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知財みちしるべ：最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
補正・訂正
補正・訂正 ┃ 2024年 ┃ 2023年 ┃ 2022年 ┃ 2021年 ┃ 2020年 ┃ 2019年 ┃ 2018年 ┃ 2017年 ┃ 2016年 ┃ 2015年 ┃ 2014年 ┃ 2013年 ┃ 2012年 ┃ 2011年 ┃ 2010年 ┃ 2009年 ┃ 2008年 ┃ 2007年 ┃ 2006年 ┃ 2005年 ┃ 2004年 ┃ 2003年 ┃ 2002年┃
最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、裁判所がおもしろそうな（？）意見を述べている判例を集めてみました。
内容的には詳細に検討していませんので、詳細に検討してみると、検討に値しない案件の可能性があります。
日付はアップロードした日です。
2024.04.22
令和5(ネ)10010 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和6年2月27日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
1審では､技術的範囲に属するが新規性違反の無効理由有りと判断されました。控訴人は訂正審判を請求するとともに、控訴しました。被控訴人は訂正要件違反の無効理由を主張しましたが、知財高裁は訂正要件違反なしと判断し、差止と約50万円の損害賠償を認めました。
(ｲ) 乙１８分析及び乙２４分析における分析対象物である公然実施発明
（引用発明）に基づく進歩性欠如の主張について ａ 公然実施発明は、公然実施品の具体的な構成又は組成等に基づいて認＼n定されるため、通常、その公然実施品自体に課題が記載されていること はなく、何らかの課題があることを認識することは困難であるから、公 然実施発明に基づく容易想到性の有無を判断するにあたっては、公然実 施品から出願日（優先日）当時の技術常識を前提にして技術的思想や課 題を認識できるかどうか、その構成又は組成を変更する動機付けがある＼nか否かを検討すべきである。
・・・
ｃ 被控訴人の主張について
(a) 被控訴人は、前記第２の３(3)〔被控訴人の主張〕イ・ウのとおり、 本件特許の優先日前に公然実施された被控訴人製品「無限七星ＦＩＳ Ｈ」の重量平均分子量４．５×１０４との比較において、「１５００ ０」という上限値が技術的にいかなる意義を有するのかが不明であ り、本件優先日において、ポリアリルアミンの重量平均分子量上限値 の「１５０００」と、公然実施発明に係る同「４５０００」は、いず れもポリアリルアミンの重量平均分子量として広く知られ、一般的に 利用されている範囲内のものであるから、本件発明は、公然実施発明 に基づいて当業者が当然に予測することができたもので、進歩性を有＼nしない旨を主張する。
この点につき、乙１３（特開昭５８−２０１８１１号公報）は、モ ノアリルアミンの重合体の製造方法について記載されたものである ところ、アリル化合物が通常のラジカル系開始剤によっては重合し難 いという問題があったことから、ラジカル系開始剤を用いて、モノア リルアミンの高重合度の重合体を製造する方法を提供することを目 的とするものであり、請求項１に記載の特定のラジカル系開始剤（分 子中にアゾ基とカチオン性の窒素原子を持つ基とを含む。）を用いれ ば、モノアリルアミンの無機酸塩が、極性溶媒中で極めて容易に重合 し、高収率で高重合度の重合体が得られることを見出したものであっ て（特許請求の範囲の記載、２頁左上欄及び３頁左下欄）、実施例に は、乙１３記載の製造方法によって製造された数平均分子量（Ｍｎ） が「６５００〜４５０００」のポリアリルアミンが記載されている。 しかし、乙１３は、ポリアリルアミンを水に含有した際の機能につい＼nて、また、数平均分子量の違いによる機能の差異について記載ないし＼n示唆するものではないから、乙１３の記載から、公然実施発明（引用 発明）の「無限七星ＦＩＳＨ」について、含有成分であるポリアリル アミンの重量平均分子量等の物性を変更することが動機付けられる ものとはいえない。
また、乙１２の１（メディカル社のウェブサイト）には、「ＰＡＡ 🄬（ポリアリルアミン）」の製品紹介が記載されており、「日東紡が 世界で初めて工業的製法を確立したポリアリルアミン（ＰＡＡ🄬）は、 一級アミンを主成分とする機能性カチオンポリマー」であり、「様々＼nな素材のカチオン化や高機能化に最適」であることや、「お客様の使＼n用目的・用途に応じてのご提案も可能」であることが記載され、「ア＼nリルアミン塩酸塩重合体［１級アミン単独、水溶液］」として、重量 平均分子量（Ｍ．Ｗ．）が「１，６００」（ＰＡＡ−ＨＣＬ−０１）、 「１５，０００」（ＰＡＡ−ＨＣＬ−３Ｌ）、「１００，０００」（Ｐ ＡＡ−ＨＣＬ−１０Ｌ）等の製品が、また、「アリルアミン（フリー） 重合体［１級アミン単独、水溶液］」として、重量平均分子量（Ｍ． Ｗ．）が「１，６００」（ＰＡＡ−０１）、「１５，０００」（ＰＡ Ａ−１５Ｃ）、「２５，０００」（ＰＡＡ−２５）等の製品が、それ ぞれ記載されている（１／３−２／３頁）。 また、乙１２の２には、メディカル社の研究・開発の歴史について 記載され、「ＰＡＡ🄬」に関して、「１９８４（昭和５９）年 ＰＡ Ａ🄬の（ポリアリルアミン）の重合方法発明および販売開始」、「１ ９９１年（平成３）年 低分子ＰＡＡ🄬を直接染料用固着剤として用 途開発・販売開始」等の記載がある。 しかし、乙１２の１及び乙１２の２も、ポリアリルアミンを水に含 有した際の機能や、重量平均分子量の違いによる機能＼の差異について 記載ないし示唆するものではないから、乙１２の１の記載から、公然 実施発明（引用発明）の「無限七星ＦＩＳＨ」について、含有成分で あるポリアリルアミンの重量平均分子量等の物性を変更することを 動機付けられるものとはいえない。
そうすると、乙１３、乙１２の１及び乙１２の２の各記載を考慮し ても、前記公然実施発明（公然実施品）の構成又は組成について、技＼n術的思想や課題を認識できるような、本件優先日当時の技術常識があ ったとはいえないから、たとえ、重量平均分子量が「１５０００」又 は「４５０００」であるポリアリルアミンが市販されたものであり、 当業者に広く知られ、一般的に利用されているものであったとして も、そのことを根拠に、当業者が公然実施発明のポリアリルアミンの 重量平均分子量等の物性を変更することを当然に予測できるとはい＼nえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(b) 被控訴人は、前記第２の３(3)〔被控訴人の主張〕エのとおり、本件 明細書にはポリアリルアミンの重量平均分子量につき本件訂正に係 る数値範囲は記載されていないから、当該数値範囲に特別な技術的意 義は認められず、本件明細書には重量平均分子量と発明の効果との間 に因果関係があることも記載されていないから、市販品として容易に 入手可能な重量平均分子量のポリアリルアミンを採用することに困＼n難性はなく本件発明は進歩性を有しないと主張する。
そこで本件発明の技術的意義について検討すると、前記アのとお り、本件明細書には、簡便に調製でき、且つ優れた機能を有する機能＼ 水を提供することを課題とし（段落【０００２】ないし【００１０】）、 当該課題を解決するために、機能水に、式（３）（式（３’）を包含＼nする。）で表される不飽和アミンに由来する構＼造単位を含むポリマー 等の多価アミン及び／又はその塩を機能成分として含有することを＼n特徴とし、当該機能成分の機能＼として、魚介類又は精肉の鮮度保持を 含む種々の機能を有することが開示されている（段落【００１２】、＼n【００１３】、【００１５】及び【００２６】）。
また、式（３）で表される不飽和アミンに由来する構＼造単位を含む ポリマーとして、本件発明のポリアリルアミン又はジアリルアミン重 合体に該当するポリマーＢが例示されており、その重量平均分子量が 「例えば１００〜２００，０００、好ましくは３００〜１００，００ ０、さらに好ましくは５００〜５０，０００である」こと（段落【０ ０５２】ないし【００５５】）、ポリマーＢの市販品として、重量平 均分子量が「１６００」であるポリアリルアミン（ＰＡＡ−０１）、 「１５，０００」であるポリアリルアミン（ＰＡＡ−１５Ｃ）及び「５， ０００」であるジアリルアミン重合体（ＰＡＳ−２１）が開示されて いる（段落【００６５】）。
そして、実施例において、具体的に、重量平均分子量が「１６００」 若しくは「１５，０００」であるポリアリルアミン又は重量平均分子 量が「５，０００」であるジアリルアミン重合体及び精製水を配合し た試験液を用いて、魚介類又は精肉の鮮度保持を含む種々の機能を確＼n認したことが開示されている（段落【０１０８】ないし【０２３７】）。 そうすると、本件明細書の記載から、「重量平均分子量５００〜１ ５０００」のポリアリルアミン又はジアリルアミン重合体を含有する 機能水である本件発明には、前記のとおりの機能＼を有する点で技術的 意義があることが認められる。
そして、前記(a)のとおり、公然実施発明（引用発明）に基づいて、 その含有成分であるポリアリルアミンの組成に着目し、重量平均分子 量等の物性をあえて変更することについて動機付けがあるとはいえ ないから、前記本件発明との相違に係る重量平均分子量の数値範囲の ものに置換することが容易に想到できたものとはいえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(ｲ) 乙１８分析及び乙２４分析における分析対象物である公然実施発明
（引用発明）に基づく進歩性欠如の主張について ａ 公然実施発明は、公然実施品の具体的な構成又は組成等に基づいて認＼n定されるため、通常、その公然実施品自体に課題が記載されていること はなく、何らかの課題があることを認識することは困難であるから、公 然実施発明に基づく容易想到性の有無を判断するにあたっては、公然実 施品から出願日（優先日）当時の技術常識を前提にして技術的思想や課 題を認識できるかどうか、その構成又は組成を変更する動機付けがある＼nか否かを検討すべきである。
・・・
ｃ 被控訴人の主張について
(a) 被控訴人は、前記第２の３(3)〔被控訴人の主張〕イ・ウのとおり、 本件特許の優先日前に公然実施された被控訴人製品「無限七星ＦＩＳ Ｈ」の重量平均分子量４．５×１０４との比較において、「１５００ ０」という上限値が技術的にいかなる意義を有するのかが不明であ り、本件優先日において、ポリアリルアミンの重量平均分子量上限値 の「１５０００」と、公然実施発明に係る同「４５０００」は、いず れもポリアリルアミンの重量平均分子量として広く知られ、一般的に 利用されている範囲内のものであるから、本件発明は、公然実施発明 に基づいて当業者が当然に予測することができたもので、進歩性を有＼nしない旨を主張する。
この点につき、乙１３（特開昭５８−２０１８１１号公報）は、モ ノアリルアミンの重合体の製造方法について記載されたものである ところ、アリル化合物が通常のラジカル系開始剤によっては重合し難 いという問題があったことから、ラジカル系開始剤を用いて、モノア リルアミンの高重合度の重合体を製造する方法を提供することを目 的とするものであり、請求項１に記載の特定のラジカル系開始剤（分 子中にアゾ基とカチオン性の窒素原子を持つ基とを含む。）を用いれ ば、モノアリルアミンの無機酸塩が、極性溶媒中で極めて容易に重合 し、高収率で高重合度の重合体が得られることを見出したものであっ て（特許請求の範囲の記載、２頁左上欄及び３頁左下欄）、実施例に は、乙１３記載の製造方法によって製造された数平均分子量（Ｍｎ） が「６５００〜４５０００」のポリアリルアミンが記載されている。 しかし、乙１３は、ポリアリルアミンを水に含有した際の機能につい＼nて、また、数平均分子量の違いによる機能の差異について記載ないし＼n示唆するものではないから、乙１３の記載から、公然実施発明（引用 発明）の「無限七星ＦＩＳＨ」について、含有成分であるポリアリル アミンの重量平均分子量等の物性を変更することが動機付けられる ものとはいえない。
また、乙１２の１（メディカル社のウェブサイト）には、「ＰＡＡ 🄬（ポリアリルアミン）」の製品紹介が記載されており、「日東紡が 世界で初めて工業的製法を確立したポリアリルアミン（ＰＡＡ🄬）は、 一級アミンを主成分とする機能性カチオンポリマー」であり、「様々＼nな素材のカチオン化や高機能化に最適」であることや、「お客様の使＼n用目的・用途に応じてのご提案も可能」であることが記載され、「ア＼nリルアミン塩酸塩重合体［１級アミン単独、水溶液］」として、重量 平均分子量（Ｍ．Ｗ．）が「１，６００」（ＰＡＡ−ＨＣＬ−０１）、 「１５，０００」（ＰＡＡ−ＨＣＬ−３Ｌ）、「１００，０００」（Ｐ ＡＡ−ＨＣＬ−１０Ｌ）等の製品が、また、「アリルアミン（フリー） 重合体［１級アミン単独、水溶液］」として、重量平均分子量（Ｍ． Ｗ．）が「１，６００」（ＰＡＡ−０１）、「１５，０００」（ＰＡ Ａ−１５Ｃ）、「２５，０００」（ＰＡＡ−２５）等の製品が、それ ぞれ記載されている（１／３−２／３頁）。 また、乙１２の２には、メディカル社の研究・開発の歴史について 記載され、「ＰＡＡ🄬」に関して、「１９８４（昭和５９）年 ＰＡ Ａ🄬の（ポリアリルアミン）の重合方法発明および販売開始」、「１ ９９１年（平成３）年 低分子ＰＡＡ🄬を直接染料用固着剤として用 途開発・販売開始」等の記載がある。 しかし、乙１２の１及び乙１２の２も、ポリアリルアミンを水に含 有した際の機能や、重量平均分子量の違いによる機能＼の差異について 記載ないし示唆するものではないから、乙１２の１の記載から、公然 実施発明（引用発明）の「無限七星ＦＩＳＨ」について、含有成分で あるポリアリルアミンの重量平均分子量等の物性を変更することを 動機付けられるものとはいえない。
そうすると、乙１３、乙１２の１及び乙１２の２の各記載を考慮し ても、前記公然実施発明（公然実施品）の構成又は組成について、技＼n術的思想や課題を認識できるような、本件優先日当時の技術常識があ ったとはいえないから、たとえ、重量平均分子量が「１５０００」又 は「４５０００」であるポリアリルアミンが市販されたものであり、 当業者に広く知られ、一般的に利用されているものであったとして も、そのことを根拠に、当業者が公然実施発明のポリアリルアミンの 重量平均分子量等の物性を変更することを当然に予測できるとはい＼nえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(b) 被控訴人は、前記第２の３(3)〔被控訴人の主張〕エのとおり、本件 明細書にはポリアリルアミンの重量平均分子量につき本件訂正に係 る数値範囲は記載されていないから、当該数値範囲に特別な技術的意 義は認められず、本件明細書には重量平均分子量と発明の効果との間 に因果関係があることも記載されていないから、市販品として容易に 入手可能な重量平均分子量のポリアリルアミンを採用することに困＼n難性はなく本件発明は進歩性を有しないと主張する。
そこで本件発明の技術的意義について検討すると、前記アのとお り、本件明細書には、簡便に調製でき、且つ優れた機能を有する機能＼ 水を提供することを課題とし（段落【０００２】ないし【００１０】）、 当該課題を解決するために、機能水に、式（３）（式（３’）を包含＼nする。）で表される不飽和アミンに由来する構＼造単位を含むポリマー 等の多価アミン及び／又はその塩を機能成分として含有することを＼n特徴とし、当該機能成分の機能＼として、魚介類又は精肉の鮮度保持を 含む種々の機能を有することが開示されている（段落【００１２】、＼n【００１３】、【００１５】及び【００２６】）。
また、式（３）で表される不飽和アミンに由来する構＼造単位を含む ポリマーとして、本件発明のポリアリルアミン又はジアリルアミン重 合体に該当するポリマーＢが例示されており、その重量平均分子量が 「例えば１００〜２００，０００、好ましくは３００〜１００，００ ０、さらに好ましくは５００〜５０，０００である」こと（段落【０ ０５２】ないし【００５５】）、ポリマーＢの市販品として、重量平 均分子量が「１６００」であるポリアリルアミン（ＰＡＡ−０１）、 「１５，０００」であるポリアリルアミン（ＰＡＡ−１５Ｃ）及び「５， ０００」であるジアリルアミン重合体（ＰＡＳ−２１）が開示されて いる（段落【００６５】）。
そして、実施例において、具体的に、重量平均分子量が「１６００」 若しくは「１５，０００」であるポリアリルアミン又は重量平均分子 量が「５，０００」であるジアリルアミン重合体及び精製水を配合し た試験液を用いて、魚介類又は精肉の鮮度保持を含む種々の機能を確＼n認したことが開示されている（段落【０１０８】ないし【０２３７】）。 そうすると、本件明細書の記載から、「重量平均分子量５００〜１ ５０００」のポリアリルアミン又はジアリルアミン重合体を含有する 機能水である本件発明には、前記のとおりの機能＼を有する点で技術的 意義があることが認められる。
そして、前記(a)のとおり、公然実施発明（引用発明）に基づいて、 その含有成分であるポリアリルアミンの組成に着目し、重量平均分子 量等の物性をあえて変更することについて動機付けがあるとはいえ ないから、前記本件発明との相違に係る重量平均分子量の数値範囲の ものに置換することが容易に想到できたものとはいえない。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
◆判決本文
1審はこちら。
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2024.04.11
令和5(行ケ)10057 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年3月26日 知的財産高等裁判所
訂正事項が新規事項か否かについて、知財高裁は新規事項でないとした審決を維持しました。
(4) 本件訂正発明１（害虫忌避成分が「イカリジン」である場合を含む）の要旨 となる技術的事項が、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項の範囲を超 えるものであるか
ア 上記(2)イで認定したとおり、優先権出願１の明細書等には、ディートに代わ る害虫忌避成分として、３−（Ｎ−ｎ−ブチル−Ｎ−アセチル）アミノプロピオン 酸エチルエステル（ＥＢＡＡＰ）、ｐ−メンタン−３，８−ジオール、１−メチルプ ロピル ２−（２−ヒドロキシエチル）−１−ピペリジンカルボキシレート（イカリ ジン）に共通して、「使用者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合さ れているにもかかわらず、粘膜への刺激が低減された噴射製品および噴射方法を提 供する」という課題を有し、前記(2)イ(ｳ)に認定した1)〜3)の特徴を有すること、 すなわち、所定量の揮発抑制成分を添加するなどして、５０％平均粒子径ｒ30と粒 子径比（ｒ30／ｒ15）がそれぞれ所定の値以上（粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ以上）となるよう調整することにより、上記課題 を解決することが記載されている。
また、前記１(2)ア〜ウ及びオのとおり、本件訂正発明１に関する背景技術、課題、 解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件の技術的意義につ＼nいては、本件明細書の【０００１】、【０００２】、【０００４】〜【０００７】、【０００９】、【００１２】〜【００１５】、【００２３】及び【００２４】等に記載され ているが、ほぼ同一の記載が、前記(2)イ(ｱ)〜(ｳ)及び(ｵ)のとおり、優先権出願１ の明細書の【０００１】、【０００２】、【０００４】〜【０００８】、【００１２】〜【００１５】、【００１７】、【００１８】、【００２６】及び【００２７】において記載されていたものといえる。
イ また、本件訂正発明１の発明特定事項は、いずれも優先権出願１の特許請求 の範囲の請求項１又は２に記載されており、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰと同様 にイカリジンも明記されていたものといえる。
ウ 前記(2)イ(ｴ)及び(3)イ(ｲ)のとおり、優先権出願１の明細書等において、実 施例として記載されているのは、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを含む噴射製品の みであり、害虫忌避成分としてイカリジンを含む噴射製品に係る実施例は、優先権 出願２の明細書等（実施例５及び７）により追加されたものであるが、当該実施例 は、本件訂正発明１の実施に係る具体例であるとともに、優先権出願１の特許請求 の範囲の請求項１又は２に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例 を確認的に記載したものと理解できるから、優先権出願１の明細書等に記載された 技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
エ したがって、本件訂正発明１の要旨となる技術的事項は、イカリジンを含む 部分も含めて優先権出願１の明細書等において記載された技術的事項の範囲を超え るものではないから、本件訂正発明１は、害虫忌避成分をイカリジンとする部分に ついても、優先権出願１に基づく国内優先権主張の効果が認められる。
(5) 原告の主張について
ア 害虫忌避成分をイカリジンとする部分は本件第１優先日時点で完成してい るかについて（前記第３の１(1)イの主張について） まず、国内優先権主張の効果が認められるかどうかは、前記２(1)の説示のとおり、 後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものと いえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初 明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特 許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書 等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合は、その超えた部分につ いては優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。 この点、優先権出願１の明細書等において、実施例として記載されているのは、 害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを含む噴射製品のみであり、害虫忌避成分としてイ カリジンを含む噴射製品に係る実施例自体は、優先権出願２の明細書等（実施例５ 及び７）により追加されたものであるものの、優先権出願１の特許請求の範囲の請 求項１又は２に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例を確認的に 記載したものと理解できるから、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項 との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないことは前記(4)の判 断のとおりである。
そして、前記のとおり、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１に関する 背景技術、課題、解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件＼nの技術的意義が記載されており、これらはＥＢＡＡＰ、ｐ−メンタン−３，８−ジ オール及びイカリジンに共通して適用されることも把握できるものといえる。すな わち、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１について、害虫忌避成分をイ カリジンとする部分を含めて、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知 識を有する者（当業者）が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる 程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていると認められる。＼n
これに対し、原告は、ＥＢＡＡＰとイカリジンとは物質として害虫忌避作用があ るということのほかには類似性がないこと等により、イカリジンを害虫忌避成分と する場合にＥＢＡＡＰと同様の結果となるかどうかは判断できず、優先権出願２の 出願時にイカリジンに関する実施例を追加することで、初めて実験による技術上の 裏付けがされ完成したものであることを主張する。
この点、本件訂正発明１では、害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ30が、成分 の揮発によって小さくなることを抑制するために、蒸気圧が小さい揮発抑制成分（２ ０゜Ｃ)での蒸気圧が２．５ｋＰａ以下）を配合しているところ（本件明細書の【００ １４】）、一般に、物質の揮発しやすさ（揮発性、揮発度ともいう。）は、その成分の 蒸気圧によって決定されるものであり（甲６４）、蒸気圧が小さいものは揮発しにく く、蒸気圧が大きいものは揮発しやすいものであるといえる。そこで、２０゜Ｃ)にお けるＥＢＡＡＰやイカリジンの蒸気圧についてみると、ＥＢＡＡＰが０．０００１ ５ｋＰａ（＝０．１５Ｐａ、甲２７）、イカリジンが０．００００３４ｋＰａ（＝３． ４×１０−４ｈＰａ、甲２８）であるのに対し、揮発抑制成分の蒸気圧は、１，３− ブチレングリコールが０．００８ｋＰａ（＝０．０８ｈＰａ、甲３９）、プロピレン グリコールが０．０１０７ｋＰａ（＝０．０８ｍｍＨｇ、甲４０）、水が２．３３６ ６ｋＰａ（甲３の１・２）であり、溶剤の蒸気圧は、無水エタノールが５．８ｋＰ ａ（甲６５）であって、ＥＢＡＡＰとイカリジンの蒸気圧は、揮発抑制成分の蒸気 圧や溶剤の蒸気圧に比べて極めて小さいものといえる。これらのことからすると、 ＥＢＡＡＰとイカリジンはほとんど揮発しないという点では変わりがないから、両 者の蒸気圧の違いは、粒子径比（ｒ30／ｒ15）や５０％平均粒子径ｒ30に対して与え る影響を無視できるものといえる。そうすると、当業者は、ＥＢＡＡＰとイカリジ ンの蒸気圧を考慮すると、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰとイカリジンのいずれを 使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比（ｒ30／ｒ15）への影響は 変わらないものと理解できる。
したがって、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分は、少 なくとも優先権出願２におけるイカリジンに関する実施例を追加することで、初め て実験による技術上の裏付けがなされ完成したものであるとする原告の主張は採用 できない。
イ 「実施可能であるか」について（前記第３の１(1)ウの主張）
(ｱ) 前記(1)の「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術 的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える」ものか否か という判断は、実施例が追加された後の出願の特許請求の範囲に記載された発明が 先の出願の当初明細書等の記載事項との関係において実施可能であるかを判断する＼nものと解される。
(ｲ) 優先権出願１の明細書等には、ＥＢＡＡＰ、ｐ−メンタン−３，８−ジオー ル又はイカリジンを含む害虫忌避成分について、噴射された粒子が使用者やその周 囲の者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすく、その結果、使用者等は、粘膜に違和感を 感じたり、咳き込んだりしやすいという問題があることから、使用者の鼻や喉等の 粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺激 が低減された噴射製品及び噴射方法を提供することを課題とするものであり、この 課題を解決するために、優先権出願１の明細書等に記載された発明は、前記害虫忌 避成分を含むものについて、さらに、1)噴射後の揮発を抑制するため、２０゜Ｃ)での 蒸気圧が２．５ｋＰａ以下となる揮発抑制成分を、害虫忌避組成物中１０質量％以 上含み、かつ、2)前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌 避組成物の５０％平均粒子径ｒと、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における噴 射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ30との粒子径比（ｒ30／ｒ15）が、 ０．６以上となるよう調整され、3)前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における噴射 された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ30が、５０μｍ以上となるよう調 整されたという特徴を有するものであることが記載されている。そして、その効果 を発揮するメカニズムとして、噴射された害虫忌避剤の中には、皮膚や髪等の適用 箇所に付着せずに、適用距離（例えば噴口から１５ｃｍの距離）を超えて更に離れ た位置（例えば噴口から３０ｃｍ離れた位置）に到達し、浮遊するものがあり、そ のような離れた位置では、粒子径が小さくなるため、粘膜刺激を起こしやすく、害 虫忌避組成物中に揮発抑制成分を添加して、適用距離における粒子径だけでなく、 それを超えた位置における粒子径にも注意を払い、当該粒子径が小さくなりすぎな いよう、５０％平均粒子径ｒ30と粒子径比（ｒ30／ｒ15）がそれぞれ所定の値以上（粒 子径比（ｒ30／ｒ15）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ以上）となる よう調整したことが説明されている。
また、優先権出願１の明細書等の【００１３】〜【００３１】に、本件訂正発明 １に係る噴射製品の組成物の各成分の説明及びポンプの構造の説明が詳細に記載さ＼nれており、【００１７】及び【００１８】には、揮発抑制成分を配合することで、噴 射後の揮発が抑制され、適用箇所を超えた範囲（例えば、噴口から３０ｃｍ）にま で噴射された場合であっても粒子径が小さくなりにくいことや揮発抑制成分の配合 量が記載されており、また、【００２７】には、粒子径比（ｒ30／ｒ15）を上記範囲に 調整する方法は特に限定されず、例えば、害虫忌避組成物の処方（例えばそれぞれ の成分の種類及び含有量、忌避抑制成分の有無、含有量等）、アクチュエータの形状、 寸法（例えば噴口の大きさ、形状等）、又は単位時間当たりの噴射量（噴射速度）、 噴射圧等の各種物性が調整されることにより調整できることも示されている。
さらに、優先権出願１の明細書等の【００５１】の表１の実施例及び比較例を見＼nると、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを、揮発抑制成分として、１，３−ブチレン グリコール、プロピレングリコール又は水の少なくとも１の成分を１０質量％以上 配合した害虫忌避組成物が充填された噴射製品が記載されており、実施例１及び２ 並びに比較例１〜３から、揮発抑制成分の含有量が増えるほど揮発による５０％平 均粒子径ｒ30の小型化が抑制され、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が大きくなっていること が理解できる。
そして、実施例１〜４においては、揮発抑制成分の含有量が１０質 量％以上、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ 以上の害虫忌避組成物が実現されていることが理解できる。 以上のことからすると、当業者であれば、優先権出願１の明細書の実施例及び比 較例において具体的な製造方法が示されているＥＢＡＡＰを配合した害虫忌避組成 物及び噴射製品と同様にして、イカリジンを配合し、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０． ６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ以上を満たす噴射製品を製造することが できると解される。
この点、原告は、ＥＢＡＡＰとイカリジンの蒸気圧が異なることを主張している が、前記アの各成分の２０゜Ｃ)における蒸気圧によると、ＥＢＡＡＰやイカリジンの 蒸気圧の違いは、粒子径比（ｒ30／ｒ15）や５０％平均粒子径ｒ30に対して与える影 響を無視できるものといえるから、当業者であれば、害虫忌避成分としてＥＢＡＡ Ｐを含む害虫忌避組成物を充填した噴射製品の実施例と同様にして、過度の試行錯 誤を要することなく、イカリジンを含む害虫忌避組成物を作成し、これを充填し、 粒子径比（ｒ30／ｒ15）を０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30を５０μｍ以上に調整 した噴射製品を製造することができるといえ、原告の上記主張は採用できない。
また、本件訂正発明１の噴射製品は、害虫忌避組成物を含む噴射製品、いわゆる 虫よけスプレーであり、優先権出願１の明細書等の【０００６】、【００２５】等の 記載を見ると、使用者が、一般的な虫よけスプレーと同様にして、噴口から害虫忌 避組成物を適用箇所に向けて噴射をすることができること、噴口から噴射される害 虫忌避組成物は、所定の粒子径、より具体的には、所定の粒子径比（ｒ30／ｒ15）及 び５０％平均粒子径ｒ30に調整され、霧状に噴射されること、及び、所定の粒子径 に調整されているため、粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されている場合で あっても、粘膜への刺激が低減されることが認められ、このことは、害虫忌避成分 がＥＢＡＡＰであっても、イカリジンであっても変わることはないものといえるか ら、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分としてイカリジンを含む部分が、優先権出 願１において、過度の試行錯誤を要することなく使用できるように記載されている ということができる。
この点、原告は、「使用できる」というためには、特許発明に係る物について、例 えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上 の意義のある態様で使用することができることを要すると主張する。 しかし、原告の上記主張は独自の見解であって採用できない。また、仮にこれを 前提としても、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１の効果を発揮するメ カニズムについて、十分な記載があり、さらに、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰと＼nイカリジンのいずれを使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比（ｒ 30／ｒ15）への影響は変わらないことを理解できるから、当業者は、ＥＢＡＡＰとイ カリジンのいずれを使用しても、同様に「粘膜への刺激が低減された噴射製品及び 噴射方法を提供することができる」という作用効果を奏する態様で用いることがで き、技術上の意義のある態様で使用することができるものと理解することもできる。 したがって、当業者であれば、優先権出願１の明細書の実施例及び比較例におい て具体的な製造及び使用方法が示されているＥＢＡＡＰを配合した害虫忌避組成物 及び噴射製品と同様にして、過度の試行錯誤を要することなく、イカリジンを配合 した害虫忌避組成物や噴射製品を製造し、粒子径比（ｒ30／ｒ15）を０．６以上、ｒ30を５０μｍ以上とすることができ、かつ、当該噴射製品を使用することができる といえる。よって、原告の上記主張は理由がない。
(ｳ) 以上によると、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分 が、優先権出願１の明細書等の記載事項との関係において実施可能であるといえる＼nから、「実施可能であるか」についての原告の主張（前記第３の１(1)ウの主張）は 理由がない。
(4) 本件訂正発明１（害虫忌避成分が「イカリジン」である場合を含む）の要旨 となる技術的事項が、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項の範囲を超 えるものであるか
ア 上記(2)イで認定したとおり、優先権出願１の明細書等には、ディートに代わ る害虫忌避成分として、３−（Ｎ−ｎ−ブチル−Ｎ−アセチル）アミノプロピオン 酸エチルエステル（ＥＢＡＡＰ）、ｐ−メンタン−３，８−ジオール、１−メチルプ ロピル ２−（２−ヒドロキシエチル）−１−ピペリジンカルボキシレート（イカリ ジン）に共通して、「使用者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合さ れているにもかかわらず、粘膜への刺激が低減された噴射製品および噴射方法を提 供する」という課題を有し、前記(2)イ(ｳ)に認定した1)〜3)の特徴を有すること、 すなわち、所定量の揮発抑制成分を添加するなどして、５０％平均粒子径ｒ30と粒 子径比（ｒ30／ｒ15）がそれぞれ所定の値以上（粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ以上）となるよう調整することにより、上記課題 を解決することが記載されている。
また、前記１(2)ア〜ウ及びオのとおり、本件訂正発明１に関する背景技術、課題、 解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件の技術的意義につ＼nいては、本件明細書の【０００１】、【０００２】、【０００４】〜【０００７】、【０００９】、【００１２】〜【００１５】、【００２３】及び【００２４】等に記載され ているが、ほぼ同一の記載が、前記(2)イ(ｱ)〜(ｳ)及び(ｵ)のとおり、優先権出願１ の明細書の【０００１】、【０００２】、【０００４】〜【０００８】、【００１２】〜【００１５】、【００１７】、【００１８】、【００２６】及び【００２７】において記載されていたものといえる。
イ また、本件訂正発明１の発明特定事項は、いずれも優先権出願１の特許請求 の範囲の請求項１又は２に記載されており、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰと同様 にイカリジンも明記されていたものといえる。
ウ 前記(2)イ(ｴ)及び(3)イ(ｲ)のとおり、優先権出願１の明細書等において、実 施例として記載されているのは、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを含む噴射製品の みであり、害虫忌避成分としてイカリジンを含む噴射製品に係る実施例は、優先権 出願２の明細書等（実施例５及び７）により追加されたものであるが、当該実施例 は、本件訂正発明１の実施に係る具体例であるとともに、優先権出願１の特許請求 の範囲の請求項１又は２に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例 を確認的に記載したものと理解できるから、優先権出願１の明細書等に記載された 技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
エ したがって、本件訂正発明１の要旨となる技術的事項は、イカリジンを含む 部分も含めて優先権出願１の明細書等において記載された技術的事項の範囲を超え るものではないから、本件訂正発明１は、害虫忌避成分をイカリジンとする部分に ついても、優先権出願１に基づく国内優先権主張の効果が認められる。
(5) 原告の主張について
ア 害虫忌避成分をイカリジンとする部分は本件第１優先日時点で完成してい るかについて（前記第３の１(1)イの主張について） まず、国内優先権主張の効果が認められるかどうかは、前記２(1)の説示のとおり、 後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものと いえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初 明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特 許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書 等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合は、その超えた部分につ いては優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。 この点、優先権出願１の明細書等において、実施例として記載されているのは、 害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを含む噴射製品のみであり、害虫忌避成分としてイ カリジンを含む噴射製品に係る実施例自体は、優先権出願２の明細書等（実施例５ 及び７）により追加されたものであるものの、優先権出願１の特許請求の範囲の請 求項１又は２に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例を確認的に 記載したものと理解できるから、優先権出願１の明細書等に記載された技術的事項 との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないことは前記(4)の判 断のとおりである。
そして、前記のとおり、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１に関する 背景技術、課題、解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件＼nの技術的意義が記載されており、これらはＥＢＡＡＰ、ｐ−メンタン−３，８−ジ オール及びイカリジンに共通して適用されることも把握できるものといえる。すな わち、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１について、害虫忌避成分をイ カリジンとする部分を含めて、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知 識を有する者（当業者）が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる 程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていると認められる。＼n
これに対し、原告は、ＥＢＡＡＰとイカリジンとは物質として害虫忌避作用があ るということのほかには類似性がないこと等により、イカリジンを害虫忌避成分と する場合にＥＢＡＡＰと同様の結果となるかどうかは判断できず、優先権出願２の 出願時にイカリジンに関する実施例を追加することで、初めて実験による技術上の 裏付けがされ完成したものであることを主張する。
この点、本件訂正発明１では、害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ30が、成分 の揮発によって小さくなることを抑制するために、蒸気圧が小さい揮発抑制成分（２ ０゜Ｃ)での蒸気圧が２．５ｋＰａ以下）を配合しているところ（本件明細書の【００ １４】）、一般に、物質の揮発しやすさ（揮発性、揮発度ともいう。）は、その成分の 蒸気圧によって決定されるものであり（甲６４）、蒸気圧が小さいものは揮発しにく く、蒸気圧が大きいものは揮発しやすいものであるといえる。そこで、２０゜Ｃ)にお けるＥＢＡＡＰやイカリジンの蒸気圧についてみると、ＥＢＡＡＰが０．０００１ ５ｋＰａ（＝０．１５Ｐａ、甲２７）、イカリジンが０．００００３４ｋＰａ（＝３． ４×１０−４ｈＰａ、甲２８）であるのに対し、揮発抑制成分の蒸気圧は、１，３− ブチレングリコールが０．００８ｋＰａ（＝０．０８ｈＰａ、甲３９）、プロピレン グリコールが０．０１０７ｋＰａ（＝０．０８ｍｍＨｇ、甲４０）、水が２．３３６ ６ｋＰａ（甲３の１・２）であり、溶剤の蒸気圧は、無水エタノールが５．８ｋＰ ａ（甲６５）であって、ＥＢＡＡＰとイカリジンの蒸気圧は、揮発抑制成分の蒸気 圧や溶剤の蒸気圧に比べて極めて小さいものといえる。これらのことからすると、 ＥＢＡＡＰとイカリジンはほとんど揮発しないという点では変わりがないから、両 者の蒸気圧の違いは、粒子径比（ｒ30／ｒ15）や５０％平均粒子径ｒ30に対して与え る影響を無視できるものといえる。そうすると、当業者は、ＥＢＡＡＰとイカリジ ンの蒸気圧を考慮すると、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰとイカリジンのいずれを 使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比（ｒ30／ｒ15）への影響は 変わらないものと理解できる。
したがって、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分は、少 なくとも優先権出願２におけるイカリジンに関する実施例を追加することで、初め て実験による技術上の裏付けがなされ完成したものであるとする原告の主張は採用 できない。
イ 「実施可能であるか」について（前記第３の１(1)ウの主張）
(ｱ) 前記(1)の「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術 的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える」ものか否か という判断は、実施例が追加された後の出願の特許請求の範囲に記載された発明が 先の出願の当初明細書等の記載事項との関係において実施可能であるかを判断する＼nものと解される。
(ｲ) 優先権出願１の明細書等には、ＥＢＡＡＰ、ｐ−メンタン−３，８−ジオー ル又はイカリジンを含む害虫忌避成分について、噴射された粒子が使用者やその周 囲の者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすく、その結果、使用者等は、粘膜に違和感を 感じたり、咳き込んだりしやすいという問題があることから、使用者の鼻や喉等の 粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺激 が低減された噴射製品及び噴射方法を提供することを課題とするものであり、この 課題を解決するために、優先権出願１の明細書等に記載された発明は、前記害虫忌 避成分を含むものについて、さらに、1)噴射後の揮発を抑制するため、２０゜Ｃ)での 蒸気圧が２．５ｋＰａ以下となる揮発抑制成分を、害虫忌避組成物中１０質量％以 上含み、かつ、2)前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌 避組成物の５０％平均粒子径ｒと、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における噴 射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ30との粒子径比（ｒ30／ｒ15）が、 ０．６以上となるよう調整され、3)前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における噴射 された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ30が、５０μｍ以上となるよう調 整されたという特徴を有するものであることが記載されている。そして、その効果 を発揮するメカニズムとして、噴射された害虫忌避剤の中には、皮膚や髪等の適用 箇所に付着せずに、適用距離（例えば噴口から１５ｃｍの距離）を超えて更に離れ た位置（例えば噴口から３０ｃｍ離れた位置）に到達し、浮遊するものがあり、そ のような離れた位置では、粒子径が小さくなるため、粘膜刺激を起こしやすく、害 虫忌避組成物中に揮発抑制成分を添加して、適用距離における粒子径だけでなく、 それを超えた位置における粒子径にも注意を払い、当該粒子径が小さくなりすぎな いよう、５０％平均粒子径ｒ30と粒子径比（ｒ30／ｒ15）がそれぞれ所定の値以上（粒 子径比（ｒ30／ｒ15）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ以上）となる よう調整したことが説明されている。
また、優先権出願１の明細書等の【００１３】〜【００３１】に、本件訂正発明 １に係る噴射製品の組成物の各成分の説明及びポンプの構造の説明が詳細に記載さ＼nれており、【００１７】及び【００１８】には、揮発抑制成分を配合することで、噴 射後の揮発が抑制され、適用箇所を超えた範囲（例えば、噴口から３０ｃｍ）にま で噴射された場合であっても粒子径が小さくなりにくいことや揮発抑制成分の配合 量が記載されており、また、【００２７】には、粒子径比（ｒ30／ｒ15）を上記範囲に 調整する方法は特に限定されず、例えば、害虫忌避組成物の処方（例えばそれぞれ の成分の種類及び含有量、忌避抑制成分の有無、含有量等）、アクチュエータの形状、 寸法（例えば噴口の大きさ、形状等）、又は単位時間当たりの噴射量（噴射速度）、 噴射圧等の各種物性が調整されることにより調整できることも示されている。
さらに、優先権出願１の明細書等の【００５１】の表１の実施例及び比較例を見＼nると、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰを、揮発抑制成分として、１，３−ブチレン グリコール、プロピレングリコール又は水の少なくとも１の成分を１０質量％以上 配合した害虫忌避組成物が充填された噴射製品が記載されており、実施例１及び２ 並びに比較例１〜３から、揮発抑制成分の含有量が増えるほど揮発による５０％平 均粒子径ｒ30の小型化が抑制され、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が大きくなっていること が理解できる。
そして、実施例１〜４においては、揮発抑制成分の含有量が１０質 量％以上、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ 以上の害虫忌避組成物が実現されていることが理解できる。 以上のことからすると、当業者であれば、優先権出願１の明細書の実施例及び比 較例において具体的な製造方法が示されているＥＢＡＡＰを配合した害虫忌避組成 物及び噴射製品と同様にして、イカリジンを配合し、粒子径比（ｒ30／ｒ15）が０． ６以上、５０％平均粒子径ｒ30が５０μｍ以上を満たす噴射製品を製造することが できると解される。
この点、原告は、ＥＢＡＡＰとイカリジンの蒸気圧が異なることを主張している が、前記アの各成分の２０゜Ｃ)における蒸気圧によると、ＥＢＡＡＰやイカリジンの 蒸気圧の違いは、粒子径比（ｒ30／ｒ15）や５０％平均粒子径ｒ30に対して与える影 響を無視できるものといえるから、当業者であれば、害虫忌避成分としてＥＢＡＡ Ｐを含む害虫忌避組成物を充填した噴射製品の実施例と同様にして、過度の試行錯 誤を要することなく、イカリジンを含む害虫忌避組成物を作成し、これを充填し、 粒子径比（ｒ30／ｒ15）を０．６以上、５０％平均粒子径ｒ30を５０μｍ以上に調整 した噴射製品を製造することができるといえ、原告の上記主張は採用できない。
また、本件訂正発明１の噴射製品は、害虫忌避組成物を含む噴射製品、いわゆる 虫よけスプレーであり、優先権出願１の明細書等の【０００６】、【００２５】等の 記載を見ると、使用者が、一般的な虫よけスプレーと同様にして、噴口から害虫忌 避組成物を適用箇所に向けて噴射をすることができること、噴口から噴射される害 虫忌避組成物は、所定の粒子径、より具体的には、所定の粒子径比（ｒ30／ｒ15）及 び５０％平均粒子径ｒ30に調整され、霧状に噴射されること、及び、所定の粒子径 に調整されているため、粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されている場合で あっても、粘膜への刺激が低減されることが認められ、このことは、害虫忌避成分 がＥＢＡＡＰであっても、イカリジンであっても変わることはないものといえるか ら、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分としてイカリジンを含む部分が、優先権出 願１において、過度の試行錯誤を要することなく使用できるように記載されている ということができる。
この点、原告は、「使用できる」というためには、特許発明に係る物について、例 えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上 の意義のある態様で使用することができることを要すると主張する。 しかし、原告の上記主張は独自の見解であって採用できない。また、仮にこれを 前提としても、優先権出願１の明細書等には、本件訂正発明１の効果を発揮するメ カニズムについて、十分な記載があり、さらに、害虫忌避成分としてＥＢＡＡＰと＼nイカリジンのいずれを使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比（ｒ 30／ｒ15）への影響は変わらないことを理解できるから、当業者は、ＥＢＡＡＰとイ カリジンのいずれを使用しても、同様に「粘膜への刺激が低減された噴射製品及び 噴射方法を提供することができる」という作用効果を奏する態様で用いることがで き、技術上の意義のある態様で使用することができるものと理解することもできる。 したがって、当業者であれば、優先権出願１の明細書の実施例及び比較例におい て具体的な製造及び使用方法が示されているＥＢＡＡＰを配合した害虫忌避組成物 及び噴射製品と同様にして、過度の試行錯誤を要することなく、イカリジンを配合 した害虫忌避組成物や噴射製品を製造し、粒子径比（ｒ30／ｒ15）を０．６以上、ｒ30を５０μｍ以上とすることができ、かつ、当該噴射製品を使用することができる といえる。よって、原告の上記主張は理由がない。
(ｳ) 以上によると、本件訂正発明１のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分 が、優先権出願１の明細書等の記載事項との関係において実施可能であるといえる＼nから、「実施可能であるか」についての原告の主張（前記第３の１(1)ウの主張）は 理由がない。
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2024.02. 7
令和5(行ケ)10014 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年11月29日 知的財産高等裁判所
審決は、文言追加する訂正を実質上変更するものと判断しました。知財高裁（3部)も同様です。
そうすると、訂正前の請求項１の発明においては、地点候補がシンボルマ ークで表示がされている間は、位置情報を取得し得る地点は、このシンボル＼nマークに対応した位置に限られ、それ以外の地点の位置情報は取得し得ない こととなる。これは、本件明細書の発明の詳細な説明の【発明の効果】に、 「請求項１に記載の発明によれば、候補抽出手段によって地点候補を絞り込 み、絞り込まれた地点候補を地図画面上にシンボルマークで表示するととも＼nに、そのシンボルマークの表示のある間、位置情報を取得可能＼な地点をシン ボルマークに対応する位置に制限するので、表示されたシンボルマークを選＼n択するだけで、地図画面上から所望の位置情報を取得することができる。」 （段落【００１５】）と記載され、シンボルマークが表示されている間に位＼n置情報が取得可能な地点は、シンボルマークが表＼示されている位置のみとさ れていることからも明らかである。さらには、前記(1)イのとおり、本件発明 はユーザーに煩雑な操作を強いることなく地図画面上から所望の位置情報 を取得することのできるナビゲーション装置を提供するものとし、そのため 「地図画面上のカーソルで地点を指定することによって対象位置の位置情＼n報を取得する位置情報取得手段４６を備え」（段落【００３０】）、「地点候補 以外のシンボルマークが消失する大縮尺の地図表示になっても、地点候補を＼n示すシンボルマークが残るように設定されており、それによって利便性の向 上が図れている」（段落【００３８】）、「経由地を設定する際には、シンボル マークに対応する位置以外は位置情報の取得が制限されるため、縮尺の大き い地図画面であっても不要な地点を誤って設定してしまうことがない」（段 落【００４０】）及び「地図画面上のシンボルマークに対応する地点以外の 位置情報を取得できないようにしているが、単に、取得できないだけでなく、 位置情報の選択カーソルを地点候補（シンボルマーク）以外には移動できな＼nいようにしても良い」（段落【００４２】）とする本件明細書の各記載の内容 にも沿うものである。
エ 本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の発明の意義
これに対し、訂正後の請求項１の発明は、「前記地点候補がシンボルマー クで表示されている間は、」「地点候補の位置情報を取得し得る地点を前記シ＼nンボルマークに対応する位置に制限する」とするものであるところ、前記イ のとおり、特許請求の範囲の記載によれば、候補抽出手段で抽出された後の 地点候補が地図画面上にシンボルマークで表示されているのであるから、＼n「前記シンボルマークに対応する位置」とは、すなわち地図画面上にシンボ ルマークで表示されている地点候補の地球上の所在地であり、これは、地図＼n画面上における「地点候補の位置情報を取得し得る地点」と同じものを意味 している。そうすると、訂正後の請求項１においては、位置情報を取得し得 る地点についての「制限」は何らなされていないこととなる。 加えて、前記イのとおり、位置情報取得手段は地点についての位置情報を 取得するものであり、地点候補についての位置情報を取得するものではない から、訂正後の請求項１においては、地点候補以外の地図画面上に表示され＼nた任意の場所である地点について、地点候補がシンボルマークで表示されて＼nいる間、位置情報取得手段により位置情報を取得し得るのか否かについて、 明らかにしないものとなる。
すなわち、訂正後の請求項１の発明では、「地点候補の」との文言を加え ることにより、位置情報を取得し得る「地点」についての「制限」をなくし、 位置情報を取得できる範囲を不明とするものであり、特許請求の範囲の記載 のうち、「前記表示手段の地図画面上に前記地点候補がシンボルマークで表＼ 示されている間は、前記位置情報取得手段によって位置情報を取得し得る地 点を、前記シンボルマークに対応する位置に制限する」との文言（構成要件＼nＧ）を無意味とし、発明特定事項の一部を削除するものということができる。 オ 本件訂正前の請求項１の発明と本件訂正後の請求項１の発明の対比 そうすると、訂正事項１により、請求項１に係る発明は、本件訂正前の請 求項１に記載される地点の位置情報を取得し得るのがシンボルマークに対 応した位置に限られ、それ以外の地点の位置情報は取得し得ないこととなる ものから、位置情報を取得し得る地点についての「制限」をなくし、位置情 報の取得範囲を不明として、発明特定事項の一部を削除するものに変更され ることになるから、この変更は、特許請求の範囲を変更するものであるとこ ろ、その変更は、減縮的な変更には当たらず、また、「明瞭でない記載の釈 明」を目的としたものともいえず、本件訂正前の請求項１の記載の表示を信＼n頼した第三者に不測の不利益を与えることになることは明らかである。
したがって、訂正事項１は、実質上特許請求の範囲を変更するものと認め られるから、特許法１２６条６項の要件に適合しないというべきである。こ れと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
そうすると、訂正前の請求項１の発明においては、地点候補がシンボルマ ークで表示がされている間は、位置情報を取得し得る地点は、このシンボル＼nマークに対応した位置に限られ、それ以外の地点の位置情報は取得し得ない こととなる。これは、本件明細書の発明の詳細な説明の【発明の効果】に、 「請求項１に記載の発明によれば、候補抽出手段によって地点候補を絞り込 み、絞り込まれた地点候補を地図画面上にシンボルマークで表示するととも＼nに、そのシンボルマークの表示のある間、位置情報を取得可能＼な地点をシン ボルマークに対応する位置に制限するので、表示されたシンボルマークを選＼n択するだけで、地図画面上から所望の位置情報を取得することができる。」 （段落【００１５】）と記載され、シンボルマークが表示されている間に位＼n置情報が取得可能な地点は、シンボルマークが表＼示されている位置のみとさ れていることからも明らかである。さらには、前記(1)イのとおり、本件発明 はユーザーに煩雑な操作を強いることなく地図画面上から所望の位置情報 を取得することのできるナビゲーション装置を提供するものとし、そのため 「地図画面上のカーソルで地点を指定することによって対象位置の位置情＼n報を取得する位置情報取得手段４６を備え」（段落【００３０】）、「地点候補 以外のシンボルマークが消失する大縮尺の地図表示になっても、地点候補を＼n示すシンボルマークが残るように設定されており、それによって利便性の向 上が図れている」（段落【００３８】）、「経由地を設定する際には、シンボル マークに対応する位置以外は位置情報の取得が制限されるため、縮尺の大き い地図画面であっても不要な地点を誤って設定してしまうことがない」（段 落【００４０】）及び「地図画面上のシンボルマークに対応する地点以外の 位置情報を取得できないようにしているが、単に、取得できないだけでなく、 位置情報の選択カーソルを地点候補（シンボルマーク）以外には移動できな＼nいようにしても良い」（段落【００４２】）とする本件明細書の各記載の内容 にも沿うものである。
エ 本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の発明の意義
これに対し、訂正後の請求項１の発明は、「前記地点候補がシンボルマー クで表示されている間は、」「地点候補の位置情報を取得し得る地点を前記シ＼nンボルマークに対応する位置に制限する」とするものであるところ、前記イ のとおり、特許請求の範囲の記載によれば、候補抽出手段で抽出された後の 地点候補が地図画面上にシンボルマークで表示されているのであるから、＼n「前記シンボルマークに対応する位置」とは、すなわち地図画面上にシンボ ルマークで表示されている地点候補の地球上の所在地であり、これは、地図＼n画面上における「地点候補の位置情報を取得し得る地点」と同じものを意味 している。そうすると、訂正後の請求項１においては、位置情報を取得し得 る地点についての「制限」は何らなされていないこととなる。 加えて、前記イのとおり、位置情報取得手段は地点についての位置情報を 取得するものであり、地点候補についての位置情報を取得するものではない から、訂正後の請求項１においては、地点候補以外の地図画面上に表示され＼nた任意の場所である地点について、地点候補がシンボルマークで表示されて＼nいる間、位置情報取得手段により位置情報を取得し得るのか否かについて、 明らかにしないものとなる。
すなわち、訂正後の請求項１の発明では、「地点候補の」との文言を加え ることにより、位置情報を取得し得る「地点」についての「制限」をなくし、 位置情報を取得できる範囲を不明とするものであり、特許請求の範囲の記載 のうち、「前記表示手段の地図画面上に前記地点候補がシンボルマークで表＼ 示されている間は、前記位置情報取得手段によって位置情報を取得し得る地 点を、前記シンボルマークに対応する位置に制限する」との文言（構成要件＼nＧ）を無意味とし、発明特定事項の一部を削除するものということができる。 オ 本件訂正前の請求項１の発明と本件訂正後の請求項１の発明の対比 そうすると、訂正事項１により、請求項１に係る発明は、本件訂正前の請 求項１に記載される地点の位置情報を取得し得るのがシンボルマークに対 応した位置に限られ、それ以外の地点の位置情報は取得し得ないこととなる ものから、位置情報を取得し得る地点についての「制限」をなくし、位置情 報の取得範囲を不明として、発明特定事項の一部を削除するものに変更され ることになるから、この変更は、特許請求の範囲を変更するものであるとこ ろ、その変更は、減縮的な変更には当たらず、また、「明瞭でない記載の釈 明」を目的としたものともいえず、本件訂正前の請求項１の記載の表示を信＼n頼した第三者に不測の不利益を与えることになることは明らかである。
したがって、訂正事項１は、実質上特許請求の範囲を変更するものと認め られるから、特許法１２６条６項の要件に適合しないというべきである。こ れと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
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2024.02. 2
令和5(行ケ)10024 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年1月22日 知的財産高等裁判所
審決は、数値限定が「２４ｈ」（２４時間）当たりの値であるかについては記載が無いし、技術常識ではないので、「２４時間当たりの水蒸気透過率」とする補正は、新規事項と判断しました。知財高裁は、審決を取り消しました。
ア(ｱ) 本願発明２に係る特許請求の範囲の記載は「前記封止要素が、金属箔、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションにより適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素被覆ポリマー、または１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満の水蒸気透過率を有する任意の材料のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のアプリケータ」というものである。当該記載からは、「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」が封止要素を構成する材料であると理解することができるものの、その余の特許請求の範囲の記載を踏まえても、上記の水蒸気透過率の単位が２４時間単位であることをうかがわせる記載はない。＼n
(ｲ) 次に本願明細書をみると、封止要素の水蒸気透過率については、【０００８】、【００５１】、【０１４４】、【０１６４】の各段落において、「水分（例えば、水蒸気）に対して不浸透性の任意の好適な材料、例えば、金属箔（例えば、アルミニウムもしくはチタン）、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションによって適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素で被覆されたポリマー」等と同様の不浸透性を有する材料の例として、「１０グラム／１００ｉｎ＾２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ＾２未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」又は「１０グラム／１００ｉｎ２未満もしくは好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満の水蒸気透過率を有する任意の物質」との記載がされている。 しかし、これらの記載においても当該任意の材料の水蒸気透過率が２４時間単位のものであるかは判然としない。したがって、本願明細書の記載からは、本願発明２の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」における「グラム／１００ｉｎ２」が、「グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ」という２４時間単位のものであることを直ちに読み取ることはできない。また、当該任意の材料は、封止要素に用いられるものであって、水分（水蒸気）に対して実質的に不浸透性の材料を意味するものと理解することができるものの、「実質的に不浸透性の材料」であるということから、当該任意の材料の水蒸気透過率を示す「１０グラム／１００ｉｎ２」又は「１グラム／１００ｉｎ２」との記載が２４時間単位であることを意味するものとは直ちに認めることはできない。
イ 本願の出願日当時の技術常識について検討するに、平成２０年３月２０日改正の日本工業規格「プラスチック−フィルム及びシート−水蒸気透過度の求め方（機器測定法） ＪＩＳ Ｋ ７１２９」（甲９）には、エンボスなどのない表面が平滑な、プラスチックフィルム、プラスチックシート及びプラスチックを含む多層材料の感湿センサ法、赤外線センサ法及びガスクロマトグラフ法による水蒸気透過度の求め方について規定した規格について、「水蒸気透過度は、２４時間に透過した面積１平方メートル当たりの水蒸気のグラム数〔ｇ／（ｍ２・２４ｈ）〕で表＼す。」との記載があることが認められるが、本願発明２においては、封止要素の材料はプラスチック又はこれを含むものに限られるものではなく、また、水蒸気透過度の測定方法も特定されていないから、上記日本工業規格をそのまま本願発明２に適用することができるということはできない。
また、本願の出願日以前に公開されていた文献には、シートやフィルム等の水蒸気透過度について、「ｇ／ｍ２／２４ｈｒ」「ｇ／１００ｉｎ.２／２４ｈｒ」（甲５・特表２００９−５０３２７９号公報）、「ｇ／１００ｉｎ２／日」（甲６・国際公開第２０１６／０９７９５１号、特表＼２０１８−５０１１２７）、「ｇ／１ｍ２／２４時間」「ｇ／１００ｉｎ２／２４時間」（甲７・特開２０１４−１４８３６１号公報）、「ｇ／ｍ２・ｄａｙ」（甲８・特開平１１−４３１７５号公報）、「ｇ／２４ｈ／ｍ２」（甲１２・米国特許出願公開第２０１６／００５８３８０号明細書）、「ｍｇ／日」（甲１３・特表２０１２−５１９０３８号公報）などと、２４時間又は一日当たりの値を示すものがある一方で、水分バリアーポリマーについて「ｇ−ｍｉｌ／１００ｉｎ２／ｈ」を用いるもの（乙１の１・２・米国特許第５７９９４５０号明細書）、絶縁基板について「ｇ／ｍ２／ｈ」を用いつつ、樹脂封止シートについては「ｇ／ｍ２・ｄａｙ」を用いるもの（乙２・特開２０１４−６７９１８号公報）、透明性樹脂シートについて「ｇ／ｍ２・１ｈｒ」を用いるもの（乙３・特開２０１０−２８４２５０号公報）、火傷創傷包帯の基材について「グラム／１ｈ／１平方フィート」を用いるもの（乙４の１・２・米国特許第４８２０３０２号明細書）があり、１時間単位の値が用いられているものもみられるから、本願の出願日当時、水蒸気透過率について２４時間単位で表＼すことが通常であったということはできない。原告は、医療分野では２４時間又は一日単位が一般的に使用されていると主張するが、そうであるとしても、前記の各文献における使用例に照らすと、本願の出願日当時、医療分野において、水蒸気透過率を表す場合に時間単位が用いられることはなかったということはできない。＼n
そうすると、当業者が、本願発明２に係る特許請求の範囲及び本願明細書の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」との記載をもって、「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」を意味するものと当然に理解するとは認められない（なお、本願発明２に係る本件補正は、特許請求の範囲を「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満／２４ｈ」とするものであるが、「１グラム／１００ｉｎ２未満／２４ｈ」は「１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」の誤記であることが自明である。）。
ウ もっとも、前掲各証拠上、水蒸気透過率について１時間単位又は２４時間（１日）単位で表すことが通常であると認められ、これを前提とすると、本願発明２の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」との記載は、「１０グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満」又は「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」のいずれかを意味することが当業者にとって自明であるということはできる。そして、「１０グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満」を２４時間単位に換算すると「２４０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは２４グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」となる。＼n
そうすると、本願補正発明２は、本願発明２の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明２に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。
ア(ｱ) 本願発明２に係る特許請求の範囲の記載は「前記封止要素が、金属箔、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションにより適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素被覆ポリマー、または１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満の水蒸気透過率を有する任意の材料のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のアプリケータ」というものである。当該記載からは、「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」が封止要素を構成する材料であると理解することができるものの、その余の特許請求の範囲の記載を踏まえても、上記の水蒸気透過率の単位が２４時間単位であることをうかがわせる記載はない。＼n
(ｲ) 次に本願明細書をみると、封止要素の水蒸気透過率については、【０００８】、【００５１】、【０１４４】、【０１６４】の各段落において、「水分（例えば、水蒸気）に対して不浸透性の任意の好適な材料、例えば、金属箔（例えば、アルミニウムもしくはチタン）、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションによって適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素で被覆されたポリマー」等と同様の不浸透性を有する材料の例として、「１０グラム／１００ｉｎ＾２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ＾２未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」又は「１０グラム／１００ｉｎ２未満もしくは好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満の水蒸気透過率を有する任意の物質」との記載がされている。 しかし、これらの記載においても当該任意の材料の水蒸気透過率が２４時間単位のものであるかは判然としない。したがって、本願明細書の記載からは、本願発明２の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」における「グラム／１００ｉｎ２」が、「グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ」という２４時間単位のものであることを直ちに読み取ることはできない。また、当該任意の材料は、封止要素に用いられるものであって、水分（水蒸気）に対して実質的に不浸透性の材料を意味するものと理解することができるものの、「実質的に不浸透性の材料」であるということから、当該任意の材料の水蒸気透過率を示す「１０グラム／１００ｉｎ２」又は「１グラム／１００ｉｎ２」との記載が２４時間単位であることを意味するものとは直ちに認めることはできない。
イ 本願の出願日当時の技術常識について検討するに、平成２０年３月２０日改正の日本工業規格「プラスチック−フィルム及びシート−水蒸気透過度の求め方（機器測定法） ＪＩＳ Ｋ ７１２９」（甲９）には、エンボスなどのない表面が平滑な、プラスチックフィルム、プラスチックシート及びプラスチックを含む多層材料の感湿センサ法、赤外線センサ法及びガスクロマトグラフ法による水蒸気透過度の求め方について規定した規格について、「水蒸気透過度は、２４時間に透過した面積１平方メートル当たりの水蒸気のグラム数〔ｇ／（ｍ２・２４ｈ）〕で表＼す。」との記載があることが認められるが、本願発明２においては、封止要素の材料はプラスチック又はこれを含むものに限られるものではなく、また、水蒸気透過度の測定方法も特定されていないから、上記日本工業規格をそのまま本願発明２に適用することができるということはできない。
また、本願の出願日以前に公開されていた文献には、シートやフィルム等の水蒸気透過度について、「ｇ／ｍ２／２４ｈｒ」「ｇ／１００ｉｎ.２／２４ｈｒ」（甲５・特表２００９−５０３２７９号公報）、「ｇ／１００ｉｎ２／日」（甲６・国際公開第２０１６／０９７９５１号、特表＼２０１８−５０１１２７）、「ｇ／１ｍ２／２４時間」「ｇ／１００ｉｎ２／２４時間」（甲７・特開２０１４−１４８３６１号公報）、「ｇ／ｍ２・ｄａｙ」（甲８・特開平１１−４３１７５号公報）、「ｇ／２４ｈ／ｍ２」（甲１２・米国特許出願公開第２０１６／００５８３８０号明細書）、「ｍｇ／日」（甲１３・特表２０１２−５１９０３８号公報）などと、２４時間又は一日当たりの値を示すものがある一方で、水分バリアーポリマーについて「ｇ−ｍｉｌ／１００ｉｎ２／ｈ」を用いるもの（乙１の１・２・米国特許第５７９９４５０号明細書）、絶縁基板について「ｇ／ｍ２／ｈ」を用いつつ、樹脂封止シートについては「ｇ／ｍ２・ｄａｙ」を用いるもの（乙２・特開２０１４−６７９１８号公報）、透明性樹脂シートについて「ｇ／ｍ２・１ｈｒ」を用いるもの（乙３・特開２０１０−２８４２５０号公報）、火傷創傷包帯の基材について「グラム／１ｈ／１平方フィート」を用いるもの（乙４の１・２・米国特許第４８２０３０２号明細書）があり、１時間単位の値が用いられているものもみられるから、本願の出願日当時、水蒸気透過率について２４時間単位で表＼すことが通常であったということはできない。原告は、医療分野では２４時間又は一日単位が一般的に使用されていると主張するが、そうであるとしても、前記の各文献における使用例に照らすと、本願の出願日当時、医療分野において、水蒸気透過率を表す場合に時間単位が用いられることはなかったということはできない。＼n
そうすると、当業者が、本願発明２に係る特許請求の範囲及び本願明細書の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」との記載をもって、「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」を意味するものと当然に理解するとは認められない（なお、本願発明２に係る本件補正は、特許請求の範囲を「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満／２４ｈ」とするものであるが、「１グラム／１００ｉｎ２未満／２４ｈ」は「１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」の誤記であることが自明である。）。
ウ もっとも、前掲各証拠上、水蒸気透過率について１時間単位又は２４時間（１日）単位で表すことが通常であると認められ、これを前提とすると、本願発明２の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」との記載は、「１０グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満」又は「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」のいずれかを意味することが当業者にとって自明であるということはできる。そして、「１０グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満」を２４時間単位に換算すると「２４０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは２４グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」となる。＼n
そうすると、本願補正発明２は、本願発明２の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明２に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。
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2023.11.28
令和4(行ケ)10112 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年10月30日 知的財産高等裁判所
争点となった無効理由の１つが新規事項か否かです。知財高裁は審決と同じく、新規事項ではないと判断しました。
特許法１７条の２第３項は、特許請求の範囲等の補正については、願書に最初に 添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなけ ればならない旨規定するところ、ここでいう「最初に添付した明細書、特許請求の 範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味するものとい うべきである。そして、第三者に対する不測の損害の発生を防止し、出願当初にお ける発明の開示が十分に行われることを担保して先願主義の原則を実質的に確保し＼nようとするとの見地からすれば、当該補正が、上記のようにして導かれる技術的事 項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正 は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するもの に当たるというべきである（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３ 号同２０年５月３０日特別部判決参照）。
・・・
上記(3)のとおり、本件補正前の「前記有料自動機の動作状態を監視し、結果を前 記管理サーバへ送信する」こと（以下「監視して送信」という。）は、本件補正後の 「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を出力」す ること（以下「情報を出力」という。）に対応し、両者はともに当初明細書等に記載 された事項である。 ここで、監視のためには監視対象の情報を取得する必要があり、情報を出力する ためには出力したい情報に関するデータの入力が必要なことは自明のことであるか ら、上記「監視して送信」及び「情報を出力」のいずれの処理においても、その前 提として、ランドリー装置の動作に関係する何らかの信号を検知すること自体は当 然に行われることであり、当初明細書等において自明の前提であるといえる。そし て、この自明の前提は、検知する信号の種類（電流値、コイン信号等）や監視の具 体的な方法（計測値に基づく判断か、推測か等）を問わないものであり、本件補正 の前後で何ら変わることのないものであるといえる。 そうすると、本件補正前の請求項１の記載は、上記自明の前提を「前記有料自動 機の動作を検知するセンサーとを含み、」及び「前記センサーの検知信号に基づいて」 との事項によって更に特定したものであり、補正事項１において当該事項を削除す ることで、センサーの検知信号以外の情報に基づくものが含まれることになったと しても、上記自明の前提に照らせば、当初明細書等に記載された事項であって、新 たな技術的事項を導入するものとはいえない。またこの点は、上記自明の前提の具 体的な態様が「電流センサー」から他の手段に変わったとしても、「監視して送信」 や「情報を出力」する処理が行われる限り、本件発明１の課題（各設置場所を巡回 することなく有料自動機の動作状態を容易に確認することが可能な有料自動機の制＼n御システムを提供する（甲２の【０００５】））は解決され、効果に顕著な差が生じ ることがないことからも裏付けられる。 したがって、補正事項１は、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと いえる。 そして、本件補正の内容に照らすと、上記検討した補正事項１及び２のほかにお いても、当初明細書等に記載した範囲を超えるものはないと認められる。
(5) 原告主張について
原告は、1)当初明細書等には、センサーの検知信号に基づく構成が具体的に記載＼nされており、他の構成は記載されていないから、センサーの検知信号に基づく構＼成 は単なる例示ではない、2)本件審決の判断と異なり、有料自動機内の有料自動機制 御部１０内の動作状態を示す回路の監視結果を示す信号を送信する方法は自明とは いえない、3)補正要件違反を認めないとすれば、センサーを含まず、料金収受情報 から有料自動機が動いているかを推測する方法が含まれることになる旨を主張する。 上記1)の主張について検討すると、センサーの検知信号に基づく構成は、上記自＼n明の前提を具体化した態様の一つではあるものの、本件発明１は「監視して送信」 又は「情報を出力」により巡回せずにランドリー装置の動作状態を確認するという 課題を解決するものであるから、センサーの検知信号でなければ課題を解決し得な いということはなく、「監視して送信」又は「情報を出力」するために必要な情報が 入力されていれば足りる。当初明細書等にセンサーの検知信号に基づく構成しか例＼n示がないとしても、上記自明な前提に対応する構成がそれのみに限定されることに＼nはならない。 上記2)の主張について検討すると、本件審決は、有料自動機制御部１０内にある 回路や素子からの信号が、センサー以外の検知信号に基づくものを説明のために例 示したものであって、当該例示が自明であることを補正の根拠として評価したもの ではないから、当該例示が自明であるか否かは、本件補正の適否の判断を左右する ものではない。
特許法１７条の２第３項は、特許請求の範囲等の補正については、願書に最初に 添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなけ ればならない旨規定するところ、ここでいう「最初に添付した明細書、特許請求の 範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味するものとい うべきである。そして、第三者に対する不測の損害の発生を防止し、出願当初にお ける発明の開示が十分に行われることを担保して先願主義の原則を実質的に確保し＼nようとするとの見地からすれば、当該補正が、上記のようにして導かれる技術的事 項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正 は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するもの に当たるというべきである（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３ 号同２０年５月３０日特別部判決参照）。
・・・
上記(3)のとおり、本件補正前の「前記有料自動機の動作状態を監視し、結果を前 記管理サーバへ送信する」こと（以下「監視して送信」という。）は、本件補正後の 「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を出力」す ること（以下「情報を出力」という。）に対応し、両者はともに当初明細書等に記載 された事項である。 ここで、監視のためには監視対象の情報を取得する必要があり、情報を出力する ためには出力したい情報に関するデータの入力が必要なことは自明のことであるか ら、上記「監視して送信」及び「情報を出力」のいずれの処理においても、その前 提として、ランドリー装置の動作に関係する何らかの信号を検知すること自体は当 然に行われることであり、当初明細書等において自明の前提であるといえる。そし て、この自明の前提は、検知する信号の種類（電流値、コイン信号等）や監視の具 体的な方法（計測値に基づく判断か、推測か等）を問わないものであり、本件補正 の前後で何ら変わることのないものであるといえる。 そうすると、本件補正前の請求項１の記載は、上記自明の前提を「前記有料自動 機の動作を検知するセンサーとを含み、」及び「前記センサーの検知信号に基づいて」 との事項によって更に特定したものであり、補正事項１において当該事項を削除す ることで、センサーの検知信号以外の情報に基づくものが含まれることになったと しても、上記自明の前提に照らせば、当初明細書等に記載された事項であって、新 たな技術的事項を導入するものとはいえない。またこの点は、上記自明の前提の具 体的な態様が「電流センサー」から他の手段に変わったとしても、「監視して送信」 や「情報を出力」する処理が行われる限り、本件発明１の課題（各設置場所を巡回 することなく有料自動機の動作状態を容易に確認することが可能な有料自動機の制＼n御システムを提供する（甲２の【０００５】））は解決され、効果に顕著な差が生じ ることがないことからも裏付けられる。 したがって、補正事項１は、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと いえる。 そして、本件補正の内容に照らすと、上記検討した補正事項１及び２のほかにお いても、当初明細書等に記載した範囲を超えるものはないと認められる。
(5) 原告主張について
原告は、1)当初明細書等には、センサーの検知信号に基づく構成が具体的に記載＼nされており、他の構成は記載されていないから、センサーの検知信号に基づく構＼成 は単なる例示ではない、2)本件審決の判断と異なり、有料自動機内の有料自動機制 御部１０内の動作状態を示す回路の監視結果を示す信号を送信する方法は自明とは いえない、3)補正要件違反を認めないとすれば、センサーを含まず、料金収受情報 から有料自動機が動いているかを推測する方法が含まれることになる旨を主張する。 上記1)の主張について検討すると、センサーの検知信号に基づく構成は、上記自＼n明の前提を具体化した態様の一つではあるものの、本件発明１は「監視して送信」 又は「情報を出力」により巡回せずにランドリー装置の動作状態を確認するという 課題を解決するものであるから、センサーの検知信号でなければ課題を解決し得な いということはなく、「監視して送信」又は「情報を出力」するために必要な情報が 入力されていれば足りる。当初明細書等にセンサーの検知信号に基づく構成しか例＼n示がないとしても、上記自明な前提に対応する構成がそれのみに限定されることに＼nはならない。 上記2)の主張について検討すると、本件審決は、有料自動機制御部１０内にある 回路や素子からの信号が、センサー以外の検知信号に基づくものを説明のために例 示したものであって、当該例示が自明であることを補正の根拠として評価したもの ではないから、当該例示が自明であるか否かは、本件補正の適否の判断を左右する ものではない。
◆判決本文
関連事件です（当事者が同じ）。
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2023.08.23
令和4(行ケ)10115 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年8月10日 知的財産高等裁判所
誤記訂正をしましたが「本件訂正による訂正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかであると認めることはできない」として、本件訂正が訂正要件を満たしていないと判断されました。
(ｱ) 本件訂正後の記載
前記第２の３のとおり、本件訂正後の記載は、「マイクロクリスタリンワックス、及び水素添加ひまし油から選ばれるもので軟化点を低くても７０゜Ｃ)とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、」というものである。
(ｲ) 本件訂正による訂正後の記載としての他の選択肢の存在
前記イ(ｲ)及び(ｳ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の 構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）の中に「重量平均分子量をポリスチレン換＼n算で１，０００〜１００，０００とし軟化点を低くても７０゜Ｃ)とする」との条件を 満たすポリオレフィンワックスが含まれるものと理解し、他方で、「重量平均分子 量をポリスチレン換算で１，０００〜１００，０００とし」との条件を満たすマイ クロクリスタリンワックス等が存在しないものと理解することにより、本件訂正前 の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）の中にマイクロクリスタリンワックス等＼nがおよそ含まれないものと理解し得るのであるから、仮に、当該当業者において、 本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、当該当業者にとっては、本件 訂正前の記載のうちポリオレフィンワックスに係る部分を全部削除した上、マイク ロクリスタリンワックス等に係る部分について重量平均分子量に係る条件（本件記 載）のみを削除するとの選択肢（本件訂正後の記載を採用するとの選択肢）のみな らず、本件訂正前の記載のうちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部 削除した上、ポリオレフィンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満 たすもの）に係る部分のみを維持するとの選択肢（本件訂正による訂正後の記載を 「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００〜１００，０００とし軟化点を 低くても７０゜Ｃ)とするポリオレフィンワックスからなる非アミドワックス成分（Ｂ） と、」などとする選択肢）も存在し得るものと理解すると認めるのが相当である。 そして、上記のとおり、当該当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス＼n成分（Ｂ）の中に重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすポリオレフィンワ ックスは含まれるが、マイクロクリスタリンワックス等はおよそ含まれないものと 理解し得るのであるから、当該当業者において、非アミドワックス成分（Ｂ）に含 まれていた物質を維持し、およそ含まれていなかった物質を除外する趣旨の記載が 正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないものと認めるのが相当である。
(ｳ) 本件訂正後の記載が正しいことが当業者にとって明らかであるといえるか 否かについて
前記(ｲ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の記載から マイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワ ックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維 持する趣旨の記載が正しいとも理解することができるものであって、当該当業者に おいてこのような記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるか ら、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとして も、本件訂正後の記載については、当該当業者にとって、これが本件訂正による訂 正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の 記載、当業者の技術常識等から明らかであると認めることはできないというべきで ある。
エ 原告の主張について
(ｱ) 原告は、1)本件訂正により構成III)’（原告主張に係るもの。以下同じ。ま た、以下、構成I)’、II)’及びIV)’についても同じ。）が削除された結果、残った 構成I)’及びII)’に係る記載には誤記がある、2)本件訂正により構成III)’が削除さ れたのであるから、構成III)’に該当する物質が存在するとしても、そのことは、構＼n成I)’及びII)’に係る記載に誤記が存在することと無関係である、3)本件決定は、 構成III)’が明確であることをもって構成I)’及びII)’も明確であるとすり替えるも のであるとして、構成I)’及びII)’に係る記載には誤記があると主張する。 確かに、構成I)’及びII)’をそれぞれ他の各構成と切り離し、これらをそれぞれ＼n独立したものであるとみれば、前記イ(ｳ)のとおり、マイクロクリスタリンワック ス等の分子量ないし重量平均分子量（ポリスチレン換算によるもの）がいずれも１ ０００未満であることは周知の技術的事項であるから、本件記載を含む構成I)’及 びII)’に係る記載のみに接した当業者は、本件記載が誤りであると理解するものと 認められる。しかしながら、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成にいう非アミ＼nドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、水素 添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解される のであるから、構成III)’に該当する物質（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を 満たすポリオレフィンワックス）が存在する以上、本件訂正前の記載の全体をみれ ば、当業者にとって、これが誤りを含むことが明らかであると認めることはできな い。本件訂正前の構成を構＼成I)’ないしIV)’に分け、これらの各構成に係る記載を＼n一つずつ分析的に検討することを前提とする原告の上記主張は、本件訂正前の構成＼nが非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質について「マイクロクリスタリン ワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので」 と規定し、当該物質がマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリ オレフィンワックスのうちの一部であってもよいと解されること（これらの物質の 全てについて重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たす必要はないと解される こと）を看過するものであるし、また、本件訂正が構成I)’ないしIII)’についての 訂正（構成III)’の削除並びに構成I)’及びII)’に係る本件記載の削除）を同時に含 むものであるにもかかわらず、本件訂正によって構成III)’だけが論理的に先に削除 され、その結果、本件訂正前の構成に当初から構＼成III)’が含まれていなかったかの ようにみなした上、構成I)’及びII)’のみをみて、これらに係る記載が誤記を含む か否かについて検討するものであるから、失当であるといわざるを得ない。 この点に関し、原告は、本件訂正前の構成が構＼成I)’に該当する物質、構成II)’ に該当する物質及び構成III)’に該当する物質のいずれもが必ず存在することを規定 するものではないと解することは特許法３６条５項前段に定める特許請求の範囲の 記載要件に反すると主張する。
特許法３６条５項前段は、「第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、 各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認 める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定するところ、上記のとおり、 本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質がマイクロ＼nクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの一 部であってもよいと解されることに照らすと、本件訂正前の構成が非アミドワック＼nス成分（Ｂ）に含まれ得る物質としてマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひ まし油及びポリオレフィンワックスの三つを挙げているにもかかわらず、本件訂正 前の構成にいう重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすマイクロクリスタリ＼nンワックス等が存在せず、その結果、本件訂正前の構成が当該条件を満たすポリオ＼nレフィンワックスについてのみ規定していることになるとしても、本件訂正前の記 載につき、特許出願人（原告）が特許を受けようとする発明を特定するために必要 と認める事項の全てを記載していないということはできない。なお、仮に、本件訂 正前の記載が同条５項前段に規定する要件を満たしていないものであったとしても、 そのことをもって、本件訂正前の構成につき、これが重量平均分子量及び軟化点に＼n係る条件を満たすマイクロクリスタリンワックス、当該条件を満たす水素添加ひま し油並びに当該条件を満たすポリオレフィンワックスの全てが必ず存在すると規定 するものではないとの上記解釈を妨げるものではない。
(ｲ) 原告は、本件訂正前の構成には非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれる物＼n質としてマイクロクリスタリンワックス等が明示され、また、マイクロクリスタリ ンワックス等は非アミドワックス成分（Ｂ）の構成成分として必須の事項であるか＼nら、当業者において非アミドワックス成分（Ｂ）にマイクロクリスタリンワックス 等が含まれないと理解するはずがないと主張する。 しかしながら、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス＼n成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし 油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解され、マイクロク リスタリンワックス等が非アミドワックス成分（Ｂ）の必須の構成成分であるとい＼nうことはできないから、本件訂正前の構成において、マイクロクリスタリンワック＼nス等が非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質として明示されているとして も、そのことをもって、本件訂正前の記載に接した当業者において、非アミドワッ クス成分（Ｂ）の中にマイクロクリスタリンワックス等がおよそ含まれないものと 理解し得るとの前記認定を左右するものではない。
(ｳ) 原告は、当業者は本件記載が誤記であること及びマイクロクリスタリンワ ックス等につき誤記のない正しい物質（重量平均分子量による特定のないマイクロ クリスタリンワックス等）を認識することができ、また、本件訂正前の構成はこの＼n世に存在しないものをあえて含むものであるから、当業者は構成I)’及びII)’に該 当する物質が存在しないとなると、そのことに論理的な矛盾や不自然さを必ず感じ ると主張する。 確かに、前記(ｱ)のとおり、構成I)’及びII)’をそれぞれ他の各構成と切り離し、＼nこれらをそれぞれ独立したものであるとみれば、本件記載を含む構成I)’及びII)’ に係る記載のみに接した当業者は、本件記載に誤りがあると理解することになるし、 また、前記イ(ｳ)のとおりの周知の技術的事項に照らすと、重量平均分子量に係る 特定がないマイクロクリスタリンワックス等が正しい記載であると理解し得るもの である（もっとも、当該当業者において、分子量ないし重量平均分子量（ポリスチ レン換算によるもの）につき、これを「１，０００未満とする」などと特定された マイクロクリスタリンワックス等が正しい記載であると理解する可能性もある。）。＼nしかしながら、構成I)’及びII)’に係る記載を一つずつ分析的に検討することを前 提とする原告の主張が失当であることは、前記(ｱ)のとおりであるから、本件記載 を含む構成I)’及びII)’に係る記載のみに接した当業者において、本件記載が誤り であると理解するとしても、そのことをもって、本件訂正前の記載に接した当業者 において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するものと認めることはできない。 また、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとし ても、前記ウ(ｲ)のとおり、当該当業者は、当該誤りを訂正する正しい記載として、 本件訂正後の記載を採用するとの選択肢のみならず、本件訂正前の記載のうちマイ クロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワック ス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維持す るとの選択肢も存在し得るものと理解し、当該当業者において後者の選択肢に係る 記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるから、当該当業者に おいて、ポリオレフィンワックスに係る記載及びマイクロクリスタリンワックス等 に係る本件記載を削除した記載（本件訂正後の記載）のみが正しいものと理解する と認めることはできない。さらに、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成にいう＼n非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、 水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解さ れるのであるから、本件訂正前の構成が非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る＼n物質として重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすマイクロクリスタリンワ ックス等（原告が主張する「この世に存在しないもの」）を挙げているとしても、 そのことは、上記解釈に反するものではない。以上のとおりであるから、構成I)’ 及びII)’に該当する物質が存在しないことについて、当業者が必ず論理的な矛盾や 不自然さを感じるとの原告の上記主張を採用することはできない。
(ｴ) 原告は、マイクロクリスタリンワックス等は分子量が特定された物質であ り、誤記（本件記載）を削除した後のマイクロクリスタリンワックス等は正規の意 味のマイクロクリスタリンワックス等を表示するものであると客観的に認められる＼nから、当業者（特に本件記載は誤りではないかとの疑念を抱いた当業者）において、 本件記載を含む本件訂正前の記載を本件訂正後の記載の趣旨（本件記載がないもの） に理解するのは当然であると主張する。 しかしながら、仮に、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件記載は誤 りではないかとの疑念を抱いたとしても、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成＼nにいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワ ックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの一部であってもよ いと解され、また、前記イ(ｲ)のとおり、当該当業者において、非アミドワックス 成分（Ｂ）の中に重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすポリオレフィンワ ックスが含まれるものと理解する以上、本件訂正前の記載の全体をみれば、当該当 業者において、本件訂正前の記載が誤りを含むものと理解すると認めることはでき ないから、当該当業者が本件記載は誤りではないかとの疑念を抱いたことをもって、 当該当業者が本件訂正前の記載の全体についても、これが誤りを含むのではないか との疑念を抱いたと認めることはできない。さらに、仮に、当該当業者において、 本件訂正前の記載が誤りを含むのではないかとの疑念を抱いたとしても、前記ウ (ｲ)のとおり、当該当業者は、当該誤りを訂正する正しい記載として、本件訂正後 の記載を採用するとの選択肢のみならず、本件訂正前の記載のうちマイクロクリス タリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワックス（重量平 均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維持するとの選択 肢も存在し得るものと理解し、当該当業者において後者の選択肢に係る記載が正し いと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるから、当該当業者において、ポ リオレフィンワックスに係る記載及びマイクロクリスタリンワックス等に係る本件 記載を削除した記載（本件訂正後の記載）のみが正しいものと理解すると認めるこ とはできない。以上のとおりであるから、原告の上記主張を採用することはできな い。
この点に関し、原告は、構成I)’ないしIII)’が択一的な関係に立つものであるこ と及びマイクロクリスタリンワックス等の分子量がいずれも１０００未満であると の技術常識が存在することに照らすと、本件記載を削除するとの訂正をする必要が あることは当業者にとって直ちに明らかであり、また、構成III)’ではなく構成I)’ 及びII)’を削除するとの選択肢が存在することは構成I)’及びII)’に係る本件記載 が誤りであることと無関係であるから、本件訂正後の記載が訂正後の正しい記載で あることは直ちに明らかであると主張する。 しかしながら、構成I)’ないしIII)’が択一的な関係に立つとの原告の主張（これ は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質はマイ＼nクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうち の全部又は一部であるとの前記イ(ｴ)の解釈を否定するものでないと解される。） 及び原告が指摘する技術常識を考慮しても、前記ウ(ｲ)のとおりの認定（本件訂正 前の記載に接した当業者において、本件訂正後の記載を採用するとの選択肢のみな らず、これと異なる選択肢（マイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削 除した上、ポリオレフィンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満た すもの）に係る部分のみを維持するとの選択肢）も存在し得るものと理解し、当該 当業者において後者の選択肢に係る記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さ くないとの認定）を左右するものではない。そして、当該当業者において、本件訂 正後の記載を採用するとの選択肢と異なる選択肢が存在し得るものと理解する蓋然 性が小さくないのであれば、本件訂正後の記載については、当業者にとって、これ が本件訂正による訂正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請 求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかであるということはでき ない。
また、原告は、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件訂正前の記載の うちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィ ンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみ を維持するとの選択肢が存在するものと理解し得るとの被告の主張は本件決定にお いて触れられていない理由に係るものであり、当該主張を本件訴訟において提出す ることは適切でないと主張する。 しかしながら、前記第２の４(1)ア(ｲ)ｂのとおり、本件決定は、本件訂正前の記 載から、構成I)’及びII)’を削除するとの訂正（本件訂正の後の記載を「重量平均 分子量をポリスチレン換算で１，０００〜１００，０００とし軟化点を低くても７ ０゜Ｃ)とするポリオレフィンワックスからなる非アミドワックス成分（Ｂ）と、」と するもの）が選択肢として存在すると認めた上、これを理由に、当業者にとって、 本件訂正後の記載が訂正後の正しい記載として直ちに明らかであるとまではいえな いと説示しているのであるから、原告の上記主張は、前提を誤るものとして失当で ある。
さらに、原告は、本件訂正後の記載を採用するとの選択肢と異なる選択肢の内容 に関し、要するに、マイクロクリスタリンワックス等は本件訂正前の構成において＼nも明示されていたのであり、誤りは本件記載にのみ存在するのであるから、削除さ れるべきであるのは本件記載のみであり、本件訂正前の記載のうちマイクロクリス タリンワックス等に係る部分を全部削除するとの選択肢に係る記載は訂正後の記載 として相当でないと主張する。 しかしながら、仮に、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件訂正前の 記載のうちマイクロクリスタリンワックス等について「重量平均分子量をポリスチ レン換算で１，０００〜１００，０００とし」との特定をする部分が誤りであり、 これにより、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、本件訂正前の記 載からマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除し、ポリオレフィン ワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを 維持するとの訂正によっても、上記の誤りを解消することができるのであるから、 本件訂正前の記載のうちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除す るなどする選択肢に係る記載が訂正後の記載として相当でないということはできな い。
オ 小括
以上のとおりであるから、本件訂正前の記載が誤りで本件訂正後の記載が正しい ことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識 等から明らかで、本件訂正前の記載に接した当業者であれば、そのことに気付いて 本件訂正前の記載を本件訂正後の記載の趣旨に理解するのが当然であるということ はできない。 よって、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の ５第２項ただし書２号に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものに該当するとい うことはできない。 なお、原告は、本件記載は手続補正において原告の過誤により追加されたもので あるから、本件記載を削除する本件訂正は特許法１２０条の５第２項ただし書２号 に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものであると主張するが、仮に、原告が主 張するような事情が存在するとしても、少なくとも本件においては、そのような事 情が存在することをもって、本件記載を削除する本件訂正が同項ただし書２号に掲 げる「誤記…の訂正」を目的とするものであると認めるには不十分である。＼n
(2) 本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の５第２項ただし書各号に掲げる事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目的 とするものに該当するか否かについて
原告は、本件記載は手続補正において原告の過誤により追加されたものであるか ら、本件記載を削除する本件訂正は特許法１２０条の５第２項ただし書各号に掲げ る事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目的とするものであると主張す るが、前記(1)オのとおり、少なくとも本件においては、原告が主張するような事 情が存在することをもって、本件記載を削除する本件訂正が同項ただし書各号に掲 げる事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目的とするものであると認め ることはできない。 その他、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の ５第２項ただし書各号に掲げる事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目 的とするものに該当するとの主張立証はない。
(ｱ) 本件訂正後の記載
前記第２の３のとおり、本件訂正後の記載は、「マイクロクリスタリンワックス、及び水素添加ひまし油から選ばれるもので軟化点を低くても７０゜Ｃ)とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、」というものである。
(ｲ) 本件訂正による訂正後の記載としての他の選択肢の存在
前記イ(ｲ)及び(ｳ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の 構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）の中に「重量平均分子量をポリスチレン換＼n算で１，０００〜１００，０００とし軟化点を低くても７０゜Ｃ)とする」との条件を 満たすポリオレフィンワックスが含まれるものと理解し、他方で、「重量平均分子 量をポリスチレン換算で１，０００〜１００，０００とし」との条件を満たすマイ クロクリスタリンワックス等が存在しないものと理解することにより、本件訂正前 の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）の中にマイクロクリスタリンワックス等＼nがおよそ含まれないものと理解し得るのであるから、仮に、当該当業者において、 本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、当該当業者にとっては、本件 訂正前の記載のうちポリオレフィンワックスに係る部分を全部削除した上、マイク ロクリスタリンワックス等に係る部分について重量平均分子量に係る条件（本件記 載）のみを削除するとの選択肢（本件訂正後の記載を採用するとの選択肢）のみな らず、本件訂正前の記載のうちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部 削除した上、ポリオレフィンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満 たすもの）に係る部分のみを維持するとの選択肢（本件訂正による訂正後の記載を 「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００〜１００，０００とし軟化点を 低くても７０゜Ｃ)とするポリオレフィンワックスからなる非アミドワックス成分（Ｂ） と、」などとする選択肢）も存在し得るものと理解すると認めるのが相当である。 そして、上記のとおり、当該当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス＼n成分（Ｂ）の中に重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすポリオレフィンワ ックスは含まれるが、マイクロクリスタリンワックス等はおよそ含まれないものと 理解し得るのであるから、当該当業者において、非アミドワックス成分（Ｂ）に含 まれていた物質を維持し、およそ含まれていなかった物質を除外する趣旨の記載が 正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないものと認めるのが相当である。
(ｳ) 本件訂正後の記載が正しいことが当業者にとって明らかであるといえるか 否かについて
前記(ｲ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の記載から マイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワ ックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維 持する趣旨の記載が正しいとも理解することができるものであって、当該当業者に おいてこのような記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるか ら、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとして も、本件訂正後の記載については、当該当業者にとって、これが本件訂正による訂 正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の 記載、当業者の技術常識等から明らかであると認めることはできないというべきで ある。
エ 原告の主張について
(ｱ) 原告は、1)本件訂正により構成III)’（原告主張に係るもの。以下同じ。ま た、以下、構成I)’、II)’及びIV)’についても同じ。）が削除された結果、残った 構成I)’及びII)’に係る記載には誤記がある、2)本件訂正により構成III)’が削除さ れたのであるから、構成III)’に該当する物質が存在するとしても、そのことは、構＼n成I)’及びII)’に係る記載に誤記が存在することと無関係である、3)本件決定は、 構成III)’が明確であることをもって構成I)’及びII)’も明確であるとすり替えるも のであるとして、構成I)’及びII)’に係る記載には誤記があると主張する。 確かに、構成I)’及びII)’をそれぞれ他の各構成と切り離し、これらをそれぞれ＼n独立したものであるとみれば、前記イ(ｳ)のとおり、マイクロクリスタリンワック ス等の分子量ないし重量平均分子量（ポリスチレン換算によるもの）がいずれも１ ０００未満であることは周知の技術的事項であるから、本件記載を含む構成I)’及 びII)’に係る記載のみに接した当業者は、本件記載が誤りであると理解するものと 認められる。しかしながら、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成にいう非アミ＼nドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、水素 添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解される のであるから、構成III)’に該当する物質（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を 満たすポリオレフィンワックス）が存在する以上、本件訂正前の記載の全体をみれ ば、当業者にとって、これが誤りを含むことが明らかであると認めることはできな い。本件訂正前の構成を構＼成I)’ないしIV)’に分け、これらの各構成に係る記載を＼n一つずつ分析的に検討することを前提とする原告の上記主張は、本件訂正前の構成＼nが非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質について「マイクロクリスタリン ワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので」 と規定し、当該物質がマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリ オレフィンワックスのうちの一部であってもよいと解されること（これらの物質の 全てについて重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たす必要はないと解される こと）を看過するものであるし、また、本件訂正が構成I)’ないしIII)’についての 訂正（構成III)’の削除並びに構成I)’及びII)’に係る本件記載の削除）を同時に含 むものであるにもかかわらず、本件訂正によって構成III)’だけが論理的に先に削除 され、その結果、本件訂正前の構成に当初から構＼成III)’が含まれていなかったかの ようにみなした上、構成I)’及びII)’のみをみて、これらに係る記載が誤記を含む か否かについて検討するものであるから、失当であるといわざるを得ない。 この点に関し、原告は、本件訂正前の構成が構＼成I)’に該当する物質、構成II)’ に該当する物質及び構成III)’に該当する物質のいずれもが必ず存在することを規定 するものではないと解することは特許法３６条５項前段に定める特許請求の範囲の 記載要件に反すると主張する。
特許法３６条５項前段は、「第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、 各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認 める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定するところ、上記のとおり、 本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質がマイクロ＼nクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの一 部であってもよいと解されることに照らすと、本件訂正前の構成が非アミドワック＼nス成分（Ｂ）に含まれ得る物質としてマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひ まし油及びポリオレフィンワックスの三つを挙げているにもかかわらず、本件訂正 前の構成にいう重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすマイクロクリスタリ＼nンワックス等が存在せず、その結果、本件訂正前の構成が当該条件を満たすポリオ＼nレフィンワックスについてのみ規定していることになるとしても、本件訂正前の記 載につき、特許出願人（原告）が特許を受けようとする発明を特定するために必要 と認める事項の全てを記載していないということはできない。なお、仮に、本件訂 正前の記載が同条５項前段に規定する要件を満たしていないものであったとしても、 そのことをもって、本件訂正前の構成につき、これが重量平均分子量及び軟化点に＼n係る条件を満たすマイクロクリスタリンワックス、当該条件を満たす水素添加ひま し油並びに当該条件を満たすポリオレフィンワックスの全てが必ず存在すると規定 するものではないとの上記解釈を妨げるものではない。
(ｲ) 原告は、本件訂正前の構成には非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれる物＼n質としてマイクロクリスタリンワックス等が明示され、また、マイクロクリスタリ ンワックス等は非アミドワックス成分（Ｂ）の構成成分として必須の事項であるか＼nら、当業者において非アミドワックス成分（Ｂ）にマイクロクリスタリンワックス 等が含まれないと理解するはずがないと主張する。 しかしながら、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス＼n成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし 油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解され、マイクロク リスタリンワックス等が非アミドワックス成分（Ｂ）の必須の構成成分であるとい＼nうことはできないから、本件訂正前の構成において、マイクロクリスタリンワック＼nス等が非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質として明示されているとして も、そのことをもって、本件訂正前の記載に接した当業者において、非アミドワッ クス成分（Ｂ）の中にマイクロクリスタリンワックス等がおよそ含まれないものと 理解し得るとの前記認定を左右するものではない。
(ｳ) 原告は、当業者は本件記載が誤記であること及びマイクロクリスタリンワ ックス等につき誤記のない正しい物質（重量平均分子量による特定のないマイクロ クリスタリンワックス等）を認識することができ、また、本件訂正前の構成はこの＼n世に存在しないものをあえて含むものであるから、当業者は構成I)’及びII)’に該 当する物質が存在しないとなると、そのことに論理的な矛盾や不自然さを必ず感じ ると主張する。 確かに、前記(ｱ)のとおり、構成I)’及びII)’をそれぞれ他の各構成と切り離し、＼nこれらをそれぞれ独立したものであるとみれば、本件記載を含む構成I)’及びII)’ に係る記載のみに接した当業者は、本件記載に誤りがあると理解することになるし、 また、前記イ(ｳ)のとおりの周知の技術的事項に照らすと、重量平均分子量に係る 特定がないマイクロクリスタリンワックス等が正しい記載であると理解し得るもの である（もっとも、当該当業者において、分子量ないし重量平均分子量（ポリスチ レン換算によるもの）につき、これを「１，０００未満とする」などと特定された マイクロクリスタリンワックス等が正しい記載であると理解する可能性もある。）。＼nしかしながら、構成I)’及びII)’に係る記載を一つずつ分析的に検討することを前 提とする原告の主張が失当であることは、前記(ｱ)のとおりであるから、本件記載 を含む構成I)’及びII)’に係る記載のみに接した当業者において、本件記載が誤り であると理解するとしても、そのことをもって、本件訂正前の記載に接した当業者 において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するものと認めることはできない。 また、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとし ても、前記ウ(ｲ)のとおり、当該当業者は、当該誤りを訂正する正しい記載として、 本件訂正後の記載を採用するとの選択肢のみならず、本件訂正前の記載のうちマイ クロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワック ス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維持す るとの選択肢も存在し得るものと理解し、当該当業者において後者の選択肢に係る 記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるから、当該当業者に おいて、ポリオレフィンワックスに係る記載及びマイクロクリスタリンワックス等 に係る本件記載を削除した記載（本件訂正後の記載）のみが正しいものと理解する と認めることはできない。さらに、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成にいう＼n非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、 水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解さ れるのであるから、本件訂正前の構成が非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る＼n物質として重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすマイクロクリスタリンワ ックス等（原告が主張する「この世に存在しないもの」）を挙げているとしても、 そのことは、上記解釈に反するものではない。以上のとおりであるから、構成I)’ 及びII)’に該当する物質が存在しないことについて、当業者が必ず論理的な矛盾や 不自然さを感じるとの原告の上記主張を採用することはできない。
(ｴ) 原告は、マイクロクリスタリンワックス等は分子量が特定された物質であ り、誤記（本件記載）を削除した後のマイクロクリスタリンワックス等は正規の意 味のマイクロクリスタリンワックス等を表示するものであると客観的に認められる＼nから、当業者（特に本件記載は誤りではないかとの疑念を抱いた当業者）において、 本件記載を含む本件訂正前の記載を本件訂正後の記載の趣旨（本件記載がないもの） に理解するのは当然であると主張する。 しかしながら、仮に、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件記載は誤 りではないかとの疑念を抱いたとしても、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成＼nにいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワ ックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの一部であってもよ いと解され、また、前記イ(ｲ)のとおり、当該当業者において、非アミドワックス 成分（Ｂ）の中に重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすポリオレフィンワ ックスが含まれるものと理解する以上、本件訂正前の記載の全体をみれば、当該当 業者において、本件訂正前の記載が誤りを含むものと理解すると認めることはでき ないから、当該当業者が本件記載は誤りではないかとの疑念を抱いたことをもって、 当該当業者が本件訂正前の記載の全体についても、これが誤りを含むのではないか との疑念を抱いたと認めることはできない。さらに、仮に、当該当業者において、 本件訂正前の記載が誤りを含むのではないかとの疑念を抱いたとしても、前記ウ (ｲ)のとおり、当該当業者は、当該誤りを訂正する正しい記載として、本件訂正後 の記載を採用するとの選択肢のみならず、本件訂正前の記載のうちマイクロクリス タリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワックス（重量平 均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維持するとの選択 肢も存在し得るものと理解し、当該当業者において後者の選択肢に係る記載が正し いと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるから、当該当業者において、ポ リオレフィンワックスに係る記載及びマイクロクリスタリンワックス等に係る本件 記載を削除した記載（本件訂正後の記載）のみが正しいものと理解すると認めるこ とはできない。以上のとおりであるから、原告の上記主張を採用することはできな い。
この点に関し、原告は、構成I)’ないしIII)’が択一的な関係に立つものであるこ と及びマイクロクリスタリンワックス等の分子量がいずれも１０００未満であると の技術常識が存在することに照らすと、本件記載を削除するとの訂正をする必要が あることは当業者にとって直ちに明らかであり、また、構成III)’ではなく構成I)’ 及びII)’を削除するとの選択肢が存在することは構成I)’及びII)’に係る本件記載 が誤りであることと無関係であるから、本件訂正後の記載が訂正後の正しい記載で あることは直ちに明らかであると主張する。 しかしながら、構成I)’ないしIII)’が択一的な関係に立つとの原告の主張（これ は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質はマイ＼nクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうち の全部又は一部であるとの前記イ(ｴ)の解釈を否定するものでないと解される。） 及び原告が指摘する技術常識を考慮しても、前記ウ(ｲ)のとおりの認定（本件訂正 前の記載に接した当業者において、本件訂正後の記載を採用するとの選択肢のみな らず、これと異なる選択肢（マイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削 除した上、ポリオレフィンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満た すもの）に係る部分のみを維持するとの選択肢）も存在し得るものと理解し、当該 当業者において後者の選択肢に係る記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さ くないとの認定）を左右するものではない。そして、当該当業者において、本件訂 正後の記載を採用するとの選択肢と異なる選択肢が存在し得るものと理解する蓋然 性が小さくないのであれば、本件訂正後の記載については、当業者にとって、これ が本件訂正による訂正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請 求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかであるということはでき ない。
また、原告は、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件訂正前の記載の うちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィ ンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみ を維持するとの選択肢が存在するものと理解し得るとの被告の主張は本件決定にお いて触れられていない理由に係るものであり、当該主張を本件訴訟において提出す ることは適切でないと主張する。 しかしながら、前記第２の４(1)ア(ｲ)ｂのとおり、本件決定は、本件訂正前の記 載から、構成I)’及びII)’を削除するとの訂正（本件訂正の後の記載を「重量平均 分子量をポリスチレン換算で１，０００〜１００，０００とし軟化点を低くても７ ０゜Ｃ)とするポリオレフィンワックスからなる非アミドワックス成分（Ｂ）と、」と するもの）が選択肢として存在すると認めた上、これを理由に、当業者にとって、 本件訂正後の記載が訂正後の正しい記載として直ちに明らかであるとまではいえな いと説示しているのであるから、原告の上記主張は、前提を誤るものとして失当で ある。
さらに、原告は、本件訂正後の記載を採用するとの選択肢と異なる選択肢の内容 に関し、要するに、マイクロクリスタリンワックス等は本件訂正前の構成において＼nも明示されていたのであり、誤りは本件記載にのみ存在するのであるから、削除さ れるべきであるのは本件記載のみであり、本件訂正前の記載のうちマイクロクリス タリンワックス等に係る部分を全部削除するとの選択肢に係る記載は訂正後の記載 として相当でないと主張する。 しかしながら、仮に、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件訂正前の 記載のうちマイクロクリスタリンワックス等について「重量平均分子量をポリスチ レン換算で１，０００〜１００，０００とし」との特定をする部分が誤りであり、 これにより、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、本件訂正前の記 載からマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除し、ポリオレフィン ワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを 維持するとの訂正によっても、上記の誤りを解消することができるのであるから、 本件訂正前の記載のうちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除す るなどする選択肢に係る記載が訂正後の記載として相当でないということはできな い。
オ 小括
以上のとおりであるから、本件訂正前の記載が誤りで本件訂正後の記載が正しい ことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識 等から明らかで、本件訂正前の記載に接した当業者であれば、そのことに気付いて 本件訂正前の記載を本件訂正後の記載の趣旨に理解するのが当然であるということ はできない。 よって、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の ５第２項ただし書２号に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものに該当するとい うことはできない。 なお、原告は、本件記載は手続補正において原告の過誤により追加されたもので あるから、本件記載を削除する本件訂正は特許法１２０条の５第２項ただし書２号 に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものであると主張するが、仮に、原告が主 張するような事情が存在するとしても、少なくとも本件においては、そのような事 情が存在することをもって、本件記載を削除する本件訂正が同項ただし書２号に掲 げる「誤記…の訂正」を目的とするものであると認めるには不十分である。＼n
(2) 本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の５第２項ただし書各号に掲げる事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目的 とするものに該当するか否かについて
原告は、本件記載は手続補正において原告の過誤により追加されたものであるか ら、本件記載を削除する本件訂正は特許法１２０条の５第２項ただし書各号に掲げ る事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目的とするものであると主張す るが、前記(1)オのとおり、少なくとも本件においては、原告が主張するような事 情が存在することをもって、本件記載を削除する本件訂正が同項ただし書各号に掲 げる事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目的とするものであると認め ることはできない。 その他、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の ５第２項ただし書各号に掲げる事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目 的とするものに該当するとの主張立証はない。
2023.07.10
令和4(ネ)10070 特許権侵害損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年5月16日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ＣＳ関連発明についての特許権侵害事件です。1審の東京地裁40部は、無効理由ありとして、権利行使不能と判断しました。控訴人は、請求項17に基づく侵害主張、および訂正の再抗弁を追加しました。知財高裁は、時機に後れた攻撃防御方法には該当しないとして判断自体はおこないましたが、最終的には無効として、控訴棄却しました。
事案に鑑み、争点７（乙２２文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の当否）について、まず判断する。
(1) 時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて＼n
被控訴人は、前記第２の４(2)イ のとおり、乙２２文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁は、時機に後れた攻撃防御方法であるとしてその却下を求めるが、この防御方法の提出が訴訟の完結を遅延させるものとまでは認められないから、却下することはせずに、以下、検討する。
(2) 無効理由の解消の有無等について
事案に鑑み、仮に、本件訂正が適法であり、本件訂正により本件訂正発明と乙２２発明との間に当事者の主張に係る相違点が全て生じるとした場合、乙２２発明に基づく進歩性欠如の無効理由が解消されるかをまず検討する。
ア 本件訂正発明１
相違点２２−６ないし相違点２２−８の容易想到性
相違点２２−６ないし相違点２２−８は、前記第２の４(1)イ ａのと おり、本件訂正発明１において、1)閲覧者がＷｅｂブラウザに対して閲 覧指示を行った段階においては、Ｗｅｂブラウザは閲覧指示に対応する ＨＴＭＬをサーバに要求するだけであること（相違点２２−６）、2)サー バはＷｅｂブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行す＼nる、ＨＴＭＬに記述されたＪａｖａＳｃｒｉｐｔをＷｅｂブラウザに送信すること （相違点２２−７）、3)ＷｅｂブラウザがＨＴＭＬに記述されたＪａｖａＳｃｒ ｉｐｔを受信する前に表示領域内に表＼示する分割画像を特定する演算を行 わないこと（相違点２２−８）というものであるのに対し、乙２２発明 は、地図データの要求をサーバに送信するまでの間に、ディスプレイに 表示する地図データ（メッシュ地図）を特定する演算を行っているとい＼nうものである。 Ｗｅｂブラウザを用いた表示では、閲覧者がＷｅｂブラウザに対して＼n閲覧指示を行うと、Ｗｅｂブラウザが閲覧指示に対応するＨＴＭＬをサ ーバに要求し、サーバが要求に対応するＨＴＭＬをＷｅｂブラウザに送 信し、Ｗｅｂブラウザが受信したＨＴＭＬに基づいて表示を行うという＼n表示ステップを経るというようなプログラム上の取決めがあることは顕＼n著な事実であるところ、このようなＨＴＭＬを用いるＷｅｂブラウザの 処理におけるプログラム上の取決めがある以上、閲覧者がＷｅｂブラウ ザに対して閲覧指示を行った段階では、Ｗｅｂブラウザは閲覧指示に対 応するＨＴＭＬをサーバに要求するだけであり、ＷｅｂブラウザがＨＴ ＭＬを受信する前の段階では、Ｗｅｂブラウザによって当該ＨＴＭＬに 基づくいかなる処理も実行されることがないことは、上記取決めから生 じる当然の帰結にすぎない。 そして、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔは、ＨＴＭＬに直接記述されるか、あるいはＨＴ ＭＬによって読み出される外部ファイルに記述されるかのいずれでもよ いものであることは、本件特許出願時の技術常識と認められるから（甲 ４６、４８、４９）、当業者は適宜それを使い分ければよく、Ｗｅｂブラ ウザにおいてＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用いたときにＪａｖａＳｃｒｉｐｔがＨＴＭＬに直接記述されることは当業者の自然な選択の一つにすぎず、その選択をした場 合、ＷｅｂブラウザがＨＴＭＬを受信する前に当該ＨＴＭＬに直接記述 されたＪａｖａＳｃｒｉｐｔを実行しないことはいうまでもない。 そうすると、Ｗｅｂブラウザを採用して動的表示をＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用い＼nて実行しようとするならば、当業者が適宜になす自然な選択の結果、ほ ぼ必然的に相違点２２−６ないし相違点２２−８に係る本件訂正発明１ の構成をとることになるのであって、当該構＼成についてとりたてて創意 を発揮する余地はない。そうであるところ、前記２(1)のとおり、本件特 許出願当時において、Ｗｅｂクライアントによる動的表示を行う処理を＼nＷｅｂブラウザでＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用いて行うことは周知慣用技術であり、 そして、この周知慣用技術を適用すればそれに起因して相違点２２−６ ないし２２−８の本件訂正発明１の構成となるというのであれば、上記＼n相違点に係る本件訂正発明１の構成は容易に想到し得るものというほか＼nない。
・・・
時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて＼n
被控訴人は、前記第２の４(2)ア のとおり、被告地図表示方法の本件＼n発明１７の充足性に関する主張は、時機に後れた攻撃防御方法であると してその却下を求めるが、この攻撃方法の提出が訴訟の完結を遅延させ るものとまでは認められないから、却下することはせずに、以下、検討 する。
相違点２２−１７−１の容易想到性について
ａ 本件訂正発明１７は、本件訂正発明１について、1)同じ内容の画像 データを2)複数の倍率で有すること、3)各倍率の画像を構成する分割＼n画像の画素数は表示倍率に関わらず一定であること、4)分割画像の分 割数は倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多いこととの 限定を付したものであるところ、乙２２発明は、上記のような構成を＼n有するとは特定されていない。
ｂ 乙１０文献には別紙９のとおりの記載がある。これによると、乙１０技術として、次のような技術が記載されているものと認められる。 クライアントから要求される画像の指定、表示範囲の指定の変化に＼n関わらず、高速かつ一定時間内に高精細画像を表示するためのデータ＼n構造を備える高精細画像表＼示装置を提供することを目的とするもので あって（【０００６】）、 サーバに格納される画像データのデータ構造が、複数段階の解像度＼nの画像を有するものであり（【００２４】ないし【００２６】、【図２】）、 それぞれ解像度の画像はそれぞれｐピクセル×ｐピクセルのブロッ クに分割されて保持され、個々のブロックを単位としてアクセスされ るものであって、個々のブロックを構成する画素数は解像度に関わら＼nず同じであり（【００２８】、【００２９】、【図３】）、 ブロックの分割数は解像度が少ない画像ほど少なく、解像度が高い 画像ほぼ多い状態であり（【図３】）、 クライアント側の表示装置において表＼示される表示枠に関連する各＼nブロックの画像データを、サーバからクライアントに伝送して表示す＼nる技術（【００３１】、【００３２】）。
ｃ 本件訂正発明１が乙２２発明により容易に想到できるものであるこ とは、前記アにおいて判示したとおりであるところ、乙１０技術は、 相違点２２−１７−１の構成に係る分割画像の格納形態を開示するも＼nのであり、本件訂正発明１７と乙１０技術は、分野を同一とするもの であって表示領域より大きい画像データを領域分割し、表＼示装置に対 応する分割画像を送信して表示することにより表＼示を高速化するとい う機能も共通するものであるから、乙２２発明の分割画像の格納形態＼nとして、乙１０文献記載の分割画像の格納形態を採用して、相違点２ ２−１７−１に係る本件訂正発明１７の構成とすることは容易に想到＼nできる。
控訴人らの主張について
控訴人らは、前記第２の４(1)イ ｅ(g)のとおり、乙１０技術は、個々 の分割画像（ブロック）を送信しているわけでもないし、同じ画像を複 数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域で分割してサーバから送 信しているわけではないから、乙２２発明に乙１０技術を適用して本件 訂正発明１７の構成とすることは容易に想到できない旨主張するが、乙＼n１０技術の分割画像の送信手法と分割画像の格納形態とは、特に必須に 結合しているわけではなく、それぞれ独立した技術事項であるから、乙 １０技術の送信手法までを乙２２発明に適用する必要はなく、乙１０の 分割画像の格納形態のみを採用することに阻害要因も見当たらない。 したがって、上記主張を採用することはできない。
事案に鑑み、争点７（乙２２文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の当否）について、まず判断する。
(1) 時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて＼n
被控訴人は、前記第２の４(2)イ のとおり、乙２２文献を主引用例とする進歩性欠如の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁は、時機に後れた攻撃防御方法であるとしてその却下を求めるが、この防御方法の提出が訴訟の完結を遅延させるものとまでは認められないから、却下することはせずに、以下、検討する。
(2) 無効理由の解消の有無等について
事案に鑑み、仮に、本件訂正が適法であり、本件訂正により本件訂正発明と乙２２発明との間に当事者の主張に係る相違点が全て生じるとした場合、乙２２発明に基づく進歩性欠如の無効理由が解消されるかをまず検討する。
ア 本件訂正発明１
相違点２２−６ないし相違点２２−８の容易想到性
相違点２２−６ないし相違点２２−８は、前記第２の４(1)イ ａのと おり、本件訂正発明１において、1)閲覧者がＷｅｂブラウザに対して閲 覧指示を行った段階においては、Ｗｅｂブラウザは閲覧指示に対応する ＨＴＭＬをサーバに要求するだけであること（相違点２２−６）、2)サー バはＷｅｂブラウザからの要求に従い、画像表示に必要な演算を実行す＼nる、ＨＴＭＬに記述されたＪａｖａＳｃｒｉｐｔをＷｅｂブラウザに送信すること （相違点２２−７）、3)ＷｅｂブラウザがＨＴＭＬに記述されたＪａｖａＳｃｒ ｉｐｔを受信する前に表示領域内に表＼示する分割画像を特定する演算を行 わないこと（相違点２２−８）というものであるのに対し、乙２２発明 は、地図データの要求をサーバに送信するまでの間に、ディスプレイに 表示する地図データ（メッシュ地図）を特定する演算を行っているとい＼nうものである。 Ｗｅｂブラウザを用いた表示では、閲覧者がＷｅｂブラウザに対して＼n閲覧指示を行うと、Ｗｅｂブラウザが閲覧指示に対応するＨＴＭＬをサ ーバに要求し、サーバが要求に対応するＨＴＭＬをＷｅｂブラウザに送 信し、Ｗｅｂブラウザが受信したＨＴＭＬに基づいて表示を行うという＼n表示ステップを経るというようなプログラム上の取決めがあることは顕＼n著な事実であるところ、このようなＨＴＭＬを用いるＷｅｂブラウザの 処理におけるプログラム上の取決めがある以上、閲覧者がＷｅｂブラウ ザに対して閲覧指示を行った段階では、Ｗｅｂブラウザは閲覧指示に対 応するＨＴＭＬをサーバに要求するだけであり、ＷｅｂブラウザがＨＴ ＭＬを受信する前の段階では、Ｗｅｂブラウザによって当該ＨＴＭＬに 基づくいかなる処理も実行されることがないことは、上記取決めから生 じる当然の帰結にすぎない。 そして、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔは、ＨＴＭＬに直接記述されるか、あるいはＨＴ ＭＬによって読み出される外部ファイルに記述されるかのいずれでもよ いものであることは、本件特許出願時の技術常識と認められるから（甲 ４６、４８、４９）、当業者は適宜それを使い分ければよく、Ｗｅｂブラ ウザにおいてＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用いたときにＪａｖａＳｃｒｉｐｔがＨＴＭＬに直接記述されることは当業者の自然な選択の一つにすぎず、その選択をした場 合、ＷｅｂブラウザがＨＴＭＬを受信する前に当該ＨＴＭＬに直接記述 されたＪａｖａＳｃｒｉｐｔを実行しないことはいうまでもない。 そうすると、Ｗｅｂブラウザを採用して動的表示をＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用い＼nて実行しようとするならば、当業者が適宜になす自然な選択の結果、ほ ぼ必然的に相違点２２−６ないし相違点２２−８に係る本件訂正発明１ の構成をとることになるのであって、当該構＼成についてとりたてて創意 を発揮する余地はない。そうであるところ、前記２(1)のとおり、本件特 許出願当時において、Ｗｅｂクライアントによる動的表示を行う処理を＼nＷｅｂブラウザでＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用いて行うことは周知慣用技術であり、 そして、この周知慣用技術を適用すればそれに起因して相違点２２−６ ないし２２−８の本件訂正発明１の構成となるというのであれば、上記＼n相違点に係る本件訂正発明１の構成は容易に想到し得るものというほか＼nない。
・・・
時機に後れた攻撃防御方法の申立てについて＼n
被控訴人は、前記第２の４(2)ア のとおり、被告地図表示方法の本件＼n発明１７の充足性に関する主張は、時機に後れた攻撃防御方法であると してその却下を求めるが、この攻撃方法の提出が訴訟の完結を遅延させ るものとまでは認められないから、却下することはせずに、以下、検討 する。
相違点２２−１７−１の容易想到性について
ａ 本件訂正発明１７は、本件訂正発明１について、1)同じ内容の画像 データを2)複数の倍率で有すること、3)各倍率の画像を構成する分割＼n画像の画素数は表示倍率に関わらず一定であること、4)分割画像の分 割数は倍率が低い画像ほど少なく、倍率が高い画像ほど多いこととの 限定を付したものであるところ、乙２２発明は、上記のような構成を＼n有するとは特定されていない。
ｂ 乙１０文献には別紙９のとおりの記載がある。これによると、乙１０技術として、次のような技術が記載されているものと認められる。 クライアントから要求される画像の指定、表示範囲の指定の変化に＼n関わらず、高速かつ一定時間内に高精細画像を表示するためのデータ＼n構造を備える高精細画像表＼示装置を提供することを目的とするもので あって（【０００６】）、 サーバに格納される画像データのデータ構造が、複数段階の解像度＼nの画像を有するものであり（【００２４】ないし【００２６】、【図２】）、 それぞれ解像度の画像はそれぞれｐピクセル×ｐピクセルのブロッ クに分割されて保持され、個々のブロックを単位としてアクセスされ るものであって、個々のブロックを構成する画素数は解像度に関わら＼nず同じであり（【００２８】、【００２９】、【図３】）、 ブロックの分割数は解像度が少ない画像ほど少なく、解像度が高い 画像ほぼ多い状態であり（【図３】）、 クライアント側の表示装置において表＼示される表示枠に関連する各＼nブロックの画像データを、サーバからクライアントに伝送して表示す＼nる技術（【００３１】、【００３２】）。
ｃ 本件訂正発明１が乙２２発明により容易に想到できるものであるこ とは、前記アにおいて判示したとおりであるところ、乙１０技術は、 相違点２２−１７−１の構成に係る分割画像の格納形態を開示するも＼nのであり、本件訂正発明１７と乙１０技術は、分野を同一とするもの であって表示領域より大きい画像データを領域分割し、表＼示装置に対 応する分割画像を送信して表示することにより表＼示を高速化するとい う機能も共通するものであるから、乙２２発明の分割画像の格納形態＼nとして、乙１０文献記載の分割画像の格納形態を採用して、相違点２ ２−１７−１に係る本件訂正発明１７の構成とすることは容易に想到＼nできる。
控訴人らの主張について
控訴人らは、前記第２の４(1)イ ｅ(g)のとおり、乙１０技術は、個々 の分割画像（ブロック）を送信しているわけでもないし、同じ画像を複 数の倍率でかつ倍率ごとにそれぞれ複数の領域で分割してサーバから送 信しているわけではないから、乙２２発明に乙１０技術を適用して本件 訂正発明１７の構成とすることは容易に想到できない旨主張するが、乙＼n１０技術の分割画像の送信手法と分割画像の格納形態とは、特に必須に 結合しているわけではなく、それぞれ独立した技術事項であるから、乙 １０技術の送信手法までを乙２２発明に適用する必要はなく、乙１０の 分割画像の格納形態のみを採用することに阻害要因も見当たらない。 したがって、上記主張を採用することはできない。
◆判決本文
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2023.04. 4
令和4(行ケ)10092 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月27日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、ゲームプログラムについて、新規事項である＆進歩性なしとした判断は誤りであるとして、拒絶審決を取り消しました。
当初明細書等及び第２次補正後の明細書等に記載の発明の技術的意義は、前 記２(1)イ及び(2)記載のとおり、ユーザの強さの段階を基準として所定範囲内の 強さの段階にある対戦相手を抽出することにより、従来のように対戦相手をラ ンダムに抽出する場合に比べて、対戦相手間の強さに大差が出て勝敗がすぐに ついてしまう戦いの数を低減することができ、また、対戦相手の強さに一定の ばらつきを含ませて対戦ゲームの難度を変化させ、ユーザのゲームに対する興 味を増大させることにある。 そして、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、 攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが 本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間に争いがない（本件審決第 ２の２(2)イ(ｳ)〔本件審決１２頁〕参照）。
上記のような、対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユー ザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細 書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当で＼nあり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態 としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえ て体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合 計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。言い換えれば、 「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的 意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付 加的な事項にすぎないと認められる。 そうすると、当初明細書等には、「強さ」の実施形態として、文言上は「攻撃 力及び防御力の合計値」としか記載されていないとしても、発明の意義及び技 術常識に鑑みると、第２次補正により、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」 に限定せずに、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」と補正したことによって、さらに技術的事項が追加されたも＼nのとは認められず、第２次補正は、新たな技術的事項を導入するものとは認め られない。そうすると、第２次補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内 においてされたものであると認められ、特許法１７条の２第３項の規定に違反 するものではないというべきである。 したがって、本件審決が、第１次補正発明の「強さ」について、第２次補正 により「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」と補正したことは新たな技術的事項を導入するものである＼nとして、第２次補正は特許法１７条の２第３項の規定に違反すると判断して第 ２次補正を却下した（本件審決第２）のは誤りであると認められ、本件審決に は、原告主張の取消事由が認められる。
４ 被告の主張に対する判断
(1) 被告は、当初明細書等の記載から、「強さ」が「攻撃力及び防御力の合計値」 に限定されるものであることは明らかである旨主張する（前記第３〔被告の 主張〕２(1)ア）。
しかし、前記３のとおり、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユ ーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテ ム数等が含まれることが本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間 に争いがない。そして、当初明細書等に、「強さ」について「攻撃力及び防御 力の合計値」と記載された箇所があるとしても、発明の技術的意義に鑑みれ ば、「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りるものと解され、「強さ」から＼n「攻撃力及び防御力の合計値」以外の要素を除外する理由は見出されない。 対戦ゲームには様々な形態があり得るものであり、技術常識に照らすと、ゲ ームの形態に応じて勝敗に影響する「強さ」についても種々のパラメータが 想定されるものと認められ、段落【００２８】に記載の「攻撃力及び防御力 等」における「等」や図２（ｂ）における「…」が、「強さ」の要素のうち、 攻撃力及び防御力以外の体力、俊敏さ、所持アイテム数等の要素を示すと解 することは十分に可能＼である。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(2) また、被告は、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」という第２次補正後の請求項１、７及び８の＼n文言によっては、「強さ」にどのようなパラメータが包含されるのかが具体的 に特定できず、第三者に不測の不利益を生じると主張する（前記第３〔被告 の主張〕２(1)イ）。
確かに、対戦ゲームには様々の形態があり得るものであり、技術常識に照 らすと、ゲームの形態に応じて勝敗に影響する「強さ」についても種々のパ ラメータが想定されるものと認められる。 しかし、各形態のゲームにおいてどのような「強さ」のパラメータを設定 するのが適当かは、当業者であれば適宜判断し得るものと推認され、ユーザ の強さを基準として所定範囲内の強さを有する他のユーザを対戦相手として 選択することにより、ユーザのゲームに対する興味の低下を防ぐという発明 の技術的意義に照らせば、ある形態の対戦ゲームにおいて「強さ」にどのよ うなパラメータが含まれるかは、当業者であれば想定し得るものと推認され る。そうすると、「強さ」が「攻撃力と防御力の合計値」に限定されていない としても、第三者に不測の不利益をもたらすものとは認められない。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(3) 被告は、第２次補正によって「強さ」が広範な概念へと拡張され、新たな 技術的事項を追加するものとなったこと、「数値が高い程前記対戦ゲームを 有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」という第２次補正後の請求項１、７及び８の文言には、どのようなパラメータが包含されるの＼nかが具体的に特定できず、第三者に不測の不利益をもたらすことから、第２ 次補正は認めるべきでない旨主張する（前記第３〔被告の主張〕３）。 しかし、前記(1)及び(2)において述べたとおり、被告の上記主張は採用する ことができない。
(4) また、被告は、当初明細書等の記載から、「強さ」が「攻撃力及び防御力の 合計値」に限定されるものであることは明らかであると主張するが（前記第 ３〔被告の主張〕４）、前記(1)のとおり、このような被告の主張は採用するこ とができない。
当初明細書等及び第２次補正後の明細書等に記載の発明の技術的意義は、前 記２(1)イ及び(2)記載のとおり、ユーザの強さの段階を基準として所定範囲内の 強さの段階にある対戦相手を抽出することにより、従来のように対戦相手をラ ンダムに抽出する場合に比べて、対戦相手間の強さに大差が出て勝敗がすぐに ついてしまう戦いの数を低減することができ、また、対戦相手の強さに一定の ばらつきを含ませて対戦ゲームの難度を変化させ、ユーザのゲームに対する興 味を増大させることにある。 そして、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、 攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが 本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間に争いがない（本件審決第 ２の２(2)イ(ｳ)〔本件審決１２頁〕参照）。
上記のような、対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユー ザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細 書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当で＼nあり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態 としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえ て体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合 計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。言い換えれば、 「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的 意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付 加的な事項にすぎないと認められる。 そうすると、当初明細書等には、「強さ」の実施形態として、文言上は「攻撃 力及び防御力の合計値」としか記載されていないとしても、発明の意義及び技 術常識に鑑みると、第２次補正により、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」 に限定せずに、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」と補正したことによって、さらに技術的事項が追加されたも＼nのとは認められず、第２次補正は、新たな技術的事項を導入するものとは認め られない。そうすると、第２次補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内 においてされたものであると認められ、特許法１７条の２第３項の規定に違反 するものではないというべきである。 したがって、本件審決が、第１次補正発明の「強さ」について、第２次補正 により「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」と補正したことは新たな技術的事項を導入するものである＼nとして、第２次補正は特許法１７条の２第３項の規定に違反すると判断して第 ２次補正を却下した（本件審決第２）のは誤りであると認められ、本件審決に は、原告主張の取消事由が認められる。
４ 被告の主張に対する判断
(1) 被告は、当初明細書等の記載から、「強さ」が「攻撃力及び防御力の合計値」 に限定されるものであることは明らかである旨主張する（前記第３〔被告の 主張〕２(1)ア）。
しかし、前記３のとおり、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユ ーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテ ム数等が含まれることが本願の出願時の技術常識であったことは、当事者間 に争いがない。そして、当初明細書等に、「強さ」について「攻撃力及び防御 力の合計値」と記載された箇所があるとしても、発明の技術的意義に鑑みれ ば、「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りるものと解され、「強さ」から＼n「攻撃力及び防御力の合計値」以外の要素を除外する理由は見出されない。 対戦ゲームには様々な形態があり得るものであり、技術常識に照らすと、ゲ ームの形態に応じて勝敗に影響する「強さ」についても種々のパラメータが 想定されるものと認められ、段落【００２８】に記載の「攻撃力及び防御力 等」における「等」や図２（ｂ）における「…」が、「強さ」の要素のうち、 攻撃力及び防御力以外の体力、俊敏さ、所持アイテム数等の要素を示すと解 することは十分に可能＼である。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(2) また、被告は、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」という第２次補正後の請求項１、７及び８の＼n文言によっては、「強さ」にどのようなパラメータが包含されるのかが具体的 に特定できず、第三者に不測の不利益を生じると主張する（前記第３〔被告 の主張〕２(1)イ）。
確かに、対戦ゲームには様々の形態があり得るものであり、技術常識に照 らすと、ゲームの形態に応じて勝敗に影響する「強さ」についても種々のパ ラメータが想定されるものと認められる。 しかし、各形態のゲームにおいてどのような「強さ」のパラメータを設定 するのが適当かは、当業者であれば適宜判断し得るものと推認され、ユーザ の強さを基準として所定範囲内の強さを有する他のユーザを対戦相手として 選択することにより、ユーザのゲームに対する興味の低下を防ぐという発明 の技術的意義に照らせば、ある形態の対戦ゲームにおいて「強さ」にどのよ うなパラメータが含まれるかは、当業者であれば想定し得るものと推認され る。そうすると、「強さ」が「攻撃力と防御力の合計値」に限定されていない としても、第三者に不測の不利益をもたらすものとは認められない。 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(3) 被告は、第２次補正によって「強さ」が広範な概念へと拡張され、新たな 技術的事項を追加するものとなったこと、「数値が高い程前記対戦ゲームを 有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」という第２次補正後の請求項１、７及び８の文言には、どのようなパラメータが包含されるの＼nかが具体的に特定できず、第三者に不測の不利益をもたらすことから、第２ 次補正は認めるべきでない旨主張する（前記第３〔被告の主張〕３）。 しかし、前記(1)及び(2)において述べたとおり、被告の上記主張は採用する ことができない。
(4) また、被告は、当初明細書等の記載から、「強さ」が「攻撃力及び防御力の 合計値」に限定されるものであることは明らかであると主張するが（前記第 ３〔被告の主張〕４）、前記(1)のとおり、このような被告の主張は採用するこ とができない。
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2023.03.29
令和4(行ケ)10061 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月16日 知的財産高等裁判所
不明瞭とされた拒絶理由に対してした補正について、不明瞭記載の釈明ではない、および新規事項であるとした審決が維持されました。
また、本件補正は、「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの 動作とに対応させて危険である場合」との記載を削除し、「前記検知手段 が人を検知している場合」との記載を追加する補正を含むところ、「前記 検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの動作とに対応させて危険であ る場合」であっても警報を行わない場合を含むことになるから、同５項２ 号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものでない。
イ 原告は、前記第３の１(1)アのとおり、本件補正は、本件拒絶理由通知書 の指摘に応じ、「警報を行う」条件を「前記検知手段が人を検知している 場合」に特定することにより、「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュ エータの動作とに対応させて危険である場合」の意味内容を明確にしたも のであるから、特許法１７条の２第５項４号の明りょうでない記載の釈明 に当たる旨主張する。
しかし、本件補正後の「前記検知手段が人を検知している場合」との記 載は、本件補正前の「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの動 作とに対応させて危険である場合」との記載の本来の意味内容に含まれる べき「前記油圧アクチュエータの動作」との対応関係を明らかにするもの と理解することはできず、本来の意味内容において「警報」を行う対象が オペレーターであったと理解することもできない。 そうすると、本件補正後の記載は本件補正前の記載本来の意味内容とは 異なるものになっているから、本件補正は、本件補正前の記載本来の意味 内容を明らかにするものにはなっておらず、明りょうでない記載の釈明に 当たるとは認められない。
(2) 小括
以上によれば、本件補正は、特許法１７条の２第５項各号に掲げるいずれ の事項を目的とするものにも該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
３ 取消事由２（本件補正における新規事項の追加に対する判断の誤り）につい て
(1) 前記２において説示したとおり、本件補正は、特許法１７条の２第５項各 号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、認められないもの であるから、この点で既に却下されるべきものであるが、なお念のため、本 件補正が新規事項を追加するものであるかについても検討する。 本件補正では、「前記検知手段が人を検知している場合に」警報を行うこ と及び「オペレーターに対して」警報を行うことを発明特定事項として新た に導入するものであるが、当初明細書等には、そもそも、コントローラが何 らかの条件で警報を行う構成すら記載されていない。＼n当初明細書における【０００２】の「機械と周囲の作業員等の障害物との 接触を防止するため、障害物との距離や建設機械の切削や旋回などの動作に 対応させて危険である場合に警報を行う」との記載は、その前の「この技術 においては、」という主語からみれば、特許文献１に記載された従来技術に ついての説明であり、このような従来技術の構成を【発明を実施するための＼n形態】に記載の構成が備えることを開示するものではないし、このような構＼ 成を前提としなければ【発明を実施するための形態】に記載の構成が成立し＼nないという事情もなく、その他【発明を実施するための形態】に記載の構成＼nが従来技術の構成を前提とするものであることをうかがわせる記載もない。＼nそして、上記記載の本件補正による新たな発明特定事項は、当初明細書にお ける【発明を実施するための形態】に記載されていないことはもちろん、背 景技術に関する【０００２】にも記載されていない。よって、本件補正は、新規事項を導入するものであるといえる。
(2) 原告は、前記第３の２(1)のとおり、補正前発明は従来技術が開示している 技術と関連している旨主張するが、仮に、補正前発明が従来技術が開示する 技術と関連性を有するとしても、当初明細書等に、補正前発明に関する構成＼nとして、従来技術の構成が開示されているとはいえないことは明らかである＼nから、いずれにしても、本件補正は、新規事項を導入するものというべきで ある。
また、本件補正は、「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの 動作とに対応させて危険である場合」との記載を削除し、「前記検知手段 が人を検知している場合」との記載を追加する補正を含むところ、「前記 検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの動作とに対応させて危険であ る場合」であっても警報を行わない場合を含むことになるから、同５項２ 号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものでない。
イ 原告は、前記第３の１(1)アのとおり、本件補正は、本件拒絶理由通知書 の指摘に応じ、「警報を行う」条件を「前記検知手段が人を検知している 場合」に特定することにより、「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュ エータの動作とに対応させて危険である場合」の意味内容を明確にしたも のであるから、特許法１７条の２第５項４号の明りょうでない記載の釈明 に当たる旨主張する。
しかし、本件補正後の「前記検知手段が人を検知している場合」との記 載は、本件補正前の「前記検知手段の出力と前記油圧アクチュエータの動 作とに対応させて危険である場合」との記載の本来の意味内容に含まれる べき「前記油圧アクチュエータの動作」との対応関係を明らかにするもの と理解することはできず、本来の意味内容において「警報」を行う対象が オペレーターであったと理解することもできない。 そうすると、本件補正後の記載は本件補正前の記載本来の意味内容とは 異なるものになっているから、本件補正は、本件補正前の記載本来の意味 内容を明らかにするものにはなっておらず、明りょうでない記載の釈明に 当たるとは認められない。
(2) 小括
以上によれば、本件補正は、特許法１７条の２第５項各号に掲げるいずれ の事項を目的とするものにも該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
３ 取消事由２（本件補正における新規事項の追加に対する判断の誤り）につい て
(1) 前記２において説示したとおり、本件補正は、特許法１７条の２第５項各 号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、認められないもの であるから、この点で既に却下されるべきものであるが、なお念のため、本 件補正が新規事項を追加するものであるかについても検討する。 本件補正では、「前記検知手段が人を検知している場合に」警報を行うこ と及び「オペレーターに対して」警報を行うことを発明特定事項として新た に導入するものであるが、当初明細書等には、そもそも、コントローラが何 らかの条件で警報を行う構成すら記載されていない。＼n当初明細書における【０００２】の「機械と周囲の作業員等の障害物との 接触を防止するため、障害物との距離や建設機械の切削や旋回などの動作に 対応させて危険である場合に警報を行う」との記載は、その前の「この技術 においては、」という主語からみれば、特許文献１に記載された従来技術に ついての説明であり、このような従来技術の構成を【発明を実施するための＼n形態】に記載の構成が備えることを開示するものではないし、このような構＼ 成を前提としなければ【発明を実施するための形態】に記載の構成が成立し＼nないという事情もなく、その他【発明を実施するための形態】に記載の構成＼nが従来技術の構成を前提とするものであることをうかがわせる記載もない。＼nそして、上記記載の本件補正による新たな発明特定事項は、当初明細書にお ける【発明を実施するための形態】に記載されていないことはもちろん、背 景技術に関する【０００２】にも記載されていない。よって、本件補正は、新規事項を導入するものであるといえる。
(2) 原告は、前記第３の２(1)のとおり、補正前発明は従来技術が開示している 技術と関連している旨主張するが、仮に、補正前発明が従来技術が開示する 技術と関連性を有するとしても、当初明細書等に、補正前発明に関する構成＼nとして、従来技術の構成が開示されているとはいえないことは明らかである＼nから、いずれにしても、本件補正は、新規事項を導入するものというべきで ある。
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2023.03.24
令和4(ネ)10087 特許権侵害損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特許権侵害として、1審で約８００万円の損害賠償が認められました。双方控訴しましたが、控訴棄却されました。原告（控訴人）は代理人なしの本人訴訟です。
(1) 業界における実施料等の相場について
ア 一審原告は、前記第２の４(4)ア ａのとおり、原判決が、甲５５報告書 の例外的事象における実施料率を理由に、電気等の分野の実施料率の平均 値を採用しなかったのは不当である旨主張する。 しかし、原判決は、一つのデバイスが関連する特許が膨大な量となると いう甲５５報告書の指摘に着目して、電気等の分野の実施料率の平均値を 採用しないとしたのであり、その判断は首肯できるものである。 イ 一審原告は、前記第２の４(4)ア ｂのとおり、乙１３陳述書における実 施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。 しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙１３陳述書は、具体 的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示したものと 理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を吟味する必要 があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や分割出願制度等を 利用した出願を全てまとめて１パテントファミリーとして、パテントファ ミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、１件当たりのライセンス 料率が過少にならない工夫をしていること等に鑑みると、その信用性が否 定されるべきものとはいえない上、そもそも原判決は、乙１３陳述書にお ける料率をそのまま採用しているのではなく、その他の各種事情を総合勘 案した上で、料率を決定しているのであるから、一審原告の主張は採用で きない。
(2) 代替品の不存在について
一審原告は、前記第２の４(4)ア のとおり、本件訂正発明によらずに、 本件訂正発明の効果を奏することは経済的に現実的ではなかった旨主張す る。 しかし、これを的確に裏付けるに足りる証拠はないし、その他の各種事 情を総合考慮すると、そもそもこの点のみをもって本件結論が左右すると はいい難いから、一審原告の上記主張は採用できない。
・・・
一審被告は、「本来解像度」の用語の意義について、本件明細書等【００ ３２】に「「本来解像度」とは「本来画像」の解像度をする。」と定義され ているので、「本来画像」の意義が問題となるところ、「本来画像」の用語 の意義、内容は不明確であるから、本件特許明細書には、構成要件Ｇ’にお＼nける「本来解像度」の意義を理解するための記載がなく、サポート要件に反 する旨、当審において新たに主張するが、本件明細書等の「本来画像」及び 「本来解像度」に関する関係記載（【０００６】、【００３２】、【００７ ９】、【０１１５】、【０１１８】、【０１１９】、【０１２４】ないし 【０１２６】、【０１２８】ないし【０１３０】等）を総合すれば、当業者 は、「本来画像」及び「本来解像度」が何を意味するかにつき十分に理解で＼nきるというべきであるから、本件訂正発明は本件明細書等の発明の詳細な説 明に記載したものといえる。 その他にも、両当事者はるる主張するが、いずれも本件結論を左右し得な い。
第４ 結論
以上によれば、一審原告の請求は、主位的請求である不法行為に基づく損害 賠償請求権に基づき８１９万９４５８円及びこれに対する令和元年１２月１３ 日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を 求める限度で理由があり、その余の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由＼nがないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告及 び一審被告の控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとお り判決する。
(1) 業界における実施料等の相場について
ア 一審原告は、前記第２の４(4)ア ａのとおり、原判決が、甲５５報告書 の例外的事象における実施料率を理由に、電気等の分野の実施料率の平均 値を採用しなかったのは不当である旨主張する。 しかし、原判決は、一つのデバイスが関連する特許が膨大な量となると いう甲５５報告書の指摘に着目して、電気等の分野の実施料率の平均値を 採用しないとしたのであり、その判断は首肯できるものである。 イ 一審原告は、前記第２の４(4)ア ｂのとおり、乙１３陳述書における実 施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。 しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙１３陳述書は、具体 的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示したものと 理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を吟味する必要 があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や分割出願制度等を 利用した出願を全てまとめて１パテントファミリーとして、パテントファ ミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、１件当たりのライセンス 料率が過少にならない工夫をしていること等に鑑みると、その信用性が否 定されるべきものとはいえない上、そもそも原判決は、乙１３陳述書にお ける料率をそのまま採用しているのではなく、その他の各種事情を総合勘 案した上で、料率を決定しているのであるから、一審原告の主張は採用で きない。
(2) 代替品の不存在について
一審原告は、前記第２の４(4)ア のとおり、本件訂正発明によらずに、 本件訂正発明の効果を奏することは経済的に現実的ではなかった旨主張す る。 しかし、これを的確に裏付けるに足りる証拠はないし、その他の各種事 情を総合考慮すると、そもそもこの点のみをもって本件結論が左右すると はいい難いから、一審原告の上記主張は採用できない。
・・・
一審被告は、「本来解像度」の用語の意義について、本件明細書等【００ ３２】に「「本来解像度」とは「本来画像」の解像度をする。」と定義され ているので、「本来画像」の意義が問題となるところ、「本来画像」の用語 の意義、内容は不明確であるから、本件特許明細書には、構成要件Ｇ’にお＼nける「本来解像度」の意義を理解するための記載がなく、サポート要件に反 する旨、当審において新たに主張するが、本件明細書等の「本来画像」及び 「本来解像度」に関する関係記載（【０００６】、【００３２】、【００７ ９】、【０１１５】、【０１１８】、【０１１９】、【０１２４】ないし 【０１２６】、【０１２８】ないし【０１３０】等）を総合すれば、当業者 は、「本来画像」及び「本来解像度」が何を意味するかにつき十分に理解で＼nきるというべきであるから、本件訂正発明は本件明細書等の発明の詳細な説 明に記載したものといえる。 その他にも、両当事者はるる主張するが、いずれも本件結論を左右し得な い。
第４ 結論
以上によれば、一審原告の請求は、主位的請求である不法行為に基づく損害 賠償請求権に基づき８１９万９４５８円及びこれに対する令和元年１２月１３ 日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を 求める限度で理由があり、その余の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由＼nがないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告及 び一審被告の控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとお り判決する。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆令和1(ワ)32239
関連審決取消訴訟事件です。
◆平成28(行ケ)10257
同一特許についての別侵害訴訟の控訴審と1審です
◆令和2(ワ)29604
この事件では、知財高裁は、損害額の算定について以下のように言及されています。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ａのとおり、甲２６報告書の７９頁
は、デバイスに関して、クロスライセンスの方式による場合において、
実施料率の相場が１％未満すなわち０．数％であることを示すにすぎ
ないから、原判決のこの点に係る認定には誤りがある旨主張する。
しかし、甲２６報告書の７９頁によれば、デバイス等においては、製
品が数百ないし数千の要素技術で成り立っていること、互いの代表特＼n許をライセンスし合い、実施料率の相場は１％未満であることといっ
た一般的な事情が認められところ、これに加えて、引用に係る原判決
第４の１１(3)イ 及び のとおり、一審被告が被告製品の製造販売の
ためにした複数のライセンス契約におけるアプリ特許（標準必須特許
以外の特許）に係るパテントファミリー１件当たりのライセンス料率
は平均●●●●●●●％であり、これを画像処理に関連する発明に限
定すると１件当たりのライセンス料率は、平均●●●●●●●●％と
なること等、本件特有の事情も考慮すれば、原判決の相当実施料率の
認定に誤りがあるとはいえない。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ｂのとおり、ライセンス料は、主
として「代表特許」の価値によって決まるので、乙１４陳述書の計算＼nにおける標準必須特許を除く「全ての特許の件数で除した１件当たり
のライセンス料率」は不当にディスカウントされたものである旨主張
する。
しかし、乙１４陳述書は、代表特許（甲２６の７９頁にいう「相互＼nの代表的な特許」）ではなく、標準必須特許（携帯電話事業分野の標＼n準規格の実施に不可欠な特許）と、アプリ特許（通信規格に適合する
ために不可欠とはいえない特許）を分けて扱っているのであり、それ
自体は合理的なことであって、このような方式を採ることが不当なデ
ィスカウントに当たるともいえないから、一審原告の主張は採用でき
ない。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ｃのとおり、乙１４陳述書におけ
る実施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。
しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙１４陳述書は、
具体的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示し
たものと理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を
吟味する必要があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や
分割出願制度等を利用した出願を全てまとめて１パテントファミリー
として、パテントファミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、
１件当たりのライセンス料率が過少にならない工夫をしていること等
に鑑みると、その信用性が否定されるべきものとはいえない上、そも
そも原判決は、乙１４陳述書における料率をそのまま採用しているの
ではなく、その他の各種事情を総合勘案した上で、料率を決定してい
るのであるから、一審原告の主張は採用できない。
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2023.03.24
令和4(行ケ)10030 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月9日 知的財産高等裁判所
異議申立の決定が取り消されました。審判部は、審判は補正は新規事項追加であると判断しました。知財高裁は、新規事項ではないと判断し、これを取り消しました。＼n
訂正事項２は、請求項１を引用する請求項４を新たな独立項である請求 項１５とし、かつ、「（但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、 その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く。）」との 事項を追加するものである。
訂正前の請求項１においては、「積層体」について、「少なくとも２層を 有する積層体」と特定しているのにすぎないのであるから、ここにいう積 層体には、「第１の層」、「第２の層」及びその他の任意の層からなる積層 体が含まれることになるところ、「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に 設けられたガスバリア性塗布膜」も層を形成するものである以上、この任 意の層に該当するといえる。したがって、訂正前の請求項１における積層 体は、「第１の層」、「第２の層」並びに「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸 着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」からなる積層体（以下「積層体 Ａ」という。）を含んでいたものである。
そうすると、訂正事項２は、「積層体Ａ」を含む訂正前の請求項１におけ る積層体から積層体Ａを除くものといえ、このように積層体を特定したこ とにより、訂正前の請求項４に係る発明の技術的発明が狭まることになる のであるから、訂正事項２が特許法１２０条の５第２項ただし書１号に規 定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。
イ 被告は、前記第３の１(2)ア のとおり、訂正事項２は、「積層体」から、 「無機酸化物の蒸着膜」及びその上の「ガスバリア性塗布膜」を「積層体」 内の構成としたものを除く記載とはなっておらず、「積層体」の外に該当す＼nる「積層体」の「上」に、新たに「無機酸化物の蒸着膜」を設け、さらにそ の上に「ガスバリア性塗布膜」を設けたものを除くとする記載となってい るから、「積層体」の範囲自体を減縮していない旨主張する。しかし、本件 発明は、「第１の層」及び「第２の層」で完結した積層体を特定事項とする ものではなく、特許を受けようとする発明を、「第１の層」及び「第２の層」 を有する全ての積層体とするいわゆるオープンクレームに該当するもので あるから、権利範囲に含まれる具体的層構成を特定するに当たり、積層体＼nの内外を形式的に区別しても意味がない（「第１の層」及び「第２の層」の 外部の層も全て、本件発明における積層体の構成要素となる。）。そして、＼n前記アのとおり、訂正事項２における「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜 が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」 の具体的な内容は、「第１の層」、「第２の層」並びに「無機酸化物の蒸着 膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」を備えた積層体であ るから、結局、積層体Ａと区別できないものである。したがって、訂正事項 ２は訂正前の積層体から積層体Ａを除く訂正であり、「積層体」の範囲を減 縮していることになる。
また、被告は、本件訂正事項２のような「除くクレーム」とする訂正は、 第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利＼n益を及ぼす蓋然性が高いものというべきである旨主張する。しかし、被告 主張のような懸念が仮にあったとしても、それは、訂正後の請求項につき、 明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題という べきであるから、いずれにしても、本件事案において、この点をもって直ち に訂正を認めない理由とすることは相当でない。
ウ 以上のとおりであるから、訂正事項２が特許請求の範囲の減縮を目的と するものに当たらないとした本件取消決定の判断には誤りがある。 また、訂正事項３ないし９が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに 当たらないとした本件取消決定の判断にも誤りがある。
(2) 新規事項の追加の有無について
ア 仮に、本件において、異議手続で審理・判断されていない新規事項の追加 の有無について審理・判断することができるとしても、訂正事項２は、新規 事項を追加するものとは認められない。 すなわち、訂正が、当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項 を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した 事項の範囲内において」するものと解すべきところ、訂正事項２によって 「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリ ア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、新たな技術的 事項が導入されるわけではなく、新規事項が追加されるものではない。 本件発明の課題は、バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニ ュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を 提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された 積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積 層体を提供すること（【０００８】）であるが、上記除外によってこの技術 的課題に何らかの影響が及ぶものではない。
イ 被告は、前記第３の１(2)ア のとおり、訂正事項２は、本件発明の課題 に、引用文献の課題解決手段である「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が 設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜」を追加することで新たな 技術的事項を追加し、その追加した事項を前提に、それを除くとするので あるから、新たな技術的事項を導入するものである旨主張する。 しかし、訂正事項２による除外がされて残った技術的事項には、本件訂 正前と比較して何ら新しい技術的要素はないから、被告の主張は採用でき ない。
訂正事項２は、請求項１を引用する請求項４を新たな独立項である請求 項１５とし、かつ、「（但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、 その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く。）」との 事項を追加するものである。
訂正前の請求項１においては、「積層体」について、「少なくとも２層を 有する積層体」と特定しているのにすぎないのであるから、ここにいう積 層体には、「第１の層」、「第２の層」及びその他の任意の層からなる積層 体が含まれることになるところ、「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に 設けられたガスバリア性塗布膜」も層を形成するものである以上、この任 意の層に該当するといえる。したがって、訂正前の請求項１における積層 体は、「第１の層」、「第２の層」並びに「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸 着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」からなる積層体（以下「積層体 Ａ」という。）を含んでいたものである。
そうすると、訂正事項２は、「積層体Ａ」を含む訂正前の請求項１におけ る積層体から積層体Ａを除くものといえ、このように積層体を特定したこ とにより、訂正前の請求項４に係る発明の技術的発明が狭まることになる のであるから、訂正事項２が特許法１２０条の５第２項ただし書１号に規 定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。
イ 被告は、前記第３の１(2)ア のとおり、訂正事項２は、「積層体」から、 「無機酸化物の蒸着膜」及びその上の「ガスバリア性塗布膜」を「積層体」 内の構成としたものを除く記載とはなっておらず、「積層体」の外に該当す＼nる「積層体」の「上」に、新たに「無機酸化物の蒸着膜」を設け、さらにそ の上に「ガスバリア性塗布膜」を設けたものを除くとする記載となってい るから、「積層体」の範囲自体を減縮していない旨主張する。しかし、本件 発明は、「第１の層」及び「第２の層」で完結した積層体を特定事項とする ものではなく、特許を受けようとする発明を、「第１の層」及び「第２の層」 を有する全ての積層体とするいわゆるオープンクレームに該当するもので あるから、権利範囲に含まれる具体的層構成を特定するに当たり、積層体＼nの内外を形式的に区別しても意味がない（「第１の層」及び「第２の層」の 外部の層も全て、本件発明における積層体の構成要素となる。）。そして、＼n前記アのとおり、訂正事項２における「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜 が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」 の具体的な内容は、「第１の層」、「第２の層」並びに「無機酸化物の蒸着 膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」を備えた積層体であ るから、結局、積層体Ａと区別できないものである。したがって、訂正事項 ２は訂正前の積層体から積層体Ａを除く訂正であり、「積層体」の範囲を減 縮していることになる。
また、被告は、本件訂正事項２のような「除くクレーム」とする訂正は、 第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利＼n益を及ぼす蓋然性が高いものというべきである旨主張する。しかし、被告 主張のような懸念が仮にあったとしても、それは、訂正後の請求項につき、 明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題という べきであるから、いずれにしても、本件事案において、この点をもって直ち に訂正を認めない理由とすることは相当でない。
ウ 以上のとおりであるから、訂正事項２が特許請求の範囲の減縮を目的と するものに当たらないとした本件取消決定の判断には誤りがある。 また、訂正事項３ないし９が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに 当たらないとした本件取消決定の判断にも誤りがある。
(2) 新規事項の追加の有無について
ア 仮に、本件において、異議手続で審理・判断されていない新規事項の追加 の有無について審理・判断することができるとしても、訂正事項２は、新規 事項を追加するものとは認められない。 すなわち、訂正が、当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項 を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した 事項の範囲内において」するものと解すべきところ、訂正事項２によって 「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリ ア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、新たな技術的 事項が導入されるわけではなく、新規事項が追加されるものではない。 本件発明の課題は、バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニ ュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を 提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された 積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積 層体を提供すること（【０００８】）であるが、上記除外によってこの技術 的課題に何らかの影響が及ぶものではない。
イ 被告は、前記第３の１(2)ア のとおり、訂正事項２は、本件発明の課題 に、引用文献の課題解決手段である「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が 設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜」を追加することで新たな 技術的事項を追加し、その追加した事項を前提に、それを除くとするので あるから、新たな技術的事項を導入するものである旨主張する。 しかし、訂正事項２による除外がされて残った技術的事項には、本件訂 正前と比較して何ら新しい技術的要素はないから、被告の主張は採用でき ない。
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2023.03.22
令和4(ネ)10061 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月9日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
１審は２９-２違反の無効理由有りとして、権利行使不能と判断しました。本件特許１を再訂正しましたが、知財高裁も再訂正後の発明について２９-２違反の無効理由有りと判断しました。なお、再訂正発明については、審判では先願との同一性なしと判断されています。
(3) 争点３−１（引用発明１−１に基づく本件再訂正後発明１の拡大先願要件違 反の有無）について
ア 構成要件１Ｄ−１及び１Ｄ−４−１について＼n
(ｱ) 控訴人は、引用発明１−１の押さえ部は可動であり、仮に可動ではない場合 を含むとしても、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリーン本体を巻き出 す又は巻き取る構成は乙１０公報に開示されていないと主張する。＼n
(ｲ) しかしながら、乙１０公報には、押さえ部を固定する場合を排除するような 記載はない。そして、「スクリーン本体４が被磁着体９０に近接した位置にあると、 スクリーン本体４が被磁着体９０に磁着しやすくて引き出し操作をスムーズに行い 難いし、スクリーン本体４の表面に傷が付くことがあることから、引き出しを開始＼nする前に、図４に示すように、ベース板１１に可動片１２を重ね合わせた状態（ロ ック状態）にして、押さえ部５を被磁着体９０から離した態様（第１配置態様）に 固定する。」（【００４３】）との記載は、特許請求の範囲の請求項３に係る発明の実 施例に係るものと認められる。また、上記記載からすると、スクリーン本体４の引 き出し操作をスムーズに行うことができ、スクリーン本体４の表面に傷が付くおそ＼nれがない場合には、引き出し時に、押さえ部を非磁着体（本件再訂正後発明１にお ける「設置面」）から離す必要がないものと読み取ることができる。さらに、乙１ ０公報には、請求項３に係る発明の実施例についての説明として、「前記押さえ部 ５を被磁着体９０から離した第１配置態様において、前記押さえ部５と前記被磁着 体９０との離間間隔（距離）は、２０ｍｍ〜７０ｍｍに設定されるのが好ましい （図４参照）。」（【００４９】）、「前記押さえ部５を被磁着体９０に近接させた第２配置態様において、前記押さえ部５と前記被磁着体９０との離間間隔（距離）は、 １ｍｍ〜１５ｍｍに設定されるのが好ましく、中でも２ｍｍ〜８ｍｍに設定される のが特に好ましい（図３、５参照）。」（【００５０】）との記載があることからして、引用発明１−１においても、押さえ部と被磁着体との位置関係にはある程度の幅が あることが想定されているといえるところ、押さえ部と被磁着体との間の距離を調 整することによって、スクリーン本体の引き出し操作をスムーズに行うことができ、 かつ、スクリーン本体の表面に傷が付くおそれがないようにすることが可能＼である ことは、当業者にとって明らかであるといえる。 そうすると、乙１０公報には、押さえ部を固定した構成が開示されていると認め＼nるのが相当である。
(ｳ) 上記を前提とすると、乙１０公報の【図５】のような構成で押さえ部を固定＼nすることも当然に想定されるから、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリ ーン本体を巻き出す又は巻き取る構成も、乙１０公報に開示されていると認められ＼nる。乙１０公報の【図１】〜【図６】は、いずれも押さえ部を可動とした場合（す なわち請求項３に係る発明）の実施例であると認められるのであって、これらの図 をもって、乙１０公報に、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリーン本体 を巻き出す又は巻き取る構成が開示されていないということはできない。＼n
(ｴ) したがって、控訴人の上記主張は理由がない。
イ 構成要件１Ｄ−４−２について＼n
・・・
(ｳ) ところで、乙１０公報には、「前記可動体２４の先端部２６の横断面視での 外形形状は、少なくとも前記スクリーン本体４と接触し得る部分が円弧面に形成さ れているので（図１０参照）、引き出し操作の際のスクリーン本体４の傷付きを十＼n分に防止することができる。」（【００６２】）、「前記可動体２４の先端部２６の横断面視での外形形状は、少なくとも前記スクリーン本体４と接触し得る部分が円弧面 に形成されているので（図１０参照）、巻き取り操作の際のスクリーン本体４の傷 付きを十分に防止することができる。」（【００６６】）との記載があり、これらの記＼n載における「稼働体２４の先端部２６」は引用発明１−１の「押さえ部」に相当す る部分であることから、引用発明１−１において、押さえ部の横断面視の形状を円 弧面としているのは、引き出し操作及び巻き取り操作の際に、スクリーン本体が傷 付くことを防止するためであるものと認められる。そうすると、乙１０公報には、 押さえ部の構成を工夫することによって、引き出し操作及び巻き取り操作の際にス＼nクリーン本体が傷付くことを防止することが開示されているといえる。
(ｴ) そして、シートと接触する部分を回転可能とすることによる効果も、シート＼nの移動時にシートが傷付くことを防止するというものである。 そうすると、引用発明１−１において、横断面視の形状が円弧面である押さえ部 を回転可能とし、その結果、押さえ部に接触しながら巻き出され又は巻き取られる＼nスクリーンの摺動接触に起因して押さえ部が回転するものとすることは、当業者が 押さえ部の構成の工夫として適宜選択する範囲のものにすぎないと認めるのが相当＼nである。
・・・・
ウ 構成要件１Ｄ−４−３について＼n
・・・
(ｲ) 乙３１（平成２４年１２月１８日付けの株式会社ケイアイシーの商品カタロ グ）、乙３２（特開２００６−１７８９１６号公報）及び乙３３公報には、ケース から巻き出す形態のスクリーン装置において、ケースに取手が設けられているもの が開示されており、本件特許１の出願当時、本件再訂正後発明１のようなマグネッ トスクリーン装置の技術分野において、ケースに取手を設けることは周知・慣用手 段であったと認められる。そして、引用発明１−１において収納ケースに取手を設 けることは、当業者が、運搬の便宜等のため、必要に応じて適宜選択できることで あると認められる。
(ｳ) 控訴人は、本件再訂正後発明１においては、ケーシングを移動させてシート を巻き出す使用態様のために「取手部」が必須であるのに対し、引用発明１−１で は収納ケースを移動させてシートを巻き出すような使用形態は想定されていないか ら、収納ケースに「取手部」に相当する部材を設けることについては開示も示唆も ないと主張するが、本件再訂正後発明１においても、ケーシングではなく「操作バ ー」側を移動させてスクリーンを巻き出す態様も想定されているし（本件明細書１ の【００５１】、【図１２】）、また、取手部ではなく、ケーシング自体を保持して移 動させることが可能であることは明らかであるから、ケーシングを移動させてシー＼nトを巻き出すために「取手部」が必須であるという上記控訴人の主張は採用できな い。
(ｴ) したがって、引用発明１−１は、構成要件１Ｄ−４−３に相当する構＼成を含 むものと認めるのが相当である。
(3) 争点３−１（引用発明１−１に基づく本件再訂正後発明１の拡大先願要件違 反の有無）について
ア 構成要件１Ｄ−１及び１Ｄ−４−１について＼n
(ｱ) 控訴人は、引用発明１−１の押さえ部は可動であり、仮に可動ではない場合 を含むとしても、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリーン本体を巻き出 す又は巻き取る構成は乙１０公報に開示されていないと主張する。＼n
(ｲ) しかしながら、乙１０公報には、押さえ部を固定する場合を排除するような 記載はない。そして、「スクリーン本体４が被磁着体９０に近接した位置にあると、 スクリーン本体４が被磁着体９０に磁着しやすくて引き出し操作をスムーズに行い 難いし、スクリーン本体４の表面に傷が付くことがあることから、引き出しを開始＼nする前に、図４に示すように、ベース板１１に可動片１２を重ね合わせた状態（ロ ック状態）にして、押さえ部５を被磁着体９０から離した態様（第１配置態様）に 固定する。」（【００４３】）との記載は、特許請求の範囲の請求項３に係る発明の実 施例に係るものと認められる。また、上記記載からすると、スクリーン本体４の引 き出し操作をスムーズに行うことができ、スクリーン本体４の表面に傷が付くおそ＼nれがない場合には、引き出し時に、押さえ部を非磁着体（本件再訂正後発明１にお ける「設置面」）から離す必要がないものと読み取ることができる。さらに、乙１ ０公報には、請求項３に係る発明の実施例についての説明として、「前記押さえ部 ５を被磁着体９０から離した第１配置態様において、前記押さえ部５と前記被磁着 体９０との離間間隔（距離）は、２０ｍｍ〜７０ｍｍに設定されるのが好ましい （図４参照）。」（【００４９】）、「前記押さえ部５を被磁着体９０に近接させた第２配置態様において、前記押さえ部５と前記被磁着体９０との離間間隔（距離）は、 １ｍｍ〜１５ｍｍに設定されるのが好ましく、中でも２ｍｍ〜８ｍｍに設定される のが特に好ましい（図３、５参照）。」（【００５０】）との記載があることからして、引用発明１−１においても、押さえ部と被磁着体との位置関係にはある程度の幅が あることが想定されているといえるところ、押さえ部と被磁着体との間の距離を調 整することによって、スクリーン本体の引き出し操作をスムーズに行うことができ、 かつ、スクリーン本体の表面に傷が付くおそれがないようにすることが可能＼である ことは、当業者にとって明らかであるといえる。 そうすると、乙１０公報には、押さえ部を固定した構成が開示されていると認め＼nるのが相当である。
(ｳ) 上記を前提とすると、乙１０公報の【図５】のような構成で押さえ部を固定＼nすることも当然に想定されるから、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリ ーン本体を巻き出す又は巻き取る構成も、乙１０公報に開示されていると認められ＼nる。乙１０公報の【図１】〜【図６】は、いずれも押さえ部を可動とした場合（す なわち請求項３に係る発明）の実施例であると認められるのであって、これらの図 をもって、乙１０公報に、押さえ部を被磁着体に近接させた態様でスクリーン本体 を巻き出す又は巻き取る構成が開示されていないということはできない。＼n
(ｴ) したがって、控訴人の上記主張は理由がない。
イ 構成要件１Ｄ−４−２について＼n
・・・
(ｳ) ところで、乙１０公報には、「前記可動体２４の先端部２６の横断面視での 外形形状は、少なくとも前記スクリーン本体４と接触し得る部分が円弧面に形成さ れているので（図１０参照）、引き出し操作の際のスクリーン本体４の傷付きを十＼n分に防止することができる。」（【００６２】）、「前記可動体２４の先端部２６の横断面視での外形形状は、少なくとも前記スクリーン本体４と接触し得る部分が円弧面 に形成されているので（図１０参照）、巻き取り操作の際のスクリーン本体４の傷 付きを十分に防止することができる。」（【００６６】）との記載があり、これらの記＼n載における「稼働体２４の先端部２６」は引用発明１−１の「押さえ部」に相当す る部分であることから、引用発明１−１において、押さえ部の横断面視の形状を円 弧面としているのは、引き出し操作及び巻き取り操作の際に、スクリーン本体が傷 付くことを防止するためであるものと認められる。そうすると、乙１０公報には、 押さえ部の構成を工夫することによって、引き出し操作及び巻き取り操作の際にス＼nクリーン本体が傷付くことを防止することが開示されているといえる。
(ｴ) そして、シートと接触する部分を回転可能とすることによる効果も、シート＼nの移動時にシートが傷付くことを防止するというものである。 そうすると、引用発明１−１において、横断面視の形状が円弧面である押さえ部 を回転可能とし、その結果、押さえ部に接触しながら巻き出され又は巻き取られる＼nスクリーンの摺動接触に起因して押さえ部が回転するものとすることは、当業者が 押さえ部の構成の工夫として適宜選択する範囲のものにすぎないと認めるのが相当＼nである。
・・・・
ウ 構成要件１Ｄ−４−３について＼n
・・・
(ｲ) 乙３１（平成２４年１２月１８日付けの株式会社ケイアイシーの商品カタロ グ）、乙３２（特開２００６−１７８９１６号公報）及び乙３３公報には、ケース から巻き出す形態のスクリーン装置において、ケースに取手が設けられているもの が開示されており、本件特許１の出願当時、本件再訂正後発明１のようなマグネッ トスクリーン装置の技術分野において、ケースに取手を設けることは周知・慣用手 段であったと認められる。そして、引用発明１−１において収納ケースに取手を設 けることは、当業者が、運搬の便宜等のため、必要に応じて適宜選択できることで あると認められる。
(ｳ) 控訴人は、本件再訂正後発明１においては、ケーシングを移動させてシート を巻き出す使用態様のために「取手部」が必須であるのに対し、引用発明１−１で は収納ケースを移動させてシートを巻き出すような使用形態は想定されていないか ら、収納ケースに「取手部」に相当する部材を設けることについては開示も示唆も ないと主張するが、本件再訂正後発明１においても、ケーシングではなく「操作バ ー」側を移動させてスクリーンを巻き出す態様も想定されているし（本件明細書１ の【００５１】、【図１２】）、また、取手部ではなく、ケーシング自体を保持して移 動させることが可能であることは明らかであるから、ケーシングを移動させてシー＼nトを巻き出すために「取手部」が必須であるという上記控訴人の主張は採用できな い。
(ｴ) したがって、引用発明１−１は、構成要件１Ｄ−４−３に相当する構＼成を含 むものと認めるのが相当である。
◆判決本文
１審はこちらです。
◆令和2年（ワ）3297号
本件特許１は以下です。
◆第６４２２８００号
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2023.03.20
令和4(ネ)10078 不当利得返還請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
任天堂に2画面表示ゲーム器に対する特許侵害訴訟の控訴審判決です。1審の東京地裁40部は、特許発明は公知技術から進歩性無し、第2次訂正は新規事項、第3次訂正は訂正目的違反（減縮・明瞭化のいずれでもない）ので、訂正要件満たさず、権利行使不能と判断しました。＼n控訴審において、控訴人（1審原告）は訂正の再抗弁をしました。知財高裁（4部）は、「本来であれば却下は免れないが、被控訴人から第４次訂正については訂正要件を充足しないこと等を含め、第４次訂正に係る訂正の再抗弁についての反論がされており、この限度では訴訟の完結を遅延させることになるとまではいえないため、以下、判断を加える」として、訂正の再抗弁について、判断がなされています。
ア 時機に後れた攻撃防御方法に当たるかについて
控訴人は、第４次訂正に係る訂正の再抗弁は、特許庁による令和４年４ 月２１日付けの審決の予告を受けてした第４次訂正請求に係るものであ＼nって、本件特許に係る特許権侵害訴訟における手続においても当然に主張 できるものと考えるようである（同主張によって第３次訂正に係る訂正の 再抗弁が取下げ擬制されたとも主張している。）が、特許権侵害訴訟におい て無効の抗弁とその対抗主張ともいうべき訂正の再抗弁は、特許権の侵害 に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決するため、 特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことなく主張することが できるものとされたにすぎず、特許無効審判とは別の手続である民事訴訟 手続内でのものであるから、審理の経過に鑑みて、審理を不当に遅延させ るものであるときは、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下 されるべきである。
そこで、原審における審理経過についてみると、控訴人は、原審におい て、第１回弁論準備手続期日（令和元年１１月１８日）における本件特許 が新規性及び進歩性を欠く旨の無効の抗弁の主張（被告第１準備書面）を 受けて、第３回弁論準備手続期日（令和２年７月２７日）までに、第２次 訂正に係る訂正の再抗弁に係る原告第２準備書面を提出したが、本件無効 審判の手続における訂正請求に合わせて、第３次訂正に係る訂正の再抗弁 を記載した令和３年３月３日付け原告第５準備書面及び同年５月２７日 付け原告第６準備書面を提出した（これらの準備書面は、第４回弁論準備 手続期日（令和３年１２月１６日）において、訂正書面を含めて陳述され た。）。原判決は、第２次訂正及び第３次訂正に係る訂正の再抗弁はいずれ も訂正要件を充足せず、本件特許は特許無効審判により無効とすべきもの と判断したところ、控訴人は、控訴理由書で、第４次訂正に係る訂正の再 抗弁の主張を追加したものである。 こうした原審での審理経過に鑑みると、第４次訂正は、時機に後れて提 出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れたことについて控訴人に は重過失があるから、本来であれば却下は免れないが、被控訴人から第４ 次訂正については訂正要件を充足しないこと等を含め、第４次訂正に係る 訂正の再抗弁についての反論がされており、この限度では訴訟の完結を遅 延させることになるとまではいえないため、以下、判断を加えることとす る。
ア 時機に後れた攻撃防御方法に当たるかについて
控訴人は、第４次訂正に係る訂正の再抗弁は、特許庁による令和４年４ 月２１日付けの審決の予告を受けてした第４次訂正請求に係るものであ＼nって、本件特許に係る特許権侵害訴訟における手続においても当然に主張 できるものと考えるようである（同主張によって第３次訂正に係る訂正の 再抗弁が取下げ擬制されたとも主張している。）が、特許権侵害訴訟におい て無効の抗弁とその対抗主張ともいうべき訂正の再抗弁は、特許権の侵害 に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決するため、 特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことなく主張することが できるものとされたにすぎず、特許無効審判とは別の手続である民事訴訟 手続内でのものであるから、審理の経過に鑑みて、審理を不当に遅延させ るものであるときは、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下 されるべきである。
そこで、原審における審理経過についてみると、控訴人は、原審におい て、第１回弁論準備手続期日（令和元年１１月１８日）における本件特許 が新規性及び進歩性を欠く旨の無効の抗弁の主張（被告第１準備書面）を 受けて、第３回弁論準備手続期日（令和２年７月２７日）までに、第２次 訂正に係る訂正の再抗弁に係る原告第２準備書面を提出したが、本件無効 審判の手続における訂正請求に合わせて、第３次訂正に係る訂正の再抗弁 を記載した令和３年３月３日付け原告第５準備書面及び同年５月２７日 付け原告第６準備書面を提出した（これらの準備書面は、第４回弁論準備 手続期日（令和３年１２月１６日）において、訂正書面を含めて陳述され た。）。原判決は、第２次訂正及び第３次訂正に係る訂正の再抗弁はいずれ も訂正要件を充足せず、本件特許は特許無効審判により無効とすべきもの と判断したところ、控訴人は、控訴理由書で、第４次訂正に係る訂正の再 抗弁の主張を追加したものである。 こうした原審での審理経過に鑑みると、第４次訂正は、時機に後れて提 出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れたことについて控訴人に は重過失があるから、本来であれば却下は免れないが、被控訴人から第４ 次訂正については訂正要件を充足しないこと等を含め、第４次訂正に係る 訂正の再抗弁についての反論がされており、この限度では訴訟の完結を遅 延させることになるとまではいえないため、以下、判断を加えることとす る。
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>> 104条の3
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2022.12.24
令和3(行ケ)10090 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月4日 知的財産高等裁判所
知財高裁(1部)は、訂正要件違反として、無効理由無しとした審決を取り消しました。
原告は、本件審決は、本件訂正について、1)訂正事項１は、本件訂正前 の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と 訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の 発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に 対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充 填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解＼nすることができるから、訂正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法 １３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものということができる、 2)訂正事項２は、本件訂正前の請求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激 を低減する、噴射方法」とするものであるが、当該噴射方法は、「害虫忌避 組成物を噴射する噴射方法」の発明であり、その害虫忌避組成物が有して いる粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、 実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の作用・用途が、発明の構＼n成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項２は、「特 許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができる旨判断したが、 かかる本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断す る。
(ア) 訂正事項１は、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺 激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項２は、本件訂正前の請 求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正 するものであり（甲４６）、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」及び本 件訂正前の請求項３の「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜へ の刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係 る記載事項を加えたものと認められる。
しかるところ、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本 発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位 置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定 の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい 害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減さ れ、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」（【００ ０６】）、「本実施形態の噴射製品は、噴口から１５ｃｍ離れた位置におけ る噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、噴口から３０ ｃｍ離れた位置における噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径 ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整されて いる。なお、本実施形態の噴射製品は、噴射された際の粒子径比が特定 の範囲となるよう調整されていることを特徴とする。そのため、その他 の構成（たとえば噴射製品の形状、他の成分および配合、容器内圧等の＼n各種物性等）は、上記粒子径比の範囲を満たすものであればよく、特に 限定されない。」（【００１０】）、「本実施形態の噴射製品は、粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整されている。そのため、噴射さ れた害虫忌避組成物は、噴口から３０ｃｍ離れた位置であっても粒子径 が維持されたままである。その結果、噴射製品は、粘膜を刺激しやすい 上記特定の害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺 激が低減され得る。」（【００２３】）、「このように、本実施形態の噴射製 品は、噴射された害虫忌避組成物の粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以 上に調整されていればよく、このような粒子径比を上記範囲に調整する 方法は特に限定されない。」（【００２４】）、「以上、本実施形態の噴射製 品（ポンプ製品）によれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成 分が配合されているにもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴 射後に粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されているため、粘 膜への刺激が低減され得る。」（【００２８】）、「本実施形態の噴射方法に よれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成分が配合されている にもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴射後に粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されるよう噴射される。その結果、本実 施形態の噴射方法によって噴射された害虫忌避組成物は、使用者等の粘 膜を刺激しにくい。」（【００４４】）、「表１に示されるように、粒子径比＼n（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整された実施例１〜１４の噴 射製品は、Ｎ，Ｎ−ジエチル−ｍ−トルアミド（ディート）を配合した 噴射製品（たとえば表２に示される参考例１）と同程度まで粘膜刺激が＼n低減された。また、たとえば実施例１〜３と実施例１１〜１３との比較 から分かるように、本発明の噴射製品は、使用するポンプ製品（アクチ ュエータ）の寸法等（噴射方式、噴口径、１回吐出量等の諸条件）が異 なる場合であっても、粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう 調整されていることにより、粘膜刺激低減効果が得られることがわかっ た。」（【００５２】）との記載がある。これらの記載によれば、本件明細 書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項１の 「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組 成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置にお ける噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ３０との粒子 径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整され」との構成又は＼n本件訂正前の請求項３の「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となり」 との構成によって奏することの開示があることが認められる。一方で、＼n本件明細書には、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成にした場合＼nであっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があるこ とについての記載も示唆もない。
そうすると、訂正事項１及び２により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項 は、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成によって奏される作用効＼n果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項１及び２は、本件訂 正前の請求項１及び３の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと 認めることはできない。
(イ) したがって、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許 法１３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認めることは できないから、原告の前記主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は、訂正事項１は、害虫忌避組成物を充填した物の発明（本件訂正 前の請求項１）において、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激 という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌 避組成物を充填した物の発明の用途又は作用が、発明の構成として限定さ＼nれたものと理解することができ、また、訂正事項２は、害虫忌避組成物を 噴射する噴射方法の発明（本件訂正前の請求項３）において、その害虫忌 避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激 を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の用途 又は作用が、発明の構成として限定されたものと理解することができると＼nして、訂正事項１及び２は、本件訂正前の請求項１及び３の各発明の特許 請求の範囲について、少なくとも用途又は作用を限定しているから、「特許 請求の範囲の減縮」を目的とするものである旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件審決と同旨の理由を述べるもの であるから、前記アで説示したとおり、採用することができない。
原告は、本件審決は、本件訂正について、1)訂正事項１は、本件訂正前 の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と 訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の 発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に 対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充 填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解＼nすることができるから、訂正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法 １３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものということができる、 2)訂正事項２は、本件訂正前の請求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激 を低減する、噴射方法」とするものであるが、当該噴射方法は、「害虫忌避 組成物を噴射する噴射方法」の発明であり、その害虫忌避組成物が有して いる粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、 実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の作用・用途が、発明の構＼n成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項２は、「特 許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができる旨判断したが、 かかる本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断す る。
(ア) 訂正事項１は、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺 激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項２は、本件訂正前の請 求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正 するものであり（甲４６）、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」及び本 件訂正前の請求項３の「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜へ の刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係 る記載事項を加えたものと認められる。
しかるところ、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本 発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位 置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定 の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい 害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減さ れ、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」（【００ ０６】）、「本実施形態の噴射製品は、噴口から１５ｃｍ離れた位置におけ る噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、噴口から３０ ｃｍ離れた位置における噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径 ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整されて いる。なお、本実施形態の噴射製品は、噴射された際の粒子径比が特定 の範囲となるよう調整されていることを特徴とする。そのため、その他 の構成（たとえば噴射製品の形状、他の成分および配合、容器内圧等の＼n各種物性等）は、上記粒子径比の範囲を満たすものであればよく、特に 限定されない。」（【００１０】）、「本実施形態の噴射製品は、粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整されている。そのため、噴射さ れた害虫忌避組成物は、噴口から３０ｃｍ離れた位置であっても粒子径 が維持されたままである。その結果、噴射製品は、粘膜を刺激しやすい 上記特定の害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺 激が低減され得る。」（【００２３】）、「このように、本実施形態の噴射製 品は、噴射された害虫忌避組成物の粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以 上に調整されていればよく、このような粒子径比を上記範囲に調整する 方法は特に限定されない。」（【００２４】）、「以上、本実施形態の噴射製 品（ポンプ製品）によれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成 分が配合されているにもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴 射後に粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されているため、粘 膜への刺激が低減され得る。」（【００２８】）、「本実施形態の噴射方法に よれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成分が配合されている にもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴射後に粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されるよう噴射される。その結果、本実 施形態の噴射方法によって噴射された害虫忌避組成物は、使用者等の粘 膜を刺激しにくい。」（【００４４】）、「表１に示されるように、粒子径比＼n（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整された実施例１〜１４の噴 射製品は、Ｎ，Ｎ−ジエチル−ｍ−トルアミド（ディート）を配合した 噴射製品（たとえば表２に示される参考例１）と同程度まで粘膜刺激が＼n低減された。また、たとえば実施例１〜３と実施例１１〜１３との比較 から分かるように、本発明の噴射製品は、使用するポンプ製品（アクチ ュエータ）の寸法等（噴射方式、噴口径、１回吐出量等の諸条件）が異 なる場合であっても、粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう 調整されていることにより、粘膜刺激低減効果が得られることがわかっ た。」（【００５２】）との記載がある。これらの記載によれば、本件明細 書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項１の 「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組 成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置にお ける噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ３０との粒子 径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整され」との構成又は＼n本件訂正前の請求項３の「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となり」 との構成によって奏することの開示があることが認められる。一方で、＼n本件明細書には、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成にした場合＼nであっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があるこ とについての記載も示唆もない。
そうすると、訂正事項１及び２により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項 は、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成によって奏される作用効＼n果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項１及び２は、本件訂 正前の請求項１及び３の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと 認めることはできない。
(イ) したがって、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許 法１３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認めることは できないから、原告の前記主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は、訂正事項１は、害虫忌避組成物を充填した物の発明（本件訂正 前の請求項１）において、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激 という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌 避組成物を充填した物の発明の用途又は作用が、発明の構成として限定さ＼nれたものと理解することができ、また、訂正事項２は、害虫忌避組成物を 噴射する噴射方法の発明（本件訂正前の請求項３）において、その害虫忌 避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激 を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の用途 又は作用が、発明の構成として限定されたものと理解することができると＼nして、訂正事項１及び２は、本件訂正前の請求項１及び３の各発明の特許 請求の範囲について、少なくとも用途又は作用を限定しているから、「特許 請求の範囲の減縮」を目的とするものである旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件審決と同旨の理由を述べるもの であるから、前記アで説示したとおり、採用することができない。
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2022.12.16
令和4(ネ)10008 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年11月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ＣＳ関連発明の侵害訴訟の控訴審判断です。1審は技術的範囲に属すると認められるが、無効理由あり（新規性なし）として権利行使不能(特104-3）と判断しました。知財高裁も同じです。なお、二審第１回口頭弁論期日においてした訂正の再抗弁は時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下されました。
(4) 控訴人らによる訂正の再抗弁の主張について
当裁判所は、令和４年９月２２日の当審第１回口頭弁論期日において、控訴人らが同月５日付け控訴人ら第４準備書面に基づいて提出した訂正の再抗弁の主張について、被控訴人の申立てにより、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが、その理由は、以下のとおりである。＼n
ア 一件記録によれば、1)被控訴人は、令和元年１２月１９日の原審第１回弁論準備手続期日において、本件発明５に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点４−１及び４−３）等が存在するとして無効の抗弁を主張し、令和３年７月２０日の原審第３回弁論準備手続期日において、本件発明１に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由が存在するとして無効の抗弁を追加して主張したこと、2)その上で、控訴人らが、同年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述した後、同日、原審が、口頭弁論を終結し、同年１２月９日、被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めて控訴人らの請求を棄却する原判決を言い渡したこと、3)その後、控訴人らは、当審において、令和４年７月２１日に書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったことが認められる。
イ 以上を前提に検討するに、本件特許権の侵害論に関する抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであるところ、控訴人らは、原審において、令和３年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述するまでの間に、当審で主張する訂正の再抗弁の主張をしなかったものである。加えて、控訴人らは、原審が原判決において被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めた判断をしたにもかかわらず、当審における争点整理手続においても、書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったものであることからすると、当審における上記訂正の再抗弁の主張は、控訴人らの少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるというべきである。そして、当審において、控訴人らに訂正の再抗弁の主張を許すことは、被控訴人に対し、上記主張に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人らの再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。そこで、当審は、民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１項に基づき、控訴人らの訂正の再抗弁の主張を却下したものである。
(4) 控訴人らによる訂正の再抗弁の主張について
当裁判所は、令和４年９月２２日の当審第１回口頭弁論期日において、控訴人らが同月５日付け控訴人ら第４準備書面に基づいて提出した訂正の再抗弁の主張について、被控訴人の申立てにより、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが、その理由は、以下のとおりである。＼n
ア 一件記録によれば、1)被控訴人は、令和元年１２月１９日の原審第１回弁論準備手続期日において、本件発明５に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点４−１及び４−３）等が存在するとして無効の抗弁を主張し、令和３年７月２０日の原審第３回弁論準備手続期日において、本件発明１に係る本件特許に乙８を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由が存在するとして無効の抗弁を追加して主張したこと、2)その上で、控訴人らが、同年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述した後、同日、原審が、口頭弁論を終結し、同年１２月９日、被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めて控訴人らの請求を棄却する原判決を言い渡したこと、3)その後、控訴人らは、当審において、令和４年７月２１日に書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったことが認められる。
イ 以上を前提に検討するに、本件特許権の侵害論に関する抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであるところ、控訴人らは、原審において、令和３年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述するまでの間に、当審で主張する訂正の再抗弁の主張をしなかったものである。加えて、控訴人らは、原審が原判決において被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めた判断をしたにもかかわらず、当審における争点整理手続においても、書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかったものであることからすると、当審における上記訂正の再抗弁の主張は、控訴人らの少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるというべきである。そして、当審において、控訴人らに訂正の再抗弁の主張を許すことは、被控訴人に対し、上記主張に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人らの再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。そこで、当審は、民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１項に基づき、控訴人らの訂正の再抗弁の主張を却下したものである。
◆判決本文
1審はこちら。
◆令和1(ワ)25121
本件特許の審決取消訴訟です。
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2022.12. 9
令和3(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月29日 知的財産高等裁判所
新規事項違反、進歩性違反の無効理由無しとした審決が維持されました。
一方で、本件明細書には、加工対象物の「シリコンウェハ」の表面又は＼n裏面に溝が形成されていることについての記載や示唆はない。また、図１、 ３、１４及び１５には、「切断予定ライン５」が示されているが、切断予＼定 ライン５に沿った溝の記載はない。 そして、1)甲３６（ＳＥＭＩ規格「鏡面単結晶シリコンウェハの仕様」） には、「６．１ 標準ウェーハの分類」に「６．１．１．それぞれ標準化さ れたウェーハの寸法、許容寸法及びフラット・ノッチの特性は表３から表＼ ９にて分類されている。」との記載があり、「６．１．２」には寸法等の特 性の異なる「鏡面研磨単結晶シリコンウェーハ」及び「鏡面単結晶シリコ ンウェーハ」（分類１．１ないし１．１６．３）が掲載され（１８頁）、「６． ９ 表裏面目視特性」に「ウェーハは、発注仕様に規定された測定可能＼な （目視または他の方法による）ウェーハの表裏面の品質要求をみたさなけ＼nればならない。」、「表１２ 鏡面ウェーハ欠陥限度」の「２．８．１１ く ぼみ」の項目の「最大欠陥限度」欄には「なし」との記載があること（４ １頁〜４２頁）、2)「ＬＳＩに用いられるウェーハ表面は無ひずみで凹凸の＼nない鏡面であることが必要であり…このような鏡面ウェーハは…鏡面研 磨することによって得られる」こと（「半導体用語大辞典」３６０頁））か らすると、本件優先日当時、半導体材料に用いられる標準仕様のシリコン ウェハは、単結晶構造であり、その表＼面及び裏面に凹凸のない平坦な形状 であることが、技術常識であったことが認められる。 以上の本件明細書の記載（図１、３、１４及び１５を含む。）及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【００２９】記載の「（Ａ）加工対象物： シリコンウェハ（厚さ３５０μｍ、外径４インチ）」は、単結晶構造の標準＼n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凹凸のない平坦な形＼n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で ある。
そうすると、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合すること により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入す るものといえないから、本件明細書に記載した事項の範囲内にしたものと 認められる。 したがって、本件訂正事項は、新規事項を追加するものではなく、特許 法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項に適合するとした本 件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し、原告は、1)本件明細書には、「シリコン単結晶構造部分に前＼n記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の明示＼n的な記載がなく、その示唆もないのみならず、溝を形成するかしないか、 形成するとしてどこに、どのように形成するかといった観点からの記載も 示唆もないし、本件明細書を補完するものとして、図面を見ても、「シリコ ン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていない シリコンウェハ」が記載されているのと同視できるとする根拠も見当たら ない、2)本件明細書の【００２７】には、「加工対象物がシリコン単結晶構＼n造の場合」との記載があるだけであり、「シリコン単結晶構造部分に前記切＼n断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の記載はな＼nく、また、図１ないし４に示す「加工対象物１」が「シリコンウェハ」で あるとしても、どの部分が「シリコン単結晶構造部分」にあたるのか不明＼nであり、「シリコン単結晶構造部分」が切断予＼定ライン５に沿って存在する のかも不明である、3)【００３３】は、「シリコンウェハは、溶融処理領域 を起点として断面方向に向かって割れを発生させ、その割れがシリコン ウェハの表面と裏面に到達することにより、結果的に切断される。」と記載＼nしているだけであり、シリコンウェハの切断部位の形状（溝の有無）に関 係なく、溶融処理領域（改質領域）を起点としてシリコンウェハが切断で きるものであることの記載はないとして、本件訂正事項は新規事項を追加 するものでないとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら、前記アで説示したとおり、本件明細書の記載及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【００２９】記載の「（Ａ）加工対象物： シリコンウェハ（厚さ３５０μｍ、外径４インチ）」は、単結晶構造の標準＼n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凸凹のない平坦な形＼n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で あり、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものと いえない。原告の挙げる1)ないし3)は、いずれも、上記判断を左右するも のではない。
一方で、本件明細書には、加工対象物の「シリコンウェハ」の表面又は＼n裏面に溝が形成されていることについての記載や示唆はない。また、図１、 ３、１４及び１５には、「切断予定ライン５」が示されているが、切断予＼定 ライン５に沿った溝の記載はない。 そして、1)甲３６（ＳＥＭＩ規格「鏡面単結晶シリコンウェハの仕様」） には、「６．１ 標準ウェーハの分類」に「６．１．１．それぞれ標準化さ れたウェーハの寸法、許容寸法及びフラット・ノッチの特性は表３から表＼ ９にて分類されている。」との記載があり、「６．１．２」には寸法等の特 性の異なる「鏡面研磨単結晶シリコンウェーハ」及び「鏡面単結晶シリコ ンウェーハ」（分類１．１ないし１．１６．３）が掲載され（１８頁）、「６． ９ 表裏面目視特性」に「ウェーハは、発注仕様に規定された測定可能＼な （目視または他の方法による）ウェーハの表裏面の品質要求をみたさなけ＼nればならない。」、「表１２ 鏡面ウェーハ欠陥限度」の「２．８．１１ く ぼみ」の項目の「最大欠陥限度」欄には「なし」との記載があること（４ １頁〜４２頁）、2)「ＬＳＩに用いられるウェーハ表面は無ひずみで凹凸の＼nない鏡面であることが必要であり…このような鏡面ウェーハは…鏡面研 磨することによって得られる」こと（「半導体用語大辞典」３６０頁））か らすると、本件優先日当時、半導体材料に用いられる標準仕様のシリコン ウェハは、単結晶構造であり、その表＼面及び裏面に凹凸のない平坦な形状 であることが、技術常識であったことが認められる。 以上の本件明細書の記載（図１、３、１４及び１５を含む。）及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【００２９】記載の「（Ａ）加工対象物： シリコンウェハ（厚さ３５０μｍ、外径４インチ）」は、単結晶構造の標準＼n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凹凸のない平坦な形＼n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で ある。
そうすると、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合すること により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入す るものといえないから、本件明細書に記載した事項の範囲内にしたものと 認められる。 したがって、本件訂正事項は、新規事項を追加するものではなく、特許 法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項に適合するとした本 件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し、原告は、1)本件明細書には、「シリコン単結晶構造部分に前＼n記切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の明示＼n的な記載がなく、その示唆もないのみならず、溝を形成するかしないか、 形成するとしてどこに、どのように形成するかといった観点からの記載も 示唆もないし、本件明細書を補完するものとして、図面を見ても、「シリコ ン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていない シリコンウェハ」が記載されているのと同視できるとする根拠も見当たら ない、2)本件明細書の【００２７】には、「加工対象物がシリコン単結晶構＼n造の場合」との記載があるだけであり、「シリコン単結晶構造部分に前記切＼n断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」の記載はな＼nく、また、図１ないし４に示す「加工対象物１」が「シリコンウェハ」で あるとしても、どの部分が「シリコン単結晶構造部分」にあたるのか不明＼nであり、「シリコン単結晶構造部分」が切断予＼定ライン５に沿って存在する のかも不明である、3)【００３３】は、「シリコンウェハは、溶融処理領域 を起点として断面方向に向かって割れを発生させ、その割れがシリコン ウェハの表面と裏面に到達することにより、結果的に切断される。」と記載＼nしているだけであり、シリコンウェハの切断部位の形状（溝の有無）に関 係なく、溶融処理領域（改質領域）を起点としてシリコンウェハが切断で きるものであることの記載はないとして、本件訂正事項は新規事項を追加 するものでないとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら、前記アで説示したとおり、本件明細書の記載及び本件優 先日当時の技術常識を踏まえると、【００２９】記載の「（Ａ）加工対象物： シリコンウェハ（厚さ３５０μｍ、外径４インチ）」は、単結晶構造の標準＼n仕様のシリコンウェハであって、その表面及び裏面に凸凹のない平坦な形＼n状であると理解できるから、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラ インに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」であることは自明で あり、本件訂正事項は、本件明細書の全ての記載を総合することにより導 かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものと いえない。原告の挙げる1)ないし3)は、いずれも、上記判断を左右するも のではない。
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2022.11.29
令和3(行ケ)10089 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年11月14日 知的財産高等裁判所
経緯が複雑です。2つの無効審判が請求され、いったん併合すると通知されましたが、結局、分離されました。１つ目の無効審判では、訂正を認めたうえ、無効理由なしと判断されました。その後、２つ目の無効審判が開始され、特許権者は２回目の訂正をしましたが、審決は訂正を認めず、無効と判断しました。知財高裁はこの審決を維持しました。
無効理由は特段の効果なしです。
ｃ 訂正明細書の【００７５】には、基剤として使用可能な多糖類が、少＼n量の水に溶解されると糊状になる「曳糸性を有する物質」であるとの記 載はあるが、その技術的意義の記載はない。また、訂正明細書の【００ ９３】では、引離法による経皮吸収製剤製造の初期段階で、フッ素樹脂 等からなる平板９２の上に、目的物質を含有する基剤９１を載せたと き、基剤として、水に溶解させると曳糸性を示す物質からなるものを用 い、糊状とすることが好ましいとの記載があるが、これは、目的物質を 含有する基剤を針状又は糸状に成形するという引離法における製造上 の便宜を示したものと解される。さらに、鋳型法による場合について は、訂正明細書の【００９５】に、目的物質を含有する基剤が糊状であ れば孔から取り出した後に乾燥又は硬化させることができることが記 載されているところ、これも、粘度が低い場合には鋳型内で乾燥又は硬 化した後に取り出すことを要することと対照した製造上の利便性の記 載であると解される。
したがって、訂正明細書には、経皮吸収剤が「基剤、目的物質及び水 を含む曳糸性を示す糊状物が乾燥した物」であることと、経皮吸収剤そ れ自体の構造や特性との技術的関係についての記載は一切存在しない。＼nｄ 甲２−１文献には、「液体溶液の粘度ならびに他の物理的および化 学的特性に依存して、さらなる力（例えば、遠心分離力または圧縮力） が、鋳型を満たすために必要とされ得る」（【００２５】）と記載され、 さらに、粉末形態のマトリクス材料についての記載ではあるが、「粉末 形態がマトリクス材料のために使用される場合、この粉末は、有利に は、鋳型にわたって分離され得る。粉末の化学的および物理的特性に依 存して、次いで、粉末の適切な加熱が適用されて、鋳型内に粘稠性の材 料を融解または挿入し得る。」（【００２６】）との記載もある。この ような記載に接した当業者であれば、鋳型で液体溶液を乾燥させる場 合、粘度が１つの重要な要素となり、粘度に応じた製法の調整をして対 応するほか、粘度自体も調整の対象となり得ること、粘稠性の材料であ っても鋳型に充填し得ることを理解するものといえる。
鋳型で乾燥させる液体溶液の粘度の調整については、当業者であれ ば、乾燥するという目的や、鋳型に充填する際の作業効率といった観点 から行うものであり、ヒアルロン酸水溶液が糊状であるか否かは、ヒア ルロン酸水溶液の粘度によって決定され、粘度がある程度以上高けれ ば、糊状になるといえることは前記ｂのとおりであるところ、上記のよ うに、甲２−１文献の記載から、粘稠性であっても鋳型に充填し得るこ とを理解することができるのであるから、乾燥するという目的も勘案 して、液体溶液の粘度を高いものとすることは容易に想到し得ること である。 そして、そのような液体溶液は粘度によって糊状にも粘稠な液体に もなり得るのであって、その差は相対的であり、いずれの状態になるよ うに調整するにしても、それは、当業者が適宜設定し得た事項にすぎな い。
ヒアルロン酸は曳糸性を有することは前記ａのとおり技術常識であ る以上、当業者においてこのように適宜調整された液体溶液は、曳糸性 を示すものになるといえる。なお、甲５７実験成績証明書及び乙１９実 験報告書からみれば、希薄なヒアルロン酸水溶液は曳糸性を示さない が、鋳型で乾燥させてマイクロニードルを作るに当たって、乾燥させる という目的からみて、そのような希薄な溶液を使用することは想定さ れない。 以上によれば、引用発明２において、甲１−１文献に記載のヒアルロ ン酸を採用する際に、ヒアルロン酸と薬剤を含む液体溶液を、「曳糸性を 示す糊状物」とすることは、当業者が容易になし得たことというべきで ある。
ｃ 訂正明細書の【００７５】には、基剤として使用可能な多糖類が、少＼n量の水に溶解されると糊状になる「曳糸性を有する物質」であるとの記 載はあるが、その技術的意義の記載はない。また、訂正明細書の【００ ９３】では、引離法による経皮吸収製剤製造の初期段階で、フッ素樹脂 等からなる平板９２の上に、目的物質を含有する基剤９１を載せたと き、基剤として、水に溶解させると曳糸性を示す物質からなるものを用 い、糊状とすることが好ましいとの記載があるが、これは、目的物質を 含有する基剤を針状又は糸状に成形するという引離法における製造上 の便宜を示したものと解される。さらに、鋳型法による場合について は、訂正明細書の【００９５】に、目的物質を含有する基剤が糊状であ れば孔から取り出した後に乾燥又は硬化させることができることが記 載されているところ、これも、粘度が低い場合には鋳型内で乾燥又は硬 化した後に取り出すことを要することと対照した製造上の利便性の記 載であると解される。
したがって、訂正明細書には、経皮吸収剤が「基剤、目的物質及び水 を含む曳糸性を示す糊状物が乾燥した物」であることと、経皮吸収剤そ れ自体の構造や特性との技術的関係についての記載は一切存在しない。＼nｄ 甲２−１文献には、「液体溶液の粘度ならびに他の物理的および化 学的特性に依存して、さらなる力（例えば、遠心分離力または圧縮力） が、鋳型を満たすために必要とされ得る」（【００２５】）と記載され、 さらに、粉末形態のマトリクス材料についての記載ではあるが、「粉末 形態がマトリクス材料のために使用される場合、この粉末は、有利に は、鋳型にわたって分離され得る。粉末の化学的および物理的特性に依 存して、次いで、粉末の適切な加熱が適用されて、鋳型内に粘稠性の材 料を融解または挿入し得る。」（【００２６】）との記載もある。この ような記載に接した当業者であれば、鋳型で液体溶液を乾燥させる場 合、粘度が１つの重要な要素となり、粘度に応じた製法の調整をして対 応するほか、粘度自体も調整の対象となり得ること、粘稠性の材料であ っても鋳型に充填し得ることを理解するものといえる。
鋳型で乾燥させる液体溶液の粘度の調整については、当業者であれ ば、乾燥するという目的や、鋳型に充填する際の作業効率といった観点 から行うものであり、ヒアルロン酸水溶液が糊状であるか否かは、ヒア ルロン酸水溶液の粘度によって決定され、粘度がある程度以上高けれ ば、糊状になるといえることは前記ｂのとおりであるところ、上記のよ うに、甲２−１文献の記載から、粘稠性であっても鋳型に充填し得るこ とを理解することができるのであるから、乾燥するという目的も勘案 して、液体溶液の粘度を高いものとすることは容易に想到し得ること である。 そして、そのような液体溶液は粘度によって糊状にも粘稠な液体に もなり得るのであって、その差は相対的であり、いずれの状態になるよ うに調整するにしても、それは、当業者が適宜設定し得た事項にすぎな い。
ヒアルロン酸は曳糸性を有することは前記ａのとおり技術常識であ る以上、当業者においてこのように適宜調整された液体溶液は、曳糸性 を示すものになるといえる。なお、甲５７実験成績証明書及び乙１９実 験報告書からみれば、希薄なヒアルロン酸水溶液は曳糸性を示さない が、鋳型で乾燥させてマイクロニードルを作るに当たって、乾燥させる という目的からみて、そのような希薄な溶液を使用することは想定さ れない。 以上によれば、引用発明２において、甲１−１文献に記載のヒアルロ ン酸を採用する際に、ヒアルロン酸と薬剤を含む液体溶液を、「曳糸性を 示す糊状物」とすることは、当業者が容易になし得たことというべきで ある。
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2022.11. 8
令和3(行ケ)10090 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月4日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、作用を追加する訂正事項がもともとの構成によって奏される作用効果を記載したにすぎないので、減縮には該当しないと判断し、審決を取り消しました。＼n
(1) 訂正の目的の判断の誤りについて
ア 「特許請求の範囲の減縮」の目的の有無について
原告は、本件審決は、本件訂正について、1)訂正事項１は、本件訂正前 の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と 訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の 発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に 対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充 填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解＼nすることができるから、訂正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法 １３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものということができる、
2)訂正事項２は、本件訂正前の請求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激 を低減する、噴射方法」とするものであるが、当該噴射方法は、「害虫忌避 組成物を噴射する噴射方法」の発明であり、その害虫忌避組成物が有して いる粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、 実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の作用・用途が、発明の構＼n成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項２は、「特 許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができる旨判断したが、 かかる本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断す る。
(ア) 訂正事項１は、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺 激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項２は、本件訂正前の請 求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正 するものであり（甲４６）、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」及び本 件訂正前の請求項３の「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜へ の刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係 る記載事項を加えたものと認められる。
しかるところ、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本 発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位 置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定 の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい 害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減さ れ、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」（【００ ０６】）、「本実施形態の噴射製品は、噴口から１５ｃｍ離れた位置におけ る噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、噴口から３０ ｃｍ離れた位置における噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径 ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整されて いる。なお、本実施形態の噴射製品は、噴射された際の粒子径比が特定 の範囲となるよう調整されていることを特徴とする。そのため、その他 の構成（たとえば噴射製品の形状、他の成分および配合、容器内圧等の＼n各種物性等）は、上記粒子径比の範囲を満たすものであればよく、特に 限定されない。」（【００１０】）、「本実施形態の噴射製品は、粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整されている。そのため、噴射さ れた害虫忌避組成物は、噴口から３０ｃｍ離れた位置であっても粒子径 が維持されたままである。その結果、噴射製品は、粘膜を刺激しやすい 上記特定の害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺 激が低減され得る。」（【００２３】）、「このように、本実施形態の噴射製 品は、噴射された害虫忌避組成物の粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以 上に調整されていればよく、このような粒子径比を上記範囲に調整する 方法は特に限定されない。」（【００２４】）、「以上、本実施形態の噴射製 品（ポンプ製品）によれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成 分が配合されているにもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴 射後に粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されているため、粘 膜への刺激が低減され得る。」（【００２８】）、「本実施形態の噴射方法に よれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成分が配合されている にもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴射後に粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されるよう噴射される。その結果、本実 施形態の噴射方法によって噴射された害虫忌避組成物は、使用者等の粘 膜を刺激しにくい。」（【００４４】）、「表１に示されるように、粒子径比＼n（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整された実施例１〜１４の噴 射製品は、Ｎ，Ｎ−ジエチル−ｍ−トルアミド（ディート）を配合した 噴射製品（たとえば表２に示される参考例１）と同程度まで粘膜刺激が＼n低減された。また、たとえば実施例１〜３と実施例１１〜１３との比較 から分かるように、本発明の噴射製品は、使用するポンプ製品（アクチ ュエータ）の寸法等（噴射方式、噴口径、１回吐出量等の諸条件）が異 なる場合であっても、粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう 調整されていることにより、粘膜刺激低減効果が得られることがわかっ た。」（【００５２】）との記載がある。これらの記載によれば、本件明細 書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項１の 「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組 成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置にお ける噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ３０との粒子 径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整され」との構成又は＼n本件訂正前の請求項３の「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となり」 との構成によって奏することの開示があることが認められる。一方で、＼n本件明細書には、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成にした場合＼nであっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があるこ とについての記載も示唆もない。 そうすると、訂正事項１及び２により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項 は、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成によって奏される作用効＼n果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項１及び２は、本件訂 正前の請求項１及び３の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと 認めることはできない。
(イ) したがって、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許 法１３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認めることは できないから、原告の前記主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は、訂正事項１は、害虫忌避組成物を充填した物の発明（本件訂正 前の請求項１）において、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激 という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌 避組成物を充填した物の発明の用途又は作用が、発明の構成として限定さ＼nれたものと理解することができ、また、訂正事項２は、害虫忌避組成物を 噴射する噴射方法の発明（本件訂正前の請求項３）において、その害虫忌 避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激 を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の用途 又は作用が、発明の構成として限定されたものと理解することができると＼nして、訂正事項１及び２は、本件訂正前の請求項１及び３の各発明の特許 請求の範囲について、少なくとも用途又は作用を限定しているから、「特許 請求の範囲の減縮」を目的とするものである旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件審決と同旨の理由を述べるもの であるから、前記アで説示したとおり、採用することができない。
(2) 小括
以上のとおり、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法１ ３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認められないから、そ の余の点について判断するまでもなく、本件訂正は同号に適合しない。 そうすると、本件審決には、本件訂正の訂正要件の判断に誤りがあり、こ の判断の誤りは、本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし３に係る発明 の要旨認定の誤りに帰するから、本件審決は取り消されるべきものである。
(1) 訂正の目的の判断の誤りについて
ア 「特許請求の範囲の減縮」の目的の有無について
原告は、本件審決は、本件訂正について、1)訂正事項１は、本件訂正前 の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺激が低減された、噴射製品」と 訂正するものであるが、当該噴射製品は、害虫忌避組成物を充填した物の 発明であり、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激という作用に 対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を充 填した物の発明の作用・用途が、発明の構成として限定されたものと理解＼nすることができるから、訂正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法 １３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものということができる、
2)訂正事項２は、本件訂正前の請求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激 を低減する、噴射方法」とするものであるが、当該噴射方法は、「害虫忌避 組成物を噴射する噴射方法」の発明であり、その害虫忌避組成物が有して いる粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、 実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の作用・用途が、発明の構＼n成として限定されたものと理解することができるから、訂正事項２は、「特 許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができる旨判断したが、 かかる本件審決の判断は誤りである旨主張するので、以下において判断す る。
(ア) 訂正事項１は、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」を「粘膜への刺 激が低減された、噴射製品」と訂正し、訂正事項２は、本件訂正前の請 求項３の「噴射方法」を「粘膜への刺激を低減する、噴射方法」と訂正 するものであり（甲４６）、本件訂正前の請求項１の「噴射製品」及び本 件訂正前の請求項３の「噴射方法」の各記載事項に、それぞれ「粘膜へ の刺激が低減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係 る記載事項を加えたものと認められる。
しかるところ、本件明細書には、「粘膜への刺激の低減」に関し、「本 発明者らは、適用距離における粒子径だけでなく、適用箇所を超えた位 置における粒子径も考慮し、それぞれの位置における粒子径の比が所定 の値以上となるよう調整された噴射製品であれば、粘膜を刺激しやすい 害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減さ れ、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成させた。」（【００ ０６】）、「本実施形態の噴射製品は、噴口から１５ｃｍ離れた位置におけ る噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、噴口から３０ ｃｍ離れた位置における噴射された害虫忌避組成物の５０％平均粒子径 ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整されて いる。なお、本実施形態の噴射製品は、噴射された際の粒子径比が特定 の範囲となるよう調整されていることを特徴とする。そのため、その他 の構成（たとえば噴射製品の形状、他の成分および配合、容器内圧等の＼n各種物性等）は、上記粒子径比の範囲を満たすものであればよく、特に 限定されない。」（【００１０】）、「本実施形態の噴射製品は、粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整されている。そのため、噴射さ れた害虫忌避組成物は、噴口から３０ｃｍ離れた位置であっても粒子径 が維持されたままである。その結果、噴射製品は、粘膜を刺激しやすい 上記特定の害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺 激が低減され得る。」（【００２３】）、「このように、本実施形態の噴射製 品は、噴射された害虫忌避組成物の粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以 上に調整されていればよく、このような粒子径比を上記範囲に調整する 方法は特に限定されない。」（【００２４】）、「以上、本実施形態の噴射製 品（ポンプ製品）によれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成 分が配合されているにもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴 射後に粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されているため、粘 膜への刺激が低減され得る。」（【００２８】）、「本実施形態の噴射方法に よれば、粘膜を刺激しやすい上記特定の害虫忌避成分が配合されている にもかかわらず、噴射された害虫忌避組成物は、噴射後に粒子径比（ｒ ３０／ｒ１５）が０．６以上に維持されるよう噴射される。その結果、本実 施形態の噴射方法によって噴射された害虫忌避組成物は、使用者等の粘 膜を刺激しにくい。」（【００４４】）、「表１に示されるように、粒子径比＼n（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう調整された実施例１〜１４の噴 射製品は、Ｎ，Ｎ−ジエチル−ｍ−トルアミド（ディート）を配合した 噴射製品（たとえば表２に示される参考例１）と同程度まで粘膜刺激が＼n低減された。また、たとえば実施例１〜３と実施例１１〜１３との比較 から分かるように、本発明の噴射製品は、使用するポンプ製品（アクチ ュエータ）の寸法等（噴射方式、噴口径、１回吐出量等の諸条件）が異 なる場合であっても、粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が０．６以上となるよう 調整されていることにより、粘膜刺激低減効果が得られることがわかっ た。」（【００５２】）との記載がある。これらの記載によれば、本件明細 書には、「粘膜への刺激の低減」の作用効果は、本件訂正前の請求項１の 「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における噴射された前記害虫忌避組 成物の５０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置にお ける噴射された前記害虫忌避組成物の５０％平均粒子径ｒ３０との粒子 径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となるよう調整され」との構成又は＼n本件訂正前の請求項３の「前記噴口から１５ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ１５と、前記噴口から３０ｃｍ離れた位置における５ ０％平均粒子径ｒ３０との粒子径比（ｒ３０／ｒ１５）が、０．６以上となり」 との構成によって奏することの開示があることが認められる。一方で、＼n本件明細書には、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成にした場合＼nであっても、「粘膜への刺激の低減」の作用効果を奏しない場合があるこ とについての記載も示唆もない。 そうすると、訂正事項１及び２により加えられた「粘膜への刺激が低 減された」又は「粘膜への刺激を低減する」という作用に係る記載事項 は、本件訂正前の請求項１及び３の上記各構成によって奏される作用効＼n果を記載したにすぎないものであるから、訂正事項１及び２は、本件訂 正前の請求項１及び３の各発明に係る特許請求の範囲を狭くしたものと 認めることはできない。
(イ) したがって、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許 法１３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認めることは できないから、原告の前記主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は、訂正事項１は、害虫忌避組成物を充填した物の発明（本件訂正 前の請求項１）において、その害虫忌避組成物が有している粘膜への刺激 という作用に対し、当該粘膜への刺激を低減したものと、実質的に害虫忌 避組成物を充填した物の発明の用途又は作用が、発明の構成として限定さ＼nれたものと理解することができ、また、訂正事項２は、害虫忌避組成物を 噴射する噴射方法の発明（本件訂正前の請求項３）において、その害虫忌 避組成物が有している粘膜への刺激という作用に対し、当該粘膜への刺激 を低減したものと、実質的に害虫忌避組成物を噴射する方法の発明の用途 又は作用が、発明の構成として限定されたものと理解することができると＼nして、訂正事項１及び２は、本件訂正前の請求項１及び３の各発明の特許 請求の範囲について、少なくとも用途又は作用を限定しているから、「特許 請求の範囲の減縮」を目的とするものである旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件審決と同旨の理由を述べるもの であるから、前記アで説示したとおり、採用することができない。
(2) 小括
以上のとおり、訂正事項１及び２は、「特許請求の範囲の減縮」（特許法１ ３４条の２第１項ただし書１号）を目的とするものと認められないから、そ の余の点について判断するまでもなく、本件訂正は同号に適合しない。 そうすると、本件審決には、本件訂正の訂正要件の判断に誤りがあり、こ の判断の誤りは、本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし３に係る発明 の要旨認定の誤りに帰するから、本件審決は取り消されるべきものである。
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2022.10.26
令和3(行ケ)10144 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年10月17日 知的財産高等裁判所
無効審判にて訂正をしましたが、無効と判断されました。知財高裁は訂正要件(減縮)、サポート要件違反の無効理由ありとして、審決を維持しました。
訂正されたクレームは下記です。
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方向ライン上とにおいて、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置されたことを特徴とするドットパターン。＼n
ア 訂正事項１について 訂正事項１は、前記第２の２(1)のとおり、本件発明１の「縦横方向に等 間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを 前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの 方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成を、本＼n件訂正発明１の「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子 点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°の２ 倍である９０°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に、どの 程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成に訂正するものであ＼nる。
本件訂正前の上記構成は、任意の４５°間隔による８方向をドットの配＼n置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件＼n訂正後の上記構成は、縦横の４方向をドットの配置に利用できる方向とし＼nて、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ド＼nットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異＼nなる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には＼n立たない。したがって、訂正事項１は、特許法１３４条の２第１項ただし 書１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
イ 訂正事項２について
訂正事項２は、訂正事項１による請求項１の訂正に伴い、特許請求の範 囲の記載と明細書の記載との整合を図るため、対応する本件明細書【００ ０９】の記載を訂正事項１と同様の内容で訂正するものであるところ、前 記アのとおり、請求項１に係る訂正事項１が認められない以上は、訂正事 項２は、その訂正に係る請求項について訂正をしないものと帰すから、訂 正事項２も訂正要件を充足しない（特許法１３４条の２第９項、１２６条 ４項参照）。
ウ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、1)訂正事項１は、８方向のう ちの「いずれかの方向」とする選択肢についてこれを４方向にする制限 を直列的に付加するものである、2)「いずれかの方向に、どの程度ずら すか」というのは、ずらす方向の数を意味しており、このずらすことの できる各方向の選択肢の数を減らす択一的要素の削除であって、「特許請 求の範囲の減縮」に当たる旨主張する。
しかしながら、原告が自らも前記第３の１(1)ア にて主張するように、 本件発明１の「いずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内 容を定義し」との構成は、１つの単一な構＼成としてデータ内容を定義し ているのであって、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」とされ る全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該格子点 を基準として定義し得る情報を特定するものであるから、ドットがずら されていない方向も、ドットがずれていないという意味で当該情報の定 義に用いられているのであって、ドットがずらされている方向のみが情 報の定義に利用されているというものではない。この点、原告は、「縦横 方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情 報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のう ちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」 との記載の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」を、ずらす方向の 数を規定するものである旨主張する。しかしながら、「方向の数」との趣 旨を「どの程度」との文言で表現したとするのは文言解釈として不自然＼nであって、「等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、 どの程度ずらすか」とは、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」 とされる全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該 格子点を基準として定義し得る情報を特定する際に、ドットをずらすの は等距離で４５°ずつずらした各方向のうちどの方向にするのか、ずら されるドットは等心円上に配置されることになるが、この等心円の半径 をどの程度にするのかによってデータ内容を定義する趣旨であると理解 するのが自然である。また、本件明細書（本件訂正後）にも、1)「デー タは、図１０３に示すように、ドット６０５を格子領域内の中心点から どの程度ずらすかによってデータ内容が定義できるようになっている。 同図では、中心から等距離で４５度ずつそれぞれずらした点を８個定義 することによって単一の格子領域で８通り、すなわち３ビットのデータ を表現できるようになっている。」（【０１９１】の前半）、2)「なお、さ らに中心点から距離を変更した点をさらに８個定義すれば１６通り、す なわち４ビットのデータを表現できる。」（【０１９１】の後半）との記載＼nがある（本件訂正前にも、別紙記載のとおり、「格子領域」とある部分の 一部が「格子ブロック」となっているほかは同旨の記載がある。）のであ るから、特許請求の範囲の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」は、 これらの記載に対応するものと解するのが自然であるし、上記1)及び2) のどちらも中心点からの距離についての記載であって、「どの程度ずらす か」が方向の数をいうものでないことは明らかである。 そうすると、それぞれの各方向を取り出してそれぞれに独立した意味 があるというものではなく、８方向全部が一体となり、中心点からの距 離と相まって、データ内容の定義に用いられているのであるから、８方 向を４方向に変更することは、ある格子ドットについて用いることので きる方向の数に制限が付されたとか、あるいは、ある格子ドットについ て選択できる選択肢の数を制限したとかという単純なものではなく、端 的に、異なる情報定義体系を採用したことを意味するものというべきで ある。以上によれば、訂正事項１を発明特定事項の直列的付加又は択一的要 素の削除であるとすることができないから、「特許請求の範囲の減縮」と 解する余地はない。したがって、原告の上記主張を採用することはでき ない。
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、数値による限定は、数値によ って限定される範囲が小さくなるほど対象が具体的になるから、８方向 から４方向への限定は、下位概念化である旨主張するが、前記 におい て説示したところによれば、本件発明において量的な大小で包含関係又 は上位下位概念の関係を論じることが適切でないことは明らかであるか ら、その主張を採用することはできない。
なお、本件審決には、「（逆に、４個しか定義できない構成を８個定義＼nできる構成に変更する場合であれば、そのための構＼成を付加し、上位概 念から下位概念に限定したといえる余地もある。）」（６頁）旨の説示がみ られるが、単なる傍論にすぎないから、その説示の当否が前記判断を左 右するものではない。
エ 小括
以上のとおりであるから、その他の点について検討するまでもなく、本 件訂正は訂正要件を満たさないものであるから、これを認めなかった本件 審決の判断には誤りがない。
(2) 取消事由について
前記(1)のとおり、本件訂正を認めなかった本件審決の判断には誤りはない ところ、原告は、本件訂正が認められなかった場合の本件審決の誤りを主張 するものではないから、本件訂正が認められた場合についての予備的請求の＼n当否について判断するまでもなく、取消事由は理由がないことになる。
(3) サポート要件の充足について
ア 原告の予備的主張中には、前記第３の１ アのとおり、本件発明がサポ ート要件を充足する旨の記載があり、その趣旨や内容は判然としないもの ではあるものの、これは、本件訂正を認めず、その上で本件発明がサポー ト要件を充足しないとした本件審決の判断の誤りを主張する趣旨と善解 する余地もないではないから、念のために、同主張についての判断を示す。
前記２(2)及び(3)のとおり、本件明細書には、図５ドットパターンと図１ ０５ドットパターンについての記載がある。原告は、本件発明１のドット パターンは縦横４方向の図５ドットパターンに斜め４方向を付け加えた 設計上の微差でしかないドットパターンであるか、あるいは、８方向にド ットをずらす本件発明１のドットパターンの一例として図５ドットパタ ーンを位置付けることができるとして、本件発明１のドットパターンが図 ５ドットパターンに基づくものである旨主張するので、以下、これを前提 に、本件発明１がサポート要件を充足するか検討する。
前記(1)アのとおり、縦横４方向をドットの配置に利用できる方向として 情報の内容を表現する図５ドットパターンの構＼成と、任意の４５°間隔に よる８方向をドットの配置に利用できる方向として情報の内容を表現す＼nる本件発明１の構成は、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータ＼nの表現方法を異にするものであるから、両者の差異が微差であるというこ＼nとはできない。また、同ウ のとおり、本件発明１の構成は、８方向全部＼nが一体となり、中心点からの距離と相まって、データ内容の定義に用いら れているのであり、縦横４方向の図５ドットパターンの構成とは異なる情＼n報定義体系を採用するものであるから、図５ドットパターンを本件発明１ のドットパターンの一例として位置付けることもできない。以上からする と、図５ドットパターンに基づき、本件発明１のドットパターンが発明の 詳細な説明に記載されたものということはできないから、本件発明１はサ ポート要件に適合しない。したがって、本件発明１の構成を全て含む本件＼n発明２及び３もサポート要件を充足しない。
イ これに対して、原告は、前記第３の１(3)アのとおり、るる主張するとこ ろ、前示のとおり、いずれの点もその趣旨、内容は判然としないが、本件 訂正が認められるべきものであることを前提にする主張が採用できない ことは明らかであるし、本件明細書の記載が本件発明をサポートする内容 を含むものとは認められないことも前記アのとおりである。したがって、 この点に係る原告の主張はいずれも当を得ないものというほかない。
訂正されたクレームは下記です。
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方向ライン上とにおいて、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置されたことを特徴とするドットパターン。＼n
ア 訂正事項１について 訂正事項１は、前記第２の２(1)のとおり、本件発明１の「縦横方向に等 間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを 前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの 方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成を、本＼n件訂正発明１の「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子 点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°の２ 倍である９０°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に、どの 程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成に訂正するものであ＼nる。
本件訂正前の上記構成は、任意の４５°間隔による８方向をドットの配＼n置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件＼n訂正後の上記構成は、縦横の４方向をドットの配置に利用できる方向とし＼nて、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ド＼nットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異＼nなる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には＼n立たない。したがって、訂正事項１は、特許法１３４条の２第１項ただし 書１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
イ 訂正事項２について
訂正事項２は、訂正事項１による請求項１の訂正に伴い、特許請求の範 囲の記載と明細書の記載との整合を図るため、対応する本件明細書【００ ０９】の記載を訂正事項１と同様の内容で訂正するものであるところ、前 記アのとおり、請求項１に係る訂正事項１が認められない以上は、訂正事 項２は、その訂正に係る請求項について訂正をしないものと帰すから、訂 正事項２も訂正要件を充足しない（特許法１３４条の２第９項、１２６条 ４項参照）。
ウ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、1)訂正事項１は、８方向のう ちの「いずれかの方向」とする選択肢についてこれを４方向にする制限 を直列的に付加するものである、2)「いずれかの方向に、どの程度ずら すか」というのは、ずらす方向の数を意味しており、このずらすことの できる各方向の選択肢の数を減らす択一的要素の削除であって、「特許請 求の範囲の減縮」に当たる旨主張する。
しかしながら、原告が自らも前記第３の１(1)ア にて主張するように、 本件発明１の「いずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内 容を定義し」との構成は、１つの単一な構＼成としてデータ内容を定義し ているのであって、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」とされ る全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該格子点 を基準として定義し得る情報を特定するものであるから、ドットがずら されていない方向も、ドットがずれていないという意味で当該情報の定 義に用いられているのであって、ドットがずらされている方向のみが情 報の定義に利用されているというものではない。この点、原告は、「縦横 方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情 報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のう ちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」 との記載の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」を、ずらす方向の 数を規定するものである旨主張する。しかしながら、「方向の数」との趣 旨を「どの程度」との文言で表現したとするのは文言解釈として不自然＼nであって、「等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、 どの程度ずらすか」とは、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」 とされる全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該 格子点を基準として定義し得る情報を特定する際に、ドットをずらすの は等距離で４５°ずつずらした各方向のうちどの方向にするのか、ずら されるドットは等心円上に配置されることになるが、この等心円の半径 をどの程度にするのかによってデータ内容を定義する趣旨であると理解 するのが自然である。また、本件明細書（本件訂正後）にも、1)「デー タは、図１０３に示すように、ドット６０５を格子領域内の中心点から どの程度ずらすかによってデータ内容が定義できるようになっている。 同図では、中心から等距離で４５度ずつそれぞれずらした点を８個定義 することによって単一の格子領域で８通り、すなわち３ビットのデータ を表現できるようになっている。」（【０１９１】の前半）、2)「なお、さ らに中心点から距離を変更した点をさらに８個定義すれば１６通り、す なわち４ビットのデータを表現できる。」（【０１９１】の後半）との記載＼nがある（本件訂正前にも、別紙記載のとおり、「格子領域」とある部分の 一部が「格子ブロック」となっているほかは同旨の記載がある。）のであ るから、特許請求の範囲の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」は、 これらの記載に対応するものと解するのが自然であるし、上記1)及び2) のどちらも中心点からの距離についての記載であって、「どの程度ずらす か」が方向の数をいうものでないことは明らかである。 そうすると、それぞれの各方向を取り出してそれぞれに独立した意味 があるというものではなく、８方向全部が一体となり、中心点からの距 離と相まって、データ内容の定義に用いられているのであるから、８方 向を４方向に変更することは、ある格子ドットについて用いることので きる方向の数に制限が付されたとか、あるいは、ある格子ドットについ て選択できる選択肢の数を制限したとかという単純なものではなく、端 的に、異なる情報定義体系を採用したことを意味するものというべきで ある。以上によれば、訂正事項１を発明特定事項の直列的付加又は択一的要 素の削除であるとすることができないから、「特許請求の範囲の減縮」と 解する余地はない。したがって、原告の上記主張を採用することはでき ない。
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、数値による限定は、数値によ って限定される範囲が小さくなるほど対象が具体的になるから、８方向 から４方向への限定は、下位概念化である旨主張するが、前記 におい て説示したところによれば、本件発明において量的な大小で包含関係又 は上位下位概念の関係を論じることが適切でないことは明らかであるか ら、その主張を採用することはできない。
なお、本件審決には、「（逆に、４個しか定義できない構成を８個定義＼nできる構成に変更する場合であれば、そのための構＼成を付加し、上位概 念から下位概念に限定したといえる余地もある。）」（６頁）旨の説示がみ られるが、単なる傍論にすぎないから、その説示の当否が前記判断を左 右するものではない。
エ 小括
以上のとおりであるから、その他の点について検討するまでもなく、本 件訂正は訂正要件を満たさないものであるから、これを認めなかった本件 審決の判断には誤りがない。
(2) 取消事由について
前記(1)のとおり、本件訂正を認めなかった本件審決の判断には誤りはない ところ、原告は、本件訂正が認められなかった場合の本件審決の誤りを主張 するものではないから、本件訂正が認められた場合についての予備的請求の＼n当否について判断するまでもなく、取消事由は理由がないことになる。
(3) サポート要件の充足について
ア 原告の予備的主張中には、前記第３の１ アのとおり、本件発明がサポ ート要件を充足する旨の記載があり、その趣旨や内容は判然としないもの ではあるものの、これは、本件訂正を認めず、その上で本件発明がサポー ト要件を充足しないとした本件審決の判断の誤りを主張する趣旨と善解 する余地もないではないから、念のために、同主張についての判断を示す。
前記２(2)及び(3)のとおり、本件明細書には、図５ドットパターンと図１ ０５ドットパターンについての記載がある。原告は、本件発明１のドット パターンは縦横４方向の図５ドットパターンに斜め４方向を付け加えた 設計上の微差でしかないドットパターンであるか、あるいは、８方向にド ットをずらす本件発明１のドットパターンの一例として図５ドットパタ ーンを位置付けることができるとして、本件発明１のドットパターンが図 ５ドットパターンに基づくものである旨主張するので、以下、これを前提 に、本件発明１がサポート要件を充足するか検討する。
前記(1)アのとおり、縦横４方向をドットの配置に利用できる方向として 情報の内容を表現する図５ドットパターンの構＼成と、任意の４５°間隔に よる８方向をドットの配置に利用できる方向として情報の内容を表現す＼nる本件発明１の構成は、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータ＼nの表現方法を異にするものであるから、両者の差異が微差であるというこ＼nとはできない。また、同ウ のとおり、本件発明１の構成は、８方向全部＼nが一体となり、中心点からの距離と相まって、データ内容の定義に用いら れているのであり、縦横４方向の図５ドットパターンの構成とは異なる情＼n報定義体系を採用するものであるから、図５ドットパターンを本件発明１ のドットパターンの一例として位置付けることもできない。以上からする と、図５ドットパターンに基づき、本件発明１のドットパターンが発明の 詳細な説明に記載されたものということはできないから、本件発明１はサ ポート要件に適合しない。したがって、本件発明１の構成を全て含む本件＼n発明２及び３もサポート要件を充足しない。
イ これに対して、原告は、前記第３の１(3)アのとおり、るる主張するとこ ろ、前示のとおり、いずれの点もその趣旨、内容は判然としないが、本件 訂正が認められるべきものであることを前提にする主張が採用できない ことは明らかであるし、本件明細書の記載が本件発明をサポートする内容 を含むものとは認められないことも前記アのとおりである。したがって、 この点に係る原告の主張はいずれも当を得ないものというほかない。
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2022.10.24
令和4(行ケ)10008 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年9月28日 知的財産高等裁判所
ＣＳ関連発明について、訂正請求が新規事項であるので認められないとした審決が維持されました。
ア 本件訂正により、請求項１には、端末装置から取得された第１患者識別 情報とあらかじめ記憶された第２患者識別情報が一致すると判定された 場合に、1)端末装置から取得された看護師又は医師を識別するための第１ 看護師等識別情報と、第２看護師等識別情報とが一致すると判定した場合 に、第２患者識別情報に対応する患者医療情報のうち前記看護師又は前記 医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置へ出力し、2)端末か ら取得された医師を識別するための第１医師識別情報と、第２医師識別情 報とが一致すると判定した場合に、医師専用画面を端末に出力する、発明 特定事項を含むものとなり、2)が訂正事項１−１−３に関するものである。
そして、本件明細書の【０１４３】ないし【０１６１】（実施の形態４） には、看護師又は医師が必要とする医療情報を含む表示画面を出力する構＼ 成に関する記載があり、この実施の形態４に関するフローチャート（図３ ７、図３８）についてみると、 端末装置から取得された第１患者識別情 報とあらかじめ記憶された第２患者識別情報が一致すると判定された場 合に、端末装置に患者用画面を表示し（Ｓ２１）（図１１、図１２）、 端 末装置から取得し出力されたＩＤを、医療用サーバを経て情報処理装置が 取得し（Ｓ８５）、このＩＤが看護師ＩＤであると判定される（Ｓ８７、８ ８）と、看護師用専用画面（図２０ないし２２）が表示され、 看護師Ｉ Ｄでなく（Ｓ８７の「Ｎｏ」）、医師ＩＤであると判定されると（Ｓ１５１）、 医師専用画面（図３５、図３６）が表示されるフローが開示されている。＼n
この記載からすると、Ｓ８７は看護師ＩＤか否かを判定するステップであ り、Ｓ１５１は医師ＩＤであるか否かを判定するステップであるといえる。 こうしたＳ８７、Ｓ１５１は、端末装置から取得された看護師又は医師を 識別するための第１看護師等識別情報と、第２看護師等識別情報とが一致 すると判定した場合に、第２患者識別情報に対応する患者医療情報のうち 前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装＼n置へ出力する（前記1)）ことに対応するもの、すなわち、第２判定部及び 第２出力部に関するものであり、さらに、医師を識別するための第１医師 識別情報を端末から取得して（第３取得部）、第３判定部及び第３出力部に 関するフローが続けて行われることは、記載も示唆もない。なお、本件明 細書の【００８８】ないし【０１２５】（実施の形態２）は、看護師ＩＤの 判定と看護師用専用画面を出力し表示するフローが記載されており、医師＼nＩＤであると判定した場合に看護師専用画面を出力し表示してもよいと＼nの記載があるものの（【０１２５】）、第２判定部及び第２出力部に続けて、 医師を識別するための第１医師識別情報を取得し（第３取得部）、第３判定 部及び第３出力部に関するフローが続けて行われることに関するもので はない。その他、本件明細書には、第２判定部及び第２出力部と、第３判 定部と第３出力部の両方を備え、また、１つのシステムで構成されること＼nについての記載も示唆もないし、このような事項は、当業者にとって自明 であるともいえない。
そうすると、前記2)、すなわち、訂正事項１−１−３は、本件明細書又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係 において新たな技術的事項を導入するものであるから、特許法１３４条の ２第９項が準用する同法１２６条５項の規定に反するものであり、訂正要 件を満たさないというべきである。
・・・
イ これに対し、原告は、前記第３の１ ア のとおり、本件訂正後の請 求項１は、本件明細書の【００６６】ないし【００９０】、図３７及び図 ３８にそのまま開示されている旨主張するが、原告が指摘する【００６ ６】ないし【００８７】は実施の形態１、すなわち、患者用バーコード を読み取り、一致すると患者用画面を表示すること（構＼成要件Ａ１ない しＣ１）に関する事項であり、訂正事項１−１−３に関するものではな い。そして、実施の形態４に関する本件明細書の記載事項と図３７及び 図３８によれば、訂正事項１−１−３が新たな技術的事項を導入するも のであることは、前記アのとおりである。 また、原告は、前記第３の１ ア のとおり、本件明細書の【０１４ ３】の記載を挙げて、本件明細書の実施の形態４は、実施の形態２を取 り込んだものであり、実施の形態２の構成及び作用に加えて、【０１４７】＼nないし【０１４９】の記載からすれば、本件明細書には、第３取得部及 び第３判定部に関する構成が開示されている旨主張する。＼n
しかし、【０１４３】は、「実施の形態４は医師が患者の医療情報を確 認するための医師専用画面３０を表示部３５に表＼示する実施の形態に関 する。以下、特に説明する構成、作用以外の構＼成および作用は実施の形 態２と同等であり、簡潔のため記載を省略する。…」とあるが、前記ア で指摘した実施の形態４に関するフロー図（図３７、図３８）からする と、ここでいう記載の省略とは、前記アの （端末装置から取得し出力 されたＩＤを、医療用サーバを経て情報処理装置が取得し（Ｓ８５）、こ のＩＤが看護師ＩＤであると判定される（Ｓ８７、８８）と、看護師用 専用画面（図２０ないし２２）が表示されること）に関する説明（実施＼nの形態２）を省略するものであり、【０１４６】ないし【０１４９】は、 端末装置から取得し出力されたＩＤが医師である場合に関する説明であ って、第２判定部で端末から取得した識別情報が医師ＩＤであると判定 し（第２判定部）、看護師専用画面が出力（第２出力部）された後、さら に続けて、医師を識別するための第１医師識別情報を取得し（第３取得 部）、第３判定部及び第３出力部に関するフローが続けて行われる構成を＼n開示するものではない。したがって、前記アの説示に反する原告の主張はいずれも理由がない。
ア 本件訂正により、請求項１には、端末装置から取得された第１患者識別 情報とあらかじめ記憶された第２患者識別情報が一致すると判定された 場合に、1)端末装置から取得された看護師又は医師を識別するための第１ 看護師等識別情報と、第２看護師等識別情報とが一致すると判定した場合 に、第２患者識別情報に対応する患者医療情報のうち前記看護師又は前記 医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置へ出力し、2)端末か ら取得された医師を識別するための第１医師識別情報と、第２医師識別情 報とが一致すると判定した場合に、医師専用画面を端末に出力する、発明 特定事項を含むものとなり、2)が訂正事項１−１−３に関するものである。
そして、本件明細書の【０１４３】ないし【０１６１】（実施の形態４） には、看護師又は医師が必要とする医療情報を含む表示画面を出力する構＼ 成に関する記載があり、この実施の形態４に関するフローチャート（図３ ７、図３８）についてみると、 端末装置から取得された第１患者識別情 報とあらかじめ記憶された第２患者識別情報が一致すると判定された場 合に、端末装置に患者用画面を表示し（Ｓ２１）（図１１、図１２）、 端 末装置から取得し出力されたＩＤを、医療用サーバを経て情報処理装置が 取得し（Ｓ８５）、このＩＤが看護師ＩＤであると判定される（Ｓ８７、８ ８）と、看護師用専用画面（図２０ないし２２）が表示され、 看護師Ｉ Ｄでなく（Ｓ８７の「Ｎｏ」）、医師ＩＤであると判定されると（Ｓ１５１）、 医師専用画面（図３５、図３６）が表示されるフローが開示されている。＼n
この記載からすると、Ｓ８７は看護師ＩＤか否かを判定するステップであ り、Ｓ１５１は医師ＩＤであるか否かを判定するステップであるといえる。 こうしたＳ８７、Ｓ１５１は、端末装置から取得された看護師又は医師を 識別するための第１看護師等識別情報と、第２看護師等識別情報とが一致 すると判定した場合に、第２患者識別情報に対応する患者医療情報のうち 前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装＼n置へ出力する（前記1)）ことに対応するもの、すなわち、第２判定部及び 第２出力部に関するものであり、さらに、医師を識別するための第１医師 識別情報を端末から取得して（第３取得部）、第３判定部及び第３出力部に 関するフローが続けて行われることは、記載も示唆もない。なお、本件明 細書の【００８８】ないし【０１２５】（実施の形態２）は、看護師ＩＤの 判定と看護師用専用画面を出力し表示するフローが記載されており、医師＼nＩＤであると判定した場合に看護師専用画面を出力し表示してもよいと＼nの記載があるものの（【０１２５】）、第２判定部及び第２出力部に続けて、 医師を識別するための第１医師識別情報を取得し（第３取得部）、第３判定 部及び第３出力部に関するフローが続けて行われることに関するもので はない。その他、本件明細書には、第２判定部及び第２出力部と、第３判 定部と第３出力部の両方を備え、また、１つのシステムで構成されること＼nについての記載も示唆もないし、このような事項は、当業者にとって自明 であるともいえない。
そうすると、前記2)、すなわち、訂正事項１−１−３は、本件明細書又 は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係 において新たな技術的事項を導入するものであるから、特許法１３４条の ２第９項が準用する同法１２６条５項の規定に反するものであり、訂正要 件を満たさないというべきである。
・・・
イ これに対し、原告は、前記第３の１ ア のとおり、本件訂正後の請 求項１は、本件明細書の【００６６】ないし【００９０】、図３７及び図 ３８にそのまま開示されている旨主張するが、原告が指摘する【００６ ６】ないし【００８７】は実施の形態１、すなわち、患者用バーコード を読み取り、一致すると患者用画面を表示すること（構＼成要件Ａ１ない しＣ１）に関する事項であり、訂正事項１−１−３に関するものではな い。そして、実施の形態４に関する本件明細書の記載事項と図３７及び 図３８によれば、訂正事項１−１−３が新たな技術的事項を導入するも のであることは、前記アのとおりである。 また、原告は、前記第３の１ ア のとおり、本件明細書の【０１４ ３】の記載を挙げて、本件明細書の実施の形態４は、実施の形態２を取 り込んだものであり、実施の形態２の構成及び作用に加えて、【０１４７】＼nないし【０１４９】の記載からすれば、本件明細書には、第３取得部及 び第３判定部に関する構成が開示されている旨主張する。＼n
しかし、【０１４３】は、「実施の形態４は医師が患者の医療情報を確 認するための医師専用画面３０を表示部３５に表＼示する実施の形態に関 する。以下、特に説明する構成、作用以外の構＼成および作用は実施の形 態２と同等であり、簡潔のため記載を省略する。…」とあるが、前記ア で指摘した実施の形態４に関するフロー図（図３７、図３８）からする と、ここでいう記載の省略とは、前記アの （端末装置から取得し出力 されたＩＤを、医療用サーバを経て情報処理装置が取得し（Ｓ８５）、こ のＩＤが看護師ＩＤであると判定される（Ｓ８７、８８）と、看護師用 専用画面（図２０ないし２２）が表示されること）に関する説明（実施＼nの形態２）を省略するものであり、【０１４６】ないし【０１４９】は、 端末装置から取得し出力されたＩＤが医師である場合に関する説明であ って、第２判定部で端末から取得した識別情報が医師ＩＤであると判定 し（第２判定部）、看護師専用画面が出力（第２出力部）された後、さら に続けて、医師を識別するための第１医師識別情報を取得し（第３取得 部）、第３判定部及び第３出力部に関するフローが続けて行われる構成を＼n開示するものではない。したがって、前記アの説示に反する原告の主張はいずれも理由がない。
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2022.10.17
令和3(行ケ)10151 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年8月23日 知的財産高等裁判所
1次審決では無効理由無しと判断され、知財高裁はこれを取り消し、差し戻しました（1次審取訴訟）さしもどった2次審決では特許権者が再度、訂正をして、審決は無効理由無しと判断しました。知財高裁は審決の判断を維持しました。
争点は新規事項か否かです。
本件訂正前の請求項１の記載によれば、本件発明１の「浸水防止 部屋」は、側壁及び隔壁に接すること、仕切板により形成されるこ と、部屋の高さ方向にわたって形成されること、機関区域の部屋に 設けられること、側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり空間に 面する側壁が損傷した場合浸水することなどが特定されている。し かし、「専ら」又は「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは 明らかでない。なお、当業者の技術常識として、「空間」とは、「空 所」や「ボイド」とは異なり、必ずしも物体が存在しない場所には 限定されないと認められ、このことは「下層空間１３の船尾側に推 進用エンジン１４が配置されている」（段落【００２６】）などの本 件明細書等の記載とも整合する。そのため、「空間」であることから、 直ちに「専ら」あるいは「主に」浸水防止を企図していることは導 けない。また、ＳＯＬＡＳ条約（「千九百七十四年の海上における人＼n命の安全のための国際条約」、甲２３）によれば、浸水率の計算にお いて、タンクは、０又は０．９５のいずれか、より厳格な条件とな る方の値（もともと水で満たされているため浸水が０である場合と、 もとは空であるため浸水が容積の９５％に及ぶ場合のうち、復原性 を悪くする方の値）を用いて計算すべきとされており、タンクであ ってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることを 前提としているから、「空間に面する側壁が損傷した場合浸水するこ と」が、必ずしもタンクを排除するものとはいえない。
次に、本件明細書等によれば、本件発明の課題及び解決手段は、 前記のとおり、浸水防止部屋を設けて、側壁における隔壁の近傍が 損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、浸水防止部屋を 設けた部屋が浸水することがないようにすることで、浸水区画が過 大となることを防止し、設計の自由度を拡大することを目的とする ものである。そうであるとすれば、「浸水防止部屋」は、それに面す る側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しな いような水密構造となっていれば、浸水区画が過大となることを防＼n止するという本件発明の目的にかなうのであって、タンク等の他の 機能を兼ねることが、そのような目的を阻害すると認めるに足りる＼n証拠はない。かえって、甲１７（実願昭４９−１９７４８号（実開 昭５０−１１１８９２号）のマイクロフィルム）には、第１図及び 「本考案は、横置隔壁２の船側部両端に、船側外板１を一面とした 高さ方向に細長い浸水阻止用の区画７を備えているから、横隔壁数 を増加しなくても、船側外板１の損傷による船内への浸水を該区画 ７内に、または該区画７と隣接する１つの船内区画内にとどめるこ とができ」（４頁下から７〜１行）との記載があり、本件発明の「浸 水防止部屋」の機能に類似する「空間７」を有する船舶の発明が開＼n示されているところ、同文献には、「該区画７を小槽として利用する こともできる。」（５頁７行）とも記載されているから、浸水防止を 目的とした区画を、小槽（タンク）として利用することは、公知で あったと認められる。また、「浸水防止部屋」が他の機能を兼ねるこ＼nとを許容する方が、設計の自由度が拡大し、その意味で本件発明の 目的に資するものである。
以上によれば、本件訂正前の請求項１の「浸水防止部屋」とは、 それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解＼nするのが相当である。そして、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の 機能を備えることが許容されるものであると認められる。＼n
ｂ 「（ただし、タンクを除く。）」という記載の追加による新たな技術的 事項の導入の有無
前記ａのとおり、「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが＼n許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、＼nタンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等＼nには、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載され＼nていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能＼nを兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水＼n防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を＼n兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸＼n水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発 明であったから、訂正事項１により、特許請求の範囲の請求項１の「浸 水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋（ただし、タ＼nンクを除く。）」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」＼nを備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明 らかである。
なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の 近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋 に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水 を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計 の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏すること なく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのた め、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技 術的事項が導入されたと解する余地もない。
したがって、訂正事項１による「（ただし、タンクを除く。）」という 記載の追加は、当業者によって、特許請求の範囲、明細書又は図面の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係におい て、新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから、新 規事項追加（法１３４条の２第９項、法１２６条５項）に当たらない というべきである。
ｃ 原告の主張に対する判断
原告は、浸水防止部屋を、タンクを除くものに限定することによっ て、「タンクと比べて、設置スペースを低減することができ、配置の自 由度を向上できるという有利な効果を奏」し、「更に、浸水防止部屋と いう空間を設けることによって、タンクと比べて、損傷時復原性の計 算、二次浸水、環境汚染の観点からも有利な効果を奏する」という新 たな作用効果を奏するから、「（ただし、タンクを除く。）」という記載 の追加は、新たな技術事項を導入するものであると主張する。 しかし、原告が主張する上記の効果は、タンクの機能を兼ねる「浸＼n水防止部屋」と比べた場合に、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部＼n屋」が有する効果を述べたものにとどまる。前記のとおり、本件明細 書等には、もともと、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」ととも＼nに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていたもの＼nと認められるから、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が何ら＼nかの作用効果を有するとしても、それは、もともと本件明細書等に記 載されていた発明の一部が作用効果を有しているというにすぎず、そ のことをもって、本件明細書等との関係で新たな技術的事項が付け加 えられたと解する余地はない。
本件訂正前の請求項１の記載によれば、本件発明１の「浸水防止 部屋」は、側壁及び隔壁に接すること、仕切板により形成されるこ と、部屋の高さ方向にわたって形成されること、機関区域の部屋に 設けられること、側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり空間に 面する側壁が損傷した場合浸水することなどが特定されている。し かし、「専ら」又は「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは 明らかでない。なお、当業者の技術常識として、「空間」とは、「空 所」や「ボイド」とは異なり、必ずしも物体が存在しない場所には 限定されないと認められ、このことは「下層空間１３の船尾側に推 進用エンジン１４が配置されている」（段落【００２６】）などの本 件明細書等の記載とも整合する。そのため、「空間」であることから、 直ちに「専ら」あるいは「主に」浸水防止を企図していることは導 けない。また、ＳＯＬＡＳ条約（「千九百七十四年の海上における人＼n命の安全のための国際条約」、甲２３）によれば、浸水率の計算にお いて、タンクは、０又は０．９５のいずれか、より厳格な条件とな る方の値（もともと水で満たされているため浸水が０である場合と、 もとは空であるため浸水が容積の９５％に及ぶ場合のうち、復原性 を悪くする方の値）を用いて計算すべきとされており、タンクであ ってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることを 前提としているから、「空間に面する側壁が損傷した場合浸水するこ と」が、必ずしもタンクを排除するものとはいえない。
次に、本件明細書等によれば、本件発明の課題及び解決手段は、 前記のとおり、浸水防止部屋を設けて、側壁における隔壁の近傍が 損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、浸水防止部屋を 設けた部屋が浸水することがないようにすることで、浸水区画が過 大となることを防止し、設計の自由度を拡大することを目的とする ものである。そうであるとすれば、「浸水防止部屋」は、それに面す る側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しな いような水密構造となっていれば、浸水区画が過大となることを防＼n止するという本件発明の目的にかなうのであって、タンク等の他の 機能を兼ねることが、そのような目的を阻害すると認めるに足りる＼n証拠はない。かえって、甲１７（実願昭４９−１９７４８号（実開 昭５０−１１１８９２号）のマイクロフィルム）には、第１図及び 「本考案は、横置隔壁２の船側部両端に、船側外板１を一面とした 高さ方向に細長い浸水阻止用の区画７を備えているから、横隔壁数 を増加しなくても、船側外板１の損傷による船内への浸水を該区画 ７内に、または該区画７と隣接する１つの船内区画内にとどめるこ とができ」（４頁下から７〜１行）との記載があり、本件発明の「浸 水防止部屋」の機能に類似する「空間７」を有する船舶の発明が開＼n示されているところ、同文献には、「該区画７を小槽として利用する こともできる。」（５頁７行）とも記載されているから、浸水防止を 目的とした区画を、小槽（タンク）として利用することは、公知で あったと認められる。また、「浸水防止部屋」が他の機能を兼ねるこ＼nとを許容する方が、設計の自由度が拡大し、その意味で本件発明の 目的に資するものである。
以上によれば、本件訂正前の請求項１の「浸水防止部屋」とは、 それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解＼nするのが相当である。そして、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の 機能を備えることが許容されるものであると認められる。＼n
ｂ 「（ただし、タンクを除く。）」という記載の追加による新たな技術的 事項の導入の有無
前記ａのとおり、「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが＼n許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、＼nタンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等＼nには、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載され＼nていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能＼nを兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水＼n防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を＼n兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸＼n水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発 明であったから、訂正事項１により、特許請求の範囲の請求項１の「浸 水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋（ただし、タ＼nンクを除く。）」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」＼nを備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明 らかである。
なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の 近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋 に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水 を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計 の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏すること なく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのた め、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技 術的事項が導入されたと解する余地もない。
したがって、訂正事項１による「（ただし、タンクを除く。）」という 記載の追加は、当業者によって、特許請求の範囲、明細書又は図面の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係におい て、新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから、新 規事項追加（法１３４条の２第９項、法１２６条５項）に当たらない というべきである。
ｃ 原告の主張に対する判断
原告は、浸水防止部屋を、タンクを除くものに限定することによっ て、「タンクと比べて、設置スペースを低減することができ、配置の自 由度を向上できるという有利な効果を奏」し、「更に、浸水防止部屋と いう空間を設けることによって、タンクと比べて、損傷時復原性の計 算、二次浸水、環境汚染の観点からも有利な効果を奏する」という新 たな作用効果を奏するから、「（ただし、タンクを除く。）」という記載 の追加は、新たな技術事項を導入するものであると主張する。 しかし、原告が主張する上記の効果は、タンクの機能を兼ねる「浸＼n水防止部屋」と比べた場合に、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部＼n屋」が有する効果を述べたものにとどまる。前記のとおり、本件明細 書等には、もともと、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」ととも＼nに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていたもの＼nと認められるから、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が何ら＼nかの作用効果を有するとしても、それは、もともと本件明細書等に記 載されていた発明の一部が作用効果を有しているというにすぎず、そ のことをもって、本件明細書等との関係で新たな技術的事項が付け加 えられたと解する余地はない。
◆判決本文
関連事件です。
令和3(行ケ)10150
◆判決本文
それぞれの1次審取訴訟です。
令和1(行ケ)10080
◆判決本文
令和1(行ケ)10079
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2022.08.23
令和2(ワ)33027 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月25日 東京地方裁判所
特許侵害事件において、出願経過時の補正が新規事項であるとして、権利行使不能（104条の3）と判断されました。
上記(2)によれば、本件特許の出願当初の請求項においては、本件発明の構成＼nとして「有料自動機の動作を検知するセンサー」が含まれており、当該「セン サーの検知信号に基づいて前記有料自動機の動作状態」についての監視結果を 管理サーバへ送信することが規定されていた。ところが、本件補正により、「有 料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるととも＼nに、「ＩＣカードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成 された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」 を管理サーバに送信するという構成に変更されたことが認められる。このよう＼nに、本件補正に補正された事項は、管理サーバに送信すべき情報が、有料自動 機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られることはなく、 当該センサーの検知信号以外の情報に基づくものであっても、これに含まれる というものと解するのが相当である。
これに対し、上記(2)の当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作 を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であ るか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示 されていないことが認められる。そして、当初明細書等の記載に接した当業者 において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等か ら自明である事項であるものと認めることはできない。 そうすると、本件補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において新 たな技術的事項を導入するものであると認めるのが相当であり、「願書に最初 に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」におい てするものということはできない。 したがって、本件補正は、特許法１７条の２第３項に違反するものと認めら れる。
これに対し、原告らは、本件特許の審査段階において、本件補正が新たな技 術的事項を導入するものと判断されておらず、本件異議申立ての審理において＼nも訂正請求が認められているほか、当初明細書（【００３８】）には、ＩＣカ ードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置が接続されている前記ラン ドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、出力するという技術内 容が記載されている旨主張する。 しかしながら、本件補正により補正された事項が当初明細書等に記載されて おらず、これが自明である事項ということもできないことは、上記において説 示したとおりである。そうすると、原告らの主張は、上記審査及び審理の経過 を踏まえても、上記判断を左右するものとはいえない。また、原告らが指摘す る上記当初明細書の内容は、上記(2)において認定したところによれば、電流セ ンサーの検知信号に基づき有料自動機の動作状態を監視する構成のみを記載＼nするものであり、センサーの検知信号によらずに動作状態を判定する構成を記＼n載するものではないから、原告らの主張は、上記認定と異なる前提に立って主 張するものにすぎない。
上記(2)によれば、本件特許の出願当初の請求項においては、本件発明の構成＼nとして「有料自動機の動作を検知するセンサー」が含まれており、当該「セン サーの検知信号に基づいて前記有料自動機の動作状態」についての監視結果を 管理サーバへ送信することが規定されていた。ところが、本件補正により、「有 料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるととも＼nに、「ＩＣカードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成 された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」 を管理サーバに送信するという構成に変更されたことが認められる。このよう＼nに、本件補正に補正された事項は、管理サーバに送信すべき情報が、有料自動 機の動作を検知するセンサーの検知信号に基づくものに限られることはなく、 当該センサーの検知信号以外の情報に基づくものであっても、これに含まれる というものと解するのが相当である。
これに対し、上記(2)の当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作 を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であ るか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示 されていないことが認められる。そして、当初明細書等の記載に接した当業者 において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等か ら自明である事項であるものと認めることはできない。 そうすると、本件補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において新 たな技術的事項を導入するものであると認めるのが相当であり、「願書に最初 に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」におい てするものということはできない。 したがって、本件補正は、特許法１７条の２第３項に違反するものと認めら れる。
これに対し、原告らは、本件特許の審査段階において、本件補正が新たな技 術的事項を導入するものと判断されておらず、本件異議申立ての審理において＼nも訂正請求が認められているほか、当初明細書（【００３８】）には、ＩＣカ ードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置が接続されている前記ラン ドリー装置が運転中であるか否かを示す情報を生成し、出力するという技術内 容が記載されている旨主張する。 しかしながら、本件補正により補正された事項が当初明細書等に記載されて おらず、これが自明である事項ということもできないことは、上記において説 示したとおりである。そうすると、原告らの主張は、上記審査及び審理の経過 を踏まえても、上記判断を左右するものとはいえない。また、原告らが指摘す る上記当初明細書の内容は、上記(2)において認定したところによれば、電流セ ンサーの検知信号に基づき有料自動機の動作状態を監視する構成のみを記載＼nするものであり、センサーの検知信号によらずに動作状態を判定する構成を記＼n載するものではないから、原告らの主張は、上記認定と異なる前提に立って主 張するものにすぎない。
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2022.08.18
令和1(ワ)20286等 不当利得返還請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年6月30日 東京地方裁判所
任天堂に2画面表示ゲーム器に対する特許侵害訴訟です。東京地裁40部は、特許発明は公知技術から進歩性無し、第2次訂正は新規事項、第3次訂正は訂正目的違反（減縮・明瞭化のいずれでもない）ので、訂正要件満たさず、権利行使不能と判断しました。＼n原告は、本人訴訟です。特許は、特許第3382936号（https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-3382936/03A51F6D5F3A043A6242B758D39317CEC3E7966037CD769975997EE07C2C14E4/15/ja）ですが、被告が無効審判（無効2020-800098）を請求しており、職権でサポート要件違反などが指摘されています。2022年8月現在では審決はなされていません。なお、2011/08/30に10年目の登録料を支払わずに存続期間満了による抹消がなされています。
前記(ｱ)のとおり、乙４文献には、使用時に表示板２を見易い傾斜角度＼nに開くことができる折畳み式の小型電子機器において、表示板２を手で＼n回転させると、回転軸８の溝ａないしｅに回転軸止め用シャフト１０が 弾性的に圧入され、回転軸８の溝ｂ、ｃ、ｄ、ｅのところで、夫々クリ ック音を感触させながら位置II)、III)、IV)、V)で停止して表示板２を固定＼nさせることが開示されており、第５図からは、傾斜角度が約１２０度か ら約１７０度までの範囲内の予め決められた１つの傾斜角度に対応した＼n位置で固定可能なことも理解できる。＼nまた、前記(ｲ)のとおり、乙２６文献においても、表示体ケース２を開＼n閉可能な小型の電子機器において、回転軸６の凸凹１０とクリックツメ＼n１２を設けることで、表示体ケース２を任意の位置で停止させることが＼nできることが開示されている。 そうすると、乙４文献及び乙２６文献により、折り畳み式の小型電子 機器において、表示板を含む２つの部材のなす角度が、ユーザーが行う＼n表示板の回動により約１２０度から約１７０度までの範囲内の予＼め決め られた１つの角度に変化させられたとき、前記回動をストップさせて、 前記２つの部材の間を前記予め決められた１つの角度で固定する中間ス＼nトッパであって、前記２つの部材のなす角度が折り畳まれた状態から広 げられて行く動作をストップする機能と、広げられた状態から角度を狭＼nめて行く動作をストップする機能を有する中間ストッパを設けることは、＼n周知の技術（以下「本件周知技術」という。）であると認めることができ る。
(ｴ) 本件相違点への本件周知技術の適用
乙１発明’は、前記(1)イのとおり、第１のパネル１２と第２のパネル １４が蝶番手段１６によって接続され、ユーザーが座ったり、立ったり、 又は、歩いたりする位置にあるときに、片手でコンピュータを保持し、 もう片方の手でデータを入力することを許容するコンピュータノートブ ック１０の発明であり、これは、折り畳み式の小型電子機器に関する技 術であるという点で、本件周知技術と共通する。したがって、乙１発明’ において、「第１のパネル１２及び第２のパネル１４の両方が蝶番手段１ ６を中心とした多数の角度において配向する」場合に、本件周知技術の 中間ストッパを採用することにより、本件相違点に係る本件発明１の構＼n成とすることは、当業者において容易に想到し得たことである。
前記(ｱ)のとおり、乙４文献には、使用時に表示板２を見易い傾斜角度＼nに開くことができる折畳み式の小型電子機器において、表示板２を手で＼n回転させると、回転軸８の溝ａないしｅに回転軸止め用シャフト１０が 弾性的に圧入され、回転軸８の溝ｂ、ｃ、ｄ、ｅのところで、夫々クリ ック音を感触させながら位置II)、III)、IV)、V)で停止して表示板２を固定＼nさせることが開示されており、第５図からは、傾斜角度が約１２０度か ら約１７０度までの範囲内の予め決められた１つの傾斜角度に対応した＼n位置で固定可能なことも理解できる。＼nまた、前記(ｲ)のとおり、乙２６文献においても、表示体ケース２を開＼n閉可能な小型の電子機器において、回転軸６の凸凹１０とクリックツメ＼n１２を設けることで、表示体ケース２を任意の位置で停止させることが＼nできることが開示されている。 そうすると、乙４文献及び乙２６文献により、折り畳み式の小型電子 機器において、表示板を含む２つの部材のなす角度が、ユーザーが行う＼n表示板の回動により約１２０度から約１７０度までの範囲内の予＼め決め られた１つの角度に変化させられたとき、前記回動をストップさせて、 前記２つの部材の間を前記予め決められた１つの角度で固定する中間ス＼nトッパであって、前記２つの部材のなす角度が折り畳まれた状態から広 げられて行く動作をストップする機能と、広げられた状態から角度を狭＼nめて行く動作をストップする機能を有する中間ストッパを設けることは、＼n周知の技術（以下「本件周知技術」という。）であると認めることができ る。
(ｴ) 本件相違点への本件周知技術の適用
乙１発明’は、前記(1)イのとおり、第１のパネル１２と第２のパネル １４が蝶番手段１６によって接続され、ユーザーが座ったり、立ったり、 又は、歩いたりする位置にあるときに、片手でコンピュータを保持し、 もう片方の手でデータを入力することを許容するコンピュータノートブ ック１０の発明であり、これは、折り畳み式の小型電子機器に関する技 術であるという点で、本件周知技術と共通する。したがって、乙１発明’ において、「第１のパネル１２及び第２のパネル１４の両方が蝶番手段１ ６を中心とした多数の角度において配向する」場合に、本件周知技術の 中間ストッパを採用することにより、本件相違点に係る本件発明１の構＼n成とすることは、当業者において容易に想到し得たことである。
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2022.07.14
令和3(行ケ)10111 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年6月22日 知的財産高等裁判所
訂正請求により無効理由なしとした審決に対する審決取消訴訟です。
知財高裁も審決の判断を維持しました。一つの争点が「前記加工対象物はシリコンウェハである」と記載されているのを、「前記加工対象物は、シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハである」に訂正するのが訂正要件を満たすかです。
ア 訂正前の請求項１の記載は、「加工対象物」である「シリコンウェハ」に ついて、その文言上、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿 った溝が形成されているシリコンウェハ」を概念的には含むものであった のに対し、訂正事項１により、そのようなシリコンウェハを除く形で限定 されるものであるから、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とす るものといえる。 別の観点からいえば、訂正前の請求項１の記載は、その文言上、「レーザ 加工装置」の構成として、切断予＼定ラインに沿った溝が存在するシリコン ウェハを切断し得る性能を有するが、そのような溝が存在しないシリコン＼nウェハを切断し得る性能を有するとは限らない「レーザ加工装置」（溝必須＼n装置）を概念的には含むものであったのに対し、訂正事項１により、そのよ うな装置を除く形で請求項１に係る発明のレーザ加工装置を特定したので あるから、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものともい える。
イ 原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、訂正事項１における「シリコン単 結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていないシリコ ンウェハ」については、加工対象物がシリコン単結晶構造の場合において、＼n「シリコン単結晶構造部分」や溝の位置、どのような溝が形成されていな＼nいのかが特定されておらず不明確であるから、訂正後の特許請求の範囲が 不明確であると主張するが、そのような具体的な事項まで特定されなけれ ば、訂正事項１が減縮か否かを判断できないほどに不明確であるとは考え られない。 また、原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、訂正事項１によって、請求 項１の装置について、溝が形成されていないシリコンウェハを切断するこ とが用途になるとしても、レーザ加工装置の構成がそのような特定の構＼成 に限られるものではないから、発明の構成を限定するものではないとか、＼nいわゆるサブコンビネーション発明の理論によれば訂正の前後で発明の要 旨の認定は変わらない旨主張する。しかし、アに説示したとおり、訂正事項 １により概念上請求項１に係る発明が限定されることは明らかであり、特 許法１３４条の２第１項の「特許請求の範囲の減縮」への該当性を判断す るに当たっては、これで足りると解するのが相当である。また、本件発明を サブコンビネーション発明と解するかはさて措くとして、本件における上 記該当性を判断するに当たって、サブコンビネーション発明のクレーム解 釈や特許要件の考え方を直接参考にする必要性があるとは認め難いし、い ずれにしても本件においては、訂正事項１に係る事項は、加工対象物のみ を特定する事項にとどまらず、レーザ加工装置自体についてもその構造、＼n機能を特定する意味を有するものと解するべきであるから（本件訂正前は、＼n溝必須装置のように溝が形成されているシリコンウェハを切断する構造を＼n有すれば、これをもって特許要件を満たし得たのに対し、本件訂正後はこ のような構造を有するのでは足りず、溝が形成されていないシリコンウェ＼nハを切断する構造を有することが必要とされることになる。）、原告の主張＼nするところは、本件訂正が、特許請求の範囲の減縮であることを否定する に足りるものではない。
ア 訂正前の請求項１の記載は、「加工対象物」である「シリコンウェハ」に ついて、その文言上、「シリコン単結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿 った溝が形成されているシリコンウェハ」を概念的には含むものであった のに対し、訂正事項１により、そのようなシリコンウェハを除く形で限定 されるものであるから、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とす るものといえる。 別の観点からいえば、訂正前の請求項１の記載は、その文言上、「レーザ 加工装置」の構成として、切断予＼定ラインに沿った溝が存在するシリコン ウェハを切断し得る性能を有するが、そのような溝が存在しないシリコン＼nウェハを切断し得る性能を有するとは限らない「レーザ加工装置」（溝必須＼n装置）を概念的には含むものであったのに対し、訂正事項１により、そのよ うな装置を除く形で請求項１に係る発明のレーザ加工装置を特定したので あるから、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものともい える。
イ 原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、訂正事項１における「シリコン単 結晶構造部分に前記切断予＼定ラインに沿った溝が形成されていないシリコ ンウェハ」については、加工対象物がシリコン単結晶構造の場合において、＼n「シリコン単結晶構造部分」や溝の位置、どのような溝が形成されていな＼nいのかが特定されておらず不明確であるから、訂正後の特許請求の範囲が 不明確であると主張するが、そのような具体的な事項まで特定されなけれ ば、訂正事項１が減縮か否かを判断できないほどに不明確であるとは考え られない。 また、原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、訂正事項１によって、請求 項１の装置について、溝が形成されていないシリコンウェハを切断するこ とが用途になるとしても、レーザ加工装置の構成がそのような特定の構＼成 に限られるものではないから、発明の構成を限定するものではないとか、＼nいわゆるサブコンビネーション発明の理論によれば訂正の前後で発明の要 旨の認定は変わらない旨主張する。しかし、アに説示したとおり、訂正事項 １により概念上請求項１に係る発明が限定されることは明らかであり、特 許法１３４条の２第１項の「特許請求の範囲の減縮」への該当性を判断す るに当たっては、これで足りると解するのが相当である。また、本件発明を サブコンビネーション発明と解するかはさて措くとして、本件における上 記該当性を判断するに当たって、サブコンビネーション発明のクレーム解 釈や特許要件の考え方を直接参考にする必要性があるとは認め難いし、い ずれにしても本件においては、訂正事項１に係る事項は、加工対象物のみ を特定する事項にとどまらず、レーザ加工装置自体についてもその構造、＼n機能を特定する意味を有するものと解するべきであるから（本件訂正前は、＼n溝必須装置のように溝が形成されているシリコンウェハを切断する構造を＼n有すれば、これをもって特許要件を満たし得たのに対し、本件訂正後はこ のような構造を有するのでは足りず、溝が形成されていないシリコンウェ＼nハを切断する構造を有することが必要とされることになる。）、原告の主張＼nするところは、本件訂正が、特許請求の範囲の減縮であることを否定する に足りるものではない。
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2022.06. 6
令和3(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年5月19日 知的財産高等裁判所
審決では、無効審判に対して、特許権者は訂正をしました。かかる訂正は発明の範囲が実質上減縮されないとして、訂正請求は拒絶されました。ただ、無効審判は進歩性違反無しと判断されました。裁判所は進歩性違反なしとした審決を維持しました。
構成要件を追加して、実質上減縮していないというのは興味深いですが、裁判所では争点とはなっていません。＼n
「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成されたＲ部」→ 「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された，スプーンへの食物移載力転換機構としてのＲ部」に訂正しても，実質的に発明の範囲が減縮されるものではない。＼n
次に、本件発明１の特許請求の範囲の請求項１には、本件発明１の「Ｒ 部」は、「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角 が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された」構成を有することが規定さ＼nれている。本件明細書には、「Ｒ部」に関し、本件発明１の実施形態とし て、「竹製食器１００には、各収容部の立ち上がりと底面との取り合い部、 一つの立ち上がり部とこれに隣接する立ち上がり部との間の取り合い部、 に各々略１０ｍｍ程度の半径によるＲを設けてある。具体的に、たとえば 第４の収容部２３において、底面部４０と立ち上がり部３３との取り合い 部に、図３に示されるような半径略１０ｍｍの曲線断面が図３の紙面と直 交する方向に延伸されて形成されている。また、平面においても、たとえ ば、立ち上がり７０と立ち上がり１３との間の取り合い部には、図１に示 されるような半径略１０ｍｍの曲線断面が図１の紙面と直交する方向に 延伸されて形成されている。」（【００３０】）との記載があり、別紙１のと おり、図１及び３には、「Ｒ部」が図示されている。 そこで、「Ｒ部」に関する甲４の記載について検討するに、甲４文章部分 中の「φ２３×Ｈ２.１（plate）」との記載から、甲４記載の「こども用 食器」は、直径（φ）２３ｃｍ、高さ（Ｈ）２．１ｃｍであることを理解 できるが、他方で、甲４の記載事項全体をみても、上記直径及び高さ以外 の寸法についての記載はない。
また、甲４全体写真及び甲４部分拡大写真（別紙２参照）のアングル、 解像度等に照らすと、甲４全体写真及び甲４部分拡大写真から、被写体で ある「こども用食器」の「Ｒ部」を形成する「立面と底面とのなす角」の 角度や「半径」の寸法についてまで認識することは困難である。 以上を総合すると、甲４に接した当業者において、甲４から、甲４記載 の「こども用食器」の「Ｒ部」は、「前記窪み部において穿削されて得ら れる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された」 構成を有することが開示されているものと認識することはできないとい＼nうべきである。
・・・
原告は、1)甲４全体写真について説明した甲７６の５枚目の左側の画像記 載のとおり、Ａ（こども用食器の外径）：Ｂ（こども用食器の竹の集成材から なる所定の厚みのある部分の内側の径）：Ｃ（こども用食器の二層目の竹材平 板の内側の径）の比率は、１００：９４．８：８８．３である、2)この比率 と甲４記載の実寸から、Ａ´（Ａの実寸）は２３０ｍｍ、Ｂ´（Ｂの実寸） は２１８ｍｍ、Ｃ´（Ｃの実寸）は２０３ｍｍ、Ｄ´（こども用食器の竹の 集成材からなる所定の厚みのある部分の幅の実寸）は６ｍｍ、Ｅ´（こども 用食器を真上から見たときの二層目の竹材平板の幅の実寸）は７．５ｍｍと 算出される、3)甲７６の５枚目中欄の「Ｒごとの見え方の違い」の表によれ＼nば、Ｅ´が７．５ｍｍである場合、その見え方は、Ｒ１０の場合の見え方に 該当するから、甲４記載の「こども用食器」の立面と底面とのなす角は、半 径略１０ｍｍ弱となるよう形成されたＲ部になるとして、甲４には、甲４記 載の「こども用食器」は、「立面と底面とのなす角が半径略１０ｍｍ弱となる よう形成されたＲ部」の構成を有することの開示がある旨主張する。＼nしかしながら、甲７６は、原告従業員が作成した書面（作成日２０２１年 １０月２５日）であり、そもそも本件出願前に頒布された刊行物に当たらな いこと、甲４には、「こども用食器」の直径（φ）及び高さ（Ｈ）以外の寸 法についての記載はなく（前記(2)イ）、甲７６記載のＡないしＣの比率やＡ ´ないしＥ´の寸法の記載もないこと、甲４には、甲７６の５枚目中欄の「Ｒ ごとの見え方の違い」の表の記載はないことに照らすと、甲４に接した当業＼n者において、甲４から、上記1)ないし3)の事項を認識し、又は理解すること はできないから、原告の上記主張は、その前提において採用することができ ない。
「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成されたＲ部」→ 「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された，スプーンへの食物移載力転換機構としてのＲ部」に訂正しても，実質的に発明の範囲が減縮されるものではない。＼n
次に、本件発明１の特許請求の範囲の請求項１には、本件発明１の「Ｒ 部」は、「前記窪み部において穿削されて得られる立面と底面とのなす角 が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された」構成を有することが規定さ＼nれている。本件明細書には、「Ｒ部」に関し、本件発明１の実施形態とし て、「竹製食器１００には、各収容部の立ち上がりと底面との取り合い部、 一つの立ち上がり部とこれに隣接する立ち上がり部との間の取り合い部、 に各々略１０ｍｍ程度の半径によるＲを設けてある。具体的に、たとえば 第４の収容部２３において、底面部４０と立ち上がり部３３との取り合い 部に、図３に示されるような半径略１０ｍｍの曲線断面が図３の紙面と直 交する方向に延伸されて形成されている。また、平面においても、たとえ ば、立ち上がり７０と立ち上がり１３との間の取り合い部には、図１に示 されるような半径略１０ｍｍの曲線断面が図１の紙面と直交する方向に 延伸されて形成されている。」（【００３０】）との記載があり、別紙１のと おり、図１及び３には、「Ｒ部」が図示されている。 そこで、「Ｒ部」に関する甲４の記載について検討するに、甲４文章部分 中の「φ２３×Ｈ２.１（plate）」との記載から、甲４記載の「こども用 食器」は、直径（φ）２３ｃｍ、高さ（Ｈ）２．１ｃｍであることを理解 できるが、他方で、甲４の記載事項全体をみても、上記直径及び高さ以外 の寸法についての記載はない。
また、甲４全体写真及び甲４部分拡大写真（別紙２参照）のアングル、 解像度等に照らすと、甲４全体写真及び甲４部分拡大写真から、被写体で ある「こども用食器」の「Ｒ部」を形成する「立面と底面とのなす角」の 角度や「半径」の寸法についてまで認識することは困難である。 以上を総合すると、甲４に接した当業者において、甲４から、甲４記載 の「こども用食器」の「Ｒ部」は、「前記窪み部において穿削されて得ら れる立面と底面とのなす角が半径略５〜１５ｍｍとなるよう形成された」 構成を有することが開示されているものと認識することはできないとい＼nうべきである。
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原告は、1)甲４全体写真について説明した甲７６の５枚目の左側の画像記 載のとおり、Ａ（こども用食器の外径）：Ｂ（こども用食器の竹の集成材から なる所定の厚みのある部分の内側の径）：Ｃ（こども用食器の二層目の竹材平 板の内側の径）の比率は、１００：９４．８：８８．３である、2)この比率 と甲４記載の実寸から、Ａ´（Ａの実寸）は２３０ｍｍ、Ｂ´（Ｂの実寸） は２１８ｍｍ、Ｃ´（Ｃの実寸）は２０３ｍｍ、Ｄ´（こども用食器の竹の 集成材からなる所定の厚みのある部分の幅の実寸）は６ｍｍ、Ｅ´（こども 用食器を真上から見たときの二層目の竹材平板の幅の実寸）は７．５ｍｍと 算出される、3)甲７６の５枚目中欄の「Ｒごとの見え方の違い」の表によれ＼nば、Ｅ´が７．５ｍｍである場合、その見え方は、Ｒ１０の場合の見え方に 該当するから、甲４記載の「こども用食器」の立面と底面とのなす角は、半 径略１０ｍｍ弱となるよう形成されたＲ部になるとして、甲４には、甲４記 載の「こども用食器」は、「立面と底面とのなす角が半径略１０ｍｍ弱となる よう形成されたＲ部」の構成を有することの開示がある旨主張する。＼nしかしながら、甲７６は、原告従業員が作成した書面（作成日２０２１年 １０月２５日）であり、そもそも本件出願前に頒布された刊行物に当たらな いこと、甲４には、「こども用食器」の直径（φ）及び高さ（Ｈ）以外の寸 法についての記載はなく（前記(2)イ）、甲７６記載のＡないしＣの比率やＡ ´ないしＥ´の寸法の記載もないこと、甲４には、甲７６の５枚目中欄の「Ｒ ごとの見え方の違い」の表の記載はないことに照らすと、甲４に接した当業＼n者において、甲４から、上記1)ないし3)の事項を認識し、又は理解すること はできないから、原告の上記主張は、その前提において採用することができ ない。
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2022.05.12
令和3(行ケ)10097 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年4月28日 知的財産高等裁判所
補正前後の請求項に係る発明が一対一又はこれに準ずるような対応関係にない補正が限定的減縮（特17-2第5項）に該当するかが争われました。裁判所は、該当しないとした審決を維持しました。
ア 特許法１７条の２第５項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、 その審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正（同条１項ただし 書４号）は、同条５項１号から４号までのいずれかの事項を目的とするもの に限ると規定し、同項２号は、「特許請求の範囲の減縮」（同法３６条５項の 規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するも のであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該 請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同 一であるものに限る。）と規定している。同法１７条の２第５項の趣旨は、拒 絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正 について、既に行った先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に 制限することにより、迅速な審査を行うことができるようにしたことにある ものと解される。このような同項の趣旨及び同項２号の文言に照らすと、補 正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、 補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあること が必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求 項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該 請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。 また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新 しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を 限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当す るものと解される。 以上を前提に、補正事項１が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするもの に該当するかどうかについて判断する。
・・・
ア 前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１ ０と対応関係にあることが認められる。 しかるところ、前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項８は、本件補 正前の請求項１０の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、前記スト ラップの第１の部分に備えられた１個以上の第１接点と、前記ストラップの 第２の部分に備えられた１個以上の第２接点とを備えるか、あるいは、第１ 接点および第２接点と通信可能であり、第１接点のうちの１個以上が、第２＼n接点のうちの１個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じら＼nれるか固定されたときに、第１接点の１個以上および第２接点の１個以上の 間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、＼n第１接点と第２接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサ によって測定された前記測定回路の少なくとも１つの電気特性に基づいて、 前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するよ うに構成されている」との構＼成を削除した請求項であるところ、この削除に よって、本件補正前の請求項１０の発明特定事項を限定したものと認めるこ とはできず、かえって、本件補正前の請求項１０に係る発明を上位概念化し たものといえるから、補正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とする ものと認められない。
イ これに対し原告は、1)本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１な いし７に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件を 規定したものであるから、本件補正前の請求項１に記載した発明を特定する ために必要な事項を限定するものである、2)本件拒絶理由通知では、本件補 正前の請求項１について新規性及び進歩性などの実体的要件に関する拒絶理 由の指摘はなく、本件補正前の請求項１に特許性が認められていることから すると、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１に対する従前の審 査内容に沿って特許性を具備するものといえるから、本件補正前の請求項１ についての審査を十分に有効活用して、補正された発明の審査を行うことが＼n可能であり、新たな先行技術調査等を要求することで審査遅延などの事態を＼n生じさせないことも明らかである、3)厳密には、本件補正後の請求項８は、 本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに 準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項１は、既にされた審査結 果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法１７条の２第 ５項の制度趣旨に反するものではなく、同項２号が許容する増項補正に相当 するから、本件補正前の請求項１との関係で「特許請求の範囲の減縮」（同号） を目的とするものに該当する旨主張する。
しかしながら、前記(1)エで説示したとおり、本件補正後の請求項８は、本 件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、 これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできないから、この 点において、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。 また、前記アで説示したとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の 請求項１０の発明特定事項の構成の一部を削除した請求項であるが、本件に＼nおいては、本件補正前の請求項１０の発明特定事項から上記構成を削除した＼n請求項について、サポート要件等の記載要件の審査が行われた形跡はうかが われず、かかる審査が新たに必要となるものと考えられるから、本件補正後 の請求項８は、本件補正前の請求項１に対する従前の審査内容に沿って特許 性を具備するものと直ちにいえるものではなく、この点においても、原告の 上記主張は、その前提を欠くものである。
ア 特許法１７条の２第５項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、 その審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正（同条１項ただし 書４号）は、同条５項１号から４号までのいずれかの事項を目的とするもの に限ると規定し、同項２号は、「特許請求の範囲の減縮」（同法３６条５項の 規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するも のであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該 請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同 一であるものに限る。）と規定している。同法１７条の２第５項の趣旨は、拒 絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正 について、既に行った先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に 制限することにより、迅速な審査を行うことができるようにしたことにある ものと解される。このような同項の趣旨及び同項２号の文言に照らすと、補 正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、 補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあること が必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求 項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該 請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。 また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新 しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を 限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当す るものと解される。 以上を前提に、補正事項１が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするもの に該当するかどうかについて判断する。
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ア 前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１ ０と対応関係にあることが認められる。 しかるところ、前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項８は、本件補 正前の請求項１０の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、前記スト ラップの第１の部分に備えられた１個以上の第１接点と、前記ストラップの 第２の部分に備えられた１個以上の第２接点とを備えるか、あるいは、第１ 接点および第２接点と通信可能であり、第１接点のうちの１個以上が、第２＼n接点のうちの１個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じら＼nれるか固定されたときに、第１接点の１個以上および第２接点の１個以上の 間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、＼n第１接点と第２接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサ によって測定された前記測定回路の少なくとも１つの電気特性に基づいて、 前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するよ うに構成されている」との構＼成を削除した請求項であるところ、この削除に よって、本件補正前の請求項１０の発明特定事項を限定したものと認めるこ とはできず、かえって、本件補正前の請求項１０に係る発明を上位概念化し たものといえるから、補正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とする ものと認められない。
イ これに対し原告は、1)本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１な いし７に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件を 規定したものであるから、本件補正前の請求項１に記載した発明を特定する ために必要な事項を限定するものである、2)本件拒絶理由通知では、本件補 正前の請求項１について新規性及び進歩性などの実体的要件に関する拒絶理 由の指摘はなく、本件補正前の請求項１に特許性が認められていることから すると、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１に対する従前の審 査内容に沿って特許性を具備するものといえるから、本件補正前の請求項１ についての審査を十分に有効活用して、補正された発明の審査を行うことが＼n可能であり、新たな先行技術調査等を要求することで審査遅延などの事態を＼n生じさせないことも明らかである、3)厳密には、本件補正後の請求項８は、 本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに 準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項１は、既にされた審査結 果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法１７条の２第 ５項の制度趣旨に反するものではなく、同項２号が許容する増項補正に相当 するから、本件補正前の請求項１との関係で「特許請求の範囲の減縮」（同号） を目的とするものに該当する旨主張する。
しかしながら、前記(1)エで説示したとおり、本件補正後の請求項８は、本 件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、 これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできないから、この 点において、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。 また、前記アで説示したとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の 請求項１０の発明特定事項の構成の一部を削除した請求項であるが、本件に＼nおいては、本件補正前の請求項１０の発明特定事項から上記構成を削除した＼n請求項について、サポート要件等の記載要件の審査が行われた形跡はうかが われず、かかる審査が新たに必要となるものと考えられるから、本件補正後 の請求項８は、本件補正前の請求項１に対する従前の審査内容に沿って特許 性を具備するものと直ちにいえるものではなく、この点においても、原告の 上記主張は、その前提を欠くものである。
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2022.03.30
令和2(ワ)19931等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月16日 東京地方裁判所
医薬用途発明の特許権侵害訴訟です。東京地裁（29部）は、本件発明1，2については実施可能要件・サポート要件違反の無効理由ありと判断しました。また、本件発明3，4について、均等侵害も否定しました。本件発明1，2は特許庁で訂正要件を満たさないと判断されており、審決取消訴訟に係属しています。本件発明3，4は特許庁で訂正が認められています。
いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのた＼nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該発明に係る医薬＼nを当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの＼n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いず＼nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし， 本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというた＼nめには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ｱ)の各文献の記載によれば，本件出願当時，術後疼痛試験は，ラ ットの皮膚，筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより，痛 覚過敏を引き起こし，これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが，技術常識であったと認められる。 そして，本件明細書には，「Ｓ−（＋）−３−イソブチルギャバ」＼n（弁論の全趣旨によれば，構成要件３Ａを充足する本件化合物の一種で＼nあると認められる。）が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており，さらに，「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後１時間以内にピークに達 し，３日間維持された。実験期間中，動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」（前記１(1)キ(ｷ)），「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも３時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は，ギャバペンチンおよびＳ− （＋）−３−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して＼nも等しく有効なことである。」（同(ｺ)）との記載がある。 以上によれば，本件出願当時，本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は，本件化合物について，侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し，その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明３の構成と均等なものであるかについて＼n
(ｱ) 原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。
しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
(ｳ) 以上によれば，被告医薬品は，本件発明３の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。＼n
イ 被告医薬品が本件発明４の構成と均等なものであるかについて＼n
前記アと同様に，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発 明４の本質的部分というべきであり，被告医薬品は均等の第１要件を満た さず，また，本件発明４との関係においては，被告医薬品の効能・効果で＼nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から，均等の第５要件も満たさない。 したがって，被告医薬品は，本件発明４の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。＼n
いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのた＼nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該発明に係る医薬＼nを当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの＼n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いず＼nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし， 本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというた＼nめには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ｱ)の各文献の記載によれば，本件出願当時，術後疼痛試験は，ラ ットの皮膚，筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより，痛 覚過敏を引き起こし，これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが，技術常識であったと認められる。 そして，本件明細書には，「Ｓ−（＋）−３−イソブチルギャバ」＼n（弁論の全趣旨によれば，構成要件３Ａを充足する本件化合物の一種で＼nあると認められる。）が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており，さらに，「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後１時間以内にピークに達 し，３日間維持された。実験期間中，動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」（前記１(1)キ(ｷ)），「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも３時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は，ギャバペンチンおよびＳ− （＋）−３−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して＼nも等しく有効なことである。」（同(ｺ)）との記載がある。 以上によれば，本件出願当時，本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は，本件化合物について，侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し，その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明３の構成と均等なものであるかについて＼n
(ｱ) 原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。
しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
(ｳ) 以上によれば，被告医薬品は，本件発明３の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。＼n
イ 被告医薬品が本件発明４の構成と均等なものであるかについて＼n
前記アと同様に，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発 明４の本質的部分というべきであり，被告医薬品は均等の第１要件を満た さず，また，本件発明４との関係においては，被告医薬品の効能・効果で＼nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から，均等の第５要件も満たさない。 したがって，被告医薬品は，本件発明４の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。＼n
◆判決本文
関連事件です。本件特許は同じですが、被告が異なります。なお、原告代理人はなぜか異なります。
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2022.02. 4
令和3(行ケ)10037 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年2月2日 知的財産高等裁判所
一部のクレームについて、新規事項であるので訂正要件を満たさないとした審決が維持されました。
以上の訂正前明細書の記載を全体的に総合して観察すると、訂正前 発明における「固定」には、摩擦力やチルト機構等を用い所定量以上の＼n力を加えることによって状態の変更が可能な「半固定」と、ストッパ等＼nを用い回動を停止させる「一時的に固定」の２種類が存在し、時に「半 固定」と「一時的に固定」とを混然と使用する箇所もないではないが、 これらを使い分けていることが理解できるし、これらが概念的に異なる ものであることはその性質上も明らかである。このことを考慮して、訂正前発明１の構成をみてみると、２つの表＼示板を約１２０度から約１７０度までの範囲内のいずれかの角度に「ストッパにより」「固定する」構成ｅの中間左右見開き固定手段は、「一時的＼nに固定」する手段であり、２つの表示板を「摩擦力により」「保持する」＼n構成Ｃの任意角度保持手段は「半固定」をする手段であることは明らか＼nであり、両者は異なる固定手段を用いる別な手段であることが当然に理 解できる。したがって、構成ｅの中間左右見開き固定手段の構＼成を基に して、任意角度保持手段について「任意の角度」を約１２０度から約１ ７０度までの範囲内のいずれかの角度を意味するなどと限定して解釈 する根拠はないこととなり、任意角度保持手段の「任意の角度」は通常 の語義に従い、０度から３６０度の範囲が含まれると理解すべきもので ある。
(オ) 以上からすると、訂正事項１−４は、訂正前発明に、２つの表示板を＼n０度から最大見開き角度までの任意の角度とすることができ、最大見開 き角度が約１８０度を超えるものを包含するよう訂正するものとなる ところ、このような構成は訂正前明細書には記載されていない。＼nしたがって、訂正事項１−４は、訂正前の明細書の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事 項を導入しないものであるとはいえない。
イ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)イのとおり、1)「ユーザーの任意の角度」とは、 ユーザが装置の構造上の制約の下に自由意思により変化・回動させること＼nができる角度である、2)１８０度を超えてから３６０度まで回動させても ２つの表示板の各画面を容易に見ることができず実用的な意味は全くな＼nい、3)０度から３６０度まで回動させるためにはヒンジ部の１つの回転軸 を２つの表示板の厚さ寸法を合計した長さ以上の巨大な直径を有する回＼n転軸としなければならないが、訂正前明細書【図２】からみると訂正前発 明の表示装置はそのような構＼造を有していない旨主張する。 しかしながら、「あらかじめ定められた角度にユーザが任意に変化させ られること」と「ユーザが任意の角度に変化させられること」とは、固定 方法を異にすれば両立する機能であるところ、どちらも角度の変化はユー＼nザがその自由意思によりするものであるから、訂正前明細書にユーザが自 在に枠体を折り曲げられるとの記載等、角度の変化がユーザの自由意思に よるとの記載があったからといって、「任意の角度」が前者に限定されると する根拠にはならず、上記1)の主張は採用することができない。 また、引用文献１には第１のパネル１２と第２のパネル１４が背中合わ せで並置され、片手で装置を運び、もう片方の手でデータを入力する状態 が記載されていることからしても（９頁３２行ないし１０頁１３行目、図 ３）、表示装置の２つの表＼示板の回動角度を２７０度ないし３６０度の範 囲にまで設定可能にする使用方法も十＼分に実用的なものといえるから、上 記2)の主張も採用することができない。 また、上記3)の主張は、単なる実施例に関する図面に基づく主張にすぎ ず、訂正前発明は、ヒンジ軸の構造も、回転軸の直径も、表＼示板の厚さも 何ら特定するものではないから、前提を欠くものとして失当である。 したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。その ほか、原告はるる主張するが、いずれも、前記アの認定判断を左右しない。
ウ まとめ
以上のとおりであるから、訂正事項１−４は新規事項を追加する訂正で ある。
以上の訂正前明細書の記載を全体的に総合して観察すると、訂正前 発明における「固定」には、摩擦力やチルト機構等を用い所定量以上の＼n力を加えることによって状態の変更が可能な「半固定」と、ストッパ等＼nを用い回動を停止させる「一時的に固定」の２種類が存在し、時に「半 固定」と「一時的に固定」とを混然と使用する箇所もないではないが、 これらを使い分けていることが理解できるし、これらが概念的に異なる ものであることはその性質上も明らかである。このことを考慮して、訂正前発明１の構成をみてみると、２つの表＼示板を約１２０度から約１７０度までの範囲内のいずれかの角度に「ストッパにより」「固定する」構成ｅの中間左右見開き固定手段は、「一時的＼nに固定」する手段であり、２つの表示板を「摩擦力により」「保持する」＼n構成Ｃの任意角度保持手段は「半固定」をする手段であることは明らか＼nであり、両者は異なる固定手段を用いる別な手段であることが当然に理 解できる。したがって、構成ｅの中間左右見開き固定手段の構＼成を基に して、任意角度保持手段について「任意の角度」を約１２０度から約１ ７０度までの範囲内のいずれかの角度を意味するなどと限定して解釈 する根拠はないこととなり、任意角度保持手段の「任意の角度」は通常 の語義に従い、０度から３６０度の範囲が含まれると理解すべきもので ある。
(オ) 以上からすると、訂正事項１−４は、訂正前発明に、２つの表示板を＼n０度から最大見開き角度までの任意の角度とすることができ、最大見開 き角度が約１８０度を超えるものを包含するよう訂正するものとなる ところ、このような構成は訂正前明細書には記載されていない。＼nしたがって、訂正事項１−４は、訂正前の明細書の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事 項を導入しないものであるとはいえない。
イ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)イのとおり、1)「ユーザーの任意の角度」とは、 ユーザが装置の構造上の制約の下に自由意思により変化・回動させること＼nができる角度である、2)１８０度を超えてから３６０度まで回動させても ２つの表示板の各画面を容易に見ることができず実用的な意味は全くな＼nい、3)０度から３６０度まで回動させるためにはヒンジ部の１つの回転軸 を２つの表示板の厚さ寸法を合計した長さ以上の巨大な直径を有する回＼n転軸としなければならないが、訂正前明細書【図２】からみると訂正前発 明の表示装置はそのような構＼造を有していない旨主張する。 しかしながら、「あらかじめ定められた角度にユーザが任意に変化させ られること」と「ユーザが任意の角度に変化させられること」とは、固定 方法を異にすれば両立する機能であるところ、どちらも角度の変化はユー＼nザがその自由意思によりするものであるから、訂正前明細書にユーザが自 在に枠体を折り曲げられるとの記載等、角度の変化がユーザの自由意思に よるとの記載があったからといって、「任意の角度」が前者に限定されると する根拠にはならず、上記1)の主張は採用することができない。 また、引用文献１には第１のパネル１２と第２のパネル１４が背中合わ せで並置され、片手で装置を運び、もう片方の手でデータを入力する状態 が記載されていることからしても（９頁３２行ないし１０頁１３行目、図 ３）、表示装置の２つの表＼示板の回動角度を２７０度ないし３６０度の範 囲にまで設定可能にする使用方法も十＼分に実用的なものといえるから、上 記2)の主張も採用することができない。 また、上記3)の主張は、単なる実施例に関する図面に基づく主張にすぎ ず、訂正前発明は、ヒンジ軸の構造も、回転軸の直径も、表＼示板の厚さも 何ら特定するものではないから、前提を欠くものとして失当である。 したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。その ほか、原告はるる主張するが、いずれも、前記アの認定判断を左右しない。
ウ まとめ
以上のとおりであるから、訂正事項１−４は新規事項を追加する訂正で ある。
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2022.01. 3
令和2(行ケ)10150 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年12月16日 知的財産高等裁判所
原告は、訂正発明は、進歩性違反、新規事項、委任省令違反などの無効理由があるとして、無効理由無しとした審決の取消を求めました。知財高裁は審決を維持しました。
特許法３６条４項１号の委任する特許法施行規則２４条の２は，発明の詳細な説 明の記載について，「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発 明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解 するために必要な事項を記載することによりしなければならない」と規定するとこ ろ，原告は，本件明細書からはオルニチンを用いた本件訂正発明が，どのような課 題をどのように解決したか明らかでないこと，「発酵物の乾燥重量１ｇ当たり」「８ mg 以上のオルチニン」という数値限定に対応する課題も効果も，本件明細書に記載 がなく，当業者において本件訂正発明の課題やその解決手段を認識することはでき ないから，上記委任省令要件違反である旨主張する。
(2) 本件明細書の記載について
そこで検討するに，前記１(1)のとおり，本件明細書の段落【０２２６】には，「ア ルギニンについては，発酵処理によりオルニチンに変換されることが確認された。 従って，大豆胚軸にアルギニンを添加してラクトコッカス 20-92 株で発酵処理する ことにより，エクオールのみならず，オルニチンをも生成させ得ることが明らかと なった。」との記載があり，本件明細書の段落【０２２８】【表３】にも，発酵によ＼nり，アルギニンからオルニチンが生成することが示されている。また，本件明細書 の段落【００５０】には，「ダイゼイン類を含む原料」の一例である「大豆胚軸」を 用いた場合のオルニチンの含有量について，「エクオール含有大豆胚軸発酵物の乾燥 重量１ｇ当たりオルニチンが５〜２０mg，好ましくは８〜１５mg，更に好ましくは ９〜１２mg 程度が例示される。」と記載されており，当業者は，本件訂正発明は，こ の好ましい量の下限を採用したものであると理解できる（前記５(5)参照）。
これらからすると，当業者は，本件訂正発明の技術上の意義は，ラクトコッカス 20-92 株で発酵処理することにより，エクオールのみならず，オルニチンをも生成さ せ得ることを明らかにし，エクオール及びオルニチンを含有する発酵物（オルニチ ンの含有量は乾燥重量１ｇ当たり８mg 以上）の製造方法を提供したことにあること 及び発酵処理によりこれを解決することが理解できるから，本件明細書の発明の詳 細な説明の記載には，当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が 記載されているということができる。
(3) 原告の主張について
原告は，本件明細書の【発明が解決しようとする課題】段落【００１０】におい てオルニチンに係る記載がないことを指摘するが，上記のとおり，特許法施行規則 ２４条の２は，「発明の詳細な説明の記載」に係る規定であるから，本件明細書全 体の記載から理解できれば足り，必ずしも，発明の技術上の意義を理解するために 必要な事項が「発明が解決しようとする課題」の項目に記載されている必要はない。
特許法３６条４項１号の委任する特許法施行規則２４条の２は，発明の詳細な説 明の記載について，「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発 明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解 するために必要な事項を記載することによりしなければならない」と規定するとこ ろ，原告は，本件明細書からはオルニチンを用いた本件訂正発明が，どのような課 題をどのように解決したか明らかでないこと，「発酵物の乾燥重量１ｇ当たり」「８ mg 以上のオルチニン」という数値限定に対応する課題も効果も，本件明細書に記載 がなく，当業者において本件訂正発明の課題やその解決手段を認識することはでき ないから，上記委任省令要件違反である旨主張する。
(2) 本件明細書の記載について
そこで検討するに，前記１(1)のとおり，本件明細書の段落【０２２６】には，「ア ルギニンについては，発酵処理によりオルニチンに変換されることが確認された。 従って，大豆胚軸にアルギニンを添加してラクトコッカス 20-92 株で発酵処理する ことにより，エクオールのみならず，オルニチンをも生成させ得ることが明らかと なった。」との記載があり，本件明細書の段落【０２２８】【表３】にも，発酵によ＼nり，アルギニンからオルニチンが生成することが示されている。また，本件明細書 の段落【００５０】には，「ダイゼイン類を含む原料」の一例である「大豆胚軸」を 用いた場合のオルニチンの含有量について，「エクオール含有大豆胚軸発酵物の乾燥 重量１ｇ当たりオルニチンが５〜２０mg，好ましくは８〜１５mg，更に好ましくは ９〜１２mg 程度が例示される。」と記載されており，当業者は，本件訂正発明は，こ の好ましい量の下限を採用したものであると理解できる（前記５(5)参照）。
これらからすると，当業者は，本件訂正発明の技術上の意義は，ラクトコッカス 20-92 株で発酵処理することにより，エクオールのみならず，オルニチンをも生成さ せ得ることを明らかにし，エクオール及びオルニチンを含有する発酵物（オルニチ ンの含有量は乾燥重量１ｇ当たり８mg 以上）の製造方法を提供したことにあること 及び発酵処理によりこれを解決することが理解できるから，本件明細書の発明の詳 細な説明の記載には，当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が 記載されているということができる。
(3) 原告の主張について
原告は，本件明細書の【発明が解決しようとする課題】段落【００１０】におい てオルニチンに係る記載がないことを指摘するが，上記のとおり，特許法施行規則 ２４条の２は，「発明の詳細な説明の記載」に係る規定であるから，本件明細書全 体の記載から理解できれば足り，必ずしも，発明の技術上の意義を理解するために 必要な事項が「発明が解決しようとする課題」の項目に記載されている必要はない。
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2022.01. 3
令和3(ネ)10043 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月11日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審と同じく、知財高裁は、明細書の別の部分に記載されている構成を、複数組み合わせた発明特定事項を追加する補正が新規事項であるとして権利行使不能＼と判断しました。
以上からすると，当業者によって，当初明細書等の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項とは，低地球温暖化係数の化合物である ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調整する際に，不純物や副反応物が追加の化合物 として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，沸点の近い化合物を組み合せて共沸組成物とすることが本件 発明の技術的思想であることや，低コストで有益な組成物を提供すること ができること等を主張するが，当初明細書中には，沸点の近い化合物を組 み合せて共沸組成物とすることや低コストで有益な組成物を提供できる ことについては，記載も示唆もされていないから，その主張は前提を欠く し，このような当初明細書に記載のない観点から本件補正をしたというの であれば，それは新たな技術的事項を導入するものであり，まさしく新規 事項の追加にほかならない。
以上からすると，当業者によって，当初明細書等の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項とは，低地球温暖化係数の化合物である ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調整する際に，不純物や副反応物が追加の化合物 として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，沸点の近い化合物を組み合せて共沸組成物とすることが本件 発明の技術的思想であることや，低コストで有益な組成物を提供すること ができること等を主張するが，当初明細書中には，沸点の近い化合物を組 み合せて共沸組成物とすることや低コストで有益な組成物を提供できる ことについては，記載も示唆もされていないから，その主張は前提を欠く し，このような当初明細書に記載のない観点から本件補正をしたというの であれば，それは新たな技術的事項を導入するものであり，まさしく新規 事項の追加にほかならない。
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2021.09. 8
平成28(行ケ)10257 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月19日 知的財産高等裁判所
漏れていたので追加します。補正は新規事項であるとした審決が維持されました。
原告は，本件発明特定事項の機能Ａは，当業者によって，本件明細書の＼n段落【０１１７】，段落【０１１８】，段落【０１２０】及び段落【０１４３】な どの記載を総合することにより導かれると主張する。
しかし，段落【０１１７】は，ウェブサーバから画像データファイル をダウンロードすることについての記載ではなく，ウェブページを閲覧する場合 についての記載であり，同段落の「ページ画像」とは，ウェブページをブラウザで 表示した画像であって，画像データをデータファイルとしてダウンロードする場合＼nに関する記載ということはできない。 また，同段落には，閲覧しているウェブページがＬＣＤパネル１５Ａの画面水平 解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用する場合に，中央演算回路１_１０Ａ１ が，その固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成し，ＶＲＡ Ｍ１_１０Ｃに書き込むとともに，グラフィックコントローラ１_１０Ｂが，ＬＣＤ パネル１５Ａの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを切 り出してＬＣＤドライバ１５Ｂに送信することが記載されているが，「その結果と して，ＬＣＤパネル１５Ａにおいてページ画像がスクロール表示される。」のであ＼nり，ＬＣＤドライバ１５Ｂに送信される信号は，画像の一部分に対応するビットマ ップデータの信号であるから，この場合には，本来解像度がディスプレイパネルの 画面解像度より大きい画像から，ディスプレイパネルの画面解像度と同じ画像への 解像度の変更が行われているということはできない。 次に，段落【０１１８】に記載されている事項は，携帯電話機１がテレビ番組の 視聴用に使用される場合のグラフィックコントローラ１_１０ＢやＶＲＡＭ１_１０ Ｃ等の機能であり，携帯電話機１により表＼示される「画像」は，テレビ受信用アン テナ１１２Ａで受信した「テレビ番組の画像」であるから，画像データをデータフ ァイルとしてダウンロードする場合とは異なるというべきである。 そして，段落【０１４３】には，段落【０１１７】，【０１１８】に記載されてい るような，ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記＼n載はない上，段落【０１４３】の記載は前記のとおりであって，画像データファイ ルの解像度を変更することなく表示することが記載されているから，段落【０１４＼n３】の記載に接した当業者が，その記載を段落【０１１７】，段落【０１１８】の記 載と関連付けて，ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードして画像を 表示する場合に画像ファイルの解像度を変更することが記載されていると理解する＼nとは考えられない。
(ｲ) 段落【０１２０】には，「デジタル音声信号及び／又はデジタル動画 信号をデータファイルに変換して保存したり，該保存したデータファイルを読み出 して必要な処理を行う」，「画像データファイル及び／又は音声データファイルは， ウェブサイトにアクセスし，・・・受信・変換されたデジタル信号を，バス１９経由で 中央演算回路１_１０Ａ１が受信し，必要な変換を行ってフラッシュメモリ１４Ａ に書き込むことによっても保存することができる。」との記載があるが，段落【０１ ２０】には，受信した「デジタル音声信号及び／又はデジタル動画信号」を携帯電 話１においてデータファイルに変換して保存したり，それを読み出して再生する ことが記載されているにすぎず，この記載と前記のような内容の段落【０１４３】 の記載を併せて見たとしても，当業者が，ウェブサーバから本来解像度が携帯電話 機のディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロー ドして画像を表示する場合に，ＶＲＡＭからディスプレイパネルの画面解像度と同＼nじ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し，読み出したビットマップ データを伝達するデジタル表示信号を生成し，これをディスプレイ制御手段に送信＼nする機能を想起するとは考えられない。＼n
(ｳ) そうすると，原告の主張する本件明細書の各記載を総合しても，訂 正事項７に係る「前記ウェブサーバから「本来解像度がディスプレイパネルの画面 解像度より大きい画像データファイル」をダウンロードして画像を表示する場合＼nに，前記ＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有す る画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出されたビットマップデータ を伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表＼示信号を前記ディスプレイ 制御手段に送信する機能」が導かれるとは認められず，本件明細書には他に同機能＼ の実現についての記載又は示唆は存在しない。
原告は，本件発明特定事項の機能Ａは，当業者によって，本件明細書の＼n段落【０１１７】，段落【０１１８】，段落【０１２０】及び段落【０１４３】な どの記載を総合することにより導かれると主張する。
しかし，段落【０１１７】は，ウェブサーバから画像データファイル をダウンロードすることについての記載ではなく，ウェブページを閲覧する場合 についての記載であり，同段落の「ページ画像」とは，ウェブページをブラウザで 表示した画像であって，画像データをデータファイルとしてダウンロードする場合＼nに関する記載ということはできない。 また，同段落には，閲覧しているウェブページがＬＣＤパネル１５Ａの画面水平 解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用する場合に，中央演算回路１_１０Ａ１ が，その固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成し，ＶＲＡ Ｍ１_１０Ｃに書き込むとともに，グラフィックコントローラ１_１０Ｂが，ＬＣＤ パネル１５Ａの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを切 り出してＬＣＤドライバ１５Ｂに送信することが記載されているが，「その結果と して，ＬＣＤパネル１５Ａにおいてページ画像がスクロール表示される。」のであ＼nり，ＬＣＤドライバ１５Ｂに送信される信号は，画像の一部分に対応するビットマ ップデータの信号であるから，この場合には，本来解像度がディスプレイパネルの 画面解像度より大きい画像から，ディスプレイパネルの画面解像度と同じ画像への 解像度の変更が行われているということはできない。 次に，段落【０１１８】に記載されている事項は，携帯電話機１がテレビ番組の 視聴用に使用される場合のグラフィックコントローラ１_１０ＢやＶＲＡＭ１_１０ Ｃ等の機能であり，携帯電話機１により表＼示される「画像」は，テレビ受信用アン テナ１１２Ａで受信した「テレビ番組の画像」であるから，画像データをデータフ ァイルとしてダウンロードする場合とは異なるというべきである。 そして，段落【０１４３】には，段落【０１１７】，【０１１８】に記載されてい るような，ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記＼n載はない上，段落【０１４３】の記載は前記のとおりであって，画像データファイ ルの解像度を変更することなく表示することが記載されているから，段落【０１４＼n３】の記載に接した当業者が，その記載を段落【０１１７】，段落【０１１８】の記 載と関連付けて，ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードして画像を 表示する場合に画像ファイルの解像度を変更することが記載されていると理解する＼nとは考えられない。
(ｲ) 段落【０１２０】には，「デジタル音声信号及び／又はデジタル動画 信号をデータファイルに変換して保存したり，該保存したデータファイルを読み出 して必要な処理を行う」，「画像データファイル及び／又は音声データファイルは， ウェブサイトにアクセスし，・・・受信・変換されたデジタル信号を，バス１９経由で 中央演算回路１_１０Ａ１が受信し，必要な変換を行ってフラッシュメモリ１４Ａ に書き込むことによっても保存することができる。」との記載があるが，段落【０１ ２０】には，受信した「デジタル音声信号及び／又はデジタル動画信号」を携帯電 話１においてデータファイルに変換して保存したり，それを読み出して再生する ことが記載されているにすぎず，この記載と前記のような内容の段落【０１４３】 の記載を併せて見たとしても，当業者が，ウェブサーバから本来解像度が携帯電話 機のディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロー ドして画像を表示する場合に，ＶＲＡＭからディスプレイパネルの画面解像度と同＼nじ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し，読み出したビットマップ データを伝達するデジタル表示信号を生成し，これをディスプレイ制御手段に送信＼nする機能を想起するとは考えられない。＼n
(ｳ) そうすると，原告の主張する本件明細書の各記載を総合しても，訂 正事項７に係る「前記ウェブサーバから「本来解像度がディスプレイパネルの画面 解像度より大きい画像データファイル」をダウンロードして画像を表示する場合＼nに，前記ＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有す る画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出されたビットマップデータ を伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表＼示信号を前記ディスプレイ 制御手段に送信する機能」が導かれるとは認められず，本件明細書には他に同機能＼ の実現についての記載又は示唆は存在しない。
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2021.09. 8
平成25(行ケ)10346 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年10月9日 知的財産高等裁判所
漏れていたので追加します。明細書の別の部分に記載されている構成を、複数組み合わせた発明特定事項を追加する補正が新規事項であるとして、審決が取り消されました。＼n
本件特許明細書には，【００４１】に，中立線 を残して，その両側に溝を形成し，音叉腕の中立線を含めた部分幅Ｗ７は ０．０５ｍｍより小さく，また，各々の溝の幅は０．０４ｍｍより小さくな るように構成する態様，及び，このような構＼成により，Ｍ１をＭｎより大きく することができることが記載されている。また，【００４３】には，溝が中 立線を挟む（含む）ように音叉腕に設けられている第１実施例〜第４実施例 の水晶発振器に用いられる音叉形状の屈曲水晶振動子の基本波モード振動で の容量比ｒ１が２次高調波モード振動の容量比ｒ２より小さくなるように構成＼nされていること，及び，このような構成により，同じ負荷容量ＣＬの変化に＼n対して，基本波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化が２次高調波 モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化より大きくなることが記載さ れている。 しかし，上記【００４１】と【００４３】の各記載に係る構成の態様は，＼nそれぞれ独立したものであるから，そこに記載されているのは，各々独立し た技術的事項であって，これらの記載を併せて，本件追加事項，すなわち， 「中立線を残してその両側に，前記中立線を含めた部分幅が０．０５ｍｍよ り小さく，各々の溝の幅が０．０４ｍｍより小さくなるように溝が形成され た場合において，基本波モード振動の容量比ｒ１が２次高調波モード振動の 容量比ｒ２より小さく，かつ，基本波モードのフイガーオブメリットＭ１が高 調波モード振動のフイガーオブメリットＭｎより大きい」という事項が記載 されているということはできない。また，その他，本件特許明細書等の全て においても，本件追加事項について記載はないし，本件追加事項が自明の技 術的事項であるということもできない。 そうすると，本件追加事項の追加は，本件特許明細書等の全ての記載を総 合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項 を導入するものというべきである。
本件特許明細書には，【００４１】に，中立線 を残して，その両側に溝を形成し，音叉腕の中立線を含めた部分幅Ｗ７は ０．０５ｍｍより小さく，また，各々の溝の幅は０．０４ｍｍより小さくな るように構成する態様，及び，このような構＼成により，Ｍ１をＭｎより大きく することができることが記載されている。また，【００４３】には，溝が中 立線を挟む（含む）ように音叉腕に設けられている第１実施例〜第４実施例 の水晶発振器に用いられる音叉形状の屈曲水晶振動子の基本波モード振動で の容量比ｒ１が２次高調波モード振動の容量比ｒ２より小さくなるように構成＼nされていること，及び，このような構成により，同じ負荷容量ＣＬの変化に＼n対して，基本波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化が２次高調波 モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化より大きくなることが記載さ れている。 しかし，上記【００４１】と【００４３】の各記載に係る構成の態様は，＼nそれぞれ独立したものであるから，そこに記載されているのは，各々独立し た技術的事項であって，これらの記載を併せて，本件追加事項，すなわち， 「中立線を残してその両側に，前記中立線を含めた部分幅が０．０５ｍｍよ り小さく，各々の溝の幅が０．０４ｍｍより小さくなるように溝が形成され た場合において，基本波モード振動の容量比ｒ１が２次高調波モード振動の 容量比ｒ２より小さく，かつ，基本波モードのフイガーオブメリットＭ１が高 調波モード振動のフイガーオブメリットＭｎより大きい」という事項が記載 されているということはできない。また，その他，本件特許明細書等の全て においても，本件追加事項について記載はないし，本件追加事項が自明の技 術的事項であるということもできない。 そうすると，本件追加事項の追加は，本件特許明細書等の全ての記載を総 合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項 を導入するものというべきである。
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2021.07.27
令和2(行ケ)10147 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年6月29日 知的財産高等裁判所
ゲームプログラムの発明について新規事項であるとした審決が維持されました。なお本件発明は第4世代の分割出願です。
これらによると，「アイテムボックス」は，アイテムを収納するものとしてゲーム 分野で慣用されている語であるとはいえるものの，「アイテムボックス」という記載 をもって，アイテムボックスに収納できるアイテムの数に所定の上限が設けられて いるか否か，アイテムボックスが必ずすべてのアイテムを収納するものであるか否 か，といった特定の仕様が一義的に決まるものではない。 当初明細書に記載の「アイテムボックス」の解釈に当たっては，当初明細書に記 載の「アイテムボックス」が収納上限を設けているという仕様を有していることを 前提としているものといえ，甲１２〜１４の記載は，当初明細書等に記載の「アイ テムボックス」が収納上限を設けているという前提に対して何らの影響を与えるも のとはいえない。
ウ 原告は，本願発明１は「アイテムボックスに特定アイテムの収納上限が 設けられ」ることを特定しているわけではないから，「アイテムボックスに特定アイ テムの収納上限が設けられている」ことが当初明細書に記載されているか否かは， 本件補正が新規事項の追加に該当するか否かとは無関係である旨主張する。 しかし，当初明細書において唯一アイテムボックスに関して記載されている段落 【００５１】における「アイテムボックス」に関する記載からは，当該「アイテム ボックス」に収納上限が設けられているものであることが読み取れるのみであるか ら，「アイテムボックス」に特定アイテムを収納するとした場合には，特定アイテム の収納上限が設けられることになるとの解釈が，新たな技術的事項を導入するもの であるか否かを判断する際に考慮すべき事項である。 なお，新規事項の追加の判断は，補正により追加された事項が，当初明細書に記 載された事項から導き出される全ての技術的事項との関係から，新たな技術的事項 が導入されたものであるか否かであるから，本願発明１において「アイテムボック スに特定アイテムの収納上限が設けられ」ることを特定しているか否かは，新たな 技術的事項を導入するものであるか否かの判断に影響するものではない。
エ 原告は，令和２年４月１日付け意見書（甲８）と当初明細書等の記載が 整合するか否かは，本件補正が新規事項の追加に該当するか否かとは無関係である 旨主張する。 しかし，原告は，同意見書（甲８）において，当初明細書に記載の「アイテムボ ックス」には収納上限が設けられているということを前提とした主張をしているた め，同意見書の主張と，当初明細書との記載とが整合しているか否かは，新たな技 術的事項を導入するものであるか否かを判断する際に検討すべき事項であって，無 関係というべきではない。
(3) 「特定のアイテム」について
ア 当初明細書の段落【００５１】には，「・・・具体的には，ユーザは，付 与される様々な種類の不要なアイテムを，１つの特定のアイテムに変換して所持す ることができるため，・・・」として，「付与される様々な種類の不要なアイテム」 を「１つの」「特定アイテム」に変換して所持することが記載されているところ，「１ つの」特定のアイテムが，「１個の」特定のアイテムのことを意味するのか，「１種 類の」特定のアイテムのことを意味するのかは当初明細書には記載されていない。 しかし，当初明細書の【図３】において，レアリティが「Ｒ」のカードが３個の 「特定のアイテム」に変換され，レアリティが「Ｎ」のカードが２個の「特定のア イテム」に変換されることが看取でき，すべてのカードが「『１個の』特定のアイテ ム」に変換されるものではないことを踏まえると，当初明細書の段落【００５１】 に記載の「１つの」特定のアイテムは，「１種類の」特定のアイテムのことを意味す ると解することができる。 本件審決は，「１つの」特定のアイテムについて，直接的に言及していないものの， 「特定のアイテム」が「１種類」であることを当然の前提とした上で，判断してい る。
イ 当初明細書には，「特定のアイテム」が「上限なくユーザが所持可能とす＼nることができる」ものであることが記載されているとともに，当初明細書には「特 定のアイテム」を上限なくユーザが所持可能とするという構＼成をとることによって， ユーザは，付与される様々な種類の不要なアイテムを，一つの特定のアイテムに変 換して所持することができるため，不要なアイテムによりユーザのアイテムボック スが満杯になるのを防ぐことができることが記載されている。 これらの記載によると，本願発明における「ユーザに付与されたアイテムを特定 のアイテムに変換する」ことの技術的意義は，不要なアイテムを，上限なくユーザ が所持可能とすることができる「特定のアイテム」に変換することによって，収納＼nすることができるアイテムの数に上限が設けられている「ユーザのアイテムボック ス」が満杯になることを防ぐことであると理解される。
ウ 上記イのような「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換 する」ことの技術的意義に照らすと，当初明細書等に記載の「アイテムボックス」 は，収納上限が設けられているものであるのに対し，当初明細書に記載の「特定の アイテム」は，「上限なくユーザが所持可能とすることができる」ものであるから，＼n「アイテムボックス」に収納される「アイテム」と，「特定のアイテム」とでは，所 持可能な数に上限があるかないかという点で，アイテムの性質が異なるといえる。＼nまた，当初明細書には，「特定のアイテム」が「他アイテム」とは異なる種類のアイ テムであることが説明されている。 当初明細書の記載に接した当業者は，そこに記載された収納上限が設けられてい る「アイテムボックス」に，上限なくユーザが所持可能とするようにされた「特定＼nのアイテム」が収納されると認識することはなく，上限なくユーザが所持可能とす＼nるようにされた「特定のアイテム」は，収納上限のある「アイテムボックス」とは 別に管理するものであると認識するというべきである。 また，「特定のアイテム」と，「ユーザに付与される」「他のアイテム」とは異なる 種類のアイテムであることが説明されており，「特定のアイテム」とユーザに付与さ れるアイテムとでは，所持可能な数に上限があるかないかという点で，アイテムの＼n性質が異なるものと理解されることからしても，「ユーザ」に付与される「他のアイ テム」がアイテムボックスに収納されるものであるからといって，「特定のアイテム」 がアイテムボックスに収納されるものであると当然に理解するものとはいえない。 以上によると，当初明細書の記載は，上限なくユーザが所持可能とすることがで＼nきる「特定のアイテム」を収納上限のある「アイテムボックス」に所持する（アイ テムボックスに収納する）ことを排除していると評価できる。
エ 原告が主張するように，本願発明において，「特定のアイテム」が「アイ テムボックス」に収納されるものであると解した場合には，当初明細書の段落【０ ０５１】にのみ記載されているところの「アイテムボックス」には収納上限が設け られているのであるから，不要なアイテムを「特定のアイテム」に変換したとして も，（複数個の）１種類の「特定のアイテム」が不要なアイテムとして変換されたア イテムの代わりにアイテムボックスに収納されることとなる以上，（複数個の）「特 定のアイテム」によりアイテムボックスが占有されることになるのであるから，ア イテムボックスが満杯になることを防ぐことができなくなってしまうこととなり， 不要なアイテムを「特定のアイテム」に変換することにより，ユーザのアイテムボ ックスが満杯になることを防ぐという「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイ テムに変換する」ことの技術的意義を損なうものといえる。
オ 原告は，アイテムの所持とアイテムボックスへの収納とが関連すると主 張する。 しかし，上記(2)の「アイテムボックス」に関する前提や上記イの本願発明におけ る「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義 を踏まえると，当初明細書の段落【００５１】の記載は，ユーザに付与された不要 なアイテムを特定のアイテムに変換して，変換した特定のアイテムをアイテムボッ クスに入れることなく上限なしに所持できるようにすることにより，ユーザのアイ テムボックスが満杯になることを防ぐという，原因と結果の関係を示しているとい うべきである。 本件審決は，「１つの特定のアイテムを所持できる」ことと「不要なアイテムによ りユーザのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる」ことを，当初明 細書の記載を踏まえて，両者を関連付けた上で判断を行っているから，「１つの特定 のアイテムを所持できる」ことと「不要なアイテムによりユーザのアイテムボック スが満杯になるのを防ぐことができる」ことを別個独立したものとして捉えている との原告の主張は誤りである。
カ 原告は，当初明細書の段落【００５２】は，段落【００５１】の記載に 加え，更に「上限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」という構＼成を付 加的に採用してもよいこと，その付加的な構成によって「特定アイテムを貯蓄する＼n事が可能となり，ユーザの好きなタイミングで特定アイテムを使用する事ができる」＼nという効果があることを述べたにすぎないから，新たな発明特定事項が当初明細書 に明確に記載されているか否かは，段落【００５２】の記載に左右されるものでは ない旨主張する。
しかし，新規事項の追加の判断は，補正により追加された事項が，当初明細書の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技 術的事項を導入するものであるか否かである以上，本件審決において，当初明細書 の段落【００５１】だけでなく，段落【００５２】を含めた当初明細書のすべての 記載を総合的に判断して，「アイテムボックス」及び「特定のアイテム」，並びに， 本願発明における「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」こ との技術的意義を解釈して，新規事項の追加の判断を行ったことに，誤りはない。 なお，本件審決は，本願発明において，「特定のアイテム」が「アイテムボックス」 に収納されるものであると解した場合には，不要なアイテムを「特定のアイテム」 に変換することにより，ユーザのアイテムボックスが満杯になることを防ぐという 「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義を 損なうものであると判断しており，当該判断においては，「特定のアイテム」が「上 限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」ものであるか否かに関係なく，＼n「特定のアイテム」を「アイテムボックス」に対応付けて記憶する事項が新規事項 であると判断している。
(4) 以上のとおり，当初明細書には，「特定のアイテム」が「アイテムボック ス」に収納されることが記載されているとはいえず，また，当初明細書の記載から， 「特定のアイテム」が「アイテムボックス」に収納されることが自明であったとも いえないから，「特定のアイテム」を「アイテムボックス」に対応付けて記憶する事 項を追加する補正が，当業者によって当初明細書の全ての記載を総合することによ り導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであると した本件審決の判断に誤りはない。
これらによると，「アイテムボックス」は，アイテムを収納するものとしてゲーム 分野で慣用されている語であるとはいえるものの，「アイテムボックス」という記載 をもって，アイテムボックスに収納できるアイテムの数に所定の上限が設けられて いるか否か，アイテムボックスが必ずすべてのアイテムを収納するものであるか否 か，といった特定の仕様が一義的に決まるものではない。 当初明細書に記載の「アイテムボックス」の解釈に当たっては，当初明細書に記 載の「アイテムボックス」が収納上限を設けているという仕様を有していることを 前提としているものといえ，甲１２〜１４の記載は，当初明細書等に記載の「アイ テムボックス」が収納上限を設けているという前提に対して何らの影響を与えるも のとはいえない。
ウ 原告は，本願発明１は「アイテムボックスに特定アイテムの収納上限が 設けられ」ることを特定しているわけではないから，「アイテムボックスに特定アイ テムの収納上限が設けられている」ことが当初明細書に記載されているか否かは， 本件補正が新規事項の追加に該当するか否かとは無関係である旨主張する。 しかし，当初明細書において唯一アイテムボックスに関して記載されている段落 【００５１】における「アイテムボックス」に関する記載からは，当該「アイテム ボックス」に収納上限が設けられているものであることが読み取れるのみであるか ら，「アイテムボックス」に特定アイテムを収納するとした場合には，特定アイテム の収納上限が設けられることになるとの解釈が，新たな技術的事項を導入するもの であるか否かを判断する際に考慮すべき事項である。 なお，新規事項の追加の判断は，補正により追加された事項が，当初明細書に記 載された事項から導き出される全ての技術的事項との関係から，新たな技術的事項 が導入されたものであるか否かであるから，本願発明１において「アイテムボック スに特定アイテムの収納上限が設けられ」ることを特定しているか否かは，新たな 技術的事項を導入するものであるか否かの判断に影響するものではない。
エ 原告は，令和２年４月１日付け意見書（甲８）と当初明細書等の記載が 整合するか否かは，本件補正が新規事項の追加に該当するか否かとは無関係である 旨主張する。 しかし，原告は，同意見書（甲８）において，当初明細書に記載の「アイテムボ ックス」には収納上限が設けられているということを前提とした主張をしているた め，同意見書の主張と，当初明細書との記載とが整合しているか否かは，新たな技 術的事項を導入するものであるか否かを判断する際に検討すべき事項であって，無 関係というべきではない。
(3) 「特定のアイテム」について
ア 当初明細書の段落【００５１】には，「・・・具体的には，ユーザは，付 与される様々な種類の不要なアイテムを，１つの特定のアイテムに変換して所持す ることができるため，・・・」として，「付与される様々な種類の不要なアイテム」 を「１つの」「特定アイテム」に変換して所持することが記載されているところ，「１ つの」特定のアイテムが，「１個の」特定のアイテムのことを意味するのか，「１種 類の」特定のアイテムのことを意味するのかは当初明細書には記載されていない。 しかし，当初明細書の【図３】において，レアリティが「Ｒ」のカードが３個の 「特定のアイテム」に変換され，レアリティが「Ｎ」のカードが２個の「特定のア イテム」に変換されることが看取でき，すべてのカードが「『１個の』特定のアイテ ム」に変換されるものではないことを踏まえると，当初明細書の段落【００５１】 に記載の「１つの」特定のアイテムは，「１種類の」特定のアイテムのことを意味す ると解することができる。 本件審決は，「１つの」特定のアイテムについて，直接的に言及していないものの， 「特定のアイテム」が「１種類」であることを当然の前提とした上で，判断してい る。
イ 当初明細書には，「特定のアイテム」が「上限なくユーザが所持可能とす＼nることができる」ものであることが記載されているとともに，当初明細書には「特 定のアイテム」を上限なくユーザが所持可能とするという構＼成をとることによって， ユーザは，付与される様々な種類の不要なアイテムを，一つの特定のアイテムに変 換して所持することができるため，不要なアイテムによりユーザのアイテムボック スが満杯になるのを防ぐことができることが記載されている。 これらの記載によると，本願発明における「ユーザに付与されたアイテムを特定 のアイテムに変換する」ことの技術的意義は，不要なアイテムを，上限なくユーザ が所持可能とすることができる「特定のアイテム」に変換することによって，収納＼nすることができるアイテムの数に上限が設けられている「ユーザのアイテムボック ス」が満杯になることを防ぐことであると理解される。
ウ 上記イのような「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換 する」ことの技術的意義に照らすと，当初明細書等に記載の「アイテムボックス」 は，収納上限が設けられているものであるのに対し，当初明細書に記載の「特定の アイテム」は，「上限なくユーザが所持可能とすることができる」ものであるから，＼n「アイテムボックス」に収納される「アイテム」と，「特定のアイテム」とでは，所 持可能な数に上限があるかないかという点で，アイテムの性質が異なるといえる。＼nまた，当初明細書には，「特定のアイテム」が「他アイテム」とは異なる種類のアイ テムであることが説明されている。 当初明細書の記載に接した当業者は，そこに記載された収納上限が設けられてい る「アイテムボックス」に，上限なくユーザが所持可能とするようにされた「特定＼nのアイテム」が収納されると認識することはなく，上限なくユーザが所持可能とす＼nるようにされた「特定のアイテム」は，収納上限のある「アイテムボックス」とは 別に管理するものであると認識するというべきである。 また，「特定のアイテム」と，「ユーザに付与される」「他のアイテム」とは異なる 種類のアイテムであることが説明されており，「特定のアイテム」とユーザに付与さ れるアイテムとでは，所持可能な数に上限があるかないかという点で，アイテムの＼n性質が異なるものと理解されることからしても，「ユーザ」に付与される「他のアイ テム」がアイテムボックスに収納されるものであるからといって，「特定のアイテム」 がアイテムボックスに収納されるものであると当然に理解するものとはいえない。 以上によると，当初明細書の記載は，上限なくユーザが所持可能とすることがで＼nきる「特定のアイテム」を収納上限のある「アイテムボックス」に所持する（アイ テムボックスに収納する）ことを排除していると評価できる。
エ 原告が主張するように，本願発明において，「特定のアイテム」が「アイ テムボックス」に収納されるものであると解した場合には，当初明細書の段落【０ ０５１】にのみ記載されているところの「アイテムボックス」には収納上限が設け られているのであるから，不要なアイテムを「特定のアイテム」に変換したとして も，（複数個の）１種類の「特定のアイテム」が不要なアイテムとして変換されたア イテムの代わりにアイテムボックスに収納されることとなる以上，（複数個の）「特 定のアイテム」によりアイテムボックスが占有されることになるのであるから，ア イテムボックスが満杯になることを防ぐことができなくなってしまうこととなり， 不要なアイテムを「特定のアイテム」に変換することにより，ユーザのアイテムボ ックスが満杯になることを防ぐという「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイ テムに変換する」ことの技術的意義を損なうものといえる。
オ 原告は，アイテムの所持とアイテムボックスへの収納とが関連すると主 張する。 しかし，上記(2)の「アイテムボックス」に関する前提や上記イの本願発明におけ る「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義 を踏まえると，当初明細書の段落【００５１】の記載は，ユーザに付与された不要 なアイテムを特定のアイテムに変換して，変換した特定のアイテムをアイテムボッ クスに入れることなく上限なしに所持できるようにすることにより，ユーザのアイ テムボックスが満杯になることを防ぐという，原因と結果の関係を示しているとい うべきである。 本件審決は，「１つの特定のアイテムを所持できる」ことと「不要なアイテムによ りユーザのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができる」ことを，当初明 細書の記載を踏まえて，両者を関連付けた上で判断を行っているから，「１つの特定 のアイテムを所持できる」ことと「不要なアイテムによりユーザのアイテムボック スが満杯になるのを防ぐことができる」ことを別個独立したものとして捉えている との原告の主張は誤りである。
カ 原告は，当初明細書の段落【００５２】は，段落【００５１】の記載に 加え，更に「上限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」という構＼成を付 加的に採用してもよいこと，その付加的な構成によって「特定アイテムを貯蓄する＼n事が可能となり，ユーザの好きなタイミングで特定アイテムを使用する事ができる」＼nという効果があることを述べたにすぎないから，新たな発明特定事項が当初明細書 に明確に記載されているか否かは，段落【００５２】の記載に左右されるものでは ない旨主張する。
しかし，新規事項の追加の判断は，補正により追加された事項が，当初明細書の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技 術的事項を導入するものであるか否かである以上，本件審決において，当初明細書 の段落【００５１】だけでなく，段落【００５２】を含めた当初明細書のすべての 記載を総合的に判断して，「アイテムボックス」及び「特定のアイテム」，並びに， 本願発明における「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」こ との技術的意義を解釈して，新規事項の追加の判断を行ったことに，誤りはない。 なお，本件審決は，本願発明において，「特定のアイテム」が「アイテムボックス」 に収納されるものであると解した場合には，不要なアイテムを「特定のアイテム」 に変換することにより，ユーザのアイテムボックスが満杯になることを防ぐという 「ユーザに付与されたアイテムを特定のアイテムに変換する」ことの技術的意義を 損なうものであると判断しており，当該判断においては，「特定のアイテム」が「上 限なくユーザが特定のアイテムを所持可能とする」ものであるか否かに関係なく，＼n「特定のアイテム」を「アイテムボックス」に対応付けて記憶する事項が新規事項 であると判断している。
(4) 以上のとおり，当初明細書には，「特定のアイテム」が「アイテムボック ス」に収納されることが記載されているとはいえず，また，当初明細書の記載から， 「特定のアイテム」が「アイテムボックス」に収納されることが自明であったとも いえないから，「特定のアイテム」を「アイテムボックス」に対応付けて記憶する事 項を追加する補正が，当業者によって当初明細書の全ての記載を総合することによ り導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであると した本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
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2021.05.22
令和1(行ケ)10108 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年5月13日 知的財産高等裁判所
無効審判において訂正しましたが。新規事項である、実質上の拡張等に該当するとして訂正が認められませんでした。知財高裁は、新規事項については開示ありと認定したものの、実質上の拡張等については該当するとして審決が維持されました。
上記の本件明細書の記載等からすると，本件明細書には，図４で示 された２４のコントロールチャネルエレメントについて，最高レベルの 集合レベル１ではそれぞれが１つのコントロールチャネル（２４個）を 形成し，比較的低いレベルである集合レベル２では２つのコントロール チャネルエレメントが１つのコントロールチャネル（１２個）に，集合 レベル４では４つのコントロールチャネルエレメントが１つのコント ロールチャネル（６個）に，集合レベル８では８つのコントロールチャ ネルエレメントが１つのコントロールチャネル（３個）に，それぞれま とめられた上で，スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補 は，集合レベル１は４つ，集合レベル２は４つ，集合レベル４は４つ，＼n集合レベル８は３つに制限され，この制限によってデコーディング試行 の数は１５に低減されること，このような制限をツリー構造に課すこと により，図４の例では，集合レベル１では４つのコントロールチャネル＼nを，集合レベル２では２つのコントロールチャネルを，集合レベル４で は２つのコントロールチャネルを，集合レベル８では１つのコントロー ルチャネルをスケジュールすることができることが開示されている。 また，本件明細書の上記記載に加えて，図４を総合すると，スケジュ ールに使用可能なコントロールチャネル候補の制限をツリー構＼ 造によ って課される割合は，図４の実施例では，最高レベルの集合レベル１で は，２４個のコントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合６分の １），比較的低いレベルの集合レベル２では１２個のコントロールチャ ネルを４つの候補に（候補の割合３分の１），集合レベル４では６個のコ ントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合３分の２）それぞれ制 限し，集合レベル８の３個のコントロールチャネルを制限しない（候補 の割合１分の１）ことが開示されているに等しい事項といえる。
そうすると，本件明細書及び図面には，ユーザイクイップメントに対 するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の各レベルにおける割合に着目し，最高レベルよりも低い２，４，８の各レベル＼nにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合は，最高レベルにおける，ユーザイ＼nクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップメントに対する＼nアロケーションを含むスケジュールをすることが開示され，又は開示さ れているに等しい事項であるということができる。また，【００２５】の 記載からすると，最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネ ルは，ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表＼されていることが開示されていることから，この開示事項に上記 事項と合わせると，ツリー構造における，より低いレベルほど，ユーザ イクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロール チャネル候補の割合がより大きくされることも開示され，又は開示され ているに等しい事項であるといえる。
したがって，訂正事項２に係る技術的事項及び訂正事項３に係る技術 的事項は，いずれも本件明細書の記載及び図面の全ての記載を総合する ことにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を 導入するものであるとはいえないから，訂正事項２及び３は，新規事項 の追加に当たるものとはいえない。
イ 特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定したとき は，訂正の効果は出願時まで遡及する（特許法１２８条）ところ，特許請 求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められる特許権の 効力は第三者に及ぶものであることに鑑みれば，同法１２６条６項の「実 質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するもの」であるかは，訂正の前 後の特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきであり，こうした 解釈によって，特許請求の範囲の記載の訂正によって第三者に不測の不利 益を与えることを防止することができる。以下，これを前提にして判断す る。
(ア) 本件訂正前の請求項１は，「前記アロケーションは，最高レベルのコ ントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され， 前記最高レベルのコントロールチャネルは，ツリー構造の最高レベルにあるツリー構＼造のノードによって表 され，それにより，比較的低いレベ＼nルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり，比較的低いレベルのコントロールチャネルは，ツリー構＼造の比較的低いレベルにあ るツリー構造のノードによって表＼ される，方法」との発明特定事項を含 むものであり，この発明特定事項からは，ツリー構造のノードによって表＼されるコントロールチャネルのアロケーションは，最高レベルにある コントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行さ れ，それにより比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーシ ョンが可能となることと理解される。
これに対し，本件訂正後の請求項１は，訂正事項１ないし３によって， 「ユーザイクイップメントに対するアロケーションは，前記最高レベル における，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され，前記最高レ＼nベルのコントロールチャネルは，ツリー構造の前記最高レベルにあるツ リー構＼造のノードによって表 され，それにより，前記最高レベルよりも＼n低い各レベルにおける，ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を，前記最高レベルに おける，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼な コントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップ メントに対するアロケーションを実行することが可能となり，前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは，ツリー構＼造の前 記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表＼ さ れ，ツリー構造における，より低いレベルほど，ユーザイクイップメン トに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割 合がより大きくされる，方法」との発明特定事項を含むものであり，こ の発明特定事項からは，ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンは，最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ ョンに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され，それにより，最高レベルよりも低い各レベルのユーザイクイップメ＼nントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ＼nョンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合より大きくして，ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することを可能＼と し，かつ，ツリー構造におけるより低いレベルほどユーザイクイップメ ントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の 割合がより大きくされる方法が含まれるものと理解することができる。 このように，訂正後の請求項１は，訂正前の請求項にはない，「ユーザ イクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチ ャネル候補」という概念を追加した上で，「前記最高レベルよりも低い各＼nレベルにおける，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使 用可能なコントロールチャネル候補の割合を，前記最高レベルにおける， ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップメントに 対するアロケーションを実行する」，「ツリー構造における，より低いレ ベルほど，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼ なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる」との事項を追 加し，これによって，訂正前の方法では，ツリー構造で表＼ される比較的 低い各レベルのアロケーションについては特に規定するところがなかっ た，ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割合 を大きくすることが発明特定事項に含まれることになったといえる。 そうすると，訂正事項１ないし３は，特許請求の範囲を実質上変更す るものであるから，特許法１２６条５項に適合するものとはいえない。
(イ) これに対し，原告は，前記第３の１(1)ア(イ)及びイ(イ)のとおり，1) 訂正事項２及び３は，新たな技術的事項を導入するものではなく，2)訂 正事項２は，訂正前は，無条件で比較的低いレベルのコントロールチャ ネルのアロケーションを可能としていたのを，訂正後は，使用可能＼ なコ ントロールチャネル候補の割合に関する条件付きでアロケーションを実 行することを可能とするものであるから，本件訂正は，特許請求の範囲 の減縮に該当する旨主張する。＼n
しかし，特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであるかに ついては，特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきことは前 記のとおりであるところ，発明の詳細な説明に記載された事項からどの 事項を発明特定事項とし，上位概念とするかについては，出願者がその 技術的意義に鑑みて適宜選択して特許請求の範囲とするものであって， 明細書に記載された事項及び図面から導き出される技術的事項との関係 において，新たな技術的事項を導入するものではないからといって，訂 正の前後で特許請求の範囲の記載が実質的に同一の発明特定事項を有す るものとはいえない。
そして，前記(ア)のとおり，請求項１は，訂正事項２及び３によって， 訂正前の方法では，ツリー構造で表＼ される比較的低い各レベルのアロケ ーションについては特に規定するところがなかった，ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーショ＼nンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくするとの事項が発明特定事項に含まれることになったものであり，こうした発明特定＼n事項は，「統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的 に低減される」という課題（（【０００４】）を解決する発明の構成そのも のに関する事項であるから，単に条件付けをしたのにすぎないとはいえ＼nず，特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。 したがって，原告の上記主張は採用できない。
上記の本件明細書の記載等からすると，本件明細書には，図４で示 された２４のコントロールチャネルエレメントについて，最高レベルの 集合レベル１ではそれぞれが１つのコントロールチャネル（２４個）を 形成し，比較的低いレベルである集合レベル２では２つのコントロール チャネルエレメントが１つのコントロールチャネル（１２個）に，集合 レベル４では４つのコントロールチャネルエレメントが１つのコント ロールチャネル（６個）に，集合レベル８では８つのコントロールチャ ネルエレメントが１つのコントロールチャネル（３個）に，それぞれま とめられた上で，スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補 は，集合レベル１は４つ，集合レベル２は４つ，集合レベル４は４つ，＼n集合レベル８は３つに制限され，この制限によってデコーディング試行 の数は１５に低減されること，このような制限をツリー構造に課すこと により，図４の例では，集合レベル１では４つのコントロールチャネル＼nを，集合レベル２では２つのコントロールチャネルを，集合レベル４で は２つのコントロールチャネルを，集合レベル８では１つのコントロー ルチャネルをスケジュールすることができることが開示されている。 また，本件明細書の上記記載に加えて，図４を総合すると，スケジュ ールに使用可能なコントロールチャネル候補の制限をツリー構＼ 造によ って課される割合は，図４の実施例では，最高レベルの集合レベル１で は，２４個のコントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合６分の １），比較的低いレベルの集合レベル２では１２個のコントロールチャ ネルを４つの候補に（候補の割合３分の１），集合レベル４では６個のコ ントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合３分の２）それぞれ制 限し，集合レベル８の３個のコントロールチャネルを制限しない（候補 の割合１分の１）ことが開示されているに等しい事項といえる。
そうすると，本件明細書及び図面には，ユーザイクイップメントに対 するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の各レベルにおける割合に着目し，最高レベルよりも低い２，４，８の各レベル＼nにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合は，最高レベルにおける，ユーザイ＼nクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップメントに対する＼nアロケーションを含むスケジュールをすることが開示され，又は開示さ れているに等しい事項であるということができる。また，【００２５】の 記載からすると，最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネ ルは，ツリー構造の前記最高レベルよりも低いレベルにあるノードによって表＼されていることが開示されていることから，この開示事項に上記 事項と合わせると，ツリー構造における，より低いレベルほど，ユーザ イクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロール チャネル候補の割合がより大きくされることも開示され，又は開示され ているに等しい事項であるといえる。
したがって，訂正事項２に係る技術的事項及び訂正事項３に係る技術 的事項は，いずれも本件明細書の記載及び図面の全ての記載を総合する ことにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を 導入するものであるとはいえないから，訂正事項２及び３は，新規事項 の追加に当たるものとはいえない。
イ 特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定したとき は，訂正の効果は出願時まで遡及する（特許法１２８条）ところ，特許請 求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められる特許権の 効力は第三者に及ぶものであることに鑑みれば，同法１２６条６項の「実 質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するもの」であるかは，訂正の前 後の特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきであり，こうした 解釈によって，特許請求の範囲の記載の訂正によって第三者に不測の不利 益を与えることを防止することができる。以下，これを前提にして判断す る。
(ア) 本件訂正前の請求項１は，「前記アロケーションは，最高レベルのコ ントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行され， 前記最高レベルのコントロールチャネルは，ツリー構造の最高レベルにあるツリー構＼造のノードによって表 され，それにより，比較的低いレベ＼nルのコントロールチャネルのアロケーションが可能となり，比較的低いレベルのコントロールチャネルは，ツリー構＼造の比較的低いレベルにあ るツリー構造のノードによって表＼ される，方法」との発明特定事項を含 むものであり，この発明特定事項からは，ツリー構造のノードによって表＼されるコントロールチャネルのアロケーションは，最高レベルにある コントロールチャネルのアロケーションを制限することによって実行さ れ，それにより比較的低いレベルのコントロールチャネルのアロケーシ ョンが可能となることと理解される。
これに対し，本件訂正後の請求項１は，訂正事項１ないし３によって， 「ユーザイクイップメントに対するアロケーションは，前記最高レベル における，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され，前記最高レ＼nベルのコントロールチャネルは，ツリー構造の前記最高レベルにあるツ リー構＼造のノードによって表 され，それにより，前記最高レベルよりも＼n低い各レベルにおける，ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を，前記最高レベルに おける，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼な コントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップ メントに対するアロケーションを実行することが可能となり，前記最高レベルよりも低い各レベルのコントロールチャネルは，ツリー構＼造の前 記最高レベルよりも低いレベルにあるツリー構造のノードによって表＼ さ れ，ツリー構造における，より低いレベルほど，ユーザイクイップメン トに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割 合がより大きくされる，方法」との発明特定事項を含むものであり，こ の発明特定事項からは，ユーザイクイップメントに対するアロケーショ ンは，最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ ョンに使用可能なコントロールチャネル候補を部分的に制限して実行され，それにより，最高レベルよりも低い各レベルのユーザイクイップメ＼nントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を最高レベルにおけるユーザイクイップメントに対するアロケーシ＼nョンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合より大きくして，ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行することを可能＼と し，かつ，ツリー構造におけるより低いレベルほどユーザイクイップメ ントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の 割合がより大きくされる方法が含まれるものと理解することができる。 このように，訂正後の請求項１は，訂正前の請求項にはない，「ユーザ イクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチ ャネル候補」という概念を追加した上で，「前記最高レベルよりも低い各＼nレベルにおける，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使 用可能なコントロールチャネル候補の割合を，前記最高レベルにおける， ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップメントに 対するアロケーションを実行する」，「ツリー構造における，より低いレ ベルほど，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼ なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる」との事項を追 加し，これによって，訂正前の方法では，ツリー構造で表＼ される比較的 低い各レベルのアロケーションについては特に規定するところがなかっ た，ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能＼なコントロールチャネル候補の割合 を大きくすることが発明特定事項に含まれることになったといえる。 そうすると，訂正事項１ないし３は，特許請求の範囲を実質上変更す るものであるから，特許法１２６条５項に適合するものとはいえない。
(イ) これに対し，原告は，前記第３の１(1)ア(イ)及びイ(イ)のとおり，1) 訂正事項２及び３は，新たな技術的事項を導入するものではなく，2)訂 正事項２は，訂正前は，無条件で比較的低いレベルのコントロールチャ ネルのアロケーションを可能としていたのを，訂正後は，使用可能＼ なコ ントロールチャネル候補の割合に関する条件付きでアロケーションを実 行することを可能とするものであるから，本件訂正は，特許請求の範囲 の減縮に該当する旨主張する。＼n
しかし，特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであるかに ついては，特許請求の範囲の記載を基準として判断されるべきことは前 記のとおりであるところ，発明の詳細な説明に記載された事項からどの 事項を発明特定事項とし，上位概念とするかについては，出願者がその 技術的意義に鑑みて適宜選択して特許請求の範囲とするものであって， 明細書に記載された事項及び図面から導き出される技術的事項との関係 において，新たな技術的事項を導入するものではないからといって，訂 正の前後で特許請求の範囲の記載が実質的に同一の発明特定事項を有す るものとはいえない。
そして，前記(ア)のとおり，請求項１は，訂正事項２及び３によって， 訂正前の方法では，ツリー構造で表＼ される比較的低い各レベルのアロケ ーションについては特に規定するところがなかった，ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーショ＼nンに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくするとの事項が発明特定事項に含まれることになったものであり，こうした発明特定＼n事項は，「統合されたコントロールチャネルに対するツリー検索が系統的 に低減される」という課題（（【０００４】）を解決する発明の構成そのも のに関する事項であるから，単に条件付けをしたのにすぎないとはいえ＼nず，特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。 したがって，原告の上記主張は採用できない。
◆判決本文
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2021.04.22
令和2(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年4月20日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項の追加、および実施可能要件違反であるとした審決が維持されました。
本件補正によって，当初明細書等の段落【０００２】，【０００８】及び【０ ０１０】に追加された事項並びに図３〜８には，本願発明の原理に関する事項が記 載されているところ（甲９），これらの事項は，当初明細書等には記載されておらず （甲４，１６），また，自明な事項ということもできないから，新規事項を追加する ものといえる。 したがって，本件補正は，当初明細書等に記載された範囲内においてするものと はいえず，特許法１７条の２第３項に違反するものである。
(2) 原告は，本件補正は，先行技術文献に記載された内容を「発明の詳細な説 明」の【背景技術】の欄に追加する補正であると主張する。 しかし，本件補正は，「高周波超伝導電磁エンジンは，磁石となるループと超伝導 磁石を重ね合わせたものである。二つの磁石は離れないように固定する。その二つ の磁石の中の一つは，常伝導の磁石である。但し，この常伝導の磁石は一回巻きで 芯が無く，高周波数かつ低電圧の脈流を流す。脈流の周波数は，その波長がループ の一周の長さと一致する程度の高周波数とする。もう一つの磁石は，超伝導磁石で あり，超伝導状態となるので永久電流が流れる。磁石と磁石を重ねたので，磁石と 磁石の間には，図３で上下方向の矢印で表した反発力もしくは吸引力（どちらも磁＼n力）が生じる。しかし，この特殊な構造ゆえに生じる打消しの力により，図４のよ＼nうに，超伝導磁石に働く反発力もしくは吸引力は打ち消される。従って，常伝導磁 石に働く反発力もしくは吸引力のみが残り，これを推進力として利用する」，「図８ のように，脈流の周波数は，その波長がループの一周の長さと一致する程度の高周 波数としているので，高周波超伝導電磁エンジンの超伝導磁石には，各瞬間におい て，脈流により生じるローレンツ力がゼロの部分がある。これにより，電磁力の偏 りが生じる。よって，この電磁力の偏りのために，運動量秩序に従った動きを電子 対はすることができない。ローレンツ力の力積は電子対の重心運動を動かすことが できないので，重心運動の運動量に変化せずに，各超電子の散乱を通じて，最終的 には熱エネルギーとして外部に放出される。超伝導磁石の超電流を構成する電子対＼nの重心運動が生じないので，超伝導磁石に働く電磁力(ローレンツ力)は磁力となら ず，超伝導磁石の磁力は打ち消された形となる。その結果，常伝導のループに働く 電磁力，即，磁力だけが残り，これを直線的運動エネルギーとして利用できる。」と の記載及び図４，８（以下「本件追加部分」という。）を加えるものであるところ， 本件追加部分は，特許文献１の記載の一部及び甲２文献の記載の一部から成るもの である。当初明細書等には，特許文献１及び甲２文献が先行技術文献として記載さ れているものの，それのどの部分を引用するかは記載されておらず，上記各文献を 見ても，それから直ちに本件追加部分を把握できないことからすると，本件補正は， 新規事項を追加するものということができる。
(3) 原告は，本願発明の原理は，甲２文献に記載されているところ，甲２文献は 出版されてから年数が経過しているため，上記原理は技術常識となっていると主張 する。 しかし，本願発明の原理が甲２文献に記載されており，甲２文献が出版されてか ら相当の年数が経過していたとしても，それだけで，本願発明の原理が技術常識と なっていたと認めることはできない。
(4) したがって，本件補正が，特許法１７条の２第３項に違反するとした本件 審決の判断に誤りはない。
３ 実施可能要件違反について＼n
(1) 本願発明は，磁気シールドで半分程度を覆った「超伝導磁石」に対して固 定された位置にあるループに直流電流を流して，同ループに電磁力を発生させ，「超 伝導磁石」の永久電流に働く電磁力を無効とすることにより，ループに発生する電 磁力を推進力，制動力，浮力として利用するというものであるところ，当初明細書 等には，「超伝導磁石」の永久電流に働く電磁力を無効とすることにより，ループに 発生する電磁力を推進力，制動力，浮力として利用する原理についての説明が記載 されておらず，また，このような原理が技術常識であるということもできない。 なお，本件補正によって追加された事項では，上記の原理について説明されてい るが，磁石となるループと超伝導磁石を固定した場合，仮に，超伝導磁石に働く磁 力が常伝導ループに働く磁力より小さいとしても，互いに固定された超伝導磁石と ループ間の力は，作用・反作用の法則によって釣り合うことになり，結局，本願発 明の装置を動かす力は発生しないと考えるのが自然であるから，本件補正後の明細 書及び図面を前提としても，本願発明の原理について，当業者が理解し実施できる 程度に裏付けがされているとはいえない。この点について，原告は，作用・反作用 の法則が保障するのは，超伝導磁石に働く電磁力と常伝導ループに働く電磁力が釣 り合うことまでであり，発生した電磁力がそのまま磁力となって，釣り合うことま では保障しないと主張するが，上記のとおり，作用・反作用の法則により，超伝導 磁石に働く力と常伝導ループに働く力は釣り合うと解されるから，原告の上記主張 は理由がない。 また，原告は，本願発明の原理を利用して製造されたストレンジクラフトが存在 すると主張して，その証拠として写真集「ストレンジクラフトの写真」（甲３）を提 出するところ，甲３には，飛行する物体を撮影した写真が掲載されているものの， 同物体が，本願発明の原理を利用したものであると認めるに足りる証拠はないから， 原告の上記主張は理由がない。
本件補正によって，当初明細書等の段落【０００２】，【０００８】及び【０ ０１０】に追加された事項並びに図３〜８には，本願発明の原理に関する事項が記 載されているところ（甲９），これらの事項は，当初明細書等には記載されておらず （甲４，１６），また，自明な事項ということもできないから，新規事項を追加する ものといえる。 したがって，本件補正は，当初明細書等に記載された範囲内においてするものと はいえず，特許法１７条の２第３項に違反するものである。
(2) 原告は，本件補正は，先行技術文献に記載された内容を「発明の詳細な説 明」の【背景技術】の欄に追加する補正であると主張する。 しかし，本件補正は，「高周波超伝導電磁エンジンは，磁石となるループと超伝導 磁石を重ね合わせたものである。二つの磁石は離れないように固定する。その二つ の磁石の中の一つは，常伝導の磁石である。但し，この常伝導の磁石は一回巻きで 芯が無く，高周波数かつ低電圧の脈流を流す。脈流の周波数は，その波長がループ の一周の長さと一致する程度の高周波数とする。もう一つの磁石は，超伝導磁石で あり，超伝導状態となるので永久電流が流れる。磁石と磁石を重ねたので，磁石と 磁石の間には，図３で上下方向の矢印で表した反発力もしくは吸引力（どちらも磁＼n力）が生じる。しかし，この特殊な構造ゆえに生じる打消しの力により，図４のよ＼nうに，超伝導磁石に働く反発力もしくは吸引力は打ち消される。従って，常伝導磁 石に働く反発力もしくは吸引力のみが残り，これを推進力として利用する」，「図８ のように，脈流の周波数は，その波長がループの一周の長さと一致する程度の高周 波数としているので，高周波超伝導電磁エンジンの超伝導磁石には，各瞬間におい て，脈流により生じるローレンツ力がゼロの部分がある。これにより，電磁力の偏 りが生じる。よって，この電磁力の偏りのために，運動量秩序に従った動きを電子 対はすることができない。ローレンツ力の力積は電子対の重心運動を動かすことが できないので，重心運動の運動量に変化せずに，各超電子の散乱を通じて，最終的 には熱エネルギーとして外部に放出される。超伝導磁石の超電流を構成する電子対＼nの重心運動が生じないので，超伝導磁石に働く電磁力(ローレンツ力)は磁力となら ず，超伝導磁石の磁力は打ち消された形となる。その結果，常伝導のループに働く 電磁力，即，磁力だけが残り，これを直線的運動エネルギーとして利用できる。」と の記載及び図４，８（以下「本件追加部分」という。）を加えるものであるところ， 本件追加部分は，特許文献１の記載の一部及び甲２文献の記載の一部から成るもの である。当初明細書等には，特許文献１及び甲２文献が先行技術文献として記載さ れているものの，それのどの部分を引用するかは記載されておらず，上記各文献を 見ても，それから直ちに本件追加部分を把握できないことからすると，本件補正は， 新規事項を追加するものということができる。
(3) 原告は，本願発明の原理は，甲２文献に記載されているところ，甲２文献は 出版されてから年数が経過しているため，上記原理は技術常識となっていると主張 する。 しかし，本願発明の原理が甲２文献に記載されており，甲２文献が出版されてか ら相当の年数が経過していたとしても，それだけで，本願発明の原理が技術常識と なっていたと認めることはできない。
(4) したがって，本件補正が，特許法１７条の２第３項に違反するとした本件 審決の判断に誤りはない。
３ 実施可能要件違反について＼n
(1) 本願発明は，磁気シールドで半分程度を覆った「超伝導磁石」に対して固 定された位置にあるループに直流電流を流して，同ループに電磁力を発生させ，「超 伝導磁石」の永久電流に働く電磁力を無効とすることにより，ループに発生する電 磁力を推進力，制動力，浮力として利用するというものであるところ，当初明細書 等には，「超伝導磁石」の永久電流に働く電磁力を無効とすることにより，ループに 発生する電磁力を推進力，制動力，浮力として利用する原理についての説明が記載 されておらず，また，このような原理が技術常識であるということもできない。 なお，本件補正によって追加された事項では，上記の原理について説明されてい るが，磁石となるループと超伝導磁石を固定した場合，仮に，超伝導磁石に働く磁 力が常伝導ループに働く磁力より小さいとしても，互いに固定された超伝導磁石と ループ間の力は，作用・反作用の法則によって釣り合うことになり，結局，本願発 明の装置を動かす力は発生しないと考えるのが自然であるから，本件補正後の明細 書及び図面を前提としても，本願発明の原理について，当業者が理解し実施できる 程度に裏付けがされているとはいえない。この点について，原告は，作用・反作用 の法則が保障するのは，超伝導磁石に働く電磁力と常伝導ループに働く電磁力が釣 り合うことまでであり，発生した電磁力がそのまま磁力となって，釣り合うことま では保障しないと主張するが，上記のとおり，作用・反作用の法則により，超伝導 磁石に働く力と常伝導ループに働く力は釣り合うと解されるから，原告の上記主張 は理由がない。 また，原告は，本願発明の原理を利用して製造されたストレンジクラフトが存在 すると主張して，その証拠として写真集「ストレンジクラフトの写真」（甲３）を提 出するところ，甲３には，飛行する物体を撮影した写真が掲載されているものの， 同物体が，本願発明の原理を利用したものであると認めるに足りる証拠はないから， 原告の上記主張は理由がない。
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2021.03.14
令和2(行ケ)10042 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年2月25日 知的財産高等裁判所
訂正が明細書等に記載した事項の範囲内ではないとした審決が維持されました。
(ｱ) 原告は，本件明細書の段落【０１１１】の記載及び【図８】を指摘し， 本件決定が，訂正１イにおける「第３部材とは反対側」と本件明細書に記載された 「回転中心Ｃ３とは反対側」とは別意であると判断したことは誤りであり，訂正１ イ及び訂正２イにおける「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」は，第 １線分に対して第３部材の回転中心とは反対側をいうものと解釈すべきであると主 張する。 しかし，本件明細書の段落【０１１１】における「回転中心Ｃ３」は，「伝達軸８ ２」の中心として特定されており（本件明細書の段落【００１６】，【００５６】）， クランクシャフトの軸方向から見たときの径の大きさによって定義される「第３部 材」とは異なる概念であるから，「回転中心Ｃ３とは反対側」との記載を根拠として， 「前記第３部材とは反対側」の語をもって，第３部材の回転中心とは反対側と同義 ということができないことは，明らかである。 この点，原告は，訂正１イ及び訂正２イについて，誤記であることが明らかであ るとも主張するが，上記の点及び前記イで指摘した諸点に照らし，採用できない。
(ｲ) 原告は，本件明細書等には，上記「第３部材とは反対側」を「第３部 材の全体とは反対側」と解釈することの記載又は示唆はないと主張するが，前記イ で判示したところに照らし，原告の上記主張は採用できない。 また，原告は，そのように解釈した場合，【図８】の図示内容を始めとする本件明 細書等に記載された内容と整合しないことになるとも主張するが，そのような事情 があるからといって，前記イの判断が左右されるものでもない。
(ｳ) 原告は，訂正１イ及び訂正２イの「前記第１線分に対して前記第３部 材とは反対側」からは，その技術的意義が一義的に明確にできないから，本件明細 書等を参酌して，訂正１イ及び訂正２イにおける「前記第１線分に対して前記第３ 部材とは反対側」は，第１線分に対して第３部材の回転中心とは反対側をいうもの と解釈すべきであると主張する。 しかし，前記イのとおり，「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」の意 義（意味内容）自体は，一義的に明確であって，前記イのように解することができ るというべきである。
(2) 訂正１イ及び訂正２イが本件明細書等に記載した事項の範囲内のものであ るかどうか
ア 上記(1)のとおり，訂正１イ及び訂正２イにおける「前記第１線分に対し て前記第３部材とは反対側」は，第１線分によって区切られる領域の片側に第３部 材の全体が存在することを前提とし，それが存在する側と第１線分を挟んで反対側 をいうものと解すべきところ，そのような構成は，本件明細書には，「基板」を図示＼nしている【図８】，【図９】及び【図１１】を含め，全く記載されていない。 そして，「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」を上記のとおり解する と，訂正１イ及び訂正２イは，第３部材について，第１線分に重ならないという構＼n成に限定するものとなるが，そのように限定する技術的意義については，本件明細 書等には記載がない。他方で，「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」を 上記のとおり解すると，訂正１イ及び訂正２イは，同時に，本件訂正前の請求項１ 及び９では，第１部材〜第３部材の各定義に照らし，モータか第１伝達歯車のいず れかという限度にまでしか特定されていなかった「第３部材」について，モータで はない（すなわち第１伝達歯車である）という限定を加える結果をもたらすもので あるが，それは，応用例に係る本件明細書の段落【０１５７】及び【図１５】で， 「第３部材」と解される「クランクシャフト５４の軸方向から見たときの径が最も 小さい部材」が「モータ６０」とされていることと相容れないものである（なお， 上記段落及び図では，そもそも請求項１及び９における「第１線分」すなわち第１ 部材の回転中心と第２部材の回転中心とを結ぶ線分が「線分Ｓ１」ではなく「線分 Ｓ３」 と記載されており，上記「第１線分」の定義との関係自体も必ずしも明らか でない。）。 そして，その他，本件明細書に，第１線分によって区切られる領域の片側に第３ 部材の全体が存在することを前提とし，それが存在する側と第１線分を挟んで反対 側における基板の位置について記載されていないにもかかわらず，訂正１イ及び訂 正２イが本件明細書等に記載した事項の範囲内においてされたというべき事情は認 められない。 そうすると，訂正１イ及び訂正２イは，いずれも，本件明細書等に記載した事項 の範囲内においてしたものということはできない。
イ(ｱ) 仮に，原告の主張するとおり，訂正１イ及び訂正２イにおける「前記 第１線分に対して前記第３部材とは反対側」について，第１線分に対して「第３部 材の回転中心」とは反対側をいうものであると解したとしても，以下のとおり，訂 正１イ及び訂正２イは，本件明細書等に記載した事項の範囲内においてされたもの ということはできない。
ａ 本件明細書の段落【０１１１】，【０１１３】及び【０１１８】の記 載並びに【図８】，【図９】及び【図１１】によると，本件明細書には，訂正１イ及 び訂正２イに含まれる「前記基板は，前記クランクシャフトの軸方向から見た場合 に，前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側において前記被駆動歯車に重な る領域及び前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側において前記モータと重 なる領域を有する，駆動ユニット」の構成のうち，第１部材が被駆動歯車，第２部＼n材がモータ，第３部材が第１伝達歯車である場合の実施例が記載されていると認め られる。 しかし，本件訂正後の請求項１及び９においては，基板の構成について，上記の＼n特定がされているのみであるので，被告が主張する五つの態様のもの（前記第４の １(2)イ(ｲ)，(ｳ)。以下，併せて「被告主張の別態様」という。）も含まれることに なるが，これらは本件明細書等には記載されていない。
ｂ また，前記１(2)オのとおり，本件明細書には，「基板」の位置を上 記のとおり特定したこと，殊に，基板が被駆動歯車及びモータと重なる領域が第１ 線分に対して「第３部材とは反対側」の領域であることについて，本件発明の課題 との関係でいかなる技術的意義を有するかの記載はなく，それを認めるに足りる技 術常識があるとも認められない。したがって，訂正１イ及び訂正２イの上記構成が＼nいかなる技術的意義を有するかは不明というほかない。
ｃ そうすると，本件訂正後の請求項１及び９は，その技術的意義が明 らかでない，本件明細書等に記載のない被告主張の別態様を含むこととなるところ， 被告主張の別態様中には，本件明細書に記載された上記ａの実施例と比較して「基 板」の技術的意義が共通するものと直ちにみ難いものが含まれているといえるから， このような訂正は，本件明細書等に記載した事項の範囲内でされたものということ はできない。
(ｱ) 原告は，本件明細書の段落【０１１１】の記載及び【図８】を指摘し， 本件決定が，訂正１イにおける「第３部材とは反対側」と本件明細書に記載された 「回転中心Ｃ３とは反対側」とは別意であると判断したことは誤りであり，訂正１ イ及び訂正２イにおける「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」は，第 １線分に対して第３部材の回転中心とは反対側をいうものと解釈すべきであると主 張する。 しかし，本件明細書の段落【０１１１】における「回転中心Ｃ３」は，「伝達軸８ ２」の中心として特定されており（本件明細書の段落【００１６】，【００５６】）， クランクシャフトの軸方向から見たときの径の大きさによって定義される「第３部 材」とは異なる概念であるから，「回転中心Ｃ３とは反対側」との記載を根拠として， 「前記第３部材とは反対側」の語をもって，第３部材の回転中心とは反対側と同義 ということができないことは，明らかである。 この点，原告は，訂正１イ及び訂正２イについて，誤記であることが明らかであ るとも主張するが，上記の点及び前記イで指摘した諸点に照らし，採用できない。
(ｲ) 原告は，本件明細書等には，上記「第３部材とは反対側」を「第３部 材の全体とは反対側」と解釈することの記載又は示唆はないと主張するが，前記イ で判示したところに照らし，原告の上記主張は採用できない。 また，原告は，そのように解釈した場合，【図８】の図示内容を始めとする本件明 細書等に記載された内容と整合しないことになるとも主張するが，そのような事情 があるからといって，前記イの判断が左右されるものでもない。
(ｳ) 原告は，訂正１イ及び訂正２イの「前記第１線分に対して前記第３部 材とは反対側」からは，その技術的意義が一義的に明確にできないから，本件明細 書等を参酌して，訂正１イ及び訂正２イにおける「前記第１線分に対して前記第３ 部材とは反対側」は，第１線分に対して第３部材の回転中心とは反対側をいうもの と解釈すべきであると主張する。 しかし，前記イのとおり，「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」の意 義（意味内容）自体は，一義的に明確であって，前記イのように解することができ るというべきである。
(2) 訂正１イ及び訂正２イが本件明細書等に記載した事項の範囲内のものであ るかどうか
ア 上記(1)のとおり，訂正１イ及び訂正２イにおける「前記第１線分に対し て前記第３部材とは反対側」は，第１線分によって区切られる領域の片側に第３部 材の全体が存在することを前提とし，それが存在する側と第１線分を挟んで反対側 をいうものと解すべきところ，そのような構成は，本件明細書には，「基板」を図示＼nしている【図８】，【図９】及び【図１１】を含め，全く記載されていない。 そして，「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」を上記のとおり解する と，訂正１イ及び訂正２イは，第３部材について，第１線分に重ならないという構＼n成に限定するものとなるが，そのように限定する技術的意義については，本件明細 書等には記載がない。他方で，「前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側」を 上記のとおり解すると，訂正１イ及び訂正２イは，同時に，本件訂正前の請求項１ 及び９では，第１部材〜第３部材の各定義に照らし，モータか第１伝達歯車のいず れかという限度にまでしか特定されていなかった「第３部材」について，モータで はない（すなわち第１伝達歯車である）という限定を加える結果をもたらすもので あるが，それは，応用例に係る本件明細書の段落【０１５７】及び【図１５】で， 「第３部材」と解される「クランクシャフト５４の軸方向から見たときの径が最も 小さい部材」が「モータ６０」とされていることと相容れないものである（なお， 上記段落及び図では，そもそも請求項１及び９における「第１線分」すなわち第１ 部材の回転中心と第２部材の回転中心とを結ぶ線分が「線分Ｓ１」ではなく「線分 Ｓ３」 と記載されており，上記「第１線分」の定義との関係自体も必ずしも明らか でない。）。 そして，その他，本件明細書に，第１線分によって区切られる領域の片側に第３ 部材の全体が存在することを前提とし，それが存在する側と第１線分を挟んで反対 側における基板の位置について記載されていないにもかかわらず，訂正１イ及び訂 正２イが本件明細書等に記載した事項の範囲内においてされたというべき事情は認 められない。 そうすると，訂正１イ及び訂正２イは，いずれも，本件明細書等に記載した事項 の範囲内においてしたものということはできない。
イ(ｱ) 仮に，原告の主張するとおり，訂正１イ及び訂正２イにおける「前記 第１線分に対して前記第３部材とは反対側」について，第１線分に対して「第３部 材の回転中心」とは反対側をいうものであると解したとしても，以下のとおり，訂 正１イ及び訂正２イは，本件明細書等に記載した事項の範囲内においてされたもの ということはできない。
ａ 本件明細書の段落【０１１１】，【０１１３】及び【０１１８】の記 載並びに【図８】，【図９】及び【図１１】によると，本件明細書には，訂正１イ及 び訂正２イに含まれる「前記基板は，前記クランクシャフトの軸方向から見た場合 に，前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側において前記被駆動歯車に重な る領域及び前記第１線分に対して前記第３部材とは反対側において前記モータと重 なる領域を有する，駆動ユニット」の構成のうち，第１部材が被駆動歯車，第２部＼n材がモータ，第３部材が第１伝達歯車である場合の実施例が記載されていると認め られる。 しかし，本件訂正後の請求項１及び９においては，基板の構成について，上記の＼n特定がされているのみであるので，被告が主張する五つの態様のもの（前記第４の １(2)イ(ｲ)，(ｳ)。以下，併せて「被告主張の別態様」という。）も含まれることに なるが，これらは本件明細書等には記載されていない。
ｂ また，前記１(2)オのとおり，本件明細書には，「基板」の位置を上 記のとおり特定したこと，殊に，基板が被駆動歯車及びモータと重なる領域が第１ 線分に対して「第３部材とは反対側」の領域であることについて，本件発明の課題 との関係でいかなる技術的意義を有するかの記載はなく，それを認めるに足りる技 術常識があるとも認められない。したがって，訂正１イ及び訂正２イの上記構成が＼nいかなる技術的意義を有するかは不明というほかない。
ｃ そうすると，本件訂正後の請求項１及び９は，その技術的意義が明 らかでない，本件明細書等に記載のない被告主張の別態様を含むこととなるところ， 被告主張の別態様中には，本件明細書に記載された上記ａの実施例と比較して「基 板」の技術的意義が共通するものと直ちにみ難いものが含まれているといえるから， このような訂正は，本件明細書等に記載した事項の範囲内でされたものということ はできない。
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2021.03.14
令和2(ネ)10045 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年3月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
原審と同様に、104条の3の無効理由（新規事項、サポート要件違反）があるので、権利行使不能と判断されました＼n
(ア) 図１０５ドットパターンにおいては，情報ドットは，四隅を格子ドッ トで囲まれた領域の中心からずれた位置に置かれるところ，本件補正１ 1)部分に当たる構成要件Ｂ１の情報ドットは，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点の中心」からずれた位置に置かれる。＼n図１０５には，水平又は垂直の格子線の中間に各格子線と平行な線が引 かれているが，当初明細書１に，「格子状に配置されたドットで構成されている。」（【０１８５】），「格子ブロックの四隅（格子線の交点＼n（格子点）上）には格子ドットＬＤが配置されている」（【０１８６】）， 「４個の格子ドットＬＤの正中心に配置したドットである（図１０６（ａ） 参照）」（【０１９７】）と記載されているとおり，格子ドットは等間 隔に配置されたドットにより構成された水平ラインと垂直ラインの交点であり，格子線は格子ドットを結ぶラインであるから，図１０５に示さ＼nれた各格子線の中間に引かれた線は格子ドットで囲まれた領域の中心を 示すために参考として引かれた補助線にすぎず，格子線とは認められな い（図１０６（ａ）のように，格子ドット同士を対角線で結べば，その 交点は「格子線の交点」となるが，その線は構成要件Ｂ１に規定する「縦横方向」のラインではない。）。＼n そうすると，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格 子点の中心」を基点として情報ドットが位置付けられることを構成要件とする本件補正１1)部分は，図１０５のドットパターンとは似て非なる ものであり，そもそも図１０５ドットパターンに基づく補正であるとは 認められない。
(イ) 図５ドットパターンにおいては， 情報を表現するドットは，格子ドットから上下左右の格子線上にずらした位置に配置されるところ，構＼成要件Ｂ１の情報ドットは「格子点の中心から等距離で４５°ずつずらし た方向のうちいずれかの方向」に配置されるものであるから，本件補正 １1)部分は，図５ドットパターンに基づく補正であるとは認められない。
(ウ) そのほか，当初明細書１に本件補正１1)部分に対応する記載は認め られないから，本件補正前発明１の本件補正１1)部分に対応する部分と 構成要件Ｂ１とを対比するまでもなく，本件補正１1)部分は新たな技術 的事項を導入するものというべきである。
・・・・
(ア) 本件発明３の特許請求の範囲の記載（分説後のもの）は，次のとおり である（引用に係る原判決の「事実及び理由」第２の２(5)ウ参照）。
Ａ３ 等間隔に所定個数水平方向に配置されたドットと，
Ｂ３ 前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから 等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドットと，
Ｃ３ 前記水平方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ライ ンと，前記垂直方向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定さ れた水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点からのずれ方でデータ 内容が定義された情報ドットと，からなるドットパターンであって，
Ｄ３ 前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位置 からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している Ｅ３ ことを特徴とするドットパターン。
(イ) 構成要件Ｂ３の「前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」と，＼n構成要件Ｃ３の「前記垂直方向に配置されたドット」と，構＼成要件Ｄ３ の「前記垂直方向に配置されたドット」とは同じものを指すと解される から，この一つの「垂直方向に配置されたドット」は，垂直方向に「等 間隔」に配置される一方で（構成要件Ｂ３），「本来の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味するとされており，その「ず＼nらし方」について特に限定はされていない。同一方向に等間隔に配置さ れながらその位置がずれているのは文言上整合していないが，これを合 理的に解釈するならば，「等間隔」はこの一つの「垂直方向に配置され たドット」以外のドットに係り，この一つの「垂直方向に配置されたド ット」は他のドットと異なり「等間隔」に配置されなくてもよいもので あり，そのずらされる方向，距離とも何ら限定はないと解するほかない。 また，本件発明３は，「ずらし方によって前記ドットパターンの向き を意味している」（構成要件Ｄ３）としているから，「ずらし方」，すなわち，本来の位置からずらされた別の位置に配置された一つの「垂直＼n方向に配置されたドット」が当該位置に配置されていることが認識され， 本来の位置とその実際の位置との間の位置関係に基づいてドットパター ンの向きが意味されることを規定していると解釈すべきものである。
イ 図１０５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図１０３ないし１０６のほか，次の記載がある。
「【０２３９】 また，本発明のドットパターンでは，キードットのずらし方を変更す ることにより，同一のドットパターン部であっても別の意味を持たせる ことができる。つまり，キードットＫＤは格子点からずらすことでキー ドットＫＤとして機能するものであるが，このずらし方を格子点から等距離で４５度ずつずらすことにより８パターンのキードットを定義でき＼nる。
【０２４０】 ここで，ドットパターン部をＣ−ＭＯＳ等の撮像手段で撮像した場合， 当該撮像データは当該撮像手段のフレームバッファに記録されるが，こ のときもし撮像手段の位置が紙面の鉛直軸（撮影軸）を中心に回動され た位置，すなわち撮影軸を中心にして回動した位置（ずれた位置）にあ る場合には，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係から 撮像手段の撮像軸を中心にしたずれ（カメラの角度）がわかることにな る。この原理を応用すれば，カメラで同じ領域を撮影しても角度という 別次元のパラメータを持たせることができる。そのため，同じ位置の同 じ領域を読み取っても角度毎に別の情報を出力させることができる。
【０２４１】 いわば，同一領域に角度パラメータによって階層的な情報を配置でき ることになる。
【０２４２】 この原理を応用したものが図７４，図７６，図７８に示すような例で ある。図７４では，ミニフィギュア１１０１の底面に設けられたスキャ ナ部１１０５でこのミニフィギュア１１０１を台座上で４５度ずつ回転 させることでドットパターン部の読取り情報とともに異なる角度情報を 得ることできるため，８通りの音声内容を出力させることができる。」 （図７４，７６及び７８については本判決への添付を省略する。）
(イ) 上記(ア)の記載は，構成要件Ｄ３との関係においては，確かに，格子ドットとキードットとの位置関係によってドットパターンの向きを意味＼nすることを記載するものといえる。 しかしながら，構成要件Ｃ３との関係について見れば，本件発明３は，「格子点からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」との構＼成を有するところ，前記２(1)ウのとおり（引用に係る原判決の「事実及び 理由」第３の１（補正後のもの）のとおり，当初明細書１と本件明細書 ３の関連部分の記載はいずれも同じである。），図１０５ドットパター ンにおいては，情報ドットを四隅を格子ドットで囲まれた領域の中心か らずらすことによってデータ内容を定義するものであって，格子ドット からのずらし方によってデータ内容を定義するものではない（構成要件C３は格子点を垂直ラインと水平ラインの交点と定義しているから，構成要件 C３が図１０５ドットパターンに基づくものと仮定する余地はな い。）。 そうすると，本件発明３は，図１０５ドットパターンに関する記載に 係るものとはいえない。
ウ 図５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図２，５ないし８のほか，次の記載がある。 「【００６９】 ･･･図５から図８は他のドットパターンの一例を示す正面図である。
【００７０】 上述したようにカメラ６０２で取り込んだ画像データは，画像処理ア ルゴリズムで処理してドット６０５を抽出し，歪率補正のアルゴリズム により，カメラ６０２が原因する歪とカメラ６０２の傾きによる歪を補 正するので，ドットパターン６０１の画像データを取り込むときに正確 に認識することができる。
【００７１】 このドットパターンの認識では，先ず連続する等間隔のドット６０５ により構成されたラインを抽出し，その抽出したラインが正しいラインかどうかを判定する。このラインが正しいラインでないときは別のライ＼nンを抽出する。
【００７２】 次に，抽出したラインの１つを水平ラインとする。この水平ラインを 基準としてそこから垂直に延びるラインを抽出する。垂直ラインは，水 平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識する。＼n
【００７３】 最後に，情報領域を抽出してその情報を数値化し，この数値情報を再 生する。」 (イ) また，引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の４(2)（補正後のも の）とおり，図５及び図７では，左端の垂直ラインに配置されたドット の一つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ライ ンに沿って左側に配置され，「ｘ，ｙ座標フラグ」とされていることが 示され，図６及び図８では，左端の垂直ラインに配置されたドットの一 つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ラインに 沿って右側に配置され，「一般コードフラグ」とされていることが示さ れている。
(ウ) 本件発明３は，「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ド ット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意 味している」（構成要件Ｄ３）ことを特徴とするドットパターンであるところ，図５ドットパターンに関し，本件明細書３には，前記(ア)のとお り，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識す＼nる。」（【００７２】）との記載がある。しかしながら，これは，垂直 ライン上の特定位置（本来の位置）にドットがないことによってドット パターンの上下方向を認識するとの意味の記載であって，「ドット本来 の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味する記載 とはいえない。 また，前記(イ)のとおり，図５ないし８には，他のドットから形成され る垂直ラインから左右にずれたドットが示され，それらドットが「ｘ， ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」との意味を有するフラグ であることが記載されている。しかしながら，引用に係る原判決の「事 実及び理由」第３の４(2)（補正後のもの）によれば，「ｘ，ｙ座標フラ グ」（図５及び７）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはＸＹ平面上の特定の座標値を示し，「一般コードフラグ」（図６＼n及び８）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはある特定のコード（番号）を示すものと認められる。そうすると，「ｘ，ｙ＼n座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」とされたドットは，情報を 表現する部分のドットパターンのデータ内容の定義方法を示すというデータ内容を定義するドットの一つにすぎず，フラグとしてその位置を認＼n識され，ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によって ドットパターンのデータの内容を定義しているが，ドットパターンの向 きを意味しているものではない。そして，そのほか，図５ないし８には， ドットパターンの向きを意味するドットは記載されていないし，データ の内容を定義しているドットがドットパターンの向きを意味するドット を兼ねるとの記載もない。
さらに，「垂直方向に配置されたドット」の一つにつき，その本来の 位置からのずらし方によってドットパターンの向きを意味することを特 徴とする本件発明３の実施形態について，上記ドットがどのような方向， 距離において配置されるのかについては，本件明細書３にはその記載は ない。 以上によると，図５ドットパターンは，「ずらし方によって前記ドッ トパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３）との構＼成を有しな い。 そうすると，本件発明３は，図５ドットパターンに関する記載に係る ものともいえない。
エ 控訴人は，1)図５ないし８において，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一 般コードフラグ」はドットパターンの向きを意味するドットと兼用され ている，2)本件明細書３の段落【０２３９】ないし【０２４１】，【図 １０５】，【図１０６】の(d)の記載を参酌すれば，キードットにデータ 内容を定義する機能とドットパターンの向き（角度）を意味するという機能＼を持たせ得ることが示されている，3)本件明細書の段落【０２３０】 の記載から，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」もキード ットと同様の機能が備わると理解できる，4)本件明細書３の【００７２】 では格子ドットを非回転対称の配置にして上下方向も認識できるように しているし，本件明細書３の図５ないし８には「ｘ，ｙ座標フラグ」又 は「一般コードフラグ」が本来の位置からずれることで本来の位置と実 際に配置されたドットの位置関係に基づいてドットパターンの向きが表現されている，5)「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」 がキードットと同一の機能を有するものであることは当業者にとって自明である旨を主張する。＼n
しかしながら，前記ウで認定したとおり，図５ないし８においては， ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によってドットパ ターンの向きを認識することについては何ら説明されておらず，控訴人 主張のドットの兼用を認めるに足りる根拠は見当たらないないから，上 記1)の主張は採用することができない。 また，【０２３９】ないし【０２４１】，【図１０５】，【図１０６】 の(d)の記載は，図１０５ドットパターンに関する記載であり，図１０５ ドットパターンと図５ドットパターンを組み合わせることは新規事項の 追加となることは前記２にて判断したとおりであるから，そのような組 み合わせをしたのであれば，それ自体からしてサポート要件を欠くこと になり，上記2)の主張は失当である。
次に，図１０５ドットパターンに関する記載である段落【０２３０】 （引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の２の【０２３０】III)部分 参照）には「本発明におけるドットパターンの仕様について図１０３〜 図１０６を用いて説明する。」との記載があるだけであり，これにより 「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」が図１０５ドット パターンのキードットと同様の機能が備わると理解することはできないから，上記3)の主張は採用することができない。 さらに，控訴人の上記4)及び5)の主張については，確かに，ドットパ ターンの方向を意味するドット又はドット群を設けてこれらを非回転対 称の配置にすればドットパターンの向きを認識できることは明らかであ り，また，図５ないし８に記載された「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般 コードフラグ」は非回転対称の位置に配置されているとはいえるから， これをドットパターンの向きを意味するドットとして兼用することも可 能である。しかしながら，本件明細書３は，そのような構＼成としたもの と理解すべき記載となっておらず，「本来の位置からのずらし方」とし てどのような選択に従い本件発明３を構成したのかがそもそも記載されているとはいえないことは，前記ウで示したとおりである。したがって，＼n上記4)及び5)の主張も採用することができない。
オ 以上のとおり，技術常識を踏まえても，当業者において，本件発明３ が本件明細書３の発明の詳細な説明に記載したものと理解することはで きないというべきであるから，本件発明３に係る本件特許３は，特許法 ３６条６項１号に違反し，特許無効審判により無効とされるべきもので ある。
(ア) 図１０５ドットパターンにおいては，情報ドットは，四隅を格子ドッ トで囲まれた領域の中心からずれた位置に置かれるところ，本件補正１ 1)部分に当たる構成要件Ｂ１の情報ドットは，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点の中心」からずれた位置に置かれる。＼n図１０５には，水平又は垂直の格子線の中間に各格子線と平行な線が引 かれているが，当初明細書１に，「格子状に配置されたドットで構成されている。」（【０１８５】），「格子ブロックの四隅（格子線の交点＼n（格子点）上）には格子ドットＬＤが配置されている」（【０１８６】）， 「４個の格子ドットＬＤの正中心に配置したドットである（図１０６（ａ） 参照）」（【０１９７】）と記載されているとおり，格子ドットは等間 隔に配置されたドットにより構成された水平ラインと垂直ラインの交点であり，格子線は格子ドットを結ぶラインであるから，図１０５に示さ＼nれた各格子線の中間に引かれた線は格子ドットで囲まれた領域の中心を 示すために参考として引かれた補助線にすぎず，格子線とは認められな い（図１０６（ａ）のように，格子ドット同士を対角線で結べば，その 交点は「格子線の交点」となるが，その線は構成要件Ｂ１に規定する「縦横方向」のラインではない。）。＼n そうすると，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格 子点の中心」を基点として情報ドットが位置付けられることを構成要件とする本件補正１1)部分は，図１０５のドットパターンとは似て非なる ものであり，そもそも図１０５ドットパターンに基づく補正であるとは 認められない。
(イ) 図５ドットパターンにおいては， 情報を表現するドットは，格子ドットから上下左右の格子線上にずらした位置に配置されるところ，構＼成要件Ｂ１の情報ドットは「格子点の中心から等距離で４５°ずつずらし た方向のうちいずれかの方向」に配置されるものであるから，本件補正 １1)部分は，図５ドットパターンに基づく補正であるとは認められない。
(ウ) そのほか，当初明細書１に本件補正１1)部分に対応する記載は認め られないから，本件補正前発明１の本件補正１1)部分に対応する部分と 構成要件Ｂ１とを対比するまでもなく，本件補正１1)部分は新たな技術 的事項を導入するものというべきである。
・・・・
(ア) 本件発明３の特許請求の範囲の記載（分説後のもの）は，次のとおり である（引用に係る原判決の「事実及び理由」第２の２(5)ウ参照）。
Ａ３ 等間隔に所定個数水平方向に配置されたドットと，
Ｂ３ 前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから 等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドットと，
Ｃ３ 前記水平方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ライ ンと，前記垂直方向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定さ れた水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点からのずれ方でデータ 内容が定義された情報ドットと，からなるドットパターンであって，
Ｄ３ 前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位置 からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している Ｅ３ ことを特徴とするドットパターン。
(イ) 構成要件Ｂ３の「前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」と，＼n構成要件Ｃ３の「前記垂直方向に配置されたドット」と，構＼成要件Ｄ３ の「前記垂直方向に配置されたドット」とは同じものを指すと解される から，この一つの「垂直方向に配置されたドット」は，垂直方向に「等 間隔」に配置される一方で（構成要件Ｂ３），「本来の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味するとされており，その「ず＼nらし方」について特に限定はされていない。同一方向に等間隔に配置さ れながらその位置がずれているのは文言上整合していないが，これを合 理的に解釈するならば，「等間隔」はこの一つの「垂直方向に配置され たドット」以外のドットに係り，この一つの「垂直方向に配置されたド ット」は他のドットと異なり「等間隔」に配置されなくてもよいもので あり，そのずらされる方向，距離とも何ら限定はないと解するほかない。 また，本件発明３は，「ずらし方によって前記ドットパターンの向き を意味している」（構成要件Ｄ３）としているから，「ずらし方」，すなわち，本来の位置からずらされた別の位置に配置された一つの「垂直＼n方向に配置されたドット」が当該位置に配置されていることが認識され， 本来の位置とその実際の位置との間の位置関係に基づいてドットパター ンの向きが意味されることを規定していると解釈すべきものである。
イ 図１０５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図１０３ないし１０６のほか，次の記載がある。
「【０２３９】 また，本発明のドットパターンでは，キードットのずらし方を変更す ることにより，同一のドットパターン部であっても別の意味を持たせる ことができる。つまり，キードットＫＤは格子点からずらすことでキー ドットＫＤとして機能するものであるが，このずらし方を格子点から等距離で４５度ずつずらすことにより８パターンのキードットを定義でき＼nる。
【０２４０】 ここで，ドットパターン部をＣ−ＭＯＳ等の撮像手段で撮像した場合， 当該撮像データは当該撮像手段のフレームバッファに記録されるが，こ のときもし撮像手段の位置が紙面の鉛直軸（撮影軸）を中心に回動され た位置，すなわち撮影軸を中心にして回動した位置（ずれた位置）にあ る場合には，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係から 撮像手段の撮像軸を中心にしたずれ（カメラの角度）がわかることにな る。この原理を応用すれば，カメラで同じ領域を撮影しても角度という 別次元のパラメータを持たせることができる。そのため，同じ位置の同 じ領域を読み取っても角度毎に別の情報を出力させることができる。
【０２４１】 いわば，同一領域に角度パラメータによって階層的な情報を配置でき ることになる。
【０２４２】 この原理を応用したものが図７４，図７６，図７８に示すような例で ある。図７４では，ミニフィギュア１１０１の底面に設けられたスキャ ナ部１１０５でこのミニフィギュア１１０１を台座上で４５度ずつ回転 させることでドットパターン部の読取り情報とともに異なる角度情報を 得ることできるため，８通りの音声内容を出力させることができる。」 （図７４，７６及び７８については本判決への添付を省略する。）
(イ) 上記(ア)の記載は，構成要件Ｄ３との関係においては，確かに，格子ドットとキードットとの位置関係によってドットパターンの向きを意味＼nすることを記載するものといえる。 しかしながら，構成要件Ｃ３との関係について見れば，本件発明３は，「格子点からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」との構＼成を有するところ，前記２(1)ウのとおり（引用に係る原判決の「事実及び 理由」第３の１（補正後のもの）のとおり，当初明細書１と本件明細書 ３の関連部分の記載はいずれも同じである。），図１０５ドットパター ンにおいては，情報ドットを四隅を格子ドットで囲まれた領域の中心か らずらすことによってデータ内容を定義するものであって，格子ドット からのずらし方によってデータ内容を定義するものではない（構成要件C３は格子点を垂直ラインと水平ラインの交点と定義しているから，構成要件 C３が図１０５ドットパターンに基づくものと仮定する余地はな い。）。 そうすると，本件発明３は，図１０５ドットパターンに関する記載に 係るものとはいえない。
ウ 図５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図２，５ないし８のほか，次の記載がある。 「【００６９】 ･･･図５から図８は他のドットパターンの一例を示す正面図である。
【００７０】 上述したようにカメラ６０２で取り込んだ画像データは，画像処理ア ルゴリズムで処理してドット６０５を抽出し，歪率補正のアルゴリズム により，カメラ６０２が原因する歪とカメラ６０２の傾きによる歪を補 正するので，ドットパターン６０１の画像データを取り込むときに正確 に認識することができる。
【００７１】 このドットパターンの認識では，先ず連続する等間隔のドット６０５ により構成されたラインを抽出し，その抽出したラインが正しいラインかどうかを判定する。このラインが正しいラインでないときは別のライ＼nンを抽出する。
【００７２】 次に，抽出したラインの１つを水平ラインとする。この水平ラインを 基準としてそこから垂直に延びるラインを抽出する。垂直ラインは，水 平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識する。＼n
【００７３】 最後に，情報領域を抽出してその情報を数値化し，この数値情報を再 生する。」 (イ) また，引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の４(2)（補正後のも の）とおり，図５及び図７では，左端の垂直ラインに配置されたドット の一つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ライ ンに沿って左側に配置され，「ｘ，ｙ座標フラグ」とされていることが 示され，図６及び図８では，左端の垂直ラインに配置されたドットの一 つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ラインに 沿って右側に配置され，「一般コードフラグ」とされていることが示さ れている。
(ウ) 本件発明３は，「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ド ット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意 味している」（構成要件Ｄ３）ことを特徴とするドットパターンであるところ，図５ドットパターンに関し，本件明細書３には，前記(ア)のとお り，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識す＼nる。」（【００７２】）との記載がある。しかしながら，これは，垂直 ライン上の特定位置（本来の位置）にドットがないことによってドット パターンの上下方向を認識するとの意味の記載であって，「ドット本来 の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味する記載 とはいえない。 また，前記(イ)のとおり，図５ないし８には，他のドットから形成され る垂直ラインから左右にずれたドットが示され，それらドットが「ｘ， ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」との意味を有するフラグ であることが記載されている。しかしながら，引用に係る原判決の「事 実及び理由」第３の４(2)（補正後のもの）によれば，「ｘ，ｙ座標フラ グ」（図５及び７）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはＸＹ平面上の特定の座標値を示し，「一般コードフラグ」（図６＼n及び８）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはある特定のコード（番号）を示すものと認められる。そうすると，「ｘ，ｙ＼n座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」とされたドットは，情報を 表現する部分のドットパターンのデータ内容の定義方法を示すというデータ内容を定義するドットの一つにすぎず，フラグとしてその位置を認＼n識され，ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によって ドットパターンのデータの内容を定義しているが，ドットパターンの向 きを意味しているものではない。そして，そのほか，図５ないし８には， ドットパターンの向きを意味するドットは記載されていないし，データ の内容を定義しているドットがドットパターンの向きを意味するドット を兼ねるとの記載もない。
さらに，「垂直方向に配置されたドット」の一つにつき，その本来の 位置からのずらし方によってドットパターンの向きを意味することを特 徴とする本件発明３の実施形態について，上記ドットがどのような方向， 距離において配置されるのかについては，本件明細書３にはその記載は ない。 以上によると，図５ドットパターンは，「ずらし方によって前記ドッ トパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３）との構＼成を有しな い。 そうすると，本件発明３は，図５ドットパターンに関する記載に係る ものともいえない。
エ 控訴人は，1)図５ないし８において，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一 般コードフラグ」はドットパターンの向きを意味するドットと兼用され ている，2)本件明細書３の段落【０２３９】ないし【０２４１】，【図 １０５】，【図１０６】の(d)の記載を参酌すれば，キードットにデータ 内容を定義する機能とドットパターンの向き（角度）を意味するという機能＼を持たせ得ることが示されている，3)本件明細書の段落【０２３０】 の記載から，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」もキード ットと同様の機能が備わると理解できる，4)本件明細書３の【００７２】 では格子ドットを非回転対称の配置にして上下方向も認識できるように しているし，本件明細書３の図５ないし８には「ｘ，ｙ座標フラグ」又 は「一般コードフラグ」が本来の位置からずれることで本来の位置と実 際に配置されたドットの位置関係に基づいてドットパターンの向きが表現されている，5)「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」 がキードットと同一の機能を有するものであることは当業者にとって自明である旨を主張する。＼n
しかしながら，前記ウで認定したとおり，図５ないし８においては， ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によってドットパ ターンの向きを認識することについては何ら説明されておらず，控訴人 主張のドットの兼用を認めるに足りる根拠は見当たらないないから，上 記1)の主張は採用することができない。 また，【０２３９】ないし【０２４１】，【図１０５】，【図１０６】 の(d)の記載は，図１０５ドットパターンに関する記載であり，図１０５ ドットパターンと図５ドットパターンを組み合わせることは新規事項の 追加となることは前記２にて判断したとおりであるから，そのような組 み合わせをしたのであれば，それ自体からしてサポート要件を欠くこと になり，上記2)の主張は失当である。
次に，図１０５ドットパターンに関する記載である段落【０２３０】 （引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の２の【０２３０】III)部分 参照）には「本発明におけるドットパターンの仕様について図１０３〜 図１０６を用いて説明する。」との記載があるだけであり，これにより 「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」が図１０５ドット パターンのキードットと同様の機能が備わると理解することはできないから，上記3)の主張は採用することができない。 さらに，控訴人の上記4)及び5)の主張については，確かに，ドットパ ターンの方向を意味するドット又はドット群を設けてこれらを非回転対 称の配置にすればドットパターンの向きを認識できることは明らかであ り，また，図５ないし８に記載された「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般 コードフラグ」は非回転対称の位置に配置されているとはいえるから， これをドットパターンの向きを意味するドットとして兼用することも可 能である。しかしながら，本件明細書３は，そのような構＼成としたもの と理解すべき記載となっておらず，「本来の位置からのずらし方」とし てどのような選択に従い本件発明３を構成したのかがそもそも記載されているとはいえないことは，前記ウで示したとおりである。したがって，＼n上記4)及び5)の主張も採用することができない。
オ 以上のとおり，技術常識を踏まえても，当業者において，本件発明３ が本件明細書３の発明の詳細な説明に記載したものと理解することはで きないというべきであるから，本件発明３に係る本件特許３は，特許法 ３６条６項１号に違反し，特許無効審判により無効とされるべきもので ある。
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2020.12.10
令和1(行ケ)10117 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年12月3日 知的財産高等裁判所
異議申立において取り消し審決がなされましたが、知財高裁はこれを取り消しました。理由は補正が新規事項であるとの判断が間違いというものです。＼n
１ 取消事由１（新規事項の追加についての判断の誤り）について
本件決定が，本件訂正は新規事項の追加に当たるとする理由は，本件明細書 等においては，駐車装置の利用者（以下「確認者」という。）が乗降室内の安 全等を確認する位置（訂正後請求項１の「安全確認実施位置」）及びその近傍 に位置する安全確認終了入力手段は，原則として乗降室内にあるものとされ， 例外的に，確認者がカメラとモニタを介して安全確認を行う場合にのみ，乗降 室外とすることができるものとされているにもかかわらず，訂正後請求項１に おいては，確認者が直接の目視によって安全確認を行う場合にも，安全確認実 施位置と安全確認終了入力手段を乗降室外とする（以下，これを「乗降室外目 視構成」という。）ことができることとなり，この点において，本件明細書等＼nには記載のない事項を導入することになるというものであり，本訴における被 告の主張もこれと同旨である。
ところで，訂正後請求項１の構成Ｂは，「前記車両の運転席側の領域の安全＼nを人が確認する安全確認実施位置の近辺及び前記運転席側に対して前記車両の 反対側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺のそれぞれに配置 され，人による安全確認の終了が入力される複数の入力手段と，」と定めるの みであって，安全確認実施位置や安全確認終了入力手段の位置を乗降室の内と するか外とするかについては何ら定めていないから，乗降室外目視構成も含み＼n得ることは明らかである。
そこで，本件明細書等の記載を検討してみると，たしかに，確認者が目視で 安全確認を行う場合に関する実施例１，２，４においては，安全確認終了入力 手段は乗降室内に設けるものとされ，確認者がカメラとモニタによって安全確 認を行う実施例３においてのみ，安全確認終了入力手段を乗降室の内，外に複 数設けてもよいと記載されている（【００９０】）のであって，乗降室外目視 構成を前提とした実施例の記載はない。しかしながら，これらはあくまでも実＼n施例の記載であるから，一般的にいえば，発明の構成を実施例記載の構＼成に限 定するものとはいえないし，本件明細書等全体を見ても，発明の構成を，実施＼n例１〜４記載の構成に限定する旨を定めたと解し得るような記載は存在しない。＼n他方，発明の目的・意義という観点から検討すると，安全確認実施位置や安 全確認終了入力手段は，乗降室内の安全等を確認できる位置にあれば，安全確 認をより確実に行うという発明の目的・意義は達成されるはずであり，その位 置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はない（被告は，このような解釈は， 本件明細書【００５５】【００６４】を不当に拡大解釈するものであるという 趣旨の主張をするが，この解釈は，本件明細書等全体を考慮することによって 導き得るものである。）。
この点につき，被告は，乗降室の外から目視で乗降室内の安全を確認するこ とは極めて困難ないし不可能であると考えるのが技術常識であるから，本件明＼n細書等において，乗降室外目視構成は想定されていないという趣旨の主張をす＼nる。しかしながら，乗降室に壁のない駐車装置や，壁が透明のパネル等によっ て構成されている駐車装置等であれば，乗降室の外からでも自由に安全確認が＼nできるはずであるし（その１つの例が，別紙２の駐車装置である。なお，被告 は，本発明は，「格納庫」へ車両が搬送される機械式駐車装置の発明であるこ とや，本件明細書等の図１の記載から，乗降室の外から乗降室内を目視するこ とはできないと主張するが，「格納庫」が外からの目視が不可能な壁によって＼n構成されていなければならない理由はないし，上記図１は，実施例１の構＼成を 示したものにすぎず，駐車装置の構成が図１の構＼成に限定されるものではな い。），仮に乗降室が外からの目視が不可能な壁によって構＼成されている場合 でも，出入口付近の適切な位置に立てば（したがって，そのような位置やその 近傍を安全確認実施位置として安全確認終了入力手段を配置すれば），乗降室 外からであっても，目視により乗降室内の安全確認が可能であることは，甲１＼n９の報告書が示すとおりであり，いずれにせよ被告の主張は失当である。また， 仮に被告の主張が，訂正後請求項１は，安全確認実施位置や安全確認終了入力 手段が，目視による安全確認が不可能な位置にある場合までも含むものである＼nという意味において，本件明細書等に記載のない事項を導入するものであると いうものであるとしても，「安全確認実施位置」とは，安全確認の実施が可能＼nな位置を指すのであって，およそ安全確認の実施が不可能な位置まで含むもの＼nではないと解されるから，やはり，その主張は失当である。
１ 取消事由１（新規事項の追加についての判断の誤り）について
本件決定が，本件訂正は新規事項の追加に当たるとする理由は，本件明細書 等においては，駐車装置の利用者（以下「確認者」という。）が乗降室内の安 全等を確認する位置（訂正後請求項１の「安全確認実施位置」）及びその近傍 に位置する安全確認終了入力手段は，原則として乗降室内にあるものとされ， 例外的に，確認者がカメラとモニタを介して安全確認を行う場合にのみ，乗降 室外とすることができるものとされているにもかかわらず，訂正後請求項１に おいては，確認者が直接の目視によって安全確認を行う場合にも，安全確認実 施位置と安全確認終了入力手段を乗降室外とする（以下，これを「乗降室外目 視構成」という。）ことができることとなり，この点において，本件明細書等＼nには記載のない事項を導入することになるというものであり，本訴における被 告の主張もこれと同旨である。
ところで，訂正後請求項１の構成Ｂは，「前記車両の運転席側の領域の安全＼nを人が確認する安全確認実施位置の近辺及び前記運転席側に対して前記車両の 反対側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺のそれぞれに配置 され，人による安全確認の終了が入力される複数の入力手段と，」と定めるの みであって，安全確認実施位置や安全確認終了入力手段の位置を乗降室の内と するか外とするかについては何ら定めていないから，乗降室外目視構成も含み＼n得ることは明らかである。
そこで，本件明細書等の記載を検討してみると，たしかに，確認者が目視で 安全確認を行う場合に関する実施例１，２，４においては，安全確認終了入力 手段は乗降室内に設けるものとされ，確認者がカメラとモニタによって安全確 認を行う実施例３においてのみ，安全確認終了入力手段を乗降室の内，外に複 数設けてもよいと記載されている（【００９０】）のであって，乗降室外目視 構成を前提とした実施例の記載はない。しかしながら，これらはあくまでも実＼n施例の記載であるから，一般的にいえば，発明の構成を実施例記載の構＼成に限 定するものとはいえないし，本件明細書等全体を見ても，発明の構成を，実施＼n例１〜４記載の構成に限定する旨を定めたと解し得るような記載は存在しない。＼n他方，発明の目的・意義という観点から検討すると，安全確認実施位置や安 全確認終了入力手段は，乗降室内の安全等を確認できる位置にあれば，安全確 認をより確実に行うという発明の目的・意義は達成されるはずであり，その位 置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はない（被告は，このような解釈は， 本件明細書【００５５】【００６４】を不当に拡大解釈するものであるという 趣旨の主張をするが，この解釈は，本件明細書等全体を考慮することによって 導き得るものである。）。
この点につき，被告は，乗降室の外から目視で乗降室内の安全を確認するこ とは極めて困難ないし不可能であると考えるのが技術常識であるから，本件明＼n細書等において，乗降室外目視構成は想定されていないという趣旨の主張をす＼nる。しかしながら，乗降室に壁のない駐車装置や，壁が透明のパネル等によっ て構成されている駐車装置等であれば，乗降室の外からでも自由に安全確認が＼nできるはずであるし（その１つの例が，別紙２の駐車装置である。なお，被告 は，本発明は，「格納庫」へ車両が搬送される機械式駐車装置の発明であるこ とや，本件明細書等の図１の記載から，乗降室の外から乗降室内を目視するこ とはできないと主張するが，「格納庫」が外からの目視が不可能な壁によって＼n構成されていなければならない理由はないし，上記図１は，実施例１の構＼成を 示したものにすぎず，駐車装置の構成が図１の構＼成に限定されるものではな い。），仮に乗降室が外からの目視が不可能な壁によって構＼成されている場合 でも，出入口付近の適切な位置に立てば（したがって，そのような位置やその 近傍を安全確認実施位置として安全確認終了入力手段を配置すれば），乗降室 外からであっても，目視により乗降室内の安全確認が可能であることは，甲１＼n９の報告書が示すとおりであり，いずれにせよ被告の主張は失当である。また， 仮に被告の主張が，訂正後請求項１は，安全確認実施位置や安全確認終了入力 手段が，目視による安全確認が不可能な位置にある場合までも含むものである＼nという意味において，本件明細書等に記載のない事項を導入するものであると いうものであるとしても，「安全確認実施位置」とは，安全確認の実施が可能＼nな位置を指すのであって，およそ安全確認の実施が不可能な位置まで含むもの＼nではないと解されるから，やはり，その主張は失当である。
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2020.11.21
令和1(行ケ)10165 特許権 行政訴訟 令和2年11月5日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項か否か争われました。知財高裁（3部）は、新規事項であるとした審決を取り消しました。クレームに追加した「透光性を有する」との記載について、明細書に明示的な記載がありませんでしたが、裁判所は自明事項である認めました。
２ 本件補正の適否について
(1) 前記第２の２のとおり，本願発明に係る特許請求の範囲については，本件 出願時には「通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体」と記載 されていたものが，本件補正後には「通気性及び通水性が確保され且つ透光 性を有する不織布又は織布からなるカバー体」へと記載が変更されたもので あり，本件カバー体につき，「通水性」及び「透光性」を有する旨の記載が追 加されたものといえる。 そして，上記１のとおり，本件当初明細書等には，本件カバー体が通水性 を有する旨の記載（【００３５】）は存するものの，「透光性を有する」との事 項に対応する明示的な記載は存しない。 そこで，本件カバー体が「透光性を有する」との事項が，本件当初明細書 等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて，以下，検討する。
(2) 工業分野一般において，透光性とは，物質を光が透過して他面から出るこ とをいう（ＪＩＳ工業用語大辞典第５版（乙１））ところ，本願発明の技術分 野における「透光性」の用語が，これと異なる意味を有するものとみるべき 事情は存しない。 そうすると，本件カバー体が「透光性を有する」とは，本件カバー体が光 を透過させて他面から出す性質を有することを意味するものといえる。
(3) 次に，上記１のとおり，本件カバー体は織布又は不織布から構成されると＼nころ，本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する技術常識につい て検討する。 証拠（甲２３，２４）及び弁論の全趣旨によれば，本件出願よりも前の時 点において，遮光カーテンの生地に遮光性能を付与するために，有彩色の生＼n地に黒色の生地を重ねて二重にする，有彩色の糸と共に黒色の糸を使用して 生地を製造する，黒色顔料を配合した塗料を生地に塗布積層する，黒色顔料 を配合したプラスチックフイルムを生地に張り合わせるなどの方法が採られ ていたことが認められる。また，証拠（乙４，１０）及び弁論の全趣旨によ れば，本件出願よりも前の時点において，織布である樹木の萌芽抑制シート の遮光性を高めるために，糸材にカーボン粉末が練り込まれた黒色糸を使用 する方法が採られたり，織布又は不織布である野生動物侵入防止用資材の遮 光率を高めるために，繊維間又は糸条間の間隔を小さくして光を通しにくく する方法が採られたりしていたことが認められる。 このように，本件出願よりも前の時点において，織布又は不織布に遮光性 能を付与するために，特殊な製法又は素材を用いたり，特殊な加工を施した＼nりするなどの方法が採られていたことからすれば，本件出願時において，織 布又は不織布に遮光性を付与するためにはこのような特別な方法を採る必要 があるということは技術常識であったといえる。そうすると，このような特 別な方法が採られていない織布又は不織布は遮光性能を有しないということ＼nもまた，技術常識であったとみるのが相当である。 そして，繊維分野において，遮光性能とは，入射する光を遮る性能＼をいう （「ＪＩＳハンドブック ３１ 繊維」（乙８））から，遮光性能を有しないと＼nいうことは，入射する光を遮らずに透過させること，すなわち上記(2)の意味 における「透光性」を有することを意味することとなる。 以上検討したところによれば，織布又は不織布について遮光性能を付与す＼nるための特別な方法が採られていなければ，当該織布又は不織布は透光性を 有するということが，本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する 技術常識であったとみるのが相当である。
(4) 以上を前提として，本件カバー体が「透光性を有する」との事項が，本件 当初明細書等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて検討する。 上記(3)によれば，本件出願時における当業者は，織布又は不織布について 遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ，当該織布又は＼n不織布は透光性を有するものであると当然に理解するものといえる。 そして，上記１のとおり，本件当初明細書等には，織布又は不織布から構＼n成される本件カバー体につき，遮光性能を有する旨や遮光性能＼を付与するた めの特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず，かえって，本件 カバー体が通気性や通水性を有する旨の記載（【００３５】）や，本件カバー 体の表面の少なくとも一部は本件カバー体を構＼成する材料がそのまま露出し， 通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載（【０ ０３６】）が存するところである。 このような本件当初明細書等の記載内容からすれば，当業者は，本件カバ ー体を構成する織布又は不織布について，特殊な製法又は素材を用いたり，＼n特殊な加工が施されたりするなど，遮光性能を付与するための特別な方法は＼n採られていないと理解するのが通常であるというべきである。 そうすると，本件当初明細書等に接した当業者は，本件カバー体は透光性 を有するものであると当然に理解するものといえるから，本件カバー体が「透 光性を有する」という事項は，本件当初明細書等の記載内容から自明な事項 であるというべきである。
(5) 以上によれば，本件補正は，本件当初明細書等の全ての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入す るものではなく，本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたも のといえるから，特許法１７条の２第３項の要件を満たすものと認められる。
２ 本件補正の適否について
(1) 前記第２の２のとおり，本願発明に係る特許請求の範囲については，本件 出願時には「通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体」と記載 されていたものが，本件補正後には「通気性及び通水性が確保され且つ透光 性を有する不織布又は織布からなるカバー体」へと記載が変更されたもので あり，本件カバー体につき，「通水性」及び「透光性」を有する旨の記載が追 加されたものといえる。 そして，上記１のとおり，本件当初明細書等には，本件カバー体が通水性 を有する旨の記載（【００３５】）は存するものの，「透光性を有する」との事 項に対応する明示的な記載は存しない。 そこで，本件カバー体が「透光性を有する」との事項が，本件当初明細書 等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて，以下，検討する。
(2) 工業分野一般において，透光性とは，物質を光が透過して他面から出るこ とをいう（ＪＩＳ工業用語大辞典第５版（乙１））ところ，本願発明の技術分 野における「透光性」の用語が，これと異なる意味を有するものとみるべき 事情は存しない。 そうすると，本件カバー体が「透光性を有する」とは，本件カバー体が光 を透過させて他面から出す性質を有することを意味するものといえる。
(3) 次に，上記１のとおり，本件カバー体は織布又は不織布から構成されると＼nころ，本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する技術常識につい て検討する。 証拠（甲２３，２４）及び弁論の全趣旨によれば，本件出願よりも前の時 点において，遮光カーテンの生地に遮光性能を付与するために，有彩色の生＼n地に黒色の生地を重ねて二重にする，有彩色の糸と共に黒色の糸を使用して 生地を製造する，黒色顔料を配合した塗料を生地に塗布積層する，黒色顔料 を配合したプラスチックフイルムを生地に張り合わせるなどの方法が採られ ていたことが認められる。また，証拠（乙４，１０）及び弁論の全趣旨によ れば，本件出願よりも前の時点において，織布である樹木の萌芽抑制シート の遮光性を高めるために，糸材にカーボン粉末が練り込まれた黒色糸を使用 する方法が採られたり，織布又は不織布である野生動物侵入防止用資材の遮 光率を高めるために，繊維間又は糸条間の間隔を小さくして光を通しにくく する方法が採られたりしていたことが認められる。 このように，本件出願よりも前の時点において，織布又は不織布に遮光性 能を付与するために，特殊な製法又は素材を用いたり，特殊な加工を施した＼nりするなどの方法が採られていたことからすれば，本件出願時において，織 布又は不織布に遮光性を付与するためにはこのような特別な方法を採る必要 があるということは技術常識であったといえる。そうすると，このような特 別な方法が採られていない織布又は不織布は遮光性能を有しないということ＼nもまた，技術常識であったとみるのが相当である。 そして，繊維分野において，遮光性能とは，入射する光を遮る性能＼をいう （「ＪＩＳハンドブック ３１ 繊維」（乙８））から，遮光性能を有しないと＼nいうことは，入射する光を遮らずに透過させること，すなわち上記(2)の意味 における「透光性」を有することを意味することとなる。 以上検討したところによれば，織布又は不織布について遮光性能を付与す＼nるための特別な方法が採られていなければ，当該織布又は不織布は透光性を 有するということが，本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する 技術常識であったとみるのが相当である。
(4) 以上を前提として，本件カバー体が「透光性を有する」との事項が，本件 当初明細書等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて検討する。 上記(3)によれば，本件出願時における当業者は，織布又は不織布について 遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ，当該織布又は＼n不織布は透光性を有するものであると当然に理解するものといえる。 そして，上記１のとおり，本件当初明細書等には，織布又は不織布から構＼n成される本件カバー体につき，遮光性能を有する旨や遮光性能＼を付与するた めの特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず，かえって，本件 カバー体が通気性や通水性を有する旨の記載（【００３５】）や，本件カバー 体の表面の少なくとも一部は本件カバー体を構＼成する材料がそのまま露出し， 通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載（【０ ０３６】）が存するところである。 このような本件当初明細書等の記載内容からすれば，当業者は，本件カバ ー体を構成する織布又は不織布について，特殊な製法又は素材を用いたり，＼n特殊な加工が施されたりするなど，遮光性能を付与するための特別な方法は＼n採られていないと理解するのが通常であるというべきである。 そうすると，本件当初明細書等に接した当業者は，本件カバー体は透光性 を有するものであると当然に理解するものといえるから，本件カバー体が「透 光性を有する」という事項は，本件当初明細書等の記載内容から自明な事項 であるというべきである。
(5) 以上によれば，本件補正は，本件当初明細書等の全ての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入す るものではなく，本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたも のといえるから，特許法１７条の２第３項の要件を満たすものと認められる。
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2020.08.14
平成30(ワ)10126 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年6月30日 東京地方裁判所
104条の3の無効理由（新規事項、サポート要件違反）があるので、権利行使不能と判断されました。
図１０３〜１０６のドットパターンに関係して，前記２のとおり，段落 【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)の記載があ る。これらによれば，そのドットパターンは，格子状に配置されたドット で構成される。そして，格子ドットＬＤと呼ばれるドットを四隅に配置し，その４つの格子ドットＬＤで囲まれた領域の中心からどの程度ずらすかに＼nよってテータ内容が定義され，例えば，同領域の中心から等距離の位置で ４５度ずつずらした点を８個定義することで，８通りのデータを表現でき，このずらす距離を変更した点を８個定義することで１６通りのデータを表＼現できる。また，格子ドットＬＤは，本来，縦横方向の格子線の交点上で ある格子点上に配置されるが，その位置をずらしたドットをキードットＫ Ｄとして，このキードットＫＤに囲まれた領域，又は，キードットＫＤを 中心にした領域が一つのデータを示している。また，キードットＫＤを格 子点から等距離で４５°ずつずらすことにより，その角度ごとに別の情報 を定義することができることなどが記載されている。（以下，図１０３〜１ ０６や上記発明の詳細な説明に記載されている技術思想のドットパターン を「図１０５ドットパターン」ということがある。） 図１０５について，垂直方向のラインについて，ＬＶ１，ＬＶ２などの 符号を付し，水平方向のラインについて，ＬＨ１，ＬＨ２などの符号を付 し，ドットにＤ１，Ｄ２などの番号を付したものが別紙図１０５その２で ある。
図１０５においては，例えば，垂直方向の格子線であるＬＶ１，ＬＶ３， ＬＶ５と，水平方向の格子線であるＬＨ１，ＬＨ３，ＬＨ５の交点に格子 ドットが配置され，格子ドットが四隅に配置されている領域が示されてい る（例えば，Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１３，Ｄ１２（ただし後述）を四隅とするも の，Ｄ２，Ｄ３，Ｄ１４，Ｄ１３を四隅とするもの）。そして，その４個の 格子ドットで囲まれる領域の中心から等距離の位置でいずれかの位置に １個のドットが配置されていることが示され（例えば，Ｄ７，Ｄ８），図 １０５全体では，上記領域の中心から等距離の位置で，４５°ずつずれた 位置のいずれか１つの位置にドットが配置されることが記載されている。 また，図１０３には，交点から４５°ずつずれた位置にドットを配置する 構成が記載されている。そして，Ｄ１２やＤ５６は，垂直方向の格子線であるＬＶ３又はＬＶ１１上にあるが，水平方向の格子線であるＬＨ１上に＼nはなく，これらは，格子線の交点からずれたキードットＫＤであることが 示されている。
ア 本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２は「（前記ドットパターンは，）縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中＼n心に，前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした 方向のうちいずれかの方向に，どの程度ずらすかによってデータ内容を定義 し」である。
当初明細書１及び２の記載や図における図１０５ドットパターンにおい て，４個の格子ドットで囲まれる領域の中心は，それらの格子ドットが配置 されている格子線の中間にそれらと並行して存在するといえる格子線の交 点ともいえるから（例えば，格子点Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１３，Ｄ１２で囲まれる 領域の中心は，垂直方向の格子線であるＬＶ１，ＬＶ３の間のＬＶ２と，水 平方向の格子線であるＬＨ１，ＬＨ３の間のＬＨ２の交点といえ，また，Ｌ Ｖ２，ＬＶ４，ＬＶ６，ＬＨ２，ＬＨ４，ＬＨ６は，縦横方向に等間隔に設 けられた格子線ともいえる。），上記構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【０１ ８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及び図１０５に記載 されているといえる。
他方，図５ドットパターンにおいて，図５〜図８では，縦横方向に等間隔 で設けられた格子線（例えばＬＶ４，ＬＶ７，ＬＶ１０，ＬＨ４，ＬＨ７， ＬＨ１０）の交点から等距離に，水平方向及び（又は）垂直方向にずらした 位置に各１〜３個のドットが記載されて情報を示している。これらでは，縦 横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に，情報内容 を定義するドットが格子点の中心からずれることで情報が示されていると いえるが，情報内容を定義するドットは，水平方向及び（又は）垂直方向に ずらされるのであり，等距離で９０°ずつずらしているとはいえるとしても， 等距離で４５°ずつずらしているものではない。図５〜図８では，格子線の 間に設けられた垂直方向及び水平方向のライン（例えば，ＬＶ３，ＬＶ５， ＬＨ３，ＬＨ５）が示された上で，それらのラインや格子線の交点に情報を 示すドットが示されていて（例えば，Ｄ９，Ｄ１４），これは情報を示すド ットを格子点の中心から等距離で９０°ずつずらすことを前提としている ものであり，このように交点に情報を示すドットを配置するこの図では情報 を示すドットを等距離で４５°ずつずらすことは想定されていない。そうす ると，上記構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【００２３】〜【００２７】 I)，【００６７】〜【００７１】II)及び図５〜図８に記載されているもので はない。
イ 本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｃ１・Ｈ２は「前記情報ドットが配置されて情報を表＼現する部分を囲むように，前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と，該第一方向ラインと交差 するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方 向ライン上とにおいて，該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置さ れた（ドットパターンである）」である。
前記アのとおり，当初明細書I)，II)には，図１０５ドットパターンに関す る記載において，本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成が記載されていた。しかし，図１０５ドットパターンにおいては，縦横方向の格子線の交点上である格子点上に格子ドットＬＤが配置され，その 位置をずらしたドットをキードットＫＤとして，このキードットＫＤに囲ま れた領域，又は，キードットＫＤを中心にした領域が一つのデータを示すも のとされている。このようなキードットＫＤに囲まれた領域又はキードット ＫＤを中心にした領域が一つのデータを示すものであり，「前記情報ドット が配置されて情報を表現する部分」（Ｃ１・Ｈ２）であるといえるところ，図１０５ドットパターンでは，前記のようにキードットＫＤによって，それ＼nに囲まれた領域，又はそれを中心にした領域が情報を表現する部分とされているのであり，また，図１０５では，情報を表＼現する部分はキードットＫＤにより囲まれていることが示されているのであって，そうである以上，「第 一方向ライン」及び「第二方向ライン」（Ｃ１・Ｈ２）として特定される水 平方向及び垂直方向のラインによって，情報を表現する部分を囲んでいると直ちにいえるものではない。したがって，「第一方向ライン」，「第二方向ラ＼nイン」がない以上，情報を示すドットが配置されて情報を表現する部分を囲むような「第一方向ライン」及び「第二方向ライン」上にドットが配置され＼nているということもできない。以上によれば，上記構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及 び図１０５に記載されているとは認められない。 なお，図５ドットパターンについて，補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成の記載はないのであるが，図５ドットパターンには，情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように，縦方向の所定のドットの間隔ごとに水平方向に引いた水平ラインと，水平ラインと交差するように横方向の所＼n定のドットの間隔ごとに垂直方向に引いた垂直ラインが存在し，また，それ らのライン上において，複数の格子点上に格子ドットが配置されているとい える。したがって，上記構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【００２３】〜 【００２７】I)，【００６７】〜【００７１】II)及び図５〜図８に記載され ているとはいえる。
ア 前記(3)によれば，当初明細書１及び２において，構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及 び図１０５には記載されているとはいえるが，そこで記載されているドッ トパターンである図１０５ドットパターンは構成要件Ｃ１・Ｈ２の構＼成を 有するものではない。また，当初明細書１及び２において，構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【００２３】〜【００２７】I)，【００６７】〜【００７ １】II)及び図５〜図８には記載されているとはいえるが，そこで記載されて いるドットパターンである図５ドットパターンは構成要件Ｂ１・Ｇ２の構＼ 成を有するものではない。
そして，図５ドットパターンと図１０５ドットパターンは，情報ドットの ずらし方，１つの交点に対する情報ドットの個数，情報ドット以外のドット の配置，格子線又はラインのうち特定のものを「第一方向ライン」等として 特定するか否か，垂直ライン上のドットが本来の位置からのずれ方によって データの種類を表すか否か，１つのデータを区画するキードットＫＤが存在するか否か等，多くの点で相違しており，これらの相違は，各実施例が開示＼nする技術的事項，すなわちドットパターンによる情報の定義方法が相当に異 なることに起因する。当初明細書１及び２は，極小領域であってもコード情 報やＸＹ座標情報が定義可能なドットパターンを提供するとし（【００１３】I)，【０００８】II)），複数のドットパターンを記載しているのであるが，そ こに記載されたドットパターンである図５ドットパターンと図１０５ドッ トパターンの情報の定義方法は上記のとおり相当に異なるのであり，また， 当初明細書１及び２に，これらの異なる情報定義方法を採用した各ドットパ ターンが採用する情報定義方法を相互に入れ替えたり，重ねて採用したりす ることについては何ら記載されていない。したがって，当初明細書１及び２ に，これらのドットパターンを組み合わせたものについての記載があるとは いえないし，それが当業者に自明であるともいえない。 以上によれば，当初明細書１及び２には，いずれも，本件補正１及び２に よって変更された構成要件Ｂ１・Ｇ２及び構＼成要件Ｃ１・Ｈ２の構成をいずれも備えるドットパターンについての記載があるとはいえない。＼nそうすると，当初明細書１又は２において，全ての記載を総合したとして も，当初明細書１又は２には，本件補正１及び２で補正後のドットパターン が記載されているとはいえず，本件補正は，当初明細書１又は２に開示され ていない新たな技術的事項を導入するものである。 したがって，本件補正１及び２は，当初明細書１又は２の記載等から導か れる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものである から，特許法１７条の２第３項の補正要件に違反する。
イ これに対し，原告は，図１０３〜図１０６の実施例と図５〜図８の実施例 は，極小領域であってもコード情報やＸＹ座標情報が定義可能なドットパターンを提案するという共通の課題を解決するための異なる実施例であり，こ＼nれらを組み合わせることは当業者には自明の範囲のものであるから，構成要件Ｂ１・Ｇ２及び構＼成要件Ｃ１・Ｈ２の構成は，いずれも当初明細書１及び＼n２に記載されていると主張する。しかしながら，図５〜図８の実施例で示される図５ドットパターンと図１０３〜図１０６の実施例で示される図１０５ドットパターンでは，上記のとおり，情報の定義方法が相当に異なり，それを組み合わせることが当業者に 自明とはいえないし，当初明細書１及び２にそのような組み合わせを前提と した記載も存在しない。原告の上記主張には理由がない。
４ 争点４−３（サポート要件に違反しているか）について
事案に鑑み，続いて，争点４−３のうち，本件発明３〜５についてのサポート 要件違反について判断する。
本件発明３の構成要件Ｄ３及び本件発明４の構＼成要件Ｅ４の特許請求の範 囲の記載は「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位 置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」との記 載を含み，本件発明５の構成要件Ｄ５の特許請求の範囲の記載は，「前記垂直 方向に配置されたドットの１つにおける当該ドット本来の位置からのずれ方 によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」との記載を含むもので ある。 これらには，垂直方向に配置されたドットの１つについて，本来の位置に配 置せず別の位置に配置すること，そして，「ずらし方によって」「ずれ方によっ て」ドットパターンの向きを示すとしていることからも，本来の位置と実際に 配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているといえる。＼n
(2)ア 本件明細書３及び４には，前記１の記載があり，また，ドットパターンに 関係して前記２の記載がある。 ここで，本件明細書３及び４には，ドットを本来の位置とは違う位置に配 置し，本来の位置と実際に配置された位置のずれ方によってドットパターン の向きを表現することに関係し得るものとして，本件明細書３の【０００９】III)に特許請求の範囲と同じ記載があり，後記イのキードットＫＤのずらし方 に関係する記載があることを除いて，何ら記載がない。 イ 【０２４０】〜【０２４２】III)，【０２３４】〜【０２３６】IV)には，キー ドットＫＤにつき，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係か らカメラの角度が分かり，カメラで同じ領域を撮影しても角度という別次元 のパラメータを持たせることができる旨の記載がある。このようにキードッ トＫＤの配置のずらし方によってドットパターンを撮像するカメラの角度 が分かることが記載されているところ，その角度が分かるためには配置のず らし方があらかじめ定められていることを前提としているはずであり，ドッ トパターンについていうと，キードットＫＤの配置のずらし方によって，ド ットパターンの向きを示すことが記載されているともいえる。 しかしながら，上記記載は，図１０５ドットパターンに関するものである （ドットパターンに関する明細書の記載及び図面は，当初明細書１及び２， 本件明細書１〜４では，いずれも同じであり，本件明細書３，４にも，図１ ０５ドッパターンと図５ドットパターンが記載されているといえる。）。前記 のとおり，図１０５ドットパターンにおいて，情報を示すドットは４ 個の格子ドットＬＤに囲まれた領域の中心から等距離の位置で４５°ずつ ずらしたいずれかの位置に配置されている。しかし，その中心点を交点とす るような垂直ラインと水平ラインを仮想的に想定したとして，それらは水平 方向あるいは垂直方向に配置されたドットから設定されたものではない。す なわち，図１０５ドットパターンにおいては，４個の格子ドットＬＤに囲ま れた領域の中心について，そこを交点とする垂直ラインと水平ラインを仮想 的に想定するとしても，それらの垂直ラインと水平ラインを設定するドット はない。そうすると，図１０５ドットパターンは，少なくとも，「前記水平 方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ラインと，前記垂直方 向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの 交点」である「格子点…からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」 （構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５）に係る構＼成を有するものではない。また，図 １０５，図１０６においては，キードットＫＤは，垂直方向の格子線上にあ るが水平方向の格子線上にはないという態様で格子点からずれていて，これ らのキードットＫＤは「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドット」（Ａ ３・Ｂ４・Ａ５）の１つであり，「前記水平方向に配置されたドットの端点 に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」 （Ａ３・Ｃ４・Ａ５）ではないから，「前記垂直方向に配置されたドットの １つは，当該ドット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターン の向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５）ものには当たらないといえる。＼n以上によれば，図１０５ドットパターンは，少なくとも，構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５に対応する構＼成を有するものではない。また，図１０５，図１０ ６のキードットＫＤは，構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５の情報ドットではないともいえる。＼n
そうすると，図１０５ドットパターンは，本件発明３〜５に係るドットパ ターンと異なるドットパターンである。そのような図１０５ドットパターン に関してキードットＫＤについて上記記載があるとしても，その記載をもっ て，本件発明３〜５について，「ずらし方によって前記ドットパターンの向 きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」（構＼成要件Ｄ５）についての記載があるといえるものではないし，また，当業者にとって，その記載があると理解する ことはできない。
ウ 図５ドットパターンについては，水平ライン（図５その２のＬＨ１，ＬＨ １３等）上に等間隔に配置されたドット（図５その２のＬＨ１上ではＤ１， Ｄ８，Ｄ２０，Ｄ３０等）は「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドッ ト」（構成要件Ａ３・Ｂ４）「等間隔に所定個数，所定方向に配置されたドットを水平方向に配置されたドット」（構＼成要件Ｃ５）であるといえ，垂直ライン（図５その２のＬＶ１，ＬＶ１３等）上に等間隔で配置されたドット（例 えば，図５その２のＤ２，Ｄ３等）は「前記水平方向に配置されたドットの 端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたド ット」（構成要件Ｂ３・Ｃ４），「前記所定方向に対して垂直方向に等間隔に所定個数配置されたドットを垂直方向に配置されたドットとして抽出し」（構＼成要件Ｃ５）であるといえる。また，水平ライン及び垂直ライン上に設置さ れた上記各ドットを通過する縦横の格子線の交点から，９０°ずつずれたい ずれかの方向にずれた情報ドットは，「前記水平方向に配置されたドットか ら仮想的に設定された垂直ラインと，前記垂直方向に配置されたドットから 水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点 からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」（構成要件Ｃ３・Ｄ４・ Ｃ５）であるといえる。 しかしながら，「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味して いる」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する」（構＼成要件Ｄ５）については，本件明細書３及び４には，関係する記載はないといえる。図５ドットパターンの図５〜８において垂直ライン 上にドットがないところがあり，そこにはドットが本来の位置と比べて，図 ５では左（図５その２のＤ２），図６では左又は右，図７では左，図８では右 にずれた位置にドットが配置されているが，【００６９】〜【００７３】III)， 【００６３】〜【００６７】IV)には，これらのドットについて，その本来の 位置と実際に配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きを 意味することを示す記載は全く存在しない。かえって，上記のドットについ て，図５及び図７では，左にずれたドットについて「ｘ，ｙ座標フラグ」と 記載され，そのドットパターンがｘ座標，ｙ座標を示すことが記載され，図 ６及び図８では，右にずれたドットについて「一般コードフラグ」と記載さ れ，そのドットパターンが「一般コード」を示すことが記載されている。そ うすると，これらのドットは，ドットの本来の位置と実際に配置された位置 との関係によってドットパターンのデータの種類を定義していることがう かがえる。 また，図５ドットパターンについて，【００７２】III)，【００６６】IV)には， 水平ラインから垂直ラインを抽出した後，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にない＼nことから上下方向を認識する。」という記載があり，垂直ライン上のドット の有無によってドットパターンの上下方向を認識することが記載されてい る。しかし，ここでは，ライン上にドットがあるかないかだけを認識して上 下方向を判断することが記載されているのであって，構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５に係る構＼成である，本来のドットの位置と実際に配置されたドットの位 置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているとはいえない。＼n
これらによれば，図５ドットパターンについても，本件明細書３及び４は， 「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」＼n（構成要件Ｄ５）の構＼成について，何ら記載はないといえることとなる。そ の他，本件明細書３及び４に，本件発明３〜５における上記構成について説明していると解される記載は存在しない。＼n
エ 以上によれば，本件明細書３及び４には，「ずらし方によって前記ドット パターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」（構＼成要件Ｄ５）の構成につい＼nて，具体的に何ら記載がないといえるし，具体的な記載がないにもかかわら ず，当業者が，技術常識に照らして上記構成を理解したことを認めるに足りる証拠もない。＼n したがって，本件発明３の構成要件Ｄ３，本件発明４の構＼成要件Ｅ４，本 件発明５の構成要件Ｄ５は，本件明細書３及び４の発明の詳細な説明に記載したものとは認められない。＼n ア 原告は，図５〜図８において，「ドットパターンの向きを意味している」ド ットは，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」と兼用されている と主張する。 しかしながら，図５〜図８の記載は上記のようなものであって，そこでは ドットが「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」として記載されて いるが，それ以外に，ドットパターンの向きに関する記載はない。そして， 明細書の発明の詳細な説明においても，【００７１】〜【００７３】III)，【０ ０６５】〜【００６７】IV)においては，ドットの本来の位置と実際に配置さ れた位置との関係によってドットパターンの向いている方向を認識するこ とについては何ら説明されておらず，また本件明細書３及び４のどこにも， ずれ方によってドットパターンの向きを意味するドットと，データ内容を定 義するドットとを兼用するとの説明は記載されていない。原告の上記主張に は理由がない。
イ 原告は，【０２３９】〜【０２４１】III)，【０２３３】〜【０２３５】IV)に は，キードット（ＫＤ）につき，データ領域の範囲を定義する第１の機能と，ずらし方を変更することによりドットパターンの向き（角度）を意味すると＼nいう第２の機能を有することが示されており，図１０５及び図１０６（ｄ）では全てのキードット（ＫＤ）を一定の方向にずらすことによってドットパ＼nターンの向きを表すことが開示されていると主張する。 しかしながら，これらは，図１０５ドットパターンに関する記載である。 前記(2)イのとおり，図１０５ドットパターンの情報の定義方法は本件発明３ 〜５の構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５に係る構＼成の情報の定義方法と異なる。当 業者において，本件発明３〜５の情報の定義方法と異なる情報の定義方法を 採用する図１０５ドットパターンに開示された構成をもって，本件発明３〜５の構＼成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５の各構成が開示されていると理解することは＼nできない。原告の上記主張には理由がない。
５ 小括
以上によれば，本件発明１及び２に係る本件特許１及び２は特許法１７条の２ 第３項に違反し，本件発明３〜５に係る本件特許３及び４は同法３６条６項１号 に違反し，いずれも特許無効審判により無効にされるべきものである（同法１２ ３条１項１号，４号）。そうすると，その余を判断するまでもなく，原告は，同法 １０４条の３第１項により，被告各製品が本件発明１〜５の技術的範囲に属する ことを主張して本件各特許権を行使することはできない。
図１０３〜１０６のドットパターンに関係して，前記２のとおり，段落 【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)の記載があ る。これらによれば，そのドットパターンは，格子状に配置されたドット で構成される。そして，格子ドットＬＤと呼ばれるドットを四隅に配置し，その４つの格子ドットＬＤで囲まれた領域の中心からどの程度ずらすかに＼nよってテータ内容が定義され，例えば，同領域の中心から等距離の位置で ４５度ずつずらした点を８個定義することで，８通りのデータを表現でき，このずらす距離を変更した点を８個定義することで１６通りのデータを表＼現できる。また，格子ドットＬＤは，本来，縦横方向の格子線の交点上で ある格子点上に配置されるが，その位置をずらしたドットをキードットＫ Ｄとして，このキードットＫＤに囲まれた領域，又は，キードットＫＤを 中心にした領域が一つのデータを示している。また，キードットＫＤを格 子点から等距離で４５°ずつずらすことにより，その角度ごとに別の情報 を定義することができることなどが記載されている。（以下，図１０３〜１ ０６や上記発明の詳細な説明に記載されている技術思想のドットパターン を「図１０５ドットパターン」ということがある。） 図１０５について，垂直方向のラインについて，ＬＶ１，ＬＶ２などの 符号を付し，水平方向のラインについて，ＬＨ１，ＬＨ２などの符号を付 し，ドットにＤ１，Ｄ２などの番号を付したものが別紙図１０５その２で ある。
図１０５においては，例えば，垂直方向の格子線であるＬＶ１，ＬＶ３， ＬＶ５と，水平方向の格子線であるＬＨ１，ＬＨ３，ＬＨ５の交点に格子 ドットが配置され，格子ドットが四隅に配置されている領域が示されてい る（例えば，Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１３，Ｄ１２（ただし後述）を四隅とするも の，Ｄ２，Ｄ３，Ｄ１４，Ｄ１３を四隅とするもの）。そして，その４個の 格子ドットで囲まれる領域の中心から等距離の位置でいずれかの位置に １個のドットが配置されていることが示され（例えば，Ｄ７，Ｄ８），図 １０５全体では，上記領域の中心から等距離の位置で，４５°ずつずれた 位置のいずれか１つの位置にドットが配置されることが記載されている。 また，図１０３には，交点から４５°ずつずれた位置にドットを配置する 構成が記載されている。そして，Ｄ１２やＤ５６は，垂直方向の格子線であるＬＶ３又はＬＶ１１上にあるが，水平方向の格子線であるＬＨ１上に＼nはなく，これらは，格子線の交点からずれたキードットＫＤであることが 示されている。
ア 本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２は「（前記ドットパターンは，）縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中＼n心に，前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした 方向のうちいずれかの方向に，どの程度ずらすかによってデータ内容を定義 し」である。
当初明細書１及び２の記載や図における図１０５ドットパターンにおい て，４個の格子ドットで囲まれる領域の中心は，それらの格子ドットが配置 されている格子線の中間にそれらと並行して存在するといえる格子線の交 点ともいえるから（例えば，格子点Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１３，Ｄ１２で囲まれる 領域の中心は，垂直方向の格子線であるＬＶ１，ＬＶ３の間のＬＶ２と，水 平方向の格子線であるＬＨ１，ＬＨ３の間のＬＨ２の交点といえ，また，Ｌ Ｖ２，ＬＶ４，ＬＶ６，ＬＨ２，ＬＨ４，ＬＨ６は，縦横方向に等間隔に設 けられた格子線ともいえる。），上記構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【０１ ８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及び図１０５に記載 されているといえる。
他方，図５ドットパターンにおいて，図５〜図８では，縦横方向に等間隔 で設けられた格子線（例えばＬＶ４，ＬＶ７，ＬＶ１０，ＬＨ４，ＬＨ７， ＬＨ１０）の交点から等距離に，水平方向及び（又は）垂直方向にずらした 位置に各１〜３個のドットが記載されて情報を示している。これらでは，縦 横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に，情報内容 を定義するドットが格子点の中心からずれることで情報が示されていると いえるが，情報内容を定義するドットは，水平方向及び（又は）垂直方向に ずらされるのであり，等距離で９０°ずつずらしているとはいえるとしても， 等距離で４５°ずつずらしているものではない。図５〜図８では，格子線の 間に設けられた垂直方向及び水平方向のライン（例えば，ＬＶ３，ＬＶ５， ＬＨ３，ＬＨ５）が示された上で，それらのラインや格子線の交点に情報を 示すドットが示されていて（例えば，Ｄ９，Ｄ１４），これは情報を示すド ットを格子点の中心から等距離で９０°ずつずらすことを前提としている ものであり，このように交点に情報を示すドットを配置するこの図では情報 を示すドットを等距離で４５°ずつずらすことは想定されていない。そうす ると，上記構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【００２３】〜【００２７】 I)，【００６７】〜【００７１】II)及び図５〜図８に記載されているもので はない。
イ 本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｃ１・Ｈ２は「前記情報ドットが配置されて情報を表＼現する部分を囲むように，前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と，該第一方向ラインと交差 するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方 向ライン上とにおいて，該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置さ れた（ドットパターンである）」である。
前記アのとおり，当初明細書I)，II)には，図１０５ドットパターンに関す る記載において，本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成が記載されていた。しかし，図１０５ドットパターンにおいては，縦横方向の格子線の交点上である格子点上に格子ドットＬＤが配置され，その 位置をずらしたドットをキードットＫＤとして，このキードットＫＤに囲ま れた領域，又は，キードットＫＤを中心にした領域が一つのデータを示すも のとされている。このようなキードットＫＤに囲まれた領域又はキードット ＫＤを中心にした領域が一つのデータを示すものであり，「前記情報ドット が配置されて情報を表現する部分」（Ｃ１・Ｈ２）であるといえるところ，図１０５ドットパターンでは，前記のようにキードットＫＤによって，それ＼nに囲まれた領域，又はそれを中心にした領域が情報を表現する部分とされているのであり，また，図１０５では，情報を表＼現する部分はキードットＫＤにより囲まれていることが示されているのであって，そうである以上，「第 一方向ライン」及び「第二方向ライン」（Ｃ１・Ｈ２）として特定される水 平方向及び垂直方向のラインによって，情報を表現する部分を囲んでいると直ちにいえるものではない。したがって，「第一方向ライン」，「第二方向ラ＼nイン」がない以上，情報を示すドットが配置されて情報を表現する部分を囲むような「第一方向ライン」及び「第二方向ライン」上にドットが配置され＼nているということもできない。以上によれば，上記構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及 び図１０５に記載されているとは認められない。 なお，図５ドットパターンについて，補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成の記載はないのであるが，図５ドットパターンには，情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように，縦方向の所定のドットの間隔ごとに水平方向に引いた水平ラインと，水平ラインと交差するように横方向の所＼n定のドットの間隔ごとに垂直方向に引いた垂直ラインが存在し，また，それ らのライン上において，複数の格子点上に格子ドットが配置されているとい える。したがって，上記構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【００２３】〜 【００２７】I)，【００６７】〜【００７１】II)及び図５〜図８に記載され ているとはいえる。
ア 前記(3)によれば，当初明細書１及び２において，構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及 び図１０５には記載されているとはいえるが，そこで記載されているドッ トパターンである図１０５ドットパターンは構成要件Ｃ１・Ｈ２の構＼成を 有するものではない。また，当初明細書１及び２において，構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【００２３】〜【００２７】I)，【００６７】〜【００７ １】II)及び図５〜図８には記載されているとはいえるが，そこで記載されて いるドットパターンである図５ドットパターンは構成要件Ｂ１・Ｇ２の構＼ 成を有するものではない。
そして，図５ドットパターンと図１０５ドットパターンは，情報ドットの ずらし方，１つの交点に対する情報ドットの個数，情報ドット以外のドット の配置，格子線又はラインのうち特定のものを「第一方向ライン」等として 特定するか否か，垂直ライン上のドットが本来の位置からのずれ方によって データの種類を表すか否か，１つのデータを区画するキードットＫＤが存在するか否か等，多くの点で相違しており，これらの相違は，各実施例が開示＼nする技術的事項，すなわちドットパターンによる情報の定義方法が相当に異 なることに起因する。当初明細書１及び２は，極小領域であってもコード情 報やＸＹ座標情報が定義可能なドットパターンを提供するとし（【００１３】I)，【０００８】II)），複数のドットパターンを記載しているのであるが，そ こに記載されたドットパターンである図５ドットパターンと図１０５ドッ トパターンの情報の定義方法は上記のとおり相当に異なるのであり，また， 当初明細書１及び２に，これらの異なる情報定義方法を採用した各ドットパ ターンが採用する情報定義方法を相互に入れ替えたり，重ねて採用したりす ることについては何ら記載されていない。したがって，当初明細書１及び２ に，これらのドットパターンを組み合わせたものについての記載があるとは いえないし，それが当業者に自明であるともいえない。 以上によれば，当初明細書１及び２には，いずれも，本件補正１及び２に よって変更された構成要件Ｂ１・Ｇ２及び構＼成要件Ｃ１・Ｈ２の構成をいずれも備えるドットパターンについての記載があるとはいえない。＼nそうすると，当初明細書１又は２において，全ての記載を総合したとして も，当初明細書１又は２には，本件補正１及び２で補正後のドットパターン が記載されているとはいえず，本件補正は，当初明細書１又は２に開示され ていない新たな技術的事項を導入するものである。 したがって，本件補正１及び２は，当初明細書１又は２の記載等から導か れる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものである から，特許法１７条の２第３項の補正要件に違反する。
イ これに対し，原告は，図１０３〜図１０６の実施例と図５〜図８の実施例 は，極小領域であってもコード情報やＸＹ座標情報が定義可能なドットパターンを提案するという共通の課題を解決するための異なる実施例であり，こ＼nれらを組み合わせることは当業者には自明の範囲のものであるから，構成要件Ｂ１・Ｇ２及び構＼成要件Ｃ１・Ｈ２の構成は，いずれも当初明細書１及び＼n２に記載されていると主張する。しかしながら，図５〜図８の実施例で示される図５ドットパターンと図１０３〜図１０６の実施例で示される図１０５ドットパターンでは，上記のとおり，情報の定義方法が相当に異なり，それを組み合わせることが当業者に 自明とはいえないし，当初明細書１及び２にそのような組み合わせを前提と した記載も存在しない。原告の上記主張には理由がない。
４ 争点４−３（サポート要件に違反しているか）について
事案に鑑み，続いて，争点４−３のうち，本件発明３〜５についてのサポート 要件違反について判断する。
本件発明３の構成要件Ｄ３及び本件発明４の構＼成要件Ｅ４の特許請求の範 囲の記載は「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位 置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」との記 載を含み，本件発明５の構成要件Ｄ５の特許請求の範囲の記載は，「前記垂直 方向に配置されたドットの１つにおける当該ドット本来の位置からのずれ方 によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」との記載を含むもので ある。 これらには，垂直方向に配置されたドットの１つについて，本来の位置に配 置せず別の位置に配置すること，そして，「ずらし方によって」「ずれ方によっ て」ドットパターンの向きを示すとしていることからも，本来の位置と実際に 配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているといえる。＼n
(2)ア 本件明細書３及び４には，前記１の記載があり，また，ドットパターンに 関係して前記２の記載がある。 ここで，本件明細書３及び４には，ドットを本来の位置とは違う位置に配 置し，本来の位置と実際に配置された位置のずれ方によってドットパターン の向きを表現することに関係し得るものとして，本件明細書３の【０００９】III)に特許請求の範囲と同じ記載があり，後記イのキードットＫＤのずらし方 に関係する記載があることを除いて，何ら記載がない。 イ 【０２４０】〜【０２４２】III)，【０２３４】〜【０２３６】IV)には，キー ドットＫＤにつき，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係か らカメラの角度が分かり，カメラで同じ領域を撮影しても角度という別次元 のパラメータを持たせることができる旨の記載がある。このようにキードッ トＫＤの配置のずらし方によってドットパターンを撮像するカメラの角度 が分かることが記載されているところ，その角度が分かるためには配置のず らし方があらかじめ定められていることを前提としているはずであり，ドッ トパターンについていうと，キードットＫＤの配置のずらし方によって，ド ットパターンの向きを示すことが記載されているともいえる。 しかしながら，上記記載は，図１０５ドットパターンに関するものである （ドットパターンに関する明細書の記載及び図面は，当初明細書１及び２， 本件明細書１〜４では，いずれも同じであり，本件明細書３，４にも，図１ ０５ドッパターンと図５ドットパターンが記載されているといえる。）。前記 のとおり，図１０５ドットパターンにおいて，情報を示すドットは４ 個の格子ドットＬＤに囲まれた領域の中心から等距離の位置で４５°ずつ ずらしたいずれかの位置に配置されている。しかし，その中心点を交点とす るような垂直ラインと水平ラインを仮想的に想定したとして，それらは水平 方向あるいは垂直方向に配置されたドットから設定されたものではない。す なわち，図１０５ドットパターンにおいては，４個の格子ドットＬＤに囲ま れた領域の中心について，そこを交点とする垂直ラインと水平ラインを仮想 的に想定するとしても，それらの垂直ラインと水平ラインを設定するドット はない。そうすると，図１０５ドットパターンは，少なくとも，「前記水平 方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ラインと，前記垂直方 向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの 交点」である「格子点…からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」 （構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５）に係る構＼成を有するものではない。また，図 １０５，図１０６においては，キードットＫＤは，垂直方向の格子線上にあ るが水平方向の格子線上にはないという態様で格子点からずれていて，これ らのキードットＫＤは「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドット」（Ａ ３・Ｂ４・Ａ５）の１つであり，「前記水平方向に配置されたドットの端点 に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」 （Ａ３・Ｃ４・Ａ５）ではないから，「前記垂直方向に配置されたドットの １つは，当該ドット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターン の向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５）ものには当たらないといえる。＼n以上によれば，図１０５ドットパターンは，少なくとも，構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５に対応する構＼成を有するものではない。また，図１０５，図１０ ６のキードットＫＤは，構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５の情報ドットではないともいえる。＼n
そうすると，図１０５ドットパターンは，本件発明３〜５に係るドットパ ターンと異なるドットパターンである。そのような図１０５ドットパターン に関してキードットＫＤについて上記記載があるとしても，その記載をもっ て，本件発明３〜５について，「ずらし方によって前記ドットパターンの向 きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」（構＼成要件Ｄ５）についての記載があるといえるものではないし，また，当業者にとって，その記載があると理解する ことはできない。
ウ 図５ドットパターンについては，水平ライン（図５その２のＬＨ１，ＬＨ １３等）上に等間隔に配置されたドット（図５その２のＬＨ１上ではＤ１， Ｄ８，Ｄ２０，Ｄ３０等）は「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドッ ト」（構成要件Ａ３・Ｂ４）「等間隔に所定個数，所定方向に配置されたドットを水平方向に配置されたドット」（構＼成要件Ｃ５）であるといえ，垂直ライン（図５その２のＬＶ１，ＬＶ１３等）上に等間隔で配置されたドット（例 えば，図５その２のＤ２，Ｄ３等）は「前記水平方向に配置されたドットの 端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたド ット」（構成要件Ｂ３・Ｃ４），「前記所定方向に対して垂直方向に等間隔に所定個数配置されたドットを垂直方向に配置されたドットとして抽出し」（構＼成要件Ｃ５）であるといえる。また，水平ライン及び垂直ライン上に設置さ れた上記各ドットを通過する縦横の格子線の交点から，９０°ずつずれたい ずれかの方向にずれた情報ドットは，「前記水平方向に配置されたドットか ら仮想的に設定された垂直ラインと，前記垂直方向に配置されたドットから 水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点 からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」（構成要件Ｃ３・Ｄ４・ Ｃ５）であるといえる。 しかしながら，「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味して いる」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する」（構＼成要件Ｄ５）については，本件明細書３及び４には，関係する記載はないといえる。図５ドットパターンの図５〜８において垂直ライン 上にドットがないところがあり，そこにはドットが本来の位置と比べて，図 ５では左（図５その２のＤ２），図６では左又は右，図７では左，図８では右 にずれた位置にドットが配置されているが，【００６９】〜【００７３】III)， 【００６３】〜【００６７】IV)には，これらのドットについて，その本来の 位置と実際に配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きを 意味することを示す記載は全く存在しない。かえって，上記のドットについ て，図５及び図７では，左にずれたドットについて「ｘ，ｙ座標フラグ」と 記載され，そのドットパターンがｘ座標，ｙ座標を示すことが記載され，図 ６及び図８では，右にずれたドットについて「一般コードフラグ」と記載さ れ，そのドットパターンが「一般コード」を示すことが記載されている。そ うすると，これらのドットは，ドットの本来の位置と実際に配置された位置 との関係によってドットパターンのデータの種類を定義していることがう かがえる。 また，図５ドットパターンについて，【００７２】III)，【００６６】IV)には， 水平ラインから垂直ラインを抽出した後，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にない＼nことから上下方向を認識する。」という記載があり，垂直ライン上のドット の有無によってドットパターンの上下方向を認識することが記載されてい る。しかし，ここでは，ライン上にドットがあるかないかだけを認識して上 下方向を判断することが記載されているのであって，構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５に係る構＼成である，本来のドットの位置と実際に配置されたドットの位 置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているとはいえない。＼n
これらによれば，図５ドットパターンについても，本件明細書３及び４は， 「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」＼n（構成要件Ｄ５）の構＼成について，何ら記載はないといえることとなる。そ の他，本件明細書３及び４に，本件発明３〜５における上記構成について説明していると解される記載は存在しない。＼n
エ 以上によれば，本件明細書３及び４には，「ずらし方によって前記ドット パターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」（構＼成要件Ｄ５）の構成につい＼nて，具体的に何ら記載がないといえるし，具体的な記載がないにもかかわら ず，当業者が，技術常識に照らして上記構成を理解したことを認めるに足りる証拠もない。＼n したがって，本件発明３の構成要件Ｄ３，本件発明４の構＼成要件Ｅ４，本 件発明５の構成要件Ｄ５は，本件明細書３及び４の発明の詳細な説明に記載したものとは認められない。＼n ア 原告は，図５〜図８において，「ドットパターンの向きを意味している」ド ットは，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」と兼用されている と主張する。 しかしながら，図５〜図８の記載は上記のようなものであって，そこでは ドットが「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」として記載されて いるが，それ以外に，ドットパターンの向きに関する記載はない。そして， 明細書の発明の詳細な説明においても，【００７１】〜【００７３】III)，【０ ０６５】〜【００６７】IV)においては，ドットの本来の位置と実際に配置さ れた位置との関係によってドットパターンの向いている方向を認識するこ とについては何ら説明されておらず，また本件明細書３及び４のどこにも， ずれ方によってドットパターンの向きを意味するドットと，データ内容を定 義するドットとを兼用するとの説明は記載されていない。原告の上記主張に は理由がない。
イ 原告は，【０２３９】〜【０２４１】III)，【０２３３】〜【０２３５】IV)に は，キードット（ＫＤ）につき，データ領域の範囲を定義する第１の機能と，ずらし方を変更することによりドットパターンの向き（角度）を意味すると＼nいう第２の機能を有することが示されており，図１０５及び図１０６（ｄ）では全てのキードット（ＫＤ）を一定の方向にずらすことによってドットパ＼nターンの向きを表すことが開示されていると主張する。 しかしながら，これらは，図１０５ドットパターンに関する記載である。 前記(2)イのとおり，図１０５ドットパターンの情報の定義方法は本件発明３ 〜５の構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５に係る構＼成の情報の定義方法と異なる。当 業者において，本件発明３〜５の情報の定義方法と異なる情報の定義方法を 採用する図１０５ドットパターンに開示された構成をもって，本件発明３〜５の構＼成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５の各構成が開示されていると理解することは＼nできない。原告の上記主張には理由がない。
５ 小括
以上によれば，本件発明１及び２に係る本件特許１及び２は特許法１７条の２ 第３項に違反し，本件発明３〜５に係る本件特許３及び４は同法３６条６項１号 に違反し，いずれも特許無効審判により無効にされるべきものである（同法１２ ３条１項１号，４号）。そうすると，その余を判断するまでもなく，原告は，同法 １０４条の３第１項により，被告各製品が本件発明１〜５の技術的範囲に属する ことを主張して本件各特許権を行使することはできない。
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2020.08. 7
令和1(行ケ)10080 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年7月2日 知的財産高等裁判所
争点は新規事項か否か、進歩性違反があるか否かです。審決は、新規事項ではない、進歩性違反なしと判断しましたが、知財高裁は後者について取り消しました。
原告は，アンチローリングタンクが，「浸水防止部屋」に相当する旨主 張するのに対し，被告は，「浸水防止部屋」とは，損傷を受けた場合に浸 水する「空間」であって，主として「浸水防止」を企図した「空間」であ ると解すべきところ，アンチローリングタンクは，主として「浸水防止」 を企図した「空間」ではないから，本件訂正発明の「浸水防止部屋」に該 当しない旨主張する。また，本件審決は，「浸水防止部屋」は，損傷を受 けた場合に浸水する「空間」であり，専ら「浸水防止」を企図した「空間」 であると解すべきであるところ，甲４発明のアンチローリングタンクは， 専ら「浸水防止」を企図した「空間」であるとはいえないから，本件訂正 発明の「浸水防止部屋」には該当しないとして，本件訂正発明と甲４発明 との対比等を行うことなく，進歩性違反の無効理由は成立しないと判断し た。
ウ 「浸水防止部屋」の意義
(ｱ) 特許請求の範囲の記載によれば，本件訂正発明１の「浸水防止部屋」 は，側壁及び隔壁に接すること，仕切板により形成されること，機関区 域に設けられること，側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり側壁が 損傷した場合浸水することなどが特定されているものの，「専ら」ある いは「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは明らかでない。な お，当業者の技術常識として，「空間」とは，「空所」や「ボイド」と は異なり，必ずしも物体が存在しない場所には限定されないと認められ， このことは「下層空間１３の船尾側に推進用エンジン１４が配置されて いる」（段落【００２２】）などの本件明細書の記載とも整合する。し たがって，「空間」であることから，直ちに「専ら」あるいは「主に」 浸水防止を企図していることは導けない。また，ＳＯＬＡＳ条約によれ ば，浸水率の計算において，タンクは，０または０．９５のいずれかよ りリスクが高くなるケースを用いて計算すべきとされており，タンクで あってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることとな るから，「空間に面する側壁が損傷した場合浸水すること」が，必ずし もタンクを排除するものとはいえない。
次に，本件発明の課題及び解決手段は，前記のとおり，浸水防止部屋 を設けて，側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても，浸水防止部屋が 浸水するだけで，浸水防止部屋を設けた部屋が浸水することがないよう にすることで，浸水区画が過大となることを防止し，設計の自由度を拡 大することを目的とするものである。そうだとすれば，「浸水防止部屋」 は，それに面する側壁が損傷し浸水しても，それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密構造となっていれば，浸水区画が過大となることを防止するという本件発明の目的にかなうのであって，タンク等の他＼nの機能を兼ねることが，当該目的を阻害すると認めるに足りる証拠はない（被告は，タンクが浸水すると，タンク本来の機能＼を果たせなくなったり，環境汚染につながったりするから，タンクと「浸水防止部屋」は 両立しえないと主張するが，本件発明は，「浸水防止部屋」を意図的に 浸水（損傷）しやすくするわけではないから，上記認定は左右されない。）。 かえって，実願昭４９−１９７４８号（実開昭５０−１１１８９２号） のマイクロフィルム（甲１７）には，別紙５に示す第１図及び「本考案 は，横置隔壁２の船側部両端に，船側外板１を一面とした高さ方向に細 長い浸水阻止用の区画７を備えているから，横隔壁数を増加しなくても， 船側外板１の損傷による船内への浸水を該区画７内に，または該区画７ と隣接する１つの船内区画内にとどめることができ」（４頁下から７〜 １行）との記載があり，本件発明の「浸水防止部屋」の機能に類似する「空間７」を有する船舶の発明が開示されているところ，同文献には，＼n「該区画７を小槽として利用することもできる。」（５頁７行）とも記 載されているから，浸水防止を目的とした区画を，小槽（タンク）とし て利用することは，公知であったと認められる。また，「浸水防止部屋」 が他の機能を兼ねることを許容する方が，設計の自由度が拡大し，その意味で本件発明の目的に資するものである。＼n以上によれば，「浸水防止部屋」とは，それに面する側壁が損傷し浸 水しても，それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが相当である。＼n
(ｲ) 被告は，本件明細書の段落【０００４】を根拠に，本件明細書では， タンクと浸水防止部屋は区別されている旨主張する。 しかし，段落【０００４】は，ボイドスペースを海水バラストタンク として機能させるという従来技術が記載されているにとどまり，タンクと浸水防止部屋を比較して記載しているものではないから，前記「浸水＼n防止部屋」の解釈を左右するものではない。
エ アンチローリングタンクについて
甲４発明のアンチローリングタンクは，タンクであって液体を貯留する ものであるから，それが設けられた部屋に液体が浸水しないような水密の 構造となっている可能＼性がある。 しかるに，本件審決は，アンチローリングタンクが，専ら浸水防止を企 図した空間ではないとの理由のみから，これが浸水防止部屋に該当せず， 無効理由２−２は成立しないと判断したものであるから，本件審決の判断 には誤りがあり，その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。 なお，原告は，本件訂正発明３，４については，無効理由２−２が成り 立たないとの本件審決の判断を争っていない。
(2) 甲６発明を主引例とする無効理由（無効理由２−３）について
ア 甲６文献の記載
甲６文献の５５頁から６１頁は，「２基２軸ＣＰＰ装備・船尾双胴型旅 客船兼自動車航送船“３号はやぶさ”の概要」と題する文章であり，５７ 頁１９〜２８行の下記の記載のほか，「共栄運輸向け旅客船兼自動車航送 船“３号はやぶさ”」の一般配置図（別紙３【甲６図面】参照）が示され ている。
「（９）トリム及びヒール調整装置
本装置は車輌乗降時の岸壁と舷外ランプの高さを保つため，船首トリミ ングタンク（F.P.T.,No.1W.B.T.(C)，No.2W.B.T.(C)，No.3W.B.T.(C)） 及び船尾トリミングタンク（No.4W.B.T.(C)&No.4W.B.T.(P/S)）を利用し て船体のトリムを調整し易いように配管されており，船橋操縦盤に組み 込みのタッチパネル式監視制御コンソールによりポンプ，弁の遠隔操作が出来るようになっている。」＼n
イ 本件審決は，船尾トリミングタンクが，専ら「浸水防止」を企図した「空 間」であるとはいえず，「浸水防止部屋」に相当しないと判断したが，か かる浸水防止部屋の解釈が誤りであることは，前記(1)と同様である。 よって，本件審決の判断には誤りがあり，その誤りは審決の結論に影響 を及ぼすものである。 なお，原告は，本件訂正発明３，４については，無効理由２−３が成り 立たないとの本件審決の判断を争っていない。
原告は，アンチローリングタンクが，「浸水防止部屋」に相当する旨主 張するのに対し，被告は，「浸水防止部屋」とは，損傷を受けた場合に浸 水する「空間」であって，主として「浸水防止」を企図した「空間」であ ると解すべきところ，アンチローリングタンクは，主として「浸水防止」 を企図した「空間」ではないから，本件訂正発明の「浸水防止部屋」に該 当しない旨主張する。また，本件審決は，「浸水防止部屋」は，損傷を受 けた場合に浸水する「空間」であり，専ら「浸水防止」を企図した「空間」 であると解すべきであるところ，甲４発明のアンチローリングタンクは， 専ら「浸水防止」を企図した「空間」であるとはいえないから，本件訂正 発明の「浸水防止部屋」には該当しないとして，本件訂正発明と甲４発明 との対比等を行うことなく，進歩性違反の無効理由は成立しないと判断し た。
ウ 「浸水防止部屋」の意義
(ｱ) 特許請求の範囲の記載によれば，本件訂正発明１の「浸水防止部屋」 は，側壁及び隔壁に接すること，仕切板により形成されること，機関区 域に設けられること，側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり側壁が 損傷した場合浸水することなどが特定されているものの，「専ら」ある いは「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは明らかでない。な お，当業者の技術常識として，「空間」とは，「空所」や「ボイド」と は異なり，必ずしも物体が存在しない場所には限定されないと認められ， このことは「下層空間１３の船尾側に推進用エンジン１４が配置されて いる」（段落【００２２】）などの本件明細書の記載とも整合する。し たがって，「空間」であることから，直ちに「専ら」あるいは「主に」 浸水防止を企図していることは導けない。また，ＳＯＬＡＳ条約によれ ば，浸水率の計算において，タンクは，０または０．９５のいずれかよ りリスクが高くなるケースを用いて計算すべきとされており，タンクで あってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることとな るから，「空間に面する側壁が損傷した場合浸水すること」が，必ずし もタンクを排除するものとはいえない。
次に，本件発明の課題及び解決手段は，前記のとおり，浸水防止部屋 を設けて，側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても，浸水防止部屋が 浸水するだけで，浸水防止部屋を設けた部屋が浸水することがないよう にすることで，浸水区画が過大となることを防止し，設計の自由度を拡 大することを目的とするものである。そうだとすれば，「浸水防止部屋」 は，それに面する側壁が損傷し浸水しても，それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密構造となっていれば，浸水区画が過大となることを防止するという本件発明の目的にかなうのであって，タンク等の他＼nの機能を兼ねることが，当該目的を阻害すると認めるに足りる証拠はない（被告は，タンクが浸水すると，タンク本来の機能＼を果たせなくなったり，環境汚染につながったりするから，タンクと「浸水防止部屋」は 両立しえないと主張するが，本件発明は，「浸水防止部屋」を意図的に 浸水（損傷）しやすくするわけではないから，上記認定は左右されない。）。 かえって，実願昭４９−１９７４８号（実開昭５０−１１１８９２号） のマイクロフィルム（甲１７）には，別紙５に示す第１図及び「本考案 は，横置隔壁２の船側部両端に，船側外板１を一面とした高さ方向に細 長い浸水阻止用の区画７を備えているから，横隔壁数を増加しなくても， 船側外板１の損傷による船内への浸水を該区画７内に，または該区画７ と隣接する１つの船内区画内にとどめることができ」（４頁下から７〜 １行）との記載があり，本件発明の「浸水防止部屋」の機能に類似する「空間７」を有する船舶の発明が開示されているところ，同文献には，＼n「該区画７を小槽として利用することもできる。」（５頁７行）とも記 載されているから，浸水防止を目的とした区画を，小槽（タンク）とし て利用することは，公知であったと認められる。また，「浸水防止部屋」 が他の機能を兼ねることを許容する方が，設計の自由度が拡大し，その意味で本件発明の目的に資するものである。＼n以上によれば，「浸水防止部屋」とは，それに面する側壁が損傷し浸 水しても，それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが相当である。＼n
(ｲ) 被告は，本件明細書の段落【０００４】を根拠に，本件明細書では， タンクと浸水防止部屋は区別されている旨主張する。 しかし，段落【０００４】は，ボイドスペースを海水バラストタンク として機能させるという従来技術が記載されているにとどまり，タンクと浸水防止部屋を比較して記載しているものではないから，前記「浸水＼n防止部屋」の解釈を左右するものではない。
エ アンチローリングタンクについて
甲４発明のアンチローリングタンクは，タンクであって液体を貯留する ものであるから，それが設けられた部屋に液体が浸水しないような水密の 構造となっている可能＼性がある。 しかるに，本件審決は，アンチローリングタンクが，専ら浸水防止を企 図した空間ではないとの理由のみから，これが浸水防止部屋に該当せず， 無効理由２−２は成立しないと判断したものであるから，本件審決の判断 には誤りがあり，その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。 なお，原告は，本件訂正発明３，４については，無効理由２−２が成り 立たないとの本件審決の判断を争っていない。
(2) 甲６発明を主引例とする無効理由（無効理由２−３）について
ア 甲６文献の記載
甲６文献の５５頁から６１頁は，「２基２軸ＣＰＰ装備・船尾双胴型旅 客船兼自動車航送船“３号はやぶさ”の概要」と題する文章であり，５７ 頁１９〜２８行の下記の記載のほか，「共栄運輸向け旅客船兼自動車航送 船“３号はやぶさ”」の一般配置図（別紙３【甲６図面】参照）が示され ている。
「（９）トリム及びヒール調整装置
本装置は車輌乗降時の岸壁と舷外ランプの高さを保つため，船首トリミ ングタンク（F.P.T.,No.1W.B.T.(C)，No.2W.B.T.(C)，No.3W.B.T.(C)） 及び船尾トリミングタンク（No.4W.B.T.(C)&No.4W.B.T.(P/S)）を利用し て船体のトリムを調整し易いように配管されており，船橋操縦盤に組み 込みのタッチパネル式監視制御コンソールによりポンプ，弁の遠隔操作が出来るようになっている。」＼n
イ 本件審決は，船尾トリミングタンクが，専ら「浸水防止」を企図した「空 間」であるとはいえず，「浸水防止部屋」に相当しないと判断したが，か かる浸水防止部屋の解釈が誤りであることは，前記(1)と同様である。 よって，本件審決の判断には誤りがあり，その誤りは審決の結論に影響 を及ぼすものである。 なお，原告は，本件訂正発明３，４については，無効理由２−３が成り 立たないとの本件審決の判断を争っていない。
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2020.03.24
令和1(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月17日 知的財産高等裁判所
審決は、補正が新規事項であるとして､補正却下をしました。裁判所は、かかる処分については否定したものの、補正却下後の発明が独立特許要件を満たしていないので、結論は妥当として審決が維持されました。また、補正も新規事項と判断されています。判決分がコピペできないので、OCR変換しましたので、誤記があります。
本件審決は，本件明細書の【0022】， 【0024】〜【0027】が新たな技術 的事項を導入するものであることを理由に，本件補正は，本件当初明細書に記載さi れた事項の範囲内においてするものとはいえないと判断した。 しかし，本件補正は，特許請求の範囲についてのみするものであり(乙18)，本 件明細書の【0022】， 【0024】〜【0027】 に係る補正は，本件第1 補正に おいてなされたものであって，本件補正においてされたものではない。本件補正が 新規事項を追加するものであるか否かは，本件当初明細書の配載に基づいてなされ るべきものであり，本件審決が，新たな技術的事項を導入するものであることを理 由に本件補正を却下したことには，誤りがあるというべきである。 もっとも，本件補正発明1が，特許出願の際独立して特許を受けることができる ものでない場合には，本件補正は部められないので，以下，独立特許要件について 検討する。
・・・
引用例1には，先端部32は，支持構造体42内に埋め込まれ，支持構造体42 は，超伝導単層金属タイプカーボンナノチュープ、44に対する排熱装置及び超高真 空密閉体としても働き，超伝導単層金属タイプカーボンナノチューブ44は，電場 放出引出し電極として及び微小超高真空室としても機能することの開示があり(【0054】図2).放出先端部は，微小超高真空室にまって固まれていることが示唆 されている。 かかる記載によれば，引用発明1において，放出先端部の近傍に熱を加えられる 部位を具備しないようにすることは，当業者が容易に想到できることである。 よって，相違点2は，引用発明1から容易に想到することができるものである。
エ原告の主張について
原告は，引用発明1は，先端のだんだん半径の小さくなる先端の大きさとS/N 比値とを問題としており，略閉じサイズである移動部が続く構成である本件補正発＼n明1とは異なる旨主張する。 しかし，本件補正後の請求項1は，略同じサイズで粒子移動部が続く旨を特定し ていないため，粒子移動部が略同じサイズで続かない構成を含むものである。＼nまた，本件補正発明1の粒子移動部に相当する引用発明1の放出先端部32は， rO. 3ナノメートルから10ナノメートルまでの範囲の，比較的小さい直径を有 する」とともにチューブ形状である(乙21 【0053】)から，放出先端部は，そ のいかなる断面もナノサイズであると解される。 よって，原告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば，本件補正発明1は，引用発明1に基づいて当業者が容易に発明を することができたものであるから，特許出願の際独立して特許を受けることができ たものではない。 よって，本件審決が本件補正を却下したことは，結論において相当である。
・・・
以上によれば，本件第1補正は，本件当初明細書に「ナノオーダの構造物」と＼nしか記載のなかった本願発明の素子について，極めて高純度で無欠陥の超周期を含 む結晶性の良い金属材質の三次元系のワイヤ形状であることを特定した上，ナノワ イヤ形状の断面上での金属電子の量子状態を決定するに当たっては，一定の前提を 置いた運動方程式，角運動量保存則， B0nrの量子論を用いること等の説明を加 えている。 その上で，電気伝導を持つ使用ナノワイヤ内の熱による誤差が少ない伝導電子が 擬一次元的パリステック(弾道的)運動するためには，式(20) を満たし，ナノワ イヤの直径がおよそ30nni以下の太さとなることが条件であり，また，ナノオー ダの構造物を絶縁体で被覆すれば，その断面空間内にある粒子流の許されるエネル＼nギー状態は量子力学で決まる最低エネルギー準位近くでは断面中心部での存在確率 が大きく断面の周囲での構成原子・分子による乱れの影響が少ないとして，ナノオ＼nーダの構造物の断面積の大きさを特定したり，絶縁体で被覆するなどの技術的事項＼nを追加している。 そうすると，本件第1補正に係る事項は，本件当初明細書には記載がなく，本件 当初明細書の記載から自明でもないことは明らかである。 よってa 本件第1補正は，本件当初明細書等のすべての記載を総合することによ り導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものであっ て，新規事項に該当するというべきである。
(5) 原告の主張について
原告は，本件第1補正について，既知である科学的なことを書き加えたものであ る，新しいことを追加したが，それは説明を加えたものである，ナノワイヤと書い てなかったが，より広い意味のナノオーダの構造物について記載しており，ただ例＼n示しただけである，例えば，材質については，電流を流すときに金属材料であると いうことを記載したにすぎないなどと主張する。 しかし，公知のものや本願発明についての説明であっても，出願時の明細書に記 載されているに等しいといえるものでなければ新規事項であるところ，ナノオーダ の構造物の具体的な物質，形状，寸法等がそのようなものとはいえないことは，前＼n記のとおりである。よって，原告の主張は理由がない。 (6) 小括
以上によれば，本件第1補正は，本件当初明細書に記載された事項の範囲内にお いてするものとはいえない。
本件審決は，本件明細書の【0022】， 【0024】〜【0027】が新たな技術 的事項を導入するものであることを理由に，本件補正は，本件当初明細書に記載さi れた事項の範囲内においてするものとはいえないと判断した。 しかし，本件補正は，特許請求の範囲についてのみするものであり(乙18)，本 件明細書の【0022】， 【0024】〜【0027】 に係る補正は，本件第1 補正に おいてなされたものであって，本件補正においてされたものではない。本件補正が 新規事項を追加するものであるか否かは，本件当初明細書の配載に基づいてなされ るべきものであり，本件審決が，新たな技術的事項を導入するものであることを理 由に本件補正を却下したことには，誤りがあるというべきである。 もっとも，本件補正発明1が，特許出願の際独立して特許を受けることができる ものでない場合には，本件補正は部められないので，以下，独立特許要件について 検討する。
・・・
引用例1には，先端部32は，支持構造体42内に埋め込まれ，支持構造体42 は，超伝導単層金属タイプカーボンナノチュープ、44に対する排熱装置及び超高真 空密閉体としても働き，超伝導単層金属タイプカーボンナノチューブ44は，電場 放出引出し電極として及び微小超高真空室としても機能することの開示があり(【0054】図2).放出先端部は，微小超高真空室にまって固まれていることが示唆 されている。 かかる記載によれば，引用発明1において，放出先端部の近傍に熱を加えられる 部位を具備しないようにすることは，当業者が容易に想到できることである。 よって，相違点2は，引用発明1から容易に想到することができるものである。
エ原告の主張について
原告は，引用発明1は，先端のだんだん半径の小さくなる先端の大きさとS/N 比値とを問題としており，略閉じサイズである移動部が続く構成である本件補正発＼n明1とは異なる旨主張する。 しかし，本件補正後の請求項1は，略同じサイズで粒子移動部が続く旨を特定し ていないため，粒子移動部が略同じサイズで続かない構成を含むものである。＼nまた，本件補正発明1の粒子移動部に相当する引用発明1の放出先端部32は， rO. 3ナノメートルから10ナノメートルまでの範囲の，比較的小さい直径を有 する」とともにチューブ形状である(乙21 【0053】)から，放出先端部は，そ のいかなる断面もナノサイズであると解される。 よって，原告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば，本件補正発明1は，引用発明1に基づいて当業者が容易に発明を することができたものであるから，特許出願の際独立して特許を受けることができ たものではない。 よって，本件審決が本件補正を却下したことは，結論において相当である。
・・・
以上によれば，本件第1補正は，本件当初明細書に「ナノオーダの構造物」と＼nしか記載のなかった本願発明の素子について，極めて高純度で無欠陥の超周期を含 む結晶性の良い金属材質の三次元系のワイヤ形状であることを特定した上，ナノワ イヤ形状の断面上での金属電子の量子状態を決定するに当たっては，一定の前提を 置いた運動方程式，角運動量保存則， B0nrの量子論を用いること等の説明を加 えている。 その上で，電気伝導を持つ使用ナノワイヤ内の熱による誤差が少ない伝導電子が 擬一次元的パリステック(弾道的)運動するためには，式(20) を満たし，ナノワ イヤの直径がおよそ30nni以下の太さとなることが条件であり，また，ナノオー ダの構造物を絶縁体で被覆すれば，その断面空間内にある粒子流の許されるエネル＼nギー状態は量子力学で決まる最低エネルギー準位近くでは断面中心部での存在確率 が大きく断面の周囲での構成原子・分子による乱れの影響が少ないとして，ナノオ＼nーダの構造物の断面積の大きさを特定したり，絶縁体で被覆するなどの技術的事項＼nを追加している。 そうすると，本件第1補正に係る事項は，本件当初明細書には記載がなく，本件 当初明細書の記載から自明でもないことは明らかである。 よってa 本件第1補正は，本件当初明細書等のすべての記載を総合することによ り導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものであっ て，新規事項に該当するというべきである。
(5) 原告の主張について
原告は，本件第1補正について，既知である科学的なことを書き加えたものであ る，新しいことを追加したが，それは説明を加えたものである，ナノワイヤと書い てなかったが，より広い意味のナノオーダの構造物について記載しており，ただ例＼n示しただけである，例えば，材質については，電流を流すときに金属材料であると いうことを記載したにすぎないなどと主張する。 しかし，公知のものや本願発明についての説明であっても，出願時の明細書に記 載されているに等しいといえるものでなければ新規事項であるところ，ナノオーダ の構造物の具体的な物質，形状，寸法等がそのようなものとはいえないことは，前＼n記のとおりである。よって，原告の主張は理由がない。 (6) 小括
以上によれば，本件第1補正は，本件当初明細書に記載された事項の範囲内にお いてするものとはいえない。
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2020.02. 6
平成31(行ケ)10021 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月29日 知的財産高等裁判所
マネースクエアＨＤの特許権について、訂正を認めないとの審決がなされましたが、知財高裁はこれを取り消しました。被告は外為オンラインです。
(2) 訂正事項１−１ないし１−３の特許法１２６条５項の要件の適合性の判 断の誤りについて
原告は，本件審決が，本件訂正のうち，本件訂正前の請求項１の記載を本 件訂正後の請求項１に訂正する訂正事項１−１（請求項１の記載を引用する 請求項２，請求項２の記載を引用する請求項３ないし５，及び請求項１ない し５の記載を引用する請求項７も同様に訂正），本件訂正前の請求項２の記 載を本件訂正後の請求項２に訂正する訂正事項１−２（請求項２の記載を引 用する請求項３ないし５，及び請求項２ないし５の記載を引用する請求項７ も同様に訂正）及び本件訂正前の請求項６の記載を本件訂正後の請求項６に 訂正する訂正事項１−３は，本件訂正前の「売買取引開始時に，成行注文を 行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との事項 について，当該事項が「前記注文情報生成手段」によるものであり，「該成 行注文を決済するための指値注文」だけでなく，「前記成行注文を決済する ための逆指値注文」についても有効とするとの事項を追加したものであるが， 当該訂正事項については，願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の 範囲内においてしたものとはいえず，新規事項を追加するものであるから， 本件訂正は，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定 に適合しないと判断したのは誤りである旨主張するので，以下において判断 する。
・・・
以上によれば，本件明細書には，「本発明」の「一の実施形態」とし て，「注文情報生成手段」である「注文情報生成部１６」が，「第一の 注文情報群」の生成をする際に，「第一の注文情報群」に含まれる「第 一注文」及び「第二注文」についてそれぞれ有効及び無効の設定を行い， 「約定情報生成手段」である「約定情報生成部１４」が「第一の注文情 報群」に含まれる「第一注文５１ａ」に基づく「成行注文」の約定処理 を行った時点で，その「成行注文」を決済するための「第二注文」（指 値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理を 行うことの開示があることが認められる。 そうすると，本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注文情報生 成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第一の注 文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事項の 開示があるものと認められる。
また，「本発明」の上記実施形態においては，「注文情報生成手段」 （「注文情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」に含まれる「第 一注文５１ａ」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指値注 文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は，「約 定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）によって行われ，「注文 情報生成手段」（「注文情報生成部１６」）が行うものではないが，本 件明細書には，「上記実施形態は本発明の例示であり，本発明が上記実 施の形態に限定されることを意味するものではないことは，いうまでも ない。」（【００７６】）との記載があることに照らすと，「本発明」 は，「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指値 注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は， 「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が行う形態のものに 限定されないことを理解できる。
イ 本件訂正後の特許請求の範囲（請求項１）には，・・・
上記記載によれば，訂正事項１−１により，本件訂正前の「売買取引開 始時に，成行注文を行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文 を有効とし」との事項について，「該成行注文を決済するための指値注文」 だけでなく，「前記成行注文を決済するための逆指値注文」についても有 効とするとの事項を追加したものであり，本件訂正発明１においては，「注 文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該 成行注文を決済するための指値注文および前記成行注文を決済するための 逆指値注文を有効とし」とする処理を行うことを理解できる。 しかるところ，前記ア認定のとおり，(1)本件訂正前の請求項１には，「注 文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該 成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との処理を行うことの記 載があり，本件明細書の【０００９】には，本件訂正前の請求項１と同内 容の記載があること，(2)本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注文 情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第一 の注文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事項 の開示があること，(3)本件明細書に記載された「本発明」の「一の実施形 態」では，「第一の注文情報群」に含まれる「第一注文５１ａ」の「成行 注文」を決済するための「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を 「無効」から「有効」に変更する処理は，「約定情報生成手段」（「約定 情報生成部１４」）によって行われ，「注文情報生成手段」（「注文情報 生成部１６」）が行うものではないが，本件明細書の【００７６】の記載 に照らすと，「本発明」は，「第一注文」の「成行注文」を決済するため の「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」 に変更する処理は，「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が 行う形態のものに限定されないことを理解できることからすると，本件訂 正後の請求項１の「前記注文情報生成手段」は「売買取引開始時に，成行 注文を行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文および前記成 行注文を決済するための逆指値注文を有効とし」との構成は，本件出願の＼n願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面すべての記載事項を総合 することにより導かれる技術的事項の関係において，新たな技術的事項を 導入するものではないものと認められるから，訂正事項１−１は，本件出 願の願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてしたもの であって，新規事項の追加に当たらないものと認められる。 したがって，訂正事項１−１は特許法１２６条５項の要件に適合するも のと認められる。同様に，訂正事項１−２及び１−３は同項の要件に適合 するものと認められる。
ウ これに対し，被告は，・・・
訂正事項１−１に係る本件訂正は，本件出願の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしたものではなく，新たな技術的事項を導入する ものであるから，新規事項の追加に当たる旨主張する。
しかしながら，前記ア(ア)認定のとおり，本件訂正前の請求項１の記載 から，本件発明１においては，「注文情報生成手段」が主体となって「売 買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該成行注文を決済するため の指値注文を有効とし」との処理を行うことを理解できるものであり，ま た，本件訂正前の請求項１に「注文情報生成手段」が上記処理を行うこと の記載があるかどうかの問題とその記載があることを前提とした場合にサ ポート要件に違反することになるかどうかの問題とは，別異の問題である から，上記(1)の点は採用することができない。 また，前記イ認定のとおり，本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注 文情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第 一の注文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事 項の開示があること及び本件明細書の【００７６】の記載に照らすと，「本 発明」は，「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指 値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は， 「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が行う形態のものに限 定されないことを理解できるから，上記(2)の点は採用することができない。 したがって，訂正事項１−１に係る本件訂正は，本件出願の願書に添付 した明細書等に記載した事項の範囲内でしたものではなく，新規事項の追 加に当たるとの被告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上のとおり，訂正事項１−１ないし１−３は特許法１２６条５項の要件 に適合するものと認められるから，訂正事項１−１ないし１−３が同項に適 合しないことを理由に本件訂正は認められないとした本件審決の判断は誤り である。かかる判断の誤りは，無効理由の存否の審理の対象となる発明の要 旨の認定の誤りに帰することになるから，審決の結論に影響を及ぼすもので ある。
(2) 訂正事項１−１ないし１−３の特許法１２６条５項の要件の適合性の判 断の誤りについて
原告は，本件審決が，本件訂正のうち，本件訂正前の請求項１の記載を本 件訂正後の請求項１に訂正する訂正事項１−１（請求項１の記載を引用する 請求項２，請求項２の記載を引用する請求項３ないし５，及び請求項１ない し５の記載を引用する請求項７も同様に訂正），本件訂正前の請求項２の記 載を本件訂正後の請求項２に訂正する訂正事項１−２（請求項２の記載を引 用する請求項３ないし５，及び請求項２ないし５の記載を引用する請求項７ も同様に訂正）及び本件訂正前の請求項６の記載を本件訂正後の請求項６に 訂正する訂正事項１−３は，本件訂正前の「売買取引開始時に，成行注文を 行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との事項 について，当該事項が「前記注文情報生成手段」によるものであり，「該成 行注文を決済するための指値注文」だけでなく，「前記成行注文を決済する ための逆指値注文」についても有効とするとの事項を追加したものであるが， 当該訂正事項については，願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の 範囲内においてしたものとはいえず，新規事項を追加するものであるから， 本件訂正は，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定 に適合しないと判断したのは誤りである旨主張するので，以下において判断 する。
・・・
以上によれば，本件明細書には，「本発明」の「一の実施形態」とし て，「注文情報生成手段」である「注文情報生成部１６」が，「第一の 注文情報群」の生成をする際に，「第一の注文情報群」に含まれる「第 一注文」及び「第二注文」についてそれぞれ有効及び無効の設定を行い， 「約定情報生成手段」である「約定情報生成部１４」が「第一の注文情 報群」に含まれる「第一注文５１ａ」に基づく「成行注文」の約定処理 を行った時点で，その「成行注文」を決済するための「第二注文」（指 値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理を 行うことの開示があることが認められる。 そうすると，本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注文情報生 成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第一の注 文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事項の 開示があるものと認められる。
また，「本発明」の上記実施形態においては，「注文情報生成手段」 （「注文情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」に含まれる「第 一注文５１ａ」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指値注 文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は，「約 定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）によって行われ，「注文 情報生成手段」（「注文情報生成部１６」）が行うものではないが，本 件明細書には，「上記実施形態は本発明の例示であり，本発明が上記実 施の形態に限定されることを意味するものではないことは，いうまでも ない。」（【００７６】）との記載があることに照らすと，「本発明」 は，「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指値 注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は， 「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が行う形態のものに 限定されないことを理解できる。
イ 本件訂正後の特許請求の範囲（請求項１）には，・・・
上記記載によれば，訂正事項１−１により，本件訂正前の「売買取引開 始時に，成行注文を行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文 を有効とし」との事項について，「該成行注文を決済するための指値注文」 だけでなく，「前記成行注文を決済するための逆指値注文」についても有 効とするとの事項を追加したものであり，本件訂正発明１においては，「注 文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該 成行注文を決済するための指値注文および前記成行注文を決済するための 逆指値注文を有効とし」とする処理を行うことを理解できる。 しかるところ，前記ア認定のとおり，(1)本件訂正前の請求項１には，「注 文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該 成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との処理を行うことの記 載があり，本件明細書の【０００９】には，本件訂正前の請求項１と同内 容の記載があること，(2)本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注文 情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第一 の注文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事項 の開示があること，(3)本件明細書に記載された「本発明」の「一の実施形 態」では，「第一の注文情報群」に含まれる「第一注文５１ａ」の「成行 注文」を決済するための「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を 「無効」から「有効」に変更する処理は，「約定情報生成手段」（「約定 情報生成部１４」）によって行われ，「注文情報生成手段」（「注文情報 生成部１６」）が行うものではないが，本件明細書の【００７６】の記載 に照らすと，「本発明」は，「第一注文」の「成行注文」を決済するため の「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」 に変更する処理は，「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が 行う形態のものに限定されないことを理解できることからすると，本件訂 正後の請求項１の「前記注文情報生成手段」は「売買取引開始時に，成行 注文を行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文および前記成 行注文を決済するための逆指値注文を有効とし」との構成は，本件出願の＼n願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面すべての記載事項を総合 することにより導かれる技術的事項の関係において，新たな技術的事項を 導入するものではないものと認められるから，訂正事項１−１は，本件出 願の願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてしたもの であって，新規事項の追加に当たらないものと認められる。 したがって，訂正事項１−１は特許法１２６条５項の要件に適合するも のと認められる。同様に，訂正事項１−２及び１−３は同項の要件に適合 するものと認められる。
ウ これに対し，被告は，・・・
訂正事項１−１に係る本件訂正は，本件出願の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしたものではなく，新たな技術的事項を導入する ものであるから，新規事項の追加に当たる旨主張する。
しかしながら，前記ア(ア)認定のとおり，本件訂正前の請求項１の記載 から，本件発明１においては，「注文情報生成手段」が主体となって「売 買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該成行注文を決済するため の指値注文を有効とし」との処理を行うことを理解できるものであり，ま た，本件訂正前の請求項１に「注文情報生成手段」が上記処理を行うこと の記載があるかどうかの問題とその記載があることを前提とした場合にサ ポート要件に違反することになるかどうかの問題とは，別異の問題である から，上記(1)の点は採用することができない。 また，前記イ認定のとおり，本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注 文情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第 一の注文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事 項の開示があること及び本件明細書の【００７６】の記載に照らすと，「本 発明」は，「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指 値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は， 「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が行う形態のものに限 定されないことを理解できるから，上記(2)の点は採用することができない。 したがって，訂正事項１−１に係る本件訂正は，本件出願の願書に添付 した明細書等に記載した事項の範囲内でしたものではなく，新規事項の追 加に当たるとの被告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上のとおり，訂正事項１−１ないし１−３は特許法１２６条５項の要件 に適合するものと認められるから，訂正事項１−１ないし１−３が同項に適 合しないことを理由に本件訂正は認められないとした本件審決の判断は誤り である。かかる判断の誤りは，無効理由の存否の審理の対象となる発明の要 旨の認定の誤りに帰することになるから，審決の結論に影響を及ぼすもので ある。
◆判決本文
本件の対象特許とは、下記の侵害事件の対象特許です。
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2020.01.24
平成31(行ケ)10042 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月21日 知的財産高等裁判所
マッサージ機の特許について、無効理由無しとした審決が取り消されました。
争点は補正要件(新規事項）、記載要件などです。裁判所は、明確性について構成要件Fについて実質判断していないとして審決を取り消しました。
本件審決は，明確性要件の判断において，構成要件Ｇ及びＬについて判断したの＼nみで，構成要件Ｆについては「請求人の主張の概要」にも「当合議体の判断」にも記＼n載がなく，実質的に判断されたと評価することもできない。 したがって，本件審決には，手続的な違法があり，これが審決の結論に影響を及 ぼす違法であるということができる。
(3) 補正要件違反，分割要件違反及びサポート要件について
ア 本件審決には，補正要件違反等の原告の主張する無効理由との関係で，構成＼n要件Ｆについての明示的な記載はない。 しかし，補正要件の適否は，当該補正に係る全ての補正事項について全体として 判断されるべきものであり，事項Ｆの一部の追加が新規事項に当たるという主張は， 本件補正に係る補正要件違反という無効理由を基礎付ける攻撃防御方法の一部にす ぎず，これと独立した別個の無効理由であるとまではいえない。その判断を欠いた としても，直ちに当該無効理由について判断の遺脱があったということはできない。 また，構成要件Ｆで規定する「開口」は，構＼成要件Ｈ（「前記一対の保持部は，各々 の前記開口が横を向き，且つ前記開口同士が互いに対向するように配設されている」） の前提となる構成であって，事項Ｈの追加が新規事項の追加に当たらないとした本＼n件審決においても，実質的に判断されているということができる。 そして，後記のとおり，当初明細書の【００３７】，【００３８】，【図２】には，断 面視において略Ｃ字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載され，「開口部」とは， 「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し，一般的な体格の成人の腕 部の太さよりも若干大きい幅とされ，そこから保持部内に腕部を挿入可能であるこ＼nとが記載されているから，構成要件Ｆで規定する「開口」が，当初明細書に記載され＼nていた事項であることは明らかである。
イ また，新規事項の追加があることを前提とした分割要件違反に起因する新規 性・進歩性欠如をいう原告の主張も，同様である。
ウ サポート要件についても，本件審決には，構成要件Ｆについての明示的な記＼n載はない。 しかし，サポート要件の適合性は，後記４(1)のとおり判断すべきものであり，上 記アと同様，事項Ｆの一部についての判断を欠いたとしても，直ちに当該無効理由 について判断の遺脱があったということはできない。 また，構成要件Ｆで規定する「開口」は，上記アのとおり，構＼成要件Ｈの前提とな る構成であり，本件審決においても実質的に判断されているということができる。＼nそして，後記のとおり，本件発明１は，本件明細書の【００１０】に記載された構＼n成を全て備えており，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明に より当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであり，加え て，本件明細書にも前記【００３７】，【００３８】，【図２】と同様の記載があることからすれば，構成要件Ｆで規定する「開口」が本件明細書の当該記載によってサポ＼nートされていることも明らかである。
(4) 小括
以上のとおり，本件審決は，明確性要件についての判断を遺脱しており，この点 の審理判断を尽くさせるため，本件審決は取り消されるべきである。 もっとも，他の無効理由については当事者双方が主張立証を尽くしているので， 以下，当裁判所の判断を示すこととする。
・・・
ア 当初明細書の【００４２】，【００４４】，【００４８】，【図５】，【００６６】， 【００７２】，【００７４】，【図８】には，保持部の内面の略全体に空気袋が設けられている構成の記載がある。これらの記載に加えて，従来のマッサージ機においては，＼n肘掛け部に例えばバイブレータ等の施療装置が設けられていないことが多く，被施 療者の腕部を施療することができないことが課題になっていたこと（【０００３】） を併せて考えれば，当初明細書の上記各記載から，保持部の内面の対向する部分の 双方でなくとも，対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば，腕部が保持部 によって保持され，保持部の内面の一方の側から空気袋の膨張・圧縮に伴う力を受 けることで一定の施療効果が期待できることは明らかというべきである。 そうすると，保持部の内面の互いに対向する部分の双方でなく，対向する部分の 一方に空気袋が設けられていれば，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に 設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕 部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題＼nの課題解決手段として十分であることが容易に理解できる。＼n
イ 当初明細書の【００４２】には，保持部の形状について「略Ｃ字状」の断面形 状を有することの記載があり，【００３７】，【００３８】及び【図２】には，断面視 において略Ｃ字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載されており，「開口部」と は，「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し，一般的な体格の成人 の腕部の太さよりも若干大きい幅とされ，そこから保持部内に腕部を挿入可能であ＼nることが記載されている。そして，【０１００】には，腕部を保持する保持部は，【図 １３】（ａ）に示されるものに限定されず，同図（ｂ）〜（ｅ）に示されるものとし てもよいこと，さらに，同図（ｃ）は，開口を「所定角度で傾斜させた」ものであり， 同図（ｅ）は，開口を「上方に開口」させたものであることが記載されている。 以上の記載を踏まえると，【図１３】（ａ）は，開口が所定角度で傾斜せずに横を向 いている保持部を示していると理解するのが自然であり，そうすると，当初明細書 には，所定角度で傾斜したものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」い ている保持部が記載されているといえる。 そして，「開口が横を向」いている保持部であっても，腕部を横方向に移動させる ことで被施療者が腕部を保持部内に挿入することができ，座部に座った被施療者の 腕部を保持部の内面に設けた空気袋によって施療することができることが容易に認 識でき，被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当＼n初明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解できるというべきである。
ウ 請求項２の「開口が真横を向いている」にいう「開口」とは，そこから保持部 内に腕部を挿入することを可能とするもの（【００３８】，【図２】）であることから＼nすれば，「開口が真横を向いている」とは，腕部の挿入方向に着目して，被施療者が 座部に座った状態で腕部を「真横」（水平）に移動させることで保持部内に腕部を挿 入することができるという技術的意義を有するものであると理解できる。 そして，当初明細書には，【図１３】（ａ）及び（ｃ）において，所定角度で傾斜し たものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」いている保持部が示され， 同図（ａ）は，開口が所定角度で傾斜せずに横を向いている保持部，すなわち，「開 口が真横を向」いている保持部を示していると理解するのが自然であるところ，「開 口が真横を向」いていれば，腕部を真横（水平）に移動させることで被施療者が腕部 を保持部内に挿入することができ，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に 設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕 部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題＼nを解決できることも容易に理解することができるというべきである。
エ 当初明細書には，【００３７】，【００４４】，【００４６】などにも，前腕部を 挿入する第２保持部分の内面において，被施療者の手首又は掌に相当する部分に振 動装置が設けられていることが開示されている。加えて，保持部が，被施療者の上 腕を保持するための第１保持部分と被施療者の前腕を保持するための第２保持部分 とから構成され（【００３７】，【図２】），第２保持部分の内面であって被施療者の手首又は掌に相当する部分に振動装置が設けられ，この振動装置が振動することによ＼nり，被施療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっていること（【００４４】，【図２】）も記載されている。＼nそうすると，保持部内に挿入された被施療者の手首又は掌を，保持部の内面であ って，手首又は掌に相当する部分に設けられた振動装置を振動させることで，被施 療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっており，その前提として，保持＼n部が，被施療者の手首又は掌を「保持可能」とするような構＼成を有していることは 明らかである。
オ 当初明細書のうち，第１保持部分を幅方向へ切断したときの断面図である【図 ５】，【図８】には，空気袋（１１ｂ，１１ｃ，２６ｂ，２６ｃ）が全体として保持部 の奥側（図の右側）よりも開口側（図の左側）の端部にて高さが高くなるよう盛り上 がる形状が示されており，当初明細書の【００４２】の記載も踏まえると，【図５】 には，保持部分の内面の略全体において略一定の厚み幅を有する空気袋１１ｂと， 当該空気袋１１ｂの上に積層する形で空気袋１１ｃが設けられ，当該空気袋１１ｃ は奥側から開口側に行くにしたがってその厚み幅が漸増しており，空気袋１１ｂと 空気袋１１ｃをあわせてみたときに，空気袋は開口側の部分の方が奥側の部分より も立ち上がるように構成されていることが記載されているといえる。＼nそして，空気袋が保持部の開口側の部分の方が奥側の部分よりも立ち上がるよう に構成されていれば，空気袋の膨張・圧縮の程度が保持部の奥側の部分よりも開口＼n側の部分の方が大きく，腕部がそのような空気袋の構成に応じた膨張・圧縮に伴う＼n力を受けることで，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に設けた空気袋に よって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕部を施療するこ とが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題を解決できるこ＼nとも容易に理解することができる。 カ 以上によれば，本件補正は，当初明細書の全ての記載を総合することにより 導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえ ない。
・・・
４ 取消事由３（サポート要件に係る判断の誤り）について
(1) サポート要件について
特許請求の範囲の記載が，サポート要件を定めた特許法３６条６項１号に適合す るか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請 求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細 な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであ るか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当 該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
(2) 本件発明１について
ア 本件明細書の記載 本件明細書には，(1)椅子型のマッサージ機にあっては，肘掛け部にバイブレータ 等の施療装置が設けられていないことが多く，被施療者の腕部を施療することがで きないという問題があったことから（【０００２】，【０００３】），被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供することを課題とし（【０００７】），(2)当 該課題を解決するための手段として，被施療者が着座可能な座部と，被施療者の上＼n半身を支持する背凭れ部とを備える椅子型のマッサージ機において，「前記座部の両 側に夫々配設され，被施療者の腕部を部分的に覆って保持する一対の保持部と，前 記保持部の内面に設けられる膨張及び収縮可能な空気袋と，を有し，前記保持部は，＼nその幅方向に切断して見た断面において被施療者の腕を挿入する開口が形成されて いると共に，その内面に互いに対向する部分を有し，前記空気袋は，前記内面の互 いに対向する部分のうち少なくとも一方の部分に設けられ，前記一対の保持部は， 各々の前記開口が横を向き，且つ前記開口同士が互いに対向するように配設され」 ていること（【００１０】），(3)本発明に係るマッサージ機によれば，空気袋によって 被施療者の腕部を施療することが可能となること（【００２８】）が記載されている。＼n
そして，本件明細書には，本件発明の「実施の形態１」の説明において，マッサー ジ機の全体構成やその動作について，保持部の構＼成やその内面に設けられた空気袋 の構成や作用とともに記載され（【００３７】，【００３８】，【００４２】〜【００４５】，【００４８】，【図１】，【図２】，【図５】），本件明細書の【０１００】，【０１０＼n１】及び【図１３】には，本件発明のマッサージ機の保持部の種々の断面形状につい て説明がされているところ，マッサージ機を扱う当業者であれば，本件明細書の以 上の記載から，(1)の課題を解決するために(2)の解決手段を備え，(3)の効果を奏する 発明を認識することができる。 そして，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２(1)のとおりで あるところ，本件明細書の【００１０】には，同発明が記載されている。また，当業 者が，本件明細書の前記記載により本件発明１の課題を解決できると認識すること ができる。そうすると，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明 の詳細な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のも のであるということができ，本件発明１の記載についてサポート要件の違反はない。
イ 原告の主張について
原告は，(1)構成要件Ｇは，空気袋につき，保持部の内面の対向する部分の一方の＼n部分のみに設ける構成も含むが，本件明細書には，かかる構＼成であっても解決でき る課題につき何らの説明もなく，(2)構成要件Ｈは，保持部の形状につき，本件明細＼n書の【図１３】の（ａ），（ｃ）から導かれる形状とするものであるところ，本件明細 書には，他の形状を示す同図（ｂ），（ｄ），（ｅ）との関係で解決される課題につき，何らの説明もないと主張する。 しかし，本件明細書によれば，保持部の内面の対向する部分の双方でなくとも， 対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば，被施療者の腕部を施療すること が可能なマッサージ機を提供するという本件明細書に記載の課題の解決手段として＼n十分であることが容易に理解することができる。また，保持部に形成する開口が横＼nを向いていれば，腕部を横方向に移動させることで被施療者が保持部内に腕部を挿 入することができ，座部に座った被施療者の腕部を施療することが可能なマッサー＼nジ機を提供するという本件明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解する ことができる。 したがって，原告の主張は理由がない。
５ 取消事由５（引用発明に基づく進歩性判断の誤り）について
・・・
このように，甲１３文献に示されるパッド３１は，せいぜい，パッド３５ととも に肢にフィットするように全体にｃ字形をしており，開口を患者の側に向けて，パ ッド３５とともに椅子２１（肘掛け）又は床の上に「置く」ことができることが開示 されているにとどまり，「一対の保持部」について，相違点２に係る，各々の開口が 横を向き，かつ開口同士が互いに「対向するように配設」するという技術思想が開 示されているとはいえない。
(ウ) したがって，引用発明に甲１３技術を適用する動機付けはないし，これを 適用しても，相違点２に係る構成に至らないから，これを容易に想到することがで＼nきたものとはいえない。
本件審決は，明確性要件の判断において，構成要件Ｇ及びＬについて判断したの＼nみで，構成要件Ｆについては「請求人の主張の概要」にも「当合議体の判断」にも記＼n載がなく，実質的に判断されたと評価することもできない。 したがって，本件審決には，手続的な違法があり，これが審決の結論に影響を及 ぼす違法であるということができる。
(3) 補正要件違反，分割要件違反及びサポート要件について
ア 本件審決には，補正要件違反等の原告の主張する無効理由との関係で，構成＼n要件Ｆについての明示的な記載はない。 しかし，補正要件の適否は，当該補正に係る全ての補正事項について全体として 判断されるべきものであり，事項Ｆの一部の追加が新規事項に当たるという主張は， 本件補正に係る補正要件違反という無効理由を基礎付ける攻撃防御方法の一部にす ぎず，これと独立した別個の無効理由であるとまではいえない。その判断を欠いた としても，直ちに当該無効理由について判断の遺脱があったということはできない。 また，構成要件Ｆで規定する「開口」は，構＼成要件Ｈ（「前記一対の保持部は，各々 の前記開口が横を向き，且つ前記開口同士が互いに対向するように配設されている」） の前提となる構成であって，事項Ｈの追加が新規事項の追加に当たらないとした本＼n件審決においても，実質的に判断されているということができる。 そして，後記のとおり，当初明細書の【００３７】，【００３８】，【図２】には，断 面視において略Ｃ字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載され，「開口部」とは， 「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し，一般的な体格の成人の腕 部の太さよりも若干大きい幅とされ，そこから保持部内に腕部を挿入可能であるこ＼nとが記載されているから，構成要件Ｆで規定する「開口」が，当初明細書に記載され＼nていた事項であることは明らかである。
イ また，新規事項の追加があることを前提とした分割要件違反に起因する新規 性・進歩性欠如をいう原告の主張も，同様である。
ウ サポート要件についても，本件審決には，構成要件Ｆについての明示的な記＼n載はない。 しかし，サポート要件の適合性は，後記４(1)のとおり判断すべきものであり，上 記アと同様，事項Ｆの一部についての判断を欠いたとしても，直ちに当該無効理由 について判断の遺脱があったということはできない。 また，構成要件Ｆで規定する「開口」は，上記アのとおり，構＼成要件Ｈの前提とな る構成であり，本件審決においても実質的に判断されているということができる。＼nそして，後記のとおり，本件発明１は，本件明細書の【００１０】に記載された構＼n成を全て備えており，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明に より当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであり，加え て，本件明細書にも前記【００３７】，【００３８】，【図２】と同様の記載があることからすれば，構成要件Ｆで規定する「開口」が本件明細書の当該記載によってサポ＼nートされていることも明らかである。
(4) 小括
以上のとおり，本件審決は，明確性要件についての判断を遺脱しており，この点 の審理判断を尽くさせるため，本件審決は取り消されるべきである。 もっとも，他の無効理由については当事者双方が主張立証を尽くしているので， 以下，当裁判所の判断を示すこととする。
・・・
ア 当初明細書の【００４２】，【００４４】，【００４８】，【図５】，【００６６】， 【００７２】，【００７４】，【図８】には，保持部の内面の略全体に空気袋が設けられている構成の記載がある。これらの記載に加えて，従来のマッサージ機においては，＼n肘掛け部に例えばバイブレータ等の施療装置が設けられていないことが多く，被施 療者の腕部を施療することができないことが課題になっていたこと（【０００３】） を併せて考えれば，当初明細書の上記各記載から，保持部の内面の対向する部分の 双方でなくとも，対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば，腕部が保持部 によって保持され，保持部の内面の一方の側から空気袋の膨張・圧縮に伴う力を受 けることで一定の施療効果が期待できることは明らかというべきである。 そうすると，保持部の内面の互いに対向する部分の双方でなく，対向する部分の 一方に空気袋が設けられていれば，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に 設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕 部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題＼nの課題解決手段として十分であることが容易に理解できる。＼n
イ 当初明細書の【００４２】には，保持部の形状について「略Ｃ字状」の断面形 状を有することの記載があり，【００３７】，【００３８】及び【図２】には，断面視 において略Ｃ字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載されており，「開口部」と は，「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し，一般的な体格の成人 の腕部の太さよりも若干大きい幅とされ，そこから保持部内に腕部を挿入可能であ＼nることが記載されている。そして，【０１００】には，腕部を保持する保持部は，【図 １３】（ａ）に示されるものに限定されず，同図（ｂ）〜（ｅ）に示されるものとし てもよいこと，さらに，同図（ｃ）は，開口を「所定角度で傾斜させた」ものであり， 同図（ｅ）は，開口を「上方に開口」させたものであることが記載されている。 以上の記載を踏まえると，【図１３】（ａ）は，開口が所定角度で傾斜せずに横を向 いている保持部を示していると理解するのが自然であり，そうすると，当初明細書 には，所定角度で傾斜したものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」い ている保持部が記載されているといえる。 そして，「開口が横を向」いている保持部であっても，腕部を横方向に移動させる ことで被施療者が腕部を保持部内に挿入することができ，座部に座った被施療者の 腕部を保持部の内面に設けた空気袋によって施療することができることが容易に認 識でき，被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当＼n初明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解できるというべきである。
ウ 請求項２の「開口が真横を向いている」にいう「開口」とは，そこから保持部 内に腕部を挿入することを可能とするもの（【００３８】，【図２】）であることから＼nすれば，「開口が真横を向いている」とは，腕部の挿入方向に着目して，被施療者が 座部に座った状態で腕部を「真横」（水平）に移動させることで保持部内に腕部を挿 入することができるという技術的意義を有するものであると理解できる。 そして，当初明細書には，【図１３】（ａ）及び（ｃ）において，所定角度で傾斜し たものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」いている保持部が示され， 同図（ａ）は，開口が所定角度で傾斜せずに横を向いている保持部，すなわち，「開 口が真横を向」いている保持部を示していると理解するのが自然であるところ，「開 口が真横を向」いていれば，腕部を真横（水平）に移動させることで被施療者が腕部 を保持部内に挿入することができ，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に 設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕 部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題＼nを解決できることも容易に理解することができるというべきである。
エ 当初明細書には，【００３７】，【００４４】，【００４６】などにも，前腕部を 挿入する第２保持部分の内面において，被施療者の手首又は掌に相当する部分に振 動装置が設けられていることが開示されている。加えて，保持部が，被施療者の上 腕を保持するための第１保持部分と被施療者の前腕を保持するための第２保持部分 とから構成され（【００３７】，【図２】），第２保持部分の内面であって被施療者の手首又は掌に相当する部分に振動装置が設けられ，この振動装置が振動することによ＼nり，被施療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっていること（【００４４】，【図２】）も記載されている。＼nそうすると，保持部内に挿入された被施療者の手首又は掌を，保持部の内面であ って，手首又は掌に相当する部分に設けられた振動装置を振動させることで，被施 療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっており，その前提として，保持＼n部が，被施療者の手首又は掌を「保持可能」とするような構＼成を有していることは 明らかである。
オ 当初明細書のうち，第１保持部分を幅方向へ切断したときの断面図である【図 ５】，【図８】には，空気袋（１１ｂ，１１ｃ，２６ｂ，２６ｃ）が全体として保持部 の奥側（図の右側）よりも開口側（図の左側）の端部にて高さが高くなるよう盛り上 がる形状が示されており，当初明細書の【００４２】の記載も踏まえると，【図５】 には，保持部分の内面の略全体において略一定の厚み幅を有する空気袋１１ｂと， 当該空気袋１１ｂの上に積層する形で空気袋１１ｃが設けられ，当該空気袋１１ｃ は奥側から開口側に行くにしたがってその厚み幅が漸増しており，空気袋１１ｂと 空気袋１１ｃをあわせてみたときに，空気袋は開口側の部分の方が奥側の部分より も立ち上がるように構成されていることが記載されているといえる。＼nそして，空気袋が保持部の開口側の部分の方が奥側の部分よりも立ち上がるよう に構成されていれば，空気袋の膨張・圧縮の程度が保持部の奥側の部分よりも開口＼n側の部分の方が大きく，腕部がそのような空気袋の構成に応じた膨張・圧縮に伴う＼n力を受けることで，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に設けた空気袋に よって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕部を施療するこ とが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題を解決できるこ＼nとも容易に理解することができる。 カ 以上によれば，本件補正は，当初明細書の全ての記載を総合することにより 導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえ ない。
・・・
４ 取消事由３（サポート要件に係る判断の誤り）について
(1) サポート要件について
特許請求の範囲の記載が，サポート要件を定めた特許法３６条６項１号に適合す るか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請 求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細 な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであ るか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当 該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
(2) 本件発明１について
ア 本件明細書の記載 本件明細書には，(1)椅子型のマッサージ機にあっては，肘掛け部にバイブレータ 等の施療装置が設けられていないことが多く，被施療者の腕部を施療することがで きないという問題があったことから（【０００２】，【０００３】），被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供することを課題とし（【０００７】），(2)当 該課題を解決するための手段として，被施療者が着座可能な座部と，被施療者の上＼n半身を支持する背凭れ部とを備える椅子型のマッサージ機において，「前記座部の両 側に夫々配設され，被施療者の腕部を部分的に覆って保持する一対の保持部と，前 記保持部の内面に設けられる膨張及び収縮可能な空気袋と，を有し，前記保持部は，＼nその幅方向に切断して見た断面において被施療者の腕を挿入する開口が形成されて いると共に，その内面に互いに対向する部分を有し，前記空気袋は，前記内面の互 いに対向する部分のうち少なくとも一方の部分に設けられ，前記一対の保持部は， 各々の前記開口が横を向き，且つ前記開口同士が互いに対向するように配設され」 ていること（【００１０】），(3)本発明に係るマッサージ機によれば，空気袋によって 被施療者の腕部を施療することが可能となること（【００２８】）が記載されている。＼n
そして，本件明細書には，本件発明の「実施の形態１」の説明において，マッサー ジ機の全体構成やその動作について，保持部の構＼成やその内面に設けられた空気袋 の構成や作用とともに記載され（【００３７】，【００３８】，【００４２】〜【００４５】，【００４８】，【図１】，【図２】，【図５】），本件明細書の【０１００】，【０１０＼n１】及び【図１３】には，本件発明のマッサージ機の保持部の種々の断面形状につい て説明がされているところ，マッサージ機を扱う当業者であれば，本件明細書の以 上の記載から，(1)の課題を解決するために(2)の解決手段を備え，(3)の効果を奏する 発明を認識することができる。 そして，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２(1)のとおりで あるところ，本件明細書の【００１０】には，同発明が記載されている。また，当業 者が，本件明細書の前記記載により本件発明１の課題を解決できると認識すること ができる。そうすると，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明 の詳細な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のも のであるということができ，本件発明１の記載についてサポート要件の違反はない。
イ 原告の主張について
原告は，(1)構成要件Ｇは，空気袋につき，保持部の内面の対向する部分の一方の＼n部分のみに設ける構成も含むが，本件明細書には，かかる構＼成であっても解決でき る課題につき何らの説明もなく，(2)構成要件Ｈは，保持部の形状につき，本件明細＼n書の【図１３】の（ａ），（ｃ）から導かれる形状とするものであるところ，本件明細 書には，他の形状を示す同図（ｂ），（ｄ），（ｅ）との関係で解決される課題につき，何らの説明もないと主張する。 しかし，本件明細書によれば，保持部の内面の対向する部分の双方でなくとも， 対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば，被施療者の腕部を施療すること が可能なマッサージ機を提供するという本件明細書に記載の課題の解決手段として＼n十分であることが容易に理解することができる。また，保持部に形成する開口が横＼nを向いていれば，腕部を横方向に移動させることで被施療者が保持部内に腕部を挿 入することができ，座部に座った被施療者の腕部を施療することが可能なマッサー＼nジ機を提供するという本件明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解する ことができる。 したがって，原告の主張は理由がない。
５ 取消事由５（引用発明に基づく進歩性判断の誤り）について
・・・
このように，甲１３文献に示されるパッド３１は，せいぜい，パッド３５ととも に肢にフィットするように全体にｃ字形をしており，開口を患者の側に向けて，パ ッド３５とともに椅子２１（肘掛け）又は床の上に「置く」ことができることが開示 されているにとどまり，「一対の保持部」について，相違点２に係る，各々の開口が 横を向き，かつ開口同士が互いに「対向するように配設」するという技術思想が開 示されているとはいえない。
(ウ) したがって，引用発明に甲１３技術を適用する動機付けはないし，これを 適用しても，相違点２に係る構成に至らないから，これを容易に想到することがで＼nきたものとはいえない。
◆判決本文
関連事件です。こちらは無効理由無しとした審決が維持されています。
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2020.01. 8
令和1(行ケ)10074 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月23日 知的財産高等裁判所
訂正要件を満たすとともに、進歩性違反無しとした審決が維持されました。
本件訂正は，請求項１における「前記ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個 数を，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数とし ている光照射装置。」を，「前記ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数を，順 方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数とし，複数の 前記ＬＥＤ基板を前記ライン方向に沿って直列させてある光照射装置。」に訂 正するものである。 そして，原告は，本件訂正は，本件訂正前は１枚のＬＥＤ基板についての 発明であったものを，複数のＬＥＤ基板をライン状に直列させて所望の長手 方向の長さの製品を得るという発明に変質させるものであり，実質上特許請 求の範囲を拡張し，又は変更するものであるから，特許法１２６条６項に違 反する旨主張する。 そこで，この点について検討する。
ア 本件特許の特許請求の範囲（請求項１）の「ＬＥＤ基板」の意義
(ア) 本件訂正前の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，「ＬＥＤ 基板」とは，「ライン状の光を照射する光照射装置」に「備え」られた「基 板収容空間を有する筐体」に「収容」され，「複数の同一のＬＥＤを搭載 した」ものであって，「搭載されるＬＥＤの個数を，順方向電圧の異なる ＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数と」するものであることを 理解できる。 一方，本件訂正前の特許請求の範囲（請求項１）には，「ＬＥＤ基板」 の個数について定義した記載はなく，「ＬＥＤ基板」の個数を単数に限定 して解釈すべき根拠となる記載はない。
(イ) 次に，前記(1)イのとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本 発明」は，複数の同一のＬＥＤを搭載したＬＥＤ基板と，前記ＬＥＤ基 板を収容する基板収容空間を有する筐体とを備えた光照射装置であっ て，電源電圧とＬＥＤを直列に接続したときの順方向電圧の合計との差 が所定の許容範囲となるＬＥＤの個数をＬＥＤ単位数とし，前記ＬＥＤ 基板に搭載するＬＥＤの個数を，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まる ＬＥＤ単位数の公倍数とする構成を採用することにより，ＬＥＤ基板の＼nサイズを同一にして，部品点数及び製造コストを削減できるという効果 を奏するものであり，さらに，上記ＬＥＤ基板に搭載するＬＥＤの個数 を，上記ＬＥＤ単位数の最小公倍数とすることにより，ＬＥＤ基板の大 きさを同じにするだけでなく，その大きさを可及的に小さくして，汎用 性を向上させるという効果を奏する旨が記載されており，この点に本件 訂正前の特許請求の範囲（請求項１）の発明（以下「本件訂正前発明１」 という。）の技術的意義があると認められる。 また，当業者であれば，上記「汎用性を向上させる」とは，可及的に 小さな大きさのＬＥＤ基板の直列枚数を変えることにより，ＬＥＤ基板 を様々な長さの光照射装置に用いることのできるようにすることなど を意味するものであることを理解できるものといえる。 そして，本件訂正前発明１の上記技術的意義に照らすと，上記ＬＥＤ 基板の個数を単数に限定する必然性はみいだし難い。 むしろ，本件明細書の【発明を実施するための最良の形態】に関する 記載は，複数の上記ＬＥＤ基板をライン方向に沿って直列させることが 可能であることを理解できるものであって（【００１７】，【００４１】，＼n図１），このことも，上記理解を裏付けるものといえる。
(ウ) 以上の本件訂正前発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び 本件明細書の記載を総合すれば，本件訂正前発明１の「ＬＥＤ基板」は 個数が単数のものに限定されないと解される。 イ 訂正の適否について 本件訂正による訂正事項は，前記柱書のとおりであり，本件訂正前にお いては，ＬＥＤ基板の枚数や具体的な配置の特定がなかったものを，本件 訂正後においては，「複数の前記ＬＥＤ基板を前記ライン方向に沿って直列 させてある」ことを特定するものである。 そして，本件明細書には，２つのＬＥＤ基板をライン方向に沿って直列 させること（【００１７】，【００１９】，図１）及びＬＥＤ基板の直列させ る数を変更して，光照射装置の長さを変更させること（【００４１】）が記 載されていることから，本件訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の 範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正であると認められる。 また，本件訂正前発明１の「ＬＥＤ基板」は個数が単数のものに限定さ れないと解されることについては，前記アのとおりであり，本件訂正は， 訂正前に特定されていなかった基板の枚数や配置を特定するものに過ぎな いから，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないと認 められる。 したがって，本件訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものではな く，訂正要件に適合するとした本件審決の判断に誤りはないから，原告主 張の取消事由１は理由がない。
・・・・
前記(1)のとおり，原告製品「ＩＤＢ−Ｌ６００／２０ＲＳ」及び「ＩＤ Ｂ−Ｌ６００／２０ＷＳ」（甲５）として，本件出願前に公然実施をされた 甲５発明は，ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異な るＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の公倍数である，ライン状の光を照射す る照射装置であって，上記ＬＥＤ基板を２枚，上記ライン方向に沿って直 列させるものであるといえる。 しかしながら，上記の原告製品からは，いかなる技術思想に基づき，１ 枚のＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数を定めたのか，また，そのよう なＬＥＤ基板を２枚長手方向に直列させることにしたのかは，明らかでな い（前記(1)）。 また，前記２(1)及び３のとおり，本件出願当時，原告製品「ＩＤＢ−１ １／１４Ｒ」及び「ＩＤＢ１１／１４Ｗ」（甲３）として甲３発明が，原告 製品「ＩＤＢ−Ｃ１１／１４Ｒ」及び「ＩＤＢ−Ｃ１１／１４Ｂ」（甲４） として甲４発明が，いずれも公然実施されており，これらの発明は，１枚 のＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎 に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数であるものであるが，他方で，上記の 原告製品からは，いかなる技術思想に基づき，同製品のＬＥＤ基板に搭載 されるＬＥＤの個数を定めたのかは，明らかでない（前記２(1)，３）。 さらに，前記２(2)ウのとおり，本件出願当時，ＬＥＤ基板の設計におけ る技術分野では，故障を防ぎ，品質を保持し，作業を効率化するために， ＬＥＤ基板間の配線及び半田付けを極力減らすようにすることが技術常識 であった。
そうすると，甲５発明に接した当業者は，仮に，当該プリント基板（Ｌ ＥＤ基板）に搭載されるＬＥＤの個数が，赤色ＬＥＤを直列に接続する場 合の個数と白色ＬＥＤを直列に接続する場合の個数の公倍数であることを 認識し，かつ，原告製品として公然実施されていた，１枚のプリント基板 （ＬＥＤ基板）に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異なるＬＥＤ 毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数である甲３発明及び甲４発明を認識 していたとしても，甲５発明において，２枚のＬＥＤ基板を長手方向に直 列させるという構成を維持したまま，１枚のプリント基板に搭載するＬＥ＼nＤの個数を１７４個から，直列接続されている赤色ＬＥＤの個数「６」と 直列接続されている白色ＬＥＤの個数「３」の最小公倍数である６個に変 更する（相違点３に係る本件発明１の構成とする）ことの動機付けはなく，＼nかかる構成とすることを容易に想到することができたものと認めることは＼nできず，むしろ，１枚のプリント基板に搭載するＬＥＤの個数を減らして， 同一数のＬＥＤを配設するのに必要なプリント基板数を増やすことには阻 害要因があったと認められる。
イ 以上のとおり，当業者において，甲５発明に基づき，又は，甲５発明に 甲３発明ないし甲４発明を適用して，相違点３に係る本件発明１の構成に＼n容易に想到することができるものとは認められない。
本件訂正は，請求項１における「前記ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個 数を，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数とし ている光照射装置。」を，「前記ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数を，順 方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数とし，複数の 前記ＬＥＤ基板を前記ライン方向に沿って直列させてある光照射装置。」に訂 正するものである。 そして，原告は，本件訂正は，本件訂正前は１枚のＬＥＤ基板についての 発明であったものを，複数のＬＥＤ基板をライン状に直列させて所望の長手 方向の長さの製品を得るという発明に変質させるものであり，実質上特許請 求の範囲を拡張し，又は変更するものであるから，特許法１２６条６項に違 反する旨主張する。 そこで，この点について検討する。
ア 本件特許の特許請求の範囲（請求項１）の「ＬＥＤ基板」の意義
(ア) 本件訂正前の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，「ＬＥＤ 基板」とは，「ライン状の光を照射する光照射装置」に「備え」られた「基 板収容空間を有する筐体」に「収容」され，「複数の同一のＬＥＤを搭載 した」ものであって，「搭載されるＬＥＤの個数を，順方向電圧の異なる ＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数と」するものであることを 理解できる。 一方，本件訂正前の特許請求の範囲（請求項１）には，「ＬＥＤ基板」 の個数について定義した記載はなく，「ＬＥＤ基板」の個数を単数に限定 して解釈すべき根拠となる記載はない。
(イ) 次に，前記(1)イのとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本 発明」は，複数の同一のＬＥＤを搭載したＬＥＤ基板と，前記ＬＥＤ基 板を収容する基板収容空間を有する筐体とを備えた光照射装置であっ て，電源電圧とＬＥＤを直列に接続したときの順方向電圧の合計との差 が所定の許容範囲となるＬＥＤの個数をＬＥＤ単位数とし，前記ＬＥＤ 基板に搭載するＬＥＤの個数を，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まる ＬＥＤ単位数の公倍数とする構成を採用することにより，ＬＥＤ基板の＼nサイズを同一にして，部品点数及び製造コストを削減できるという効果 を奏するものであり，さらに，上記ＬＥＤ基板に搭載するＬＥＤの個数 を，上記ＬＥＤ単位数の最小公倍数とすることにより，ＬＥＤ基板の大 きさを同じにするだけでなく，その大きさを可及的に小さくして，汎用 性を向上させるという効果を奏する旨が記載されており，この点に本件 訂正前の特許請求の範囲（請求項１）の発明（以下「本件訂正前発明１」 という。）の技術的意義があると認められる。 また，当業者であれば，上記「汎用性を向上させる」とは，可及的に 小さな大きさのＬＥＤ基板の直列枚数を変えることにより，ＬＥＤ基板 を様々な長さの光照射装置に用いることのできるようにすることなど を意味するものであることを理解できるものといえる。 そして，本件訂正前発明１の上記技術的意義に照らすと，上記ＬＥＤ 基板の個数を単数に限定する必然性はみいだし難い。 むしろ，本件明細書の【発明を実施するための最良の形態】に関する 記載は，複数の上記ＬＥＤ基板をライン方向に沿って直列させることが 可能であることを理解できるものであって（【００１７】，【００４１】，＼n図１），このことも，上記理解を裏付けるものといえる。
(ウ) 以上の本件訂正前発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び 本件明細書の記載を総合すれば，本件訂正前発明１の「ＬＥＤ基板」は 個数が単数のものに限定されないと解される。 イ 訂正の適否について 本件訂正による訂正事項は，前記柱書のとおりであり，本件訂正前にお いては，ＬＥＤ基板の枚数や具体的な配置の特定がなかったものを，本件 訂正後においては，「複数の前記ＬＥＤ基板を前記ライン方向に沿って直列 させてある」ことを特定するものである。 そして，本件明細書には，２つのＬＥＤ基板をライン方向に沿って直列 させること（【００１７】，【００１９】，図１）及びＬＥＤ基板の直列させ る数を変更して，光照射装置の長さを変更させること（【００４１】）が記 載されていることから，本件訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の 範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正であると認められる。 また，本件訂正前発明１の「ＬＥＤ基板」は個数が単数のものに限定さ れないと解されることについては，前記アのとおりであり，本件訂正は， 訂正前に特定されていなかった基板の枚数や配置を特定するものに過ぎな いから，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないと認 められる。 したがって，本件訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものではな く，訂正要件に適合するとした本件審決の判断に誤りはないから，原告主 張の取消事由１は理由がない。
・・・・
前記(1)のとおり，原告製品「ＩＤＢ−Ｌ６００／２０ＲＳ」及び「ＩＤ Ｂ−Ｌ６００／２０ＷＳ」（甲５）として，本件出願前に公然実施をされた 甲５発明は，ＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異な るＬＥＤ毎に定まるＬＥＤ単位数の公倍数である，ライン状の光を照射す る照射装置であって，上記ＬＥＤ基板を２枚，上記ライン方向に沿って直 列させるものであるといえる。 しかしながら，上記の原告製品からは，いかなる技術思想に基づき，１ 枚のＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数を定めたのか，また，そのよう なＬＥＤ基板を２枚長手方向に直列させることにしたのかは，明らかでな い（前記(1)）。 また，前記２(1)及び３のとおり，本件出願当時，原告製品「ＩＤＢ−１ １／１４Ｒ」及び「ＩＤＢ１１／１４Ｗ」（甲３）として甲３発明が，原告 製品「ＩＤＢ−Ｃ１１／１４Ｒ」及び「ＩＤＢ−Ｃ１１／１４Ｂ」（甲４） として甲４発明が，いずれも公然実施されており，これらの発明は，１枚 のＬＥＤ基板に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎 に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数であるものであるが，他方で，上記の 原告製品からは，いかなる技術思想に基づき，同製品のＬＥＤ基板に搭載 されるＬＥＤの個数を定めたのかは，明らかでない（前記２(1)，３）。 さらに，前記２(2)ウのとおり，本件出願当時，ＬＥＤ基板の設計におけ る技術分野では，故障を防ぎ，品質を保持し，作業を効率化するために， ＬＥＤ基板間の配線及び半田付けを極力減らすようにすることが技術常識 であった。
そうすると，甲５発明に接した当業者は，仮に，当該プリント基板（Ｌ ＥＤ基板）に搭載されるＬＥＤの個数が，赤色ＬＥＤを直列に接続する場 合の個数と白色ＬＥＤを直列に接続する場合の個数の公倍数であることを 認識し，かつ，原告製品として公然実施されていた，１枚のプリント基板 （ＬＥＤ基板）に搭載されるＬＥＤの個数が，順方向電圧の異なるＬＥＤ 毎に定まるＬＥＤ単位数の最小公倍数である甲３発明及び甲４発明を認識 していたとしても，甲５発明において，２枚のＬＥＤ基板を長手方向に直 列させるという構成を維持したまま，１枚のプリント基板に搭載するＬＥ＼nＤの個数を１７４個から，直列接続されている赤色ＬＥＤの個数「６」と 直列接続されている白色ＬＥＤの個数「３」の最小公倍数である６個に変 更する（相違点３に係る本件発明１の構成とする）ことの動機付けはなく，＼nかかる構成とすることを容易に想到することができたものと認めることは＼nできず，むしろ，１枚のプリント基板に搭載するＬＥＤの個数を減らして， 同一数のＬＥＤを配設するのに必要なプリント基板数を増やすことには阻 害要因があったと認められる。
イ 以上のとおり，当業者において，甲５発明に基づき，又は，甲５発明に 甲３発明ないし甲４発明を適用して，相違点３に係る本件発明１の構成に＼n容易に想到することができるものとは認められない。
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2019.12.23
平成31(行ケ)10026 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月11日 知的財産高等裁判所
無効審判における訂正請求は、新規事項であるとした審決が維持されました。
本件で主に問題とされているのは実施例２であるが，その検討の前提と して，本件当初発明の意義及び実施例２の変更元である実施例１について まず検討する。 本件当初発明は，特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所 定の位置に達した際に，出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエ ア通路の連通状態を開閉弁機構により切換え，エア圧の変化を介して前記＼n出力部材の位置を検知可能にした流体圧シリンダ及びクランプ装置に関す＼nるものであり（段落【０００１】），流体圧シリンダの小型化，出力部材 の位置検出の信頼性や耐久性の向上等を目的とするものである（段落【０ ０１１】，【００２１】ないし【００２３】）。 実施例１は，第１エア通路２１のエア圧を介して，出力部材４が上昇限 界位置にあることを検出する為の第１開閉弁機構３０，第２エア通路２２＼nのエア圧を介して，出力部材４が下降限界位置にあることを検出する為の 第２開閉弁機構５０を備えるクランプ装置１である（段落【００３６】）。＼n第１開閉弁機構３０は，油圧導入室３３が，油圧導入路３４を介して，ク＼nランプ油室１４に接続され，クランプ油室１４に油圧が供給されると，油 圧導入路３４から油圧導入室３３に油圧が導入され，その油圧が弁体本体 ３８を進出方向へ付勢し，閉弁状態から開弁状態となる。逆に，クランプ 装置１がアンクランプ状態になったとき，油圧導入室３３の油圧がドレン 圧になり，ピストンロッド部材４ａの大径ロッド部４ｅにより弁体本体３ ８がキャップ部材３２側へ押動され開弁状態から閉弁状態に切換わる（段 落【００５７】ないし【００５９】）。第２開閉弁機構５０は，クランプ＼n装置１がアンクランプ状態のとき，アンクランプ油室１５の油圧が，油圧 導入孔（路）５４から油圧導入室５３へ導入され，油圧導入室５３の油圧 により弁体５１が上方へ付勢されて上方へ移動して開弁状態となる。逆に， アンクランプ油室１５の油圧をドレン圧に切換え，ピストンロッド部材４ ａが下降限界位置まで下降すると，弁体本体５８がピストン部４ｐにより 下方へ押動され，開弁状態から閉弁状態に切換わる（段落【００６９】， 【００７０】）。また，本件当初明細書には，実施例１の効果として，エ ア通路のエア圧を介して，クランプ状態になったこと，又は，出力部材の 所定の位置を確実に検知できること（段落【００７０】，【００７３】）， 第１，第２開閉弁機構をクランプ本体内に組み込むことができるため，油＼n圧シリンダ１を小型化することができること（段落【００７１】），第１， 第２開閉弁機構では，クランプ油室内（第２開閉弁機構＼においてはアンク ランプ油室内）の油圧を油圧導入室に導入し，その油圧を弁体に作用させ て，弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐久性の面 で有利であること（段落【００７２】）が記載されている。
イ(ア) 次に，本件当初明細書には，実施例２として，実施例１の第２開閉 弁機構５０を部分的に変更し，弁体本体５８Ａの下端部分に形成した凹＼n穴５８ｄと油圧導入室５３に圧縮コイルスプリング５３ａを装着するこ とで，弁体本体５８Ａが，油圧導入室５３の油圧によって上方へ付勢さ れると共に，圧縮コイルスプリング５３ａによって上方へ付勢されるよ うにした第２開閉弁機構５０Ａが開示されている（段落【００７４】，＼n【図１１】，【図１２】）。ここで，圧縮コイルスプリング５３ａは「ク ランプ状態からアンクランプ状態へ切換える際に，アンクランプ油室１ ５に充填される油圧の圧力が立ち上がるまでの過渡時における，弁体５ １の作動確実性を高める」（段落【００７５】）ものとされているから， 実施例２において，弁体本体５８Ａを上方へ付勢する力は，主としてア ンクランプ油室１５から油圧導入路５４を通じて油圧導入室５３に導入 される油圧によるものであって，圧縮コイルスプリング５３ａは，油圧 による付勢力が立ち上がるまでの間，補助的に用いられるものと認めら れる。
(イ) 発明の効果との関係で，第２開閉弁機構５０Ａは，「実施例１の油＼n圧シリンダと同様の効果を得られる」（段落【００７５】）ものである とされている。ここで，実施例１の油圧シリンダの効果の１つとして， アンクランプ油室内の油圧を油圧導入室に導入し，その油圧を弁体に作 用させて，弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐 久性の面で有利であることが記載されていることは，前記アのとおりで ある。よって，実施例２における油圧導入室５３と油圧導入路５４は， 信頼性と耐久性の面で有利という発明の効果を奏するための必須の構成＼nといえる。 また，油圧シリンダの小型化という効果について，段落【００７１】 には油圧を用いることとの関係は明記されていないものの，段落【００ ２１】に，「シリンダ本体内のエア通路を開閉する開閉弁機構を設け，＼nこの開閉弁機構は，弁体と弁座と流体圧導入室と流体圧導入路とを備え，＼n弁体をクランプ本体に形成した装着孔に組み込むことで，開閉弁機構を＼nシリンダ本体内に組み込むことができるため，流体圧シリンダを小型化 することができる」と記載されていることからすれば，実施例２におい て油圧導入室５３と油圧導入路５４とを備えることが，油圧シリンダの 小型化に関係していると考えるのが自然である。原告は，段落【００２ １】の記載は，本件当初発明１に規定された「開閉弁機構」の構＼成を列 挙したものにすぎないと主張するが，現に記載がある以上，それを無視 することはできない。 このように，実施例２において，油圧導入室５３と油圧導入路５４は， 発明の効果と結びつけられた構成といえる。＼n
ウ 実施例３は，実施例１の第２開閉弁機構５０を部分的に変更し，環状部＼n材５７を省略した第２開閉弁機構５０Ｂとするものである（段落【００７＼n６】）。 実施例４は，実施例３の第２開閉弁機構５０Ｂを部分的に変更し，キャ＼nップ部材５２Ｃの内部にカップ状のカップ部材５２ｃを設けた第２開閉弁 機構５０Ｃとするものである（段落【００８０】，【００８１】）。＼n実施例５は，開閉弁機構を，弁体３１Ｄ，５１を可動弁体なしで弁体本＼n体３８，５８のみで構成するとともに，出力部材の位置と開閉弁機構＼の開 閉状態との関係を実施例１の場合と逆にした第１開閉弁機構３０Ｄ，第２＼n開閉弁機構５０Ｄとするものである（段落【００８４】，【００８５】，＼n【００８９】，【００９０】，【００９２】）。 実施例６ないし８は，開閉弁機構については，実施例１または５と同様＼nの構造である（段落【００９６】，【０１０６】，【０１１２】，【０１＼n１３】）。 このように，実施例３ないし８は，いずれも開閉弁機構については，実＼n施例１と同様に，流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることのみによっ て，弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成である。また，実＼n施例３ないし８は，いずれも実施例１と同様の効果が得られるとされてい る（段落【００７９】，【００８３】，【００９３】，【０１００】，【０ １１１】，【０１１８】）
エ 段落【０１１９】及び【０１２２】には，前記実施例を部分的に変更す る例として，「本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の開閉弁機構を採用＼nすることができる。」とされているが，変更の具体的な内容は記載されて いない。
オ 本件当初発明７は，「前記開閉弁機構は，前記弁体を前記出力部材側に＼n弾性付勢する弾性部材を有することを特徴とする請求項１に記載の流体圧 シリンダ。」というものである。 本件当初発明７は，本件当初発明１を引用するところ，本件当初発明１ は，「前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させ た状態に保持する流体圧導入室と，前記流体室と前記流体圧導入室とを連 通させる流体圧導入路とを備え」るものであるから，本件当初発明７も， 流体圧導入室と流体圧導入路を備えるものであることは明らかであり，段 落【００２９】の記載も，かかる理解と整合的である。 カ 以上のとおり，本件当初明細書等の記載のうち，実施例２の構成は，油＼n圧導入室５３と油圧導入路５４を備えることによる油圧による付勢を主と し，圧縮コイルスプリング５３ａによる付勢を補助的に用いるものである （前記イ(ア)）。かかる構成から，主である油圧による付勢に係る構＼成を あえてなくし，補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢 するという構成を導くことはできないというべきであり，実施例２におい＼nては，油圧導入室５３と油圧導入路５４が発明の効果と結びつけられて記 載されていること（前記イ(イ)）を考慮するとなおさらである。段落【０ １１９】及び【０１２２】の記載は，具体的な変更内容を示すものではな いから（前記エ），上記認定を左右しない。また，本件当初明細書のその 他の実施例は，流体圧導入室及び流体圧導入路のみによって弁体を出力部 材側に進出させた状態に保持する構成である（前記ウ）。本件当初明細書＼n等のその他の部分にも，流体圧導入室及び流体圧導入路を備えない構成に＼nついての開示はない。 そのため，開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることな＼nく，弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する 構成は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合すること＼nにより導かれる技術的事項とはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，段落【０１２２】において開閉弁機構の改変が示唆され，実施＼n例２においては弁体を進出させる構成を改変することが示されていること，＼nその改変後の進出機構（実施例２）において，弾性部材を用いることも明＼n示されていること，「弾性部材単独構造」は当業者にとって周知技術ない＼nし技術常識であることから，かかる構造を選択することは当業者にとって＼n極めて自然であり，本件当初明細書等の記載を「弾性部材のみで弁体を進 出させる」という技術常識と結び付けて理解しようとするための契機（示 唆）が本件当初明細書等に含まれていると主張する。 しかし，段落【０１２２】の記載は，変更の具体的な内容を示すもので ないことは前記(3)エのとおりである。また，開閉弁機構の変更は，環状部＼n材５７の省略，キャップ部材５２Ｃの内部にカップ状のカップ部材５２ｃ を設ける，出力部材の位置と開閉弁機構の開閉状態との関係を逆にすると＼nいうように，弁体を進出させる構成に係る変更に限られない（前記(3)ウ）。 一方，実施例１及びそれと同様の効果を有するとされている実施例２ない し８においては，流体圧導入室（油圧導入室）と流体圧導入路（油圧導入 路）は，発明の効果と結びつけて記載されているのである（前記(3)アない しウ）。そうだとすれば，段落【０１２２】の記載から，開閉弁機構を変＼n更することは読み取れても，その変更の内容として，流体圧を用いない構＼n成とすることは想定しがたい。 そのため，当業者にとって，流体圧を用いず弾性部材のみで弁体を進出 させる開閉弁の構造が周知技術ないし技術常識であるとしても，段落【０＼n１２２】等の記載から，本件当初明細書等に記載された発明に当該構造を＼n結びつけ，現在ある流体圧を用いる構成をなくすことを導くことはできな＼nい。
イ 原告は，本件当初明細書等には，(1)「出力部材が所定の位置に達したこ とをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可 能で小型化可能＼な流体圧シリンダ及びクランプ装置を提供すること」と， (2)「出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る流体圧 シリンダ及びクランプ装置を提供すること」という２つの別個独立の発明 が示されており，前者の発明においては流体圧導入室及び流体圧導入路は 必須の構成ではないから，「弾性部材単独構＼造」は，本件当初明細書の段 落【０１２２】でいうところの「本発明の趣旨を逸脱しない範囲」のもの であると主張する。 しかし，仮に，(1)と(2)が別個独立の発明であると理解できるとしても， 実施例２を含む各実施例は，(1)及び(2)の両者の課題を解決する構成となっ＼nているのであり（前記(3)アないしウ），そこから(2)の課題解決のための構＼n成をあえてなくすことは，本件当初明細書等の記載から導けることではな い。 また仮に(1)の課題だけが解決できれば良いのだとしても，(1)の効果との 関係でも開閉弁機構が，「流体圧導入室」と「流体圧導入路」とを備える＼nことが記載されている（前記(3)イ(イ)）一方で，これらを備えない構成で＼nの解決手段については何ら記載されていないから，「弾性部材単独構造」＼nを採用することにはならない。
ウ よって，原告の主張は採用できない。
２ 結論
以上のとおり，本件補正は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記 載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的 事項を導入しないものであるとは認められず，この点に関する本件審決の判断 に誤りはないから，取消事由１は理由がない。そして，新規事項を追加する補 正をしたことは，そのこと自体が無効理由とされているから（特許法１２３条 １項１号），本件特許は，取消事由２（サポート要件）の理由の有無に関わら ず，無効とされるべきものである。
本件で主に問題とされているのは実施例２であるが，その検討の前提と して，本件当初発明の意義及び実施例２の変更元である実施例１について まず検討する。 本件当初発明は，特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所 定の位置に達した際に，出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエ ア通路の連通状態を開閉弁機構により切換え，エア圧の変化を介して前記＼n出力部材の位置を検知可能にした流体圧シリンダ及びクランプ装置に関す＼nるものであり（段落【０００１】），流体圧シリンダの小型化，出力部材 の位置検出の信頼性や耐久性の向上等を目的とするものである（段落【０ ０１１】，【００２１】ないし【００２３】）。 実施例１は，第１エア通路２１のエア圧を介して，出力部材４が上昇限 界位置にあることを検出する為の第１開閉弁機構３０，第２エア通路２２＼nのエア圧を介して，出力部材４が下降限界位置にあることを検出する為の 第２開閉弁機構５０を備えるクランプ装置１である（段落【００３６】）。＼n第１開閉弁機構３０は，油圧導入室３３が，油圧導入路３４を介して，ク＼nランプ油室１４に接続され，クランプ油室１４に油圧が供給されると，油 圧導入路３４から油圧導入室３３に油圧が導入され，その油圧が弁体本体 ３８を進出方向へ付勢し，閉弁状態から開弁状態となる。逆に，クランプ 装置１がアンクランプ状態になったとき，油圧導入室３３の油圧がドレン 圧になり，ピストンロッド部材４ａの大径ロッド部４ｅにより弁体本体３ ８がキャップ部材３２側へ押動され開弁状態から閉弁状態に切換わる（段 落【００５７】ないし【００５９】）。第２開閉弁機構５０は，クランプ＼n装置１がアンクランプ状態のとき，アンクランプ油室１５の油圧が，油圧 導入孔（路）５４から油圧導入室５３へ導入され，油圧導入室５３の油圧 により弁体５１が上方へ付勢されて上方へ移動して開弁状態となる。逆に， アンクランプ油室１５の油圧をドレン圧に切換え，ピストンロッド部材４ ａが下降限界位置まで下降すると，弁体本体５８がピストン部４ｐにより 下方へ押動され，開弁状態から閉弁状態に切換わる（段落【００６９】， 【００７０】）。また，本件当初明細書には，実施例１の効果として，エ ア通路のエア圧を介して，クランプ状態になったこと，又は，出力部材の 所定の位置を確実に検知できること（段落【００７０】，【００７３】）， 第１，第２開閉弁機構をクランプ本体内に組み込むことができるため，油＼n圧シリンダ１を小型化することができること（段落【００７１】），第１， 第２開閉弁機構では，クランプ油室内（第２開閉弁機構＼においてはアンク ランプ油室内）の油圧を油圧導入室に導入し，その油圧を弁体に作用させ て，弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐久性の面 で有利であること（段落【００７２】）が記載されている。
イ(ア) 次に，本件当初明細書には，実施例２として，実施例１の第２開閉 弁機構５０を部分的に変更し，弁体本体５８Ａの下端部分に形成した凹＼n穴５８ｄと油圧導入室５３に圧縮コイルスプリング５３ａを装着するこ とで，弁体本体５８Ａが，油圧導入室５３の油圧によって上方へ付勢さ れると共に，圧縮コイルスプリング５３ａによって上方へ付勢されるよ うにした第２開閉弁機構５０Ａが開示されている（段落【００７４】，＼n【図１１】，【図１２】）。ここで，圧縮コイルスプリング５３ａは「ク ランプ状態からアンクランプ状態へ切換える際に，アンクランプ油室１ ５に充填される油圧の圧力が立ち上がるまでの過渡時における，弁体５ １の作動確実性を高める」（段落【００７５】）ものとされているから， 実施例２において，弁体本体５８Ａを上方へ付勢する力は，主としてア ンクランプ油室１５から油圧導入路５４を通じて油圧導入室５３に導入 される油圧によるものであって，圧縮コイルスプリング５３ａは，油圧 による付勢力が立ち上がるまでの間，補助的に用いられるものと認めら れる。
(イ) 発明の効果との関係で，第２開閉弁機構５０Ａは，「実施例１の油＼n圧シリンダと同様の効果を得られる」（段落【００７５】）ものである とされている。ここで，実施例１の油圧シリンダの効果の１つとして， アンクランプ油室内の油圧を油圧導入室に導入し，その油圧を弁体に作 用させて，弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐 久性の面で有利であることが記載されていることは，前記アのとおりで ある。よって，実施例２における油圧導入室５３と油圧導入路５４は， 信頼性と耐久性の面で有利という発明の効果を奏するための必須の構成＼nといえる。 また，油圧シリンダの小型化という効果について，段落【００７１】 には油圧を用いることとの関係は明記されていないものの，段落【００ ２１】に，「シリンダ本体内のエア通路を開閉する開閉弁機構を設け，＼nこの開閉弁機構は，弁体と弁座と流体圧導入室と流体圧導入路とを備え，＼n弁体をクランプ本体に形成した装着孔に組み込むことで，開閉弁機構を＼nシリンダ本体内に組み込むことができるため，流体圧シリンダを小型化 することができる」と記載されていることからすれば，実施例２におい て油圧導入室５３と油圧導入路５４とを備えることが，油圧シリンダの 小型化に関係していると考えるのが自然である。原告は，段落【００２ １】の記載は，本件当初発明１に規定された「開閉弁機構」の構＼成を列 挙したものにすぎないと主張するが，現に記載がある以上，それを無視 することはできない。 このように，実施例２において，油圧導入室５３と油圧導入路５４は， 発明の効果と結びつけられた構成といえる。＼n
ウ 実施例３は，実施例１の第２開閉弁機構５０を部分的に変更し，環状部＼n材５７を省略した第２開閉弁機構５０Ｂとするものである（段落【００７＼n６】）。 実施例４は，実施例３の第２開閉弁機構５０Ｂを部分的に変更し，キャ＼nップ部材５２Ｃの内部にカップ状のカップ部材５２ｃを設けた第２開閉弁 機構５０Ｃとするものである（段落【００８０】，【００８１】）。＼n実施例５は，開閉弁機構を，弁体３１Ｄ，５１を可動弁体なしで弁体本＼n体３８，５８のみで構成するとともに，出力部材の位置と開閉弁機構＼の開 閉状態との関係を実施例１の場合と逆にした第１開閉弁機構３０Ｄ，第２＼n開閉弁機構５０Ｄとするものである（段落【００８４】，【００８５】，＼n【００８９】，【００９０】，【００９２】）。 実施例６ないし８は，開閉弁機構については，実施例１または５と同様＼nの構造である（段落【００９６】，【０１０６】，【０１１２】，【０１＼n１３】）。 このように，実施例３ないし８は，いずれも開閉弁機構については，実＼n施例１と同様に，流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることのみによっ て，弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成である。また，実＼n施例３ないし８は，いずれも実施例１と同様の効果が得られるとされてい る（段落【００７９】，【００８３】，【００９３】，【０１００】，【０ １１１】，【０１１８】）
エ 段落【０１１９】及び【０１２２】には，前記実施例を部分的に変更す る例として，「本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の開閉弁機構を採用＼nすることができる。」とされているが，変更の具体的な内容は記載されて いない。
オ 本件当初発明７は，「前記開閉弁機構は，前記弁体を前記出力部材側に＼n弾性付勢する弾性部材を有することを特徴とする請求項１に記載の流体圧 シリンダ。」というものである。 本件当初発明７は，本件当初発明１を引用するところ，本件当初発明１ は，「前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させ た状態に保持する流体圧導入室と，前記流体室と前記流体圧導入室とを連 通させる流体圧導入路とを備え」るものであるから，本件当初発明７も， 流体圧導入室と流体圧導入路を備えるものであることは明らかであり，段 落【００２９】の記載も，かかる理解と整合的である。 カ 以上のとおり，本件当初明細書等の記載のうち，実施例２の構成は，油＼n圧導入室５３と油圧導入路５４を備えることによる油圧による付勢を主と し，圧縮コイルスプリング５３ａによる付勢を補助的に用いるものである （前記イ(ア)）。かかる構成から，主である油圧による付勢に係る構＼成を あえてなくし，補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢 するという構成を導くことはできないというべきであり，実施例２におい＼nては，油圧導入室５３と油圧導入路５４が発明の効果と結びつけられて記 載されていること（前記イ(イ)）を考慮するとなおさらである。段落【０ １１９】及び【０１２２】の記載は，具体的な変更内容を示すものではな いから（前記エ），上記認定を左右しない。また，本件当初明細書のその 他の実施例は，流体圧導入室及び流体圧導入路のみによって弁体を出力部 材側に進出させた状態に保持する構成である（前記ウ）。本件当初明細書＼n等のその他の部分にも，流体圧導入室及び流体圧導入路を備えない構成に＼nついての開示はない。 そのため，開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることな＼nく，弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する 構成は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合すること＼nにより導かれる技術的事項とはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，段落【０１２２】において開閉弁機構の改変が示唆され，実施＼n例２においては弁体を進出させる構成を改変することが示されていること，＼nその改変後の進出機構（実施例２）において，弾性部材を用いることも明＼n示されていること，「弾性部材単独構造」は当業者にとって周知技術ない＼nし技術常識であることから，かかる構造を選択することは当業者にとって＼n極めて自然であり，本件当初明細書等の記載を「弾性部材のみで弁体を進 出させる」という技術常識と結び付けて理解しようとするための契機（示 唆）が本件当初明細書等に含まれていると主張する。 しかし，段落【０１２２】の記載は，変更の具体的な内容を示すもので ないことは前記(3)エのとおりである。また，開閉弁機構の変更は，環状部＼n材５７の省略，キャップ部材５２Ｃの内部にカップ状のカップ部材５２ｃ を設ける，出力部材の位置と開閉弁機構の開閉状態との関係を逆にすると＼nいうように，弁体を進出させる構成に係る変更に限られない（前記(3)ウ）。 一方，実施例１及びそれと同様の効果を有するとされている実施例２ない し８においては，流体圧導入室（油圧導入室）と流体圧導入路（油圧導入 路）は，発明の効果と結びつけて記載されているのである（前記(3)アない しウ）。そうだとすれば，段落【０１２２】の記載から，開閉弁機構を変＼n更することは読み取れても，その変更の内容として，流体圧を用いない構＼n成とすることは想定しがたい。 そのため，当業者にとって，流体圧を用いず弾性部材のみで弁体を進出 させる開閉弁の構造が周知技術ないし技術常識であるとしても，段落【０＼n１２２】等の記載から，本件当初明細書等に記載された発明に当該構造を＼n結びつけ，現在ある流体圧を用いる構成をなくすことを導くことはできな＼nい。
イ 原告は，本件当初明細書等には，(1)「出力部材が所定の位置に達したこ とをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可 能で小型化可能＼な流体圧シリンダ及びクランプ装置を提供すること」と， (2)「出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る流体圧 シリンダ及びクランプ装置を提供すること」という２つの別個独立の発明 が示されており，前者の発明においては流体圧導入室及び流体圧導入路は 必須の構成ではないから，「弾性部材単独構＼造」は，本件当初明細書の段 落【０１２２】でいうところの「本発明の趣旨を逸脱しない範囲」のもの であると主張する。 しかし，仮に，(1)と(2)が別個独立の発明であると理解できるとしても， 実施例２を含む各実施例は，(1)及び(2)の両者の課題を解決する構成となっ＼nているのであり（前記(3)アないしウ），そこから(2)の課題解決のための構＼n成をあえてなくすことは，本件当初明細書等の記載から導けることではな い。 また仮に(1)の課題だけが解決できれば良いのだとしても，(1)の効果との 関係でも開閉弁機構が，「流体圧導入室」と「流体圧導入路」とを備える＼nことが記載されている（前記(3)イ(イ)）一方で，これらを備えない構成で＼nの解決手段については何ら記載されていないから，「弾性部材単独構造」＼nを採用することにはならない。
ウ よって，原告の主張は採用できない。
２ 結論
以上のとおり，本件補正は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記 載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的 事項を導入しないものであるとは認められず，この点に関する本件審決の判断 に誤りはないから，取消事由１は理由がない。そして，新規事項を追加する補 正をしたことは，そのこと自体が無効理由とされているから（特許法１２３条 １項１号），本件特許は，取消事由２（サポート要件）の理由の有無に関わら ず，無効とされるべきものである。
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2019.09. 2
平成30(行ケ)10047 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
訂正を認める、無効理由なしとした審決が維持されました。争点は、新規事項、サポート要件、進歩性です。被告(特許権者)は東芝からメモリ事業を買収した会社ですが、その後東芝メモリと商号変更しています。
本件訂正事項は，本件訂正前の請求項２１の「内層として形成される複 数の配線層」にいう「複数の配線層」を「グランドまたは電源となる３つ のプレーン層」と「信号を送受信する３つの信号層」を備える「配線層」 に限定するものである。そして，本件訂正後の請求項２１の文言から，「グ ランドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレー ン層」は，「配線層」であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライ ブ制御回路」や「不揮発性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n次に，本件明細書には，「電源回路５は，ホスト１側の電源回路から供 給される外部直流電源から複数の異なる内部直流電源電圧を生成し，これ ら内部直流電源電圧を半導体装置１００内の各回路に供給する。」（【０ ０１１】），「略長方形形状を呈する基板８の一方の短辺側には，ホスト １に接続されて，上述したＳＡＴＡインタフェース２，通信インタフェー ス３として機能するコネクタ９が設けられている。コネクタ９は，ホスト＼n１から入力された電源を電源回路５に供給する電源入力部として機能す＼nる。」（【００１２】），「図４は，基板８の層構成を示す図である。基＼n板８には，合成樹脂で構成された各層（絶縁膜８ａ）の表＼面あるいは内層 に様々な形状で配線層８ｂとして配線パターンが形成されている。配線パ ターンは，例えば銅で形成される。基板８に形成された配線パターンを介 して，基板８上に搭載された電源回路５，ＤＲＡＭ２０，ドライブ制御回 路４，ＮＡＮＤメモリ１０同士が電気的に接続される。…」（【００１３】）， 「基板８の各層に形成された配線層８ｂは，図５に示すように，信号を送 受信する信号層，グランドや電源線となるプレーン層として機能する。」＼n（【００１５】）との記載がある。また，図５には，基板８の内層として， 「３層」，「４層」及び「６層」に「信号層」を，「２層」及び「７層」 に「プレーン層（ＧＮＤ）」を，「５層」に「プレーン層（電源）」を配 する層構成が示されている。＼nこれらの記載事項によれば，図５の「５層」の「プレーン層（電源）」 は，配線層であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」 や「不揮発性半導体メモリ」である「ＮＡＮＤメモリ」に対して，電源回 路５において外部直流電源から生成した「内部直流電源電圧」が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n以上によれば，本件訂正後の請求項２１の「グランドまたは電源となる ３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン層」は，本件明細書に 記載されているものと認められるから（【００１１】ないし【００１３】， 【００１５】，図５），本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲 内においてしたものであって，新規事項の追加に当たらないものと認めら れる。
イ これに対し原告は，本件明細書の【００１５】記載の「電源線」とは， 基板のいずれかの層に設けられた「配線」程度を意味するものであり，「発 電機または電池のように，外部に電気エネルギーを供給しうる源」を意味 する「電源」（甲６２，６３）とは全く異なる概念であるが，本件訂正事 項は，「電源線」を「電源」とする訂正を含むものであり，本件訂正事項 のとおりに請求項２１を訂正した場合には，配線層の中に「電源」がある こととなって，本件明細書の「電源はホスト１にある」旨の記載とも矛盾 するから，本件訂正は，本件明細書に記載されていない新規事項を追加す るものであって，本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたもの とはいえない旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，本件訂正後の請求項２１の「グラ ンドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン 層」は，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」や「不揮発 性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給される電源線として機能する＼n「配線層」であって，「電源」そのものではないから，原告の上記主張は， その前提において採用することができない。
(3) 小括
以上のとおり，本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲内におい てしたものであって，新規事項の追加に当たらないから，これと同旨の本件 審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
・・・・
原告は，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」及 び「前記第１の平均値と前記第２の平均値はともに６０％以上」並びに本件 特許発明１，２，５，６，１７，２１及び２５の「配線密度が８０％以上」 は，いずれも原出願当初明細書に記載されていないから，本件出願は，分割 出願の要件を満たしていない不適法な分割出願であり，これと異なる本件審 決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 「第１の値が７．５％以下」について
(ア) 前記(1)の記載事項によれば，原出願当初明細書には，「本発明」は， 平面視において長方形形状の基板を用いる場合に，基板の反りを抑える ことができる半導体装置を提供することを目的とし（【０００５】）， 上層（基板の層構造の中心線よりも表＼面層側に形成された層）全体の配 線密度と下層（基板の層構造の中心線よりも裏面層側に形成された層）＼n全体の配線密度とが略等しくなることで，基板の上層全体に占める絶縁 膜（合成樹脂）と配線部分（銅）との比率が，基板の下層全体に占める 合成樹脂と銅との比率と略等しくなり，上層と下層とで熱膨張係数も略 等しくなるため，基板に反りが発生するのを抑制するという効果を奏す ること（【００１４】，【００１５】，【００２３】，【００２４】， 図５）の開示があることが認められる。
次に，原出願当初明細書には，1)「基板８の各層に形成された配線層 ８ｂは，図５に示すように，信号を送受信する信号層，グランドや電源 線となるプレーン層として機能」し，「各層に形成された配線パターン＼nの配線密度，すなわち，基板８の表面面積に対する配線層が占める割合」＼nを「図５に示すように構成している」こと（【００１５】），2)「本実 施の形態では，グランドとして機能する第８層をプレーン層ではなく網＼n状配線層とすることで，その配線密度を３０〜６０％に抑え」，「基板 ８の上層全体での配線密度は約６０％となって」おり，「第８層の配線 密度を約３０％として配線パターンを形成することで，下層全体での配 線密度を約６０％とすることができ，上層全体の配線密度と下層全体の 配線密度とを略等しくすることができる」こと，「なお，第８層の配線 密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全体の配線密度 と略等しくなるようにすればよい」こと（【００１６】），3)「本実施 の形態では，第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整し，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱 膨張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制す ることができる」こと（【００２４】）の記載がある。また，図５には， 「第１の実施の形態」に係る８層構造の配線層の上層の配線密度につい＼nて，「１層」が「約６０％」，「２層」が「約８０％」，「３層」が「約 ５０％」，「４層」が「約５０％」，上層全体（「１層」ないし「４層」） で「約６０％」であること，下層の配線密度について，「５層」が「約 ８０％」，「６層」が「約５０％」，「７層」が「約８０％」，「８層」 が「約３０〜６０％」，下層全体（「５層」ないし「８層」）で「約６ ０％〜６７．５％」であることが示されている。 そして，図５，【００１６】及び【００２４】の記載（上記2)及び3)） から，図５の「８層」の配線密度を「約３０％」とした場合には下層全 体の配線密度が「約６０％」（計算式（８０＋５０＋８０＋３０）÷４） になり，「８層」の配線密度を「約６０％」とした場合には下層全体の 配線密度が「約６７．５％」（計算式（８０＋５０＋８０＋６０）÷４） になること，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合，下 層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨張 係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制するこ とができる」ことを理解できる。
さらに，これらの記載事項から，図５の「８層」の配線密度を「約３ ０％〜６０％」の範囲で調整すると，上層全体の配線密度の平均値（約 ６０％）と下層全体の配線密度の平均値（約６０〜６７．５％）の差が 「約０％〜７．５％」の範囲で調整され，両者の配線密度が略等しくな り，熱膨張係数も略等しくなるため，基板８に反りが発生するのを抑制 することができるものと理解できる。
そうすると，原出願当初明細書には，「本発明」の「第１の実施の形 態」として，配線層の上層全体の配線密度の平均値（「第１の平均値」 に相当）と下層全体の配線密度の平均値（「第２の平均値」に相当）と の差を「７．５％以下」とすることが記載されていることが認められる から，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は， 原出願当初明細書に記載された事項の範囲内の事項であるものと認めら れる。 したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(イ) これに対し原告は，原出願当初明細書には，基板の反りが発生する のを抑えることができるための上層全体の配線密度と下層全体の配線密 度との差が何％かについての記載はなく，また，【００１６】の「なお， 第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全 体の配線密度と略等しくなるようにすればよい。」との記載は，第８層 の配線密度を約３０〜６０％の範囲で調整することを可能とすることで，＼n上層全体の配線密度を６７．５％とした場合（例えば，第３層の配線密 度を８０％とした場合）であっても，第８層の配線密度を６０％とする と，下層全体の配線密度も６７．５％となり，上層全体の配線密度と略 等しくすることで，反りを防止していることを意味するものであり，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が ７．５％以下」とすることについての記載はないから，本件特許発明１， １４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は，原出願当初明細書に記 載されていない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，図５，【００１６】及び【０ ０２４】から，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合， 下層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層 全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨 張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制する ことができる」ことを理解できるから，原出願当初明細書には，上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が７． ５％以下」とすることについての記載はあるものと認められる。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
本件訂正事項は，本件訂正前の請求項２１の「内層として形成される複 数の配線層」にいう「複数の配線層」を「グランドまたは電源となる３つ のプレーン層」と「信号を送受信する３つの信号層」を備える「配線層」 に限定するものである。そして，本件訂正後の請求項２１の文言から，「グ ランドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレー ン層」は，「配線層」であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライ ブ制御回路」や「不揮発性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n次に，本件明細書には，「電源回路５は，ホスト１側の電源回路から供 給される外部直流電源から複数の異なる内部直流電源電圧を生成し，これ ら内部直流電源電圧を半導体装置１００内の各回路に供給する。」（【０ ０１１】），「略長方形形状を呈する基板８の一方の短辺側には，ホスト １に接続されて，上述したＳＡＴＡインタフェース２，通信インタフェー ス３として機能するコネクタ９が設けられている。コネクタ９は，ホスト＼n１から入力された電源を電源回路５に供給する電源入力部として機能す＼nる。」（【００１２】），「図４は，基板８の層構成を示す図である。基＼n板８には，合成樹脂で構成された各層（絶縁膜８ａ）の表＼面あるいは内層 に様々な形状で配線層８ｂとして配線パターンが形成されている。配線パ ターンは，例えば銅で形成される。基板８に形成された配線パターンを介 して，基板８上に搭載された電源回路５，ＤＲＡＭ２０，ドライブ制御回 路４，ＮＡＮＤメモリ１０同士が電気的に接続される。…」（【００１３】）， 「基板８の各層に形成された配線層８ｂは，図５に示すように，信号を送 受信する信号層，グランドや電源線となるプレーン層として機能する。」＼n（【００１５】）との記載がある。また，図５には，基板８の内層として， 「３層」，「４層」及び「６層」に「信号層」を，「２層」及び「７層」 に「プレーン層（ＧＮＤ）」を，「５層」に「プレーン層（電源）」を配 する層構成が示されている。＼nこれらの記載事項によれば，図５の「５層」の「プレーン層（電源）」 は，配線層であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」 や「不揮発性半導体メモリ」である「ＮＡＮＤメモリ」に対して，電源回 路５において外部直流電源から生成した「内部直流電源電圧」が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n以上によれば，本件訂正後の請求項２１の「グランドまたは電源となる ３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン層」は，本件明細書に 記載されているものと認められるから（【００１１】ないし【００１３】， 【００１５】，図５），本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲 内においてしたものであって，新規事項の追加に当たらないものと認めら れる。
イ これに対し原告は，本件明細書の【００１５】記載の「電源線」とは， 基板のいずれかの層に設けられた「配線」程度を意味するものであり，「発 電機または電池のように，外部に電気エネルギーを供給しうる源」を意味 する「電源」（甲６２，６３）とは全く異なる概念であるが，本件訂正事 項は，「電源線」を「電源」とする訂正を含むものであり，本件訂正事項 のとおりに請求項２１を訂正した場合には，配線層の中に「電源」がある こととなって，本件明細書の「電源はホスト１にある」旨の記載とも矛盾 するから，本件訂正は，本件明細書に記載されていない新規事項を追加す るものであって，本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたもの とはいえない旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，本件訂正後の請求項２１の「グラ ンドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン 層」は，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」や「不揮発 性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給される電源線として機能する＼n「配線層」であって，「電源」そのものではないから，原告の上記主張は， その前提において採用することができない。
(3) 小括
以上のとおり，本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲内におい てしたものであって，新規事項の追加に当たらないから，これと同旨の本件 審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
・・・・
原告は，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」及 び「前記第１の平均値と前記第２の平均値はともに６０％以上」並びに本件 特許発明１，２，５，６，１７，２１及び２５の「配線密度が８０％以上」 は，いずれも原出願当初明細書に記載されていないから，本件出願は，分割 出願の要件を満たしていない不適法な分割出願であり，これと異なる本件審 決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 「第１の値が７．５％以下」について
(ア) 前記(1)の記載事項によれば，原出願当初明細書には，「本発明」は， 平面視において長方形形状の基板を用いる場合に，基板の反りを抑える ことができる半導体装置を提供することを目的とし（【０００５】）， 上層（基板の層構造の中心線よりも表＼面層側に形成された層）全体の配 線密度と下層（基板の層構造の中心線よりも裏面層側に形成された層）＼n全体の配線密度とが略等しくなることで，基板の上層全体に占める絶縁 膜（合成樹脂）と配線部分（銅）との比率が，基板の下層全体に占める 合成樹脂と銅との比率と略等しくなり，上層と下層とで熱膨張係数も略 等しくなるため，基板に反りが発生するのを抑制するという効果を奏す ること（【００１４】，【００１５】，【００２３】，【００２４】， 図５）の開示があることが認められる。
次に，原出願当初明細書には，1)「基板８の各層に形成された配線層 ８ｂは，図５に示すように，信号を送受信する信号層，グランドや電源 線となるプレーン層として機能」し，「各層に形成された配線パターン＼nの配線密度，すなわち，基板８の表面面積に対する配線層が占める割合」＼nを「図５に示すように構成している」こと（【００１５】），2)「本実 施の形態では，グランドとして機能する第８層をプレーン層ではなく網＼n状配線層とすることで，その配線密度を３０〜６０％に抑え」，「基板 ８の上層全体での配線密度は約６０％となって」おり，「第８層の配線 密度を約３０％として配線パターンを形成することで，下層全体での配 線密度を約６０％とすることができ，上層全体の配線密度と下層全体の 配線密度とを略等しくすることができる」こと，「なお，第８層の配線 密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全体の配線密度 と略等しくなるようにすればよい」こと（【００１６】），3)「本実施 の形態では，第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整し，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱 膨張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制す ることができる」こと（【００２４】）の記載がある。また，図５には， 「第１の実施の形態」に係る８層構造の配線層の上層の配線密度につい＼nて，「１層」が「約６０％」，「２層」が「約８０％」，「３層」が「約 ５０％」，「４層」が「約５０％」，上層全体（「１層」ないし「４層」） で「約６０％」であること，下層の配線密度について，「５層」が「約 ８０％」，「６層」が「約５０％」，「７層」が「約８０％」，「８層」 が「約３０〜６０％」，下層全体（「５層」ないし「８層」）で「約６ ０％〜６７．５％」であることが示されている。 そして，図５，【００１６】及び【００２４】の記載（上記2)及び3)） から，図５の「８層」の配線密度を「約３０％」とした場合には下層全 体の配線密度が「約６０％」（計算式（８０＋５０＋８０＋３０）÷４） になり，「８層」の配線密度を「約６０％」とした場合には下層全体の 配線密度が「約６７．５％」（計算式（８０＋５０＋８０＋６０）÷４） になること，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合，下 層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨張 係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制するこ とができる」ことを理解できる。
さらに，これらの記載事項から，図５の「８層」の配線密度を「約３ ０％〜６０％」の範囲で調整すると，上層全体の配線密度の平均値（約 ６０％）と下層全体の配線密度の平均値（約６０〜６７．５％）の差が 「約０％〜７．５％」の範囲で調整され，両者の配線密度が略等しくな り，熱膨張係数も略等しくなるため，基板８に反りが発生するのを抑制 することができるものと理解できる。
そうすると，原出願当初明細書には，「本発明」の「第１の実施の形 態」として，配線層の上層全体の配線密度の平均値（「第１の平均値」 に相当）と下層全体の配線密度の平均値（「第２の平均値」に相当）と の差を「７．５％以下」とすることが記載されていることが認められる から，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は， 原出願当初明細書に記載された事項の範囲内の事項であるものと認めら れる。 したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(イ) これに対し原告は，原出願当初明細書には，基板の反りが発生する のを抑えることができるための上層全体の配線密度と下層全体の配線密 度との差が何％かについての記載はなく，また，【００１６】の「なお， 第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全 体の配線密度と略等しくなるようにすればよい。」との記載は，第８層 の配線密度を約３０〜６０％の範囲で調整することを可能とすることで，＼n上層全体の配線密度を６７．５％とした場合（例えば，第３層の配線密 度を８０％とした場合）であっても，第８層の配線密度を６０％とする と，下層全体の配線密度も６７．５％となり，上層全体の配線密度と略 等しくすることで，反りを防止していることを意味するものであり，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が ７．５％以下」とすることについての記載はないから，本件特許発明１， １４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は，原出願当初明細書に記 載されていない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，図５，【００１６】及び【０ ０２４】から，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合， 下層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層 全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨 張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制する ことができる」ことを理解できるから，原出願当初明細書には，上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が７． ５％以下」とすることについての記載はあるものと認められる。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
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2019.09. 2
平成30(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であるとした審決が維持されました。ドクター中松創研の本人訴訟です。
第１次補正は，旧請求項１について，「合わせ込み部からトンネルの天 井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し，「２枚の天井板をそ れぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ る構成であって，前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を＼n取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク トを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」（第１次補正後の請求＼n項１）に補正（下線部は補正箇所）するものである。 しかるところ，当初明細書等には，第１次補正後の請求項１の「複数の 排気ダクト」の用語について定義した記載はない。
そして，1)甲２（特開２０１４−１４８８８２号公報）の「これらのう ち，横流換気方式は，トンネル軸方向から見たときに全体が逆Ｔ字状断面 となるように，トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方 に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気 ダクト，他方の側を排気ダクトとしたものであり，…交通量が多い場合に は，十分かつ安定した換気性能＼を確保することが可能であるため，特に長＼n大トンネルでは，数多く採用されてきた。」（【０００４】）との記載， 2)甲３（特開２０１４−１３２１４６号公報）の「送気ダクト側天井板パ ネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）は，それぞれの側でトンネ ル側面壁に設けられた天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）により支 持される。送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル （２）の長さを，天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）との水平距離 より大きくすることにより，両側の天井板パネルは山型の構造をもち，送＼n気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）がお互 いに押し合うことで，トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ る重量保持に依存することなく，隔壁板下側受台（６）と天井板受台（３） との位置ずれを防止する程度の固定で，通行部分（９）への落下を防止す ることができる。」（【０００８】）との記載及び図１，3)甲４（登録実 用新案第３１８３４２２号公報）の「この天井構造の連結具６の頂部とト＼nンネル１の最頂部１ａの間に，仕切板７が張られており，仕切板７によっ て，天井板４，５の上方には，従来と同様に左右で送気路９，排気路１０ が形成されている。もっとも，この仕切板７には，従来のように，天井板 を保持するつり棒を設ける必要はない。」（【００１７】）との記載を総 合すれば，本願の出願日当時，トンネルの技術分野において，「排気」と 「送気」は明確に区別され，「排気ダクト」と「送気ダクト」は，別の用 語として，使い分けられていたこと，トンネル内の換気を行うために，天 井，天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及 び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。 そうすると，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，「排 気ダクト」が複数存在することを意味するものであり，これには，排気ダ クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。
イ 次に，当初明細書等には，図１の従来のトンネルの構成図に関し，「４＼nは天井１に取り付けられたナットで構成される結合部，吊り金具３は該結＼n合部４に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具３の他端は固着＼n部５を介して天井板２に取り付けられ，天井板２を吊っている。このよう に，天井板２でトンネルを２分しているのは，排気を行なうためである。 １０，１１はトンネル内を照らすライトである。」（【０００２】），「即 ち，吊り金具３に沿って隔壁を設け，その一方を送風ダクト，他方を排気 ダクトとして，トンネル内の換気を行なっているものである。」（【００ ０３】）との記載がある。上記記載によれば，図１の従来のトンネルにお いて，天井１と天井板２の間の空間が吊り金具３に沿った隔壁によって２ 分され，一方を「送風ダクト」，他方を「排気ダクト」として換気を行っ ていることを理解できる。当初明細書等には，上記「送風ダクト」を「排 気ダクト」として構成することなどにより，トンネルに「複数の排気ダク＼nト」を形成することについては記載も示唆もない。 以上によれば，第１次補正後の請求項１の「合わせ込み部からトンネル の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形 成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は，当初明細書等に記載は なく，当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また， 上記技術常識に照らすと，排気ダクトと送風ダクトとは，「対」となって 換気機能を果たすことからすれば，排気ダクト及び送風ダクトを備える換＼n気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは，技術的思想を異にする ものと認められる。 したがって，第１次補正は，当初明細書等のすべての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入 するものと認められるから，当初明細書等に記載した事項の範囲内におい てしたものではないというべきである。
(3) 原告の主張について
原告は，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，複数の排 気を含めた換気が可能なダクト程の意味であり，当初明細書の【０００２】，＼n【０００３】及び図２には，「複数の排気ダクト」として，２分され，又は 隔壁が設けられたことにより，一方が送風ダクト，他方が排気ダクトとされ たものが示されているから，第１次補正は，当初明細書等に記載された事項 の範囲内においてした補正である旨主張する。 しかしながら，前記(2)ア認定のとおり，第１次補正後の請求項１の「複数 の排気ダクト」とは，「排気ダクト」が複数存在することを意味するもので あり，これには，排気ダクトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相 当であるから，原告の上記主張は，その前提において採用することができな い。
第１次補正は，旧請求項１について，「合わせ込み部からトンネルの天 井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し，「２枚の天井板をそ れぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ る構成であって，前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を＼n取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク トを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」（第１次補正後の請求＼n項１）に補正（下線部は補正箇所）するものである。 しかるところ，当初明細書等には，第１次補正後の請求項１の「複数の 排気ダクト」の用語について定義した記載はない。
そして，1)甲２（特開２０１４−１４８８８２号公報）の「これらのう ち，横流換気方式は，トンネル軸方向から見たときに全体が逆Ｔ字状断面 となるように，トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方 に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気 ダクト，他方の側を排気ダクトとしたものであり，…交通量が多い場合に は，十分かつ安定した換気性能＼を確保することが可能であるため，特に長＼n大トンネルでは，数多く採用されてきた。」（【０００４】）との記載， 2)甲３（特開２０１４−１３２１４６号公報）の「送気ダクト側天井板パ ネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）は，それぞれの側でトンネ ル側面壁に設けられた天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）により支 持される。送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル （２）の長さを，天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）との水平距離 より大きくすることにより，両側の天井板パネルは山型の構造をもち，送＼n気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）がお互 いに押し合うことで，トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ る重量保持に依存することなく，隔壁板下側受台（６）と天井板受台（３） との位置ずれを防止する程度の固定で，通行部分（９）への落下を防止す ることができる。」（【０００８】）との記載及び図１，3)甲４（登録実 用新案第３１８３４２２号公報）の「この天井構造の連結具６の頂部とト＼nンネル１の最頂部１ａの間に，仕切板７が張られており，仕切板７によっ て，天井板４，５の上方には，従来と同様に左右で送気路９，排気路１０ が形成されている。もっとも，この仕切板７には，従来のように，天井板 を保持するつり棒を設ける必要はない。」（【００１７】）との記載を総 合すれば，本願の出願日当時，トンネルの技術分野において，「排気」と 「送気」は明確に区別され，「排気ダクト」と「送気ダクト」は，別の用 語として，使い分けられていたこと，トンネル内の換気を行うために，天 井，天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及 び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。 そうすると，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，「排 気ダクト」が複数存在することを意味するものであり，これには，排気ダ クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。
イ 次に，当初明細書等には，図１の従来のトンネルの構成図に関し，「４＼nは天井１に取り付けられたナットで構成される結合部，吊り金具３は該結＼n合部４に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具３の他端は固着＼n部５を介して天井板２に取り付けられ，天井板２を吊っている。このよう に，天井板２でトンネルを２分しているのは，排気を行なうためである。 １０，１１はトンネル内を照らすライトである。」（【０００２】），「即 ち，吊り金具３に沿って隔壁を設け，その一方を送風ダクト，他方を排気 ダクトとして，トンネル内の換気を行なっているものである。」（【００ ０３】）との記載がある。上記記載によれば，図１の従来のトンネルにお いて，天井１と天井板２の間の空間が吊り金具３に沿った隔壁によって２ 分され，一方を「送風ダクト」，他方を「排気ダクト」として換気を行っ ていることを理解できる。当初明細書等には，上記「送風ダクト」を「排 気ダクト」として構成することなどにより，トンネルに「複数の排気ダク＼nト」を形成することについては記載も示唆もない。 以上によれば，第１次補正後の請求項１の「合わせ込み部からトンネル の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形 成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は，当初明細書等に記載は なく，当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また， 上記技術常識に照らすと，排気ダクトと送風ダクトとは，「対」となって 換気機能を果たすことからすれば，排気ダクト及び送風ダクトを備える換＼n気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは，技術的思想を異にする ものと認められる。 したがって，第１次補正は，当初明細書等のすべての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入 するものと認められるから，当初明細書等に記載した事項の範囲内におい てしたものではないというべきである。
(3) 原告の主張について
原告は，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，複数の排 気を含めた換気が可能なダクト程の意味であり，当初明細書の【０００２】，＼n【０００３】及び図２には，「複数の排気ダクト」として，２分され，又は 隔壁が設けられたことにより，一方が送風ダクト，他方が排気ダクトとされ たものが示されているから，第１次補正は，当初明細書等に記載された事項 の範囲内においてした補正である旨主張する。 しかしながら，前記(2)ア認定のとおり，第１次補正後の請求項１の「複数 の排気ダクト」とは，「排気ダクト」が複数存在することを意味するもので あり，これには，排気ダクトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相 当であるから，原告の上記主張は，その前提において採用することができな い。
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2019.08.13
平成30(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月22日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が取り消されました。争点は新規事項、サポート要件などですが、知財高裁は、「直ちに」との文言を追加する補正は、新規事項であると判断しました。
原告は，構成Ｅの「直ちに」との文言を追加する本件補正は，本件当初＼n明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入し ないとした審決の判断が誤りであると主張する。 ここで，構成Ｅの「直ちに」は，「受信次第」との文言と併せて，海底＼n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら，当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは，構成Ｅのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信＼n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構＼成」という。）が，本件当 初明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記１(1)において認定したとおり，本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし，その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構＼成が記載されていると認めること はできない。 (イ) また，上記１(2)において認定したとおり，本件当初明細書の段落【０ ００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００３０】， 【００３２】，【００３５】，【００３６】及び【００４０】等には， 先願システム及び本件発明の実施の形態において，海底局の位置を決め るための演算（以下「位置決め演算」という。）は，海底局からの音響 信号（又はデータ）及びＧＰＳからの位置信号に対して行われるもので あって，船上局又は地上において実行される（特に段落【００２５】， 【００４０】）ことが開示されている。しかし，本件当初明細書には， 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船 上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識 をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上＼nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底 局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件 発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…＼n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で 行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を， 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明 らかに不自然である。 したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されている＼nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構＼n成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算＼nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細 書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するもの というべきである。
原告は，構成Ｅの「直ちに」との文言を追加する本件補正は，本件当初＼n明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入し ないとした審決の判断が誤りであると主張する。 ここで，構成Ｅの「直ちに」は，「受信次第」との文言と併せて，海底＼n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら，当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは，構成Ｅのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信＼n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構＼成」という。）が，本件当 初明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記１(1)において認定したとおり，本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし，その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構＼成が記載されていると認めること はできない。 (イ) また，上記１(2)において認定したとおり，本件当初明細書の段落【０ ００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００３０】， 【００３２】，【００３５】，【００３６】及び【００４０】等には， 先願システム及び本件発明の実施の形態において，海底局の位置を決め るための演算（以下「位置決め演算」という。）は，海底局からの音響 信号（又はデータ）及びＧＰＳからの位置信号に対して行われるもので あって，船上局又は地上において実行される（特に段落【００２５】， 【００４０】）ことが開示されている。しかし，本件当初明細書には， 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船 上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識 をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上＼nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底 局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件 発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…＼n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で 行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を， 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明 らかに不自然である。 したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されている＼nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構＼n成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算＼nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細 書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するもの というべきである。
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2019.08. 2
平成30(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月18日 知的財産高等裁判所
訂正審判において、訂正事項が実質上特許請求の範囲を変更すると判断されました。知財高裁もこれを維持しました。
(2) 訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かについ て
ア 訂正をすべき旨の審決が確定したときは，訂正の効果は出願時に遡って 生じ（特許法１２８条），訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技 術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑み ると，同法１２６条６項の「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更す るもの」であるか否かの判断は，訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基 準としてされるべきであり，「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうか は訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点か ら決するのが相当である。 また，特許請求の範囲の記載に関し，同法３６条５項前段は，特許請求 の範囲には，請求項に区分して，各請求項ごとに特許出願人が特許を受け ようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけ ればならないと規定している。この規定の趣旨は，一つの請求項から発明 が把握されるようにするため，各請求項ごとに特許出願人自らが「特許を 受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断 した事項を特許請求の範囲に記載することを求めたものと解されるから， 客観的にみると，一つの請求項に内容的に重複する記載がある場合であっ ても，相互に矛盾するものでなければ，特許出願人自らが「特許を受けよ うとする発明を特定するために必要と認める事項」と判断したものとして 解釈するのが相当である。
以上を前提に，訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであ るか否かについて判断する。
イ 本件訂正前の請求項１のただし書の「ただし，Ｒ1 及びＲ2 が同時に水素 原子であることはない。」との文言は，その文理上，Ｒ1 及びＲ2 の両方が 水素原子でないことを特定するにとどまり，Ｒ1 又はＲ2 のいずれか一方が 必ず水素原子であることまで特定したものと理解することはできない。 しかるところ，本件訂正前の請求項１の記載全体をみると，「Ｒ1はフッ 素であり」及び「Ｒ2は塩素であり」との記載があり，この記載は，「Ｒ1」 を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩素」にそれぞれ特定したものであることは 明らかである。そして，この記載は，Ｒ1 及びＲ2 の両方が水素原子でない ことをも意味するものと理解できるから，その点においては，ただし書の 記載と重複する内容を含むものであるが，相互に矛盾するものではない。 また，本件明細書の「前記化学式１において，…Ｒ1 及びＲ2 は各々水素 原子，Ｃ1−Ｃ6アルコキシ，Ｃ1−Ｃ6アルキルまたはハロゲンであり，…前 記ハロゲンはフッ素，塩素，臭素またはヨー素を意味する。」（【０００ ９】）及び「本発明による前記化学式１で表される化合物において，特に＼n好ましくは，…Ｒ1 及びＲ2 は水素原子，Ｆ，Ｃｌ，メチルまたはメトキシ であり」（【００１０】）との記載中には，化学式１のＲ1 及びＲ2 の例と してＦ（フッ素）及びＣｌ（塩素）が開示されているから，本件訂正前の 請求項１において「Ｒ1」を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩素」に特定する ことは，本件明細書の記載との関係においても整合するものである。 そうすると，ただし書の記載と「Ｒ1 はフッ素であり」及び「Ｒ2 は塩素 であり」との記載は，「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定す るために必要と認める事項」であると理解できるものであり，本件訂正前 の請求項１におけるＲ1 及びＲ2 の定義が不明瞭であるということはできな い。 このように訂正事項２は，本件訂正前の請求項１記載の「Ｒ2」の「塩素」 を「水素」に訂正するものであるから，特許請求の範囲を変更するもので ある。また，本件訂正前の請求項１の「Ｒ1 はフッ素であり」及び「Ｒ2 は 塩素であり」との記載文言から，Ｒ1 は「フッ素又は水素」を，Ｒ2 は「フ ッ素又は水素」を実質的に意味するものと理解することはできないから， 訂正事項２による特許請求の範囲の変更は，減縮的な変更には当たらない。 そして，訂正事項２により，請求項１に係る発明は，本件訂正前の請求 項１に記載される化合物１の置換基である「Ｒ2」が塩素である化合物群か ら訂正後の「Ｒ2」が水素である化合物群に変更されることになるから，こ の変更により，本件訂正前の請求項１の記載の表示を信頼した第三者に不＼n測の不利益を与えることになることは明らかである。 したがって，訂正事項２は，実質上特許請求の範囲を変更するものと認 められるから，特許法１２６条６項の要件に適合しないというべきである。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(3) 原告らの主張について
原告らは，本件訂正前の請求項１の記載及び本件明細書の記載を考慮し， また，本件特許の出願経過を参酌すれば，本件訂正前の請求項１の本文の 「Ｒ 1 はフッ素であり，Ｒ2 は塩素であり」との記載は，ただし書の「Ｒ1 及 びＲ2が同時に水素原子であることはない。」との関係が不明瞭であり，実質 的に，本文のＲ1 及びＲ2 の範囲は，塩素だけではなく水素を含むはずである と理解され，訂正事項２は，実質的に理解されるＲ2の範囲から塩素を削除す ることによりＲ2の範囲を限定するものであるから，実質上特許請求の範囲を 変更する訂正ではない旨主張する。 しかしながら，前記(2)イのとおり，本件訂正前の請求項１の特許請求の範 囲の記載によれば，本件訂正前の請求項１の本文の「Ｒ1はフッ素であり」及 び「Ｒ2は塩素であり」との記載は，「Ｒ1」を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩 素」にそれぞれ特定したものであることは明らかであり，ただし書の「Ｒ1 及びＲ 2 が同時に水素原子であることはない。」との記載と重複する内容を 含むものであるが，相互に矛盾するものではなく，本件明細書の記載との関 係においても整合するものであるから，本文の記載とただし書の記載が不明 瞭であるということはできない。 次に，本件特許の出願経過によれば，本件訂正前（本件特許の設定登録時） の請求項１は，本件拒絶査定不服審判の請求とともにされた第２次補正によ り第１次補正後の請求項１が補正されたものであるが，本件拒絶査定不服審 判の審判請求書（乙３）には，「３．２．上記補正は，請求項１において， Ｒ1 をフッ素に限定し，Ｒ2 を塩素に限定し（特許請求の範囲の限定的減縮に あたります），…適正な補正です。」，「３．３．上記補正により，本願発 明の化合物は，本願明細書の表２に記載される薬理試験結果において，当業＼n者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活性を奏するもの及びこれらと同視さ＼nれる化合物に限定され，審査官殿が指摘された，「引用文献３の化合物４２ と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物（例えば化合物５２，７３，１１ ５，１３６，１５７，１９３など）」は明確に排除されています。」との記 載があり，この記載から，上記補正は，請求項１におけるＲ1をフッ素に限定 し，Ｒ2を塩素に限定するものであることを明確に理解できる。そして，本件 明細書記載の化合物５２，７３にはＲ2に水素が，化合物１１５，１３６，１ ５７にはＲ1に水素が含まれており，本件拒絶査定不服審判の審判請求書の上 記記載は，本件明細書の記載とも整合することからすると，本件訂正前の請 求項１におけるＲ1及びＲ2の定義が不明瞭であるということはできない。 また，本件拒絶査定（甲１６）には，「本願発明の化合物１０は，引用文 献３の化合物４２に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認められる」との 記載があるが，この記載は，原告らが述べるような審査官が化合物１０を特 許請求の範囲の記載に包含させなくてはならないことを意図して記載したも のとはいえないし，特許請求の範囲の記載は特許許出願人自らが「特許を受 けようとする発明を特定するために必要と認める事項」を記載すべきもので あり（特許法３６条５項），原告らは，自らの責任で特許請求の範囲の記載 を選択すべきであることからすると，本件拒絶査定の上記記載を参酌するこ とにより，本件訂正前の請求項１におけるＲ1 及びＲ2 の定義が不明瞭である ということはできない。
さらに，原告らは，本件特許の出願経過として参酌されるべき事情として， 第２次補正における「Ｒ2は塩素であり，」との記載は，審査官と原告らの代 理人の小川弁理士の補正に関する合意の内容と整合しないことを指摘するが， 原告ら主張の合意は，第三者との関係からすれば，出願経過における願書， 願書に添付した明細書，特許請求の範囲，図面等の審査に係る書類，拒絶査 定不服審判に係る書類等の手続書類と同列に扱うことはできず，本件訂正前 の請求項１の解釈において参酌することはできない。 したがって，原告らの上記主張は，採用することができない。
(2) 訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かについ て
ア 訂正をすべき旨の審決が確定したときは，訂正の効果は出願時に遡って 生じ（特許法１２８条），訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技 術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑み ると，同法１２６条６項の「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更す るもの」であるか否かの判断は，訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基 準としてされるべきであり，「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうか は訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点か ら決するのが相当である。 また，特許請求の範囲の記載に関し，同法３６条５項前段は，特許請求 の範囲には，請求項に区分して，各請求項ごとに特許出願人が特許を受け ようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけ ればならないと規定している。この規定の趣旨は，一つの請求項から発明 が把握されるようにするため，各請求項ごとに特許出願人自らが「特許を 受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断 した事項を特許請求の範囲に記載することを求めたものと解されるから， 客観的にみると，一つの請求項に内容的に重複する記載がある場合であっ ても，相互に矛盾するものでなければ，特許出願人自らが「特許を受けよ うとする発明を特定するために必要と認める事項」と判断したものとして 解釈するのが相当である。
以上を前提に，訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであ るか否かについて判断する。
イ 本件訂正前の請求項１のただし書の「ただし，Ｒ1 及びＲ2 が同時に水素 原子であることはない。」との文言は，その文理上，Ｒ1 及びＲ2 の両方が 水素原子でないことを特定するにとどまり，Ｒ1 又はＲ2 のいずれか一方が 必ず水素原子であることまで特定したものと理解することはできない。 しかるところ，本件訂正前の請求項１の記載全体をみると，「Ｒ1はフッ 素であり」及び「Ｒ2は塩素であり」との記載があり，この記載は，「Ｒ1」 を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩素」にそれぞれ特定したものであることは 明らかである。そして，この記載は，Ｒ1 及びＲ2 の両方が水素原子でない ことをも意味するものと理解できるから，その点においては，ただし書の 記載と重複する内容を含むものであるが，相互に矛盾するものではない。 また，本件明細書の「前記化学式１において，…Ｒ1 及びＲ2 は各々水素 原子，Ｃ1−Ｃ6アルコキシ，Ｃ1−Ｃ6アルキルまたはハロゲンであり，…前 記ハロゲンはフッ素，塩素，臭素またはヨー素を意味する。」（【０００ ９】）及び「本発明による前記化学式１で表される化合物において，特に＼n好ましくは，…Ｒ1 及びＲ2 は水素原子，Ｆ，Ｃｌ，メチルまたはメトキシ であり」（【００１０】）との記載中には，化学式１のＲ1 及びＲ2 の例と してＦ（フッ素）及びＣｌ（塩素）が開示されているから，本件訂正前の 請求項１において「Ｒ1」を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩素」に特定する ことは，本件明細書の記載との関係においても整合するものである。 そうすると，ただし書の記載と「Ｒ1 はフッ素であり」及び「Ｒ2 は塩素 であり」との記載は，「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定す るために必要と認める事項」であると理解できるものであり，本件訂正前 の請求項１におけるＲ1 及びＲ2 の定義が不明瞭であるということはできな い。 このように訂正事項２は，本件訂正前の請求項１記載の「Ｒ2」の「塩素」 を「水素」に訂正するものであるから，特許請求の範囲を変更するもので ある。また，本件訂正前の請求項１の「Ｒ1 はフッ素であり」及び「Ｒ2 は 塩素であり」との記載文言から，Ｒ1 は「フッ素又は水素」を，Ｒ2 は「フ ッ素又は水素」を実質的に意味するものと理解することはできないから， 訂正事項２による特許請求の範囲の変更は，減縮的な変更には当たらない。 そして，訂正事項２により，請求項１に係る発明は，本件訂正前の請求 項１に記載される化合物１の置換基である「Ｒ2」が塩素である化合物群か ら訂正後の「Ｒ2」が水素である化合物群に変更されることになるから，こ の変更により，本件訂正前の請求項１の記載の表示を信頼した第三者に不＼n測の不利益を与えることになることは明らかである。 したがって，訂正事項２は，実質上特許請求の範囲を変更するものと認 められるから，特許法１２６条６項の要件に適合しないというべきである。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(3) 原告らの主張について
原告らは，本件訂正前の請求項１の記載及び本件明細書の記載を考慮し， また，本件特許の出願経過を参酌すれば，本件訂正前の請求項１の本文の 「Ｒ 1 はフッ素であり，Ｒ2 は塩素であり」との記載は，ただし書の「Ｒ1 及 びＲ2が同時に水素原子であることはない。」との関係が不明瞭であり，実質 的に，本文のＲ1 及びＲ2 の範囲は，塩素だけではなく水素を含むはずである と理解され，訂正事項２は，実質的に理解されるＲ2の範囲から塩素を削除す ることによりＲ2の範囲を限定するものであるから，実質上特許請求の範囲を 変更する訂正ではない旨主張する。 しかしながら，前記(2)イのとおり，本件訂正前の請求項１の特許請求の範 囲の記載によれば，本件訂正前の請求項１の本文の「Ｒ1はフッ素であり」及 び「Ｒ2は塩素であり」との記載は，「Ｒ1」を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩 素」にそれぞれ特定したものであることは明らかであり，ただし書の「Ｒ1 及びＲ 2 が同時に水素原子であることはない。」との記載と重複する内容を 含むものであるが，相互に矛盾するものではなく，本件明細書の記載との関 係においても整合するものであるから，本文の記載とただし書の記載が不明 瞭であるということはできない。 次に，本件特許の出願経過によれば，本件訂正前（本件特許の設定登録時） の請求項１は，本件拒絶査定不服審判の請求とともにされた第２次補正によ り第１次補正後の請求項１が補正されたものであるが，本件拒絶査定不服審 判の審判請求書（乙３）には，「３．２．上記補正は，請求項１において， Ｒ1 をフッ素に限定し，Ｒ2 を塩素に限定し（特許請求の範囲の限定的減縮に あたります），…適正な補正です。」，「３．３．上記補正により，本願発 明の化合物は，本願明細書の表２に記載される薬理試験結果において，当業＼n者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活性を奏するもの及びこれらと同視さ＼nれる化合物に限定され，審査官殿が指摘された，「引用文献３の化合物４２ と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物（例えば化合物５２，７３，１１ ５，１３６，１５７，１９３など）」は明確に排除されています。」との記 載があり，この記載から，上記補正は，請求項１におけるＲ1をフッ素に限定 し，Ｒ2を塩素に限定するものであることを明確に理解できる。そして，本件 明細書記載の化合物５２，７３にはＲ2に水素が，化合物１１５，１３６，１ ５７にはＲ1に水素が含まれており，本件拒絶査定不服審判の審判請求書の上 記記載は，本件明細書の記載とも整合することからすると，本件訂正前の請 求項１におけるＲ1及びＲ2の定義が不明瞭であるということはできない。 また，本件拒絶査定（甲１６）には，「本願発明の化合物１０は，引用文 献３の化合物４２に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認められる」との 記載があるが，この記載は，原告らが述べるような審査官が化合物１０を特 許請求の範囲の記載に包含させなくてはならないことを意図して記載したも のとはいえないし，特許請求の範囲の記載は特許許出願人自らが「特許を受 けようとする発明を特定するために必要と認める事項」を記載すべきもので あり（特許法３６条５項），原告らは，自らの責任で特許請求の範囲の記載 を選択すべきであることからすると，本件拒絶査定の上記記載を参酌するこ とにより，本件訂正前の請求項１におけるＲ1 及びＲ2 の定義が不明瞭である ということはできない。
さらに，原告らは，本件特許の出願経過として参酌されるべき事情として， 第２次補正における「Ｒ2は塩素であり，」との記載は，審査官と原告らの代 理人の小川弁理士の補正に関する合意の内容と整合しないことを指摘するが， 原告ら主張の合意は，第三者との関係からすれば，出願経過における願書， 願書に添付した明細書，特許請求の範囲，図面等の審査に係る書類，拒絶査 定不服審判に係る書類等の手続書類と同列に扱うことはできず，本件訂正前 の請求項１の解釈において参酌することはできない。 したがって，原告らの上記主張は，採用することができない。
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2019.06.21
平成30(ネ)10017 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年4月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特許権侵害事件が控訴されましたが、1審と同様に、差止・損害賠償が認められました。損害賠償額は増えています。102条3項の実施料率について判断されています。具体的数値は伏せ字となっているため不明です。控訴審でも平均値である５．９％平均よりも、低く認定されたようですが、1審よりも高くなったと思われます。
(1) 実施料率
ア 1)平成１９年に日本で特許出願を行った国内企業・団体のうち，合計出 願件数の上位となっている企業・団体（対象２０３１件）に加えて，株式会社帝国 データバンク保有データ信用調査報告書ファイルの中からライセンス契約を実施し ていると判断された企業（対象９７５件）に対するアンケート調査（有効回答５６ ３件）において，化学分野（ＩＰＣ分類のＣ０１〜Ｃ１４；１０３件）に係る特許 権のロイヤルティ料率の平均値は４．３％であるとされていること（甲６７，乙５ ８），2)財団法人経済産業調査会発行の「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特 許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」（甲６８）において，上記アン ケート結果をその技術分類と異なる技術分類で新たに分析した結果として，「有機化 学，農薬」分野（ＩＰＣ分類のＡ６１，Ｃ０７，Ｃ４０；５４件）のロイヤルティ 率の平均値は５．９％とされていることが認められる。 本件各発明のＩＰＣ分類は，Ｃ０７Ｄ，Ａ０１Ｎ，Ａ０１Ｐである（甲２の２） から，上記1)よりは2)の方が本件各発明からより遠い技術分野のサンプルが除外さ れており，2)の５４件というサンプル数も少なくないということができるから，本 件各発明の相当実施料率の検討に当たっては，1)よりは2)を念頭に検討することが 相当である。
イ 証拠（甲２の２，乙１〜４）及び弁論の全趣旨によると，本件各発明は， 除草剤の有効成分又はその候補となる新規化合物を提供することを課題として，化 合物の一般式及び置換基の組合せを示したものであるが，発明の詳細な説明におい て，上記化合物の除草特性に関する個別の実験結果は示されておらず，本件出願日 当時の技術常識に照らして上記化合物が除草作用を有しており，除草剤の有効成分 の候補となり得るものであることが認識できるにとどまるものである。そうすると， 本件各発明の化合物を水稲など特定の作物に用いる農薬として利用するためには， 本件各発明の多数の化合物の中からテフリルトリオンのような特定の化合物を選び 出した上，その化合物が上記作物の栽培に当たり想定される具体的な雑草に対する 除草効果を発揮する一方，上記作物に対する有害性がないことを確認する必要があ り，相応の試行錯誤を要することは明らかである。 したがって，本件各発明の実施料率は，類似する技術分野の実施料率の分布にお いて，平均よりも一定程度低く位置付けることが相当である。
ウ 証拠（甲４，５，甲６の１〜４，甲７の１〜３，甲５５〜６１，７２） 及び弁論の全趣旨によると，1)被告製品２は，いずれもテフリルトリオンに加えて もう１種類の有効成分（被告製品２(1)〜(3)のフェントラザミド，同(4)〜(6)のメフェ ナセット，同(7)〜(12)のトリアファモン。以下，「フェントラザミド等」という。）を 含有する農薬混合物であること，2)テフリルトリオンは，ノビエを除く幅広い雑草 に対する除草効果に優れ，スルホニルウレア抵抗性雑草（ホタルイ類，アゼナ類， コナギ等）に高い除草作用を有しているのに対し，フェントラザミド等は，いずれ もテフリルトリオンの除草効果が十分でないノビエに対して優れた除草効果を有し＼nており，テフリルトリオンと相互に除草効果を補完する関係にあること，3)一審被 告が作成した被告製品２の技術資料やパンフレット等の広告宣伝でも，２種類の有 効成分が含まれた農薬混合物であることによってスルホニルウレア抵抗性雑草及び ノビエに対して優れた除草効果を発揮することが一貫して記載されていること（例 えば，被告製品(4)〜(6)の技術資料〔甲５〕においては，表紙である１頁に「２成分＼nで白く枯らす。効きめが見える。」と記載され，４頁の「ポッシブルの特長」におい ても６項目中の１番目に「２成分で高い除草効果 ノビエをはじめとした一年生雑 草から，ホタルイ，ウリカワ，ミズガヤツリ，ヘラオモダカ，ヒルムシロ，セリ， オモダカ，クログワイなと〔判決注・「など」の誤記と認める。〕の多年生雑草に対 し高い効果を示します。また，新規成分テフリルトリオンとメフェナセットの２種 混合なので，減農薬栽培にも適しています。」などと記載されている。）が認められ る。
上記認定の事実によると，被告製品２においては，テフリルトリオンが，ノビエ を除く幅広い雑草に対する除草効果に優れ，スルホニルウレア抵抗性雑草にも高い 除草作用を有していることから，有効成分として主たる役割を果たすものと認めら れるが，フェントラザミド等は，テフリルトリオンの除草効果が十分でないノビエ＼nに対して優れた除草効果を有しているところ，ノビエに対する除草効果も重要であ るものと認められる。 そうすると，被告製品２の顧客吸引力は，その過半がテフリルトリオンによるも のではあるが，その一部はフェントラザミド等によるものであると認められる。
エ 前記ア〜ウに併せて，一審被告が一審原告から本件特許の実施許諾を得 ずに被告製品２の製造販売等を継続していた一方，結果的に本件訂正により解消し たとはいえ，本件特許は無効理由を有していたことなど，本件に顕れた全ての事情 を総合すると，被告製品２に係る本件特許権侵害の不法行為の損害の額を特許法１ ０２条３項により算定する際に適用すべき実施料率は●●●●が相当である。 なお，証拠（乙６５〜６７）によると，ＯＡＴアグリオ株式会社は，平成２８年 ８月頃，「サスケ−ラジカルジャンボ」，「半蔵１キロ粒剤」という水稲用一発処理除 草剤を販売していたこと，いずれも，ホタルイ，コナギ，アゼナ類などＳＵ抵抗性 雑草に強いことを宣伝文句としており，有効成分にシクロスルファムロン及びベン ゾビシクロンを含む（その余の有効成分として，前者はカフェンストロール及びダ イムロンを，後者はペントキサゾンを含む。）こと，「サスケ」及び「半蔵」はＢＡ ＳＦ社（一審原告又はその関連会社と推認される。）の登録商標であったことが認め られる。しかし，上記登録商標の使用許諾以外には，これらの除草剤の販売に一審 原告がどのように関わっているかや，これらの除草剤が被告製品２とどの程度競合 関係にあるかは，本件全証拠によっても明らかではないから，これらの事実につい ては，考慮しないこととする。また，前記認定のとおり，バイエル特許が存することが認められるが，被告製品２は，本件各発明の技術的範囲に属するから，本件特許を実施してはじめてバイエル特許を実施することができるものであり，前記のとおり，本件各発明の化合物を除草剤とするには相応の試行錯誤が必要であることは既に考慮しているから，バイエル特許が存することを，既に判示したところを超えて考慮する必要はない。
(1) 実施料率
ア 1)平成１９年に日本で特許出願を行った国内企業・団体のうち，合計出 願件数の上位となっている企業・団体（対象２０３１件）に加えて，株式会社帝国 データバンク保有データ信用調査報告書ファイルの中からライセンス契約を実施し ていると判断された企業（対象９７５件）に対するアンケート調査（有効回答５６ ３件）において，化学分野（ＩＰＣ分類のＣ０１〜Ｃ１４；１０３件）に係る特許 権のロイヤルティ料率の平均値は４．３％であるとされていること（甲６７，乙５ ８），2)財団法人経済産業調査会発行の「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特 許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」（甲６８）において，上記アン ケート結果をその技術分類と異なる技術分類で新たに分析した結果として，「有機化 学，農薬」分野（ＩＰＣ分類のＡ６１，Ｃ０７，Ｃ４０；５４件）のロイヤルティ 率の平均値は５．９％とされていることが認められる。 本件各発明のＩＰＣ分類は，Ｃ０７Ｄ，Ａ０１Ｎ，Ａ０１Ｐである（甲２の２） から，上記1)よりは2)の方が本件各発明からより遠い技術分野のサンプルが除外さ れており，2)の５４件というサンプル数も少なくないということができるから，本 件各発明の相当実施料率の検討に当たっては，1)よりは2)を念頭に検討することが 相当である。
イ 証拠（甲２の２，乙１〜４）及び弁論の全趣旨によると，本件各発明は， 除草剤の有効成分又はその候補となる新規化合物を提供することを課題として，化 合物の一般式及び置換基の組合せを示したものであるが，発明の詳細な説明におい て，上記化合物の除草特性に関する個別の実験結果は示されておらず，本件出願日 当時の技術常識に照らして上記化合物が除草作用を有しており，除草剤の有効成分 の候補となり得るものであることが認識できるにとどまるものである。そうすると， 本件各発明の化合物を水稲など特定の作物に用いる農薬として利用するためには， 本件各発明の多数の化合物の中からテフリルトリオンのような特定の化合物を選び 出した上，その化合物が上記作物の栽培に当たり想定される具体的な雑草に対する 除草効果を発揮する一方，上記作物に対する有害性がないことを確認する必要があ り，相応の試行錯誤を要することは明らかである。 したがって，本件各発明の実施料率は，類似する技術分野の実施料率の分布にお いて，平均よりも一定程度低く位置付けることが相当である。
ウ 証拠（甲４，５，甲６の１〜４，甲７の１〜３，甲５５〜６１，７２） 及び弁論の全趣旨によると，1)被告製品２は，いずれもテフリルトリオンに加えて もう１種類の有効成分（被告製品２(1)〜(3)のフェントラザミド，同(4)〜(6)のメフェ ナセット，同(7)〜(12)のトリアファモン。以下，「フェントラザミド等」という。）を 含有する農薬混合物であること，2)テフリルトリオンは，ノビエを除く幅広い雑草 に対する除草効果に優れ，スルホニルウレア抵抗性雑草（ホタルイ類，アゼナ類， コナギ等）に高い除草作用を有しているのに対し，フェントラザミド等は，いずれ もテフリルトリオンの除草効果が十分でないノビエに対して優れた除草効果を有し＼nており，テフリルトリオンと相互に除草効果を補完する関係にあること，3)一審被 告が作成した被告製品２の技術資料やパンフレット等の広告宣伝でも，２種類の有 効成分が含まれた農薬混合物であることによってスルホニルウレア抵抗性雑草及び ノビエに対して優れた除草効果を発揮することが一貫して記載されていること（例 えば，被告製品(4)〜(6)の技術資料〔甲５〕においては，表紙である１頁に「２成分＼nで白く枯らす。効きめが見える。」と記載され，４頁の「ポッシブルの特長」におい ても６項目中の１番目に「２成分で高い除草効果 ノビエをはじめとした一年生雑 草から，ホタルイ，ウリカワ，ミズガヤツリ，ヘラオモダカ，ヒルムシロ，セリ， オモダカ，クログワイなと〔判決注・「など」の誤記と認める。〕の多年生雑草に対 し高い効果を示します。また，新規成分テフリルトリオンとメフェナセットの２種 混合なので，減農薬栽培にも適しています。」などと記載されている。）が認められ る。
上記認定の事実によると，被告製品２においては，テフリルトリオンが，ノビエ を除く幅広い雑草に対する除草効果に優れ，スルホニルウレア抵抗性雑草にも高い 除草作用を有していることから，有効成分として主たる役割を果たすものと認めら れるが，フェントラザミド等は，テフリルトリオンの除草効果が十分でないノビエ＼nに対して優れた除草効果を有しているところ，ノビエに対する除草効果も重要であ るものと認められる。 そうすると，被告製品２の顧客吸引力は，その過半がテフリルトリオンによるも のではあるが，その一部はフェントラザミド等によるものであると認められる。
エ 前記ア〜ウに併せて，一審被告が一審原告から本件特許の実施許諾を得 ずに被告製品２の製造販売等を継続していた一方，結果的に本件訂正により解消し たとはいえ，本件特許は無効理由を有していたことなど，本件に顕れた全ての事情 を総合すると，被告製品２に係る本件特許権侵害の不法行為の損害の額を特許法１ ０２条３項により算定する際に適用すべき実施料率は●●●●が相当である。 なお，証拠（乙６５〜６７）によると，ＯＡＴアグリオ株式会社は，平成２８年 ８月頃，「サスケ−ラジカルジャンボ」，「半蔵１キロ粒剤」という水稲用一発処理除 草剤を販売していたこと，いずれも，ホタルイ，コナギ，アゼナ類などＳＵ抵抗性 雑草に強いことを宣伝文句としており，有効成分にシクロスルファムロン及びベン ゾビシクロンを含む（その余の有効成分として，前者はカフェンストロール及びダ イムロンを，後者はペントキサゾンを含む。）こと，「サスケ」及び「半蔵」はＢＡ ＳＦ社（一審原告又はその関連会社と推認される。）の登録商標であったことが認め られる。しかし，上記登録商標の使用許諾以外には，これらの除草剤の販売に一審 原告がどのように関わっているかや，これらの除草剤が被告製品２とどの程度競合 関係にあるかは，本件全証拠によっても明らかではないから，これらの事実につい ては，考慮しないこととする。また，前記認定のとおり，バイエル特許が存することが認められるが，被告製品２は，本件各発明の技術的範囲に属するから，本件特許を実施してはじめてバイエル特許を実施することができるものであり，前記のとおり，本件各発明の化合物を除草剤とするには相応の試行錯誤が必要であることは既に考慮しているから，バイエル特許が存することを，既に判示したところを超えて考慮する必要はない。
◆判決本文
原審では、実施料率について、以下のように認定されています。
◆平成27(ワ)2862
上記のアンケート結果をその技術分類と異なる技術分類で新たに分析した結果
として，「有機化学，農薬」分野のロイヤルティ率の平均値は５．９％とされてい
ることが認められる。
上記事実関係に照らすと，被告製品２は，本件各発明の技術的範囲に含まれるテ
フリルトリオンを有効成分の一つとする農薬混合物ではあるものの，本件各発明の
効果が特に顕著であるとみることはできない。また，被告製品２においては，テフ
リルトリオン以外の有効成分もテフリルトリオンの除草効果を補完する重要な効果
を有しており，技術資料等においても二種類の有効成分が含まれた農薬混合物であ
ることが一貫して記載されていることも実施料率を算定するに当たって十分に考慮＼nされる必要がある。
加えて，本件各発明についての特許に上記３(1)及び(2)のとおりの無効理由がある
ことからすると，被告が原告との間でライセンス契約を締結することなく被告製品
２を製造販売等して本件特許権を侵害してきたことをもって，実施料率をそれ程高
額なものと認定するのは相当とはいえない。
以上を総合すると，本件における特許法１０２条３項所定の損害の額は，被告製
品２の売上高に●（省略）●を乗じて算定するのが相当である。
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>> 補正・訂正
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
2019.05.30
平成30(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした審決が維持されました。出願人は株式会社ドクター中松創研です。出願時は代理人付きですが、本件は代理人無しの本人訴訟です。
第１次補正は，旧請求項１について，「合わせ込み部からトンネルの天 井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し，「２枚の天井板をそ れぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ る構成であって，前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク＼nトを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」（第１次補正後の請求項１）に補正（下線部は補正箇所）するものである。しかるところ，当初明細書等には，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」の用語について定義した記載はない。＼n
そして，1)甲２（特開２０１４−１４８８８２号公報）の「これらのう ち，横流換気方式は，トンネル軸方向から見たときに全体が逆Ｔ字状断面 となるように，トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方 に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気 ダクト，他方の側を排気ダクトとしたものであり，…交通量が多い場合に は，十分かつ安定した換気性能＼＼を確保することが可能であるため，特に長大トンネルでは，数多く採用されてきた。」（【０００４】）との記載，＼n2)甲３（特開２０１４−１３２１４６号公報）の「送気ダクト側天井板パ ネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）は，それぞれの側でトンネ ル側面壁に設けられた天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）により支 持される。送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル （２）の長さを，天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）との水平距離 より大きくすることにより，両側の天井板パネルは山型の構造をもち，送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）がお互＼nいに押し合うことで，トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ る重量保持に依存することなく，隔壁板下側受台（６）と天井板受台（３） との位置ずれを防止する程度の固定で，通行部分（９）への落下を防止す ることができる。」（【０００８】）との記載及び図１，3)甲４（登録実 用新案第３１８３４２２号公報）の「この天井構造の連結具６の頂部とトンネル１の最頂部１ａの間に，仕切板７が張られており，仕切板７によっ＼nて，天井板４，５の上方には，従来と同様に左右で送気路９，排気路１０ が形成されている。もっとも，この仕切板７には，従来のように，天井板 を保持するつり棒を設ける必要はない。」（【００１７】）との記載を総 合すれば，本願の出願日当時，トンネルの技術分野において，「排気」と 「送気」は明確に区別され，「排気ダクト」と「送気ダクト」は，別の用 語として，使い分けられていたこと，トンネル内の換気を行うために，天 井，天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及 び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。 そうすると，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，「排 気ダクト」が複数存在することを意味するものであり，これには，排気ダ クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。 イ 次に，当初明細書等には，図１の従来のトンネルの構成図に関し，「４は天井１に取り付けられたナットで構＼成される結合部，吊り金具３は該結合部４に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具３の他端は固着部５を介して天井板２に取り付けられ，天井板２を吊っている。このよう＼nに，天井板２でトンネルを２分しているのは，排気を行なうためである。 １０，１１はトンネル内を照らすライトである。」（【０００２】），「即 ち，吊り金具３に沿って隔壁を設け，その一方を送風ダクト，他方を排気 ダクトとして，トンネル内の換気を行なっているものである。」（【００ ０３】）との記載がある。上記記載によれば，図１の従来のトンネルにお いて，天井１と天井板２の間の空間が吊り金具３に沿った隔壁によって２ 分され，一方を「送風ダクト」，他方を「排気ダクト」として換気を行っ ていることを理解できる。当初明細書等には，上記「送風ダクト」を「排 気ダクト」として構成することなどにより，トンネルに「複数の排気ダクト」を形成することについては記載も示唆もない。＼n
以上によれば，第１次補正後の請求項１の「合わせ込み部からトンネル の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形 成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は，当初明細書等に記載は なく，当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また， 上記技術常識に照らすと，排気ダクトと送風ダクトとは，「対」となって 換気機能を果たすことからすれば，排気ダクト及び送風ダクトを備える換気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは，技術的思想を異にする＼nものと認められる。 したがって，第１次補正は，当初明細書等のすべての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入 するものと認められるから，当初明細書等に記載した事項の範囲内におい てしたものではないというべきである。
第１次補正は，旧請求項１について，「合わせ込み部からトンネルの天 井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し，「２枚の天井板をそ れぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ る構成であって，前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク＼nトを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」（第１次補正後の請求項１）に補正（下線部は補正箇所）するものである。しかるところ，当初明細書等には，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」の用語について定義した記載はない。＼n
そして，1)甲２（特開２０１４−１４８８８２号公報）の「これらのう ち，横流換気方式は，トンネル軸方向から見たときに全体が逆Ｔ字状断面 となるように，トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方 に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気 ダクト，他方の側を排気ダクトとしたものであり，…交通量が多い場合に は，十分かつ安定した換気性能＼＼を確保することが可能であるため，特に長大トンネルでは，数多く採用されてきた。」（【０００４】）との記載，＼n2)甲３（特開２０１４−１３２１４６号公報）の「送気ダクト側天井板パ ネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）は，それぞれの側でトンネ ル側面壁に設けられた天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）により支 持される。送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル （２）の長さを，天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）との水平距離 より大きくすることにより，両側の天井板パネルは山型の構造をもち，送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）がお互＼nいに押し合うことで，トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ る重量保持に依存することなく，隔壁板下側受台（６）と天井板受台（３） との位置ずれを防止する程度の固定で，通行部分（９）への落下を防止す ることができる。」（【０００８】）との記載及び図１，3)甲４（登録実 用新案第３１８３４２２号公報）の「この天井構造の連結具６の頂部とトンネル１の最頂部１ａの間に，仕切板７が張られており，仕切板７によっ＼nて，天井板４，５の上方には，従来と同様に左右で送気路９，排気路１０ が形成されている。もっとも，この仕切板７には，従来のように，天井板 を保持するつり棒を設ける必要はない。」（【００１７】）との記載を総 合すれば，本願の出願日当時，トンネルの技術分野において，「排気」と 「送気」は明確に区別され，「排気ダクト」と「送気ダクト」は，別の用 語として，使い分けられていたこと，トンネル内の換気を行うために，天 井，天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及 び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。 そうすると，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，「排 気ダクト」が複数存在することを意味するものであり，これには，排気ダ クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。 イ 次に，当初明細書等には，図１の従来のトンネルの構成図に関し，「４は天井１に取り付けられたナットで構＼成される結合部，吊り金具３は該結合部４に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具３の他端は固着部５を介して天井板２に取り付けられ，天井板２を吊っている。このよう＼nに，天井板２でトンネルを２分しているのは，排気を行なうためである。 １０，１１はトンネル内を照らすライトである。」（【０００２】），「即 ち，吊り金具３に沿って隔壁を設け，その一方を送風ダクト，他方を排気 ダクトとして，トンネル内の換気を行なっているものである。」（【００ ０３】）との記載がある。上記記載によれば，図１の従来のトンネルにお いて，天井１と天井板２の間の空間が吊り金具３に沿った隔壁によって２ 分され，一方を「送風ダクト」，他方を「排気ダクト」として換気を行っ ていることを理解できる。当初明細書等には，上記「送風ダクト」を「排 気ダクト」として構成することなどにより，トンネルに「複数の排気ダクト」を形成することについては記載も示唆もない。＼n
以上によれば，第１次補正後の請求項１の「合わせ込み部からトンネル の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形 成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は，当初明細書等に記載は なく，当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また， 上記技術常識に照らすと，排気ダクトと送風ダクトとは，「対」となって 換気機能を果たすことからすれば，排気ダクト及び送風ダクトを備える換気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは，技術的思想を異にする＼nものと認められる。 したがって，第１次補正は，当初明細書等のすべての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入 するものと認められるから，当初明細書等に記載した事項の範囲内におい てしたものではないというべきである。
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>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
2019.05. 8
平成30(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月22日 知的財産高等裁判所
審査段階で追加した「直ちに」という用語が新規事項かが争われました。知財高裁（3部）は、新規事項ではないとした審決を取り消しました。本件では、「一斉に」という用語についても新規事項か争われています。こちらについては新規事項でないとした審決の判断を維持しています。
ここで，構成Ｅの「直ちに」は，「受信次第」との文言と併せて，海底＼n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら，当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは，構成Ｅのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信＼n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構＼成」という。）が，本件当 初明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記１(1)において認定したとおり，本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし，その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構＼成が記載されていると認めること はできない。
(イ) また，上記１(2)において認定したとおり，本件当初明細書の段落【０ ００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００３０】， 【００３２】，【００３５】，【００３６】及び【００４０】等には， 先願システム及び本件発明の実施の形態において，海底局の位置を決め るための演算（以下「位置決め演算」という。）は，海底局からの音響 信号（又はデータ）及びＧＰＳからの位置信号に対して行われるもので あって，船上局又は地上において実行される（特に段落【００２５】， 【００４０】）ことが開示されている。しかし，本件当初明細書には， 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船 上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識 をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上＼nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底 局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件 発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…＼n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で 行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を， 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明 らかに不自然である。 したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されている＼nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構＼n成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算＼nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細 書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するもの というべきである。 したがって，この点についての審決の判断には誤りがあり，その誤りは 結論に影響を及ぼすものである。
ここで，構成Ｅの「直ちに」は，「受信次第」との文言と併せて，海底＼n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら，当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは，構成Ｅのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信＼n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構＼成」という。）が，本件当 初明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記１(1)において認定したとおり，本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし，その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構＼成が記載されていると認めること はできない。
(イ) また，上記１(2)において認定したとおり，本件当初明細書の段落【０ ００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００３０】， 【００３２】，【００３５】，【００３６】及び【００４０】等には， 先願システム及び本件発明の実施の形態において，海底局の位置を決め るための演算（以下「位置決め演算」という。）は，海底局からの音響 信号（又はデータ）及びＧＰＳからの位置信号に対して行われるもので あって，船上局又は地上において実行される（特に段落【００２５】， 【００４０】）ことが開示されている。しかし，本件当初明細書には， 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船 上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識 をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上＼nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底 局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件 発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…＼n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で 行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を， 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明 らかに不自然である。 したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されている＼nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構＼n成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算＼nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細 書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するもの というべきである。 したがって，この点についての審決の判断には誤りがあり，その誤りは 結論に影響を及ぼすものである。
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2019.03.28
平成30(行ケ)10032 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月26日 知的財産高等裁判所
異議申立に対して、特許権者は訂正請求をしました。審決は、複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しないという事項（事項Ａ）を新規事項であるとして訂正を認めず取消決定をしました。知財高裁は、新規事項ではないと判断しました。＼n
本件明細書には，1)「本発明」の「リボン」は， １つ又は複数のストランドから成り，１つのストランドから成る場合は， リボンの幅に平行に伸長する長繊維の集合体から成り，複数のストラン ドから成る場合は，「所与の幅の層を製造するために寸法取りされる」 ストランドの集合体（各々が長繊維の集合体から成る）から成ること（【０ ０２７】，【００２８】，【００３０】，図１及び２），2)「一般に， 炭素ストランドの場合，１，０００から８０，０００本の長繊維を含み， １２，０００から２４，０００本の長繊維を含むのが有利である」こと （【００２９】），3)「特に，リボンが複数のストランドの一方向層か ら成る場合，ストランドは，接近して配置」され，「リボン作製の前に， 幅の標準偏差が最小で，一方向層の全幅を一定にするように調整する場 合，層の幅は，材料中のいかなる間隔（英語で「ｇａｐ」）又は重なり 部分（英語で「ｏｖｅｒｌａｐ」）をも最小にし，さらに回避すること によって調整する」こと（【００２８】），4)「ストランド（単数又は 複数）」は，「寸法合わせの段階」の前に拡幅器によって幅が拡幅され （【００３０】，図６），「寸法取り段階」（寸法合わせの段階）では， 「所与の幅の開口部，特に，ローラーに切れ込む平底の溝の形状にある 開口部とすることができる寸法取り器」，又は「１つ又は複数のストラ ンドをベースにした単一のリボンの場合における，２個の歯の間の開口 部の寸法取り器」，又は「図７に示すように，並行して複数のリボンを 作製する場合における，複数のストランドに寸法取りをする開口部を規 定する寸法取りコームの寸法取り器」上で，「層又はストランドを通過 させることによって行われ」ること（【００３１】，図７），5)「複数 のストランドからなる層を作製する場合，実際，厳密に言えば，層の幅 の寸法取りは外側の２本のストランド上においてのみ行われ，他のスト ランドは拡幅ユニットの前方に配置されたコームにより案内され，その 結果，層の内側のストランド間に緩い空間が存在しない」こと（【００ ３１】），6)「炭素ストランド又は複数のストランド１は，クリール１ ０１に装着された炭素スプール１００から巻き戻され，コーム１０２を 通過し，ガイドローラー１０３によって機械の軸中に誘導」され，「炭 素ストランドは，次に，加熱バー１１及び拡幅バー１２により拡幅され， 次に，寸法取り器で寸法取りをされ，所望の幅を有する一方向層が得ら れる」こと（【００３８】，図５）の記載がある。 これらの記載事項によれば，本件明細書には，「本発明」の実施の形 態として，１つのストランド（長繊維の集合体）又は複数のストランド （各々が長繊維の集合体）から成る「リボン」を作製するに当たり，１ つ又は複数のストランドを，拡幅バーにより幅を拡幅し，次いで，拡幅 したストランドを所与の幅の開口部を規定する寸法取り器（ローラーに 切れ込む平底の溝を有する寸法取り器，寸法取りコーム，又は２個の歯 を有する寸法取り器）上を通過させることによって，所望の幅を有する 一方向層が得られること，これにより一方向層の層の幅は，材料中のいかなる間隔又は重なり部分をも最小にし，さらに回避することによって 調整することができ，その結果，層の内側のストランド間に緩い空間が 存在しないことの開示があることが認められる。 そして，複数のストランドの集合体（各々が長繊維の集合体）が，「接 近して配置され，間隔又は重なり部分をも最小にし，さらに回避する」 とは，「間隔が存在しない」ことと同義であると解されるから，「複数 のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ようにして，「複数の ストランド又は長繊維」を所望の幅に作製しているものと理解すること ができる。
そうすると，訂正事項２に係る訂正は，本件明細書のすべての記載を 総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術 的事項を導入するものではないものと認められるから，本件特許明細書 等に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。 したがって，これと異なる本件決定の判断は誤りである。
(ウ) これに対し被告は，1)本件明細書には，「拡幅器，次いで寸法取り 器に，複数のストランドを通過させる」ことで「複数のストランド又は 長繊維間に間隔が存在しない」ようにするという事項についての直接的 ないし明示的な記載は存在しない，2)本件明細書において「複数のストランド」を通過させる「寸法取り器」に相当する構成は，【００３９】＼n及び図７に示されているものにほかならず，これら複数のストランドの 間には間隔が存在する，3)本件明細書の【００２８】の記載は，「複数 のストランド又は長繊維」について「間隔が存在しない」ことを記載す るものではないため，本件特許明細書等の記載を総合しても，事項Ａを 導くことができるとはいえず，訂正事項２（請求項１）に係る訂正は， 新規事項の追加に当たる旨主張する。 しかしながら，上記1)の点については，本件明細書に直接的な記載は ないが，前記(イ)のとおり，複数のストランドの集合体（各々が長繊維 の集合体）が，「接近して配置され，間隔又は重なり部分をも最小にし， さらに回避する」とは，「間隔が存在しない」ことと同義であると解さ れるから，「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」こと についての開示があるものと認められる。 次に，上記2)の点についてみると，図７は，「単一のストランドをベ ースにして複数のリボンを同時に作製する場合」（【００２５】）を示 した図であり，図示されているのは，「単一のストランドから成る複数 のリボン」であって，複数のストランドではないから，複数のストラン ドの間に間隔が存在することを示すものではない。 また，本件明細書の【００３９】の「複数のリボンを同時に製造する ことも同様に可能であり，その場合，リボンを構＼成する各ストランド又 はストランドの集合体は，必要ならば拡幅され，個々に寸法取りがなさ れ，切断を可能にするために各ストランド間に十＼分な間隔を置き，異な るリボンが互いに間隔をあけて配列される。ストランドと間隔を覆う単 一の不織材料が，次に，図８に示すように，リボンの各面上で全てのリ ボンと結合される。次に，図８に示したような機器，及び平行で，リボ ンの幅ごとに間隔をあけられ片寄らされた切断器１２０の複数（図示し た例では２つ）のラインを用いて，切断間に不織材料の屑を生じることなく各リボンの間で切断を優先的に行うことができる。」との記載中の 「各ストランド間に十分な間隔を置き」とは，複数のリボンを同時に製＼n造する場合に，複数のラインを用いて各リボンと結合した不織材料の切 断を可能にするために，各リボンが互いに間隔をあけて配列されること＼nを意味するものであり，リボンを構成するストランドそのものについて＼n述べたものではない。 さらに，上記3)の点については，前記(イ)のとおり，本件明細書の【０ ０２８】の記載は，リボンが複数のストランドの一方向層から成る場合 に，当該ストランドが接近して配置され，リボン作製の前に，ストラン ド間の間隔が存在しないように調整することが記載されているものと 認められる。
本件明細書には，1)「本発明」の「リボン」は， １つ又は複数のストランドから成り，１つのストランドから成る場合は， リボンの幅に平行に伸長する長繊維の集合体から成り，複数のストラン ドから成る場合は，「所与の幅の層を製造するために寸法取りされる」 ストランドの集合体（各々が長繊維の集合体から成る）から成ること（【０ ０２７】，【００２８】，【００３０】，図１及び２），2)「一般に， 炭素ストランドの場合，１，０００から８０，０００本の長繊維を含み， １２，０００から２４，０００本の長繊維を含むのが有利である」こと （【００２９】），3)「特に，リボンが複数のストランドの一方向層か ら成る場合，ストランドは，接近して配置」され，「リボン作製の前に， 幅の標準偏差が最小で，一方向層の全幅を一定にするように調整する場 合，層の幅は，材料中のいかなる間隔（英語で「ｇａｐ」）又は重なり 部分（英語で「ｏｖｅｒｌａｐ」）をも最小にし，さらに回避すること によって調整する」こと（【００２８】），4)「ストランド（単数又は 複数）」は，「寸法合わせの段階」の前に拡幅器によって幅が拡幅され （【００３０】，図６），「寸法取り段階」（寸法合わせの段階）では， 「所与の幅の開口部，特に，ローラーに切れ込む平底の溝の形状にある 開口部とすることができる寸法取り器」，又は「１つ又は複数のストラ ンドをベースにした単一のリボンの場合における，２個の歯の間の開口 部の寸法取り器」，又は「図７に示すように，並行して複数のリボンを 作製する場合における，複数のストランドに寸法取りをする開口部を規 定する寸法取りコームの寸法取り器」上で，「層又はストランドを通過 させることによって行われ」ること（【００３１】，図７），5)「複数 のストランドからなる層を作製する場合，実際，厳密に言えば，層の幅 の寸法取りは外側の２本のストランド上においてのみ行われ，他のスト ランドは拡幅ユニットの前方に配置されたコームにより案内され，その 結果，層の内側のストランド間に緩い空間が存在しない」こと（【００ ３１】），6)「炭素ストランド又は複数のストランド１は，クリール１ ０１に装着された炭素スプール１００から巻き戻され，コーム１０２を 通過し，ガイドローラー１０３によって機械の軸中に誘導」され，「炭 素ストランドは，次に，加熱バー１１及び拡幅バー１２により拡幅され， 次に，寸法取り器で寸法取りをされ，所望の幅を有する一方向層が得ら れる」こと（【００３８】，図５）の記載がある。 これらの記載事項によれば，本件明細書には，「本発明」の実施の形 態として，１つのストランド（長繊維の集合体）又は複数のストランド （各々が長繊維の集合体）から成る「リボン」を作製するに当たり，１ つ又は複数のストランドを，拡幅バーにより幅を拡幅し，次いで，拡幅 したストランドを所与の幅の開口部を規定する寸法取り器（ローラーに 切れ込む平底の溝を有する寸法取り器，寸法取りコーム，又は２個の歯 を有する寸法取り器）上を通過させることによって，所望の幅を有する 一方向層が得られること，これにより一方向層の層の幅は，材料中のいかなる間隔又は重なり部分をも最小にし，さらに回避することによって 調整することができ，その結果，層の内側のストランド間に緩い空間が 存在しないことの開示があることが認められる。 そして，複数のストランドの集合体（各々が長繊維の集合体）が，「接 近して配置され，間隔又は重なり部分をも最小にし，さらに回避する」 とは，「間隔が存在しない」ことと同義であると解されるから，「複数 のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ようにして，「複数の ストランド又は長繊維」を所望の幅に作製しているものと理解すること ができる。
そうすると，訂正事項２に係る訂正は，本件明細書のすべての記載を 総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術 的事項を導入するものではないものと認められるから，本件特許明細書 等に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。 したがって，これと異なる本件決定の判断は誤りである。
(ウ) これに対し被告は，1)本件明細書には，「拡幅器，次いで寸法取り 器に，複数のストランドを通過させる」ことで「複数のストランド又は 長繊維間に間隔が存在しない」ようにするという事項についての直接的 ないし明示的な記載は存在しない，2)本件明細書において「複数のストランド」を通過させる「寸法取り器」に相当する構成は，【００３９】＼n及び図７に示されているものにほかならず，これら複数のストランドの 間には間隔が存在する，3)本件明細書の【００２８】の記載は，「複数 のストランド又は長繊維」について「間隔が存在しない」ことを記載す るものではないため，本件特許明細書等の記載を総合しても，事項Ａを 導くことができるとはいえず，訂正事項２（請求項１）に係る訂正は， 新規事項の追加に当たる旨主張する。 しかしながら，上記1)の点については，本件明細書に直接的な記載は ないが，前記(イ)のとおり，複数のストランドの集合体（各々が長繊維 の集合体）が，「接近して配置され，間隔又は重なり部分をも最小にし， さらに回避する」とは，「間隔が存在しない」ことと同義であると解さ れるから，「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」こと についての開示があるものと認められる。 次に，上記2)の点についてみると，図７は，「単一のストランドをベ ースにして複数のリボンを同時に作製する場合」（【００２５】）を示 した図であり，図示されているのは，「単一のストランドから成る複数 のリボン」であって，複数のストランドではないから，複数のストラン ドの間に間隔が存在することを示すものではない。 また，本件明細書の【００３９】の「複数のリボンを同時に製造する ことも同様に可能であり，その場合，リボンを構＼成する各ストランド又 はストランドの集合体は，必要ならば拡幅され，個々に寸法取りがなさ れ，切断を可能にするために各ストランド間に十＼分な間隔を置き，異な るリボンが互いに間隔をあけて配列される。ストランドと間隔を覆う単 一の不織材料が，次に，図８に示すように，リボンの各面上で全てのリ ボンと結合される。次に，図８に示したような機器，及び平行で，リボ ンの幅ごとに間隔をあけられ片寄らされた切断器１２０の複数（図示し た例では２つ）のラインを用いて，切断間に不織材料の屑を生じることなく各リボンの間で切断を優先的に行うことができる。」との記載中の 「各ストランド間に十分な間隔を置き」とは，複数のリボンを同時に製＼n造する場合に，複数のラインを用いて各リボンと結合した不織材料の切 断を可能にするために，各リボンが互いに間隔をあけて配列されること＼nを意味するものであり，リボンを構成するストランドそのものについて＼n述べたものではない。 さらに，上記3)の点については，前記(イ)のとおり，本件明細書の【０ ０２８】の記載は，リボンが複数のストランドの一方向層から成る場合 に，当該ストランドが接近して配置され，リボン作製の前に，ストラン ド間の間隔が存在しないように調整することが記載されているものと 認められる。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
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2019.03.20
平成30(行ケ)1007 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月28日 知的財産高等裁判所
進歩性なしとした審決が維持されました。新規事項追加の拒絶理由については、判断がされませんでした。
前記(1)のとおり，甲１３には，最適化されたナッツ，種子及びナッ ツ油といった複数の供給源による脂肪酸や抗酸化物質，ポリフェノールなど，それ ぞれの栄養素の量を最適化すること（【請求項３】，【００２２】）や，異なる供給源 を使用することにより，過剰の場合は有害な特定の植物性化学物質の高濃度での送 達を回避すること（【００３１】）が示唆されている。 そうすると，甲１３発明において，植物性化学物質を，複数の異なる供給源に由 来するものとすることは，当業者が適宜採用することができる設計事項であると認 められる。
(ｲ)ａ 原告は，甲１３の「ω−３脂肪酸に対して比較的高率のω−６脂肪 酸」，「抗酸化剤及び植物性化学物質［原告注：ファイトケミカル］全般を含む組成 物」という教示，又は，「ファイトケミカルの高濃度での送達が回避される」という 教示は，特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤を まとめて提供する前提で，複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用 することを教示するものではない旨主張する。
原告の上記主張は，本願補正後発明１が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量 のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で，複数の異なる供給源 に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくものであることを 前提とするものであると解されるが，その主張を採用することができないことは， 前記(2)のとおりであるから，原告の上記主張は，理由がない。
ｂ なお，原告は，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量 は，食品供給源や，作物，産地によって異なり，複数の異なる供給源に由来する， ω-6脂肪酸及びポリフェノールを含む抗酸化剤の特定の量を維持しながら，異なる 供給源に由来するファイトケミカルを利用することは技術的に困難である旨主張す る。 ファイトケミカルの供給源であって，ω-6 脂肪酸の前駆体であるリノール酸を含 有するピーナッツ油，コーン油，ヒマワリ油等（甲２１の【０００４】【表１】，【０＼n０３３】【表２−１】，【００３４】【表＼２−２】）や，ポリフェノールを含有するオリーブ油（甲２１の【００８４】），アーモンド・クルミ・ペカン・クリ・ピーナッツ 等の抗酸化物質を含有するナッツ類（甲２１の【００２４】〜【００２６】）は，い ずれも当業者によく知られたものである。そして，ポリフェノールは，抗酸化剤の 例である（甲１５，弁論の全趣旨）。
また，証拠（甲１，２，１３，１４，２１）によると，供給源そのものや複数の 供給源から製造される組成物に含まれる ω-6 脂肪酸，ポリフェノールの含有量は， それぞれ測定可能であることが認められる。＼nそうすると，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が，供給源によ って異なるとしても，目的とするω-6 脂肪酸，抗酸化剤の配合量とするために植物 由来の栄養素の供給源を適切に組み合わせて各成分の合計量を調節することは，技 術的に困難であるとはいえない。 また，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が，作物，産地等によ って異なるとしても，それは単一の供給源でも生じ得る問題であって，異なる供給 源を組み合わせる場合に固有の問題ではなく，上記のとおり，供給源のω-6 脂肪酸， ポリフェノールの含有量が測定可能であることからすると，上記認定を左右するも＼nのではない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
ｃ 原告の相違点 1 に係るその余の主張は，いずれも，本願補正後発明 １が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤をま とめて提供する前提で，複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用す る」との技術思想に基づくことを前提とするものであると解されるところ，前記(2) のとおりであって，採用することができない。
イ 相違点２について
(ｱ) 前記(1)のとおり，甲１３には，甲１３発明に係る組成物に抗酸化物 質（【００２２】，【００２３】，【００３１】，【００３５】），ポリフェノール（【００２３】）が含まれることが示唆されており，ポリフェノールが抗酸化剤であることは，本願出願時における技術常識であった（甲１５，弁論の全趣旨）から，甲１３発明 に係る組成物において，少なくとも一種の処方物をポリフェノールを含む抗酸化剤 を含むものとすることは，当業者が適宜採用することができる設計事項であると認 められる。
(ｲ) 原告は，「ピーナッツ」は，異なる供給源に由来するファイトケミカ ルを使用した「処方物」ではなく，甲１３は，「抗酸化剤」自体を教示しているもの であって，特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤 をまとめて提供することや，当該提供を維持したまま，複数の異なる供給源に由来 するファイトケミカルを使用することを教示するものではないと主張する。 原告の上記主張は，本願補正後発明１が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量 のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で，複数の異なる供給源 に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくことを前提とする ものであると解されるところ，前記(2)のとおりであって，採用することができない。
前記(1)のとおり，甲１３には，最適化されたナッツ，種子及びナッ ツ油といった複数の供給源による脂肪酸や抗酸化物質，ポリフェノールなど，それ ぞれの栄養素の量を最適化すること（【請求項３】，【００２２】）や，異なる供給源 を使用することにより，過剰の場合は有害な特定の植物性化学物質の高濃度での送 達を回避すること（【００３１】）が示唆されている。 そうすると，甲１３発明において，植物性化学物質を，複数の異なる供給源に由 来するものとすることは，当業者が適宜採用することができる設計事項であると認 められる。
(ｲ)ａ 原告は，甲１３の「ω−３脂肪酸に対して比較的高率のω−６脂肪 酸」，「抗酸化剤及び植物性化学物質［原告注：ファイトケミカル］全般を含む組成 物」という教示，又は，「ファイトケミカルの高濃度での送達が回避される」という 教示は，特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤を まとめて提供する前提で，複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用 することを教示するものではない旨主張する。
原告の上記主張は，本願補正後発明１が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量 のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で，複数の異なる供給源 に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくものであることを 前提とするものであると解されるが，その主張を採用することができないことは， 前記(2)のとおりであるから，原告の上記主張は，理由がない。
ｂ なお，原告は，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量 は，食品供給源や，作物，産地によって異なり，複数の異なる供給源に由来する， ω-6脂肪酸及びポリフェノールを含む抗酸化剤の特定の量を維持しながら，異なる 供給源に由来するファイトケミカルを利用することは技術的に困難である旨主張す る。 ファイトケミカルの供給源であって，ω-6 脂肪酸の前駆体であるリノール酸を含 有するピーナッツ油，コーン油，ヒマワリ油等（甲２１の【０００４】【表１】，【０＼n０３３】【表２−１】，【００３４】【表＼２−２】）や，ポリフェノールを含有するオリーブ油（甲２１の【００８４】），アーモンド・クルミ・ペカン・クリ・ピーナッツ 等の抗酸化物質を含有するナッツ類（甲２１の【００２４】〜【００２６】）は，い ずれも当業者によく知られたものである。そして，ポリフェノールは，抗酸化剤の 例である（甲１５，弁論の全趣旨）。
また，証拠（甲１，２，１３，１４，２１）によると，供給源そのものや複数の 供給源から製造される組成物に含まれる ω-6 脂肪酸，ポリフェノールの含有量は， それぞれ測定可能であることが認められる。＼nそうすると，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が，供給源によ って異なるとしても，目的とするω-6 脂肪酸，抗酸化剤の配合量とするために植物 由来の栄養素の供給源を適切に組み合わせて各成分の合計量を調節することは，技 術的に困難であるとはいえない。 また，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が，作物，産地等によ って異なるとしても，それは単一の供給源でも生じ得る問題であって，異なる供給 源を組み合わせる場合に固有の問題ではなく，上記のとおり，供給源のω-6 脂肪酸， ポリフェノールの含有量が測定可能であることからすると，上記認定を左右するも＼nのではない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
ｃ 原告の相違点 1 に係るその余の主張は，いずれも，本願補正後発明 １が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤をま とめて提供する前提で，複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用す る」との技術思想に基づくことを前提とするものであると解されるところ，前記(2) のとおりであって，採用することができない。
イ 相違点２について
(ｱ) 前記(1)のとおり，甲１３には，甲１３発明に係る組成物に抗酸化物 質（【００２２】，【００２３】，【００３１】，【００３５】），ポリフェノール（【００２３】）が含まれることが示唆されており，ポリフェノールが抗酸化剤であることは，本願出願時における技術常識であった（甲１５，弁論の全趣旨）から，甲１３発明 に係る組成物において，少なくとも一種の処方物をポリフェノールを含む抗酸化剤 を含むものとすることは，当業者が適宜採用することができる設計事項であると認 められる。
(ｲ) 原告は，「ピーナッツ」は，異なる供給源に由来するファイトケミカ ルを使用した「処方物」ではなく，甲１３は，「抗酸化剤」自体を教示しているもの であって，特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤 をまとめて提供することや，当該提供を維持したまま，複数の異なる供給源に由来 するファイトケミカルを使用することを教示するものではないと主張する。 原告の上記主張は，本願補正後発明１が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量 のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で，複数の異なる供給源 に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくことを前提とする ものであると解されるところ，前記(2)のとおりであって，採用することができない。
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2019.02.28
平成30(行ケ)10071 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月26日 知的財産高等裁判所
前訴で訂正要件とともに、進歩性も判断しており、これに沿ってなされた審決の取消事件です。本件訴訟において、被告は、確定した前訴判決（取消判決）の拘束力が及ぶと主張しましたが、裁判所は、引用発明１に基づく進歩性違反については、本件被告も反論も尽くされているので，甲５を主引用例とする本件訂正発明９の進歩性について判断したことは，裁判所に委ねられている訴訟指揮権の範囲内に属する事柄であると判断しました。
本件は、経緯が複雑です。前訴では、前件審決が本件訂正のうち，請求項９及び１０に係る訂正を認めなかった判断に誤りがあるとした上で，更に本件訂正後の請求項９ないし１１に係る発明の容易想到性について審理し，これらの容易想到性を認めることはできない旨の判断をし，前件審決のうち，本件特許の請求項９ないし１１に係る部分を取り消すとの判決（以下「前訴判決」という。）をしました。その後，前訴判決は，確定しています。
被告は，確定した前訴判決（取消判決）の拘束力に従って認定判断した本件 審決の取消しを求める本件訴訟は，前訴判決による紛争の解決を専ら遅延させ る目的で提起されたものであり，本件訴えの提起は，訴権の濫用として評価され るべきものであるから，本件訴えは，不適法であり，却下されるべきである旨主 張する。 そこで検討するに，原告主張の本件審決の取消事由中には，前訴判決が判断し なかった相違点についての本件審決の判断に誤りがあることを理由とするもの （前記第３の３(1)ア）が含まれていることに照らすと，本件訴えの提起が，前訴の蒸し返しであるものと直ちにいうことはできず，訴権の濫用に当たるものと認 めることはできない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
２ 取消事由１−１（甲５を主引用例とする本件訂正発明９の進歩性の判断の誤 り）について
(1) 前訴判決の拘束力等について
確定した前訴判決は，請求項９に係る本件訂正を認めなかった前件審決の 判断に誤りがあるとした上で，1)前訴被告（本件訴訟の原告）は，本件訂正 による請求項９に係る訂正が認められる場合でも，本件訂正発明９は「引用 発明１」（本件審決の引用発明５）に基づき容易に想到できる旨主張し，前 訴原告（本件訴訟の被告）の反論も尽くされているので，進んで，本件訂正 発明９の容易想到性について判断する，2)本件訂正発明９と「引用発明１」 は，前件審決が認定した本件発明９と「引用発明１」との相違点９−２に加 えて，少なくとも相違点９−Ａ及び相違点９−Ｂの点でさらに相違すること が認められる，3)相違点９−Ａに関し，「引用発明１」の製造方法は，本件 訂正発明９の「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し（但し，銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く），それにより発生す る空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なることが明らかであり，甲 ５は，銀フレークを端部でのみ焼結させて，端部を融合させる方法を開示す るにとどまり，焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって， 銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり，端部でのみ融着する 場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではないから，「引用発明１」に基づいて，相違点９−Ａに係る構成を想到するこ＼nとはできない，4)よって，その余の点について判断するまでもなく，本件訂 正発明９は，当業者が，「引用発明１」に基づき容易に想到できるというこ とはできない旨判断し，前件審決のうち，本件発明９は甲５に記載された発 明と周知技術に基づいて容易に発明をすることができたことを理由に，本件 特許の請求項９に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消した。 前訴において，原告は，平成２９年５月２９日付け準備書面（１）（甲５ ６）に基づいて，甲５には，「銀フレークがその端部（銀フレークの周縁部 分）でのみ融着している場合」の記載がないから，甲５に記載された発明は， 銀フレークがその端部（銀フレークの周縁部分）でのみ融着している構成の＼nものとはいえず，相違点９−Ａは，本件訂正発明９と甲５に記載された発明 の相違点ではない旨主張した。これに対し被告は，同年６月２９日付け準備 書面（原告その２）（甲５３）に基づいて，甲５には，端部（周縁部分）を 有する銀フレークを用い，該銀フレークの端部（周縁部分）のみで，銀フレ ーク同士を融着させる製造法であり，銀フレークの周縁部分のみ融着した導 電性材料を得られるものであることについて十分にサポートされている旨主＼n張し，原告の上記主張を争った。
前訴判決の上記認定判断及び審理経過によれば，前訴判決が前件審決のう ち，本件特許の請求項９に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消すとの結論を導いた理由は，本件訂正を認めなかった前件審決の判断に誤 りがあること，本件訂正後の請求項９に係る発明（本件訂正発明９）は，当 業者が甲５に記載された発明に基づいて相違点９−Ａに係る本件訂正発明９ の構成を容易に想到することができないから，甲５に記載された発明に基づ＼nき容易に発明をすることができたとはいえないとしたことの両者にあるもの と認められ，かかる前訴判決の理由中の判断には取消判決の拘束力（行政事 件訴訟法３３条１項）が及ぶものと解するのが相当である。 そして，前訴判決確定後にされた本件審決は，前訴判決と同様の説示をし， 本件訂正発明９は，当業者が甲５に記載された発明（引用発明５）に基づいて相違点９−３（相違点９−Ａと同じ）に係る本件訂正発明９の構成を容易＼nに想到することができないから，その余の点について判断するまでもなく， 引用発明５に基づき容易に発明をすることができたとはいえないと判断した ものである。 そうすると，本件審決の上記判断は，確定した前訴判決（取消判決）の拘 束力に従ってされたものと認められるから，誤りはないというべきである。
(2) 原告の主張について
原告は，1)前訴判決は，本来，専門的知識経験を有する審判官の審判手続に より審理判断をすべき本件訂正発明９の無効理由について，審判官の審判手続に よる審決を経ずに，技術常識を無視した認定判断をしたものであり，最高裁昭和 ５１年３月１０日大法廷判決の趣旨に反するものであるから，前訴判決の上記 認定判断に拘束力を認めるべきではなく，前訴判決の拘束力に従った本件審決 の相違点９−３の認定及び判断は誤りである，2)甲５の図３，甲４０の【０ ０３３】ないし【００３５】及び図５の記載事項に照らすと，甲５記載の銀 粒子融着構造は，本件訂正発明９の銀粒子融着構＼＼＼造と一致するから，本件審 決における引用発明５の認定に誤りがあり，その結果，本件審決は，相違点 ９−３の認定及び判断を誤ったものである旨で主張する。 しかしながら，上記最高裁大法廷判決は，特許無効の抗告審判で審理判断さ れなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において新たに主張することは許されない旨を判断したものであるところ，前訴判決 は，前件審決で審理判断された甲５を主引用例として，甲５に記載された発 明と本件訂正発明９とを対比し，本件訂正発明９の進歩性について判断した ものであり，上記最高裁大法廷判決は，前訴判決と事案を異にするから，本件 に適切ではない。 次に，前訴判決が，前記(1)のとおり，前訴被告（本件訴訟の原告）は，本件訂正による請求項９に係る訂正が認められる場合でも，本件訂正発明９は 「引用発明１」に基づき容易に想到できる旨主張し，前訴原告（本件訴訟の 被告）の反論も尽くされているので，進んで，本件訂正発明９の容易想到性 について判断するとした上で，甲５を主引用例とする本件訂正発明９の進歩 性について判断したことは，裁判所に委ねられている訴訟指揮権の範囲内に 属する事柄であるといえるから，相当である。 さらに，原告は，本件審決における相違点９−３の認定及び判断に誤りが あることの根拠として，前訴判決と同一の引用例である甲５とともに，甲４ ０を挙げるが，甲４０は，甲５の記載事項の認定に関する原告の主張を補強 する趣旨で提出されたものであって，新たな公知事実（引用例）を追加する ものではないから，前訴判決の拘束力を揺るがすものとはいえない。 したがって，本件審決における相違点９−３の認定及び判断に誤りがある との原告の上記主張は，理由がない。
本件は、経緯が複雑です。前訴では、前件審決が本件訂正のうち，請求項９及び１０に係る訂正を認めなかった判断に誤りがあるとした上で，更に本件訂正後の請求項９ないし１１に係る発明の容易想到性について審理し，これらの容易想到性を認めることはできない旨の判断をし，前件審決のうち，本件特許の請求項９ないし１１に係る部分を取り消すとの判決（以下「前訴判決」という。）をしました。その後，前訴判決は，確定しています。
被告は，確定した前訴判決（取消判決）の拘束力に従って認定判断した本件 審決の取消しを求める本件訴訟は，前訴判決による紛争の解決を専ら遅延させ る目的で提起されたものであり，本件訴えの提起は，訴権の濫用として評価され るべきものであるから，本件訴えは，不適法であり，却下されるべきである旨主 張する。 そこで検討するに，原告主張の本件審決の取消事由中には，前訴判決が判断し なかった相違点についての本件審決の判断に誤りがあることを理由とするもの （前記第３の３(1)ア）が含まれていることに照らすと，本件訴えの提起が，前訴の蒸し返しであるものと直ちにいうことはできず，訴権の濫用に当たるものと認 めることはできない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
２ 取消事由１−１（甲５を主引用例とする本件訂正発明９の進歩性の判断の誤 り）について
(1) 前訴判決の拘束力等について
確定した前訴判決は，請求項９に係る本件訂正を認めなかった前件審決の 判断に誤りがあるとした上で，1)前訴被告（本件訴訟の原告）は，本件訂正 による請求項９に係る訂正が認められる場合でも，本件訂正発明９は「引用 発明１」（本件審決の引用発明５）に基づき容易に想到できる旨主張し，前 訴原告（本件訴訟の被告）の反論も尽くされているので，進んで，本件訂正 発明９の容易想到性について判断する，2)本件訂正発明９と「引用発明１」 は，前件審決が認定した本件発明９と「引用発明１」との相違点９−２に加 えて，少なくとも相違点９−Ａ及び相違点９−Ｂの点でさらに相違すること が認められる，3)相違点９−Ａに関し，「引用発明１」の製造方法は，本件 訂正発明９の「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し（但し，銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く），それにより発生す る空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なることが明らかであり，甲 ５は，銀フレークを端部でのみ焼結させて，端部を融合させる方法を開示す るにとどまり，焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって， 銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり，端部でのみ融着する 場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではないから，「引用発明１」に基づいて，相違点９−Ａに係る構成を想到するこ＼nとはできない，4)よって，その余の点について判断するまでもなく，本件訂 正発明９は，当業者が，「引用発明１」に基づき容易に想到できるというこ とはできない旨判断し，前件審決のうち，本件発明９は甲５に記載された発 明と周知技術に基づいて容易に発明をすることができたことを理由に，本件 特許の請求項９に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消した。 前訴において，原告は，平成２９年５月２９日付け準備書面（１）（甲５ ６）に基づいて，甲５には，「銀フレークがその端部（銀フレークの周縁部 分）でのみ融着している場合」の記載がないから，甲５に記載された発明は， 銀フレークがその端部（銀フレークの周縁部分）でのみ融着している構成の＼nものとはいえず，相違点９−Ａは，本件訂正発明９と甲５に記載された発明 の相違点ではない旨主張した。これに対し被告は，同年６月２９日付け準備 書面（原告その２）（甲５３）に基づいて，甲５には，端部（周縁部分）を 有する銀フレークを用い，該銀フレークの端部（周縁部分）のみで，銀フレ ーク同士を融着させる製造法であり，銀フレークの周縁部分のみ融着した導 電性材料を得られるものであることについて十分にサポートされている旨主＼n張し，原告の上記主張を争った。
前訴判決の上記認定判断及び審理経過によれば，前訴判決が前件審決のう ち，本件特許の請求項９に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消すとの結論を導いた理由は，本件訂正を認めなかった前件審決の判断に誤 りがあること，本件訂正後の請求項９に係る発明（本件訂正発明９）は，当 業者が甲５に記載された発明に基づいて相違点９−Ａに係る本件訂正発明９ の構成を容易に想到することができないから，甲５に記載された発明に基づ＼nき容易に発明をすることができたとはいえないとしたことの両者にあるもの と認められ，かかる前訴判決の理由中の判断には取消判決の拘束力（行政事 件訴訟法３３条１項）が及ぶものと解するのが相当である。 そして，前訴判決確定後にされた本件審決は，前訴判決と同様の説示をし， 本件訂正発明９は，当業者が甲５に記載された発明（引用発明５）に基づいて相違点９−３（相違点９−Ａと同じ）に係る本件訂正発明９の構成を容易＼nに想到することができないから，その余の点について判断するまでもなく， 引用発明５に基づき容易に発明をすることができたとはいえないと判断した ものである。 そうすると，本件審決の上記判断は，確定した前訴判決（取消判決）の拘 束力に従ってされたものと認められるから，誤りはないというべきである。
(2) 原告の主張について
原告は，1)前訴判決は，本来，専門的知識経験を有する審判官の審判手続に より審理判断をすべき本件訂正発明９の無効理由について，審判官の審判手続に よる審決を経ずに，技術常識を無視した認定判断をしたものであり，最高裁昭和 ５１年３月１０日大法廷判決の趣旨に反するものであるから，前訴判決の上記 認定判断に拘束力を認めるべきではなく，前訴判決の拘束力に従った本件審決 の相違点９−３の認定及び判断は誤りである，2)甲５の図３，甲４０の【０ ０３３】ないし【００３５】及び図５の記載事項に照らすと，甲５記載の銀 粒子融着構造は，本件訂正発明９の銀粒子融着構＼＼＼造と一致するから，本件審 決における引用発明５の認定に誤りがあり，その結果，本件審決は，相違点 ９−３の認定及び判断を誤ったものである旨で主張する。 しかしながら，上記最高裁大法廷判決は，特許無効の抗告審判で審理判断さ れなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において新たに主張することは許されない旨を判断したものであるところ，前訴判決 は，前件審決で審理判断された甲５を主引用例として，甲５に記載された発 明と本件訂正発明９とを対比し，本件訂正発明９の進歩性について判断した ものであり，上記最高裁大法廷判決は，前訴判決と事案を異にするから，本件 に適切ではない。 次に，前訴判決が，前記(1)のとおり，前訴被告（本件訴訟の原告）は，本件訂正による請求項９に係る訂正が認められる場合でも，本件訂正発明９は 「引用発明１」に基づき容易に想到できる旨主張し，前訴原告（本件訴訟の 被告）の反論も尽くされているので，進んで，本件訂正発明９の容易想到性 について判断するとした上で，甲５を主引用例とする本件訂正発明９の進歩 性について判断したことは，裁判所に委ねられている訴訟指揮権の範囲内に 属する事柄であるといえるから，相当である。 さらに，原告は，本件審決における相違点９−３の認定及び判断に誤りが あることの根拠として，前訴判決と同一の引用例である甲５とともに，甲４ ０を挙げるが，甲４０は，甲５の記載事項の認定に関する原告の主張を補強 する趣旨で提出されたものであって，新たな公知事実（引用例）を追加する ものではないから，前訴判決の拘束力を揺るがすものとはいえない。 したがって，本件審決における相違点９−３の認定及び判断に誤りがある との原告の上記主張は，理由がない。
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2019.02.22
平成30(行ケ)10104 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月31日 知的財産高等裁判所
記載不備（実施可能要件、サポート要件）、新規事項違反などの無効主張をしましたが、知財高裁は、無効理由なしとした審決を維持しました。＼n
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明が，「断熱性に優れた発泡 積層シートを成形してなる容器において，端縁部での怪我を防止しつつ蓋体を強固 に止着させうる容器の提供」（【０００９】）を「発明が解決しようとする課題」とし ていることが，当該課題に直面するに至った背景（【０００２】〜【０００７】）と ともに記載され，当該課題を解決するために容器に係る本件発明が備えている「解 決手段」が，【００１０】に記載され，これにより，本件発明の容器が，「断熱性に 優れ，上面側に凹凸形状を形成させて熱可塑性樹脂フィルムの端縁を上下にジグザ グとなるように形成させることにより利用者の怪我などを抑制させ，下面側が平坦 に形成されていることから蓋体を外嵌させる際に強固な係合状態を形成できる」 （【００１２】）という効果を奏し，上記課題を解決することが記載されているから， 本件明細書の発明の詳細な説明には，発明が解決しようとする課題及びその解決手 段が記載されており，当業者は，その技術上の意義を理解することができる。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，特許法施行規則２４条の ２で定めるところにより，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十＼n分に記載したものということができ，特許法３６条４項１号に規定する要件を満た している。
イ(ｱ) 原告は，断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器におい て，その端縁部で指等を裂傷するといった怪我が生じること自体，本件明細書の発 明の詳細な説明には，客観的・科学的な証明や事実が一切記載されていないし，仮 に怪我が生じ得るとしても，本件発明における凹凸形状によればその怪我を防止で きることが，発明の詳細な説明において，何ら客観的・科学的な証明はされていな い旨主張する。 しかし，「断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器において，その端縁 部で指等を裂傷するといった怪我が生じること」については，発泡積層シートの熱 可塑性樹脂発泡シートや熱可塑性樹脂フィルムとしてどのような材料を用いたのか， 発泡積層シートが圧縮前はどの程度の厚みがあり圧縮後にどのような厚みとなった か（圧縮の程度），発泡積層シートの切断面の状態，発泡積層シートに対して指先等 がどのように接触するか（指を押し当てる強さ，指を移動させる方向・早さ等）に 応じて，怪我が生じる可能性があることは，当業者において，客観的・科学的な証明がなくとも容易に理解でき，「凹凸形状によればその怪我を防止できること」も，＼n端縁部の上面側に形成する凹凸形状の形状に応じて指と端縁部の端面との接触面積 が異なる結果，怪我を防止することができることも，当業者において，客観的・科 学的な証明がなくとも容易に理解できるから，原告の上記主張には理由がない。
(ｲ) 原告は，1)「熱可塑性樹脂発泡シートと熱可塑性樹脂フィルムとの硬 さの差により，切断面（外側端面）に於いて硬い熱可塑性樹脂フィルムが柔らかい 熱可塑性樹脂発泡シートよりも外側に突き出た状態となり，且つ熱可塑性樹脂フィ ルムの切断面の形状が鋭利になりやすく，容器に触れた際に，硬いフィルムで指等 を裂傷する虞があり」（【０００５】）との記載には根拠がない，2)「フィルム端縁で 指等を裂傷するという課題を解決するために，突出部の上下面にジグザグとなる凹 凸を形成させる」（【０００７】）との記載は，特許文献３（甲２１）に記載されてい る，それ自体で形状を維持できる程度の厚さ・硬さを有する薄手シートのみで構成＼nされた容器に関するもので，本件発明が対象とする積層発泡シートの薄い樹脂フィ ルムとは異なると主張する。 しかし，上記1)，2)については，前記(ｱ)のとおりであって，特許文献３（甲２１） に記載されているのが薄手のシートの成形品で，本件発明が熱可塑性樹脂発泡シー トに非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シートの成形品であることをもって，前記(ｱ)の認定は左右されない。
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明が，「断熱性に優れた発泡 積層シートを成形してなる容器において，端縁部での怪我を防止しつつ蓋体を強固 に止着させうる容器の提供」（【０００９】）を「発明が解決しようとする課題」とし ていることが，当該課題に直面するに至った背景（【０００２】〜【０００７】）と ともに記載され，当該課題を解決するために容器に係る本件発明が備えている「解 決手段」が，【００１０】に記載され，これにより，本件発明の容器が，「断熱性に 優れ，上面側に凹凸形状を形成させて熱可塑性樹脂フィルムの端縁を上下にジグザ グとなるように形成させることにより利用者の怪我などを抑制させ，下面側が平坦 に形成されていることから蓋体を外嵌させる際に強固な係合状態を形成できる」 （【００１２】）という効果を奏し，上記課題を解決することが記載されているから， 本件明細書の発明の詳細な説明には，発明が解決しようとする課題及びその解決手 段が記載されており，当業者は，その技術上の意義を理解することができる。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，特許法施行規則２４条の ２で定めるところにより，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十＼n分に記載したものということができ，特許法３６条４項１号に規定する要件を満た している。
イ(ｱ) 原告は，断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器におい て，その端縁部で指等を裂傷するといった怪我が生じること自体，本件明細書の発 明の詳細な説明には，客観的・科学的な証明や事実が一切記載されていないし，仮 に怪我が生じ得るとしても，本件発明における凹凸形状によればその怪我を防止で きることが，発明の詳細な説明において，何ら客観的・科学的な証明はされていな い旨主張する。 しかし，「断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器において，その端縁 部で指等を裂傷するといった怪我が生じること」については，発泡積層シートの熱 可塑性樹脂発泡シートや熱可塑性樹脂フィルムとしてどのような材料を用いたのか， 発泡積層シートが圧縮前はどの程度の厚みがあり圧縮後にどのような厚みとなった か（圧縮の程度），発泡積層シートの切断面の状態，発泡積層シートに対して指先等 がどのように接触するか（指を押し当てる強さ，指を移動させる方向・早さ等）に 応じて，怪我が生じる可能性があることは，当業者において，客観的・科学的な証明がなくとも容易に理解でき，「凹凸形状によればその怪我を防止できること」も，＼n端縁部の上面側に形成する凹凸形状の形状に応じて指と端縁部の端面との接触面積 が異なる結果，怪我を防止することができることも，当業者において，客観的・科 学的な証明がなくとも容易に理解できるから，原告の上記主張には理由がない。
(ｲ) 原告は，1)「熱可塑性樹脂発泡シートと熱可塑性樹脂フィルムとの硬 さの差により，切断面（外側端面）に於いて硬い熱可塑性樹脂フィルムが柔らかい 熱可塑性樹脂発泡シートよりも外側に突き出た状態となり，且つ熱可塑性樹脂フィ ルムの切断面の形状が鋭利になりやすく，容器に触れた際に，硬いフィルムで指等 を裂傷する虞があり」（【０００５】）との記載には根拠がない，2)「フィルム端縁で 指等を裂傷するという課題を解決するために，突出部の上下面にジグザグとなる凹 凸を形成させる」（【０００７】）との記載は，特許文献３（甲２１）に記載されてい る，それ自体で形状を維持できる程度の厚さ・硬さを有する薄手シートのみで構成＼nされた容器に関するもので，本件発明が対象とする積層発泡シートの薄い樹脂フィ ルムとは異なると主張する。 しかし，上記1)，2)については，前記(ｱ)のとおりであって，特許文献３（甲２１） に記載されているのが薄手のシートの成形品で，本件発明が熱可塑性樹脂発泡シー トに非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シートの成形品であることをもって，前記(ｱ)の認定は左右されない。
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2019.02. 4
平成30(行ケ)10027 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月28日 知的財産高等裁判所
訂正の可否が争われて、知財高裁は特許庁の判断を取り消しました。争点は引用発明の認定誤りです。
本件発明１における揮発性作業流体は，ストリッピング処理過程に付 す前に海産油に添加される液体であって，当該ストリッピング処理過程 において，海産油中に存在するある量の環境汚染物質が当該揮発性作業 流体と一緒に該海産油から分離されるものである。また，当該揮発性作 業流体はＣ１０〜Ｃ２２の遊離脂肪酸を含む。さらに，当該揮発性作業 流体はストリッピング処理過程で油から分離されるものであるから，「揮 発性」とはトリグリセリド等の油よりも揮発性が高いことを意味すると 解される（本件明細書の段落【００１４】，【００２１】，【００５７】， 【００５９】〜【００６１】）。
これに対し，甲２発明１におけるリノール酸は，ストリッピング処理 過程に付す前にサケ頭油に添加される液体であって，当該ストリッピン グ処理過程において，コレステロールと共に蒸留されるものである（上 記(1)ウ）。そして，リノール酸はＣ１８の不飽和脂肪酸であって，トリ グリセリドと比較すると揮発性が高い（上記(1)ア）。 そうすると，本件発明１における揮発性作業流体と，甲２発明１にお けるリノール酸とは，除去対象物質が環境汚染物質であるかコレステロ ールであるかとの点で違いがあるものの，いずれもトリグリセリドと比 較して揮発性が高く，除去対象物質と共に蒸留される液体であるとの点 で共通する。また，リノール酸は，本件明細書において揮発性作業流体 として例示された「Ｃ１０〜Ｃ２２の遊離脂肪酸」に該当する。 したがって，甲２発明１におけるリノール酸は，本件発明１における 揮発性作業流体に当たると認めるのが相当である。 よって，この点についての本件審決の認定には誤りがある。
(オ) 小括
以上によれば，本件審決には，相違点６について，リノール酸が揮発 性作業流体といえるのか否かが明らかではないと認定した点において， 誤りがあるというべきである。
本件発明１における揮発性作業流体は，ストリッピング処理過程に付 す前に海産油に添加される液体であって，当該ストリッピング処理過程 において，海産油中に存在するある量の環境汚染物質が当該揮発性作業 流体と一緒に該海産油から分離されるものである。また，当該揮発性作 業流体はＣ１０〜Ｃ２２の遊離脂肪酸を含む。さらに，当該揮発性作業 流体はストリッピング処理過程で油から分離されるものであるから，「揮 発性」とはトリグリセリド等の油よりも揮発性が高いことを意味すると 解される（本件明細書の段落【００１４】，【００２１】，【００５７】， 【００５９】〜【００６１】）。
これに対し，甲２発明１におけるリノール酸は，ストリッピング処理 過程に付す前にサケ頭油に添加される液体であって，当該ストリッピン グ処理過程において，コレステロールと共に蒸留されるものである（上 記(1)ウ）。そして，リノール酸はＣ１８の不飽和脂肪酸であって，トリ グリセリドと比較すると揮発性が高い（上記(1)ア）。 そうすると，本件発明１における揮発性作業流体と，甲２発明１にお けるリノール酸とは，除去対象物質が環境汚染物質であるかコレステロ ールであるかとの点で違いがあるものの，いずれもトリグリセリドと比 較して揮発性が高く，除去対象物質と共に蒸留される液体であるとの点 で共通する。また，リノール酸は，本件明細書において揮発性作業流体 として例示された「Ｃ１０〜Ｃ２２の遊離脂肪酸」に該当する。 したがって，甲２発明１におけるリノール酸は，本件発明１における 揮発性作業流体に当たると認めるのが相当である。 よって，この点についての本件審決の認定には誤りがある。
(オ) 小括
以上によれば，本件審決には，相違点６について，リノール酸が揮発 性作業流体といえるのか否かが明らかではないと認定した点において， 誤りがあるというべきである。
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2019.01.28
平成30(行ケ)10080 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月24日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が維持されました。争点は、明確性、実施可能要件です。経緯が少しややこしいです。被告は本件特許の訂正を求めましたが、特許庁はこれを拒絶しました。被告が知財高裁へ取消を求めたところ、知財高裁はこの審決を取り消し、特許庁は訂正を認める審決をしました。訂正後の発明について、原告が別途無効審判を請求し、請求棄却審決の取消訴訟が本件です。
イ 前記アの記載事項を総合すると，２次元コード読取装置の技術分野にお いては，本件出願当時（出願日平成９年１０月２７日），1)「周波数成分 比」とは，２次元コードマトリックスに配置された「位置決め用シンボル」 （パターン）の中心を横切る（通る）走査線における「白（明）」が連続 する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比を意味すること，2)「位置決 め用シンボル」は，同心状に相似形の図形が重なり合う形に形成されてお り，その中心をあらゆる角度で通る走査線において同じ比率が得られるた め，「周波数成分比」は「所定」の比率であること，3)「所定の周波数成 分比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から 出力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から， 周波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有 無を検出する処理を意味することは，技術常識であったものと認められる。 ウ これに対し原告は，同一出願人が出願した発明に係る２件の公開特許公 報（甲５，１８）のみから，本件出願当時の技術常識を認定することはで きない旨主張する。 しかしながら，甲５（公開日平成８年７月１２日）及び甲１８（公開日 平成７年１０月３日）は，マトリックス型２次元コード（いわゆるＱＲコ ード）の構成及び読取装置の基本的技術に係る技術文献であるものと認め＼nられるから，甲５及び１８から，前記イの本件出願当時の技術常識を認定 することは妥当である。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3) 明確性要件の適合性について
ア 構成Ｄの「所定の周波数成分比」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言によれば，構成Ｄの＼n「所定の周波数成分比」は，カメラ部制御装置において，読み取り対象 の画像を受光する光学的センサからの出力信号を増幅して，閾値に基づ いて２値化し，２値化された信号の中から検出され，その検出結果が出 力されるものであるが，請求項１には，「所定の周波数成分比」の値を 具体的に規定した記載はない。 次に，本件明細書（甲６，８，乙２の２）には，「所定の周波数成分 比」の語を定義した記載はない。一方で，本件明細書の記載事項（【０ ０２９】ないし【００３１】，図４）によれば，本件明細書には，実施 例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリアセンサ４１が撮像した ２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し，カメラ部制御装置５ ０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ５６によって増幅 し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾値に基づいて２ 値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の内から「所定 の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコントローラ６ １に出力することの開示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言，本件明細書の 開示事項及び２次元コード読取装置の技術分野における本件出願当時の技術常識（前記(2)イ）に鑑みると，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数＼n成分比」は，上記技術常識における用語と同義であるものと認められる から，読み取り対象の画像（２次元コードマトリックス）に配置された 「位置決め用シンボル」（パターン）の中心を横切る（通る）走査線に おける「白（明）」が連続する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比 （「位置決め用シンボル」の中心を通るあらゆる走査線における同一の 比率）を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｄの「周波数成分比」との文言は一般的な＼n用語ではなく，本件明細書にも，「周波数分析器５８は，２値化された 走査線信号の内から所定の周波数成分比を検出し」との記載（【００３ １】）があるのみで，いかなるものが「所定の周波数成分比」であるの か何ら説明がないから，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載は，明＼n確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，本件出願当時の技術常識を踏 まえると，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明確であるといえ＼nるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 構成Ｆの「相対的に長く設定し」に(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の構成Ｆの記載は，「前記＼n読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズ に入射するよう，前記絞りを配置することによって，前記光学的センサ から射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し」というものである。 上記記載から，「光学的センサから射出瞳位置までの距離」を「相対的 に長く設定」することは，「読み取り対象からの反射光が絞りを通過し た後で結像レンズに入射するよう，絞りを配置すること」の結果として 得られるものであることを理解することができる。 また，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳 距離）は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それ に伴って長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レ ンズ間に絞りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象か らの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置 する構成を採用したことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離）を相対的に長く設定することができること（【０００＼n９】，【００４０】，【００４１】，図６）の開示があることが認めら れる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の開示事項に鑑みると，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」と＼nは，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過し た後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたものではないものと 比較して，光学的センサから「射出瞳位置までの距離」を「長く設定」 することを意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）におい て，「相対的に」の基準が明確でないため，「相対的に長く設定し」の 記載からは，射出瞳位置までの距離がどのように設定されていることを 意味するのか，どのようなものが本件発明の技術的範囲に含まれるのか を理解することができないから，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の記＼n載は，明確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)の認定事実によれば，「相対的に」の基準と なる比較の対象は，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前 記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたもの ではない構成のものにおける射出瞳距離を意味することは明らかである＼nから，原告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
ウ 構成Ｇの「所定値」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，構成Ｇの「前記光学＼n的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的 センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上」にお ける「所定値」の値について具体的に規定した記載はない。 一方で，請求項１における「前記読み取り対象からの反射光が前記絞 りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置する ことによって，前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に 長く設定し，」（構成Ｆ），「前記光学的センサの中心部に位置する受＼n光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素 子からの出力の比が所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定し て，露光時間などの調整で，中心部においても周辺部においても読取が 可能となるようにしたこと」（構＼成Ｇ）の記載によれば，本件発明にお いては，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置すること」によって「射 出瞳位置を設定」することが前提とされていることを理解することがで きる。 また，本件明細書には，構成Ｇの「所定値」に関し，「最終的には適＼n切な読み取りを実現することが目的であるので，本発明の光学情報読取 装置においては，光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力 に対する光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所 定値以上となるように，射出瞳位置を設定している。このようにしてお けば，中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部に おいても適切に読取が可能となる。」（【００１１】），「適切な読み＼n取りを実現するためには，センサ周辺部にある受光素子４１ａからの出 力レベルが所定レベル以上になる必要がある。そのため，例えば，セン サ中心部に位置する受光素子４１ａからの出力に対するセンサ周辺部に 位置する受光素子４１ａからの出力の比が所定値以上となるよう射出瞳 位置を設定することが考えられる。つまり，このような射出瞳位置とな るように絞り３４ａの位置を設定するのである。このようにしておけば， 中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部において も適切に読取が可能となる。」（【００４２】）との記載がある。＼n以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の記載に鑑みると，構成Ｇは，「前記読み取り対象からの反射光が前記＼n絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置す ること」によって「射出瞳位置を設定」することを前提とした上で，「露 光時間などの調整」により，「光学的センサの中心部においても周辺部 においても読取が可能となるように」すること，すなわち，光学的セン＼nサの中心部に位置する受光素子から得られた信号を２値化するために用 いられる閾値に基づいて，光学的センサの周辺部に位置する受光素子か ら得られた信号を２値化することが可能であるような強さの光を，周辺＼n部に位置する受光素子が受光できるように，射出瞳位置を設定すること を特定したものであることが認められる。 そうすると，構成Ｇの「所定値」とは，「露光時間」の「調整」など＼n読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部 においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位＼n置を設定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位 置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比」の値を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｇの「所定値」の内容は明確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｇの「所定値」については，本件発明の特＼n許請求の範囲（請求項１）に規定がなく，本件明細書にも，それがいか なる値を意味するのかの手掛かりとなる記載がないため，本件明細書に 接した当業者は，「所定値」がいかなる値であれば本件発明の課題が解 決されるのかを理解することができないし，また，中心部に位置する受 光素子からの出力信号を２値化するために用いられる「閾値」は明らか にされておらず，「所定値」の値は，特許請求の範囲の記載から一義的 に定まるものではないから，構成Ｇの「所定値」の記載は，明確であるとはいえない旨主張する。＼nしかしながら，構成Ｇの「所定値」とは，あらかじめ一律に定められ＼nた特定の数値をいうものではなく，「露光時間」の「調整」など読取り に際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部におい ても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を設＼n定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位置する 受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光 素子からの出力の比」の値を意味するものであることは，前記(ア)認定 のとおりである。 また，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の 「調整」など読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的セ ンサの中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位＼n置に射出瞳位置を設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的 事項であるというべきであるから，請求項１に「所定値」の具体的な値が記載されていないからといって，構成Ｇの「所定値」の内容が明確で＼nないとはいえない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
・・・
(1) 実施可能要件の適合性について
ア 「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄについて
原告は，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載が明確でなく，また，＼n本件明細書には，「所定の周波数成分比」の「検出」の実現方法について も何ら記載されていないから，当業者は，本件明細書に基づいて，本件発 明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，実施例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリ アセンサ４１が撮像した２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し， カメラ部制御装置５０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ ５６によって増幅し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾 値に基づいて２値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の 内から「所定の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコン トローラ６１に出力することの開示があることは，前記１(3)ア(ア)認定の とおりである。 また，２次元コード読取装置の技術分野において，「所定の周波数成分 比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から出 力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から，周 波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有無を検出する処理を意味することが，本件出願当時，技術常識であったこと は，前記１(2)イ認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載及び本件出願当時の技術常識 に基づいて，「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄを実施できたも＼nのと認められるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 「相対的に長く設定し」の記載を含む構成Ｆについて
原告は，構成Ｆの「相対的に長く設定し」との記載が明確でなく，また，＼n当業者は，本件明細書から，射出瞳位置をどのように設定すれば「相対的 に長く設定」することができるのかを理解することができないから，本件 明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳距離） は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それに伴って 長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レンズ間に絞 りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象からの反射光が 絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置する構成を採用＼nしたことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離） を相対的に長く設定することができることの開示があることは，前記１(3) イ(ア)認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「相対的に長く 設定し」の記載を含む構成Ｆを実施できたものと認められるから，原告の＼n上記主張は理由がない。
ウ 「所定値」の記載を含む構成Ｇについて
原告は，構成Ｇの「所定値」の記載が明確でなく，また，当業者は，「所＼n定値」がどのようなものであるかを理解することができない以上，構成Ｇ＼nの「所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定」することもできな いから，本件明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主 張する。しかしながら，構成Ｇの「所定値」の内容が明確であることは，前記１＼n(3)ウ(ア)認定のとおりである。 そして，本件明細書の【００１１】及び【００４２】の記載に加えて， 「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レン ズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の「調整」など 読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部に おいても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を＼n設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的事項であること（前 記１(3)ウ(イ)）からすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「所 定値」の記載を含む構成Ｇを実施できたものと認められるから，原告の上＼n記主張は理由がない。
イ 前記アの記載事項を総合すると，２次元コード読取装置の技術分野にお いては，本件出願当時（出願日平成９年１０月２７日），1)「周波数成分 比」とは，２次元コードマトリックスに配置された「位置決め用シンボル」 （パターン）の中心を横切る（通る）走査線における「白（明）」が連続 する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比を意味すること，2)「位置決 め用シンボル」は，同心状に相似形の図形が重なり合う形に形成されてお り，その中心をあらゆる角度で通る走査線において同じ比率が得られるた め，「周波数成分比」は「所定」の比率であること，3)「所定の周波数成 分比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から 出力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から， 周波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有 無を検出する処理を意味することは，技術常識であったものと認められる。 ウ これに対し原告は，同一出願人が出願した発明に係る２件の公開特許公 報（甲５，１８）のみから，本件出願当時の技術常識を認定することはで きない旨主張する。 しかしながら，甲５（公開日平成８年７月１２日）及び甲１８（公開日 平成７年１０月３日）は，マトリックス型２次元コード（いわゆるＱＲコ ード）の構成及び読取装置の基本的技術に係る技術文献であるものと認め＼nられるから，甲５及び１８から，前記イの本件出願当時の技術常識を認定 することは妥当である。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3) 明確性要件の適合性について
ア 構成Ｄの「所定の周波数成分比」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言によれば，構成Ｄの＼n「所定の周波数成分比」は，カメラ部制御装置において，読み取り対象 の画像を受光する光学的センサからの出力信号を増幅して，閾値に基づ いて２値化し，２値化された信号の中から検出され，その検出結果が出 力されるものであるが，請求項１には，「所定の周波数成分比」の値を 具体的に規定した記載はない。 次に，本件明細書（甲６，８，乙２の２）には，「所定の周波数成分 比」の語を定義した記載はない。一方で，本件明細書の記載事項（【０ ０２９】ないし【００３１】，図４）によれば，本件明細書には，実施 例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリアセンサ４１が撮像した ２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し，カメラ部制御装置５ ０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ５６によって増幅 し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾値に基づいて２ 値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の内から「所定 の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコントローラ６ １に出力することの開示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言，本件明細書の 開示事項及び２次元コード読取装置の技術分野における本件出願当時の技術常識（前記(2)イ）に鑑みると，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数＼n成分比」は，上記技術常識における用語と同義であるものと認められる から，読み取り対象の画像（２次元コードマトリックス）に配置された 「位置決め用シンボル」（パターン）の中心を横切る（通る）走査線に おける「白（明）」が連続する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比 （「位置決め用シンボル」の中心を通るあらゆる走査線における同一の 比率）を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｄの「周波数成分比」との文言は一般的な＼n用語ではなく，本件明細書にも，「周波数分析器５８は，２値化された 走査線信号の内から所定の周波数成分比を検出し」との記載（【００３ １】）があるのみで，いかなるものが「所定の周波数成分比」であるの か何ら説明がないから，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載は，明＼n確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，本件出願当時の技術常識を踏 まえると，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明確であるといえ＼nるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 構成Ｆの「相対的に長く設定し」に(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の構成Ｆの記載は，「前記＼n読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズ に入射するよう，前記絞りを配置することによって，前記光学的センサ から射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し」というものである。 上記記載から，「光学的センサから射出瞳位置までの距離」を「相対的 に長く設定」することは，「読み取り対象からの反射光が絞りを通過し た後で結像レンズに入射するよう，絞りを配置すること」の結果として 得られるものであることを理解することができる。 また，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳 距離）は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それ に伴って長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レ ンズ間に絞りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象か らの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置 する構成を採用したことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離）を相対的に長く設定することができること（【０００＼n９】，【００４０】，【００４１】，図６）の開示があることが認めら れる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の開示事項に鑑みると，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」と＼nは，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過し た後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたものではないものと 比較して，光学的センサから「射出瞳位置までの距離」を「長く設定」 することを意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）におい て，「相対的に」の基準が明確でないため，「相対的に長く設定し」の 記載からは，射出瞳位置までの距離がどのように設定されていることを 意味するのか，どのようなものが本件発明の技術的範囲に含まれるのか を理解することができないから，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の記＼n載は，明確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)の認定事実によれば，「相対的に」の基準と なる比較の対象は，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前 記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたもの ではない構成のものにおける射出瞳距離を意味することは明らかである＼nから，原告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
ウ 構成Ｇの「所定値」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，構成Ｇの「前記光学＼n的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的 センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上」にお ける「所定値」の値について具体的に規定した記載はない。 一方で，請求項１における「前記読み取り対象からの反射光が前記絞 りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置する ことによって，前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に 長く設定し，」（構成Ｆ），「前記光学的センサの中心部に位置する受＼n光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素 子からの出力の比が所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定し て，露光時間などの調整で，中心部においても周辺部においても読取が 可能となるようにしたこと」（構＼成Ｇ）の記載によれば，本件発明にお いては，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置すること」によって「射 出瞳位置を設定」することが前提とされていることを理解することがで きる。 また，本件明細書には，構成Ｇの「所定値」に関し，「最終的には適＼n切な読み取りを実現することが目的であるので，本発明の光学情報読取 装置においては，光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力 に対する光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所 定値以上となるように，射出瞳位置を設定している。このようにしてお けば，中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部に おいても適切に読取が可能となる。」（【００１１】），「適切な読み＼n取りを実現するためには，センサ周辺部にある受光素子４１ａからの出 力レベルが所定レベル以上になる必要がある。そのため，例えば，セン サ中心部に位置する受光素子４１ａからの出力に対するセンサ周辺部に 位置する受光素子４１ａからの出力の比が所定値以上となるよう射出瞳 位置を設定することが考えられる。つまり，このような射出瞳位置とな るように絞り３４ａの位置を設定するのである。このようにしておけば， 中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部において も適切に読取が可能となる。」（【００４２】）との記載がある。＼n以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の記載に鑑みると，構成Ｇは，「前記読み取り対象からの反射光が前記＼n絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置す ること」によって「射出瞳位置を設定」することを前提とした上で，「露 光時間などの調整」により，「光学的センサの中心部においても周辺部 においても読取が可能となるように」すること，すなわち，光学的セン＼nサの中心部に位置する受光素子から得られた信号を２値化するために用 いられる閾値に基づいて，光学的センサの周辺部に位置する受光素子か ら得られた信号を２値化することが可能であるような強さの光を，周辺＼n部に位置する受光素子が受光できるように，射出瞳位置を設定すること を特定したものであることが認められる。 そうすると，構成Ｇの「所定値」とは，「露光時間」の「調整」など＼n読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部 においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位＼n置を設定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位 置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比」の値を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｇの「所定値」の内容は明確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｇの「所定値」については，本件発明の特＼n許請求の範囲（請求項１）に規定がなく，本件明細書にも，それがいか なる値を意味するのかの手掛かりとなる記載がないため，本件明細書に 接した当業者は，「所定値」がいかなる値であれば本件発明の課題が解 決されるのかを理解することができないし，また，中心部に位置する受 光素子からの出力信号を２値化するために用いられる「閾値」は明らか にされておらず，「所定値」の値は，特許請求の範囲の記載から一義的 に定まるものではないから，構成Ｇの「所定値」の記載は，明確であるとはいえない旨主張する。＼nしかしながら，構成Ｇの「所定値」とは，あらかじめ一律に定められ＼nた特定の数値をいうものではなく，「露光時間」の「調整」など読取り に際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部におい ても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を設＼n定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位置する 受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光 素子からの出力の比」の値を意味するものであることは，前記(ア)認定 のとおりである。 また，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の 「調整」など読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的セ ンサの中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位＼n置に射出瞳位置を設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的 事項であるというべきであるから，請求項１に「所定値」の具体的な値が記載されていないからといって，構成Ｇの「所定値」の内容が明確で＼nないとはいえない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
・・・
(1) 実施可能要件の適合性について
ア 「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄについて
原告は，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載が明確でなく，また，＼n本件明細書には，「所定の周波数成分比」の「検出」の実現方法について も何ら記載されていないから，当業者は，本件明細書に基づいて，本件発 明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，実施例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリ アセンサ４１が撮像した２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し， カメラ部制御装置５０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ ５６によって増幅し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾 値に基づいて２値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の 内から「所定の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコン トローラ６１に出力することの開示があることは，前記１(3)ア(ア)認定の とおりである。 また，２次元コード読取装置の技術分野において，「所定の周波数成分 比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から出 力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から，周 波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有無を検出する処理を意味することが，本件出願当時，技術常識であったこと は，前記１(2)イ認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載及び本件出願当時の技術常識 に基づいて，「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄを実施できたも＼nのと認められるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 「相対的に長く設定し」の記載を含む構成Ｆについて
原告は，構成Ｆの「相対的に長く設定し」との記載が明確でなく，また，＼n当業者は，本件明細書から，射出瞳位置をどのように設定すれば「相対的 に長く設定」することができるのかを理解することができないから，本件 明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳距離） は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それに伴って 長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レンズ間に絞 りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象からの反射光が 絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置する構成を採用＼nしたことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離） を相対的に長く設定することができることの開示があることは，前記１(3) イ(ア)認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「相対的に長く 設定し」の記載を含む構成Ｆを実施できたものと認められるから，原告の＼n上記主張は理由がない。
ウ 「所定値」の記載を含む構成Ｇについて
原告は，構成Ｇの「所定値」の記載が明確でなく，また，当業者は，「所＼n定値」がどのようなものであるかを理解することができない以上，構成Ｇ＼nの「所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定」することもできな いから，本件明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主 張する。しかしながら，構成Ｇの「所定値」の内容が明確であることは，前記１＼n(3)ウ(ア)認定のとおりである。 そして，本件明細書の【００１１】及び【００４２】の記載に加えて， 「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レン ズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の「調整」など 読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部に おいても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を＼n設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的事項であること（前 記１(3)ウ(イ)）からすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「所 定値」の記載を含む構成Ｇを実施できたものと認められるから，原告の上＼n記主張は理由がない。
◆判決本文
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2018.09.28
平成30(ム)10003 特許権侵害行為差止等請求再審事件 特許権 民事訴訟 平成30年9月18日 知的財産高等裁判所
技術的範囲に属しないとして確定した前訴判決について、対象特許が訂正で範囲が変わったので再審を求めました。知財高裁（2部）は、特１０４条の４には該当しないが、前訴で技術的範囲に属しなかった被疑侵害品が属することはあり得ないとして、請求を棄却しました。
（ム）の事件番号は初めてみました。
１ 特許法１０４条の４は，特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条３号 所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの（以下， 「３号訂正審決」という。）が確定したときは，上記訴訟の当事者であった者は終局 判決に対する再審の訴えにおいて３号訂正審決が確定したことを主張することがで きないと規定している。その趣旨は，特許権侵害訴訟の当事者は，同法１０４条の ３により，無効の抗弁及びいわゆる訂正の再抗弁（訂正により無効の抗弁に係る無 効理由が解消されることを理由とする再抗弁）を主張することができ，判決の基礎 となる特許の有効性及びその範囲につき，主張立証する機会と権能を有しているこ＼nとから，そうであるにもかかわらず，上記訴訟の判決が確定した後に，特許の有効 性及びその範囲につき判決と異なる内容の審決が確定したことを理由として確定判 決を覆すことができるとすることは，紛争の蒸し返しであり，特許権侵害訴訟の紛 争解決機能や法的安定性の観点から適切ではないことにあると解される。そして，＼n特許法施行令８条２号は，特許権侵害訴訟の終局判決が特許権者の敗訴判決である 場合には，「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が・・・特許無 効審判により無効にされないようにするためのものである審決」が３号訂正審決に 当たると規定している。前記第２の２(3)のとおり，再審被告両名は，基本事件にお いて無効の抗弁を主張していないから，本件訂正認容審決は，特許法施行令８条２ 号所定の「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が・・・特許無 効審判により無効にされないようにするためのものである審決」ではなく，３号訂 正審決には当たらない。
２ しかし，特許法は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面を訂正 するために訂正審判を請求することを認める一方（同法１２６条１項本文），その訂 正は，特許請求の範囲の減縮を含む所定の事項を目的とするものに限って許される ものとし（同項ただし書），さらに，「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更す るものであってはならない」としている（同条６項）。これは，訂正を認める旨の審 決が確定したときは，訂正の効果は特許出願の時点まで遡って生じ（同法１２８条）， しかも，訂正された明細書，特許請求の範囲又は図面に基づく特許権の効力は不特 定多数の一般第三者に及ぶものであることに鑑み，特許請求の範囲の記載に対する 一般第三者の信頼を保護することを目的とするものであり，特に，同法１２６条６ 項の規定は，訂正前の特許請求の範囲には含まれない発明が訂正後の特許請求の範 囲に含まれることとなると，第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるた め，そうした事態が生じないことを担保する趣旨の規定であると解される。このよ うに，特許法は，訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品は，訂正後 の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているのであるから，被疑侵害品 が特許発明の技術的範囲に属しないことを理由とする請求棄却判決が確定した後に， 特許権者が訂正認容審決を得て，再審の訴えにおいて被疑侵害品が訂正後の特許発 明の技術的範囲に属する旨主張することは，特許法がおよそ予定していないものと＼nいうべきである。そして，再審原告は，基本事件において，前訴判決の基礎となる 本件特許に係る発明（本件発明及び本件訂正発明）の技術的範囲につき，主張立証 する機会と権能を有していたのであるから，前訴判決が確定した後に，本件訂正認＼n容審決が確定したという，特許法がおよそ予定していない理由によって，前訴判決＼nを覆すことができるとすることは，紛争の蒸し返しであり，特許権侵害訴訟の紛争 解決機能や法的安定性の観点から適切ではなく，特許法１０４条の４の規定の趣旨＼nにかなわないということができる。なお，再審原告は，前記第２の２(3)のとおり， 基本事件の係属中に第一次訂正を行っていたのであり，基本事件の係属中に本件訂 正認容審決を得ることができなかったというべき事情も認められない。 これらの事情を考慮すると，再審原告が本件訂正認容審決が確定したことを再審 事由として主張することは，特許法１０４条の４並びに同法１２６条１項ただし書 及び同条６項の各規定の趣旨に照らし許されないものというべきである。 ３ 前記２によると，再審原告は，本件訂正認容審決が確定したことを主張する ことができないから，前訴判決の基礎となった行政処分である本件特許権に係る特 許査定が後の行政処分である本件訂正認容審決により変更されたことを理由として 民訴法３３８条１項８号の再審事由がある旨の主張は，その前提を欠くものであり， 理由がない。
（ム）の事件番号は初めてみました。
１ 特許法１０４条の４は，特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条３号 所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの（以下， 「３号訂正審決」という。）が確定したときは，上記訴訟の当事者であった者は終局 判決に対する再審の訴えにおいて３号訂正審決が確定したことを主張することがで きないと規定している。その趣旨は，特許権侵害訴訟の当事者は，同法１０４条の ３により，無効の抗弁及びいわゆる訂正の再抗弁（訂正により無効の抗弁に係る無 効理由が解消されることを理由とする再抗弁）を主張することができ，判決の基礎 となる特許の有効性及びその範囲につき，主張立証する機会と権能を有しているこ＼nとから，そうであるにもかかわらず，上記訴訟の判決が確定した後に，特許の有効 性及びその範囲につき判決と異なる内容の審決が確定したことを理由として確定判 決を覆すことができるとすることは，紛争の蒸し返しであり，特許権侵害訴訟の紛 争解決機能や法的安定性の観点から適切ではないことにあると解される。そして，＼n特許法施行令８条２号は，特許権侵害訴訟の終局判決が特許権者の敗訴判決である 場合には，「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が・・・特許無 効審判により無効にされないようにするためのものである審決」が３号訂正審決に 当たると規定している。前記第２の２(3)のとおり，再審被告両名は，基本事件にお いて無効の抗弁を主張していないから，本件訂正認容審決は，特許法施行令８条２ 号所定の「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が・・・特許無 効審判により無効にされないようにするためのものである審決」ではなく，３号訂 正審決には当たらない。
２ しかし，特許法は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面を訂正 するために訂正審判を請求することを認める一方（同法１２６条１項本文），その訂 正は，特許請求の範囲の減縮を含む所定の事項を目的とするものに限って許される ものとし（同項ただし書），さらに，「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更す るものであってはならない」としている（同条６項）。これは，訂正を認める旨の審 決が確定したときは，訂正の効果は特許出願の時点まで遡って生じ（同法１２８条）， しかも，訂正された明細書，特許請求の範囲又は図面に基づく特許権の効力は不特 定多数の一般第三者に及ぶものであることに鑑み，特許請求の範囲の記載に対する 一般第三者の信頼を保護することを目的とするものであり，特に，同法１２６条６ 項の規定は，訂正前の特許請求の範囲には含まれない発明が訂正後の特許請求の範 囲に含まれることとなると，第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるた め，そうした事態が生じないことを担保する趣旨の規定であると解される。このよ うに，特許法は，訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品は，訂正後 の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているのであるから，被疑侵害品 が特許発明の技術的範囲に属しないことを理由とする請求棄却判決が確定した後に， 特許権者が訂正認容審決を得て，再審の訴えにおいて被疑侵害品が訂正後の特許発 明の技術的範囲に属する旨主張することは，特許法がおよそ予定していないものと＼nいうべきである。そして，再審原告は，基本事件において，前訴判決の基礎となる 本件特許に係る発明（本件発明及び本件訂正発明）の技術的範囲につき，主張立証 する機会と権能を有していたのであるから，前訴判決が確定した後に，本件訂正認＼n容審決が確定したという，特許法がおよそ予定していない理由によって，前訴判決＼nを覆すことができるとすることは，紛争の蒸し返しであり，特許権侵害訴訟の紛争 解決機能や法的安定性の観点から適切ではなく，特許法１０４条の４の規定の趣旨＼nにかなわないということができる。なお，再審原告は，前記第２の２(3)のとおり， 基本事件の係属中に第一次訂正を行っていたのであり，基本事件の係属中に本件訂 正認容審決を得ることができなかったというべき事情も認められない。 これらの事情を考慮すると，再審原告が本件訂正認容審決が確定したことを再審 事由として主張することは，特許法１０４条の４並びに同法１２６条１項ただし書 及び同条６項の各規定の趣旨に照らし許されないものというべきである。 ３ 前記２によると，再審原告は，本件訂正認容審決が確定したことを主張する ことができないから，前訴判決の基礎となった行政処分である本件特許権に係る特 許査定が後の行政処分である本件訂正認容審決により変更されたことを理由として 民訴法３３８条１項８号の再審事由がある旨の主張は，その前提を欠くものであり， 理由がない。
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2018.08.29
平成29(行ケ)10216 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年8月22日 知的財産高等裁判所
審決は、羽の寸法を追加する補正が新規事項であるとしましたが、知財高裁（第2部）は、これを取り消しました。理由は、その商品に用いることが記載されていることなどから、特定事項ａは新たな技術的事項を導入するものとはいえないというものです。
前記で認定したような本願発明において，撹拌羽根 の形状，寸法等の撹拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ，当初 明細書等に本件撹拌羽根を用いることは明示されていない。しかし，当初明細書の 【００１２】には，1)撹拌にＥＴ−３Ａを用いること，2)「撹拌羽」は，回転中心 となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「撹＼n拌羽」であること，3)「撹拌羽」の回転半径は，内容量が２００ｍｌで内径約６ｃ ｍのビーカー等の円筒形容器の半径（約３ｃｍ）より僅かに小さいことが記載され ているところ，前記(1)イの事実によると，当初明細書に記載されている上記「撹拌 羽」の形状，寸法は，ＥＴ−３Ａの付属品である２００ｍｌビーカー用の本件撹拌 羽根のそれと一致するものである。また，前記(1)イの事実によると，ＥＴ−３Ａは， 昭和６０年頃から長年にわたって販売されており，多数の当業者によって使用され てきたと推認される実験用の機械であるところ，販売開始以来，付属品である本件 撹拌羽根の形状，寸法に変更が加えられたことは一度もなく，しかも，遅くとも平 成１７年７月頃には，本件撹拌羽根は，ＥＴ−３Ａとともに日光ケミカルズのカタ ログに掲載されていた。さらに，当初明細書の記載に適合するような形状，寸法の ＥＴ−３Ａ用の撹拌羽根が，ＥＴ−３Ａ本体とは別に市販されていたことは証拠上 認められない。
以上の事実を考え併せると，当業者が，当初明細書等に接した場合，そこに記載 されている撹拌羽が，ＥＴ−３Ａに付属品として添付されている２００ｍｌビーカ ー用の本件撹拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そし て，特定事項ａは，２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法を追加するもの であるから，特定事項ａを本願の請求項１に記載することが，明細書又は図面の全 ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を 導入するものとはいえず，新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由があ る。
前記で認定したような本願発明において，撹拌羽根 の形状，寸法等の撹拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ，当初 明細書等に本件撹拌羽根を用いることは明示されていない。しかし，当初明細書の 【００１２】には，1)撹拌にＥＴ−３Ａを用いること，2)「撹拌羽」は，回転中心 となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「撹＼n拌羽」であること，3)「撹拌羽」の回転半径は，内容量が２００ｍｌで内径約６ｃ ｍのビーカー等の円筒形容器の半径（約３ｃｍ）より僅かに小さいことが記載され ているところ，前記(1)イの事実によると，当初明細書に記載されている上記「撹拌 羽」の形状，寸法は，ＥＴ−３Ａの付属品である２００ｍｌビーカー用の本件撹拌 羽根のそれと一致するものである。また，前記(1)イの事実によると，ＥＴ−３Ａは， 昭和６０年頃から長年にわたって販売されており，多数の当業者によって使用され てきたと推認される実験用の機械であるところ，販売開始以来，付属品である本件 撹拌羽根の形状，寸法に変更が加えられたことは一度もなく，しかも，遅くとも平 成１７年７月頃には，本件撹拌羽根は，ＥＴ−３Ａとともに日光ケミカルズのカタ ログに掲載されていた。さらに，当初明細書の記載に適合するような形状，寸法の ＥＴ−３Ａ用の撹拌羽根が，ＥＴ−３Ａ本体とは別に市販されていたことは証拠上 認められない。
以上の事実を考え併せると，当業者が，当初明細書等に接した場合，そこに記載 されている撹拌羽が，ＥＴ−３Ａに付属品として添付されている２００ｍｌビーカ ー用の本件撹拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そし て，特定事項ａは，２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法を追加するもの であるから，特定事項ａを本願の請求項１に記載することが，明細書又は図面の全 ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を 導入するものとはいえず，新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由があ る。
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2018.07.20
平成29(行ケ)10114 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年7月18日 知的財産高等裁判所（4部）
明確性違反、進歩性違反などいくつかの無効主張について、無効でないとした審決が維持されました。数値範囲を限定した記載が原文新規事項には該当しないとも判断されました。
原告らは，本件審決は，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズ マ濃度」の記載について，本件国際出願明細書には，「１〜２ｎｇ／ｍｌプ ラズマ濃度」との文言の記載はないが，「０．１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃 度」との記載があり，「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」の数値範囲は，「０． １〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」の数値範囲の約半分ほどの範囲を占める部 分であり，当該範囲は，他の数値範囲からは予測できない特段の意味を有す＼nる数値範囲でもなく，新たな技術的事項を導入するものでもないから，本件 発明３及び請求項３を発明特定事項として引用する本件発明４ないし１２は， 本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり，原文新規事項に該当し ない旨判断したが，1)「１〜２ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度におけるデクス メデトミジンの作用は，「０．１〜１ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度における デクスメデトミジンの作用とは，明らかに異質なものであり（甲９ｘ，９ｙ， １０），「１ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」を数値範囲の境界値として本件特許 の請求項３に記載することは，新たな技術的事項を導入するものであるから， 原文新規事項に該当する，2)本件国際出願明細書と本件国内書面によれば， 国際出願時の請求項３で「０．１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」とされてい たものが，本件国内書面の請求項３で「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」と なったようであるが，既に特許登録されている請求項３を「０．１〜２ｎｇ ／ｍｌプラズマ濃度」に訂正する手段はないから，原文新規事項に該当する というほかないとして，本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。 そこで検討するに，本件国内書面（甲７７の２）には，プラズマ濃度に関 し，「デクスメデトミジンの投与量の範囲は，標的プラズマ濃度として記載 することができる。ＩＣＵにおける患者の人々に鎮静を提供することを期待 されるプラズマ濃度範囲は，鎮静の目的レベルおよび患者の全体的な状態に 依存して０．１〜２ｎｇ／ｍｌの間で変わる。これらのプラズマ濃度は，瞬 時投与（bolus dose）および規則的な維持注入（steady maintenance infusion） による継続投与を用いて静脈内投与によってなされることができる。たとえ ば，ヒトにおいて前記プラズマ濃度範囲に到達するための瞬時の投与量範囲 は，約１０分間またはそれよりゆっくり投与されるため，約０．１〜２．０ μｇ／ｋｇ，好ましくは約０．５〜２μｇ／ｋｇ，より好ましくは１．０μ ｇ／ｋｇであり，ついで，約０．１〜２．０μｇ／ｋｇ／ｈ，好ましくは約 ０．２〜０．７μｇ／ｋｇ／ｈ，より好ましくは０．４〜０．７μｇ／ｋｇ ／ｈが維持投与される。デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る 塩の投与期間は，目的の使用持続期間に依存している。」（【００２８】） との記載がある。上記記載によれば，【００２８】には，ＩＣＵにおける患 者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲は，「鎮静の 目的レベルおよび患者の全体的な状態に依存して０．１〜２ｎｇ／ｍｌの間 で変わる」ことが開示されていることが認められるが，一方で，本件国内書 面の発明の詳細な説明及び図面には，【００２８】以外に，「０．１〜２ｎ ｇ／ｍｌプラズマ濃度」に関して言及した記載はない。また，この点につい ては，本件国際出願明細書も，本件国内書面と同様であることが認められる。 そして，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」は，【０ ０２８】記載の「０．１〜２ｎｇ／ｍｌ」の数値範囲内にあるから，ＩＣＵ における患者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲に あることは明らかである。 そうすると，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」の 記載が，本件国際出願明細書のすべての記載を総合することにより導かれる 技術事項との関係において新たな技術的事項の導入に当たるということはで きない。
(2) この点に関し，原告らは，甲９ｘ，９ｙ，１０を根拠として挙げて，デク スメデトミジンのプラズマ濃度が「１〜２ｎｇ／ｍｌ」に達すると，患者は 深く眠ってしまって覚醒できなくなるが，プラズマ濃度が「０．１〜１ｎｇ ／ｍｌ」であれば，音声指示によって容易に目を覚ますことが可能であるか＼nら，「１〜２ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジンの作 用は，「０．１〜１ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジ ンの作用とは，明らかに異質なものである旨主張（上記1)の主張）する。 しかし，原文新規事項に該当するかどうかは，本件国際出願明細書の全て の記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たな技術 的事項の導入に当たるかどうかを判断すべきであるところ，甲９ｘ，９ｙ， １０は，本件国際出願明細書とは別の文献であり，しかも，原告らが根拠と して挙げる上記各文献の具体的な記載内容が，本件優先日当時技術常識であ ったとまで認められないから，原告らの上記1)の主張は，採用することがで きない。 また，原告らは，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」 の記載が原文新規事項に該当することの根拠として，請求項３の「１〜２ｎ ｇ／ｍｌプラズマ濃度」の記載を「０．１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」に 訂正する手段がないことを挙げるが（上記2)の主張），そのように訂正する 手段があるかどうかの問題と請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」 の記載が原文新規事項に該当するかどうかの問題とは別個の問題であるとい うべきであるから，原告らの上記2)の主張は失当である。
(3) 以上によれば，本件発明３及び請求項３を発明特定事項として引用する本 件発明４ないし１２は，本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり， 原文新規事項に該当しないとした本件審決の判断に誤りがあるとの原告らの 上記主張（取消事由５）は，理由がない。
原告らは，本件審決は，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズ マ濃度」の記載について，本件国際出願明細書には，「１〜２ｎｇ／ｍｌプ ラズマ濃度」との文言の記載はないが，「０．１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃 度」との記載があり，「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」の数値範囲は，「０． １〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」の数値範囲の約半分ほどの範囲を占める部 分であり，当該範囲は，他の数値範囲からは予測できない特段の意味を有す＼nる数値範囲でもなく，新たな技術的事項を導入するものでもないから，本件 発明３及び請求項３を発明特定事項として引用する本件発明４ないし１２は， 本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり，原文新規事項に該当し ない旨判断したが，1)「１〜２ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度におけるデクス メデトミジンの作用は，「０．１〜１ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度における デクスメデトミジンの作用とは，明らかに異質なものであり（甲９ｘ，９ｙ， １０），「１ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」を数値範囲の境界値として本件特許 の請求項３に記載することは，新たな技術的事項を導入するものであるから， 原文新規事項に該当する，2)本件国際出願明細書と本件国内書面によれば， 国際出願時の請求項３で「０．１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」とされてい たものが，本件国内書面の請求項３で「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」と なったようであるが，既に特許登録されている請求項３を「０．１〜２ｎｇ ／ｍｌプラズマ濃度」に訂正する手段はないから，原文新規事項に該当する というほかないとして，本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。 そこで検討するに，本件国内書面（甲７７の２）には，プラズマ濃度に関 し，「デクスメデトミジンの投与量の範囲は，標的プラズマ濃度として記載 することができる。ＩＣＵにおける患者の人々に鎮静を提供することを期待 されるプラズマ濃度範囲は，鎮静の目的レベルおよび患者の全体的な状態に 依存して０．１〜２ｎｇ／ｍｌの間で変わる。これらのプラズマ濃度は，瞬 時投与（bolus dose）および規則的な維持注入（steady maintenance infusion） による継続投与を用いて静脈内投与によってなされることができる。たとえ ば，ヒトにおいて前記プラズマ濃度範囲に到達するための瞬時の投与量範囲 は，約１０分間またはそれよりゆっくり投与されるため，約０．１〜２．０ μｇ／ｋｇ，好ましくは約０．５〜２μｇ／ｋｇ，より好ましくは１．０μ ｇ／ｋｇであり，ついで，約０．１〜２．０μｇ／ｋｇ／ｈ，好ましくは約 ０．２〜０．７μｇ／ｋｇ／ｈ，より好ましくは０．４〜０．７μｇ／ｋｇ ／ｈが維持投与される。デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る 塩の投与期間は，目的の使用持続期間に依存している。」（【００２８】） との記載がある。上記記載によれば，【００２８】には，ＩＣＵにおける患 者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲は，「鎮静の 目的レベルおよび患者の全体的な状態に依存して０．１〜２ｎｇ／ｍｌの間 で変わる」ことが開示されていることが認められるが，一方で，本件国内書 面の発明の詳細な説明及び図面には，【００２８】以外に，「０．１〜２ｎ ｇ／ｍｌプラズマ濃度」に関して言及した記載はない。また，この点につい ては，本件国際出願明細書も，本件国内書面と同様であることが認められる。 そして，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」は，【０ ０２８】記載の「０．１〜２ｎｇ／ｍｌ」の数値範囲内にあるから，ＩＣＵ における患者の人々に鎮静を提供することを期待されるプラズマ濃度範囲に あることは明らかである。 そうすると，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」の 記載が，本件国際出願明細書のすべての記載を総合することにより導かれる 技術事項との関係において新たな技術的事項の導入に当たるということはで きない。
(2) この点に関し，原告らは，甲９ｘ，９ｙ，１０を根拠として挙げて，デク スメデトミジンのプラズマ濃度が「１〜２ｎｇ／ｍｌ」に達すると，患者は 深く眠ってしまって覚醒できなくなるが，プラズマ濃度が「０．１〜１ｎｇ ／ｍｌ」であれば，音声指示によって容易に目を覚ますことが可能であるか＼nら，「１〜２ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジンの作 用は，「０．１〜１ｎｇ／ｍｌ」のプラズマ濃度におけるデクスメデトミジ ンの作用とは，明らかに異質なものである旨主張（上記1)の主張）する。 しかし，原文新規事項に該当するかどうかは，本件国際出願明細書の全て の記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たな技術 的事項の導入に当たるかどうかを判断すべきであるところ，甲９ｘ，９ｙ， １０は，本件国際出願明細書とは別の文献であり，しかも，原告らが根拠と して挙げる上記各文献の具体的な記載内容が，本件優先日当時技術常識であ ったとまで認められないから，原告らの上記1)の主張は，採用することがで きない。 また，原告らは，本件特許の請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」 の記載が原文新規事項に該当することの根拠として，請求項３の「１〜２ｎ ｇ／ｍｌプラズマ濃度」の記載を「０．１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」に 訂正する手段がないことを挙げるが（上記2)の主張），そのように訂正する 手段があるかどうかの問題と請求項３の「１〜２ｎｇ／ｍｌプラズマ濃度」 の記載が原文新規事項に該当するかどうかの問題とは別個の問題であるとい うべきであるから，原告らの上記2)の主張は失当である。
(3) 以上によれば，本件発明３及び請求項３を発明特定事項として引用する本 件発明４ないし１２は，本件国際出願明細書に記載した事項の範囲内にあり， 原文新規事項に該当しないとした本件審決の判断に誤りがあるとの原告らの 上記主張（取消事由５）は，理由がない。
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2018.03.28
平成29(行ケ)10085 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年3月26日 知的財産高等裁判所（4部）
異議理由ありとした審決が取り消されました。訂正は新規事項であるとした審決の判断は維持されましたが、訂正前の発明について、明確性違反および進歩性違反との判断は取り消されました。
本件決定は，本件発明１の特許請求の範囲のうち「寄生ダイオード（１３１）の 立ち上がり電圧」は「上記ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高」いとの記載が， いかなる電流が流れる場合のことを表したものであるか不明であるから，明確性要＼n件に適合しないと判断した。
(2) 前記２(3)イのとおり，請求項１において，寄生ダイオード（１３１）の「立 ち上がり電圧は，上記ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高く」と特定されてい るのは，本件発明１の構成として，同期整流を行う際，寄生ダイオード（１３１）＼nの立ち上がり電圧を，ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高くするという技術的 事項を採用する旨特定するものである。 そして，本件発明１に係る電力変換装置において使用される還流電流の程度が限 定されていないことと，同期整流を行う際には，常に，寄生ダイオード（１３１） の立ち上がり電圧を，ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高くすることとは，関 係がない。
(3) したがって，「寄生ダイオード（１３１）の立ち上がり電圧」は「上記ユニ ポーラ素子本体のオン電圧よりも高」いとの本件発明１の特許請求の範囲の記載が， 第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。同記載 が明確ではないから，本件各発明の特許請求の範囲の記載は，明確性要件に適合し ないとする本件決定の判断は誤りである。
・・・・
引用発明は，モータの回生モードにおいて，回生電力の消費能力を高めると＼nいう課題に対して，順方向電圧降下が高いボディダイオードに電流を流し，回生電 力を消費させるというものである。 このように，引用発明は，モータの回生モードにおいて，ボディダイオードに電 流を流し，ボディダイオードにおいて回生電力を損失させるという課題解決手段を 採用したものである。一方，本件周知技術は，寄生ダイオード側に電流を流さず， 発熱損失を低減させるというものであるから，引用発明の課題解決手段と正反対の 技術思想を有するものである。したがって，当業者は，引用発明におけるモータの 回生モードにおいて，正反対の技術思想を有する本件周知技術を適用することはな い。 そして，引用例には，引用発明の電力変換装置において，力行モードを回生モー ドから切り離し，力行モードの動作のみを変更することを示唆するような記載はな いから，当業者は，力行モードにおける動作のみを変更することを容易に想到する ことはない。 したがって，引用発明に本件周知技術を適用する動機付けはないというべきであ る。
本件決定は，本件発明１の特許請求の範囲のうち「寄生ダイオード（１３１）の 立ち上がり電圧」は「上記ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高」いとの記載が， いかなる電流が流れる場合のことを表したものであるか不明であるから，明確性要＼n件に適合しないと判断した。
(2) 前記２(3)イのとおり，請求項１において，寄生ダイオード（１３１）の「立 ち上がり電圧は，上記ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高く」と特定されてい るのは，本件発明１の構成として，同期整流を行う際，寄生ダイオード（１３１）＼nの立ち上がり電圧を，ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高くするという技術的 事項を採用する旨特定するものである。 そして，本件発明１に係る電力変換装置において使用される還流電流の程度が限 定されていないことと，同期整流を行う際には，常に，寄生ダイオード（１３１） の立ち上がり電圧を，ユニポーラ素子本体のオン電圧よりも高くすることとは，関 係がない。
(3) したがって，「寄生ダイオード（１３１）の立ち上がり電圧」は「上記ユニ ポーラ素子本体のオン電圧よりも高」いとの本件発明１の特許請求の範囲の記載が， 第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。同記載 が明確ではないから，本件各発明の特許請求の範囲の記載は，明確性要件に適合し ないとする本件決定の判断は誤りである。
・・・・
引用発明は，モータの回生モードにおいて，回生電力の消費能力を高めると＼nいう課題に対して，順方向電圧降下が高いボディダイオードに電流を流し，回生電 力を消費させるというものである。 このように，引用発明は，モータの回生モードにおいて，ボディダイオードに電 流を流し，ボディダイオードにおいて回生電力を損失させるという課題解決手段を 採用したものである。一方，本件周知技術は，寄生ダイオード側に電流を流さず， 発熱損失を低減させるというものであるから，引用発明の課題解決手段と正反対の 技術思想を有するものである。したがって，当業者は，引用発明におけるモータの 回生モードにおいて，正反対の技術思想を有する本件周知技術を適用することはな い。 そして，引用例には，引用発明の電力変換装置において，力行モードを回生モー ドから切り離し，力行モードの動作のみを変更することを示唆するような記載はな いから，当業者は，力行モードにおける動作のみを変更することを容易に想到する ことはない。 したがって，引用発明に本件周知技術を適用する動機付けはないというべきであ る。
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2018.01.19
平成28(行ケ)10278 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年1月15日 知的財産高等裁判所（4部）
異議理由ありとした審決が取り消されました。理由は、新規事項か、サポート要件違反か、実施可能要件違反かです。知財高裁は、当初明細書の範囲内と判断しました。＼n
ア 本件出願当初明細書等の記載
結晶多形Ａについて，本件出願当初明細書等には，おおむね，次のとおり記載が ある。
・・・・
イ 本件出願当初明細書等に開示された結晶多形Ａに関する技術的事項
(ア) 本件出願当初明細書等にいう結晶多形Ａは，本件出願当初明細書等におい て名付けられたものである（【０００７】）。
(イ) そして，本件出願当初明細書等【０００８】には，結晶多形Ａに該当する具体的な結晶多形として，【０００８】(1)は，本件出願時の特許請求の範囲【請求 項１】で特定される結晶多形を挙げるほか，【０００８】(5)は，２θで表して，構＼ 成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個の角度において，ピークを有する特徴的な Ｘ線回析図形を示し，ＦＴ−ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量 が３〜１５％であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げており，後者の結 晶多形は，構成要件Ｅで特定される結晶多形を含むものである。このように，本件＼n出願当初明細書等【０００８】の記載は，結晶多形Ａには，構成要件Ｅで特定され＼nる結晶多形だけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される 結晶多形も，該当する旨説明するものである。
(ウ) また，本件出願当初明細書等【０００９】は，「結晶多形Ａの一つの具体 的形態」として，２θで表して，構＼成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個無偏差 相対強度図形を示す結晶多形を例示しており，この結晶多形は，構成要件Ｅで特定＼nされる結晶多形を含むものである。そうすると，本件出願当初明細書等【０００９】 の記載は，構成要件Ｅで特定される結晶多形は，結晶多形Ａの具体的な態様の一つ＼nである旨説明するものである。
(エ) さらに，本願出願当初明細書等【００４７】には，【００４７】に記載さ れた製造方法によって，結晶多形Ａが得られること，当該結晶多形ＡのＸ線粉末回 析図形は，構成要件Ｅと同様の２６個無偏差相対強度図形を示したことが記載され＼nている。本件出願当初明細書等【００４７】の記載は，特定の製造方法によって生 成された結晶多形ＡのＸ線粉末回析図形を説明するにとどまり，構成要件Ｅで特定＼nされる結晶多形のみが結晶多形Ａである旨説明するものではない。
(オ) したがって，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特＼n定される結晶多形Ａだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特 定される結晶多形Ａも，導くことができる。
(4) 新規事項の追加の有無
本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａ＼nだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形Ａ も，導くことができるから，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定され る結晶多形Ａから，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａを除くものを，本件出願当＼n初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。 したがって，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加す＼nる本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件出願当初明細書等 に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
(5) 被告の主張について
被告は，本件出願当初明細書等に記載された結晶多形Ａを，２６個のピークの回 折角２θ及びその相対強度で特定しなくても，６個のピークの回析角２θ等によっ て特定し得るということは技術常識ではないと主張する。 しかし，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，２６個のピークの回折角２ θ及びその相対強度で特定される結晶多形Ａだけではなく，６個のピークの回析角 ２θ等によって特定される結晶多形Ａも導くことができる。本件補正は，２６個の ピークの回折角２θ及びその相対強度で特定される結晶多形を，６個のピークの回 析角２θ等によって特定することを前提としてなされたものではないから，被告の 上記主張は，前提を欠く。
(6) 小括
以上のとおり，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加＼nする本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではない。そして，本件補正の その余の部分について，被告は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件 出願当初明細書等に記載した範囲内においてしたものであることを争わない。した がって，本件補正は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たす。
ア 本件出願当初明細書等の記載
結晶多形Ａについて，本件出願当初明細書等には，おおむね，次のとおり記載が ある。
・・・・
イ 本件出願当初明細書等に開示された結晶多形Ａに関する技術的事項
(ア) 本件出願当初明細書等にいう結晶多形Ａは，本件出願当初明細書等におい て名付けられたものである（【０００７】）。
(イ) そして，本件出願当初明細書等【０００８】には，結晶多形Ａに該当する具体的な結晶多形として，【０００８】(1)は，本件出願時の特許請求の範囲【請求 項１】で特定される結晶多形を挙げるほか，【０００８】(5)は，２θで表して，構＼ 成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個の角度において，ピークを有する特徴的な Ｘ線回析図形を示し，ＦＴ−ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量 が３〜１５％であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げており，後者の結 晶多形は，構成要件Ｅで特定される結晶多形を含むものである。このように，本件＼n出願当初明細書等【０００８】の記載は，結晶多形Ａには，構成要件Ｅで特定され＼nる結晶多形だけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される 結晶多形も，該当する旨説明するものである。
(ウ) また，本件出願当初明細書等【０００９】は，「結晶多形Ａの一つの具体 的形態」として，２θで表して，構＼成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個無偏差 相対強度図形を示す結晶多形を例示しており，この結晶多形は，構成要件Ｅで特定＼nされる結晶多形を含むものである。そうすると，本件出願当初明細書等【０００９】 の記載は，構成要件Ｅで特定される結晶多形は，結晶多形Ａの具体的な態様の一つ＼nである旨説明するものである。
(エ) さらに，本願出願当初明細書等【００４７】には，【００４７】に記載さ れた製造方法によって，結晶多形Ａが得られること，当該結晶多形ＡのＸ線粉末回 析図形は，構成要件Ｅと同様の２６個無偏差相対強度図形を示したことが記載され＼nている。本件出願当初明細書等【００４７】の記載は，特定の製造方法によって生 成された結晶多形ＡのＸ線粉末回析図形を説明するにとどまり，構成要件Ｅで特定＼nされる結晶多形のみが結晶多形Ａである旨説明するものではない。
(オ) したがって，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特＼n定される結晶多形Ａだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特 定される結晶多形Ａも，導くことができる。
(4) 新規事項の追加の有無
本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａ＼nだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形Ａ も，導くことができるから，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定され る結晶多形Ａから，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａを除くものを，本件出願当＼n初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。 したがって，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加す＼nる本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件出願当初明細書等 に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
(5) 被告の主張について
被告は，本件出願当初明細書等に記載された結晶多形Ａを，２６個のピークの回 折角２θ及びその相対強度で特定しなくても，６個のピークの回析角２θ等によっ て特定し得るということは技術常識ではないと主張する。 しかし，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，２６個のピークの回折角２ θ及びその相対強度で特定される結晶多形Ａだけではなく，６個のピークの回析角 ２θ等によって特定される結晶多形Ａも導くことができる。本件補正は，２６個の ピークの回折角２θ及びその相対強度で特定される結晶多形を，６個のピークの回 析角２θ等によって特定することを前提としてなされたものではないから，被告の 上記主張は，前提を欠く。
(6) 小括
以上のとおり，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加＼nする本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではない。そして，本件補正の その余の部分について，被告は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件 出願当初明細書等に記載した範囲内においてしたものであることを争わない。した がって，本件補正は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たす。
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2017.12. 8
平成28(行ケ)10078 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月30日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項とした審決を、知財高裁は取り消しました。
(1) 新規事項追加禁止要件違反について
ア 前記１(1)のとおり，本件補正前の請求項６の命令スレッドのタイプは， いずれも，単に「タイプ」と記載されており，「（Ｓ，Ｃ）」の記号を伴わないもので あったところ，前記第２の１のとおり，原告は，平成２６年８月２６日付けで，甲 １発明等を引用例とする進歩性の欠如を理由とする拒絶査定を受けた（甲７，１０） 後，本件補正をした。
イ 本件補正後の請求項６の，「（Ｓ，Ｃ）」は，それ自体のみからその技術的 な意義を読み取れず，また，本件補正後の請求項６の記載中に，その技術的な意義 を明確にする定義等の記載は見当たらない。 本件補正後の請求項６の従属項である同請求項７〜１０にも，本件補正後の請求 項６の「（Ｓ，Ｃ）」の技術的な意義を明確にする記載はない。
ウ(ｱ) 当初明細書等には，命令スレッドのタイプについては，二つ以上ある こと（【００１３】，【００１４】，【００１７】，【００２０】），【００３９】，【００４２】，【００４６】），三つ以上ある場合もあること（【００６２】）が記載されており，命令スレッドのタイプが第１のタイプと第２のタイプである場合において，命令スレットの第１のタイプが計算タイプであり，第２のタイプがサービスタイプである 場合があることが記載されている（【００３９】，【００４２】，【００４３】，【００４４】，【００４６】，【００４７】，【００５０】）。 また，当初明細書等には，命令スレッドのタイプは，1)アプリケーションプログ ラミングインターフェースの関数でタイプを識別するパラメータ（計算タイプ：Ｈ ＴＣＡＬＣＵＬ，サービスタイプ：ＨＴ＿ＳＥＲＶＩＣＥ）に基づく場合（【００２ １】，【００４２】，【００５０】），2)プログラムの実行コマンドでタイプを識別するパラメータ（ＣＡＬＣＵＬ，ＳＥＲＶＩＣＥ）に基づく場合（【００２２】，【００４ ３】，【００５０】），3)命令スレッドの起動元のアプリケーションを自動的に認識す ることによって決定される場合（【００４５】）があることが記載されている。 さらに，命令スレッドと仮想プロセッサの関係については，仮想プロセッサのタ イプは，パラメータＣ及びパラメータＳによって識別され，パラメータＣは計算タ イプに，パラメータＳはサービスタイプに関連付けられ，仮想プロセッサ２４Ｃ及 び２６Ｃは計算タイプであり，仮想プロセッサ２４Ｓ及び２６Ｓはサービスタイプ である場合（【００４６】〜【００４８】）があることが記載されている。
(ｲ) 以上によると，当初明細書等においては，「Ｓ」及び「Ｃ」は，仮想プ ロセッサのタイプとして記載されていること，命令スレッドのタイプとしては，「計 算タイプ」及び「サービスタイプ」という文言が用いられていることが認められる。 しかし，前記(ｱ)のとおり，仮想プロセッサのタイプは，パラメータＣ及びパラメ ータＳによって識別され，パラメータＣは計算タイプに，パラメータＳはサービス タイプに関連付けられ，仮想プロセッサの２４Ｃ及び２６Ｃは「計算タイプ」，同２ ４Ｓ及び２６Ｓは「サービスタイプ」とされている。また，命令スレッドのタイプ がアプリケーションプログラミングインターフェースの関数でタイプを識別するパ ラメータ（計算タイプ：ＨＴＣＡＬＣＵＬ，サービスタイプ：ＨＴ＿ＳＥＲＶＩＣ Ｅ）や，プログラムの実行コマンドでタイプを識別するパラメータ（ＣＡＬＣＵＬ， ＳＥＲＶＩＣＥ）に基づく場合があることが記載されているところ，C が計算（ｃ ａｌｃｕｌａｔｉｏｎ），Ｓがサービス（ｓｅｒｖｉｃｅ）の頭文字に由来すること も明らかである。
エ そうすると，当初明細書等の記載を考慮して，特許請求の範囲に記載さ れた用語の意義を解釈すると，本件補正後の請求項６〜８で命令スレッドのタイプ とされている記載「タイプ（Ｓ，Ｃ）」は，「サービスタイプ」，「計算タイプ」の意 味であると解することができる。
オ 以上によると，本件補正は，本件補正前の請求項６において，命令スレ ッドの「タイプ」は，どのような種類のタイプが存在するのかについて，記載がな かったのを，「タイプ（Ｓ，Ｃ）」とし，当初明細書等に記載されていた「タイプ（サ ービスタイプ，計算タイプ）」としたものであり，当初明細書等に記載された事項の 範囲内を超えるものではない。
(1) 新規事項追加禁止要件違反について
ア 前記１(1)のとおり，本件補正前の請求項６の命令スレッドのタイプは， いずれも，単に「タイプ」と記載されており，「（Ｓ，Ｃ）」の記号を伴わないもので あったところ，前記第２の１のとおり，原告は，平成２６年８月２６日付けで，甲 １発明等を引用例とする進歩性の欠如を理由とする拒絶査定を受けた（甲７，１０） 後，本件補正をした。
イ 本件補正後の請求項６の，「（Ｓ，Ｃ）」は，それ自体のみからその技術的 な意義を読み取れず，また，本件補正後の請求項６の記載中に，その技術的な意義 を明確にする定義等の記載は見当たらない。 本件補正後の請求項６の従属項である同請求項７〜１０にも，本件補正後の請求 項６の「（Ｓ，Ｃ）」の技術的な意義を明確にする記載はない。
ウ(ｱ) 当初明細書等には，命令スレッドのタイプについては，二つ以上ある こと（【００１３】，【００１４】，【００１７】，【００２０】），【００３９】，【００４２】，【００４６】），三つ以上ある場合もあること（【００６２】）が記載されており，命令スレッドのタイプが第１のタイプと第２のタイプである場合において，命令スレットの第１のタイプが計算タイプであり，第２のタイプがサービスタイプである 場合があることが記載されている（【００３９】，【００４２】，【００４３】，【００４４】，【００４６】，【００４７】，【００５０】）。 また，当初明細書等には，命令スレッドのタイプは，1)アプリケーションプログ ラミングインターフェースの関数でタイプを識別するパラメータ（計算タイプ：Ｈ ＴＣＡＬＣＵＬ，サービスタイプ：ＨＴ＿ＳＥＲＶＩＣＥ）に基づく場合（【００２ １】，【００４２】，【００５０】），2)プログラムの実行コマンドでタイプを識別するパラメータ（ＣＡＬＣＵＬ，ＳＥＲＶＩＣＥ）に基づく場合（【００２２】，【００４ ３】，【００５０】），3)命令スレッドの起動元のアプリケーションを自動的に認識す ることによって決定される場合（【００４５】）があることが記載されている。 さらに，命令スレッドと仮想プロセッサの関係については，仮想プロセッサのタ イプは，パラメータＣ及びパラメータＳによって識別され，パラメータＣは計算タ イプに，パラメータＳはサービスタイプに関連付けられ，仮想プロセッサ２４Ｃ及 び２６Ｃは計算タイプであり，仮想プロセッサ２４Ｓ及び２６Ｓはサービスタイプ である場合（【００４６】〜【００４８】）があることが記載されている。
(ｲ) 以上によると，当初明細書等においては，「Ｓ」及び「Ｃ」は，仮想プ ロセッサのタイプとして記載されていること，命令スレッドのタイプとしては，「計 算タイプ」及び「サービスタイプ」という文言が用いられていることが認められる。 しかし，前記(ｱ)のとおり，仮想プロセッサのタイプは，パラメータＣ及びパラメ ータＳによって識別され，パラメータＣは計算タイプに，パラメータＳはサービス タイプに関連付けられ，仮想プロセッサの２４Ｃ及び２６Ｃは「計算タイプ」，同２ ４Ｓ及び２６Ｓは「サービスタイプ」とされている。また，命令スレッドのタイプ がアプリケーションプログラミングインターフェースの関数でタイプを識別するパ ラメータ（計算タイプ：ＨＴＣＡＬＣＵＬ，サービスタイプ：ＨＴ＿ＳＥＲＶＩＣ Ｅ）や，プログラムの実行コマンドでタイプを識別するパラメータ（ＣＡＬＣＵＬ， ＳＥＲＶＩＣＥ）に基づく場合があることが記載されているところ，C が計算（ｃ ａｌｃｕｌａｔｉｏｎ），Ｓがサービス（ｓｅｒｖｉｃｅ）の頭文字に由来すること も明らかである。
エ そうすると，当初明細書等の記載を考慮して，特許請求の範囲に記載さ れた用語の意義を解釈すると，本件補正後の請求項６〜８で命令スレッドのタイプ とされている記載「タイプ（Ｓ，Ｃ）」は，「サービスタイプ」，「計算タイプ」の意 味であると解することができる。
オ 以上によると，本件補正は，本件補正前の請求項６において，命令スレ ッドの「タイプ」は，どのような種類のタイプが存在するのかについて，記載がな かったのを，「タイプ（Ｓ，Ｃ）」とし，当初明細書等に記載されていた「タイプ（サ ービスタイプ，計算タイプ）」としたものであり，当初明細書等に記載された事項の 範囲内を超えるものではない。
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2017.11.10
平成29(行ケ)10032 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月7日 知的財産高等裁判所(4部)
無効審判における訂正を認めなかった審決が取り消されました。審決は、実質上の変更に該当すると判断しましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
本件審決は，本件発明１０は，値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導 電性材料を得ることを目的とした発明であるのに対し，本件訂正発明１０は，大量 の酸素ガスや大量の還元性有機化合物の分解ガスを発生させることなく，導電性材 料を得ることを目的とするものであり，本件訂正発明１０が達成しようとする目的 及び効果は，訂正事項１０−１による訂正で変更されたと認められるから，訂正の 前後における発明の同一性は失われており，訂正事項１０−１は，実質上特許請求 の範囲を変更するものであると判断した。 イ しかし，本件明細書には，従来技術において，酸化銀等の銀化合物の微粒子 を還元性有機溶剤へ分散したペースト状導電性組成物を基板上に塗布して加熱し配 線を製造する方法が知られていたが，ミクロンオーダーの銀粒子を使用した場合， 高い反応熱によりガスが大量発生し，不規則なボイドが形成されて導電性組成物が 破壊されやすくなったり，取扱上の危険性があるという問題点があり（【０００４】 〜【０００７】，【００１０】），銀ナノ粒子を含む導電性組成物を用いると，銀ナノ 粒子の値段が高いという問題点があったこと（【０００９】，【００１０】）が記載さ れており，本件発明は，安価かつ安定な導電性材料用組成物を用いて得られる導電 性材料を製造する方法を提供することを目的とするとの記載があるのであるから （【００１２】），本件発明の目的は，従来技術においてミクロンオーダーの銀粒子を 使用する際にガスが大量発生することによる問題を解消するとともに，値段が高い 銀ナノ粒子を使用することなく，導電性材料を製造することにあると認められる。 そして，本件発明１０においては，その目的を，「銀の粒子が，０．１μｍ〜１５ μｍの平均粒径（メジアン径）を有する銀の粒子からなる」という構成，及び「第＼n２導電性材料用組成物を，酸素，オゾン又は大気雰囲気下で１５０℃〜３２０℃の 範囲の温度で焼成して，前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」とい う構成を備えることによって達成している。＼n他方，本件訂正発明１０は，大量のガスを発生させることなく導電性材料を得る という目的を達成するため，「前記銀の粒子の一部を局部的に酸化させることにより， 前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」という構成を備えている上，＼n銀の粒子が，０．１μｍ〜１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有するものから， ２．０μｍ〜１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有するものに訂正されたことに より，訂正前に比べて銀の粒子径がより大となっており，値段が高い銀ナノ粒子を 使用することなく導電性材料を得るという目的及び効果について，より限定された ものとなっている。
ウ したがって，訂正事項１０−１による訂正は，本件発明１０が達成しようと する目的及び効果を変更するものではない。
本件審決は，本件発明１０は，値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導 電性材料を得ることを目的とした発明であるのに対し，本件訂正発明１０は，大量 の酸素ガスや大量の還元性有機化合物の分解ガスを発生させることなく，導電性材 料を得ることを目的とするものであり，本件訂正発明１０が達成しようとする目的 及び効果は，訂正事項１０−１による訂正で変更されたと認められるから，訂正の 前後における発明の同一性は失われており，訂正事項１０−１は，実質上特許請求 の範囲を変更するものであると判断した。 イ しかし，本件明細書には，従来技術において，酸化銀等の銀化合物の微粒子 を還元性有機溶剤へ分散したペースト状導電性組成物を基板上に塗布して加熱し配 線を製造する方法が知られていたが，ミクロンオーダーの銀粒子を使用した場合， 高い反応熱によりガスが大量発生し，不規則なボイドが形成されて導電性組成物が 破壊されやすくなったり，取扱上の危険性があるという問題点があり（【０００４】 〜【０００７】，【００１０】），銀ナノ粒子を含む導電性組成物を用いると，銀ナノ 粒子の値段が高いという問題点があったこと（【０００９】，【００１０】）が記載さ れており，本件発明は，安価かつ安定な導電性材料用組成物を用いて得られる導電 性材料を製造する方法を提供することを目的とするとの記載があるのであるから （【００１２】），本件発明の目的は，従来技術においてミクロンオーダーの銀粒子を 使用する際にガスが大量発生することによる問題を解消するとともに，値段が高い 銀ナノ粒子を使用することなく，導電性材料を製造することにあると認められる。 そして，本件発明１０においては，その目的を，「銀の粒子が，０．１μｍ〜１５ μｍの平均粒径（メジアン径）を有する銀の粒子からなる」という構成，及び「第＼n２導電性材料用組成物を，酸素，オゾン又は大気雰囲気下で１５０℃〜３２０℃の 範囲の温度で焼成して，前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」とい う構成を備えることによって達成している。＼n他方，本件訂正発明１０は，大量のガスを発生させることなく導電性材料を得る という目的を達成するため，「前記銀の粒子の一部を局部的に酸化させることにより， 前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」という構成を備えている上，＼n銀の粒子が，０．１μｍ〜１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有するものから， ２．０μｍ〜１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有するものに訂正されたことに より，訂正前に比べて銀の粒子径がより大となっており，値段が高い銀ナノ粒子を 使用することなく導電性材料を得るという目的及び効果について，より限定された ものとなっている。
ウ したがって，訂正事項１０−１による訂正は，本件発明１０が達成しようと する目的及び効果を変更するものではない。
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2017.10. 7
平成28(行ケ)10265 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月3日 知的財産高等裁判所(4部)
特許庁では、無効審判における訂正請求が独立特許要件違反として否定されました。
知財高裁は、引用文献どおしを組み合わせる動機付けはあるが、本件発明には想到しないとして、審決を取り消しました。
引用発明Ａが検知の対象とするタグと引用例３事項の付け札とは，いずれ も盗難防止装置に使用されるタグ（付け札）の技術分野に関するものである。 また，引用発明Ａと引用例３事項の付け札が使用される電子物品管理システムは， いずれも，タグ（付け札）が警報動作を開始する際には，電波送出パネル２２（出 口送信機ユニット）が信号を発信し，タグ１（付け札）がこれを受信するものであ って，警報動作を終了する際には，コード信号出力ユニット（勘定所送信機ユニッ ト又は携帯送信機ユニット）が信号を発信し，タグ１（付け札）がこれを受信する ものである。このように，引用発明Ａと引用例３事項の付け札が使用される電子物 品管理システムとは，タグ（付け札）が警報動作を開始する際及び終了する際の作 用機序において共通する。 さらに，引用発明Ａは，警報動作を開始させる所定の周波数の電波及び警報動作 を終了させるコード信号のみを使用するものであるが，引用例３事項の付け札が使 用される電子物品管理システムは，これらに相当する信号（出口メッセージ及び終 了メッセージ）に加えて，能動的包装メッセージ，オーディオ包装メッセージ，受＼n動的包装メッセージ及び保管メッセージを含む信号を使用し，電子物品監視システ ムの作動能力を拡張するものである。このように，引用例３事項の付け札は，引用＼n発明Ａが検知の対象とするタグと比較して，その作動能力が拡張されたものである。
(イ) 以上によれば，当業者は，引用発明Ａが検知の対象とするタグに，盗難防 止装置に使用されるものであって，警報動作の開始及び終了の作用機序が共通し， さらに作動能力が拡張された引用例３事項の付け札を適用する動機付けがあるとい＼nうべきである。
エ 引用例３事項を適用した引用発明Ａの構成
(ア) 本件訂正発明８において，盗難防止タグは，警報出力手段が作動可能であ＼nる状態及び警報出力状態を解除するに当たり，「一致判定手段が「前記識別手段が 識別した解除指示信号に含まれる」暗号コードが一致するか否かを判定する」もの である。一致判定手段は，前記識別手段が解除指示信号を識別した後に，その解除 指示信号に含まれる暗号コードと，暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致する か否かを判定するから，識別手段による解除指示信号の識別に用いられるコードと， 一致判定手段による暗号コードの一致判定に用いられるコードとは無関係なものと いうことができる。
・・・
(ウ) そうすると，警報動作を終了させるに当たり，本件訂正発明８の盗難防止 タグは，解除信号の一部に含まれる，解除指示信号の識別とは無関係な「暗号コー ド」と，記憶された暗号コードとの一致判定を行うのに対し，引用例３事項を適用 した引用発明Ａのタグは，解除信号である「コード信号」と，記憶された「それぞ れ異なるメッセージを含む信号」中の「コード信号」との一致判定を行うものであ る。したがって，引用発明Ａに引用例３事項を適用しても，相違点２に係る本件訂正 発明８の構成に至らないというべきである。
オ 本件審決の判断について
(ア) 本件審決は，引用例３事項の「終了メッセージを含む信号」は，警報オフ とする点において，「解除指示信号」と共通するとした上で，引用例３，甲５（米 国特許第５１４８１５９号明細書。平成４年公開）及び甲６（「ＮＥＣ ＭＯＳ集 積回路 μＰＤ６１２１，６１２２データシート」ＮＥＣ株式会社。平成７年公開） から，「信号が設定可能なコードを一部に含み，一致判定手段が前記信号に含まれ＼nる前記コードが一致するか否かを判定する」という周知技術（以下「審決認定周知 技術」という。）が認められるから，引用例３事項を適用するに当たって，引用例 ３事項の「終了メッセージを含む信号」を，設定機能によって所望に設定できるコ＼nードを一部に含み，引用発明Ａの一致判定手段において信号に含まれるコードが一 致するか否かを判定するように構成することは，当業者にとって格別困難ではない＼nと判断した。
(イ) 本件審決は，引用発明Ａに引用例３事項を適用するに当たり，周知技術を 考慮して変更した引用例３事項を適用することによって，本件訂正発明８を容易に 想到することができるとするものである。 しかしながら，前記エのとおり，引用発明Ａに引用例３事項を適用しても，相違 点２に係る本件訂正発明８の構成に至らないところ，さらに周知技術を考慮して引＼n用例３事項を変更することには格別の努力が必要であるし，後記(ウ)のとおり，引 用例３事項を適用するに当たり，これを変更する動機付けも認められない。主引用 発明に副引用発明を適用するに当たり，当該副引用発明の構成を変更することは，＼n通常容易なものではなく，仮にそのように容易想到性を判断する際には，副引用発 明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから，本件審＼n決の上記判断は，直ちに採用できるものではない。
引用発明Ａが検知の対象とするタグと引用例３事項の付け札とは，いずれ も盗難防止装置に使用されるタグ（付け札）の技術分野に関するものである。 また，引用発明Ａと引用例３事項の付け札が使用される電子物品管理システムは， いずれも，タグ（付け札）が警報動作を開始する際には，電波送出パネル２２（出 口送信機ユニット）が信号を発信し，タグ１（付け札）がこれを受信するものであ って，警報動作を終了する際には，コード信号出力ユニット（勘定所送信機ユニッ ト又は携帯送信機ユニット）が信号を発信し，タグ１（付け札）がこれを受信する ものである。このように，引用発明Ａと引用例３事項の付け札が使用される電子物 品管理システムとは，タグ（付け札）が警報動作を開始する際及び終了する際の作 用機序において共通する。 さらに，引用発明Ａは，警報動作を開始させる所定の周波数の電波及び警報動作 を終了させるコード信号のみを使用するものであるが，引用例３事項の付け札が使 用される電子物品管理システムは，これらに相当する信号（出口メッセージ及び終 了メッセージ）に加えて，能動的包装メッセージ，オーディオ包装メッセージ，受＼n動的包装メッセージ及び保管メッセージを含む信号を使用し，電子物品監視システ ムの作動能力を拡張するものである。このように，引用例３事項の付け札は，引用＼n発明Ａが検知の対象とするタグと比較して，その作動能力が拡張されたものである。
(イ) 以上によれば，当業者は，引用発明Ａが検知の対象とするタグに，盗難防 止装置に使用されるものであって，警報動作の開始及び終了の作用機序が共通し， さらに作動能力が拡張された引用例３事項の付け札を適用する動機付けがあるとい＼nうべきである。
エ 引用例３事項を適用した引用発明Ａの構成
(ア) 本件訂正発明８において，盗難防止タグは，警報出力手段が作動可能であ＼nる状態及び警報出力状態を解除するに当たり，「一致判定手段が「前記識別手段が 識別した解除指示信号に含まれる」暗号コードが一致するか否かを判定する」もの である。一致判定手段は，前記識別手段が解除指示信号を識別した後に，その解除 指示信号に含まれる暗号コードと，暗号記憶手段が記憶する暗号コードが一致する か否かを判定するから，識別手段による解除指示信号の識別に用いられるコードと， 一致判定手段による暗号コードの一致判定に用いられるコードとは無関係なものと いうことができる。
・・・
(ウ) そうすると，警報動作を終了させるに当たり，本件訂正発明８の盗難防止 タグは，解除信号の一部に含まれる，解除指示信号の識別とは無関係な「暗号コー ド」と，記憶された暗号コードとの一致判定を行うのに対し，引用例３事項を適用 した引用発明Ａのタグは，解除信号である「コード信号」と，記憶された「それぞ れ異なるメッセージを含む信号」中の「コード信号」との一致判定を行うものであ る。したがって，引用発明Ａに引用例３事項を適用しても，相違点２に係る本件訂正 発明８の構成に至らないというべきである。
オ 本件審決の判断について
(ア) 本件審決は，引用例３事項の「終了メッセージを含む信号」は，警報オフ とする点において，「解除指示信号」と共通するとした上で，引用例３，甲５（米 国特許第５１４８１５９号明細書。平成４年公開）及び甲６（「ＮＥＣ ＭＯＳ集 積回路 μＰＤ６１２１，６１２２データシート」ＮＥＣ株式会社。平成７年公開） から，「信号が設定可能なコードを一部に含み，一致判定手段が前記信号に含まれ＼nる前記コードが一致するか否かを判定する」という周知技術（以下「審決認定周知 技術」という。）が認められるから，引用例３事項を適用するに当たって，引用例 ３事項の「終了メッセージを含む信号」を，設定機能によって所望に設定できるコ＼nードを一部に含み，引用発明Ａの一致判定手段において信号に含まれるコードが一 致するか否かを判定するように構成することは，当業者にとって格別困難ではない＼nと判断した。
(イ) 本件審決は，引用発明Ａに引用例３事項を適用するに当たり，周知技術を 考慮して変更した引用例３事項を適用することによって，本件訂正発明８を容易に 想到することができるとするものである。 しかしながら，前記エのとおり，引用発明Ａに引用例３事項を適用しても，相違 点２に係る本件訂正発明８の構成に至らないところ，さらに周知技術を考慮して引＼n用例３事項を変更することには格別の努力が必要であるし，後記(ウ)のとおり，引 用例３事項を適用するに当たり，これを変更する動機付けも認められない。主引用 発明に副引用発明を適用するに当たり，当該副引用発明の構成を変更することは，＼n通常容易なものではなく，仮にそのように容易想到性を判断する際には，副引用発 明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから，本件審＼n決の上記判断は，直ちに採用できるものではない。
◆判決本文
本件特許の侵害事件の控訴審です。こちらは技術的範囲に属しないと判断されています。
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2017.09. 7
平成28(行ケ)10170 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年8月30日 知的財産高等裁判所(1部)
訂正要件満たしていないとした審決が取り消されました。
審決は，「ｘ２＋ｙ２＝ｒ２」の式は，原点を中心とする半径ｒの円周上 の各点の座標（ｘ，ｙ）の方程式とみることもできるが，斜辺の長さがｒとなる直 角三角形における直角をはさむ２辺の長さｘ，ｙの方程式とみることもでき，この 場合，本件条件式（｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０）のｘ，ｙは，それぞれ，測 定基準点から水平線を延ばしたときに所定領域の外縁と交差する位置（水平方向外 縁位置）までの距離，及び，測定基準点から鉛直線を延ばしたときに所定領域の外 縁と交差する位置（鉛直方向外縁位置）までの距離を示すと解するのが自然である とする（第１解釈）。 しかしながら，審決の上記認定に従って，本件条件式のｘ，ｙを理解すると，本 件条件式は，「水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離」が２．５ｍｍ以下であ ればよく，水平方向と鉛直方向以外については何ら規定していないのであるから， 本件条件式によっては，「所定領域」の形状が定まらないことになる。また，水平方 向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離が２．５ｍｍ「以下」であればよいことにな るので，水平方向外縁位置及び鉛直方向外縁位置が０のもの，すなわち，所定領域 として大きさをもたないものも含むことになる。 前記(ｱ)のとおり，所定領域は面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）を決めるた めの基準となる範囲を示すものであって，本件条件式は，この所定領域が満足すべ き範囲を定めるものであることからすれば，本件条件式について，上記のように， 形状が定まらず，また，大きさを持たないものも含むように解することは，不自然 であるといわざるを得ない。
また，本件明細書には，「実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基 準点を含む近傍の領域は，…｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件を満 足する領域であることが望ましい。また，処方度数と測定度数とをさらに良好に一 致させるには，実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む 近傍の領域は，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０（ｍｍ）の条件を満足する領域で あることが望ましく」（前記１(1) と記載されていることからすると，本件条件 式は，少なくとも，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の場合と比較して， 度数測定がより容易になる条件を規定しているものと認められる。 しかしながら，審決の上記解釈によれば，本件条件式は，所定領域の形状が特定 されるものではなく，しかも，所定領域として大きさを持たないものも含むことに なるものであるから，度数測定がより容易になる条件を規定したものとはいい難く， 上記のとおり，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件式と対比して，本 件条件式を規定している本件明細書の記載と整合するものとはいえない。 したがって，審決の上記解釈は，不自然であるといわざるを得ない。 なお，審決は，「所定領域」は，測定基準点を中心としてどの方向にも大きさが略 一定の領域（すなわち，測定基準点を中心とする略円形の領域）として設ければよ いのであり，水平方向及び鉛直方向の大きさとそれ以外の方向の大きさとが大きく 異なるような不定形の形状の領域にすることは，必要がないばかりか，光学性能の＼n低下という観点から有害であることが当業者に自明であるとして，本件条件式は， 測定基準点を中心としてどの方向にも「所定領域」の大きさが略一定であることを 前提として，その大きさを規定したものである，とも認定している。むしろ，この ように，所定領域の大きさが略一定であることが当業者にとって当然の前提となる のであれば，本件明細書の記載に接した当業者は，本件条件式が円を規定するもの， すなわち，ｘ，ｙを座標であると理解するというのが自然かつ合理的である。 以上によれば，本件明細書において，本件条件式とともに面非点隔差成分の平均 値を求める基礎となる面非点隔差成分ΔＡＳについて，ｘ，ｙが座標として用いら れていること，本件条件式のｘ，ｙを測定基準点から水平方向外縁位置及び鉛直方 向外縁位置までの距離であると解することが本件明細書の全体の記載に照らして不 自然であることなどから，本件条件式のｘ，ｙは，座標として用いられていると解 するのが相当である。そして，このように解しても，本件訂正後の本件訂正発明は， 処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構＼＼成を採用している にもかかわらず，レンズの度数測定を容易に行うことができるとの効果を奏するも のであると認められる。 したがって，訂正事項１−４は，もとより座標を示すものであると解される本件 条件式のｘ，ｙが座標であることを明記したにすぎないものであり，訂正事項１− ４に係る本件訂正発明３の第２発明特定事項は，本件明細書の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項であり，新たな技術的事項を導入しないものであ るから，本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものということができる。
審決は，「ｘ２＋ｙ２＝ｒ２」の式は，原点を中心とする半径ｒの円周上 の各点の座標（ｘ，ｙ）の方程式とみることもできるが，斜辺の長さがｒとなる直 角三角形における直角をはさむ２辺の長さｘ，ｙの方程式とみることもでき，この 場合，本件条件式（｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０）のｘ，ｙは，それぞれ，測 定基準点から水平線を延ばしたときに所定領域の外縁と交差する位置（水平方向外 縁位置）までの距離，及び，測定基準点から鉛直線を延ばしたときに所定領域の外 縁と交差する位置（鉛直方向外縁位置）までの距離を示すと解するのが自然である とする（第１解釈）。 しかしながら，審決の上記認定に従って，本件条件式のｘ，ｙを理解すると，本 件条件式は，「水平方向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離」が２．５ｍｍ以下であ ればよく，水平方向と鉛直方向以外については何ら規定していないのであるから， 本件条件式によっては，「所定領域」の形状が定まらないことになる。また，水平方 向外縁位置と鉛直方向外縁位置の距離が２．５ｍｍ「以下」であればよいことにな るので，水平方向外縁位置及び鉛直方向外縁位置が０のもの，すなわち，所定領域 として大きさをもたないものも含むことになる。 前記(ｱ)のとおり，所定領域は面非点隔差成分の平均値（ΔＡＳａｖ）を決めるた めの基準となる範囲を示すものであって，本件条件式は，この所定領域が満足すべ き範囲を定めるものであることからすれば，本件条件式について，上記のように， 形状が定まらず，また，大きさを持たないものも含むように解することは，不自然 であるといわざるを得ない。
また，本件明細書には，「実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基 準点を含む近傍の領域は，…｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件を満 足する領域であることが望ましい。また，処方度数と測定度数とをさらに良好に一 致させるには，実質的に球面形状またはトーリック面形状である測定基準点を含む 近傍の領域は，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦２．５０（ｍｍ）の条件を満足する領域で あることが望ましく」（前記１(1) と記載されていることからすると，本件条件 式は，少なくとも，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の場合と比較して， 度数測定がより容易になる条件を規定しているものと認められる。 しかしながら，審決の上記解釈によれば，本件条件式は，所定領域の形状が特定 されるものではなく，しかも，所定領域として大きさを持たないものも含むことに なるものであるから，度数測定がより容易になる条件を規定したものとはいい難く， 上記のとおり，｜（ｘ２＋ｙ２）１／２｜≦１．７５（ｍｍ）の条件式と対比して，本 件条件式を規定している本件明細書の記載と整合するものとはいえない。 したがって，審決の上記解釈は，不自然であるといわざるを得ない。 なお，審決は，「所定領域」は，測定基準点を中心としてどの方向にも大きさが略 一定の領域（すなわち，測定基準点を中心とする略円形の領域）として設ければよ いのであり，水平方向及び鉛直方向の大きさとそれ以外の方向の大きさとが大きく 異なるような不定形の形状の領域にすることは，必要がないばかりか，光学性能の＼n低下という観点から有害であることが当業者に自明であるとして，本件条件式は， 測定基準点を中心としてどの方向にも「所定領域」の大きさが略一定であることを 前提として，その大きさを規定したものである，とも認定している。むしろ，この ように，所定領域の大きさが略一定であることが当業者にとって当然の前提となる のであれば，本件明細書の記載に接した当業者は，本件条件式が円を規定するもの， すなわち，ｘ，ｙを座標であると理解するというのが自然かつ合理的である。 以上によれば，本件明細書において，本件条件式とともに面非点隔差成分の平均 値を求める基礎となる面非点隔差成分ΔＡＳについて，ｘ，ｙが座標として用いら れていること，本件条件式のｘ，ｙを測定基準点から水平方向外縁位置及び鉛直方 向外縁位置までの距離であると解することが本件明細書の全体の記載に照らして不 自然であることなどから，本件条件式のｘ，ｙは，座標として用いられていると解 するのが相当である。そして，このように解しても，本件訂正後の本件訂正発明は， 処方面の非球面化により装用状態における光学性能を補正する構＼＼成を採用している にもかかわらず，レンズの度数測定を容易に行うことができるとの効果を奏するも のであると認められる。 したがって，訂正事項１−４は，もとより座標を示すものであると解される本件 条件式のｘ，ｙが座標であることを明記したにすぎないものであり，訂正事項１− ４に係る本件訂正発明３の第２発明特定事項は，本件明細書の全ての記載を総合す ることにより導かれる技術的事項であり，新たな技術的事項を導入しないものであ るから，本件明細書に記載した事項の範囲内においてするものということができる。
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2017.08.24
平成27(ネ)10122 不当利得返還請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年8月9日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁3部は、特許権侵害について、特許無効と判断した1審判断を維持し、請求棄却しました。侵害事件と並行して、無効審判が請求されており、特許庁は審理の結果、無効予告をしました。特許権者は訂正をしましたが、訂正要件を満たしていないとして、最終的に無効と判断されました。これに対して、特許権者は、審取を提起しました。＼n原審（侵害訴訟）でも、訂正要件を満たしていないと判断されてます。
訂正前の「…前記第１の位相から調節できるように固定された第１ の量だけ転位させた第２の位相を有する第３のクロック信号…」の記載 によれば，「第２の位相」の「第１の位相」からの変位量（転位の量） は，第３のクロックが調節されたとしても，第１のクロックが同じ量 だけ調節されれば，変位量に変化がなく，このような調節も「固定」 に含まれると解される。 これに対し，訂正後の「…第２の位相の前記第１の値をもつ第１の位 相を基準とした変位量は，第１の位相が前記第１の値をもっている状態 において第３のクロック信号の調整がなされるまでの間，固定された第 １の量であり，前記変位量は，第３のクロック信号が調節されたときは 調節される…」との記載によれば，変位量は，第１のクロックの調節に よらず専ら第３のクロックの調節により調節され，第３のクロック信号 が調節されれば，仮に第１のクロックが同じ量だけ調節されたとしても 変化するように，「固定」の技術的意味を変更するものと理解される。
(ｴ) 以上より，訂正事項２は，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの に当たらないとともに，不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的と する訂正であるということもできない。 また，訂正事項２が，他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当 該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものでな いことは明らかである。
訂正前の「…前記第１の位相から調節できるように固定された第１ の量だけ転位させた第２の位相を有する第３のクロック信号…」の記載 によれば，「第２の位相」の「第１の位相」からの変位量（転位の量） は，第３のクロックが調節されたとしても，第１のクロックが同じ量 だけ調節されれば，変位量に変化がなく，このような調節も「固定」 に含まれると解される。 これに対し，訂正後の「…第２の位相の前記第１の値をもつ第１の位 相を基準とした変位量は，第１の位相が前記第１の値をもっている状態 において第３のクロック信号の調整がなされるまでの間，固定された第 １の量であり，前記変位量は，第３のクロック信号が調節されたときは 調節される…」との記載によれば，変位量は，第１のクロックの調節に よらず専ら第３のクロックの調節により調節され，第３のクロック信号 が調節されれば，仮に第１のクロックが同じ量だけ調節されたとしても 変化するように，「固定」の技術的意味を変更するものと理解される。
(ｴ) 以上より，訂正事項２は，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの に当たらないとともに，不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的と する訂正であるということもできない。 また，訂正事項２が，他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当 該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものでな いことは明らかである。
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2017.08.11
平成28(行ケ)10157 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年7月19日 知的財産高等裁判所
訂正要件を満たさない（新規事項）とした無効審決が取り消されました。
前記１の認定事実によれば，実施例２においては，醸造酢（酸度１０％）１５部， スクラロース０．００２８部等を含有する調味液と塩抜きしたきゅうりを４対６ の割合で合わせて瓶詰めをしてピクルスを得た結果，当該ピクルスは，スクラロー スを添加していないものに比べて，酸味がマイルドで嗜好性の高いものに仕上が り，ピクルスに対する酸味のマスキング効果が確認されたことが認められる。そう すると，醸造酢を含有する製品として，酸味のマスキング効果を確認した対象は， 調味液ではなくピクルスであるから，当該効果を奏するものと確認されたスクラ ロース濃度は，上記調味液におけるスクラロース濃度ではなく，これに水分等を含 むきゅうりを４対６の割合で合わせた後のピクルスのスクラロース濃度であると 認めるのが相当である。 これに対し，本件明細書に記載された０．００２８重量％は，調味液に含まれる スクラロース濃度であるから，当該濃度は，酸味のマスキング効果が確認されたピ クルス自体のスクラロース濃度であると認めることはできない。 他方，ピクルスにおけるスクラロース濃度は，実施例２において調味液のスクラ ロース濃度を０．００２８重量％とし，この調味液と塩抜きしたきゅうりを４対６ の割合で合わせ，瓶詰めされて製造されるものであるから，きゅうりに由来する水 分により０．００２８重量％よりも低い濃度となることが技術上明らかである（き ゅうりにスクラロースが含まれないことは，当事者間に争いがない。）。そして，０． ００２８重量％よりも低いスクラロース濃度においてピクルスに対する酸味のマ スキング効果が確認されたのであれば，ピクルスにおけるスクラロース濃度が０． ００２８重量％であったとしても酸味のマスキング効果を奏することは，本件明 細書の記載及び本件出願時の技術常識から当業者に明らかである。そのため，スク ラロースを０．００２８重量％で「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品」に 添加すれば，酸味のマスキング効果が生ずることは当業者にとって自明であり（実 施例３の「おろしポン酢ソース」では，スクラロース０．００３５重量％で酸味の＼nマスキング効果が生じ，実施例４の「青じそタイプノンオイルドレッシング」では， スクラロース０．００４２重量％で酸味のマスキング効果が生じることがそれぞ れ開示されている。），このことは本件明細書において開示されていたものと認め られる。 そうすると，製品に添加するスクラロースの下限値を「製品の０．００００１３ 重量％」から「０．００２８重量％」にする訂正は，特許請求の範囲を減縮するも のである上，本件訂正後の「０．００２８重量％」という下限値も，本件明細書に おいて酸味のマスキング効果を奏することが開示されていたのであるから，本件 明細書に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。 したがって，訂正事項１は，当業者によって本件明細書，特許請求の範囲又は図 面（以下「本件当初明細書等」という。）の全ての記載を総合することにより導か れる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえる から（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号同２０年５月３０日 特別部判決参照)，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定 に適合するものと認めるのが相当である。
前記１の認定事実によれば，実施例２においては，醸造酢（酸度１０％）１５部， スクラロース０．００２８部等を含有する調味液と塩抜きしたきゅうりを４対６ の割合で合わせて瓶詰めをしてピクルスを得た結果，当該ピクルスは，スクラロー スを添加していないものに比べて，酸味がマイルドで嗜好性の高いものに仕上が り，ピクルスに対する酸味のマスキング効果が確認されたことが認められる。そう すると，醸造酢を含有する製品として，酸味のマスキング効果を確認した対象は， 調味液ではなくピクルスであるから，当該効果を奏するものと確認されたスクラ ロース濃度は，上記調味液におけるスクラロース濃度ではなく，これに水分等を含 むきゅうりを４対６の割合で合わせた後のピクルスのスクラロース濃度であると 認めるのが相当である。 これに対し，本件明細書に記載された０．００２８重量％は，調味液に含まれる スクラロース濃度であるから，当該濃度は，酸味のマスキング効果が確認されたピ クルス自体のスクラロース濃度であると認めることはできない。 他方，ピクルスにおけるスクラロース濃度は，実施例２において調味液のスクラ ロース濃度を０．００２８重量％とし，この調味液と塩抜きしたきゅうりを４対６ の割合で合わせ，瓶詰めされて製造されるものであるから，きゅうりに由来する水 分により０．００２８重量％よりも低い濃度となることが技術上明らかである（き ゅうりにスクラロースが含まれないことは，当事者間に争いがない。）。そして，０． ００２８重量％よりも低いスクラロース濃度においてピクルスに対する酸味のマ スキング効果が確認されたのであれば，ピクルスにおけるスクラロース濃度が０． ００２８重量％であったとしても酸味のマスキング効果を奏することは，本件明 細書の記載及び本件出願時の技術常識から当業者に明らかである。そのため，スク ラロースを０．００２８重量％で「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品」に 添加すれば，酸味のマスキング効果が生ずることは当業者にとって自明であり（実 施例３の「おろしポン酢ソース」では，スクラロース０．００３５重量％で酸味の＼nマスキング効果が生じ，実施例４の「青じそタイプノンオイルドレッシング」では， スクラロース０．００４２重量％で酸味のマスキング効果が生じることがそれぞ れ開示されている。），このことは本件明細書において開示されていたものと認め られる。 そうすると，製品に添加するスクラロースの下限値を「製品の０．００００１３ 重量％」から「０．００２８重量％」にする訂正は，特許請求の範囲を減縮するも のである上，本件訂正後の「０．００２８重量％」という下限値も，本件明細書に おいて酸味のマスキング効果を奏することが開示されていたのであるから，本件 明細書に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。 したがって，訂正事項１は，当業者によって本件明細書，特許請求の範囲又は図 面（以下「本件当初明細書等」という。）の全ての記載を総合することにより導か れる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえる から（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号同２０年５月３０日 特別部判決参照)，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定 に適合するものと認めるのが相当である。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 当業者自明
>> ピックアップ対象
2017.07.28
平成28(行ケ)10160 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年7月12日 知的財産高等裁判所
使用態様を特定した製剤に限定する訂正が、訂正要件違反と判断されました。
訂正事項５は，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項 １に「針状又は糸状の形状を有すると共に」とあるのを「針状又は糸状の形 状を有し，シート状支持体の片面に保持されると共に」に訂正する，という ものであり，これを請求項の記載全体でみると，「…尖った先端部を備えた 針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧 されることにより皮膚に挿入される，経皮吸収製剤」とあるのを「…尖った 先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し，シート状支持体の片面に保持さ れると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に 挿入される，経皮吸収製剤」に訂正するものである。 ここで，「経皮吸収製剤」にかかる「前記先端部が皮膚に接触した状態で 押圧されることにより皮膚に挿入される」との文言は，経皮吸収製剤の使用 態様を特定するものと解されるから，その直前に挿入された「シート状支持 体の片面に保持されると共に」の文言も，前記文言と併せて経皮吸収製剤の 使用態様を特定するものと解することが可能である。すなわち，訂正事項５＼nは，経皮吸収製剤のうち，「シート状支持体の片面に保持される」という使 用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し，かかる使用態様を採る経皮吸収製 剤に限定したものといえる。 ところで，本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，本件 訂正発明も「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であること が必要であり，そのためには，訂正事項５によって限定される「シート状支 持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物と して技術的に明確であること，言い換えれば，「シート状支持体の片面に保 持される」との使用態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等によ＼nり経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要である。 しかしながら，「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様によ っても，シート状支持体の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形＼n状や構造（特にシート状支持体に保持される部分の形状や構＼造）も変わり得 ることは自明であるし，かかる使用態様によるか否かによって，経皮吸収製 剤自体の組成や物性が決まるという関係にあるとも認められない。 したがって，上記の「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様 は，必ずしも，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製＼n剤自体を特定するものとはいえず，訂正事項５によって限定される「シート 状支持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という 物として技術的に明確であるとはいえない（なお，「シート状支持体の片面 に保持される」との用途にどのような技術的意義があるのかは不明確といわ ざるを得ないから，本件訂正発明をいわゆる「用途発明」に当たるものとし て理解することも困難である。）。 そうすると，訂正事項５による訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載 は，技術的に明確であるとはいえないから，訂正事項５は，特許請求の範囲 の減縮を目的とするものとは認められない。 なお，仮に，「シート状支持体の片面に保持されると共に」の文言が経皮 吸収製剤の使用態様を特定するものではなく，「尖った先端部を備えた針状 又は糸状の形状を有し」との文言と同様に経皮吸収製剤の構成を特定するも＼nのであるとすれば，本件訂正発明は，「シート状支持体の片面に保持された 状態にある経皮吸収製剤」になり，構成としては「片面に経皮吸収製剤を保＼n持した状態にあるシート状支持体」と同一になるから，訂正事項５は，本件 訂正前の請求項１の「経皮吸収製剤」という物の発明を，「経皮吸収製剤保 持シート」という物の発明に変更するものであり，実質上特許請求の範囲を 変更するものとして許されないというべきである（特許法１３４条の２第９ 項，１２６条６項）。
・・・
被告は，訂正事項５は，請求項１の経皮吸収製剤に対して，本件明細書中 に記載され，請求項１９においても記載されているシート状支持体の構成を＼n追加したものであり，両者の構成及び関係は本件明細書の記載上明確である＼nから，物としての態様（構成）が明確でないとの批判も当たらないし，特許＼n法上，物の発明において使途の構成を規定してはいけないというような制限＼nはなく，本件訂正発明が飽くまで経皮吸収製剤の発明であって，経皮吸収製 剤保持シートの発明でないことは，訂正後の請求項１の文言から明らかであ る，などと主張する。
しかしながら，訂正事項５は，経皮吸収製剤のうち，「シート状支持体の 片面に保持される」という使用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し，かか る使用態様を採る経皮吸収製剤に限定したものとみるべきであり，「経皮吸 収製剤」自体の構成を更に限定するものとみるのは相当でないこと，そして，＼n訂正事項５が，使用態様の限定であるとしても，かかる限定によって，経皮 吸収製剤自体の形状，構造，組成，物性等が決まるという関係にあるとは認＼nめられず，本件訂正後の経皮吸収製剤も技術的に明確であるといえないこと は，いずれも前記のとおりである。
訂正事項５は，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項 １に「針状又は糸状の形状を有すると共に」とあるのを「針状又は糸状の形 状を有し，シート状支持体の片面に保持されると共に」に訂正する，という ものであり，これを請求項の記載全体でみると，「…尖った先端部を備えた 針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧 されることにより皮膚に挿入される，経皮吸収製剤」とあるのを「…尖った 先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し，シート状支持体の片面に保持さ れると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に 挿入される，経皮吸収製剤」に訂正するものである。 ここで，「経皮吸収製剤」にかかる「前記先端部が皮膚に接触した状態で 押圧されることにより皮膚に挿入される」との文言は，経皮吸収製剤の使用 態様を特定するものと解されるから，その直前に挿入された「シート状支持 体の片面に保持されると共に」の文言も，前記文言と併せて経皮吸収製剤の 使用態様を特定するものと解することが可能である。すなわち，訂正事項５＼nは，経皮吸収製剤のうち，「シート状支持体の片面に保持される」という使 用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し，かかる使用態様を採る経皮吸収製 剤に限定したものといえる。 ところで，本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，本件 訂正発明も「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であること が必要であり，そのためには，訂正事項５によって限定される「シート状支 持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物と して技術的に明確であること，言い換えれば，「シート状支持体の片面に保 持される」との使用態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等によ＼nり経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要である。 しかしながら，「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様によ っても，シート状支持体の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形＼n状や構造（特にシート状支持体に保持される部分の形状や構＼造）も変わり得 ることは自明であるし，かかる使用態様によるか否かによって，経皮吸収製 剤自体の組成や物性が決まるという関係にあるとも認められない。 したがって，上記の「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様 は，必ずしも，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製＼n剤自体を特定するものとはいえず，訂正事項５によって限定される「シート 状支持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という 物として技術的に明確であるとはいえない（なお，「シート状支持体の片面 に保持される」との用途にどのような技術的意義があるのかは不明確といわ ざるを得ないから，本件訂正発明をいわゆる「用途発明」に当たるものとし て理解することも困難である。）。 そうすると，訂正事項５による訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載 は，技術的に明確であるとはいえないから，訂正事項５は，特許請求の範囲 の減縮を目的とするものとは認められない。 なお，仮に，「シート状支持体の片面に保持されると共に」の文言が経皮 吸収製剤の使用態様を特定するものではなく，「尖った先端部を備えた針状 又は糸状の形状を有し」との文言と同様に経皮吸収製剤の構成を特定するも＼nのであるとすれば，本件訂正発明は，「シート状支持体の片面に保持された 状態にある経皮吸収製剤」になり，構成としては「片面に経皮吸収製剤を保＼n持した状態にあるシート状支持体」と同一になるから，訂正事項５は，本件 訂正前の請求項１の「経皮吸収製剤」という物の発明を，「経皮吸収製剤保 持シート」という物の発明に変更するものであり，実質上特許請求の範囲を 変更するものとして許されないというべきである（特許法１３４条の２第９ 項，１２６条６項）。
・・・
被告は，訂正事項５は，請求項１の経皮吸収製剤に対して，本件明細書中 に記載され，請求項１９においても記載されているシート状支持体の構成を＼n追加したものであり，両者の構成及び関係は本件明細書の記載上明確である＼nから，物としての態様（構成）が明確でないとの批判も当たらないし，特許＼n法上，物の発明において使途の構成を規定してはいけないというような制限＼nはなく，本件訂正発明が飽くまで経皮吸収製剤の発明であって，経皮吸収製 剤保持シートの発明でないことは，訂正後の請求項１の文言から明らかであ る，などと主張する。
しかしながら，訂正事項５は，経皮吸収製剤のうち，「シート状支持体の 片面に保持される」という使用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し，かか る使用態様を採る経皮吸収製剤に限定したものとみるべきであり，「経皮吸 収製剤」自体の構成を更に限定するものとみるのは相当でないこと，そして，＼n訂正事項５が，使用態様の限定であるとしても，かかる限定によって，経皮 吸収製剤自体の形状，構造，組成，物性等が決まるという関係にあるとは認＼nめられず，本件訂正後の経皮吸収製剤も技術的に明確であるといえないこと は，いずれも前記のとおりである。
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2017.07.10
平成28(受)632 特許権侵害差止等請求事件 平成29年7月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 知的財産高等裁判所
最高裁（第2小法廷）判決です。特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に特許法１０４条の４第３号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことはできないと判断されました。本件については、別途無効審判が継続（審取中を含む）しており、法上、訂正審判の請求ができなかったという特殊事情があります。この点については、訂正審判を請求しなくても、訂正の抗弁まで禁止されていたわけではないと判断されました。
特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても，特許権者が，事実審の 口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に訂 正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは，終局判決に対 する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と 同様に，事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえ る。 そうすると，特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張し なかったにもかかわらず，その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判 断を争うことは，訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえ るだけの特段の事情がない限り，特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させ るものとして，特許法１０４条の３及び１０４条の４の各規定の趣旨に照らして許 されないものというべきである。
(2) これを本件についてみると，前記事実関係等によれば，上告人は，原審の 口頭弁論終結時までに，原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再 抗弁を主張しなかったものである。そして，上告人は，その時までに，本件無効の 抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請 求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら，それが，原審で新 たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に 対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったた めであるなどの前記１(5)の事情の下では，本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁 を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから， これをもって，上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張 することができなかったとはいえず，その他上告人において訂正の再抗弁を主張し なかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。
特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても，特許権者が，事実審の 口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に訂 正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは，終局判決に対 する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と 同様に，事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえ る。 そうすると，特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張し なかったにもかかわらず，その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判 断を争うことは，訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえ るだけの特段の事情がない限り，特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させ るものとして，特許法１０４条の３及び１０４条の４の各規定の趣旨に照らして許 されないものというべきである。
(2) これを本件についてみると，前記事実関係等によれば，上告人は，原審の 口頭弁論終結時までに，原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再 抗弁を主張しなかったものである。そして，上告人は，その時までに，本件無効の 抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請 求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら，それが，原審で新 たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に 対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったた めであるなどの前記１(5)の事情の下では，本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁 を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから， これをもって，上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張 することができなかったとはいえず，その他上告人において訂正の再抗弁を主張し なかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。
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2017.06.16
平成28(行ケ)10154 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年5月30日 知的財産高等裁判所
訂正について、「誤記とはいえない、かつ、新規事項である」とした審決が取り消されました。
(1) 特許法１２６条１項２号は，「誤記・・・の訂正」を目的とする場合には， 願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが， ここで「誤記」というためには，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいこと が，当該明細書，特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者（その発明の属す る技術の分野における通常の知識を有する者）の技術常識などから明らかで，当業 者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合 でなければならないものと解される。
(2)ア そこで，まず，本件明細書に接した当業者が，明細書の記載は原則とし て正しい記載であることを前提として，本件訂正前の本件明細書の記載に何らかの 誤記があることに気付くかどうかを検討する。 (ｱ) 本件明細書の【００３４】の【化１４】には，以下に示す化合物（３） から，「ＥＡＣ」が添加された反応条件下で，以下に示す化合物（４）を得る工程【化 １４】が示されており（下図は，【化１４】の記載を簡略化し，反応により構造が変＼n化した部分に丸印を付したもの。），本件明細書の【００３４】の［合成例４］の本 文には，化合物（３）に「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」を 添加し，反応させて，化合物（４）を得たと記載されているから，明細書は原則と して正しい記載であることを前提として読む当業者は，本件明細書には，化合物（３） に酢酸エチルを作用させて化合物（４）を得たことが記載されていると理解する。
(ｲ) しかし，当業者であれば，以下に示す理由で，「化合物（３）に酢酸エ チルを作用させて化合物（４）を得た」とする記載内容にもかかわらず，化合物（３） に以下に示す酢酸エチルを作用させても化合物（４）が得られない，つまり，【化１ ４】に係る原料（出発物質；化合物（３））と，反応剤（ＥＡＣ）と，生成物（化合 物（４））のいずれかに誤記が存在することに気付くものと考えられる。 すなわち，本件明細書の【００３４】の【化１４】に接した当業者は，(1)ヒドロ キシ基を有する不斉炭素（２０位の炭素原子）の立体化学が維持されていることか ら，【化１４】の反応は，酸素原子が反応剤の炭素原子を求核攻撃することによる， ２０位の炭素原子に結合した−ＯＨ基の酸素原子と反応剤の炭素原子との反応であ ること（２０位の炭素原子と酸素原子間のＣ−Ｏ結合が切れる反応が起こるのでは なく，アルコール性水酸基の酸素原子と水素原子の間のＯ−Ｈ結合が切れることに よって不斉炭素の立体構造が維持されることになる反応であること。甲２，２３〜＼n２５），(2)上記−ＯＨ基の酸素原子が酢酸エチルの炭素原子を求核攻撃しても，化合 物（４）の側鎖である，−ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５の構造とはならないこと（炭＼n素数が１つ足りないこと）に気付き，これらを考え合わせると，【００３４】の「化 合物（３）に酢酸エチルを作用させて化合物（４）を得た」という反応には矛盾が あることに気付くものということができる。 (ｳ) したがって，本件明細書に接した当業者は，【００３４】の【化１４】 （化合物（３）から化合物（４）を製造する工程）において，側鎖を構成する炭素＼n原子数の不整合によって，【００３４】に何らかの誤記があることに気付くものと認 められる。
・・・・
前記３の取消事由１で判断したとおり，本件明細書に接した当業者であれば，本 件訂正事項に係る【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍ ｏｌ）」という記載が誤りであり，これを「ＥＡＣ（アクリル酸エチル，８０４ｍｌ， ７．２８ｍｏｌ）」の趣旨に理解するのが当然であるということができるから，本件 訂正後の記載である「アクリル酸エチル」は，本件訂正前の当初明細書等の記載か ら自明な事項として定まるものであるということができ，本件訂正によって新たな 技術的事項が導入されたとは認められない。
(1) 特許法１２６条１項２号は，「誤記・・・の訂正」を目的とする場合には， 願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが， ここで「誤記」というためには，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいこと が，当該明細書，特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者（その発明の属す る技術の分野における通常の知識を有する者）の技術常識などから明らかで，当業 者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合 でなければならないものと解される。
(2)ア そこで，まず，本件明細書に接した当業者が，明細書の記載は原則とし て正しい記載であることを前提として，本件訂正前の本件明細書の記載に何らかの 誤記があることに気付くかどうかを検討する。 (ｱ) 本件明細書の【００３４】の【化１４】には，以下に示す化合物（３） から，「ＥＡＣ」が添加された反応条件下で，以下に示す化合物（４）を得る工程【化 １４】が示されており（下図は，【化１４】の記載を簡略化し，反応により構造が変＼n化した部分に丸印を付したもの。），本件明細書の【００３４】の［合成例４］の本 文には，化合物（３）に「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」を 添加し，反応させて，化合物（４）を得たと記載されているから，明細書は原則と して正しい記載であることを前提として読む当業者は，本件明細書には，化合物（３） に酢酸エチルを作用させて化合物（４）を得たことが記載されていると理解する。
(ｲ) しかし，当業者であれば，以下に示す理由で，「化合物（３）に酢酸エ チルを作用させて化合物（４）を得た」とする記載内容にもかかわらず，化合物（３） に以下に示す酢酸エチルを作用させても化合物（４）が得られない，つまり，【化１ ４】に係る原料（出発物質；化合物（３））と，反応剤（ＥＡＣ）と，生成物（化合 物（４））のいずれかに誤記が存在することに気付くものと考えられる。 すなわち，本件明細書の【００３４】の【化１４】に接した当業者は，(1)ヒドロ キシ基を有する不斉炭素（２０位の炭素原子）の立体化学が維持されていることか ら，【化１４】の反応は，酸素原子が反応剤の炭素原子を求核攻撃することによる， ２０位の炭素原子に結合した−ＯＨ基の酸素原子と反応剤の炭素原子との反応であ ること（２０位の炭素原子と酸素原子間のＣ−Ｏ結合が切れる反応が起こるのでは なく，アルコール性水酸基の酸素原子と水素原子の間のＯ−Ｈ結合が切れることに よって不斉炭素の立体構造が維持されることになる反応であること。甲２，２３〜＼n２５），(2)上記−ＯＨ基の酸素原子が酢酸エチルの炭素原子を求核攻撃しても，化合 物（４）の側鎖である，−ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ２Ｈ５の構造とはならないこと（炭＼n素数が１つ足りないこと）に気付き，これらを考え合わせると，【００３４】の「化 合物（３）に酢酸エチルを作用させて化合物（４）を得た」という反応には矛盾が あることに気付くものということができる。 (ｳ) したがって，本件明細書に接した当業者は，【００３４】の【化１４】 （化合物（３）から化合物（４）を製造する工程）において，側鎖を構成する炭素＼n原子数の不整合によって，【００３４】に何らかの誤記があることに気付くものと認 められる。
・・・・
前記３の取消事由１で判断したとおり，本件明細書に接した当業者であれば，本 件訂正事項に係る【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍ ｏｌ）」という記載が誤りであり，これを「ＥＡＣ（アクリル酸エチル，８０４ｍｌ， ７．２８ｍｏｌ）」の趣旨に理解するのが当然であるということができるから，本件 訂正後の記載である「アクリル酸エチル」は，本件訂正前の当初明細書等の記載か ら自明な事項として定まるものであるということができ，本件訂正によって新たな 技術的事項が導入されたとは認められない。
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2017.02.10
平成28(行ケ)10088 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月8日 知的財産高等裁判所
知財高裁（3部）は、第1次判決の拘束力が及ばない、新規事項であるとした審決は妥当と判断しました。
事情が複雑です。本件特許出願について、第1次審決で補正要件違反（新規事項）と判断され、知財高裁にて、それが取り消されました（第1次判決 平成２６年（行ケ）第１０２４２号）。審理が再開されましたが、審判官は、再度補正要件違反（新規事項）として判断しました。理由は、現出願である実案出願に開示がなかった技術的事項を導入しているというものです。
以上を前提に，本件実用新案登録の当初明細書等と本願明細書等の記載事 項を比較すると，次のとおり，本願明細書等には，本件実用新案登録の当初 明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係に おいて，明らかに新たな技術的事項を導入するものというべき記載が認めら れる。
ア 本願明細書等の請求項１の（３）ないし（１５）に関する事項 本願明細書等に記載がある，シュレッダー補助器について，材質がプラ スチック製であること（請求項１の（３）及び（９）），色が透明である こと（同（１１）），横幅が約３５ｃｍであること（同（８））の各事項 について，本件実用新案登録の当初明細書等には明示の記載がなく，また， 本件実用新案登録の出願時において，これらの記載事項が技術常識であっ たとも認められない。 また，シュレッダー補助器に埋め込まれた金属製爪部分及びこれに関す る記載事項（同（４）ないし（７），（１０），（１２）ないし（１５）） については，本件実用新案登録の当初明細書等において，そのような爪部 分の存在自体が明らかでない。 したがって，これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明ら かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
イ 本願明細書等の図１及び図２並びに段落【００１０】の図１及び図２に 関する事項
本願明細書等の図１（シュレッダー補助器の横断面図）及び図２（シュ レッダー補助器の正面図）並びに段落【００１０】の図１及び図２に関す る寸法については，本件実用新案登録の当初明細書等には記載も示唆も一 切認められない。これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全 ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明 らかに新たな技術的事項を導入するものというべきである。 ウ 本願明細書等の段落【００１０】の図３及び図４に関する事項 本願明細書等の段落【００１０】には，図３の寸法に関し，「（ム）シ ュレッダー補助器の下部外幅は６ｍｍ,」と記載され，「（ヤ）シュレッダ ー補助器が挿入し易いよう，傾斜角を，シュレッダー機本体の水平面から 測って８５度とし,」と記載されている。しかしながら，本件実用新案登録 の当初明細書等の対応する図１においては，シュレッダー補助器の下部外 幅は５ｍｍと異なる数値が記載されており，また，傾斜角については記載 も示唆も認められない。 また，本願明細書等の段落【００１０】には，図４の寸法に関し，「（ ヨ）シュレッダー補助器の横幅約３５ｃｍ，」と記載されている。しかし ながら，本件実用新案登録の当初明細書等には，この点についての記載も 示唆も認められない。 したがって，これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明ら かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
(5) 以上のとおりであるから，本願明細書等に記載した事項は，本件実用新案 登録の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものとはいえない。 したがって，本願について出願時遡及を認めることはできないから，本願 は，平成１８年８月２４日（本件実用新案登録に係る実用新案登録出願の時） に出願したものとみなすことはできないとした本件審決の判断に誤りはなく， 本願出願の時は，本願出願の現実の出願日である平成２０年１０月１０日と なる。
(6) これに対し，原告は，本件実用新案登録は，出願時と同一のものであると 認められたからこそ，登録になったのであり，原告は，本願において，その 登録になったものと同一のものを，そのまま（変更せずに）特許出願したに すぎないから，出願時遡及を認めないのは誤りであると主張する。 しかしながら，実用新案登録制度は，考案の早期権利保護を図るため実体 審査を行わずに実用新案権の設定の登録を行うものであるため，補正により 新規事項が追加され，無効理由を胚胎した出願であっても，実用新案権の設 定の登録はされ得る。そして，このような新規事項が追加されて実用新案登 録になった明細書等と同一のものに基づいて特許出願をした場合，特許出願 の当初明細書等も実用新案登録出願の当初明細書等に対して新規事項が追加 されたものになるから，その後の補正により新規事項が解消されない限り， 出願時遡及は認められないことになる。すなわち，実用新案権の設定の登録 は，登録時の明細書等が実用新案登録出願の当初明細書等と同一でなくとも され得るから，実用新案登録になった明細書等と同一のものをそのまま用い て特許出願をしたとしても出願時遡及が直ちに認められるものではない。し たがって，上記原告の主張はその前提を欠くものであって失当である。
また，原告は，本件実用新案登録の出願後，登録になるまでに何度も手続 補正をしているが，それは，いずれも被告側の指示（手続補正指令書）に従 って手続補正書を提出したものであり，被告側の指示に従って手続補正を繰 り返した結果，ようやく登録が認められたにもかかわらず，本件実用新案登 録の出願時のものとは異なるという理由で，出願時遡及を認めないのは理不 尽であるとも主張する。 しかしながら，証拠（甲２の１，４，６，８の１，８の２，１１）によれ ば，手続補正指令書による被告の補正命令は，いずれも実用新案法６条の２ 第１号又は第４号に関するものであって，補正後の明細書等の具体的内容を 指示したものではない。また，各手続補正指令書において，その都度，補正 した事項が出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であるように十分＼n留意する必要がある旨の注意喚起もなされている（更に付け加えれば，出願 手続には専門知識が要求されるので，専門家である弁理士に相談することの 促しもなされている。）。 それにもかかわらず，本件実用新案登録の登録時における明細書等の内容 が，新規事項の追加によって出願時のそれと異なるものとなり，その結果， 特許法４６条の２第２項による出願時遡及が認められないこととなったのは， 原告自身の責任によるものというほかない。したがって，上記原告の主張も また失当である。
事情が複雑です。本件特許出願について、第1次審決で補正要件違反（新規事項）と判断され、知財高裁にて、それが取り消されました（第1次判決 平成２６年（行ケ）第１０２４２号）。審理が再開されましたが、審判官は、再度補正要件違反（新規事項）として判断しました。理由は、現出願である実案出願に開示がなかった技術的事項を導入しているというものです。
以上を前提に，本件実用新案登録の当初明細書等と本願明細書等の記載事 項を比較すると，次のとおり，本願明細書等には，本件実用新案登録の当初 明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係に おいて，明らかに新たな技術的事項を導入するものというべき記載が認めら れる。
ア 本願明細書等の請求項１の（３）ないし（１５）に関する事項 本願明細書等に記載がある，シュレッダー補助器について，材質がプラ スチック製であること（請求項１の（３）及び（９）），色が透明である こと（同（１１）），横幅が約３５ｃｍであること（同（８））の各事項 について，本件実用新案登録の当初明細書等には明示の記載がなく，また， 本件実用新案登録の出願時において，これらの記載事項が技術常識であっ たとも認められない。 また，シュレッダー補助器に埋め込まれた金属製爪部分及びこれに関す る記載事項（同（４）ないし（７），（１０），（１２）ないし（１５）） については，本件実用新案登録の当初明細書等において，そのような爪部 分の存在自体が明らかでない。 したがって，これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明ら かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
イ 本願明細書等の図１及び図２並びに段落【００１０】の図１及び図２に 関する事項
本願明細書等の図１（シュレッダー補助器の横断面図）及び図２（シュ レッダー補助器の正面図）並びに段落【００１０】の図１及び図２に関す る寸法については，本件実用新案登録の当初明細書等には記載も示唆も一 切認められない。これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全 ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明 らかに新たな技術的事項を導入するものというべきである。 ウ 本願明細書等の段落【００１０】の図３及び図４に関する事項 本願明細書等の段落【００１０】には，図３の寸法に関し，「（ム）シ ュレッダー補助器の下部外幅は６ｍｍ,」と記載され，「（ヤ）シュレッダ ー補助器が挿入し易いよう，傾斜角を，シュレッダー機本体の水平面から 測って８５度とし,」と記載されている。しかしながら，本件実用新案登録 の当初明細書等の対応する図１においては，シュレッダー補助器の下部外 幅は５ｍｍと異なる数値が記載されており，また，傾斜角については記載 も示唆も認められない。 また，本願明細書等の段落【００１０】には，図４の寸法に関し，「（ ヨ）シュレッダー補助器の横幅約３５ｃｍ，」と記載されている。しかし ながら，本件実用新案登録の当初明細書等には，この点についての記載も 示唆も認められない。 したがって，これらの事項は，本件実用新案登録の当初明細書等の全て の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，明ら かに新たな技術的事項を導入するものというべきである。
(5) 以上のとおりであるから，本願明細書等に記載した事項は，本件実用新案 登録の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものとはいえない。 したがって，本願について出願時遡及を認めることはできないから，本願 は，平成１８年８月２４日（本件実用新案登録に係る実用新案登録出願の時） に出願したものとみなすことはできないとした本件審決の判断に誤りはなく， 本願出願の時は，本願出願の現実の出願日である平成２０年１０月１０日と なる。
(6) これに対し，原告は，本件実用新案登録は，出願時と同一のものであると 認められたからこそ，登録になったのであり，原告は，本願において，その 登録になったものと同一のものを，そのまま（変更せずに）特許出願したに すぎないから，出願時遡及を認めないのは誤りであると主張する。 しかしながら，実用新案登録制度は，考案の早期権利保護を図るため実体 審査を行わずに実用新案権の設定の登録を行うものであるため，補正により 新規事項が追加され，無効理由を胚胎した出願であっても，実用新案権の設 定の登録はされ得る。そして，このような新規事項が追加されて実用新案登 録になった明細書等と同一のものに基づいて特許出願をした場合，特許出願 の当初明細書等も実用新案登録出願の当初明細書等に対して新規事項が追加 されたものになるから，その後の補正により新規事項が解消されない限り， 出願時遡及は認められないことになる。すなわち，実用新案権の設定の登録 は，登録時の明細書等が実用新案登録出願の当初明細書等と同一でなくとも され得るから，実用新案登録になった明細書等と同一のものをそのまま用い て特許出願をしたとしても出願時遡及が直ちに認められるものではない。し たがって，上記原告の主張はその前提を欠くものであって失当である。
また，原告は，本件実用新案登録の出願後，登録になるまでに何度も手続 補正をしているが，それは，いずれも被告側の指示（手続補正指令書）に従 って手続補正書を提出したものであり，被告側の指示に従って手続補正を繰 り返した結果，ようやく登録が認められたにもかかわらず，本件実用新案登 録の出願時のものとは異なるという理由で，出願時遡及を認めないのは理不 尽であるとも主張する。 しかしながら，証拠（甲２の１，４，６，８の１，８の２，１１）によれ ば，手続補正指令書による被告の補正命令は，いずれも実用新案法６条の２ 第１号又は第４号に関するものであって，補正後の明細書等の具体的内容を 指示したものではない。また，各手続補正指令書において，その都度，補正 した事項が出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であるように十分＼n留意する必要がある旨の注意喚起もなされている（更に付け加えれば，出願 手続には専門知識が要求されるので，専門家である弁理士に相談することの 促しもなされている。）。 それにもかかわらず，本件実用新案登録の登録時における明細書等の内容 が，新規事項の追加によって出願時のそれと異なるものとなり，その結果， 特許法４６条の２第２項による出願時遡及が認められないこととなったのは， 原告自身の責任によるものというほかない。したがって，上記原告の主張も また失当である。
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2017.01.25
平成28(ネ)10046 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年1月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁（１部）は、一部の構成を有していないと判断しました。1審の判断は結論において誤っていないので原審維持です。1審は進歩性なしとして非侵害の判断をしていました。なお、特許庁は、屈折率の測定方法に関する訂正事項が訂正要件を見たしていると判断してました。
前記アによると，本件各明細書には，樹脂組成物の屈折率について「硬化樹 脂層の屈折率測定方法は，ＪＩＳ Ｋ ７１４２の「プラスチックの屈折率測定方 法」（Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ ｉｎ ｄｅｘ ｏｆ ｐｌａｓｔｉｃｓ）に従う。具体的には，ガラス繊維織物が含まれ ていない硬化性樹脂のフィルムを，ガラス繊維織物を含む場合と同じ条件で作成し， アッベ屈折計を用いて測定する。」と記載されていることが認められる。したがって， 樹脂組成物の屈折率については，「ＪＩＳ Ｋ ７１４２」（甲２０３）に規定され たＡ法（板状またはフィルム状試験片に適用）とＢ法（粉末状，ペレット状，顆粒 状サンプルに適用）のうち，アッベ屈折計を用いるとされるＡ法により測定される ことが記載されていると認められる。 これに対し，ガラス組成物の屈折率については，いくつかの測定方法があり，測 定方法が相違すると測定値も異なることがあることは前記認定のとおりであるけれ ども，本件各特許の特許請求の範囲の記載では，ガラス組成物の屈折率の測定方法 が特定されていないし，また，本件各明細書における発明の詳細な説明にも，ガラ ス組成物の屈折率の測定方法は明記されていないことが認められる。 もっとも，このような場合であっても，本件各明細書におけるガラス組成物等の 屈折率に関する記載を合理的に解釈し，当業者の技術常識も参酌して，ガラス組成 物の屈折率の測定方法を合理的に推認することができるときには，そのように解釈 すべきである。 まず，前記アの本件各明細書の記載においては，特に，ガラス繊維織物に織られ たガラス繊維の品番ＥＣＥ２２５，ＥＣＧ７５，ＥＣＧ３７等が特定されているの に対し，そのガラス繊維であるＥＣＥ２２５，ＥＣＧ７５，ＥＣＧ３７等の屈折率 が表示されていないこと，その原料であるＥガラスの屈折率が１．５５８であると＼n表示されており，表＼１におけるガラス繊維織物の屈折率にもその１．５５８が用い られていることなどを考慮すると，本件各発明における「ガラス繊維織物中のガラ ス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」は，ガラス繊維の屈折率を測定して＼n得られたものではなく，繊維化する前のガラス組成物（原料）の屈折率であると認 めるのが相当である。なお，Ｅガラスにも各種品目があり，Ｅガラスの屈折率につ いては，１．５４８（乙あ９３），１．５６０（乙あ１１）のものもあるところ，本 件各明細書においては，Ｅガラスの中でも，屈折率が１．５５８のものが用いられ たものと推認することができる。また，本件各明細書には，硬化樹脂の屈折率の測 定方法についての記載があるのに対し，ガラス組成物の屈折率の測定法についての 記載がないのは，ガラス組成物について，商品データベース（甲２６）などから， その屈折率が得られることから，独自に測定する必要性がないことによるというこ とができる。前記のとおり，実測によらないガラス組成物の屈折率は，実際のシー ト状態となったガラス繊維の屈折率とは一致しない可能性はあるけれども，上記で＼n認定した「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の商品カタロ＼nグ等における「屈折率」を採用することで，硬化樹脂に埋め込まれたガラス繊維を 分離して，屈折率を測定する煩雑さを回避することができることを考慮すると，こ のような定め方も不合理であるとはいえないし，本件明細書の表１によれば，ガラ＼nス繊維の原料であるＥガラス組成物の屈折率である１．５５８を用いた上で，硬化 樹脂との界面の透明性を確保することが可能となっていることが認められる。＼n以上によれば，「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈＼n折率」は，繊維化する前のガラス組成物の屈折率を指すものと認めるのが相当であ る。また，前記認定のとおり，「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組＼n成物の屈折率」は，素材メーカーが製品とともに公表したものであることを前提と＼nすると，ガラス組成物の屈折率は「ＪＩＳ Ｋ ７１４２」（プラスチックの屈折率 の測定方法）で測定されたものと解することはできず，むしろ，ガラス組成物（Ｅ ガラス）について素材メーカーが一般に採用する合理的な屈折率の測定方法により 測定されたものと解するのが自然な解釈であるといえる。そして，素材メーカーが Ｅガラスについて商品データベースにおいて表示している屈折率は，小数点以下第＼n３位のものが多いことからすると（甲２６，乙あ１１，９３），少なくとも有効数字 が小数点以下第４位まで測定できる測定方法である必要がある。また，証拠（甲４ ５，乙あ２７，８９，１０８）及び弁論の全趣旨によれば，小数点以下第４位まで 測定できる測定方法としては，精度の高い最小偏角法（精度は約１×１０−５）と，次 に精度が高いＶブロック法（精度は約２×１０−５）及び臨界角法（精度は１×１０− 4）のいずれかであると認められるところ，このうち表示される屈折率が上記のとお＼nり小数点以下第３位のものが多く，最も精度の高いものまで要求されないことや， Ｖブロック法による測定が最も簡便であって，試料の作成も容易であること（乙あ ８９）を考慮すると，素材メーカーがＥガラスについて一般に採用する合理的な屈 折率の測定方法は，Ｖブロック法であると推認するのが相当である。現に，本件に おいて，控訴人及び被控訴人ユニチカが，本件シートや本件各発明の実施品のガラ ス組成物の屈折率を，専門機関に依頼した上で，Ｖブロック法で測定していること （甲２４，乙あ７４，９７の１）も，このことを裏付けるものである。 なお，本件各明細書には，樹脂組成物の屈折率については，「ＪＩＳ Ｋ ７１４ ２」に規定されたＡ法により測定されることが記載されていること，ガラス組成物 の屈折率の測定方法については明確な記載がないものの，「ガラス繊維織物中のガ ラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」としては，繊維化する前のガラス＼n組成物の屈折率が記載されており，その測定方法は前記のとおりＶブロック法であ ると推認されることからすると，樹脂組成物の屈折率の測定方法については，「ＪＩ Ｓ Ｋ ７１４２」の「Ｂ法」を追加する本件各訂正は新規事項の追加であり，ガ ラス組成物の屈折率の測定方法については，「ＪＩＳ Ｋ ７１４２」を追加し，あ るいはその「Ｂ法」を追加する本件各訂正はいずれも新規事項の追加である。 したがって，本件各訂正請求は，特許法１２６条１項の訂正要件に反するもので あり，本件各訂正請求を認めた審決は未だ確定していないことからすれば（当裁判 所に顕著な事実である。），本件においては，本件防煙垂壁が本件各発明の技術的範 囲に属するか否かについて，本件各訂正請求の内容を考慮せずに判断すべきである （仮に，本件各訂正請求を認める審決が確定すると，本件各訂正発明は，特許法１ ２３条１項８号の無効理由を有するものとなる。）。
前記アによると，本件各明細書には，樹脂組成物の屈折率について「硬化樹 脂層の屈折率測定方法は，ＪＩＳ Ｋ ７１４２の「プラスチックの屈折率測定方 法」（Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ ｉｎ ｄｅｘ ｏｆ ｐｌａｓｔｉｃｓ）に従う。具体的には，ガラス繊維織物が含まれ ていない硬化性樹脂のフィルムを，ガラス繊維織物を含む場合と同じ条件で作成し， アッベ屈折計を用いて測定する。」と記載されていることが認められる。したがって， 樹脂組成物の屈折率については，「ＪＩＳ Ｋ ７１４２」（甲２０３）に規定され たＡ法（板状またはフィルム状試験片に適用）とＢ法（粉末状，ペレット状，顆粒 状サンプルに適用）のうち，アッベ屈折計を用いるとされるＡ法により測定される ことが記載されていると認められる。 これに対し，ガラス組成物の屈折率については，いくつかの測定方法があり，測 定方法が相違すると測定値も異なることがあることは前記認定のとおりであるけれ ども，本件各特許の特許請求の範囲の記載では，ガラス組成物の屈折率の測定方法 が特定されていないし，また，本件各明細書における発明の詳細な説明にも，ガラ ス組成物の屈折率の測定方法は明記されていないことが認められる。 もっとも，このような場合であっても，本件各明細書におけるガラス組成物等の 屈折率に関する記載を合理的に解釈し，当業者の技術常識も参酌して，ガラス組成 物の屈折率の測定方法を合理的に推認することができるときには，そのように解釈 すべきである。 まず，前記アの本件各明細書の記載においては，特に，ガラス繊維織物に織られ たガラス繊維の品番ＥＣＥ２２５，ＥＣＧ７５，ＥＣＧ３７等が特定されているの に対し，そのガラス繊維であるＥＣＥ２２５，ＥＣＧ７５，ＥＣＧ３７等の屈折率 が表示されていないこと，その原料であるＥガラスの屈折率が１．５５８であると＼n表示されており，表＼１におけるガラス繊維織物の屈折率にもその１．５５８が用い られていることなどを考慮すると，本件各発明における「ガラス繊維織物中のガラ ス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」は，ガラス繊維の屈折率を測定して＼n得られたものではなく，繊維化する前のガラス組成物（原料）の屈折率であると認 めるのが相当である。なお，Ｅガラスにも各種品目があり，Ｅガラスの屈折率につ いては，１．５４８（乙あ９３），１．５６０（乙あ１１）のものもあるところ，本 件各明細書においては，Ｅガラスの中でも，屈折率が１．５５８のものが用いられ たものと推認することができる。また，本件各明細書には，硬化樹脂の屈折率の測 定方法についての記載があるのに対し，ガラス組成物の屈折率の測定法についての 記載がないのは，ガラス組成物について，商品データベース（甲２６）などから， その屈折率が得られることから，独自に測定する必要性がないことによるというこ とができる。前記のとおり，実測によらないガラス組成物の屈折率は，実際のシー ト状態となったガラス繊維の屈折率とは一致しない可能性はあるけれども，上記で＼n認定した「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の商品カタロ＼nグ等における「屈折率」を採用することで，硬化樹脂に埋め込まれたガラス繊維を 分離して，屈折率を測定する煩雑さを回避することができることを考慮すると，こ のような定め方も不合理であるとはいえないし，本件明細書の表１によれば，ガラ＼nス繊維の原料であるＥガラス組成物の屈折率である１．５５８を用いた上で，硬化 樹脂との界面の透明性を確保することが可能となっていることが認められる。＼n以上によれば，「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈＼n折率」は，繊維化する前のガラス組成物の屈折率を指すものと認めるのが相当であ る。また，前記認定のとおり，「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組＼n成物の屈折率」は，素材メーカーが製品とともに公表したものであることを前提と＼nすると，ガラス組成物の屈折率は「ＪＩＳ Ｋ ７１４２」（プラスチックの屈折率 の測定方法）で測定されたものと解することはできず，むしろ，ガラス組成物（Ｅ ガラス）について素材メーカーが一般に採用する合理的な屈折率の測定方法により 測定されたものと解するのが自然な解釈であるといえる。そして，素材メーカーが Ｅガラスについて商品データベースにおいて表示している屈折率は，小数点以下第＼n３位のものが多いことからすると（甲２６，乙あ１１，９３），少なくとも有効数字 が小数点以下第４位まで測定できる測定方法である必要がある。また，証拠（甲４ ５，乙あ２７，８９，１０８）及び弁論の全趣旨によれば，小数点以下第４位まで 測定できる測定方法としては，精度の高い最小偏角法（精度は約１×１０−５）と，次 に精度が高いＶブロック法（精度は約２×１０−５）及び臨界角法（精度は１×１０− 4）のいずれかであると認められるところ，このうち表示される屈折率が上記のとお＼nり小数点以下第３位のものが多く，最も精度の高いものまで要求されないことや， Ｖブロック法による測定が最も簡便であって，試料の作成も容易であること（乙あ ８９）を考慮すると，素材メーカーがＥガラスについて一般に採用する合理的な屈 折率の測定方法は，Ｖブロック法であると推認するのが相当である。現に，本件に おいて，控訴人及び被控訴人ユニチカが，本件シートや本件各発明の実施品のガラ ス組成物の屈折率を，専門機関に依頼した上で，Ｖブロック法で測定していること （甲２４，乙あ７４，９７の１）も，このことを裏付けるものである。 なお，本件各明細書には，樹脂組成物の屈折率については，「ＪＩＳ Ｋ ７１４ ２」に規定されたＡ法により測定されることが記載されていること，ガラス組成物 の屈折率の測定方法については明確な記載がないものの，「ガラス繊維織物中のガ ラス繊維を構成するガラス組成物」の「屈折率」としては，繊維化する前のガラス＼n組成物の屈折率が記載されており，その測定方法は前記のとおりＶブロック法であ ると推認されることからすると，樹脂組成物の屈折率の測定方法については，「ＪＩ Ｓ Ｋ ７１４２」の「Ｂ法」を追加する本件各訂正は新規事項の追加であり，ガ ラス組成物の屈折率の測定方法については，「ＪＩＳ Ｋ ７１４２」を追加し，あ るいはその「Ｂ法」を追加する本件各訂正はいずれも新規事項の追加である。 したがって，本件各訂正請求は，特許法１２６条１項の訂正要件に反するもので あり，本件各訂正請求を認めた審決は未だ確定していないことからすれば（当裁判 所に顕著な事実である。），本件においては，本件防煙垂壁が本件各発明の技術的範 囲に属するか否かについて，本件各訂正請求の内容を考慮せずに判断すべきである （仮に，本件各訂正請求を認める審決が確定すると，本件各訂正発明は，特許法１ ２３条１項８号の無効理由を有するものとなる。）。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆平成26(ワ)10848
対応する審決取消訴訟です。
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2017.01.11
平成27(行ケ)10239 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年12月26日 知的財産高等裁判所（第2部）
無効審判について請求棄却審決が維持されました。取り消し理由の一つが訂正要件違反（実質上拡張変更）でしたが、否定されました。
そこで，１３４条の２第９項で準用する１２６条６項の規定の趣旨や，平成６年 法律第１１６号による特許法の改正は，あらゆる発明について目的，構成及び効果＼nの記載を求めるのではなく，技術の多様化に対応した記載を可能とし，併せて制度＼nの国際的調和を図ることを目的として，同法律による改正前の特許法３６条４項が 発明の詳細な説明の記載要件として規定していた「発明の目的，構成及び効果」を＼n削除したにとどまり，同法１２６条２項の実質上特許請求の範囲を拡張・変更する 訂正の禁止の規定は，実質的改正はされていないこと（甲６０）を踏まえて，以下， 検討する。
・・・
(3) 前記(2)の記載によれば，本件発明１について，次のとおり，認められる。 すなわち，本件発明１は，バラスト水処理装置については，今後設置が義務付け られるにもかかわらず，船舶にその適当な設置場所を確保することが困難な状況に あり，船体設計の大幅な変更を必要とせず，しかも，新造船に設置する場合にも， 既存の船舶を改造して設置する場合にも容易に適用可能な船舶が望まれていたこと＼nに鑑み，多種多様な船舶に対して，多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適 所に容易に設置可能とする船舶を提供することを目的とするものである（【０００＼n５】〜【０００７】）。 そして，本件発明１は，この課題を解決するために，船舶後方で，吃水線よりも 上方に位置する舵取機室内に，バラスト水処理装置を配設するという手段を採用し た（【０００８】）。 その結果，バラスト水処理装置を船舶後方の舵取機室内に配設したことから，船 体構造や船型を大きく変更することなく，船舶内の空間を有効利用して種々のバラ＼nスト水処理装置を容易に設置することができ，また，バラスト水処理装置を配設し た舵取機室が吃水線よりも上方に位置することから，緊急時にバラスト水を容易に 船外へ排水することができるという効果を奏する（【０００９】）。
(4) これに対し，訂正事項１は，1)「バラスト水処理装置」によって「バラス ト水中の微生物類を処理して除去または死滅させる」時期を，「バラスト水の取水時 または排水時」という択一的な記載から「バラスト水の取水時」という限定的な記 載に変更し（構成要件Ａ），2)「バラストタンク」及び「バラスト水配管系統に設け られ，機関室に設置されたバラストポンプ」についての記載を追加し（構成要件Ａ），＼n3)構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅについての記載を追加し，さらに，4)「緊急時に前 記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」との記＼n載を追加する（構成要件Ｇ）ものであり，それによって「船舶」の発明である本件＼n発明１を限定し，同じく「船舶」の発明である本件訂正発明１とするものである。 これらのうち，1)バラスト水処理装置へのバラスト水の供給時期が択一的であっ たものを１つの時期に限定した点は，本件発明１に新たな構成を付加するものでは＼nなく，本件発明１の課題に含まれない新たな課題を解決するものではないことは明 らかである。
2)バラストタンク，バラスト水配管系統及びバラストポンプの記載を追加した点 は，本件発明１に新たな構成を付加するものであるが，本件発明１は，バラスト水＼n処理装置を備えた船舶の発明であり，バラスト水処理装置を備えた船舶において， バラスト水を積載するバラストタンク，バラスト水の配管系統，バラスト水の取水 と排水のためのバラストポンプが備えられていることは周知の事項であるから（甲 ３０〜甲３３），これらの記載の追加は，本件発明１の課題に含まれない新たな課題 を解決するものではない。
3)構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅについての記載を追加した点は，本件発明１に新 たな構成を付加するものであるが，本件発明１は，バラスト水処理装置を備えた船＼n舶の発明であるところ，構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅは，バラスト水処理装置を備 えた船舶において備えられているバラスト水配管系統の構成について，バラスト水＼n処理装置が装置入口側配管及び装置出口側配管を介してバラスト水配管系統と連結 され（構成要件Ｂ），装置入口側配管，装置出口側配管，連結点間配管に設けられた＼n本件各開閉弁と，取水管路の一部を構成するが排水管路の一部を構＼成しない処理装 置配管系統，取水管路も排水管路も構成しない連結点間配管を備え（構＼成要件Ｃ− １，Ｃ−２，Ｄ−１，Ｄ−２），バラストポンプと装置入口側連結点との間のバラス ト水配管系統に設けられた，バラストポンプから装置入口側連結点へ向かう方向の 流れのみを許容する逆止弁を備えること（構成要件Ｅ）を特定して，本件発明１に＼nおいて多種多様に構成することが可能＼であったバラスト水配管系統の構成を限定し＼nているものであって，本件訂正明細書を踏まえて，構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅの 構成を検討しても，その構＼成の追加により本件発明１の課題に含まれない新たな課 題を解決するものとは認められない。
4)「緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように 構成する」との記載を追加した点は，本件発明１に緊急排水用管路という新たな構＼ 成を付加するものであるが，前記(2)のとおり，本件発明１の緊急時にバラスト水を 容易に船外へ排水することができるという効果を，当業者にとって自明な構成によ＼nり具体化したものにすぎないから，その構成の追加により本件発明１の課題に含ま＼nれない新たな課題を解決するものとまでは認め難い。
(5) また，本件発明１及び本件訂正発明１は，物の発明であるが，訂正事項１ の内容からすれば，特許法１０１条１号及び３号の間接侵害の成立範囲が訂正事項 １により左右されることはおよそ考え難い。 原告らは，訂正事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がる可能性があ＼nり，具体的には，訂正事項１により追加された配管構造等に関し，これを生産する＼n等の行為について同条２号の間接侵害が成立するおそれがあると主張するが，訂正 事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がるものとは認められない。すな わち，同条２号の間接侵害は，発明の対象である「物の生産に用いる物」のうち「そ の発明による課題の解決に不可欠なもの」に限って成立するものであり，その成立 範囲は，その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品に限ら＼nれるというべきであるが，前記(4)のとおり，訂正事項１により，本件発明１の課題 に含まれない新たな課題が，本件訂正発明１の課題となったものとは認められない。 したがって，たとえ原告ら主張の本件バラスト水配管系統等を現実的に想定できた としても，訂正事項１が，本件訂正発明１の課題に本件発明１の課題と異なる新た な課題を追加するものではない以上，その課題の解決に不可欠なものの範囲，すな わち，その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品の範囲も，＼n本件訂正発明１と本件発明１とで異なるものではないというべきであるから，訂正 事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がるものとは認められない。
そこで，１３４条の２第９項で準用する１２６条６項の規定の趣旨や，平成６年 法律第１１６号による特許法の改正は，あらゆる発明について目的，構成及び効果＼nの記載を求めるのではなく，技術の多様化に対応した記載を可能とし，併せて制度＼nの国際的調和を図ることを目的として，同法律による改正前の特許法３６条４項が 発明の詳細な説明の記載要件として規定していた「発明の目的，構成及び効果」を＼n削除したにとどまり，同法１２６条２項の実質上特許請求の範囲を拡張・変更する 訂正の禁止の規定は，実質的改正はされていないこと（甲６０）を踏まえて，以下， 検討する。
・・・
(3) 前記(2)の記載によれば，本件発明１について，次のとおり，認められる。 すなわち，本件発明１は，バラスト水処理装置については，今後設置が義務付け られるにもかかわらず，船舶にその適当な設置場所を確保することが困難な状況に あり，船体設計の大幅な変更を必要とせず，しかも，新造船に設置する場合にも， 既存の船舶を改造して設置する場合にも容易に適用可能な船舶が望まれていたこと＼nに鑑み，多種多様な船舶に対して，多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適 所に容易に設置可能とする船舶を提供することを目的とするものである（【０００＼n５】〜【０００７】）。 そして，本件発明１は，この課題を解決するために，船舶後方で，吃水線よりも 上方に位置する舵取機室内に，バラスト水処理装置を配設するという手段を採用し た（【０００８】）。 その結果，バラスト水処理装置を船舶後方の舵取機室内に配設したことから，船 体構造や船型を大きく変更することなく，船舶内の空間を有効利用して種々のバラ＼nスト水処理装置を容易に設置することができ，また，バラスト水処理装置を配設し た舵取機室が吃水線よりも上方に位置することから，緊急時にバラスト水を容易に 船外へ排水することができるという効果を奏する（【０００９】）。
(4) これに対し，訂正事項１は，1)「バラスト水処理装置」によって「バラス ト水中の微生物類を処理して除去または死滅させる」時期を，「バラスト水の取水時 または排水時」という択一的な記載から「バラスト水の取水時」という限定的な記 載に変更し（構成要件Ａ），2)「バラストタンク」及び「バラスト水配管系統に設け られ，機関室に設置されたバラストポンプ」についての記載を追加し（構成要件Ａ），＼n3)構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅについての記載を追加し，さらに，4)「緊急時に前 記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように構成する」との記＼n載を追加する（構成要件Ｇ）ものであり，それによって「船舶」の発明である本件＼n発明１を限定し，同じく「船舶」の発明である本件訂正発明１とするものである。 これらのうち，1)バラスト水処理装置へのバラスト水の供給時期が択一的であっ たものを１つの時期に限定した点は，本件発明１に新たな構成を付加するものでは＼nなく，本件発明１の課題に含まれない新たな課題を解決するものではないことは明 らかである。
2)バラストタンク，バラスト水配管系統及びバラストポンプの記載を追加した点 は，本件発明１に新たな構成を付加するものであるが，本件発明１は，バラスト水＼n処理装置を備えた船舶の発明であり，バラスト水処理装置を備えた船舶において， バラスト水を積載するバラストタンク，バラスト水の配管系統，バラスト水の取水 と排水のためのバラストポンプが備えられていることは周知の事項であるから（甲 ３０〜甲３３），これらの記載の追加は，本件発明１の課題に含まれない新たな課題 を解決するものではない。
3)構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅについての記載を追加した点は，本件発明１に新 たな構成を付加するものであるが，本件発明１は，バラスト水処理装置を備えた船＼n舶の発明であるところ，構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅは，バラスト水処理装置を備 えた船舶において備えられているバラスト水配管系統の構成について，バラスト水＼n処理装置が装置入口側配管及び装置出口側配管を介してバラスト水配管系統と連結 され（構成要件Ｂ），装置入口側配管，装置出口側配管，連結点間配管に設けられた＼n本件各開閉弁と，取水管路の一部を構成するが排水管路の一部を構＼成しない処理装 置配管系統，取水管路も排水管路も構成しない連結点間配管を備え（構＼成要件Ｃ− １，Ｃ−２，Ｄ−１，Ｄ−２），バラストポンプと装置入口側連結点との間のバラス ト水配管系統に設けられた，バラストポンプから装置入口側連結点へ向かう方向の 流れのみを許容する逆止弁を備えること（構成要件Ｅ）を特定して，本件発明１に＼nおいて多種多様に構成することが可能＼であったバラスト水配管系統の構成を限定し＼nているものであって，本件訂正明細書を踏まえて，構成要件Ｂないし構＼成要件Ｅの 構成を検討しても，その構＼成の追加により本件発明１の課題に含まれない新たな課 題を解決するものとは認められない。
4)「緊急時に前記バラスト水処理装置からバラスト水を船外に排水できるように 構成する」との記載を追加した点は，本件発明１に緊急排水用管路という新たな構＼ 成を付加するものであるが，前記(2)のとおり，本件発明１の緊急時にバラスト水を 容易に船外へ排水することができるという効果を，当業者にとって自明な構成によ＼nり具体化したものにすぎないから，その構成の追加により本件発明１の課題に含ま＼nれない新たな課題を解決するものとまでは認め難い。
(5) また，本件発明１及び本件訂正発明１は，物の発明であるが，訂正事項１ の内容からすれば，特許法１０１条１号及び３号の間接侵害の成立範囲が訂正事項 １により左右されることはおよそ考え難い。 原告らは，訂正事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がる可能性があ＼nり，具体的には，訂正事項１により追加された配管構造等に関し，これを生産する＼n等の行為について同条２号の間接侵害が成立するおそれがあると主張するが，訂正 事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がるものとは認められない。すな わち，同条２号の間接侵害は，発明の対象である「物の生産に用いる物」のうち「そ の発明による課題の解決に不可欠なもの」に限って成立するものであり，その成立 範囲は，その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品に限ら＼nれるというべきであるが，前記(4)のとおり，訂正事項１により，本件発明１の課題 に含まれない新たな課題が，本件訂正発明１の課題となったものとは認められない。 したがって，たとえ原告ら主張の本件バラスト水配管系統等を現実的に想定できた としても，訂正事項１が，本件訂正発明１の課題に本件発明１の課題と異なる新た な課題を追加するものではない以上，その課題の解決に不可欠なものの範囲，すな わち，その発明の構成要件中の本質的部分を実現するために不可欠な部品の範囲も，＼n本件訂正発明１と本件発明１とで異なるものではないというべきであるから，訂正 事項１により同条２号の間接侵害の成立範囲が広がるものとは認められない。
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2016.12.13
平成28(行ケ)10036 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年11月28日 知的財産高等裁判所（2部)
無効理由なしとした審決が維持されました。分割要件、訂正要件、サポート要件など各種争われていますが、中心争点は明細書における発明の開示です。
前記(1)によれば，本件明細書には，1）技術分野につき，【０００２】に は，「この開示は全体的に，リンクされたアイテムを作成するための方法とデバイス に関する。より特定には，この開示は，リンクされた装着可能なアイテムを弾性バ＼nンドから作成するための方法とデバイスに関する。」と記載され，2)背景技術につき， 【０００３】には，「独自に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るため の材料を含むキットは，常にいくらかの人気を博してきた。しかしながら，そのよ うなキットは通常，異なる色に色付けされた糸およびビーズのような原材料を含む だけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人の技量と才能に依存す＼n る。従って，独自の装着可能なアイテムを作成するための材料を提供するのみでな＼nく，望ましく耐久性のある装着可能なアイテムを成功裡に作成することを多くの技＼n量および芸術的レベルの人々にとって容易するする（原文ママ）ように構築を簡略化＼nもするキットについての必要と願望がある。」と記載され，そして，これに対応して， 3)発明の概要として，【０００４】には，「ブルニアンリンク(Brunnian link)とは，チ ェインを形成するために，別の閉じたループを捕捉するようにそれ自体上で二重化 された閉じたループから形成されたリンクである。そのようなリンクを望ましいや り方で形成するのに，弾性バンドが利用されることができる。例示的キットおよび デバイスは，複雑な構成のブルニアンリンク物品の作成を提供する。しかも，例示＼n的キットは，ブルニアンリンク組み立て技術を使って独自の装着可能な物品の成功＼nする作成を提供する。」と記載されるとともに，4)発明を実施するための形態の説明 の総括として，【００２７】には，「従って，例示的キットおよび方法は，ブレスレ ット，ネックレスおよびその他の装着可能なアイテムの作成のためにブルニアンリ＼nンクの多くの異なる組み合わせおよび構成の作成を提供する。しかも，例示的キッ＼nトは，潜在的なブルニアンリンク作成の能力を更に作り出して拡張するために拡張＼n可能である。更には，例示的キットは，そのようなリンクおよびアイテムの簡単な＼nやり方での作成を提供して，様々な技量レベルの人々に独自の装着可能なアイテム＼nを成功裡に作成することを許容する。」と記載されている。 これらの記載によれば，本件明細書には，ブレスレットやネックレスなどの「独 自の装着可能なアイテム」を作成するキットは，通常，異なる色に色付けされた糸＼n及びビーズのような原材料を含むだけであり，アイテムを構築することは個人の技＼n量と才能に依存するため，このように材料を提供するのみでなく，アイテムを成功＼n裡に作成することを多くの技量及び芸術的レベルの人々にとって容易にするように 構築を簡略化もするキットについての必要と願望があったことに鑑み，アイテムを＼nブルニアンリンクアイテムとし，ブルニアンリンク組み立て技術を使ってブルニア ンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技量レベルの人々にブルニアンリ ンクアイテムを成功裡に作成することを許容するキットを提供することが記載され ていると認められる。
イ また，本件明細書において，発明を実施するための形態として，次の(ｱ) 〜(ｴ)といった複数のキットが記載されているととともに，前記アのとおり，いずれ のキットによっても，ブルニアンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技 量レベルの人々にブルニアンリンクアイテムを成功裡に作成することを許容するこ とが記載されている（【００２７】）
(ｱ) 単一の列に規定された複数のピン２６を有し，各ピン２６に，リンク の作成中にゴムバンドの誤った開放を防止するために外向きにフレアー状になった フランジ状上部３８と，ピン２６の間でゴムバンドの端部を動かすために利用され るフックツール１６の挿入のための間隙を提供する前方アクセス溝４０が形成され たピンバー１４を，３つ横並びに揃えてベース１２上にサポートさせて一体構造と＼nしたキット（【０００９】〜【００１５】，【００２０】〜【００２２】）
(ｲ) (ｱ)のキットに対しピンバー１４を追加して，例えば５つのピンバー１ ４を横並びに揃えてベース１２上にサポートさせて一体構造としたキット（【００１＼n９】）
(ｳ) ６つのピンバー１４を横並びに揃えてベーステンプレート６６上にサ ポートさせて一体構造としたキット（【００２４】）
(ｴ) ベーステンプレート６６のサイドに形成されたジョイント８０，８２ を用いて，例えば２つの(ｳ)のキットを縦方向あるいは横方向に連結させて一体構造＼nとしたキット（【００２５】及び【００２６】）
ウ そして，いずれのキットも，複数のピンバー１４をベース１２ないしベ ーステンプレート６６上にサポートさせて一体構造としたものは，ピンバー１４及＼nびベース１２ないしベーステンプレート６６が一体をなして複数のピン２６をサポ ートする構造にほかならず，このことは，段落【００１１】に，「ピン２６を望まし＼nい揃えでサポートするために，・・・１つまたはいくつかのピンバー１４がいくつか のベース１２に載置されている。」との記載，すなわち，「ピン２６」をサポート対 象とする旨の記載があることからも明らかである。そして，ベーステンプレート６ ６も「ベース」の概念であると認められることから，いずれのキットも，複数のピ ンバー１４をベース１２ないしベーステンプレート６６上にサポートさせて一体構＼n造としたものは，ブルニアンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技量レ ベルの人々にブルニアンリンクアイテムを成功裡に作成するための，複数のピンが （ピンバーの本体部を介して）ベースに（間接的に）サポートされた構造のもので＼nあると理解できる。 そうすると，いずれのキットも，特に「ピンバー」の限定がない，本件発明１の 「一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって，／ベースと，／ ベース上にサポートされた複数のピンと，を備え，／前記複数のピンの各々は，リ ンクを望ましい向きに保持するための上部部分と，当該複数のピンの各々の前面側 の開口部とを有し，複数のピンは，複数の列に配置され，相互に離間され，且つ， 前記ベースから上方に伸びている／装置。」，又は，本件発明６の「一連のリンクか らなるアイテムを作成するためのキットであって，／リンクを望ましい向きに保持 するための上部部分と，複数のピンの各々の前面側の開口部を含み，ベースにより お互いに対してサポートされた複数のピンを備え，／前記複数のピンは，複数の列 に配置され，相互に離間され，且つ，前記ベースから上方に伸びている，／キット。」 の構成を充足するものであり，いずれのキットも本件発明の実施形態であると認め＼nられる。
エ 以上によれば，本件発明の課題は，審決が認定するとおり，個人の技量 に依存することなく，様々な技量レベルの人々に，「ブルニアンリンクアイテム」を 簡単に作成するキットを提供することにあると認められる。
オ そして，本件訂正により，本件明細書は訂正されておらず，前記ア〜エ に記載の点は，本件訂正発明についても該当するものと認められる。 したがって，本件訂正によって本件発明の課題が変更されたとは認められないか ら，これを根拠とする原告の主張は理由がない。
カ これに対し，原告は，本件訂正の前後を問わず，本件発明及び本件訂正 発明〔全部〕の本質は，「ベースとピンバーを様々な向きに組み合わせることにより， 無尽のバリエーションの編み物製品を容易に作成することができる編み機を提供す ること」にあるが，仮に，本件訂正後の発明の本質が審決認定のとおり「個人の技 量に依存することのない『ブルニアンリンク』作成方法を『提供』する」ことに発 明の本質があるのであれば，本件訂正により発明の本質が変更され，特許請求の範 囲を実質的に変更するものであると主張する。 しかしながら，前記のとおり，本件明細書の背景技術（【０００３】）には，「独自 に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るための材料を含むキット は，・・・原材料を含むだけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人 の技量と才能に依存する」という課題があり，「望ましく耐久性のある装着可能＼＼なア イテムを成功裡に作成することを多くの技量および芸術的レベルの人々にとって容 易」となるように，「構築を簡略化もするキットについての必要と願望がある」こと＼nのみが記載されており，原告主張の編み物製品のバリエーションに関する課題（バ リエーションに乏しいこと）は記載されていない。また，発明の概要についてみて も，その冒頭（【０００４】）には，ブルニアンリンクの説明や，その作成に弾性バ ンドが利用可能であることに続けて，「例示的キットは，ブルニアンリンク組み立て＼n技術を使って独自の装着可能な物品の成功する作成を提供する。」として，「原材料＼nを含むだけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人の技量と才能に＼n依存する」という前記課題を解決したことが記載され，原告主張の編み物製品のバ リエーションについて記載されているものではない。 そうすると，本件明細書には，発明の概要に「ベースとピンバーは，完成された リンクの向きの無尽のバリエーションを提供するように，様々な組み合わせおよび 向きに組み立てられ得る。」と記載され（【０００５】），また，ベース１２ないしベ ーステンプレート６６とピンバー１４との組合せにより，前記イ(ｱ)〜（ｴ）のいず れのキットをも構成し得ることが記載されていることを考慮しても，これらは拡張＼n的な機能であって，ベース１２とピンバー１４を様々な向きに組み合わせることに＼nより，無尽のバリエーションを提供することは，本件明細書において必須の技術事 項であるとは認められない。
前記(1)によれば，本件明細書には，1）技術分野につき，【０００２】に は，「この開示は全体的に，リンクされたアイテムを作成するための方法とデバイス に関する。より特定には，この開示は，リンクされた装着可能なアイテムを弾性バ＼nンドから作成するための方法とデバイスに関する。」と記載され，2)背景技術につき， 【０００３】には，「独自に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るため の材料を含むキットは，常にいくらかの人気を博してきた。しかしながら，そのよ うなキットは通常，異なる色に色付けされた糸およびビーズのような原材料を含む だけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人の技量と才能に依存す＼n る。従って，独自の装着可能なアイテムを作成するための材料を提供するのみでな＼nく，望ましく耐久性のある装着可能なアイテムを成功裡に作成することを多くの技＼n量および芸術的レベルの人々にとって容易するする（原文ママ）ように構築を簡略化＼nもするキットについての必要と願望がある。」と記載され，そして，これに対応して， 3)発明の概要として，【０００４】には，「ブルニアンリンク(Brunnian link)とは，チ ェインを形成するために，別の閉じたループを捕捉するようにそれ自体上で二重化 された閉じたループから形成されたリンクである。そのようなリンクを望ましいや り方で形成するのに，弾性バンドが利用されることができる。例示的キットおよび デバイスは，複雑な構成のブルニアンリンク物品の作成を提供する。しかも，例示＼n的キットは，ブルニアンリンク組み立て技術を使って独自の装着可能な物品の成功＼nする作成を提供する。」と記載されるとともに，4)発明を実施するための形態の説明 の総括として，【００２７】には，「従って，例示的キットおよび方法は，ブレスレ ット，ネックレスおよびその他の装着可能なアイテムの作成のためにブルニアンリ＼nンクの多くの異なる組み合わせおよび構成の作成を提供する。しかも，例示的キッ＼nトは，潜在的なブルニアンリンク作成の能力を更に作り出して拡張するために拡張＼n可能である。更には，例示的キットは，そのようなリンクおよびアイテムの簡単な＼nやり方での作成を提供して，様々な技量レベルの人々に独自の装着可能なアイテム＼nを成功裡に作成することを許容する。」と記載されている。 これらの記載によれば，本件明細書には，ブレスレットやネックレスなどの「独 自の装着可能なアイテム」を作成するキットは，通常，異なる色に色付けされた糸＼n及びビーズのような原材料を含むだけであり，アイテムを構築することは個人の技＼n量と才能に依存するため，このように材料を提供するのみでなく，アイテムを成功＼n裡に作成することを多くの技量及び芸術的レベルの人々にとって容易にするように 構築を簡略化もするキットについての必要と願望があったことに鑑み，アイテムを＼nブルニアンリンクアイテムとし，ブルニアンリンク組み立て技術を使ってブルニア ンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技量レベルの人々にブルニアンリ ンクアイテムを成功裡に作成することを許容するキットを提供することが記載され ていると認められる。
イ また，本件明細書において，発明を実施するための形態として，次の(ｱ) 〜(ｴ)といった複数のキットが記載されているととともに，前記アのとおり，いずれ のキットによっても，ブルニアンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技 量レベルの人々にブルニアンリンクアイテムを成功裡に作成することを許容するこ とが記載されている（【００２７】）
(ｱ) 単一の列に規定された複数のピン２６を有し，各ピン２６に，リンク の作成中にゴムバンドの誤った開放を防止するために外向きにフレアー状になった フランジ状上部３８と，ピン２６の間でゴムバンドの端部を動かすために利用され るフックツール１６の挿入のための間隙を提供する前方アクセス溝４０が形成され たピンバー１４を，３つ横並びに揃えてベース１２上にサポートさせて一体構造と＼nしたキット（【０００９】〜【００１５】，【００２０】〜【００２２】）
(ｲ) (ｱ)のキットに対しピンバー１４を追加して，例えば５つのピンバー１ ４を横並びに揃えてベース１２上にサポートさせて一体構造としたキット（【００１＼n９】）
(ｳ) ６つのピンバー１４を横並びに揃えてベーステンプレート６６上にサ ポートさせて一体構造としたキット（【００２４】）
(ｴ) ベーステンプレート６６のサイドに形成されたジョイント８０，８２ を用いて，例えば２つの(ｳ)のキットを縦方向あるいは横方向に連結させて一体構造＼nとしたキット（【００２５】及び【００２６】）
ウ そして，いずれのキットも，複数のピンバー１４をベース１２ないしベ ーステンプレート６６上にサポートさせて一体構造としたものは，ピンバー１４及＼nびベース１２ないしベーステンプレート６６が一体をなして複数のピン２６をサポ ートする構造にほかならず，このことは，段落【００１１】に，「ピン２６を望まし＼nい揃えでサポートするために，・・・１つまたはいくつかのピンバー１４がいくつか のベース１２に載置されている。」との記載，すなわち，「ピン２６」をサポート対 象とする旨の記載があることからも明らかである。そして，ベーステンプレート６ ６も「ベース」の概念であると認められることから，いずれのキットも，複数のピ ンバー１４をベース１２ないしベーステンプレート６６上にサポートさせて一体構＼n造としたものは，ブルニアンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技量レ ベルの人々にブルニアンリンクアイテムを成功裡に作成するための，複数のピンが （ピンバーの本体部を介して）ベースに（間接的に）サポートされた構造のもので＼nあると理解できる。 そうすると，いずれのキットも，特に「ピンバー」の限定がない，本件発明１の 「一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって，／ベースと，／ ベース上にサポートされた複数のピンと，を備え，／前記複数のピンの各々は，リ ンクを望ましい向きに保持するための上部部分と，当該複数のピンの各々の前面側 の開口部とを有し，複数のピンは，複数の列に配置され，相互に離間され，且つ， 前記ベースから上方に伸びている／装置。」，又は，本件発明６の「一連のリンクか らなるアイテムを作成するためのキットであって，／リンクを望ましい向きに保持 するための上部部分と，複数のピンの各々の前面側の開口部を含み，ベースにより お互いに対してサポートされた複数のピンを備え，／前記複数のピンは，複数の列 に配置され，相互に離間され，且つ，前記ベースから上方に伸びている，／キット。」 の構成を充足するものであり，いずれのキットも本件発明の実施形態であると認め＼nられる。
エ 以上によれば，本件発明の課題は，審決が認定するとおり，個人の技量 に依存することなく，様々な技量レベルの人々に，「ブルニアンリンクアイテム」を 簡単に作成するキットを提供することにあると認められる。
オ そして，本件訂正により，本件明細書は訂正されておらず，前記ア〜エ に記載の点は，本件訂正発明についても該当するものと認められる。 したがって，本件訂正によって本件発明の課題が変更されたとは認められないか ら，これを根拠とする原告の主張は理由がない。
カ これに対し，原告は，本件訂正の前後を問わず，本件発明及び本件訂正 発明〔全部〕の本質は，「ベースとピンバーを様々な向きに組み合わせることにより， 無尽のバリエーションの編み物製品を容易に作成することができる編み機を提供す ること」にあるが，仮に，本件訂正後の発明の本質が審決認定のとおり「個人の技 量に依存することのない『ブルニアンリンク』作成方法を『提供』する」ことに発 明の本質があるのであれば，本件訂正により発明の本質が変更され，特許請求の範 囲を実質的に変更するものであると主張する。 しかしながら，前記のとおり，本件明細書の背景技術（【０００３】）には，「独自 に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るための材料を含むキット は，・・・原材料を含むだけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人 の技量と才能に依存する」という課題があり，「望ましく耐久性のある装着可能＼＼なア イテムを成功裡に作成することを多くの技量および芸術的レベルの人々にとって容 易」となるように，「構築を簡略化もするキットについての必要と願望がある」こと＼nのみが記載されており，原告主張の編み物製品のバリエーションに関する課題（バ リエーションに乏しいこと）は記載されていない。また，発明の概要についてみて も，その冒頭（【０００４】）には，ブルニアンリンクの説明や，その作成に弾性バ ンドが利用可能であることに続けて，「例示的キットは，ブルニアンリンク組み立て＼n技術を使って独自の装着可能な物品の成功する作成を提供する。」として，「原材料＼nを含むだけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人の技量と才能に＼n依存する」という前記課題を解決したことが記載され，原告主張の編み物製品のバ リエーションについて記載されているものではない。 そうすると，本件明細書には，発明の概要に「ベースとピンバーは，完成された リンクの向きの無尽のバリエーションを提供するように，様々な組み合わせおよび 向きに組み立てられ得る。」と記載され（【０００５】），また，ベース１２ないしベ ーステンプレート６６とピンバー１４との組合せにより，前記イ(ｱ)〜（ｴ）のいず れのキットをも構成し得ることが記載されていることを考慮しても，これらは拡張＼n的な機能であって，ベース１２とピンバー１４を様々な向きに組み合わせることに＼nより，無尽のバリエーションを提供することは，本件明細書において必須の技術事 項であるとは認められない。
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>> 補正・訂正
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2016.10.11
平成27(行ケ)10262 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月29日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとの審決が維持されました。争点として訂正要件を満たしているのかが争われています。「下端部」を「先端部」とする訂正も新規事項ではないと判断されました。
原告は，訂正事項１について，審決は，「下端部」が「先端部」と同じ意味 であることは明らかであると断定しているが，本件明細書には「先端部」という記 載はなく，「下端部（自由端部）６ａ」，「下端部６ａ」という記載しか存在しないの であるから，本件明細書に全く記載のない全く別概念である「先端部」という表現＼nを用いた訂正を行うことは，本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であるとは いえず，新規事項を追加するものであり，違法である旨主張する。 しかし，本件明細書の「棚板２は，水平状に広がる平面視四角形の基板４と，基 板４の各辺から上向きに立ち上がっている外壁５と，外壁５の上端に連接した内壁 ６とから成っており，」（段落【００１６】），「図３（Ｂ）に示すように，・・・内壁６のうち外壁５に繋がる連接部１１は本実施形態では略平坦状の姿勢になっている。 他方，内壁６の下端部（自由端部）６ａは，外壁５に向けて傾斜した傾斜部になっ ている。」（段落【００２１】）との記載によれば，図３（Ｂ）の実施形態において， 内壁６の上端部は，外壁５との連接部１１であり，外壁５に繋がる固定端部である のに対し，内壁６の下端部６ａは，自由端部であり，下端部６ａよりも先には内壁 ６の部分が存在しないことから，内壁６の先端部であると認められる。そして，こ のような内壁６の構造は，本件明細書の図５（Ａ），（Ｂ）などにも記載されている＼nものである。 したがって，訂正事項１の「先端部」との表現を用いた訂正は，本件明細書に記＼n載した事項の範囲内のものであるから，原告の上記主張は採用することができない。 また，原告は，「先端部」という用語は，上下方向に限られない先に位置する部分 を指す語であるから，「先端部」は「下端部」よりも広い部分を指すことになるので， 本件発明において，「下端部」の代わりに「先端部」という語を用いると発明の範囲 を広げることになる旨主張する。 しかし，本件明細書には，「なお，本願発明の棚板は基板の周囲に外壁を備えてい るが，棚板は基板から上向きに立ち上がっていても良いし，下向きに垂下していて も良い。」（段落【００１０】）と記載されているところ，後者の外壁が下向きに垂下 する構成を採用する場合，内壁の先端部は下端部ではなく，上端部となることは自＼n明である。そうすると，本件明細書に明示的に記載があるのは「下端部」との語の みであるとしても，内壁の先端部について，「下端部」のみならず「上端部」も本件 明細書に記載されているに等しいものと認められるから，本件明細書に記載されて いると認められる事項が「下端部」に限定されるものでないことは明らかである。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｲ) 原告は，訂正事項１のうち，「内壁の先端部は前記基板に至ることなく前記 外壁に向かっており」との部分について，本件明細書には，「内壁の先端部が外壁に 到達していない」構成は記載も示唆もされていないのであるから，特許請求の範囲＼nにおいてもそのように解釈されるべきであり，内壁の先端部が外壁に到達していな い場合を含む表現である「前記内壁の先端部は・・・前記外壁に向かっており」と＼n訂正することは，実質上特許請求の範囲を拡張することに該当し，拡張変更に当ら ないとする審決の判断は誤っていると主張する。 審決が認定するとおり，「向かう」とは「ある場所や方向を目指して進む。また， ある状態に近づく。」（広辞苑：甲１１）との意味であり，「内壁の先端部は・・・外 壁に向かっており」とは，内壁の先端部が外壁の方向を目指して延びているとの意 味であると解されるから，「内壁の先端部は・・・外壁に向かっており」との構成は，＼n内壁の先端部が外壁の方向を目指して延びていれば足り，内壁の先端部が外壁に到 達しているか否かは問わないものであって，内壁の先端部が外壁に到達している場 合と内壁の先端部が外壁に到達していない場合とを含むものであるといえる。 もっとも，本件明細書（図３，図５（Ａ），（Ｂ））には，「内壁の先端部が外壁に 到達していない」構成も記載されていることが認められるから，実質上特許請求の＼n範囲を拡張することに該当するとは認められない。なお，本件明細書には，「内壁の 先端部が外壁に到達していない」構成も記載されていることが認められる（図５（Ｊ）＼n（Ｋ））。 そして，訂正事項１は，内壁の先端部についての限定がされていなかった本件訂 正前の請求項１について，本件明細書の図５（Ｄ）のような，外壁と重なる「重合 部６ｂ」を有する内壁６の構造などの「内壁の先端部は・・・外壁に向かって」い＼nるものではない構成を除外することにより，本件訂正前の請求項１に記載された「内＼n壁」を限定するものであると認められる。 したがって，訂正事項１は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する ものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから，原告 の上記主張は採用することができない。
原告は，訂正事項１について，審決は，「下端部」が「先端部」と同じ意味 であることは明らかであると断定しているが，本件明細書には「先端部」という記 載はなく，「下端部（自由端部）６ａ」，「下端部６ａ」という記載しか存在しないの であるから，本件明細書に全く記載のない全く別概念である「先端部」という表現＼nを用いた訂正を行うことは，本件明細書に記載した事項の範囲内の訂正であるとは いえず，新規事項を追加するものであり，違法である旨主張する。 しかし，本件明細書の「棚板２は，水平状に広がる平面視四角形の基板４と，基 板４の各辺から上向きに立ち上がっている外壁５と，外壁５の上端に連接した内壁 ６とから成っており，」（段落【００１６】），「図３（Ｂ）に示すように，・・・内壁６のうち外壁５に繋がる連接部１１は本実施形態では略平坦状の姿勢になっている。 他方，内壁６の下端部（自由端部）６ａは，外壁５に向けて傾斜した傾斜部になっ ている。」（段落【００２１】）との記載によれば，図３（Ｂ）の実施形態において， 内壁６の上端部は，外壁５との連接部１１であり，外壁５に繋がる固定端部である のに対し，内壁６の下端部６ａは，自由端部であり，下端部６ａよりも先には内壁 ６の部分が存在しないことから，内壁６の先端部であると認められる。そして，こ のような内壁６の構造は，本件明細書の図５（Ａ），（Ｂ）などにも記載されている＼nものである。 したがって，訂正事項１の「先端部」との表現を用いた訂正は，本件明細書に記＼n載した事項の範囲内のものであるから，原告の上記主張は採用することができない。 また，原告は，「先端部」という用語は，上下方向に限られない先に位置する部分 を指す語であるから，「先端部」は「下端部」よりも広い部分を指すことになるので， 本件発明において，「下端部」の代わりに「先端部」という語を用いると発明の範囲 を広げることになる旨主張する。 しかし，本件明細書には，「なお，本願発明の棚板は基板の周囲に外壁を備えてい るが，棚板は基板から上向きに立ち上がっていても良いし，下向きに垂下していて も良い。」（段落【００１０】）と記載されているところ，後者の外壁が下向きに垂下 する構成を採用する場合，内壁の先端部は下端部ではなく，上端部となることは自＼n明である。そうすると，本件明細書に明示的に記載があるのは「下端部」との語の みであるとしても，内壁の先端部について，「下端部」のみならず「上端部」も本件 明細書に記載されているに等しいものと認められるから，本件明細書に記載されて いると認められる事項が「下端部」に限定されるものでないことは明らかである。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｲ) 原告は，訂正事項１のうち，「内壁の先端部は前記基板に至ることなく前記 外壁に向かっており」との部分について，本件明細書には，「内壁の先端部が外壁に 到達していない」構成は記載も示唆もされていないのであるから，特許請求の範囲＼nにおいてもそのように解釈されるべきであり，内壁の先端部が外壁に到達していな い場合を含む表現である「前記内壁の先端部は・・・前記外壁に向かっており」と＼n訂正することは，実質上特許請求の範囲を拡張することに該当し，拡張変更に当ら ないとする審決の判断は誤っていると主張する。 審決が認定するとおり，「向かう」とは「ある場所や方向を目指して進む。また， ある状態に近づく。」（広辞苑：甲１１）との意味であり，「内壁の先端部は・・・外 壁に向かっており」とは，内壁の先端部が外壁の方向を目指して延びているとの意 味であると解されるから，「内壁の先端部は・・・外壁に向かっており」との構成は，＼n内壁の先端部が外壁の方向を目指して延びていれば足り，内壁の先端部が外壁に到 達しているか否かは問わないものであって，内壁の先端部が外壁に到達している場 合と内壁の先端部が外壁に到達していない場合とを含むものであるといえる。 もっとも，本件明細書（図３，図５（Ａ），（Ｂ））には，「内壁の先端部が外壁に 到達していない」構成も記載されていることが認められるから，実質上特許請求の＼n範囲を拡張することに該当するとは認められない。なお，本件明細書には，「内壁の 先端部が外壁に到達していない」構成も記載されていることが認められる（図５（Ｊ）＼n（Ｋ））。 そして，訂正事項１は，内壁の先端部についての限定がされていなかった本件訂 正前の請求項１について，本件明細書の図５（Ｄ）のような，外壁と重なる「重合 部６ｂ」を有する内壁６の構造などの「内壁の先端部は・・・外壁に向かって」い＼nるものではない構成を除外することにより，本件訂正前の請求項１に記載された「内＼n壁」を限定するものであると認められる。 したがって，訂正事項１は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する ものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから，原告 の上記主張は採用することができない。
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2016.10. 4
平成27(行ケ)10229 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年9月28日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であると判断されました。
ア 本件技術的事項が，当業者によって，本願当初明細書等の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入し ないものと認められるかについて検討する。
イ まず，本願当初明細書等には，「空気噴射装置１１の正面には圧縮空気噴射 口２０が設けられており」，「圧縮空気噴射口２０の背面には…電磁弁２２が設けら れている」，「空気噴射装置１１は支持部材２３によって固定されており，支持部材 ２３には振動センサ２４が設置されている」と説明され（【００５９】），さらに， 本願当初明細書等の【図面１】ないし【図面３】（別紙１本件補正明細書図面目録 の【図面１】ないし【図面３】に同じ。）には，筐体の正面上部に空気噴射口があ り，筐体の背面上部よりも下方に電磁弁があり，空気噴射口の背面側の位置に，振 動センサの設置された支持部材がある空気噴射装置が描かれている。そうすると， 本願当初明細書等には，本件技術的事項のうち，空気噴射口が正面上部となるよう にみたときの縦方向に着目した上で，2)筐体の正面上部に空気噴射口を設け，筐体 の背面上部よりも下方に電磁弁を設けることを可能にし，空気噴射口の背面側の位＼n置に，振動センサの設置された支持部材を設けるという技術的事項については説明 されているということができる。 しかし，本件技術的事項には，空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦 方向に着目した上で，1)筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いものとするという 技術的事項も含まれるところ，本願当初明細書等の【図面２】には，横方向よりも 縦方向に短い筐体の形状を備える空気噴射装置が描かれており，本願当初明細書等 には，その他に，空気噴射装置の形状について言及されていない。そうすると，本 願当初明細書等には，本件技術的事項のうち，空気噴射口が正面上部になるように みたときに縦方向に着目した上で，1)筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いもの とするという技術的事項については説明されていないというべきである。 ウ よって，本件技術的事項は，当業者によって，本願当初明細書等の全ての記 載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内にあるということはできず， 「空気噴射装置」についてなされた本件補正は，新たな技術的事項を導入しないも のということはできない。
(4) 原告の主張
ア 原告は，本件補正は，空気噴射装置のうち，支持部材によって支持されてい る上方部分と支持されていない下方部分とに着目した場合，支持部材によって支持 されていない下方部分が，支持部材によって支持されている上方部分よりも縦方向 に長いことから，「空気噴射装置」について，「正面上部に前記空気噴射口を設けた 縦長の筐体」としたものである旨主張する。 しかし，前記(2)のとおり，「空気噴射装置」について「縦長の筐体」を備えると いう構成を付加することは，空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦方向＼nに着目した上で，筐体の形状，並びに，空気噴射口，電磁弁及び振動センサの設置 された支持部材の位置関係を特定するという技術的事項を追加するものであって， 単に，空気噴射装置のうち，支持部材によって支持されている上方部分と支持され ていない下方部分の縦方向の長さを比較するというものにとどまるものではない。 したがって，原告の前記主張は採用できない。
イ 原告は，本件補正において，「横長」の筐体とすべきところを，「縦長」の筐 体と誤記載をしてしまっただけであると主張するが，本件補正により追加された技 術的事項の認定は，客観的になされるべきものであるから，原告の上記主張は失当 である。
ア 本件技術的事項が，当業者によって，本願当初明細書等の全ての記載を総合 することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入し ないものと認められるかについて検討する。
イ まず，本願当初明細書等には，「空気噴射装置１１の正面には圧縮空気噴射 口２０が設けられており」，「圧縮空気噴射口２０の背面には…電磁弁２２が設けら れている」，「空気噴射装置１１は支持部材２３によって固定されており，支持部材 ２３には振動センサ２４が設置されている」と説明され（【００５９】），さらに， 本願当初明細書等の【図面１】ないし【図面３】（別紙１本件補正明細書図面目録 の【図面１】ないし【図面３】に同じ。）には，筐体の正面上部に空気噴射口があ り，筐体の背面上部よりも下方に電磁弁があり，空気噴射口の背面側の位置に，振 動センサの設置された支持部材がある空気噴射装置が描かれている。そうすると， 本願当初明細書等には，本件技術的事項のうち，空気噴射口が正面上部となるよう にみたときの縦方向に着目した上で，2)筐体の正面上部に空気噴射口を設け，筐体 の背面上部よりも下方に電磁弁を設けることを可能にし，空気噴射口の背面側の位＼n置に，振動センサの設置された支持部材を設けるという技術的事項については説明 されているということができる。 しかし，本件技術的事項には，空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦 方向に着目した上で，1)筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いものとするという 技術的事項も含まれるところ，本願当初明細書等の【図面２】には，横方向よりも 縦方向に短い筐体の形状を備える空気噴射装置が描かれており，本願当初明細書等 には，その他に，空気噴射装置の形状について言及されていない。そうすると，本 願当初明細書等には，本件技術的事項のうち，空気噴射口が正面上部になるように みたときに縦方向に着目した上で，1)筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いもの とするという技術的事項については説明されていないというべきである。 ウ よって，本件技術的事項は，当業者によって，本願当初明細書等の全ての記 載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内にあるということはできず， 「空気噴射装置」についてなされた本件補正は，新たな技術的事項を導入しないも のということはできない。
(4) 原告の主張
ア 原告は，本件補正は，空気噴射装置のうち，支持部材によって支持されてい る上方部分と支持されていない下方部分とに着目した場合，支持部材によって支持 されていない下方部分が，支持部材によって支持されている上方部分よりも縦方向 に長いことから，「空気噴射装置」について，「正面上部に前記空気噴射口を設けた 縦長の筐体」としたものである旨主張する。 しかし，前記(2)のとおり，「空気噴射装置」について「縦長の筐体」を備えると いう構成を付加することは，空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦方向＼nに着目した上で，筐体の形状，並びに，空気噴射口，電磁弁及び振動センサの設置 された支持部材の位置関係を特定するという技術的事項を追加するものであって， 単に，空気噴射装置のうち，支持部材によって支持されている上方部分と支持され ていない下方部分の縦方向の長さを比較するというものにとどまるものではない。 したがって，原告の前記主張は採用できない。
イ 原告は，本件補正において，「横長」の筐体とすべきところを，「縦長」の筐 体と誤記載をしてしまっただけであると主張するが，本件補正により追加された技 術的事項の認定は，客観的になされるべきものであるから，原告の上記主張は失当 である。
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2016.09. 8
平成27(行ケ)10216 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年8月29日 知的財産高等裁判所
クレームの用語について、原文に基づく誤訳訂正を求めました。裁判所は、実質上変更となるとした審決を維持しました。
(3) 本件公報に接した当業者の認識について
ア 前記(2)イのとおり，本件訂正前の明細書には，燐酸を示す化学式として， ホスホン酸の化学式が６か所にわたり記載されているというのであるから，「スルホ ン酸，燐酸及びカルボン酸からなる群」に含まれない「オクタデシルホスホン酸」 が作用成分として記載されていることとも相まって，本件公報に接した当業者は， 「燐酸」又は「リン酸」という記載か，ホスホン酸の化学式及び「オクタデシルホ スホン酸」という記載のいずれかが誤っており，請求項１の「燐酸」という記載に は「ホスホン酸」の誤訳である可能性があることを認識するものということができ＼nる。
イ しかし，更に進んで，本件公報に接した当業者であれば，請求項１の「燐 酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて，請求項１の「燐酸」 という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるといえるかを検討 すると，前記(1)イのとおり，請求項１の「燐酸」という記載は，それ自体明瞭であ り，技術的見地を踏まえても，「ホスホン酸」の誤訳であることを窺わせるような不 自然な点は見当たらないし，前記(2)アのとおり，本件訂正前の明細書において，「燐 酸」又は「リン酸」という記載は１１か所にものぼる上，請求項１の第２の処理溶 液の作用成分を形成するアニオン界面活性剤としてスルホン酸，カルボン酸と並ん で「燐酸」を選択し，その最適な実施形態を確認するための４つの比較実験におい て，燐酸や燐酸基が使用されたことが一貫して記載されている。 そうすると，化学式の記載が万国共通であり，その転記の誤りはあり得ても誤訳 が生じる可能性はないことを考慮しても，本件公報に接した当業者であれば，請求＼n項１の「燐酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて，請求項 １の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるとい うことはできない。 以上によれば，本件訂正事項（燐酸→ホスホン酸）を訂正することは，本件公報 に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する当業者その他不特定多数の一般第三＼n者の利益を害することになるものであって，実質上特許請求の範囲を変更するもの であり，１２６条６項により許されない。
(3) 本件公報に接した当業者の認識について
ア 前記(2)イのとおり，本件訂正前の明細書には，燐酸を示す化学式として， ホスホン酸の化学式が６か所にわたり記載されているというのであるから，「スルホ ン酸，燐酸及びカルボン酸からなる群」に含まれない「オクタデシルホスホン酸」 が作用成分として記載されていることとも相まって，本件公報に接した当業者は， 「燐酸」又は「リン酸」という記載か，ホスホン酸の化学式及び「オクタデシルホ スホン酸」という記載のいずれかが誤っており，請求項１の「燐酸」という記載に は「ホスホン酸」の誤訳である可能性があることを認識するものということができ＼nる。
イ しかし，更に進んで，本件公報に接した当業者であれば，請求項１の「燐 酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて，請求項１の「燐酸」 という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるといえるかを検討 すると，前記(1)イのとおり，請求項１の「燐酸」という記載は，それ自体明瞭であ り，技術的見地を踏まえても，「ホスホン酸」の誤訳であることを窺わせるような不 自然な点は見当たらないし，前記(2)アのとおり，本件訂正前の明細書において，「燐 酸」又は「リン酸」という記載は１１か所にものぼる上，請求項１の第２の処理溶 液の作用成分を形成するアニオン界面活性剤としてスルホン酸，カルボン酸と並ん で「燐酸」を選択し，その最適な実施形態を確認するための４つの比較実験におい て，燐酸や燐酸基が使用されたことが一貫して記載されている。 そうすると，化学式の記載が万国共通であり，その転記の誤りはあり得ても誤訳 が生じる可能性はないことを考慮しても，本件公報に接した当業者であれば，請求＼n項１の「燐酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて，請求項 １の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるとい うことはできない。 以上によれば，本件訂正事項（燐酸→ホスホン酸）を訂正することは，本件公報 に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する当業者その他不特定多数の一般第三＼n者の利益を害することになるものであって，実質上特許請求の範囲を変更するもの であり，１２６条６項により許されない。
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2016.08.29
平成27(行ケ)10245 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年8月24日 知的財産高等裁判所
新規事項違反なし、サポート要件違反なしとした審決が取り消されました。
当初明細書等の記載には，前記１(1)のとおり，便器と便座との間隙を形成する手 段としては便座昇降装置が記載されているが，他の手段は，何の記載も示唆もない。 すなわち，補正前発明は，便器と便座との間隙を形成する手段として，便座昇降 装置のみをその技術的要素として特定するものである。 そうすると，便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以 外の手段を導入することは，新たな技術的事項を追加することにほかならず，しか も，上記のとおり，その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから， 本件補正は，新規事項を追加するものと認められる。
(3) 被告の主張について
1) 被告は，当初明細書等に接した当業者にとって，便器と便座との間に拭き取 りアームを移動させるための間隙さえ形成されていればよく，その手段が当初明細 書等に例示されたもの限られないということは，自明の事項であると主張する。 しかしながら，便器と便座との間の間隙を形成する手段が自明な事項というには， その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでなければならず， 単に，他にも手段があり得るという程度では足りない。上記のとおり，当初明細書 等には，便座昇降装置以外の手段については何らの記載も示唆もないのであり，他 の手段が，当業者であれば一義的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たら ない。
2) また，被告は，公開特許公報には，便座昇降装置以外の手段で便器と便座と の間に間隙を設ける技術が開示されているから，当初明細書等に便座昇降装置以外 の手段で便器と便座との間に間隙を設けることは，当初明細書等に実質的に記載さ れていると主張する。 しかしながら，上記の自明な事項の解釈からいって，他に公知技術があるからと いって当該公知技術が明細書に実質的に記載されていることになるものでないこと は，明らかである。のみならず，上記公報に記載された技術は，容器６と座部３と の間に介護者が手を入れられる隙間を設けることを開示しているだけであり，便器 と便座との間に機械的な拭き取りアームが通過する間隙を設けることとは，全く技 術的意義を異にしている。
3) 被告の上記各主張は，いずれも採用することはできない。
・・・
３ 取消事由２（サポート要件充足の有無に対する判断の誤り）について
上記２に説示のとおり，当初明細書等には，便座昇降装置により便座が上昇され た際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙を設ける手段の記載はないところ， 本件発明に係る本件補正後の明細書及び図面（以下「本件明細書」という。甲４。） は，当初明細書等の発明の詳細な説明及び図面と同旨であり，本件明細書にも，便 座昇降装置により便座が上昇された際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙 を設ける手段の記載はない。そして，本件発明１５のような機械式拭き取り装置の 設置を前提として，便器と便座との間の間隙をどのように形成するかに関して何ら かの技術常識があるとは認められない。 そうすると，便器と便座との間の間隙を形成するに際して，便座昇降装置を用い るものに限定されない本件発明１５は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載した ものではなく，サポート要件を充足しないものである。したがって，本件発明１５ の発明特定事項を全て含む本件発明２３，本件発明２５ないし本件発明２９，及び 本件発明３０(１５)もまた，サポート要件を充足しないものである。 以上から，審決のサポート要件充足の有無に対する判断には，誤りがある。
当初明細書等の記載には，前記１(1)のとおり，便器と便座との間隙を形成する手 段としては便座昇降装置が記載されているが，他の手段は，何の記載も示唆もない。 すなわち，補正前発明は，便器と便座との間隙を形成する手段として，便座昇降 装置のみをその技術的要素として特定するものである。 そうすると，便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以 外の手段を導入することは，新たな技術的事項を追加することにほかならず，しか も，上記のとおり，その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから， 本件補正は，新規事項を追加するものと認められる。
(3) 被告の主張について
1) 被告は，当初明細書等に接した当業者にとって，便器と便座との間に拭き取 りアームを移動させるための間隙さえ形成されていればよく，その手段が当初明細 書等に例示されたもの限られないということは，自明の事項であると主張する。 しかしながら，便器と便座との間の間隙を形成する手段が自明な事項というには， その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでなければならず， 単に，他にも手段があり得るという程度では足りない。上記のとおり，当初明細書 等には，便座昇降装置以外の手段については何らの記載も示唆もないのであり，他 の手段が，当業者であれば一義的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たら ない。
2) また，被告は，公開特許公報には，便座昇降装置以外の手段で便器と便座と の間に間隙を設ける技術が開示されているから，当初明細書等に便座昇降装置以外 の手段で便器と便座との間に間隙を設けることは，当初明細書等に実質的に記載さ れていると主張する。 しかしながら，上記の自明な事項の解釈からいって，他に公知技術があるからと いって当該公知技術が明細書に実質的に記載されていることになるものでないこと は，明らかである。のみならず，上記公報に記載された技術は，容器６と座部３と の間に介護者が手を入れられる隙間を設けることを開示しているだけであり，便器 と便座との間に機械的な拭き取りアームが通過する間隙を設けることとは，全く技 術的意義を異にしている。
3) 被告の上記各主張は，いずれも採用することはできない。
・・・
３ 取消事由２（サポート要件充足の有無に対する判断の誤り）について
上記２に説示のとおり，当初明細書等には，便座昇降装置により便座が上昇され た際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙を設ける手段の記載はないところ， 本件発明に係る本件補正後の明細書及び図面（以下「本件明細書」という。甲４。） は，当初明細書等の発明の詳細な説明及び図面と同旨であり，本件明細書にも，便 座昇降装置により便座が上昇された際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙 を設ける手段の記載はない。そして，本件発明１５のような機械式拭き取り装置の 設置を前提として，便器と便座との間の間隙をどのように形成するかに関して何ら かの技術常識があるとは認められない。 そうすると，便器と便座との間の間隙を形成するに際して，便座昇降装置を用い るものに限定されない本件発明１５は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載した ものではなく，サポート要件を充足しないものである。したがって，本件発明１５ の発明特定事項を全て含む本件発明２３，本件発明２５ないし本件発明２９，及び 本件発明３０(１５)もまた，サポート要件を充足しないものである。 以上から，審決のサポート要件充足の有無に対する判断には，誤りがある。
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2016.07.22
平成28(ネ)10006 債務不存在確認請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年7月13日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
iPhoneなどのタッチパネルの制御発明について、1審と同じく104条の3で権利公使不能と判断されました。無効審判において訂正を行いましたが、その補正も要旨変更と判断されました。登録時の構＼成Ｄ、訂正請求時の構成Ｄ’および訂正請求を補正した後の構＼成要件Ｄ”については下記の通りです。
登録時の構成Ｄ
「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と，」
→
訂正請求時の構成Ｄ’（削除された部分を＜ ＞で，付加された部分を[ ]で示す。）
「＜前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，＞前前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化[，及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化]に応じて[，特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を，]前記情報処理装置が行うようにする制御手段と，」
→
訂正請求を補正した後の構成要件Ｄ”（削除された部分を＜ ＞で示す。）
「前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数＜又は該数の過渡的な変化＞に応じて，特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数＜又は該数の過渡的な変化＞に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を，前記情報処理装置が行うようにする制御手段と」
マルチタッチパネルシステムにおいて，位置検出手段により検出される２個所の 指示部位の指示位置の間の距離を算出し，算出される指示位置の間の距離又は該距 離の過渡的な変化に応じて所定の動作を行うことは，本件特許の出願前周知の技術 と認められる（甲１２の５８頁４〜１０行目，７３頁２〜１２行目，甲２２の【０ ０１５】〜【００１７】【００４６】，甲２３の【００３６】【００３７】【図１０】 【図１１】参照）である。 上記ア(ｱ)のとおり，甲１３発明も２箇所の指示位置の間の距離の相対比又はその 過渡的変化に着目しているものであり，指示位置間の距離又はその過渡的変化を基 礎としているから，甲１３発明において，上記周知技術を適用し，その距離算定方 法を構成要件Ｂ及Ｃの距離算定方法に置換することは，当業者が適宜なす程度のことであり，容易に想到できる。
(ｲ) 控訴人の主張について
控訴人は，相違点１は容易に想到できないと主張するが，相違点Ｂ及び相違点Ｃ の存在を前提とする主張であり，本件発明１と甲１３発明とが，相違点Ｂ及び相違 点 C の点で相違するものでないことは，上記アに認定のとおりであるから，その主 張を採用することはできない。
ウ 小括 以上からすれば，本件発明１は，甲１３発明及び周知技術に基いて，当業者が容 易に発明することができる。そうすると，本件発明１に係る特許は，特許無効審判 により無効にされるべきものと認められる。
登録時の構成Ｄ
「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と，」
→
訂正請求時の構成Ｄ’（削除された部分を＜ ＞で，付加された部分を[ ]で示す。）
「＜前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，＞前前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化[，及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化]に応じて[，特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を，]前記情報処理装置が行うようにする制御手段と，」
→
訂正請求を補正した後の構成要件Ｄ”（削除された部分を＜ ＞で示す。）
「前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数＜又は該数の過渡的な変化＞に応じて，特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数＜又は該数の過渡的な変化＞に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を，前記情報処理装置が行うようにする制御手段と」
マルチタッチパネルシステムにおいて，位置検出手段により検出される２個所の 指示部位の指示位置の間の距離を算出し，算出される指示位置の間の距離又は該距 離の過渡的な変化に応じて所定の動作を行うことは，本件特許の出願前周知の技術 と認められる（甲１２の５８頁４〜１０行目，７３頁２〜１２行目，甲２２の【０ ０１５】〜【００１７】【００４６】，甲２３の【００３６】【００３７】【図１０】 【図１１】参照）である。 上記ア(ｱ)のとおり，甲１３発明も２箇所の指示位置の間の距離の相対比又はその 過渡的変化に着目しているものであり，指示位置間の距離又はその過渡的変化を基 礎としているから，甲１３発明において，上記周知技術を適用し，その距離算定方 法を構成要件Ｂ及Ｃの距離算定方法に置換することは，当業者が適宜なす程度のことであり，容易に想到できる。
(ｲ) 控訴人の主張について
控訴人は，相違点１は容易に想到できないと主張するが，相違点Ｂ及び相違点Ｃ の存在を前提とする主張であり，本件発明１と甲１３発明とが，相違点Ｂ及び相違 点 C の点で相違するものでないことは，上記アに認定のとおりであるから，その主 張を採用することはできない。
ウ 小括 以上からすれば，本件発明１は，甲１３発明及び周知技術に基いて，当業者が容 易に発明することができる。そうすると，本件発明１に係る特許は，特許無効審判 により無効にされるべきものと認められる。
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2016.04.20
平成26(ネ)10080等 特許権侵害行為差止等請求控訴事件，同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年3月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
訂正要件を満たしているのかが争われました。裁判所は、新規事項であると判断しました。
被控訴人は，本件特許について本件訂正を行ったことに伴い，従前の特許発明に 基づく請求を維持したまま，限定的減縮を行った訂正後の発明に基づいて予備的請＼n求を行うところ，特許権者が自らの意思に基づいて訂正請求等を行う以上，特許権 に基づく侵害訴訟においても，これを訂正の再抗弁として位置付けて，訂正後の発 明に基づく請求のみを審理判断すべきものと解されるが，本件では，後記のとおり 訂正発明１に係る訂正自体が不適法であることから，予備的請求１だけでなく主位＼n的請求についても審理判断することとする。なお，予備的請求２については，被控＼n訴人の主張のとおり，訂正後の請求項４に基づく請求を，訂正の再抗弁として位置 付けて審理判断する。 そして，当裁判所は，主位的請求については，控訴人は本件発明１の技術的範囲 に属する控訴人方法１を使用していると認められる（争点(1)及び(6)）が，本件発 明１に係る特許には新規性欠如の無効理由はない（争点(2)）ものの，進歩性欠如 の無効理由がある（争点(3)）と判断する。また，予備的請求１については，訂正＼n発明１に係る本件訂正は不適法であり許容されない（争点(8)）上，控訴人が控訴 人方法２を使用しているとは認め難い（争点(9)）と判断する。さらに，予備的請＼n求２については，控訴人方法３は訂正発明４の技術的範囲に属すると認められる （争点(13)）ものの，訂正発明４に係る特許にも進歩性欠如の無効理由がある（争 点(14)）と判断する。
・・・
しかしながら，本件明細書には，スピネル型マンガン酸リチウムの製造過程にお いて用いられる電解二酸化マンガンにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態， あるいは，「本発明」における製造方法により得られるスピネル型マンガン酸リチ ウムにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態を具体的に特定する記載や，これ を示唆する記載は一切見当たらない。 したがって，本件明細書には，「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実＼n質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて，少なくとも明示 的な記載はないと認められる。
ウ 「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除＼nく。）」との事項が，本件明細書の記載から自明な事項であるか否か 次に，「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除＼nく。）」との事項が，本件明細書の記載から自明な事項であるか，すなわち，本件 出願時の技術常識に照らして，本件明細書に記載されているも同然であると理解す ることができるか否かについて検討する。 (ア) 本件発明１は，電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物又はカ リウム化合物で中和し，所定のｐＨ及びナトリウム又はカリウムの含有量とした電 解二酸化マンガンに，リチウム原料と，アルミニウムその他特定の元素のうち少な くとも１種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し， 所定の温度で焼成して作製することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの 製造方法であるところ，このような製造方法で製造したスピネル型マンガン酸リチ ウムにおいて，原料として用いられた電解二酸化マンガンの中和に用いられたナト リウム又はカリウムがどのような形態で存在するかについては，本件出願当時，少 なくともこれがＬｉＭｎ２Ｏ４の結晶構造中ではなく，その外側に存在するとの技＼n術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。
(イ) 一方，前記５(2)イ(ｳ)及び同ウのとおり，乙１８文献の記載に照ら して，リチウム二次電池の正極活物質として用いられるＬｉＭｎ２Ｏ４を作製する 際に，ナトリウム，ナトリウム化合物，アンモニウム化合物などの添加剤を混合し て焼成することにより，ＬｉＭｎ２Ｏ４の結晶構造中にナトリウムが取り込まれ，＼nそれによりマンガンの溶出が抑制されることが知られていたと認められ，また，乙 １５文献の記載に照らして，電解二酸化マンガンを水酸化ナトリウムで中和するこ とにより得られた二酸化マンガンは，ナトリウムを含有すること，このような二酸 化マンガンを原料にしてリチウムマンガン複合酸化物を作製すると，二酸化マンガ ン中のナトリウムは，リチウムマンガン複合酸化物中のリチウムイオンの吸蔵放出 サイトに取り込まれることが，広く知られていたと認められる。 そして，本件出願当時，中和剤あるいは添加剤として用いられたナトリウムが， 焼成後のリチウムマンガン複合酸化物やスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造＼n中に取り込まれることなく存在する場合があることや，その場合のナトリウムの具 体的な存在形態を示す知見を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) これらの事情に加え，ナトリウムを添加剤として添加する場合と， 電解二酸化マンガンの中和に用いる場合とで，焼成時のナトリウムの挙動に差異が あることを示す技術常識が存在すると認めるに足りる証拠はないことに照らせば， スピネル型マンガン酸リチウムの製造工程において用いられる電解二酸化マンガン をナトリウム又はカリウムで中和処理するとの本件明細書の記載に接した当業者は， 中和処理に用いられたナトリウムやカリウムが，焼成後に得られるスピネル型マン ガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることをごく自然に理解するというべき＼nである。これに対し，本件明細書の記載から，本件発明１の製造方法により製造さ れたスピネル型マンガン酸リチウムにおいて，ナトリウムやカリウムがＬｉＭｎ２ Ｏ４の結晶構造中ではなくその外側に存在することを，本件明細書に記載されてい＼nるのも同然の事項として理解することは，到底できないというべきである。 さらに，「本発明」におけるスピネル型マンガン酸リチウムの製造の際に用いら れる原料や製造工程の具体的な内容を含む本件明細書の記載を見ても，上記の理解 を否定すべき事情は見当たらない。
被控訴人は，本件特許について本件訂正を行ったことに伴い，従前の特許発明に 基づく請求を維持したまま，限定的減縮を行った訂正後の発明に基づいて予備的請＼n求を行うところ，特許権者が自らの意思に基づいて訂正請求等を行う以上，特許権 に基づく侵害訴訟においても，これを訂正の再抗弁として位置付けて，訂正後の発 明に基づく請求のみを審理判断すべきものと解されるが，本件では，後記のとおり 訂正発明１に係る訂正自体が不適法であることから，予備的請求１だけでなく主位＼n的請求についても審理判断することとする。なお，予備的請求２については，被控＼n訴人の主張のとおり，訂正後の請求項４に基づく請求を，訂正の再抗弁として位置 付けて審理判断する。 そして，当裁判所は，主位的請求については，控訴人は本件発明１の技術的範囲 に属する控訴人方法１を使用していると認められる（争点(1)及び(6)）が，本件発 明１に係る特許には新規性欠如の無効理由はない（争点(2)）ものの，進歩性欠如 の無効理由がある（争点(3)）と判断する。また，予備的請求１については，訂正＼n発明１に係る本件訂正は不適法であり許容されない（争点(8)）上，控訴人が控訴 人方法２を使用しているとは認め難い（争点(9)）と判断する。さらに，予備的請＼n求２については，控訴人方法３は訂正発明４の技術的範囲に属すると認められる （争点(13)）ものの，訂正発明４に係る特許にも進歩性欠如の無効理由がある（争 点(14)）と判断する。
・・・
しかしながら，本件明細書には，スピネル型マンガン酸リチウムの製造過程にお いて用いられる電解二酸化マンガンにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態， あるいは，「本発明」における製造方法により得られるスピネル型マンガン酸リチ ウムにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態を具体的に特定する記載や，これ を示唆する記載は一切見当たらない。 したがって，本件明細書には，「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実＼n質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて，少なくとも明示 的な記載はないと認められる。
ウ 「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除＼nく。）」との事項が，本件明細書の記載から自明な事項であるか否か 次に，「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除＼nく。）」との事項が，本件明細書の記載から自明な事項であるか，すなわち，本件 出願時の技術常識に照らして，本件明細書に記載されているも同然であると理解す ることができるか否かについて検討する。 (ア) 本件発明１は，電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物又はカ リウム化合物で中和し，所定のｐＨ及びナトリウム又はカリウムの含有量とした電 解二酸化マンガンに，リチウム原料と，アルミニウムその他特定の元素のうち少な くとも１種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し， 所定の温度で焼成して作製することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの 製造方法であるところ，このような製造方法で製造したスピネル型マンガン酸リチ ウムにおいて，原料として用いられた電解二酸化マンガンの中和に用いられたナト リウム又はカリウムがどのような形態で存在するかについては，本件出願当時，少 なくともこれがＬｉＭｎ２Ｏ４の結晶構造中ではなく，その外側に存在するとの技＼n術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。
(イ) 一方，前記５(2)イ(ｳ)及び同ウのとおり，乙１８文献の記載に照ら して，リチウム二次電池の正極活物質として用いられるＬｉＭｎ２Ｏ４を作製する 際に，ナトリウム，ナトリウム化合物，アンモニウム化合物などの添加剤を混合し て焼成することにより，ＬｉＭｎ２Ｏ４の結晶構造中にナトリウムが取り込まれ，＼nそれによりマンガンの溶出が抑制されることが知られていたと認められ，また，乙 １５文献の記載に照らして，電解二酸化マンガンを水酸化ナトリウムで中和するこ とにより得られた二酸化マンガンは，ナトリウムを含有すること，このような二酸 化マンガンを原料にしてリチウムマンガン複合酸化物を作製すると，二酸化マンガ ン中のナトリウムは，リチウムマンガン複合酸化物中のリチウムイオンの吸蔵放出 サイトに取り込まれることが，広く知られていたと認められる。 そして，本件出願当時，中和剤あるいは添加剤として用いられたナトリウムが， 焼成後のリチウムマンガン複合酸化物やスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造＼n中に取り込まれることなく存在する場合があることや，その場合のナトリウムの具 体的な存在形態を示す知見を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) これらの事情に加え，ナトリウムを添加剤として添加する場合と， 電解二酸化マンガンの中和に用いる場合とで，焼成時のナトリウムの挙動に差異が あることを示す技術常識が存在すると認めるに足りる証拠はないことに照らせば， スピネル型マンガン酸リチウムの製造工程において用いられる電解二酸化マンガン をナトリウム又はカリウムで中和処理するとの本件明細書の記載に接した当業者は， 中和処理に用いられたナトリウムやカリウムが，焼成後に得られるスピネル型マン ガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることをごく自然に理解するというべき＼nである。これに対し，本件明細書の記載から，本件発明１の製造方法により製造さ れたスピネル型マンガン酸リチウムにおいて，ナトリウムやカリウムがＬｉＭｎ２ Ｏ４の結晶構造中ではなくその外側に存在することを，本件明細書に記載されてい＼nるのも同然の事項として理解することは，到底できないというべきである。 さらに，「本発明」におけるスピネル型マンガン酸リチウムの製造の際に用いら れる原料や製造工程の具体的な内容を含む本件明細書の記載を見ても，上記の理解 を否定すべき事情は見当たらない。
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2016.03.25
平成27(行ケ)10015 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年3月10日 知的財産高等裁判所
H5年出願における補正が要件を具備しているのかについて審判では、新規事項でないと判断しました。裁判所は、法令の適用を誤ったが、旧41条と現行の17条の２第3項は判断基準は同じなので、取り消すまでもないと判断しました。
上記(2)によれば，本件当初明細書には，第一の割り溝をエッチングにより 形成する際に，所定の形状のマスクを形成すること（段落【０００８】，【００１８】 【００１９】），図４は図１に示すウエハーを窒化物半導体層側からみた平面図であ り，図１及び図４では，第一の割り溝は，ｐ型層３をエッチングして，ｎ型層２を 露出するように形成されていること（段落【００１２】，【００１８】，【００１９】），さらに，図４では，ｐ型層３の隅部は半弧状に切り欠いた形状となっており，この 切り欠いた部分にｎ層の電極を形成できること（段落【００１６】）が記載されてい る。上記の切り欠いた部分はｎ層の電極を形成するためのものであるから，ｎ型層 ２が露出していることも技術的に明らかであるといえるものの，本件当初明細書に は，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成するのか否かについては，明示的 には記載されていないことが認められる。 しかし，当業者であれば，半導体素子の形成に際して，工程数を削減することは当然に考慮すべき事項であるところ，第一の割り溝と切り欠いた部分はともにエッ チングによりｐ型層３を除去してｎ型層２を露出させることにより形成されるもの であるから，同時に形成することが可能であり，本件当初明細書の記載に照らして＼nも，ｐ型層３表面を基準とした両者の深さを異なるものにする必要性，すなわち，＼n両者を別工程で形成する必要性があるとは認められない。 そして，本件当初明細書の「図１に示すように第一の割り溝を形成すれば，第一 の割り溝の表面に電極を形成することもできる」（【００２７】）との記載も併せ考慮＼nすれば，本件当初明細書には，ｐ型層３のエッチングにより第一の割り溝を形成す る際に，ｐ型層３上に形成するマスクの形状を矩形の隅部が半弧状に切り欠いた形 状として，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成することも当業者にとって 自明な事項であり記載されているに等しいものと認められる。 なお，本件当初明細書には「図４・・・では，ｐ型層３を予めｎ層の電極が形成＼nできる線幅でエッチングして，第一の割り溝１１を形成し，さらにｐ型層３の隅部 を半弧状に切り欠いた形状としており，」（【００１６】）との記載があり，「さらに という文言から，第一の割り溝を形成した後に切り欠いた部分を形成するという解 釈の余地もないわけではない。しかし，本件当初明細書の前記記載に照らせば，上 記の「さらに」は，経時的な順序を意味するのではないと解されるから，上記「さ らに」との記載があることは，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成するこ とが自明な事項であるとの認定判断を左右するものではないといえる。 したがって，本件特許の請求項１及び請求項１を引用する請求項２ないし４に「前 記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形 状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成で きる平面を形成する工程と，」という記載を追加する本件補正は，願書に最初に添付 した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものと認められる。 なお，審決は，本件補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内のものである としたものの，これが旧法５３条１項及び同法４１条ではなく，現行特許法１７条 の２第３項の規定する要件を満たすとの判断をしていると解され，法令の適用を誤 ったものといわざるを得ない。 しかし，同項は，「第一項の規定により明細書，特許請求の範囲又は図面について 補正するときは，・・・願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・ に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定するところ，出願当 初の明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより，補正 が当業者によって，導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導 入しないものであるときは，当該補正は，明細書等に記載した事項の範囲内におい てするものということができ，補正事項が明細書等に明示的に記載されている場合 や，その記載から自明である事項である場合には，そのような補正は，特段の事情 のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，明細書等に記 載された範囲内においてするものであるということができると解される。 これに対し，旧法４１条における明細書等に記載した事項の範囲内についても， 同記載の範囲及び出願時において当業者が当初明細書の記載からみて自明な事項を 含むものと解されるから，現行特許法１７条の２第３項の解釈ともこの点において 実質的に異なるものではないということができる。 そして，本件補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてするものと 認められることは前記認定のとおりである。 以上によれば，審決は，法令の適用を誤ったものの，旧法を適用したとしても判 断内容自体には誤りはないから，本件補正が補正の規定の要件を満たすとの結論に おいても誤りはないといえる。 したがって，審決は，その結論に影響を及ぼす違法があるとまではいえないから， これを取り消すべきものということはできない。
上記(2)によれば，本件当初明細書には，第一の割り溝をエッチングにより 形成する際に，所定の形状のマスクを形成すること（段落【０００８】，【００１８】 【００１９】），図４は図１に示すウエハーを窒化物半導体層側からみた平面図であ り，図１及び図４では，第一の割り溝は，ｐ型層３をエッチングして，ｎ型層２を 露出するように形成されていること（段落【００１２】，【００１８】，【００１９】），さらに，図４では，ｐ型層３の隅部は半弧状に切り欠いた形状となっており，この 切り欠いた部分にｎ層の電極を形成できること（段落【００１６】）が記載されてい る。上記の切り欠いた部分はｎ層の電極を形成するためのものであるから，ｎ型層 ２が露出していることも技術的に明らかであるといえるものの，本件当初明細書に は，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成するのか否かについては，明示的 には記載されていないことが認められる。 しかし，当業者であれば，半導体素子の形成に際して，工程数を削減することは当然に考慮すべき事項であるところ，第一の割り溝と切り欠いた部分はともにエッ チングによりｐ型層３を除去してｎ型層２を露出させることにより形成されるもの であるから，同時に形成することが可能であり，本件当初明細書の記載に照らして＼nも，ｐ型層３表面を基準とした両者の深さを異なるものにする必要性，すなわち，＼n両者を別工程で形成する必要性があるとは認められない。 そして，本件当初明細書の「図１に示すように第一の割り溝を形成すれば，第一 の割り溝の表面に電極を形成することもできる」（【００２７】）との記載も併せ考慮＼nすれば，本件当初明細書には，ｐ型層３のエッチングにより第一の割り溝を形成す る際に，ｐ型層３上に形成するマスクの形状を矩形の隅部が半弧状に切り欠いた形 状として，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成することも当業者にとって 自明な事項であり記載されているに等しいものと認められる。 なお，本件当初明細書には「図４・・・では，ｐ型層３を予めｎ層の電極が形成＼nできる線幅でエッチングして，第一の割り溝１１を形成し，さらにｐ型層３の隅部 を半弧状に切り欠いた形状としており，」（【００１６】）との記載があり，「さらに という文言から，第一の割り溝を形成した後に切り欠いた部分を形成するという解 釈の余地もないわけではない。しかし，本件当初明細書の前記記載に照らせば，上 記の「さらに」は，経時的な順序を意味するのではないと解されるから，上記「さ らに」との記載があることは，第一の割り溝と切り欠いた部分を同時に形成するこ とが自明な事項であるとの認定判断を左右するものではないといえる。 したがって，本件特許の請求項１及び請求項１を引用する請求項２ないし４に「前 記ウエハーの窒化ガリウム系化合物半導体層側から第一の割り溝を所望のチップ形 状で線状にエッチングにより形成すると共に，第一の割り溝の一部に電極が形成で きる平面を形成する工程と，」という記載を追加する本件補正は，願書に最初に添付 した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものと認められる。 なお，審決は，本件補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内のものである としたものの，これが旧法５３条１項及び同法４１条ではなく，現行特許法１７条 の２第３項の規定する要件を満たすとの判断をしていると解され，法令の適用を誤 ったものといわざるを得ない。 しかし，同項は，「第一項の規定により明細書，特許請求の範囲又は図面について 補正するときは，・・・願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・ に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定するところ，出願当 初の明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより，補正 が当業者によって，導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導 入しないものであるときは，当該補正は，明細書等に記載した事項の範囲内におい てするものということができ，補正事項が明細書等に明示的に記載されている場合 や，その記載から自明である事項である場合には，そのような補正は，特段の事情 のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，明細書等に記 載された範囲内においてするものであるということができると解される。 これに対し，旧法４１条における明細書等に記載した事項の範囲内についても， 同記載の範囲及び出願時において当業者が当初明細書の記載からみて自明な事項を 含むものと解されるから，現行特許法１７条の２第３項の解釈ともこの点において 実質的に異なるものではないということができる。 そして，本件補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてするものと 認められることは前記認定のとおりである。 以上によれば，審決は，法令の適用を誤ったものの，旧法を適用したとしても判 断内容自体には誤りはないから，本件補正が補正の規定の要件を満たすとの結論に おいても誤りはないといえる。 したがって，審決は，その結論に影響を及ぼす違法があるとまではいえないから， これを取り消すべきものということはできない。
2016.03. 7
平成27(行ケ)10115 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年2月24日 知的財産高等裁判所
補正が限定的減縮でないとした判断は取り消されるべきと判断されました。ただ、補正後のクレームについて独立特許要件なしの判断は誤りはないとして全体としては拒絶審決が維持されています。
補正前発明は，請求項において「前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを 有し」と特定され，「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設けることが記載されると ともに，「前記発光素子から放射される光を入射する入射面と，前記入射面から入射 した光を反射する反射面と，前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射す る出射面」を「有する」ことが記載されているところ，この「前記発光素子から放 射される光を入射する入射面と，前記入射面から入射した光を反射する反射面と， 前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射する出射面」は，本願明細書の 記載によれば，「光方向変換部」と呼ばれるものである。そうすると，「光方向変換 素子」中には，「光方向変換部」と「ホルダ片」を設ける部分が記載されているもの の，その「ホルダ片」を設ける部分の具体的形状が特定されていないものと解され る。一方，補正発明は，「光方向変換部」を明示するとともに，「光方向変換素子」 の具体的形状，ホルダ片を設ける態様などについて，請求項に記載のとおり「嵌合 部が形成されたケース部」に限定したものである。 そうすると，本件補正は，補正発明の「光方向変換素子」を前記のとおり規定す ることによって，補正発明を特定するために必要な事項を限定するものと認められ る。
イ 産業上の利用分野及び解決課題について
補正発明及び補正前発明は，いずれも，「光源モジュール」であり，両者の産業上 の利用分野は同一である。 また，前記１のとおり，補正発明及び補正前発明の解決しようとする課題は，光 方向の厳密な調整を不要とし，輝度ムラのない光源モジュールを提供することであ る。 したがって，補正発明及び補正前発明の解決しようとする課題は，同一であると 認められる。
ウ よって，本件補正は，補正前発明を特定するために必要な事項を限定す るものであって，補正前発明と補正発明の産業上の利用分野及び解決しようとする 課題は同一であるから，特許法１７条の２第５項２号にいう「特許請求の範囲の減 縮」に該当し，これを目的要件違反とした審決の判断は，誤りである。
・・
被告は，本件補正によれば，補正発明は，「光方向変換部」（光学的機能を有する＼nもの）により特定されることに加え，「ホルダ片」を嵌合するための手段である「嵌 合部が形成されたケース部」（機械的機能を有するもの）によっても新たに特定され＼nることになり，「光方向変換部」により特定される補正前の「光方向変換素子」（光 学的機能を有するもの）を限定するものでないと主張する。＼nしかし，前記のとおり，補正前発明の「光方向変換素子」は，請求項１にあると おり，「『入射面』と，・・・『反射面』と，・・・『出射面』とを有する『透明材料』 からなる」もの，すなわち，「光方向変換部」を「有する」，「透明材料」からなるも のであるとともに，「前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを有し」と特定さ れ，「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設けるものである（被告は，これを機械的 機能と称する。）から，本件補正は，発明特定事項を新たに追加するものではなく，＼n上記主張を採用することはできない。 また，被告は，発明が解決しようとする課題が，補正前発明では，光方向の厳密 な調整を不要とし，輝度ムラのない光源モジュールを提供することであったのに対 し，補正発明では，嵌合部を持つ光方向変換素子を有する光源モジュールを提供す ることを追加しており，本件補正は，発明が解決しようとする課題を追加して変更 するものである旨主張する。 しかし，前記のとおり，補正発明は，補正前発明と同様の課題を有しているが， それに加えて，光方向変換素子がケース部と円形の光方向変換部からなり，ホルダ 片が光変換素子の嵌合凹部１１ａに内嵌固定されるということが，補正前発明又は 補正発明の課題であることを示す記載は存在せず，ケース部の形状やホルダ片の固 着態様に格別の意義があるとは認められないから，光方変換素子の「光方向変換部」 以外の形状を限定したからといって，新たな課題を追加したものとはいえない。
補正前発明は，請求項において「前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを 有し」と特定され，「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設けることが記載されると ともに，「前記発光素子から放射される光を入射する入射面と，前記入射面から入射 した光を反射する反射面と，前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射す る出射面」を「有する」ことが記載されているところ，この「前記発光素子から放 射される光を入射する入射面と，前記入射面から入射した光を反射する反射面と， 前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射する出射面」は，本願明細書の 記載によれば，「光方向変換部」と呼ばれるものである。そうすると，「光方向変換 素子」中には，「光方向変換部」と「ホルダ片」を設ける部分が記載されているもの の，その「ホルダ片」を設ける部分の具体的形状が特定されていないものと解され る。一方，補正発明は，「光方向変換部」を明示するとともに，「光方向変換素子」 の具体的形状，ホルダ片を設ける態様などについて，請求項に記載のとおり「嵌合 部が形成されたケース部」に限定したものである。 そうすると，本件補正は，補正発明の「光方向変換素子」を前記のとおり規定す ることによって，補正発明を特定するために必要な事項を限定するものと認められ る。
イ 産業上の利用分野及び解決課題について
補正発明及び補正前発明は，いずれも，「光源モジュール」であり，両者の産業上 の利用分野は同一である。 また，前記１のとおり，補正発明及び補正前発明の解決しようとする課題は，光 方向の厳密な調整を不要とし，輝度ムラのない光源モジュールを提供することであ る。 したがって，補正発明及び補正前発明の解決しようとする課題は，同一であると 認められる。
ウ よって，本件補正は，補正前発明を特定するために必要な事項を限定す るものであって，補正前発明と補正発明の産業上の利用分野及び解決しようとする 課題は同一であるから，特許法１７条の２第５項２号にいう「特許請求の範囲の減 縮」に該当し，これを目的要件違反とした審決の判断は，誤りである。
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被告は，本件補正によれば，補正発明は，「光方向変換部」（光学的機能を有する＼nもの）により特定されることに加え，「ホルダ片」を嵌合するための手段である「嵌 合部が形成されたケース部」（機械的機能を有するもの）によっても新たに特定され＼nることになり，「光方向変換部」により特定される補正前の「光方向変換素子」（光 学的機能を有するもの）を限定するものでないと主張する。＼nしかし，前記のとおり，補正前発明の「光方向変換素子」は，請求項１にあると おり，「『入射面』と，・・・『反射面』と，・・・『出射面』とを有する『透明材料』 からなる」もの，すなわち，「光方向変換部」を「有する」，「透明材料」からなるも のであるとともに，「前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを有し」と特定さ れ，「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設けるものである（被告は，これを機械的 機能と称する。）から，本件補正は，発明特定事項を新たに追加するものではなく，＼n上記主張を採用することはできない。 また，被告は，発明が解決しようとする課題が，補正前発明では，光方向の厳密 な調整を不要とし，輝度ムラのない光源モジュールを提供することであったのに対 し，補正発明では，嵌合部を持つ光方向変換素子を有する光源モジュールを提供す ることを追加しており，本件補正は，発明が解決しようとする課題を追加して変更 するものである旨主張する。 しかし，前記のとおり，補正発明は，補正前発明と同様の課題を有しているが， それに加えて，光方向変換素子がケース部と円形の光方向変換部からなり，ホルダ 片が光変換素子の嵌合凹部１１ａに内嵌固定されるということが，補正前発明又は 補正発明の課題であることを示す記載は存在せず，ケース部の形状やホルダ片の固 着態様に格別の意義があるとは認められないから，光方変換素子の「光方向変換部」 以外の形状を限定したからといって，新たな課題を追加したものとはいえない。
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2015.11. 1
平成26(ネ)10109 特許権侵害行為差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成27年10月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
訂正主張は時機に後れたとはないと判断されたものの、実質上変更に該当すると判断されました。
被控訴人らは，控訴人による本件訂正に係る訂正の対抗主張は時機 に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）に当たり，却下されるべきで ある旨主張するが，控訴人が，無効２０１２−８０００７３号の無効審判請 求事件において，本件訂正に係る訂正請求を行うに至った経過（前記第２の ２の「前提事実」(3)）及び原判決の判断内容等に鑑みれば，控訴人が，当審 で提出した平成２７年３月２０日付け控訴人第２準備書面において初めて本 件訂正に係る訂正の対抗主張を行ったことが，時機に後れたものということ はできないから，被控訴人らの上記主張は理由がない。
・・・
そこで，以上を踏まえて検討するに，本件訂正における訂正事項1)は，本件訂正前の請求項１について，同請求項の「水溶性かつ生体 内溶解性の高分子物質」の前に「シート状の支持体の少なくとも一方 の面に経皮吸収製剤が１又は２個以上保持され，皮膚に押し当てられ ることにより前記皮膚吸収製剤が皮膚に挿入される経皮吸収製剤保持 シートであって，」（構成要件Ｏ）を新たに加え，同請求項の「経皮＼n吸収剤。」（構成要件Ｇ）を「である，経皮吸収製剤保持シート。」＼n（構成要件Ｈ’）に訂正するというものであり，発明の対象を「経皮＼n吸収製剤」という物の発明から「経皮吸収製剤保持シート」という物 の発明に変更するものといえる。 そして，1)本件訂正前の特許請求の範囲中には，請求項１９として， 「シート状の支持体の少なくとも一方の面に請求項１〜１７のいずれ かに記載の経皮吸収製剤が１又は２個以上保持され，皮膚に押し当て られることにより前記皮膚吸収製剤が皮膚に挿入される経皮吸収製剤 保持シート」との記載があり，「経皮吸収製剤」の発明とは別に， 「経皮吸収製剤保持シート」の発明の記載があること，2)本件明細書 には，「経皮吸収製剤」の発明は，「難経皮吸収性の薬物等であって も高い効率で皮膚から目的物質を吸収させることができる」という効 果（段落【００５９】）を奏することが，「経皮吸収製剤保持シート」 の発明は，「本発明の経皮吸収製剤を簡便かつ効率的に投与すること ができる」という効果（段落【００６０】）を奏することが記載され るなど，「経皮吸収製剤」の発明と「経皮吸収製剤保持シート」の発 明とは，構成及び効果を異にする別個の発明として開示されているこ＼nとを併せ考慮すると，本件訂正前の請求項１の「経皮吸収製剤」とい う物の発明を「経皮吸収製剤保持シート」という物の発明に変更する 訂正事項1)に係る訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものとし て，特許法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条６項に 違反するものと認められる。仮にこのような物の発明の対象を変更す る訂正が許されるとすれば，「その物の生産にのみ用いる物」又は 「その物の生産に用いる物」の生産等の行為による間接侵害（同法１ ０１条１号ないし３号）が成立する範囲も異なるものとなり，特許請 求の範囲の記載を信頼する一般第三者の利益を害するおそれがあると いえるから，前記(イ)で述べた同法１２６条６項の規定の趣旨に反す るといわざるを得ない。他方で，本件においては，請求項１９の「経 皮吸収製剤保持シート」の発明について，発明の対象を変更すること なく必要な訂正を行い，当該請求項に基づいて特許権を行使すること も可能であるから，請求項１について，発明の対象の変更となるよう＼nな訂正をあえて認めなければ，特許権者である控訴人の権利保護に欠 けるという特段の事情もない。
被控訴人らは，控訴人による本件訂正に係る訂正の対抗主張は時機 に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）に当たり，却下されるべきで ある旨主張するが，控訴人が，無効２０１２−８０００７３号の無効審判請 求事件において，本件訂正に係る訂正請求を行うに至った経過（前記第２の ２の「前提事実」(3)）及び原判決の判断内容等に鑑みれば，控訴人が，当審 で提出した平成２７年３月２０日付け控訴人第２準備書面において初めて本 件訂正に係る訂正の対抗主張を行ったことが，時機に後れたものということ はできないから，被控訴人らの上記主張は理由がない。
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そこで，以上を踏まえて検討するに，本件訂正における訂正事項1)は，本件訂正前の請求項１について，同請求項の「水溶性かつ生体 内溶解性の高分子物質」の前に「シート状の支持体の少なくとも一方 の面に経皮吸収製剤が１又は２個以上保持され，皮膚に押し当てられ ることにより前記皮膚吸収製剤が皮膚に挿入される経皮吸収製剤保持 シートであって，」（構成要件Ｏ）を新たに加え，同請求項の「経皮＼n吸収剤。」（構成要件Ｇ）を「である，経皮吸収製剤保持シート。」＼n（構成要件Ｈ’）に訂正するというものであり，発明の対象を「経皮＼n吸収製剤」という物の発明から「経皮吸収製剤保持シート」という物 の発明に変更するものといえる。 そして，1)本件訂正前の特許請求の範囲中には，請求項１９として， 「シート状の支持体の少なくとも一方の面に請求項１〜１７のいずれ かに記載の経皮吸収製剤が１又は２個以上保持され，皮膚に押し当て られることにより前記皮膚吸収製剤が皮膚に挿入される経皮吸収製剤 保持シート」との記載があり，「経皮吸収製剤」の発明とは別に， 「経皮吸収製剤保持シート」の発明の記載があること，2)本件明細書 には，「経皮吸収製剤」の発明は，「難経皮吸収性の薬物等であって も高い効率で皮膚から目的物質を吸収させることができる」という効 果（段落【００５９】）を奏することが，「経皮吸収製剤保持シート」 の発明は，「本発明の経皮吸収製剤を簡便かつ効率的に投与すること ができる」という効果（段落【００６０】）を奏することが記載され るなど，「経皮吸収製剤」の発明と「経皮吸収製剤保持シート」の発 明とは，構成及び効果を異にする別個の発明として開示されているこ＼nとを併せ考慮すると，本件訂正前の請求項１の「経皮吸収製剤」とい う物の発明を「経皮吸収製剤保持シート」という物の発明に変更する 訂正事項1)に係る訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものとし て，特許法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条６項に 違反するものと認められる。仮にこのような物の発明の対象を変更す る訂正が許されるとすれば，「その物の生産にのみ用いる物」又は 「その物の生産に用いる物」の生産等の行為による間接侵害（同法１ ０１条１号ないし３号）が成立する範囲も異なるものとなり，特許請 求の範囲の記載を信頼する一般第三者の利益を害するおそれがあると いえるから，前記(イ)で述べた同法１２６条６項の規定の趣旨に反す るといわざるを得ない。他方で，本件においては，請求項１９の「経 皮吸収製剤保持シート」の発明について，発明の対象を変更すること なく必要な訂正を行い，当該請求項に基づいて特許権を行使すること も可能であるから，請求項１について，発明の対象の変更となるよう＼nな訂正をあえて認めなければ，特許権者である控訴人の権利保護に欠 けるという特段の事情もない。
2015.08. 2
平成26(行ケ)10227 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年7月29日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であるとした審決が維持されました
これに対し原告は，1)当初明細書等の段落【００４１】には，ミキサの 「混合信号」が，「m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t)) (3)」の式（ 式(3)」）で示されており，式(3)中の「cos(2πfct)」は送信信号，「cos (2πfct+φ(t))」は受信信号（甲１５の１，２），「φ(t)」は，「送信お よび受信信号の経路差（単一の反射体により反射が決定される場合）」で あること（段落【００４１】），2)当初明細書等の段落【００３９】には， 「パルス波形」の「無線周波数信号」である送信信号が「s(t)=u(t)cos(2 πfct+θ) (1)」の式（式(1)）で示されており，式(1)（送信信号s(t)） と式(3)（混合信号m(t)）とを対比すると，式(1)中の位相角θと式(3)中の 経路差φ(t)が形式的に同等であることは明確であるから，位相角θと経路 差φ(t)は，いずれも，余弦関数の引数の中の瞬時位相として現れており， 信号の位相に関する情報を伝えるものであること，3)「φ(t)」は，一般に 「位相シフト」，「位相オフセット」，「位相差」（甲１７の１，２）と呼 ばれていることからすると，「φ(t)」は，「位相シフト」，すなわち，「 位相差信号」を意味すること，4)送信された信号が反射して帰ってくると， その経路距離，すなわち経路差に応じて位相がずれており，「経路差」と「 位相差」は同じものを別の表現で表＼したものであることは，当業者にとって 自明であり（甲２０の１，２），「経路差（path difference）」と「位相差 （phase difference）」が密接に関連していることは，本願の優先権主張日 当時，一般的な技術常識であったこと，5)当初明細書等の段落【００７２】 には，「反射信号に送信信号を乗じ，それより呼吸，心活動，および身体 機能または動作を示すベースバンド信号を出力するように乗算回路を設け＼nてもよい。」との記載があること，及び6)当初明細書等の段落【００４１ 】及び図１（別紙明細書図面参照）の記載によれば，当初明細書等には， 式(3)中の「φ(t)」は，「送信および受信信号の経路差（単一の反射体に より反射が決定される場合）」を表すものであるが，「ベースバンド信号」＼nから得ることのできる「位相差信号」でもあり，また，ローパスフィルタ のフィルタリングにより混合信号から2fcを中心とする成分が除去された 後の出力信号は，位相差信号である「φ(t)」となり，この位相差信号に「 動作，呼吸，および心活動に関する情報」を含んでいることが開示されて いるといえるから，位相差信号である「φ(t)」から，「動作，呼吸，およ び心活動に関する情報」を導出できることが記載されているなどとして， 当初明細書等に，補正発明の本件構成に係る技術が記載されている旨主張＼nする。 しかしながら，原告の主張は，以下のとおり理由がない。
(ア) 当初明細書等の段落【００４１】中には， 「受信信号と送信信号は，ミキサと呼ばれる一般的な電子機器（アナロ グあるいはデジタル方式）により混合することができる。たとえばＣＷ の場合，混合信号は以下に等しい。 【数３】 m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t)) (3) ここでφ(t)は送信および受信信号の経路差（単一の反射体により反射が 決定される場合），γは反射信号の減衰量である。反射体が一定の場合 φ(t)およびm(t)は一定となる。我々に該当する例では，反射体（胸部な ど）が動作しており，m(t)が時間とともに変化する。簡単な例として， 呼吸により胸部が正弦動作している場合， 【数４】 resp(t)=cos(2πfmt) (4) 混合信号は，fm成分（およびフィルタリングにより簡単に除去可能な2f cを中心とする成分）を含んでいる。混合後のローパスフィルタの出力側 の信号を未処理センサ信号と称し，動作，呼吸，および心活動に関する 情報を含んでいる。」との記載があり，「φ(t)」は「送信および受信信 号の経路差（単一の反射体により反射が決定される場合）」であること が示されている。 しかるところ，「位相差」とは，同じ周波数を有し，同じ時点に属す るとされる二つの波の位相の差を意味し，０°〜３６０°の角度に相当 する値で示されるのに対し（甲１７の１（訳文甲１７の２），乙２）， 「経路差」とは，二つの波の間における波の源と干渉が起きる点との間 の経路の長さの違いを意味するものであり，「経路差」は「位相差」が 生じる一般的な要因となるが（甲２２の１（訳文甲２２の２）），「位 相差」と「経路差」は，概念的に異なるものである。 また，当初明細書等には，補正発明の特許請求の範囲（本件補正後の 請求項１）の「位相差信号」が「経路差」と同義であることについての 記載はなく，「φ(t)」が本件補正後の請求項１の「位相差信号」あるい は「前記生体対象から反射された前記反射信号と前記生体対象に向けて 送信された前記無線周波数（ＲＦ）のパルス信号との位相差を示す位相 差信号」に相当することについての記載も示唆もない。もっとも，原告 が主張するように，式(1)（送信信号s(t)）（当初明細書等の段落【００ ３９】）と式(3)（混合信号m(t)）（同段落【００４１】）とを対比する と，式(1)中の位相角θと式(3)中の経路差φ(t)が形式的に同等のもので あり，いずれも，余弦関数の引数の中の瞬時位相として信号の位相に関 する情報を伝えるという点で共通するといえるとしても，このことから 直ちに「φ(t)」が本件補正後の請求項１の「位相差信号」に相当するこ とを認めることはできない。
(イ) 仮に「φ(t)」が送信信号及び受信信号の「経路差」を表すとともに，＼nその位相差を示す「位相差信号」を表したものと解する余地があるとし＼nても，式(3)（m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t))）は，ミキサから 出力された混合信号m(t)に位相差信号としての「φ(t)」の成分が含まれ ていることを示したものにすぎず，プロセッサが「ベースバンド信号」 を分析し，「φ(t)」を決定したことを示したものとはいえないし，当初 明細書等の記載事項全体をみても，プロセッサが「ベースバンド信号」 を分析し，「φ(t)」を決定し，又は決定することができることを示す記 載はない。 また，当初明細書等には，プロセッサが，「φ(t)」又は「位相差信号」 から「呼吸，心活動，および身体機能または動作のうち１つ以上の測定＼n結果を導出」し，又は導出することができることについての記載はない。 (ウ) 以上によれば，当初明細書等には，式(3)中の「φ(t)」が，本件補 正後の請求項１の「位相差信号」あるいは「前記生体対象から反射され た前記反射信号と前記生体対象に向けて送信された前記無線周波数（Ｒ Ｆ）のパルス信号との位相差を示す位相差信号」に相当することについ ての開示があるものとはいえないし，また，プロセッサが「ベースバン ド信号」を分析し，「φ(t)」を決定し，「φ(t)」から「呼吸，心活動， および身体機能または動作のうち１つ以上の測定結果を導出」すること＼nについての開示があるものともいえないから，当初明細書等に補正発明 の本件構成に係る技術が記載されているとの原告の主張は，理由がない。＼n
これに対し原告は，1)当初明細書等の段落【００４１】には，ミキサの 「混合信号」が，「m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t)) (3)」の式（ 式(3)」）で示されており，式(3)中の「cos(2πfct)」は送信信号，「cos (2πfct+φ(t))」は受信信号（甲１５の１，２），「φ(t)」は，「送信お よび受信信号の経路差（単一の反射体により反射が決定される場合）」で あること（段落【００４１】），2)当初明細書等の段落【００３９】には， 「パルス波形」の「無線周波数信号」である送信信号が「s(t)=u(t)cos(2 πfct+θ) (1)」の式（式(1)）で示されており，式(1)（送信信号s(t)） と式(3)（混合信号m(t)）とを対比すると，式(1)中の位相角θと式(3)中の 経路差φ(t)が形式的に同等であることは明確であるから，位相角θと経路 差φ(t)は，いずれも，余弦関数の引数の中の瞬時位相として現れており， 信号の位相に関する情報を伝えるものであること，3)「φ(t)」は，一般に 「位相シフト」，「位相オフセット」，「位相差」（甲１７の１，２）と呼 ばれていることからすると，「φ(t)」は，「位相シフト」，すなわち，「 位相差信号」を意味すること，4)送信された信号が反射して帰ってくると， その経路距離，すなわち経路差に応じて位相がずれており，「経路差」と「 位相差」は同じものを別の表現で表＼したものであることは，当業者にとって 自明であり（甲２０の１，２），「経路差（path difference）」と「位相差 （phase difference）」が密接に関連していることは，本願の優先権主張日 当時，一般的な技術常識であったこと，5)当初明細書等の段落【００７２】 には，「反射信号に送信信号を乗じ，それより呼吸，心活動，および身体 機能または動作を示すベースバンド信号を出力するように乗算回路を設け＼nてもよい。」との記載があること，及び6)当初明細書等の段落【００４１ 】及び図１（別紙明細書図面参照）の記載によれば，当初明細書等には， 式(3)中の「φ(t)」は，「送信および受信信号の経路差（単一の反射体に より反射が決定される場合）」を表すものであるが，「ベースバンド信号」＼nから得ることのできる「位相差信号」でもあり，また，ローパスフィルタ のフィルタリングにより混合信号から2fcを中心とする成分が除去された 後の出力信号は，位相差信号である「φ(t)」となり，この位相差信号に「 動作，呼吸，および心活動に関する情報」を含んでいることが開示されて いるといえるから，位相差信号である「φ(t)」から，「動作，呼吸，およ び心活動に関する情報」を導出できることが記載されているなどとして， 当初明細書等に，補正発明の本件構成に係る技術が記載されている旨主張＼nする。 しかしながら，原告の主張は，以下のとおり理由がない。
(ア) 当初明細書等の段落【００４１】中には， 「受信信号と送信信号は，ミキサと呼ばれる一般的な電子機器（アナロ グあるいはデジタル方式）により混合することができる。たとえばＣＷ の場合，混合信号は以下に等しい。 【数３】 m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t)) (3) ここでφ(t)は送信および受信信号の経路差（単一の反射体により反射が 決定される場合），γは反射信号の減衰量である。反射体が一定の場合 φ(t)およびm(t)は一定となる。我々に該当する例では，反射体（胸部な ど）が動作しており，m(t)が時間とともに変化する。簡単な例として， 呼吸により胸部が正弦動作している場合， 【数４】 resp(t)=cos(2πfmt) (4) 混合信号は，fm成分（およびフィルタリングにより簡単に除去可能な2f cを中心とする成分）を含んでいる。混合後のローパスフィルタの出力側 の信号を未処理センサ信号と称し，動作，呼吸，および心活動に関する 情報を含んでいる。」との記載があり，「φ(t)」は「送信および受信信 号の経路差（単一の反射体により反射が決定される場合）」であること が示されている。 しかるところ，「位相差」とは，同じ周波数を有し，同じ時点に属す るとされる二つの波の位相の差を意味し，０°〜３６０°の角度に相当 する値で示されるのに対し（甲１７の１（訳文甲１７の２），乙２）， 「経路差」とは，二つの波の間における波の源と干渉が起きる点との間 の経路の長さの違いを意味するものであり，「経路差」は「位相差」が 生じる一般的な要因となるが（甲２２の１（訳文甲２２の２）），「位 相差」と「経路差」は，概念的に異なるものである。 また，当初明細書等には，補正発明の特許請求の範囲（本件補正後の 請求項１）の「位相差信号」が「経路差」と同義であることについての 記載はなく，「φ(t)」が本件補正後の請求項１の「位相差信号」あるい は「前記生体対象から反射された前記反射信号と前記生体対象に向けて 送信された前記無線周波数（ＲＦ）のパルス信号との位相差を示す位相 差信号」に相当することについての記載も示唆もない。もっとも，原告 が主張するように，式(1)（送信信号s(t)）（当初明細書等の段落【００ ３９】）と式(3)（混合信号m(t)）（同段落【００４１】）とを対比する と，式(1)中の位相角θと式(3)中の経路差φ(t)が形式的に同等のもので あり，いずれも，余弦関数の引数の中の瞬時位相として信号の位相に関 する情報を伝えるという点で共通するといえるとしても，このことから 直ちに「φ(t)」が本件補正後の請求項１の「位相差信号」に相当するこ とを認めることはできない。
(イ) 仮に「φ(t)」が送信信号及び受信信号の「経路差」を表すとともに，＼nその位相差を示す「位相差信号」を表したものと解する余地があるとし＼nても，式(3)（m(t)=γcos(2πfct)cos(2πfct+φ(t))）は，ミキサから 出力された混合信号m(t)に位相差信号としての「φ(t)」の成分が含まれ ていることを示したものにすぎず，プロセッサが「ベースバンド信号」 を分析し，「φ(t)」を決定したことを示したものとはいえないし，当初 明細書等の記載事項全体をみても，プロセッサが「ベースバンド信号」 を分析し，「φ(t)」を決定し，又は決定することができることを示す記 載はない。 また，当初明細書等には，プロセッサが，「φ(t)」又は「位相差信号」 から「呼吸，心活動，および身体機能または動作のうち１つ以上の測定＼n結果を導出」し，又は導出することができることについての記載はない。 (ウ) 以上によれば，当初明細書等には，式(3)中の「φ(t)」が，本件補 正後の請求項１の「位相差信号」あるいは「前記生体対象から反射され た前記反射信号と前記生体対象に向けて送信された前記無線周波数（Ｒ Ｆ）のパルス信号との位相差を示す位相差信号」に相当することについ ての開示があるものとはいえないし，また，プロセッサが「ベースバン ド信号」を分析し，「φ(t)」を決定し，「φ(t)」から「呼吸，心活動， および身体機能または動作のうち１つ以上の測定結果を導出」すること＼nについての開示があるものともいえないから，当初明細書等に補正発明 の本件構成に係る技術が記載されているとの原告の主張は，理由がない。＼n
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2015.07.30
平成26(行ケ)10158 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年7月16日 知的財産高等裁判所
審判請求時にした補正書に該当するか否かが争われました。裁判所は実質的に判断して補正書に該当すると認定し、拒絶審決を取り消しました。
特許法１７条の２第１項４号は，特許出願人は，拒絶査定不服審判を請 求する場合には，その審判請求と同時に願書に添付した明細書，特許請求 の範囲又は図面について補正をすることができる旨規定し，同法１７条４ 項は，手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには，手続補正書を提 出しなければならない旨規定し，また，特許法施行規則１１条１項は，手 続補正書の様式に関し，手続の補正は，「様式１３」によりしなければな らない旨規定している。 そこで，本件書面１が様式１３に適合するかどうかについて検討するに， 様式１３は，「【書類名】」欄に「手続補正書」，「【あて先】」欄に「特 許長官 殿」とそれぞれ記載し，「【事件の表示】」の「【出願番号】」＼n欄，【補正をする者】の「【識別番号】」欄，「【住所又は居所】」欄及 び【氏名又は名称】」欄，【代理人】の「【識別番号】」欄，「【住所又 は居所】」欄及び「【氏名又は名称】」欄，「【発送番号】」欄」，「【手 続補正１】」の「【補正対象書類名】」欄，「【補正対象項目名】」欄， 「【補正方法】」欄及び「【補正の内容】」欄を設け，その各欄に具体的 に記載すべき旨定めているところ，前記ア(ウ)によれば，本件書面１は， 「【補正対象項目名】」欄と記載すべきところを「【補正対象項目】」欄 と記載し，「【代理人】」の「【識別番号】」欄の記載がないほかは，様 式１３の定めに従った記載がされているものと認められる。 しかるところ，「【補正対象項目名】」欄の欄名を「【補正対象項目】」 と記載したことは，単なる誤記にすぎず，職権訂正の対象となる事柄であ るものと認められる。 次に，様式１３の「［備考］」の「２」に「識別ラベルをはり付けるこ とにより印を省略するときは，識別ラベルは「「【氏名又は名称】」（法 人にあつては「【代表?】」）の横にはるものとする。」との記載がある ことからすると，【代理人】の「【識別番号】」欄は識別ラベルを貼付す＼nる方法によって記載することができ，また，代理人がその押印をすること により「【識別番号】」欄の記載を要しないものと認められる。本件書面 １には，【代理人】の「【氏名又は名称】」欄に記載されたＣの押印はな く，「【識別番号】」欄の記載も，識別ラベルの貼付もないが，前記ア(ア )のとおり，Ｃは特許庁の窓口（出願支援課窓口）に訪れて，本件審判請求 書とともに，本件書面１を含む書類を提出していること，本件審判請求書 の【代理人】の「【氏名又は名称】」欄には，Ｃの氏名が記載され，その 押印がされていること（乙６の１枚目）に鑑みると，上記の点は，窓口の 担当者がＣに本件書面１への押印を求めることなどにより補正可能な軽微＼nな瑕疵にすぎないものと認められる。 さらに，様式１３には，「【提出日】」について，括弧書きで「（【提 出日】 平成 年 月 日）」と記載され，それが任意的記載事項であっ て，必要的記載事項に当たらないことが示されている。この点に関し，本 件書面１には，「【提出日】」欄に「平成２２年１２月 日」との記載が あるが，この記載は具体的な日を特定するものではなく，「【提出日】」 の記載に当たらないといえるから，本件書面１には，具体的な「【提出日 】」の記載がないものとして取り扱うべきものといえる。 以上によれば，本件書面１は，本願の特許請求の範囲の補正を内容とす る書面であって，様式１３に適合する手続補正書と認めるのが相当である。
ウ そして，本件審判請求書の「３・立証の趣旨」に，「拒絶されるべきで ない理由」として記載されている主たる理由は，平成２０年１０月１０日 付け手続補正による補正後の特許請求の範囲の請求項１ないし１６につい て補正をすることで拒絶理由を解消するという内容のものであり（乙６の ５頁ないし９頁記載の「（拒絶理由１）」ないし「（拒絶理由４）」に対 する反論部分を参照），しかも，本件審判請求書の「４・むすび」には， 「したがって，本願発明は引用文献１〜１０に記載された発明の内容に関 項を２つにまとめ， よって原査定を取り消す，この出願の発明はこれを特許すべきものとする， との審決をもとめる．」（乙６の１０頁〜１１頁）との記載がある。これ らの記載は，本願の特許請求の範囲が平成２０年１０月１０日付け手続補 正による補正後の請求項１ないし１６から本件書面１記載の請求項１及び ２に補正されたことを前提としたものであることは明らかである。 もっとも，本件審判請求書の「【提出物件の目録】」欄には，「【物件 名】」として，「１・手続補正書 １」及び「７・手続補正書 １」との 記載があり，「１・手続補正書 １」に対応するものとして本件書面１が， 「１・手続補正書 ７」に対応するものとして本件書面２が提出されてい るが（前記第２の１(2)ウ），本件書面２（甲４５，乙６）には，「【提出 日】」欄に平成２２年１０月５日，「【補正の内容】」欄に請求項１ない し３がそれぞれ記載され，「２２．１０．６」と刻印された特許庁国際出 願課名義の日付印が押印されていることに照らすと，本件書面２は，本件 審判請求書の提出日（平成２３年１２月２６日）より前に提出された手続 補正書であり，本件審判請求書の前提とする「請求項を２つにまとめ」る 手続補正に係る手続補正書に当たらないことは明らかである。 さらに，本件においては，拒絶査定不服審判請求書の「【提出物件の目 録】」欄に，拒絶査定不服審判請求と同時にする「手続補正書」を記載し てはならないことを定めた法令が存在することや特許庁がそのような運用 基準を定めて公表していることについての主張立証はない。
エ 前記イ及びウによれば，本件書面１は，本件審判請求書と同時に特許庁 に提出された，本願の特許請求の範囲の補正を内容とする様式１３に適合 する手続補正書であるから，特許法１７条の２第１項４号に基づく補正に 係る手続補正書に該当するものと認められる。 そうすると，本件審判手続においては，本件書面による補正が特許法１ ７条の２第３項ないし５項所定の補正の要件に適合するかどうかについて 審理判断を行い，適法であれば，本件書面による補正後の特許請求の範囲 （請求項１及び２）の記載に基づいて発明の要旨認定を行い，その特許要 件について審理判断を行うべきであったものであるが，本件審決には，本 件書面１による補正がされたことを看過し，上記審理判断を行うことなく， 本件書面による補正前の特許請求の範囲の記載に基づいて発明の要旨認定 を行った誤りがあり，この誤りは，審決の結論に影響を及ぼすべきものと 認められる。
特許法１７条の２第１項４号は，特許出願人は，拒絶査定不服審判を請 求する場合には，その審判請求と同時に願書に添付した明細書，特許請求 の範囲又は図面について補正をすることができる旨規定し，同法１７条４ 項は，手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには，手続補正書を提 出しなければならない旨規定し，また，特許法施行規則１１条１項は，手 続補正書の様式に関し，手続の補正は，「様式１３」によりしなければな らない旨規定している。 そこで，本件書面１が様式１３に適合するかどうかについて検討するに， 様式１３は，「【書類名】」欄に「手続補正書」，「【あて先】」欄に「特 許長官 殿」とそれぞれ記載し，「【事件の表示】」の「【出願番号】」＼n欄，【補正をする者】の「【識別番号】」欄，「【住所又は居所】」欄及 び【氏名又は名称】」欄，【代理人】の「【識別番号】」欄，「【住所又 は居所】」欄及び「【氏名又は名称】」欄，「【発送番号】」欄」，「【手 続補正１】」の「【補正対象書類名】」欄，「【補正対象項目名】」欄， 「【補正方法】」欄及び「【補正の内容】」欄を設け，その各欄に具体的 に記載すべき旨定めているところ，前記ア(ウ)によれば，本件書面１は， 「【補正対象項目名】」欄と記載すべきところを「【補正対象項目】」欄 と記載し，「【代理人】」の「【識別番号】」欄の記載がないほかは，様 式１３の定めに従った記載がされているものと認められる。 しかるところ，「【補正対象項目名】」欄の欄名を「【補正対象項目】」 と記載したことは，単なる誤記にすぎず，職権訂正の対象となる事柄であ るものと認められる。 次に，様式１３の「［備考］」の「２」に「識別ラベルをはり付けるこ とにより印を省略するときは，識別ラベルは「「【氏名又は名称】」（法 人にあつては「【代表?】」）の横にはるものとする。」との記載がある ことからすると，【代理人】の「【識別番号】」欄は識別ラベルを貼付す＼nる方法によって記載することができ，また，代理人がその押印をすること により「【識別番号】」欄の記載を要しないものと認められる。本件書面 １には，【代理人】の「【氏名又は名称】」欄に記載されたＣの押印はな く，「【識別番号】」欄の記載も，識別ラベルの貼付もないが，前記ア(ア )のとおり，Ｃは特許庁の窓口（出願支援課窓口）に訪れて，本件審判請求 書とともに，本件書面１を含む書類を提出していること，本件審判請求書 の【代理人】の「【氏名又は名称】」欄には，Ｃの氏名が記載され，その 押印がされていること（乙６の１枚目）に鑑みると，上記の点は，窓口の 担当者がＣに本件書面１への押印を求めることなどにより補正可能な軽微＼nな瑕疵にすぎないものと認められる。 さらに，様式１３には，「【提出日】」について，括弧書きで「（【提 出日】 平成 年 月 日）」と記載され，それが任意的記載事項であっ て，必要的記載事項に当たらないことが示されている。この点に関し，本 件書面１には，「【提出日】」欄に「平成２２年１２月 日」との記載が あるが，この記載は具体的な日を特定するものではなく，「【提出日】」 の記載に当たらないといえるから，本件書面１には，具体的な「【提出日 】」の記載がないものとして取り扱うべきものといえる。 以上によれば，本件書面１は，本願の特許請求の範囲の補正を内容とす る書面であって，様式１３に適合する手続補正書と認めるのが相当である。
ウ そして，本件審判請求書の「３・立証の趣旨」に，「拒絶されるべきで ない理由」として記載されている主たる理由は，平成２０年１０月１０日 付け手続補正による補正後の特許請求の範囲の請求項１ないし１６につい て補正をすることで拒絶理由を解消するという内容のものであり（乙６の ５頁ないし９頁記載の「（拒絶理由１）」ないし「（拒絶理由４）」に対 する反論部分を参照），しかも，本件審判請求書の「４・むすび」には， 「したがって，本願発明は引用文献１〜１０に記載された発明の内容に関 項を２つにまとめ， よって原査定を取り消す，この出願の発明はこれを特許すべきものとする， との審決をもとめる．」（乙６の１０頁〜１１頁）との記載がある。これ らの記載は，本願の特許請求の範囲が平成２０年１０月１０日付け手続補 正による補正後の請求項１ないし１６から本件書面１記載の請求項１及び ２に補正されたことを前提としたものであることは明らかである。 もっとも，本件審判請求書の「【提出物件の目録】」欄には，「【物件 名】」として，「１・手続補正書 １」及び「７・手続補正書 １」との 記載があり，「１・手続補正書 １」に対応するものとして本件書面１が， 「１・手続補正書 ７」に対応するものとして本件書面２が提出されてい るが（前記第２の１(2)ウ），本件書面２（甲４５，乙６）には，「【提出 日】」欄に平成２２年１０月５日，「【補正の内容】」欄に請求項１ない し３がそれぞれ記載され，「２２．１０．６」と刻印された特許庁国際出 願課名義の日付印が押印されていることに照らすと，本件書面２は，本件 審判請求書の提出日（平成２３年１２月２６日）より前に提出された手続 補正書であり，本件審判請求書の前提とする「請求項を２つにまとめ」る 手続補正に係る手続補正書に当たらないことは明らかである。 さらに，本件においては，拒絶査定不服審判請求書の「【提出物件の目 録】」欄に，拒絶査定不服審判請求と同時にする「手続補正書」を記載し てはならないことを定めた法令が存在することや特許庁がそのような運用 基準を定めて公表していることについての主張立証はない。
エ 前記イ及びウによれば，本件書面１は，本件審判請求書と同時に特許庁 に提出された，本願の特許請求の範囲の補正を内容とする様式１３に適合 する手続補正書であるから，特許法１７条の２第１項４号に基づく補正に 係る手続補正書に該当するものと認められる。 そうすると，本件審判手続においては，本件書面による補正が特許法１ ７条の２第３項ないし５項所定の補正の要件に適合するかどうかについて 審理判断を行い，適法であれば，本件書面による補正後の特許請求の範囲 （請求項１及び２）の記載に基づいて発明の要旨認定を行い，その特許要 件について審理判断を行うべきであったものであるが，本件審決には，本 件書面１による補正がされたことを看過し，上記審理判断を行うことなく， 本件書面による補正前の特許請求の範囲の記載に基づいて発明の要旨認定 を行った誤りがあり，この誤りは，審決の結論に影響を及ぼすべきものと 認められる。
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2015.06.17
平成26(行ケ)10242 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年6月10日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項とした審決が取り消されました。争点となった文言は、「(8) シュレッダ−補助器の横幅は，約３５ｃｍであるが，これはメ−カ−や機種により，シュレッダ−機本体の刃部分の横幅が異なる為，約３５ｃｍとしたが，Ａ３用紙が余裕を持って縦に入る位の横幅であり，」を「(8) シュレッダ−補助器の横幅は，メ−カ−や機種により，シュレッダ−機本体の刃部分の横幅が異なる為，各メ−カ−の各機種の刃部分の横幅に入る様に対応させた横幅の長さとする。」とした補正です。
公報を見ると、実案を基礎とした特許出願ですが、代理人無しの本人出願です。
前記第２の２(1)のとおりの当初請求項１の内容及び前記１のとおりの明細 書及び図面の内容によれば，当初明細書等には，シュレッダー機本体の刃部分 による幼児の指切断等の怪我を未然に防ぐために，シュレッダー機本体の刃部 分の上方に取り付けて，幼児の指がシュレッダー機本体の刃部分に届かないよ うにするシュレッダー補助器が開示されており，その具体的な構成は，シュレ＼nッダー補助器本体，ストッパー及び金属製爪部分から成り，シュレッダー機本 体紙差込口を金属製爪部分で挟み込むことによって，シュレッダー補助器本体 がストッパーによって同差込口を覆うように取り付けられ，これによって，シ ュレッダー機本体の刃部分に幼児の指が届かなくなるというものであると認め られる。 そして，当初請求項１の(8)にも「メ−カ−や機種により，シュレッダ−機 本体の刃部分の横幅が異なる」と記載されているとおり，シュレッダーは，処 理する紙の大きさ，メーカーや機種により，刃部分の横幅が異なることは明ら かであるが，仮に，本願に係るシュレッダー補助器の横幅がシュレッダー機本 体の紙差込口の横幅に満たないものであるとすれば，シュレッダー補助器によ ってシュレッダー機本体の紙差込口を覆うことのできない領域が生じることと なり，同領域において，幼児の指がシュレッダー機本体の当該刃部分に届くこ とを許し，幼児の指切断等の怪我が生じ得ることとなる。 他方，上記のとおりのシュレッダー補助器の具体的な構成や，図１及び２に＼n開示されたその具体的な形状，さらに図４に開示されたシュレッダー機本体へ の装着状況に照らすと，本願に係るシュレッダー補助器は，シュレッダー機本 体の紙差込口が凹んだ溝状となっているものを対象とし，その凹んだ溝状の部 分にストッパーを配置し，ストッパー底部と金属製爪部分とで紙差込口の凹み を形成する壁状の部分を挟み込むように装着するものであると認められるが， 仮に，シュレッダー補助器の横幅がシュレッダー機本体の紙差込口の横幅を超 えた長さであるとすれば，シュレッダー機本体の紙差込口の横幅に合わせて伸 縮可能であるような構＼造とするなど，補助器の横幅とシュレッダー機本体の紙 差込口の横幅に違いがあっても（場合によっては大きな違いが生じても），補 助器の装着が可能なように調整する工夫が当然に要求されるはずであるにもか＼nかわらず，その点に関する示唆は何らされていないことから，ストッパーが引 っ掛かるなどして凹んだ溝状の部分に配置することができなくなり，シュレッ ダー補助器を装着することができず，発明の技術的課題を解決することができ ないこととなる。 このような当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果，さら にはこれらに開示されたシュレッダー補助器の具体的な形状等に照らすと，当 初明細書等に開示されたシュレッダー補助器の横幅が１つのものに固定されて いたと理解するのは困難であり，むしろ，シュレッダー機本体の紙差込口の横 幅，すなわち，これに相応する刃部分の横幅に対応するものとすることが想定 されていたものと理解すべきことは明らかであるから，本件補正２における補 正事項，すなわち，請求項１の「(8) シュレッダ−補助器の横幅は，メ−カ −や機種により，シュレッダ−機本体の刃部分の横幅が異なる為，各メ−カ− の各機種の刃部分の横幅に入る様に対応させた横幅の長さとする。」との事項， 並びに，明細書【００１０】の「「(ネ) シュレッダ−補助器の横幅は，各メ −カ−の各機種の刃部分の横幅に，入るように対応した横幅の長さとし，」及 び「(ヨ) シュレッダ−補助器の横幅は，各メ−カ−の，各機種の刃部分の横 幅に入るように対応した横幅の長さとし，」との事項は，いずれも，当初明細 書等の記載から自明な事項であるというべきである。
公報を見ると、実案を基礎とした特許出願ですが、代理人無しの本人出願です。
前記第２の２(1)のとおりの当初請求項１の内容及び前記１のとおりの明細 書及び図面の内容によれば，当初明細書等には，シュレッダー機本体の刃部分 による幼児の指切断等の怪我を未然に防ぐために，シュレッダー機本体の刃部 分の上方に取り付けて，幼児の指がシュレッダー機本体の刃部分に届かないよ うにするシュレッダー補助器が開示されており，その具体的な構成は，シュレ＼nッダー補助器本体，ストッパー及び金属製爪部分から成り，シュレッダー機本 体紙差込口を金属製爪部分で挟み込むことによって，シュレッダー補助器本体 がストッパーによって同差込口を覆うように取り付けられ，これによって，シ ュレッダー機本体の刃部分に幼児の指が届かなくなるというものであると認め られる。 そして，当初請求項１の(8)にも「メ−カ−や機種により，シュレッダ−機 本体の刃部分の横幅が異なる」と記載されているとおり，シュレッダーは，処 理する紙の大きさ，メーカーや機種により，刃部分の横幅が異なることは明ら かであるが，仮に，本願に係るシュレッダー補助器の横幅がシュレッダー機本 体の紙差込口の横幅に満たないものであるとすれば，シュレッダー補助器によ ってシュレッダー機本体の紙差込口を覆うことのできない領域が生じることと なり，同領域において，幼児の指がシュレッダー機本体の当該刃部分に届くこ とを許し，幼児の指切断等の怪我が生じ得ることとなる。 他方，上記のとおりのシュレッダー補助器の具体的な構成や，図１及び２に＼n開示されたその具体的な形状，さらに図４に開示されたシュレッダー機本体へ の装着状況に照らすと，本願に係るシュレッダー補助器は，シュレッダー機本 体の紙差込口が凹んだ溝状となっているものを対象とし，その凹んだ溝状の部 分にストッパーを配置し，ストッパー底部と金属製爪部分とで紙差込口の凹み を形成する壁状の部分を挟み込むように装着するものであると認められるが， 仮に，シュレッダー補助器の横幅がシュレッダー機本体の紙差込口の横幅を超 えた長さであるとすれば，シュレッダー機本体の紙差込口の横幅に合わせて伸 縮可能であるような構＼造とするなど，補助器の横幅とシュレッダー機本体の紙 差込口の横幅に違いがあっても（場合によっては大きな違いが生じても），補 助器の装着が可能なように調整する工夫が当然に要求されるはずであるにもか＼nかわらず，その点に関する示唆は何らされていないことから，ストッパーが引 っ掛かるなどして凹んだ溝状の部分に配置することができなくなり，シュレッ ダー補助器を装着することができず，発明の技術的課題を解決することができ ないこととなる。 このような当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果，さら にはこれらに開示されたシュレッダー補助器の具体的な形状等に照らすと，当 初明細書等に開示されたシュレッダー補助器の横幅が１つのものに固定されて いたと理解するのは困難であり，むしろ，シュレッダー機本体の紙差込口の横 幅，すなわち，これに相応する刃部分の横幅に対応するものとすることが想定 されていたものと理解すべきことは明らかであるから，本件補正２における補 正事項，すなわち，請求項１の「(8) シュレッダ−補助器の横幅は，メ−カ −や機種により，シュレッダ−機本体の刃部分の横幅が異なる為，各メ−カ− の各機種の刃部分の横幅に入る様に対応させた横幅の長さとする。」との事項， 並びに，明細書【００１０】の「「(ネ) シュレッダ−補助器の横幅は，各メ −カ−の各機種の刃部分の横幅に，入るように対応した横幅の長さとし，」及 び「(ヨ) シュレッダ−補助器の横幅は，各メ−カ−の，各機種の刃部分の横 幅に入るように対応した横幅の長さとし，」との事項は，いずれも，当初明細 書等の記載から自明な事項であるというべきである。
2015.04.30
平成26(行ケ)10105等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年4月23日 知的財産高等裁判所
判決文が全部で２３０頁あります。争点の一つが訂正要件違反（「映像番組を代表する情報を出力するカメラ」が「番組情報を出力するカメラ」への訂正）が、実質上の拡張に当たるかです。知財高裁は、実質上の拡張であると判断しました。
上記記載によれば，本件発明２２の「デジタル映像記録装置」は，「映像番組を代表する情報を出力するカメラ」を備えることを理解することができる。＼nしかるところ，本件訂正前の請求項２２には，「映像番組を代表する情＼n報」について，その具体的構成を特に規定する記載はなく，また，本件明細書（甲３３）の発明の詳細な説明においても，「映像番組を代表＼する情報」の具体的構成について述べた記載はない。＼n一方で，本件訂正により削除された本件訂正前の請求項３４は，・・・というものであり（甲２４，３３），その記載中には，「映像番組を代表する情報」と「前記映像番組の情報」の用語が区別して用いられている。＼n以上によれば，本件訂正前の請求項２２の「映像番組を代表する情報」は，その文理上，「映像番組」の情報あるいは「映像番組」に係る情報のうちの「代表＼する」情報を意味するものと解される。 次に，本件訂正前の請求項２２には，「番組情報をデジタル圧縮する手段」，「前記パーソナルコンピューターを使用したオフライン編集に合った番組情報」，「オンライン編集に合った番組情報」，「前記番組情報」＼nとの記載があり，「番組情報」の用語が用いられている。 しかるところ，本件訂正前の請求項２２には，「番組情報」について，その具体的構成を特に規定する記載はなく，また，本件明細書の発明の詳細な説明においても，「番組情報」の具体的構＼成について述べた記載はない。 本件訂正前の請求項２２の記載を全体としてみると，「番組情報」にいう「番組」とは，「映像番組」を意味するものであり，「番組情報」は，「映像番組」の情報あるいは「映像番組」に係る情報をいうものと解される。 そうすると，本件訂正前の請求項２２の「映像番組を代表する情報」は，「番組情報」に含まれる情報であって，「番組情報」と上位概念・下位概念の関係にあるものと解される。
イ ・・・上記請求項２２の記載によれば，訂正事項２に係る本件訂正により，「映 像番組を代表する情報を出力するカメラ」が「番組情報を出力するカメラ」と訂正されたものであり，この訂正により，「カメラ」が出力する対象が「映像番組を代表＼する情報」から「番組情報」に変更されたことを理解することができる。 しかるところ，前記アのとおり，「映像番組を代表する情報」は，「番組情報」に含まれる情報であって，「番組情報」と上位概念・下位概念の関係にあるものと解されるから，本件訂正前の請求項２２の「カメラ」が出力する対象は，「映像番組を代表＼する情報」であったのが，本件訂正後の請求項２２の「カメラ」が出力する対象は，「映像番組を代表する情報」以外の「番組情報」に含まれる情報をも含むものとなり，この点において，本件訂正は，本件訂正前の請求項２２について，実質上特許請求の範囲を拡張するものであると認められる。＼n
上記記載によれば，本件発明２２の「デジタル映像記録装置」は，「映像番組を代表する情報を出力するカメラ」を備えることを理解することができる。＼nしかるところ，本件訂正前の請求項２２には，「映像番組を代表する情＼n報」について，その具体的構成を特に規定する記載はなく，また，本件明細書（甲３３）の発明の詳細な説明においても，「映像番組を代表＼する情報」の具体的構成について述べた記載はない。＼n一方で，本件訂正により削除された本件訂正前の請求項３４は，・・・というものであり（甲２４，３３），その記載中には，「映像番組を代表する情報」と「前記映像番組の情報」の用語が区別して用いられている。＼n以上によれば，本件訂正前の請求項２２の「映像番組を代表する情報」は，その文理上，「映像番組」の情報あるいは「映像番組」に係る情報のうちの「代表＼する」情報を意味するものと解される。 次に，本件訂正前の請求項２２には，「番組情報をデジタル圧縮する手段」，「前記パーソナルコンピューターを使用したオフライン編集に合った番組情報」，「オンライン編集に合った番組情報」，「前記番組情報」＼nとの記載があり，「番組情報」の用語が用いられている。 しかるところ，本件訂正前の請求項２２には，「番組情報」について，その具体的構成を特に規定する記載はなく，また，本件明細書の発明の詳細な説明においても，「番組情報」の具体的構＼成について述べた記載はない。 本件訂正前の請求項２２の記載を全体としてみると，「番組情報」にいう「番組」とは，「映像番組」を意味するものであり，「番組情報」は，「映像番組」の情報あるいは「映像番組」に係る情報をいうものと解される。 そうすると，本件訂正前の請求項２２の「映像番組を代表する情報」は，「番組情報」に含まれる情報であって，「番組情報」と上位概念・下位概念の関係にあるものと解される。
イ ・・・上記請求項２２の記載によれば，訂正事項２に係る本件訂正により，「映 像番組を代表する情報を出力するカメラ」が「番組情報を出力するカメラ」と訂正されたものであり，この訂正により，「カメラ」が出力する対象が「映像番組を代表＼する情報」から「番組情報」に変更されたことを理解することができる。 しかるところ，前記アのとおり，「映像番組を代表する情報」は，「番組情報」に含まれる情報であって，「番組情報」と上位概念・下位概念の関係にあるものと解されるから，本件訂正前の請求項２２の「カメラ」が出力する対象は，「映像番組を代表＼する情報」であったのが，本件訂正後の請求項２２の「カメラ」が出力する対象は，「映像番組を代表する情報」以外の「番組情報」に含まれる情報をも含むものとなり，この点において，本件訂正は，本件訂正前の請求項２２について，実質上特許請求の範囲を拡張するものであると認められる。＼n
2015.04. 6
平成25(行ケ)10131 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年2月5日 知的財産高等裁判所
審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下することができるとする主張は採用できないと判断されました。ただ本件における補正却下は問題なしと判断されました。
そこで検討するに，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法５０条本文は，拒絶査定をしようとする場合は，出願人に対し拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し，同法１７条の２第１項１号に基づき，出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ，これらの規定は，同法１５９条２項により，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。この準用の趣旨は，審査段階で示されなかった拒絶理由に基づいて直ちに請求不成立の審決を行うことは，審査段階と異なりその後の補正の機会も設けられていない（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。）以上，出願人である審判請求人にとって不意打ちとなり，過酷であるからである。そこで，手続保障の観点から，出願人に意見書の提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに，補正の機会を与えることにより，出願された特許発明の保護を図ったものと理解される。この適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は，拒絶査定不服審判において審判請求時の補正が行われ，補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも当然妥当するものであって，その後の補正の機会のない審判請求人の手続保障は，同様に重視されるべきものといえる。
以上の点を考慮すると，拒絶査定不服審判において，本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に，仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知し，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。これに対し，当該補正が他の補正の要件を欠いているような場合は，当然，補正を却下すべきであるし，当該補正が限定的減縮に該当するような場合であっても，当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には，査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえず，その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても，当業者である審判請求人に過酷とはいえず，手続保障の面で欠けることはないといえよう。そうすると，審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下することができるとする被告の主位的主張は，上記の説示に反する限度で採用することができない。
(2) 以上の点を踏まえて更に検討するに，本件において，拒絶査定の理由は，「補正前発明は，当業者が，引用文献１に記載された発明に対して，引用文献２に開示された技術及び周知技術を適用して容易に発明をすることができた」というものであるのに対し，審決の補正却下の理由は，「補正発明は，当業者が，引用文献１に記載された発明に対して周知技術を適用して容易に発明することができた」というものである。そうすると，両者の相違は，引用文献２に開示された技術について，拒絶査定ではこれを公知技術としたのに対し，審決ではこれを周知技術と評価して例示したのであって，審判請求人である原告にとって不意打ちとはいえないから，審判段階の独立特許要件の判断において改めてこの点について意見書の提出及び補正をする機会を与えなくとも，手続保障の面から審決に違背はないといえる。この点について原告は，審決が，拒絶理由通知書及び拒絶査定において引用されなかった参考文献１ないし３を引用しており，これらに対して補正できないことにかんがみれば十分な反論を行うことは困難であり，審理手続を尽くすことができたとはいえないと主張する。しかし，参考文献１ないし３は，審決において周知技術や常套手段を示すものとして引用されたものであり，後記３(2)及び(3)のとおり，いずれも実際に当業者にとっての周知の技術や常套手段を示したものと認められるのであるから，これに対する補正の機会が与えられなくとも（参考文献１及び２は，審判の審尋において示されたものであり，原告からこれらに対する反論として回答書（甲１４）が提出されている。），当業者である審査請求人にとって格別の不利益はないものと解され，原告の主張には理由がない。また，原告は，審決が，引用文献１及び２の記載の中から拒絶理由通知書及び拒絶査定で引用した箇所とは異なる箇所を引用しており，審理手続を尽くすことができなかったと主張する。しかし，拒絶理由通知書（甲７）及び拒絶査定（甲１０）では，引用文献１の一部を適示して，引用発明の本質的部分である「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒのツールバーのボタンからワンクリックで表示中のＷｅｂページのサーバのＷｈｏｉｓ情報を表＼＼示させるシステム」という技術事項が開示されていることを示したのに対し，審決では，当該摘示箇所を示した上で，引用発明の背景や目的効果等を示すために別途の箇所を摘記したもの認められるから，原告にとって不利益がないことは明らかであり，原告の主張には理由がない。したがって，審決が，補正発明は独立特許要件を満たさないことを理由として，審判段階で改めて拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下したことに誤りはなく，原告の主張する取消事由１は理由がない。
そこで検討するに，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法５０条本文は，拒絶査定をしようとする場合は，出願人に対し拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し，同法１７条の２第１項１号に基づき，出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ，これらの規定は，同法１５９条２項により，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。この準用の趣旨は，審査段階で示されなかった拒絶理由に基づいて直ちに請求不成立の審決を行うことは，審査段階と異なりその後の補正の機会も設けられていない（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。）以上，出願人である審判請求人にとって不意打ちとなり，過酷であるからである。そこで，手続保障の観点から，出願人に意見書の提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに，補正の機会を与えることにより，出願された特許発明の保護を図ったものと理解される。この適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は，拒絶査定不服審判において審判請求時の補正が行われ，補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも当然妥当するものであって，その後の補正の機会のない審判請求人の手続保障は，同様に重視されるべきものといえる。
以上の点を考慮すると，拒絶査定不服審判において，本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に，仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知し，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。これに対し，当該補正が他の補正の要件を欠いているような場合は，当然，補正を却下すべきであるし，当該補正が限定的減縮に該当するような場合であっても，当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には，査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえず，その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても，当業者である審判請求人に過酷とはいえず，手続保障の面で欠けることはないといえよう。そうすると，審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下することができるとする被告の主位的主張は，上記の説示に反する限度で採用することができない。
(2) 以上の点を踏まえて更に検討するに，本件において，拒絶査定の理由は，「補正前発明は，当業者が，引用文献１に記載された発明に対して，引用文献２に開示された技術及び周知技術を適用して容易に発明をすることができた」というものであるのに対し，審決の補正却下の理由は，「補正発明は，当業者が，引用文献１に記載された発明に対して周知技術を適用して容易に発明することができた」というものである。そうすると，両者の相違は，引用文献２に開示された技術について，拒絶査定ではこれを公知技術としたのに対し，審決ではこれを周知技術と評価して例示したのであって，審判請求人である原告にとって不意打ちとはいえないから，審判段階の独立特許要件の判断において改めてこの点について意見書の提出及び補正をする機会を与えなくとも，手続保障の面から審決に違背はないといえる。この点について原告は，審決が，拒絶理由通知書及び拒絶査定において引用されなかった参考文献１ないし３を引用しており，これらに対して補正できないことにかんがみれば十分な反論を行うことは困難であり，審理手続を尽くすことができたとはいえないと主張する。しかし，参考文献１ないし３は，審決において周知技術や常套手段を示すものとして引用されたものであり，後記３(2)及び(3)のとおり，いずれも実際に当業者にとっての周知の技術や常套手段を示したものと認められるのであるから，これに対する補正の機会が与えられなくとも（参考文献１及び２は，審判の審尋において示されたものであり，原告からこれらに対する反論として回答書（甲１４）が提出されている。），当業者である審査請求人にとって格別の不利益はないものと解され，原告の主張には理由がない。また，原告は，審決が，引用文献１及び２の記載の中から拒絶理由通知書及び拒絶査定で引用した箇所とは異なる箇所を引用しており，審理手続を尽くすことができなかったと主張する。しかし，拒絶理由通知書（甲７）及び拒絶査定（甲１０）では，引用文献１の一部を適示して，引用発明の本質的部分である「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒのツールバーのボタンからワンクリックで表示中のＷｅｂページのサーバのＷｈｏｉｓ情報を表＼＼示させるシステム」という技術事項が開示されていることを示したのに対し，審決では，当該摘示箇所を示した上で，引用発明の背景や目的効果等を示すために別途の箇所を摘記したもの認められるから，原告にとって不利益がないことは明らかであり，原告の主張には理由がない。したがって，審決が，補正発明は独立特許要件を満たさないことを理由として，審判段階で改めて拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下したことに誤りはなく，原告の主張する取消事由１は理由がない。
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2015.03.18
平成26(行ケ)10204 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年3月11日 知的財産高等裁判所
訂正を認めた審決が取り消されました。理由ですが、使用態様の限定は、経皮吸収製剤という物の発明を減縮するものではないというものです。本件は、無効理由なしとした第1次審決について、知財高裁で取り消され、審判に係属した後、訂正がなされ、訂正を認める、無効理由なしとした審決についての取消訴訟でした。
原告は，本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，訂正事項３が特許請求の範囲の減縮に該当するというためには，訂正前の特許請求の範囲から，一定の構成・態様の経皮吸収製剤を除外するものでなければならないのに，訂正事項３は，経皮吸収製剤という医療用針の使用方法を限定したものにすぎず，一定の構＼成・態様の経皮吸収製剤を除外するものではないから，特許請求の範囲の減縮には該当しないと主張する（前記第３の１）ので，以下，検討する。 特許法１３４条の２第１項ただし書は，特許無効審判における訂正は，特許請求の範囲の減縮（１号），誤記又は誤訳の訂正（２号），明瞭でない記載の釈明（３号），他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること（４号）を目的とする場合に限って許容される旨を定めているところ，訂正が特許請求の範囲の減縮（１号）を目的とするものということができるためには，訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるというべきである。 これを訂正事項３について見ると，訂正事項３は，訂正前の特許請求の範囲の請求項１に「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤」とあるのを，「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤（但し，・・・及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く）」に訂正するものである。 そうすると，本件発明は，「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，本件訂正発明も，「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であることが必要であり，そのためには，訂正事項３によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であること，言い換えれば，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要というべきである。＼nしかし，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によっても，経皮吸収製剤保持用具の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形状や構＼造も変わり得るものである。また，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によるか否かによって，経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まるというものでもない。 したがって，上記の「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様は，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえない。＼n以上のとおり，訂正事項３によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」は，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であるとはいえない。 そうすると，訂正事項３による訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，技術的に明確であるとはいえないから，訂正事項３は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。
原告は，本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，訂正事項３が特許請求の範囲の減縮に該当するというためには，訂正前の特許請求の範囲から，一定の構成・態様の経皮吸収製剤を除外するものでなければならないのに，訂正事項３は，経皮吸収製剤という医療用針の使用方法を限定したものにすぎず，一定の構＼成・態様の経皮吸収製剤を除外するものではないから，特許請求の範囲の減縮には該当しないと主張する（前記第３の１）ので，以下，検討する。 特許法１３４条の２第１項ただし書は，特許無効審判における訂正は，特許請求の範囲の減縮（１号），誤記又は誤訳の訂正（２号），明瞭でない記載の釈明（３号），他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること（４号）を目的とする場合に限って許容される旨を定めているところ，訂正が特許請求の範囲の減縮（１号）を目的とするものということができるためには，訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるというべきである。 これを訂正事項３について見ると，訂正事項３は，訂正前の特許請求の範囲の請求項１に「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤」とあるのを，「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤（但し，・・・及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く）」に訂正するものである。 そうすると，本件発明は，「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，本件訂正発明も，「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であることが必要であり，そのためには，訂正事項３によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であること，言い換えれば，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要というべきである。＼nしかし，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によっても，経皮吸収製剤保持用具の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形状や構＼造も変わり得るものである。また，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によるか否かによって，経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まるというものでもない。 したがって，上記の「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様は，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえない。＼n以上のとおり，訂正事項３によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能＼に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」は，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であるとはいえない。 そうすると，訂正事項３による訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，技術的に明確であるとはいえないから，訂正事項３は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。
2015.03.18
平成25(行ケ)10330 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年3月11日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が取り消されました。理由は新規事項違反の無効理由ありというものです。
そこで，本件技術を前記1)型及び2)型に適用できるか否かについて検討すると，本件補正前発明は，伝動歯車が「外歯」に限定されているのであるから，伝動外歯歯車は，偏心歯車との噛み合わせの位置関係から各偏心体軸歯車の内側に位置することとなる。ここで，本件当初明細書には，本件発明の構成要件である「伝動外歯歯車は単一の歯車からなり，出力軸（出力部材）に軸受を介して支持され」る構＼成が開示されており，伝動外歯歯車と出力軸との関係についてその余の構成は開示されていないところ，伝動外歯歯車と出力軸との上記位置関係を前提とすると，2)型においては，出力部材が内側となることから，「伝動外歯歯車は単一の歯車からなり，出力軸（出力部材）に軸受を介して支持され」る構成を想定できるとしても，1)型においては，下記模式図のとおり，伝動外歯歯車は，減速機の一番外側に位置する出力軸とはかけ離れた位置に存在することとなる。 そうすると，このようなかけ離れた位置にある伝動外歯歯車を出力軸に軸受を介して支持する構成については，当業者であっても明らかではないから，本件技術を外歯揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できるということはできない。＼nしたがって，本件補正は，新たな技術的事項を導入するものであると認められることから特許法１７条の２第３項に違反するものであって，これを適法とした審決の判断には誤りがある。
・・・・
(ｱ) 被告は，駆動源側のピニオンの回転を複数の偏心体軸に振り分けて伝達する構造に着目すると，本件当初明細書には，駆動源側のピニオンと伝動外歯歯車と偏心体軸歯車との関係が特定された発明が記載されており，「使用用途に応じて装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保することができると共に，動力伝達の更なる円滑化を図ることができる」装置として，「内歯揺動型」の構＼成は不可欠ではない「揺動型遊星歯車装置」が記載されているといえる旨主張する。 確かに，本件当初明細書を抽象化して読めば，駆動源側のピニオンと伝動外歯歯車と偏心体軸歯車との関係が特定された発明が記載され，「使用用途に応じて装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保することができると共に，動力伝達の更なる円滑化を図ることができる」装置として，「揺動型遊星歯車装置」が記載されていると解することはできる。 しかし，前記イで判示したとおり，本件当初明細書において開示されている本件 技術は，「複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介して揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において，前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と，該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と，該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸と，を備え，前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ，前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達されるように構成する」ものであるところ，これを外歯揺動型遊星歯車装置について適用しようとすると，当業者であっても1)型で実現する方法が不明であって，外歯揺動型遊星歯車装置を含めた技術が本件当初明細書に実質的に記載されているということはできない。
そこで，本件技術を前記1)型及び2)型に適用できるか否かについて検討すると，本件補正前発明は，伝動歯車が「外歯」に限定されているのであるから，伝動外歯歯車は，偏心歯車との噛み合わせの位置関係から各偏心体軸歯車の内側に位置することとなる。ここで，本件当初明細書には，本件発明の構成要件である「伝動外歯歯車は単一の歯車からなり，出力軸（出力部材）に軸受を介して支持され」る構＼成が開示されており，伝動外歯歯車と出力軸との関係についてその余の構成は開示されていないところ，伝動外歯歯車と出力軸との上記位置関係を前提とすると，2)型においては，出力部材が内側となることから，「伝動外歯歯車は単一の歯車からなり，出力軸（出力部材）に軸受を介して支持され」る構成を想定できるとしても，1)型においては，下記模式図のとおり，伝動外歯歯車は，減速機の一番外側に位置する出力軸とはかけ離れた位置に存在することとなる。 そうすると，このようなかけ離れた位置にある伝動外歯歯車を出力軸に軸受を介して支持する構成については，当業者であっても明らかではないから，本件技術を外歯揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できるということはできない。＼nしたがって，本件補正は，新たな技術的事項を導入するものであると認められることから特許法１７条の２第３項に違反するものであって，これを適法とした審決の判断には誤りがある。
・・・・
(ｱ) 被告は，駆動源側のピニオンの回転を複数の偏心体軸に振り分けて伝達する構造に着目すると，本件当初明細書には，駆動源側のピニオンと伝動外歯歯車と偏心体軸歯車との関係が特定された発明が記載されており，「使用用途に応じて装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保することができると共に，動力伝達の更なる円滑化を図ることができる」装置として，「内歯揺動型」の構＼成は不可欠ではない「揺動型遊星歯車装置」が記載されているといえる旨主張する。 確かに，本件当初明細書を抽象化して読めば，駆動源側のピニオンと伝動外歯歯車と偏心体軸歯車との関係が特定された発明が記載され，「使用用途に応じて装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保することができると共に，動力伝達の更なる円滑化を図ることができる」装置として，「揺動型遊星歯車装置」が記載されていると解することはできる。 しかし，前記イで判示したとおり，本件当初明細書において開示されている本件 技術は，「複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介して揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において，前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と，該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と，該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸と，を備え，前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ，前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達されるように構成する」ものであるところ，これを外歯揺動型遊星歯車装置について適用しようとすると，当業者であっても1)型で実現する方法が不明であって，外歯揺動型遊星歯車装置を含めた技術が本件当初明細書に実質的に記載されているということはできない。
2015.02.22
平成26(行ケ)10057 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年2月18日 知的財産高等裁判所
いわゆる限定的減縮について、補正前後で1対1対応である必要はなく、「，1)特許請求の範囲の減縮であること，2)補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，3)補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること」を満たせばよいとの判断基準が示されました。本件では、「請求項１の補正は，補正前の請求項には存在しなかった構成を付加するものというべきである」として、審決が維持されました。＼n
ア 原告は，いわゆる増項補正が特許法１７条の２第５項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについては，請求項の数から外形的，抽象的に判断すべきではなく，補正前後の請求項の内容に基づいて，新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的，具体的に検討して判断すべきであると主張する（前記第３の１。これに対し，被告は，同項の趣旨が，出願人の便宜と迅速，的確かつ公平な審査との調整の趣旨に基づき，例外的に一定の範囲に限って補正を認めたものであることに照らすと，同項２号は，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあることを前提としているというべきであり，一対一の対応関係にないような請求項を増加させる補正は，同号かっこ書の規定に該当しないと主張する。そこで，まず，この点について検討する。
イ 特許法１７条の２第５項は，「前２項に規定するもののほか，第１項第１号，第３号及び第４号に掲げる場合（同項第１号に掲げる場合にあっては，拒絶理由通知と併せて第５０条の２の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は，次に掲げる事項を目的とするものに限る。」と規定し，同項２号は，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために 必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定している。 特許法１７条の２第５項の趣旨は，特許請求の範囲について補正が行われると，審査官は補正後の特許請求の範囲について再度審査を行う必要があるところ，審査の長期化防止及び円滑化のため，最後の拒絶理由通知以降に行う特許請求の範囲の補正について，既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができる範囲内に限り補正を認めることにあるものと解される。 そして，同項２号は，単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定するのではなく，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの・・・に限る。）」と規定している。その趣旨は，単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定したのでは，出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内において，請求項に新たな構成要素を付加することにより，特許請求の範囲の減縮を行う補正も「特許請求の範囲の減縮」に含まれることとなることから，このような補正を許容すると，既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができなくなり，再度審査を行う必要が生じ，上記１７条の２第５項の趣旨に反することになるため，同法３６条５項が，「特許請求の範囲には，請求項に区分して，特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定していることを受けて，請求項に記載したすべての事項のうちの個々の事項を上記規定の趣旨で限定する補正に限る旨を明確化することにあると解される。
ウ 以上のような特許法１７条の２第５項２号の規定振り及びその趣旨に照らすと，同号に該当する補正は，多くの場合，補正前の請求項の発明特定事項を限定して減縮補正することにより，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあるようなものになることが考えられる。しかし，同号が，補正により，単に形式的に請求項の数が増加することがないという意味を含めて，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係にあることを定めていると解すべき根拠はない。 したがって，被告の前記主張の趣旨が，補正により請求項の数が増加するものはすべからく同号かっこ書の規定に該当しないというのであれば，そのような主張には法的根拠がなく，採用の限りではない。 同号は，かっこ書を含めてその要件を明確に規定しているのであるから，問題となる補正が同号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには，それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく，1)特許請求の範囲の減縮であること，2)補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，3)補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること，という要件（以下，上記各要件を単に「1)の要件」のようにいう。）を満たすことが必要であり，かつそれで十分であるというべきである。＼nしたがって，原告の前記主張中，これと異なり，補正前後の請求項の内容に基づいて，新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的，具体的に判断すべきであるとする部分も採用することができない。
エ ところで，審決は，請求項２を新たに追加する補正は，特許法１７条の２第５項各号に掲げるいずれの事項も目的とするものではない旨を述べるのみであり，上記1)から3)のいずれの要件を欠くことをその判断の理由としたのかは明らかではない。仮に，審決が，請求項２を新たに追加する補正は当然に同項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないと判断したのであるとすれば，判断の手法として，不適当なも のといわざるを得ない。 そこで，項を改めて，請求項１の補正及び請求項２を追加する補正が，原告の主張する特許法１７条の２第５項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについて，更に検討する。
ア 原告は，いわゆる増項補正が特許法１７条の２第５項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについては，請求項の数から外形的，抽象的に判断すべきではなく，補正前後の請求項の内容に基づいて，新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的，具体的に検討して判断すべきであると主張する（前記第３の１。これに対し，被告は，同項の趣旨が，出願人の便宜と迅速，的確かつ公平な審査との調整の趣旨に基づき，例外的に一定の範囲に限って補正を認めたものであることに照らすと，同項２号は，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあることを前提としているというべきであり，一対一の対応関係にないような請求項を増加させる補正は，同号かっこ書の規定に該当しないと主張する。そこで，まず，この点について検討する。
イ 特許法１７条の２第５項は，「前２項に規定するもののほか，第１項第１号，第３号及び第４号に掲げる場合（同項第１号に掲げる場合にあっては，拒絶理由通知と併せて第５０条の２の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は，次に掲げる事項を目的とするものに限る。」と規定し，同項２号は，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために 必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定している。 特許法１７条の２第５項の趣旨は，特許請求の範囲について補正が行われると，審査官は補正後の特許請求の範囲について再度審査を行う必要があるところ，審査の長期化防止及び円滑化のため，最後の拒絶理由通知以降に行う特許請求の範囲の補正について，既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができる範囲内に限り補正を認めることにあるものと解される。 そして，同項２号は，単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定するのではなく，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの・・・に限る。）」と規定している。その趣旨は，単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定したのでは，出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内において，請求項に新たな構成要素を付加することにより，特許請求の範囲の減縮を行う補正も「特許請求の範囲の減縮」に含まれることとなることから，このような補正を許容すると，既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができなくなり，再度審査を行う必要が生じ，上記１７条の２第５項の趣旨に反することになるため，同法３６条５項が，「特許請求の範囲には，請求項に区分して，特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定していることを受けて，請求項に記載したすべての事項のうちの個々の事項を上記規定の趣旨で限定する補正に限る旨を明確化することにあると解される。
ウ 以上のような特許法１７条の２第５項２号の規定振り及びその趣旨に照らすと，同号に該当する補正は，多くの場合，補正前の請求項の発明特定事項を限定して減縮補正することにより，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあるようなものになることが考えられる。しかし，同号が，補正により，単に形式的に請求項の数が増加することがないという意味を含めて，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係にあることを定めていると解すべき根拠はない。 したがって，被告の前記主張の趣旨が，補正により請求項の数が増加するものはすべからく同号かっこ書の規定に該当しないというのであれば，そのような主張には法的根拠がなく，採用の限りではない。 同号は，かっこ書を含めてその要件を明確に規定しているのであるから，問題となる補正が同号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには，それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく，1)特許請求の範囲の減縮であること，2)補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，3)補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること，という要件（以下，上記各要件を単に「1)の要件」のようにいう。）を満たすことが必要であり，かつそれで十分であるというべきである。＼nしたがって，原告の前記主張中，これと異なり，補正前後の請求項の内容に基づいて，新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的，具体的に判断すべきであるとする部分も採用することができない。
エ ところで，審決は，請求項２を新たに追加する補正は，特許法１７条の２第５項各号に掲げるいずれの事項も目的とするものではない旨を述べるのみであり，上記1)から3)のいずれの要件を欠くことをその判断の理由としたのかは明らかではない。仮に，審決が，請求項２を新たに追加する補正は当然に同項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないと判断したのであるとすれば，判断の手法として，不適当なも のといわざるを得ない。 そこで，項を改めて，請求項１の補正及び請求項２を追加する補正が，原告の主張する特許法１７条の２第５項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについて，更に検討する。
2015.02. 8
平成26(行ケ)10087 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年1月28日 知的財産高等裁判所
訂正要件（新規事項）を満たしていないとした審決が取り消されました。
以上のような本件明細書の記載，特に本件発明７に関する記載とその技術的意義からすれば，本件明細書の記載を見た当業者であれば，可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく，測定ユニットは，その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十＼分であると理解するものであり，そして，本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば，可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を，「懸下」以外の「埋設」等の態様とすることについても，本件明細書から自明のものであったと認められる。 したがって，本件明細書の記載を総合すれば，測定ユニットを「保持」する可動アームを含む本件訂正は新たな技術的事項を導入するものではなく，本件明細書に記載された事項から自明のものであると認められる。
(2) 審決の判断及び被告の主張について 審決は，測定ユニットを可動アームに取り付ける態様として，「保持」が上位概念，「懸下」，「埋設」及び「立設」がその下位概念であり，本件訂正は，「懸下」に加えて「埋設」や「立設」等の取付態様を含むものであり，本件明細書には「保持」について直接の記載はなく，「保持」が本件明細書における「懸下」の記載から自明な事項でもない理由として，次のアないしウのとおり述べている。しかし，審決のアないしウにおいて述べることは，次のとおり，理由がない。
ア 審決は，測定ユニットを可動アームに埋設した場合，「懸下」に比して「埋設」の態様によって，より速度の速い移動に対応できるとともに，懸下部材が不要となり，部品点数が少なくなるなどの一応の作用効果が生じることについて当事者間に争いがないから，「懸下」に比して「埋設」の態様が自明な事項，すなわち新たな技術的事項を導入しないものとまでいうことができない旨判断した（被告も同旨の主張をする。）。 しかし，審尋（甲３２）に対する原告の平成２６年１月２３日付け回答書（甲３４）の記載をみても，原告が上記作用効果が生じることを争っていないと認めることはできない。また，測定ユニットの可動アームへの「懸下」や「埋設」は，その具体的態様によって作用効果が異なるのであるから，測定ユニットの「懸下」を「埋設」にしたからといって，直ちに，より速度の速い移動に対応できるとともに，懸下部材が不要となり，部品点数が少なくなるなどの一応の作用効果が生じると認めることもできない。さらに，測定ユニットの「懸下」と「埋設」に関して，その作用効果において具体的な差異が生じるとしても，そのことは，本件明細書に記載された本件発明７の前記技術的意義とは直接関係のないことであり，また，本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば，本件訂正発明２が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。 したがって，審決の上記理由から，本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであるということはできない。
イ(ｱ) 審決は，測定ユニットが光照射によるものであれば，通常の構成では「埋設」した場合は原理的には測定ができないことになるが，特別の「配置，構＼成」を用いるか，「撮像素子」等の手法を用いて測定することにより，測定が必ずしも不可能ではないということができるから，「測定可能＼」な「埋設」の態様は，限定的なものであり，自明な事項であるとはいいきれず，新たな技術的事項を導入しないものとまでいうことはできない旨判断した（被告も同旨の主張をする。）。 しかし，前記(1)で判示したとおり，甲４２文献ないし甲４５文献によれば，バー コードラベルを斜め方向から読み取ったり，撮像素子で読み取ったりすることは，本件特許の出願当時，技術常識であったと認められる。 そうすると，当業者であれば，可動アームに測定ユニットを「埋設」した場合であっても，測定ユニットの機能が発揮することができるよう，光照射部がバーコードラベルの方向に向くように設置するものと認められ，このような「埋設」の態様は，本件明細書の記載と前記技術常識から自明であるから，「懸下」を「埋設」の態様にしたとしても，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。＼n
以上のような本件明細書の記載，特に本件発明７に関する記載とその技術的意義からすれば，本件明細書の記載を見た当業者であれば，可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく，測定ユニットは，その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十＼分であると理解するものであり，そして，本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば，可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を，「懸下」以外の「埋設」等の態様とすることについても，本件明細書から自明のものであったと認められる。 したがって，本件明細書の記載を総合すれば，測定ユニットを「保持」する可動アームを含む本件訂正は新たな技術的事項を導入するものではなく，本件明細書に記載された事項から自明のものであると認められる。
(2) 審決の判断及び被告の主張について 審決は，測定ユニットを可動アームに取り付ける態様として，「保持」が上位概念，「懸下」，「埋設」及び「立設」がその下位概念であり，本件訂正は，「懸下」に加えて「埋設」や「立設」等の取付態様を含むものであり，本件明細書には「保持」について直接の記載はなく，「保持」が本件明細書における「懸下」の記載から自明な事項でもない理由として，次のアないしウのとおり述べている。しかし，審決のアないしウにおいて述べることは，次のとおり，理由がない。
ア 審決は，測定ユニットを可動アームに埋設した場合，「懸下」に比して「埋設」の態様によって，より速度の速い移動に対応できるとともに，懸下部材が不要となり，部品点数が少なくなるなどの一応の作用効果が生じることについて当事者間に争いがないから，「懸下」に比して「埋設」の態様が自明な事項，すなわち新たな技術的事項を導入しないものとまでいうことができない旨判断した（被告も同旨の主張をする。）。 しかし，審尋（甲３２）に対する原告の平成２６年１月２３日付け回答書（甲３４）の記載をみても，原告が上記作用効果が生じることを争っていないと認めることはできない。また，測定ユニットの可動アームへの「懸下」や「埋設」は，その具体的態様によって作用効果が異なるのであるから，測定ユニットの「懸下」を「埋設」にしたからといって，直ちに，より速度の速い移動に対応できるとともに，懸下部材が不要となり，部品点数が少なくなるなどの一応の作用効果が生じると認めることもできない。さらに，測定ユニットの「懸下」と「埋設」に関して，その作用効果において具体的な差異が生じるとしても，そのことは，本件明細書に記載された本件発明７の前記技術的意義とは直接関係のないことであり，また，本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば，本件訂正発明２が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。 したがって，審決の上記理由から，本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであるということはできない。
イ(ｱ) 審決は，測定ユニットが光照射によるものであれば，通常の構成では「埋設」した場合は原理的には測定ができないことになるが，特別の「配置，構＼成」を用いるか，「撮像素子」等の手法を用いて測定することにより，測定が必ずしも不可能ではないということができるから，「測定可能＼」な「埋設」の態様は，限定的なものであり，自明な事項であるとはいいきれず，新たな技術的事項を導入しないものとまでいうことはできない旨判断した（被告も同旨の主張をする。）。 しかし，前記(1)で判示したとおり，甲４２文献ないし甲４５文献によれば，バー コードラベルを斜め方向から読み取ったり，撮像素子で読み取ったりすることは，本件特許の出願当時，技術常識であったと認められる。 そうすると，当業者であれば，可動アームに測定ユニットを「埋設」した場合であっても，測定ユニットの機能が発揮することができるよう，光照射部がバーコードラベルの方向に向くように設置するものと認められ，このような「埋設」の態様は，本件明細書の記載と前記技術常識から自明であるから，「懸下」を「埋設」の態様にしたとしても，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。＼n
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2015.02. 8
平成26(行ケ)10114 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年1月28日 知的財産高等裁判所
構成要件の一部のみ取り出して特定事項とし，当該特定事項を含む補正発明が発明の詳細な説明に記載された事項の範囲内にあるかを検討することは、間違いであるとして、拒絶審決が取り消されました。
審決は，「当該最終レンズの射出側の一部に，前記射出面が他の部分に対して突出して形成される突出部を有し」との特定事項を含む補正発明は，発明の詳細な説明に記載された事項を超えた事項を含むと判断した。 これに対し，原告は，審決が突出部に関する要件の一部を看過したと主張する（前記第３の１）。そこで，当該突出部の構成要件の内容について，以下，検討する。 補正発明は，「前記最終レンズは，前記液体と接する面であって前記照明光が通過する射出領域を一部に含む射出面と，当該最終レンズの射出側の一部に，前記射出面が他の部分に対して突出して形成される突出部を有し，前記第１方向の幅に基づいて規定される，前記突出部の中心は，前記第１方向に関して前記光軸から離れており，前記光軸に対して前記投影領域の中心と同じ側にある」との構成要件（以下「突出部の構＼成要件」という。）を備えている。 ここで，「最終レンズ」に形成される「前記突出部の中心は，前記第１方向に関して前記光軸から離れており，前記光軸に対して前記投影領域の中心と同じ側にある」から，その突出部（射出面）は，その形状がどのようなものであれ，光軸から第１方向に関して投影領域の中心と同じ側に離れた位置に中心を有する。さらに，「第１方向」とは，「投影領域の中心は，前記光軸と直交する第１方向に関して前記光軸から離れて」いるという補正発明の構成要件における「第１方向」であり，投影領域の中心が光軸から離れる方向のことである。したがって，光軸から第１方向に関して投影領域の中心と同じ側に離れた位置とは，要するに，光軸から投影領域の中心に向かって離れた位置のことである。＼n そうすると，突出部の構成要件は，全体として，最終レンズの突出部（射出面）が，それ自体の形状を問わず，光軸から投影領域の中心に向かって離れた位置に中心を有するという一つの事項を特定するものであるということができる。＼n補正発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか否かを判断するに当たっては，突出部の構成要件が全体として特定する上記の一つの事項が発明の詳細な説明に記載されているかどうかを検討すべきである。＼nこれに対して，審決は，前記のとおり，突出部の構成要件の一部のみ取り出して特定事項とし，当該特定事項を含む補正発明が発明の詳細な説明に記載された事項の範囲内にあるかを検討している。したがって，その判断手法には誤りがあるといわざるを得ない。＼n
審決は，「当該最終レンズの射出側の一部に，前記射出面が他の部分に対して突出して形成される突出部を有し」との特定事項を含む補正発明は，発明の詳細な説明に記載された事項を超えた事項を含むと判断した。 これに対し，原告は，審決が突出部に関する要件の一部を看過したと主張する（前記第３の１）。そこで，当該突出部の構成要件の内容について，以下，検討する。 補正発明は，「前記最終レンズは，前記液体と接する面であって前記照明光が通過する射出領域を一部に含む射出面と，当該最終レンズの射出側の一部に，前記射出面が他の部分に対して突出して形成される突出部を有し，前記第１方向の幅に基づいて規定される，前記突出部の中心は，前記第１方向に関して前記光軸から離れており，前記光軸に対して前記投影領域の中心と同じ側にある」との構成要件（以下「突出部の構＼成要件」という。）を備えている。 ここで，「最終レンズ」に形成される「前記突出部の中心は，前記第１方向に関して前記光軸から離れており，前記光軸に対して前記投影領域の中心と同じ側にある」から，その突出部（射出面）は，その形状がどのようなものであれ，光軸から第１方向に関して投影領域の中心と同じ側に離れた位置に中心を有する。さらに，「第１方向」とは，「投影領域の中心は，前記光軸と直交する第１方向に関して前記光軸から離れて」いるという補正発明の構成要件における「第１方向」であり，投影領域の中心が光軸から離れる方向のことである。したがって，光軸から第１方向に関して投影領域の中心と同じ側に離れた位置とは，要するに，光軸から投影領域の中心に向かって離れた位置のことである。＼n そうすると，突出部の構成要件は，全体として，最終レンズの突出部（射出面）が，それ自体の形状を問わず，光軸から投影領域の中心に向かって離れた位置に中心を有するという一つの事項を特定するものであるということができる。＼n補正発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか否かを判断するに当たっては，突出部の構成要件が全体として特定する上記の一つの事項が発明の詳細な説明に記載されているかどうかを検討すべきである。＼nこれに対して，審決は，前記のとおり，突出部の構成要件の一部のみ取り出して特定事項とし，当該特定事項を含む補正発明が発明の詳細な説明に記載された事項の範囲内にあるかを検討している。したがって，その判断手法には誤りがあるといわざるを得ない。＼n
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2014.12. 3
平成26(行ケ)10124 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年11月19日 知的財産高等裁判所
訂正事項は新規事項である、および、動機付けがあるとした審決が、取り消されました。
審決は，図１５と図１２とは，シート（１１０）の形状が同様であり，図１５の断面図では，永久接着手段（８０）が製品の主要面の両面にあることが示されていることからすれば，図１２の斜視図には，主要面の下面の接着手段が図示されていないとしても，製品とシートの上下両面とが永久接着手段で接着していると解するのが自然であるとし，これと同様に，図１７及び１８においても，実際の実施例では製品の主要面の両面が永久接着手段で接着しているのに，下面の接着手段が図示されなかったにすぎないと判断する。 しかし，図１２と図１５は，シート（１１０）を有する点で共通するものの，図１２と図１５の対応関係は明らかではなく，図１２の断面図が図１５であるとする根拠はないから，図１５で示された主要面の両面に配置された永久接着手段が，図１２では下面のものが省略されていると断定することはできない。そうすると，透視図である図１８の図面において上記のように上面にのみ接着手段が施されている構成が記載されているにもかかわらず，これを無視して，図１２の下面に接着手段が記載されていないことを理由として，図１７及び１８の構＼成について，推し量るのは合理的でなく，採用できない。 イ また，審決は，「主要面の一方においてのみ」永久接着手段（８０）を設ける構成それ自体は，本件明細書の記載から，当業者にとって自明であるといえるとしても，「切離し部分の中で主要面の一方のみが永久接着手段によりパケットに固定されていることにより，比較的小さな力Ｆでもって，容易にかつ確実に，切離し部分の切り離しが可能＼になり，また，消費者が引っ張っている途中で急に切れたりせずに，安定した形で切り離しを行うことができるという作用効果を奏する構成」という技術的思想が，当業者にとって自明であるとまではいえないとする。そして，＼nこの点につき，被告は，「参考図」及び「展開して示した力の作用を示す参考図」において，「上面側において，永久接着手段８０から切取線１７１までの距離ℓ１は短く，下面側において，永久接着手段８０から切取線１７１までの距離ℓ２は長いが，距離ℓ１，ℓ２の長短は，切取線１７１に加わる引張力ｆの大小には無関係である。」と主張する。 しかし，前記「参考図」において，個包装製品１０をＦの力で水平方向に引っ張った場合，永久接着手段８０に接着された上面側の包装紙の切取線１７１部分と接着されていない下面側の包装紙の切取線１７１部分には，同じ引張力ｆが働くが，包装紙は，紙，パラフィン紙，金属フォイル，プラスチックフォイル又はこれらの材料の種々の組合せから形成される（【００１７】参照）ことから，引張力ｆにより包装紙に伸びが生じることは自明である。そして，永久接着手段８０で接着された部分から切取線１７１までの上面側の包装紙の距離ℓ１は，永久接着手段８０で接着された部分から下面側の切取線１７１までの包装紙の距離ℓ２より短く，上面側の包装紙と下面側の包装紙は，同じ材質であり，伸びの割合は同じであることから，破断に至るまでに包装紙が伸び得る長さは，前記ℓ１の長さに係る包装紙の方が，前記ℓ２の長さに係る包装紙より短くなる。 したがって，切取線部分１７１に同じ引張力ｆが加わった場合，切取線部分において破断まで許容される伸びを超えた場合に，他の部分より弱い切取線部分において破断が生じることから，前記ℓ２の長さに係る包装紙の切取線部分（下面側）より早く前記ℓ１の長さに係る包装紙の切取線部分（上面側）が破断することとなる，すなわち，永久接着手段８０により接着されている上面側の包装紙の切取線部分の方が下面側のそれより切り離れやすくなるものと認められる。 以上によれば，永久接着手段（８０）が，主要面の一方のみにあれば，原告主張の作用効果を奏することはその構成自体から，当業者にとって自明であると認められ，当該作用効果によって新たな技術的事項が導入されたとすることはできない。
(4) 以上のとおりであるから，請求項１を訂正する事項である訂正事項２は， いわゆる新規事項とは認められず，訂正事項２が，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条第５項又は６項の規定に違反するということはできない。
・・・・
審決は，甲２発明Ａに，甲１の技術を適用すると，適用後の発明は，甲１に記載された上記の消費者にとって有用な作用効果を奏することが，当業者に明らかであるから，甲２発明Ａに甲１の技術を適用する動機付けは存在するとした。 しかし，これは，両発明を組み合わせることについての動機付けの判断に当たり，具体的な動機や示唆の有無について検討することなく，単に，組合せ後の発明が消費者にとって有用な作用効果を奏するとの理由で動機付けを肯定しているものであり，事後分析的な不適切な判断といわざるを得ない。
イ そこで，甲２発明Ａに甲１発明の技術を適用する動機付けについて検討すると，以下のとおりである。
すなわち，両発明とも，ガムなどの製品（包装体）を箱（収納容器）に収納するパッケージ（容器入り包装体）であり，同じ技術分野に属するものであって，製品（包装体）が取り外された後においても箱（収納容器）内で製品（包装体）を保持することができるようにするという点で課題（効果）を同じくする部分があるものと認められる。 しかし，甲２発明Ａは，前記２(2)のとおり，消費者が製品をシート及びハウジングから掴んで容易に取り出すことができ，かつ，多数の製品が取り外された後でも 製品を保持することができることを目的とし，そのために，製品とシートの間の結合（接着）は，製品をシートから容易に取り外すことのできる「剥離可能な」結合（接着）との構＼成をとったものである。 これに対し，甲１発明は，容器に収納されている形態の被包装物を，片手で簡便に取り出すことを可能とする容器入り包装体を提供することを目的として，包装体下方部を収納容器に永久的に固着すること，及び包装体の適宜位置に収納容器底面と略平行な切目線を設けること，の２つの要件により，包装体を収納容器から取り出す際，包装体を引っ張るだけで，包装体が切目線の部分で切り離され，包装体を被包装物の一部が露出した状態で取り出すことができるとの構＼成をとったものである。 そうすると，当業者は，製品をシートから容易に取り外すことのできる「剥離可能な」結合（接着）との構＼成をとった甲２発明Ａにおいて，製品とシート間及びシートと箱間の「接着」を「永久的」なものとすることによって，包装体が切目線の部分で切り離されるように構成した甲１発明を組み合わせることはないというべきである。＼nよって，甲１の技術を，甲２発明Ａに適用して，相違点１に係る本件発明１２の構成とすることは，当業者が容易に推考し得たことである，との審決の認定は誤りである。＼n
審決は，図１５と図１２とは，シート（１１０）の形状が同様であり，図１５の断面図では，永久接着手段（８０）が製品の主要面の両面にあることが示されていることからすれば，図１２の斜視図には，主要面の下面の接着手段が図示されていないとしても，製品とシートの上下両面とが永久接着手段で接着していると解するのが自然であるとし，これと同様に，図１７及び１８においても，実際の実施例では製品の主要面の両面が永久接着手段で接着しているのに，下面の接着手段が図示されなかったにすぎないと判断する。 しかし，図１２と図１５は，シート（１１０）を有する点で共通するものの，図１２と図１５の対応関係は明らかではなく，図１２の断面図が図１５であるとする根拠はないから，図１５で示された主要面の両面に配置された永久接着手段が，図１２では下面のものが省略されていると断定することはできない。そうすると，透視図である図１８の図面において上記のように上面にのみ接着手段が施されている構成が記載されているにもかかわらず，これを無視して，図１２の下面に接着手段が記載されていないことを理由として，図１７及び１８の構＼成について，推し量るのは合理的でなく，採用できない。 イ また，審決は，「主要面の一方においてのみ」永久接着手段（８０）を設ける構成それ自体は，本件明細書の記載から，当業者にとって自明であるといえるとしても，「切離し部分の中で主要面の一方のみが永久接着手段によりパケットに固定されていることにより，比較的小さな力Ｆでもって，容易にかつ確実に，切離し部分の切り離しが可能＼になり，また，消費者が引っ張っている途中で急に切れたりせずに，安定した形で切り離しを行うことができるという作用効果を奏する構成」という技術的思想が，当業者にとって自明であるとまではいえないとする。そして，＼nこの点につき，被告は，「参考図」及び「展開して示した力の作用を示す参考図」において，「上面側において，永久接着手段８０から切取線１７１までの距離ℓ１は短く，下面側において，永久接着手段８０から切取線１７１までの距離ℓ２は長いが，距離ℓ１，ℓ２の長短は，切取線１７１に加わる引張力ｆの大小には無関係である。」と主張する。 しかし，前記「参考図」において，個包装製品１０をＦの力で水平方向に引っ張った場合，永久接着手段８０に接着された上面側の包装紙の切取線１７１部分と接着されていない下面側の包装紙の切取線１７１部分には，同じ引張力ｆが働くが，包装紙は，紙，パラフィン紙，金属フォイル，プラスチックフォイル又はこれらの材料の種々の組合せから形成される（【００１７】参照）ことから，引張力ｆにより包装紙に伸びが生じることは自明である。そして，永久接着手段８０で接着された部分から切取線１７１までの上面側の包装紙の距離ℓ１は，永久接着手段８０で接着された部分から下面側の切取線１７１までの包装紙の距離ℓ２より短く，上面側の包装紙と下面側の包装紙は，同じ材質であり，伸びの割合は同じであることから，破断に至るまでに包装紙が伸び得る長さは，前記ℓ１の長さに係る包装紙の方が，前記ℓ２の長さに係る包装紙より短くなる。 したがって，切取線部分１７１に同じ引張力ｆが加わった場合，切取線部分において破断まで許容される伸びを超えた場合に，他の部分より弱い切取線部分において破断が生じることから，前記ℓ２の長さに係る包装紙の切取線部分（下面側）より早く前記ℓ１の長さに係る包装紙の切取線部分（上面側）が破断することとなる，すなわち，永久接着手段８０により接着されている上面側の包装紙の切取線部分の方が下面側のそれより切り離れやすくなるものと認められる。 以上によれば，永久接着手段（８０）が，主要面の一方のみにあれば，原告主張の作用効果を奏することはその構成自体から，当業者にとって自明であると認められ，当該作用効果によって新たな技術的事項が導入されたとすることはできない。
(4) 以上のとおりであるから，請求項１を訂正する事項である訂正事項２は， いわゆる新規事項とは認められず，訂正事項２が，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条第５項又は６項の規定に違反するということはできない。
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審決は，甲２発明Ａに，甲１の技術を適用すると，適用後の発明は，甲１に記載された上記の消費者にとって有用な作用効果を奏することが，当業者に明らかであるから，甲２発明Ａに甲１の技術を適用する動機付けは存在するとした。 しかし，これは，両発明を組み合わせることについての動機付けの判断に当たり，具体的な動機や示唆の有無について検討することなく，単に，組合せ後の発明が消費者にとって有用な作用効果を奏するとの理由で動機付けを肯定しているものであり，事後分析的な不適切な判断といわざるを得ない。
イ そこで，甲２発明Ａに甲１発明の技術を適用する動機付けについて検討すると，以下のとおりである。
すなわち，両発明とも，ガムなどの製品（包装体）を箱（収納容器）に収納するパッケージ（容器入り包装体）であり，同じ技術分野に属するものであって，製品（包装体）が取り外された後においても箱（収納容器）内で製品（包装体）を保持することができるようにするという点で課題（効果）を同じくする部分があるものと認められる。 しかし，甲２発明Ａは，前記２(2)のとおり，消費者が製品をシート及びハウジングから掴んで容易に取り出すことができ，かつ，多数の製品が取り外された後でも 製品を保持することができることを目的とし，そのために，製品とシートの間の結合（接着）は，製品をシートから容易に取り外すことのできる「剥離可能な」結合（接着）との構＼成をとったものである。 これに対し，甲１発明は，容器に収納されている形態の被包装物を，片手で簡便に取り出すことを可能とする容器入り包装体を提供することを目的として，包装体下方部を収納容器に永久的に固着すること，及び包装体の適宜位置に収納容器底面と略平行な切目線を設けること，の２つの要件により，包装体を収納容器から取り出す際，包装体を引っ張るだけで，包装体が切目線の部分で切り離され，包装体を被包装物の一部が露出した状態で取り出すことができるとの構＼成をとったものである。 そうすると，当業者は，製品をシートから容易に取り外すことのできる「剥離可能な」結合（接着）との構＼成をとった甲２発明Ａにおいて，製品とシート間及びシートと箱間の「接着」を「永久的」なものとすることによって，包装体が切目線の部分で切り離されるように構成した甲１発明を組み合わせることはないというべきである。＼nよって，甲１の技術を，甲２発明Ａに適用して，相違点１に係る本件発明１２の構成とすることは，当業者が容易に推考し得たことである，との審決の認定は誤りである。＼n
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2014.05.16
平成25(行ケ)10292 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年04月23日 知的財産高等裁判所
補正が限定的減縮には該当しないと審決が維持されました。
そこで，検討するに，本件補正は，補正前の請求項１（甲１）の末尾の「発光装置」を「光源」と補正するとともに，「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源であって」を追加する補正をして，補正後の請求項１（甲７）とする補正事項を含むものであるから，補正前発明における「発光装置」を「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」とするものである。補正前発明における「発光装置」は，本願明細書に示されるように，長尺状の基板と，前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と，光波長変換体を含み，前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と，を備え，前記封止部材は，前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに，前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され，前記封止部材を平面視した場合，前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有するもの（請求項１，段落【００１０】，【００２２】，【００２７】，【００４２】，【０１００】，【０１０５】）である。そして，実施例において，発光装置１００につき，以下の図１が示され，さらに，「本発明１の第１の実施形態に係る発光装置を複数個並べる場合」（段落【００９５】）として，「発光装置１００Ａ」と「発光装置１００Ｂ」を隣接配置する，以下の図６が示されている。これに対して，補正後の請求項１の「光源」は，「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」であり，補正前発明の「発光装置」を一の方向に隣接して複数配置するものである。そうすると，補正前の請求項１の「発光装置」を補正後の請求項１の「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」とすることは，特許請求の範囲を減縮することにはなるものの，補正前の「発光装置」を，より下位の発明の構成に限定するものではないから，本件補正は，補正前の請求項１における，発明を特定するために必要な事項を限定するものであるということはできない。よって，本件補正に係る請求項１の補正事項は，特許法１７条の２第５項２号にいう，特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものとはいえない。したがって，本件補正は，特許法１７条の２第５項２号の要件を満たしておらず，その他同項に定める要件に該当しないことは明らかであるから，本件補正を却下した審決に誤りはない。＼n
そこで，検討するに，本件補正は，補正前の請求項１（甲１）の末尾の「発光装置」を「光源」と補正するとともに，「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源であって」を追加する補正をして，補正後の請求項１（甲７）とする補正事項を含むものであるから，補正前発明における「発光装置」を「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」とするものである。補正前発明における「発光装置」は，本願明細書に示されるように，長尺状の基板と，前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と，光波長変換体を含み，前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と，を備え，前記封止部材は，前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに，前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され，前記封止部材を平面視した場合，前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有するもの（請求項１，段落【００１０】，【００２２】，【００２７】，【００４２】，【０１００】，【０１０５】）である。そして，実施例において，発光装置１００につき，以下の図１が示され，さらに，「本発明１の第１の実施形態に係る発光装置を複数個並べる場合」（段落【００９５】）として，「発光装置１００Ａ」と「発光装置１００Ｂ」を隣接配置する，以下の図６が示されている。これに対して，補正後の請求項１の「光源」は，「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」であり，補正前発明の「発光装置」を一の方向に隣接して複数配置するものである。そうすると，補正前の請求項１の「発光装置」を補正後の請求項１の「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」とすることは，特許請求の範囲を減縮することにはなるものの，補正前の「発光装置」を，より下位の発明の構成に限定するものではないから，本件補正は，補正前の請求項１における，発明を特定するために必要な事項を限定するものであるということはできない。よって，本件補正に係る請求項１の補正事項は，特許法１７条の２第５項２号にいう，特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものとはいえない。したがって，本件補正は，特許法１７条の２第５項２号の要件を満たしておらず，その他同項に定める要件に該当しないことは明らかであるから，本件補正を却下した審決に誤りはない。＼n
2014.03. 7
平成25(行ケ)10206 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年02月26日 知的財産高等裁判所
特許庁は、訂正された事項が新規事項でないと判断しましたが、裁判所はこれを否定しました。
本件訂正は，訂正前の「前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー」なる事項を訂正し，訂正後の「前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製で縦長形状のカバー」とするもので，減縮を目的として，カバーの構成をより具体的に特定したものと認められる。そして，上記訂正後の記載を見れば，「熱膨張率が異なる」とは，本体ハウジングに対してカバーの「熱膨張率が大きい」場合と「熱膨張率が小さい」場合が含まれることになることは，文言上明らかである。イ そこで，本体ハウジングに対して，「熱膨張率が大きい」カバーと「熱膨張率が小さい」カバーの双方が，本件明細書等に記載した範囲のものといえるか否かについて検討する。本件明細書等には，前記(1)アのとおり，「上記従来の回転角検出装置では，ホールＩＣ５２を固定するステータコア１０をモールド成形した樹脂製のカバー９は，これを取り付ける金属製のスロットルボディー１に比べて熱膨張率が大きい。しかも，このカバー９は，スロットルボディー１の下側部に配置されたモータ４や減速機構５を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大きくなる。」（段落【０００４】），「以上説明した本実施形態（１）では，ホールＩＣ２５を固定するステータコア２６をモールド成形した樹脂製のカバー２４は，これを取り付ける金属製のスロットルボディー１５に比べて熱膨張率が大きい。しかも，このカバー２４は，スロットルボディー１５の下側部に配置されたモータ１６や減速機構＼＼２０を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大きくなる。」（段落【００２６】）との記載があり，樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディーに比べて「熱膨張率が大きい」ことは明確に記載されていると認められる。一方，樹脂製のカバーが（金属製の）スロットルボディーに比べて「熱膨張率が小さい」ことは明示的に記載されておらず，これを示唆する記載もない。また，本件発明は，前記(1)で認定説示したように，従来の回転角検出装置においては，ホールＩＣを固定するステータコアをモールド成形した樹脂製のカバーは，これを取り付ける金属製のスロットルボディーに比べて熱膨張率が大きく，また，縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大きく，しかも，ホールＩＣの磁気検出方向とカバーの長手方向が平行になっていたため，カバーの熱変形によって，磁気検出ギャップ部のギャップやステータコアと磁石とのギャップが変化して，回転角の検出精度が低下するという欠点があったことから，カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく抑えて，回転角の検出精度を向上することを目的としている。すなわち，本件発明は，樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディー（本体ハウジング）に比べて熱膨張率が大きいことを前提とする課題を解決しようとするものであって，樹脂製のカバーがスロットルボディー（本体ハウジング）に比べて熱膨張率が小さいことは想定していない。そして，本件明細書等に記載されたスロットルバルブの回転角検出装置は，自動車のスロットルバルブの回転角検出装置において，エンジンルームからスロットルバルブに到達する熱により，本体ハウジングに相当の熱量が加わることを前提としていることはその構造上自明であるから，そのような熱量の加わる本体ハウジングにカバーよりも熱膨張率の大きい材質を用いることは技術的に想定し難い。なお，段落【００３９】に「スロットルバルブの回転角検出装置以外の回転角検出装置に適用しても良い。」との記載があるところ，その実施例や具体的な構＼＼成が示されているものでなく，これは，回転角の被検出物がスロットルバルブに限定されないものである旨を記載したものにすぎない。スロットルバルブ以外の被検出物を想定したとしても，前記に述べた本件発明の課題及びその解決原理に照らせば，樹脂製のカバーの側が縦長形状で長手方向に膨張することを前提としているのであって，本体ハウジングの側の熱膨張率が，樹脂製のカバーよりも大きいという例は，スロットルバルブの回転角検出装置以外の装置においても，想定されていないというべきである。そうすると，樹脂製のカバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率よりも小さいことは，出願の当初から想定されていたものということはできず，本件訂正により導かれる技術的事項が本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項であると認めることはできない。
ウ 被告の主張について
被告は，本件発明１において，「熱膨張率」の限定がなかったのを，訂正によって熱膨張率の限定を加えた減縮訂正であるから，「カバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率よりも小さい」は，本件訂正によって新たに含まれることになったのではなく，本件訂正前から含まれていた事項であると主張する。しかし，前記のとおり，本件訂正が減縮を目的とするものであることはそのとおりであるとしても，新規事項の追加に当たるか否かは，本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえるか否かによって決せられる，次元の異なる問題であって，上記主張は採用できない。また，被告は，樹脂製カバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率より大きい例は，熱変形が生じる典型的な事例であって，熱膨張率が小さい例も含まれる旨主張する。本件明細書の段落【０００１】，【発明の属する技術分野】においては，自動車の電子スロットルシステムにおけるスロットルバルブの回転軸の回転角検出装置である旨の記載はないが，これ以外の具体的な装置に関する記載や示唆もない。そして，本件発明は，上記イにおいて述べたとおり，スロットルバルブの回転角検出装置以外に用いられるとしても，本体ハウジングが樹脂製カバーよりも熱膨張率が大きい場合は想定されていないと解され，本体ハウジングに比べて樹脂製カバーの熱膨張率が大きい例が，単なる典型例であって，熱膨張率が本体ハウジングより小さい例も含むものであると解することはできない（なお，被告の主張を前提とすると，本件訂正は，スロットルバルブ以外の具体的な被検出物を明らかにすることもないままに，本体ハウジングと樹脂製のカバーの熱膨張率が同一という特定の場合のみを除外するために，特許請求の範囲の「減縮」が行われたことになり，不自然な訂正というほかない。）。よって，被告の上記主張は採用できない。
(3) 審決の判断について
審決は，本件明細書等には，熱膨張率に関して，カバーの熱膨張率が，本体ハウジングの熱膨張率より大きい場合のみが記載されており，小さい場合は記載されているとはいえないことを前提とした上で，本件訂正による「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との事項は，実質的には，「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」との事項にほかならないとして，本件訂正は新規事項の追加に当たらないと判断した。しかし，「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との文言からすれば，通常，カバーが本体ハウジングより，熱膨張率が大きい場合と小さい場合の両方を含むと明確に理解することができ（現に，本訴において，特許権者である被告は，その両方を含む旨を主張している。），明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ特定できないような事情はないのに，「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」の意義を「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」に限定的に解釈することは相当ではない。したがって，上記のように訂正発明１の技術的内容を限定的に理解した上で，新規事項の追加に当たらないとした審決の認定は誤りであるといわざるを得ない。
本件訂正は，訂正前の「前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー」なる事項を訂正し，訂正後の「前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製で縦長形状のカバー」とするもので，減縮を目的として，カバーの構成をより具体的に特定したものと認められる。そして，上記訂正後の記載を見れば，「熱膨張率が異なる」とは，本体ハウジングに対してカバーの「熱膨張率が大きい」場合と「熱膨張率が小さい」場合が含まれることになることは，文言上明らかである。イ そこで，本体ハウジングに対して，「熱膨張率が大きい」カバーと「熱膨張率が小さい」カバーの双方が，本件明細書等に記載した範囲のものといえるか否かについて検討する。本件明細書等には，前記(1)アのとおり，「上記従来の回転角検出装置では，ホールＩＣ５２を固定するステータコア１０をモールド成形した樹脂製のカバー９は，これを取り付ける金属製のスロットルボディー１に比べて熱膨張率が大きい。しかも，このカバー９は，スロットルボディー１の下側部に配置されたモータ４や減速機構５を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大きくなる。」（段落【０００４】），「以上説明した本実施形態（１）では，ホールＩＣ２５を固定するステータコア２６をモールド成形した樹脂製のカバー２４は，これを取り付ける金属製のスロットルボディー１５に比べて熱膨張率が大きい。しかも，このカバー２４は，スロットルボディー１５の下側部に配置されたモータ１６や減速機構＼＼２０を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大きくなる。」（段落【００２６】）との記載があり，樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディーに比べて「熱膨張率が大きい」ことは明確に記載されていると認められる。一方，樹脂製のカバーが（金属製の）スロットルボディーに比べて「熱膨張率が小さい」ことは明示的に記載されておらず，これを示唆する記載もない。また，本件発明は，前記(1)で認定説示したように，従来の回転角検出装置においては，ホールＩＣを固定するステータコアをモールド成形した樹脂製のカバーは，これを取り付ける金属製のスロットルボディーに比べて熱膨張率が大きく，また，縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大きく，しかも，ホールＩＣの磁気検出方向とカバーの長手方向が平行になっていたため，カバーの熱変形によって，磁気検出ギャップ部のギャップやステータコアと磁石とのギャップが変化して，回転角の検出精度が低下するという欠点があったことから，カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく抑えて，回転角の検出精度を向上することを目的としている。すなわち，本件発明は，樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディー（本体ハウジング）に比べて熱膨張率が大きいことを前提とする課題を解決しようとするものであって，樹脂製のカバーがスロットルボディー（本体ハウジング）に比べて熱膨張率が小さいことは想定していない。そして，本件明細書等に記載されたスロットルバルブの回転角検出装置は，自動車のスロットルバルブの回転角検出装置において，エンジンルームからスロットルバルブに到達する熱により，本体ハウジングに相当の熱量が加わることを前提としていることはその構造上自明であるから，そのような熱量の加わる本体ハウジングにカバーよりも熱膨張率の大きい材質を用いることは技術的に想定し難い。なお，段落【００３９】に「スロットルバルブの回転角検出装置以外の回転角検出装置に適用しても良い。」との記載があるところ，その実施例や具体的な構＼＼成が示されているものでなく，これは，回転角の被検出物がスロットルバルブに限定されないものである旨を記載したものにすぎない。スロットルバルブ以外の被検出物を想定したとしても，前記に述べた本件発明の課題及びその解決原理に照らせば，樹脂製のカバーの側が縦長形状で長手方向に膨張することを前提としているのであって，本体ハウジングの側の熱膨張率が，樹脂製のカバーよりも大きいという例は，スロットルバルブの回転角検出装置以外の装置においても，想定されていないというべきである。そうすると，樹脂製のカバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率よりも小さいことは，出願の当初から想定されていたものということはできず，本件訂正により導かれる技術的事項が本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項であると認めることはできない。
ウ 被告の主張について
被告は，本件発明１において，「熱膨張率」の限定がなかったのを，訂正によって熱膨張率の限定を加えた減縮訂正であるから，「カバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率よりも小さい」は，本件訂正によって新たに含まれることになったのではなく，本件訂正前から含まれていた事項であると主張する。しかし，前記のとおり，本件訂正が減縮を目的とするものであることはそのとおりであるとしても，新規事項の追加に当たるか否かは，本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえるか否かによって決せられる，次元の異なる問題であって，上記主張は採用できない。また，被告は，樹脂製カバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率より大きい例は，熱変形が生じる典型的な事例であって，熱膨張率が小さい例も含まれる旨主張する。本件明細書の段落【０００１】，【発明の属する技術分野】においては，自動車の電子スロットルシステムにおけるスロットルバルブの回転軸の回転角検出装置である旨の記載はないが，これ以外の具体的な装置に関する記載や示唆もない。そして，本件発明は，上記イにおいて述べたとおり，スロットルバルブの回転角検出装置以外に用いられるとしても，本体ハウジングが樹脂製カバーよりも熱膨張率が大きい場合は想定されていないと解され，本体ハウジングに比べて樹脂製カバーの熱膨張率が大きい例が，単なる典型例であって，熱膨張率が本体ハウジングより小さい例も含むものであると解することはできない（なお，被告の主張を前提とすると，本件訂正は，スロットルバルブ以外の具体的な被検出物を明らかにすることもないままに，本体ハウジングと樹脂製のカバーの熱膨張率が同一という特定の場合のみを除外するために，特許請求の範囲の「減縮」が行われたことになり，不自然な訂正というほかない。）。よって，被告の上記主張は採用できない。
(3) 審決の判断について
審決は，本件明細書等には，熱膨張率に関して，カバーの熱膨張率が，本体ハウジングの熱膨張率より大きい場合のみが記載されており，小さい場合は記載されているとはいえないことを前提とした上で，本件訂正による「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との事項は，実質的には，「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」との事項にほかならないとして，本件訂正は新規事項の追加に当たらないと判断した。しかし，「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との文言からすれば，通常，カバーが本体ハウジングより，熱膨張率が大きい場合と小さい場合の両方を含むと明確に理解することができ（現に，本訴において，特許権者である被告は，その両方を含む旨を主張している。），明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ特定できないような事情はないのに，「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」の意義を「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」に限定的に解釈することは相当ではない。したがって，上記のように訂正発明１の技術的内容を限定的に理解した上で，新規事項の追加に当たらないとした審決の認定は誤りであるといわざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
2014.02.27
平成25(行ケ)10201 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年02月24日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした無効審決の取り消しを求めましたが、裁判所は特許庁の判断を維持しました。
以上を前提に，本件補正により新たな技術的事項が導入されるか否かについて検討するに，前記(1)のとおり，本件補正によると，育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されたものや，一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまでが「段差部」に含まれることとなる（技術事項Ａ）が，この場合，段差部において差込み口が形成されている領域と差込み口が形成されていない領域とが区別できなくなり，差込み口の位置を側壁の外面から把握できない結果となる。上記のとおり，差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第１凹部の構成は，側壁の外面から差込み口を容易に把握できるという本件発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば，本件補正により第１凹部を設けない場合には，当初発明の技術課題を解決することにはならないから，技術事項Ａは，新たに導入した技術的事項に該当するというべきである。
(3) 原告らの主張について
原告らは，第１凹部を，差込み口を設ける部位（段差部（横壁Ａ））と，根巻き防止機能を果たす部位（縦壁Ｂ，Ｃ）とに，分解して解釈することができるところ，段落【００８２】の「第１凹部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機能＼を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」との記載から，「横壁Ａを，縦壁Ｂ，Ｃを伴わずに形成すること」は，当業者であれば自明であると主張する。確かに，当初明細書の段落【００４９】，【００２８】，【００２９】，【００５０】〜【００５１】の記載からすれば，「第１凹部７」は，底壁３側に向かって帯状に延びることで，苗の根を底壁側に導き，苗の根が根巻き状態となるのを防止する機能＼を有するものと認められ，段落【００８２】にあるとおり，この根巻き防止機能を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能＼だけを持たせるようにすることができ，第１凹部は帯状でなくとも，例えば，えくぼ的に窪む構成とし，左右の縦壁が底壁３まで到達しないものであってもよいことが示唆されているといえる。しかし，上記根巻き防止機能＼が本件発明７の必須の効果でないとしても，上記(2)で述べたように，側壁の一部が他の側壁の外面よりも収納空間５側に窪むことで，育苗ポットに収納された培土に埋もれて開口面から把握できない差込み口の位置を，側壁の外面から把握することができるという本件発明７の本来的効果からすれば，育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されたものや一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまでを含むような構成（技術事項Ａ）は除外されているというべきである。この点，原告らは，側壁を平面視多角形状に形成し，差込み口を，その多角形状に形成された側壁の１の面における周方向の略中央部に形成するとの構＼成を備えているから，「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」であっても，差込み口の水平方向の位置を外部から把握できると主張する。しかし，第１凹部の目印機能については，前記のとおり，側壁の外面から容易に差込み口を認識させるというものであり，略中央に配置することで差込み口を認識できるというのは，当該位置についての別途の情報伝達や経験的認識を前提とするものであり，視覚的に側壁の「外部から容易に」差込み口を把握することとは異なる解決原理に基づく構＼成である。また，本件補正によれば，差込み口を有しない部分に「段差」を設けることもでき，その場合には，「段差」が目印機能を有しないことは明らかである。加えて，段落【００８５】には，「育苗ポット１の形状や大きさは，かかるものに限定されるものではなく，形状は円筒状や多角形状のものであっても良く」と記載されていることからすれば，当初明細書等の中に，多角形の１の面の略中央に差込み口を配置させる図面等の記載があるとしても，そのような差込み口の配置は，上記の目印機能＼を果たすことを意図して設けられたものでないことが明らかである。したがって，原告らの上記主張は採用できない。
３ 請求項７に係る本件訂正について
以上のとおり，本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものではないから，平成２０年法律第１６号改正前の特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。そして，訂正発明７は，前記のとおり，本件発明７に「前記段差部は，少なくともその差込み口が開口されている部分に形成されている」との構成を付加するものであるが，この構＼成は，本件発明７の「その段差部の前記開口面を臨む部分に開口され，…表示板を差込む差込み口を有し，」にも実質的に記載されている事項であり，上記の技術事項Ａをそのまま残すものであるから，本件訂正によって上記補正の瑕疵がなくなるものではない。したがって，訂正発明７は，平成２０年法律第１６号改正前の特許法１７条の２第３項の規定に違反してなされたものであり，特許法１２３条１項１号に該当し無効にすべきものである。＼n
以上を前提に，本件補正により新たな技術的事項が導入されるか否かについて検討するに，前記(1)のとおり，本件補正によると，育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されたものや，一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまでが「段差部」に含まれることとなる（技術事項Ａ）が，この場合，段差部において差込み口が形成されている領域と差込み口が形成されていない領域とが区別できなくなり，差込み口の位置を側壁の外面から把握できない結果となる。上記のとおり，差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第１凹部の構成は，側壁の外面から差込み口を容易に把握できるという本件発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば，本件補正により第１凹部を設けない場合には，当初発明の技術課題を解決することにはならないから，技術事項Ａは，新たに導入した技術的事項に該当するというべきである。
(3) 原告らの主張について
原告らは，第１凹部を，差込み口を設ける部位（段差部（横壁Ａ））と，根巻き防止機能を果たす部位（縦壁Ｂ，Ｃ）とに，分解して解釈することができるところ，段落【００８２】の「第１凹部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機能＼を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」との記載から，「横壁Ａを，縦壁Ｂ，Ｃを伴わずに形成すること」は，当業者であれば自明であると主張する。確かに，当初明細書の段落【００４９】，【００２８】，【００２９】，【００５０】〜【００５１】の記載からすれば，「第１凹部７」は，底壁３側に向かって帯状に延びることで，苗の根を底壁側に導き，苗の根が根巻き状態となるのを防止する機能＼を有するものと認められ，段落【００８２】にあるとおり，この根巻き防止機能を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能＼だけを持たせるようにすることができ，第１凹部は帯状でなくとも，例えば，えくぼ的に窪む構成とし，左右の縦壁が底壁３まで到達しないものであってもよいことが示唆されているといえる。しかし，上記根巻き防止機能＼が本件発明７の必須の効果でないとしても，上記(2)で述べたように，側壁の一部が他の側壁の外面よりも収納空間５側に窪むことで，育苗ポットに収納された培土に埋もれて開口面から把握できない差込み口の位置を，側壁の外面から把握することができるという本件発明７の本来的効果からすれば，育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されたものや一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまでを含むような構成（技術事項Ａ）は除外されているというべきである。この点，原告らは，側壁を平面視多角形状に形成し，差込み口を，その多角形状に形成された側壁の１の面における周方向の略中央部に形成するとの構＼成を備えているから，「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」であっても，差込み口の水平方向の位置を外部から把握できると主張する。しかし，第１凹部の目印機能については，前記のとおり，側壁の外面から容易に差込み口を認識させるというものであり，略中央に配置することで差込み口を認識できるというのは，当該位置についての別途の情報伝達や経験的認識を前提とするものであり，視覚的に側壁の「外部から容易に」差込み口を把握することとは異なる解決原理に基づく構＼成である。また，本件補正によれば，差込み口を有しない部分に「段差」を設けることもでき，その場合には，「段差」が目印機能を有しないことは明らかである。加えて，段落【００８５】には，「育苗ポット１の形状や大きさは，かかるものに限定されるものではなく，形状は円筒状や多角形状のものであっても良く」と記載されていることからすれば，当初明細書等の中に，多角形の１の面の略中央に差込み口を配置させる図面等の記載があるとしても，そのような差込み口の配置は，上記の目印機能＼を果たすことを意図して設けられたものでないことが明らかである。したがって，原告らの上記主張は採用できない。
３ 請求項７に係る本件訂正について
以上のとおり，本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものではないから，平成２０年法律第１６号改正前の特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。そして，訂正発明７は，前記のとおり，本件発明７に「前記段差部は，少なくともその差込み口が開口されている部分に形成されている」との構成を付加するものであるが，この構＼成は，本件発明７の「その段差部の前記開口面を臨む部分に開口され，…表示板を差込む差込み口を有し，」にも実質的に記載されている事項であり，上記の技術事項Ａをそのまま残すものであるから，本件訂正によって上記補正の瑕疵がなくなるものではない。したがって，訂正発明７は，平成２０年法律第１６号改正前の特許法１７条の２第３項の規定に違反してなされたものであり，特許法１２３条１項１号に該当し無効にすべきものである。＼n
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2014.02.17
平成24(ワ)5664 特許権侵害差止等請求事件 特許権 平成26年02月06日 東京地方裁判所
技術的範囲には属するものの、新規事項違反があるとして特104条の3により、権利行使不能と判断されました。＼n
ところで，証拠（甲４）によれば，当初明細書等には「段差部」という語は用いられていないことが認められるほか，当初明細書の発明の詳細な説明には，「この目的を達成するために発明項１記載の育苗ポットは，底壁と，その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と，その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と，その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面と，前記側壁の一部であって，前記側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも前記収納空間側に窪む第１凹部と，その第１凹部の前記開口面を臨む部分に開口され，前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表＼示板を差込む差込み口とを備えていることを特徴とする育苗ポット。」（段落【００１１】），「この発明項１に記載の育苗ポットによれば，苗に関する情報が表示された表＼示板は差込み口に差込まれることで育苗ポットに取付けられる。ここで，この差込み口は第１凹部の開口面を臨む部分に開口されているので，収納空間に培土を収納した後に，開口面からは差込み口を把握することはできない。一方，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので，その第１凹部を目印とすることで，差込み口の位置は，育苗ポットの側壁側から把握される。また，第１凹部は，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので，その所定間隔を開けた部分では，差込み口に差込まれた表示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。」（段落【００１２】），「発明項１記載の育苗ポットによれば，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので，その所定間隔を開けた部分では，差込み口に差込まれた表＼示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。よって，表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができるという効果がある。」（段落【００２６】），「通常，表＼示板２は，育苗ポット１に培土Ｂを収納した後に差込み口９に差込まれ，育苗ポット１に取付けられる。また，培土Ｂは第１凹部７よりも高い位置になるまで収納される。よって，育苗ポット１に培土Ｂを収納した後には，差込み口９は，培土Ｂに埋まり，開口面６からは，差込み口９の位置を把握することができない。」（段落【００６８】），「また，第１実施例の育苗ポット１のように，側面４に形成された凹部が第１凹部７であるか第２凹部８であるかを判断する必要はなく，側面４に形成された凹部は全て第１凹部７であり，その第１凹部７には差込み口９が開口されているので，収納空間５に培土Ｂによって差込み口９が埋もれ，差込み口９の位置を外部から把握できなくても，第１凹部７の窪みを目印とすることで，表示板２を差込む位置を外部から容易に判断することができる。」（段落【００７９】）との記載があることが認められ，これらによれば，当初明細書における第１凹部は，側壁の一部であって，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んでいて，収納空間に培土を収納した場合にその培土によって埋没し，開口面を臨む部分に収納空間に収納される苗に関する情報が表＼示された表示板を差込む差込み口を有するものであることが認められる。そして，証拠（甲４）によれば，当初図面には，第１凹部７について，【図１】及び【図６】のような内容が図示されていることが認められる。そうすると，当初明細書等の「第１凹部」（第１凹部７を含＼nむ。）が本件発明の「段差部」に対応し，これ以外に，本件発明の「段差部」に対応するものは，当初明細書等において見出すことができない。イ そこで，第１凹部がどのような技術的意義を有するかについて検討するに，証拠（甲４）によれば，当初特許請求の範囲に記載された発明は，苗に関する情報が表示された表＼示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができると共に，育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表＼示板付育苗ポットを提供することを目的とするものであり・・・このうち，目印としての機能は，「育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表＼示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる」という発明の目的を実現するための重要な機能であると解されるが，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００２７】に，「また，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので，収納空間に培土を収納し，差込み口が培土に埋もれ，開口面から差込み口の位置を把握することができなくなったとしても，第１凹部を目印とすることで，育苗ポットの側壁側から差込み口の位置を把握することができるという効果がある。」と記載され，実施例では他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁３まで帯状に延びる形状とされる（段落【００４９】，【００７３】，【図１】ないし【図６】）ほか，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成していてもよいなどとされていること（段落【００８２】）が認められるから，これらに照らすと，差込み口が開口される第１凹部は，垂直方向（高さ方向）においても水平方向においても目印としての機能＼を果たすべきものであり，かつ，かかる目印としての機能を果たすための第１凹部は，側壁側から差込み口の位置を把握することができる程度の一定の水平方向の幅を有する，側壁の一部分の窪みである必要があると考えられる。＼nウ 本件発明の「段差部」が水平方向の一定の幅を有するものに限定されないことは，前記１イのとおりであり，本件発明の「段差部」は，第１凹部と異なるものであって，当初明細書等に記載のない事項であるといわざるを得ない。なお，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明には，「また，上記実施例では，第１凹部７と第２凹部８とは，側壁４の外面から収納空間５側に窪むように形成する場合について説明した。しかしながら，第１凹部７と第２凹部８とは，側壁４の内面から収納空間５側に突出するように形成しても良い。但し，かかる場合には，側壁４の外面には，差込み口９の位置を示すような目印を設ける必要がある。」（段落【００８３】）との記載があることが認められるが，この記載は，第１凹部７が側壁４の内面から収納空間５側に突出するように形成されることにより，側壁４の外面側から第１凹部７の位置を把握することができない場合に限定してのものであって，これを把握することができる場合についてのものではない。そして，上記段落は，その記載内容からして，第１凹部７と第２凹部８を有し，第１凹部が差込み口設置機能，目印としての機能＼及び根巻き防止機能を有する実施例の改変例として記載されているものであり，このような実施例における第１凹部７は，他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁３まで帯状に延びる形状のものであるから，この記載を根拠として，当初明細書等に段差部についての記載があるということはできない。＼nア 原告らは，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００４９】及び当初図面の【図２】及び【図５】には，側壁４に形成された他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪んだ段差部が記載，図示されていると主張する。これは，側壁４の１つの面全体に段差部を設けることが記載，図示されているとの趣旨を主張するものと解されるが，証拠（甲４）によれば，同段落は，「また，側壁４には，他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁３まで帯状に延びる１つの第１凹部７と３つの第２凹部８とが形成されている。」というもので，これは，【図１】ないし【図４】に基づく実施例の説明としてであって，側壁４の１つの面の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁３まで延びる帯状の第１凹部についての記載であり，また，当初図面の【図２】及び【図５】は，上記のとおりの第１凹部を有する実施例の断面図を示すに過ぎないものであると認められるから，当初明細書等の上記の箇所に，側壁４の１の面全体に段差部を設けることが記載，図示されていると認めることはできない。
ところで，証拠（甲４）によれば，当初明細書等には「段差部」という語は用いられていないことが認められるほか，当初明細書の発明の詳細な説明には，「この目的を達成するために発明項１記載の育苗ポットは，底壁と，その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と，その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と，その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面と，前記側壁の一部であって，前記側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも前記収納空間側に窪む第１凹部と，その第１凹部の前記開口面を臨む部分に開口され，前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表＼示板を差込む差込み口とを備えていることを特徴とする育苗ポット。」（段落【００１１】），「この発明項１に記載の育苗ポットによれば，苗に関する情報が表示された表＼示板は差込み口に差込まれることで育苗ポットに取付けられる。ここで，この差込み口は第１凹部の開口面を臨む部分に開口されているので，収納空間に培土を収納した後に，開口面からは差込み口を把握することはできない。一方，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので，その第１凹部を目印とすることで，差込み口の位置は，育苗ポットの側壁側から把握される。また，第１凹部は，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので，その所定間隔を開けた部分では，差込み口に差込まれた表示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。」（段落【００１２】），「発明項１記載の育苗ポットによれば，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に設けられているので，その所定間隔を開けた部分では，差込み口に差込まれた表＼示板は，側壁の内面と培土とによって挟まれた状態とされる。よって，表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができるという効果がある。」（段落【００２６】），「通常，表＼示板２は，育苗ポット１に培土Ｂを収納した後に差込み口９に差込まれ，育苗ポット１に取付けられる。また，培土Ｂは第１凹部７よりも高い位置になるまで収納される。よって，育苗ポット１に培土Ｂを収納した後には，差込み口９は，培土Ｂに埋まり，開口面６からは，差込み口９の位置を把握することができない。」（段落【００６８】），「また，第１実施例の育苗ポット１のように，側面４に形成された凹部が第１凹部７であるか第２凹部８であるかを判断する必要はなく，側面４に形成された凹部は全て第１凹部７であり，その第１凹部７には差込み口９が開口されているので，収納空間５に培土Ｂによって差込み口９が埋もれ，差込み口９の位置を外部から把握できなくても，第１凹部７の窪みを目印とすることで，表示板２を差込む位置を外部から容易に判断することができる。」（段落【００７９】）との記載があることが認められ，これらによれば，当初明細書における第１凹部は，側壁の一部であって，側壁の上縁部との間に所定間隔を開けた部分に他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んでいて，収納空間に培土を収納した場合にその培土によって埋没し，開口面を臨む部分に収納空間に収納される苗に関する情報が表＼示された表示板を差込む差込み口を有するものであることが認められる。そして，証拠（甲４）によれば，当初図面には，第１凹部７について，【図１】及び【図６】のような内容が図示されていることが認められる。そうすると，当初明細書等の「第１凹部」（第１凹部７を含＼nむ。）が本件発明の「段差部」に対応し，これ以外に，本件発明の「段差部」に対応するものは，当初明細書等において見出すことができない。イ そこで，第１凹部がどのような技術的意義を有するかについて検討するに，証拠（甲４）によれば，当初特許請求の範囲に記載された発明は，苗に関する情報が表示された表＼示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができると共に，育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表＼示板付育苗ポットを提供することを目的とするものであり・・・このうち，目印としての機能は，「育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表＼示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる」という発明の目的を実現するための重要な機能であると解されるが，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００２７】に，「また，差込み口が開口されている第１凹部は，側壁の一部であって他の側壁の外面よりも収納空間側に窪んだ部分であるので，収納空間に培土を収納し，差込み口が培土に埋もれ，開口面から差込み口の位置を把握することができなくなったとしても，第１凹部を目印とすることで，育苗ポットの側壁側から差込み口の位置を把握することができるという効果がある。」と記載され，実施例では他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁３まで帯状に延びる形状とされる（段落【００４９】，【００７３】，【図１】ないし【図６】）ほか，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成していてもよいなどとされていること（段落【００８２】）が認められるから，これらに照らすと，差込み口が開口される第１凹部は，垂直方向（高さ方向）においても水平方向においても目印としての機能＼を果たすべきものであり，かつ，かかる目印としての機能を果たすための第１凹部は，側壁側から差込み口の位置を把握することができる程度の一定の水平方向の幅を有する，側壁の一部分の窪みである必要があると考えられる。＼nウ 本件発明の「段差部」が水平方向の一定の幅を有するものに限定されないことは，前記１イのとおりであり，本件発明の「段差部」は，第１凹部と異なるものであって，当初明細書等に記載のない事項であるといわざるを得ない。なお，証拠（甲４）によれば，当初明細書の発明の詳細な説明には，「また，上記実施例では，第１凹部７と第２凹部８とは，側壁４の外面から収納空間５側に窪むように形成する場合について説明した。しかしながら，第１凹部７と第２凹部８とは，側壁４の内面から収納空間５側に突出するように形成しても良い。但し，かかる場合には，側壁４の外面には，差込み口９の位置を示すような目印を設ける必要がある。」（段落【００８３】）との記載があることが認められるが，この記載は，第１凹部７が側壁４の内面から収納空間５側に突出するように形成されることにより，側壁４の外面側から第１凹部７の位置を把握することができない場合に限定してのものであって，これを把握することができる場合についてのものではない。そして，上記段落は，その記載内容からして，第１凹部７と第２凹部８を有し，第１凹部が差込み口設置機能，目印としての機能＼及び根巻き防止機能を有する実施例の改変例として記載されているものであり，このような実施例における第１凹部７は，他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を空けた位置から底壁３まで帯状に延びる形状のものであるから，この記載を根拠として，当初明細書等に段差部についての記載があるということはできない。＼nア 原告らは，当初明細書の発明の詳細な説明の段落【００４９】及び当初図面の【図２】及び【図５】には，側壁４に形成された他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪んだ段差部が記載，図示されていると主張する。これは，側壁４の１つの面全体に段差部を設けることが記載，図示されているとの趣旨を主張するものと解されるが，証拠（甲４）によれば，同段落は，「また，側壁４には，他の側壁４の外面よりも収納空間５側に窪み，側壁４の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁３まで帯状に延びる１つの第１凹部７と３つの第２凹部８とが形成されている。」というもので，これは，【図１】ないし【図４】に基づく実施例の説明としてであって，側壁４の１つの面の上縁部との間に所定間隔を開けた位置から底壁３まで延びる帯状の第１凹部についての記載であり，また，当初図面の【図２】及び【図５】は，上記のとおりの第１凹部を有する実施例の断面図を示すに過ぎないものであると認められるから，当初明細書等の上記の箇所に，側壁４の１の面全体に段差部を設けることが記載，図示されていると認めることはできない。
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2014.02. 6
平成24(ネ)10049 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成26年01月27日 知的財産高等裁判所
出願中の補正が要旨変更であるとして出願日が繰り下がり、これにより、新規性無しとして無効理由ありとした1審の判断が維持されました。
上記(3)アのとおり，本件発明と乙５４発明とは，Ｘ枠の長さを変えずに，かつ，左右側枠に対するＸ枠上端部の上下位置を変えずに車椅子の巾を調節可能にするための構＼成として，下側杆（軸受パイプ４１）に軸を挿通しこれを支持するための軸穴を下側杆取付部（軸受ブロック４２）に相対して設けるとともに，下側杆の支持部を複数設けるとの点で一致している。また，上記(3)イによれば，乙５４発明の軸受パイプ４１の支持構造は，本件発明に相当する構＼成でいえば，下側杆に挿通され左右側枠に沿う方向に配設されている枢軸が，左右側枠に沿う方向を向く下側杆取付部の軸穴に支持され，下側杆取付部が左右側枠に複数個上下に配列して設けられたねじ穴に支持されるとの一連の技術的機構を備えていたものと理解できる。上記の点にかんがみると，結局，相違点2)´に係る本件発明の構成とは，本件発明の技術課題と直接的な関連を有するものではなく，軸，軸受ブロック，ねじなどを用いた軸受支持構＼造に代えて，部材の数を低減させ，軸と両端取付部を用いた軸受支持構造を採用したものであるといえる。しかるに，上記アの認定によれば，乙６３文献及び乙５文献には，両端部に縦貫する穴を有する部材を穴を有する対向二片部間に配置するとともに，対向二片部の穴に軸を通してナット等で着脱可能＼に接続することで，対向二片部の穴がその間に挿入された穴を有する部材を回動可能に支持する構＼造が開示されている。このことからも明らかなように，穴のある軸受部材に着脱可能な軸を接続して軸受部材間に配置された別部材を回動可能＼に支持する構造は，本件特許の出願当時，広く一般的に用いられている周知技術であると認められる。そうすると，乙５４発明における軸受支持構＼造に代えて，部材数を低減させて同等の構成を実現した上記周知技術の軸受支持構＼造を採用し，相違点2)´に係る本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るものといえる。ウ 控訴人の主張に対して控訴人は，本件発明は車椅子の巾調節に当たって工具が不要である効果を有する旨を主張するが，本件発明は，その特許請求の範囲の記載において枢軸の抜止め手段を限定しておらず，ナット等で枢軸の抜止めをする構成も排除されていない。なお，枢軸に抜止め手段を施さないことは，車椅子が通常有すべき安全性の観点からみて，技術上想定し難い（本件発明は枢軸の構＼造も限定しておらず，単なる棒状のものとする構成も排除されていない。）。そのほか控訴人がるる主張するところも，本件明細書に記載のない効果をいうものか，乙５４発明に前記周知技術を適用して得られた結果から当業者が予＼測可能な範囲内のものである。＼n
上記(3)アのとおり，本件発明と乙５４発明とは，Ｘ枠の長さを変えずに，かつ，左右側枠に対するＸ枠上端部の上下位置を変えずに車椅子の巾を調節可能にするための構＼成として，下側杆（軸受パイプ４１）に軸を挿通しこれを支持するための軸穴を下側杆取付部（軸受ブロック４２）に相対して設けるとともに，下側杆の支持部を複数設けるとの点で一致している。また，上記(3)イによれば，乙５４発明の軸受パイプ４１の支持構造は，本件発明に相当する構＼成でいえば，下側杆に挿通され左右側枠に沿う方向に配設されている枢軸が，左右側枠に沿う方向を向く下側杆取付部の軸穴に支持され，下側杆取付部が左右側枠に複数個上下に配列して設けられたねじ穴に支持されるとの一連の技術的機構を備えていたものと理解できる。上記の点にかんがみると，結局，相違点2)´に係る本件発明の構成とは，本件発明の技術課題と直接的な関連を有するものではなく，軸，軸受ブロック，ねじなどを用いた軸受支持構＼造に代えて，部材の数を低減させ，軸と両端取付部を用いた軸受支持構造を採用したものであるといえる。しかるに，上記アの認定によれば，乙６３文献及び乙５文献には，両端部に縦貫する穴を有する部材を穴を有する対向二片部間に配置するとともに，対向二片部の穴に軸を通してナット等で着脱可能＼に接続することで，対向二片部の穴がその間に挿入された穴を有する部材を回動可能に支持する構＼造が開示されている。このことからも明らかなように，穴のある軸受部材に着脱可能な軸を接続して軸受部材間に配置された別部材を回動可能＼に支持する構造は，本件特許の出願当時，広く一般的に用いられている周知技術であると認められる。そうすると，乙５４発明における軸受支持構＼造に代えて，部材数を低減させて同等の構成を実現した上記周知技術の軸受支持構＼造を採用し，相違点2)´に係る本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るものといえる。ウ 控訴人の主張に対して控訴人は，本件発明は車椅子の巾調節に当たって工具が不要である効果を有する旨を主張するが，本件発明は，その特許請求の範囲の記載において枢軸の抜止め手段を限定しておらず，ナット等で枢軸の抜止めをする構成も排除されていない。なお，枢軸に抜止め手段を施さないことは，車椅子が通常有すべき安全性の観点からみて，技術上想定し難い（本件発明は枢軸の構＼造も限定しておらず，単なる棒状のものとする構成も排除されていない。）。そのほか控訴人がるる主張するところも，本件明細書に記載のない効果をいうものか，乙５４発明に前記周知技術を適用して得られた結果から当業者が予＼測可能な範囲内のものである。＼n
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2014.02. 6
平成25(ネ)10055 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成26年01月29日 知的財産高等裁判所
特許権侵害事件です。1審では、審査中に行った補正が特許後に要旨変更と認定され、出願日が繰り下がり、特許無効と判断されました。知財高裁もこれを維持しました。
控訴人は，発明の要旨認定において，明細書の発明の詳細な説明や図面に記載された発明の技術内容を理解した上で，当該技術分野の技術常識に照らし，出願当時の当業者が特許請求の範囲の記載をどのように理解するかを考慮することが当然の前提となるところ，当業者は，「交換システム」が「送信」の主体として記載されている場合，「交換システムの出口」のような頭脳を有しない，出線の一点が送信の具体的な主体であるとは考えないから，「交換システムが送信する」「交換システムから送信される」「交換システムで受信」との文言について，「交換システムの出口（外部との境界点）から送信する」「交換システムの入口（外部との境界点）で受信」することを意味すると，当業者が第一義的に理解することはあり得ないし，「受信」についても，当業者が「受信」の厳密な意味を理解しようとする場合，受信が望まれる「所定のウィンドウ時間」がいかなるものかについての検討が不可避となるから，「交換システムで受信」という文言に接した当業者が，「交換システムの入口」が受信場所になるなどと第一義的に理解することはあり得ないなどと主張する。しかしながら，引用にかかる原判決第４の１アないしオのとおり，本件発明の特許請求の範囲の記載の「交換システム」という文言は，これらの機能を担う手段が一定の形状や構＼造を有する実体を伴う意義を有すること，本件発明における「送信」及び「受信」という文言も，「外へ（送信）」及び「外から（受信）」という意義を当然に含んでいるということができることなどからすると，「交換システム」による「送信」及び「受信」とは，「交換システム」の内部手段と区別された外への出口及び外からの入口において行われることを示すことは明らかであって，本件特許の出願人が，「送信」及び「受信」の主体を，あえて「交換システム」であるとした以上，上記解釈が技術常識を無視したものということはできない。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
イ 控訴人は，当業者はトラヒックが「決定論的」に送られるボコーダ以降の場所のような，全く本件発明の課題が生じ得ないような場所での制御を構成要件Ｆ２が規定するものではないことを自然に理解すること，バッファは常に交換システムの内部に設置されるものであること，「個々の呼のトラヒック」についてされる送信時刻の制御は，「複数の呼のトラヒック」が既に多重化されている交換システムの出口では行うことができないし，エコー・キャンセラーの後の「出口」においても同様に制御を行うことはできないことから，当業者は構＼成要件Ｆ２が規定する制御が「出口」における制御を含むと理解するとは考え難いなどと主張する。しかしながら，控訴人の上記主張は，本件発明の特許請求の範囲の記載が，送信時刻について，交換システムのいずれの部分における送信時刻であるかについて限定していないことを前提とするものであるが，本件発明では，「交換システム」が備える「第２の手段」において，入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御するものであると認められること，本件発明の特許請求の範囲の記載において，バッファ，エコー・キャンセラー及びマルチプレクサが必須の構成であるとはされていないことからすると，控訴人の主張はその前提を欠き理由がないというべきである。＼n
控訴人は，発明の要旨認定において，明細書の発明の詳細な説明や図面に記載された発明の技術内容を理解した上で，当該技術分野の技術常識に照らし，出願当時の当業者が特許請求の範囲の記載をどのように理解するかを考慮することが当然の前提となるところ，当業者は，「交換システム」が「送信」の主体として記載されている場合，「交換システムの出口」のような頭脳を有しない，出線の一点が送信の具体的な主体であるとは考えないから，「交換システムが送信する」「交換システムから送信される」「交換システムで受信」との文言について，「交換システムの出口（外部との境界点）から送信する」「交換システムの入口（外部との境界点）で受信」することを意味すると，当業者が第一義的に理解することはあり得ないし，「受信」についても，当業者が「受信」の厳密な意味を理解しようとする場合，受信が望まれる「所定のウィンドウ時間」がいかなるものかについての検討が不可避となるから，「交換システムで受信」という文言に接した当業者が，「交換システムの入口」が受信場所になるなどと第一義的に理解することはあり得ないなどと主張する。しかしながら，引用にかかる原判決第４の１アないしオのとおり，本件発明の特許請求の範囲の記載の「交換システム」という文言は，これらの機能を担う手段が一定の形状や構＼造を有する実体を伴う意義を有すること，本件発明における「送信」及び「受信」という文言も，「外へ（送信）」及び「外から（受信）」という意義を当然に含んでいるということができることなどからすると，「交換システム」による「送信」及び「受信」とは，「交換システム」の内部手段と区別された外への出口及び外からの入口において行われることを示すことは明らかであって，本件特許の出願人が，「送信」及び「受信」の主体を，あえて「交換システム」であるとした以上，上記解釈が技術常識を無視したものということはできない。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
イ 控訴人は，当業者はトラヒックが「決定論的」に送られるボコーダ以降の場所のような，全く本件発明の課題が生じ得ないような場所での制御を構成要件Ｆ２が規定するものではないことを自然に理解すること，バッファは常に交換システムの内部に設置されるものであること，「個々の呼のトラヒック」についてされる送信時刻の制御は，「複数の呼のトラヒック」が既に多重化されている交換システムの出口では行うことができないし，エコー・キャンセラーの後の「出口」においても同様に制御を行うことはできないことから，当業者は構＼成要件Ｆ２が規定する制御が「出口」における制御を含むと理解するとは考え難いなどと主張する。しかしながら，控訴人の上記主張は，本件発明の特許請求の範囲の記載が，送信時刻について，交換システムのいずれの部分における送信時刻であるかについて限定していないことを前提とするものであるが，本件発明では，「交換システム」が備える「第２の手段」において，入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御するものであると認められること，本件発明の特許請求の範囲の記載において，バッファ，エコー・キャンセラー及びマルチプレクサが必須の構成であるとはされていないことからすると，控訴人の主張はその前提を欠き理由がないというべきである。＼n
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2013.09.13
平成24(行ケ)10425 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年09月10日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした審決が取り消されました。
(3) 【００３０】の記載事項
本件発明６の構成である「非防爆エリア」について，前記のとおり，当初明細書の【００３０】に，「また，舵取機室９は非防爆エリアであるから，各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」と記載されている。ここに記載された利点は，文理上，舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかし，当該記載に接した当業者は，この効果は舵取機室に限定されるものではなく，舵取機室とは別次元の「非防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。その理由は，以下のとおりである。まず，「非防爆エリア」の意味およびその具体的な場所が当業者の技術常識であることは，上述したとおりである。「非防爆エリア」は，「電気機器の構＼造，設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域」を意味するから，「非防爆エリア」であれば，そこに配置される電気機器の構造，設置及び使用について特に考慮する必要がないことは当然で，その結果として，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」があることも明白である。すなわち，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」は，「非防爆エリア」の裏返しであって，「非防爆エリア」が備える当然の効果を述べているものである。そうすると，当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており，【００３０】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても，【００３０】の記載に接した当業者は，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく，舵取機室には限定されない，より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして，かかる理解の下，「非防爆エリア」についても，舵取機室とはほとんど無関係な単独の構＼成として理解するというというべきである。よって，【００３０】の記載から，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する，ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができ，本件発明６の「非防爆エリア」は，【００３０】において実質的に記載されているというべきである。「非防爆エリア」の構＼成について特許法１７条の２第３項の要件を満たさないとすることはできない。
(4) 【００２５】との関係 当初明細書の趣旨は，全体として，バラスト水処理装置を舵取機室に配設することに主眼を置いており，特に，【００２５】には，舵取機室の優位性が機関室（「非防爆エリア」の一つ）との対比において述べられている。当初明細書で全体として述べられている，バラスト水処理装置を舵取機室に配設するという技術的思想は，【００２３】に記載されているように，舵取機室固有の特性，すなわち，操舵機室は，プロペラ及び舵の直上に位置しており，振動の問題があるため，通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されていることに着目したものである。これに対して，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は，【００３０】に記載されているように，「非防爆エリア」が「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」を有することに着目したものである。したがって，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は，バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的思想と着目点の次元が異なっている。バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は当初明細書の【００３０】によってサポートされている以上，当初明細書において，舵取機室に関する特有の技術的思想が開示されているとしても，そして，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設することに関連する記載が【００３０】においてだけであるとしても，「非防爆エリア」に関する本件発明６が特許法１７条の２第３項の規定を満たすことについての判断を左右するものではない。また，バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと，これを「非防爆エリア」に配設することとは，次元を異にする技術的思想であるから，前者の優位性を後者との関係で述べた【００２５】の記載が存在するとしても，後者を無視することはできない。そして，両者が別次元の技術的思想である以上，「非防爆エリア」が舵取機室以外の場所（機関室を含む）を包含するとしても，そのことをもって，新たな技術事項を導入したものとすることはできない。
(3) 【００３０】の記載事項
本件発明６の構成である「非防爆エリア」について，前記のとおり，当初明細書の【００３０】に，「また，舵取機室９は非防爆エリアであるから，各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」と記載されている。ここに記載された利点は，文理上，舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかし，当該記載に接した当業者は，この効果は舵取機室に限定されるものではなく，舵取機室とは別次元の「非防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。その理由は，以下のとおりである。まず，「非防爆エリア」の意味およびその具体的な場所が当業者の技術常識であることは，上述したとおりである。「非防爆エリア」は，「電気機器の構＼造，設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域」を意味するから，「非防爆エリア」であれば，そこに配置される電気機器の構造，設置及び使用について特に考慮する必要がないことは当然で，その結果として，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」があることも明白である。すなわち，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」は，「非防爆エリア」の裏返しであって，「非防爆エリア」が備える当然の効果を述べているものである。そうすると，当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており，【００３０】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても，【００３０】の記載に接した当業者は，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく，舵取機室には限定されない，より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして，かかる理解の下，「非防爆エリア」についても，舵取機室とはほとんど無関係な単独の構＼成として理解するというというべきである。よって，【００３０】の記載から，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する，ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができ，本件発明６の「非防爆エリア」は，【００３０】において実質的に記載されているというべきである。「非防爆エリア」の構＼成について特許法１７条の２第３項の要件を満たさないとすることはできない。
(4) 【００２５】との関係 当初明細書の趣旨は，全体として，バラスト水処理装置を舵取機室に配設することに主眼を置いており，特に，【００２５】には，舵取機室の優位性が機関室（「非防爆エリア」の一つ）との対比において述べられている。当初明細書で全体として述べられている，バラスト水処理装置を舵取機室に配設するという技術的思想は，【００２３】に記載されているように，舵取機室固有の特性，すなわち，操舵機室は，プロペラ及び舵の直上に位置しており，振動の問題があるため，通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されていることに着目したものである。これに対して，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は，【００３０】に記載されているように，「非防爆エリア」が「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」を有することに着目したものである。したがって，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は，バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的思想と着目点の次元が異なっている。バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は当初明細書の【００３０】によってサポートされている以上，当初明細書において，舵取機室に関する特有の技術的思想が開示されているとしても，そして，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設することに関連する記載が【００３０】においてだけであるとしても，「非防爆エリア」に関する本件発明６が特許法１７条の２第３項の規定を満たすことについての判断を左右するものではない。また，バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと，これを「非防爆エリア」に配設することとは，次元を異にする技術的思想であるから，前者の優位性を後者との関係で述べた【００２５】の記載が存在するとしても，後者を無視することはできない。そして，両者が別次元の技術的思想である以上，「非防爆エリア」が舵取機室以外の場所（機関室を含む）を包含するとしても，そのことをもって，新たな技術事項を導入したものとすることはできない。
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2013.08.13
平成24(行ケ)10307 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年08月08日 知的財産高等裁判所
審決は、第１のアンテナからの無線信号を第１の無線周波数復調器で復調するステップが「最初に」実行される際に，必ず「ダイバーシチ」が「オフ」状態になっていて「第２のプロセッサ４２２」（第２の無線周波数復調器）が無効化された状態になっているということは，新規事項であると判断しました。これに対して、裁判所は、新規事項ではないと判断しました。最終的には進歩性なしとして拒絶審決が維持されました。
２ 取消事由１（新規事項の追加禁止の要件に係る判断の誤り）について
前記１のとおり，補正発明は，ダイバーシチ処理がなくても十分な性能＼が与えられるような場合においても常にダイバーシチ処理を行うことは，電力消費の観点から移動局の動作時間が短縮するという課題があったので，必要な場合にのみダイバーシチ処理を行うようにしたものである。そうすると，移動局の動作を開始させた当初，ダイバーシチ処理の必要性が不明な状態において，ダイバーシチ処理を行わせるように，第２の無線周波数復調器を有効化するとは考え難い。また，段落【００３２】には，「最初のステップ５１０において，無線周波数信号が第１のアンテナ４１０で受信される。２番目のステップ５１２において，この無線周波数信号は処理のため第１のＲＦプロセッサ４２０へ入力される。…ステップ５２０でベースバンドプロセッサ４３０がダイバーシチをオンすべきか否かを判定する。」との記載があり，また，【図５】のフローチャートにおいても，動作開始当初の地点を示す上方の矢印の始点が，ステップ５１０の「第１のアンテナでＲＦ信号を受信」するところから始まっているところ，これらのことに，段落【００４０】において「ダイバーシチが不要な場合，第２のＲＦプロセッサ４２２は使用されない。」，段落【００１９】に「ダイバーシチを用いることによる性能向上がダイバーシチを用いることによる電力消費を上回る場合を判断でき，後者の状況においてのみダイバーシチ処理へ切り替える」と明記されていることを考慮すると，動作開始時において，ダイバーシチがオンであることを前提として第１のアンテナでの受信及び第１のＲＦプロセッサへの入力と第２のアンテナでの受信及び第２のＲＦプロセッサへの入力とが，同時並行的あるいは順次行われるとは解しがたく，動作開始当初はダイバーシチがオフ（第２の無線周波数復調器が無効）とされていると理解するのが自然である。このように考えた場合，【図５】のフローチャートは，動作開始当初，ステップ５１２で受信したＲＦ信号を第１のＲＦプロセッサ（第１の無線周波数復調器）で処理し，ステップ５１４においてダイバーシチはオンではないこととなるから，そのままステップ５１７に進んで，第１のＲＦプロセッサ（第１の無線周波数復調器）からの処理信号を復調することとなり，ステップ５２０において初めて，ダイバーシチが必要か否かを判定し，必要でなければ，当初の流れを継続（すなわち，【図５】の左側欄のサイクル〈ステップ５１０，５１２，５１４，５１７，５２０，５２１〉を継続）し，ステップ５２０においてダイバーシチが必要であると判定された場合にのみ，第２のアンテナにおけるＲＦ信号受信から復調・合成処理に至るステップ５１５，５１６，５１８に進むものと理解でき，上記に示した明細書の他の記載とも整合的である。そうすると，本件補正は，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり，新規事項が追加されたものとはいえない。本件補正を新規事項の追加に当たるとした審決の判断は誤りである。
もっとも，審決は，本件補正却下の理由として補正発明が独立特許要件（特許法２９条２項）を満たしていないことも挙げているから，進んで，本件補正が平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１７条の２第５項，１２６条４項に違反するか否かについて検討する。
２ 取消事由１（新規事項の追加禁止の要件に係る判断の誤り）について
前記１のとおり，補正発明は，ダイバーシチ処理がなくても十分な性能＼が与えられるような場合においても常にダイバーシチ処理を行うことは，電力消費の観点から移動局の動作時間が短縮するという課題があったので，必要な場合にのみダイバーシチ処理を行うようにしたものである。そうすると，移動局の動作を開始させた当初，ダイバーシチ処理の必要性が不明な状態において，ダイバーシチ処理を行わせるように，第２の無線周波数復調器を有効化するとは考え難い。また，段落【００３２】には，「最初のステップ５１０において，無線周波数信号が第１のアンテナ４１０で受信される。２番目のステップ５１２において，この無線周波数信号は処理のため第１のＲＦプロセッサ４２０へ入力される。…ステップ５２０でベースバンドプロセッサ４３０がダイバーシチをオンすべきか否かを判定する。」との記載があり，また，【図５】のフローチャートにおいても，動作開始当初の地点を示す上方の矢印の始点が，ステップ５１０の「第１のアンテナでＲＦ信号を受信」するところから始まっているところ，これらのことに，段落【００４０】において「ダイバーシチが不要な場合，第２のＲＦプロセッサ４２２は使用されない。」，段落【００１９】に「ダイバーシチを用いることによる性能向上がダイバーシチを用いることによる電力消費を上回る場合を判断でき，後者の状況においてのみダイバーシチ処理へ切り替える」と明記されていることを考慮すると，動作開始時において，ダイバーシチがオンであることを前提として第１のアンテナでの受信及び第１のＲＦプロセッサへの入力と第２のアンテナでの受信及び第２のＲＦプロセッサへの入力とが，同時並行的あるいは順次行われるとは解しがたく，動作開始当初はダイバーシチがオフ（第２の無線周波数復調器が無効）とされていると理解するのが自然である。このように考えた場合，【図５】のフローチャートは，動作開始当初，ステップ５１２で受信したＲＦ信号を第１のＲＦプロセッサ（第１の無線周波数復調器）で処理し，ステップ５１４においてダイバーシチはオンではないこととなるから，そのままステップ５１７に進んで，第１のＲＦプロセッサ（第１の無線周波数復調器）からの処理信号を復調することとなり，ステップ５２０において初めて，ダイバーシチが必要か否かを判定し，必要でなければ，当初の流れを継続（すなわち，【図５】の左側欄のサイクル〈ステップ５１０，５１２，５１４，５１７，５２０，５２１〉を継続）し，ステップ５２０においてダイバーシチが必要であると判定された場合にのみ，第２のアンテナにおけるＲＦ信号受信から復調・合成処理に至るステップ５１５，５１６，５１８に進むものと理解でき，上記に示した明細書の他の記載とも整合的である。そうすると，本件補正は，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり，新規事項が追加されたものとはいえない。本件補正を新規事項の追加に当たるとした審決の判断は誤りである。
もっとも，審決は，本件補正却下の理由として補正発明が独立特許要件（特許法２９条２項）を満たしていないことも挙げているから，進んで，本件補正が平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１７条の２第５項，１２６条４項に違反するか否かについて検討する。
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2013.05.15
平成20(ワ)38602 特許権 民事訴訟 平成25年04月19日 東京地方裁判所
特許権侵害事件です。審査中に行った補正が特許後に要旨変更と認定され、出願日が繰り下がり、特許無効と判断されました。
旧特許法４１条の規定中，「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきところ，上記明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば，特段の事情がない限り，「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。そして，そのような「自明である技術的事項」には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ，その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当である。これを本件においてみるに，前記のとおり，本件発明は，「交換システム」が備える「第２の手段」において，「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する」構＼成（本件構成）を有するものである。そして，前記(1)のとおり，本件発明の要旨の認定に関しては，本件構成における「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムから送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムで受信されるように入トラヒックを当該交換システムが送信する時刻を制御する手段」にいう「交換システムから送信される」，「交換システムで受信される」，「交換システムが送信する」の各文言は，交換システムの出入口における送受信の制御のみならず，交換システムの内部における送受信の制御という動作をも含んでいると解されるものの，その文言解釈上，第一義的には，「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する手段」と解釈される。これに対し，本件当初発明にはこのような記載はもともと存せず，本件構＼成のうち上記解釈される部分は本件補正によって新たに追加された構成である。・・・したがって，プロセッサからボコーダに送信される時刻を制御する技術的事項を開示するにすぎない本件当初明細書等には，本件構＼成のうち，交換システムの出口から送信する時刻を制御する技術的事項については何ら記載されておらず，また，本件当初明細書の記載から自明である技術的事項であるということできない。以上によると，本件補正は，本件当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるとは認められないから，本件補正は，旧特許法４１条所定の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということはできず，要旨変更に該当するものというほかない。
・・・・
これを本件についてみるに，前記３のとおり，本件当初明細書等の発明の詳細な説明と，本件明細書等の発明の詳細な説明の記載は，その技術内容に係る記載において異なるものではなく，したがって，本件発明における構成要件Ｆ２（本件構＼成）のうち，「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する手段」と解釈される部分は，本件明細書等の発明の詳細な説明に記載のない事項であり，入トラヒックを交換システムの出口が送信する時刻を制御する技術的事項につき，出願当時の技術常識からみても，当業者がそれを正確に理解でき，かつ過度の試行錯誤を経ることなく発明を再現することができるだけの記載があるとはいえないから，本件発明は，平成６年法律第１１６号附則６条でなお従前の例によるとされる特許法３６条４項の実施可能要件を満たしておらず，本件発明１及び２に係る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。＼n
旧特許法４１条の規定中，「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきところ，上記明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば，特段の事情がない限り，「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。そして，そのような「自明である技術的事項」には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ，その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当である。これを本件においてみるに，前記のとおり，本件発明は，「交換システム」が備える「第２の手段」において，「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する」構＼成（本件構成）を有するものである。そして，前記(1)のとおり，本件発明の要旨の認定に関しては，本件構成における「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムから送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムで受信されるように入トラヒックを当該交換システムが送信する時刻を制御する手段」にいう「交換システムから送信される」，「交換システムで受信される」，「交換システムが送信する」の各文言は，交換システムの出入口における送受信の制御のみならず，交換システムの内部における送受信の制御という動作をも含んでいると解されるものの，その文言解釈上，第一義的には，「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する手段」と解釈される。これに対し，本件当初発明にはこのような記載はもともと存せず，本件構＼成のうち上記解釈される部分は本件補正によって新たに追加された構成である。・・・したがって，プロセッサからボコーダに送信される時刻を制御する技術的事項を開示するにすぎない本件当初明細書等には，本件構＼成のうち，交換システムの出口から送信する時刻を制御する技術的事項については何ら記載されておらず，また，本件当初明細書の記載から自明である技術的事項であるということできない。以上によると，本件補正は，本件当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるとは認められないから，本件補正は，旧特許法４１条所定の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということはできず，要旨変更に該当するものというほかない。
・・・・
これを本件についてみるに，前記３のとおり，本件当初明細書等の発明の詳細な説明と，本件明細書等の発明の詳細な説明の記載は，その技術内容に係る記載において異なるものではなく，したがって，本件発明における構成要件Ｆ２（本件構＼成）のうち，「入トラヒックを運ぶパケットが当該交換システムの出口から送信される時刻の前の所定のウィンドウ時間内に当該交換システムの入口で受信されるように入トラヒックを当該交換システムの出口が送信する時刻を制御する手段」と解釈される部分は，本件明細書等の発明の詳細な説明に記載のない事項であり，入トラヒックを交換システムの出口が送信する時刻を制御する技術的事項につき，出願当時の技術常識からみても，当業者がそれを正確に理解でき，かつ過度の試行錯誤を経ることなく発明を再現することができるだけの記載があるとはいえないから，本件発明は，平成６年法律第１１６号附則６条でなお従前の例によるとされる特許法３６条４項の実施可能要件を満たしておらず，本件発明１及び２に係る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。＼n
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>> 104条の3
2013.04.15
平成24(行ケ)10299 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年04月11日 知的財産高等裁判所
無効理由無しとした審決が、サポート要件違反ありとして取り消されました。
被告は，本件明細書には液体調味料に対するＡＣＥ阻害ペプチドの配合量について，「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中０．５〜２０％，更に１〜１０％，特に２〜５％が好ましい。」との具体的な数値の記載があり（【００３０】），これがＡＣＥ阻害ペプチドを配合した場合に風味変化が改善されることを確認した結果に基づくものであると主張する。しかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明によれば，前記１オに記載のとおり，本件発明１ないし５及び９に利用可能なＡＣＥ阻害ペプチドは，乳，穀物又は魚肉等の食品原料由来のものであり，かつ，その種類も多岐にわたるところ，これらの多種類の原料に由来するＡＣＥ阻害ペプチドの風味が共通し，かつ，加熱処理によって同等の風味変化を生じ，あるいは生じないという技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。しかも，ＡＣＥ阻害ペプチドの配合量の数値に関する上記記載も，概括的なものであるから，仮にこれがＡＣＥ阻害ペプチドを配合した場合の風味変化の改善を確認した結果に基づくものであるとしても，上記多種類の原料に由来するＡＣＥ阻害ペプチドのいずれについて風味がどの程度改善されたのかを明らかにするものとは到底いえない。したがって，上記配合量の数値の記載があるからといって，本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は，血圧降下作用を有する物質としてＡＣＥ阻害ペプチドを液体調味料に混合して加熱処理した場合に，風味変化の改善という本件発明の課題を解決できると認識することはできず，サポート要件を満たすことになるものではない。＼n
・・・・
以上によれば，血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明６ないし８は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものであるから，サポート要件を満たすものといえる一方，血圧降下作用を有する物質として，コーヒー豆抽出物に加えてＡＣＥ阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明１ないし５及び９は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく，また，当業者が本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないから，サポート要件を満たすものとはいえない。
被告は，本件明細書には液体調味料に対するＡＣＥ阻害ペプチドの配合量について，「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中０．５〜２０％，更に１〜１０％，特に２〜５％が好ましい。」との具体的な数値の記載があり（【００３０】），これがＡＣＥ阻害ペプチドを配合した場合に風味変化が改善されることを確認した結果に基づくものであると主張する。しかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明によれば，前記１オに記載のとおり，本件発明１ないし５及び９に利用可能なＡＣＥ阻害ペプチドは，乳，穀物又は魚肉等の食品原料由来のものであり，かつ，その種類も多岐にわたるところ，これらの多種類の原料に由来するＡＣＥ阻害ペプチドの風味が共通し，かつ，加熱処理によって同等の風味変化を生じ，あるいは生じないという技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。しかも，ＡＣＥ阻害ペプチドの配合量の数値に関する上記記載も，概括的なものであるから，仮にこれがＡＣＥ阻害ペプチドを配合した場合の風味変化の改善を確認した結果に基づくものであるとしても，上記多種類の原料に由来するＡＣＥ阻害ペプチドのいずれについて風味がどの程度改善されたのかを明らかにするものとは到底いえない。したがって，上記配合量の数値の記載があるからといって，本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は，血圧降下作用を有する物質としてＡＣＥ阻害ペプチドを液体調味料に混合して加熱処理した場合に，風味変化の改善という本件発明の課題を解決できると認識することはできず，サポート要件を満たすことになるものではない。＼n
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以上によれば，血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明６ないし８は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものであるから，サポート要件を満たすものといえる一方，血圧降下作用を有する物質として，コーヒー豆抽出物に加えてＡＣＥ阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明１ないし５及び９は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく，また，当業者が本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないから，サポート要件を満たすものとはいえない。
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2013.04. 3
平成24(行ケ)10162 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年03月25日 知的財産高等裁判所
進歩性違反および新規事項であると無効主張しましたが、無効でないとした審決が維持されました。
(3) 上記記載によれば，当初明細書等においては，「番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのか」を知るために調査された「視聴率」及び「録画率」を番組表＼に記載する旨，及び番組表に記載されるものとして，これらは「例示」であって，これら以外に「番組を視聴した平均人数など」が記載されるように構＼成してもよい旨が明示されている。したがって，【００７９】に記載された「平均人数など」が，視聴率及び録画率と併記されるか又は単独で記載されるかにかかわらず，「視聴率」及び「録画率」のみならず，「番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのか」を知るための情報を記載し得ることは，当初明細書等に記載されていると認められる。そして，「どの程度行われているのか」を「多少を把握可能＼な」と表現すること，及び番組表＼に記載される情報を「指標」と表現することは，普通に行われているところであって，このように表＼現することによって何らかの技術的な意義が追加されるものではないから，「視聴者数の多少を把握可能な」「指標」及び「録画予＼約数の多少を把握可能な」「指標」という表＼現が用いられたことによって，当初明細書等に記載された事項に対して新たな技術的事項が導入されたものでもない。したがって，補正事項１，２について，いずれも新規事項ということはできず，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないということはできないとした本件審決の判断に誤りはなく，取消事由２，３は理由がない。
・・・・
(3) 上記記載によれば，当初明細書等においては，番組表の提供を受けた利用者が番組表＼を利用した視聴や録画がどの程度行われているのかを知りたいという課題について，利用者側端末２０から番組表の要求を受けた調査者側装置１０が視聴率及び録画率が記載された番組表＼を作成して利用者側端末２０に送信し，この番組表を受信した利用者側端末２０において視聴率及び録画率が記載された番組表＼を表示することによって解決することが記載されている。以上を踏まえれば，「前記利用者装置によって表＼示される番組表上の番組に対応づけられて表＼示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって，現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予＼約指標とを送信する指標送信手段」（補正事項７）は，当初明細書等に記載された課題に対応するものとして当初明細書等に記載された解決手段を特定する記載であって，当初明細書等に記載された事項に対して新たな技術的事項を導入するものであるとはいえない。
(3) 上記記載によれば，当初明細書等においては，「番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのか」を知るために調査された「視聴率」及び「録画率」を番組表＼に記載する旨，及び番組表に記載されるものとして，これらは「例示」であって，これら以外に「番組を視聴した平均人数など」が記載されるように構＼成してもよい旨が明示されている。したがって，【００７９】に記載された「平均人数など」が，視聴率及び録画率と併記されるか又は単独で記載されるかにかかわらず，「視聴率」及び「録画率」のみならず，「番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのか」を知るための情報を記載し得ることは，当初明細書等に記載されていると認められる。そして，「どの程度行われているのか」を「多少を把握可能＼な」と表現すること，及び番組表＼に記載される情報を「指標」と表現することは，普通に行われているところであって，このように表＼現することによって何らかの技術的な意義が追加されるものではないから，「視聴者数の多少を把握可能な」「指標」及び「録画予＼約数の多少を把握可能な」「指標」という表＼現が用いられたことによって，当初明細書等に記載された事項に対して新たな技術的事項が導入されたものでもない。したがって，補正事項１，２について，いずれも新規事項ということはできず，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないということはできないとした本件審決の判断に誤りはなく，取消事由２，３は理由がない。
・・・・
(3) 上記記載によれば，当初明細書等においては，番組表の提供を受けた利用者が番組表＼を利用した視聴や録画がどの程度行われているのかを知りたいという課題について，利用者側端末２０から番組表の要求を受けた調査者側装置１０が視聴率及び録画率が記載された番組表＼を作成して利用者側端末２０に送信し，この番組表を受信した利用者側端末２０において視聴率及び録画率が記載された番組表＼を表示することによって解決することが記載されている。以上を踏まえれば，「前記利用者装置によって表＼示される番組表上の番組に対応づけられて表＼示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって，現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予＼約指標とを送信する指標送信手段」（補正事項７）は，当初明細書等に記載された課題に対応するものとして当初明細書等に記載された解決手段を特定する記載であって，当初明細書等に記載された事項に対して新たな技術的事項を導入するものであるとはいえない。
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>> 補正・訂正
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>> コンピュータ関連発明
2013.04. 3
平成24(行ケ)10152 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年03月14日 知的財産高等裁判所
訂正を認めた審決が、新規事項であるとして、取り消されました。
本件訂正発明２は，本件発明２に，「搬送経路の上方において前記搬送経路の一方側から他方側へ伸長するアーム」に係る本件構成を付加するものである。これに対し，本件発明７は，「搬送経路の一方側から他方側へ前記搬送経路をまたいで伸長し」と規定しているところ，「またがる」とは，「一方から他方へかかる。わたる。」ことを意味する語句（甲９）であるから，本件発明７は，本件明細書の【図１】のように，搬送装置のガイドレールが設置された一方側から搬送経路上方を通り，ガイドレールが設置されていない他方側に測定ユニットを懸下するものである。そうすると，本件発明７とは異なり，「またいで」という語句が用いられていない本件訂正発明２は，本件明細書の特許請求の範囲請求項７（本件発明７）及び第１の実施の形態（【００２０】〜【００４９】【図１】〜【図５】）に記載されている，搬送経路の一方側近傍に搬送経路に沿ってガイドレールが設けられ，搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路をまたいで伸長し，搬送経路の他方側に測定ユニットを懸下する可動アームがガイドレールに沿って移動する構＼成（別紙図面目録記載３の本件明細書【図１】参照）のみならず，搬送経路のいずれか一方側に搬送経路に直交する方向（容器ラック長手方向）に沿って設置されたガイドレールと，搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路の上方において伸長する可動アームとが設けられ，搬送経路に直交する方向（直交方向）に並ぶ複数の容器を順次測定するために，測定ユニットを搬送経路に直交する方向に移動させる構成（別紙図面目録記載７の本件参考図Ｄ参照。以下「本件参考図Ｄの構＼成」という。）をも含むものということができる。被告も，当該構成が本件訂正発明２に含まれると主張するものである。
ウ 被告は，本件発明２に本件構成を付加する訂正に係る訂正原因について，本件明細書における特許請求の範囲請求項７並びに【００１６】【００２７】及び【図１】ないし【図５】であるとする。前記１(2)，(3)及び(4)アによれば，本件発明２は，従来，容器を並べた容器ラックを搬送するラック搬送装置において，容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送する方式（長手方向搬送方式）の搬送経路に沿って容器に貼付されたラベルを読み取るラベル読取器が固定して配置され，容器の識別コードが読み取られていたところ，一方向にしか進められない搬送機構＼を利用して容器ラックを移動させていた従来技術では後戻り搬送ができず，ラベル読取りミスが生じた際にリトライが不可能であるという課題を解決するために，容器ラックを搬送経路に沿って搬送する搬送機構＼と，容器ラックに保持される各容器についての測定を行う測定ユニットと，搬送経路上の容器ラックの長手方向に沿って，各容器ごとに測定を順次行わせつつ測定ユニットを移動させる移動機構とを備えることにより，搬送経路の所定の測定位置に位置決めされた容器ラックに保持された各容器の測定を行うようにした発明である。
本件発明２は，ラベル読取りミスが生じた際のリトライを可能とするために，搬送経路上の容器ラックの長手方向に沿って，各容器ごとに測定を順次行わせつつ測定ユニットを移動させる移動機構＼を備えるものであって，搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路の上方において伸長する可動アームの構成を有するものではない。また，本件発明２の課題は，複数の容器が搬送方向に並んだ状態で容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送すること，すなわち，測定ユニットが搬送経路の長手方向に沿って移動することを前提とするものであるから，測定ユニットが搬送経路に直交する方向に移動することは想定されていないというべきである。エ 前記１(4)イによれば，本件発明７は，測定ユニットを搬送経路の一方側近傍に配置し，搬送経路に沿って移動させる際，測定ユニット近傍である搬送経路の一方側に測定ユニットの移動機構を設けることが望まれるが，装置の設計上の制約等で搬送経路の一方側近傍に測定ユニットを移動させる移動機構＼を固定して設けることができない場合にも測定ユニットの配置を変更することなく測定を行うことができるように，搬送経路の一方側近傍に，搬送経路に沿ってガイドレールを設け，さらに，測定ユニットを支持（保持）するとともに，測定ユニットを移動させるため，搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路をまたいで伸長し，搬送経路の他方側に測定ユニットを懸下する可動アームがガイドレールに沿って移動するようにした発明である。
また，本件発明７は，装置の設計上の制約等で，測定ユニット近傍である搬送経路の一方側近傍に測定ユニットを移動させる移動機構を固定して設ける本件発明２のような構＼成が採用できないという上記課題を解決することを前提とする発明であるから，本件発明２と同様に，複数の容器が搬送方向に並んだ状態で容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送すること，すなわち，測定ユニットが搬送経路に沿って移動することを前提とするものであって，測定ユニットが搬送経路に直交する方向に移動することは想定されていないというべきである。さらに，本件発明７のガイドレールは，測定ユニットを移動させるための移動機構を構＼成する部材であって，搬送経路に沿って設けられるものである。したがって，本件発明７は，本件参考図Ｄの構成を有するものではない。オ 前記ウ及びエのとおり，測定ユニットが搬送経路に直交する方向に移動すること，そのような測定ユニットを支持（保持）して搬送経路に直交する方向に移動する可動アームを設置すること，搬送経路に直交する方向に沿ってガイドレールを設けることは，本件明細書における特許請求の範囲請求項７並びに【００１６】【００２７】及び【図１】ないし【図５】に開示されているものではなく，その他，本件明細書には，上記各構成に係る記載はない。したがって，本件参考図Ｄの構＼成に係る測定ユニットの移動方向，可動アーム及びガイドレールの設置方向は，出願の当初から想定されていたものということはできず，測定ユニットが搬送経路に沿って移動することを前提とする本件発明に係る本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であるということはできない。
カ この点について，被告は，本件訂正発明２では可動アームの長さ（到達点）が非本質的なものであること及び「またいで」いない可動アームも当業者に自明であることから，本件訂正発明２において「またいで」という事項が規定されていないとしても，新規事項の追加には該当しないと主張する。しかしながら，前記のとおり，本件訂正の訂正原因とされる本件発明７における可動アームは課題解決手段として設けられた構成であり，課題を解決するためには測定ユニットを搬送経路の他方側に懸下することが必要である以上，本件訂正発明２について，可動アームの長さ（到達点）が非本質的なものということはでない。また，被告は，本件明細書には，短手方向搬送方式及び長手方向搬送方式が開示されており，第１の実施形態においては長手方向搬送方式を前提とした課題及び解決手段が具体的に記載され，当業者にとって，短手方向搬送方式においても同じ課題が生じること及び同じ解決手段を適用できることは自明であるから，短手方向搬送方式に本件訂正発明２の解決手段を適用した場合，可動アームを搬送経路の他方側まで伸長させなくても全ての容器について測定を行い得るから，搬送経路を「またいで」伸長する必要はないし，短手方向搬送方式では可動アームを案内するガイドレールが直交方向に沿って設けられるのは当然であると主張する。しかしながら，前記のとおり，本件発明は，複数の容器が搬送方向に並んだ状態で容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送すること，すなわち，測定ユニットが搬送経路に沿って移動すること（長手方向搬送方式）を前提とするものであり，本件明細書には，短手方向搬送方式（搬送方向に直交する方向に容器が並んだ状態で搬送する方式）を示唆する旨の記載もないから，測定ユニットを支持（保持）して搬送経路に直交する方向に移動する可動アームが本件明細書に記載されているということはできない。本件明細書の【図１】は，投入搬送経路では短手方向搬送方式が用いられているが，投入搬送経路とメイン搬送経路とが接続する位置に定められた測定位置において，メイン搬送経路上に位置決めされた容器に対して測定を行うものであって，投入搬送経路の途中で測定を行う旨の記載はないから，測定自体は長手方向搬送方式を前提とするものである。そうすると，短手方向搬送方式を採用し，可動アームが搬送経路に直交する方向に移動する構＼成は，本件明細書に記載されているということができない以上，可動アームを搬送経路の他方側まで伸長させる必要がないということはできないし，可動アームを案内するガイドレールが直交方向に沿って設けられるのが当然であるということもできない。
さらに，被告は，新規事項の追加に該当するか否かは，技術的思想としての本件訂正発明２が本件明細書に記載されているか否かの観点から検討されるべきであって，短手方向搬送方式に本件訂正発明２の解決手段を適用した場合の具体例が本件明細書において明示されているか否かは問題とはならないと主張する。しかしながら，本件明細書には短手方向搬送方式自体が記載されておらず，当該方式及び当該方式を採用した場合の課題が本件明細書の全ての記載を総合することによっても導くことができない以上，被告の当該主張はその前提自体を欠くものというほかない。
本件訂正発明２は，本件発明２に，「搬送経路の上方において前記搬送経路の一方側から他方側へ伸長するアーム」に係る本件構成を付加するものである。これに対し，本件発明７は，「搬送経路の一方側から他方側へ前記搬送経路をまたいで伸長し」と規定しているところ，「またがる」とは，「一方から他方へかかる。わたる。」ことを意味する語句（甲９）であるから，本件発明７は，本件明細書の【図１】のように，搬送装置のガイドレールが設置された一方側から搬送経路上方を通り，ガイドレールが設置されていない他方側に測定ユニットを懸下するものである。そうすると，本件発明７とは異なり，「またいで」という語句が用いられていない本件訂正発明２は，本件明細書の特許請求の範囲請求項７（本件発明７）及び第１の実施の形態（【００２０】〜【００４９】【図１】〜【図５】）に記載されている，搬送経路の一方側近傍に搬送経路に沿ってガイドレールが設けられ，搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路をまたいで伸長し，搬送経路の他方側に測定ユニットを懸下する可動アームがガイドレールに沿って移動する構＼成（別紙図面目録記載３の本件明細書【図１】参照）のみならず，搬送経路のいずれか一方側に搬送経路に直交する方向（容器ラック長手方向）に沿って設置されたガイドレールと，搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路の上方において伸長する可動アームとが設けられ，搬送経路に直交する方向（直交方向）に並ぶ複数の容器を順次測定するために，測定ユニットを搬送経路に直交する方向に移動させる構成（別紙図面目録記載７の本件参考図Ｄ参照。以下「本件参考図Ｄの構＼成」という。）をも含むものということができる。被告も，当該構成が本件訂正発明２に含まれると主張するものである。
ウ 被告は，本件発明２に本件構成を付加する訂正に係る訂正原因について，本件明細書における特許請求の範囲請求項７並びに【００１６】【００２７】及び【図１】ないし【図５】であるとする。前記１(2)，(3)及び(4)アによれば，本件発明２は，従来，容器を並べた容器ラックを搬送するラック搬送装置において，容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送する方式（長手方向搬送方式）の搬送経路に沿って容器に貼付されたラベルを読み取るラベル読取器が固定して配置され，容器の識別コードが読み取られていたところ，一方向にしか進められない搬送機構＼を利用して容器ラックを移動させていた従来技術では後戻り搬送ができず，ラベル読取りミスが生じた際にリトライが不可能であるという課題を解決するために，容器ラックを搬送経路に沿って搬送する搬送機構＼と，容器ラックに保持される各容器についての測定を行う測定ユニットと，搬送経路上の容器ラックの長手方向に沿って，各容器ごとに測定を順次行わせつつ測定ユニットを移動させる移動機構とを備えることにより，搬送経路の所定の測定位置に位置決めされた容器ラックに保持された各容器の測定を行うようにした発明である。
本件発明２は，ラベル読取りミスが生じた際のリトライを可能とするために，搬送経路上の容器ラックの長手方向に沿って，各容器ごとに測定を順次行わせつつ測定ユニットを移動させる移動機構＼を備えるものであって，搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路の上方において伸長する可動アームの構成を有するものではない。また，本件発明２の課題は，複数の容器が搬送方向に並んだ状態で容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送すること，すなわち，測定ユニットが搬送経路の長手方向に沿って移動することを前提とするものであるから，測定ユニットが搬送経路に直交する方向に移動することは想定されていないというべきである。エ 前記１(4)イによれば，本件発明７は，測定ユニットを搬送経路の一方側近傍に配置し，搬送経路に沿って移動させる際，測定ユニット近傍である搬送経路の一方側に測定ユニットの移動機構を設けることが望まれるが，装置の設計上の制約等で搬送経路の一方側近傍に測定ユニットを移動させる移動機構＼を固定して設けることができない場合にも測定ユニットの配置を変更することなく測定を行うことができるように，搬送経路の一方側近傍に，搬送経路に沿ってガイドレールを設け，さらに，測定ユニットを支持（保持）するとともに，測定ユニットを移動させるため，搬送経路の一方側から他方側へ搬送経路をまたいで伸長し，搬送経路の他方側に測定ユニットを懸下する可動アームがガイドレールに沿って移動するようにした発明である。
また，本件発明７は，装置の設計上の制約等で，測定ユニット近傍である搬送経路の一方側近傍に測定ユニットを移動させる移動機構を固定して設ける本件発明２のような構＼成が採用できないという上記課題を解決することを前提とする発明であるから，本件発明２と同様に，複数の容器が搬送方向に並んだ状態で容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送すること，すなわち，測定ユニットが搬送経路に沿って移動することを前提とするものであって，測定ユニットが搬送経路に直交する方向に移動することは想定されていないというべきである。さらに，本件発明７のガイドレールは，測定ユニットを移動させるための移動機構を構＼成する部材であって，搬送経路に沿って設けられるものである。したがって，本件発明７は，本件参考図Ｄの構成を有するものではない。オ 前記ウ及びエのとおり，測定ユニットが搬送経路に直交する方向に移動すること，そのような測定ユニットを支持（保持）して搬送経路に直交する方向に移動する可動アームを設置すること，搬送経路に直交する方向に沿ってガイドレールを設けることは，本件明細書における特許請求の範囲請求項７並びに【００１６】【００２７】及び【図１】ないし【図５】に開示されているものではなく，その他，本件明細書には，上記各構成に係る記載はない。したがって，本件参考図Ｄの構＼成に係る測定ユニットの移動方向，可動アーム及びガイドレールの設置方向は，出願の当初から想定されていたものということはできず，測定ユニットが搬送経路に沿って移動することを前提とする本件発明に係る本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であるということはできない。
カ この点について，被告は，本件訂正発明２では可動アームの長さ（到達点）が非本質的なものであること及び「またいで」いない可動アームも当業者に自明であることから，本件訂正発明２において「またいで」という事項が規定されていないとしても，新規事項の追加には該当しないと主張する。しかしながら，前記のとおり，本件訂正の訂正原因とされる本件発明７における可動アームは課題解決手段として設けられた構成であり，課題を解決するためには測定ユニットを搬送経路の他方側に懸下することが必要である以上，本件訂正発明２について，可動アームの長さ（到達点）が非本質的なものということはでない。また，被告は，本件明細書には，短手方向搬送方式及び長手方向搬送方式が開示されており，第１の実施形態においては長手方向搬送方式を前提とした課題及び解決手段が具体的に記載され，当業者にとって，短手方向搬送方式においても同じ課題が生じること及び同じ解決手段を適用できることは自明であるから，短手方向搬送方式に本件訂正発明２の解決手段を適用した場合，可動アームを搬送経路の他方側まで伸長させなくても全ての容器について測定を行い得るから，搬送経路を「またいで」伸長する必要はないし，短手方向搬送方式では可動アームを案内するガイドレールが直交方向に沿って設けられるのは当然であると主張する。しかしながら，前記のとおり，本件発明は，複数の容器が搬送方向に並んだ状態で容器ラックの長手方向を搬送方向に合わせて搬送すること，すなわち，測定ユニットが搬送経路に沿って移動すること（長手方向搬送方式）を前提とするものであり，本件明細書には，短手方向搬送方式（搬送方向に直交する方向に容器が並んだ状態で搬送する方式）を示唆する旨の記載もないから，測定ユニットを支持（保持）して搬送経路に直交する方向に移動する可動アームが本件明細書に記載されているということはできない。本件明細書の【図１】は，投入搬送経路では短手方向搬送方式が用いられているが，投入搬送経路とメイン搬送経路とが接続する位置に定められた測定位置において，メイン搬送経路上に位置決めされた容器に対して測定を行うものであって，投入搬送経路の途中で測定を行う旨の記載はないから，測定自体は長手方向搬送方式を前提とするものである。そうすると，短手方向搬送方式を採用し，可動アームが搬送経路に直交する方向に移動する構＼成は，本件明細書に記載されているということができない以上，可動アームを搬送経路の他方側まで伸長させる必要がないということはできないし，可動アームを案内するガイドレールが直交方向に沿って設けられるのが当然であるということもできない。
さらに，被告は，新規事項の追加に該当するか否かは，技術的思想としての本件訂正発明２が本件明細書に記載されているか否かの観点から検討されるべきであって，短手方向搬送方式に本件訂正発明２の解決手段を適用した場合の具体例が本件明細書において明示されているか否かは問題とはならないと主張する。しかしながら，本件明細書には短手方向搬送方式自体が記載されておらず，当該方式及び当該方式を採用した場合の課題が本件明細書の全ての記載を総合することによっても導くことができない以上，被告の当該主張はその前提自体を欠くものというほかない。
2012.12.10
平成24(行ケ)10119 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年11月29日 知的財産高等裁判所
訂正が認められ無効理由無しの審決に対して審判請求人が出訴し、その後、特許権者は再訂正をする訂正審判(2次訂正)を請求しました。裁判所は、特181条2項の差し戻しをすることなく、審理を進めていましたが、二次訂正が確定したことから、対象が異なるとして本件無効審決を取り消して、差し戻しました。
，本件審決は，無効審判請求を成り立たないものとした審決である。その後，被告から特許請求の範囲を減縮する訂正審判請求がなされたが，当裁判所は，平成２３年改正前の特許法１８１条２項の差戻決定をすることなく審理を継続していたところ，本件訂正審決が確定したことにより，訂正前の特許請求の範囲に基づいてなされた審決は，結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなった。もっとも，特許庁は，本件訂正審決において，本件審決において第１訂正発明と対比された引用例と同一の引用例との対比において独立特許要件が認められると判断している。そうすると，第２訂正発明と上記引用例記載の発明との同一性ないし容易想到性判断についての特許庁の判断は，本件訂正審決により示されており，この点につき特許庁の判断が先行しているものと解する余地がある。しかし，本件審決と本件訂正審決においては，本件特許に係る発明と引用例との一致点及び相違点の認定，新規性ないし進歩性に係る判断の対象が実質的にも変更されている（別紙１ないし４参照）。すなわち，本件審決においては，第１訂正発明における「前記目標値が変化したときに」の意義について，原被告いずれの主張も排斥した上で，「前記目標値」が「ある状態から他の状態に変わったときに」を意味するもの，すなわち「前回の目標値」と「今回の目標値」を比較し，変化したときと理解できるとして，引用例１，２との対比を行った上，これを相違点として挙げて，第１訂正発明は，引用発明１と同一の発明ではなく，引用発明２，及び引用例１，甲３ないし５に記載された周知技術に基づき容易に想到できたものとはいえないとして，無効請求は成り立たないとしたものである。他方，本件訂正審決では，第２訂正発明において，「今回の目標値」と比較される「比較対象」は，引用発明１における「現在表示中の表＼示データ」や引用発明２における「旧データ」に相当するもの，すなわち「前回の出力値」であるとして，この点を引用例１，２との相違点とはせず，新たに付加された構成要件について相違点を挙げて，第２訂正発明は，引用発明１と同一の発明ではなく，引用発明１ないし２に基づき容易に想到できたものでもなく，独立特許要件を充足するとして，第２訂正を認めたものである。そうすると，本件訂正審決において，本件審決における引用例と同一の引用例との対比において独立特許要件が認められるとの判断がされているとしても，本件無効審判請求について，新たに付加された構＼成要件も含めて，再度，特許庁の審理を先行させるのが相当であるから，本件審決は取り消されるべきである。
，本件審決は，無効審判請求を成り立たないものとした審決である。その後，被告から特許請求の範囲を減縮する訂正審判請求がなされたが，当裁判所は，平成２３年改正前の特許法１８１条２項の差戻決定をすることなく審理を継続していたところ，本件訂正審決が確定したことにより，訂正前の特許請求の範囲に基づいてなされた審決は，結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなった。もっとも，特許庁は，本件訂正審決において，本件審決において第１訂正発明と対比された引用例と同一の引用例との対比において独立特許要件が認められると判断している。そうすると，第２訂正発明と上記引用例記載の発明との同一性ないし容易想到性判断についての特許庁の判断は，本件訂正審決により示されており，この点につき特許庁の判断が先行しているものと解する余地がある。しかし，本件審決と本件訂正審決においては，本件特許に係る発明と引用例との一致点及び相違点の認定，新規性ないし進歩性に係る判断の対象が実質的にも変更されている（別紙１ないし４参照）。すなわち，本件審決においては，第１訂正発明における「前記目標値が変化したときに」の意義について，原被告いずれの主張も排斥した上で，「前記目標値」が「ある状態から他の状態に変わったときに」を意味するもの，すなわち「前回の目標値」と「今回の目標値」を比較し，変化したときと理解できるとして，引用例１，２との対比を行った上，これを相違点として挙げて，第１訂正発明は，引用発明１と同一の発明ではなく，引用発明２，及び引用例１，甲３ないし５に記載された周知技術に基づき容易に想到できたものとはいえないとして，無効請求は成り立たないとしたものである。他方，本件訂正審決では，第２訂正発明において，「今回の目標値」と比較される「比較対象」は，引用発明１における「現在表示中の表＼示データ」や引用発明２における「旧データ」に相当するもの，すなわち「前回の出力値」であるとして，この点を引用例１，２との相違点とはせず，新たに付加された構成要件について相違点を挙げて，第２訂正発明は，引用発明１と同一の発明ではなく，引用発明１ないし２に基づき容易に想到できたものでもなく，独立特許要件を充足するとして，第２訂正を認めたものである。そうすると，本件訂正審決において，本件審決における引用例と同一の引用例との対比において独立特許要件が認められるとの判断がされているとしても，本件無効審判請求について，新たに付加された構＼成要件も含めて，再度，特許庁の審理を先行させるのが相当であるから，本件審決は取り消されるべきである。
2012.12.10
平成24(行ケ)10135 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年12月03日 知的財産高等裁判所
訂正要件を満たさないとした審決が維持されました。
原告らは，実施形態【図７】と実施形態【図３】とは，パーツの形態が大きく相違するにもかかわらず，実施形態【図３】の前身頃及び後身頃の各パーツの実線を強引に実施形態【図７】のパーツの実線に引きずり込んで，実施形態【図７】の前身頃及び後身頃の各位置を解釈しているにほかならず，実施形態【図７】のパーツの本来の前身頃及び後身頃の各位置を正しく解釈していることにはならないから，審決の訂正要点ａの認定手法は誤りであると主張する。しかし，実施形態【図３】については，各パーツの図面符号「１２」，「１４」，「１６」，「１８」は，図面上のそれぞれ実線で区劃された範囲のものを指していることが見て取れるから，「前身頃」や「後身頃」は，「股部パーツ」や「大腿部パーツ」と同じく下肢用衣料を構成するパーツであって，「前身頃」は図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもので，「後身頃」も同様に，図面符号「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものと解することができる。そして，実施形態【図３】と実施形態【図７】とは，下肢用衣料が「前身頃１２」，「後身頃１４」，「股部パーツ１６」及び「大腿部パーツ１８」で構＼成されていることには変わりがないので，実施形態【図７】においても実施形態【図３】と同様に，前身頃と後身頃は，図面符号「１２」と「１４」で指示された実線で区劃された範囲のもの（パーツ）と解するのが自然であり，このように解することに，格別，不都合な点は見当たらない。よって，審決における「前身頃」及び「後身頃」の認定及びその手法に誤りはない。
イ 原告らは，実施形態【図７】のパーツの前身頃及び後身頃の各位置を正しく判断するには，実施形態【図７】の各パーツを縫製して下肢用衣料とした場合に，実施形態【図７】のパーツはどこが前身頃及び後身頃に位置するか正しく判断することが必要であり，また，前身頃と後身頃の意味はそれぞれ「衣類の身頃のうち，胴体の前の部分をおおうもの」と「衣類の身頃で胴体の後ろの部分をおおうもの」であって（甲１），その意味を下肢用衣料（ショーツ）に当てはめると，前身頃とは，下肢用衣料（ショーツ）の身頃のうち，下半身の前の部分を覆うものとなり，後身頃とは，下肢用衣料（ショーツ）の身頃で下半身の後ろの部分を覆うものとなり，さらに，１つのパーツにおいて，前の部分を覆うものを前身頃とし，この前の部分を覆う境界の箇所から後側に直ちに回り込む箇所（本件帯状部分）を後身頃とすることは，例えば甲１３〜甲１８に示されるように，当業者において周知であるから，審決における「前身頃」及び「後身頃」の認定には誤りがあると主張する。しかし，本件明細書において，【図７】の左右において下方に垂下する２つの本件帯状部分が「後身頃」の構成部分である旨の記載や示唆は存在せず，本件帯状部分が「後身頃」の構＼成部分であるとは，窺えない。また，「前身頃」の意味が「衣類の身頃のうち，胴体の前の部分をおおうもの」であり，「後身頃」の意味が「衣類の身頃で胴体の後ろの部分をおおうもの」であって（甲１），１つのパーツにおいて，前の部分を覆うものを「前身頃」といい，この前の部分を覆う境界の箇所から後側に直ちに回り込む箇所を「後身頃」ということがあるとしても（甲１３〜甲１８），乙１及び乙２によれば，下肢用衣料において，下半身の前の部分の延長となる後ろの部分の一部をも覆うパーツも加えて「前身頃」ということもあるのであり，この場合には訂正前の実施形態【図７】と同様のものとなる。したがって，前身頃及び後身頃という用語の解釈として，原告らが主張するような解釈において当該技術分野の常識となっているということはできない。よって，「前身頃」及び「後身頃」という用語の意味は，明細書及び図面の記載全体から把握する必要があり，そのようにして理解される意味は上記のとおりであって，審決の「前身頃」及び「後身頃」の認定及びその手法に誤りはない。
・・・
２ 取消事由３（審決の訂正目的に対する判断の誤り）について
上記１で判示したとおり，本件明細書の段落【００３０】及び【図７】には，実施形態【図７】が記載され，この実施形態における「前身頃」が図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のものを指していること，そして，「後身頃」が，図面符号「１４」で指示されたものを指していることは，自然に理解できるもので，不明瞭な記載や誤記の存在は見当たらず，逆に，【図７】において図面符号「１２」で指示される前身頃の本件帯状部分が後身頃の構成部分であることは，窺えない。そうである以上，訂正要点ａが，誤記の訂正，或いは，明瞭でない記載の釈明を目的にしているということはできない。
・・・
３ 取消事由４（審決の実質変更・拡張に対する判断の誤り）について
本件明細書の請求項１は，本件訂正によって訂正されていないから，本件発明は，本件訂正の前後において，「後身頃」を，「足刳り形成部を有した」と限定されたものとして発明特定事項としている。次に，上記１で認定したところを踏まえ，本件訂正前の本件発明についてみると，本件明細書の記載全体からして，先に（上記１で）説示したように，本件発明の「前身頃」は，実施形態【図３】，実施形態【図７】及び実施形態【図８】の，いずれも図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもの，「後身頃」も同様に「１４」で指示された範囲のものと解することができる。これに対し，本件訂正の，特に訂正要点ａにより，【図７】の図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲内にある本件帯状部分が，「後身頃」の構成部分となり，本件訂正後の本件発明の「前身頃」は，【図７】を参照した実施形態でいえば，図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲から上記本件帯状部分を除いた範囲のものということになり，本件発明の発明特定事項である「前身頃」の技術的内容が変更されており，併せて，「後身頃」の技術的内容も実質的に変更されている。また，実施形態【図７】が，図面符号「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものである「後身頃」に足刳り形成部を有していないため，本件発明の発明特定事項を満たしておらず，本件発明の構＼成に含まれないものであったが，本件訂正後では，実施形態【図７】は，本件発明の構成に取り込まれており，特許請求の範囲は，拡張又は変更されている。以上のとおりの判断を示した審決に誤りはない。＼n
原告らは，実施形態【図７】と実施形態【図３】とは，パーツの形態が大きく相違するにもかかわらず，実施形態【図３】の前身頃及び後身頃の各パーツの実線を強引に実施形態【図７】のパーツの実線に引きずり込んで，実施形態【図７】の前身頃及び後身頃の各位置を解釈しているにほかならず，実施形態【図７】のパーツの本来の前身頃及び後身頃の各位置を正しく解釈していることにはならないから，審決の訂正要点ａの認定手法は誤りであると主張する。しかし，実施形態【図３】については，各パーツの図面符号「１２」，「１４」，「１６」，「１８」は，図面上のそれぞれ実線で区劃された範囲のものを指していることが見て取れるから，「前身頃」や「後身頃」は，「股部パーツ」や「大腿部パーツ」と同じく下肢用衣料を構成するパーツであって，「前身頃」は図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもので，「後身頃」も同様に，図面符号「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものと解することができる。そして，実施形態【図３】と実施形態【図７】とは，下肢用衣料が「前身頃１２」，「後身頃１４」，「股部パーツ１６」及び「大腿部パーツ１８」で構＼成されていることには変わりがないので，実施形態【図７】においても実施形態【図３】と同様に，前身頃と後身頃は，図面符号「１２」と「１４」で指示された実線で区劃された範囲のもの（パーツ）と解するのが自然であり，このように解することに，格別，不都合な点は見当たらない。よって，審決における「前身頃」及び「後身頃」の認定及びその手法に誤りはない。
イ 原告らは，実施形態【図７】のパーツの前身頃及び後身頃の各位置を正しく判断するには，実施形態【図７】の各パーツを縫製して下肢用衣料とした場合に，実施形態【図７】のパーツはどこが前身頃及び後身頃に位置するか正しく判断することが必要であり，また，前身頃と後身頃の意味はそれぞれ「衣類の身頃のうち，胴体の前の部分をおおうもの」と「衣類の身頃で胴体の後ろの部分をおおうもの」であって（甲１），その意味を下肢用衣料（ショーツ）に当てはめると，前身頃とは，下肢用衣料（ショーツ）の身頃のうち，下半身の前の部分を覆うものとなり，後身頃とは，下肢用衣料（ショーツ）の身頃で下半身の後ろの部分を覆うものとなり，さらに，１つのパーツにおいて，前の部分を覆うものを前身頃とし，この前の部分を覆う境界の箇所から後側に直ちに回り込む箇所（本件帯状部分）を後身頃とすることは，例えば甲１３〜甲１８に示されるように，当業者において周知であるから，審決における「前身頃」及び「後身頃」の認定には誤りがあると主張する。しかし，本件明細書において，【図７】の左右において下方に垂下する２つの本件帯状部分が「後身頃」の構成部分である旨の記載や示唆は存在せず，本件帯状部分が「後身頃」の構＼成部分であるとは，窺えない。また，「前身頃」の意味が「衣類の身頃のうち，胴体の前の部分をおおうもの」であり，「後身頃」の意味が「衣類の身頃で胴体の後ろの部分をおおうもの」であって（甲１），１つのパーツにおいて，前の部分を覆うものを「前身頃」といい，この前の部分を覆う境界の箇所から後側に直ちに回り込む箇所を「後身頃」ということがあるとしても（甲１３〜甲１８），乙１及び乙２によれば，下肢用衣料において，下半身の前の部分の延長となる後ろの部分の一部をも覆うパーツも加えて「前身頃」ということもあるのであり，この場合には訂正前の実施形態【図７】と同様のものとなる。したがって，前身頃及び後身頃という用語の解釈として，原告らが主張するような解釈において当該技術分野の常識となっているということはできない。よって，「前身頃」及び「後身頃」という用語の意味は，明細書及び図面の記載全体から把握する必要があり，そのようにして理解される意味は上記のとおりであって，審決の「前身頃」及び「後身頃」の認定及びその手法に誤りはない。
・・・
２ 取消事由３（審決の訂正目的に対する判断の誤り）について
上記１で判示したとおり，本件明細書の段落【００３０】及び【図７】には，実施形態【図７】が記載され，この実施形態における「前身頃」が図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のものを指していること，そして，「後身頃」が，図面符号「１４」で指示されたものを指していることは，自然に理解できるもので，不明瞭な記載や誤記の存在は見当たらず，逆に，【図７】において図面符号「１２」で指示される前身頃の本件帯状部分が後身頃の構成部分であることは，窺えない。そうである以上，訂正要点ａが，誤記の訂正，或いは，明瞭でない記載の釈明を目的にしているということはできない。
・・・
３ 取消事由４（審決の実質変更・拡張に対する判断の誤り）について
本件明細書の請求項１は，本件訂正によって訂正されていないから，本件発明は，本件訂正の前後において，「後身頃」を，「足刳り形成部を有した」と限定されたものとして発明特定事項としている。次に，上記１で認定したところを踏まえ，本件訂正前の本件発明についてみると，本件明細書の記載全体からして，先に（上記１で）説示したように，本件発明の「前身頃」は，実施形態【図３】，実施形態【図７】及び実施形態【図８】の，いずれも図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲のもの，「後身頃」も同様に「１４」で指示された範囲のものと解することができる。これに対し，本件訂正の，特に訂正要点ａにより，【図７】の図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲内にある本件帯状部分が，「後身頃」の構成部分となり，本件訂正後の本件発明の「前身頃」は，【図７】を参照した実施形態でいえば，図面符号「１２」で指示された実線で区劃された範囲から上記本件帯状部分を除いた範囲のものということになり，本件発明の発明特定事項である「前身頃」の技術的内容が変更されており，併せて，「後身頃」の技術的内容も実質的に変更されている。また，実施形態【図７】が，図面符号「１４」で指示された実線で区劃された範囲のものである「後身頃」に足刳り形成部を有していないため，本件発明の発明特定事項を満たしておらず，本件発明の構＼成に含まれないものであったが，本件訂正後では，実施形態【図７】は，本件発明の構成に取り込まれており，特許請求の範囲は，拡張又は変更されている。以上のとおりの判断を示した審決に誤りはない。＼n
2012.12. 5
平成23(行ケ)10415 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年11月29日 知的財産高等裁判所
新規事項およびサポート要件違反でないとした審決が維持されました。
本件補正によって当初明細書の請求項１（請求項１を引用するその他の請求項も同様である）に「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との事項が追加された（前記第２，２(1)で下線を付した部分のとおり。）。
イ 当裁判所の判断
当初明細書の【００１７】には，「Ｓｎ−Ａｇ系合金においては，凝固組織の中にＡｇ3Ｓｎ金属間化合物のネットワークが生成し」ていること，Ｓｎ−Ａｇ系ハンダ合金にＣｕを０．３質量％以上添加したハンダ合金においても同様に，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワーク」が存し，これが「密にな（る）」ことが記載されている（前記１(1)イ）。また，Ｓｎ−Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネットワークがリング状であること，その他合金元素が数％添加された場合でも基本的にＡｇ3Ｓｎの組織は維持されることは，いずれも技術常識と認められるものでもある（前記１(3)アないしウ）。このような当初明細書の【００１７】の記載及び技術常識によれば，当初明細書の請求項１に係る合金が「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ（る）」こと，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは，いずれも自明な事項として把握できる。また，Ｓｎ−Ａｇ合金に，他の元素を添加した場合にも，Ａｇ3Ｓｎの微細分散組織が維持されることは技術常識（前記１(3)アないしウ）と認められるから，請求項１の合金に，Ｎｉ，Ｓｂ及びＺｎをさらに添加する請求項２，３に係る合金についても，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ（る）」こと，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは自明である。以上よりすると，本件補正は，当初明細書の【００１７】に記載した事項の範囲内においてしたものといえるのであって，この点に関する審決の判断に誤りはない。
ウ 原告の主張について
原告は，当初明細書には，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」という明示的な記載はなく，当該補正は，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物」を「有する」として，上位概念化をしたものであるから，当初明細書の記載から自明ではない新たな技術的事項を導入するものであると主張する。しかし，上記イのとおり，Ｓｎ−Ａｇ合金においては，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成するのであって，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物」を「有する」との補正は，その前提として，当該合金にＡｇ3Ｓｎ金属間化合物が存することを確認的に示したにすぎないと解される。また，原告は，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との補正は，当初明細書の【００１７】の「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」との記載から，「リング状」という形状の規定を削除して上位概念化するものであると主張する。しかし，上記イのとおり，Ｓｎ−Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネットワークがリング状であることは，技術常識と認められるから，請求項１に「リング状」という形状の規定が存在しないからといって，上位概念化されているということはできない。さらに，原告は，当初明細書には本件発明２，３について合金の組織がどのようなものであるかについては一切開示がないとも主張するが，上記イのとおり，Ｓｎ−Ａｇ合金に，他の元素を添加した場合にも，基本的にはＡｇ3Ｓｎの微細分散組織が維持されることは技術常識であるから，原告の主張は採用の限りではない。
本件補正によって当初明細書の請求項１（請求項１を引用するその他の請求項も同様である）に「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との事項が追加された（前記第２，２(1)で下線を付した部分のとおり。）。
イ 当裁判所の判断
当初明細書の【００１７】には，「Ｓｎ−Ａｇ系合金においては，凝固組織の中にＡｇ3Ｓｎ金属間化合物のネットワークが生成し」ていること，Ｓｎ−Ａｇ系ハンダ合金にＣｕを０．３質量％以上添加したハンダ合金においても同様に，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワーク」が存し，これが「密にな（る）」ことが記載されている（前記１(1)イ）。また，Ｓｎ−Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネットワークがリング状であること，その他合金元素が数％添加された場合でも基本的にＡｇ3Ｓｎの組織は維持されることは，いずれも技術常識と認められるものでもある（前記１(3)アないしウ）。このような当初明細書の【００１７】の記載及び技術常識によれば，当初明細書の請求項１に係る合金が「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ（る）」こと，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは，いずれも自明な事項として把握できる。また，Ｓｎ−Ａｇ合金に，他の元素を添加した場合にも，Ａｇ3Ｓｎの微細分散組織が維持されることは技術常識（前記１(3)アないしウ）と認められるから，請求項１の合金に，Ｎｉ，Ｓｂ及びＺｎをさらに添加する請求項２，３に係る合金についても，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ（る）」こと，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは自明である。以上よりすると，本件補正は，当初明細書の【００１７】に記載した事項の範囲内においてしたものといえるのであって，この点に関する審決の判断に誤りはない。
ウ 原告の主張について
原告は，当初明細書には，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」という明示的な記載はなく，当該補正は，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物」を「有する」として，上位概念化をしたものであるから，当初明細書の記載から自明ではない新たな技術的事項を導入するものであると主張する。しかし，上記イのとおり，Ｓｎ−Ａｇ合金においては，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成するのであって，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物」を「有する」との補正は，その前提として，当該合金にＡｇ3Ｓｎ金属間化合物が存することを確認的に示したにすぎないと解される。また，原告は，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との補正は，当初明細書の【００１７】の「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」との記載から，「リング状」という形状の規定を削除して上位概念化するものであると主張する。しかし，上記イのとおり，Ｓｎ−Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネットワークがリング状であることは，技術常識と認められるから，請求項１に「リング状」という形状の規定が存在しないからといって，上位概念化されているということはできない。さらに，原告は，当初明細書には本件発明２，３について合金の組織がどのようなものであるかについては一切開示がないとも主張するが，上記イのとおり，Ｓｎ−Ａｇ合金に，他の元素を添加した場合にも，基本的にはＡｇ3Ｓｎの微細分散組織が維持されることは技術常識であるから，原告の主張は採用の限りではない。
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2012.10.22
平成23(行ケ)10383 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年10月10日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であるとした審決が取り消されました。
上記記載によれば，引用例の図２及び図３には，図１に示すダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体１２２が示されていること，ロールダイヤフラム式ポペット弁体１２２は，ポペット弁体の頭部１２６と一体で頭部からポペット弁体フランジ１２８へ軸線方向に延在するスリーブ１２４を具備すること，スリーブ１２４は「ロール及び非ロール動作」をすること，ピストンの頭部８２の壁表面はスリーブ１２４の内側表＼面を支持することが理解できる。ダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体の存在は引用発明の前提とされており，ロールダイヤフラム式ポペット弁体自体は詳細に説明されていないことからすると，ダイヤフラム弁の技術領域において，通常のダイヤフラム弁と，それとは異なり「ロール及び非ロール動作」を伴うローリングダイヤフラム弁とが存在することは，引用例が公開された平成１３年６月２９日時点において，特段の説明を要しない技術常識であったことが理解できる。
３ 上記の「反転」の一般的意味及び技術常識に照らし，また，審判請求書における原告の主張を合わせると，本件補正によって追加された「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」の構成は，「膜部の一部が天地を逆転することがなく，具体的には，ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うことなく」との意味であることが明らかである。
４ 以上によれば，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とは，ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うものではないものである，という程度の意味で膜部の一部で天地が逆転しないものであることと理解すべきであり，係る事項を加えることは，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえる。
・・・
被告は，ダイアフラム弁の技術分野において「反転」の用語は，非ローリングダイアフラム弁においても通常用いられており（乙１〜３），それは当業者にとって技術常識といえるものであるから，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」という補正事項は，原告が限定したとする通常型をも除く意味を有することとなるから，「ローリングダイアフラム弁を除く」ことと同義とはいえない，と主張する。しかしながら，乙１〜３に記載された「反転」の意味は，乙１においては，図３に示されるように，膜体６の周囲の支持部と凸球面状の弁体３の下端との位置関係が逆になることをいい，乙２においては，ダイアフラムの外周部の湾曲方向が上向きの凸形状と下向きの凸形状に変化することをいい，乙３においても乙２と同様のことをいうと理解でき，本件補正における「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とは次元が異なるから，乙１〜３の記載をもって，本件補正を不適法とすることはできない。
上記記載によれば，引用例の図２及び図３には，図１に示すダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体１２２が示されていること，ロールダイヤフラム式ポペット弁体１２２は，ポペット弁体の頭部１２６と一体で頭部からポペット弁体フランジ１２８へ軸線方向に延在するスリーブ１２４を具備すること，スリーブ１２４は「ロール及び非ロール動作」をすること，ピストンの頭部８２の壁表面はスリーブ１２４の内側表＼面を支持することが理解できる。ダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体の存在は引用発明の前提とされており，ロールダイヤフラム式ポペット弁体自体は詳細に説明されていないことからすると，ダイヤフラム弁の技術領域において，通常のダイヤフラム弁と，それとは異なり「ロール及び非ロール動作」を伴うローリングダイヤフラム弁とが存在することは，引用例が公開された平成１３年６月２９日時点において，特段の説明を要しない技術常識であったことが理解できる。
３ 上記の「反転」の一般的意味及び技術常識に照らし，また，審判請求書における原告の主張を合わせると，本件補正によって追加された「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」の構成は，「膜部の一部が天地を逆転することがなく，具体的には，ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うことなく」との意味であることが明らかである。
４ 以上によれば，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とは，ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うものではないものである，という程度の意味で膜部の一部で天地が逆転しないものであることと理解すべきであり，係る事項を加えることは，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえる。
・・・
被告は，ダイアフラム弁の技術分野において「反転」の用語は，非ローリングダイアフラム弁においても通常用いられており（乙１〜３），それは当業者にとって技術常識といえるものであるから，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」という補正事項は，原告が限定したとする通常型をも除く意味を有することとなるから，「ローリングダイアフラム弁を除く」ことと同義とはいえない，と主張する。しかしながら，乙１〜３に記載された「反転」の意味は，乙１においては，図３に示されるように，膜体６の周囲の支持部と凸球面状の弁体３の下端との位置関係が逆になることをいい，乙２においては，ダイアフラムの外周部の湾曲方向が上向きの凸形状と下向きの凸形状に変化することをいい，乙３においても乙２と同様のことをいうと理解でき，本件補正における「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とは次元が異なるから，乙１〜３の記載をもって，本件補正を不適法とすることはできない。
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2012.10.22
平成24(行ケ)10018 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年10月10日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした審決が取り消されました。
当初明細書等の段落【００２７】，【００２８】，図３及び図４の記載によれば，本件特許にかかる発明の第２の実施形態として，赤，緑，青の三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型カラー液晶表＼示装置であって，各画素領域１２が，列単位で赤，緑，青のいずれかの色を表示するストライプ状配列となっており，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されているものが記載されていることが認められる。次に，段落【００２９】及び図３には，第２の実施形態は，各列に補助容量連結ライン１６を配置した第１の実施形態の変形例であって，ドレインライン１０の３本につき１本の補助容量連結ライン１６を配置するものであることが記載され，また，段落【００３０】には，第２の実施形態は，第１の実施形態より補助容量連結ラインの本数が少なくても，近くに配置された補助容量連結ラインを介して他の補助容量ラインから電荷を補い，信号電圧を矯正することができ，さらに，第１の実施形態よりも補助容量連結ラインが少ないため，補助容量連結ラインによる開口率の低下を抑えることができるという効果を奏するものであることが記載されているといえる。そうすると，第２の実施形態は，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されている画素領域の３列につき１列に補助容量連結ラインを設けることによって，上記効果が得られるものであって，その効果は，補助容量連結ラインを赤，緑，青のいずれの画素領域の列に設けても得られるものであるということができる。そして，補助容量連結ラインによる開口率の低下が問題となっていることから，透過型の表＼示装置について記載したものであると認めることができる。以上より，当初明細書等には，補助容量連結ラインが，赤，緑，青の三原色のうちの緑に限定されない特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成される，カラー表＼示を行う透過型のアクティブマトリクス型表示装置，すなわち，技術的事項Ａが記載されているものと認められる。したがって，本件補正によって導入された技術的事項Ａは，当初明細書等の記載から把握できる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。よって，本件発明１，３〜６に係る特許は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してなされたものであるとの審決の判断は誤りであり，取消事由１は理由がある。
なお，審決は，「本件発明１の『ストライプ状に配列』することは，ＲＧＢが一定の周期で出現する配列のみを意味するものではなく，例えば，特開平１０−５４９５９号公報（甲１６）の【０１１６】及び図６７に記載されているような『ＲＧＢ／ＢＧＲ／ＲＧＢ・・・』の配置のように，画素の色が異なる周期で現れるものもストライプ状配列としてよく知られているから，当初明細書等にストライプ状配列が記載され，かつ，補助容量連結ラインが３本につき１本配置されることが記載されていることのみをもって，画素領域の色の配列パターンと補助容量連結ラインの配列パターンとを関連付けて，補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する，という技術的事項を把握することはできない。」（２５頁１３行〜２７行）とした。しかし，前記のとおり，当初明細書等（甲２）の【００２７】，【００２８】，図３及び図４には，第２の実施形態は，赤，緑，青の三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型カラー液晶表＼示装置であって，各画素領域１２が，列単位で赤，緑，青のいずれかの色を表示するストライプ状配列となっており，このストライプ状配列は赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されていることが記載されており，このような配列の記載を受けて，段落【００２９】では，「ドレインライン１０の３本につき１本の隣に補助容量連結ライン１６が配置され，」と記載されているのであるから，これらによって技術的事項Ａを把握することができる。「ストライプ状配列」という用語に，図３の具体的配列と異なる意味に用いる例があるからといって，補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する技術的事項を段落【００２８】，【００２９】の記載から把握することはできないとの審決の判断は誤りである。
・・・上記のとおり，・・・第２の実施形態では，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されている画素領域の３列につき１列に補助容量連結ラインを設けることによって，第１の実施形態より補助容量連結ラインの本数が少なくても，信号電圧を矯正することができ，また，第１の実施形態よりも補助容量連結ラインによる開口率の低下を抑えることができるという効果（以下「任意の色の効果」という。）を奏するものであり，その効果は，補助容量連結ラインを赤，緑，青のいずれの画素領域の列に設けても得られることは明らかである・・
当初明細書等の段落【００２７】，【００２８】，図３及び図４の記載によれば，本件特許にかかる発明の第２の実施形態として，赤，緑，青の三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型カラー液晶表＼示装置であって，各画素領域１２が，列単位で赤，緑，青のいずれかの色を表示するストライプ状配列となっており，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されているものが記載されていることが認められる。次に，段落【００２９】及び図３には，第２の実施形態は，各列に補助容量連結ライン１６を配置した第１の実施形態の変形例であって，ドレインライン１０の３本につき１本の補助容量連結ライン１６を配置するものであることが記載され，また，段落【００３０】には，第２の実施形態は，第１の実施形態より補助容量連結ラインの本数が少なくても，近くに配置された補助容量連結ラインを介して他の補助容量ラインから電荷を補い，信号電圧を矯正することができ，さらに，第１の実施形態よりも補助容量連結ラインが少ないため，補助容量連結ラインによる開口率の低下を抑えることができるという効果を奏するものであることが記載されているといえる。そうすると，第２の実施形態は，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されている画素領域の３列につき１列に補助容量連結ラインを設けることによって，上記効果が得られるものであって，その効果は，補助容量連結ラインを赤，緑，青のいずれの画素領域の列に設けても得られるものであるということができる。そして，補助容量連結ラインによる開口率の低下が問題となっていることから，透過型の表＼示装置について記載したものであると認めることができる。以上より，当初明細書等には，補助容量連結ラインが，赤，緑，青の三原色のうちの緑に限定されない特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成される，カラー表＼示を行う透過型のアクティブマトリクス型表示装置，すなわち，技術的事項Ａが記載されているものと認められる。したがって，本件補正によって導入された技術的事項Ａは，当初明細書等の記載から把握できる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。よって，本件発明１，３〜６に係る特許は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してなされたものであるとの審決の判断は誤りであり，取消事由１は理由がある。
なお，審決は，「本件発明１の『ストライプ状に配列』することは，ＲＧＢが一定の周期で出現する配列のみを意味するものではなく，例えば，特開平１０−５４９５９号公報（甲１６）の【０１１６】及び図６７に記載されているような『ＲＧＢ／ＢＧＲ／ＲＧＢ・・・』の配置のように，画素の色が異なる周期で現れるものもストライプ状配列としてよく知られているから，当初明細書等にストライプ状配列が記載され，かつ，補助容量連結ラインが３本につき１本配置されることが記載されていることのみをもって，画素領域の色の配列パターンと補助容量連結ラインの配列パターンとを関連付けて，補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する，という技術的事項を把握することはできない。」（２５頁１３行〜２７行）とした。しかし，前記のとおり，当初明細書等（甲２）の【００２７】，【００２８】，図３及び図４には，第２の実施形態は，赤，緑，青の三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型カラー液晶表＼示装置であって，各画素領域１２が，列単位で赤，緑，青のいずれかの色を表示するストライプ状配列となっており，このストライプ状配列は赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されていることが記載されており，このような配列の記載を受けて，段落【００２９】では，「ドレインライン１０の３本につき１本の隣に補助容量連結ライン１６が配置され，」と記載されているのであるから，これらによって技術的事項Ａを把握することができる。「ストライプ状配列」という用語に，図３の具体的配列と異なる意味に用いる例があるからといって，補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する技術的事項を段落【００２８】，【００２９】の記載から把握することはできないとの審決の判断は誤りである。
・・・上記のとおり，・・・第２の実施形態では，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されている画素領域の３列につき１列に補助容量連結ラインを設けることによって，第１の実施形態より補助容量連結ラインの本数が少なくても，信号電圧を矯正することができ，また，第１の実施形態よりも補助容量連結ラインによる開口率の低下を抑えることができるという効果（以下「任意の色の効果」という。）を奏するものであり，その効果は，補助容量連結ラインを赤，緑，青のいずれの画素領域の列に設けても得られることは明らかである・・
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2012.10. 8
平成23(行ケ)10351 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年09月26日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項と認定されました。
本件補正は，請求項１の特許請求の範囲に，一対の冷蔵室扉のうちのいずれか一方の後面（背面）に製氷室を取り付けるとの限定を加えるものであるが，願書に添付された当初明細書（甲１）の発明の詳細な説明には，冷蔵室扉よりも後方（内側）に位置する冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみで，扉自体に製氷室を内蔵させることは記載も示唆もない。また，当初明細書に添付の図面を見ても，扉自体に製氷室を内蔵させる構成を見て取ることができない。この点，原告は，当初明細書の段落【００１９】，【００２０】中で，かかる技術的事項（限定事項）が開示されていると主張するが，段落【００１９】には，「前記製氷室は，前記冷蔵室の内部に着脱可能＼に設けられる。」と記載されているのみで，冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成が含意されていると見るのは困難である。段落【００２０】にも，「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載があるが，この１文に引き続いて，「前記冷蔵室を開閉する扉は，それぞれ異なる幅を有する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には，それぞれガスケットが備えられ，扉が閉まった時，相互密着される。」との記載があることにかんがみると，上記「前記扉の一側」との文言も，冷蔵室の一対（複数）の扉相互間で構＼造に違いがあることに着目した表現であるとみるのが合理的であって，単に一対の扉のうちの片方の側（より正確にはこの片方の扉の後方（内側））に製氷室が位置することを意味するものにすぎないというべきである。したがって，上記「前記扉の一側」が冷蔵室の扉の後面（内側の面）を指すとか，上記段落が冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構＼成を意味するということはできない。さらに，当初明細書の発明の詳細な説明に係る段落【００２６】，【００３１】，【００５６】，【００６０】，【００７４】には，給水タンクが冷蔵室内部における冷蔵庫本体の一側又は扉の一側に設けられることが記載されているものの，これらの段落では製氷室の設置箇所は特定されていないし，段落【００８２】でも，給水タンクを冷蔵室内部又は冷蔵室扉裏面に設ける場合のメリットが記載されているだけで，製氷室を冷蔵室扉に内蔵させる場合の作用効果が記載も示唆もされていない。これら発明の詳細な説明の記載に照らしても，扉自体に製氷室を内蔵させる構成が新たな技術的事項の導入でないと認めることはできない。＼n
本件補正は，請求項１の特許請求の範囲に，一対の冷蔵室扉のうちのいずれか一方の後面（背面）に製氷室を取り付けるとの限定を加えるものであるが，願書に添付された当初明細書（甲１）の発明の詳細な説明には，冷蔵室扉よりも後方（内側）に位置する冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみで，扉自体に製氷室を内蔵させることは記載も示唆もない。また，当初明細書に添付の図面を見ても，扉自体に製氷室を内蔵させる構成を見て取ることができない。この点，原告は，当初明細書の段落【００１９】，【００２０】中で，かかる技術的事項（限定事項）が開示されていると主張するが，段落【００１９】には，「前記製氷室は，前記冷蔵室の内部に着脱可能＼に設けられる。」と記載されているのみで，冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成が含意されていると見るのは困難である。段落【００２０】にも，「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載があるが，この１文に引き続いて，「前記冷蔵室を開閉する扉は，それぞれ異なる幅を有する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には，それぞれガスケットが備えられ，扉が閉まった時，相互密着される。」との記載があることにかんがみると，上記「前記扉の一側」との文言も，冷蔵室の一対（複数）の扉相互間で構＼造に違いがあることに着目した表現であるとみるのが合理的であって，単に一対の扉のうちの片方の側（より正確にはこの片方の扉の後方（内側））に製氷室が位置することを意味するものにすぎないというべきである。したがって，上記「前記扉の一側」が冷蔵室の扉の後面（内側の面）を指すとか，上記段落が冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構＼成を意味するということはできない。さらに，当初明細書の発明の詳細な説明に係る段落【００２６】，【００３１】，【００５６】，【００６０】，【００７４】には，給水タンクが冷蔵室内部における冷蔵庫本体の一側又は扉の一側に設けられることが記載されているものの，これらの段落では製氷室の設置箇所は特定されていないし，段落【００８２】でも，給水タンクを冷蔵室内部又は冷蔵室扉裏面に設ける場合のメリットが記載されているだけで，製氷室を冷蔵室扉に内蔵させる場合の作用効果が記載も示唆もされていない。これら発明の詳細な説明の記載に照らしても，扉自体に製氷室を内蔵させる構成が新たな技術的事項の導入でないと認めることはできない。＼n
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2012.09. 4
平成23(行ケ)10279 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年08月30日 知的財産高等裁判所
裁判所は、新規事項であるとした審決を維持しました。
上記記載事項によれば，段落【００１２】及び【図１８】には，複数個の誘導表皮電流発熱管を押さえ金具に溶接し，該押さえ金具を戸当板に溶接することによってなる，複数個の誘導表＼皮電流発熱管の戸当板への取付方法が記載されているものということができる。
イ しかし，本件構成，すなわち，「並列の前記複数個の誘導発熱鋼管単体が，同一の押さえ金具に溶接されており，さらに，該押さえ金具が前記戸当板のコンクリート充填側に溶接されている」という構＼成を付加したことが，段落【００１２】及び【図１８】に記載された範囲内のものであるというためには，以下に述べるとおり，段落【００１２】及び【図１８】に，複数個の誘導表皮電流発熱管の戸当板への取付方法が記載されているだけでは足りず，「複数個の誘導発熱鋼管単体」の戸当板への取付方法が記載されていることが必要である。当初明細書の段落【００２０】の「複数個の前記柱状の強磁性鋼材は，相互に電気的に絶縁されている。」との記載，段落【００２９】の「複数個の前記柱状の強磁性鋼材は，相互に電気的に絶縁されている。」との記載によれば，｢複数個の誘導発熱鋼管単体」には，相互に電気的に絶縁されている態様のものが含まれるのであるから，「複数個の誘導発熱鋼管単体」の戸当板への取付方法が記載されているといえるためには，鋼管どおしが電気的に接続されている態様のものの取付方法だけでなく，鋼管どおしが電気的に絶縁されている態様のものの取付方法も記載されているといえることが必要である。しかるに，【図１８】は，従来の誘導表皮電流発熱管を水門鋼板製戸当板及び溝形成板に設置した断面拡大図であり（【００７２】），また，明細書には【００１２】以外に取付方法に関する記載がないところ，複数個の誘導発熱鋼管単体を，段落【００１２】及び【図１８】に記載された取付方法，すなわち，押さえ金具に溶接し，該押さえ金具を戸当板に溶接する方法によって取り付ければ，押さえ金具を用いて溶接により固定される複数個の誘導発熱鋼管単体を電気的に接続してしまうことになるため，電気的に絶縁されている複数個の誘導発熱鋼管単体の取付方法としてこのような取付方法を採用することができないことは，当業者にとって自明である。したがって，段落【００１２】及び【図１８】には，鋼管どおしが電気的に絶縁されている態様のものの取付方法が記載されているとは認められず，段落【００１２】及び【図１８】に記載された取付方法は，飽くまでも，従来技術として段落【０００６】ないし【００１０】に記載された鋼管どおしが電気的に接続された誘導表＼皮電流発熱管の取付方法として開示されたものとみるべきである。以上によれば，段落【００１２】及び【図１８】には，複数の誘導発熱鋼管単体が電気的に絶縁されているものに対して，上記「並列の複数個の誘導発熱鋼管単体が，同一の押さえ金具に溶接されており，さらに，該押さえ金具が前記戸当板のコンクリート充填側に溶接されている」という構成を付加したものが開示されているとは認められない。また，特許請求の範囲にも，そのようなものは記載されていない。
ウ したがって，訂正事項ａによって，本件構成，すなわち「並列の前記複数個の誘導発熱鋼管単体が，同一の押さえ金具に溶接されており，さらに，該押さえ金具が前記戸当板のコンクリート充填側に溶接されている」という構＼成を付加したことは，願書に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面の範囲内においてしたものであるとはいえない。
上記記載事項によれば，段落【００１２】及び【図１８】には，複数個の誘導表皮電流発熱管を押さえ金具に溶接し，該押さえ金具を戸当板に溶接することによってなる，複数個の誘導表＼皮電流発熱管の戸当板への取付方法が記載されているものということができる。
イ しかし，本件構成，すなわち，「並列の前記複数個の誘導発熱鋼管単体が，同一の押さえ金具に溶接されており，さらに，該押さえ金具が前記戸当板のコンクリート充填側に溶接されている」という構＼成を付加したことが，段落【００１２】及び【図１８】に記載された範囲内のものであるというためには，以下に述べるとおり，段落【００１２】及び【図１８】に，複数個の誘導表皮電流発熱管の戸当板への取付方法が記載されているだけでは足りず，「複数個の誘導発熱鋼管単体」の戸当板への取付方法が記載されていることが必要である。当初明細書の段落【００２０】の「複数個の前記柱状の強磁性鋼材は，相互に電気的に絶縁されている。」との記載，段落【００２９】の「複数個の前記柱状の強磁性鋼材は，相互に電気的に絶縁されている。」との記載によれば，｢複数個の誘導発熱鋼管単体」には，相互に電気的に絶縁されている態様のものが含まれるのであるから，「複数個の誘導発熱鋼管単体」の戸当板への取付方法が記載されているといえるためには，鋼管どおしが電気的に接続されている態様のものの取付方法だけでなく，鋼管どおしが電気的に絶縁されている態様のものの取付方法も記載されているといえることが必要である。しかるに，【図１８】は，従来の誘導表皮電流発熱管を水門鋼板製戸当板及び溝形成板に設置した断面拡大図であり（【００７２】），また，明細書には【００１２】以外に取付方法に関する記載がないところ，複数個の誘導発熱鋼管単体を，段落【００１２】及び【図１８】に記載された取付方法，すなわち，押さえ金具に溶接し，該押さえ金具を戸当板に溶接する方法によって取り付ければ，押さえ金具を用いて溶接により固定される複数個の誘導発熱鋼管単体を電気的に接続してしまうことになるため，電気的に絶縁されている複数個の誘導発熱鋼管単体の取付方法としてこのような取付方法を採用することができないことは，当業者にとって自明である。したがって，段落【００１２】及び【図１８】には，鋼管どおしが電気的に絶縁されている態様のものの取付方法が記載されているとは認められず，段落【００１２】及び【図１８】に記載された取付方法は，飽くまでも，従来技術として段落【０００６】ないし【００１０】に記載された鋼管どおしが電気的に接続された誘導表＼皮電流発熱管の取付方法として開示されたものとみるべきである。以上によれば，段落【００１２】及び【図１８】には，複数の誘導発熱鋼管単体が電気的に絶縁されているものに対して，上記「並列の複数個の誘導発熱鋼管単体が，同一の押さえ金具に溶接されており，さらに，該押さえ金具が前記戸当板のコンクリート充填側に溶接されている」という構成を付加したものが開示されているとは認められない。また，特許請求の範囲にも，そのようなものは記載されていない。
ウ したがって，訂正事項ａによって，本件構成，すなわち「並列の前記複数個の誘導発熱鋼管単体が，同一の押さえ金具に溶接されており，さらに，該押さえ金具が前記戸当板のコンクリート充填側に溶接されている」という構＼成を付加したことは，願書に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面の範囲内においてしたものであるとはいえない。
2012.09. 4
平成23(行ケ)10317 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年08月30日 知的財産高等裁判所
裁判所は、訂正要件を満たしているとした審決を維持しました。明細書には、「前後左右に回動」と記載されているが、「前後左右に揺動」との記載は有りませんでしたが、図面から明らかであると認定されました。
原告は，願書に添付した明細書及び図面には「揺動」という文言に関する説明が一切なく，本件発明において「揺動」という動きの意味が確定しない以上，訂正事項１−クが新たな技術的事項を導入するものであるのか否か自体の判断ができないし，被告自身が「回動」と「揺動」を異なる概念として用いていると説明している以上，訂正事項１−クは，回動を根拠としての訂正では別の技術的事項を導入することになるのは明らかであって，特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項の規定に違反すると主張する。しかしながら，「揺動」とは，文字どおり「揺れ動くこと。揺り動かすこと。」（「広辞苑」第五版）を意味する。そして，本件訂正に際して基準とすべき本件特許の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下「本件特許明細書等」という。）の段落【００１９】の「……図８（ａ）（ｂ）に示す腹骨格部Ｃ１は，両端に設けた夫々の第一玉部（図面上で下側）５２と第二玉部（図面上で上側）５３を，夫々回動可能に嵌め込んだ断面視略Ｕ字状の腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６からなり……本実施形態では，胴部骨格Ｃを，腹骨格部Ｃ１と胸骨格部Ｃ２の二部構＼成とし，かつ腰部骨格Ｂと腹骨格部Ｃ１との連結部およびこの腹骨格部Ｃ１と胸骨格部Ｃ２との連結部を夫々玉５２，５３を介して回動可能な構＼造とした……本実施形態において，第一玉部５２と第二玉部５３を嵌め込む夫々の嵌め込み部５１ａ・５１ａと５６ａ・５６ａは，各第一玉部５２と第二玉部５３を嵌め込んだ時に，腰部骨格連結部５１および胸部骨格連結部５６が所望位置でその状態（例えば，左右いずれかの方向に所望角度をもって傾斜している状態）を維持できるように，各第一玉部５２と第二玉部５３が夫々緊密に摺接するよう構成するのが好ましい。このとき，嵌め込み部５１ａ・５１ａと５６ａ・５６ａは，夫々の曲面の曲率が各第一玉部５２と第二玉部５３の曲率と同一若しくは近似するものとする。……腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６は，夫々が前後左右に回動可能＼（図８中，矢印Y1乃至Y4 で示す前後方向，矢印Y5 乃至Y8 で示す左右方向）……」との記載，及び【図２】，【図８】（本件特許の願書に添付した図面については，別紙参照）に記載されている「腰部骨格連結部５１」，「胸部骨格連結部５６」の構造からすると，それぞれの連結部が，前後にも左右にも揺れ動くことが可能＼であること，すなわち，前後・左右に揺動可能であることは明らかである。したがって，本件発明の「揺動」の意味は明確であり，また，訂正事項１−クは，上記特許明細書等に記載した事項から自明な事項の範囲内において訂正したものと認められるから，新たな技術事項を導入するものとはいえない。＼n
原告は，願書に添付した明細書及び図面には「揺動」という文言に関する説明が一切なく，本件発明において「揺動」という動きの意味が確定しない以上，訂正事項１−クが新たな技術的事項を導入するものであるのか否か自体の判断ができないし，被告自身が「回動」と「揺動」を異なる概念として用いていると説明している以上，訂正事項１−クは，回動を根拠としての訂正では別の技術的事項を導入することになるのは明らかであって，特許法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項の規定に違反すると主張する。しかしながら，「揺動」とは，文字どおり「揺れ動くこと。揺り動かすこと。」（「広辞苑」第五版）を意味する。そして，本件訂正に際して基準とすべき本件特許の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下「本件特許明細書等」という。）の段落【００１９】の「……図８（ａ）（ｂ）に示す腹骨格部Ｃ１は，両端に設けた夫々の第一玉部（図面上で下側）５２と第二玉部（図面上で上側）５３を，夫々回動可能に嵌め込んだ断面視略Ｕ字状の腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６からなり……本実施形態では，胴部骨格Ｃを，腹骨格部Ｃ１と胸骨格部Ｃ２の二部構＼成とし，かつ腰部骨格Ｂと腹骨格部Ｃ１との連結部およびこの腹骨格部Ｃ１と胸骨格部Ｃ２との連結部を夫々玉５２，５３を介して回動可能な構＼造とした……本実施形態において，第一玉部５２と第二玉部５３を嵌め込む夫々の嵌め込み部５１ａ・５１ａと５６ａ・５６ａは，各第一玉部５２と第二玉部５３を嵌め込んだ時に，腰部骨格連結部５１および胸部骨格連結部５６が所望位置でその状態（例えば，左右いずれかの方向に所望角度をもって傾斜している状態）を維持できるように，各第一玉部５２と第二玉部５３が夫々緊密に摺接するよう構成するのが好ましい。このとき，嵌め込み部５１ａ・５１ａと５６ａ・５６ａは，夫々の曲面の曲率が各第一玉部５２と第二玉部５３の曲率と同一若しくは近似するものとする。……腰部骨格連結部５１と胸部骨格連結部５６は，夫々が前後左右に回動可能＼（図８中，矢印Y1乃至Y4 で示す前後方向，矢印Y5 乃至Y8 で示す左右方向）……」との記載，及び【図２】，【図８】（本件特許の願書に添付した図面については，別紙参照）に記載されている「腰部骨格連結部５１」，「胸部骨格連結部５６」の構造からすると，それぞれの連結部が，前後にも左右にも揺れ動くことが可能＼であること，すなわち，前後・左右に揺動可能であることは明らかである。したがって，本件発明の「揺動」の意味は明確であり，また，訂正事項１−クは，上記特許明細書等に記載した事項から自明な事項の範囲内において訂正したものと認められるから，新たな技術事項を導入するものとはいえない。＼n
関連カテゴリー
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2012.06.25
平成23(行ケ)10319 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年06月20日 知的財産高等裁判所
いわゆる限定的減縮でないとした審決が維持されました。
この点について，原告らは，本件補正発明は，「通信イベントの発呼者」と明記されているとおり，通信イベントを発信するのは発呼者であるし，本件明細書【００４４】の記載からしても，本件補正発明の「変更」の主体は「発呼者」というべきであるなどと主張する。しかしながら，本件補正発明の特許請求の範囲には，「通信イベントの発呼者」と，「前記の情報信号を受信した後のトランシーバユーザの入力に応じて，前記サーバにコマンド信号を送信する手段であって，該コマンド信号は，前記通信イベントのメディア・フォーマットが，前記複数のメディア・フォーマットの内の別のものに変更されるべきことを示す，手段」との関係を示す発明特定事項は存在しないことは，先に述べたとおりである。そして，「通信イベントを発信する」ことと，「通信イベントのメディア・フォーマットを変更する」こととは，機能や処理内容が異なるから，両者の主体が同一とは限らないことはむしろ当然である。そうすると，原告らが指摘するとおり，本件明細書に「発呼者に，…通信イベントをオーディオまたはビジュアル・フォーマットで選択させる」との記載があるとしても，本件補正発明の特許請求の範囲の記載からすると，「通信イベントのメディア・フォーマット」の「変更」の主体が，本願発明と同様に，通信イベントを発信する者である「通信イベントの発呼者」に限定されているということはできない。(4) 以上からすると，本件補正が特許請求の範囲の減縮に該当しないとして，本件補正を却下した本件審決の判断に誤りはない。
(5) なお，本件補正を却下した本件審決の判断に誤りがない以上，本件補正発明が独立特許要件を欠くとした判断の誤りに係る原告らの主張は，その前提自体を欠き，失当である。
この点について，原告らは，本件補正発明は，「通信イベントの発呼者」と明記されているとおり，通信イベントを発信するのは発呼者であるし，本件明細書【００４４】の記載からしても，本件補正発明の「変更」の主体は「発呼者」というべきであるなどと主張する。しかしながら，本件補正発明の特許請求の範囲には，「通信イベントの発呼者」と，「前記の情報信号を受信した後のトランシーバユーザの入力に応じて，前記サーバにコマンド信号を送信する手段であって，該コマンド信号は，前記通信イベントのメディア・フォーマットが，前記複数のメディア・フォーマットの内の別のものに変更されるべきことを示す，手段」との関係を示す発明特定事項は存在しないことは，先に述べたとおりである。そして，「通信イベントを発信する」ことと，「通信イベントのメディア・フォーマットを変更する」こととは，機能や処理内容が異なるから，両者の主体が同一とは限らないことはむしろ当然である。そうすると，原告らが指摘するとおり，本件明細書に「発呼者に，…通信イベントをオーディオまたはビジュアル・フォーマットで選択させる」との記載があるとしても，本件補正発明の特許請求の範囲の記載からすると，「通信イベントのメディア・フォーマット」の「変更」の主体が，本願発明と同様に，通信イベントを発信する者である「通信イベントの発呼者」に限定されているということはできない。(4) 以上からすると，本件補正が特許請求の範囲の減縮に該当しないとして，本件補正を却下した本件審決の判断に誤りはない。
(5) なお，本件補正を却下した本件審決の判断に誤りがない以上，本件補正発明が独立特許要件を欠くとした判断の誤りに係る原告らの主張は，その前提自体を欠き，失当である。
2012.06.15
平成23(行ケ)10327 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年06月13日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした審決が維持されました。
当初明細書等（甲４）には，「ばね１３を配設した弁体１１及び弁体支持体１１ｅにかけて形成したばね収容室１１ｃと流体流路１４とを，弁体１１に形成した流体通路１１ｄにより連通することにより，弁体１１に差圧が作用しないようにしている。」（段落【００１０】）と記載されているが，弁体の流体の流れに対して上流側を向く面と下流側を向く面の双方に，減圧前の流体の静圧のみがかかること，及び弁体に流体の静圧による差圧が作用しないように構成されることは，当初明細書等には，記載も示唆もない。かえって，当初明細書の【図１】において，弁体の上流側領域と弁体の外周部領域とでは，弁体の外周部領域において弁体の存在により流路断面積が小さくなるため，弁体の外周部領域における流速が弁体上流側領域における流速に比べて速くなるから，弁体の外周部領域における流体の静圧は弁体の上流側領域における流体の静圧より小さくなる。そうすると，流体通路１１ｄを介して弁体の１１の下流側面にかかる流体の静圧は，弁体の上流側面にかかる流体の静圧よりも小さくなるのであって，「弁体に流体の静圧による差圧が作用しないように構＼成される」ことはない。したがって，本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものと認めることはできない。
当初明細書等（甲４）には，「ばね１３を配設した弁体１１及び弁体支持体１１ｅにかけて形成したばね収容室１１ｃと流体流路１４とを，弁体１１に形成した流体通路１１ｄにより連通することにより，弁体１１に差圧が作用しないようにしている。」（段落【００１０】）と記載されているが，弁体の流体の流れに対して上流側を向く面と下流側を向く面の双方に，減圧前の流体の静圧のみがかかること，及び弁体に流体の静圧による差圧が作用しないように構成されることは，当初明細書等には，記載も示唆もない。かえって，当初明細書の【図１】において，弁体の上流側領域と弁体の外周部領域とでは，弁体の外周部領域において弁体の存在により流路断面積が小さくなるため，弁体の外周部領域における流速が弁体上流側領域における流速に比べて速くなるから，弁体の外周部領域における流体の静圧は弁体の上流側領域における流体の静圧より小さくなる。そうすると，流体通路１１ｄを介して弁体の１１の下流側面にかかる流体の静圧は，弁体の上流側面にかかる流体の静圧よりも小さくなるのであって，「弁体に流体の静圧による差圧が作用しないように構＼成される」ことはない。したがって，本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものと認めることはできない。
2012.05.25
平成23(行ケ)10296 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年05月23日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとした判断については、誤りであるとしたものの、進歩性なしとして拒絶審決が維持されました。
当初明細書（甲８）の段落【０００８】には，「容器の仮想外周線及び仮想分離線に沿って，円弧又は楕円弧が互いに接して略Ｖ字形状となる切り込み線をトムソン刃によって貫設する第１工程と，・・・第２工程とから打ち抜き方法を構＼成するという手段を採用した。」との記載が，段落【００１６】にも，「この切り込み部４は，分離線３を挟んだ両側の外周縁５と中間の分離線３をそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結んだ形状に形成する。即ち，円弧（楕円弧）が互いに向かい合って対称形に接する略Ｖ字の形状となる。」との記載があるし，当初明細書添付の図１，２には，小分け容器外縁部の分離線の両端付近に，円弧状又は楕円孤状の曲線で構成された平面視略Ｖ字状の切り込み部を設け，この切り込み部の曲線の分離線側端部が分離線と滑らかに繋がって連続曲線を成すようにし，上記切り込み部の曲線の分離線側端部における接線を想定した場合にこの接線が分離線と互いに重なり合うようにされている状況が図示されており，また分離線を挟んで両側の小分け容器が対称になる構＼造を有しているため，両側の小分け容器外縁部の切り込み部の曲線の分離線側端部における接線が，分離線において共通のものになり，したがって小分け容器外縁部の切り込み部の曲線と分離線とが成す連続曲線が接線を共通にして「互いに向かい合って対称形に漸近して接する」状況が図示されている。そうすると，本件補正で改められた「分離線の始端（終端）に，分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結び，その円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面視略Ｖ字の形状」との発明特定事項は，当初明細書及び図面に記載された範囲内のものであるということができる。したがって，「円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面略Ｖ字の形状」は当初明細書及び図面に記載された事項とは認められず，本件補正は改正前の特許法１７条の２第３項の規定に違反するとした審決の判断には誤りがある。
(2) 被告は，本件補正によって，例えば小分け容器を分離させる力が接合部に無理なく効率的に集中し，割れることなくスムーズに切り離すことが可能になるとか，切り込みが深く，分離線が短くなって，短時間で切り離すことができるなどの，取扱いや切り離し作業に関する新たな技術的意義を新たに導入するものであると主張する。しかしながら，かかる効果ないし技術的意義は本件補正後においても本願明細書中に記載されているわけではないし，小分け容器外縁部の切り込みを「円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面略Ｖ字の形状」として，切り込みと分離線が滑らかに繋がるようにすれば，容器の切り離しがよりスムーズになる等の効果を奏することができることは当業者に自明であるから，被告の上記主張は前記(1)の結論を左右するものではない。
当初明細書（甲８）の段落【０００８】には，「容器の仮想外周線及び仮想分離線に沿って，円弧又は楕円弧が互いに接して略Ｖ字形状となる切り込み線をトムソン刃によって貫設する第１工程と，・・・第２工程とから打ち抜き方法を構＼成するという手段を採用した。」との記載が，段落【００１６】にも，「この切り込み部４は，分離線３を挟んだ両側の外周縁５と中間の分離線３をそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結んだ形状に形成する。即ち，円弧（楕円弧）が互いに向かい合って対称形に接する略Ｖ字の形状となる。」との記載があるし，当初明細書添付の図１，２には，小分け容器外縁部の分離線の両端付近に，円弧状又は楕円孤状の曲線で構成された平面視略Ｖ字状の切り込み部を設け，この切り込み部の曲線の分離線側端部が分離線と滑らかに繋がって連続曲線を成すようにし，上記切り込み部の曲線の分離線側端部における接線を想定した場合にこの接線が分離線と互いに重なり合うようにされている状況が図示されており，また分離線を挟んで両側の小分け容器が対称になる構＼造を有しているため，両側の小分け容器外縁部の切り込み部の曲線の分離線側端部における接線が，分離線において共通のものになり，したがって小分け容器外縁部の切り込み部の曲線と分離線とが成す連続曲線が接線を共通にして「互いに向かい合って対称形に漸近して接する」状況が図示されている。そうすると，本件補正で改められた「分離線の始端（終端）に，分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結び，その円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面視略Ｖ字の形状」との発明特定事項は，当初明細書及び図面に記載された範囲内のものであるということができる。したがって，「円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面略Ｖ字の形状」は当初明細書及び図面に記載された事項とは認められず，本件補正は改正前の特許法１７条の２第３項の規定に違反するとした審決の判断には誤りがある。
(2) 被告は，本件補正によって，例えば小分け容器を分離させる力が接合部に無理なく効率的に集中し，割れることなくスムーズに切り離すことが可能になるとか，切り込みが深く，分離線が短くなって，短時間で切り離すことができるなどの，取扱いや切り離し作業に関する新たな技術的意義を新たに導入するものであると主張する。しかしながら，かかる効果ないし技術的意義は本件補正後においても本願明細書中に記載されているわけではないし，小分け容器外縁部の切り込みを「円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面略Ｖ字の形状」として，切り込みと分離線が滑らかに繋がるようにすれば，容器の切り離しがよりスムーズになる等の効果を奏することができることは当業者に自明であるから，被告の上記主張は前記(1)の結論を左右するものではない。
2012.03.31
平成23(行ケ)10226 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年03月28日 知的財産高等裁判所
審判請求時の補正（限定的減縮要件）について争われました。補正要件違反とした審決が維持されました。
本件補正のうち，本願発明の特許請求の範囲の記載から，本願発明の各吸収性物品形体に関する「着用者の発達の第一段階」と「着用者の発達の第二段階」との相違についての「発達の種々の段階」に「対応するように設計されたシャーシを含む」ものであるという限定を削除し，本件補正発明における「第一」及び「第二」の各吸収性物品形体の相違について，単に「異なる形体を有している」とするにとどめた点についてみると，これは，本願発明における「着用者の発達の第一段階」と「着用者の発達の第二段階」との相違に関する上記限定を削除するものであって，本願発明の特許請求の範囲を拡大するものというほかない。したがって，本件補正のうち上記の点は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえず，本件補正は，法１７条の２第４項２号に違反するものというべきである。
オ さらに，法１７条の２第４項２号は，同条１項４号に基づく場合において特許請求の範囲についてする補正について，「特許請求の範囲の縮減（第３６条５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とするものと規定しているところ，これは，審判請求に伴ってする補正について，出願人の便宜と迅速，的確かつ公平な審査の実現等との調整という観点から，既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内に限って認めることとしたものである。そして，同号かっこ書が，補正前の「当該請求項」に記載された発明と補正後の「当該請求項」に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る旨を規定していることも併せ考えると，同号は，補正前の請求項と補正後の請求項とが，請求項の数の増減はともかく，対応したものとなっていることを前提としているものと解され，構成要件を択一的に記載している補正前の請求項についてその択一的な構＼成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合あるいはその反対の場合などのように，請求項の数に増減はあっても，既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正が行われたといえるような事情のない限り，補正によって新たな発明に関する請求項を追加することを許容するものではないというべきである。
しかしながら，本件補正は，請求項の数を２２から５６に増加させるものであるところ，例えば，第一の吸収性物品の形体が「臍の緒のくぼみを有している」（本件補正後の請求項２），「第一の吸収性物品の毛布のような感触を提供する特徴を有している」（同３），「第一の吸収性物品を第一の装着者により良く適合させる」（同４），「第一の装着者の自由な動きを可能にする」（同５），「狭い股領域を有している」（同６），「可撓性ファスナーを有している」（同７），「高拡張側部を有している」（同８）又は「第一の吸収性物品の湿り度を示す」（同９）など，いずれも本件補正前の各請求項には全く存在しない構＼成を付加することで，新たな発明に関する請求項を多数追加しているから，既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正を行っているといえるような事情が見当たらない。したがって，本件補正のうち，以上のとおり請求項２以下に請求項を多数追加している点は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえず，本件補正は，法１７条の２第４項２号に違反するものというべきである。
本件補正のうち，本願発明の特許請求の範囲の記載から，本願発明の各吸収性物品形体に関する「着用者の発達の第一段階」と「着用者の発達の第二段階」との相違についての「発達の種々の段階」に「対応するように設計されたシャーシを含む」ものであるという限定を削除し，本件補正発明における「第一」及び「第二」の各吸収性物品形体の相違について，単に「異なる形体を有している」とするにとどめた点についてみると，これは，本願発明における「着用者の発達の第一段階」と「着用者の発達の第二段階」との相違に関する上記限定を削除するものであって，本願発明の特許請求の範囲を拡大するものというほかない。したがって，本件補正のうち上記の点は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえず，本件補正は，法１７条の２第４項２号に違反するものというべきである。
オ さらに，法１７条の２第４項２号は，同条１項４号に基づく場合において特許請求の範囲についてする補正について，「特許請求の範囲の縮減（第３６条５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とするものと規定しているところ，これは，審判請求に伴ってする補正について，出願人の便宜と迅速，的確かつ公平な審査の実現等との調整という観点から，既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内に限って認めることとしたものである。そして，同号かっこ書が，補正前の「当該請求項」に記載された発明と補正後の「当該請求項」に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る旨を規定していることも併せ考えると，同号は，補正前の請求項と補正後の請求項とが，請求項の数の増減はともかく，対応したものとなっていることを前提としているものと解され，構成要件を択一的に記載している補正前の請求項についてその択一的な構＼成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合あるいはその反対の場合などのように，請求項の数に増減はあっても，既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正が行われたといえるような事情のない限り，補正によって新たな発明に関する請求項を追加することを許容するものではないというべきである。
しかしながら，本件補正は，請求項の数を２２から５６に増加させるものであるところ，例えば，第一の吸収性物品の形体が「臍の緒のくぼみを有している」（本件補正後の請求項２），「第一の吸収性物品の毛布のような感触を提供する特徴を有している」（同３），「第一の吸収性物品を第一の装着者により良く適合させる」（同４），「第一の装着者の自由な動きを可能にする」（同５），「狭い股領域を有している」（同６），「可撓性ファスナーを有している」（同７），「高拡張側部を有している」（同８）又は「第一の吸収性物品の湿り度を示す」（同９）など，いずれも本件補正前の各請求項には全く存在しない構＼成を付加することで，新たな発明に関する請求項を多数追加しているから，既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正を行っているといえるような事情が見当たらない。したがって，本件補正のうち，以上のとおり請求項２以下に請求項を多数追加している点は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえず，本件補正は，法１７条の２第４項２号に違反するものというべきである。
2012.01.20
平成23(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年01月17日 知的財産高等裁判所
携帯電話端末のＵＩ（ＣＳ関連発明？）について、限定的減縮違反、および新規事項であるとした審決が維持されました。
甲６補正発明と本願補正発明とを対比すると，甲６補正発明では，通信機能の停止を維持しながら「時計機能＼」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能＼」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能＼それぞれを選択可能としているのに対し，本願補正発明では，通信機能＼の停止を維持しながら，上記「複数の機能」のうち「時計機能＼」及び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能＼としたものであるから，本件補正により，通信機能の停止を維持しながら選択可能＼な機能の一部が削除されていると認められる。そして，その結果，本願補正発明では，「時計機能＼」及び「電話帳機能」以外の機能＼について，どの機能を通信機能＼の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。そうすると，本件補正により，直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され，特許請求の範囲の請求項１の記載が拡張されていることは明らかであるから，本件補正は特許請求の範囲を減縮するものとはいえず，「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものに該当するとは認められない。また，本件補正は，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しないことは明らかである。以上によれば，本件補正について，「平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。」とした審決の判断に誤りはない。
・・・・
この点，確かに，本願の当初明細書等の上記各段落の記載からすれば，通信機能を停止させた際にも「制御部１０」は「電源線２２」から電力供給されて動作可能＼な状態となっていることから，通信機能停止処理中であっても，「制御部１０」が，電源が供給されている「中央処理装置４」，「記憶部５」，「入力部６」，「表＼示部７」及び「停止認識部１３」と協働して適宜必要な動作を実行することは自明であり，また，図１を参照すると，「マイク８」及び「スピーカ９」は「制御部１０」に接続されているから，通信機能停止処理中であっても接続先の本体部（「制御部１０」）に電源が供給されている限り使用可能＼となり，協働して音声入力及び出力動作を実行し得ることは自明であると認められる。しかし，それは，通信機能停止時，「マイク８」及び「スピーカ９」には電源が供給され，「マイク８」及び「スピーカ９」も協働して音声入力及び出力動作を実行し得ることが自明であるというにとどまり，使用者が，「通信機能＼の停止を維持しながら」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能＼」を適宜選択し，これらの機能を動作させることが本願の当初明細書等の記載から自明な事項であることを意味するものではない。そうすると，甲６補正は，本願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものとはいえないから，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものとは認められない。＼n
甲６補正発明と本願補正発明とを対比すると，甲６補正発明では，通信機能の停止を維持しながら「時計機能＼」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能＼」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能＼それぞれを選択可能としているのに対し，本願補正発明では，通信機能＼の停止を維持しながら，上記「複数の機能」のうち「時計機能＼」及び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能＼としたものであるから，本件補正により，通信機能の停止を維持しながら選択可能＼な機能の一部が削除されていると認められる。そして，その結果，本願補正発明では，「時計機能＼」及び「電話帳機能」以外の機能＼について，どの機能を通信機能＼の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。そうすると，本件補正により，直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され，特許請求の範囲の請求項１の記載が拡張されていることは明らかであるから，本件補正は特許請求の範囲を減縮するものとはいえず，「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものに該当するとは認められない。また，本件補正は，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しないことは明らかである。以上によれば，本件補正について，「平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。」とした審決の判断に誤りはない。
・・・・
この点，確かに，本願の当初明細書等の上記各段落の記載からすれば，通信機能を停止させた際にも「制御部１０」は「電源線２２」から電力供給されて動作可能＼な状態となっていることから，通信機能停止処理中であっても，「制御部１０」が，電源が供給されている「中央処理装置４」，「記憶部５」，「入力部６」，「表＼示部７」及び「停止認識部１３」と協働して適宜必要な動作を実行することは自明であり，また，図１を参照すると，「マイク８」及び「スピーカ９」は「制御部１０」に接続されているから，通信機能停止処理中であっても接続先の本体部（「制御部１０」）に電源が供給されている限り使用可能＼となり，協働して音声入力及び出力動作を実行し得ることは自明であると認められる。しかし，それは，通信機能停止時，「マイク８」及び「スピーカ９」には電源が供給され，「マイク８」及び「スピーカ９」も協働して音声入力及び出力動作を実行し得ることが自明であるというにとどまり，使用者が，「通信機能＼の停止を維持しながら」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能＼」を適宜選択し，これらの機能を動作させることが本願の当初明細書等の記載から自明な事項であることを意味するものではない。そうすると，甲６補正は，本願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものとはいえないから，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものとは認められない。＼n
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2012.01. 5
平成22(行ケ)10402 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年12月26日 知的財産高等裁判所
新規事項、且つ、サポート要件違反ありとした審決が維持されました。
原告は，「１，２−ジヒドロキノン」や「１，４−ジヒドロキノン」などの「ヒドロキノン」は容易に酸化されて「１，２−ベンゾキノン（オルソベンゾキノン）」や「１，４−ベンゾキノン（パラベンゾキノン）」などの「ベンゾキノン」に変化し，「ベンゾキノン」が還元されると「ヒドロキノン」に変化するという関係に鑑みれば，「ヒドロキノン」，すなわち「１，２−ジヒドロキノン」や「１，４−ジヒドロキノン」はキノン類に属することは明らかであるとも主張する。しかし，特許法１７条の２第３項の「明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，当初明細書等の全ての記載を総合しても，本願補正発明の抗菌，抗ウイルス及び抗真菌組成物において，酸化能＼力を有する試剤である過酸化水素やアズレンキノン等のキノンが，さらに酸化を受けた後に組成物中でその作用を発揮するということはできないので，当初明細書等に，酸化を受けて酸化能力を有する試剤に変換される物質を酸化能＼力を有する試剤に含めることが記載されているということはできない。
・・・
本願の当初明細書には，「抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌組成物に用いられる（Ａ）は，触媒機能を有する金属イオン化合物で，一般式は，Ｍ＋ａＸ−ｂで，Ｍは，ニッケル（Ｎｉ），コバルト（Ｃｏ），・・・クロム（Ｃｒ），・・・鉄（Ｆｅ），銅（Ｃｕ），チタン（Ｔｉ），・・・白金（Ｐｔ），バラジウム（Ｐｄ），…からなる群から選択された金属元素・・・である・・・」（段落【０００５】）と記載されているものの，Ｍ＋ａＸ−ｂで表＼される成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用する組成物については，発明の詳細な説明に具体的データの記載がなく，また，本願の組成物が脂肪酸やＤＮＡを分解するメカニズムを説明する記載もなく，脂肪酸やＤＮＡの分解において組成物中の各成分が果たす役割を実証する記載もない。他方，本件補正後の請求項１の記載によって特定される３つの成分を組み合わせることにより，脂肪酸やＤＮＡが分解でき，その結果，バクテリア，ウイルス及び真菌類を破壊，殺菌できることについて，具体例をもって示さなくとも当業者が理解できると認めるに足りる技術常識はない。そうすると，本願の組成物の成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用するものが，脂肪酸やＤＮＡを分解でき，バクテリア等を破壊，殺菌するという課題を解決できるということはできないので，本願における発明の詳細な説明は，本件補正の請求項１の記載によって特定される成分（Ａ）のＭの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されているということができない。したがって，本件補正後の請求項１（本願補正発明）の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」（サポート要件充足）ということはできない。
原告は，「１，２−ジヒドロキノン」や「１，４−ジヒドロキノン」などの「ヒドロキノン」は容易に酸化されて「１，２−ベンゾキノン（オルソベンゾキノン）」や「１，４−ベンゾキノン（パラベンゾキノン）」などの「ベンゾキノン」に変化し，「ベンゾキノン」が還元されると「ヒドロキノン」に変化するという関係に鑑みれば，「ヒドロキノン」，すなわち「１，２−ジヒドロキノン」や「１，４−ジヒドロキノン」はキノン類に属することは明らかであるとも主張する。しかし，特許法１７条の２第３項の「明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，当初明細書等の全ての記載を総合しても，本願補正発明の抗菌，抗ウイルス及び抗真菌組成物において，酸化能＼力を有する試剤である過酸化水素やアズレンキノン等のキノンが，さらに酸化を受けた後に組成物中でその作用を発揮するということはできないので，当初明細書等に，酸化を受けて酸化能力を有する試剤に変換される物質を酸化能＼力を有する試剤に含めることが記載されているということはできない。
・・・
本願の当初明細書には，「抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌組成物に用いられる（Ａ）は，触媒機能を有する金属イオン化合物で，一般式は，Ｍ＋ａＸ−ｂで，Ｍは，ニッケル（Ｎｉ），コバルト（Ｃｏ），・・・クロム（Ｃｒ），・・・鉄（Ｆｅ），銅（Ｃｕ），チタン（Ｔｉ），・・・白金（Ｐｔ），バラジウム（Ｐｄ），…からなる群から選択された金属元素・・・である・・・」（段落【０００５】）と記載されているものの，Ｍ＋ａＸ−ｂで表＼される成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用する組成物については，発明の詳細な説明に具体的データの記載がなく，また，本願の組成物が脂肪酸やＤＮＡを分解するメカニズムを説明する記載もなく，脂肪酸やＤＮＡの分解において組成物中の各成分が果たす役割を実証する記載もない。他方，本件補正後の請求項１の記載によって特定される３つの成分を組み合わせることにより，脂肪酸やＤＮＡが分解でき，その結果，バクテリア，ウイルス及び真菌類を破壊，殺菌できることについて，具体例をもって示さなくとも当業者が理解できると認めるに足りる技術常識はない。そうすると，本願の組成物の成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用するものが，脂肪酸やＤＮＡを分解でき，バクテリア等を破壊，殺菌するという課題を解決できるということはできないので，本願における発明の詳細な説明は，本件補正の請求項１の記載によって特定される成分（Ａ）のＭの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されているということができない。したがって，本件補正後の請求項１（本願補正発明）の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」（サポート要件充足）ということはできない。
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2011.12.28
平成23(行ケ)10030 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年12月26日 知的財産高等裁判所
新規事項でないとして訂正を認めた審決が取り消されました。
以上によれば，当業者は，本件明細書の全ての記載を総合することにより，「共通フラグ」について，設定値についての１ビット（賭け数についての１ビットのフラグを設定する場合は併せて２ビット）のデータであるとの技術的事項を導くことが認められる。イ 他方，本件訂正に基づく「区別データ」は，「複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別する」ためのデータであって，「フラグ」であるとの限定や１ビットであるとの限定もないから，１ビットを超えるデータを含むと理解される。また，１ビットを超えてビット数を増大させることができるならば，判定値データの分類を限りなく細かく設定することができるので，上記解決課題に沿わないような記憶態様を作出することが可能となる。すなわち，本件訂正に基づき請求項１に「区別データ」を加入することは，単に，１ビットを超えるデータを含むことになるのみならず，願書に添付された本件明細書に開示された発明の技術思想，解決課題とは異質の技術的事項を導入するものというべきである。ウ そうすると，本件訂正に基づき請求項１に「区別データ」を加入することは，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入することになる。したがって，「前記複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別するための区別データ」が，「共通フラグ」について記載した段落【００９１】から自明な事項であるとして，本件訂正が，本件訂正前の本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたものとした審決の判断は誤りというべきである。
以上によれば，当業者は，本件明細書の全ての記載を総合することにより，「共通フラグ」について，設定値についての１ビット（賭け数についての１ビットのフラグを設定する場合は併せて２ビット）のデータであるとの技術的事項を導くことが認められる。イ 他方，本件訂正に基づく「区別データ」は，「複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別する」ためのデータであって，「フラグ」であるとの限定や１ビットであるとの限定もないから，１ビットを超えるデータを含むと理解される。また，１ビットを超えてビット数を増大させることができるならば，判定値データの分類を限りなく細かく設定することができるので，上記解決課題に沿わないような記憶態様を作出することが可能となる。すなわち，本件訂正に基づき請求項１に「区別データ」を加入することは，単に，１ビットを超えるデータを含むことになるのみならず，願書に添付された本件明細書に開示された発明の技術思想，解決課題とは異質の技術的事項を導入するものというべきである。ウ そうすると，本件訂正に基づき請求項１に「区別データ」を加入することは，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入することになる。したがって，「前記複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別するための区別データ」が，「共通フラグ」について記載した段落【００９１】から自明な事項であるとして，本件訂正が，本件訂正前の本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたものとした審決の判断は誤りというべきである。
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2011.12.15
平成23(行ケ)10139 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年12月08日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であると判断した審決が取り消されました。
以上によれば，当初明細書の前記(2)オ及びキに認定の部分に記載された，本願発明１の最内熱可塑性材料層に狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンをメタロセン触媒を用いて重合するとの技術的事項（前記(1)ii）及び当初明細書の前記(2)オないしキに認定の部分に記載された，本願発明１及び５の最内熱可塑性材料層を前記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであるとする技術的事項（前記(1)iii）は，いずれも，同じく狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンからなる樹脂層を有する本願発明２ないし４についても妥当するものと解するのが相当である。このように，当初明細書の上記記載部分は，本願発明１の最内熱可塑性材料層を例示しているものの，当初明細書の全ての記載を総合するとき，本願発明２ないし４において狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンからなる各樹脂層についても，「メタロセン触媒で重合して得られた」ものであるとの技術的事項（前記(1)ii）及び上記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであるとする技術的事項（前記(1)iii）を，いずれも容易に導くことができるものというべきである。エ したがって，本願発明１ないし４の最内熱可塑性材料層等の樹脂層を構成する狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンをその製造方法により特定し（前記(1)ii），かつ，本願発明１ないし４の最内熱可塑性材料層等の樹脂層の構成を上記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであると特定した（前記(1)iii）本件補正は，いずれの点においても，当初明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
・・・
また，被告は，当初明細書には本件補正発明１が「１５〜１７のメルトフローインデックス」を有する旨が記載されていない旨を主張する。しかしながら，当初明細書には，前記(2)エに認定のとおり，本願発明１ないし４及び本件補正発明１ないし４の最内熱可塑性材料層等の樹脂層が「５〜２０のメルトフローインデックス」を有する旨の記載がある。そして，メルトフローインデックスとは，前記のとおり，樹脂材料の熱溶融時の流動性に関する指標であるところ，本願発明１及び本件補正発明１の特許請求の範囲の記載にある「１５〜１７のメルトフローインデックス」は，当初明細書の上記記載をより限定するものであり，当初明細書の記載を総合しても，この限定によって何らかの新たな技術的事項を導入するものとは認められないから，メルトフローインデックスを上記のように限定する補正は，明細書の範囲内においてされたものであって，当初明細書には，本件補正発明１ないし４の有するメルトフローインデックスについての記載があるとみて差し支えない。
以上によれば，当初明細書の前記(2)オ及びキに認定の部分に記載された，本願発明１の最内熱可塑性材料層に狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンをメタロセン触媒を用いて重合するとの技術的事項（前記(1)ii）及び当初明細書の前記(2)オないしキに認定の部分に記載された，本願発明１及び５の最内熱可塑性材料層を前記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであるとする技術的事項（前記(1)iii）は，いずれも，同じく狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンからなる樹脂層を有する本願発明２ないし４についても妥当するものと解するのが相当である。このように，当初明細書の上記記載部分は，本願発明１の最内熱可塑性材料層を例示しているものの，当初明細書の全ての記載を総合するとき，本願発明２ないし４において狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンからなる各樹脂層についても，「メタロセン触媒で重合して得られた」ものであるとの技術的事項（前記(1)ii）及び上記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであるとする技術的事項（前記(1)iii）を，いずれも容易に導くことができるものというべきである。エ したがって，本願発明１ないし４の最内熱可塑性材料層等の樹脂層を構成する狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンをその製造方法により特定し（前記(1)ii），かつ，本願発明１ないし４の最内熱可塑性材料層等の樹脂層の構成を上記線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであると特定した（前記(1)iii）本件補正は，いずれの点においても，当初明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
・・・
また，被告は，当初明細書には本件補正発明１が「１５〜１７のメルトフローインデックス」を有する旨が記載されていない旨を主張する。しかしながら，当初明細書には，前記(2)エに認定のとおり，本願発明１ないし４及び本件補正発明１ないし４の最内熱可塑性材料層等の樹脂層が「５〜２０のメルトフローインデックス」を有する旨の記載がある。そして，メルトフローインデックスとは，前記のとおり，樹脂材料の熱溶融時の流動性に関する指標であるところ，本願発明１及び本件補正発明１の特許請求の範囲の記載にある「１５〜１７のメルトフローインデックス」は，当初明細書の上記記載をより限定するものであり，当初明細書の記載を総合しても，この限定によって何らかの新たな技術的事項を導入するものとは認められないから，メルトフローインデックスを上記のように限定する補正は，明細書の範囲内においてされたものであって，当初明細書には，本件補正発明１ないし４の有するメルトフローインデックスについての記載があるとみて差し支えない。
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2011.12. 1
平成23(行ケ)10018 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年11月30日 知的財産高等裁判所
進歩性要件を満たさないとして訂正要件違反とした審決が、取り消されました。
当該発明が引用発明から容易想到であったか否かを判断するに当たっては，当該発明と引用発明とを対比して，当該発明の引用発明との相違点に係る構成を確定した上で，当業者において，引用発明及び他の公知発明とを組み合わせることによって，当該発明の引用発明との相違点に係る構＼成に到達することが容易であったか否かによって判断する。相違点に係る構成に到達することが容易であったと判断するに当たっては，当該発明と引用発明それぞれにおいて，解決しようとした課題内容，課題解決方法など技術的特徴における共通性等の観点から検討されることが一般であり，共通性等が認められるような場合には，当該発明の容易想到性が肯定される場合が多いといえる。他方，引用発明と対比して，当該発明の作用・効果が，顕著である(同性質の効果が著しい)場合とか，特異である(異なる性質の効果が認められる)場合には，そのような作用・効果が顕著又は特異である点は，当該発明が容易想到ではなかったとの結論を導く重要な判断要素となり得ると解するのが相当である。
・・・・
エ 以上のとおり，訂正発明１の構成を採用したことによる効果（死亡率を減少させるとの効果）は，訂正発明１の顕著な効果であると解することができる。訂正発明１は，カルベジロールを虚血性心不全患者に投与することにより，死亡率の危険性を６７％減少させる効果を得ることができる発明であり，訂正発明１における死亡率の危険性を６７％減少させるとの上記効果は，「カルベジロールを『非虚血性心不全患者』に少なくとも３か月間投与し，左心室収縮機能＼等を改善するという効果を奏する」との刊行物Ａ発明からは，容易に想到することはできないと解すべきである。
・・・
この点，被告は，訂正発明１に係る特許請求の範囲において，「死亡率の減少」という効果に係る臨界的意義と関連する構成が記載されておらず，訂正発明１は，薬剤の使用態様としては，この分野で従来行われてきた治療のための使用態様と差異がなく，カルベジロールをうっ血性心不全患者に対して「治療」のために投与することと明確には区別できないことから，死亡率の減少は単なる発見にすぎないことを理由に，訂正発明１が容易想到であるとした審決の判断に，違法はない旨主張する。しかし，被告の主張は，以下のとおり採用の限りでない。すなわち，特許法２９条２項の容易想到性の有無の判断に当たって，特許請求の範囲に記載されていない限り，発明の作用，効果の顕著性等を考慮要素とすることが許されないものではない（この点は，例えば，遺伝子配列に係る発明の容易想到性の有無を判断するに当たって，特許請求の範囲には記載されず，発明の詳細な説明欄にのみ記載されている効果等を総合考慮することは，一般的に合理的な判断手法として許容されているところである。）。また，カルベジロールをうっ血性心不全患者に対して「治療」のために投与する例が従来から存在すること，及び「治療」目的と「死亡率減少」目的との間には，相互に共通する要素があり得ることは，原告主張に係る取消理由２の４に対する反論としては，成り立ち得ないではない。すなわち，「『死亡率の減少』との効果が存在することのみによって，直ちに当該発明が容易想到でないとはいえない」という限りにおいては，合理的な反論になり得るといえよう。しかし，被告の論旨は，原告主張に係る取消事由４（「死亡率の減少が予＼測を超えた顕著性を有する」）に対しては，有効な反論と評価することはできず，その点は，既に述べたとおりである。
当該発明が引用発明から容易想到であったか否かを判断するに当たっては，当該発明と引用発明とを対比して，当該発明の引用発明との相違点に係る構成を確定した上で，当業者において，引用発明及び他の公知発明とを組み合わせることによって，当該発明の引用発明との相違点に係る構＼成に到達することが容易であったか否かによって判断する。相違点に係る構成に到達することが容易であったと判断するに当たっては，当該発明と引用発明それぞれにおいて，解決しようとした課題内容，課題解決方法など技術的特徴における共通性等の観点から検討されることが一般であり，共通性等が認められるような場合には，当該発明の容易想到性が肯定される場合が多いといえる。他方，引用発明と対比して，当該発明の作用・効果が，顕著である(同性質の効果が著しい)場合とか，特異である(異なる性質の効果が認められる)場合には，そのような作用・効果が顕著又は特異である点は，当該発明が容易想到ではなかったとの結論を導く重要な判断要素となり得ると解するのが相当である。
・・・・
エ 以上のとおり，訂正発明１の構成を採用したことによる効果（死亡率を減少させるとの効果）は，訂正発明１の顕著な効果であると解することができる。訂正発明１は，カルベジロールを虚血性心不全患者に投与することにより，死亡率の危険性を６７％減少させる効果を得ることができる発明であり，訂正発明１における死亡率の危険性を６７％減少させるとの上記効果は，「カルベジロールを『非虚血性心不全患者』に少なくとも３か月間投与し，左心室収縮機能＼等を改善するという効果を奏する」との刊行物Ａ発明からは，容易に想到することはできないと解すべきである。
・・・
この点，被告は，訂正発明１に係る特許請求の範囲において，「死亡率の減少」という効果に係る臨界的意義と関連する構成が記載されておらず，訂正発明１は，薬剤の使用態様としては，この分野で従来行われてきた治療のための使用態様と差異がなく，カルベジロールをうっ血性心不全患者に対して「治療」のために投与することと明確には区別できないことから，死亡率の減少は単なる発見にすぎないことを理由に，訂正発明１が容易想到であるとした審決の判断に，違法はない旨主張する。しかし，被告の主張は，以下のとおり採用の限りでない。すなわち，特許法２９条２項の容易想到性の有無の判断に当たって，特許請求の範囲に記載されていない限り，発明の作用，効果の顕著性等を考慮要素とすることが許されないものではない（この点は，例えば，遺伝子配列に係る発明の容易想到性の有無を判断するに当たって，特許請求の範囲には記載されず，発明の詳細な説明欄にのみ記載されている効果等を総合考慮することは，一般的に合理的な判断手法として許容されているところである。）。また，カルベジロールをうっ血性心不全患者に対して「治療」のために投与する例が従来から存在すること，及び「治療」目的と「死亡率減少」目的との間には，相互に共通する要素があり得ることは，原告主張に係る取消理由２の４に対する反論としては，成り立ち得ないではない。すなわち，「『死亡率の減少』との効果が存在することのみによって，直ちに当該発明が容易想到でないとはいえない」という限りにおいては，合理的な反論になり得るといえよう。しかし，被告の論旨は，原告主張に係る取消事由４（「死亡率の減少が予＼測を超えた顕著性を有する」）に対しては，有効な反論と評価することはできず，その点は，既に述べたとおりである。
2011.11.29
平成22(ワ)24818 特許権差止等請求事件 平成23年11月25日 東京地方裁判所
訂正要件を満たさないため無効理由を解消できず、104条の3の規定により、権利行使不能と判断されました。
本件特許発明は「鍵」発明であり，ロータリーディスクタンブラー錠の構成に関する上記限定を加えたからといって，「鍵」自体の構＼成が限定されるとは認められないのであるから，上記限定によって，本件特許発明に係る特許請求の範囲を減縮するものということはできず，また，本件特許発明の「鍵」の構成が明瞭になるとも，誤記又は誤訳が訂正されることになるということもできない。したがって，本件訂正請求は，特許法１３４条の２第１項ただし書各号所定の事項を目的とするものとは認められないから，不適法なものであり，これによって，本件特許が有する前示１の無効理由を解消することはできない。＼n
本件特許発明は「鍵」発明であり，ロータリーディスクタンブラー錠の構成に関する上記限定を加えたからといって，「鍵」自体の構＼成が限定されるとは認められないのであるから，上記限定によって，本件特許発明に係る特許請求の範囲を減縮するものということはできず，また，本件特許発明の「鍵」の構成が明瞭になるとも，誤記又は誤訳が訂正されることになるということもできない。したがって，本件訂正請求は，特許法１３４条の２第１項ただし書各号所定の事項を目的とするものとは認められないから，不適法なものであり，これによって，本件特許が有する前示１の無効理由を解消することはできない。＼n
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2011.10.31
平成23(ワ)22310 特許料請求事件 平成23年10月28日 東京地方裁判所
無審査の実用新案権による侵害事件です。裁判所は、本件発明にいう可変スイッチの技術的意義から、被告製品はその技術的範囲外と認定しました。
請求の範囲ですが、出願後の補正で「可変スイッチを有する電気炊飯器」として登録されています。
平成１８年３月１４日付け手続補正書により補正された【図４】には，「可変スイッチ」に関して，「スイッチ１のタイマースイッチは１分から１０分までの可変スイッチとする。これでもって，おこげごはんは自由に作れる。又水分を補給することによって，おかゆごはんも作れる。タイマースイッチは，普通ごはんの出来たあとに作動させるものである。タイマースイッチは，ＯＮを１回おすと１分である。１０回おすと１０分である。」と説明されており，この記載を考慮すれば，「可変スイッチ」とは，「通常炊飯が完了した後に更に作動させる加熱（追い炊き加熱）を行う時間を可変とすることができるスイッチ」を意味するものと解するのが相当である。すなわち，本件考案は，i)通常炊飯による普通ごはん，ii)通常炊飯完了後に可変スイッチによって決定された任意の時間追い炊き加熱を行うことによるおこげごはん，iii)通常炊飯完了後に水分を補給して追い炊き加熱を行うことによるおかゆごはんの３種類のごはんを作ることを特徴とするものと認められる。
(3) 被告製品の構成について
被告製品取扱説明書（乙２）によれば，被告製品は，「芳潤炊き」，「エコ炊飯」，「炊込み」，「おかゆ」，「お急ぎ」，「やわらか」，「かため」，「ふつう」という炊飯メニューを有しており，被告製品上部の「操作・表示部」に設けられた「メニュー」ボタン（スイッチ）又は「芳潤炊き」ボタン（スイッチ）を操作することにより，上記各モードを設定するものであることが認められる。しかしながら，被告製品は，炊き上げに要する時間，消費電力等を上記各モードの設定に応じて変更することによって，上記のような様々な炊飯メニューを実現しているのであって（乙２，弁論の全趣旨），本件全証拠を検討しても，被告製品について，通常炊飯が完了した後に追い炊き加熱を行うような動作をしている事実は認められない。すなわち，被告製品における「メニュー」ボタン（スイッチ）や「芳潤炊き」ボタン（スイッチ）は，いずれも炊き始めから炊き上がりまでの条件を設定するもので，通常炊飯が完了した後の追い炊き加熱の時間を設定するものとは認められない。(4) したがって，被告製品に備えられているスイッチは，本件考案における「可変スイッチ」に該当するものではないから，被告製品は本件考案の技術的範囲に属するということはできない。
請求の範囲ですが、出願後の補正で「可変スイッチを有する電気炊飯器」として登録されています。
平成１８年３月１４日付け手続補正書により補正された【図４】には，「可変スイッチ」に関して，「スイッチ１のタイマースイッチは１分から１０分までの可変スイッチとする。これでもって，おこげごはんは自由に作れる。又水分を補給することによって，おかゆごはんも作れる。タイマースイッチは，普通ごはんの出来たあとに作動させるものである。タイマースイッチは，ＯＮを１回おすと１分である。１０回おすと１０分である。」と説明されており，この記載を考慮すれば，「可変スイッチ」とは，「通常炊飯が完了した後に更に作動させる加熱（追い炊き加熱）を行う時間を可変とすることができるスイッチ」を意味するものと解するのが相当である。すなわち，本件考案は，i)通常炊飯による普通ごはん，ii)通常炊飯完了後に可変スイッチによって決定された任意の時間追い炊き加熱を行うことによるおこげごはん，iii)通常炊飯完了後に水分を補給して追い炊き加熱を行うことによるおかゆごはんの３種類のごはんを作ることを特徴とするものと認められる。
(3) 被告製品の構成について
被告製品取扱説明書（乙２）によれば，被告製品は，「芳潤炊き」，「エコ炊飯」，「炊込み」，「おかゆ」，「お急ぎ」，「やわらか」，「かため」，「ふつう」という炊飯メニューを有しており，被告製品上部の「操作・表示部」に設けられた「メニュー」ボタン（スイッチ）又は「芳潤炊き」ボタン（スイッチ）を操作することにより，上記各モードを設定するものであることが認められる。しかしながら，被告製品は，炊き上げに要する時間，消費電力等を上記各モードの設定に応じて変更することによって，上記のような様々な炊飯メニューを実現しているのであって（乙２，弁論の全趣旨），本件全証拠を検討しても，被告製品について，通常炊飯が完了した後に追い炊き加熱を行うような動作をしている事実は認められない。すなわち，被告製品における「メニュー」ボタン（スイッチ）や「芳潤炊き」ボタン（スイッチ）は，いずれも炊き始めから炊き上がりまでの条件を設定するもので，通常炊飯が完了した後の追い炊き加熱の時間を設定するものとは認められない。(4) したがって，被告製品に備えられているスイッチは，本件考案における「可変スイッチ」に該当するものではないから，被告製品は本件考案の技術的範囲に属するということはできない。
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2011.10.25
平成23(行ケ)10072 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年09月29日 知的財産高等裁判所
新規事項による補正による無効理由ありとした審決が、新たな技術的事項を導入するものではないとして、取り消されました。
以上のとおり，当初明細書等の全ての記載を総合的に判断すると，当初明細書等には，そこに記載の発明の形状に関する説明に当たり，本件補正事項中のi)「当てがう」こと，ii)「挿入」すること，iii)「吊り持ちさせる」こと及びiv)「展示させる」ことの４つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係については，これを同時動作を意味すると解する特段の記載がない一方で，これらの動作の間に同時並行関係又は時間的な順序関係があること，すなわち同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから，本件補正事項は，その中に２回用いられている「ながら」との文言が，動作の同時並行関係を含意しない「…のままで。」との同時状態の意味のほかに，「同時にあれとこれとをする意。」との動作の同時並行関係，すなわち同時動作の意味を有するからといって，当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとはいい難い。したがって，本件補正事項を追加する本件補正は，当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとまではいえず，そこに記載した事項の範囲内においてされたものであるということができるから，特許法１７条の２第３項に違反するとはいえない。そして，本件特許に係る【請求項２】ないし【請求項７】は，いずれも本件発明に関する【請求項１】を引用しているから，本件発明についての本件補正に関する上記判断は，本件特許に係る【請求項２】ないし【請求項７】にも同じく妥当することになる。そして，本件補正事項中の「ながら」が「同時にあれとこれとをする意。」という動作の同時並行関係（同時動作）のみを意味するものと限定的に解釈する本件審決の判断は，その根拠を欠くばかりか，当初明細書等にはこのような上記i)ないしiv)の４つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係についての記載がないから新たな技術的事項を導入しないものとはいえないとすることは，当初明細書等の記載の字句等を形式的に判断するものであって，当初明細書等の全ての記載を総合的に判断しているものとはいえないから，本件審決による本件特許に係る各発明に関する本件補正の適否の判断には誤りがある。
以上のとおり，当初明細書等の全ての記載を総合的に判断すると，当初明細書等には，そこに記載の発明の形状に関する説明に当たり，本件補正事項中のi)「当てがう」こと，ii)「挿入」すること，iii)「吊り持ちさせる」こと及びiv)「展示させる」ことの４つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係については，これを同時動作を意味すると解する特段の記載がない一方で，これらの動作の間に同時並行関係又は時間的な順序関係があること，すなわち同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから，本件補正事項は，その中に２回用いられている「ながら」との文言が，動作の同時並行関係を含意しない「…のままで。」との同時状態の意味のほかに，「同時にあれとこれとをする意。」との動作の同時並行関係，すなわち同時動作の意味を有するからといって，当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとはいい難い。したがって，本件補正事項を追加する本件補正は，当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとまではいえず，そこに記載した事項の範囲内においてされたものであるということができるから，特許法１７条の２第３項に違反するとはいえない。そして，本件特許に係る【請求項２】ないし【請求項７】は，いずれも本件発明に関する【請求項１】を引用しているから，本件発明についての本件補正に関する上記判断は，本件特許に係る【請求項２】ないし【請求項７】にも同じく妥当することになる。そして，本件補正事項中の「ながら」が「同時にあれとこれとをする意。」という動作の同時並行関係（同時動作）のみを意味するものと限定的に解釈する本件審決の判断は，その根拠を欠くばかりか，当初明細書等にはこのような上記i)ないしiv)の４つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係についての記載がないから新たな技術的事項を導入しないものとはいえないとすることは，当初明細書等の記載の字句等を形式的に判断するものであって，当初明細書等の全ての記載を総合的に判断しているものとはいえないから，本件審決による本件特許に係る各発明に関する本件補正の適否の判断には誤りがある。
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2011.10.21
平成23(行ケ)10014 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年10月05日 知的財産高等裁判所
補正要件違反は違法と認定されました。ただし、独立特許要件を満足していないので、審決の結果に影響がないとして拒絶審決が維持されました。
ところで，本件補正は，特許請求の範囲の記載を前記第３，１(2)アから同第３，１(2)イに変更するものであって，補正前の「第１のデフォルトモード」，「第２のデフォルトモード」及び「無線電話」を，それぞれ「通常モード」，「簡易操作モード」及び「携帯型無線電話」に変更する補正事項，及び請求項１に「通常モードにおいて前記ソフトキーに割り当てられる機能＼は，使用可能な他の機能＼を選択することに関し，前記簡易操作モードおいて前記ソフトキーに割り当てられる機能＼は，特定の機能を実行することに関し，」との記載を追加する補正事項を含むものである。ア これにつき審決は，本件補正により，「無線電話」の一部が「携帯型無線電話」に変更された結果，請求項１に記載された発明には「無線電話」と「携帯型無線電話」の２種類が存在することになるところ，明細書の記載を参酌しても「無線電話」と「携帯型無線電話」の使い分け及び技術的意味の違いが不明であるから，本件補正により，発明の内容はかえって不明りょうとなったと判断している。しかし，本件補正後の特許請求の範囲の請求項１には，「無線電話が所定の条件の下で復帰するところのユーザ選択可能な少なくとも通常モード及び簡易操作モードを有する携帯型無線電話であって」と記載されていることから，「無線電話」は，「所定の条件の下で復帰するところのユーザ選択可能＼な少なくとも通常モード及び簡易操作モードを有する携帯型無線電話」であることが特定されており，「無線電話」が，上記「携帯型無線電話」を意味することは，本願明細書の記載を参酌するまでもなく，文理解釈上自明というべきである。そして，特許請求の範囲の記載から，「無線電話」と「携帯型無線電話」とが別異のものを意味すると解釈する余地はない。イ また，審決は，本件補正により，補正前の請求項１の「第１（のデフォルトモード）」は「通常モード」と変更されたにもかかわらず，請求項１を引用する請求項４には「前記第１」との記載がそのまま残っており，この結果，補正後の請求項４は意味不明となった旨判断している。しかし，本件補正前の特許請求の範囲の記載において，請求項４の「前記第１及び第２のデフォルトモード」が請求項１の「第１のデフォルトモード」及び「第２のデフォルトモード」を指すことは明らかであり，本件補正が，請求項１の「第１のデフォルトモード」及び「第２のデフォルトモード」を，それぞれ「通常モード」及び「簡易操作モード」に補正する補正事項を含むことに鑑みれば，本件補正後の請求項４における「前記第１及び簡易操作モード」が「前記通常モード及び簡易操作モード」を意味し，「前記第１」との記載が誤記であることは，本件補正の全趣旨から明らかというべきである。また，上記のとおり，補正後の請求項４における「第１」との記載が「通常モード」を意味するものと正しく解釈することができるのであるから，本件補正によって，請求項４が意味不明になったということもできない。
ところで，本件補正は，特許請求の範囲の記載を前記第３，１(2)アから同第３，１(2)イに変更するものであって，補正前の「第１のデフォルトモード」，「第２のデフォルトモード」及び「無線電話」を，それぞれ「通常モード」，「簡易操作モード」及び「携帯型無線電話」に変更する補正事項，及び請求項１に「通常モードにおいて前記ソフトキーに割り当てられる機能＼は，使用可能な他の機能＼を選択することに関し，前記簡易操作モードおいて前記ソフトキーに割り当てられる機能＼は，特定の機能を実行することに関し，」との記載を追加する補正事項を含むものである。ア これにつき審決は，本件補正により，「無線電話」の一部が「携帯型無線電話」に変更された結果，請求項１に記載された発明には「無線電話」と「携帯型無線電話」の２種類が存在することになるところ，明細書の記載を参酌しても「無線電話」と「携帯型無線電話」の使い分け及び技術的意味の違いが不明であるから，本件補正により，発明の内容はかえって不明りょうとなったと判断している。しかし，本件補正後の特許請求の範囲の請求項１には，「無線電話が所定の条件の下で復帰するところのユーザ選択可能な少なくとも通常モード及び簡易操作モードを有する携帯型無線電話であって」と記載されていることから，「無線電話」は，「所定の条件の下で復帰するところのユーザ選択可能＼な少なくとも通常モード及び簡易操作モードを有する携帯型無線電話」であることが特定されており，「無線電話」が，上記「携帯型無線電話」を意味することは，本願明細書の記載を参酌するまでもなく，文理解釈上自明というべきである。そして，特許請求の範囲の記載から，「無線電話」と「携帯型無線電話」とが別異のものを意味すると解釈する余地はない。イ また，審決は，本件補正により，補正前の請求項１の「第１（のデフォルトモード）」は「通常モード」と変更されたにもかかわらず，請求項１を引用する請求項４には「前記第１」との記載がそのまま残っており，この結果，補正後の請求項４は意味不明となった旨判断している。しかし，本件補正前の特許請求の範囲の記載において，請求項４の「前記第１及び第２のデフォルトモード」が請求項１の「第１のデフォルトモード」及び「第２のデフォルトモード」を指すことは明らかであり，本件補正が，請求項１の「第１のデフォルトモード」及び「第２のデフォルトモード」を，それぞれ「通常モード」及び「簡易操作モード」に補正する補正事項を含むことに鑑みれば，本件補正後の請求項４における「前記第１及び簡易操作モード」が「前記通常モード及び簡易操作モード」を意味し，「前記第１」との記載が誤記であることは，本件補正の全趣旨から明らかというべきである。また，上記のとおり，補正後の請求項４における「第１」との記載が「通常モード」を意味するものと正しく解釈することができるのであるから，本件補正によって，請求項４が意味不明になったということもできない。
2011.10.12
平成21(行ケ)10107 審決取消請求事件 特許権 平成23年10月11日 知的財産高等裁判所
訂正後の発明が進歩性がないとして訂正を認めた審決を取り消しました。
これによれば，同一のプライマー上にある特定の塩基配列を持つ領域と相補的な塩基配列を持つ領域とが，自己アニールを優先的に行うためには，両者の距離が不必要に離れないほうが望ましく，また，両者があまりにも接近している場合には望ましい状態のループの形成を行うのが不利になるという技術的知見に基づき，プライマーの領域Ｙの塩基を１０〜７０とすることによって，新たなプライマーのアニールと，それを合成起点とする鎖置換を伴う相補鎖合成反応が円滑に開始できることが開示されている。すなわち，プライマーの領域Ｙに着目し，この塩基を１０〜７０とすると，効率的に核酸を合成できることが開示されており，引用例３の実施例に具体的に記載される，Ｙ＝１６やＹ＝２３のプライマーは，上記のような効率的な核酸の合成ができるプライマーとして開示されているといえる。一方，引用例１に記載された核酸の増幅方法も，鋳型の核酸にアニールし，プライマー伸長反応をすると自己アニールによってループを形成するようなプライマーを使用する方法であり，引用例１の実施例において使用されているプライマーは，特定の配列を有するものであって，配列に含まれる塩基数の観点からみると，X＝２０，Ｙ＝０のものである。そうすると，引用発明１及び引用発明３は，いずれもループを形成するプライマーを使用する核酸の増幅方法であって，核酸の増幅方法において効率的な反応を行うことは，当業者にとって自明の技術課題であるから，より効率的な反応を行うこと目的として，引用発明１に開示されたプライマーの構成である，Ｘ＝２０，Ｙ＝０のものに替えて，引用発明３に開示された効率的な反応が可能＼＼なプライマーの要件，すなわち，「１０≦Ｘ≦５０」，「１０≦Ｙ≦７０」であるプライマーや，Ｙ＝１６（このときＸ＝２３，Ｙ′＝２），Ｙ＝２３（このときＸ＝１９，Ｙ′＝２）という要件を満足するプライマーの構成を採用することは，当業者が容易になし得ることである。なお，引用例１には，引用例３に記載されるような要件を満足するプライマーの使用を阻害するような記載は認められない。したがって，訂正発明１は，引用発明１及び引用発明３に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。＼n
これによれば，同一のプライマー上にある特定の塩基配列を持つ領域と相補的な塩基配列を持つ領域とが，自己アニールを優先的に行うためには，両者の距離が不必要に離れないほうが望ましく，また，両者があまりにも接近している場合には望ましい状態のループの形成を行うのが不利になるという技術的知見に基づき，プライマーの領域Ｙの塩基を１０〜７０とすることによって，新たなプライマーのアニールと，それを合成起点とする鎖置換を伴う相補鎖合成反応が円滑に開始できることが開示されている。すなわち，プライマーの領域Ｙに着目し，この塩基を１０〜７０とすると，効率的に核酸を合成できることが開示されており，引用例３の実施例に具体的に記載される，Ｙ＝１６やＹ＝２３のプライマーは，上記のような効率的な核酸の合成ができるプライマーとして開示されているといえる。一方，引用例１に記載された核酸の増幅方法も，鋳型の核酸にアニールし，プライマー伸長反応をすると自己アニールによってループを形成するようなプライマーを使用する方法であり，引用例１の実施例において使用されているプライマーは，特定の配列を有するものであって，配列に含まれる塩基数の観点からみると，X＝２０，Ｙ＝０のものである。そうすると，引用発明１及び引用発明３は，いずれもループを形成するプライマーを使用する核酸の増幅方法であって，核酸の増幅方法において効率的な反応を行うことは，当業者にとって自明の技術課題であるから，より効率的な反応を行うこと目的として，引用発明１に開示されたプライマーの構成である，Ｘ＝２０，Ｙ＝０のものに替えて，引用発明３に開示された効率的な反応が可能＼＼なプライマーの要件，すなわち，「１０≦Ｘ≦５０」，「１０≦Ｙ≦７０」であるプライマーや，Ｙ＝１６（このときＸ＝２３，Ｙ′＝２），Ｙ＝２３（このときＸ＝１９，Ｙ′＝２）という要件を満足するプライマーの構成を採用することは，当業者が容易になし得ることである。なお，引用例１には，引用例３に記載されるような要件を満足するプライマーの使用を阻害するような記載は認められない。したがって，訂正発明１は，引用発明１及び引用発明３に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。＼n
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2011.07.26
平成22(行ケ)10373 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年07月21日 知的財産高等裁判所
補正は新規事項であるとした審決の判断が維持されました。
このことから，特許請求の範囲の文言上は，商品カタログの基準色画像部分以外の他の部分が基準色画像部分と同一条件でかつ同時に色補正されるように，商品カタログの受信者が基準色画像の色補正を「自己のシステムにおける選択機能」を機能＼させずに行うことは特定されているものの，この「自己のシステムにおける選択機能」の意義は明らかでない。
イ 発明の詳細な説明の記載
この点について，発明の詳細な説明（【００２４】）には，「最近コンピューター画像処理技術が急速に発展し，自己の所有するパソコンのモニタに表＼示されたデジタル画像色の単純な補正が一般家庭でも容易に出来るようになった。従って，本願発明の場合でも，自己の所有するパソコンのモニタに表＼示された基準色のデジタル画像の色を自己が所有するこの基準色画像の色（印刷された基準色画像の色）と比較して目視で両者間の相違が明瞭に認識された場合に，例えば公知のコンピューター画像処理手法（例えばAdobe 社 Photoshop LE-J（登録商標））を用いた色補正処理によって，モニタ表示のデジタル基準色画像の色を自己が保有する印刷基準色画像の色と実質的に合致するように補正すれば，前記デジタル基準色画像と共に表＼示されている商品のデジタル画像の色も補正されるので，色品質を重視した商品の選択が効率的に高い精度で可能となる。」と記載されている。
ウ 「自己のシステムにおける選択機能」の意義
発明の詳細な説明に「公知のコンピューター画像処理手法」として記載された「Adobe Photoshop LE-J」のユーザガイド（以下「本件ユーザガイド」という。）の「第３章：選択範囲の操作」には，選択ツールにより，i)「画像の一部を補正する具体的方法」とii)「画像全体を補正する具体的方法」とが記載されている（甲８の２）。なお，「公知のコンピューター画像処理手法を用いた色補正処理」として，本件ユーザガイドに記載された上記以外の技術的事項があると認めるに足りない。そうすると，「自己のシステムにおける選択機能」とは，受信者所有のパソ＼コンのような「自己のシステム」に含まれる，本件ユーザガイドにおけるi)「画像の一部を補正する具体的方法」とii)「画像全体を処理する具体的方法」のことであり，いわゆる「選択ツール」により編集操作の対象として画像の一部又は全部を選択する機能のことをいうものと解される。＼n
このことから，特許請求の範囲の文言上は，商品カタログの基準色画像部分以外の他の部分が基準色画像部分と同一条件でかつ同時に色補正されるように，商品カタログの受信者が基準色画像の色補正を「自己のシステムにおける選択機能」を機能＼させずに行うことは特定されているものの，この「自己のシステムにおける選択機能」の意義は明らかでない。
イ 発明の詳細な説明の記載
この点について，発明の詳細な説明（【００２４】）には，「最近コンピューター画像処理技術が急速に発展し，自己の所有するパソコンのモニタに表＼示されたデジタル画像色の単純な補正が一般家庭でも容易に出来るようになった。従って，本願発明の場合でも，自己の所有するパソコンのモニタに表＼示された基準色のデジタル画像の色を自己が所有するこの基準色画像の色（印刷された基準色画像の色）と比較して目視で両者間の相違が明瞭に認識された場合に，例えば公知のコンピューター画像処理手法（例えばAdobe 社 Photoshop LE-J（登録商標））を用いた色補正処理によって，モニタ表示のデジタル基準色画像の色を自己が保有する印刷基準色画像の色と実質的に合致するように補正すれば，前記デジタル基準色画像と共に表＼示されている商品のデジタル画像の色も補正されるので，色品質を重視した商品の選択が効率的に高い精度で可能となる。」と記載されている。
ウ 「自己のシステムにおける選択機能」の意義
発明の詳細な説明に「公知のコンピューター画像処理手法」として記載された「Adobe Photoshop LE-J」のユーザガイド（以下「本件ユーザガイド」という。）の「第３章：選択範囲の操作」には，選択ツールにより，i)「画像の一部を補正する具体的方法」とii)「画像全体を補正する具体的方法」とが記載されている（甲８の２）。なお，「公知のコンピューター画像処理手法を用いた色補正処理」として，本件ユーザガイドに記載された上記以外の技術的事項があると認めるに足りない。そうすると，「自己のシステムにおける選択機能」とは，受信者所有のパソ＼コンのような「自己のシステム」に含まれる，本件ユーザガイドにおけるi)「画像の一部を補正する具体的方法」とii)「画像全体を処理する具体的方法」のことであり，いわゆる「選択ツール」により編集操作の対象として画像の一部又は全部を選択する機能のことをいうものと解される。＼n
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2010.10.29
平成22(行ケ)10024 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年10月28日 知的財産高等裁判所
新規事項でないとした審決の判断は維持されましたが、進歩性ありとした判断は取り消されました。
前記（４），（５）によれば，本件基準明細書又は図面に記載された発明は，回路基板改造による不正行為の防止を課題とし，上記不正行為を効果的に防止して不正行為を受けにくくする遊技機を提供することを目的としており（前記段落【０００６】【０００７】），遊技制御基板からの信号の入力のみを可能とする信号伝達方向規制手段を表＼示制御基板に設けるとともに，表示制御基板への信号の出力のみを可能＼とする信号伝達方向規制手段を遊技制御基板に搭載する構成とし（図１６），更に信号伝達方向規制手段をバッファＩＣ回路で構＼成していることが認められる（前記段落【００６０】）。これにより，本件基準明細書又は図面に記載された発明は，表示制御基板側から遊技制御基板側に信号が伝わることなく，確実に信号の不可逆性を達成することができるようにしており，表＼示制御基板改造による不正行為を効果的に防止するものである（前記段落【００９４】【００９５】【００９６】）。そうすると，本件基準明細書又は図面のすべての記載を総合すると，本件基準明細書又は図面に記載された遊技機は，当業者において，不正行為を防止するため，遊技制御基板から表示制御基板への信号の伝達のみを可能＼とし，表示制御基板側から遊技制御基板側に信号が伝わる余地がないよう，確実に信号の不可逆性を達成することができるように構＼成していること，すなわち，信号の不可逆性に例外を設けないとの技術的事項が記載されていると認定するのが合理的である。そうすると同技術的事項との関係において，「遊技制御基板と表示制御基板との間のすべての信号について，信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表＼示制御基板への一方向に規制する」ことは，新たな技術的事項を導入するものであるとはいえない。これに対し，原告は，甲３記載の発明について，メイン制御部からサブ制御部へのすべての信号を規制の対象としていないと解釈するならば，本件基準明細書についても同様に解釈するべきであり，本件訂正は，新たな技術的事項を導入するものに当たると主張する。しかし，前記のとおり，訂正の適否の判断において，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内」であるか否かは，当業者において，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべてを総合することによって，認識できる技術的事項との関係で，新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断すべきものであり，他の公知文献等の解釈により判断が左右されるものではないから，上記原告の主張は採用することができない。したがって，遊技制御基板と表示制御基板との間の「信号」を「全ての信号」と限定する本件訂正は，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内」においてするものということができるので，審決が本件訂正を認めた点に違法はない。
・・・ 以上によれば，審決が認定する技術事項Ｃが前記段落【００７１】の記載に基づくものであるとしても，同段落の記載は，甲９の他の部分の記載や甲９記載の発明が解決しようとする課題及びその解決手段と整合しないか，又は，技術的に解決不可能な内容を含むものであって，誤った記載と解される。したがって，前記段落【００７１】の記載のみから，甲９には技術事項Ｃが実質的に開示されていると認めることはできない。審決が，技術事項Ｃを根拠に，甲９において，「遊技制御基板１９９」から「払出制御回路基板１５２」へ伝達される信号は賞球個数信号Ｄ０〜Ｄ３がすべてであるとは認定できないと判断したことは誤りである。
・・・ 前記（２）のとおり，甲３には，サブ制御部６からメイン制御部１へのデータ信号入力を禁止し，サブ制御部６からメイン制御部１への不正信号の入力を防止するため，メイン制御部１とサブ制御部６との間のすべての信号について，信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表示制御基板への一方向に規制するための信号伝達方向規制手段を設けることが実質的に記載されているものと認められる。そうすると，本件訂正発明１と甲３記載の発明との相違点は，本件訂正発明１は表＼示制御基板内及び遊技制御基板内の各々に信号伝達方向規制手段が実装されているのに対し，甲３記載の発明は，メイン制御部１（「遊技制御基板」に相当）及びサブ制御部６（「表示制御基板」に相当）の各々に信号伝達方向規制手段が実装されていないこととなる。また，前記（３）のとおり，甲９には，遊技機に関し，メイン制御部からサブ制御部への一方向通信とした構＼成を採用することにより，サブ制御部からメイン制御部へ入力される情報の入力部を利用した不正なデータの入力による不正改造等を防止することが記載されており，その具体的手段として，信号の伝達方向を遊技制御基板（メイン基板）からサブ基板への一方向に規制するために，前記遊技制御基板からの信号の入力のみを可能とし，前記遊技制御基板への信号の出力を不能＼とする信号伝達方向規制手段である信号回路２０９を遊技制御基板１９９（メイン基板）に設けるとともに，信号の伝達方向を前記遊技制御基板（メイン基板）からサブ基板への一方向に規制するために，前記サブ基板への信号の出力のみを可能とし，前記サブ基板からの信号の入力を不能＼とする信号伝達方向規制手段である信号回路２１７を払出制御回路基板１５２（サブ基板）に設けることが開示されていると認められる。さらに，甲９に記載された技術事項は，甲３記載の発明と同様に遊技機に関する技術分野において，不正信号の入力を防止するという目的を達成するためのものであり，甲３記載の発明においては１つであった一方向データ転送手段を，甲９のように入力側基板と出力側基板のそれぞれに設けることにより，より高い効果が期待できることは当然のことであるから，甲９記載の技術事項を甲３記載の発明に適用することは，当業者において容易であるといえる。なお，前記（３）のとおり，審決が技術事項Ｃとして認定した事項は，甲９記載の技術的思想に基づく適切な開示事項とは認められず，甲９記載の技術事項を甲３記載の発明に適用する際の阻害要因とはならない。したがって，甲９記載の技術事項を甲３記載の発明に適用することにより，本件訂正発明１の構成（ε）及び構＼成（ζ）を得ることは当業者が容易に想到し得ることといえる。以上によれば，本件訂正発明１は，甲３に記載された発明に甲９記載の技術事項及び周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到することができるものであるから，本件訂正発明１の進歩性を肯定した審決の判断は誤りであり，取消事由２は理由がある
前記（４），（５）によれば，本件基準明細書又は図面に記載された発明は，回路基板改造による不正行為の防止を課題とし，上記不正行為を効果的に防止して不正行為を受けにくくする遊技機を提供することを目的としており（前記段落【０００６】【０００７】），遊技制御基板からの信号の入力のみを可能とする信号伝達方向規制手段を表＼示制御基板に設けるとともに，表示制御基板への信号の出力のみを可能＼とする信号伝達方向規制手段を遊技制御基板に搭載する構成とし（図１６），更に信号伝達方向規制手段をバッファＩＣ回路で構＼成していることが認められる（前記段落【００６０】）。これにより，本件基準明細書又は図面に記載された発明は，表示制御基板側から遊技制御基板側に信号が伝わることなく，確実に信号の不可逆性を達成することができるようにしており，表＼示制御基板改造による不正行為を効果的に防止するものである（前記段落【００９４】【００９５】【００９６】）。そうすると，本件基準明細書又は図面のすべての記載を総合すると，本件基準明細書又は図面に記載された遊技機は，当業者において，不正行為を防止するため，遊技制御基板から表示制御基板への信号の伝達のみを可能＼とし，表示制御基板側から遊技制御基板側に信号が伝わる余地がないよう，確実に信号の不可逆性を達成することができるように構＼成していること，すなわち，信号の不可逆性に例外を設けないとの技術的事項が記載されていると認定するのが合理的である。そうすると同技術的事項との関係において，「遊技制御基板と表示制御基板との間のすべての信号について，信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表＼示制御基板への一方向に規制する」ことは，新たな技術的事項を導入するものであるとはいえない。これに対し，原告は，甲３記載の発明について，メイン制御部からサブ制御部へのすべての信号を規制の対象としていないと解釈するならば，本件基準明細書についても同様に解釈するべきであり，本件訂正は，新たな技術的事項を導入するものに当たると主張する。しかし，前記のとおり，訂正の適否の判断において，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内」であるか否かは，当業者において，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべてを総合することによって，認識できる技術的事項との関係で，新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断すべきものであり，他の公知文献等の解釈により判断が左右されるものではないから，上記原告の主張は採用することができない。したがって，遊技制御基板と表示制御基板との間の「信号」を「全ての信号」と限定する本件訂正は，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内」においてするものということができるので，審決が本件訂正を認めた点に違法はない。
・・・ 以上によれば，審決が認定する技術事項Ｃが前記段落【００７１】の記載に基づくものであるとしても，同段落の記載は，甲９の他の部分の記載や甲９記載の発明が解決しようとする課題及びその解決手段と整合しないか，又は，技術的に解決不可能な内容を含むものであって，誤った記載と解される。したがって，前記段落【００７１】の記載のみから，甲９には技術事項Ｃが実質的に開示されていると認めることはできない。審決が，技術事項Ｃを根拠に，甲９において，「遊技制御基板１９９」から「払出制御回路基板１５２」へ伝達される信号は賞球個数信号Ｄ０〜Ｄ３がすべてであるとは認定できないと判断したことは誤りである。
・・・ 前記（２）のとおり，甲３には，サブ制御部６からメイン制御部１へのデータ信号入力を禁止し，サブ制御部６からメイン制御部１への不正信号の入力を防止するため，メイン制御部１とサブ制御部６との間のすべての信号について，信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表示制御基板への一方向に規制するための信号伝達方向規制手段を設けることが実質的に記載されているものと認められる。そうすると，本件訂正発明１と甲３記載の発明との相違点は，本件訂正発明１は表＼示制御基板内及び遊技制御基板内の各々に信号伝達方向規制手段が実装されているのに対し，甲３記載の発明は，メイン制御部１（「遊技制御基板」に相当）及びサブ制御部６（「表示制御基板」に相当）の各々に信号伝達方向規制手段が実装されていないこととなる。また，前記（３）のとおり，甲９には，遊技機に関し，メイン制御部からサブ制御部への一方向通信とした構＼成を採用することにより，サブ制御部からメイン制御部へ入力される情報の入力部を利用した不正なデータの入力による不正改造等を防止することが記載されており，その具体的手段として，信号の伝達方向を遊技制御基板（メイン基板）からサブ基板への一方向に規制するために，前記遊技制御基板からの信号の入力のみを可能とし，前記遊技制御基板への信号の出力を不能＼とする信号伝達方向規制手段である信号回路２０９を遊技制御基板１９９（メイン基板）に設けるとともに，信号の伝達方向を前記遊技制御基板（メイン基板）からサブ基板への一方向に規制するために，前記サブ基板への信号の出力のみを可能とし，前記サブ基板からの信号の入力を不能＼とする信号伝達方向規制手段である信号回路２１７を払出制御回路基板１５２（サブ基板）に設けることが開示されていると認められる。さらに，甲９に記載された技術事項は，甲３記載の発明と同様に遊技機に関する技術分野において，不正信号の入力を防止するという目的を達成するためのものであり，甲３記載の発明においては１つであった一方向データ転送手段を，甲９のように入力側基板と出力側基板のそれぞれに設けることにより，より高い効果が期待できることは当然のことであるから，甲９記載の技術事項を甲３記載の発明に適用することは，当業者において容易であるといえる。なお，前記（３）のとおり，審決が技術事項Ｃとして認定した事項は，甲９記載の技術的思想に基づく適切な開示事項とは認められず，甲９記載の技術事項を甲３記載の発明に適用する際の阻害要因とはならない。したがって，甲９記載の技術事項を甲３記載の発明に適用することにより，本件訂正発明１の構成（ε）及び構＼成（ζ）を得ることは当業者が容易に想到し得ることといえる。以上によれば，本件訂正発明１は，甲３に記載された発明に甲９記載の技術事項及び周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到することができるものであるから，本件訂正発明１の進歩性を肯定した審決の判断は誤りであり，取消事由２は理由がある
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2010.10.29
平成22(行ケ)10064 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年10月28日 知的財産高等裁判所
補正について新規事項であるした点は誤りであるが、進歩性なしとの判断については誤りでないと判断しました。ただ、進歩性の判断手法については一言述べられています。
当裁判所は本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由１に係る主張は，理由があるが，本件補正２について，本願補正発明につき独立特許要件を欠くとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由２に係る主張は，原告の主張を前提とする限りにおいては理由がないと解する。したがって，本件補正２を却下した上，本願を拒絶すべきものとした審決には，結果として，誤りはないものと判断する。
・・・ 審決は，本件補正２に関し，「『第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は，互いに異なるポリウレタン樹脂である』との明示的な記載を当初明細書等に見つけることはできない。」として，「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の選択として，両者が『同一』であるか『互いに異なる』かに大別されるものであったとしても，そのうちの一方である『互いに異なるポリウレタン樹脂』を選択することは，新たな技術的事項を導入したものと認めざるを得ない。」と判断する。しかし，審決の判断は誤りである。当初明細書（甲１）の段落【００３３】には，「基布５０を被覆する第二高分子樹脂材料５８は（中略）ステープルファイバーバット５６を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際，そのような親和性により，第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。（中略）前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても，その親和性により，第二高分子樹脂材料と（中略）第一高分子樹脂材料とが化学的に結合するようになり，硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。」旨の記載があり，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料は，ともにポリウレタン樹脂材料である場合があって，両者は親和性を示し，化学的に結合するものであるから（この点は，当事者間に争いがない。），当初明細書には，両ポリウレタン樹脂が化学的に結合するものであること（両者が化学的に結合する反応性基をそれぞれの分子内に有すること）を前提として，両者が同一である場合と，互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると，本件補正２は，「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり，そのことにより，新たな技術を導入したものと解することは到底できない。以上のとおり，本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした審決の判断は誤りである。
・・・ なお，本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり，審決は，本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが，その認定の方法は，著しく適切を欠く。すなわち，審決は，発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく，相違点を，ことさらに細かく分けて（本件では６個），認定した上で，それぞれの相違点が，他の先行技術を組み合わせることによって，容易であると判断した。このような判断手法を用いると，本来であれば，進歩性が肯定されるべき発明に対しても，正当に判断されることなく，進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は，発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり，この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は，適切を欠く。しかし，本件では，原告において，このような問題点を指摘することなく，また，平成２２年４月１５付けの第１準備書面において，審決のした本願補正発明の相違点１ないし５に係る認定及び容易想到性の判断に誤りがないことを自認している以上，審決の上記の不適切な点を，当裁判所の審理の対象とすることはしない。＼n
当裁判所は本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由１に係る主張は，理由があるが，本件補正２について，本願補正発明につき独立特許要件を欠くとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由２に係る主張は，原告の主張を前提とする限りにおいては理由がないと解する。したがって，本件補正２を却下した上，本願を拒絶すべきものとした審決には，結果として，誤りはないものと判断する。
・・・ 審決は，本件補正２に関し，「『第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は，互いに異なるポリウレタン樹脂である』との明示的な記載を当初明細書等に見つけることはできない。」として，「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の選択として，両者が『同一』であるか『互いに異なる』かに大別されるものであったとしても，そのうちの一方である『互いに異なるポリウレタン樹脂』を選択することは，新たな技術的事項を導入したものと認めざるを得ない。」と判断する。しかし，審決の判断は誤りである。当初明細書（甲１）の段落【００３３】には，「基布５０を被覆する第二高分子樹脂材料５８は（中略）ステープルファイバーバット５６を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際，そのような親和性により，第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。（中略）前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても，その親和性により，第二高分子樹脂材料と（中略）第一高分子樹脂材料とが化学的に結合するようになり，硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。」旨の記載があり，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料は，ともにポリウレタン樹脂材料である場合があって，両者は親和性を示し，化学的に結合するものであるから（この点は，当事者間に争いがない。），当初明細書には，両ポリウレタン樹脂が化学的に結合するものであること（両者が化学的に結合する反応性基をそれぞれの分子内に有すること）を前提として，両者が同一である場合と，互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると，本件補正２は，「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり，そのことにより，新たな技術を導入したものと解することは到底できない。以上のとおり，本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした審決の判断は誤りである。
・・・ なお，本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり，審決は，本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが，その認定の方法は，著しく適切を欠く。すなわち，審決は，発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく，相違点を，ことさらに細かく分けて（本件では６個），認定した上で，それぞれの相違点が，他の先行技術を組み合わせることによって，容易であると判断した。このような判断手法を用いると，本来であれば，進歩性が肯定されるべき発明に対しても，正当に判断されることなく，進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は，発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり，この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は，適切を欠く。しかし，本件では，原告において，このような問題点を指摘することなく，また，平成２２年４月１５付けの第１準備書面において，審決のした本願補正発明の相違点１ないし５に係る認定及び容易想到性の判断に誤りがないことを自認している以上，審決の上記の不適切な点を，当裁判所の審理の対象とすることはしない。＼n
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2010.10.14
平成21(行ケ)10400 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年10月13日 知的財産高等裁判所
ＣＳ関連発明について、新規事項か否かが争われました。知財高裁は新規事項とした審決を維持しました。
ところで，前記１で判示したとおり，当初明細書及び図面には，ダウンロードページの細部項目メニュ画面中の使用案内ボタンをクリックした場合，使用案内ページのどの画面に移動するかについて，明確な記載が認められず，当初明細書及び図面の記載を総合すると，使用案内ページのモデルメニュ画面に移動すると解するのが，最も自然な画面移動であって，選択したパソコンモデルに対応した，細部項目のメニュ画面やグラフィック情報及びテキスト情報を提供する画面などに直接移動することを示唆する記載は，当初明細書及び図面には見当たらない。また，ダウンロードボタンをクリックした場合も，ダウンロードページのモデルメニュ画面に移動すると解するのが，最も自然な画面移動であって，当初明細書及び図面には，選択したパソ＼コンモデルに対応した他の画面に直接移動することを示唆する記載も見当たらない。したがって，上記の補正事項を実現するために，前記のような直接的な画面移動を実現することは，各種のサービスページに共通して，選択されたパソコンモデルの種類を認識・保存するとの技術的事項を導入するものであり，また，移動メニュの同じサービスページのボタンであっても，そのボタンが設けられている画面(又はその表示内容)によって，ボタンをクリックした場合の移動する先の画面又はその表示内容が異なるという技術的事項を導入するものであるから，当初明細書及び図面に記載された事項ではなく，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるということはできない。＼n
ところで，前記１で判示したとおり，当初明細書及び図面には，ダウンロードページの細部項目メニュ画面中の使用案内ボタンをクリックした場合，使用案内ページのどの画面に移動するかについて，明確な記載が認められず，当初明細書及び図面の記載を総合すると，使用案内ページのモデルメニュ画面に移動すると解するのが，最も自然な画面移動であって，選択したパソコンモデルに対応した，細部項目のメニュ画面やグラフィック情報及びテキスト情報を提供する画面などに直接移動することを示唆する記載は，当初明細書及び図面には見当たらない。また，ダウンロードボタンをクリックした場合も，ダウンロードページのモデルメニュ画面に移動すると解するのが，最も自然な画面移動であって，当初明細書及び図面には，選択したパソ＼コンモデルに対応した他の画面に直接移動することを示唆する記載も見当たらない。したがって，上記の補正事項を実現するために，前記のような直接的な画面移動を実現することは，各種のサービスページに共通して，選択されたパソコンモデルの種類を認識・保存するとの技術的事項を導入するものであり，また，移動メニュの同じサービスページのボタンであっても，そのボタンが設けられている画面(又はその表示内容)によって，ボタンをクリックした場合の移動する先の画面又はその表示内容が異なるという技術的事項を導入するものであるから，当初明細書及び図面に記載された事項ではなく，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるということはできない。＼n
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2010.10. 1
平成21(行ケ)10283 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年09月30日 知的財産高等裁判所
パチスロ機発明（CS関連発明？）について、訂正要件違反無し、無効理由無しとした審決が維持されました。
原告は，訂正事項６（Ａ）について，審決のようにエリア４からエリア１までを順次チェックして最初にハズレとなる回をリーチ目に変更するものと解釈すると訂正事項６（Ｂ）の記載と重複し，訂正事項６（Ａ）が無意味な記載となるから訂正目的違反に当たる旨主張する。しかし，訂正事項６（Ａ）と訂正事項６(Ｂ)の記載に一部重複する部分があるとしても，これらはいずれも事前報知を行う場合を限定するものであり，重複記載により特許請求の範囲を不明確にするものでもないから，訂正事項６（Ａ）が訂正目的違反に当たるということもできない。なお，原告は，審決引用部分Ａの記載はエリア４が当たり（特定の識別情報に対応する表示結果）の場合について説明したものであるのに対し，訂正事項６（Ａ）はエリア４が当たりでない（特定の識別情報に対応するものでない表＼示結果）場合の記載であること，審決引用部分Ａの記載は，明細書の記載からはほとんど想定できない実施例であること，審決引用部分Ａの記載に従うと，エリア３ないしエリア１のデータは，打玉の始動入賞領域への入賞により生成された表示結果決定用データではない場合にも，再度リーチ目表＼示用データに変更されることになり，打玉の始動入賞領域への入賞により生成された表示結果決定用データがハズレか否かを判定するという訂正事項６（Ａ）の構＼成となっていないことから，審決引用部分Ａの記載に基づき訂正事項６（Ａ）が新たな技術事項の導入に当たるか否かを判断することは誤りである旨主張する。しかし，審決引用部分Ａには，常にエリア４の停止図柄データをリーチ目表示用の停止図柄データに変更するように構＼成することに代えて，エリア４に記憶されている停止図柄データが当たりであった場合にはエリア４をリーチ目表示用の図柄データに変更することなくエリア３からエリア１を順次チェックすることが記載されているのであって，エリア４が当たりでない場合はエリア４により事前報知を行うことも記載されているから，審決引用部分Ａの記載を根拠として，訂正事項６（Ａ）が新たな技術事項の導入に当たらないとした判断に誤りはない。また，エリア４に記憶されている停止図柄データが大当たり又は中当たりの値であった場合には，エリア３にはハズレのデータではなく，既にリーチ目表＼示用の図柄データに変更されたデータが入っている可能性が少なくない（エリア２及びエリア１についても同様）としても，そのことと新たな技術事項の導入に当たるか否かとは無関係であり，これをもって審決引用部分Ａの記載から訂正事項６（Ａ）が新たな技術事項の導入に当たらないとした判断が誤りであるということもできない。＼n
原告は，訂正事項６（Ａ）について，審決のようにエリア４からエリア１までを順次チェックして最初にハズレとなる回をリーチ目に変更するものと解釈すると訂正事項６（Ｂ）の記載と重複し，訂正事項６（Ａ）が無意味な記載となるから訂正目的違反に当たる旨主張する。しかし，訂正事項６（Ａ）と訂正事項６(Ｂ)の記載に一部重複する部分があるとしても，これらはいずれも事前報知を行う場合を限定するものであり，重複記載により特許請求の範囲を不明確にするものでもないから，訂正事項６（Ａ）が訂正目的違反に当たるということもできない。なお，原告は，審決引用部分Ａの記載はエリア４が当たり（特定の識別情報に対応する表示結果）の場合について説明したものであるのに対し，訂正事項６（Ａ）はエリア４が当たりでない（特定の識別情報に対応するものでない表＼示結果）場合の記載であること，審決引用部分Ａの記載は，明細書の記載からはほとんど想定できない実施例であること，審決引用部分Ａの記載に従うと，エリア３ないしエリア１のデータは，打玉の始動入賞領域への入賞により生成された表示結果決定用データではない場合にも，再度リーチ目表＼示用データに変更されることになり，打玉の始動入賞領域への入賞により生成された表示結果決定用データがハズレか否かを判定するという訂正事項６（Ａ）の構＼成となっていないことから，審決引用部分Ａの記載に基づき訂正事項６（Ａ）が新たな技術事項の導入に当たるか否かを判断することは誤りである旨主張する。しかし，審決引用部分Ａには，常にエリア４の停止図柄データをリーチ目表示用の停止図柄データに変更するように構＼成することに代えて，エリア４に記憶されている停止図柄データが当たりであった場合にはエリア４をリーチ目表示用の図柄データに変更することなくエリア３からエリア１を順次チェックすることが記載されているのであって，エリア４が当たりでない場合はエリア４により事前報知を行うことも記載されているから，審決引用部分Ａの記載を根拠として，訂正事項６（Ａ）が新たな技術事項の導入に当たらないとした判断に誤りはない。また，エリア４に記憶されている停止図柄データが大当たり又は中当たりの値であった場合には，エリア３にはハズレのデータではなく，既にリーチ目表＼示用の図柄データに変更されたデータが入っている可能性が少なくない（エリア２及びエリア１についても同様）としても，そのことと新たな技術事項の導入に当たるか否かとは無関係であり，これをもって審決引用部分Ａの記載から訂正事項６（Ａ）が新たな技術事項の導入に当たらないとした判断が誤りであるということもできない。＼n
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2010.09.30
平成21(行ケ)10344 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年09月28日 知的財産高等裁判所
無効審決後の訂正審判請求により、第4次審決まで知財高裁と往復しましたが、最終的には無効審決維持となりました。
特許庁は，平成２１年５月２１日付けで，本件第４訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし４に係る特許は特許法２９条２項に違反する旨の無効理由通知を原告にするとともに，同旨の職権審理結果通知を被告にした。その後，原告は，平成２１年６月２４日付けで意見書を提出するとともに，訂正請求をした（以下「本件第５訂正」という。）。特許庁は，平成２１年９月１８日，「訂正を認める。特許第２８４２２１５号の請求項１ないし４に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし・・・当裁判所は，原告が主張する取消事由には理由がなく，本件審決を取り消すべき違法は認められないから，原告の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
特許庁は，平成２１年５月２１日付けで，本件第４訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし４に係る特許は特許法２９条２項に違反する旨の無効理由通知を原告にするとともに，同旨の職権審理結果通知を被告にした。その後，原告は，平成２１年６月２４日付けで意見書を提出するとともに，訂正請求をした（以下「本件第５訂正」という。）。特許庁は，平成２１年９月１８日，「訂正を認める。特許第２８４２２１５号の請求項１ないし４に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし・・・当裁判所は，原告が主張する取消事由には理由がなく，本件審決を取り消すべき違法は認められないから，原告の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
2010.07.20
平成22(行ケ)10019 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年07月15日 知的財産高等裁判所
審決は新規事項であるとして訂正を認めませんでしたが、裁判所は、当初明細書の範囲内であるとしてこれを取り消されました。
旧特許法１２６条１項は，訂正が許されるためには，いわゆる訂正の目的要件（本件では特許請求の範囲の減縮）を充足するだけでは足りず，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するものと定めている。法が，いわゆる目的要件以外に，そのような要件を定めた理由は，訂正により特許権者の利益を確保することは，発明を保護する上で重要ではあるが，他方，新たな技術的事項が付加されることによって，第三者に対する不測の不利益が生じることを避けるべきであるという要請を考慮したものであって，特許権者と第三者との衡平を確保するためのものといえる。このように，訂正が許されるためには，いわゆる目的要件を充足することの外に，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するとした趣旨が，第三者に対する不測の損害の発生を防止し，特許権者と第三者との衡平を確保する点にあることに照らすならば，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であるか否かは，訂正に係る事項が，願書に添付された明細書又は図面の特定の箇所に直接的又は明示的な記載があるか否かを基準に判断するのではなく，当業者において，明細書又は図面のすべてを総合することによって導かれる技術的事項（すなわち，当業者において，明細書又は図面のすべてを総合することによって，認識できる技術的事項）との関係で，新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断するのが相当である（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号平成２０年５月３０日判決参照）。・・・・本件訂正前の本件特許明細書の上記記載中の本件発明の作用・効果等の記載に照らすならば，i)本件発明を特徴づけている技術的構成は，特許請求の範囲の記載（請求項１）中の「継鉄部と，外周側が開放され内周側が連結された歯部とに分割されるとともに，前記歯部にコイルが巻装され，かつ，前記継鉄部と歯部とが，プレス抜きの後積層されて，一体的に構＼成されるステータコアと，前記ステータコアをインサート成形した絶縁性樹脂からなるフレームと，前記フレームに嵌合固定するブラケットとを有するモールドモータにおいて」までの部分にあるのではなく，むしろ，これに続いて記載されている「前記コイルの巻装形状を，コイルエンドの軸方向端面の外周側を平坦面にするとともに，コイルエンドの軸方向端面の内周側にテーパを形成した台形状とし，かつ，前記フレームのコイルエンドの軸方向端部の平坦面と接する部分の厚みを薄くし，前記コイルエンドと前記ブラケットとを，肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレームからなる細隙を介して対向させたことを特徴とするモールドモータ。」との部分にあると解されるところ，本件特許明細書の「内周側が連結された歯部」との構成は，前段部分に記載されていること，ii)そして，「歯部」は，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」のみに限定された範囲のものであったとしても，「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」を含む範囲のものであったとしても，本件発明の上記作用効果，すなわち，歯部間におけるコイルのスペースファクタを高くし，コイルの冷却を良好にすることにより，モータ特性を向上させ，モータの全長を短くするとの作用効果との関係においては，何らかの影響を及ぼすものとはいえないことが，それぞれ認められる。
イ 被告は，本件特許明細書の【図２】及び【図４】には，「歯部の内周側が絶縁性樹脂を介して連結されること」が明確に示されているとはいえない点を，本件訂正が「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の訂正であることを否定する根拠としている。しかし，訂正が，上記要件を充足するか否かは，明細書の実施例に図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではなく，当該明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で，第三者に不測の損害を生じる可能性があると推測できるような，新たな技術的事項を導入したか否かを実質的に判断すべきであるから，被告の主張は採用の限りでない。この点，被告は，本件において，「絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とする訂正を認めると，本件特許明細書の記載から予＼測できない範囲に特許権の効力が及ぶことになり，第三者に不測の損害を与えかねないと主張する。しかし，被告は，第三者に不測の損害を与えかねないような新たな技術的事項の内容を，何ら明らかにしていないので，被告の主張は採用できない。また，審決では，本件訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当すると判断しており，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」も本件訂正前の請求項１記載の発明に含まれることを認めているのであって，本件においては，本件訂正がされたからといって，第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が付加されたことを，想定することは困難である。
ウ したがって，「内周側が連結された歯部」（本件において，同構成が「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」及び「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」を含むことについては，争いがない。）を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とした本件訂正は，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないというべきである。＼n
旧特許法１２６条１項は，訂正が許されるためには，いわゆる訂正の目的要件（本件では特許請求の範囲の減縮）を充足するだけでは足りず，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するものと定めている。法が，いわゆる目的要件以外に，そのような要件を定めた理由は，訂正により特許権者の利益を確保することは，発明を保護する上で重要ではあるが，他方，新たな技術的事項が付加されることによって，第三者に対する不測の不利益が生じることを避けるべきであるという要請を考慮したものであって，特許権者と第三者との衡平を確保するためのものといえる。このように，訂正が許されるためには，いわゆる目的要件を充足することの外に，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するとした趣旨が，第三者に対する不測の損害の発生を防止し，特許権者と第三者との衡平を確保する点にあることに照らすならば，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であるか否かは，訂正に係る事項が，願書に添付された明細書又は図面の特定の箇所に直接的又は明示的な記載があるか否かを基準に判断するのではなく，当業者において，明細書又は図面のすべてを総合することによって導かれる技術的事項（すなわち，当業者において，明細書又は図面のすべてを総合することによって，認識できる技術的事項）との関係で，新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断するのが相当である（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号平成２０年５月３０日判決参照）。・・・・本件訂正前の本件特許明細書の上記記載中の本件発明の作用・効果等の記載に照らすならば，i)本件発明を特徴づけている技術的構成は，特許請求の範囲の記載（請求項１）中の「継鉄部と，外周側が開放され内周側が連結された歯部とに分割されるとともに，前記歯部にコイルが巻装され，かつ，前記継鉄部と歯部とが，プレス抜きの後積層されて，一体的に構＼成されるステータコアと，前記ステータコアをインサート成形した絶縁性樹脂からなるフレームと，前記フレームに嵌合固定するブラケットとを有するモールドモータにおいて」までの部分にあるのではなく，むしろ，これに続いて記載されている「前記コイルの巻装形状を，コイルエンドの軸方向端面の外周側を平坦面にするとともに，コイルエンドの軸方向端面の内周側にテーパを形成した台形状とし，かつ，前記フレームのコイルエンドの軸方向端部の平坦面と接する部分の厚みを薄くし，前記コイルエンドと前記ブラケットとを，肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレームからなる細隙を介して対向させたことを特徴とするモールドモータ。」との部分にあると解されるところ，本件特許明細書の「内周側が連結された歯部」との構成は，前段部分に記載されていること，ii)そして，「歯部」は，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」のみに限定された範囲のものであったとしても，「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」を含む範囲のものであったとしても，本件発明の上記作用効果，すなわち，歯部間におけるコイルのスペースファクタを高くし，コイルの冷却を良好にすることにより，モータ特性を向上させ，モータの全長を短くするとの作用効果との関係においては，何らかの影響を及ぼすものとはいえないことが，それぞれ認められる。
イ 被告は，本件特許明細書の【図２】及び【図４】には，「歯部の内周側が絶縁性樹脂を介して連結されること」が明確に示されているとはいえない点を，本件訂正が「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の訂正であることを否定する根拠としている。しかし，訂正が，上記要件を充足するか否かは，明細書の実施例に図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではなく，当該明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で，第三者に不測の損害を生じる可能性があると推測できるような，新たな技術的事項を導入したか否かを実質的に判断すべきであるから，被告の主張は採用の限りでない。この点，被告は，本件において，「絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とする訂正を認めると，本件特許明細書の記載から予＼測できない範囲に特許権の効力が及ぶことになり，第三者に不測の損害を与えかねないと主張する。しかし，被告は，第三者に不測の損害を与えかねないような新たな技術的事項の内容を，何ら明らかにしていないので，被告の主張は採用できない。また，審決では，本件訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当すると判断しており，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」も本件訂正前の請求項１記載の発明に含まれることを認めているのであって，本件においては，本件訂正がされたからといって，第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が付加されたことを，想定することは困難である。
ウ したがって，「内周側が連結された歯部」（本件において，同構成が「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」及び「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」を含むことについては，争いがない。）を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とした本件訂正は，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないというべきである。＼n
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2010.06.24
平成21(行ケ)10303 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年06月22日 知的財産高等裁判所
補正事項は新規事項であるとした審決が取り消されました。
審決は，本件補正が特許法１７条の２第３項の規定に違反するというものであるところ，同条の「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができると解すべきである。そこで，以下，本件補正が，上記の新たな技術的事項を導入しないものであるか否かを各補正事項ごとに検討する。・・・・前記１の段落【０００２】及び図７を参照すると，従来の携帯電話端末は，「音響信号（音声）を音声電気信号に変換するマイク８」と，「音声電気信号を音響信号に変換するスピーカ９」を備えており，また，本願発明の携帯電話端末に関して，「本装置の基本的な構成は，図７に示した従来の携帯電話端末とほぼ同様であり，従来と同様の部分としてアンテナ１と，無線部２と，ベースバンド処理部３と，表＼示部７と，マイク８と，スピーカ９と，バッテリ１１と，電源制御部１２とを備え，」（段落【００１６】参照）と記載されているとともに，発明の実施の形態を示す図１には，マイク８及びスピーカ９が制御部１０と矢印線により結ばれている様子が示されている。すると，当初明細書等に記載された本願発明の実施例としての携帯電話端末は，「マイク８」と「スピーカ９」とを備え，従来の携帯電話端末と同様に，「マイク８」は「音響信号（音声）を音声電気信号に変換する」ものであり，「スピーカ９」は「音声電気信号を音響信号に変換する」ものであると認められる。・・・以上のように，当初明細書等に記載された本願発明の課題とその解決手段及び周知技術を総合して考慮すると，本願発明の携帯電話端末において通信機能を停止した場合にそのまま使える機能＼としては，少なくとも時計機能，電話帳機能＼，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，及びスピーカによる電気信号を音声に変換する機能＼が含まれるものと解される。(5) 以上のとおり，補正事項イ）ないしハ）は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから，本件補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができると解される。
審決は，本件補正が特許法１７条の２第３項の規定に違反するというものであるところ，同条の「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができると解すべきである。そこで，以下，本件補正が，上記の新たな技術的事項を導入しないものであるか否かを各補正事項ごとに検討する。・・・・前記１の段落【０００２】及び図７を参照すると，従来の携帯電話端末は，「音響信号（音声）を音声電気信号に変換するマイク８」と，「音声電気信号を音響信号に変換するスピーカ９」を備えており，また，本願発明の携帯電話端末に関して，「本装置の基本的な構成は，図７に示した従来の携帯電話端末とほぼ同様であり，従来と同様の部分としてアンテナ１と，無線部２と，ベースバンド処理部３と，表＼示部７と，マイク８と，スピーカ９と，バッテリ１１と，電源制御部１２とを備え，」（段落【００１６】参照）と記載されているとともに，発明の実施の形態を示す図１には，マイク８及びスピーカ９が制御部１０と矢印線により結ばれている様子が示されている。すると，当初明細書等に記載された本願発明の実施例としての携帯電話端末は，「マイク８」と「スピーカ９」とを備え，従来の携帯電話端末と同様に，「マイク８」は「音響信号（音声）を音声電気信号に変換する」ものであり，「スピーカ９」は「音声電気信号を音響信号に変換する」ものであると認められる。・・・以上のように，当初明細書等に記載された本願発明の課題とその解決手段及び周知技術を総合して考慮すると，本願発明の携帯電話端末において通信機能を停止した場合にそのまま使える機能＼としては，少なくとも時計機能，電話帳機能＼，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，及びスピーカによる電気信号を音声に変換する機能＼が含まれるものと解される。(5) 以上のとおり，補正事項イ）ないしハ）は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから，本件補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができると解される。
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2010.06.12
平成21(行ケ)10213 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年04月27日 知的財産高等裁判所
新規事項なし、冒認違反無しとした審決が維持されました。
本件発明は，「有精卵の生死およびその発育状態を，非破壊にて，検査員の判断基準により近く，かつ，確実に判定することを目的としている」（本件明細書【０００４】）ものであり，甲１０の２の「７．謝辞」欄に，「本研究をすすめるにあたり，評価サンプルや実験場所をご提供頂き，また，目視検査の内容についてご指導を頂きました（財）阪大微生物病研究会観音寺研究所殿の皆様に厚くお礼を申し上げます。」との記載があることに照らすと，甲１０の２の記載によって，Ｅ及びＦが本件発明の発明者でないということはできず，むしろ，微研に所属していたＥ及びＦも本件発明に関与したことが推認される。（２） そして，前記第２，１（２）のとおり，本件特許の願書の発明者の氏名，住所又は居所を変更する手続補正に伴って，被告から，Ｅ及びＦ作成名義の，「本願発明は同人らとＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書，及びＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ作成名義の，「本願発明は同人らとＥ及びＦ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書が提出されていることからすると（これらの宣誓書の存在及び内容は，審決第４，５．（２）においても認定されている。甲１２の３），本件発明の発明者は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ及びＦの６名であり，これらの発明者から被告に本件特許の特許を受ける権利が承継されたものと推認される。（３） そうすると，審判において，本件特許の特許権者である被告は，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について主張立証責任を尽くしていたものと認められ，本件特許は冒認出願に対してされたものではないとの審決の判断に誤りはない。
本件発明は，「有精卵の生死およびその発育状態を，非破壊にて，検査員の判断基準により近く，かつ，確実に判定することを目的としている」（本件明細書【０００４】）ものであり，甲１０の２の「７．謝辞」欄に，「本研究をすすめるにあたり，評価サンプルや実験場所をご提供頂き，また，目視検査の内容についてご指導を頂きました（財）阪大微生物病研究会観音寺研究所殿の皆様に厚くお礼を申し上げます。」との記載があることに照らすと，甲１０の２の記載によって，Ｅ及びＦが本件発明の発明者でないということはできず，むしろ，微研に所属していたＥ及びＦも本件発明に関与したことが推認される。（２） そして，前記第２，１（２）のとおり，本件特許の願書の発明者の氏名，住所又は居所を変更する手続補正に伴って，被告から，Ｅ及びＦ作成名義の，「本願発明は同人らとＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書，及びＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ作成名義の，「本願発明は同人らとＥ及びＦ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書が提出されていることからすると（これらの宣誓書の存在及び内容は，審決第４，５．（２）においても認定されている。甲１２の３），本件発明の発明者は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ及びＦの６名であり，これらの発明者から被告に本件特許の特許を受ける権利が承継されたものと推認される。（３） そうすると，審判において，本件特許の特許権者である被告は，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について主張立証責任を尽くしていたものと認められ，本件特許は冒認出願に対してされたものではないとの審決の判断に誤りはない。
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2010.05.28
平成21(行ケ)10321 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年05月27日 知的財産高等裁判所
ＣＳ関連発明について新規事項、不明瞭であるとした審決が取り消されました。
前記当初明細書の記載によれば，サーバ及び端末がそのハードウエア構成として中央処理装置（ＣＰＵ）を有すること，ＣＰＵ３１２は，データの処理又は演算を行うと共に，バス３１１を介して接続された各種構＼成要素を制御するものであること，サーバ又は端末のＣＰＵの処理や制御により図３７（Ａ）〜（Ｄ）の処理を行うことが示されている。このように，当初明細書においては，サーバ及びその端末の構成が共通性を有するものとして記載されており，補正明細書の各請求項の冒頭に記載された「コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって」との部分は，サーバと端末を含んだ全体の構＼成を意味するものと解するのが合理的である。・・・そうすると，当初明細書には，「ゲーム情報供給装置」において，サーバが，「ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると，前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表＼示手段」を有するとの技術事項が記載されていると解すべきである。本件補正が，当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないとした本審決の判断は，誤りである。
前記当初明細書の記載によれば，サーバ及び端末がそのハードウエア構成として中央処理装置（ＣＰＵ）を有すること，ＣＰＵ３１２は，データの処理又は演算を行うと共に，バス３１１を介して接続された各種構＼成要素を制御するものであること，サーバ又は端末のＣＰＵの処理や制御により図３７（Ａ）〜（Ｄ）の処理を行うことが示されている。このように，当初明細書においては，サーバ及びその端末の構成が共通性を有するものとして記載されており，補正明細書の各請求項の冒頭に記載された「コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって」との部分は，サーバと端末を含んだ全体の構＼成を意味するものと解するのが合理的である。・・・そうすると，当初明細書には，「ゲーム情報供給装置」において，サーバが，「ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると，前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表＼示手段」を有するとの技術事項が記載されていると解すべきである。本件補正が，当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないとした本審決の判断は，誤りである。
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2010.05. 7
平成21(行ケ)10213 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年04月27日 知的財産高等裁判所
新規事項でない＆冒認出願ではないとした審決が維持されました。
，本件当初明細書の【００２９】には，「一次判定は，４画像の総血管長と検査領域総面積との兼ね合いによって，正常卵を判定する。」と記載されているところ，「兼合い」とは，「かねあうこと。つりあい。均衡。標準。」（広辞苑第４版（岩波書店））を意味するから，「総血管長と検査領域総面積との兼ね合いによって，正常卵を判定する」とは，総血管長と検査領域総面積とのつりあいがとれているかどうか，又は総血管長と検査領域総面積との均衡がとれているかどうかによって正常卵を判定するという意味と解釈し得る。そして，総血管長と検査領域総面積の「つりあい」又は「均衡」とは，総血管長と検査領域総面積のバランスを意味し，総血管長と検査領域総面積のバランスとは，総血管長と検査領域総面積の「割合」を意味することといえる。そうすると，本件当初明細書には，「前記検査領域面積に占める総血管長の割合」に基づいて正常卵を判定することが記載されていたということができる。ウ したがって，本件発明２に係る本件補正は，本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものである。・・・・冒認出願による無効事由の成否に関し，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，特許権者が負うと解すべきである。そこで，特許権者である被告がその主張立証責任を尽くしたかについて検討する。ア原告は，「有精卵の検卵装置に関する経過説明」（甲９の１），「設備見積仕様書」（甲２１），「検卵機開発経過報告書」（甲２４の２）によれば，本件発明の発明者が原告であることは明らかであると主張する。そして，甲９の１，甲２１，甲２４の２によれば，平成１３年９月１５日，株式会社T 種鶏孵化場（以下「T 種鶏孵化場」という。）の代表取締役である原告が，熊本アイディーエムの代表＼取締役であるＧと検卵機の開発について打合せをし，熊本アイディーエムに検卵機の試作品や設計図の作成を依頼し，その後の交渉を経て，平成１４年１０月８日，熊本アイディーエムがT 種鶏孵化場に対して設備見積仕様書（甲２１）を提出したことが認められる。しかし，上記の書証によっても，原告らが開発していた検卵の方法や検卵機が本件発明に該当するものかどうか明らかではなく，本件発明の発明者が原告であるとは認められない。イまた，原告は，Ｄ，Ｃ，Ａ及びＢ作成名義の「有精卵の検査手法」と題する書面（甲１０の２）の「６．まとめ」欄及び「７．謝辞」欄の記載から，Ｅ及びＦは本件発明の発明者ではないと主張する。しかし，本件発明は，「有精卵の生死およびその発育状態を，非破壊にて，検査員の判断基準により近く，かつ，確実に判定することを目的としている」（本件明細書【０００４】）ものであり，甲１０の２の「７．謝辞」欄に，「本研究をすすめるにあたり，評価サンプルや実験場所をご提供頂き，また，目視検査の内容についてご指導を頂きました（財）阪大微生物病研究会観音寺研究所殿の皆様に厚くお礼を申し上げます。」との記載があることに照らすと，甲１０の２の記載によって，Ｅ及びＦが本件発明の発明者でないということはできず，むしろ，微研に所属していたＥ及びＦも本件発明に関与したことが推認される。そして，前記第２，１ のとおり，本件特許の願書の発明者の氏名，住所又は居所を変更する手続補正に伴って，被告から，Ｅ及びＦ作成名義の，「本願発明は同人らとＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書，及びＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ作成名義の，「本願発明は同人らとＥ及びＦ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書が提出されていることからすると（これらの宣誓書の存在及び内容は，審決第４，５． においても認定されている。甲１２の３），本件発明の発明者は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ及びＦの６名であり，これらの発明者から被告に本件特許の特許を受ける権利が承継されたものと推認される。そうすると，審判において，本件特許の特許権者である被告は，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について主張立証責任を尽くしていたものと認められ，本件特許は冒認出願に対してされたものではないとの審決の判断に誤りはない。
，本件当初明細書の【００２９】には，「一次判定は，４画像の総血管長と検査領域総面積との兼ね合いによって，正常卵を判定する。」と記載されているところ，「兼合い」とは，「かねあうこと。つりあい。均衡。標準。」（広辞苑第４版（岩波書店））を意味するから，「総血管長と検査領域総面積との兼ね合いによって，正常卵を判定する」とは，総血管長と検査領域総面積とのつりあいがとれているかどうか，又は総血管長と検査領域総面積との均衡がとれているかどうかによって正常卵を判定するという意味と解釈し得る。そして，総血管長と検査領域総面積の「つりあい」又は「均衡」とは，総血管長と検査領域総面積のバランスを意味し，総血管長と検査領域総面積のバランスとは，総血管長と検査領域総面積の「割合」を意味することといえる。そうすると，本件当初明細書には，「前記検査領域面積に占める総血管長の割合」に基づいて正常卵を判定することが記載されていたということができる。ウ したがって，本件発明２に係る本件補正は，本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものである。・・・・冒認出願による無効事由の成否に関し，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，特許権者が負うと解すべきである。そこで，特許権者である被告がその主張立証責任を尽くしたかについて検討する。ア原告は，「有精卵の検卵装置に関する経過説明」（甲９の１），「設備見積仕様書」（甲２１），「検卵機開発経過報告書」（甲２４の２）によれば，本件発明の発明者が原告であることは明らかであると主張する。そして，甲９の１，甲２１，甲２４の２によれば，平成１３年９月１５日，株式会社T 種鶏孵化場（以下「T 種鶏孵化場」という。）の代表取締役である原告が，熊本アイディーエムの代表＼取締役であるＧと検卵機の開発について打合せをし，熊本アイディーエムに検卵機の試作品や設計図の作成を依頼し，その後の交渉を経て，平成１４年１０月８日，熊本アイディーエムがT 種鶏孵化場に対して設備見積仕様書（甲２１）を提出したことが認められる。しかし，上記の書証によっても，原告らが開発していた検卵の方法や検卵機が本件発明に該当するものかどうか明らかではなく，本件発明の発明者が原告であるとは認められない。イまた，原告は，Ｄ，Ｃ，Ａ及びＢ作成名義の「有精卵の検査手法」と題する書面（甲１０の２）の「６．まとめ」欄及び「７．謝辞」欄の記載から，Ｅ及びＦは本件発明の発明者ではないと主張する。しかし，本件発明は，「有精卵の生死およびその発育状態を，非破壊にて，検査員の判断基準により近く，かつ，確実に判定することを目的としている」（本件明細書【０００４】）ものであり，甲１０の２の「７．謝辞」欄に，「本研究をすすめるにあたり，評価サンプルや実験場所をご提供頂き，また，目視検査の内容についてご指導を頂きました（財）阪大微生物病研究会観音寺研究所殿の皆様に厚くお礼を申し上げます。」との記載があることに照らすと，甲１０の２の記載によって，Ｅ及びＦが本件発明の発明者でないということはできず，むしろ，微研に所属していたＥ及びＦも本件発明に関与したことが推認される。そして，前記第２，１ のとおり，本件特許の願書の発明者の氏名，住所又は居所を変更する手続補正に伴って，被告から，Ｅ及びＦ作成名義の，「本願発明は同人らとＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書，及びＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ作成名義の，「本願発明は同人らとＥ及びＦ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書が提出されていることからすると（これらの宣誓書の存在及び内容は，審決第４，５． においても認定されている。甲１２の３），本件発明の発明者は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ及びＦの６名であり，これらの発明者から被告に本件特許の特許を受ける権利が承継されたものと推認される。そうすると，審判において，本件特許の特許権者である被告は，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について主張立証責任を尽くしていたものと認められ，本件特許は冒認出願に対してされたものではないとの審決の判断に誤りはない。
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2010.04.27
平成21(行ケ)10326 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年04月27日 知的財産高等裁判所
減縮に当たらないとした（訂正要件違反）審決が取り消されました。
本件訂正前発明２及び本件訂正後発明２は，いずれも，マッサージ機において，より正確に肩位置を設定できるようにするために，マッサージ機本体と，使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子と，当該施療子を操作して任意の位置に位置決めすることができる位置操作部とを備え，前記位置操作部の操作によって決められた施療子の位置を基準位置（肩位置）として記憶する記憶部を備えていることを特徴とするマッサージ機である。そして，本件訂正後発明２は，本件訂正前発明２に対して，「施療子（１４）を移動させた後，前記操作装置（４０）への所定の操作を施すと，その所定の操作が行われたときの前記施療子（１４）の位置を基準位置として検出する，マッサージ機において，」（本件訂正後発明２のウ）との構成が付加されたものである。ところで，特許請求の範囲の記載において「構＼成」が付加された場合，付加された後の発明の技術的範囲は，付加される前の発明の技術的範囲と比較して縮小するか又は明りょうになることは，説明を要するまでもない。本件において，本件訂正後発明２記載の特許請求の範囲に属するマッサージ機は，構成アないし構＼成オのすべてを具備するものに限定される。本件訂正前発明２では，何らの限定がされていなかったものに対して，本件訂正後発明２では，「施療子（１４）を移動させた後，前記操作装置（４０）への所定の操作を施すと，その所定の操作が行われたときの前記施療子（１４）の位置を基準位置として検出する，マッサージ機において，」との構成を有するものに限定されたのであるから，これに伴って，その技術的範囲が縮小するか又は明りょうになることは，当然である。(2) この点，被告は，本件訂正後発明２は，「所定操作による基準位置検出に基づく制御」を行うと，もはや「一定時間経過による基準位置検出に基づく制御」を行わないから，本件訂正前発明２と比較して択一的記載であり，特許請求の範囲の減縮に当たらないと主張する。被告の主張は，発明の技術範囲の解釈についての誤りに由来するものであって，到底採用できるものではない。確かに，マッサージ機の使用者（ユーザ）は，本件訂正後発明２の構成ウに係る操作方法を選択することによって，構＼成エ〔前記施療子（１４）を移動させて位置決めを行うために予め設定された一定の時間が経過すると，前記施療子（１４）の位置を検出する構＼成〕に係る機能を選択することなく，位置決めをすることができる。しかし，ユーザが，そのような位置決め方法を選択することが可能＼であることは，本件訂正後発明２において，はじめて可能となるものではなく，本件訂正前発明２においても同様であり，本件訂正後発明２と本件訂正前発明２とは，その点に関する相違はない（任意の位置に基準位置を決定することのできる位置操作部が存在することは，本件訂正前発明２においても同様である。）。使用者（ユーザ）にとって，本件訂正後発明２の構＼成ウを選択することによって，構成エで示す機能＼を選択しないことがあり得ることは，本件訂正後発明２において，構成エを具備しないマッサージ機が，発明の技術的範囲に含まれること，すなわち，技術範囲が拡大することを意味するものではない。＼n
本件訂正前発明２及び本件訂正後発明２は，いずれも，マッサージ機において，より正確に肩位置を設定できるようにするために，マッサージ機本体と，使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子と，当該施療子を操作して任意の位置に位置決めすることができる位置操作部とを備え，前記位置操作部の操作によって決められた施療子の位置を基準位置（肩位置）として記憶する記憶部を備えていることを特徴とするマッサージ機である。そして，本件訂正後発明２は，本件訂正前発明２に対して，「施療子（１４）を移動させた後，前記操作装置（４０）への所定の操作を施すと，その所定の操作が行われたときの前記施療子（１４）の位置を基準位置として検出する，マッサージ機において，」（本件訂正後発明２のウ）との構成が付加されたものである。ところで，特許請求の範囲の記載において「構＼成」が付加された場合，付加された後の発明の技術的範囲は，付加される前の発明の技術的範囲と比較して縮小するか又は明りょうになることは，説明を要するまでもない。本件において，本件訂正後発明２記載の特許請求の範囲に属するマッサージ機は，構成アないし構＼成オのすべてを具備するものに限定される。本件訂正前発明２では，何らの限定がされていなかったものに対して，本件訂正後発明２では，「施療子（１４）を移動させた後，前記操作装置（４０）への所定の操作を施すと，その所定の操作が行われたときの前記施療子（１４）の位置を基準位置として検出する，マッサージ機において，」との構成を有するものに限定されたのであるから，これに伴って，その技術的範囲が縮小するか又は明りょうになることは，当然である。(2) この点，被告は，本件訂正後発明２は，「所定操作による基準位置検出に基づく制御」を行うと，もはや「一定時間経過による基準位置検出に基づく制御」を行わないから，本件訂正前発明２と比較して択一的記載であり，特許請求の範囲の減縮に当たらないと主張する。被告の主張は，発明の技術範囲の解釈についての誤りに由来するものであって，到底採用できるものではない。確かに，マッサージ機の使用者（ユーザ）は，本件訂正後発明２の構成ウに係る操作方法を選択することによって，構＼成エ〔前記施療子（１４）を移動させて位置決めを行うために予め設定された一定の時間が経過すると，前記施療子（１４）の位置を検出する構＼成〕に係る機能を選択することなく，位置決めをすることができる。しかし，ユーザが，そのような位置決め方法を選択することが可能＼であることは，本件訂正後発明２において，はじめて可能となるものではなく，本件訂正前発明２においても同様であり，本件訂正後発明２と本件訂正前発明２とは，その点に関する相違はない（任意の位置に基準位置を決定することのできる位置操作部が存在することは，本件訂正前発明２においても同様である。）。使用者（ユーザ）にとって，本件訂正後発明２の構＼成ウを選択することによって，構成エで示す機能＼を選択しないことがあり得ることは，本件訂正後発明２において，構成エを具備しないマッサージ機が，発明の技術的範囲に含まれること，すなわち，技術範囲が拡大することを意味するものではない。＼n
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2010.04.15
平成21(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年04月14日 知的財産高等裁判所
事案が複雑です。分割出願するに当たって要旨変更となるような事項を追加し、それが看過されて登録され、その後、侵害訴訟にて「分割要件満たさないので出願日繰り下がり」の主張がなされました。特許権者は分割出願に追加した事項を取り除く訂正審判を請求しました。 審判では､親出願と訂正後を比較して、訂正後の発明が記載されていないとして請求棄却審決がなされました。この審決の取消訴訟で、裁判所は、訂正審判には独立特許要件（この場合進歩性）を判断しなければならず、そのためには、まず、分割が適法であるかを判断しなければならない。分割が適法であるかは、親出願と訂正前発明とを比較する必要があると判断しました。裁判所の考え方自体は現行法上、正しいのですが、これだと、分割要件満たさない特許を訂正で救うことはできないことになりますね。
「本件審決は，本件訂正の適否について判断するに当たり，本件訂正は本件訂正前発明を本件訂正後発明に訂正するものであるが，本件訂正前発明が原出願発明の分割出願に係る発明であるため，本件訂正後発明における技術的事項，すなわち，本件訂正後事項と原出願事項とを比較検討して，本件訂正後事項が原出願事項の範囲内のものではないとし，その結果，本件出願は分割出願として適法なものではないから，本件出願の出願日が原出願日に遡ることはなく，本件出願の現実の出願日を基準にすると，本件訂正後発明は進歩性がなく，本件訂正は独立特許要件を欠くとしたが，本件審決のその判断を前提に，原告は，本件訂正後事項は原出願事項の範囲内であるとし，他方，被告は，その範囲外であるとして，本件審決の判断の当否を争っている。しかしながら，本件訂正の適否について本件訂正後発明が独立特許要件を具備するか否かを判断する必要がある場合には，その進歩性の判断の基準時として，本件出願の出願日を確定する必要があるところ，本件出願は分割出願であるから，本件出願が適法な分割出願であれば，原出願の出願日である昭和５５年３月１４日に遡って出願したとみなされる（改正前４４条２項）ので，原出願日が基準時となるのに対し，適法な分割出願でなければ，本件出願の現実の出願日が基準時となるのであって，その基準時を確定するためには，まずもって本件出願が分割出願として適法なものであったか否かを検討する必要がある。しかるところ，本件出願が適法な分割出願であったというためには，分割出願の発明の構成に欠くことができない技術的事項，すなわち，本件訂正前の請求項１に係る発明（以下「本件訂正前発明」という。）の構＼＼成に欠くことができない技術的事項（以下「本件訂正前事項」という。）が原出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項であること，すなわち，原出願事項の範囲内であることが必要であって，原出願事項の範囲内であるか否かを検討する対象となるのは，本件訂正後事項ではなく，本件訂正前事項でなくてはならない。けだし，本件訂正後発明の進歩性について判断するのは，本件訂正の適否を検討するためであるところ，原出願日を基準にその判断をすることが可能であるのは，本件出願が適法な分割出願であった場合であることを前提とするが，本件においては，その分割出願の適否もまた問題となっているからである。そこで，以下，本件訂正後事項を専ら対象として本件審決の判断の当否に言及する原・被告の主張もその見地から善解し得るものは善解して，本件訂正前事項が原出願事項の範囲内であるか否かについて検討することとする。」＼n
「本件審決は，本件訂正の適否について判断するに当たり，本件訂正は本件訂正前発明を本件訂正後発明に訂正するものであるが，本件訂正前発明が原出願発明の分割出願に係る発明であるため，本件訂正後発明における技術的事項，すなわち，本件訂正後事項と原出願事項とを比較検討して，本件訂正後事項が原出願事項の範囲内のものではないとし，その結果，本件出願は分割出願として適法なものではないから，本件出願の出願日が原出願日に遡ることはなく，本件出願の現実の出願日を基準にすると，本件訂正後発明は進歩性がなく，本件訂正は独立特許要件を欠くとしたが，本件審決のその判断を前提に，原告は，本件訂正後事項は原出願事項の範囲内であるとし，他方，被告は，その範囲外であるとして，本件審決の判断の当否を争っている。しかしながら，本件訂正の適否について本件訂正後発明が独立特許要件を具備するか否かを判断する必要がある場合には，その進歩性の判断の基準時として，本件出願の出願日を確定する必要があるところ，本件出願は分割出願であるから，本件出願が適法な分割出願であれば，原出願の出願日である昭和５５年３月１４日に遡って出願したとみなされる（改正前４４条２項）ので，原出願日が基準時となるのに対し，適法な分割出願でなければ，本件出願の現実の出願日が基準時となるのであって，その基準時を確定するためには，まずもって本件出願が分割出願として適法なものであったか否かを検討する必要がある。しかるところ，本件出願が適法な分割出願であったというためには，分割出願の発明の構成に欠くことができない技術的事項，すなわち，本件訂正前の請求項１に係る発明（以下「本件訂正前発明」という。）の構＼＼成に欠くことができない技術的事項（以下「本件訂正前事項」という。）が原出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項であること，すなわち，原出願事項の範囲内であることが必要であって，原出願事項の範囲内であるか否かを検討する対象となるのは，本件訂正後事項ではなく，本件訂正前事項でなくてはならない。けだし，本件訂正後発明の進歩性について判断するのは，本件訂正の適否を検討するためであるところ，原出願日を基準にその判断をすることが可能であるのは，本件出願が適法な分割出願であった場合であることを前提とするが，本件においては，その分割出願の適否もまた問題となっているからである。そこで，以下，本件訂正後事項を専ら対象として本件審決の判断の当否に言及する原・被告の主張もその見地から善解し得るものは善解して，本件訂正前事項が原出願事項の範囲内であるか否かについて検討することとする。」＼n
2010.03.16
平成20(ワ)8086 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成22年02月24日 東京地方裁判所
特許権侵害に対して、要旨変更による出願繰り下げにより新規性無しとして、特104条の3の規定により、権利行使不能と判断されました。
以上のとおり，本件当初明細書の特許請求の範囲の(1)や，〔課題を解決するための手段〕欄には，格子定数関係式2が記載され，これらには，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくするとの限定はない。(イ) しかしながら，格子定数関係式2に係る発明につき，本件当初明細書の〔作用〕欄には，「なお，ａ（ＣＢ）＜ａ（ＩｎＰ）＜ａ（ＣＷ）の場合には，量子井戸層とバリア層の厚さを調整して，活性層全体としての平均的な格子定数をＩｎＰの格子定数に等しくする。」と記載されている。また，格子定数関係式2に係る発明の実施例は，第２の実施例のみであると認められるところ，これには，「平均の格子定数がＩｎＰに格子整合する活性層(17)を有」すること，「活性層(17)の平均格子定数は，量子井戸層(20)とバリア層(21)の厚みと組成を調整することによってＩｎＰの格子定数と等しくすることができる」ことが記載されている。他方で，格子定数関係式2に係る発明について，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提としない場合の構成及び作用に関する記載はなく，実施例の記載もない。また，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提としない格子定数関係式2に係る発明を採用した場合に，歪を緩和するという作用効果が生ずることをうかがわせる記載はないのみならず，そもそも，転位の発生の防止という本件発明の課題との関係において，具体的にどのような効果が生ずるかについての記載もない。(ウ) また，証拠（乙６）によれば，本件特許出願前である１９８６年（昭和６１年）に公刊されたと認められる乙６刊行物には，・・・・ことが記載されている。他方で，本件各証拠に照らしても，本件特許出願当時，歪超格子において，ＩｎＰ基板に格子整合させずに，単に格子定数関係式2に係る発明を採用することにより，歪を緩和して，転位の発生を防止することを記載した刊行物が存在したとは認められない。(エ) このような本件特許出願当時の技術水準に照らして，本件当初明細書の〔作用〕欄の記載及び第２の実施例の記載（特に，「平均の格子定数がＩｎＰに格子整合する活性層(17)を有」すること，「活性層(17)の平均格子定数は，量子井戸層(20)とバリア層(21)の厚みと組成を調整することによってＩｎＰの格子定数に等しくすることができる」との記載）に接した当業者は，これらの記載につき，乙６刊行物に記載された知見（歪超格子の平均的な格子定数，すなわち，全体的な平衡値を，適切な組成と厚さを選択することにより，ＩｎＰ基板に格子整合させ，歪エネルギーを最小化すること）を，量子井戸半導体レーザ素子に適用したものと理解するものと認められる。(オ) 以上のことからすれば，本件当初明細書の記載に接した当業者は，格子定数関係式2に係る発明が，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提とした発明であると理解するものと認められる。したがって，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提としない，格子定数関係式2に係る発明は，本件当初明細書には記載されていなかったものと認められる。・・・以上のことからすれば，第２回補正は，本件当初明細書には記載されていなかった，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくせずに，量子井戸層の格子定数をＩｎＰの格子定数より大きくし，バリア層の格子定数をＩｎＰの格子定数よりも小さいものとすることにより，歪による転位の発生を緩和するという技術的事項を新たに追加するものであるから，本件当初明細書の要旨を変更するものと認められる。
以上のとおり，本件当初明細書の特許請求の範囲の(1)や，〔課題を解決するための手段〕欄には，格子定数関係式2が記載され，これらには，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくするとの限定はない。(イ) しかしながら，格子定数関係式2に係る発明につき，本件当初明細書の〔作用〕欄には，「なお，ａ（ＣＢ）＜ａ（ＩｎＰ）＜ａ（ＣＷ）の場合には，量子井戸層とバリア層の厚さを調整して，活性層全体としての平均的な格子定数をＩｎＰの格子定数に等しくする。」と記載されている。また，格子定数関係式2に係る発明の実施例は，第２の実施例のみであると認められるところ，これには，「平均の格子定数がＩｎＰに格子整合する活性層(17)を有」すること，「活性層(17)の平均格子定数は，量子井戸層(20)とバリア層(21)の厚みと組成を調整することによってＩｎＰの格子定数と等しくすることができる」ことが記載されている。他方で，格子定数関係式2に係る発明について，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提としない場合の構成及び作用に関する記載はなく，実施例の記載もない。また，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提としない格子定数関係式2に係る発明を採用した場合に，歪を緩和するという作用効果が生ずることをうかがわせる記載はないのみならず，そもそも，転位の発生の防止という本件発明の課題との関係において，具体的にどのような効果が生ずるかについての記載もない。(ウ) また，証拠（乙６）によれば，本件特許出願前である１９８６年（昭和６１年）に公刊されたと認められる乙６刊行物には，・・・・ことが記載されている。他方で，本件各証拠に照らしても，本件特許出願当時，歪超格子において，ＩｎＰ基板に格子整合させずに，単に格子定数関係式2に係る発明を採用することにより，歪を緩和して，転位の発生を防止することを記載した刊行物が存在したとは認められない。(エ) このような本件特許出願当時の技術水準に照らして，本件当初明細書の〔作用〕欄の記載及び第２の実施例の記載（特に，「平均の格子定数がＩｎＰに格子整合する活性層(17)を有」すること，「活性層(17)の平均格子定数は，量子井戸層(20)とバリア層(21)の厚みと組成を調整することによってＩｎＰの格子定数に等しくすることができる」との記載）に接した当業者は，これらの記載につき，乙６刊行物に記載された知見（歪超格子の平均的な格子定数，すなわち，全体的な平衡値を，適切な組成と厚さを選択することにより，ＩｎＰ基板に格子整合させ，歪エネルギーを最小化すること）を，量子井戸半導体レーザ素子に適用したものと理解するものと認められる。(オ) 以上のことからすれば，本件当初明細書の記載に接した当業者は，格子定数関係式2に係る発明が，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提とした発明であると理解するものと認められる。したがって，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくすることを前提としない，格子定数関係式2に係る発明は，本件当初明細書には記載されていなかったものと認められる。・・・以上のことからすれば，第２回補正は，本件当初明細書には記載されていなかった，活性層の平均格子定数をＩｎＰの格子定数と等しくせずに，量子井戸層の格子定数をＩｎＰの格子定数より大きくし，バリア層の格子定数をＩｎＰの格子定数よりも小さいものとすることにより，歪による転位の発生を緩和するという技術的事項を新たに追加するものであるから，本件当初明細書の要旨を変更するものと認められる。
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>> 補正・訂正
>> 要旨変更
>> 104条の3
2010.03. 5
平成21(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年03月03日 知的財産高等裁判所
訂正要件違反かが争われました。新規事項でないとした判断は維持しましたが、当該構成要件を採用することは容易と判断して、無効理由なしとした審決を取り消しました。＼n
本件明細書における「台板」の構成は，埋込用アタッチメントの一部を構＼成する四角形の板状部材であって，その上部にフレーム及び振動装置を固定し，その下面中央部には杭の上部に嵌め込むための円筒状の嵌合部が設けてあるものとして記載されているということができるが，本件図面における振動装置の油圧モーターの油圧式ショベル系掘削機側の端は，台板とは別の部材である三角柱の３つの側面のうちの１つの面を開放状態としたような形状の部材によってカバーされており，同図面上は同油圧モーターの端がどこに位置するのかを確認することはできないから，台板の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機側の辺が，油圧式ショベル系掘削機側にある振動装置の油圧モーターの端よりも油圧式ショベル系掘削機側にあることについて，本件明細書又は本件図面に直接的に記載されているとまで認めることはできない。もっとも，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものということができるので，本件訂正のうち特許請求の範囲に「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は，油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり，」との記載を付加する部分が，本件明細書及び図面の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものかどうかを判断するに当たっては，この種の杭埋込装置における前記説示した意味での台板の存在及び形状についての当業者の認識を踏まえる必要がある。・・・・ 以上によると，本件特許出願時における当業者にとって，油圧式ショベル系掘削機のアーム先端部に取り付ける埋込用アタッチメントとして，四角形の台板の上部に振動装置を備えるとともに，その下部略中央部に杭との嵌合部を備えるものはよく知られており，振動装置，四角形の台板及び嵌合部相互の関係については，四角形の台板を油圧モーターを含む振動装置が納まる程度の大きさとし，振動装置が隠れるように配置する構成のものが知られ，作業現場において長年にわたって使用されてきたものとして周知であったということができる。そうすると，本件訂正のうち，特許請求の範囲の【請求項１】及び【請求項２】について「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は，油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり，」との限定を加える部分は，本件特許出願時において既に存在した「台板の上部に振動装置を設けるとともに，下面中央部に嵌合部を設ける」という基本的な構成を前提として，「振動装置の油圧モーターが油圧式ショベル系掘削機側にある」という当業者に周知の構＼成のうちの１つを特定するとともに，「台板」と「振動装置」の関係について，同様に当業者に周知の構成のうちの１つである「四角形の台板の上に油圧モーターが隠れるように振動装置を配置するという構＼成」に限定するものである。そして，上記イ(ア)ないし(ク)で認定した技術状況に照らすと，上記周知の各構成はいずれも設計的事項に類するものであるということができる。したがって，本件明細書及び図面に接した当業者は，当該図面の記載が必ずしも明確でないとしても，そのような周知の構＼成を備えた台板が記載されていると認識することができたものというべきであるから，本件訂正は，特許請求の範囲に記載された発明の特定の部材の構成について，設計的事項に類する当業者に周知のいくつかの構＼成のうちの１つに限定するにすぎないものであり，この程度の限定を加えることについて，新たな技術的事項を導入するものとまで評価することはできないから，本件訂正は本件明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてするものとした本件審決の判断に誤りはない。・・・・そして，上記１(3)ウにおいて認定した本件特許出願時における当業者の認識を踏まえると，この種の杭打込装置において，「台板の上部に振動装置を設けるとともに，下面中央部に嵌合部を設ける」という構成は基本的な構＼成のうちの１つであると認められるから，引用例１に接した当業者は，同記載の図面から台板の存在を認識することができるというべきである。したがって，台板の有無及びその構成について，本件発明１と引用発明１との相違点２を認定した本件審決には，原告主張の誤りがあるといわなければならない。(2) しかしながら，本件審決は，引用発明１には台板の上部にあるものを保護するという技術思想を認めることができないとの理由により，引用発明１と本件発明１との相違点２に係る構成を導き出すことは当業者にとって容易であるということはできないと判断しているのであって，引用例１における台板の存在を認定したとしても，その判断が異なる結果となったとは解されず，本件審決による相違点２の認定の前記誤りは，結局，本件審決の結論に影響を及ぼすものということはできないから，原告主張の取消事由２も採用することができない。＼n
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2010.02. 3
平成21(行ケ)10157等 審決取消当事者参加事件 特許権 行政訴訟 平成21年11月19日 知的財産高等裁判所
少し前の判決ですが、アップしておきます。訂正審判の部分確定に関する判断です。
特許に関する審決の取消訴訟において審決取消判決が確定したときは，審判官は特許法１８１条５項の規定に従い当該審判事件について更に審理・審決をすることになるが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから，再度の審理・審決には，同法３３条１項の規定により，上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから，審判官は取消判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないことは明らかである（最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・昭和６３年（行ツ）第１０号民集４６巻４号２４５頁）。そして，前記のとおり，平成１９年２月１６日になされた第１次審決は，平成２０年５月２８日に言い渡された第１次判決により取り消され，その理由は第３，１(1)エのとおりであり，同判決は確定したのであるから，本件審決を担当する審判官は，第１次判決の有する拘束力の下で認定判断しなければならないこととなる。ところで，第１次判決は，前記のとおり，「原告からなされた平成１８年９月１３日付けの本件訂正審判請求（甲４）は，旧請求項１〜７を新請求項１〜７等に訂正しようとしたものであるところ，その後原告から平成１９年１月１５日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正（甲７）の内容は新請求項３・５・７を削除しようとするものであり，同じく原告の平成１９年１月１５日付け意見書（甲６）にも新請求項１・２・４・６の訂正は認容し新請求項３・５・７の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから，審判請求書の補正として適法かどうかはともかく，原告は，残部である新請求項１・２・４・６についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは，原告が削除を求めた新請求項３・５・７は，その他の請求項とは異なる実施例（『本発明の異なる形態』，『実施例２』）に基づく一群の発明であり，発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており，仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても，残余の部分は訂正後の請求項１・２・４・６とその説明，実施例の記載として欠けるところがないことからも裏付けられるというべきである。そうすると，本件訂正に関しては，請求人（原告）が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項３・５・７に関する訂正事項と，新請求項１・２・４・６に係わるものとでは，少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり，これをせず，原告が削除しようとした新請求項３・５・７についてだけ独立特許要件の有無を判断して，新請求項１・２・４・６について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで，その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものというほかない。」（甲９，６４頁下９行〜６５頁１５行）等とするものであり，一方，本件審決（第２次審決）は，「以上のとおり，本件訂正請求は，複数の請求項について訂正を求めるものであり，訂正発明３，５及び７に係る発明は，訂正要件を満たさないものであり，訂正発明１，２，４及び６に係る発明は，訂正要件を満たすものである。ここで，平成２０年７月１０日言渡の最高裁判所判決（平成１９年（行ヒ）３１８号）を参照するに，該判決では，『複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているといえる。』（判決５頁）と判示されていることから，訂正事項の一部にでも訂正要件を満たさない部分があれば，訂正審判請求は，一体として棄却されることとなる。これを本件訂正審判請求に当てはめてみると，本件訂正審判請求が一部訂正要件を満たす部分があるとしても，訂正審判請求は，その全体を一体不可分のものとして取り扱われなければならず，結局，一体として棄却すべきものである。」（３３頁９行〜２２行）等としたものである。そうすると，第１次判決が請求項１・２・４・６項と請求項３・５・７項とは分けて判断すべきであるとして第１次審決を取り消しているのに，本件審決（第２次審決）が請求項１〜７項の全体を一体不可分のものとして取扱うべしとして訂正審判請求を不成立としていることは，被告主張の最高裁平成２０年７月１０日第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号民集６２巻７号１９０５頁，前述した「平成２０年最高裁判決」）を考慮しないとすれば，第１次判決の拘束力に反する判断をしていることになる。(2)ア これに関して被告は，行訴法３３条１項に基づく拘束力は処分時以降に事情変更が生じた場合には及ばないところ，平成２０年最高裁判決は第１次判決が依拠した昭和５５年最高裁判決の射程を限定し，また訂正審判請求について一体として判断すべきことを判示しているから，これは処分時以降の事情変更に当たり本件審決に拘束力違反はない等と主張し，一方，これに対し当事者参加人は，被告の主張は取消判決の拘束力が法的拘束力であるのに対し判例の効力が事実上の効力であるという差異を看過するものである，平成２０年最高裁判決は特許異議申立てにおいて訂正請求がなされた場合について訂正の許否を請求項ごとに判断すべきことを判示したもので，訂正審判請求に関する見解部分は傍論にすぎず，判例としての効力を生じない，等と反論する。イ 被告が事情変更に当たるとする最高裁平成２０年７月１０日第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号民集６２巻７号１９０５頁）は，特許庁がなした特許取消決定の取消しを求める訴訟についての判示であり，最高裁判所民事判例集６２巻７号１９０５頁以下に記載された判決要旨は「特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。」とするものであり，判決の原文は「(1) 特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構＼造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で，特許法は，複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不適当と考えられる一定の場合には，特に明文の規定をもって，請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており，特許法１８５条のみなし規定のほか，特許法旧１１３条柱書き後段が『二以上の請求項に係る特許については，請求項ごとに特許異議の申＼立てをすることができる。』と規定するのは，そのような例外規定の一つにほかならない（特許無効審判の請求について規定した特許法１２３条１項柱書き後段も同趣旨）。(2) このような特許法の基本構造を前提として，訂正についての関係規定をみると，訂正審判に関しては，特許法旧１１３条柱書き後段，特許法１２３条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法１２６条５項，１２８条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているといえる。これに対し，特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以下『訂正請求』という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると，特許異議の申＼立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。被上告人は，発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが，昭和６２年法律第２７号による特許法の改正により，いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され，しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると，同改正後の特許法の下で，上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。前掲最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決は，いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが，複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり，その趣旨は，特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが，本件のように，複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において，請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。(3) 以上の点からすると，特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。(4) これを本件についてみると，上告人は，訂正事項ａは特許請求の範囲の減縮を目的とする旨主張して，これを含む本件訂正の請求をしているところ，訂正事項ａは，特許異議の申立てがされている請求項１に係る訂正であるから，他の請求項に係る訂正事項とは可分のものとして，個別にその許否を判断すべきものである。ところが，本件決定は，請求項２に係る訂正事項ｂが訂正の要件に適合しないことのみを理由として，請求項１に係る訂正事項ａについて何ら検討することなく，訂正事項ａを含む本件訂正の全部を認めないと判断したものである。これを前提として本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の認定をし，請求項１に係る部分を含む本件特許を取り消した本件決定には，取り消されるべき瑕疵があり，この瑕疵を看過した原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」等とするものである。一方，上記判決が引用する最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決（昭和５３年（行ツ）第２７号・２８号民集３４巻３号４３１頁，前述の「昭和５５年最高裁判決」）は，実用新案権者のなした明細書の訂正審判請求の事案に関し，「…実用新案登録を受けることができる考案は，一個のまとまった技術思想であって，実用新案法３９条の規定に基づき実用新案権者が請求人となってする訂正審判の請求は，実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面（以下「原明細書等」という。）の記載を訂正審判請求書添付の訂正した明細書又は図面（以下「訂正明細書等」という。）の記載のとおりに訂正することについての審判を求めるものにほかならないから，右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として，本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには，訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にわたつて訂正するものであるとしても，これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく，これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。それ故，このような訂正審判の請求に対しては，請求人において訂正審判請求書の補正をしたうえ右複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは格別，これがされていない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけであり，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められ，かつ，右の一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではないときであつても，その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。」とするものであり，確定判決たる第１次判決は，訂正審判請求において可分的取扱いが許されるとした「一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したとき」に該当するとしたものである。ウ 思うに，行訴法３３条１項の定める拘束力を有する確定判決（第１次判決）がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって，当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であるのみならず，仮にこれを肯定する見解を採ったとしても，平成２０年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。すなわち，被告が事情変更の論拠とする平成２０年最高裁判決は，前記のとおり，第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり，その判示も，訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し，改善多項制の法改正がなされた後においてはこれを可分と解するとしたものである。そして，訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は，訂正審判請求については，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているとの原則的な取扱いについて判示したものであり，昭和５５年最高裁判決に依ってなされた第１次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示，すなわち，請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは，それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある，との判示を否定するものとは解されない。このことは，平成２０年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和５５年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。エそうすると，平成２０年最高裁判決は，昭和５５年最高裁判決に依ってなされた第１次判決（取消判決）の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから，被告の上記主張は採用することができない。
特許に関する審決の取消訴訟において審決取消判決が確定したときは，審判官は特許法１８１条５項の規定に従い当該審判事件について更に審理・審決をすることになるが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから，再度の審理・審決には，同法３３条１項の規定により，上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから，審判官は取消判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないことは明らかである（最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・昭和６３年（行ツ）第１０号民集４６巻４号２４５頁）。そして，前記のとおり，平成１９年２月１６日になされた第１次審決は，平成２０年５月２８日に言い渡された第１次判決により取り消され，その理由は第３，１(1)エのとおりであり，同判決は確定したのであるから，本件審決を担当する審判官は，第１次判決の有する拘束力の下で認定判断しなければならないこととなる。ところで，第１次判決は，前記のとおり，「原告からなされた平成１８年９月１３日付けの本件訂正審判請求（甲４）は，旧請求項１〜７を新請求項１〜７等に訂正しようとしたものであるところ，その後原告から平成１９年１月１５日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正（甲７）の内容は新請求項３・５・７を削除しようとするものであり，同じく原告の平成１９年１月１５日付け意見書（甲６）にも新請求項１・２・４・６の訂正は認容し新請求項３・５・７の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから，審判請求書の補正として適法かどうかはともかく，原告は，残部である新請求項１・２・４・６についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは，原告が削除を求めた新請求項３・５・７は，その他の請求項とは異なる実施例（『本発明の異なる形態』，『実施例２』）に基づく一群の発明であり，発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており，仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても，残余の部分は訂正後の請求項１・２・４・６とその説明，実施例の記載として欠けるところがないことからも裏付けられるというべきである。そうすると，本件訂正に関しては，請求人（原告）が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項３・５・７に関する訂正事項と，新請求項１・２・４・６に係わるものとでは，少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり，これをせず，原告が削除しようとした新請求項３・５・７についてだけ独立特許要件の有無を判断して，新請求項１・２・４・６について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで，その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものというほかない。」（甲９，６４頁下９行〜６５頁１５行）等とするものであり，一方，本件審決（第２次審決）は，「以上のとおり，本件訂正請求は，複数の請求項について訂正を求めるものであり，訂正発明３，５及び７に係る発明は，訂正要件を満たさないものであり，訂正発明１，２，４及び６に係る発明は，訂正要件を満たすものである。ここで，平成２０年７月１０日言渡の最高裁判所判決（平成１９年（行ヒ）３１８号）を参照するに，該判決では，『複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているといえる。』（判決５頁）と判示されていることから，訂正事項の一部にでも訂正要件を満たさない部分があれば，訂正審判請求は，一体として棄却されることとなる。これを本件訂正審判請求に当てはめてみると，本件訂正審判請求が一部訂正要件を満たす部分があるとしても，訂正審判請求は，その全体を一体不可分のものとして取り扱われなければならず，結局，一体として棄却すべきものである。」（３３頁９行〜２２行）等としたものである。そうすると，第１次判決が請求項１・２・４・６項と請求項３・５・７項とは分けて判断すべきであるとして第１次審決を取り消しているのに，本件審決（第２次審決）が請求項１〜７項の全体を一体不可分のものとして取扱うべしとして訂正審判請求を不成立としていることは，被告主張の最高裁平成２０年７月１０日第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号民集６２巻７号１９０５頁，前述した「平成２０年最高裁判決」）を考慮しないとすれば，第１次判決の拘束力に反する判断をしていることになる。(2)ア これに関して被告は，行訴法３３条１項に基づく拘束力は処分時以降に事情変更が生じた場合には及ばないところ，平成２０年最高裁判決は第１次判決が依拠した昭和５５年最高裁判決の射程を限定し，また訂正審判請求について一体として判断すべきことを判示しているから，これは処分時以降の事情変更に当たり本件審決に拘束力違反はない等と主張し，一方，これに対し当事者参加人は，被告の主張は取消判決の拘束力が法的拘束力であるのに対し判例の効力が事実上の効力であるという差異を看過するものである，平成２０年最高裁判決は特許異議申立てにおいて訂正請求がなされた場合について訂正の許否を請求項ごとに判断すべきことを判示したもので，訂正審判請求に関する見解部分は傍論にすぎず，判例としての効力を生じない，等と反論する。イ 被告が事情変更に当たるとする最高裁平成２０年７月１０日第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号民集６２巻７号１９０５頁）は，特許庁がなした特許取消決定の取消しを求める訴訟についての判示であり，最高裁判所民事判例集６２巻７号１９０５頁以下に記載された判決要旨は「特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。」とするものであり，判決の原文は「(1) 特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構＼造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で，特許法は，複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不適当と考えられる一定の場合には，特に明文の規定をもって，請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており，特許法１８５条のみなし規定のほか，特許法旧１１３条柱書き後段が『二以上の請求項に係る特許については，請求項ごとに特許異議の申＼立てをすることができる。』と規定するのは，そのような例外規定の一つにほかならない（特許無効審判の請求について規定した特許法１２３条１項柱書き後段も同趣旨）。(2) このような特許法の基本構造を前提として，訂正についての関係規定をみると，訂正審判に関しては，特許法旧１１３条柱書き後段，特許法１２３条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法１２６条５項，１２８条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているといえる。これに対し，特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以下『訂正請求』という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると，特許異議の申＼立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。被上告人は，発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが，昭和６２年法律第２７号による特許法の改正により，いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され，しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると，同改正後の特許法の下で，上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。前掲最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決は，いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが，複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり，その趣旨は，特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが，本件のように，複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において，請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。(3) 以上の点からすると，特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。(4) これを本件についてみると，上告人は，訂正事項ａは特許請求の範囲の減縮を目的とする旨主張して，これを含む本件訂正の請求をしているところ，訂正事項ａは，特許異議の申立てがされている請求項１に係る訂正であるから，他の請求項に係る訂正事項とは可分のものとして，個別にその許否を判断すべきものである。ところが，本件決定は，請求項２に係る訂正事項ｂが訂正の要件に適合しないことのみを理由として，請求項１に係る訂正事項ａについて何ら検討することなく，訂正事項ａを含む本件訂正の全部を認めないと判断したものである。これを前提として本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の認定をし，請求項１に係る部分を含む本件特許を取り消した本件決定には，取り消されるべき瑕疵があり，この瑕疵を看過した原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」等とするものである。一方，上記判決が引用する最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決（昭和５３年（行ツ）第２７号・２８号民集３４巻３号４３１頁，前述の「昭和５５年最高裁判決」）は，実用新案権者のなした明細書の訂正審判請求の事案に関し，「…実用新案登録を受けることができる考案は，一個のまとまった技術思想であって，実用新案法３９条の規定に基づき実用新案権者が請求人となってする訂正審判の請求は，実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面（以下「原明細書等」という。）の記載を訂正審判請求書添付の訂正した明細書又は図面（以下「訂正明細書等」という。）の記載のとおりに訂正することについての審判を求めるものにほかならないから，右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として，本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには，訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にわたつて訂正するものであるとしても，これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく，これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。それ故，このような訂正審判の請求に対しては，請求人において訂正審判請求書の補正をしたうえ右複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは格別，これがされていない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけであり，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められ，かつ，右の一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではないときであつても，その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。」とするものであり，確定判決たる第１次判決は，訂正審判請求において可分的取扱いが許されるとした「一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したとき」に該当するとしたものである。ウ 思うに，行訴法３３条１項の定める拘束力を有する確定判決（第１次判決）がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって，当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であるのみならず，仮にこれを肯定する見解を採ったとしても，平成２０年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。すなわち，被告が事情変更の論拠とする平成２０年最高裁判決は，前記のとおり，第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり，その判示も，訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し，改善多項制の法改正がなされた後においてはこれを可分と解するとしたものである。そして，訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は，訂正審判請求については，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているとの原則的な取扱いについて判示したものであり，昭和５５年最高裁判決に依ってなされた第１次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示，すなわち，請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは，それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある，との判示を否定するものとは解されない。このことは，平成２０年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和５５年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。エそうすると，平成２０年最高裁判決は，昭和５５年最高裁判決に依ってなされた第１次判決（取消判決）の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから，被告の上記主張は採用することができない。
2010.01.29
平成21(行ケ)10175 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年01月28日 知的財産高等裁判所
新規事項追加とした審決が、新たな技術的事項を導入したものでないとして取り消されました。
発明とは，自然法則を利用した技術的思想であり，課題を解決するための技術的事項の組合せによって成り立つものであることからすれば，同条３項所定の出願当初明細書等に「記載した事項」とは，出願当初明細書等によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提になる。したがって，当該補正が，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であれば，当該補正は，明細書，特許請求の範囲の記載又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものというべきであって，同条３項に違反しないと解すべきである。ところで，特許法３６条５項は，特許請求の範囲には，「・・・特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定する。同規定は，特許請求の範囲には，「・・・特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」すべきとされていた同項２号の規定を改正したものである（平成６年法律第１１６号）。従来，特許請求の範囲には，発明の構＼成に不可欠な事項以外の記載はおよそ許されなかったのに対して，同改正によって，発明を特定するのに必要な事項を補足したり，説明したりする事項を記載することも許容されることとされた。そこで，これに応じて，特許請求の範囲に係る補正においても，発明の構成に不可欠な技術的事項を付加する補正のみならず，それを補足したり，説明したりする文言を付加するだけの補正も想定されることになる。したがって，補正が，特許法１７条の２第３項所定の出願当初明細書等に記載した「事項の範囲内」であるか否かを判断するに際しても，補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく，補正により付加された事項が，発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。上記の観点から，本件補正の適否を判断する。・・・・(ア) 本件当初出願に係る特許請求の範囲（請求項１）においては，「高断熱・高気密住宅において」（構成Ａ）と記載されていた。前記アの認定によれば，同構＼成は，本件発明の解決課題及び解決機序と関係する技術的事項とはいい難く，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。そして，本件補正によって，「高断熱・高気密住宅」については「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃」との事項が付加され，「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成とされた。ところで，「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成について，本件発明全体における意義を検討すると，形式的には，数値を含む事項によって限定されてはいるものの，熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないと指摘されていること等に照らすならば，同構＼成は，補正前と同様に，本件発明の解決課題及び解決機序に関係する技術的事項を含むとはいいがたく，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。本件補正の適否についてみてみると，仮に本件補正を許したとしても，先に述べた特許法１７条の２第３項の趣旨，すなわち，i)出願当初から発明の開示を十分ならしめ，発明の開示が不十＼分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保，ii)出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止，という趣旨に反するということはできない。そうすると，本件補正は，本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について，その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合というべきであるから，結局のところ，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入していない場合とみるべきであり，本件補正は不適法とはいえない。・・・・そうすると，仮に，本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても，本件出願当初明細書には「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃」における数値が明示されているわけではないが，本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて，当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては，その付加された事項の内容は，本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる。したがって，本件補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。
発明とは，自然法則を利用した技術的思想であり，課題を解決するための技術的事項の組合せによって成り立つものであることからすれば，同条３項所定の出願当初明細書等に「記載した事項」とは，出願当初明細書等によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提になる。したがって，当該補正が，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であれば，当該補正は，明細書，特許請求の範囲の記載又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものというべきであって，同条３項に違反しないと解すべきである。ところで，特許法３６条５項は，特許請求の範囲には，「・・・特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定する。同規定は，特許請求の範囲には，「・・・特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」すべきとされていた同項２号の規定を改正したものである（平成６年法律第１１６号）。従来，特許請求の範囲には，発明の構＼成に不可欠な事項以外の記載はおよそ許されなかったのに対して，同改正によって，発明を特定するのに必要な事項を補足したり，説明したりする事項を記載することも許容されることとされた。そこで，これに応じて，特許請求の範囲に係る補正においても，発明の構成に不可欠な技術的事項を付加する補正のみならず，それを補足したり，説明したりする文言を付加するだけの補正も想定されることになる。したがって，補正が，特許法１７条の２第３項所定の出願当初明細書等に記載した「事項の範囲内」であるか否かを判断するに際しても，補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく，補正により付加された事項が，発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。上記の観点から，本件補正の適否を判断する。・・・・(ア) 本件当初出願に係る特許請求の範囲（請求項１）においては，「高断熱・高気密住宅において」（構成Ａ）と記載されていた。前記アの認定によれば，同構＼成は，本件発明の解決課題及び解決機序と関係する技術的事項とはいい難く，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。そして，本件補正によって，「高断熱・高気密住宅」については「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃」との事項が付加され，「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成とされた。ところで，「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成について，本件発明全体における意義を検討すると，形式的には，数値を含む事項によって限定されてはいるものの，熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないと指摘されていること等に照らすならば，同構＼成は，補正前と同様に，本件発明の解決課題及び解決機序に関係する技術的事項を含むとはいいがたく，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。本件補正の適否についてみてみると，仮に本件補正を許したとしても，先に述べた特許法１７条の２第３項の趣旨，すなわち，i)出願当初から発明の開示を十分ならしめ，発明の開示が不十＼分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保，ii)出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止，という趣旨に反するということはできない。そうすると，本件補正は，本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について，その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合というべきであるから，結局のところ，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入していない場合とみるべきであり，本件補正は不適法とはいえない。・・・・そうすると，仮に，本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても，本件出願当初明細書には「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃」における数値が明示されているわけではないが，本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて，当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては，その付加された事項の内容は，本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる。したがって，本件補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。
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2010.01.22
平成21(行ケ)10134 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年01月20日 知的財産高等裁判所
審決は、補正が新規事項、サポート要件違反、進歩性なしとしました。これに対して裁判所は、いずれも否定して上記審決を取り消しました。
以上によると，当初明細書に記載される抗酸化作用を有する組成物は，単なる焼酎蒸留廃液からなる抗酸化物質と比べて，優れたヒドロキシラジカル消去活性を有するものであること，同組成物は，それ故，老化や動脈硬化等の種々の生活習慣病の予防に極めて良好であることが記載されているものであって，そうすると，本件補正による新請求項１に係る組成物が，補正事項(ｂ)「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効である」ものであって，また，同(ｃ)「ヒドロキシラジカル消去剤」との用途に用い得るものであることは，当初明細書に記載された事項の範囲内のものというべきである。エもっとも，被告は，当初明細書には，「ヒドロキシラジカル消去剤」との文言は存在せず，単に「抗酸化剤」又は「抗酸化作用」と「活性酸素によって誘発される生活習慣病」との関係に係る従来技術が示されたものにすぎないから，当初明細書の記載では，本願補正発明に係る「組成物」からなる「ヒドロキシラジカル消去剤」について実体的に記載されたものではないと主張する。しかしながら，上記イのとおり，当初明細書の【００４０】には，ヒドロキシラジカル消去活性を有する抗酸化作用を有する組成物及びこれが活性酸素によって誘発される種々の生活習慣病の予防に有効であることが記載されているのであって，被告の主張は採用することができない。また，被告は，当初明細書の記載においては，本願補正発明に係る「組成物」の「活性酸素によって誘発される生活習慣病」に対する有効性についても全く確認されておらず，有効性が不明であるとして，新請求項１には新規事項の追加があると主張するが，これは，記載不備や進歩性の判断における発明の効果の問題であって，新規事項の追加の有無の問題ではないから，被告の主張は採用し得ない。オしたがって，新請求項１に係る本件補正について，当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものということができないとした本件審決の判断は誤りである。＼n・・・，特許請求の範囲が，特許法３６条６項１号に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。・・・オ 以上によると，上記ウのとおり，当業者が，ヒドロキシラジカル消去活性の大小や本願発明の抗酸化作用を有する組成物が強力なヒドロキシラジカル消去活性からなる抗酸化作用を有して種々の生活習慣病の予防に好適であること等を記載する本願明細書に接し，上記エの公知の知見をも加味すると，本件補正発明の組成物が，活性酸素によって誘発される生活習慣病の予＼防に対して効果を有することを認識することができるものであって，本件補正発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，その記載によって，生活習慣病などの疾患に対して有効である抗酸化物質を提供しようとする課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。カ この点に関し，本件審決は，本願明細書の発明の詳細な説明には，（活性酸素によって誘発される）生活習慣病（の予防）に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係（例えば，どの程度の抗酸化作用を有していれば，生活習慣病（の予＼防）に対する効果を有するとするのかなど）に係る記載又はそれらを示唆する記載はないと説示する。しかしながら，本願明細書には，本件補正発明の組成物が活性酸素によって誘発される生活習慣病の予防に対して効果を有することを当業者が認識することができる記載があることは上記のとおりであり，また，新請求項１には，どの程度の抗酸化作用を有していれば生活習慣病（の予＼防）に対する効果を有するかなどの生活習慣病の予防に対する効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係についてまで記載されておらず，このような対応関係について発明の詳細な説明中に記載されている必要があると解されるものでもない。＼n
以上によると，当初明細書に記載される抗酸化作用を有する組成物は，単なる焼酎蒸留廃液からなる抗酸化物質と比べて，優れたヒドロキシラジカル消去活性を有するものであること，同組成物は，それ故，老化や動脈硬化等の種々の生活習慣病の予防に極めて良好であることが記載されているものであって，そうすると，本件補正による新請求項１に係る組成物が，補正事項(ｂ)「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効である」ものであって，また，同(ｃ)「ヒドロキシラジカル消去剤」との用途に用い得るものであることは，当初明細書に記載された事項の範囲内のものというべきである。エもっとも，被告は，当初明細書には，「ヒドロキシラジカル消去剤」との文言は存在せず，単に「抗酸化剤」又は「抗酸化作用」と「活性酸素によって誘発される生活習慣病」との関係に係る従来技術が示されたものにすぎないから，当初明細書の記載では，本願補正発明に係る「組成物」からなる「ヒドロキシラジカル消去剤」について実体的に記載されたものではないと主張する。しかしながら，上記イのとおり，当初明細書の【００４０】には，ヒドロキシラジカル消去活性を有する抗酸化作用を有する組成物及びこれが活性酸素によって誘発される種々の生活習慣病の予防に有効であることが記載されているのであって，被告の主張は採用することができない。また，被告は，当初明細書の記載においては，本願補正発明に係る「組成物」の「活性酸素によって誘発される生活習慣病」に対する有効性についても全く確認されておらず，有効性が不明であるとして，新請求項１には新規事項の追加があると主張するが，これは，記載不備や進歩性の判断における発明の効果の問題であって，新規事項の追加の有無の問題ではないから，被告の主張は採用し得ない。オしたがって，新請求項１に係る本件補正について，当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものということができないとした本件審決の判断は誤りである。＼n・・・，特許請求の範囲が，特許法３６条６項１号に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。・・・オ 以上によると，上記ウのとおり，当業者が，ヒドロキシラジカル消去活性の大小や本願発明の抗酸化作用を有する組成物が強力なヒドロキシラジカル消去活性からなる抗酸化作用を有して種々の生活習慣病の予防に好適であること等を記載する本願明細書に接し，上記エの公知の知見をも加味すると，本件補正発明の組成物が，活性酸素によって誘発される生活習慣病の予＼防に対して効果を有することを認識することができるものであって，本件補正発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，その記載によって，生活習慣病などの疾患に対して有効である抗酸化物質を提供しようとする課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。カ この点に関し，本件審決は，本願明細書の発明の詳細な説明には，（活性酸素によって誘発される）生活習慣病（の予防）に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係（例えば，どの程度の抗酸化作用を有していれば，生活習慣病（の予＼防）に対する効果を有するとするのかなど）に係る記載又はそれらを示唆する記載はないと説示する。しかしながら，本願明細書には，本件補正発明の組成物が活性酸素によって誘発される生活習慣病の予防に対して効果を有することを当業者が認識することができる記載があることは上記のとおりであり，また，新請求項１には，どの程度の抗酸化作用を有していれば生活習慣病（の予＼防）に対する効果を有するかなどの生活習慣病の予防に対する効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係についてまで記載されておらず，このような対応関係について発明の詳細な説明中に記載されている必要があると解されるものでもない。＼n
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2010.01. 4
平成21(行ケ)10131 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年12月25日 知的財産高等裁判所
補正により追加された事項が当初明細書の範囲を超えるか否かが争われました。当時の特許法では、審査段階における補正が要件違反の場合は、出願日が繰り下がると規定されていました。知財高裁は、当初明細書の範囲内でないとした審決を取り消しました。
明細書の要旨の変更については，平成５年法律第２６号による改正前の特許法４１条に「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は，明細書の要旨を変更しないものとみなす。」と規定されていた。上記規定中，「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきところ，上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば，特段の事情がない限り，「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。そして，そのような「自明である技術的事項」には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ，その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当である。したがって，本件において，仮に，当初明細書等には，「押圧部材と装置本体との螺合されていない態様」あるいは「螺合以外の手段によって移動可能＼」とすることが直接表現されていなかったとしても，それが，出願時に当業者にとって自明である技術的事項であったならば，より具体的には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものであったならば，本件発明３を追加した本件補正は，要旨変更には該当しないというべきである。そこで，以下，本件補正が上記要件に該当するか否かを検討する。＼n・・・オ 以上のとおり，周知例１ないし４を考慮すれば，本件出願当時，「螺合以外 の手段によって移動可能」とすることが周知の技術的事項であったと認められる。
・・・
(3) 周知の技術的事項が，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものか否かについて
ア 前記１の段落【０００４】，【０００５】，【０００６】，【０００７】及び【００３２】の各記載によれば，当初明細書等から把握される本件発明の目的は，従来技術では位置決め部材が装置本体から外れてしまうことがあり，押圧部材が不用意に移動することがあったことを踏まえ，その課題を解決するために，所定の大きさ以下の力では押圧部材の移動を阻止する係止機構を設け，押圧部材が不用意に移動するのを阻止するものであることが認められる。これに対して，周知例１ないし４に示される，「押圧部材を螺合以外の手段によって移動可能＼」とする周知の技術的事項を，本件発明３の「押圧部材」に用いた場合には，押圧部材の移動手段について「螺合」以外の手段を含むものであるものの，上記の本件発明の目的を変更するものではなく，まして，その目的に反するものとも解されない。したがって，上記周知の技術的事項を本件発明３において用いることに障害はないというべきである。イ そこで，次に，本件発明３の蛇腹管用接続装置に，周知例１ないし４で示されるところの，「螺合」以外の押圧部材の移動手段を用いることが特別な工夫を要することなく当然にできるかどうかを検討する（なお，当事者は，本件補正が要旨変更に該当するか否かを判断するために，専ら本件発明３の発明特定事項である「係止機構」を周知例１ないし４に適用し得るか否かを問題としているが，前記(1) に示した要旨変更に関する判断基準からすれば，誤りである。）。前記(2) エのとおり，周知例４では，本件発明の押圧部材に相当する進退筒（６０）が，螺合以外の手段である「基端部方向への押し込み」によって軸方向に移動することが認められる。そして，本件発明３において，上記「基端部方向への押し込み」という手段によって押圧部材を移動することは，例えば，当初明細書等の図１において，装置本体２が押圧部材６と螺合している部分の螺合をなくすることで，特別な工夫を要することなく達成することができると認められる。(ｵ) このように，周知例１ないし４の螺合に代わる各手段によって，本件発明３の押圧部材を移動させることは，特別な工夫を要することなく当然にできるものであり，また，それら各手段は，本件発明の目的を変更するものでもないことが認められる。
ウ 前記ア及びイのとおり，本件発明３について，「螺合以外の手段によって移動可能」とすることが，明細書又は図面の記載からみて出願時に当業者にとって「自明である技術的事項」に当たるといえるから，本件補正は，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，「新たな技術的事項を導入しないもの」であると認められる。したがって，本件補正は，「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の補正と認めるのが相当である。＼n
明細書の要旨の変更については，平成５年法律第２６号による改正前の特許法４１条に「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は，明細書の要旨を変更しないものとみなす。」と規定されていた。上記規定中，「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきところ，上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば，特段の事情がない限り，「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。そして，そのような「自明である技術的事項」には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ，その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当である。したがって，本件において，仮に，当初明細書等には，「押圧部材と装置本体との螺合されていない態様」あるいは「螺合以外の手段によって移動可能＼」とすることが直接表現されていなかったとしても，それが，出願時に当業者にとって自明である技術的事項であったならば，より具体的には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものであったならば，本件発明３を追加した本件補正は，要旨変更には該当しないというべきである。そこで，以下，本件補正が上記要件に該当するか否かを検討する。＼n・・・オ 以上のとおり，周知例１ないし４を考慮すれば，本件出願当時，「螺合以外 の手段によって移動可能」とすることが周知の技術的事項であったと認められる。
・・・
(3) 周知の技術的事項が，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものか否かについて
ア 前記１の段落【０００４】，【０００５】，【０００６】，【０００７】及び【００３２】の各記載によれば，当初明細書等から把握される本件発明の目的は，従来技術では位置決め部材が装置本体から外れてしまうことがあり，押圧部材が不用意に移動することがあったことを踏まえ，その課題を解決するために，所定の大きさ以下の力では押圧部材の移動を阻止する係止機構を設け，押圧部材が不用意に移動するのを阻止するものであることが認められる。これに対して，周知例１ないし４に示される，「押圧部材を螺合以外の手段によって移動可能＼」とする周知の技術的事項を，本件発明３の「押圧部材」に用いた場合には，押圧部材の移動手段について「螺合」以外の手段を含むものであるものの，上記の本件発明の目的を変更するものではなく，まして，その目的に反するものとも解されない。したがって，上記周知の技術的事項を本件発明３において用いることに障害はないというべきである。イ そこで，次に，本件発明３の蛇腹管用接続装置に，周知例１ないし４で示されるところの，「螺合」以外の押圧部材の移動手段を用いることが特別な工夫を要することなく当然にできるかどうかを検討する（なお，当事者は，本件補正が要旨変更に該当するか否かを判断するために，専ら本件発明３の発明特定事項である「係止機構」を周知例１ないし４に適用し得るか否かを問題としているが，前記(1) に示した要旨変更に関する判断基準からすれば，誤りである。）。前記(2) エのとおり，周知例４では，本件発明の押圧部材に相当する進退筒（６０）が，螺合以外の手段である「基端部方向への押し込み」によって軸方向に移動することが認められる。そして，本件発明３において，上記「基端部方向への押し込み」という手段によって押圧部材を移動することは，例えば，当初明細書等の図１において，装置本体２が押圧部材６と螺合している部分の螺合をなくすることで，特別な工夫を要することなく達成することができると認められる。(ｵ) このように，周知例１ないし４の螺合に代わる各手段によって，本件発明３の押圧部材を移動させることは，特別な工夫を要することなく当然にできるものであり，また，それら各手段は，本件発明の目的を変更するものでもないことが認められる。
ウ 前記ア及びイのとおり，本件発明３について，「螺合以外の手段によって移動可能」とすることが，明細書又は図面の記載からみて出願時に当業者にとって「自明である技術的事項」に当たるといえるから，本件補正は，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，「新たな技術的事項を導入しないもの」であると認められる。したがって，本件補正は，「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の補正と認めるのが相当である。＼n
2009.11. 2
平成20(行ケ)10464 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年10月29日 知的財産高等裁判所
経過のうち問題となる部分のみ説明します。H20/10/24に無効審決がなされ、特許権者は本件取消訴訟を提起すると共に、クレームを減縮する訂正審判を別途請求しました（H21/2/24）。この訂正審判は、（H21/9/16）に確定しました。知財高裁は、クレーム減縮する訂正が確定したので、H20/10/24の無効審決を取り消しました。
「第1次無効審決に対して審取請求するとともに、第1次訂正審判を請求した第２次訂正は，請求項１に係る特許請求の範囲の記載を別紙１から別紙３のとおりとする訂正であって，その訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とすることは，明らかである（甲２１，２２，３０）。また，本件審決が対象とした，請求項１に係る特許請求の範囲の記載を別紙２のとおりとする発明と比較しても，第２次訂正は，打抜加工が可能であることを特許請求の範囲に記載することにより，成形加工及び打抜加工の両方を行うパンチプレス機に限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものといわざるを得ない。したがって，無効審決である本件審決の取消訴訟の係属中に本件特許権について特許請求の減縮を目的とする本件訂正審決が確定したのであるから，本件審決は，取り消されなければならない（最高裁平成７年（行ツ）第２０４号平成１１年３月９日第三小法廷判決・民集５３巻３号３０３頁）。」＼n
「第1次無効審決に対して審取請求するとともに、第1次訂正審判を請求した第２次訂正は，請求項１に係る特許請求の範囲の記載を別紙１から別紙３のとおりとする訂正であって，その訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とすることは，明らかである（甲２１，２２，３０）。また，本件審決が対象とした，請求項１に係る特許請求の範囲の記載を別紙２のとおりとする発明と比較しても，第２次訂正は，打抜加工が可能であることを特許請求の範囲に記載することにより，成形加工及び打抜加工の両方を行うパンチプレス機に限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものといわざるを得ない。したがって，無効審決である本件審決の取消訴訟の係属中に本件特許権について特許請求の減縮を目的とする本件訂正審決が確定したのであるから，本件審決は，取り消されなければならない（最高裁平成７年（行ツ）第２０４号平成１１年３月９日第三小法廷判決・民集５３巻３号３０３頁）。」＼n
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2009.10.22
平成19(ワ)3494 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年08月27日 東京地方裁判所
侵害訴訟で、除くクレームが新規事項かが争われました。
特許法１７条の２第３項は，第１項の規定により明細書等について補正をするときは，願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないと規定している。そして，「明細書等に記載した事項」とは，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有するもの（当業者）を基準として，明細書・特許請求の範囲・図面のすべての記載を総合して理解することができる技術的事項のことであり，補正が，上記のようにして導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は「明細書等に記載した事項の範囲内」であると解すべきである。したがって，特許請求の範囲の減縮を目的として特許請求の範囲に限定を付加する補正を行う場合，付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず，明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは，「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるというべきであり，このことは除くクレームを付加する補正においても妥当する。・・・別件特許は，球状活性炭に関し，本件特許とは異なり，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず，また，本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして，このＲ値の観点から球状活性炭を特定したものである。そうすると，球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において，そのＲ値が１．４以上であるときには，本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして，本件補正は，このＲ値が１．４以上である球状活性炭を特許請求の範囲から除くことを目的とするものであり，特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。・したがって，本件補正は，「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるので，特許法１７条の２第３項に違反するものではなく，本件特許は，無効とされるべきものとは認められない。なお，本件特許の審決取消請求訴訟において，同様の判断がされている（知的財産高等裁判所平成２１年３月３１日判決・甲７７）。」＼n
特許法１７条の２第３項は，第１項の規定により明細書等について補正をするときは，願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないと規定している。そして，「明細書等に記載した事項」とは，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有するもの（当業者）を基準として，明細書・特許請求の範囲・図面のすべての記載を総合して理解することができる技術的事項のことであり，補正が，上記のようにして導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は「明細書等に記載した事項の範囲内」であると解すべきである。したがって，特許請求の範囲の減縮を目的として特許請求の範囲に限定を付加する補正を行う場合，付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず，明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは，「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるというべきであり，このことは除くクレームを付加する補正においても妥当する。・・・別件特許は，球状活性炭に関し，本件特許とは異なり，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず，また，本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして，このＲ値の観点から球状活性炭を特定したものである。そうすると，球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において，そのＲ値が１．４以上であるときには，本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして，本件補正は，このＲ値が１．４以上である球状活性炭を特許請求の範囲から除くことを目的とするものであり，特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。・したがって，本件補正は，「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるので，特許法１７条の２第３項に違反するものではなく，本件特許は，無効とされるべきものとは認められない。なお，本件特許の審決取消請求訴訟において，同様の判断がされている（知的財産高等裁判所平成２１年３月３１日判決・甲７７）。」＼n
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2009.10. 3
平成20(行ケ)10420 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月30日 知的財産高等裁判所
補正された事項が新規事項であるとした審決を取り消しました。
上記の認定事実によれば，本件補正事項である「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」るとの事項が，本願当初明細書等の実施例１に開示されていることは明らかである。すなわち，実施例１では，原料マンガン化合物のＭＨ処理の段階において，マンガン化合物である二酸化マンガンには機械的な力（剪断応力と圧縮応力）と熱エネルギー（１００℃の熱の加熱）が加えられている。その後のスピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造において，マンガン化合物以外のリチウム化合物である水酸化リチウム一水和物が添加・混合され，混合後に４００〜５００℃の炉で大気中７時間熱処理が行われ，その後冷却された再度混合されて均一化された粉末が７５０℃の空気雰囲気下で２次熱処理を受けてリチウムマンガンスピネル粉末とされるが，その間は熱エネルギーが加えられるものの，リチウム化合物には機械的な力が同時に加えられるものではない。したがって，本件補正事項は，本願当初明細書等の実施例１に基づくものであるから，本願当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。また，本件補正により，本件補正前発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものということはできない。イ 被告は，本願当初明細書等の実施例１では，ＭＨ処理の対象にマンガン化合物以外にも水素イオン及びその他の揮発可能＼なイオンや結晶水を含み，これらがＭＨ処理を受けるから，マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えることは新規事項の追加に当たると主張する。しかし，被告の上記主張は失当である。すなわち，前記認定の本願当初明細書等の記載によれば，本願発明において，ＭＨ処理を実施する目的は，原料の２次粒子内部に存在する吸着水，結晶水，水素イオン及びその他の揮発可能なイオンを揮発させることにあり，当業者であれば，このような不純物の除去を当然の前提としていると解するのが相当である。そうすると，当業者は，本件補正における「マンガン化合物のみ」を，このような不純物をも含んだＭＨ処理前の「マンガン化合物のみ」との意味であると理解するといえる。」＼n
上記の認定事実によれば，本件補正事項である「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」るとの事項が，本願当初明細書等の実施例１に開示されていることは明らかである。すなわち，実施例１では，原料マンガン化合物のＭＨ処理の段階において，マンガン化合物である二酸化マンガンには機械的な力（剪断応力と圧縮応力）と熱エネルギー（１００℃の熱の加熱）が加えられている。その後のスピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造において，マンガン化合物以外のリチウム化合物である水酸化リチウム一水和物が添加・混合され，混合後に４００〜５００℃の炉で大気中７時間熱処理が行われ，その後冷却された再度混合されて均一化された粉末が７５０℃の空気雰囲気下で２次熱処理を受けてリチウムマンガンスピネル粉末とされるが，その間は熱エネルギーが加えられるものの，リチウム化合物には機械的な力が同時に加えられるものではない。したがって，本件補正事項は，本願当初明細書等の実施例１に基づくものであるから，本願当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。また，本件補正により，本件補正前発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものということはできない。イ 被告は，本願当初明細書等の実施例１では，ＭＨ処理の対象にマンガン化合物以外にも水素イオン及びその他の揮発可能＼なイオンや結晶水を含み，これらがＭＨ処理を受けるから，マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えることは新規事項の追加に当たると主張する。しかし，被告の上記主張は失当である。すなわち，前記認定の本願当初明細書等の記載によれば，本願発明において，ＭＨ処理を実施する目的は，原料の２次粒子内部に存在する吸着水，結晶水，水素イオン及びその他の揮発可能なイオンを揮発させることにあり，当業者であれば，このような不純物の除去を当然の前提としていると解するのが相当である。そうすると，当業者は，本件補正における「マンガン化合物のみ」を，このような不純物をも含んだＭＨ処理前の「マンガン化合物のみ」との意味であると理解するといえる。」＼n
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2009.09. 6
平成21(行ケ)10004 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月03日 知的財産高等裁判所
一部の請求項に関する訂正が訂正要件を満たしていないという理由で、全体として訂正は認めないとした判断が取り消されました。
昭和６２年法律第２７号による特許法の改正によりいわゆる改善多項制が，そして，平成５年法律第２６号による特許法の改正により無効審判における訂正請求の制度がそれぞれ導入され，特許無効審判の請求については，２以上の請求項に係るものについては請求項ごとにその請求をすることができ（特許法１２３条１項柱書き後段），請求項ごとに可分的な取扱いが認められているところ，特許無効審判の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，この請求項ごとに請求をすることができる特許無効審判請求に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることに照らすと，特許無効審判請求がされている請求項についての特許無効の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに個別に行うことが許容され，その許否も請求項ごとに個別に判断されることになる（前掲最高裁平成２０年７月１０日判決参照）。そして，特許無効審判の請求がされている請求項についての訂正請求は，請求書に請求人が記載する訂正の目的が，特許請求の範囲の減縮ではなく，明りょうでない記載の釈明であったとしても，その実質が，特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば，このような訂正請求をする特許権者は，請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることからして，請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものである。(2) これを本件についてみるに，特許無効審判請求に係る本件審判において，請求人である被告は，本件発明に係る特許請求の範囲の記載が不明確であるなどとの無効理由を主張したこと（甲２０），これに対し，被請求人である原告は，被告主張の無効理由を回避するために，特許無効審判における訂正の請求として，本件特許の請求項１ないし３，５，９ないし１３，１８，１９，２１ないし２５につき本件訂正請求を行ったこと（甲１８，２２）が認められ，本件訂正請求は，特許無効審判請求に対する防御手段としてされたものであることが明らかである。(3) そうすると，本件訂正請求は，請求項ごとに個別に行われたものであった以上，その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものといわなければならない。そして，本件訂正請求は，直接的には本件特許に係る請求項のうち１ないし３，５，９ないし１３，１８，１９，２１ないし２５の訂正を求めるものであるが，前記第２の２のとおり，本件特許は，請求項１ないし２６から成り，請求項２ないし２６はいずれも請求項１を直接的又は間接的に引用する従属項であるから，請求項１について訂正を求める本件訂正は，請求項１を介してその余の請求項２ないし２６についても訂正を求めるものと解さなければならない。しかるところ，本件審決は，本件訂正につき，請求項１９及び２３についてのみ判断をし，その訂正が求められないことをもって，他の請求項１ないし１８，２０ないし２２及び２４ないし２６に係る訂正の判断をしないまま，これらの請求項に係る訂正も認められないとしたものであるから，これらの請求項に係る各訂正事項につき判断をすることなく，本件発明１ないし１８，２０ないし２２及び２４ないし２６の各要旨認定をしてしまったものであって，この点において，本件審決には違法があることになる。(4) また，本件訂正のうち請求項１９についても，本件審決は，同請求項が直接的又は間接的に引用する請求項１ないし３，５，９ないし１３及び１８に係る各訂正事項につき判断をすることなく，本件発明１９の要旨認定をしてしまったものであって，この点において，本件審決には違法があることになる。」
昭和６２年法律第２７号による特許法の改正によりいわゆる改善多項制が，そして，平成５年法律第２６号による特許法の改正により無効審判における訂正請求の制度がそれぞれ導入され，特許無効審判の請求については，２以上の請求項に係るものについては請求項ごとにその請求をすることができ（特許法１２３条１項柱書き後段），請求項ごとに可分的な取扱いが認められているところ，特許無効審判の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，この請求項ごとに請求をすることができる特許無効審判請求に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることに照らすと，特許無効審判請求がされている請求項についての特許無効の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに個別に行うことが許容され，その許否も請求項ごとに個別に判断されることになる（前掲最高裁平成２０年７月１０日判決参照）。そして，特許無効審判の請求がされている請求項についての訂正請求は，請求書に請求人が記載する訂正の目的が，特許請求の範囲の減縮ではなく，明りょうでない記載の釈明であったとしても，その実質が，特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば，このような訂正請求をする特許権者は，請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることからして，請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものである。(2) これを本件についてみるに，特許無効審判請求に係る本件審判において，請求人である被告は，本件発明に係る特許請求の範囲の記載が不明確であるなどとの無効理由を主張したこと（甲２０），これに対し，被請求人である原告は，被告主張の無効理由を回避するために，特許無効審判における訂正の請求として，本件特許の請求項１ないし３，５，９ないし１３，１８，１９，２１ないし２５につき本件訂正請求を行ったこと（甲１８，２２）が認められ，本件訂正請求は，特許無効審判請求に対する防御手段としてされたものであることが明らかである。(3) そうすると，本件訂正請求は，請求項ごとに個別に行われたものであった以上，その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものといわなければならない。そして，本件訂正請求は，直接的には本件特許に係る請求項のうち１ないし３，５，９ないし１３，１８，１９，２１ないし２５の訂正を求めるものであるが，前記第２の２のとおり，本件特許は，請求項１ないし２６から成り，請求項２ないし２６はいずれも請求項１を直接的又は間接的に引用する従属項であるから，請求項１について訂正を求める本件訂正は，請求項１を介してその余の請求項２ないし２６についても訂正を求めるものと解さなければならない。しかるところ，本件審決は，本件訂正につき，請求項１９及び２３についてのみ判断をし，その訂正が求められないことをもって，他の請求項１ないし１８，２０ないし２２及び２４ないし２６に係る訂正の判断をしないまま，これらの請求項に係る訂正も認められないとしたものであるから，これらの請求項に係る各訂正事項につき判断をすることなく，本件発明１ないし１８，２０ないし２２及び２４ないし２６の各要旨認定をしてしまったものであって，この点において，本件審決には違法があることになる。(4) また，本件訂正のうち請求項１９についても，本件審決は，同請求項が直接的又は間接的に引用する請求項１ないし３，５，９ないし１３及び１８に係る各訂正事項につき判断をすることなく，本件発明１９の要旨認定をしてしまったものであって，この点において，本件審決には違法があることになる。」
2009.08.21
平成20(行ケ)10432 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年08月20日 知的財産高等裁判所
補正要件（限定的減縮）違反として補正前のクレームについて拒絶審決がなされました。裁判所は、かかる補正要件違反の判断は誤りであるとして、拒絶審決を取り消しました。
「本件審決は，本件補正のうち特許請求の範囲の補正部分について，「補正後の特許請求の範囲には，各新請求項の記載からして，自動装着機の作動方法，自動装着機，及びシステムに係る発明が記載され，新請求項５及び新請求項６に係る発明は，前記自動装着機に係るものと認められる。一方，補正前の特許請求の範囲にも，各旧請求項の記載からして，自動装着機の作動方法，自動装着機，自動装着機用の交換可能なコンポーネント，及びシステムに係る発明が記載され，旧請求項５に係る発明のみが，前記自動装着機に係るものと認められる。そこで，検討すると，補正事項ａ（判決注：特許請求の範囲の補正部分）は，自動装着機に係る発明が記載されていた請求項の数を，旧請求項５の１つから，新請求項５及び新請求項６の２つとするもので，請求項の数を増やすものといえ，このような補正は，請求項の削除，限定的減縮，誤記の訂正又は明りようでない記載の釈明のいずれかを目的にしているということはできない。」として，本件補正を却下する決定をした。これに対して，原告は，本件補正の請求項の対応関係をみると，旧請求項５が新請求項５，旧請求項７が新請求項６と対応することが明らかであって，本件審決のいうように請求項の数を増やすものではなく，当該補正に係る部分は，法１７条の２第４項２号にいう「特許請求の範囲の減縮」を目的とする場合に該当するから，当該部分がその場合に該当しないとて本件補正を却下した本件審決は誤りであると主張する。以上，要するに，本件審決は，本件補正が自動装着機の発明についての旧請求項５を同じく自動装着機についての新請求項５及び６とするものであることを前提としているのに対して，原告は，新請求項６は，旧請求項５を補正したものではなく，旧請求項７を補正したものであると主張していて，ここに本件補正についてのとらえ方の相違がある。そうすると，仮に，本件補正に係る新請求項６が，原告の主張するとおり，旧請求項７を補正したものであれば，旧請求項７と新請求項６との対応関係を前提に，その補正が法１７条の２第４項各号（本件では，原告が主張している同項２号）を充足するか否かを判断することが求められることになるから，本件補正を却下するに当たっても，これを前提として判断される必要があるところ，本件審決は，原告の主張するような請求項の対応関係を前提とする補正について判断を示していないことは明らかであるから，本件補正を却下した本件審決は，その前提を誤った違法なものということになる。・・・上記記載から本件補正の内容についてみると，補正前には，「交換可能＼＼なコンポーネント（３，５，１７）」とされていたものが，本件補正に係る手続補正書においては，「装着ヘッド（５）」に改められていることが明らかである。その結果として，旧請求項の「交換可能なコンポーネント」の記載が新請求項の「装着ヘッド」の記載に補正されているものと容易に理解することができる。また，それは「交換可能＼＼なコンポーネントは，装着ヘッドとして構成されていることを特徴とする交換可能＼＼なコンポーネント」として記載されていた旧請求項８が，本件補正に係る新請求項中において当該事項を発明特定事項として加える必要がなく，本件補正に際して削除された理由であると認められるのである。また，旧請求項６は，「幾何学的特性データに対する所属の記憶装置」であることを特定事項としていたが，当該事項は，新請求項の記載中にこれを見出すことができない。ここに，前記認定のとおり，旧請求項６が本件補正に際して削除された理由もある。さらに，新請求項５についてみると，上記のほか，旧請求項５の「定置の基準点」を「定置の基準点としての一つの保持装置（４）」とし，同「求められた」を「，自動装着機（７）内へのマウント前に求められた」とし，同「幾何学的特性データ」を「他の保持装置（４）の幾何学的特性データ」とするとともに，「結合された記憶装置（１５，１６，１８）」を「割り当てられた記憶装置（１５）」としたものであると理解することができる。また，旧請求項７の発明特定事項である「記憶装置（１５，１６，１８）は，無接触式に書き込み可能及び，読出し可能＼＼なメモリとして構成され」ることは，新請求項６に含まれている。ウそうすると，本件補正は，その内容からみても，旧請求項６及び８を削除し，旧請求項７を新請求項６に補正したものと解するほかない。」
「本件審決は，本件補正のうち特許請求の範囲の補正部分について，「補正後の特許請求の範囲には，各新請求項の記載からして，自動装着機の作動方法，自動装着機，及びシステムに係る発明が記載され，新請求項５及び新請求項６に係る発明は，前記自動装着機に係るものと認められる。一方，補正前の特許請求の範囲にも，各旧請求項の記載からして，自動装着機の作動方法，自動装着機，自動装着機用の交換可能なコンポーネント，及びシステムに係る発明が記載され，旧請求項５に係る発明のみが，前記自動装着機に係るものと認められる。そこで，検討すると，補正事項ａ（判決注：特許請求の範囲の補正部分）は，自動装着機に係る発明が記載されていた請求項の数を，旧請求項５の１つから，新請求項５及び新請求項６の２つとするもので，請求項の数を増やすものといえ，このような補正は，請求項の削除，限定的減縮，誤記の訂正又は明りようでない記載の釈明のいずれかを目的にしているということはできない。」として，本件補正を却下する決定をした。これに対して，原告は，本件補正の請求項の対応関係をみると，旧請求項５が新請求項５，旧請求項７が新請求項６と対応することが明らかであって，本件審決のいうように請求項の数を増やすものではなく，当該補正に係る部分は，法１７条の２第４項２号にいう「特許請求の範囲の減縮」を目的とする場合に該当するから，当該部分がその場合に該当しないとて本件補正を却下した本件審決は誤りであると主張する。以上，要するに，本件審決は，本件補正が自動装着機の発明についての旧請求項５を同じく自動装着機についての新請求項５及び６とするものであることを前提としているのに対して，原告は，新請求項６は，旧請求項５を補正したものではなく，旧請求項７を補正したものであると主張していて，ここに本件補正についてのとらえ方の相違がある。そうすると，仮に，本件補正に係る新請求項６が，原告の主張するとおり，旧請求項７を補正したものであれば，旧請求項７と新請求項６との対応関係を前提に，その補正が法１７条の２第４項各号（本件では，原告が主張している同項２号）を充足するか否かを判断することが求められることになるから，本件補正を却下するに当たっても，これを前提として判断される必要があるところ，本件審決は，原告の主張するような請求項の対応関係を前提とする補正について判断を示していないことは明らかであるから，本件補正を却下した本件審決は，その前提を誤った違法なものということになる。・・・上記記載から本件補正の内容についてみると，補正前には，「交換可能＼＼なコンポーネント（３，５，１７）」とされていたものが，本件補正に係る手続補正書においては，「装着ヘッド（５）」に改められていることが明らかである。その結果として，旧請求項の「交換可能なコンポーネント」の記載が新請求項の「装着ヘッド」の記載に補正されているものと容易に理解することができる。また，それは「交換可能＼＼なコンポーネントは，装着ヘッドとして構成されていることを特徴とする交換可能＼＼なコンポーネント」として記載されていた旧請求項８が，本件補正に係る新請求項中において当該事項を発明特定事項として加える必要がなく，本件補正に際して削除された理由であると認められるのである。また，旧請求項６は，「幾何学的特性データに対する所属の記憶装置」であることを特定事項としていたが，当該事項は，新請求項の記載中にこれを見出すことができない。ここに，前記認定のとおり，旧請求項６が本件補正に際して削除された理由もある。さらに，新請求項５についてみると，上記のほか，旧請求項５の「定置の基準点」を「定置の基準点としての一つの保持装置（４）」とし，同「求められた」を「，自動装着機（７）内へのマウント前に求められた」とし，同「幾何学的特性データ」を「他の保持装置（４）の幾何学的特性データ」とするとともに，「結合された記憶装置（１５，１６，１８）」を「割り当てられた記憶装置（１５）」としたものであると理解することができる。また，旧請求項７の発明特定事項である「記憶装置（１５，１６，１８）は，無接触式に書き込み可能及び，読出し可能＼＼なメモリとして構成され」ることは，新請求項６に含まれている。ウそうすると，本件補正は，その内容からみても，旧請求項６及び８を削除し，旧請求項７を新請求項６に補正したものと解するほかない。」
2009.07.30
◆平成20(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年07月29日 知的財産高等裁判所
進歩性なしとした無効審決に対して、i)手続き違背、ii)新規事項ではない、iii)実施可能要件違反なし等を理由として審決が取り消されました。
「審判手続等の経緯のアないしウによれば，請求項２に係る特許発明について，請求人（被告）から，甲１を引用例とした進歩性欠如を理由による無効審判が請求され，その後，請求人（被告）により，口頭審理手続において甲６を主引用例とした無効理由が主張された。これに対して，審決は，甲１及び甲６に基づいて進歩性を欠くとの理由により無効とすべきであると判断した。そうすると，審決の判断の基礎となった無効理由について，被請求人である原告には，意見を申し述べる機会（特許法１３４条２項，１５３条２項）及び訂正請求をする機会（同法１３４条の２第１項）が付与されていなかったものというべきである。」
「上記によれば，メインＣＰＵ３１が実行した内部抽選処理の結果に基づいて内部抽選データＩＳＤの当選フラグがセットされ，また，サブＣＰＵ５５に開始情報Ａが入力されてから停止操作情報Ｂが入力されるまでの期間Ｔ１（すなわち，メインリールの回転中の期間）において，第１処理を選択するか第２処理を選択するかを，サブＣＰＵ５５が制御プログラムに従って決定することが記載されているということができる。また，このサブＣＰＵ５５が第１処理を選択するか第２処理を選択するかを決定する処理の例示として，メインＣＰＵ３１から送信される内部抽選データＩＳＤに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第２処理を選択して実行してもよいことが記載されているということができる。イそして，「メインＣＰＵ３１が実行した内部抽選処理の結果に基づいて当選フラグがセットされた内部抽選データＩＳＤ」が「抽選手段の抽選結果」に相当するといえることに照らせば，本件特許明細書（甲１８，段落【０２１６】）の「内部抽選データＩＳＤに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第２処理を選択して実行してもよい」との記載部分に，「抽選手段の抽選結果に基づいて第２処理を選択的に実行する」との事項が明確に示されていると解される。そして，本件特許明細書（甲１８）には，第１処理を選択して実行することを妨げる記載はないのであるから，「第２処理を選択して実行してもよい」との記載部分を見た当業者は，第１処理の選択と第２処理の選択を決定する処理に関して，「第１処理を選択して実行してもよい」と理解するのが自然である。そうすると，「抽選手段の抽選結果基づいて第１処理を選択的に実行する」ことが，本件特許明細書（甲１８）に，実質的に記載されているということができる。」
「特許法３６条４項は，「発明の詳細な説明の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と定め，同条同項１号において，「一経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。そして，上記の「経済産業省令」に当たる特許法施行規則２４条の２は，「特許法第三十＼六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定めている。特許法３６条４項１号において，「通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」（いわゆる「実施可能＼要件」）を規定した趣旨は，通常の知識を有する者（当業者）がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したといえない発明に対して，独占権を付与することになるならば，発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるからである。ところで，そのような，いわゆる実施可能＼要件を定めた特許法３６条４項１号の下において，特許法施行規則２４条の２が，（明細書には）「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは，特許法が，いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を，実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば，特許法施行規則２４条の２の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は，実施可能＼要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって，実施可能要件と別個の独立した要件として，形式的に解釈適用されるべきではない。」
「審判手続等の経緯のアないしウによれば，請求項２に係る特許発明について，請求人（被告）から，甲１を引用例とした進歩性欠如を理由による無効審判が請求され，その後，請求人（被告）により，口頭審理手続において甲６を主引用例とした無効理由が主張された。これに対して，審決は，甲１及び甲６に基づいて進歩性を欠くとの理由により無効とすべきであると判断した。そうすると，審決の判断の基礎となった無効理由について，被請求人である原告には，意見を申し述べる機会（特許法１３４条２項，１５３条２項）及び訂正請求をする機会（同法１３４条の２第１項）が付与されていなかったものというべきである。」
「上記によれば，メインＣＰＵ３１が実行した内部抽選処理の結果に基づいて内部抽選データＩＳＤの当選フラグがセットされ，また，サブＣＰＵ５５に開始情報Ａが入力されてから停止操作情報Ｂが入力されるまでの期間Ｔ１（すなわち，メインリールの回転中の期間）において，第１処理を選択するか第２処理を選択するかを，サブＣＰＵ５５が制御プログラムに従って決定することが記載されているということができる。また，このサブＣＰＵ５５が第１処理を選択するか第２処理を選択するかを決定する処理の例示として，メインＣＰＵ３１から送信される内部抽選データＩＳＤに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第２処理を選択して実行してもよいことが記載されているということができる。イそして，「メインＣＰＵ３１が実行した内部抽選処理の結果に基づいて当選フラグがセットされた内部抽選データＩＳＤ」が「抽選手段の抽選結果」に相当するといえることに照らせば，本件特許明細書（甲１８，段落【０２１６】）の「内部抽選データＩＳＤに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第２処理を選択して実行してもよい」との記載部分に，「抽選手段の抽選結果に基づいて第２処理を選択的に実行する」との事項が明確に示されていると解される。そして，本件特許明細書（甲１８）には，第１処理を選択して実行することを妨げる記載はないのであるから，「第２処理を選択して実行してもよい」との記載部分を見た当業者は，第１処理の選択と第２処理の選択を決定する処理に関して，「第１処理を選択して実行してもよい」と理解するのが自然である。そうすると，「抽選手段の抽選結果基づいて第１処理を選択的に実行する」ことが，本件特許明細書（甲１８）に，実質的に記載されているということができる。」
「特許法３６条４項は，「発明の詳細な説明の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と定め，同条同項１号において，「一経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。そして，上記の「経済産業省令」に当たる特許法施行規則２４条の２は，「特許法第三十＼六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定めている。特許法３６条４項１号において，「通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」（いわゆる「実施可能＼要件」）を規定した趣旨は，通常の知識を有する者（当業者）がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したといえない発明に対して，独占権を付与することになるならば，発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるからである。ところで，そのような，いわゆる実施可能＼要件を定めた特許法３６条４項１号の下において，特許法施行規則２４条の２が，（明細書には）「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは，特許法が，いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を，実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば，特許法施行規則２４条の２の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は，実施可能＼要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって，実施可能要件と別個の独立した要件として，形式的に解釈適用されるべきではない。」
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2009.05.28
◆平成20(行ケ)10394 特許権 行政訴訟 平成21年05月26日 知的財産高等裁判所
不明瞭な記載の釈明、および限定的減縮違反については取り消したものの、独立特許要件違反は存在するとして、拒絶審決が維持されました。
「・・・本件補正前の特許請求の範囲の請求項２の記載は，前記したとおりであって，同記載において，押しピンについては，「…構造である押しピンを内部に収容しうる…」，「…により押しピンを押圧する…」と記載されているにとどまることから，本件審決が判断し，また，被告も主張するように，押しピンは，本願発明２における発明の対象ではなく，発明の対象であるカートリッシが備える構＼成の１つとして記載されているにすぎないと理解する余地もないわけではない。他方，請求項２の記載において，押しピンは「筒状部と，筒状部に収容された弾性部材及びピン部とを有し，非使用時にピン部は弾性部材によって筒状部内に収容され，使用時に筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押圧され，下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する構造である」ことが特定されており，本願発明２は，このような押しピンと，「筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押しピンを押圧する押圧部」を有するものであることによって特定されるカートリッジとによって構＼成されるものであると理解する余地もないわけではない。そして，そのような理解を前提にすると，本件補正前の請求項２は，これとは反対に，押しピンを発明の対象とせず，その対象であることが記載上明らかなカートリッジの備える構成の１つとして記載されているにすぎないと理解されなくもない記載となっていたということができるのであって，その意味で，当該記載は法１７条の２第４項にいう「明りようでない記載」に当たるといわなければならない。・・・これに対し，補正事項２は，本件補正前の請求項２における「押しピンを内部に収納しうる空洞部と」及び「押しピンのカートリッジ。」の記載を，補正後の請求項１においては，「押しピンと，該押しピンを内部に…収納しうる空洞部と」及び「押しピンおよびそのカートリッジ。」の記載に改めるものであり，その記載内容から，本願発明２が「カートリッジ」だけでなく，「押しピン」も発明の対象とするものであることを明示しようとするものであることが明らかである。そして，上記(ア)のとおり，本件補正前の請求項２の記載からは，「押しピン」と「カートリッジ」と，その両者を本願発明２の対象とするものであったと解することが可能であったところ，その反面，「押しピン」を当該発明の対象とするものではなく，「カートリッジ」のみを対象とするものであったと解する余地もないわけではなく，明りょうでない記載といわざるを得ないものであったのであるから，補正事項２は正にその明りょうでない記載を釈明するものであるということができる。実際，補正事項２による補正前後の記載を比較してみれば，本件補正前の請求項２のように，本願発明２の対象である「押しピン」がもう１つの発明の対象である「カートリッジ」が備える構＼成の１つにとどまるかのように記載されていることを前提として，両者の構造を認識し，これらを対比して両者が発明の対象であると理解する場合に比較して，本件補正後の請求項２の記載のように「押しピン」と「カートリッジ」とを並列的に記載したほうが，その趣旨がより明りょうとなっているということができる。この点について，被告は，本件審決の判断と同様に，本件補正前の請求項２に係る発明が「カートリッジ」の発明であって，「押しピン」の発明ではないなどとるる主張するが，本件補正前の請求項２が「カートリッジ」のみを対象とする発明として明りょうに記載されていた場合であれば格別，既に説示したとおり，当該記載が「明りようでない記載」であった以上，被告の主張を採用することはできない。・・・法１７条の２第４項４号は，「明りようでない記載の釈明」として補正が許されるのは，「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る」と規定するところ，被告は，本件においては，「押しピンのカートリッジ」が「明りようでない」との拒絶の理由は示されていないから，補正事項２は「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」ではないと主張するので，この点についても検討する。甲１１によると，平成１８年３月２２日付け拒絶査定には，本件特許出願は平成１７年８月２２日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶されるべきことが記載されていることが認められ，甲７によると，平成１７年８月２２日付け拒絶理由通知書には，拒絶の理由として，請求項１及び同２に係る発明（本願発明１及び同２）が特許法２９条１項３号又は同条２項の規定により特許を受けることができない旨記載されるとともに，請求項２に係る発明（本願発明２）については，引用発明１の画鋲刺入装置において，引用発明２の画鋲を収容することによって，本願発明２のように構＼成することは容易である旨記載されていることが認められる。これに対し，補正事項２は，前記認定の経緯からして，本願発明２が「押しピン」と「カートリッジ」と，その両者を当該発明の対象とするものであることを明示することにより，上記拒絶理由通知書において指摘された本願発明２に係る拒絶の理由を回避しようとするものであると認められるから，補正事項２が「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」であるということが妨げられるものではなく，被告の主張を採用することはできない。・・・原告は，補正事項３に係る補正が本願発明２の「押しピン」を限定する補正であるとして，この補正が法１７条の２第４項２号にいう「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではないとした本件審決の判断に誤りがあると主張するので，以下，検討する。・・・これに対し，補正事項３は，補正前の請求項２においては，「押しピン」の構造が「使用時に…下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する」と記載されていたところ，補正後の請求項１においては，その構＼造に「使用しないときには手でどの部分に触れてもピン部が動くことはなく，」という限定を付加して記載されているのであって，その記載内容を比較すると，本願発明２における「押しピン」の構造に上記限定を付加するものであると認められる。そして，本願発明２の「押しピン」が特定の構＼造を有するものであることは前記で説示したところであるから，このような「押しピン」に上記限定が加えられることにより，使用しないときに手でいずれかの部分を触れればピン部が動く可能性があった本件補正前の「押しピン」が，本件補正後においては「使用しないときには手でどの部分に触れてもピン部が動くことはな（い）」ものに限定されたということができ，本願発明２においては，「押しピン」も当該発明の対象となるものであることも前記ア(ア)で説示したとおりであるから，その構成が限定されることによって，特許請求の範囲は減縮されるものと認めることができる。この点について，被告は，本願明細書の発明の詳細な説明に「使用しない時には…手にとってどの部分に触れてもピン部３が動くことはない」（段落【０００６】）との記載があることから，本件補正前の請求項２に記載されていた「押しピン」はそのようなもの（補正事項３による補正後のもの）と理解されるから，補正事項３は本願発明２の「押しピン」を具体的に限定するものではないと主張するが，本件補正前の請求項２には，「押しピン」が「使用しないときには手でどの部分に触れてもピン部が動くことはな（い）」ものであることを示す記載は存在しないから，被告の主張は失当である。なお，被告は，本願発明２の対象は「カートリッジ」のみであって，「押しピン」それ自体は本願発明２の対象ではないから，「押しピン」の構＼造に上記制限が加えられたとしても，特許請求の範囲の減縮にはならないとも主張するが，「押しピン」も「カートリッジ」と並んで本願発明２の対象となることは前記アで説示したとおりであるから，この点に関する被告の主張は，その前提において，失当といわなければならない。」
「・・・本件補正前の特許請求の範囲の請求項２の記載は，前記したとおりであって，同記載において，押しピンについては，「…構造である押しピンを内部に収容しうる…」，「…により押しピンを押圧する…」と記載されているにとどまることから，本件審決が判断し，また，被告も主張するように，押しピンは，本願発明２における発明の対象ではなく，発明の対象であるカートリッシが備える構＼成の１つとして記載されているにすぎないと理解する余地もないわけではない。他方，請求項２の記載において，押しピンは「筒状部と，筒状部に収容された弾性部材及びピン部とを有し，非使用時にピン部は弾性部材によって筒状部内に収容され，使用時に筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押圧され，下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する構造である」ことが特定されており，本願発明２は，このような押しピンと，「筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押しピンを押圧する押圧部」を有するものであることによって特定されるカートリッジとによって構＼成されるものであると理解する余地もないわけではない。そして，そのような理解を前提にすると，本件補正前の請求項２は，これとは反対に，押しピンを発明の対象とせず，その対象であることが記載上明らかなカートリッジの備える構成の１つとして記載されているにすぎないと理解されなくもない記載となっていたということができるのであって，その意味で，当該記載は法１７条の２第４項にいう「明りようでない記載」に当たるといわなければならない。・・・これに対し，補正事項２は，本件補正前の請求項２における「押しピンを内部に収納しうる空洞部と」及び「押しピンのカートリッジ。」の記載を，補正後の請求項１においては，「押しピンと，該押しピンを内部に…収納しうる空洞部と」及び「押しピンおよびそのカートリッジ。」の記載に改めるものであり，その記載内容から，本願発明２が「カートリッジ」だけでなく，「押しピン」も発明の対象とするものであることを明示しようとするものであることが明らかである。そして，上記(ア)のとおり，本件補正前の請求項２の記載からは，「押しピン」と「カートリッジ」と，その両者を本願発明２の対象とするものであったと解することが可能であったところ，その反面，「押しピン」を当該発明の対象とするものではなく，「カートリッジ」のみを対象とするものであったと解する余地もないわけではなく，明りょうでない記載といわざるを得ないものであったのであるから，補正事項２は正にその明りょうでない記載を釈明するものであるということができる。実際，補正事項２による補正前後の記載を比較してみれば，本件補正前の請求項２のように，本願発明２の対象である「押しピン」がもう１つの発明の対象である「カートリッジ」が備える構＼成の１つにとどまるかのように記載されていることを前提として，両者の構造を認識し，これらを対比して両者が発明の対象であると理解する場合に比較して，本件補正後の請求項２の記載のように「押しピン」と「カートリッジ」とを並列的に記載したほうが，その趣旨がより明りょうとなっているということができる。この点について，被告は，本件審決の判断と同様に，本件補正前の請求項２に係る発明が「カートリッジ」の発明であって，「押しピン」の発明ではないなどとるる主張するが，本件補正前の請求項２が「カートリッジ」のみを対象とする発明として明りょうに記載されていた場合であれば格別，既に説示したとおり，当該記載が「明りようでない記載」であった以上，被告の主張を採用することはできない。・・・法１７条の２第４項４号は，「明りようでない記載の釈明」として補正が許されるのは，「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る」と規定するところ，被告は，本件においては，「押しピンのカートリッジ」が「明りようでない」との拒絶の理由は示されていないから，補正事項２は「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」ではないと主張するので，この点についても検討する。甲１１によると，平成１８年３月２２日付け拒絶査定には，本件特許出願は平成１７年８月２２日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶されるべきことが記載されていることが認められ，甲７によると，平成１７年８月２２日付け拒絶理由通知書には，拒絶の理由として，請求項１及び同２に係る発明（本願発明１及び同２）が特許法２９条１項３号又は同条２項の規定により特許を受けることができない旨記載されるとともに，請求項２に係る発明（本願発明２）については，引用発明１の画鋲刺入装置において，引用発明２の画鋲を収容することによって，本願発明２のように構＼成することは容易である旨記載されていることが認められる。これに対し，補正事項２は，前記認定の経緯からして，本願発明２が「押しピン」と「カートリッジ」と，その両者を当該発明の対象とするものであることを明示することにより，上記拒絶理由通知書において指摘された本願発明２に係る拒絶の理由を回避しようとするものであると認められるから，補正事項２が「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」であるということが妨げられるものではなく，被告の主張を採用することはできない。・・・原告は，補正事項３に係る補正が本願発明２の「押しピン」を限定する補正であるとして，この補正が法１７条の２第４項２号にいう「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものではないとした本件審決の判断に誤りがあると主張するので，以下，検討する。・・・これに対し，補正事項３は，補正前の請求項２においては，「押しピン」の構造が「使用時に…下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する」と記載されていたところ，補正後の請求項１においては，その構＼造に「使用しないときには手でどの部分に触れてもピン部が動くことはなく，」という限定を付加して記載されているのであって，その記載内容を比較すると，本願発明２における「押しピン」の構造に上記限定を付加するものであると認められる。そして，本願発明２の「押しピン」が特定の構＼造を有するものであることは前記で説示したところであるから，このような「押しピン」に上記限定が加えられることにより，使用しないときに手でいずれかの部分を触れればピン部が動く可能性があった本件補正前の「押しピン」が，本件補正後においては「使用しないときには手でどの部分に触れてもピン部が動くことはな（い）」ものに限定されたということができ，本願発明２においては，「押しピン」も当該発明の対象となるものであることも前記ア(ア)で説示したとおりであるから，その構成が限定されることによって，特許請求の範囲は減縮されるものと認めることができる。この点について，被告は，本願明細書の発明の詳細な説明に「使用しない時には…手にとってどの部分に触れてもピン部３が動くことはない」（段落【０００６】）との記載があることから，本件補正前の請求項２に記載されていた「押しピン」はそのようなもの（補正事項３による補正後のもの）と理解されるから，補正事項３は本願発明２の「押しピン」を具体的に限定するものではないと主張するが，本件補正前の請求項２には，「押しピン」が「使用しないときには手でどの部分に触れてもピン部が動くことはな（い）」ものであることを示す記載は存在しないから，被告の主張は失当である。なお，被告は，本願発明２の対象は「カートリッジ」のみであって，「押しピン」それ自体は本願発明２の対象ではないから，「押しピン」の構＼造に上記制限が加えられたとしても，特許請求の範囲の減縮にはならないとも主張するが，「押しピン」も「カートリッジ」と並んで本願発明２の対象となることは前記アで説示したとおりであるから，この点に関する被告の主張は，その前提において，失当といわなければならない。」
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2009.04. 3
◆平成20(行ケ)10358 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月31日 知的財産高等裁判所
除くクレームについて新規事項か否かが争われました。先の大合議判決と同様の考え方が示されました。
「本件補正は，上記アのとおり，球状活性炭につき，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°，２４°，３５°における回折強度の比（Ｒ値）が１．４以上であるものを除くとするものである。一方，前記記載のとおり，本件当初明細書に記載された発明は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，熱硬化性樹脂，実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い，これにより，ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて，有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものである。そして，上記(3)ウのとおり，別件特許は，球状活性炭からなる経口投与剤につき，その細孔構造に注目して，直径，比表＼面積のほか，最も優れた選択吸着性を示すＸ線回折強度を示す回折角の観点からこれをＲ値として規定し，このＲ値が１．４以上であることを特徴としたものである。別件特許は，球状活性炭に関し，本件特許とは異なりフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず，また本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして，このＲ値の観点から球状活性炭を特定したものである。そうすると，球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において，そのＲ値が１．４以上であるときには，本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして，本件補正は，このＲ値が１．４以上である球状活性炭を特許請求の範囲の記載から除くことを目的とするものであるところ，上記本件当初明細書の記載内容によれば，本件補正は，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。そうすると，本件補正は，特許法１７条の２第３項に違反するものではないから，補正要件違反の無効理由は認められない。」 同一特許に関する別の審取です。同様の判断をしています。
◆平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月31日 知的財産高等裁判所
◆平成20(行ケ)10358 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月31日 知的財産高等裁判所
「本件補正は，上記アのとおり，球状活性炭につき，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°，２４°，３５°における回折強度の比（Ｒ値）が１．４以上であるものを除くとするものである。一方，前記記載のとおり，本件当初明細書に記載された発明は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，熱硬化性樹脂，実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い，これにより，ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて，有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものである。そして，上記(3)ウのとおり，別件特許は，球状活性炭からなる経口投与剤につき，その細孔構造に注目して，直径，比表＼面積のほか，最も優れた選択吸着性を示すＸ線回折強度を示す回折角の観点からこれをＲ値として規定し，このＲ値が１．４以上であることを特徴としたものである。別件特許は，球状活性炭に関し，本件特許とは異なりフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず，また本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして，このＲ値の観点から球状活性炭を特定したものである。そうすると，球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において，そのＲ値が１．４以上であるときには，本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして，本件補正は，このＲ値が１．４以上である球状活性炭を特許請求の範囲の記載から除くことを目的とするものであるところ，上記本件当初明細書の記載内容によれば，本件補正は，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。そうすると，本件補正は，特許法１７条の２第３項に違反するものではないから，補正要件違反の無効理由は認められない。」 同一特許に関する別の審取です。同様の判断をしています。
◆平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月31日 知的財産高等裁判所
◆平成20(行ケ)10358 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月31日 知的財産高等裁判所
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2009.03.30
◆平成20(行ケ)10159 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月26日 知的財産高等裁判所
要旨変更に基づく出願日繰り下げがあるのか（旧特４０条）について争われました。裁判所は要旨変更ではないとした審決を維持しました。
「上記記載によると，本件当初明細書には，本件特許出願に係る発明の実施例として，アナログ信号である音声による交通情報をデジタル信号に変換したものをアンテナから受信し，これをアナログ信号に変換して音声による交通情報としてスピーカから出力する構成が記載されていると認められる。(3) 上記(2)において，アナログ信号に変換される信号は，音声による交通情報信号がデジタル信号化されたものであるが，上記(1)及び(2)のとおり，本件当初明細書において「交通情報」とされるものには，画面上に表示される渋滞情報のようなものも含まれ，文字信号のような音声以外のデジタル信号による交通情報を変換して音声信号とする技術は本件特許出願前において周知であったと認められることも考慮すると，本件当初明細書に接した当業者は，本件当初明細書にいう「交通情報」には音声信号以外の信号によるものが含まれると理解するものというべきであり，上記の実施例の記載における「交通情報」が「音声による交通情報」であるからといって，本件当初明細書において開示された技術的事項を実施例の記載に限定して解すべきものではない。(4) なお，原告は，「音声信号以外の信号形態（例えば文字列信号）において受信した信号を音声化するためには，音声合成装置を備え，受信信号をその装置を介して音声化することが必須となることは当業者にとって技術常識であるところ，本件当初明細書においては，上記のとおり，ディジタル音声信号の復調，抽出及びＤ／Ａ変換により音声報知する態様のみを記載しており，音声合成装置を配置することなどは全く記載も示唆もされていない」とも主張するが，上記のとおり，音声信号以外の交通情報信号についての記載があると考えられる以上，当業者は，これを可聴信号に変換するために必要となる技術常識を踏まえて開示内容を理解するのであるから，原告のこの主張は，上記認定に影響を与えるものではない。」 ◆平成20(行ケ)10159 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月26日 知的財産高等裁判所
「上記記載によると，本件当初明細書には，本件特許出願に係る発明の実施例として，アナログ信号である音声による交通情報をデジタル信号に変換したものをアンテナから受信し，これをアナログ信号に変換して音声による交通情報としてスピーカから出力する構成が記載されていると認められる。(3) 上記(2)において，アナログ信号に変換される信号は，音声による交通情報信号がデジタル信号化されたものであるが，上記(1)及び(2)のとおり，本件当初明細書において「交通情報」とされるものには，画面上に表示される渋滞情報のようなものも含まれ，文字信号のような音声以外のデジタル信号による交通情報を変換して音声信号とする技術は本件特許出願前において周知であったと認められることも考慮すると，本件当初明細書に接した当業者は，本件当初明細書にいう「交通情報」には音声信号以外の信号によるものが含まれると理解するものというべきであり，上記の実施例の記載における「交通情報」が「音声による交通情報」であるからといって，本件当初明細書において開示された技術的事項を実施例の記載に限定して解すべきものではない。(4) なお，原告は，「音声信号以外の信号形態（例えば文字列信号）において受信した信号を音声化するためには，音声合成装置を備え，受信信号をその装置を介して音声化することが必須となることは当業者にとって技術常識であるところ，本件当初明細書においては，上記のとおり，ディジタル音声信号の復調，抽出及びＤ／Ａ変換により音声報知する態様のみを記載しており，音声合成装置を配置することなどは全く記載も示唆もされていない」とも主張するが，上記のとおり，音声信号以外の交通情報信号についての記載があると考えられる以上，当業者は，これを可聴信号に変換するために必要となる技術常識を踏まえて開示内容を理解するのであるから，原告のこの主張は，上記認定に影響を与えるものではない。」 ◆平成20(行ケ)10159 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月26日 知的財産高等裁判所
2009.03.26
◆平成20(行ケ)10216 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所
誤記訂正を目的とする訂正を認めたことは誤りであるとして、審決を一部取り消しました。
「上記検討したところによれば，訂正前明細書の請求項１７における「スペーサによって互いの間隔を保持され」という記載を削除する訂正事項ｅ−２は，誤記の訂正を目的とするものとは認められず，また，同訂正事項より，請求項１７に係る発明は「スペーサによって互いの間隔を保持され」ていないものを含むことになるから，実質上，特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものというべきである。そして，訂正事項ｅ−２は，単に形式的なものではなく，請求項１７に係る発明の技術的範囲に実質的影響を及ぼすものであるから，審決が，請求項１７についての訂正（訂正事項ｅ）を認めたこと，また，請求項１７についての訂正と不可分の関係にあることが明らかな段落【００２３】についての訂正（訂正事項ｊ）を認めたことは，誤りというべきであるが，特許無効審判の請求がされている請求項に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は，各請求項ごとに個別に請求することが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるべきであり，また，訂正が誤記の訂正のような形式的なものであって，特許請求の範囲に実質的影響を及ぼさないものであるときも，同様と解されるから，本件訂正におけるその余の訂正事項の適否の判断には影響しないものというべきである（最高裁判所平成１９年（行ヒ）第３１８号平成２０年７月１０日第一小法廷判決・裁判所時報１４６３号２６２頁，最高裁判所昭和５３年（行ツ）第２７号，第２８号昭和５５年５月１日第一小法廷判決・民集３４巻３号４３１頁参照）。なお，訂正請求書（甲２１）によれば，訂正事項ｅに係る訂正請求は，請求項１７についてのみでなく，同請求項を引用する請求項１８ないし２０（いずれも特許無効審判の請求がされている請求項である。）との関係でも請求されていると認められる。そうすると，審決は，訂正事項ｅに係る訂正を誤って認めたことにより，本件発明１７ないし２０の各発明の要旨認定を誤ったものであり，この誤りが，審決中，請求項１７ないし２０に係る審判請求を成り立たないとした部分の結論に影響することは明らかである。」 ◆平成20(行ケ)10216 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所
「上記検討したところによれば，訂正前明細書の請求項１７における「スペーサによって互いの間隔を保持され」という記載を削除する訂正事項ｅ−２は，誤記の訂正を目的とするものとは認められず，また，同訂正事項より，請求項１７に係る発明は「スペーサによって互いの間隔を保持され」ていないものを含むことになるから，実質上，特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものというべきである。そして，訂正事項ｅ−２は，単に形式的なものではなく，請求項１７に係る発明の技術的範囲に実質的影響を及ぼすものであるから，審決が，請求項１７についての訂正（訂正事項ｅ）を認めたこと，また，請求項１７についての訂正と不可分の関係にあることが明らかな段落【００２３】についての訂正（訂正事項ｊ）を認めたことは，誤りというべきであるが，特許無効審判の請求がされている請求項に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は，各請求項ごとに個別に請求することが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるべきであり，また，訂正が誤記の訂正のような形式的なものであって，特許請求の範囲に実質的影響を及ぼさないものであるときも，同様と解されるから，本件訂正におけるその余の訂正事項の適否の判断には影響しないものというべきである（最高裁判所平成１９年（行ヒ）第３１８号平成２０年７月１０日第一小法廷判決・裁判所時報１４６３号２６２頁，最高裁判所昭和５３年（行ツ）第２７号，第２８号昭和５５年５月１日第一小法廷判決・民集３４巻３号４３１頁参照）。なお，訂正請求書（甲２１）によれば，訂正事項ｅに係る訂正請求は，請求項１７についてのみでなく，同請求項を引用する請求項１８ないし２０（いずれも特許無効審判の請求がされている請求項である。）との関係でも請求されていると認められる。そうすると，審決は，訂正事項ｅに係る訂正を誤って認めたことにより，本件発明１７ないし２０の各発明の要旨認定を誤ったものであり，この誤りが，審決中，請求項１７ないし２０に係る審判請求を成り立たないとした部分の結論に影響することは明らかである。」 ◆平成20(行ケ)10216 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所
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2009.03.26
◆平成20(行ケ)10339 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月24日 知的財産高等裁判所
訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものでないとした審決が維持されました。
「ところで，「刻々の動作変化」という文言は，平成８年１２月２４日付けの補正（甲１９）において初めて特許請求の範囲で用いられたものであるが，上記イ(カ)ｂの第１表及びそれに関する説明は，出願当初の本件特許明細書（甲３）から記載されていたのであり，本件特許明細書に，上記イ(カ)ｂの第１表記載の「ｉ」毎の変化が本件発明における「刻々の動作変化」に当たると解することを妨げる記載があったとも認められない。したがって，「ｉ」毎の変化は本件発明における「刻々の動作変化」に当たると解することが，本件特許の出願経過（特許請求の範囲及び特許明細書の記載の変遷）に照らして許されないというべき理由はない。」 ◆平成20(行ケ)10339 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月24日 知的財産高等裁判所
「ところで，「刻々の動作変化」という文言は，平成８年１２月２４日付けの補正（甲１９）において初めて特許請求の範囲で用いられたものであるが，上記イ(カ)ｂの第１表及びそれに関する説明は，出願当初の本件特許明細書（甲３）から記載されていたのであり，本件特許明細書に，上記イ(カ)ｂの第１表記載の「ｉ」毎の変化が本件発明における「刻々の動作変化」に当たると解することを妨げる記載があったとも認められない。したがって，「ｉ」毎の変化は本件発明における「刻々の動作変化」に当たると解することが，本件特許の出願経過（特許請求の範囲及び特許明細書の記載の変遷）に照らして許されないというべき理由はない。」 ◆平成20(行ケ)10339 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月24日 知的財産高等裁判所
2009.03. 2
◆平成20(行ケ)10270 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年02月26日 知的財産高等裁判所
ＣＳ関連発明について、新規事項であるとして補正を認めなかった審決を取り消しました。
「上記のとおり，位置移動情報はユーザー側が送信し，サーバーシステムが受信するものであり，上記の「前記試着アバターを前記商品ｂに近づく位置へ移動させ」は，上記アのとおり，ユーザー側からの（他の仮想店舗Ｂ内において）「更に同店内の商品ｂに近づく」という内容の位置移動情報をサーバーシステムが受信したことを前提として記載されているものであることからすると，試着アバターを商品ｂに近づく位置へ移動させるという内容の位置移動情報に基づいて，そのように試着アバターを移動させる（そのようなデータを生成し，送信する）というサーバーシステムの処理が記載されていると理解する以外にないというべきである。このように理解することについて，被告は，既に受信したユーザー側からの位置移動情報と全く同じ内容の操作指示を再度ユーザーが行うことになり，不自然であり，合理的でない旨主張するが，上記アのとおりユーザー側からの位置移動情報を受信したことに基づいて，その受信内容に応じた処理を行うことに，何ら不自然な点はないから，被告の主張を採用することはできない。仮に，「前記試着アバターを前記商品ｂに近づく位置へ移動させ」との記載について被告の主張するように理解するとするならば，この記載は，請求項１のどこにも記載されていない「ユーザーの操作指示によらずにサーバーシステムが実行する処理」を何の説明を加えることなく記載したものということになってしまい，かえって不自然であるといわざるを得ない。」 ◆平成20(行ケ)10270 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年02月26日 知的財産高等裁判所
「上記のとおり，位置移動情報はユーザー側が送信し，サーバーシステムが受信するものであり，上記の「前記試着アバターを前記商品ｂに近づく位置へ移動させ」は，上記アのとおり，ユーザー側からの（他の仮想店舗Ｂ内において）「更に同店内の商品ｂに近づく」という内容の位置移動情報をサーバーシステムが受信したことを前提として記載されているものであることからすると，試着アバターを商品ｂに近づく位置へ移動させるという内容の位置移動情報に基づいて，そのように試着アバターを移動させる（そのようなデータを生成し，送信する）というサーバーシステムの処理が記載されていると理解する以外にないというべきである。このように理解することについて，被告は，既に受信したユーザー側からの位置移動情報と全く同じ内容の操作指示を再度ユーザーが行うことになり，不自然であり，合理的でない旨主張するが，上記アのとおりユーザー側からの位置移動情報を受信したことに基づいて，その受信内容に応じた処理を行うことに，何ら不自然な点はないから，被告の主張を採用することはできない。仮に，「前記試着アバターを前記商品ｂに近づく位置へ移動させ」との記載について被告の主張するように理解するとするならば，この記載は，請求項１のどこにも記載されていない「ユーザーの操作指示によらずにサーバーシステムが実行する処理」を何の説明を加えることなく記載したものということになってしまい，かえって不自然であるといわざるを得ない。」 ◆平成20(行ケ)10270 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年02月26日 知的財産高等裁判所
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2009.01.25
◆平成17(ワ)21408 特許権侵害差止等請求事件 特許権民事訴訟 平成20年12月24日 東京地方裁判所
一つの争点が、要旨変更に該当するか否かでした。裁判所は、「変換器の出力電流」を「変換器の出力量」とした補正は要旨変更に当たると判断しました。
「以上からすると，当初明細書には，制御装置の制御対象を「変換器の出力電流」とするものだけが記載されていたものであり，「変換器の出力電圧」を制御対象とするものは記載も示唆もされておらず，当業者に自明でもなかったものと認めるべきであり，第２回補正は，制御装置の制御対象を，当初明細書に記載された「変換器の出力電流」から，「変換器の出力量」すなわち「変換器の出力電流」又は「変換器の出力電圧」に補正するものであり，演算の基礎を，「電流指令信号と出力電圧検出値」から，「電圧指令信号と出力電流検出値」も含むものに補正するものであり，明細書の要旨を変更するものであると認められる。」 ◆平成17(ワ)21408 特許権侵害差止等請求事件 特許権民事訴訟 平成20年12月24日 東京地方裁判所
「以上からすると，当初明細書には，制御装置の制御対象を「変換器の出力電流」とするものだけが記載されていたものであり，「変換器の出力電圧」を制御対象とするものは記載も示唆もされておらず，当業者に自明でもなかったものと認めるべきであり，第２回補正は，制御装置の制御対象を，当初明細書に記載された「変換器の出力電流」から，「変換器の出力量」すなわち「変換器の出力電流」又は「変換器の出力電圧」に補正するものであり，演算の基礎を，「電流指令信号と出力電圧検出値」から，「電圧指令信号と出力電流検出値」も含むものに補正するものであり，明細書の要旨を変更するものであると認められる。」 ◆平成17(ワ)21408 特許権侵害差止等請求事件 特許権民事訴訟 平成20年12月24日 東京地方裁判所
2008.12.26
◆平成20(行ケ)10254 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月25日 知的財産高等裁判所
訂正要件について新規事項か否かが一つの争点でしたが、知財高裁は、審決を維持しました。
「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は，種類ごとに異なる色に着色されると共に，遮光性が付された」との訂正事項（訂正事項２）が新規事項の追加に当たるかについて判断する。(1) まず，特許法１２６条３項にいう「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」との文言について，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項」とは，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，訂正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも，明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書，特許請求の範囲又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書，特許請求の範囲又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものであるということができる。・・・・訂正前明細書（甲１３）の段落【００２５】には，「各シンボルは上記実施形態と同様にリール帯３１を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれているが，各半透明部分３２ａおよび３３ａにはこの有色インキが印刷されていない。その後の光透過性白色インキによる背景印刷は全面に対して行われ，最後の遮光性銀色インキによるマスク処理は各半透明部分３２ａおよび３３ａを除く領域に対して行われている。」との記載があるが，これも，各シンボルがリール帯３１を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれていることを示すものにすぎない。したがって，訂正前明細書，特許請求の範囲又は図面（甲１３）の記載を総合しても，当業者が，本件訂正発明のように，異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において，「種類ごとに異なる色に着色」するという構＼成を採用することの技術的意義について導くことができるとはいえず，本件訂正発明のように，異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において，「種類ごとに異なる色に着色」するという構＼成を採用することの技術的意義は不明というほかない。そうすると，たとえ属性ごとに各図柄を色で塗り分けること自体は周知の事項であるとしても，そのような技術的意義が不明である構成を新たに導入することについてまで，同様に周知の事項であるということはできない。」 ◆平成20(行ケ)10254 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月25日 知的財産高等裁判所
「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は，種類ごとに異なる色に着色されると共に，遮光性が付された」との訂正事項（訂正事項２）が新規事項の追加に当たるかについて判断する。(1) まず，特許法１２６条３項にいう「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」との文言について，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項」とは，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，訂正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも，明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書，特許請求の範囲又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書，特許請求の範囲又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものであるということができる。・・・・訂正前明細書（甲１３）の段落【００２５】には，「各シンボルは上記実施形態と同様にリール帯３１を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれているが，各半透明部分３２ａおよび３３ａにはこの有色インキが印刷されていない。その後の光透過性白色インキによる背景印刷は全面に対して行われ，最後の遮光性銀色インキによるマスク処理は各半透明部分３２ａおよび３３ａを除く領域に対して行われている。」との記載があるが，これも，各シンボルがリール帯３１を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれていることを示すものにすぎない。したがって，訂正前明細書，特許請求の範囲又は図面（甲１３）の記載を総合しても，当業者が，本件訂正発明のように，異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において，「種類ごとに異なる色に着色」するという構＼成を採用することの技術的意義について導くことができるとはいえず，本件訂正発明のように，異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において，「種類ごとに異なる色に着色」するという構＼成を採用することの技術的意義は不明というほかない。そうすると，たとえ属性ごとに各図柄を色で塗り分けること自体は周知の事項であるとしても，そのような技術的意義が不明である構成を新たに導入することについてまで，同様に周知の事項であるということはできない。」 ◆平成20(行ケ)10254 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月25日 知的財産高等裁判所
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2008.12.12
◆平成19(行ケ)10350 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月10日 知的財産高等裁判所
補正が限定的減縮でないとした審決が取り消されました。
「被告は，特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは，発明を特定するために必要な事項を「限定する」ことであり，これに該当するといえるためには，補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して，概念的に下位になっていることを要するものであると主張するところ，同主張は，補正が「特許請求の範囲の減縮」（特許法旧１７条の２第４項２号）に該当するためには，これに該当する個々の補正事項のすべてにおいて下位概念に変更されることを要するとの趣旨を含むものと解される。しかし，特許請求の範囲の減縮は当該請求項の解釈において減縮の有無を判断すべきものであって，当該請求項の範囲内における各補正事項のみを個別にみて決すべきものではないのであるから，被告の上記主張が減縮の場合を後者の場合に限定する趣旨であれば，その主張は前提において誤りであるといわざるを得ない。また，特許請求の範囲の一部を減縮する場合に，当該部分とそれ以外の部分との整合性を担保するため，当該減縮部分以外の事項について字句の変更を行う必要性が生じる場合のあることは明らかであって，このような趣旨に基づく変更は，これにより特許請求の範囲を拡大ないし不明瞭にする等，補正の他の要件に抵触するものでない限り排除されるべきものではなく，この場合に当該補正部分の文言自体には減縮が存しなかったとしても，これが特許法旧１７条の２第４項２号と矛盾するものではない。 ◆平成19(行ケ)10350 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月10日 知的財産高等裁判所
「被告は，特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは，発明を特定するために必要な事項を「限定する」ことであり，これに該当するといえるためには，補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して，概念的に下位になっていることを要するものであると主張するところ，同主張は，補正が「特許請求の範囲の減縮」（特許法旧１７条の２第４項２号）に該当するためには，これに該当する個々の補正事項のすべてにおいて下位概念に変更されることを要するとの趣旨を含むものと解される。しかし，特許請求の範囲の減縮は当該請求項の解釈において減縮の有無を判断すべきものであって，当該請求項の範囲内における各補正事項のみを個別にみて決すべきものではないのであるから，被告の上記主張が減縮の場合を後者の場合に限定する趣旨であれば，その主張は前提において誤りであるといわざるを得ない。また，特許請求の範囲の一部を減縮する場合に，当該部分とそれ以外の部分との整合性を担保するため，当該減縮部分以外の事項について字句の変更を行う必要性が生じる場合のあることは明らかであって，このような趣旨に基づく変更は，これにより特許請求の範囲を拡大ないし不明瞭にする等，補正の他の要件に抵触するものでない限り排除されるべきものではなく，この場合に当該補正部分の文言自体には減縮が存しなかったとしても，これが特許法旧１７条の２第４項２号と矛盾するものではない。 ◆平成19(行ケ)10350 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月10日 知的財産高等裁判所
2008.11.29
◆平成20(行ケ)10168 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
補正要件を満たしているかが争われました。知財高裁は、限定的減縮でない、新規事項であるとした審決を維持しました。
「前記本件出願当初明細書の記載，とりわけその記載中に円形，四角形，三角形等のシンボル等が例示されていること（【００１４】）に照らすならば，本願発明における「ケース（１２）上の目印（３２，３６，４０）に一致する目印（３４，３８，４２）を備えること」との事項の「目印を備える」とは，ケースそのものを目印として用いることを含むものではなく，ケース上に，ケースとは別個のシンボル等を目印として用いることを指すものと理解するのが相当である。これに対し，本願補正発明における「異なる注射器の目印として異なる目印あるいはケースが設けられ（る）」との事項は，「ケース」と記載されていることに照らすと，目印として，すなわち視覚を通じて区別する手段として使用されるものが，「異なる目印」ばかりでなく「異なるケース」（「異なる」との語が「目印」のみならず「ケース」をも修飾していることは当然である。）をも含み，ケースそのものを目印として使用する場合を含んでいることは明らかである。そうすると，本件補正は，本願発明における，ケースそのものを「目印」として使用しない態様から，本願補正発明における，ケースそのものを「目印」として使用する態様に，その範囲を拡張したものといえる。・・・前記(1)，(2)で認定判断したとおり，本件出願当初明細書には，ケースそのものを目印として使用することの記載ないし開示はない。すなわち，ケースは，本来的には，物品などを収容するためのものであるのに対し，目印は，外部から視覚を通じて区別するための手段であるから，両者はその意義及び機能において相違するところ，本件出願当初明細書及び図面のいずれにおいても，ケースの形状や色彩等を，視覚を通じて区別する機能＼を有するものとして使用することを記載，示唆する記載はない。」 ◆平成20(行ケ)10168 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成20年11月27日 知的財産高等裁判所
「前記本件出願当初明細書の記載，とりわけその記載中に円形，四角形，三角形等のシンボル等が例示されていること（【００１４】）に照らすならば，本願発明における「ケース（１２）上の目印（３２，３６，４０）に一致する目印（３４，３８，４２）を備えること」との事項の「目印を備える」とは，ケースそのものを目印として用いることを含むものではなく，ケース上に，ケースとは別個のシンボル等を目印として用いることを指すものと理解するのが相当である。これに対し，本願補正発明における「異なる注射器の目印として異なる目印あるいはケースが設けられ（る）」との事項は，「ケース」と記載されていることに照らすと，目印として，すなわち視覚を通じて区別する手段として使用されるものが，「異なる目印」ばかりでなく「異なるケース」（「異なる」との語が「目印」のみならず「ケース」をも修飾していることは当然である。）をも含み，ケースそのものを目印として使用する場合を含んでいることは明らかである。そうすると，本件補正は，本願発明における，ケースそのものを「目印」として使用しない態様から，本願補正発明における，ケースそのものを「目印」として使用する態様に，その範囲を拡張したものといえる。・・・前記(1)，(2)で認定判断したとおり，本件出願当初明細書には，ケースそのものを目印として使用することの記載ないし開示はない。すなわち，ケースは，本来的には，物品などを収容するためのものであるのに対し，目印は，外部から視覚を通じて区別するための手段であるから，両者はその意義及び機能において相違するところ，本件出願当初明細書及び図面のいずれにおいても，ケースの形状や色彩等を，視覚を通じて区別する機能＼を有するものとして使用することを記載，示唆する記載はない。」 ◆平成20(行ケ)10168 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成20年11月27日 知的財産高等裁判所
2008.11. 6
◆平成19(行ケ)10335 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月30日 知的財産高等裁判所
請求項を追加する補正が限定的減縮には該当しないと判断されました。
なお、面接審査をして、補正案について拒絶理由解消と見解したにもかかわらず、意見を述べる機会を与えることなく、補正要件を満たしていないとして補正却下したことは手続き違反として取り消しました。 ◆平成19(行ケ)10335 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月30日 知的財産高等裁判所
なお、面接審査をして、補正案について拒絶理由解消と見解したにもかかわらず、意見を述べる機会を与えることなく、補正要件を満たしていないとして補正却下したことは手続き違反として取り消しました。 ◆平成19(行ケ)10335 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月30日 知的財産高等裁判所
2008.11. 3
◆平成19(行ケ)10283 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月29日 知的財産高等裁判所
最高裁第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号）を受けた知財高裁の判断です。
「平成６年法律第１１６号附則６条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下「平成６年改正前」という。）の特許法１２６条３項は「第一項ただし書第一号の場合は，訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」と規定し，同条１項ただし書第１号は「特許請求の範囲の減縮」を掲記するところ，同条３項の上記「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構＼成される発明」とは，「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であって，「減縮されていない発明」を含むものではないというべきである。もっとも，上記文言は，文理上，「訂正後における特許請求の範囲に記載されている全ての事項により構成される全ての発明」と解釈する余地があるが，特許法における訂正の審判の位置付けに照らすと，このように解釈することはできないというべきである。すなわち，平成６年改正前の特許法１２６条が定める訂正の審判は，主として特許の一部に瑕疵がある場合に，その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判請求されるおそれがあるので，そうした攻撃に対して備える意味において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておくための制度である。他方，特許法１５３条３項は「審判においては，請求人が申＼し立てない請求の趣旨については，審理することができない。」と規定しており，訂正の審判においては，訂正を許すべきか否かが判断の対象となり，（その限度で同条１項及び２項に基づいて職権で広範囲に審理できるものの，）求められた訂正の可否を超えて判断することは許されないのである。仮に，特許権者が，複数の請求項の一部の請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を求めて訂正審判を請求した場合において，その訂正の可否を，一旦査定・登録された，訂正を求めていない他の請求項に係る発明についての独立特許要件の具備の有無にも係らしめるというのであれば，訂正審判請求がされるたびに，特許庁は，全請求項について審査を繰り返すことになってしまうほか，特許権者が権利行使の準備等のために必要と考えている訂正について，適時に判断を得ることができない結果ともなり得るし，制度についてのこのような理解は，ひいては，特許権者が訂正したいと考えている請求項のみについて，第三者をして形式的な無効審判を請求させた上，当該審判手続において訂正請求をすることによって実質的に必要な訂正の効果を確保しようとするなど，制度の不健全な利用を招来するおそれすらある。したがって，平成６年改正前の特許法１２６条３項において，独立特許要件の存在が求められる発明は，「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であるというべきであり，審決の判断中，本件訂正において訂正の対象とされていない請求項３，４に記載された発明について独立特許要件の有無を検討した部分は，審決の結論を導くために必要なものではなく，そもそも本訴における審理の対象となり得ないものであったというべきである。 なお，平成２０年７月１０日最高裁第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号）は「特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。」と判断したものであるが，その前提として，特許査定及び訂正審判請求と訂正請求の法的性質が異なることを示すために，「訂正審判に関しては，特許法旧１１３条柱書き後段，特許法１２３条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法１２６条５項，１２８条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。」と説示するほか，「訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。」と判示している。しかしながら，上記判示中において「一体不可分」とされているのは，あくまでも「複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求」であり，「新規出願に準ずる実質を有する」との判示も，訂正が求められている請求項については，訂正後の特許請求の範囲の記載に基づく新たな特許出願があったのと同様に考えることができることを述べていると理解すべきものであって，訂正が求められていない請求項を含む全ての請求項について特許性の有無を再審査することまで求められるものでないことは明らかである。」 取り消された判決はこちらです
◆平成18(行ケ)10314 特許取消決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月29日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、「願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において，その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合（すなわち訂正が単なる誤記の訂正であるような形式的なものでない場合）には，請求人において訂正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく，かつ，一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても，その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である（前記最高裁昭和５５年判決参照）。そしてこの理は，原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当するというべきである。」と判断しました。
◆平成19(行ケ)10283 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月29日 知的財産高等裁判所
「平成６年法律第１１６号附則６条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下「平成６年改正前」という。）の特許法１２６条３項は「第一項ただし書第一号の場合は，訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」と規定し，同条１項ただし書第１号は「特許請求の範囲の減縮」を掲記するところ，同条３項の上記「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構＼成される発明」とは，「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であって，「減縮されていない発明」を含むものではないというべきである。もっとも，上記文言は，文理上，「訂正後における特許請求の範囲に記載されている全ての事項により構成される全ての発明」と解釈する余地があるが，特許法における訂正の審判の位置付けに照らすと，このように解釈することはできないというべきである。すなわち，平成６年改正前の特許法１２６条が定める訂正の審判は，主として特許の一部に瑕疵がある場合に，その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判請求されるおそれがあるので，そうした攻撃に対して備える意味において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておくための制度である。他方，特許法１５３条３項は「審判においては，請求人が申＼し立てない請求の趣旨については，審理することができない。」と規定しており，訂正の審判においては，訂正を許すべきか否かが判断の対象となり，（その限度で同条１項及び２項に基づいて職権で広範囲に審理できるものの，）求められた訂正の可否を超えて判断することは許されないのである。仮に，特許権者が，複数の請求項の一部の請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を求めて訂正審判を請求した場合において，その訂正の可否を，一旦査定・登録された，訂正を求めていない他の請求項に係る発明についての独立特許要件の具備の有無にも係らしめるというのであれば，訂正審判請求がされるたびに，特許庁は，全請求項について審査を繰り返すことになってしまうほか，特許権者が権利行使の準備等のために必要と考えている訂正について，適時に判断を得ることができない結果ともなり得るし，制度についてのこのような理解は，ひいては，特許権者が訂正したいと考えている請求項のみについて，第三者をして形式的な無効審判を請求させた上，当該審判手続において訂正請求をすることによって実質的に必要な訂正の効果を確保しようとするなど，制度の不健全な利用を招来するおそれすらある。したがって，平成６年改正前の特許法１２６条３項において，独立特許要件の存在が求められる発明は，「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であるというべきであり，審決の判断中，本件訂正において訂正の対象とされていない請求項３，４に記載された発明について独立特許要件の有無を検討した部分は，審決の結論を導くために必要なものではなく，そもそも本訴における審理の対象となり得ないものであったというべきである。 なお，平成２０年７月１０日最高裁第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号）は「特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。」と判断したものであるが，その前提として，特許査定及び訂正審判請求と訂正請求の法的性質が異なることを示すために，「訂正審判に関しては，特許法旧１１３条柱書き後段，特許法１２３条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法１２６条５項，１２８条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。」と説示するほか，「訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。」と判示している。しかしながら，上記判示中において「一体不可分」とされているのは，あくまでも「複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求」であり，「新規出願に準ずる実質を有する」との判示も，訂正が求められている請求項については，訂正後の特許請求の範囲の記載に基づく新たな特許出願があったのと同様に考えることができることを述べていると理解すべきものであって，訂正が求められていない請求項を含む全ての請求項について特許性の有無を再審査することまで求められるものでないことは明らかである。」 取り消された判決はこちらです
◆平成18(行ケ)10314 特許取消決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月29日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、「願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において，その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合（すなわち訂正が単なる誤記の訂正であるような形式的なものでない場合）には，請求人において訂正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく，かつ，一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても，その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である（前記最高裁昭和５５年判決参照）。そしてこの理は，原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当するというべきである。」と判断しました。
◆平成19(行ケ)10283 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月29日 知的財産高等裁判所
2008.10.21
◆平成16(行ケ)4 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成16年06月28日 東京高等裁判所
古い判決ですが、新規事項に関する判断ですのでアップしました。
東京高裁は、”クレームの用語を削除する補正は新規事項である”とした審決を取り消しました。
「しかしながら，【０００５】【作用】には，「上方階のベランダの下面と下方階 のベランダの立上がり壁部の上端部との間にサポート部材を設置する場合には、そ のサポート部材の下端部を前記横部材の上面に形成した係止部に係合することによ り極めて容易に設置することができる」との記載があり，この記載からみると，横 部材の上部にサポート部材を係止することは，本願発明にとって付加的な要素にす ぎないものと認められる。上記【０００４】，【００１０】の記載もこの付加的な 要素についての手段及び効果について触れたものと認めることができる。 当初明細書には，実施例の説明においてもサポート部材に関する記載があるが， あくまでも実施例に関するものにすぎず，上記認定を妨げるものではない。 ３ そして，立上がり壁部の開口部を塞ぐ防護用のパイプを設置するに当たり， 壁部の側面を締め付けるために，横部材の上部にサポート部材を上方から係止する 構成が，技術的視点から見て必然的に伴うものと認めることはできないから，「出願当初の明細書の記載によれば，「横部材」は，その上面にサポート部材を係合さ＼nせるための「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず，そのような 「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載も示唆もない。」とした審 決の認定は誤りである。」 ◆平成16(行ケ)4 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成16年06月28日 東京高等裁判所
「しかしながら，【０００５】【作用】には，「上方階のベランダの下面と下方階 のベランダの立上がり壁部の上端部との間にサポート部材を設置する場合には、そ のサポート部材の下端部を前記横部材の上面に形成した係止部に係合することによ り極めて容易に設置することができる」との記載があり，この記載からみると，横 部材の上部にサポート部材を係止することは，本願発明にとって付加的な要素にす ぎないものと認められる。上記【０００４】，【００１０】の記載もこの付加的な 要素についての手段及び効果について触れたものと認めることができる。 当初明細書には，実施例の説明においてもサポート部材に関する記載があるが， あくまでも実施例に関するものにすぎず，上記認定を妨げるものではない。 ３ そして，立上がり壁部の開口部を塞ぐ防護用のパイプを設置するに当たり， 壁部の側面を締め付けるために，横部材の上部にサポート部材を上方から係止する 構成が，技術的視点から見て必然的に伴うものと認めることはできないから，「出願当初の明細書の記載によれば，「横部材」は，その上面にサポート部材を係合さ＼nせるための「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず，そのような 「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載も示唆もない。」とした審 決の認定は誤りである。」 ◆平成16(行ケ)4 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成16年06月28日 東京高等裁判所
2008.08. 1
◆平成19(行ケ)10431 補正却下決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所
出願当初の明細書に記載されていた事項が、ある装置が当然の前提であるとして、その前提を削除する補正は要旨変更であるとした補正却下不服審決を維持しました。
「以上によれば，本願の出願当初明細書における本願発明は，遊技球の通過を検出し，これに基づく特典の付与を可能とする始動ゲート装置を備えた遊技機に関するものであり，遊技機の遊技盤に形成された遊技領域に設けられる始動ゲート装置（これは，従来，遊技球の通過に基づき可変表＼示ゲームの始動条件を付与可能な通過チャッカとして多用されていたものである。）について，従来技術においては単に球検出部を遊技盤面に突出させ，その球検出部の周りをシンプルなゲート部材で囲った程度の構＼成であり，球が一瞬の間に球検出部を通り抜け，後は遊技盤面にごく普通に落下していくという単調さであったものを，球の通過を検知し，これに基づいて可変表示ゲームの始動等の特典を付与することを可能＼としつつ，通過した球の挙動を変化させて遊技者の興趣を増大させるという意義を有するものである。そして，本願の出願当初明細書には，ここでの「特別可変表示装置」につき，可変表＼示ゲーム，すなわち，始動口にパチンコ玉が入賞すると３箇所の特別図柄表示部における図柄が所定時間変動表＼示された後に停止表示され，その際３箇所の図柄が揃うと特賞遊技状態（大当たり）となるゲームの表＼示を可能とするため遊技領域に設けられた表＼示装置である旨，また，「特別変動入賞装置」につき，このようにして特賞遊技状態となった場合に開閉扉が所定時間ずつ開放されるという特別遊技を可能とするための装置である旨の記載があると認められるものの，「特別可変表＼示装置」が上記のように特別変動入賞装置の作動を決定する特別可変表示ゲームを実施する以外，他の目的があるとの記載はない。そうすると，本件出願当初の明細書に記載された特別可変表＼示装置は，特別変動入賞装置の作動を決定する目的を有する装置であって，特別入賞装置とともに存在することに技術的意義を有する装置であると認められる。(4) これに対し，本件補正後の請求項１の記載は前記第３，１，(2)ウのとおりであるところ，これによると，「特別可変表示装置」については，「普通変動入賞装置への遊技球の入賞に基づき特別可変表＼示ゲームを表示可能＼な特別可変表示装置」と特定されているものの，「特別変動入賞装置」については規定するところがないから，本願補正発明は，特別可変表＼示装置を有しつつ特別変動入賞装置を有しない遊技機，換言すれば，特別変動入賞装置の作動を決定する目的を持たず特別入賞装置とともに存在することを要しない特別可変表示装置をも，その請求の範囲に含むものである。そして，本願の出願当時におけるパチンコに代表＼される遊技機の技術分野において，特別変動入賞装置と無関係な特別可変表示装置が遊技機に単体で存在することが自明であったとは認め難いから，このような遊技機（特別変動装置の作動との関係から切り離された「特別可変表＼示装置」が単体で存在する遊技機）を出願当初の明細書から把握することは自明のことではないというべきである。そうすると，本件補正は，明細書の中に新たに遊技機に単体で存在する特別可変表示装置という技術的事項を導入するものであるから，明細書の要旨を変更するものといわなければならない。」
◆平成19(行ケ)10431 補正却下決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所
「以上によれば，本願の出願当初明細書における本願発明は，遊技球の通過を検出し，これに基づく特典の付与を可能とする始動ゲート装置を備えた遊技機に関するものであり，遊技機の遊技盤に形成された遊技領域に設けられる始動ゲート装置（これは，従来，遊技球の通過に基づき可変表＼示ゲームの始動条件を付与可能な通過チャッカとして多用されていたものである。）について，従来技術においては単に球検出部を遊技盤面に突出させ，その球検出部の周りをシンプルなゲート部材で囲った程度の構＼成であり，球が一瞬の間に球検出部を通り抜け，後は遊技盤面にごく普通に落下していくという単調さであったものを，球の通過を検知し，これに基づいて可変表示ゲームの始動等の特典を付与することを可能＼としつつ，通過した球の挙動を変化させて遊技者の興趣を増大させるという意義を有するものである。そして，本願の出願当初明細書には，ここでの「特別可変表示装置」につき，可変表＼示ゲーム，すなわち，始動口にパチンコ玉が入賞すると３箇所の特別図柄表示部における図柄が所定時間変動表＼示された後に停止表示され，その際３箇所の図柄が揃うと特賞遊技状態（大当たり）となるゲームの表＼示を可能とするため遊技領域に設けられた表＼示装置である旨，また，「特別変動入賞装置」につき，このようにして特賞遊技状態となった場合に開閉扉が所定時間ずつ開放されるという特別遊技を可能とするための装置である旨の記載があると認められるものの，「特別可変表＼示装置」が上記のように特別変動入賞装置の作動を決定する特別可変表示ゲームを実施する以外，他の目的があるとの記載はない。そうすると，本件出願当初の明細書に記載された特別可変表＼示装置は，特別変動入賞装置の作動を決定する目的を有する装置であって，特別入賞装置とともに存在することに技術的意義を有する装置であると認められる。(4) これに対し，本件補正後の請求項１の記載は前記第３，１，(2)ウのとおりであるところ，これによると，「特別可変表示装置」については，「普通変動入賞装置への遊技球の入賞に基づき特別可変表＼示ゲームを表示可能＼な特別可変表示装置」と特定されているものの，「特別変動入賞装置」については規定するところがないから，本願補正発明は，特別可変表＼示装置を有しつつ特別変動入賞装置を有しない遊技機，換言すれば，特別変動入賞装置の作動を決定する目的を持たず特別入賞装置とともに存在することを要しない特別可変表示装置をも，その請求の範囲に含むものである。そして，本願の出願当時におけるパチンコに代表＼される遊技機の技術分野において，特別変動入賞装置と無関係な特別可変表示装置が遊技機に単体で存在することが自明であったとは認め難いから，このような遊技機（特別変動装置の作動との関係から切り離された「特別可変表＼示装置」が単体で存在する遊技機）を出願当初の明細書から把握することは自明のことではないというべきである。そうすると，本件補正は，明細書の中に新たに遊技機に単体で存在する特別可変表示装置という技術的事項を導入するものであるから，明細書の要旨を変更するものといわなければならない。」
◆平成19(行ケ)10431 補正却下決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月30日 知的財産高等裁判所
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2008.07.18
◆平成19(行ケ)10432 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月17日 知的財産高等裁判所
争点の一つが新規事項か否かです。裁判所は、新規事項であるとした審決を維持しました。
「以上のとおり，本願において，「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成における「掛け止められる」は，「引っ掛けて離れないようにする，固定する」との意味に理解するのが相当であるが，そのような構＼成が付加されることは，例えば，ラッチばねの横ずれ防止効果や「はずれにくくする」との効果やラッチとラッチばねの設置の位置関係の自由度の拡大効果など技術的な観点から新たな事項が付加されるものと解される余地が生ずる。ところで，上記のとおり，本件出願当初明細書には，ラッチばねで付勢させた平板状のラッチを備えたダイヤル錠において，「『高分子材料から成る耐摩部片』を用いること」，及び「『金属材料製のラッチ本体』と『高分子材料から成る耐摩部片』との固着方法」についての記載はあるものの，専らその点の開示に尽きるのであって，「ラッチばねの端部」と「耐摩部片」との位置関係について開示又は示唆する記載がないことはもとより，図３においても，「ラッチばね」のラッチ本体側の端部が「ばね掛け」（ばね止め）の周囲に位置することが示されているが，「ラッチばね」のラッチ本体側の端部と「ばね掛け」（ばね止め）との位置関係，係合の有無，態様は何ら示されていない。そうすると，「ばね掛けに係合させたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成は，本件出願当初明細書及び図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において，新たに導入された技術的事項であるというべきである。この点について，原告は，本件出願当初明細書添付の図４及び図５（同各図から原告が描いた斜視図である甲１４の図を含む。）によれば，「ラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止めするようにしている」ことが示されていると主張する。しかし，上記各図のいずれによるも，ばね掛けに係合されたラッチばねの端部が耐摩部片に引っ掛けて離れないようにする，固定するとの技術的事項が示されているとはいえない。以上のとおり，本件補正は，本件出願当初明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてされたものではないとした審決の判断に誤りはない。」 ◆平成19(行ケ)10432 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月17日 知的財産高等裁判所
「以上のとおり，本願において，「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成における「掛け止められる」は，「引っ掛けて離れないようにする，固定する」との意味に理解するのが相当であるが，そのような構＼成が付加されることは，例えば，ラッチばねの横ずれ防止効果や「はずれにくくする」との効果やラッチとラッチばねの設置の位置関係の自由度の拡大効果など技術的な観点から新たな事項が付加されるものと解される余地が生ずる。ところで，上記のとおり，本件出願当初明細書には，ラッチばねで付勢させた平板状のラッチを備えたダイヤル錠において，「『高分子材料から成る耐摩部片』を用いること」，及び「『金属材料製のラッチ本体』と『高分子材料から成る耐摩部片』との固着方法」についての記載はあるものの，専らその点の開示に尽きるのであって，「ラッチばねの端部」と「耐摩部片」との位置関係について開示又は示唆する記載がないことはもとより，図３においても，「ラッチばね」のラッチ本体側の端部が「ばね掛け」（ばね止め）の周囲に位置することが示されているが，「ラッチばね」のラッチ本体側の端部と「ばね掛け」（ばね止め）との位置関係，係合の有無，態様は何ら示されていない。そうすると，「ばね掛けに係合させたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成は，本件出願当初明細書及び図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において，新たに導入された技術的事項であるというべきである。この点について，原告は，本件出願当初明細書添付の図４及び図５（同各図から原告が描いた斜視図である甲１４の図を含む。）によれば，「ラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止めするようにしている」ことが示されていると主張する。しかし，上記各図のいずれによるも，ばね掛けに係合されたラッチばねの端部が耐摩部片に引っ掛けて離れないようにする，固定するとの技術的事項が示されているとはいえない。以上のとおり，本件補正は，本件出願当初明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてされたものではないとした審決の判断に誤りはない。」 ◆平成19(行ケ)10432 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月17日 知的財産高等裁判所
2008.07.11
◆平成19(行ヒ)318 特許取消決定取消請求事件 平成20年07月10日 最高裁判所第一小法廷
最高裁は、訂正請求の一部が訂正要件を満たさないという理由で、当該訂正全体を認めなかった審決を取り消しました。
「特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以下「訂正請求」という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると，特許異議の申＼立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。」 原審はこちらです
◆平成18(行ケ)10314 特許取消決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月29日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、「願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において，その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合（すなわち訂正が単なる誤記の訂正であるような形式的なものでない場合）には，請求人において訂正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく，かつ，一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても，その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である（前記最高裁昭和５５年判決参照）。そしてこの理は，原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当するというべきである。」と判断しました。
◆平成19(行ヒ)318 特許取消決定取消請求事件 平成20年07月10日 最高裁判所第一小法廷
「特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以下「訂正請求」という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると，特許異議の申＼立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。」 原審はこちらです
◆平成18(行ケ)10314 特許取消決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月29日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、「願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において，その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合（すなわち訂正が単なる誤記の訂正であるような形式的なものでない場合）には，請求人において訂正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく，かつ，一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても，その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である（前記最高裁昭和５５年判決参照）。そしてこの理は，原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当するというべきである。」と判断しました。
◆平成19(行ヒ)318 特許取消決定取消請求事件 平成20年07月10日 最高裁判所第一小法廷
2008.06.24
◆平成19(行ケ)10409 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月23日 知的財産高等裁判所
請求項１に『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』という事項を追加したことが新規事項か否かが争われました。裁判所は、新規事項であるとした審決を取り消しました。
「以上の各記載によれば，本願補正発明による汚水の高度水処理方法は，オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり，処理対象水の汚染の程度に応じて，オゾン処理に加えて，過酸化水素水処理，電気分解処理，紫外線照射処理，炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであることは明らかというべきである。そうすると，これらの記載を総合すると，本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であると認めるのが相当であり，同補正発明に係る特許請求の範囲の請求項１の前段の記載があるからといって，オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである。もとより，上記認定の記載中にもあるとおり，浄化の対象となる処理対象水によって汚染レベルは様々であり，汚染レベルの低い処理対象水については，オゾン処理を行うことによって，「所望の浄化レベル」に到達することもあり得るところである。しかしながら，このことは，本願補正発明のように「飲料水レベルまで浄化」する場合だけでなく，本願発明のように「浄化」する場合においても起こり得ることであり，前者の場合において，「所望の浄化レベル」の内容が若干具体的に記載されているにすぎないものである。」 ◆平成19(行ケ)10409 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月23日 知的財産高等裁判所
「以上の各記載によれば，本願補正発明による汚水の高度水処理方法は，オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり，処理対象水の汚染の程度に応じて，オゾン処理に加えて，過酸化水素水処理，電気分解処理，紫外線照射処理，炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであることは明らかというべきである。そうすると，これらの記載を総合すると，本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であると認めるのが相当であり，同補正発明に係る特許請求の範囲の請求項１の前段の記載があるからといって，オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである。もとより，上記認定の記載中にもあるとおり，浄化の対象となる処理対象水によって汚染レベルは様々であり，汚染レベルの低い処理対象水については，オゾン処理を行うことによって，「所望の浄化レベル」に到達することもあり得るところである。しかしながら，このことは，本願補正発明のように「飲料水レベルまで浄化」する場合だけでなく，本願発明のように「浄化」する場合においても起こり得ることであり，前者の場合において，「所望の浄化レベル」の内容が若干具体的に記載されているにすぎないものである。」 ◆平成19(行ケ)10409 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月23日 知的財産高等裁判所
2008.06.13
◆平成20(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
訂正要件を満たしていないとした審決を取り消しました。
「特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項該当性についてア訂正が，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができ，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができる（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号事件・平成２０年５月３０日判決参照）。以上を前提として，訂正事項１及び５について，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであるか否かを検討する。・・・・・ウ 本件明細書の前記イの各記載によれば，【請求項１】には，衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成することが記載されており（前記イ(ア)），段落【００１７】には，ワイヤの取付位置として，襟，襟口（襟の開き部分），袖の下部，身頃の下部，ポケットの縁，ポケットフラップの縁が記載されており（前記イ(イ)），段落【００１９】には，ワイヤの取付構造（方法）として，衣服の表＼側を構成する主布の裏側に，別布を縫合して袋を形成し，この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されており（前記イ(ウ)），段落【００２１】には，ワイヤの取付位置として，襟の周縁，襟口の周縁が記載されており（前記イ(エ)），段落【００２２】には，ワイヤの取付位置として，ポケットの開口の周縁，ポケットフラップの周縁が，それぞれ記載されている（前記イ(オ)）と認められる。すなわち，本件明細書には，?@「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することが記載され（【請求項１】），?Aワイヤの取付位置として，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」が記載され（段落【００１７】，【００２１】及び【００２２】），?Bワイヤの取付構造（方法）として，「衣服の表＼側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」すること，この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されている（段落【００１９】）といえる。そうすると，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」して，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」にワイヤを取り付けるに当たり，「衣服の表＼側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」し，この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは，本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，当業者であれば，本件明細書の記載から自明である事項として，認識することができるというべきである。」 ◆平成20(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
「特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２６条３項該当性についてア訂正が，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができ，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができる（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号事件・平成２０年５月３０日判決参照）。以上を前提として，訂正事項１及び５について，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであるか否かを検討する。・・・・・ウ 本件明細書の前記イの各記載によれば，【請求項１】には，衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成することが記載されており（前記イ(ア)），段落【００１７】には，ワイヤの取付位置として，襟，襟口（襟の開き部分），袖の下部，身頃の下部，ポケットの縁，ポケットフラップの縁が記載されており（前記イ(イ)），段落【００１９】には，ワイヤの取付構造（方法）として，衣服の表＼側を構成する主布の裏側に，別布を縫合して袋を形成し，この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されており（前記イ(ウ)），段落【００２１】には，ワイヤの取付位置として，襟の周縁，襟口の周縁が記載されており（前記イ(エ)），段落【００２２】には，ワイヤの取付位置として，ポケットの開口の周縁，ポケットフラップの周縁が，それぞれ記載されている（前記イ(オ)）と認められる。すなわち，本件明細書には，?@「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することが記載され（【請求項１】），?Aワイヤの取付位置として，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」が記載され（段落【００１７】，【００２１】及び【００２２】），?Bワイヤの取付構造（方法）として，「衣服の表＼側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」すること，この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されている（段落【００１９】）といえる。そうすると，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」して，「衣服の襟，ポケット又はポケットフラップの周縁」にワイヤを取り付けるに当たり，「衣服の表＼側を構成する主布の裏側に別布を縫合して，袋を形成」し，この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは，本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，当業者であれば，本件明細書の記載から自明である事項として，認識することができるというべきである。」 ◆平成20(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
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2008.06.12
◆平成19(行ケ)10110 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月11日 知的財産高等裁判所
『仙骨上又は仙骨に沿って力を集中させる』を『骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上又は上部分に沿って力を集中させる』とする補正が、限定的減縮に該当するかが1つの争点でした。裁判所は、限定的減縮要件違反とした審決を取り消しました。
「しかしながら，上記部分の補正に係る，「それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上 方部分上又は上部分に沿って力を集中させる」との記載は，「上方部分」に付加された「上」との文言と「上部分」に付加された「に沿って」との文言とが対応して用いられていると考えられるから，「『それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上に力を集中させる』又は『それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上部分に沿って力を集中させる』」という趣旨であると考えることができ，そうであれば，「上方部分」及び「上部分」が，それ自体は同じ部分（仙骨そのものの一部であって，その上下方向の中央よりも上の部分）を意味するとしても，力を集中させる対象である部位としては，前者は，仙骨自体を，後者は，仙骨の近傍をそれぞれ意味するものと理解することができるから，上記両表現が意味するところは異なることとなって，格別不自然ということはできない（なお，原告は，「上部分」が「上方部分」の誤記であると主張するところ，そうであれば，このことはより明確であるが，仮に，「上部分」が「上方部分」の誤記であるとは認められないとしても，上記のように考えることの妨げとはならない。）。したがって，「上部分」との文言が，「仙骨上の何れかの部分」ないし「仙骨の上下方向の中央よりも上の部分」を意味するとすれば，「上方部分」との文言が同じ部分を意味するのは不自然であるとして，「仙骨の上方部分」との文言が，仙骨を含まない，それよりも上方の部分であるとする審決の判断は，直ちに是認できるものではない。
(3) そこで，発明の詳細な説明の記載を参酌するに，本件特許出願に係る公表特許公報（甲第１号証。なお，平成１６年３月１６日付け手続補正（甲第４号証）及び本件補正（甲第２号証）ともに，発明の詳細な説明の部分に係る補正はない。）によれば，発明の詳細な説明には，本願発明の支持部材が力を及ぼす作用に関連して，以下の各記載がある。・・・(4) 上記(3)の各記載によれば，発明の詳細な説明においては，本願発明は，特定の仙骨圧を創造することによって所望の姿勢位置を確立する背骨支持システムであり，本願発明の支持部材ないしブロック部材４４は，仙骨に対し，とりわけ仙骨の上方３分の１の領域である仙骨基部に対し，圧力を加えるものとされており，また，上記(3)のクには，当該圧力を仙骨上に，又は仙骨に沿って，集中させるようにすることも記載されている。これに対し，仙骨そのものではなく，仙骨よりも上方に存在する他の部位に圧力を加える旨の記載は，発明の詳細な説明中に，見当たらない。そうすると，かかる発明の詳細な説明の記載を参酌すれば，請求項１についての上記(2)の部分の補正に係る「それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上又は上部分に沿って力を集中させる」との記載は，「『それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方領域（仙骨自体の一部であって，その上下方向の中央よりも上の部分）に力を集中させる』又は『それらが骨盤内の腰骨稜間の上記仙骨の上方領域に沿って力を集中させる』」という趣旨であるものと，すなわち，「仙骨の上方部分」も仙骨の「上部分」も，ともに仙骨自体の一部であって，その上下方向の中央よりも上の部分を意味するものと理解されることは明らかである。」 ◆平成19(行ケ)10110 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月11日 知的財産高等裁判所
「しかしながら，上記部分の補正に係る，「それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上 方部分上又は上部分に沿って力を集中させる」との記載は，「上方部分」に付加された「上」との文言と「上部分」に付加された「に沿って」との文言とが対応して用いられていると考えられるから，「『それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上に力を集中させる』又は『それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上部分に沿って力を集中させる』」という趣旨であると考えることができ，そうであれば，「上方部分」及び「上部分」が，それ自体は同じ部分（仙骨そのものの一部であって，その上下方向の中央よりも上の部分）を意味するとしても，力を集中させる対象である部位としては，前者は，仙骨自体を，後者は，仙骨の近傍をそれぞれ意味するものと理解することができるから，上記両表現が意味するところは異なることとなって，格別不自然ということはできない（なお，原告は，「上部分」が「上方部分」の誤記であると主張するところ，そうであれば，このことはより明確であるが，仮に，「上部分」が「上方部分」の誤記であるとは認められないとしても，上記のように考えることの妨げとはならない。）。したがって，「上部分」との文言が，「仙骨上の何れかの部分」ないし「仙骨の上下方向の中央よりも上の部分」を意味するとすれば，「上方部分」との文言が同じ部分を意味するのは不自然であるとして，「仙骨の上方部分」との文言が，仙骨を含まない，それよりも上方の部分であるとする審決の判断は，直ちに是認できるものではない。
(3) そこで，発明の詳細な説明の記載を参酌するに，本件特許出願に係る公表特許公報（甲第１号証。なお，平成１６年３月１６日付け手続補正（甲第４号証）及び本件補正（甲第２号証）ともに，発明の詳細な説明の部分に係る補正はない。）によれば，発明の詳細な説明には，本願発明の支持部材が力を及ぼす作用に関連して，以下の各記載がある。・・・(4) 上記(3)の各記載によれば，発明の詳細な説明においては，本願発明は，特定の仙骨圧を創造することによって所望の姿勢位置を確立する背骨支持システムであり，本願発明の支持部材ないしブロック部材４４は，仙骨に対し，とりわけ仙骨の上方３分の１の領域である仙骨基部に対し，圧力を加えるものとされており，また，上記(3)のクには，当該圧力を仙骨上に，又は仙骨に沿って，集中させるようにすることも記載されている。これに対し，仙骨そのものではなく，仙骨よりも上方に存在する他の部位に圧力を加える旨の記載は，発明の詳細な説明中に，見当たらない。そうすると，かかる発明の詳細な説明の記載を参酌すれば，請求項１についての上記(2)の部分の補正に係る「それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上又は上部分に沿って力を集中させる」との記載は，「『それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方領域（仙骨自体の一部であって，その上下方向の中央よりも上の部分）に力を集中させる』又は『それらが骨盤内の腰骨稜間の上記仙骨の上方領域に沿って力を集中させる』」という趣旨であるものと，すなわち，「仙骨の上方部分」も仙骨の「上部分」も，ともに仙骨自体の一部であって，その上下方向の中央よりも上の部分を意味するものと理解されることは明らかである。」 ◆平成19(行ケ)10110 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月11日 知的財産高等裁判所
2008.06. 2
◆平成19(行ケ)10300 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
「"磁束一定条件を満たすように"という要件を追加することが新規事項であるので訂正要件を満たさない」とした審決が取り消されました。
(3)ア 審決は，本件明細書（甲１の１，２）の段落【００４２】及び【００５５】の記載は「電圧指令と周波数指令を所定値に設定するにあたって，磁束一定条件を満たすように設定することを開示するものではない。」（６頁１４行〜１６行）とし，段落【００５５】には，「上記所定値を，誘導電動機の磁束一定条件を満たすように設定するものとは記載されていない。」（６頁２０行〜２１行）と認定した。しかし，訂正発明は，その特許請求の範囲の記載全体からすれば，ステップ（ａ’）の「前記誘導電動機の磁束一定条件を満たすように」との記載は，続くステップ（ｂ’）の「無負荷状態において，前記所定値に基づいて前記インバータから出力される交流電圧を前記誘導電動機に印加することにより，前記誘導電動機を回転させるステップ」及びステップ（ｃ’）の「前記回転している誘導電動機に流れる電流を検出するステップ」における運転条件を限定していることは明らかといえる。訂正発明は，ステップ（ｂ’）及び（ｃ’）における誘導電動機の回転が，「前記誘導電動機の磁束一定条件を満たすように」運転され，その後のステップ（ｄ’）の「前記所定値に設定された電圧指令，前記所定値に設定された周波数指令，及び前記検出された電流に基づいて，前記コンピュータにより，前記誘導電動機の１次インダクタンスと関係する，前記制御装置の制御定数を設定するステップ」において，所望の制御定数を得ることができるように，「前記電圧指令および前記誘導電動機の周波数指令を所定値に設定」する〔ステップ（ａ’）〕ものであると理解することができる。そして，磁束一定条件を満たすように誘導電動機を運転し，所望の制御定数を得ることができるように，「前記電圧指令および前記誘導電動機の周波数指令を所定値に設定」することは，上記(2)において説示したとおり，明細書又は図面に記載されているから，本件訂正は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものと認められる。そうすると，審決が「電圧指令と周波数指令を所定値に設定するにあたって，磁束一定条件を満たすように設定することを開示するものではない」（６頁１４行〜１６行）として本件訂正を明細書又は図面に記載された事項の範囲内でなされたものではないと判断したことは誤りである。」 ◆平成19(行ケ)10300 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
(3)ア 審決は，本件明細書（甲１の１，２）の段落【００４２】及び【００５５】の記載は「電圧指令と周波数指令を所定値に設定するにあたって，磁束一定条件を満たすように設定することを開示するものではない。」（６頁１４行〜１６行）とし，段落【００５５】には，「上記所定値を，誘導電動機の磁束一定条件を満たすように設定するものとは記載されていない。」（６頁２０行〜２１行）と認定した。しかし，訂正発明は，その特許請求の範囲の記載全体からすれば，ステップ（ａ’）の「前記誘導電動機の磁束一定条件を満たすように」との記載は，続くステップ（ｂ’）の「無負荷状態において，前記所定値に基づいて前記インバータから出力される交流電圧を前記誘導電動機に印加することにより，前記誘導電動機を回転させるステップ」及びステップ（ｃ’）の「前記回転している誘導電動機に流れる電流を検出するステップ」における運転条件を限定していることは明らかといえる。訂正発明は，ステップ（ｂ’）及び（ｃ’）における誘導電動機の回転が，「前記誘導電動機の磁束一定条件を満たすように」運転され，その後のステップ（ｄ’）の「前記所定値に設定された電圧指令，前記所定値に設定された周波数指令，及び前記検出された電流に基づいて，前記コンピュータにより，前記誘導電動機の１次インダクタンスと関係する，前記制御装置の制御定数を設定するステップ」において，所望の制御定数を得ることができるように，「前記電圧指令および前記誘導電動機の周波数指令を所定値に設定」する〔ステップ（ａ’）〕ものであると理解することができる。そして，磁束一定条件を満たすように誘導電動機を運転し，所望の制御定数を得ることができるように，「前記電圧指令および前記誘導電動機の周波数指令を所定値に設定」することは，上記(2)において説示したとおり，明細書又は図面に記載されているから，本件訂正は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものと認められる。そうすると，審決が「電圧指令と周波数指令を所定値に設定するにあたって，磁束一定条件を満たすように設定することを開示するものではない」（６頁１４行〜１６行）として本件訂正を明細書又は図面に記載された事項の範囲内でなされたものではないと判断したことは誤りである。」 ◆平成19(行ケ)10300 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
2008.05.31
◆平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
大合議判決です。除くクレームによる消極的限定について、訂正要件を満たしているかが争われました。裁判所は、「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の意義について一般論を述べた上、本件は上記範囲内の訂正であると認めました。
「このような特許法の趣旨を踏まえると，平成６年改正前の特許法１７条２項にいう「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言については，次のように解するべきである。すなわち，「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。そして，同法１３４条２項ただし書における同様の文言についても，同様に解するべきであり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも，明細書又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり，実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。
・・・・上記アのとおり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，上記イによると，本件各訂正による訂正後の発明についても，成分（Ａ）〜（Ｄ）及び同（Ａ）〜（Ｅ）の組合せのうち，引用発明の内容となっている特定の組合せを除いたすべての組合せに係る構成において，使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴とし，このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため，感光性プレポリマーの溶解性を低下させず，エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず，露光部も現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものと認められ，引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって，本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから，本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり，本件各訂正は，当業者によって，本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということができる。したがって，本件各訂正は，平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであると認められる」 ◆平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
「このような特許法の趣旨を踏まえると，平成６年改正前の特許法１７条２項にいう「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言については，次のように解するべきである。すなわち，「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。そして，同法１３４条２項ただし書における同様の文言についても，同様に解するべきであり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。もっとも，明細書又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり，実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。
・・・・上記アのとおり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，上記イによると，本件各訂正による訂正後の発明についても，成分（Ａ）〜（Ｄ）及び同（Ａ）〜（Ｅ）の組合せのうち，引用発明の内容となっている特定の組合せを除いたすべての組合せに係る構成において，使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴とし，このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため，感光性プレポリマーの溶解性を低下させず，エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず，露光部も現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものと認められ，引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって，本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから，本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり，本件各訂正は，当業者によって，本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということができる。したがって，本件各訂正は，平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであると認められる」 ◆平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月30日 知的財産高等裁判所
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2008.05.30
◆平成19(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月28日 知的財産高等裁判所
訂正審判について、一部の請求項の削除を行う補正をしたところ、審判官は、このような補正は、審判請求書の要旨変更に当たるから許されないとし、その削除しようとした請求項についてだけ独立特許要件の有無を判断して訂正を否定しました。知財高裁は、この審決を取り消しました。
「上記(1)及び(2)によれば，原告からなされた平成１８年９月１３日付けの本件訂正審判請求（甲４）は，旧請求項１〜７を新請求項１〜７等に訂正しようとしたものであるところ，その後原告から平成１９年１月１５日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正（甲７）の内容は新請求項３・５・７を削除しようとするものであり，同じく原告の平成１９年１月１５日付け意見書（甲６）にも新請求項１・２・４・６の訂正は認容し新請求項３・５・７の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから，審判請求書の補正として適法かどうかはともかく，原告は，残部である新請求項１・２・４・６についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは，原告が削除を求めた新請求項３・５・７は，その他の請求項とは異なる実施例（「本発明の異なる形態」，「実施例２」）に基づく一群の発明であり，発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており，仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても，残余の部分は訂正後の請求項１・２・４・６とその説明，実施例の記載として欠けるところがないことからも裏付けられるというべきである。そうすると，本件訂正に関しては，請求人（原告）が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項３・５・７に関する訂正事項と，新請求項１・２・４・６に係わるものとでは，少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり，これをせず，原告が削除しようとした新請求項３・５・７についてだけ独立特許要件の有無を判断して，新請求項１・２・４・６について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで，その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものというほかない。」 ◆平成19(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月28日 知的財産高等裁判所
「上記(1)及び(2)によれば，原告からなされた平成１８年９月１３日付けの本件訂正審判請求（甲４）は，旧請求項１〜７を新請求項１〜７等に訂正しようとしたものであるところ，その後原告から平成１９年１月１５日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正（甲７）の内容は新請求項３・５・７を削除しようとするものであり，同じく原告の平成１９年１月１５日付け意見書（甲６）にも新請求項１・２・４・６の訂正は認容し新請求項３・５・７の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから，審判請求書の補正として適法かどうかはともかく，原告は，残部である新請求項１・２・４・６についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは，原告が削除を求めた新請求項３・５・７は，その他の請求項とは異なる実施例（「本発明の異なる形態」，「実施例２」）に基づく一群の発明であり，発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており，仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても，残余の部分は訂正後の請求項１・２・４・６とその説明，実施例の記載として欠けるところがないことからも裏付けられるというべきである。そうすると，本件訂正に関しては，請求人（原告）が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項３・５・７に関する訂正事項と，新請求項１・２・４・６に係わるものとでは，少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり，これをせず，原告が削除しようとした新請求項３・５・７についてだけ独立特許要件の有無を判断して，新請求項１・２・４・６について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで，その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものというほかない。」 ◆平成19(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月28日 知的財産高等裁判所
2008.04.25
◆平成19(行ケ)10333 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年04月24日 知的財産高等裁判所
新規事項であるとして訂正を認めないことを要因とする無効判断が取り消されました。
「そうすると，本件特許明細書に接した当業者であれば，「膨縮袋群の内側 他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起さ せ」ることにより，「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることがで きることが容易に把握できるものというべきであるから，本件特許明細書 には，「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内 側の先端部を隆起させ」ることと「肘掛部上に人体手部を安定的に保持さ せ」ることの因果関係が示されているというべきである。」 ◆平成19(行ケ)10333 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年04月24日 知的財産高等裁判所
「そうすると，本件特許明細書に接した当業者であれば，「膨縮袋群の内側 他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起さ せ」ることにより，「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることがで きることが容易に把握できるものというべきであるから，本件特許明細書 には，「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内 側の先端部を隆起させ」ることと「肘掛部上に人体手部を安定的に保持さ せ」ることの因果関係が示されているというべきである。」 ◆平成19(行ケ)10333 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年04月24日 知的財産高等裁判所
2008.04.15
◆平成19(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所
訂正要件を満たさないとして訂正を認めなかった審決が取り消されました。
「本件訂正が，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条１項ただし書きの「ただし，その訂正は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず，・・・」との規定に違反していると判断しており，その理由は，転記した訂正拒絶理由と示したものと同じとしている。そして，審決は，前記１(2)エ(ｱ)ないし(ｳ)を転記しているので，訂正発明が，「文章が日本語として明確でなく，かつ意味不明である。」から，「それ自体意味不明な訂正発明は，特許明細書に記載がなく，また，特許明細書の記載から自明なものとは認められない。」として，本件訂正が，明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないと判断したものと認められる。そして，そのように認定判断した理由は，訂正拒絶理由通知書に記載した（１）ないし（７）の理由であると認められる。そこで，（１）ないし（７）の理由について検討する。・・・したがって，上記（７）の理由も失当である。(5) 以上によれば，本件訂正が，明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないと判断した審決の判断は誤りであり，原告主張の取消事由２は理由がある。」 ◆平成19(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所
「本件訂正が，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条１項ただし書きの「ただし，その訂正は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず，・・・」との規定に違反していると判断しており，その理由は，転記した訂正拒絶理由と示したものと同じとしている。そして，審決は，前記１(2)エ(ｱ)ないし(ｳ)を転記しているので，訂正発明が，「文章が日本語として明確でなく，かつ意味不明である。」から，「それ自体意味不明な訂正発明は，特許明細書に記載がなく，また，特許明細書の記載から自明なものとは認められない。」として，本件訂正が，明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないと判断したものと認められる。そして，そのように認定判断した理由は，訂正拒絶理由通知書に記載した（１）ないし（７）の理由であると認められる。そこで，（１）ないし（７）の理由について検討する。・・・したがって，上記（７）の理由も失当である。(5) 以上によれば，本件訂正が，明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないと判断した審決の判断は誤りであり，原告主張の取消事由２は理由がある。」 ◆平成19(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所
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2008.03. 6
◆平成19(行ケ)10055 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月27日 知的財産高等裁判所
特許法１７条の２第４項２号限定的減縮の要件について、本件補正を却下した審決の判断に誤りはないと判断しました。
「(1) 本件出願の請求項１９は，前記第２の２のとおりであるところ，アノードの「ホスト材料の中にリチウム金属を分散する」こと及び「ホスト材料中とその中に分散された前記リチウム金属」は記載されているが，「アノード内のリチウム金属の量」については，全く記載されていない。原告は，特許請求の範囲中の記載に「（アノード内の）リチウム金属」に関する言及がある場合には，その量に関する事項は，「（アノード内の）リチウム金属」という概念に内在する特定事項であると主張する。しかし，「リチウム金属」という記載では，物質の種類を特定したにすぎず，その「量」については，何らの言及がないのであるから，上記の「（アノード内の）リチウム金属」なる記載が「リチウム金属の量」についての特定を含むものではないことは一般的な用語法に照らして明らかであるというべきであって，原告の主張を採用することはできない。そうすると，本願発明１９の特定事項として，「アノード内のリチウム金属の量」が含まれていない以上，請求項１９に係る本件補正は，発明を特定するために必要な事項を限定するものではない。」 ◆平成19(行ケ)10055 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月27日 知的財産高等裁判所
「(1) 本件出願の請求項１９は，前記第２の２のとおりであるところ，アノードの「ホスト材料の中にリチウム金属を分散する」こと及び「ホスト材料中とその中に分散された前記リチウム金属」は記載されているが，「アノード内のリチウム金属の量」については，全く記載されていない。原告は，特許請求の範囲中の記載に「（アノード内の）リチウム金属」に関する言及がある場合には，その量に関する事項は，「（アノード内の）リチウム金属」という概念に内在する特定事項であると主張する。しかし，「リチウム金属」という記載では，物質の種類を特定したにすぎず，その「量」については，何らの言及がないのであるから，上記の「（アノード内の）リチウム金属」なる記載が「リチウム金属の量」についての特定を含むものではないことは一般的な用語法に照らして明らかであるというべきであって，原告の主張を採用することはできない。そうすると，本願発明１９の特定事項として，「アノード内のリチウム金属の量」が含まれていない以上，請求項１９に係る本件補正は，発明を特定するために必要な事項を限定するものではない。」 ◆平成19(行ケ)10055 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月27日 知的財産高等裁判所
2008.02.24
◆平成18(行ケ)10439 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月21日 知的財産高等裁判所
訂正要件適合とした審決を取り消しました。
「確かに，訂正明細書に記載された実施例には，ラッチレバー３２ａを内側に押し込み，ラッチ爪３２ｅとラッチ爪係合穴６０ｊとの係合を解除することによって，インクタンクが持ち上がることが記載されている（原告の主張に合わせ「ポップアップ機能」との語を用いる場合がある。）。しかし，同記載に係る「ポップアップ機能＼」は，あくまでも，ホルダの内壁が，その下端部から外側上方に向かって傾斜した側断面形状を有し，ラッチレバー３２ａの傾斜はホルダの壁よりも大きくなっていること等，ラッチ爪を含むラッチレバーの具体的形状やホルダの内壁の具体的形状等の相互関係に依存するものであって，インクタンクとして規定された構成のみによって，常に実現するというものではなく，インクタンクとホルダとの間に一定の条件が成立することによってはじめて実現するものにすぎない。以上のとおり，訂正事項ｈは，記載自体が明確でないのみならず，発明の詳細な説明欄における実施例に関する記載及び図面を参照してみてもなお，ポップアップ機能＼を実現する事項に係る構成を明確に示したものと解することはできない。したがって，訂正事項ｈにおいて，ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま要素として含んだことによって，本件訂正は全体として，インクタンクの発明であるにもかかわらず，特許請求の範囲の記載（請求項１）を不明確にするものとなったから，特許請求の範囲の減縮に当たるか否かを判断することすらできないものであって，結局，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正ということはできない。」 ◆平成18(行ケ)10439 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月21日 知的財産高等裁判所
「確かに，訂正明細書に記載された実施例には，ラッチレバー３２ａを内側に押し込み，ラッチ爪３２ｅとラッチ爪係合穴６０ｊとの係合を解除することによって，インクタンクが持ち上がることが記載されている（原告の主張に合わせ「ポップアップ機能」との語を用いる場合がある。）。しかし，同記載に係る「ポップアップ機能＼」は，あくまでも，ホルダの内壁が，その下端部から外側上方に向かって傾斜した側断面形状を有し，ラッチレバー３２ａの傾斜はホルダの壁よりも大きくなっていること等，ラッチ爪を含むラッチレバーの具体的形状やホルダの内壁の具体的形状等の相互関係に依存するものであって，インクタンクとして規定された構成のみによって，常に実現するというものではなく，インクタンクとホルダとの間に一定の条件が成立することによってはじめて実現するものにすぎない。以上のとおり，訂正事項ｈは，記載自体が明確でないのみならず，発明の詳細な説明欄における実施例に関する記載及び図面を参照してみてもなお，ポップアップ機能＼を実現する事項に係る構成を明確に示したものと解することはできない。したがって，訂正事項ｈにおいて，ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま要素として含んだことによって，本件訂正は全体として，インクタンクの発明であるにもかかわらず，特許請求の範囲の記載（請求項１）を不明確にするものとなったから，特許請求の範囲の減縮に当たるか否かを判断することすらできないものであって，結局，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正ということはできない。」 ◆平成18(行ケ)10439 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月21日 知的財産高等裁判所
2008.02.13
◆平成18(行ケ)10455 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月12日 知的財産高等裁判所
改善多項制下における訂正請求の確定時期について、判断されました。
「イ 特許無効審判の手続において，無効審判請求の対象とされていない請求項について訂正請求がされ（特許法１３４条の２第５項後段参照），当該訂正請求につき「訂正を認める」との審決がされた場合は，審決のうち，当該請求項について「訂正を認める」とした部分は，無効審判請求の双方当事者の提起する取消訴訟の対象となるものではないから，審決の送達により効力を生じ，当該請求項は，審決送達時に，当該訂正された内容のものとして確定すると解するのが相当である。特許無効審判の手続において，無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合においては，審判合議体は，無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が独立特許要件を欠く等の理由により許されないことを理由として，無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求の許否に対する判断を行わずに，訂正請求を一体として許されないと判断することは，特段の事情のない限り，特許法上許されないというべきである。また，この場合において，無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求が許されないことを理由として，無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求の許否に対する判断を行わずに，訂正請求を一体として許されないと判断することも，特段の事情のない限り，特許法上許されないものである。」 ◆平成18(行ケ)10455 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月12日 知的財産高等裁判所
「イ 特許無効審判の手続において，無効審判請求の対象とされていない請求項について訂正請求がされ（特許法１３４条の２第５項後段参照），当該訂正請求につき「訂正を認める」との審決がされた場合は，審決のうち，当該請求項について「訂正を認める」とした部分は，無効審判請求の双方当事者の提起する取消訴訟の対象となるものではないから，審決の送達により効力を生じ，当該請求項は，審決送達時に，当該訂正された内容のものとして確定すると解するのが相当である。特許無効審判の手続において，無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合においては，審判合議体は，無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が独立特許要件を欠く等の理由により許されないことを理由として，無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求の許否に対する判断を行わずに，訂正請求を一体として許されないと判断することは，特段の事情のない限り，特許法上許されないというべきである。また，この場合において，無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求が許されないことを理由として，無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求の許否に対する判断を行わずに，訂正請求を一体として許されないと判断することも，特段の事情のない限り，特許法上許されないものである。」 ◆平成18(行ケ)10455 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月12日 知的財産高等裁判所
2008.01.22
◆平成19(行ケ)10177 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年01月17日 知的財産高等裁判所
補正は新規事項であると判断した審決が維持されました。
「原告は，当初明細書の段落【００１８】，【００２０】及び【００３６】に，ネガは顧客に返却されるものであることが記載されており，段落【００１９】には，ネガ返却後に行うサービスが記載されているとし，結局，当初明細書に記載されている一連の技術の中から，ネガを返却した後，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分，すなわち，「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし，高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」を取り出して，画像ファイルの由来によらない発明であると主張しているものということができる。ところで，発明は，技術的思想の創作であるが（特許法２条），ここに「技術」とは，一般に，「?@物事を巧みにしとげるわざ。技芸。?A自然に人為を加えて人間の生活に役立てるようにする手段。また，そのために開発された科学を実際に応用する手段。科学技術。」（大辞林第３版），「?@物事をたくみに行うわざ。技巧。技芸。?A（technique）科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し，人間生活に役立てるわざ。」（広辞苑第５版）などとされているとおり，科学を現実に応用して人間生活に役立てるという目的を達成するための具体的手段であるから，発明における創作は，所期の目的すなわち技術課題を達成するための手段としての技術的思想でなければならないものと解すべきである。本件についてみると，ネガ又はスライドを返却した後の，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分，すなわち，原告が「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし，高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」と主張するものは，前記のとおり，当初明細書中に，従来技術との関係で技術課題が設定されているわけではないから，単に，そのサービスに関する部分のみを取り出しても，そこに出願人による技術的思想の創作である発明が存在すると認めることはできない。当初明細書の上記記載からいえることは，ネガを返却した後の，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する技術が当業者に開示されているというのみであって，それ以上のものではない。」 ◆平成19(行ケ)10177 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年01月17日 知的財産高等裁判所
「原告は，当初明細書の段落【００１８】，【００２０】及び【００３６】に，ネガは顧客に返却されるものであることが記載されており，段落【００１９】には，ネガ返却後に行うサービスが記載されているとし，結局，当初明細書に記載されている一連の技術の中から，ネガを返却した後，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分，すなわち，「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし，高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」を取り出して，画像ファイルの由来によらない発明であると主張しているものということができる。ところで，発明は，技術的思想の創作であるが（特許法２条），ここに「技術」とは，一般に，「?@物事を巧みにしとげるわざ。技芸。?A自然に人為を加えて人間の生活に役立てるようにする手段。また，そのために開発された科学を実際に応用する手段。科学技術。」（大辞林第３版），「?@物事をたくみに行うわざ。技巧。技芸。?A（technique）科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し，人間生活に役立てるわざ。」（広辞苑第５版）などとされているとおり，科学を現実に応用して人間生活に役立てるという目的を達成するための具体的手段であるから，発明における創作は，所期の目的すなわち技術課題を達成するための手段としての技術的思想でなければならないものと解すべきである。本件についてみると，ネガ又はスライドを返却した後の，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分，すなわち，原告が「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし，高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」と主張するものは，前記のとおり，当初明細書中に，従来技術との関係で技術課題が設定されているわけではないから，単に，そのサービスに関する部分のみを取り出しても，そこに出願人による技術的思想の創作である発明が存在すると認めることはできない。当初明細書の上記記載からいえることは，ネガを返却した後の，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する技術が当業者に開示されているというのみであって，それ以上のものではない。」 ◆平成19(行ケ)10177 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年01月17日 知的財産高等裁判所
2007.12. 1
◆平成18(行ケ)10268 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年11月28日 知的財産高等裁判所
誤記訂正が、実質上の拡張または変更に当たるとして、訂正を認めなかった審決が取り消されました。
「０.５重量％以下」との記載は，確かに，被告が主張するように，その記載自体を独立したものとして見る限り，数値及びその範囲として明確であり，疑問が生じることはない。しかしながら，特許請求の範囲の意味内容を確定する場合には，当該記載の前後の単語・文章，文脈，当該請求項の全体の意味内容との関係で検討すべきであり，被告が主張するように，問題となった記載を前後から切り離して取り上げて意味内容を把握し，その単純な総和として，確定すべきものではない。確かに，発明の詳細な説明に記載した発明のすべてを特許請求の範囲に記載して権利化しなければならないわけではないものの，発明の詳細な説明に登場するいくつかの実施例のうち，請求項１の「０.５重量％以下の水酸化カリウム」に対応するのは，実施例８のみであり，出願人は，本件補正によって大部分の権利範囲を失うことになる。しかも，特許出願に係る発明が境界域である「０.５重量％の水酸化カリウム」の場合に限定されることになるというだけではなく，特許請求の範囲に提示された「０．５重量％未満」の範囲は特許法３６条４項の定める要件を欠如することになりかねない。仮に，出願人が真意に基づきそのような補正をしたというのであれば，権利化の際に通常選択する合理的な経済行為からは，大きく乖離するものであったといわざるを得ない。・・・これらの記載によれば，本件発明は，水酸化ナトリウムと水酸化カリウムの双方又はいずれか一方を含むものとして記載されており，その双方とも含まないことを前提とした記載は一切なく，請求項１の「０.５重量％以下の水酸化カリウム」との記載は，「０.５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であると容易に理解するに至ることは明らかである。」
また、実質上拡張変更については、下記のように述べました。
「請求項１の「０．５重量％以下の水酸化カリウム」の記載は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であるとする場合，この２つの文言のみに即して形式的に考察すると，「０．５重量％以下の水酸化カリウム」の範囲は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の範囲と明らかに異なるから，その限りでは特許請求の範囲が変更となるのではないかという問題があるかのようであるが，請求項１の「０．５重量％以下の水酸化カリウム」とある記載は，上述のとおり，特許請求の範囲の記載からだけでは不明確であり，そこで，発明の詳細な説明を参酌すると，「０．５重量％以下の水酸化カリウム」は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であることが明らかであるというのであるから，その実質を捉えて考察すると，特許請求の範囲の拡張や変更はされていないということができ，同法１２６条４項違反の問題は生じないものというべきである。」 ◆平成18(行ケ)10268 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年11月28日 知的財産高等裁判所
「０.５重量％以下」との記載は，確かに，被告が主張するように，その記載自体を独立したものとして見る限り，数値及びその範囲として明確であり，疑問が生じることはない。しかしながら，特許請求の範囲の意味内容を確定する場合には，当該記載の前後の単語・文章，文脈，当該請求項の全体の意味内容との関係で検討すべきであり，被告が主張するように，問題となった記載を前後から切り離して取り上げて意味内容を把握し，その単純な総和として，確定すべきものではない。確かに，発明の詳細な説明に記載した発明のすべてを特許請求の範囲に記載して権利化しなければならないわけではないものの，発明の詳細な説明に登場するいくつかの実施例のうち，請求項１の「０.５重量％以下の水酸化カリウム」に対応するのは，実施例８のみであり，出願人は，本件補正によって大部分の権利範囲を失うことになる。しかも，特許出願に係る発明が境界域である「０.５重量％の水酸化カリウム」の場合に限定されることになるというだけではなく，特許請求の範囲に提示された「０．５重量％未満」の範囲は特許法３６条４項の定める要件を欠如することになりかねない。仮に，出願人が真意に基づきそのような補正をしたというのであれば，権利化の際に通常選択する合理的な経済行為からは，大きく乖離するものであったといわざるを得ない。・・・これらの記載によれば，本件発明は，水酸化ナトリウムと水酸化カリウムの双方又はいずれか一方を含むものとして記載されており，その双方とも含まないことを前提とした記載は一切なく，請求項１の「０.５重量％以下の水酸化カリウム」との記載は，「０.５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であると容易に理解するに至ることは明らかである。」
また、実質上拡張変更については、下記のように述べました。
「請求項１の「０．５重量％以下の水酸化カリウム」の記載は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であるとする場合，この２つの文言のみに即して形式的に考察すると，「０．５重量％以下の水酸化カリウム」の範囲は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の範囲と明らかに異なるから，その限りでは特許請求の範囲が変更となるのではないかという問題があるかのようであるが，請求項１の「０．５重量％以下の水酸化カリウム」とある記載は，上述のとおり，特許請求の範囲の記載からだけでは不明確であり，そこで，発明の詳細な説明を参酌すると，「０．５重量％以下の水酸化カリウム」は，「０．５重量％以上５重量％以下の水酸化カリウム」の誤記であることが明らかであるというのであるから，その実質を捉えて考察すると，特許請求の範囲の拡張や変更はされていないということができ，同法１２６条４項違反の問題は生じないものというべきである。」 ◆平成18(行ケ)10268 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年11月28日 知的財産高等裁判所
2007.10. 5
◆平成18(行ケ)10174 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年09月26日 知的財産高等裁判所
新たなステップを追加することは、限定的減縮に該当しないとの考え方についてはこれを維持しましたが、相違点を看過しているとして、拒絶審決が取り消されました。
「・・?Dのステップの後に，新たに「前記安定した基板を上記物体に付属させるステップ」を追加するものである。ところで，上記追加に係る「前記安定した基板を上記物体に付属させるステップ」は，?@ないし?Dのステップとは無関係であり，請求項１１の全体を減縮するものではあるが，?@ないし?Dのいずれかのステップを減縮するものではない。そうすると，本件補正は，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１７条の２第４項２号に規定する「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」にいう「第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定する」場合には当たらないと解するのが相当である。したがって，本件補正を却下すべきものとした審決の判断に誤りはない。」
「結局，審決は，刊行物１記載の発明を基本としつつ，被告が自ら認めるとおり，刊行物１，３記載の発明が「光硬化性流動物質」又は「液体，粉末等の材料」を使用するものであるとすることによって，「光硬化性流動物質」と「液体，粉末等の材料」とを一つのまとまりとして取り扱い，「材料」の上位概念をもって一致点とした際に，その「材料」の中に，「光硬化性流動物質」のみならず「材料粉末」をも含めてしまったため，本願発明について，進歩性の有無を判断すべき相違点を看過する結果となったものといわざるを得ない。」 ◆平成18(行ケ)10174 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年09月26日 知的財産高等裁判所
「・・?Dのステップの後に，新たに「前記安定した基板を上記物体に付属させるステップ」を追加するものである。ところで，上記追加に係る「前記安定した基板を上記物体に付属させるステップ」は，?@ないし?Dのステップとは無関係であり，請求項１１の全体を減縮するものではあるが，?@ないし?Dのいずれかのステップを減縮するものではない。そうすると，本件補正は，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１７条の２第４項２号に規定する「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」にいう「第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定する」場合には当たらないと解するのが相当である。したがって，本件補正を却下すべきものとした審決の判断に誤りはない。」
「結局，審決は，刊行物１記載の発明を基本としつつ，被告が自ら認めるとおり，刊行物１，３記載の発明が「光硬化性流動物質」又は「液体，粉末等の材料」を使用するものであるとすることによって，「光硬化性流動物質」と「液体，粉末等の材料」とを一つのまとまりとして取り扱い，「材料」の上位概念をもって一致点とした際に，その「材料」の中に，「光硬化性流動物質」のみならず「材料粉末」をも含めてしまったため，本願発明について，進歩性の有無を判断すべき相違点を看過する結果となったものといわざるを得ない。」 ◆平成18(行ケ)10174 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年09月26日 知的財産高等裁判所
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2007.09.24
◆平成18(行ケ)10494 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年09月20日 知的財産高等裁判所
最後の拒絶理由通知に対して、プロダクトバイプロセスで特定した物の発明を方法に変更することが、補正要件違反となるかについて争われました。裁判所は、プロダクトバイプロセスクレームは物の発明であるので、補正により方法クレームに変更することは補正要件を満たしていないとして、特許庁における補正却下処分を維持しました。
「プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは，東京高裁平成１４年判決にあるとおり，「物（プロダクト）に係るものでありながら，その中に当該物に関する製法（プロセス）を包含する」形式で記載された特許請求の範囲であり，「発明の対象となる物の構成を，製造方法と無関係に，直接的に特定することが，不可能＼，困難，あるいは何らかの意味で不適切（例えば，不可能でも困難でもないものの，理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。）であるとき」などに認められる特許請求の範囲の記載方法でであるということができる。上記の意義からも明らかなように，プロダクト・バイ・プロセス・クレームにあっては，特許請求の範囲に物の製造方法（プロセス）が記載されていても，その記載は発明の対象となる物（プロダクト）を特定するためであり，物の製造方法についての特許を請求するものではない。したがって，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれた発明のカテゴリーは，あくまで「物の発明」であって，「方法の発明」ではないし，「物の発明」かつ「方法の発明」ということもできない。原告の主張は，東京高裁平成平成１４年判決を正解するものとはいえず，採用することはできない。」 ◆平成18(行ケ)10494 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年09月20日 知的財産高等裁判所
「プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは，東京高裁平成１４年判決にあるとおり，「物（プロダクト）に係るものでありながら，その中に当該物に関する製法（プロセス）を包含する」形式で記載された特許請求の範囲であり，「発明の対象となる物の構成を，製造方法と無関係に，直接的に特定することが，不可能＼，困難，あるいは何らかの意味で不適切（例えば，不可能でも困難でもないものの，理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。）であるとき」などに認められる特許請求の範囲の記載方法でであるということができる。上記の意義からも明らかなように，プロダクト・バイ・プロセス・クレームにあっては，特許請求の範囲に物の製造方法（プロセス）が記載されていても，その記載は発明の対象となる物（プロダクト）を特定するためであり，物の製造方法についての特許を請求するものではない。したがって，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれた発明のカテゴリーは，あくまで「物の発明」であって，「方法の発明」ではないし，「物の発明」かつ「方法の発明」ということもできない。原告の主張は，東京高裁平成平成１４年判決を正解するものとはいえず，採用することはできない。」 ◆平成18(行ケ)10494 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年09月20日 知的財産高等裁判所
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2007.07.12
◆平成18(行ケ)10485 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年07月10日 知的財産高等裁判所
無効審判の対象となっていなかった従属請求項について、多数項従属形式から一方を削除した上、これを独立形式にのみ訂正したについて、減縮にあたるので独立特許要件をみずに訂正を認めたのは違法として審決を取り消しました。
「上記イの検討によると，本件訂正の訂正事項４，５，７及び８については「特許請求の範囲の減縮」に該当するところ，審決は，前記のとおり「明りょうでない記載の釈明」に当たるとして，独立特許要件の判断をしないで本件訂正を認容したものであるから，違法というほかない。エ もっとも，訂正に係る新請求項５ないし１１について独立特許要件が具備されていると判断されるのであれば，上記判断の遺脱は審決の結論に影響を及ぼさないと解する余地がある。しかし，新請求項５ないし１１が引用するのが新請求項１（訂正発明）であれば後記のとおり独立特許要件を具備していると解されるものの，前記のとおり新請求項５ないし１１が引用しているのは実質的には旧請求項１であって，同請求項は，第１次審決（甲１１）が指摘するように，特許要件を欠くと解されるから，結局，上記判断の遺脱は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。」 ◆平成18(行ケ)10485 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年07月10日 知的財産高等裁判所
「上記イの検討によると，本件訂正の訂正事項４，５，７及び８については「特許請求の範囲の減縮」に該当するところ，審決は，前記のとおり「明りょうでない記載の釈明」に当たるとして，独立特許要件の判断をしないで本件訂正を認容したものであるから，違法というほかない。エ もっとも，訂正に係る新請求項５ないし１１について独立特許要件が具備されていると判断されるのであれば，上記判断の遺脱は審決の結論に影響を及ぼさないと解する余地がある。しかし，新請求項５ないし１１が引用するのが新請求項１（訂正発明）であれば後記のとおり独立特許要件を具備していると解されるものの，前記のとおり新請求項５ないし１１が引用しているのは実質的には旧請求項１であって，同請求項は，第１次審決（甲１１）が指摘するように，特許要件を欠くと解されるから，結局，上記判断の遺脱は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。」 ◆平成18(行ケ)10485 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年07月10日 知的財産高等裁判所
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2007.07. 5
◆平成18(行ケ)10436 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月27日 知的財産高等裁判所
最終的には、進歩性無しとの審決は維持されましたが、新規事項であるとの取消理由１については、誤りであると認定しました。
「上記アの認定事実及び各図を総合すると，図６は，支持部材４０が取り外された状態，又は支持部材４０のスライド部を基礎部材３０のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものであることは自明であり，また，図６ａのようにスライド係合させ，支持部材４０を基礎部材の下方に移動させると，「しるし３８」は支持部材により覆われ，支持部材４０の下部は，基礎部材３０の下部の突出部（図５参照）に接触して係止することも自明である。そうすると，「引き伸ばすための手段が『スライド手段をスライドさせて支持部材を基礎部材から取り外す際に露出する』ことについては，本件特許に係る願書に添付した明細書又は図面（すなわち，本件明細書）に記載されている事項から自明であると解される。
ウ これに対し被告は，「支持部材が基礎部材に完全に取り付けられた状態では，支持部材４０の下部がつかみ手段２２なる引き伸ばすための手段に重なっている」ことは読み取ることができないなどと主張する。しかし，前記ア?@のとおり本件明細書には「そのようなしるしは，支持部材が基礎部材に取り付けられているときは見えないように隠れており，支持部材が取り外されたときは見えるような場所に置かれているのが特に好ましい。」と記載されていることに照らすならば，図６は，支持部材４０が取り外された状態，又は，支持部材４０のスライド部を基礎部材３０のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものと理解できる。また，図５及び図６からは，支持部材の下部が，基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には，支持部材の下部は，引き延ばすための手段２２を隠す寸法になっているかどうかは，必ずしも明確ではないが，本件明細書の上記記載を併せ考慮すると，支持部材の下部が，基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には，引き延ばすための手段２２が支持部材の下部に隠れ，図６のように，支持部材が上方に移動すれば，引き延ばすための手段２２が露出し，しるしも見えるようになると理解するのが合理的である。」 ◆平成18(行ケ)10436 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月27日 知的財産高等裁判所
「上記アの認定事実及び各図を総合すると，図６は，支持部材４０が取り外された状態，又は支持部材４０のスライド部を基礎部材３０のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものであることは自明であり，また，図６ａのようにスライド係合させ，支持部材４０を基礎部材の下方に移動させると，「しるし３８」は支持部材により覆われ，支持部材４０の下部は，基礎部材３０の下部の突出部（図５参照）に接触して係止することも自明である。そうすると，「引き伸ばすための手段が『スライド手段をスライドさせて支持部材を基礎部材から取り外す際に露出する』ことについては，本件特許に係る願書に添付した明細書又は図面（すなわち，本件明細書）に記載されている事項から自明であると解される。
ウ これに対し被告は，「支持部材が基礎部材に完全に取り付けられた状態では，支持部材４０の下部がつかみ手段２２なる引き伸ばすための手段に重なっている」ことは読み取ることができないなどと主張する。しかし，前記ア?@のとおり本件明細書には「そのようなしるしは，支持部材が基礎部材に取り付けられているときは見えないように隠れており，支持部材が取り外されたときは見えるような場所に置かれているのが特に好ましい。」と記載されていることに照らすならば，図６は，支持部材４０が取り外された状態，又は，支持部材４０のスライド部を基礎部材３０のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものと理解できる。また，図５及び図６からは，支持部材の下部が，基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には，支持部材の下部は，引き延ばすための手段２２を隠す寸法になっているかどうかは，必ずしも明確ではないが，本件明細書の上記記載を併せ考慮すると，支持部材の下部が，基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には，引き延ばすための手段２２が支持部材の下部に隠れ，図６のように，支持部材が上方に移動すれば，引き延ばすための手段２２が露出し，しるしも見えるようになると理解するのが合理的である。」 ◆平成18(行ケ)10436 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月27日 知的財産高等裁判所
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2007.06.27
◆平成19(行ケ)10081 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月20日 知的財産高等裁判所
事情は、以下の通りです。
1)請求項１，２，４について第1次無効審判請求
2)特許権者は請求項4のみ訂正請求
3)訂正は認める、請求項4は無効理由無し、請求項1，2は無効とするとの第1次審決
4)特許権者は、請求項1,2を無効とする部分のみ不服として、審決取消訴訟提起
5)特許権者は、訂正審判を請求
6)無効審判請求人は、請求項4についての判断は争わず、請求項4について別途、第2次無効審判を請求
5)を理由に知財高裁が、決定による差し戻しをした場合（181条2項）に、5)の訂正審判はその内容でよければ訂正請求として無効審判における組み込まれます。この場合、134条の2第4項の規定により、後で訂正請求があった場合、先の訂正請求は取り下げ擬製されます。一方、第1次無効審判における請求項4に関する判断は不服申し立てがなされていないため、既に確定しているとも判断できます。
この点について、裁判所は今回については請求項4に関する審決は確定していると判断しましたが、下記のように付言しました。
「本件に関する判断は以上のとおりであるが，この機会に，特許法１３４条の２第４項の規定によるみなし取下げの効果は，請求項ごとに生じると解すべきことについて，当裁判所の見解を示しておく。(1) 特許法は，昭和６２年法律第２７号による改正により，いわゆる改善多項制を導入するとともに，２以上の請求項に係る特許については請求項ごとに無効審判請求をすることができることとしたが（特許法１２３条１項柱書），その後，平成５年法律第２６号による改正により，無効審判の手続において訂正請求をすることができることとし，さらに，平成１１年法律第４１号による改正（以下「平成１１年改正」という。）により，訂正請求の当否に関し，訂正後の請求項に係る発明（ただし，無効審判請求がされていない請求項に係る発明を除く。）について，いわゆる独立特許要件の判断を行わないこととした。なお，２以上の請求項に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判において，特許権者による訂正請求を認めた上で，一部の請求項に係る発明についての特許を無効とし，残りの請求項に係る発明についての特許の無効請求を不成立とする審決は，平成１１年改正において，上記のとおり，訂正請求の当否に関し独立特許要件の判断を行わないこととされたことに伴い，現れるに至ったものである（平成１１年改正前の特許法の下では，このような場合，独立特許要件を欠くとして訂正請求が全体として認められず，訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて，各請求項の無効理由の存否が判断されていた。）。このように，２以上の請求項に係る無効審判請求においては，無効理由の存否は請求項ごとに独立して判断されるのであり，個々の請求項ごとの審判が同時に進行しているものとして考えるのが，無効審判制度の趣旨に沿うものである。そうすると，無効審判の審決において認められた訂正の効力についても，個々の請求項ごとに生ずると解するのが相当である。そして，特許法１３４条の２第４項のいわゆるみなし取下げの規定は，平成１５年法律第４７号による改正により導入されたものであるが，上記のような無効審判制度を前提としていることは明らかであるから，その効果も請求項ごとに生じると解するのが相当である。(2) なお，いわゆる改善多項制が導入され，請求項ごとに無効審判請求についての判断を行う制度が採用されたため，上記のとおり，２以上の請求項に係る発明についての特許に関して，一部の請求項につき無効審判請求の審決が確定し，あるいは特許請求の範囲等の記載が訂正されることが生ずるが，このような結果が，必ずしも特許登録原簿の記載に反映されていないようにも見受けられる。仮に，特許庁において，無効審決による特許無効ないし訂正の効力が請求項ごとに生ずるとの実務運用がされていないとするならば，それは法の趣旨に反するものといわざるを得ない。」 ◆平成19(行ケ)10081 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月20日 知的財産高等裁判所
1)請求項１，２，４について第1次無効審判請求
2)特許権者は請求項4のみ訂正請求
3)訂正は認める、請求項4は無効理由無し、請求項1，2は無効とするとの第1次審決
4)特許権者は、請求項1,2を無効とする部分のみ不服として、審決取消訴訟提起
5)特許権者は、訂正審判を請求
6)無効審判請求人は、請求項4についての判断は争わず、請求項4について別途、第2次無効審判を請求
5)を理由に知財高裁が、決定による差し戻しをした場合（181条2項）に、5)の訂正審判はその内容でよければ訂正請求として無効審判における組み込まれます。この場合、134条の2第4項の規定により、後で訂正請求があった場合、先の訂正請求は取り下げ擬製されます。一方、第1次無効審判における請求項4に関する判断は不服申し立てがなされていないため、既に確定しているとも判断できます。
この点について、裁判所は今回については請求項4に関する審決は確定していると判断しましたが、下記のように付言しました。
「本件に関する判断は以上のとおりであるが，この機会に，特許法１３４条の２第４項の規定によるみなし取下げの効果は，請求項ごとに生じると解すべきことについて，当裁判所の見解を示しておく。(1) 特許法は，昭和６２年法律第２７号による改正により，いわゆる改善多項制を導入するとともに，２以上の請求項に係る特許については請求項ごとに無効審判請求をすることができることとしたが（特許法１２３条１項柱書），その後，平成５年法律第２６号による改正により，無効審判の手続において訂正請求をすることができることとし，さらに，平成１１年法律第４１号による改正（以下「平成１１年改正」という。）により，訂正請求の当否に関し，訂正後の請求項に係る発明（ただし，無効審判請求がされていない請求項に係る発明を除く。）について，いわゆる独立特許要件の判断を行わないこととした。なお，２以上の請求項に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判において，特許権者による訂正請求を認めた上で，一部の請求項に係る発明についての特許を無効とし，残りの請求項に係る発明についての特許の無効請求を不成立とする審決は，平成１１年改正において，上記のとおり，訂正請求の当否に関し独立特許要件の判断を行わないこととされたことに伴い，現れるに至ったものである（平成１１年改正前の特許法の下では，このような場合，独立特許要件を欠くとして訂正請求が全体として認められず，訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて，各請求項の無効理由の存否が判断されていた。）。このように，２以上の請求項に係る無効審判請求においては，無効理由の存否は請求項ごとに独立して判断されるのであり，個々の請求項ごとの審判が同時に進行しているものとして考えるのが，無効審判制度の趣旨に沿うものである。そうすると，無効審判の審決において認められた訂正の効力についても，個々の請求項ごとに生ずると解するのが相当である。そして，特許法１３４条の２第４項のいわゆるみなし取下げの規定は，平成１５年法律第４７号による改正により導入されたものであるが，上記のような無効審判制度を前提としていることは明らかであるから，その効果も請求項ごとに生じると解するのが相当である。(2) なお，いわゆる改善多項制が導入され，請求項ごとに無効審判請求についての判断を行う制度が採用されたため，上記のとおり，２以上の請求項に係る発明についての特許に関して，一部の請求項につき無効審判請求の審決が確定し，あるいは特許請求の範囲等の記載が訂正されることが生ずるが，このような結果が，必ずしも特許登録原簿の記載に反映されていないようにも見受けられる。仮に，特許庁において，無効審決による特許無効ないし訂正の効力が請求項ごとに生ずるとの実務運用がされていないとするならば，それは法の趣旨に反するものといわざるを得ない。」 ◆平成19(行ケ)10081 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月20日 知的財産高等裁判所
2007.03. 5
◆平成15(ワ)16924 損害賠償等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年02月27日 東京地方裁判所
本件侵害訴訟では、訂正が認められることを前提にして、約3000万円の損害賠償が認められました。
争点はいくつかありますが、興味深いのは、併存する無効審判との関係です。本件訴訟の対象である特許権は、無効審決がなされたので、特許権者は取消訴訟を提起するとともに、別途訂正審判を請求をしました。知財高裁は、差し戻し決定をしました。無効審判では、訂正を認めた上で、再度、無効審決がなされました。特許権者は、取消訴訟を提起し、現在、知財高裁に継続中です。
「本件特許については，その無効審判事件において，本件訂正の請求がなされており，特許庁は，その審決において，本件訂正を認め，本件訂正特許１を無効と判断したものの，原告が同審決に対し審決取消訴訟を提起したために，未だ本件訂正が確定していない状況にある。特許法１０４条の３第１項における「当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」とは，当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは，将来その訂正が認められ，訂正の効力が確定したときにおいても，当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである。したがって，原告は，訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては，?@当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと，?A当該訂正が特許法１２６条の訂正要件を充たすこと，?B当該訂正により，当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること（特許法２９条の新規性，容易想到性，同３６条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる，）?C被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを，主張立証すべきである。
また、間接侵害についても、輸出向け専用品については間接侵害を構成しないと判断しました。
「特許法１０１条は，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から，特許権侵害とする対象を，それが生産，譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為（実施行為）を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産，譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定であると解される。そうすると，「その物の生産にのみ使用する物」（１号）という要件が予定する「生産」は，日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。外国におけるイ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には，日本の特許権者が，属地主義の原則から，本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの，外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり，不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。」
また、新規事項であるとの主張についても、これを否定しました。
「本件訂正前明細書には，搬送部（１５，１６）を伸縮する際に共通駆動部（１３）を回動させる構成及び当該共通駆動部の回動の際，他方の搬送部（１６，１５）が駆動制御手段における制御により見かけ上静止状態を保持し，共通駆動部（１３）上に取り込まれた状態で共通駆動アームと同様に旋回する構＼成が記載されていることが認められる。そうすると，本件訂正にかかる本件訂正特許発明１は，本件訂正前明細書に記載されていたといえるから，本件訂正は，願書に添付した明細書及び図面に記載した事項の範囲内の訂正である。被告は，前記b)?@の記載を根拠に本件各特許発明の駆動制御手段は，前記b)?@に記載された構成に限定して解釈すべきであると主張し，かかる限定解釈を前提とすれば，本件訂正は本件各特許発明における駆動制御手段に含まれない構＼成を含むことになるから特許法１２６条３項に違反する旨主張する。しかし，本件訂正前の本件各特許発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載から被告が主張するような限定解釈をすべき理由はない。」 ◆平成15(ワ)16924 損害賠償等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年02月27日 東京地方裁判所
争点はいくつかありますが、興味深いのは、併存する無効審判との関係です。本件訴訟の対象である特許権は、無効審決がなされたので、特許権者は取消訴訟を提起するとともに、別途訂正審判を請求をしました。知財高裁は、差し戻し決定をしました。無効審判では、訂正を認めた上で、再度、無効審決がなされました。特許権者は、取消訴訟を提起し、現在、知財高裁に継続中です。
「本件特許については，その無効審判事件において，本件訂正の請求がなされており，特許庁は，その審決において，本件訂正を認め，本件訂正特許１を無効と判断したものの，原告が同審決に対し審決取消訴訟を提起したために，未だ本件訂正が確定していない状況にある。特許法１０４条の３第１項における「当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」とは，当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは，将来その訂正が認められ，訂正の効力が確定したときにおいても，当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである。したがって，原告は，訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては，?@当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと，?A当該訂正が特許法１２６条の訂正要件を充たすこと，?B当該訂正により，当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること（特許法２９条の新規性，容易想到性，同３６条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる，）?C被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを，主張立証すべきである。
また、間接侵害についても、輸出向け専用品については間接侵害を構成しないと判断しました。
「特許法１０１条は，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から，特許権侵害とする対象を，それが生産，譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為（実施行為）を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産，譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定であると解される。そうすると，「その物の生産にのみ使用する物」（１号）という要件が予定する「生産」は，日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。外国におけるイ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には，日本の特許権者が，属地主義の原則から，本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの，外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり，不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。」
また、新規事項であるとの主張についても、これを否定しました。
「本件訂正前明細書には，搬送部（１５，１６）を伸縮する際に共通駆動部（１３）を回動させる構成及び当該共通駆動部の回動の際，他方の搬送部（１６，１５）が駆動制御手段における制御により見かけ上静止状態を保持し，共通駆動部（１３）上に取り込まれた状態で共通駆動アームと同様に旋回する構＼成が記載されていることが認められる。そうすると，本件訂正にかかる本件訂正特許発明１は，本件訂正前明細書に記載されていたといえるから，本件訂正は，願書に添付した明細書及び図面に記載した事項の範囲内の訂正である。被告は，前記b)?@の記載を根拠に本件各特許発明の駆動制御手段は，前記b)?@に記載された構成に限定して解釈すべきであると主張し，かかる限定解釈を前提とすれば，本件訂正は本件各特許発明における駆動制御手段に含まれない構＼成を含むことになるから特許法１２６条３項に違反する旨主張する。しかし，本件訂正前の本件各特許発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載から被告が主張するような限定解釈をすべき理由はない。」 ◆平成15(ワ)16924 損害賠償等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年02月27日 東京地方裁判所
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2007.01.22
◆平成18(行ケ)10070 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年01月25日 知的財産高等裁判所
ＣＳ関連発明について実質上変更の判断です。裁判所は、実質上の変更に当たるとした審決を取り消しました。
「被告は，当初明細書には，特許査定時の請求項３に係る発明の目的について，「所望の番組の放送チャンネルおよび放映開始時刻を確実に知ることができ，且つサーチした番組を自動的に受信すること」，「当該番組サーチ装置の操作者などが所望の番組を見逃す危険性を低くする」と示されているだけであり，このような極めて一般的な目的から，請求項１における，番組を表形式でその一部を出力するという具体的な目的，該番組表＼を更新させるという具体的な目的及び「毎週キーという一種の専用キーで，一旦，ある番組をサーチすると，翌週以降に放映される同じ番組を簡単にサーチすることができる」という具体的な目的が直ちに導出されるということはできないから，訂正事項ｂは，特許査定時の請求項３に記載された発明の具体的な目的の範囲を逸脱すると主張する。しかしながら，発明の目的は特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり，新たに構＼成が付加されたり構成が限定されれば，目的も，それに応じて，より具体的なものになることは当然であって，訂正後の発明の構＼成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せされる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ，発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能＼になってしまうから，相当でない。そうであれば，訂正事項により付加，限定された構成により達成される内容が，訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり，本件においては，上記(2)のとおり，訂正事項ｂの具体的内容は，いずれも，特許査定時の請求項３に係る発明の目的に含まれる。・・・ さらに，被告は，請求項１において新たに付加された「番組表出力手段」，「更新手段」という構＼成要件については，その用語自体，当初明細書には何ら記載されていなかったものであって，訂正明細書の段落【００１４】，【００１５】において，上記ステップ１１０から１２０に至る処理を「番組表出力手段」，上記ステップ１２０から１５０に至る処理を「更新手段」として，それぞれ新たに定義し直し，明細書に初めて出現させたものであるところ，明細書に記載されているからといって，必ずしもその全てが訂正可能＼であるとは限らないと主張する。しかしながら，特許請求の範囲を減縮する場合には，新たな構成要件を付加したり，構＼成を新たに具体的に限定するのが通常であるから，新たな構成要素を付加したり，構＼成要素を新たに具体的に限定することが，直ちに，実質上特許請求の範囲を変更することに当たるものでないことは明らかである。訂正事項ｂに係る「番組表出力手段」，「更新手段」の内容は，いずれも，当初明細書に記載されているものであって，訂正事項ｂの「番組表＼出力手段」と「指定手段」は，特許査定時の請求項３における「記憶手段」と「指定手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであり，「更新手段」と「サーチ手段」は，特許査定時の請求項３の「記憶手段に記憶されているテレビ放送の中から，上記指定手段により指定された内容と同一の番組を，異なる時間帯の番組よりサーチするサーチ手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであるから，明細書に接した第三者であれば，訂正が可能であることを予＼測することができるのであって，訂正事項ｂによる訂正が一般第三者の利益を損なうものとはいえない。」 こちらは本件の分割出願、その分割出願に関する判断です。
◆平成18(行ケ)10071 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年01月25日 知的財産高等裁判所
◆平成18(行ケ)10072 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年01月25日 知的財産高等裁判所 ◆平成18(行ケ)10070 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年01月25日 知的財産高等裁判所
「被告は，当初明細書には，特許査定時の請求項３に係る発明の目的について，「所望の番組の放送チャンネルおよび放映開始時刻を確実に知ることができ，且つサーチした番組を自動的に受信すること」，「当該番組サーチ装置の操作者などが所望の番組を見逃す危険性を低くする」と示されているだけであり，このような極めて一般的な目的から，請求項１における，番組を表形式でその一部を出力するという具体的な目的，該番組表＼を更新させるという具体的な目的及び「毎週キーという一種の専用キーで，一旦，ある番組をサーチすると，翌週以降に放映される同じ番組を簡単にサーチすることができる」という具体的な目的が直ちに導出されるということはできないから，訂正事項ｂは，特許査定時の請求項３に記載された発明の具体的な目的の範囲を逸脱すると主張する。しかしながら，発明の目的は特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり，新たに構＼成が付加されたり構成が限定されれば，目的も，それに応じて，より具体的なものになることは当然であって，訂正後の発明の構＼成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せされる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ，発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能＼になってしまうから，相当でない。そうであれば，訂正事項により付加，限定された構成により達成される内容が，訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり，本件においては，上記(2)のとおり，訂正事項ｂの具体的内容は，いずれも，特許査定時の請求項３に係る発明の目的に含まれる。・・・ さらに，被告は，請求項１において新たに付加された「番組表出力手段」，「更新手段」という構＼成要件については，その用語自体，当初明細書には何ら記載されていなかったものであって，訂正明細書の段落【００１４】，【００１５】において，上記ステップ１１０から１２０に至る処理を「番組表出力手段」，上記ステップ１２０から１５０に至る処理を「更新手段」として，それぞれ新たに定義し直し，明細書に初めて出現させたものであるところ，明細書に記載されているからといって，必ずしもその全てが訂正可能＼であるとは限らないと主張する。しかしながら，特許請求の範囲を減縮する場合には，新たな構成要件を付加したり，構＼成を新たに具体的に限定するのが通常であるから，新たな構成要素を付加したり，構＼成要素を新たに具体的に限定することが，直ちに，実質上特許請求の範囲を変更することに当たるものでないことは明らかである。訂正事項ｂに係る「番組表出力手段」，「更新手段」の内容は，いずれも，当初明細書に記載されているものであって，訂正事項ｂの「番組表＼出力手段」と「指定手段」は，特許査定時の請求項３における「記憶手段」と「指定手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであり，「更新手段」と「サーチ手段」は，特許査定時の請求項３の「記憶手段に記憶されているテレビ放送の中から，上記指定手段により指定された内容と同一の番組を，異なる時間帯の番組よりサーチするサーチ手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであるから，明細書に接した第三者であれば，訂正が可能であることを予＼測することができるのであって，訂正事項ｂによる訂正が一般第三者の利益を損なうものとはいえない。」 こちらは本件の分割出願、その分割出願に関する判断です。
◆平成18(行ケ)10071 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年01月25日 知的財産高等裁判所
◆平成18(行ケ)10072 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年01月25日 知的財産高等裁判所 ◆平成18(行ケ)10070 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年01月25日 知的財産高等裁判所
2006.09. 5
◆平成17(行ケ)10835 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所
審決取消訴訟提起後、９０日以内に訂正審判を請求しましたが、訂正後の内容を検討しても審決を取り消す必要はないと判断されました。
「原告らは，本訴提起の日から９０日以内である平成１７年１２月２０日，本件特許の特許請求の範囲の記載における「アルカリ系現像原液」及び「現像原液」を「テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド現像原液」と，「現像液」を「テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド現像液」と，それぞれ訂正すること等を要旨とする訂正審判を請求し，平成１８年１月１７日，当裁判所に対し，事件を審判官に差し戻すため特許法１８１条２項の規定により審決を取り消すよう求めた。当裁判所は，被告の意見を聴いた上，上記訂正審判請求の内容を検討したが，テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド水溶液はホトレジスト現像液として多用されるものであり，現像液の希釈装置の発明である本件発明の構成を実質的に限定するものとは認められないから，前記説示したところに照らし，本件特許を無効とすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であるということはできない。」 ◆平成17(行ケ)10835 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所
「原告らは，本訴提起の日から９０日以内である平成１７年１２月２０日，本件特許の特許請求の範囲の記載における「アルカリ系現像原液」及び「現像原液」を「テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド現像原液」と，「現像液」を「テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド現像液」と，それぞれ訂正すること等を要旨とする訂正審判を請求し，平成１８年１月１７日，当裁判所に対し，事件を審判官に差し戻すため特許法１８１条２項の規定により審決を取り消すよう求めた。当裁判所は，被告の意見を聴いた上，上記訂正審判請求の内容を検討したが，テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド水溶液はホトレジスト現像液として多用されるものであり，現像液の希釈装置の発明である本件発明の構成を実質的に限定するものとは認められないから，前記説示したところに照らし，本件特許を無効とすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であるということはできない。」 ◆平成17(行ケ)10835 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所
2006.09. 5
◆平成17(行ケ)10767 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所
新規事項であることを前提とした拒絶査定が取り消されました。
「本願当初明細書には，ニッケルの濃度の上限値が１×１０ ｃｍ を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程が必要であることや，ニッケル除去工程を経ていない薄膜トランジスタの実施例の記載があることによれば，「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は，前記ニッケルを除去することにより前記濃度１×１０ ｃｍ を上回らな」いことを補正事項とする本件第２補正は本願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであり，また，本件第２補正は，審決も認定するとおり，明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから（審決書３頁７行〜１２行），本件第２補正は適法である。したがって，本件第２補正が新規事項の追加に該当し，不適法であるとした審決の判断は誤りである。」 ◆平成17(行ケ)10767 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所
「本願当初明細書には，ニッケルの濃度の上限値が１×１０ ｃｍ を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程が必要であることや，ニッケル除去工程を経ていない薄膜トランジスタの実施例の記載があることによれば，「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は，前記ニッケルを除去することにより前記濃度１×１０ ｃｍ を上回らな」いことを補正事項とする本件第２補正は本願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであり，また，本件第２補正は，審決も認定するとおり，明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから（審決書３頁７行〜１２行），本件第２補正は適法である。したがって，本件第２補正が新規事項の追加に該当し，不適法であるとした審決の判断は誤りである。」 ◆平成17(行ケ)10767 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所
2006.07.26
◆平成18(行ケ)10035 審決取消請求事件 平成18年07月19日 知的財産高等裁判所
「明細書全体の記載をみても，訂正後の発明である「織物上の油剤量を織物重量に対し0.06重量％以上５重量％以下」の範囲が結局は不明であり，特許法36条５項及び６項に規定する要件を満たしていないから，独立特許要件を欠くとして、訂正は認められない」とした審決が維持されました。
３６条違反で訂正が認められないとの判断は珍しいと思います。 ◆平成18(行ケ)10035 審決取消請求事件 平成18年07月19日 知的財産高等裁判所
３６条違反で訂正が認められないとの判断は珍しいと思います。 ◆平成18(行ケ)10035 審決取消請求事件 平成18年07月19日 知的財産高等裁判所
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2006.07.24
◆平成17(行ケ)10803 審決取消請求事件 平成18年07月20日 知的財産高等裁判所
無効とすべきとの審決に対して訂正審判が請求されましたが、裁判所は差し戻しの必要無しとして請求棄却の判決をしました。
「本訴提起の日から起算して９０日以内である平成１８年２月１３日，本件特許の請求項１を削除し，請求項２を減縮して新たな請求項１とすること等を要旨とする訂正審判を請求し，当裁判所に対し，事件を審判官に差し戻すため，特許法１８１条２項の規定により，審決を取り消すよう求めた。しかしながら，上記訂正審判請求の主たる内容は，要するに，本件発明２において，下階に配置された複数の室の床高が同一であることを、新たに規定する趣旨と解されるところ，建物においてごく一般的な上記構成を付加したことによって，蔵型収納空間の構＼成や作用効果に差異が生じるものではないことは明らかであり，また，引用発明においてそのように構成することに格別の困難も認められないから，前記説示したところに照らせば，本件特許を無効とすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であるとは認められない。」 ◆平成17(行ケ)10803 審決取消請求事件 平成18年07月20日 知的財産高等裁判所
「本訴提起の日から起算して９０日以内である平成１８年２月１３日，本件特許の請求項１を削除し，請求項２を減縮して新たな請求項１とすること等を要旨とする訂正審判を請求し，当裁判所に対し，事件を審判官に差し戻すため，特許法１８１条２項の規定により，審決を取り消すよう求めた。しかしながら，上記訂正審判請求の主たる内容は，要するに，本件発明２において，下階に配置された複数の室の床高が同一であることを、新たに規定する趣旨と解されるところ，建物においてごく一般的な上記構成を付加したことによって，蔵型収納空間の構＼成や作用効果に差異が生じるものではないことは明らかであり，また，引用発明においてそのように構成することに格別の困難も認められないから，前記説示したところに照らせば，本件特許を無効とすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であるとは認められない。」 ◆平成17(行ケ)10803 審決取消請求事件 平成18年07月20日 知的財産高等裁判所
2006.07. 6
◆平成17(行ケ)10520 審決取消請求事件 平成18年07月03日 知的財産高等裁判所
訂正を認めた上、無効とすることはできないとした審決が維持されました。裁判所は訂正に関して以下のように述べました。
「訂正前明細書には，当該「支持部」が円形孔からなるものであることを明記する記載はない。しかしながら，訂正前発明の実施例の図面である訂正前明細書添付の図１（甲２）には，固定棚３の外管２ａが挿通される部分の下側にも壁面が存在することが見てとれる。上記図１は「固定棚の先端部に円形の孔が設けられ」ていることを明確に示すものではないとの原告の主張は採用できない。そして，「固定棚の先端の支持部」が「円形孔」からなるのであれば「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず，着脱自在ではない」ことになることは，明らかであるから，「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず，着脱自在ではない」ことは，すでに，訂正前明細書及び上記図１に開示されていたということができる。したがって，本件訂正のうち特許請求の範囲請求項１につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は，「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず，着脱自在ではない。」という発明的特徴を有することを含めて，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるということができる」 ◆平成17(行ケ)10520 審決取消請求事件 平成18年07月03日 知的財産高等裁判所
「訂正前明細書には，当該「支持部」が円形孔からなるものであることを明記する記載はない。しかしながら，訂正前発明の実施例の図面である訂正前明細書添付の図１（甲２）には，固定棚３の外管２ａが挿通される部分の下側にも壁面が存在することが見てとれる。上記図１は「固定棚の先端部に円形の孔が設けられ」ていることを明確に示すものではないとの原告の主張は採用できない。そして，「固定棚の先端の支持部」が「円形孔」からなるのであれば「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず，着脱自在ではない」ことになることは，明らかであるから，「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず，着脱自在ではない」ことは，すでに，訂正前明細書及び上記図１に開示されていたということができる。したがって，本件訂正のうち特許請求の範囲請求項１につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は，「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず，着脱自在ではない。」という発明的特徴を有することを含めて，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるということができる」 ◆平成17(行ケ)10520 審決取消請求事件 平成18年07月03日 知的財産高等裁判所
2006.06.23
◆平成17(行ケ)10608 特許取消決定取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所
本件特許明細書に記載されていない事項に訂正するものであるので訂正要件を満たしていないとした審決が、維持されました。
「要するに，本件特許明細書において，これに接した当業者が，「アルミニウム」として，いいかえると「不可避的不純物として含まれる量のアルミニウムを含まない」ものとして，個別具体的に明示されているに等しいと認識し得るようなものではなく，存在する一群の不可避的不純物の中に含まれているかもしれないし，含まれていないかもしれないというにとどまるものである。したがって，本件特許明細書には，鉄系材料におけるアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量を超える量」であるかについての記載は，一切存在しないというほかない。 以上によれば，鉄系材料におけるアルミニウムの含有について，本件訂正事項のように限定することは，本件特許明細書に記載していない事項であるし，本件特許明細書の記載に接した当業者であれば，本件出願時の技術常識に照らして，そのような限定が記載されているのと同然であると理解する自明な事項であるともいえない。」 ◆平成17(行ケ)10608 特許取消決定取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所
「要するに，本件特許明細書において，これに接した当業者が，「アルミニウム」として，いいかえると「不可避的不純物として含まれる量のアルミニウムを含まない」ものとして，個別具体的に明示されているに等しいと認識し得るようなものではなく，存在する一群の不可避的不純物の中に含まれているかもしれないし，含まれていないかもしれないというにとどまるものである。したがって，本件特許明細書には，鉄系材料におけるアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量を超える量」であるかについての記載は，一切存在しないというほかない。 以上によれば，鉄系材料におけるアルミニウムの含有について，本件訂正事項のように限定することは，本件特許明細書に記載していない事項であるし，本件特許明細書の記載に接した当業者であれば，本件出願時の技術常識に照らして，そのような限定が記載されているのと同然であると理解する自明な事項であるともいえない。」 ◆平成17(行ケ)10608 特許取消決定取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所
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2006.05. 7
◆平成17年(行ケ)第10771号 審決取消請求事件 平成18年04月17日 知的財産高等裁判所
訂正審判請求中に、無効審決が確定したことにより、無効審判が対象物のない不適法な請求になったとして棄却審決がなされたことを不服として、取消を求めましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
◆平成17年(行ケ)第10771号 審決取消請求事件 平成18年04月17日 知的財産高等裁判所
◆平成17年(行ケ)第10771号 審決取消請求事件 平成18年04月17日 知的財産高等裁判所
2006.02. 3
◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10842等 特許権 行政訴訟事件
一部無効審決（クレーム１−７は無効、クレーム８は審判請求は成り立たない）について、双方が不服として取消訴訟を行い、併合されましたが、再度訂正審判がなされたので、特許庁に差し戻しました。裁判所は、本件の判断には影響がないとしつつも、訂正審判の扱いについて、問題点として指摘されました。
「改善多項制が導入されたり，請求項ごとに無効判断がされる制度に変わった後も，訂正の扱い，複数の請求項に係る無効審判の審決の一部について取消訴訟が提起された場合の審決の確定に関する扱い，複数当事者が関与する審決について一部の者が取消訴訟を提起した場合の審決の確定に関する扱いなど，不可分一体的な扱いが根強く，法１３４条の２第４項の立法過程にも影響した可能性がある。一方，審決取消訴訟は，訴訟手続法によって規律されており，審決の一部を取り消すという裁判所の措置は，当然に許容されることのように思われるが，訂正等に関する特許庁の不可分一体的な扱いとは整合しないおそれがある。今後，法１８１条２項との関係でも，特許庁における行政手続と裁判所における訴訟手続の整合性が問われることになるものと思われる。」 ◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10842等 特許権 行政訴訟事件
「改善多項制が導入されたり，請求項ごとに無効判断がされる制度に変わった後も，訂正の扱い，複数の請求項に係る無効審判の審決の一部について取消訴訟が提起された場合の審決の確定に関する扱い，複数当事者が関与する審決について一部の者が取消訴訟を提起した場合の審決の確定に関する扱いなど，不可分一体的な扱いが根強く，法１３４条の２第４項の立法過程にも影響した可能性がある。一方，審決取消訴訟は，訴訟手続法によって規律されており，審決の一部を取り消すという裁判所の措置は，当然に許容されることのように思われるが，訂正等に関する特許庁の不可分一体的な扱いとは整合しないおそれがある。今後，法１８１条２項との関係でも，特許庁における行政手続と裁判所における訴訟手続の整合性が問われることになるものと思われる。」 ◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10842等 特許権 行政訴訟事件
2005.12.22
◆H17.12.19 知財高裁 平成17(行ケ)10050 特許権 行政訴訟事件
図面に基づき、ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合を「約３対２」と限定した補正が新規事項か否か争われました。裁判所は、新規事項であるとした審決を維持しました。
「本件明細書（甲２）には，図４の複合ディスクの各層が，正確な縮尺率で，すなわち，複合ディスクを各層の実際の寸法に一定の縮尺率を乗じて得られる数値を用いて作図されていることをうかがわせる記載は存在しない。むしろ，本件明細書には，図１に関し，上記イ(エ)のとおりの記載があるところ，図４の層３及び層９は，図１の該当する層３及び層９とほぼ同一の寸法で図示されていることから，上記イ(エ)の「図面は正確な縮尺率では示されておらず，全高のディスクを概略的に示すためのものである。」との記載は，少なくとも図４及び図１が正確な縮尺率で表記されていないことを明示するものと解される。」 ◆H17.12.19 知財高裁 平成17(行ケ)10050 特許権 行政訴訟事件
「本件明細書（甲２）には，図４の複合ディスクの各層が，正確な縮尺率で，すなわち，複合ディスクを各層の実際の寸法に一定の縮尺率を乗じて得られる数値を用いて作図されていることをうかがわせる記載は存在しない。むしろ，本件明細書には，図１に関し，上記イ(エ)のとおりの記載があるところ，図４の層３及び層９は，図１の該当する層３及び層９とほぼ同一の寸法で図示されていることから，上記イ(エ)の「図面は正確な縮尺率では示されておらず，全高のディスクを概略的に示すためのものである。」との記載は，少なくとも図４及び図１が正確な縮尺率で表記されていないことを明示するものと解される。」 ◆H17.12.19 知財高裁 平成17(行ケ)10050 特許権 行政訴訟事件
2005.12.12
◆H17.12. 8 知財高裁 平成17(行ケ)10393 特許権 行政訴訟事件
ＣＳ関連発明について、新規事項か否かが争われました。裁判所は新規事項であるとした審決を取り消しました。
「当初明細書等には，プログラムの機能として，購入者による購入数量等の入力を受けた演算と，その演算結果（購入金額）の画面への出力が記載されているにすぎない。しかし，本願発明は，商品を桝目で選択するプログラムを用いたものであり，単に，購入者による購入数量等の入力を受けた演算とその結果の出力を行うにとどまるものではない。すなわち，当初明細書等の記載によれば，従来は商品に共通事項があっても，商品の規格やサイズ等が異なれば，販売者において個別に入力し，購入者において個別に閲覧する必要があったところを，商品を桝目で選択するプログラムを用いることによって，販売者の入力を省力し，購入者の閲覧を容易にしたところに本願発明の本旨があるとされているのであるから，このプログラムが共通事項をまとめて表＼示する機能を有することは，本願発明において当然の前提とされているものである。このことは，当初明細書等の図面２において，・・・項目が示され，これらを含む全体が「商品を桝目で選択するプログラム」として示されていることからも，裏付けられるものである。以上から，発明特定事項Ａ「プログラムが共通事項をまとめて表＼示する。」は，当初明細書等の記載から自明であると認められる。」
「本願発明は，商品を桝目で選択するプログラムを用いたものであって，同プログラムによって，購入者は，桝目の商品を選択することができるのであるから，単なる販売者の設定行為があるだけでは足りず，プログラムによって各商品が桝目ごとに特定されていることが，本願発明においては当然の前提とされているものである。また，当初明細書等の図面２において，購入者に閲覧させる表示情報として商品一覧表＼が示され，同表は「商品を桝目で選択するプログラム」の一部とされていること，図面３において，販売者の入力行為を受けた「商品」という項目が「商品を桝目で選択するプログラム」の一部として示されていることに照らせば，商品一覧表＼の表示，ひいては同表＼の桝目により特定された商品の表示が，プログラムによるものであることが，これらの図面に示されているものといえる。以上によれば，発明特定事項Ｂ「プログラムが桝目の縦軸，横軸の条件に合った商品を商品一覧表＼に表示し特定する。」は，当初明細書等の記載から自明であると認められる。」 ◆H17.12. 8 知財高裁 平成17(行ケ)10393 特許権 行政訴訟事件
「当初明細書等には，プログラムの機能として，購入者による購入数量等の入力を受けた演算と，その演算結果（購入金額）の画面への出力が記載されているにすぎない。しかし，本願発明は，商品を桝目で選択するプログラムを用いたものであり，単に，購入者による購入数量等の入力を受けた演算とその結果の出力を行うにとどまるものではない。すなわち，当初明細書等の記載によれば，従来は商品に共通事項があっても，商品の規格やサイズ等が異なれば，販売者において個別に入力し，購入者において個別に閲覧する必要があったところを，商品を桝目で選択するプログラムを用いることによって，販売者の入力を省力し，購入者の閲覧を容易にしたところに本願発明の本旨があるとされているのであるから，このプログラムが共通事項をまとめて表＼示する機能を有することは，本願発明において当然の前提とされているものである。このことは，当初明細書等の図面２において，・・・項目が示され，これらを含む全体が「商品を桝目で選択するプログラム」として示されていることからも，裏付けられるものである。以上から，発明特定事項Ａ「プログラムが共通事項をまとめて表＼示する。」は，当初明細書等の記載から自明であると認められる。」
「本願発明は，商品を桝目で選択するプログラムを用いたものであって，同プログラムによって，購入者は，桝目の商品を選択することができるのであるから，単なる販売者の設定行為があるだけでは足りず，プログラムによって各商品が桝目ごとに特定されていることが，本願発明においては当然の前提とされているものである。また，当初明細書等の図面２において，購入者に閲覧させる表示情報として商品一覧表＼が示され，同表は「商品を桝目で選択するプログラム」の一部とされていること，図面３において，販売者の入力行為を受けた「商品」という項目が「商品を桝目で選択するプログラム」の一部として示されていることに照らせば，商品一覧表＼の表示，ひいては同表＼の桝目により特定された商品の表示が，プログラムによるものであることが，これらの図面に示されているものといえる。以上によれば，発明特定事項Ｂ「プログラムが桝目の縦軸，横軸の条件に合った商品を商品一覧表＼に表示し特定する。」は，当初明細書等の記載から自明であると認められる。」 ◆H17.12. 8 知財高裁 平成17(行ケ)10393 特許権 行政訴訟事件
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2005.10.26
◆H17.10.13 知財高裁 平成17(行ケ)10348 特許権 行政訴訟事件
ＣＳ関連発明について、詳細な説明に記載されたものではないとして訂正を認めなかった審決が、取り消されました。
裁判所は、「以上の記載によれば，入力された文字情報を検索キーとして検索をするのは，文字情報記憶部４２に登録されている文字情報群であり，管理テーブルは，検索キーが登録されている（登録済みキーと一致する）ときに，これに対応する図形情報を図形情報記憶部４１から読み込む際に参照されるものであるということができる。エ そうであれば，請求項１の「（ｂ）・・・記憶する管理テーブルに登録する」，「（ｃ）入力された文字情報を検索キーとして前記管理テーブルに登録された文字情報群」との記載は，それぞれ「（ｂ）・・・文字情報記憶部に登録する」，「（ｃ）入力された文字情報を検索キーとして前記文字情報記憶部に登録された文字情報群」の誤記であると認められる・・・。したがって，訂正事項１は，誤記の訂正を目的とするものであるということができる。」と述べました ◆H17.10.13 知財高裁 平成17(行ケ)10348 特許権 行政訴訟事件
裁判所は、「以上の記載によれば，入力された文字情報を検索キーとして検索をするのは，文字情報記憶部４２に登録されている文字情報群であり，管理テーブルは，検索キーが登録されている（登録済みキーと一致する）ときに，これに対応する図形情報を図形情報記憶部４１から読み込む際に参照されるものであるということができる。エ そうであれば，請求項１の「（ｂ）・・・記憶する管理テーブルに登録する」，「（ｃ）入力された文字情報を検索キーとして前記管理テーブルに登録された文字情報群」との記載は，それぞれ「（ｂ）・・・文字情報記憶部に登録する」，「（ｃ）入力された文字情報を検索キーとして前記文字情報記憶部に登録された文字情報群」の誤記であると認められる・・・。したがって，訂正事項１は，誤記の訂正を目的とするものであるということができる。」と述べました ◆H17.10.13 知財高裁 平成17(行ケ)10348 特許権 行政訴訟事件
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2005.09.15
◆H17. 9.13 知財高裁 平成17(行ケ)10317 特許権 行政訴訟事件
要旨変更であるのかが争われました。審決では、「突出量α１，α２の合計が対向間隙Ｙの数値に等しく（α１＋α２＝Ｙ）なる旨の記載事項は，両突出量α１，α２の合計が対向間隙Ｙの数値に厳密に等しくなることを意味するものではなく，ほぼ等しいことを意味するものと解すべきものであり，…当初明細書等には，両突出量α１，α２の合計が対向間隙Ｙの数値より少ない（α１＋α２＜Ｙ）ことが記載されている」と判断しましたが、裁判所は審決を取り消しました。
◆H17. 9.13 知財高裁 平成17(行ケ)10317 特許権 行政訴訟事件
◆H17. 9.13 知財高裁 平成17(行ケ)10317 特許権 行政訴訟事件
2005.05.30
◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件
技術的範囲に属するかに加えて、要旨変更による出願日繰り下げが争点となりました。
要旨変更については、以下のように判断しました。「本件特許の願書に最初に添附した明細書（当初明細書）には，次のとおりの記載がある・・・当初明細書の記載及び当初明細書の第４図からすると，突片７Ａ３，７Ａ４ないし連結片７５が，保持容器外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片に相当する。したがって，「アース用外部端子」との文言こそ記載されていないものの，前記イの記載の意味するところは，本件発明の構成要件Ｅの「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」と同一であるということができる。 したがって，平成６年６月８日に提出された手続補正書による「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」とする補正は，当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内であると認められるから，明細書の要旨を変更しないものとみなされる（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法４１条）。＼n 被告らは，更に具体的記載が必要であると主張するが，補正した特許請求の範囲が，当初明細書に記載した事項の範囲内である以上，同法４１条は，それ以上に詳しい記載が当初明細書にあることまで必要としているとは解されない。」 ◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件
要旨変更については、以下のように判断しました。「本件特許の願書に最初に添附した明細書（当初明細書）には，次のとおりの記載がある・・・当初明細書の記載及び当初明細書の第４図からすると，突片７Ａ３，７Ａ４ないし連結片７５が，保持容器外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片に相当する。したがって，「アース用外部端子」との文言こそ記載されていないものの，前記イの記載の意味するところは，本件発明の構成要件Ｅの「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」と同一であるということができる。 したがって，平成６年６月８日に提出された手続補正書による「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」とする補正は，当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内であると認められるから，明細書の要旨を変更しないものとみなされる（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法４１条）。＼n 被告らは，更に具体的記載が必要であると主張するが，補正した特許請求の範囲が，当初明細書に記載した事項の範囲内である以上，同法４１条は，それ以上に詳しい記載が当初明細書にあることまで必要としているとは解されない。」 ◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件
2005.05.27
◆H17. 5.26 知財高裁 平成17(行ケ)10310 特許権 行政訴訟事件
平成３年出願の分割出願の補正が要旨変更であるとして、出願日繰り下げの適用につき、要旨変更であるとした特許庁の判断を取り消しました。
裁判所は、下記のように述べました。
「決定は，「例えば，「最初の可変表示部が停止した後に，最初の可変表＼示部を含めてすべての可変表示部が可変表＼示させられる」というような当初明細書に記載のない事項を明らかに含むと認められる手続補正は，明細書の要旨を変更するものである。」と認定判断したが，前記判示のように，【００１８】第３文の「最初の回転ドラムを停止させる前に，」とは，「すべての回転ドラムが，大当たり図柄が揃った状態となるように回転」するその時期を限定するための記載ではなく，特別リーチが最初の回転ドラムを停止させることを条件としていることとの対比において，特別リーチとは異なる回転態様を簡潔に表現するための記載であると認められ，すべての回転ドラムが大当たり図柄が揃った状態となるように回転することは当初請求項に含まれている。したがって，「最初の回転ドラムを停止させる前に，」という文言が請求項に反映されなかったことをもって，形式的に，「最初の可変表＼示部が停止した後に，」という態様を含むことになるとして明細書の要旨を変更するとした決定の認定判断は，誤りである。」 ◆H17. 5.26 知財高裁 平成17(行ケ)10310 特許権 行政訴訟事件
裁判所は、下記のように述べました。
「決定は，「例えば，「最初の可変表示部が停止した後に，最初の可変表＼示部を含めてすべての可変表示部が可変表＼示させられる」というような当初明細書に記載のない事項を明らかに含むと認められる手続補正は，明細書の要旨を変更するものである。」と認定判断したが，前記判示のように，【００１８】第３文の「最初の回転ドラムを停止させる前に，」とは，「すべての回転ドラムが，大当たり図柄が揃った状態となるように回転」するその時期を限定するための記載ではなく，特別リーチが最初の回転ドラムを停止させることを条件としていることとの対比において，特別リーチとは異なる回転態様を簡潔に表現するための記載であると認められ，すべての回転ドラムが大当たり図柄が揃った状態となるように回転することは当初請求項に含まれている。したがって，「最初の回転ドラムを停止させる前に，」という文言が請求項に反映されなかったことをもって，形式的に，「最初の可変表＼示部が停止した後に，」という態様を含むことになるとして明細書の要旨を変更するとした決定の認定判断は，誤りである。」 ◆H17. 5.26 知財高裁 平成17(行ケ)10310 特許権 行政訴訟事件
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2005.04.28
◆H17. 4.25 知財高裁 平成17(行ケ)10192 特許権 行政訴訟事件
１７条の２第４項における「特許請求の範囲の減縮」で、請求項数が増加が認められるか争われました。
裁判所は、請求項数が増加することは、審査負担という観点から認められないと判断しました。
「２号の規定は，補正が認められる特許請求の範囲の減縮といえるためには，補正後の請求項が補正前の請求項に記載された発明を限定する関係にあること，及び，補正前の請求項と補正後の請求項との間において，発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であることを必要とするとしたものであり，ここで，上記の｢限定する｣ものであるかどうか，「同一である」かどうかは，いずれも特許請求の範囲に記載された当該請求項について，その補正の前後を比較して判断すべきものであり，補正前の請求項と補正後の請求項とが対応したものとなっていることを当然の前提としているものと解するのが相当である。また，一般に，特許請求の範囲の補正の態様としては，その量的な面（請求項の数）と内容的な面（技術的内容）とが考えられるが，１号は，そのうち量的な面（請求項の数）に着目して「請求項の削除」の場合のみを規定したものであり，２号の特許請求の範囲の減縮は，特許請求の範囲の内容的な面に着目して，その拡張等以外の「減縮」について定めたものということができる。このような１号と２号の関係や，２号かっこ書きにおいて，その補正前の「当該請求項」に記載された発明とその補正後の「当該請求項」に記載される発明とが対応する関係に立つことが前提とされていることからすると，２号の規定は，請求項の発明特定事項を限定して，これを減縮補正することによって，当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが相当であって，当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか，当該一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するというような態様による補正を予定しているものではないというべきである。」 同様の判断がなされた判決として H16. 4.14 東京高裁 平成15(行ケ)230 特許権 行政訴訟事件 があります。 ◆H17. 4.25 知財高裁 平成17(行ケ)10192 特許権 行政訴訟事件
裁判所は、請求項数が増加することは、審査負担という観点から認められないと判断しました。
「２号の規定は，補正が認められる特許請求の範囲の減縮といえるためには，補正後の請求項が補正前の請求項に記載された発明を限定する関係にあること，及び，補正前の請求項と補正後の請求項との間において，発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であることを必要とするとしたものであり，ここで，上記の｢限定する｣ものであるかどうか，「同一である」かどうかは，いずれも特許請求の範囲に記載された当該請求項について，その補正の前後を比較して判断すべきものであり，補正前の請求項と補正後の請求項とが対応したものとなっていることを当然の前提としているものと解するのが相当である。また，一般に，特許請求の範囲の補正の態様としては，その量的な面（請求項の数）と内容的な面（技術的内容）とが考えられるが，１号は，そのうち量的な面（請求項の数）に着目して「請求項の削除」の場合のみを規定したものであり，２号の特許請求の範囲の減縮は，特許請求の範囲の内容的な面に着目して，その拡張等以外の「減縮」について定めたものということができる。このような１号と２号の関係や，２号かっこ書きにおいて，その補正前の「当該請求項」に記載された発明とその補正後の「当該請求項」に記載される発明とが対応する関係に立つことが前提とされていることからすると，２号の規定は，請求項の発明特定事項を限定して，これを減縮補正することによって，当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが相当であって，当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか，当該一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するというような態様による補正を予定しているものではないというべきである。」 同様の判断がなされた判決として H16. 4.14 東京高裁 平成15(行ケ)230 特許権 行政訴訟事件 があります。 ◆H17. 4.25 知財高裁 平成17(行ケ)10192 特許権 行政訴訟事件
2005.04.12
◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件
侵害訴訟にて、要旨変更か否か、実施料率、無効理由などいくつかの争点が争われました。
要旨変更について、裁判所は「前記イのとおりの当初明細書の記載及び当初明細書の第４図からすると，突片７Ａ３，７Ａ４ないし連結片７５が，保持容器外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片に相当する。したがって，「アース用外部端子」との文言こそ記載されていないものの，前記イの記載の意味するところは，本件発明の構成要件Ｅの「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」と同一であるということができる。したがって，・・・とする補正は，当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内であると認められるから，明細書の要旨を変更しないものとみなされる（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法４１条）。」と認定しました。 ◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件
要旨変更について、裁判所は「前記イのとおりの当初明細書の記載及び当初明細書の第４図からすると，突片７Ａ３，７Ａ４ないし連結片７５が，保持容器外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片に相当する。したがって，「アース用外部端子」との文言こそ記載されていないものの，前記イの記載の意味するところは，本件発明の構成要件Ｅの「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」と同一であるということができる。したがって，・・・とする補正は，当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内であると認められるから，明細書の要旨を変更しないものとみなされる（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法４１条）。」と認定しました。 ◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件
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>> 要旨変更
>> 賠償額認定
>> 104条の3
2004.12.23
◆H16.12.21 大阪地裁 平成16(ワ)3640 特許権 民事訴訟事件
１つの争点は、補正による限定が審査基準に合致させるためにしたもので、意識的に限定したものではないかでした。
裁判所は、以下のように判断しました。 「原告は、・・・改訂前審査基準の下で新規事項の追加とされるのを免れるためには、出願当初明細書に実施例として具体的に記載された、各回路素子の極性をも含めた具体的な接続の仕方、電流の流れ方を記載するしかなかった旨主張する。 イ しかし、出願当初明細書の発明の詳細な説明の段落【０００４】には、「すなわち本発明の考え方は、高周波トランスの三次巻線と定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードと二次電池とを直列に接続して充電回路を構成し、この充電回路の電流路の外側に、二次電池と三次巻線と三次側スイッチング素子とを直列に配列して放電回路を設け、放電時には、前記定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにする、というものである。」と記載され、段落【０００９】には、放電時の作用として、「この時は、逆流防止ダイオード１８のカソ＼ード側が、逆流防止ダイオード９および三次側スイッチング素子１１の順電圧降下によって二次電池１４の負極に対して逆極性になるため、充電回路３ｃは自動的に停止し、充電は行われないことになる。」と記載されている。また、特許出願の願書に添付された図面の図２には、前記段落【０００４】の記載に対応する回路図が示されている。したがって、放電時に充電回路の充電電流路に電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオードを設けることは、出願当初明細書の発明の詳細な説明に記載されていたと認められる。 そうであるとすれば、改訂前審査基準の下において新規事項の追加とされるのを免れることを前提としても、特許請求の範囲に「放電時には、定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにするものである」という作用効果に対応する構成を付け加えようとするならば、出願当初明細書の特許請求の範囲の「逆流防止ダイオード」という構＼成要件を、例えば、「放電時に充電回路の充電電流路に電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオード」と補正すれば足りたものと認められ、補正後の特許請求の範囲のように各回路素子の具体的な接続の仕方や具体的な電流の流れ方まで記載しなければならなかったとは認められない。」 ◆H16.12.21 大阪地裁 平成16(ワ)3640 特許権 民事訴訟事件
裁判所は、以下のように判断しました。 「原告は、・・・改訂前審査基準の下で新規事項の追加とされるのを免れるためには、出願当初明細書に実施例として具体的に記載された、各回路素子の極性をも含めた具体的な接続の仕方、電流の流れ方を記載するしかなかった旨主張する。 イ しかし、出願当初明細書の発明の詳細な説明の段落【０００４】には、「すなわち本発明の考え方は、高周波トランスの三次巻線と定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードと二次電池とを直列に接続して充電回路を構成し、この充電回路の電流路の外側に、二次電池と三次巻線と三次側スイッチング素子とを直列に配列して放電回路を設け、放電時には、前記定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにする、というものである。」と記載され、段落【０００９】には、放電時の作用として、「この時は、逆流防止ダイオード１８のカソ＼ード側が、逆流防止ダイオード９および三次側スイッチング素子１１の順電圧降下によって二次電池１４の負極に対して逆極性になるため、充電回路３ｃは自動的に停止し、充電は行われないことになる。」と記載されている。また、特許出願の願書に添付された図面の図２には、前記段落【０００４】の記載に対応する回路図が示されている。したがって、放電時に充電回路の充電電流路に電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオードを設けることは、出願当初明細書の発明の詳細な説明に記載されていたと認められる。 そうであるとすれば、改訂前審査基準の下において新規事項の追加とされるのを免れることを前提としても、特許請求の範囲に「放電時には、定電流検出抵抗と直列ドロッパー制御用素子と逆流防止用ダイオードには電流が流れないようにするものである」という作用効果に対応する構成を付け加えようとするならば、出願当初明細書の特許請求の範囲の「逆流防止ダイオード」という構＼成要件を、例えば、「放電時に充電回路の充電電流路に電流が流れることを阻止するための逆流防止ダイオード」と補正すれば足りたものと認められ、補正後の特許請求の範囲のように各回路素子の具体的な接続の仕方や具体的な電流の流れ方まで記載しなければならなかったとは認められない。」 ◆H16.12.21 大阪地裁 平成16(ワ)3640 特許権 民事訴訟事件
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>> 技術的範囲
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>> 限定解釈
2004.11. 2
◆H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)2101 特許権 民事訴訟事件
変更要件を満たしていないとして出願日が現実の出願日となると判断されました。
「原出願明細書には，以下のとおり，保護層が「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等」で一括して被覆されている場合に，テープ状光ファイバユニットの相互を，その側端部間に樹脂を介在させることなく，直接接触させた態様で連結させるという構成が開示されているとは到底いえない。すなわち，樹脂製の保護層により，テープ状光ファイバユニット相互の側端部を互いに接触させた状態で直接連結させたものにおいて，当該保護層をちぎれ易くしたとの構＼成は，原出願明細書又は図面に記載されていない。また，樹脂製の保護層を「容易にちぎれる程度にテープ状光ファイバユニットより厚さを薄くして」との構成が，原出願明細書及び図面の記載から自明の事項であるともいえない。・・・変更出願明細書には，保護層が「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等で一括して被覆されている場合に，テープ状光ファイバユニット相互の側端部を，直接接触させる」構＼成を含むことは明白である。そうすると，出願変更については，出願内容の同一性がなく，不適法であると解され，・・」 ◆H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)2101 特許権 民事訴訟事件
「原出願明細書には，以下のとおり，保護層が「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等」で一括して被覆されている場合に，テープ状光ファイバユニットの相互を，その側端部間に樹脂を介在させることなく，直接接触させた態様で連結させるという構成が開示されているとは到底いえない。すなわち，樹脂製の保護層により，テープ状光ファイバユニット相互の側端部を互いに接触させた状態で直接連結させたものにおいて，当該保護層をちぎれ易くしたとの構＼成は，原出願明細書又は図面に記載されていない。また，樹脂製の保護層を「容易にちぎれる程度にテープ状光ファイバユニットより厚さを薄くして」との構成が，原出願明細書及び図面の記載から自明の事項であるともいえない。・・・変更出願明細書には，保護層が「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等で一括して被覆されている場合に，テープ状光ファイバユニット相互の側端部を，直接接触させる」構＼成を含むことは明白である。そうすると，出願変更については，出願内容の同一性がなく，不適法であると解され，・・」 ◆H16.10.29 東京地裁 平成15(ワ)2101 特許権 民事訴訟事件
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>> 補正・訂正
>> 要旨変更
>> 技術的範囲
2004.11. 1
◆H16.10.28 東京高裁 平成15(行ケ)404 特許権 行政訴訟事件
補正は要旨変更であるので出願日を繰り下げ、無効でないとした審決を取り消しました。
「たしかに、当初明細書に”縦方向、横方向、斜め方向のランクフォード値の差を±０．１５以下に設定”すること及び”ランクフォード値の平均が１．２以上”と記載されていることは、前示のとおりである。しかしながら、当初明細書においては、前示のとおり、イヤリングの発生を防止するために、上記の各条件を共に充足する必要があることが開示されているのであり、補正発明２、４及び６（３）のように、いずれか一方の条件を充足するのみで上記目的を達成することができることを開示するものではないから、被告の上記主張は、採用することができない」 ◆H16.10.28 東京高裁 平成15(行ケ)404 特許権 行政訴訟事件
「たしかに、当初明細書に”縦方向、横方向、斜め方向のランクフォード値の差を±０．１５以下に設定”すること及び”ランクフォード値の平均が１．２以上”と記載されていることは、前示のとおりである。しかしながら、当初明細書においては、前示のとおり、イヤリングの発生を防止するために、上記の各条件を共に充足する必要があることが開示されているのであり、補正発明２、４及び６（３）のように、いずれか一方の条件を充足するのみで上記目的を達成することができることを開示するものではないから、被告の上記主張は、採用することができない」 ◆H16.10.28 東京高裁 平成15(行ケ)404 特許権 行政訴訟事件
2004.09.27
◆H11. 6.3 東京高裁 平成8年 (行ケ）222 特許権 行政訴訟事件
最近の判決ではありませんが、訂正請求書の要旨を変更するか否かが争われ、この判決以降、特許庁の運用が変更になりました。訂正の補正に関する運用変更のお知らせ（特許庁ＨＰ）
判決の射程範囲がどこまでなのかについても議論の余地はあるかと思いますが、取消訴訟提起後９０日に訂正審判の請求が制限された現行法の下では、権利者は訂正するにあたっては細心の注意が必要になるかもしれません。
◆H11. 6.3 東京高裁 平成8年 (行ケ）222 特許権 行政訴訟事件
2004.06.30
◆H16. 6.28 東京高裁 平成16(行ケ)4 特許権 行政訴訟事件
補正が新規事項として拒絶査定がなされました。審判も同様の判断をしましたが、裁判所は下記のように述べて、これを取り消しました。
「立上がり壁部の開口部を塞ぐ防護用のパイプを設置するに当たり，壁部の側面を締め付けるために，横部材の上部にサポート部材を上方から係止する構成が，技術的視点から見て必然的に伴うものと認めることはできないから，「出願当初の明細書の記載によれば，「横部材」は，その上面にサポート部材を係合させるための「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず，そのような「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載も示唆もない。」とした審決の認定は誤りである。」
「立上がり壁部の開口部を塞ぐ防護用のパイプを設置するに当たり，壁部の側面を締め付けるために，横部材の上部にサポート部材を上方から係止する構成が，技術的視点から見て必然的に伴うものと認めることはできないから，「出願当初の明細書の記載によれば，「横部材」は，その上面にサポート部材を係合させるための「係止部」を形成したものについてしか記載されておらず，そのような「係止部」を有しない「横部材」については何らの記載も示唆もない。」とした審決の認定は誤りである。」
◆H16. 6.28 東京高裁 平成16(行ケ)4 特許権 行政訴訟事件
2004.06.11
◆H16. 6.16 東京高裁 平成14(行ケ)217 特許権 行政訴訟事件
訂正要件である「明細書に記載された事項の範囲内および独立特許要件」を満たしているかが争われましたが、裁判所は、「新規事項であり、独立特許要件を満たしていない」とした審決を維持しました。
「本件明細書における上記重心に関する記載は，「重心をはさむ」として，あえて「重心そのもの」にジブホルダを設置することを明確に否定しているのであるから，「重心」と「ジブホルダ」との位置関係に技術的意味があるものとして記載されていると解することは到底できない。よって，実質的内容を検討しても，本件明細書には，ジブホルダを「ジブの重心近傍を保持する」ものとすることが記載されているものとはいえない。」と述べました。
「本件明細書における上記重心に関する記載は，「重心をはさむ」として，あえて「重心そのもの」にジブホルダを設置することを明確に否定しているのであるから，「重心」と「ジブホルダ」との位置関係に技術的意味があるものとして記載されていると解することは到底できない。よって，実質的内容を検討しても，本件明細書には，ジブホルダを「ジブの重心近傍を保持する」ものとすることが記載されているものとはいえない。」と述べました。
◆H16. 6.16 東京高裁 平成14(行ケ)217 特許権 行政訴訟事件
2004.05.28
◆H16. 5.26 東京高裁 平成14(行ケ)124 特許権 行政訴訟事件
補正却下不服審判にて、「具体的条件を成立条件としていたのを、「所定の条件が成立したとき」と一般化することは要旨変更に該当すると判断され、裁判所もこれを認めました。
裁判所は、「本件補正に係る特許請求の範囲の補正のうち，単に，確率が変更されたことを検出する条件について，「所定の条件が成立したとき」と補正した点については，当初明細書に記載される条件でないものを含み得るものとなったことは，その文意からして明らかである。「所定の条件が成立したとき」が，当初明細書に明示された条件に比較して広い概念であること自体は，原告自身の自認するところでもある。したがって，本件補正によって，当初明細書に記載のない事項が加わったから，本件補正は，当初明細書の要旨を変更するものであるとした審決の認定判断に誤りはない。」と判断しました。
裁判所は、「本件補正に係る特許請求の範囲の補正のうち，単に，確率が変更されたことを検出する条件について，「所定の条件が成立したとき」と補正した点については，当初明細書に記載される条件でないものを含み得るものとなったことは，その文意からして明らかである。「所定の条件が成立したとき」が，当初明細書に明示された条件に比較して広い概念であること自体は，原告自身の自認するところでもある。したがって，本件補正によって，当初明細書に記載のない事項が加わったから，本件補正は，当初明細書の要旨を変更するものであるとした審決の認定判断に誤りはない。」と判断しました。
◆H16. 5.26 東京高裁 平成14(行ケ)124 特許権 行政訴訟事件
2004.05.22
◆H16. 5.19 東京高裁 平成15(行ケ)388 実用新案権 行政訴訟事件
１つの争点として、「棒状の案内レール」が，公告明細書に記載されていたかが争われました。
裁判所は、「公告明細書の実用新案登録請求の範囲１項には，案内レールの形状について特に規定されておらず，上記の考案の詳細な説明の記載及び図面の図示によれば，案内レールは，その形状が断面形状台形状に限定されないことも示唆されている。一般に，「棒状」の語は「棒のような形」を，「棒」の語は「手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称」（広辞苑第五版）を指すから，公告明細書の記載及び図面に接する当業者は，本件考案に係る上記の比較的細長い案内レールは「棒状」のものを意味し，そのことが公告明細書等に記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。したがって，上記訂正事項（あ）における「棒状の案内レール」とする訂正は，公告明細書に記載された事項の範囲内のものであるというべきである」と述べました。
裁判所は、「公告明細書の実用新案登録請求の範囲１項には，案内レールの形状について特に規定されておらず，上記の考案の詳細な説明の記載及び図面の図示によれば，案内レールは，その形状が断面形状台形状に限定されないことも示唆されている。一般に，「棒状」の語は「棒のような形」を，「棒」の語は「手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称」（広辞苑第五版）を指すから，公告明細書の記載及び図面に接する当業者は，本件考案に係る上記の比較的細長い案内レールは「棒状」のものを意味し，そのことが公告明細書等に記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。したがって，上記訂正事項（あ）における「棒状の案内レール」とする訂正は，公告明細書に記載された事項の範囲内のものであるというべきである」と述べました。
◆H16. 5.19 東京高裁 平成15(行ケ)388 実用新案権 行政訴訟事件
2004.05.21
◆H16. 5.19 東京高裁 平成14(行ケ)358 特許権 行政訴訟事件
異議申立では、いわゆる新規事項として訂正が認められませんでしたが、裁判所はこれを取り消しました。
「これら記載を総合考慮すれば，本件明細書に接した当業者は，本件特許出願時の技術常識に照らし，内壁と外壁との空間部に通常の雰囲気空気が存在した状態で充填口をシールしても，一定の吸湿防止及び酸化防止という本件発明１〜３の効果を奏することが可能であり，本件明細書には，「空気」のみを封入することが記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。」
「これら記載を総合考慮すれば，本件明細書に接した当業者は，本件特許出願時の技術常識に照らし，内壁と外壁との空間部に通常の雰囲気空気が存在した状態で充填口をシールしても，一定の吸湿防止及び酸化防止という本件発明１〜３の効果を奏することが可能であり，本件明細書には，「空気」のみを封入することが記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。」
◆H16. 5.19 東京高裁 平成14(行ケ)358 特許権 行政訴訟事件
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>> 新規事項
>> 当業者自明
2004.05.21
◆H16. 5.14 東京地裁 平成13(ワ)12933 特許権 民事訴訟事件
出願公告後にした構成要件を追加する補正が、特許請求の範囲を実質上変更するものであり本件特許には無効理由ありとして、損害賠償請求を棄却しました。
「平成６年改正前特許法６４条，１２６条２項が公告決定後の補正につき上記のように補正の要件を規定している趣旨は，特許出願人と第三者との間の利害の調整にあるところ，特許請求の範囲に新たな構成を付加することで表＼面的には特許請求の範囲の減縮に当たっても，実質的にはこれによって全く別個の発明になるような場合にまで補正を許容すると，補正後の別個の発明の技術的範囲について補正前の特許発明の出願日に遡って出願公告に伴う仮保護の権利を与えることとなり，特許公報の記載を信頼して行動する第三者に対して不測の不利益を与えることとなるからである。そして，この場合において，補正前の特許請求の範囲に係る発明に新たに付加された構成が，同発明の特許出願当時，当業者にとって周知の技術手段（周知技術）に該当しない場合には，補正前の特許発明と補正後の特許請求の範囲の記載に係る発明は，特段の事情のない限り，別個の発明というべきである。けだし，周知の技術手段を付加するものである限りは，発明はその同一性を失うことがなく，特許請求の範囲も実質上変更されることはないが，周知でない新規な技術手段を付加するときは，特段の事情のない限り，構＼成を異にすることになり，別個の発明となってしまうからである。」 と述べました。
実質上の変更に該当するかについては、類型化できるほどの判断例が多くないので、具体的事案について検討してみたいですね。
「平成６年改正前特許法６４条，１２６条２項が公告決定後の補正につき上記のように補正の要件を規定している趣旨は，特許出願人と第三者との間の利害の調整にあるところ，特許請求の範囲に新たな構成を付加することで表＼面的には特許請求の範囲の減縮に当たっても，実質的にはこれによって全く別個の発明になるような場合にまで補正を許容すると，補正後の別個の発明の技術的範囲について補正前の特許発明の出願日に遡って出願公告に伴う仮保護の権利を与えることとなり，特許公報の記載を信頼して行動する第三者に対して不測の不利益を与えることとなるからである。そして，この場合において，補正前の特許請求の範囲に係る発明に新たに付加された構成が，同発明の特許出願当時，当業者にとって周知の技術手段（周知技術）に該当しない場合には，補正前の特許発明と補正後の特許請求の範囲の記載に係る発明は，特段の事情のない限り，別個の発明というべきである。けだし，周知の技術手段を付加するものである限りは，発明はその同一性を失うことがなく，特許請求の範囲も実質上変更されることはないが，周知でない新規な技術手段を付加するときは，特段の事情のない限り，構＼成を異にすることになり，別個の発明となってしまうからである。」 と述べました。
実質上の変更に該当するかについては、類型化できるほどの判断例が多くないので、具体的事案について検討してみたいですね。
◆H16. 5.14 東京地裁 平成13(ワ)12933 特許権 民事訴訟事件
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>> 補正・訂正
>> 実質上拡張変更
>> 104条の3
2004.04.21
◆H16. 4.14 東京高裁 平成15(行ケ)230 特許権 行政訴訟事件
１つの争点は、「いわゆる限定的減縮について、請求項の増加ができるか」でした。
原告（出願人）は「４項には，請求項を増加させてはならないと明記されていないから，請求項の増加が禁止されるわけではなく，請求項の数が増加しても，補正後の特許請求の範囲により特定される発明が全体として補正前の特許請求の範囲により特定される発明に対して減縮されていれば，当該補正は，４項２号に該当するものとして，許されるべきである」と主張しました。
これに対して、裁判所は、「４項２号は，・・・補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって，かつ，補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請されるものというべきであって，補正前の請求項と補正後の請求項とは，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。そうであってみれば，増項補正は，補正後の各請求項の記載により特定される各発明が，全体として，補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても，上述したような一対一又はこれに準ずるような対応関係がない限り，同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないというべきである。」とこれを否定しました。
◆H16. 4.14 東京高裁 平成15(行ケ)230 特許権 行政訴訟事件
原告（出願人）は「４項には，請求項を増加させてはならないと明記されていないから，請求項の増加が禁止されるわけではなく，請求項の数が増加しても，補正後の特許請求の範囲により特定される発明が全体として補正前の特許請求の範囲により特定される発明に対して減縮されていれば，当該補正は，４項２号に該当するものとして，許されるべきである」と主張しました。
これに対して、裁判所は、「４項２号は，・・・補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって，かつ，補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請されるものというべきであって，補正前の請求項と補正後の請求項とは，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。そうであってみれば，増項補正は，補正後の各請求項の記載により特定される各発明が，全体として，補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても，上述したような一対一又はこれに準ずるような対応関係がない限り，同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないというべきである。」とこれを否定しました。
◆H16. 4.14 東京高裁 平成15(行ケ)230 特許権 行政訴訟事件
2004.04.12
◆H16. 4. 8 東京高裁 平成13(行ケ)335 特許権 行政訴訟事件
裁判所は、「本件訂正請求は，訂正に係る内容が，本件明細書に記載されておらず，また，本件出願時の技術常識であるとも認められないので，新規事項の追加に該当し，認められない・・」と判断した審決を取り消しました。
ただ、その中で、「もっとも，仮に，本件訂正請求が認められるべきであるとしても（明細書に記載されていない事項を訂正により取り込むことは，たといそれが技術常識であったとしても，当然のこととして許される，というわけではない。），「前記測光手段によって発生される測光領域輝度出力との差に応じて，露出値の算出方法を異ならせる」ことが，当業者の技術常識といえることを根拠としているものであるから，この本件訂正請求に係る訂正は，それ自体により，本件発明１に新規性，進歩性を与えることになるものではない。その意味で，決定の上記誤りは，その結論に影響しない，というべきである。」とも述べ、他の取消理由で取り消しています。
◆H16. 4. 8 東京高裁 平成13(行ケ)335 特許権 行政訴訟事件
ただ、その中で、「もっとも，仮に，本件訂正請求が認められるべきであるとしても（明細書に記載されていない事項を訂正により取り込むことは，たといそれが技術常識であったとしても，当然のこととして許される，というわけではない。），「前記測光手段によって発生される測光領域輝度出力との差に応じて，露出値の算出方法を異ならせる」ことが，当業者の技術常識といえることを根拠としているものであるから，この本件訂正請求に係る訂正は，それ自体により，本件発明１に新規性，進歩性を与えることになるものではない。その意味で，決定の上記誤りは，その結論に影響しない，というべきである。」とも述べ、他の取消理由で取り消しています。
◆H16. 4. 8 東京高裁 平成13(行ケ)335 特許権 行政訴訟事件
2004.03.31
◆H16. 3.30 東京高裁 平成14(行ケ)453 特許権 行政訴訟事件
2003.11.14
◆H15.11.13 東京高裁 平成14(行ケ)194 特許権 行政訴訟事件
出願中にした補正が新規事項であるとして無効審決がなされました。裁判所は審決を維持しました。
「原告は，・・・段落【0011】のみならず，図３及び図４を考慮して検討すれば，出願当初から，「２枚の網目部材」が示されていることは明白であって，特に図示上，網目部材であることが明瞭であることから，「２枚の網目部材」という構成要素が十＼分に，運用指針にいう「直接的かつ一義的に導き出せるもの」であることが明らかであると主張する。・・・しかしながら、・・・このように，出願明細書等においては，「極薄の透光フィルムが小孔径エキスパンドメタルと大孔径エキスパンドメタルの間に挟持された構造」であることが極めて明示的に記載されているのであり，上記以外の構＼造をも包含しているものと解する余地のないことが一層明らかである。・・・審決は，出願明細書等には，網目部材として，目（孔）の大きさが同じ構造のものについては，何ら記載されていないし，かつ，出願明細書等を総合して検討したとしても，「網目部材として，目（孔）の大きさが同じ構＼造のものをも含む」という事項が直接的かつ一義的に導き出せないとした。 ・・・上記の記載は，・・・という本件発明における組立構造体の基本的な構＼造に関する説明又は発明の効果に関するものであって，透光吸音パネル部材の具体的な構成，特に，透光フィルムの支持方法については何ら触れられていない。したがって，上記の記載をもって，「網目の大小」に関する開示がされているということはできないのであって，「網目に大小のあることに限る旨の記載はない」との原告の主張は，採用することができない。」
特に、以下の判決理由が気になります。
「仮に，使用する素材としては，エキスパンドメタルに限定すべき技術的必然性はないというのであれば，出願明細書等を記載するに際し，そのような工夫をすべきことであった。いずれにしても，本件補正前の特許請求の範囲の記載が前記のとおりであること，本件出願明細書等の発明の詳細な説明の記載や図面の記載をみると，上記のとおり極めて明示的に記載されていることや，極薄透光フィルムなどの部材については限定されないことの記載があるのに，エキスパンドメタルについてはそのような記載はもとより示唆もないことなどからすれば，前記のとおり解釈するほかない。・・・また，原告は，特許第２８２３１８２号に関する審決や東京高裁平成１０年（行ケ）第２９８号事件の平成１４年２月１９日判決を引用して主張するが，いずれも，出願明細書等の記載が極めて明示的であってこれを他の素材等に拡大解釈する余地のない本件とは事案を異にするものであって，原告の主張は，採用の限りでない。」 ◆H15.11.13 東京高裁 平成14(行ケ)194 特許権 行政訴訟事件
「原告は，・・・段落【0011】のみならず，図３及び図４を考慮して検討すれば，出願当初から，「２枚の網目部材」が示されていることは明白であって，特に図示上，網目部材であることが明瞭であることから，「２枚の網目部材」という構成要素が十＼分に，運用指針にいう「直接的かつ一義的に導き出せるもの」であることが明らかであると主張する。・・・しかしながら、・・・このように，出願明細書等においては，「極薄の透光フィルムが小孔径エキスパンドメタルと大孔径エキスパンドメタルの間に挟持された構造」であることが極めて明示的に記載されているのであり，上記以外の構＼造をも包含しているものと解する余地のないことが一層明らかである。・・・審決は，出願明細書等には，網目部材として，目（孔）の大きさが同じ構造のものについては，何ら記載されていないし，かつ，出願明細書等を総合して検討したとしても，「網目部材として，目（孔）の大きさが同じ構＼造のものをも含む」という事項が直接的かつ一義的に導き出せないとした。 ・・・上記の記載は，・・・という本件発明における組立構造体の基本的な構＼造に関する説明又は発明の効果に関するものであって，透光吸音パネル部材の具体的な構成，特に，透光フィルムの支持方法については何ら触れられていない。したがって，上記の記載をもって，「網目の大小」に関する開示がされているということはできないのであって，「網目に大小のあることに限る旨の記載はない」との原告の主張は，採用することができない。」
特に、以下の判決理由が気になります。
「仮に，使用する素材としては，エキスパンドメタルに限定すべき技術的必然性はないというのであれば，出願明細書等を記載するに際し，そのような工夫をすべきことであった。いずれにしても，本件補正前の特許請求の範囲の記載が前記のとおりであること，本件出願明細書等の発明の詳細な説明の記載や図面の記載をみると，上記のとおり極めて明示的に記載されていることや，極薄透光フィルムなどの部材については限定されないことの記載があるのに，エキスパンドメタルについてはそのような記載はもとより示唆もないことなどからすれば，前記のとおり解釈するほかない。・・・また，原告は，特許第２８２３１８２号に関する審決や東京高裁平成１０年（行ケ）第２９８号事件の平成１４年２月１９日判決を引用して主張するが，いずれも，出願明細書等の記載が極めて明示的であってこれを他の素材等に拡大解釈する余地のない本件とは事案を異にするものであって，原告の主張は，採用の限りでない。」 ◆H15.11.13 東京高裁 平成14(行ケ)194 特許権 行政訴訟事件
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>> 補正・訂正
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>> 直接的かつ一義的
2003.11.10
◆H15.10.16 東京地裁 平成14(ワ)15810 特許権 民事訴訟事件
技術的範囲に属しないと判断した上、さらに、補正が要旨変更として、出願日が繰り下げられる結果、進歩性欠如されるものであり、また、特許出願前に頒布された刊行物から進歩性がないので、明かな無効理由があり、権利濫用であると判断されました。
裁判所は以下のように述べました。「原告は，上記構成要件Ｄは，出願当初明細書に記載された発明の詳細な説明及び図面の記載から当業者が明らかに理解できると主張するが，大きな空間があれば毛細管現象を防止できることは当業者にとって自明な事項であるといえても，大きな毛細管現象防止用の空間が，本来の軒側成形部が有する空間の略１／３以上の容積を占めることは明らかとはいえないし，特許図面は，設計図面や製造図面とは異なり，発明の理解を助ける概念図に過ぎないのであるから，本件明細書の図面の各部材の寸法等から空間の容積比率を割り出すこともできないのであって，構＼成要件Ｄが出願当初明細書の説明及び図面から明らかであるということはできない。・・・本件発明は，本件リーフレットに記載された発明及び上記実公昭５２−１０１９０号公報に記載された発明に基づき，本件特許に関する当初出願時において当業者が容易に発明をすることができたものであるものと認められる。」 ◆H15.10.16 東京地裁 平成14(ワ)15810 特許権 民事訴訟事件
裁判所は以下のように述べました。「原告は，上記構成要件Ｄは，出願当初明細書に記載された発明の詳細な説明及び図面の記載から当業者が明らかに理解できると主張するが，大きな空間があれば毛細管現象を防止できることは当業者にとって自明な事項であるといえても，大きな毛細管現象防止用の空間が，本来の軒側成形部が有する空間の略１／３以上の容積を占めることは明らかとはいえないし，特許図面は，設計図面や製造図面とは異なり，発明の理解を助ける概念図に過ぎないのであるから，本件明細書の図面の各部材の寸法等から空間の容積比率を割り出すこともできないのであって，構＼成要件Ｄが出願当初明細書の説明及び図面から明らかであるということはできない。・・・本件発明は，本件リーフレットに記載された発明及び上記実公昭５２−１０１９０号公報に記載された発明に基づき，本件特許に関する当初出願時において当業者が容易に発明をすることができたものであるものと認められる。」 ◆H15.10.16 東京地裁 平成14(ワ)15810 特許権 民事訴訟事件
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>> 補正・訂正
>> 要旨変更
>> 技術的範囲
2003.10.23
◆H15. 7. 1 東京高裁 平成14(行ケ)3 特許権 行政訴訟事件
補正事項が要旨変更であるとして補正却下され、補正却下不服審判でも同様に判断され、出訴しましたが、裁判所も要旨変更と認定した事例です。
裁判所はこの事案で、「当初明細書に記載されている」とは、「現実には記載がなくとも，現実に記載されたものに接した当業者であれば，だれもが，その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず，その事項について説明を受ければ簡単に分かる，という程度のものでは，自明ということはできない」と述べています。
この事件は、当初は見過ごしていました。しかし、特許庁の補正に関する審査基準案に対して出されたパブリックコメントに対する事例として説明されているので、取り上げてみました。特許庁は、条文上は「当初明細書に記載された範囲内」というように文言が同じにもかかわらず、平成６年前後で補正の内容的制限が変わったというスタンスをとっています。ですから、本来的には、この判決をあげるのはおかしいわけです。それとも、今回の基準改定で変わったんでしょうか？
裁判所は、「当初明細書に記載された「各家庭内等」とは，前記認定の(1)エ（発明が解決しようとする課題）及びケ（発明の効果）の記載に照らすならば，「屋外」を包含しないと解するのが相当である。上記補正後発明の請求項１に記載された技術的事項（ｄ）のうち，実行したデータ情報を「屋外」に伝送する点については，当初明細書に記載されているということはできない。」、「 (5) 原告は，本件補正書において補正した事項は，当初明細書の請求項１，２中の「等」及び「など」の語によって，すべて記載されていると解すべきである，と主張する。しかしながら，・・・・そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには，現実には記載がなくとも，現実に記載されたものに接した当業者であれば，だれもが，その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず，その事項について説明を受ければ簡単に分かる，という程度のものでは，自明ということはできないというべきである。本件補正に係る事項のうち，上記(2)ないし(4)で指摘した事項は，いずれも当初明細書の記載から上記の意味で自明な事項ということはできず，「等」及び「など」の語によって記載されているに等しい事項であるということができないことは明らかである。」と述べました。 ◆H15. 7. 1 東京高裁 平成14(行ケ)3 特許権 行政訴訟事件
裁判所はこの事案で、「当初明細書に記載されている」とは、「現実には記載がなくとも，現実に記載されたものに接した当業者であれば，だれもが，その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず，その事項について説明を受ければ簡単に分かる，という程度のものでは，自明ということはできない」と述べています。
この事件は、当初は見過ごしていました。しかし、特許庁の補正に関する審査基準案に対して出されたパブリックコメントに対する事例として説明されているので、取り上げてみました。特許庁は、条文上は「当初明細書に記載された範囲内」というように文言が同じにもかかわらず、平成６年前後で補正の内容的制限が変わったというスタンスをとっています。ですから、本来的には、この判決をあげるのはおかしいわけです。それとも、今回の基準改定で変わったんでしょうか？
裁判所は、「当初明細書に記載された「各家庭内等」とは，前記認定の(1)エ（発明が解決しようとする課題）及びケ（発明の効果）の記載に照らすならば，「屋外」を包含しないと解するのが相当である。上記補正後発明の請求項１に記載された技術的事項（ｄ）のうち，実行したデータ情報を「屋外」に伝送する点については，当初明細書に記載されているということはできない。」、「 (5) 原告は，本件補正書において補正した事項は，当初明細書の請求項１，２中の「等」及び「など」の語によって，すべて記載されていると解すべきである，と主張する。しかしながら，・・・・そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには，現実には記載がなくとも，現実に記載されたものに接した当業者であれば，だれもが，その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず，その事項について説明を受ければ簡単に分かる，という程度のものでは，自明ということはできないというべきである。本件補正に係る事項のうち，上記(2)ないし(4)で指摘した事項は，いずれも当初明細書の記載から上記の意味で自明な事項ということはできず，「等」及び「など」の語によって記載されているに等しい事項であるということができないことは明らかである。」と述べました。 ◆H15. 7. 1 東京高裁 平成14(行ケ)3 特許権 行政訴訟事件
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>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 当業者自明
2003.10.20
◆H15.10.16 東京高裁 平成14(行ケ)186 特許権 行政訴訟事件
訂正事項が新規事項であるので、訂正請求が認められなかった点について、裁判所は、審決を維持しました。
裁判所は、”本件発明が，「成形孔であるから，挿着孔の内周面が滑らかで，光沢面となる」こと，従来の切削孔と対比した場合に，本件発明が，「挿着孔の面粗度は非常に小さい」ことが記載されているにとどまり，訂正発明における「挿着孔の内周面が滑らかで，光沢面状である」ための理由が工具の高温状態の加熱に起因することについては，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるとはいえない。したがって，審決が，「挿着孔の内周面が滑らかで，光沢面である」ための理由として，加熱温度との関係を述べた本件訂正は新規事項の追加に該当するものと認定判断したことは，正当であって，誤りがあるとはいえず，原告ら主張の審決取消事由１は理由がない”と判示しました。 この事件の無効審判に関する審決取消訴訟は、H15.10.16 東京高裁 平成13(行ケ)356 特許権 行政訴訟事件にあります。 ◆H15.10.16 東京高裁 平成14(行ケ)186 特許権 行政訴訟事件
裁判所は、”本件発明が，「成形孔であるから，挿着孔の内周面が滑らかで，光沢面となる」こと，従来の切削孔と対比した場合に，本件発明が，「挿着孔の面粗度は非常に小さい」ことが記載されているにとどまり，訂正発明における「挿着孔の内周面が滑らかで，光沢面状である」ための理由が工具の高温状態の加熱に起因することについては，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるとはいえない。したがって，審決が，「挿着孔の内周面が滑らかで，光沢面である」ための理由として，加熱温度との関係を述べた本件訂正は新規事項の追加に該当するものと認定判断したことは，正当であって，誤りがあるとはいえず，原告ら主張の審決取消事由１は理由がない”と判示しました。 この事件の無効審判に関する審決取消訴訟は、H15.10.16 東京高裁 平成13(行ケ)356 特許権 行政訴訟事件にあります。 ◆H15.10.16 東京高裁 平成14(行ケ)186 特許権 行政訴訟事件
2003.10. 8
◆H15.10. 6 東京高裁 平成15(行ケ)120 特許権 行政訴訟事件
１つの争点として、新規事項に該当するかが争われました。
裁判所は、本件補正は特許庁と同様に、新規事項と判断しました。特許庁の代理人である指定代理人は、補正できる範囲について、”直接的かつ一義的に導き出せるものだけでなく、当初明細書等の記載に基づいて当業者が自明でないので、本件補正は，当初明細書等の範囲外の事項を含むものして許されない”と０３年夏に発表された審査基準案を先取りした形で、本件補正は新規事項だと主張しました。
裁判所は、これをそのまま認め、「そうすると，本願発明の蒸留装置に回転ドラム等を設けることは，当初明細書等に直接記載されていないばかりでなく，当初明細書等に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項であるとも，また，当業者に自明な技術事項であるとも認められないから，本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるということはできない。」と判断しました。 ◆H15.10. 6 東京高裁 平成15(行ケ)120 特許権 行政訴訟事件
裁判所は、本件補正は特許庁と同様に、新規事項と判断しました。特許庁の代理人である指定代理人は、補正できる範囲について、”直接的かつ一義的に導き出せるものだけでなく、当初明細書等の記載に基づいて当業者が自明でないので、本件補正は，当初明細書等の範囲外の事項を含むものして許されない”と０３年夏に発表された審査基準案を先取りした形で、本件補正は新規事項だと主張しました。
裁判所は、これをそのまま認め、「そうすると，本願発明の蒸留装置に回転ドラム等を設けることは，当初明細書等に直接記載されていないばかりでなく，当初明細書等に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項であるとも，また，当業者に自明な技術事項であるとも認められないから，本件補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるということはできない。」と判断しました。 ◆H15.10. 6 東京高裁 平成15(行ケ)120 特許権 行政訴訟事件
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 直接的かつ一義的
>> 当業者自明
2003.10. 3
◆H15. 9.29 東京高裁 平成14(行ケ)408 特許権 行政訴訟事件
「電源投入時にその日の番組表の表＼示及び録画予約を行うことの記載に基づき電源投入後の任意の時間にその日の番組表＼を取り出す」とする補正が当初明細書等の要旨を変更するか否かが争われました。特許庁では要旨変更と認定されましたが、裁判所はこれを取消しました。
「当初明細書等における請求項１には、・・・電源の投入と番組表示の時期との関連については、特に開示されていないことが明らかである。また、当初明細書等の、「発明が解決しようとする課題」、「課題を解決するための手段」、「発明の実施の形態」及び「発明の効果」の各項目においても、電源の投入と番組表＼示の時期との関連についての記載はなく、発明の効果において、・・・と記載されるように、番組が録画予約のためテレビ受像機に表＼形式で表示されることが、本願発明１の重要な特徴と認められるが、電源の投入と番組表＼示の時期との関係は、当初明細書等において問題とされていないものと解するのが相当である。 他方、当初明細書等の段落【0008】から【0027】には、本願発明１の実施例が記載されており、・・・・記載されている。これらの記載によれば、本願発明１の実施例では、電源投入を最初の処理ステップとする、あるいは、使用者の行う一連の処理・操作において、電源を投入した日の番組表を表＼示し、録画予約を行うことが開示され、電源が投入されると自動的に初期画面表＼示としてその日の番組表が表＼示されるものと認められるが、電源投入後の任意の時間経過後に番組表を表＼示させたり、予約を行うこと、例えば、再生や録画を行った後の処理や操作については記載されていない。
しかし、上記記載はあくまで本願発明１の実施例に関するものであり、当初明細書等の段落【0028】に「以上本発明の実施例について説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、・・・本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。」と記載されるように、前記の本願発明１の発明の要旨から逸脱したり、当初明細書等の他の記載に反したりするものでない実施例としての事項は、当初明細書等の要旨に含まれるものと解するのが相当といえるから、電源の投入とテレビ受像機に表形式で番組を表＼示する時期との時間的関係については、当初明細書等において限定がなされていないものと認められる。 また、被告は、本件決定における補正後各発明の認定に関して、補正後各請求の特許請求の範囲には、電源を投入した日のテレビの番組内容を取り出して表示することは示されているが、電源投入後のどの時点でテレビの番組内容を取り出して表＼示するかについては何ら規定されていないことを理由に、電源投入時を含む電源投入後の任意の時間にその日の番組表を取り出して表＼示する構成であると主張するものであるところ、そうであるとすれば、当初明細書等の特許請求の範囲においても、電源の投入とテレビ受像機に表＼形式で番組を表示する時期との時間的関係については、全く規定するところがないことが明らかであるから、同様の理由により、電源投入時を含む電源投入後の任意の時間にその日の番組表＼を取り出して表示する構＼成が開示されているものと認定すべきものといえる。」
なお、本件については、兄弟出願（同じ親出願から分割された出願）についても同様に判断されています。
「当初明細書等における請求項１には、・・・電源の投入と番組表示の時期との関連については、特に開示されていないことが明らかである。また、当初明細書等の、「発明が解決しようとする課題」、「課題を解決するための手段」、「発明の実施の形態」及び「発明の効果」の各項目においても、電源の投入と番組表＼示の時期との関連についての記載はなく、発明の効果において、・・・と記載されるように、番組が録画予約のためテレビ受像機に表＼形式で表示されることが、本願発明１の重要な特徴と認められるが、電源の投入と番組表＼示の時期との関係は、当初明細書等において問題とされていないものと解するのが相当である。 他方、当初明細書等の段落【0008】から【0027】には、本願発明１の実施例が記載されており、・・・・記載されている。これらの記載によれば、本願発明１の実施例では、電源投入を最初の処理ステップとする、あるいは、使用者の行う一連の処理・操作において、電源を投入した日の番組表を表＼示し、録画予約を行うことが開示され、電源が投入されると自動的に初期画面表＼示としてその日の番組表が表＼示されるものと認められるが、電源投入後の任意の時間経過後に番組表を表＼示させたり、予約を行うこと、例えば、再生や録画を行った後の処理や操作については記載されていない。
しかし、上記記載はあくまで本願発明１の実施例に関するものであり、当初明細書等の段落【0028】に「以上本発明の実施例について説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、・・・本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。」と記載されるように、前記の本願発明１の発明の要旨から逸脱したり、当初明細書等の他の記載に反したりするものでない実施例としての事項は、当初明細書等の要旨に含まれるものと解するのが相当といえるから、電源の投入とテレビ受像機に表形式で番組を表＼示する時期との時間的関係については、当初明細書等において限定がなされていないものと認められる。 また、被告は、本件決定における補正後各発明の認定に関して、補正後各請求の特許請求の範囲には、電源を投入した日のテレビの番組内容を取り出して表示することは示されているが、電源投入後のどの時点でテレビの番組内容を取り出して表＼示するかについては何ら規定されていないことを理由に、電源投入時を含む電源投入後の任意の時間にその日の番組表を取り出して表＼示する構成であると主張するものであるところ、そうであるとすれば、当初明細書等の特許請求の範囲においても、電源の投入とテレビ受像機に表＼形式で番組を表示する時期との時間的関係については、全く規定するところがないことが明らかであるから、同様の理由により、電源投入時を含む電源投入後の任意の時間にその日の番組表＼を取り出して表示する構＼成が開示されているものと認定すべきものといえる。」
なお、本件については、兄弟出願（同じ親出願から分割された出願）についても同様に判断されています。
◆H15. 9.29 東京高裁 平成14(行ケ)409 特許権 行政訴訟事件
◆H15. 9.29 東京高裁 平成14(行ケ)410 特許権 行政訴訟事件
◆H15. 9.29 東京高裁 平成14(行ケ)411 特許権 行政訴訟事件
◆H15. 9.29 東京高裁 平成14(行ケ)412 特許権 行政訴訟事件
◆H15. 9.29 東京高裁 平成14(行ケ)413 特許権 行政訴訟事件
2003.09.18
◆H13.12.11 東京高裁 平成11(行ケ)311 特許権 行政訴訟事件
同じく補正に関する審査基準案中にあった判決です。当初明細書の記載された事項か否かが問題となった事例です。
特許庁、裁判所とも新規事項と判断しました。
「原告は，当初明細書の実施例に記載された「純白紙」が，・・「純白ロール紙」を指すことは，当業者において，自明であり，このような純白紙の性質に伴う作用効果ａないしｃも自明である旨主張する。しかしながら，仮に，当初明細書の「純白紙」の語が，上記の性質を有する「純白ロール紙」を意味することが当業者に自明であると認められるとしても，純白紙を本願発明において用いれば，作用効果ａないしｃが得られる，ということが，当初明細書から自明である，と認めることはできないというべきである。すなわち，前記認定事実によれば，当初明細書には，そこに記載された「薄紙」の性質について，「薄手」であること以外には記載がなく，効果についても，「薄紙」の性質に伴う効果としては，「薄手」であることに伴う効果しか記載されておらず，かつ，そこに記載された発明は，純白紙を用いた実施例に限られず，純白紙に代えて，和紙やワラ半紙を使用することも可能であると記載されている。そして，甲第６号証によれば，薄紙として純白紙を用いた場合と，和紙やワラ半紙など他の紙を用いた場合との相違に係ることは，当初明細書に全く記載されていないことが明らかである。このような当初明細書の記載内容によれば，当初明細書の実施例に記載された「純白紙」は，単に，「薄手」であるという性質を有する紙の一例として挙げられているにすぎないとしか理解できず，このような状況の下で，これが，本願発明において，「一方の表＼面がつるつるとした滑らかな面であり，他方の面がざらざらとした凹凸面である」という性質を有するものであることに伴う効果を有するものであることを，当初明細書の記載内容から自明のこととして導き出すことはできないものというべきである。・・・当初明細書の記載から自明な事項であるというためには，当初明細書に記載がなくとも，同明細書に接した当業者であれば，誰もが，その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえるものでなければならず，その事項について説明を受ければ簡単に分かる，という程度のものでは，自明ということはできないというべきである。」
特許庁発表の補正に関する審査基準において同様の表＼現が採用されています。この部分だけを読むと意図が分かりにくいですね。上記記載もあわせて読むことをお勧めします。 ◆H13.12.11 東京高裁 平成11(行ケ)311 特許権 行政訴訟事件
特許庁、裁判所とも新規事項と判断しました。
「原告は，当初明細書の実施例に記載された「純白紙」が，・・「純白ロール紙」を指すことは，当業者において，自明であり，このような純白紙の性質に伴う作用効果ａないしｃも自明である旨主張する。しかしながら，仮に，当初明細書の「純白紙」の語が，上記の性質を有する「純白ロール紙」を意味することが当業者に自明であると認められるとしても，純白紙を本願発明において用いれば，作用効果ａないしｃが得られる，ということが，当初明細書から自明である，と認めることはできないというべきである。すなわち，前記認定事実によれば，当初明細書には，そこに記載された「薄紙」の性質について，「薄手」であること以外には記載がなく，効果についても，「薄紙」の性質に伴う効果としては，「薄手」であることに伴う効果しか記載されておらず，かつ，そこに記載された発明は，純白紙を用いた実施例に限られず，純白紙に代えて，和紙やワラ半紙を使用することも可能であると記載されている。そして，甲第６号証によれば，薄紙として純白紙を用いた場合と，和紙やワラ半紙など他の紙を用いた場合との相違に係ることは，当初明細書に全く記載されていないことが明らかである。このような当初明細書の記載内容によれば，当初明細書の実施例に記載された「純白紙」は，単に，「薄手」であるという性質を有する紙の一例として挙げられているにすぎないとしか理解できず，このような状況の下で，これが，本願発明において，「一方の表＼面がつるつるとした滑らかな面であり，他方の面がざらざらとした凹凸面である」という性質を有するものであることに伴う効果を有するものであることを，当初明細書の記載内容から自明のこととして導き出すことはできないものというべきである。・・・当初明細書の記載から自明な事項であるというためには，当初明細書に記載がなくとも，同明細書に接した当業者であれば，誰もが，その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえるものでなければならず，その事項について説明を受ければ簡単に分かる，という程度のものでは，自明ということはできないというべきである。」
特許庁発表の補正に関する審査基準において同様の表＼現が採用されています。この部分だけを読むと意図が分かりにくいですね。上記記載もあわせて読むことをお勧めします。 ◆H13.12.11 東京高裁 平成11(行ケ)311 特許権 行政訴訟事件
2003.09.18
◆H13.12.11 東京高裁 平成13(行ケ)89 特許権 行政訴訟事
補正に関する審査基準案中にあった判決です。数値限定の補正が新規事項かが問題となった事例です。
審決では、実施例には５ミリジュールが開示されているだけでなので、５ミリジュール以上とする訂正は新規事項と判断されました。これに対して、裁判所は、他の記載からこれは少なくとも５ミリジュールという下限を示したものであるとして審決を取り消しました。 ◆H13.12.11 東京高裁 平成13(行ケ)89 特許権 行政訴訟事
審決では、実施例には５ミリジュールが開示されているだけでなので、５ミリジュール以上とする訂正は新規事項と判断されました。これに対して、裁判所は、他の記載からこれは少なくとも５ミリジュールという下限を示したものであるとして審決を取り消しました。 ◆H13.12.11 東京高裁 平成13(行ケ)89 特許権 行政訴訟事
2003.07.31
◆H15. 7.30 東京高裁 平成14(行ケ)235 特許権 行政訴訟事件
新規事項でありかつ記載不備とした拒絶審決が維持されました。
「「逸脱の性質」という用語自体は、当初明細書等に記載されていないばかりでなく、「異常動作」という用語に関しても、当初明細書等おいては、前記のとおり、「分析すべきそれぞれの動作ごとに、分析装置は、エレベータの動作を登録し誤動作を検出する信号が動作の中断を必要とする性状のものであるか、もしくは異常動作の場合として記録するだけの誤りであるかに関わりなく、それらの信号を受信する必要がある。」と記載されているのみである。ここにいう「異常動作」とは、警報を発生せず、エレベータの動作を中断しないで記録されていくだけの誤動作を意味していることは明らかである また、前記のとおり、当初明細書等には、「例えば、２０００件の正常動作に対して、警報を必要としない誤動作は５件が許容可能である。正常動作と誤動作の比がこの限度を超えると、保守要求の通知が発せられる。」と記載されているから、異常動作である誤動作がどのようなものであれ、１回生じただけでは保守要求はなされず、正常動作との比が所定の限度を超えたときにはじめて保守要求されることしか開示されていない。 そうすると、当初明細書等において、保守の必要性を表示するメッセージを発するのは、異常動作である誤動作が記録されて所定の回数に達したときであるから、第３の補正事項である、「逸脱の性質に鑑みて異常動作と判定される場合」に保守の必要性を表＼示するメッセージを発することは、当初明細書等に記載されていなかったことである。」 ◆H15. 7.30 東京高裁 平成14(行ケ)235 特許権 行政訴訟事件
「「逸脱の性質」という用語自体は、当初明細書等に記載されていないばかりでなく、「異常動作」という用語に関しても、当初明細書等おいては、前記のとおり、「分析すべきそれぞれの動作ごとに、分析装置は、エレベータの動作を登録し誤動作を検出する信号が動作の中断を必要とする性状のものであるか、もしくは異常動作の場合として記録するだけの誤りであるかに関わりなく、それらの信号を受信する必要がある。」と記載されているのみである。ここにいう「異常動作」とは、警報を発生せず、エレベータの動作を中断しないで記録されていくだけの誤動作を意味していることは明らかである また、前記のとおり、当初明細書等には、「例えば、２０００件の正常動作に対して、警報を必要としない誤動作は５件が許容可能である。正常動作と誤動作の比がこの限度を超えると、保守要求の通知が発せられる。」と記載されているから、異常動作である誤動作がどのようなものであれ、１回生じただけでは保守要求はなされず、正常動作との比が所定の限度を超えたときにはじめて保守要求されることしか開示されていない。 そうすると、当初明細書等において、保守の必要性を表示するメッセージを発するのは、異常動作である誤動作が記録されて所定の回数に達したときであるから、第３の補正事項である、「逸脱の性質に鑑みて異常動作と判定される場合」に保守の必要性を表＼示するメッセージを発することは、当初明細書等に記載されていなかったことである。」 ◆H15. 7.30 東京高裁 平成14(行ケ)235 特許権 行政訴訟事件
2003.07.23
◆H15. 7. 8 東京高裁 平成13(行ケ)461 特許権 行政訴訟事件
補正が要旨変更か否かが争われました。裁判所は、要旨変更とした特許庁の判断を取り消しました。
「以上によれば，当初明細書には，沈降物と上澄水の全部を合わせた組成のもの，すなわち槽内の生コンスラッジと同じ成分割合のものをセメントの練り水として使用することが記載されていたことが明らかである。 そして，骨材を分離した後の生コンスラッジは，練り混ぜに使用する時まで何らかの槽で保管する必要があるが，骨材を分離した後の生コンスラッジで成分の分離をする必要がないものをセメントの練り水として再使用するとき，そのような生コンスラッジを保管するための槽としては，「必ずしも沈降を目的としない貯めるための槽」であれば足りることは明らかである。 また，本件発明の属する技術分野において，「必ずしも沈降を目的としない（液体を）貯めるための槽」としては，貯留槽はごく普通に用いられている槽であると認められ（乙２，115頁の図-4.2.3「スラッジ水槽」等），当業者であれば，そのような用途に使用する槽として，貯留槽が当初明細書に記載されているのと同視できるものである。したがって，骨材を分離した後の生コンスラッジを次いで「必ずしも沈降を目的としない生コンスラッジを貯めるための槽」すなわち「生コンスラッジ貯留槽」に導くことは，当初明細書に記載した事項の範囲内のものということができる。」 ◆H15. 7. 8 東京高裁 平成13(行ケ)461 特許権 行政訴訟事件
「以上によれば，当初明細書には，沈降物と上澄水の全部を合わせた組成のもの，すなわち槽内の生コンスラッジと同じ成分割合のものをセメントの練り水として使用することが記載されていたことが明らかである。 そして，骨材を分離した後の生コンスラッジは，練り混ぜに使用する時まで何らかの槽で保管する必要があるが，骨材を分離した後の生コンスラッジで成分の分離をする必要がないものをセメントの練り水として再使用するとき，そのような生コンスラッジを保管するための槽としては，「必ずしも沈降を目的としない貯めるための槽」であれば足りることは明らかである。 また，本件発明の属する技術分野において，「必ずしも沈降を目的としない（液体を）貯めるための槽」としては，貯留槽はごく普通に用いられている槽であると認められ（乙２，115頁の図-4.2.3「スラッジ水槽」等），当業者であれば，そのような用途に使用する槽として，貯留槽が当初明細書に記載されているのと同視できるものである。したがって，骨材を分離した後の生コンスラッジを次いで「必ずしも沈降を目的としない生コンスラッジを貯めるための槽」すなわち「生コンスラッジ貯留槽」に導くことは，当初明細書に記載した事項の範囲内のものということができる。」 ◆H15. 7. 8 東京高裁 平成13(行ケ)461 特許権 行政訴訟事件
2003.06. 3
◆H15. 5.29 東京高裁 平成13(行ケ)420 特許権 行政訴訟事件
当初明細書に記載されてた発明が、第３種パチンコ遊技機（図柄がそろった後，権利が発生して権利発生中に始動口に入賞すると大当たり状態となる）のみなのか、それとも、第１種パチンコ遊技機（図柄がそろうと大当たり状態となるパチンコ遊技機）を含むものなのかが争われました。
「先願明細書には、乱数情報に基づく配当テーブルのアドレスから「絵柄の組合せ及び配当」を読み取り、読み取った情報に基づいてリールの停止位置を制御することしか記載されておらず、また、作用効果についても、「以上のように、本発明においては絵柄の組合せを乱数によって決定するので、完全に確率に基づく絵柄の組合せをうることができ、しかもその組合せで正確にリールを停止することができる。」（３頁右上欄７〜１１行）と記載されるのみである。・・・・先願明細書には、本件発明のように、乱数情報（値）と「絵柄の組合わせ及び配当」との間に「入賞ランク」を決定するための「入賞確率テーブル」を介在させることにより両者の対応関係を可変なものとする技術思想は、何ら開示されていないというべきである。」と判断しました。 ◆H15. 5.29 東京高裁 平成13(行ケ)420 特許権 行政訴訟事件
「先願明細書には、乱数情報に基づく配当テーブルのアドレスから「絵柄の組合せ及び配当」を読み取り、読み取った情報に基づいてリールの停止位置を制御することしか記載されておらず、また、作用効果についても、「以上のように、本発明においては絵柄の組合せを乱数によって決定するので、完全に確率に基づく絵柄の組合せをうることができ、しかもその組合せで正確にリールを停止することができる。」（３頁右上欄７〜１１行）と記載されるのみである。・・・・先願明細書には、本件発明のように、乱数情報（値）と「絵柄の組合わせ及び配当」との間に「入賞ランク」を決定するための「入賞確率テーブル」を介在させることにより両者の対応関係を可変なものとする技術思想は、何ら開示されていないというべきである。」と判断しました。 ◆H15. 5.29 東京高裁 平成13(行ケ)420 特許権 行政訴訟事件
2003.05.26
◆H15. 5.22 東京高裁 平成14(行ケ)138 特許権 行政訴訟事件
本件補正後の請求項の記載を機械的に分割して得た各構成要素が出願当初の明細書に記載されている場合に、本件補正後の発明が出願当初の明細書に記載されていることになるかが争われました。裁判所は、特許庁の要旨変更であるとの認定を肯定しました。発明が技術思想であることからすると、当然といえますが，もし、積極的な排除がない場合には同じように認定されたのでしょうか。興味があるところです。
裁判所は、以下のように述べました。
「上記(?@)の一般論はそのとおりであるが，本件補正後の発明についての認定，並びに，出願当初の明細書及び図面に記載された発明の認定は，前判示のとおりであって，本件補正後の「モジュレータ」の構成は，出願当初の明細書又は図面に開示されているとはいえないことが明らかである（むしろ積極的に排除されているのである。）。・・・・・補正が発明の構＼成要素を削除するものであっても，補正後の発明が出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であれば要旨変更にならないことは当然である。そして，前判示のとおり，本件補正後の発明は，モジュレータへの冷媒の流入量について何らの限定がないので，冷媒のうち一部のみ流入するものも，冷媒の全量が流入するものも包含する発明であると解される。このような冷媒の流入量の限定のないモジュレータが，出願当初の明細書又は図面に開示されていれば要旨変更にはならないのであるが，本件の場合，前判示のとおり，出願当初の明細書には，「冷媒の全量がモジュレータに流入する」という構成が記載されていなかったのみならず，「冷媒の全量が流入するモジュレータ」を積極的に排除するものであるから，冷媒の流入量を限定しない単なるモジュレータを構＼成とする発明が記載されていたと認めることはできないのである。したがって，本件の場合には，本件補正は，要旨の変更に当たるものといわざるを得ない。」
裁判所は、以下のように述べました。
「上記(?@)の一般論はそのとおりであるが，本件補正後の発明についての認定，並びに，出願当初の明細書及び図面に記載された発明の認定は，前判示のとおりであって，本件補正後の「モジュレータ」の構成は，出願当初の明細書又は図面に開示されているとはいえないことが明らかである（むしろ積極的に排除されているのである。）。・・・・・補正が発明の構＼成要素を削除するものであっても，補正後の発明が出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であれば要旨変更にならないことは当然である。そして，前判示のとおり，本件補正後の発明は，モジュレータへの冷媒の流入量について何らの限定がないので，冷媒のうち一部のみ流入するものも，冷媒の全量が流入するものも包含する発明であると解される。このような冷媒の流入量の限定のないモジュレータが，出願当初の明細書又は図面に開示されていれば要旨変更にはならないのであるが，本件の場合，前判示のとおり，出願当初の明細書には，「冷媒の全量がモジュレータに流入する」という構成が記載されていなかったのみならず，「冷媒の全量が流入するモジュレータ」を積極的に排除するものであるから，冷媒の流入量を限定しない単なるモジュレータを構＼成とする発明が記載されていたと認めることはできないのである。したがって，本件の場合には，本件補正は，要旨の変更に当たるものといわざるを得ない。」
◆H15. 5.22 東京高裁 平成14(行ケ)138 特許権 行政訴訟事件
2003.04.11
◆H15. 4. 9 東京高裁 平成13(行ケ)369 特許権 行政訴訟事件
審査中に行った補正が、要旨変更に該当するか否かが争われました。
裁判所は、「当初明細書等には第５図の説明として「電極２０にテフロン等のフランジ８２を固定し」と記載されていることは上記ｄ．の記載のとおりであり，フランジ８２が電極に移動できるように嵌合されたものであるとは認められない。したがって，本件補正後の「一方の電極に移動出来るように嵌合したテフロン等電気絶縁性のフランジ」を当初明細書等の「第５図のフランジ８２」に記載した事項の範囲内のものということはできず，原告の上記主張は理由がない。」と認定しました。
裁判所は、「当初明細書等には第５図の説明として「電極２０にテフロン等のフランジ８２を固定し」と記載されていることは上記ｄ．の記載のとおりであり，フランジ８２が電極に移動できるように嵌合されたものであるとは認められない。したがって，本件補正後の「一方の電極に移動出来るように嵌合したテフロン等電気絶縁性のフランジ」を当初明細書等の「第５図のフランジ８２」に記載した事項の範囲内のものということはできず，原告の上記主張は理由がない。」と認定しました。
◆H15. 4. 9 東京高裁 平成13(行ケ)369 特許権 行政訴訟事件
2003.02.18
◆H15. 2.17 東京高裁 平成15(行ケ)39 特許権 行政訴訟事件
誤記訂正か実質上の変更かが争われました。
裁判所は、「このような本件明細書の記載に接した当業者が，発明の詳細な説明中の参考例，実施例及び試験例の記載が一貫して誤りであり，特許請求の範囲の請求項１，７の記載が正しいと考えることは，特段の事情がない限りあり得ないというべきところ，・・・・本件明細書の特許請求の範囲の請求項１，７の記載が誤記であること，この−ＣＨ２−基の数は，正しくは「１」又は「０」であるべきことは，本件明細書の記載全体から明白であり，当業者はたやすくこのことを認識し得たものと認められ・・・ なお，特許請求の範囲の記載の訂正が，明細書中に記載された特許請求の範囲を信頼する一般第三者の利益を害することになるとして，特許法１２６条２項（注，平成６年法律第１１６号による改正前のもの）により許されないとした被告引用の最高裁判決は，いずれも事案を異にし，本件に適切ではない。」と訂正を認めなった審決を取り消しました。
裁判所は、「このような本件明細書の記載に接した当業者が，発明の詳細な説明中の参考例，実施例及び試験例の記載が一貫して誤りであり，特許請求の範囲の請求項１，７の記載が正しいと考えることは，特段の事情がない限りあり得ないというべきところ，・・・・本件明細書の特許請求の範囲の請求項１，７の記載が誤記であること，この−ＣＨ２−基の数は，正しくは「１」又は「０」であるべきことは，本件明細書の記載全体から明白であり，当業者はたやすくこのことを認識し得たものと認められ・・・ なお，特許請求の範囲の記載の訂正が，明細書中に記載された特許請求の範囲を信頼する一般第三者の利益を害することになるとして，特許法１２６条２項（注，平成６年法律第１１６号による改正前のもの）により許されないとした被告引用の最高裁判決は，いずれも事案を異にし，本件に適切ではない。」と訂正を認めなった審決を取り消しました。
◆H15. 2.17 東京高裁 平成15(行ケ)39 特許権 行政訴訟事件
2003.01. 6
◆H14.10.24 東京高裁 平成13(行ケ)557 特許権 行政訴訟事件
異議申立にて、特許取消の決定がされ、かかる審決に対して取消訴訟を提起した後、訂正審判を請求し、訂正審判では、出願中における補正が新規事項として訂正が認められないと判断され、これを争った事件です。
裁判所は、「上記記載箇所や実施例に関する他の記載箇所を参照しても、「風呂水吸水ポンプの設置個所」の提案と、実施例の気水分離室を有する風呂水吸水ポンプの構成とが、相互に関連を有するものであることは記載されておらず、また、両者の関連を示唆する記載も見出すことができない。・・・」と判断しました。
裁判所は、「上記記載箇所や実施例に関する他の記載箇所を参照しても、「風呂水吸水ポンプの設置個所」の提案と、実施例の気水分離室を有する風呂水吸水ポンプの構成とが、相互に関連を有するものであることは記載されておらず、また、両者の関連を示唆する記載も見出すことができない。・・・」と判断しました。
◆H14.12.26 東京高裁 平成13(行ケ)127 実用新案権 行政訴訟事件
クレームに記載のない用語に基づく限定解釈を行い、無効理由なしと判断した審決が取り消されました。
裁判所は、「本件審判において甲第１号証刊行物に記載されているものとして原告が主張している考案（甲第１号証考案）の中には，実用新案登録請求の範囲に記載された考案も含まれており，これが，甲第１号証刊行物中の考案の詳細な説明及び各図面に記載された実施例に限定されるものでないことは，明らかである。・・・・件考案の実用新案登録請求の範囲の記載は，・・・滑り防止片の「ぎざぎざ」の大きさについて限定はされていない。甲第１号証考案の滑り止め体及びこれに群設された小突起，突設された突条の大きさについても，甲第１号証刊行物中には，これを限定する記載は見当たらない。そうである以上，本件考案の滑り防止片の「ぎざぎざ」の大きさと甲第１号証考案の滑り止め体に群設された「小突起」，突設された「突条」の大きさとが異なるとすることはできない，というべきである。」と判断しました。
◆H14.10.24 東京高裁 平成13(行ケ)557 特許権 行政訴訟事件
2002.11.22
◆H14.11.20 東京高裁 平成14(行ケ)62 特許権 行政訴訟事件
訂正審判における「上記目的乃至効果の外に・・・という新たな目的乃至効果を有するものと解され，訂正事項ａの訂正は，実質上特許請求の範囲を変更するものである」との判断が争われました。
裁判所は、「訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１】の記載の技術的意義は，【請求項１】の記載自体によって一義的に明確であり，そこに記載された用語の意義を解釈するために，訂正明細書及び登録明細書の発明の詳細な説明や図面等の他の記載を参酌すべきものとは認められない・・・，被告主張の・・・の記載は，発明の詳細な説明中の単なる【発明の実施の形態】に係るものにすぎず，・・・また，・・・の技術的意義をこれらの記載により特定すべきものでもない。そうすると，これらの記載をもって，訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１】に記載された・・・を，・・・ための構成であると解釈すべき余地はない。・・訂正事項ａが・・するために必要な最初の工程に対応する事項であって，・・・ための構＼成であるとする審決の判断は，誤りである」と判断しました。
裁判所は、「訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１】の記載の技術的意義は，【請求項１】の記載自体によって一義的に明確であり，そこに記載された用語の意義を解釈するために，訂正明細書及び登録明細書の発明の詳細な説明や図面等の他の記載を参酌すべきものとは認められない・・・，被告主張の・・・の記載は，発明の詳細な説明中の単なる【発明の実施の形態】に係るものにすぎず，・・・また，・・・の技術的意義をこれらの記載により特定すべきものでもない。そうすると，これらの記載をもって，訂正明細書の特許請求の範囲【請求項１】に記載された・・・を，・・・ための構成であると解釈すべき余地はない。・・訂正事項ａが・・するために必要な最初の工程に対応する事項であって，・・・ための構＼成であるとする審決の判断は，誤りである」と判断しました。
◆H14.11.20 東京高裁 平成14(行ケ)62 特許権 行政訴訟事件
2002.11.17
◆H14.11.14 東京高裁 平成13(行ケ)436 特許権 行政訴訟事件
数値の補正の適否が争われました。
「明細書中に記載されている数値につき，正常な数値との間に，当業者の常識からみて誤記であると判断し得るほどの乖離があるとして，これを誤記と認めることが許されるのは，当業者が，その数値をみて，正常とされる数値に照らし技術常識上絶対にあり得ない，と判断できる乖離がある場合，具体的には，明らかに実施不可能であるか，実用上想定し得ない程度の数値である場合である，と解するのが妥当である。・・・明細書における明白な「誤記」とは，もともと，その字句又は語句が，本来記載されるべき字句又は語句を誤って記載したものであることが一見して明らかであり，誤記であることについて議論の余地がない場合をいうのである。前後関係などから誤記であることが一見して明らかであるとはいうことのできない本件においては，当初明細書中の文言が「誤記」と判断されるためには，少なくとも，補正される前の当初明細書における当該文言と当該文言以外の表＼現との間に明らかな矛盾があることが，当然の前提として必要とされることになる。しかし，当初明細書においては，上記認定のとおり，・・・Ｓ及びＳｔの定義と当初明細書のその余の記載との間には特段の矛盾はない，と解することが可能であり，同明細書に記載された発明を明確に把握することができる。そうである以上，本件補正前の当初明細書におけるＳ及びＳｔの定義が上記の意味での明白な誤記であると認めることは到底できないのである。」＼n
「明細書中に記載されている数値につき，正常な数値との間に，当業者の常識からみて誤記であると判断し得るほどの乖離があるとして，これを誤記と認めることが許されるのは，当業者が，その数値をみて，正常とされる数値に照らし技術常識上絶対にあり得ない，と判断できる乖離がある場合，具体的には，明らかに実施不可能であるか，実用上想定し得ない程度の数値である場合である，と解するのが妥当である。・・・明細書における明白な「誤記」とは，もともと，その字句又は語句が，本来記載されるべき字句又は語句を誤って記載したものであることが一見して明らかであり，誤記であることについて議論の余地がない場合をいうのである。前後関係などから誤記であることが一見して明らかであるとはいうことのできない本件においては，当初明細書中の文言が「誤記」と判断されるためには，少なくとも，補正される前の当初明細書における当該文言と当該文言以外の表＼現との間に明らかな矛盾があることが，当然の前提として必要とされることになる。しかし，当初明細書においては，上記認定のとおり，・・・Ｓ及びＳｔの定義と当初明細書のその余の記載との間には特段の矛盾はない，と解することが可能であり，同明細書に記載された発明を明確に把握することができる。そうである以上，本件補正前の当初明細書におけるＳ及びＳｔの定義が上記の意味での明白な誤記であると認めることは到底できないのである。」＼n
◆H14.11.14 東京高裁 平成13(行ケ)436 特許権 行政訴訟事件
2002.11. 1
◆H14.10.29 東京高裁 平成13(行ケ)501 特許権 行政訴訟事件
図面に基づく訂正事項も記載ありと判断されました。訂正自体は特許庁の判断を認めました。
「要素ａ〜ｄに関する記述は十分に明瞭に図面及び訂正前明細書の実施例の記載から読み取ることができる。・・・端部のみに熱融着されていること」について、本件明細書にこれを支持する具体的な文言はない。しかし、第２図において、・・・よって、訂正は明細書の要旨を変更するものでも、新たな事項を明細書中に導入するものでもなく、訂正をもって適法なものであるとした審決の判断に、原告主張の誤りはない。取消事由１は理由がない。」と述べました
「要素ａ〜ｄに関する記述は十分に明瞭に図面及び訂正前明細書の実施例の記載から読み取ることができる。・・・端部のみに熱融着されていること」について、本件明細書にこれを支持する具体的な文言はない。しかし、第２図において、・・・よって、訂正は明細書の要旨を変更するものでも、新たな事項を明細書中に導入するものでもなく、訂正をもって適法なものであるとした審決の判断に、原告主張の誤りはない。取消事由１は理由がない。」と述べました
◆H14.10.29 東京高裁 平成13(行ケ)501 特許権 行政訴訟事件