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　アップし忘れましてました。
　発信者情報開示事件です。1審では、リツイートはインラインリンクであるので、著作権侵害、人格権侵害に該当しないと判断され、請求は棄却されました。知財高裁（2部）は、著作者人格権侵害があったとして、一部の発信者情報について開示を認めました。最高裁（第3小)も人格権侵害は認めましたが、著作権侵害は否定しました。

　自動公衆送信の主体は，当該装置が受信者からの求めに応じ，情報 を自動的に送信できる状態を作り出す行為を行う者と解されるところ(最高裁平成 ２３年１月１８日判決・民集６５巻１号１２１頁参照)，本件写真のデータは，流 通情報２(2)のデータのみが送信されていることからすると，その自動公衆送信の 主体は，流通情報２(2)の URL の開設者であって，本件リツイート者らではないと いうべきである。著作権侵害行為の主体が誰であるかは，行為の対象，方法，行為 への関与の内容，程度等の諸般の事情を総合的に考慮して，規範的に解釈すべきで あり，カラオケ法理と呼ばれるものも，その適用の一場面であると解される(最高 裁平成２３年１月２０日判決・民集６５巻１号３９９頁参照)が，本件において， 本件リツイート者らを自動公衆送信の主体というべき事情は認め難い。控訴人は， 本件アカウント３〜５の管理者は，そのホーム画面を支配している上，ホーム画面 閲覧の社会的経済的利益を得ていると主張するが，そのような事情は，あくまでも 本件アカウント３〜５のホーム画面に関する事情であって，流通情報２(2)のデー タのみが送信されている本件写真について，本件リツイート者らを自動公衆送信の 主体と認めることができる事情とはいえない。また，本件リツイート行為によって， 本件写真の画像が，より広い範囲にユーザーのパソコン等の端末に表示されること となるが，我が国の著作権法の解釈として，このような受け手の範囲が拡大するこ とをもって，自動公衆送信の主体は，本件リツイート者らであるということはでき ない。さらに，本件リツイート行為が上記の自動公衆送信行為自体を容易にしたと はいい難いから，本件リツイート者らを幇助者と認めることはできず，その他，本 件リツイート者らを幇助者というべき事情は認められない。
(ウ) 控訴人は，自動公衆送信にも放送にも有線放送にも当たらない公衆 送信権侵害も主張するが，前記(ア)のとおり自動公衆送信に当たることからすると， 自動公衆送信以外の公衆送信権侵害が成立するとは認められない。
(3) 複製権侵害(著作権法２１条)について
前記(2)イのとおり，著作物である本件写真は，流通情報２(2)のデータのみが送 信されているから，本件リツイート行為により著作物のデータが複製されていると いうことはできない。したがって，複製権侵害との関係でも，控訴人が主張する「 ブラウザ用レンダリングデータ」あるいは HTML データ等を「侵害情報」と捉える ことはできず，「ブラウザ用レンダリングデータ」あるいは HTML データ等が「侵 害情報」であることを前提とする控訴人の複製権侵害に関する主張は，採用するこ とができない。
(4) 公衆伝達権侵害(著作権法２３条２項)について
著作権法２３条２項は，「著作者は，公衆送信されるその著作物を受信装置を用 いて公に伝達する権利を専有する。」と規定する。 控訴人は，本件リツイート者らをもって，著作物をクライアントコンピュータに 表示させた主体と評価すべきであるから，本件リツイート者らが受信装置であるク ライアントコンピュータを用いて公に伝達していると主張する。しかし，著作権法 ２３条２項は，公衆送信された後に公衆送信された著作物を，受信装置を用いて公 に伝達する権利を規定しているものであり，ここでいう受信装置がクライアントコ ンピュータであるとすると，その装置を用いて伝達している主体は，そのコンピュ ータのユーザーであると解され，本件リツイート者らを伝達主体と評価することは できない。控訴人が主張する事情は，本件写真等の公衆送信に関する事情や本件ア カウント３〜５のホーム画面に関する事情であって，この判断を左右するものでは ない。そして，その主体であるクライアントコンピュータのユーザーが公に伝達し ているというべき事情も認め難いから，公衆伝達権の侵害行為自体が認められない。 このように公衆伝達権の侵害行為自体が認められないから，その幇助が認められる 余地もない。
(5) 著作者人格権侵害について
ア 同一性保持権（著作権法２０条１項） 侵害
前記(1)のとおり，本件アカウント３〜５のタイムラインにおいて表示されている 画像は，流通情報２(2)の画像とは異なるものである。この表示されている画像は， 表示するに際して，本件リツイート行為の結果として送信された HTML プログラム や CSS プログラム等により，位置や大きさなどが指定されたために，上記のとおり 画像が異なっているものであり，流通情報２(2)の画像データ自体に改変が加えら れているものではない。 しかし，表示される画像は，思想又は感情を創作的に表現したものであって，文 芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するものとして，著作権法２条１項１号にいう 著作物ということができるところ，上記のとおり，表示するに際して，HTML プロ グラムや CSS プログラム等により，位置や大きさなどを指定されたために，本件ア カウント３〜５のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録３〜５のよ うな画像となったものと認められるから，本件リツイート者らによって改変された もので，同一性保持権が侵害されているということができる。 この点について，被控訴人らは，仮に改変されたとしても，その改変の主体は， インターネットユーザーであると主張するが，上記のとおり，本件リツイート行為 の結果として送信された HTML プログラムや CSS プログラム等により位置や大きさ などが指定されたために，改変されたということができるから，改変の主体は本件 リツイート者らであると評価することができるのであって，インターネットユーザ ーを改変の主体と評価することはできない(著作権法４７条の８は，電子計算機に おける著作物の利用に伴う複製に関する規定であって，同規定によってこの判断が 左右されることはない。)。また，被控訴人らは，本件アカウント３〜５のタイム ラインにおいて表示されている画像は，流通情報２(1)の画像と同じ画像であるから， 改変を行ったのは，本件アカウント２の保有者であると主張するが，本件アカウン ト３〜５のタイムラインにおいて表示されている画像は，控訴人の著作物である本 件写真と比較して改変されたものであって，上記のとおり本件リツイート者らによ って改変されたと評価することができるから，本件リツイート者らによって同一性 保持権が侵害されたということができる。さらに，被控訴人らは，著作権法２０条 ２項４号の「やむを得ない」改変に当たると主張するが，本件リツイート行為は， 本件アカウント２において控訴人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイート が行われたもののリツイート行為であるから，そのような行為に伴う改変が「やむ を得ない」改変に当たると認めることはできない。
イ 氏名表示権（著作権法１９条１項）侵害
本件アカウント３〜５のタイムラインにおいて表示されている画像には，控訴人 の氏名は表示されていない。そして，前記(1)のとおり，表示するに際して HTML プ ログラムや CSS プログラム等により，位置や大きさなどが指定されたために，本件 アカウント３〜５のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録３〜５の ような画像となり，控訴人の氏名が表示されなくなったものと認められるから，控 訴人は，本件リツイート者らによって，本件リツイート行為により，著作物の公衆 への提供又は提示に際し，著作者名を表示する権利を侵害されたということができ る。
ウ 名誉声望保持権（著作権法１１３条６項）侵害
本件アカウント３〜５において，サンリオのキャラクターやディズニーのキャラ クターとともに本件写真が表示されているからといって，そのことから直ちに，「 無断利用してもかまわない価値の低い著作物」，「安っぽい著作物」であるかのよ うな誤った印象を与えるということはできず，著作者である控訴人の名誉又は声望 を害する方法で著作物を利用したということはできない。そして，他に，控訴人の 名誉又は声望を害する方法で著作物を利用したものというべき事情は認められない から，本件リツイート者らは，控訴人の名誉声望保持権（著作権法１１３条６項 ）を侵害したとは認められない。
(6) なお，控訴人は，本件アカウント２，４及び５の各保有者が自然人として は同一人物であり，又はこれらの者が共同して公衆送信権を侵害した旨主張するが， そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
(7)「侵害情報の流通によって」（プロバイダ責任制限法４条１項１号）及び 「発信者」（同法２条４号）について
前記(5)ア，イのとおり，本件リツイート行為は，控訴人の著作者人格権を侵害す る行為であるところ，前記(5)ア，イ認定の侵害態様に照らすと，この場合には，本 件写真の画像データのみならず，HTML プログラムや CSS プログラム等のデータを 含めて，プロバイダ責任制限法上の「侵害情報」ということができ，本件リツイー ト行為は，その侵害情報の流通によって控訴人の権利を侵害したことが明らかであ る。そして，この場合の「発信者」は，本件リツイート者らであるということがで きる。
(8) 争点(2)について
本件アカウント２の流通情報２(3)及び(4)については，流通情報３〜５と同様に， 流通情報２(2)の画像が改変され，控訴人の氏名が表示されていないということが できるから，著作者人格権の侵害があるということができる。しかし，本件アカウ ント１の流通情報１(6)及び(7)については，流通情報１(3)の画像と同じものが表示 されているから，著作者人格権の侵害があると認めることはできない。これらにつ いて著作権の侵害を認めることができないことは，流通情報３〜５と同様である。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成28(ネ)10101

原審はこちらです。

◆平成27(ワ)17928

　進歩性違反の無効理由なしとした審決が維持されました。相違点４の容易相当性(1)の判断に誤りはあるが，容易相当性(2)の判断について誤りはないから，進歩性違反なし、と判断されました。

相違点４の容易想到性の判断(1)の誤りの有無について
原告は，1)甲１発明の「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」は， 予め一体とされた後，一体となった状態のまま，ベース２に取り付けられ，＼n「回路遮断器の取り付け構造」における「回路遮断器」として用いられるも＼nのであり，本件訂正発明の「回路遮断器」とその機能及び用途において相違＼nするものではないから，本件審決における相違点２の認定には誤りがある，
2)本件審決における相違点４の容易想到性の判断(1)は，本件訂正発明と甲１ 発明との間に相違点２が存在することを前提とするから，その前提において 誤りがある旨主張する。
ア(ア) そこで検討するに，本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線 とねじ無しで接続を行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグ インタイプの回路遮断器」，「取付用板」と「回路遮断機の取付構造」＼nとの文言からすると，本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線と ねじ無しで接続を行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグイ ンタイプの回路遮断器」における「回路遮断器」は，取付用板に取り付 けられる取付機構を有するものと理解できる。＼nそして，「回路遮断器」の構成の一部である取付機構＼は，回路遮断機 能を有する機器そのものと予＼め一体不可分に作製する場合のほかに，回 路遮断機能を有する機器と別部材の取り付け部材とを一体化して作製す＼nる場合などが考えられる。 しかるところ，本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項２）には，「回 路遮断器」の取り付け機構について，回路遮断機能＼を有する機器そのも のと予め一体不可分に作製されたものに限定する記載はない。また，本＼n件明細書においても，そのような限定をする趣旨の記載はない。 そうすると，別部材の取付部材を有する回路遮断器は，本件訂正発明 の「回路遮断器」に含まれるものと解すべきである。
(イ) これに対し被告は，本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項２）に は，「回路遮断器を分電盤などの母線が設けられた取付板に取り付ける ための前記回路遮断器と取付板の構造」，「前記回路遮断器の前記母線＼nとは反対側の負荷側には…ロックレバーを設け」，「前記取付板と前記 回路遮断器とに夫々対応して設けられた嵌合部と被嵌合部」との記載が あること，本件訂正明細書には，本件発明の実施形態として，凹部やロ ックレバーを含む１つの部材として回路遮断器が構成されている実施形＼n態のみが記載されていることからすると，本件訂正発明は，回路遮断器 を取付板に直接取り付けることを前提にした発明であるといえる旨主張 する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，本件発明１の「回路遮断器」 は，取付板に取り付けられる取付機構を有するものであるところ，本件＼n訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）には，「回路遮断器」の取り 付け機構について，回路遮断機能＼を有する機器そのものと予め一体不可＼n分に作製されたものに限定する記載はなく，また，本件訂正明細書にお いても，そのような限定をする趣旨の記載はないから，被告の上記主張 は採用することができない。
イ(ア) 次に，甲１には，取り付け部材５に関し，「各分岐開閉器４の下に は夫々取り付け部材５を配置してあり，この取り付け部材５を介して分 岐開閉器４をベース２を取り付けるようになっている。取り付け部材５ は図６に示すように上片５ａと両側の側片５ｂとで略コ字状に形成され ている。取り付け部材５の長手方向の両端には上記引っ掛け凹所８に引 っ掛け係止する引っ掛け爪９を設けてある。両端の引っ掛け爪９のうち 導電バー３側の引っ掛け爪９は変位可能な形状にした係脱用引っ掛け爪＼n９ａとなっており，他方の引っ掛け爪９は略剛体になっている。取り付 け部材５の上には分岐開閉器４が配置され，両端の引っ掛け爪９を分岐 開閉器４の引っ掛け凹所８に引っ掛け係止することで取り付け部材５の 上に分岐開閉器４を取り付けてある。」（【００１３】），「そして分 岐開閉器４を取り付け部材５に取り付けた状態で取り付け部材５と一緒 に分岐開閉器４が次のように装着される。取り付け部材５をベース２の 上に配置して係止爪２３が長孔２３に挿入され，分岐開閉器４と一緒に 取り付け部材５が導電バー３の方にスライドさせられる。分岐開閉器４ と取り付け部材５をスライドさせると，接続端子１６が導電バー３に差 し込まれて電気的に接続される。…このとき板ばね２５の先端部２５ａ が係止孔２４に係止して取り付け部材５が動かないように止められる。 このように分岐開閉器４を取り付けたとき，係脱用引っ掛け爪９ａが導 電バー３側に位置するため，導電バー３と接続端子１６の係止にて係脱 用引っ掛け爪９ａと引っ掛け凹所８との係止が外れにくくなり，分岐開 閉器４が外れにくいように取り付けることができる。また板ばね２５の 先端部２５ａの係止を外して上記と逆にスライドさせることで分岐開閉 器４と一緒に取り付け部材５を取り外すことができる。」（【００１４】） との記載がある。この記載によれば，甲１発明の取り付け部材５と分岐 開閉器４は，別部材ではあるが，分岐開閉器４を取り付け部材５に取り 付けた状態で，ベース２の上に配置し，取り付け部材５と一緒に分岐開 閉器４を導電バー３の方向にスライドさせていくと前記導電バー３が接 続端子１６に差し込まれていき，ベース２に分岐開閉器４を取り付けた 取り付け部材５が取り付けられること，板ばね２５の先端部２５ａの係 止を外して上記と逆にスライドさせることで分岐開閉器４と一緒に取り 付け部材５を取り外すことができることからすると，「分岐開閉器４を 取り付けた取り付け部材５」は，予め一体とされた後一体となった状態＼nのまま，ベース２に取り付けられ，また，一体となった状態のままベー スから取り外されるのであるから，「分岐開閉器４を取り付けた取り付 け部材５」における取り付け部材５は，分岐開閉器４と一体化された分 岐開閉器４の取付機構としての機能＼を有するものと認められる。 そうすると，甲１発明の「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」 は，本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線とねじ無しで接続を 行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグインタイプの回路遮 断器」における「回路遮断器」に相当するものと認められる。 したがって，甲１発明の「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」 は，本件発明の「回路遮断器」に相当するものでないとした本件審決の 認定は誤りであるから，本件審決における相違点４の容易想到性の判断 (1)も誤りである。
(イ) これに対し被告は，1)甲１の記載によれば，甲１発明は，取り付け 部材を介在させて分岐開閉器をベースに取り付ける場合に生じる問題 （【０００３】）を課題とし，取り付け部材を介在させて分岐開閉器を ベースに取り付けることを前提にした発明である，2)甲１には分岐開閉 器が同じ構成で取り付け部材の高さが違う実施形態が記載されており，＼n取り付け部材は，分岐開閉器をベースに取り付けるためのスペーサとし て機能する別部材であるから，取り付け部材は，回路遮断器の一部を構＼ 成するものではない，3)甲１発明において，分岐開閉器は協約形ブレー カであり，取り付け部材はそれに用いられる分岐取付台であるから，「分 岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」を本件発明の回路遮断器とみ なすことはできないなどとして，甲１発明の「分岐開閉器４を取り付け た取り付け部材５」は，本件発明の「回路遮断器」に相当するものとい えない旨主張する。
しかしながら，前記(1)イ認定の甲１の開示事項によれば，甲１には， 「本発明」は，差し込み式の分岐開閉器の取り付けがしやすく，しかも 取り付けた後の分岐開閉器が外れにくい分電盤を提供することを課題と し，本件審決認定の甲１発明は，「請求項４の分電盤」に係る構成を採＼n用することにより，分岐開閉器の接続端子が導電バーから外れる方向に 取り付け部材が移動するのを抑えることができ，分岐開閉器を強固に固 定できるという効果を奏するとともに，「請求項５の分電盤」に係る構＼n成を採用することにより，弾性体を変形させることにより取り付け部材 をベースから外すことができ，分岐開閉器の交換作業が容易にできると いう効果を奏することが開示されているものと認められることに照らす と，甲１発明は，取り付け部材を介在させて分岐開閉器をベースに取り 付ける場合に生じる問題のみを課題としたものとはいえない。 次に，甲１には，分岐開閉器の一定の寸法に限定することを示す記載 や導電バーを分岐開閉器の寸法に合わせた位置に配置することができな いことを示す記載はなく，取り付け部材が，所定形状の分岐開閉器を導 電バーの異なる高さに合わせるためのスペーサとして機能することを示＼nす記載はない。また，前記(ア)認定のとおり，「分岐開閉器４を取り付 けた取り付け部材５」における取り付け部材５は，分岐開閉器４と別部 材であるが，分岐開閉器４と一体化された分岐開閉器４の取付機構とし＼nての機能を有するものであるから，取り付け部材５が別部材であること＼nは，「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」が本件発明の「回路 遮断器」に該当しないことの根拠となるものではない。 さらに，甲１には，甲１発明において分岐開閉器は協約形ブレーカで あり，取り付け部材はそれに用いられる分岐取付台であることについて の記載はないし，また，仮に分岐開閉器と取り付け部材がそのような関 係にあるからといって，「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」 が本件発明の「回路遮断器」に該当しないことの根拠となるものではない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
ウ 以上のとおり，本件審決における相違点４の容易想到性の判断(1)には誤 りがある。
(4) 相違点４の容易想到性の判断(2)の誤りの有無について
原告は，1)甲１及び２に接した当業者においては，甲１発明及び甲２発明 は技術分野，課題及び作用・機能において共通すること，甲１発明において＼nは，プラグコネクタの接続を解除する方向に分岐開閉器をスライドさせる際 においては，板ばねの先端部２５ａが底面から突出しない状態に維持（ロッ クを外した状態に維持）させなければならないという課題があることを認識 するといえるから，甲１発明において，この課題を解決し，分岐開閉器の取 り外しを容易にするために，甲１発明の板ばねに係る構成部分に甲２発明の＼n係止アーム及び操作用取手（ロックを外した状態を維持できる構造）を適用＼nすることを試みる動機付けがあるといえる，2)甲１発明に甲２発明を適用す るに当たっては，甲２に記載された機器の底面から突出することによって機 器のスライドを防止するための部材を，突出する状態と突出しない状態のそ れぞれにおいて択一的に選択「保持」可能な構＼成とするという技術的思想を 甲１発明に適用すれば足りるものであり，例えば，別紙原告主張書面記載の 図１ないし図５に示した構成が考えられ，甲２に記載された選択保持可能＼と いう技術的思想を甲１発明に適用することは可能であり，かつ，その適用に＼nおいて特段の技術的困難はない，3)そうすると，甲１及び甲２に接した当業 者は，甲１発明において，プラグコネクタの接続を解除する方向に分岐開閉 器をスライドさせる際に，板ばねの先端部２５ａが底面から突出しない状態 に維持（ロックを外した状態に維持）させなければならないという課題があ ることを認識し，この課題を解決し，分岐開閉器の取り外しを容易にするた めに，甲１発明の板ばねに係る構成部分に甲２発明の係止アーム及び操作用＼n取手（ロックを外した状態を維持できる構造）を適用し，相違点４に係る本＼n件訂正発明の構成（本件訂正発明におけるレバーは，「前記突出部が回路遮＼n断器の取付面から突出しない状態で保持されるように構成され」る構＼成）と することを容易に想到することができたものである旨主張する。
ア しかしながら，甲１には，甲１発明の板ばねの係止が解除された状態（上 方に撓んだ状態）で保持されることについての記載や示唆はない。また， 甲１の【００１４】の記載によれば，甲１発明においては，取り付け部材 ５の側片５ｂの下面から板ばね２５が自動的に突出してベース２の係止 孔２４に係止することにより取り外し方向の規制が行われるから，取り外 し方向の規制を行う際に，規制部材を突出した位置に保持する必要もない。 そうすると，甲１発明において，甲２発明の構造を適用して，機器の底＼n面から突出して機器のスライドを防止するための部材を，操作用取手を用 いることで突出する状態と突出しない状態のそれぞれにおいて択一的に 選択保持可能な構＼成とするという動機付けがあるものと認めることはで きない。
イ また，仮に原告が主張するように甲１発明において，プラグコネクタの 接続を解除する方向に分岐開閉器をスライドさせる際においては，板ばね の先端部２５ａが底面から突出しない状態に維持（ロックを外した状態に 維持）させなければならないという課題があることを認識し，当業者が， 甲１発明において，甲２発明の係止アーム及び操作用取手（ロックを外し た状態を維持できる構造）の構＼成を適用することを検討しようとしたとし ても，具体的にどのように適用すべきかを容易に想い至ることはできない というべきであるから，結局，甲１発明に甲２発明の上記構成を適用する＼n動機付けがあるものと認めることはできない。 この点に関し，原告は，甲１発明に甲２発明の上記構成を適用する具体＼n例として，別紙原告主張図面の図１ないし５で示した構成が考えられる旨＼n主張するが，板ばねや分岐開閉器のような小さな部材にさらに操作用取手 や突起等を設け，その精度を保つ構造とすることを想起することが容易で＼nあったものとは考え難い。
ウ 以上によれば，甲１発明における板ばねに係る構成部分に，甲２に記載＼nされた発明の係止アーム及び操作用取手（ロックを外した状態を維持でき る構造）を適用する動機付けがあるものと認めることはできないから，本＼n件審決における相違点３の容易想到性(2)の判断に誤りはない。 したがって，原告の前記主張は理由がない。
(5) 小括
以上のとおり，本件審決における相違点４の容易想到性(1)の判断に誤りは あるが，相違点４の容易相当性(2)の判断について誤りはないから，その余の 点について判断するまでもなく，本件訂正発明は，甲１発明及び甲２発明に 基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはでき ない。

◆判決本文


関連事件です。

◆平成31(行ケ)10046

　追納期間経過後にした4年目の年金納付について、１１２条の２第１項に規定する「正当な理由」があるとは認定されませんでした。
　特許権者はA弁理士に無効審判の代理と、年金管理を委任していましたが、途中で前者は別の弁理士に変更されました。無効審判は請求人との間で取り下げられましたが、年金を納めていなかったため、特許が消滅したという案件です。

　控訴人らは，1)特許庁は，年金管理事務を年金管理サービス会社などに外 部委託することを推奨し，特許権者は，年金管理サービス会社に年金管理を 委託し，相応の対価を支払うことで，自社で年金管理を行うことから解放さ れ，年金管理サービス会社からの期限通知に対し，権利維持の意思表示を行＼nうのみで年金納付手続がされているという年金管理の運用実態に鑑みれば， 特許権者は，年金管理サービス会社に年金管理を委任した時点で，特許料の 納付期限の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたと解すべきである， 2)控訴人中井紙器は，Ａ弁理士に対し，本件特許権を含む多くの特許権の年 金管理を委任し，本件特許権の第４年分の特許料についても，Ａ弁理士から の「年金通知のご案内」という納付期限が近付いている旨の通知を受け， 納付手数料，印書代，電子化情報処理料といった年金管理費用をＡ弁理士に 支払うことが予定されており，本件特許権の第４年分の特許料の納付期限で＼nある平成２８年１月１８日及び本件追納期間の末日である同年７月１９日の 時点において，本件年金管理はＡ弁理士に委任されたままの状態であったか ら，控訴人中井紙器は，Ａ弁理士に本件年金管理を委任したことにより，相 当な注意を尽くしたものといえるとして，控訴人中井紙器が本件追納期間内 に本件特許料等を納付することができなかったことについて「正当な理由」 （法１１２条の２第 1 項）がある旨主張する。
ア そこで検討するに，前記第２の２の前提事実によれば，1)控訴人中井紙 器は，本件特許権の設定登録がされた平成２５年１月１８日ころまでに， Ａ弁理士に対し，本件特許権の第４年分以降の特許料の納付管理（本件年 金管理）を委任したこと，2)Ａ弁理士は，平成２７年６月１日，控訴人中 井紙器のＸ１会長から，口頭で，本件無効審判に係る手続の代理人を解任 する趣旨の告知を受けた後，控訴人中井紙器に対し，同日付けで本件無効 審判に係る手続の委任を解除した旨の書面の提出を求める旨の甲３の書面 を送付し，控訴人中井紙器は，Ａ弁理士に対し，同日付けで本件無効審判 に係る委任を解除したことに相違ない旨の甲２の書面を送付したこと，3) Ａ弁理士は，Ｘ１会長から上記告知を受けたころ，Ａ弁理士の事務所で特 許料の納付管理事務に従事していた担当者に対し，本件年金管理の事務を しなくてよい旨の指示をするとともに，控訴人中井紙器の本件特許権以外 の権利については今後も特許料の納付管理事務を行うよう指示をしたこと， 4)本件特許権の第４年分の特許料の納付期限の平成２８年１月１８日及び 本件追納期間の末日の同年７月１９日が経過するまでの間，Ａ弁理士は， 控訴人中井紙器に対し，上記納付期限の案内や本件追納期間に関する連絡 を行わなかったことが認められる。上記認定事実によれば，控訴人中井紙 器から本件年金管理に係る事務の委任により，その代理人となったＡ弁理 士は，控訴人中井紙器から本件無効審判に係る手続の委任の解除の告知を 受けた際に，本件年金管理に係る委任も解除されたものと認識したことが 認められる。
しかるところ，先に説示したとおり，特許権者が特許料の納付管理又は 納付手続を代理人に委任している場合は，法律関係の形成に影響を及ぼす べき主観的態様は原則として代理人の主観的態様に従って判断されるべき であり（民法１０１条参照），法１１２条の２第１項に規定する「正当な 理由」の有無についても，原則として原特許権者の代理人について決する のが相当であると解されるから，控訴人ら主張の年金管理の運用実態を勘 案しても，特許権者が年金管理サービス会社に年金管理を委任した時点で， 特許料の納付期限の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたというこ とはできない。
したがって，控訴人中井紙器がＡ弁理士に本件年金管理を委任した時点 で控訴人中井紙器が本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽 くしたものと認めることはできない。
イ 次に，Ａ弁理士は，控訴人中井紙器の代理人として，本件特許権の第４ 年分の特許料の不納付及び本件追納期間の徒過により本件特許権が遡って 消滅したものとみなされる効果が生じることを認識し，又は認識すべきで あったことに照らすと，前記アのとおり本件年金管理に係る委任が解除さ れたものと認識したとしても，控訴人中井紙器に対し，自らの認識と控訴 人中井紙器の認識に齟齬がないかどうかを確認し，あるいは控訴人中井紙 器が本件特許権の第４年分の特許料の納付期限を明確に把握しているかど うかを控訴人中井紙器に確認するなど本件追納期間の徒過を回避するため に必要な措置をとるべきであったものと解される。そして，本件において は，Ａ弁理士がかかる措置をとったことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると，控訴人らが主張するように控訴人中井紙器とＡ弁理士との 間の本件年金管理の事務の委任契約が本件追納期間中も存続していたとし ても，Ａ弁理士は控訴人中井紙器の代理人として本件追納期間の徒過を回 避するために相当な注意を尽くしたものと認めることはできない。 加えて，前記認定（原判決１５頁９行目から２１行目まで）のとおり， 控訴人中井紙器においては，本件追納期間内に締結した本件和解契約によ り，本件特許権の一部（持分）を控訴人グラセルに譲渡するに当たり，本 件特許権の第４年分の特許料が納付期限までに納付されているかどうかを 確認し，その納付が未了である場合には本件追納期間内に本件特許料等を 納付すべき取引上の注意義務を負っていたのであるから，自ら又はＡ弁理 士を通じて上記納付の有無について必要な調査・確認を行うべきであった にもかかわらず，かかる調査・確認を行っていないことに照らすと，控訴 人中井紙器自らも本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽く したものと認めることはできない。
ウ 以上によれば，本件特許権を共有していた原特許権者である控訴人中井 紙器が本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたにもか かわらず，客観的な事情により本件追納期間内に本件特許料等を納付する ことができなかったものと認めることはできないから，控訴人中井紙器が 本件追納期間内に本件特許料等を納付することができなかったことについ て「正当な理由」（法１１２条の２第１項）があるということはできない。 したがって，控訴人らの前記主張は理由がない。

◆判決本文


原審はこちら

◆令和1(行ウ)278

　無効審判が請求され、訂正請求がなされました。審決は無効理由なしと判断しました 裁判所も「背面カバー部材３１との間に隙間１，２を設けることを明示又は示唆する記載は，全く存在しない」として、審決を維持しました。

原告は，甲１発明には，隙間１，２が存在し，隙間１，２は，甲１発明 において，本件発明１にいう「開口」に相当する部分（ボンベ装填部８の背面部の 開放された部分）の一部をなしているから，甲１発明は，「専用小型ガスボンベ２ Ａ」を器具本体にセットしたときに「上記開口を含む空気導入口」を備えており， 仮に，隙間１，２が本件発明１いう「開口」に含まれないものであるとしても，隙 間１，２は，外部からボンベ装填部８の内部に空気を導入する機能を有するから，＼n本件発明１と甲１発明が同一である旨主張する（原告の主張１）ので，まず，この 点について判断する。
ａ 前記１(2)で認定したとおり，本件発明は，小型ガス容器を器具本体 にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を，空気導入口 として活用し，そのような開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入する空冷機構を備えることで，ガス器具の小型化に伴う発熱の問題を解決し，標準型ガ＼nス容器によるガス器具とほぼ同等の熱量を発生可能で，熱害の心配のない安全性の＼n高い小型ガス器具を提供するというものである。 また，本件明細書の【発明の実施の形態】には「・・・上記の開口２７を，器具 本体１０内へ空気を導入する空気導入口２８としても利用し，冷却性能を向上させ＼nるための空冷機構を構＼成する。・・・小型ガス器具では，その分冷却性能の向上を図＼nることが好ましいのに対して，前記の開口２７を空冷機構の一部として活用するこ＼nとができるという特徴を発揮する。」（段落【００１７】），「・・・後部開口２７や小開口２９よりなる空気導入口２８から流入する多量の空気が排出部３２へ抜け る・・・」（段落【００２３】）との記載がある。 以上からすると，標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出すための開口を，小型 ガス容器を器具本体にセットしたときには，空気導入口として活用し，器具本体内 に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能＼の向上を図るというのが本件発明の技術 思想であると認められる。そうすると，本件発明にいう「開口」とは，小型ガス容 器を器具本体にセットしたときに，器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷＼n却性能を向上させるような「空気導入口」として機能＼し得る程度のものである必要 があるというべきである。
ｂ 上記ａを踏まえて，甲１について検討するに，確かに甲１の【図６】 や【図８】には，原告の主張する隙間１，２らしきものが記載されている。しかし， 特許公報に添付された図面は，発明の技術内容を理解しやすくするためのものにす ぎず，部材の大きさや位置関係が正確に記載されているとは限らないものであると ころ，甲１の【発明の詳細な説明】には，カバー部材５・仕切板９と背面カバー材６又は背面カバー部材３１との間に隙間１，２を設けることを明示又は示唆する記載は，全く存在しない。 特に，隙間２に関しては，甲１の段落【００３７】の「・・・背面カバー部材３ １には，その両側縁に係合凸部３２が形成されており，この係合凸部３２が仕切板 ９及びシャーシ３に立設した図示しない支持柱部材とに形成した高さ方向の係合溝 に相対係合される。」との記載及び【図８】からすると，被告が主張するように係合 凸部３２と図示されていない支持柱部材に形成された係合溝により，ボンベ装填部 ８の背面部が閉塞され，隙間２は生じないとも考えられる。 そうすると，甲１の【図６】及び【図８】から直ちに原告が主張するような隙間 １，２の存在を認めることはできないというべきであるから，原告の主張１はその 点からして採用することができない。
ｃ 仮に，甲１の【図６】や【図８】から隙間１，２の存在が認められ るとしても，甲１には，隙間１，２から空気を導入して冷却性能の向上を図るとい＼nう技術思想については全く記載も示唆もない上，【図６】や【図８】に描かれた隙間 １，２はいずれもごく小さいものであるから，それらに接した当業者が，隙間１， ２から空気を導入することで，器具本体内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性＼n能の向上を図ることができると認識すると認めることはできない。したがって，隙＼n間１，２が，原告が主張する本件発明１にいう「開口」に相当する部分（甲１発明 におけるボンベ装填部８の背面部における開放された部分）に含まれるかどうかに かかわらず，原告の主張１を採用することはできない。
(ｲ) 原告は，甲１発明は，ボンベ装填部８の背面側を開放するという使用形態が可能な機械的構＼成を備えているから，本件発明１と甲１発明は同一又は実質的に同一であると主張する（原告の主張２）。 しかし，前記アの甲１の記載事項からすると，甲１発明には，標準型ガス容器を 器具本体にセットするときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出すための開口 を，小型ガス容器を器具本体にセットした際に空気導入口として活用し，器具本体 内に十分な空気の流れを生じさせて冷却性能＼の向上を図るという技術思想は存在せ ず，かえって，甲１発明では，専用小型ガスボンベ２Ａの使用中にボンベ装填部８ の背面部を閉塞するために，敢えて部品点数を増やしてまで背面カバー部材６又は 背面カバー部材３１を設けている（甲１の段落【００１９】，【００２５】〜【００ ２８】，【００３４】，【００３７】，【００３８】）のであり，甲１には，専用小型ガスボンベ２Ａの使用中に背面カバー部材を開放することについては何ら記載されてお らず，そのことは全く想定されていないというべきである。このことは，甲１にお いて，背面カバー部材６にトーションスプリング等を使わない態様が記載されてい るとしても変わるものではない。 また，甲１発明のうち，背面カバー部材６がシャーシ３に取り付けられている実 施形態の場合，背面カバー部材６を開放すると，背面カバー部材６分だけガスコン ロ装置の設置スペースが増大することになり，大きな設置スペースを必要としない 小型のガスコンロ装置を提供するという甲１発明の目的（甲１の段落【０００５】 〜【０００８】）とも反することになる。 そうすると，甲１発明が，ボンベ装填部８の背面側を開放するという使用形態が 可能な機械的構＼成を備えているとしても，そのことをもって，本件発明１と甲１発 明が同一又は実質的に同一であるということはできず，原告の主張２は採用するこ とができない。このことは，ボンベ装填部８の背面側を開放するという使用形態が 周知・慣用技術であったとしても変わるものではない。
(ｳ) 以上の検討及び弁論の全趣旨からすると，本件発明１と甲１発明と の間には，審決が認定した前記第２の３(2)イ記載の一致点及び相違点１があるこ とが認められる上，相違点１は実質的な相違点であって，本件発明１と甲１発明は 同一又は実質的に同一とはいえない。

◆判決本文

動機付けなしとして進歩性違反の無効理由なしとした審決が維持されました。

　前記(ｱ)からすると，甲３発明は，「マウント１及びＬＥＤユニット２からなり， マウント１はＬＥＤユニット２を収容する凹部１０ａを備えるＬＥＤ照明装置Ａ１ において，ＬＥＤユニット２が複数のＬＥＤモジュール２０，支持部材３及び電力 変換部５を備え，コの字状とされた支持部材３に電力変換部５を収容する照明器具」 というもので，天井からの突出量を低減することによって室内がスマートであると の印象を与え得るＬＥＤ照明装置を提供するものであると認められる。
イ 甲２発明に甲３発明を適用して，点灯装置を器具本体側ではなく，光源 ユニット側へと配置するように変更する動機付けがあるかどうかについて判断する。 前記(1)イのとおり，甲２発明は，器具本体に設けられた収容凹部に点灯装置を配 置することで，点灯装置を効率的に配置するという課題を解決したことに技術的意 義がある発明であるが，点灯装置を光源ユニット側に配置することは，配置可能な＼n点灯装置のサイズ（幅方向の長さ）が取付部材２１の取付面２１a の長さ程度のも のとなってしまい，収容凹部の収容スペースを有効に活用できなくなるから，甲２ 発明の課題解決手段と相容れないものである。 また，甲２の段落【００２４】の「・・・点灯装置３は，箱状のケース内に回路 基板及びこの基板に実装された回路部品を収容して構成されており，商用交流電源＼nＡＣに接続されていて，この交流電源ＡＣを受けて直流出力を生成するものである。 点灯装置３は，例えば，全波整流回路の出力端子間に平滑コンデンサを接続し，こ の平滑コンデンサに直流電圧変換回路及び電流検出手段を接続して構成されてい＼nる。・・・」との記載からすると，甲２発明の点灯装置は，複数の部品から構成され＼nる一定の重量のある部材であると認められ，甲２発明では，器具本体側にそのよう な重量のある点灯装置を配置することを前提として，光源ユニットは，簡易な係止 部材で取り付けられているが，仮に点灯装置を光源ユニット側に配置するとした場 合，器具本体と光源ユニットの係止機構を中心として甲２発明全体の構＼造を再検討 する必要がある。 したがって，甲３発明を甲２発明に適用する動機付けがあるとは認められない。
ウ 原告は，1)甲２発明と甲３発明が課題や課題解決手段を共通にしている， 2)器具本体と光源ユニットが分離されるＬＥＤ照明器具にあって，光源ユニット側 に甲２発明の点灯装置のような電源装置を配置することは周知慣用技術であり，点 灯装置を光源ユニットに配置することに伴う設計変更は当業者にとって通常の創作 力の範囲内の設計事項であると主張する。
(ｱ) 上記1)について
前記ア(ｱ)のとおり，甲３発明は，本件発明１と同様に天井からの突出量の低減を 課題としているものと認められる。他方，甲２発明の課題は，前記(1)イのとおり， 施工作業の省力化と点灯装置等の部品の効率的な配置である上，甲２からは甲３発 明にあるような天井からの突出量の低減という技術思想を読み取ることはできず， 甲２発明と甲３発明とが課題を共通にしているとはいえず，原告の主張はその前提 を欠くものである。 この点について，原告は，かさばる部材である点灯装置（甲３発明の電力変換部） の効率的な配置という限度で甲２発明と甲３発明が課題を共通にしている旨主張す るが，発明の課題をあまりに抽象化して捉えており，相当ではないので，採用する ことができない。
(ｲ) 上記2)について
証拠（甲１の１２・１３，甲３〜５）によると，審決が認定したとおり，「光源 としてＬＥＤを用いた照明器具において，光源ユニット側に電源装置を配置する」 ことは本件出願日当時，周知慣用技術（周知慣用技術１）であったと認められる。 しかし，前記イのとおり，甲２発明において，点灯装置を光源ユニット側に配置 することは甲２発明の技術的意義を没却するものである上，甲２発明の構造を大き＼nく変える必要があるから，当業者の通常の創作力の範囲内の設計事項であるという ことはできない。
この点について，原告は，甲２発明の「収容凹部」において，電源装置を光源ユ ニット側に取付配置した場合でも，器具本体側に取付配置した場合でも，発明の目 的とした照明器具全体での高さ寸法，天井からの突出量は変わらないと主張するが， 直ちにそのように認めることはできないのみならず，仮にそうであるとしても，上 記で述べた理由により，甲２発明において，点灯装置を光源ユニット側に配置する ことが当業者の通常の創作力の範囲内の設計事項であるとはいえない。 また，原告は甲２発明の係止部材の構造等は特定されておらず，甲３発明の係止＼n機構は，甲２発明の係止部材と同様に簡易なものであると主張するが，甲２発明に＼nおいて，「係止部材４」は，「取付部材２１」，「発光素子２２」，「基板２３」及び「カバー部材２４」からなる光源部を係合保持するものである（甲２の段落【００２３】，【００２７】，【００２８】，【図３】，【図４】）が，甲３発明の係止機構であるホルダ１１は，ＬＥＤモジュール２０，支持部材３，カバー４及び重量のある電力変換部＼n５からなるＬＥＤユニット２を保持するもの（甲３の段落【００２６】，【００２７】，【図２】，【図４】）であり，甲２発明の係止部材の方が，甲４発明のホルダより簡易 なものであれば足りることはその役割から明らかであるから，甲２発明において， 点灯装置を光源ユニット側に配置することが当業者の通常の創作力の範囲内の設計 事項であるとはいえない。
(4) 小括
以上のとおり，相違点について，甲２発明に甲３発明を適用する動機付けがある とは認められないから，阻害事由の点について判断するまでもなく，本件発明１は， 甲２発明及び甲３発明又は周知慣用技術１から容易想到なものとはいえない。

◆判決本文

　ローマ字表記で氏名を含む商標について、商標法４条１項８号に該当するとした審決が維持されました。＼n

(1) 証拠（乙１３〜２８）によると，1) 「宮下孝洋」という者が２０１８年 １２月版（掲載情報は同年９月５日現在）及び２０１６年１２月版（掲載情報は同 年９月７日現在）の「ハローページ（新潟県上越版）」に，2) 「宮下隆寛」という 者が２０１９年３月版（掲載情報は２０１８年１１月２８日現在）及び２０１７年 ３月版（掲載情報は２０１６年１２月１日現在）の「ハローページ（長野県飯田版）」 に，3) 「宮下貴博」という者が２０１９年３月版（掲載情報は２０１８年１１月 ２８日現在）及び２０１７年３月版（掲載情報は２０１６年１２月１日現在）の「ハ ローページ（長野県松本版）」に，4) 「宮下孝弘」という者が２０１９年３月版（掲 載情報は２０１８年１１月２８日現在）及び２０１７年３月版（掲載情報は２０１ ６年１２月１日現在）の「ハローページ（長野県木曽版）」に，5) 「宮下高広」と いう者が２０１９年９月版（掲載情報は同年６月３日現在）及び２０１７年９月版 （掲載情報は同年６月５日現在）の「ハローページ（長野県長野版）」に，6) 「宮 下高弘」という者と「宮下貴浩」という者がそれぞれ２０１９年９月版（掲載情報 は同年６月３日現在）及び２０１７年９月版（掲載情報は同年６月５日現在）の「ハ ローページ（長野県上田版）」に，7) 「宮下孝弘」という者が２０１９年２月版（掲 載情報は２０１８年１１月１日現在）及び２０１７年２月版（掲載情報は２０１６ 年１１月１日現在）の「ハローページ（小平・西東京・東村山市版）」に，8) 「宮 下貴博」という者が２０１８年１１月版（掲載情報は同年７月２６日現在）及び２ ０１６年１１月版（掲載情報は同年８月３日現在）の「ハローページ（川崎市川崎・ 幸・中原区版）」に，それぞれ掲載されていることが認められ，上記各事実からする と，上記の者は，いずれも本願商標の登録出願時から本件審決時まで現存している ものと推認できる。そして，上記の者は，いずれもその氏名の読みを「ミヤシタタ カヒロ」とすると考えられる。その他，ウェブページ（乙７，８，１０，１１，２ ９〜３２）からも，氏名の読みを「ミヤシタタカヒロ」とする「宮下貴博」，「宮 下敬宏」，「宮下孝洋」，「宮下孝広」又は「宮下貴浩」という者及び氏名の読み を「ミヤシタタカヒロ」とすると考えられる「宮下隆裕」又は「宮下隆博」という 者が存することが認められ，これらの者も，本願商標の登録出願時から本件審決時 まで現存しているものと推認できる。 弁論の全趣旨によると，上記の者は，いずれも原告とは他人であると認められる から，本願商標は，その構成のうちに「他人の氏名」を含む商標であって，かつ，＼n上記他人の承諾を得ているとは認められない。 したがって，本願商標は，商標法４条１項８号に該当する。
(2)ア これに対し，原告は，商標法４条１項８号の「他人」については，承諾 を得ないことにより人格権の毀損が客観的に認められるに足りる程度の著名性・希 少性等を必要とすると解すべきであると主張する。 しかし，商標法４条１項８号は，自らの承諾なしに，その氏名，名称等を商標に 使われることがないという人格的利益を保護するものである（最高裁平成１５年（行 ヒ）第２６５号同１６年６月８日第三小法廷判決・裁判集民事２１４号３７３頁， 最高裁平成１６年（行ヒ）第３４３号同１７年７月２２日第二小法廷判決・裁判集 民事２１７号５９５頁参照）ところ，その規定上，「雅号」，「芸名」，「筆名」 及び「略称」については，「著名な」という限定が付されている一方で，「他人の 氏名」及び「名称」についてはそのような限定が付されていない。同号は，氏名及 び名称については著名でなくとも当然にその主体である他人を指すと認識されるこ とから，当該他人の氏名や名称の著名性や希少性等を要件とすることなく，当該他 人の人格的利益を保護したものと解される。したがって，原告の上記主張は採用す ることができない。
イ また，原告は，ファッションの分野においては，周知，著名なブランド の使用者に独占排他的権利が認められてしかるべきであると主張し，1) 同程度に 周知，著名性を獲得したブランドであるにもかかわらず，他人の現存の有無といっ た出願人（ブランド使用者）の関与し得ない要素によって承諾の要否や承諾が必要 な数が異なり，登録可能性に差異が生じる旨，2) 氏名をローマ字表記する場合は，＼n承諾の対象者が広く，他人の承諾を得ることが困難であるから，氏名のローマ字表＼n記が相当珍しいものでない限り，商標登録が事実上不可能となる旨，3) 上記のよ うなブランドに係る商標は，それがファッション分野の商品に使用されると，当該 デザイナーのブランド表示として客観的に把握されるから，同じ読みの氏名の他の＼n者を想起，連想させるものではなく，当該他人の人格的利益が毀損されるおそれは ない旨を主張する。 しかし，「他人の氏名」を含む商標について原則として商標登録を受けることが できないとし，「その他人の承諾」を得ている場合をその例外と定める商標法４条 １項８号においては，上記1)及び2)のようなことが一定程度生じることは，予定さ＼nれているというほかなく，そのことを直ちに公平でないとか商標法１条の目的に反 するということはできない。また，同号が具体的な人格的利益の侵害又はそのおそ れを要件として定めるものではないことからすると，上記3)のような場合には同号 に該当しないと解することはできない。したがって，原告の上記主張は，前記(1)の 判断を左右するものではない。

◆判決本文

　審決は想到容易と判断しましたが、知財高裁は、「主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に想到することを動機付ける記載又は示唆を見出せない」としして審決を取り消しました。

(ｱ) 甲１又は甲２の内容中の示唆について
ａ 甲１及び甲２には，次の(a)及び(b)の事項が開示されているので，以 下，これらが，引用発明において，単層カーボンナノチューブとして 甲２実施例１ＣＮＴを適用することの示唆となるか否かについて検討 する。
(a) 引用発明における導電剤としての単層カーボンナノチューブは， 「直径が０．５〜１０ｎｍであり，長さが１０μｍ以上であり，炭 素純度が重量基準で９９．９％以上である」単層カーボンナノチュ ーブである。一方，上記(2)ア(ア)及び(オ)によれば，甲２実施例１ＣＮ Ｔは引用発明の単層カーボンナノチューブの純度，直径，長さの規 定を満たすものといえる。（以下「事項(a)」という。）
(b)甲２には，上記(2)ア(イ)〜(エ)より，単層カーボンナノチューブの用 途として，導電体，電極材料が挙げられ，甲２の単層カーボンナノ チューブが優れた電子・電気特性を有すること，単層カーボンナノ チューブ・バルク構造体を導電体として使用することも記載されて＼nいる。（以下「事項(b)」という。）
ｂ 事項(a)について
甲２０，２１，２３には以下の記載がある（引用に当たり，文意に 影響しない範囲で記載の一部を省略又は変更した。）。 ［甲２０]（ドージンニュース新連載「新しいナノ材料としてのカー ボンナノチューブ−最近の展開（バイオからエネルギーまで）1)」 ＵＲＬ省略，令和元年６月６日検索）
「２．カーボンナノチューブの構造，特性＼n
ＣＮＴはグラフェンシートを円筒状に丸めた構造をしている。＼n円筒が一本のみからなるＣＮＴをＳＷＮＴと呼ぶ。ＳＷＮＴは直 径０．５〜数ｎｍとかなり細いが・・・ＣＮＴの合成後の長さは 数十ｎｍから，長いものでは数ｍｍに及ぶものがあり，合成法に＼nより様々な長さ分布を持つ混合物として得られる。」（２頁） 「２０１２年現在，３０社以上のメーカーがＣＮＴを製造販売して いる。それぞれ製造法，直径分布，純度，結晶化度等に差があり， 一口にＣＮＴと言っても多様性があることを認識して使わなけれ ばならない。表１に代表＼的なＣＮＴメーカー（２０１２年１月現 在）を挙げた。」（４頁。表１には代表＼的なＣＮＴメーカーとし て８社が列挙されている。） ［甲２１］（「雑科学ノート−カーボンナノチューブの話−」ＵＲＬ 省略，令和元年６月６日検索） 「ＣＮＴの直径は，これまで書いてきた巻きの強さや層の数によっ ていろいろですが，ＳＷＣＮＴの場合は１〜３ｎｍ，ＭＷＣＮＴ の場合は１０〜２０ｎｍぐらいのものが一般的です。髪の毛が５ ０〜１００μｍぐらいですから，その数千分の一から数万分の一， ということですね。長さは，一般的な大量生産品では０．１〜数 十μｍ程度ですが，基板の上に垂直に成長させる方法では数百μ＼nｍ以上のものも作られています。」（４頁） [甲２３］（末金皇ら「ブラシ状カーボンナノチューブの高速成長技 術の開発」大陽日酸技報 No.23（2004），ＵＲＬ省略 ） 「ＣＮＴは，直径が数ｎｍ程度，長さが数μｍから数百μｍと極め て高いアスペクト比を持つ構造物である。」（８頁左欄１３〜１＼n５行） 甲２０，２１，２３の上記各記載によれば，本願特許出願当時，単 層カーボンナノチューブの直径や長さは製品によって様々であり，そ の中で，０．５〜１０ｎｍの直径，１０μｍ以上の長さは，単層カー ボンナノチューブの直径や長さとしてごく一般的であったと認められ る。そうすると，事項(a)のとおり，甲２実施例１ＣＮＴが引用発明の 単層カーボンナノチューブの純度，直径，長さの規定を満たすことが 開示されているからといって，そのことが，多数存在する単層カーボ ンナノチューブから甲２実施例１ＣＮＴを選択し，引用発明のカーボ ンナノチューブとして使用することを示唆するものとはいえない。
ｃ 事項(b)について
甲２は，甲２に記載された発明の単層カーボンナノチューブが種々 の技術分野や用途へ応用できることを開示しているが（上記(2)ア(イ)）， 電池の電極材料への応用としては，負極の材料として用いることが挙 げられているのみであり（同(ｴ)），正極の導電助剤として用いること の記載又は示唆はない。また，導電性を生かした応用としては，電子 部品の銅配線に代えて用いることの記載はあるものの（同(ウ)），これ が電池の正極の導電助剤としての応用を示唆するものとはいえない。
ｄ 以上によれば，事項(a)又は事項(b)が，引用発明の導電助剤の単層カ ーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを適用することの示唆 となるとはいえない。そして，他に，甲１又は甲２に，引用発明の導 電助剤の単層カーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを使用 することの示唆となる記載も見当たらない。 以上によれば，甲１及び２のいずれにも，引用発明の導電助剤の単 層カーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを使用することの 示唆はない。
(ｲ) 技術分野の関連性について
引用発明は，リチウムイオン二次電池正極用導電剤を用いたリチウム イオン二次電池の技術分野に属するものである【０００１】。一方，甲 ２に開示された発明は，導電体，電極材料，電池等の技術分野に属する ものである（上記(2)ア(イ)〜(エ)）。 そうすると，両発明は，導電体，電極材料または電池という限りにお いて，関連する技術分野に属するといえるにとどまる。
(ｳ) 課題の共通性について
引用発明は，正極に混合する導電剤の量を低減して，リチウムイオン 二次電池を大容量化し，かつ，高出力におけるリチウムイオン二次電池 容量の劣化を抑制することを課題とする【００１２】。一方，甲２に開 示された発明は，従来にみられない高純度，高比表面積のカーボンナノ＼nチューブ（特に配向した単層カーボンナノチューブ・バルク構造体）を＼n提供することを課題とする（上記(2)ア(ア)）。 よって，両発明の課題は共通しない。
(ｴ) 作用・機能の共通性について＼n
引用発明において，単層カーボンナノチューブは，リチウムイオン二 次電池正極用の導電剤として用いられ，ここで，導電剤は，導電性の低 い正極活物質に混合することにより電池の容量を大きくすることができ るという作用・機能を有する【０００３】。一方，甲２に開示された発＼n明の単層カーボンナノチューブは，導電体，電極材料，電池等の用途に 用いられるものであるところ（上記(2)ア(イ)及び(エ)），導電体として使用 される際には，配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体として，＼n電子部品の縦配線，横配線に代えることにより微細化，安定化を図ると いう作用・機能を有し（同(ウ)），電極材料として使用される際には，配 向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体として，リチウム二次電池＼nの電極材料，燃料電池や空気電池等の電極（負極）材料という作用・機 能を有するが（同(エ)），いずれの作用・機能も，導電性の低い正極活物＼n質に混合することにより電池の容量を大きくすることができるという作 用・機能には当たらない。＼nよって，両発明の作用・機能が共通しているとはいえない。＼n
(ｵ) 以上のとおり，甲１及び甲２には，引用発明において，導電助剤とし て用いるカーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを適用するこ とを動機付ける記載又は示唆を見出すことができない。 ウ 上記イのとおり，主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に想到す ることを動機付ける記載又は示唆を見出せない以上，上記アに説示したと ころに照らして，かかる想到を阻害する事由の有無や，本願発明の効果の 顕著性・格別性について検討するまでもなく，その想到が容易であるとし た審決の判断には誤りがある。

◆判決本文

　争点は新規事項か否か、進歩性違反があるか否かです。異議申し立てにて審決は、新規事項ではない、進歩性違反なしと判断しましたが、知財高裁は後者について取り消しました。＼n

　原告は，アンチローリングタンクが，「浸水防止部屋」に相当する旨主 張するのに対し，被告は，「浸水防止部屋」とは，損傷を受けた場合に浸 水する「空間」であって，主として「浸水防止」を企図した「空間」であ ると解すべきところ，アンチローリングタンクは，主として「浸水防止」 を企図した「空間」ではないから，本件訂正発明の「浸水防止部屋」に該 当しない旨主張する。また，本件審決は，「浸水防止部屋」は，損傷を受 けた場合に浸水する「空間」であり，専ら「浸水防止」を企図した「空間」 であると解すべきであるところ，甲４発明のアンチローリングタンクは， 専ら「浸水防止」を企図した「空間」であるとはいえないから，本件訂正 発明の「浸水防止部屋」には該当しないとして，本件訂正発明と甲４発明 との対比等を行うことなく，進歩性違反の無効理由は成立しないと判断し た。
ウ 「浸水防止部屋」の意義
(ｱ) 特許請求の範囲の記載によれば，本件訂正発明１の「浸水防止部屋」 は，側壁及び隔壁に接すること，仕切板により形成されること，機関区 域に設けられること，側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり側壁が 損傷した場合浸水することなどが特定されているものの，「専ら」ある いは「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは明らかでない。な お，当業者の技術常識として，「空間」とは，「空所」や「ボイド」と は異なり，必ずしも物体が存在しない場所には限定されないと認められ， このことは「下層空間１３の船尾側に推進用エンジン１４が配置されて いる」（段落【００２２】）などの本件明細書の記載とも整合する。し たがって，「空間」であることから，直ちに「専ら」あるいは「主に」 浸水防止を企図していることは導けない。また，ＳＯＬＡＳ条約によれ ば，浸水率の計算において，タンクは，０または０．９５のいずれかよ りリスクが高くなるケースを用いて計算すべきとされており，タンクで あってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることとな るから，「空間に面する側壁が損傷した場合浸水すること」が，必ずし もタンクを排除するものとはいえない。
次に，本件発明の課題及び解決手段は，前記のとおり，浸水防止部屋 を設けて，側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても，浸水防止部屋が 浸水するだけで，浸水防止部屋を設けた部屋が浸水することがないよう にすることで，浸水区画が過大となることを防止し，設計の自由度を拡 大することを目的とするものである。そうだとすれば，「浸水防止部屋」 は，それに面する側壁が損傷し浸水しても，それが設けられた「部屋」 に浸水しないような水密構造となっていれば，浸水区画が過大となるこ＼nとを防止するという本件発明の目的にかなうのであって，タンク等の他 の機能を兼ねることが，当該目的を阻害すると認めるに足りる証拠はな＼nい（被告は，タンクが浸水すると，タンク本来の機能を果たせなくなっ＼nたり，環境汚染につながったりするから，タンクと「浸水防止部屋」は 両立しえないと主張するが，本件発明は，「浸水防止部屋」を意図的に 浸水（損傷）しやすくするわけではないから，上記認定は左右されない。）。 かえって，実願昭４９−１９７４８号（実開昭５０−１１１８９２号） のマイクロフィルム（甲１７）には，別紙５に示す第１図及び「本考案 は，横置隔壁２の船側部両端に，船側外板１を一面とした高さ方向に細 長い浸水阻止用の区画７を備えているから，横隔壁数を増加しなくても， 船側外板１の損傷による船内への浸水を該区画７内に，または該区画７ と隣接する１つの船内区画内にとどめることができ」（４頁下から７〜 １行）との記載があり，本件発明の「浸水防止部屋」の機能に類似する＼n「空間７」を有する船舶の発明が開示されているところ，同文献には， 「該区画７を小槽として利用することもできる。」（５頁７行）とも記 載されているから，浸水防止を目的とした区画を，小槽（タンク）とし て利用することは，公知であったと認められる。また，「浸水防止部屋」 が他の機能を兼ねることを許容する方が，設計の自由度が拡大し，その＼n意味で本件発明の目的に資するものである。 以上によれば，「浸水防止部屋」とは，それに面する側壁が損傷し浸 水しても，それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造と＼nなっている部屋を意味すると解するのが相当である。
(ｲ) 被告は，本件明細書の段落【０００４】を根拠に，本件明細書では， タンクと浸水防止部屋は区別されている旨主張する。 しかし，段落【０００４】は，ボイドスペースを海水バラストタンク として機能させるという従来技術が記載されているにとどまり，タンク＼nと浸水防止部屋を比較して記載しているものではないから，前記「浸水 防止部屋」の解釈を左右するものではない。
エ アンチローリングタンクについて
甲４発明のアンチローリングタンクは，タンクであって液体を貯留する ものであるから，それが設けられた部屋に液体が浸水しないような水密の 構造となっている可能＼性がある。 しかるに，本件審決は，アンチローリングタンクが，専ら浸水防止を企 図した空間ではないとの理由のみから，これが浸水防止部屋に該当せず， 無効理由２−２は成立しないと判断したものであるから，本件審決の判断 には誤りがあり，その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。 なお，原告は，本件訂正発明３，４については，無効理由２−２が成り 立たないとの本件審決の判断を争っていない。
(2) 甲６発明を主引例とする無効理由（無効理由２−３）について
ア 甲６文献の記載
甲６文献の５５頁から６１頁は，「２基２軸ＣＰＰ装備・船尾双胴型旅 客船兼自動車航送船“３号はやぶさ”の概要」と題する文章であり，５７ 頁１９〜２８行の下記の記載のほか，「共栄運輸向け旅客船兼自動車航送 船“３号はやぶさ”」の一般配置図（別紙３【甲６図面】参照）が示され ている。
「（９）トリム及びヒール調整装置
本装置は車輌乗降時の岸壁と舷外ランプの高さを保つため，船首トリミ ングタンク（F.P.T.,No.1W.B.T.(C)，No.2W.B.T.(C)，No.3W.B.T.(C)） 及び船尾トリミングタンク（No.4W.B.T.(C)&No.4W.B.T.(P/S)）を利用し て船体のトリムを調整し易いように配管されており，船橋操縦盤に組み 込みのタッチパネル式監視制御コンソールによりポンプ，弁の遠隔操作＼nが出来るようになっている。」
イ 本件審決は，船尾トリミングタンクが，専ら「浸水防止」を企図した「空 間」であるとはいえず，「浸水防止部屋」に相当しないと判断したが，か かる浸水防止部屋の解釈が誤りであることは，前記(1)と同様である。 よって，本件審決の判断には誤りがあり，その誤りは審決の結論に影響 を及ぼすものである。 なお，原告は，本件訂正発明３，４については，無効理由２−３が成り 立たないとの本件審決の判断を争っていない。

◆判決本文
関連事件です。

◆令和1(行ケ)10079

　サポート要件を満たさないとした審決が取り消しました。原告は「アメリカ合衆国」です。

　特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に 記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説 明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出 願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも のであるか否かを検討して判断すべきである。 そして，サポート要件を充足するには，明細書に接した当業者が，特許請 求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り，また， 課題の解決についても，当業者において，技術常識も踏まえて課題が解決で きるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであ って，厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。 なぜなら，まず，サポート要件は，発明の公開の代償として独占権を与える という特許制度の本質に由来するものであるから，明細書に接した当業者が 当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することが できれば，サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり， また，明細書が，先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものである ことも考慮すれば，その記載内容が，科学論文において要求されるほどの厳 密さをもって論証されることまで要求するのは相当ではないからである。
(2) 本件化合物発明の課題について
本件明細書の記載によれば，本件化合物発明が解決しようとする課題は， 製剤化したときに安定な医薬となり得て，また，水性媒体への溶解でボロン 酸化合物を容易に遊離する組成物となり得る本件化合物（凍結乾燥粉末の形 態のＢＭＥ）を提供することである。そして，この課題が解決されたといえ るためには，凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生成したこと，並びに当 該ＢＭＥが保存安定性，溶解容易性及び加水分解容易性を有することが必要 であると解されるから，これらの点が，上記(1)で説示したような意味におい て本件明細書に記載又は示唆されているといえるかについて検討することと する。なお，ここでいう「相当量」とは，医薬として上記課題の解決手段に なり得る程度の量，という意味である。
(3) 凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生成したことについて
ア 本件明細書の【００８４】には，実施例１として，ボルテゾミブとＤ− マンニトールとの凍結乾燥製剤の調製方法が開示されている。そして，本 件出願日当時の技術常識に照らすと，同調製方法のように，ｔｅｒｔ−ブ タノールの比率が高く（相対的に水の比率が低く），過剰のマンニトール を含む混合溶液中で，周辺温度より高い温度で攪拌するという条件の下で は，ボルテゾミブとマンニトールとのエステル化反応が進行し，相当量の ＢＭＥが生成すると理解し得る。 また，本件明細書の【００８６】には，【００８４】記載の方法によっ て調製された実施例１ＦＤ製剤は，ＦＡＢ質量分析により，ＢＭＥの形成 を示すｍ／ｚ＝５３１の強いシグナルを示したこと，このシグナルはボル テゾミブとグリセロール（分析時のマトリックス）付加物のシグナルであ るｍ／ｚ＝４４１とは異なっており，しかも，ｍ／ｚ＝５３１のシグナル の強度は，ｍ／ｚ＝４４１のシグナルと区別されるほど大きいことが開示 されている。これらの事項からすれば，実施例１ＦＤ製剤は，相当量のＢ ＭＥを含むといえる。 したがって，本件明細書には，凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生 成したことが記載されていると認められる。
イ 請求人ホスピーラの主張について
請求人ホスピーラは，ＦＡＢ質量分析においては，ピークの大小をもっ て試料に含まれる物質の存在量の大小を評価できないのであるから，実施 例１の記載から凍結乾燥製剤に相当量のＢＭＥが含まれていることを認識 できない旨主張する。 しかしながら，上記(1)に説示したとおり，サポート要件を充足するため には，厳密な科学的な証明までは必要としないと解されるところ，上記ア の凍結乾燥製剤の調製方法に関する知見（相当量のＢＭＥが生成されてい ると考えられるとする甲６０（丙教授の鑑定意見書）及び甲６１（丁教授 の意見書）の記載を含む。）や，ＦＡＢ質量分析により，ｍ／ｚ＝５３１ の強いシグナルが確認されていることに照らせば，当業者は本件化合物発 明の対象物質（凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥ）が相当量生成したと合理的 に認識し得るというべきである。 したがって，請求人ホスピーラの上記主張は，上記アの判断を左右しな い。
(4) 保存安定性について
ア 本件明細書の【００９４】〜【００９６】には，固体や液体のボルテゾ ミブは，２〜８℃の低温で保存しても，３〜６ヶ月超，６ヶ月超は安定で はなかったのに対して，実施例１ＦＤ製剤（上記(3)のとおり相当量のＢＭ Ｅを含む。）は，５℃，周辺温度，３７℃，５０℃で，いずれの温度でも， 約１８ヶ月間にわたって，薬物の喪失は無く，分解産物も産生しなかった との試験結果が開示されている。この記載によれば，本件明細書には，本 件化合物が，ボルテゾミブに比較して優れた保存安定性を有していること を当業者が認識し得る程度に記載されているといえる。
イ 請求人ホスピーラの主張について
請求人ホスピーラは，本件明細書の【００９４】〜【００９６】に記載 された保存安定性の向上は，マンニトールを賦形剤として用いた凍結乾燥 という周知技術の適用により奏されたものと認識することが自然である旨 主張する。
この点，確かに，実施例１ＦＤ製剤において，調製に供したボルテゾミ ブの全量がＢＭＥとなっているとは限らず，マンニトールを賦形剤として 凍結乾燥されたボルテゾミブも含まれていると考えられるから，凍結乾燥 されたボルテゾミブの存在が，保存安定性の向上に寄与しているとも考え られるところである。しかしながら，相当量のＢＭＥを含む製剤が保存安 定性を示している以上，ＢＭＥも保存安定性の向上に寄与していると考え るのが通常人の認識であるといえるし，これに反して，凍結乾燥されたボ ルテゾミブのみが保存安定性に寄与していると認めるべき事情は見当たら ない。
そうすると，サポート要件の充足のために必要とされる当業者の認識が 上記(1)のようなもので足りる以上，請求人ホスピーラの上記主張は，上記 アの判断を左右しない。

◆判決本文
こちらは同一特許に関する関連事件です。 原告は同じで被告が異なります。

◆平成30(行ケ)10158等

　商標「maharaja」の外観違いについて既登録商標と類似する（4条1項11号違反）として拒絶審決がなけれました。知財高裁は審決を維持しました。原告は、インド料理の店名として「マハラジャ」は一般的に使用されているという取引の実情があり，類否判断においては，外観上の相違が重要であると主張しました。

　原告は，1)原告の調査結果によれば，インド料理等を提供する店舗におい て，「マハラジャ」の片仮名又は「Ｍａｈａｒａｊａ」の英文字を構成に含＼nみ，「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が１４店舗存在したこと（甲９ ないし１７，２１ないし２５），2)２０１９年に開催されたさいたま市内の 複数のカレー店舗を食べ歩き，各店舗でスタンプを集めて競い合うスタンプ ラリーのイベントの名称は，「さいたマハラジャ２０１９」であり（甲１８）， このようなイベントの名称中に「マハラジャ 」の語が採用されたことは，「マ ハラジャ 」の語がインド料理と強い関連性を有する単語であることが広く認 識されていることを示すものといえることからすると，インド料理等を提供 する店舗において，「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あ り，「マハラジャ」と称呼され，それによって「大王」の観念が生じる商標 が店名として一般的に使用されているという取引の実情があり，このため需 要者は，かかる商標の外観によって店舗を識別していることに鑑みれば，本 願商標と引用商標１なしい３の類否判断においては，称呼及び観念が共通し ているとしても，外観上の相違が重要であるというべきであり，両者を本願 商標の指定役務「インド料理の提供」等に使用した場合に当該役務の出所混 同のおそれはないから，本願商標が引用商標１なしい３に類似する商標であ るということはできない旨主張する。
ア そこで検討するに，原告提出のインド料理店のウェブページ（甲９ない し１７，２１ないし２５）によれば，大阪市内の「インド料理 マハラジ ャ（Ｍａｈａｒａｊａ）」の店名の店舗（甲９），群馬県高崎市内の「イ ンド料理 ＮＥＷマハラジャ」の店名の店舗（甲１０），静岡県富士市内 の「インド料理 マハラジャダイニング 富士店」の店名の店舗（甲１１）， 東京都武蔵野市内の「マハラジャ（ＭＡＨＡＲＡＪＡ）」の店名の店舗（甲 １２），山梨県都留市内の「インドレストラン マハラジャ」の店名の店 舗（甲１３），京都市内の「マハラジャ」，「ＭＡＨＡＲＡＪＡ」の店名 の店舗（甲１４，１９），札幌市内の「スープカレー Ｍａｈａｒａｊａ 〜マハラジャ〜」の店名の店舗（甲１５），静岡市内の「マハラジャダイ ニング」「ＭＡＨＡＲＡＪＡ」の店名の店舗（甲１６），埼玉県川越市内 の「ＮＥＷ ＭＡＨＡＲＡＪＡ ＫＡＷＡＧＯＥ ニューマハラジャ川越」 の店名の店舗（甲１７）等「マハラジャ」と称呼される文字を店名に含む 店舗が１４店舗存在することが認められる。 しかしながら，他方で，ＮＴＴタウンページにおける業種分類「インド 料理店」の２０１７年（平成２９年）の登録件数は２１６２件であったこ と（乙９）に照らすと，本件審決時において，インド料理店のウェブペー ジに「マハラジャ」と称呼される文字を店名に含む店舗が１４店舗存在す るからといってインド料理等を提供する店舗において「マハラジャ」と称 呼される店名の店舗が全国に多数あり，「マハラジャ」と称呼される商標 が店名として一般的に使用されているという取引の実情があるものと認め ることはできない。 また，２０１９年（令和元年）９月から１１月にかけてさいたま市内で 「さいたマハラジャ２０１９」との名称の複数のカレー店舗を食べ歩き， 各店舗でスタンプを集めて競い合うスタンプラリーのイベントが開催され たことが認められるが（甲１８），このことからインド料理等を提供する 店舗において「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あるこ とを裏付けることはできない。他に原告主張の取引の実情が存在すること を認めるに足りる証拠はない。
イ さらに，仮に原告の主張するようにインド料理等を提供する店舗におい て「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数存在するとしても， 商標の構成文字は絶えず同じ態様で固定して用いるのではなく，使用場面＼nに応じて書体や色彩を変更することが普通に行われていることに照らすと， 「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数存在するからいって， 需要者がインド料理等を提供する店舗において「マハラジャ」と称呼され る店名に係る商標の外観によって店舗を識別している実情があるものとい うことはできない。

◆判決本文

　異議申し立てで取り消し決定がなされましたが、知財高裁(1部)は、引用文献には当該記載がないとして、進歩性なしとした審決を取り消しました。また、複数の引用文献からの周知の認定も否定されました。

　以上によれば，甲２文献には，プローブ装置において，1)プローブ装置筺体 内から外に向かってガイドレールを設け，プローブカードを交換する際に，プロー ブカードをガイドレールに沿って引き出すこと，2)プローブ装置本体の上面に被検 査体に対向して載置されたテストヘッドのメンテナンスやパフォーマンスボードの 交換については，テストヘッドをプローブ装置本体から分離して上昇させて別の場 所に移動することが記載され，検査室の内部から整備空間側にテストヘッドを引き 出すことの記載はない。
・・・・
被告は，甲２文献や乙１〜３の記載によれば，メンテナンスの対象物を引き 出してメンテナンスをすること，また，その際に，スライドレールにより引き出す 構成とすることは周知技術であると主張する。＼n前記(1)ア及び上記ア(ｱ)のとおり，引用例及び甲２文献には，プローブ装置におい て，メンテナンスの際に検査室からプローブカードを引き出すこと及びその際ガイ ドレールに沿って引き出す構成とすることの記載がある。しかし，本件原出願の当＼n時，テストヘッドの重量は２５ｋｇから３００ｋｇを超えるものが知られ（本件明 細書【００２２】，甲５【０００３】・【００４３】，甲６【００１４】，甲７，乙３【０００５】），テストヘッドとプローブカードとは重量や大きさにおいて相違すること は明らかである。したがって，プローブカードに関する上記記載から，テストヘッ ドを含むメンテナンスの対象物一般について，メンテナンスの対象物を引き出して メンテナンスをすること，また，その際に，スライドレールにより引き出す構成と＼nすることが周知技術であったということはできない。 また，乙１〜３には，検査室に収容されたテストヘッドの構成は開示されておら＼nず，テストヘッドを引き出すものではないから，被告の主張する周知技術を裏付け るものではない。 以上によれば，被告の主張する各文献の記載から，メンテナンスの対象物を引き 出してメンテナンスをすること，また，その際に，スライドレールにより引き出す 構成とすることが周知技術であったということはできず，ほかにこれを認めるに足＼nりる証拠はない。
(ｲ) 被告は，乙３（【００２４】）にも記載があるとおり，テストヘッドを引き出 した方が作業性に優れることは自明であるから，メンテナンスの対象物をスライド レールにより引き出してメンテナンスを行う方が，作業が容易であることを動機付 けとして，引用発明において，相違点１に係る構成を想到することは容易であると＼n主張する。 しかし，前記ア(ｲ)ｃのとおり，乙３はテストヘッドが検査室に収容されたプロー ブ装置を開示するものではなく，同段落の「超重量級のテストヘッドであってもテ ストヘッド４を安全且つ円滑に反転させ，前後，上下に移動させることができ，テ ストヘッド４をメンテナンス等の作業性に優れた位置へ移動させることができる。」 との記載から，テストヘッドを引き出した方が作業性に優れていることを読み取る ことはできない。
また，引用例には，1)試験対象の仕様及び試験内容に応じて行うピンエレクトロ ニクスの交換や，その他のテストヘッドのメンテナンスは収容室の背面扉を開けて 行うこと（【００２９】，【００３６】，【００６３】，【００８０】，【００８５】），2)レイアウトの異なるウエハに対応するためのプローブカードの交換や，その他のプローブカードのメンテナンスは収容室のメンテナンスカバーを開けて行い，プローブ カードは収容室の外部に引き出すことができること（【００２８】，【００２９】，【００３０】，【００３７】，【００８０】，【００８５】），3)背面扉はテストヘッドのメンテナンスが容易な位置に配置され，メンテナンスカバーはプローブカードのメンテ ナンスが容易な位置に配されていること（【００２９】）が記載されている。 このように，引用発明においては，テストヘッドのメンテナンスは背面扉を開け て行うものとされ，背面扉はメンテナンスを行うのに容易な位置に配置されている のであるから，検査室が整備空間側にテストヘッドを引き出すスライドレールを備 え，テストヘッドを引き出す構成を採用することの動機付けは見いだせない。＼n

◆判決本文

　支払い済み代金の一部（約350万円）の返還請求が認められました。

　被告は，本件OEM契約に基づく独占販売権の付与（１条）により，「空 気触媒TioTio」等のブランド価値を高め，その販売拡大に努めるなどして，繊維関 連市場においてセルフィールないし「空気触媒TioTio」を積極的に販売すると共に， 競合する類似品の販売を行わないこと，ブランド価値を低める行為を行わないこと といった，これと矛盾する行為を行わない債務を負うなどと主張する。
イ しかし，本件OEM契約１条は，原告との関係では，被告から商品の提供 を受けて販売を行い，被告の販売方針を尊重して「甲商品」（セルフィール）の販売 拡大に努めるものとすることを定めたものであり，内容的な具体性には乏しい。こ のため，同条は，「目的」という表題とも相まって，契約当事者としての原告の一般＼n的抽象的な責務ないし努力義務を示したものにとどまり，具体的な債務を定めたも のではないと理解される。 また，前記３のとおり，本件OEM契約においては，「空気触媒TioTio」の表示を＼n付した商品の販売は，原告を主体として行われることとされ，被告は，そのような 原告に対し，商品の製造に使用される水性組成物を販売する立場にあるにすぎない。 すなわち，原告は，本件OEM契約において，被告の商品の販売等を取り扱う販売代 理店や特約店といった立場ではなく，被告から買い受けた商品を用いて加工した商 品を自己のブランドの商品として販売する主体として位置付けられているのである から，明示的な契約条項なしに，競合する類似品の販売を禁止されるとは必ずしも 考えられない。しかるに，本件OEM契約には，被告との関係で，原告による「空気 触媒TioTio」に係る商品と競合・類似する商品の販売行為を禁止する旨の条項は， 明示的には設けられていない。そうすると，原告は，本件OEM契約に基づき，「空 気触媒TioTio」に係る商品と競合・類似する商品の販売を行わないという債務を負 うとはいえない。このことは，商取引における忠実義務ないし信義則上の義務とい う見地から考えても，同様である。 なお，被告は，本件OEM契約につき，販売独占権の付与を伴う販売委託契約であ り，法的性質は委任契約であるとも主張するけれども，本件OEM契約の内容に鑑み ると，被告が被告製造に係る商品の販売を原告に委託するという内容のものとはお よそいえないから，これを前提とする主張は採用できない。
ウ 他方，「空気触媒TioTio」等のブランド価値を低める行為を行わない債務 については，本件OEM契約９条その他の内容をも考慮すると，信義則に基づき，原 告がそのような債務を負うと解する余地もないではない。 しかし，証拠（乙４，６）及び弁論の全趣旨によれば，原告製品ないしこれを使 用して製造された繊維製品は，「ハイブリッド触媒」というその名称のとおり，酸化 機構の異なる２種類の触媒を組み合わせたものと認められ，セルフィールや「空気＼n触媒TioTio」のように空気触媒のみを用いた商品とは異なる。前記イのとおり，原 告は「空気触媒TioTio」と競合・類似する商品の販売を行わない義務を負わないか ら，少なくとも，「空気触媒TioTio」に係る商品とは異なる触媒に係る商品について 研究・開発し，販売することは，本件OEM契約との関係で許容される。そうして販 売することとなった商品について，その商品特性に応じた商品名にすることは普通 に行われることであって，原告が「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の表示を＼n使用したとしても，これをもって直ちに「空気触媒TioTio」のブランド価値を低め る行為ということはできない。そもそも，「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の 表示が，これを付された商品等につき，「空気触媒TioTio」との比較において相対的 に品質，内容面で優れたものであると需要者に認識させるものといえないことは， 前記２のとおりであるから，「空気触媒TioTio」のブランド価値の低下をもたらすと もいえない。 したがって，仮に，被告主張のとおり，信義則上，原告が「空気触媒TioTio」等 のブランド価値を低める行為を行わないという債務を負うとしても，原告による原 告製品の販売行為は，これに違反するものということはできない。 エ さらに，原告が原告製品に「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の表＼n示を付していることについては，本件OEM契約上，「空気触媒TioTio」はOEMブラ ンドとされ（８条），原告の商品の表示と位置付けられること，被告の商標とされて＼nいるのは「空気触媒」であること（９条），原告による「空気触媒TioTio」の競合・ 類似品の販売は必ずしも禁止されないこと（前記イ）に加え，「空気触媒TioTio」， 「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」のいずれも原告が商品等表示の主体と理解＼nされることなどから，本件OEM契約上の債務ないし忠実義務に違反するものとはい えない。
オ なお，被告は，競合・類似品の販売禁止及びブランド価値低下行為の禁 止という債務を包摂するものとして，「空気触媒TioTio」等の積極的な販売拡大義務 に矛盾する行為を行わないという債務を措定し，原告によるその不履行を主張する 趣旨とも理解し得る。しかし，その債務（義務）の具体的内容が特定されておらず， 一般的抽象的なものにとどまることから，少なくとも，それ自体として原告に対す る法的拘束力を持つものと考えることはできない。また，被告が販売拡大義務と矛 盾する原告の悪質な行為と主張するもののうち，セルフィールの分析結果を東洋紡 に提供したことを認めるに足りる証拠はないし，大阪大学との共同研究や別件特許 出願等も，そもそも，原告の販売拡大の責務ないし義務と矛盾するものではない。

◆判決本文

　データ記録機の意匠について、ケースの製造・販売が間接侵害(のみ要件)に該当すると判断され、3500万円の損害賠償が認定されました。

意匠法３９条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は，侵 害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造，販売することによりそ の製造，販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額で あり，その主張立証責任は意匠権者側にあるものと解される。
(ｲ) 被告が平成２９年６月〜令和元年６月の間に被告製品を５万２７０８台 販売したことは，当事者間に争いがない。
また，証拠（乙１５）及び弁論の全趣旨によれば，上記期間における被告製品の 合計売上額（税抜）は，合計４億５５１４万１８９９円と認められる（内訳は別紙 「損害一覧表（裁判所の認定）」の「売上額（税抜）」欄のとおり）。＼nこの点，被告は，上記期間における被告製品の合計売上額につき，乙１５の１の 「売単価」欄記載の額の合計額であると主張する。 しかし，「売単価」欄は，その名称から，売却単価を記載したものと理解される。 子細に見ても，型番及びJANコードを同じくする製品で，「受注数」欄記載の受注 数が異なるものであっても，「売単価」欄記載の額は原則として同一である。すな わち，例えば，型番及びJANコードが同一の伝票番号167017及び167018の各製品を 見ると，受注数は前者が１個，後者が２個とされているが，「売単価」欄記載の額 はいずれも８８００円とされている（受注数が１個の場合と５個の場合でも，同様 に「売単価」欄記載の額が同額という例もある。伝票番号374934及び374935）。同 一型番の製品であっても，伝票番号168810（２万６９００円）と169855（２万８５ ００円）のように，「売単価」欄記載の額が異なる例はあるものの，２倍以上の開 きがある例は見当たらない。 そうすると，乙１５の１の「売単価」欄記載の額は，売却単価を意味するにとど まるものと理解されるのであって，その合計額をもって被告製品の合計売上額と見 ることに合理性はない。すなわち，「売単価」欄記載の額に「受注数」欄記載の受 注数を乗じた額をもって売上額と理解すべきである。この点に関する被告の主張は 採用できない。
(ｳ) また，消費税法基本通達５−２−５（「例えば，次に掲げる損害賠償金 のように，その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲 渡等の対価に該当することに留意する。…(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害 者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金」）に鑑みると，意匠法３９ 条２項の「利益の額」は，消費税（８％。以下同じ）込の売上額をもとに算定すべ きである。これに反する被告の主張は採用できない。
イ 被告製品に係る経費の額
(ｱ) 被告製品の製造原価（仕入額）
証拠（乙１５）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品の仕入額は，売上額 の算定の場合と同様に，乙１５の１の「実原価」欄記載の額に「受注数」欄記載の 受注数を乗じたものの合計４億１０１３万５９３６円（税抜）と認められる。また， これに消費税を加算することとなる。これに反する被告の主張は採用できない。
(ｲ) 被告主張の販売手数料等
被告は，「利益の額」（意匠法３９条２項）算定に当たり控除すべき経費 として，さらに，販売手数料（乙１５の１の「販売手数料」欄記載のもの）を主張 する。
しかし，乙１５の１の「販売手数料」欄記載の額は，いずれも「売単価」欄記載 の額の９％程度と見られ，そのような計算方法によること自体，これをもって被告 製品の製造，販売に直接関連して追加的に必要になった費用とは考え難いことをう かがわせる。また，被告が「販売手数料」の内訳として挙げるものは，システム利 用料，出店料，成約手数料，ポイント付与原資，オプション料，広告掲載料，支払 システム利用料，広告宣伝メール配信手数料，保険料，口座決済手数料，ポイント 費用，代金引換回収費用，月額登録料，カスタマーサポート費用，クレジットカー ド決済店舗管理費用，トランザクション従量課金費用，キャッシュバックキャンペ ーン費用，クーポン広告料，クリック単位課金費用等であるところ，証拠（乙２２ 〜３３）を子細に見ると，定額のもの（例えば，乙２３の「プラン共通＿楽天ペイ 利用料」，「プラン共通＿商品一括登録サービス」等，乙２８の１の「請求書」の 「固定費用」欄記載の各項目，乙３１の「出店料」，乙３３の「GOODA情報掲 載」）が見受けられる。額が変動しているものも，一部に，商品カテゴリのレベル で売上と手数料率が示されているものがあるものの（乙３１），これも含め，被告 製品との具体的な関係は証拠上全く不明というほかない。そうである以上，これら の費用は，いずれも，被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となったものと はいえない。 したがって，被告主張に係る「販売手数料」を「利益の額」算定に当たって控除 すべき経費とすることはできない。この点に関する被告の主張は採用できない。
ウ 被告製品についての小計
以上より，被告製品に係る利益の額（税込）は４８６０万６４４１円と認め られる。
・・・
キ 推定覆滅事由の有無等
(ｱ) 「利益の額」（意匠法３９条２項）とは，原則として，侵害者が得た利 益全額であり，これについて「損害の額」として推定が及ぶものの，侵害者の側で， 侵害者が得た利益の一部又は全部について，意匠権者が受けた損害との相当因果関 係が欠けることを主張立証した場合には，その限度で上記推定は覆滅されるものと 解される。推定を覆滅させる事情としては，侵害者が得た利益と意匠権者が受けた 損害との相当因果関係を阻害する事情，例えば，意匠権者と侵害者の業務態様等の 相違（市場の非同一性），市場における競合品の存在，侵害者の営業努力（ブラン ド力，宣伝広告），侵害品の性能（機能＼，性能等意匠以外の特徴）等が挙げられる。＼n以下では，このような観点から，推定覆滅の有無及び程度について検討する。
(ｲ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
・・・
(ｳ) 検討
ａ まず，前記１のとおり，本件意匠は，意匠登録出願前の公知意匠に はない特徴的な構成態様（基本的構＼成態様(A3)〜(C3)）をその要部として有するも のであり，相応な程度の顧客吸引力を有するといってよい。このことは，本件意匠 の実施品である原告製品がグッドデザイン賞を受賞し，「造形的には，シンプルで あるが一つのコーナーを大きなアールとすることで，このシリーズの特徴となり， バランスのよいデザインとしてまとまっている。また，同社の他のシリーズとのア イデンティを感じさせるデザインである。」と評価されていること（乙１１）から もうかがわれる。また，前記（(ｲ)ａ，ｂ）のとおり，被告製品及び原告製品のパッ ケージ等には，製品自体の画像が掲載されており，これに接した需要者は，自ずと 本件意匠の要部に相当する製品の正面及び平面を形成するプレートに着目すること になると推察される。
そうである以上，本件意匠は，具体的な製品イメージの形成に直接関わるもので あり，被告製品の売上に相応に貢献していると見るのが相当である。 もっとも，原告製品及び被告製品が属する商品カテゴリであるデータ記憶機 （HDD製品）においては，需要者がこれを購入するに当たり，意匠のみならずその 機能面，具体的には，用途との関連におけるデータ容量，接続予＼定の機器との接続 可能性，データ転送速度，耐久性や静音性等も，重要な商品選択の要因となる（乙＼n４１〜４３参照）。このことは，前記（(ｲ)ａ及びｂ）認定に係る被告製品や原告製 品のパッケージ等の記載内容からもうかがわれ，むしろ，機能面での特徴がこれら＼nの宣伝媒体における中心的な内容となっているといえる。顧客の商品レビュー（甲 ７，２３，乙１８の２，１８の３）の内容を見ても，製品のデザイン性に言及する ものもあるものの，機能に言及するものの方が相当多い。こうした事情に鑑みると，＼n需要者は，HDDの購入に際し，デザイン性と機能とでは，第一次的には機能＼を，第 二次的にデザイン性を考慮するものと見るのが適当である。 もとより，販売価格も重要な商品選択の要因であることには多言を要しないとこ ろ，需要者は，製品購入に当たり，当然，販売価格と自己の求める機能及びデザイ＼nン性とのバランスを考慮することとなる。 したがって，被告製品の需要者は，第一次的には製品の機能を，第二次的にデザ＼nイン性を，販売価格をも考慮に入れつつ評価し，その購入動機を形成するものと考 えられる。そうすると，被告製品やそのケースに係る被告の利益の全てが，本件意 匠と類似する意匠である被告意匠に起因するものということはできない。すなわち， 上記事情は，侵害者である被告が得た利益と意匠権者である原告が受けた損害との 相当因果関係を阻害する事情として，相当程度考慮すべきである。これに反する原 告の主張は採用できない。
ｂ これに対し，被告は，原告製品と被告製品とでは美感及び印象が全 く異なり，代替可能性がないと主張する。＼nしかし，前記１のとおり，本件意匠と被告意匠とは類似するものであり，需要者 にとって美感及び印象が全く異なるということはできないから，この主張はそもそ も前提を欠く。なお，被告は，被告製品には，原告製品と異なり白色のものもある ことを指摘するけれども，複数色で商品展開していることの販売実績への影響は具 体的に明らかでない。その点を措くとしても，前記のとおり，商品選択におけるデ ザイン性の考慮は第二次的なものと位置付けられることに鑑みると，仮に影響があ るとしても，その程度は限定的なものにとどまると思われる。 また，被告は，競合品ないし代替品となる同種のデータ記憶機が数多く販売され ていることを指摘する。
もとより，前記のとおり，第一次的には製品の機能が購入動機の形成要因となる＼nことを考えると，機能面で原告製品及び被告製品と競合する他社のHDD製品が市場 に存在することは，被告製品の販売がなくなった場合に，必ずしもその売上に相当 する需要の全てが原告製品に向かうものではないことを意味する。そうである以上， この点は推定覆滅事由として考慮する必要がある。もっとも， 証拠（乙１９）及び 弁論の全趣旨によれば，令和元年５月のベンダー販売実績において，原告は３４社 中１位（販売数量シェア４０．７６％，販売金額シェア４１．０３％，平均単価１ 万０４１７円）であるのに対し，被告は１１位（販売数量シェア０．６６％，販売 金額シェア０．６２％，平均単価９８４１円）とされる。これを踏まえると，被告 製品に対する需要は，その販売がなくなった場合，むしろ相当程度原告製品に向か うものと考えるのが適当である。 さらに，被告は，原告製品のうち「HD-LXU3D」シリーズについて，その自動暗 号化機能の点で被告製品と需要者が異なると指摘する。しかし，当該機能＼は，HDD であることを前提としたいわば付加的な機能にすぎないから，当該機能＼の存在ゆえ に需要者を異にするということはおよそできない。
ｃ 以上の事情を総合的に考慮すると，本件では，被告製品とそのケー スに係る被告の利益について，７割の限度で意匠法３９条２項による推定が覆滅さ れるとするのが相当である。これに反する原告及び被告の各主張はいずれも採用で きない。
ク 意匠法３９条２項及び３項に基づく原告の損害額
以上によれば，意匠法３９条２項に基づく原告の損害額は，１４６９万４７ １７円と認められる（詳細は別紙「損害一覧表（裁判所の認定）」参照。以下同＼nじ。）。 他方，推定覆滅に係る部分については，同条２項に基づく推定が覆滅されるとは いえ無許諾で実施されたことに違いはない以上，同条３項が適用されると解するの が相当である。後記（(2)イ(ｴ)）のとおり，実施料率は５％として算定すべきと考え られることから，当該覆滅部分につき，意匠の実施に対し原告が受けるべき金銭の 額（税込）は１７３７万９２７７円となる。そうすると，両者を合わせた額は，合 計３２０７万３９９４円となる。
(2) 意匠法３９条３項に基づく損害について
ア 被告製品の売上額
前記（(1)ア）のとおり，被告製品の売上額（税抜）は４億５５１４万１８９ ９円であり，これに消費税を加算すると４億９１５５万３２５０円となる。なお， 意匠権実施許諾契約に基づき支払われる実施料も「資産の譲渡等」の対価に当たる ことを踏まえると，意匠法３９条３項に基づく損害の額の算定に当たっても，消費 税を加算して算定するのが相当である。
イ 実施に対し受けるべき金銭の額
(ｱ) 意匠法３９条３項の実施に対し受けるべき料率は，当該意匠の実際の実 施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料 の相場等も考慮に入れつつ，当該意匠自体の価値，当該意匠を当該製品に用いた場 合の売上及び利益への貢献や侵害の態様，意匠権者と侵害者との競業関係や意匠権 者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合的に考慮して，合理的な料率を定めるべ きである。また，その際，必ずしも当該意匠権についての実施許諾契約における実 施料率に基づかなければならない必然性はなく，意匠権侵害をした者に対して事後 的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比 べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
(ｲ) 本件意匠に係る実施許諾契約が締結されたことを認めるに足りる証拠は ない。
また，証拠（乙４５）及び弁論の全趣旨によれば，「特許権」の技術分類を器械 とする項目（対象となる製品・技術例には「情報記憶」が含まれている。）の「ロ イヤルティ料率アンケート調査結果」として，特許の場合のロイヤルティ料率（全 体の件数は６４件）は，料率４〜５％未満及び２〜３％未満がそれぞれ２３．４％ と最も多く，料率３〜４％未満が１８．８％，料率１〜２％未満が１４．１％など となっている。平均値は約３．５％，中央値は約３．３％程度と見られる。意匠権 と組み合わせた場合のロイヤルティ料率（全体の件数は２５件）は，料率１〜２％ 未満，２〜３％未満，４〜５％未満がそれぞれ６社と最も多く，料率３〜４％未満 が３社，５〜６％が２社，〜１％未満，６〜７％未満がそれぞれ１社であり，平均 値は約３．１％，中央値は約２．９％程度と見られる。
(ｳ) 前記（(1)キ(ｳ)ａ）のとおり，被告製品の需要者は，第一次的には製品 の機能を，第二次的にデザイン性を，販売価格をも考慮に入れつつ評価し，その購＼n入動機を形成するものと見られることから，本件意匠ないしこれに類似する被告意 匠を用いた場合の売上及び利益への貢献の程度についても，これを踏まえて考察す る必要がある。他方，原告製品と被告製品はいずれもHDD製品であり，原告と被告 とは直接的な競業関係にあるから，仮に原告が被告に対し本件意匠に係る実施許諾 契約を締結するならば，その実施料率は高めに設定されるのが通常と思われる。
(ｴ) 実施に対し受けるべき料率
上記(ｲ)及び(ｳ)の事情に加え，意匠権侵害に基づく損害賠償請求の場面での 仮想実施料率の考察であることを総合的に考慮すると，本件において，意匠権侵害 をした者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率は５％を下 らないというべきである。
(ｵ) 被告の主張について
被告は，被告製品は原告製品を模倣したものではなく，これらが混同され るものでもないこと，原告製品と異なり開口部を備えないことを指摘して，損害の 発生はなく，仮に発生したとしても１％を上回らないなどと主張する。 しかし，開口部の有無が本件意匠と被告意匠の差異点であることを踏まえても， 本件意匠と被告意匠が類似すること（前記１）に鑑みれば，損害が発生していない ということはできず，また，開口部の有無という差異をもって，実施に対し受ける べき料率を低く見るべき事情になるともいえない。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ｶ) 意匠法３９条３項に基づく原告の損害額
以上によれば，意匠法３９条３項に基づき原告が請求し得る「受けるべき 金銭の額に相当する額」すなわち損害額は，２４５７万７６６２円と認められる。

◆判決本文

　職務発明の対価が争われました。1審では約２２６万円でしたが、2審では約２５６万と少し高くなりました。理由は伏せ字のため、不明です。

　１審被告は，本件各発明は，●●●●●●●●●●●●●●●●● ●「最たる会社主導事業」であるＦＡＭプロジェクトの中でされたも のであり，本件各発明の１審原告を含む共同発明者らは，かかるプロ ジェクトのメンバーとして，１審被告の業務命令に従って各研究開発 に従事したにすぎないこと，発明者は，給与及び身分等を保障され， 研究開発に係るリスクを負わないのに対し，使用者は事業の失敗のリ スクを負っていることを斟酌すれば，本件各発明により１審被告が受 けるべき利益についての１審被告の貢献度は，原判決認定の９５％を 優に超えるものであり，９９％と認められてしかるべきである旨主張 する。 しかしながら，前記認定のとおり，１審被告の指摘する諸事情を踏 まえても，本件各発明の内容及びその技術的意義，本件各発明の完成 に至る経過に照らすと，本件各発明は１審原告を含む本件各発明の発 明者らの創意工夫がなければ，発明の完成に至らなかったものであり， １審被告の貢献度は，９５％と認定するのが相当であるから，１審被 告の上記主張は採用することができない。」
・・・
「カ 当審における１審原告の補充主張について
１審原告は，(1)１審原告は，生分解性ポリマーの研究を行っていた こともあり，環境負荷低減に対する意識が高くＦＡＭの実験過程にお いて大量の廃水を生み出す状況を危惧し，ＦＡＭ生産において廃水リ サイクルを行うことを想起し，廃水リサイクルの方法について具体的 な実験計画を策定し，平成９年１２月８日，●●●●技術会議におい て，廃水リサイクルを行うことや，廃水リサイクルの具体的な実験を 今後行っていくことについてプレゼンテーションをし，平成１０年１ 月頃，オープンセル構造のＦＡＭを調製することに成功し，遅くとも＼n同年４月頃までには，１審原告一人による創作活動の結果，３回の廃 水リサイクルを実現し，この時点で，１４４号特許の請求項１ないし ６，１２ないし１５，１７記載の発明は完成したこと，(2)共同発明者 のＢは，１審原告の補助者にすぎず，Ｂが同年４月から同年８月末頃 まで行った中和技術に関する実験は，１審原告の具体的な指導の下で 行われたものであり，また，Ｎは，Ｂの行う実験を一部担当したにす ぎないし，Ｃ及びＢは，遠心分離に関する実験を行ったものの，実際 の廃液を使用していないため，１４４号発明等とは無関係であること， (3)１審原告は，１４４号特許の出願の願書に筆頭発明者として記載さ れ，明細書原案を作成したことからすると，１４４号発明等の共同発 明者間における１審原告の貢献度は，低く見積もっても９０％以上で ある旨主張する。 しかしながら，上記(1)については，前記認定事実に照らすと，１審 原告一人による創作活動の結果，３回の廃水リサイクルを実現した時 点で，１４４号特許の請求項１ないし６，１２ないし１５，１７記載 の発明が完成したものと認めることはできない。 次に，上記(2)については，前記認定のとおり，１審原告が挙げる共 同発明者のＢ，Ｎ及びＣに関する諸事情は認めることはできない。 さらに，上記(3)については，１審原告が明細書原案を作成したこと を裏付ける的確な証拠はないし，また，１４４号発明等に係る特許出 願において１審原告が筆頭者に記載されたからといって，そのことか ら直ちに１審原告の貢献度が客観的にみて高いことが根拠付けられる ものでもない。

◆判決本文

　テストに用いる質問項目の表現が著作権侵害かが争われました。裁判所は依拠性を否定して、非侵害と認定しました。＼n

　(1) 出版権者は，設定行為で定めるところにより，頒布の目的をもって，その 出版権の目的である著作物を，原作のまま印刷その他の機械的又は科学的方 法により文書又は図画として複製する権利を専有し（著作権法８０条１項１ 号），被告が，原告の出版権を侵害したというためには，被告が，頒布の目 的をもって，その出版権の目的である著作物を複製したことが必要である。 また，原告が出版権を有する著作物について，被告が本件出版物において複 製したというためには，本件出版物が，被告によって，原告が出版権を有す る著作物に依拠して作成されたことを要する。 原告は，本件においてＡを著作者とする著作物の出版権侵害を主張すると ころ，本件出版物の質問票における質問の表現と新日本版の質問票における＼n質問の表現とを比較し，その類似性に基づいて上記出版権侵害を主張してお＼nり，本件出版物の質問票に記載された質問が，新日本版の質問票に記載され た質問に依拠して作成され，本件出版物の質問票が，原告が出版権を有する 新日本版の質問票を複製していると主張していると解され の主張），まず，この点について判断する。
(2) 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の各事実を認めることができ る。
ア Ｂらは，昭和６３年１０月１０日，日本心理学会第５２回大会におい て，「ＭＭＰＩ自動診断システム（１）翻訳，標準化，および，実施プロ グラム」と題する発表を行った。＼nこの発表において，Ｂらは，旧三京房版におけるＭＭＰＩの質問の翻＼n訳には多数の誤訳などの問題が存在し，これが日本においてＭＭＰＩが 活用されていない原因であるから，ＭＭＰＩの質問の翻訳と標準化をや り直すべきであると考え，Ｂがまず翻訳の下訳を作成し，それにＥとＣ がそれぞれ手を加えた２種類の訂正原稿を比較しながら，３名で最終原 稿をまとめたと発表した（以下，この翻訳を「Ｂら新訳」という。）。ま＼nた，Ｂらは，Ｂら新訳につき，標準化作業を継続中であると発表した。＼n（乙２の１，乙４，１０） なお，心理検査は測定値（得点）によって特定の性格特性を測定する が，その測定値（得点）に基づいて測定事項を正しく判断するためには， 個人が所属する準拠集団ごとに，当該心理検査を相当数の被験者に対し て実施したデータを集積し，得点の分布を調べ，当該心理検査の測定値 （得点）を解析する基準（尺度）を明らかにする作業が必要であり，こ れを標準化という。（甲３）
イ Ｂらは，昭和６３年１２月１５日発行の「なぞときロールシャッハ ロールシャッハ・システムの案内と展望」において，昭和６２年１１月 ７日当時には，Ｂら新訳は完成していなかったこと，昭和６３年６月当 時にはＢら新訳に基づく検査を実施したことを記載した（乙９）。
ウ Ｂらは，平成元年１１月３０日の同学会第５３回大会において「ＭＭ ＰＩ自動診断システム（２）暫定的標準化と自動解釈について」と題す る発表を行った。この発表＼において，Ｂらは，Ｂら新訳は翻訳の誤りが 多い旧三京房版とはほとんど一致しないこと，及びＢら新訳について標 準化作業を継続中であることを発表した。（乙２の２）＼n
エ Ｂらは，平成２年１１月３０日の同学会第５３回大会において「ＭＭ ＰＩ自動診断システム（３）新版，三京房版，メイヨウ新基準との比較」 と題する発表を行った。この発表＼において，Ｂらは，Ｂら新訳につき標 準化作業を行い，「現在までに参加した被験者は男性１１３名，女性１５ ６名である。」と発表した。（乙２の３）＼n
オ Ｂらは，平成４年３月２５日，Ｂら新訳を付録として付した「コンピ ュータ心理診断法 ＭＩＮＩ，ＭＭＰＩ-１自動診断システムへの招待」 と題する書籍を出版した（乙４）。
カ 平成１３年１月１日発行のＦ編著「国際的質問紙法心理テストＭＭＰ Ｉ-２とＭＭＰＩ-Ａの研究 Minnesota Multiphasic Personality Invent ory 2 & A Study（北里大学看護学部精神保健学教授平成１２年３月退任 記念論集）」には，ＭＭＰＩには旧三京房版も含めて１５種類の翻訳があ ったが，それらには誤訳があるほか恣意的な意訳などの疑問点があった 旨の記載があり，また，「１９９２年（判決注：平成４年）：富山大学の Ｂらが，これ等の疑問点を訂正する形のＭＭＰＩ-１新訳版を作成。」と の記載があり，また，「１９９３年（判決注：平成５年）：Ｄらがこれま での翻訳を修正し，再標準化しＭＭＰＩ−１新日本版を作成。」との記載 がある（乙１）。
キ Ｂらは，平成１８年，Ｂら新訳の質問項目９２の「看護婦」との訳語 について，「看護師」と変更した（乙７，１０〔１７頁〕）。
ク 被告は，平成２９年，Ｂら新訳のうち上記キの部分を変更した質問が 掲載された本件出版物を出版した（前提事実 オ）。
ケ 新日本版について，以下の事実が認められる。（乙１３）
新日本版は，平成５年１０月１日，ＭＭＰＩ新日本版研究会を編者と して原告から出版された（前記前提事実(2)エ）。同研究会の代表はＤであ＼nり，同研究会のメンバーにＡは含まれていない。 新日本版の前書きには，旧三京房版は改訂の必要性が痛感されていた こと，Ａらは改訂に着手したが完成しなかったこと，Ａから依頼を受け て平成２年にＭＭＰＩ新日本版研究会が旧三京房版の改定作業を引き受 けたこと，ＭＭＰＩ新日本版研究会は，より適切な日本語版を作成する という目的からＭＭＰＩ原版を最も適切と思われる日本語に移して適切 な標準化作業を行うという条件の下でこの作業に取り組み，項目の配列 順序は旧三京房版を踏襲するがそれ以外の点では全く独自の観点から作 業を進め，新日本版を作成したことなどが記載されている。
(3) 以上の事実によれば，Ｂらは，昭和６２年１１月７日から昭和６３年６月 までに間にＢら新訳を完成させ，これを前提として，学会での発表を行うと＼n共に標準化作業を進め，平成４年３月２５日にＢら新訳を掲載した書籍を出 版したと認められる。前記前提事実(2)エのとおり，新日本版は平成５年１０ 月１日に出版されたものであるから，Ｂらが，Ｂら新訳を作成した昭和６２ 年から昭和６３年当時，新日本版に接し，これを用いてＢら新訳を作成する ことは不可能であったといえる。＼n
これに対し，原告は，昭和６３年には既に新日本版の第一段階の質問票は 完成しており，Ｂらがこれを参照した可能性がある旨主張するが，ＭＭＰＩ＼n新日本版研究会が旧三共房版の改訂作業を引き受けたのは平成２年であり， 同研究会が「ＭＭＰＩ原版を最も適切と思われる日本語に移」す作業を行っ たこと（前記(2)ケ）からすれば，昭和６３年の段階で新日本版の質問票の質 問と同内容の翻訳が完成していたと認めることは困難であるし，また同翻訳 が公表され，Ｂら一般の研究者が参照し得たと認めるに足りる証拠もない。＼n そして，本件出版物の質問票の質問は，Ｂら新訳の質問９２が「看護婦に なりたいと思います。」から「看護師になりたいと思います。」へと変更され た以外は，Ｂら新訳の質問と同一であるから（甲４の１，乙１０，前記(2) ク），本件出版物の質問票の質問が，新日本版の質問票の質問に依拠して作 成されたと認めることはできない。なお，本件出版物の質問票の質問と新日 本版の質問票の質問は，その内容においてほぼ重なるが，これらはいずれも ＭＭＰＩを翻訳したものでその内容が共通することは当然であり，その重な りによって，本件出版物の質問票が新日本版の質問票に依拠して作成された と認めることはできない。 したがって，本件出版物は新日本版を複製したものであるとは認められず， 原告主張の出版権侵害は理由がない。
(4) 原告は，原告が旧三京房版の出版権を有するとも主張するため，本件出版 物の質問票が，旧三京房版の質問票を複製したものであるか否かについても 検討する。
本件出版物の質問票の質問は，その内容において，旧三京房版の質問票の 質問と重なるものもあるが（甲３，乙６，１０），これらもいずれもＭＭＰ Ｉを翻訳したものであるから，このことをもって直ちに本件出版物の質問票 が旧三京房版の質問票に依拠してこれを再製したものとはいえない。前記(2) で認定したとおり，Ｂらは，旧三京房版における質問の翻訳に疑問を持ち， 独自にＭＭＰＩの英文の翻訳等を行ってＢら新訳を完成させたものと認めら れること，上記各質問票の質問の日本語の表現は同じ英文に対応するものと＼nしてはいずれも相当に違うこと（甲３，乙６，１０）などから，本件出版物 の質問票の質問が旧三京房版の質問票の質問を複製したものであると認める ことはできず，その他，本件出版物が旧三京房版を複製したことを認めるに 足りる証拠はない。したがって，本件出版物が旧三京房版を複製したもので あるとは認められない。

◆判決本文

　質問用紙の表紙上部の「ＭＭＰＩ−１ 性格検査」、ソフトのパッケージの表＼紙の「ＭＭＰＩ−１性格検査」、診断結果書左上の「ＭＭＰＩ−１自動診断システム」との表記が商標「ＭＭＰＩ」の侵害となるかが争われました。指定役務は「第４４類 心理検査」です。 知財高裁は、「商26条により効力が及ばない」と判断した原審判断を維持しました。

　(ア) 被告各標章は，「ＭＭＰＩ−１」の部分と「性格検査」，「回答用 紙」又は「自動診断システム」の部分とを結合した標章である。 平成２９年４月１日当時において，需要者の間で，「ＭＭＰＩ」の表＼n示は，ハサウェイとマッキンレーが開発した心理検査である「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」（ミネソタ多面的人格目録）（本＼n件心理検査）又はその略称を表すものであることが広く認識されていた＼nこと（前記(2)ア），ハイフン記号と数字を組み合わせてバージョンを示 すことが一般的に行われていること（甲４，８７，乙５）を踏まえると， 被告標章１（「ＭＭＰＩ−１ 性格検査」）に接した需要者は，被告標 章１は，「ＭＭＰＩ−１」という名称の「性格検査」を示したものと理 解し，被告標章１における「−１」のハイフン記号及び数字部分は，「Ｍ ＭＰＩ」のバージョンを，「ＭＭＰＩ」の文字部分は，ハサウェイとマ ッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識するものと認め られる。また，被告標章３又は被告標章５に接した需要者は，上記と同 様に，被告標章３又は被告標章５は，「ＭＭＰＩ−１」という名称の「性 格検査」を示したものと理解し，「ＭＭＰＩ」の文字部分は，ハサウェ イとマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識するもの と認められる。 次に，被告標章２（「ＭＭＰＩ−１ 回答用紙」）に接した需要者は， 被告標章２における「ＭＭＰＩ」の文字部分は，ハサウェイとマッキン レーが開発した本件心理検査を示したものと認識し，被告標章２は，本 件心理検査に用いられる「回答用紙」であることを示したものと理解す るものと認められる。 さらに，被告標章４（「ＭＭＰＩ−１自動診断システム」）に接した 需要者は，被告標章４における「ＭＭＰＩ」の文字部分は，ハサウェイ とマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識し，被告標 章４は，本件心理検査の診断結果を作成する自動診断システムであるこ とを示したものと理解するものと認められる。
(イ) 前記(ア)のとおり，被告各標章に接した需要者は，被告各標章にお ける「ＭＭＰＩ」の文字部分をハサウェイとマッキンレーが開発した本 件心理検査を示したものと認識するものと認められるから，「ＭＭＰＩ」 の文字部分は，心理検査の内容を示したものと認められる。 そして，法２６条１項３号の役務の「質」には役務の「内容」が含ま れるから，被告各標章における「ＭＭＰＩ」の文字部分は，本件商標の 指定役務である「心理検査」の質を示したものと認められる。 次に，前記ア認定の被告各商品及び被告広告における被告各標章の表＼n示態様によれば，被告各標章における「ＭＭＰＩ」の文字部分は，いず れも，その文字の大きさ，フォント及び表示位置等に顕著な特徴がある＼nとはいえず，取引上一般に用いられている方法で表示したものと認めら＼nれるから，本件商標の指定役務「心理検査」の質を「普通に用いられる 方法」で表示したものと認められる。＼n
ウ まとめ
以上によれば，「ＭＭＰＩ」の文字部分を含む被告各標章は，本件商標 の指定役務「心理検査」の「質」又は当該指定役務に類似する商品の「品 質」を「普通に用いられる方法」で表示する商標に該当するものと認めら＼nれるから，法２６条１項３号に該当する。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)38481

関連事件です。

◆平成29（ワ）22922

　色彩商標（１色）が識別力無しとして拒絶された審決が維持されました。争点は３条２項の適用です。「本願商標の使用態様」、「本願商標の使用期間，使用地域及び販売数量」、「広告宣伝の方法，期間，規模」、「アンケート結果」、「原告以外の者による本願商標と類似する標章の使用」、「油圧ショベルの取引の実情」が考慮されました。

　本願商標が商標法３条１項３号に該当することは，当事者間に争いがないと ころ，同条２項は，同条１項３号ないし５号に対する例外として，「使用をされた結 果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるも の」は商標登録を受けることができる旨規定している。その趣旨は，特定人が当該 商標をその業務に係る商品の自他識別標識として他人に使用されることなく永年独 占排他的に継続使用した実績を有する場合には，当該商標は例外的に自他商品識別 力を獲得したものということができる上に，当該商品の取引界において当該特定人 の独占使用が事実上容認されている以上，他の事業者に対してその使用の機会を開 放しておかなければならない公益上の要請は薄いということができるから，当該商 標の登録を認めようというものと解される。 そして，使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは，当該商標が使用され た期間及び地域，商品の販売数量及び営業規模，広告宣伝がされた期間及び規模等 の使用の事情，当該商標やこれに類似した商標を採用した他の事業者の商品の存在， 商品を識別し選択する際に当該商標が果たす役割の大きさ等を総合して判断すべき である。また，輪郭のない単一の色彩それ自体が使用により自他商品識別力を獲得 したかどうかを判断するに当たっては，指定商品を提供する事業者に対して，色彩 の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべきである。
(2) 認定事実
ア 本願商標の使用態様
原告の前身である日立製作所は，昭和４０年，油圧ショベル「ＵＨ０３」の外 面の塗装の色彩として，本願商標の色彩を採用した（甲４６）。 原告は，昭和４５年１０月，日立製作所の建設機械製造部門が独立し，旧日立建 機株式会社と合併して設立された株式会社であり，遅くとも昭和４９年以降，本願 商標の色彩を，油圧ショベルを始めとする各種建設機械の外面の塗装の色彩として， 現在まで継続して使用してきた（甲１の１〜４４，８の１〜１５，弁論の全趣旨）。 原告の販売する油圧ショベルには，オレンジ色を車体の全体に使用したもの もあるが（甲１の１３・１４・１７・１８・２０・２１・３６・３７，７の１・４〜 ７・９〜１２），アーム部及び車台後部はオレンジ色であるものの，操縦席近辺や駆 動部は黒色ないし鼠色のもの（甲１の１〜１２・１５・１６・１９・２２〜３５・３ ８〜４４，５の１・５〜１８，７の２・３・８・１３，８の１〜１５），操縦席近辺 はオレンジ色で，アーム部は黒いもの（甲２の２），アーム部はオレンジ色で，操縦 席や車台後部に緑色のラインが入ったもの（甲５の２〜４）もある。また，その多く には，アーム部や車台後部等に白抜き又は黒文字で著名商標である「ＨＩＴＡＣＨ Ｉ」又は「日立」の文字が付されている（甲１の１〜４２・４４，２の２，８の１・ ３・４・６〜８・１０・１２・１３）。 原告のカタログにも，上記のとおり，オレンジ色を車体の全体に使用した油圧シ ョベルの写真のみならず，車体の一部にのみオレンジ色を使用した油圧ショベルの 写真も掲載されており，原告の社名や，「ＨＩＴＡＣＨＩ」又は「日立」の文字が記 載されている（甲１の１〜４４，２の２，８の１〜１５）。
イ 本願商標の使用期間，使用地域及び販売数量
原告は，車体の少なくとも一部に本願商標の色彩が使用された油圧ショベル を，北海道・東北，関東，中部，関西及び西日本（九州を含む。）の各地域に所在す る事業者に対して販売し，本願商標の色彩が使用された油圧ショベルは，日本全国 で使用されている（甲４の２・４，２１の１〜６）。 原告は，車体の少なくとも一部に本願商標の色彩が使用されたミニショベル を除く油圧ショベル（６トン以上のもの。甲４０）を昭和４９年から平成３０年ま での間に合計●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●，ミニショベル（６ トン未満のもの。甲４０）を平成３年から平成３０年までの間に合計●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●，それぞれ販売した（甲５２の１・２）。 ミニショベルを除く油圧ショベルは，主に，原告，株式会社小松製作所，コベルコ 建機株式会社，キャタピラージャパン合同会社及び住友建機株式会社の５社が製造 販売しているところ，昭和４９年から平成３０年までの間の原告の油圧ショベルの シェアは概ね２０％である（甲４４の１〜８，５２の１）。また，ミニショベルにつ いては，平成３年から平成３０年までの間の原告のシェアは概ね１０％前後である （甲５２の２）。
ウ 広告宣伝の方法，期間，規模
雑誌・新聞広告，ウェブ広告等の掲載
原告は，少なくとも平成５年以降，車体の少なくとも一部に本願商標の色彩が使 用された油圧ショベルのカラー画像を用いた広告を，少なくとも７２種類以上作成 し（甲５７），これらを「日本経済新聞」，「朝日新聞」，「産経新聞」，「日刊工業新聞」，「建通新聞」，「北海道新聞」等の新聞や，「日経ビジネス」，「投資経済」，「東洋経済」，「週刊ダイヤモンド」，「週刊エコノミスト」，「日経コンストラクション」，「建設機械」，「月刊廃棄物」等の雑誌等，少なくとも２９種類以上の媒体に，継続的に掲載した（甲５の１〜１８，５８の１，５９の１・２・４〜６・８〜１５３）。
また，原告は，少なくとも平成２０年以降，大手建設機械レンタル会社のカタロ グや，書籍・小冊子にも，車体の少なくとも一部に本願商標の色彩が使用された油 圧ショベルのカラー画像を用いた広告を継続的に出稿したほか（甲５９の１５４〜 １６２），平成３０年６月以降，本願商標の色彩が使用された油圧ショベルのカラー 画像を用いたウェブ広告を３種類作成して（甲５６，５７，５９の１６４・１６５）， ８種類のサービスに出稿しており（甲６１），これらのウェブ広告は，合計で，少な くとも４０００万回以上表示された（甲５６，６１）。＼nこの他，車体の少なくとも一部に本願商標の色彩が使用された原告の油圧ショベ ルのうち，実際に市場で販売されたものの画像が，昭和５４年以降，建設機械分野 の専門誌の表紙にも取り上げられた（甲７の１〜１３）。＼nこれらの広告においては，いずれも原告の社名や，「ＨＩＴＡＣＨＩ」又は「日立」 の文字が記載されている。
テレビＣＭ
原告は，少なくとも平成２年９月から平成２８年１月までの間（ただし，平成１ ３年下期から平成１９年上期は除く。）に，車体の少なくとも一部に本願商標の色彩 が使用された原告の油圧ショベル，積込み機，ホイールローダ，鉱山用ダンプトラ ック等が映像の一部に登場するテレビＣＭを，繰り返し放映した。もっとも，これ らのテレビＣＭには，油圧ショベル以外の建設機械に係るものが含まれ，全体の映 像も，明らかでない。
エ アンケートの結果
マーケティングリサーチ事業を専門とする楽天リサーチ株式会社（現在の名称は， 「楽天インサイト株式会社」）が原告からの依頼により，全国５０２か所の建設業界 の事業者を対象として，平成２９年１月に実施したアンケートの結果（以下「本件 アンケート」という。）によれば，有効回答数は１９３件であり（回収率３８．６％），
本願商標の色彩の画像を見せた上で，「どのメーカーの油圧ショベルかをお答えくだ さい」との質問に対し，１８５件が原告と回答した（認知率９５．９％）との結果と なっている（甲１９）。 本件アンケートは，原告が製造する建設機械の販売会社が顧客開拓のために独自 に調査してリストアップしている日本全国の需要者に係るデータ約●●●件から， ホイールローダ，ダンプトラック，道路機械及び環境機械等の需要者や，農業や酪 農など土木建設業者以外の業種の者を除いた約●●●件のうち，１０台以上油圧シ ョベルを保有している者を調査対象としたものである。対象者の業種は，主に土木 建設業，解体業，産業廃棄物処理業，建設機械レンタル業であるとされる（甲５４）。
オ 原告以外の者による本願商標と類似する標章の使用
以下のとおり，原告以外の事業者により，本願商標と類似する標章が使用されて いたことが認められる。なお，以下の証拠には，令和２年１月頃印刷したウェブサ イト等もあるが，これらの証拠に弁論の全趣旨を総合すれば，本件審決時（令和元 年９月１９日）においても，同様に，原告以外の事業者により，本願商標と類似する 標章が使用されていたことが推認できる。 「住友建機株式会社」のウェブサイト（令和２年１月２３日印刷）には，「油 圧ショベル」の商品紹介のページに，アーム部がオレンジ色の油圧ショベルの写真 が掲載されている（甲７７，乙１３）。 「株式会社ボブキャット」の発行する「ＤＯＯＳＡＮ」のチラシ（令和２年１ 月２７日印刷）には，アーム部及び車体後部がオレンジ色の油圧ショベルの写真及 びアーム部及び車体上部をオレンジ色にした油圧ショベルの写真が掲載されている （乙１４）。 「イワフジ工業株式会社」のウェブサイト（令和２年１月２９日印刷）及びカ タログ（平成３０年６月発行）には，「製品情報」中の「林業ベースマシン」のペー ジに，アーム部及び車体下部がオレンジ色の「ＣＴ−５００Ｃ／ＣＳ 林業ベース マシン」の写真が掲載されている（乙１５，１６）。
「神野農機」のウェブサイト（令和２年１月２３日印刷）には，「商品一覧」 の頁に，アーム部及び車体下部がオレンジ色の「フルカワ ミニバックホー ＦＸ −００７」の写真が掲載されている（乙１７）。
「農機新聞」（平成２９年３月７日発行）には，「イベロジャパンがトラクター 用バックホー３機種発売」の見出しの記事情報において，バケット部，アーム部及 び本体がオレンジ色のバックホーの部分の写真が掲載されている（乙１８）。
「ＤｉＥＳＥＬ ＴＲＡＤｉＮＧ」のウェブサイト（令和２年１月２３日印 刷）には，「建設機械在庫一覧」のページに，アーム及び車体がオレンジ色の「ＩＨ Ｉ建機 ミニショベル」の写真が掲載されている（乙２０）。 「株式会社クボタ」のウェブサイト（令和２年１月２７日印刷）には，「開発 中の電動トラクタと小型建機を公開〜脱ディーゼルの進む欧州で事業性を検証し， 製品化を目指す〜」の見出しの下，「小型建機（ミニバックホー）」の試作機の写真と して，アーム部，車体及び脚部駆動部の中心部がオレンジ色の油圧ショベルの写真 が掲載されている（乙２１）。
また，「製品情報」中の「建設機械」のうち，「ミニバックホー」のページ（令和２ 年１月２３日印刷）に，アーム部，車体下部がオレンジ色の「林業モデル」のバック ホーの写真（乙２２）が，「ホイールローダ」のページ（令和２年２月３日印刷）に アーム部，車体，ホイールがオレンジ色のホイールローダの写真（乙２３）が，「キ ャリア」のページ（令和２年１月２３日印刷）に荷台部などがオレンジ色のキャリ アの写真（乙２４）が，「農業ソリューション製品」のページ（令和２年１月２３日＼n印刷）に，車体の前部，泥よけ部及び天井部がオレンジ色のトラクタの写真（乙３ ３）が，それぞれ掲載されている。
「ＷＩＮＢＵＬＬ／ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ」のウェブサイト（令和２年１月２ ３日印刷）には，「ＹＸ−２１Ｘ」の商品紹介の項に，荷台部がオレンジ色のキャリ アの写真（乙２５），「ＹＸＳ−１２１ＨＸ」の商品紹介の項に，アーム部及び車体部 がオレンジ色の除雪機の写真（乙２６）が，それぞれ掲載されている。 「トヨタＬ＆Ｆ」のウェブサイト（令和２年１月２３日印刷）には，「製品情 報」ページに，ショベル部及び車体下部がオレンジ色のショベルローダの写真（乙 ２７），フォーク部及び車体下部がオレンジ色のフォークリフトの写真（乙２８）が， それぞれ掲載されている。
「サオリエクスポート」のウェブサイト（令和２年１月２３日印刷）には， 「Ｈ７年 コベルコ ラフタークレーン ＲＫ１６０−２」の商品紹介の項に，ア ーム部及び車体がオレンジ色のクレーン車の写真（乙２９），「Ｈ１７ イスズジャ ストン」の商品紹介の項に，アーム部及び車体をオレンジ色の高所作業車の写真（乙 ３２）が，それぞれ掲載されている。
「オークフリー」のウェブサイト（令和２年１月２３日印刷）には，「Ｈ７年 ＴＡＤＡＮＯ タダノ ４．９ｔ ラフタークレーン」の商品紹介の項に，車体上 部がオレンジ色のクレーン車の写真が掲載されている（乙３０）。 「エイハンジャパン」のウェブサイト（令和２年１月２３日印刷）には，「高 所作業車製品案内」のページに，乗車部及び下部の車体をオレンジ色にしたマスト 式高所作業車の写真が掲載されている（乙３１）。
カ 油圧ショベルの取引の実情
油圧ショベルは，ユンボ，パワーショベル，バックホー，ドラグショベル，シ ョベルカーなど様々な名称で呼ばれる掘削機械の一種であり，日本国内で建設業に おいて広く用いられているほか，その用途に汎用性があることから農業や林業にも 利用されている（甲３８〜４０，乙１５〜１８，２２）。 油圧ショベルを製造販売する原告，株式会社小松製作所，コベルコ建機株式 会社，キャタピラージャパン合同会社及び住友建機株式会社は，油圧ショベルのほ かにも，ブルドーザー，クレーン，ホイールローダー等も製造販売しており，また， ミニショベルを製造販売する株式会社クボタ，ヤンマーホールディングス株式会社， 株式会社竹内製作所等は，農機も製造販売しているのであって，同一の事業者が， 油圧ショベルのほか，それ以外の建設機械や農機を製造販売している（甲４２，４ ４の１〜８，４５）。 市場分析においても，油圧ショベルは，ブルドーザー，クレーン，ロードローラ等 とまとめて，建設機械に係る業界として扱われている（甲４２）。 建設機械等の取引においては，製品の機能や信頼性を検討し，メーカー名や＼n商品名等を明記した注文書や物品受領書などを介して取引が行われている（甲２１ の１〜６）。
(3) 使用による自他商品識別力について
ア 本願商標の色彩を付した油圧ショベルの販売について 前記(2)ア，イのとおり，原告は，約５０年にわたり，本願商標の色彩を車体の少 なくとも一部に使用した油圧ショベルを販売しており，その販売台数及びシェアは， ミニショベルを除く油圧ショベルが合計約●●●台で概ね２０％，ミニショベルが 合計約●●台で概ね１０％前後であって，それぞれ年間数千台の販売実績を上げて いることが認められる。 しかしながら，本願商標の色彩であるオレンジ色は，「赤みを帯びた黄色」（乙１） であり，ＪＩＳの色彩規格に，慣用色名としてオレンジ色が挙げられ（乙２），本願 商標の色彩と同じ色相が色相環に挙げられ，近似した色見本が挙げられるなど（乙 ３），ありふれた色である。そして，本願商標の色彩と類似した色彩である橙（マン セル値：５ＹＲ ６．５／１４）は，人への危害及び財物への損害を与える事故防止 などを目的として公表されているＪＩＳ安全色にも採用され（乙１０，１１），ヘル＼nメット（乙４），レインスーツ（乙５），ガードフェンス（乙６），特殊車両（乙７），タワークレーン（乙８），現場作業着（乙９）等に利用されていることが認められ， 建設工事の現場において，一般的に使用される色彩である。 また，前記(2)アのとおり，原告の販売する油圧ショベルの多くには，本願商標の 色彩のほか，アーム部や車体等に白抜き又は黒文字で著名商標である「ＨＩＴＡＣ ＨＩ」又は「日立」の文字が付されており，カタログにも原告の社名や「ＨＩＴＡＣ ＨＩ」又は「日立」の文字の記載があること，本願商標が，単色でなく他の色彩と組 み合わせて車体の一部にのみ使用されている商品も少なくないことに照らせば，本 願商標の色彩は，これらの文字や色彩と合わせて原告の商品である油圧ショベルを 表示しているというべきである。＼n以上によれば，原告が本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した油圧シ ョベルを販売したことにより，本願商標の色彩のみが独立して，原告の油圧ショベ ルの出所識別標識として，日本国内における需要者の間に広く認識されていたとま では認められない。
イ 広告宣伝について
前記(2)ウのとおり，原告は，本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した 油圧ショベル等の建設機械の画像を用いた宣伝広告を，新聞，雑誌等の各種広告媒 体によって，少なくとも２０年以上にわたり行っていることが認められる。 しかしながら，これらの広告等には，いずれも，原告の社名が表示されている上，＼nその多くに「ＨＩＴＡＣＨＩ」又は「日立」の文字が併せて記載されており，本願商 標の色彩のみが独立して，原告の商品である油圧ショベルの出所を表示していると＼nはいえない。 また，これらの広告等の中には，油圧ショベルのモチーフが，オレンジ色をした 五線譜上の音符や将棋の駒として表示されたり，オレンジを背景にしたキリンのシ＼nルエットとして表示されたりするなど，デザインの一環として用いられ，広告内容＼nが油圧ショベルと関連付けられたものではないものも存在し（甲５９の２・８・９ 等），このような広告は，視聴者に対し，オレンジ色が原告のコーポレートカラーで あると印象付け，本願商標の色彩を一定程度認知させるものとはいえても，色彩と 商品の結び付きは弱く，このことから直ちに，本願商標の色彩が，原告の油圧ショ ベルの出所識別標識として，広く認識されたとまで認めることは困難である。 以上によれば，本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した油圧ショベル の画像を用いた宣伝広告により，本願商標の色彩が，原告の油圧ショベルの出所識 別標識として，需要者の間に広く認識されたとまではいえない。
ウ 本件アンケートの結果
本件アンケートの調査対象は，全国の油圧ショベルの取引者及び需要者とされる ものの，ホイールローダ，ダンプトラック，道路機械，環境機械等の需要者や，農業 や酪農など土木建設業者以外の業種の者が除かれている上，油圧ショベルを１０台 以上保有している者のみに絞られているから，対象者は油圧ショベルの需要者の一 部に限定されている。また，対象者数は，約●●●件の需要者のうちの５０２件で あり，有効回答数はその３８．６％である１９３件にとどまる。そして，認知率９ ５．９％という高い数字は，有効回答数１９３件に対する数字であり，対象者数５ ０２件に対しては３６．８％にとどまる。 本件アンケートの質問方法は，本願商標の色彩の画像を見せた上で，「どのメーカ ーの油圧ショベルかをお答えください」と尋ねるものであるところ，かかる質問は， 本願商標が出所識別標識と認識されることを前提とするものであるから，その回答 によって，本願商標が原告のみの出所識別標識と認識されていることを示している のか，単に原告の油圧ショベルの車体色と認識するにとどまるのかを区別すること はできない。 以上によれば，本件アンケートの結果のみから直ちに，本願商標の色彩が出所識 別標識として認識され，本願商標が付された油圧ショベルの出所が原告のみである ことが広く認知されていたものと認めることはできない。
エ 原告以外の者による本願商標に類似する色彩の使用 前記(2)オのとおり，本件審決時（令和元年９月１９日）までに，住友建機株式会 社，ＤＯＯＳＡＮ等が，車体色がオレンジ色の油圧ショベルを販売し，株式会社ク ボタやイワフジ工業株式会社等が，車体色がオレンジ色の農機や林業用機械を販売 していたこと，また，株式会社クボタ等が，車体色がオレンジ色のホイールローダ， ショベルローダ，キャリア，フォークリフト，クレーン車，高所作業車等の建設機械 を販売していたことが認められ，農機等を含む油圧ショベルや各種建設機械の車体 色として，複数の事業者によりオレンジ色が広く採択されていた。 そうすると，原告が本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した油圧ショ ベルを長期間にわたり相当程度販売していたとしても，油圧ショベルと需要者が共 通する建設機械や，油圧ショベルの用途とされる農機，林業用機械の分野において， 車体色としてオレンジ色を採用する事業者が原告以外にも相当数存在していたので あるから，原告が，他者の使用を排除して，油圧ショベルについて本願商標の色彩 を独占的に使用していたとまでは認められない。
オ 油圧ショベルの取引の実情
前記(2)カのとおり，油圧ショベルは，建設機械の一種であり，建設業のほか農業 や林業にも利用され，同一の事業者が油圧ショベルのほか，それ以外の建設機械や 農機を製造販売している。また，油圧ショベルを含む建設機械は，製品の機能や信＼n頼性を重視し，メーカーを確認して製品の選択が行われ，価格も安価なものではな いことから，製品を識別し購入する際に，車体色の色彩が果たす役割が大きいとは いえない。
カ 以上のとおり，原告は，本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した 油圧ショベルを長期間にわたり相当程度販売するとともに，継続的に宣伝広告を行 っており，本願商標の色彩は一定の認知度を有しているとはいえるものの，その使 用や宣伝広告の態様に照らすなら，本願商標の色彩が，需要者において独立した出 所識別標識として周知されているとまではいえない。そして，本願商標は，輪郭の ない単一の色彩で，建設現場等において一般的に採択される色彩であること，油圧 ショベル及びこれと需要者が共通する建設機械や，油圧ショベルの用途とされる農 機，林業用機械の分野において，本願商標に類似する色彩を使用する原告以外の事 業者が相当数存在していること，油圧ショベルなど建設機械の取引においては，製 品の機能や信頼性が検討され，製品を選択し購入する際に車体色の色彩が果たす役＼n割が大きいとはいえないこと，色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべ き公益的要請もあること等も総合すれば，本願商標は，使用をされた結果自他商品 識別力を獲得し，商標法３条２項により商標登録が認められるべきものとはいえな い。

◆判決本文

　知財高裁は、明細書の開示を参酌して「大豆胚軸発酵物」とは，大豆胚軸自体の発酵物をいい，大豆胚軸抽出物の発酵物を含まないと判断した１審判決を維持しました。

このように本件明細書には，「発酵原料」として「大豆胚軸」を使用 した場合の発酵処理及び実施例の記載はあるが，一方で，「発酵原料」 として「大豆胚軸抽出物」を使用した場合の発酵処理及び実施例に関す る記載はない。
(エ) 前記(ア)ないし(ウ)によれば，本件明細書には，「本発明」（「大 豆胚軸発酵物」）の発酵原料として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」 とを明確に区別した上で，発酵原料として使用される「大豆胚軸」は， 「含有されているダイゼイン類が失われていないことを限度として，大 豆の産地や加工の有無について制限され」ず，「脱脂処理や脱タンパク 処理に供したもの」も使用することができ，発酵原料にイソフラボンを＼n別途添加しておくことにより，得られる大豆胚軸発酵物中のエクオール 含量をより高めることが可能となることを開示し，他方で，コストが高＼nく，エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大 豆胚軸抽出物」は，「本発明」（「大豆胚軸発酵物」）の発酵原料に適 さないことの開示があることが認められる。
ウ 検討
以上の本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書 の記載を前提に検討するに，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）に は，本件発明１の「大豆胚軸発酵物」（構成要件１−Ｃ）を定義した記載＼nはなく，その発酵原料となる「大豆胚軸」を特定の成分のものに限定する 記載もないが，一方で，本件明細書では，「大豆胚軸発酵物」の発酵原料 として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」とを明確に区別した上で，コス トが高く，エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる 「大豆胚軸抽出物」は，発酵原料に適さないことの開示があることに照ら すと，かかる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物は，本件発明１ の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと解するのが相当である。 もっとも，本件明細書には，発酵原料に適さない「大豆胚軸抽出物」の 成分やイソフラボン含量等についての開示はないことは，前記イ(イ)ａの とおりである。 しかるところ，大豆胚軸からイソフラボンを含有する成分の抽出処理は，＼n一般に，水，アルコール（エタノール等）又は含水アルコールなどの溶媒 を用いた抽出によって行われるが，大豆胚軸から高濃度のイソフラボンを＼n含有する「大豆胚軸抽出物」を得るには，このような抽出処理に加え，合 成吸着樹脂を用いた濃縮操作等の精製処理が必要であることは，本件特許 の優先日当時の技術常識であったことが認められる（例えば，甲４３の【０ ０１１】，【００１２】，甲４６の【０００２】ないし【０００５】，甲 ４９の【００１３】ないし【００１５】）。 そして，高濃度のイソフラボンを含有する「大豆胚軸抽出物」は，コス＼nトが高く，エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる ことは自明であるから， かかる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発 酵物は，本件発明１の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと認めるのが 相当である。

◆判決本文

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◆平成29(ワ)35663

　1審で、控訴人の元社員が持ち出した技術ノウハウについて、10億を超える損害が認められました。知財高裁もこれを維持しました。事件は、新日鉄のノウハウが「ＰＯＳＣＯ」に持ち出されたというものです。
　これに対し，控訴人は，本件技術情報１ないし６，８ないし１７及び ２６には，乙１１記載の公知文献等に記載された情報が含まれており， 非公知性は認められない旨主張する（乙１１）。 しかしながら，本件技術情報は，電磁鋼板の生産現場で採用されてい る具体的条件を含むものであり，乙１１記載の公知文献等に記載されて いる研究開発段階の製造条件とは，技術的位置付けが異なる。また，乙 １１記載の公知文献等に記載されている製造条件は，文献毎にばらつき があったり，一定の数値範囲を記載するにとどまるものである。そして， 電磁鋼板は多段階工程で製造され，高品質の電磁鋼板を製造するために は，各工程の最適条件の組合せが必要とされるのであって，一工程の一 条件のみでは高品質の電磁鋼板を製造することはできない。 したがって，乙１１記載の公知文献等に本件技術情報の具体的な条件 を含む記載があるというだけでは，生産現場で実際に採用されている具 体的な条件を推知することはできず，非公知性は失われていないという べきである。 そして，以下に述べるとおり，本件技術情報１ないし６，８ないし１ ７及び２６には，乙１１記載の公知文献等に記載された情報が含まれて おり，非公知性は認められない旨の控訴人の主張は理由がない。
(ア) 本件技術情報１について
控訴人は，本件技術情報１は，●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●乙１１記載の公知文献等に記載された情報 とは性質を異にするものであるから，大量の情報の中に本件技術情報 １に近い情報が存在しているからといって，非公知性は否定されない。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。

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◆平成29(ワ)29604

　異議申し立てにて、登録取り消し決定が取り消されました。添加目的が異なるので組み合わせる動機付けがないというものです。＼n　

　甲２において，シランカップリング剤は，金属アルコキシドやその他の物質のポ リイミド系重合体の前駆体であるポリアミック酸系重合体への分散性，混合性を向 上させ，熱膨張率などの特性にもとづく寸法安定性を改善することを目的とするも のであり，本件発明２のように，「支持体と十分な密着性」を有し，かつ，「物理的＼nな方法で綺麗に剥離する」というものではないから，本件発明２とは異なる目的の ために配合されている。
甲３において，アルコキシシラン化合物は，透明性を損なわずに，寸法安定性に 優れ，かつ無機化合物基板との密着性が高いシリカ粒子が分散してなる新規なポリ イミド組成物及びその製造方法を提供するために，ポリイミド溶液に添加し，ポリ イミド溶液において水の存在下で反応させるものであり，本件発明２において，ア ルコキシシランが，ポリイミド前駆体であるポリアミド酸の組成物に配合されるの とは，配合対象が異なっている上，本件発明２のように，「支持体と十分な密着性」＼nを有し，かつ，「物理的な方法で綺麗に剥離する」というものではないから，本件発 明２とは異なる目的のために配合されている。
甲４は，ポリイミド銅張積層板のポリイミド層と銅箔との間の接着性を高めるた めに，ポリイミド前駆体コーティング溶液中に，アルコキシシランを組み込むとい うもので，本件発明２のように，「支持体と十分な密着性」を有し，かつ，「物理的＼nな方法で綺麗に剥離する」というものではないから，本件発明２とは異なる目的の ために配合されている。
甲５は，良好な熱伝導性と接着性を有し，さらに，良好な耐熱性を有する樹脂組 成物を提供することを目的とするものであるが，（Ｃ）成分の例として，３−ウレイ ドプロピルトリエトキシシランを含む組成物が，ポリイミド樹脂と無機フィラーの 相溶性を高め，ボイド（空隙）を抑制し，少ない無機フィラー含量でも高い熱伝導 性が得られると記載されており，本件発明２のように，「支持体と十分な密着性」を＼n有し，かつ，「物理的な方法で綺麗に剥離する」というものではないから，本件発明 ２とは異なる目的のために配合されている。
甲６は，電子部品の絶縁膜又は表面保護膜用樹脂組成物，パターン硬化膜の製造＼n方法及び電子部品に関するものであり，最終加熱時においてメルトを起こすことな く，最終加熱以降の加熱においても架橋成分等の昇華及びガス成分の発生が少ない 層間絶縁膜又は表面保護膜を製造するために，３−ウレイドプロピルトリエトキシ＼nシランを添加することができる（段落【００５７】）というものであり，シリコン基 板に対する接着性増強剤として３−グリシドキシプロピルトリメトキシシラン，ビ ス（２−ヒドロキシエチル）−３−アミノプロピルトリエトキシシランなどのアル コキシシラン化合物を含むことができる（段落【００６９】）との記載があるが，「支 持体と十分な密着性」を有し，かつ，「物理的な方法で綺麗に剥離すること」が可能＼ なポリイミド樹脂膜を形成することが可能な樹脂組成物を提供するという本件発明＼n２とは添加目的が異なっている。
ｇ 以上によると，甲２〜６によって，甲２〜６にされたアルコキシシ ラン化合物を本件発明２のために用いるという動機付けがあるとは認められないか ら，相違点３が容易想到であると認めることはできない。 なお，甲２〜６には，ポリイミド前駆体に添加するシランカップリング剤として， 本件発明２における４種のアルコキシシラン化合物のうちの少なくとも１種と甲１ 記載の他種のものが並列的に列挙されているとしても，甲２〜６は，アルコキシシ ラン化合物を使用する目的や対象が本件発明２とは異なるから，本件発明２におい て，甲２〜６に記載するアルコキシシラン化合物を用いることが容易想到であると は認められない。

◆判決本文

　1審で商標権侵害として約3万円の損害賠償が認められましたが、差止請求は取消審判の予告登録日には権利消滅するとして、棄却されました。知財高裁はこれを維持しました。＼n

　控訴人は，原告ウェブページに，原告商標が付された原告腕時計 ４本の画像を掲載した旨主張する。 しかしながら，原告ウェブページの写真である甲６２は，そこに 表示された４本の腕時計の画像が不鮮明であるため，同画像からは，＼nこれらの腕時計の文字盤にいかなる標章が付されているのかを認識 することはできず，その他に，原告ウェブページに原告商標を付し た腕時計が表示されていることを認めるに足りる証拠はない。＼nこれに対し控訴人は，仮に上記画像のみから「moto」の文字をは っきり認識できないとしても，同画像の右横に原告商標が大きく表＼n示され，更に「moto」が控訴人の登録商標である旨の記載もあるこ と，腕時計の文字盤に商標が付されることは極めて多いことに鑑み れば，画像の文字盤に付された欧文字が「moto」であることを十分＼nに認識できる旨主張する。 しかしながら，そもそも，原告ウェブページに表示された腕時計＼nの画像は不鮮明であって，文字盤に欧文字が付されていると認識す ることは困難であるし，腕時計の文字盤に常に商標が付されるもの であるとも認められない。また，前記(1)ア(ア)で認定した原告ウェ ブページにおける画像等の配置や全体の構成に照らしても，「moto」 が登録商標である旨の説明文は，その上方に近接して表示された原＼n告商標について説明する文章と理解するのが自然であるから，これ らの表示から，腕時計の画像に「moto」の標章が付されていること を認識するものではないといえる。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。 以上によれば，要証期間内に，原告商標が付された腕時計の画像 が原告ウェブページに表示されたと認めることはできない。＼n
(イ) 原告商標の表示＼n
ａ 前記(1)ア(ア)のとおり，原告ウェブページには，腕時計の品名， 品番，値段，商品説明等についての記載や，控訴人の腕時計が将 来発売予定であること，個別の商談により購入が可能＼であること を説明する記載はない。 そして，かかる原告ウェブページの体裁，記載からは，少なく とも平成３０年３月６日頃に原告更新ウェブページが作成され， 腕時計の品名，品番，値段，商品説明等についての具体的な記載 が掲載されるまでの間は，控訴人において，同ウェブページに画 像が表示された腕時計が実際に製造され，商品として購入できる＼n実態があったことを推認することはできないというべきである。 以上によれば，原告ウェブページに表示された原告商標や「moto 時計」のウェブページである旨の表示は，商品である「腕時計」＼nについて使用されたものとは認められない。
ｂ これに対し控訴人は，(1)原告ウェブページに原告腕時計の商品 名等を表示しなかったのは，原告腕時計の画像を原告ウェブペー＼nジに掲載した当時は，原告腕時計の販売や取引先に対する営業活 動の開始前だったからである，(2)原告ウェブページに掲載された 原告腕時計の画像は，控訴人が君園に発注して納品を受けた腕時 計につき，中華撮影が広告用に撮影したものを使用して，原告ウ ェブページ掲載用に作成したものであって，甲１２１ないし１２ ３は君園から受領した原告腕時計の見積書及びデザイン画像，甲 １２６は中華撮影から受領した原告腕時計の写真の納品書，甲１ ２７は原告ウェブページ用に作成した写真である旨主張し，Ｆの 第２次審判における証人尋問録音の反訳（乙２２６）及び同人の 陳述書（甲８０。上記反訳と併せて，以下「Ｆの陳述書等」とい う。），君園の社長の陳述書（甲１９４）及び中華撮影の写真家の 陳述書（甲１９５）中には，これに沿う部分がある。 しかしながら，(1)についていえば，控訴人主張の事情は，原告 更新ウェブページが作成されるまでの 1 年以上にわたり，原告ウ ェブページに原告腕時計の品目，品番，商品説明等の一切が表示＼nされていないことの説明になるものではない。また，(2)も，以下 の点に照らせば，採用できるものではない。 すなわち，甲１２２のデザイン画像は，腕時計本体の写真がや や不鮮明であるのと対照的に，文字盤上の「moto」の文字又は文 字盤全体が不自然なほど鮮明で浮き上がっているように見えるも のであり，画像データを加工等して作成された画像であることが うかがえる。また，同画像が添付された電子メール（甲１２２） には本文がなく，これらの画像の作成目的，作成方法等も証拠上 明らかでない。 そして，甲１２１の見積書には，「製品明細」（「ステンレス サ ファイアガラス 日本製ムーブメント 手作箱及び説明書」），「注 意事項」（「腕時計サンプル製作」），「数量」（合計１６個）等の記 載があるものの，商品の単価やサンプル製作納期の記載がないな ど，不自然な点も少なくなく，「製品明細」に記載されたとおりの 製品が製造されたことを示す写真等の客観的な証拠もない。また， 控訴人は，甲１２３の見積書は，納品書兼領収書の役割を果たす ものであって，甲１２１の見積書に対応するものである旨主張す るが，甲１２３の見積書にも製品の単価等の記載はない。 さらに，甲１２６の納品書には，中華撮影が控訴人に対して単 価４００台湾ドルの写真１９枚を納入し，控訴人からその代金を 受領した旨の記載があるものの，納品する写真の画像等は添付さ れていないため，これらの証拠からは，納入された写真が原告腕 時計のものであるかは明らかでない。 加えて，文字盤に「moto」の標章が付されていることが認識で きる４本の腕時計の写真（甲１２７）も，その作成時期，作成経 緯は明らかでなく，これが原告ウェブページ上の腕時計の画像と 同一のものであることを裏付ける客観的な証拠はない。 以上によれば，控訴人の上記主張を採用することはできないと いうべきである。
(ウ) 原告商標の使用の有無
前記(ア)及び(イ)によれば，控訴人が，原告ウェブページに腕時 計の画像及び原告商標の表示等を表＼示したことをもって，原告商標 の使用（商標法２条３項８号）に該当すると認めることはできない。
イ Ａ社との取引について
(ア) 控訴人は，取引先であるＡ社に対し，原告腕時計の写真及びサ ンプルを送るので，同商品の販売を検討してほしい旨依頼し，平成 ２９年５月１５日頃，原告腕時計を譲渡して，引き渡したものであ り，同月１２日付のＡ社宛メールには，原告商標が付された原告腕 時計１本の画像が添付されており，伝票の品名欄に「moto 腕手時 ×１点 サンプル」と記載されている同日付のＡ社宛宅配伝票によ り，Ａ社宛に原告腕時計を発送したものである旨を主張し，Ａ氏の 供述，調査嘱託の結果及びＦの陳述書等中には，これに沿う部分が ある。 しかしながら，Ａ社宛メールに添付された腕時計の写真（甲２０ ２）は，文字盤部分の画像が，他の部分（時計のバンド，時計の背 景等）と比べて不鮮明であって，文字盤上の「moto」の文字及び針 のみが浮き上がるように見えるなど不自然なものであって，文字盤 部分について加工が行われたのではないかとの疑いを払拭すること ができない。また，Ａ社宛宅配伝票（甲２０３）の品名欄に「moto 腕手時×１点サンプル」の記載があるとの事実は，同宅配便によっ て原告腕時計が配送されたことを客観的に裏付けるものではない。 加えて，Ａ社の取扱商品，控訴人とＡ社との取引実績，控訴人と Ａ社代表者との人的関係等，控訴人とＡ社との関係に関する認定事＼n実（前記(1)イ）に照らすと，控訴人が，控訴人との取引実績も，腕 時計の販売実績も全くないＡ社に対して，腕時計を販売してもらう ためのサンプルとして原告商標を付した原告腕時計を譲渡したとの 主張には，不自然かつ不合理な点があるといわざるを得ず，せいぜ い，控訴人と親しい関係にあるＡ社（又はＡ氏個人）に対し，腕時 計を参考送付して，商品化の可能性等について意見を求める程度の＼nことがあったにすぎないものと考えられる。 以上によれば，控訴人がＡ社に対して原告商標を付した原告腕時 計の譲渡及び引渡しをした事実を認めることはできないし，仮に控 訴人からＡ社に腕時計が送付された事実があったとしても，それが 「商品」としての腕時計の送付であったと認めることは困難である。 また，上記のとおり，控訴人とＡ社の間で，原告商標を付した原告 腕時計に係る取引がされたものと認めることはできないことから， Ａ社宛メール及びＡ社宛宅配伝票に「moto」の表記をしたことは，＼n取引書類に原告商標を付したものとはいえない。 したがって，控訴人とＡ社との連絡に関し，原告商標の使用（商 標法２条３項８号）を認めることはできない。
(イ) なお，控訴人は，前記(ア)のＡ社との取引以外にも，Ｂ社，Ｃ 社及びＤ社に対して原告腕時計の販売を検討してほしい旨依頼し， 原告腕時計のサンプルを送付したり，ギフト・ショーに原告商標を 付した原告腕時計を展示し，同腕時計の写真を掲載したカタログを 頒布したりしたものであり，これらの事実はいずれも要証期間後の ものではあるが，控訴人が要証期間内に腕時計について原告商標を 使用した事実を補強するものである旨主張する。 しかしながら，控訴人の主張する上記事実は，そもそも要証期間 後の事実である上，Ｂ社，Ｃ社及びＤ社の実在性や控訴人との関係 も明らかでないこと等に照らし，これらの事実から，要証期間内の 控訴人による原告商標の使用の事実を推認することは到底困難であ る。
・・・
以上によれば，要証期間内において，原告商標が腕時計について使用 されたとは認められず，原告商標の指定商品中「腕時計」は，商標登録 取消審判により取り消されるべきものということができ，実際にも，本 判決前記第２の２のとおり，第２次審判の請求に基づき，商標登録の取 消審判がされている（ただし，審決取消訴訟が係属中）状況にある。 なお，控訴人は，仮に商標登録取消審判が成立したとしても，被告商 品は，「卓上時計（置き時計）」としても使用され，また，携帯型の時計 である点において「懐中時計」と同じであるから，腕時計を除く「時計」 と同一又は類似するものといえ，差止請求が認められることに変わりは ない旨主張する。 しかしながら，前記（引用に係る原判決第４の２(1)）のとおり，被告 商品の内容や性質に照らすと，被告商品は，その指定商品の区分として は，第９類の「情報処理用の機械器具」に該当し，第１４類の「時計」 には該当しないと解するのが相当である。 また，被告商品はスマートウォッチと呼ばれる商品であるところ，前 記認定（引用に係る原判決第４の２(2)イ）の被告商品の生産，販売，原 材料，品質，用途，需要者等に関する諸事情に照らすと，被告商品が， 原告商標の指定商品「時計」のうち，「腕時計」と類似の商品であるとい うことができるのは格別，その他の指定商品（「腕時計」を除く「時計」） とも類似の商品であるとは認められない（なお，被告商品のユーザーガ イドには，「卓上時計としても使えます」との記載があることは前認定の とおりであるが，これは，卓上に置けば，事実上卓上時計としての機能＼nも果たすということを述べているのにすぎないと認められるから，これ によって卓上時計との商品としての類似性が肯定されることになるもの ではない。）。 したがって，控訴人の上記主張は理由がなく，控訴人による差止請求 は，権利の濫用として許されないというべきである。
(4) 一方，商標法５４条２項により原告商標権の指定商品中「腕時計」が 消滅する効果が発生するのは，平成２９年６月２３日（第２次審判の審 判請求登録日）であるところ，控訴人が損害賠償を求めている期間は， 平成２８年７月から平成２９年２月までであるので，損害賠償請求との 関係では，権利濫用の抗弁は失当である。」

◆判決本文
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◆平成29(ワ)15776

　商標motoについて、商品「腕時計」について不使用取消審判が請求され、不使用として登録が取り消されました。知財高裁はこれを維持しました。

原告ウェブページについて
ア 腕時計の画像の表示＼n
原告は，原告ウェブページに，本件商標が付された原告腕時計４本の画 像（甲２３の１〜３）を掲載した旨主張する。 しかしながら，原告ウェブページの写真である甲２３の１〜３は，そこ に表示された４本の腕時計の画像が不鮮明であるため，同画像からは，こ＼nれらの腕時計の文字盤にいかなる標章が付されているのかを認識すること はできず，その他に，原告ウェブページに本件商標を付した腕時計が表示＼nされていることを認めるに足りる証拠はない。
これに対し原告は，仮に上記画像のみから「moto」の文字をはっきり認 識できないとしても，同画像の右横に本件商標が大きく表示され，更に＼n「moto」が原告の登録商標である旨の記載もあること，腕時計の文字盤に 商標が付されることは極めて多いことに鑑みれば，画像の文字盤に付され た欧文字が「moto」であることを十分に認識できる旨主張する。＼nしかしながら，そもそも，原告ウェブページに表示された腕時計の画像＼nは不鮮明であって，文字盤に欧文字が付されていると認識することは困難 であるし，腕時計の文字盤に常に商標が付されるものであるとも認められ ない。また，前記１(2)で認定した原告ウェブページにおける画像等の配置 や全体の構成に照らしても，「moto」が登録商標である旨の説明文は，その 上方に近接して表示された本件商標について説明する文章と理解するのが＼n自然であるから，これらの表示から，腕時計の画像に「moto」の標章が付 されていることを認識するものではないといえる。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。 以上によれば，要証期間内に，本件商標が付された腕時計の画像が原告 ウェブページに表示されたと認めることはできない。＼n
イ 本件商標の表示＼n
(ア) 前記１(2)のとおり，原告ウェブページには，腕時計の品名，品番， 値段，商品説明等についての記載や，原告の腕時計が将来発売予定であ＼nること，個別の商談により購入が可能であることを説明する記載はない。＼nそして，かかる原告ウェブページの体裁，記載からは，少なくとも平 成３０年３月６日頃に原告更新ウェブページが作成され，腕時計の品名， 品番，値段，商品説明等についての具体的な記載が掲載されるまでの間 は，原告において，同ウェブページに画像が表示された腕時計が実際に＼n製造され，商品として購入できる実態があったことを推認することはで きないというべきである。 以上によれば，原告ウェブページに表示された本件商標や「moto 時計」 のウェブページである旨の表示は，商品である「腕時計」について使用＼nされたものとは認められない。
(イ) これに対し原告は，(1)原告ウェブページに原告腕時計の商品名等を 表示しなかったのは，原告腕時計の画像を原告ウェブページに掲載した＼n当時は，原告腕時計の販売や取引先に対する営業活動の開始前だったか らである，(2)原告ウェブページに掲載された原告腕時計の画像は，原告 が君園に発注して納品を受けた腕時計につき，中華撮影が広告用に撮影 したものを使用して，原告ウェブページ掲載用に作成したものであって， 甲４４ないし４６は君園から受領した原告腕時計の見積書及びデザイン 画像，甲４９は中華撮影から受領した原告腕時計の写真の納品書，甲５ ０は原告ウェブページ用に作成した写真である旨主張し，原告の従業員 であるＥの本件審判における証人尋問録音の反訳（甲２０，８０）及び 同人の陳述書（甲２８。上記反訳と併せて，以下「Ｅの陳述書等」とい う。），君園の社長の陳述書（甲９４）及び中華撮影の写真家の陳述書（甲 ９５）中には，これに沿う部分がある。 しかしながら，(1)についていえば，原告主張の事情は，原告更新ウェ ブページが作成されるまでの1 年以上にわたり，原告ウェブページに原 告腕時計の品目，品番，商品説明等の一切が表示されていないことの説＼n明になるものではない。また，(2)も，以下の点に照らせば，採用できる ものではない。
すなわち，甲４５のデザイン画像は，腕時計本体の写真がやや不鮮明 であるのと対照的に，文字盤上の「moto」の文字又は文字盤全体が不自 然なほど鮮明で浮き上がっているように見えるものであり，画像データ を加工等して作成された画像であることがうかがえる。また，同画像が 添付された電子メール（甲４５）には本文がなく，これらの画像の作成 目的，作成方法等も証拠上明らかでない。 そして，甲４４の見積書には，「製品明細」（「ステンレス サファイア ガラス 日本製ムーブメント 手作箱及び説明書」），「注意事項」（「腕時 計サンプル製作」），「数量」（合計１６個）等の記載があるものの，商品 の単価やサンプル製作納期の記載がないなど，不自然な点も少なくなく， 「製品明細」に記載されたとおりの製品が製造されたことを示す写真等 の客観的な証拠もない。また，原告は，甲４６の見積書は，納品書兼領 収書の役割を果たすものであって，甲４４の見積書に対応するものであ る旨主張するが，甲４６の見積書にも製品の単価等の記載はない。 さらに，甲４９の納品書には，中華撮影が原告に対して単価４００台 湾ドルの写真１９枚を納入し，原告からその代金を受領した旨の記載が あるものの，納品する写真の画像等は添付されていないため，これらの 証拠からは，納入された写真が原告腕時計のものであるかは明らかでな い。 加えて，文字盤に「moto」の標章が付されていることが認識できる４ 本の腕時計の写真（甲５０）も，その作成時期，作成経緯は明らかでな く，これが原告ウェブページ上の腕時計の画像と同一のものであること を裏付ける客観的な証拠はない。 以上によれば，原告の上記主張を採用することはできないというべき である。
ウ 本件商標の使用の有無
前記ア及びイによれば，原告が，原告ウェブページに腕時計の画像及び 本件商標の表示等を表＼示したことをもって，本件商標の使用（商標法２条 ３項８号）に該当すると認めることはできない。

◆判決本文

同一商標権の侵害訴訟の控訴審です。

◆平成31(ネ)10024

上記控訴審の1審判決です。

◆平成29(ワ)15776

　スマートウォッチと時計は類似商品と判断されました。

そこで検討するに，本件においては，以下の事実を認めることができる。
(ｱ) 時計としての機能＼nスマートウォッチ及び被告商品が時計としての機能を有することにつ＼nいては，当事者間に争いがない。
(ｲ) 製造業者
いわゆるスマートウォッチと呼ばれる商品は，アップル社，韓国ＬＧ 電子，サムスンなどのＩＴ企業に限らず，セイコーウォッチ，フォッシ ル，タグ・ホイヤー，シチズン，スカーゲン，フレデリック・コンスタ ント，カシオ計算機などの時計メーカーによっても製造，販売されてい る（甲３０，４３，４７，５２，乙１７３）。 そして，スマートウォッチ市場には，平成２８年頃から時計メーカー の参入が続き（甲４３〜４６），平成２８年９月２１日付け東京読売新 聞（甲５２）は，「時計メーカー 参入続々 スマートウォッチ ＩＴ 企業と差別化」との表題の下，「米アップルなどのＩＴ企業だけでなく，＼n腕時計メーカーが相次いで参入している」と報じている。
(ｳ) 販売状況
ａ 小売店における商品の展示状況
平成２９年７月から１０月の時点において，ビックカメラ有楽町店 の３階健康家電売場にウェアラブルウォッチのコーナーが，６階に時 計売場がそれぞれ設けられているが，シチズン，カシオ，タグ・ホイ ヤー，フォッシルなどのブランドの商品が展示された６階時計売場の ショーケースでは，同ブランドのスマートウォッチとそれ以外の腕時 計が並べて陳列されている（甲５３，１０９，乙１９）。他方，同年 ６月の時点において，被告店舗では，被告商品は８階の携帯電話用品 売場で販売され，腕時計は１０階の腕時計売場で販売されていた（乙 ２）。 原告及び被告の行った調査を総合すると，平成２９年９月及び１０ 月の時点において，東京，神奈川，千葉，埼玉，大阪，京都に所在す る２８の時計店のうち，スマートウォッチと通常の腕時計の両方を取 り扱っている店舗は１７店であった（甲１０９，乙１９。なお，タイ ムステーションＮＥＯの堺鉄砲町店とトレッサ横浜店は同一店舗とし て計算している。）。
ｂ ネットショッピングにおける商品の区分
平成２９年７月の時点において，ビックカメラのインターネット通 販サイトでは，カシオのスマートウォッチが「国内メーカー腕時計（男 性向け）」のカテゴリーで，通常の腕時計とともに販売されている（甲 ５４）。また，アマゾンのウェブサイトにおいて，被告商品は「家電・ カメラ・ＡＶ機器」というカテゴリーで扱われている（なお，腕時計 は「Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ」というカテゴリーで扱われてい る。）が，「ｍｏｔｏ 腕時計」で検索すると被告商品が表示される＼n（甲１１〜１３，８１〜８８，乙２１）。さらに，ヤフーショッピン グのウェブサイトでは，被告商品は「腕時計・アクセサリー」カテゴ リーの中の「スマートウォッチ」に分類され（甲８９〜９３），楽天 市場のウェブサイトには被告商品を「腕時計」と分類している店舗が ある（甲９６）。上記の３つのウェブサイトには，被告商品を「スマ ートウォッチ 腕時計」と表示しているものがある（甲８２，８３，＼n８９〜９５）。
(ｴ) 被告商品の説明，使途等
ａ 被告商品を製造したモトローラ・モビリティのウェブサイト（平成 ２８年当時）には，時計表示の被告商品の写真が掲載されるとともに，＼n「あなたの時間を刻む時計を選ぶ」などと表記されている（甲７，１＼n０，１１）。
ｂ モトローラ・モビリティが作成した被告商品のユーザーガイドの表＼n紙には時計表示がされた被告商品の写真が掲載されるとともに，その＼n「概要」ページには，被告商品を「新型の時計Ｍｏｔｏ３６０（第２世 代）」と紹介した上で，その初期画面が時計表示であることが説明さ＼nれ，さらに，「卓上時計としても使えます」，「お客様の時計は」，「時 計にどのような機能があるのか探索してみてください」，「１台の時＼n計にさまざまな表情」などの記載が存在する（甲１５）。＼n
ｃ シネックスインフォテック，Ａｍａｚｏｎ，楽天ブックス等の正規 販売店及び正規販売店以外の販売業者による被告商品の広告には，全 て時計表示の被告商品の写真が掲載されている（甲８〜１３，８１〜＼n９６）。また，シネックスインフォテックは，被告商品について，「ス マートフォンに対応しており，腕に付けた時計に必要な情報をタイム リーにお知らせします」，「ウォッチフェイスを自由に変更して時計 の雰囲気を変え」などと紹介している（甲８）。
(ｵ) 原材料及び品質
被告商品は，１．５６インチＬＣＤゴリラガラス３採用のディスプレ イ，筐体（本体ステンレススチール，裏面プラスチック），心拍センサ ー，光センサー，バッテリーと，Ａｎｄｒｏｉｄ ＷｅａｒというＯＳ， ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭなどから構成される（乙２２）。＼n通常のアナログ時計は，地板，歯車，電池，コイルブロック，巻真等 で構成され，デジタル時計は地板，液晶パネル，反射板，回路スペーサ＼nー回路ブロック，電池絶縁版等から構成される（乙２３）。＼n
(ｶ) 需要者の範囲
ａ 雑誌における取扱い
スマートウォッチの雑誌における取扱いについてみると，スマート ウォッチは，「Ｍｅｎ’ｓ ＪＯＫＥＲ ＷＡＴＣＨ」，「時計 Ｆ ＩＮＥＢＯＹＳ」，「ＷＡＴＣＨ ＮＡＶＩ」といった腕時計専門雑 誌，「Ｍｅｎ‘ｓ ＮＯＮ−ＮＯ」，「ＡＥＲＡ ＳＴＹＬＥ ＭＡ ＧＡＺＩＮＥ」などのファッション雑誌や，「ｍｏｎｏ（モノ・マガ ジン）」，「ＭｏｎｏＭａｘ（モノマックス）」，「日経ＴＲＥＮＤ Ｙ」などの雑誌における腕時計特集において，通常の腕時計とともに 紹介されている（甲３０〜４２，４４〜４９）。 また，「時計 ＦＩＮＥＢＯＹＳ ＶＯＬ．１２」（平成２９年５ 月発行）の「ゼロからわかる！腕時計の１００識」という小冊子の「時 計のタイプを知る。」という項目において，スマートウォッチは，デ ジタルウォッチ，デザインウォッチ等と並び，腕時計のタイプの一つ として紹介されている（甲３１）ほか，「ＡＥＲＡ ＳＴＹＬＥ Ｍ ＡＧＡＺＩＮＥ Ｖｏｌ．３５」（平成２９年７月発行）の腕時計に 関するアンケートでは，「どの種類の時計が欲しい？」という質問の 選択肢として，機械式時計，クォーツ等と並び，スマートウォッチが 挙げられている（甲３３）。
ｂ 価格
被告商品は，アマゾンのウェブサイトで３万８０００円から４万４ ０００円程度の価格帯で販売されているが（甲１０〜１３），スマー トウォッチ一般の値段は商品によって様々であり（甲３２，３７，４ ３，４５，５１，１０５），高価格のものは３０万円を超えている（甲 ５１）。他方，通常の腕時計の価格も，数千円台のもの（甲３１）か ら１００万円を超えるもの（甲３３）まで様々である。
ウ 上記認定事実によれば，スマートウォッチの市場には時計メーカーも参 入し，ＩＴ企業のみならず，時計メーカーも腕時計等の時計に加えてスマ ートウォッチを製造，販売しているとの事実が認められる。このように， 腕時計とスマートウォッチでは製造業者が共通し，時計メーカーが時計製 造で培った技術を活かし，スマートウォッチ市場に参入している状況が看 取される。 また，販売状況を見ても，ビックカメラ有楽町店の例に見られるように， スマートウォッチと時計の売り場が共通している店舗もあり，原告及び被 告の行った調査結果によれば，時計店の中にはスマートウォッチと腕時計 の両方を取り扱っている店が相当程度あることがうかがわれ，ネットショ ッピングにおいても，スマートウォッチと腕時計のカテゴリーの区別は截 然とせず，スマートウォッチを「腕時計・アクセサリー」の一つに分類し ているショッピングサイトも存在する。そうすると，スマートウォッチと 腕時計は，その販売分野においても共通若しくは近接しており，同一のウ ェブサイトや売り場で一緒に販売されていることも少なくないというこ とができる。
さらに，上記のとおり，スマートウォッチが時計としての機能を備えて＼nいることは争いがないところ，証拠に現れているスマートウォッチの初期 画面はいずれも時計であり，被告商品を製造したモトローラ・モビリティ のウェブサイト及び同商品の取扱説明書においても，時計表示の被告商品＼nの写真が掲載されるとともに，同商品が「時計」である旨の記載がされ， 同商品を販売するインターネットサイトにおいても同様の説明がされて いると認められる。そうすると，スマートウォッチは，時計表示が付随的＼nな機能にすぎない他の家電製品とは異なり，その主たる用途・使途は時計＼nとして使用することにあるというべきである。 加えて，上記イ(ｶ)によれば，スマートウォッチの購入者は特定の層では なく，時計に関心を有する一般消費者であり，ネットショッピングや小売 店などで腕時計を購入しようとする一般の消費者にとって，スマートウォ ッチは，通常の腕時計等と並んで購入対象となるものであると認められる。 また，スマートウォッチと時計とで販売価格が大きく異なるとは認められ ないことも考え併せると，スマートウォッチと腕時計の需要者層は重複し ているということができる。
エ 以上のとおり，スマートウォッチと腕時計の製造業者の同一性，商品の 広告・販売状況，商品の用途，需要者の範囲等の事情を総合的に考慮する と，原告商標の指定商品である腕時計及び被告商品に同一又は類似の商標 を使用した場合には，同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認される おそれがあるというべきである。 したがって，被告商品は，原告商標の指定商品のうち「腕時計」と類似 の商品であるということができる。
３ 争点(3)（モトローラ商標使用の抗弁の成否）について
前記１及び２で判示したとおり，原告商標と被告各標章は類似し，かつ，原 告商標の指定商品である腕時計と，モトローラ商標の指定商品である第９類に 属する被告商品とは類似する。そして，前記前提事実のとおり，モトローラ商 標の出願日又は優先日は，いずれも原告商標の出願日に後れているから，モト ローラ商標は，商標法４条１項１１号，４６条１項１号により，いずれも無効 にされるべきものである。このような無効事由のある登録商標に基づく専有権 の主張は，権利の濫用であって理由がなく，被告が主張するモトローラ商標使 用の抗弁は，成立しない。
４ 争点(4)（権利濫用の抗弁の成否）について
原告は，被告が第二次不使用取消審判請求の登録日（平成２９年６月２３日） 前３年以内の要証期間内に原告商標を腕時計について使用していないので，原 告商標の指定商品のうち「腕時計」は不使用取消審判によって取り消されるべ きものであり，そのような原告商標権に基づく権利行使は権利の濫用として許 されないと主張するので，以下，検討する。
(1) 認定事実
ア 原告は，平成２９年１月２３日から６月２３日までの間，自社のウェブ サイト内の「ｍｏｔｏ時計」のページ上部に，左側から中央にかけて縦に 並ぶような形で４本の腕時計の写真を掲載し，その右端に原告商標等を表＼n示した。同ウェブサイトには，写真が掲載された腕時計の商品名，商品番 号，値段等の情報は表示されておらず，これらの時計の広告や商品説明，＼n
同各商品を購入するための表示等も存在しない（甲６２，１２０，乙１７）。＼nイ モトローラ・モビリティは，平成２９年３月１７日付け「ご回答」（乙 １５）を原告代理人に送付し，同書面において，「当職らは，モトデザイ ン株式会社が商標「ＭＯＴＯ」を用いて腕時計の販売を行っていることに ついて疑いがあると考えています。モトデザイン株式会社のウェブサイト では腕時計の画像と共に「ｍｏｔｏ」の語が使用されていますが，当該使 用は本件対応のみを目的とする不自然かつ名目的なものに見受けられ…」 などと主張した。モトローラ・トレードマークは，同年６月８日，特許庁 審判官に対し，第二次不使用取消審判請求をした。
ウ 原告は，平成２９年５月１２日，Ａ社宛てに，「見積及び腕時計サンプ ル発送致します」との件名のメール（甲６３の１）を送信した。同メール には，「ｍｏｔｏ腕時計について，本日サンプルを送付致しますので，併 せてご確認のうえご検討下さい。」，「添付ファイルにて，先に商品写真 を送付致します。」と記載され，文字盤に「ｍｏｔｏ」の表記がある腕時＼n計の写真及び腕時計とは別の商品についての見積書が添付されていた。ま た，同日受付で，品名に「ｍｏｔｏ腕手時×１点サンプル」と記載された 宅配伝票（甲６３の２）が作成されている。
エ 原告の従業員であるＦは，平成２９年５月１９日，自己の個人ＩＤを用 いて，商品名が「ｍｏｔｏ時計 腕時計」であり，腕時計の画像が付され た商品を５０００円でヤフーオークションに出品したところ，同年６月２ １日，氏名不詳者が同金額で落札し，同月２２日，同人から支払がなされ た（甲６４）。

◆判決本文

　債権の決済方法は発明ではないと認定されました。出願人は銀行です。問題のクレームは以下のようにシンプルです。別途分割出願もあります。

【請求項１】 電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第１の振込 信号を送信すること， 前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債 務者の口座から引き落とすための第１の引落信号を送信すること， 前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第２の引落 信号を送信することを含む，電子記録債権の決済方法。

　本願発明の発明該当性について
　前記(2)の観点から，本願発明の発明該当性について検討する。 ア(ア) 前記(1)イ(イ)のとおり，本願発明は，従来から利用されている電子 記録債権による取引決済における割引について，債権者をより手厚く保 護するため，割引料の負担を債務者に求めるよう改訂された下請法の運 用基準に適合し，かつ，債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大 させることなく，債務者によって割引料の負担が可能な電子記録債権の決済方法を提供するという課題を解決するための構＼成として，本願発明に係る構成を採用したものである。一方，本願発明の構＼成のうち，「（所定の）金額を（電子記録債権の）債権者の口座に振り込むための振込信号を送信すること」，及び「（所定 の）金額を電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための引落信号 を送信すること」は，電子記録債権による取引決済において，従前から 採用されていたものであり，また，「電子記録債権の額を（電子記録債権 の）債務者の口座から引き落とす」ことは，下請法の運用基準の改訂前 後で，取扱いに変更はないものである。 そうすると，本願発明は，「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の 口座に振り込む」ことと，「前記電子記録債権の割引料に相当する割引料 相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とす」こととを， 前記課題を解決するための技術的手段の構成とするものであると理解できる。＼n
(イ) また，本願明細書には，「本発明」の効果として，「電子記録債権の 割引が行われる場合，債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大さ せることなく，割引料を負担する主体を債務者とすることで，割引困難 な債権の発生を効果的に抑制することが可能となるという効果を奏する」ことが記載されている（前記(1)イ）。 一方，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）には，電子記録債権の 決済方法として，「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振 り込むための第１の振込信号を送信すること」，「前記電子記録債権の割 引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から 引き落とすための第１の引落信号を送信すること」，「前記電子記録債権 の額を前記債務者の口座から引き落とすための第２の引落信号を送信 すること」が記載されているに過ぎないため，かかる構成を採用することにより，「自然法則を利用した」如何なる技術的手段によって，債務者＼nや債権者の事務負担や管理コストを増大させないという効果を奏する のかは明確でなく，本願明細書にもこの点を説明する記載はない。 なお，本願明細書には，「本発明」の実施形態１及び２の決裁方法は， 割引料の負担主体が債権者と債務者のいずれの場合にも対応すること ができるため，債権者と債務者は，従来利用してきた電子決済サービス を引き続き利用することができ，支払業務等の負担の軽減と人的資源を 引き続き有効に活用することができる旨の記載があるが（前記(1)イ(カ)），これは，従来から利用されている電子記録債権による取引決済における割引を対象とする発明であることによって，当然に奏する効果であるものと理解できる。
また，本願明細書に記載された本願発明の効果のうち，「割引困難な債 権の発生を効果的に抑制することが可能となる」という点については，「本発明」の実施形態１及び２に関する本願明細書の【００５１】及び＼n【００８２】の記載（「また，電子記録債権を割引した際の割引料を債務 者が負担する場合，債権者は割引の際に一時的に負担した割引料を債務 者から回収することができる。さらに，割引料相当料の負担を軽減する ための方策を構築するための動機づけを債務者に対して与えることができるため，支払遅延や割引困難な債権の発生を効果的に抑制すること＼nが可能となる。」）に照らすと，かかる効果は，電子記録債権の割引料を債務者が負担する方式に改めたことによる効果であることを理解でき＼nる。
(ウ) 以上によれば，本願発明は，電子記録債権を用いた決済方法におい て，電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むとともに， 割引料相当料を債務者の口座から引き落とすことを，課題を解決するた めの技術的手段の構成とし，これにより，割引料負担を債務者に求めるという下請法の運用基準の改訂に対応し，割引料を負担する主体を債務＼n者とすることで，割引困難な債権の発生を効果的に抑制することができ るという効果を奏するとするものであるから，本願発明の技術的意義は， 電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽きると いうべきである。
イ 前記アで認定した技術的課題，その課題を解決するための技術的手段の 構成及びその構＼成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれ ば，本願発明の技術的意義は，電子記録債権を用いた決済に関して，電子 記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたことにあるといえる から，本願発明の本質は，専ら取引決済についての人為的な取り決めその ものに向けられたものであると認められる。 したがって，本願発明は，その本質が専ら人為的な取り決めそのものに 向けられているものであり，自然界の現象や秩序について成立している科 学的法則を利用するものではないから，全体として「自然法則を利用した」 技術的思想の創作には該当しない。 以上によれば，本願発明は，特許法２条１項に規定する「発明」に該当 しないものである。
ウ これに対し原告は，(1)請求項に係る発明が自然法則を利用しているかど うかは，本願発明の構成要件全体を単位として判断すべきものであるから，本件審決のように，本願発明の一部の構＼成要件を単位とした判断には意味がなく，本件審決の判断には誤りがある，(2)仮に，本願発明の一部の構成要件を単位とした判断をする場合であっても，本願発明の各処理の実行は，＼n全て信号の送受信によって達成されるところ，信号の送受信は，金融取引 上の業務手順そのものを特定するだけで達成できるものではなく，自然法 則を利用することで初めて達成できるものである，(3)本願発明を全体とし てみれば，「第１の引落信号」の送信と「第２の引落信号」の送信とを別々 に行うことができる構成を有していることから，「債務者の口座から割引料相当額を引き落とす時期」と「債務者の口座から電子記録債権の額を引き＼n落とす時期」とを分けることができ，その結果，債務者が「割引料」と「電 子記録債権の額」とを区別して管理することが容易になり，例えば，「債務 者は，事務的な負担の増大を伴うことなく，一定期間に支払わなければな らない割引料相当料を容易に，かつ正確に把握することができる。」（本願 明細書【００１７】）という効果を奏することができ，また，「第１の引落 信号を送信する」という構成は，債務者が割引料を負担するに当たって，実際の現金を用いなくても電子的な情報のやり取りによって，手続的負担＼nを抑制するという効果を奏するから，全体として特許法２条１項の「自然 法則を利用した技術的思想の創作」に該当する，(4)本願発明を「コンピュ ータソフトウエア関連発明」であるとみても，「第１の引落信号」及び「第２の引落信号」を区別して送信する構＼成は，コンピュータ同士の間で行われる必然的な技術的事項を越えた技術的特徴であるから，自然法則を利用 した技術的思想の創作である旨主張する。 まず，上記(1)の点について，本願発明を全体として考察した結果，「自然 法則を利用した」技術的思想の創作には該当しないと判断されることにつ いては，前記イのとおりである。 上記(2)の点については，前記アのとおり，本願発明において，「信号」を 「送信」することを構成として含む意義は，電子記録債権による取引決済において，従前から採用されていた方法を利用することにあるのに過ぎな＼nい。すなわち，前述のとおり，本願発明の意義は，電子記録債権の割引の 際の手数料を債務者の負担としたところにあるのであって，原告のいう「信 号」と「送信」は，それ自体については何ら技術的工夫が加えられること なく，通常の用法に基づいて，上記の意義を実現するための単なる手段と して用いられているのに過ぎないのである。そして，このような場合には， 「信号」や「送信」という一見技術的手段に見えるものが構成に含まれているとしても，本願発明は，全体として「自然法則を利用した」技術的思＼n想の創作には該当しないものというべきである。 上記(3)の点について，本願明細書の記載（【００１７】）によれば，原告 が主張する「債務者は，事務的な負担の増大を伴うことなく，一定期間に 支払わなければならない割引料相当料を容易に，かつ正確に把握すること ができる。」との効果は，「金融機関」が，「電子的通信手段を用い，割引料 に相当する金額・・・を定期的・・・に算出し，各債務者に対して割引料相当料が 確定したことを定期的に通知する」ことにより奏するものであることを理 解できるところ，上記の構成は，本願発明の構＼成に含まれないものである。 また，「債務者の口座から割引料相当額を引き落とす時期」と「債務者の口 座から電子記録債権の額を引き落とす時期」とを分けることにより，債務 者が「割引料」と「電子記録債権の額」を区別して管理することが容易に なるとの効果については，本願明細書に記載されていないし，本願発明の 特許請求の範囲（請求項１）には，「第１の引落信号を送信すること」と「第 ２の引落信号を送信すること」が記載されているに過ぎず，その構成に上記信号を送信する時期や，上記信号に基づきいつどのように引落しが行わ＼nれるかを含むものではない。
そして，実際の現金を用いなくても電子的な情報のやり取りによって， 手続的負担を抑制するという効果は，前記ア(イ)で説示したように，電子 記録債権による取引決済における割引を対象とする発明であることによっ て，当然に奏する効果である。
上記(4)の点については，請求項１には，３つの信号を送信することが記 載されるにとどまり，ソフトウエアによる情報処理が記載されているものではない。したがって，本願発明は，コンピュータソ＼フトウエアを利用するものという観点からも，自然法則を利用した技術的思想の創作であると はいえない。 以上のとおり，原告の上記主張は，いずれも採用することができない。
(3) 小括
以上によれば，本件審決が，本願発明は，特許法２条１項の「自然法則 を利用した技術的思想の創作」とはいえないから，同法２９条１項柱書に 規定する要件を満たしておらず，特許を受けることができないものである 旨判断した点に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。

◆判決本文

　102条2項の推定覆滅として7割を認めた1審判断が維持されました。

(2) 推定の覆滅について
ア 当裁判所も，特許法１０２条２項による損害額の推定（上記(1)）は，７ 割の限度で覆滅され，さらに，第２及び第３特許を一審原告及びミサワホ ームが共有していることから，同社が有する損害賠償請求権の相当額１４ ６３万７１２５円についても推定が覆滅され，この結果，一審原告の損害 額は，原判決と同様に４８６７万８３７６円であると認定する。その理由 は，次のとおりである。
イ 第２及び第３特許の技術的意義とその位置付け
第２及び第３特許の技術的意義についての検討は，原判決３９頁１８行 目から４２頁１１行目までの記載のとおりなので（ただし，原判決４２頁 同１０行目の「幅方向へ」から１１行目末尾までを「幅方向へ移動しない ようにする点，及び，台輪の接続部の嵌合部と被嵌合部が，台輪本体の長 手方向の向きを逆にしても接続するように構成されている点（効果４）であると認められる。」と改める。），これを引用する。これによると，第２特許の技術的意義は，台輪本体の延在方向に沿って＼nテーパ部を設けることによって，布基礎の凸部に干渉されることなく台輪 本体を略水平な状態で布基礎の天端面に設置することができること（効果 ２）であり，第３特許の技術的意義は，台輪の両端部に設けられた接続部 を嵌合可能な構＼成とすることにより，台輪が幅方向に移動しないようにす ることができること（効果３）と，当該接続部の嵌合部と被嵌合部が，台 輪本体の長手方向の向きを逆にしても接続するように構成されていること（効果４）であると認められる。そうすると，第２特許，第３特許は，いずれも台輪全体に関する特許という形になってはいるものの，第２特許は＼n台輪本体の側面縁部（延在方向），第３特許は台輪両端部に設けられた接 続部という，台輪のごく一部に技術的特徴が存するのにすぎないのである から，実質的には，特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合に 当たるものと解される。したがって，推定覆滅が認められるかどうかは， 特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け，当該特許発 明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮して判断すべきものである。
ウ 推定覆滅に関する判断（その１：第２及び第３特許の顧客誘引力等） 推定覆滅に関する判断の前提となる基礎的事情は，原判決４２頁１２行 目から４５頁１３行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。 以上に基づいて，まず，第２特許の顧客誘引力等について判断するに， 第２特許の技術的特徴であるテーパ部は，本件被告カタログで挙げられた ６点の特徴の中には挙げられておらず（テーパ部に関しては，「素手で持 っても痛くありません」という，第２特許の技術的特徴とは異なる特徴と の関係で挙げられているのにすぎない。），また，一審原告のカタログ等 においても，甲２０の１，２のカタログには「両端に天端モルタルのバリ 逃げ」との説明が付された一審原告の製品の図が小さく掲載されているの みであるし，最も詳しい説明のある甲２１のパンフレットには，「バリ逃 げ」が項目として取り上げられている（第２発明の技術的特徴に関する具 体的言及も存在する。）ものの，１１点の特徴のうちの１点として位置付 けられているのにすぎず，大きな特徴という取扱いはされていない。しか も，被告第２製品におけるテーパ部は，高さ１mm，幅２mmという極めて小 さなものであるため，布基礎の凸部による干渉を避ける効果も極めて限定 されたものであり，第２特許の技術的特徴が十分に発揮されているとは到底いえないものといわざるを得ないから，仮に第２特許そのものには相応の顧客誘引力があるとしても，被告第２製品のテーパ部は，その顧客誘引＼n力を十分に発揮しているとはいい難い。このように考えると，被告第２製品における第２特許の顧客誘引力は，極めて限定されたものであるというべきである。＼n
次に，第３特許の顧客誘引力等について判断すると，この点についても， 本件被告カタログが挙げる６点の特徴には，明示的な言及はされていない （「スピード施工」との記載はあるが，「スピード施工」が可能となる理由は様々あり得るのであるから，これによって，第３特許の技術的特徴について言及されたとはいえない。また，説明写真の中には，「連結構＼造」についての言及はあるものの，連結構造そのものが第３特許の技術的特徴とはいえないことは既に指摘したとおりであるし，第３特許の技術的特徴＼nである嵌合部に関しては全く言及がない。）。また，一審原告のカタログ 等においても，甲２０の１，２のカタログには何ら言及はなく，最も詳し い説明のある甲２１のパンフレットにも，「７ 継手嵌合 キソパッキンロングを連結するための，凹凸の形状です。」という記載があるのみで，嵌合部については説明があるものの，第３特許の技術的特徴に関連する記＼n載は全くない。このように考えると，第３特許の技術的特徴は，被告第２ 製品においてはもとより，一審原告の製品においても，大きな意味がある ものとしては取り扱われていないと判断せざるを得ない。したがって，被 告第２製品における第３特許の顧客誘引力も非常に限定されたものにとど まるというべきである。
以上の点に，前述のとおり，第２特許の技術的特徴である側面縁部のテ ーパ部，及び第３特許の技術的特徴である接続部は，いずれも，台輪本体 のごく一部を占めるにすぎないこと等を総合的に考慮すると，本件におい ては，特許法１０２条２項による推定が，７割の限度で覆滅されるという べきである。 一審被告は，推定覆滅が少なくとも８割の限度で認められるべきである として種々主張するが，第２，第３特許の顧客誘引力に関していう点につ いては既に判示したとおりであって，採用することができない。また，被 告第２製品に競合品が存するとはいえないことは原判決３７頁１６行目か ら３９頁１行目までに記載されたとおりであり，被告第２製品に易切断領 域が設けられていることが推定覆滅に影響を及ぼすものではないことは原 判決３９頁２行目から１７行目までに説示されたとおりであって，これら に関する主張も採用することはできない。 他方，一審原告は，７割の推定覆滅には根拠がないとして種々主張する が，この点に関しては，既に説示したとおりであって，やはりその主張は 採用することができない。
エ 推定覆滅に関する判断（その２：ミサワホームに生じた損害）
この点に関する判断は，原判決４７頁１行目から１７行目までに記載の とおりであって，ミサワホームに生じた損害１４６３万７１２５円の限度 で，推定が覆滅されるべきであると認められる。
オ 一審原告の損害額
この点に関する判断は，原判決４７頁１８行目から２３行目までに記載 のとおりであって，一審原告の損害額は，一審被告の利益額２億１１０５ 万１６７０円に，推定が覆滅されない割合３割を乗じ，その結果からミサ ワホームに生じた損害額１４６３万７１２５円を控除した残額である４８ ６７万８３７６円であると認められる。

◆判決本文


原審はこちらです。

◆平成29(ワ)7576

　知財高裁でも本質的要件（第１要件）が欠落しているので、均等侵害は否定されました。

　当裁判所も，電子メールに設定された複数の電子メールアドレスを個々の 電子メールアドレスに分割し，記憶手段に記憶されている制御ルール等に従 って，電子メールの送出に係る制御内容を決定し，決定された制御内容に従 って電子メールの送信制御を行うとの構成は，本件発明１における本質的部分に該当し，同様に，複数の送信先が設定された電子メールから電子メール＼nアドレス単位で個別メールを生成することは，本件発明２における本質的部 分に該当するところ，被告装置はドメインごとに分割するものであるため， かかる構成を有さず，均等の第１要件を充足しないと判断する。その理由は，後記(2)のとおり控訴人の当審における補充主張に対する判 断を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第４の３及び６（原判決７２ 頁２０行目から７４頁２５行目まで，７７頁２５行目から７８頁１３行目） 記載のとおりであるから，これを引用する。
(2) 当審における補充主張に対する判断
ア 控訴人は，本件発明１において，複数の送信先を分割する単位が， 個々の電子メールアドレス単位であることは，本件発明１の課題の解決 をするのにあたり不可欠ではなく，「メッセージ単位」より小さい単位 でかつ，制御ルールに従って送出を制御し得る単位で，複数の送信先を 個々に分割した上で，分割した電子メールの送出に係る制御内容を決定 及び送信制御を行い，上記単位に応じた電子メールの送出制御を行うこ とが，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的な部分であると主張する。＼nしかし，本件明細書等１には，「特許文献１に記載の技術においては， 送信メール保留装置は受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断 することができない。そのため，複数の送信先が記載された電子メール に対しては，誤送信の可能性がある送信先が１つでも含まれていれば，その他の送信先に対するメール送信までもが保留，取り消しがされるこ＼nととなる。」(段落【０００４】)，「本発明は上述の問題点に鑑みなさ れたものであり，ユーザによる電子メールの誤送信を低減可能とすると共に，宛先に応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電＼n子メールを送出させる仕組みを提供することを目的とする。」（段落 【０００５】）と記載されている。 「送信先」及び「宛先」はいずれも電子メールアドレスを意味するこ とは前記１のとおりであるから，これらの記載によれば，本件発明１は， 誤送信の可能性がある電子メールアドレスが１つでも含まれていれば，その他の電子メールアドレスに対するメール送信までもが保留，取消し＼nされることとなることを課題として認識し，その課題に鑑みて，電子メ ールアドレスに応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく 電子メールを送出させる仕組みを提供することを目的とするものと解さ れる。
このように，本件明細書等１には，誤送信の可能性がないその他の電子メールアドレスに対するメール送信までもが保留，取消しされてしま＼nうという従来技術である特許文献１の課題に対し，電子メールアドレス に応じた電子メールの送出制御を行うことによって課題を解決しようと することが記載されているのであるから，そのために必須の構成である電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割＼nする構成が，本件発明１の本質的部分に含まれないとはいえない。
イ 控訴人は，本件発明１の課題は，従来技術では，本来保留される必要の ない「その他の電子メールアドレス」に対するメール送信が全て保留さ れてしまうことであって，それに比べれば，ドメインに応じた送出制御 を行った場合であっても，少なくとも一部の電子メールアドレスに対す る電子メールの送信が保留されない場合，「電子メールアドレスに応じ た電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電子メールを送出さ せる」効果を得ることができる旨主張する。 しかし，前記１(3)ウ(ｲ)のとおり，「誤送信の可能性がある送信先が１つでも含まれていれば，その他の送信先に対するメール送信までもが＼n保留，取り消しがされることとなる。」（段落【０００４】(1)）とは， 本来保留される必要のないその他の送信先（すなわち電子メールアドレ ス）に対するメール送信は全てなされるべきであるとの趣旨と解するの が自然である。 また，前記アのとおり，「効率よく電子メールを送出させる」ことは， 電子メールアドレスに応じた電子メールの送出制御によってもたらされ るものとされている。電子メールアドレスに応じた電子メールの送出制 御によれば，保留の必要がないその他の電子メールアドレスに対する送 信は全てなされるのであるから，本件発明の効果も同様と解すべきであ って，保留の必要がないその他の電子メールアドレスのうちの一部の電 子メールアドレスに対する電子メールの送信が保留されなくなることで は足りないというべきである。
ウ 控訴人は，文言侵害が否定された場合に，本件明細書等１の課題に記載 された「送信先」を「電子メールアドレス」と読み替えて，課題を認定 し，当該課題から直接的に本質的部分を認定することは，均等侵害の成 否の場面において，文言侵害が否定されることを理由に，均等侵害の成 立が直ちに否定され，均等侵害がその機能を果たさない結果となることから，かかる結果が著しく妥当性を欠く旨主張する。＼nしかし，本質的部分の認定は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基 づいて，特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許 発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである（大合議判決）。よって，本件明細書等１の記載に基＼nづいて，本件発明１が，従来技術である特許文献１のどのような点を課 題として把握し，どのような解決手段を提示し，どのような効果をもた らすものなのかを把握することは，当然なされるべきことであるから， 控訴人の主張は理由がない。
エ 被告装置は，電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレ スごとに分割するという，本件発明１の本質的部分に含まれる構成を有していないから，均等の第１要件を充足しない。＼n

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)44181

　I＋ハートマーク＋JAPANの結合商標について、識別力無しとした審決が維持されました。

１ 取消事由１（商標法３条１項６号該当性の判断の誤り）について
(1) 本願商標の構成について＼n
ア 本願商標は，別紙１に記載のとおり，Ｉハート図形とその下に「ＪＡＰ ＡＮ」の欧文字を書してなるものであり，別紙１に記載の商品を指定商品とするも のであるところ，本願商標の構成のうち，Ｉハート図形が全体として，「私は〜が大＼n好きです。」との意味合いを表す英語の「Ｉ ＬＯＶＥ 〜」を端的に表意するもの＼nであること，Ｉハート図形とその横に又は下に何らかの文字を結合した表示が，何＼nらかの文字が表すものに対して愛着の気持ち等を表＼すものとして理解されることは 当事者間に争いがない。 そうすると，Ｉハート図形の横又は下に「地名」を結合した表示は，当該地名（国＼n名や都市名等）が表す場所に対する愛着の気持ち等を表＼すものとして理解されると 認められる。
イ(ｱ) 別紙２に掲げた証拠及び弁論の全趣旨によると，別紙２のとおり，本 件審決前に，日本において，インターネットのウェブサイトのＩハート図形が使用 されている表示が３０件（別紙２(1)〜(10)，(12)〜(19)，(21)〜(32)）存したもの と認められる。 また，証拠（乙４２）によると，本件審決前に，「オスミツキ商店街」のウェブサ イトにおいて，商品「ステッカー」の表面に「Ｉ」及び「ハートマーク図形」とその下に「ＴＯＹＡ」の文字を表＼示した画像（以下，「ＴＯＹＡ表示」という。）とともに，「オスミツ＼nキ商店街は，支笏洞爺国立公園内・洞爺湖温泉街にある雑貨屋，ＨＯＲＩＤＡＹ ＭＡＲＫＥＴ ＴＯＹＡの公式オンラインショップです。」，「Ｉ ＬＯＶＥ ＴＯ ＹＡ ＳＴＩＣＫＥＲ」，「ぜひいろんな場所にバシバシ貼って，洞爺好きをアピー＼nルしてください！」との記載があったことが認められる。
(ｲ) 上記(ｱ)の各表示のうちＩハート図形の横又は下に「地名」を結合し＼nた表示（別紙２の(1)〜(10)，(12)〜(19)，(21)〜(29)，(31)及びＴＯＹＡ表示）は，＼n結合した当該地名が表す場所に対する愛着の気持ち等を表＼す表示として，又は，当＼n該地名が表す場所の土産物などとして客の関心をひくための表＼示として，被服を取 り扱う事業者やステッカーを取り扱う事業者等の事業者によって使用されているも のと認められる。 また，Ｉハート図形の横又は下に「日本」を意味する英語である「ＪＡＰＡＮ」 の欧文字を結合した表示（別紙２の(1)〜(10)，(13)〜(19)）は，日本又はスポーツ の日本代表チームなど日本に属するものに対する応援の気持ちを表＼す表示として，＼n被服を取り扱う事業者やステッカーを取り扱う事業者等の事業者によって，使用さ れていることがあると認められる。
(ｳ) 証拠（甲１０，２１，２２，乙１０）及び弁論の全趣旨によると，次 の事実が認められる。
ａ I ハート図形の下に「ＮＹ」を結合した表示は，１９７０年代後半＼nから，ニューヨークの観光キャンペーンに用いるために「アイラブニューヨーク」 というスローガンと共に使用され，Ｉハート図形の下に「ＮＹ」を結合した表示が＼n付されたマグカップ，Ｔシャツなどのライセンス商品が販売されている。それらの ライセンス契約による収入は年３０億円にのぼるといわれている。
ｂ Ｉハート図形の下に「ＪＡＰＡＮ」を結合した表示が付されたＴシ＼nャツ（別紙２の(7)）や，Ｉハート図形の下に栃木を表す「ＴＧ」を結合した表＼示が 付されたＴシャツ（別紙２の(31)）は，Ｉハート図形の下に「ＮＹ」を結合した表＼n示を意識して作られた商品である。
(ｴ) なお，被告の提出する証拠のうち，乙１，２２〜２８，３７〜４１， ４３は，いずれも本件審決後に作成された書証であり，本件審決前にこれらの書証 の表示が存在していたと認めるに足りる証拠はないから，これらの証拠を認定に用＼nいることはできない。また，乙２，３は，書証上，作成日が明らかでなく，本件審 決前の事情を示す表示であると認めることはできないから，これらを認定に用いる＼nことはできない。
(2) 本願商標の商標法３条１項６号該当性について
前記(1)によると，本願商標は，「私は，日本が大好きです。」の意味合いとして容 易に理解されるものであり，日本においては，Ｉハート図形の横又は下に「地名」 を結合した表示は，結合した当該地名が表＼す場所に対する愛着の気持ち等を表す表＼ 示又は当該地名が表す場所の土産物などとして客の関心をひくための表＼示として， また，Ｉハート図形の横又は下に「ＪＡＰＡＮ」を結合した表示は，日本又はスポ＼nーツの日本代表チームなど日本に属するものに対する応援の気持ちを表＼す表示とし＼nて，被服を取り扱う事業者やステッカーを取り扱う事業者等の事業者によって使用 されていることが認められるから，本願商標をその指定商品に使用した場合，本願 商標に接する取引者，需要者は，これを，日本に対する愛着の気持ちや日本に属す るものに対する応援の気持ちを表現したものあるいは日本の土産物を示すものと認＼n識するにすぎないと認められる。そうすると，本願商標は，自他商品の識別力を有 さないというほかない。 したがって，本願商標は，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識す ることができない商標であるから，商標法３条１項６号に該当することになる。
(3)ア これに対し，原告は，商品販売サイトが存在することは，当該商品が一 般消費者の目に触れ，取引されていることを意味するものではない，既に商品の取 扱いが終了している商品販売サイトは「広く用いられていること」の証拠とはなら ないと主張する。 証拠（甲２５，２６，４０，４１）及び弁論の全趣旨によると，電子商取引サイ トである Amazon.co.jp の日本における取扱品目数は，平成２７年当時で２億点（公 表値），売上高は１兆円と算出され，Yahoo!ショッピングの取扱品目数は，平成２９ 年当時で２億８０００万点を超え，楽天市場の取扱品目数は，令和元年１２月時点 で２億７０００万点を超えていること，日本国内の消費者向けの電子商取引の市場 規模は，平成３０年には約１８兆円に達していることが認められる。 しかし，前記(1)イ(ｳ)のとおり，本願商標と同様に「Ｉハート図形＋地名」の形 をとる「Ｉハート図形＋ＮＹ」の表示が，既に４０年以上使用されている上に，日＼n本国内においても，前記(1)イ(ｲ)のような使用例が２９件存在していたことからす ると，これらのウェブサイトにおける閲覧実績や販売実績を検討するまでもなく， 本願商標は，前記(2)のとおり，自他商品識別力を有しないものと認められる。 前記(1)イ(ｱ)のウェブサイトの中に，既に商品の取扱いが終了している商品販売 サイトが存するとしても，インターネットのウェブサイトにおいて，Ｉハート図形 の横又は下に「地名」が結合した表示が存し，その表＼示が前記(1)イ(ｲ)で記載した ようなものと理解されるのであるから，既に商品の取扱いが終了している商品販売 サイトがあることは，前記(2)の判断を左右するものではない。 イ 原告は，本願商標に接した需要者が，本願商標が日本代表チームなどに＼n対して愛着の気持ちを表すデザインあるいは日本の土産物において客の関心をひく＼nためのデザインとして認識，理解することはない旨主張する。 しかし，本願商標は，「私は，日本が大好きです」の意味合いを容易に理解させる ものであるところ，本願商標と同様に，Ｉハート図形の横又は下に「ＪＡＰＡＮ」 を結合した表示が，「応援」，「応援グッズ」，「代表＼チーム」，「サッカー」，「Ｗカップ」， 「侍ジャパン」，「サムライジャパン」，「サッカー 野球」，「オリンピック２０２０」， 「日本代表を応援しよう」などと共に商品販売サイトにおいて用いられていること＼n（別紙２の(1)〜(3)，(12)，(15)〜(17)）からすると，本願商標に接した取引者， 需要者は，当該表示は日本代表＼チームなどに対して愛着の気持ちを表す表＼示と理解 することがあると認められる。また，本願商標と同様に，Ｉハート図形の横又は下 に「地名」を結合した表示が，「日本のお土産に最適」，「グアムの定番お土産」，「ＪＴＢのお土産通販サイト」，「松島お土産」，「江ノ電公認みやげ」，「栃木 お土産」 などと共に商品販売サイトにおいて用いられていること（別紙２の(6)，(21)，(23)， (26)，(27)，(31)）からすると，本願商標に接した取引者，需要者は，当該表示は，＼n日本の土産物として客の関心をひくための表示と理解することがあるものと認めら＼nれる。 したがって，原告の主張を採用することはできない。
ウ 原告は，本願商標は，赤色のハート図形を用い，Ｉハート図形が標章の 半分以上を占めるデザインとすることで，一見して日本に対する愛着の気持ちが瞬 時に伝わる特徴的なデザインとなっているから，本願商標を需要者が何人かの業務 に係る商品であることを認識することができない商標と評価することはできないと 主張する。 しかし，本願商標に自他商品識別力がないことは既に判示したとおりであって， 原告の主張を採用することはできない。
エ 原告は，本願商標と同種の商標が商標登録されていることから，本願商 標には自他商品識別力があると主張する。
証拠（甲３６，３７，３９）によると，(1)指定商品を第２５類（被服，ガーター， 靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運 動用特殊靴）とし，本願商標と同じ構成を有する商標が，原告を商標権者として，＼n平成２７年３月２７日に商標登録されていること，(2)指定役務を第３０類（菓子， パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドックなど） とし，本願商標と同じ構成を有する商標が，原告を商標権者として，平成３０年６＼n月１５日に商標登録されていること，(3)指定役務を第３５類（広告業，トレーディ ングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言など）とし，I ハート図形 の下に「ＴＯＫＹＯ」と記載した商標が，米国の企業を商標権者として，令和元年 ７月５日に商標登録されていることが認められる。 しかし，本願商標に自他商品識別力が認められないことは既に判示したとおりで あるところ，商標法３条１項６号該当性の判断は，個別具体的に検討，判断される ものであるから，上記(1)〜(3)の商標登録がされているからといって，本願商標に自 他商品識別力があると認めることはできない。
オ 原告は，本願商標と同一のデザインを表示した商品を多数生産，販売し＼nた実績があり，今後も生産していく予定であると主張し，原告代表＼者の陳述書（甲 ２７）には，平成２７年３月以降，原告は，本願商標と同一のデザインを施したＴ シャツ，靴下，トートバック，キーホルダー等のアパレル雑貨や，土産用の菓子な ど約１０万点を生産し，実店舗を中心に販売したこと，原告は，平成３０年以降， 「Ｉ love ＪＡＰＡＮプロジェクト」を始めること，本願商標と同一のデザインの商標 について商標登録を受けており，これらの商標については，他社に対して使用を許 諾し，使用許諾先では本願商標と同一のデザインの商品を６万点ほど生産中で，今 後は２０万点以上の規模で生産することを計画していることなどの記載がある。 しかし，本願商標に自他商品識別力が認められないことは，既に判示したとおり であって，上記の陳述書の記載によってもこの判断は左右されない。
(4) 以上によると，取消事由１は理由がない。
２ 取消事由２（裁量権の逸脱，濫用）について 原告は本件拒絶査定及び本件審決は平等原則に反し，裁量権の範囲を逸脱，濫用 している旨主張する。 しかし，本願商標に自他商品識別力が認められないことは既に判示したとおりで あり，本願商標と同種の商標が登録されている点についても，前記１(3)エのとおり であるから，本願商標が商標法３条１項６号に該当するとした本件審決の判断に違 法な点はない。

◆判決本文

　進歩性判断における相違点の認定については、「まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり，かかる観点を考慮することなく，相違点をことさらに細かく分けて認定し，各相違点の容易想到性を個々に判断することは，進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり，適切でない」と判断されました。ただ、結論に影響なしとして取り消しはされませんでした。なお、一事不再理の「同一証拠」についても言及しています。＼n

　もっとも，発明の進歩性の判断に際し，本件発明と対比すべき主引用発明は， 当業者が，出願時の技術水準に基づいて本件発明を容易に発明をすることができた かどうかを判断する基礎となるべき具体的な技術的思想でなければならない。そし て，本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり，主引用発 明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明をすることができたか どうかを判断する場合には，主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆，技術分野 の関連性，課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して，主引用発明に副引用＼n発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに，適用 を阻害する要因の有無，予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断する＼nこととなる。 このような進歩性の判断構造からすれば，本件発明と主引用発明との間の相違点＼nを認定するに当たっては，発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構＼n成を単位として認定するのが相当であり，かかる観点を考慮することなく，相違点 をことさらに細かく分けて認定し，各相違点の容易想到性を個々に判断することは， 進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり，適切でない。
ウ 前記アのとおり，本件発明１と引用発明の一致点及び相違点が本件審決の認 定したとおりのものであることについては，当事者間に争いがない。 しかし，前記イで述べたところに照らせば，本件審決が認定した相違点のうち， 少なくとも相違点４ないし６に係る構成は，グラブバケット自体の水中での抵抗を＼n減少させて降下時間を短縮し，グラブバケットが掴み物を所定の容量以上に掴んだ 場合でも該グラブバケットの内圧上昇に起因する変形，破損を引き起こすことがな いようにするという技術的課題の解決に向けられたまとまりのある構成であるから，＼n本件において，相違点４ないし６は，本来，次のとおりに認定すべきものであった。
（相違点Ａ）
本件発明１においては，シェルカバーの一部に形成された空気抜き孔に取り付け られた「開閉式のゴム蓋を有する蓋体」が，「シェルを左右に広げたまま水中を降下 する際には上方に開いて水が上方に抜け」るとともに，「シェルが掴み物を所定容 量以上に掴んだ場合にも，内圧の上昇に伴って上方に開」き，「グラブバケットの水 中での移動時には，外圧によって閉じられる」ものであるのに対し，引用発明にお いては，掩蓋の一部に形成された空気抜きのための開口に取り付けられた「開閉式 の逆止弁」が，「シエルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて空 気が上方に抜けるとともに，バケットを海上に引き上げる場合に閉じられる」が， 「シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開」 くか否かは明らかでない点。
エ 本件発明１と引用発明との相違点は，本来，前記ウのとおりに認定すべきも のであった。しかしながら，この点を措き，本件審決の認定したところ及び当事者 の主張に従い，相違点６の判断の当否として検討してみても，後記(3)のとおり，本 件審決の判断に誤りがあるとはいえない。
・・・
　３ 特許法１６７条又は信義則の違反をいう被告の主張について
(1) 被告は，本件無効審判における事実及び証拠は，別件無効審判のそれと実質 的に同一であるから，本件無効審判の請求は，特許法１６７条の規定に違反し，「紛 争の蒸し返し防止」及び「紛争の一回的な解決」の要請に反し，許されない旨主張す るので，事案に鑑み，以下，判断する。
(2) 別件無効審判の経緯は，前記第２の１(2)認定のとおりであり，本件特許につ いて，平成２２年１２月１４日付け別件無効審判の請求以来，約７年４月間の長期 間にわたり，４回の審決と３回の判決，１回の決定がされたことが認められる。 現行特許法が，同一の請求人についても，同法１６７条の場合を除いて，何回で も，かつ，時期的制限もなく（同法１２３条３項），無効審判を請求することのでき る制度を採用していることについては，特許権の安定や紛争の一回的解決の見地か ら再検討の余地があるが，特許法１６７条は，「特許無効審判‥の審決が確定したと きは，当事者‥は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができない。」と規定している。そして，同条の趣旨は，(1)同一争点による紛争の蒸 し返しを許さないことにより無効審判請求等の濫用を防止すること，(2)権利者の被 る無効審判手続等に対応する煩雑さを回避すること，(3)紛争の一回的な解決を図る こと等にあると解され，無効審判請求において，「同一の事実」とは，同一の無効理 由に係る主張事実を指し，「同一の証拠」とは，当該主張事実を根拠づけるための実 質的に同一の証拠を指すものと解される。 ところで，無効理由として進歩性の欠如が主張される場合において，特許発明が 出願時における公知技術から容易に想到できたというためには，(1)当該特許発明と， 引用例（主引用例）に記載された発明（主引用発明）とを対比して，当該特許発明と 主引用発明との一致点及び相違点を認定した上で，(2)当業者が主引用発明に他の公 知技術又は周知技術とを組み合わせることによって，主引用発明と相違点に係る他 の公知技術又は周知技術の構成を組み合わせることが当業者において容易に想到で＼nきたことを示す必要がある。そうすると，主引用発明が異なれば，特許発明との一 致点及び相違点の認定が異なり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容 も異なってくるから，無効理由としても異なることになる。 したがって，進歩性の欠如という無効理由について，主引用発明が異なるときは， 「同一の事実」に当たらないことになる。
(3) これを本件についてみると，別件無効審判において，主引用発明とされたの は，甲８及び甲９に記載された各発明であり，本件の主引用例（甲７）は，別件無効 審判では提出されていない。主引用例から認定される発明（主引用発明）が別件無 効審判で主張された主引用発明と異ならなければ，無効理由としても同一と評価で きるが，本件審決は，別件無効審判のそれとは異なる発明（掩蓋に逆止弁が取り付 けられた構成を含むもの）を甲７の記載から認定している。浚渫用グラブバケット＼nにおいて逆止弁に技術的意義があることは明らかであるから，本件無効審判の主引 用発明が別件無効審判のそれと異ならないということはできない。 したがって，現行法下の無効審判請求及び審決取消訴訟においても，「紛争の蒸し 返し防止」及び「紛争の一回的な解決」の要請を満たすような主張立証がされるべ きことは，被告の主張するとおりであるものの，本件においては，理由がない。

◆判決本文

　明細書に「略同一面」と記載されており、クレームでは「同一面」とある用語が明確性違反であるとの主張は否定されました。

　ア 特許請求の範囲の記載については，特許を受けようとする発明が明確である ことを要する（特許法３６条６項２号。明確性要件）。 明確性要件の適否は，特許請求の範囲の記載，明細書の記載及び図面並びに出願 時の当業者の技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不 利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断するのが相当である。
　イ 特許請求の範囲請求項１及び２にいう「同一面」の意義は，前記(1)のとおり であり，その意義は明確であり，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益 を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。
　ウ 原告は，本件明細書の発明の詳細な説明において，「略同一面」という文言に ついて「樹脂部とリードとは略同一面に形成されている。この略同一面とは同じ切 断工程で形成されたことを意味する。」との特別な定義付けがされていることを指摘 し，これと「同一面」という文言が同義であると直ちには理解できないとして，明確 性要件の適合性を争う。 しかし，特許請求の範囲請求項１及び２にいう「同一面」とは，樹脂パッケージの 外側面において樹脂部とリードとが同一面に形成されることを意味するものと解釈 することができることは，前記(1)のとおりである。他方，本件明細書の発明の詳細 な説明の「略同一面」については，「樹脂部とリードとは略同一面に形成されている。 この略同一面とは同じ切断工程で形成されたことを意味する。」（【００４２】）とい うものであり，前記「同一面」と同義のものである。よって，特許請求の範囲に記載 された「同一面」という用語と，発明の詳細な説明に記載された「略同一面」という 用語とが，異なる意味で用いられていると解すべき根拠は見当たらず，そうすると， 発明の詳細な説明において専ら「略同一面」という文言が用いられているからとい って，発明の詳細な説明に記載された製造方法により，樹脂パッケージの外側面に おいて樹脂部とリードとが「同一面」に形成されるという当業者の理解が妨げられ るものではない。原告の主張は理由がないというべきである。

◆判決本文

　サポート要件・実施可能性要件違反なしと判断した無効審決が維持されました。＼n

ア 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か， また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもので ある。
イ(ｱ) 本件発明の課題は，「コリネ型細菌を用いたＬ−グルタミン酸の製造 において，Ｌ−グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供すること」で＼nあり，本件発明１１の中には，誘導条件下のみならず，非誘導条件下においても生 産能力の向上を図るものが含まれているところ，誘導条件下において，１９型変異＼nを導入した株であるＡＴＣＣ１３８６９−１９株の生産能力が野生株に比して向上＼nしていることは，本件明細書の実施例１０（段落【０１２５】〜【０１２８】，【表＼n９】，【表１０】）に開示されているといえるから，当業者は，１９型変異について，＼n誘導条件下でグルタミン酸の生産能力向上がみられるものであることを認識できる＼nといえる。
(ｲ) 次に，非誘導条件下における１９型変異の生産能力の向上について検＼n討するに，本件明細書の実施例８の培養は，実施例２と同様の方法で実施されたと されていて，その培地には，請求項６などにいう「過剰量のビオチン」に該当する ３００μｇ／ｌのビオチンが存在していた上，界面活性剤等は添加されていなかっ たと認められるから，実施例８は，非誘導条件下での１９型変異株の生産能力向上＼nについてした実験である（本件明細書の段落【０１２０】，【００９７】，【００３２】）。 そして，実施例８の【表７】には，以下のとおり，１９型変異株であるＡＴＣＣ＼n１３８６９−１９株が，野生株に比して０．２ｇ／Ｌ多くのＬ−グルタミン酸を生 産したことが示されている。そして，それを受けて本件明細書の段落【０１２０】 には，「ＡＴＣＣ１３８６９−１９株は親株のＡＴＣＣ１３８６９株と比べてＬ−グ ルタミン酸蓄積が大幅に向上していた。」と記載されているから，それらの記載から， 当業者は，１９型変異について，非誘導条件下でも本件発明の課題を解決できるも のであることを認識するといえる。
ウ 原告らは，実施例８に関して，(1)実施例２における野生株のグルタミン 酸生産量の値及びブランク値，実施例３におけるブランク値並びに実施例２，３， ５，７，９の値からみて，実施例８における野生株と１９型変異株のグルタミン酸 生産量の違いは誤差の範囲内にすぎず，当業者は，実施例８からグルタミン酸の生 産能力が向上したとは認識できない，(2)ブランク値と変異株及び親株の結果とを対 比しないと，実施例８の信用性を評価することはできない，(3)甲２８の実験や甲３ ４の実験の結果からも１９型変異株が非誘導条件下でグルタミン酸を生成しないこ とが裏付けられていると主張する。
(ｱ) 上記(1)について
本件明細書上，実施例３，６〜９は，いずれも実施例２記載の方法又は同様の方 法で，培地中に３００μｇ／ｌのビオチンが存在するなどの非誘導条件下で実施さ れたものである（本件明細書の段落【００９７】，【０１００】，【０１０９】，【０１１２】，【０１１７】，【０１２０】，【０１２３】）。そして，実施例２，３，６の【表＼n１】，【表２】，【表＼４】，【表５】に記載されているブランク値について，本件明細書に明示的な説明はされていないものの，菌体量を示すＯＤ６２０値がいずれも０．＼n００２と極めて低い値になっていることからすると，被告が主張するとおり，グル タミン酸生産菌を接種しない培養開始時の培地（初発培地）でのグルタミン酸の濃 度を表すものであると認められる。また，甲３６，乙６によると，非誘導条件下で＼nの野生株（ＡＴＣＣ１３８６９）のグルタミン酸生産量の値は，培養が進むにつれ てグルタミン酸が分解された後の値であると認められる。 上記四つのブランク値が，それぞれ異なっていること（【表１】が０．４ｇ／Ｌ，＼n【表２】と【表＼４】が０．６ｇ／Ｌ，【表５】が０．７ｇ／Ｌ）からすると，実施例＼n３，６〜９について，実施例２記載の方法又は同様の方法で実施されたと記載され ているものの，初発培地におけるグルタミン酸の濃度などの培養条件は実施例又は 各培養ごとに異なるものであったと認められる。本件明細書の段落【００９７】の 記載及び甲３６，乙６の記載からすると，上記のような各実施例におけるブランク 値の違いは，天然物を起源とする大豆加水分解物に由来するものであると認められ る。 そもそも，本件明細書のブランク値及び野生株のグルタミン酸生産量の値は，上 記認定のとおりのものであって，これらの値を根拠に，これらの値とは異なる実施 例８における野生株と１９型変異株とのグルタミン酸生産量の違いが誤差に基づく ものということはできない。その上，上記認定のとおり，培養条件は，実施例又は 各培養ごとに異なるから，なおさら，実施例２や実施例３に表れた数値を根拠に，＼n実施例８における野生株と１９型変異株におけるグルタミン生産量の０．２ｇ／Ｌ の違いが誤差に基づくものであるということはできない。 さらに，実施例２，３，５，７，９のその他の数値からみても，実施例８の野生 株と１９型変異株のグルタミン酸生産量の０．２ｇ／Ｌの違いが誤差に基づくもの ということはできない。 以上からすると，上記(1)は，前記イの判断を左右するものとはいえない。
(ｲ) 上記(2)について
本件発明の課題は，「コリネ型細菌を用いたＬ−グルタミン酸の製造において，Ｌ −グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供すること」であるところ，＼nここでいう「生産能力の向上」とは，「野生株などの非改変株と比較して，Ｌ−グル＼nタミン酸生産能が上昇したこと」を意味する（【請求項１】，【請求項４】，【請求項５】＼n及び本件明細書の段落【００１５】，【００３１】）から，実施例８において，１９型 変異株が，野生株に比してより多くのグルタミン酸を生産することが示されている 以上，ブランク値が記載されていないとしても，実施例８の結果が信用できないも のということはできない。
・・・・
(4) 小括
以上からすると，１９型変異に関して，本件発明１１にサポート要件違反や実施 可能要件違反があるとはいえないから，原告らが主張する取消事由１は理由がない。＼n

◆判決本文

　相違点の認定誤りを理由として、拒絶審決が取り消されました。

　本件補正発明では，第１の回転ドラムと底部材との間にクーラント液の流路を 形成するのに対し，引用発明は，上記のような流路を形成しているか否かが不明な 点
ウ これに対し，被告は，引用文献１においては，タンク１７の底部が底部 材に相当し，マグネットドラム２７とタンク１７の底部との間に混濁液の流路が形 成されるとして，相違点３は存在しないと主張する。
(ｱ) しかし，本件補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，「・・・前記使 用済みクーラント液は，第２の回転ドラムから第１の回転ドラムに向かって流 れ，・・・前記第２の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと，前記第 １の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え，前記スクレパーにより掻き 取られた磁性体が大きくなった状態のまま，前記使用済みクーラント液の流れに沿 って前記第１の回転ドラムへ誘導されることを特徴とする回転ドラム型磁気分離装 置。」というものであり，同記載からすると，第２の回転ドラムから第１の回転ドラ ムに向かうクーラント液は，第 1 の回転ドラム下部に第 1 の回転ドラムと底部材と の間に形成された流路を流れるものであって，スクレパーによって掻き取られた磁 性体を第１の回転ドラムに誘導するものであると解される。そして，このことは， 本件明細書に，「スクレパー２７は，第１の回転ドラム１３の下部の流路を形成する 底部材３０に連結されており，掻き取られた不要物（磁性体）は第１の回転ドラム １３へと誘導される。」（段落【００４１】），「スクレパー２７は，第１の回転ドラム１３の下部の流路を形成する底部材に連結されていれば足りるので，第２の回転ド ラム２１側から第１の回転ドラム１３に向かって下降するよう傾斜していても良 い。」（段落【００５３】），「図７に示すように，本実施の形態に係る回転ドラム型磁気分離装置は，第２の回転ドラム２１の外筒２９に当接するスクレパー２７が，第 ２の回転ドラム２１側から第１の回転ドラム１３側へ傾斜するよう設けられてい る。」（段落【００５４】），「これにより，スクレパー２７で書き取られた第２の回転ドラム２１に付着した不要物が，傾斜に沿って第１の回転ドラム１３側へと流れに 乗って移動しやすく，第１の回転ドラム１３により確実に回収することが可能とな＼nる。」（段落【００５５】）と記載されていることからも，裏付けられているというこ とができる。 したがって，本件補正発明の特許請求の範囲の「流路を形成する」とは，第２の 回転ドラムから第１の回転ドラムに向かうクーラント液の流路を形成するものと解 すべきである。
(ｲ) 引用文献１には，マグネットドラム２７（第１の回転ドラムに相当） とタンク１７の底部との間にマグネットドラム２５（第２の回転ドラムに相当）か らマグネットドラム２７に向かう混濁液の流れが生じていることは記載されていな い（甲１）から，相違点３’は存在し，被告の上記主張は理由がない。

◆判決本文

　「ＣＯＲＥ　ＭＬ」が「ＣＯＲＥ」類似するとした審決が取り消されました。指定商品は9類、出願人はアップルです。 　

　前記(2)アのとおり，「ＣＯＲＥ」の語には，「ものの中心部，中核，核心」，「建 物の中央部で，共用施設・設備スペース・構造用耐力壁などが集められたところ」，＼n「地球の核」，「試錐（ボーリング）によって採取した円柱状の土壌や岩石の試料」， 「一部のオペレーションシステムでプログラムが不正に終了したとき，メモリの内 容をまるごと保存したファイル（コアファイル，コアダンプ）」，「マイクロプロ セッサのコア」，「Ｉｎｔｅｌ社の商品であるＣＯＲＥシリーズ」等の多様な意味 があるが，前記(2)アのとおり，多くのコンピュータ関連の用語辞典等には，「ＣＯ ＲＥ」や「コア」の項目が掲載されていない。
上記の意味のうち，「コアファイル」，「コアダンプ」，「マイクロプロセッサ のコア」，「Ｉｎｔｅｌ社の商品であるＣＯＲＥシリーズ」は，コンピュータ関連 の用語であるが，「ＣＯＲＥ」の語がコンピュータソフトウェアである本件指定商＼n品に使用された場合は，コンピュータハードウェアを意味する「マイクロプロセッ サのコア」やコンピュータハードウェアの商品名である「Ｉｎｔｅｌ社の商品であ るＣＯＲＥシリーズ」を意味するものとは認識されないというべきであるし，「コ アファイル」や「コアダンプ」も一部のオペレーションシステムで用いられている 用語にすぎず，「コアファイル」や「コアダンプ」と認識されるとも認められない。 また，「ＣＯＲＥ」の語が本件指定商品に使用された場合，「中心部，中核，核 心」などの一般の辞書に掲載されている意味のどれとも認識されないか，認識され るとしても，せいぜい「中心部，中核，核心」という意味と認識されるにすぎない というべきである。
イ 「ＭＬ」について
(ｱ) 前記(2)イの認定からすると，「ＭＬ」の語には，「マシーンラーニン グ（Ｍａｃｈｉｎｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ）」，「メーリングリスト（ｍａｉｌｉｎ ｇ ｌｉｓｔ）」，「マークアップ言語（ＭａｒｋｕｐＬａｎｇｕａｇｅ）」の略語 の意味があることが認められる。 しかし，(1)本件において，一般的な辞書に，「ＭＬ」の項目が存在することの証 拠は提出されていないこと，(2)前記(2)イのとおり，「ＭＬ」の語が「マシーンラー ニング（Ｍａｃｈｉｎｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ）」の略語として使用された例は一定 数存するが，それらの使用例においては，必ず，「機械学習」という語と共に使用 されていること，(3)コンピュータ関連の用語辞典の中には，「ＭＬ」の項目が存在 するものがあるものの，同項目が存在しないものもあり（「ウィキペディア」のウ ェブサイトの「コンピュータ略語一覧」），同項目を設けている用語辞典（「ＩＴ 用語辞典ｅ−Ｗｏｒｄｓ」）では，「ＭＬ」は「メーリングリスト」の意味である と説明されていることからすると，「ＭＬ」の語が何らの説明もなく使用された場 合，「マシーンラーニング（Ｍａｃｈｉｎｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ）」の略語を意味 すると認識されるとはいえないというべきである。また，ブランド名と「ＭＬ」を 結合し，「ＭＬ」を「Ｍａｃｈｉｎｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ」として用いる例がある としても，「ＣＯＲＥ」のみでは，本件指定商品との関係ではブランド名とは認めら れないから，そのことを根拠に本願商標の「ＭＬ」が「Ｍａｃｈｉｎｅ Ｌｅａｒ ｎｉｎｇ」と認識されると認めることもできない。 また，上記のとおり，コンピュータ関連の用語辞典には，「ＭＬ」を「マークア ップ言語」を意味するものと説明しているものはないこと，本件証拠上，「ＭＬ」 の語が「マークアップ言語」の略語の意味として使用されていると認められる例は， 「ＳＧＭＬ」，「ＸＭＬ」，「ＨＴＭＬ」のみであることからすると，「ＣＯＲＥ」の語の次に一文字開けて「ＭＬ」の語を配置した場合に，「ＭＬ」の語が「マークアップ 言語」と認識されるとはいえないというべきである。 さらに，上記のとおり，「ＭＬ」の語が「メーリングリスト（ｍａｉｌｉｎｇ ｌ ｉｓｔ）」の略語の意味を有することは「ＩＴ用語辞典ｅ−Ｗｏｒｄｓ」に記載さ れているが，他に，「ＭＬ」の語が「メーリングリスト」の意味で使用されている例 を示す証拠は提出されていないことからすると，「ＭＬ」の語が「メーリングリス ト（ｍａｉｌｉｎｇ ｌｉｓｔ）」の略語の意味として認識されるということもで きない。
(ｲ) 以上からすると，本件指定商品に，「ＣＯＲＥ」の語の末尾に１文字開 けて「ＭＬ」を配した語が使用された場合，「ＭＬ」から，何らかの観念が生じると 認めることはできない。
ウ 以上のア，イで判示したところからすると，本願商標が本件指定商品に 使用された場合，「ＣＯＲＥ」の語からは，せいぜい「中心部，中核，核心」とい った一般的な意味が認識されるにすぎず，「ＣＯＲＥ」の部分が出所識別標識とし て強く支配的な印象を与えるということはできないのに対し，「ＭＬ」の語からは 特定の観念を生じることはなく，「ＭＬ」の部分が「ＣＯＲＥ」の部分に比べて特 段出所識別標識としての機能が弱いということはできない。＼nまた，本願商標の外観上も，「ＣＯＲＥ」と「ＭＬ」は，いずれも，同じ大きさの 標準文字で構成されており，その間に１文字開いているだけであるから，別個独立＼nの商標と認識されるものではない。 さらに，称呼においても，本願商標は，一連に発音されるものと認められる。 したがって，本願商標と引用商標との類否を判断するに当たっては，本願商標全 体と引用商標を対比すべきであり，本願商標から「ＣＯＲＥ」の部分を抽出し，こ れを引用商標と対比してその類否を判断することは許されないというべきである。 したがって，原告の主張する取消事由１は理由がある。
２ 取消事由２（本願商標と引用商標の類否判断の誤り）について
本願商標からは，「コアエムエル」の称呼が生じ，引用商標１，２からは，「コア」 の称呼が生じるところ，その音数は大きく異なっていることからすると，その差異 は大きいというべきである。 また，本願商標の「ＣＯＲＥ ＭＬ」と引用商標１の「ＣＯＲＥ」及び引用商標 ２の「コア」とは，その外観が異なる。 本願商標の「ＣＯＲＥ ＭＬ」の「ＣＯＲＥ」の部分と，引用商標１の「ＣＯＲ Ｅ」及び引用商標２の「コア」では，「中心部，中核，核心」といった観念が生じ る点で，観念が共通することがあるものの，上記のとおり，本願商標と引用商標１， ２とは，称呼と外観において異なっており，称呼における差異は大きいことからす ると，本願商標は，引用商標のいずれとも類似していないというべきであり，原告 の主張する取消事由２は理由がある。

◆判決本文
令和1(行ケ)10116 　審決（拒絶）取消　令和2年5月20日判決　審決取消（２部） 特許権 （回転ドラム型磁気分離装置）　新規性，進歩性，相違点の判断 　相違点の認定誤りを理由として、拒絶審決が取り消されました。 　本件補正発明では，第１の回転ドラムと底部材との間にクーラント液の流路を 形成するのに対し，引用発明は，上記のような流路を形成しているか否かが不明な 点 ウ これに対し，被告は，引用文献１においては，タンク１７の底部が底部 材に相当し，マグネットドラム２７とタンク１７の底部との間に混濁液の流路が形 成されるとして，相違点３は存在しないと主張する。 (ｱ) しかし，本件補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，「・・・前記使 用済みクーラント液は，第２の回転ドラムから第１の回転ドラムに向かって流 れ，・・・前記第２の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと，前記第 １の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え，前記スクレパーにより掻き 取られた磁性体が大きくなった状態のまま，前記使用済みクーラント液の流れに沿 って前記第１の回転ドラムへ誘導されることを特徴とする回転ドラム型磁気分離装 置。」というものであり，同記載からすると，第２の回転ドラムから第１の回転ドラ ムに向かうクーラント液は，第 1 の回転ドラム下部に第 1 の回転ドラムと底部材と の間に形成された流路を流れるものであって，スクレパーによって掻き取られた磁 性体を第１の回転ドラムに誘導するものであると解される。そして，このことは， 本件明細書に，「スクレパー２７は，第１の回転ドラム１３の下部の流路を形成する 底部材３０に連結されており，掻き取られた不要物（磁性体）は第１の回転ドラム １３へと誘導される。」（段落【００４１】），「スクレパー２７は，第１の回転ドラム１３の下部の流路を形成する底部材に連結されていれば足りるので，第２の回転ド ラム２１側から第１の回転ドラム１３に向かって下降するよう傾斜していても良 い。」（段落【００５３】），「図７に示すように，本実施の形態に係る回転ドラム型磁気分離装置は，第２の回転ドラム２１の外筒２９に当接するスクレパー２７が，第 ２の回転ドラム２１側から第１の回転ドラム１３側へ傾斜するよう設けられてい る。」（段落【００５４】），「これにより，スクレパー２７で書き取られた第２の回転ドラム２１に付着した不要物が，傾斜に沿って第１の回転ドラム１３側へと流れに 乗って移動しやすく，第１の回転ドラム１３により確実に回収することが可能とな＼nる。」（段落【００５５】）と記載されていることからも，裏付けられているというこ とができる。 したがって，本件補正発明の特許請求の範囲の「流路を形成する」とは，第２の 回転ドラムから第１の回転ドラムに向かうクーラント液の流路を形成するものと解 すべきである。 (ｲ) 引用文献１には，マグネットドラム２７（第１の回転ドラムに相当） とタンク１７の底部との間にマグネットドラム２５（第２の回転ドラムに相当）か らマグネットドラム２７に向かう混濁液の流れが生じていることは記載されていな い（甲１）から，相違点３’は存在し，被告の上記主張は理由がない。 515/089515

◆判決本文

　進歩性の判断に誤りがあるとして、最高裁で取り消された事件の差戻審の判断です。予測できない効果ありとして進歩性ありと判断されました。＼n 　まず，本件優先日当時，本件化合物について，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率が３０〜２０００μＭまでの濃度範囲において濃度依存的に上昇し，最大で９２．６％となり，この濃度の間では，阻害率が最大値に達した用量（濃度）より高用量（濃度）にすると，阻害率がかえって低下するという現象が生じないことが明らかであったことを認めることができる証拠はない。
(ｲ)次に，ケトチフェンの効果から，本件化合物の効果を予測することができたかどうかについて判断する。＼n
　ａ　甲１によると，Ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ（ケトチフェン）とＫＷ−４６７９（本件化合物のシス異性体の塩酸塩）は，いずれも，モルモットの結膜からのヒスタミンの遊離抑制効果については有意でないと評価がされているが，甲３２には，Ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ（ＨＣ）（ケトチフェン）点眼液のヒスタミンの遊離抑制効果をスギ花粉症患者の眼球への投与実験によって検討したところ，アレルギー反応の誘発後，５分及び１０分後の涙液中ヒスタミン量は，対照眼と比べて，有意なヒスタミン遊離抑制効果がみられ，ヒスタミン遊離抑制率は，誘発５分後で６７．５％，誘発１０分後で６７．２％であったことが記載されている。これらによると，ケトチフェンは，ヒトの場合においては，モルモットの実験結果（甲１）とは異なり，ヒト結膜肥満細胞安定化剤としての用途を備えており，ヒスタミン遊離抑制率は，誘発５分後で６７．５％，誘発１０分後で６７．２％であることが認められる。
　もっとも，本件優先日当時，ケトチフェンがヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制率について３０μＭ〜２０００Ｍの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであったと認めることができる証拠はない。なお，甲３９は，本件優先日後に公刊された刊行物であって，その記載を参酌してケトチフェンが上記で認定したものを超える効果を有していると認めることはできない。ｂ甲１において，Ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ（ケトチフェン）及び本件化合物と同様に，モルモットの結膜におけるヒスタミンの遊離抑制効果を有しないとされているＣｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ（クロルフェニラミン）については，本件優先日当時，ヒト結膜肥満細胞の安定化効果を備えることが当業者に知られていたと認めることができる証拠はない。また，本件化合物やケトチフェンと同様に三環式骨格を有する抗アレルギー剤には，アンレキサクノス（甲１のＡｍｅｌｅｘａｎｏｘ），ネドクロミルナトリウムが存在する（甲１，１１，１９，３１，弁論の全趣旨）ところ，アンレキサクノスは有意なモルモットの結膜からのヒスタミン遊離抑制効果を有している（甲１）が，本件化合物は有意な効果を示さないこと（甲１），ネドクロミルナトリウムは，ヒト結膜肥満細胞を培養した細胞集団に対する実験においてヒトの結膜肥満細胞をほとんど安定化しない（本件明細書の表１）が，本件化合物は同実験においてヒトの結膜肥満細胞に対して有意の安定化作用を有することからすると，三環式化合物という程度の共通性では，ヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果につき，当業者が同種同程度の薬効を期待する根拠とはならない。さらに，ケトチフェンは各種実験において本件化合物（又はその上位概念の化合物）との比較に用いられており（甲２０８〜２１０。ただし，甲２１０は，本件優先日後の文献である。），甲１では，ケトチフェンは本件化合物と並べて記載されているが，ケトチフェンと本件化合物の環構＼造や置換基は異なるから，上記のとおり比較に用いられていたり，並べて記載されているからといって，当業者が，ケトチフェンのヒスタミン遊離抑制効果に基づいて，本件化合物がそれと同種同程度のヒスタミン遊離抑制効果を有するであろうことを期待するとはいえない。
　原告は，ケトチフェンが，三環式骨格を有する抗アレルギー剤である点で本件化合物に共通し，本件化合物の上位概念の化合物やＫＷ−４６７９などの効果において，比較対象とされている（甲２０８〜２１０）ことから，ケトチフェンの効果の程度から，ＫＷ−４６７９（本件化合物）の効果の程度を推認することは可能であったと主張するが，原告の主張を採用することはできない。したがって，甲１の記載に接した当業者が，ケトチフェンの効果から，本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する効果について，前記アのような効果を有することを予＼測することができたということはできない。
(ｳ)さらに，本件優先日当時，甲２０，３４及び３７の文献があったことから，本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果をこれらの文献から予測できたかについて判断する。ａ甲２０には，スギ花粉症患者の眼球への投与実験における塩酸プロカテロ−ル点眼液のヒスタミン遊離抑制率が，誘発５分後で０．００３％点眼液が平均８１．７％，０．００１％点眼液が平均８１．６％，０．０００３％点眼液が平均７９．０％，誘発１０分後で０．００３％点眼液が平均９０．７％，０．００１％点眼液が平均８９．５％，０．０００３％点眼液が平均８２．５％であることが記載されている。また，甲３４には，スギ花粉症患者の眼球への投与実験におけるＤＳＣＧ（クロモグリク酸二ナトリウム）２％点眼液のヒスタミン遊離抑制率が，誘発５分後で平均７３．８％，誘発１０分後で平均６７．５％であることが記載されている。＼nさらに，甲３７には，スギ花粉症患者への眼球の投与実験におけるペミロラストカリウム点眼液のヒスタミン遊離抑制率が，誘発５分後で０．２５％点眼液が平均７１．８％，０．１％点眼液が平均６９．６％，誘発１０分後で０．２５％点眼液が平均６１．３％，０．１％点眼液が平均６９％であることが記載されている。
ｂ　しかし，本件化合物と，塩酸プロカテロ−ル（甲２０），クロモグリク酸二ナトリウム（甲３４），ペミロラストカリウム（甲３７）は，化学構造を顕著に異にするものであり，前記(ｲ)ｂのとおり，三環式骨格を同じくするアンレキサクノスと本件化合物のモルモットの結膜からのヒスタミンの遊離抑制効果が異なり，ネドクロミルナトリウムと本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果が異なることからすると，ヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果も，その化学構造に応じて相違することは，当業者が知り得たことであるから，前記ａの実験結果に基づいて，当業者が，本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果を，前記ａ記載の化合物と同様の程度であると予＼測し得たということはできない。また，前記ａの各記載から，塩酸プロカテロ−ル（甲２０），クロモグリク酸二ナトリウム（甲３４），ペミロラストカリウム（甲３７）がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率について３０μＭ〜２０００Ｍの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであると認めることはできず，他に，これらの薬剤がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率について３０μＭ〜２０００Ｍの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであると認めることができる証拠はない。 　したがって，前記ａの各記載から，本件化合物のヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害について前記アのような効果を有することを予測することができたということはできない。＼n
　ウ　原告は，本件発明１の顕著な効果が認められるためには，本件化合物が０．０００１〜５ｗ／ｖ％の濃度の全範囲で，かつ，本件明細書の表１に記載された２９．６％〜９２．６％というヒスタミン放出阻害率の全範囲でヒスタミン放出阻害率が顕著な効果を有しなければならないと主張する。しかし，本件発明１の効果は，３０μＭ〜２０００μＭの間でヒスタミン放出阻害率が濃度依存的に上昇し，最大値９２．６％となり，この濃度の間では，阻害率が最大値に達した用量（濃度）より高用量（濃度）にすると，阻害率がかえって低下するという現象が生じていないことにあるから，０．０００１〜５ｗ／ｖ％の濃度の全範囲で，かつ，本件明細書の表＼１に記載された２９．６％〜９２．６％というヒスタミン放出阻害率の全範囲で，他の薬物のヒスタミン放出阻害率を上回るなどの効果を有することが必要とされるものではない。したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
エ　以上によると，本件発明１の効果は，当該発明の構成が奏するものとして当業者が予＼測することができた範囲の効果を超える顕著なものであると認められるから，当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできない。

◆判決本文

最高裁判決はこちら 平成30(行ヒ)69 　審決取消請求事件　令和元年8月27日 　最高裁判所第三小法廷 　判決 　破棄差戻 　知的財産高等裁判所

◆判決本文

日本製鉄のノウハウが「ＰＯＳＣＯ」に漏洩した事件についての控訴審です。原審維持です。伏せ字だらけです。

　これに対し，控訴人は，本件技術情報１ないし６，８ないし１７及び ２６には，乙１１記載の公知文献等に記載された情報が含まれており， 非公知性は認められない旨主張する（乙１１）。 しかしながら，本件技術情報は，電磁鋼板の生産現場で採用されてい る具体的条件を含むものであり，乙１１記載の公知文献等に記載されて いる研究開発段階の製造条件とは，技術的位置付けが異なる。また，乙 １１記載の公知文献等に記載されている製造条件は，文献毎にばらつき があったり，一定の数値範囲を記載するにとどまるものである。そして， 電磁鋼板は多段階工程で製造され，高品質の電磁鋼板を製造するために は，各工程の最適条件の組合せが必要とされるのであって，一工程の一 条件のみでは高品質の電磁鋼板を製造することはできない。 したがって，乙１１記載の公知文献等に本件技術情報の具体的な条件 を含む記載があるというだけでは，生産現場で実際に採用されている具 体的な条件を推知することはできず，非公知性は失われていないという べきである。
そして，以下に述べるとおり，本件技術情報１ないし６，８ないし１ ７及び２６には，乙１１記載の公知文献等に記載された情報が含まれて おり，非公知性は認められない旨の控訴人の主張は理由がない。
(ア) 本件技術情報１について
控訴人は，本件技術情報１は，●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●乙１１記載の公知文献等に記載された情報 とは性質を異にするものであるから，大量の情報の中に本件技術情報 １に近い情報が存在しているからといって，非公知性は否定されない。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
(イ) 本件技術情報２について
控訴人は，本件技術情報２は，●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●本件技術情報２が開示されている旨主張する。 しかしながら，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●本件技術情報２の非公知性は失われないから，控訴 人の上記主張は理由がない。
(ウ) 本件技術情報３について
控訴人は，本件技術情報３は，●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●このことは多くの乙１１記載 の公知文献等（甲９９ないし１０８）に記載されている旨主張する。 しかしながら，前記(ア)のとおり，●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●乙１１記載の公知文献等に記載され た情報とは性質を異にするものであるから，大量の情報の中に本件技 術情報３に近い情報が存在しているからといって，非公知性は否定さ れない。また，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●が開示されているとはいえない。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
(エ) 本件技術情報４について
控訴人は，本件技術情報４は，●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● しかしながら，前記(ア)のとおり，本件技術情報４の操業条件は， ●●●●●●●●●●●●●●●乙１１記載の公知文献等に記載され た情報とは性質を異にするものであり，各特許文献において「実施例」 として記載されているからといって，直ちに被控訴人における●●● ●●●●を示すものではない。 したがって，本件技術情報４は，依然として非公知であるというべ きであるから，控訴人の上記主張は理由がない。
(オ) 本件技術情報５について
控訴人は，本件技術情報５は，●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● したがって，本件技術情報５は非公知であるというべきであるから， 控訴人の上記主張は理由がない。
(カ) 本件技術情報６について
控訴人は，本件技術情報６は●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●本件技術情報６が開示されているとはいえない。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
(キ) 本件技術情報８について 控訴人は，本件技術情報８は，●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●乙１１記載の公知文献等には ●●●●●●●●●●●技術が多く開示されている旨主張する。 しかしながら，本件技術情報８においては，●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●は乙１１記載の公知文献等に 開示されていない。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●かかる技術情報も乙１１記載の公知 文献等に開示されていない。 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
(ク) 本件技術情報９について
控訴人は，本件技術情報９は，●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●は乙１１記載の 公知文献等に記載されていないから，控訴人の上記主張は理由がない。
(ケ) 本件技術情報１０ないし１４について
控訴人は，本件技術情報１０ないし１４は，●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●は，乙１１記載の公知文 献等に開示されている旨主張する。 しかしながら，本件技術情報１０ないし１４を構成する●●●●●＼n●●●●●●●●●●●は，控訴人の指摘する乙１１記載の公知文献 等に記載されていないから，控訴人の上記主張は理由がない。
(コ) 本件技術情報１５ないし１７について
控訴人は，本件技術情報１５ないし１７は，●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●は乙１１記載の公知文献等に開 示されている旨主張する。 しかしながら，控訴人の指摘する乙１１記載の公知文献等に本件技 術情報１５ないし１７は記載されていないから，控訴人の上記主張は 理由がない。
(サ) 本件技術情報２６について
控訴人は，本件技術情報２６は，●●●●●●●●●に関するもの であるところ，乙１１記載の公知文献等に開示されている旨主張する。 しかしながら，本件技術情報２６の●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●は，控訴人の指摘する乙１１ 記載の公知文献等に開示されていないから，控訴人の上記主張は理由 がない。」
３ 争点２（控訴人による不競法２条１項４号又は７号の不正競争の成否）につ いて
次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第４の３記載のとお りであるから，これを引用する。 原判決２８頁５行目から８行目の「開示した。」までを次のとおり改める。 「前記１(5)で認定のとおり，控訴人は，●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●被控訴人の電磁鋼板に関する本件 技術情報を開示したことが認められる。」
４ 争点３（被控訴人の損害額）について
次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第４の４記載のとお りであるから，これを引用する。
(1) 原判決３０頁２３行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「(4) 控訴人は，控訴人が●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●が，ＨＧＯの品質改善に大きく寄与した旨主張するが， これを認めるに足りる証拠はない。控訴人は，そのほかにもるる主張す るが，いずれも，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●との上記認定判断を左右するものではな い。」
(2) 原判決３０頁２４行目の「(4)」を「(5)」と改める。
５ 争点４（弁済の抗弁の成否）について
次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第４の５記載のとお りであるから，これを引用する。
原判決３１頁６行目から７行目までを次のとおり改める。
「しかしながら，ＰＯＳＣＯと控訴人の負う債務は不真正連帯債務であるか ら，ＰＯＳＣＯと被控訴人との間でＰＯＳＣＯの負う債務の額について何らか の合意がされたとしても，合意の効果は控訴人に及ぶものではない。また，Ｐ ＯＳＣＯと被控訴人との間の訴訟は，ＰＯＳＣＯらによる営業秘密侵害行為等 を理由として９８６億円の損害賠償等を求める訴えであるところ，ＰＯＳＣＯ の支払った和解金３００億円がいかなる債務のいかなる額の弁済に充てられた かを認めるに足りる証拠はない。 この点に関し控訴人は，弁済の事実の証明軽減が図られるべきである旨主張 するが，採用することはできない。 したがって，控訴人の弁済の抗弁は認められない。」

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成29(ワ)29604

　非公知性及び有用性の要件を満たさず、営業秘密には該当しないと判断されました。

　不正競争防止法にいう「営業秘密」とは，秘密として管理されている生産方 法，販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって，公然と 知られていないもの（同法２条６項）をいう。 ところで，争点１−２との関係で先に述べたところによれば，本件ノウハウ(2)の 完成前から存在する機械において同ノウハウに係る方法を使用することができたと きは，当該機械やそれと同じ性能・機能＼を有する機械を販売することが甲５協定書 による規制を受けることはないものと解されるところ，前記認定（引用に係る原判 決第３の１(8)）のとおり，被控訴人において，控訴人のいう本件ノウハウ(2)の完成 する前から，型式「ＷＢ」の製氷機を用いてマイナス５０度程度の条件で冷媒を用 いて濃塩水氷を製氷することが可能であったことや，冷媒蒸発温度がマイナス６５度になる冷凍機が一般に流通していたことなどの事情に照らせば，技術的には，本＼n件ノウハウ(2)の完成前から同ノウハウに係る方法を用いて濃塩水氷を製氷すること ができたことが認められる。加えて，控訴人が被控訴人に本件ノウハウ(2)を伝えた とする平成２９年４月２８日時点で，両者の間に有効な秘密保持契約が存在してい たことを認めるに足りる証拠がないなどの事情にも照らせば，本件ノウハウ(2)は， そもそも非公知性及び有用性の要件を欠き，「営業秘密」にも当たらないというべき である。
ウ よって，本件ノウハウ(2)について，被控訴人の不正競争行為を認めることは できない。

◆判決本文

　ドワンゴvsFC2の商標権侵害控訴事件です。 　原審は，(1)第１事件について，Ｂ社の行為は甲商標権を侵害するとして，損害賠償請求の一部（約７００万円）を認め，(2)第２事件について，Ａ社の行為は乙商標権を侵害するとして，損害賠償請求の一部（約９００万円）を認めました。知財高裁は、第2事件について、損害額を高く認定しました。

　商標法３８条２項における推定の覆滅については，侵害者が得た利益と商標権 者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例 えば，商標権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）， 市場における競合品・競合サービスの存在，侵害者の営業努力（ブランド力，宣 伝広告），侵害品・侵害サービスの性能（機能＼，デザイン，サービス内容等商標 以外の特徴）などの事情について，推定覆滅の事情として考慮することができる ものと解される。
これを本件についてみると，ドワンゴが提供するブロマガの配信サ ービスとＦＣ２が提供するブロマガの配信サービスとは，いずれもブ ログ記事を配信するサービスであるという点で共通する。 一方，各サービスの具体的内容は，前記認定のとおりであり（引用 に係る原判決第２の２(3)，(4)，同第３の１(1)，９(1)，例えば，ＦＣ２ におけるブロマガの配信サービスは，ユーザーが，作成したブログ記 事に一定の設定をして投稿することで，購読料を支払ったユーザーの みがブログを閲覧することができる機能があり，ブログ記事の投稿者は，ブログ記事の年月ごとに価格を設定する方法又はブログ記事単体＼nに価格を設定する方法を選択した上で，所定の範囲からその価格を設 定するという特徴を有するなど（引用に係る原判決第３の９(1)），両者 のサービス態様には少なからず相違が存在するものである。 また，前記のとおり，ニコニコのＣＨブロマガのサービス開始日（平 成２４年８月１日）において，ＦＣ２が提供するＦＣ２ブログには４ ００万人を超えるユーザーが存在したものであり，ＦＣ２が「ブロマ ガ」の名称を付して提供するサービスは，ＦＣ２ブログの機能の一つであって，「ブロマガ」を開設し記事を投稿しようとする者，その記事＼nを購入しようとする者は，いずれもＦＣ２ブログのためのＩＤを有す ることが必要で，このＩＤにログインした上で，「ブロマガ」を利用す るものである（引用に係る原判決第３の９(1)，乙１３９，１４８）。そ うすると，ＦＣ２ブログの機能の一つであることを主な理由として，「ブロマガ」の配信の役務を利用した者も多いと認められる。＼n加えて，上記のとおり，ＦＣ２におけるブロマガの配信サービスは， ユーザーがブログ記事に課金設定をして投稿することで，購読料を支 払ったユーザーのみが閲覧できるというサービスであることからする と，同サービスの売上げは，ブログ記事の投稿者の知名度や記事の内 容の貢献度が高いものと考えられる。 これらの事情からすると，甲標章が，ＦＣ２におけるブロマガの配 信サービスによる利益の全てに貢献しているとはいえないから，同サ ービスによる利益の全額をドワンゴの逸失利益と認めるのは相当でな く，同サービスにおいては，商標法３８条２項における事実上の推定 が一部覆滅されるというべきである。 そして，上記で判示した事情など本件に現れた事情を総合考慮する と，同覆滅がされる程度は，全体の約９６％であると認めるのが相当 である。

◆判決本文

　商品「みそ」について商標「天地返し仕込」が識別力があるかが争われました。知財高裁は識別力なしとした審決を維持しました。

　上記ウ(ｱ)によれば，味噌の製造工程においては，「天地返し」とは，味 噌の発酵・熟成の過程で味噌の上下方向の位置を入れ替えることを意味し， 味噌の熟成ムラを防いで全体の品質を均一にするなどの効果があることが 理解でき，同(5)〜(8)のとおり，「天地返し」を商品の品質を示すものとし て表示した味噌が複数販売されている。また，上記ウ(ｱ)(1)(4)(5)及び(ｲ)に照らせば，味噌を取り扱う業界におい ては，「仕込（み）」の語は，必ずしも，前記イ記載の辞書的意味である 「酒や味噌・醤油などの醸造で，原料を混ぜて桶などにつめること。」と して使用されているものではなく，味噌の製造工程における作業や手間等 を表示するものとしても使用され，また，「仕込（み）」の語の前に，味噌の品質等に関する文字や原材料等を表＼示する文字が結合された場合には，「仕込（み）」の部分は，「醸造された商品（味噌）」と同旨の意味合い でも使用されているといえる。 そうすると，「天地返し仕込」の文字を指定商品である味噌に使用した 場合，取引者，需要者をして，「製造工程において上下方向の位置の入れ 替えがされた味噌」という商品の品質を表したものと認識されるものであると認められる。＼n
(2) 以上に加え，上記(1)アのとおりの本願商標の構成に照らせば，本願商標は，商品の品質を普通に用いられる方法で表＼示する標章のみからなる商標であり，商標法３条１項３号に該当するということができる。
(3) 原告の主張について
原告は，味噌の製造工程において，天地返しをして仕込むという工程は存 在しないから，「天地返し仕込」は一種の造語であり，自他識別性を有して いるから，品質を表したものとは認識されないと主張する。しかし，「仕込」の語が味噌を取り扱う業界において，必ずしも「原料を混ぜて桶などにつめ＼nること。」の意味で使用されているものではないのは上記(1)エに説示したと おりである。また，本願商標の指定商品である味噌の需要者には一般消費者 が含まれるところ，一般消費者が，味噌の製造工程において，天地返しをす る対象が醸造された味噌なのかその原料なのかといった点に着目するとは解 し得ない。これによれば，味噌の製造工程において，天地返しをして仕込む という工程が存在するか否かは，上記判断を左右するものではない。

◆判決本文

　ゲームの特許について進歩性無しとした審決が取り消されました。理由は「「ゲーム上の取決めにすぎない」として，他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断できない」というものです。出願人は「グリー（株）」です。

　相違点６に係る構成が容易想到であると判断するに当たっての審決の論理構＼成は，次のとおりである。(1)「手持ちのカード」が他のフィールド又は領域への移動に伴いその数を減 じたときに「手持ちのカード」を補充するという構成を採用するに当たって，どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とするかはゲーム上の＼n取決めにすぎない。 (2) よって，第７領域への移動をカードの補充の契機とする引用発明の構成を，第３領域（敵ヒーローへの攻撃を行うための領域）への移動を補充の＼n契機とする本願発明の構成に変更することは，ゲーム上の取決めを変更することにすぎない。＼n(3) よって，引用発明の構成を本願発明における構＼成とすることも，ゲーム 上の取決めの変更にすぎず，当業者が容易に想到し得た。
(2) しかしながら，審決の上記論理構成は，次のとおり不相当である。ア 審決は，引用発明の認定に当たって「カード」の種類に言及していない が，ＣＡＲＴＥによれば，第１０領域から第１１領域へのカードの補充の 契機となるのは，「シャードカード」（深緑の地色に白抜きで円形と三日 月形が表示されているカード）の第１１領域から第７領域への移動及び第７領域から第６領域への移動である（００分３９秒〜４０秒，００分４９＼n秒〜５０秒等）。 そして，「シャードカード」は，専ら「マナ」（カードのセッティング やスキルの発動に必要不可欠なエネルギー<００分４２秒>）を増やすため に用いられるカードであり，その移動先はシャードゾーン（第７領域）又 はマナゾーン（第６領域）に限られ，敵との直接の攻防のためにアタック ゾーン（第３領域）又はディフェンスゾーン（第４領域）に移動させられ ることはない。これに対し，「クリーチャーカード」は，敵のクリーチャ ーやヒーローとの攻防に直接用いられるものであって，第１１領域から適 宜アタックゾーン（第３領域）又はディフェンスゾーン（第４領域）に移 動させられ，攻防の能力を表＼す「ＡＰの値」及び「ＨＰの値」を有してい る。
イ このように，引用発明におけるカードの補充は，本願発明におけるそれ との対比において，補充の契機となるカードの移動先の点において異なる ほか，移動されるカードの種類や機能においても異なっており，相違点６は小さな相違ではない。そして，かかる相違点６の存在によって，引用発＼n明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。し たがって，相違点６に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として，他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断すること＼nは，相当でない。
(3) 被告の主張について
被告は，手持ちのカードの数が減じたときにこれを補充する構成（乙７，乙８）とするかこれを補充しない構＼成（乙９，乙１０）とするかは，ゲーム制作者がゲームのルールを決める際に適宜決めるべき設計的な事項にすぎな いから，引用発明において，第３領域（アタックゾーン）にカードを配置し た場合でも第１１領域の手持ちカードが補充されるようにすることは，何ら 技術的な困難性があることではなく，まさに，提供しようとするゲーム性に 応じたゲーム上の取決めにすぎない旨主張する。 しかしながら，相違点６は，ゲームの性格に関わる重要な相違点であって， 単にルール上の取決めにすぎないとの理由で容易想到性を肯定することはで きないことは，(2)において説示したとおりである。。

◆判決本文

　一部のクレームについて、審決は進歩性ありと判断しましたが、知財高裁(１部)は、これを取り消しました。

イ 相違点２−４について
本件明細書には，「樹脂層４０の原料は，低温接着性樹脂（低融点樹脂）であって， 熱ラミネート（熱融着）が可能なものであれば制限されない」（【００４３】）との記載があるところ，かかる記載によれば，本件発明７の「熱ラミネート」との用途は，＼n「熱封着樹脂層」に基づくものである。 一方，引用例２の「接着層となる…エチレン・メタクリル酸共重合体の金属塩な どの，融点が８５〜１３５℃のヒートシール性樹脂よりなるフィルム層」との記載 によれば，引用発明２Ｂの「融点が９０℃のエチレン・メタクリル酸共重合体（Ｃ） からなるＣ層」は，「ヒートシール性樹脂よりなるフィルム層」であり，熱封着樹脂 層である。 そうすると，本件発明７の「熱封着樹脂層」と引用発明２Ｂの「融点が９０℃のエ チレン・メタクリル酸共重合体（Ｃ）からなるＣ層」とは，ともに熱封着樹脂層であ るから，「熱ラミネート」用であるとの点において，相違はないものと認められる。 したがって，相違点２−４は，実質的な相違点ではない。
ウ 小括
以上によれば，本件発明７は，当業者が引用発明２Ｂに基づいて容易に発明をす ることができたものである。
(4) 本件発明８の容易想到性について
本件発明８は，本件発明７の「第１のスキン外層」をポリエチレン系樹脂，「コア 層」をポリプロピレン系樹脂，「第２のスキン内層」をポリプロピレン樹脂及びポリ エチレン系樹脂から選択された１種以上，「熱封着樹脂層」をエチレンビニルアセテ ート，エチレンメチルアセテート，エチレンメタクリル酸，エチレングリコール，エ チレン酸ターポリマー，及びエチレン／プロピレン／ブタジエンターポリマーより なる群から選択された１種以上に，それぞれ限定したものである。 引用発明２Ｂの「融点が９０℃のエチレン・メタクリル酸共重合体（Ｃ）からなる Ｃ層」は，「ヒートシール性樹脂よりなるフィルム層」，すなわち，「熱封着樹脂層」 であるから，「エチレンメタクリル酸」を原料とする「熱封着樹脂層」が開示されて いる。 また，引用発明２の基材層として，従来技術（甲３３）に開示された構成を採用する動機付けがあることは，前記(2)アのとおりであるところ，甲３３に開示された複 合フィルムは，ポリプロピレン，ポリプロピレン，ポリエチレンからなるから，「第 １のスキン外層」をポリエチレン系樹脂，「コア層」をポリプロピレン系樹脂，「第２ のスキン内層」をポリプロピレン樹脂及びポリエチレン系樹脂から選択された１種 以上にすることも容易に想到できる。 他方，阻害事由の主張はない。 したがって，引用発明２Ｂの層構成を本件発明８のものとすることは，当業者が容易に想到することであるから，本件発明８は，当業者が引用発明２Ｂに基づいて＼n容易に発明をすることができたものである。
(5) まとめ
本件発明６は，引用例２に記載された発明から容易に発明できたものではないが， 本件発明７，８は，いずれも，引用例２に記載された発明から容易に発明できたも のであり，取消事由２は，本件発明７，８に係る部分に限り，理由がある。

◆判決本文

　技術的範囲に属しない、サポート要件違反の無効理由ありとして、権利行使できないと判断されました。

原告による測定結果
株式会社東洋環境分析センターが，平成３０年２月，原告の依頼によ り，宮崎県食品開発センターが保有するＰＴ−Ｒを用いて，前記イの記載 に従って，同じロットナンバーの被告製品２について，３回測定した結果 によれば，被告製品２（１ロット）の見掛けタッピング比容積は，いずれ も２．４cm3／ｇ（２．４５cm3／ｇ，２．４６cm3／ｇ，２．４６cm3／ｇ）で あった（甲２０の１，２０の２）。
オ 被告による測定結果
株式会社住化分析センターが，平成３０年２月，被告の依頼により， ＰＴ−Ｘを用いて，前記イの記載に従って，製造時期が異なりロットナ ンバーが異なる５つの被告製品についてそれぞれ１回ずつ測定した結果 によれば，被告製品２（製造時期の異なる５ロット）の見掛けタッピン グ比容積は２．２〜２．３cm3／ｇ（２つの製品について２．２cm3／ｇ， ３つの製品について２．３cm3／ｇ）であった（乙１１）。 被告が，平成３０年１０月頃，宮崎食品開発センターが保有するＰＴ −Ｒを用いて，前記イの記載に従って，製造時期が異なりロットナンバ ーが異なる５つの被告製品２について，それぞれ３回ずつ測定した結果 によれば，その見掛けタッピング比容積は２．２〜２．３cm3／ｇ（３つ の製品について３回とも２．３cm3／ｇ，１つの製品について２．２cm3／ ｇ，２．２cm3／ｇ，２．３cm3／ｇ），１つの製品について，２．２cm3／ ｇ，２．３cm3／ｇ，２．３cm3／ｇ）であった（乙３４）。
(2)本件明細書の特許請求の範囲には見掛けタッピング比容積の測定方法は記 載されていないが，発明の詳細な説明には，前記(1)イのとおり，実施例・比 較例における見掛けタッピング比容積はＰＴ−Ｒを用いて測定された値であ る旨の記載がある。
原告は，ＰＴ−Ｒを用いて測定した結果（前記(1)エ）によれば，被告製品 ２の見掛けタッピング比容積は２．４cm3／ｇであるから，構成要件１Ｆ及び２Ｆをいずれも充足すると主張する。＼nて測定した結果によれば，製造時期の異なる５ロットの被告製品２につき， いずれも見掛けタッピング比容積が２．４cm3／ｇに達していなかった。その 実験の信用性が否定されることを裏付ける客観的な証拠はない。上記のとお り，５ロットという複数の被告製品２について，それぞれ３回ずつ検査した 結果，いずれも見かけタッピング比容積が構成要件１Ｆ・２Ｆの下限である２．４cm3／ｇに達していなかったというのであるから，被告製品２は構成要定対象，測定方法による測定結果に照らして，原告の同エの測定結果によっ＼nて被告製品２の見掛けタッピング比容積が２．４cm3／ｇであることを認める に足りない。
・・・
本件発明１及び２は，前記のとおり，２．５Ｎ塩酸，１５分，沸騰温 度という具体的な本件加水分解条件で測定された重合度（平均重合度） をレベルオフ重合度とするものである（そのような具体的な本件加水分 解条件で測定されることを前提として実施可能要件を充足する。）。したがって，本件では，本件加水分解条件という具体的な条件で加水分解さ＼nれた後に測定されるレベルオフ重合度について，優先日当時，当業者 が，技術常識に基づいて，発明の詳細な説明に記載された原料パルプの レベルオフ重合度と，原料パルプを加水分解して得られたセルロース粉 末のレベルオフ重合度とが同一であると認識することができるかが問題 となるといえる（なお，本件加水分解条件は，レベルオフ重合度を求め るものとして，当該酸濃度温度条件では比較的短時間といえる時間の加 水分解を定めたものであることがうかがえる。）。
ここで，優先日当時，本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合 度について，天然セルロースとそれを加水分解して生成されたセルロー ス粉末とが同じレベルオフ重合度となることを直接的に述べた文献があ ったことを認めるに足りる証拠はない。他方，本件明細書においてレベ ルオフ重合度の説明において現に引用されている文献であり，種々の対 象について本件加水分解条件を含む条件で加水分解をした上で本件加水 分解条件（２．５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分）を提唱したＢＡＴＴＩＳ ＴＡ論文は，(1)木材パプルについて，温和な加水分解条件での加水分解 を経た後に２．５Ｎ塩酸，沸騰という過酷な条件で加水分解した重合度 と，温和な加水分解条件での加水分解を経ずに２．５Ｎ塩酸，沸騰温度 という条件で加水分解した重合度を実際に測定して，前者の値が後者の 値より低かったこと，(2)セルロースを加水分解した際には結晶化がされ るという他の複数の研究者による研究成果を紹介した上で，上記(1)等の 実験結果は温和な加水分解は重量減少を伴わない結晶化を誘導すること を示しているようであること，(3)温和な加水分解や過酷な加水分解で起 こるメカニズムを提唱した上で，温和な加水分解を経た後に過酷な加水 分解がされた場合には結晶化された短いセルロース鎖の残渣が保持され るため，温和な加水分解を経ずに過酷な加水分解がされた場合よりもレ ベルオフ重合度が低下すると予想されることなどを述べていた。なお，セルロースの加水分解において再結晶化が起こることは他の文献でも紹＼n発明の詳細な説明の実施例２ないし７のセルロース粉末は，前記 のとおり，原料パルプを４Ｎ塩酸，４０°C，４８時間という条件，３Ｎ 塩酸，４０°C，４０時間という条件，３Ｎ塩酸，４０°C，２４時間とい う条件などで加水分解したものであり，天然セルロースを温和な条件で 加水分解したものといえる。 前記のとおり，本件では本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が問 題となるところ，本件加水分解条件を提唱し，本件明細書でも引用してい るＢＡＴＴＩＳＴＡ論文は，上記のとおり，他の複数の研究者による研究 成果を紹介した上で，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度について は，温和な加水分解を経た場合にはその過程を経ていないものに比べて， 値が低下することが予想されると述べていた。その内容とは異なり，本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合度について，天然セルロースと，＼nそれを温和な条件で加水分解して生成されたセルロース粉末とが同じレ ベルオフ重合度であるという技術常識があったことを認めるに足りる証 拠はない。 に述べられるレベルオフ重合度は本件加水分解 条件により測定されたものではないし，同文献の著者は，優先日頃におい ても，著者が考える「レベルオフ」するためには本件加水分解条件の時間 では足りないと考えられていた旨述べる（同 ）。 また，本件明細書に記載された実施例のセルロース粉末は，原料パル プを加水分解した後，攪拌，噴霧乾燥（液供給速度６Ｌ／ｈｒ、入口温 度１８０〜２２０°C、出口温度５０〜７０°C）して得られたものであ る。当該セルロース粉末の本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度 の明示的な記載が明細書にない以上は，上記加水分解，攪拌，噴霧乾燥 の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条件下でのレ ベルオフ重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識がある 場合に，当該セルロース粉末のレベルオフ重合度が本件明細書に記載さ れているに等しいといえる。上記の加水分解，攪拌や噴霧乾燥を経たセ ルロース粉末の本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度が原料パルプ のそれとの関係でどのような値になるかについての技術常識を認めるに 足りる証拠はない。 これらを考慮すれば，優先日当時，当業者が，本件明細書に記載され た原料パルプのレベルオフ重合度とそこから加水分解して生成されたセ ルロース粉末の本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が同じである と認識したと認めることはできない。また，発明の詳細な説明の実施例 は，具体的な原料パルプから明細書記載の特定の条件の加水分解，攪 拌，噴霧乾燥を経て得られたセルロース粉末である。当業者が，優先日 当時，技術常識に基づいて，記載されている当該原料パルプのレベルオ フ重合度に基づいて，上記具体的な条件で得られたセルロース粉末につ いて，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度の値を認識することが できたとも認められない。
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，セルロース粉末 について，本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度の記載があるの に等しいとは認められない。 カ 原告は，非晶質領域が分解されて結晶領域のみが残った状態に達したと きの重合度であるレベルオフ重合度は，途中に原料パルプから本件セルロ ース粉末という加水分解過程を経ると否とに関わらず同じ値となるのであ り，当業者であれば，原料パルプとそこから温和な加水分解によって得ら れる本件セルロース粉末のレベルオフ重合度は等しくなると当然に理解す ることができる旨主張し，また，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文における上記実験 結果における温和な加水分解の条件が，本件の実施例における原料パルプ からセルロース粉末を生成する温和な加水分解の条件と同じものではない ことを指摘する。
しかし，本件においては具体的な本件加水分解条件による加水分解がさ れたセルロースの重合度（平均重合度）が問題となる。本件加水分解条件 を提唱し，発明の詳細な説明でも引用されるＢＡＴＴＩＳＴＡ論文が，本 件加水分解条件によるレベルオフ重合度について前記のように述べていた ところ，優先日当時，そこに記載されているのと異なる内容の技術常識が あったことを認めるに足りる証拠はない。また，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文 は，セルロースを加水分解した際には結晶化がされるという他の複数の研 究者による研究成果を紹介した上で，前記の予想をしているのであり，そこに記載されているのと異なる技術常識があったことを認めるに足りる証＼n拠がない本件で，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文においてされた実験での温和な加 水分解の条件が，本件の実施例における原料パルプから粉末セルロースを 作成する加水分解の条件と全く同じものではないことは上記の結論を直ち に左右するものではない。
なお，原告は，実験をした結果，原料パルプを本件加水分解条件で加水 分解したときの平均重合度と，当該原料パルプを実施例２と同じ加水分解 条件で加水分解して得たセルロース粉末を本件加水分解条件で加水分解し たときの平均重合度は実質的に同じであったとして，平成３０年８月頃に 測定された結果を記載した平成３１年３月２０日付け報告書（甲５６の １）を提出し，また，上記でセルロース粉末を得る際の写真やセルロース 粉末を得た際に８０°Cの熱風を当てる工程を含む２４時間の乾燥処理をし たことなどが記載された同年４月９日付け報告書（甲５７）を提出する。 しかし，本件では，優先日当時，本件明細書に記載された加水分解，攪 拌，噴霧乾燥の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条 件下での重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識の存否が 問題となるところ，上記時点の上記実験結果によって同技術常識を認める ことはできない。
キ 以上によれば，本件差分要件は，粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるとこ ろ，明細書の発明の詳細な説明には，実施例について，粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく， また，優先日当時の技術常識によっても，それが記載されているに等しい とはいえない。したがって，本件明細書の発明な詳細には，本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。
そうすると，本件明細書の発明な詳細において，特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえ＼nない。 以上によれば，本件発明１及び２は，発明の詳細な説明の記載により当業 者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではないから，特 許法３６条６項１号に違反する。

◆判決本文

　1審の特許権侵害で約9000万の損害賠償が認められ、一部の被告が控訴しましたが、控訴棄却されました。
　前記認定のとおり，本件地盤特許についてはｅｃｏリーフ の下請けであるはなみずきの担当者のＦが，本件ナビ特許については リーフの担当者であるＥ又は代表取締役であるＡが，被控訴人に対し，本件各特許権の共有持分を購入すれば，近日中に大幅に価値が上がり，＼n高額なロイヤリティを受け取れるなどと虚偽の説明をして購入を勧誘 し，被控訴人から，本件各特許権の共有持分の購入代金名下に合計８ ２９５万円を騙取したものと認められ，これらの行為は被控訴人に対 する不法行為を構成するものと認められる。加えて，(1)このように本件各特許権の持分を細分化して高額で譲渡 するという基本的枠組みは，控訴人Ｘ２，日本知財開発及びジンムの 関与がなければ成立し得ないものであるから，Ｆらが控訴人Ｘ２，日 本知財開発及びジンムと無関係に被控訴人に対する上記虚偽の説明を して勧誘を行ったものとは考えられないこと，(2)本件地盤特許譲受申込書（甲３）には，本件地盤特許の共有持分を１口６０万円で譲渡す＼nることが，本件ナビ特許の特許権譲受申込書（甲５）には，本件ナビ特許の共有持分を１口２０万円で譲渡することが記載されているとこ＼nろ，いずれの書面にも特許権者及び譲渡者として控訴人Ｘ２の氏名及 び日本知財開発の名称が記載されていること，(3)控訴人Ｘ２及び日本 知財開発が作成した別件侵害訴訟に関する報告書（甲２２ないし２４ の２）及び本件ナビ特許に関する報告書（甲２７の１ないし３）の各 内容に照らすと，控訴人Ｘ２，日本知財開発及びジンムは，Ｆらが上 記虚偽の説明をして，被控訴人に本件各特許権の共有持分を購入させ たことを認識し，これに積極的に加担したものと認められる。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば，ｅｃｏリーフ，はなみずき，リーフ， 控訴人Ｘ２，日本知財開発及びジンムは，被控訴人から本件各特許権 の共有持分の購入代金名下に合計８２９５万円を騙取したことの全体 について，共同不法行為責任を負うものと認めるのが相当である。 したがって，控訴人らの前記主張は採用することができない。 イ 控訴人Ｘ３は，本件については何も知らず，控訴人Ｘ２は監督すべき 要注意の人物ではないから，控訴人Ｘ３が控訴人Ｘ２に対する強い監督 責任を問われるべきものではない旨主張する。 しかしながら，控訴人Ｘ３は，ジンムの取締役であり，代表取締役である控訴人Ｘ２の業務執行が適正に行われるよう監視すべき義務がある。＼nしかるところ，控訴人Ｘ３作成の平成２９年１１月４日付け答弁書（原 審）には，５年前に，控訴人Ｘ２から，特許の一部を譲ってその代金が もらえると聞いていたが，訴外鹿島建設との裁判に負けた後は控訴人Ｘ ３への説明はなくなった旨の記載がある。上記記載によれば，控訴人Ｘ ３は控訴人Ｘ２が特許権の共有持分権を譲渡していることを認識してい たことが認められるから，控訴人Ｘ２の業務執行について監視を行うこ とが可能であったものと認められる。もっとも，上記答弁書中には，控訴人Ｘ３は控訴人Ｘ２と別居中である旨の記載があるが，別居が開始し＼nた時期やその態様についての記載はないことに照らすと，上記記載から 直ちに控訴人Ｘ２の業務執行についての監視が困難であったものと認め ることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。 そうすると，控訴人Ｘ３は，控訴人Ｘ２及びジンムが関与した本件各 特許権の共有持分の不正な販売行為に関し，ジンムの取締役としての控 訴人Ｘ２に対する監視義務の履行を怠ったことについて重大な過失があ ったものと認められるから，被控訴人に対し，会社法４２９条１項に基 づく損害賠償責任を負うものと解するのが相当である。 したがって，控訴人Ｘ３の上記主張は採用することができない。

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原審はこちら。

◆平成31(ワ)3277

　技術的範囲に属しないとした1審判決が維持されました。争点は「フリップフロップ現象発生用軸体」の用語の解釈です。

　控訴人は，本件発明１における構成要件Ｅ及びＦの「フリップフロップ現象発生用軸体」について，「フリップフロップ現象を発生させる軸体を意味する。」との原判決の判断には誤りがあると主張する。＼nしかし，本件発明１における構成要件Ｅ及びＦの「フリップフロップ現象発生用軸体」は，その文言からフリップフロップ現象を発生させる軸体を意味することは＼n明らかである。また，本件明細書を見ても，本件発明１はクーランド液が「フリッ プフロップ現象発生用軸体」を通過することによってフリップフロップ現象を発生 させるなどして，その課題を解決するものである（本件明細書の【０００６】， 【０００７】，【００４１】〜【００４５】）から，「フリップフロップ現象発生 用軸体」がフリップフロップ現象を発生させる軸体であることは明らかである。 したがって，控訴人の上記主張を採用することはできない。
イ 控訴人は，本件明細書の【００３７】は，電子回路の用語を参考に記載 しているだけであるのに，原判決は，本件発明１が「フリップフロップ現象」を解 決原理としていると誤解していると主張する。 しかし，本件明細書の【００３７】の記載が，電子回路の用語に基づく参考記載 にすぎないと認めることができないことは，原判決の「事実及び理由」の第４の２(1)イ(ｶ)bの通りである。
(1) また，上記アのとおり，本件発明１は，「フリップフ ロップ現象」を解決原理としているものである。 したがって，控訴人の上記主張を採用することはできない。
(2) 「フリップフロップ現象」の意味について
ア 控訴人は，本件明細書の【００１１】，【００４３】及び【０００７】 の記載によると，フリップフロップ現象とは，「フリップフロップ現象発生用軸体 を通過することにより当該現象の結果として『クーラント液等』が『乱流となり無 数の微小な渦を発生』した状態」を指すことを基本としていると主張する。 しかし，本件明細書の【００３７】に，「フリップフロップ現象（フリップフロ ップ現象とは，流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象）」と 記載されている上，本件各発明と共通する技術分野において，本件特許出願前に 「フリップフロップ現象」の語が，おおむね，流体の流れの周期的な振動ないし方 向変換を意味するものとして使用されていること（原判決の「事実及び理由」の第 ４の２(1)イ(ｳ)）からすると，本件発明１におけるフリップフロップ現象は，基本 的には，(1)「流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象」を意味 すると解釈することができ，(2)「クーラント液等」が「乱流となり無数の微小な渦 を発生」した状態を指す語としての使用は，上記(1)の意味におけるフリップフロッ プ現象の発生を前提とした，派生的な使用と位置づけられるべきである。控訴人が 指摘する本件明細書の【００１１】，【００４３】及び【０００７】の記載は，こ の判断を左右するものではない。
イ 控訴人は，本件特許の出願当時の当業者の理解について主張する。 まず，乙１４〜２０は，いずれも公開特許公報であるが，これらの特許において は，Ａ及びＢのほか，Ｃ（乙１６），Ｄ（乙１７），Ｅ（乙１８，２０），Ｆ（乙 １９）も共同発明者とされていることが認められるから，単に，Ａ及びＢの２名の 研究者，発明者がフリップフロップ現象を「流体の流れの周期的な振動ないし方向 転換を意味するもの」として使用しているとは認められない。 また，控訴人は，本件発明１の構成要件Ｄの記載によると，当業者は，本件明細書の【００３７】の括弧内の記載の流れ（流体の流れる方向が周期的に交互に方向＼n変換して流れること）が生じないことを理解すると主張する。 しかし，本件発明１の構成において，ひし形凸部がフリップフロップ現象発生用軸体の軸心に対してどのような傾きをもって設置されているかは特定されておらず，＼n上記軸心に対してひし形凸部が傾きを持っていて非対称となっているかは明らかで はないから，当業者が，本件明細書の記載や，「フリップフロップ現象」の語につ いての当業者の一般的な理解に反して，本件明細書の【００３７】の括弧内記載の 流れ（流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象）が生じないこ とを理解すると認めることはできない。

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1審はこちらです。

◆平成29(ワ)11147

　発明の具体的な作用・機能も，引用発明１とは大きく異なるので、阻害要因ありとして進歩性無しとした審決が取り消されました。

　本件審決は，引用発明１及び甲４発明の装身具は，いずれも，装身 具を簡単にシャツの第一ボタンに装着できるようにするという共通の課 題を有し，また，これを着用するに当たり，切欠き状の部分にボタンが はまり込むことで装着するという共通の機能を有するから，引用発明１のボタン係合部１９における切欠き状の部分の具体的な形状として，甲＼n４発明の係止導孔を有する円形の釦挿通孔の態様を採用し，相違点２に 係る本件補正発明の構成とすることは，当業者であれば容易になし得たことである旨判断した。＼nしかしながら，前記(2)イのとおり，引用発明１は，簡易型のネクタイ 本体を取付ける着用具を改良することによって，着用状態における位置 ずれや傾きを生じ難く，低コストで生産でき，そして着用操作も容易で ある簡易着用具付きネクタイを提供することを課題とするものである。 一方，前記ア(イ)のとおり，甲４に記載された考案は，襟飾り，生花 等の種々の装飾小物，殊に襟前に止着する装身具について，着脱が簡単 であり，かつ，衣服の損傷がほとんどない装身具取付台を提供すること を課題とするものであるが，かかる装身具として，蝶ネクタイやネクタ イを例示するものではなく，蝶ネクタイやネクタイを着用する際に固有 の問題があることを指摘するものでもない。 したがって，引用発明１と甲４発明は，その具体的な課題において， 大きく異なるものといえる。 また，発明の作用・機能をみても，引用発明１は，基板部，ネクタイ取付部及び一対の突出片から成る簡易着用具を備え，ネクタイ取付部の＼n裏側に位置する基板部に，その下縁を凹状に切り欠いたボタン係合部を 設け，その切欠きにシャツの第一ボタンを係合させるとともに，一対の 突片を襟下へ挿入することで，簡易蝶ネクタイの良好な着用状態及び簡 単な着用操作を実現するものである（前記(2)ア(オ)）。 そして，甲１には，引用発明１に関し，(1)「ボタン係合部１９」の奥 部は，ボタン取付け糸の部分を丁度跨ぐことができる程度の小円弧状を なすものとし，その幅は，ボタンとの係合状態において横方向にほとん ど移動しない程度のものとすること，(2)着用時にボタンとの係合を容易 にするとともに，着用時に基板部２の片側がボタン穴に入り込むことを 防ぐために，「ボタン係合部１９」の下方を，ラッパ状に下方へ拡大し て基板部２の下縁に達するものとすることの記載（前記(2)ア(エ)ａ）が ある。これは，結び目の陰に隠れて見えない状態のボタン係合部を，上 方から探りながらも容易に装着できるようにするための工夫といえるか ら，簡易着用具１の基板部２における，ボタン係合部１９の配置位置及 びその形状を引用発明１の構成とすることは，引用発明１の課題を解決するために，重要な技術的意義を有するものであることを理解できる。＼n他方，甲４発明は，取付台主板に対して上方に係止導孔を連続形成し た釦挿通孔を穿設すると共に，他の一部に背面方向に突出するピンを突 設し，ピン先端にピン挟持機構を有するピン挿入キャップを冠着することで，釦の確実な止着と，各種装身用小物の衣類への簡単な着脱を実現＼nするものであって（前記ア(イ)ｂ），第１ボタンへの係合方法，衣類への 確実な止着及び簡単な着脱の実現手段において，引用発明１と大きく異 なるものであるから，発明の具体的な作用・機能も，引用発明１とは大きく異なるものといえる。＼n
加えて，甲４の記載事項（前記ア(ア)ｃ）によれば，甲４発明の装身 具取付台は，衣類に装着する際に，第１ボタンの前部からアプローチし て，釦挿通孔（２）に挿入した後，装身具取付台を鉛直方向の下部に移 動させ，係止導孔（３）を第１ボタンの取付糸に係合するものであるか ら，当業者であれば，第１ボタンを釦挿通孔（２）に挿入する際に，こ れらを視認できる状態でないと，ボタンの着脱動作が困難となることを 理解できる。
そうすると，仮に，引用発明１のボタン係合部１９における切欠き状 の部分の具体的な形状として，甲４発明の「細幅の係止導孔(3)を有する 円形の釦挿通孔(2)」の態様を採用した場合には，ボタン係合部１９の前 側に位置し，その前側にネクタイが取り付けられるネクタイ取付部３が 存在するため，簡易蝶ネクタイを着用する際に，簡易蝶ネクタイ及びネ クタイ取付部に隠されて，第１ボタン及びボタン穴を視認することがで きないことになる。そのため，ボタン係合部を切欠き状にする場合より も，着用具へのボタンの係合が困難となることは明らかであるといえる。
(イ) 以上によれば，引用発明１と甲４発明とは，発明の課題や作用・機 能が大きく異なるものであるから，甲１に接した当業者が，甲４の存在を認識していたとしても，甲４に記載された装身具取付台の構＼成から，「細幅の係止導孔(3)を有する円形の釦挿通孔(2)」の形状のみを取り出し， これを引用発明１のボタン係合部１９における切欠き状の部分の具体的 な形状として採用することは，当業者が容易に想到できたものであると は認め難く，むしろ阻害要因があるといえる。

◆判決本文

　明確性要件を充足しないと判断されました。理由は「出願当時の技術常識を基礎としても，本件発明の「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表＼面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径の意義を理解することはできず，本件発明の技術的範囲は不明確といわざるを得ない」 というものです。

　請求項１には，「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」との 記載があるところ，請求項１の記載自体から，この炭化タングステン粒子は，「少な くとも二個の粉砕工具」の「工具表面」に「含有」されるものであることを理解することができ，また，上記炭化タングステン粒子は，第１の粉砕工具の表＼面には９５重量％以下含有され，その粒径が１．３μｍ以上であること，第２の粉砕工具の表面には８０重量％以上含有され，その粒径が０．５μｍ以下であること，粒径はメ＼nジアン粒径であること，炭化タングステン粒子のメジアン粒径が１．３μｍ以上あ るいは０．５μｍ以下であることは，炭化タングステン粒子を「質量により秤量」し て測定するものであることが理解できる。 しかしながら，請求項１の記載からは，粉砕工具の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径の意義が明らかであ＼nるとはいえない。 また，本件特許の出願当時において，炭化タングステンを含んでなる表面を有する粉砕工具の工具表＼面に含有される炭化タングステン粒子につき，質量により秤量したメジアン粒径を得ることができたとする当業者の技術常識を認めるに足りる証 拠はない。
イ 本件明細書の記載
本件明細書には，「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表＼面」のタングステン含有量が９５％以下であり，工具表面の材料における＼n１００％に対する残りは，好ましくはコバルト結合剤であり，好ましくは１％未満 の程度に追加の炭化物が存在する（【００２６】〜【００２８】），焼結の結果は，炭 素の添加によっても影響を受ける（【００２９】）との記載があり，「炭化タングステ ンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表＼面」の炭化タングステン粒子 が，コバルトである結合剤と焼結により一体化していることが開示されている。そ して，本件明細書には，コバルト結合剤と焼結により一体化した「粉砕工具」の「工 具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径について，定義や測定方法の記載はない。＼nウ 以上によれば，本件明細書の記載を考慮し，出願当時の技術常識を基礎とし ても，本件発明の「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表＼面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径の意義を理解することはできず，本件発明の技術的範囲は不明確といわざるを 得ないから，本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，明確性要件を充足しないと いうべきである。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の定義 は，沈降法により測定されるストークス径について，質量を基準に粒子径を表した質量分布におけるメジアン粒径ということで，一義的に明確であり，ストークス径＼nはストークスの式により明確に定義されるものである旨主張する。 そこで検討するに，甲１８（神保元二ら編「微粒子ハンドブック」初版第１刷，１ ９９１年９月１日）には，ストークス径は，最も広く用いられる代表径であり，静止流体中を重力で落下する粒子の沈降速度ｖ１と同じ沈降速度をもち，また同じ密度を＼nもつ球形粒子の直径であり，流体中で運動する粒子の諸現象を考える場合に有用な 代表径であることの記載があり，本件出願当時，粒子の大きさを測定する方法として，ストークス径を得る沈降法があることは，周知であったことが認められる。＼nまた，ウェブページ「粒度分布測定の基礎知識」(甲１９）には，「主な粒度分布測 定原理」の表の「遠心沈降法」の欄に，「測定粒子径の定義」を「ストークス径」，「基本粒度分布」を「重量基準」との記載があり，「遠心沈降法 液相中の粒子群の沈降 状態を吸光度などから計測して，球と仮定して導かれたストークスの式などと照合 し，有効径（ストークス径）を求める。」との記載がある。ウェブページ「粒径分布 測定［重力／遠心沈降式］」（甲２２）には，「［測定原理／測定法］微粒子を水または不溶溶媒中に懸濁させ，重力場にそのまま静置するか遠心場に粒子懸濁液を置くと， 大きな粒子ほど速い速度で沈降していきます。その様子を粒子懸濁液に照射したレ ーザー光の透過光強度によって検出します。粒子サイズは重力沈降の場合，次のＳ ｔｏｋｅｓの式から得られます。」との記載があり， とのストークスの式が記載されている。これらによれば，沈降法は，重量（質量）基 準に基づく粒度分布が得られるものであること，液相中の粒子の沈降速度から粒径 を求めるものであり，分離して沈降可能な粒子を測定対象としていることが認められる。＼nしかし，前記(2)イのとおり，本件明細書には，「炭化タングステンを含んでなる 表面を有する」「粉砕工具」の「工具表＼面」の炭化タングステン粒子が，コバルトで ある結合剤と焼結により一体化していることが開示されている一方，炭化タングス テン粒子が工具表面から分離可能＼であることの記載や示唆はない。また，ストーク スの式によりストークス径を算出するためには，ストークスの式に沈降距離ｈ，沈 降時間ｔ等のパラメータを代入することが必要であるところ，本件明細書を見ても， ストークスの式のパラメータの値としてどのような値を採用するかについての記載 はない。 そうすると，粒子の大きさを測定する方法としてストークス径を得る沈降法があ ることが周知であり，沈降法により重量（質量）基準に基づく粒度分布が得られる としても，「粉砕工具」の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子が，コバルトである結合剤と焼結により一体化している以上，沈降法により炭化タング＼nステン粒子のストークス径を測定することは不可能であるから，本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量されたメジアン粒径」が，沈降法に基づいて得＼nられるストークス径のメジアン粒径であると解することはできない。
イ 原告は，焼結によって炭化タングステン粒子の粒径が変化するか否か，変化 するとしてどの程度変化するかは，焼結条件との兼ね合いで理論的にも実験的にも 十分に予＼測が可能であり，その変化分を加味した上で炭化タングステン粒子の粒径を調整し，必要に応じて焼結条件を調整すればよく，また，焼結の前後それぞれの＼n炭化タングステン粒子の粒径を画像で確認し，その変化の有無や程度を確認するこ とで，ストークス径の粒度分布の変化を予測することは可能＼であるから，工具表面に存在する炭化タングステン粒子自体を測定するまでもない，また，本件発明にお＼nけるメジアン粒径は，「１．３μｍ以上」ないし「０．５μｍ以下」という広い範囲 を規定するものであるから，焼結の有無はそれらの数値範囲の充足性にほとんど影 響を及ぼさないと考えられる旨主張する。 しかし，本件明細書には，焼結条件との兼ね合いで焼結による粒径の変化を予測して炭化タングステン粒子の粒径を調整することや，焼結の前後それぞれの炭化タ＼nングステン粒子の粒径を画像で確認し，その変化の有無や程度を確認してストーク ス径の粒度分布の変化を予測することの記載や示唆はないから，本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が，かかる予＼測や調整等を行うことを前提として沈降法により測定されるストークス径のメジアン粒径である とは解されない。また，本件発明におけるメジアン粒径が，広い範囲を規定するも のであるとしても，焼結の有無が数値範囲の充足性に影響を及ぼさないと解すべき 根拠はないから，上記の判断を左右するものではない。
ウ 原告は，焼結後の炭化タングステン粒子の粒子径を直接測定する必要がある としても，コバルトの融点は１４９５℃，炭化タングステンの融点は２８７０℃で あるから，バインダーであるコバルトを溶かすなどして除去し，炭化タングステン 粒子を取り出して沈降法で測定することは可能である旨主張する。しかし，本件明細書には，一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン＼n粒子とを加熱し，バインダーであるコバルトを除去し，炭化タングステン粒子を取 り出して沈降法で測定することについては，記載も示唆もないから，本件発明の「炭 化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が，コバルトを除去して 取り出した炭化タングステン粒子を沈降法により測定したストークス径であるメジ アン粒径であるとは解されない。 仮に，上記測定方法により炭化タングステン粒子を取り出して沈降法で測定する ことができたとしても，一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン粒子 とを加熱し，バインダーであるコバルトを除去し，炭化タングステン粒子を取り出 すという過程において，炭化タングステン粒子の密度や形状が一切変化しないとい う根拠はないから，そのように取り出して測定した炭化タングステン粒子のストー クス径が，そのまま，コバルトマトリックスと一体化した工具表面の炭化タングステン粒子のストークス径であるということもできない。＼n

◆判決本文

　「ＡＩ介護」について識別力無しとした審決が維持されました。

　前記(3)のとおり，「ＡＩ」の語は，多くの新聞やウェブサイト等におい て，「人工知能」を意味する言葉として使用されていること，その中には，「ＡＩ」の語の意味を説明せずに「ＡＩ」とのみ表＼記されているものもある（甲３，４）ことからすると，「ＡＩ」の語は，人工知能を意味する言葉として一般的に知られているものと認められる。＼nそして，前記(3)のとおり，介護の分野において人工知能である「ＡＩ」を活用することに関する新聞やウェブサイトの記載が多数あると認められるが，一方で，証＼n拠上，介護の分野において，「ＡＩ」という語を人工知能以外の意味で使用している例があるとは認められないことからすると，介護の分野において「ＡＩ」の語を使＼n用した場合は，その「ＡＩ」は，人工知能を意味するものと認識されるというべきである。＼n前記(3)のとおり，新聞やウェブサイト等においては，「ＡＩ介護」の語が，ＡＩ を活用した介護という意味で，「ＡＩ介護ソフト」の語が，ＡＩを活用した介護のためのソ＼フトウェアという意味で，「ＡＩ介護事業」の語が，ＡＩを活用した介護事業という意味で，「ＡＩ介護ロボ」及び「ＡＩ介護ロボット」の語が，ＡＩを活用した 介護用ロボットという意味でそれぞれ使用されていることからすると，「ＡＩ」の語 に名詞が続いた場合は，当該「ＡＩ」は，「ＡＩを活用した」との趣旨で使用され， また，そのような使用法が一般的に受け入れられているものと認められる。 以上からすると，本願商標の「ＡＩ介護」からは，ＡＩを活用した介護という意 味合いが生じ，本願商標に接した取引者，需要者は，通常，本願商標は，本願の指 定役務である「介護」の質を示すものと認識するため，本願商標は，自他役務識別 力を欠くというべきである。 したがって，本願商標は，商標法３条１項３号の商標に該当するというべきであ る。
(5) 原告の主張について
ア 原告は，本願商標の「ＡＩ」の語は「愛」のローマ字読みであり，本願 商標からは，「愛の介護」というような意味合いを生じると主張する。 しかし，前記(4)のとおり，「ＡＩ」の語は，人工知能を意味する言葉として一般的に知られていること，「愛」をローマ字読みで表＼記する場合に，「Ｉ」の文字を大文字で表記することは不自然であることからすると，「ＡＩ」の語は，通常，「エーアイ」と発音され，人工知能＼を意味するものと認識されるというべきであり，「愛」と認識されるとは認められない。このことは，本願の商標出願・登録情報表示において，「ＡＩ介護」の称呼を，第１に「アイカイゴ」としていることによって左右され＼nない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。 イ 原告は，(1)「ＡＩ介護ロボ」，「ＡＩ介護ロボット」，「ＡＩ介護活用」，「Ａ Ｉ介護ソフト」及び「ＡＩ介護のウェルモ」の各語は，「ＡＩ介護」の文字を分離抽出して観察すべきではない，(2)前記(3)の新聞やウェブサイト等に記載された役務 は，商標法上の役務ではないか，本願の指定役務である「介護」には当たらず，非 類似の役務である，(3)上記新聞やウェブサイト等の記載内容は，目標を記載したも のや開発段階のものであり，ＡＩが介護現場で現実に使用されたことの記載ではな い，(4)甲４，乙２０〜２２の見出しは，本文の記事にふさわしくないと主張する。 しかし，「ＡＩ介護ソフト」の語がＡＩを活用した介護のためのソ＼フトウェアを 意味し，「ＡＩ介護ロボ」及び「ＡＩ介護ロボット」の語がＡＩを活用した介護用 ロボットを意味することは，前記(4)イ認定のとおりである。また，「ＡＩ介護活用」 は文字どおりＡＩを介護に活用するという意味である。取引者，需要者は，これら について，「ＡＩ介護」とそれに続く「ソフト」，「ロボ」，「ロボット」又は「活用」とを分離して認識するというべきである。＼nまた，「ＡＩ介護のウェルモ」の語について，取引者，需要者が，「ＡＩ介護」 と「ウェルモ」を分離して認識することは明らかである。また，商標法３条１項３ 号の商標に該当するというためには，当該商標が，取引者，需要者において同号が 規定する商標に当たると認識されることで足り，当該商標が，その指定役務又は類 似する役務において実際に使用されている必要はないところ，前記(4)のとおり，「Ａ Ｉ介護」という語からは，ＡＩを活用した介護という意味合いが生じ，「ＡＩ介護」 という語は，取引者，需要者において，本願の指定役務である「介護」の質を示す ものと認識されるのであり，新聞やウェブサイト等の記載内容が，目標を記載した ものや開発段階のものであるとしても，この認定が左右されることはない。 さらに，甲４，乙２０〜２２の見出しの「ＡＩ介護」の語がＡＩを活用した介護 という意味で用いられていることは明らかであって，そのことは本文の記載によっ て左右されるものではない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
ウ 原告は，「ＡＩ」と「介護」の語は，共に，多義的であり，漠然とした 意味合いにとどまっているから，取引者，需要者である介護事業者・介護サービス の利用者が「ＡＩ介護」の文字に接して，「ＡＩを活用した介護」であると認識する ことはないと主張する。 しかし，前記(4)のとおり，「ＡＩ」の語は，種々の意味を有するが，通常は，「人 工知能」を意味し，しかも，「ＡＩ」の語が「人工知能＼」を意味することは一般的に 知られているといえるから，「ＡＩ」の語が漠然とした意味合いにとどまり，「ＡＩ 介護」の語を「ＡＩを活用した介護」であると認識できないということはない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は，乙１３〜１７，２２は，本件審決後に作成されたから，証拠と することはできないと主張するが，乙１３〜１７，２２の記載が公表された日は，前記(3)のとおりであり，いずれも本件審決の前であると認められるから，原告の上 記主張は理由がない。 オ 原告は，「ＡＩ」を「アイ」と称呼している出願例もあると主張する（甲 １４，１５）。 甲１４の登録商標は，その一部に「ａｉ」の語を，甲１５の登録商標は，その一 部に「ＡＩ」の語をそれぞれ含むものであるが，本願とは異なる登録例であり，商 標の構成も本願とは大きく異なるから，本願について，「ＡＩ」は，通常「エーアイ」と発音され，人工知能＼を意味するものと認識されるとの前記(4)の認定を左右し ない。

◆判決本文

　サポート要件・実施可能要件、さらに進歩性について無効主張をしましたが、理由無しとした審決が維持されました。

　１９９７年（平成９年）に執筆された甲８の共同執筆者の一人は，クラマー博士 であるところ，甲８は，上記乙３９，４０を引用し，後述のとおり，甲８の実験で 観察されたグルタミン酸の排出が担体によるものであるとの結論を導いている（甲 ８，乙３９，４０，４２）。 イ 上記アに関連し，原告らは，証拠（甲４７〜５０）からすると，本件優 先日当時，コリネバクテリウム・グルタミカムにおいて，グルタミン酸が，浸透圧 に応じて浸透圧調節チャネルから排出されることが周知となっていたと主張する。 しかし，甲４７には，「特別な条件下で，大腸菌がトレハロースを排出した観察結 果（ＳｔｙｒｖｏｌｄとＳｔｒｅｍ １９９１）およびコリネバクテリウム・グル タミカムがグルタミン酸を排出した観察結果（Ｓｈｉｉｏら １９６２）は我々の 研究と関連している。」との記載があるにすぎず，これだけで，原告らが主張するよ うな技術常識があったと認めるには足りない。 また，甲４８，４９はいずれも大腸菌に関する文献であって，そこからコリネバ クテリウム・グルタミカムをはじめとするコリネ型細菌におけるグルタミン酸排出 の技術常識の存在を認めることはできない。 甲５０には，その５頁の図に関して，コリネバクテリウム・グルタミカムの低浸 透圧における相溶性溶質の排出が，少なくとも３種類の機械受容チャネル（浸透圧 調節チャネル）を通じて起こる旨の記載がある。しかし，後述する甲８の記載から すると，浸透圧調節チャネルを通じた排出は全ての溶質について等しく行われるも のではなく，特定の溶質について選択的に行われるのであると認められるから，上 記排出されるべき「相溶性の溶質」の中にグルタミン酸が含まれるのかは，上記図 だけからでは必ずしも明らかになっているとはいえず，甲５０から原告らの主張す る技術常識の存在を認めることはできない。 以上からすると，原告らの上記主張を認めるに足りる証拠はない。
(2) 甲８発明の認定の誤りについて（取消事由２）
前記(1)の事実関係を踏まえて，甲８において，原告らが主張するように，グルタ ミン酸が浸透圧調節チャネルから排出されたと認定できるかについて検討する。
・・・
甲８のＴａｂｌｅ １．には，上記のとおり，低浸透圧の状態になった際にグルタ ミン酸が排出されていることが記載されているが，ｂｅｆｏｒｅの値を基準にその 排出量を検討すべきとする原告らの主張を前提としても，グルタミン酸は，浸透圧 が５４０ｍＯｓｍになるまでほとんど排出されず，５４０ｍＯｓｍになって２０％ が排出されているにすぎないところ，これは，全部で１１種類検討されている溶質 の中でＡＴＰに次いで小さな値である。そして，上記のようなＴａｂｌｅ １．の 結果を受けて，クラマー博士をはじめとする甲８の執筆者らは，グリシンベタイン など多くが排出されている溶質については浸透圧調節チャネルから排出されたとし つつ，グルタミン酸の排出については，浸透圧調節チャネルではなく，担体による 排出であるとの結論を導いている。 Ｔａｂｌｅ １.でグルタミン酸に次いで排出が制限されていることが観察された リジンについては，前記(1)アで認定したとおり，本件優先日当時までに，その輸 送を担う担体がクラマー博士らによって発見されており，グルタミン酸の排出につ いてもリジンなどと同様に担体によるものであるとの説がクラマー博士らによって 提唱されていた。そのクラマー博士が，自ら実験をした上でＴａｂｌｅ １.の結果 を分析し，甲８の共同執筆者の一人として上記のような結論を導いていることから すると，甲８に接した当業者が，それと異なる結論を敢えて着想するとは通常は考 え難いところである。
以上からすると，原告らが主張するように，当業者が，Ｔａｂｌｅ １.の結果を 受けて，甲８に記載された浸透圧調節チャネルをグルタミン酸の排出と関連付けて 認識すると認めることはできないというべきである。

◆判決本文

　色彩のみからなる商標について，識別力なしとして3条1項6号違反とした拒絶審決が維持されました。3条2項の適用も使用している商標とは異なるとして否定されました。

　前記(ア)及び(イ)認定のとおり，(1)本願商標は，橙色の単色の色彩 のみからなる商標であり，本願商標の橙色が特異な色彩であるとはいえ ないこと，(2)橙色は，広告やウェブサイトのデザインにおいて，前向き で活力のある印象を与える色彩として一般に利用されており，不動産の 売買，賃貸の仲介等の不動産業者のウェブサイトにおいても，ロゴマー ク，その他の文字，枠，アイコン等の図形，背景等を装飾する色彩とし て普通に使用されていること，(3)原告ウェブサイトのトップページにお いても，別紙２のとおり，最上部左に位置する図形と「ＬＩＦＵＬＬ Ｈ ＯＭＥ’Ｓ」の文字によって構成されたロゴマーク，その他の文字，白＼n抜きの文字及びクリックするボタンの背景や図形，キャラクターの絵， バナー等の色彩として，本願商標の橙色が使用されているが，これらの 文字，図形等から分離して本願商標の橙色のみが使用されているとはい えないことを総合すると，原告ウェブサイトに接した需要者においては， 本願商標の橙色は，ウェブサイトの文字，アイコンの図形，背景等を装 飾する色彩として使用されているものと認識するにとどまり，本願商標 の橙色のみが独立して，原告の業務に係る「ポータルサイトにおける建 物又は土地の情報の提供」の役務を表示するものとして認識するものと＼n認めることはできない。 したがって，本願商標は，本願の指定役務との関係において，本来的 に自他役務の識別機能ないし自他役務識別力を有しているものと認める＼nことはできない。
イ これに対し原告は，原告ウェブサイトは，不動産総合ポータルサイトの トップブランドとしての確固たる地位を築いており，本願の指定役務の分 野においては，周知著名であること，我が国において，全国規模で種々の 取引形態の不動産物件を掲載する一定規模以上（掲載物件数が常時１００ 万件以上）の不動産総合ポータルサイトとしては，原告のほか，リクルー トグループが提供する「ＳＵＵＭＯ（スーモ）」，大東建託が提供する「い い部屋ネット」，オウチーノが提供する「Ｏ−ｕｃｃｉｎｏ」，ヤフーが 提供する「ヤフー不動産」，アパマンが提供する「アパマンショップ」， アットホームが提供する「ａｔｈｏｍｅ（アットホーム）」があるが，各 不動産総合ポータルサイトは，それぞれイメージカラーを施しており，例 えば，原告は橙色，「ＳＵＵＭＯ（スーモ）」は緑色，「いい部屋ネット」 は赤色，「Ｏ−ｕｃｃｉｎｏ」はピンク色，「ヤフー不動産」は赤色，「ア パマンショップ」は濃青色，「ａｔｈｏｍｅ（アットホーム）」は紅赤色 といった棲み分けがされているため，不動産総合ポータルサイトに接する 取引者，需要者は，色によるポータルサイトの識別が可能な状況ができて＼nおり，本願商標の橙色は，原告ウェブサイトと即座に認識，理解をすると いう取引の実情があることを考慮すると，本願商標は，その指定役務との 関係において，本願商標の橙色が独立して，本来的に自他役務の識別機能＼nないし自他役務識別力を有する旨主張する。 しかしながら，ポータルサイトとは，一般に，「インターネットを利用 する際，まず最初に閲覧されるような，利便性の高いウェブサイトの総称」 （「大辞林」第三版）であるところ，前記(1)ア認定のとおり，本願の指定 役務の需要者は，住宅やマンションなどの不動産物件の購入，賃借等を検 討している一般の消費者であり，このような需要者は，ポータルサイトで， 必要な情報に関する検索を行い，その検索結果に基づいて，不動産業者等 に対し，掲載物件についての問合せをしたり，不動産業者等から紹介を受 けるなどして，不動産取引を行うのが通常であることからすると，このよ うな需要者は，不動産の売買，賃貸の仲介等を行う不動産取引業の需要者 と同一であるか，又は重複するものと認められる。 そして，原告が主張するように掲載物件数が常時１００万件以上の不動 産総合ポータルサイトが日本全国の不動産情報を網羅しているとしても， 不動産総合ポータルサイトと他の不動産業者が開設するウェブサイトとは， インターネット上で不動産情報を入手するための入口であるという点で共 通し，不動産関連の情報を提供するというサービスの内容が密接に関連し ていることに照らすと，上記需要者において，これらが質的に異なるもの と認識するものと認めることはできない。 また，不動産物件を探す者は，まず，不動産総合ポータルサイトを介し て不動産情報にアクセスするのが取引の実情であることを認めるに足りる 証拠はない。 そうすると，仮に原告が主張するように原告ウェブサイが不動産総合ポ ータルサイトのトップブランドとして周知著名であり，各不動産総合ポー タルサイトがそれぞれイメージカラーを施しており，それらの色による棲 み分けがされているとしても，不動産総合ポータルサイトに接する需要者 が，色彩のみによってポータルサイトを識別可能な状況にあるものと認め＼nることはできない。 したがって，原告の上記主張は，その前提において採用することができ ない。
(2) 使用による識別力の獲得について
ア 原告ウェブサイトにおける使用について
前記１(1)の認定事実によれば，原告は，平成１８年から１３年間にわた り，原告ウェブサイトにおいて継続して本願商標の橙色を使用してきたこ とが認められる。 しかしながら，他方で，前記(1)ア(ウ)(1)ないし(3)のとおり，本願商標の 橙色は特異な色彩であるとはいえないこと，橙色は，広告やウェブサイト のデザインにおいて，前向きで活力のある印象を与える色彩として一般に 利用されており，不動産の売買，賃貸の仲介等の不動産業者のウェブサイ トにおいても，ロゴマーク，その他の文字，枠，アイコン等の図形，背景 等を装飾する色彩として普通に使用されていること，原告ウェブサイトの トップページにおける本願商標の橙色の使用態様は，上記不動産業者のウ ェブサイトと同様に，ロゴマーク，その他の文字，白抜きの文字及びクリ ックするボタンの背景や図形，キャラクターの絵，バナー等の色彩として 本願商標の橙色が使用されているが，これらの文字，図形等から分離して 使用されていたものといえないことに鑑みると，原告による原告ウェブサ イトにおける本願商標の使用の結果，本件審決時（審決日令和元年７月３ １日）において，本願商標の橙色のみが独立して，原告の業務に係る「ポ ータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の役務を表示するもの＼nとして，日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認める ことはできない。
イ 原告のテレビＣＭにおける使用について
前記１(2)のとおり，原告のテレビＣＭが，平成２６年５月から同年１０ 月までの間，平成２７年１月から９月までの間，平成３０年４月及び５月 に，全国各地の放送局で放送されたことが認められるが，一方で，甲２７ に係るテレビＣＭ以外には，それらの各放送において本願商標の橙色が具 体的にどのような態様で使用されていたのかを認めるに足りる証拠はない。 また，甲２７に係るテレビＣＭは，キャラクターの絵，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」の文字や図柄等に橙色が使用されているものであって，原 告ウェブサイトのトップページの画像自体が映し出されたものではないか ら，上記テレビＣＭを視聴者が本願商標の橙色と原告ウェブサイトに係る 役務とを関連付けて理解するものとは認めることはできない。
ウ 原告の売上高について
原告は，本願商標の橙色と原告が展開する不動産情報の提供に関する事 業との間には密接かつ直接的な関係が存在するものといえるから，本願商 標の橙色の存在が原告の事業の売上げに多大な貢献をしている旨主張する。 しかしながら，本願商標の橙色と原告の事業との間には密接かつ直接的 な関係が存在することを認めるに足りる証拠はなく，原告の事業の売上高 が高額であるからいって，本願商標の橙色のみが独立して，原告の業務に 係る役務を表示するものとして，日本国内における需要者の間に広く認識＼nされていたことの根拠になるものではない。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
エ アンケート調査結果について
(ア) 原告が提出するアンケート調査結果について検討するに，第１次調 査（甲３０）は，「不動産・情報サイト」の名称として「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」や「ＨＯＭＥ’Ｓ」と記載した２２８人を対象として， 本願商標の橙色を見せ，思い浮かべた不動産・住宅情報サイトの名称を 記載させるという方法によるものであるから（前記１(3)ア），その対象 者は，調査前から原告ウェブサイトの名称を認識していた者に限定され ており，しかも，本願商標の橙色を示す前の段階で，原告ウェブサイト の名称を示され，いわば正解をほのめかされた状態で回答しているとい えることから，原告ウェブサイトの名称を記載する回答する者が高い確 率で現れるのは当然であるというべきである。 したがって，第１次調査の結果を採用することはできない。
(イ) 次に，第２次調査（甲３３）では，回答方法として，本願商標の橙 色の画像を示して，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホームズ）」， 「ＨＯＭＥ’Ｓ（ホームズ）」，「ＳＵＵＭＯ（スーモ）」，「ａｔ ｈ ｏｍｅ（アットホーム）」，「マイナビ賃貸」，「ＣＨＩＮＴＡＩ（チ ンタイ）」，「この中にはない・わからない」の選択肢の中から，「不 動産・住宅情報サイト・アプリ」を１つ選択させるという方法によって おり，理由を示すことなく選択する形式のため，偶然，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホームズ）」又は「ＨＯＭＥ’Ｓ（ホームズ）」 を選択する可能性を排除できず，かつ，原告ウェブサイトの選択肢とし＼nて「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホームズ）」及び「ＨＯＭ Ｅ’Ｓ（ホームズ）」の２つが掲げられている以上，偶然に原告ウェブ サイトを選択する確率は，必然的に高くなるというべきである。にもか かわらず，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホームズ）」と回 答した者が１３．２％，「ＨＯＭＥ’Ｓ（ホームズ）」と回答した者が ４１．８％と，その合計は５５％とさほど高くなく，むしろ，「ＳＵＵ ＭＯ（スーモ）」と回答した者が１６．３％，「ａｔ ｈｏｍｅ（アッ トホーム）」と回答した者が１０．９％，「この中にはない・わからな い」と回答した者が１４．５％と，一定の割合を占めており，「ＳＵＵ ＭＯ（スーモ）」と回答した者及び「この中にはない・わからない」と 回答した者の割合は，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホーム ズ）」と回答した者の割合を上回っている。このような事情に照らせば， 第２次調査の結果を採用することはできない。
オ まとめ
以上によれば，原告は，平成１８年から１３年間にわたり，原告ウェブ サイトにおいて継続して本願商標の橙色を使用してきたこと，原告のテレ ビＣＭの実績及び原告の売上実績を勘案しても，本件審決時（審決日令和 元年７月３１日）において，本願商標の橙色のみが独立して，原告の業務 に係る「ポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の役務を表＼n示するものとして，日本国内における需要者の間に広く認識されていたも のと認めることはできないから，本願商標は，その使用により自他役務の 識別機能ないし自他役務識別力を獲得したものと認めることできない。＼nこれに反する原告の主張は理由がない。

◆判決本文

　特別部、いわゆる大合議の判断がなされた事件（平成31(ネ)10003）の関連事件です。無効理由無しとした審決が維持されました。

　原告は，(1)甲７の１には，甲７の１記載のマッサージ器の開き角度の 構成により，一対のローラを用いて，マッサージ器をある一方向に移動＼nさせることで，一対のローラが，皮膚をひだよせしたり，押し曲げたり， 引っ張ったりし，逆方向にマッサージ器を移動させることで，皮膚が弛 緩したり，ほぐしたりする効果を奏することの開示があること，(2)甲７ の１記載のマッサージ器のローラによって，筋肉が引っ張られ，押して ほぐされるのであれば，それと並行して毛穴が収縮し，毛穴の中の汚れ が押し出される効果も認められるから，甲１−１発明の油分の浮き上が らせ効果及びゲルマニウムの浸透効果がより促進されることに照らすと， 当業者は，甲１−１発明において，甲７の１記載のマッサージ器の前記 (ア)ｂの構成を適用する動機付けがあるといえるから，「ローラの回転＼n軸が，柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ，一対のローラ の回転軸のなす角が鈍角に設けられ」た構成（相違点２に係る本件特許＼n発明１の構成）とすることを容易に想到することができたものである旨＼n主張する。
そこで検討するに，前記ア(イ)ａ認定のとおり，甲１−１発明のロー ラ支持部２００は，別紙２の図１に示すとおり，横軸部２１０と縦軸部 ２２０とで形成された「Ｔ字形状」であり，２つのローラ１００，１０ ０が単一の横軸部２１０の両端に取り付けられているから，２つのロー ラの回転軸が共通する一軸の構成であり，これにより２つのローラ１０＼n０，１００は平行な位置関係にあることを理解できる。 他方で，甲７の１記載のマッサージ器は，別紙５の正面図及び背面図 に示すように，「一対のローラの回転軸が，柄の長軸方向の中心線とそ れぞれ鋭角に設けられ，一対のローラの回転軸のなす角が鈍角」に設け られており，一対のローラの回転軸は，別異の軸で構成された２軸の構＼ 成であり，これにより２つのローラは，甲１−１発明と比べて接近した 位置関係にあることを理解できる。
このように甲１−１発明と甲７の１記載のマッサージ器は，２つのロ ーラの回転軸の構成が異なるところ，甲１には，２つのローラ１００，＼n１００の回転軸を１軸から２軸とすることについての記載も示唆もない。 かえって，甲１には，「前記ローラ支持部は二股になっており，２つの ローラが離れて支持されていると，皮膚に与える機械的な刺激が大きく なるというメリットがある。」（【００１５】）との記載があり，２つ のローラが離れていることが望ましいことを示唆する記載がある。 また，甲７の１の「意匠の創作内容の要点」欄には，「本願マッサー ジ器は，人体の部位を引っ張り，押して筋肉をほぐすマッサージ器であ って，安定感と立体感を強調し，新しい美感を生じさせるようにしたこ とを創作内容の要点とする。」との記載があるが，一方で，甲７の１に は，ローラの材質，表面の構＼成等についての記載はなく，「人体の部位 を引っ張り，押して筋肉をほぐす」ことによって皮膚に対していかなる 効果が生じるかについての具体的な開示はない。 そうすると，甲１及び甲７の１に接した当業者において，甲１−１発 明において，２つのローラの回転軸が１軸より複雑な構造である２軸の＼n甲７の１記載のマッサージ装置の上記構成を適用する動機付けがあるも＼nのと認めることはできない。
以上によれば，当業者が甲１−１発明と甲７の１に記載された発明に 基づいて，相違点２に係る本件特許発明１の構成を容易に想到すること＼nができたものと認めることはできない。

◆判決本文
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◆平成31(ネ)10003

原審

◆平成28(ワ)5345

　本件商標「総本家駿河屋」が先行商標「駿河屋」と類似するかが争われました。審決は非類似と判断しましたが、知財高裁4部は先行商標「駿河屋」は周知であるとして、分離解釈すると、類似すると判断しました。

　ア　引用商標１及び２は，別紙記載１及び２のとおり，「駿河屋」の漢字３ 文字を横書きに書してなり，その構成文字に相応して，「スルガヤ」の称＼n呼が生じる。 しかるところ，前記１の認定事実を総合すると，(1)旧駿河屋は，昭和１ ９年３月に設立以来，平成２６年５月２９日に事業を停止するまでの約７ ０年間にわたり継続して，「駿河屋」の商標を使用した「羊羹」を販売し， 平成２４年３月期時点では，和歌山県に１５店舗，京都府に１店舗，大阪 府に３店舗の直営店，百貨店１１店舗に販売店を出店し，このほか，百貨 店７２店舗及び量販店等５３２店舗の銘店コーナ等に「駿河屋」の商標を 使用し，同３月期における直営店での売上高は約７億６５６８万円，百貨 店での売上高は約４億８９５５万円であったこと，(2)旧駿河屋が販売する 「羊羹」については，「徳川家ゆかりの伝統の味「煉羊羹」」，「駿河屋 は，紀州家御用御菓子司として和歌山に御用本店を置くようになった（現 在でも駿河屋は和歌山と伏見に総本家を置いている。）。」，「駿河屋の 「煉羊羹」は，秀吉の聚楽第茶会に諸侯の引き出ものに用いられ絶賛され たという「伏見羊羹」を発展させたもので，試作に成功したのが慶長４年 （１５９９）のことである。」，「淡紅色をした「極上本煉煉羊羹」は， みかけとちがいその歯ざわりはずっしり重く，深く厚みのある味が伝わっ てくる。」などと刊行物（甲４２の１（「日本の名菓 《和菓子》」）で 紹介されていたこと，(3)旧駿河屋は，昭和３２年４月２４日，旧駿河屋の 前身の個人営業の「総本家駿河屋」の分家又は「総本家駿河屋」等から暖 簾分けを受けた「別家」等とともに，会員相互の親睦を図るとともに老舗 駿河屋の伝統を守り，商号及び商標権の確保に協力し，共存共栄を図るこ とを目的として，「駿河屋」の商号，商標の保全に必要な協定及びその他 の措置等の事業を行う「駿河屋会」を発足し，「駿河屋会」の会員は，「駿 河屋」の商標を使用した「羊羹」等の和菓子を販売し，平成２７年６月２ ５日に旧駿河屋の破産手続廃止決定が確定した前後を通じて，ウェブサイ トや取扱商品の「羊羹」の包装等に「駿河屋」の商標の使用を継続してい ること，(4)旧駿河屋の事業停止（平成２６年５月２９日）から約１０か月 後の平成２７年３月２４日，原告は，旧駿河屋の旧本店店舗において営業 を再開し，「駿河屋」の商標を使用した「羊羹」等の和菓子を販売するよ うになり，旧本店店舗における営業再開時には「駿河屋」の再建として新 聞各誌で大きく報道されたことが認められる。 上記認定事実によれば，本件商標の登録査定時（登録査定日平成２９年 ４月１２日）において，「駿河屋」の商標は，羊羹等の和菓子の取引者， 需要者の間において，近畿地方を中心に， 旧駿河屋又はその分家等が取り 扱う和菓子（特に，羊羹）を表示するブランド名として広く認識され，全＼n国的にも相当程度認識されていたものと認められる。 そして，このような「駿河屋」の商標の周知性等に照らすと，「駿河屋」 の文字を横書きに書してなる引用商標１及び２から，「羊羹」等の和菓子 のブランド名としての「駿河屋」の観念が生じるものと認めるのが相当で ある。
イ これに対し被告は，(1)旧駿河屋は，「駿河屋」を単独では使用せず，「総 本家」の文字を付して「総本家駿河屋」を使用し，又は「総本家駿河屋」の 商標と同時に「駿河屋」を使用し，駿河屋会所属の分家との区別を明確に して，出所の混同を防止してきたから，引用商標１及び２が，旧駿河屋が 取り扱う和菓子（特に「羊羹」）を表示するものとして周知著名性を獲得＼nしたとはいえない，(2)仮に旧駿河屋が引用商標１及び２について周知著名 性を獲得したとしても，旧駿河屋は，破産手続廃止決定の確定により，そ の法人格が消滅していること，駿河屋会所属の分家は，地名に「駿河屋」 の文字を付して，旧駿河屋との出所の混同を防止してきたこと，原告は， 旧駿河屋から事業譲渡を受けておらず，旧駿河屋が営業していた地で「株 式会社総本家駿河屋」の商号を使用して営業しているだけであり，旧駿河 屋の有していた引用商標１及び２についての周知著名性を引き継いでいる わけではないことからすれば， 旧駿河屋が獲得した引用商標１及び２につ いての周知著名性は，旧駿河屋の法人格の消滅とともに断絶している旨主 張する。 しかしながら，上記(1)の点については，前記１(4)アの認定事実によれば， 旧駿河屋がそのウェブサイトで使用していた「総本家駿河屋」の表示は，旧＼n駿河屋が営業主体であることを表示したものと認識することができるが，＼n一方で，旧駿河屋の販売する「羊羹」の包装資材，包装紙及び紙袋におい ては，「駿河屋」の文字部分が，同文字部分の右肩等に小さな文字で記載 された「総本家」文字部分と外観上明確に区別される態様で示されている から，「駿河屋」の文字部分は独立した商標として使用されているものと 認められる。 次に，上記(2)の点については，前記ア認定のとおり，「駿河屋」の商標 は，旧駿河屋のみならず，駿河屋会の会員の分家及び別家の経営する店舗 の営業活動を通じて，取引者，需要者の間において，近畿地方を中心に， 旧駿河屋又はその分家等が取り扱う和菓子（特に，羊羹）を表示するブラ＼nンド名として広く認識され，全国的にも相当程度認識されていたものと認 められるものであり，このような「駿河屋」の商標のブランド名としての 周知性等は旧駿河屋の破産手続廃止決定の確定による法人格の消滅により 直ちに失われるものとはいえない。
また，前記１(2)イのとおり，駿河屋会は，「駿河屋」の商号，商標を使 用し，煉羊羹，菓子の製造又は販売に従事する個人及びその主宰する会社 等を会員とし，会員相互の親睦を図るとともに老舗駿河屋の伝統を守り， 商号及び商標権の確保に協力し，共存共栄を図ることを目的として，「駿 河屋」の商号，商標の保全に必要な協定及びその他の措置等の事業を行う ために発足したものである上，前記１(4)の認定事実によれば，駿河屋会の 会員の分家及び別家等の取扱商品の羊羹の包装等においては，「駿河屋」 の文字部分が，同文字部分の右肩等に小さな文字で記載された「大阪」， 「伏見」，「京都駅前」又は「宇治」の文字部分と外観上明確に区別され る態様で示されているから，「駿河屋」の文字部分は独立した商標として 使用されているものと認められる。加えて，株式会社大阪の駿河屋のウェ ブサイトでは，「駿河屋のお菓子」の見出しの下に，「伝統の製法で作ら れた羊羹に昔ながらの味わいが楽しめるお菓子。お菓子の老舗，駿河屋の ラインナップです。」，「古来より受け継がれた，駿河屋羊羹の「こころ」」 などと表示していること（前記１(4)イ），株式会社京都駅前駿河屋は，そ の店舗に「駿河屋」と記載された看板及び「ＳＵＲＵＧＡＹＡ」と記載さ れた看板を掲げていること（前記１(4)オ）に照らすと，駿河屋会の会員の 分家及び別家は，旧駿河屋の破産手続廃止決定の確定後も，「駿河屋」の 商標を取扱商品の羊羹等の和菓子のブランド名として継続して使用してい たことが認められる。
さらには，旧駿河屋の事業停止から約１０か月後の平成２７年３月２４ 日，原告は，旧駿河屋の旧本店店舗において営業を再開し，「駿河屋」の 商標を使用した「羊羹」等の和菓子の販売を行っていることに鑑みると， 和菓子のブランド名としての「駿河屋」の周知性等は，本件商標の登録査 定時においても維持されていたものと認められる。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
(2) 本件商標の要部抽出の可否について
ア 本件商標は，「総本家駿河屋」の標準文字から構成された，「総本家」＼nの文字部分と「駿河屋」の文字部分とからなる結合商標である。 本件商標の構成文字は，外観上，同書，同大，同間隔で表＼示されており， 「ソウホンケスルガヤ」の称呼も生じるが，一方で，前記(1)認定のとおり， 「駿河屋」の商標は，本件商標の登録査定日当時，羊羹等の和菓子の取引 者，需要者の間において，近畿地方を中心に， 旧駿河屋又はその分家等が 取り扱う和菓子（特に，羊羹）を表示するブランド名として広く認識され，＼n全国的にも相当程度認識されていたものと認められるのに対し，「総本家」 の語は，「多くの分家の分かれ出たもとの家。おおもとの本家。」を意味 する普通名詞であること（甲６）に照らすと，「総本家」の文字部分と「駿 河屋」の文字部分とは，それを分離して観察することが取引上不自然であ ると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 そして，本件商標がその指定商品の「最中」に使用された場合には，本 件商標の構成中の「駿河屋」の文字部分が和菓子のブランド名として周知＼nであったことから，取引者，需要者に対し，上記商品の出所識別標識とし て強く支配的な印象を与えるものと認められる。 そうすると，本件商標の構成中「駿河屋」の文字部分を要部として抽出＼nし，これと引用商標１及び２とを比較して商標そのものの類否を判断する ことも，許されるというべきである。
イ これに対し被告は，(1)引用商標１及び２の商標登録がされた後に，指定 商品を「煉羊羹」，「菓子」等とする「駿河屋」の文字を含む９件の商標 （乙５ないし１３）が商標登録されていること，(2)商品「菓子」又は「羊 羹」について，主に，地名に「駿河屋」の文字を加えた商標を多数の者が 使用しており，これらの使用者には，「京阪宇治駅前駿河屋」（乙１６）， 「京三条駿河屋」（乙１７），「河内駿河屋」（乙１８），「美濃国駿河 屋」（乙２５），「京都駅前駿河屋」（乙２６）のように，駿河屋会の会 員でない者も含まれていること，(3)引用商標1 及び２の商標権者である株 式会社大阪の駿河屋は「大阪の駿河屋」の商標を，有限会社伏見駿河屋は 「伏見駿河屋」の商標を，株式会社京都駅前駿河屋は「京都駅前駿河屋」 の商標を使用し，互いに出所の混同が生じないようにしていること，(4)引 用商標１及び２の商標権者は，駿河屋会以外の者による「駿河屋」の商標 の使用に対して，商標権侵害を主張することなく，長年放置してきたこと 等の取引の実情によれば，本件商標の登録査定時には，「駿河屋」という 商標だけでは，商品「和菓子」や「羊羹」について，何人の商品の出所を 示すものであるのか，需要者は，認識できない状態になっていたから，本 件商標から「駿河屋」の文字部分を要部として抽出することはできない旨 主張する。
しかしながら，前記(1)認定のとおり，「駿河屋」の商標は，本件商標の 査定日当時，羊羹等の和菓子の取引者，需要者の間において，近畿地方を 中心に， 旧駿河屋又はその分家等が取り扱う和菓子（特に，羊羹）を表示＼nするブランド名として広く認識され，全国的にも相当程度認識されていた ものと認められる。 このことは，指定商品を「煉羊羹」，「菓子」等とする「駿河屋」の文 字を含む９件の商標が商標登録されていること（上記(1)）や，株式会社大 阪の駿河屋は「大阪の駿河屋」の商標を，有限会社伏見駿河屋は「伏見駿 河屋」の商標を，株式会社京都駅前駿河屋は「京都駅前駿河屋」の商標を， それぞれの営業を表示するものとして使用していること（上記(3)）によっ て左右されるものではない。 また，前記１(5)認定のとおり，駿河屋会の会員以外の者が「駿河屋」の 文字を使用している例もみられるが，それが多数であるとはいえない上， 羊羹等の和菓子についての具体的な使用態様も明らかでないから，上記(2) 及び(4)をもって，「駿河屋」の商標が，何人の商品の出所を示すものであ るのか，需要者が認識できない状態になっていたということはできない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
(3) 本件商標と引用商標１及び２の類否について
本件商標の要部である「駿河屋」の文字部分（標準文字）と別紙記載１及 び２の引用商標１及び２を対比すると，字体は異なるが，「駿河屋」の文字 を書してなる点で外観が共通し，いずれも「スルガヤ」の称呼及び羊羹等の 和菓子のブランド名としての「駿河屋」の観念が生じる点で，称呼及び観念 が同一である。 そうすると，本件商標と引用商標１又は引用商標２が本件商標の指定商品 「最中」に使用された場合には，その商品の出所について誤認混同が生ずる おそれがあるものと認められるから，本件商標と引用商標１及び２は，それ ぞれ全体として類似しているものと認められる。 したがって，本件商標は，引用商標１及び２に類似する商標であるものと 認められる。

◆判決本文

　無効理由として、実施可能要件、サポート要件、進歩性が争われました。裁判所は、無効理由無しとした審決を維持しました。＼n

　前記(1)イのとおり，甲２には，C.グルタミカムプロモーターの核酸 配列（図１）が記載されており，コリネ型細菌の染色体上の，ＧＤＨ 遺伝子のプロモーター配列の−３５領域に「TGGTCA」配列及び−１０ 領域に「CATAAT」配列を有し，ＣＳ遺伝子のプロモーター配列の−３ ５領域に「TGGCTA」配列及び−１０領域に「TAGCGT」配列を有するこ とが示されている。また，甲２には，C.グルタミカムプロモーターの セットにおいて，最もよく保存されている配列は-35 領域の「ttGcca.a」 及び-10 領域の「ggTA.aaT」であることが記載されている（図５）。 一方，甲２には，コリネ型細菌を用いた発酵法によるグルタミン酸 の製造方法において，グルタミン酸生合成系遺伝子であり，コリネ型 細菌の染色体上の特定の遺伝子であるＧＤＨ遺伝子及びＣＳ遺伝子の プロモーター配列について，その−３５領域及び−１０領域の塩基配 列をコリネ型細菌のコンセンサス配列に改変することの動機付けとな るような記載はない。 したがって，甲２発明に接した当業者は，甲２の原告ら指摘箇所を 認識していたとしても，甲２発明において，ＧＤＨ遺伝子のプロモー ター配列の−３５領域及び−１０領域の配列と目的遺伝子の発現量の 強化の程度及びそれによるグルタミン酸生産能の向上との関係に着目＼nし，グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を得るため＼nに，ＧＤＨ遺伝子のプロモーター配列の−３５領域及び−１０領域の 配列を本件発明１−１の配列に置換する動機付けはないから，当業者 は上記構成を容易に想到できたものとは認められない。＼nｂ これに対し原告らは，(1)Ｌ−グルタミン酸の生産を増強するために は，Ｌ−グルタミン酸に至るまでの各反応に関与する酵素（ＣＳ，Ｇ ＤＨ，ＩＣＤＨ等）の発現を強化することが望ましいことは，本件優 先日前において技術常識であったこと，(2)E.coli において，プロモー ターの−１０領域及び−３５領域をコンセンサス配列に変更ないし近 づけることによって，目的遺伝子の発現を強化できることも，本件優 先日前において技術常識であったこと，(3)甲２には，コリネ型細菌と E.coli のコンセンサス配列が同等であることや，コリネ型細菌のプロ モーターの−１０領域のコンセンサス配列が「TA.aaT」であり，この ３番目の塩基「.」として，相対的に「T」が最も頻度が高いことが記 載されていることからすると，甲２の記載は，当業者に対し，甲２発 明のＧＤＨ遺伝子のプロモーター配列の−１０領域（CATAAT）の１番 目の塩基「C」を「T」に変異して，コンセンサス配列，すなわち本件 発明１−１の構成（「TATAAT」）とし，同−３５領域（「TGGTCA」） の１番目〜３番目の塩基を保存性の高い「TTG」にするために，２番目 の塩基「G」を「T」に変異して，本件発明１−１の構成（「TTGTCA」） とすることを示唆するものである旨主張する。
しかしながら，仮に，本件優先日前において，Ｌ−グルタミン酸の 生産を増強するために，Ｌ−グルタミン酸の生成反応に関与する酵素 （ＣＳ，ＧＤＨ，ＩＣＤＨ等）の発現を強化することが望ましいこと が知られていたとしても，当該酵素の遺伝子を増強する具体的な方法 は，相当多数のものが想定し得たものと考えられるのであって，かか る方法として，本件発明１のように，目的遺伝子のプロモーターの特 定の領域に変異を導入する方法が知られていたことは認められない。 また，E.coli において，プロモーターの−１０領域及び−３５領域 をコンセンサス配列に変更ないし近づけることによって，目的遺伝子 の発現を強化できる場合があることが，本件優先日前において知られ ていたとしても，コリネ型細菌について，これと同様の知見が存在し ていたことを認めるに足りる証拠はない。かえって，前記(1)イのとお り，甲２には，C．グルタミカムにおけるプロモーターの活性と-35 及 び-10 のコンセンサス配列との類似性の間には，E.coliと異なり，相 関は確認できなかった旨が記載されている。 したがって，原告らの上記主張は採用することができない。

◆判決本文

　進歩性無しとした審決が、動機付け無し・阻害要因ありとして取り消されました。

　本件審決は，引用発明１及び甲４発明の装身具は，いずれも，装身 具を簡単にシャツの第一ボタンに装着できるようにするという共通の課 題を有し，また，これを着用するに当たり，切欠き状の部分にボタンが はまり込むことで装着するという共通の機能を有するから，引用発明１＼nのボタン係合部１９における切欠き状の部分の具体的な形状として，甲 ４発明の係止導孔を有する円形の釦挿通孔の態様を採用し，相違点２に 係る本件補正発明の構成とすることは，当業者であれば容易になし得た＼nことである旨判断した。 しかしながら，前記(2)イのとおり，引用発明１は，簡易型のネクタイ 本体を取付ける着用具を改良することによって，着用状態における位置 ずれや傾きを生じ難く，低コストで生産でき，そして着用操作も容易で ある簡易着用具付きネクタイを提供することを課題とするものである。 一方，前記ア(イ)のとおり，甲４に記載された考案は，襟飾り，生花 等の種々の装飾小物，殊に襟前に止着する装身具について，着脱が簡単 であり，かつ，衣服の損傷がほとんどない装身具取付台を提供すること を課題とするものであるが，かかる装身具として，蝶ネクタイやネクタ イを例示するものではなく，蝶ネクタイやネクタイを着用する際に固有 の問題があることを指摘するものでもない。 したがって，引用発明１と甲４発明は，その具体的な課題において， 大きく異なるものといえる。
また，発明の作用・機能をみても，引用発明１は，基板部，ネクタイ＼n取付部及び一対の突出片から成る簡易着用具を備え，ネクタイ取付部の 裏側に位置する基板部に，その下縁を凹状に切り欠いたボタン係合部を 設け，その切欠きにシャツの第一ボタンを係合させるとともに，一対の 突片を襟下へ挿入することで，簡易蝶ネクタイの良好な着用状態及び簡 単な着用操作を実現するものである（前記(2)ア(オ)）。 そして，甲１には，引用発明１に関し，(1)「ボタン係合部１９」の奥 部は，ボタン取付け糸の部分を丁度跨ぐことができる程度の小円弧状を なすものとし，その幅は，ボタンとの係合状態において横方向にほとん ど移動しない程度のものとすること，(2)着用時にボタンとの係合を容易 にするとともに，着用時に基板部２の片側がボタン穴に入り込むことを 防ぐために，「ボタン係合部１９」の下方を，ラッパ状に下方へ拡大し て基板部２の下縁に達するものとすることの記載（前記(2)ア(エ)ａ）が ある。これは，結び目の陰に隠れて見えない状態のボタン係合部を，上 方から探りながらも容易に装着できるようにするための工夫といえるか ら，簡易着用具１の基板部２における，ボタン係合部１９の配置位置及 びその形状を引用発明１の構成とすることは，引用発明１の課題を解決＼nするために，重要な技術的意義を有するものであることを理解できる。 他方，甲４発明は，取付台主板に対して上方に係止導孔を連続形成し た釦挿通孔を穿設すると共に，他の一部に背面方向に突出するピンを突 設し，ピン先端にピン挟持機構を有するピン挿入キャップを冠着するこ＼nとで，釦の確実な止着と，各種装身用小物の衣類への簡単な着脱を実現 するものであって（前記ア(イ)ｂ），第１ボタンへの係合方法，衣類への 確実な止着及び簡単な着脱の実現手段において，引用発明１と大きく異 なるものであるから，発明の具体的な作用・機能も，引用発明１とは大＼nきく異なるものといえる。
加えて，甲４の記載事項（前記ア(ア)ｃ）によれば，甲４発明の装身 具取付台は，衣類に装着する際に，第１ボタンの前部からアプローチし て，釦挿通孔（２）に挿入した後，装身具取付台を鉛直方向の下部に移 動させ，係止導孔（３）を第１ボタンの取付糸に係合するものであるか ら，当業者であれば，第１ボタンを釦挿通孔（２）に挿入する際に，こ れらを視認できる状態でないと，ボタンの着脱動作が困難となることを 理解できる。 そうすると，仮に，引用発明１のボタン係合部１９における切欠き状 の部分の具体的な形状として，甲４発明の「細幅の係止導孔(3)を有する 円形の釦挿通孔(2)」の態様を採用した場合には，ボタン係合部１９の前 側に位置し，その前側にネクタイが取り付けられるネクタイ取付部３が 存在するため，簡易蝶ネクタイを着用する際に，簡易蝶ネクタイ及びネ クタイ取付部に隠されて，第１ボタン及びボタン穴を視認することがで きないことになる。そのため，ボタン係合部を切欠き状にする場合より も，着用具へのボタンの係合が困難となることは明らかであるといえる。
(イ) 以上によれば，引用発明１と甲４発明とは，発明の課題や作用・機 能が大きく異なるものであるから，甲１に接した当業者が，甲４の存在＼nを認識していたとしても，甲４に記載された装身具取付台の構成から，＼n「細幅の係止導孔(3)を有する円形の釦挿通孔(2)」の形状のみを取り出し， これを引用発明１のボタン係合部１９における切欠き状の部分の具体的 な形状として採用することは，当業者が容易に想到できたものであると は認め難く，むしろ阻害要因があるといえる。 したがって，本件補正発明は，引用発明１に基づいて当業者が容易に 発明をすることができたものであるとはいえないから，これに反する本 件審決の判断には誤りがあり，同判断を前提とする本件審決の補正却下 の決定にも誤りがある。

◆判決本文

　進歩性無しとして異議申立が認められましたが、知財高裁3部は、かかる審決を取り消しました。理由は、「後知恵に基づく議論といわざるを得ず，これを周知の技術的事項であると認めることはできない」というものです。

　以上のとおり，引用文献４から６に記載された発光素子は，いずれもＡ ｌＧａＮ層又はＡｌＧａＡｓ層を組成傾斜層とするものであるが，引用 文献４では緩衝層及び活性層における結晶格子歪の緩和を目的として緩 衝層に隣接するガイド層を組成傾斜層とし，引用文献５では，隣接する ２つの層（コンタクト層及びクラッド層）の間のヘテロギャップの低減 を目的として当該２つの層自体を組成傾斜層とし，引用文献６では，隣 接する２つの半導体層の間のヘテロギャップの低減を目的として２つの 層の間に新たに組成傾斜層を設けるものである。このように，被告が指 摘する引用文献４から６において，組成傾斜層の技術は，それぞれの素 子を構成する特定の半導体積層体構＼造の一部として，異なる技術的意義 のもとに採用されているといえるから，各引用文献に記載された事項か ら，半導体積層体構造や技術的意義を捨象し上位概念化して，半導体発＼n光素子の技術分野において，その駆動電圧を低くするという課題を解決 するために，ＡｌＧａＮ層のＡｌの比率を傾斜させた組成傾斜層を採用 すること（本件技術）を導くことは，後知恵に基づく議論といわざるを 得ず，これを周知の技術的事項であると認めることはできない。 よって，本件技術が周知の技術的事項であるとして，相違点１，２に係 る構成に想到することが容易であるとした本件取消決定の判断には誤りが＼nある。
イ なお，乙６の３及び引用文献５から，ＡｌＧａＮ半導体積層体において， 隣接する２つの層の間のヘテロギャップを低減させることで駆動電圧を 低減させること目的として，当該層を組成傾斜層とするという限度では， 周知の技術的事項を認める余地はある。 しかし，引用発明Ａにおいて，アンドープ層とドーピング層は，いずれ もＡｌ０．６Ｇａ０．４Ｎから構成されており，両者の間にヘテロギャップは＼n存在しないと考えられる。また，超格子バッファとアンドープ層との間の ヘテロギャップに着目するとしても，引用発明Ａにおいて，ｎ側電極はコ ンタクト層であるドーピング層又はアンドープ層に形成されるから，それ より下層（ｐ側電極とは反対側）にある超格子バッファとの間のヘテロギ ャップは，駆動電圧にほとんど影響しないと考えられる。 よって，引用発明Ａのアンドープ層について，隣接するドーピング層と の関係においても，超格子バッファとの関係においても，駆動電圧の低下 を目的としてヘテロギャップの低減を図るために，組成傾斜層とする動機 付けがあるとは認められない。そのため，上記技術が周知であるとしても， 少なくとも相違点１に係る構成に想到することは容易とはいえない。＼nこの点について，被告は，アンドープ層及びドーピング層はいずれもコ ンタクト層であるから一体として考えるべきである旨主張する。しかし， 両層はドーピングの有無が異なることに加え，引用文献１の本文において， 両層それぞれについて膜厚が記載されていることや，図１でも２つの層は 区別して記載されていることからすれば，両層は別個の層として取り扱わ れていることは明らかであり，いずれもコンタクト層であるとの一事をも って，当業者が両者をともに組成変更するとの動機を持つとは考え難いか ら，被告の主張は採用できない。
４ 格子不整合との主張について
被告は，半導体積層体の格子不整合を緩和するために組成傾斜層を用いるこ とが周知の技術事項であり，また，当業者であれば，引用発明Ａの半導体積層 体に格子不整合が生じていることを認識し得るから，引用発明Ａにおいて，か かる格子不整合を緩和するために，アンドープ層及びドーピング層を組成傾斜 層にする動機付けがある旨主張する。 しかし，半導体積層体では，通常，組成の異なる半導体層を積層した構造を＼n採るため，格子定数差がない半導体層だけで素子を構成することができないこ＼nとは技術常識であるところ，かかる半導体積層体に組成傾斜層を採用すること が常に行われていると認めるに足る証拠はなく，かえって引用文献４及び５で は，組成傾斜層は付加的な構成とされているにすぎず，これが設けられていな＼nい実施例が大半を占める。また，弁論の全趣旨によれば，組成傾斜層を設ける ことには成膜が難しいといった弊害もあり，膜厚の厚薄及び格子定数差の大小 を踏まえ，格子定数差を許容した設計とすることや，応力緩和層を設けるなど 組成傾斜層以外の手段を採ることもあると認められる。そうだとすれば，半導 体積層体において，組成傾斜層を用いることにより半導体層間の格子定数差を 緩和すること自体は周知の技術事項であるとしても，当業者にとって，半導体 層間の格子定数差はおよそ許容できないものであり，これがあれば組成傾斜層 の適用が当然に試みられるとまでは認められず，組成傾斜層の適用が容易想到 というためには，引用発明Ａにおいて格子定数差に基づく問題が発生している ことなど，そのための契機が必要というべきである。 引用文献１には，超格子バッファが，「応力を緩和する」ために採用されて いることは記載されているものの，かかる超格子バッファを備えた半導体積層 体において，さらに各半導体層間の格子定数差を課題として認識するような記 載は見当たらない。また，そうであるのに，被告が主張するように，各半導体 層の組成比を仮定しさらに場合分けをしてまで半導体層間の格子定数の差を顕 在化させることを当業者が行うとは考え難いし，仮に被告が主張するとおりの 格子定数差を当業者が認識したとしても，それが，組成傾斜層を用いて格子不 整合を緩和する必要があると考えるほどの差であるのかも明らかではない。さ らに，被告は，超格子バッファとアンドープ層の間に格子定数差がない可能性＼nがあるとしているところ，かかる場合に，ドーピング層を電子供給層との格子 整合のために組成傾斜層とするにしても，前記３(4)イに記載のとおり，ドー ピング層とは別の層であるアンドープ層まで組成傾斜層とする動機付けはない。 以上によれば，引用発明Ａに接した当業者が，格子定数差の緩和を目的とし て，アンドープ層及びドーピング層の双方を組成傾斜層とする動機付けがある とは認められない。

◆判決本文

　知財高裁(3部)は、「ベジバリア」の下部に「塩・糖・脂」と二段に記載した結合商標について、先願既登録商標「塩糖脂」と類似しないと判断し、拒絶審決を取り消しました。

　本願商標は，「ベジバリア」の文字及び「塩・糖・脂」の文字を，いずれ も標準的な書体で２段にして成る商標であり，分離して観察することが取引 上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないか ら，「ベジバリア」の部分と「塩・糖・脂」の部分を分離して観察すること 自体は不可能とはいえない。＼nしかし，「ベジバリア」の部分は，自他識別力を有すると考えられるのに 対し，「塩・糖・脂」の部分は，「・」が存在することもあって３つの文字 がそれぞれ独立し，「塩」は塩分を，「糖」は糖分を，「脂」は脂肪分を意 味する一般的，普遍的な意味を有する文字として認識されるものであるとい える。そして，これらの文字は，それが，指定商品であるサプリメント，栄 養補助食品に用いられた場合には，当該商品が塩分，糖分及び脂肪分のコン トロールに良い影響を与えるなどといった記述的，説明的意味を表すのにと＼nどまり，取引者，需要者に特定的，限定的な印象を与える自他識別力を有す るものではない（引用商標の「塩糖脂」は，３つの文字が一体となっている ところから，それらが一体の文字として自他識別力を有するという余地が生 ずるが，「塩・糖・脂」の場合には，「・」により分離されているため， 「塩糖脂」と同列に論じることはできないものである。）。このことと， 「塩・糖・脂」の部分は，「ベジバリア」の部分と比べ，明らかに小さい文 字で構成されており，その分目立たなくなっていることを併せ考えれば，こ＼nの部分は，自他識別標識としての称呼，観念は生じないものであるというべ きである。 したがって，本願商標は，「ベジバリア塩・糖・脂」全体として，又は 「ベジバリア」の部分としてのみ自他識別標識としての称呼，観念が生じる ということになる。

◆判決本文

　第1要件、第5要件を満たさないとして均等も否定されました。

３ 争点１−２（均等侵害の成否）について
原告は，本件無線ユニットの信号伝送方法が，構成要件１Ｃにおける「２〜＼n３ｃｍの距離」との構成を充足しないとしても，この相違点は本件各発明に係＼nる方法と均等なものということができるので，均等侵害が成立すると主張する ので，以下検討する。
(1) 第１要件（非本質的部分）について
ア 前記判示のとおり，本件各発明は，埋設した測定装置と地表の測定装置＼nを接続する信号線等のケーブルが長くなると，誘導電圧の影響によって測 定結果が乱れ，また，落雷によって生じる高い誘導電圧によって埋設した 測定装置の電子回路が故障するなどの課題を解決するため，測定装置近傍 に２〜３ｃｍの距離でカップリングさせたアンテナを設け，電波を介して 同軸ケーブルで信号を伝送する構成を採ることにより，上記課題の解決を＼n図るものであると認められる。 そして，カップリングさせたアンテナの距離については，その距離が大 きくなりすぎると十分な電界強度が確保できず，信号の伝送に支障が生じ＼nる可能性がある一方（本件明細書等の【発明の実施の形態】），その距離＼nが小さくなりすぎると，落雷に伴う誘導電圧から測定装置内部の電子回路 を保護する能力が低下することから，上記課題の解決が困難になるものと＼n考えられる。本件各発明において，カップリングさせたアンテナ間の距離 を「２〜３ｃｍ」としたのは，この距離が相反する上記の要請をいずれも 満たすからであると解するのが相当である。 このことは，前記前提事実(5)記載のとおり，カップリングの距離を ２〜３ｃｍとすることによる臨界的意義は認められないから，当業者 が行う単なる設計事項にすぎないとした平成１７年２月２日付け拒絶 理由通知書（乙１５の４）に対し，原告が，同年３月１６日付け意見書 （乙１５の６）において，「ボアホール内で使用する歪計や傾斜計は， 直径約１０ｃｍ程度で，気密性が高い空域に収納しなければなりませ ん．…多数の回路を収容する必要があり，アンテナ部分の空域は小さく することが望まれます．しかし，測定装置を小さくする目的で，アンテ ナ部分をあまり密結合構造にすると，本来の目的である落雷に伴う誘＼n導電圧から，測定装置内部の電子回路を保護する能力が低下します．こ＼nれらの相反する条件を参酌し，２〜３ｃｍ離すことが最も適した距離 であるといたしました．」と説明していることからも明らかである。 以上の事実によれば，カップリングされたアンテナ間の距離は，上記の 相反する２つの要請を調和させ，本件各発明の効果を奏する上で本質的な 部分というべきである。
イ これに対し，原告は，本件明細書等の段落【発明の実施の形態】に「カ ップリングの距離を短くすれば電界強度はより大きくなって，信号の伝送 距離を長くできる」との記載があり，これはカップリングの距離を２〜３ ｃｍよりも短くすることを示唆しているから，上記相違点は，本件各発明 の本質的部分に当たらないと主張する。 しかし，原告の指摘する上記記載は，カップリングしたアンテナ間の距 離を２〜３ｃｍまで短くすることの技術的意義を説明する記載にすぎず， 本件各発明において，上記距離を２ｃｍより更に短くすると，平成１７年 ３月１６日付け意見書（乙１５の６）にも記載されているとおり，落雷に 伴う誘導電圧から測定装置内部の電子回路を保護する能力が低下するので＼nあるから，本件明細書等の上記記載が，上記距離を２ｃｍより更に短くす ることを示唆しているということはできない。 ウ したがって，本件無線ユニットの信号伝送方法は，均等の第１要件を充 足しない。
・・・
(2) 第５要件について
前記前提事実(5)記載のとおり，原告は，平成１６年１１月１１日付け手続 補正書（乙１５の２）により，「２〜３ｃｍの距離で」との構成を付加し，＼nその理由について，平成１７年３月１６日付け意見書において，「ボアホー ル内で使用する歪計や傾斜計は，直径約１０ｃｍ程度で，気密性が高い空域 に収納しなければなりません．…多数の回路を収容する必要があり，アンテ ナ部分の空域は小さくすることが望まれます．しかし，測定装置を小さくす る目的で，アンテナ部分をあまり密結合構造にすると，本来の目的である落＼n雷に伴う誘導電圧から，測定装置内部の電子回路を保護する能力が低下しま＼nす．これらの相反する条件を参酌し，２〜３ｃｍ離すことが最も適した距離 であるといたしました．」と説明していることによれば，原告が，カップリ ングさせたアンテナ間の距離を２〜３ｃｍに限定し，それ以外の距離を意識 的に除外したものというべきである。 したがって，本件無線ユニットの信号伝送方法は，均等の第５要件を充足 しない。

◆判決本文

　旧２CHの元管理人による新２CH（５チャンネル）に対する商標権侵害・不競法防止法事件です。裁判所は一部の商標について商標権侵害を認めました。

　前記認定事実によれば，本件電子掲示板は，(1)平成１１年に開設され，平 成１２年に西鉄バスジャック事件の犯人とされる少年が同掲示板に犯行予告＼nを書き込むなどの出来事もあって社会的に注目を集めるようになり，平成１ ４年頃には利用者が急激に増加し（前記２(2)ア，ウ，エ），(2)平成１６年及 び平成１７年には本件電子掲示板に掲載された投稿をほぼそのまま出版した 「電車男」が話題となり，インターネットに係る複数の賞を受賞し，これが ネットニュースで報道され（前記２(2)カ），(3)平成１８年頃には，本件電子 掲示板の名称である「２ちゃんねる」という言葉がマスコミにおいて頻繁に 登場したり，本件電子掲示板内において使用される用語が一般の雑誌におい ても使われたり，電子掲示板を利用しない一般人の間でも本件電子掲示板が 話題に上ったりするようになった（前記２(2)キ）。 これらによれば，本件電子掲示板のトップページ等に表示されていた被告＼n標章１及び２は，遅くとも，平成１８年には，本件電子掲示板に係る役務を 表示するものとして，全国の需要者の間に広く認識されるに至ったと認める＼nことができる。そして，平成２５年３月当時，本件電子掲示板の月間の閲覧 数が２９億にのぼるとして「日本語圏最大級のネットコミュニティ」などと 宣伝されていたことに照らせば（前記２(2)ス），原告商標１及び２が出願さ れた平成２５年１月２５日及び平成２６年３月２７日においても，上記周知 性が維持，継続していたものと認められる。
(4)ア
本件電子掲示板に係る役務を誰が提供していたかについてみると，原告 は，本件電子掲示板を開設した者であり，管理人と呼ばれたこともあり， 平成２６年３月まで，本件電子掲示板の広告収入を間接又は直接に受領し ていた（前記２(2)ア，カ，キ，セ）。また，そのように受領した広告収入 の一部をＮＴテクノロジー社に渡していた（前記２(2)エ）。他方，原告は， 平成２１年以降，ブログや「僕が２ちゃんねるを捨てた理由」と題する書 籍等において，自ら積極的に，本件電子掲示板を第三者に譲渡したとか， 本件電子掲示板の管理人を退き，アドバイザーか１ユーザーであるなどと 公言していた（前記２(2)ク，コ，シ）。また，平成２１年１月２日以降， 本件ドメイン名に係るWhois 情報において，本件証拠上，原告に特に関係 が深いと考えられる会社（東京プラス社やブラジル社）や原告は，登録者 や運営名に関する連絡先，登録サービス提供者等のいずれにも登録されて いない（前記２(3)）。 ＮＴテクノロジー社は，平成１１年頃から本件電子掲示板のサーバの提 供や関係する掲示板の開設を新たに行うなどしており，その後も，利用者 が増大した本件電子掲示板のサーバの管理や関係するソフトウェアのプロ＼nグラミング等を単独で又は被告と共にしていた（前記２(2)イ，エ，オ）。 また，ＮＴテクノロジー社は，平成１４年頃には本件電子掲示板の閲覧の 利便性を向上させるソフトウェアを開発してこれを本件電子掲示板の利用＼n者に販売し，その多額の売上げを原告を介さずに自ら取得していた（前記 ２(2)イ，エ）。ＮＴテクノロジー社は東京プラス社を介して原告から本件 電子掲示板の広告料の一部の送金を受けていて，その送金額は平成１４年 頃は少なくとも当面は月額２万ドルとされていたところ，それに関する契 約書はなく，送金額は変動し，実際に送金された総額は相当の多額であり， また，ＮＴテクノロジー社が求めた増額に任意に応じてその送金がされた こともうかがわれる（前記２(2)エ，テ）。そして，少なくとも平成１７年 ５月以降，本件ドメイン名に係るWhois 情報において，ＮＴテクノロジー 社（ＮＴテクノロジー社の設立者のジムを含む。）は，単に技術面に関す る連絡先としてだけでなく，継続して，運営面に関する連絡先や登録サー ビス提供者として登録されていた（前記２(3)）。被告は，平成１６年頃よ り，本件電子掲示板の管理に直接携わるソフトウェアのプログラミング等＼nの業務を担うようになり（前記２(2)オ），平成２４年５月３日に本件ドメ イン名を取得して本件ドメイン名の登録者となり，遅くとも平成２６年２ 月１９日から本件電子掲示板のトップページ等に被告標章１及び２を表示＼nして使用し，その使用は平成２９年９月３０日まで継続し（前提事実(5)， 前記２(3)カ），本件証拠上，平成２６年３月５日には，本件電子掲示板の トップページの下に会社名，所在地等が表示され，平成３０年４月当時の＼n「５ちゃんねる」と題する電子掲示板のトップページには，本件電子掲示 板を被告から譲り受けたと解される記載が表示されていた（前記２(2)タ， ツ）。
本件電子掲示板は，多種の掲示板から構成された巨大掲示板サイトであ＼nり，その性質上，サーバの管理，新たな掲示板や機能の導入，それらの維＼n持，改善等の運営は極めて重要である。また，平成１４年頃には利用者が 急激に増加していたのであり，遅くともその頃以降，それらの管理，運営 等が占める役割には非常に大きいものがあった。そして，それらの管理， 運営等は，平成１１年以降，ＮＴテクノロジー社が単独で又は被告と共に 担っていた。この点について，原告が前記２(2)テ記載の別件訴訟において 提出した陳述書中には，ＮＴテクノロジー社は東京プラス社からサーバの 管理業務を受託したにすぎない旨の記載があるが（甲２１），上記の事実 関係に照らせば，ＮＴテクノロジー社が単に原告等の委託を受けてその指 示等に基づいて管理業務を行っていたのみであるというのは不合理という ほかない。原告が平成２６年２月１９日まで本件電子掲示板の役務の提供 を行っていたといえるかは措くとして，少なくとも，ＮＴテクノロジー社 は，遅くとも平成１４年以降は，自ら主体的に本件電子掲示板に係る役務 の提供を行っており，本件電子掲示板に係る役務を自己の役務として提供 していたと認めるのが相当である。そして，被告も，平成１６年以降，Ｎ Ｔテクノロジー社とともに本件電子掲示板の役務の提供をしており，少な くとも平成２６年２月１９日から平成２９年９月３０日までの間，本件電 子掲示板に係る役務を自己の役務として提供しており，遅くとも被告が本 件ドメイン名を取得した平成２４年５月３日頃に，ＮＴテクノロジー社か ら，本件電子掲示板の運営に係る事業の譲渡等を受けるなどして，その地 位を承継したと認めるのが相当である。
イ 商標法３２条の先使用権は，識別性を備えるに至った商標の先使用者に よる使用状態を保護し，もって，先使用者が当該商標に蓄積した信用を同 人において享受することを可能にするものである。前記先使用権の趣旨に＼n照らせば，当該商標を主体的に自己の業務として提供する役務を表示する＼nものとして使用してその商標の持つ出所，品質等について信用を蓄積した 者やその者から当該事業の承継を受けた者は，先使用権の他の要件を満た せば先使用権を有するといえる。 被告標章１及び２は，遅くとも平成１４年頃以降は，少なくとも，ＮＴ テクノロジー社において主体的に自己の業務として提供していたといえる 本件電子掲示板に係る役務を表示するものとして使用され，遅くとも平成＼n１８年頃には周知性を獲得し，その後も，ＮＴテクノロジー社は被告標章 １及び２を表示して同役務の提供を継続したため，上記周知性が維持・継＼n続されたといえる。被告は，遅くとも平成２４年５月３日頃に，ＮＴテク ノロジー社から本件電子掲示板の運営に係る事業の承継を受けるなどして その地位を承継し，本件商標１及び２の登録出願当時（本件商標１につき 平成２５年１月２５日，本件商標２につき平成２６年３月２７日），継続 して被告標章１及び２を使用して本件電子掲示板に係る役務を自己の業務 として提供していたから，被告標章１及び２は，上記時点において，被告 の業務である本件電子掲示板に係る役務を表示するものとして周知であっ＼nたと認められる。また，被告は，平成２９年９月３０日まで，自己の業務 を行う意図で被告標章１及び２を表示した本件電子掲示板に係る役務を提＼n供したと認めることが相当である。
ウ 不正競争の目的なくある特定の標章を表示する役務を複数の者が共同し＼nて提供していた場合，その複数の者の間で紛争が生じた後であっても，少 なくとも，主体的に自己の役務として自ら役務を提供して当該表示の持つ＼n出所，品質等について信用を蓄積するために果たした役割が主要といえる 者が，紛争後も提供した当該役務が従前と同様のものであった場合，その 者による当該標章の使用は，前記の先使用権の制度趣旨に照らし，不正競 争の目的なくされているとするのが相当である。そして，前記に照らせば， ＮＴテクノロジー社は，不正競争の目的なく本件電子掲示板に係る役務を 主体的に自らの役務として提供して，当該表示の持つ出所，品質等につい＼nて信用を蓄積するために主要な役割を果たしたといえる。平成２６年２月 １９日にはそれまで本件電子掲示板に関与していた東京プラス社及び原告 が本件電子版のサーバにアクセスできなくなったところ，東京プラス社及 び原告の同時点までの本件電子掲示板への関与の内容には不明な部分もあ るが，ＮＴテクノロジー社と共に上記提供を行ったか，ＮＴテクノロジー 社から本件電子掲示板に係る事業の承継を受けるなどしてその地位を承継 した被告は，平成２６年２月１９日以降も本件電子掲示板に係る役務をそ れまでと同様に提供していたことがうかがえ，ＮＴテクノロジー社の果た した上記の役割に照らせば，同日以降平成２９年９月３０日までの間，被 告標章１及び２を本件電子掲示板に係る役務を表示するものとして，不正＼n競争の目的なく使用したと認めることが相当である。
エ 以上によれば，平成２６年２月１９日から平成２９年９月３０日までの 間，被告は，本件商標１及び２を本件電子掲示板に係る役務を表示するも＼nのとして使用することについて，先使用権を主張することができる。

◆判決本文

　大阪地裁26部で、102条2項により１３億を越える損害賠償（代理人費用含む）が認められました。9割覆滅されています。

　特許法１０２条２項は，民法の原則の下では，特許権侵害によって特許権者 が被った損害の賠償を求めるためには，特許権者において，損害の発生及び額，こ れと特許権侵害行為との間の因果関係を主張，立証しなければならないところ，そ の立証等には困難が伴い，その結果，妥当な損害の填補がされないという不都合が 生じ得ることに照らして，侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは，そ の利益の額を特許権者の損害額と推定するとして，立証の困難性の軽減を図った規 定である。このような趣旨に鑑みると，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為 がなかったならば利益を得られたであろうという事情が存在する場合には，同項の 適用が認められると解すべきであるとともに，同項所定の侵害行為により侵害者が 受けた利益の額とは，原則として，侵害者が得た利益全額であると解するのが相当 であって，このような利益全額について同項による推定が及ぶと解される。
(ｲ) 証拠（甲１３）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，被告による本件特許権 侵害行為の期間（平成２０年〜平成２８年）において，スクリュ圧縮機に相当する 圧縮機ユニット又はスクリュ圧縮機に凝縮器を備えたものに相当するコンデンシン グユニットである原告各製品を製造し，プラント業者等に販売していたことが認め られる。 他方，証拠（乙３９，７８，８１，８２，８５，９３，９９，１１０）及び弁論 の全趣旨によれば，被告は，平成２０年〜平成２８年にかけて，油冷式スクリュ圧 縮機である被告製品２−２及び２−３が組み込まれたスクリュ式ガス圧縮システム であるNewTonシステムを使用した冷凍・冷蔵プラントである被告製プラントを販 売した一方，NewTonシステムや被告製品２−２及び２−３を，国内においては別 個独立に販売することはなかったこと（なお，国外向けには，被告のグループ会社 に単体又は単独で販売し，当該グループ会社がシステムを完成させて顧客に販売す ることはあった。）が認められる。 このように，被告は，基本的には，油冷式スクリュ圧縮機である被告製品２−２ 及び２−３が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントを販売する という形で本件特許権侵害行為を行っているから，本件特許権侵害行為における侵 害品は，上記NewTonシステムとするのが相当である。 そして，NewTonシステムと原告各製品が組み込まれたシステムとは，上記のと おり，冷凍・冷蔵プラントの需要者を需要者とする点で共通する以上，NewTonシ ステムと原告各製品の需要者も，その面では共通する部分があるといえる。 したがって，本件においては，原告に，被告による本件特許権侵害行為がなかっ たならば利益が得られたであろうという事情が存在するといえることから，特許法 １０２条２項の適用が認められる。
(ｳ) これに対し，被告は，原告各製品がスクリュ圧縮機等であるのに対し，被告 が販売するのは被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステムを使用し た被告製プラントであることを指摘して，特許法１０２条２項の適用は認められな いと主張する。 しかし，被告指摘に係る事情は，要するに特許権者である原告と侵害者である被 告との間の業務態様の相違（ひいては市場の非同一性）を指摘するものであるとこ ろ，このような事情を考慮しても，原告各製品と被告製品２−２及び２−３とは， 上記(ｱ)のような形で市場においてなお競合関係にあると見るのが相当であるから， 特許法１０２条２項の適用を否定すべき事情とはいえない。被告指摘に係る当該事 情は，同項に基づく損害額の推定を覆滅する事情として考慮すれば足りる。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
イ 本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額
(ｱ) 侵害者がその侵害の行為により受けた「利益の額」（特許法１０２条２項）は， 侵害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造販売することによりそ の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であ り，その主張立証責任は特許権者側にあると解される。 前記アのとおり，本件における侵害品は被告製品２−２及び２−３が組み込まれ たNewTonシステムであるから，本件特許権侵害行為により被告が受けた「利益の 額」は，その売上高から，被告においてNewTonシステムの製造販売に直接関連して 追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額を算定するのが相当である。 これに対し，被告は，本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であること， 原告自身が侵害品を圧縮機として特定していること，NewTonシステムから圧縮機だ けを分離可能であることなどを指摘して，本件の侵害品は，NewTonシステムではな く，圧縮機本体を中核とする被告製品２−２及び２−３であると主張する。 しかし，前記アのとおり，本件の侵害品はNewTonシステムとすることが相当であ り，このことは，本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であることなどに より左右されない。NewTonシステムから圧縮機を物理的に分離可能であるとしても，＼n前記アのとおり，被告においては基本的にこれを別個独立に販売しておらず，この 部分の譲渡による利益を直接的に観念し得ない以上，同様であり，被告製品２−２ 及び２−３がNewTonシステムの一部分であることは，損害額の推定を覆滅する事情 として考慮すれば足りる。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ｲ) NewTonシステムの販売台数
証拠（乙８５，９３，１１０）及び弁論の全趣旨によれば，被告が販売した NewTonシステムの販売台数は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜 「NewTonシステムの利益額算定表(6)」の「NewTon台数」欄に各記載のとおりであ ることが認められる。
ｂ これに対し，被告は，被告が販売したNewTonシステムのうち，本件特許権の 存続期間中に受注し，存続期間満了後に製造を終えて納入したものについては，本 件特許権の存続期間中に，存続期間満了後に行われた適法な譲渡についての申出が＼n行われたにすぎないから，本件特許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にすべ きではないと主張する。 しかし，被告は，本件特許権の存続期間中に「譲渡の申出」を行った上で受注し＼nており，この時点で顧客との間の請負契約が成立している以上，製造及び納入の完 了が本件特許権の存続期間満了後であったとしても，これによる原告の損害は，な お本件特許権の存続期間中の侵害行為である「譲渡の申出」と相当因果関係にある＼n損害というべきである。そうすると，これに係る「譲渡」による販売分も，本件特 許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にするのが相当である。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ｳ) NewTonシステム１台ごとの売上額
ａ NewTonシステムは，前記ア(ｲ)のとおり，基本的に冷凍・冷蔵プラントとは 別個独立のものとして販売されていないものの，証拠（乙３９，９２，１１０）及 び弁論の全趣旨によれば，被告は，被告製品２−２及び２−３が組み込まれた NewTonシステムの「定価」を設定し，そのNewTonシステムを使用した被告製プラ ントを販売するに当たって，当該「定価」を見積書に記載するなどして顧客に対し 見積りを示した上で，被告製プラントを販売していることが認められる。 そうすると，NewTonシステム１台ごとの売上額を算定するに当たり，当該「定 価」に依拠することには合理性がある。
他方，証拠（甲２３，乙１００，１１９）及び弁論の全趣旨によれば，被告は， NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売に当たり，「出精値引」などと して，冷凍・冷蔵プラントを構成する部品価格の合計額から値引きして販売する例＼nがあったことが認められる。もっとも，全ての取引において値引きが行われたこと を認めるに足りる事情はなく，また，プラントを構成するいずれの部品が値引き対＼n象とされたかも不明であるから，上記売上額の算定に当たり値引き分を考慮するこ とは合理的でない。 以上を踏まえると，証拠（乙３９）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシステ ム１台ごとの売上額は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜「NewTon システムの利益額算定表(4)」の「定価（単価）」欄に各記載のとおりであると認め られる。 これに対し，被告は，NewTonシステム１台ごとの売上額は，その実質的な販売 価格に相当する●（省略）●により算定すべきであると主張する。 しかし，証拠（乙３９，９２，９３）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシス テムの●（省略）●は，被告の製造部門が販売部門に販売処理手続を行う際の設定 される価格にすぎず，被告は，この●（省略）●を上回る価格を「定価」として設 定した上で，NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売していることが認 められる。すなわち，●（省略）●「定価」においてこれが反映されているものと 理解される。そうすると，顧客に対する関係では，●（省略）●は実質的な販売価 格とはいえない。 したがって，NewTonシステム１台ごとの売上額の算定に当たりその●（省略） ●を基礎とすることは合理性を欠き，相当でない。この点に関する被告の主張は採 用できない。
ｂ ５９３番代替機及び６０４８番転用機について
証拠（乙９９）及び弁論の全趣旨によれば，別紙「NewTonシステムの利益額算 定表(5)」の対象となっている５９３番代替機は，１０６番機の代替機として，顧客 に無償で譲渡されたことが認められる。そうすると，１０６番機と５９３番代替機 の販売は一連の取引によるものといえる。このような経緯を踏まえると，１０６番 機と５９３番代替機の販売については，１０６番機１台分の売上額●（省略）●円 をもって２台合計の売上額として算定するのが相当である。 また，証拠（乙９９）及び弁論の全趣旨によれば，別紙「NewTonシステムの利 益額算定表(6)」の対象となっている６０４８番転用機は，同一の顧客に対して６１ ８番機２台と共に合計３台として納品されたこと，この取引におけるNewTonシステ ムの代金は２台分の代金とされたことが認められる。このような経緯を踏まえると， ２台分の売上額である●（省略）●円（●（省略）●円×２）をもってこれら３台合 計の売上額として算定するのが相当である。 以上に反する原告の主張は採用できない。
(ｴ) NewTonシステム１台ごとの経費
ａ 前記(ｱ)のとおり，控除すべき経費は，侵害品の製造販売に直接関連して追加 的に必要となったものをいい，例えば，侵害品についての原材料費，仕入費用，運 送費等がこれに当たる。これに対し，例えば，管理部門の人件費や交通・通信費等 は，通常，侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たら ない。
ｂ 控除すべき経費
(a) 製造原価
証拠（乙３９，９３，１１０）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシステム１ 台ごとの製造原価は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜「NewTonシ ステムの利益額算定表(4)」の「製造原価（単価）」欄に各記載のとおりであること が認められる。
(b) その余の経費
被告は，上記製造原価のほかに，被告製品２−２及び２−３が組み込まれた NewTonシステムの製造工場に係る間接人件費並びに販売費及び一般管理費を控除 すべき旨を指摘する。 まず，間接人件費についてみると，間接人件費は，正に管理部門の人件費である ところ，被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステムの製品の製造 販売に直接関連して，間接人件費に相当する費用が追加的に発生したと見るべき事 情は見当たらない。そうすると，被告製品２−２及び２−３が組み込まれた NewTonシステムの製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず， 控除すべき経費に当たらない。 次に，販売費及び一般管理費についてみると，証拠（乙７５，８４，１０９）及 び弁論の全趣旨によれば，上記(a)の製造原価には，社内加工費及び艤装作業費が含 まれていることが認められるところ，これを除くと，証拠（乙７８，１０１）及び 弁論の全趣旨によっても，被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシス テムの製品の製造販売に直接関連して，販売費又は一般管理費に相当する費用が追 加的に発生したと見るべき事情は見当たらない。そうすると，被告指摘に係る販売 費及び一般管理費は，被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステム の製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず，控除すべ き経費に当たらない。 したがって，被告の上記指摘は当たらない。
(c) 被告の主張について
そもそも被告は，最小二乗法を用いて限界利益率を算定するのが管理会計学上確 立した方法であるとして，本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額を算定 するに当たっても，最小二乗法を用いるのが合理的であると主張する。 しかし，前記(ｱ)のとおり，特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受 けた利益の額として算定すべき額は，侵害者の侵害品の売上高から，侵害者におい て侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要とな った経費を控除した限界利益の額であり，被告主張に係る管理会計学上の限界利益 の額とは必ずしも一致しない。また，算定の目的を異にする以上，侵害者が受けた 「利益の額」（特許法１０２条２項）の算定に当たり，管理会計学上の限界利益の 額の算定方法である最小二乗法を用いないとしても，不合理であることにはならな い。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
・・・
ウ 推定の覆滅について
(ｱ) 基礎となる事情
ａ NewTonシステム及び被告製品２−２及び２−３等について
(a) NewTonシステムの特徴及び販売促進活動
NewTonシステムは，平成１９年にNewTon3000が商品化され，平成２０年以降， 被告製プラントに使用される形で販売されており（甲８の３，乙４５），基本的に， 冷凍・冷蔵プラントとは別個独立のものとしては販売されていない。被告製品２− ２及び２−３のみならず，被告製品２は，いずれもNewTonシステム専用の圧縮機で あり（甲３），NewTonシステムを使用した被告製プラントを購入する際には，必然 的に購入することになるところ，これらも，NewTonシステムと同様に，基本的に別 個独立のものとして販売されていない。また，NewTon3000は，ＩＰＭモーターを 搭載することなどにより，従来式に比べて２０％の省エネを実現するとされ，発売 開始当初は年間２００台，１０年後には年間８００台の販売を目標にしていた（乙 ４５，１１６）。 被告は，その後もNewTonシステムの開発を継続し，平成２４年にはチルド専用の NewTonC，フリーザー専用のNewTonF等のシリーズ展開が行われ，平成２８年ま でに累計●（省略）●台以上を販売した。さらに，被告は，平成２８年７月，省エ ネ性を保ちつつ，冷媒充填量の削減，メンテナンス性の向上及び小型・軽量化を達 成したフリーザー専用の機種として，F-300，F-600等の販売を開始した（甲８の３， 乙４５）。
NewTonシステムは，被告自ら開発したＩＰＭモーターを搭載することなどによっ て，より高度な経済性と省エネルギー性を実現する点，令和２年に全廃されるフロ ン冷媒対策として，自然冷媒であるアンモニアで二酸化炭素を冷却するという間接 冷却方式を採用するとともに，アンモニアを機械室に閉じ込める構造によりその安＼n全な利用を可能とし，さらに，漏洩センサー等を装備するなどしてアンモニアが漏＼n洩しても素早い対応が取れるようにしている点，コンパクトなユニット設計を採用 することで導入を容易としている点，遠方監視システム及び保全診断システムなど ２４時間３６５日のサポート体制を設けている点等に特徴があるとされ，これらの 点が強調された形で販売促進活動が行われていた（甲８の３，乙３８，４５）。 なお，NewTonシステムや被告製品２−２及び２−３の宣伝広告物には，本件明細 書記載の本件発明の作用効果に直接言及し，又はこれを具体的にうかがわせる記載 は見られない（甲３，８の３，乙３８，６６の１）。
(b) NewTonシステムを導入した業者によるNewTonシステムについての評価 被告は，その作成に係る「Customer’s Point of View」と題する記事において， NewTonシステムを導入した顧客の導入の動機，導入後の成果等を紹介していると ころ，これには，以下のような記載がある。
・・・
(b) 原告各製品の取扱業者による販売促進活動
・・・・
(ｲ) 検討
ａ 前記認定のとおり，被告は，基本的には，油冷式スクリュ圧縮機である被告 製品２−２及び２−３を独立して販売しておらず，また，これらを組み込んだ NewTonシステムについても同様であり，被告製品２−２及び２−３を組み込んだ NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売している。他方，原告は，スク リュ圧縮機又はこれに凝縮器を付加した原告各製品を販売しているにとどまり，プ ラントという単位でみると，「セットメーカ」などといわれる別の業者が需要者に 対して提案するパッケージに組み込まれて販売されるという関係にある。このよう に両者の業務形態が大幅に異なることは，本件の侵害品であるNewTonシステムへ の需要と原告各製品への需要とが質的に異なる面があることをうかがわせる。この ため，仮に被告製品２−２ないし２−３を組み込んだNewTonシステムが販売され なかったとしても，原告各製品のいずれかが被告製品２−２又は２−３に直接代替 されることは考え難い。他方，そのような場合に，被告製品２−２及び２−３の譲 渡数量に対応する需要の全部又は一部が原告各製品の組み込まれたシステムを使用 したプラントに向かうことはあり得ることから，その場合は，結果的に，上記需要 が原告各製品に向かったことになる。もっとも，原告は，プラントを構成する圧縮＼n機を販売するにとどまり，プラント全体の構成及び価格の決定や需要者に対する販＼n売促進活動において及ぼし得る影響力には限りがあると思われる。 以下では，このような観点も踏まえて，推定覆滅の有無及び程度を検討する。
ｂ 被告製品２−２及び２−３は，本件発明の技術的範囲に属するものである以 上，基本的には本件発明の作用効果を奏すると考えられるところ，被告製品２−２ 及び２−３において，本件発明の作用効果を奏していないという事情はうかがわれ ない。この点，被告は，被告製品２−２及び２−３が本件発明の作用効果を奏する ものではない旨主張するが，採用できない。 もっとも，本件発明の作用効果は，スラスト軸受の負荷容量を大きくすること， バランスピストンの受圧面積を大きくすること，逆スラスト荷重状態の発生をなく すことなど，単純かつコンパクトな構造で，振動，騒音を低減させることができる＼nというものであり，技術的にはさておき，本件発明の実施品ないしこれを組み込ん だシステムの経済的価値に強いインパクトを及ぼすような性質のものとは必ずしも いえない。このことは，被告製品２−２及び２−３につき，被告がその販売促進活 動において本件発明の作用効果に直接的に言及していないこと，NewTonシステム に対する外部的な評価においても，本件発明の作用効果に直接的に関わるものは見 当たらず，これを示唆するものもないこと，特許権者である原告自身も，スクリュ 圧縮機等である原告各製品において本件発明を実施していないことによっても裏付 けられる。そうすると，本件発明の作用効果それ自体には，それほど強い顧客吸引 力はないと見るのが相当である。
また，弁論の全趣旨によれば，NewTonシステムは被告製プラントの顧客吸引力 の中核を成す部分であり，被告製品２−２及び２−３は，NewTonシステムを稼働 させるために不可欠な部品であることが認められる。そこで，NewTonシステムの 顧客吸引力を検討すると，被告は，NewTonシステムの販売促進活動において，省 エネ，安全性，サポート体制等を特徴とするものであるとの点を強調している。し かも，被告が強調するNewTonシステムのこれらの特徴は，表彰の受賞理由とされ，＼nまた，その導入の動機となり，現にその実績も上がっているとされるなど，第三者 からも積極的に評価されていることがうかがわれる（なお，原告は，省エネや安全 性が本件発明の作用効果であるとも主張するけれども，NewTonシステムにおける 省エネや安全性はＩＰＭモーターや間接冷却方式を採用するなどしたことによるも のであり，本件発明の作用効果とは無関係と見られることから，この点に関する原 告の主張は採用できない。）。
ｃ 被告製品２−２及び２−３の製造原価がNewTonシステムの製造原価に占め る割合は，被告製品２−２及び２−３の技術的・商業的価値を直接的に反映したも のではないが，これを推し測る一事情とはなるところ，被告製品２−２及び２−３ がNewTonシステムを可動させるために不可欠な部分であるといっても，NewTonシ ステムの製造原価における被告製品２−２又は２−３の製造原価の割合は，●（省 略）●にとどまる。
ｄ NewTonシステムを使用した被告製プラントとそれ以外の同様のプラントの 販売実績は，アンモニア／二酸化炭素冷媒・冷凍設備の冷凍機用途の油冷式スクリ ュ圧縮機市場が事実上被告と原告の二社寡占状態であることに鑑みると，原告及び 被告の各製造に係る圧縮機の納入実績におおむね対応するものと推察されることか ら，NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売実績の方が右肩上がりであ る●（省略）●。また，被告製プラントで使用されるNewTonシステムに組み込ま れる圧縮機として被告の製造に係るもの以外のもの（おのずと，原告の製造に係る 製品がその候補となる。）が組み込まれるという事態は考え難い。そうすると，被 告が非侵害品を販売していたり，販売することが容易であったりすれば，仮に被告 製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステムが販売されなかったとして も，需要の多くは被告の製造に係る非侵害品等を組み込んだNewTonシステムを使 用したプラントに向かったであろうと考えるのが合理的である。 そして，被告は，被告製品２−２及び２−３以外にも，本件発明を侵害しない NewTonシステム専用品として，被告製品２−１を製造しており，これによって被 告製品２−２及び２−３に代替することが考えられる。なお，原告は，被告製品２ −１が組み込まれたNewTonシステムの販売実績が少なかったことを指摘するけれ ども，現に納入実績がある以上，需要者の需要を満たすものである限り，被告製品 ２−１による代替に需要が向かう可能性を否定することはできない。＼nまた，被告は，本件特許権侵害行為当時，被告製品２以外にはNewTonシステム 専用の油冷式スクリュ圧縮機を製造していなかったものの，弁論の全趣旨によれば， NewTonシステムにおいて，本件特許権の侵害を回避するために，例えば油ポンプ を加えて加圧流路を設けることについての物理的な制約はさほどなく，また，コス ト的にも問題とすべき程度に至るとは見られない。そうすると，被告製プラントを 欲する需要者の要望に対し，既存機種をベースとしたカスタマイズ等の形で対応し， 本件特許権侵害を回避することは比較的容易であったとうかがわれる。実際には， 本件特許権の非侵害品であるNewTonシステム専用の圧縮機としては被告製品２− １しかなく，また，上記カスタマイズといった対応も取られなかったとはいえ，推 定を覆滅すべき事情としては，この点も考慮するのが合理的である。この点につき， 原告は，競合品として考慮できるのは現実に市場に存在した製品に限られると主張 するが，上記のとおり，これを採用することはできない。
ｅ 被告は，被告のNewTon事業の限界利益率が，原告の圧縮機事業の限界利益 率を上回ることを前提に，特許法１０２条２項により算定された利益の額が，特許 権者である原告がその実施能力に基づき得られたであろう利益の額を上回る場合は，＼nその限度で覆滅されると主張する。 しかし，仮に被告のNewTon事業の限界利益率が原告の圧縮機事業の限界利益率 を上回るとしても，それをもって原告の圧縮機事業の実施能力が被告のNewTon事 業の実施能力に劣ることを意味するものではないから，被告の上記主張は，その前＼n提を欠く。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
ｆ 以上の事情を総合的に考慮すると，本件においては，被告製品２−２及び２ −３が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントの販売がなかった 場合に，これに対応する需要の全てが原告各製品やこれを組み込んだスクリュ圧縮 機，更にはこれを使用したプラントに向かったであろうと見ることに合理性はなく， むしろ，そのような需要はごく限られると考えられる。そうすると，本件では，９ 割の限度で，特許法１０２条２項による推定を覆滅するのが相当である。 この点に関する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。
エ 以上によれば，原告の逸失利益の額は，別紙「損害額算定表（裁判所認定）」＼nの(3)欄のとおり，合計１２億５４２８万１９００円であると認められる。

◆判決本文

　進歩性違反無しとした審決が維持されました。理由は技術分野は共通するが、動機付け無し、さらに阻害要因ありというものです。

(ア) 引用発明１は，大口径の鋼管杭（ケーシング）の圧入，引抜きを行うための 回転式ケーシングドライバに関し，引用発明２’は，種々の径のケーシングに対応す ることができ，現場打杭に使用される回転式ボーリングマシンに関するから，両発 明の技術分野は共通する。 しかし，引用発明１では，小さく分割することでその輸送を容易にしながら，ケ ーシングドライバの大型化を図ることのできる構造の，昇降フレームを提供するこ＼nとを目的とするのに対し，引用発明２’では，種々のケーシングチユーブに適用し， 掘削排土及びケーシングチユーブの回転の両操作を同時に行うことのできる回転式 ボーリングマシンを提供することを目的とするので，両発明の目的は異なる。 また，引用例１には，引用発明１の把持機構（旋回ベアリング６，回転リング７，＼n及びバンド装置１４）に代えて，引用発明２’の把持機構（クランプ部２）を採用す＼nることに関する記載も示唆も認められない。 そうすると，引用発明１に引用発明２’を適用することについて，直ちに動機付け があると評価することはできない。
(イ) そこで，更に両発明の構成をみると，引用発明１の「旋回ベアリング６，回＼n転リング７，及びバンド装置１４」と引用発明２’の「クランプ部２」は，いずれも ケーシングの回転及び把持の機能を有する点において共通する。＼nしかし，上記の目的の相違に対応して，引用発明１の「昇降フレーム４」は，旋回 ベアリング６を取り付ける「取付座４ａ」を分断するように分割する構成を有し，＼nその「取付座４ａ」のサイズは一定であり，種々の径の旋回ベアリング６を固定で きるよう拡大や縮小が可能なものではないのに対し，引用発明２’の割ライナー４及＼nび割クランプ３は，種々の径のケーシングチユーブをクランプするために締付拡大 可能なものであり，回転駆動される割ライナー４，及び割ライナー４を回転可能＼に 支承する側の割クランプ３の両者が，締付ジヤツキ５の動作によってその径を変更 することのできるものである。このような引用発明２’の割ライナー４及び割クラン プ３を，旋回ベアリング６の径の変更に対応するための構成を有しない引用発明１＼nの「昇降フレーム４」上の「取付座４ａ」にそのまま取り付けることはできないか ら，引用発明１に引用発明２’を組み合わせるためには，分割可能な「昇降フレーム＼n４」及び「取付座４ａ」という引用発明１の構成自体を変更する必要が生じる。＼nそうすると，引用発明１に引用発明２’を組み合わせることについては，これを阻 害する要因があるというべきである。
イ 原告らの主張について
原告らは，(1)旋回ベアリングを分割することは周知の技術であり，また，土木機 械である立杭構築機について，その運搬時の作業性を勘案して各種構＼成部材を分割 することも引用例２から容易に発想できるから，引用発明１に引用発明２’を適用す る動機付けがある，(2)引用発明１に引用発明２’を適用するに際しては，引用発明１ の「取付座４ａ」に所定の径の旋回ベアリング６が固定できるように，サイズの合 う部材を現場において選択すれば足り，阻害要因はないと主張する。 しかし，(1)については，前記アで述べたとおりの理由により適用の動機付けがな いし，(2)についても，引用発明１に引用発明２’を適用する場合には，「取付座４ａ」 のサイズに応じた部材のほかに，「旋回ベアリング６の外歯歯車６ｃに噛合する出力 歯車１１」のサイズや配置の変更も必要となることからすれば，適用することに阻 害要因があると評価すべきである。原告らの主張は理由がない。

◆判決本文

　登録商標「サクラホテル」と、「SAKURA HOTEL」などが類似すると判断されました。損害額について商39条2項が適用されましたが、9割覆滅されて約330万円が認定されました。

需要者について
原告は，外国人をターゲットとしてホテル事業を展開していることから， 本件商標と被告の標章の類否を判断するに当たり，需要者は都内近郊の宿泊 施設を利用しようとする外国人観光客であると主張する。しかし，前記１(5) で認定したとおり，平成２９年の原告宿泊施設の宿泊客の国籍をみると，日 本が最も多かったものであり，その他本件全証拠に照らしても，原告宿泊施 設が外国人観光客のみを対象としているものとは認められず，本件の需要者 は，外国人観光客に限定されるものではなく，およそ宿泊施設を利用しよう とする者であるというべきである。
(2) 類否について
ア 被告使用標章
(ｱ) 別紙被告標章目録１記載(1)，(7)及び(8)の標章 別紙被告標章目録１記載(1)，(7)及び(8)の標章は，桜の花びらのマーク 及び「桜」の漢字，横書きの「ＳＡＫＵＲＡ」，横書きの「ＨＯＴＥＬ」 の各文字をこの順番に縦に並べた外観を有し，「サクラホテル」との称呼， 及び桜の花をそのイメージとする宿泊施設という観念が生ずる。 ・・・ イ 本件商標と被告使用標章の対比
本件商標は，カタカナの「サクラホテル」との外観を有し，「サクラホテル」との称呼，及び桜の花をそのイメージとする宿泊施設という観念が生 ずるところ，被告使用標章の各標章から生ずる称呼及び観念は上記アで説 示したとおりであるから，本件商標と被告使用標章の各標章は，称呼及び 観念が同一ないし極めて類似しているといえる。一方で，本件商標と被告 使用標章の各標章はいずれも外観において異なるものの，被告使用標章は 「サクラホテル」を漢字やローマ字などで表記したものの組合せであるか，＼nそれらに加えて桜の花びらのマークなどを組み合わせたものにすぎないか ら，その取引の実情に照らし，日本人を始めとする需要者にとって，両者 の外観の差異は大きいものとはいえないというべきであり，両者が称呼及 び観念において同一ないし極めて類似していることに照らせば，本件商標 と被告使用標章は類似しているというべきである。 ・・・ ア 商標法３８条２項の適用
原告は，商標法３８条２項に基づき，本件商標権侵害により原告に生じ た損害を主張するところ，被告は，原告宿泊施設と被告宿泊施設は競合関 係にない，第三者の競業が存在する，被告の営業努力が著しい，ホームペ ージの記載から運営主体が異なることは明らかであるなどとして，原告に 損害が発生していないから，商標法３８条２項の適用がないと主張する。 しかし，被告は，本件商標に類似する被告使用標章を，本件商標の指定 役務である宿泊施設の提供に使用しているところ，原告宿泊施設と被告宿 泊施設はいずれも東京２３区内に存在しており，提供するサービスの価格 に差はあるものの，需要者が全く異なるとまではいえないから，被告によ る被告使用標章の使用により原告に損害が発生していないと認めることは できない。また，被告は，「第三者」の競業や被告の著しい営業努力，ホー ムページの記載なども主張するが，これらに関し，上記認定を左右するに 足りるような具体的事情を客観的に認めるに足りる証拠はない。 以上によれば，被告の上記主張は採用することはできず，商標法３８条 ２項の適用があるというべきである。
イ 被告の利益
(ｱ) 被告使用標章の使用により被告の得た利益は，被告が被告使用標章を 使用していた平成２９年９月１５日の営業開始から平成３０年３月５日 までの被告宿泊施設の売上げから，いわゆる変動費を控除した限界利益 がこれに当たると解すべきである。そして，宿泊業という被告の業種に 鑑みれば，水道光熱費及び消耗品費が変動費に当たることが認められる ところ，本件全証拠を精査しても，その他控除すべき費用は認められな い。
(ｲ) 証拠（乙２７）によれば，上記期間の被告宿泊施設の売上げ，水道光 熱費，消耗品費は次のとおりであると認められる（ただし，平成３０年 ３月分はいずれも５日間の日割り計算である。１０００円未満切捨て。）。
i 売上げ
平成２９年９月分 ２５１万９０００円
平成２９年１０月分 ６４５万７０００円
平成２９年１１月分 ６００万３０００円
平成２９年１２月分 ６８４万９０００円
平成３０年１月分 ５８７万円
平成３０年２月分 ７６０万９０００円
平成３０年３月分 １３８万３０００円
合計 ３６６９万円
ii 水道光熱費
平成２９年９月分 ７万３０００円
平成２９年１０月分 ２３万９０００円
平成２９年１１月分 ２７万７０００円
平成２９年１２月分 ３０万９０００円
平成３０年１月分 ３８万円
平成３０年２月分 ２６万４０００円
平成３０年３月分 １０万８０００円
合計 １６５万円
iii消耗品費
平成２９年８月分 １３８万９０００円
平成２９年９月分 ２３６万１０００円
平成２９年１０月分 １０万６０００円
平成２９年１１月分 ３７万４０００円
平成２９年１２月分 ２万２０００円
平成３０年１月分 １万円
平成３０年２月分 ４万９０００円
平成３０年３月分 ５０００円
合計 ４３１万６０００円
(ｳ) 以上によれば，上記期間の被告の限界利益は３０７２万４０００円で あると認められる。
ウ 推定覆滅
原告は，平成１１年頃から「サクラホテル」との名称を用いて宿泊施設 を提供している旨主張する。しかし，本件商標である「サクラホテル」は， 普通名詞である２つの単語を単純に組み合わせたものであり，そのうちの １つは提供する役務の内容である「ホテル」であること，証拠（乙１７） によれば，日本において「桜」，「さくら」，「Ｓａｋｕｒａ」又は「サクラ」 を名称に使用した宿泊施設は多数存在することが認められ，宿泊施設の名 称に桜という単語を使用すること自体，強い自他識別力を付与するものと は言い難い。これらによれば，本件商標の顧客吸引力は強いものであると はいえず，これに類似する被告使用標章が，被告の売上げに寄与した程度 は極めて限定的であるというほかない。そして，前記１(6)及び(7)で認定 したとおり，原告宿泊施設と被告宿泊施設において提供するサービスに相 応の価格差があることも併せ考慮すれば，被告の限界利益額の相当大きな 部分について，損害の推定が覆滅されるというほかなく，その覆滅割合は， 上記のほか，本件に顕れた諸般の事情に照らし，９割と認めるのが相当で ある。
エ 損害額
以上によれば，被告の本件商標権の侵害につき，商標法３８条２項によ って推定される原告の損害は，被告の限界利益である３０７２万４０００ 円の１割に相当する３０７万２４００円であると認められる。
(2) 対応費用
原告は，本事案に係る被告の不誠実な対応により，原告に法律家による対 応の費用等の損害が発生したと主張する。 しかし，本件全証拠に照らしても，本訴訟提起前の交渉経緯における被告 の対応が殊更に不誠実であったとは認められず，本訴訟における和解協議に 係る原告の主張も，客観的にみれば，原告の期待が裏切られたというにとど まるものといわざるを得ない。 もっとも，原告が請求する対応費用の趣旨に鑑みれば，この費用には本訴 訟に係る弁護士費用も含まれていると解されることから，弁護士費用相当額 については，原告の損害として認めるのが相当であるが，その他については， 本件商標権の侵害により，被告が賠償すべき原告の損害を認めることはでき ないというべきである。しかして，本訴訟に係る弁護士費用については，上 記(1)の損害額に照らし，３０万円が相当であると認められる。

◆判決本文

　著作権侵害について発信者情報開示請求が認められませんでした。

(1) 争点２−１（本件発信者情報１は法４条１項１号の「当該権利の侵害に係 る発信者情報」に該当するか）について
原告は，本件投稿動画が投稿されたことにより原告動画に係る原告の公衆 送信権又は送信可能化権が侵害されたと主張しているところ，本件発信者情＼n報１は，本件投稿行為から約１年８か月が経過した，平成３１年４月２８日 午後０時００分３４秒（協定世界時）に本件サイトにログインした者の情報 であり，このログイン時に本件投稿行為が行われたものではないから，法４ 条１項１号の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないことは明ら かである。 この点について，原告は，最終ログイン者が本件投稿動画の投稿者である 可能性が高いと主張するが，同人が，本件投稿動画が投稿された本件サイト＼nに，ユーザ名とパスワードを用いてログインした者であるとしても，本件投 稿動画を投稿した者であると直ちに認定することはできず，本件投稿行為か ら同人のログインまで約１年８か月もの期間が経過していることも考慮すれ ば，同人と本件投稿動画を投稿した者が同一人物ではない可能性が相当程度＼n残っており，その他，本件全証拠を精査しても，最終ログイン者が本件投稿 動画の投稿者であるとは認め難いというほかない。 また，原告は，仮に最終ログイン者が本件投稿動画を投稿した者ではない としても，投稿した者と密接に関連する者であり，省令が「発信者その他侵 害情報の送信に係る者」の情報も発信者情報に該当することを規定している ことからすれば，本件発信者情報１は開示の対象になると主張する。しかし， 本件において，最終ログイン者と本件投稿動画の投稿者がどのような関係に あるのかを的確に認めるに足る証拠はなく，また，法４条１項１号の「当該 権利の侵害に係る発信者情報」との文言，及び省令の「発信者その他侵害情 報の送信に係る者」という文言からは，その文言内容や規定振りに照らして， 本件投稿行為を行った者以外の者である最終ログイン者の情報が，原告が指 摘するような理由によって直ちに，開示の対象となる発信者情報に当たると いうことはできないというべきである。 以上によれば，原告の主張はいずれも採用することができず，本件発信者 情報１は，法４条１項１号の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当し ない。
(2) 争点２−２（本件発信者情報２又は同３は法４条１項１号の「当該権利の 侵害に係る発信者情報」に該当するか）について
前記第２の１の前提事実によれば，本件発信者情報２及び同３は，平成３ １年４月２８日午後００時００分３４秒（協定世界時・最終ログイン時）に 本件サイトにログインがされた際の割当てに係るＩＰアドレスを，約１年８ か月前である本件投稿行為が行われた日時頃に割り当てられていた者に関す る情報である。 そして，原告は，このような本件発信者情報２又は同３に関し，本件投稿 行為が行われた日時頃に上記ＩＰアドレスを割り当てられていた者は，本件 投稿行為をした者である可能性が高いものであるから，同人の情報に係る本＼n件発信者情報２又は同３は，法４条１項１号の発信者情報に該当する旨主張 する。 しかし，前記(1)で説示したとおり，本件投稿行為から最終ログイン時まで は約１年８か月の期間があることなどを考慮すれば，最終ログイン者が本件 投稿動画の投稿者であると認め難いというほかなく，ひいては，最終ログイ ン時から約１年８か月も前である本件投稿行為が行われた日時頃に，本件サ イトへの最終ログインの際の割当てに係るＩＰアドレスを割り当てられてい た者が，本件投稿行為を行った者であるとも認め難いというほかない。 以上によれば，原告の主張はいずれも採用することができず，本件発信者 情報２及び同３は，いずれも法４条１項１号の「当該権利の侵害に係る発信 者情報」に該当しない。

◆判決本文

　特112条の2第1項の「正当な理由」とは認められませんでした。

　法１１２条の２第１項所定の「正当な理由」があるときとは，原特許権者（代 理人を含む。以下同じ。）として，相当な注意を尽くしていたにもかかわらず， 客観的にみて追納期間内に特許料等を納付することができなかったときをいう ものと解するのが相当であるところ（知財高裁平成３０年（行コ）第１０００６ 号令和元年６月１７日判決参照），以下のとおり，本件においては，本件追納期 間内に原告らが第４年分の特許料等を納付することができなかったことについ て，同項の「正当な理由」があったとは認められない。
１ 正当な理由の有無について
(1) 原告中井紙器について
ア 原告らは，本件追納期間の徒過は，Ａ弁理士が，原告中井紙器から本件年 金管理に係る委任についても解任されたと誤認したという人為的なミスに 起因するものであることを前提とした上で，本件年金管理につきＡ弁理士と いう適切な代理人を選任した時点で原告中井紙器としては本件追納期間の 徒過を回避するために必要な注意義務を尽くしており，Ａ弁理士から甲３の 書面を受け取っていた以上，原告中井紙器が本件誤認に気付くことは困難で あったなどと主張する。 イ しかし，特許料の納付をするかどうかの判断，その支払期限の管理，特許 料の支出の確認を含め，自らの特許権に関する管理を行うのは，特許料納付 の手続を代理人に依頼していたとしても，特許権者の基本的な業務であり， かつ，容易になし得ることである。原告中井紙器は，本件特許の原特許権者 であり，しかも，原告グラセルとの間で本件特許の有効性をめぐり係争中で あったのであるから，本件特許の第４年分の特許料の納付期限が平成２８年 １月１８日であり，本件追納期間の末日が平成２８年７月１９日であること を認識し，同各期限までに特許料等が支払われているかどうかを容易に確認 し得たというべきである。 しかるに，原告中井紙器は，支払期限の管理，確認など特許権者として行 うべき基本的な管理を行うことなく，上記各期限を徒過させたものであって， 特許権者としての相当な注意を尽くしていたということはできない。 ウ これに対し，原告らは，本件追納期間の徒過は，本件年金管理事務を受任 していたＡ弁理士が，本件無効審判に係る手続のみならず，本件年金管理事 務についても委任を解除されたと誤認したという人為的なミスに起因する ものであると主張する。
しかし，前記第２の２(7)記載のとおり，原告中井紙器は，平成２７年６月 １日付けの書面をもって，Ａ弁理士に対し，当時係属中であった本件無効審 判に係る手続の委任を解除した旨の告知をしたところ，本件年金管理事務が 特許出願等の手続代理に付随する事務としての性質を有し，出願，無効審判 など各種の手続代理と年金管理事務とを異なる代理人に依頼するとは通常 考え難いことに照らすと，同原告により解除された委任事務は，本件無効審 判に係る手続のみにとどまらず，本件特許に係る全ての事務を包括するもの であったと解するのが自然である。仮に，原告らの主張するように，Ａ弁理 士に対して委任していた事務の一部のみを解除するのであれば，その旨の説 明があってしかるべきであるが，原告中井紙器からＡ弁理士に対してそのよ うな説明がされたことをうかがわせる証拠は存在しない。 そうすると，本件特許の管理業務も解除された委任事務に含まれるとのＡ 弁理士の認識が誤信であるということはできず，本件追納期間の徒過がＡ弁 理士の人為的ミスに基づくものであったということもできない。 エ 仮に，原告中井紙器が本件特許の年金管理業務はＡ弁理士に引き続き委任 していたものと誤信し，あるいは，原告中井紙器により解除された委任事務 の中に本件特許に係る年金管理事務が含まれていなかったとしても，前記判 示のとおり，自らの特許権に関する管理を行うのは特許権者の基本的な業務 であり，しかも，Ａ弁理士に対しては，特許無効審判に係る手続の代理の委 任を解除しているのであるから，同原告としては，同弁理士からの納付期限 の連絡を漫然と待つのではなく，自ら調査・確認し，又は同弁理士に自ら連 絡をするなどして，特許料等の納付期限の管理を行うべきことは当然であり， それが困難であったとも考えられない。 したがって，原告中井紙器がＡ弁理士に本件年金管理事務を委任したこと をもって必要な注意を尽くしたなどということはできないのであり，同原告 が特許権者として相当の措置を講じたということはできない。
オ さらに，前記第２の２(11)記載のとおり，原告らは，本件追納期間内であ る同年３月９日に，原告中井紙器が本件特許権の持分１％を原告グラセルに 譲渡する一方で，原告グラセルが無効審判請求を取り下げることなどを内容 とする本件和解契約を締結したと認められるが，原告中井紙器としては，本 件特許権の一部を原告グラセルに譲渡するに当たり，同特許権の特許料が期 限までに支払済みであることを確認し，その支払が未了である場合には本件 追納期間内に第４年分の特許料等を納付すべき取引上の注意義務を負って いたというべきである。 しかるに，原告中井紙器は，同契約に当たり，本件特許の第４年分の支払 の有無を調査すれば，その支払が未了であることを容易に確認し得たにもか かわらず，自ら又はＡ弁理士に確認するなどして，必要な調査・確認を行わ ないまま，漫然と，本件追納期間の末日を経過したのであるから，特許権者 として，相当な注意を尽くしたということはできない。
(2) 原告グラセルについて
ア 原告らは，本件和解契約において本件年金管理の義務が原告中井紙器にあ って原告グラセルにはないことを合意するなどして本件年金管理の義務が 原告グラセルにないことを明確にしているから，原告グラセルは，本件追納 期間の徒過を回避するために必要な注意義務を尽くしたと主張する。 しかし，本件特許権の持分１％を取得する原告グラセルとしては，本件和 解契約を締結するに当たり，自らの取得する本件特許権が有効に存続するも のであることを確認するのが通常であると考えられる。原告グラセルは，無 効審判手続の当事者であったのであるから，本件特許に係る第４年分の特許 料の納付期限が平成２８年１月１８日であることは認識していたものと考 えられ，本件和解契約に当たり，同特許料が支払済みであるかどうかを原告 中井紙器に確認し，これが未払である場合には，本件追納期間中に特許料等 の納付を求めることは容易であったというべきである。 しかるに，原告グラセルが原告中井紙器に第４年分の特許料の支払に関し て照会し，あるいは，その点について自ら調査したことをうかがわせる証拠 は存在しない。
イ そうすると，原告グラセルは，自ら特許料の納付の時期について適切に管 理すべき立場にありながら，原告中井紙器が本件年金管理を行うものと軽信 し，本件追納期間中にも自らの不注意によって本件追納期間内に特許料等の 納付をすべきことを認識しないまま，漫然と，本件追納期間の末日を経過し たのであるから，同原告が相当な注意を尽くしたにもかかわらず，客観的に みて追納期間内に特許料等を納付することができなかったということはで きない。 なお，原告らは，本件和解における本件特許権の持分の譲渡は実質的には 実施許諾契約の性質を有するものであったと主張するが，仮にそのとおりで あったとしても，上記結論を左右するものではない。
(3) 特殊な事情の有無について
原告らは，本件追納期間の徒過は，(1)Ａ弁理士が本件年金管理に係る事務の 委任についても解任されたと誤認したことと，(2)Ａ弁理士が自己の認識と異な る内容の書面を送付したことという２つの特殊な事情が重なって生じたもの であるので，正当な理由があると認められるべきであると主張する。 しかし，本件年金管理事務も解除された委任事務に含まれると解すべきであ り，この点について，Ａ弁理士に誤認があったとは認められないことは前記判 示のとおりである。また，甲３の書面の内容は前記２(7)に記載のとおりである ところ，同書面に記載された内容とＡ弁理士の内心の認識に齟齬があると認め ることはできない。 また，仮に，原告の主張する上記事情が認められるとしても，本件追納期間 の徒過は，原告らが特許権者としての通常の注意を払っていれば容易に避ける ことができたものであり，これらの事情をもって通常起こりえない特殊な事情 であるということはできない。

◆判決本文

　審決は、補正が新規事項であるとして､補正却下をしました。裁判所は、かかる処分については否定したものの、補正却下後の発明が独立特許要件を満たしていないので、結論は妥当として審決が維持されました。また、補正も新規事項と判断されています。判決分がコピペできないので、OCR変換しましたので、誤記があります。

　本件審決は，本件明細書の【0022】， 【0024】〜【0027】が新たな技術 的事項を導入するものであることを理由に，本件補正は，本件当初明細書に記載さi れた事項の範囲内においてするものとはいえないと判断した。 しかし，本件補正は，特許請求の範囲についてのみするものであり(乙18)，本 件明細書の【0022】， 【0024】〜【0027】 に係る補正は，本件第1 補正に おいてなされたものであって，本件補正においてされたものではない。本件補正が 新規事項を追加するものであるか否かは，本件当初明細書の配載に基づいてなされ るべきものであり，本件審決が，新たな技術的事項を導入するものであることを理 由に本件補正を却下したことには，誤りがあるというべきである。 もっとも，本件補正発明1が，特許出願の際独立して特許を受けることができる ものでない場合には，本件補正は部められないので，以下，独立特許要件について 検討する。
・・・
引用例1には，先端部32は，支持構造体42内に埋め込まれ，支持構造体42 は，超伝導単層金属タイプカーボンナノチュープ、44に対する排熱装置及び超高真 空密閉体としても働き，超伝導単層金属タイプカーボンナノチューブ44は，電場 放出引出し電極として及び微小超高真空室としても機能することの開示があり(【0054】図2).放出先端部は，微小超高真空室にまって固まれていることが示唆 されている。 かかる記載によれば，引用発明1において，放出先端部の近傍に熱を加えられる 部位を具備しないようにすることは，当業者が容易に想到できることである。 よって，相違点2は，引用発明1から容易に想到することができるものである。
エ原告の主張について
原告は，引用発明1は，先端のだんだん半径の小さくなる先端の大きさとS/N 比値とを問題としており，略閉じサイズである移動部が続く構成である本件補正発＼n明1とは異なる旨主張する。 しかし，本件補正後の請求項1は，略同じサイズで粒子移動部が続く旨を特定し ていないため，粒子移動部が略同じサイズで続かない構成を含むものである。＼nまた，本件補正発明1の粒子移動部に相当する引用発明1の放出先端部32は， rO. 3ナノメートルから10ナノメートルまでの範囲の，比較的小さい直径を有 する」とともにチューブ形状である(乙21 【0053】)から，放出先端部は，そ のいかなる断面もナノサイズであると解される。 よって，原告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば，本件補正発明1は，引用発明1に基づいて当業者が容易に発明を することができたものであるから，特許出願の際独立して特許を受けることができ たものではない。 よって，本件審決が本件補正を却下したことは，結論において相当である。
・・・
以上によれば，本件第1補正は，本件当初明細書に「ナノオーダの構造物」と＼nしか記載のなかった本願発明の素子について，極めて高純度で無欠陥の超周期を含 む結晶性の良い金属材質の三次元系のワイヤ形状であることを特定した上，ナノワ イヤ形状の断面上での金属電子の量子状態を決定するに当たっては，一定の前提を 置いた運動方程式，角運動量保存則， B0nrの量子論を用いること等の説明を加 えている。 その上で，電気伝導を持つ使用ナノワイヤ内の熱による誤差が少ない伝導電子が 擬一次元的パリステック(弾道的)運動するためには，式(20) を満たし，ナノワ イヤの直径がおよそ30nni以下の太さとなることが条件であり，また，ナノオー ダの構造物を絶縁体で被覆すれば，その断面空間内にある粒子流の許されるエネル＼nギー状態は量子力学で決まる最低エネルギー準位近くでは断面中心部での存在確率 が大きく断面の周囲での構成原子・分子による乱れの影響が少ないとして，ナノオ＼nーダの構造物の断面積の大きさを特定したり，絶縁体で被覆するなどの技術的事項＼nを追加している。 そうすると，本件第1補正に係る事項は，本件当初明細書には記載がなく，本件 当初明細書の記載から自明でもないことは明らかである。 よってa 本件第1補正は，本件当初明細書等のすべての記載を総合することによ り導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものであっ て，新規事項に該当するというべきである。
(5) 原告の主張について
原告は，本件第1補正について，既知である科学的なことを書き加えたものであ る，新しいことを追加したが，それは説明を加えたものである，ナノワイヤと書い てなかったが，より広い意味のナノオーダの構造物について記載しており，ただ例＼n示しただけである，例えば，材質については，電流を流すときに金属材料であると いうことを記載したにすぎないなどと主張する。 しかし，公知のものや本願発明についての説明であっても，出願時の明細書に記 載されているに等しいといえるものでなければ新規事項であるところ，ナノオーダ の構造物の具体的な物質，形状，寸法等がそのようなものとはいえないことは，前＼n記のとおりである。よって，原告の主張は理由がない。 (6) 小括
以上によれば，本件第1補正は，本件当初明細書に記載された事項の範囲内にお いてするものとはいえない。 　

◆判決本文

　ＣＳ関連発明「ホストクラブ来店勧誘方法及びホストクラブ来店勧誘装置」について、進歩性無しとした拒絶審決が取り消されました。

　引用発明の販売促進の対象を「ホストクラブ」のサービスとし，ホストクラブへ の「来店」の「勧誘」の目的で使用した場合，「仮想現実動画」は，潜在顧客を対象 とした，ホストクラブで提供するサービスを疑似体験する動画となり得ると解され る。しかしながら，引用例１には，「仮想現実動画」について，「メンタルケア」を行うものとすることや，「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応 じて異なるメンタルケアを行う複数の異なる」仮想現実動画ファイルとすることに ついて，記載も示唆もない。また，かかる事項が周知であったと認めるに足りる証拠もない。そうすると，引用発明に基づき，相違点２’に係る「潜在顧客の心理状態に応じて 選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホス トクラブ仮想現実動画ファイル」の構成を当業者が容易に想到し得たとはいえない。＼nよって，相違点２’に係る本件補正発明の構成は，当業者が容易に想到し得たもの＼nではない。
ウ 相違点４’の容易想到性について
前記イのとおり，相違点２’に係る「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧 客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現 実動画ファイル」の構成を当業者が容易に想到することができたとはいえない以上，＼n「異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選＼n択される複数のコマンドボタン」を「各ホストクラブ仮想現実動画ファイル」に「対 応」させることを，当業者が容易に想到することができたとはいえない。 よって，相違点４’に係る本件補正発明の構成は，当業者が容易に想到し得たも＼nのではない。
エ 被告の主張について
被告は，(1)引用発明におけるサービスの販促活動の内容は，広告代理店と広告主 であるサービス提供者との間の取決めに即したものとならざるを得ず，「仮想現実動 画」を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」となる内容として「心理状態に応じ て選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う」ものとするこ とは，引用発明の販促活動を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」とすることに 伴って生ずることにすぎず，また，(2)コマンドボタンに動画の内容を表記すること＼nは周知技術であるところ，かかる動画の内容としてサービスの「メンタルケア的な 側面」を捉えた表示を行うことも，周知技術の採用に当たって，広告代理店とサー＼nビスの提供者との間の取決めに即して，適宜決定すべきことである旨主張する。 しかし，引用例１には，テーマパークへの来場を勧誘したいサービスの提供者が， テーマパークの魅力を潜在顧客に伝える目的で，来場すると体験できるアトラクシ ョンを疑似体験するための仮想現実動画を提供することの記載はあるものの，その 際に，当該サービスのメンタルケア的な側面に応じた複数の異なる仮想現実動画を サーバーに記憶させておき，潜在顧客が疑似体験したいサービスを自由に選択でき るようにすることや，当該サービスのメンタルケア的な側面を仮想現実動画のタイ トル等として表記した複数のボタンを設けることの記載はなく，かかる示唆もない。＼nそして，引用発明を「ホストクラブ」への「来店」の「勧誘」に適用した場合に， 販促支援の内容は，販促支援をする広告代理店とこれを受ける広告主との間の取決 めに即したものとなるとしても，「仮想現実動画」を，「心理状態に応じて選択され 潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なる」ものにする ことが必然とはいえない。 また，コマンドボタンに動画の内容を表記することが周知技術であるとしても，＼n取決めの下でなされる販促活動がかかる周知技術を踏まえたものになることが，必 然とはいえない上，仮にかかる周知技術を適用したとしても，前記ウのとおり，「潜 在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケ アを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル」の構成を当業者が容易＼nに想到することができたとはいえない以上，「異なる心理状態の表記が各々されてい＼nるとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタン」を「各 ホストクラブ仮想現実動画ファイル」に「対応」させるとの構成を，当業者が容易に＼n想到することができたとはいえない。

◆判決本文

　「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」とのクレームの記載が不明確であるとした拒絶審決が維持されました。

ア 原告は，「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の定義 は，沈降法により測定されるストークス径について，質量を基準に粒子径を表した＼n質量分布におけるメジアン粒径ということで，一義的に明確であり，ストークス径 はストークスの式により明確に定義されるものである旨主張する。 そこで検討するに，甲１８（神保元二ら編「微粒子ハンドブック」初版第１刷，１ ９９１年９月１日）には，ストークス径は，最も広く用いられる代表径であり，静止＼n流体中を重力で落下する粒子の沈降速度ｖ１と同じ沈降速度をもち，また同じ密度を もつ球形粒子の直径であり，流体中で運動する粒子の諸現象を考える場合に有用な 代表径であることの記載があり，本件出願当時，粒子の大きさを測定する方法とし＼nて，ストークス径を得る沈降法があることは，周知であったことが認められる。 また，ウェブページ「粒度分布測定の基礎知識」(甲１９）には，「主な粒度分布測 定原理」の表の「遠心沈降法」の欄に，「測定粒子径の定義」を「ストークス径」，「基本粒度分布」を「重量基準」との記載があり，「遠心沈降法 液相中の粒子群の沈降 状態を吸光度などから計測して，球と仮定して導かれたストークスの式などと照合 し，有効径（ストークス径）を求める。」との記載がある。ウェブページ「粒径分布 測定［重力／遠心沈降式］」（甲２２）には，「［測定原理／測定法］微粒子を水または不溶溶媒中に懸濁させ，重力場にそのまま静置するか遠心場に粒子懸濁液を置くと， 大きな粒子ほど速い速度で沈降していきます。その様子を粒子懸濁液に照射したレ ーザー光の透過光強度によって検出します。粒子サイズは重力沈降の場合，次のＳ ｔｏｋｅｓの式から得られます。」との記載があり，
・・・
とのストークスの式が記載されている。これらによれば，沈降法は，重量（質量）基 準に基づく粒度分布が得られるものであること，液相中の粒子の沈降速度から粒径 を求めるものであり，分離して沈降可能な粒子を測定対象としていることが認めら＼nれる。 しかし，前記(2)イのとおり，本件明細書には，「炭化タングステンを含んでなる 表面を有する」「粉砕工具」の「工具表＼面」の炭化タングステン粒子が，コバルトで ある結合剤と焼結により一体化していることが開示されている一方，炭化タングス テン粒子が工具表面から分離可能＼であることの記載や示唆はない。また，ストーク スの式によりストークス径を算出するためには，ストークスの式に沈降距離ｈ，沈 降時間ｔ等のパラメータを代入することが必要であるところ，本件明細書を見ても， ストークスの式のパラメータの値としてどのような値を採用するかについての記載 はない。
そうすると，粒子の大きさを測定する方法としてストークス径を得る沈降法があ ることが周知であり，沈降法により重量（質量）基準に基づく粒度分布が得られる としても，「粉砕工具」の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子が，＼nコバルトである結合剤と焼結により一体化している以上，沈降法により炭化タング ステン粒子のストークス径を測定することは不可能であるから，本件発明の「炭化＼nタングステン粒子の質量により秤量されたメジアン粒径」が，沈降法に基づいて得 られるストークス径のメジアン粒径であると解することはできない。 イ 原告は，焼結によって炭化タングステン粒子の粒径が変化するか否か，変化 するとしてどの程度変化するかは，焼結条件との兼ね合いで理論的にも実験的にも 十分に予＼測が可能であり，その変化分を加味した上で炭化タングステン粒子の粒径＼nを調整し，必要に応じて焼結条件を調整すればよく，また，焼結の前後それぞれの 炭化タングステン粒子の粒径を画像で確認し，その変化の有無や程度を確認するこ とで，ストークス径の粒度分布の変化を予測することは可能＼であるから，工具表面＼nに存在する炭化タングステン粒子自体を測定するまでもない，また，本件発明にお けるメジアン粒径は，「１．３μｍ以上」ないし「０．５μｍ以下」という広い範囲 を規定するものであるから，焼結の有無はそれらの数値範囲の充足性にほとんど影 響を及ぼさないと考えられる旨主張する。 しかし，本件明細書には，焼結条件との兼ね合いで焼結による粒径の変化を予測＼nして炭化タングステン粒子の粒径を調整することや，焼結の前後それぞれの炭化タ ングステン粒子の粒径を画像で確認し，その変化の有無や程度を確認してストーク ス径の粒度分布の変化を予測することの記載や示唆はないから，本件発明の「炭化＼nタングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が，かかる予測や調整等を＼n行うことを前提として沈降法により測定されるストークス径のメジアン粒径である とは解されない。また，本件発明におけるメジアン粒径が，広い範囲を規定するも のであるとしても，焼結の有無が数値範囲の充足性に影響を及ぼさないと解すべき 根拠はないから，上記の判断を左右するものではない。
ウ 原告は，焼結後の炭化タングステン粒子の粒子径を直接測定する必要がある としても，コバルトの融点は１４９５℃，炭化タングステンの融点は２８７０℃で あるから，バインダーであるコバルトを溶かすなどして除去し，炭化タングステン 粒子を取り出して沈降法で測定することは可能である旨主張する。＼nしかし，本件明細書には，一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン 粒子とを加熱し，バインダーであるコバルトを除去し，炭化タングステン粒子を取 り出して沈降法で測定することについては，記載も示唆もないから，本件発明の「炭 化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が，コバルトを除去して 取り出した炭化タングステン粒子を沈降法により測定したストークス径であるメジ アン粒径であるとは解されない。 仮に，上記測定方法により炭化タングステン粒子を取り出して沈降法で測定する ことができたとしても，一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン粒子 とを加熱し，バインダーであるコバルトを除去し，炭化タングステン粒子を取り出 すという過程において，炭化タングステン粒子の密度や形状が一切変化しないとい う根拠はないから，そのように取り出して測定した炭化タングステン粒子のストー クス径が，そのまま，コバルトマトリックスと一体化した工具表面の炭化タングス＼nテン粒子のストークス径であるということもできない。

◆判決本文

　特許異議申し立てで「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」という表＼記について、明確性違反として取り消し決定されました。特許権者はこれを不服として取り消しを求めましたが、裁判所も明確性違反と判断しました。

　特許法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関し，特許を受けようとする 発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は，仮 に，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には，特許が付与された発 明の技術的範囲が不明確となり，第三者の利益が不当に害されることがあり得るの で，そのような不都合な結果を防止することにある。そして，特許を受けようとす る発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付し た明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術常識を基 礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害されるほどに不明確 であるか否かという観点から判断されるべきである。
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請求項１には，「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」との 記載があるところ，請求項１の記載自体から，この炭化タングステン粒子は，「少な くとも二個の粉砕工具」の「工具表面」に「含有」されるものであることを理解する＼nことができ，また，上記炭化タングステン粒子は，第１の粉砕工具の表面には９５＼n重量％以下含有され，その粒径が１．３μｍ以上であること，第２の粉砕工具の表＼n面には８０重量％以上含有され，その粒径が０．５μｍ以下であること，粒径はメ ジアン粒径であること，炭化タングステン粒子のメジアン粒径が１．３μｍ以上あ るいは０．５μｍ以下であることは，炭化タングステン粒子を「質量により秤量」し て測定するものであることが理解できる。 しかしながら，請求項１の記載からは，粉砕工具の「工具表面」に「含有」される＼n炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン粒径の意義が明らかであ るとはいえない。 また，本件特許の出願当時において，炭化タングステンを含んでなる表面を有す＼nる粉砕工具の工具表面に含有される炭化タングステン粒子につき，質量により秤量＼nしたメジアン粒径を得ることができたとする当業者の技術常識を認めるに足りる証 拠はない。
イ 本件明細書の記載
本件明細書には，「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の＼n「工具表面」のタングステン含有量が９５％以下であり，工具表＼面の材料における １００％に対する残りは，好ましくはコバルト結合剤であり，好ましくは１％未満 の程度に追加の炭化物が存在する（【００２６】〜【００２８】），焼結の結果は，炭 素の添加によっても影響を受ける（【００２９】）との記載があり，「炭化タングステ ンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工具表＼面」の炭化タングステン粒子 が，コバルトである結合剤と焼結により一体化していることが開示されている。そ して，本件明細書には，コバルト結合剤と焼結により一体化した「粉砕工具」の「工 具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン＼n粒径について，定義や測定方法の記載はない。
ウ 以上によれば，本件明細書の記載を考慮し，出願当時の技術常識を基礎とし ても，本件発明の「炭化タングステンを含んでなる表面を有する」「粉砕工具」の「工＼n具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子の「質量により秤量」したメジアン＼n粒径の意義を理解することはできず，本件発明の技術的範囲は不明確といわざるを 得ないから，本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，明確性要件を充足しないと いうべきである。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の定義 は，沈降法により測定されるストークス径について，質量を基準に粒子径を表した＼n質量分布におけるメジアン粒径ということで，一義的に明確であり，ストークス径 はストークスの式により明確に定義されるものである旨主張する。 そこで検討するに，甲１８（神保元二ら編「微粒子ハンドブック」初版第１刷，１ ９９１年９月１日）には，ストークス径は，最も広く用いられる代表径であり，静止＼n流体中を重力で落下する粒子の沈降速度ｖ１と同じ沈降速度をもち，また同じ密度を もつ球形粒子の直径であり，流体中で運動する粒子の諸現象を考える場合に有用な 代表径であることの記載があり，本件出願当時，粒子の大きさを測定する方法とし＼nて，ストークス径を得る沈降法があることは，周知であったことが認められる。 また，ウェブページ「粒度分布測定の基礎知識」(甲１９）には，「主な粒度分布測 定原理」の表の「遠心沈降法」の欄に，「測定粒子径の定義」を「ストークス径」，「基本粒度分布」を「重量基準」との記載があり，「遠心沈降法 液相中の粒子群の沈降 状態を吸光度などから計測して，球と仮定して導かれたストークスの式などと照合 し，有効径（ストークス径）を求める。」との記載がある。ウェブページ「粒径分布 測定［重力／遠心沈降式］」（甲２２）には，「［測定原理／測定法］微粒子を水または
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不溶溶媒中に懸濁させ，重力場にそのまま静置するか遠心場に粒子懸濁液を置くと， 大きな粒子ほど速い速度で沈降していきます。その様子を粒子懸濁液に照射したレ ーザー光の透過光強度によって検出します。粒子サイズは重力沈降の場合，次のＳ ｔｏｋｅｓの式から得られます。」との記載があり， とのストークスの式が記載されている。これらによれば，沈降法は，重量（質量）基 準に基づく粒度分布が得られるものであること，液相中の粒子の沈降速度から粒径 を求めるものであり，分離して沈降可能な粒子を測定対象としていることが認めら＼nれる。
しかし，前記(2)イのとおり，本件明細書には，「炭化タングステンを含んでなる 表面を有する」「粉砕工具」の「工具表＼面」の炭化タングステン粒子が，コバルトで ある結合剤と焼結により一体化していることが開示されている一方，炭化タングス テン粒子が工具表面から分離可能＼であることの記載や示唆はない。また，ストーク スの式によりストークス径を算出するためには，ストークスの式に沈降距離ｈ，沈 降時間ｔ等のパラメータを代入することが必要であるところ，本件明細書を見ても， ストークスの式のパラメータの値としてどのような値を採用するかについての記載 はない。 そうすると，粒子の大きさを測定する方法としてストークス径を得る沈降法があ ることが周知であり，沈降法により重量（質量）基準に基づく粒度分布が得られる としても，「粉砕工具」の「工具表面」に「含有」される炭化タングステン粒子が，＼nコバルトである結合剤と焼結により一体化している以上，沈降法により炭化タング ステン粒子のストークス径を測定することは不可能であるから，本件発明の「炭化＼nタングステン粒子の質量により秤量されたメジアン粒径」が，沈降法に基づいて得 られるストークス径のメジアン粒径であると解することはできない。
イ 原告は，焼結によって炭化タングステン粒子の粒径が変化するか否か，変化 するとしてどの程度変化するかは，焼結条件との兼ね合いで理論的にも実験的にも 十分に予＼測が可能であり，その変化分を加味した上で炭化タングステン粒子の粒径＼nを調整し，必要に応じて焼結条件を調整すればよく，また，焼結の前後それぞれの 炭化タングステン粒子の粒径を画像で確認し，その変化の有無や程度を確認するこ とで，ストークス径の粒度分布の変化を予測することは可能＼であるから，工具表面＼nに存在する炭化タングステン粒子自体を測定するまでもない，また，本件発明にお けるメジアン粒径は，「１．３μｍ以上」ないし「０．５μｍ以下」という広い範囲 を規定するものであるから，焼結の有無はそれらの数値範囲の充足性にほとんど影 響を及ぼさないと考えられる旨主張する。 しかし，本件明細書には，焼結条件との兼ね合いで焼結による粒径の変化を予測＼nして炭化タングステン粒子の粒径を調整することや，焼結の前後それぞれの炭化タ ングステン粒子の粒径を画像で確認し，その変化の有無や程度を確認してストーク ス径の粒度分布の変化を予測することの記載や示唆はないから，本件発明の「炭化＼nタングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が，かかる予測や調整等を＼n行うことを前提として沈降法により測定されるストークス径のメジアン粒径である とは解されない。また，本件発明におけるメジアン粒径が，広い範囲を規定するも のであるとしても，焼結の有無が数値範囲の充足性に影響を及ぼさないと解すべき 根拠はないから，上記の判断を左右するものではない。
ウ 原告は，焼結後の炭化タングステン粒子の粒子径を直接測定する必要がある としても，コバルトの融点は１４９５℃，炭化タングステンの融点は２８７０℃で あるから，バインダーであるコバルトを溶かすなどして除去し，炭化タングステン 粒子を取り出して沈降法で測定することは可能である旨主張する。＼nしかし，本件明細書には，一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン 粒子とを加熱し，バインダーであるコバルトを除去し，炭化タングステン粒子を取 り出して沈降法で測定することについては，記載も示唆もないから，本件発明の「炭 化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が，コバルトを除去して 取り出した炭化タングステン粒子を沈降法により測定したストークス径であるメジ アン粒径であるとは解されない。 仮に，上記測定方法により炭化タングステン粒子を取り出して沈降法で測定する ことができたとしても，一体化したコバルトマトリックスと炭化タングステン粒子 とを加熱し，バインダーであるコバルトを除去し，炭化タングステン粒子を取り出 すという過程において，炭化タングステン粒子の密度や形状が一切変化しないとい う根拠はないから，そのように取り出して測定した炭化タングステン粒子のストー クス径が，そのまま，コバルトマトリックスと一体化した工具表面の炭化タングス＼nテン粒子のストークス径であるということもできない。

◆判決本文

　特許を侵害するとして約1800万円の損害賠償が認められました。判決文が200頁を越えてます。論点は技術的範囲の属否、無効の抗弁と多岐に渡ります。平成２７年１１月以降で1つあたりのライセンス料が1.5倍となっているのは、特許３についても侵害となったためです。

　本件では，本件ＬＥＤ又はその製造方法が特許発明の技術的範囲に属するということだけでなく，白色ＬＥＤはそれのみで販売の対象となるものであり，原告は白色ＬＥＤの製造，販売を行っていることなどから，特許法１０２条３項の金額の算定に当たって，まず，上記の平均的な価格の２４個分の価格に，主として本件特許権１の侵害が問題 となる平成２７年１０月までの期間については５パーセントを乗じ，本件特許 権１に加えて本件特許権３（登録日平成２７年１０月２３日）の侵害も問題と なる平成２７年１１月以降の期間（なお，本件発明２と本件訂正後発明３の内 容に照らし，損害の算定に当たり本件特許権２（登録日平成２８年１２月１６ 日）の侵害については特に期間を分けて考慮することをしない。）については ８パーセントを乗じると，それぞれ，１０．８０円及び１７．２８円となる（２ １６円×５パーセント＝１０．８０円 ２１６円×８パーセント＝１７．２８ 円）。
そして，本件で特許権の侵害となるのは本件ＬＥＤを使用した被告製品の販 売であること，本件ＬＥＤはデジタルハイビジョンテレビである被告製品にと り不可欠のものであり，その機能，性能＼において重要な役割を果たしていると いえること，原告の白色ＬＥＤの市場におけるシェア，原告が主張するライセ ンスについての方針，その他本件に現れた諸事情を考慮し，本件において，被 告製品１及び２を通じ，特許法１０２条３項の実施に対し受けるべき金銭の額 は，被告製品１台当たり，消費税相当額を含めて，平成２７年１０月までの期 間については，２０円をもって相当であると認め，平成２７年１１月以降の期 間については，３０円をもって相当であると認める。
以上のとおり，本件において，原告が実施に対し受けるべき実施料として被 告製品１台当たり，２０円又は３０円とするのが相当であるところ，これらは， それぞれ，被告製品の平均的な販売価格の０．０５８パーセント又は０．０８ ７パーセントである（２０円÷３万４１２９円≒０．０００５８ ３０円÷３ 万４１２９円≒０．０００８７）。これらに基づき，特許法１０２条３項に基づ く損害額は，以下のとおり，１６４５万６６４１円とするのが相当と認める。

◆判決本文

　動機付け無しとして、進歩性違反無しとした審決が維持されました。

　引用発明１は，薄肉の鋼管を梁鉄骨のウェブに設けた貫通孔に挿入して溶接によ り固着し，貫通孔の周辺のウェブ両面に補強プレートを溶接により固着する従来技 術において，溶接量と部品点数を少なくし，加工や品質管理をしやすくすることを 目的として，貫通孔を貫通する厚肉鋼管２の外周部の中央部をウェブ１ａに溶接固 着する際に，その片面からリング状の裏当て体３ａを一体形成して当接する構成を＼n採用したものである。したがって，引用発明１の裏当て体３ａ（フランジ部）が厚肉 鋼管２と一体に形成される部位は，溶接部位である厚肉鋼管２のほぼ中央部であり， 引用例１には，これを端部に設けることについて記載も示唆もない。そうすると， 引用発明１には，裏当て体３ａを外周部の軸方向の片面側の端部に設ける構成を採＼n用する動機付けがないというべきである。 また，甲２，３，６〜１０，２３〜２５の記載及び後記甲５（引用例２）の記載に よれば，フランジと呼ばれる部分が種々の分野で用いられていること自体は周知技 術であるとしても，相違点２に係る構成は，甲２，３，５〜１０，２３〜２５のいず＼nれにも開示も示唆もない。甲２，３は，梁補強金具の外周にフランジを設ける構成＼nであるが，フランジを端部に設けることの記載はなく，甲５には，スリーブ管にフ ランジを設けることの記載はない。甲６，７には，フランジを端部に形成すること が記載されているが，甲６に記載されたフランジはボルト締め用の管フランジであ り，甲７に記載されたものは一般的なＨ形鋼のフランジであって，梁貫通孔構造用＼nの厚肉鋼管である引用発明１とは技術分野が異なる。甲２３〜２５は，いずれも， 梁に配管を通すための構造において，それぞれ対となる２つの部材を用いた梁の補＼n強やスリーブ材の固定に関する技術を開示したものであって，一体的な構成を有す＼nる１つの金具を用いて梁の補強等を行う引用発明１とは，技術分野が異なる。した がって，これらの文献の記載によって，引用発明１の技術分野において，フランジ 部を端部に形成することが周知技術であったとは認められない。 以上によれば，引用発明１について，相違点２に係る構成を容易に想到すること＼nはできない。
ウ 原告の主張について
原告は，引用例１は，貫通孔１ｂより外径が大きい裏当て体３ａが，厚肉鋼管２ の外周部の軸方向の中央より軸方向の片側にて厚肉鋼管２と一体に形成されること を開示しているのであるから，引用発明１において，裏当て体３ａの形成箇所を， 厚肉鋼管２の外周部の軸方向の中央より軸方向の片側に位置する領域のうち片側の 端部とすることも設計事項として選択し得るものであるところ，フランジ部を相違 点２の構成とすることで，引用発明１と比較して優れた作用効果をもたらすもので＼nはないから，甲６，７のように端部に形成された「フランジ」を引用発明１の裏当て 体３ａ（フランジ部）に適用できない理由はないなどと主張する。 しかし，引用発明１において，裏当て体３ａを設ける位置は，厚肉鋼管２の外周 部のほぼ中央部であるから，軸方向の片側に形成されることが開示されているから といって，片側の端部に設けることの動機付けがあるとはいえないこと，また，甲 ６，７は，引用発明１とは技術分野を異にし，これらの文献の記載によって，引用発 明１の技術分野において，フランジを端部に形成することが周知技術であったとは 認められないことは，前記イのとおりであるから，引用発明１に甲６，７のように 端部に形成された「フランジ」を適用し，裏当て体３ａの位置を，梁補強金具の軸方 向の片側の端部とすることが設計事項として選択し得るものとはいえない。
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(2) 相違点３の容易想到性
ア 容易想到性の判断
引用発明２は，スリーブ管の幅・肉厚を変えた試験体を用いて，そのせん断及び せん断＋曲げ耐力を実験的に調査した結果等を開示するものであり，そもそも梁補 強金具の外周にフランジ部がないことを前提とした技術であって，そのスリーブ管 にフランジ部を設けることの記載も示唆もない。したがって，引用発明２において は，甲１〜３に記載された，梁補強金具の外周にフランジ部を設ける構成を適用し＼nて，フランジ部を設ける動機付けはない。 また，仮に，引用発明２に甲１〜３に記載された事項を適用してフランジ部を設 けたとしても，甲１〜３に記載されたフランジ部は，いずれも，梁補強金具の中央 部に設けられたものであり，フランジを設けた方面側が面一に形成されるものでは ないから，相違点３に係る構成には至らない。＼nさらに，甲１〜３，６〜１０，２３〜２５の記載によれば，フランジと呼ばれる部 分が種々の分野で用いられていること自体は周知技術であるとしても，相違点３に 係る構成は，いずれの文献にも開示も示唆もない。前記のとおり，甲１〜３には，フ＼nランジを設けた片面側を面一にすることの記載はなく，甲６，７には，フランジを 設けた片側面が面一になることが記載されているとしても，甲６に記載されたフラ ンジはボルト締め用の管フランジであり，甲７に記載されたものは一般的なＨ形鋼 のフランジであって，梁補強用のスリーブ管についての引用発明２とは技術分野が 異なる。また，甲２３〜２５は，いずれも梁に配管を通すための構造において，それ＼nぞれ対となる２つの部材を用いて梁の補強やスリーブ材の固定に関する技術を開示 したものであって，梁補強金具の外側にフランジを設けない引用発明２とは，技術 分野が異なる。したがって，これらの文献の記載によって，引用発明２の技術分野 において，フランジ部を外周部の軸方向の片面側の端部に形成し，当該面を梁補強 金具の内周から外周部の一部であるフランジ部の外周まで平面である構成とするこ＼nとが周知技術であったとは認められない。 よって，引用発明２について，甲１〜３のフランジ部を適用し，周知技術（甲１〜 ３，６〜１０，２３〜２５）を適用して，相違点３に係る構成を容易に想到すること＼nはできない。
イ 原告の主張について
原告は，引用発明２と甲１〜３に記載された発明とは，梁のウェブの貫通孔に挿 入され，かつ，かかる梁を補強するための梁補強金具であるという点で共通してい るので，適用の動機付けがないとはいえないと主張する。しかし，前記のとおり，引 用発明２にフランジ部を設ける理由がない以上，適用の動機付けがないことは明ら かであり，原告の主張は採用できない。

◆判決本文

　無効理由無しとした審決について、知財高裁1部は動機付けなしとしてこれを維持しました。

　ア　アルギン酸ナトリウムに置換する動機付けについて
(ア) 原告は，気泡状の二酸化炭素を効率的に発生・保持するとの本件発明１の課 題は，周知の課題であったところ，アルギン酸ナトリウムが起泡剤としても利用す ることができるもので，発生した気泡状の二酸化炭素を閉じ込める効果を有するこ とは周知であり，粘性を高めることにより気泡の安定性が増すこと，界面活性剤が 気泡の発生・保持に効果的に作用することも技術常識であったから，増粘剤として アルギン酸ナトリウムを選択することは容易である旨主張する。 しかし，気泡状の二酸化炭素の持続性が周知の課題であることの根拠として原告 が挙げる文献のうち，特開平９−２０６００１（甲５）には，「このゲル状食品は， 製造時に，膠質水溶液と炭酸ガスとを混合した後に加熱する。この加熱によって炭 酸ガスは激しく発泡すると同時に膠質水溶液から逃散してしまう」（【０００２】）， 「その目的とするところは，発泡成分の発泡によって生成した気泡が，ゼリー中に 多数内包され，しかもこの気泡中の炭酸ガスが長時間保持され，喫食時に口中で強 い発泡感が感じられる発泡性ゼリーを，家庭で簡単に手作りできる発泡性ゼリー用 粉末およびこれを用いた発泡性ゼリーの製法を提供するにある」（【０００４】）との 記載があるものの，同文献に記載されているのは，ゲル状食品であって，引用発明 のパック剤とは異なる技術分野に関するものである。 また，特開昭６３−３１０８０７号公報（甲１８）は，炭酸ガスのガス保留性につ いて，特開平３−１６１４１５号公報（甲６３）は，炭酸ガスを高濃度で長時間保持 することについて，特開昭６３−２８０７９９号公報（甲６４）及び特開昭６２− ２９４６０４号公報（甲６５）は，炭酸ガスの発生による発泡の持続性について，特 開昭６１−４３１０２号公報（甲６６）は，化粧料の炭酸ガスの滞留時間について， 特開昭６１−４３１０１号公報（甲６７）及び特開昭６１−４０２０５号公報（甲 ６８）は，炭酸ガスが化粧料に溶けて配合されていることについて，それぞれ記載 したものであるが，これらの文献のいずれにも，気泡状の二酸化炭素を保持するこ とが周知の課題であると読み取れる記載はない。 したがって，本件優先日当時において，パック剤の技術分野において気泡状の二 酸化炭素を保持するとの本件発明１の課題が周知であったとは認められず，引用発 明の増粘剤としてアルギン酸ナトリウムを適用する動機付けがあるとはいえないか ら，原告の主張は採用できない。
(イ) 原告は，アルギン酸ナトリウムを含む水溶液が皮膜を形成するから，引用 発明の増粘剤をアルギン酸ナトリウムに置換しても，皮膜形成作用を維持すること はでき，引用発明におけるポリビニルアルコール及びカルボキシメチルセルロース ナトリウムをアルギン酸ナトリウムに置き換えることは可能である旨主張する。＼n特開平９−２７８９２６号公報（甲８６）には， アルギン酸を含む水溶液は，皮 膜を形成すること（【００１１】，【００１５】），被コーティング物に塗布される皮膜は，アルギン酸の濃度で調整できること（【００１６】）が，「機能性包装資材の開発＼n技術の形成 −機能性段ボール箱の開発−」と題する文献（１９９５年。甲８７）に＼nは，アルギン酸ナトリウム（Ｇ−Ｉ）と天然多糖類プルラン（ＰＩ−２０）を（１： １）で混合した５ｗｔ％溶液を，秤量２２０ｇ／ｍ２の段ボールライナー表面に塗工＼nし，５ｗｔ％塩化カルシウム水溶液を噴霧し凝固させ，フィルムを形成させたこと が，「機能性包装資材の開発技術の形成 −機能性無機粉体の開発−」と題する文献＼n（１９９５年。甲８８）には，アルギン酸ナトリウムとプルランを混合してフィル ムを形成した場合，両者の混合比を変化させると酸素透過量と炭酸ガス透過量が変 化することが，それぞれ記載されていることが認められる。 しかし，これらの文献に開示されているのは，内容物を保護する目的で使用され る包装材料としてのフィルムやコーティング被膜をアルギン酸ナトリウムによって 形成することであるところ，引用発明のパック剤の膜は，その造膜過程において皮 膚に刺激を与えて血行を促進すると共に，皮膚表面の汚れを吸着して清浄するもの＼nであって，造膜後には皮膚から剥がして除去されるものであって，その適用対象や， 使用目的・作用効果が異なる。 したがって，甲８６〜８８を考慮しても，引用発明におけるポリビニルアルコー ル及びカルボキシメチルセルロースナトリウムをアルギン酸ナトリウムに置き換え 可能であるということはできず，原告の主張は採用できない。＼n
イ 酸を「顆粒（細粒，粉末）剤」に含ませる点について
原告は，二酸化炭素を適切に発生させるための徐放化技術として，炭酸塩と酸を 一つの固形物に含有させることは慣用技術であるところ，どのような剤型を選択す るかは，化粧品についての一般的な課題であり，美容目的の化粧品については，当 該化粧品の効能や作用機序等が異なっていても同一の剤型のものが存在していたの＼nであるから，剤型の選択の局面においては，技術分野を狭く解することは誤りであ り，慣用技術を適用できる旨主張する。 特開平６−１７９６１４号公報（甲６）には，アルギン酸水溶性塩類を含有する ゲル状パーツからなる第一剤と，前記アルギン酸水溶性塩類と反応しうる二価以上 の金属塩類および前記反応の遅延剤を含有する粉末パーツからなる第二剤との二剤 からなることを特徴とする，剥がすタイプのパック剤が，化粧品製造製品届書（香 椎化学工業株式会社，平成１３年１月１１日。甲７）に係る化粧品製造品目追加許 可書（厚生大臣，平成３年１１月１２日。甲８）には，２剤を使用前に混合して肌に 塗布し，膜が乾燥したら剥がすパック剤が，特開平７−５３３２４号公報（甲９） には，美白や保湿を目的として，粉末あるいは顆粒状の組成物を，使用する直前に 化粧水や乳液に分散せしめ，皮膚に塗布する用時混合タイプのものが，「化粧品成分 ガイド」第５版（フレグランスジャーナル社，２００９年２月２５日。甲１０）に は，化粧品の剤形タイプとして，溶液タイプ，ジェルタイプ，乳化タイプ，固体タイ プ，液体タイプ，ペーストタイプ，皮膜タイプ，エアゾールタイプがあることが，そ れぞれ記載されていることが認められる。 しかしながら，甲６ないし８に記載されているのは，剥がすタイプのパック剤， 甲９に記載されているのは，化粧水や乳液など肌に塗布する化粧品であり，甲１０ には，剤型タイプの分類が記載されているにすぎず，これらの文献のいずれも，炭 酸ガスを発生させ，発生する炭酸ガスによる血行促進作用により，皮膚の血流を良 くし皮膚にしっとり感を与えるパック剤に関するものではないから，これらによっ て，引用発明の技術分野において炭酸塩と酸を一つの固形物に含有させることが慣 用技術であったとは認められない。そして，化粧品の剤型は，その効能や使用目的＼nに応じて個別に検討されるものであることは当然であり，分野の異なる技術を引用 発明に適用できるとはいえないから，原告の主張は採用できない。

◆判決本文

　進歩性違反無しとした無効審決が、動機付けあり、特段の効果無しとして取り消されました。

　(ア) 甲３には，引用発明２−２−１’（実施例４記載の用時混合型の医療 溶液）が「血液浄化用薬液」であることを明示した記載はない。 一方で，甲３には，前記(1)イ(イ)認定のとおり，「本発明」の目的の１ つは，滅菌されかつ沈殿物を含まず，保存及び使用の間に渡り良好な安 定性を保証する「医療溶液」（血液透析，血液透析濾過，血液濾過及び腹 膜透析用の透析液，腎疾患集中治療室内での透析用の溶液，通常は緩衝 物質を含む置換液又は輸液，並びに栄養目的のための溶液）を提供する ことにあることの開示がある。この「医療溶液」中の「腎疾患集中治療 室内での透析用の溶液」とは，救急・集中治療領域において，急性腎不 全の患者に対して行う持続的な血液浄化のための透析用の溶液を含むこ とは自明である。
また，甲３には，前記(1)イ(ア)及び(イ)認定のとおり，(1)急性腎不全に 罹患している患者に適応となる治療法は，数週間を通しての持続的腎機 能代替療法（ＣＲＲＴ）であり，血液濾過が用いられるが，血清リンレ＼nベルが正常な患者からリンを効率的に除去してしまう結果，定期的な週 ３回の血液透析治療を受けている患者よりも高い頻度で，低リン血症が 起こり得るものであること，(2)低リン血症は，リンの投与によって予防，＼n治療されるが，医療溶液にリンを導入する場合，沈殿する様々なリン酸 カルシウムの形成の問題があり，生理的ｐＨに等しいｐＨ値を有する生 理溶液では，リン酸カルシウムの沈殿の危険性が高くなるという問題が あること，(3)「本発明」の発明者らは，特定のｐＨ範囲等の如き一定の 条件下では，カルシウムイオン及びマグネシウムイオンを重炭酸塩及び リン酸塩重炭酸塩と共に保持し得ることができ，滅菌の安定なリン酸塩 含有医療溶液を提供できることを見出したことの開示があることからす ると，「本発明」の実施例である引用発明２−２−１’の「医療溶液」は， 急性腎不全に罹患している患者に適応し得るものと理解できる。 以上の点に照らすと，甲３に接した当業者においては，甲３記載の実 施例４（引用発明２−２−１’）において，当該「医療溶液」を「血液浄 化用薬液」にすることを試みる動機付けがあるものと認められる。 したがって，当業者は，引用発明２−２−１’において，相違点（甲 ３−３−ｂ”）に係る本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到す＼nることができたものと認められる。 これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(イ) これに対し被告らは，引用発明２−２−１’は，単なる「医療溶液」 にすぎず，これを「血液浄化用薬液」として使用することができると解 すべき技術常識は存在しないことなどからすると，甲３に「医療溶液」 として記載された引用発明２−２−１’を「血液浄化用薬液」とするこ とは，当業者が容易に想到し得たことではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)のとおり，甲３の記載事項に照らすと，当業 者は，引用発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｂ’’）に係る 本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到することができたもの＼nと認められるから，被告らの上記主張は採用することができない。
イ 相違点（甲３−３−ｄ”）について
(ア) 引用発明２−２−１’（実施例４記載の用時混合型の医療溶液）にお ける第一単一溶液と第二単一溶液を混合した即時使用溶液の各成分の イオン濃度は，「Ｋ＋」（カリウムイオン濃度）が「４．０ｍＭ」（４．０ ｍＥｑ／Ｌ），「ＨＰＯ4 2-」（リン酸イオン濃度）が「１．２０ｍＭ」（無 機リン濃度３．７２ｍｇ／ｄＬ），「Ｃａ2+」（カルシウムイオン濃度） が「１．２５ｍＭ」（２．５０ｍＥｑ／Ｌ），「Ｍｇ2+」（マグネシウムイ オン濃度）が「０．６ｍＭ」（１．２ｍＥｑ／Ｌ），「ＨＣＯ₃⁻」（炭酸水 素イオン濃度）が「３０．０ｍＭ」（３０．０ｍＥｑ／Ｌ）である。 一方，前記(1)イ(イ)の認定事実によれば，甲３には，(1)「本発明」の 目的の１つは，滅菌されかつ沈殿物を含まず，保存及び使用の間に渡り 良好な安定性を保証する「医療溶液」を提供することにあること，(2)「本 発明」の発明者らは，カルシウムイオン及びマグネシウムイオンは，特 定のｐＨ範囲等の如き一定の条件下では，重炭酸塩と共に保持し得るも のであり，一定の条件下では，リン酸塩とも一緒に保持することができ， 特定の環境，濃度，ｐＨ範囲及びパッケージングにおいて，滅菌の安定 なリン酸塩含有医療溶液を提供できることを見出したこと，(3)「本発明」 は，上記課題を解決するため，「即時使用溶液」が，１．０〜２．８ｍＭ の濃度（無機リン濃度に換算すると「３．１〜８．７ｍｇ／ｄＬ」）のリ ン酸塩を含み，滅菌され，かつ６．５〜７．６のｐＨを有するという構＼n成を採用したことの開示があることが認められる。
加えて，甲３には，(4)「本明細書で述べる現在好ましい実施形態への 様々な変更および修正は当業者に明らかであることが理解されるべきで ある。そのような変更および修正は，本発明の精神および範囲から逸脱 することなくおよびその付随する利点を減じることなく実施することが できる。」（前記(1)ア(ケ)）との記載があることに照らすと，甲３に接し た当業者は，引用発明２−２−１’における上記即時使用溶液の各成分 のイオン濃度を最適なものに変更し得るものと理解するものといえる。 しかるところ，前記(2)イ認定のとおり，本件優先日当時，「急性血液 浄化」のための血液濾過（透析）用に使用され得る，市販されている透 析液及び補充液において，カルシウムイオン濃度を「２．５〜３．５ｍ Ｅｑ／Ｌ」，マグネシウムイオン濃度を「１．０〜１．５ｍＥｑ／Ｌ」， 炭酸水素イオン濃度を「３０ｍＥｑ／Ｌ」前後の範囲の中で調整するこ とは，技術常識又は周知であったものである。 そして，上記技術常識又は周知技術を踏まえると，引用発明２−２− １’における上記即時使用溶液のマグネシウムイオン濃度（「１．２ｍＥ ｑ／Ｌ」）を市販されている透析液及び補充液の数値範囲の中で調整する ことは，当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認められる。 そうすると，甲３に接した当業者は，引用発明２−２−１’における 上記即時使用溶液のマグネシウムイオン濃度を市販されている透析液及 び補充液の上記数値範囲内の「１．０ｍＥｑ／Ｌ」（相違点（甲３−３− ｄ”）に係る本件訂正発明１２の構成）にすることを容易に想到すること＼nができたものと認められる。 したがって，これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(イ) これに対し被告らは，(1)不溶性微粒子の形成を抑制する溶液を実現 するためには，リン酸塩の濃度のみならず，溶液に含まれる他の成分及 び各イオン濃度の組合せが調整される必要があるから，これらの組合せ が１個の不可分のまとまりのある技術事項となるところ，本件訂正発明 １２は，配合及び混合液の各成分の濃度が所定の組合せであることによ って，混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性炭酸塩の生成 を抑制することができる用時混合型急性血液浄化用薬液を実現したも のであるから，混合液の各成分の濃度は，成分ごとに区々別々に対比す るのではなく，各成分の濃度の組合せを一つの単位として認定して，引 用発明２−２−１’と対比するのが相当である，(2)引用発明２−２−１’ は，「所定のリン酸塩の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制され る，混合時の即時使用溶液のｐＨの範囲を特定した発明」であり，本件 訂正発明１２とは，技術的意義を異にする発明であるから，各成分の濃 度の相違は，設計事項となるものではなく，また，引用発明２−２−１’ に基づき，その各成分の濃度を変更して本件訂正発明１２に到達しよう とする動機付けは，そもそも観念できない，(3)引用発明２−２−１’は， 低リン血症を防止するとともに粒子の形成を抑制する旨の課題に対し， 所定の配合及び各成分の濃度を定めるとともに，「溶液混合時のｐＨの 範囲を定めることにより」既に上記課題を解決しているものであるから， 引用発明２−２−１’に接した当業者が，上記課題を解決するために引 用発明２−２−１’の各成分の濃度を変更する動機付けもない，(4)一定 の濃度の範囲内で各成分の濃度を適宜に変動することができるのは，あ くまで，「一般の透析液・補充液」限りのものであって，これは，リン 酸塩を含む溶液に妥当するものではないなどとして，当業者は，引用発 明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｄ”）に係る本件訂正発 明１２の構成（マグネシウムイオン濃度を「１．０ｍＥｑ／Ｌ」）とす＼nることを容易に想到し得たものではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)のとおり，甲３に接した当業者においては， 甲３記載の実施例４（引用発明２−２−１’）において，マグネシウム イオン濃度を市販されている透析液及び補充液の数値範囲の中で調整 することは，当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認められる。 そうすると，当業者は，引用発明２において，相違点（甲３−３−ｄ”） に係る本件訂正発明１２の構成とすることを容易に想到することができ＼nたものと認められる。このことは，混合液の各成分の濃度の組合せをひ とまとまりの相違点と認定した場合であっても同様である。 したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
ウ 相違点（甲３−３−ａ”）について
(ア) 本件訂正発明１２の特許請求の範囲（請求項１２）の記載中には， 本件訂正発明１２の「当該薬液調製後少なくとも２７時間にわたって不 溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」との構成の意義を規定し＼nた記載はない。 次に，本件明細書（甲１１）には，「時間の経過と共に補充液中のカル シウムイオンおよびマグネシウムイオンと炭酸水素イオンが反応し，不 溶性の炭酸塩の微粒子や沈殿が生じる」こと（【０００７】），「当該薬液 中には，カルシウムイオンやマグネシウムイオンが存在するにも拘わら ず，リン酸イオンを含有させても不溶性のリン酸塩を生じない。また， リン酸イオンの存在により，炭酸水素イオンとカルシウムイオンやマグ ネシウムイオンが共存し，ｐＨが７．５を超えるような長時間後であっ ても，不溶性炭酸塩の生成が抑制される」こと（【００２３】），「不溶性 微粒子や沈澱の生成が長時間にわたって抑制される」とは，投与対象に 適用すべき最終薬液の調製後，たとえば上記Ａ液とＢ液の混合後，少な くとも２７時間にわたり不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制されること， またはｐＨが７．５以上になっても不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制さ れること」を意味すること（【００５７】）の記載がある。 また，本件明細書には，本件訂正発明１２に規定するオルトリン酸の 濃度の範囲内である「リン酸イオン濃度が４．０ｍｇ／ｄＬ」の薬液と 「リン酸イオンを含有しない薬液」との対比実験を行ったところ，「７日 間でｐＨが７．２３〜７．２９から７．８９〜７．９４までほぼ直線的 に上昇し，その間にリン酸イオン不含有薬液では不溶性微粒子の粒径も 数も顕著に増加したが，リン酸イオン含有薬液ではｐＨの上昇にもかか わらず，不溶性微粒子の増加は実質的に認められなかった。」（【００８ ８】）との記載があり，この記載は，本件訂正発明１２に規定するオルト リン酸の濃度の範囲内である「リン酸イオン濃度が４．０ｍｇ／ｄＬ」 の薬液では，「７日間」にわたって「リン酸イオン含有薬液ではｐＨの上 昇にもかかわらず，不溶性微粒子の増加は実質的に認められなかった」 ことを示すものである。もっとも，本件明細書には，本件訂正発明１２ の「用時混合型血液浄化用薬液」が「２７時間」にわたって不溶性微粒 子や沈殿の形成が実質的に抑制されたことを明示した記載はない。 以上の本件訂正発明１２の特許請求の範囲（請求項１２）の記載及び 本件明細書の記載を総合すると，本件訂正発明１２の「そして当該薬液 調製後少なくとも２７時間にわたって不溶性微粒子や沈殿の形成が実質 的に抑制され」との構成は，本件訂正発明１２のＡ液及びＢ液の成分組＼n成及びそれらのイオン濃度を請求項１２に記載されたものに特定するこ とによって実現されるものと理解できる。
(イ) そして，前記ア及びイのとおり，甲３に接した当業者は，引用発明 ２−２−１’において，「血液浄化用薬液」として使用すること（相違点 （甲３−３−ｂ”）に係る本件訂正発明１２の構成）及びマグネシウムイ＼nオン濃度を本件訂正発明１２の濃度とすること（相違点（甲３−３−ｄ”） に係る本件訂正発明１２の構成）を容易に想到することができたもので＼nある。 加えて，引用発明２−２−１’のカリウムイオン濃度と本件訂正発明 １２のカリウムイオン濃度は「４．０ｍＭ」（４．０ｍＥｑ／Ｌ），引用 発明２−２−１’の炭酸水素イオン濃度と本件訂正発明１２の炭酸水素 イオン濃度は「３０．０ｍＥｑ／Ｌ」であって，いずれも一致する。 以上によれば，本件訂正発明１２の「少なくとも２７時間にわたって 不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制される」という構成は，引用＼n発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ｂ”）及び（甲３−３− ｄ”）に係る本件訂正発明１２の構成とした場合に，自ずと備えるものと＼n認められる。 したがって，引用発明２−２−１’において，相違点（甲３−３−ａ”） に係る本件訂正発明１２の構成とすることは，当業者が容易に想到する＼nことができたものと認められる。 したがって，これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(ウ) これに対し被告らは，引用発明２−２−１’は，「所定のリン酸塩 の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制される，混合時の即時使用 溶液のｐＨの範囲を特定した発明」にすぎず，２４時間を超える長時間 の経過によるｐＨの上昇は，全く想定されていないこと，粒子の形成が ２４時間抑制されれば，ｐＨの上昇にかかわらず，少なくとも２７時間 にわたって，不溶性微粒子や沈澱の生成が抑制されるとする技術常識は ないことからすると，引用発明２−２−１’には，同発明から，混合後 長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈澱の生成を抑制 することができる血液浄化用薬液を想到する基礎がないから，相違点（甲 ３−３−ａ”）に係る本件訂正発明１２の構成は，引用発明２−２−１’＼nに基づいて容易に想到し得たものではない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)及び(イ)で説示したとおり，引用発明２−２− １’において，相違点（甲３−３−ａ”）に係る本件訂正発明１２の構成＼nとすることは容易に想到することができたものと認められるから，被告 らの上記主張は採用することができない。
(4) 本件訂正発明１２の顕著な効果について
被告らは，(1)本件訂正発明１２は，「混合後長時間が経過してｐＨが上昇し ても，不溶性微粒子や沈殿の生成が抑制することができる用時混合型急性血 液浄化用薬液」を実現した発明であるのに対し，引用発明２−２−１’は， 「所定のリン酸塩の濃度に対し，粒子の形成が２４時間内抑制される，混合 時の即時使用溶液のｐＨの範囲を特定した発明」にすぎず，また，用時混合 型急性血液浄化用薬液の技術分野では，本件優先日当時，所定の配合により， 混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑 制することができる旨の技術常識はなかったことからすると，本件明細書の 【００８８】に係る「混合後長時間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微 粒子や沈殿の生成を抑制することができる」という本件訂正発明１２の効果 は，引用発明２−２−１’に比して，質的に差のある当業者が予測できない＼n格別の効果である，(2)被告らが，本件明細書記載の実施例２の検体と甲３記 載の実施例４（表９）の検体について行った不溶性微粒子の形成の対比試験＼nの結果（甲２０の参考資料３）によると，両検体のｐＨは，混合後，同様の 上昇推移を経て，５４時間経過後に約８．７まで上昇したところ，本件明細 書記載の実施例２の検体では，１０μｍの微粒子が，混合後２７時間経過時 に８個，５４時間経過時に１２個形成されるにとどまり，２５μｍの微粒子 が，混合後５４時間経過時でも１個形成されるにとどまったのに対し，甲３ の実施例４（表９）の検体では，１０μｍの微粒子が，混合後２７時間経過＼n時に１７個，５４時間経過時に７８個も形成され，２５μｍの微粒子が，混 合後５４時間経過時には５個も形成されていたことからすると，「混合後長時 間が経過してｐＨが上昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑制すること ができる」という本件訂正発明１２の効果は，甲３の記載から予測できない＼n格別の効果であるのみならず，引用発明２−２−１’の配合や各成分の濃度 では実現することができない，当業者の予測を超えた顕著な効果である旨主＼n張する。
そこで検討するに，被告らが主張する「混合後長時間が経過してｐＨが上 昇しても，不溶性微粒子や沈殿の生成を抑制することができる」という本件 訂正発明１２の効果は，「当該薬液調整後少なくとも２７時間にわたってｐＨ ７．５以上でも不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」ること（【０ ０５７】）に相当する効果であるものと認められる。一方で，本件明細書には， 本件訂正発明１２の成分組成及びイオン濃度を有する用時混合型急性血液浄 化用薬液において，「混合後２７時間経過時」及び「５４時間経過時」のｐＨ の推移，微粒子の形成状況について明示した記載はないから，上記対比試験 の結果（甲２０の参考資料３）に基づく効果は，本件明細書に記載された本 件訂正発明１２の効果であるとは認められない。 そして，上記「当該薬液調整後少なくとも２７時間にわたってｐＨ７．５ 以上でも不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制され」るという効果は， 前記(3)ウで説示したところと同様に，引用発明２−２−１’において，相違 点（甲３−３−ｂ”）及び（甲３−３−ｄ”）に係る構成とした場合に，自ず＼nと備えるものと認められるから，当業者の予測を超えた顕著な効果であると＼nいうことはできない。

◆判決本文

　大成建設の特許「コンクリート造基礎の支持構造」に、大林組が無効審判を請求しました。審決は無効理由無しとし、知財高裁2部もこれを維持しました。争点は進歩性、実施可能要件、明確性、サポート要件です。＼n

　前記(1)アで認定したとおり，甲３文献は，ＰＨＣ杭のフーチングへの埋 込み長さと接合部の補強方法が異なる場合における杭頭固定度，接合方法及び終局 耐力を把握することを主目的として，５種類の試験体（(1)杭をフーチング内へ単に 埋込む方式で，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体，(2)杭をフーチング内へ単に埋 込む方式で，埋込み長さを３５ｃｍとした試験体，(3)フーチング内で立ち上げ筋と スパイラルフープ筋により補強し，埋込み長さを２０ｃｍとした試験体，(4)内径３ ５．４ｃｍ，長さ３５ｃｍ，厚さ０．６ｃｍの鋼管をエポキシ樹脂系接着材によっ て杭体と一体化し，定着長３５ｃｍのアンカー鉄筋（Ｄ１０−８本）を鋼管に溶接 して接合部を補強し，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体，(5)内径３５．４ｃｍ， 長さ３５ｃｍ，厚さ０．６ｃｍの鋼管をエポキシ樹脂系接着材によって杭体と一体 化し，定着長３５ｃｍのアンカー鉄筋（Ｄ１０−８本）を鋼管に溶接して接合部を 補強し，埋込み長さを２０ｃｍとした試験体）について曲げせん断試験実験を行っ たこと，及び同実験の条件を開示したものであるから，甲３文献は，ＰＨＣ杭を用 いた剛接合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造における杭頭固定度及び終局 耐力を把握する実験であると認められる。そして，甲３発明は，ＰＨＣ杭を用いた 剛接合構造による支持構＼造であることを前提とした上記の実験において，杭をフー チング内へ単に埋込む方式で，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体について，フー チングのコンクリートの圧縮強度を２２８ｋｇ／ｃｍ２，杭体のコンクリートの圧 縮強度を８９５ｋｇ／ｃｍ２とするとの条件を設定したものである。 したがって，ＰＨＣ杭を用いた剛接合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造 における杭頭固定度及び終局耐力を把握する実験において，ＰＨＣ杭を用いた剛接 合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造という実験の前提自体を変更すること の動機付けはないというべきである。
イ 前記２(3)ウ(ｷ)のとおり，剛接合構造と半剛接合構＼造とでは，杭の移動 に対する拘束の有無，杭頭部に生じる曲げモーメントの大きさが異なるなどの点で 差異がある。 また，甲３７には，「充填コンクリートは，鋼管の拘束度に応じてその圧縮強度が 著しく増大し，プレーンコンクリートの約６〜１０倍になる」との記載があること からすると，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭とでは，求められるコンクリート の強度も異なるというべきである。 このように，剛接合構造と半剛接合構＼造とでは，杭頭部に生じる曲げモーメント の大きさが異なる上に，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭とでは，求められるコ ンクリートの強度も異なるのであるから，甲３発明における杭体とフーチングの圧 縮強度の関係をそのままにして，甲３発明の実験の前提となるＰＨＣ杭を用いた剛 接合構造を場所打ちコンクリート杭を用いた半剛接合構＼造に置換することを，当業 者が容易に想到するとは認められない。
ウ そして，上記ア，イで判示したところは，杭に基礎を「載置」する構成＼nがありふれた構成であり，ＰＨＣ杭と場所打ち杭は相互に代替的な構＼成であり，甲 ３文献に，「地震力に対する建築物の基礎の設計指針・・・が示され，実務に供され つつあるが，杭頭接合部の固定度・・・と接合方法および構造耐力の問題が，研究＼n課題の一つとして残されている。」と記載されているとしても，左右されることはな い。
また，原告は，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭の相違が重要であるとすれば， 本件明細書には，鋼管中空杭と場所打ちコンクリート杭の相違を前提としても，な お同様の作用効果が生じることにつき説明がないから，当業者が，課題を解決する ものと理解できず，この点でもサポート要件違反となると主張するが，本件明細書 には，鋼管中空杭と場所打ちコンクリート杭のそれぞれについて本件発明の作用効 果を生じることが記載されており，サポート要件に違反するものではない。
エ したがって，甲３発明に，場所打ちコンクリート杭を用いた半剛接合に よるコンクリート造基礎の支持構造という技術を適用して，本件発明２の相違点ア＼n〜ウに係る構成とすることを当業者が容易に想到すると認めることはできない。＼nまた，本件発明３は，本件発明２の構成に「コンクリート造基礎と前記杭頭部と＼nの間に芯鋼材を配筋したこと」を付加したものであるところ，甲３発明に基づき本 件発明２を容易に発明することができない以上，甲３発明に基づき本件発明３も容 易に発明することはできない。

◆判決本文

　不使用とした審決が取り消されました。原告は本件訴訟で、新たな証拠 を提出しました。被告がシャネルで、本件商標は「COCO」です。

ア(ア) 原告は，平成１９年９月３日に設立された，衣料品及び服飾雑貨の 卸，小売販売，製造及び輸出入等を目的とする株式会社である。 (イ) ダンエンタープライズは，要証期間（平成２４年４月２３日から平 成２７年４月２２日までの間）において，本件商標権の商標権者であっ た。
(ウ) ジーティーオーは，ダンエンタープライズの有する商標権（本件商 標権を含む。）の使用許諾の窓口として，ダンエンタープライズから購 入した使用許諾を証明する「証紙」を使用許諾先に販売する業務を行っ ていた。一方，ダンエンタープライズは，ジーティーオーから，「商品 化申請管理表＼」及び「証紙申請書」の提出を受けて，商標を付する予＼定 の商品を確認して，商標の使用を承認した上で，商品化権使用料名義で 商標の使用料を受け取り，「証紙」をジーティーオーに引き渡していた。 イ(ア) 原告は，平成２５年９月３日及び４日，ジーティーオーに対し，原 告が商品化を企画している「ＣＯＣＯ」の欧文字を付した４種類のトー トバッグの商品（「ＣＯＣ−ＣＯＢ０１」，「ＣＯＣ−ＣＯＢ０２」， 「ＣＯＣ−ＣＶ０１」，「ＣＯＣ−ＣＶ０２」）のデザイン及び１２種 類のカラーのデータ画像を添付したメール（甲８９の１，２，９０の１， ２，１３４の１，２，１３５の１，２）を送信し，本件商標の使用許諾 を求める旨の申請をした。＼nその後，原告とダンエンタープライズは，同月３０日，期間同年１０ 月１日から３年間，指定商品第１４類，第１８類，第２５類及び第２６ 類「身飾品他か」，使用許諾地域日本国内の約定で，ダンエンタープラ イズが原告に対し，本件商標権の使用権を独占的に許諾し，原告が本件 商標を付した「かばん・小物類」の商品を製造及び販売することを許諾 する旨の本件使用許諾契約（甲２４）を締結した。
(イ) 原告は，平成２５年１０月２９日，韓国のミラクル社（甲１２４の ２，３）に対し，「２０１３．１０」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「Ｃ ＯＣ−ＣＶ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「ＣＯＣ−ＣＶ０２」と の表示の下に，「ＣＯＣＯ」の欧文字が付されたトートバッグのデザイ＼nン及び寸法等を記載した画像データ（甲９１の２，３，１３６の１，２） を添付した，「ＣＯＣＯバッグサンプル作成のお願いになります。」， 「指示書添付致します。」，「大，中２サイズでＷＨＩＴＥ（生成り） とＢＬＡＣＫで作成お願いします。」などと記載したメール（甲９１の １）を送信した。
(ウ) 原告は，平成２５年１２月４日，ミラクル社に対し，「Ｒｅ：商品 発注になります：ＣＯＣＯバッグ発注」との件名で，「商品発注の件」 と題する書面２通（甲９３の２，３，１３７の１，２）を添付した，「発 注書２件添付しております。」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ」，「ＣＯＣ−ＣＶ」， 「納期が確定しましたら教えて下さい。」などと記載したメール（甲９ ３の１）を送信した。上記添付書面中には，「（ＣＯＣ−ＢＧＴビッグ トート）１ｓｔ」として品番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」のカラー５色を３ ５００枚，品番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」のカラー５色を３５００枚の合 計７０００枚を単価ＵＳ４．８ドルで発注（甲９３の２，１３７の１） し，「（ＣＯＣ−ＣＶキャンバストート）１ｓｔ」として品番「ＣＯＣ −ＣＶ０１」の５色を２５００枚，「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の５色を２５ ００枚の合計５０００枚を単価ＵＳ４．０ドルで発注（甲９３の３，１ ３７の２）する旨の記載がある。
(エ) 原告は，平成２５年１２月２７日，ミラクル社に対し，「付属指示： ＣＯＣＯビッグトート修正」との件名で，(1)作成日「２０１２．１２． ２５」，品番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１，０２／ＣＯＣ−ＣＶ０１，０２」， ブランド「ＣＯＣＯ」と記載した「付属仕様書」（甲１１６の２，１３ ９の１），(2)「２０１３．１２．２５」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「Ｃ ＯＣ−ＣＶ０２」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＣＶ０１」と の表示の下に，「ＣＯＣＯ」の欧文字が付されたトートバッグのデザイ＼nン等を記載した画像データ（甲１１６の３，４，１３９の２，３）を添 付した，「ＣＯＣＯ付属の指示になります。」，「混率修正致しました。」 などの記載のあるメール（甲１１６の１）を送信した。上記「付属仕様 書」には，「ＣＯＣＯ」の欧文字，品番，素材等を記載したステッカー の仕様が記載されていた。
(オ) ジーティーオ―は，原告の依頼を受けて，平成２６年１月１７日付＼nけの証紙申請書（甲３）を作成し，ダンエンタープライズに対し提出し＼nた。上記申請書には，「株式会社ダンエンタープライズの許諾により「Ｃ＼nＯＣＯ」の商品化権を下記掲載の商品に使用致しますので証紙の発行を 依頼いたします。」との記載に続き，以下の記載がある。
「商品名 承認ＮＯ． 製造数量
ＣＯＣＯトートバック（中） ４４５１６ １９００
ＣＯＣＯトートバック（中） ４２８３２ １９００
ＣＯＣＯトートバック（大） ４４５１５ １９００
ＣＯＣＯトートバック（大） ４２８３１ １９００
ＣＯＣＯエコバッグ ４３０１５ １５０００
（合計） ２２６００」
(カ) ジーティーオ―は，平成２６年１月２０日，ダンエンタープライズ＼nから，甲３の証紙申請に係る証紙合計２万２６００枚の納品（甲４）を＼n受け，そのころ，原告に対し，上記証紙を引き渡した。
ウ(ア) 原告は，平成２６年３月２５日，日本ＰＭＳに対し，「※再送です 【ＣＯＣＯ 商品のご案内】【Ｅ−ＣＯＭＥ】」との件名で，「Ｃｏｃ ｏバッグ ＢＩＧトートＮｏ．１」のファイル名及び「Ｃｏｃｏバッグ キャンバストートＮｏ．１」のファイル名のＰＤＦデータ（甲１２７の ２）等を添付した，「再送致します。現状では，圧倒的にトート・ミニ トートの方が予約段階での付きは良い状況です。」，「早速ではござい＼nますが【ＣＯＣＯ絵型】を添付しております。何卒よろしくお願い致し ます。」などと記載したメール（甲１２７の１）を送信した。 「Ｃｏｃｏバッグ ＢＩＧトートＮｏ．１」のファイル名のＰＤＦデ ータ（甲１２７の２の１枚目）には，「Ｃｏｃｏ ビッグトートＮｏ． １」，「Ｃｏｃｏ ビッグトートＮｏ．２」との表題の下に表＼が記載さ れ，表の枠内には，「ＳＴＹＬＥＮＯ」欄に「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，＼n「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「納期」欄に「４月上旬頃〜随時発送予定 下 代＠９９０−」とする「ＣＯＣＯ」の欧文字が表示されたそれぞれカラ＼nー５色のトートバッグの写真が掲載され，表の枠外にはトートバッグを＼n持った女性の写真とともに，「商標：ＣＯＣＯ 商標登録番号：第１４ ９３２７７号」，「この商品は，（株）イーカムが（株）ダンエンター プライズの所有する，商標：ＣＯＣＯの使用，販売許諾を独占契約した 正規国内ライセンス商品です。」との表示があった。＼nまた，「Ｃｏｃｏバッグ キャンバストートＮｏ．１」のファイル名 のＰＤＦデータ（甲１２７の２の２枚目）には，「Ｃｏｃｏ キャンバ ストートＮｏ．１」，「Ｃｏｃｏ キャンバストートＮｏ．２」との表＼n題の下に表が記載され，表＼の枠内には，「ＳＴＹＬＥＮＯ」欄に「ＣＯ Ｃ−ＣＶ０１」，「ＣＯＣ−ＣＶ０２」，「納期」欄に「４月上旬頃〜 随時発送予定 下代＠９３０−」とする「ＣＯＣＯ」の欧文字が表示さ＼nれたそれぞれカラー５色のトートバッグの写真が掲載され，表の枠外に＼nはトートバッグを持った女性の写真とともに，「商標：ＣＯＣＯ 商標 登録番号：第１４９３２７７号」，「この商品は，（株）イーカムが（株） ダンエンタープライズの所有する，商標：ＣＯＣＯの使用，販売許諾を 独占契約した正規国内ライセンス商品です。」との表示があった。＼n
(イ) 原告は，平成２６年４月２３日，埼京三喜に対し，「【ＣＯＣＯ絵 型】【イーカム】」との件名で，「Ｃｏｃｏバッグ ＢＩＧトートＮｏ． １」のファイル名及び「Ｃｏｃｏバッグ キャンバストートＮｏ．１」 のファイル名のＰＤＦデータ（甲１２８の２）等を添付した，「早速で はございますが【ＣＯＣＯ絵型】を添付しております。」，「こちらの 商品の中の，トート２アイテムに関しましては５月ＧＷ明け納期商品と なっております。」などと記載したメール（甲１２８の１）を送信した。 「Ｃｏｃｏバッグ ＢＩＧトートＮｏ．１」のファイル名のＰＤＦデ ータ（甲１２８の２の１枚目）には，「Ｃｏｃｏ ビッグトートＮｏ． １」，「Ｃｏｃｏ ビッグトートＮｏ．２」との表題の下に表＼が記載さ れ，表の枠内には，「ＳＴＹＬＥＮＯ」欄に「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，＼n「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「納期」欄に「５月中旬頃〜随時発送予定 下 代＠１１３４−」とする「ＣＯＣＯ」の欧文字が表示されたそれぞれカ＼nラー５色のトートバッグの写真が掲載され，表の枠外にはトートバッグ＼nを持った女性の写真とともに，「商標：ＣＯＣＯ 商標登録番号：第１ ４９３２７７号」，「この商品は，（株）イーカムが（株）ダンエンタ ープライズの所有する，商標：ＣＯＣＯの使用，販売許諾を独占契約し た正規国内ライセンス商品です。販売許諾地域：日本国内限定 商品可 能化アイテム：かばん，小物類」との表＼示があった。 また，「Ｃｏｃｏバッグ キャンバストートＮｏ．１」のファイル名 のＰＤＦデータ（甲１２８の２の２枚目）には，「Ｃｏｃｏ キャンバ ストートＮｏ．１」，「Ｃｏｃｏ キャンバストートＮｏ．２」との表＼n題の下に表が記載され，表＼の枠内には，「ＳＴＹＬＥＮＯ」欄に「ＣＯ Ｃ−ＣＶ０１」，「ＣＯＣ−ＣＶ０２」，「納期」欄に「５月中旬頃〜 随時発送予定 下代＠１０２６」とする「ＣＯＣＯ」の欧文字が表示さ＼nれたそれぞれカラー５色のトートバッグの写真が掲載され，表の枠外に＼nはトートバッグを持った女性の写真とともに，「商標：ＣＯＣＯ 商標 登録番号：第１４９３２７７号」，「この商品は，（株）イーカムが（株） ダンエンタープライズの所有する，商標：ＣＯＣＯの使用，販売許諾を 独占契約した正規国内ライセンス商品です。販売許諾地域：日本国内限 定 商品可能化アイテム：かばん，小物類」との表＼示があった。
エ ミラクル社は，(1)「荷送人／輸出者」欄にミラクル社，「買い手名」欄 に原告，「積荷港」欄に「中国，上海」，「最終仕向港」欄に「日本，博 多」，「出港予定日」欄に「２０１４年４月１９日」，「インボイスNo. 作成日」欄に「ＭＣ１４０４１７ ２０１４年４月１７日」，「Ｌ／Ｃ No.日付」欄に「Ｌ／Ｃ：２１１−６１２−１４４５７」，「品名の詳細」 欄に「鞄 ＣＯＣ−ＢＧＴ０１ ４２４枚 ＵＳＤ２，０３５．２０」， 「鞄 ＣＯＣ−ＢＧＴ０２ ３９０枚 ＵＳＤ１，８７２．００」，「鞄 ＣＯＣ−ＣＶ０１ １３１枚 ＵＳＤ５２４．００」，「鞄 ＣＯＣ−Ｃ Ｖ０２ １９５枚 ＵＳＤ７８０．００」などと記載された「コマーシャ ルインボイス」（甲１３０の２，４），(2)「パッキングリスト詳細」欄に 「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「ＣＯＣ−ＣＶ０１」， 「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の「カラー」が「ホワイト」である旨の記載のある 「パッキングリスト」（甲１３０の２，４）を発行した。 原告は，平成２６年４月２８日，輸入者を原告，ミラクル社を輸入取引 者，積出地を上海，船卸港を博多，仕入書番号を「ＭＣ１４０４１７」と する貨物の輸入について，博多税関支署長から，輸入許可（甲１３０の１， ３）を受けた。 原告は，同日，乙仲業者のＳＧＨグローバルジャパン株式会社（以下「Ｓ ＧＨ社」という。）に対し，輸入関税，費用等（甲１３０の１）を支払い， 上記貨物の引渡しを受けた。
オ 原告は，平成２６年１０月１４日，ユニーから，「ディズニー，ＣＯＣ Ｏ，スクールの発注明細を添付します。確認をお願いします。本日，伝票 発行しました。」，「１０／１９までに納品をお願いします。」などと記 載したメール（甲１０７の１）を受信した。上記メールの添付ファイル（甲 １０７の２）には「ＣＯＣＯキャンバストート ＣＯＣ−ＣＶ０１ 各色 ２０」，「ＣＯＣＯキャンバストート ＣＯＣ−ＣＶ０２ 各色２０」と の記載があった。 原告は，同月１５日，ユニーに対し，上記発注の内容を確認し，商品確 保が完了した旨のメール（甲１０８）を送信し，同月１８日，ユニーに対 し，「ＣＯＣＯキャンバストート ＣＯＣ−ＣＶ０１ 各色」及び「ＣＯ ＣＯキャンバストート ＣＯＣ−ＣＶ０２ 各色」を納品（甲１１０の１ ないし２０，１１１の１ないし２０）した。
(2) これに対し被告は，前記(1)掲記の証拠に関し，(1)甲９１の１ないし９３， １０７の１，２，１１０の１ないし２０，１１１の１ないし２０，１１２， １２７の１，２，１２８の１，２等は，原告が所持し，その提出も極めて容 易であったにもかかわらず，４年の審理がされた本件審判の段階では提出さ れずに，本件訴訟に至って初めて提出されたのは極めて不自然であるから， そもそも信用することができない，(2)甲９１の１，１１６の１，１１７の１， １２７の１，１２８の１の各メール等に添付されていたファイルであるとし て，当該メールと合わせて提出された書面（甲９１の２，３，１１６の２な いし４，１１７の２，１２７の２，１２８の２等）について，実際に当該メ ールに添付されたファイルの中身と同一のものであることについての立証が ない，(3)原告提出のＵＳＢメモリ（甲１４８）に保存されたメールデータに ついては，メールの作成日について，インターネットヘッダーの「Received from」の表示時刻は容易に変更可能＼であり，当該変更を反映する形で，メー ル自体の送受信日時も同様に変更されることになるから，上記メールデータ によっても，各メールが表示されたとおりの日時に送受信されたとは限らな＼nい，(4)甲１４８に保存された甲１２７の１，１２８の１のメールデータのイ ンターネットヘッダーには「Received from」の項目が存在しておらず，この ことは，当該メールが実際に送信された形跡が存在しないことを意味するな どと主張する。
しかしながら，上記(1)の点については，本件審判の経過及び本件訴訟の審 理経過に照らすと，原告は，本件審決を踏まえて，本件訴訟において，本件 審判段階では主張していなかった本件商標の使用の事実を新たに主張し又は 主張を補充し，新たな証拠を提出したものと認められ，被告主張の上記甲各 号が本件審判段階で提出されていなかったことから直ちにその信用性がない ということはできない。 次に，上記(2)の点については，甲８９ないし９１，９３，１０７，１１６， １１７，１２０ないし１２２，１２４，１２６ないし１２８，１３２（いず れも枝番を含む。）の各メールのメールデータを保存したＵＳＢメモリ（甲 １４８）によれば，印刷された各メールの本文（甲８９ないし９１，９３， １０７，１１６，１１７，１２０ないし１２２，１２４，１２６ないし１２ ８，１３２の各１）にそれぞれの添付ファイルを印刷した書面（甲８９の２， ３，９０の２，３，９１の２，３，９３の２，３，１０７の２，１１６の２ ないし４，１１７の２，１２０の２，１２１の２，１２２の２，１２４の２， ３，１２６の２ないし５，１２７の２，１２８の２，１３２の２）が添付さ れていた事実を確認することができるから，上記(2)の点は理由がない。 さらに，上記(3)の点については，アプリケーションを用いて電子メールデ ータ自体を編集することで，各メールの送受信日時を変更することが可能で＼nあるとしても（乙３７，３８），甲１４８から，上記のとおり各メールに記 載された添付ファイルが添付されていることを確認することができ，これら のメールが送受信されたことが認められることに照らすと，原告において各 メールの送受信日時のみの変更を行ったものと認めることは困難である。 また，上記(4)の点については，「Received from」の項目は，メールを受信 した際の項目であるから，原告が送信した甲１２７の１，１２８の１のメー ルに上記項目が存在しないことは何ら不自然なことではない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。 他に前記(1)の認定を左右するに足りる証拠はない。
２ 原告による本件４商品の輸入及び販売の事実の有無等について
(1)ア 前記１の認定事実を総合すれば，(1)原告は，平成２５年９月３０日，ダ ンエンタープライズとの間で，期間同年１０月１日から３年間，使用許諾 地域日本国内の約定で，ダンエンタープライズが原告に対し，ダンエンタ ープライズが有する本件商標権の使用権を独占的に許諾し，原告が本件商 標を付した「かばん・小物類」の商品を製造及び販売することを許諾する 旨の本件使用許諾契約（甲２４）を締結した後，同月２９日，韓国のミラ クル社に対し，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「Ｃ ＯＣ−ＣＶ０１」，「ＣＯＣ−ＣＶ０２」との表示の下に，「ＣＯＣＯ」＼nの欧文字が付されたトートバッグのデザイン及び寸法等を記載した画像デ ータ添付したメール（甲９１の１ないし３）で，「ＣＯＣＯバッグ」のサ ンプル品の作成を依頼したこと，(2)原告は，同年１２月４日，ミラクル社 に対し，品番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」のカラー５色を３５００枚，品番「Ｃ ＯＣ−ＢＧＴ０２」のカラー５色を３５００枚，品番「ＣＯＣ−ＣＶ０１」 のカラー５色を２５００枚，「ＣＯＣ−ＣＶ０２」のカラー５色を２５０ ０枚の合計１万２０００枚のトートバッグ（「ＣＯＣＯバッグ」）をメー ル（甲９３の１ないし３）で発注し，同月２７日，ミラクル社に対し，「付 属仕様書」と「ＣＯＣＯ」の欧文字が付されたトートバッグのデザイン等 を記載した画像データを添付したメール（甲１１６の１ないし４）で，品 番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「ＣＯＣ−ＣＶ０ １」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の仕様，デザイン等について指示をしたこ と，(3)原告は，平成２６年３月２５日，日本ＰＭＳに対し，「Ｃｏｃｏバ ッグ ＢＩＧトートＮｏ．１」のファイル名及び「Ｃｏｃｏバッグ キャ ンバストートＮｏ．１」のファイル名のＰＤＦデータを添付したメール（甲 １２７の１，２）で，品番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０ ２」，「ＣＯＣ−ＣＶ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」のトートバッグの 商品の案内をし，また，原告は，同年４月２３日，埼京三喜に対し，「Ｃ ｏｃｏバッグ ＢＩＧトートＮｏ．１」のファイル名及び「Ｃｏｃｏバッ グ キャンバストートＮｏ．１」のファイル名のＰＤＦデータを添付した メール（甲１２８の１，２）で品番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ− ＢＧＴ０２」，「ＣＯＣ−ＣＶ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」のトート バッグの商品の案内をしたこと，(4)上記(3)の各ＰＤＦデータには，「ＣＯ ＣＯ」の欧文字がそれぞれ表示されたカラー５色のトートバッグの写真が＼n掲載され，そのうちの一つには，別紙２の「ＣＯＣＯ」の欧文字の標章が 付されていたこと，(5)ミラクル社は，「荷送人／輸出者」欄にミラクル社， 「買い手名」欄に原告，「積荷港」欄に「中国，上海」，「最終仕向港」 欄に「日本，博多」，「出港予定日」欄に「２０１４年４月１９日」，「イ＼nンボイスNo.作成日」欄に「ＭＣ１４０４１７ ２０１４年４月１７日」， 「品名の詳細」欄に「鞄 ＣＯＣ−ＢＧＴ０１ ４２４枚 ＵＳＤ２，０ ３５．２０」，「鞄 ＣＯＣ−ＢＧＴ０２ ３９０枚 ＵＳＤ１，８７２． ００」，「鞄 ＣＯＣ−ＣＶ０１ １３１枚 ＵＳＤ５２４．００」，「鞄 ＣＯＣ−ＣＶ０２ １９５枚 ＵＳＤ７８０．００」などと記載された「コ マーシャルインボイス」（甲１３０の２，４）及び「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」， 「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「ＣＯＣ−ＣＶ０１」，「ＣＯＣ−ＣＶ０２」 の「カラー」が「ホワイト」である旨の記載のある「パッキングリスト」 （甲１３０の２，４）を発行した後，原告は，平成２６年４月２８日，輸 入者を原告，ミラクル社を輸入取引者，積出地を上海，船卸港を博多，仕 入書番号を「ＭＣ１４０４１７」とする貨物の輸入について，博多税関支 署長から，輸入許可を受け，同日，上記貨物の引渡しを受けたこと，(6)原 告が輸入許可を受けた品番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０ ２」，「ＣＯＣ−ＣＶ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の「ホワイト」の 「鞄」は，上記(3)の各ＰＤＦデータに掲載された「ＣＯＣＯ」の欧文字を 付した白色のトートバッグの画像の商品と同一の商品であることが認めら れる。 以上によれば，原告は，平成２６年４月２８日，ミラクル社から，「Ｃ ＯＣＯ」の欧文字からなる標章（別紙２）を付したトートバッグである本 件４商品（品番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「Ｃ ＯＣ−ＣＶ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」）を輸入したことが認められ る。
イ これに対し被告は，(1)「ミラクルチームコーポレーション（英語表記：＼nＭＩＲＡＣＬＥ. ＴＥＡＭ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ）」なる会社は，イン ターネット上で検索しても関連する情報を確認することができず（乙１０， １１），ミラクル社が発行する輸入関係資料に同社の住所として表示され＼nた住所（「（省略）」）も実在しないこと（乙１２），原告は，「Ｗｈｉ ｔｅ（生成り）」及び「Ｂｌａｃｋ」の２色のサンプル品を受領しただけ で，その直後に同サンプル品とは全く色合いの異なる商品６０００枚を含 む合計１万２０００枚の本件４商品をミラクル社に発注する取引を行った というのは経営判断として明らかに合理性を欠いていることからすると， そもそもミラクル社の存在自体が疑わしく，原告がミラクル社を通じて中 国の工場において本件４商品を製造した事実は存在しないから，原告が本 件４商品をミラクル社から輸入した事実も存在しない，(2)原告がミラクル 社から輸入したとする「ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ ＩＮＶＯＩＣＥ」（イン ボイス）及び「ＰＡＣＫＩＮＧ ＬＩＳＴ」（梱包明細書）記載の「ＣＯ Ｃ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「ＣＯＣ−ＣＶ０１」及び 「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の商品が「ＣＯＣＯ」の欧文字からなる標章（本件 使用商標）を付した本件４商品を指すことを示す証拠はなく，一方で，原 告が「ＣＯＣＯ」ないし「ココ」との名称のキャラクター等を用いた「キ ャンバストート」等を取り扱っていた可能性も十＼分にあり，このような商 品について，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「ＣＯ Ｃ−ＣＶ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」との品番が付けられていたとし ても何ら不思議ではないなどとして，原告がミラクル社から本件使用商標 を付した本件４商品を輸入した事実は存在しない旨主張する。 しかしながら，上記(1)の点については，原告は，平成２６年４月２８日， 輸入者を原告，ミラクル社を輸入取引者，積出地を上海，船卸港を博多， 仕入書番号を「ＭＣ１４０４１７」とする貨物の輸入について，博多税関 支署長から，輸入許可を受け，同日，上記貨物の引渡しを受けたこと（前 記１(1)エ），上記輸入許可に係る輸入許可通知書（甲１３０の３）記載の ミラクル社の「住所」は，韓国の税務署長作成の２０１３年４月２５日付 け事業者登録証（甲１２４の２，３）記載のミラクル社の「事業場所所在 地」と一致することに照らすと，ミラクル社は実在する事業者であるもの と認められ，被告が主張するようにインターネット上の検索サイトで「Ｍ ＩＲＡＣＬＥ．ＴＥＡＭ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ」を検索してもミラク ル社の情報が表示されず，ミラクル社が発行する輸入関係資料に同社の住＼n所として表示された住所が表＼示されなかったとしても，そのことから直ち にミラクル社が存在（実在）しないということはできないし，ひいては原 告が本件４商品をミラクル社から輸入した事実も存在しないということは できない。また，原告が「Ｗｈｉｔｅ（生成り）」及び「Ｂｌａｃｋ」の ２色のサンプル品を確認しただけで，他の色の商品を含む本件４商品の発 注を行ったことが特段不合理であるということはできない。
次に，上記(2)の点については，前記ア認定のとおり，原告が輸入した品 番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「ＣＯＣ−ＣＶ０ １」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の「ホワイト」の「鞄」は，甲１２７の２， １２８の２の各ＰＤＦデータに掲載された「ＣＯＣＯ」の欧文字を付した 白色のトートバッグの画像の商品と同一の商品であることが認められる。 また，原告が上記輸入の当時，上記画像の商品とは異なる他の商品につい て，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧＴ０２」，「ＣＯＣ−ＣＶ ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の品番を付していたことを認めるに足り る証拠はない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
(2)ア 次に，前記１の認定事実及び前記(1)アの認定事実を総合すれば，(1)原 告は，平成２６年１０月１４日，ユニーに対し，「ＣＯＣ−ＣＶ０１」及 び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の商品を販売し，同月１８日，これを納品したこ と，(2)上記「ＣＯＣ−ＣＶ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の商品は，甲 １２７の２，１２８の２のＰＤＦデータに掲載された「ＣＯＣＯ」の欧文 字を付した各トートバッグの画像の商品と同一の商品であることが認めら れる。 上記認定事実によれば，原告は，平成２６年１０月１４日，ユニーに対 し，「ＣＯＣＯ」の欧文字からなる標章（別紙２）を付した「ＣＯＣ−Ｃ Ｖ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の商品を販売したことが認められる。
イ これに対し被告は，(1)原告がユニーに納品した品番「ＣＯＣ−ＣＶ０１」 及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の商品にどのような商標が付されていたかは不 明である，(2)原告のユニーあての請求書は，伝票番号や明細事項が物品受 領書及び納品書（控）と一致しない上，上記請求書記載の請求額及び支払 明細書の合計金額がいずれも異なることからすると，ユニーがそのような 取引をしたとは考えられない，(3)原告ホームページの平成２７年（２０１ ５年）９月７日時点の「ブランド紹介」ページ（乙１８）及び同月８日時 点での「お知らせ」ページ（乙１９）には，本件商標に係るブランドの掲 載はないことに照らすと，要証期間において，原告が本件商標に係るブラ ンドを展開していなかったことが強く推認されるなどとして，原告がユニ ーに対し本件使用商標を付した「ＣＯＣ−ＣＶ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ ０２」を販売した事実は存在しない旨主張する。 しかしながら，上記(1)の点については，前記ア認定のとおり，原告が平 成２６年１０月１８日にユニーに納品した「ＣＯＣ−ＣＶ０１」及び「Ｃ ＯＣ−ＣＶ０２」の商品は，甲１２７の２，１２８の２のＰＤＦデータに 掲載された「ＣＯＣＯ」の欧文字を付した各トートバッグの画像の商品と 同一の商品であることが認められる。 また，被告主張の上記(2)及び(3)の事情があったとしても，上記認定を左 右するものではない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
(3) 前記(1)及び(2)の認定事実によれば，原告は，平成２６年４月２８日，ミ ラクル社から，「ＣＯＣＯ」の欧文字からなる標章（別紙２）を付したトー トバッグである本件４商品（品番「ＣＯＣ−ＢＧＴ０１」，「ＣＯＣ−ＢＧ Ｔ０２」，「ＣＯＣ−ＣＶ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」）を輸入したこ と，原告は，同年１０月１４日，ユニーに対し，本件４商品のうち，「ＣＯ Ｃ−ＣＶ０１」及び「ＣＯＣ−ＣＶ０２」の商品を販売したことが認められ る。 そして，原告による「ＣＯＣＯ」の欧文字からなる標章（別紙２）を付し た本件４商品の輸入及び本件４商品のうちの「ＣＯＣ−ＣＶ０１」及び「Ｃ ＯＣ−ＣＶ０２」の商品の販売は，商標法２条３項１号の「商品に標章を付 したもの」の輸入及び譲渡に該当するものと認められる。 また，本件４商品に付された「ＣＯＣＯ」の欧文字からなる標章（別紙２ 参照）は，「ＣＯＣＯ」の欧文字から構成され，本件商標（別紙１）とは書＼n体が異なるが，本件商標と社会通念上同一の商標であることが認められる。 そうすると，原告は，本件商標の通常使用権者であった原告が，要証期間 内に，日本国内において，本件審判請求に係る指定商品である第１８類「か ばん」を輸入及び販売することによって，本件商標と社会通念上同一の商標 の使用をしていることを証明したものと認められる。 したがって，原告主張の取消事由は理由がある。

◆判決本文

　公序良俗違反(商4条1項7号)の無効理由無しとした審決が維持されました。

　原告は，被告及び被告と密接な関連性を有するサクラグループは，原告及び その取引先の業務を妨害し，本件商標の商標権を譲渡することにより不正の利 益を得る目的で，本件商標の登録出願をしたものであり，本件商標の出願経緯 等には，適正な商道徳に反し，社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠く 事情があるから，本件商標は，商標法４条１項７号の「公の秩序又は善良の風 俗を害するおそれがある商標」に該当する旨主張するので，以下において判断 する。
(1) 業務妨害等の目的について
原告は，被告又はサクラグループは，原告がした繊研新聞の記事に係るハ ワード社に対する抗議行為に対する報復措置の一環として，原告のロゴとほ ぼ同一のロゴをあえて使用して，原告及びその取引先の業務を妨害するとと もに，原告のブランドにフリーライドするという不正の目的で，本件商標の 登録出願をしたものといえる，原告の上記抗議行為は正当なものであり，被 告らから報復措置を受けるいわれがないにもかかわらず，被告らが本件商標 を利用して，業務妨害行為及びフリーライド行為を行ったから，その不当性 は強度である旨主張する。 そこで検討するに，前記１の認定事実によれば，(1)原告と被告は，１９９ ７年（平成９年）から，被告が，高島ＵＳＡを通じて，「Ｇｏｏｄｗｅａｒ」 の商標を付したティーシャツ（原告商品）を輸入し，日本国内で販売すると いう取引関係にあったところ，被告が１９９９年（平成１１年）に原告商品 に係る商標権について調査した結果，原告が日本において「Ｇｏｏｄｗｅａ ｒ」の商標の商標登録を有しておらず，一方で，ビーグッド社が「ｇｏｏｄ ｗｅａｒ」又は「Ｇｏｏｄ Ｗｅａｒ」の欧文字を含むビーグッド社商標の 商標権を有していることが判明したことを契機として，原告及び被告がそれ ぞれビーグッド社との間でビーグッド社商標の譲渡交渉を行うようになった 後，被告がビーグッド社からビーグッド社商標の商標権の譲渡を受け，平成 １２年１月６日にその移転登録が経由された後，被告が被告の販売する商品 にビーグッド社商標を使用するようになり，原告と被告との取引関係が解消 されたこと，(2)原告は，ビーグッド社商標の譲渡交渉中の平成１１年７月２ 日，「ＧｏｏｄｗｅａｒＵＳＡ」の欧文字からなる商標について商標登録出願 をし，平成１４年３月２８日付けで，当該商標が商標法３条１項３号に該当 することを理由に拒絶査定を受けた後，平成１５年４月４日，別紙２の構成＼nからなる金色で縁取りをした赤色の「Ｇｏｏｄｗｅａｒ」の欧文字，図形等 を含む原告登録商標の商標登録を受けたが，原告商品に使用されていた「Ｇ ｏｏｄｗｅａｒ」の欧文字からなる商標（甲３の１）については，商標登録 出願をしなかったこと，(3)被告の関連会社のサクラグループが本件商標の商 標登録出願をしたのは，原告と被告の上記取引関係の解消から約１２年を経 過した後の平成２４年３月１２日であること，(4)サクラグループ及びそのラ イセンシー又は被告は，本件商標の商標登録後，本件商標のうち，「Ｇｏｏ ｄｗｅａｒ」の欧文字部分を黒色から赤色とした商標をティーシャツ等に使 用するようになったものであり，上記商標は本件商標と社会通念上同一の商 標であると認められることからすると，被告及びサクラグループは，サクラ グループによる本件商標の登録出願時，原告との関係で，「Ｇｏｏｄｗｅａ ｒ」の欧文字を含む商標の商標登録出願を差し控えるべき信義則上の義務等 を負っていたものとまで認めることはできないし，一方で，サクラグループ 及びそのライセンシー又は被告は，本件商標の商標登録後，本件商標と社会 通念上同一の商標を実際に使用しているのであるから，サクラグループによ る本件商標の商標登録出願が原告及びその取引先の業務を妨害する目的や原 告のブランドにフリーライドする目的をもって行ったものと認めることはで きない。
もっとも，前記１の認定事実によれば，平成２２年１１月１８日付けの繊 研新聞において，サクラグループの取引先のハワード社が米国のカジュアル ブランド「グッドウェア」のライセンス製造販売を始める旨の記事が掲載さ れたことについて，原告は，上記記事中の「米国のカジュアルブランド「グ ッドウェア」」は原告を意味するが，原告とハワード社とは取引も取引交渉 もなかったため，上記記事に誤りがあると考え，繊研新聞社に対して上記記 事の訂正を求めるとともに，原告の代理人弁護士を通じて，ハワード社に対 し，原告とサクラグループとの間には何らの契約関係もないことから，サク ラグループの商標権に基づくライセンスを受けても，原告商品との誤認，混 同を生ずるような商品の販売は許されない旨を通知したことに端を発し，被 告の代表取締役のＡが原告代表＼者に対して原告と被告との交渉が決裂した場 合には原告の代理人弁護士のハワード社への通知に対する「報復措置」を行 うこと及びその「報復措置」の具体例について言及したメールを送信した後， 被告が原告登録商標について商標法５３条１項に基づく不正使用取消審判 （取消２０１１−３０００４４号事件）及び同法５１条１項に基づく不正使 用取消審判（取消２０１１−３００１６２号事件）を請求するとともに，原 告の取引先に対し，原告登録商標を取り消す旨の審決が確定すれば，現在取 り扱っている商品の法的拠り所を喪失することになるなどと警告する旨の通 知をし，さらに，サクラグループは，赤色の「Ｇｏｏｄｗｅａｒ」の欧文字 と「Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ」の欧文字を含む商標，赤色の「Ｇｏｏｄ ｗｅａｒ」の欧文字と「Ｅｓｓｅｘ」の欧文字を含む商標及び本件商標の商 標登録出願をしたことが認められる。上記認定事実によれば，サクラグルー プによる本件商標の商標登録出願は，原告の代理人弁護士のハワード社への 通知に対する対抗措置の一環として行われた側面があるものと認められる。 しかしながら，上記(1)ないし(4)の事情に照らすと，このような側面がある からといって直ちにサクラグループによる本件商標の商標登録出願が原告及 びその取引先の業務の妨害や原告のブランドにフリーライドする目的をもっ て行ったものと認めることはできない。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(2) 不正の利益を得る目的について
原告は，原告が平成２８年１２月に本件商標について別件無効審判を請求 した後，被告らは，平成２９年１月，原告に対し，本件商標を含むグッドウ ェア関連商標を譲渡する意向がある旨を告げるとともに，もし譲渡交渉が成 功すれば，訴訟や刑事告訴などといった原告と被告らとの間の将来の紛争を 回避できるであろうなどと述べた上で，１２０万米ドルの譲渡対価を要求し たことは，被告らが，原告が他社による保有を望まない商標（本件商標を含 む。）をあえて選択して商標登録出願をし，商標登録を受けた上で，自己に 有利な交渉材料として本件商標等を利用し，１２０万米ドルもの極めて高額 な譲渡対価を要求したことを示すこと，本件商標の出願時に原告と被告らと の間では鋭い対立関係があった事情にも鑑みると，被告らは，不正の利益を 得る目的で，本件商標の登録出願をしたものであり，その不当性は強度であ る旨主張する。
そこで検討するに，前記１(4)イ及びウ認定のとおり，被告の代表取締役の＼nＡは，原告が平成２８年１２月５日に本件商標について別件無効審判を請求 した後の平成２９年１月３１日，原告代表者に対し，「私たちは再び衝突し＼nそうです。こちらとしては今回でこの一連の紛争を終結させたいと真に望ん でいるので，いったん衝突に至れば，こちらは勝つためにありとあらゆる手 段（訴訟，刑事告訴等を含みます。）をとらざるを得ません。一方で，紛争 には辟易しています。最近，私は，条件が満たされるならばこちらの商標を 誰かに近々譲渡しようかと考えています。そちらはこの譲渡の件に興味をお 持ちではないでしょうか？ うまくいけば，私たちは衝突の繰り返しを回避 することができます。…私たちは円満な解決を望んでおります。」などと記 載したメールを送信し，さらに，同年２月６日，原告代表者に対し，「現段＼n階での私の考える解決に関してですが，過去のことについては話し合う必要 はありません。話し合うべきことは，譲渡額のみです。私たちの提示額は， 私たちの５年間の利益に基づいて算出された１２０万米ドルです。あなたの お考えを聞かせてください。」などと記載したメールを送信したことが認め られる。
上記認定事実によれば，被告は，原告に対し，被告又はサクラグループが 保有する本件商標を含む「Ｇｏｏｄｗｅａｒ」の欧文字を含む商標の商標権 を１２０万米ドルで譲渡する旨の提案をしたことが認められるが，一方で， (1)Ａの上記各メールの文面によれば，１２０万米ドルの譲渡対価はあくまで も被告側の希望額の提示であるにすぎないこと，(2)本件においては，Ａが上 記提案をした後，原告に対し，本件商標を含む「Ｇｏｏｄｗｅａｒ」の欧文 字を含む商標の買取りを求める更なる要求をしたことをうかがわせる証拠は ないこと，(3)サクラグループ及びそのライセンシー又は被告は，本件商標の 商標登録後，本件商標と社会通念上同一の商標を実際に使用していること（前 記１(4)ア）に照らすと，Ａが原告に対し上記提案をしたことから直ちにサク ラグループによる本件商標の商標登録出願が不正の利益を得る目的をもって 行ったものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(3) 小括
以上のとおり，被告及びサクラグループは，原告及びその取引先の業務を 妨害し，本件商標の商標権を譲渡することにより不正の利益を得る目的で， 本件商標の登録出願をしたものと認めることはできないから，本件商標の出 願経緯等に，適正な商道徳に反し，社会通念に照らして著しく社会的相当性 を欠く事情があるとの原告の前記主張は，その前提を欠くものである。 したがって，本件商標は商標法４条１項７号に該当するものと認めること はできないから，これと同旨の本件審決の判断はその結論において誤りはな く，原告主張の取消事由１は理由がない。
３ 取消事由２（理由不備の違法）について
(1) 原告は，本件審決は，本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その 他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くもの があったものと認めることはできないとの結論を示すにとどまり，本件商標 の出願経緯等や出願目的に関する事実認定，法律を事実に適用した判断過程 を示しておらず，重要な争点について実質的な理由を欠いているから，本件 審決には，理由不備（商標法５６条，特許法１５７条２項）の違法がある旨 主張する。
そこで検討するに，本件審決の審決書によれば，本件審決は，(1)原告提出 の全証拠によっても，本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他 不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものが あったものと認めることはできないし，本件商標の登録後，被告が原告に対 して，何らの実質的損害がないにもかかわらず不当な要求をする警告書等を 送付したというような事実も見いだせず，原告主張のビーグッド社とのビー グッド社商標の譲渡交渉経緯や原告登録商標に対する被告による異議申立て＼nや取消審判（商標法５３条１項，同法５１条１項，同法５０条１項）等につ いては，いずれの商標も本件商標とは構成態様を異にするものであり，かつ，＼n「Ｇｏｏｄｗｅａｒ」の文字部分の識別力が弱いことも併せ考慮すれば，当 該経緯等が，本件の審理判断に影響を及ぼすものではないから，本件商標が 同法４条１項７号に該当するということはできない，(2)原告提出の証拠及び 主張を前提とすると，原告は，平成２年（１９９０年）頃の我が国への進出 にあたって，「Ｇｏｏｄｗｅａｒ」の欧文字からなる商標を自ら登録出願す る機会は十分にあったというべきであり，また，平成１１年（１９９９年）＼n６月後半の時期においても，原告は，速やかに「Ｇｏｏｄｗｅａｒ」の欧文 字からなる商標を登録出願することができたものであるところ，被告が，そ の時期に「Ｇｏｏｄｗｅａｒ」の欧文字からなる商標の存在を認識していた ものであるとしても，商標権の帰属等をめぐる問題は，あくまでも，当事者 同士の私的な問題として解決すべきであり，しかも，原告は，この時期にお いても被告に対し，原告の「Ｇｏｏｄｗｅａｒ」関連の商標登録出願をしな いことや，出願をした場合には原告へ帰属させる旨の契約や交渉等ができた にもかかわらず，そのような措置を講じた事実は見いだせず，かつ，自ら登 録出願しなかった責めを被告に求めるべき格別な事情を見いだすこともでき ないことからすると，本件商標について，商標法の先願登録主義を上回るよ うな，その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあるというこ とはできないし，そのような場合には，あくまでも，当事者間の私的な問題 として解決すべきであるから，公の秩序又は善良の風俗を害するというよう な事情があるということはできず，本件商標は，同号に該当しない旨判断し たことが認められる。

◆判決本文

　特別部、いわゆる大合議の判断です。１０２条１項但し書きについて、販売に寄与した割合（寄与度）ではなく、利益に貢献した割合を考慮するとしました。
「本件発明２が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して，原 告製品の限界利益の全額から６割を控除し，また，被告製品の販売数量に上記の原 告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から，特 許法１０２条１項ただし書により５割を控除するのが相当である。」
　知財高裁は、最近、寄与度という用語を使用しないという傾向を打ち出しています。特別部として明確化したということでしょうか。

　特許法１０２条１項は，民法７０９条に基づき販売数量減少による逸失利益の損 害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり，特許法１０２条 １項本文において，侵害者の譲渡した物の数量に特許権者又は専用実施権者（以下 「特許権者等」という。）がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位 数量当たりの利益額を乗じた額を，特許権者等の実施の能力の限度で損害額とし，同項ただし書において，譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは，当該事情に相当する＼n数量に応じた額を控除するものと規定して，侵害行為と相当因果関係のある販売減 少数量の立証責任の転換を図ることにより，より柔軟な販売減少数量の認定を目的 とする規定である。 特許法１０２条１項の文言及び上記趣旨に照らせば，特許権者等が「侵害行為が なければ販売することができた物」とは，侵害行為によってその販売数量に影響を 受ける特許権者等の製品，すなわち，侵害品と市場において競合関係に立つ特許権 者等の製品であれば足りると解すべきである。 また，「単位数量当たりの利益の額」は，特許権者等の製品の売上高から特許権者 等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的 に必要となった経費を控除した額（限界利益の額）であり，その主張立証責任は， 特許権者等の実施の能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。さらに，特許法１０２条１項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が「販売することができないとする事情」については，侵害＼n者が主張立証責任を負い，このような事情の存在が主張立証されたときに，当該事 情に相当する数量に応じた額を控除するものである。
(2) 侵害の行為を組成した物の譲渡数量
ア 前記３ないし５のとおり，被告製品の譲渡行為は，本件特許権２を侵害 するものであり，被告製品は「侵害の行為を組成した物」に該当する。 イ 一審原告が本件訴訟において損害賠償請求をしている不法行為の期間で ある平成２７年１２月４日から平成２９年５月８日までの期間（以下「本件侵害期 間」という。）の被告製品の譲渡数量は下記のとおりであり，被告は総計３５万１７ ２４個，月平均２万０６９０個程度の被告製品を譲渡したことになる（争いがない。）。
被告製品１（ＤＲ−２５０Ａ） ７万１０７７個
被告製品２（ＤＲ−２５０Ｃ） １４万１１３５個
被告製品３（ＦＳ−８００） １万５１１４個
被告製品４（ＤＲ−２５０Ｐ） ８万２５８４個
被告製品５（ＤＲ−２５０Ｇ） １万８５２６個
被告製品６（ＤＲ―２５０ＳＷ） ８２６３個
被告製品７（ＪＤＲ−３００） ４１６個
被告製品８（ＤＲ−２６０ＢＫ） ６０８８個
被告製品９（ＤＲ−２６０Ｃ） ８５２１個
ウ 被告製品は，ディスカウントストアや雑貨店に卸売販売されることが中 心であり，一審被告作成の文書では１万５０００円（税抜）の価格表示がされているものが多いが（甲７〜１３），実際には，３０００円ないし５０００円程度の価格で販売されている（乙８５〜９３）。＼n被告製品は，ゲルマニウムの粒を使用したゲルマミラーボールと説明されている が，後記の原告製品のように微弱電流（マイクロカレント）を発生する機構は有していない（甲７〜１３）。
(3) 侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額
ア 侵害行為がなければ販売することができた物
前記(1)のとおり，「侵害行為がなければ販売することができた物」とは，侵害行 為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品，すなわち，侵害品と市 場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる。一審原告は，本件発 明２の実施品として，「ＲｅＦａ ＣＡＲＡＴ（リファ カラット）」という名称の 美容器（以下「原告製品」という。）を，平成２１年２月以降販売しており（甲２３， ２４，弁論の全趣旨），原告製品は，「侵害行為がなければ販売することができた物」 に当たることは明らかである。 原告製品は，ローラの表面にプラチナムコートが施され，支持軸に回転可能＼に支 持された一対のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより，肌を摘み上 げ，肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器（弁論の全趣旨）であり，搭 載されたソーラーパネルにより，微弱電流（マイクロカレント）を発生する機構＼を 有している（甲２３）。 原告製品は，原告の店舗，大手通販業者，百貨店，家電量販店で販売され，希望 小売価格である２万３８００円（税抜）又はこれに近い価格で販売されている（甲 ２３，乙９４〜１０８）。 一審原告は，平成２７年１０月から平成２９年８月までの間に，１２５万６４１ ０個の原告製品を販売しており（月平均５万４６２６個〔１個未満切り捨て〕），最 も少ない月（平成２８年１月）でも１万８７７０個，最も多い月（平成２８年１２ 月）には８万５４９２個を販売した（甲３８）。
イ 単位数量当たりの利益の額の意義
前記(1)のとおり，特許法１０２条１項所定の「単位数量当たりの利益の額」は， 特許権者等の製品の売上高から，特許権者等において上記製品を製造販売すること によりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益 の額であり，その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。
ウ 原告製品の限界利益の額
(ｱ) 売上高及び製造原価
平成２７年１０月から平成２９年８月までの間の原告製品の販売数量は１２５万 ６４１０個，売上高は合計１３２億４６０６万１０８９円であり，製造原価は●● ●●●●●●●●●●●である（甲３８，３９）。
(ｲ) 製造原価以外の控除すべき費用
ａ 前記(ｱ)の期間における一審原告の全製品の売上高は合計６７１億０ ９６８万１５５２円であり（甲４０），一審原告の全製品に対する原告製品の売上比 率は１９．７４％となる（１３２億４６０６万１０８９円÷６７１億０９６８万１ ５５２円≒０．１９７４）。
ｂ また，前記(ｱ)の期間における原告製品が含まれる「ＲｅＦａ」ブラ ンドの製品全体の売上高が３４２億０９５８万６１９６円であり（甲２８），同売上 に占める原告製品の売上比率は３８．７２％となる（１３２億４６０６万１０８９ 円÷３４２億０９５８万６１９６円≒０．３８７２）。
ｃ 前記(ｱ)の期間における原告製品の製造販売に直接関連して追加的に 必要となった費用は，前記(ｱ)の製造原価のほか，後記(1)〜(9)のとおりであり，その 額は，(1)，(3)，(4)，(6)〜(9)については，一審原告の全製品について生じた各費用（甲 ４０）に前記ａの比率を乗じた額であり，(2)及び(5)については，「ＲｅＦａ」ブラン ドの製品について生じた各費用（甲３２，３３）に前記ｂの比率を乗じた額である
（１円未満切り捨て）。
(1) 販売手数料 ●●●●●●●●●●●●
(2) 販売促進費 ２億５７９８万４７７７円
(3) ポイント引当金 ７４１万７８７０円
(4) 見本品費 ５３４３万９３７９円
(5) 宣伝広告費 ５億２０７５万３０２４円
(6) 荷造運賃 ４億５５７８万００８４円
(7) クレーム処理費 ６５４８万５９３４円
(8) 製品保証引当金繰入 ５９０万２２６０円
(9) 市場調査費 １０３８万５１８２円
(1)から(9)までの合計額 ●●●●●●●●●●●●●
ｄ 一審被告は，原告製品の売上高から，一審原告の全ての費用を，原 告製品の売上比率に従って控除すべきであると主張する。
しかし，前記(1)のとおり，特許法１０２条１項は，民法７０９条に基づき販売数 量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規 定であり，侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売 することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を上記の損害額としたも のである。このように，同項の損害額は，侵害行為がなければ特許権者等が販売で きた特許権者等の製品についての逸失利益であるから，同項の「単位数量当たりの 利益の額」を算定するに当たっては，特許権者等の製品の製造販売のために直接関 連しない費用を売上高から控除するのは相当ではなく，管理部門の人件費や交通・ 通信費などが，通常，これに当たる。また，一審原告は，既に，原告製品を製造販 売しており，そのために必要な既に支出した費用（例えば，当該製品を製造するた めに必要な機器や設備に要する費用で既に支出したもの）も，売上高から控除する のは相当ではないというべきである。 一審被告が，売上高から控除すべきであると主張する上記費用のうち，前記ｃの (1)〜(9)の費用以外の費用は，全て上記の売上高から控除するのが相当ではない費用 に当たるというべきであるから，一審被告の上記主張は理由がない。
(ｳ) 原告製品の限界利益の額は，原告製品の前記(ｱ)の売上高から前記(ｱ) の製造原価と前記(ｲ)ｃの各費用の合計額を控除した６９億６８０９万２７０６円で あり，これを，前記(ｱ)の期間における原告製品の販売数量１２５万６４１０個で除 すると５５４６円（６９億６８０９万２７０６円÷１２５万６４１０個≒５５４６． ０３円。１円未満切り捨て）となる。
(ｴ) 前記第２の２で認定した本件発明２の特許請求の範囲の記載及び前記 １で認定した本件明細書２の記載からすると，本件発明２は，回転体，支持軸，軸 受け部材，ハンドル等の部材から構成される美容器の発明であるが，軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明であると認められる（以下，この部分を「本件特徴部分」という。）。＼n原告製品は，前記アのとおり，支持軸に回転可能に支持された一対のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより，肌を摘み上げ，肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器であるから，本件特徴部分は，原告製品の一部分である＼nにすぎない。 ところで，本件のように，特許発明を実施した特許権者の製品において，特許発 明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても，特許権者の製品の販売によ って得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定される というべきである。 そして，原告製品にとっては，ローリング部の良好な回転を実現することも重要 であり，そのために必要な部材である本件特徴部分すなわち軸受け部材と回転体の 内周面の形状も，原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。 しかし，上記のとおり，原告製品は，一対のローリング部を皮膚に押し付けて回 転させることにより，皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器である から，原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は，ローリング部の構成であるものと認められ，また，前記アのとおり，原告製品は，ソ＼ーラーパネルを備え，微弱電流を発生させており，これにより，顧客誘引力を高めているものと認められ る。これらの事情からすると，本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに 貢献しているとはいえないから，原告製品の販売によって得られる限界利益の全額 を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく，したがって，原告製品においては，上 記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。 そして，上記で判示した本件特徴部分の原告製品における位置付け，原告製品が 本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合 考慮すると，同覆滅がされる程度は，全体の約６割であると認めるのが相当である。 この点に関し，一審被告は，原告製品全体の製造費用に占める軸受けの製造費用 の割合を貢献の程度とすべき旨主張するが，上記の推定覆滅は，原告製品の販売に よる利益に対する本件特徴部分の貢献の程度に着目してされるものであり，当該部 分の製造費用の割合のみによってされるべきものではない。また，一審被告は，原 告製品においては，ローラの抜落の防止機能が不十＼分であるから，軸受けの貢献度 は低い旨主張するが，一審被告が根拠とする乙１３８（原告製品に関するブログの 記載）から，原告製品においてローラの抜落の防止機能が不十＼分であると認めるこ とはできず，他に同事実を認めるに足りる証拠はない。よって，上記主張はいずれ も採用できない。 以上より，原告製品の「単位数量当たりの利益の額」の算定に当たっては，原告 製品全体の限界利益の額である５５４６円から，その約６割を控除するのが相当で あり，原告製品の単位数量当たりの利益の額は，２２１８円（５５４６円×０．４ ≒２２１８円）となる。
(4) 実施の能力に応じた額
特許法１０２条１項は，前記(1)のとおり，侵害者の譲渡数量に特許権者等の製品 の単位数量当たりの利益の額を乗じた額の全額を特許権者等の受けた損害の額とす るのではなく，特許権者等の実施の能力に応じた額を超えない限度という制約を設けているところ，この「実施の能＼力」は，潜在的な能力で足り，生産委託等の方法により，侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能＼な場合も実施の能力があるものと解すべきであり，その主張立証責任は特許権者側にある。そして，前記(3)アのとおり，一審原告は，毎月の平均販売個数に対し，約３万個 の余剰製品供給能力を有していたと推認できるのであるから，この余剰能＼力の範囲 内で月に平均２万個程度の数量の原告製品を追加して販売する能力を有していたと認めるのが相当である。したがって，一審原告は，一審被告が本件侵害期間中に販売した被告製品の数量＼nの原告製品を販売する能力を有していたと認められる。
(5) 一審原告が販売することができないとする事情
ア 前記(1)のとおり，特許法１０２条１項ただし書は，侵害品の譲渡数量の 全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情（以 下「販売できない事情」という。）があるときは，販売できない事情に相当する数量 に応じた額を控除するものとすると規定しており，侵害者が，販売できない事情と して認められる各種の事情及び同事情に相当する数量に応じた額を主張立証した場 合には，同項本文により認定された損害額から上記数量に応じた額が控除される。 そして，「販売することができないとする事情」は，侵害行為と特許権者等の製品 の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい，例えば，(1)特許権者と侵害者 の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同一性），(2)市場における競合 品の存在，(3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），(4)侵害品及び特許権者の 製品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの 事情がこれに該当するというべきである。
イ 以下，一審被告が販売できない事情として主張する事情について検討す る。
(ｱ) 一審被告は，原告製品と被告製品の価格の差異や販売店舗の差異を， 販売できない事情として主張する。
ａ 本件においては，前記(2)ウ，(3)アのとおり，原告製品は，大手通 販業者や百貨店において，２万３８００円又はこれに近い価格で販売されているの に対し，被告製品はディスカウントストアや雑貨店において，３０００円ないし５ ０００円程度の価格で販売されているが，このように，原告製品は，比較的高額な 美容器であるのに対し，被告製品は，原告製品の価格の８分の１ないし５分の１程 度の廉価で販売されていることからすると，被告製品を購入した者は，被告製品が 存在しなかった場合には，原告製品を購入するとは必ずしもいえないというべきで ある。したがって，上記の販売価格の差異は，販売できない事情と認めることがで きる。 そして，原告製品及び被告製品の上記の価格差は小さいとはいえないことからす ると，同事情の存在による販売できない事情に相当する数量は小さくはないものと 認められる。 一方で，上記両製品は美容器であるところ，美容器という商品の性質からすると， その需要者の中には，価格を重視せず，安価な商品がある場合は同商品を購入する が，安価な商品がない場合は，高価な商品を購入するという者も少なからず存在す るものと推認できるというべきである。また，前記(3)アのとおり，原告製品は，ロ ーラの表面にプラチナムコートが施され，ソ＼ーラーパネルが搭載されて，微弱電流 を発生させるものであるから，これらの装備のない被告製品に比べてその品質は高 いということができ，したがって，原告製品は，その販売価格が約２万４０００円 であるとしても，３０００円ないし５０００円程度の販売価格の被告製品の需要者 の一定数を取り込むことは可能であるというべきである。以上からすると，原告製品及び被告製品の上記価格差の存在による販売できない事情に相当する数量がかなりの数量になるとは認められない。＼n
ｂ このように，原告製品と被告製品との価格の差異は，需要者の購入 動機に影響を与えているといえるが，大手通販業者や百貨店において商品を購入す る者がディスカウントストアや雑貨店において商品を購入しないというような経験 則があるとは認め難いから，価格の差を離れて，原告製品と被告製品の上記販売態 様の差異が，需要者の購入動機に影響を与えているとは認められず，販売態様の差 異は，販売できない事情として認めることはできないというべきである。
(ｲ) 一審被告は，競合品が多数存在することを，販売できない事情として 主張する。
平成３１年４月の時点で，原告製品と被告製品の同種の製品として，少なくとも ２９種類の製品が販売されていることが認められる（乙１７６，弁論の全趣旨）が， 本件証拠上，本件侵害期間（平成２７年１２月４日ないし平成２９年５月８日）に， 市場において，原告製品と競合関係に立つ製品が販売されていたと認めるに足りな いから，この点を，販売できない事情と認めることはできない。
(ｳ) 一審被告は，本件発明２は軸受けについての発明であるところ，被告 製品における軸受けの製造費用は全体の製造費用の僅かな部分を占めるにすぎず， 軸受けは付属品に類するものであることを販売できない事情として主張する。 しかし，本件発明２が美容器の一部に特徴のある発明であるという事情は，既に 原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たって考慮しているのであるから， 重ねて，これを販売できない事情として考慮する必要はないというべきである。
(ｴ) 一審被告は，軸受けの部分は外見上認識することができず，代替技術 が存することなどを販売できない事情として主張する。 しかし，一審被告の主張する上記の事情は，被告製品及び原告製品のいずれにも 当てはまるものであるから，同事情の存在によって，被告製品がなかった場合に， 被告製品に対する需要が原告製品に向かわなくなるということはできず，したがっ て，これらの事情を販売できない事情と認めることはできない。
(ｵ) 一審被告は，原告製品は，微弱電流を発生する機構を有しているが，被告製品はそのような機構＼を有していないことを販売できない事情として主張する。確かに，前記(3)アのとおり，原告製品は，微弱電流を発生する機構を有しており，一方で，被告製品はそのような機構＼を有していないが，このことは，被告製品は，原告製品に比べ顧客誘引力が劣ることを意味するから，被告製品が存在しなかった 場合に，その需要が原告製品に向かうことを妨げる事情とはいい難い。したがって， 上記の点は，販売できない事情と認めることはできない。
(ｶ) 一審被告は，一審被告の営業努力を，販売できない事情として主張す るが，本件証拠上，一審被告に，販売できない事情と認めるに足りる程度の営業努 力があったとは認められない。
ウ 以上によれば，本件においては，前記イ(ｱ)ａで判示した事情を考慮する と，この販売できない事情に相当する数量は，全体の約５割であると認めるのが相 当である。
(6) 本件発明２の寄与度を考慮した損害額の減額の可否について 前記(3)及び(5)のとおり，原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たっ ては，本件発明２が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して，原 告製品の限界利益の全額から６割を控除し，また，被告製品の販売数量に上記の原 告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から，特 許法１０２条１項ただし書により５割を控除するのが相当である。仮に，一審被告 の主張が，これらの控除とは別に，本件発明２が被告製品の販売に寄与した割合を 考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても，これを認める規定は なく，また，これを認める根拠はないから，そのような寄与度の考慮による減額を 認めることはできない。
(7) 損害額の算定
以上からすると，特許法１０２条１項による一審原告の損害額は，被告製品の譲 渡数量３５万１７２４個のうち，約５割については販売することができないとする 事情があるからその分を控除し，控除後の販売数量を原告製品の単位数量当たりの 利益額２２１８円に乗じることで，３億９００６万円（２２１８円×３５万１７２ ４個×０．５≒３億９００６万円）となる。 また，一審被告による本件特許権２の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用 は，認容額，本件訴訟の難易度及び一審原告の差止請求が認容されていることを考 慮して，５０００万円と認めるのが相当である。 したがって，一審原告の損害額は，合計で４億４００６万円となる。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成28(ワ)5345
本件発明２の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合いは高くなく，上記事情を総合すると，その寄与率は１０％と認めるのが相当である。
・・・
上記アないしオで検討したところによれば，特許法１０２条１項による原告の損 害額は，被告製品の譲渡数量３５万１７２４個のうち，５割については販売するこ とができないとする事情があるから控除し，これに原告製品の単位数量当たりの利 益額●(省略)●円及び本件特許２の寄与率１０％を乗じることで，・・・

関連する審決取消訴訟はこちらです。

◆令和1(行ケ)10090

◆令和1(行ケ)10066

◆平成31(行ケ)10057

◆平成30(行ケ)10160

関連侵害訴訟および審決取消訴訟です。

◆平成31(ネ)10001等

◆平成30(行ケ)10049

◆平成30(行ケ)10048

◆平成29(ネ)10086

◆平成28(ワ)4356

◆平成30(行ケ)10013

◆平成29(行ケ)10201

◆平成29(行ケ)10095

◆平成28(ワ)6400

◆平成31(行ケ)10032

　サポート要件違反の無効理由ありとした審決が取り消されました。審決は「水素水を過飽和の状態とし，かつ，これを安定に維持することができない例が含まれる」と判断していましたが、裁判所は、技術常識から明らかと審決を取り消しました。

　本件審決は，本件明細書の記載から，本件特許発明１ないし４の課題は「気 体を過飽和の状態に液体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定に維持」する ことであり，当該課題を「降圧移送手段を設け，かつ液体にかかる圧力を調整 す」ることにより，解決できることが理解できるが，一方で，０．８ｍより長 い細管には，水素水を過飽和の状態とし，かつ，これを安定に維持することが できない例が含まれることは当業者であれば十分に認識しうる事項であるから，過飽和の状態が安定に維持できると認めることができない数値範囲が含まれて＼nいる本件特許発明１ないし４は，発明の詳細な説明に記載された，発明の課題 を解決するための手段が反映されていないため，発明の詳細な説明に記載した 範囲を超えて特許を請求するものであり，サポート要件に適合しない旨判断し たが，原告は，本件審決の上記判断は誤りである旨主張するので，以下におい て判断する。
・・・
前記１の本件明細書の記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に は，(1)「本発明」の気体溶解装置１は，気体を発生させる気体発生手段２ と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解手段３と，気体 を溶解している液体を溶存及び貯留する溶存槽４と，この液体が細管５ａ を流れることで降圧する降圧移送手段５とを備えること（【００２９】， 図１），「本発明の気体溶解方法は，水に水素を溶解させて水素水を生成 し取出口から吐出させる気体溶解方法であって，生成した水素水を導いて 加圧貯留する溶存槽と，前記溶存槽及び前記取出口を接続する管状路と， を少なくとも含む気体溶解装置において，前記取出口からの水素水の吐出 動作による前記管状路内の圧力変動を防止し前記管状路内に層流を形成さ せることを特徴とする」こと（【００２３】），(2)「加圧型気体溶解手段」 に関し，「電気分解により発生した水素」は「加圧型気体溶解手段」によ り「加圧されることで，液体吸入口７から吸入した水に加圧溶解」され， 「水素を加圧溶解した水」は，「加圧型気体溶解手段」の吐出口９から吐 出され，溶存槽４に「過飽和の状態」で溶存されること（【００３４】）， 「２０度Cにおける加圧型気体溶解手段３の圧力Ｙとしては，０．１０〜１． ０ＭＰａであることが好ましく，０．１５〜０．６５ＭＰａであることが より好ましく，０．２０〜０．５５ＭＰａであることがさらにより好まし く，０．２３〜０．５０ＭＰａであることが最も好ましい。圧力をかかる 範囲とすることで，気体を液体中に容易に溶解できる」こと（【００３６】）， (3)「降圧移送手段」に関し，「降圧移送手段５は，溶存槽４及び取出口１ ０を接続する管状路５ａにおいて，取出口１０からの水素水の吐出動作に よる管状路５ａ内の圧力変動を防止しこの中に層流を形成させる。例えば， 降圧移送手段５の管状路５ａは，内部を流れる液体の圧力にもよるが比較 的長尺であり径の小さいことが好まし」いこと（【００３０】），「溶存 槽４に溶存された液体は，降圧移送手段５である細管５ａ内で層流状態を 維持して流れることで降圧され（Ｓ６），水素水吐出口１０から外部へ吐 出される（Ｓ７）」こと（【００３４】），「降圧移送手段５である細管 ５ａの内径Ｘが，１．０ｍｍ以上５．０ｍｍ以下であることが好ましく， １．０ｍｍより大きく３．０ｍｍ以下であることがより好ましく，２．０ ｍｍ以上３．０ｍｍ以下であることが好ましい。かかる範囲とすることで， 特開平８−８９７７１号公報記載の技術のように，降圧するために１０本 以上の細管を設置する必要が無く，細管５ａを１本有することで降圧する ことができるとともに，管内に層流を形成し得る」こと（【００３５】）， (4)「細管」の内径Ｘ及び長さＬ，「加圧型気体溶解手段」の圧力Ｙと「層 流」との関係に関し，「細管５ａの内径をＸｍｍとし，加圧型気体溶解手 段３により加えられる圧力をＹＭＰａとしたときに，細管５ａ内に層流を 形成させるようなものであって，Ｘ／Ｙの値が，１．００〜１２．００で あることを特徴とするものであり，さらに，Ｘ／Ｙの値が，３．３０〜１ ０．０であることが好ましく，４．００〜６．６７であることがより好ま しい。気体を過飽和で溶存させている液体が，かかる条件で細管５ａ中を 層流状態で流れて降圧移送されることで，気体を過飽和の状態で液体に溶 解させ，さらに過飽和の状態を安定に維持し移送することができる」こと （【００３１】），「上記発明において，前記管状路の内径及び長さをそ れぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられている圧力をＹと したときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させるようＸ，Ｙ及びＬ の値が選択されていることを特徴としてもよい」こと（【００２０】）の 記載がある。上記記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本 発明」の気体溶解装置は，「加圧型気体溶解手段」により水素を「過飽和 の状態」で液体に溶解させて水素水を生成し，この水素水が「降圧移送手 段」である管状路内で層流状態を維持して流れることで降圧され，「過飽 和の状態」を維持して水素水吐出口１０に移送する構成を採用し，これにより「気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定＼nに維持」するという「本発明」の課題を解決できることの開示があるもの と認められる。
ここに「過飽和」とは，「気体の液体への溶解度は温度により異なるが， ある温度Ａ（度C）における気体の液体への溶解量が，その温度Ａ（℃）に おける溶解度より多く存在している状態を示す。」こと（本件明細書の【０ ０３１】），「層流」とは，一般に，速度の方向がそろった規則的な流れ であって，流速が十分遅いときに実現するものであること（甲３９の１）をいう。また，細管の内径Ｘ及び長さＬ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙと＼nいう変数に関し，Ｌ及びＹの２つの変数の値が同じであれば，細管の内径 Ｘの値が大きいほど，細管内を流れる液体の流速が遅くなり得ること，加 圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きければ，気体を液体に多く溶解させ ることができるが，細管内を流れる液体の流速は速くなり得ること，細管 の長さＬの値が大きければ，細管内壁の抵抗により細管内を流れる液体の 流速が遅くなり得ることは，技術常識であるものと認められる。
イ 前記アのとおり，本件明細書には，「上記発明において，前記管状路の 内径及び長さをそれぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられ ている圧力をＹとしたときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値が選択されていることを特徴としてもよい」（【０ ０２０】）との記載があるが，水素水に層流を形成させるようにするには Ｘ，Ｙ及びＬの値をどのように選択されるのかについての明示的な記載は ない。 そこで，本件明細書記載の実施例１ないし１３及び比較例１及び２に基 づいて，以下において検討する。なお，別紙２は，実施例１ないし１３及 び比較例１及び２を一覧表にまとめたものである。
(ア) まず，実施例１ないし３（【００５３】ないし【００５５】）を比 較すると，別紙２のとおり，３つの実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 長さＬの値は１．６ｍ及び水素水の流量の値は７３０ｃｍ3／ｍｉｎと同 じであるところ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値は，実施例１は０． ４１Ｍｐａ，実施例２は０．２５Ｍｐａ，実施例３は０．３０Ｍｐａで ある。加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が最も大きい実施例１の水素濃 度は６．５ｐｐｍと最も大きく，圧力Ｙの値が最も小さい実施例２の水 素濃度の値は２．６ｐｐｍと最も小さく，両実施例の差は３．９ｐｐｍ である。 このような実施例１ないし３の比較の結果は，前記アの技術常識に照 らすと，細管の内径Ｘ及び長さＬと水素水の流量の各値が同じであれば， 加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きいほど，水素が水に多く溶け込 むため，生成時における水素濃度の値が大きくなる結果，測定時におけ る水素濃度の値も大きくなっているものと理解できる。
(イ) 次に，実施例５（【００５７】）と実施例７（【００５９】）を比 較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ及び 水素水の流量の値は５６０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙの値は，実施例５が０．３８Ｍｐａ，実施例７が０．４ ５Ｍｐａで，実施例７は実施例５の約１．１８倍であり，また，細管の 長さＬの値は，実施例５が１．６ｍ，実施例７が１．８ｍで，実施例７ は実施例５の約１．１３倍である。水素濃度の値は，実施例５が３．８ ｐｐｍ，実施例７が４．５ｐｐｍであり，両実施例の水素濃度の差は０． ７ｐｐｍであり，実施例２と実施例３との水素濃度の差３．９ｐｐｍと 比べると，その差はわずかである。このような実施例５と実施例７の比 較の結果は，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合に おいて，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれ おおむね同じ割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおお むね同じであり，水素濃度が高まらないことを示している。 また，実施例１０（【００６２】）と実施例１１（【００６３】）を 比較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 水素水の流量の値は５５０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙの値は，実施例１０が０．２０Ｍｐａ，実施例１１が０． ５０Ｍｐａで，実施例１１が実施例１０の２．５倍であり，細管の長さ Ｌの値は，実施例１０が１．４ｍ，実施例１１が３ｍで，実施例１１は 実施例１０の約２．１４倍である。水素濃度の値は，実施例１０が２． ７ｐｐｍ，実施例１１が２．４ｐｐｍであり，実施例１０が実施例１１ よりも０．３ｐｐｍ高いが，実施例２と実施例３との水素濃度の差３． ９ｐｐｍと比べると，その差はわずかである。このような実施例１０と 実施例１１の比較の結果は，実施例５と実施例７の比較の結果と同様に， 細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合において，加圧 型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれおおむね同じ 割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおおむね同じであ り，水素濃度が高まらないことを示している。 これらの実施例の比較の結果及び前記(ア)の実施例１ないし３の比較 の結果と前記アの技術常識から，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値 が同じである場合に，水素濃度の値を高めるには，加圧型気体溶解手段 の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長さＬの値の増加割合よりも大きくな るように各値を選択すればよいことを理解できる。
(ウ) 他方，比較例１及び２については，別紙２のとおり，比較例１は， 細管の内径Ｘの値が２ｍｍ，細管の長さＬの値が０．４ｍ，加圧型気体 溶解手段の圧力Ｙの値が０．０５ＭＰａ，水素水の流量の値が９６０ｃ ｍ3／ｍｉｎ，水素濃度の値が１．６ｐｐｍ，比較例２は，細管の内径 Ｘの値が３ｍｍ，細管の長さＬの値が０．８ｍ，加圧型気体溶解手段の 圧力Ｙの値が０．０８ＭＰａ，水素水の流量の値が９００ｃｍ3／ｍｉ ｎ，水素濃度の値が１．８ｐｐｍであって，いずれも過飽和の状態を維 持できなかったものであるところ（【００６６】，【００６７】），比 較例１及び２は，圧力Ｙの値が０．０５又は０．０８ＭＰａであって， 実施例１ないし１３における圧力Ｙの値（０．２０ないし０．６０ＭＰ ａ）と比べて相当小さかったため，そもそも，加圧型気体溶解手段によ って水素水生成時に過飽和の状態の水素水を得ることができなかったこ とによる可能性もあるものと理解できる。
ウ 前記ア及びイを総合すると，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明 の記載及び技術常識から，本件特許発明１の気体溶解装置は，水に水素を 溶解させて水素水を生成し，取出口から吐出させる装置であって，気体を 発生させる気体発生手段と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型 気体溶解手段と，気体を溶解している液体を導いて溶存及び貯留する溶存 槽と，この液体が細管からなる管状路を流れることで降圧する降圧移送手 段とを備え，降圧移送手段により取出口からの水素水の吐出動作による管 状路内の圧力変動を防止し，管状路内に層流を形成させることに特徴があ る装置であり，一方，必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴があ るものではないと理解し，例えば，細管の内径（Ｘ）が１．０ｍｍより大 きく３．０ｍｍ以下で，かつ，細管の長さ（Ｌ）の値が０．８ｍより大き く１．４ｍより小さい数値範囲のときであっても，「細管の内径Ｘ及び水 素水の流量の各値が同じである場合に水素濃度の値を高めるには，加圧型 気体溶解手段の圧力Ｙの値を大きくすればよく，この場合に加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙ及び細管の長さＬの値をいずれも大きくして，水素濃度の 値を高めるには，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長 さＬの値の増加割合よりも大きくなるように各値を選択すればよいこと」 （前記イ）を勘案し，細管からなる管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値を選択することにより，「気体を過飽和の状態に液 体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定に維持」するという本件特許発 明１の課題を解決できると認識できるものと認められる。
エ これに対し被告は，(1)当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び技術常識から，細管の長さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小 さい場合に，過飽和の状態を安定に維持するとの発明の課題を解決できる と認識することはできないから，本件特許発明１は，サポート要件に適合 しない，(2)過飽和の状態が維持される条件として，降圧移送手段の管状路 （細管５ａ）の内径や長さのみならず，細管５ａの材料，加圧型気体溶解 手段３により加えられる圧力，水素発生量，水の流量等の条件は，過飽和 の状態を安定に維持するという本件特許発明１の課題の解決に不可欠であ るにもかかわらず，本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１にはそれらの 条件が記載されていないため，当業者は，細管の内径Ｘ及び長さがそれぞ れ本件特許発明１に規定された範囲内であれば，本件特許発明１の上記課 題を解決できると認識することはできないから，この点からも，本件特許 発明１は，サポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら，前記ウ認定のとおり，本件特許発明１において細管の長 さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小さい場合においても，本件明 細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて，当業者が，本件 特許発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから，被告 の上記主張は，いずれも理由がない。

◆判決本文

　　ＣＳ関連発明について、進歩性無効理由無しとした審決が維持されました。原告ＦＣ２、被告ドワンゴです。

　以上によると，甲２及び３から共通して把握できる技術は，「テレビ放 送の受像機において，メインのテレビ放送の映像とともに，文字放送を受信して文 字放送の文字をプログラム制御によりスクロール表示する際に，メインのテレビ放＼n送の映像に文字が含まれている場合，メインのテレビ放送の映像の文字と重ならな いように文字放送の文字の表示位置を変更してスクロール表＼示する技術」であり， 甲１９及び２５から共通して把握できる技術は，「ＦｌａｓｈのＡｃｔｉｏｎＳｃ ｒｉｐｔのｈｉｔＴｅｓｔを用いることにより，ムービークリップの領域判定を行 う技術」である。 このように，甲２及び３から把握できる技術と，甲１９及び２５から把握できる 技術は共通するものではないから，甲２，３，１９及び２５に共通する慣用技術を 把握することはできない。
カ 原告は，甲１発明と甲２等技術は，プログラミングという技術分野に属 するとともに，動画と文字情報とを配信するという技術分野に属することで共通す るため，甲１発明に甲２等技術を適用する動機付けがあると主張する。 甲１発明は，ライブ映像とライブ閲覧者からのコミュニケーション情報（例えば， チャット〔テキスト文による情報〕）とを一つの画面でリアルタイムで同期表示する＼n機能を有するライブ配信サーバ（構＼成１ａ）と，クライアントであるライブ閲覧者 の複数のライブ閲覧者端末（構成１ｂ）とが，通信ネットワークを介して接続され＼nて構成されるライブ配信システム（構＼成１ｃ）に関する発明である。そして，甲１ 発明の前記ライブ閲覧者端末が再生するマルチメディアコンテンツは，「ライブ映 像データ」であり（構成１ａ，構＼成１ａ２，構成１ａ５，構＼成１ｂ４），前記ライブ 閲覧者端末が表示する複数のチャット文は，ライブ閲覧者が入力した「テキスト文＼nによる情報」（構成１ａ，構＼成１ａ５，構成１ｂ５）である。＼n他方，甲２及び３に記載された技術事項は，上記オ(ｵ)のとおり，テレビ放送の受 像機において，メインのテレビ放送の映像とともに，文字放送を受信して文字放送 の文字をプログラム制御によりスクロール表示する際に，メインのテレビ放送の映＼n像に文字が含まれている場合，メインのテレビ放送の映像の文字と重ならないよう に文字放送の文字の表示位置を変更してスクロール表＼示する技術である。 そうすると，甲１発明は，ライブ配信サーバとライブ閲覧者端末とが通信ネット ワークを介して接続されて構成されるライブ配信システムに関する発明であるのに＼n対して，甲２及び３に記載された技術事項は，テレビの文字放送の受信機の技術で あるから，両者は，その前提となるシステムが異なる。 また，甲１発明と甲２及び３に記載された技術事項とは，文字を表示する点では＼n共通するものの，表示される文字は，甲１発明では，ライブ閲覧者が入力するチャ＼nット文であるのに対し，甲２及び３に記載された技術事項は，メインのテレビ放送 の映像に含まれる文字と文字放送の文字であるから，対象とする文字が異なる。 したがって，甲１発明と甲２及び３に記載された技術とは，技術が大きく異なる といえるのであり，プログラミングに関するものであることや動画と文字情報を配 信するものであるということ，文字と文字の重なり合いが生じないようにする技術 であることだけでは，甲１発明に甲２及び３に記載された技術を適用する動機付け があると認めることはできないから甲１発明に甲２及び３に記載された技術を適用 して本件特許発明１を容易に発明することができたとはいえない。 また，甲１９及び２５には，文字列情報の表示位置の制御については何ら開示さ＼nれていないから，甲１発明に甲１９及び２５に記載された技術を適用して本件特許 発明１を容易に発明することができたとはいえない。
キ 原告は，甲１発明と甲２等技術は，視認性の低下という課題が共通する と主張するが，前記のとおり，甲１発明は視認性の低下という課題を有しないため， 甲１発明と甲２等技術が課題において共通するとは認められない。
ク 以上によると，その余の点を判断するまでもなく，甲１発明に甲２等技 術を適用して本件特許発明１を容易に発明をすることができたと認められないから， 本件審決の判断に誤りはない。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、進歩性無効理由無しとした審決が維持されました。原告ＦＣ２、被告ドワンゴです。

　上記(1)によると，本件特許発明は，「放送されたテレビ番組などの動画に 対してユーザが発言したコメントをその動画と併せて表示するシステム」という背＼n景技術を前提とし（段落【０００２】），「コメントの読みにくさを低減させる」とい う課題を解決するための発明であり（段落【０００５】），動画を再生するとともに， 前記動画上にコメントを表示する表＼示装置であって，前記コメントと，当該コメン トが付与された時点における，動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画＼n再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記 憶部と，前記動画を表示する領域である第１の表＼示欄に当該動画を再生して表示す＼nる動画再生部と，前記再生される動画の動画再生時間に基づいて，前記コメント情 報記憶部に記憶されたコメント情報のうち，前記動画の動画再生時間に対応するコ メント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し，当該 読み出されたコメントを，前記コメントを表示する領域である第２の表＼示欄に表示＼nするコメント表示部とを有し，前記第２の表＼示欄のうち，一部の領域が前記第１の 表示欄の少なくとも一部と重なっており，他の領域が前記第１の表＼示欄の外側にあ り，前記コメント表示部は，前記読み出したコメントの少なくとも一部を，前記第＼n２の表示欄のうち，前記第１の表＼示欄の外側であって前記第２の表示欄の内側に表＼ 示することを特徴とするものであり（段落【０００６】），本件特許発明により，「オ ーバーレイ表示されたコメント等が，動画の画面の外側でトリミングするようにし＼nて，コメントそのものが動画に含まれているものではなく，動画に対してユーザに よって書き込まれたものであることが把握可能となり，コメントの読みにくさを低＼n減させることができる」（段落【００１２】）という効果を奏するものであることが 認められる。
(3) 本件特許発明における「コメント」について検討すると，本件特許発明１ は，「（１Ａ）動画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表＼示装置 であって，（１Ｂ）前記コメントと，当該コメントが付与された時点における，動画 の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と＼nを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と，」を構成要件としている。＼n構成要件１Ｂによると，「コメント」が付与された時点で，「動画の最初を基準と＼nした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間」が記憶されるこ＼nとになるから，「コメント」は，それが表示される表＼示装置において，動画を再生す る時に付与され，付与された時点の動画再生時間が，コメント付与時間としてコメ ント情報記憶部に記憶されるものであると解される。そして，「コメント」は，「動 画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表＼示装置」（１Ａ）におい て，動画を再生する時に付与されるものであるから，コメントを付与する者は，表＼n示装置において，動画を再生して閲覧するユーザであることを読み取ることができ る。 そうすると，本件特許発明における「コメント」とは，表示装置において，動画＼nを閲覧するユーザが，動画の再生開始後の任意の時点に，動画に対して付与するも のと解することができる。
・・・・
これに対し，原告は，相違点１について，甲１の「テキスト」は，ユ ーザが発言するものが排除されることはなく，「コメント」を含むから，本件審決の 相違点１の認定には誤りがあると主張する。 甲１には，ユーザとの双方向の情報伝達が行える環境が整ってきたとの記載はあ る（段落【０００２】）ものの，甲１発明は，前記ア認定のとおりのものであって， 動画コンテンツ作製者側が「動画コンテンツ」の個々の動画に応じて，または１つ の動画内でも個々の場面に応じて表示されるように予＼め作成した「データコンテン ツ」が，「動画コンテンツ」とともに「コンテンツ」を構成し，その「データコンテ＼nンツ」はインターネットのホームページのデータに対応するものであり，代表的に＼nはテキストや静止画を含み，場合によっては音声などのデータを含むものであるか ら，甲１発明の「テキスト」とは，コンテンツ作製者側が「動画コンテンツ」の個々 の動画に応じて，または１つの動画内でも個々の場面に応じて指定した「テキスト」 であり，ユーザの投稿したテキストデータをその構成に含むとは認められない。＼n原告は，甲１について，ユーザからのコメントが付与されたデータコメントを配 信することも予定されているというべきであると主張するが，甲１発明の「データ＼nコンテンツ」は上記認定のとおりのものであって，そこにユーザからのコメントが 含まれると認めることはできない。 また，原告は，インターネットで公開されるインタラクティブなサービスではテ キスト情報の送受信を行う場合，ユーザが投稿したコメントの送受信に容易に拡張 可能であることは当業者の常識であるとも主張するが，甲１発明が前記のような内＼n容であり，甲１には，ユーザがコメントを投稿することについての記載があるとは 認められないことからすると，甲１発明がユーザが送信したコメントをその構成に＼n含むものであると認めることはできない。 さらに，原告は，甲２２，２４及び２５はユーザが送信したデータをテキストデ ータと表記しているから，「テキスト」であることをもって「コメント」を排除する＼nと解することはできないと主張するが，上記のとおり，甲１発明は，ユーザが送信 したデータをその構成に含むものではなく，原告の指摘することは，上記判断を左＼n右するものではない。 したがって，本件特許発明１と甲１発明の相違点として，相違点１を認めること ができる。
・・・
本件特許発明１における「コメント」は，表示装置において，ユーザ＼nが動画を再生している時に付与され，表示装置から，ユーザによりいつでも付与可＼n能であるのに対し，甲１発明の「データコンテンツ」の「テキスト」は，コンテン＼nツ作製者側で「データコンテンツ」として予め作成されたものであって，ユーザに＼nより表示装置で付与されるものではないし，表＼示装置において再生している時に付 与されるものでもない。 したがって，本件特許発明１における「コメント」と，甲１発明における「デー タコンテンツ」の「テキスト」とは，ユーザによる付与が可能か否か，付与を行う＼n装置，付与を行う時において異なり，このように異なる「データコンテンツ」の「テ キスト」を「コメント」に置き換えることは，甲１発明の前提となる装置構成の変＼n更を必要とするものであって，甲１発明の「データコンテンツ」の「テキスト」を ユーザが付与する「コメント」に容易に置き換えることができるものとは認められ ない。 よって，甲１発明の「データコンテンツ」の「テキスト」を「コメント」に置き 換えることは，当業者が容易に想到し得た事項とはいえない。 (ｲ) これに対し，原告は，甲１の段落【０００２】の記載や，ＷＥＢ２． ０という技術常識によると，「テキスト」を利用者からの情報伝達を可能とする「コ＼nメント」に置換することができる旨主張する。 しかし，甲１には，ユーザがコメントを投稿することについての記載は全くなく， 段落【０００２】の記載があり，誰もがウェブサイトを通して自由に情報を発信で きるように変化したウェブの利用状態であるＷｅｂ２．０が知られていたとしても， 甲１発明の「データコンテンツ」をユーザが付与する「コメント」に置き換えるこ とが容易であるとは認められない。
(ｳ)ａ 原告は，甲２２に基づき，動画配信において，その魅力を高めるた めに，コンテンツ作製側で，個々の動画に応じて，または，１つの動画内でも個々 の場面において指定される「テキスト」を利用者からの情報伝達を可能とする「コ＼nメント」に置換することには十分な動機付けがあると主張する。＼n甲２２は，発明の名称を「ストリーミング配信方法」とする発明の公開特許公報 であり，「動画コンテンツをネットワークを介して利用者端末にストリーミング配 信するストリーミングサーバと，ストリーミング配信中の動画コンテンツに関連付 けられたウェブ掲示板又はチャット領域をネットワークを介して利用者端末に提供 するウェブサーバと，動画コンテンツの配信を受け，ウェブ掲示板又はチャット領 域のテキスト書込部にテキストデータからなるメッセージを書き込む利用者端末と からなるストリーミング配信システムにおいて，ストリーミングサーバは，ウェブ サーバの書込ログファイルに格納されたテキストデータを収集し，収集されたテキ ストデータをストリーミング配信中の動画コンテンツに重畳し，テキストデータの 重畳された動画コンテンツを利用端末に配信するストリーミング配信システム」を 採用することにより，「利用者は，非常に便利であり，会場の客席の様な雰囲気を味 わうことができる」技術（以下，「甲２２技術」という。）が記載されていることが 認められる。 他方，甲１発明は，「ネットワーク環境」をユーザへのデータコンテンツの配信に 用いたものであり，「データコンテンツ」を双方向に情報伝達するものではないから， 甲２２技術があることをもって，甲１発明の「データコンテンツ」の「テキスト」 をユーザが付与する「コメント」に置換する動機付けがあるということはできない。
ｂ 原告は，動画とユーザが入力した文字データ（コメント）を同期表＼n示させることは，本件原出願日の時点において慣用技術であった（甲２６〜３４） から，甲１発明に当該慣用技術を適用して甲１の「テキスト」を「コメント」に置 換することは容易であると主張する。 甲２６〜３４には，映像を見ながらユーザがリアルタイムでテキストによるコミ ュニケーションを行う技術（以下，「甲２６等技術」という。）が開示されているこ とが認められる。 しかし，甲１発明は，「ネットワーク環境」をユーザへのデータコンテンツの配信 に用いたものであり，「データコンテンツ」を双方向に情報伝達するものではないか ら，原告の主張する甲２６等技術が慣用技術であるとしても，甲１発明の「データ コンテンツ」の「テキスト」をユーザが付与する「コメント」に置換する動機付け があるとは認められない。
ｃ 原告は，動画と同時に表示するデータコンテンツはユーザが指定す＼nるのでなければ，コンテンツ作製者側で指定するのが通常であり，甲２２や甲２６ 〜３４には，甲 1 発明における「コンテンツ作製者側で，個々の動画に応じて，ま たは，１つの動画内でも個々の場面に応じて相応しいデータコンテンツおよび表示＼n態様が指定される」ことの記載も示唆もないということはできないと主張する。 しかし，甲２６〜３４は，ユーザがデータコンテンツを指定することを前提とし たものであるから，原告の主張は失当である。原告は，甲３３「コメントを表示す＼nる際には，入力する際に指定された場所を指し示すように，指定された場所毎にコ メントを表示する，映像コメント入力・表＼示方法を提案する。」（段落【０００８】），甲３４「提供された増補は，配置の命令と，持続時間の命令とを有してもよい」（段 落【０００６】）の記載も指摘するが，いずれもユーザ側が指定する場合に関する記 載であるから，甲１発明における「コンテンツ作製者側で，個々の動画に応じて， または，１つの動画内でも個々の場面に応じて相応しいデータコンテンツおよび表＼n示態様が指定される」が記載又は示唆されていると読み取ることはできない。 なお，甲２２技術の内容は，コンテンツ作製者側が，利用者端末から収集したテ キストデータを，ストリーミング配信中の動画コンテンツに重畳し，テキストデー タの重畳された動画を利用者端末に配信するものであるが，このような甲２２技術 があるからといって，甲１発明の「データコンテンツ」の「テキスト」を「コメン ト」に置換する動機付けがあるとはいえないことは，前記(1)イ(ｳ)ａのとおりであ る。

◆判決本文

原告被告の異なる別特許の審取事件です。 こちらも無効理由無しとした審決が維持されています。

◆平成31(行ケ)10038

　知財高裁3部は、侵害を認めた1審判断を維持しました。なお、判決文がテキストデータになっていないため、OCR処理しましたが、誤字についてはご了承ください。

　当審における補充主張に対する判断
控訴人は，本件明細書等の記載によれば，本件各発明の効果は， ドラ イパビットの翼部の屈曲部l乙ネジの翼係合部の屈曲部が接触することに よるものであるとし，これを前提に，被告製品は本件各発明の効果を奏 しないと主張する。 本件明細書等の段落【0003)， 【0004】， 【0008】， 【図1】の記載からは，従来技術においては，食い付き部分を有する ネジを含む従来のネジにおいて，翼係合部とドライパピットの翼部と の引っ掛かりが悪いことやドライパピットがネジに対して傾いた状態 であることにより更ネジを回転させようとするとき，カムアウト現象 が生じ易いという課題が存するところ，本件各発明の「側壁面」の構＼n成を採用すると，対応する形状の翼部を有するピットを用いれば，ネ ジに対してドライパピットが傾きにくくなり，また，翼部の屈曲した 側面に，対応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むので， 前記側面が前記側壁面を確実に把握し，翼部と翼係合部との引っ掛か りがよくなるため， ドライバピットがカムアウトしにくくなり，上記 課題が解決されることが理解できる。 そして「食い込む」とは「他の領域へ入りこんで侵す。侵入す る。」 (乙10 1) ことであるから，本件明細書等の段落【0008】 の「翼部の屈曲した側面に，対応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面 が食い込むJとは，回転力を加えることにより， ドライパピットの翼部 とネジの翼係合部が接触する箇所において， ドライパピットの翼部の側 面がネジの翼係合部の側壁面を確実に把握し，引っ掛かりがよくなるこ とを意味するものと解され，本件各発明の効果を奏するために， ドライ パピットの翼部とネジの翼係合部の屈曲部同士が接触することが必須で あるということはできない。また，控訴人の指摘する本件明細書等の段 落【0014]， 【0017]及び【0022]にも， ドライバピット の翼部とネジの翼係合部の屈曲部同士が接触することの記載はない。 控訴人は，本件意見書2の図A，B等は， ドライパピットの翼部の屈 曲部にネジの翼係合部の屈曲部が接触することを裏付けると主張するが， 本件明細書等の上記記載に照らせば，本件意見書2の各図は上記判断を 左右するものではない。
(イ) 控訴人の主張によっても，専用ピットの翼部の先端が被告製品の 「先端部内側面Jに点状に接触するというのであるから，被告製品に おいても， ドライパピットに回転力を加えた際に当該接触した箇所で 食い込みが生じ，翼部と翼係合部との引っ掛かりがよくなり， ドライ パビットがカムアウトしにくくなるという効果を奏すると解され，被 告製品において本件各発明の効果を奏しないということはできない。
本件特許に係る無効理由の有無(争点2) について
(1) 本件特許に係る無効理由の有無(争点2) についての判断は，次のとお り補正し，後記のとおり当審における補充主張に対する判断を付加するほか は，原判決第4の・・・記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決56頁24行目「動機」を「動機付け」と改める。
イ原判決57頁19行目冒頭から25行目末尾までを次のとおり改める。
「しかし，前記判示のとおり，ネジ及びドライパピットの食い付き部分は 周知技術であり，出願当初の明細書等の実施例に当該周知技術について記 載がされていないとしても，それは本件各発明が当該周知技術を備えるこ とを排除する趣旨であるとは解し得ない。そうすると，本件各発明の技術 的範囲に当該周知技術の構成を備えたネジが含まれるとしても，構＼成要件 1D及び2Aの「ネジの中心側から外方に向かつて延びる平面状の基端側 部分」との発明特定事項を追加する本件手続補正が新規事項の追加となる ものではない。 また，本件明細書等の段落【0003]， 【0004】， 【0008]， 【図1】の記載からは，本件各発明の「側壁面」の構成を備えることによ＼nり，対応する形状の翼部を有するピットを用いれば，ネジに対してドライ パピットが傾きにくくなり，また，翼部の屈曲した側面に，対応する形状 に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むので，前記側面が前記側壁面を確 実に把握し，翼部と翼係合部との引っ掛かりがよくなるため， ドライパピ ットがカムアウトしにくくなるという本件各発明の効果が得られることが 理解でき(本判決第3の2(3)ウ(7)参照。)， 「食い付き部分」の有無は 本件各発明の課題の解決に影響する構成とはいえない。したがって，控訴＼n人主張の点は，サポート要件適合性を否定するものではないというべきで ある」
(2) 当審における補充主張に対する判断
ア　乙13考案及び乙5-8公報に開示された周知技術による進歩性の欠如 (争点2- 1) について
控訴人は，食い付き部分に関し，屈曲した二平面とR面を相互に代替す ることは当業者の技術常識であると主張するo しかし，食い付き部分と本 件各発明の「側壁面」は，目的も機能も異なり，食い付き部分の構＼成に関 する技術常識を側壁面に適用することはできなし、から，控訴人の主張は採 用できない。
イ　乙13考案並びに乙12考案及び乙5〜8公報に開示された周知技術に よる進歩性の欠知(争点2-2) について
控訴人は，乙12考案の効果は本件各発明の「食い込む」ことにより 「カムアウトがしにくくなる」効果と実質的に同質の効果であるから， 乙13考案と乙12考案とは，実質的な目的・課題及び作用・機能にお＼nいて共通し，両者を組み合わせる動機付けがあると主張する。しかし， 乙12考案の「切込溝3Jは錆びついたピスを容易に抜くために設けた ものであるのに対し，乙13考案の「円弧E-Fからなる溝」は， ドラ イパーのねじ込み力を完全に受け止めるために設けられたものであって， これらの考案の課題は全く異なることは，上記引用に係る補正された原 判決第4の5に説示したとおりであり，乙13考案に乙12考案を組み 合わせる動機付けがあるということはできない。
ウ補正要件違反又はサポート要件違反の有無について(争点2-3) につ いて
控訴人は，本件各発明の「屈曲」について，翼部の屈曲した側面に，対 応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むことが可能な「屈曲J， すなわち， ドライパピットの翼部の屈曲部に，対応する形状に屈曲したネ ジの翼係合部の屈曲部が深く内部に入り込むほど接触することを要すると 限定解釈しないとすると，本件各発明の課題である「ドライパピットがカ ムアウトしにくい(回動部から外れにくい)ネジおよびドライパピットを 提供するJ (【0004】)を解決し得ると当業者が認識し得ないものを 特許請求の範囲に含むことになると主張する。しかし， ドライパビットが カムアウトしにくい(回動部から外れにくし、)ネジとの課題を解決するに つき， ドライパピットの翼部の屈曲部にネジの翼係合部の屈曲部が接触す る(食い込む)ことが必須であるといえないのは前記2(1)イ及び(2)に説 示したとおりでありこれを前提とする控訴人の主張は採用できない。

◆判決本文


1審はこちらです。

◆平成28(ワ)14753
　被告は，本件意見書１における，「引用文献２〜４」のネジと本件各発 明のネジ穴とは構成が異なる旨の記載は，本件各発明の特許請求の範囲か＼nら，ネジ穴の中心部に食い付き部分（円弧面状の部分）を有する構成を意＼n識的に除外する趣旨であって，食い付き部分を有する構成が本件各発明の＼n技術的範囲に属すると主張することは，禁反言の法理に照らして許されな いと主張する。
イ しかし，本件意見書１には，以下の内容の記載がある。
(ｱ) 本件手続補正は，請求項１について「引用文献２〜４記載の発明との 相違が明確になるように締付側側壁面（１０）の形状をより細かく限定 した」ものであり，請求項２について「引用文献２〜４記載の発明との 相違が明確になるようにネジの翼係合部（２）の緩め側側壁面（９）の 形状をより細かく限定したもの」である。（乙１０の２頁）
(ｲ) 「引用文献２」（乙６）記載の発明は，「本来の意味においては，各 翼係合部は屈曲部を有していない。具体的には，引用文献２記載の発明 の場合，各翼係合部の両側壁面は，それぞれ全体が１つの平面状をなし ており，全く屈曲されていない」点で本件各発明と異なる。 引用文献２記載の発明において「強いて回動部の中心部の円弧面状の 部分を翼係合部の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても」，本願発 明のような優れた作用効果を全く果たさない。（乙１０の４頁）
(ｳ) 「引用文献３」（乙７），「同４」（乙８）記載の発明においても， 「本来の意味においては，各翼係合部は屈曲部を有していない。具体的 には，引用文献３，４記載の発明の場合，本来の意味での各翼係合部の 両側壁面は，軸方向から見ると扇形の両辺（直線状部）をなす平面状の 部分のみである」点で本件各発明と異なる。 引用文献３，４記載の発明における「ネジの中央部分において翼係合 部の基端側部分間をつなぐＲ部分は，円弧面状をなす部分であって，ネ ジへのドライバビットの食い付きをよくするために設けられる所謂食い 付き部を構成する部分」であって，「前記Ｒ部分（食い付き部分）は，＼nネジの締め付けおよび緩め動作自体には直接関係のない部分」にすぎな い。 「引用文献３，４」記載の発明において，「強いて前記Ｒ部分を翼係 合部の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても，これらの部分は，平 面状ではなく，円弧面状の部分であり，かつネジの中心側から外方に向 かって延びていない」ので，本件各発明とは構成が異なる。＼n 引用文献３，４記載の発明において，「強いて前記Ｒ部分を翼係合部 の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても」，本件各発明の作用効果 は生じない。（乙１０の５頁）
　ウ 本件意見書１の上記記載によれば，原告は同意見書において，「引用文 献２〜４」記載の発明に係る構成と本件各発明に係る構＼成が異なることを 説明するとともに，仮に同各文献の構成が対応する本件各発明の構＼成に相 当するとしても，同各文献記載の発明が本件各発明の効果を奏しないとい うことを説明しているにすぎないのであって，上記記載をもって，本件各 発明の特許請求の範囲から，ネジ穴の中心部に食い付き部分（円弧面状の 部分）を有する構成を意識的に除外しているということはできない。＼n

　高輝度LEDペンライト「キンブレ」について、被告製品の販売は不競法2条1項1号の不正競争行為に該当すると判断されました。

　事案に鑑み，争点(2)から検討するに，原告製品形態が，不競法２条１項１ 号に該当するには，(1)商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特 徴を有しており（特別顕著性），かつ，(2)その形態が特定の事業者によって長 期間独占的に使用され，又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等によ り，需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するも＼nのとして周知になっていること（周知性）を要すると解されるが，以下の理由 から，原告製品形態は上記要件を満たすものというべきである。
(1) 特別顕著性
ア 原告製品が以下の形態を備えていることは，当事者間に争いがない。
(1) 「持ち手部分」と，光を発する「ライト部分」と，その間の「リング 部分」とで構成され，「リング部分」はメッキが施されている。＼n
(2) ライト部分の先端にメッキの外カバーを付けており，リング部分のメ ッキと合わせて同一色，統一感のあるデザインとしている。
(3) 全体のフォルムは円柱状のシンプルな形態とし，ライト部分及び持ち 手部分の側面は，どの角度から見ても，平らな直線又はなだらかな曲線 によりそれぞれ外縁が形成され、突起物や階段状又は鋭角な部分が存在 しない。ただし，メッキ仕様のリング部分だけは，ライト部分，持ち手 部分を外側から覆う外観となり，一回り径が太くなっている。
(4) 持ち手部分は，真ん中でなだらかに凹型となる曲線を描き，底面部の 角は丸みを帯びており，正面視，背面視において瓢箪型である。＼n
(5) ライト部分先端の外カバーも，凸状に丸みを帯びており，正面視，背 面視において円弧を描く球状である。
(6) 全体の長さが約２５センチメートルで，そのうちライト部分は約１５ センチメートル，持ち手部分とリング部分を合わせて約１０センチメー トル，ライト部分の太さは直径約３センチメートルである。
(7) 持ち手部分の底面部に，発光・消灯及び発光色の切替えを行うスイッ チボタンが設置され，側面部にはスイッチを設置していないか，あるい は，スイッチを設置する場合でも，外観上その存在がわからないような スイッチとする。
イ 原告製品１が発売された平成２４年４月当時に存在した同種製品は，上 記１(6)ア記載のとおりであるが，甲１８の写真撮影報告書，甲１７等に よれば，このうち，「大電光改」及び「ＣＨＥＥＲ ＬＩＧＨＴ」は，原 告製品に比べて細くて小さいペンライトであり，いずれもリング部分が太 くなっている形態をしている点などにおいて，原告製品の形態と異なる。 また，「大電光煌」は持ち手部分が太くて，製品全体の長さにおけるラ イト部分の割合が原告製品より小さく，ライト部分の先端は半円球状であ る点などにおいて，原告製品の形態と異なる。 さらに，「ネオンスティック」は製品全体の長さにおける持ち手部分の 割合が原告製品より小さく，持ち手部分に設けられたボタンが特徴的であ る点で，「カラフルビーム」はライト部分が先端に向けて細くなっており， 持ち手部分に円形のダイヤルが取り付けられている点において，原告製品 の形態と異なる。 加えて，これらの同種製品は，いずれも，リング部分及びライト部分の 先端に同一色のメッキが施されておらず，持ち手部分にスイッチ等が設け られているなど，全体的に凹凸があって統一感のない印象を与えるもので ある。
ウ これに対して，原告製品は，全体的に丸みの帯びた円柱状のシンプルな 形態であり，ライト部分からリング部分、持ち手部分を通じて、全体とし て凸凹感のない直線又は曲線により外縁が形成されている点（形態(3)）に 特徴がある。 また，原告製品のリング部分にはメッキが施されるとともに，ライト部 分の先端にも同一色のメッキの外カバーが付けられており，リング部分の メッキとライト部分先端のメッキの金属的な光沢は，原告製品に他社の製 品にはないデザイン上のアクセントを与えているということができる（形 態(1)，(2)）。さらに，原告製品の持ち手部分は，その真ん中がなだらかな曲線から形 成される凹型となっており，底面部の角は丸みを帯びている上，ライト 部分先端の外カバーも，凸状に丸みを帯びて円弧を描く球状であり，更 に側面部にスイッチボタンもないことが，全体として，柔らかくシンプ ルな印象を与えているということができる（形態(4)，(7)）。加えて，原告製品の全体の長さは約２５センチメートルと他社の多くの製品より長く，ライト部分と持ち手部分の長さのバランスも良く，全体の長さとライト部分の太さの割合も均衡がとれているとの印象を与えるものである（形態(6)）。
以上のとおり，原告製品形態(1)〜(7)は，平成２４年４月当時の同種製品 にはない形態上の特徴であるということができ，更に，これらの特徴があ いまって，製品全体として，同種製品とは異なる顕著な特徴を備えている ということができる。
エ これに対し，被告は，形態(1)〜(7)は，いずれもありふれたものであると 主張する。
(ｱ) しかし，形態(1)，(2)については，上記のとおり，平成２４年４月当時 のペンライトのリング部分及びライト部分の先端に同一色のメッキを 施しているものはなく，また，ペンライトを使用する上で，その構成＼n部分に金属的な装飾を加える必然性はないのであるから，同各形態は 原告製品に特徴的なものというべきである。
(ｲ) 被告は，形態(3)に関し，ペンライトのライト部分が円柱状であるのは 特別なことではなく，平成２４年４月当時の同種製品も，丸みを帯び た円柱状のシンプルな形態であったと主張する。 しかし，原告製品は，単にライト部分が円柱状であるのみならず，全 体的に丸みの帯びた円柱状のシンプルな形状をしており，ライト部分 からリング部分、持ち手部分を通じて、全体として凸凹感のない直線 又は曲線により外縁が形成されている点に特徴があり，かかる特徴は 同種製品には見られないものである。
(ｳ) 被告は，形態(4)に関し，持ち手部分の中央付近をなだらかにへこませ るデザインは公知であったこと，形態(5)に関し，ペンライトの先端に 外カバーを設けたり，その先端を球状にすることは，特別なことでは ないこと，形態(6)に関し，原告製品の長さはコンサート等のイベント における規制に従ったものにすぎず，その太さも特別なものではない こと，形態(7)に関し，底面部のスイッチは，底から見ない限り視認で きないので，識別力を生じさせないことなどを指摘する。しかし，原告製品は，持ち手部分の中央部分をなだらかにへこませるとともに，ペンライトの先端の外カバーを球状にし，更に持ち手部分の側面にスイッチを側面に設けないことにより，全体として，なだら かな曲線と直線から形成されるすっきりとして統一感のある輪郭が形 成され，全体として柔らかくシンプルな印象を与えるのであり，こう した特徴は同種製品には見られないものである。そうすると，上記の 個々の形態が公知であることなどを理由として，原告製品形態があり ふれたものであるということはできない。
(ｴ) 被告は，平成２４年１０月に発売されたルミエースや同年１２月に発 売されたカラフルサンダー１１０などに原告製品形態と共通する特徴 が見られると主張するが，これらの製品は，原告製品１及び２の後に 発売されたものであるから，同各製品の発売時点では原告製品の形態 は同業者の間では知られていたのであり，原告製品形態も参考にしな がらデザインされた可能性が高い。これらの製品が原告製品形態と同＼n様の特徴を有するとしても，そのことをもって原告製品形態の特別顕 著性は否定されるものではないというべきである。
(ｵ) 被告は，ペンライトという製品は，その性質上，外見を重視するので はなく，輝度や色などの機能を重視して選択される製品であるから，＼nこの観点からしても，原告製品形態には特別顕著性はないと主張する。 しかし，ペンライトは，その用途・性状に一定の制限があるとしても， 種々のデザインを工夫し得ることは同種製品のデザインとの対比から も明らかであり，また，ペンライトの需要者が，趣味・嗜好に強い興 味・関心を示すいわゆる「オタク」を中心とする者であることに鑑み ても，これらの需要者は，機能のみならずデザインにもこだわりを持＼nって購入するペンライトの選択をすると考えるのが自然である。
オ 以上によれば，原告製品形態は特別顕著性を有するということができる。
(2) 周知性
ア 前記１(2)のとおり，原告製品１（キングブレードＭＡＸ）及び同２ （キングブレードＸ１０）は，平成２４年４月に原告製品１の販売が開始 されて以降，同年１０月までに，両製品で累計●（省略）●本，●（省略） ●円を売り上げたとの事実を認めることができる。 平成２５年ころにおいて，国民的アイドルとされるアイドルグループの ＣＤの売上が，複数枚購入を含め合計５６万枚程度であり（甲３８），平 成２６年８月に開催された日本最大級とされるアニメソングのライブの３＼n日間の延べ来場者数が８万人程度であったと認められること（甲３７）を 考慮すると，わずか６か月という短期間のうちに●（省略）●本の売上げ があったことは，趣味嗜好に強い関心を有するいわゆる「オタク」を需要 者とするこの種の製品としては「爆発的」と評価し得る売れ行きであった ということができる。
イ また，前記１(3)のとおり，原告製品は，平成２４年１０月，テレビ番 組に使用され，それを見た視聴者が，同番組において使用されたペンライ トの商品名については紹介がされていなかったにもかかわらず，原告製品 であると認識し，ツイッター上で，「みんなキンブレ振ってる」などとツ イートしたとの事実によれば，そのころには，需要者において，原告製品 形態を有する商品は原告製品であって，原告を出所とすることを表示する＼nものとして，広く知られていたと認めるのが相当である。
ウ さらに，前記１(4)のとおり，原告製品２（キングブレードＸ１０）は， 平成２５年２月，アマゾンのおもちゃのベストセラーの３位にランクイン したとの事実が認められるが，このランキングは，ペンライト又はそれに 類する商品間のランキングではなく，おもちゃ全体におけるランキングで あることに照らすと，原告製品は同時点において既に需要者に広く知られ していたものと認められる（甲２１の４）。 以上によれば，原告製品形態は，平成２４年１０月時点において，また， 遅くとも平成２５年１月までに，原告の出所を表示するものとして，周知＼n性を獲得していたというべきである。
エ これに対し，被告は，原告製品が，平成２４年１０月以後も売れ行きを 伸ばしている事実を指摘し，そのことから逆に，平成２４年時点の市場占 有率はそれほど高くなかったと主張するが，平成２４年４月から１０月ま での売上本数や売上高等に照らし，同月時点において原告製品形態が需要 者に広く知られていたと認められることは前記判示のとおりであり，平成 ２５年以降に更に売上げが増加したことは，上記認定を左右するものでは ない。また，被告は，原告製品が多く売れたのは，原告製品形態のデザイン性 が着目されたからではなく，高輝度という機能に需要があったためである＼nと主張するが，原告製品の需要者が機能のみならず，デザインも重視して＼nペンライトを購入したと考えるのが自然であることは前記判示のとおりで ある。さらに，被告は，原告の製品の中には原告製品目録に掲げられていない ものもあり，また，原告製品の中にも原告製品形態の一部を満たさない種 類のものがあると主張するが，原告製品の主力は原告製品目録記載の製品 であり，その他の製品が原告製品形態の一部を満たしていなかったとして も，原告製品形態の周知性が否定されるものではない。加えて，被告は，需要者は，原告製品をその形態によって識別しているのではなく，キングブレードという名称とともに，そのロゴ及びマークによって原告製品と識別していたものであると主張するが，テレビ番組の視聴者が，同番組において使用されたペンライトの形態を見て原告製品であ ると認識したことは前記判示のとおりであり，需要者はその形態により原 告製品と識別し得たというべきである。
オ 以上によれば，原告製品形態は，平成２４年１０月時点において，また， 遅くとも平成２５年１月までに，周知性を獲得したものと認められる。
３ 争点(3)（原告製品と被告製品との混同のおそれの有無）
(1) 被告製品は，原告製品形態の全てを備えるのみならず，原告製品のＸ１０ シリーズのバージョン２以降のものと基本的に同一の形状及び大きさを有す るのであるから，需要者が被告製品を原告製品と混同するおそれがあるもの と認められる。
(2) これに対し，被告は，原告製品と被告製品の名称が異なることなどを理由 に，混同のおそれを否定するが，需要者は，インターネットに掲載された商 品の形態を見てその出所を識別することも少なくないと考えられ，また，商 品名は新商品が発売されるたびに異なった名称が付されることもあるのであ るから，製品の名称が異なることから直ちに混同のおそれがないということ はできない。
(3) また，被告は，需要者は，知識が豊富な「オタク」であるから，ロゴやマ ーク，機能や価格帯などから製品を原告製品から被告製品を識別すると主張＼nするが，一口に「オタク」といっても，その知識や経験は様々であり，需要 者にはコンサートなどの各種イベントへの参加者なども含まれるのであるか ら，需要者の性質から，当然に，製品の機能や価格帯により出所を識別する＼nことができるということはできない。
(4) 以上のとおり，需要者が被告製品を原告製品と混同するおそれはあるとい うべきである。 したがって，被告製品は，需要者の間に広く認識された原告の商品等表示＼n（原告製品形態）と類似するものであり，原告製品と混同を生じさせるもの であるということができるので，被告製品を販売する行為は，不競法２条１ 項１号の不正競争行為に該当する。

◆判決本文

　1億円の損害賠償を求めましたが、無効理由あり（29-2および進歩性）として請求棄却されました。

上記(ｱ)によれば，乙１２公報には，情報ユニット及び識別ユニット のそれぞれが有する２個のデータの比較によって，情報ユニットの認証 処理をするという技術的事項が開示されているということができる。そ して，乙１２発明は，乙１１発明と技術分野及び課題が共通しているの であるから，当業者にとって，乙１１発明に前記の技術的事項を適用し， 使用者が入力するパスワードを含む３つのデータの演算による認証処理 に代え，本件発明のように，２個のデータの比較による認証処理を採用 することは，容易に想到し得たというべきである。 ウ これに対し，原告は，乙１１発明において，パスワードを含む３つのデ ータを用いた複雑な構成にすることは，その課題解決にとって不可欠なも＼nのであるので，乙１１発明に乙１２発明を組み合わせる動機付けは存在し ないと主張する。 しかし，乙１１発明は，携帯電話等にパスワードを設定するのみでは不 正使用の防止としては十分ではないという課題を解決するため，ＩＤカー＼nド等の携帯電話以外の物体に記憶されたデータを利用し，携帯電話等に予＼nめ記憶されたデータとの間で比較・照合することにより，不正使用を防止 しようとするものであって，この点において，本件発明及び乙１２発明と その技術的な思想を共通にしているということができる。 もとより，乙１１発明は，携帯電話等に記憶されたデータとＩＣカード に記憶されたデータという二種類のデータを使用するにとどまらず，使用 者が入力したパスワードも加えて比較・照合を行う点で本件発明と異なる が，これは，比較・照合に使用するデータを更に一種類増やすことにより 安全性を高めようとしたものであって，上記技術思想と基本的に異なるも のではなく，また，乙１１公報には，ＩＤカード６と携帯電話１との間で データの授受がある限りパスワードの再入力をする必要がないようにする など（乙１１公報の段落【００１４】），パスワードの入力作業により生 じる操作の煩瑣性の軽減という課題も示唆されているということができる。 そして，本件明細書等の段落【００２８】に記載されているように，３ つのデータを利用する代わりに２つのデータを利用したとしても，一意な データを複数組み合わせたものやこれを暗号化したものを照合用データと して利用するなど，様々な工夫をすることにより不正使用の防止という課 題を解決することは可能であるから，乙１１公報に接した当業者は，操作＼nの煩瑣性を軽減するため，３つのデータを利用する代わりに，乙１２公報 に開示されているような２つのデータによる比較・照合する構成を容易に＼n想到し得たというべきであり，かかる構成を採用したとしても，上記のと＼nおり，不正使用の防止という効果を奏することが可能であることを十＼分に 認識し得たものと考えられる。 したがって，相違点Ｃに係る構成は，乙１１発明に乙１２発明を適用す＼nることにより，当業者が容易に想到し得たものというべきである。
(8) 相違点Ｄについて
相違点Ｄに関し，乙１１公報には，「携帯電話１の電源を投入した時ある いは通話のためにキー５を押したときに携帯電話１より第１の電波信号送受 信装置３を介して電波信号Ａを送信する。ＩＤカード６は電波信号Ａを受信 するとＩＤカード６にあらかじめ記憶されたデータ９を，電波信号Ｂを介し て自動的に送信する。・・・ＩＤカード６より受信したデータ９と，パスワード として入力されたデータ１０と，第１のデータ読み取り装置２内にあらかじ め記憶されたデータ１１とを比較し，データ９とデータ１１との和がデータ １０になる場合にのみ携帯電話１が使用可能である。」（段落【００１＼n２】），「携帯電話１の電源が投入されている状態のとき，計時装置４は電 源が投入されてからの時間を計時する。計時装置４の計時時間をもとに，… 一定時間…ごとに第１のデータ読み取り装置２内にてデータ１１を書き換え， 同時にＩＤカード６に電波信号Ａを送信し，ＩＤカード６内のデータ９を書 き換える。携帯電話１とＩＤカード６との間でデータのやりとりが行われ， データ９とデータ１１の和がデータ１０になるときは常に携帯電話１を使用 可能にする。・・・携帯電話１とＩＤカード６の距離が離れていると，ＩＤカー＼nド６からデータ９が送信されることはない。ここでデータ９の送信がなけれ ば自動的に電源が切れ，携帯電話１の使用を不可能にする。」（段落【００＼n１３】）との記載がある。 上記記載によれば，乙１１発明においては，最初に携帯電話の電源を投入 した際の演算結果を満たせば，少なくとも一定時間，携帯電話の使用が可能＼nになるものと認められる。そして，携帯電話１の電源の投入は本件発明の 「アクセス要求」に相当するから，乙１１発明は，「アクセス要求が許可さ れてから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可する」 構成を備えるということができる。＼nしたがって，相違点Ｄは，実質的な相違点には当たらない。
・・・・
３ 争点３−３（乙１６に基づく拡大先願違反） また，念のため，争点３−３も検討するに，以下のとおり，本件発明は，い わゆる拡大された先願と同一の発明にも当たるということができる。
・・・・
原告は，「本件発明は，被保護情報に対するアクセス要求を許可する という比較結果が得られた場合は，アクセス要求が許可されてから所定 時間が経過するまでは被保護情報へのアクセスを許可するものであるの に対し，乙１６発明は，動作処理要求に伴った一連の操作が前記携帯電 話機に対して行われると個人認証を行い，個人認証が完了すると当該一 連の操作のみが可能になるのであって，当該処理中に他の処理を行うこ＼nとも，当該処理が終了後に他の処理を行うこともできず，また，所定時 間を計時することもなく，所定時間が経過するまで携帯電話機内の情報 に対するアクセスを含む何らかの操作を許可するものではない点」にお いて相違すると主張する。
(ｲ) そこで，検討するに，乙１６公報の段落【００３５】には，「制御部 １１は，比較認証の結果が一致していた場合，前記ステップＳＴ４にお けるキー入力は，特定の使用者（使用が許可されている携帯電話機使用 者）によるキー入力であるものと判断し，ロック解除状態とし，前記ス テップＳＴ４にて入力装置１４から入力された発信操作及びメモリダイ ヤル等の操作を有効として（ステップＳＴ９），発信処理等を継続する （一連のキー入力による処理が完了するまでの処理の継続を可能とす＼nる）。」との記載がある。これによれば，乙１６発明においては，被保 護情報へのアクセスが許可されると，「一連の処理が完了するまでの」 時間，アクセスが許可されるものということができる。 他方，本件発明の構成要件Ｆは，「前記アクセス制御手段は，当該比＼n較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合は， 前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するまでは前記被保 護情報へのアクセスを許可する」というものであり，「所定期間」に関 する限定は付されていない。 また，本件明細書等の段落【０１２０】及び【０１２１】には，アク セスが許可されると，タイマに所定の時間ｔ２を設定し，時間ｔ２が経 過するまでに開始した処理が終了した場合には，時間ｔ３をタイマに設 定し，時間ｔ３が経過するまでに次の作業を開始した場合には，レッド バッジの読み込みをすることなく，引き続き次の作業を行うことができ， 更に一つの作業が終了するたびにｔ３が起動されることが記載されてい るものと認められる。これによれば，本件発明においても，アクセスが 許可された後，一連の作業が継続している間は，アクセスが許可されて いるということができる。 以上によれば，乙１６発明における「一連の処理が完了するまでの」 時間も，構成要件Ｆの「所定時間」に当たるというべきである。＼n
(ｳ) これに対し，原告は，乙１６発明は，一連の処理中に他の処理を行う ことも，当該処理が終了後に他の処理を行うこともできず，また，所定 時間を計時することもなく，所定時間が経過するまで携帯電話機内の情 報に対するアクセスを含む何らかの操作を許可するものではないので， 本件発明と異なると主張する。 しかし，前記判示のとおり，乙１６発明においては，「一連の処理が 完了するまでの」時間は，被保護情報へのアクセスが許可されているの であるから，仮にその間に他の処理を行うことができないとしても，構＼n成要件Ｆの「前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するま では前記被保護情報へのアクセスを許可する」との構成を満たすとの結＼n論を左右するものではない。 また，構成要件Ｆの「所定期間」には特段の限定は付されていないの＼nで，これを計時された一定の長さの時間に限定されると解することもで きない。

◆判決本文

　特２９−２についても、実施可能であると理解できる程度の記載がないと開示された発明とはならないと判断されました。ゲノム編集技術であるCrispr-Cas（クリスパー−キャス）関連発明です。

　特許法２９条の２は，特許出願に係る発明が，当該特許出願の日前の他の特 許出願又は実用新案登録出願であって，当該特許出願後に特許掲載公報，実用新案 掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願 明細書等」という。）に記載された発明又は考案と同一であるときは，その発明につ いて特許を受けることができないと規定する。 同条の趣旨は，先願明細書等に記載されている発明は，特許請求の範囲以外の記 載であっても，出願公開等により一般にその内容は公表されるので，たとえ先願が＼n出願公開等をされる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の 発明である以上，さらに出願公開等をしても，新しい技術をなんら公開するもので はなく，このような発明に特許権を与えることは，新しい発明の公表の代償として＼n発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない，というものである。 同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは，先願明細書等に記載されて いる事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されて いるに等しい事項とは，出願時における技術常識を参酌することにより，記載され ている事項から導き出せるものをいうものと解される。 したがって，特に先願明細書等に記載がなくても，先願発明を理解するに当たっ て，当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方， 抽象的であり，あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示 が不十分であるような発明は，ここでいう「発明」には該当せず，同条の定める後願＼nを排除する効果を有しない。そして，ここで求められる技術内容の開示の程度は， 当業者が，先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理＼n解し得る程度に記載されていれば足りるというべきである。
(イ) これを本件についてみると，引用発明１の実施例１〜３には，引用発明１ の（i）〜（iii）の各ベクターを製造する方法が詳細に記載されており，実施例４に は，ドナー配列（ＧＦＰ遺伝子）が標的配列又はその近傍に組み込まれていること を確認するための具体的な試験方法も明記されている。 また，前記のとおり，実施例４の実験結果から，核局在化シグナルを含むＲＮＡ 誘導型エンドヌクレアーゼ，ガイドＲＮＡ，ドナーポリヌクレオチドの組合せが， 真核細胞に組み込まれ，標的部位にて二本鎖の切断及び修復が生じていると理解す ることができ，実施例５の実験結果も上記の理解の妨げになるものとは解されない。 さらに，上記（i）〜（iii）のベクターを含むベクター系は，真核細胞内で適切に 転写，翻訳，核移行等がなされるに必要な技術手段，及び，真核細胞内で適切に標的 配列の改変がなされるに必要な技術手段を備えたものであるから，ベクター系にし た場合でも，真核細胞中の標的配列を開裂し，標的配列の改変を行う機能を有する＼nものと理解できることも，上記のとおりである。 そうすると，引用例１には，当業者が，先願発明がそこに示されていること及び それが実施可能であることを理解し得る程度の記載があるといえるから，「ガイドＲ＼nＮＡが，ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導 し，そこで該ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質が，該標的部位にて染色体ＤＮＡ二本鎖の 切断を誘導し，該二本鎖の切断が，染色体配列が修飾されるようにＤＮＡ修復過程 により修復される」機能の部分も含めて，後願を排除するに足りる程度の技術が公＼n開されていたものと認めるのが相当である。
エ 原告らのその他の主張について
(ア) 原告らは，引用例１の優先基礎明細書（甲１０５）によれば，実施例４に「ド ナー配列の挿入および融合タンパク質の発現が確認された」という文言がなく，実 施例４で採用されたＦＡＣＳだけでは，検出された蛍光が標的部位への組込み以外 の他の要因によるものでないことが示されているとはいえず，また，対象と比較し て約１０倍以上の蛍光が検出されなければ，標的部位への組込みが生じていないと 理解すべきであるとして，これに沿う研究者の意見書（甲１０３）を提出する。しか し，引用例１に記載された実験結果について，技術内容の開示が不十分であるとま＼nではいえない。 原告らは，実施例５のＰＣＲ実験の結果で，処理ＤにおいてＰＣＲ産物が確認さ れなかったことから，標的部位にはドナー配列の遺伝子が組み込まれなかったこと が示されていると主張するが，実施例５の処理Ｄにおいては，前記イ(ウ)のとおり， ガイドＲＮＡや標的配列などの違いにより，ゲノム改変効率が不足していた結果と して，所定のゲル上のバンドが検出されなかった可能性があるから，実施例５の処＼n理Ｄの結果から，引用発明１のベクター系が，標的配列にドナー配列（ＧＦＰ遺伝 子など）を組み込む機能を有することまで否定されないと解すべきである。＼n
(イ) 原告らは，当業者であれば，引用例１のＦＡＣＳ実験とＰＣＲ実験により得 られた矛盾する結果を検討し，ＣＲＩＳＰＲ−Ｃａｓ９システムが真核細胞におい て作動するか否かの疑問は未解決であると結論したはずである，あるいは，他の科 学者らが他の技術又は構築物を用いて真核細胞で成功を収めることができたことに＼n基づいて引用例１の実験が成功したと推論することもできないとも主張する。 しかし，実施例４の実験結果は，核局在化シグナルを含むＲＮＡ誘導型エンドヌ クレアーゼ，ガイドＲＮＡ，ドナーポリヌクレオチドが，真核細胞に組み込まれ，標 的部位において二本鎖の切断及び修復が生じていることを理解するに足りるもので あるし，実施例５の実験結果も上記の理解の妨げになるものとまでは解されない。 また，引用発明１の（i）〜（iii）のベクターを含むベクター系は，前記イ(オ)の とおり，真核細胞内で適切に転写，翻訳，核移行等がなされるに必要な技術手段，及 び，真核細胞内で適切に標的配列の改変がされるに必要な技術手段を備えるから， 引用発明１のベクター系が，真核細胞中の標的配列を開裂し，当該標的配列の改変 を行う機能を有するものと理解することができ，引用例１には，引用発明１の実施＼nが可能であることを理解するに足りる記載がある。＼nそうすると，引用発明１において，ＣＲＩＳＰＲ−Ｃａｓ９システムが真核細胞 でも作動するか否かが解決していないとはいえない。
(ウ) 原告らは，本願発明は，ＣＲＩＳＰＲ−Ｃａｓ９システムを真核細胞内環境 において真核生物のゲノムＤＮＡに適合させるガイダンスを開示しているとして， 引用例１のＣＲＩＳＰＲ−Ｃａｓ９系との機能の相違を強調するが，本願発明は，＼n請求項１の記載から判断して，Ｃａｓ９に複数のＮＬＳを付加する，ｔｒａｃｒＲ ＮＡを長くする，キメラＲＮＡの３’末端にターミネーターとして例えばポリＴを 挿入する等の選択を行ったものではなく，むしろ，本願発明と引用発明１は，発明 の構成上，共通のベクターを含むベクター系を使用するものである。＼n両者の相違を強調する原告らの主張は理由がない。

◆判決本文

　ゲノム編集技術であるCrispr-Cas（クリスパー−キャス）関連特許について、29-2違反、進歩性違反の拒絶審決が取り消されました。出願人はブロードコムおよびMITです。技術説明会をやったのでしょうね。

（相違点）
本願発明は「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」するもの であると下限値が特定されているのに対して，引用発明１では，本願発明の「ｔｒ ａｃｒ配列」に相当する部分の長さについて明確な特定はなく，「第二及び第三領域」 の合わせた長さが「約３０から約１２０ヌクレオチド長の範囲」である点。
(5)相違点の検討
ア 特許法２９条の２は，特許出願に係る発明が，当該特許出願の日前の他の特 許出願又は実用新案登録出願であって，当該特許出願後に特許掲載公報，実用新案 掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願 明細書等」という。）に記載された発明又は考案と同一であるときは，その発明につ いて特許を受けることができないと規定する。 同条の趣旨は，先願明細書等に記載されている発明は，特許請求の範囲以外の記 載であっても，出願公開等により一般にその内容は公表されるので，たとえ先願が＼n出願公開等をされる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の 発明である以上，さらに出願公開等をしても，新しい技術をなんら公開するもので はなく，このような発明に特許権を与えることは，新しい発明の公表の代償として＼n発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない，というものである。 同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは，先願明細書等に記載されて いる事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されて いるに等しい事項とは，出願時における技術常識を参酌することにより，記載され ている事項から導き出せるものをいうものと解される。
イ 本願明細書の【０１６２】には，ｔｒａｃｒ配列の長さとゲノム改変効率の 関係について，「ＥＭＸ１およびＰＶＡＬＢ遺伝子座中の５つ全ての標的について， ｔｒａｃｒ配列長さの増加に伴うゲノム改変効率の一貫した増加が観察された」と の一般的な説明がなされ，特に，ゲノム改変効率の増加が優れるものとして，ｎが ６７，８５，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが４５，６３のキメラＲＮＡをとりあ げて，「野生型ｔｒａｃｒＲＮＡのより長い断片を含有するキメラＲＮＡ（ｃｈｉＲ ＮＡ（＋６７）及びｃｈｉＲＮＡ（＋８５））は，３つ全てのＥＭＸ１標的部位にお けるＤＮＡ開裂を媒介し，特にｃｈｉＲＮＡ（＋８５）は，ガイド及びｔｒａｃｒ配 列を別個の転写物中で発現する対応するｃｒＲＮＡ／ｔｒａｃｒＲＮＡハイブリッ ドよりも顕著に高いレベルのＤＮＡ開裂を実証した（図１６ｂ及び１７ａ）。ハイブ リッド系（別個の転写物として発現されるガイド配列及びｔｒａｃｒ配列）を検出 可能な開裂を生じなかったＰＶＡＬＢ遺伝子座中の２つの部位も，ｃｈｉＲＮＡを＼n使用してターゲティングした。ｃｈｉＲＮＡ（＋６７）及びｃｈｉＲＮＡ（＋８５） は，２つのＰＶＡＬＢプロトスペーサーにおける顕著な開裂を媒介し得た（図１６ ｃ及び１７ｂ）。」との説明が加えられている。 そして，本願明細書の図１６や図１７を参照すると，プロトスペーサー１やプロ トスペーサー３を標的とした場合については，ｎが＋６７，＋８５である場合のみ ならず，ｎが＋５４，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが３２のキメラＲＮＡである 場合も，ｎが＋４８，すなわちｔｒａｃｒ配列の長さが２６のキメラＲＮＡを上回 る改変効率が得られていることを見て取ることができ，本願発明がｔｒａｃｒ配列 につき３０以上のヌクレオチドの長さに設定したことによって引用発明１とは異な る新たな効果を奏していることも理解できる。 このように，本願発明は，「ｔｒａｃｒ配列の長さ」に着目し，「ｔｒａｃｒ配列 が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」するものという構成を採用したことによ＼nって，ゲノム改変効率が増加することを特徴とするものである。 他方，引用例１には，ガイドＲＮＡが第一領域から第三領域までの３つの領域を 含むこと（【００６７】），ステムの長さは約６から約２０塩基対長であってよいこと （【００６９】），一般的に，第三の領域は，約４ヌクレオチド長以上であり，例えば，第三の領域の長さは，約５から約６０ヌクレオチド長の範囲であるとすること（【０ ０７０】），ガイドＲＮＡの第二及び第三領域の合わせた長さは，約３０から約１２ ０ヌクレオチド長の範囲であり得ること（【００７１】）が記載されているにすぎな い。
ウ また，本願明細書【００６３】の「ループの３’側の配列の部分は，ｔｒａｃ ｒ配列に対応する」の記載によれば，本願発明のｔｒａｃｒ配列は，引用発明１の 第二領域の片方のステムと第三領域を合わせたものに相当すると認められる。しか し，引用例１には，ｔｒａｃｒ配列（第二領域の片方のステムと第三領域を合わせ たもの）の長さそれ自体を規定するという技術思想が表れてはいない。＼nさらに，本願優先日当時，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上のヌクレオチドの長 さとするとの当業者の技術常識が存在したことを認めるに足りる証拠はない。 エ よって，引用例１に「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを 有」するものという構成を採用したことが記載されているといえないし，技術常識＼nを参酌することにより記載されているに等しいともいえない。
(6) 被告の主張について
　被告は，２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するガイドＲＮＡ（＋４８） と，３２ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するガイドＲＮＡ（＋５４）とで，プ ロトスペーサー２，４及び５を標的としたものでは差異を見出せない（図１６，図 １７）とした上，３０以上のヌクレオチド長と特定する本願発明においては，標的 配列に依存することなく，改変効率が向上するとの効果を有しているとはいえない として，本願発明は，引用発明１と異なる新たな効果を奏すると認めることはでき ないと主張する。 しかし，前記のとおり，本願明細書によれば，プロトスペーサー１やプロトスペ ーサー３という異なる標的配列に対して，３２ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を 有するキメラＲＮＡが，２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を有するキメラＲＮ Ａよりも，ゲノム改変効率が増加していることが記載されており，ｔｒａｃｒ配列 について３０以上のヌクレオチド長であることを特定する本願発明は，プロトスペ ーサー１やプロトスペーサー３以外においても真核細胞のゲノム改変効率が向上す る可能性がないということはできない。＼nしたがって，被告の主張は，理由がない。
(7) 小括
以上のとおり，本件審決において本願発明と引用発明１との一応の相違点として 挙げられた「ｔｒａｃｒ配列が，３０以上のヌクレオチドの長さを有」することは， 実質的な相違点であり，本願発明と引用発明１とが同一の発明であるとは認められ ないから，本願発明につき特許法２９条の２の規定により特許を受けることができ ないとした本件審決の判断には誤りがある。
・・・
(4)相違点４の判断について ア 引用例２には，全長成熟（４２ヌクレオチド）ｃｒＲＮＡと，５’又は３’末 端で配列が欠如した様々な切断型のｔｒａｃｒＲＮＡを組み合わせて再構成された＼n二本鎖のＣａｓ９−ｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡ複合体を用いた試験において， 天然配列のヌクレオチド２３〜４８（ｔｒａｃｒ配列のヌクレオチド長は２６）を 保持しているｔｒａｃｒＲＮＡがＣａｓ９によるＤＮＡ切断に有効であることが示 されている（前記(1)ウ，ク，図３Ａ）。 また，ｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡは一本鎖のキメラＲＮＡに設計でき（前記 (1)ア），ヌクレオチド２３〜４８を保持した長いキメラＡ（ｔｒａｃｒ配列のヌクレ オチド長は２６）が，二本鎖のｔｒａｃｒＲＮＡ：ｃｒＲＮＡ複合体を用いた場合 と同じような挙動でＣａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導したこと，他方，短いキメラ Ｂ（ｔｒａｃｒ配列のヌクレオチド長は１８）の場合には，ＤＮＡ切断を誘導でき なかったこと（前記(1)エ，オ，図５Ｂ）が示されている。 以上の引用例２の実験結果に接した本願優先日の当業者は，２６ヌクレオチド長 よりも短いｔｒａｃｒ配列は，Ｃａｓ９の開裂効果が劣ることから，Ｃａｓ９タン パク質による標的配列の開裂には，少なくとも，天然配列の２３〜４８を保持した ２６ヌクレオチド長のｔｒａｃｒ配列を含む必要があることを理解する。 ところが，ｔｒａｃｒ配列の長さについては，２６ヌクレオチドより短い場合と の比較では，長い２６ヌクレオチドの方が好ましいことは理解できるものの，引用 例２には，２６ヌクレオチドより長い場合で比較した場合に，より長さの大きいｔ ｒａｃｒ配列の方が好ましいことを示す記載は，見当たらない。 加えて，本件全証拠によっても，本願優先日当時，ｔｒａｃｒ配列の長さが大き ければ大きいほど好ましいことを示す技術常識が存在したことを認めるに足りない。
(イ) 一方，本願明細書の【０１６２】によると，ｔｒａｃｒ配列の長さとゲノム 改変効率の関係について，「ＥＭＸ１およびＰＶＡＬＢ遺伝子座中の５つ全ての標的 について，ｔｒａｃｒ配列長さの増加に伴うゲノム改変効率の一貫した増加が観察 された」との一般的な説明がされ，本願明細書の図１６や図１７から，プロトスペ ーサー１やプロトスペーサー３を標的とした場合に，ｔｒａｃｒ配列の長さが３２ のキメラＲＮＡの方が，ｔｒａｃｒ配列の長さが２６のキメラＲＮＡよりも，ゲノ ム改変効率に優れていると理解することができる。 そうすると，引用例２の記載や本願優先日の技術常識を勘案しても，ゲノムの改 変効率を向上させる観点で，引用発明２のｔｒａｃｒＲＮＡの長さについて，引用 例２に具体的に開示されている２６から３０以上に変更することを，当業者が動機 付けられていたということはできない。
(ウ) また，本願優先日当時，引用例２の要約に記載された細菌や古細菌の獲得免 疫に由来するＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系（前記(1)ア）を，緩衝液中での混合（試験管レ ベル）でなく，真核細胞に適用することができた旨を報告する技術論文や特許文献 は存在しておらず，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上に設定するという技術手段を 採用することで，真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は，当業 者の期待や予測を超える効果と評価することができる。＼n
(エ) したがって，相違点４として挙げた本願発明の発明特定事項，すなわち「ｔ ｒａｃｒ配列」について，「３０以上のヌクレオチドの長さ」とすることは，引用例 ２の記載や本願優先日の技術常識を参酌しても，当業者が容易に想到し得たとはい えないものである。
イ 被告の主張について
被告は，引用例２の記載から，２３〜４８の２６ヌクレオチド長を含むｔｒａｃ ｒＲＮＡであれば，その５’末端側や３’末端側にさらにヌクレオチドが存在して も，Ｃａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導できると理解することができるとした上，引 用例２には５’末端側や３’末端側にヌクレオチドを付加してさらに長くすること を妨げる記載はなく，図３Ａには，上記最小領域のほか，「１５−５３」，「２３− ８９」，「１５−８９」の領域からなるさらに長いｔｒａｃｒＲＮＡも，ｃｒＲＮＡ と共に用いることでＣａｓ９によるＤＮＡ切断を誘導できることが示されていると して，引用発明２のうち「ｔｒａｃｒＲＮＡ」を多少長くして３０ヌクレオチド長 程度のものとすることは，当業者が適宜なし得たことであると主張する。 しかし，図３Ａには，長いｔｒａｃｒＲＮＡをｃｒＲＮＡと組み合わせて二本鎖 として用いた実験結果が示されるものの，特に長いｔｒａｃｒＲＮＡの方が標的配 列の開裂に優れることは開示されていない。また，引用発明２のｔｒａｃｒ配列の 長さを２６から３０にするには，１５％以上長くする必要があるから，これが多少 長くした程度のものであるとはいえない。さらに，上記のとおり，本願優先日当 時，ｔｒａｃｒ配列の長さが大きければ大きいほど，好ましいことを示す技術常識 は存在せず，真核細胞にＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系を適用したことを報告する技術論 文，特許文献も存在しなかったことからすれば，ｔｒａｃｒ配列の長さを３０以上 に設定することに伴い真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は， 当業者の期待や予測を超えるものと評価されるというべきである。＼n

◆判決本文

下記は出願人の一部が一致するCrispr-Casの関連事件ですが、こちらは拒絶審決が維持されています。

◆平成31(行ケ)10010

　バブリシティー権に基づく請求として、1審が認定した額（100万円）が争われました。知財高裁3部は、原審の判断を維持しました。

　(1)原判決を引用して認定した事実経過によれば，本件事案には，次のような 事情がある。
(2) 両当事者は，平成９年から平成２５年までの間，本件ブランドを用いた日 本での婦人服販売事業のための契約関係にあり，本件ブランドの知名度の向 上について共通の利益を有していた。被告各表示の素材となった一審原告Ｘ＼nの肖像写真及び紹介文並びに被告写真に複製された原告写真は，上記事業に おける本件ブランドの宣伝広告の目的のために，一審原告側から提供された 素材である。そして，その提供に当たっては，当時の両当事者は協力関係に あったという背景から，使用の目的，態様及び期間等について，文書等によ る明確な取極めはなされていなかった。 平成２５年の修正サービス契約の解除（本件解除）により両当事者間の契 約関係が解消された時点において，これらの素材は，被告ウェブサイト上及 び店舗内の被告各表示及び被告写真として現に用いられていた。そのことは，＼n一審原告側においても了知していた可能性が高いし，仮に了知していなかっ＼nたとしても，被告ウェブサイトの閲覧及び店舗の訪問によって容易に知りう る状態にあった。
契約関係の解消後も，一審被告は，日本国内のＪＳ商標を既に譲り受けて いた以上，本件ブランドの下での婦人服販売事業をそれ以前とほぼ同じ態様 で継続することが可能であり，そのことは一審原告側も了知していた。また，＼n乙７の終了合意書が締結された平成１４年以降，同事業における商品のデザ インや宣伝広告の手法等について，一審原告側は具体的に関与する権利を失 っていたから，本件解除によりすべての契約関係が解消されたからといって， 一審被告が被告ウェブサイトを改修するなどして宣伝広告の内容を改めるべ き事業上の必然性はなかった。そうすると，契約関係の解消後も，被告各表＼n示及び被告写真をそれまでと同様に使用し続けることを，一審被告は予定し＼nており，一審原告側も，これを予想していたか少なくとも予＼想し得たといえ る。
また，ＪＳ商標は一審原告Ｘの氏名と同一であるから，ＪＳ商標及び各商 標に関連するグッドウィルを商標権譲渡契約によって譲り受けた上で行う一 審被告の事業活動は，その需要者層に，一審原告Ｘ個人がこれに関与してい るとの認識又は印象を必然的に生じさせるものであったといえる。このよう な状況は，契約関係の終了後においても直ちに変わるものではない。
(3) このように，本件事案は，長期間にわたり契約関係にあった当事者が，必 ずしも明確に定めてこなかった事柄が問題となり，それが原因となってパブ リシティ侵害行為，著作権侵害行為及び不正競争行為（いずれも法的性質と しては不法行為）として損害賠償等が請求されている，というものである。 そうすると，権利侵害の成否や損害額の算定の判断に当たっても，契約関係 にない権利者と侵害被疑者との間の訴訟におけるものとは異なり，契約関係 にあった当時の事情を踏まえた合理的な意思解釈が必要とされる。 (4) そして，当裁判所は，上記(3)のような観点に立った上で，原審の判断は是 認し得ると考え，原判決を引用して上記１のとおり判断するものである。
３ 両当事者の当審における主張に対する判断
・・・
ア パブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害について
原判決の認定した１００万円という損害額につき，一審原告会社は高額 に過ぎる旨主張し，一審被告は低額に過ぎる旨主張する。 そこで検討するに，本件においては，以下のような事情を考慮する必要 があると考えられる。すなわち，
(ア) 本件証拠中，例えば甲２８には，一審原告Ｘについて，「世界１２ヶ 国に進出。どの国でも高い人気を獲得している。」という記載がある一 方で，「日本は世界最大のマーケット」という記載もある（前者につい ては甲２７，後者については甲２７，２９，３０にも同旨の記載があ る。）。 そして，後掲各証拠（いずれも枝番含む）によれば，「世界１２ヶ国 に進出」というその実態は，一審原告Ｘの生地である米国ニューヨーク 市のソーホー地区に平成５年ころから直営の実店舗を有している（乙１＼n０）ほかは，米国を含む各国のデパート等に断続的に商品を卸したり （甲１３４），ネットショップに商品が掲載されたり（甲１１７〜１２ １，１３３）しているにとどまる。一審原告側が運営するウェブサイト には，店舗の所在場所として１８か国のデパート等が挙げられているが （甲１２２），その中には商品の実際の取扱いを確認できないものが多 い上（乙３９ないし４５），取扱いがある場合でもデパートの店内に本 件ブランドを冠した売場を確保してはいない（乙１１，４８）。そして， 一審原告側が主要国の大都市の目抜き通りに独自の路面店を構えている＼nこと等を示す証拠は見当たらない。 なお，一審原告Ｘの日本国外での活動に関する証拠（甲２〜７，１０ １〜１１６）はいずれもウェブサイトへの掲載であるところ，ウェブサ イトは，紙媒体と異なり，掲載可能な記事数が極めて多い媒体である。＼nまた，一審原告Ｘが出展したファッションショー（甲１０３〜１０９， １１１〜１１５）は，いわば「地元」であるニューヨーク市でのもので ある上に，出展料を支払えば参加資格に制限はない（一審被告前代表者＼n本人尋問）。
(イ) 一審原告Ｘの世界的な名声については上記(ア)のとおり一定の留保を付 けざるを得ないのに比して，日本国内での名声（特に被告商品の需要者 層におけるもの）は，それなりに高いと認められる。 もっとも，本件ブランドの日本での立上げ以前から一審原告Ｘが日本 の需要者層に広く知られていたことを示す証拠は見当たらないのに対し， それ以降は一審被告を先駆けとする各ライセンシーが本件ブランドのビ ジネスに深く関わってきたことからすれば，日本における一審原告Ｘの 名声には，各ライセンシーによるマーケティングの成果という側面が多 分にある。一審原告Ｘの日本国内での名声を示すものとして一審原告側 から提出されている証拠（甲８〜１０，２７〜３４，８３，８４，１６ ２，２１４〜４７０等）も，各ライセンシーによる上記と同様のマーケ ティングに影響されたものである可能性がある（例えば，外見上は出版＼n社が編集したムックである甲８にも，Editorial cooperatorとして，複 数名の一審被告の関係者が関与している（５頁）。） そして，各ライセンシーがそのマーケティングに当たり，一貫して， 一審原告Ｘを被告表示２〜４のとおりの容貌・経歴・信条を有する人物＼nとして需要者層に印象付けようと努めてきたことは本件各証拠から明ら かであるから，一審原告Ｘが「世界的に有名な」ファッションデザイナ ーであるとの名声が日本において形成されるについては，各ライセンシ ーの寄与，中でもその先駆けである一審被告の寄与が相当程度に大きか ったと認められる。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)の事情によれば，一審原告Ｘの肖像等が顧客誘引力を有 し同人にはパブリシティ権が認められるとしても，それらは，いわゆる 超一流のファッションデザイナー（例えばＢ，Ｃ，Ｄにつき甲４４，５ ４，５６）のものと同列ではないし，パブリシティ権の形成に当たって 一審被告がライセンシーとして寄与してきたという経緯を考慮すべきで ある。
(エ) 一審原告らは，一審原告Ｘのパブリシティ権の価値が高く，その侵害 による損害が大きい旨の主張を裏付けるため，過去の裁判例及び文献の 記載を多数援用する（甲８５，１３１，１６６〜１６９，１９４〜２０ ０，４７３等）。しかしながら，過去においてパブリシティ権の価値が 検討された事案の多くは，きわめて知名度が高い権利者（その多くは， 知名度の高さが「公知の事実」に近いような芸能人，運動選手等であ＼nる。）の名称及び肖像等が有する顧客誘引力を，その知名度の形成に寄 与していない他者が利用した事案であるから，これらの事案を通じて形 成された法理論及びマーケティング理論並びに個別の事案における裁判 所の判断は，本件にそのまま適用できるものではない。もっとも，一審 原告Ｘの我が国における認知度は，それなりに高いことからすると，そ の形成に当たって一審被告の貢献が大きいことを考慮しても，パブリシ ティ権侵害に対する損害賠償の額を余りに少額とすることもまた相当で はないというべきである。 上記(ア)〜(エ)で検討した点を踏まえると，一審原告Ｘのパブリシティ侵害 によって生じた使用料相当損害の額は，原判決が説示するとおり，１００ 万円と評価するのが相当であって，これに反する一審原告会社及び一審被 告の主張は，いずれも採用することができない。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成28(ワ)26612等

　原告は、ヤマハです。技術的範囲に属する、無効理由無しと判断されました。被告は本件アプリを設計変更して、本件新アプリに変更しましたが、本件アプリについては引き続き差止請求が認められました。

　被告は，(1)乙２公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙２技術を開示しているところ，本件 発明１も乙２技術を採用するものであり，相違点１−１ないし同１−４は，識別対 象，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違にすぎず，当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は，乙２技術を乙４課題の 解決に応用して，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成を容易に想到し得た旨主張する。＼n
しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記１(2)認定のとおり， 本件発明１は，コンピュータを，(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段，(ii)サーバに対し，抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段，(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し，情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求＼nの言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段，(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明であり，乙２公報等に音響ＩＤとインターネットを利用するという点で本件発明１と＼n同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても，その手順や方法を具体的に特定し，使用言語が相違する多様な利用者が理解可能＼な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。＼nまた，被告の上記(2)の主張については，前記イのとおり，乙４公報に，発明が解 決しようとする課題の一つとして，システムを複数の言語に対応させること（以下， 単に「乙４発明の課題」という。）が記載されているものの，以下のとおり，乙２ 発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず，仮に，乙４発明の 課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加え たとしても相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成に到達しないから，採用することができない。＼n
(ｱ) 乙２発明１を乙４発明の課題を組み合わせる動機付け
ａ 前記のとおり，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり，放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し，前記イ(ｲ)のとおり，乙 ４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり，展示物に固有のＩＤを赤外線 等の無線通信波によって発信し，携帯受信器が発信域に入ると上記ＩＤを受信し， 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり，サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから，両発明は，想定される使用場面や発明の基本的な構＼成が異なっており，乙２発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められない。
ｂ 被告は，(1)乙４発明は，放音装置を利用した情報提供技術という乙２技術と 同じ技術分野に属するものであること，(2)乙２技術は汎用性の高い技術であり， 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと（乙１１ないし１３），(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と（乙２，５，６，８，１１ないし１３等）などによれば，当業者において，乙２ 技術を乙４課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら，乙２発明１と乙４発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ，また，本件優先日１当時，音 響ＩＤとインターネットを利用し，又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙２公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても，いず れも乙４発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記のとおりであり，乙４発明の課題の解決のみを取り上げて乙２発明１を適用する動機＼n付けがあると認めるに足りない。
(ｲ) 乙２発明１に対する乙４発明等の適用
また，以下のとおり，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加えたとしても，本件発明１の構成に到達しない。＼n前記第２の２(2)ア(ｳ)認定の特許請求の範囲，前記(1)認定の本件明細書１の発明 の詳細な説明，図面，弁論の全趣旨に照らすと，本件発明１は，概要，以下のとお りのものであると認められる。
ア 本件発明１は，端末装置の利用者に情報を提供する技術に関する（【０００１】）。
イ 従来から，美術館や博物館等の展示施設において利用者を案内する各種の技 術が提案されていたが，各展示物の識別符号が電波や赤外線で発信装置から送信さ れるものであったため，電波や赤外線を利用した無線通信のための専用の通信機器 を設置する必要があった。本件発明１は，そのような問題を踏まえてされたもので あり，無線通信のための専用の通信機器を必要とせずに多様な情報を利用者に提供 することを目的とする（【０００２】，【０００４】）。
ウ 本件発明１は，(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ＼nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段，(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより，赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに，案内音声である再生対象音の識別情報に対＼n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする（【０００５】）。
エ 以上に加えて，本件発明１は，前記送信手段が，当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し，前記受信手段が，情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用するこ＼nとにより，相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指 定された言語に対応する関連情報を受信することができ，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである（【０＼n００６】等）。
２ 本件アプリの広告等について
証拠（甲６，７）によれば，次の事実が認められる。
(1) 被告作成の「Ｓｏｕｎｄ Ｉｎｓｉｇｈｔ（サウンドインサイト）」と題す る本件アプリを用いたシステムに関する広告（甲６。以下「本件広告」という。） には，次のとおり記載されていた。
ア (1)「映像・音声にのせて，情報配信」，(2)「動画・音楽などの音に人間には 聞こえない音波信号（音波ＩＤ）を埋め込み，テレビ・サイネージ・スピーカー等 から再生し，スマートフォンアプリで音波信号（音波ＩＤ）を受信する事により， 紐づいた情報をスマートフォン上に自動表示」，(3)（音波信号に紐づく情報を表示＼nする手順の一つとして）「映像・音声に重畳した音波信号を発する」
イ (1)「音で情報を配信」，(2)「『Ｓｏｕｎｄ Ｉｎｓｉｇｈｔ』は，人には聞 こえない音波信号（音波ＩＤ）を使い，映像や音に合わせてアプリを連動できます。 利用者が信号音を意識することなくスマートフォン上に情報を表示します。」＼n
ウ 「多言語で配信可能 日本語のほか，英語，中国語，台湾語，韓国語，ロシ ア語など多言語で情報配信できます。」
エ （使用例の一つとして）「バスの車内案内では 多国語で停留所情報や地域 の情報を案内できます。」
(2) 本件アプリのダウンロード用のウェブサイト（甲７。「本件ダウンロードサ イト」という。）には，次のとおり記載されていた。 「『サウンドインサイト』は，空港，駅，電車，バスなどの様々な場所に設置さ れた各種スピーカーから送信された音波を，専用アプリをインストールしたスマー トフォンで受信することで，関連する情報を自動で表示させることのできるサービ＼nスです。・・・『サウンドインサイト』の活用により，・・・外国人観光客へ空港・駅などのアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する『言語支援用途』・・・などで活 用いただくことができます。」
３ 争点１（本件アプリは本件発明１の技術的範囲に属するか）について
(1)争点１−１（本件アプリは構成要件１Ｂを充足するか）について＼n
ア 構成要件１Ｂに対応する本件アプリの構＼成に係る事実認定
(ｱ) 前記第２の２(5)ア(ｱ)のとおり，本件アプリは，スピーカー等の放音装置か ら，識別情報であるＩＤコードを表す音響ＩＤを含む音響が放音されると，これを＼n収音し，当該音響ＩＤからＩＤコードを検出するものとしてスマートフォンを機能＼nさせるものであるところ，前記２(1)のとおり，本件広告には，「映像・音声にのせ て」，「動画・音楽などの音」に埋め込んで，「映像・音声に重畳」させて音響Ｉ Ｄを放音することが記載されているほか，使用例の一つとして，バスの車内案内で は多言語で停留所情報等を提供することができることが記載されていること，同(2) のとおり，本件ダウンロードサイトには，本件アプリは，空港，駅，電車，バス等 に設置された放音装置から送信された音波を，スマートフォンで受信することで， 関連する情報を自動で表示させることのできるサービスを提供するものであること＼nが記載されていることなどからすると，被告から音響ＩＤの提供を受けた顧客にお いて，案内音声を識別するものとしてＩＤコードを使用し，これを案内音声ととも に放音装置から放音することは，本件アプリにつき想定されていた使用形態の一つ であるというべきである。そうすると，本件アプリは「案内音声と当該案内音声を 識別するＩＤコードを含む音響ＩＤとを含有する音響を収音し，当該音響からＩＤ コードを抽出する情報抽出手段」（構成１ｂ）を備えていると認めるのが相当であ＼nる。
(ｲ) 被告は，本件アプリが構成１ｂを備えていることを否認し，その理由として，＼n(1)被告サービスにおいて，被告は，放音される音響やＩＤコードの識別対象を決定 しておらず，これらを選択，決定しているのは顧客であって，いずれも「案内音声」 に限られるものではないこと，(2)本件アプリの利用場面の中で，最も多くの需要が 見込まれているのは商品説明の場合であるが，商品説明において，放音装置から音 声が発せられることは必須ではなく，かえって，音声が放音されるとスマートフォ ンに表示される情報を理解する妨げになることを主張する。＼nしかしながら，被告の上記(1)の主張は，構成要件１Ｂ所定の音響が放音されない＼n場合があることを指摘するにとどまるものであり，前記(ｱ)のとおり，本件広告に おいても，案内音声を収音する使用形態を回避させるような記述はなく，むしろ， そのような使用形態を想定したものとなっていたというべきであるから，前記認定 を覆すに足りないというべきである。 また，被告の上記(2)の主張について，本件アプリにつき最も多くの需要が見込ま れていたのが商品説明の場面であったとしても，被告において，そのような使用形 態に特化したものとして本件アプリを広告宣伝していたものでもなく，前記認定を 覆すに足りない。
イ 構成要件１Ｂに係るあてはめ＼n
以上の認定を踏まえて検討すると，構成１ｂの「案内音声」は，本件発明１の＼n「案内音声である再生対象音を表す音響信号」に対応し，構＼成１ｂの「案内音声を 識別するＩＤコードを含む音響ＩＤ」は，本件発明１の「案内音声である再生対象 音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号」に対応する。 そして，本件発明１は，コンピュータを所定の手段として機能させるプログラム＼nに係る発明であり，構成要件１Ｂは，放音された所定の音響を収音した収音信号か＼nら識別情報を抽出する情報抽出手段を規定するものであるから，構成要件１Ｂ所定＼nの音響が放音された場合に，これを収音し，識別信号を抽出する手段としてコンピ ュータを機能させるプログラムであれば，これと異なる用途でコンピュータを機能＼ させ得るとしても，又は音響が放音されない場面があるとしても，同構成要件を充＼n足すると解すべきところ，本件アプリは，同所定の音響を収音し，当該音響からＩ Ｄコードを抽出するものとしてスマートフォンを機能させるものであるから，放音＼nされる音響やＩＤコードの識別対象を選択しているのが顧客であり，音響が放音さ れない使用方法が選択され得るとしても，構成要件１Ｂを充足する。＼n
(2)争点１−２（本件アプリは構成要件１Ｄを充足するか）について＼n
ア 構成要件１Ｄの「関連情報」の言語の解釈＼n
(ｱ) 構成要件１Ｄは，「関連情報」について，「前記案内音声である再生対象音＼nの発音内容を表す関連情報であって，前記情報要求に含まれる識別情報に対応する＼nとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求の言語情報 で指定された言語に対応する関連情報」と規定しているから，「関連情報」の言語 は，相異なる言語に対応するものの中から情報要求の言語情報で指定された言語に 対応するものと解すべきである。
(ｲ) 被告は，「関連情報」は，第１言語で発音される案内音声の発音内容を第１ 言語で表した文字列であると解すべきであるとし，その理由として，原告が本件訂＼n正審判請求１の際に訂正事項が明細書の記載事項の範囲内であることを示す根拠と して本件明細書１の【００４１】を挙げていたことを指摘するが，構成要件１Ｄは＼n上記のとおりのものであるから，「関連情報」が案内音声の言語と同一のものであ ると解するのは文言上無理がある。また，同段落には，第２言語に翻訳することな く，第１言語の指定文字列のまま関連情報Ｑとする実施例が開示されているが，こ れは第１実施形態の変形例の一つ（態様１）にすぎず，原告が本件訂正審判請求１ の際に同段落を指摘したからといって，当該実施例の態様に限定して「関連情報」 の言語について解釈するのは相当でない。
イ 構成要件１Ｄに対応する本件アプリの構＼成に係る事実認定
(ｱ) 前記第２の２(5)ア(ｳ)及び同イのとおり，本件アプリは，管理サーバから， リクエスト情報に含まれるＩＤコード及びアプリ使用言語の情報に対応する情報の 所在を示すものとして送信されるアクセス先ＵＲＬを受信するものとしてスマート フォンを機能させるものであり，管理サーバには，１個のＩＤコードに対応させて，＼n６個までのアプリ使用言語に対応するＵＲＬを記憶することができるところ，前記 ２(1)のとおり，本件広告には，日本語のほか，英語，中国語，台湾語，韓国語，ロ シア語など多言語で情報配信できることが記載されており，使用例の一つとして， バスの車内案内では多言語で停留所情報等を提供することができることが記載され ていること，同(2)のとおり，本件ダウンロードサイトには，外国人観光客に対して， 空港・駅等のアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する用途に用いること ができることが記載されていることなどからすると，顧客において，リクエスト情 報に含まれるＩＤコードに対応する案内音声の発音内容を表す情報について，当該＼n案内音声とは異なる言語に対応する複数の情報を管理サーバに記憶させ，リクエス ト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報をスマートフォンに送信するよう にすることは，本件アプリにつき想定されていた使用態様の一つであるというべき である。そうすると，本件アプリは，「前記案内音声の発音内容を表す関連情報で＼nあって，前記リクエスト情報に含まれるＩＤコードに対応するとともに，６個まで のアプリ使用言語に対応する複数の情報のうち，前記リクエスト情報のアプリ使用 言語に対応する情報を受信する受信手段」（構成１ｄ）を備えていると認めるのが＼n相当である。
(ｲ) 被告は，本件アプリが構成１ｄを備えていることを否認し，その理由として，＼n
(1)被告サービスにおいて，被告は，本件スマートフォンが受信する情報を決定して おらず，これを選択，決定しているのは顧客であって，構成要件１Ｄ所定のものに＼n限られないこと，(2)被告は，本件アプリに係る実証実験において，本件アプリを用 いて「案内音声である再生対象音の発音内容」を関連情報として出力したことはな く，外国語に翻訳した内容を関連情報として出力したこともないこと，(3)被告は， 今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報＼nを提供することを禁ずる旨の約束をする意思があることを主張する。 しかしながら，被告の上記(1)の主張は，本件スマートフォンの受信する情報が構＼n成要件１Ｄ所定の情報ではない場合があることを指摘するにとどまるものであり， 前記(ｱ)のとおり，本件広告及び本件ダウンロードサイトにおいても，案内音声の 発音内容を表し，リクエスト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報を受信＼nする使用形態を回避させるような記述はなく，むしろ，そのような使用形態を想定 したものとなっていたというべきであるから，被告の実証実験では同構成要件所定＼nの情報を受信しなかったこと（上記(2)），被告が今後も同構成要件所定の使用態様＼nで本件アプリを使用しないことを約束する意思を有していること（上記(3)）を併せ 考慮しても，前記認定を覆すに足りないというべきである。
ウ 構成要件１Ｄに係るあてはめ＼n
構成要件１Ｂにおいて規定するとおりにコンピュータを機能＼させるものであれば， 同構成要件を充足するとの前記(1)イにおける検討と同様に，構成要件１Ｄ所定の情＼n報を受信する手段としてコンピュータを機能させるプログラムであれば，受信する＼n情報が同構成要件所定のものではない場面があるとしても，同構＼成要件を充足する と解すべきところ，本件アプリは，構成１ｄを備えており，スマートフォンを「前＼n記案内音声の発音内容を表す関連情報であって，前記リクエスト情報に含まれるＩ＼nＤコードに対応するとともに，６個までのアプリ使用言語に対応する複数の情報の うち，前記リクエスト情報のアプリ使用言語に対応する情報を受信する受信手段」 として機能させるものであるから，本件スマートフォンが受信する情報を選択して＼nいるのが顧客であるとしても，構成要件１Ｄを充足する。＼n
４ 争点４（本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものか）につい て
(1) 争点４−１（本件発明１は乙２公報により進歩性を欠くか）について
・・・
(ｲ) 乙２発明１
前記(ｱ)によれば，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり（【０００ １】），テレビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サ ーバを介して当該場面に関連する情報を取得することを容易にした携帯端末装置等 を提供することを目的とするものであって（【０００５】等），本件発明１に対応 する構成として，次の各構＼成を有すると認められる。
「携帯端末装置を，
放送中のテレビ番組の放送音声と重畳して放音される，当該番組の場面を識別す る音声信号である音響ＩＤを収音し，前記音響ＩＤからＩＤコードにデコードする 情報抽出手段，
携帯端末装置に記憶されたＩＤコードをＩＤ解決サーバに送信する送信手段，
前記ＩＤコード及び前記ＩＤ解決サーバが当該ＩＤコードを受信した時刻に基づ いて当該ＩＤ解決サーバによりＩＤ／ＵＲＬ対応テーブルにおいて検索された対応 するＵＲＬを受信し，放送されたテレビ番組の場面に関連する情報を当該ＵＲＬで 指示されるコンテンツサーバから受信する受信手段，及び，
前記受信手段が受信した情報を携帯端末装置上で表示する出力手段として機能＼させるプログラム。」
(ｳ) 乙２発明１と本件発明１の対比
乙２発明１と本件発明１を対比すると，これらは，次のａの点で一致し，少なく とも，次のｂの点で相違すると認められる。
ａ 一致点
「コンピュータを，再生対象音を表す音響信号と識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音された音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，前記情報抽出手段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，＼n前記情報要求に含まれる識別情報に対応する関連情報を受信する受信手段，および， 前記受信手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラム。」＼n
ｂ 相違点
(a) 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
本件発明１では，「案内音声・・・を表す音響信号」と「当該案内音声である再生対＼n象音の識別情報」が放音されるのに対し，乙２発明１では，「放送中のテレビ番組 の放送音声」と「当該番組に対応し，当該番組の場面を識別する音声信号である音 響ＩＤ」が放音される点
(b) 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
本件発明１では，端末装置からサーバに送信される「情報要求」に含まれる情報 は，「識別情報」と「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」であるの に対し，乙２発明１では，携帯端末装置からＩＤ解決サーバに送信される情報は 「ＩＤコード」のみであり，「端末装置にて指定された言語を示す言語情報」は含 まれない点
(c) 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
本件発明１では，端末装置が受信する「関連情報」は，「案内音声である再生対 象音の発音内容を表す」のに対し，乙２発明１では，「放送されたテレビ番組の場＼n面」に関連する内容を表す点＼n
(d) 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
本件発明１では，端末装置が受信する「関連情報」は，「相異なる言語に対応す る複数の関連情報のうち，前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関 連情報」であるのに対し，乙２発明１では，携帯端末装置がこれに対応する情報を 受信しない点
(ｴ) 相違点に関する被告の主張について
ａ 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
被告は，乙２発明１の「ＩＤコード」は，番組と同時に，番組の放送音声という 「再生対象音」も識別しているから，「再生対象音の識別情報」が放音される点で は本件発明１と相違しない旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「この音響ＩＤは，放送中の番組に対応するものであ り，放送音声に重畳されて放音される。」（【００１４】）と記載されており，Ｉ Ｄ／ＵＲＬ対応テーブルを示す図４においても，受信時間帯に対応する番組の「シ ーン」が特定されていること（【００２５】）などからすると，乙２発明１の「ＩＤ コード」は，放送中の番組に対応し，当該番組の場面を識別する音声信号であって， 番組の放送音声を識別するものではないから，本件発明１の「再生対象音の識別情 報」に対応する構成を有するものとは認められない。＼n
ｂ 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
被告は，乙２発明１では，ユーザがボタンスイッチを押した時刻は「端末装置に て指定された・・・情報」に該当するから，「端末装置にて指定された・・・情報」が「言 語を示す言語情報」であるか「ボタンスイッチの操作タイミングを示す情報」であ るかの点でのみ本件発明１と相違する旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「番組を視聴しているユーザ６は，番組を視聴し興味 ある場面が映し出されると，スマートフォン２を操作する（たとえばボタンを押下 する）。このときの操作により，スマートフォン２は記憶していたＩＤコードをＩ Ｄ解決サーバ４に送信する。」（【００１４】）と記載されていることなどからする と，乙２発明１において，携帯端末装置から送信される情報はＩＤコードのみであ り，ＩＤ解決サーバは当該ＩＤコード及び受信時刻で対応するＵＲＬを検索するも のであるから，本件発明１の「端末装置にて指定された・・・情報」に対応する構成を＼n有するとは認められないというべきである。
ｃ 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
被告は，乙２発明１で，携帯端末装置が受信する情報は，番組の特定の場面に対 応する放送音声に関連するものであるから，端末装置が受信する「関連情報」が 「再生対象音」である点では本件発明１と相違しない旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「この対応するＵＲＬは，ユーザ６がスマートフォン ２を操作したときに放送されていた（テレビ１の画面に映し出されていた，または 音声で再生されていた）場面に関連する情報を提供するインターネットサイトのＵ ＲＬである。」（【００１４】）と記載されていることなどからすると，乙２発明１ において，携帯端末装置が受信する情報は，放送されたテレビ番組の場面に関連す るものであり，放送音声に関連する情報であるとは認められない。
ｄ 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
被告は，乙２発明１では，番組中の相異なる場面に対応する「複数の関連情報」 が存在し，そのうち選ばれた情報を受信しているから，「関連情報」が対応してい るのが「言語」であるか「場面」であるかの点でのみ本件発明１と相違する旨主張 する。 しかしながら，乙２発明１において，携帯端末装置が受信する放送中の番組の場 面に関する情報は「相異なる言語に対応する」ものでもないから，ＩＤ解決サーバ に番組内の相異なる場面に対応する情報が複数記憶されていたとしても，これを構＼n成要件１Ｄの「相異なる言語に対応する複数の関連情報」との構成に対応するもの＼nと認めることはできない。
イ 乙４発明の内容等に係る事実認定
・・・
(ｲ) 乙４発明の概要 前記(ｱ)によれば，乙４公報には，概要，次のとおりの内容の乙４発明が開示さ れていると認められる。 すなわち，乙４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館 や博物館等の展示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり（【０００ １】），(1)電波によって情報を伝達する従来技術によると，対象物以外のガイド音 声を受信して利用者に誤った情報を提供するおそれがあったこと（【０００５】） を踏まえ，展示物に固有のＩＤを赤外線等の無線通信波によって発信するＩＤ発信 機を展示物ごとに一定の間隔で設置し，利用者が携帯する携帯受信器が発信域に入 ると上記ＩＤを受信し，展示物の音声ガイドが自動的に再生される構成を採用する＼nことにより，情報提供するＩＤの受信範囲を限定することが容易になり，隣接する 対象展示物との混信を回避した音声ガイドシステムを可能とするという作用効果を＼n奏するものであり（【０００８】ないし【００１０】，【００１４】），また，(2) そのシステムを複数の言語に対応させようとすると，多数のチャンネルの割当てが 必要となり，その選択操作を利用者が行う必要があったこと（【０００７】）を踏 まえ，多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信器に蓄積し，その中から 再生する言語を選択するという構成を採用することにより，多くの外国人利用者に＼nも携帯受信器を操作することなくガイド音声を提供することができるという作用効 果を奏するものである（【００１２】，【００２０】）。
ウ 乙５発明の内容等に係る事実認定
・・・
(ｲ) 乙５発明の概要 前記(ｱ)によれば，乙５公報には，概要，次のとおりの内容の乙５発明が開示さ れていると認められる。 すなわち，乙５発明は，公共の場所等に掲載された文書等の掲載物を様々な言語 に翻訳して提供する情報提供装置等に関するものであり（【０００１】），文書の 内容を様々な言語で利用者に正しく提供することを主たる課題とし（【０００ ６】），２次元コードと複数の言語に対応する言語コードをその内容として含むコ ード画像をユーザ端末装置によって読み取り，ユーザにおいて所望の言語を選択す るなどして，インターネットを介して，文書等の掲載物の翻訳ファイルにアクセス というものである（【００１５】，【００２５】，【００３５】，【００３８】）。
エ 容易想到性についての判断
被告は，(1)乙２公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙２技術を開示しているところ，本件 発明１も乙２技術を採用するものであり，相違点１−１ないし同１−４は，識別対 象，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違にすぎず，当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は，乙２技術を乙４課題の 解決に応用して，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成を容易に想＼n到し得た旨主張する。 しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記１(2)認定のとおり， 本件発明１は，コンピュータを，(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段，(ii)サーバに対し，抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段，(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し，情報要求に含まれる識別情報に＼n対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段，(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明で＼nあり，乙２公報等に音響ＩＤとインターネットを利用するという点で本件発明１と 同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても，その手順や方法を具＼n体的に特定し，使用言語が相違する多様な利用者が理解可能な関連情報を提供でき＼nるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成が当業者において適宜設＼n定できる事項であるということはできない。 また，被告の上記(2)の主張については，前記イのとおり，乙４公報に，発明が解 決しようとする課題の一つとして，システムを複数の言語に対応させること（以下， 単に「乙４発明の課題」という。）が記載されているものの，以下のとおり，乙２ 発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず，仮に，乙４発明の 課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加え たとしても相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成に到達しないから，＼n採用することができない。
(ｱ) 乙２発明１を乙４発明の課題を組み合わせる動機付け
ａ 前記のとおり，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり，放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し，前記イ(ｲ)のとおり，乙 ４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり，展示物に固有のＩＤを赤外線 等の無線通信波によって発信し，携帯受信器が発信域に入ると上記ＩＤを受信し， 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり，サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから，両発明は，想定される使用場＼n面や発明の基本的な構成が異なっており，乙２発明１を乙４発明の課題に組み合わ＼nせる動機付けは認められない。
ｂ 被告は，(1)乙４発明は，放音装置を利用した情報提供技術という乙２技術と 同じ技術分野に属するものであること，(2)乙２技術は汎用性の高い技術であり， 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと（乙１１ないし１３），(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と（乙２，５，６，８，１１ないし１３等）などによれば，当業者において，乙２ 技術を乙４課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら，乙２発明１と乙４発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ，また，本件優先日１当時，音 響ＩＤとインターネットを利用し，又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙２公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても，いず れも乙４発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記の＼nとおりであり，乙４発明の課題の解決のみを取り上げて乙２発明１を適用する動機 付けがあると認めるに足りない。
(ｲ) 乙２発明１に対する乙４発明等の適用
また，以下のとおり，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなど＼nして乙２発明１の構成に変更を加えたとしても，本件発明１の構＼成に到達しない。
ａ 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
(a) 前記のとおり，乙４発明は，展示物ごとに設置されたＩＤ発信機から赤外線 等の無線通信波によって展示物に固有のＩＤが発信されるものであり，「案内音声 ・・・を表す音響信号」を放音するものではなく，「当該案内音声である再生対象音の＼n識別情報」を含む音響信号を放音するものでもないから，乙４発明の構成を参照し＼nて乙２発明１の構成に変更を加えたとしても，相違点１−１に係る本件発明１の構＼ 成に到達しない。
(b) 被告は，乙４発明の音声ガイドは「案内音声」に相当するから，「案内音声」 を識別する構成を採用することは容易であった旨主張するが，上記のとおり，乙４＼n発明のＩＤは展示物を識別するものであり，当該展示物に係る音声ガイドを識別す るものではないから，乙４発明は「案内音声」を識別する構成を開示するものでは＼nない。
ｂ 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
前記のとおり，乙４発明は，サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しないものであり，端末装置からサーバに「識別情報」と＼n「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」が送信されることはないから， 乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照して乙２発明１の構＼成に変更を加 えることによって，相違点１−２に係る本件発明１の構成に到達することはない。＼n
ｃ 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
前記のとおり，乙４発明は，サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しておらず，ＩＤによって識別される展示物のガイド音声を＼n再生するものであって，端末装置が「案内音声である再生対象音の発音内容を表す」＼n情報を受信することはないから，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照＼nして乙２発明１の構成に変更を加えることによって，相違点１−３に係る本件発明＼n１の構成に到達することはない。＼n
ｄ 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
前記のとおり，乙４発明は，多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信 器に蓄積し，その中から再生する言語を選択することによって，ＩＤによって識別 される展示物のガイド音声を所定の言語で再生するという構成を有するものの，サ＼nーバに接続してインターネットを介して情報を取得するという構成を有していない＼nから，端末装置が「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信することはなく，乙４発 明の構成を参照して乙２発明１の構＼成に変更を加えることによって，相違点１−４ に係る本件発明１の構成に到達することはない。＼n
・・・
５ 争点６（差止めの必要性は認められるか）について
被告は，本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし，その理由とし て，(1)本件口頭弁論終結時点において，本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと，(2)被告は，平成３０年５月以降，本件アプリの配信を中止し，多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており，本件訴訟の＼n結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予定であること，＼n(3)被告は，今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語＼nの関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や，案内音声である第１言語の再生対 象音が表す発音内容を第２言語で表＼現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，本件アプリは，本件発明１の技術的範囲に属 し，本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから， 前記第２の２(4)のとおり，被告は，少なくとも，平成２９年５月頃から平成３０年 ６月頃まで，本件アプリを作成し，譲渡等及び譲渡等の申出をし，平成２８年６月＼nから平成２９年３月までの間に３回にわたり本件アプリを使用することによって本 件特許権１を侵害していたものである。 これらに加えて，被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明１の技術的範囲 に属することを否認して争い，本件特許１について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること，弁論の全趣旨によれば，被告は，現在も，ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ，被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなど＼nも考慮すると，被告は，今後，本件特許権１を侵害するおそれがあるものというべ きであるから，原告が被告に対し，その侵害の予防のため，本件アプリの作成等の＼n差止を求める必要性は認められるものというべきである。

◆判決本文

　無効理由ありとした審決が取り消されました。争点はサポート要件です。

　前記１の本件明細書の記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に は，(1)「本発明」の気体溶解装置１は，気体を発生させる気体発生手段２ と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解手段３と，気体 を溶解している液体を溶存及び貯留する溶存槽４と，この液体が細管５ａ を流れることで降圧する降圧移送手段５とを備えること（【００２９】， 図１），「本発明の気体溶解方法は，水に水素を溶解させて水素水を生成 し取出口から吐出させる気体溶解方法であって，生成した水素水を導いて 加圧貯留する溶存槽と，前記溶存槽及び前記取出口を接続する管状路と， を少なくとも含む気体溶解装置において，前記取出口からの水素水の吐出 動作による前記管状路内の圧力変動を防止し前記管状路内に層流を形成さ せることを特徴とする」こと（【００２３】），(2)「加圧型気体溶解手段」 に関し，「電気分解により発生した水素」は「加圧型気体溶解手段」によ り「加圧されることで，液体吸入口７から吸入した水に加圧溶解」され， 「水素を加圧溶解した水」は，「加圧型気体溶解手段」の吐出口９から吐 出され，溶存槽４に「過飽和の状態」で溶存されること（【００３４】）， 「２０度Cにおける加圧型気体溶解手段３の圧力Ｙとしては，０．１０〜１．０ＭＰａであることが好ましく，０．１５〜０．６５ＭＰａであることが より好ましく，０．２０〜０．５５ＭＰａであることがさらにより好まし く，０．２３〜０．５０ＭＰａであることが最も好ましい。圧力をかかる 範囲とすることで，気体を液体中に容易に溶解できる」こと（【００３６】）， (3)「降圧移送手段」に関し，「降圧移送手段５は，溶存槽４及び取出口１ ０を接続する管状路５ａにおいて，取出口１０からの水素水の吐出動作に よる管状路５ａ内の圧力変動を防止しこの中に層流を形成させる。例えば， 降圧移送手段５の管状路５ａは，内部を流れる液体の圧力にもよるが比較 的長尺であり径の小さいことが好まし」いこと（【００３０】），「溶存 槽４に溶存された液体は，降圧移送手段５である細管５ａ内で層流状態を 維持して流れることで降圧され（Ｓ６），水素水吐出口１０から外部へ吐 出される（Ｓ７）」こと（【００３４】），「降圧移送手段５である細管 ５ａの内径Ｘが，１．０ｍｍ以上５．０ｍｍ以下であることが好ましく， １．０ｍｍより大きく３．０ｍｍ以下であることがより好ましく，２．０ ｍｍ以上３．０ｍｍ以下であることが好ましい。かかる範囲とすることで， 特開平８−８９７７１号公報記載の技術のように，降圧するために１０本 以上の細管を設置する必要が無く，細管５ａを１本有することで降圧する ことができるとともに，管内に層流を形成し得る」こと（【００３５】）， (4)「細管」の内径Ｘ及び長さＬ，「加圧型気体溶解手段」の圧力Ｙと「層 流」との関係に関し，「細管５ａの内径をＸｍｍとし，加圧型気体溶解手 段３により加えられる圧力をＹＭＰａとしたときに，細管５ａ内に層流を 形成させるようなものであって，Ｘ／Ｙの値が，１．００〜１２．００で あることを特徴とするものであり，さらに，Ｘ／Ｙの値が，３．３０〜１ ０．０であることが好ましく，４．００〜６．６７であることがより好ま しい。気体を過飽和で溶存させている液体が，かかる条件で細管５ａ中を 層流状態で流れて降圧移送されることで，気体を過飽和の状態で液体に溶 解させ，さらに過飽和の状態を安定に維持し移送することができる」こと （【００３１】），「上記発明において，前記管状路の内径及び長さをそ れぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられている圧力をＹと したときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させるようＸ，Ｙ及びＬ の値が選択されていることを特徴としてもよい」こと（【００２０】）の 記載がある。上記記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本 発明」の気体溶解装置は，「加圧型気体溶解手段」により水素を「過飽和 の状態」で液体に溶解させて水素水を生成し，この水素水が「降圧移送手 段」である管状路内で層流状態を維持して流れることで降圧され，「過飽 和の状態」を維持して水素水吐出口１０に移送する構成を採用し，これにより「気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定＼nに維持」するという「本発明」の課題を解決できることの開示があるものと認められる。
ここに「過飽和」とは，「気体の液体への溶解度は温度により異なるが， ある温度Ａ（度C）における気体の液体への溶解量が，その温度Ａ（度C）に おける溶解度より多く存在している状態を示す。」こと（本件明細書の【０ ０３１】），「層流」とは，一般に，速度の方向がそろった規則的な流れ であって，流速が十分遅いときに実現するものであること（甲３９の１）をいう。また，細管の内径Ｘ及び長さＬ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙと＼nいう変数に関し，Ｌ及びＹの２つの変数の値が同じであれば，細管の内径 Ｘの値が大きいほど，細管内を流れる液体の流速が遅くなり得ること，加 圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きければ，気体を液体に多く溶解させ ることができるが，細管内を流れる液体の流速は速くなり得ること，細管 の長さＬの値が大きければ，細管内壁の抵抗により細管内を流れる液体の 流速が遅くなり得ることは，技術常識であるものと認められる。
イ 前記アのとおり，本件明細書には，「上記発明において，前記管状路の 内径及び長さをそれぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられ ている圧力をＹとしたときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値が選択されていることを特徴としてもよい」（【０ ０２０】）との記載があるが，水素水に層流を形成させるようにするには Ｘ，Ｙ及びＬの値をどのように選択されるのかについての明示的な記載はない。 そこで，本件明細書記載の実施例１ないし１３及び比較例１及び２に基 づいて，以下において検討する。なお，別紙２は，実施例１ないし１３及 び比較例１及び２を一覧表にまとめたものである。(ア) まず，実施例１ないし３（【００５３】ないし【００５５】）を比 較すると，別紙２のとおり，３つの実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 長さＬの値は１．６ｍ及び水素水の流量の値は７３０ｃｍ3／ｍｉｎと同 じであるところ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値は，実施例１は０． ４１Ｍｐａ，実施例２は０．２５Ｍｐａ，実施例３は０．３０Ｍｐａで ある。加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が最も大きい実施例１の水素濃 度は６．５ｐｐｍと最も大きく，圧力Ｙの値が最も小さい実施例２の水 素濃度の値は２．６ｐｐｍと最も小さく，両実施例の差は３．９ｐｐｍ である。 このような実施例１ないし３の比較の結果は，前記アの技術常識に照 らすと，細管の内径Ｘ及び長さＬと水素水の流量の各値が同じであれば， 加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きいほど，水素が水に多く溶け込 むため，生成時における水素濃度の値が大きくなる結果，測定時におけ る水素濃度の値も大きくなっているものと理解できる。
(イ) 次に，実施例５（【００５７】）と実施例７（【００５９】）を比 較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ及び 水素水の流量の値は５６０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値は，実施例５が０．３８Ｍｐａ，実施例７が０．４ ５Ｍｐａで，実施例７は実施例５の約１．１８倍であり，また，細管の 長さＬの値は，実施例５が１．６ｍ，実施例７が１．８ｍで，実施例７ は実施例５の約１．１３倍である。水素濃度の値は，実施例５が３．８ ｐｐｍ，実施例７が４．５ｐｐｍであり，両実施例の水素濃度の差は０． ７ｐｐｍであり，実施例２と実施例３との水素濃度の差３．９ｐｐｍと 比べると，その差はわずかである。このような実施例５と実施例７の比 較の結果は，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合に おいて，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれ おおむね同じ割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおお むね同じであり，水素濃度が高まらないことを示している。 また，実施例１０（【００６２】）と実施例１１（【００６３】）を 比較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 水素水の流量の値は５５０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙの値は，実施例１０が０．２０Ｍｐａ，実施例１１が０． ５０Ｍｐａで，実施例１１が実施例１０の２．５倍であり，細管の長さ Ｌの値は，実施例１０が１．４ｍ，実施例１１が３ｍで，実施例１１は 実施例１０の約２．１４倍である。水素濃度の値は，実施例１０が２． ７ｐｐｍ，実施例１１が２．４ｐｐｍであり，実施例１０が実施例１１ よりも０．３ｐｐｍ高いが，実施例２と実施例３との水素濃度の差３． ９ｐｐｍと比べると，その差はわずかである。このような実施例１０と 実施例１１の比較の結果は，実施例５と実施例７の比較の結果と同様に， 細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合において，加圧 型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれおおむね同じ 割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおおむね同じであり，水素濃度が高まらないことを示している。 これらの実施例の比較の結果及び前記(ア)の実施例１ないし３の比較 の結果と前記アの技術常識から，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値 が同じである場合に，水素濃度の値を高めるには，加圧型気体溶解手段 の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長さＬの値の増加割合よりも大きくな るように各値を選択すればよいことを理解できる。
(ウ) 他方，比較例１及び２については，別紙２のとおり，比較例１は， 細管の内径Ｘの値が２ｍｍ，細管の長さＬの値が０．４ｍ，加圧型気体 溶解手段の圧力Ｙの値が０．０５ＭＰａ，水素水の流量の値が９６０ｃ ｍ3／ｍｉｎ，水素濃度の値が１．６ｐｐｍ，比較例２は，細管の内径 Ｘの値が３ｍｍ，細管の長さＬの値が０．８ｍ，加圧型気体溶解手段の 圧力Ｙの値が０．０８ＭＰａ，水素水の流量の値が９００ｃｍ3／ｍｉ ｎ，水素濃度の値が１．８ｐｐｍであって，いずれも過飽和の状態を維 持できなかったものであるところ（【００６６】，【００６７】），比 較例１及び２は，圧力Ｙの値が０．０５又は０．０８ＭＰａであって， 実施例１ないし１３における圧力Ｙの値（０．２０ないし０．６０ＭＰａ）と比べて相当小さかったため，そもそも，加圧型気体溶解手段によ って水素水生成時に過飽和の状態の水素水を得ることができなかったこ とによる可能性もあるものと理解できる。
ウ 前記ア及びイを総合すると，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明 の記載及び技術常識から，本件特許発明１の気体溶解装置は，水に水素を 溶解させて水素水を生成し，取出口から吐出させる装置であって，気体を 発生させる気体発生手段と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型 気体溶解手段と，気体を溶解している液体を導いて溶存及び貯留する溶存 槽と，この液体が細管からなる管状路を流れることで降圧する降圧移送手 段とを備え，降圧移送手段により取出口からの水素水の吐出動作による管 状路内の圧力変動を防止し，管状路内に層流を形成させることに特徴があ る装置であり，一方，必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴がある装置であり，一方，必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴があ るものではないと理解し，例えば，細管の内径（Ｘ）が１．０ｍｍより大 きく３．０ｍｍ以下で，かつ，細管の長さ（Ｌ）の値が０．８ｍより大き く１．４ｍより小さい数値範囲のときであっても，「細管の内径Ｘ及び水 素水の流量の各値が同じである場合に水素濃度の値を高めるには，加圧型 気体溶解手段の圧力Ｙの値を大きくすればよく，この場合に加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙ及び細管の長さＬの値をいずれも大きくして，水素濃度の 値を高めるには，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長 さＬの値の増加割合よりも大きくなるように各値を選択すればよいこと」 （前記イ）を勘案し，細管からなる管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値を選択することにより，「気体を過飽和の状態に液 体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定に維持」するという本件特許発 明１の課題を解決できると認識できるものと認められる。 エ これに対し被告は，(1)当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び技術常識から，細管の長さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小 さい場合に，過飽和の状態を安定に維持するとの発明の課題を解決できる と認識することはできないから，本件特許発明１は，サポート要件に適合 しない，(2)過飽和の状態が維持される条件として，降圧移送手段の管状路 （細管５ａ）の内径や長さのみならず，細管５ａの材料，加圧型気体溶解 手段３により加えられる圧力，水素発生量，水の流量等の条件は，過飽和 の状態を安定に維持するという本件特許発明１の課題の解決に不可欠であ るにもかかわらず，本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１にはそれらの 条件が記載されていないため，当業者は，細管の内径Ｘ及び長さがそれぞ れ本件特許発明１に規定された範囲内であれば，本件特許発明１の上記課 題を解決できると認識することはできないから，この点からも，本件特許 発明１は，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかしながら，前記ウ認定のとおり，本件特許発明１において細管の長 さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小さい場合においても，本件明 細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて，当業者が，本件 特許発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから，被告 の上記主張は，いずれも理由がない。

◆判決本文

　ガラス瓶の形状が周知商品形態であると主張しましたが、顕著性および周知性ともに否定されました。形状の写真などは判決文および別紙にはありませんので不明です。

　前記１で補正の上引用した原判決「事実及び理由」第４の２(2)におい て説示するとおり，控訴人は，食調瓶として，ＳＳシリーズの細口瓶を 開発し，そのうち５種類のシリーズからなる原告商品は，縦長ですっき りしているが，安定感に乏しい印象を与えるものということができる （更に原告商品１から１３までについては，その首部と胴部の接続部分 の形状から，肩が張った印象を与えるという点でも共通する。）。 これに対し，他のメーカーの食調瓶にも，縦長ですっきりしているが， 安定感に乏しい印象を呈する細口瓶（甲１５の「調味料Ｍ２００角」， 「ＳＴ１５０」，「ＳＴ１５０ＰＰ」，甲１６の「ＳＬＤ１５０Ａ−Ｈ Ｃ」，甲１８の「ゴージャス」シリーズ，甲１９の「サエ」シリーズ， 「スイト」シリーズ）があると認められるところ，控訴人は，前記第２ の５(1)アのとおり，これらの食調瓶の形態が，原告商品の形態に類似し ないと主張し，原告商品の特徴を有する他業者の同種商品と，原告商品 との形状の違いを詳細に指摘する。 しかし，原告商品の形態による商品表示性は，上記５種類のシリーズ＼nからなる原告商品に共通する特徴をもって特定されるところ，控訴人の 指摘する形状の違いがあるからといって，異なる印象を与えるとは認め られない。 なお，控訴人は，原告商品と，前述した特徴を有する他業者の同種商 品との間で，首部から肩部に係る傾斜角度（肩の張り方）が大きく異な ると主張するが，肩の張り方が異なることによって受ける印象の違いは， 縦長で安定感に乏しいという特徴の有無によって受ける印象の違いに比 べ，大きいとはいえない。 以上によると，控訴人が指摘する形状の違いがあるからといって，原 告商品の形態の特別顕著性が基礎づけられるものでもない。
イ 原告商品の形態の周知性について
控訴人は，原告商品の形態の周知性に関して，前記第２の５(1)イのと おり主張する。 しかし，控訴人が主張する直近の累計販売本数に係るデータに依った としても，一般瓶市場における原告商品の販売実績等が圧倒的であった 等の状況は認めるに足りないし，高級品市場に限れば，原告商品は相当 のシェアを有しているとの主張についても，これを裏付ける資料等はな い。また，過去に原告商品が出展された展示会における展示・陳列の様 子（甲４１）に照らしても，控訴人がＳＳシリーズの複数の下位シリー ズの一部にまたがる原告商品を，改めて一つのシリーズとして構成し直＼nすなどして宣伝していたというような事情を認めることはできない。 そうすると，控訴人のシェアや宣伝活動の状況からみて，原告商品の 形態が，特定の事業者の出所を表示するものとして周知となっていると＼nいうこともできない。
(2) 混同のおそれの有無
控訴人は，前記第２の５(2)のとおり，被控訴人の営業活動や商社のカタ ログやウェブサイトにおける掲載内容から，被告商品を控訴人の商品と混同 するおそれがあると主張する。 しかし，前記１で補正の上引用した原判決「事実及び理由」第４の２(4) において説示するとおり，原告商品の形態をもって，商品等表示と認めるこ＼nとができない以上，被告商品の形態が原告商品の形態と類似しているからと いって，被控訴人が被告商品を製造，販売する行為が，不正競争防止法２条 １項１号に該当するとはいえない。 なお，被控訴人が，不特定多数の需要者に対しても営業活動をしていると しても，その取引態様からすると，その相手方にとって，被告商品の製造・ 販売者が被控訴人であることは明らかであるから，控訴人の商品と混同する おそれがあるということはできない。 また，食品メーカー等がカタログやウェブサイトを閲覧してガラス瓶の購 入を検討することがあるとしても，それらの需要者が，当該ガラス瓶が自社 で製造する調味料等の内容物の充填工程や商品梱包等の工程に容器として適 合するか否かを確認等することなく，その購入を決定することは考えにくい。 そうすると，上記カタログ等の掲載態様をもって，混同のおそれがあると いう控訴人の主張も採用できない。
(3) アンケート調査結果について
ア 本件アンケートに関する事実関係（甲４２〜４４）
(ｱ) 本件アンケートの対象者，質問内容等
控訴人は，前記第２の５(3)アのとおり，原告商品及び被告商品を含 むガラス瓶の写真５点を示して，その製造者及びそのように製造者を 特定した理由を質問するという本件アンケートを，東京・大阪・名古 屋のガラス製品協同組合の加入者のうちの５８社を対象として実施し た。このうち何らかの回答を返したものは１６社である。
(ｲ) 上記１６社の回答内容は，前記第２の５(3)イのとおりである。
イ 検討
(ｱ) アンケート対象者の選定について，母集団となった上記各地域のガ ラス製品共同組合の加入者は，原告商品及び被告商品の取引者に当た ると解される。 しかし，上記組合の加入者の中から，対象者５８社をどのようにし て選定したのかは明らかではない。また，本件アンケートの各質問の 形式がいわゆるオープンクエスチョンとなっていることを踏まえても， 上記のような対象者に対して，原告商品２点及び被告商品２点を含む ガラス瓶の写真５点を示して製造者を回答させるというアンケートを 実施することが，原告商品や被告商品の形態のみから，その出所を特 定し得るかを判定するものとして有用といえるのか疑問がある。
(ｲ) 回答者は，上記アンケート対象者５８社のうち１６社にすぎない。 そして，被告商品５（質問１），原告商品２(質問２)，被告商品９(質 問４)及び原告商品１２（質問５）について，それぞれ，その製造者を いずれも控訴人であると回答したのは，順に８社，９社，５社及び７ 社に過ぎず，このような少数の取引者が，上記各商品の製造者を控訴 人と回答したからといって，これらの商品に係る形態がその出所を示 すものとして周知となっていると評価することはできない。
(ｳ) また，他社製品に関する質問３（調味料Ｍ２００角の製造者）につ いての回答内容は，２社が控訴人，２社が日本山村硝子，１２社が不 明（白紙を含む。）というものである。控訴人は，原告商品と日本山 村硝子の製品を区別できなかったのが２社のみというが，１２社が回 答できなかったことに照らすと，これをもって，原告商品の形態に特 別顕著性を認めることはできない。
(ｴ) 上記回答内容によれば，被告商品５及び被告商品９について，製造 者を特定して回答した全員（順に８社，５社）が，その製造者を控訴 人と誤ったことが認められる。 しかし，食調瓶である原告商品及び被告商品の取引態様（認定事実 (2)，前記(2)）に照らせば，少数の取引者が上記のように誤った回答 をしたからといって，被告商品の形態が原告商品に類似することによ り混同が生じるおそれがあるということもできない。

◆判決本文

1審はこちら

◆平成29(ワ)12720

　訂正後の発明について、進歩性ありとした審決が維持されました。

　これによれば，甲１文献においては，被覆層を貫通する「孔６０」は， 傷からの体液を吸収層へ移動させるように機能するものであり，創傷を湿＼n潤状態に保ち，傷の治癒を促進することができるのは，上記「孔」の機能＼nによってではなく，吸収層において必要とされる吸収量にあわせて吸水性 の高い材料の量を調整し，特に，水吸収時にゲルを形成する物質を含ませ ることによってであると理解できる。
・・・
これによれば，甲１０文献においては，創傷被覆材の，第１層と第３層 との間に第２層を挟み互いに分離しないようにすることは，甲１０文献の 「創傷からの浸出液による適切な湿潤環境を維持しながら治療する方法に 好適な，さらに改良された創傷被覆材を提供する」という課題（［０００ ９］）の解決のために必須の構成であるというべきであり，甲１０文献の＼n第１層の貫通孔は，第１層を第２層と一体化させることで貯留空間を設け て滲出液を保持する機能を担わせることを前提とする構＼成であることが理 解できる。
エ 容易想到性について
以上のとおり，甲１文献においては，甲１−１発明の被覆層ではなく， 組み合わされる吸収層が創傷を湿潤状態に保つ機能を有しているのであり，＼n体液を吸収層へ移動させる機能を有する被覆層の「孔」に，さらに滲出液＼nを保持する機能を担わせる改良を加えるべきことを示唆する記載はない。＼nまた，甲１０文献においては，第１層を第２層と一体化させることで貯 留空間を設けることを前提としているのに対し，甲１文献の傷手当用品は 被覆層と一体化する第２層に相当する構成を有しない。＼nこのような甲１文献に記載された傷手当製品と甲１０文献に記載された 創傷被覆材の構成の相違や，甲１−１発明の被覆層と甲１０文献の第１層＼nの有する機能の相違に照らせば，甲１０文献から第１層の貫通孔に関する＼n構成のみを取り出して，甲１−１発明における被覆層の「孔」に適用する＼nことの動機付けは見出せない。 また，甲３〜１２，１４〜１６，１８文献にも，甲１−１発明における 「孔」に滲出液を保持する機能を担わせることについての記載ないし示唆＼nはなく，これらの文献の記載を考慮しても，本件優先日当時の当業者が， 甲１−１発明に，甲１０文献記載の技術事項を組み合わせ，相違点１ｃに 係る構成を採用することを容易に想到し得たということはできない。＼nよって，甲１文献，甲３〜１２，１４〜１６，１８文献に基づいて，本 件発明１が進歩性を欠如するとはいえない。

◆判決本文

　異議申し立てがなされて、訂正されました。審決は異議理由を認めて特許を取り消しましたが、知財高裁は異議決定を取り消しました。争点は引用文献の認定誤りです。＼n

本件発明１と引用発明との対比について
本件決定は，前記第２の３(2)イのとおり，本件発明１と引用発明の一致点 及び相違点を認定するところ，甲１に記載された発明として，引用発明’を 認定するのが相当であることについては，前記(3)のとおりである。 ここで，引用発明’の「経編地」は，一定の伸縮性を有することが明らか であるから，本件発明１の「伸縮性経編地」に相当し，引用発明’の「非弾 性糸１０からなる，ジャカード運動により振りが入れられている組織」は， 本件発明１の「ジャカード編成組織」に相当するものといえる。また，引用 発明’の「弾性糸１２からなる組織」は，全ての編目位置においてループを 形成している点で，本件発明１の「弾性糸のみで構成されて全ての編目位置＼nにおいてループが形成されている支持組織」と共通する。 したがって，本件発明１と引用発明’の一致点及び相違点は，以下のとお りであると認められる。
・・・
(5) 相違点の容易想到性の判断について 前記(4)のとおり，本件発明１は，「非弾性糸が全ての編目位置でループを形 成する組織を含まない」のに対し，引用発明’は，「全ての編目位置において ループを形成している非弾性糸１１からなる，ジャカード編からなる経編で 編まれる組織」を含むものである。 この点に関し，本件決定は，甲１の図１０に相違点に係る本件発明１の構＼n成が開示されている旨の認定を前提にして，かかる構成を引用発明の構＼成と 置換することは容易である旨判断した。そこで，この点について検討する。
ア 図１０の組織図の意義
(ア) 甲１には，(1)図７〜図９は，「本発明で用いるサテン調トリコット組 織の表側の代表＼的な組織図」であり，１繰り返し単位中にジャカード運 動により，図７は３つのコースに３針の振りを，図８は１つのコースに ３針の振りを，図９は１つのコースに１針の振りを入れたものを，それ ぞれ示すものであること（【００６４】，【００６６】，【００６８】，【００ ６９】），(2)図１０は，「本発明で用いるメッシュ調トリコット組織の表側＼nの代表的な組織図の一例」であって，メッシュ調トリコット組織は，サ＼nテン調トリコット組織に比べて，空間部分が大きく，単位面積当たりの 糸の密度が小さいことから，図７〜図９よりも緊迫力が弱いこと（【００ ７０】，【００７２】），(3)甲７〜図１０のような態様により，表側に現れ＼nる地編トリコット組織をコントロールすることによって，比較的緊迫力 の強い部分と比較的緊迫力の弱い部分とを，所定部分にパターン状に設 けることができること（【００７３】），(4)弾性糸の編み込み態様と，図７ 〜図１０のような地編トリコット組織による緊迫力の強弱の態様とを組 み合わせることにより，種々の強さの緊迫力を有する部分を，１つの経 編トリコット生地上に実現できること（【００９７】），(5)図２８の下着の 表側に現れる地編組織は，図７で説明した様なサテン調トリコット組織＼n（１３３ａ，１３３ｃ），図９で説明した様なサテン調トリコット組織（１ ３３ｂ，１３３ｄ），図１０で示した様なメッシュ調トリコット組織（１ ３１ａ）などから構成され，１３３ｃの部分が最も緊迫力が強く，１３＼n１ａの部分が最も緊迫力が弱くなること（【０１５１】，【０１５２】）が 記載されている。 そして，これらの記載によれば，図７〜図１０に示された組織図は， いずれも，本発明で用いるサテン調又はメッシュ調トリコット組織の表＼n側の組織を示したものであることを理解でき，また，これらの図では， いずれも全てのウェールに糸が供給されていることが示されているので， ２枚１組の「ジャカード筬」を２枚とも用いて編成されたものであるこ とを理解できる。
以上によれば，甲１の図１０には，次の事項（以下「甲１に記載され た事項’」という。）が記載されていると認められる。 「図７〜図９に示されるサテン調トリコット組織と同様，２枚１組の ジャカード筬を２枚とも用いて編成される，ループが形成されていない 編目位置が存在するメッシュ調トリコット組織の表側の組織。」＼n
(イ) これに対し被告は，甲１の図１０は，メッシュ調トリコット組織と して，地編の表側と裏側の両方の組織を図示したものである旨主張し，＼nその根拠として，(1)甲１の図９が表側の組織の調整によって緊迫度を下＼nげた限界であること，(2)甲１に記載された様々な実施態様に示される経 編地は，特開平６−１６６９３４号に例示される２枚のジャカード筬と １枚の地筬を具備した経編機で編成されるものであるところ，図１０の 組織の編成には，２枚１組のジャカード筬を２枚とも必要とするから， 「ジャカード編からなる地編」として，それ以外の「裏側の組織」を編 成することができないことを挙げる。
まず，上記(1)の点について，図９に示したサテン調トリコット組織に おいては，１繰り返し単位中，１針の振りしか入っていないコースがＸ 7の１箇所存在するが（【００６９】），当業者であれば，１針の振りしか 入っていないコースを２箇所以上にすることにより，更に緊迫力が低下 することを理解できるから，図９が表側の組織の調整によって緊迫度を＼n下げた限界であるとは解されない。 そして，甲１に，「メッシュ調トリコット組織は，図１０からも明らか な様にサテン調トリコット組織に比べて，空間部分が大きく，単位面積 あたりの糸の密度が小さく，従って，上述した図７〜図９のサテン調ト リコット組織に比べて，緊迫力が弱くなる。」（【００７２】）との記載が あることに照らすと，図１０は，地編の表側の組織の緊迫力の強弱を変＼nえる方法として，図７〜図９のように，ガイドの振りの大きさ及びガイ ドの振りが入った割合を調整することとは別の方法として，空間部分の 大きさ及び単位面積当たりの糸の密度を調整することを示したものであ ると理解できる。
次に，上記(2)の点について，甲１の「ジャカード編からなる地編」と は，ジャカード筬と地筬とを備えるジャカード制御装置を有する経編機 を用いて編まれるものであるが，ジャカード筬のみを用いて編んだもの に限定されるものではなく，表側はジャカード筬を用いて編み，裏側は＼n地筬を用いて編んだものも含まれることを理解できることについては， 前記(3)ウ(ウ)のとおりである。
そして，甲１には，｢本発明で用いる経編生地は，実際にはジャカード 制御装置を有する経編機（例えば特開平６−１６６９３４号など参照） などを用いて，これらの経編機に地編用の非弾性糸と挿入糸用及び／又 は編み込み用の弾性糸とを供給して同時に編まれるのであるが，理解を 容易にするために，地編の部分をまず説明する。｣（【００３４】）との記 載があるが，上記記載をもって，甲１の各実施形態に示される経編地が ２枚のジャカード筬と１枚の地筬のみを具備した経編機で編成されるも のであることを記載したものとは解されない。むしろ，上記特開平６− １６６９３４号は，具体的な装置としてＲＳＪ４／１を挙げているとこ ろ，同装置は，２枚１組でフルゲージを構成するジャカード筬のほかに，＼n３枚の地筬を備えるものであるから（甲１０），かかる事実に照らしても， 被告の主張するような解釈を採ることはできないというべきである。 以上によれば，被告の上記主張を採用することはできない。
イ 引用発明’と甲１に記載された事項’との組合せについて
前記アのとおり，甲１の図１０は，メッシュ調トリコット組織の表側の＼n組織のみを示すものであって，表側と裏側の両方の組織を示すものではな＼nいと理解できる。 そうすると，仮に，引用発明’に甲１に記載された事項’を適用しても， 引用発明’の「非弾性糸１０からなる組織」が，甲１に記載された事項’ の「ループが形成されていない編目位置が存在するメッシュ調トリコット 組織」と置換されるだけであって，引用発明’の「全ての編目位置におい てループを形成している非弾性糸１１からなる組織」は残ることとなるか ら，相違点’に係る本件発明１の構成（「非弾性糸が全ての編目位置でルー＼nプを形成する組織を含まない」構成）に至るものではない。＼nそして，そのほかに，甲１には，「全ての編目位置においてループを形成 している非弾性糸１１」を含まないようにすることについて，これを示す 記載も，これを示唆する記載も存在しない。 したがって，当業者が，甲１に記載された発明に基づき，相違点’に係 る本件発明１の構成を容易に想到することができたものとは認められない。＼n

◆判決本文

　実施していない共有者が存在する場合、１０２条２項に基づく損害額の推定は，不実施に係る他の共有者の持分割合による同条３項に基づく実施料相当額の限度で一部覆滅されると判断されました。

　１審原告は，特許法１０２条２項に基づく推定額から共有に係る特許権者である 訴外会社に生じた損害額を控除することはできない旨を，１審被告らは，侵害者の 得た利益の額を共有者の持分権の割合によって按分した額を当該共有者の受けた損 害額と推定すべき旨を，それぞれ主張する。 民法の原則の下では，特許権侵害による特許権者の損害の賠償を求めるためには， 特許権者において損害の発生及び額等につき主張立証しなければならないところ， 前記のとおり，特許法１０２条２項は，損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設 けられたものであり，加害行為がなかった場合に想定される利益状態と加害行為に よって現実に発生した不利益状態とを金銭的に評価した場合の差額を「損害」とし て把握し，その填補賠償を目的とするという点で，民法上の不法行為による損害賠 償制度の枠内にあるものであることに違いはない。特許権の共有者は，それぞれ， 原則として他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができるも のの（特許法７３条２項），その価値の全てを独占するものではないことに鑑みる と，特許法１０２条２項に基づく損害額の推定を受けるに当たり，共有者は，原則 としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定されると解するのが相当であ り，共有者各自の逸失利益額と相関関係にない持分権の割合を基準とすることは合 理的でない。なお，本件では，引用に係る原判決指摘のとおり，原告製品は本件発 明の実施品と認めるに足りる証拠はないものの，原告製品と被告製品とは市場にお いて競合関係にあるものといえる。このため，前記のとおり特許法１０２条２項の 適用が認められることから，本件においても上記と同様に解するのが相当である。 もっとも，特許発明の実施品（又は侵害品と競合する特許権者の製品）の販売利 益の減少等による特許権者の逸失利益と，侵害者から得べかりし実施料の喪失によ る逸失利益とは，類型的にその性質を異にするものである。また，共有者の一部が 当該特許発明を実施しなかったとしても（又は侵害品と競合する製品の製造等を行 っていなかったとしても），共有に係る特許権の侵害による侵害者の利益は，特許 権の共有者の一方の持分権の侵害のみならず他方の持分権の侵害にもよるものであ る以上，実施料相当額の逸失利益を観念することは可能であり，特許法１０２条３＼n項もこのことを前提とするものと理解される。そうである以上，同条２項による損 害額の推定に基づき侵害者に対し特許権の共有者の一部が損害賠償請求権を行使す るに当たっては，同条２項に基づく損害額の推定は，不実施に係る他の共有者の持 分割合による同条３項に基づく実施料相当額の限度で一部覆滅されるとするのが合 理的である。
また，１審原告は，本件における特別の事情として，訴外会社の１審被告らに対 する損害賠償請求権が１審原告に債権譲渡されていることを指摘する。 しかし，当該請求権は本件における１審原告固有の損害賠償請求権とその発生原 因を異にし，訴外会社の１審被告らに対する債権譲渡の結果，１審原告の下に両立 していると考えられること，１審原告が，債権譲渡を受けた損害賠償請求権を行使 しないで，固有の損害賠償請求権のみの行使を主張する旨明言していることなどに 鑑みると，本件においては，結果として同一人に帰属しているからといって，結論 を異にすべき事情ということはできない。 その他１審原告ないし１審被告らがるる指摘する事情を考慮しても，この点につ いてのそれぞれの主張はいずれも採用できない。
ウ 推定覆滅事由の存否（争点９）について
(ア) インターネット上のサイトに見られる原告製品及び被告製品に関する宣伝 文句に鑑みると，引用に係る原判決の認定のとおり，原告製品及び被告製品は，い ずれも脚口部分が前方に突出するように構成され，脚口部分及びお尻の部分がずり＼n上がらないという特徴を有する点で共通すると認められるところ，これらは，本件 発明の作用効果に係るものということができる。また，原告製品及び被告製品は， いずれも，これらの機能に関係する形状を除き，そのデザイン面で特徴的というべ＼nき形状ないし装飾は存在しない。ただし，原告製品にはハイウエストタイプの製品 及びテンセル素材の製品が存在しないのに対し，被告製品には存在するところ，丈 のタイプ及び素材は，いずれも下肢用衣料にとって重要な要素である着心地に直接 関わる要素であり，ハイウエストタイプやテンセル素材を好む需要者も一定程度存 在することは容易に推察されること，他方で，被告製品の販売実績に占める割合等 から，この点が需要者の購買に及ぼす影響は，限定的ながらも存在すると考えるの が相当である。
(イ) 価格については，一般に，同種かつ同程度の機能等の製品相互間では，製＼n造者・販売者のブランド力等様々な要素が需要者の購買行動に影響するものの，価 格の顧客誘引力も大きな影響力を持つといえること，その影響力の程度は，製造者 等のブランド力等の影響をも受けつつ，製品相互間の機能面等での差異の程度に応＼nじて相対的に変化することは，経験則上明らかである。その意味で，市場において 競合関係にあり，その機能面でも同種かつ同等ないし類似する関係にあると見られ＼nる製品における価格帯の相違は，推定覆滅事由として考慮されることがあり得ると いうべきである。もっとも，本件においては，原告製品と被告製品との価格差をも って，顧客誘引力の点で大きな影響を及ぼすものとまでは認められない。
(ウ) 販売形態の相違について，１審被告らは，何らかの理由で店頭での商品購 入のみを行い，インターネット販売を利用しない需要者の存在を主張する。 しかし，これを具体的に裏付けるに足りる的確な証拠はないし，現在のインター ネット利用可能な端末それ自体やインターネット上での日用品取引の普及状況等に＼n鑑みると，特許法１０２条２項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事由とはいえな い。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成26(ワ)7604

　純正品であると誤認させる行為が不競法2条1項14号に該当するのかが争われました。1審、2審とも、本件行為は、同号には該当しないと判断しました。

　控訴人は，被告表示１は，被告各商品がタカギ社純正品であると誤認させ＼nると主張する。しかし，「タカギ社純正品」であるとの表示が商品の品質等＼nを表示していると理解するのは疑問であり，むしろ，商品の出所を表＼示する ものと理解すべきであるから，控訴人主張の点は，不競法２条１項１号の問 題としてとらえるべきもので，同項１４号の問題としてとらえるべきもので はない。そして，控訴人は，本訴においては同項１号該当の主張はしないと 明言しているのであるから，控訴人の上記主張は，それ自体失当である。 仮に，「タカギ社純正品」との表示が品質等の表＼示に当たると見る余地が あり，かつ，一行目の「タカギ社製」が二行目の「交換用カートリッジ」を 修飾すると認識する需要者も一定程度は存在するとしても，例えば，被告表＼n示１の直下には「待望の交換用カートリッジついに発売！！」という表示が＼nあるところ，被告各ウェブページに接する需要者は控訴人製の浄水蛇口のユ ーザであって，もともと純正品の交換用カートリッジが控訴人によって提供 されていることを知っているのであるから，上記表示を読めば直ちに被告各＼n商品が控訴人製の純正品ではないことを認識するはずであることや，被告表＼n示１と近接した位置にある「お買い求めの前に」の欄に，「標準タイプ・高 除去タイプともに，純正カートリッジより浄水の流量が少ないですが」と被 告各商品がタカギ社純正品ではないことを前提とした記述があることなどに 照らしてみれば，需要者は，被告各商品が控訴人の製品ではないと認識する と考えられる。 　したがって，控訴人の上記各主張は，被告表示１が同項１４号の表＼示に当 たらない旨の判断を左右するものでなく，採用することができない。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成29(ワ)19266

　指定商品は第１１類「対流形石油ストーブ」について、「三つの略輪状の炎の立体的形状」を付する位置が特定された位置商標について、識別力無しと審決が維持されました。

　商標法３条１項３号は，その商品の産地，販売地，品質，原材料，効能，＼n用途，形状（包装の形状を含む。・・・），生産若しくは使用の方法若しくは時期そ の他の特徴，数量若しくは価格又はその役務の提供の場所，質，提供の用に供する 物，効能，用途，態様，提供の方法若しくは時期その他の特徴，数量若しくは価格＼nを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は，商標登録を受けるこ＼nとができない旨を規定しているが，これは，同号掲記の標章は，商品の産地，販売 地その他の特性を表示，記述する標章であって，取引に際し必要な表＼示として誰も がその使用を欲するものであるから，特定人によるその独占使用を認めるのを公益 上適当としないものであるとともに，一般的に使用される標章であって，多くの場 合，自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないことから，登録を許＼nさないとしたものである。
同号掲記の標章のうち商品等の形状は，多くの場合，商品等に期待される機能を＼nより効果的に発揮させたり，商品等の美感をより優れたものとするなどの目的で選 択されるものであって，商品・役務の出所を表示し，自他商品・役務を識別する標＼n識として用いられるものは少ないといえるのであり，需要者としても，商品等の形 状は，文字，図形，記号等により平面的に表示される標章とは異なり，商品の機能＼ や美感を際立たせるために選択されたものと認識し，出所表示識別のために選択さ＼nれたものとは認識しない場合が多いといえる。また，商品等の機能又は美感に資す＼nることを目的とする形状は，同種の商品等に関与する者が当該形状を使用すること を欲するものであるから，先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定 の者に独占させることは，公益上の観点から適切でないといえる。 したがって，商品等の形状は，同種の商品が，その機能又は美感上の理由から採＼n用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り，普通に用＼nいられる方法で使用する標章のみからなる商標として，同号に該当すると解するの が相当である。
(2) 本願商標は，前記第２の２(1)に記載の商標であり，「三つの略輪状の炎 の立体的形状」（本願形状）を付する位置が特定された位置商標である。 そして，本願形状を採用することにより，対流形石油ストーブの燃焼筒内の輪状 の炎が四つあるように見え，これにより対流形石油ストーブの美感が向上するから， 本願形状は，美感を向上するために採用された形状であると認められる。また，原 告特許は，特許請求の範囲を「１ 燃焼室や赤熱体を囲繞する様に位置せしめ，か つ燃焼室の外殻を構成する燃焼筒をリング状の表＼面凸凹部を形成するとともに耐熱 性の透明もしくは半透明物質で造製し，この燃焼筒の表面にＴｉ，Ｚｒ，Ｆｅ等の＼n金属もしくは金属化合物被膜を付着きせてなる暖房器。２ 燃焼炎や赤熱体から発 する光が，金属被膜による干渉と屈折特性により多重かつ虹状に見ることが出来る 特許請求範囲第１項記載の暖房器。」とするものであって，「また燃焼筒をリング状 の表面凸凹部を形成せしめたから，前記発熱・発熱部が多段に見えるのを，凸凹部＼nがレンズ状に拡大して観者に対して大きな炎の輪を多段に確実に詔めさせる効果が ある。この様にこの発明は透明もしくは半透明燃焼筒に金属被膜もしくは金属化合 物被膜を形成する簡単な構造によって暖房に最も適する波長の熱線を良好に透過せ＼nしめると共に，該被膜によって燃焼炎より発生する光を干渉させて各色に色付いた 沢山の燃焼炎や赤熱体の像を形成して燃焼炎や赤熱体から発生する熱線が多方向か ら届く様になり，見せると共にリング状の凹凸部によるレンズ効果により，暖房効 果を高めるものであり，更に各色に色付いた沢山の燃焼炎や赤熱体の像は非常に美 しく，視覚的な暖房効果を高め，光の交差による優れたデザイン効果を生むもので ある。」（４段落の８行〜２４行）との効果を生じさせるものであり，特許公報には 別紙図面が第１図として付けられているから，本願形状は，暖房効果を高めるとい う機能を有するものと認められる。＼nそうすると，本願形状は，その機能又は美感上の理由から採用すると予＼測される 範囲を超えているものということはできず，本願形状からなる位置商標である本願 商標は，商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標で あると認められる。 したがって，本願商標は，商標法３条１項３号の商標に該当するというべきであ る。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本願商標と同一又は類似する商標が同業他社によって使用され ていないことやグッドデザイン賞を獲得していることなどから，本願商標は，「独占 不許商標」や「自他商品識別力欠如商標」に該当しないと主張する。 しかし，本願商標が商標法３条１項３号の商標に該当することは，前記(2)のとお りであって，原告が主張する事実は，同号に該当するとの上記判断を左右するもの ではない。
イ 　原告は，本願商標は，物理的な形状ではなく，石油ストーブの部品の形 状でもないから，模様に近いものであり，商標法３条１項３号の「商品の形状」に は当たらないと主張する。 しかし，前記(2)のとおり，本願商標は，三つの略輪状の炎からなる立体的形状の 位置商標であることは明らかである。そして，立体的形状は，商標法３条１項３号 の「商品の形状」に当たるから，本願商標の立体的形状も同号の「商品の形状」に 当たるというべきである。

◆判決本文

　ノウハウの使用料ではないと判断されました。被告らは、特許権が消滅した後はロイヤルティ支払を拒否しました。原告は、それなしではＷＢトランスを製造することのできない有用な情報であり，ノウハウの使用料だと主張しましたが、大阪地裁はこれを否定しました。

　本件技術資料に記載された数値等は，ＷＢトランスを開発した川鉄電設ない しＰ２が，開発の過程で得られた実験値や実測値，あるいはトランスの容量等に応 じて推測した理論値や計算値を表形式に整理したものが多いと思われる。＼nそうすると，ＷＢトランスを製造，販売しようとする者が本件技術情報を入手し た場合，独自に実験を行って必要な値を計測・算出したり，部品の製造元等へ問い 合わせたりすることなく当該トランスの特性を予測したりすることができるという＼n点において有用であるといえ，要件を充たせば，営業秘密として保護されるべきも のと解されるから，例えば，被告らが，当初契約を締結して平成７年技術資料を入 手し，未だＷＢトランスの製品が市場に出ていない段階で，原告の許諾を得ずにこ れを第三者に開示したとすれば，秘密保持義務違反の責めを負うべきものと解され る。 他方，上記検討したとおり，本件技術情報の開示を受けなければＷＢトラン スを製造することができないといった事情までは認められず，本件技術情報がＷＢ トランスの製造に必須であることを前提に，本件各基本契約の性質を考えることは できない。 また，本件技術情報に記載された数値は，物理的に測定したり，計算によっ て求めることができるものと考えられるから，ＷＢトランスが市場に出回り，リバ ースエンジニアリングを行って計測等ができるようになった段階で，公知になると いわざるを得ない。 本件各特許権の明細書等を参照し，流通に置かれたＷＢトランスに対するリバー スエンジニアリングを行ってもなお解明することができず，原告よりその開示を受 けない限り，ＷＢトランスの製造はできないというようなノウハウが，本件技術情 報に含まれていると認めるべき証拠は提出されていない。
・・・
(1) 本件各基本契約の内容 本件各基本契約の内容は，前提事実(3)のとおりであり，文言上は，ＷＢトランス 製造及び販売の実施許諾，指定された装置及び資材の使用，技術情報の提供，対価 としてのイニシャルフィー及びランニングロイヤルティの支払，その前提としての 実施報告，特許権等の実施許諾，改良技術の通知，秘密保持といった内容が双方の 権利または義務として定められており，原告が主張する技術情報の提供および秘密 保持も，被告らが主張する特許権の実施許諾も，いずれも本件各基本契約の内容と して定められているのであって，その関係をどのように解するかが問題となる。
(2) 原告の主張について
ア 原告は，本件各基本契約は，ノウハウライセンス契約であって特許の実施許 諾を内容とするものではなく，イニシャルフィー及びランニングロイヤルティの支 払義務は，ノウハウの使用に対する対価であって，特許の使用許諾に対する対価で はないから，本件各特許権の消滅により影響されない旨を主張する。 しかしながら，ノウハウライセンス契約であるとの主張は，本件技術情報がなけ ればＷＢトランスを製造することができないとの原告の主張を前提とするものであ るところ，その主張が失当であることは既に述べたとおりである。
イ 既に認定したとおり，ＷＢトランスとして定義されたものは，本件各特許権 の特許請求の範囲の文言と一致する部分が多く，当初契約の際の川鉄電設側の説明 によっても，特許権者の許諾を得ない限り，これを製造，販売することはできない と考えられる。 ＷＢトランスの製造に使用する資材や装置にも，川鉄電設や川崎製鉄の権利が及 ぶものは多いと考えられ，権利者の許諾を得るか，権利者又はその許諾を得た者が 製造した資材や装置を購入等するのでなければＷＢトランスを製造，販売すること はできず，単に製造に関する技術情報やノウハウの提供を受けるのでは足りないと いうべきである。
ウ 本件各基本契約，特に当初契約の締結に至る経緯を考えても，前記認定のと おり，川鉄電設は工業会の会員に対し，特許の実施許諾であることを前提に，それ に付随するものとして情報提供，技術指導を行う旨を案内しているのであり，その 本質が特許の実施許諾ではなく，ノウハウライセンス契約であるとの説明が行われ た事実は認められない。
エ 前記認定したとおり，被告らの照会やトランスの設計依頼に応じて，川鉄電 設又は原告から情報提供が多数回にわたって行われているが，時期的なところに着 目すると，被告らが当初契約を締結し，ＷＢトランスの設計，製造をしてその販売 を行い始めた平成９年から平成１３年までの間になされたものが大部分であり，最 長２０年にわたるランニングロイヤルティの支払と技術情報の提供ないし技術情報 とが対価関係に立つと解することは不合理である。 むしろ，従前にはなかった形式のものとして新たに開発したＷＢトランスについ ての実施許諾を行うに際し，被告らにおけるＷＢトランスの製造が軌道に乗るまで の間，ＷＢトランスの開発者である川鉄電設又は原告が，技術情報を提供したり， 技術指導を行うというのは，通常予定されるところと考えられること，川鉄電設か＼nら原告に契約関係を承継した際に，前記認定のとおり，当初契約に係るイニシャル フィーは承継せず，追加契約に係るイニシャルフィーは，実施分を控除して原告に 承継される扱いであったことからすると，本件各基本契約において，技術情報の提 供や技術指導の対価と認められるのは，契約当初に支払われるイニシャルフィーと 解するのが合理的である。
オ 以上を総合すると，本件各基本契約には，前記(1)で要約した複数の要素が含 まれるものの，その中心となるのは本件各特許権の実施許諾であり，本件技術情報 の提供は，これに付随するものというべきであるから，ランニングロイヤルティの 支払も，本件各特許権の実施許諾に対する対価と位置づけられるべきであり，これ を本件技術情報の提供に対する対価と考えることはできない。 原告は，本件各基本契約の体裁として，第２条にＷＢトランスの製造，販売の実 施権の許諾を，第３条に技術情報の提供を，第７条に特許権の実施許諾を定めた上 で，第４条の対価は第２条，第３条の対価である旨定めていることをその主張の根 拠とする。しかし，既に検討したとおり，そもそも本件各特許権の実施許諾なしに ＷＢトランスを製造，販売することはあり得ないし，契約の第２条において，鉄心 巻込装置，コイルボビン，フレームについては川鉄電設が特許出願中のものを使用 すべきことが定められていることからしても，同条の実施許諾は，本件各特許権の 実施許諾を含むものであり，第７条の規定は，特許の登録後と出願中の場合とを分 けて規定したものと解されるから，第４条の対価に特許の実施許諾に対するものが 含まれないと解することはできない。

◆判決本文

　本件再訂正発明の実施品ではない原告各製品に向かう部分はごく限られるとして、特102条2項による推定の覆滅が、認められました。

　本件再訂正発明の技術的意義は，LED基板のサイズを同一にして，部品点数 及び製造コストを削減できるとともに，LED基板の大きさを可及的に小さくして， 汎用性を向上させることができる点にある。このような技術的意義は，光照射装置 としての性能の向上に必ずしも直結するものではないといえるものの，ライン状の＼n光を照射する光照射装置の製造者にとっては，これにより製品の販売価格をより廉 価とし得ることで競合品との価格競争力を高め得ることその他のメリットを期待し 得る。他方，そのような製品の使用者（需要者）にとっては，販売価格のより廉価 な製品を購入し得るというメリットはあるものの，それ以外には，メリットがある としても乏しいものと思われる。このため，本件再訂正発明の実施により他の競合 品の価格より競争力がある程度に廉価な製品を製造，販売しているのでなければ， 本件再訂正発明の実施による顧客吸引力は乏しいと評価すべきことになる。 しかるに，証拠（乙３７）及び弁論の全趣旨によれば，原告各製品及び被告各製 品を含むライン状の光を照射する光照射装置（別紙競合品（被告主張）一覧表記載＼nの各製品）の市場における実勢価格は，おおむね同程度であり，また，当該市場に おいて原告及び被告の各シェアは，いずれもトップにはないと認められる。被告各 製品のカタログ（甲３）及びウェブページ（甲４，１３）においても，本件再訂正 発明の実施により，光照射装置としての性能が向上していること，部品点数及び製＼n造コストの削減を図ることができていること又はこれを前提として他社製品より廉 価で販売可能であることなどをうかがわせる宣伝文句は見られず，他方で，「業界最＼n高クラスの光量を実現」，「驚異の明るさを実現」と，被告各製品の機能を宣伝文句＼nとしており，被告各製品に対する需要は，販売価格というよりもむしろ光量の大き さといった機能によって喚起されたことがうかがわれる。＼nしかも，上記のような市場の状況にあるにもかかわらず，前記認定のとおり，原 告は，本件再訂正発明を実施しているとは認められない。 そうすると，本件再訂正発明は，その実施により光照射装置の性能を必ずしも向＼n上するというものではなく，また，販売価格の面でも，実施によるコスト削減に伴 い他社製品との価格競争上同程度の地位に立つことを可能にすることはあり得ると＼nしても，価格競争上他社より優位に立ち得る程度のメリットをもたらすものとまで はいえないと見られる。これを需要者の側から見ると，本件再訂正発明の実施品で あることは，そのこと自体により直ちに需要者の購買意欲を高めるものとはいえな いことになる。すなわち，本件再訂正発明は，その性質上，顧客吸引力は必ずしも 高くないものと評価すべきである。
(ｲ) もっとも，被告が約５年間にわたって本件再訂正発明を実施していたことに 鑑みると，本件再訂正発明を実施することに経済的な意義がないとは考え難く，少 なくとも，被告各製品の販売価格が，ライン状の光を照射する光照射装置の市場に おいて，他社製品に後れを取ることがない程度となることに本件再訂正発明の作用 効果が影響していると考えることには合理性がある。
(ｳ) 証拠（甲３，４，１３，乙３７）によれば，原告各製品及び被告各製品を含 むライン状の光を照射する光照射装置の製品としての特徴は，別紙競合品（被告主 張）一覧表記載のとおりと認められる。本件においては，原告各製品と被告各製品＼nとが市場において競合関係に立つ製品であることが前提となるところ，これを踏ま えて上記製品のうち被告各製品及び原告各製品以外のものを見ると，いずれも原告 各製品及び被告各製品と用途例が共通しており（同一覧表の「用途欄」において，＼n具体的な用途が「不明」とされているものも，少なくとも原告各製品及び被告各製 品と同様の用途に用い得るとうかがわれる。），長さ寸法及び発光色も対応してい る。前記認定のとおり，これらの製品の価格帯もおおむね同程度である。他方，こ れらの製品の冷却方式は様々であるものの，被告各製品はいずれも自然空冷である 一方，原告各製品には自然空冷だけでなくファン空冷のものもあることに照らせば， その違いは競合関係を否定する事情とまではいえない。また，前記のとおり，本件 再訂正発明の実施によって光照射装置としての性能が向上するとはいえない。色及＼nびサイズ展開の点も，機能面で大きな差異を生じるのでなければ，需要者にとって＼nは必要とする特定の色及びサイズに対応した製品であれば足り，製品ラインナップ として多色展開していることや，希望サイズに対応するためにLED基板を複数とす るか１枚の基板で対応するかといったことは，需要者にとっては必ずしも重要でな いと思われる。 これらの事情に鑑みると，これらの製品は，原告製品及び被告各製品と市場にお いて競合関係に立つ製品であると認められる。 そうすると，原告各製品及び被告各製品の競合品としては，ライン状の光を照射 する光照射装置を想定するのが相当であり，多色展開していて，複数のLED基板を ライン方向に直列させることで多数のサイズ展開をしているライン状の光を照射す る光照射装置に限られないというべきである。
(ｴ) 以上の事情を総合的に考慮すると，本件においては，被告各製品の販売がな かった場合に，これに対応する需要が全て原告各製品に向かったであろうと見るこ とに合理性はなく，むしろ，本件再訂正発明の実施品ではない原告各製品に向かう 部分はごく限られると考える。そうすると，本件では，●（省略）●の限度で特許 法１０２条２項による推定が覆滅されると認めるのが相当である。 これに対し，原告は，本件再訂正発明の顧客吸引力は大きいと主張するとともに， 競合品は，多色展開していて，複数のLED基板をライン方向に直列させることで多 数のサイズ展開をしているライン光照射装置に限られるなどと主張する。しかし， 上記のとおり，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｵ) そうすると，被告が本件特許権侵害行為によって得た利益の額は，別紙「損 害額算定表」の(3)欄のとおりであり，９３７万０４４７円であると認められる。 これに反する原告及び被告の各主張はいずれも採用できない
・・・
(ｶ) 共有者の存在について
ａ 前記のとおり，本件特許権は，被告による特許権侵害行為の継続した期間の うち，その始期である平成２４年７月から平成２６年１１月２１日までの間，原告 と三菱化学との共有に係るものであった。 特許権の共有者は，それぞれ，原則として他の共有者の同意を得ないでその特許 発明の実施をすることができるが（特許法７３条２項），その価値の全てを独占す るものではないことに鑑みると，同法１０２条２項に基づく損害額の推定を受ける に当たり，共有者は，原則としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定さ れると解するのが相当であり，共有者各自の逸失利益額と相関関係にない持分権の 割合を基準とすることは合理的でない。 もっとも，特許発明の実施品又は侵害品と競合する特許権者の製品に係る販売利 益の減少等による特許権者の逸失利益と，侵害者から得べかりし実施料の喪失によ る逸失利益とは，類型的にその性質を異にするものである。また，共有者の一部が 当該特許発明を実施したり，侵害品と競合する製品の製造等を行ったりしていなか ったとしても，共有に係る特許権の侵害による侵害者の利益は，特許権の共有者の 一方の持分権の侵害のみならず他方の持分権の侵害にもよるものである以上，実施 料相当額の逸失利益を観念することは可能であり，同法１０２条３項もこのことを＼n前提とするものと理解される。そうである以上，同条２項による損害額の推定に基 づき侵害者に対し特許権の共有者の一部が損害賠償請求権を行使するに当たっては， 同条２項に基づく損害額の推定は，不実施に係る他の共有者の持分割合による同条 ３項に基づく特許発明の実施に対し受けるべき金銭相当額の限度で一部覆滅される とするのが合理的である。 これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。
ｂ なお，原告は，三菱化学から，その共有に係る特許権に基づく被告に対する 損害賠償請求権を譲渡されたと主張する。しかし，証拠（甲１６）及び弁論の全趣 旨を総合しても，そのような事実を認めるに足りる証拠はない。この点に関する原 告の主張は採用できない。 そこで，三菱化学の賠償請求し得る損害額を特許法１０２条３項に基づき算 定する必要があるところ，同項による損害額は，原則として，侵害品の売上高を基 準とし，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。実施に対 し受けるべき料率を定めるに当たっては，当該特許発明の実際の実施許諾契約にお ける実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮 に入れつつ，当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他の ものによる代替可能性，当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益へ＼nの貢献や侵害の態様，特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟 に現れた諸事情を総合的に考慮して，合理的な料率を定めるべきである。 まず，料率について，「実施料率〔第５版〕」（甲１７）によれば，「民生用電 気機械・電球・照明器具」（イニシャル無）の技術分野における平成４年度〜平成 １０年度の実施料率の平均値は４．６％であり，昭和６３年度〜平成３年度に比較 してほぼ横ばいとなっている。また，平成４年度〜平成１０年度の実施料率の最頻 値及び中央値はいずれも４％である。なお，上記技術分野は，民生用電気機械器具 製造技術及び電球・電気照明器具製造技術であり，具体的には，電球，蛍光灯，ネ オンランプ等の電球ないし電気照明器具のほか，電気アイロン，暖房用電熱器，扇 風機，電気洗濯機，電気冷蔵庫等を含む。 次に，本件再訂正発明の価値及び他のものによる代替可能性については，推定覆＼n滅に関する前記事情に鑑みると，価値的には必ずしも高いとはいえず，また，競合 品による代替の余地は大きく，売上げに対する貢献の程度も同様である。 さらに，証拠（乙２７）及び弁論の全趣旨によれば，原告と被告は，長年にわた って競業関係にあることが認められる。 これらの各事情を斟酌すると，本件において，本件特許権の実施に対し受けるべ き料率は，●（省略）●とするのが相当である。これに反する原告及び被告の主張 は，いずれも採用できない。 他方，本件特許権が共有されていた期間（本件期間１及び本件期間２）における 被告製品１〜６の売上高が●（省略）●円（本件期間１：●（省略）●円，本件期 間２：●（省略）●円）であることは，当事者間に争いがない
ｄ なお，被告は，被告製品１〜６の売上高を基礎として実施に対し受けるべき 料率を算定することが不合理であると主張する。しかし，前記のとおり，被告製品 １〜６が本件再訂正発明の作用効果を全く奏していないとはいえないし，その程度 が乏しいとしても，その点は実施に対し受けるべき料率の算定に当たって斟酌すれ ば足りるのであって，被告製品１〜６の売上高を基礎として実施に対し受けるべき 料率を算定することが不合理であるとまではいえない。したがって，この点に関す る被告の主張は採用できない。
ｅ 以上より，三菱化学に生じた損害の額は，別紙「損害額算定表」の(4)欄のと おり，合計２６万６３７９円であると認められる。

◆判決本文

　漏れていたので、アップします。国際裁判管轄、差止請求等に係る訴えの利益、技術的範囲の属否、間接侵害、無効理由など、争点は満載なので、判決文が200頁以上あります。認められた損害額も40億円を超えています。

　(1) 特許法１０２条２項の適用の有無（争点１１−１） 原告は，被告らが特許権侵害行為により利益を受けているとして，特許法 １０２条２項の適用があると主張するのに対し，被告らは，原告が本件発明 １を実施していないこと，また，本件発明１は被告製品の販売に何ら寄与し ていないことから，被告製品の販売と原告の損害との間には因果関係がなく， 特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が存在しないから，特許法１０２条２項の適用がないと 主張する。
そこで検討するに，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかった ならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には，特許法１０ ２条２項の適用が認められると解すべきであり，特許法１０２条２項の適用 に当たり，特許権者において，当該特許発明を実施していることを要件とす るものではないというべきである（知財高裁平成２４年（ネ）第１００１５ 号同平成２５年２月１日判決参照）。 そうすると，原告が本件発明１を実施していないことは，特許法１０２条 ２項の適用を妨げる事情とはいえない。また，原告は，被告製品と同様にＬ ＴＯ−７規格に準拠する原告製品を販売しており（弁論の全趣旨），原告製 品と被告製品の市場が共通していることからすれば，特許権者である原告に， 侵害者である被告らによる特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が認められるから，原告の損害額の算定につき，特許法 １０２条２項の適用が排除される理由はないというべきである。被告らが主 張する，被告製品の販売における本件特許１の寄与の程度については，推定 覆滅の一事情として考慮すべきである（後記(4)参照）。 以上のとおり，被告らの主張は採用することができず，原告の損害額の算 定については，特許法１０２条２項の適用による推定が及ぶ。
(2) 輸出を伴う取引形態における利益の範囲（争点１１−２）
被告ＯＥＭ製品の取引形態のうち，取引形態２（被告ＯＥＭ製品の製造業 者である被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出し，海外において被告 ＳＳＭＭ自身の在庫として保有しているものを，被告ソニー又は被告ＳＳＭ＼nＳを介して海外の顧客に販売する取引形態）によって被告らが得た利益につ いて，特許法１０２条２項の推定が及ぶか否かについて検討する。この点， 被告らは，取引形態２によって得られた利益は，全て海外での販売行為によ り発生したものであるから，属地主義の原則から，これには上記推定が及ば ないと主張する。
弁論の全趣旨（被告準備書面(7)）によれば，被告ＯＥＭ製品の取引形態 ２は，具体的には，(1)平成２７年１２月から平成２９年３月までは，被告Ｓ ＳＭＭが，被告ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に，被告 ソニーに対して販売し，さらに，被告ソ＼ニーが，これを顧客に対して販売し ており，(2)平成２９年４月から同年９月までは，被告ＳＳＭＭが，被告ＯＥ Ｍ製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に，被告ＳＳＭＳに対して販 売し，さらに，被告ＳＳＭＳが，これを被告ソニーに対して販売し，その後，＼n被告ソニーが，これを顧客に対して販売しており，(3)平成２９年１０月以降 は，被告ＳＳＭＭが，被告ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出した 後に，被告ＳＳＭＳに対して販売し，さらに，被告ＳＳＭＳが，これを顧客 に対して販売したことが認められる。 上記事実に照らせば，被告ＯＥＭ製品の取引形態２における販売行為は， 形式的には全て被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出した後に行われ ているものである。しかしながら，被告ＯＥＭ製品は，その性質上，被告ら （本件期間(1)においては被告ソニー及び被告ＳＳＭＭ）が，本件ＯＥＭ供給＼n先（ＨＰＥ及びQuantum）の発注を受けて製造し，本件ＯＥＭ供給先に対し てのみ販売することが予定されていたものであるから，被告ＳＳＭＭが被告＼nＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出し，被告ソニーや被告ＳＳＭＳ＼nに販売し，さらに被告ソニーや被告ＳＳＭＳがこれを顧客（本件ＯＥＭ供給＼n先）に販売するという一連の行為が行われた際には，その前提として，当然， 当該製品の内容，数量等について，被告らと本件ＯＥＭ供給先との密接な意 思疎通があり，それに基づいて上記の被告ＳＳＭＭによる日本国内での製造 と輸出やその後における被告らによる販売が行われたことを優に推認するこ とができる。そうであれば，上記一連の行為の一部が形式的には被告ＯＥＭ 製品の輸出後に行われたとしても，上記一連の行為の意思決定は実質的には 被告ＯＥＭ製品が製造される時点で既に日本国内で行われていたと評価する ことができる。被告らは，被告ＳＳＭＭが本件ＯＥＭ供給先から提供を受け たフォーキャストと，実際の被告ＯＥＭ製品の受注は必ずしも一致しないこ とから，被告ＳＳＭＭの製造・輸出と，その後の販売行為は独立した別々の 行為である旨主張するが，被告ＳＳＭＭは本件ＯＥＭ供給先から提供される フォーキャストで示された予想される発注量に基づいて被告ＯＥＭ製品を製＼n造し，被告らはこれを販売していたものであるから，月々のフォーキャスト と受注が必ずしも一致しないことをもって，被告らの行為ないしその意思決 定の一連性が否定されるものではない。また，被告らは，本件ＯＥＭ供給先 からの被告ＯＥＭ製品の受注，被告ＯＥＭ製品の海外倉庫からの出庫（海外 倉庫の管理を含む）及びＯＥＭ顧客への発送，並びにＯＥＭ顧客に対する請 求を，各国に本拠地を有する各現地協力会社に委託しており，これらの業務 は全て，日本国内ではなく海外において行われたものであるとも主張するが， 単に事実行為の一部を海外の協力会社に委託していたと主張するにすぎない ものであって，上記一連の行為の意思決定が実質的に日本国内で行われてい たと評価することができるという上記結論を何ら左右するものではない。 加えて，少なくとも，本件特許権１の侵害行為である被告ＯＥＭ製品の国 内での製造及び輸出が被告らによる共同不法行為であると認められる（前記 ７参照）以上，被告らによる販売行為が，全て被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製 品を海外に輸出した後に行われたものであるとしても，被告らの販売行為に よる利益は，被告らによる国内における上記共同不法行為（被告ＯＥＭ製品 の国内での製造及び輸出）と相当因果関係のある利益（原告にとっての損害） ということができ，侵害行為により受けた利益といえる。 したがって，取引形態２によって被告らが得た利益についても，特許法１ ０２条２項の推定が及ぶと解すべきであり，このように解しても，我が国の 特許権の効力を我が国の領域外において認めるものではないから，属地主義 の原則とは整合するというべきである。これに反する被告らの主張は採用で きない。
・・・
(4) 推定覆滅事由の存否及びその割合（争点１１−４）
ア 被告製品が本件発明１の作用効果を奏していないとの主張について 被告らは，被告製品においては，硬度の高い磁性層表面を形成している＼nことにより，裏写りを十分に抑制することができていること，また，本件＼n発明１の構成要件１Ｃを充足する製品としない製品の保存試験（乙２０４，＼n２０６）の結果などから，被告製品が本件発明１の作用効果を奏していな いと主張する。 しかしながら，前記５(4)，(5)説示のとおり，本件明細書１・表１の記＼n載からは，磁性層表面及びバックコート層表＼面の１０μｍピッチにおける スペクトル密度，磁性層の中心面平均表面粗さ，六方晶フェライト粉末の＼n平均板径のそれぞれが本件発明１−１に規定された範囲内である実施例は， 比較例よりも保存前後のＳＮＲの変化が小さいことを読み取ることができ， そこから，本件発明１により発明の課題を解決することができるものと理 解できるから，そうである以上，本件発明１の技術的範囲に属する被告製 品は本件発明１の作用効果を奏していると認められ，これを覆すに足りる 証拠はない。 これに対し，被告らは，被告製品が本件明細書１の実施例に記載されて いる磁気テープとは材質・組成等が異なるものであり，構成要件を充足す＼nるからといって当然に明細書に記載されている発明の効果を奏すると認め られるものではないと主張するが，本件明細書１の実施例に記載されてい る磁気テープと被告製品とは材質・組成等が異なるとしても，そのことに よって被告製品が本件発明１の発明の効果を奏していないものと認めるに 足りる証拠はない。被告らはその他るる主張するが，いずれも上記結論を 左右しない（なお，原告の製品が本件発明１の実施品でないとする主張に ついては，その主張の根拠である測定結果（乙１１６，１１７）が前記４ (2)イ(ｱ)の説示に照らして信用できないから，採用できない。）。
なお，被告らが主張する，被告製品が硬度の高い磁性層表面を形成して＼nいる点について検討するに，確かに，証拠（乙１９７ないし１９９）によ れば，磁性層表面が硬いほど裏写りが生じにくいことが認められ，また，＼n本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないように調整した被告製品において，＼n高温保存の前後でエラーレートに有意な変化は生じなかったこと（乙２０ ４）からすれば，本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないように調整した＼n被告製品においては，硬度の高い磁性層表面を形成していること（原告は＼n特に争っていない）によって，高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑えら れているものと認められる。 （なお，原告は，甲９６の実験を根拠に，磁性層の硬度を高めたとして も裏写りは防止できないと主張するが，同実験においては，磁気テープの 硬度の指標として引張り強度が用いられているところ，裏写りによる磁気 テープの電磁変換特性の悪化を防止するための磁性層の硬度の指標として は，押込み強度が用いられるべきである（乙１９７・段落【００２４】， 【００２６】，乙２０５）から，同実験によっても，磁性層の硬度（押込 み強度）を高めた場合に裏写りが防止できないものと認めることはできな い。また，原告は，エラーレートの検証がなぜ本件発明１の作用効果の検 証につながるのか説明がないなどと主張するが，磁気テープにおいて電磁 変換特性が悪化した場合，エラーレートが上昇すること（乙２０４）から すれば，エラーレートの変化を検証することで電磁変換特性の変化も検証 できるものと考えられる。）。 しかしながら，一方，証拠（乙２０６）によれば，本件発明１の構成要＼n件１Ｃを充足する被告製品においても，高温保存の前後でエラーレートに 有意な変化は生じず，高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑制されている ものと認められるが，上記のとおり，本件発明１の技術的範囲に属する被 告製品は本件発明１の作用効果を奏していると認められるところ，被告製 品において，硬度の高い磁性層表面を形成していることにより，本件発明＼n１の作用効果を超えて，独自の作用効果を奏していることを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件発明１の作用効果が被告製品の購入動機となっていないとの主張に ついて
被告らは，被告製品の顧客は，本件発明１の作用効果に着目して被告製 品を選択しているわけではなく，本件発明１の作用効果が被告製品の購入 動機となっていないと主張する。 そこで検討するに，特許法１０２条２項の趣旨からすれば，同条項の推 定を覆滅させる事由として認められるためには，特許権侵害がなかったと しても，被告製品の販売等による利益（の一部）は原告に向かわなかった であろう事由の存在が必要である。したがって，被告製品の顧客の購入動 機が単に本件発明１の作用効果に着目していなかったというのでは足りず （ゆえに，被告製品のパンフレットに本件発明１の作用効果がセールスポ イントとして記載されていないのみでは推定覆滅事由足りえない。），被 告製品の顧客の購入動機が，被告製品の独自の技術や性能に着目したもの＼nであったことを具体的に主張立証する必要がある。 そして，被告らは，被告製品の顧客の主要な購入動機として，被告製品 が大記録容量及び高速データ転送速度を実現した製品である点，記録媒体 としての磁気テープの利点（保存時に通電が不要である点等），単一ドラ イブを用いて時期テープカートリッジへのデータ記録を行った場合におけ る，記録容量，転送レート及び記録速度の安定性（原告製品と比較してよ り優れた性能を有すること）を挙げるが，これらの点が被告製品独自のも＼nのであることや，仮に独自のものであったとしても，それが原告製品と比 較して異なる程度，及び，これらの点が被告製品の顧客の主要な購入動機 となっていたことを認めるに足りる証拠はないから，仮に本件特許権１の 侵害がなかったとしても，これらの点のために，被告製品の販売等による 利益（の一部）は原告に向かわなかったであろうと認めるには足りない。 なお，前記アのとおり，本件発明１の技術的範囲に属する被告製品は本 件発明１の作用効果を奏していると認められるところ，被告製品において， 硬度の高い磁性層表面を形成していることにより，本件発明１の作用効果＼nを超えて，独自の作用効果を奏していることを認めるに足りる証拠はない し，仮に，被告製品において，磁性層の素材の硬度を高めることにより本 件発明１と同様な独自の作用効果を一部奏しているとしても，そのような 被告製品独自の作用効果がどの程度生じているのかは不明である上，その 点が被告製品独自の購入動機となっていたとも認められない（被告自身が 本件発明１の作用効果は購入動機となっていない旨主張している。また， 被告製品の広告（甲９７）では，データの長期保存について記載されてい るところ，本件発明１の作用効果である長期保存後の裏写りの防止は，デ ータの長期保存に資するものであるから，被告製品が本件発明１の作用効 果を有していることは，間接的には購入の動機の一因になっているものと 考えられるが，上記のとおり，そのような作用効果ひいては購入の動機が 被告製品独自の構成によって生じたり，高められたりしたものと認めるこ＼nとはできない。）。したがって，仮に，被告製品が磁性層の素材の硬度を 高めることで本件発明１の作用効果を一部奏しているとしても，そのこと によって，仮に本件特許権１の侵害がなかった場合に，被告製品の販売等 による利益（の一部）は原告に向かわなかったであろうと認めることはで きない。
ウ 以上のほか，被告らは，本件発明１の技術的範囲に属さない代替製品を 製造・販売することできたことも主張するが，現にそのような代替製品を 製造・販売していたものではなく，その可能性にとどまるものであるから，＼n推定覆滅事由として認めることはできない。 したがって，特許法１０２条２項の推定を覆滅させる事由を認めること はできない。

◆判決本文

　ＵＦＯ飛行装置について、実施可能要件違反とした拒絶審決が維持されました。本人訴訟です。

　特許法３６条４項１号は，発明の詳細な説明の記載は，発明の属する技術 の分野における通常の知識を有する者が，その実施をすることができる程度 に明確かつ十分に記載したものでなければならないことを規定するものであ＼nる。本願発明は，物の発明(特許法２条３項１号)であるから，本願発明が実 施可能要件を充足するためには，当業者がこれを生産し，かつ使用すること＼nができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならない。そして，＼n実施可能要件を満たすことは，出願人が立証責任を負う。＼n
(2) 本願発明は「磁石及び対をなす電極が取り付けられた物体であって，それ らの電極間で放電が可能で，放電時に於いて運動する電子が作る磁界から磁＼n石が受ける力を物体の推力として利用する もの。」（【請求項１】）とあ るように，本願発明に係る「物体」ないし「もの」（以下，本願発明に係る 「物体」及び「もの」並びに本願明細書に開示された「構造体」を，「「Ｕ＼nＦＯ飛行装置」」ということがある。）は，電磁力を利用して物体に推進力 を与えることができるものとされている。推進力を与えるものであるから， その速度が変化することは明らかである。なお，段落【０００６】によれば， 重力加速度ｇに等しい大きさの推進力を与えることが可能であるとされてい＼nる。
しかるに，本願明細書中には，「ＵＦＯ飛行装置」内部の電子と磁石の関 係についての記載はあるものの，「ＵＦＯ飛行装置」が装置の外部の電磁場 から影響を受ける旨の記載はないし，外部の電磁場の状態を特定するような 記載もない。かえって，段落【０００６】によれば，「ＵＦＯ飛行装置」を 取り付けた物体は，地球から月まで行くことができ，その中間地点まで加速 しそれ以降は減速できるとされているから，「ＵＦＯ飛行装置」は，宇宙空 間においても地球上でも使用可能なものであり，外部の電磁場の状態に関わ＼nりなく動作可能なものであることが前提とされていると考えられる。したが＼nって，本願明細書に開示された「ＵＦＯ飛行装置」は，装置の外部にある電 磁場との関係で生じる電磁力により推進力を得るものではないと解される。 また，電磁力以外の力についても，本願明細書には，「ＵＦＯ飛行装置」 が，外部の物体を押すことによる反作用を受けるなど，何らかの物理的な力 を外部から受けることは記載されていない。さらに，「ＵＦＯ飛行装置」が， 外部に物質を噴射するなどして質量を変化させることも記載されていない。 なお，原告も，「ＵＦＯ飛行装置」は，周囲の媒介物等との間に，連続的 な反作用や他の外力が作用しないだけでなく，連続的でない反作用や他の外 力も作用しないこと，質量変化も生じないことを認めている。 以上によれば，本願発明の「ＵＦＯ飛行装置」は，外部からの何らかの力 を受けることも，質量を変化させることもないにも関わらず，その速度を変 化させることができるとする発明であると解するほかない。これは，外力の 作用なく「ＵＦＯ飛行装置」の運動量(質量×速度)が変化するということで あるから，運動量保存の法則に反する。また，「ＵＦＯ飛行装置」の推進力 に対向する反作用の力が見当たらないから，作用反作用の法則にも反する。 このように，本願発明は，当業者の技術常識に反する結果を実現するとす る発明であるが，本願明細書には，本願発明の「ＵＦＯ飛行装置」が推進し た事実(実験結果)は示されていない。 したがって，本願明細書の発明の詳細な説明には，当業者が「放電時に於 いて運動する電子が作る磁界から磁石が受ける力を物体の推力として利用す る」「ＵＦＯ飛行装置」を生産し，かつ使用できる程度に明確かつ十分に記＼n載されているとは認められない。
(3) 原告は，自動車の内部で燃料が燃焼を起こすことによりタイヤが回転し 車体が動くが，これが運動量保存の法則に反するとはされていない旨主張す る。 しかし，自動車の場合は，路面とタイヤとの間に摩擦力が働き，タイヤが 路面に及ぼす力と反対方向の力を，路面がタイヤに反作用として及ぼすこと で推進するのであって，自動車は路面という外部からの力を受けている。 これに対し，本願発明は，「ＵＦＯ飛行装置」の外部との間に何ら力が働 かないにもかかわらず，推進することができるとするものであるから，自動 車の場合と相違することは明らかである。 その他，原告は，本願発明の原理としてるる主張するが，いずれも「ＵＦ Ｏ飛行装置」内部の現象にとどまり，「ＵＦＯ飛行装置」全体が外部からの 力を受けることなく運動量を変化させられることを説明するものではないか ら，前記認定を左右しない。

◆判決本文

　進歩性無しとした審決が維持されました。

　本件訂正発明１は，前記１(2)のとおり，(1)作業者が天板の突出方向と反対側で作 業を行う場合には，天板の端を目視で確認しながら作業を行わなければならず，作 業の効率が低下してしまうという問題や(2)天板の突出方向の反対側にも同様の手摺 を取り付けたとしても，作業者が可搬式作業台を昇降する際に手摺を乗り越えたり， 手摺をくぐったりしなければならないことから，天板と主脚との間の移動を自由に 行うことができず，かえって作業の効率が低下してしまう問題を解決し，作業空間 を包囲することにより作業の効率化を図るとともに，天板と主脚との間の移動を容 易に行うことができる脚立式作業台を提供することを目的とするものであって，特 許請求の範囲請求項１の構成をとることによって，「作業の効率化を図ると共に，天＼n板と主脚との間の移動を容易に行うことができる」という作用効果を奏するもので ある。本件訂正発明１の相違点１に係る構成も，上記のような課題を解決し，作用＼n効果を奏させるための構成であるということができる。＼nこれに対して，甲３発明は，容易に運搬できないかさばった構造のプラットフォ＼nームラダーにおいて，高い安全性を損なわないようにしつつ，容易に運搬できるよ うにすることを課題として，その解決のために，前記(1)イのような構成をとったも＼nのである。
そして，本件訂正発明１の相違点１に係る構成である，一対の前方バーについて，＼n「作業者が接触することで前記作業床用天板の端部付近で作業をしていることを認 識させる」ものであること，第１の状態において，「互いの先端部が隙間を介して対 向して略直列に位置するように前記軸着部によって支持され」ること，「前記軸着部 に配置されるそれぞれ一つの軸支ピンのみを中心に回動可能であって，前記第１の＼n状態となる位置と，前記第２の状態となる位置との間を平面上に沿ってのみ移動可 能」であることについては，甲３には，それらの構＼成を示唆する記載はなく，甲３ 発明の上記技術的意義に照らしても，それらの構成が想起されるということはでき＼nない。また，原告が周知技術と主張する甲５〜８，１１及び１２を併せて考慮して も，甲５〜８，１１及び１２には，周知技術としては，作業台の「軸支ピンを中心 に回動可能な手すり部材」が開示されているにすぎず，当業者が甲３発明及び周知＼n技術に基づいて本件訂正発明１を容易に発明することができたとは認められない。
・・・
甲３発明の「前方バー１０７」及び甲４発明の「ゲート４２，４４」 は，共に，それぞれ略左右対称に回動可能であって，互いの先端部が対向して略直＼n列に位置するように支持される状態と，作業者が作業空間へ移動可能な状態と，に＼n変形可能な部材である点で共通する。＼nしかし，甲３発明の「前方バー１０７」は，プラットフォーム５０に登った作業 者の安全性を確保するためのレールの一部となるものであるのに対して，甲４発明 の「ゲート４２，４４」は，ラダーが不正に使用されないようにアクセスをブロッ クするためのものであるから，甲３発明の「前方バー１０７」の構成に代えて，甲＼n４発明の「ゲート４２，４４」の構成を適用する動機付けはない。そして，甲３発＼n明と甲４発明に原告が周知技術と主張する甲５〜８，１１及び１２を併せて考慮し ても，当業者が甲３発明と甲４発明に基づいて本件訂正発明１を容易に発明するこ とができたとは認められない。

◆判決本文

　商標権者または使用権者以外の使用について、審決は不使用と判断しましたが、知財高裁3部は、これを取り消しました。審決を確認したところ、審判段階では商標権者は答弁していませんでしたので、審決では「使用」に関して、実質判断がなされていません。

第４ 被告の反論
・・・
上記の不使用取消審判制度の趣旨に鑑みれば，商標権者及び商標使用権者以 外の第三者による日本国内での使用を安易に商標権者又は商標使用権者による 使用と同視してはならず，かかる評価は極めて例外的かつ厳格に行う必要があ る。具体的には，商標権者又は商標使用権者が，登録商標を付した商品の譲受人 が日本国内でこれを販売することを単に事実として認識していただけでは足り ず，少なくとも商標権者又は商標使用権者が，第三者と締結する販売代理店契約 等に基づき第三者が商標権者を代理して日本国内で販売することを契約上認識 していることが必要であると解すべきである。
・・・
第５ 裁判所の判断
・・・
証拠によれば，以下の事実を認定することができる。
(1) ランジュビオは，フランスに在住する日本人Ａが運営するオンラインショッ プであり，日本語で運営され，日本向けに商品販売を行っている。（甲７，３８）
(2) Ａは，氏名のアルファベット表記としてＡを用いている。（甲４０）
(3) 原告は，Ａに対し，２０１３年（平成２５年）から，本件商標を付した瓶や スパチュラ（化粧品や料理に用いる「へら」）を含むさまざまな製品を販売し てきた。この販売に当たり，原告は，Ａ がランジュビオを運営していること 及びランジュビオが上記製品を日本で消費者向けに販売していることを認識し ていた。（甲４１）
(4) 本件要証期間中の２０１６年（平成２８年）３月１日，原告はプラスチック 製の瓶及びガラス製の容器をＡに販売した。（甲１２，１７，１８）
(5) 本件要証期間中の同年２月から２０１８年（平成３０年）８月までの間のラ ンジュビオのウェブページには，原告製品である瓶やガラス製容器が販売商品 として掲載され，日本円で価格が表示されている。（甲２１ないし２６）＼n
(6) 本件要証期間中の２０１６年３月のランジュビオのウェブページには，原告 製品であるスパチュラが販売商品として掲載され，用途の一つとして「お料理 に」と記載され，日本円で価格が表示されている。（甲１９，２０）＼n
(7) 原告が販売する製品の本体又は包装には，本件商標が直接表示されるか，本件商標を表＼示したタグ又はラベルが付されるかしている。（甲２７，３８，３９の各枝番）
２ 上記１の各事実を総合すると，原告は，ランジュビオに対し，日本において消 費者に販売されることを認識しつつ本件商標を付して使用立証対象商品を譲渡 し，ランジュビオは，本件要証期間中に，本件商標を付した状態で日本の消費者 に対して本件使用対象商品を譲渡した事実を推認することができるし，少なくと も，ランジュビオが譲渡のための展示をしたことは明らかである。 かかる事実によれば，本件商標は，本件要証期間内に，商標権者である原告に よって，日本国内で，使用立証対象商品に，使用されたものと評価することがで きる。
３ 被告の主張について
(1)被告は，商標権者が商標の使用をしたというためには，商標権者が，登録商 標を付した商品の譲受人が日本国内でこれを販売することを単に事実として 認識していただけでは足りず，少なくとも商標権者が，第三者と締結する販売 代理店契約等に基づき第三者が商標権者を代理して日本国内で販売すること を契約上認識していることが必要である旨主張する。 しかしながら，商標権者が，日本国内で販売されることを認識しつつ商標を 付した商品を譲渡し，実際に，その商標が付されたまま当該商品が日本国内で 販売されたのであれば，日本国内における上記商標の使用（商標を付した商品 の譲渡）は，商標権者の意思に基づく「使用」といえるから，それ以上に，被 告のいう「契約上」の「認識」なるものを要求する根拠はないというべきであ る。したがって，被告の主張は失当である。

◆判決本文

　漫画を違法アップロードしていた個人に対して、連帯して約1.6億円の損害賠償が認められました。裁判所は「電子書籍の価格構造における出版社の利益率は，配信プラットフォームの違いに応じた代表＼的な複数の事例の中で，最も低いもので４５％である」と認定しました。編集著作者としての講談社が原告です。一部の被告は欠席裁判でした。

　証拠（甲２，１３）及び弁論の全趣旨によれば，原告が原告各雑誌を販売してい ること，その本体価格は別紙著作物目録の「本体価格（円）」欄にそれぞれ記載の とおりであることが認められる。 また，証拠（甲２５の１〜２５の４）によれば，平成２７年〜平成３０年にそれ ぞれ発行された調査報告書には，電子書籍の価格構造における出版社の利益率は，＼n配信プラットフォームの違いに応じた代表的な複数の事例の中で，最も低いもので＼n４５％であることが認められる。本件各違法アップロード行為の対象となった原告 各雑誌に係る販売利益率がこの割合を下回ることをうかがわせる事情はないから， これが４５％であるものとして算定することには十分な合理性がある。＼n
(ｳ) 逸失利益額
各雑誌に係るファイルごとのダウンロード数並びに雑誌ごとの本体価格及び販売 利益率を乗じると，１億５０３２万８１９２円となる。他方，被告Ｐ３は，「販売 することができないとする事情」（著作権法１１４条１項ただし書）について，何 ら主張立証していない。したがって，本件各違法アップロード行為による原告の逸 失利益額は，同額であると認められる。
イ 弁護士費用相当損害額
原告の逸失利益額（上記ア）その他本件に現れた一切の事情を考慮すると，被告 らの本件各違法アップロード行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害額は， １５０３万２８１９円と認めるのが相当である。

◆判決本文

　進歩性違反無しとした審決について、知財高裁4部は、動機付けなし、阻害要因ありとして、審決を維持しました。

　原告は，甲１−１発明のマッサージ具の代表的な使用方法は，回転体８，＼n９の回転軸を鈍角にし，人体の凸部分（皮膚１０）に使用するものであると ころ，「一対のローラやマッサージ球の回転軸のなす角度を鈍角とし，柄に 相当する部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にしたマッサ ージ器具」及びそのマッサージ器具の作用効果は，本件出願当時，周知であ ったから，当業者は，甲１−１発明において，上記周知技術を適用し，甲１ −１発明の回転体８，９を揺動しないように固定した状態とする構成を採用＼nすることの動機付けがあり，また，甲１−１発明のマッサージ具の回転体８， ９のなす角を鈍角に限定したとしても，甲１−１発明の全ての技術的意義が 失われるものではなく，技術的意義が縮小されることがあったとしても，そ の程度は極めて限定的なものであって，上記マッサージ器具の一定の作用効 果を得られる上，人体のほとんどの部分をマッサージすることが可能であり，＼n甲１−１発明に上記周知技術を適用することに阻害要因があるとはいえない から，当業者が相違点２に係る構成に想到することは容易であり，これと異＼nなる本件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 甲１には，甲１−１発明のマッサージ具について，「回転体軸が旋回軸 によって把手に旋回可能に接続されたフォーク形部の把手側に配置される＼nこと，及び旋回軸がフォーク形部の中央に，したがって回転体に関して中 央に延びているという構造を採用した」（【０００６】）との開示がある。＼n一方で，甲７，８，９の１及び１０の１によれば，本件出願当時，「一 対のローラの回転軸のなす角度を鈍角とし，柄に相当する部材の長軸方向 の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にした」マッサージ器具の構成は周＼n知であったことが認められる（以下，上記マッサージ器具の構成を「本件＼n周知の構成」という。）。本件周知の構＼成は，相違点２に係る本件特許発 明１の構成に相当するものと認められる。＼n しかしながら，甲１には，甲１−１発明において，本件周知の構成を適＼n用することについての記載も示唆もないから，甲１に接した当業者におい て，甲１−１発明において，本件周知の構成を適用する動機付けがあるも＼nのと認めることはできない。
イ また，甲１の記載（【０００７】，【０００８】，【００１８】，【０ ０１９】）によれば，甲１−１発明は，「回転体軸が旋回軸によって把手 に旋回可能に接続されたフォーク形部の把手側に配置され，旋回軸がフォ＼nーク形部の中央に回転体に関して中央に延びている」構成を採用すること＼nにより，回転体を支持するフォーク形部が旋回軸周りで揺動可能となり，＼n回転体をマッサージ中にマッサージされる皮膚部分の輪郭に適合して接触 させ，多数の凸面部と凹面部，例えば眼窩，突出した頬骨，鼻，顎及び唇 のような部分がある顔面を処置するのに特に適するという効果を奏するこ とに技術的意義があることが認められる。 しかるところ，甲１−１発明における「回転体を支持するフォーク形部 が旋回軸周りで揺動可能」となるように把手に接続する構＼成に代えて，本 件周知の構成（「一対のローラの回転軸のなす角度を鈍角とし，柄に相当＼nする部材の長軸方向の中心線と回転軸との間の角度を鋭角にした」構成）＼nを採用した場合には，「回転体を支持するフォーク形部」が固定され，旋 回軸周りで揺動可能」とならなくなる結果，回転体をマッサージ中にマッ＼nサージされる皮膚部分の輪郭に適合して接触させることができなくなり，又は接触させる範囲が制限され，多数の凸面部と凹面部，例えば眼窩，突 出した頬骨，鼻，顎及び唇のような部分がある顔面を処置するのに適さな くなるから，甲１−１発明に本件周知の構成を適用することには阻害要因＼nがあるものと認められる。
ウ 以上によれば，当業者が甲１−１発明に本件周知の構成を適用する動機＼n付けがあるものと認めることはできず，かえって，その適用には阻害要因 があることが認められるから，当業者が甲１−１発明及び周知技術に基づ いて，相違点２に係る本件特許発明１の構成を容易に想到することができ＼nたものと認めることはできない。

◆判決本文

　少し前の事件ですが、漏れていたのでアップします。1審では、実用新案権による独占状態に由来する周知性かが争われました。1審はそれ以降も、独占状態が継続しているとして周知性を認めました。知財高裁は、「知的財産権の存在による独占状態は，知的財産権の存続期間が経過することにより解消し，知的財産権の存続期間中の独占状態に基づき生じた周知性も，存続期間満了後の期間の経過に伴って漸減し，存続期間満了後相当期間が経過した後は，知的財産権を有していたことに基づく独占状態の影響は払拭されたものと評価することができる。」と判断しました。

　控訴人は，仮に第三者が同種競合製品をもって市場に参入する機会があ ったとしても，現実に参入者との間で競争が生じない限り，知的財産権による独占 状態の影響が払拭されたと評価することはできないと主張する。 しかし，知的財産権の存在による独占状態は，知的財産権の存続期間が経過する ことにより解消し，知的財産権の存続期間中の独占状態に基づき生じた周知性も， 存続期間満了後の期間の経過に伴って漸減し，存続期間満了後相当期間が経過した 後は，知的財産権を有していたことに基づく独占状態の影響は払拭されたものと評 価することができる。 そして，被告商品の販売を開始した平成２４年１２月までの間に，原告商品のう ちＳ−Ｏ型については，実用新案権１の存続期間が満了した昭和５４年６月２３日 から約３０年間，原告商品のうちＬ型，Ｍ型，Ｓ型については，実用新案権２の存 続期間が満了した昭和５７年１２月４日から約３０年間，原告商品のうちＳ−II 型，ＬＬ型，Ｌ−II型については，実用新案権３の存続期間が満了した平成９年２ 月２６日から約１５年間が経過しており，第三者が同種競合製品をもって市場に参 入する機会が十分にあったと評価し得ることは，前記１のとおり補正して引用する＼n原判決の判示するとおりである。 また，控訴人は，被控訴人による原告商品の宣伝広告が実用新案権の存続期間満 了の前後を通じて基本的に変化がない旨を指摘するが，商品の形態の商品等表示性＼nの要件である周知性を基礎付ける宣伝広告が，知的財産権の存続期間満了の前後を 通じて同様のものであったからといって，そのことが周知性を否定する根拠となる ものではないことは明らかである。 そして，原告商品について，実用新案権の存続期間満了後における広告・宣伝 や，継続的・独占的な大量の製造・販売により，遅くとも平成２４年までには原告 商品の形状が出所を表示するものとして周知又は著名であるとの事情が認められる＼nことは，前記１のとおり補正して引用する原判決の判示するとおりである。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成27(ワ)24688
「特許権や実用新案権等の知的財産権の存在により独占状態が生じ，これ に伴って周知性ないし著名性が生じるのはある意味では当然のことであり， これに基づき生じた周知性だけを根拠に不競法の適用を認めることは，結 局，知的財産権の存続期間経過後も，第三者によるその利用を妨げてしま うことに等しく，そのような事態が，価値ある情報の提供に対する対価と して，その利用の一定期間の独占を認め，期間経過後は万人にその利用を 認めることにより，産業の発達に寄与するという，特許法等の目的に反す ることは明らかである。もっとも，このように，周知性ないし著名性が知 的財産権に基づく独占により生じた場合でも，知的財産権の存続期間が経 過した後相当期間が経過して，第三者が同種競合製品をもって市場に参入 する機会があったと評価し得る場合など，知的財産権を有していたことに 基づく独占状態の影響が払拭された後で，なお原告製品の形状が出所を表＼n示するものとして周知ないし著名であるとの事情が認められる場合であれ ば，何ら上記特許法等の目的に反することにはならないから，不競法２条 １項１号の適用があるものと解するのが相当である。」

　第1次審決は，個別の効果しか認定をしていないとして審理不尽の違法があるとして，取り消されました。第2次審決は進歩性違反無しとの審決がなされました。知財高裁3部は、特段の効果無しとして、審決を取り消しました。

　特許に係る発明が，先行の公知文献に記載された発明にその下位概念と して包含されるときは，当該発明は，先行の公知となった文献に具体的に 開示されておらず，かつ，先行の公知文献に記載された発明と比較して顕 著な特有の効果，すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏さ れる効果とは異質の効果，又は同質の効果であるが際立って優れた効果を 奏する場合を除き，特許性を有しないものと解するのが相当である。 したがって，本件発明１は，甲１に具体的に開示されておらず，かつ， 甲１に記載された発明すなわち甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果 を奏する場合を除き，特許性を有しないところ，甲１には，本件発明１に 該当する態様が具体的に開示されていることは認められない。 そこで，本件発明１が甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏する ものであるかについて，以下検討する。
・・・
前記(イ)のとおり，甲１発明Ａは，(1)広い温度範囲において析出する ことがない，(2)高速応答に対応した低い粘度である，(3)表示不良を生じ＼nない，という効果を同時に奏する液晶組成物であることから，本件発明 １と甲１発明Ａは，上記三つの特性を備えた液晶組成物であるという点 において，共通するものである。 そこで，本件発明１に特許性が認められるためには，上記三つの特性 において，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏 することを要する。
ａ 効果（１）（低温保存性の向上）について
・・・
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は，甲１の実施例１〜５２及び比較 例１の「下限温度」は，−４０度及び−３０度のいずれでも（ただ し，実施例２１は「−４０度では」）１０日以内に結晶又はスメク チック相に変化したものと理解できるのに対し，本件明細書の実施 例１〜４は，−２５度及び−４０度で２週間又は３週間ネマチック 状態を維持したと記載されているから，甲１に記載された実験結果 より低い温度でより長い期間に渡り安定性が維持されるものと解す ることができ，本件発明１の低温保存性は，甲１に記載されていな い有利な効果である旨判断した。 しかしながら，そもそも，本件明細書に記載された低温保存試験 は，具体的な測定方法，測定条件について記載されていないため， 甲１に記載された低温保存試験と同じ測定方法，測定条件で実施さ れたものであるかについて，本件明細書の記載からは明らかでない。 また，液晶組成物の低温保存試験は，液晶組成物のその他の物性 値である粘度，光学異方性値，誘電率異方性値等と異なり，確立さ れた標準的な手法は存在しないところ（弁論の全趣旨），甲３２（原 告従業員による平成３０年７月１２日付けの試験成績証明書）にお いては，試験管（Ｐ−１２Ｍ）を用いた場合とクリーンバイアル瓶 （Ａ−Ｎｏ．３）を用いた場合という容器の形状等の違いで実験結 果に差異が生じ，甲１の実施例２０と甲８２（株式会社ＵＫＣシス テムエンジニアリングによる平成３１年４月１７日付け試験報告 書）の実験結果の間でも，低温保存試験の条件によって実験結果が 異なることからすると，液晶組成物の低温保存試験においては，試 験方法や試験条件が異なることで過冷却の状態が生じることを否 定できず（甲４０），試験結果に著しい差異が生じる可能性がある＼nものと認められる。 加えて，甲１の低温保存試験においては，化合物（１）ないし（３） の組合せやその配合量が顕著に異なる液晶組成物であっても，実施 例２１（「Ｔｃ≦−３０度」）を除いて，「Ｔｃ≦−２０度」とい う同じ結果となっているのに対し，本件明細書の実施例１〜４と比 較例１は，フッ素原子を有する重合性化合物又はフッ素原子を有し ない重合性化合物という配合成分の差異のみで，−２５度及び−４ ０度におけるネマチック状態の維持期間が顕著に異なる結果とな っている。
(c) 以上の事情に照らすと，低温保存試験に関する甲１の実験と本件 明細書の実験が，同じ配合組成（配合成分及び配合量）の液晶組成 物を試験した場合に同様の試験結果が得られるような，共通の試験 方法，試験条件において実施されたものとは，にわかに考え難いと いうべきである。 さらに，本件明細書において，実施例１〜４と対比されたのは， 重合性化合物にフッ素原子を有しない構造を有するというほかは，＼n実施例１〜４と同様の配合組成を有する比較例１であって，その配 合組成は，甲１の実施例（１〜５２）とは顕著に異なるものである。 そして，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する乙１４についても同様であることから，本件明細書及 び乙１４の実験結果のみから，本件発明１の効果と甲１発明Ａの効 果を比較することは困難である。 したがって，本件明細書に記載された実施例１〜４の下限温度と， 甲１に記載された実施例及び比較例の下限温度とを単純に比較す るだけで，低温保存に係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの効果 よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｂ 効果（２）（低粘度）について
前記(イ)のとおり，甲１発明Ａの具体例である実施例の液晶組成物 は，いずれも高速応答に対応した低い粘度のものであることが認めら れるところ，液晶組成物の粘度について，本件発明１が甲１発明Ａと 比較して顕著な特有の効果を奏するものであることを認めるに足りる 証拠はない。 したがって，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，低粘度に係る 有利な効果を奏するものとは認められない。
ｃ 効果（３）（焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）につ＼nいて
(a) 本件発明１に関し，本件明細書には，実施例１〜６の液晶組成物， 及びフッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ −Ａ）及び（ＩＩ−Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２の液＼n晶組成物において，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力 をプレチルト角の測定により確認した旨が記載されている（前記(1) イ(エ)ｃ）。
一方，甲１発明Ａに関し，甲１には，第三成分の好ましい割合は， 表示不良を防ぐために，第三成分を除いた液晶組成物１００重量部＼nに対して１０重量部以下であり，さらに好ましい割合は，０．１重 量部から２重量部の範囲である旨が記載されている（前記(2)イ (エ)）。
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は，本件明細書には，実施例１〜４ が，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないという効果（効果（３））＼nを奏することは具体的に記載されていないが，実施例１〜４におい ては，「環構造と重合性官能＼基のみを持つ１，４−フェニレン基等 の構造を有する重合性化合物」に相当する重合性化合物（Ｉ−１１）＼nが用いられ，かつ，当該重合性化合物が添加された液晶組成物は， いずれも「アルケニル基や塩素原子を含む液晶化合物を使用」して いないから，従来から公知の技術的事項に照らして，焼き付きや表＼n示ムラ等が少ないか全くないものである蓋然性が高いといえる旨判 断した。 しかしながら，前記(a)のとおり，本件明細書には，実施例１〜６ 及び比較例２に関し，「重合性化合物の液晶化合物に対する配向規 制力をプレチルト角の測定により確認した」旨が記載されているに 過ぎず，本件明細書及び被告の提出する実験報告書（甲４６〜４８） を参照しても，焼き付き等の表示不良の有無や程度についての評価＼nが可能な，プレチルト角の経時変化及び安定性に関する実験結果は＼n記載されておらず，ＶＨＲ（電圧保持率）についても，いかなる条 件で得られた数値が，この評価の対象とされ，どの程度の数値を示 せば，焼き付き等の表示不良を生じないと評価できるのか等の詳細＼nについて，何ら具体的な説明はされていない。 したがって，仮に，焼き付き等の表示不良とプレチルト角の経時＼n変化及び安定性又はＶＨＲとの間に一定の相関関係があったとし ても，本件明細書及び甲４６〜４８に示された実験結果に基づいて， 本件発明１が達成している焼き付き等の表示不良抑制の程度を評＼n価することはできないというべきである。
(C)また，本件明細書には，式（Ｉ−１）ないし（Ｉ−４）の重合性 化合物を用いることにより，表示ムラが抑制されるか，又は全く発＼n生しないこと，また，焼き付きや表示ムラ等の表＼示不良を抑制する ため，又は全く発生させないためには，塩素原子で置換される液晶 化合物を含有することは好ましくないことが記載されているとこ ろ（前記(1)イ(イ)），甲１の実施例の半数以上（実施例５，７，１ １，１３，２６〜２７，２９〜５２ ）が，本件発明１の重合性化合 物（Ｉ−１）〜（Ｉ−４）のいずれかに相当する重合性液晶化合物 （化合物（３−３−１），（３−４−１），（３−７−１），（３ −８−１））を含有し，また，甲１の実施例の７割以上（実施例２ 〜８，１１〜１６，１９，２１〜２４，２８〜３０，３５〜５２） が，塩素原子で置換された液晶化合物を含有していない。 さらに，本件明細書において，実施例１〜６と対比されたのは， フッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ−Ａ） 及び（ＩＩ−Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２であって，＼nその配合組成は，甲１の実施例（１〜５２）とは顕著に異なるもの であり，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する甲４６〜４８についても同様であるから，仮に本件発 明１の実施例が比較例よりも有利な結果を示したとしても，甲１の 実施例に対しても同様に有利な結果を示すとは限らない。
(d) 以上の事情に照らすと，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くな＼nいことに係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの表示不良が生じな＼nい効果よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｄ 小括
以上によると，本件発明１は，甲１の実施例で示された液晶組成物 では到底得られないような効果（低温保存性の向上，低粘度及び焼き 付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）を示すものとは認められ＼nないので，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，格別顕著な効果を 奏するものとは認められない。

◆判決本文

　異議申し立てでサポート要件の無効理由ありと認定されましたが、知財高裁4部はこれを取り消しました。

　本件決定は，(1)本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき出願時（本 件出願の優先日当時）の技術常識に照らして，当業者が，本件訂正発明４の 課題を解決できる範囲は，実施例に記載された「エチレンカーボネート（Ｅ Ｃ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）との混合物（体積比３０：７０） にＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合となるように溶解して調整した基本電解 液にフルオロスルホン酸リチウムを２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ以上０．５ ９６ｍｏｌ／Ｌ以下の範囲内で含有している非水系電解液であって，硫酸イ オンの含有量が１．００×１０−７ｍｏｌ／Ｌ以上１．００×１０−２ｍｏｌ／ Ｌ以下である，非水系電解液」である，(2)本件訂正発明１の特許請求の範囲 の記載には，実施例に記載された上記非水系電解液以外の非水系電解液も包 含されているが，本件出願の優先日当時の技術常識に照らしても，本件明細 書の発明の詳細な説明には，本件訂正発明４の課題を，本件訂正発明４によ って解決し得るまでの開示がされているとはいえないから，本件訂正発明４ は，発明の詳細な説明に記載したものとはいえず，サポート要件に適合しな い旨判断した。
原告は，本件決定の上記判断は，当業者が本件訂正発明４の課題を解決で きると認識できる範囲は本件明細書の実施例記載の非水系電解液に限定され ることを前提とするものであるが，「基本電解液」を「エチレンカーボネー ト（ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）との混合物（体積比３０： ７０）とＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合となるように溶解して調整した基 本電解液」以外の一般的な基本電解液とし，フルオロスルホン酸リチウムの 含有量を本件訂正発明４の下限値の０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上２．９８× １０−３ｍｏｌ／Ｌ未満の範囲内のものとした場合であっても，本件訂正発明 ４の課題を解決できると認識できるものといえるから，本件決定の上記判断 は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 本件明細書記載の実施例について
本件明細書には，実施例１ないし７に係る「試験例Ｂ」として，「エチ レンカーボネート（ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）との混 合物（体積比３０：７０）に乾燥したＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合と なるように溶解して」調整した「基本電解液」に，「硫酸イオンを含むフ ルオロスルホン酸リチウムを表２に記載の割合となるように混合」して電＼n解液を製造し（【０２５３】） ，表２記載の電解液を用いたシート状電池＼nを作製して，「初期放電容量評価」及び「高温保存膨れ保存評価」（高温 保存前後の体積変化から発生したガス発生量の評価）を行ったこと（【０ ２５４】，【０２４９】，【０２５０】）が記載されている。 表２には，実施例１ないし７は，電解液中のフルオロスルホン酸リチウ＼nムの含有量が「０．０２５〜５質量％」（「２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ 〜０．５９６ｍｏｌ／Ｌ」）及び硫酸イオンの含有量が「９．２１×１０ −７ｍｏｌ／Ｌ〜７．２７×１０−３ｍｏｌ／Ｌ」の範囲内の電解液であり， 比較例２は，電解液中のフルオロスルホン酸リチウム及び硫酸イオンをい ずれも含有しない電解液，比較例３は，電解液中のフルオロスルホン酸リ チウムの含有量が「５質量％」（「０．５９６ｍｏｌ／Ｌ」）及び硫酸イ オンの含有量が「１．６７×１０−２ｍｏｌ／Ｌ」の電解液であることが示 されている。このうち，実施例２ないし７は，本件訂正発明４（フルオロ スルホン酸リチウムのモル含有量が「０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上０．５ ｍｏｌ／Ｌ以下」，硫酸イオン分のモル含有量が「１．０×１０−７ｍｏｌ ／Ｌ以上１．０×１０−２ｍｏｌ／Ｌ以下」）に含まれる電解液である。 そして，本件明細書には，「表２より，製造された電解液の硫酸イオン＼nの量が１．００×１０-７×ｍｏｌ／Ｌ〜１．００×１０-２ｍｏｌ／Ｌの範 囲内であれば，初期放電容量が向上し，高温保存時のガス発生量が低下す ることから，電池特性が向上することが分かる。」（【０２５６】）との 記載がある。 また，表２の記載から，実施例２ないし７は，比較例２及び３よりも，＼n初期放電容量が向上し，高温保存時のガス発生量が低下し，電池特性が向 上していることを理解できる。 一方で，本件明細書には，本件訂正発明４に含まれる「フルオロスルホ ン酸リチウムのモル含有量が０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上２．９８×１０ −３ｍｏｌ／Ｌ（０．００２９８ｍｏｌ／Ｌ未満）」の電解液については， 実施例の記載がない。
イ 実施例記載の基本電解液と他の電解液との互換性について
(ア) 本件訂正発明４の特許請求の範囲（請求項４）には，本件訂正発明 ４の非水系電解液の含有する非水系溶媒として「炭素数２〜４のいずれ か１種以上のアルキレン基を有する飽和環状カーボネート」及び「炭素 数３〜７のいずれか１種以上の鎖状カーボネート」を含むことが記載さ れているが，飽和環状カーボネートと鎖状カーボネートの具体的な組成 及び混合割合を特定する記載はない。 次に，本件明細書には，(1)「飽和環状カーボネート」について，「本 発明において非水系溶媒として用いることができる飽和環状カーボネー トとしては，炭素数２〜４のアルキレン基を有するものが挙げられる。 具体的には，炭素数２〜４の飽和環状カーボネートとしては，エチレン カーボネート，プロピレンカーボネート，ブチレンカーボネート等が挙 げられる。」（【００３６】），「飽和環状カーボネートの配合量は， 特に制限されず，本発明の効果を著しく損なわない限り任意であるが， １種を単独で用いる場合の配合量の下限は，非水系溶媒１００体積％中， ３体積％以上，より好ましくは５体積％以上である。…また上限は，９ ０体積％以下，より好ましくは８５体積％以下，さらに好ましくは８０ 体積％以下である。」（【００３６】），(2)「鎖状カーボネート」につ いて，「本発明において非水系溶媒として用いることができる鎖状カー ボネートとしては，炭素数３〜７のものが挙げられる。具体的には，炭 素数３〜７の鎖状カーボネートとしては，ジメチルカーボネート，ジエ チルカーボネート，ジ−ｎ‐プロピルカーボネート，ジイソプロピルカ＼nーボネート，ｎ‐プロピルイソプロピルカーボネート，エチルメチルカ＼nーボネート…等が挙げられる。」（【００３９】），「 鎖状カーボネー トは，１種を単独で用いてもよく，２種以上を任意の組み合わせ及び比 率で併用してもよい。…鎖状カーボネートの配合量は，より好ましくは ２０体積％以上，さらに好ましくは２５体積％以上であり，また，より 好ましくは８５体積％以下，さらに好ましくは８０体積％以下である。」 （【００４３】），(3)「本発明において，フルオロスルホン酸リチウム， フルオロスルホン酸リチウム以外のリチウム塩を溶解する為の非水系溶 媒の代表的な具体例を以下に列挙する。本発明においては，これらの非＼n水系溶媒は単独或いは複数の溶媒を任意の割合で混合した混合液として 使用されるが，本発明の効果を著しく損なわない限りこれらの例示に限 定されない。」（【００３５】）との記載がある。これらの記載によれ ば，本件明細書には，「本発明において非水系溶媒として用いることが できる飽和環状カーボネート」の配合量は，「非水系溶媒１００体積％ 中，３体積％以上，より好ましくは５体積％以上」，「上限は，９０体 積％以下，より好ましくは８５体積％以下，さらに好ましくは８０体積％ 以下」であること，「本発明において非水系溶媒として用いることがで きる鎖状カーボネート」の配合量は，「より好ましくは２０体積％以上， さらに好ましくは２５体積％以上」，「より好ましくは８５体積％以下， さらに好ましくは８０体積％以下」であること，「鎖状カーボネート」 と「飽和環状カーボネート」の混合割合は，本発明の効果を著しく損な わない限り，実施例記載のものに限定されないことの開示があるものと 認められる。 そうすると，本件明細書の上記記載から，「試験例Ｂ」で用いられた 「エチレンカーボネート（ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ） との混合物（体積比３０：７０）」以外の組成及び混合割合の「炭素数 ２〜４のいずれか１種以上のアルキレン基を有する飽和環状カーボネー ト」及び「炭素数３〜７のいずれか１種以上の鎖状カーボネート」を含 む混合物であっても，本件訂正発明の非水系溶媒として用いることがで きるものと理解できる。
(イ) 本件訂正発明４の特許請求の範囲（請求項４）は，本件訂正発明４ の非水系電解液中のＬｉＰＦ６の含有量は「０．７ｍｏｌ／Ｌ以上１． ５ｍｏｌ／Ｌ以下」であることを規定している。 次に，本件明細書には，「ＬｉＰＦ６」の含有量について，「本発明 における非水系電解液は，特定量の硫酸イオン分を含有するフルオロ硫 酸リチウムを含有するが，さらにその他のリチウム塩を１種以上含有す ることが好ましい。その他のリチウム塩としては，この用途に用いるこ とが知られているものであれば，特に制限はなく，具体的には以下のも のが挙げられる。」（【００２４】），「例えば，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢ Ｆ４，ＬｉＣｌＯ４，ＬｉＡｌＦ４，ＬｉＳｂＦ６，ＬｉＴａＦ６，ＬｉＷ Ｆ７等の無機リチウム塩」（【００２５】），「…さらに，これらの中 でも，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４が好ましく，ＬｉＰＦ６が最も好ましい。」 （【００２８】）との記載があるが，「ＬｉＰＦ６」の含有量について 一般的に述べた記載はなく，「試験例Ｂ」で用いられた基本電解液中の ＬｉＰＦ６の含有量（１ｍｏｌ／Ｌ）以外であっても，本件訂正発明４ に用いることができることについて述べた記載もない。 一方で，(1)甲３７（特開２０００−１９５５４６号公報）には，「本 発明で使用される非水溶媒としては，高誘電率溶媒と低粘度溶媒とから なるものが好ましい。高誘電率溶媒としては，例えば，エチレンカーボ ネート（ＥＣ），プロピレンカーボネート（ＰＣ），ブチレンカーボネ ート（ＢＣ）などの環状カーボネート類が好適に挙げられる。これらの 高誘電率溶媒は，１種類で使用してもよく，また２種類以上組み合わせ て使用してもよい。」（【００１５】），「本発明で使用される電解質 としては，例えば，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４…などが挙げられる。これら の電解質は，１種類で使用してもよく，２種類以上組み合わせて使用し てもよい。これら電解質は，前記の非水溶媒に通常０．１〜３Ｍ，好ま しくは０．５〜１．５Ｍの濃度で溶解されて使用される。」（【００１ ７】），(2)甲１３（特開２０１１−０５４５０３号公報）には，「非水 電解液としては，リチウム塩を有機溶媒に溶解した溶液が用いられる。 リチウム塩としては，溶媒中で解離してＬｉ＋イオンを形成し，電池と して使用される電圧範囲で分解などの副反応を起こしにくいものであれ ば特に制限はない。例えば，ＬｉＣｌＯ４，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４ ，Ｌ ｉＡｓＦ６ ，ＬｉＳｂＦ６ などの無機リチウム塩…などを用いることが できる。」（【００８４】），「このリチウム塩の電解液中の濃度とし ては，０．５〜１．５ｍｏｌ／ｌとすることが好ましく，０．９〜１． ２５ｍｏｌ／ｌとすることがより好ましい。」（【００８６】）との記 載がある。上記記載によれば，本件出願の優先日当時，高誘電率溶媒と 低粘度溶媒とからなる非水系溶媒に電解質として用いる「ＬｉＰＦ６」 の濃度は，０．５〜１．５ｍｏｌ／Ｌの範囲とすることが好ましいこと は技術常識であったものと認められる。 そして，上記技術上常識に照らすと，本件訂正発明４の非水系電解液 中のＬｉＰＦ６の含有量（「０．７ｍｏｌ／Ｌ以上１．５ｍｏｌ／Ｌ以下」） は，ＬｉＰＦ６を「炭素数２〜４のいずれか１種以上のアルキレン基を有 する飽和環状カーボネート」及び「炭素数３〜７のいずれか１種以上の 鎖状カーボネート」を含む非水系溶媒に電解質として用いる場合におい て好ましい濃度範囲であることを理解できる。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び本件出願の優先日当時の技術常識から，当業者は，試験例Ｂに用い られた基本電解液（「エチレンカーボネート（ＥＣ）とエチルメチルカ ーボネート（ＥＭＣ）との混合物（体積比３０：７０）に乾燥したＬｉ ＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合となるように溶解して」調整した「基本電 解液」）以外の組成及び混合割合の本件訂正発明４に含まれる基本電解 液を用いた場合であっても，試験例Ｂに示されたように，フルオロスル ホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として含有しない非水系電解液 に対して，「初期放電容量」を改善できるものと理解し，本件訂正発明 ４の課題を解決できると認識できるものと認められる。
(エ) これに対し被告は，本件出願の優先日当時の技術常識（(1)ＥＣなど の誘電率の大きな溶媒とＥＭＣなどの低沸点の低粘度溶媒とＬｉＰＦ６ などの支持電解質の組合せやそれらの使用量比の変動に伴う，電解液組 成の変動によって，非水系電解液二次電池の電池特性も変動するため， 電池特性評価試験の結果に基づいて，満足な電池特性が得られない電解 液組成を選別するという最適化を行わなければ，満足な電池特性の非水 系電解液二次電池をもたらす電解液組成が得られないこと（乙１等）， (2)非水系電解液の導電性について，電解質伝導度は電池の放電容量など に密接に関係し，電池性能に大きな影響を及ぼすこと（甲１５））に照＼nらすと，ＥＣとＥＭＣとの体積比やＬｉＰＦ６の濃度が実施例の範囲内 のもの（試験例Ｂ）と異なる非水系電解液については，電池特性評価試 験の結果に基づく電解液組成の選別を行わないと，比較例３のような満 足な電池特性が得られない非水系電解液が含まれてしまうことになるか ら，当業者は，試験例Ｂに用いられている基本電解液を他の一般的な電 解液に変更したとしても，本件訂正発明４の課題を解決できるとは認識 しない旨主張する。
しかしながら，まず，被告の主張は本件訂正発明４の課題が「初期放 電容量が改善され，容量維持率および／またはガス発生量が改善された 非水系電解液二次電池をもたらすことができる非水系電解液を提供する こと」にあるというものであるが，前記(1)ウのとおり，本件訂正発明４ の課題は，フルオロスルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として 含有しない非水系電解液に対して，初期放電容量等の電池特性を改善す る非水系電解液を提供することにあると認定すべきであるから，その前 提を欠くものである。 また，本件出願の優先日当時，非水電解液は，ＰＣ，ＥＣなどの誘電 率の大きな溶媒とジメチルカーボネートなどの低沸点の低粘度溶媒とＬ ｉＰＦ６などの支持電解質とから主に構成され，これら３種類の組合せ＼nやそれらの使用量比などにより最適化されることは，技術常識であった こと（甲１５（「電池ハンドブック」平成２２年２月刊行）の３７３頁 等）に照らすと，当業者は，本件明細書の記載に基づいて最適化を行う ことにより，試験例Ｂに用いられた基本電解液以外の組成及び混合割合 の本件訂正発明４に含まれる基本電解液を用いた場合であっても，本件 訂正発明４の課題を解決できると認識できるものと認めるのが相当であ る。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
ウ フルオロスルホン酸リチウムの含有量の下限値について 前記アのとおり，本件明細書には，本件訂正発明４に含まれる「フルオ ロスルホン酸リチウムのモル含有量が０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上２．９ ８×１０−３（０．００２９８）ｍｏｌ／Ｌ未満」の電解液については，実 施例の記載がない。 しかるところ，本件明細書には，試験例Ｂの結果を示した表２において，＼n本件訂正発明４に含まれる実施例２ないし７（電解液中のフルオロスルホ ン酸リチウムの含有量が「０．０２５〜２．５質量％」（「２．９８×１ ０−３ｍｏｌ／Ｌ〜２．９８×１０−１ｍｏｌ／Ｌ」）及び硫酸イオンの含有 量が「９．２１×１０−７ｍｏｌ／Ｌ〜８．２３×１０−３ｍｏｌ／Ｌ」の範 囲内の電解液）が電解液中のフルオロスルホン酸リチウム及び硫酸イオン をいずれも含有しない比較例２の電解液よりも，初期発電容量が向上して いること，実施例２ないし７のうち，電解液中のフルオロスルホン酸リチ ウムの含有量が最も少ない実施例７（フルオロスルホン酸リチウムの含有 量２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ，硫酸イオンの含有量９．２１×１０−７ ｍｏｌ／Ｌ）の初期発電容量は１４８．７ｍＡｈ／ｇ，比較例２の初期発 電容量は１４５．８ｍＡｈ／ｇであることが開示されている。この開示事 項から，フルオロスルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として添加 した非水系電解液は，これらをいずれも添加剤として含有しない非水系電 解液に対して，初期放電容量が改善できるものと理解できる。 そして，本件訂正発明４に含まれる「フルオロスルホン酸リチウムのモ ル含有量の下限値０．０００５ｍｏｌ／Ｌは，実施例７のフルオロスルホ ン酸リチウムの含有量２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ（０．００２９８ｍｏ ｌ／Ｌ）の約６分の１程度であり，実施例７よりも顕著に少ないとまでは いえないことに照らすと，当業者は，フルオロスルホン酸リチウムの含有 量が０．０００５ｍｏｌ／Ｌの電解液を用いた場合であっても，フルオロ スルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として含有しない非水系電解 液に対して，「初期放電容量」が改善し，本件訂正発明４の課題を解決で きると認識できるものと認められる。 これに反する被告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願の優先 日当時の技術常識に基づいて，当業者が，本件訂正発明４の発明特定事項の 全体にわたり，本件訂正発明４の課題を解決できると認識できると認められ るから，本件訂正発明４は発明の詳細な説明に記載したものであることが認 められる。したがって，本件訂正発明４は，サポート要件に適合するものと認められ る。

◆判決本文

　マネースクエアＨＤの特許権について、訂正を認めないとの審決がなされましたが、知財高裁はこれを取り消しました。被告は外為オンラインです。

(2) 訂正事項１−１ないし１−３の特許法１２６条５項の要件の適合性の判 断の誤りについて
　原告は，本件審決が，本件訂正のうち，本件訂正前の請求項１の記載を本 件訂正後の請求項１に訂正する訂正事項１−１（請求項１の記載を引用する 請求項２，請求項２の記載を引用する請求項３ないし５，及び請求項１ない し５の記載を引用する請求項７も同様に訂正），本件訂正前の請求項２の記 載を本件訂正後の請求項２に訂正する訂正事項１−２（請求項２の記載を引 用する請求項３ないし５，及び請求項２ないし５の記載を引用する請求項７ も同様に訂正）及び本件訂正前の請求項６の記載を本件訂正後の請求項６に 訂正する訂正事項１−３は，本件訂正前の「売買取引開始時に，成行注文を 行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との事項 について，当該事項が「前記注文情報生成手段」によるものであり，「該成 行注文を決済するための指値注文」だけでなく，「前記成行注文を決済する ための逆指値注文」についても有効とするとの事項を追加したものであるが， 当該訂正事項については，願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の 範囲内においてしたものとはいえず，新規事項を追加するものであるから， 本件訂正は，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定 に適合しないと判断したのは誤りである旨主張するので，以下において判断 する。
・・・
以上によれば，本件明細書には，「本発明」の「一の実施形態」とし て，「注文情報生成手段」である「注文情報生成部１６」が，「第一の 注文情報群」の生成をする際に，「第一の注文情報群」に含まれる「第 一注文」及び「第二注文」についてそれぞれ有効及び無効の設定を行い， 「約定情報生成手段」である「約定情報生成部１４」が「第一の注文情 報群」に含まれる「第一注文５１ａ」に基づく「成行注文」の約定処理 を行った時点で，その「成行注文」を決済するための「第二注文」（指 値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理を 行うことの開示があることが認められる。 そうすると，本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注文情報生 成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第一の注 文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事項の 開示があるものと認められる。
また，「本発明」の上記実施形態においては，「注文情報生成手段」 （「注文情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」に含まれる「第 一注文５１ａ」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指値注 文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は，「約 定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）によって行われ，「注文 情報生成手段」（「注文情報生成部１６」）が行うものではないが，本 件明細書には，「上記実施形態は本発明の例示であり，本発明が上記実 施の形態に限定されることを意味するものではないことは，いうまでも ない。」（【００７６】）との記載があることに照らすと，「本発明」 は，「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指値 注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は， 「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が行う形態のものに 限定されないことを理解できる。
イ 本件訂正後の特許請求の範囲（請求項１）には，・・・
上記記載によれば，訂正事項１−１により，本件訂正前の「売買取引開 始時に，成行注文を行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文 を有効とし」との事項について，「該成行注文を決済するための指値注文」 だけでなく，「前記成行注文を決済するための逆指値注文」についても有 効とするとの事項を追加したものであり，本件訂正発明１においては，「注 文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該 成行注文を決済するための指値注文および前記成行注文を決済するための 逆指値注文を有効とし」とする処理を行うことを理解できる。 しかるところ，前記ア認定のとおり，(1)本件訂正前の請求項１には，「注 文情報生成手段」が「売買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該 成行注文を決済するための指値注文を有効とし」との処理を行うことの記 載があり，本件明細書の【０００９】には，本件訂正前の請求項１と同内 容の記載があること，(2)本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注文 情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第一 の注文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事項 の開示があること，(3)本件明細書に記載された「本発明」の「一の実施形 態」では，「第一の注文情報群」に含まれる「第一注文５１ａ」の「成行 注文」を決済するための「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を 「無効」から「有効」に変更する処理は，「約定情報生成手段」（「約定 情報生成部１４」）によって行われ，「注文情報生成手段」（「注文情報 生成部１６」）が行うものではないが，本件明細書の【００７６】の記載 に照らすと，「本発明」は，「第一注文」の「成行注文」を決済するため の「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」 に変更する処理は，「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が 行う形態のものに限定されないことを理解できることからすると，本件訂 正後の請求項１の「前記注文情報生成手段」は「売買取引開始時に，成行 注文を行うとともに，該成行注文を決済するための指値注文および前記成 行注文を決済するための逆指値注文を有効とし」との構成は，本件出願の＼n願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面すべての記載事項を総合 することにより導かれる技術的事項の関係において，新たな技術的事項を 導入するものではないものと認められるから，訂正事項１−１は，本件出 願の願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてしたもの であって，新規事項の追加に当たらないものと認められる。 したがって，訂正事項１−１は特許法１２６条５項の要件に適合するも のと認められる。同様に，訂正事項１−２及び１−３は同項の要件に適合 するものと認められる。
ウ これに対し，被告は，・・・
訂正事項１−１に係る本件訂正は，本件出願の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしたものではなく，新たな技術的事項を導入する ものであるから，新規事項の追加に当たる旨主張する。
　しかしながら，前記ア(ア)認定のとおり，本件訂正前の請求項１の記載 から，本件発明１においては，「注文情報生成手段」が主体となって「売 買取引開始時」に「成行注文を行うとともに，該成行注文を決済するため の指値注文を有効とし」との処理を行うことを理解できるものであり，ま た，本件訂正前の請求項１に「注文情報生成手段」が上記処理を行うこと の記載があるかどうかの問題とその記載があることを前提とした場合にサ ポート要件に違反することになるかどうかの問題とは，別異の問題である から，上記(1)の点は採用することができない。 また，前記イ認定のとおり，本件明細書には，「注文情報生成手段」（「注 文情報生成部１６」）が，「第一の注文情報群」の生成をする際に，「第 一の注文情報群」に含まれる注文情報の有効／無効の設定を行う技術的事 項の開示があること及び本件明細書の【００７６】の記載に照らすと，「本 発明」は，「第一注文」の「成行注文」を決済するための「第二注文」（指 値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有効」に変更する処理は， 「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）が行う形態のものに限 定されないことを理解できるから，上記(2)の点は採用することができない。 したがって，訂正事項１−１に係る本件訂正は，本件出願の願書に添付 した明細書等に記載した事項の範囲内でしたものではなく，新規事項の追 加に当たるとの被告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上のとおり，訂正事項１−１ないし１−３は特許法１２６条５項の要件 に適合するものと認められるから，訂正事項１−１ないし１−３が同項に適 合しないことを理由に本件訂正は認められないとした本件審決の判断は誤り である。かかる判断の誤りは，無効理由の存否の審理の対象となる発明の要 旨の認定の誤りに帰することになるから，審決の結論に影響を及ぼすもので ある。

◆判決本文

本件の対象特許とは、下記の侵害事件の対象特許です。

◆平成29(ネ)10027

◆平成27(ワ)4461

　第1次審決で訂正後の請求項について無効理由無しと判断されていましたが、2次審決も無効理由無しとした審決が維持されました。

原告は，本件審決の相違点１−２に関する判断は，前件侵害訴訟判決の判断と矛盾していると主張する。証拠（甲２４，３０）によると，前件侵害訴訟事件及びその原審は，被告が，原告の本件特許権侵害を主張したものであるところ，原告が，「前記導入通路の出口は，前記ロータリバルブの外周面上にあり，前記吸入通路の入口は，前記軸孔の内周面 上にあり，前記軸孔の内周面に前記ロータリバルブの外周面が直接支持されること によって前記ロータリバルブを介して前記回転軸を支持するラジアル軸受手段とな っており，前記ラジアル軸受手段は，前記カム体から前記ロータリバルブ側におけ る前記回転軸の部分に関する唯一のラジアル軸受手段であり，」という訂正前の本 件特許の請求項１の構成要件Ｅについて，本件特許発明にいう「ロータリバルブ」＼nとは，「導入通路を有するロータリバルブ」（構成要件Ａ）及び「前記吸入通路の入＼n口に向けて前記ロータリバルブを付勢する」（構成要件Ｃ）の記載に鑑みれば，回転＼n軸の一部であって導入通路及びその近傍を意味するものであり，それゆえ，構成要＼n件Ｅにおける「唯一のラジアル軸受手段」とは，吸入通路近傍のみにおいて軸受さ れていることを要すると主張したのに対し，前件侵害訴訟判決は，ロータリバルブ が「吸入通路入口近傍のみにおいて軸受されていることを要する」などという要件 は，本件特許の特許請求の範囲請求項１には記載されていないし，かえって，本件 明細書の【００１９】，【００２６】，【００３３】及び【００４０】の記載によると，本件明細書においては，回転軸がシリンダブロックに貫設された軸孔に挿通され， 軸孔の内周面で支持された構造を「直接支持される」としているのであって，本件＼n特許発明の「前記軸孔の内周面に前記ロータリバルブの外周面が直接支持される」 とは，軸孔の内周面とロータリバルブの外周面との間に他の部材が存在しないこと を意味するものと解するのが相当であるし，「唯一のラジアル軸受手段」との用語は， 複数のラジアル軸受手段から，当該ラジアル軸受手段が唯一採用されたという意義 を有するものと解されるから，本件特許発明の「前記カム体から前記ロータリバル ブ側における前記回転軸の部分に関する唯一のラジアル軸受手段」とは，カム体か らロータリバルブ側における回転軸の部分について，直接支持されたラジアル軸受 手段の他にラジアル方向の軸受手段が存在しないことを意味するものと解するのが 相当であると判断していることが認められる。 この前件侵害訴訟判決の判断が，上記ａの判断と矛盾するといえないことは明ら かである。
(ｴ) 以上によると，相違点１―２が存在し，これは実質的な相違点である＼nと認められる。
・・・
前記(1)イによると，引用発明４は，円錐コロ軸受け１０，１１によって，ラジア ル軸受とスラスト軸受とを兼ねているものであるから，引用発明４において，相違 点４−１及び４−２に係る構成とするためには，円錐コロ軸受け１０，１１を，ラ＼nジアル軸受とスラスト軸受とに分離し，それぞれを別の位置に設けることが必要と なる。 しかし，円錐コロ軸受け１０，１１を，ラジアル軸受とスラスト軸受とに分離す ると，部品が多くなり，構造がより複雑になるため，製造コストやメンテナンスコ＼nストが上がり，故障の可能性も高くなるというデメリットがあるところ，このよう＼nなデメリットがあるのにもかかわらず，あえて円錐コロ軸受け１０，１１を，ラジ アル軸受とスラスト軸受とに分離することに技術的意義があると認めるに足りる証 拠はない。 したがって，引用発明４において，円錐コロ軸受け１０，１１を，ラジアル軸受 とスラスト軸受とに分離することには動機付けがあるとはいえず，むしろ，阻害要 因があるといえる。

◆判決本文

侵害訴訟はこちらです。 平成26(ワ)34678

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第1次審決の取消訴訟はこちらです。 平成28(行ケ)10231

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、技術的範囲に属するものの、特29-2の規定により権利行使不能と判断されました。＼n

　以上より，乙１２−１発明は，１つ又は複数の画像をカメラやネットワーク を通じて入手し，１つ又は複数の電話番号に対応付けてこれらの画像を記憶し，当 該電話番号から着呼があったときに，これらの画像を切り替えて表示させ，これに＼nより，発信者を識別しやすくするという効果を有する，無線携帯端末に関する発明 であるということができる。
(3) 本件発明１と乙１２−１発明との対比
ア 乙１２−１発明に係る無線携帯端末において，１つの電話番号に２つの画像 を対応付けて記憶させた場合，当該電話番号から着呼があった際，２つの画像が， 時刻や着呼の回数等による一定の規則性に従って表示される。このとき，特定の着＼n呼時に表示されない方の画像については，当該電話番号との対応関係を維持したま＼nま，画像メモリに記憶され続けており，「表示選択がＯＦＦ」にされているといえ＼nる（前記２(3)参照。）。乙１２−１発明における「メモリ」及び「画像メモリ」は， それぞれ本件発明１における「電話帳データメモリ」及び「画像データメモリ」に 対応する。
イ そうすると，本件発明１と乙１２−１発明との間には，(1)本件発明において は，画像をメモリ番号に対応付けているが，乙１２発明においては，画像を電話番 号に対応付けている点（相違点(1)），(2)本件発明１においては，新たに入手・記憶 された第２画像が優先的に表示されるが，乙１２発明においては，新たに入手・記＼n憶された画像が優先的に表示されるか否か不明である点（相違点(2)），という相違 点が存するとも考えられるため，これらの相違点が設計上の微差にすぎないか，実 質的な相違点であるかについて，以下検討する。
ウ 相違点(1)について
本件特許１の出願当時，携帯電話やハンドフリー電話の分野においては，携帯電 話等の端末において，特定の電話番号をメモリ番号に対応付けて記憶させることは， 複数の名前や電話番号を含む情報を整理するなどの目的に広く使われる，周知の技 術であったことが認められる（乙１３ないし１５）。 そうすると，画像を，ある電話番号と対応付けられたメモリ番号に対応付けて記 憶させるか，それとも，直接，当該電話番号と対応付けて記憶させるかという違い は，設計上の微差にすぎないというべきである。
エ 相違点(2)について
乙１２−１発明において，ある特定の電話番号に対して既に１つ又は複数の画像 が対応付けられて記憶されている場合において，新たな画像をカメラやネットワー クを通じて入手し，当該電話番号に対応付けて記憶させたとして，当該電話番号か ら着呼があった際，当然に，その新たな画像が優先的に着信画面に表示されるよう＼nになるということはできない。 しかし，乙１２の段落【００３２】の記載（「複数の画像を一つの電話番号と対 応させ，着呼毎に変えたり，時間によって変えたり，着呼時に順番に出したりする こともできる。」）によれば，乙１２−１発明は，複数の画像を一つの電話番号に 対応付ける機能部を有しており，これを使用して，当該電話番号の着呼に応じて，＼n複数の画像から一つの画像を選択しており，かかる選択を，着呼毎に変更したり， 時間に応じて変更したり，一回の着呼に対して複数の画像を順番に変更したりする ことにより，様々な表示を行っているものと認められる。＼nしたがって，乙１２−１発明において，電話番号と対応する複数の画像からどの 画像を選択するかということは任意に設定することが可能であり，複数の画像のう＼nち，新たに入手した画像を優先的に選択することや，上記機能部において，これま＼nで記憶されていた複数の画像のうち，表示しない画像と当該電話番号との対応付け＼nを削除するか否かということは，必要に応じて，当業者が適宜選択し得る設計的事 項である。また，かかる選択をしたことに伴う顕著な効果も認められない。 よって，乙１２−１発明において，複数の画像のうち，新たに入手した画像を選択 して表示し，これまで記憶されていた複数の画像と当該電話番号との対応付けを削＼n除せずに，これまで記憶されていた複数の画像と当該電話番号との対応関係を維持 することは，当業者が適宜選択し得る設計的事項であるといえ，奏せられる効果に 著しい差も認められない。したがって，相違点(2)についても，設計上の微差にすぎ ないということができる。
(4) まとめ
以上より，本件発明１は，実質的に，乙１２−１発明と同一であるから，特許法 ２９条の２により特許を受けることができないものであって，同法１２３条１項２ 号の無効理由があり，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。

◆判決本文

　被告からの商品を卸売りをしていた原告に対して、その商標の商標を取得することは公序良俗に反する（商4条1項7号違反）とした審決が維持されました。

　商標法４条１項７号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある 商標」には，健全な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠く出願行為に係る 商標も含まれると解される。 (1) そこで，まず，原告による本件商標の登録出願が，被告との関係で義務違 反となりうるかについて検討する。 前記１(1)(2)の各事実によれば，原告と被告とは，本件商標の登録出願が行 われた平成２８年１０月１４日時点を含めて，平成１１年頃から平成２９年 １０月１２日頃までの間，被告が，原告に対し，独占的に本件被告商品やマ ナマリンなどを卸売りし，原告がこれを薬局薬店等に販売するという長期間 にわたる取引関係にあった。 かかる取引関係に関して，前記１(2)エのとおり，原告と被告とは，被告商 標の登録が完了した直後である平成１６年３月２５日，本件覚書（甲６）を 締結した。本件覚書の柱書，１条，３条の記載に照らすと，本件覚書は，被 告商標として登録された「仙三七」との商標を，本件被告商品に付して，販 売することを前提とするものであることが明らかである。また，本件覚書に は，被告及び原告は，第三者が被告商標の権利を侵害し又は侵害しようとし ていることを知ったときには互いに遅滞なく報告し合い協力してその排除に 努めるものとすること（第５条）や，被告及び原告は，信義に基づいて本件 覚書を履行するものとし，万一本件覚書に関して疑義が生じた場合には，被 告及び原告はお互いに誠意をもってこれを解決するものとすること（第７ 条）とする合意が含まれていた。このように，被告が原告に使用許諾して 「仙三七」との商標を本件被告商品に付して販売することとされ，第三者か らの被告商標に係る商標権の侵害に対する対策も合意された上で，７条にお いて信義に基づいて本件覚書を履行するとされていたことに照らすと，本件
覚書において，原告自身が，三七人参を原材料とした健康食品との関連で 「仙三七」との商標を商標登録することは全く想定されていないといえる。 以上によれば，長期間にわたり，本件被告商品の卸売りを受けて，これに 被告商標と同じ「仙三七」との商標を付して販売し，利益を上げていた原告 は，被告との関係において，被告が「仙三七」との商標の商標権者として， かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則 上の義務を負っていたものということができる。 そして，原告による本件商標の登録出願は，被告商標と同じく「仙三七」 を横書きにしてなる商標について，本件被告商品を指定商品に含むものとし て登録出願するものである。かかる登録が認められることになると，被告 は，「仙三七」との商標の商標権者として，第三者に使用許諾をするなどし てかかる商標を付して本件被告商品を販売することはできなくなり，重大な 営業上の不利益を受けるおそれが生じる。 以上によれば，原告の本件商標の登録出願は，上記信義則上の義務に反す るものといわざるを得ない。
(2) 次に，原告の本件商標の登録出願の経緯及び目的についてみる。 前記１(3)イからエのとおり，原告は，上記出願の前後において，被告に対 し，被告商標が本件被告商品を指定商品に含んでいない可能性や自らが本件＼n商標を登録出願することについて何ら告げることはなく，本件商標の設定登 録完了から４か月以上経過した後の平成２９年８月１８日付けの「申し入れ＼n書」（甲７）において，初めて，本件商標の商標権者であることを明らかに した上で，原告と被告との本件被告商品の取引終了を一方的に申し入れると＼nともに，被告に対し，マナマリンの商標の譲渡やそれを条件とした三七人参 の購入などを提案したものである。 これに対し，上記「申し入れ書」の内容に照らすと，原告自身は，当該＼n「申し入れ書」を送付する前に，被告以外の第三者から，本件被告商品と同＼n種の競合品を購入する段取りを既に整えていたと認められる。 そして，原告は，その後の被告とのやりとりの中で，原告から被告に対す る営業譲渡の申入れや被告商標の譲渡の依頼に応じてもらえなかったこと，＼n被告の本件被告商品の仕入れ価格が高額であるために原告独自の商品を生産 することにしたことなどをも理由として挙げながら，原告としては被告の生 産する本件被告商品が原告の希望仕入れ価格に不適格であると判断し，原告 にて新しいブランドで生産から販売を開始することなどを伝えている。 このような原告の言動に照らすと，原告は，「仙三七」との商標が，本件 被告商品と同種の商品に付されることによって生じる利益を独占するべく， 被告に本件商標と競合する商標を登録出願されないように注意を払った上 で，自らは，同種商品の調達ルートを確立する一方で，被告との取引関係を 終了する準備を計画的に整えながら，本件商標の登録出願及び上記「申し入＼nれ書」の送付に及んだものといえる。
(3) 以上によれば，原告による本件商標の登録出願は，被告が「仙三七」との 商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則上の義 務を負うにもかかわらず，被告商標が本件被告商品を指定商品として含まな い可能性があることを奇貨として本件商標の登録出願を行い，本件商標を取＼n得し，被告が「仙三七」のブランドで健康食品を販売することを妨げて，そ の利益を独占する一方で，その他の商品の取引に関する交渉を有利に進める という不当な利益を得ることを目的としたものということができる。 このような本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると，原告による本 件商標の出願行為は，被告との間の信義則上の義務違反となるのみならず， 健全な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠く行為というべきである。 そうすると，このような出願行為に係る本件商標は，商標法４条１項７号 所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するも のといえる。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，「仙三七」との商標は原告の努力等によってその信用が築き上 げられたものであり，また取引者等は本件被告商品の出所は原告であると 認識するなどとして，かかる商標は原告のものであるなどと主張する。 しかしながら，原告は，本件覚書に基づいて「仙三七」の商標の使用を 許諾され，この許諾に基づいて，本件被告商品に「仙三七」との商標を付 して，長年にわたり販売してきたものである。その過程において，原告が 努力し，また販売者として表示されたことによって「仙三七」との商標の＼n出所であると取引者や需要者に認識されたとしても，それは，あくまでも 被告の許諾を基盤として形成された信用なのであるから，原告が当然に 「仙三七」との商標の権利者として扱われるべきであるとする根拠となる ものではない。 前記のとおり，被告との関係で，原告による本件商標の出願行為が，信 義則上の義務違反となり，健全な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠 く行為であるとの評価は，原告の主張によっても左右されない。
イ また，原告は，被告商標は本件被告商品を指定商品として含んでいなか ったなどとして，被告は「仙三七」との商標について何らの権利ももって いなかったなどと主張する。 確かに，被告商標について，本件被告商品を指定商品として含んでいな かった可能性が高いことは，被告も認めるところである。＼nしかしながら，本件被告商品が，被告商標の指定商品の範囲に含まれて いなかったとしても，本件覚書を締結し，長年にわたりその有効性を前提 として取引関係にあった原告と被告の間においては，問題が生じた場合に は，本件覚書の第７条に基づき，お互いに誠意をもって解決すべきであ る。そして，原告としては，被告が，「仙三七」との商標の商標権者とし て，かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない 信義則上の義務を負っていたことは前記(1)に判示したとおりであることを も併せ考えると，原告において，抜け駆け的に本件被告商品を指定商品と するような商標で商標登録をすることが許されるわけではない。 むしろ，本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると，原告は，本件 被告商品を指定商品として含んでいなかった可能性や，自らが本件商標の＼n登録出願をしようとしていることについては，何ら被告に告げておらず， 却って，前記１(3)アにみたとおり，平成２８年９月頃（本件商標の登録出 願の直前頃と考えられる。）には，被告商標の譲渡を持ちかけて，その指 定商品に本件被告商品が含まれることを前提とするかのような言動を示し たものである。これらの原告の行為は，被告商標の保護範囲についての被 告の誤解を解消することなく，むしろ，被告の誤解を奇貨として，被告が 本件商標と同一の商標の登録出願をすることを著しく困難にするものであ ったと評価できる。それにもかかわらず，先願主義をそのまま適用して， 本件商標の有効性を肯定することは，当事者間の衡平を著しく欠くものと いえるから，前述の結論は左右されない。 なお，本件覚書７条は，覚書に関する疑義が生じた場合に誠意を持って 解決するとしていることからもうかがわれるとおり，本件覚書は，被告商 標に係る商標権が本件被告商品を指定商品として含むことを保証ないし当 然の前提とするものであるとまではいえないから，仮にこの点について疑 義が生じたとしても，そのことによって，当然に本件覚書が無効となるも のではない。
ウ また，原告は，被告に被告商標が空虚な権利であることを告げること は，自らを縛る道具を更に継続させるのみであることは明らかであるか ら，本件商標の登録出願を告知する義務はないなどと主張する。 しかしながら，被告商標の有効性に疑問があるというのであれば，それ を告知することによって本件覚書を適切に機能させることが本件覚書の趣＼n旨なのであるから，原告の主張は，この趣旨に反し，信義にもとるもので あると言わなければならない。

◆判決本文

　ブロンズ像の複製の使用料相当額について、過去の実績である４０％は認められませんでしたが、それでも、6作品で6000万円を超える損害額が認定されました。。

　著作権法１１４条３項は，「著作権者…は，故意又は過失によりその著作権 …を侵害した者に対し，その著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する 額を自己が受けた損害の額として，その賠償を請求することができる。」旨規定し， 使用料相当額の請求を認めるところ，これは，民法７０９条，著作権法１１４条１ 項及び２項の主張立証が困難な場合であっても，著作権者に最低限の損害賠償を保 証する趣旨であると解されている。 著作権の許諾は，多くの場合，特許権の実施許諾契約の場合に見られるように， 実施権者が，自らの製品の一部に当該特許発明を用いて製造するといった態様では なく，許諾を受けた者が，当該著作物をそのままの形で使用する態様が採られ，他 の著作物による代替も予定されていない。また，本件のような著名な芸術家による＼n高価な芸術作品の複製に関する許諾の場合には，大量の複製品の製造及び流通は通 常予定されておらず，許諾を受けた者が制作する複製品の品質の評価が，著作者で＼nある芸術家の評価に直接影響することから，許諾に際し，慎重な選考が行われたり， 複製品の製造数量が限定されたり，複製品の価格設定を著作権者が行ったり，比較 的高い料率が設定されたりすることが考えられる。 そうすると，このような場合において，「その著作権…の行使につき受けるべき 金銭の額」，すなわち許諾料相当額は，相手方又は第三者との間における当該著作 権に係る許諾契約における許諾料や，その算定において用いられた事情，あるいは 業界慣行等一般的相場を基礎として，著作物の種類及び性質や，当該著作権の許諾 を受けた者において想定される著作物の利用方法等を考慮し，個別具体的に合理的 な許諾料の額を定めるべきである。
(2)ア 本件において，前記１(4)のとおり，平成元年から平成２３年までの間に， 本件各ブロンズ像について，各作品の販売価格を基礎としてその約１０ないし４ ０％の額の許諾料にて複製の許諾がなされていたこと，具体的な許諾料は，複製品 の制作者との協議の上で最終的に訴外直樹が決定しており，減額はされなかったこ と，前記１(5)のとおり，作品の販売価格についても訴外直樹が原則として値引きを 行わせなかったこと，平成１８年ころにおける各作品の販売価格は，上記許諾料が 定められた際に基礎とされた販売価格とほぼ同水準であったこと等が認められる。
イ 一方で，許諾料相当額を算定するにあたっては，許諾を得た者が実際に支払 った許諾料の水準や，著作権が侵害された平成１６年ころから平成２８年ころまで の間に，許諾を得て複製された訴外直樹の作品が販売された数量，価格を考慮する 必要があるが，平成１８年に原告が訴外直樹の著作権を相続した後，どの程度許諾 料を得たかについての証拠は提出されていないし，前記１(5)の平成１８年の回顧展 の後に，訴外直樹の作品が，どのような価格で，どのような数量販売されたかにつ いての証拠も提出されていない。 また，「大将の椅子」について，平成２３年以降は許諾を受けた者が倒産したた め製造販売されず，他の者に対する許諾もなされていないこと，令和元年における オークションにおける最低入札価格が６８万円とされているところ，オークション が中古市場であることや最低入札価格と実際の販売価格との間には相当程度の開き が生じ得ることを考慮しても，同作品につき以前の販売価格（４５０万円）又はこ れに近い価格で取引が行われているかについては，不明といわざるを得ないし，前 記１(4)アの合意は，訴外直樹と業者との間で，平成元年から平成９年にかけてなさ れたものであることを総合すると，前記１(4)で合意された金額が，著作権侵害期間 である平成１６年ころから平成２８年ころまでの許諾料相当額としてそのまま妥当 するとすることは困難である。
ウ 他方，前記１(3)のとおり，被告は，無断で製造した本件各ブロンズ像の複製 品を，単価１５万円から６０万円程度という安価で販売し，鋳造及び着色業者に対 して，１体当たり１５万円程度の対価を支払っていることから，複製品の製造によ り得た利益は多額とはいえないと考えられるし，被告から廉価で品質の劣る複製品 を購入した者は，それが禁止されていれば，直ちに高価な正規品を購入したであろ うとの関係も認め難い。 しかし，本件のように，著作権者の側が，一定の水準以下では複製も，複製品の 販売も認めないとしている場合に，無断で複製を行った者がこれを廉価で販売する ことで，侵害者の利益に合わせて許諾料相当額の水準を大きく下落させることは， 前記(1)で述べた，著作権法１１４条３項の趣旨を没却することになり，相当でない というべきである。
(3) 以上より，本件各ブロンズ像の許諾料相当額については，前記１(4)で認定し た，訴外直樹が，本件各ブロンズ像の販売価格を基礎として，許諾を受ける者との 協議の上で決定した価格を出発点としつつも，前記(2)イで検討した事情を総合して， 以下のとおり，侵害時期に対応する本件各ブロンズ像の許諾料相当額は，前記１(4) の各許諾料の半額とするのが相当であると考えられる。
(1) 「クリスマス・イブ」（小） ３０万円
(2) 「パリ祭」 ７５万円
(3) 「初舞台」 ４０万円
(4) 「大将の椅子」 ９０万円
(5) 「トルコの貴婦人」 ７５万円
(6) 「トスカーナの女」 １２５万円
(4)まとめ
したがって，上記許諾料に，それぞれ，前記第２の１(2)及び第３の２のとおりの販売数を乗じると，合計６２９０万円となるところ，これが訴外直樹又は原告の損害額と認められる。
（計算式）３０万円×３９体＋７５万円×２０体＋４０万円×１６体＋９０万円×１７体＋７５万円×１１体＋１２５万円×５体＝６２９０万円

◆判決本文

　漏れていましたので、追加します。引用例の認定誤りがあり、相違点の認定に誤りありと判断されました。ただ、相違点の評価については、容易相当として、進歩性無しとした審決は維持されました。

　被告らは，引用例１に記載された東レポートという発明の構成の内容を理解する＼nために，東レポートの添付文書である引用例２を参照することは許容され，本件審 決が引用例１と引用例２の２つから甲９発明を認定したことに，誤りはないと主張 する。 しかし，「刊行物に記載された発明」（特許法２９条１項３号）の認定に当たり，特 定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせて認定 することは，新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく，新規性と進歩 性とを分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し，原則として許され＼nないというべきである。 よって，東レポートを用いた耐圧性能に関する実験結果を記載した論文である引＼n用例１と，これと作成者も作成年月日も異なる，東レポートの仕様や使用条件を記 載した添付文書である引用例２の記載から，甲９発明を認定することはできない。 そして，引用例１には，東レポートの具体的な構成についての記載はなく，東レポ＼nートの具体的な構成が本件出願の優先日時点において技術常識であったとまでは認＼nめられないから，甲９発明が，引用例１に実質的に開示されているということもで きない。

◆判決本文

　著作権侵害について、知財高裁3部は、1審よりも損害額を減額しました。事後的に定められるべき金銭の額としては，「・・・本件基本合意・・・をベースとし，そこに定められた額の約１．５倍が妥当」と基準を示しました。

　以上のとおり，被控訴人は，地上テレビジョン放送事業者から管理 委託を受けた著作権及び著作隣接権の有線放送権に基づき再放送の利用 許諾をするに当たり，ほぼ全てのケーブルテレビ事業者との間で，３者 契約又は２者契約の方式により年間の包括的利用許諾契約を締結し，３ 者契約の場合は本件基本合意に基づき，２者契約の場合は本件使用料一 覧（２者契約）に基づき定められた使用料額をケーブルテレビ事業者か ら徴収していることが認められる。 一方，被控訴人と３者契約又は２者契約の方式により年間の包括的利 用許諾契約を締結したケーブルテレビ事業者のうち，本件基本合意に基 づく減額措置（３者契約の場合）又は本件使用料一覧（２者契約）に基 づく減額措置（２者契約の場合）を受けることが可能であるにもかかわ＼nらず，減額措置を受けずに，本件使用料規程に定められた区域内再放送 の使用料（１世帯１ｃｈ当たり年額１２０円）及び区域外再放送の使用 料（１世帯１ｃｈ当たり年額６００円）を支払っている事業者は存在し ない。 そして，控訴人は，適法に同意を得て，又は総務大臣による同意裁定 を得て，毎日放送等６社の地上テレビジョン放送を同時再放送している ものであり，ケーブルテレビ連盟の会員でもあることから，仮に控訴人 が希望すれば，被控訴人との間で，本件基本合意に基づく３者契約又は 本件使用料一覧（２者契約）に基づく２者契約を締結することが可能で＼nあって，その場合の再放送使用料は，上記減額措置の適用を受けて，区 域内再放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額２４円（３者契約）又は２８ 円（２者契約），区域外再放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額１２０円 （３者契約）又は１４４円（２者契約）であり，平成２６年度の再放送 使用料については，使用料の５０％が軽減されるものと認められる（弁 論の全趣旨）。
以上のような，被控訴人とケーブルテレビ事業者との間で締結された 同時再放送に係る利用許諾契約の内容，控訴人による本件有線放送権の 利用の態様等の事実を考慮すると，上記利用許諾契約の締結に当たり適 用された実績が全くない，本件使用料規程の「年間の包括的利用許諾契 約によらない場合」（３条(2)）又は「年間の包括的利用許諾契約を結ぶ 場合」（３条(1)）が，著作権法１１４条４項の「使用料規程のうちその 侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定」 に該当するものとは認めらない。
(イ) これに対し被控訴人は，(1)使用料規程による使用料の算出方法が複 数あるときは各方法により算出した額のうち最も高い額を請求すること ができるとする著作権法１１４条４項を設けた趣旨に鑑みれば，「最も 高い額」となる算出方法による許諾実績がなくとも，同項の適用は妨げ られない，(2)実際にも，被控訴人は，著作権等管理事業を開始した平成 ２６年度以降，年間の包括的利用許諾契約によって区域外再放送を許諾 するに当たり，累計１２社（平成２７年度１０社，同２８年度９社，同 ２９年度９社）の有線テレビジョン放送事業者につき，本件減額措置を 施さずに，有料視聴世帯数に地上テレビジョン放送１波当たり年額６０ ０円を乗じた額の使用料を徴収している旨主張する。
まず，上記(1)の点について，著作権法１１４条４項は，同条３項により損害の賠償を請求する場合において，当該著作権等管理事業者が定め る使用料規程により算出した金額をもって，同条３項に規定する金銭の 額とする旨を定めるものである。そして，同条３項は，不法行為による 著作権等侵害の際に著作権者等が請求し得る最低限度の損害額を法定し た規定であるところ，不法行為に基づく損害賠償制度は，被害者に生じ た現実の損害を填補することを目的とするものであるから，現実の損害 が発生しなかった場合には，それを理由とする賠償請求をすることがで きないことは自明である。 これを本件についてみるに，前記(ア)のとおり，被控訴人は，ほぼ全て のケーブルテレビ事業者との間で，３者契約又は２者契約の方式により 年間の包括的利用許諾契約を締結し，３者契約の場合は本件基本合意に 基づき，２者契約の場合は本件使用料一覧（２者契約）に基づき定めら れた使用料額をケーブルテレビ事業者から徴収しており，これらの事業 者のうち，本件基本合意に基づく減額措置又は本件使用料一覧（２者契 約）に基づく減額措置を受けることが可能であるにもかかわらず，これ＼nを受けずに，それよりも遥かに高額な，本件使用料規程３条(1)又は(2)に 定められた区域内再放送及び区域外再放送の使用料を支払っている事業 者は存在しない。被控訴人と控訴人との交渉の過程においても，本件基 本合意に基づく３者契約又は本件使用料一覧（２者契約）に基づく２者 契約によることが，当然の前提とされていたものである。
そして，このような被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の同時再 放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額，控訴人による本件 有線放送権の利用の態様，控訴人と被控訴人の間の再放送同意に係る利 用許諾契約に関する交渉経緯（前記ア(エ)）等によれば，本件における使 用料相当額の算定に当たって，実際の利用許諾契約において用いられた 例がなく，かつ，上記減額措置を受ける場合と比較して使用料が遥かに 高額となる，本件使用料規程３条(1)又は(2)による場合の算定方法を用い ることは，被控訴人に生じた現実の損害の算定方法としてはおよそ非現 実的というべきであり，相当でない。 次に，上記(2)の点について，被控訴人が，累計１２社の有線テレビジ ョン放送事業者との間で，本件使用料規程に基づき，区域外再放送の使 用料を１世帯１ｃｈ当たり年額６００円とする年間の包括的利用許諾契 約を締結し，同規程に基づき算定された金額を徴収していることについ ては，これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。また，被控訴人の 主張によれば，上記１２社はいずれも重複波等の区域外再放送を行った 者であるところ，前記認定の被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の 同時再放送に係る利用許諾契約の締結状況に照らすと，上記１２社は， 本件基本合意に基づく３者契約又は本件使用料一覧（２者契約）による ２者契約を締結した上で，本件基本合意(1)(3)の定めに基づき，「有料視 聴世帯数×１世帯１ｃｈあたり年額６００円×区域外再放送（重複波等） ｃｈ数」の使用料を支払ったものであると推認される。そして，上記１ ２社において，本件基本合意に基づく減額措置（３者契約の場合）又は 本件使用料一覧（２者契約）に基づく減額措置（２者契約の場合）を受 けることが可能であるにもかかわらず，減額措置を受けずに，本件使用＼n料規程に定められた区域外再放送の使用料を支払っていることを認める に足りる証拠はない。 したがって，被控訴人の上記各主張を採用することはできない。
ウ 被控訴人は，控訴人が本件有線放送権を侵害したことにより被控訴人が 受けた損害の額として，著作権法１１４条３項及び４項により算定される 損害額を主張するところ，前記イのとおり，本件において著作権法１１４ 条４項を適用して，本件使用料規程３条(1)又は(2)に基づいて被控訴人の損 害の額を算定することは，相当でない。そこで，同条３項により算定され る被控訴人の損害の額について，以下検討する。 同条３項は，著作権及び著作隣接権侵害の際に著作権者，著作隣接権者 が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。また，同項所定の 「その著作権…又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当 する額」については，平成１２年法律第５６号による改正前は「その著作 権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額」と 定められていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得にな ってしまうとして，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 そして，かかる法改正の経緯に照らせば，著作権及び著作隣接権侵害をし た者に対して事後的に定められるべき，これらの権利の行使につき受ける べき金銭の額は，通常の利用許諾契約の使用料に比べて自ずと高額になる であろうことを考慮すべきである。
これを本件についてみると，前記イ(ア)の被控訴人とケーブルテレビ事 業者との間の同時再放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額， 控訴人による本件有線放送権の利用の態様等の事実に加えて，控訴人と被 控訴人の間の再放送同意に係る利用許諾契約に関する交渉経緯など，本件 訴訟に現れた事情を考慮すると，著作権及び著作隣接権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき，本件での利用に対し受けるべき金銭の額は， 被控訴人とケーブルテレビ事業者との間における再放送使用料を現実に 規律していると認められる本件基本合意及び本件使用料一覧（２者契約） をベースとし，そこに定められた額を約１．５倍した額である，区域内再 放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額３６円及び区域外再放送につき１世 帯１ｃｈ当たり年額１８０円とし，平成２６年度についてはその半額を下 らないものと認めるのが相当である。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成28(ワ)28925等

　無効理由無しとした審決が維持されました。

　原告は，本件各発明は物の発明であるから，構成要件Ｈは制御手段の存在に＼nよって特定されるべきであり，この解釈を措くとしても，構成要件Ｈは空気式マッ＼nサージ具による挟み動作と施療子による叩き動作という異質の２種類の施療手段を あえて同期させるものであるから，その制御手段を具体的に開示することが要請さ れるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には制御手段の具体的な説明はなく， またかかる制御手段が技術常識であった事実は存在しないから，本件明細書の発明 の詳細な説明の記載は，実施可能要件に違反していると主張する。＼n
　しかし，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記(2)アのとおり，機械式マッサ ージ器８の左右の施療子９がマッサージ用モータ１０の回転を制御することで叩き 動作を行うことや，空気式のマッサージ具４１が内部に備えた袋体（エアセル４２） にコンプレッサー６１から空気を供給し膨張させることで押圧動作を行うことが記 載されている。そして，機械式のマッサージ器による叩き動作と，空気式マッサー ジ器による押圧動作を「同時」に行うためには，両者の制御をその字義どおり時を 同じくして（甲２５の１・２）行えば足り，それぞれを単独で動作させる場合の制御 と格別異なる制御を要するものではないから，このような制御手段について発明の 詳細な説明に記載がないとしても，そのことによって当業者が本件各発明の実施に 過度の試行錯誤を要するとは認められない。 イ 原告は，被告が本件出願の審査過程で主張した，左右の施療子によって使用 者の背中に対し左右交互に前後の叩き動作が繰り返されるという作用効果に関して は，制御手段としてさらに具体的な説明が必要であるのに，本件明細書の発明の詳 細な説明には何らの記載も存在しないとも主張する。 しかし，実施可能要件の適合性は，請求項に係る発明について，明細書の記載と＼n出願時の技術常識とに基づいて判断され，その判断が，出願人の審査段階の主張に より左右されるとは解されない。実施可能要件の適合性の判断を，出願人が出願経＼n緯において述べた事項が禁反言の法理等により技術的範囲の解釈に影響することが あるということと同様に考えることはできない。

◆判決本文

　動機付け無しとして、知財高裁1部は、進歩性無しとした審決を取り消しました。

　本願発明は，管状に成形された鋼板の突き合せ部をサブマージアーク溶接で 内面外面の順に内外面それぞれ一層溶接したラインパイプ用溶接鋼管において，溶 接による熱影響部（ＨＡＺ）で優れた低温靭性を得るため，溶接部において，内面側 溶融線と外面側溶融線との会合部を内外面溶融線会合部とした際，内面側の前記鋼 板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離Ｌ１と，外面側の前記鋼板＼n表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離Ｌ２とが０．１≦Ｌ２／Ｌ１＼n≦０．８６を満足し，前記鋼管の周方向を引張方向とした際，前記鋼板の引張強度 が５７０〜８２５ＭＰａであるように規定したものである。 一方，引用発明は，管状に成形された鋼板の突き合せ部をサブマージアーク溶接 で内面外面の順に内外面それぞれ一層シーム溶接した，ラインパイプに用いられる ＵＯ鋼管において，シーム溶接部に発生する低温割れを防止するため（【００１４】），溶接部において，先行するシーム溶接により形成された溶接金属の厚さをＷ１，後 続するシーム溶接により形成された溶接金属の厚さをＷ２とする場合に，０．６≦ Ｗ２／Ｗ１≦０．８，あるいは１．２≦Ｗ２／Ｗ１≦２．５の関係を満足し，鋼板の 引張強度が８５０ＭＰａ以上１２００ＭＰａ以下と規定したものである。 そうすると，本願発明と引用発明とは，いずれも，管状に成形された鋼板の突き 合せ部をサブマージアーク溶接で内面外面の順に内外面それぞれ一層溶接したライ ンパイプ用溶接鋼管に関するものであり，技術分野において共通する。 しかしながら，本願発明は，外面入熱を大幅に低減して外面溶接熱影響部の低温 靭性を向上させ，内面溶接熱影響部の低温靭性を劣化させない範囲に内面入熱を制 御することで，十分な溶け込みを得ながら内外面両方の溶接熱影響部で優れた低温＼n靭性を得ることを目的として（【００１５】），内面側の前記鋼板表層から前記内外面＼n溶融線会合部までの板厚方向距離Ｌ１と，外面側の前記鋼板表層から前記内外面溶＼n融線会合部までの板厚方向距離Ｌ２の比を検討し，内外面両方の溶接熱影響部の低 温靭性を向上させることができるよう，Ｌ２／Ｌ１の上限及び下限を設定したもの である。これに対し，引用発明は，シーム溶接部に発生する低温割れを防止するた め，先行するシーム溶接の溶接金属内に発生する溶接線方向の残留応力の変化に着 目して，先行するシーム溶接の溶接金属の厚さＷ１と後続するシーム溶接の溶接金 属の厚さＷ２の比を検討し（引用例１【００４１】），残留応力が大きくならない範 囲であり，かつ，低温における吸収エネルギーの低値の発生頻度が大きくない範囲 において，Ｗ２／Ｗ１の上限及び下限を設定したものである（引用例１【００４２】）。
そうすると，本願発明と引用発明とは，本願発明が，外面溶接熱影響部における 低温靭性の向上を課題として，Ｌ２／Ｌ１の上限及び下限を規定しているのに対し， 引用発明は，内面溶接金属内におけるシーム溶接部に発生する低温割れの防止を課 題として，Ｗ２／Ｗ１の上限及び下限を規定しているのであるから，両者はその解 決しようとする課題が異なる。また，その課題を解決するための手段も，本願発明 は，外面熱影響部において，外面入熱を低減して粒径の粗大化を抑制するものであ るのに対し，引用発明は，先行するシーム溶接（内面）の溶接金属に発生する溶接線 方向の引張応力を低減するものである。したがって，引用例１には，外面溶接熱影 響部における低温靭性の向上のため，Ｗ２／Ｗ１をＬ２／Ｌ１に置き換えることの 記載も示唆もない。 そして，溶接ビード幅中央の位置における溶接金属の厚さであるＷ２／Ｗ１と， 母材表面から内外面溶融線会合部までの距離の比であるＬ２／Ｌ１とは，余盛部分＼nの厚さや，内外面溶融線会合部から外面溶接金属の先端までの距離を考慮するか否 かにおいて，技術的意義が異なるところ，引用発明においてＷ２／Ｗ１に替えてＬ ２／Ｌ１を採用するなら，余盛部分の厚さや内外面溶融線会合部から外面溶接金属 の先端までの距離を含む溶接金属の厚さが考慮されないことになる。 また，Ｗ２／Ｗ１が一定であっても，内面側溶接金属の溶け込み量が変化すると， Ｌ２／Ｌ１は変動するから，Ｗ２／Ｗ１とＬ２／Ｌ１とは相関がなく，Ｗ２／Ｗ１ に対してＬ２／Ｌ１は一義的に定まるものではない。 以上によれば，引用発明のＷ２／Ｗ１をＬ２／Ｌ１に置き換える動機付けがある とはいえないというべきである。
イ 引用発明のＷ２／Ｗ１は，鋼板の引張強度が８５０ＭＰａ以上１２００ＭＰ ａ以下という条件下での溶接金属内での残留応力を根拠として最適化されたもので あり，引用例１には，これを８５０ＭＰａ未満のものに変更することの記載も示唆 もない。 そうすると，本願出願時において，鋼管の周方向に対応する引張強度が６００〜 ８００ＭＰａの鋼板について，その突合せ部を内外面から１パスずつサブマージド アーク溶接することで，低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼管を製造すること が知られていたこと（引用例２【０００２】，【０００９】，【００５９】，【００７１】） を考慮しても，鋼板の引張強度が８５０ＭＰａ以上１２００ＭＰａ以下という条件 下でＷ２／Ｗ１を最適化した引用発明において，鋼板の引張強度が５７０〜８２５ ＭＰａのものに変更することについて，動機付けがあるとはいえない。
ウ よって，相違点１及び２は，引用発明及び引用例２の技術事項に基づいて， 当業者が容易に想到できたものであるとはいえない。

◆判決本文

　102条2項に基づく損害として約1000万円が認められました。経費として、「単に被告らの従業員が被告製品の製造に関与しているというだけでは，侵害品である被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を要したと認めることはできず・・」と判断されています。

　まず，原告の主位的主張について検討すると，被告らは被告製品を製造販 売等し，被告製品の包装箱には「発売元」として被告ナプラが，「製造販売元」と して被告ビー・エス・ピーが記載されていたこと，その株主及び代表取締役が同一＼nであることを踏まえると，被告らは原告に対して共同不法行為に基づく損害賠償責 任を負うというべきである。 そして，原告と被告ナプラは理美容室向け毛髪化粧品の分野の競業企業であり， 原告は被告製品と競合する「エルジューダ サントリートメント セラム」という ＵＶケアオイル（アウトバストリートメント）を販売しているから（弁論の全趣旨）， 特許権者である原告に，被告らによる特許権侵害行為がなかったならば利益が得ら れたであろうという事情が存在すると認めることができる。したがって，本件には 特許法１０２条２項が適用される。
(2) 特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は，侵 害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造販売することによりその 製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり， その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである（知財高裁令和元年６ 月７日判決・最高裁ウェブサイト）。 このような観点から，被告らの利益額を検討するが，被告らに共同不法行為が成 立することから，被告らを一個の製造，販売の主体と見て，被告らにいくらの利益 が生じたかという観点から検討する。
ア 被告製品の売上金額
被告らが一旦，被告製品１を１万００５６個販売し，その売上金額が７３７ 万５２３１円（税込）であったこと，被告製品２を４７１６個販売し，その売上金 額が５５７万６５５２円（税込）であったことは，当事者間に争いがない。 もっとも，被告らは，原告が損害賠償を請求している平成２９年２月２日から平 成３１年４月２日までの被告製品の出荷分についても返品があったとして，その売 上金額を差し引くべきと主張する。 そこで，この点について検討すると，上記期間の出荷分に返品があり，その返品 に係る売上金額が計上されない場合には，被告らにそれに相当する利益があったと いえないことは明らかである。したがって，特許法１０２条２項の利益の額の算定 に当たっては，上記期間の出荷分に返品があった場合には，売上金額の算定に当た って，返品に係る売上金額を控除すべきである。 そして，上記期間における被告製品の返品数は，乙３９及び弁論の全趣旨によれ ば，被告製品１が１２４個（その売上金額は，合計９万１０６５円（税込）），被 告製品２が２１個（その売上金額は，合計２万４９４８円（税込））と認められる。 原告は，返品されたのは平成２９年２月１日以前の出荷分である旨主張するが， 乙３９記載の返品時期に照らし，同月２日以降の出荷分である可能性は否定できず，＼n前記認定に反する証拠があるわけでもないから，被告らに上記金額に相当する売上 げないし利益が生じたことを認めるには足りないというべきである。 したがって，被告製品の販売個数及び売上金額は，次のとおりと認められる。
販売個数 売上金額（税込）
被告製品１ ９９３２個 ７２８万４１６６円
被告製品２ ４６９５個 ５５５万１６０４円
合計 １万４６２７個 １２８３万５７７０円
イ 被告らの経費の額
(ｱ) 商品原価
被告らは，乙２７記載の各経費を控除すべきと主張するのに対し，原告は これを否認して争い，予備的に，被告製品１について２０４円／個，被告製品２に＼nついて３３０円／個の限度で控除するにとどめるべきと主張する。そこで，乙２７ 記載の各経費について，控除の可否を検討する。
ａ バルク原価（原料原価，調合光熱費及び調合手間）
乙４０及び弁論の全趣旨によれば，被告らが被告製品を製造販売するに 当たり，バルク原価として，原料原価及び調合光熱費を要したと認められ，その性 質上，これらは侵害者である被告らにおいて侵害品である被告製品を製造販売する ことによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たると認め られる。そして，上記書証等によれば，原料原価は（中略）円／kg，調合光熱費は （中略）円／kgを下らないと認められるところ，これによれば，被告製品１個当た りのこれらの費用は，被告製品１について（中略），被告製品２について（中略） を下らないと認められる。 これに対し，乙４０では「調合手間」もバルク原価に含み，これは調合作業の人 件費に相当するものと説明されている。しかし，単に被告らの従業員が被告製品の 製造に関与しているというだけでは，侵害品である被告製品の製造販売に直接関連 して追加的に必要となった経費を要したと認めることはできず，これに当たること を認めるべき事情は主張立証されていない。したがって，「調合手間」については， 経費として控除すべきとはいえない。
ｂ 容器，ポンプ，キャップ，一本箱，添付文書，内箱，外箱に係る費用
乙２７及び弁論の全趣旨によれば，被告らが被告製品を製造販売するに 当たり，これらの費用を要したと認められ，その性質上，これらは侵害者である被 告らにおいて侵害品である被告製品を製造販売することによりその製造販売に直接 関連して追加的に必要となった経費に当たると認められる。そして，上記書証等に よれば，被告製品１個当たりのこれらの費用は，被告製品１について合計（中略） 円，被告製品２について合計（中略）円を下らないと認められる。
ｃ 運賃，関税輸送費
乙２７，３９及び弁論の全趣旨によれば，被告らが被告製品を製造販売 するに当たり，これらの費用を要したと認められ，その性質上，これらは侵害者で ある被告らにおいて侵害品である被告製品を製造販売することによりその製造販売 に直接関連して追加的に必要となった経費に当たると認められる。そして，上記書 証等によれば，被告製品１個当たりのこれらの費用は，被告製品１について運賃（中 略）円，関税輸送費（中略）円，被告製品２について運賃（中略）円，関税輸送費 （中略）円を下らないと認められる。
ｄ 手間
乙２７，３９では「手間」も商品原価に含み，これは女性７名による作 業や添付文書の差込みに関する経費である旨説明されている。しかし，前記ａの「調 合手間」と同様の理由により，これを経費として控除すべきとはいえない。
ｅ 原告の主張について
原告は乙２７記載の各経費を要したことを否認し，仮定による試算結果 にすぎないなどと主張するが，被告製品の製造販売に当たって前記ａないしｃで控 除を認めた諸経費を要することは明らかであり，また前記認定に反する証拠がある わけでもないから，前記認定は左右されない（被告らの利益額の立証責任が原告に あることは前述したとおりである。）。
ｆ 控除すべき経費の額
商品原価として控除すべき経費の額は，被告製品１について合計２１７． ０２円／個，被告製品２について合計３６４．２１円／個と認められ（弁論の全趣 旨によれば，これらの金額は税込みの金額と認められる。），これによると，商品 原価は合計３８６万５４０９円となる。 計算式：２１７．０２×９９３２個＋３６４．２１円×４６９５個＝３８６万５ ４０９円（小数点以下切上げ）
(ｲ) ＵＶ防止効果の試験費用
被告らは，平成２８年３月３１日と同年５月２０日付けで依頼したＳＰＦ・ ＵＶＡＰＦ測定試験に係る費用（乙３４の１ないし３５の２）を経費として控除す べきと主張する。 しかし，同年３月３１日付け依頼分については，被告の主張によっても，被告製 品を研究開発する過程で支出された費用にとどまるものといわざるを得ず，被告製 品そのものについて試験をしたものとは認められないから，この費用をもって，侵 害品である被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たる ということはできない。 これに対し，同年５月２０日付け依頼分について，原告はこれが被告製品に関す る試験であることを前提としつつ，平成２９年２月２日以降に販売された製品その ものについて行われた試験ではないという理由で，経費として控除することを争っ ている。しかし，被告製品は，化粧料としての性質上，これを製造販売するために は，平成２８年５月２０日付け依頼分のような試験を行うことが必要不可欠であり， この試験は，平成２９年２月２日以降に被告製品を販売するのにも必要であったと いうことができる。そうすると，上記試験の費用（８６万４０００円（税込））は， その全てが侵害品である被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった 経費に当たるということはできないが，原告が本件で損害賠償を請求している期間 の被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったと認められる部分につ いては，経費として控除するのが相当である。 控除する金額については，原告が本件で損害賠償を請求している期間における被 告製品の調合量（弁論の全趣旨によれば，３１０kg）の，それ以外の期間も含めた 被告製品の調合量（弁論の全趣旨によれば，６０７０kg）に対する割合によって按 分して算定すべきであり，原告が本件で損害賠償を請求している期間の終期の後に も被告製品が販売されていることをも考慮して，原告が主張し，被告らも予備的に＼n主張する４万円の限度で，原告が本件で損害賠償を請求している期間の被告製品の 製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費と認めるのが相当である。
(ｳ) 被告らの経費の額
以上によれば，被告らの経費の額は，合計３９０万５４０９円となる。 計算式：３８６万５４０９円＋４万円＝３９０万５４０９円
ウ 被告らの利益額
前記ア及びイによれば，被告らの特許権侵害行為による利益額は，８９３万 ０３６１円となり，この額が原告の損害額と推定される。 なお，原告は予備的に特許法１０２条３項に基づく損害を請求しているが，原告＼nが主張する同項に基づく損害額は上記金額を上回らないから，同条２項に基づく損 害額をもって原告の損害額とすべきである。
エ 弁護士費用
原告は，原告訴訟代理人弁護士に委任して，本件の各請求をしているところ， 差止請求分も考慮し，被告らの特許権侵害行為と因果関係のある弁護士費用は，１ １０万円と認めるのが相当である。
オ 以上より，原告の損害額は，１００３万０３６１円となる。

◆判決本文

　著作権侵害について、知財高裁3部は、1審よりも損害額を減額しました。事後的に定められるべき金銭の額としては，「・・・本件基本合意・・・をベースとし，そこに定められた額の約１．５倍が妥当」と基準を示しました。

　以上のとおり，被控訴人は，地上テレビジョン放送事業者から管理 委託を受けた著作権及び著作隣接権の有線放送権に基づき再放送の利用 許諾をするに当たり，ほぼ全てのケーブルテレビ事業者との間で，３者 契約又は２者契約の方式により年間の包括的利用許諾契約を締結し，３ 者契約の場合は本件基本合意に基づき，２者契約の場合は本件使用料一 覧（２者契約）に基づき定められた使用料額をケーブルテレビ事業者か ら徴収していることが認められる。 一方，被控訴人と３者契約又は２者契約の方式により年間の包括的利 用許諾契約を締結したケーブルテレビ事業者のうち，本件基本合意に基 づく減額措置（３者契約の場合）又は本件使用料一覧（２者契約）に基 づく減額措置（２者契約の場合）を受けることが可能であるにもかかわ＼nらず，減額措置を受けずに，本件使用料規程に定められた区域内再放送 の使用料（１世帯１ｃｈ当たり年額１２０円）及び区域外再放送の使用 料（１世帯１ｃｈ当たり年額６００円）を支払っている事業者は存在し ない。 そして，控訴人は，適法に同意を得て，又は総務大臣による同意裁定 を得て，毎日放送等６社の地上テレビジョン放送を同時再放送している ものであり，ケーブルテレビ連盟の会員でもあることから，仮に控訴人 が希望すれば，被控訴人との間で，本件基本合意に基づく３者契約又は 本件使用料一覧（２者契約）に基づく２者契約を締結することが可能で＼nあって，その場合の再放送使用料は，上記減額措置の適用を受けて，区 域内再放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額２４円（３者契約）又は２８ 円（２者契約），区域外再放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額１２０円 （３者契約）又は１４４円（２者契約）であり，平成２６年度の再放送 使用料については，使用料の５０％が軽減されるものと認められる（弁 論の全趣旨）。
以上のような，被控訴人とケーブルテレビ事業者との間で締結された 同時再放送に係る利用許諾契約の内容，控訴人による本件有線放送権の 利用の態様等の事実を考慮すると，上記利用許諾契約の締結に当たり適 用された実績が全くない，本件使用料規程の「年間の包括的利用許諾契 約によらない場合」（３条(2)）又は「年間の包括的利用許諾契約を結ぶ 場合」（３条(1)）が，著作権法１１４条４項の「使用料規程のうちその 侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定」 に該当するものとは認めらない。
(イ) これに対し被控訴人は，(1)使用料規程による使用料の算出方法が複 数あるときは各方法により算出した額のうち最も高い額を請求すること ができるとする著作権法１１４条４項を設けた趣旨に鑑みれば，「最も 高い額」となる算出方法による許諾実績がなくとも，同項の適用は妨げ られない，(2)実際にも，被控訴人は，著作権等管理事業を開始した平成 ２６年度以降，年間の包括的利用許諾契約によって区域外再放送を許諾 するに当たり，累計１２社（平成２７年度１０社，同２８年度９社，同 ２９年度９社）の有線テレビジョン放送事業者につき，本件減額措置を 施さずに，有料視聴世帯数に地上テレビジョン放送１波当たり年額６０ ０円を乗じた額の使用料を徴収している旨主張する。
まず，上記(1)の点について，著作権法１１４条４項は，同条３項により損害の賠償を請求する場合において，当該著作権等管理事業者が定め る使用料規程により算出した金額をもって，同条３項に規定する金銭の 額とする旨を定めるものである。そして，同条３項は，不法行為による 著作権等侵害の際に著作権者等が請求し得る最低限度の損害額を法定し た規定であるところ，不法行為に基づく損害賠償制度は，被害者に生じ た現実の損害を填補することを目的とするものであるから，現実の損害 が発生しなかった場合には，それを理由とする賠償請求をすることがで きないことは自明である。 これを本件についてみるに，前記(ア)のとおり，被控訴人は，ほぼ全て のケーブルテレビ事業者との間で，３者契約又は２者契約の方式により 年間の包括的利用許諾契約を締結し，３者契約の場合は本件基本合意に 基づき，２者契約の場合は本件使用料一覧（２者契約）に基づき定めら れた使用料額をケーブルテレビ事業者から徴収しており，これらの事業 者のうち，本件基本合意に基づく減額措置又は本件使用料一覧（２者契 約）に基づく減額措置を受けることが可能であるにもかかわらず，これ＼nを受けずに，それよりも遥かに高額な，本件使用料規程３条(1)又は(2)に 定められた区域内再放送及び区域外再放送の使用料を支払っている事業 者は存在しない。被控訴人と控訴人との交渉の過程においても，本件基 本合意に基づく３者契約又は本件使用料一覧（２者契約）に基づく２者 契約によることが，当然の前提とされていたものである。
そして，このような被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の同時再 放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額，控訴人による本件 有線放送権の利用の態様，控訴人と被控訴人の間の再放送同意に係る利 用許諾契約に関する交渉経緯（前記ア(エ)）等によれば，本件における使 用料相当額の算定に当たって，実際の利用許諾契約において用いられた 例がなく，かつ，上記減額措置を受ける場合と比較して使用料が遥かに 高額となる，本件使用料規程３条(1)又は(2)による場合の算定方法を用い ることは，被控訴人に生じた現実の損害の算定方法としてはおよそ非現 実的というべきであり，相当でない。 次に，上記(2)の点について，被控訴人が，累計１２社の有線テレビジ ョン放送事業者との間で，本件使用料規程に基づき，区域外再放送の使 用料を１世帯１ｃｈ当たり年額６００円とする年間の包括的利用許諾契 約を締結し，同規程に基づき算定された金額を徴収していることについ ては，これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。また，被控訴人の 主張によれば，上記１２社はいずれも重複波等の区域外再放送を行った 者であるところ，前記認定の被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の 同時再放送に係る利用許諾契約の締結状況に照らすと，上記１２社は， 本件基本合意に基づく３者契約又は本件使用料一覧（２者契約）による ２者契約を締結した上で，本件基本合意(1)(3)の定めに基づき，「有料視 聴世帯数×１世帯１ｃｈあたり年額６００円×区域外再放送（重複波等） ｃｈ数」の使用料を支払ったものであると推認される。そして，上記１ ２社において，本件基本合意に基づく減額措置（３者契約の場合）又は 本件使用料一覧（２者契約）に基づく減額措置（２者契約の場合）を受 けることが可能であるにもかかわらず，減額措置を受けずに，本件使用＼n料規程に定められた区域外再放送の使用料を支払っていることを認める に足りる証拠はない。 したがって，被控訴人の上記各主張を採用することはできない。
ウ 被控訴人は，控訴人が本件有線放送権を侵害したことにより被控訴人が 受けた損害の額として，著作権法１１４条３項及び４項により算定される 損害額を主張するところ，前記イのとおり，本件において著作権法１１４ 条４項を適用して，本件使用料規程３条(1)又は(2)に基づいて被控訴人の損 害の額を算定することは，相当でない。そこで，同条３項により算定され る被控訴人の損害の額について，以下検討する。 同条３項は，著作権及び著作隣接権侵害の際に著作権者，著作隣接権者 が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。また，同項所定の 「その著作権…又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当 する額」については，平成１２年法律第５６号による改正前は「その著作 権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額」と 定められていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得にな ってしまうとして，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 そして，かかる法改正の経緯に照らせば，著作権及び著作隣接権侵害をし た者に対して事後的に定められるべき，これらの権利の行使につき受ける べき金銭の額は，通常の利用許諾契約の使用料に比べて自ずと高額になる であろうことを考慮すべきである。
これを本件についてみると，前記イ(ア)の被控訴人とケーブルテレビ事 業者との間の同時再放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額， 控訴人による本件有線放送権の利用の態様等の事実に加えて，控訴人と被 控訴人の間の再放送同意に係る利用許諾契約に関する交渉経緯など，本件 訴訟に現れた事情を考慮すると，著作権及び著作隣接権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき，本件での利用に対し受けるべき金銭の額は， 被控訴人とケーブルテレビ事業者との間における再放送使用料を現実に 規律していると認められる本件基本合意及び本件使用料一覧（２者契約） をベースとし，そこに定められた額を約１．５倍した額である，区域内再 放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額３６円及び区域外再放送につき１世 帯１ｃｈ当たり年額１８０円とし，平成２６年度についてはその半額を下 らないものと認めるのが相当である。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成28(ワ)28925等

　フランジに特徴がある梁補強金具の発明について、特許法１０２条２項における推定覆滅を主張しましたが、裁判所は「覆滅すべき事情があるとは認められない」と判断しました。

ア 推定覆滅の事情
　特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の事情と 同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者が 受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば， (1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），(2)市場 における競合品の存在，(3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），(4)侵害品の 性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について，特許法１０２ 条１項ただし書の事情と同様，同条２項についても，これらの事情を推定覆滅の事 情として考慮することができるものと解される。また，特許発明が侵害品の部分の みに実施されている場合においても，推定覆滅の事情として考慮することができる が，特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅 が認められるのではなく，特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置 付け，当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相 当である。
イ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は，本件各発明等は，その全体が被告各製品の全体を対象とするもの の，特徴部分は，梁補強金具の外周部の軸方向の「片面側の端部に形成」した「フ ランジ部」であり，被告各製品においては，ダイヤリングの外周部の軸方向の「片 面側の端部に形成」した「つば状の出っ張り部の外周部」がこれに該当するところ， 侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合，すなわち特許発明の寄与 度を考慮すべきであり，上記推定は，少なくとも７０％の割合で覆滅されるべきで あると主張する。 前記認定の本件明細書等の記載（引用に係る原判決「事実及び理由」第４の１(1)） によれば，本件各発明等は，各種建築構造物を構＼成する梁に形成された貫通孔に固 定され当該梁を補強する梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造に関し＼n（【０００１】），梁に開設された貫通孔に対する配管の取り付けの自由度を高める とともに大きさの異なる貫通孔に対しても材料の無駄を省きつつ必要な強度まで補 強することができ，柱梁接合部に近い塑性化領域における貫通孔設置を可能とする＼n梁補強金具と，前記梁補強金具を用いた梁貫通孔補強構造とを提供するために（【０＼n０１０】），梁に形成された貫通孔の周縁部に外周部が溶接固定されるリング状の梁 補強金具であって，その軸方向の長さを半径方向の肉厚の０．５倍〜１０．０倍と し，前記貫通孔より外径が大きいフランジ部を前記外周部の軸方向の片面側に形成 し（訂正前の請求項１），さらに，フランジ部を前記外周部の軸方向の片面側の端部 に形成し，前記梁補強金具の軸方向の前記片面側の面は，前記梁補強金具の内周か ら前記梁補強金具の前記外周部の一部である前記フランジ部の外周まで平面である という構成を採用したものであって（訂正後の請求項１），梁に外力が加わったとき＼n貫通孔の周縁部に生じる応力は，ウェブ部から貫通孔の中心軸に沿って離れるに従 って徐々に小さくなることから，梁補強金具の軸方向長さを必要以上に長くしない ように規制することにより，大きさの異なる貫通孔に対しても材料の無駄を省きつ つ必要な強度まで補強することができ（【００１２】），また，フランジ部により軸方 向の位置決めを正確かつ迅速に行うことができるという効果を奏するものである （【００４８】）。 このように，本件各発明等の特徴部分が，フランジ部のみにあるということはで きない。
(イ) また，控訴人は，本件各発明等の特徴部分であるフランジ部に特有の効果 は，「軸方向の位置決めを正確かつ迅速に行うことができる」というものにとどまり， 同効果は，被告各製品の宣伝広告において，需要者に何ら積極的に訴求されていな いなどと主張する。 しかし，控訴人のウェブサイト（甲３）や被告各製品のカタログ（甲４）におい て，被告各製品のフランジ状の部分も図示され，被告各製品の特徴として，鉄骨梁 ウェブ開口に被告各製品をはめ込み，片面（つば状の出っ張り部の外周部）のみを 全周溶接することにより，取付けの際に梁の回転が不要となり施工性が大幅にアッ プするという点が挙げられている。このような施工が可能となるのも，梁補強金具＼nにフランジ部に該当するつば状の出っ張り部を設けたからであると考えられ，被告 各製品の特徴は本件各発明等の構成に由来するものであると考えられる。＼nこの点，控訴人は，控訴人のウェブサイトや被告各製品のカタログにおいては， 「つば状の出っ張り部の外周部」のみを溶接固定するため，「[梁の反転が不要]とな り施工性が大幅にアップ」する作用効果が需要者に訴求されているところ，これら は，控訴人により工夫された独自の工法により奏される顕著な作用効果であって， 本件各発明等の作用効果ではない旨主張する。 しかし，本件各発明等は，梁に形成された貫通孔にリング状の梁補強金具をはめ 込んで，フランジ部を含む外周部が溶接固定される梁補強金具であるところ，被告 各製品の，鉄骨梁ウェブ開口に被告各製品をはめ込み，片面（つば状の出っ張り部 の外周部）のみを全周溶接するという取付方法は，本件各発明等に係る梁補強金具 の取付方法として通常想定される態様の１つにすぎず，控訴人により工夫された独 自の工法とはいえないから，控訴人の主張は採用できない。
ウ 推定覆滅の事情は，侵害者が主張立証責任を負うものであるところ，以上に よれば，本件においては，損害額の推定を覆滅すべき事情があるとは認められない。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)26468

本件特許権の審取事件です。無効理由無しとした審決が維持されました。

◆平成30(行ケ)10163

　職務発明の対価請求訴訟です。時効消滅したと判断されました。

１ 争点３（消滅時効の成否）について
(1) 消滅時効は「権利を行使することができる時」から起算される（民法１６ ６条１項）ところ，特許法３５条３項は，「従業者等は，契約，勤務規則そ の他の定めにより，職務発明について使用者等に特許を受ける権利…を承継 させ…たときは，相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と規定してい るから，同条項に基づく相当の対価の支払請求権は，原則として，特許を受 ける権利を承継させたときに発生し，その時点から，権利を行使することが できることになり，その時点が本件対価請求権の消滅時効の起算点となるも のというべきである。もっとも，勤務規則その他の定めに，使用者等が従業 者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には，その 支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解さ れる（最高裁平成１３年（受）第１２５６号同１５年４月２２日第三小法廷 判決・民集５７巻４号４７７頁参照）。
(2) これを本件についてみるに，前記のとおり，被告規則には特許出願時及び 特許登録時に譲渡補償金を支払う旨の明示的な規定はあるものの（同９条）， いわゆる実績補償金については，「会社が職務発明に基づく発明の実施また は実施権の許諾もしくは処分により相当の利益を得たときは，会社は当該発 明者に褒賞金を支給することがある。」（同１０条）と規定するのみで，一 義的に明確な支払時期の定めがあるということはできない。被告規則１０条が，前記のとおり，「職務発明に基づく発明の実施または実施権の許諾」等を前提として褒賞金の支給について定めていることに照らすと，発明者である従業者等は，登録された特許に係る発明が実施又は実施 権の許諾等される以前に褒賞金の支払を求めることはできないものの，当該 発明が実施又は実施許諾等された場合には，褒賞金の請求権の行使が可能に＼nなるということができる。 そうすると，被告規則に定められた褒賞金の支払時期については，本件発 明の実施又は実施許諾等により利益を取得することが可能になった時点，す＼nなわち，特許権の設定登録時又はその実施若しくは実施許諾時のうちいずれ かの遅い時点であると解するのが相当である。
(3) これに対し，原告は，被告規則１０条は，本件発明の実施がされる限り， 各事業年度の決算の結果を踏まえ，毎年４月１日に褒賞金を支払う旨を定め たものであることを前提とし，少なくとも平成２０年度及び平成２１年度の 実施に係る褒賞金については，消滅時効が完成していないと主張する。 しかし，同条は，被告が本件発明の実施等により相当の利益を得たときは， 発明者に褒賞金を支給することがあると規定するのみであり，支払時期につ いては一義的に明らかではないというべきであり，同条に基づき，褒賞金の 支払時期が毎年４月１日に到来すると解することはできず，また，被告にお いてそのような慣行や支払実態があったと認めるに足りる証拠もない。
(4) 第２の２(2)アのとおり，本件特許の登録時は平成７年１２月８日であり， また，同(4)アのとおり，被告が平成元年１１月頃から本件特許の実施品であ る被告旧製品を第三者に継続的に出荷していたことは当事者間に争いがない から，被告規則１０条に基づく褒賞金，すなわち本件対価請求権の支払時期 は，平成７年１２月８日となる。そうすると，その翌日である平成７年１２月９日が消滅時効の起算日となり，同日から１０年後の平成１７年１２月８日の経過をもって消滅時効が完成したので，本件対価請求権は時効消滅したものと認められる。

◆判決本文

　石けんの特許権侵害について、1社あたり2億円を越える損害賠償が認められました。102条1項の販売不可事情は否定されました。

(3) 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
前記(1)の譲渡数量に前記(2)の単位数量当たりの利益を乗じた額は，以下 のとおりとなる。
ア 被告日本生化学について
原告長寿乃里
２１万３４５７個×１２２５円＝２億６１４８万４８２５円
原告イング
２３万９６５８個×９９３円＝２億３７９８万０３９４円
イ 被告ブレーンコスモスについて
原告長寿乃里
１７万０１３２個×１２２５円＝２億０８４１万１７００円
原告イング
１９万１０１５個×９９３円＝１億８９６７万７８９５円
ウ 被告ビーシーリンクについて
原告長寿乃里
１３５個×１２２５円＝１６万５３７５円
原告イング
１５２個×９９３円＝１５万０９３６円
(4) 特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事情」の 有無
ア 競合品の存在
証拠（甲８，乙２４）によれば，シラスが配合された洗顔料が原告製品 及び被告製品のほかに８銘柄が存在したことが認められるが，販売数が多 いものでも，株式会社メディカルドーズの「お茶！入ったよ〜わっぜ！！ 火山灰石けん」が平成２２年９月から平成２７年１２月までに２万７５４ ８個を販売したにとどまり，他の銘柄は，販売数が約１０００個から３８ ００個程度にとどまるか，販売数が明らかではないから，これらの洗顔料 の存在が，「販売することができないとする事情」に当たるということは できない。
イ 原告製品の販売経過
被告日本生化学は，被告製品を販売していない月でも原告製品の販売が 落ちている月があることから，原告製品の販売は被告製品の販売に影響を 受けていなかったと主張するが，原告製品についてそのような販売経過と なった原因としては様々なものが考えられるのであり，上記の販売経過が 直ちに「販売することができないとする事情」に当たるとはいえない。
ウ 薬機法上の区分及び本件発明１の作用効果
被告日本生化学は，原告製品及び被告製品について，薬機法上の区分が 異なること及び宣伝広告の内容から，本件発明１の作用効果は原告製品及 び被告製品の販売に寄与していないと主張する。 しかし，消費者が薬機法上の区分を意識して商品を選択するとは考え難 く，前記判示のとおり，原告製品と被告製品はいずれもシラスが配合され た石けんという同種の商品であり，かつ，被告製品は本件発明１の作用効 果を奏するのであるから，両者は市場で競合する製品であるということが できる。 また，被告ブレーンコスモスは，被告製品の説明において，原告製品は 発売以来７００万個以上が売れた大ヒット商品であると紹介するととも に，被告製品には，人工皮膚成分「リピジュア」が配合され，原告製品と 同じ価格だが，内容量が多いという２点が異なることを挙げて，被告製品 の宣伝をしていたことが認められ（甲１４），このような宣伝内容によっ て，原告製品ではなく被告製品を購入した消費者も相当数いるものと考え られる。 そうすると，被告日本生化学が主張する上記事情は，「販売することが できないとする事情」に当たるとはいえない。
エ 販売ルートの違いについて
被告ブレーンコスモスらは，原告らは消費者に直接販売する小売である のに対し，被告ブレーンコスモスは販売数のうち９５％は企業に対する卸 売りであり，販売ルートが異なるから，競合しないと主張する。 しかし，原告製品及び被告製品はいずれも最終的には一般消費者によっ て購入され，使用される石けんであり，被告製品が一般消費者に販売され る段階では原告製品と競合すると認められるところ，被告製品が存在しな ければ，被告ブレーンコスモスが他の企業に被告製品を卸売りすることも なく，ひいては被告製品が一般消費者に販売されることもないのであるか ら，被告ブレーンコスモスが卸売りを主たる取引形態とするからといって， 原告製品と被告製品が市場において競合することは左右されず，「販売す ることができないとする事情」に当たるとはいえない。
オ 東日本大震災の義援金に充てる旨のアテンションシールについて
被告ブレーンコスモスらは，売上げの一部を東日本大震災の義援金に充 てる旨記載されたアテンションシールを被告製品に貼っていた期間（平成＼n２３年４月１日から同年９月３０日まで）の販売数がそうでない期間の販 売数を上回っており，同シールが被告製品の売上げに寄与した旨主張する。 しかし，平成２３年４月１日から同年９月３０日まで被告製品に上記シ ールが貼られていたことを認めるに足りる証拠はない上，仮に同シールが＼n貼付されていたとしても，平成２３年１月から同年９月までの被告製品＼n（１００ｇのもの）の販売数は毎月概ね１万個程度で推移しており（丙１， ２１），販売数の増加が同シールによるものとは認め難く，被告ブレーン コスモスらの主張はその前提を欠き，採用できない。
カ 海外市場における競合
被告ブレーンコスモスらは，被告ビーシーリンクは専ら海外に被告製品 を販売しているところ，原告製品と被告製品は海外市場において競合しな いと主張する。 しかし，証拠（甲７６，７７，８４〜８７，１０８〜１１２，丙２５〜 ２８）によれば，被告ビーシーリンクは，平成２５年２月から１１月にか けて，米国，中国，シンガポール，ラトビアに被告製品を販売していたこ と，原告長寿乃里は，自ら又は株式会社フェローシップ等を介して，以下 のとおり海外に原告商品を出荷したことが認められる。
・・・
以上の事実関係に照らせば，原告製品と被告製品は，少なくとも米国及 び中国の海外市場において競合していたことが認められるから，被告ビー シーリンクが専ら海外において被告製品を販売していることは，「販売す ることができないとする事情」に当たるとはいえない。
キ 以上のとおり，被告らが主張する事情は，いずれも「販売することがで きないとする事情」に当たらないから，特許法１０２条１項に基づく損害 額の推定は覆滅されない。

◆判決本文

　国際裁判管轄が認められ、「サンプル及び諸経費」として45万ドルの支払い命令がなされました。また、ニューヨーク州法を準拠法としで、遅延損害金の割合は年９パーセントと認められました。

　修正サービス契約６条(i)は，「トラスト及びサンエーは，それぞれ，本契約 から生じる又は本契約に関連する全ての法的手続のため，ニューヨーク州南部 地区連邦地方裁判所又はニューヨーク市に置かれるニューヨーク州裁判所の 専属的裁判管轄に服する。」と定めている。被告会社は，同条項の「トラスト」 との記載は単なる誤記にすぎず，同条項は被告会社とサンエー間の専属的裁判 管轄の合意を定めたものであるから，本訴請求について我が国の裁判所は管轄 権を有しないと主張する。 しかし，国際裁判管轄の合意は，その合意に係る管轄地に所在しない当事者 に大きな不利益を与えることになることから，書面によって合意されなければ ならないとされており（民事訴訟法３条の７），同合意の存在は当該書面の記 載に基づいて慎重に行うことが相当であるところ，修正サービス契約６条(i) は，専属的管轄合意の主体を，被告会社とは別の法人である「トラスト」と明 示しており，被告会社のスペルの誤りなどではないから，その記載から合意の 主体が被告会社であると認めることはできない。 修正サービス契約は，英文で起草された国際的な取引に関する企業間の契約 書であり，各条項については，契約当事者がその文言について慎重に精査・検 討した上で合意されたと考えるのが自然である。しかも，専属的裁判管轄の合 意において，合意の主体は最も基本的かつ重要な要素の一つであることを考慮 すると，修正サービス契約６条(i)に規定する専属的裁判管轄の合意主体はそ の文言に従って「トラスト」であると認めることが相当である。 また，原告を当事者とする他の契約についてみると，トラストと原告間の終 了合意書（甲７）７条(f)，トラストと原告間の期限付き商標権譲渡契約６条， 原告と被告会社間のサービス契約９条(i)（甲３０）及び原告，被告会社，トラ ストの三者間の商標権譲渡契約１２条（甲５１）においては，修正サービス契 約と同様，原告とトラストを合意主体とする専属的裁判管轄に関する規定が置 かれており，原告と被告会社間の管轄合意について規定した契約は存在しない。 この点について，被告会社は，修正サービス契約６条(i)の規定は，それ以前 に締結された「商標権譲渡契約（中国，香港及び台湾）」（乙６）やサービス 契約の規定をそのまま流用し，契約当事者もそれを看過したものであると主張 するが，仮に，被告会社の主張を前提としても，流用した規定が置かれたこと をもって，原告と被告会社との間において管轄合意がされたと認めることはで きない。上記のとおり，従前の契約には原告と被告会社間の管轄合意の規定は 存在せず，取り分け，原告，被告会社，トラストの三者間の商標権譲渡契約に おいては，原告とトラストとの間の管轄合意は置かれているものの，原告と被 告会社間の管轄合意の規定は設けられていないのであって，他に原告と被告会 社との間において専属的裁判管轄に関する合意形成のための交渉や話合いが 行われたことをうかがわせる証拠は存在しない。 そうすると，修正サービス契約６条(i)の規定の「トラスト」との表記が誤記＼nであるとして，これを「被告会社」と読み替えることにより，両者間において 専属的裁判管轄の合意があったと認めることはできないというべきである。 したがって，原告と被告会社との間に，修正サービス契約から生じる紛争に ついて，その専属的裁判管轄をニューヨーク州の連邦又は州裁判所とする旨の 合意があったと認めることはできない。 (2) 本訴請求は，原告が，被告会社に対して，修正サービス契約３条(d)に基づ き，「サンプル及び諸経費」として支払済みの４５万ドルの返金を求めるもの であるところ，かかる返金が原告の指定する口座にされるべきものであること は，被告会社の代表者であるＡ自身が原告に対して返金先を指示するように求＼nめていること（甲３１の４）からも明らかである。そして，日本国内に本店の 有する原告の指定する口座は，原告の国内口座であると考えられるので，修正 サービス契約３条(d)に基づく返還債務の履行地は日本国内にあると認められ る。 したがって，民事訴訟法３条の３第１号に基づき，我が国の裁判所は，本訴 請求に係る管轄権を有するというべきである。
２ 争点２（被告会社の返金義務の存否及び返金額等）について
(1) まず，原告が「サンプル及び諸経費」として被告会社に対して支払う金員の 趣旨について検討する。
ア 前記前提事実(3)エ(ｲ)によれば，平成１９年４月１３日付けで締結された 修正サービス契約においては，同契約に基づき提供される業務の対価として， 原告が被告会社に対して，各契約年度の初日に合計８０万〜１００万ドルの 業務手数料の支払義務を負うが，このうち「サンプル及び諸経費」として定 められた金額は４０万〜５０万ドルであること（２条），被告会社は，業務 手数料に基づき，原告に対し，従来提供されてきた量と同等のサンプルを提 供する義務を負い，これを怠った場合，原告に対し，「サンプル及び諸経費」 に割り当てられたサービス料を比例計算で返金する義務を負う旨が定めら れていたこと（３条(d)）が認められる。 このように，修正サービス契約は，被告会社が原告に従来提供されてきた 量と同等のサンプルを提供する義務を負うとした上で，「サンプル及び諸経 費」の対価を定め，更にサンプルを提供する義務を怠った場合の返金方法に ついても規定しているのであるから，同契約にいう「サンプル及び諸経費」 は，提供されるサンプルの対価であると認めるのが相当である。 また，「諸経費」については，修正サービス契約にその内容やサンプル費 用との関係についての記載はないが，「サンプル及び諸経費」（同契約２条）， 「『サンプル及び諸経費』に割り当てられた業務手数料」（同３条(d)）と一 体的に規定されていることによれば，サンプル代金の提供に必要な諸経費を 意味するものと解するのが自然である。そうすると，「サンプル及び諸経費」 は，被告会社が原告に提供するサンプルの対価及びサンプル提供のために必 要な経費を意味するものというべきである。
イ(ｱ) これに対し，被告会社は，修正サービス契約２条の「サンプル及び諸経 費」は，被告会社からサンプルの提供を受ける権利自体の対価の支払につ いて定めたものであり，このうち特に「諸経費」は，被告ジルのコレクシ ョン等の活動に基づき多大な恩恵を受ける原告が，その活動のための費用 を一部負担する趣旨のものであると主張する。 しかし，修正サービス契約には，「サンプル及び諸経費」がサンプルを 受ける権利自体の対価であると理解し得る規定は存在せず，被告会社の上 記主張が修正サービス契約の文理と整合しないことは明らかである。また， 前記前提事実(3)イによれば，サービス契約においても，原告が，被告会社 から提供を受けるサンプルの対価として，契約年度ごとに１０万ドル〜１ １万ドルを年度の初日に先払いすることができること，被告会社が従来提 供してきた量と同等の量のサンプルを提供できない場合には，上記金額が 相応に減額される旨が定められているのであり，サービス契約の後に締結 された修正サービス契約においても，契約年度毎に支払われる対価は同様 の性質を有するものと認めることが相当である。
この点について，被告会社は，サービス契約締結時は期限付き商標権譲 渡契約が締結されていたのに対し，修正サービス契約締結時には商標権譲 渡契約が締結されて，被告側に商標権が戻らなくなったことから，原告が サンプルの提供を受ける権利自体の対価の支払をすることとなったもの であると主張するが，商標権譲渡契約により譲渡された商標権等について は対価が別途定められているのであるから，商標権譲渡契約の締結を契機 として，修正サービス契約において，サンプルの提供を受ける権利自体に 対価を要するようになったとは考え難い。 (ｲ) また，被告会社は，修正サービス契約における原告の支払金額がサービ ス契約と比較して大幅に増加したことを指摘するが，この点について，原 告は，原告としては高額のサンプル費用を一括で先払いすることで被告会 社から商品の購入圧力を受けずにサンプルの提供を確保することにメリ ットがあることから，増額に応じたものであると説明する。 この原告の説明は，(1)サービス契約６条においては，原告が一定数量の 商品を購入するように努める旨の規定が置かれているのに対し，修正サー ビス契約３条(e)においては，原告が被告会社等から商品の購入義務がな いとする規定のみが置かれていること，(2)ＪＳインターナショナルのＤ （以下「Ｄ」という。）が平成２４年１１月９日にサンエーＵＳＡの担当 者Ｅ（以下「Ｅ」という。）に対して「購入されていないスタイルのサン プルはお渡ししておりません」という電子メールを送信するなど，被告会 社は，修正サービス契約の下においても，なお，原告に対して，サンプル の提供に関連付けて商品の購入を求めていたことがうかがわれることな どに照らしても，合理的なものということができる。 そうすると，修正サービス契約において原告の支払金額が増加したこと をもって，修正サービス契約において，サンプルの提供を受ける権利自体 の対価の支払を要するようになったと認めることはできないというべき である。
(ｳ) 被告会社は，Ｂの証言やサンプルの単価と提供枚数との関係からしても， 上記の４５万ドルがサンプルの対価であるということはできないと主張 するが，被告会社が提供していたサンプルの量についてＢが４５万ドル分 であるとは証言しなかったとしても，それをもって，上記４５万ドルがサ ンプルの対価ではないということはできず，また，上記のとおり，原告は 商品の購入圧力を受けずにサンプルの提供を確保することをメリットと 考えて支払金額の増加に応じたと認められることからすると，その金額が サンプルの単価に提供枚数を乗じた金額より高いとしても，そのことは同 金額がサンプルの対価であることを否定する根拠とはならないというべ きである。
(ｴ) 被告会社は，甲７５，乙４７９，４８０などに基づき，原告が修正サー ビス契約の期間中，被告会社に「サンプル及び諸経費」としての４５万ド ルとは別にサンプル代金を支払っていたと主張するが，被告会社が根拠と するインボイス等（乙４７９，４８０）は，サービス契約の締結日（平成 １７年９月２日）より前の時期のものであり，甲７５のインボイスに係る サンプルも修正サービス契約の締結前に注文されたものであるから，これ をもって，原告が修正サービス契約に基づき上記４５万ドルとは別にサン プル代金を支払っていたと認めることはできない。

◆判決本文

　食品包装用容器の底部に関する部分意匠の侵害事件です。大阪地裁は、約6000万円の損害賠償請求を認めました。

　原告と浪漫亭との間において定められた原告製品１の単価は，平成２７年４月以 前は（中略）円であったと認められるところ（甲１９，２０），同年５月からは（中 略）円，同年７月の途中からは（中略）円となり，被告製品１の納入が開始された 平成２８年１月以降も同額を維持したものの，同年２月から販売終了までの間は（中 略）円に下落した（別紙「原告製品販売数量・単価一覧表」参照。）。＼nまた，原告製品２の単価は，平成２７年５月以前は（中略）円であったところ（甲 １９，２０），同月６月以降販売終了までの間は（中略）円に下落した。 前記認定事実によれば，原告は，Ｐ１から本件見積書を提示されたことにより， 被告らの提示価格（原告製品１と競合する製品について（中略）円，原告製品２と 競合製品について（中略）円。）と対抗するため，原告製品を値下げせざるを得な くなったという事情が認められる。
しかし，前記(2)で述べたとおり，この時点では，被告製品が本件意匠権を侵害す るものとなるかは未確定であり，被告静岡産業社が本件見積書を示して浪漫亭との 取引を誘引する行為自体には違法性がなく，これにより原告が原告製品の値下げを 余儀なくされたことも，それまで原告がこの種の製品について浪漫亭との取引を独 占していたところに競業者（被告ら）が現れたため，対抗するために価格を改定し たという原告の経営判断の結果であるということができる。 そうすると，被告らの本件意匠権の侵害行為による原告の損害を算定する際に基 準となる原告製品の単価は，値下げ前の単価ではなく，侵害行為時，すなわち，平 成２８年１月時点の単価（原告製品１につき（中略）円，原告製品２につき（中略） 円）であるとするのが相当である。
控除経費
(a） 控除経費として争いのない費目は，(1)原材料費，(2)梱包費及び(3)運送費であ り，それぞれ，原告製品１個当たりの額は，以下のとおりである（甲１３ないし１８）。

(1) 原材料費
原告製品の原材料はレジンであり，原告製品は，仕入れたレジンをシート状に加 工した後，金型成形して製造される。 よって，原告製品１の１個当たりの原材料費は，レジンの仕入費用をそこから製 造される原告製品１の数で除し，シート状に加工し金型成形する際のロス率（１０％） を掛けた金額であり，（中略）円となる。
（計算式）レジン平均単価（（中略）円／Ｋｇ）／１０００（ｇ当たり換算）× １シートのグラム数（８３．５ｃｍ×９７．５ｃｍ×０．０４５ｃｍ×比重０．９ １）×ロス１．０５／１シート当たりの原告製品の数２４個＝（中略）円 なお，原告製品２の原材料費は，（中略）円（原告製品１の原材料費に，木目状 フィルム費（中略）円を足した額）である。
（計算式）木目用フィルム仕入単価（中略）ｍ／円×０．９７５ｍ／２４個＝（中略）円
(2) 梱包費
原告は，原告製品１０８０個を１枚のビニル袋に入れ，これを段ボール１ケース に梱包しているところ，それぞれの仕入単価は（中略）円及び（中略）円である。 原告は原告製品の梱包及び運送を１００％子会社に委託しているところ，同会社 が支払った費用に１０％上乗せした額を原告の経費とすることを争わない。 よって，原告製品１個当たりの梱包費は，（中略）円となる。
（計算式）（（中略）円＋（中略）円）／１０８０個×１．１＝（中略）円
(3) 運送費
運送トラック１回の配送で，原告製品１０８０個の入った上記段ボール箱を１２ ６箱積載することが可能であり，１回当たりの運送費は（中略）円である。＼n原告は，運送費についても上記梱包費と同様に，子会社が支払った費用に１０％ 上乗せした額を原告の経費とすることを争わない。 よって，原告製品１個当たりの運送費は，（中略）円となる。
（計算式）（中略）円／１２６箱／１０８０個×１．１＝（中略）円
(b) 被告らは，原告製品の原材料につき，シート加工賃及び金型成型加工賃を含 めた金額とすべきであると主張し，また，上記(a)の経費に加えて，原告製品の製造 のために使用されている直接労務費及び電気代を控除すべきであると主張し，これ に沿う証人Ｐ３の供述（丙３）もある。 しかし，原告は原告製品を自己の工場内で製造しているものと解されるため，シ ート加工賃及び金型成型加工賃が通常の労務費とは別に発生するとは考えられない。 また，原告の製造する食品包装用容器全体のうち原告製品の占める割合はわずか である（甲１８，原告代表者本人）ことからすれば，労務費及び電気代が原告製品＼nの販売数量の増加に伴って追加的に発生する変動費であるということはできない。 したがって，上記被告らの主張を採用することはできない。
まとめ
以上より，原告製品１の単位数量当たりの利益の額は（中略）円，原告製品２の 単位数量当たりの利益の額は（中略）円となる。
・・・・
ウ 被告らの主張について
推定覆滅
(a) 被告静岡産業社は，被告製品における被告意匠の占める部分は，面積比にお いて約５０％であるから，寄与度を５０％とするか，被告製品の販売数量のうち５ ０％について推定覆滅されるべきであると主張する。 しかし，被告意匠は，被告製品において，需要者の注意を引き，美感に訴えると いう点で，最も重要な位置を占めているというべきであり，被告意匠としての面積 比が製品全体に対して約５０％であるからといって，寄与度を５０％としたり，５ ０％の推定覆滅を認めるべきことにはならない。
(b) 被告ヨコタ東北は，被告製品には原告製品よりも価格面，ブランド力及び製 品そのものの機能において優れていたことから，被告製品全量について原告には販＼n売することができないとする事情（意匠法３９条１項但書）があったと主張する。 しかし，前記認定事実のとおり，原告製品及び被告製品は，いずれも浪漫亭の製 造・梱包ラインに合致するように製造され，浪漫亭のみを納入先とするものであり， 被告製品の納入開始前は原告製品のみが浪漫亭に納入されていたのであるから，被 告製品の販売がなければ，浪漫亭は同数の原告製品を購入したと考えられ，上記被 告ヨコタ東北の主張を採用することはできない。
実施能力＼n
被告ヨコタ東北は，原告の実施能力につき，被告製品納入前の原告製品１の販売＼n数量が，被告製品１の平均販売数量（約５０万個）よりも少ないから，原告の損害 額の主張は自己の実施能力を超えると主張する。＼nしかし，平成２７年５月及び６月の原告製品１の販売数量はいずれも約５１万個 であるし（別紙「原告製品販売数量・単価一覧表」参照。），原告は，食品用包装＼n容器を多種類製造しており，その中において原告製品の占める割合はわずかである ことから，製造ラインを適宜調整することにより，被告製品の販売数量に相当する 受注に応じることは可能であったと考えられるから，被告ヨコタ東北の上記主張に＼nは理由がない。
過失相殺
被告静岡産業社は，原告が被告製品の納入に気が付きながら放置したことにより， 原告の主張する損害を拡大させたとして，過失相殺の主張をするが，前記のとおり， 原告において被告らが本件意匠権を侵害していることを知りながらそれを放置した とは認められないので，被告静岡産業社の上記主張には理由がない。
エ まとめ
以上より，被告らによる本件意匠権の侵害行為により原告が被った損害額と して意匠法３９条１項により推定される額は，被告製品１につき４５５５万０６７ ０円，被告製品２につき３９７万４８７５円であり，合計５３４８万７５８９円（税 込。税抜４９５２万５５４５円。）となる。
（計算式）
被告製品１ （中略）個×（中略）円＝４５５５万０６７０円
被告製品２ （中略）個×（中略）円＝ ３９７万４８７５円
被告静岡産業社は，株式会社帝国データバンクによる調査報告書（乙６）に 基づき，原告主張のとおり，原告製品の製造数量が全製品の製造数量に占める割合 が（中略）％であるとすると，原告製品の限界利益は８７０万円程度となるはずで あり，上記の金額は過大であると主張する。 しかし，上記調査報告書は，公開情報等に加え上記会社が独自に調査した結果を 掲載したものであるところ，上記会社は原告から売上資料等の開示を受けているわ けではないから（原告代表者本人），その情報の正確性には自ずと限界があるとい＼nわざるを得ない。また，被告静岡産業社は，原告製品の１個当たりの利益額の算定 方法について，前記 具体的な問題点の指摘をせず，上記の算定結果が 不正確であることについての直接の主張・立証はない。 したがって，上記調査報告書に記載された情報のみから，上記原告の損害額（５ ３４８万７５８９円）が過大であるということはできず，被告静岡産業社の上記主 張を採用することはできない。
(4) 値下げによる損害
ア 平成２７年５月から同年１２月までの期間について
前記(2)のとおり，被告静岡産業社がＰ１に対し本件見積書を提示したことは，本 件意匠権の侵害行為にもその他の不法行為にも当たらないから，平成２７年５月以 降，原告が原告製品の価格を値下げしたことで生じた値下げ前の単価との差額分の 金額は，被告らの不法行為による損害であると解することはできない。 また，意匠法３９条１項の算定に，平成２７年４月以前よりも下落した平成２８ 年１月時点の原告製品の価格を用いたことは前述のとおりであるが，この下落が不 法行為によるものとは認められない以上，その差額分を民法７０９条による損害賠 償として，意匠法３９条１項による算定額に加算することはできない。
イ 平成２８年１月以降の期間について
平成２８年１月以降の期間については，被告らに意匠権侵害が成立すると認 められるが，原告は，この部分について，前記検討した意匠法３９条１項による損 害賠償とは別に，原告が，被告らと並行して浪漫亭に販売していた原告製品につい ても，被告らの意匠権侵害行為により値下げを余儀なくされたとして，原告が販売 した個数に値下額を乗じた額を，民法７０９条の損害賠償として請求する。 そこで検討するに，意匠権侵害が行われた場合に権利者に生じ得る損害とし ては，権利者側の商品の販売数量の減少や販売価格の低下による逸失利益が典型的 には想定され，本来的には，権利者において損害の発生及び額，並びに権利侵害と 損害発生との因果関係を立証しなければならないが，これらの立証が困難であるこ とから，意匠法３９条は，侵害者の譲渡数量に権利者の単位数量利益を乗じた額を 権利者の損害とすること（１項），侵害者が侵害行為により受けた利益を権利者の 損害と推定すること（２項），意匠の実施に対し受けるべき金銭に相当する額を， 権利者は損害賠償として請求し得ること（３項）を定めた。 そうすると，意匠権者が，意匠権侵害による損害賠償として，自己の商品の販売 数量の減少や販売価格の低下による逸失利益を個別具体的に立証することに替えて， 意匠法３９条各項が定める算定・推定規定を利用して損害賠償請求を行った場合， 前記各項に基づく請求とは別に，民法７０９条による損害賠償請求をすることがで きるのは，意匠権により保護されるのとは別の法益が侵害されたり，前記各項が定 める算定・推定規定では評価されていない別の損害が生じたような場合であると考 えられる（一例として弁護士費用）。
原告は，意匠法３９条１項により，被告静岡産業社が浪漫亭に譲渡した被告 製品の数量に，原告の単位利益を乗じた金額を，原告の損害として請求しているの であるから，同じ期間内に，被告らが被告製品を製造・販売したことによって原告 製品の販売数量が減少した，あるいは販売価格が低下したといった逸失利益につい ては，既に評価されているというべきであり，意匠権により保護されるのとは異な る法益が侵害された，あるいは意匠法３９条１項による算定では評価されていない 損害が生じたと認めるべき事情は，本件では認められない。 また，仮に意匠法３９条１項による算定とは別に，民法７０９条による損害 賠償請求を認めるべき場合であっても，被告らの意匠権侵害行為によって原告製品 の価格が低下したとの因果関係については，原告が立証責任を負うべきものである が，平成２８年１月に被告製品が浪漫亭に納入された後，原告製品１の販売価格の 低下は平成２９年２月に生じているところ，この原因が何であるかは証拠上明らか ではなく，この点についての因果関係の立証がなされているとは認められない。 以上より，平成２８年１月以降の原告製品の価格の低下についての，民法７ ０９条に基づく損害賠償請求は，理由がないというべきである。

◆判決本文

被告製品と原告意匠の対比は以下です。　

◆判決本文

　マッサージ機の特許について、無効理由無しとした審決が取り消されました。 争点は補正要件(新規事項）、記載要件などです。裁判所は、明確性について構成要件Fについて実質判断していないとして審決を取り消しました。

　本件審決は，明確性要件の判断において，構成要件Ｇ及びＬについて判断したの＼nみで，構成要件Ｆについては「請求人の主張の概要」にも「当合議体の判断」にも記＼n載がなく，実質的に判断されたと評価することもできない。 したがって，本件審決には，手続的な違法があり，これが審決の結論に影響を及 ぼす違法であるということができる。
(3) 補正要件違反，分割要件違反及びサポート要件について
ア 本件審決には，補正要件違反等の原告の主張する無効理由との関係で，構成＼n要件Ｆについての明示的な記載はない。 しかし，補正要件の適否は，当該補正に係る全ての補正事項について全体として 判断されるべきものであり，事項Ｆの一部の追加が新規事項に当たるという主張は， 本件補正に係る補正要件違反という無効理由を基礎付ける攻撃防御方法の一部にす ぎず，これと独立した別個の無効理由であるとまではいえない。その判断を欠いた としても，直ちに当該無効理由について判断の遺脱があったということはできない。 また，構成要件Ｆで規定する「開口」は，構＼成要件Ｈ（「前記一対の保持部は，各々 の前記開口が横を向き，且つ前記開口同士が互いに対向するように配設されている」） の前提となる構成であって，事項Ｈの追加が新規事項の追加に当たらないとした本＼n件審決においても，実質的に判断されているということができる。 そして，後記のとおり，当初明細書の【００３７】，【００３８】，【図２】には，断 面視において略Ｃ字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載され，「開口部」とは， 「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し，一般的な体格の成人の腕 部の太さよりも若干大きい幅とされ，そこから保持部内に腕部を挿入可能であるこ＼nとが記載されているから，構成要件Ｆで規定する「開口」が，当初明細書に記載され＼nていた事項であることは明らかである。
イ また，新規事項の追加があることを前提とした分割要件違反に起因する新規 性・進歩性欠如をいう原告の主張も，同様である。
ウ サポート要件についても，本件審決には，構成要件Ｆについての明示的な記＼n載はない。 しかし，サポート要件の適合性は，後記４(1)のとおり判断すべきものであり，上 記アと同様，事項Ｆの一部についての判断を欠いたとしても，直ちに当該無効理由 について判断の遺脱があったということはできない。 また，構成要件Ｆで規定する「開口」は，上記アのとおり，構＼成要件Ｈの前提とな る構成であり，本件審決においても実質的に判断されているということができる。＼nそして，後記のとおり，本件発明１は，本件明細書の【００１０】に記載された構＼n成を全て備えており，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明に より当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであり，加え て，本件明細書にも前記【００３７】，【００３８】，【図２】と同様の記載があることからすれば，構成要件Ｆで規定する「開口」が本件明細書の当該記載によってサポ＼nートされていることも明らかである。
(4) 小括
以上のとおり，本件審決は，明確性要件についての判断を遺脱しており，この点 の審理判断を尽くさせるため，本件審決は取り消されるべきである。 もっとも，他の無効理由については当事者双方が主張立証を尽くしているので， 以下，当裁判所の判断を示すこととする。
・・・
ア 当初明細書の【００４２】，【００４４】，【００４８】，【図５】，【００６６】， 【００７２】，【００７４】，【図８】には，保持部の内面の略全体に空気袋が設けられている構成の記載がある。これらの記載に加えて，従来のマッサージ機においては，＼n肘掛け部に例えばバイブレータ等の施療装置が設けられていないことが多く，被施 療者の腕部を施療することができないことが課題になっていたこと（【０００３】） を併せて考えれば，当初明細書の上記各記載から，保持部の内面の対向する部分の 双方でなくとも，対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば，腕部が保持部 によって保持され，保持部の内面の一方の側から空気袋の膨張・圧縮に伴う力を受 けることで一定の施療効果が期待できることは明らかというべきである。 そうすると，保持部の内面の互いに対向する部分の双方でなく，対向する部分の 一方に空気袋が設けられていれば，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に 設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕 部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題＼nの課題解決手段として十分であることが容易に理解できる。＼n
イ 当初明細書の【００４２】には，保持部の形状について「略Ｃ字状」の断面形 状を有することの記載があり，【００３７】，【００３８】及び【図２】には，断面視 において略Ｃ字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載されており，「開口部」と は，「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し，一般的な体格の成人 の腕部の太さよりも若干大きい幅とされ，そこから保持部内に腕部を挿入可能であ＼nることが記載されている。そして，【０１００】には，腕部を保持する保持部は，【図 １３】（ａ）に示されるものに限定されず，同図（ｂ）〜（ｅ）に示されるものとし てもよいこと，さらに，同図（ｃ）は，開口を「所定角度で傾斜させた」ものであり， 同図（ｅ）は，開口を「上方に開口」させたものであることが記載されている。 以上の記載を踏まえると，【図１３】（ａ）は，開口が所定角度で傾斜せずに横を向 いている保持部を示していると理解するのが自然であり，そうすると，当初明細書 には，所定角度で傾斜したものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」い ている保持部が記載されているといえる。 そして，「開口が横を向」いている保持部であっても，腕部を横方向に移動させる ことで被施療者が腕部を保持部内に挿入することができ，座部に座った被施療者の 腕部を保持部の内面に設けた空気袋によって施療することができることが容易に認 識でき，被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当＼n初明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解できるというべきである。
ウ 請求項２の「開口が真横を向いている」にいう「開口」とは，そこから保持部 内に腕部を挿入することを可能とするもの（【００３８】，【図２】）であることから＼nすれば，「開口が真横を向いている」とは，腕部の挿入方向に着目して，被施療者が 座部に座った状態で腕部を「真横」（水平）に移動させることで保持部内に腕部を挿 入することができるという技術的意義を有するものであると理解できる。 そして，当初明細書には，【図１３】（ａ）及び（ｃ）において，所定角度で傾斜し たものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」いている保持部が示され， 同図（ａ）は，開口が所定角度で傾斜せずに横を向いている保持部，すなわち，「開 口が真横を向」いている保持部を示していると理解するのが自然であるところ，「開 口が真横を向」いていれば，腕部を真横（水平）に移動させることで被施療者が腕部 を保持部内に挿入することができ，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に 設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕 部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題＼nを解決できることも容易に理解することができるというべきである。
エ 当初明細書には，【００３７】，【００４４】，【００４６】などにも，前腕部を 挿入する第２保持部分の内面において，被施療者の手首又は掌に相当する部分に振 動装置が設けられていることが開示されている。加えて，保持部が，被施療者の上 腕を保持するための第１保持部分と被施療者の前腕を保持するための第２保持部分 とから構成され（【００３７】，【図２】），第２保持部分の内面であって被施療者の手首又は掌に相当する部分に振動装置が設けられ，この振動装置が振動することによ＼nり，被施療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっていること（【００４４】，【図２】）も記載されている。＼nそうすると，保持部内に挿入された被施療者の手首又は掌を，保持部の内面であ って，手首又は掌に相当する部分に設けられた振動装置を振動させることで，被施 療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっており，その前提として，保持＼n部が，被施療者の手首又は掌を「保持可能」とするような構＼成を有していることは 明らかである。
オ 当初明細書のうち，第１保持部分を幅方向へ切断したときの断面図である【図 ５】，【図８】には，空気袋（１１ｂ，１１ｃ，２６ｂ，２６ｃ）が全体として保持部 の奥側（図の右側）よりも開口側（図の左側）の端部にて高さが高くなるよう盛り上 がる形状が示されており，当初明細書の【００４２】の記載も踏まえると，【図５】 には，保持部分の内面の略全体において略一定の厚み幅を有する空気袋１１ｂと， 当該空気袋１１ｂの上に積層する形で空気袋１１ｃが設けられ，当該空気袋１１ｃ は奥側から開口側に行くにしたがってその厚み幅が漸増しており，空気袋１１ｂと 空気袋１１ｃをあわせてみたときに，空気袋は開口側の部分の方が奥側の部分より も立ち上がるように構成されていることが記載されているといえる。＼nそして，空気袋が保持部の開口側の部分の方が奥側の部分よりも立ち上がるよう に構成されていれば，空気袋の膨張・圧縮の程度が保持部の奥側の部分よりも開口＼n側の部分の方が大きく，腕部がそのような空気袋の構成に応じた膨張・圧縮に伴う＼n力を受けることで，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に設けた空気袋に よって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕部を施療するこ とが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題を解決できるこ＼nとも容易に理解することができる。 カ 以上によれば，本件補正は，当初明細書の全ての記載を総合することにより 導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえ ない。
・・・
４ 取消事由３（サポート要件に係る判断の誤り）について
(1) サポート要件について
特許請求の範囲の記載が，サポート要件を定めた特許法３６条６項１号に適合す るか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請 求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細 な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであ るか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当 該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
(2) 本件発明１について
ア 本件明細書の記載 本件明細書には，(1)椅子型のマッサージ機にあっては，肘掛け部にバイブレータ 等の施療装置が設けられていないことが多く，被施療者の腕部を施療することがで きないという問題があったことから（【０００２】，【０００３】），被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供することを課題とし（【０００７】），(2)当 該課題を解決するための手段として，被施療者が着座可能な座部と，被施療者の上＼n半身を支持する背凭れ部とを備える椅子型のマッサージ機において，「前記座部の両 側に夫々配設され，被施療者の腕部を部分的に覆って保持する一対の保持部と，前 記保持部の内面に設けられる膨張及び収縮可能な空気袋と，を有し，前記保持部は，＼nその幅方向に切断して見た断面において被施療者の腕を挿入する開口が形成されて いると共に，その内面に互いに対向する部分を有し，前記空気袋は，前記内面の互 いに対向する部分のうち少なくとも一方の部分に設けられ，前記一対の保持部は， 各々の前記開口が横を向き，且つ前記開口同士が互いに対向するように配設され」 ていること（【００１０】），(3)本発明に係るマッサージ機によれば，空気袋によって 被施療者の腕部を施療することが可能となること（【００２８】）が記載されている。＼n
そして，本件明細書には，本件発明の「実施の形態１」の説明において，マッサー ジ機の全体構成やその動作について，保持部の構＼成やその内面に設けられた空気袋 の構成や作用とともに記載され（【００３７】，【００３８】，【００４２】〜【００４５】，【００４８】，【図１】，【図２】，【図５】），本件明細書の【０１００】，【０１０＼n１】及び【図１３】には，本件発明のマッサージ機の保持部の種々の断面形状につい て説明がされているところ，マッサージ機を扱う当業者であれば，本件明細書の以 上の記載から，(1)の課題を解決するために(2)の解決手段を備え，(3)の効果を奏する 発明を認識することができる。 そして，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２(1)のとおりで あるところ，本件明細書の【００１０】には，同発明が記載されている。また，当業 者が，本件明細書の前記記載により本件発明１の課題を解決できると認識すること ができる。そうすると，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明 の詳細な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のも のであるということができ，本件発明１の記載についてサポート要件の違反はない。
イ 原告の主張について
原告は，(1)構成要件Ｇは，空気袋につき，保持部の内面の対向する部分の一方の＼n部分のみに設ける構成も含むが，本件明細書には，かかる構＼成であっても解決でき る課題につき何らの説明もなく，(2)構成要件Ｈは，保持部の形状につき，本件明細＼n書の【図１３】の（ａ），（ｃ）から導かれる形状とするものであるところ，本件明細 書には，他の形状を示す同図（ｂ），（ｄ），（ｅ）との関係で解決される課題につき，何らの説明もないと主張する。 しかし，本件明細書によれば，保持部の内面の対向する部分の双方でなくとも， 対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば，被施療者の腕部を施療すること が可能なマッサージ機を提供するという本件明細書に記載の課題の解決手段として＼n十分であることが容易に理解することができる。また，保持部に形成する開口が横＼nを向いていれば，腕部を横方向に移動させることで被施療者が保持部内に腕部を挿 入することができ，座部に座った被施療者の腕部を施療することが可能なマッサー＼nジ機を提供するという本件明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解する ことができる。 したがって，原告の主張は理由がない。
５ 取消事由５（引用発明に基づく進歩性判断の誤り）について
・・・
このように，甲１３文献に示されるパッド３１は，せいぜい，パッド３５ととも に肢にフィットするように全体にｃ字形をしており，開口を患者の側に向けて，パ ッド３５とともに椅子２１（肘掛け）又は床の上に「置く」ことができることが開示 されているにとどまり，「一対の保持部」について，相違点２に係る，各々の開口が 横を向き，かつ開口同士が互いに「対向するように配設」するという技術思想が開 示されているとはいえない。
(ウ) したがって，引用発明に甲１３技術を適用する動機付けはないし，これを 適用しても，相違点２に係る構成に至らないから，これを容易に想到することがで＼nきたものとはいえない。

◆判決本文

関連事件です。こちらは無効理由無しとした審決が維持されています。

◆平成31(行ケ)10054

　無効理由無しとした審決が維持されました。争点は実施可能要件、サポート要件、進歩性です。

　本件明細書によれば，本件発明１に係るスクラブ石けんの製造方法について， 次の事項が記載されていることが認められる。
　微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシラスバルーンをアルカリ溶液に浸漬し て，中空内部にアルカリ溶液を浸透させ，その後，アルカリ溶液に脂肪酸を添加す ることにより，前記シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに，中 空内部にも石けんを形成するものであり（【００２９】），アルカリ溶液には，界面活 性剤を添加しているため，アルカリ溶液の表面張力が弱められて，シラスバルーン＼n表面の微細なクラックからシラスバルーンの内部へ，アルカリ溶液を容易に浸入さ＼nせることができ，シラスバルーン内部はアルカリ溶液で満たされることとなる（【０ ０３２】，【００３３】）。
通常石けんを製造する場合には，脂肪酸（又は油脂）の溶液に，アルカリ溶液を 徐々に添加するのが一般的であるが，脂肪酸溶液とシラスバルーンとを混合し，次 いで，アルカリ溶液を添加した場合，シラスバルーンの内部にある脂肪酸溶液と， シラスバルーン内に浸入してきたアルカリ溶液とが，シラスバルーンの表面で石け＼nんを形成してしまい，アルカリ溶液の更なる浸入を妨げるため，シラスバルーン中 心部の脂肪酸溶液が未反応となりやすく，内包石けんが形成されにくいため，好ま しくない（【００３９】，【００４０】）。また，固形状又は半固形状の基材石けんに，シラスバルーンを混入させただけでは，単にシラスバルーンの表面に基材石けんが＼n付着するのみであり，粘度の高い基材石けんがシラスバルーンの中空内部に入って 内包石けんとなることはない（【００４３】）。これに対し，アルカリ溶液とシラスバ ルーンとを混合してアルカリ火山灰溶液を調製し，次いで，アルカリ火山灰溶液に 加温溶融した脂肪酸を添加すると，脂肪酸もまた徐々に表面のクラックを介してシ＼nラスバルーン内に浸透することとなり（【００３７】），シラスバルーンの表面で石け＼nんを形成しても，反応当初は高濃度のアルカリ溶液が脂肪酸溶液に比して多量にあ るため，速やかに石けん分子が分散することとなり，シラスバルーン内部に脂肪酸 溶液が入るのを妨げることがなく，シラスバルーン内部に十分な量の内包石けんを＼n形成することができる（【００４１】，【００４２】）。 具体的な工程は，次のとおりである。すなわち，加温可能で内部を減圧可能＼に形 成した調合タンク等で，アルカリ溶液調製工程を行い，２７．３重量部の水に，５． ５５重量部の水酸化カリウムを徐々に添加して，水酸化カリウムを十分溶解し，ア＼nルカリ水溶液をできるだけ室温に近い温度で調製し（【００５１】〜【００５３】）， 界面活性剤添加工程で，３重量部のグリセリン，５重量部の保湿剤，３重量部の増 泡剤，３重量部の界面活性剤をそれぞれアルカリ溶液中に添加して均一になるまで， できるだけ室温に近い温度撹拌を行う（【００５４】〜【００５６】）。シラスバルー ン添加工程では，２２.７４重量部の予め膨化処理を施して微細な中空球状に成形し＼nた火山灰（シラス），４重量部の白色顔料，０．０１重量部の糖類を，界面活性剤を 含有するアルカリ溶液に添加し，この際，まず，プラネタリーミキサー等で液中及 び液面を穏やかに撹拌し，次いで，ディスパー等により，強力な渦流を発生させて 液中に巻き込むように撹拌混合を行ってシラスバルーンや白色顔料が粉塵として宙 に舞うことを防止するとともに，当初の時点で空気を抱き込ませずに撹拌を行うこ とで，シラスバルーンの中空内部まで，効率よく界面活性剤を含有するアルカリ溶 液を浸透させ，撹拌時には，８０℃に達するまで徐々に液温を昇温する（【００５７】 〜【００６５】）。次に，浸透工程で調製した，界面活性剤を含有するアルカリ溶液と シラスバルーンとの混合液（アルカリ火山灰溶液）に，図１に示すＢ−１（脂肪酸） を添加する脂肪酸添加工程では，炭素数がＣ１２〜Ｃ１８で直鎖状の飽和又は不飽 和脂肪酸を好適に用い，脂肪酸の組成は，所望する石けんの性状に併せて適宜決定 することができ，本実施形態で用いる脂肪酸（又は脂肪酸塩）は，固体であるため， ７０〜９０℃に加熱溶融してから添加する（【００６６】，【００６９】〜【００７１】）。 石けん調製工程では，アルカリ火山灰溶液に脂肪酸を混合した直後より，調合タン ク内の減圧を行い，混合液中に含まれる空気を脱気（脱泡）しながら，２０分間撹拌 混合し，混合液の温度を７５〜８５℃，より好ましくは７７〜８３℃とすることに より，均一で滑らかであり，しかも，白色の際だったスクラブ石けんとすることが できる（【００７２】〜【００７７】）。 このようにして得られたスクラブ石けんは，シラスバルーンの内部にもペースト 状の石けんを含有している（【００８２】）。
イ 以上によれば，本件明細書には，微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシ ラスバルーンを，界面活性剤を含有するアルカリ溶液に浸漬して，中空内部にアル カリ溶液を浸透させ，その後，アルカリ溶液に脂肪酸を添加することにより，前記 シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに，中空内部にも石けんを 形成するスクラブ石けんを製造する方法について，その実施をすることができる程 度に明確かつ十分に記載されていると認められる。＼n
(3) 原告の主張について
原告は，中空状のシラスバルーンの中空内部に石けんが内包（形成）されている か否かを如何なる方法により観察（分析）できるのか，本件発明にかかる明細書に は何ら示されていないことから，本件明細書の記載は実施可能要件に適合しない旨＼nを主張する。 しかし，本件明細書の記載から，シラスバルーンの中空内部に石けんが形成され ることが十分に理解できることは，前記(2)のとおりであり，分析方法についての説 明がないことをもって実施可能要件に適合しないとはいえないから，原告の主張は＼n採用できない。

◆判決本文

　CS関連発明について、特許侵害事件です。原告（会社）の本人訴訟です。東京地裁47部は、構成要件Fを充足しないと判断しました。

　前記(1)の記載によると，次のとおり認められる。
ア 本件各発明以前にも，コンピュータシステムにおけるシステム利用者の 入力行為を支援する従来技術としては，マウスを右クリックすることによ り，マウスが指し示している画面上のポインタ位置に応じた操作コマンド のメニューが表示される「コンテキストメニュー」や，画面上でマウスポ＼nインタがウィンドウの枠やファイルのアイコンなどに重なった状態でマ ウスの左ボタンを押し，そのままの状態でマウスを移動させ，別の場所で マウスの左ボタンを離すマウス操作である「ドラッグ＆ドロップ」などが あった。しかして，「コンテキストメニュー」には，マウスの左クリックを 行うまではメニューが画面に表示され続け，また，利用者が間違って右ク＼nリックを押してしまった場合には，利用者の意に反して画面上に表示され＼nてしまうので不便であるなどの課題があり，また，「ドラッグ＆ドロップ」 には，継続的な動作，例えば，移動させる位置を決めないで徐々に画面を スクロールさせていくような動作に適用させるのが難しいという課題が あったところである（段落【０００１】〜【０００５】）。
イ 本件各発明は，このような課題を解決するため，入力手段における命令 ボタンが利用者によって押されてから，離されるまでの間に，ポインタの 位置を移動させる命令を受信すると，画像データである操作メニュー情報 を出力手段に表示させ，入力手段における命令ボタンが利用者によって離＼nされると，出力手段に表示されていた操作メニュー情報の表＼示を終了させ ることにより，普段は画面上に操作メニュー情報を表示させずに，利用者＼nにとって必要な場合に簡便に表示させることを可能＼にするという構成を＼n採用したものといえる（段落【００２２】，【００２３】，【００５１】）。そ して，スムーズな画面操作を可能とするため，操作メニュー情報が表＼示さ れている状態において，これをポインタで指定した場合，すなわち，実行 される命令結果を利用者が理解できるように出力手段に表示した画像デ＼nータである操作メニュー情報が占める座標位置の範囲にポインタの座標 位置が入った場合に，「操作メニュー情報にポインタが指定された場合に 実行される命令」として特定された，例えば，出力手段に表示される画面＼n（ビュー）をスクロールさせるような命令など，コンピュータシステムに 対する命令が実行され，操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に，ポ インタの座標位置が入らなくなるまで当該実行を継続するという構成を＼n採用したものといえる（段落【０００９】，【００１２】，【００１３】，【０ ０１６】，【００２３】，【００５１】）。
ウ 以上のような，本件各特許請求の範囲の記載文言及び本件明細書の各記 載によれば，本件各発明は，コンピュータシステムにおけるシステム利用 者の入力行為を支援するため，「コンテキストメニュー」や「ドラッグ＆ド ロップ」における，操作メニュー情報が利用者に意に反して表示されるこ＼nとに関わる課題や，移動先を決めないで画面をスクロールさせるような継 続的な動作に関わる課題を解決すべく，操作メニュー情報については，普 段は画面上に表示させずに，利用者にとって必要な場合に簡便に表＼示させ るという構成を採用し，その上で，物理的に操作メニュー情報が占める座＼n標位置の範囲にポインタの座標位置が入っているときに，コンピュータシ ステムに対する命令が実行されるようにして，スムーズな画面操作が可能＼nとなるという構成を採用したものといえる。このような構＼成を採用した以 上，構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ及びＧの「操作メニュー情報」とは，利用者にと＼nって，その表示，非表＼示を明確に認識できることが前提となっており，物 理的に操作メニュー情報が占める座標位置の範囲が明確になっている必 要があることは明らかである。 そうすると，構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ及びＧの「操作メニュー情報」につい＼nては，利用者にとっての，視覚的な見地からの，命令内容の表示や実行の＼n簡便性を実現する構成を意味するものであるものといえ，そのような見地＼nに照らし，同「操作メニュー情報」とは，利用者が，その表示の有無を視＼n覚的に認識でき，その表示内容から，所望の命令を実行した結果について＼nも理解できるような，画像データである必要があるものと解するのが相当 である。
そして，構成要件Ｆの，(1)「操作メニュー情報がポインタにより指定さ れる」と「操作メニュー情報に関連付いている命令」を「実行」する，及 び(2)「操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなるまで当該実行 を継続する」との文言については，画像データである操作メニュー情報の 座標位置が利用者に視覚的に認識できることを前提に，(1)画面上に表示さ＼nれた画像データである操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に，ポイ ンタの座標位置が入った場合に，特定の命令を実行し，(2)操作メニュー情 報が占める座標位置の範囲に，ポインタの座標位置が入らなくなるまで当 該実行が継続され，入らなくなった場合には，当該実行が継続されないこ とを意味し，かかる動作状況を満たす命令であることをもって，「操作メニ ューに関連付いている命令」に当たるものと解するのが相当である。
(3) 「操作メニュー情報」（構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ，Ｇ）の充足性＼n
ア 以上を前提に，まず，「操作メニュー情報」（構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ，Ｇ）＼nの充足性につき検討するに，被告製品の構成のエ（イ）ないし（エ）及び＼nオ（イ）ないし（エ）のとおり，本件ホームアプリにおける上ページ一部 表示及び下ページ一部表＼示（以下「上ページ一部表示等」という。）は，画＼n像データであり，その内容や表示位置からすれば，これを見た利用者は上＼nページ又は下ページにスクロールする結果を理解できるといえるから，利 用者が，その表示の有無を視覚的に認識でき，その表＼示内容から，所望の 命令を実行した結果についても理解できるような，画像データに当たるも のというべきであって，「操作メニュー情報」を充足するものと認められる。 イ これに対し，被告は，上ページ一部表示等は，単にホーム画面が縮小表＼ 示されることによって当該ホーム画面の隣のホーム画面が見えているに すぎず，実行される命令を表す文字も，矢印表＼示等何らかの操作ができる ことを示す絵や記号も表示されておらず，表＼示自体から上ページ又は下ペ ージにスクロールするといった実行される命令結果を理解できる画像で はない旨を主張する。 しかし，被告製品の構成エ（イ）及びオ（イ）のとおり，上ページ一部＼n表示等が表＼示されるのは，利用者が移動させたいショートカットアイコン をロングタッチして，ドラッグ操作をして同アイコンを移動させる等して， 縮小モードになった状態であることからすれば，同アイコンを移動したい 利用者が，１つ上のページ又は１つ下のページの一部を表示した画像であ＼nる上ページ一部表示等を見て，上ぺージ又は下ページが存在することのみ＼nならず，上ページ一部表示等までドラッグすれば，上ページ又は下ページ＼nに画面をスクロールさせることができるものと理解することも可能とい＼nうべきである。 以上によれば，被告の上記主張は採用することができない。
ウ 他方，原告は，上ページ一部表示等のみならず，「左上領域」「右上領域」＼n又は「左下領域」「右下領域」（以下「左上領域等」という。）も「操作メニ ュー情報」に該当する旨を主張する。 しかし，左上領域等は，被告製品の構成エ（ウ）及びオ（ウ）のとおり，＼n特定の座標位置で囲まれた領域にすぎず，利用者が，その表示の有無を視＼n覚的に認識でき，その表示内容から，所望の命令を実行した結果について＼nも理解できるような，画像データに当たるものとは認められない。前記ア の説示に照らしても，左上領域等が，「操作メニュー情報」に当たるとは認 められず，同説示のとおり，「操作メニュー情報」に該当するのは，上ペー ジ一部表示等に限られるというべきである。＼n以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。
(4) 「操作メニュー情報がポインタにより指定される」と「操作メニュー情報 に関連付いている命令」を「実行」する，及び「操作メニュー情報がポイン タにより指定されなくなるまで当該実行を継続する」（構成要件Ｆ）の充足性＼n ア 被告製品においては，被告製品の構成のエ（ウ）（エ）及びオ（ウ）（エ）＼nのとおり，左上領域等の占める座標位置の範囲に，原告が「ポインタの座 標位置」に当たると主張（前記第２の３(2)［原告の主張］イ）する「当該 ショートカットアイコンをドラッグしている指等のタッチパネル上の位 置」又は「当該ショートカットアイコンをドラッグしているマウスカーソ＼nルの先端の位置」の座標位置（以下「指等及びマウスカーソルの先端の座＼n標位置」という。）が入った場合に「上ページスクロール１」，「上ページス クロール２」，「下ページスクロール１」，「下ページスクロール２」を生じ させる命令（以下，併せて「ページスクロール命令」という。）が実行され， 左上領域等の占める座標位置の範囲に指等及びマウスカーソルの先端の＼n座標位置が入らなくなるまでページスクロール命令が継続され，入らなく なった場合には当該実行が継続されないことが認められる。
しかし，前記(3)のとおり，被告製品において，「操作メニュー情報」に 該当するのは上ページ一部表示等であるところ，証拠（甲１９，乙１１〜＼n１３）によれば，上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲と左上領域＼n等の占める座標位置の範囲とは必ずしも一致せず，上ページ一部表示等は，＼n左上領域等と一部重なる座標位置に表示されているにすぎないことが認＼nめられる。このため，(1)上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲に，＼n指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が入っていても，その位置が左＼n上領域等の占める座標位置の範囲外であればページスクロール命令が実 行されず，また，(2)上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲に，指等＼n及びマウスカーソルの先端の座標位置が入っていなくとも，その位置が左＼n上領域等の占める座標位置の範囲内であればページスクロール命令が実 行・継続されることとなる。 このような被告製品の動作状況から検討すると，ページスクロール命令 の実行や継続は，指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が，利用者が＼nその範囲を視覚的に認識することができない，左上領域等の占める座標位 置の範囲に入っているかどうかによるものであり，これが肯定されれば， 指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が上ページ一部表＼示等の占め る座標位置の範囲に入っていなくても，ページスクロール命令が実行され 継続されるものである一方，上記が否定されれば，指等及びマウスカーソ＼nルの先端の座標位置が上ページ一部表示等の占める座標位置の範囲に入＼nっていても，ページスクロール命令は実行され継続されないこととなるも のである。 すなわち，被告製品においては，指等及びマウスカーソルの先端の座標＼n位置が，偶々，上ページ一部表示等と左上領域等が重なる部分の占める座＼n標位置の範囲に入った場合に限って，ページスクロール命令が実行・継続 されているにすぎないものである。これに照らせば，ページスクロール命 令については，飽くまで利用者が視覚的に認識できない左上領域等の範囲 において実行・継続されるものであって，上ページ一部表示等の範囲にお＼nいて実行・継続されるものではないのであるから，上ページ一部表示等に，＼nページスクロール命令が関連付いているとまでは認めるに足りないとい うほかない。 したがって，上記のとおりの被告製品の構成は，構＼成要件Ｆの「操作メ ニュー情報がポインタにより指定される」と「操作メニュー情報に関連付 いている命令」を「実行」する，及び「操作メニュー情報がポインタによ り指定されなくなるまで当該実行を継続する」という文言（構成要件Ｆ）＼nを充足するとは認められない。
イ 原告の主張について
（ア） まず，原告は，上ページ一部表示等のみならず左上領域等も「操作＼nメニュー情報」に相当する旨主張するが，前記(3)に説示したとおり，左 上領域等は，「操作メニュー情報」には当たるとはいえない。
（イ） また，原告は,上ページスクロール１が生じるのは，処理手段が上ペ ージスクロール１を行うプログラムを実行していることを意味するとこ ろ，同プログラムは上ページ一部表示が表＼示されていないと実行されな いから，上ページ一部表示と同プログラムとは関連付いている旨主張す＼nる。 しかし，前記説示のとおり，本件発明の構成要件Ｆ（「関連付いている」）＼nについては，画像データである操作メニュー情報の座標位置が利用者に 視覚的に認識できることを前提に，(1)画面上に表示された画像データで＼nある操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に，ポインタの座標位置 が入った場合に，特定の命令を実行し，(2)操作メニュー情報が占める座 標位置の範囲に，ポインタの座標位置が入らなくなるまで当該実行が継 続され，入らなくなった場合には，当該実行が継続されないことを意味 し，かかる動作状況を満たす命令であることをもって，「操作メニューに 関連付いている命令」に当たるものと解するのが相当であるところであ る。しかして，被告製品においては，指等及びマウスカーソルの先端の＼n座標位置が，偶々，上ページ一部表示等と左上領域等が重なる部分の占＼nめる座標位置の範囲に入った場合に限って，ページスクロール命令が実 行されているにすぎないものであって，ページスクロール命令について は，飽くまで利用者が視覚的に認識できない左上領域等の範囲において 実行・継続されるものであり，上ページ一部表示等の範囲において実行・＼n継続されるものではないというのである。 以上によれば，原告の上記指摘をもって，直ちに，上ページ一部表示＼nと上記プログラムとが関連付いており，上ページ一部表示等の有無とペ＼nージスクロール命令の実行の可否が関連付いているとまで認めることは できず，他に，両者の関連付けを推認させるに足りる事情も見当たらな い。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。
（ウ） 原告は，構成要件Ｆの「操作メニュー情報がポインタにより指定さ＼nれなくなるまで当該実行を継続する」には，「終了」といった記載はない から，操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなった際に当該 実行が終了することまで求めてはおらず，実行がいつ終了するかは同構＼n成要件とは関係がない旨を主張する。 しかし，上記(2)ウで述べたとおり「操作メニュー情報がポインタによ り指定されなくなるまで当該実行を継続する」とは，操作メニュー情報 がポインタにより指定されている場合に当該実行が継続されることのみ ならず，操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなった場合に は当該実行が継続されなくなることまで意味するものと解すべきところ， 前記アで述べたとおり，被告製品において，指等及びマウスカーソルの＼n先端の座標位置が上ページ一部表示等の占める座標位置の範囲に入って＼nいない場合であっても，左上領域等の占める座標位置に入っていればペ ージスクロール命令の実行が継続されるものである以上，被告製品は上 記の構成要件を充足しないというべきである。なお，原告の主張する「実＼n行」の「終了」が何を意味するか必ずしも判然としないが，仮に，上記 構成要件の解釈として，操作メニュー情報がポインタにより指定されて＼nいる場合に当該実行を継続することのみを意味し，操作メニュー情報が ポインタにより指定されなくなった場合に当該実行が継続されないこと までは含んでいないとする旨を主張する趣旨であるとしても，そもそも そのような解釈は，本件各特許請求の範囲の文言及び本件明細書の記載 に照らし，上記構成要件の解釈として失当と言わざるを得ない。＼n

◆判決本文

　多機能型間接侵害（特許法１０１条２号）に該当するのかが争われました。東京地裁47部は、「生産に用いる物」、「課題の解決に不可欠なもの」いずれにも、該当しないと判断しました。

　本件事案に鑑み，まず，争点２（被告各製品が，本件発明に係る「物」の「生 産に用いる物（中略）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に 当たるか）について判断する。
(1) 本件特許請求の範囲は，前記第２の１ のとおりであり，その構成要件Ｃ＼nは，「前記改質領域から延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出させな＼nい状態で前記ウェーハの裏面を研削除去する研削手段を有する，」分割起点 形成装置という文言の記載であるところ，本件特許の特許出願の願書に添付 した明細書（以下「本件明細書」という。）には，発明の詳細な説明として， 次の記載がある（甲２）。
・・・
(2) 以上を前提に，以下判断する。
ア 本件特許請求の範囲の記載をみると，本件発明に係る「物」である「分 割起点形成装置」（構成要件Ａ，Ｄ）は，「内部にレーザ光で改質領域を形＼n成したウェーハを分割するための」装置であるものであって，上記の「形 成した」という記載文言からすれば，既にその内部にレーザ光で改質領域 が形成されたウェーハを加工対象物として，その割断のための分割の起点 を形成する装置であることが明らかである。 このことは，本件明細書の各記載からも裏付けられる。すなわち，本件 発明の課題は，チップ断面の改質領域の部分からの発塵やチップの破断等 を防ぎ，抗折強度の高い，安定した品質のチップを効率よく得るようにす ることにあるところ（段落【００１０】，【００２２】），本件発明は，研削 後においても，微小空孔が大きくなり亀裂が進展するものの，完全に基板 は分割されていない点に技術的特徴があり（段落【００５１】），また，本 件発明の実施の形態によれば，研削によりレーザ光により形成された改質 領域内のクラックを進展させることができるため，チップＣの断面にレー ザ光により形成された改質領域が残らないようにすることができる（段落 【０２０９】）というのである。これらによれば，本件発明は，その内部に 既にレーザ光で改質領域が形成されたウェーハを対象として所定の加工 等を行うに当たり，クラックの進展の程度を制御しようとする技術思想の ものであることが認められる。 そうすると，ＳＤレーザソーに搭載される被告各製品は，あくまでその＼n内部にレーザ光で改質領域を形成したウェーハを製作するためのもので あり，本件発明に係る分割起点形成装置に対しては，その加工対象物を提 供するという位置付けを有するものにとどまるというべきであるから，こ のような被告各製品をもって，同分割起点形成装置の生産に用いる物とい うことはできないというほかない。 したがって，被告各製品は，本件発明に係る「物」の「生産に用いる物」 に当たるということはできない。
イ また，上記のとおり，構成要件Ａ，Ｄは，既にその内部にレーザ光で改＼n質領域が形成されたウェーハを加工対象物として，その割断のための分割 の起点を形成する装置であることを示すものであり，本件発明に係る上記 技術思想を実現する構成を特定するものではないことからすれば，本件特＼n許請求の範囲の記載において，同技術思想について具体的に特定している 構成は，構＼＼成要件Ｂ（「前記ウェーハの前記改質領域を研削除去するための 研削手段であって，」），構成要件Ｃ（「前記改質領域から延びる微小亀裂を＼n前記ウェーハの表面に露出させない状態で前記ウェーハの裏面を研削除＼n去する研削手段を有する，」）にいう「研削手段」であるものというべきで ある。 そうすると，本件発明は，ＳＤＢＧプロセス実行システムＢを実現する 複数の装置の中で，上記「研削手段」により，課題を解決する発明である と解されるものであって，本件発明において，課題解決手段による作用効 果を直接もたらすものは，上記「研削手段」以外には存しないというべき であるから，「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるものは， 構成要件Ｂ，Ｃの「研削手段」であるというべきである。＼nしかして，ＳＤレーザソーに搭載される被告各製品は，飽くまでウェー＼nハ内部に改質領域を作るための装置であって，上記構成要件Ｂ，Ｃの「研＼n削手段」を実現する装置ではない。そうすると，被告各製品は，「その発明 による課題の解決に不可欠なもの」に当たるとはいえないというべきであ る。
ウ 以上のア，イによれば，被告各製品は，本件発明に係る「物」の「生産 に用いる物（中略）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」 に当たるとはいえないというべきである。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件明細書の記載（段落【０１６５】ないし【０１６８】，【０ １７０】ないし【０１８４】等）にあるように，改質領域の形成からウェ ーハの分割までの一連のプロセスを実行する装置が全てそろって初めて 技術的に意味があるものであることからすれば，ＳＤレーザソー（被告各＼n製品搭載）及び研削装置は，本件発明の「分割起点形成装置」を構成する＼nものであるといえ，被告各製品は，本件発明に係る「物」の「生産に用い る物」に当たるといえる旨主張する。 しかし，原告が指摘する本件明細書の記載（段落【０１６５】ないし【０ １６８】，【０１７０】ないし【０１８４】等）が，研削除去工程だけでな く被告各製品が関わるレーザ改質工程についても触れたものとなってい るとしても，本件特許請求の範囲の記載は，飽くまで「内部にレーザ光で 改質領域を形成したウェーハを分割するための」（構成要件Ａ），「分割起点＼n形成装置」（構成要件Ｄ）というものであり，その記載文言上，既にその内＼n部にレーザ光で改質領域が形成されたウェーハを加工対象物として，その 割断のための分割の起点を形成する装置であることが，一義的に明確なも のとなっているものと認められる。そうである以上，本件明細書の上記記 載がレーザ改質工程についても触れたものとなっていることを指摘する ことによって，本件特許請求の範囲の記載文言から導いた前記認定を左右 することはできないというべきである。 また，仮に，原告が指摘するように，改質領域の形成からウェーハの分 割までの一連のプロセスを実行する装置が全てそろって初めて技術的に 意味があるとしても，それぞれの工程を担う各装置自体は，不可分一体と なっているものではなく，改質領域を形成したウェーハを製作するための 装置，かかるウェーハに対して研削という加工をするための装置というよ うに，それぞれの各装置として具体的に把握できるものであって，上記の 技術的な意味を指摘することから当然に，本件特許請求の範囲の記載文言 から導いた上記認定が左右される根拠となるものとはいえない。 以上に照らせば，ＳＤレーザソー（被告各製品搭載）及び研削装置が，＼n本件発明の「分割起点形成装置」を構成するものであるとする根拠はない＼nというほかなく，原告の上記主張は，採用することができない。
イ 原告は，本件発明の特徴的技術手段が，構成要件Ｃ（「前記改質領域から＼n延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出されない状態で前記ウェー＼nハの裏面を研削除去する」）の点にあることは前提としつつも，そのために は，研削手段による研削の仕方だけでなく，レーザ光による改質領域及び これから伸びる微小亀裂の作り込みが重要であることが明らかであり，ウ ェーハの裏面を研削除去しても微小亀裂をウェーハの表面に露出させな＼nいことが可能となるような改質領域を形成するレーザ光は，本件発明の特＼n徴的技術手段を特徴付ける特有の構成に該当するから，このレーザ光を照＼n射する被告各製品は，当該構成を直接もたらす特徴的な部材に当たるとい＼nえる旨主張する。 しかし，原告が指摘する，レーザ光による改質領域及びこれから伸びる 微小亀裂の作り込みの重要性について検討しても，そもそも，本件発明の 技術思想との関連で，研削工程と有意な関連性を有する改質領域形成手段 （ウェーハの裏面を研削除去しても微小亀裂をウェーハの表面に露出さ＼nせないことが可能となるような改質領域を形成するレーザ光）が備えるべ＼nき具体的な構成，条件等についての説明は，本件明細書に何ら見当たらな＼nいところであって，原告の上記指摘は，明細書の記載に根拠を有しない主 張といわざるを得ない。そうである以上，原告が指摘する上記改質領域形 成手段が，本件発明の特徴的技術手段を特徴付ける特有の構成に該当する＼nということはできないから，レーザ光によりウェーハ内部に改質領域を作 るため，ＳＤレーザソーに搭載される被告各製品は，本件発明に関して，＼n「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるとはいえないもの というべきである。 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。

◆判決本文

　ＳＩＸ ＰＡＤに関する意匠権侵害事件です。大阪地裁21部は、類似しないと判断しました。意匠は特許事件のように、侵害論と損害論を分けてないのですね。損害額についての主張立証がなされています。

ア 要部認定の意義
被告意匠が本件意匠に類似するかは，需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基 づいて判断すべきものであることは前述のとおりであるから，まず，意匠に係る物 品の需要者を想定し，物品の性質，用途，使用態様を前提に，需要者に生じる美感 が類似するか相違するかを検討すべきこととなる。 本件意匠と被告意匠については，前記(1)で述べたとおり，多数の共通点，差異点 が存するが，それが需要者に美感を与える程度は異なるから，単純に共通点，差異 点の多寡によって決したりすることはできず，需要者の注意を最も引きやすい部分 を意匠の要部として把握し，両意匠の構成態様の要部における共通点，差異点を検＼n討し，全体として両者の美感が類似するか相違するかを判断することになる。
イ 物品の需要者及び使用態様
本件意匠及び被告意匠に係る物品は，いずれもトレーニング機器であって，背面 電極部から流れる電流により腹筋等を刺激し，腹部の筋肉等を引き締めるためのも のである点において共通する（各公報における「意匠に係る物品の説明」参照。）。 原告商品及び被告商品の商品説明や広告宣伝方法（前記１(3)）からは，原告商品は 腹筋を鍛えることに特化したものである一方，被告商品は腹部以外への装着も予定＼nされており，「理想のボディライン」を作ることに主眼が置かれているという違い が見られるものの，原告商品及び被告商品の需要者は，いずれも，上記公報の説明 のとおり，「腹部の筋肉等を引き締める」目的でトレーニング機器を使用しようと する一般消費者である。 また，原告商品及び被告商品は，いずれも使用者の身体に貼付して装着し，当該＼n物品の背面に設けられている電極を直接肌に接触させて使用する物であるから，需 要者は主に正面ないし斜め上方部から当該製品を見ることが多く，背面については 着脱時等にある程度見る機会があるにとどまるというべきである。このことは，両 製品の商品説明や広告宣伝において，正面から撮影した写真や身体に装着した状態 の写真が多く用いられ，背面の写真は数少ないことからも推認することができる。
ウ 本件意匠の要部
以上を前提に検討すると，本件意匠については，前記２(2)アで基本的構成態＼n様と指摘した部分は，本件意匠の特徴をなすものとして需要者の注意を引くと考え られるから，本件意匠の要部というべきであるが，本件意匠については，さらに， 同イの具体的構成態様のうちVないしVIIIとして指摘した内容，すなわち，各パッド 片の形状，各パッド片の結合方法（向き），各パッド間の切込みの形状，深さにつ いても，需要者に一定の美観を与え，需要者の注意を引くと考えられるから，これ ら指摘した部分も，本件意匠の要部であると認めるのが相当である。 他方，それ以外の点，すなわち前記２(2)イの具体的構成態様のうち，IXない しXII記載の点については，前述イの使用態様をも考慮すると，需要者の注意を特に 引くとは考えにくいので，要部には当たらないと解するのが相当である。
エ 双方の主張について
原告は，本件意匠出願時の公知意匠との対比において新規性を有することを 理由に，原告が基本的構成態様であると主張する部分（要旨，円形の電池部を中心＼nに６枚のパッド片を左右対称２段３列に配置すること）のみが要部であると主張す るのに対し，被告は，前記部分はありふれており，要部には当たらないと主張する。 まず，原告の主張について検討するに，意匠に公知意匠にはない新規な構成＼nがあるときは，その部分は需要者の注意を引く度合いが強く，逆に公知意匠に類似 した構成があるときは，その部分はありふれたものとして需要者の注意を引く度合＼nいは弱いと考えられるから，その意味で，要部を認定するに当たり，公知意匠を参 照する意義はある。
しかしながら，この場合における要部の認定は，意匠の新規性を判断するのでは なく，需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通するか否かを判断するために行 うものであるから，公知意匠にはない新規な構成であっても，特に需要者の注意を＼n引くものでなければ要部には当たらないというべきであるし，公知意匠と共通する いわばありふれた構成であっても，使用態様のいかんによっては需要者の注意を引＼nき，要部とすべき場合もある。 すなわち，公知意匠との関係で新規性が認められれば，当然に要部とされるもの ではないし，新規性が認められる部分のみが要部となるわけでもなく，需要者に与 える美感を具体的に検討する以外にない。
仮に原告の主張する基本的構成（円形の電池部を中心に６枚のパッド片を左右対＼n称２段３列に配置すること）をとった場合であっても，パッド片の形状やパッド片 をどのように結合するか，あるいはパッド片を区切る切込みの形状や深さをどのよ うにするかによって，需要者に与える美感は異なると考えられ，前記１の(1)及び(２) で認定した本件意匠に先行，後行する公知意匠を総合しても，本件意匠のパッド片 の形状等がありふれたものであるとか，需要者の注意を引くものではないというこ とはできない。 そうすると，本件意匠については，上記基本的構成のほか，各パッド片の形状，＼n各パッドの結合方法（向き），各パッド間の切込みの形状や深さが全体として需要 者に一定の美感を与え，需要者の注意を引くというべきであるから，前記ウのとお り，これらについても本件意匠の要部と認めるのが相当である。 仮に，上記基本的構成のみが要部であり，その部分が共通でありさえすれば本件＼n意匠と類似であると認められるとすると，パッド片の形状等がどれほど相違しても 本件意匠の類似の範囲内にあるとすることになるが，それは本件意匠権を，具体的 に得られる美感の観点を離れて抽象化，上位概念化することであり，原告の主張は 採用できない。
次に被告の主張について検討するに，前記１(1)及び(2)で認定した本件意匠に 先行又は後行する公知意匠を参照しても，前記２(2)アの基本的構成がありふれたも＼nのであるとか，需要者の注意を引くものではないということはできない。 上記基本的構成は，各パッド片や切込みの形状とあいまって，全体として需要者＼nに一定の美感を与え，需要者の注意を引くというべきであるから，上記基本的構成＼nが本件意匠の要部には当たらないとする被告の主張は採用できない。
(3)類否の判断
ア 要部についての共通点
本件意匠の要部を前記(3)ウのように解すると，要部について本件意匠と被告意匠 が共通するのは，前記(1)ア（基本的構成態様）の(1)（本体シート状，６枚のパッド 片），(2)（２列３段，左右対称），(3)（略円形上の操作部）及び(4)（パッド背面の 電極）であり，少なくともその限度では，美感の類似性が認められる。
イ 要部についての相違点
本件意匠の要部を前記(3)ウのように解すると，要部における本件意匠と被告 意匠との差異点は，前記(1)ア（基本的構成態様）の(5)（パッド片の結合）及び(6)（左 右対称か上下対称か），並びに前記(1)イ（具体的構成態様）の(3)（上段，下段パッ ド片の形状，傾斜），(4)（中段パッド片の形状，傾斜），(5)（上下の切込みの形状， 深さ）及び(6)（左右の切込みの形状，開口の方向，深さ）ということになり，これ
本件意匠の美感と被告意匠
本件意匠は，中段パッド片が略横長隅丸４角形状で左右端が若干上に傾くように 配置され，上段及び下段パッド片は，略横長隅丸５角形状で，いずれも中段パッド 片との間に，略Ｖ字形の，深さが上段及び下段パッド片の２分の１程度の切込みが 設けられ，上段及び下段パッド片の各中央に略Ｖ字状の切込みが設けられているこ とから，各パッド片の各辺は概ね直線状となっていること，及び各パッド片の結合 する中心部分が略６角形状に見えることと合わせて，全体的に上向きでがっしりと した印象を与え，躍動感や力強さといった，原告商品を使用することによって達成 しようとする目標（鍛えられ６つに割れた腹筋）を想起させるものとなっている。 各パッド片の形状や切込みの形状は，機械的，幾何学的な形状と表現し得るもの＼nであり，そのために先進的，未来的な印象を与えるものであるが，被告意匠からそ のような印象を受けることはない。
被告意匠の美感と本件意匠
被告意匠は，中央から左右端に向けて徐々に上下の幅が狭くなっている，略横長 隅丸台形状の中段パッド片の上下に，それぞれ上底又は下底が略弓形に湾曲してい る上段及び下段パッド片が略水平に配置されており，いずれも中段パッド片との間 に，先端部分を円弧状の頂点を有する細長い略３角形状の，切込みの深さが上段及 び下段パッド片の３分の１程度の切込みが設けられており，全体的に上下対称であ って，本体の輪郭線に曲線が多いこと，各パッド片の結合する中心部分が略柱状に 見えること，及び上部又は下部のパッド片の根元が湾曲形状部分に比べて細く引き 締まった印象を与えることから，全体的に，しなやかで柔らかく，引き締まった軽 快な印象を与える。 特に，上段パッド片について，中央の切込みが深くなく，左右のパッド片同士が 結合しているようにも見えること，上底が略弓形に湾曲していることから，一対の 羽根を広げた形状のような印象を受け，下段のパッド片がこれと上下対称となるよ う配置されていることは，独特の美感を生じさせているということができるが，本 件意匠にこのような要素はない。
まとめ
以上のように，本件意匠は，躍動感や力強さを感じさせる機械的，幾何学的な意 匠であるのに対し，被告意匠は，自然界に存在する羽根を想起させるやわらかで軽 快な印象を与える意匠であって，両者が与える美感の差異は大きく，この点は，前 記要部の共通点が存することによる美感の同一性を上回ると認められ，全体として 評価すると，本件意匠と被告意匠が与える美感は，需要者において区別可能な程度＼nには異なるということができる。
(4)争点(2)の結論
前記前提事実のとおり，原告商品は被告商品に先行して販売され，前記１(3)アの 宣伝により，需要者に広く知られていると認められるから，被告商品を見た需要者 は，原告商品と同様の機能を有し，同様の用途に使用し得るＥＭＳ製品と考える可＼n能性はあるものの，そのような広義の誤認混同のおそれは意匠法が規律するところ＼nではなく，上記検討したとおり，本件意匠と被告意匠が与える美感が異なり，需要 者においてこれを区別することが可能である以上，被告意匠は本件意匠には類似し＼nないというべきである。

◆判決本文

　東京地裁40部は、技術的範囲に属すると判断し、102条2項に基づく損害賠償を認めました。

　上記グラフにおけるＺｎ（青線）とＰｋ（赤線）の線形性にほぼ差異はない 上，ＺｎとＸｃの差（Ｚｎ−Ｘｃ）のＺｎの値に対する比率（（Ｚｎ−Ｘｃ）／Ｚ ｎ）は，Ｂｒｉｘ値が０％のとき約４．９８％，１０％のとき約３．８２％， ２０％のとき約２．７５％，３０％のとき約１．６２％，４０％のとき約１． ４６％，５０％のとき約０．９９％であって，ＺｎとＸｃの値の差は全体的に かなり小さく，Ｚｎ≒Ｘｃと評価しるものであって，そうすると，式（Ｂ）は， 重心であるＺｎの平均値を出しているにすぎないというべきである。 また，式（Ｂ）の分子の式（Ｚｎ＋（Ｚｎ−Ｘｃ））については，(1)Ｘｃ値＞ Ｚｎ値の場合，(2)Ｘｃ値＝Ｚｎ値の場合，(3)Ｚｎ値＞Ｘｃ値の場合があり得るが， (2)の場合にはＰｋの値は重心位置と一致する上，上記計測結果のような(1)の 場合又は(3)の場合に，式（Ｂ）により算出されるＰｋの値（被告の主張によれ ば臨界角点）が理論上の臨界角点により近似することの合理的な説明はなさ れておらず，そのことを示す的確な証拠もない。そうすると，式（Ｂ）が臨 界角点を求めるものとしての技術的意義を有すると認めることはできず，む しろ，前記のとおり，ＺｎとＸｃの値の差は全体的にかなり小さく，Ｚｎ≒Ｘ ｃと評価し得るものであることを踏まえると，式（Ｂ）は重心であるＺｎの平 均値を出しているものというべきであり，さらに，被告製品において式（Ｂ） に基づき複数の試行を行っていることも，同製品が構成要件Ｅを充足すると＼nの結論を左右しない。
ウ 式（Ｃ）について
本件発明における式（２）は，「Ｐｃ＝Ｐｃ’＋Ｃ」というものであると ころ，本件明細書等の段落【００３５】〜【００３８】，段落【００４０】， 【００４１】によれば，定数Ｃは，重心位置Ｐｃ’に加算して臨界角点Ｐｃ （＝Ｐｃ’＋Ｃ）を求めるための定数であり，屈折率が既知である試料を用 いた実験により予め決定された値であると認められる。そして，本件発明は，＼nこのように式（１）と式（２）を組み合わせることにより，臨界角点を直接 求めるよりも，同点をより正確に求めることができるとの効果を奏するもの であると認められる。 他方，被告製品の用いている式（Ｃ）は，「ΔＰｃ＝ＰＣＴ２０−ＰＣ０」とい うものであるところ，被告製品説明書，証拠（甲７，８，乙１，９）及び弁 論の全趣旨によれば，ＰＣＴ２０は，式（Ａ）により得られたＺｎ値を式（Ｂ） により調整したＰｋ値（前記判示のとおり，重心であるＺｎの平均値）を，２ ０°Cの環境下での値に換算した値であるから，この値は，上記手順により調 整された光量分布曲線の一次微分曲線（あるいは一次差分曲線）の重心位置 のアドレス値（甲７・１０頁における「ゼロセット後 １０％測定」欄の「Bary T20」の値（３０．１４６））であり，ＰＣ０は，２０°Cの環境下で濃度０％の 水を用いて計測した重心位置のアドレス値（同頁における「水基準書き込み 後 水」欄の「CAL OffSet」の値（１８．５４７５８））であること，また， 水の屈折率は既知であるところ，被告製品の理論上の臨界角点のアドレス値 は１８．５００００であることが認められる。 そして，甲７によれば，被告製品は，(1)上記ＰＣＴ２０の値（上記「Bary T20」 の値）を入力し，(2)「Bary T20」の値から「CAL OffSet」（水書き込みアド レス値）を差し引いた値を計算する，(3)上記(2)の値をＢｒｉｘ値に換算し， 「Saccharin T20」（Ｂｒｉｘ値）を算出する，(4)ゼロセットオフセット値を 読み込む，(5)「Saccharin T20」（Ｂｒｉｘ値）から「ゼロセットオフ値」を 差し引き，その結果を「Brix Value」（Ｂｒｉｘ値）として算出する，(6)「Brix Value」（Ｂｒｉｘ値）を「Final Rfact」（屈折率）に換算するという順序 でプログラムが実行されているものと認められる。 上記のプログラム実行過程のうち(2)の計算式は，試料の重心位置のアドレ ス値である「Bary T20」（ＰＣＴ２０）の値から水の重心位置のアドレス値であ る「CAL OffSet」（ＰＣ０）の値を差し引くものであり，試料の重心位置のア ドレス値の原点を水の重心位置のアドレス値に改めるとの意味を有するも のであるところ，このＰＣ０値（１８．５４７５８）は理論値（水の理論上の 臨界角点のアドレス値である１８．５００００）との差（０．０４７５８） を含む値であるということができる。そうすると，上記(2)の計算式は，試料 の重心位置のアドレス値から水の重心位置のアドレス値を直接差し引くも のであるが，実質的には，ＰＣＴ２０及びＰＣ０の双方から水の臨界角点の理論 値（１８．５００００）を控除していったん同理論値を原点とする試料の重 心位置と水の重心位置の各アドレス値を算出し，さらに前者から上記差の値 （０．０４７５８）を調整しているに等しく，試料の重心位置のアドレス値 に，屈折率が既知である水を用いた実験により予め決定された定数（−０．＼n０４７５８）を加算する計算をしているのと同義であるということができる。 したがって，式（Ｃ）は，式（２）を充足する。
(3) 被告の主張について
ア 被告は，式（１）と式（Ａ）が形式的に異なっているから，被告製品は構＼n
成要件Ｅを文言充足しないと主張する。 しかし，式（１）は，光量分布曲線の一次微分曲線（あるいは一次差分曲 線）の重心位置Ｐｃ’を求めるものであって，式（Ａ）と技術的思想を同じ くするものであり，かつ，式（Ａ）は式（１）に変形し得るものであって， 当業者であれば，式（Ａ）と式（１）が実質的に同一の式であると認識し得 るというべきである。 そうすると，式（１）の技術的範囲は式（Ａ）を包含するものと認めるの が相当である。
イ 被告は，被告製品におけるＺｎは１３回算出され，更にＰｋを５回算出して 臨界角点Ｐｃを算出しているのに対し，本件発明は，重心位置Ｐｃ’を１回 算出し，これに定数Ｃを加えてＰｃを算出しているのであるから，技術的思 想が異なると主張する。 しかし，Ｚｎが重心位置を求める式であると認められるのは前記のとおり であり，これを１３回にわたり求めて，平均値を算出するといった手法は当 業者が容易に採用し得る技術常識に属するものと解される。また，前記のと おり，式（Ｂ）が臨界角点を求めるものとしての技術的意義を有すると認め ることはできず，むしろ，重心であるＺｎの平均値を出しているものという べきであることは前記判示のとおりであるから，本件発明と被告製品の技術 的思想が異なるということもできないというべきである。
ウ 被告は，ＰＣ０はΔＰｃを算出するための基準数値にすぎないから定数Ｃに 対応する概念ではなく，ΔＰｃも本件発明の式（２）のＰｃに対応する概念 ではなく，フェーズが異なるなどと主張する。 しかし，ΔＰｃを算出する式（ＰＣＴ２０−ＰＣ０）が有する意義は前記のとお りであって，被告製品においても試料の重心位置につき差分を調整すること で臨界角点を求めている点で本件発明と変わりがないから，式（Ｃ）が式（２） と実質的に異なるということはできない。
エ 被告は，本件発明における式（２）に関し，Ｐｃ’は特定の装置における 測定値ベースの臨界角点であり，定数Ｃは当該装置毎の個体差を較正する値 にすぎないなどと主張する。 しかし，前記のとおり，式（１）により得られるＰｃ’は光量分布曲線の 一次微分曲線（あるいは一次差分曲線）の重心位置であるから，臨界角点と は異なるものであって，本件発明がこれに定数Ｃを加えることで臨界角点を 求めるものであることは，前記判示のとおりである。
(4) 以上のとおり，被告製品は構成要件Ｅを充足し，また，被告製品が構＼成要件 Ａ〜Ｄ及びＦを充足することは前記前提事実(3)ウのとおりであるから，被告 製品は，本件発明の技術的範囲に属する。
・・・
(1)特許法１０２条２項に基づく損害額について
ア 被告は，(1)平成２８年９月９日から平成３０年２月９日までの間に被告製 品を１３７個販売し，(2)その売上総額は２０４万４１６４円であり，(3)被告 製品１個当たりの製造原価は１万０２４９円であるが，(4)特許法１０２条２ 項所定の被告の利益額を算出するに当たっては，(3)に加えて配送費合計１６ ００円を控除すべきと主張するところ，(1)，(3)及び(4)については，当事者間 に争いがなく，証拠（乙１０〜１２）によれば，(2)の事実を認めることがで きる。 そうすると，原告の損害額は，特許法１０２条２項に基づき，６３万８４ ５１円（＝２０４万４１６４円−（１３７個×１万０２４９円＋１６００円）） と推定される。被告がこれを超える利益を得たことを認めるに足りる証拠は ない。
イ 被告は，寄与率を考慮すべきと主張する。しかし，本件発明は，屈折率を 測定するための臨界角点の算定という，屈折計の本質的ないし根幹的技術に 関するものであって，その可分的な一部に関するものではないから，本件で 寄与率を考慮すべきとは認められない。被告主張の諸事情は，この結論を左 右しない。
(2) 弁護士・弁理士費用について
本件事案の難易，請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると，被告の侵 害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金として６万円を認めるの が相当である。

◆判決本文

　文言侵害不成立および、第1要件満たさないとして均等侵害が否定されました。

　原告は，本件発明１のうち，挿入力の増加の防止のための構成がその本＼n質的部分であるとした上で，被告製品は少なくともその課題の解決原理を 利用しているのであるから，被告製品のサブアーム部にフック部が付属し ているかどうかにかかわらず，同製品は本件発明１の本質的部分を備えて いると主張する。 しかし，本件発明１は，特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダにつ いて，従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり，他方， 抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると，挿入力が強 くなり作業性が悪化することから，挿入力は弱いままで，抜け力を強くす るという課題を解決するためのものであると認められる（本件明細書等の 段落【０００９】，【００１３】〜【００１５】）。そうすると，本件発 明１の本質的部分は，挿入力は弱いままで，抜け力を強くするための構成＼nにあり，従来技術との対比でいうと，特に抜け力の強化のための構成が重＼n要であるというべきである。 そして，本件発明１は，上記課題の解決のため，(1)メインアーム部と， メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し，(2)当該下端部が サブアーム部の撓みの支点となり，(3)サブアーム部の上端部を，上端に向 かって肉厚が増加する係止爪からなるものとすることなどにより，取付孔 への挿入性の向上を図るとともに，アンテナ上方向（抜け方向）に荷重が 加わったときは，係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を 可能にするものであると認められる（特許請求の範囲，本件明細書等の段＼n落【００１７】，【００２９】，【００３２】，【００３３】，【００３ ６】，【００３７】）。
ウ 他方，被告製品においては，サブアーム部の爪部の上部にフック部が設 けられ，当該フック部と車体のルーフ孔の距離が０．３ｍｍであると認め られるから（乙１３），抜け方向に荷重が加わった際に，フック部は０． ３ｍｍ程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり，爪 部がそれ以上に外側に撓ることは抑制されるものと認められる。 そして，被告製品における抜け力に関し，被告が実施した実験結果（乙 ５）によれば，本件発明１の実施品の抜け力は１８６Ｎであるのに対し， 被告製品の抜け力は，２１５．８Ｎ，２２７Ｎ，２７１Ｎ，２９５Ｎであ り，最小でも約３０Ｎ，最大で約１１０Ｎの差が生じたことが認められる。 また，被告が実施した，被告製品のコの字型部材（サンプル(1)）と，被告 製品のコの字型部材を加工してフック部を除いたもの（サンプル(2)）を用 いた実験結果（乙１４）によれば，前者の抜け力の平均値は２２７．６０Ｎ，後者の抜け力の平均値は７３．５１Ｎ（いずれも１０回実施）であり， フック部を備えたコの字型部材の方が，抜け力において約１５０Ｎ大きい ことが認められる。 前記のとおり，被告製品の爪部は外側への撓みが抑制されていると認め られるところ，これに上記の各実験結果を併せて考慮すると，被告製品は， 本件発明１の実施品に匹敵する抜け力を備えているということができ，そ の抜け力の大きさは，同製品がフック部を備えることに起因しているもの と考えるのが自然であり，少なくとも爪部の外部への撓みによるものでは ないということができる。
なお，原告は，乙１４実験はサンプル(2)のフック部のカット加工の際に メインアーム部とサブアーム部の接続部の耐久性が損なわれた可能性が＼nあるとして，乙１４実験の信用性を争うが，サンプル(2)はフック部を爪部 からカットするものであり，上記接続部の耐久性が損なわれたことをうか がわせる事情は見当たらない。前記判示のとおり，乙１４実験はサンプル (1)と(2)のそれぞれについて１０回ずつ実験を行っているところ，数値にば らつきはあるものの，サンプル(1)は２００Ｎ以上であり，サンプル(2)は概 ね６０〜１００程度であり，全体的に１００Ｎ以上の差が生じていること に照らすと，その差が誤差や実験方法の不適切さに由来するものとはいう ことはできない。
エ 前記判示のとおり，抜け力の増大という課題を解決するための構成は本＼n件発明１の本質的部分ということができるところ，本件発明１はこの課題 をアンテナ上方向（抜け方向）に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓 んで拡がることにより解決しているのに対し，被告製品は爪部に加えてフ ック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ，そうす ると，被告製品は本件発明１と異なる構成により上記課題を解決している＼nということができる。
そうすると，本件発明１と被告製品はその課題解決のための特徴的な構＼n成において相違し，本件発明１と被告製品との相違点は，この課題解決に 必要な構成に関するものであるから，同相違点は本件発明１の本質的部分＼nに関するものであるということができる。
オ したがって，本件発明１と被告製品の相違点は，本件発明１の本質的部 分に関するものではないということはできないので，被告製品は第１要件 を充足しない。

◆判決本文

　カラオケ店舗において、顧客が楽器演奏をすることができました。かかるカラオケ店舗の行為が著作権侵害かが争われました。知財高裁は、演奏権侵害と認定しました。1審はアップされていません。

　被控訴人は使用料規程により使用料を得ているのであるから，使用料規 程に従って算出される使用料相当額をもって，被控訴人の損害と認めるのが 相当である。 これに対し，控訴人らは，使用料規程のうち，入場料もなく無償で行わ れる著作物の演奏に対しても使用料を徴収する規定は，著作権法による保護 の範囲を超えており，憲法上の表現の自由及び幸福追求権などの権利を過度＼nに制約するもので，公序良俗に反し無効であるし，本件におけるＳＵＱＳＵ Ｑでの演奏活動は著作権法の規制の範囲外のものであり，無償の範疇にあっ たと主張する。しかし，演奏権が及ばない場合については著作権法３８条１ 項が規定するとおりであり，使用料規程の内容に照らし，一般に演奏権が及 ぶ場合について使用料を規定したものであることは明らかであり，著作権の 保護範囲に関する控訴人らの主張は独自の見解であって採用できない。また， 控訴人らの行為が著作権法３８条１項により演奏権が及ばない場合に該当し ないことは上記２(7)において説示したとおりであり，控訴人らの行為が著 作権法の規制の範囲外であるとの控訴人らの主張は失当である。 さらに，控訴人らは，使用料規程は具体性，合理性を欠くものであるこ とを主張する。しかし，使用料規程には，社交場として定義される施設にお いて，椅子又は座席以外の客席（客にダンスをさせるための場所を含む。） については面積を１．５m2で除した数を座席数とみなすことを含めた座席数 の算出方法，標準単位料金の算出方法（客１人あたりにつき通常支払うこと を必要とされる税引き後の料金相当額（いずれの名義をもってするかを問わ ない））が定められており，十分に具体性がある。また，著作権等管理事業＼n者において締結する著作物の利用許諾契約の性質上，このような座席数及び 標準単位料金を基準に使用料を定めることにも合理性があるというべきであ る。 また，控訴人らは，損害額の算定に当たり，包括的利用許諾契約を締結 する場合の規定によるべきであるとか，本件店舗における生演奏はカラオケ と異ならないから使用料規程の別表７(2)記載の表中の２の区分が適用され＼nるべきであるなどと主張するが，いずれも採用できない。
・・・
以上によれば，現ＳＵＱＳＵＱに係る平成２８年１１月１日から 令和元年７月８日までの使用料相当額は１３９万３５４８円であり， 弁護士費用としては１割である１３万９３５５円をもって相当と認め るから，その合計額は１５３万２９０３円である。
(ｳ) 令和元年７月９日以降の損害ないし損失に係る請求について 将来の給付を求める訴えは，あらかじめその請求をする必要がある場 合に限り認められるところ（民訴法１３５条），継続的不法行為に基づ き将来発生すべき損害賠償請求権については，たとえ同一態様の行為が 将来も継続されることが予測される場合であっても，損害賠償請求権の＼n成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず，具 体的に請求権が成立したとされる時点において初めてこれを認定するこ とができ，かつ，その場合における権利の成立要件の具備については債 権者においてこれを立証すべく，事情の変動を専ら債務者の立証すべき 新たな権利成立阻却事由の発生として捉えてその負担を債務者に課する のは不当であると考えられるようなものは，将来の給付の訴えを提起す ることのできる請求権としての適格を有しないものと解するのが相当で ある（最高裁昭和５６年１２月１６日大法廷判決民集３５巻１０号１３ ６９頁，最高裁平成１９年５月２９日第三小法廷判決集民２２４号３９ １頁等参照）。 以上によれば，現ＳＵＱＳＵＱにおける，控訴審の口頭弁論終結日の 翌日である令和元年７月９日以降の不法行為に基づく損害賠償請求ない し不当利得返還請求に係る訴えは不適法であり，却下を免れない。
(5) 控訴人らの主張について
控訴人らは，被控訴人による実態調査の方法そのものに大きな問題があ り，その調査結果の信憑性は低いと主張するが，そのようにいえないことは 前記１において引用した訂正された原判決説示のとおりである。 使用料規程によれば，座席の配置，実際の売上げや来店者数や椅子の利 用状況により使用料額が変動するものではないから，これらの点についての 控訴人らの主張は採用できない。また，控訴人らの主張する補助椅子がどの ような椅子を指すのかは明らかではないが，甲１０，２４，２５，４１，４ ２からは，本件店舗の各店の座席数は３１〜４０席であったものと認めら れ，これを覆すに足りる証拠はない。 控訴人らは，平成２９年１１月２１日から同年１２月１１日にかけての 利用状況や営業時間についての主張をするが，いずれもこれを裏付ける的確 な証拠はなく，上記認定を左右するものではない。 控訴人らのその余の主張も採用できない。
４ 小括
以上によれば，被控訴人の拡張後の請求は，(1)差止請求，(2)金銭請求 のうち，i)控訴人Ｘにつき，平成２０年６月１８日から平成２８年１０月３１ 日までの著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償金合計から既払金を控除した 残額４７０万４６０５円（このうち５１万３５２３円の限度で控訴人Ｙと連帯 して）及びこれに対する不法行為以後である同年１２月１４日から支払済みま で民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払，ii）控訴人Ｙにつき，平 成２７年１２月７日から平成２８年１０月３１日までの著作権侵害の不法行為 に基づく損害賠償金５１万３５２３円及びこれに対する不法行為以後である同 年１２月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支 払（うち，５１万３５２３円及びこれに対する平成２８年１２月１４日から支 払済みまで年５分の割合による金員の限度で控訴人Ｘと連帯支払），iii）控 訴人らにつき，連帯して，同年１１月１日から令和元年７月８日（控訴審口頭 弁論終結日）までの不法行為についての損害賠償金１５３万２９０３円の支払 を求める限度で理由があり，同月９日から管理著作物の使用終了に至るまでの 不法行為に基づく損害賠償金又は不当利得金の将来請求に係る部分は不適法で あり，その余の請求は理由がないことになる。
したがって，原判決中，(1)の差止請求を認容した部分，(2)iii）の控 訴人らに対する請求について，令和元年７月９日以降に生ずべき損害賠償金又 は不当利得金の支払を求める訴えを却下した部分は相当である。(2)の i)の 控訴人Ｘに対する請求に関する部分については，４７０万４６０５円（このう ち５１万３５２３円の限度で控訴人Ｙと連帯して）及びこれに対する平成２８ 年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を超え て認容するのは相当でないから，本件控訴に基づき変更すべきことになる。 (2)の ii)の控訴人Ｙに対する請求に関する部分については，５１万３５２ ３円及びこれに対する同年１２月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割 合による遅延損害金の支払（うち，５１万３５２３円及びこれに対する平成２ ８年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で控訴人Ｘ と連帯支払）を，(2)の iii)の控訴人らに対する請求のその余の部分につい ては，１５３万２９０３円の連帯支払を命じるべきであるから，本件附帯控訴 に基づき変更すべきことになる。また，仮執行宣言については，被控訴人が求 める限度で付するのが相当である。

◆判決本文

　知財高裁3部は、不使用とした審決を取り消しました。

　ア まず，上記各書証の成立の真正についてみると，原本で提出されている もの（甲６２から６４まで，６６，７１）と写しが原本として提出されて いるもの（甲２１，２９から３８まで，４０，４３，４５，４９，５１， ５２，６５，６７から７０まで）とが存在する。そして，信用性の点につ き別途の検討を要するとしても，その記載内容や外観，この点に関する本 件審判手続の証人尋問におけるＫの供述内容（甲５８）によれば，当該各 書証の名義人として表示された者の意思に基づいて当該各書証が作成され＼nたこと，すなわち各書証の成立の真正（写しを原本として提出する書証に ついてはその原本の存在も含む。）が認められる。
イ これに対し，被告は上記のとおり各書証の成立の真正を争うものの，被 告自身が名義人であるなど，被告がその作成過程を認識し得る書証は含ま れておらず，当該各書証に名義人として表示された特定の作成者の意思に＼n基づかずに当該各書証が作成されたことについて具体的な事実関係を主張 するものではない。むしろ，被告の主張は，各書証の作成名義ではなく， その作成時期や記載内容の信用性を争うものである（前記第４の２（3）参 照）。そうすると，当該各書証の成立の真正に関する被告の主張は採用で きず，前記アの通り，前記(1)にみた各書証の成立の真正が認められる。
（3）次に，書証の信用性について検討する。
ア 前提として，各書証の作成経過についてみると，Ｋは，本件審判手続の 証人尋問（甲５８）において，建設会社の従業員を辞めて事業を始める際 に，原告に相談したところ，原告から本件商標の使用を許されたため，平 成２８年１月末頃から，「アンドホーム」の名称で，客から注文を受けて 建物の設計と建築をする住宅の事業を始めたこと，「アンドホーム」の名 称で，少なくとも３件の契約をしたこと，その３件の契約は，Ｋが，名刺 を渡して自己紹介をした上で，その注文者らと直接やりとりをしながら， 何度も資金計画表や建築図面等を修正して注文者らに提案し，最終的に契＼n約書を交わして契約を締結したこと，上記建築図面は，Ｋ自らがラフな図 面を描いた上で他の設計士に依頼して作ってもらったこと，上記資金計画 表は全てＫが作成したこと，資金計画表＼の「建物の設計申請費用」とは，＼n建築図面を作って市の検査に出すための費用であること，同表に記載され＼nている「地盤改良工事費用」は，地盤調査費用及びその調査の結果土地が 軟らかいことが判明した場合に必要となる改良工事の費用が計上されてい ること，資金計画表の「建物工事費」及び消費税と，「建物付帯工事」費＼n用の合計額から，先にもらっている「建物契約印紙費用」を引いて，「ア ンドホーム契約値引き（役員承認）」を引くと，契約書の請負代金額とな ること（なお，建物印紙の金額を足すかのような供述をするが，文脈に照 らし言い間違いであることは明らかである。），地盤調査は東昇技建に依 頼して行ってもらったこと，平成２８年６月９日に「アンドホーム」から 「シンプルハウス」に名前を変えて法人化したこと，契約をした３件につ いてはいずれも建築工事を完了したことを供述する。 また，Ｋは，上記尋問において，建築確認申請書については，「アンド＼nホーム」で出したか「シンプルハウス」で出したかは今手控えがないので 分からないとしつつも，平成２８年６月９日以降，銀行との関係では， 「アンドホーム」で出した事前審査関係書類をシンプルハウス名義のもの に差し替えるなどしたが，役所の関係の申請等は現場監督がしていたので＼n分からないなどという趣旨の供述をする。 そして，Ｋは，陳述書（甲１９，５０）においても，概ね同趣旨の供述 をしている。
イ 工事請負契約１に係る確認済証及びその添付書類一式（甲５９）及び同 契約に係る建築計画概要書（甲６０）は，行政官庁に提出され，行政官庁 において保管されていた文書の写しであるから，当該行政官庁に対して行 った手続の内容に関する証拠としては信用性が高いといえるところ，これ によれば，平成２８年６月９日の建築確認申請の際にＫが営業所名を「ア＼nンドホーム」として手続をし，同月１５日に営業所名を「株式会社シンプ ルハウス」に変更する手続をしたことが認められる。かかる事実は，前記 アのＫの供述内容のうち，Ｋが，平成２８年６月９日に「アンドホーム」 から「シンプルハウス」に名前を変えて法人化したが，それまでの間は 「アンドホーム」の名称で建物の建築等の事業を行っていたという，最も 重要な部分を裏付けるものである。 そうすると，前記アのＫの供述内容のうち，「アンドホーム」の名称で の契約締結やその契約において提供した役務等に係る点については，上記 のとおり，重要な点において裏付けが存する上，その供述内容全体も，合 理的なものであって不自然な点は存しないから，基本的には信用できると いうべきである。 そして，本件では，工事請負契約１に関する契約書の写し（甲７０）及 び工事請負契約３に関する契約書の原本（甲７１）が提出されているとこ ろ，これらの各契約書の記載，特に注文者や建築時期等の記載は，上記工 事請負契約１に関する確認済証及び建築計画概要書の記載並びに工事請負 契約３に係る建物の登記事項証明書（甲５６）及びその底地である土地の 登記事項証明書（甲５５）といった各種公的書類の記載と合致しており， 少なくともこれらの契約が存在することが裏付けられている。 また，工事請負契約１及び３に関しては，契約の締結経過や役務の内容 に関する書証として，前記(1)ア及びウにみた各書証も提出されているとこ ろ，その作成時期及び記載内容は，上記契約書やＫの供述と概ね合致して いる（例えば，工事請負契約書１及び３の工事請負代金についてみると， 工事請負契約書１の代金は，甲３８記載の建物工事費にＫの供述する計算 方法を適用したものと合致し，また，工事請負契約書３の代金も，同様の 計算方法を適用することにより，甲５２の代金と概ね合致する。契約日に 近接する資金計画表は提出されていないが，これをもって本件において信＼n用性が損なわれるものではない。また，工事請負契約３に係る地盤調査報 告書によれば，地盤改良工事は不要とされるところ，かかる地盤調査後に 作成された資金計画表（甲５２）においても，なお地盤改良工事費用とし＼nて７万９９２０円が計上されていることは，同書面における地盤改良工事 費用には，地盤調査の費用が含まれていることを裏付けるといえる。）。 注文者１及び３の陳述書（甲６２，６６）における陳述内容もこれに沿う ものである。
なお，これらの各書証にはマスキングされている箇所も存在するもの の，施工面積や敷地面積，把握できる建築場所等の記載を対照すると，各 資金計画表（甲３０，３１，３３から３５まで，３８，４３，４５），各＼n建築図面（甲２９，３２，３６，３７，４０），保証書（甲６４）が工事 請負契約１に関する書面であり，各資金計画表（甲５１，５２），保証書＼n（甲６９）及び地盤調査報告書（甲４９）が工事請負契約３に関する書面 であると認められる。 以上によれば，少なくとも，工事請負契約１及び３に関する各工事請負 契約書（甲７０，７１），各資金計画表（甲３０，３１，３３から３５，＼n３８，４３，４５，５１，５２。以下，全てを指して「本件資金計画表」＼nという。），各建築図面（甲２９，３２，３６，３７，４０），各保証書 （甲６４，６９）及び地盤調査報告書（甲４９）については，Ｋの供述又 は陳述（甲１９，４９，５８）と相まってその信用性が認められる。ま た，注文者らの陳述書（甲６２，６６）についても，Ｋの供述及び陳述並 びに上記各書証と整合するものであるから，信用性が認められる。
（4） 被告の主張
ア 被告は，資金計画表や建築図面の注文者又は宛先がマスキングされてい＼nることから証拠としての関連性がないと主張するが，工事請負契約１及び ３に関するマスキングされた各書証が，これらの契約に関する書面である と認められることは，前記(3)イで説示したとおりである。また，被告は， 写しが原本として提出されていることも問題とするが，写しであっても成 立の真正及び信用性が認められることは，前記(2)ア及び(3)イで説示したと おりである。
イ 被告は，資金計画表に書き込みがないことをもってねつ造であると主張＼nするが，打ち合わせにおいて同表に書き込むことが打ち合わせの内容を記＼n録する唯一の方法であるとはいえず，本件事情の下で，同表の信用性に疑＼nいを抱かせるものではない。
ウ 被告は，原告が，当初，注文者の氏名等をマスキングしていたことをも って原告の提出する書証のねつ造を主張するが，注文者らと原告とは，Ｋ を介した希薄な関係しかないことに照らすと，原告が注文者らの個人情報 の開示を躊躇することも理解できる。本件においては，最終的に工事請負 契約１及び３についてマスキングを外した書証が提出され，各種公的書類 の記載等に照らし，各書証の成立の真正及び信用性が認められることは， 既に説示したとおりである。
エ 被告は，Ｋが要証期間に建築事務所として登録していなかったこと，Ｋ が建築工事中の看板に表示された標章についての供述を変遷させたこと，＼nＫが設計に関する供述を変遷させたことをもって，Ｋの本件審判手続の証 人尋問における供述及び陳述書の信用性を争う。しかしながら，Ｋは本件 審判手続において最初に提出した陳述書（甲１９）の中で，当初から，設 計については一緒にやっている設計士がいること及び平成２８年６月９日 になされた建築確認の申請の段階までは「アンドホーム」名で事業を行な＼nっていたことを述べており，被告が指摘する証人尋問における供述の変遷 は，尋問におけるやりとりの中でそれを具体的に述べる際に，記憶の混乱 等が生じたものに過ぎないといえるから，Ｋの供述の信用性に疑いを生じ させるものとまではいえない。また，協力する設計士がいたことに照らす と，Ｋ自身が建築事務所として登録していなかったことは，Ｋが設計に関 与したとの供述の信用性に疑いを生じさせるものではない。
オ 被告は，原告提出の甲６２から甲６９の提出時期が遅いことなどをもっ て，提出の直前に作成されたものであるなどと主張する。書証の早期提出 が望ましいことはもちろんであるが，原告と注文者１及び３との関係が希 薄であることは前記のとおりであり，本件審決で本件商標が取り消された ことを受けて改めて協力を仰ぐなどしたとしても殊更に不合理であるとは 言い難い。なお，本件では，本件審判手続において提出されたＫの陳述書 （甲１９）においても言及されていた確認済証及びその付属書類一式が， 本件訴訟において甲５９として原本で提出されて取り調べられており，そ の記載内容が，Ｋの供述の最も重要な部分を裏付けることは前記のとおり である。
カ 各書証の信用性を争うその他の主張も，信用性判断に関する上記認定を 左右するものではない。 したがって，各書証の信用性に関する被告の主張はいずれも採用でき ない。
（5） 以上の次第で，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認めら れる。
ア Ｋは，原告から本件商標の使用許諾を受け，平成２８年１月頃から「ア ンドホーム」との名称を用いて，現場監督ができるもう一人の者ととも に，建築等の事業を開始した。（甲１９，５８）
イ Ｋは，平成２８年４月７日，注文者１との間で，建物の建築工事を内容 とする工事請負契約１を締結し，同年９月２０日頃，建物を完成させた。 かかる契約の締結の際，Ｋは，注文者１との間で，「アンドホーム」を請 負業者とする工事請負契約書１（請負代金額合計１３０２万３１９２円） を作成して，注文者１に交付した。（甲５８，６０，７０）
ウ また，Ｋは，工事請負契約１に関して，土地を探すところから協力し， 少なくとも平成２８年３月２日頃から同年５月１４日頃にかけて，建物の デザインや設計についても注文者１と打ち合わせを複数回にわたって行 い，金銭面を含めて注文者１の要望を建築工事に反映させた。かかる打ち 合わせの際，Ｋは，「アンドホーム資金計画表」との標題が付された建築＼n費用合計代金（３３００万円台から３６００万円台の金額である。）及び その内訳等を示す資金計画表（甲３０，３１，３３から３５，３８，４＼n３，４５）や，建物の平面図や立面図が記載された建築図面を，打ち合わ せを踏まえた修正を加えつつ，複数回にわたり，注文者１に示すなどし た。 上記資金計画表のうち，作成日を平成２８年３月２３日以降とするもの＼nについては，その右下に「◎土地契約時は土地手付け現金１００万円＋印 紙代…をご準備下さい。」，「◎建物契約時は建物手付け現金１０万円＋ 印紙代１万円…をご持参で当社にお越し下さい。」，「◎土地決済時に建 物着手金・上棟金として，１０００万円を当社にお振り込み頂きま す。」，「◎最終の建物お引き渡し時に，残金を現金もしくはお振り込み 頂きます。」などと記載されている。 （甲２９から３８，４０，４３，４５，５８，６２）
エ Ｋは，平成２８年４月２４日，注文者３との間で，建物の建築工事を内 容とする工事請負契約３を締結し，同年１０月頃，建物を完成させた。か かる契約の締結の際，Ｋと注文者３は，「アンドホーム」を請負業者とす る工事請負契約書３（請負代金額合計１２４１万３２７０円）を作成して 注文者３に交付した。（甲５６，５８，７１）
オ また，Ｋは，工事請負契約３に関し，ある程度土地が決まっている段階 で関与し始めて，少なくとも平成２８年３月３０日頃から同年５月２９日 頃にかけて，建物のデザインや設計についても注文者３と打ち合わせを複 数回にわたって行い，金銭面を含めて注文者３の要望を建築工事に反映さ せた。 かかる打ち合わせの際，Ｋは，「アンドホーム資金計画表」との標題が＼n付された建築費用合計代金（２６００万円台から２７００万円台の金額で ある。）及びその内訳等を示す資金計画表（甲５１，５２）や建築図面＼nを，打ち合わせを踏まえた修正を加えつつ，複数回にわたり，注文者３に 示すなどした。 （甲５１，５２，５６，５８，６６，７１）
カ Ｋは，工事請負契約１及び３に関して，東昇技建に対し，地盤の調査を 依頼して，これを行わせた上で，その調査結果を注文者１及び３に説明し た。（甲１９，５０，５８，６２，６４，６６，６９）
キ Ｋは，平成２８年６月９日頃に株式会社シンプルハウスを設立し，「ア ンドホーム」との名称の使用をやめて，同月１５日には工事契約１にかか る建築確認申請の工事施工者を，同社へと変更した。（甲１９，５８，５＼n９，６０）
２ 取消事由２（Ｋによる本件商標の使用についての判断の誤り）について 原告は，Ｋが，前記１(5)カのとおり東昇技建に依頼して地盤の調査を行い， 同ウ及びオ記載の本件資金計画表を注文者１及び３に交付したことが商標法２＼n条３項８号に該当し，「地質の調査」の役務について，本件商標を使用した （商標法５０条２項）と主張するので，この点について検討する。
（1） まず，Ｋが，取消対象役務のひとつである「地質の調査」を提供したか否 かについてみると，Ｋは，前記１(5)カのとおり，工事請負契約１及び３に関 して，東昇技建に依頼して地盤調査を行うなどしている。 そして，前記１（5）イ及びエのとおり，Ｋは，「アンドホーム」の名称にて 工事請負契約１及び３を締結しているところ，これらの契約の前後に注文者 らに対して示した本件資金計画表において地盤改良工事費用の中に地盤調査＼n費用が含まれており（前記１（3）イ参照），当該費用を含めた建築費用合計代 金の全額をＫに支払うべきこととされて，現実に注文者らに対応したのは主 としてＫであったことなどに照らすと，Ｋは，工事請負契約１及び３の締結 とともに地盤調査も含む当該工事に関する役務を一括して請け負ったものと 認められる。 そうすると，Ｋが東昇技建に依頼して行った地盤調査は，Ｋが注文者１及 び３から請け負った債務の履行としてされたものであるといえるから，Ｋが 「地質の調査」を提供したと認められる。
（2）次に，商標法２条３項８号の該当性についてみる。
本件では，Ｋが「地質の調査」の役務を提供することは，本件資金計画表＼nの「地盤改良工事費用」「地盤調査の結果により工事費用が変動いたしま す。」などとの記載に表れており，本件資金計画表＼は，上記役務に対応して 作成された見積書としての書面であるといえるから，上記役務に関する「取 引書類」に当たる。そうすると，前記１(5)ウ及びオのとおり，Ｋが，本件資 金計画表に，本件商標を付して，その作成日付頃（平成２８年３月２日頃か＼nら同年５月２９日頃），それぞれ注文者１及び３に交付した行為は，商標法 ２条３項８号所定の使用に該当する。
（3）これに対し，被告は，Ｋが本件商標を使用して工事請負契約１及び３を請 け負った後，実際に建築工事を開始した時点では，「シンプルハウス」へと 屋号を変更していたことなどをもって，取消対象役務を「アンドホーム」の 名称にて提供していないと主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，Ｋは，工事請負契約１及び３の締結と ともに地盤調査も含む当該工事に関する役務を一括して請け負ったものであ るところ，Ｋは，これらの契約に関して，平成２８年３月２日頃から同年５ 月２９日頃にかけて，本件資金計画表を，注文者１及び３に交付しているか＼nら，当該交付の時点で「アンドホーム」との標章に対する業務上の信用が発 生したといえる。その後，Ｋが，その事業について「シンプルハウス」との 名称に変更したとしても，かかる信用が，直ちに保護に値しなくなるもので はない。また，少なくとも工事請負契約３に係る地盤調査は，屋号変更前で ある同年５月２５日に行われたことが明らかである。 したがって，Ｋは，「アンドホーム」との標章を取消対象役務のひとつで ある「地質の調査」について使用したといえる。
（4） また，被告は，Ｋによる本件商標の使用が名目的な使用であると主張す る。しかしながら，不使用取消に言及する被告から原告に対する連絡は平成 ２９年３月２４日付けであって，Ｋが「アンドホーム」との標章を使用した 平成２８年１月から同年６月頃までの期間よりも相当遅い時期であること （甲１５）や，前記認定のＫによる本件商標の使用態様に照らすと，Ｋによ る本件商標の使用が名目的な使用であるとまでは認められず，被告の主張は 採用できない。
（5）したがって，通常使用権者であるＫが，要証期間内である平成２８年３月 ２日頃から同年５月２９日頃にかけて，日本国内において，取消対象役務の ひとつである「地質の調査」について，本件商標を使用した（商標法５０条 ２項）と認められる。

◆判決本文

関連事件は下記です。

◆平成31(行ケ)1003

◆平成31(行ケ)10034

◆平成31(行ケ)10033

　周知技術を適用する動機付けなしとして、ＣＳ関連発明について、知財高裁2部は、拒絶審決を取り消しました。

　前記２(1)のとおり，引用文献１には，「近年，コンテンツマネジメントシステム （以下，ＣＭＳ（Ｃｏｎｔｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）という） によりウェブアプリケーションとして公開するコンテンツを構築し，管理すること＼nが行われている（例えば，特許文献１参照）。ところで，近年，ネイティブアプリケ ーションをダウンロードしてインストールすることができるスマートフォンが普及 している。スマートフォンのユーザは，ネイティブアプリケーションをインストー ルする場合，アプリケーションを提供する所定のアプリケーションサーバにアクセ スし，所望のネイティブアプリケーションを検索する。しかしながら，ＣＭＳによ って構築されるウェブアプリケーションは，ウェブサイトとして構＼築されるため， 検索サイトの検索結果として表示されることがあるものの，アプリケーションサー＼nバから検索することができない。したがって，アプリケーションサーバにおいてネ イティブアプリケーションを検索したユーザに，ＣＭＳにより開発したウェブアプ リケーションを利用してもらうことができないという問題がある。これに対して， ＣＭＳによって構築したウェブアプリケーションと同等の機能＼を有するネイティブ アプリケーションを開発し，当該ネイティブアプリケーションをアプリケーション サーバにアップロードすることも考えられる。しかしながら，ネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには，多大な開発工数が必要であった。本発明は，ネイ ティブアプリケーションを容易に生成することができるアプリケーション生成装置， アプリケーション生成システム及びアプリケーション生成方法を提供することを目 的とする。」（段落【０００２】，【０００４】〜【０００７】）と記載されており，同記載からすると，引用発明は，ＣＭＳによって構築されるウェブアプリケーション＼nは，アプリケーションサーバから検索することができないため，アプリケーション サーバにおいてネイティブアプリケーションを検索したユーザに，ＣＭＳにより開 発したウェブアプリケーションを利用してもらうことができないこと及びＣＭＳに よって構築したウェブアプリケーションと同等の機能＼を有するネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには，多大な開発工数が必要となることを課題とし，同 課題を解決するためのネイティブアプリケーションを生成する装置であることが認 められる。 引用発明は，上記課題を解決するために，前記(1)アで認定したとおり，既存のウ ェブアプリケーションのロケーションを示すアドレスや所望の背景画像を示すアド レス等の情報を入力するだけで，当該ウェブアプリケーションの表示態様を変更し＼nて，同ウェブアプリケーションが表示する情報を表＼示するネイティブアプリケーシ ョンを生成できるようにしたものと認められる。
イ 被告は，携帯通信端末の動きに伴う動作を行うネイティブアプリケーシ ョンを生成すること，特に，ＰｈｏｎｅＧａｐに係る技術が周知であると主張する。
(ｱ) 前記アのとおり，引用発明は，アプリケーションサーバにおいて検索で きるネイティブアプリケーションを簡単に生成することを課題として，同課題を， 既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで，同ウェブア プリケーションが表示する情報を表＼示できるネイティブアプリケーションを生成す ることができるようにすることによって解決したものであるから，ブログ等の携帯 通信端末の動きに伴う動作を行わないウェブアプリケーションの表示内容を表＼示す るネイティブアプリケーションを生成しようとする場合，生成しようとするネイテ ィブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はな く，したがって，設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネ イティブ機能を実行するためのパラメータ」とする必要はない。もっとも，引用文＼n献１の段落【００２４】には，ブログ等と並んで「ゲームサイト」が掲げられてお り，ゲームにおいては，加速度センサにより横画面と縦画面が切り替わらないよう に制御する必要がある場合が考えられる（引用文献５参照）が，ウェブアプリケー ションとして提供されるゲームは，(1)常に携帯通信端末の表示画面を固定する必要＼nがあるとはいえないこと，(2)加速度センサにより，携帯通信端末の姿勢に対応した 画面回転表示を制御する機能＼は携帯通信端末側に備わっており，端末側の操作によ って，表示画面を固定することができ，そのような操作は一般的に行われているこ＼nと，(3)引用文献１の段落【００２４】の「ゲームサイト」は，携帯通信端末の表示＼n画面を固定する必要のないブログ，ファンサイト，ショッピングサイトと並んで記 載されており，また，引用文献１には，加速度センサについて何らの記載もないこ とからすると，当業者は，上記の「ゲームサイト」の記載から，パラメータを「携 帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とすることの必＼n要性を認識するとまではいえないというべきである。 また，引用発明によって生成されるネイティブアプリケーションは，ＨＴＭＬや ＪａｖａＳｃｒｉｐｔで記述されるウェブページを表示できるから，引用発明によ＼nり，乙４に記載されたＨＴＭＬ５ ＡＰＩのＧｅｏｌｏｃａｔｉｏｎを用いて携帯 通信端末の動きに伴う動作を行うウェブアプリケーションの表示内容を表＼示するネ イティブアプリケーションを生成しようとする場合も，生成されるネイティブアプ リケーションは，設定情報に含まれているウェブアプリケーションのアドレスに基 づいて，同ウェブアプリケーションに対応するウェブページを取得し，取得したウ ェブページのＨＴＭＬやＪａｖａＳｃｒｉｐｔの記述に基づいて，同ウェブアプリ ケーションの内容を表示でき，したがって，ネイティブアプリケーションの生成に＼n際して，設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ 機能を実行させるためのパラメータ」とする必要はない。＼nさらに，被告主張周知技術に係る各種文献にも，引用発明の上記の構成の技術に＼nおいて，「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に＼n応じて設定ファイルを設定することの必要性等については何ら記載されていない （甲２〜５，７，８，乙１〜３）。
(ｲ) 前記アのとおり，引用発明は，簡易にネイティブアプリケーションを生 成することを課題として，既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入 力するだけで，当該ウェブアプリケーションが表示する情報を表＼示するネイティブ アプリケーションを生成できるようにしたのであり，具体的には，前記(1)アのとお り，入力しようとするウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレス及び 表示態様に基づいて，テンプレートアプリケーション１１１に含まれる設定情報の＼n内容を書き換えるだけで目的とするウェブアプリケーションの表示する情報を表＼示 できるネイティブアプリケーションを生成でき，テンプレートアプリケーション１ １１に含まれるプログラムファイル１１３については，新たにソースコードを書く＼n必要はないところ，証拠（甲３，５，７，乙１〜３）によると，ＰｈｏｎｅＧａｐ によってネイティブアプリケーションを生成するためには，ＨＴＭＬやＪａｖａＳ ｃｒｉｐｔ等を用いてソースコード（プログラム）を書くなどする必要があるもの＼nと認められるから，引用発明に，上記のように，新たにソースコードを書くなどの＼n行為が要求されるＰｈｏｎｅＧａｐに係る技術を適用することには阻害事由がある というべきである。
被告は，(1)ＰｈｏｎｅＧａｐでは，ＰｈｏｎｅＧａｐのプラグインの仕組みを使 って，ＧＰＳなど端末のネイティブ部分にアクセス可能であり，端末のＧＰＳ機能＼ にアクセスすることで，ＧＰＳで取得した端末の現在位置が中心となるように地図 を表示することが可能＼となるから，引用発明において地図表示アプリケーションを＼n生成する際に，ＰｈｏｎｅＧａｐのフレームワークを採用することで，ネイティブ 機能であるＧＰＳ機能＼が利用可能となり，携帯通信端末の動きに伴う動作を設定可＼n能となり，また，(2)ＡｎｄｒｏｉｄＭａｎｉｆｅｓｔ．ｘｍｌに「ａｎｄｒｏｉｄ： ｓｃｒｅｅｎＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ ＝”ｌａｎｄｓｃａｐｅ”」の１行を追加し たり（Ａｎｄｒｏｉｄの場合），「Ｌａｎｄｓｃａｐｅ Ｒｉｇｈｔ」又は「Ｌａｎ ｄｓｃａｐｅ Ｌｅｆｔ」のアイコンを選択すること（ｉＯＳの場合）で，スマー トフォンの画面を横画面に固定可能となり，縦画面に固定する設定を施す場合，Ａ＼nｎｄｒｏｉｄＭａｎｉｆｅｓｔ．ｘｍｌに「ａｎｄｒｏｉｄ：ｓｃｒｅｅｎＯｒｉ ｅｎｔａｔｉｏｎ ＝”ｐｏｒｔｒａｉｔ”」の１行を追加したり（Ａｎｄｒｏｉｄ の場合），「ｐｏｒｔｒａｉｔ」のアイコンを選択すること（ｉＯＳの場合）で，ス マートフォンの画面を縦画面に固定可能となるから，引用発明において，アプリケ＼nーションを生成する際に，ＰｈｏｎｅＧａｐのフレームワークを利用することで， 「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に応じて，＼n携帯通信端末において実行される「アプリケーションの，携帯通信端末の動きに伴 う動作」を規定する設定ファイルを備えることとなると主張する。 しかし，上記のとおり，引用発明にＰｈｏｎｅＧａｐの技術を適用することの動 機付けはないから，被告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
(ｳ) 以上からすると，引用発明に，被告主張周知技術を適用することの動機 付けは認められないというべきである。

◆判決本文

　「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分の下部に二重線があり、その下部に少し小さな文字で「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分で構成された商標（判決文中にあり）について、「ＥＭＰＩＲＥ」と類似するとした審決が維持されました。＼n

　ア 本願商標は，別紙のとおり，上段に，左向きの金色の牛の全身を表した＼n図形を配し，当該図形部分の下方に，「ＥＭＰＩＲＥ」の黒色の欧文字と 「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の黒色の欧文字を上下２段に横書きに書して なり，上下２段の文字部分の間に文字部分と幅を揃えた赤色の二重線を配 してなる結合商標である。 本願商標は，牛の図形部分，「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分及び「ＳＴＥ ＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分の各構成部分が相互に一定の間隔を空けて，＼n重なり合うことなく配置され，上記各文字部分の間に赤色の二重線が配さ れていることから，各構成部分は，それぞれが独立したものであるとの印＼n象を与え，視覚上分離して認識されるものと認められる。
イ 「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分は，目につきやすい中央部に，「ＳＴＥＡ Ｋ ＨＯＵＳＥ」の文字部分よりも大きく表され，「ＥＭＰＩＲＥ」の文＼n字部分の語頭及び語尾の「Ｅ」の文字は当該文字部分を囲って強調するよ うに他の文字よりも大きく表されていること，「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部＼n分の下に配された赤色の二重線は，「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分と「ＳＴ ＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分との区切り線のような印象を与えるとと もに，「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分を強調する下線のような印象をも与え ていることに鑑みると，本願商標の外観上，「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分 は，牛の図形部分及び「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分よりも，強 く印象づける特徴を備えている。 そして，「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分に相応する「ｅｍｐｉｒｅ」の語 は，「帝国」の意味を有する基本的な英単語として知られており（新英和 中辞典（第７版），広辞苑（第七版），大辞林第三版（甲２）），本願商 標の構成中「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分から「エンパイア」の称呼が生じ＼nる。
ウ(ア) 本願商標の構成中「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分に相応す る「ｓｔｅａｋｈｏｕｓｅ」の語は，「ステーキ専門店」（ジーニアス 英和辞典第５版（乙２）），「ステーキハウス」（新英和中辞典（第７ 版））の意味を有する英単語である。 証拠（乙３ないし２５，３０）によれば，(1)「レストランにおける飲 食物の提供」をする業界において，「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」又は「Ｓ ＴＥＡＫＨＯＵＳＥ」（ステーキハウス）の語は，例えば，「ＷＯＬＦ ＧＡＮＧ’Ｓ ＳＴＥＡＫＨＯＵＳＥ」（ウルフギャング・ステーキハ ウス）（乙３），「ＢＥＮＪＡＭＩＮ ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」（ベ ンジャミンステーキハウス）（乙４），「ＭＯＲＴＯＮ’Ｓ ＴＨＥ Ｓ ＴＥＡＫＨＯＵＳＥ」（モートンズ ザ ステーキハウス）（乙５）， 「ＲＵＴＨ’Ｓ ＣＨＲＩＳ ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」（ルースクリ ス ステーキハウス）（乙６），「ＯＵＴＢＡＣＫ ＳＴＥＡＫＨＯＵ ＳＥ」（アウトバックステーキハウス）（乙７），「ＪＡＣＫ’Ｓ Ｓ ＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」（ジャッキーステーキハウス）（乙８），「Ｌ ａ Ｐａｙｓａｎｎｅ（ステーキハウス ラ・ペイザン）」（乙９）， 「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ ライおン」（乙１０），「ステーキハウス 牛の松阪」（乙１１），「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ ＵＳ・６（ステー キハウスＵＳ・６）」（乙１２），「Ｓｔｅａｋ Ｈｏｕｓｅ ＪＯＹ ＢＵＬＬ」（ステーキハウス ジョイブル）（乙１３），「ステーキハ ウス 柳鳳」（乙１４）などのように，「ステーキ専門店」を表す語と＼nして用いられ，上記各店舗は，例えば，「ウルフギャング」（乙１５）， 「ベンジャミン」（乙１５），「モートンズ」（乙１６），「ルースク リス」（乙１７），「アウトバック」（乙１８），「ジャッキー」（乙 １９），「ラ・ペイザン」（乙２０），「ライおン」（乙２１），「牛 の松阪」（乙２２），「ＵＳ・６」（乙２３），「ジョイブル」（乙２ ４），「柳鳳」（乙２５）などのように略称される場合があること，(2) 「日本標準産業分類」（総務省，平成２５年１０月改定，平成２６年４ 月１日施行。乙３０）には，「ステーキハウス」は，「飲食サービス業」 の一業態の「７６２９ その他の専門料理店」として例示，分類されて いることが認められる。
上記認定事実によれば，我が国において，「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」 又は「ＳＴＥＡＫＨＯＵＳＥ」（ステーキハウス）の語は，「ステーキ 専門店」を表す語として一般に用いられていること，上記語が「ステー＼nキ専門店」の店名の一部に含まれる場合には，上記語を除いて，当該店 名が略称される場合があることも普通であることが認められる。 そうすると，「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の語が本願の指定役務中「レ ストランにおける飲食物の提供」に使用される場合には，「レストラン」 の業態の一つである「ステーキ専門店」を表示する語として一般に認識＼nされるものと認められるから，本願商標の構成中「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵ ＳＥ」の文字部分は，自他役務を識別する標識としての機能が微弱であ＼nるというべきである。
(イ) これに対し原告は，(1)「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字は，「ス テーキ専門店」の意味を有することは否定しないが，もともとは造語で あり，我が国では，ステーキの主流は鉄板焼きステーキであり，牛肉を グリル板や炉で焼くレストランの業態の一つの「ステーキハウス」は， 日本全国でも数えるほどしかなく，「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字 は，ごく限られた店が使用しているにすぎない，(2)「ＳＴＥＡＫ ＨＯ ＵＳＥ」の文字を使用する場合であっても，ＡＮＡインターコンチネン タルホテル東京のレストラン「ＴＨＥ ＳＴＥＡＫＨＯＵＳＥ/ ザ・ス テーキハウス」（甲２６，２７）のように，「ＴＨＥ」と結合して全体 として特定の店名を指標する造語の成分として使用されている，(3)世界 的に有名な米国のグルメガイド「ＺＡＧＡＴ」（２０１２年（平成２４ 年）ニューヨーク版。甲１）のステーキハウスカテゴリーにノミネート されている７０のレストランの中で「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字 を店名に含む店は原告の店舗「ＥＭＰＩＲＥ ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」 のみであるなどとして，「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字を役務「飲 食物の提供」の一業態を表すものとして一般に用いられているものとは＼nいえない旨主張する。
しかしながら，上記(1)の点については，前記(ア)の認定事実に照らす と，「ステーキ専門店」において，「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字 がごく限られた店が使用しているにすぎないということはできない。 また，上記(2)及び(3)の事実があるからといって，「ＳＴＥＡＫ ＨＯ ＵＳＥ」（ステーキハウス）の語が「ステーキ専門店」を表す語として＼n我が国において一般に用いられていることを否定すべき理由にはならな い。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
エ 本願商標の構成中牛の図形部分は，別紙記載のとおり，本願商標の上段＼nに位置し，下段の「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分及び「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵ ＳＥ」の文字部分が占める面積と同程度の面積を有し，その金色の色彩は 黒色の上記各文字部分とコントラストをなしている。 他方で，上記牛の図形部分から特定の象徴的な態様や特定のキャラクタ ―を看取できるとまではいえないこと，飲食店などの取引においては，提＼n供される料理や食材などをモチーフにした図形を看板や広告などに表示す＼nることは，一般的に採択されている手法であって，ステーキハウスを含む 牛肉などに関連した料理を提供する店舗においても，食材である牛の全身 又は一部をモチーフにした図形を用いることは，広く一般的に行われてい ること（乙３１ないし４０）に照らすと，本願商標に接した需要者は，上 記牛の図形部分は，「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分と相まって「ス テーキハウス」（ステーキ専門店）で提供される食材の牛をモチーフにし た図形という印象を受けるものと認められる。 そうすると，本願商標の構成中牛の図形部分は，本願の指定役務中「レ＼nストランにおける飲食物の提供」との関係においては，自他役務を識別す る標識としての機能が微弱であるというべきである。＼n
オ 前記ア認定のとおり，本願商標中，牛の図形部分，「ＥＭＰＩＲＥ」の 文字部分及び「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分の各構成部分は，外＼n観上それぞれが独立したものであるとの印象を与え，視覚上分離して認識 されるものと認められるから，上記各構成部分を分離して観察することが＼n取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認めら れない。 そして，前記イないしエ認定のとおり，本願商標の構成において，目に＼nつきやすい中央部に配置された「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分は，牛の図形 部分及び「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分よりも，外観上強く印象 づける特徴を備えており，「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分から「エンパイア」 の称呼及び「帝国」の観念が生じること，他方で，「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵ ＳＥ」の文字部分及び牛の図形部分は，本願の指定役務中「レストランに おける飲食物の提供」との関係においては，自他役務を識別する標識とし ての機能が微弱であることに鑑みると，本願商標は，「ＥＭＰＩＲＥ」の＼n文字部分が，取引者及び需要者に対して上記役務の出所識別標識として強 く支配的な印象を与えるものと認められるから，本願商標から「ＥＭＰＩ ＲＥ」の文字部分を要部として抽出し，これと引用商標とを比較して商標 そのものの類否を判断することは許されるというべきである。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(2) これに対し原告は，本願商標のうち，「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分及び「Ｓ ＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分は，「ＥＭＰＩＲＥ ＳＴＥＡＫ ＨＯ ＵＳＥ」の全体をもって造語としての店名を構成して識別の用に供され，「帝＼n国のステーキハウス」，「帝政（時代）のステーキハウス」という観念を生 じさせ，そこから高級な，並外れたステーキハウスであることがアピールさ れているから，本願商標から「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分を分離して観察す ることは不自然であることからすれば，本願商標から「ＥＭＰＩＲＥ」の文 字部分を要部として抽出することはできないから，「ＥＭＰＩＲＥ」の文字 部分と引用商標とを比較して，商標そのものの類否を判断することは許され ない旨主張する。 しかしながら，前記(1)ウ認定のとおり，我が国において，「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」又は「ＳＴＥＡＫＨＯＵＳＥ」（ステーキハウス）の語は，「ス テーキ専門店」を表す語として一般に用いられていること，上記語が「ステ＼nーキ専門店」の店名の一部に含まれる場合には，上記語を除いて，当該店名 が略称される場合があることも普通であることに照らすと，本願商標のうち， 「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分及び「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分は， 「ＥＭＰＩＲＥ ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の全体をもって造語としての店 名を構成して識別の用に供されているものと認めることはできないから，原＼n告の上記主張は，その前提において理由がない。
２ 本願商標と引用商標の類否判断の誤りについて
(1) 前記(1)の認定事実を前提に，本願商標の要部である「ＥＭＰＩＲＥ」の 文字部分と引用商標を対比すると，引用商標は，「ＥＭＰＩＲＥ」の標準文 字からなるのに対し，本願商標の「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分は，語頭及び 語尾の「Ｅ」の文字は当該文字部分を囲って強調するように他の文字よりも 大きく表されている点において，両者の外観は，同一とはいえないが，紛ら＼nわしいものといえること，本願商標の「ＥＭＰＩＲＥ」の文字部分と引用商 標は，「エンパイア」の称呼及び「帝国」の観念が生じる点において，称呼 及び観念が同一であること，「ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」の文字部分及び牛 の図形部分は，本願の指定役務中「レストランにおける飲食物の提供」との 関係においては，自他役務を識別する標識としての機能が微弱であることに＼n鑑みると，本願商標全体の外観と引用商標の外観が相違することを考慮して も，両商標が上記役務と同一又は類似の役務に使用された場合には，その役 務の出所について誤認混同を生じるおそれがあるものと認められるから，両 商標は全体として類似しているものと認められる。したがって，本願商標は，引用商標と類似する商標である。
(2) これに対し原告は，(1)原告の店舗「ＥＭＰＩＲＥ ＳＴＥＡＫ ＨＯＵ ＳＥ」は，２０１０年（平成２２年）に米国のニューヨークで創業された著 名なレストランであり，引用商標の登録出願当時，ニューヨークで２店舗を 営業し，年間売上げ８００万米ドルを計上し，例えば，ウォールストリート ジャーナル，ニューヨークポスト，ａｂｃニュース，ＣＢＳニューヨークな どの著名メデイアに取り上げられて確固たる知名度を獲得し，終始一貫して その文字の全体「ＥＭＰＩＲＥ ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」をもって識別さ れており，決して「ＥＭＰＩＲＥ」として識別されていないこと，(2)原告が 平成２９年１０月１７日に東京都六本木に開店した店舗「ＥＭＰＩＲＥ Ｓ ＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ」は，大変な注目を浴びて各種のインターネット記事 （甲７ないし２１）で取り上げられ，上記記事では，「ＥＭＰＩＲＥ」ある いは「エンパイア」と呼ばれることは一切なく，「ＥＭＰＩＲＥ ＳＴＥＡ Ｋ ＨＯＵＳＥ」あるいは「エンパイアステーキハウス」と呼ばれており， また，上記店舗は，「客単価」１万円を越える敷居の高い高級店であり，客 は，飛び込みで来店することはなく，事前に店舗のことを調べ予約してから＼n来店することなどの取引の実情の下においては，上記店舗の店名を「ＥＭＰ ＩＲＥ」あるいは「エンパイア」と誤解することは皆無であるという取引の 実情があることを考慮すると，本願商標と引用商標は，同一又は類似の役務 に使用された場合に，当該役務の出所について混同が生じるおそれはない旨 主張する。
しかしながら，上記(1)の点は，米国所在の原告の店舗に関する事情を述べ るものであり，我が国における取引の実情を反映したものとはいえない。 次に，上記(2)の点については，原告が挙げるインターネットの記事（甲７ ないし２１）では，「ＮＹ人気ステーキハウス上陸 「エンパイアステーキ ハウス」の実力」（「日経トレンディネット」のホームページ。甲７），「Ｎ Ｙの高級ステーキ「エンパイア ステーキ ハウス」が日本初上陸！ 今秋、 六本木にオープン」（「ａｓｏｖｉｅｗ！ ＮＥＷＳ」のホームページ。甲 ９）などのように，原告の六本木の店舗「ＥＭＰＩＲＥ ＳＴＥＡＫ ＨＯ ＵＳＥ」が「エンパイアステーキハウス」として紹介されていることが認め られるが，上記記事は，本願商標を直接引用して紹介したものではないから， 本願商標に接した需要者，取引者に対し与える印象等と直接結びつくものと はいえない。
加えて，「ＮＹ発『東京ステーキ戦争』 人気店が続々出店，熟成肉が売 り」の見出しの下，「昨年には『ベンジャミン』と『エンパイア』が相次ぎ 六本木に出店した。」（２０１８年９月１日付けの「ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｉ.」。乙２６），「ステーキ激戦区，六本木，熱々， 本場ＮＹ発ＶＳ．日本発，家族・友達とわいわい，気分はマンハッタン。」 の見出しの下，「六本木通りを挟んで反対側には１０月，『エンパイア ス テーキ ハウス』が上陸する。…マンハッタンのエンパイアを訪れたことが あるＮＹ在住の…」（２０１７年９月１８日付け「日経ＭＪ（流通新聞）。 乙２７），「六本木ステーキ戦線に異状あり！ＮＹ発『エンパイア』上陸で 混戦模様に」（２０１７年９月５日付け）の見出しの下，「エンパイアは， ジャック，ジェフ，ラスのシナナジ兄弟が２０１０年に立ち上げたステーキ ハウス。」，「エンパイアが提供する価値とは…店のコンセプトは，ずばり 『ＮＹにあるエンパイアの再現』であり，『本場のＮＹスタイルを楽しんで 欲しい』とのこと。」（「マイナビニュース」のウェブサイト。乙２８）， 「六本木が『ステーキの街』に大変身した必然」（２０１７年１０月２９日 付け）の見出しの下，「六本木，芋洗坂の中腹に１０月１７日に開業した『エ ンパイアステーキハウス六本木』」，「エンパイアは今回，初めてとなる海 外進出先に六本木を選んだ。」，「ウルフギャングの後に続くのは冒頭のエ ンパイアだけではない。」（「東洋経済ＯＮＬＩＮＥ」のウェブサイト。乙 ２９）などと記載したインターネットの記事のように，原告の六本木の店舗 は，「エンパイア」と略称で表示される例も見受けられる。＼nしたがって，上記(1)及び(2)の点は，本願商標と引用商標が同一又は類似の 役務に使用された場合に，当該役務の出所について混同が生じるおそれはな いことを基礎付ける取引の実情に当たるものと認めることはできないから， 原告の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

　進歩性無しとした審決が取り消されました。理由は一致点を相違点と認定した引用発明の認定誤りです。

　原告は，本件審決が認定した本件発明２と甲５発明との相違点Ａのうち， 甲５には，「頂部に設けられた横線シールは，前面パネルよりも裏面パネルに 近い側に位置し，かつ，裏面パネル側に倒され」る構成が開示されており，こ＼nの構成に係る部分は相違点ではなく，一致点であるから，本件審決の上記認＼n定は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 前記(1)の甲５の記載事項によれば，甲５には，「前面，裏面，側面，上 面及び底面を有し，上面が前面に向けて傾けられており，縦シール部分は 前面に設けられ，横シール部分が上面に設けられて裏面側に倒され，厚紙 の成形による折り込み片が上面上に折り畳まれている，厚紙の折り畳み式 包装容器」（甲５発明）が記載されていることが認められる。 また，甲５の「図１〜図４に示された包装容器１は，それ自体公知のよう に底と側壁と上壁領域とを有する被覆２からなる。包装容器は，上面が傾 けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器の形態で示されている。この 包装容器は，上面の領域に開口領域３を有している。」（５頁４行〜８行， 訳文５頁１０行〜１３行）との記載から，甲５の図１及び図４記載の包装 容器１は，「上面が傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器」である ことを理解できる。 そして，甲５の図１及び図４（別紙甲５図面参照）から，図４において左 右の三角形の折り込み片の頂点の上側に描かれている２個の小さな三角形 （別紙３−１の図４の拡大図参照）は，「横シール部分」を示したものと 認められる。
もっとも，甲５の図４には，２個の小さな三角形の間には「横シール部 分」は図示されていないが，一方で，(1)図４記載の包装容器１は，「上面が 傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器」であること，(2)本件優先 日当時（本件優先日平成１２年７月３１日），紙製包装容器において，横線 シールを横方向に横断的に設け，横線シールをする際に対向するシール領 域同士が同じ長さとなるような構造とすることは，技術常識であったこと＼n（前記(2)イ），(3)甲５の記載によれば，甲５の包装容器は，「蓋要素によ り再閉鎖可能な開口を備え，該開口は，最初の充填後に初めて開放する前＼nには，前記開口を取り囲む前記被覆材料と少なくとも接続された実質的に 平たい封印要素によって閉鎖されている包装容器」に関する考案（実用新 案登録請求の範囲の請求項１ないし１４）であり，「横シール部分」は，請 求項１ないし１４の考案特定事項とされていないから，図４において「横 シール部分」の図示が省略されたとしても不自然ではないことに照らすな らば，甲５の図４の２個の小さな三角形の間の下側には，横方向に横断的 に設けられた「横シール部分」が存在するが，その描写が省略されていると 理解できる。
加えて，甲５発明のように片流れ屋根形状（「前面」の高さが「裏面」の 高さよりも低い形状のもの）であって，「横シール部分」が横方向に横断的 に形成されている場合には，横線シールをする際に形成される折り込み片 （フラップ）において対向するシールが同じ長さとなるので（例えば，別紙 ３−２の展開図中の「横線シール位置」との記載の直下の青色の点の両側 のシール部分（「３０」及び「３０」の記載に対応する部分）参照），設計 上，必ず「横シール部分」は後方寄り（「裏面」に近い位置）に位置するこ とになるものと認められることに照らすと，甲５には，甲５発明において 相違点Ａに係る本件発明２の構成のうち，「頂部に設けられた横線シール＼nは，前面パネルよりも裏面パネルに近い側に位置し，かつ，裏面パネル側に 倒され」る構成を備えていることが開示されているものと認められる。＼nしたがって，相違点Ａのうち，上記構成は，相違点ではなく，一致点であ＼nるから，本件審決の相違点Ａの認定には誤りがある。
イ これに対し被告は，別紙４のとおり，「横線シール」が前方寄りに位置す る「片流れ屋根形状」の容器の例が多数存在することからすると，「片流れ 屋根形状」であれば，設計上，必ず横線シールが後方寄りに位置することに なるものとはいえないから，甲５において，甲５発明の「横シール部分」が 「前面」よりも「裏面」に近い側に位置していることの開示があるものとは いえない旨主張する。
そこで検討するに，前記ア認定のとおり，甲５の図４記載の包装容器１ は「上面が傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器」であることに 照らすと，甲５発明の上面（「頂部」）の形状は，本件優先日当時の折り畳 み式包装容器の一般的な形状のものと理解するのが自然である。 しかるところ，別紙４の説明資料１の展開図により紙製包装容器を製造 するには，折り目線に沿って折り畳むに際して，水色の部分を内側に折り 込む工程がさらに必要となるものであり，甲５の記載を全体としてみても， 甲５記載の包装容器１において，このような展開図をあえて選択する必要 性は認められない。また，本件優先日当時，説明資料１に係る紙製包装容器 の形態が公知であったものと認めるに足りる証拠はない。 同様に，説明資料２の展開図により紙製包装容器を製造するには，折り 目線に沿って折り畳むに際して，折目線に沿って折り畳むに際して，紫色 の部分を外側に折り込む工程がさらに必要となるものであって，甲５の記 載を全体としてみても，甲５記載の包装容器１において，このような展開 図をあえて選択する必要性は認められない。また，本件優先日当時，説明資 料２に係る紙製包装容器の形態が公知であったものと認めるに足りる証拠 はない。
次に，説明資料３ないし５の展開図は，通常の長方形の形状の展開図と 比べ，複雑な形状の展開図である上，説明資料３ないし５の展開図により 紙製包装容器を製造するには，側面パネル上の三角形で示される折り込み 片を液体充填物が漏れないように接着するための工程がさらに必要となる ものであり，甲５の記載を全体としてみても，甲５記載の包装容器１にお いて，このような展開図をあえて選択する必要性は認められない。また，本 件優先日当時，説明資料３ないし５に係る紙製包装容器の形態が公知であ ったものと認めるに足りる証拠はない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
(4) 相違点Ａの容易想到性の判断の誤りについて
本件審決は，相違点Ａについて，(1)甲５発明の上面の横シール部分は，裏面 側に倒されているものの，前面よりも裏面側に位置するものではないし，甲 ５の記載においても，展開図等で上面の横シール部分が裏面側に近い側に位 置することを示唆する記載はなく，しかも，「折り込み片」を上面に折り畳む ものであり，容器の裏面側の２隅を補強することについての記載もない，(2) 本件発明２は，片流れ屋根形状の頂部から「頂部成形による折り込み片が側 面パネル上に斜めに折り込まれ」るだけではなく，「頂部に設けられた横線シ ールは，前面パネルよりも裏面パネルに近い側に位置し，かつ，裏面パネル側 に倒され」という構成を合わせて備えることにより，裏面パネル側に倒され＼nた「横線シール」を，容器頂部の背面側の２隅若しくはその近傍に対して近接 させて補強するものであり，単に，甲５発明において横線シールを側面側に 折り込むことのみで，本件発明２の構成に到達できるというものではないな＼nどとして，本件発明２の相違点Ａに係る構成は，当業者が容易に想到するこ＼nとができたものではない旨判断した。 しかしながら，前記(3)認定のとおり，甲５には，甲５発明において，相違 点Ａのうち，「頂部に設けられた横線シールは，前面パネルよりも裏面パネル に近い側に位置し，かつ，裏面パネル側に倒され」る構成を備えていることが＼n開示されているものと認められるから，上記構成に係る部分は，相違点では＼nなく，一致点であるから，本件審決の上記判断には，その前提において誤りが ある。

◆判決本文

　特許の訂正の登録がなされた登録日を年金納付期限の登録日と誤解したことを「正当理由」と主張しましたが、認められませんでした。

　原告は，本件特許権に係る特許料の納付期限を管理していたファイザー社の 担当者において，本件訂正時特許証の「登録日」欄の日付である平成２５年９月３ ０日が本件設定時特許証の「登録日」欄の日付である平成２４年３月１６日と異な っていたことから，特許料の納付期限の起算日となる本件特許権の設定登録日が本 件訂正時特許証のとおり訂正されたものと誤解し，本件期間徒過が生じたとし，(1) 特許料等に関する法１０７条ないし１１２条の３の各規定によって，訂正をすべき 旨の審決が確定しても設定登録日が変わらないことや特許証に複数の種類があるこ とを認識することはできないこと，(2)本件設定時特許証及び本件訂正時特許証には 「登録日」としか記載されていないため，どちらが本件特許権の設定登録日である か不明確であり，米国や欧州の実務と比べても，我が国の特許証の記載は紛らわし いものであること，(3)特許証の大半は設定登録時に発行されるものであるから，フ ァイザー社において，訂正すべき旨の審決が確定したときに発行される特許証が存 在することを当然に把握しておくべきであったとはいえないことなどに照らし，原 告には，本件期間徒過について法１１２条の２第１項所定の「正当な理由」が認め られる旨主張する。
(2) 本件特許権に係る特許料の納付期限を管理していた担当者は，原告の主張が 本件回復理由書及び本件審査請求書における主張（甲６，１０）から変遷し，判然 としないが，ファイザー社の担当者において，前記のような誤解をしていたと認め られたとしても，以下のとおり，本件期間徒過について，原告が原特許権者として， 相当な注意を尽くしていたにもかかわらず，客観的にみて追納期間内に特許料等を 納付することができなかったときに当たると認めることはできない。 ア すなわち，原告は，日本の特許権を保有していたのであるから，特許料の納 付等の管理を行うに当たり，一般に求められる相当な注意として，日本の特許法及 びその他の関係法令を理解しておくべきであるといえるところ，(1)特許料の納付期 限については，法１０７条，１０８条において，特許権の設定登録日から起算され ることが規定されており，訂正をすべき旨の審決が確定してその登録がされた場合 に特許権の設定登録日が変更される旨の規定は存在しないから，本件特許権につい て，本件審決が確定してその登録がされたからといって，特許権の設定登録日が変 更されないことは条文上明らかであること，(2)特許証の交付についても，法２８条 １項において，特許権の設定の登録があったときに交付されることのほかに，訂正 をすべき旨の審決が確定した場合にその登録があったときなどにも交付されること が規定されていることなどからすると，担当者において，これらの規定を理解して いれば，本件訂正時特許証に「登録日」として「平成２５年９月３０日」と記載さ れていても，本件訂正時特許証に「この発明は，訂正をすべき旨の審決が確定し， 特許原簿に登録されたことを証する。」と記載されていることをも踏まえれば，上 記の「登録日」が本件審決の確定等に係る登録日を記載したものであり，特許料の 納付期限の起算日となる特許権の設定登録日が変更されたものではないと理解する ことは可能であったと認められる。＼n
イ 本件訂正時特許証及び本件設定時特許証の「登録日」欄記載の年月日には１ 年半ものずれがあり，特許権の設定登録日が訂正されたと考えることに疑念を生じ させるものであったといえるところ，特許権の設定登録日は，ウェブサイトに公開 されている特許情報や特許登録原簿等によっても確認することができるから，担当 者において，上記疑念を抱いて，相当な注意を尽くしてそのような確認をしていれ ば，本件特許権の設定登録日が変更されていないことを認識することは容易であっ たというべきである。
ウ 本件全証拠によっても，担当者において，本件訂正時特許証の「登録日」欄 の記載を上記アのように理解すること又は上記イのような確認をすることが困難で あったことをうかがわせる事情は認められない。
(3) したがって，本件期間徒過について法１１２条の２第１項所定の「正当な理 由」は認められない。
３ 小括
以上によれば，本件納付書による特許料等の納付のうち，第４年分の特許料等に 係る部分について，本件期間徒過について法１１２条の２第１項所定の「正当な理 由」があるとはいえないとし，第５年分の特許料等及び第６年分の特許料に係る部 分について，第４年分の特許料等の追納が認められないために本件特許権は消滅し ているとして，本件納付書による追納手続を却下した本件却下処分が違法であると はいえない。

◆判決本文

　新規性無し（29条1項3号）とした審決が維持されました。3号で審取までいくのは珍しいですね。

　原告は，引用例から，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移することは観念で＼nきず，遷移を実行するための構成の開示もないから，本願発明に係る「遷移手段」を＼n認定することはできないと主張する。 そこで判断するに，本願明細書の【００４５】の記載によれば，本願発明の「待機 状態」とは，「例えば電源ケーブルを介して通電されているが，操作ができる状態と はなっていない場合」，又は，「利用者によりベッド動作の制限が行われている状態」 であると解される。 そして，引用発明の「キー６ａが解放されず押し続けられている場合は，解放さ れるまで待機し，リモコン６のキー６ａが解放され，さらに任意のキー６ａを押し たときに，アクチュエータ４を起動する（ＳＴＥＰ３）」構成によれば，電源を投入＼nした後，ＳＴＥＰ２で「キー６ａが解放され」るまでの間は，本願発明の「待機状 態」に相当するということができる。 引用発明は，「キー６ａが解放され」た後に，任意のキー６ａを押せばアクチュエ ータ４を起動できる状態，すなわち，ベッドの操作が可能な状態になるから，キー＼n６ａの解放の前後で，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移するということがで＼nきる。また，本願発明の「遷移手段」は，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移＼nすることを手段として記載したものということができる。 したがって，引用発明が，キー６ａの解放の前後で，「待機状態」から「操作可能＼n状態」に遷移しているということができ，引用発明のリモコン６は，「遷移手段」に 相当する構成も当然に備えている。＼n以上によれば，引用例には，本願発明における「待機状態から，操作可能状態に遷＼n移させる遷移手段」の開示があることになるので，引用例から本願発明の「遷移手 段」を認定することができる。これと異なる旨をいう原告の主張は理由がない。
オ 構成要件Ｂ（待機状態）について＼n
(ア) 引用発明の「リモコン６」が，「電源を投入した後」，ＳＴＥＰ１及び２を経 て，「リモコン６のキー６ａが解放され」るまでの間は，「アクチュエータ４を起動 する」ことができない状態であることは，本願発明の「ベッド操作装置は，通電され ると待機状態とな」ることに相当する。
(イ) 本願発明との対比判断の誤りをいう原告の主張について
原告は，引用例には本願発明の「待機状態」の開示がないと主張する。 しかしながら，本願発明の「待機状態」とは，前記エ(ウ)で説示したとおり，「例 えば電源ケーブルを介して通電されているが，操作ができる状態とはなっていない 場合」，又は，「利用者によりベッド動作の制限が行われている状態」であると解さ れる。これまでに説示したとおり，本件審決の引用発明の認定には誤りがないと認 められるところ，引用発明の「キー６ａが解放されず押し続けられている場合は， 解放されるまで待機し，リモコン６のキー６ａが解放され，さらに任意のキー６ａ を押したときに，アクチュエータ４を起動する（ＳＴＥＰ３）」構成によれば，電源＼nを投入した後，ＳＴＥＰ２で「キー６ａが解放され」，その後「さらに任意のキー６ ａを押」すまでの間は，アクチュエータ４の動作を行うことができない。このよう に，電源を投入した後，ＳＴＥＰ２で「キー６ａが解放され」るまでの間は，アクチ ュエータ４の操作ができる状態にないのであるから，この間，リモコン６は「待機 状態」にあるということができる。 したがって，引用例には，本願発明における「待機状態」の開示があるものと認め られ，これと異なる旨をいう原告の主張は理由がない。

◆判決本文

　動機付けありと認定されたものの、組み合わせても本件発明の構成までは想到しないとして、進歩性無しとした拒絶審決が取り消されました。＼n

　イ 引用発明への甲２技術の適用
しかしながら，仮に引用発明に甲２技術を適用しても，甲２には，前記有機系廃 棄物の固形物上にトバモライト構造が層として形成されることの記載はないから，＼n相違点２’に係る「前記重金属類が閉じ込められた 5CaO･6SiO2･5H2O 結晶（トバモ ライト）構造」が「前記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されると＼nの構成には至らない。＼nこの点につき，本件審決は，引用発明に甲２技術が適用されれば，「前記重金属類 が閉じ込められた 5CaO･6SiO2･5H2O 結晶（トバモライト）構造」が「前記有機系廃＼n棄物の固形物上に」いくらかでも「層」として「形成」されて，重金属の溶出抑制を 図ることができるものになる旨判断し，被告は，生成した造粒物の表面全体をトバ＼nモライト結晶層で覆うことになるのは当業者が十分に予＼測し得ると主張する。しか しながら，特開２００２−３２０９５２号公報（甲８）にトバモライト生成によっ て汚染土壌の表面を被覆することの開示があるとしても（【００２８】，図１。図１＼nは別紙甲８図面目録のとおり。），かかる記載のみをもって，トバモライト構造が「前＼n記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されることが周知技術であった とは認められず，被告の主張を裏付ける証拠はないから，引用発明１に甲２技術を 適用して相違点２’に係る本願発明の構成に至るということはできない。＼n

◆判決本文

　YouTubeに対する発信者情報開示請求が一部、認められました。なお、利用者の住所（本件発信者情報２−２）については、動画投稿の際に登録が必要となるアカウントとは独立した異なるものであるとして、認められませんでした。

　原告は，被告グーグルが本件発信者情報２−２を保有している旨主張する。 しかしながら，被告グーグルは，原告の上記主張を否認しており，他に被告グー グルが本件発信者情報２−２を保有していることを認めるに足りる的確な証拠はな い。 この点，証拠（甲６，７，乙５〜８）及び弁論の全趣旨によれば，本件サイトへ の動画投稿により広告収入を得ようとする利用者は，支払を受ける住所を登録して Ｇｏｏｇｌｅ ＡｄＳｅｎｓｅアカウントを開設する必要があり，同アカウントの 中には被告グーグルが管理するものがあるが，同アカウントは，本件サイトへの動 画投稿の際に登録が必要となるアカウントとは独立した異なるものであることが認 められる。そうすると，本件各投稿者が本件各動画の投稿により広告収入を得る目 的でＧｏｏｇｌｅ ＡｄＳｅｎｓｅアカウントへの登録をし，その結果，被告グー グルが本件各投稿者に係る支払先住所に係る情報を管理していたとしても，同情報 は，本件各動画の投稿に用いられた各アカウントを登録するために用いられたもの には該当しないから，被告グーグルが本件発信者情報２-２を保有しているというこ とはできない。 よって，原告の主張は採用することができない。

◆判決本文

　「南三陸キラキラ丼」が4条1項10号、15号、19号違反の無効理由があるのかが争われました。知財高裁4部は、いずれも無しとした審決を維持しました。

　前記(1)アないしウの認定事実を総合すると，(1)南三陸町飲食店組合の組 合員であるホテル及び飲食店６店舗（原告及び被告を含む。）は，平成２ １年１２月から「南三陸キラキラいくら丼」の標章を使用し，イクラを中 心の食材とした南三陸産の具材を含む丼物の提供を開始した後，南三陸キ ラキラ丼シリーズ第２弾として「南三陸キラキラ春つげ丼」の標章を使用 し，春が旬の地元の魚介類や野菜を中心の食材とした丼物の提供を，南三 陸キラキラ丼シリーズ第３弾として「南三陸キラキラうに丼」の標章を使 用し，ウニを中心の食材とした南三陸産の具材を含む丼物の提供を，南三 陸キラキラ丼シリーズ第４弾として「南三陸キラキラ秋旨丼」の標章を使 用し，地元の魚介類と米を中心の食材とした丼物の提供を，提供店を網羅 した共通のパンフレットを作成したり，共同で試食会を行うなど共同で 広告宣伝をしながら，順次行うことによって，南三陸産の具材を含む丼物 の提供を南三陸キラキラ丼シリーズとして観光キャンペーン化し，同月か ら平成２２年１２月末までの約１年間で合計約４万５０００食を売り上 げ，この間提供店は，６店舗から８店舗に増加したが，いずれも南三陸町 飲食店組合の組合員であったこと，(2)提供店は，共通の問合せ先を南三陸 町観光協会内の「南三陸時間旅行サポートセンター」とするなど南三陸町 観光協会から支援を受けながら，南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペー ン活動を行い，そのキャンペーン活動は，南三陸町のウェブサイト，南三 陸町観光協会作成のパンフレット，「宮城・仙台」の観光キャンペーン のガイドブック等に掲載され，新聞等の報道や旅行雑誌等による広告宣 伝が行われ，その報道等の中には，南三陸町飲食店組合の取組として紹介 されているものが見られたこと，(3)平成２３年３月１１日の東日本大震災 により，南三陸町は被災し，南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペーン活 動は一時中断したが，平成２４年２月２５日の仮設商店街のオープンに合 わせて，南三陸町飲食店組合の組合員である同仮設商店街で営業を再開し た店舗及び「南三陸ホテル観洋」など９店舗で，「復活 南三陸キラキラ 丼」と称して，南三陸産の具材を含む丼物の提供を行うようになり，その キャンペーン活動が震災によって大きな被害を受けたと広く知られていた 南三陸地域の復興と関連付けて，新聞やテレビ放送等により報道されたこ とが認められる。
上記認定事実によれば，本件商標の登録出願時（平成２４年１１月２９ 日）までに，南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペーン活動及びその報道， 広告宣伝等により，南三陸キラキラ丼シリーズの丼物は南三陸産の具材を 含む丼物として知名度が高まり，南三陸キラキラ丼の標章は，本件商標の 登録出願時には，少なくとも宮城県及びその近隣県において，南三陸町飲 食店組合の組合員の取扱いに係る丼物の提供を表示するものとして，需要＼n者の間に広く認識されていたことが認められる。 そして，南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペーン活動は，当初は南三 陸町飲食店組合の組合員の有志の団体による取組として始まったが，南三 陸町観光協会から支援を受けて進められ，南三陸キラキラ丼シリーズの丼 物の提供店は震災の前後を通じていずれも南三陸町飲食店組合の組合員で あったことなどから，次第に，南三陸町飲食店組合の取組として受け止め られるようになり，遅くとも本件商標の登録出願時には，南三陸町飲食店 組合は，南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペーン活動を組合の事業活動 として位置づけていたものと認められるから，本件商標の登録出願時点に おける「南三陸キラキラ丼」の標章の使用主体は，南三陸町飲食店組合で あったものと認めるのが相当である。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
イ(ア) これに対し原告は，「南三陸キラキラ丼」の標章は，「原告の発案 したキャンペーンに賛同して参加した南三陸町内のホテルや飲食店の集 まり」によって使用された結果，本件商標の登録出願時には，少なくと も宮城県及びその近隣県において，上記南三陸町内のホテルや飲食店の 集まりの取扱いに係る丼物の提供を表すものとして周知性を獲得したも＼nのであるから，上記南三陸町内のホテルや飲食店の集まりが，本件商標 の登録出願時点における「南三陸キラキラ丼」の標章の使用主体である 旨主張する。
そこで検討するに，原告の経営する「南三陸ホテル観洋」が平成２１ 年１１月から，「南三陸キラキラいくら丼と鮑踊り焼プラン」という名 称の一泊二食付き宿泊プランの提供を開始した後に，原告を含む南三陸 町飲食店組合の組合員である６店舗が同年１２月から「南三陸キラキラ いくら丼」の提供を開始したこと（前記(1)イ(ア)），原告は，その頃か ら本件商標の登録出願時まで，原告が運営する「南三陸ホテル観洋」の ウェブサイト等で「南三陸キラキラ丼」シリーズのキャンペーン等に関 する広告宣伝を行ってきたこと（甲２，８，９，１６，２２の１ないし ３，２３の１ないし１９，２５の１ないし５），２０１０年（平成２２ 年）５月１６日付けの三陸新報（甲７）に，「好評「キラキラ丼シリー ズ」南三陸町」の見出しの下に，「南三陸町飲食店組合の有志が地域産 食材を使って提供している「南三陸キラキラ丼シリーズが好評だ。…テ レビ局の取材も相次いでおり，“日本一の丼のまち”を目指す取り組み がこれからのまちづくりにどう生かされるのか。地域活性化の鍵を握っ ている。」，「「キラキラ丼」シリーズの“火付け役”となったのは， 南三陸ホテル観洋の女将・Ａさん。」などと記載した記事が掲載された ことからすると，南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペーン活動の立ち 上げ当初には，原告の積極的な関与があったことがうかがわれる。 しかしながら，これらの事実から直ちに「南三陸キラキラ丼」の標章 が本件商標の登録出願時において需要者の間で「原告の発案したキャン ペーンに賛同して参加した南三陸町内のホテルや飲食店の集まり」の 取扱いに係る丼物の提供を表すものとして広く認識されていたものと＼n認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(イ) また，原告は，関連訴訟判決が「南三陸キラキラ丼」の標章（「引 用商標２」）の使用主体として認定した「南三陸町地域を中心とする 飲食店の団体」には，「南三陸町飲食店組合」だけでなく，「南三陸 町観光協会」，「南三陸商工会」，「南三陸志津川復興名店運営組合」 等の複数の団体が存在するから，「南三陸町飲食店組合」が使用主体で あるとした本件審決の判断は，確定した関連訴訟判決とも矛盾・抵触す るものであって，誤りである旨主張する。 しかしながら，関連訴訟判決は，「南三陸キラキラ丼」の標章を用い た使用主体を，その時期に応じて，第一段階から第三段階に分けて検討 し，そのいずれについても，同一の団体が使用主体である旨を認定した ものであるが，原告が主張する複数の団体のうち，「飲食店」の団体は， 南三陸町飲食店組合のみである。 加えて，前記ア認定のとおり，南三陸キラキラ丼シリーズのキャンペ ーン活動は，当初は南三陸町飲食店組合の組合員の有志の団体による取 組として始まったものが，そのキャンペーン活動が進められる中で，次 第に，南三陸町飲食店組合の取組として受け止められるようになり，遅 くとも本件商標の登録出願時には，南三陸町飲食店組合は，南三陸キラ キラ丼シリーズのキャンペーン活動を組合の事業活動として位置づけて いたものと認められるから，関連訴訟判決がいう「南三陸町地域を中心 とする飲食店の団体」は，本件商標の登録出願時点においては，南三陸 町飲食店組合を指すものとみても不合理ではない。 したがって，原告の上記主張は�