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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

当業者自明

最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、裁判所がおもしろそうな(?)意見を述べている判例を集めてみました。
内容的には詳細に検討していませんので、詳細に検討してみると、検討に値しない案件の可能性があります。
日付はアップロードした日です。

平成28(行ケ)10157  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年7月19日  知的財産高等裁判所

 訂正要件を満たさない(新規事項)とした無効審決が取り消されました。
 前記1の認定事実によれば,実施例2においては,醸造酢(酸度10%)15部, スクラロース0.0028部等を含有する調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6 の割合で合わせて瓶詰めをしてピクルスを得た結果,当該ピクルスは,スクラロー スを添加していないものに比べて,酸味がマイルドで嗜好性の高いものに仕上が り,ピクルスに対する酸味のマスキング効果が確認されたことが認められる。そう すると,醸造酢を含有する製品として,酸味のマスキング効果を確認した対象は, 調味液ではなくピクルスであるから,当該効果を奏するものと確認されたスクラ ロース濃度は,上記調味液におけるスクラロース濃度ではなく,これに水分等を含 むきゅうりを4対6の割合で合わせた後のピクルスのスクラロース濃度であると 認めるのが相当である。 これに対し,本件明細書に記載された0.0028重量%は,調味液に含まれる スクラロース濃度であるから,当該濃度は,酸味のマスキング効果が確認されたピ クルス自体のスクラロース濃度であると認めることはできない。 他方,ピクルスにおけるスクラロース濃度は,実施例2において調味液のスクラ ロース濃度を0.0028重量%とし,この調味液と塩抜きしたきゅうりを4対6 の割合で合わせ,瓶詰めされて製造されるものであるから,きゅうりに由来する水 分により0.0028重量%よりも低い濃度となることが技術上明らかである(き ゅうりにスクラロースが含まれないことは,当事者間に争いがない。)。そして,0. 0028重量%よりも低いスクラロース濃度においてピクルスに対する酸味のマ スキング効果が確認されたのであれば,ピクルスにおけるスクラロース濃度が0. 0028重量%であったとしても酸味のマスキング効果を奏することは,本件明 細書の記載及び本件出願時の技術常識から当業者に明らかである。そのため,スク ラロースを0.0028重量%で「醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品」に 添加すれば,酸味のマスキング効果が生ずることは当業者にとって自明であり(実 施例3の「おろしポン酢ソース」では,スクラロース0.0035重量%で酸味の\nマスキング効果が生じ,実施例4の「青じそタイプノンオイルドレッシング」では, スクラロース0.0042重量%で酸味のマスキング効果が生じることがそれぞ れ開示されている。),このことは本件明細書において開示されていたものと認め られる。 そうすると,製品に添加するスクラロースの下限値を「製品の0.000013 重量%」から「0.0028重量%」にする訂正は,特許請求の範囲を減縮するも のである上,本件訂正後の「0.0028重量%」という下限値も,本件明細書に おいて酸味のマスキング効果を奏することが開示されていたのであるから,本件 明細書に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。 したがって,訂正事項1は,当業者によって本件明細書,特許請求の範囲又は図 面(以下「本件当初明細書等」という。)の全ての記載を総合することにより導か れる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものといえる から(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563号同20年5月30日 特別部判決参照),特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の規定 に適合するものと認めるのが相当である。

◆判決本文

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◆平成19(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所

  訂正要件を満たさないとして訂正を認めなかった審決が取り消されました。
 「本件訂正が,平成6年法律第116号による改正前の特許法126条1項ただし書きの「ただし,その訂正は,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず,・・・」との規定に違反していると判断しており,その理由は,転記した訂正拒絶理由と示したものと同じとしている。そして,審決は,前記1(2)エ(ア)ないし(ウ)を転記しているので,訂正発明が,「文章が日本語として明確でなく,かつ意味不明である。」から,「それ自体意味不明な訂正発明は,特許明細書に記載がなく,また,特許明細書の記載から自明なものとは認められない。」として,本件訂正が,明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないと判断したものと認められる。そして,そのように認定判断した理由は,訂正拒絶理由通知書に記載した(1)ないし(7)の理由であると認められる。そこで,(1)ないし(7)の理由について検討する。・・・したがって,上記(7)の理由も失当である。(5) 以上によれば,本件訂正が,明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないと判断した審決の判断は誤りであり,原告主張の取消事由2は理由がある。」

◆平成19(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10436 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月27日 知的財産高等裁判所

 最終的には、進歩性無しとの審決は維持されましたが、新規事項であるとの取消理由1については、誤りであると認定しました。
 「上記アの認定事実及び各図を総合すると,図6は,支持部材40が取り外された状態,又は支持部材40のスライド部を基礎部材30のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものであることは自明であり,また,図6aのようにスライド係合させ,支持部材40を基礎部材の下方に移動させると,「しるし38」は支持部材により覆われ,支持部材40の下部は,基礎部材30の下部の突出部(図5参照)に接触して係止することも自明である。そうすると,「引き伸ばすための手段が『スライド手段をスライドさせて支持部材を基礎部材から取り外す際に露出する』ことについては,本件特許に係る願書に添付した明細書又は図面(すなわち,本件明細書)に記載されている事項から自明であると解される。
 ウ これに対し被告は,「支持部材が基礎部材に完全に取り付けられた状態では,支持部材40の下部がつかみ手段22なる引き伸ばすための手段に重なっている」ことは読み取ることができないなどと主張する。しかし,前記ア?@のとおり本件明細書には「そのようなしるしは,支持部材が基礎部材に取り付けられているときは見えないように隠れており,支持部材が取り外されたときは見えるような場所に置かれているのが特に好ましい。」と記載されていることに照らすならば,図6は,支持部材40が取り外された状態,又は,支持部材40のスライド部を基礎部材30のスライド部に取り付ける前の状態のいずれかを図示したものと理解できる。また,図5及び図6からは,支持部材の下部が,基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には,支持部材の下部は,引き延ばすための手段22を隠す寸法になっているかどうかは,必ずしも明確ではないが,本件明細書の上記記載を併せ考慮すると,支持部材の下部が,基礎部材の下部の突出部に接触して係止した際には,引き延ばすための手段22が支持部材の下部に隠れ,図6のように,支持部材が上方に移動すれば,引き延ばすための手段22が露出し,しるしも見えるようになると理解するのが合理的である。」

◆平成18(行ケ)10436 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月27日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10608 特許取消決定取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所

 本件特許明細書に記載されていない事項に訂正するものであるので訂正要件を満たしていないとした審決が、維持されました。
 「要するに,本件特許明細書において,これに接した当業者が,「アルミニウム」として,いいかえると「不可避的不純物として含まれる量のアルミニウムを含まない」ものとして,個別具体的に明示されているに等しいと認識し得るようなものではなく,存在する一群の不可避的不純物の中に含まれているかもしれないし,含まれていないかもしれないというにとどまるものである。したがって,本件特許明細書には,鉄系材料におけるアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量を超える量」であるかについての記載は,一切存在しないというほかない。 以上によれば,鉄系材料におけるアルミニウムの含有について,本件訂正事項のように限定することは,本件特許明細書に記載していない事項であるし,本件特許明細書の記載に接した当業者であれば,本件出願時の技術常識に照らして,そのような限定が記載されているのと同然であると理解する自明な事項であるともいえない。」

◆平成17(行ケ)10608 特許取消決定取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所

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◆H16. 5.19 東京高裁 平成14(行ケ)358 特許権 行政訴訟事件

 異議申立では、いわゆる新規事項として訂正が認められませんでしたが、裁判所はこれを取り消しました。
「これら記載を総合考慮すれば,本件明細書に接した当業者は,本件特許出願時の技術常識に照らし,内壁と外壁との空間部に通常の雰囲気空気が存在した状態で充填口をシールしても,一定の吸湿防止及び酸化防止という本件発明1〜3の効果を奏することが可能であり,本件明細書には,「空気」のみを封入することが記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。」

 

◆H16. 5.19 東京高裁 平成14(行ケ)358 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 7. 1 東京高裁 平成14(行ケ)3 特許権 行政訴訟事件

補正事項が要旨変更であるとして補正却下され、補正却下不服審判でも同様に判断され、出訴しましたが、裁判所も要旨変更と認定した事例です。
裁判所はこの事案で、「当初明細書に記載されている」とは、「現実には記載がなくとも,現実に記載されたものに接した当業者であれば,だれもが,その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず,その事項について説明を受ければ簡単に分かる,という程度のものでは,自明ということはできない」と述べています。
この事件は、当初は見過ごしていました。しかし、特許庁の補正に関する審査基準案に対して出されたパブリックコメントに対する事例として説明されているので、取り上げてみました。特許庁は、条文上は「当初明細書に記載された範囲内」というように文言が同じにもかかわらず、平成6年前後で補正の内容的制限が変わったというスタンスをとっています。ですから、本来的には、この判決をあげるのはおかしいわけです。それとも、今回の基準改定で変わったんでしょうか?
裁判所は、「当初明細書に記載された「各家庭内等」とは,前記認定の(1)エ(発明が解決しようとする課題)及びケ(発明の効果)の記載に照らすならば,「屋外」を包含しないと解するのが相当である。上記補正後発明の請求項1に記載された技術的事項(d)のうち,実行したデータ情報を「屋外」に伝送する点については,当初明細書に記載されているということはできない。」、「 (5) 原告は,本件補正書において補正した事項は,当初明細書の請求項1,2中の「等」及び「など」の語によって,すべて記載されていると解すべきである,と主張する。しかしながら,・・・・そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには,現実には記載がなくとも,現実に記載されたものに接した当業者であれば,だれもが,その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず,その事項について説明を受ければ簡単に分かる,という程度のものでは,自明ということはできないというべきである。本件補正に係る事項のうち,上記(2)ないし(4)で指摘した事項は,いずれも当初明細書の記載から上記の意味で自明な事項ということはできず,「等」及び「など」の語によって記載されているに等しい事項であるということができないことは明らかである。」と述べました。

      

◆H15. 7. 1 東京高裁 平成14(行ケ)3 特許権 行政訴訟事件

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◆H15.10. 6 東京高裁 平成15(行ケ)120 特許権 行政訴訟事件

 1つの争点として、新規事項に該当するかが争われました。
  裁判所は、本件補正は特許庁と同様に、新規事項と判断しました。特許庁の代理人である指定代理人は、補正できる範囲について、”直接的かつ一義的に導き出せるものだけでなく、当初明細書等の記載に基づいて当業者が自明でないので、本件補正は,当初明細書等の範囲外の事項を含むものして許されない”と03年夏に発表された審査基準案を先取りした形で、本件補正は新規事項だと主張しました。
  裁判所は、これをそのまま認め、「そうすると,本願発明の蒸留装置に回転ドラム等を設けることは,当初明細書等に直接記載されていないばかりでなく,当初明細書等に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項であるとも,また,当業者に自明な技術事項であるとも認められないから,本件補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるということはできない。」と判断しました。

      

◆H15.10. 6 東京高裁 平成15(行ケ)120 特許権 行政訴訟事件

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