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知財みちしるべ：最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
サポート要件
サポート要件 ┃ 2024年 ┃ 2023年 ┃ 2022年 ┃ 2021年 ┃ 2020年 ┃ 2019年 ┃ 2018年 ┃ 2017年 ┃ 2016年 ┃ 2015年 ┃ 2014年 ┃ 2013年 ┃ 2012年 ┃ 2011年 ┃ 2010年 ┃ 2009年 ┃ 2008年 ┃ 2007年 ┃ 2006年 ┃ 2005年 ┃ 2004年┃
最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、裁判所がおもしろそうな（？）意見を述べている判例を集めてみました。
内容的には詳細に検討していませんので、詳細に検討してみると、検討に値しない案件の可能性があります。
日付はアップロードした日です。
2024.04.10
令和5(行ケ)10056 承継参加申立事件 特許権 行政訴訟 令和6年3月25日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反および進歩性違反の無効理由無しとした審決について、知財高裁は後者の無効理由有りとして審決を取り消しました。
(ｴ) 本件適用に係る動機付けの有無
ａ 技術分野
(a) 前記アの甲１１の記載によると、甲１１発明（認定）は、ワクチンアジュ バントのエマルジョンを製造する技術の分野に属する発明であると認められる。 他方、前記(ｲ)のとおり、甲６５には、「導入」として、「合成ポリマーの微小 多孔性膜を使用する通常のフローフィルタ等は、多種多様なバイオ医薬液体の濾過 用途に広く使用され、これらのフィルタの主な目的は、製品中の細菌汚染の可能性＼nを減らすことである」旨の記載、「濾過膜は、血液分画、血清の処理、大容量非経 口剤（ＬＶＰ）等の従来の製薬用途でも日常的に使用され、ここでの目標は、バイ オ医薬品プロセスと同じであり、製品の細菌汚染の可能性を低減させることである」＼n旨の記載等があり、甲６５は、これらの膜を備えた具体的な製品として、本件製品 に言及している。また、前記(ｱ)のとおり、丙４には、本件製品が「広範囲の医薬 製品を濾過できるように設計されたものであり、広範囲の化学的適合性を備えるも のである」旨の記載がある。これらによると、本件製品は、少なくとも上記の「従 来の製薬」に該当すると解されるワクチンアジュバントのエマルジョンの製造にも 当然に適用し得るものであると認められるから（なお、前記(ｱ)のとおり、丙４に は、本件製品の用途の例として「バルク医薬品」が挙げられている。）、本件周知 技術は、甲１１発明（認定）が属する技術分野を包む技術分野に属する技術である と認めるのが相当である。
以上のとおりであるから、甲１１発明（認定）と本件周知技術とは、その属する 技術分野を共通にするといえる。
(b) 参加人は、甲６５は「バイオ医薬品」（遺伝子組換え技術等を用いて製造 したたんぱく質を有効成分とする医薬品）について言及するものであるところ、ワ クチンアジュバントのエマルジョンは「バイオ医薬品」に当たらない、丙４には本 件製品がスクアレン含有水中油型エマルジョンの滅菌フィルタに使用し得る旨の記 載がないとして、甲１１発明（認定）が属する技術分野と本件周知技術が属する技 術分野とが異なる旨主張するものと解される。 しかしながら、前記(a)のとおり、本件製品は、少なくとも甲６５にいう「従来 の製薬」に該当すると解されるワクチンアジュバントのエマルジョンの製造にも当 然に適用し得るものであるから、甲１１発明（認定）が属する技術分野と本件周知 技術が属する技術分野とが異なるとはいえない。参加人の主張は失当である。
ｂ 甲１１発明（認定）が有する課題
(a) 甲１１には、前記アにおいて認定した箇所を含め、本件適用を動機付ける ような課題の記載はみられない。 しかしながら、甲２０（日本ワクチン学会編「ワクチンの事典」（平成１６年）） の「無菌性の保証 ワクチンは通常、…無菌製造、無菌充填が行われる。」との記 載、前記(ｲ)のとおりの甲６５の記載（「プレフィルタと最終フィルタの組合せを 正しく選択することで、流速、濾過時間及び全体的な濾過コストの最適なバランス が得られる」旨の記載、「膜濾過の主な目標である滅菌濾液の提供を評価する基準 として、1)細菌の効果的な保持がされること、2)高い総処理量を有することによる 濾過コストの削減がされること、3)許容可能な範囲の流速による妥当な時間枠にお＼nけるバッチ全体の濾過がされることなどが挙げられる」旨の記載、「本件製品の製 造業者が製造する本件製品と同種の製品のプレフィルタ層は、非常に高い処理量を 実現し、１０インチエレメント当たりの有効濾過面積を３０％以上向上させ、０． ２μｍの最終フィルタ層は、本件製品の組合せと同じで、信頼性の高い細菌保持を 提供する」旨の記載等）に加え、甲１１発明（認定）と本件周知技術とがその属す る技術分野を共通にすること（前記ａ）に照らすと、ワクチンアジュバントのエマ ルジョンの製造に用いられる濾過膜については、その品質を向上させるため、1)細 菌を効果的に保持すること、2)総処理量が大きいこと及び3)流速が妥当なものであ ることが求められているものと認められる。それのみならず、そもそもワクチンア ジュバントのエマルジョンの製造に用いられる濾過膜において、上記1)から3)まで の要請が達成されることにより当該濾過膜の品質の向上につながることは、これら の要請の内容に照らし、本件優先日の当業者にとって自明であったというべきであ る。したがって、甲１１発明（認定）には、これらの要請を達成するとの課題（以 下「本件課題」という。）が内在しており、甲１１発明（認定）に接した本件優先 日当時の当業者は、甲１１発明（認定）が本件課題を有していると認識したものと 認めるのが相当である。
(b) 参加人は、ここでも甲６５は「バイオ医薬品」（遺伝子組換え技術等を用 いて製造したたんぱく質を有効成分とする医薬品）について言及するものであり、 ワクチンアジュバントのエマルジョンは「バイオ医薬品」に当たらないから、甲６ ５の記載をもって甲１１記載の発明の課題を認定することはできないと主張する。 しかしながら、甲１１発明（認定）は、ワクチンアジュバントのエマルジョンを 製造する技術の分野に属する発明であり、甲６５は、従来の製薬用途でも日常的に 使用され、製品の細菌汚染の可能性を低減させることを目的とする濾過膜について＼n述べた文献であるから、甲６５記載の事項（本件課題）は、少なくとも甲６５にい う「従来の製薬」に該当すると解されるワクチンアジュバントのエマルジョンの製 造にも当然に当てはまるものというべきである。それのみならず、そもそもワクチ ンアジュバントのエマルジョンの製造に用いられる膜において、本件課題が本件優 先日当時の当業者にとっての自明の課題であったことは、前記(a)のとおりである。 参加人の主張を採用することはできない。
ｃ 本件課題の解決手段
(a) 前記(ｱ)のとおりの丙４の記載（「本件製品のフィルタカートリッジは、現 存する滅菌フィルタカートリッジのいずれと比較しても優れた特性を持ち、広範囲 の化学的適合性、高耐熱性、高処理量、高流速の特性を全て備えている」旨の記載、 「本件製品のカートリッジは、０．４５μｍ膜を用いた「組み込み予備濾過」によ＼nる分画濾過のため、非常に高い総処理能力を持ち合わせている。ポリエーテルスル＼nホン膜の非対称的孔構造は、低い圧力下で、高い流速を提供する」旨の記載、「本＼n件製品のフィルタカートリッジは、ＨＩＭＡやＡＳＴＭ Ｆ−８３８−８３ガイド ラインに従う滅菌グレードのフィルタエレメントとして十分検証されている」旨の＼n記載、９５％閉塞時における総処理量において本件製品が最も優れている旨のグラ フ等）、前記(ｲ)のとおりの甲６５の記載（「本件製品の製造業者が製造する本件 製品と同種の製品の０．２μｍの最終フィルタ層は、本件製品の０．４５μｍ／０． ２μｍの組合せと同じで、信頼性の高い細菌保持を提供する」旨の記載等）及び弁 論の全趣旨によると、本件製品が備える親水性異質二重層ポリエーテルスルホン膜 をワクチンアジュバントのエマルジョンの製造（濾過）に用いることにより、本件 課題をいずれも解決することができるものと認めるのが相当である。
(b) 参加人は、丙４の記載は本件製品の特性に関する一般論を述べるものにす ぎず、丙４には本件製品がスクアレン含有水中油型エマルジョンを含む水中油型エ マルジョンの滅菌濾過を用途とし得るものである旨の明記がないとして、丙４記載 の本件製品の特性をもって甲１１記載の発明が有する課題を解決することができる ものであると認めることはできないと主張する。 しかしながら、本件製品は、広範囲の医薬製品を濾過することができるように設 計され、広範囲の化学的適合性を備えるものであり（前記(ｱ)）、また、ワクチン アジュバントのエマルジョンの製造にも当然に適用し得るものである（前記ａ）と ころ、甲６５及び丙４には、本件製品をワクチンアジュバントのエマルジョンの製 造に用いた場合に、本件製品が持つ本来の性能が十＼分に発揮されないものとうかが わせる記載は一切なく、その他、そのような事実を認めるに足りる証拠はないから、 甲６５及び丙４に記載された本件製品の性能は、本件製品をワクチンアジュバント＼nのエマルジョンの製造に用いた場合にも発揮されるものと認めるのが相当である。 参加人の主張を採用することはできない。
ｄ 本件適用に係る動機付けの有無についての参加人のその余の主張に対する判 断
参加人は、1)甲１１記載の発明における第１の濾過工程と第２の濾過工程は段階 を異にする別個の工程である、2)前者の工程と後者の工程は濾過の条件（高温高圧 条件下での実施の要否）、用いる濾過膜の性質（細菌保持力の強弱）及び濾過のタ イミング（バルクの充填工程の前後）を異にするものであるとして、甲１１記載の 発明に接した当業者において、前者の工程と後者の工程を１つの濾過工程（本件製 品の膜を用いた工程）に置き換えることが容易であったとはいえないと主張する。 しかしながら、前記イ(ｲ)において説示したとおり、参加人が主張する工程（III)） （アジュバントエマルジョンのバルクを大きな瓶に充填する工程）は、アジュバン トエマルジョンを抗原溶液と組み合わせる場合とこれらを組み合わせない場合とが あることから便宜上設けられた工程とみる余地があり、少なくとも後者の場合にお いては、当該工程を経ることが技術的に必須であるとまでいえないと考えられるの であるから、甲１１記載の発明において第１の濾過工程と第２の濾過工程を連続し て行うことは、同発明の技術的思想と何ら背馳するものではない（この評価は、甲 １１（前記ア）に、第１の濾過工程（大きな粒子を除去する工程）につき「安定性 を有するエマルジョンの製造のために重要である」旨の記載が、第２の濾過工程に つき「滅菌濾過を行った上、アジュバントを単回投与用のバイアルに充填する」旨 の記載がそれぞれあることによっても妨げられるものではない。）。そうすると、 甲１１記載の発明の第１の濾過工程と第２の濾過工程が連続して行うことができな い別個の工程であるということはできないから、上記の1)の点を根拠とする参加人 の主張を採用することはできない。
また、前記アにおいて認定した箇所を含め、甲１１には、第１の濾過工程におけ る濾過と第２の濾過工程における濾過がどのような温度や圧力の下で行われなけれ ばならないかについての記載はなく、その他、濾過が行われるべき温度又は圧力を 第１の濾過工程と第２の濾過工程とで別異にすべきであることを認めるに足りる証 拠はないから、甲１１記載の発明に接した本件優先日当時の当業者において、第１ の濾過工程における濾過は高温高圧下で行う必要があるが、第２の濾過工程におけ る濾過は高温高圧下で行う必要がないなどと認識するものとは認められない。細菌 保持力の点についてみても、前記アにおいて認定した箇所を含め、甲１１には、第 １及び第２の濾過工程において使用される各膜につき、これらの細菌保持力の強弱 についての記載はなく、その他、細菌保持力を第１の濾過工程において使用される 膜と第２の濾過工程において用いられる膜とで別異にすべきであることを認めるに 足りる証拠はないから、甲１１記載の発明に接した本件優先日当時の当業者におい て、第２の濾過工程において使用される膜の細菌保持力は強くする必要があるが、 第１の濾過工程において使用される膜の細菌保持力は強くする必要がないなどと認 識するものとは認められない。濾過のタイミングの点についてみても、参加人が主 張する工程（III)）（アジュバントエマルジョンのバルクを大きな瓶に充填する工程） を経ることが技術的に必須であることを認めるに足りる証拠がないことは、前記イ (ｲ)において説示したとおりであるから、甲１１記載の発明に接した本件優先日当 時の当業者において、第１の濾過工程はアジュバントエマルジョンのバルクの大き な瓶への充填の前に行う必要があり、第２の濾過工程は当該充填の後に行う必要が あるなどと認識するものとも認められない。したがって、上記の2)の点を根拠とす る参加人の主張も採用することはできない。
ｅ 本件適用に係る動機付けの有無についての小括
以上のとおりであるから、本件優先日当時の当業者において、甲１１発明（認定） に本件周知技術を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。
(ｴ) 本件適用に係る動機付けの有無
ａ 技術分野
(a) 前記アの甲１１の記載によると、甲１１発明（認定）は、ワクチンアジュ バントのエマルジョンを製造する技術の分野に属する発明であると認められる。 他方、前記(ｲ)のとおり、甲６５には、「導入」として、「合成ポリマーの微小 多孔性膜を使用する通常のフローフィルタ等は、多種多様なバイオ医薬液体の濾過 用途に広く使用され、これらのフィルタの主な目的は、製品中の細菌汚染の可能性＼nを減らすことである」旨の記載、「濾過膜は、血液分画、血清の処理、大容量非経 口剤（ＬＶＰ）等の従来の製薬用途でも日常的に使用され、ここでの目標は、バイ オ医薬品プロセスと同じであり、製品の細菌汚染の可能性を低減させることである」＼n旨の記載等があり、甲６５は、これらの膜を備えた具体的な製品として、本件製品 に言及している。また、前記(ｱ)のとおり、丙４には、本件製品が「広範囲の医薬 製品を濾過できるように設計されたものであり、広範囲の化学的適合性を備えるも のである」旨の記載がある。これらによると、本件製品は、少なくとも上記の「従 来の製薬」に該当すると解されるワクチンアジュバントのエマルジョンの製造にも 当然に適用し得るものであると認められるから（なお、前記(ｱ)のとおり、丙４に は、本件製品の用途の例として「バルク医薬品」が挙げられている。）、本件周知 技術は、甲１１発明（認定）が属する技術分野を包む技術分野に属する技術である と認めるのが相当である。
以上のとおりであるから、甲１１発明（認定）と本件周知技術とは、その属する 技術分野を共通にするといえる。
(b) 参加人は、甲６５は「バイオ医薬品」（遺伝子組換え技術等を用いて製造 したたんぱく質を有効成分とする医薬品）について言及するものであるところ、ワ クチンアジュバントのエマルジョンは「バイオ医薬品」に当たらない、丙４には本 件製品がスクアレン含有水中油型エマルジョンの滅菌フィルタに使用し得る旨の記 載がないとして、甲１１発明（認定）が属する技術分野と本件周知技術が属する技 術分野とが異なる旨主張するものと解される。 しかしながら、前記(a)のとおり、本件製品は、少なくとも甲６５にいう「従来 の製薬」に該当すると解されるワクチンアジュバントのエマルジョンの製造にも当 然に適用し得るものであるから、甲１１発明（認定）が属する技術分野と本件周知 技術が属する技術分野とが異なるとはいえない。参加人の主張は失当である。
ｂ 甲１１発明（認定）が有する課題
(a) 甲１１には、前記アにおいて認定した箇所を含め、本件適用を動機付ける ような課題の記載はみられない。 しかしながら、甲２０（日本ワクチン学会編「ワクチンの事典」（平成１６年）） の「無菌性の保証 ワクチンは通常、…無菌製造、無菌充填が行われる。」との記 載、前記(ｲ)のとおりの甲６５の記載（「プレフィルタと最終フィルタの組合せを 正しく選択することで、流速、濾過時間及び全体的な濾過コストの最適なバランス が得られる」旨の記載、「膜濾過の主な目標である滅菌濾液の提供を評価する基準 として、1)細菌の効果的な保持がされること、2)高い総処理量を有することによる 濾過コストの削減がされること、3)許容可能な範囲の流速による妥当な時間枠にお＼nけるバッチ全体の濾過がされることなどが挙げられる」旨の記載、「本件製品の製 造業者が製造する本件製品と同種の製品のプレフィルタ層は、非常に高い処理量を 実現し、１０インチエレメント当たりの有効濾過面積を３０％以上向上させ、０． ２μｍの最終フィルタ層は、本件製品の組合せと同じで、信頼性の高い細菌保持を 提供する」旨の記載等）に加え、甲１１発明（認定）と本件周知技術とがその属す る技術分野を共通にすること（前記ａ）に照らすと、ワクチンアジュバントのエマ ルジョンの製造に用いられる濾過膜については、その品質を向上させるため、1)細 菌を効果的に保持すること、2)総処理量が大きいこと及び3)流速が妥当なものであ ることが求められているものと認められる。それのみならず、そもそもワクチンア ジュバントのエマルジョンの製造に用いられる濾過膜において、上記1)から3)まで の要請が達成されることにより当該濾過膜の品質の向上につながることは、これら の要請の内容に照らし、本件優先日の当業者にとって自明であったというべきであ る。したがって、甲１１発明（認定）には、これらの要請を達成するとの課題（以 下「本件課題」という。）が内在しており、甲１１発明（認定）に接した本件優先 日当時の当業者は、甲１１発明（認定）が本件課題を有していると認識したものと 認めるのが相当である。
(b) 参加人は、ここでも甲６５は「バイオ医薬品」（遺伝子組換え技術等を用 いて製造したたんぱく質を有効成分とする医薬品）について言及するものであり、 ワクチンアジュバントのエマルジョンは「バイオ医薬品」に当たらないから、甲６ ５の記載をもって甲１１記載の発明の課題を認定することはできないと主張する。 しかしながら、甲１１発明（認定）は、ワクチンアジュバントのエマルジョンを 製造する技術の分野に属する発明であり、甲６５は、従来の製薬用途でも日常的に 使用され、製品の細菌汚染の可能性を低減させることを目的とする濾過膜について＼n述べた文献であるから、甲６５記載の事項（本件課題）は、少なくとも甲６５にい う「従来の製薬」に該当すると解されるワクチンアジュバントのエマルジョンの製 造にも当然に当てはまるものというべきである。それのみならず、そもそもワクチ ンアジュバントのエマルジョンの製造に用いられる膜において、本件課題が本件優 先日当時の当業者にとっての自明の課題であったことは、前記(a)のとおりである。 参加人の主張を採用することはできない。
ｃ 本件課題の解決手段
(a) 前記(ｱ)のとおりの丙４の記載（「本件製品のフィルタカートリッジは、現 存する滅菌フィルタカートリッジのいずれと比較しても優れた特性を持ち、広範囲 の化学的適合性、高耐熱性、高処理量、高流速の特性を全て備えている」旨の記載、 「本件製品のカートリッジは、０．４５μｍ膜を用いた「組み込み予備濾過」によ＼nる分画濾過のため、非常に高い総処理能力を持ち合わせている。ポリエーテルスル＼nホン膜の非対称的孔構造は、低い圧力下で、高い流速を提供する」旨の記載、「本＼n件製品のフィルタカートリッジは、ＨＩＭＡやＡＳＴＭ Ｆ−８３８−８３ガイド ラインに従う滅菌グレードのフィルタエレメントとして十分検証されている」旨の＼n記載、９５％閉塞時における総処理量において本件製品が最も優れている旨のグラ フ等）、前記(ｲ)のとおりの甲６５の記載（「本件製品の製造業者が製造する本件 製品と同種の製品の０．２μｍの最終フィルタ層は、本件製品の０．４５μｍ／０． ２μｍの組合せと同じで、信頼性の高い細菌保持を提供する」旨の記載等）及び弁 論の全趣旨によると、本件製品が備える親水性異質二重層ポリエーテルスルホン膜 をワクチンアジュバントのエマルジョンの製造（濾過）に用いることにより、本件 課題をいずれも解決することができるものと認めるのが相当である。
(b) 参加人は、丙４の記載は本件製品の特性に関する一般論を述べるものにす ぎず、丙４には本件製品がスクアレン含有水中油型エマルジョンを含む水中油型エ マルジョンの滅菌濾過を用途とし得るものである旨の明記がないとして、丙４記載 の本件製品の特性をもって甲１１記載の発明が有する課題を解決することができる ものであると認めることはできないと主張する。 しかしながら、本件製品は、広範囲の医薬製品を濾過することができるように設 計され、広範囲の化学的適合性を備えるものであり（前記(ｱ)）、また、ワクチン アジュバントのエマルジョンの製造にも当然に適用し得るものである（前記ａ）と ころ、甲６５及び丙４には、本件製品をワクチンアジュバントのエマルジョンの製 造に用いた場合に、本件製品が持つ本来の性能が十＼分に発揮されないものとうかが わせる記載は一切なく、その他、そのような事実を認めるに足りる証拠はないから、 甲６５及び丙４に記載された本件製品の性能は、本件製品をワクチンアジュバント＼nのエマルジョンの製造に用いた場合にも発揮されるものと認めるのが相当である。 参加人の主張を採用することはできない。
ｄ 本件適用に係る動機付けの有無についての参加人のその余の主張に対する判 断
参加人は、1)甲１１記載の発明における第１の濾過工程と第２の濾過工程は段階 を異にする別個の工程である、2)前者の工程と後者の工程は濾過の条件（高温高圧 条件下での実施の要否）、用いる濾過膜の性質（細菌保持力の強弱）及び濾過のタ イミング（バルクの充填工程の前後）を異にするものであるとして、甲１１記載の 発明に接した当業者において、前者の工程と後者の工程を１つの濾過工程（本件製 品の膜を用いた工程）に置き換えることが容易であったとはいえないと主張する。 しかしながら、前記イ(ｲ)において説示したとおり、参加人が主張する工程（III)） （アジュバントエマルジョンのバルクを大きな瓶に充填する工程）は、アジュバン トエマルジョンを抗原溶液と組み合わせる場合とこれらを組み合わせない場合とが あることから便宜上設けられた工程とみる余地があり、少なくとも後者の場合にお いては、当該工程を経ることが技術的に必須であるとまでいえないと考えられるの であるから、甲１１記載の発明において第１の濾過工程と第２の濾過工程を連続し て行うことは、同発明の技術的思想と何ら背馳するものではない（この評価は、甲 １１（前記ア）に、第１の濾過工程（大きな粒子を除去する工程）につき「安定性 を有するエマルジョンの製造のために重要である」旨の記載が、第２の濾過工程に つき「滅菌濾過を行った上、アジュバントを単回投与用のバイアルに充填する」旨 の記載がそれぞれあることによっても妨げられるものではない。）。そうすると、 甲１１記載の発明の第１の濾過工程と第２の濾過工程が連続して行うことができな い別個の工程であるということはできないから、上記の1)の点を根拠とする参加人 の主張を採用することはできない。
また、前記アにおいて認定した箇所を含め、甲１１には、第１の濾過工程におけ る濾過と第２の濾過工程における濾過がどのような温度や圧力の下で行われなけれ ばならないかについての記載はなく、その他、濾過が行われるべき温度又は圧力を 第１の濾過工程と第２の濾過工程とで別異にすべきであることを認めるに足りる証 拠はないから、甲１１記載の発明に接した本件優先日当時の当業者において、第１ の濾過工程における濾過は高温高圧下で行う必要があるが、第２の濾過工程におけ る濾過は高温高圧下で行う必要がないなどと認識するものとは認められない。細菌 保持力の点についてみても、前記アにおいて認定した箇所を含め、甲１１には、第 １及び第２の濾過工程において使用される各膜につき、これらの細菌保持力の強弱 についての記載はなく、その他、細菌保持力を第１の濾過工程において使用される 膜と第２の濾過工程において用いられる膜とで別異にすべきであることを認めるに 足りる証拠はないから、甲１１記載の発明に接した本件優先日当時の当業者におい て、第２の濾過工程において使用される膜の細菌保持力は強くする必要があるが、 第１の濾過工程において使用される膜の細菌保持力は強くする必要がないなどと認 識するものとは認められない。濾過のタイミングの点についてみても、参加人が主 張する工程（III)）（アジュバントエマルジョンのバルクを大きな瓶に充填する工程） を経ることが技術的に必須であることを認めるに足りる証拠がないことは、前記イ (ｲ)において説示したとおりであるから、甲１１記載の発明に接した本件優先日当 時の当業者において、第１の濾過工程はアジュバントエマルジョンのバルクの大き な瓶への充填の前に行う必要があり、第２の濾過工程は当該充填の後に行う必要が あるなどと認識するものとも認められない。したがって、上記の2)の点を根拠とす る参加人の主張も採用することはできない。
ｅ 本件適用に係る動機付けの有無についての小括
以上のとおりであるから、本件優先日当時の当業者において、甲１１発明（認定） に本件周知技術を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である。
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2024.04.10
令和5(ワ)70114 不当利得返還等請求事件 特許権 民事訴訟 令和6年3月27日 東京地方裁判所
自動二輪車のブレーキに関する特許について、ヤマハ発動機に対して損害賠償等を求めました。争点は均等侵害等多数有りますが、東京地裁46部は、サポート要件違反の無効理由ありとして、権利行使不能と判断しました。本件特許は出願時から弁理士無しの本人出願ですが、訂正時に代理人がついてます。無効審判も同時継続しています（無効2023-800055）
２ サポート要件違反があるか（争点４−１）について
本件発明１について
ア 本件発明１の構成要件１Ｆは、「前記信号演算として、横加速度を検出す＼nる加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正後の横 Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の導出方法を少なくとも有し、」というものであり、構＼n成要件１Ｈは、「当該車両において、前記傾斜角速度（Ψ）と前記補正後の 横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の組合せにより、車両挙動が判断され、・・・」とい うものであり、本件発明１は、算出された補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）を 利用するＥＣＵによって車輪を適切に制動し、これによってロール方向の挙 動の抑制を図る車両ブレーキ制御装置（構成要件１Ｉ）であるとされている。＼nそして、本件発明１は、前記１のとおり、自動二輪車等の制御装置につ いて、従来は、正確な傾斜角の検出ができなかったという課題を解決して、 車両の走行状態での正確な横Ｇを検出できるようにしたというものである。 これらからすると、構成要件１Ｆ及び１Ｈの「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」は、＼n従来はできなかった正確な傾斜角の検出を行うなどした上で算出された、 車両の傾斜走行状態での正確な横Ｇであると認められる。 ここで、制動指令の前提となる「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」は、「横加速度を 検出する加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った」（構＼n成要件１Ｆ）ものであるとされていることから、「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」 は、横加速度を検出する加速度センサーの検出値を基に、これに補正をか けて得られる値であると理解できる。もっとも、本件発明１の特許請求の 範囲には、「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」について、単に加速度センサーの値か ら「ロールによる影響を取り除く演算を行った」（構成要件１Ｆ）と記載す＼nるのみで、どのような演算をするかは明示されていない。そうすると、特 許請求の範囲には、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載さ れ、その解決のための構成は記載されていないといえる。＼n
イ 本件明細書には本件発明の意義として前記１のとおりの記載があり、車両 の正確な傾斜角の検出ができず、正確な横Ｇを検出できなかったという課題 を解決して、車両の走行状態での正確な横Ｇを検出できるようにしたという ものであるとされている。
もっとも、本件明細書には、従前は検出できなかった正確な傾斜角の検出 をどのようにするかや、その傾斜角が判明した場合に正確な横Ｇを算出する ためにどのような補正を行うかについての記載はない。
他方、本件明細書には、センサーによる検出結果を補正して横Ｇを算出す る方法として、Ｇｈｏｓｅｉ ＝ Ｇｋｅｎ − （Ψ・Ｒｈｓｅｎ） （式Ａ） との記載がある（【００７３】）。本件明細書の【００７３】では、「Ｇｋｅｎ」 は、実際の走行傾斜時に検出される検出横Ｇであるとされ、「Ψ」は傾斜角 速度、「Ｇｈｏｓｅｉ」はΨを用いたＧｋｅｎの補正後の横Ｇであるとされ ていて（なお、「Ｒｈｓｅｎ」について、本件明細書には定義がないものの、 「ｈｓｅｎ」について路面とセンサとの距離であることを示唆する記載があ ったり（【００５０】【００５８】【００６１】、図８、９）、「ＲはＧセンサー ＃２３の実車取付けの高さ（図８ｂ ｈｓｅｎ）」（【００６３】）との記載、 Ψ・Ｒｈｓｅｎについて、Ｒｈｓｅｎに１を代入した上で「但し、センサー 取り付け高さ Ｒを１ｍとする。」との記載（【００７４】）があったりする ことから、「Ｒｈｓｅｎ」車体を垂直にしたときのセンサ取り付け位置の高 さであることを一応推測できる。）、その「Ｇｈｏｓｅｉ」は、本件発明の課 題として言及されている「正確な横Ｇ」であると理解することができる。そ して、式Ａは、その体裁から、本件発明の意義（前記１参照）として記載さ れている、「横Ｇセンサー」で検出されたＧｋｅｎと「角速度センサー」で 検出されたΨを用いて「正確な横Ｇ」を算出する方法を記載した式であると 理解できる。
しかしながら、「Ψ・Ｒｈｓｅｎ」からは、傾斜角は算出されないし、式 Ａから、傾斜角を算出することなく「正確な傾斜角の検出ができなかった諸 問題」が解決されていると理解することもできない。さらに、Ｇｈｏｓｅｉ 及びＧｋｅｎは、加速度の次元（長さ／時間２）を有し、Ψ・Ｒｈｓｅｎは 速度の次元（長さ／時間）の次元を有していることから、式Ａは物理学上、 明らかに意味を持たない式である（弁論の全趣旨）。 そして、本件明細書には、式Ａの他に、センサーによる測定値を基に「正 確な横Ｇ」を算出する方法についての記載はない。
ウ 本件明細書によれば、本件発明は、車両制御のためには「正確な横Ｇ」の 取得が必要であるところ、横加速度を検出する加速度センサーの値をその まま用いることができないこと、当該値から正確な横Ｇを算出するために は傾斜角度を取得することが必要だがそれができないことが課題として記 載され、本件発明はその課題に対して、車両の傾斜走行状態での正確な横 Ｇを算出したものであるとされており、「横加速度を検出する加速度セン サーのロールによる影響を取り除く演算を行った」という「横Ｇ（Ｇｈｏｓ ｅｉ）」についての、当該演算が、本件発明の課題解決の根幹に当たる部分 であるといえるといえる。 しかしながら、特許請求の範囲には、その演算について、従来の課題を 解決するに足りる構成は記載されていない。また、本件明細書の発明の詳＼n細な説明をみても、関係する記載は前記イのとおりである。本件明細書の 式Ａ（【００７３】）が、一応、上記の演算であると理解することはできる が、他に、関係する記載はない。そして、前記イのとおり、式Ａは本件発明 の課題とされている傾斜角を算出しない上、そもそも物理学上意味をなさな い式であり、当業者はおよそ式Ａを用いて車両制御に利用可能な横Ｇ（Ｇｈ＼nｏｓｅｉ）が算出できると理解できるものではない。
エ 原告は、本件明細書の記載は、別紙対比表のとおり誤記があり、正しく＼nは同表の「訂正後」欄記載のとおりであると主張する。構＼成要件１Ｆの「演 算」については、式Ａのみが当たり得るところ、式Ａは前記イで認定した とおり、次元の異なる物理量の差し引きをしていることから物理学上意 味をなさない式であり、当業者は、式Ａに何らかの誤りがあると理解する ことができるといえる。この点について式Ａについて、原告が主張すると おりＧｈｏｓｅｉ＝Ｇｋｅｎ−（Ψ．・Ｒｈｓｅｎ） （式Ａ´）（ただし、「Ψ ．」は傾斜角加速度）の誤記であると理解すれば、減算される物理量の次元が異なるという問題については解消される。しかし、次元を整える目的のみであれば、その訂 正の方法は式Ａ´とすることに限られるものではないのであり、他に解消 方法を考え得るのであり、その考え得る解消方法が物理法則やそれを踏ま えた技術常識等に照らして不合理であることを認めるに足りる証拠はな い。そうすると、式Ａの記載のみから、どのような誤記であるかのかが一 義的に定まるものであるとはいえない。 さらに、原告は、式Ａについて「Ψ」を「Ψ．」に訂正するに当たって、 そのままでは式Ａに関する説明が記載されている【００７３】のその他の 記載と矛盾が生じるため、式Ａのみならず、同段落における他の「Ψ」の 記載も「Ψ．」に訂正し、１か所の「傾斜角速度」との記載も「傾斜角加速 度」に訂正するものとしている。
しかし、原告が主張する訂正により、訂正後の【００７３】は、「この補 正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）は、（００６３）式のＧｋｅｎから傾斜角加速 度（Ψ．）を用いた補正であり、（００６７）の式に対して、傾斜角が変化しない状況である。すなわち、式の「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」の項については、ゼロとなることから二つの式を整理し記述すると、・・・」との記載を含むことになるが、傾斜角加速度（Ψ．）がゼロであっても、傾斜角速度（Ψ）がゼロでないとき（定速傾斜時）は傾斜角が変化する状況なのだから、傾斜角加速度（Ψ．）に関する項「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」がゼロであることは直ちに「傾斜角が変化しない状況」を意味するものではないから、原告が主張する訂正をすると同記載部分の趣旨が理解できなくなってしまう。他方で、当該箇所について、「Ψ」を「Ψ．」に訂正しなければ、その内容は理解可能である。＼n
同様に、原告が主張する訂正後の【００７３】の「・・・この様に、式 の「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」の項について、ゼロにしたデーターは、定常円旋回 時に得られたデーターと呼ばれることがある。・・・」との記載についても、 定常円旋回時には、傾斜角が一定になるため、「傾斜角速度」が０になると ころ、「傾斜角加速度」に関する項が０になっても、「傾斜角」が変化しな いとは限らない（傾斜角加速度が０の場合には、定速傾斜の場合も含まれ る。）のであるから、訂正すると同記載部分の趣旨が理解できなくなって しまう。この点についても、当該箇所について訂正しなければその内容は 理解可能である。＼n
さらに、式Ａは、測定された加速度（Ｇｋｅｎ）を角速度（Ψ）の値に よって補正する式であるといえるが、これは、「走行時の横Ｇセンサーと 角速度センサーを関連付けることによって、従来は、正確な傾斜角の検出 ができなかった諸問題を解決」（前記１）という本件明細書に記載されて いる課題解決の基本的な方法として明示されている手法に文言上最も沿 うものである。他方、式Ａを式Ａ´に訂正すると少なくとも直接的にはこ れに文言上最も沿うものとはいえない内容になってしまう。 また、原告は、誤記を訂正した後の【００６３】の記載によれば、傾斜 走行時に検出される検出横Ｇ（Ｇｋｅｎ）には、ロール速度の変化の影響 である加速度成分（Ψ．・Ｒｈｓｅｎ）が重畳されていること、重畳された 当該加速度成分は、傾斜角速度センサーの速度変化である傾斜角加速度 （Ψ．）を減算することで取り除くことができることが分かるなどと主張す る。
しかし、前記イで説示したとおり、本件明細書においてセンサーで取得 した加速度の値を修正して得られる制御に用いる加速度として言及され ているのは【００７３】の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）のみであり、【００６３】 には、本件発明１の「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」の算出方法は記載されてい ない。仮に、【００６３】に本件発明１に係る「加速度センサーのロール による影響を取り除く演算」が「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」を減算する趣旨であることを示唆する記載があると評価できるとしても、【００７３】の方がより直接的な制御に用いる修正後の加速度を算出する方法に関する記載であると評価できるにもかかわらず、式Ａについては、前記イで説示した問題がある。
また、【００６３】には、Ｇｋｅｎ＝ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ−Ψ・Ｒｈｅｎ （訂正後は「Ｇｋｅｎ＝ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ＋Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」）という式が記載されており、訂正後の式には「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」という項が含まれているものの、これを減算（訂正後は加算）した「ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ」が物理学上、本件発明で算出することが課題とされている「正確な横Ｇ」に当たり、同物理量が判明すれば「正確な傾斜角の検出ができなかった諸問題」を解決できるものと理解できると認めるに足りる証拠はない。そうすると、仮に【００６３】の記載が原告の主張するとおりの誤記であると認定できるとしても、当該式のみからでは、センサーによる検出値である「Ｇｋｅｎ」から「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」を減算することが課題解決につながり、構成要件１Ｆの「ロールによる影響を取り除く演算」に当たるものであると理解できるとはいえない。＼n
また、原告の主張中には、【００６３】より前の【００６１】、【００６２】の記載から【００６３】の記載が誤記であることが理解できると主張する部分があるが、【００６１】、【００６２】にも多数の誤記があり、「Ψ」と「Ψ．」に関する誤記のみならず「−」と「＋」に関する誤記まであり、どの部分が誤記であるのか容易に理解できるとは認め難い。もともと、本件明細書では、その全体にわたって、その説明の当初から基本的に一貫して加速度の次元の物理量から角速度（周速度）の次元の物理量を加算ないし減算するという式を前提とする内容で説明が記載されていて、前記エで説示したとおり、当該式に直接関連しない部分についてもこれと矛盾しない内容になっていた。そのような本件明細書について、当該式を訂正すると別の部分と矛盾が生じる内容になっている。これらからすると、当業者は、本件明細書に記載の誤りがあることを理解するとしても、本件明細 書において、本来どのようなことが記載されようとしていたのかや、どの部分がどのような誤記であるかを理解することができるとは認められない。
以上のとおり、当業者は、式Ａに含まれる項の次元が異なることから何らかの誤りがあることは理解できるものの、次元の違いによる問題を解消する方法は原告が主張する訂正に限られるものではなく、また、式Ａの内容等から、次元の違いによる問題を解消するためには、式Ａ´に訂正する以外の方法はないと当業者が理解できると認めるに足りる証拠はない。さらに、式Ａの訂正と整合するように、本件明細書の式Ａに関する記載部分を訂正していくと、それまで問題なかった明細書の記載の趣旨が理解できなくなったり、整合しなくなってしまうことが認められる。
これらの事情からすると、本件明細書の記載から、式Ａが式Ａ´の誤記であると理解できるとはいえない。よって、式Ａについて式Ａ´の誤記であると理解できることを前提とする原告の主張はその前提を欠く。
オ 本件発明１の意義は前記１のとおりである。そして、本件発明１の構成＼n要件１Ｆには、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載され、 その解決のための構成は記載されていないといえるところ、前記ウのと＼nおり、その課題の解決のための構成について、本件明細書に記載がある＼nとはいえない。また、その記載がないにも関わらず、当該課題について、 当業者がそれを解決できると認識できることを認めるに足りない。そう すると、本件発明１は、本件明細書に記載された説明で、本件明細書の発 明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるとはいえないし、当業者が技術常識に照らし発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。よって、本 件発明１は、本件明細書に記載された発明であるとはいえない。
本件発明２について
ア 本件発明２は、算出された補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）を利用する、自 動二輪車の車両解析装置であるとされており、横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の算出 方法については、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと傾斜 角速度の積との差分を求めるものとされている。 本件明細書においてこれに関する記載としては式Ａに関する記載がある が、当該記載は本件明細書に記載された課題を解決する発明であると理解で きないものであることについては、前記 で説示したとおりである。他に本 件明細書には当該部分に係る記載があるとはいえない。よって、本件発明２ は本件明細書に記載されている発明であるとはいえない。
イ この点について、原告は、構成要件２Ｅの補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）＼nの算出方法について、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと 「傾斜角速度」の積との差分との記載は、横加速度から加速度センサーの 車両取り付け高さと「傾斜角加速度」の積との差分の誤記であると主張す る。 しかし、本件明細書には、補正後の横Ｇに関する記載は式Ａに関する記 載しかなく、ここには、「傾斜角加速度」の積との記載はない。原告は、式 Ａが式Ａ´の誤記であると主張するが、これが誤記であると理解できない ことについては前記 エで説示したとおりである。そうすると、仮に構成＼n要件２Ｅが２Ｅ´の誤記であると理解できるとしても、本件発明２が本件 明細書に記載された発明であるとは認められない。 よって、本件発明のいずれについても、本件明細書に記載された発明であ るとはいえず、サポート要件を欠くものであると認められる。
２ サポート要件違反があるか（争点４−１）について
本件発明１について
ア 本件発明１の構成要件１Ｆは、「前記信号演算として、横加速度を検出す＼nる加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った補正後の横 Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の導出方法を少なくとも有し、」というものであり、構＼n成要件１Ｈは、「当該車両において、前記傾斜角速度（Ψ）と前記補正後の 横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の組合せにより、車両挙動が判断され、・・・」とい うものであり、本件発明１は、算出された補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）を 利用するＥＣＵによって車輪を適切に制動し、これによってロール方向の挙 動の抑制を図る車両ブレーキ制御装置（構成要件１Ｉ）であるとされている。＼nそして、本件発明１は、前記１のとおり、自動二輪車等の制御装置につ いて、従来は、正確な傾斜角の検出ができなかったという課題を解決して、 車両の走行状態での正確な横Ｇを検出できるようにしたというものである。 これらからすると、構成要件１Ｆ及び１Ｈの「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」は、＼n従来はできなかった正確な傾斜角の検出を行うなどした上で算出された、 車両の傾斜走行状態での正確な横Ｇであると認められる。 ここで、制動指令の前提となる「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」は、「横加速度を 検出する加速度センサーのロールによる影響を取り除く演算を行った」（構＼n成要件１Ｆ）ものであるとされていることから、「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」 は、横加速度を検出する加速度センサーの検出値を基に、これに補正をか けて得られる値であると理解できる。もっとも、本件発明１の特許請求の 範囲には、「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」について、単に加速度センサーの値か ら「ロールによる影響を取り除く演算を行った」（構成要件１Ｆ）と記載す＼nるのみで、どのような演算をするかは明示されていない。そうすると、特 許請求の範囲には、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載さ れ、その解決のための構成は記載されていないといえる。＼n
イ 本件明細書には本件発明の意義として前記１のとおりの記載があり、車両 の正確な傾斜角の検出ができず、正確な横Ｇを検出できなかったという課題 を解決して、車両の走行状態での正確な横Ｇを検出できるようにしたという ものであるとされている。
もっとも、本件明細書には、従前は検出できなかった正確な傾斜角の検出 をどのようにするかや、その傾斜角が判明した場合に正確な横Ｇを算出する ためにどのような補正を行うかについての記載はない。
他方、本件明細書には、センサーによる検出結果を補正して横Ｇを算出す る方法として、Ｇｈｏｓｅｉ ＝ Ｇｋｅｎ − （Ψ・Ｒｈｓｅｎ） （式Ａ） との記載がある（【００７３】）。本件明細書の【００７３】では、「Ｇｋｅｎ」 は、実際の走行傾斜時に検出される検出横Ｇであるとされ、「Ψ」は傾斜角 速度、「Ｇｈｏｓｅｉ」はΨを用いたＧｋｅｎの補正後の横Ｇであるとされ ていて（なお、「Ｒｈｓｅｎ」について、本件明細書には定義がないものの、 「ｈｓｅｎ」について路面とセンサとの距離であることを示唆する記載があ ったり（【００５０】【００５８】【００６１】、図８、９）、「ＲはＧセンサー ＃２３の実車取付けの高さ（図８ｂ ｈｓｅｎ）」（【００６３】）との記載、 Ψ・Ｒｈｓｅｎについて、Ｒｈｓｅｎに１を代入した上で「但し、センサー 取り付け高さ Ｒを１ｍとする。」との記載（【００７４】）があったりする ことから、「Ｒｈｓｅｎ」車体を垂直にしたときのセンサ取り付け位置の高 さであることを一応推測できる。）、その「Ｇｈｏｓｅｉ」は、本件発明の課 題として言及されている「正確な横Ｇ」であると理解することができる。そ して、式Ａは、その体裁から、本件発明の意義（前記１参照）として記載さ れている、「横Ｇセンサー」で検出されたＧｋｅｎと「角速度センサー」で 検出されたΨを用いて「正確な横Ｇ」を算出する方法を記載した式であると 理解できる。
しかしながら、「Ψ・Ｒｈｓｅｎ」からは、傾斜角は算出されないし、式 Ａから、傾斜角を算出することなく「正確な傾斜角の検出ができなかった諸 問題」が解決されていると理解することもできない。さらに、Ｇｈｏｓｅｉ 及びＧｋｅｎは、加速度の次元（長さ／時間２）を有し、Ψ・Ｒｈｓｅｎは 速度の次元（長さ／時間）の次元を有していることから、式Ａは物理学上、 明らかに意味を持たない式である（弁論の全趣旨）。 そして、本件明細書には、式Ａの他に、センサーによる測定値を基に「正 確な横Ｇ」を算出する方法についての記載はない。
ウ 本件明細書によれば、本件発明は、車両制御のためには「正確な横Ｇ」の 取得が必要であるところ、横加速度を検出する加速度センサーの値をその まま用いることができないこと、当該値から正確な横Ｇを算出するために は傾斜角度を取得することが必要だがそれができないことが課題として記 載され、本件発明はその課題に対して、車両の傾斜走行状態での正確な横 Ｇを算出したものであるとされており、「横加速度を検出する加速度セン サーのロールによる影響を取り除く演算を行った」という「横Ｇ（Ｇｈｏｓ ｅｉ）」についての、当該演算が、本件発明の課題解決の根幹に当たる部分 であるといえるといえる。 しかしながら、特許請求の範囲には、その演算について、従来の課題を 解決するに足りる構成は記載されていない。また、本件明細書の発明の詳＼n細な説明をみても、関係する記載は前記イのとおりである。本件明細書の 式Ａ（【００７３】）が、一応、上記の演算であると理解することはできる が、他に、関係する記載はない。そして、前記イのとおり、式Ａは本件発明 の課題とされている傾斜角を算出しない上、そもそも物理学上意味をなさな い式であり、当業者はおよそ式Ａを用いて車両制御に利用可能な横Ｇ（Ｇｈ＼nｏｓｅｉ）が算出できると理解できるものではない。
エ 原告は、本件明細書の記載は、別紙対比表のとおり誤記があり、正しく＼nは同表の「訂正後」欄記載のとおりであると主張する。構＼成要件１Ｆの「演 算」については、式Ａのみが当たり得るところ、式Ａは前記イで認定した とおり、次元の異なる物理量の差し引きをしていることから物理学上意 味をなさない式であり、当業者は、式Ａに何らかの誤りがあると理解する ことができるといえる。この点について式Ａについて、原告が主張すると おりＧｈｏｓｅｉ＝Ｇｋｅｎ−（Ψ．・Ｒｈｓｅｎ） （式Ａ´）（ただし、「Ψ ．」は傾斜角加速度）の誤記であると理解すれば、減算される物理量の次元が異なるという問題については解消される。しかし、次元を整える目的のみであれば、その訂 正の方法は式Ａ´とすることに限られるものではないのであり、他に解消 方法を考え得るのであり、その考え得る解消方法が物理法則やそれを踏ま えた技術常識等に照らして不合理であることを認めるに足りる証拠はな い。そうすると、式Ａの記載のみから、どのような誤記であるかのかが一 義的に定まるものであるとはいえない。 さらに、原告は、式Ａについて「Ψ」を「Ψ．」に訂正するに当たって、 そのままでは式Ａに関する説明が記載されている【００７３】のその他の 記載と矛盾が生じるため、式Ａのみならず、同段落における他の「Ψ」の 記載も「Ψ．」に訂正し、１か所の「傾斜角速度」との記載も「傾斜角加速 度」に訂正するものとしている。
しかし、原告が主張する訂正により、訂正後の【００７３】は、「この補 正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）は、（００６３）式のＧｋｅｎから傾斜角加速 度（Ψ．）を用いた補正であり、（００６７）の式に対して、傾斜角が変化しない状況である。すなわち、式の「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」の項については、ゼロとなることから二つの式を整理し記述すると、・・・」との記載を含むことになるが、傾斜角加速度（Ψ．）がゼロであっても、傾斜角速度（Ψ）がゼロでないとき（定速傾斜時）は傾斜角が変化する状況なのだから、傾斜角加速度（Ψ．）に関する項「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」がゼロであることは直ちに「傾斜角が変化しない状況」を意味するものではないから、原告が主張する訂正をすると同記載部分の趣旨が理解できなくなってしまう。他方で、当該箇所について、「Ψ」を「Ψ．」に訂正しなければ、その内容は理解可能である。＼n
同様に、原告が主張する訂正後の【００７３】の「・・・この様に、式 の「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」の項について、ゼロにしたデーターは、定常円旋回 時に得られたデーターと呼ばれることがある。・・・」との記載についても、 定常円旋回時には、傾斜角が一定になるため、「傾斜角速度」が０になると ころ、「傾斜角加速度」に関する項が０になっても、「傾斜角」が変化しな いとは限らない（傾斜角加速度が０の場合には、定速傾斜の場合も含まれ る。）のであるから、訂正すると同記載部分の趣旨が理解できなくなって しまう。この点についても、当該箇所について訂正しなければその内容は 理解可能である。＼n
さらに、式Ａは、測定された加速度（Ｇｋｅｎ）を角速度（Ψ）の値に よって補正する式であるといえるが、これは、「走行時の横Ｇセンサーと 角速度センサーを関連付けることによって、従来は、正確な傾斜角の検出 ができなかった諸問題を解決」（前記１）という本件明細書に記載されて いる課題解決の基本的な方法として明示されている手法に文言上最も沿 うものである。他方、式Ａを式Ａ´に訂正すると少なくとも直接的にはこ れに文言上最も沿うものとはいえない内容になってしまう。 また、原告は、誤記を訂正した後の【００６３】の記載によれば、傾斜 走行時に検出される検出横Ｇ（Ｇｋｅｎ）には、ロール速度の変化の影響 である加速度成分（Ψ．・Ｒｈｓｅｎ）が重畳されていること、重畳された 当該加速度成分は、傾斜角速度センサーの速度変化である傾斜角加速度 （Ψ．）を減算することで取り除くことができることが分かるなどと主張す る。
しかし、前記イで説示したとおり、本件明細書においてセンサーで取得 した加速度の値を修正して得られる制御に用いる加速度として言及され ているのは【００７３】の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）のみであり、【００６３】 には、本件発明１の「横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）」の算出方法は記載されてい ない。仮に、【００６３】に本件発明１に係る「加速度センサーのロール による影響を取り除く演算」が「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」を減算する趣旨であることを示唆する記載があると評価できるとしても、【００７３】の方がより直接的な制御に用いる修正後の加速度を算出する方法に関する記載であると評価できるにもかかわらず、式Ａについては、前記イで説示した問題がある。
また、【００６３】には、Ｇｋｅｎ＝ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ−Ψ・Ｒｈｅｎ （訂正後は「Ｇｋｅｎ＝ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ＋Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」）という式が記載されており、訂正後の式には「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」という項が含まれているものの、これを減算（訂正後は加算）した「ｇ・ｃｏｓΦ・ｔａｎρ」が物理学上、本件発明で算出することが課題とされている「正確な横Ｇ」に当たり、同物理量が判明すれば「正確な傾斜角の検出ができなかった諸問題」を解決できるものと理解できると認めるに足りる証拠はない。そうすると、仮に【００６３】の記載が原告の主張するとおりの誤記であると認定できるとしても、当該式のみからでは、センサーによる検出値である「Ｇｋｅｎ」から「Ψ．・Ｒｈｓｅｎ」を減算することが課題解決につながり、構成要件１Ｆの「ロールによる影響を取り除く演算」に当たるものであると理解できるとはいえない。＼n
また、原告の主張中には、【００６３】より前の【００６１】、【００６２】の記載から【００６３】の記載が誤記であることが理解できると主張する部分があるが、【００６１】、【００６２】にも多数の誤記があり、「Ψ」と「Ψ．」に関する誤記のみならず「−」と「＋」に関する誤記まであり、どの部分が誤記であるのか容易に理解できるとは認め難い。もともと、本件明細書では、その全体にわたって、その説明の当初から基本的に一貫して加速度の次元の物理量から角速度（周速度）の次元の物理量を加算ないし減算するという式を前提とする内容で説明が記載されていて、前記エで説示したとおり、当該式に直接関連しない部分についてもこれと矛盾しない内容になっていた。そのような本件明細書について、当該式を訂正すると別の部分と矛盾が生じる内容になっている。これらからすると、当業者は、本件明細書に記載の誤りがあることを理解するとしても、本件明細 書において、本来どのようなことが記載されようとしていたのかや、どの部分がどのような誤記であるかを理解することができるとは認められない。
以上のとおり、当業者は、式Ａに含まれる項の次元が異なることから何らかの誤りがあることは理解できるものの、次元の違いによる問題を解消する方法は原告が主張する訂正に限られるものではなく、また、式Ａの内容等から、次元の違いによる問題を解消するためには、式Ａ´に訂正する以外の方法はないと当業者が理解できると認めるに足りる証拠はない。さらに、式Ａの訂正と整合するように、本件明細書の式Ａに関する記載部分を訂正していくと、それまで問題なかった明細書の記載の趣旨が理解できなくなったり、整合しなくなってしまうことが認められる。
これらの事情からすると、本件明細書の記載から、式Ａが式Ａ´の誤記であると理解できるとはいえない。よって、式Ａについて式Ａ´の誤記であると理解できることを前提とする原告の主張はその前提を欠く。
オ 本件発明１の意義は前記１のとおりである。そして、本件発明１の構成＼n要件１Ｆには、従来の課題を解決するものを用いることのみが記載され、 その解決のための構成は記載されていないといえるところ、前記ウのと＼nおり、その課題の解決のための構成について、本件明細書に記載がある＼nとはいえない。また、その記載がないにも関わらず、当該課題について、 当業者がそれを解決できると認識できることを認めるに足りない。そう すると、本件発明１は、本件明細書に記載された説明で、本件明細書の発 明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるとはいえないし、当業者が技術常識に照らし発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。よって、本 件発明１は、本件明細書に記載された発明であるとはいえない。
本件発明２について
ア 本件発明２は、算出された補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）を利用する、自 動二輪車の車両解析装置であるとされており、横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）の算出 方法については、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと傾斜 角速度の積との差分を求めるものとされている。 本件明細書においてこれに関する記載としては式Ａに関する記載がある が、当該記載は本件明細書に記載された課題を解決する発明であると理解で きないものであることについては、前記 で説示したとおりである。他に本 件明細書には当該部分に係る記載があるとはいえない。よって、本件発明２ は本件明細書に記載されている発明であるとはいえない。
イ この点について、原告は、構成要件２Ｅの補正後の横Ｇ（Ｇｈｏｓｅｉ）＼nの算出方法について、横加速度から加速度センサーの車両取り付け高さと 「傾斜角速度」の積との差分との記載は、横加速度から加速度センサーの 車両取り付け高さと「傾斜角加速度」の積との差分の誤記であると主張す る。 しかし、本件明細書には、補正後の横Ｇに関する記載は式Ａに関する記 載しかなく、ここには、「傾斜角加速度」の積との記載はない。原告は、式 Ａが式Ａ´の誤記であると主張するが、これが誤記であると理解できない ことについては前記 エで説示したとおりである。そうすると、仮に構成＼n要件２Ｅが２Ｅ´の誤記であると理解できるとしても、本件発明２が本件 明細書に記載された発明であるとは認められない。 よって、本件発明のいずれについても、本件明細書に記載された発明であ るとはいえず、サポート要件を欠くものであると認められる。
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2024.03.28
令和4(行ケ)10127等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和6年3月18日 知的財産高等裁判所
争点は、発明特定事項「セレコキシブ粒子が、ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり」がＰＢＰクレームか否か、その他、第1次判決の拘束力、不可能・非実際的事情の有無、明確性要件、サポート要件などです。知財高裁（４部）は、「不可能＼・非実際的事情の検討をするまでもなく、本件訂正後の請求項の記載は明確性要件に違反する」と判断しました。
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１及び２は、「セレコキシブ粒子が、 ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり、」との発明特定事項 （以下「本件ピンミル構成」ということがある。）を含む（削除された請求＼n項を除く他の請求項も、請求項１又は２を直接又は間接的に引用することで 本件ピンミル構成を含むことになっている。）ところ、本件ピンミル構＼成を 巡っては、そのクレーム解釈（ＰＢＰクレームといえるか否か、「ピンミル のような」は衝撃式ミルの単なる例示か、衝撃式ミルの一部に限定する構成＼nかなど）と、当該クレーム解釈を前提とした明確性要件の適合性の議論が重 層的に争われているので、以下、順次検討していく。
(3) まず、本件ピンミル構成がＰＢＰクレームに当たるかについて検討するに、＼n本件ピンミル構成に関する本件明細書の【００２４】、【０１９０】の記載＼nが、セレコキシブ粒子を粉砕する製造工程、製造方法を開示していることは 明らかであり、したがって、本件訂正によって特許請求の範囲の発明特定事 項とされるに至った本件ピンミル構成についても、「ピンミルのような衝撃＼n式ミルで粉砕」するという製造方法をもって物の構造又は特性を特定しよう＼nとするもの（その意図が成功しているかどうかはともかく）と理解される。 この限度では、被告が主張し、本件審決が判断を示しているとおりである。 第１事件原告は、製薬組成物の製造には複数の工程が必要であるなどとし てこれを争うが、そのような工程の全てを特定することがＰＢＰクレームと しての必須条件とはいえない。実質的に製造方法の明確性を問題にしている とすれば、この点からの検討は後に示すこととする。
(4) 次に、本件ピンミル構成の意味するところ（例示か限定か）を検討するに、＼n「ピンミルのような衝撃式ミル」との特許請求の範囲の文言自体に着目して 考えた場合、1)ピンミルは単なる例示であって衝撃式ミル全般を意味すると いう理解、2)衝撃式ミルに含まれるミルのうち、ピンミルと類似又は同等の 特性を有する衝撃式ミルを意味するという理解のいずれにも解する余地が あり、特許請求の範囲の記載のみから一義的に確定することはできない。 そこで、本件明細書の記載を参照するに、本件明細書の【００２４】には、 「セレコキシブと賦形剤とを混合するに先立ち、ピンミル（ｐｉｎ ｍｉｌ ｌ）のような衝撃式ミルでセレコキシブを粉砕させて、本発明の組成物を作 製することは、改善された生物学的利用能を提供するに際して効果的である＼nだけでなく、かかる混合若しくはブレンド中のセレコキシブ結晶の凝集特性 と関連する問題を克服するに際しても有益であることを発見した。ピンミル を利用して粉砕されたセレコキシブは、未粉砕のセレコキシブ又は液体エネ ルギーミルのような他のタイプのミルを利用して粉砕されたセレコキシブ よりは凝集力は小さく、ブレンド中にセレコキシブ粒子の二次集合体には容 易に凝集しない。減少した凝集力により、ブレンド均一性の程度が高くなり、 このことはカプセル及び錠剤のような単位投与形態の調合において、非常に 重要である。これは、調合用の他の製薬化合物を調合する際のエアージェッ トミルのような液体エネルギーミルの有用性に予期せぬ結果をもたらす。特＼n定の理論に拘束されることなく、衝撃粉砕により長い針状からより均一な結 晶形へ、セレコキシブの結晶形態を変質させ、ブレンド目的により適するよ うになるが、長い針状の結晶はエアージェットミルでは残存する傾向が高い と仮定される。」との記載が、【０１３５】には、「セレコキシブは先ず粉 砕される若しくは所望の粒子サイズに微細化される。さまざまな粉砕機若し くは破砕機が利用することが可能であるが、セレコキシブのピンミリングの＼nような衝撃粉砕により、他のタイプの粉砕と比較して、最終組成物に改善さ れたブレンド均一性がもたらせる」との記載がある。
以上の記載に上記(3)の解釈を併せて考えると、本件ピンミル構成は、被＼n告が主張（第３の３(6)ア）するように、本件訂正発明に係る薬剤組成物の含 むセレコキシブ粒子が、ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子に見られる のと同様の、長い針状からより均一な結晶形へと変質されて、凝集力が低下 し、ブレンド均一性が向上した構造、特性を有するものであることを特定す＼nる構成であって、したがって、「ピンミルのような衝撃式ミル」とは、ピン＼nミルに限定されるものではなく、上記のような構造、特性を有するセレコキ＼nシブ粒子が得られる衝撃式ミルがこれに含まれ得るものと理解するのが相 当である。
(5) 以上を前提に、本件ピンミル構成を含む本件訂正発明の特許請求の範囲の＼n記載が明確性要件を満たすかどうかを検討する。
ア 衝撃式粉砕機に分類される粉砕機としては、本件審決も認定していると おり、多種多様なものがある（ハンマーミル、ケージミル、ピンミル、デ ィスインテグレータ、スクリーンミル等が知られており、ハンマーの形状 によっても、ナイフ型、アブミ型、ブレード型、ピン型等がある。甲イ１ １１、１１２、１３６）ところ、上記(4)で示したクレーム解釈によると、 衝撃式粉砕機によって粉砕されたセレコキシブ粒子を含む薬剤組成物で あっても、本件特許の技術的範囲に属するものと属しないものがあること になるが、本件明細書に接した当業者において、「ピンミルで粉砕された セレコキシブ粒子に見られるのと同様の、長い針状からより均一な結晶形 へと変質されて、凝集力が低下し、ブレンド均一性が向上した構造、特性＼nを有するセレコキシブ粒子」を製造できる衝撃式粉砕機がいかなるものか を理解できるとは到底認められない。すなわち、一般に、明細書に製造方 法の逐一が記載されていなくても、当業者であれば、明細書の開示に技術 常識を参照して当該製造方法の意味するところを認識できる場合も少な くないと解されるが、本件の場合、本件明細書には、「ピンミルで粉砕さ れたセレコキシブ粒子」の凝集力の小ささ、改善されたというブレンド均 一性が、ピンミルのいかなる作用によって実現されるものかの記載がない ため、衝撃式ミル一般によって実現されるものなのか、衝撃式ミルのうち、 ピンミルと何らかの特性を共通にするものについてのみ達成されるもの なのかも明らかとなっていない。そのため、技術常識を適用しようとして も、いかなる特性に着目して、ある衝撃式ミルが本件ピンミル構成にいう＼n「ピンミルのような衝撃式ミル」に当たるか否かを判断すればよいのかと いった手掛かりさえない状況といわざるを得ない。
イ そうすると、本件明細書等に加え本件出願日（明確性要件の判断の基準 時）当時の技術常識を考慮しても、「ピンミルのような衝撃式ミル」の範 囲が明らかでなく、「ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕」するというセ レコキシブ粒子の製造方法は、当業者が理解できるように本件明細書等に 記載されているとはいえないから、本件訂正発明は明確であるとはいえな い。
ウ ところで、ＰＢＰクレームは、物自体の構造又は特性を直接特定するこ＼nとに代えて、物の製造方法を記載するものであり、そのような特許請求の 範囲が明確性要件を充足するためには、不可能・非実際的事情の存在が要＼n求されるのであるが、本件においては、不可能・非実際的事情を検討する＼n以前の問題として、前記ア、イに示したようにそもそも特許請求の範囲に 記載された製造方法自体が明確性を欠くものである。
(6) 本件審決は、「ピンミルのような衝撃式ミルは、いわゆる衝撃式粉砕機で あり、粉砕された粉体は、ジェットミルのような流体式（気流式）粉砕機と は異なる粒度分布の粉体を作製する装置であることが理解できるから明確 である」としており、これは、「ピンミルのような」について、「いわゆる 衝撃式粉砕機」のなかでも、さらに、「粉砕された粉体は、ジェットミルの ような流体式（気流式）粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する」こと のできる装置であるとの意味づけを与えた認定であると解される。 そして、「ピンミルによる」粉砕が、「粉砕された粉体は、ジェットミル のような流体式（気流式）粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する」も のであることについて、本件審決は、本件明細書の、ピンミルと、エアージ ェットミルのような他のタイプのミルとの粉砕物の凝集力の違いに関する 記載（【００２４】）、及び、粉砕装置の粉砕機構が異なれば得られる粒子＼nの粒度分布が異なるという技術常識を認定したことにより、導き出している ものと認められる｡
しかし、本件明細書には、凝集力の違いが、粉砕装置の違いに基づく粒子 の粒度分布の違いに起因するものであるとの記載も示唆もない。粉砕装置の 違いが、粒度分布の違い以外の粒子特性を導くことも当然考えられるところ である（これを否定する技術常識があるとは認められない。）。そうすると、 「ピンミルのような」が、「衝撃式ミル」に対して、さらに「粉砕された粉 体は、ジェットミルのような流体式（気流式）粉砕機とは異なる粒度分布の 粉体を作製する装置」であるとの意味づけを与えた本件審決の解釈は、本件 明細書等の記載及び技術常識を考慮しても、無理があるものといわざるを得 ない。
(7) 以上より、不可能・非実際的事情の検討をするまでもなく、本件訂正後の＼n請求項１、２、４、５、７〜１３、１５、１７〜１９の記載は明確性要件に 違反するものであり、取消事由３は理由がある。
３ 取消事由２（サポート要件に関する判断の誤り）について
上記２のとおり、取消事由３が認められる以上、本件審決（原告らが取消しを 求めている請求項に関する部分）は既に取消しを免れないものである。しかし、 明確性要件違反の原因となった本件ピンミル構成は、前訴判決がサポート要件＼n違反を肯定する判断をしたことを受けて、その瑕疵を回避するために特許請求 の範囲に加えられたという本件の経過を踏まえると、本件訂正後の特許請求の 範囲を前提としたサポート要件の適合性の問題（取消事由２）についても、併せ て判断を示すことが適切と考えられることから、以下に当裁判所の判断を示し ておくこととする。
なお、その場合、本件ピンミル構成を含む特許請求の範囲は明確性要件を欠＼nくことが前提となるから、サポート要件の判断においても、本件ピンミル構成＼nを発明特定事項として考慮しない前提で検討することとする。
(1) 前訴判決がサポート要件違反を認めて第１次審決を取り消したことは前 述のとおりであるところ、本件においては、前訴判決の拘束力がいかなる範 囲に及ぶかが問題となっているので、まずこの点を検討する。
ア 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判 決が確定したときは、審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判 事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は 行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法３ ３条１項の規定により、上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束 力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる ものであるから、審判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断を することは許されない（最高裁判所昭和６３年（行ツ）第１０号平成４年 ４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁）。
この拘束力は、行政庁が裁判所の判断に反して同一の処分を繰り返し、 同一の案件が行政庁と裁判所の間を往復することを避けるためのもので あり、原則として主文についてのみ生ずる既判力と異なり、判決理由中の 判断であっても、主文に直結する認定判断、すなわち主要事実の認定及び その法規範への当てはめの判断にも及ぶものである。他方、判決の結論と 直接関係のない傍論の説示はもとより、主要事実を確定する過程における 間接事実の認定やその評価にまで及ぶものではなく、また、結論に至る推 論過程を基礎づける論拠、反対主張を排斥する理由等の説示についても同 様である。取消判決の理由中の説示の全てが拘束力を有するとした場合、 結論に影響する意味合いや程度も様々な議論が独り歩きを始め、その解 釈・適用を巡って新たな紛争を拡大させることとなり、そのような状況は、 行政事件訴訟法３３条１項の想定するところではないというべきである。
イ 以上を前提に、前訴判決（甲イ８６）の判断構造をみておく。＼n
(ｱ) 前訴判決は、まず、サポート要件適合性について、「所定の数値範囲 を発明特定事項に含む発明について、特許請求の範囲の記載が同号所定 の要件（サポート要件）に適合するか否かは、当業者が、発明の詳細な 説明の記載及び出願時の技術常識から、当該発明に含まれる数値範囲の 全体にわたり当該発明の課題を解決することができると認識できるか 否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である」とし、「これ を本件発明１についてみると・・・『粒子の最大長において、セレコキ シブ粒子のＤ９０が２００µｍ未満である粒子サイズの分布を有する』こ とを特徴とするものであるから、所定の数値範囲を発明特定事項に含む 発明であるといえる。」としているので、「Ｄ９０が２００µｍ未満であ る粒子サイズの分布を有する」本件発明１について、その数値範囲の全 体にわたりその課題を解決できるものであるかどうかを検討している。
(ｲ) そして、前訴判決は、(a)一方で、本件明細書の【００２２】、【０１ ２４】、【０１３５】の記載から、未調合のセレコキシブを粉砕し、「セ レコキシブのＤ９０粒子サイズが約２００μｍ以下」とした場合には、セ レコキシブの生物学的利用能が改善されること、セレコキシブのピンミ＼nリングのような衝撃粉砕により、他のタイプの粉砕と比較して、最終組 成物に改善されたブレンド均一性がもたらせることを示したものとい えるとしつつ、(b)他方で、1)本件発明１の請求項１には、セレコキシブ を微細化する具体的な方法は記載されておらず、本件発明１の「微粒子 セレコキシブ」が「ピンミリングのような衝撃粉砕」により粉砕された ものに限定する旨の記載もなく、かえって、本件明細書の【０１３５】 には、さまざまな粉砕機・破砕機が利用可能とされていること、2)本件 明細書の【０００８】には、長く凝集した針を形成する傾向を有する結 晶形態を有する未調合のセレコシブは、錠剤成形ダイでの圧縮の際に、 融合して一枚岩の塊になり、他の物質とブレンドさせたときでも、セレ コキシブの結晶は、他の物質から分離する傾向があり、セレコキシブ同 士で凝集し、セレコキシブの不必要な大きな塊を含有する、非均一なブ レンド組成物になるとの記載があること、3)本件優先日当時、粉砕によ り溶出は改善されるが、難溶性薬物は凝集して溶解速度が遅くなること があることが周知又は技術常識であったことを踏まえると、(c)難溶性 薬物であるセレコキシブについて､｢『セレコキシブのＤ９０粒子サイズが 約２００μｍ以下（「未満」の誤記と認められる。）』の構成とするこ＼nとによりセレコキシブの生物学的利用能が改善されることを直ちに理＼n解することはできない｣（以下「説示(ｃ)」という。）とした。 また、本件明細書には、(d)「Ｄ９０」の値を用いて粒子サイズの分布 を規定することの技術的意義や「Ｄ９０」の値と生物学的利用能との関係＼nが説明されていないことを述べた上で、(e)難溶性薬物の原薬の粒子径 分布が化合物によって種々の形態を採ることに照らすと、「２００μｍ 以上の粒子の割合を制限しさえすれば、９０％の粒子の粒度分布がどの ようなものであっても、生物学的利用能が改善されるものと理解するこ＼nとはできない」（以下「説示(e)」という。）とした。そして、(f)本件 明細書の例１１及び例１１−２の実験結果の記載は、微粉化したセレコ キシブを含有する「組成物Ａ」及び「組成物Ｂ」（これらに含まれるセ レコキシブのＤ９０粒子サイズは約３０μｍと推認される。）の生物学的 利用能は、未粉砕、未調合のセレコキシブである「組成物Ｆ」の生物学＼n的利用能より高いことを示しているが、「組成物Ａ」及び「組成物Ｂ」＼nに加湿剤として含まれるラウリル硫酸ナトリウムが、生物学的利用能の＼n実験結果に影響した可能性が高いものと認められ、この実験結果から、＼n本件発明１の「セレコキシブ粒子のＤ９０が２００μｍ未満」の数値範囲 の全体にわたり、未調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善＼nするものと認識することはできないとした。
(ｳ) 前訴判決は、以上を踏まえた結論として、本件明細書の発明の詳細な 説明の記載及び本件優先日当時の技術常識から、当業者が、本件発明１ に含まれる「粒子の最大長において、セレコキシブ粒子のＤ９０が２００ μｍ未満」の数値範囲の全体にわたり本件発明１の課題を解決できると 認識できるものと認められないから、本件発明１は、サポート要件に適 合するものと認めることはできないとした。
(ｴ) 前訴判決の本件発明２〜４のサポート要件の適合性に関する判断は、 以下のとおりである。
本件発明２は「前記粒子の最大長において、前記セレコキシブ粒子の Ｄ９０が１００μｍ未満であること」を、本件発明３は同４０µｍ未満で あることを、本件発明４は同２５µｍ未満であることをそれぞれ発明特 定事項とするものであるところ、セレコキシブ粒子のＤ９０が２００µｍ 未満である本件発明１がサポート要件に適合するものと認めることが できないことは前記のとおりであると指摘した上で、例１１及び例１１ −２の実験結果も、ラウリル硫酸ナトリウムが生物学的利用能の実験結＼n果に影響した可能性が高いものと認められることに照らすと、上記実験＼n結果から、Ｄ９０が約３０µｍよりも小さい値とした場合において、未調 合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善するものと認識する＼nことはできないとして、本件発明２〜４はサポート要件に適合するもの と認めることはできないとした。
(ｵ) 前訴判決は、本件発明５、７〜１９については、請求項１記載の製薬 組成物を発明特定事項に含むものであるところ、「本件発明１がサポー ト要件に適合するものと認めることができないことは前記‥のとおり であるから」という理由により、サポート要件に適合するものと認める ことはできないとした。
ウ 取消判決の拘束力の範囲に関し上記アで述べたところに従って、前訴判 決の拘束力の生ずる部分を検討するに、主文に直結する認定判断（主要事 実の認定及びその法規範への当てはめの判断）は、本件訂正前の特許請求 の範囲及び本件明細書の記載並びに本件優先日当時の技術常識（主要事実 の認定に当たる。）を前提に、本件訂正前の特許請求の範囲によって特定さ れる発明（本件発明）が特許法３６条６項１号の要件に適合しないとした 判断（法規範への当てはめに当たる。）にほかならず、前訴判決中、拘束力 が生ずるのは当該部分であると解される。
他方、前訴判決の判断過程では、結論に至る推論過程を基礎づける論拠 として、説示(c)、(e)等の様々な理由が示されているが、その逐一について 拘束力が生ずるものではないことは、上記アで述べたとおりである。
エ そもそも、サポート要件は、明細書の記載（特許を受けようとする発明の 開示）から見て広すぎる特許請求の範囲を防ぐ役割を果たすものであると ころ、被告は、本件訂正前の本件発明につきサポート要件違反を認めた前 訴判決を受けて、特許請求の範囲の減縮を目的とする本件訂正の請求をし ており、これが訂正要件を充足することは前記１のとおりである。 その結果、本件では、本件訂正後の特許請求の範囲（ただし、本件ピンミ ル構成は発明特定事項として考慮しない。）に基づく本件訂正発明のサポ＼nート要件の適合性が問題となっているのであって、同じサポート要件の適 合性の問題であっても、本件訂正前の特許請求の範囲を前提とする前訴判 決とは判断対象が異なる。それにもかかわらず、「前訴判決の説示(c)、(e) 等に照らせば、本件訂正後の本件訂正発明についても、前訴判決と同様の 判断が妥当する（はずである）」といった推論を戦わせるのは、取消判決の 拘束力の問題とは異質の議論といわざるを得ない。
オ 本件審決は、前訴判決の説示(e)（難溶性薬物の原薬の粒子径分布は・・・、 ２００μｍ以上の粒子の割合を制限しさえすれば、９０％の粒子の粒度分 布がどのようなものであっても、生物学的利用能が改善されるものと理解＼nすることはできない旨の判示）について、これは、生物学的利用能の改善の＼n観点では、９０％の粒子の粒度分布も重要であることを述べたものである との理解を示している。そして、ピンミルのような衝撃式粉砕機（衝撃式ミ ル）により粉砕された粉体と、ジェットミルのような流体式（気流式）粉砕 機により粉砕された粉体は、異なる粒度分布の粉体となるという一般的な 知見をもとに、この粒度分布の差異は粉砕機構の差異に由来するものであ＼nり、本件明細書に記載されたピンミルのような衝撃式ミルでの粉砕は、他 のタイプのミルとは異なる粒度分布を形成することにより、凝集性及びブ レンド均一性の改善に寄与するとして、説示(c)、(e)を本件訂正発明１が サポート要件に適合する理由の１つにしている。 これに対し、原告らは、Ｄ９０を３０μｍにし、「セレコキシブ粒子が、 ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり、」との発明特定事 項を加えても、９０％の具体的な粒度分布は明らかにならないとして、説 示(c)、(e)を本件訂正発明１がサポート要件に適合しない理由としている。 これらは、いずれも、前訴判決の説示(c)、(e)を独立して取り上げ、同判 断に拘束力が生じることを前提とするものと解されるが、失当というべき である。
拘束力の問題を離れて考えても、前訴判決の当該部分の判示は、製薬組 成物の特徴が、実質的に「Ｄ９０が２００µｍ未満である粒子サイズの分布を 有する」ことで特定されていた本件発明１について、未調合のセレコキシ ブに対して生物学的利用能が改善されるという課題を解決できるものであ＼nるかどうかを検討する過程において、上記特定事項で特定しさえすれば、 課題を解決できるものと理解することはできないと判断したものであって、 前訴判決が、本件発明１がサポート要件に適合するには、９０％の粒度分 布を示すことが必須の要請であると判断しているとの趣旨まで読み込むこ とには無理がある。
カ よって、前記ウのとおり、前訴判決の拘束力は、本件訂正前の特許請求の 範囲及び本件明細書の記載並びに本件優先日当時の技術常識を前提に、本 件訂正前の特許請求の範囲によって特定される発明（本件発明）が特許法 ３６条６項１号の要件に適合しないとした判断について生じることを前提 に、サポート要件の適合性について判断する。
(2) 特許法３６条６項１号は、特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細 な説明に実質的に裏付けられていなければならないというサポート要件を 定めるところ、その適合性の判断は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な 説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な 説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該 発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して 判断すべきものと解される。特に、所定の数値範囲を発明特定事項に含む発 明について、特許請求の範囲の記載が同号の要件に適合するか否かは、当業 者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から、当該発明に含ま れる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができると認 識できるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。
ア 前記第２の２(3)の本件明細書の開示事項によれば、本件訂正発明の課題 は、未調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善された固体の経＼n口運搬可能なセレコキシブ粒子を含む製薬組成物を提供することであり、＼n取り分け、水溶液に溶解しにくいセレコキシブ粒子の特質から、混合中に セレコキシブ同士で凝集し、非均一なブレンド組成物になるとの問題の解 決にあるものと認められる。
具体的には、本件明細書の【０００８】では、「・・・セレコキシブは、 水溶性媒体には異常なほど溶解しない。例えば、カプセル形態で経口投与 させた場合、未調合のセレコキシブは胃腸管にて急速に吸収されるために、 容易には溶解せず、分散もしない。加えて、長く凝集した針を形成する傾 向を有する結晶形態を有する未調合のセレコシブは、通常、錠剤成形ダイ での圧縮の際に、融合して一枚岩の塊になる。・・・」として、セレコキシ ブが、水溶性媒体には異常なほど溶解しないこと、未調合のセレコシブが 長く凝集した針を形成する傾向を有することを解決すべき問題として挙げ ている。
イ 上記課題に関係する技術常識として、証拠（甲イ７、１６、２３、６５〜 ６８、８０、１０３）及び弁論の全趣旨によれば、本件出願日当時、1)粉砕 によって薬物の粒子径を小さくし、比表面積（有効表＼面積）を増大させるこ とにより、薬物の溶出が改善されるが、他方で、難溶性薬物については、溶 媒による濡れ性が劣る場合には、粒子径を小さくすると凝集が起こりやす くなり、有効表面積が小さくなる結果、溶解速度が遅くなることがあるこ＼nと、2)疎水性の難溶性物質であっても、界面活性剤が存在すると、微粒子は 凝集せずに均一に溶液中に分散され、粒子サイズが小さいほど溶出速度は 大きくなることは、周知又は技術常識であったものと認められる。
ウ 上記技術常識を踏まえて、本件訂正発明が上記課題を解決できると認識 できる記載が本件明細書に開示されているかどうかにつき、さらに検討す る。
(ｱ) 本件明細書の【００２２】には「本発明の組成物は微粒子の形態のセ レコキシブを包含する。セレコキシブの一次粒子は、例えば、製粉若し くは粉砕により、又は溶液から沈殿させて生成させ、凝集して二次の集 合体粒子が形成される。本願で利用する用語「粒子サイズ」とは、特に 本願で指摘しない限り、一次粒子の最長の大きさのことをいう。粒子サ イズは、セレコキシブの臨床的効果に影響を与える重要なパラメータで あると考えられる。よって、別の実施例では、発明の組成物は、粒子の 最長の大きさで、粒子のＤ９０が約２００μｍ以下、好ましくは約１００ μｍ以下、より好ましくは７５μｍ以下、さらに好ましくは約４０μｍ 以下、最も好ましくは約２５μｍ以下であるように、セレコキシブの粒 子分布を有する。通常、本発明の上記実施例によるセレコキシブの粒子 サイズの減少により、セレコキシブの生物学的利用能が改良される。」、＼n【０１２４】には「カプセル及び錠剤中でのセレコキシブの粒子サイズ カプセル若しくは錠剤の形で経口投与されると、セレコキシブ粒子サイ ズの減少により、セレコキシブの生物学的利用能が改善されるを発見し＼nた。したがって、セレコキシブのＤ９０粒子サイズは約２００μｍ以下、 好ましくは約１００μｍ以下、より好ましくは約７５μｍ以下、さらに 好ましくは約４０μｍ以下、最も好ましくは２５μｍ以下である。例え ば、例１１に例示するように、出発材料のセレコキシブのＤ９０粒子サイ ズを約６０μｍから約３０μｍに減少させると、組成物の生物学的利用 能は非常に改善される。加えて又はあるいは、セレコキシブは約１μｍ＼nから約１０μｍであり、好ましくは約５μｍから約７μｍの範囲の平均 粒子サイズを有する。」としており、セレコキシブの粒子サイズを減少 させることで、セレコキシブの生物学的利用能が改善されることが記載＼nされている。
(ｲ) また、本件明細書の【００２４】の「セレコキシブと賦形剤とを混合 するに先立ち、ピンミル（ｐｉｎ ｍｉｌｌ）のような衝撃式ミルでセ レコキシブを粉砕させて、本発明の組成物を作製することは、改善され た生物学的利用能を提供するに際して効果的であるだけでなく、かかる＼n混合若しくはブレンド中のセレコキシブ結晶の凝集特性と関連する問 題を克服するに際しても有益であることを発見した。ピンミルを利用し て粉砕されたセレコキシブは、未粉砕のセレコキシブ又は液体エネルギ ーミルのような他のタイプのミルを利用して粉砕されたセレコキシブ よりは凝集力は小さく、ブレンド中にセレコキシブ粒子の二次集合体に は容易に凝集しない。減少した凝集力により、ブレンド均一性の程度が 高くなり、このことはカプセル及び錠剤のような単位投与形態の調合に おいて、非常に重要である。これは、調合用の他の製薬化合物を調合す る際のエアージェットミルのような液体エネルギーミルの有用性に予＼n期せぬ結果をもたらす。特定の理論に拘束されることなく、衝撃粉砕に より長い針状からより均一な結晶形へ、セレコキシブの結晶形態を変質 させ、ブレンド目的により適するようになるが、長い針状の結晶はエア ージェットミルでは残存する傾向が高いと仮定される。」との記載から、 粉砕により粒子サイズを減少させるについて、ピンミルのような衝撃式 ミルを使用して長い針状からより均一な結晶とし、ブレンド目的により 適するものとすることが記載されている。
(ｳ) 本件明細書の【００７５】には「加湿剤 セレコキシブは水溶液にか なり溶解しにくい。したがって、本発明の製薬組成物は、任意であるが、 好ましくは、キャリア材料として、一つ又はそれ以上の薬剤学的に許容 な加湿剤を含む。かかる加湿剤は、水と親和性があるようにセレコキシ ブを維持させるように選択することが好ましく、その状態が製薬組成物 の相対的生物学的利用能を改善させると考えられる。・・・」、【００＼n７６】には「ラウリル硫酸ナトリウムは好ましい加湿剤である。存在す るならば、ラウリル硫酸ナトリウムは、組成物の全重量の対して、約０． ２５％から約７％、好ましくは約０．４％から約６％、より好ましくは 約０．５％から約５％の量を含む。」として、セレコキシブは水溶液に かなり溶解しにくいために、水と親和性があるようにセレコキシブを維 持させる加湿剤を含むことが好ましいこと、好ましい加湿剤はラウリル 硫酸ナトリウムであること、そのような加湿剤を添加することにより相 対的生物学的利用能を改善できることが記載されている。＼n
(ｴ) 例１１−２では、犬モデルでの調合の相対的生物学的利用能の試験＼nがされている。 組成物Ａ、Ｂは微粉化され、ラウリル硫酸ナトリウムが添加されてい る（【０１７３】、【０１７４】、表１１−２Ａ）。本件明細書の【０＼n１２４】に「・・・例えば、例１１に例示するように、出発材料のセレ コキシブのＤ９０粒子サイズを約６０μｍから約３０μｍに減少させる と、組成物の生物学的利用能は非常に改善される。・・・」と記載され＼nていることから、組成物Ａ、ＢのＤ９０粒子サイズは約３０μｍと認めら れる。他方、参考例である組成物Ｆは、未粉砕、未調合のセレコキシブ である（【０１７２】）。 生物学的利用能は、メス犬について、組成物Ｆが１６．９％であるの＼nに対し、組成物Ａは３１．２％、組成物Ｂは２４．９％であり（【０１ ７６】、（表１１−２Ｃ）、オス犬について、組成物Ｆが１６．９％で＼nあるのに対し、組成物Ａは４９．４％、組成物Ｂは５４．２％である（【０ １７７】、表１１−２Ｄ）とされ、Ｄ９０粒子サイズを約３０μｍに減少＼nさせた組成物Ａ、Ｂにおいて生物学的利用能が明らかに高い結果が示さ＼nれている。
エ 以上を総合すると、本件訂正発明１は、粒子の最大長においてＤ９０が３ ０μｍであるセレコキシブ粒子、及び加湿剤としてのラウリル硫酸ナトリ ウムを含有することを特定するものであるところ、これは、1)セレコキシ ブが長い針状の結晶形態を有することに対応するため、粉砕によって薬物 の粒子径を小さくし、比表面積を増大させることにより、薬物の溶出を改＼n善させるために、セレコキシブの粒子サイズを「Ｄ９０が３０μｍ」に減少 させ、また、2)セレコキシブのような難溶性薬物については、粒子径を小さ くすると凝集が起こりやすくなり、有効表面積が小さくなる結果、溶解速＼n度が遅くなるが、界面活性剤が存在すると、微粒子は凝集せずに均一に溶 液中に分散され、粒子サイズが小さいほど溶出速度は大きくなることから、 セレコキシブに、界面活性剤同様水に親和性を持たせる湿潤剤であるラウ リル硫酸ナトリウムを含有させることとしたものである。そして、3)具体 的な実験結果においても、Ｄ９０粒子サイズは約３０μｍとし、ラウリル硫 酸ナトリウムを含有させたセレコキシブ組成物が、未粉砕、未調合のセレ コキシブに対して優れた生物学的利用能を示しているのであるから（例１＼n１−２）、本件訂正発明１は、本件ピンミル構成を発明特定事項として考慮＼nしなくても、本件明細書及び技術常識から、「未調合のセレコキシブに対し て生物学的利用能が改善された固体の経口運搬可能＼なセレコキシブ粒子を 含む製薬組成物を提供する」という課題を解決できると当業者が認識でき る範囲の発明であるといえる。
本件訂正発明２は、Ｄ９０が３０μｍよりも減少した数値範囲である「Ｄ ９０が３０μｍ未満」と特定されたものであるから、上記本件訂正発明１に ついて述べたところと同様、本件明細書及び技術常識から、上記課題を解 決できると当業者が認識できる範囲の発明であるといえる。 本件訂正発明４、５、７〜１３、１５、１７〜１９も、本件訂正発明１及 び本件訂正発明２を直接的又は間接的に引用してこれらをさらに限定する 発明であるから、本件訂正発明１及び本件訂正発明２と同様に、本件明細 書及び技術常識から、上記課題を解決できると当業者が認識できる範囲の 発明であるといえる。
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１及び２は、「セレコキシブ粒子が、 ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり、」との発明特定事項 （以下「本件ピンミル構成」ということがある。）を含む（削除された請求＼n項を除く他の請求項も、請求項１又は２を直接又は間接的に引用することで 本件ピンミル構成を含むことになっている。）ところ、本件ピンミル構＼成を 巡っては、そのクレーム解釈（ＰＢＰクレームといえるか否か、「ピンミル のような」は衝撃式ミルの単なる例示か、衝撃式ミルの一部に限定する構成＼nかなど）と、当該クレーム解釈を前提とした明確性要件の適合性の議論が重 層的に争われているので、以下、順次検討していく。
(3) まず、本件ピンミル構成がＰＢＰクレームに当たるかについて検討するに、＼n本件ピンミル構成に関する本件明細書の【００２４】、【０１９０】の記載＼nが、セレコキシブ粒子を粉砕する製造工程、製造方法を開示していることは 明らかであり、したがって、本件訂正によって特許請求の範囲の発明特定事 項とされるに至った本件ピンミル構成についても、「ピンミルのような衝撃＼n式ミルで粉砕」するという製造方法をもって物の構造又は特性を特定しよう＼nとするもの（その意図が成功しているかどうかはともかく）と理解される。 この限度では、被告が主張し、本件審決が判断を示しているとおりである。 第１事件原告は、製薬組成物の製造には複数の工程が必要であるなどとし てこれを争うが、そのような工程の全てを特定することがＰＢＰクレームと しての必須条件とはいえない。実質的に製造方法の明確性を問題にしている とすれば、この点からの検討は後に示すこととする。
(4) 次に、本件ピンミル構成の意味するところ（例示か限定か）を検討するに、＼n「ピンミルのような衝撃式ミル」との特許請求の範囲の文言自体に着目して 考えた場合、1)ピンミルは単なる例示であって衝撃式ミル全般を意味すると いう理解、2)衝撃式ミルに含まれるミルのうち、ピンミルと類似又は同等の 特性を有する衝撃式ミルを意味するという理解のいずれにも解する余地が あり、特許請求の範囲の記載のみから一義的に確定することはできない。 そこで、本件明細書の記載を参照するに、本件明細書の【００２４】には、 「セレコキシブと賦形剤とを混合するに先立ち、ピンミル（ｐｉｎ ｍｉｌ ｌ）のような衝撃式ミルでセレコキシブを粉砕させて、本発明の組成物を作 製することは、改善された生物学的利用能を提供するに際して効果的である＼nだけでなく、かかる混合若しくはブレンド中のセレコキシブ結晶の凝集特性 と関連する問題を克服するに際しても有益であることを発見した。ピンミル を利用して粉砕されたセレコキシブは、未粉砕のセレコキシブ又は液体エネ ルギーミルのような他のタイプのミルを利用して粉砕されたセレコキシブ よりは凝集力は小さく、ブレンド中にセレコキシブ粒子の二次集合体には容 易に凝集しない。減少した凝集力により、ブレンド均一性の程度が高くなり、 このことはカプセル及び錠剤のような単位投与形態の調合において、非常に 重要である。これは、調合用の他の製薬化合物を調合する際のエアージェッ トミルのような液体エネルギーミルの有用性に予期せぬ結果をもたらす。特＼n定の理論に拘束されることなく、衝撃粉砕により長い針状からより均一な結 晶形へ、セレコキシブの結晶形態を変質させ、ブレンド目的により適するよ うになるが、長い針状の結晶はエアージェットミルでは残存する傾向が高い と仮定される。」との記載が、【０１３５】には、「セレコキシブは先ず粉 砕される若しくは所望の粒子サイズに微細化される。さまざまな粉砕機若し くは破砕機が利用することが可能であるが、セレコキシブのピンミリングの＼nような衝撃粉砕により、他のタイプの粉砕と比較して、最終組成物に改善さ れたブレンド均一性がもたらせる」との記載がある。
以上の記載に上記(3)の解釈を併せて考えると、本件ピンミル構成は、被＼n告が主張（第３の３(6)ア）するように、本件訂正発明に係る薬剤組成物の含 むセレコキシブ粒子が、ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子に見られる のと同様の、長い針状からより均一な結晶形へと変質されて、凝集力が低下 し、ブレンド均一性が向上した構造、特性を有するものであることを特定す＼nる構成であって、したがって、「ピンミルのような衝撃式ミル」とは、ピン＼nミルに限定されるものではなく、上記のような構造、特性を有するセレコキ＼nシブ粒子が得られる衝撃式ミルがこれに含まれ得るものと理解するのが相 当である。
(5) 以上を前提に、本件ピンミル構成を含む本件訂正発明の特許請求の範囲の＼n記載が明確性要件を満たすかどうかを検討する。
ア 衝撃式粉砕機に分類される粉砕機としては、本件審決も認定していると おり、多種多様なものがある（ハンマーミル、ケージミル、ピンミル、デ ィスインテグレータ、スクリーンミル等が知られており、ハンマーの形状 によっても、ナイフ型、アブミ型、ブレード型、ピン型等がある。甲イ１ １１、１１２、１３６）ところ、上記(4)で示したクレーム解釈によると、 衝撃式粉砕機によって粉砕されたセレコキシブ粒子を含む薬剤組成物で あっても、本件特許の技術的範囲に属するものと属しないものがあること になるが、本件明細書に接した当業者において、「ピンミルで粉砕された セレコキシブ粒子に見られるのと同様の、長い針状からより均一な結晶形 へと変質されて、凝集力が低下し、ブレンド均一性が向上した構造、特性＼nを有するセレコキシブ粒子」を製造できる衝撃式粉砕機がいかなるものか を理解できるとは到底認められない。すなわち、一般に、明細書に製造方 法の逐一が記載されていなくても、当業者であれば、明細書の開示に技術 常識を参照して当該製造方法の意味するところを認識できる場合も少な くないと解されるが、本件の場合、本件明細書には、「ピンミルで粉砕さ れたセレコキシブ粒子」の凝集力の小ささ、改善されたというブレンド均 一性が、ピンミルのいかなる作用によって実現されるものかの記載がない ため、衝撃式ミル一般によって実現されるものなのか、衝撃式ミルのうち、 ピンミルと何らかの特性を共通にするものについてのみ達成されるもの なのかも明らかとなっていない。そのため、技術常識を適用しようとして も、いかなる特性に着目して、ある衝撃式ミルが本件ピンミル構成にいう＼n「ピンミルのような衝撃式ミル」に当たるか否かを判断すればよいのかと いった手掛かりさえない状況といわざるを得ない。
イ そうすると、本件明細書等に加え本件出願日（明確性要件の判断の基準 時）当時の技術常識を考慮しても、「ピンミルのような衝撃式ミル」の範 囲が明らかでなく、「ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕」するというセ レコキシブ粒子の製造方法は、当業者が理解できるように本件明細書等に 記載されているとはいえないから、本件訂正発明は明確であるとはいえな い。
ウ ところで、ＰＢＰクレームは、物自体の構造又は特性を直接特定するこ＼nとに代えて、物の製造方法を記載するものであり、そのような特許請求の 範囲が明確性要件を充足するためには、不可能・非実際的事情の存在が要＼n求されるのであるが、本件においては、不可能・非実際的事情を検討する＼n以前の問題として、前記ア、イに示したようにそもそも特許請求の範囲に 記載された製造方法自体が明確性を欠くものである。
(6) 本件審決は、「ピンミルのような衝撃式ミルは、いわゆる衝撃式粉砕機で あり、粉砕された粉体は、ジェットミルのような流体式（気流式）粉砕機と は異なる粒度分布の粉体を作製する装置であることが理解できるから明確 である」としており、これは、「ピンミルのような」について、「いわゆる 衝撃式粉砕機」のなかでも、さらに、「粉砕された粉体は、ジェットミルの ような流体式（気流式）粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する」こと のできる装置であるとの意味づけを与えた認定であると解される。 そして、「ピンミルによる」粉砕が、「粉砕された粉体は、ジェットミル のような流体式（気流式）粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する」も のであることについて、本件審決は、本件明細書の、ピンミルと、エアージ ェットミルのような他のタイプのミルとの粉砕物の凝集力の違いに関する 記載（【００２４】）、及び、粉砕装置の粉砕機構が異なれば得られる粒子＼nの粒度分布が異なるという技術常識を認定したことにより、導き出している ものと認められる｡
しかし、本件明細書には、凝集力の違いが、粉砕装置の違いに基づく粒子 の粒度分布の違いに起因するものであるとの記載も示唆もない。粉砕装置の 違いが、粒度分布の違い以外の粒子特性を導くことも当然考えられるところ である（これを否定する技術常識があるとは認められない。）。そうすると、 「ピンミルのような」が、「衝撃式ミル」に対して、さらに「粉砕された粉 体は、ジェットミルのような流体式（気流式）粉砕機とは異なる粒度分布の 粉体を作製する装置」であるとの意味づけを与えた本件審決の解釈は、本件 明細書等の記載及び技術常識を考慮しても、無理があるものといわざるを得 ない。
(7) 以上より、不可能・非実際的事情の検討をするまでもなく、本件訂正後の＼n請求項１、２、４、５、７〜１３、１５、１７〜１９の記載は明確性要件に 違反するものであり、取消事由３は理由がある。
３ 取消事由２（サポート要件に関する判断の誤り）について
上記２のとおり、取消事由３が認められる以上、本件審決（原告らが取消しを 求めている請求項に関する部分）は既に取消しを免れないものである。しかし、 明確性要件違反の原因となった本件ピンミル構成は、前訴判決がサポート要件＼n違反を肯定する判断をしたことを受けて、その瑕疵を回避するために特許請求 の範囲に加えられたという本件の経過を踏まえると、本件訂正後の特許請求の 範囲を前提としたサポート要件の適合性の問題（取消事由２）についても、併せ て判断を示すことが適切と考えられることから、以下に当裁判所の判断を示し ておくこととする。
なお、その場合、本件ピンミル構成を含む特許請求の範囲は明確性要件を欠＼nくことが前提となるから、サポート要件の判断においても、本件ピンミル構成＼nを発明特定事項として考慮しない前提で検討することとする。
(1) 前訴判決がサポート要件違反を認めて第１次審決を取り消したことは前 述のとおりであるところ、本件においては、前訴判決の拘束力がいかなる範 囲に及ぶかが問題となっているので、まずこの点を検討する。
ア 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判 決が確定したときは、審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判 事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は 行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法３ ３条１項の規定により、上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束 力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる ものであるから、審判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断を することは許されない（最高裁判所昭和６３年（行ツ）第１０号平成４年 ４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁）。
この拘束力は、行政庁が裁判所の判断に反して同一の処分を繰り返し、 同一の案件が行政庁と裁判所の間を往復することを避けるためのもので あり、原則として主文についてのみ生ずる既判力と異なり、判決理由中の 判断であっても、主文に直結する認定判断、すなわち主要事実の認定及び その法規範への当てはめの判断にも及ぶものである。他方、判決の結論と 直接関係のない傍論の説示はもとより、主要事実を確定する過程における 間接事実の認定やその評価にまで及ぶものではなく、また、結論に至る推 論過程を基礎づける論拠、反対主張を排斥する理由等の説示についても同 様である。取消判決の理由中の説示の全てが拘束力を有するとした場合、 結論に影響する意味合いや程度も様々な議論が独り歩きを始め、その解 釈・適用を巡って新たな紛争を拡大させることとなり、そのような状況は、 行政事件訴訟法３３条１項の想定するところではないというべきである。
イ 以上を前提に、前訴判決（甲イ８６）の判断構造をみておく。＼n
(ｱ) 前訴判決は、まず、サポート要件適合性について、「所定の数値範囲 を発明特定事項に含む発明について、特許請求の範囲の記載が同号所定 の要件（サポート要件）に適合するか否かは、当業者が、発明の詳細な 説明の記載及び出願時の技術常識から、当該発明に含まれる数値範囲の 全体にわたり当該発明の課題を解決することができると認識できるか 否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である」とし、「これ を本件発明１についてみると・・・『粒子の最大長において、セレコキ シブ粒子のＤ９０が２００µｍ未満である粒子サイズの分布を有する』こ とを特徴とするものであるから、所定の数値範囲を発明特定事項に含む 発明であるといえる。」としているので、「Ｄ９０が２００µｍ未満であ る粒子サイズの分布を有する」本件発明１について、その数値範囲の全 体にわたりその課題を解決できるものであるかどうかを検討している。
(ｲ) そして、前訴判決は、(a)一方で、本件明細書の【００２２】、【０１ ２４】、【０１３５】の記載から、未調合のセレコキシブを粉砕し、「セ レコキシブのＤ９０粒子サイズが約２００μｍ以下」とした場合には、セ レコキシブの生物学的利用能が改善されること、セレコキシブのピンミ＼nリングのような衝撃粉砕により、他のタイプの粉砕と比較して、最終組 成物に改善されたブレンド均一性がもたらせることを示したものとい えるとしつつ、(b)他方で、1)本件発明１の請求項１には、セレコキシブ を微細化する具体的な方法は記載されておらず、本件発明１の「微粒子 セレコキシブ」が「ピンミリングのような衝撃粉砕」により粉砕された ものに限定する旨の記載もなく、かえって、本件明細書の【０１３５】 には、さまざまな粉砕機・破砕機が利用可能とされていること、2)本件 明細書の【０００８】には、長く凝集した針を形成する傾向を有する結 晶形態を有する未調合のセレコシブは、錠剤成形ダイでの圧縮の際に、 融合して一枚岩の塊になり、他の物質とブレンドさせたときでも、セレ コキシブの結晶は、他の物質から分離する傾向があり、セレコキシブ同 士で凝集し、セレコキシブの不必要な大きな塊を含有する、非均一なブ レンド組成物になるとの記載があること、3)本件優先日当時、粉砕によ り溶出は改善されるが、難溶性薬物は凝集して溶解速度が遅くなること があることが周知又は技術常識であったことを踏まえると、(c)難溶性 薬物であるセレコキシブについて､｢『セレコキシブのＤ９０粒子サイズが 約２００μｍ以下（「未満」の誤記と認められる。）』の構成とするこ＼nとによりセレコキシブの生物学的利用能が改善されることを直ちに理＼n解することはできない｣（以下「説示(ｃ)」という。）とした。 また、本件明細書には、(d)「Ｄ９０」の値を用いて粒子サイズの分布 を規定することの技術的意義や「Ｄ９０」の値と生物学的利用能との関係＼nが説明されていないことを述べた上で、(e)難溶性薬物の原薬の粒子径 分布が化合物によって種々の形態を採ることに照らすと、「２００μｍ 以上の粒子の割合を制限しさえすれば、９０％の粒子の粒度分布がどの ようなものであっても、生物学的利用能が改善されるものと理解するこ＼nとはできない」（以下「説示(e)」という。）とした。そして、(f)本件 明細書の例１１及び例１１−２の実験結果の記載は、微粉化したセレコ キシブを含有する「組成物Ａ」及び「組成物Ｂ」（これらに含まれるセ レコキシブのＤ９０粒子サイズは約３０μｍと推認される。）の生物学的 利用能は、未粉砕、未調合のセレコキシブである「組成物Ｆ」の生物学＼n的利用能より高いことを示しているが、「組成物Ａ」及び「組成物Ｂ」＼nに加湿剤として含まれるラウリル硫酸ナトリウムが、生物学的利用能の＼n実験結果に影響した可能性が高いものと認められ、この実験結果から、＼n本件発明１の「セレコキシブ粒子のＤ９０が２００μｍ未満」の数値範囲 の全体にわたり、未調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善＼nするものと認識することはできないとした。
(ｳ) 前訴判決は、以上を踏まえた結論として、本件明細書の発明の詳細な 説明の記載及び本件優先日当時の技術常識から、当業者が、本件発明１ に含まれる「粒子の最大長において、セレコキシブ粒子のＤ９０が２００ μｍ未満」の数値範囲の全体にわたり本件発明１の課題を解決できると 認識できるものと認められないから、本件発明１は、サポート要件に適 合するものと認めることはできないとした。
(ｴ) 前訴判決の本件発明２〜４のサポート要件の適合性に関する判断は、 以下のとおりである。
本件発明２は「前記粒子の最大長において、前記セレコキシブ粒子の Ｄ９０が１００μｍ未満であること」を、本件発明３は同４０µｍ未満で あることを、本件発明４は同２５µｍ未満であることをそれぞれ発明特 定事項とするものであるところ、セレコキシブ粒子のＤ９０が２００µｍ 未満である本件発明１がサポート要件に適合するものと認めることが できないことは前記のとおりであると指摘した上で、例１１及び例１１ −２の実験結果も、ラウリル硫酸ナトリウムが生物学的利用能の実験結＼n果に影響した可能性が高いものと認められることに照らすと、上記実験＼n結果から、Ｄ９０が約３０µｍよりも小さい値とした場合において、未調 合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善するものと認識する＼nことはできないとして、本件発明２〜４はサポート要件に適合するもの と認めることはできないとした。
(ｵ) 前訴判決は、本件発明５、７〜１９については、請求項１記載の製薬 組成物を発明特定事項に含むものであるところ、「本件発明１がサポー ト要件に適合するものと認めることができないことは前記‥のとおり であるから」という理由により、サポート要件に適合するものと認める ことはできないとした。
ウ 取消判決の拘束力の範囲に関し上記アで述べたところに従って、前訴判 決の拘束力の生ずる部分を検討するに、主文に直結する認定判断（主要事 実の認定及びその法規範への当てはめの判断）は、本件訂正前の特許請求 の範囲及び本件明細書の記載並びに本件優先日当時の技術常識（主要事実 の認定に当たる。）を前提に、本件訂正前の特許請求の範囲によって特定さ れる発明（本件発明）が特許法３６条６項１号の要件に適合しないとした 判断（法規範への当てはめに当たる。）にほかならず、前訴判決中、拘束力 が生ずるのは当該部分であると解される。
他方、前訴判決の判断過程では、結論に至る推論過程を基礎づける論拠 として、説示(c)、(e)等の様々な理由が示されているが、その逐一について 拘束力が生ずるものではないことは、上記アで述べたとおりである。
エ そもそも、サポート要件は、明細書の記載（特許を受けようとする発明の 開示）から見て広すぎる特許請求の範囲を防ぐ役割を果たすものであると ころ、被告は、本件訂正前の本件発明につきサポート要件違反を認めた前 訴判決を受けて、特許請求の範囲の減縮を目的とする本件訂正の請求をし ており、これが訂正要件を充足することは前記１のとおりである。 その結果、本件では、本件訂正後の特許請求の範囲（ただし、本件ピンミ ル構成は発明特定事項として考慮しない。）に基づく本件訂正発明のサポ＼nート要件の適合性が問題となっているのであって、同じサポート要件の適 合性の問題であっても、本件訂正前の特許請求の範囲を前提とする前訴判 決とは判断対象が異なる。それにもかかわらず、「前訴判決の説示(c)、(e) 等に照らせば、本件訂正後の本件訂正発明についても、前訴判決と同様の 判断が妥当する（はずである）」といった推論を戦わせるのは、取消判決の 拘束力の問題とは異質の議論といわざるを得ない。
オ 本件審決は、前訴判決の説示(e)（難溶性薬物の原薬の粒子径分布は・・・、 ２００μｍ以上の粒子の割合を制限しさえすれば、９０％の粒子の粒度分 布がどのようなものであっても、生物学的利用能が改善されるものと理解＼nすることはできない旨の判示）について、これは、生物学的利用能の改善の＼n観点では、９０％の粒子の粒度分布も重要であることを述べたものである との理解を示している。そして、ピンミルのような衝撃式粉砕機（衝撃式ミ ル）により粉砕された粉体と、ジェットミルのような流体式（気流式）粉砕 機により粉砕された粉体は、異なる粒度分布の粉体となるという一般的な 知見をもとに、この粒度分布の差異は粉砕機構の差異に由来するものであ＼nり、本件明細書に記載されたピンミルのような衝撃式ミルでの粉砕は、他 のタイプのミルとは異なる粒度分布を形成することにより、凝集性及びブ レンド均一性の改善に寄与するとして、説示(c)、(e)を本件訂正発明１が サポート要件に適合する理由の１つにしている。 これに対し、原告らは、Ｄ９０を３０μｍにし、「セレコキシブ粒子が、 ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり、」との発明特定事 項を加えても、９０％の具体的な粒度分布は明らかにならないとして、説 示(c)、(e)を本件訂正発明１がサポート要件に適合しない理由としている。 これらは、いずれも、前訴判決の説示(c)、(e)を独立して取り上げ、同判 断に拘束力が生じることを前提とするものと解されるが、失当というべき である。
拘束力の問題を離れて考えても、前訴判決の当該部分の判示は、製薬組 成物の特徴が、実質的に「Ｄ９０が２００µｍ未満である粒子サイズの分布を 有する」ことで特定されていた本件発明１について、未調合のセレコキシ ブに対して生物学的利用能が改善されるという課題を解決できるものであ＼nるかどうかを検討する過程において、上記特定事項で特定しさえすれば、 課題を解決できるものと理解することはできないと判断したものであって、 前訴判決が、本件発明１がサポート要件に適合するには、９０％の粒度分 布を示すことが必須の要請であると判断しているとの趣旨まで読み込むこ とには無理がある。
カ よって、前記ウのとおり、前訴判決の拘束力は、本件訂正前の特許請求の 範囲及び本件明細書の記載並びに本件優先日当時の技術常識を前提に、本 件訂正前の特許請求の範囲によって特定される発明（本件発明）が特許法 ３６条６項１号の要件に適合しないとした判断について生じることを前提 に、サポート要件の適合性について判断する。
(2) 特許法３６条６項１号は、特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細 な説明に実質的に裏付けられていなければならないというサポート要件を 定めるところ、その適合性の判断は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な 説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な 説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該 発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して 判断すべきものと解される。特に、所定の数値範囲を発明特定事項に含む発 明について、特許請求の範囲の記載が同号の要件に適合するか否かは、当業 者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から、当該発明に含ま れる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができると認 識できるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。
ア 前記第２の２(3)の本件明細書の開示事項によれば、本件訂正発明の課題 は、未調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善された固体の経＼n口運搬可能なセレコキシブ粒子を含む製薬組成物を提供することであり、＼n取り分け、水溶液に溶解しにくいセレコキシブ粒子の特質から、混合中に セレコキシブ同士で凝集し、非均一なブレンド組成物になるとの問題の解 決にあるものと認められる。
具体的には、本件明細書の【０００８】では、「・・・セレコキシブは、 水溶性媒体には異常なほど溶解しない。例えば、カプセル形態で経口投与 させた場合、未調合のセレコキシブは胃腸管にて急速に吸収されるために、 容易には溶解せず、分散もしない。加えて、長く凝集した針を形成する傾 向を有する結晶形態を有する未調合のセレコシブは、通常、錠剤成形ダイ での圧縮の際に、融合して一枚岩の塊になる。・・・」として、セレコキシ ブが、水溶性媒体には異常なほど溶解しないこと、未調合のセレコシブが 長く凝集した針を形成する傾向を有することを解決すべき問題として挙げ ている。
イ 上記課題に関係する技術常識として、証拠（甲イ７、１６、２３、６５〜 ６８、８０、１０３）及び弁論の全趣旨によれば、本件出願日当時、1)粉砕 によって薬物の粒子径を小さくし、比表面積（有効表＼面積）を増大させるこ とにより、薬物の溶出が改善されるが、他方で、難溶性薬物については、溶 媒による濡れ性が劣る場合には、粒子径を小さくすると凝集が起こりやす くなり、有効表面積が小さくなる結果、溶解速度が遅くなることがあるこ＼nと、2)疎水性の難溶性物質であっても、界面活性剤が存在すると、微粒子は 凝集せずに均一に溶液中に分散され、粒子サイズが小さいほど溶出速度は 大きくなることは、周知又は技術常識であったものと認められる。
ウ 上記技術常識を踏まえて、本件訂正発明が上記課題を解決できると認識 できる記載が本件明細書に開示されているかどうかにつき、さらに検討す る。
(ｱ) 本件明細書の【００２２】には「本発明の組成物は微粒子の形態のセ レコキシブを包含する。セレコキシブの一次粒子は、例えば、製粉若し くは粉砕により、又は溶液から沈殿させて生成させ、凝集して二次の集 合体粒子が形成される。本願で利用する用語「粒子サイズ」とは、特に 本願で指摘しない限り、一次粒子の最長の大きさのことをいう。粒子サ イズは、セレコキシブの臨床的効果に影響を与える重要なパラメータで あると考えられる。よって、別の実施例では、発明の組成物は、粒子の 最長の大きさで、粒子のＤ９０が約２００μｍ以下、好ましくは約１００ μｍ以下、より好ましくは７５μｍ以下、さらに好ましくは約４０μｍ 以下、最も好ましくは約２５μｍ以下であるように、セレコキシブの粒 子分布を有する。通常、本発明の上記実施例によるセレコキシブの粒子 サイズの減少により、セレコキシブの生物学的利用能が改良される。」、＼n【０１２４】には「カプセル及び錠剤中でのセレコキシブの粒子サイズ カプセル若しくは錠剤の形で経口投与されると、セレコキシブ粒子サイ ズの減少により、セレコキシブの生物学的利用能が改善されるを発見し＼nた。したがって、セレコキシブのＤ９０粒子サイズは約２００μｍ以下、 好ましくは約１００μｍ以下、より好ましくは約７５μｍ以下、さらに 好ましくは約４０μｍ以下、最も好ましくは２５μｍ以下である。例え ば、例１１に例示するように、出発材料のセレコキシブのＤ９０粒子サイ ズを約６０μｍから約３０μｍに減少させると、組成物の生物学的利用 能は非常に改善される。加えて又はあるいは、セレコキシブは約１μｍ＼nから約１０μｍであり、好ましくは約５μｍから約７μｍの範囲の平均 粒子サイズを有する。」としており、セレコキシブの粒子サイズを減少 させることで、セレコキシブの生物学的利用能が改善されることが記載＼nされている。
(ｲ) また、本件明細書の【００２４】の「セレコキシブと賦形剤とを混合 するに先立ち、ピンミル（ｐｉｎ ｍｉｌｌ）のような衝撃式ミルでセ レコキシブを粉砕させて、本発明の組成物を作製することは、改善され た生物学的利用能を提供するに際して効果的であるだけでなく、かかる＼n混合若しくはブレンド中のセレコキシブ結晶の凝集特性と関連する問 題を克服するに際しても有益であることを発見した。ピンミルを利用し て粉砕されたセレコキシブは、未粉砕のセレコキシブ又は液体エネルギ ーミルのような他のタイプのミルを利用して粉砕されたセレコキシブ よりは凝集力は小さく、ブレンド中にセレコキシブ粒子の二次集合体に は容易に凝集しない。減少した凝集力により、ブレンド均一性の程度が 高くなり、このことはカプセル及び錠剤のような単位投与形態の調合に おいて、非常に重要である。これは、調合用の他の製薬化合物を調合す る際のエアージェットミルのような液体エネルギーミルの有用性に予＼n期せぬ結果をもたらす。特定の理論に拘束されることなく、衝撃粉砕に より長い針状からより均一な結晶形へ、セレコキシブの結晶形態を変質 させ、ブレンド目的により適するようになるが、長い針状の結晶はエア ージェットミルでは残存する傾向が高いと仮定される。」との記載から、 粉砕により粒子サイズを減少させるについて、ピンミルのような衝撃式 ミルを使用して長い針状からより均一な結晶とし、ブレンド目的により 適するものとすることが記載されている。
(ｳ) 本件明細書の【００７５】には「加湿剤 セレコキシブは水溶液にか なり溶解しにくい。したがって、本発明の製薬組成物は、任意であるが、 好ましくは、キャリア材料として、一つ又はそれ以上の薬剤学的に許容 な加湿剤を含む。かかる加湿剤は、水と親和性があるようにセレコキシ ブを維持させるように選択することが好ましく、その状態が製薬組成物 の相対的生物学的利用能を改善させると考えられる。・・・」、【００＼n７６】には「ラウリル硫酸ナトリウムは好ましい加湿剤である。存在す るならば、ラウリル硫酸ナトリウムは、組成物の全重量の対して、約０． ２５％から約７％、好ましくは約０．４％から約６％、より好ましくは 約０．５％から約５％の量を含む。」として、セレコキシブは水溶液に かなり溶解しにくいために、水と親和性があるようにセレコキシブを維 持させる加湿剤を含むことが好ましいこと、好ましい加湿剤はラウリル 硫酸ナトリウムであること、そのような加湿剤を添加することにより相 対的生物学的利用能を改善できることが記載されている。＼n
(ｴ) 例１１−２では、犬モデルでの調合の相対的生物学的利用能の試験＼nがされている。 組成物Ａ、Ｂは微粉化され、ラウリル硫酸ナトリウムが添加されてい る（【０１７３】、【０１７４】、表１１−２Ａ）。本件明細書の【０＼n１２４】に「・・・例えば、例１１に例示するように、出発材料のセレ コキシブのＤ９０粒子サイズを約６０μｍから約３０μｍに減少させる と、組成物の生物学的利用能は非常に改善される。・・・」と記載され＼nていることから、組成物Ａ、ＢのＤ９０粒子サイズは約３０μｍと認めら れる。他方、参考例である組成物Ｆは、未粉砕、未調合のセレコキシブ である（【０１７２】）。 生物学的利用能は、メス犬について、組成物Ｆが１６．９％であるの＼nに対し、組成物Ａは３１．２％、組成物Ｂは２４．９％であり（【０１ ７６】、（表１１−２Ｃ）、オス犬について、組成物Ｆが１６．９％で＼nあるのに対し、組成物Ａは４９．４％、組成物Ｂは５４．２％である（【０ １７７】、表１１−２Ｄ）とされ、Ｄ９０粒子サイズを約３０μｍに減少＼nさせた組成物Ａ、Ｂにおいて生物学的利用能が明らかに高い結果が示さ＼nれている。
エ 以上を総合すると、本件訂正発明１は、粒子の最大長においてＤ９０が３ ０μｍであるセレコキシブ粒子、及び加湿剤としてのラウリル硫酸ナトリ ウムを含有することを特定するものであるところ、これは、1)セレコキシ ブが長い針状の結晶形態を有することに対応するため、粉砕によって薬物 の粒子径を小さくし、比表面積を増大させることにより、薬物の溶出を改＼n善させるために、セレコキシブの粒子サイズを「Ｄ９０が３０μｍ」に減少 させ、また、2)セレコキシブのような難溶性薬物については、粒子径を小さ くすると凝集が起こりやすくなり、有効表面積が小さくなる結果、溶解速＼n度が遅くなるが、界面活性剤が存在すると、微粒子は凝集せずに均一に溶 液中に分散され、粒子サイズが小さいほど溶出速度は大きくなることから、 セレコキシブに、界面活性剤同様水に親和性を持たせる湿潤剤であるラウ リル硫酸ナトリウムを含有させることとしたものである。そして、3)具体 的な実験結果においても、Ｄ９０粒子サイズは約３０μｍとし、ラウリル硫 酸ナトリウムを含有させたセレコキシブ組成物が、未粉砕、未調合のセレ コキシブに対して優れた生物学的利用能を示しているのであるから（例１＼n１−２）、本件訂正発明１は、本件ピンミル構成を発明特定事項として考慮＼nしなくても、本件明細書及び技術常識から、「未調合のセレコキシブに対し て生物学的利用能が改善された固体の経口運搬可能＼なセレコキシブ粒子を 含む製薬組成物を提供する」という課題を解決できると当業者が認識でき る範囲の発明であるといえる。
本件訂正発明２は、Ｄ９０が３０μｍよりも減少した数値範囲である「Ｄ ９０が３０μｍ未満」と特定されたものであるから、上記本件訂正発明１に ついて述べたところと同様、本件明細書及び技術常識から、上記課題を解 決できると当業者が認識できる範囲の発明であるといえる。 本件訂正発明４、５、７〜１３、１５、１７〜１９も、本件訂正発明１及 び本件訂正発明２を直接的又は間接的に引用してこれらをさらに限定する 発明であるから、本件訂正発明１及び本件訂正発明２と同様に、本件明細 書及び技術常識から、上記課題を解決できると当業者が認識できる範囲の 発明であるといえる。
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2024.02.19
令和4(行ケ)10081 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟__全文__知的財産裁判例 令和5年7月13日 知的財産高等裁判所
パラメータ特許について、異議申立があり、特許庁は、サポート要件違反として特許を取り消しまし。裁判所は、審決を維持しました。＼n
クレームは、「・・・前記バイアス層の合計重量をＢ（ｇ）、シャフト全体に渡って位置するストレート層の合計重量をＳ（ｇ）とした場合に、０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦０．８を満たし、前記細径側バイアス層の重量をＡ（ｇ）、前記バイアス層の合計重量をＢ（ｇ）とした場合に、０．０５≦Ａ／Ｂ≦０．１２を満たし、前記細径側バイアス層の重量をＡ（ｇ）、前記太径側バイアス層の重量をＣ（ｇ）とした場合に、１．０≦Ａ／Ｃ≦１．８を満たす・・
本件明細書（【００１４】）には、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）を構成３の数値範囲（０．５＼n≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦０．８）とすることにより所与の効果（技量が高いゴルファー やスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なトルクを生み出 し、シャフトがねじれすぎること又はねじれないためにシャフトが折損してしまう ことを防止するとの効果（以下「【００１４】記載の効果」という。））が得られ ると記載されているのみであって、【００１４】記載の効果が得られる理由は記載 されていないし、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）を構成３の数値範囲とすることで被告主張の課題＼nを解決できるとする理由も記載されておらず、当該数値範囲のいずれの点において も被告主張の課題を解決できるとする理由も記載されていない。特に、Ｂ／（Ｂ＋ Ｓ）の境界値を０．５及び０．８としたときに【００１４】記載の効果が得られる 根拠並びに被告主張の課題を解決できるとする根拠については、本件明細書に何ら の記載もない。原告は、本件出願日当時の当業者はストレート層の重量の割合を２ ０％以上としておけば、シャフトが曲げにより折損すること（ねじれがないために シャフトが折損すること）を防ぎ得るものと理解できると主張するが、ストレート 層の重量の割合を２０％以上とする根拠はなく、本件出願日当時の当業者であって も、当該割合につき２０％以上を選択することが容易であるとはいえない。また、 【００１４】記載の効果と被告主張の課題との関係及びストレート層の重量の割合 を２０％以上とすることと被告主張の課題との関係も不明である。さらに、実施例 １及び比較例１をみても、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）を構成３の数値範囲とする理由は理解で＼nきない（なお、比較例１におけるバイアス層の重量の割合は４０％であり、実施例 １におけるバイアス層の重量の割合は６０％であるところ、原告は、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ） の下限値が０．５であることの根拠を示していない。）。原告が挙げる証拠（甲１ ２、２１、２３）をみても、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）を構成３の数値範囲とする理由は理解＼nできないし、これらの証拠には、当該数値範囲とすることで被告主張の課題を解決 できるとする理由及び当該数値範囲のいずれの点においても被告主張の課題を解決 できるとする理由は記載されておらず、当該数値範囲とすることで【００１４】記 載の効果が得られることについても記載されていない。
以上のとおり、本件明細書の記載に加え、原告が技術常識であると主張する内容 を踏まえても、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）を構成３の数値範囲とすることで被告主張の課題を＼n解決できるとは理解できず、また、当該数値範囲のいずれの点においても被告主張 の課題を解決できるものと評価することもできない。当該数値範囲により【００１ ４】記載の効果が得られる理由も不明である。
クレームは、「・・・前記バイアス層の合計重量をＢ（ｇ）、シャフト全体に渡って位置するストレート層の合計重量をＳ（ｇ）とした場合に、０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦０．８を満たし、前記細径側バイアス層の重量をＡ（ｇ）、前記バイアス層の合計重量をＢ（ｇ）とした場合に、０．０５≦Ａ／Ｂ≦０．１２を満たし、前記細径側バイアス層の重量をＡ（ｇ）、前記太径側バイアス層の重量をＣ（ｇ）とした場合に、１．０≦Ａ／Ｃ≦１．８を満たす・・
本件明細書（【００１４】）には、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）を構成３の数値範囲（０．５＼n≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦０．８）とすることにより所与の効果（技量が高いゴルファー やスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なトルクを生み出 し、シャフトがねじれすぎること又はねじれないためにシャフトが折損してしまう ことを防止するとの効果（以下「【００１４】記載の効果」という。））が得られ ると記載されているのみであって、【００１４】記載の効果が得られる理由は記載 されていないし、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）を構成３の数値範囲とすることで被告主張の課題＼nを解決できるとする理由も記載されておらず、当該数値範囲のいずれの点において も被告主張の課題を解決できるとする理由も記載されていない。特に、Ｂ／（Ｂ＋ Ｓ）の境界値を０．５及び０．８としたときに【００１４】記載の効果が得られる 根拠並びに被告主張の課題を解決できるとする根拠については、本件明細書に何ら の記載もない。原告は、本件出願日当時の当業者はストレート層の重量の割合を２ ０％以上としておけば、シャフトが曲げにより折損すること（ねじれがないために シャフトが折損すること）を防ぎ得るものと理解できると主張するが、ストレート 層の重量の割合を２０％以上とする根拠はなく、本件出願日当時の当業者であって も、当該割合につき２０％以上を選択することが容易であるとはいえない。また、 【００１４】記載の効果と被告主張の課題との関係及びストレート層の重量の割合 を２０％以上とすることと被告主張の課題との関係も不明である。さらに、実施例 １及び比較例１をみても、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）を構成３の数値範囲とする理由は理解で＼nきない（なお、比較例１におけるバイアス層の重量の割合は４０％であり、実施例 １におけるバイアス層の重量の割合は６０％であるところ、原告は、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ） の下限値が０．５であることの根拠を示していない。）。原告が挙げる証拠（甲１ ２、２１、２３）をみても、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）を構成３の数値範囲とする理由は理解＼nできないし、これらの証拠には、当該数値範囲とすることで被告主張の課題を解決 できるとする理由及び当該数値範囲のいずれの点においても被告主張の課題を解決 できるとする理由は記載されておらず、当該数値範囲とすることで【００１４】記 載の効果が得られることについても記載されていない。
以上のとおり、本件明細書の記載に加え、原告が技術常識であると主張する内容 を踏まえても、Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）を構成３の数値範囲とすることで被告主張の課題を＼n解決できるとは理解できず、また、当該数値範囲のいずれの点においても被告主張 の課題を解決できるものと評価することもできない。当該数値範囲により【００１ ４】記載の効果が得られる理由も不明である。
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2024.01.19
令和4(行ケ)10081 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟__全文__知的財産裁判例 令和5年7月13日 知的財産高等裁判所
ゴルフシャフトの数値限定発明（バラメータ）について、サポート要件違反とした審決が維持されました。
ａ バイアス層の合計重量（Ｂ（ｇ））をバイアス層の合計重量とシャフト全体 にわたって位置するストレート層（以下、単に「ストレート層」という。）の合計 重量の和（Ｂ（ｇ）＋Ｓ（ｇ））の５０％以上とすることにより得られる効果等に 関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「本発明のゴルフクラブ用シャフトは、 シャフトに使用するバイアス層の合計重量をＢ（ｇ）、シャフト全体に渡って位置 するストレート層の合計重量をＳ（ｇ）とした場合に、０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦ ０．８・・・（１）を満たすことが重要である。（１）は、技量が高いゴルファー やスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なトルクＴｑ（°） を生み出す要素を示している。つまり、（１）を満たさないゴルフクラブ用シャフ トは、シャフトが捩じれすぎたり、または捩じれないがためにシャフトが折損して しまう原因につながる。」との記載（【００１４】）があり、また、本件効果が得 られたとされる実施例１及び本件効果が得られなかったとされる比較例１における 各Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）がそれぞれ０．６及び０．４であるとの記載（【表４】）がある。＼nしかしながら、これらの記載は、本件各発明におけるＢ／（Ｂ＋Ｓ）に係る０．５ との数値が実施例１における０．６及び比較例１における０．４の中間値であるこ とを含め、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重 量の和の５０％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切 に説明するものとはいえず、したがって、構成３のうちバイアス層の合計重量をバ＼nイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とするとの点につ いては、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本 件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、バイアス層の重量の割合を大きくすることでシャフトのトルクを小 さくできることは自明であり本件出願日当時の技術常識であるとして、本件出願日 当時の当業者は実施例１と比較例１との比較から、バイアス層の合計重量をバイア ス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上としておけば、その他 の条件を技術常識の範囲内で適宜調整して決定することで、容易にＴｑ≦４．０° の構成（構＼成２）が得られるものと理解し得ると主張する。しかしながら、バイア ス層の重量の割合を大きくすることでシャフトのトルクを小さくできることが本件 出願日当時の技術常識であったとしても、原告の上記主張は、実施例１と比較例１ を比較する点を含め、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート 層の合計重量の和の５０％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかに ついて適切に説明するものとはいえず、その他、バイアス層の合計重量をバイアス 層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とすることにより本件課 題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、 構成３のうちバイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計＼n重量の和の５０％以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当 時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるという ことはできない。
ａ バイアス層の合計重量（Ｂ（ｇ））をバイアス層の合計重量とシャフト全体 にわたって位置するストレート層（以下、単に「ストレート層」という。）の合計 重量の和（Ｂ（ｇ）＋Ｓ（ｇ））の５０％以上とすることにより得られる効果等に 関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「本発明のゴルフクラブ用シャフトは、 シャフトに使用するバイアス層の合計重量をＢ（ｇ）、シャフト全体に渡って位置 するストレート層の合計重量をＳ（ｇ）とした場合に、０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦ ０．８・・・（１）を満たすことが重要である。（１）は、技量が高いゴルファー やスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なトルクＴｑ（°） を生み出す要素を示している。つまり、（１）を満たさないゴルフクラブ用シャフ トは、シャフトが捩じれすぎたり、または捩じれないがためにシャフトが折損して しまう原因につながる。」との記載（【００１４】）があり、また、本件効果が得 られたとされる実施例１及び本件効果が得られなかったとされる比較例１における 各Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）がそれぞれ０．６及び０．４であるとの記載（【表４】）がある。＼nしかしながら、これらの記載は、本件各発明におけるＢ／（Ｂ＋Ｓ）に係る０．５ との数値が実施例１における０．６及び比較例１における０．４の中間値であるこ とを含め、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重 量の和の５０％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切 に説明するものとはいえず、したがって、構成３のうちバイアス層の合計重量をバ＼nイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とするとの点につ いては、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本 件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、バイアス層の重量の割合を大きくすることでシャフトのトルクを小 さくできることは自明であり本件出願日当時の技術常識であるとして、本件出願日 当時の当業者は実施例１と比較例１との比較から、バイアス層の合計重量をバイア ス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上としておけば、その他 の条件を技術常識の範囲内で適宜調整して決定することで、容易にＴｑ≦４．０° の構成（構＼成２）が得られるものと理解し得ると主張する。しかしながら、バイア ス層の重量の割合を大きくすることでシャフトのトルクを小さくできることが本件 出願日当時の技術常識であったとしても、原告の上記主張は、実施例１と比較例１ を比較する点を含め、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート 層の合計重量の和の５０％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかに ついて適切に説明するものとはいえず、その他、バイアス層の合計重量をバイアス 層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とすることにより本件課 題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、 構成３のうちバイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計＼n重量の和の５０％以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当 時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるという ことはできない。
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2023.12.12
令和4(行ケ)10109 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年11月30日 知的財産高等裁判所
実施可能要件・サポート要件違反があるとの異議理由を認め、特許を取り消す旨の審決がなされましたが、知財高裁は、かかる審決を取り消しました。＼n
(1) 特許法３６条４項１号は、特許による技術の独占が発明の詳細な説明をも って当該技術を公開したことへの代償として付与されるという仕組みを踏 まえ、発明の詳細な説明の記載につき実施可能要件を定める。このような同＼n号の趣旨に鑑みると、発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するた＼nめには、当該発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、 当業者が過度の試行錯誤を要することなく、特許を受けようとする発明の実 施をすることができる程度の記載があることを要するものと解される。
(2) そこで検討するに、まず前提として、本件明細書記載の第１実施形態によ り本件３条件を満たす防眩フィルムを製造することができることは争いが ないところ、被告は、本件特許発明は第２実施形態に係る防眩フィルムであ って、第１実施形態は本件特許発明に含まれない旨主張する。 しかし、本件明細書で第１実施形態を説明する【００５６】の「防眩層３ は、マトリクス樹脂中に分散された複数の微粒子（フィラー）を含んでいて もよい。」との記載、【００５８】の「微粒子の平均粒径は特に限定されず、 例えば、０.５μｍ以上５.０μｍ以下の範囲の値に設定できる。」との記載 及び【００５９】の「微粒子の平均粒径が小さすぎると、防眩性が得られに くくなり、大き過ぎると、ディスプレイのギラツキが大きくなるおそれがあ るため留意する。」との記載を参酌すれば、第１実施形態には、スピノーダ ル分解による凝集と微粒子の凝集の両方により表面に凹凸の分布構＼造が形 成されている防眩層を備える防眩フィルムが含まれているといえる。したが って、本件特許発明においては、スピノーダル分解による凝集のみにより表＼n面に凹凸の分布構造が形成されている防眩層は含まないが、スピノーダル分＼n解による凝集と微粒子の凝集の両方により表面に凹凸の分布構＼造が形成さ れている防眩層は排除されていないのであり、第１実施形態に係る防眩フィ ルムが本件特許発明に含まれないとする被告の主張は採用できない。
(3) 以上を前提に実施可能要件の充足性について検討するに、第１実施形態は、＼n防眩層の凹凸を縮小するだけでなく、防眩層の凹凸の傾斜を高くして凹凸を 急峻化するとともに、凹凸の数を増やすことにより、ディスプレイのギラツ キを抑制しながら防眩性を向上させるものである（【００７８】）。第１実 施形態と、第２実施形態とは、上記原理を共通にし、第１実施形態では、ス ピノーダル分解によって凹凸を防眩層に形成するのに対し、第２実施形態で は、複数の微粒子を使用し、防眩層の形成時に微粒子とそれ以外の樹脂や溶 剤との斥力相互作用が強くなるような材料選定を行うことで、微粒子の適度 な凝集を引き起こし、急峻且つ数密度の高い凹凸の分布構造を防眩層に形成＼nするという点において異なる（【００７９】、【００８０】）。 そして、本件明細書には、第１実施形態に関して本件３条件に係る防眩層 の特性は、溶液中の樹脂組成物の組み合わせや重量比、調製工程、形成工程、 硬化工程の施工条件等を変化させることで形成できるものであることが記 載されており（【００６８】）、第２実施形態について、微粒子や、防眩層 を構成するマトリクス樹脂の材料（【００８６】〜【００９４】）、マトリ＼nクス樹脂と微粒子との屈折率差（【００８１】）、粒径（【００８２】）、 防眩層におけるマトリクス樹脂と微粒子の割合（【００８５】）、製造方法 （【００９５】〜【０１０２】）、調製に使用する溶剤（【００９６】）が 具体的に記載されるとともに、実施例５においては、シリカ粒子がブタノー ルに対して斥力相互作用を生じたことにより、凹凸構造が強調されること＼n（【０１８８】）が、記載されているから、当業者は、第１実施形態に係る 【０１８６】及び【０１８７】の記載に加え、【００６８】及び【００７９】 の記載を併せ考えれば、各生産工程における条件の適切な設定や、アクリル 系紫外線硬化樹脂とアクリル系ハードコート配合物Ａを共存させること等 の調整を行うことによって、第２実施形態に関して、実施例として記載され た防眩フィルムをはじめとする様々な特性の防眩フィルムを得られること を理解するものということができる。したがって、仮に本件特許発明が、微 粒子の凝集のみにより表面に凹凸の分布構＼造が形成された防眩層を備える 防眩フィルムであるとしても、当業者は本件特許発明に係る防眩フィルムを 製造することができるといえる。
被告は、凹凸を形成する方法（原理）が異なれば凹凸の形成に適した材料 は異なり、それに伴い斥力相互作用が生じる材料の組み合わせも異なるから、 微粒子とそれ以外の樹脂や溶剤との斥力相互作用が強くなるような材料選 定についての手がかりは本件明細書に開示されていないと主張する。しかし、 微粒子の凝縮によって形成される凹凸構造の形状は、スピノーダル分解の凝＼n集が進行したことによる上記液滴相構造の形状と同様のものであると解さ＼nれるから、第１実施形態の凹凸構造を参考にできるものと解される。そして、＼n上記のとおり、本件明細書には、本件特許発明に係る特性を導く上で主要な 構造となる凹凸の急峻性を生み出す原理とその具体的方法、原材料から製造＼nの工程に係る記載があり（特に【００７９】）、当業者は、微粒子の凝集を 用いてより急峻な凹凸を形成する場合には、微粒子の重量部を大きくし、さ らに必要に応じてブタノールの重量部を大きくし、斥力を大きくするなどし て、通常の試行錯誤の範囲内で、シリカ粒子やブタノールの量などを具体的 に決定し、その実施品を作ることができるものというべきである。
(4) 被告は、本件明細書の【０００５】、【０００８】の記載から、本件特許 発明の目的のうち、「高い透過像鮮明度の設計自由度を有する防眩フィルム を提供すること」とは、外光の映り込みを防止すること（高いヘイズ値とす ること）と、ディスプレイの表示性能＼を維持すること（高い透過像鮮明度と すること）とのトレードオフの相関関係に起因して、従来、透過像鮮明度の 設計自由度が制約を受けていたところ、ギラツキを所定の範囲にまで抑制さ れるとともに、前記制約を克服した領域ともいうべき領域である本件高ヘイ ズ・高鮮明度領域における透過像鮮明度を備えた防眩フィルムを提供するこ とであると当業者は理解するから、本件高ヘイズ・高鮮明度領域について製 造方法の記載が求められると主張する。 しかし、まず、本件明細書の【０００５】の記載からは、外光の映り込み の防止とディスプレイの表示性能＼の維持の間に厳格なトレードオフの関係 があるとまで認めることはできない。本件特許発明の第１実施形態に係る実 施例１〜４、比較例２〜３、１０及び１１、第２実施形態に係る実施例５、 比較例１、４〜９における防眩フィルムのヘイズ値及び透過像鮮明度の数値 （本件明細書【０１８３】の【表１】、【０１８４】の【表＼２】）からは、 ヘイズ値が同程度であっても透過像鮮明度が異なる防眩フィルムや、透過像 鮮明度が同程度であってもヘイズ値が異なる防眩フィルムが製造できるこ とが示されている。なお、被告は、本件明細書には本件特許発明に対応する 実施例としては実施例５しか記載されていない旨主張するが、これは、第１ 実施形態が本件特許発明に対応するものでないという誤った前提に基づく ものであるし、仮に被告の前提によるとしても、ここで問題となるのはヘイ ズ値と透過像鮮明度の相関関係であるから、実施例５以外の実施例を排除す る理由はない。また、被告は、比較例１に関しては、「平均粒径が０．５μ ｍ以上５．０μｍ以下の範囲の値に設定された」本件特許発明の前提条件で あるμｍオーダーの表面凹凸構＼造を備えた防眩層ではなく、ｎｍオーダーの 表面凹凸構＼造を備えた防眩層を有するから、参酌すべきではない旨主張する が、仮に比較例１を参酌しなかったとしても、上記認定が左右されるもので はない。
加えて、ＪＩＳ規格（Ｋ７３７４）（甲４３）の「附属書（参考）像鮮明 度測定例」では、像鮮明度の透過測定例として「ヘーズ値によって像の鮮明 さを評価できないアンチグレアフィルムなどのフィルムの測定例」があり、 附属書表１の試料１−２「ヘーズ値１４．１１、像鮮明度８０．０％」と試＼n料１−４「ヘーズ値１４．６７、像鮮明度５．９％」を示すとともに、ヘー ズ値は像の鮮明度とは異なり視感を反映していないのに対して、像鮮明度は 視感と一致していることが記載されていることからみて、防眩フィルムのヘ イズと透過像鮮明度の間には一定の相関関係があるものの、強い相関性まで 認められているものではなく、製造条件などで調整が可能であり、設計自由＼n度があるといえる。
さらに、本件明細書の【０００８】には「そこで本発明は、ディスプレイ のギラツキを定量的に評価して設計することにより、良好な防眩性を有しな がらディスプレイのギラツキを抑制できると共に、高い透過像鮮明度の設計 自由度を有する防眩フィルムを提供することを目的としている。」と記載さ れ、本件特許発明は、防眩性、ギラツキの抑制、高い透過像鮮明度の設計自 由度という三条件の均衡を目的とするものと理解される。そして、本件明細 書の【００１１】の「また、前記標準偏差を所定値に設定すると共に、防眩 層のヘイズ値を５０％以上９９％以下の範囲の値に設定することにより、デ ィスプレイのギラツキを抑制しながら、良好な防眩性を得ることができる。 また、防眩フィルムの光学櫛幅０．５ｍｍの透過像鮮明度を０％以上６０％ 以下の範囲の値に設定することで、防眩フィルムの透過像鮮明度の設計自由 度を広く確保できる。」との記載は、良好な防眩性を示すヘイズ値が５０％ 以上であることを示すものであり、したがって、ヘイズ値は、ギラツキの抑 制や高い透過像鮮明度という他の条件との関係で上記数値範囲内で変動し てよいものである。上記のとおり、高いヘイズ値とすることとディスプレイ の表示性能＼を維持することとの厳格なトレードオフの関係は認められず、甲 １３添付の実験成績証明書３頁ではサンプル１（ヘイズ値９６％、透過像鮮 明度６５％）とサンプル２（ヘイズ値４５％、透過像鮮明度２．０％）の防 眩フィルムが製造できたことが示されており、本件高ヘイズ・高鮮明度領域 の製造方法が具体的に記載されていなければ、本件特許発明が実施可能要件＼nを欠くなどということはできない。
(5) 以上によれば、本件明細書には、当業者がその記載及び出願当時の技術常 識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件特許発明に係る物を 製造し、使用することができる程度の記載があるものと認められ、当業者が 本件特許発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載された＼nものであると認められる。したがって、本件明細書につき実施可能要件を充足しないとした本件決定の判断には誤りがあり、取消事由２には理由がある。＼n
３ 取消事由３（サポート要件に関する判断の誤り）について
(1) 特許法３６条６項１号は、特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細 な説明に実質的に裏付けられていなければならないというサポート要件を 定めるところ、その適合性の判断は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な 説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な 説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該 発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して 判断すべきものと解される。
(2) 本件特許発明は、良好な防眩性を有しながらディスプレイのギラツキを抑 制できると共に、高い透過像鮮明度の設計自由度を有する防眩フィルムを提 供することを目的とする（【０００８】）。 ヘイズ値が５０％以上あれば良好な防眩性は確保でき（【００１１】）、 ヘイズ値と透過像鮮明度との間には一定の相関関係があるから、適宜ヘイズ 値を変動させることにより、透過像鮮明度も調整することができる。 ディスプレイのギラツキを抑制しながら防眩性を向上させるには、 防眩 層の凹凸を縮小するだけでなく、防眩層の凹凸の傾斜を高くして凹凸を急峻 化すると共に、凹凸の数を増やせばよい（【００７８】）。 そして、上記のような防眩フィルムについて、本件明細書には、凹凸の急 峻性を生み出す原理とその具体的方法、原材料から製造の工程、実施例等が 記載されていることは前記２(3)のとおりであるから、当業者は、その記載 及び技術常識に基づき、特許請求の範囲に記載された範囲において、本件特 許発明の課題を解決できると認識できるということができる。
(1) 特許法３６条４項１号は、特許による技術の独占が発明の詳細な説明をも って当該技術を公開したことへの代償として付与されるという仕組みを踏 まえ、発明の詳細な説明の記載につき実施可能要件を定める。このような同＼n号の趣旨に鑑みると、発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するた＼nめには、当該発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、 当業者が過度の試行錯誤を要することなく、特許を受けようとする発明の実 施をすることができる程度の記載があることを要するものと解される。
(2) そこで検討するに、まず前提として、本件明細書記載の第１実施形態によ り本件３条件を満たす防眩フィルムを製造することができることは争いが ないところ、被告は、本件特許発明は第２実施形態に係る防眩フィルムであ って、第１実施形態は本件特許発明に含まれない旨主張する。 しかし、本件明細書で第１実施形態を説明する【００５６】の「防眩層３ は、マトリクス樹脂中に分散された複数の微粒子（フィラー）を含んでいて もよい。」との記載、【００５８】の「微粒子の平均粒径は特に限定されず、 例えば、０.５μｍ以上５.０μｍ以下の範囲の値に設定できる。」との記載 及び【００５９】の「微粒子の平均粒径が小さすぎると、防眩性が得られに くくなり、大き過ぎると、ディスプレイのギラツキが大きくなるおそれがあ るため留意する。」との記載を参酌すれば、第１実施形態には、スピノーダ ル分解による凝集と微粒子の凝集の両方により表面に凹凸の分布構＼造が形 成されている防眩層を備える防眩フィルムが含まれているといえる。したが って、本件特許発明においては、スピノーダル分解による凝集のみにより表＼n面に凹凸の分布構造が形成されている防眩層は含まないが、スピノーダル分＼n解による凝集と微粒子の凝集の両方により表面に凹凸の分布構＼造が形成さ れている防眩層は排除されていないのであり、第１実施形態に係る防眩フィ ルムが本件特許発明に含まれないとする被告の主張は採用できない。
(3) 以上を前提に実施可能要件の充足性について検討するに、第１実施形態は、＼n防眩層の凹凸を縮小するだけでなく、防眩層の凹凸の傾斜を高くして凹凸を 急峻化するとともに、凹凸の数を増やすことにより、ディスプレイのギラツ キを抑制しながら防眩性を向上させるものである（【００７８】）。第１実 施形態と、第２実施形態とは、上記原理を共通にし、第１実施形態では、ス ピノーダル分解によって凹凸を防眩層に形成するのに対し、第２実施形態で は、複数の微粒子を使用し、防眩層の形成時に微粒子とそれ以外の樹脂や溶 剤との斥力相互作用が強くなるような材料選定を行うことで、微粒子の適度 な凝集を引き起こし、急峻且つ数密度の高い凹凸の分布構造を防眩層に形成＼nするという点において異なる（【００７９】、【００８０】）。 そして、本件明細書には、第１実施形態に関して本件３条件に係る防眩層 の特性は、溶液中の樹脂組成物の組み合わせや重量比、調製工程、形成工程、 硬化工程の施工条件等を変化させることで形成できるものであることが記 載されており（【００６８】）、第２実施形態について、微粒子や、防眩層 を構成するマトリクス樹脂の材料（【００８６】〜【００９４】）、マトリ＼nクス樹脂と微粒子との屈折率差（【００８１】）、粒径（【００８２】）、 防眩層におけるマトリクス樹脂と微粒子の割合（【００８５】）、製造方法 （【００９５】〜【０１０２】）、調製に使用する溶剤（【００９６】）が 具体的に記載されるとともに、実施例５においては、シリカ粒子がブタノー ルに対して斥力相互作用を生じたことにより、凹凸構造が強調されること＼n（【０１８８】）が、記載されているから、当業者は、第１実施形態に係る 【０１８６】及び【０１８７】の記載に加え、【００６８】及び【００７９】 の記載を併せ考えれば、各生産工程における条件の適切な設定や、アクリル 系紫外線硬化樹脂とアクリル系ハードコート配合物Ａを共存させること等 の調整を行うことによって、第２実施形態に関して、実施例として記載され た防眩フィルムをはじめとする様々な特性の防眩フィルムを得られること を理解するものということができる。したがって、仮に本件特許発明が、微 粒子の凝集のみにより表面に凹凸の分布構＼造が形成された防眩層を備える 防眩フィルムであるとしても、当業者は本件特許発明に係る防眩フィルムを 製造することができるといえる。
被告は、凹凸を形成する方法（原理）が異なれば凹凸の形成に適した材料 は異なり、それに伴い斥力相互作用が生じる材料の組み合わせも異なるから、 微粒子とそれ以外の樹脂や溶剤との斥力相互作用が強くなるような材料選 定についての手がかりは本件明細書に開示されていないと主張する。しかし、 微粒子の凝縮によって形成される凹凸構造の形状は、スピノーダル分解の凝＼n集が進行したことによる上記液滴相構造の形状と同様のものであると解さ＼nれるから、第１実施形態の凹凸構造を参考にできるものと解される。そして、＼n上記のとおり、本件明細書には、本件特許発明に係る特性を導く上で主要な 構造となる凹凸の急峻性を生み出す原理とその具体的方法、原材料から製造＼nの工程に係る記載があり（特に【００７９】）、当業者は、微粒子の凝集を 用いてより急峻な凹凸を形成する場合には、微粒子の重量部を大きくし、さ らに必要に応じてブタノールの重量部を大きくし、斥力を大きくするなどし て、通常の試行錯誤の範囲内で、シリカ粒子やブタノールの量などを具体的 に決定し、その実施品を作ることができるものというべきである。
(4) 被告は、本件明細書の【０００５】、【０００８】の記載から、本件特許 発明の目的のうち、「高い透過像鮮明度の設計自由度を有する防眩フィルム を提供すること」とは、外光の映り込みを防止すること（高いヘイズ値とす ること）と、ディスプレイの表示性能＼を維持すること（高い透過像鮮明度と すること）とのトレードオフの相関関係に起因して、従来、透過像鮮明度の 設計自由度が制約を受けていたところ、ギラツキを所定の範囲にまで抑制さ れるとともに、前記制約を克服した領域ともいうべき領域である本件高ヘイ ズ・高鮮明度領域における透過像鮮明度を備えた防眩フィルムを提供するこ とであると当業者は理解するから、本件高ヘイズ・高鮮明度領域について製 造方法の記載が求められると主張する。 しかし、まず、本件明細書の【０００５】の記載からは、外光の映り込み の防止とディスプレイの表示性能＼の維持の間に厳格なトレードオフの関係 があるとまで認めることはできない。本件特許発明の第１実施形態に係る実 施例１〜４、比較例２〜３、１０及び１１、第２実施形態に係る実施例５、 比較例１、４〜９における防眩フィルムのヘイズ値及び透過像鮮明度の数値 （本件明細書【０１８３】の【表１】、【０１８４】の【表＼２】）からは、 ヘイズ値が同程度であっても透過像鮮明度が異なる防眩フィルムや、透過像 鮮明度が同程度であってもヘイズ値が異なる防眩フィルムが製造できるこ とが示されている。なお、被告は、本件明細書には本件特許発明に対応する 実施例としては実施例５しか記載されていない旨主張するが、これは、第１ 実施形態が本件特許発明に対応するものでないという誤った前提に基づく ものであるし、仮に被告の前提によるとしても、ここで問題となるのはヘイ ズ値と透過像鮮明度の相関関係であるから、実施例５以外の実施例を排除す る理由はない。また、被告は、比較例１に関しては、「平均粒径が０．５μ ｍ以上５．０μｍ以下の範囲の値に設定された」本件特許発明の前提条件で あるμｍオーダーの表面凹凸構＼造を備えた防眩層ではなく、ｎｍオーダーの 表面凹凸構＼造を備えた防眩層を有するから、参酌すべきではない旨主張する が、仮に比較例１を参酌しなかったとしても、上記認定が左右されるもので はない。
加えて、ＪＩＳ規格（Ｋ７３７４）（甲４３）の「附属書（参考）像鮮明 度測定例」では、像鮮明度の透過測定例として「ヘーズ値によって像の鮮明 さを評価できないアンチグレアフィルムなどのフィルムの測定例」があり、 附属書表１の試料１−２「ヘーズ値１４．１１、像鮮明度８０．０％」と試＼n料１−４「ヘーズ値１４．６７、像鮮明度５．９％」を示すとともに、ヘー ズ値は像の鮮明度とは異なり視感を反映していないのに対して、像鮮明度は 視感と一致していることが記載されていることからみて、防眩フィルムのヘ イズと透過像鮮明度の間には一定の相関関係があるものの、強い相関性まで 認められているものではなく、製造条件などで調整が可能であり、設計自由＼n度があるといえる。
さらに、本件明細書の【０００８】には「そこで本発明は、ディスプレイ のギラツキを定量的に評価して設計することにより、良好な防眩性を有しな がらディスプレイのギラツキを抑制できると共に、高い透過像鮮明度の設計 自由度を有する防眩フィルムを提供することを目的としている。」と記載さ れ、本件特許発明は、防眩性、ギラツキの抑制、高い透過像鮮明度の設計自 由度という三条件の均衡を目的とするものと理解される。そして、本件明細 書の【００１１】の「また、前記標準偏差を所定値に設定すると共に、防眩 層のヘイズ値を５０％以上９９％以下の範囲の値に設定することにより、デ ィスプレイのギラツキを抑制しながら、良好な防眩性を得ることができる。 また、防眩フィルムの光学櫛幅０．５ｍｍの透過像鮮明度を０％以上６０％ 以下の範囲の値に設定することで、防眩フィルムの透過像鮮明度の設計自由 度を広く確保できる。」との記載は、良好な防眩性を示すヘイズ値が５０％ 以上であることを示すものであり、したがって、ヘイズ値は、ギラツキの抑 制や高い透過像鮮明度という他の条件との関係で上記数値範囲内で変動し てよいものである。上記のとおり、高いヘイズ値とすることとディスプレイ の表示性能＼を維持することとの厳格なトレードオフの関係は認められず、甲 １３添付の実験成績証明書３頁ではサンプル１（ヘイズ値９６％、透過像鮮 明度６５％）とサンプル２（ヘイズ値４５％、透過像鮮明度２．０％）の防 眩フィルムが製造できたことが示されており、本件高ヘイズ・高鮮明度領域 の製造方法が具体的に記載されていなければ、本件特許発明が実施可能要件＼nを欠くなどということはできない。
(5) 以上によれば、本件明細書には、当業者がその記載及び出願当時の技術常 識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件特許発明に係る物を 製造し、使用することができる程度の記載があるものと認められ、当業者が 本件特許発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載された＼nものであると認められる。したがって、本件明細書につき実施可能要件を充足しないとした本件決定の判断には誤りがあり、取消事由２には理由がある。＼n
３ 取消事由３（サポート要件に関する判断の誤り）について
(1) 特許法３６条６項１号は、特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細 な説明に実質的に裏付けられていなければならないというサポート要件を 定めるところ、その適合性の判断は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な 説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な 説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該 発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して 判断すべきものと解される。
(2) 本件特許発明は、良好な防眩性を有しながらディスプレイのギラツキを抑 制できると共に、高い透過像鮮明度の設計自由度を有する防眩フィルムを提 供することを目的とする（【０００８】）。 ヘイズ値が５０％以上あれば良好な防眩性は確保でき（【００１１】）、 ヘイズ値と透過像鮮明度との間には一定の相関関係があるから、適宜ヘイズ 値を変動させることにより、透過像鮮明度も調整することができる。 ディスプレイのギラツキを抑制しながら防眩性を向上させるには、 防眩 層の凹凸を縮小するだけでなく、防眩層の凹凸の傾斜を高くして凹凸を急峻 化すると共に、凹凸の数を増やせばよい（【００７８】）。 そして、上記のような防眩フィルムについて、本件明細書には、凹凸の急 峻性を生み出す原理とその具体的方法、原材料から製造の工程、実施例等が 記載されていることは前記２(3)のとおりであるから、当業者は、その記載 及び技術常識に基づき、特許請求の範囲に記載された範囲において、本件特 許発明の課題を解決できると認識できるということができる。
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2023.10.10
令和4(ネ)10094 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年10月5日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
原審は、分割の遡及効が認められず、親出願から新規性違反の無効理由有りと判断していましたが、知財高裁はサポート要件違反ありとして権利行使不能と判断しました。
当裁判所は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載には、分割出願が適法である か否かにかかわらず、サポート要件違反があり、本件訂正が有効であったとしても、 サポート要件違反があることが認められるから、結局、本件特許は特許法３６条６ 項１号違反により無効にされるべきものであり、同法１０４条の３第１項により、 原告は被告に対し、本件特許権を行使することはできないと判断する。その理由は、 以下のとおりである。
(2) 本件についてみると、本件明細書（以下、原出願当初明細書も同じ。）には、 「発明が解決しようとする課題」として、「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地 球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在すること を見出した。」（【０００３】）との記載がある。また、「本発明によれば、ＨＦＯ−１２３４ｙｆと、ＨＦＯ−１２３４ｚｅ、ＨＦＯ−１２４３ｚｆ、ＨＣＦＣ−２４３ ｄｂ、・・・ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化 合物とを含む組成物が提供される。組成物は、少なくとも１つの追加の化合物の約 １重量パーセント未満を含有する。」（【０００４】）、「ＨＦＯ−１２３４ｙｆには、いくつかある用途の中で特に、冷蔵、熱伝達流体、エアロゾル噴霧剤、発泡膨張剤 としての用途が示唆されてきた。また、ＨＦＯ−１２３４ｙｆは、Ｖ．Ｃ．Ｐａｐ ａｄｉｍｉｔｒｉｏｕらにより、Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ Ｃｈｅ ｍｉｃａｌ Ｐｈｙｓｉｃｓ、２００７、９巻、１−１３頁に記録されているとお り、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することも分かっており有利である。このよ うに、ＨＦＯ−１２３４ｙｆは、高ＧＷＰ飽和ＨＦＣ冷媒に替わる良い候補である。」 （【００１０】）といった記載に、【００１３】、【００１６】、【００１９】、【００２２】、【００３０】、【図１】の記載を総合すると、本件明細書には、ＨＦＯ−１２３４ｙｆが低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することが知られており、高ＧＷＰ飽和ＨＦ Ｃ冷媒に替わる良い候補であること、ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調製する際に特定の 追加の化合物が少量存在すること、本件発明の組成物に含まれる追加の化合物の一 つとして約１重量パーセント未満のＨＦＣ−１４３ａがあること、ＨＦＯ−１２３ ４ｙｆを調製する過程において生じる副生成物や、ＨＦＯ−１２３４ｙｆ又はその 原料（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ−１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ−２４４ｂｂ） に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているということが できる。
しかるところ、ＨＦＯ−１２３４ｙｆは、原出願日前において、既に低地球温暖 化係数（ＧＷＰ）を有する化合物として有用であることが知られていたことは、【０ ０１０】の記載自体からも明らかである。したがって、ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調 製する際に追加の化合物が少量存在することにより、どのような技術的意義がある のか、いかなる作用効果があり、これによりどのような課題が解決されることにな るのかといった点が記載されていなければ、本件発明が解決しようとした課題が記 載されていることにはならない。しかし、本件明細書には、これらの点について何 ら記載がなく、その余の記載をみても、本件明細書には、本件発明が解決しようと した課題をうかがわせる部分はない。本件明細書には、「技術分野」として、「本開 示内容は、熱伝達組成物、エアロゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、クリーニ ング剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフィンおよ びポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤および液体またはガス状形態にあ る消火剤として有用な組成物の分野に関する。特に、本開示内容は、２，３，３， ３，−テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ−１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）また は２，３−ジクロロ−１，１，１−トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ または２４３ｄｂ）、２−クロロ−１，１，１−トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ− １２３３ｘｆまたは１２３３ｘｆ）または２−クロロ−１，１，１，２−テトラフ ルオロプロパン（ＨＣＦＣ−２４４ｂｂ）を含む組成物等の熱伝達組成物として有 用な組成物に関する。」（【０００１】）との記載があるが、同記載は、本件発明が属 する技術分野の説明にすぎないから、この記載から本件発明が解決しようとする課 題を理解することはできない。
そうすると、本件明細書に形式的に記載された「発明が解決しようとする課題」 は、本件発明の課題の記載としては不十分であり、本件明細書には本件発明の課題が記載されていないというほかない。そうである以上、当業者が、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することができるというこ＼nともできない。
(3) 仮に、上記【０００１】の記載をもって本件発明の課題を説明したものと理 解したとしても、次に述べるとおり、本件明細書の記載をもって、当業者が当該課 題を解決することができると認識することができるとは認められない。
すなわち、この場合の本件発明の課題は、「２，３，３，３，−テトラフルオロプ ロペン（ＨＦＯ−１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）または２，３−ジクロロ−１， １，１−トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂまたは２４３ｄｂ）、２−ク ロロ−１，１，１−トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ−１２３３ｘｆまたは１２３ ３ｘｆ）または２−クロロ−１，１，１，２−テトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ −２４４ｂｂ）を含む組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物を提供すること」 と理解されることとなるはずである。
そして、本件発明は、1)ＨＦＯ−１２３４ｙｆ、2)０．２重量パーセント以下の ＨＦＣ−１４３ａ、3)１．９重量パーセント以下のＨＦＣ−２５４ｅｂを含む組成 物によって、当該課題を解決するものということになる。 しかるところ、本件明細書には、上記1)〜3)を含む組成物についての記載がされ ているとはいえない。すなわち、【０１２１】〜【０１２３】（表５（【表＼６】））には、実施例１５として、ＨＣＦＣ−２４４ｂｂからＨＦＯ−１２３４ｙｆへ、触媒無しで変換したところ生じた、ＨＦＯ−１２３４ｙｆ、ＨＦＣ−１４３ａ及びＨＦＣ− ２５４ｅｂを含む組成物が４例記載されており（加熱された温度（゜Ｃ)）がそれぞれ ５５０、５７４、６０３、６２６）、当該組成物に含まれるＨＦＣ−１４３ａの量が それぞれ、０．１、０．１、０．２、０．２モルパーセントであること、及び同Ｈ ＦＣ−２５４ｅｂの量がそれぞれ１．７、１．９、１．４、０．７モルパーセント であることが記載されている。しかしながら、表５（【表＼６】）に記載された組成物 には「未知」のものが含まれており、その分子量を知ることができないから、同表において、モルパーセントの単位をもって記載されたＨＦＣ−１４３ａ及びＨＦＣ−２５４ｅｂの含有量を、重量パーセントの含有量へと換算することはできない。＼nそうすると、本件明細書には、上記1)〜3)の構成を有する組成物についての記載がされていないというほかない。それのみならず、本件明細書には、このような構＼成を有する組成物が、ＨＦＯ−１２３４ｙｆの前記有用性にとどまらず、いかなる意 味において「有用」な組成物になるのか、という点について何ら記載されておらず、 示唆した部分もない。したがって、当業者が、本件明細書の記載から、上記1)〜3) の構成を有する組成物が、熱伝達組成物として「有用な」組成物であるものと理解することもできない。したがって、当業者は、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することはない。
(4) 以上のとおり、分割出願が有効であり、出願日が原出願日（平成２１年５月 ７日）となると考えたとしても、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が、サポー ト要件に適合するということができないから、本件発明に係る特許は、無効審判請 求により無効とされるべきものである（特許法１２３条１項４号、３６条６項１号）。 そして、このことは、分割出願が無効であり、出願日が分割出願の日（令和元年９ 月４日）となる場合でも同様である。
３ 争点３（訂正の再抗弁の成否）について
本件訂正発明についても、本件発明に係る請求項１のＨＦＯ−１２３４ｙｆにつ いて「７７．０モルパーセント以上」という下限が設定されただけで、本件訂正後 の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合しても、当該下限にどのような技術 的意義があり、これによりどのような課題を解決することができるのかは明らかに されていない。また、前記２(2)及び(3)と同様、本件訂正発明に係る組成物の構成により解決しようとしている課題や、その解決方法が本件明細書に記載されていないことには変わりはない。したがって、訂正が有効だとしても、本件訂正発明に係＼nる特許請求の範囲の記載には、前記２(2)及び(3)と同じ理由により、サポート要件 違反の無効理由が存在することとなるので、訂正の再抗弁によりサポート要件違反 の無効理由を解消することはできない。 そうすると、本件訂正の適法性及びその余の争点につき判断するまでもなく、特 許法１０４条の３第１項により、原告は被告に対し、本件特許権を行使することが できない。
本件特許の無効審決審決取消訴訟です。
当裁判所は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載には、分割出願が適法である か否かにかかわらず、サポート要件違反があり、本件訂正が有効であったとしても、 サポート要件違反があることが認められるから、結局、本件特許は特許法３６条６ 項１号違反により無効にされるべきものであり、同法１０４条の３第１項により、 原告は被告に対し、本件特許権を行使することはできないと判断する。その理由は、 以下のとおりである。
(2) 本件についてみると、本件明細書（以下、原出願当初明細書も同じ。）には、 「発明が解決しようとする課題」として、「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地 球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在すること を見出した。」（【０００３】）との記載がある。また、「本発明によれば、ＨＦＯ−１２３４ｙｆと、ＨＦＯ−１２３４ｚｅ、ＨＦＯ−１２４３ｚｆ、ＨＣＦＣ−２４３ ｄｂ、・・・ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化 合物とを含む組成物が提供される。組成物は、少なくとも１つの追加の化合物の約 １重量パーセント未満を含有する。」（【０００４】）、「ＨＦＯ−１２３４ｙｆには、いくつかある用途の中で特に、冷蔵、熱伝達流体、エアロゾル噴霧剤、発泡膨張剤 としての用途が示唆されてきた。また、ＨＦＯ−１２３４ｙｆは、Ｖ．Ｃ．Ｐａｐ ａｄｉｍｉｔｒｉｏｕらにより、Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ Ｃｈｅ ｍｉｃａｌ Ｐｈｙｓｉｃｓ、２００７、９巻、１−１３頁に記録されているとお り、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することも分かっており有利である。このよ うに、ＨＦＯ−１２３４ｙｆは、高ＧＷＰ飽和ＨＦＣ冷媒に替わる良い候補である。」 （【００１０】）といった記載に、【００１３】、【００１６】、【００１９】、【００２２】、【００３０】、【図１】の記載を総合すると、本件明細書には、ＨＦＯ−１２３４ｙｆが低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することが知られており、高ＧＷＰ飽和ＨＦ Ｃ冷媒に替わる良い候補であること、ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調製する際に特定の 追加の化合物が少量存在すること、本件発明の組成物に含まれる追加の化合物の一 つとして約１重量パーセント未満のＨＦＣ−１４３ａがあること、ＨＦＯ−１２３ ４ｙｆを調製する過程において生じる副生成物や、ＨＦＯ−１２３４ｙｆ又はその 原料（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ−１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ−２４４ｂｂ） に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているということが できる。
しかるところ、ＨＦＯ−１２３４ｙｆは、原出願日前において、既に低地球温暖 化係数（ＧＷＰ）を有する化合物として有用であることが知られていたことは、【０ ０１０】の記載自体からも明らかである。したがって、ＨＦＯ−１２３４ｙｆを調 製する際に追加の化合物が少量存在することにより、どのような技術的意義がある のか、いかなる作用効果があり、これによりどのような課題が解決されることにな るのかといった点が記載されていなければ、本件発明が解決しようとした課題が記 載されていることにはならない。しかし、本件明細書には、これらの点について何 ら記載がなく、その余の記載をみても、本件明細書には、本件発明が解決しようと した課題をうかがわせる部分はない。本件明細書には、「技術分野」として、「本開 示内容は、熱伝達組成物、エアロゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、クリーニ ング剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフィンおよ びポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤および液体またはガス状形態にあ る消火剤として有用な組成物の分野に関する。特に、本開示内容は、２，３，３， ３，−テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ−１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）また は２，３−ジクロロ−１，１，１−トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂ または２４３ｄｂ）、２−クロロ−１，１，１−トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ− １２３３ｘｆまたは１２３３ｘｆ）または２−クロロ−１，１，１，２−テトラフ ルオロプロパン（ＨＣＦＣ−２４４ｂｂ）を含む組成物等の熱伝達組成物として有 用な組成物に関する。」（【０００１】）との記載があるが、同記載は、本件発明が属 する技術分野の説明にすぎないから、この記載から本件発明が解決しようとする課 題を理解することはできない。
そうすると、本件明細書に形式的に記載された「発明が解決しようとする課題」 は、本件発明の課題の記載としては不十分であり、本件明細書には本件発明の課題が記載されていないというほかない。そうである以上、当業者が、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することができるというこ＼nともできない。
(3) 仮に、上記【０００１】の記載をもって本件発明の課題を説明したものと理 解したとしても、次に述べるとおり、本件明細書の記載をもって、当業者が当該課 題を解決することができると認識することができるとは認められない。
すなわち、この場合の本件発明の課題は、「２，３，３，３，−テトラフルオロプ ロペン（ＨＦＯ−１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）または２，３−ジクロロ−１， １，１−トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ−２４３ｄｂまたは２４３ｄｂ）、２−ク ロロ−１，１，１−トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ−１２３３ｘｆまたは１２３ ３ｘｆ）または２−クロロ−１，１，１，２−テトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ −２４４ｂｂ）を含む組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物を提供すること」 と理解されることとなるはずである。
そして、本件発明は、1)ＨＦＯ−１２３４ｙｆ、2)０．２重量パーセント以下の ＨＦＣ−１４３ａ、3)１．９重量パーセント以下のＨＦＣ−２５４ｅｂを含む組成 物によって、当該課題を解決するものということになる。 しかるところ、本件明細書には、上記1)〜3)を含む組成物についての記載がされ ているとはいえない。すなわち、【０１２１】〜【０１２３】（表５（【表＼６】））には、実施例１５として、ＨＣＦＣ−２４４ｂｂからＨＦＯ−１２３４ｙｆへ、触媒無しで変換したところ生じた、ＨＦＯ−１２３４ｙｆ、ＨＦＣ−１４３ａ及びＨＦＣ− ２５４ｅｂを含む組成物が４例記載されており（加熱された温度（゜Ｃ)）がそれぞれ ５５０、５７４、６０３、６２６）、当該組成物に含まれるＨＦＣ−１４３ａの量が それぞれ、０．１、０．１、０．２、０．２モルパーセントであること、及び同Ｈ ＦＣ−２５４ｅｂの量がそれぞれ１．７、１．９、１．４、０．７モルパーセント であることが記載されている。しかしながら、表５（【表＼６】）に記載された組成物 には「未知」のものが含まれており、その分子量を知ることができないから、同表において、モルパーセントの単位をもって記載されたＨＦＣ−１４３ａ及びＨＦＣ−２５４ｅｂの含有量を、重量パーセントの含有量へと換算することはできない。＼nそうすると、本件明細書には、上記1)〜3)の構成を有する組成物についての記載がされていないというほかない。それのみならず、本件明細書には、このような構＼成を有する組成物が、ＨＦＯ−１２３４ｙｆの前記有用性にとどまらず、いかなる意 味において「有用」な組成物になるのか、という点について何ら記載されておらず、 示唆した部分もない。したがって、当業者が、本件明細書の記載から、上記1)〜3) の構成を有する組成物が、熱伝達組成物として「有用な」組成物であるものと理解することもできない。したがって、当業者は、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することはない。
(4) 以上のとおり、分割出願が有効であり、出願日が原出願日（平成２１年５月 ７日）となると考えたとしても、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が、サポー ト要件に適合するということができないから、本件発明に係る特許は、無効審判請 求により無効とされるべきものである（特許法１２３条１項４号、３６条６項１号）。 そして、このことは、分割出願が無効であり、出願日が分割出願の日（令和元年９ 月４日）となる場合でも同様である。
３ 争点３（訂正の再抗弁の成否）について
本件訂正発明についても、本件発明に係る請求項１のＨＦＯ−１２３４ｙｆにつ いて「７７．０モルパーセント以上」という下限が設定されただけで、本件訂正後 の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合しても、当該下限にどのような技術 的意義があり、これによりどのような課題を解決することができるのかは明らかに されていない。また、前記２(2)及び(3)と同様、本件訂正発明に係る組成物の構成により解決しようとしている課題や、その解決方法が本件明細書に記載されていないことには変わりはない。したがって、訂正が有効だとしても、本件訂正発明に係＼nる特許請求の範囲の記載には、前記２(2)及び(3)と同じ理由により、サポート要件 違反の無効理由が存在することとなるので、訂正の再抗弁によりサポート要件違反 の無効理由を解消することはできない。 そうすると、本件訂正の適法性及びその余の争点につき判断するまでもなく、特 許法１０４条の３第１項により、原告は被告に対し、本件特許権を行使することが できない。
本件特許の無効審決審決取消訴訟です。
◆令和4(行ケ)10125
侵害訴訟の１審はこちらです。
１審は、新規性違反を理由として、権利行使不能と判断していました（特104-3)。
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2023.09.28
令和3(行ケ)10152 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年9月20日 知的財産高等裁判所
無効理由無しした審決について、知財高裁は、サポート要件違反ありと認定し、審決を取り消しました。
(4) 本件発明についてのサポート要件の検討
ア 従来技術の問題２を解決するための手段として、本件発明１は、前記２(2)ア のとおり、回転子積層鉄心を押圧する際の上型及び下型に対する回転子積層鉄心の 配置及び上型と下型との位置関係又は状態を特定する発明であるのに対し、本件明 細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、前記２(3)ウのとおり「回転子積層鉄 心１２の下面２５が当接する矩形板状のトレイ部２６と、トレイ部２６の中心部に 立設され、回転子積層鉄心１２の軸孔１１に嵌入する直径固定型で棒状のガイド部 材２７とを有している搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を下型１ ７上に搬送し」、「搬送トレイ１６を回転子積層鉄心１２と共に、下型１７から取り 外し、回転子積層鉄心１２が搬送トレイ１６から取り外される」ものであるから、 本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、搬送トレイを不可欠の構成として＼nいるものと解される。そうすると、本件発明１には、回転子積層鉄心を搭載する搬 送トレイを含む構成の発明だけでなく、この搬送トレイを含まない構＼成の発明も含 まれており、搬送トレイを構成に含まない特許請求の範囲の記載を前提にした場合、＼n上記発明の詳細な説明の記載から、当業者が、積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、 加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、 時間を要するもので、作業性が極めて悪いこと（従来技術の問題２）を解決して、 生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提 供するという本件発明１の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。 そして、この点は本件発明２及び本件発明３も搬送トレイを構成に含まない発明を＼n含むため、同様であるといえる。
イ また、段落【００１０】には、「本発明に係る永久磁石の樹脂封止方法におい て、前記回転子積層鉄心は中央に軸孔を有し、前記回転子積層鉄心を前記軸孔に嵌 入するガイド部材を備えた搬送トレイに載せて、前記上型及び前記下型の間に配置 してもよい。」との記載があり、搬送トレイを不可欠の構成とはしていないことを前＼n提とした発明の詳細な説明の記載があるが、前記２(4)アのとおり、本件明細書の発 明の詳細な説明の記載によると、従来技術の問題２を解決するために搬送トレイを 不可欠の構成としているから、搬送トレイを用いずに本件発明の課題を解決するた＼nめには搬送トレイに代わる構成が必要となるものと解されるところ、本件明細書の＼n記載によっても搬送トレイの具体的構造に関する記載（【００４７】【００４８】）は＼nあるものの搬送トレイに代わる構成を具体的に示唆する記載はなく、これに代わる＼n構成が当業者にとって明らかであることを認めるに足りる証拠もないから、当業者＼nが出願時の技術常識に照らしてみたとしても、発明の詳細な説明に具体的な記載が ないまま、回転子積層鉄心を下型上に固定し、また下型から取り外す工程に係る課 題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。この点、本件発明２ 及び本件発明３も同様である。
ウ そうすると、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていな い発明を含むから、特許法３６条６項１号の要件を満たさない。
エ この点、本件審決は、本件発明の課題は、本件発明１に係る特許請求の範囲 に記載された「前記回転子積層鉄心を、上型及び下型の間に配置して、前記上型及 び前記下型同士が当接することなく、前記下型及び前記上型で前記回転子積層鉄心 を押圧し・・・前記永久磁石を樹脂封止する」ことにより、解決すると認識できる から、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであると判断し、 被告も、搬送トレイを備えなくとも、サポート要件を満たすとした本件審決の認定 に誤りはないと主張する。 しかしながら、上記判断の前提は、本件明細書において、「このような課題を解決 する発明の実施の形態として、「（ａ）前工程から送られてきた、永久磁石１４が磁 石挿入孔１３に挿入され搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を別途 搬送手段等を用いて下型１７上に搬送し、上型２１（以下、キャビティブロック７ ４も含む）に対して位置決めして固定」（【００３９】）し、「（ｂ）下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下型１７を少し上昇し、回転子積層鉄心１２とキャ ビティブロック７４とを密着させ・・・」（【００４０】）、「（ｃ）原料１８が加熱されて粘度が下がると、更に、下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下 型１７を上昇して、搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を上型２１ に押し付け」（【００４１】、熱硬化性樹脂によって永久磁石を磁石挿入口に固定させ た上で、「下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下型１７を下降させ」 （【００４４】）、「その後、搬送トレイ１６を回転子積層鉄心１２と共に、下型１７ から取り外し、回転子積層鉄心１２が搬送トレイ１６から取り外され、搬送トレイ １６は別途搬送手段により後工程に送」（【００４４】）ることが記載されており、こ れにより、「複数の鉄心片が積層された回転子積層鉄心に形成された複数の磁石挿入 孔に挿入された永久磁石を、樹脂部材を磁石挿入孔に注入して固定する際、上型及 び下型により回転子積層鉄心を押圧し、樹脂部材を磁石挿入孔に充填することによっ て、・・・簡単な工程で、短時間に行うことができ、生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる」（【００１１】）との効果を奏する発明が記載されている。」といえるものであるから、本件審決は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された 上記工程からなる本件発明の実施の形態が課題を解決できることを判断しているも のと認められる。
そうすると、本件審決は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された本件発明 の実施の形態について、当業者が課題を解決できると認識できることをいうにとど まり、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範 囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、その記載により当 業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、 その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解 決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断したものとはいえな い。したがって、本件審決は、特許法３６条６項１号に規定される「特許を受けよう とする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を判断したものとはい えない。
(4) 本件発明についてのサポート要件の検討
ア 従来技術の問題２を解決するための手段として、本件発明１は、前記２(2)ア のとおり、回転子積層鉄心を押圧する際の上型及び下型に対する回転子積層鉄心の 配置及び上型と下型との位置関係又は状態を特定する発明であるのに対し、本件明 細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、前記２(3)ウのとおり「回転子積層鉄 心１２の下面２５が当接する矩形板状のトレイ部２６と、トレイ部２６の中心部に 立設され、回転子積層鉄心１２の軸孔１１に嵌入する直径固定型で棒状のガイド部 材２７とを有している搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を下型１ ７上に搬送し」、「搬送トレイ１６を回転子積層鉄心１２と共に、下型１７から取り 外し、回転子積層鉄心１２が搬送トレイ１６から取り外される」ものであるから、 本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、搬送トレイを不可欠の構成として＼nいるものと解される。そうすると、本件発明１には、回転子積層鉄心を搭載する搬 送トレイを含む構成の発明だけでなく、この搬送トレイを含まない構＼成の発明も含 まれており、搬送トレイを構成に含まない特許請求の範囲の記載を前提にした場合、＼n上記発明の詳細な説明の記載から、当業者が、積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、 加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、 時間を要するもので、作業性が極めて悪いこと（従来技術の問題２）を解決して、 生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提 供するという本件発明１の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。 そして、この点は本件発明２及び本件発明３も搬送トレイを構成に含まない発明を＼n含むため、同様であるといえる。
イ また、段落【００１０】には、「本発明に係る永久磁石の樹脂封止方法におい て、前記回転子積層鉄心は中央に軸孔を有し、前記回転子積層鉄心を前記軸孔に嵌 入するガイド部材を備えた搬送トレイに載せて、前記上型及び前記下型の間に配置 してもよい。」との記載があり、搬送トレイを不可欠の構成とはしていないことを前＼n提とした発明の詳細な説明の記載があるが、前記２(4)アのとおり、本件明細書の発 明の詳細な説明の記載によると、従来技術の問題２を解決するために搬送トレイを 不可欠の構成としているから、搬送トレイを用いずに本件発明の課題を解決するた＼nめには搬送トレイに代わる構成が必要となるものと解されるところ、本件明細書の＼n記載によっても搬送トレイの具体的構造に関する記載（【００４７】【００４８】）は＼nあるものの搬送トレイに代わる構成を具体的に示唆する記載はなく、これに代わる＼n構成が当業者にとって明らかであることを認めるに足りる証拠もないから、当業者＼nが出願時の技術常識に照らしてみたとしても、発明の詳細な説明に具体的な記載が ないまま、回転子積層鉄心を下型上に固定し、また下型から取り外す工程に係る課 題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。この点、本件発明２ 及び本件発明３も同様である。
ウ そうすると、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていな い発明を含むから、特許法３６条６項１号の要件を満たさない。
エ この点、本件審決は、本件発明の課題は、本件発明１に係る特許請求の範囲 に記載された「前記回転子積層鉄心を、上型及び下型の間に配置して、前記上型及 び前記下型同士が当接することなく、前記下型及び前記上型で前記回転子積層鉄心 を押圧し・・・前記永久磁石を樹脂封止する」ことにより、解決すると認識できる から、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであると判断し、 被告も、搬送トレイを備えなくとも、サポート要件を満たすとした本件審決の認定 に誤りはないと主張する。 しかしながら、上記判断の前提は、本件明細書において、「このような課題を解決 する発明の実施の形態として、「（ａ）前工程から送られてきた、永久磁石１４が磁 石挿入孔１３に挿入され搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を別途 搬送手段等を用いて下型１７上に搬送し、上型２１（以下、キャビティブロック７ ４も含む）に対して位置決めして固定」（【００３９】）し、「（ｂ）下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下型１７を少し上昇し、回転子積層鉄心１２とキャ ビティブロック７４とを密着させ・・・」（【００４０】）、「（ｃ）原料１８が加熱されて粘度が下がると、更に、下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下 型１７を上昇して、搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を上型２１ に押し付け」（【００４１】、熱硬化性樹脂によって永久磁石を磁石挿入口に固定させ た上で、「下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下型１７を下降させ」 （【００４４】）、「その後、搬送トレイ１６を回転子積層鉄心１２と共に、下型１７ から取り外し、回転子積層鉄心１２が搬送トレイ１６から取り外され、搬送トレイ １６は別途搬送手段により後工程に送」（【００４４】）ることが記載されており、こ れにより、「複数の鉄心片が積層された回転子積層鉄心に形成された複数の磁石挿入 孔に挿入された永久磁石を、樹脂部材を磁石挿入孔に注入して固定する際、上型及 び下型により回転子積層鉄心を押圧し、樹脂部材を磁石挿入孔に充填することによっ て、・・・簡単な工程で、短時間に行うことができ、生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる」（【００１１】）との効果を奏する発明が記載されている。」といえるものであるから、本件審決は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された 上記工程からなる本件発明の実施の形態が課題を解決できることを判断しているも のと認められる。
そうすると、本件審決は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された本件発明 の実施の形態について、当業者が課題を解決できると認識できることをいうにとど まり、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範 囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、その記載により当 業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、 その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解 決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断したものとはいえな い。したがって、本件審決は、特許法３６条６項１号に規定される「特許を受けよう とする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を判断したものとはい えない。
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2023.07.20
令和4(行ケ)10064 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年7月13日 知的財産高等裁判所
進歩性違反・サポート違反として無効審判を請求しました。審決は無効理由無し、裁判所も同様です。進歩性については、「非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高いとの技術常識が存在したことを考慮すると、・・・結晶の平均粒径を小さくし、かつ、その結晶化度を大きくすることが容易に想到し得たことであったと認めることはできない」と判断しました。
(ｲ) また、甲７、９、５２、６１、６３、７１及び７３並びに乙７によると、 薬物の安定性を高める方法として、結晶の結晶化度を高めること、遮光、湿気の遮 断等を目的として薬剤に保護コーティングを形成すること、遮光を目的として遮光 剤（酸化チタン）を含むコート液をコーティングすることなどは、本件優先日当時 の周知技術であったと認められる。
(ｳ) しかしながら、甲５、７、５２、５４及び６１によると、本件優先日当時、 非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高いとの技術常識が存在し、そのため、水難溶 性の薬物の溶解性を改善するとの目的で、かえって結晶化度を低くすることが一般 に行われていたものと認められるところ、前記(ｱ)及び(ｲ)のとおり、本件優先日当 時、経口投与される水難溶性の薬物の溶解性を高めるための周知技術として、結晶 の粒子径を小さくすること以外の方法も存在し、また、薬物の安定性を高めるため の周知技術として、結晶の結晶化度を高めること以外の方法も存在していたのであ るから、化合物１の溶解性及び安定性を高めるとの課題を認識していた本件優先日 当時の当業者において、化合物１の溶解性を追求するとの観点から、経口投与され る水難溶性の薬物の溶解性を高めるための周知技術（結晶の粒子径を小さくすると の周知技術）を採用し、かつ、化合物１の安定性を追求するとの観点から、薬物の 溶解性を低下させる結果となり得る周知技術（結晶の結晶化度を大きくするとの周 知技術）をあえて採用することが容易に想到し得たことであったと認めることはで きない。
(ｴ) この点に関し、原告らは、結晶の結晶化度を一定の数値以上に維持するこ とは特段の処理が不要で薬剤をそのまま使用するという最も基本的な態様を含むも のであり、他の手段よりはるかに容易な態様のものであると主張する。しかしなが ら、前記(ｱ)のとおり、本件優先日当時、結晶の粒子径を小さくするための主たる 手段として、ハンマーミル、ボールミル、ジェットミル等を利用した粉砕が考えら れていたところ、甲５２によると、粉砕により結晶の結晶化度が低下し、結晶が非 晶質化することは、よく経験される事象であったものと認められるから、結晶の結 晶化度を一定の数値以上に維持することが特段の処理を要しないものであるという ことはできず、原告らの上記主張は、前提を誤るものというべきである。
また、原告らは、本件優先日の当業者であれば、薬物の安定性を向上させるとの 課題に基づいて結晶の結晶化度を一定の数値以上に維持することを検討しつつ、粒 子の微細化等の手段により溶解度を向上させるなど、結晶の結晶化度や平均粒径と いったパラメータを適宜調整することを十分に動機付けられると主張するが、上記＼nのとおり、非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高いとの技術常識が存在したことを 考慮すると、原告らの上記主張によっても、本件優先日当時の当業者において、相 反する効果を生ずる事項同士であると認識されていた、化合物１の結晶の平均粒径 を小さくし、かつ、その結晶化度を大きくすることが容易に想到し得たことであっ たと認めることはできないといわざるを得ない（この点に関し、本件明細書には、 実施例（試験例２、実施例２）として、化合物１の微細結晶Ａの結晶化度が８４． ６％であり、粒径がＤ１００＝８．７μｍである場合（後記５(4)ア(ｱ)のとおり、化 合物１の平均粒径が数μｍである場合）においても、結晶が凝集することなく、良 好な溶解性及び分散性を示したとの記載があるが、前記(2)イ(ｳ)において認定した 技術常識（非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高いとの技術常識）並びに甲６及び ５２によって認められる技術常識（特に薬物が疎水性のものである場合には、結晶 の粒子径を小さくすればするほど凝集が起こやすくなり、その有効表面積がかえっ＼nて小さくなる結果、溶解性が低下することがあるとの技術常識）に照らすと、上記 実施例が示す効果は、甲１結晶発明及び本件優先日当時の技術常識から予測し得な＼nかったものといえる。）。
(ｲ) また、甲７、９、５２、６１、６３、７１及び７３並びに乙７によると、 薬物の安定性を高める方法として、結晶の結晶化度を高めること、遮光、湿気の遮 断等を目的として薬剤に保護コーティングを形成すること、遮光を目的として遮光 剤（酸化チタン）を含むコート液をコーティングすることなどは、本件優先日当時 の周知技術であったと認められる。
(ｳ) しかしながら、甲５、７、５２、５４及び６１によると、本件優先日当時、 非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高いとの技術常識が存在し、そのため、水難溶 性の薬物の溶解性を改善するとの目的で、かえって結晶化度を低くすることが一般 に行われていたものと認められるところ、前記(ｱ)及び(ｲ)のとおり、本件優先日当 時、経口投与される水難溶性の薬物の溶解性を高めるための周知技術として、結晶 の粒子径を小さくすること以外の方法も存在し、また、薬物の安定性を高めるため の周知技術として、結晶の結晶化度を高めること以外の方法も存在していたのであ るから、化合物１の溶解性及び安定性を高めるとの課題を認識していた本件優先日 当時の当業者において、化合物１の溶解性を追求するとの観点から、経口投与され る水難溶性の薬物の溶解性を高めるための周知技術（結晶の粒子径を小さくすると の周知技術）を採用し、かつ、化合物１の安定性を追求するとの観点から、薬物の 溶解性を低下させる結果となり得る周知技術（結晶の結晶化度を大きくするとの周 知技術）をあえて採用することが容易に想到し得たことであったと認めることはで きない。
(ｴ) この点に関し、原告らは、結晶の結晶化度を一定の数値以上に維持するこ とは特段の処理が不要で薬剤をそのまま使用するという最も基本的な態様を含むも のであり、他の手段よりはるかに容易な態様のものであると主張する。しかしなが ら、前記(ｱ)のとおり、本件優先日当時、結晶の粒子径を小さくするための主たる 手段として、ハンマーミル、ボールミル、ジェットミル等を利用した粉砕が考えら れていたところ、甲５２によると、粉砕により結晶の結晶化度が低下し、結晶が非 晶質化することは、よく経験される事象であったものと認められるから、結晶の結 晶化度を一定の数値以上に維持することが特段の処理を要しないものであるという ことはできず、原告らの上記主張は、前提を誤るものというべきである。
また、原告らは、本件優先日の当業者であれば、薬物の安定性を向上させるとの 課題に基づいて結晶の結晶化度を一定の数値以上に維持することを検討しつつ、粒 子の微細化等の手段により溶解度を向上させるなど、結晶の結晶化度や平均粒径と いったパラメータを適宜調整することを十分に動機付けられると主張するが、上記＼nのとおり、非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高いとの技術常識が存在したことを 考慮すると、原告らの上記主張によっても、本件優先日当時の当業者において、相 反する効果を生ずる事項同士であると認識されていた、化合物１の結晶の平均粒径 を小さくし、かつ、その結晶化度を大きくすることが容易に想到し得たことであっ たと認めることはできないといわざるを得ない（この点に関し、本件明細書には、 実施例（試験例２、実施例２）として、化合物１の微細結晶Ａの結晶化度が８４． ６％であり、粒径がＤ１００＝８．７μｍである場合（後記５(4)ア(ｱ)のとおり、化 合物１の平均粒径が数μｍである場合）においても、結晶が凝集することなく、良 好な溶解性及び分散性を示したとの記載があるが、前記(2)イ(ｳ)において認定した 技術常識（非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高いとの技術常識）並びに甲６及び ５２によって認められる技術常識（特に薬物が疎水性のものである場合には、結晶 の粒子径を小さくすればするほど凝集が起こやすくなり、その有効表面積がかえっ＼nて小さくなる結果、溶解性が低下することがあるとの技術常識）に照らすと、上記 実施例が示す効果は、甲１結晶発明及び本件優先日当時の技術常識から予測し得な＼nかったものといえる。）。
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2023.07.20
令和4(行ケ)10081 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年7月13日 知的財産高等裁判所
特許異議申立にて、サポート要件違反として取り消された特許の取消を求めました。知財高裁はサポート要件違反とした審決を維持しました。発明はゴルフクラブのシャフトで、＼n「・・・シャフトのトルクをＴｑ（°）とした場合に、１．６≦Ｔｑ≦４．０を満たし、前記バイアス層の合計重量をＢ（ｇ）、シャフト全体に渡って位置するストレート層の合計重量をＳ（ｇ）とした場合に、０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦０．８を満たし、前記細径側バイアス層の重量をＡ（ｇ）、前記バイアス層の合計重量をＢ（ｇ）とした場合に、０．０５≦Ａ／Ｂ≦０．１２を満たし、前記細径側バイアス層の重量をＡ（ｇ）、前記太径側バイアス層の重量をＣ（ｇ）とした場合に、１．０≦Ａ／Ｃ≦１．８を満たす」
というパラメータ発明です。
前記(2)アによると、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件各発明について、 次のとおりの記載がされているということができる。すなわち、本件各発明は、繊 維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト（以下、単に「シャフト」ということがあ る。）に関するものである。ゴルフのスコアを良くするためには、打球の飛距離の 安定性及び左右への方向安定性を得ることが非常に重要であり、そのためには、三 つの要素（ボールの初速、打ち出し角度及びスピン量）のばらつきを減少させてこ れらを安定させる必要があるところ、ボールを打撃する瞬間のシャフトの変形（特 にシャフトの細径部の変形）がこれらの要素の安定性に大きな影響を及ぼすため、 シャフトの細径部のねじり剛性を上げることによりこれらの要素を安定させ得るこ とが従来から知られていた。しかしながら、単にシャフトの細径部のねじり剛性を 上げると、フィーリングが硬くなったり、ヘッドの返りが極端に悪くなったり、ヘ ッドのトゥダウンが抑制されすぎて飛距離が小さくなったりするなどのデメリット が生じるほか、弾性率の高い炭素繊維の使用量を多くしすぎることによるシャフト の強度の低下を招き、シャフトの折損が生じやすくなるという問題があった。本件 各発明は、このような問題を解決し、特にねじり剛性が高いシャフトにおいても、 スイングの安定性が高く、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右されること なく飛距離の安定性と方向安定性の双方に優れたシャフト（ねじり剛性の高いシャ フト（ロートルクのシャフト））を提供することを目的とするものである。本件各 発明は、前記第２の２のとおりの構成とすることにより、プレーヤーの力量に左右＼nされることなく、飛距離の安定性及び左右へのばらつきの少ない方向安定性の双方 に優れたシャフトが得られるとの効果を奏する。
以上によると、本件各発明の課題は、「ねじり剛性が高い繊維強化樹脂製のゴル フクラブ用シャフト（ロートルクの繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト）で あって、スイングの安定性が高く、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右さ れることなく飛距離の安定性と方向安定性の双方に優れたものを提供すること」 （以下「本件課題」という。）であると認めるのが相当である。
(4) 決定取消事由の１（構成２ないし５に係るもの）について＼n
ア 構成２について＼n
(ｱ) Ｔｑ≦４．０°について
ａ シャフトのトルク（Ｔｑ）を４．０°以下とすることにより得られる効果等 に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「トルク（Ｔｑ）を４．０°以下と することによって、ゴルファーの力量が飛距離の安定性や左右への方向安定性に与 える影響を低減させることができ、これらの両立を達成できる傾向にある。」との 記載（【００２１】）があり、また、「ねじり剛性が高い繊維強化樹脂製のゴルフ クラブ用シャフト（ロートルクの繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト）であ って、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右されることなく飛距離の安定性 と方向安定性の双方に優れたものが得られる」との効果（以下「本件効果」とい う。）が得られたとされる実施例１及び本件効果が得られなかったとされる比較例 １の各トルク（°）がそれぞれ２．４及び４．８であるとの記載（【表４】）があ＼nる。しかしながら、これらの記載は、シャフトのトルクを４．０°以下とすること によりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、し たがって、構成２のうちシャフトのトルクを４．０°以下とするとの点については、＼n本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を 解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、低トルクのシャフト（ねじり剛性が高いシャフト）が飛距離の安定 性及び方向安定性において優れていることは本件出願日当時の技術常識であり、本 件出願日当時の当業者は実施例１と比較例１との比較から、シャフトのトルクを４． ０°以下とすることにより飛距離の安定性及び方向安定性（比較例１よりも優れた 飛距離の安定性及び方向安定性）が得られるものと理解し得ると主張する。しかし ながら、原告の上記主張並びに原告が上記技術常識に係る証拠として提出する甲１ ２及び２１ないし２３は、シャフトのトルクを４．０°以下とすることによりなぜ 本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、シャ フトのトルクを４．０°以下とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願 日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成２のうちシャフトのトル＼nクを４．０°以下とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の 技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということ はできない。
ｃ なお、原告は、本件各発明が構造力学に基づく物理学的な発明であって、発＼n明の実施方法や作用機序等を理解することが比較的困難な技術分野（薬学、化学等） に属する発明ではないとして、構成２の境界値の厳密な根拠が本件明細書に記載さ＼nれている必要はないと主張するが、本件各発明が構造力学に基づく物理学的な発明＼nであることをもって、シャフトのトルクを４．０°以下とすることにより本件課題 が解決される理由を本件明細書の発明の詳細な説明において適切に説明する必要が ないということはできないから、原告の上記主張を採用することはできない（この 点については、以下の構成２のうちシャフトのトルクを１．６°以上とするとの点＼n及び構成３ないし５についても同じである。）。＼n
・・・
ｂ 原告は、本件各発明は細径部のトルクを小さくすることが飛距離の安定性及 び方向安定性を高めるとした甲６発明の効果を前提としつつ、更に非熟練ゴルファ ーにとってのデメリット（フィーリングが硬くなったりヘッドの返り（トゥダウン） が悪くなったりすること）を克服するとの課題を解決するものであり、加えて、本 件各発明におけるＡ／Ｂに係る０．０５以上０．１２以下との数値範囲が実施例１ におけるＡ／Ｂ（０．０８）をほぼ中央値とするものであることも併せ考慮すると、 本件出願日当時の当業者は細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％ 以上とすることで、上記のデメリットを回避しつつ、飛距離の安定性及び方向安定 性を高め得るものと理解し得ると主張する。しかしながら、甲６によっても、本件 出願日当時の当業者において、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の ５％以上とすることにより上記のデメリットを回避しつつ、飛距離の安定性及び方 向安定性を高め得るものと理解し得たとの事実を認めることはできず、その他、そ のような事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件各発明におけるＡ／ Ｂに係る０．０５以上０．１２以下との数値範囲が実施例１におけるＡ／Ｂ（０． ０８）をほぼ中央値とするものであることを考慮しても、原告の上記主張は、細径 側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とすることによりなぜ本件 課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、細径側バ イアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とすることにより本件課題が解 決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成４＼nのうち細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とするとの点に ついては、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決 できると認識できる範囲のものであるということはできない。
オ 原告のその余の主張（決定取消事由の１（構成２ないし５に係るもの）に関＼n連するもの）について
(ｱ) 原告は、低トルクのシャフト（ねじり剛性が高いシャフト）が飛距離の安 定性及び方向安定性において優れているとの技術常識並びにバイアス層を増やすこ とにより低トルクのシャフトが得られるとの技術常識を有する本件出願日当時の当 業者が本件明細書を読めば、実施例１及び比較例１における各トルクから、トルク を比較例１のそれよりも有意に小さい４．０°以下とし、実施例１及び比較例１に おける各バイアス層の割合（Ｂ／（Ｂ＋Ｓ））から、バイアス層の割合（Ｂ／（Ｂ ＋Ｓ））を比較例１のそれよりも有意に大きい０．５以上とすることにより、比較 例１よりも良好な飛距離の安定性及び方向安定性が得られるであろうことを当然に 理解し得ると主張する。しかしながら、実施例１及び比較例１の記載から、本件出 願日当時の当業者において、トルクを比較例１のそれ（４．８°）よりも有意に小 さい角度とすること及びバイアス層の割合（Ｂ／（Ｂ＋Ｓ））を比較例１のそれ （０．４）よりも有意に大きい値とすることにより、比較例１よりも良好な飛距離 の安定性及び方向安定性を示すであろうと推測し得るとしても、当該当業者におい て、トルクを具体的に（１．６°以上）４．０°以下とすること及びバイアス層の 割合（Ｂ／（Ｂ＋Ｓ））を具体的に０．５以上（０．８以下）とすることにより、 本件課題を解決できると認識できるとは認められない。
(ｲ) 原告は、本件出願日当時の当業者は本件明細書の記載により、本件各発明 の構成要件を充足し、その他の条件につき当該当業者が技術常識の範囲内で決定し＼nたシャフトであれば、その飛距離及び方向が比較例１のシャフトにおける飛距離及 び方向と比較してより安定したものとなることを容易に理解し得ると主張する。し かしながら、前記アないしエにおいて説示したところに照らすと、仮に本件各発明 の課題が飛距離及び方向において比較例１のシャフトよりも安定したシャフトを得 ることであるとしても、実施例１及び比較例１を含む本件明細書の発明の詳細な説 明の記載により、本件出願日当時の当業者において、本件各発明の構成要件を充足＼nするシャフトであれば当該課題を解決できると認識できると認めることはできない というべきである。
前記(2)アによると、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件各発明について、 次のとおりの記載がされているということができる。すなわち、本件各発明は、繊 維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト（以下、単に「シャフト」ということがあ る。）に関するものである。ゴルフのスコアを良くするためには、打球の飛距離の 安定性及び左右への方向安定性を得ることが非常に重要であり、そのためには、三 つの要素（ボールの初速、打ち出し角度及びスピン量）のばらつきを減少させてこ れらを安定させる必要があるところ、ボールを打撃する瞬間のシャフトの変形（特 にシャフトの細径部の変形）がこれらの要素の安定性に大きな影響を及ぼすため、 シャフトの細径部のねじり剛性を上げることによりこれらの要素を安定させ得るこ とが従来から知られていた。しかしながら、単にシャフトの細径部のねじり剛性を 上げると、フィーリングが硬くなったり、ヘッドの返りが極端に悪くなったり、ヘ ッドのトゥダウンが抑制されすぎて飛距離が小さくなったりするなどのデメリット が生じるほか、弾性率の高い炭素繊維の使用量を多くしすぎることによるシャフト の強度の低下を招き、シャフトの折損が生じやすくなるという問題があった。本件 各発明は、このような問題を解決し、特にねじり剛性が高いシャフトにおいても、 スイングの安定性が高く、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右されること なく飛距離の安定性と方向安定性の双方に優れたシャフト（ねじり剛性の高いシャ フト（ロートルクのシャフト））を提供することを目的とするものである。本件各 発明は、前記第２の２のとおりの構成とすることにより、プレーヤーの力量に左右＼nされることなく、飛距離の安定性及び左右へのばらつきの少ない方向安定性の双方 に優れたシャフトが得られるとの効果を奏する。
以上によると、本件各発明の課題は、「ねじり剛性が高い繊維強化樹脂製のゴル フクラブ用シャフト（ロートルクの繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト）で あって、スイングの安定性が高く、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右さ れることなく飛距離の安定性と方向安定性の双方に優れたものを提供すること」 （以下「本件課題」という。）であると認めるのが相当である。
(4) 決定取消事由の１（構成２ないし５に係るもの）について＼n
ア 構成２について＼n
(ｱ) Ｔｑ≦４．０°について
ａ シャフトのトルク（Ｔｑ）を４．０°以下とすることにより得られる効果等 に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「トルク（Ｔｑ）を４．０°以下と することによって、ゴルファーの力量が飛距離の安定性や左右への方向安定性に与 える影響を低減させることができ、これらの両立を達成できる傾向にある。」との 記載（【００２１】）があり、また、「ねじり剛性が高い繊維強化樹脂製のゴルフ クラブ用シャフト（ロートルクの繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト）であ って、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右されることなく飛距離の安定性 と方向安定性の双方に優れたものが得られる」との効果（以下「本件効果」とい う。）が得られたとされる実施例１及び本件効果が得られなかったとされる比較例 １の各トルク（°）がそれぞれ２．４及び４．８であるとの記載（【表４】）があ＼nる。しかしながら、これらの記載は、シャフトのトルクを４．０°以下とすること によりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、し たがって、構成２のうちシャフトのトルクを４．０°以下とするとの点については、＼n本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を 解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、低トルクのシャフト（ねじり剛性が高いシャフト）が飛距離の安定 性及び方向安定性において優れていることは本件出願日当時の技術常識であり、本 件出願日当時の当業者は実施例１と比較例１との比較から、シャフトのトルクを４． ０°以下とすることにより飛距離の安定性及び方向安定性（比較例１よりも優れた 飛距離の安定性及び方向安定性）が得られるものと理解し得ると主張する。しかし ながら、原告の上記主張並びに原告が上記技術常識に係る証拠として提出する甲１ ２及び２１ないし２３は、シャフトのトルクを４．０°以下とすることによりなぜ 本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、シャ フトのトルクを４．０°以下とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願 日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成２のうちシャフトのトル＼nクを４．０°以下とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の 技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということ はできない。
ｃ なお、原告は、本件各発明が構造力学に基づく物理学的な発明であって、発＼n明の実施方法や作用機序等を理解することが比較的困難な技術分野（薬学、化学等） に属する発明ではないとして、構成２の境界値の厳密な根拠が本件明細書に記載さ＼nれている必要はないと主張するが、本件各発明が構造力学に基づく物理学的な発明＼nであることをもって、シャフトのトルクを４．０°以下とすることにより本件課題 が解決される理由を本件明細書の発明の詳細な説明において適切に説明する必要が ないということはできないから、原告の上記主張を採用することはできない（この 点については、以下の構成２のうちシャフトのトルクを１．６°以上とするとの点＼n及び構成３ないし５についても同じである。）。＼n
・・・
ｂ 原告は、本件各発明は細径部のトルクを小さくすることが飛距離の安定性及 び方向安定性を高めるとした甲６発明の効果を前提としつつ、更に非熟練ゴルファ ーにとってのデメリット（フィーリングが硬くなったりヘッドの返り（トゥダウン） が悪くなったりすること）を克服するとの課題を解決するものであり、加えて、本 件各発明におけるＡ／Ｂに係る０．０５以上０．１２以下との数値範囲が実施例１ におけるＡ／Ｂ（０．０８）をほぼ中央値とするものであることも併せ考慮すると、 本件出願日当時の当業者は細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％ 以上とすることで、上記のデメリットを回避しつつ、飛距離の安定性及び方向安定 性を高め得るものと理解し得ると主張する。しかしながら、甲６によっても、本件 出願日当時の当業者において、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の ５％以上とすることにより上記のデメリットを回避しつつ、飛距離の安定性及び方 向安定性を高め得るものと理解し得たとの事実を認めることはできず、その他、そ のような事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件各発明におけるＡ／ Ｂに係る０．０５以上０．１２以下との数値範囲が実施例１におけるＡ／Ｂ（０． ０８）をほぼ中央値とするものであることを考慮しても、原告の上記主張は、細径 側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とすることによりなぜ本件 課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、細径側バ イアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とすることにより本件課題が解 決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成４＼nのうち細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とするとの点に ついては、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決 できると認識できる範囲のものであるということはできない。
オ 原告のその余の主張（決定取消事由の１（構成２ないし５に係るもの）に関＼n連するもの）について
(ｱ) 原告は、低トルクのシャフト（ねじり剛性が高いシャフト）が飛距離の安 定性及び方向安定性において優れているとの技術常識並びにバイアス層を増やすこ とにより低トルクのシャフトが得られるとの技術常識を有する本件出願日当時の当 業者が本件明細書を読めば、実施例１及び比較例１における各トルクから、トルク を比較例１のそれよりも有意に小さい４．０°以下とし、実施例１及び比較例１に おける各バイアス層の割合（Ｂ／（Ｂ＋Ｓ））から、バイアス層の割合（Ｂ／（Ｂ ＋Ｓ））を比較例１のそれよりも有意に大きい０．５以上とすることにより、比較 例１よりも良好な飛距離の安定性及び方向安定性が得られるであろうことを当然に 理解し得ると主張する。しかしながら、実施例１及び比較例１の記載から、本件出 願日当時の当業者において、トルクを比較例１のそれ（４．８°）よりも有意に小 さい角度とすること及びバイアス層の割合（Ｂ／（Ｂ＋Ｓ））を比較例１のそれ （０．４）よりも有意に大きい値とすることにより、比較例１よりも良好な飛距離 の安定性及び方向安定性を示すであろうと推測し得るとしても、当該当業者におい て、トルクを具体的に（１．６°以上）４．０°以下とすること及びバイアス層の 割合（Ｂ／（Ｂ＋Ｓ））を具体的に０．５以上（０．８以下）とすることにより、 本件課題を解決できると認識できるとは認められない。
(ｲ) 原告は、本件出願日当時の当業者は本件明細書の記載により、本件各発明 の構成要件を充足し、その他の条件につき当該当業者が技術常識の範囲内で決定し＼nたシャフトであれば、その飛距離及び方向が比較例１のシャフトにおける飛距離及 び方向と比較してより安定したものとなることを容易に理解し得ると主張する。し かしながら、前記アないしエにおいて説示したところに照らすと、仮に本件各発明 の課題が飛距離及び方向において比較例１のシャフトよりも安定したシャフトを得 ることであるとしても、実施例１及び比較例１を含む本件明細書の発明の詳細な説 明の記載により、本件出願日当時の当業者において、本件各発明の構成要件を充足＼nするシャフトであれば当該課題を解決できると認識できると認めることはできない というべきである。
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2023.06.25
令和4(行ケ)10059 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年6月15日 知的財産高等裁判所
知財高裁（４部）は、サポート要件違反の無効理由なしとした審決を維持しました。
前記１(2)に下線を付したように、本件発明１の各構成要件の数値範囲は、いずれも発明の詳細な説明に記載されたものである。ただし、構＼成要件Ａ7) の上限値である「０．８２８」は、本件明細書【００２６】の【表２】に記載された最も好ましい上限である「０．８５」を下回るものであるから、や＼nはり好ましい上限値といえ（【００２０】参照）、構成要件Ａ(12)の上限値であ る「０．５０」は、本件明細書【００６３】の【表２２】に記載された最も好ましい上限である「０．６」を下回るものであるから、やはり好ましい上限値といえる（【００２０】参照）。＼n なお、本件発明は本件明細書に記載の数値範囲から望ましい数値範囲を請 求項に記載したにすぎないと認められるから、数値範囲の上限及び下限が本 件明細書に記載の上限及び下限と一致しなければサポート要件に適合しない とはいい得ず、上限値及び下限値として、本件明細書に記載の数値範囲に含 まれる数値が記載されていれば足りると解される。
(3) 前記 2)について
ア 本件発明の課題について
前記１(1)の本件明細書の記載によれば、本件発明の課題は、次のとおり のものと理解できる。色収差の補正、光学系の高機能化、コンパクト化のために有用な光学素子用の材料となる、屈折率ｎｄが１.８００ないし１.８５０の範囲であり、 かつアッベ数 νｄが４１.５ないし４４の範囲にあり（【０００４】、【００ ０５】）、安定供給可能とするため、希少価値の高いＧｄ、Ｔａのガラス組成に占める割合が低減されており（【０００６】）、近赤外域に吸収を有し、＼nガラスの比重を増大させる成分であるＹｂのガラス組成において占める 割合が低減されており（【０００７】）、熱的安定性に優れていてガラスを製 造する過程での失透が抑制され（【０００８】）、機械加工に適するガラスを 提供すること（【００１２】）。
イ 本件発明１の課題解決手段について
本件明細書には、Ｇｄ、Ｔａがガラス組成に占める割合を低減させるた め、Ｔａ２Ｏ５の含有量を５％以下とすること（【００３４】）、Ｌａ２Ｏ３、 Ｙ２Ｏ３、Ｇｄ２Ｏ３及びＹｂ２Ｏ３の合計含有量に対するＧｄ２Ｏ３含有量 の質量比を０ないし０.０５の範囲とすること（【００４２】）を定め、Ｙｂ のガラス組成において占める割合を低減させるため、上記の、Ｙｂ２Ｏ３含 有量を３％以下とすること（【００３８】）、熱的安定性に優れたガラスを提 供するため、液相温度が１１５０°Ｃ)以下であることがより一層好ましいと すること（【０２０６】）、機械加工に適するガラスを提供するため、ガラス 転移温度が６４０°Ｃ)以上であることが好ましいこと（【０１９８】）が記載 されており、これら本件明細書に記載からみて、本件組成要件及び本件物 性要件を満たすガラスは本件発明の課題を解決し得るものと認められる。 ところで、本件明細書には、本件組成要件及び本件物性要件の全部を満 たす実施例がそもそも記載されていない。さらに、本件発明の光学ガラス は多数の成分で構成されており、その相互作用の結果として特定の物性が実現されるものであるから、個々の成分の含有量と物性との間に直接の因＼n果関係を措定するのが困難であることは顕著な事実である。そうすると、 前記(2)の好ましい数値範囲等の開示事項から直ちに、本件組成要件と本件 物性要件とを満たすガラスが製造可能であると当業者が認識できるものではなく、具体例により示される試験結果による裏付けを要するものとい＼nうべきである。 そこで、そのような裏付けがされているといえるのかとの観点から、具 体例として掲記されている参考例１ないし３３について検討を加える。
ウ 参考例について
本件明細書に記載された参考例１ないし３３のうち、参考例１、５、１ ６、２１ないし２４、２７、２８、３０ないし３２の１２例は、本件組成 要件の全てと、本件物性要件のうち、構成要件Ｃ（ガラス転移温度）以外の３つの構＼成要件を満たす具体例である。ここで、本件出願当時、光学ガラス分野においては、ターゲットとなる 物性を有する光学ガラスを製造する通常の手順として、既知の光学ガラス の配合組成を基本にして、その成分の一部を当該物性に寄与することが知 られている成分に置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に 支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰 り返すことで、求める配合組成を見出すという手順を行うことは技術常識 であったと認められ（乙３ないし６）、また、この手順を行うに当たって、 当業者が、なるべく変更の少ないものから選択を開始することは、技術分 野を問わず該当する効率性の観点からみて自明な事項である。そして、前 記１(2)のとおり、本件明細書には、本件発明１の各組成要件に係る成分の 物性要件に対する作用について記載されており、当業者であれば、本件明 細書には本件発明１の物性要件を満たすような成分調整の方法が説明さ れていると理解できる。そうすると、当業者において、本件明細書で説明 された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の 当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能＼であると理解できるときには、本件発明１は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし 課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。
そこで、次に、参考例の成分調整について具体的にみてみる。
エ 参考例の成分調整について
そうすると、本件明細書には、各成分と作用についての説明を基に、Ａ 1)及びＡ7)のＳｉＯ２を増量し、又はＡ(12)のＺｎＯを減量する成分調整す ることにより、上記各参考例のガラス転移温度を本件物性要件を充足する 範囲内に調整できることが説明されているといえ、光学ガラス分野の当業 者であれば、上記いずれかの方法に沿って技術常識である通常の試行錯誤 手順を行うことで本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスが得ら れ、それにより本件発明の課題を解決できると認識できるものといえる。 なお、実際に、甲１１実験成績証明書には、(i)参考例５のガラスについ て、ＺｎＯ（３．５質量％）の１質量％分を、Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変例 （５改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質量％ずつ置換する改変例（５ 改β）、(ii)参考例１６のＺｎＯ（３．８質量％）の１質量％分を、Ｎｂ２ Ｏ５に置換する改変例（１６改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質量％ ずつ置換する改変例（１６改β）、(iii)、参考例２４のＺｎＯ（３．６質量％） の１質量％分を、Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変例（２４改α）又はＢ２Ｏ３と ＳｉＯ２に０．５質量％ずつ置換する改変例（２４改β）が、乙１実験成績 証明書には、(iv)参考例２２のＺｎＯ（３．５質量％）の１質量％分を、Ｎ ｂ２Ｏ５に置換する改変例（２２改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質 量％ずつ置換する改変例（２２改β）、(v)参考例３０のＺｎＯ（３．５質 量％）の１質量％分を、Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変例（３０改α）又はＢ２ Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質量％ずつ置換する改変例（３０改β）、(vi)参考例 ３１のＺｎＯ（３．５質量％）の１質量％分を、Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変 例（３１改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質量％ずつ置換する改変例 （３０改β）、(vii)参考例３２のＺｎＯ（３．５質量％）の１質量％分を、 Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変例（３２改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５ 質量％ずつ置換する改変例（３２改β）のように、いずれもＺｎＯを減量 してＳｉＯ２を増量する改変において、本件組成要件と本件物性要件を全 て満たすガラスが得られたことが示されている。
・・・
原告の上記主張は当を得たものとはいえず、採用することができない（な お、原告は、知的財産高等裁判所がした別件判決（甲７）で示された「組 成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって当該物性要件を満 たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又はその出願 時の技術常識から当業者が認識できること」を本件におけるサポート要件 充足の判断基準とすべき旨を指摘するが、サポート要件の充足の有無は、 発明の課題との関係において認定されるべきものであるところ、同判決で は発明の課題を「所定の光学定数を有し、高屈折率高分散であって、かつ、 部分分散比が小さい光学ガラスを提供すること」としているのであり、こ のような、異なる発明における異なる課題において事例判断として示され た別件の理由中の判断を、そのまま本件に適用することは相当ではない。）。
エ 原告は、前記第３の１(4)イ及びウのとおり、本件明細書には、ガラス転 移温度や液相温度の測定条件等が十分には開示されておらず、本件明細書＼nにおける試験の結果と甲１１実験成績証明書又は乙１実験成績証明書に おける試験の結果とを単純に比較することはできない旨主張する。確かに、本件明細書には、ガラス転移温度の測定については、「示差走査熱量分析装置（ＤＳＣ）を用いて、昇温速度を１０°Ｃ)／分にして測定した。」（【０２２４】）と、液相温度については、「ガラスを所定温度に加熱された炉内に入れて２時間保持し、冷却後、ガラス内部を１００倍の光学顕微鏡で観察し、結晶の有無から液相温度を決定した。」（【０２２４】）と記載されており、その余の測定条件、判定条件等についての記載をうかがうことはできない。
しかしながら、本件明細書において、測定条件、判定条件等に特に記載 がなければ、それは技術常識に従い標準的な測定方法によってされたもの と理解されるべきものであるといえる。他方、甲１１実験成績証明書及び 乙１実験成績証明書におけるガラス転移温度の測定は、ネッチ・ジャパン 株式会社製の示差走査熱量計「ＤＳＣ３３００ＳＡ」を用い、昇温速度を １０°Ｃ)／分にし、その他の測定条件については同熱量計の取扱説明書に記 載された条件において測定し、液相温度については、光学ガラスを５ｃｃ ずつ白金製坩堝に入れ、１１４０°Ｃ)に加熱された炉内に入れて２時間保持 し、冷却後、ガラス内部を１００倍の光学顕微鏡で観察し、結晶の有無を 確認して測定したものと認められる（甲１１、乙１、２）から、標準的な 機器を用いて標準的な手法を用いたものということができる。そうすると、 本件明細書における試験と甲１１実験成績証明書及び乙１実験成績証明 書における試験とは当業者が自然において選択する同一の測定条件・判定 条件の下に行われたと推認することができるのであり、これと異なる認定 をすべき事情もうかがわれない。したがって、本件明細書に試験条件、判 定条件の詳細の記載がないからといって甲１１実験成績証明書又は乙１ 実験成績証明書と対比ができないものではないし、本件明細書の記載から 課題が解決できる範囲と認められる当業者の認識を左右するものでもな い。よって、原告の上記主張を採用することはできない（なお、１１４０°Ｃ) で結晶が析出したにせよ、その後の冷却過程で結晶が析出したにせよ、い ずれにせよ、少なくとも１１４０°Ｃ)を超える温度では結晶が析出したとは 判定できない以上、液相温度を１１４０°Ｃ)以下と判定することの支障にな るとはいい難い。）。
・・・
(5) 小括
以上のとおり、本件明細書で説明された成分調整の方法をもとに、光学ガ ラス分野の当業者が通常行う試行錯誤により参考例を起点として本件発明１ の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能＼であると理解できるといえるか ら、本件発明１は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術 常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。
４ 本件発明２、３、６、７、９、１０、１２ないし１４について
上記各発明は、本件発明 1 の従属項に係る発明であるところ、原告は、これ ら発明について、引用に係る本件発明１についてサポート要件違反がある旨主 張し、これら各発明が本件発明 1 を限定した固有の部分に対する別個のサポー ト要件違反の主張はしていないから、本件発明 1 にサポート要件違反がないの であれば、これら発明についてもサポート要件違反は認められない。
前記１(2)に下線を付したように、本件発明１の各構成要件の数値範囲は、いずれも発明の詳細な説明に記載されたものである。ただし、構＼成要件Ａ7) の上限値である「０．８２８」は、本件明細書【００２６】の【表２】に記載された最も好ましい上限である「０．８５」を下回るものであるから、や＼nはり好ましい上限値といえ（【００２０】参照）、構成要件Ａ(12)の上限値であ る「０．５０」は、本件明細書【００６３】の【表２２】に記載された最も好ましい上限である「０．６」を下回るものであるから、やはり好ましい上限値といえる（【００２０】参照）。＼n なお、本件発明は本件明細書に記載の数値範囲から望ましい数値範囲を請 求項に記載したにすぎないと認められるから、数値範囲の上限及び下限が本 件明細書に記載の上限及び下限と一致しなければサポート要件に適合しない とはいい得ず、上限値及び下限値として、本件明細書に記載の数値範囲に含 まれる数値が記載されていれば足りると解される。
(3) 前記 2)について
ア 本件発明の課題について
前記１(1)の本件明細書の記載によれば、本件発明の課題は、次のとおり のものと理解できる。色収差の補正、光学系の高機能化、コンパクト化のために有用な光学素子用の材料となる、屈折率ｎｄが１.８００ないし１.８５０の範囲であり、 かつアッベ数 νｄが４１.５ないし４４の範囲にあり（【０００４】、【００ ０５】）、安定供給可能とするため、希少価値の高いＧｄ、Ｔａのガラス組成に占める割合が低減されており（【０００６】）、近赤外域に吸収を有し、＼nガラスの比重を増大させる成分であるＹｂのガラス組成において占める 割合が低減されており（【０００７】）、熱的安定性に優れていてガラスを製 造する過程での失透が抑制され（【０００８】）、機械加工に適するガラスを 提供すること（【００１２】）。
イ 本件発明１の課題解決手段について
本件明細書には、Ｇｄ、Ｔａがガラス組成に占める割合を低減させるた め、Ｔａ２Ｏ５の含有量を５％以下とすること（【００３４】）、Ｌａ２Ｏ３、 Ｙ２Ｏ３、Ｇｄ２Ｏ３及びＹｂ２Ｏ３の合計含有量に対するＧｄ２Ｏ３含有量 の質量比を０ないし０.０５の範囲とすること（【００４２】）を定め、Ｙｂ のガラス組成において占める割合を低減させるため、上記の、Ｙｂ２Ｏ３含 有量を３％以下とすること（【００３８】）、熱的安定性に優れたガラスを提 供するため、液相温度が１１５０°Ｃ)以下であることがより一層好ましいと すること（【０２０６】）、機械加工に適するガラスを提供するため、ガラス 転移温度が６４０°Ｃ)以上であることが好ましいこと（【０１９８】）が記載 されており、これら本件明細書に記載からみて、本件組成要件及び本件物 性要件を満たすガラスは本件発明の課題を解決し得るものと認められる。 ところで、本件明細書には、本件組成要件及び本件物性要件の全部を満 たす実施例がそもそも記載されていない。さらに、本件発明の光学ガラス は多数の成分で構成されており、その相互作用の結果として特定の物性が実現されるものであるから、個々の成分の含有量と物性との間に直接の因＼n果関係を措定するのが困難であることは顕著な事実である。そうすると、 前記(2)の好ましい数値範囲等の開示事項から直ちに、本件組成要件と本件 物性要件とを満たすガラスが製造可能であると当業者が認識できるものではなく、具体例により示される試験結果による裏付けを要するものとい＼nうべきである。 そこで、そのような裏付けがされているといえるのかとの観点から、具 体例として掲記されている参考例１ないし３３について検討を加える。
ウ 参考例について
本件明細書に記載された参考例１ないし３３のうち、参考例１、５、１ ６、２１ないし２４、２７、２８、３０ないし３２の１２例は、本件組成 要件の全てと、本件物性要件のうち、構成要件Ｃ（ガラス転移温度）以外の３つの構＼成要件を満たす具体例である。ここで、本件出願当時、光学ガラス分野においては、ターゲットとなる 物性を有する光学ガラスを製造する通常の手順として、既知の光学ガラス の配合組成を基本にして、その成分の一部を当該物性に寄与することが知 られている成分に置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に 支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰 り返すことで、求める配合組成を見出すという手順を行うことは技術常識 であったと認められ（乙３ないし６）、また、この手順を行うに当たって、 当業者が、なるべく変更の少ないものから選択を開始することは、技術分 野を問わず該当する効率性の観点からみて自明な事項である。そして、前 記１(2)のとおり、本件明細書には、本件発明１の各組成要件に係る成分の 物性要件に対する作用について記載されており、当業者であれば、本件明 細書には本件発明１の物性要件を満たすような成分調整の方法が説明さ れていると理解できる。そうすると、当業者において、本件明細書で説明 された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の 当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明１の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能＼であると理解できるときには、本件発明１は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし 課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。
そこで、次に、参考例の成分調整について具体的にみてみる。
エ 参考例の成分調整について
そうすると、本件明細書には、各成分と作用についての説明を基に、Ａ 1)及びＡ7)のＳｉＯ２を増量し、又はＡ(12)のＺｎＯを減量する成分調整す ることにより、上記各参考例のガラス転移温度を本件物性要件を充足する 範囲内に調整できることが説明されているといえ、光学ガラス分野の当業 者であれば、上記いずれかの方法に沿って技術常識である通常の試行錯誤 手順を行うことで本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスが得ら れ、それにより本件発明の課題を解決できると認識できるものといえる。 なお、実際に、甲１１実験成績証明書には、(i)参考例５のガラスについ て、ＺｎＯ（３．５質量％）の１質量％分を、Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変例 （５改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質量％ずつ置換する改変例（５ 改β）、(ii)参考例１６のＺｎＯ（３．８質量％）の１質量％分を、Ｎｂ２ Ｏ５に置換する改変例（１６改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質量％ ずつ置換する改変例（１６改β）、(iii)、参考例２４のＺｎＯ（３．６質量％） の１質量％分を、Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変例（２４改α）又はＢ２Ｏ３と ＳｉＯ２に０．５質量％ずつ置換する改変例（２４改β）が、乙１実験成績 証明書には、(iv)参考例２２のＺｎＯ（３．５質量％）の１質量％分を、Ｎ ｂ２Ｏ５に置換する改変例（２２改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質 量％ずつ置換する改変例（２２改β）、(v)参考例３０のＺｎＯ（３．５質 量％）の１質量％分を、Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変例（３０改α）又はＢ２ Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質量％ずつ置換する改変例（３０改β）、(vi)参考例 ３１のＺｎＯ（３．５質量％）の１質量％分を、Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変 例（３１改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５質量％ずつ置換する改変例 （３０改β）、(vii)参考例３２のＺｎＯ（３．５質量％）の１質量％分を、 Ｎｂ２Ｏ５に置換する改変例（３２改α）又はＢ２Ｏ３とＳｉＯ２に０．５ 質量％ずつ置換する改変例（３２改β）のように、いずれもＺｎＯを減量 してＳｉＯ２を増量する改変において、本件組成要件と本件物性要件を全 て満たすガラスが得られたことが示されている。
・・・
原告の上記主張は当を得たものとはいえず、採用することができない（な お、原告は、知的財産高等裁判所がした別件判決（甲７）で示された「組 成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって当該物性要件を満 たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又はその出願 時の技術常識から当業者が認識できること」を本件におけるサポート要件 充足の判断基準とすべき旨を指摘するが、サポート要件の充足の有無は、 発明の課題との関係において認定されるべきものであるところ、同判決で は発明の課題を「所定の光学定数を有し、高屈折率高分散であって、かつ、 部分分散比が小さい光学ガラスを提供すること」としているのであり、こ のような、異なる発明における異なる課題において事例判断として示され た別件の理由中の判断を、そのまま本件に適用することは相当ではない。）。
エ 原告は、前記第３の１(4)イ及びウのとおり、本件明細書には、ガラス転 移温度や液相温度の測定条件等が十分には開示されておらず、本件明細書＼nにおける試験の結果と甲１１実験成績証明書又は乙１実験成績証明書に おける試験の結果とを単純に比較することはできない旨主張する。確かに、本件明細書には、ガラス転移温度の測定については、「示差走査熱量分析装置（ＤＳＣ）を用いて、昇温速度を１０°Ｃ)／分にして測定した。」（【０２２４】）と、液相温度については、「ガラスを所定温度に加熱された炉内に入れて２時間保持し、冷却後、ガラス内部を１００倍の光学顕微鏡で観察し、結晶の有無から液相温度を決定した。」（【０２２４】）と記載されており、その余の測定条件、判定条件等についての記載をうかがうことはできない。
しかしながら、本件明細書において、測定条件、判定条件等に特に記載 がなければ、それは技術常識に従い標準的な測定方法によってされたもの と理解されるべきものであるといえる。他方、甲１１実験成績証明書及び 乙１実験成績証明書におけるガラス転移温度の測定は、ネッチ・ジャパン 株式会社製の示差走査熱量計「ＤＳＣ３３００ＳＡ」を用い、昇温速度を １０°Ｃ)／分にし、その他の測定条件については同熱量計の取扱説明書に記 載された条件において測定し、液相温度については、光学ガラスを５ｃｃ ずつ白金製坩堝に入れ、１１４０°Ｃ)に加熱された炉内に入れて２時間保持 し、冷却後、ガラス内部を１００倍の光学顕微鏡で観察し、結晶の有無を 確認して測定したものと認められる（甲１１、乙１、２）から、標準的な 機器を用いて標準的な手法を用いたものということができる。そうすると、 本件明細書における試験と甲１１実験成績証明書及び乙１実験成績証明 書における試験とは当業者が自然において選択する同一の測定条件・判定 条件の下に行われたと推認することができるのであり、これと異なる認定 をすべき事情もうかがわれない。したがって、本件明細書に試験条件、判 定条件の詳細の記載がないからといって甲１１実験成績証明書又は乙１ 実験成績証明書と対比ができないものではないし、本件明細書の記載から 課題が解決できる範囲と認められる当業者の認識を左右するものでもな い。よって、原告の上記主張を採用することはできない（なお、１１４０°Ｃ) で結晶が析出したにせよ、その後の冷却過程で結晶が析出したにせよ、い ずれにせよ、少なくとも１１４０°Ｃ)を超える温度では結晶が析出したとは 判定できない以上、液相温度を１１４０°Ｃ)以下と判定することの支障にな るとはいい難い。）。
・・・
(5) 小括
以上のとおり、本件明細書で説明された成分調整の方法をもとに、光学ガ ラス分野の当業者が通常行う試行錯誤により参考例を起点として本件発明１ の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能＼であると理解できるといえるか ら、本件発明１は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術 常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。
４ 本件発明２、３、６、７、９、１０、１２ないし１４について
上記各発明は、本件発明 1 の従属項に係る発明であるところ、原告は、これ ら発明について、引用に係る本件発明１についてサポート要件違反がある旨主 張し、これら各発明が本件発明 1 を限定した固有の部分に対する別個のサポー ト要件違反の主張はしていないから、本件発明 1 にサポート要件違反がないの であれば、これら発明についてもサポート要件違反は認められない。
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2023.04.18
令和4(行ケ)10010 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年4月6日 知的財産高等裁判所
無効理由無しとの審決がなされました。知財高裁も結論は同様です。なお、審判では基礎出願2に基づく優先権は認められていましたが、知財高裁はこれを否定しました。
６ 取消事由１（優先権に関する認定判断の誤り）について
(1) 優先権について
ア 本件出願について、被告が基礎出願１又は２に基づく優先権を主張できるか 否かについて検討する。
イ(ｱ) 基礎出願１及び２がされた平成２２年６月ないし７月頃時点で、一定のリ ソソ＼ーム酵素に関する補充酵素である酵素の一定量をリソソ＼ーム蓄積症の患者のし かるべき組織等に送達することができれば、治療効果を生ずること自体は技術常識 となっていた一方で、どのような方法で補充酵素を有効に送達することができるか について検討が重ねられており、本件出願がされた平成２９年９月においても、そ のような状況がなお継続していたものと認められる（甲１〜４、１６、１７、５５、 ５６、弁論の全趣旨）。
本件発明１は、リソソ＼ーム酵素に関する補充酵素である酵素を含む薬学的組成物 であって、脳室内投与されることを特徴とするものであるところ、上記の技術常識 及び前記１(2)の本件発明の概要を踏まえると、本件発明１の薬学的組成物につい ても、中枢神経系（ＣＮＳ）への活性作用物質の送達をいかに有効に行うかという 点がその技術思想において一つの重要部分を占めているものというべきである。
(ｲ) この点、本件明細書の【０００５】には、「髄腔内（ＩＴ）注射または脳脊髄 液（ＣＳＦ）へのタンパク質の投与・・・の処置における大きな挑戦は、脳室の上 衣内張りを非常に堅く結合する活性作用物質の傾向であって、これがその後の拡散 を妨げた」、「脳の表面での拡散に対するバリア・・・は、任意の疾患に関する脳に＼nおける適切な治療効果を達成するには大きすぎる障害物である、と多くの人々が考 えていた」との記載があり、【０００９】には、「リソソ＼ーム蓄積症のための補充酵 素が高濃度・・・での治療を必要とする対象の脳脊髄液（ＣＳＦ）中に直接的に導 入され得る、という予期せぬ発見」という記載がある。＼nまた、甲１７の「発明の背景」においても、高用量の治療薬を必要とする疾患に ついて髄腔内ルートの送達に大きな制限があり、濃縮された組成物の調製にも問題 がある旨が記載されていた（前記５(2)カ及びキ）。
さらに、基礎出願２がされた翌年である平成２３年に発行された乙６（「Drug transport in brain via the cerebrospinal fluid」Pardridge et al., Fluids and Barriers of the CNS 2011 8:7）においても、ＣＳＦから脳実質への薬物浸透 は極めて僅かであり、脳への薬物の浸透がＣＳＦ表面からの距離とともに指数関数＼n的に減少するため、高濃度の薬物を投与する必要があるが、上位表面は非常に高い＼n薬物濃度にさらされており有毒な副作用を示す可能性があることなどが記載されて＼nいた。その更に翌年である平成２４年に発行された乙１３（「CNS Penetration of Intrathecal-Lumbar Idursulfase in the Monkey, Dog and Mouse: Implications for Neurological Outcomes of Lysosomal Storage Disorder」 Calias P. et al. PLoS One, Volume 7, Issue 1, e30341）には、「本研究は、組換えリソソ＼ームタン パク質の直接的なＣＮＳ投与によって、投与されたタンパク質の大多数が脳に送達 され、カニクイザル、イヌ両方の脳および脊髄のニューロンに広範囲に沈着するこ とを、初めて示した研究である。」と記載されている。
そうすると、少なくとも基礎出願２がされた平成２２年７月頃においては、ＣＮ Ｓ送達のための組成物として特定の組成物の組成等が開示された場合であっても、 当該組成等から直ちにその脳への送達の程度や治療効果を推測等することは困難で あることが技術常識であったものと認められる。 このことは、甲１７に、「本明細書で用いる場合、「中枢神経系への送達に適して いる」という語句は、それが本発明の薬学的組成物に関する場合、一般的に、この ような組成物の安定性、耐（忍）容性および溶解度特性、ならびに標的送達部位（例 えば、ＣＳＦまたは脳）にその中に含有される有効量の治療薬を送達するこのよう な組成物の能力を指す。」（前記５(5)ナ）として、「標的送達部位（例えば、ＣＳＦ または脳）にその中に含有される有効量の治療薬を送達するこのような組成物の能＼n力」が「送達に適している」ということの意味内容に含まれることが明記されてい ることとも整合するものといえる。
(ｳ) 他方で、本件明細書の【００８５】には、「いくつかの実施形態では、本発明 による髄腔内送達は、末梢循環に進入するのに十分な量の補充酵素を生じた。その＼n結果、いくつかの場合には、本発明による髄腔内送達は、肝臓、心臓および腎臓の ような末梢組織における補充酵素の送達を生じた。この発見は予期せぬものであ・・・＼nる。」との記載があり、標的組織への送達について、【０１３２】には、「本発明の意 外な且つ重要な特徴の１つは、本発明の方法を用いて投与される治療薬、特に補充 酵素、ならびに本発明の組成物は、脳表面全体に効果的に且つ広範囲に拡散し、脳＼nの種々の層または領域、例えば深部脳領域に浸透し得る、という点である。さらに、 本発明の方法および本発明の組成物は、現存するＣＮＳ送達方法、例えばＩＣＶ注 射では標的化するのが困難である脊髄の出の組織、ニューロンまたは細胞、例えば 腰部領域に治療薬（例えば、補充酵素）を効果的に送達する。さらに、本発明の方 法および組成物は、血流ならびに種々の末梢器官および組織への十分量の治療薬（例＼nえば、補充酵素）を送達する。」との記載があり、【０１３３】においては、実施形 態により、「治療用タンパク質（例えば、補充酵素）」が、対象の「中枢神経系」に 送達され、あるいは「脳、脊髄および／または末梢期間の標的組織のうちの１つ以 上」に送達され、また、「標的組織は、脳標的組織、脊髄標的組織および／または末 梢標的組織であり得る。」などと記載された上で、【０１３４】以下で特に「脳標的 組織」について説明がされ、そして、実施例においても、例えば、実施例１ではＩ Ｔ投与が、実施例３ではＩＣＶ投与及びＩＰ（腹腔内）投与が、実施例５、実施例 １０及び実施例１３ではＩＴ投与及びＩＣＶ投与が用いられるなどしている。
そして、証拠（甲２〜５。後記７(1)〜(4)参照）のほか、本件明細書の記載内容 に照らしても、ＣＮＳへの酵素の送達においては、ＩＣＶ投与とＩＴ投与とは、そ れぞれ別個の投与態様として取り扱われ、組織への酵素の送達に関する実験やその 結果の評価においても、それらは別個に取り扱われること、換言すると、ＩＣＶ投 与とＩＴ投与の相応に密接な関連性を考慮しても、ＩＣＶ投与による実験データと ＩＴ投与による実験データとを直ちに同一視することはできないことが、平成２２ 年７月頃における技術常識であったことが認められるというべきである。
(ｴ) 前記(ｲ)及び(ｳ)の技術常識を踏まえると、本件発明１が甲１７に記載されて いた発明であると認められるためには、甲１７に、本件発明１の組成物が実質的に 記載されていたものと認められるのみならず、甲１７に、本件発明１の組成物によ る送達の効果が、ＩＣＶ投与した場合のものとして、実質的に記載されていたと認 められる必要があるというべきである。
ウ(ｱ) その上で、甲１７の記載を見るに、まず、「発明の背景」の記載（前記５(2)） は、専ら背景技術について説明するものである。「発明の概要」の記載（同(3)）に は、本件発明１の組成物に含まれる組成物の記載があるといえるが、当該組成物が どのように送達されて治療効果を奏するのかについては記載がない。そして、「発明 の詳細な説明」（同(5)）を見ても、組成物の構成やその使用方法に関する一般的な＼n記載はみられるものの、どのように送達されて治療効果を奏するのかについて具体 的な記載はない。
(ｲ) 甲１７の実施例１（前記５(6)）には、１５ｍｇ／ｍＬのタンパク質濃度のリ ソソ＼ーム酵素を含む組成物で、ｐＨ６〜７であってリン酸塩を含むものが記載され ていると見ることができるが、具体的にどのような酵素が用いられたかは不明であ り、また、どのような領域まで送達されて治療効果を奏するかについても記載がな い。
(ｳ) 甲１７の実施例２（前記５(7)）には、「酵素治療薬の使用による繰り返しＩ Ｔ−脊椎投与の毒性及び安全性薬理を評価」や「酵素投与群」との記載はあるが、 酵素の種類も濃度も不明であり、また、どのような領域まで送達されて治療効果を 奏するかについても記載がない（なお、対照群との差異もみられていない。）。
(ｴ) 甲１７の実施例３（前記５(8)）には、用量１．０ｍＬ中酵素１４ｍｇとして 調製された酵素と、５ｍＭのリン酸ナトリウム、１４５ｍＭの塩化ナトリウム、０． ００５％のポリソルベート２０をｐＨ７．０で含むビヒクルにより作成された製剤＼nが髄腔内投与されたことの記載があるが、図５を含めて見ても、主に有害な副作用 の有無等が検討されたものと解され、治療効果については記載がない。
(ｵ) なお、甲１７の図２には、３０ｍｇ用量の髄腔内投与後のリソソ＼ーム酵素の ニューロンへの分布が示され、尾状核のニューロンにリソソ＼ーム酵素が認められた ことが示されているが、どのような組成物が投与されたのかも不明である。
(ｶ) さらに、甲１７には、投与の態様としてＩＣＶ投与とＩＴ投与とが選択的な ものである旨は記載されているといえる一方で、いずれの方法によっても同様に送 達され得る旨等を明らかにする記載もないから、前記(ｳ)〜(ｵ)は、ＩＣＶ投与した 場合のものとして、本件発明１の組成物による送達の効果を記載するものでもない。
エ 以上によると、甲１７には、本件発明１が記載されているものとは認められ ず、本件発明２〜８及び１２についてこれと異なって解すべき事情も認められない から、本件出願について、基礎出願２に基づく優先権を主張することはできない。 基礎出願１についても、基礎出願２と異なって解すべき事情はない。
これと異なる被告の主張は、いずれも採用することができない。ＩＣＶ投与とＩ Ｔ投与において、組成物はいずれの場合でもＣＳＦに投与されるものであり、その ためそれらの間に処方としての共通性や標的組織等への送達における相応の関連性 があるということができたとしても、そのことをもって、具体的な送達の程度や治 療効果についてまで、一方の投与態様についての実験結果等の記載をもって直ちに 他方についての記載と実質的に同視することができるとの技術常識は認められない。 被告の主張は、甲１６及び１７の記載内容を、本件明細書の記載内容を前提にしな がら解釈しようとするものであって相当でない。
(2) 甲６が公知文献とされなかったことが直ちに取消事由に当たるかについて
ア 原告は、取消訴訟の審理範囲を根拠として、本件審決に当たり甲６を副引用 例として考慮しなかった本件審決は、優先権に係る判断の誤りによって直ちに取り 消されるべきである旨を主張するので検討する。
イ(ｱ) 証拠（甲６１、６２）及び弁論の全趣旨によると、原告は、本件審判請求においては、本件発明１の進歩性に係る無効理由として、甲２発明ないし甲４発明にそれぞれ甲５〜１０を適用すること（甲５の適用については、甲５技術と実質的に同一の内容が主張されていた。）により容易想到である旨を主張し、その中で、甲６については、甲６発明（製剤）と実質的に同一の内容を主張する一方、甲６発明（ビヒクル）については主張していなかったことが認められる。本件審決は、基礎出願２に基づく優先権の主張を認めたことから、副引用例としての甲６記載の発明の適用について検討するには至らなかったが、上記のとおり、甲６については、甲６発明（製剤）と実質的に同一の内容を副引用例とする範囲で、審判手続においても審理の対象となっていたものであって、甲２発明ないし甲４発明にそれぞれ上記副引用例を組み合わせることにより進歩性を欠くという無効理由自体は、審判手続において審理対象となっていたものである。
(ｲ) そして、本件審決は、甲２発明ないし甲４発明と本件発明の相違点について、 甲５及び７〜１０を適用して容易想到であるといえるか否かについて判断した一方、 優先権主張を認めたことから甲６は除外し、それゆえ相違点に係る本件発明の構成＼nについての甲６発明（製剤）の適用について具体的には判断しなかったものの、甲 ２発明ないし甲４発明に甲６発明（製剤）を適用することにより本件発明は容易想 到であるという旨の原告の主張自体については、これを認めることができないとの 判断を示したものである。
(ｳ) 原告は、本件訴訟において、甲２発明ないし甲４発明を主引用例とした上で、 前記(ｱ)及び(ｲ)のとおり本件審決で排斥された甲５技術の適用による容易想到性の 主張のほか、甲６に基づき、甲６発明（製剤）及び甲６発明（ビヒクル）を副引用 例として主張するとともに、甲６が技術常識（エリオットＢ溶液の技術常識及び高 濃度化の技術常識）を補足するものである旨を主張しているところ、本件訴訟にお いて、容易想到性が争いとなっている本件発明の構成（甲２発明ないし甲４発明と＼nの間の各相違点）は、本件審決で判断されたものと基本的に同じであり、甲６発明 （製剤）や甲６発明（ビヒクル）の適用に当たり、本件審決で判断されたもの以外 の相違点が問題になるなどといった事情はない。
(ｴ) 前記(ｱ)のとおり、甲６の適用については審判手続においても問題とされ、当 事者双方において攻撃防御を尽くす機会はあったといえる。この点、証拠（甲６、 １６、１７、乙１４、２４。なお、訳文として甲６の２・３、乙３６）及び弁論の 全趣旨によると、甲６は、基礎出願１及び２がされて間もない平成２２年７月２日 に公衆に利用可能となった雑誌「注射可能＼なドラッグデリバリー２０１０：製剤フ ォーカス」に掲載された「ＣＮＳが関与する遺伝学的疾患を治療するためのタンパ ク質治療薬の髄腔内送達」と題する論文であるところ、同論文は、基礎出願１及び ２に関わった研究者も関与して行われた研究発表に係るものであって、本件発明と＼n同様の技術分野に属するもの、すなわち、酵素補充療法において、中枢神経系（Ｃ ＮＳ）病因を有する疾患の処置に係るリソソ＼ーム酵素に関する補充酵素である酵素 を含む薬学的組成物に関連するもの（前記１(2)ア）と解されるほか、その記載内容 は、かなりの部分甲１６及び１７と重なり合うものである。そのような甲６の性質 や、甲１６及び１７と本件発明との関係についても優先権主張の可否という形では あるが各当事者において攻撃防御を尽くす機会があったというべきことを考慮する と、上記のように審判手続において各当事者に与えられていた甲６の適用について 攻撃防御を尽くす機会は、実質的な機会であったといえる。
(ｵ) 以上の事情の下では、本件審決においては副引用例としての甲６発明（製剤） の適用が具体的には判断されるに至らず、また、甲６発明（ビヒクル）については そもそも審判段階で問題となっていなかったこと（この点、被告は、甲６発明（ビ ヒクル）を適用しての容易想到性に係る原告の主張について、特にそれが審理範囲 外であるとして争ってはいない。）を考慮しても、本件訴訟において、審判手続にお いて審理判断されていた甲２発明ないし甲４発明との対比における無効原因の存否 の認定に当たり、甲６発明（製剤）及び甲６発明（ビヒクル）を適用することによ って容易想到性の有無を判断することが、当事者に不測の損害を与えるものではな く、違法となるものではない。最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１ ０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁は、本件のような場合について許されない とする趣旨とは解されない。
(3) 以上によると、取消事由１は、優先権の判断の誤りという限度において理由 があるが、それをもって直ちに本件審決を取り消すべきという結論において、理由 がない。そこで、以下、甲２発明ないし甲４発明を主引用例とする容易想到性の主張に係る取消事由５〜７について、検討する。
６ 取消事由１（優先権に関する認定判断の誤り）について
(1) 優先権について
ア 本件出願について、被告が基礎出願１又は２に基づく優先権を主張できるか 否かについて検討する。
イ(ｱ) 基礎出願１及び２がされた平成２２年６月ないし７月頃時点で、一定のリ ソソ＼ーム酵素に関する補充酵素である酵素の一定量をリソソ＼ーム蓄積症の患者のし かるべき組織等に送達することができれば、治療効果を生ずること自体は技術常識 となっていた一方で、どのような方法で補充酵素を有効に送達することができるか について検討が重ねられており、本件出願がされた平成２９年９月においても、そ のような状況がなお継続していたものと認められる（甲１〜４、１６、１７、５５、 ５６、弁論の全趣旨）。
本件発明１は、リソソ＼ーム酵素に関する補充酵素である酵素を含む薬学的組成物 であって、脳室内投与されることを特徴とするものであるところ、上記の技術常識 及び前記１(2)の本件発明の概要を踏まえると、本件発明１の薬学的組成物につい ても、中枢神経系（ＣＮＳ）への活性作用物質の送達をいかに有効に行うかという 点がその技術思想において一つの重要部分を占めているものというべきである。
(ｲ) この点、本件明細書の【０００５】には、「髄腔内（ＩＴ）注射または脳脊髄 液（ＣＳＦ）へのタンパク質の投与・・・の処置における大きな挑戦は、脳室の上 衣内張りを非常に堅く結合する活性作用物質の傾向であって、これがその後の拡散 を妨げた」、「脳の表面での拡散に対するバリア・・・は、任意の疾患に関する脳に＼nおける適切な治療効果を達成するには大きすぎる障害物である、と多くの人々が考 えていた」との記載があり、【０００９】には、「リソソ＼ーム蓄積症のための補充酵 素が高濃度・・・での治療を必要とする対象の脳脊髄液（ＣＳＦ）中に直接的に導 入され得る、という予期せぬ発見」という記載がある。＼nまた、甲１７の「発明の背景」においても、高用量の治療薬を必要とする疾患に ついて髄腔内ルートの送達に大きな制限があり、濃縮された組成物の調製にも問題 がある旨が記載されていた（前記５(2)カ及びキ）。
さらに、基礎出願２がされた翌年である平成２３年に発行された乙６（「Drug transport in brain via the cerebrospinal fluid」Pardridge et al., Fluids and Barriers of the CNS 2011 8:7）においても、ＣＳＦから脳実質への薬物浸透 は極めて僅かであり、脳への薬物の浸透がＣＳＦ表面からの距離とともに指数関数＼n的に減少するため、高濃度の薬物を投与する必要があるが、上位表面は非常に高い＼n薬物濃度にさらされており有毒な副作用を示す可能性があることなどが記載されて＼nいた。その更に翌年である平成２４年に発行された乙１３（「CNS Penetration of Intrathecal-Lumbar Idursulfase in the Monkey, Dog and Mouse: Implications for Neurological Outcomes of Lysosomal Storage Disorder」 Calias P. et al. PLoS One, Volume 7, Issue 1, e30341）には、「本研究は、組換えリソソ＼ームタン パク質の直接的なＣＮＳ投与によって、投与されたタンパク質の大多数が脳に送達 され、カニクイザル、イヌ両方の脳および脊髄のニューロンに広範囲に沈着するこ とを、初めて示した研究である。」と記載されている。
そうすると、少なくとも基礎出願２がされた平成２２年７月頃においては、ＣＮ Ｓ送達のための組成物として特定の組成物の組成等が開示された場合であっても、 当該組成等から直ちにその脳への送達の程度や治療効果を推測等することは困難で あることが技術常識であったものと認められる。 このことは、甲１７に、「本明細書で用いる場合、「中枢神経系への送達に適して いる」という語句は、それが本発明の薬学的組成物に関する場合、一般的に、この ような組成物の安定性、耐（忍）容性および溶解度特性、ならびに標的送達部位（例 えば、ＣＳＦまたは脳）にその中に含有される有効量の治療薬を送達するこのよう な組成物の能力を指す。」（前記５(5)ナ）として、「標的送達部位（例えば、ＣＳＦ または脳）にその中に含有される有効量の治療薬を送達するこのような組成物の能＼n力」が「送達に適している」ということの意味内容に含まれることが明記されてい ることとも整合するものといえる。
(ｳ) 他方で、本件明細書の【００８５】には、「いくつかの実施形態では、本発明 による髄腔内送達は、末梢循環に進入するのに十分な量の補充酵素を生じた。その＼n結果、いくつかの場合には、本発明による髄腔内送達は、肝臓、心臓および腎臓の ような末梢組織における補充酵素の送達を生じた。この発見は予期せぬものであ・・・＼nる。」との記載があり、標的組織への送達について、【０１３２】には、「本発明の意 外な且つ重要な特徴の１つは、本発明の方法を用いて投与される治療薬、特に補充 酵素、ならびに本発明の組成物は、脳表面全体に効果的に且つ広範囲に拡散し、脳＼nの種々の層または領域、例えば深部脳領域に浸透し得る、という点である。さらに、 本発明の方法および本発明の組成物は、現存するＣＮＳ送達方法、例えばＩＣＶ注 射では標的化するのが困難である脊髄の出の組織、ニューロンまたは細胞、例えば 腰部領域に治療薬（例えば、補充酵素）を効果的に送達する。さらに、本発明の方 法および組成物は、血流ならびに種々の末梢器官および組織への十分量の治療薬（例＼nえば、補充酵素）を送達する。」との記載があり、【０１３３】においては、実施形 態により、「治療用タンパク質（例えば、補充酵素）」が、対象の「中枢神経系」に 送達され、あるいは「脳、脊髄および／または末梢期間の標的組織のうちの１つ以 上」に送達され、また、「標的組織は、脳標的組織、脊髄標的組織および／または末 梢標的組織であり得る。」などと記載された上で、【０１３４】以下で特に「脳標的 組織」について説明がされ、そして、実施例においても、例えば、実施例１ではＩ Ｔ投与が、実施例３ではＩＣＶ投与及びＩＰ（腹腔内）投与が、実施例５、実施例 １０及び実施例１３ではＩＴ投与及びＩＣＶ投与が用いられるなどしている。
そして、証拠（甲２〜５。後記７(1)〜(4)参照）のほか、本件明細書の記載内容 に照らしても、ＣＮＳへの酵素の送達においては、ＩＣＶ投与とＩＴ投与とは、そ れぞれ別個の投与態様として取り扱われ、組織への酵素の送達に関する実験やその 結果の評価においても、それらは別個に取り扱われること、換言すると、ＩＣＶ投 与とＩＴ投与の相応に密接な関連性を考慮しても、ＩＣＶ投与による実験データと ＩＴ投与による実験データとを直ちに同一視することはできないことが、平成２２ 年７月頃における技術常識であったことが認められるというべきである。
(ｴ) 前記(ｲ)及び(ｳ)の技術常識を踏まえると、本件発明１が甲１７に記載されて いた発明であると認められるためには、甲１７に、本件発明１の組成物が実質的に 記載されていたものと認められるのみならず、甲１７に、本件発明１の組成物によ る送達の効果が、ＩＣＶ投与した場合のものとして、実質的に記載されていたと認 められる必要があるというべきである。
ウ(ｱ) その上で、甲１７の記載を見るに、まず、「発明の背景」の記載（前記５(2)） は、専ら背景技術について説明するものである。「発明の概要」の記載（同(3)）に は、本件発明１の組成物に含まれる組成物の記載があるといえるが、当該組成物が どのように送達されて治療効果を奏するのかについては記載がない。そして、「発明 の詳細な説明」（同(5)）を見ても、組成物の構成やその使用方法に関する一般的な＼n記載はみられるものの、どのように送達されて治療効果を奏するのかについて具体 的な記載はない。
(ｲ) 甲１７の実施例１（前記５(6)）には、１５ｍｇ／ｍＬのタンパク質濃度のリ ソソ＼ーム酵素を含む組成物で、ｐＨ６〜７であってリン酸塩を含むものが記載され ていると見ることができるが、具体的にどのような酵素が用いられたかは不明であ り、また、どのような領域まで送達されて治療効果を奏するかについても記載がな い。
(ｳ) 甲１７の実施例２（前記５(7)）には、「酵素治療薬の使用による繰り返しＩ Ｔ−脊椎投与の毒性及び安全性薬理を評価」や「酵素投与群」との記載はあるが、 酵素の種類も濃度も不明であり、また、どのような領域まで送達されて治療効果を 奏するかについても記載がない（なお、対照群との差異もみられていない。）。
(ｴ) 甲１７の実施例３（前記５(8)）には、用量１．０ｍＬ中酵素１４ｍｇとして 調製された酵素と、５ｍＭのリン酸ナトリウム、１４５ｍＭの塩化ナトリウム、０． ００５％のポリソルベート２０をｐＨ７．０で含むビヒクルにより作成された製剤＼nが髄腔内投与されたことの記載があるが、図５を含めて見ても、主に有害な副作用 の有無等が検討されたものと解され、治療効果については記載がない。
(ｵ) なお、甲１７の図２には、３０ｍｇ用量の髄腔内投与後のリソソ＼ーム酵素の ニューロンへの分布が示され、尾状核のニューロンにリソソ＼ーム酵素が認められた ことが示されているが、どのような組成物が投与されたのかも不明である。
(ｶ) さらに、甲１７には、投与の態様としてＩＣＶ投与とＩＴ投与とが選択的な ものである旨は記載されているといえる一方で、いずれの方法によっても同様に送 達され得る旨等を明らかにする記載もないから、前記(ｳ)〜(ｵ)は、ＩＣＶ投与した 場合のものとして、本件発明１の組成物による送達の効果を記載するものでもない。
エ 以上によると、甲１７には、本件発明１が記載されているものとは認められ ず、本件発明２〜８及び１２についてこれと異なって解すべき事情も認められない から、本件出願について、基礎出願２に基づく優先権を主張することはできない。 基礎出願１についても、基礎出願２と異なって解すべき事情はない。
これと異なる被告の主張は、いずれも採用することができない。ＩＣＶ投与とＩ Ｔ投与において、組成物はいずれの場合でもＣＳＦに投与されるものであり、その ためそれらの間に処方としての共通性や標的組織等への送達における相応の関連性 があるということができたとしても、そのことをもって、具体的な送達の程度や治 療効果についてまで、一方の投与態様についての実験結果等の記載をもって直ちに 他方についての記載と実質的に同視することができるとの技術常識は認められない。 被告の主張は、甲１６及び１７の記載内容を、本件明細書の記載内容を前提にしな がら解釈しようとするものであって相当でない。
(2) 甲６が公知文献とされなかったことが直ちに取消事由に当たるかについて
ア 原告は、取消訴訟の審理範囲を根拠として、本件審決に当たり甲６を副引用 例として考慮しなかった本件審決は、優先権に係る判断の誤りによって直ちに取り 消されるべきである旨を主張するので検討する。
イ(ｱ) 証拠（甲６１、６２）及び弁論の全趣旨によると、原告は、本件審判請求においては、本件発明１の進歩性に係る無効理由として、甲２発明ないし甲４発明にそれぞれ甲５〜１０を適用すること（甲５の適用については、甲５技術と実質的に同一の内容が主張されていた。）により容易想到である旨を主張し、その中で、甲６については、甲６発明（製剤）と実質的に同一の内容を主張する一方、甲６発明（ビヒクル）については主張していなかったことが認められる。本件審決は、基礎出願２に基づく優先権の主張を認めたことから、副引用例としての甲６記載の発明の適用について検討するには至らなかったが、上記のとおり、甲６については、甲６発明（製剤）と実質的に同一の内容を副引用例とする範囲で、審判手続においても審理の対象となっていたものであって、甲２発明ないし甲４発明にそれぞれ上記副引用例を組み合わせることにより進歩性を欠くという無効理由自体は、審判手続において審理対象となっていたものである。
(ｲ) そして、本件審決は、甲２発明ないし甲４発明と本件発明の相違点について、 甲５及び７〜１０を適用して容易想到であるといえるか否かについて判断した一方、 優先権主張を認めたことから甲６は除外し、それゆえ相違点に係る本件発明の構成＼nについての甲６発明（製剤）の適用について具体的には判断しなかったものの、甲 ２発明ないし甲４発明に甲６発明（製剤）を適用することにより本件発明は容易想 到であるという旨の原告の主張自体については、これを認めることができないとの 判断を示したものである。
(ｳ) 原告は、本件訴訟において、甲２発明ないし甲４発明を主引用例とした上で、 前記(ｱ)及び(ｲ)のとおり本件審決で排斥された甲５技術の適用による容易想到性の 主張のほか、甲６に基づき、甲６発明（製剤）及び甲６発明（ビヒクル）を副引用 例として主張するとともに、甲６が技術常識（エリオットＢ溶液の技術常識及び高 濃度化の技術常識）を補足するものである旨を主張しているところ、本件訴訟にお いて、容易想到性が争いとなっている本件発明の構成（甲２発明ないし甲４発明と＼nの間の各相違点）は、本件審決で判断されたものと基本的に同じであり、甲６発明 （製剤）や甲６発明（ビヒクル）の適用に当たり、本件審決で判断されたもの以外 の相違点が問題になるなどといった事情はない。
(ｴ) 前記(ｱ)のとおり、甲６の適用については審判手続においても問題とされ、当 事者双方において攻撃防御を尽くす機会はあったといえる。この点、証拠（甲６、 １６、１７、乙１４、２４。なお、訳文として甲６の２・３、乙３６）及び弁論の 全趣旨によると、甲６は、基礎出願１及び２がされて間もない平成２２年７月２日 に公衆に利用可能となった雑誌「注射可能＼なドラッグデリバリー２０１０：製剤フ ォーカス」に掲載された「ＣＮＳが関与する遺伝学的疾患を治療するためのタンパ ク質治療薬の髄腔内送達」と題する論文であるところ、同論文は、基礎出願１及び ２に関わった研究者も関与して行われた研究発表に係るものであって、本件発明と＼n同様の技術分野に属するもの、すなわち、酵素補充療法において、中枢神経系（Ｃ ＮＳ）病因を有する疾患の処置に係るリソソ＼ーム酵素に関する補充酵素である酵素 を含む薬学的組成物に関連するもの（前記１(2)ア）と解されるほか、その記載内容 は、かなりの部分甲１６及び１７と重なり合うものである。そのような甲６の性質 や、甲１６及び１７と本件発明との関係についても優先権主張の可否という形では あるが各当事者において攻撃防御を尽くす機会があったというべきことを考慮する と、上記のように審判手続において各当事者に与えられていた甲６の適用について 攻撃防御を尽くす機会は、実質的な機会であったといえる。
(ｵ) 以上の事情の下では、本件審決においては副引用例としての甲６発明（製剤） の適用が具体的には判断されるに至らず、また、甲６発明（ビヒクル）については そもそも審判段階で問題となっていなかったこと（この点、被告は、甲６発明（ビ ヒクル）を適用しての容易想到性に係る原告の主張について、特にそれが審理範囲 外であるとして争ってはいない。）を考慮しても、本件訴訟において、審判手続にお いて審理判断されていた甲２発明ないし甲４発明との対比における無効原因の存否 の認定に当たり、甲６発明（製剤）及び甲６発明（ビヒクル）を適用することによ って容易想到性の有無を判断することが、当事者に不測の損害を与えるものではな く、違法となるものではない。最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１ ０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁は、本件のような場合について許されない とする趣旨とは解されない。
(3) 以上によると、取消事由１は、優先権の判断の誤りという限度において理由 があるが、それをもって直ちに本件審決を取り消すべきという結論において、理由 がない。そこで、以下、甲２発明ないし甲４発明を主引用例とする容易想到性の主張に係る取消事由５〜７について、検討する。
◆判決本文
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2023.03.31
令和4(行ケ)10029 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年3月27日 知的財産高等裁判所
特許異議申し立てにより、取り消された特許権について、知財高裁は、審判の判断を破棄しました。特許異議申＼立で取り消しが成立することも珍しいですが、さらにその審決が取り消されることも珍しいです。争点は、進歩性、サポート要件・実施可能要件です。＼n
発明の詳細な説明が物の発明について実施可能要件を満たすためには、当＼n業者が発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、過度の 試行錯誤を要することなく、その物を製造し、使用することができる程度の 記載があることを要するものと解される。
(2) 本件では、長細状凸部ループ構造を有し、光学三特性を有する防眩層を備＼nえる第１実施形態に係る防眩フィルムにより本件各発明を実施できることは 当事者間に争いはない。しかし、本件各発明は、光学三特性を満たす防眩層 を備えることを要するものの、特許請求の範囲においては、その構造は限定＼nされておらず、長細状凸部ループ構造以外の構＼造のものも本件各発明に含ま れるものと解される。そこで、本件明細書等の記載に長細状凸部ループ構造＼n以外の構造のものが含まれているといえるか否かを検討する。＼nまず、本件明細書等の段落【００３４】には、［防眩層の構造］として、「第＼n１実施形態の防眩層３は、複数の樹脂成分の相分離構造を有する。防眩層３＼nは、一例として、複数の樹脂成分の相分離構造により、複数の長細状（紐状＼n又は線状）凸部が表面に形成されている。長細状凸部は分岐しており、密な＼n状態で共連続相構造を形成している。」と記載されている。それに続く段落＼n【００３５】には、「防眩層３は、複数の長細状凸部と、隣接する長細状凸部 間に位置する凹部とにより防眩性を発現する。防眩フィルム１は、このよう な防眩層３を備えることで、ヘイズ値と透過像鮮明度（写像性）とのバラン スに優れたものとなっている。防眩層３の表面は、長細状凸部が略網目状に＼n形成されることにより、網目状構造、言い換えると、連続し又は一部欠落し＼nた不規則な複数のループ構造を有する。」として、長細状凸部ループ構＼造につ いて記載されているが、この段落【００３５】の記載は、第１実施形態の防 眩層として、長細状凸部ループ構造以外の相分離構＼造を否定しているものと は認められない。
また、本件明細書等には、第１実施形態において、共連続相構造だけから＼nなる形状のほかに、相分離の程度によって、共連続相構造と液滴相構＼造（球 状、真球状、円盤状や楕円体状等の独立相の海島構造）との中間的構＼造も形 成できることが記載されているし（段落【００７２】）、相分離により層表面＼nに微細な凹凸を形成することで、防眩層中に微粒子を分散させなくても防眩 層のヘイズ値を調整できることが記載されており（段落【００７３】）、共連 続相構造に限定しない微細な凹凸を形成することが示唆されているといえる。＼nそして、本件明細書等の段落【０１３４】には「実施例１〜６は、相分離 構造を基本構＼造として防眩層３を形成するものである。」と記載されている ものの、全ての実施例が長細状凸部ループ構造であるとは記載されていない＼nし、甲４７（実施例３及び６の防眩フィルムの顕微鏡写真）の実施例３の防 眩フィルムの表面形状・構＼造を撮影した写真からは、長細状凸部ループ構造＼nとまではいえない凹凸形状が形成されていることが認められるから、第１実 施形態の凹凸構造として、長細状凸部ループ構＼造以外の凹凸構造をも製造す＼nることができると認められる。さらに、長細状凸部ループ構造以外の凹凸構＼ 造が形成され、かつ光学三特性を備える防眩フィルムとして、甲４７の実施 例３の凹凸構造しか製造できないことを示す証拠はない。＼nそうすると、第１実施形態の防眩層には、長細状凸部ループ構造以外の凹＼n凸構造のものが含まれており、そのようなものも含め、当業者であれば、少＼nなくとも第１実施形態により、光学三特性を満たす本件各発明に係る防眩層 を、過度の試行錯誤なく製造できるものと認められる。 したがって、本件明細書等には、当業者が発明の詳細な説明の記載及び出 願当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を 製造し、使用することができる程度の記載があると認められる。
(3) この点に関し、被告は、本件各発明は、第１構造防眩層を備えた防眩フィ＼nルムのみならず、第２構造防眩層及び第３構＼造防眩層を備えた防眩フィルム を含むにもかかわらず、本件明細書等には、実施例として第１構造防眩層に＼nついて示されているにすぎず、第２構造防眩層及び第３構＼造防眩層について は、具体的製造例や光学三特性の測定結果等の記載はなく、凹凸をどのよう に形成すればよいか等について何らの示唆もない旨、原告が光学三特性を得 るための構造として主張する構＼造は、第１構造防眩層を上位概念化したもの＼nであり、それによって直ちに光学三特性を得られるものではない旨主張し、
そのため、光学三特性のパラメータの数値範囲を満たす第２構造防眩層及び＼n第３構造防眩層を製造するには過度の試行錯誤を要すると主張する（前記第＼n３の２〔被告の主張〕）。
しかし、第２実施形態または第３実施形態により、第１実施形態では製造 できない防眩フィルムを製造することは、本件明細書等には記載されていな い。むしろ、本件明細書等の段落【００７９】には、「第１実施形態において 前述したスピノーダル分解によって、このような凹凸を防眩層に形成できる が、その他の方法によっても、このような凹凸を防眩層に形成できる。例え ば第２実施形態のように、防眩層の表面の凹凸を形成するために複数の微粒＼n子を使用する場合でも、防眩層の形成時に微粒子とそれ以外の樹脂や溶剤と の斥力相互作用が強くなるような材料選定を行うことによって、微粒子の適 度な凝集を引き起こし、急峻且つ数密度の高い凹凸の分布構造を防眩層に形＼n成できる。」と記載され、第１実施形態のような凹凸を他の方法で形成できる とした上で、その一例として第２実施形態の方法で形成することが示されて いるし、また、本件明細書等の段落【００７９】には、上記の記載に続けて、 「そこで以下では、その他の実施形態の防眩層について、第１実施形態との 差異を中心に説明する。」と記載され、以下に、第２実施形態（段落【００８ ０】ないし【０１０２】）、第３実施形態（段落【０１０３】ないし【０１１ ５】）の説明が続けてされているから、第３実施形態は、第１実施形態によっ て得られる凹凸を形成する「その他の方法」の一つであると解するのが自然 である。そして、本件各発明に含まれる防眩フィルムであって、第１実施形 態以外の方法により作成できない防眩フィルムの存在やその態様を裏付ける 証拠はない。そうすると、第１実施形態により作成できる防眩フィルムを、 第２実施形態や第３実施形態によっても作成できるものと認められ、仮に、 第１実施形態により作成できる防眩フィルムの中に、第２実施形態や第３実 施形態により作成できないものがあったとしても、それにより、第１実施形 態により本件各発明が実施可能であることが否定されるものではない。＼n
なお、第２実施形態により製造された第２構造防眩層、第３実施形態によ＼nり製造された第３構造防眩層の中に、第１構＼造防眩層とは異なる形状・構造＼nを有するものがあり、それらが本件各発明の光学三特性を満たさなかったと しても、それらは本件各発明を実施するものではないというにとどまり、そ れによって本件各発明の実施可能性が否定されるわけではない。＼n
発明の詳細な説明が物の発明について実施可能要件を満たすためには、当＼n業者が発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、過度の 試行錯誤を要することなく、その物を製造し、使用することができる程度の 記載があることを要するものと解される。
(2) 本件では、長細状凸部ループ構造を有し、光学三特性を有する防眩層を備＼nえる第１実施形態に係る防眩フィルムにより本件各発明を実施できることは 当事者間に争いはない。しかし、本件各発明は、光学三特性を満たす防眩層 を備えることを要するものの、特許請求の範囲においては、その構造は限定＼nされておらず、長細状凸部ループ構造以外の構＼造のものも本件各発明に含ま れるものと解される。そこで、本件明細書等の記載に長細状凸部ループ構造＼n以外の構造のものが含まれているといえるか否かを検討する。＼nまず、本件明細書等の段落【００３４】には、［防眩層の構造］として、「第＼n１実施形態の防眩層３は、複数の樹脂成分の相分離構造を有する。防眩層３＼nは、一例として、複数の樹脂成分の相分離構造により、複数の長細状（紐状＼n又は線状）凸部が表面に形成されている。長細状凸部は分岐しており、密な＼n状態で共連続相構造を形成している。」と記載されている。それに続く段落＼n【００３５】には、「防眩層３は、複数の長細状凸部と、隣接する長細状凸部 間に位置する凹部とにより防眩性を発現する。防眩フィルム１は、このよう な防眩層３を備えることで、ヘイズ値と透過像鮮明度（写像性）とのバラン スに優れたものとなっている。防眩層３の表面は、長細状凸部が略網目状に＼n形成されることにより、網目状構造、言い換えると、連続し又は一部欠落し＼nた不規則な複数のループ構造を有する。」として、長細状凸部ループ構＼造につ いて記載されているが、この段落【００３５】の記載は、第１実施形態の防 眩層として、長細状凸部ループ構造以外の相分離構＼造を否定しているものと は認められない。
また、本件明細書等には、第１実施形態において、共連続相構造だけから＼nなる形状のほかに、相分離の程度によって、共連続相構造と液滴相構＼造（球 状、真球状、円盤状や楕円体状等の独立相の海島構造）との中間的構＼造も形 成できることが記載されているし（段落【００７２】）、相分離により層表面＼nに微細な凹凸を形成することで、防眩層中に微粒子を分散させなくても防眩 層のヘイズ値を調整できることが記載されており（段落【００７３】）、共連 続相構造に限定しない微細な凹凸を形成することが示唆されているといえる。＼nそして、本件明細書等の段落【０１３４】には「実施例１〜６は、相分離 構造を基本構＼造として防眩層３を形成するものである。」と記載されている ものの、全ての実施例が長細状凸部ループ構造であるとは記載されていない＼nし、甲４７（実施例３及び６の防眩フィルムの顕微鏡写真）の実施例３の防 眩フィルムの表面形状・構＼造を撮影した写真からは、長細状凸部ループ構造＼nとまではいえない凹凸形状が形成されていることが認められるから、第１実 施形態の凹凸構造として、長細状凸部ループ構＼造以外の凹凸構造をも製造す＼nることができると認められる。さらに、長細状凸部ループ構造以外の凹凸構＼ 造が形成され、かつ光学三特性を備える防眩フィルムとして、甲４７の実施 例３の凹凸構造しか製造できないことを示す証拠はない。＼nそうすると、第１実施形態の防眩層には、長細状凸部ループ構造以外の凹＼n凸構造のものが含まれており、そのようなものも含め、当業者であれば、少＼nなくとも第１実施形態により、光学三特性を満たす本件各発明に係る防眩層 を、過度の試行錯誤なく製造できるものと認められる。 したがって、本件明細書等には、当業者が発明の詳細な説明の記載及び出 願当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を 製造し、使用することができる程度の記載があると認められる。
(3) この点に関し、被告は、本件各発明は、第１構造防眩層を備えた防眩フィ＼nルムのみならず、第２構造防眩層及び第３構＼造防眩層を備えた防眩フィルム を含むにもかかわらず、本件明細書等には、実施例として第１構造防眩層に＼nついて示されているにすぎず、第２構造防眩層及び第３構＼造防眩層について は、具体的製造例や光学三特性の測定結果等の記載はなく、凹凸をどのよう に形成すればよいか等について何らの示唆もない旨、原告が光学三特性を得 るための構造として主張する構＼造は、第１構造防眩層を上位概念化したもの＼nであり、それによって直ちに光学三特性を得られるものではない旨主張し、
そのため、光学三特性のパラメータの数値範囲を満たす第２構造防眩層及び＼n第３構造防眩層を製造するには過度の試行錯誤を要すると主張する（前記第＼n３の２〔被告の主張〕）。
しかし、第２実施形態または第３実施形態により、第１実施形態では製造 できない防眩フィルムを製造することは、本件明細書等には記載されていな い。むしろ、本件明細書等の段落【００７９】には、「第１実施形態において 前述したスピノーダル分解によって、このような凹凸を防眩層に形成できる が、その他の方法によっても、このような凹凸を防眩層に形成できる。例え ば第２実施形態のように、防眩層の表面の凹凸を形成するために複数の微粒＼n子を使用する場合でも、防眩層の形成時に微粒子とそれ以外の樹脂や溶剤と の斥力相互作用が強くなるような材料選定を行うことによって、微粒子の適 度な凝集を引き起こし、急峻且つ数密度の高い凹凸の分布構造を防眩層に形＼n成できる。」と記載され、第１実施形態のような凹凸を他の方法で形成できる とした上で、その一例として第２実施形態の方法で形成することが示されて いるし、また、本件明細書等の段落【００７９】には、上記の記載に続けて、 「そこで以下では、その他の実施形態の防眩層について、第１実施形態との 差異を中心に説明する。」と記載され、以下に、第２実施形態（段落【００８ ０】ないし【０１０２】）、第３実施形態（段落【０１０３】ないし【０１１ ５】）の説明が続けてされているから、第３実施形態は、第１実施形態によっ て得られる凹凸を形成する「その他の方法」の一つであると解するのが自然 である。そして、本件各発明に含まれる防眩フィルムであって、第１実施形 態以外の方法により作成できない防眩フィルムの存在やその態様を裏付ける 証拠はない。そうすると、第１実施形態により作成できる防眩フィルムを、 第２実施形態や第３実施形態によっても作成できるものと認められ、仮に、 第１実施形態により作成できる防眩フィルムの中に、第２実施形態や第３実 施形態により作成できないものがあったとしても、それにより、第１実施形 態により本件各発明が実施可能であることが否定されるものではない。＼n
なお、第２実施形態により製造された第２構造防眩層、第３実施形態によ＼nり製造された第３構造防眩層の中に、第１構＼造防眩層とは異なる形状・構造＼nを有するものがあり、それらが本件各発明の光学三特性を満たさなかったと しても、それらは本件各発明を実施するものではないというにとどまり、そ れによって本件各発明の実施可能性が否定されるわけではない。＼n
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2023.03.24
令和3(行ケ)10094 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年1月26日 知的財産高等裁判所
無効理由無し(サポート要件）とした審決が取り消されました。なお、別訴と結論が異なる点については付言で、鑑定書等の新証拠に基づく新主張により、上記前提に疑義が生じたので問題ないと説明されています。
これらの開示事項を踏まえると、本件明細書の発明の詳細な説明には、 ３１Ｈ４抗体と競合するものであり、かつ、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和する抗体として、３１Ｈ４抗体とアミノ酸配列が異 なる互いにアミノ酸配列の同一性が高いグループの抗体が開示されてい ることが認められる。
ア 以上を前提に検討すると、前記 において説示したとおり、サポート要 件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載 とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記 載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示 唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決で きると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであ ると解するのが相当であるところ、前記１ において示したとおり、本件 発明は、ＬＤＬＲタンパク質の量を増加させることにより、対象中のＬＤ Ｌの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を 奏し、また、この効果により、高コレステロール血症などの上昇したコレ ステロールレベルが関連する疾患を治療し、又は予防し、疾患のリスクを＼n低減すること、そのために、ＬＤＬＲタンパク質と結合することにより、 対象中のＬＤＬＲタンパク質の量を減少させ、ＬＤＬの量を増加させるＰ ＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和する抗体又はこれを含む医 薬組成物を提供することを課題とするものであり、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲ タンパク質との結合を強く遮断する中和抗体である参照抗体と競合する抗 体は、ＰＣＳＫ９への参照抗体の結合を妨げ、又は阻害する単離されたモ ノクローナル抗体であることを明らかにするものであると理解される。
そして、前記 によれば、本件発明における「中和」とは、タンパク質 結合部位を直接封鎖してＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作 用を妨害し、遮断し、低下させ、又は調節する以外に、間接的な手段（リ ガンド中の構造的又はエネルギー変化等）を通じてＬＤＬＲタンパク質に＼n対するＰＣＳＫ９の結合能を変化させる態様を含むものであるが、前記１＼nのとおり、参照抗体自体が、結晶構造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメイン＼n（ＰＣＳＫ９の触媒ドメインに結合するものであり、その領域内に存在す るＰＣＳＫ９残基のいずれかと相互作用し、又は遮断する抗体は、ＰＣＳ Ｋ９とＬＤＬＲとの間の相互作用を阻害する抗体として有用であり得る とされるもの）の位置と部分的に重複する位置でＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタ ンパク質の結合を立体的に妨害し、その結合を強く遮断する中和抗体であ ると認められることを踏まえると、本件発明における「ＰＣＳＫ９との結 合に関して、３１Ｈ４抗体と競合する」との発明特定事項も、３１Ｈ４抗 体と競合する抗体であれば、３１Ｈ４抗体と同様のメカニズムにより、Ｌ ＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖して（具体的には、抗体が結晶構＼n造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置と重複する位置でＰＣＳＫ９に 結合して）、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮 断し、低下させ、又は調節することを明らかにする点に技術的意義がある ものというべきであり、逆に言えば、参照抗体と競合する抗体は、このよ うな位置で結合するからこそ、中和が可能になるということもできる。こ＼nの点は、被告自身が、前記第３の３ ウにおいて、本件明細書の発明の詳 細な説明によれば、当業者は、出願時の技術常識に照らし、参照抗体との 競合によってＰＣＳＫ９上の複数の結合面のうち特定の領域内の特定の 位置（ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインと結合する部位と重複する位置（又は 同様の位置））に結合する抗体は、ＰＣＳＫ９とＬＲＬＲタンパク質の結合 を中和することができると理解するものであり、発明の技術的範囲の全体 にわたって発明の課題を解決できると認識することができたといえる旨 主張していることからも裏付けられるところである。
また、前記１ において認定した甲１文献の開示事項によれば、家族性 高コレステロール血症は、血漿中のＬＤＬコレステロールレベルの上昇に 起因するものであるところ、ＰＣＳＫ９は、細胞表面に存在するＬＤＬＲ＼nタンパク質の存在量を低下させるものであるため、ＰＣＳＫ９が治療のた めの魅力的な標的であり、血漿中のＰＣＳＫ９に結合し、そのＬＤＬＲタ ンパク質との結合を阻害する抗体等が効果的な阻害剤となり得ることが 既に示されていたものと認められるのであるから、このような観点から見 ても、本件発明の技術的意義は、３１Ｈ４抗体と競合する抗体であれば、 ３１Ｈ４抗体と同様のメカニズムにより、上記のようなＬＤＬＲタンパク 質との結合を阻害する抗体、すなわち結合中和抗体としての機能的特性を＼n有することを特定した点にあるということもできる。そもそも本件発明の 課題は、前記１ イにおいて認定したとおり、ＬＤＬＲタンパク質と結合 することにより、対象中のＬＤＬＲタンパク質の量を減少させ、ＬＤＬの 量を増加させるＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和する抗 体又はこれを含む医薬組成物を提供することであり、このような課題の解 決との関係では、参照抗体と競合すること自体に独自の意味を見出すこと はできないから、このような観点からも、上記のとおり、本件発明の技術 的意義は、３１Ｈ４抗体と競合する抗体であれば、３１Ｈ４抗体と同様の メカニズムにより、結合中和抗体としての機能的特性を有することを特定＼nした点にあるというべきである。
イ さらに検討すると、前記 イ のとおり、本件明細書の発明の詳細な説 明には、エピトープビニングを行った結果、３１Ｈ４抗体と同一性が高い とはいえないアミノ酸配列を有するグループの抗体が３１Ｈ４抗体と競 合するものとして同定されたことが開示されている。本件明細書には、上 記競合する抗体として同定された抗体の中で中和活性を有すると記載さ れる抗体がＰＣＳＫ９上へ結合する位置についての具体的な記載はなさ れておらず、３１Ｈ４抗体とアミノ酸配列が異なるグループの抗体につい ては、エピトープビニングのようなアッセイで競合すると評価されたこと をもって、抗体がＰＣＳＫ９上に結合する位置が明らかになるといった技 術常識は認められない以上、ＰＣＳＫ９上で結合する位置が明らかとはい えない。
また、本件発明の「ＰＣＳＫ９との結合に関して、参照抗体と競合する」 との性質を有する抗体には、上記本件明細書の発明の詳細な説明に具体的 に記載される数グループの抗体以外に非常に多種、多様な抗体が包含され ることは自明であり、また、前記２ イのとおり、このような抗体には、 被告が主張するように、３１Ｈ４抗体がＰＣＳＫ９と結合するＰＣＳＫ９ 上の部位と重複する部位に結合し、参照抗体の特異的結合を妨げ、又は阻 害する（例えば、低下させる）抗体にとどまらず、参照抗体とＰＣＳＫ９ との結合を立体的に妨害する態様でＰＣＳＫ９に結合し、様々な程度で参 照抗体のＰＣＳＫ９への特異的結合を妨げ、又は阻害する（例えば、低下 させる）抗体をも包含するものである。そうすると、その中には、例えば、 ３１Ｈ４抗体がＰＣＳＫ９と結合する部位と異なり、かつ、結晶構造上、＼n抗体がＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置とも異なる部位に結合し、３１ Ｈ４抗体に軽微な立体的障害をもたらして、３１Ｈ４抗体のＰＣＳＫ９へ の特異的結合を妨げ、又は阻害する（例えば、低下させる）もの等も含ま れ得るところ、このような抗体がＰＣＳＫ９に結合する部位は、抗体が結 晶構造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置と重複する位置ではないの＼nであるから、ＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖して、ＰＣＳＫ９ とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下させ、又は 調節するものとはいえない。
なお、本件明細書には「例示された抗原結合タンパク質と同じエピトー プと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質及び断片は、類似の機能的＼n特性を示すと予想される。」（【０２６９】）との記載があるが、上記のとお＼nり、「ＰＣＳＫ９との結合に関して３１Ｈ４抗体と競合する」とは、３１Ｈ ４抗体と同じ位置でＰＣＳＫ９と結合することを特定するものではない から、３１Ｈ４抗体と競合する抗体であれば、３１Ｈ４抗体と同じエピト ープと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質（抗体）であるとはいえ ず、このような抗体全般が３１Ｈ４抗体と類似の機能的特性を示すことを＼n裏付けるメカニズムにつき特段の説明が見当たらない以上、本件発明の 「ＰＣＳＫ９との結合に関して、３１Ｈ４抗体と競合する抗体」が３１Ｈ ４抗体と「類似の機能的特性を示す」ということはできない。＼n前述のとおり、本件発明の技術的意義は、３１Ｈ４抗体と競合する抗体 であれば、３１Ｈ４抗体と同様のメカニズムにより、ＰＣＳＫ９とＬＤＬ Ｒタンパク質との結合を中和する抗体としての特性を有することを特定 する点にあるというべきところ、前記のとおり、３１Ｈ４抗体と競合する 抗体であれば、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインと相互作用する部位（本件明 細書の記載からは、ＥＧＦａドメインの５オングストローム以内に存在す るＰＣＳＫ９残基として定義されるＬＤＬＲのＥＧＦａドメインとの相 互作用界面の特異的コアＰＣＳＫ９アミノ酸残基（コア残基）、ＥＧＦａド メインの５オングストロームから８オングストロームに存在するＰＣＳ Ｋ９残基として定義されるＬＤＬＲのＥＧＦａドメインとの相互作用界 面の境界ＰＣＳＫ９アミノ酸残基と理解され得る。）に結合してＰＣＳＫ ９とＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖するとはいえず、他には、 ３１Ｈ４抗体と競合する抗体であれば、どのようなものであっても、ＰＣ ＳＫ９とＬＤＬＲのＥＧＦａドメイン（及び／又はＬＤＬＲ一般）との間 の相互作用（結合）を阻害する抗体となるメカニズムについての開示がな い以上、当業者において、３１Ｈ４抗体と競合する抗体が結合中和抗体で あるとの理解に至ることは困難というほかない。
ウ 以上のとおり、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、３１Ｈ４抗体と競合する 抗体」であれば、３１Ｈ４抗体と同様に、ＬＤＬＲタンパク質の結合部位 を直接封鎖して（具体的には、抗体が結晶構造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａド＼nメインの位置と重複する位置でＰＣＳＫ９に結合して）、ＰＣＳＫ９とＬ ＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下させ、又は調節 するものであるとはいえないから、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、３１Ｈ ４抗体と競合する抗体」であれば、結合中和抗体としての機能的特性を有＼nすると認めることもできない。なお、前記 アのとおり、本件発明におけ る「中和」とは、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質結合部位を直接封鎖す るものに限らず、間接的な手段（リガンド中の構造的又はエネルギー変化＼n等）を通じてＬＤＬＲタンパク質に対するＰＣＳＫ９の結合能を変化させ＼nる態様を含むものではあるが、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、３１Ｈ４抗 体と競合する抗体」であれば、上記間接的な手段を通じてＬＤＬＲタンパ ク質に対するＰＣＳＫ９の結合能を変化させる抗体となることが、本件出＼n願時の技術常識であったとはいえないし、本件明細書の発明の詳細な説明 に開示されていたということもできない。
エ こうした点は、前記１ においてその信頼性を認定した【Ａ】博士の実 証実験の結果及び同実証実験を踏まえた【Ｂ】博士の供述書 からも裏付 けられる。すなわち、この実証実験は、リジェネロンの６３の抗体につい て参照抗体との競合及び結合中和性を実験したものであるが、競合に関し て５０％の閾値を用いた結果、３４の抗体が参照抗体と競合するが、うち ２８の抗体（８０％よりも多く）は結合中和性を有しないことが確認され ており（別紙３の資料Ｂ１及び前記１ ア ｂ）、参照抗体と競合する抗体 であれば結合中和性を有するものとはいえないことが具体的な実験結果 として示されている。さらに、この実験結果に加え、「本件特許によれば、 ３１Ｈ４抗体の結合部位はｈＰＣＳＫ９上のＬＤＬＲの結合部位と部分 的にしか重複しないから・・別の抗体の結合部位は、ＬＤＬＲの結合部位 と重複することなく３１Ｈ４結合部位と重複し得るのであり、このように して、別の抗体は、ｈＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲの結合部位と重複することな く３１Ｈ４結合部位と重複し得」る（前記１ ア ｂ）として、【Ｂ】博士 が、「３１Ｈ４抗体と競合する抗体・・・の全てが結合を中和する効果を有 するだろうというのは確実に誤りである。」旨の意見を述べているところ である（前記１ ア ｃ）。
オ 被告は、前記第３の３ ウにおいて、３１Ｈ４抗体（参照抗体）と競合 するが、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和できない抗体が 仮に存在したとしても、そのような抗体は、本件発明１の技術的範囲から 文言上除外されているなどとして、本件発明がサポート要件に反する理由 とはならない旨主張する。しかし、既に説示したとおり、３１Ｈ４抗体と 競合する抗体であれば、３１Ｈ４抗体と同様のメカニズムにより、ＰＣＳ Ｋ９とＬＤＬＲタンパク質との結合中和抗体としての機能的特性を有す＼nることを特定した点に本件発明の技術的意義があるというべきであって、 ３１Ｈ４抗体と競合する抗体に結合中和性がないものが含まれるとする と、その技術的意義の前提が崩れることは明らかである（本件のような事 例において、結合中和性のないものを文言上除けば足りると解すれば、抗 体がＰＣＳＫ９と結合する位置について、例えば、ＰＣＳＫ９の大部分な どといった極めて広範な指定を行うことも許されることになり、特許請求 の範囲を正当な根拠なく広範なものとすることを認めることになるから、 相当でない。）。なお、被告が主張するように、本件発明１の特許請求の範 囲は、ＰＣＳＫ９との結合に関して、参照抗体と競合する抗体のうち、「Ｐ ＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ」る抗体のみ を対象としたものであると解したとしても、前示のとおり、本件発明のＰ ＣＳＫ９との競合に関して、参照抗体と競合するとの発明特定事項は、被 告が主張するような、参照抗体が結合する位置と同一又は重複する位置に 結合する抗体にとどまるものではなく、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質 の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体をも含 むものであるから、このような抗体についても結合中和抗体であることが サポートされる必要があるところ、参照抗体が結合する位置と同一又は重 複する位置に結合する抗体の場合とは異なり、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体 が結合を中和するメカニズムについては本件明細書には何らの記載はな く、また、ビニングによる実験結果（前記 イ ）に基づく結合中和抗体 は、いずれも結合中和に係るメカニズムが開示されている、参照抗体が結 合する位置と同一又は重複する位置に結合する抗体である可能性が高く、＼nその点を措くとしても、少なくともこれらが立体的に妨害する抗体である ことを示唆する記載はない。そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明 には、参照抗体と競合する抗体のうちＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質と の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体が結合 中和活性を有することについて何らの開示がないというほかなく、この点 からも、本件発明はサポート要件を満たさない。
また、前記第２の３ のとおり、本件審決は、本件明細書には、本件明 細書記載の免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウ スの作製及び選択、選択された免疫化マウスを使用したハイブリドーマの 作製、本件明細書記載のＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合相互作用を強く遮 断する抗体を同定するためのスクリーニング及びエピトープビニングア ッセイを最初から繰り返し行うことによって、十分に高い確率で本件発明＼nの抗体をいくつも繰り返し同定することが具体的に示される旨判断する が、【Ｆ】（【Ｆ】）教授（【Ｆ】教授という。）の第２鑑定書（甲２３０）に 「特定のマウスが特定の抗体を生成するかどうかは運に支配されるため、 候補となり得る抗体を全て生成しスクリーニングすることは不可能であ＼nる」と記載されているように、本件明細書に記載された抗体の作製過程を 経たとしても、免疫化されたマウスの中でＰＣＳＫ９上のどのような位置 に結合する抗体が得られるかは「運に支配される」ものであって、抗体の 抗原タンパク質への結合を立体的に妨害する態様で抗原タンパク質に結 合する抗体を製造する方法が本件出願時における技術常識であったとも いえないことからすると、本件明細書に記載された抗体の作製方法に関す る記載をもって、本件発明に含まれる多様な抗体が本件明細書の発明の詳 細な説明に記載されていたとはいえない。
カ そして、本件発明１のモノクローナル抗体を含む医薬組成物に係る発明 である本件発明５も、上記同様の理由から、サポート要件を満たすもので はない。
以上によれば、本件発明１及び５は、いずれもサポート要件に適合するも のと認められないから、これと異なる本件審決の判断は誤りである（なお、 原告の主張のうち前記第３の３ イ の「ＥＧＦａミミック抗体」に係る点 は首肯するに値するものを含み、サポート要件が満たされているとする被告 の主張に疑義を生じさせるものと考えるが、この点に関する判断をするまで もなく、上記のとおり、本件発明１及び５は、いずれもサポート要件に適合 するものとは認められないから、更なる判断を加えることは差し控えること とする。）。
以下、念のために付言する。
ア 本件発明を巡る国際的状況について、原告は、欧州では、異議申立抗告＼n審において、令和２年に、本件発明と実質的に同じ対応欧州特許について、 進歩性欠如により無効であると判断されており、また、米国では、合衆国 連邦巡回区控訴裁判所において、令和３年２月１１日に、本件発明より限 定された対応米国特許につき、実施可能要件違反により無効であると判断＼nされており、現在、我が国は、本件特許の有効性が裁判所により維持され ている世界で唯一の国である旨主張し、他方、被告は、上記連邦巡回区控 訴裁判所の判断につき、連邦最高裁判所は、令和４年１１月４日に、裁量 上告受理申立てを認めたので、上記判断が覆される可能＼性が極めて高い旨 主張するが、もとより、他国における判断が本件判断に直ちに影響を与え るものではないことは明らかである（なお、米国については、仮に、連邦 巡回区控訴裁判所の無効判断が覆されたとしても、対応米国特許は、参照 抗体との「競合」を発明特定事項とするものではないと認められるから（例 えば、米国特許８８２９１６５特許の請求項１は、「ＰＣＳＫ９に結合する とき、次の残基：配列番号３のＳ１５３、Ｉ１５４、Ｐ１５５、Ｒ１９４、 Ｄ２３８、Ａ２３９、Ｉ３６９、Ｓ３７２、Ｄ３７４、Ｃ３７５、Ｔ３７ ７、Ｃ３７８、Ｆ３７９、Ｖ３８０、又はＳ３８１の少なくとも１つに結 合し、ＰＣＳＫ９がＬＤＬＲに結合するのを阻害する、単離されたモノク ローナル抗体」との発明特定事項である（甲１９）。）、いずれにしても本件 発明に係る判断に直接関係しない。）。
イ 本件発明に係る別件審決取消訴訟においては、前記第２の１ のとおり、 サノフィによるサポート要件違反に関する主張は退けられている。しかし、 これは、当時の主張や立証の状況に鑑み、３１Ｈ４抗体と競合する抗体は、 ３１Ｈ４抗体とほぼ同一のＰＣＳＫ９上の位置に結合し３１Ｈ４抗体と 同様の機能を有するものであることを当然の前提としたことによるもの＼nと理解することも可能である。これに対し、本訴においては、【Ａ】博士や＼n【Ｂ】博士の各供述書、【Ｆ】教授の鑑定書等（甲１８、２３０）による構＼n造解析、「ＥＧＦａミミック抗体」に係る関係書証（甲４の１及び２）等の 新証拠に基づく新主張により、上記前提に疑義が生じたにもかかわらず、 この前提を支える判断材料が見当たらないのであるから、別件判決の結論 と本件判断が異なることには相応の理由があるというべきである。
これらの開示事項を踏まえると、本件明細書の発明の詳細な説明には、 ３１Ｈ４抗体と競合するものであり、かつ、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和する抗体として、３１Ｈ４抗体とアミノ酸配列が異 なる互いにアミノ酸配列の同一性が高いグループの抗体が開示されてい ることが認められる。
ア 以上を前提に検討すると、前記 において説示したとおり、サポート要 件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載 とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記 載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示 唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決で きると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであ ると解するのが相当であるところ、前記１ において示したとおり、本件 発明は、ＬＤＬＲタンパク質の量を増加させることにより、対象中のＬＤ Ｌの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を 奏し、また、この効果により、高コレステロール血症などの上昇したコレ ステロールレベルが関連する疾患を治療し、又は予防し、疾患のリスクを＼n低減すること、そのために、ＬＤＬＲタンパク質と結合することにより、 対象中のＬＤＬＲタンパク質の量を減少させ、ＬＤＬの量を増加させるＰ ＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和する抗体又はこれを含む医 薬組成物を提供することを課題とするものであり、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲ タンパク質との結合を強く遮断する中和抗体である参照抗体と競合する抗 体は、ＰＣＳＫ９への参照抗体の結合を妨げ、又は阻害する単離されたモ ノクローナル抗体であることを明らかにするものであると理解される。
そして、前記 によれば、本件発明における「中和」とは、タンパク質 結合部位を直接封鎖してＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作 用を妨害し、遮断し、低下させ、又は調節する以外に、間接的な手段（リ ガンド中の構造的又はエネルギー変化等）を通じてＬＤＬＲタンパク質に＼n対するＰＣＳＫ９の結合能を変化させる態様を含むものであるが、前記１＼nのとおり、参照抗体自体が、結晶構造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメイン＼n（ＰＣＳＫ９の触媒ドメインに結合するものであり、その領域内に存在す るＰＣＳＫ９残基のいずれかと相互作用し、又は遮断する抗体は、ＰＣＳ Ｋ９とＬＤＬＲとの間の相互作用を阻害する抗体として有用であり得る とされるもの）の位置と部分的に重複する位置でＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタ ンパク質の結合を立体的に妨害し、その結合を強く遮断する中和抗体であ ると認められることを踏まえると、本件発明における「ＰＣＳＫ９との結 合に関して、３１Ｈ４抗体と競合する」との発明特定事項も、３１Ｈ４抗 体と競合する抗体であれば、３１Ｈ４抗体と同様のメカニズムにより、Ｌ ＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖して（具体的には、抗体が結晶構＼n造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置と重複する位置でＰＣＳＫ９に 結合して）、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮 断し、低下させ、又は調節することを明らかにする点に技術的意義がある ものというべきであり、逆に言えば、参照抗体と競合する抗体は、このよ うな位置で結合するからこそ、中和が可能になるということもできる。こ＼nの点は、被告自身が、前記第３の３ ウにおいて、本件明細書の発明の詳 細な説明によれば、当業者は、出願時の技術常識に照らし、参照抗体との 競合によってＰＣＳＫ９上の複数の結合面のうち特定の領域内の特定の 位置（ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインと結合する部位と重複する位置（又は 同様の位置））に結合する抗体は、ＰＣＳＫ９とＬＲＬＲタンパク質の結合 を中和することができると理解するものであり、発明の技術的範囲の全体 にわたって発明の課題を解決できると認識することができたといえる旨 主張していることからも裏付けられるところである。
また、前記１ において認定した甲１文献の開示事項によれば、家族性 高コレステロール血症は、血漿中のＬＤＬコレステロールレベルの上昇に 起因するものであるところ、ＰＣＳＫ９は、細胞表面に存在するＬＤＬＲ＼nタンパク質の存在量を低下させるものであるため、ＰＣＳＫ９が治療のた めの魅力的な標的であり、血漿中のＰＣＳＫ９に結合し、そのＬＤＬＲタ ンパク質との結合を阻害する抗体等が効果的な阻害剤となり得ることが 既に示されていたものと認められるのであるから、このような観点から見 ても、本件発明の技術的意義は、３１Ｈ４抗体と競合する抗体であれば、 ３１Ｈ４抗体と同様のメカニズムにより、上記のようなＬＤＬＲタンパク 質との結合を阻害する抗体、すなわち結合中和抗体としての機能的特性を＼n有することを特定した点にあるということもできる。そもそも本件発明の 課題は、前記１ イにおいて認定したとおり、ＬＤＬＲタンパク質と結合 することにより、対象中のＬＤＬＲタンパク質の量を減少させ、ＬＤＬの 量を増加させるＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和する抗 体又はこれを含む医薬組成物を提供することであり、このような課題の解 決との関係では、参照抗体と競合すること自体に独自の意味を見出すこと はできないから、このような観点からも、上記のとおり、本件発明の技術 的意義は、３１Ｈ４抗体と競合する抗体であれば、３１Ｈ４抗体と同様の メカニズムにより、結合中和抗体としての機能的特性を有することを特定＼nした点にあるというべきである。
イ さらに検討すると、前記 イ のとおり、本件明細書の発明の詳細な説 明には、エピトープビニングを行った結果、３１Ｈ４抗体と同一性が高い とはいえないアミノ酸配列を有するグループの抗体が３１Ｈ４抗体と競 合するものとして同定されたことが開示されている。本件明細書には、上 記競合する抗体として同定された抗体の中で中和活性を有すると記載さ れる抗体がＰＣＳＫ９上へ結合する位置についての具体的な記載はなさ れておらず、３１Ｈ４抗体とアミノ酸配列が異なるグループの抗体につい ては、エピトープビニングのようなアッセイで競合すると評価されたこと をもって、抗体がＰＣＳＫ９上に結合する位置が明らかになるといった技 術常識は認められない以上、ＰＣＳＫ９上で結合する位置が明らかとはい えない。
また、本件発明の「ＰＣＳＫ９との結合に関して、参照抗体と競合する」 との性質を有する抗体には、上記本件明細書の発明の詳細な説明に具体的 に記載される数グループの抗体以外に非常に多種、多様な抗体が包含され ることは自明であり、また、前記２ イのとおり、このような抗体には、 被告が主張するように、３１Ｈ４抗体がＰＣＳＫ９と結合するＰＣＳＫ９ 上の部位と重複する部位に結合し、参照抗体の特異的結合を妨げ、又は阻 害する（例えば、低下させる）抗体にとどまらず、参照抗体とＰＣＳＫ９ との結合を立体的に妨害する態様でＰＣＳＫ９に結合し、様々な程度で参 照抗体のＰＣＳＫ９への特異的結合を妨げ、又は阻害する（例えば、低下 させる）抗体をも包含するものである。そうすると、その中には、例えば、 ３１Ｈ４抗体がＰＣＳＫ９と結合する部位と異なり、かつ、結晶構造上、＼n抗体がＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置とも異なる部位に結合し、３１ Ｈ４抗体に軽微な立体的障害をもたらして、３１Ｈ４抗体のＰＣＳＫ９へ の特異的結合を妨げ、又は阻害する（例えば、低下させる）もの等も含ま れ得るところ、このような抗体がＰＣＳＫ９に結合する部位は、抗体が結 晶構造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置と重複する位置ではないの＼nであるから、ＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖して、ＰＣＳＫ９ とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下させ、又は 調節するものとはいえない。
なお、本件明細書には「例示された抗原結合タンパク質と同じエピトー プと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質及び断片は、類似の機能的＼n特性を示すと予想される。」（【０２６９】）との記載があるが、上記のとお＼nり、「ＰＣＳＫ９との結合に関して３１Ｈ４抗体と競合する」とは、３１Ｈ ４抗体と同じ位置でＰＣＳＫ９と結合することを特定するものではない から、３１Ｈ４抗体と競合する抗体であれば、３１Ｈ４抗体と同じエピト ープと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質（抗体）であるとはいえ ず、このような抗体全般が３１Ｈ４抗体と類似の機能的特性を示すことを＼n裏付けるメカニズムにつき特段の説明が見当たらない以上、本件発明の 「ＰＣＳＫ９との結合に関して、３１Ｈ４抗体と競合する抗体」が３１Ｈ ４抗体と「類似の機能的特性を示す」ということはできない。＼n前述のとおり、本件発明の技術的意義は、３１Ｈ４抗体と競合する抗体 であれば、３１Ｈ４抗体と同様のメカニズムにより、ＰＣＳＫ９とＬＤＬ Ｒタンパク質との結合を中和する抗体としての特性を有することを特定 する点にあるというべきところ、前記のとおり、３１Ｈ４抗体と競合する 抗体であれば、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインと相互作用する部位（本件明 細書の記載からは、ＥＧＦａドメインの５オングストローム以内に存在す るＰＣＳＫ９残基として定義されるＬＤＬＲのＥＧＦａドメインとの相 互作用界面の特異的コアＰＣＳＫ９アミノ酸残基（コア残基）、ＥＧＦａド メインの５オングストロームから８オングストロームに存在するＰＣＳ Ｋ９残基として定義されるＬＤＬＲのＥＧＦａドメインとの相互作用界 面の境界ＰＣＳＫ９アミノ酸残基と理解され得る。）に結合してＰＣＳＫ ９とＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖するとはいえず、他には、 ３１Ｈ４抗体と競合する抗体であれば、どのようなものであっても、ＰＣ ＳＫ９とＬＤＬＲのＥＧＦａドメイン（及び／又はＬＤＬＲ一般）との間 の相互作用（結合）を阻害する抗体となるメカニズムについての開示がな い以上、当業者において、３１Ｈ４抗体と競合する抗体が結合中和抗体で あるとの理解に至ることは困難というほかない。
ウ 以上のとおり、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、３１Ｈ４抗体と競合する 抗体」であれば、３１Ｈ４抗体と同様に、ＬＤＬＲタンパク質の結合部位 を直接封鎖して（具体的には、抗体が結晶構造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａド＼nメインの位置と重複する位置でＰＣＳＫ９に結合して）、ＰＣＳＫ９とＬ ＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下させ、又は調節 するものであるとはいえないから、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、３１Ｈ ４抗体と競合する抗体」であれば、結合中和抗体としての機能的特性を有＼nすると認めることもできない。なお、前記 アのとおり、本件発明におけ る「中和」とは、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質結合部位を直接封鎖す るものに限らず、間接的な手段（リガンド中の構造的又はエネルギー変化＼n等）を通じてＬＤＬＲタンパク質に対するＰＣＳＫ９の結合能を変化させ＼nる態様を含むものではあるが、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、３１Ｈ４抗 体と競合する抗体」であれば、上記間接的な手段を通じてＬＤＬＲタンパ ク質に対するＰＣＳＫ９の結合能を変化させる抗体となることが、本件出＼n願時の技術常識であったとはいえないし、本件明細書の発明の詳細な説明 に開示されていたということもできない。
エ こうした点は、前記１ においてその信頼性を認定した【Ａ】博士の実 証実験の結果及び同実証実験を踏まえた【Ｂ】博士の供述書 からも裏付 けられる。すなわち、この実証実験は、リジェネロンの６３の抗体につい て参照抗体との競合及び結合中和性を実験したものであるが、競合に関し て５０％の閾値を用いた結果、３４の抗体が参照抗体と競合するが、うち ２８の抗体（８０％よりも多く）は結合中和性を有しないことが確認され ており（別紙３の資料Ｂ１及び前記１ ア ｂ）、参照抗体と競合する抗体 であれば結合中和性を有するものとはいえないことが具体的な実験結果 として示されている。さらに、この実験結果に加え、「本件特許によれば、 ３１Ｈ４抗体の結合部位はｈＰＣＳＫ９上のＬＤＬＲの結合部位と部分 的にしか重複しないから・・別の抗体の結合部位は、ＬＤＬＲの結合部位 と重複することなく３１Ｈ４結合部位と重複し得るのであり、このように して、別の抗体は、ｈＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲの結合部位と重複することな く３１Ｈ４結合部位と重複し得」る（前記１ ア ｂ）として、【Ｂ】博士 が、「３１Ｈ４抗体と競合する抗体・・・の全てが結合を中和する効果を有 するだろうというのは確実に誤りである。」旨の意見を述べているところ である（前記１ ア ｃ）。
オ 被告は、前記第３の３ ウにおいて、３１Ｈ４抗体（参照抗体）と競合 するが、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和できない抗体が 仮に存在したとしても、そのような抗体は、本件発明１の技術的範囲から 文言上除外されているなどとして、本件発明がサポート要件に反する理由 とはならない旨主張する。しかし、既に説示したとおり、３１Ｈ４抗体と 競合する抗体であれば、３１Ｈ４抗体と同様のメカニズムにより、ＰＣＳ Ｋ９とＬＤＬＲタンパク質との結合中和抗体としての機能的特性を有す＼nることを特定した点に本件発明の技術的意義があるというべきであって、 ３１Ｈ４抗体と競合する抗体に結合中和性がないものが含まれるとする と、その技術的意義の前提が崩れることは明らかである（本件のような事 例において、結合中和性のないものを文言上除けば足りると解すれば、抗 体がＰＣＳＫ９と結合する位置について、例えば、ＰＣＳＫ９の大部分な どといった極めて広範な指定を行うことも許されることになり、特許請求 の範囲を正当な根拠なく広範なものとすることを認めることになるから、 相当でない。）。なお、被告が主張するように、本件発明１の特許請求の範 囲は、ＰＣＳＫ９との結合に関して、参照抗体と競合する抗体のうち、「Ｐ ＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ」る抗体のみ を対象としたものであると解したとしても、前示のとおり、本件発明のＰ ＣＳＫ９との競合に関して、参照抗体と競合するとの発明特定事項は、被 告が主張するような、参照抗体が結合する位置と同一又は重複する位置に 結合する抗体にとどまるものではなく、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質 の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体をも含 むものであるから、このような抗体についても結合中和抗体であることが サポートされる必要があるところ、参照抗体が結合する位置と同一又は重 複する位置に結合する抗体の場合とは異なり、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体 が結合を中和するメカニズムについては本件明細書には何らの記載はな く、また、ビニングによる実験結果（前記 イ ）に基づく結合中和抗体 は、いずれも結合中和に係るメカニズムが開示されている、参照抗体が結 合する位置と同一又は重複する位置に結合する抗体である可能性が高く、＼nその点を措くとしても、少なくともこれらが立体的に妨害する抗体である ことを示唆する記載はない。そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明 には、参照抗体と競合する抗体のうちＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質と の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する抗体が結合 中和活性を有することについて何らの開示がないというほかなく、この点 からも、本件発明はサポート要件を満たさない。
また、前記第２の３ のとおり、本件審決は、本件明細書には、本件明 細書記載の免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウ スの作製及び選択、選択された免疫化マウスを使用したハイブリドーマの 作製、本件明細書記載のＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合相互作用を強く遮 断する抗体を同定するためのスクリーニング及びエピトープビニングア ッセイを最初から繰り返し行うことによって、十分に高い確率で本件発明＼nの抗体をいくつも繰り返し同定することが具体的に示される旨判断する が、【Ｆ】（【Ｆ】）教授（【Ｆ】教授という。）の第２鑑定書（甲２３０）に 「特定のマウスが特定の抗体を生成するかどうかは運に支配されるため、 候補となり得る抗体を全て生成しスクリーニングすることは不可能であ＼nる」と記載されているように、本件明細書に記載された抗体の作製過程を 経たとしても、免疫化されたマウスの中でＰＣＳＫ９上のどのような位置 に結合する抗体が得られるかは「運に支配される」ものであって、抗体の 抗原タンパク質への結合を立体的に妨害する態様で抗原タンパク質に結 合する抗体を製造する方法が本件出願時における技術常識であったとも いえないことからすると、本件明細書に記載された抗体の作製方法に関す る記載をもって、本件発明に含まれる多様な抗体が本件明細書の発明の詳 細な説明に記載されていたとはいえない。
カ そして、本件発明１のモノクローナル抗体を含む医薬組成物に係る発明 である本件発明５も、上記同様の理由から、サポート要件を満たすもので はない。
以上によれば、本件発明１及び５は、いずれもサポート要件に適合するも のと認められないから、これと異なる本件審決の判断は誤りである（なお、 原告の主張のうち前記第３の３ イ の「ＥＧＦａミミック抗体」に係る点 は首肯するに値するものを含み、サポート要件が満たされているとする被告 の主張に疑義を生じさせるものと考えるが、この点に関する判断をするまで もなく、上記のとおり、本件発明１及び５は、いずれもサポート要件に適合 するものとは認められないから、更なる判断を加えることは差し控えること とする。）。
以下、念のために付言する。
ア 本件発明を巡る国際的状況について、原告は、欧州では、異議申立抗告＼n審において、令和２年に、本件発明と実質的に同じ対応欧州特許について、 進歩性欠如により無効であると判断されており、また、米国では、合衆国 連邦巡回区控訴裁判所において、令和３年２月１１日に、本件発明より限 定された対応米国特許につき、実施可能要件違反により無効であると判断＼nされており、現在、我が国は、本件特許の有効性が裁判所により維持され ている世界で唯一の国である旨主張し、他方、被告は、上記連邦巡回区控 訴裁判所の判断につき、連邦最高裁判所は、令和４年１１月４日に、裁量 上告受理申立てを認めたので、上記判断が覆される可能＼性が極めて高い旨 主張するが、もとより、他国における判断が本件判断に直ちに影響を与え るものではないことは明らかである（なお、米国については、仮に、連邦 巡回区控訴裁判所の無効判断が覆されたとしても、対応米国特許は、参照 抗体との「競合」を発明特定事項とするものではないと認められるから（例 えば、米国特許８８２９１６５特許の請求項１は、「ＰＣＳＫ９に結合する とき、次の残基：配列番号３のＳ１５３、Ｉ１５４、Ｐ１５５、Ｒ１９４、 Ｄ２３８、Ａ２３９、Ｉ３６９、Ｓ３７２、Ｄ３７４、Ｃ３７５、Ｔ３７ ７、Ｃ３７８、Ｆ３７９、Ｖ３８０、又はＳ３８１の少なくとも１つに結 合し、ＰＣＳＫ９がＬＤＬＲに結合するのを阻害する、単離されたモノク ローナル抗体」との発明特定事項である（甲１９）。）、いずれにしても本件 発明に係る判断に直接関係しない。）。
イ 本件発明に係る別件審決取消訴訟においては、前記第２の１ のとおり、 サノフィによるサポート要件違反に関する主張は退けられている。しかし、 これは、当時の主張や立証の状況に鑑み、３１Ｈ４抗体と競合する抗体は、 ３１Ｈ４抗体とほぼ同一のＰＣＳＫ９上の位置に結合し３１Ｈ４抗体と 同様の機能を有するものであることを当然の前提としたことによるもの＼nと理解することも可能である。これに対し、本訴においては、【Ａ】博士や＼n【Ｂ】博士の各供述書、【Ｆ】教授の鑑定書等（甲１８、２３０）による構＼n造解析、「ＥＧＦａミミック抗体」に係る関係書証（甲４の１及び２）等の 新証拠に基づく新主張により、上記前提に疑義が生じたにもかかわらず、 この前提を支える判断材料が見当たらないのであるから、別件判決の結論 と本件判断が異なることには相応の理由があるというべきである。
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2023.02.17
令和3(行ケ)10093 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和5年1月26日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決を、サポート要件違反の無効理由ありとして取り消しました。最後に、別件判決の結論と本件判断が異なることには相応の理由ありと付言されています。
以上を前提に検討すると、前記 において説示したとおり、サポート要 件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載 とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記 載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示 唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決で きると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであ ると解するのが相当であるところ、前記１ において示したとおり、本件 発明は、ＬＤＬＲタンパク質の量を増加させることにより、対象中のＬＤ Ｌの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を 奏し、また、この効果により、高コレステロール血症などの上昇したコレ ステロールレベルが関連する疾患を治療し、又は予防し、疾患のリスクを＼n低減すること、そのために、ＬＤＬＲタンパク質と結合することにより、 対象中のＬＤＬＲタンパク質の量を減少させ、ＬＤＬの量を増加させるＰ ＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和する抗体又はこれを含む医 薬組成物を提供することを課題とするものであり、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲ タンパク質との結合を強く遮断する中和抗体である参照抗体と競合する抗 体は、ＰＣＳＫ９への参照抗体の結合を妨げ、又は阻害する単離されたモ ノクローナル抗体であることを明らかにするものであると理解される。
そして、前記 によれば、本件発明における「中和」とは、タンパク質 結合部位を直接封鎖してＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作 用を妨害し、遮断し、低下させ、又は調節する以外に、間接的な手段（リ ガンド中の構造的又はエネルギー変化等）を通じてＬＤＬＲタンパク質に＼n対するＰＣＳＫ９の結合能を変化させる態様を含むものであるが、前記１＼nのとおり、参照抗体自体が、結晶構造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメイン＼n（ＰＣＳＫ９の触媒ドメインに結合するものであり、その領域内に存在す るＰＣＳＫ９残基のいずれかと相互作用し、又は遮断する抗体は、ＰＣＳ Ｋ９とＬＤＬＲとの間の相互作用を阻害する抗体として有用であり得る とされるもの）の位置と部分的に重複する位置でＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタ ンパク質の結合を立体的に妨害し、その結合を強く遮断する中和抗体であ ると認められることを踏まえると、本件発明における「ＰＣＳＫ９との結 合に関して、２１Ｂ１２抗体と競合する」との発明特定事項も、２１Ｂ１ ２抗体と競合する抗体であれば、２１Ｂ１２抗体と同様のメカニズムによ り、ＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖して（具体的には、結晶構＼n造上、抗体がＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置と重複する位置でＰＣＳ Ｋ９に結合して）、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨 害し、遮断し、低下させ、又は調節することを明らかにする点に技術的意 義があるものというべきであり、逆に言えば、参照抗体と競合する抗体は、 このような位置で結合するからこそ、中和が可能になるということもでき＼nる。この点は、被告自身が、前記第３の３ ウにおいて、本件明細書の発 明の詳細な説明によれば、当業者は、出願時の技術常識に照らし、参照抗 体との競合によってＰＣＳＫ９上の複数の結合面のうち特定の領域内の 特定の位置（ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインと結合する部位と重複する位置 （又は同様の位置））に結合する抗体は、ＰＣＳＫ９とＬＲＬＲタンパク質 の結合を中和することができると理解するものであり、発明の技術的範囲 の全体にわたって発明の課題を解決できると認識することができたとい える旨主張していることからも裏付けられるところである。
また、前記１ において認定した甲１文献の開示事項によれば、家族性 高コレステロール血症は、血漿中のＬＤＬコレステロールレベルの上昇に 起因するものであるところ、ＰＣＳＫ９は、細胞表面に存在するＬＤＬＲ＼nタンパク質の存在量を低下させるものであるため、ＰＣＳＫ９が治療のた めの魅力的な標的であり、血漿中のＰＣＳＫ９に結合し、そのＬＤＬＲタ ンパク質との結合を阻害する抗体等が効果的な阻害剤となり得ることが 既に示されていたものと認められるのであるから、このような観点から見 ても、本件発明の技術的意義は、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体であれば、 ２１Ｂ１２抗体と同様のメカニズムにより、上記のようなＬＤＬＲタンパ ク質との結合を阻害する抗体、すなわち結合中和抗体としての機能的特性＼nを有することを特定した点にあるということもできる。そもそも本件発明 の課題は、前記１ イにおいて認定したとおり、ＬＤＬＲタンパク質と結 合することにより、対象中のＬＤＬＲタンパク質の量を減少させ、ＬＤＬ の量を増加させるＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和する 抗体又はこれを含む医薬組成物を提供することであり、このような課題の 解決との関係では、参照抗体と競合すること自体に独自の意味を見出すこ とはできないから、このような観点からも、上記のとおり、本件発明の技 術的意義は、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体であれば、２１Ｂ１２抗体と 同様のメカニズムにより、結合中和抗体としての機能的特性を有すること＼nを特定した点にあるというべきである。
イ さらに検討すると、前記 イ のとおり、本件明細書の発明の詳細な説 明には、エピトープビニングを行った結果、２１Ｂ１２抗体と同一性が高 いとはいえないアミノ酸配列を有する数グループの抗体のみならず、２１ Ｂ１２抗体と同一性が高いアミノ酸配列を有する抗体群が２１Ｂ１２抗 体と競合するものとして同定されたことが開示されている。本件明細書に は、上記競合する抗体として同定された抗体の中で中和活性を有すると記 載される抗体がＰＣＳＫ９上へ結合する位置についての具体的な記載は なされていないものの、２１Ｂ１２抗体と同一性の高いアミノ酸配列を有 する抗体群については、２１Ｂ１２抗体と同様の位置でＰＣＳＫ９に結合 する蓋然性が高いといえるとしても、それ以外のアミノ酸配列を有する数 グループの抗体については、エピトープビニングのようなアッセイで競合 すると評価されたことをもって、抗体がＰＣＳＫ９上に結合する位置が明 らかになるといった技術常識は認められない以上、ＰＣＳＫ９上で結合す る位置が明らかとはいえない。
また、本件発明の「ＰＣＳＫ９との結合に関して、参照抗体と競合する」 との性質を有する抗体には、上記本件明細書の発明の詳細な説明に具体的 に記載される数グループの抗体以外に非常に多種、多様な抗体が包含され ることは自明であり、また、前記２ イのとおり、このような抗体には、 被告が主張するように、２１Ｂ１２抗体がＰＣＳＫ９と結合するＰＣＳＫ ９上の部位と重複する部位に結合し、参照抗体の特異的結合を妨げ、又は 阻害する（例えば、低下させる）抗体にとどまらず、参照抗体とＰＣＳＫ ９との結合を立体的に妨害する態様でＰＣＳＫ９に結合し、様々な程度で 参照抗体のＰＣＳＫ９への特異的結合を妨げ、又は阻害する（例えば、低 下させる）抗体をも包含するものである。そうすると、その中には、例え ば、２１Ｂ１２抗体がＰＣＳＫ９と結合する部位と異なり、かつ、結晶構＼n造上、抗体がＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置とも異なる部位に結合し、 ２１Ｂ１２抗体に軽微な立体的障害をもたらして、２１Ｂ１２抗体のＰＣ ＳＫ９への特異的結合を妨げ、又は阻害する（例えば、低下させる）もの 等も含まれ得るところ、このような抗体がＰＣＳＫ９に結合する部位は、 結晶構造上、抗体がＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置と重複する位置で＼nはないのであるから、ＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖して、Ｐ ＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下さ せ、又は調節するものとはいえない。
なお、本件明細書には「例示された抗原結合タンパク質と同じエピトー プと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質及び断片は、類似の機能的＼n特性を示すと予想される。」（【０２６９】）との記載があるが、上記のとお＼nり、「ＰＣＳＫ９との結合に関して２１Ｂ１２抗体と競合する」とは、２１ Ｂ１２抗体と同じ位置でＰＣＳＫ９と結合することを特定するものでは ないから、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体であれば、２１Ｂ１２抗体と同 じエピトープと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質（抗体）である とはいえず、このような抗体全般が２１Ｂ１２抗体と類似の機能的特性を＼n示すことを裏付けるメカニズムにつき特段の説明が見当たらない以上、本 件発明の「ＰＣＳＫ９との結合に関して、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体」 が２１Ｂ１２抗体と「類似の機能的特性を示す」ということはできない。＼n前述のとおり、本件発明の技術的意義は、２１Ｂ１２抗体と競合する抗 体であれば、２１Ｂ１２抗体と同様のメカニズムにより、ＰＣＳＫ９とＬ ＤＬＲタンパク質との結合を中和する抗体としての特性を有することを 特定する点にあるというべきところ、前記のとおり、２１Ｂ１２抗体と競 合する抗体であれば、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインと相互作用する部位 （本件明細書の記載からは、ＥＧＦａドメインの５オングストローム以内 に存在するＰＣＳＫ９残基として定義されるＬＤＬＲのＥＧＦａドメイ ンとの相互作用界面の特異的コアＰＣＳＫ９アミノ酸残基（コア残基）、Ｅ ＧＦａドメインの５オングストロームから８オングストロームに存在す るＰＣＳＫ９残基として定義されるＬＤＬＲのＥＧＦａドメインとの相 互作用界面の境界ＰＣＳＫ９アミノ酸残基と理解され得る。）に結合して ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖するとはいえず、 他には、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体であれば、どのようなものであっ ても、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲのＥＧＦａドメイン（及び／又はＬＤＬＲ一 般）との間の相互作用（結合）を阻害する抗体となるメカニズムについて の開示がない以上、当業者において、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体が結 合中和抗体であるとの理解に至ることは困難というほかない。
ウ 以上のとおり、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、２１Ｂ１２抗体と競合す る抗体」であれば、２１Ｂ１２抗体と同様に、ＬＤＬＲタンパク質の結合 部位を直接封鎖して（具体的には、結晶構造上、抗体がＬＤＬＲのＥＧＦ＼nａドメインの位置と重複する位置でＰＣＳＫ９に結合して）、ＰＣＳＫ９ とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下させ、又は 調節するものであるとはいえないから、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、２ １Ｂ１２抗体と競合する抗体」であれば、結合中和抗体としての機能的特＼n性を有すると認めることもできない。なお、前記 アのとおり、本件発明 における「中和」とは、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質結合部位を直接 封鎖するものに限らず、間接的な手段（リガンド中の構造的又はエネルギ＼nー変化等）を通じてＬＤＬＲタンパク質に対するＰＣＳＫ９の結合能を変＼n化させる態様を含むものではあるが、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、２１ Ｂ１２抗体と競合する抗体」であれば、上記間接的な手段を通じてＬＤＬ Ｒタンパク質に対するＰＣＳＫ９の結合能を変化させる抗体となること＼nが、本件出願時の技術常識であったとはいえないし、本件明細書の発明の 詳細な説明に開示されていたということもできない。
エ こうした点は、前記１ においてその信頼性を認定した【Ａ】博士の実 証実験の結果及び同実証実験を踏まえた【Ｂ】博士の供述書 からも裏付 けられる。すなわち、この実証実験は、リジェネロンの６３の抗体につい て参照抗体との競合及び結合中和性を実験したものであるが、競合に関し て５０％の閾値を用いた結果、１３の抗体が参照抗体と競合するが、うち １０の抗体（約８０％）は結合中和性を有しないことが確認されており（別 紙３の資料Ｂ１及び前記１ ア ｂ）、参照抗体と競合する抗体であれば 結合中和性を有するものとはいえないことが具体的な実験結果として示 されている。さらに、この実験結果に加え、「本件特許によれば、２１Ｂ１ ２抗体の結合部位はｈＰＣＳＫ９上のＬＤＬＲの結合部位と部分的にし か重複しないから・・別の抗体の結合部位は、ＬＤＬＲの結合部位と重複 することなく２１Ｂ１２結合部位と重複し得るのであり、このようにして、 別の抗体は、ｈＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲの結合部位と重複することなく２１ Ｂ１２結合部位と重複し得」る（前記１ ア ｂ）として、【Ｂ】博士が、 「２１Ｂ１２抗体と競合する抗体がＬＤＬＲに対する結合を中和」するだ ろうと言うのは、科学的に誤りである旨の意見を述べているところである （前記１ ア ｃ）。
オ 被告は、前記第３の３ ウにおいて、２１Ｂ１２抗体（参照抗体）と競 合するが、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和できない抗体 が仮に存在したとしても、そのような抗体は、本件発明１の技術的範囲か ら文言上除外されているなどとして、本件発明がサポート要件に反する理 由とはならない旨主張する。しかし、既に説示したとおり、２１Ｂ１２抗 体と競合する抗体であれば、２１Ｂ１２抗体と同様のメカニズムにより、 ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合中和抗体としての機能的特性＼nを有することを特定した点に本件発明の技術的意義があるというべきで あって、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体に結合中和性がないものが含まれ るとすると、その技術的意義の前提が崩れることは明らかである（本件の ような事例において、結合中和性のないものを文言上除けば足りると解す れば、抗体がＰＣＳＫ９と結合する位置について、例えば、ＰＣＳＫ９の 大部分などといった極めて広範な指定を行うことも許されることになり、 特許請求の範囲を正当な根拠なく広範なものとすることを認めることに なるから、相当でない。）。なお、被告が主張するように、本件発明１の特 許請求の範囲は、ＰＣＳＫ９との結合に関して、参照抗体と競合する抗体 のうち、「ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ」 る抗体のみを対象としたものであると解したとしても、前示のとおり、本 件発明のＰＣＳＫ９との競合に関して、参照抗体と競合するとの発明特定 事項は、被告が主張するような、参照抗体が結合する位置と同一又は重複 する位置に結合する抗体にとどまるものではなく、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲ タンパク質の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する 抗体をも含むものであるから、このような抗体についても結合中和抗体で あることがサポートされる必要があるところ、参照抗体が結合する位置と 同一又は重複する位置に結合する抗体の場合とは異なり、ＰＣＳＫ９とＬ ＤＬＲタンパク質との結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で 競合する抗体が結合を中和するメカニズムについては本件明細書には何 らの記載はなく、また、ビニングによる実験結果（前記 イ ）に基づく 結合中和抗体は、いずれも結合中和に係るメカニズムが開示されている、 参照抗体が結合する位置と同一又は重複する位置に結合する抗体である 可能性が高く、その点を措くとしても、少なくともこれらが立体的に妨害＼nする抗体であることを示唆する記載はない。そうすると、本件明細書の発 明の詳細な説明には、参照抗体と競合する抗体のうちＰＣＳＫ９とＬＤＬ Ｒタンパク質との結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合 する抗体が結合中和活性を有することについて何らの開示がないという ほかなく、この点からも、本件発明はサポート要件を満たさない。
また、前記第２の３ のとおり、本件審決は、本件明細書には、本件明 細書記載の免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウ スの作製及び選択、選択された免疫化マウスを使用したハイブリドーマの 作製、本件明細書記載のＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合相互作用を強く遮 断する抗体を同定するためのスクリーニング及びエピトープビニングア ッセイを最初から繰り返し行うことによって、十分に高い確率で本件発明＼nの抗体をいくつも繰り返し同定することが具体的に示される旨判断する が、【Ｆ】教授（【Ｆ】教授という。）の第２鑑定書（甲２３０）に「特定の マウスが特定の抗体を生成するかどうかは運に支配されるため、候補とな り得る抗体を全て生成しスクリーニングすることは不可能である」と記載＼nされているように、本件明細書に記載された抗体の作製過程を経たとして も、免疫化されたマウスの中でＰＣＳＫ９上のどのような位置に結合する 抗体が得られるかは「運に支配される」ものであって、抗体の抗原タンパ ク質への結合を立体的に妨害する態様で抗原タンパク質に結合する抗体 を製造する方法が本件出願時における技術常識であったともいえないこ とからすると、本件明細書に記載された抗体の作製方法に関する記載をも って、本件発明に含まれる多様な抗体が本件明細書の発明の詳細な説明に 記載されていたとはいえない。
カ そして、本件発明１のモノクローナル抗体を含む医薬組成物に係る発明 である本件発明９も、上記同様の理由から、サポート要件を満たすもので はない。
以上によれば、本件発明１及び９は、いずれもサポート要件に適合するも のと認められないから、これと異なる本件審決の判断は誤りである（なお、 原告の主張のうち前記第３の３ イ の「ＥＧＦａミミック抗体」に係る点 は首肯するに値するものを含み、サポート要件が満たされているとする被告 の主張に疑義を生じさせるものと考えるが、この点に関する判断をするまで もなく、上記のとおり、本件発明１及び９は、いずれもサポート要件に適合 するものとは認められないから、更なる判断を加えることは差し控えること とする。）。
以下、念のために付言する。
ア 本件発明を巡る国際的状況について、原告は、欧州では、異議申立抗告＼n審において、令和２年に、本件発明と実質的に同じ対応欧州特許について、 進歩性欠如により無効であると判断されており、また、米国では、合衆国 連邦巡回区控訴裁判所において、令和３年２月１１日に、本件発明より限 定された対応米国特許につき、実施可能要件違反により無効であると判断＼nされており、現在、我が国は、本件特許の有効性が裁判所により維持され ている世界で唯一の国である旨主張し、他方、被告は、上記連邦巡回区控 訴裁判所の判断につき、連邦最高裁判所は、令和４年１１月４日に、裁量 上告受理申立てを認めたので、上記判断が覆される可能＼性が極めて高い旨 主張するが、もとより、他国における判断が本件判断に直ちに影響を与え るものではないことは明らかである（なお、米国については、仮に、連邦 巡回区控訴裁判所の無効判断が覆されたとしても、対応米国特許は、参照 抗体との「競合」を発明特定事項とするものではないと認められるから（例 えば、米国特許８８２９１６５特許の請求項１は、「ＰＣＳＫ９に結合する とき、次の残基：配列番号３のＳ１５３、Ｉ１５４、Ｐ１５５、Ｒ１９４、 Ｄ２３８、Ａ２３９、Ｉ３６９、Ｓ３７２、Ｄ３７４、Ｃ３７５、Ｔ３７ ７、Ｃ３７８、Ｆ３７９、Ｖ３８０、又はＳ３８１の少なくとも１つに結 合し、ＰＣＳＫ９がＬＤＬＲに結合するのを阻害する、単離されたモノク ローナル抗体」との発明特定事項である（甲１９）。）、いずれにしても本件 発明に係る判断に直接関係しない。）。 イ 本件発明に係る別件審決取消訴訟においては、前記第２の１ のとおり、 サノフィによるサポート要件違反に関する主張は退けられている。しかし、 これは、当時の主張や立証の状況に鑑み、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体 は、２１Ｂ１２抗体とほぼ同一のＰＣＳＫ９上の位置に結合し２１Ｂ１２ 抗体と同様の機能を有するものであることを当然の前提としたことによ＼nるものと理解することも可能である。これに対し、本訴においては、【Ａ】＼n博士や【Ｂ】博士の各供述書、【Ｆ】教授の鑑定書等（甲１８、２３０）に よる構造解析、「ＥＧＦａミミック抗体」に係る関係書証（甲４の１及び２）＼n等の新証拠に基づく新主張により、上記前提に疑義が生じたにもかかわら ず、この前提を支える判断材料が見当たらないのであるから、別件判決の 結論と本件判断が異なることには相応の理由があるというべきである。
以上を前提に検討すると、前記 において説示したとおり、サポート要 件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載 とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記 載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示 唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決で きると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであ ると解するのが相当であるところ、前記１ において示したとおり、本件 発明は、ＬＤＬＲタンパク質の量を増加させることにより、対象中のＬＤ Ｌの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を 奏し、また、この効果により、高コレステロール血症などの上昇したコレ ステロールレベルが関連する疾患を治療し、又は予防し、疾患のリスクを＼n低減すること、そのために、ＬＤＬＲタンパク質と結合することにより、 対象中のＬＤＬＲタンパク質の量を減少させ、ＬＤＬの量を増加させるＰ ＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和する抗体又はこれを含む医 薬組成物を提供することを課題とするものであり、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲ タンパク質との結合を強く遮断する中和抗体である参照抗体と競合する抗 体は、ＰＣＳＫ９への参照抗体の結合を妨げ、又は阻害する単離されたモ ノクローナル抗体であることを明らかにするものであると理解される。
そして、前記 によれば、本件発明における「中和」とは、タンパク質 結合部位を直接封鎖してＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作 用を妨害し、遮断し、低下させ、又は調節する以外に、間接的な手段（リ ガンド中の構造的又はエネルギー変化等）を通じてＬＤＬＲタンパク質に＼n対するＰＣＳＫ９の結合能を変化させる態様を含むものであるが、前記１＼nのとおり、参照抗体自体が、結晶構造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメイン＼n（ＰＣＳＫ９の触媒ドメインに結合するものであり、その領域内に存在す るＰＣＳＫ９残基のいずれかと相互作用し、又は遮断する抗体は、ＰＣＳ Ｋ９とＬＤＬＲとの間の相互作用を阻害する抗体として有用であり得る とされるもの）の位置と部分的に重複する位置でＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタ ンパク質の結合を立体的に妨害し、その結合を強く遮断する中和抗体であ ると認められることを踏まえると、本件発明における「ＰＣＳＫ９との結 合に関して、２１Ｂ１２抗体と競合する」との発明特定事項も、２１Ｂ１ ２抗体と競合する抗体であれば、２１Ｂ１２抗体と同様のメカニズムによ り、ＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖して（具体的には、結晶構＼n造上、抗体がＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置と重複する位置でＰＣＳ Ｋ９に結合して）、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨 害し、遮断し、低下させ、又は調節することを明らかにする点に技術的意 義があるものというべきであり、逆に言えば、参照抗体と競合する抗体は、 このような位置で結合するからこそ、中和が可能になるということもでき＼nる。この点は、被告自身が、前記第３の３ ウにおいて、本件明細書の発 明の詳細な説明によれば、当業者は、出願時の技術常識に照らし、参照抗 体との競合によってＰＣＳＫ９上の複数の結合面のうち特定の領域内の 特定の位置（ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインと結合する部位と重複する位置 （又は同様の位置））に結合する抗体は、ＰＣＳＫ９とＬＲＬＲタンパク質 の結合を中和することができると理解するものであり、発明の技術的範囲 の全体にわたって発明の課題を解決できると認識することができたとい える旨主張していることからも裏付けられるところである。
また、前記１ において認定した甲１文献の開示事項によれば、家族性 高コレステロール血症は、血漿中のＬＤＬコレステロールレベルの上昇に 起因するものであるところ、ＰＣＳＫ９は、細胞表面に存在するＬＤＬＲ＼nタンパク質の存在量を低下させるものであるため、ＰＣＳＫ９が治療のた めの魅力的な標的であり、血漿中のＰＣＳＫ９に結合し、そのＬＤＬＲタ ンパク質との結合を阻害する抗体等が効果的な阻害剤となり得ることが 既に示されていたものと認められるのであるから、このような観点から見 ても、本件発明の技術的意義は、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体であれば、 ２１Ｂ１２抗体と同様のメカニズムにより、上記のようなＬＤＬＲタンパ ク質との結合を阻害する抗体、すなわち結合中和抗体としての機能的特性＼nを有することを特定した点にあるということもできる。そもそも本件発明 の課題は、前記１ イにおいて認定したとおり、ＬＤＬＲタンパク質と結 合することにより、対象中のＬＤＬＲタンパク質の量を減少させ、ＬＤＬ の量を増加させるＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和する 抗体又はこれを含む医薬組成物を提供することであり、このような課題の 解決との関係では、参照抗体と競合すること自体に独自の意味を見出すこ とはできないから、このような観点からも、上記のとおり、本件発明の技 術的意義は、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体であれば、２１Ｂ１２抗体と 同様のメカニズムにより、結合中和抗体としての機能的特性を有すること＼nを特定した点にあるというべきである。
イ さらに検討すると、前記 イ のとおり、本件明細書の発明の詳細な説 明には、エピトープビニングを行った結果、２１Ｂ１２抗体と同一性が高 いとはいえないアミノ酸配列を有する数グループの抗体のみならず、２１ Ｂ１２抗体と同一性が高いアミノ酸配列を有する抗体群が２１Ｂ１２抗 体と競合するものとして同定されたことが開示されている。本件明細書に は、上記競合する抗体として同定された抗体の中で中和活性を有すると記 載される抗体がＰＣＳＫ９上へ結合する位置についての具体的な記載は なされていないものの、２１Ｂ１２抗体と同一性の高いアミノ酸配列を有 する抗体群については、２１Ｂ１２抗体と同様の位置でＰＣＳＫ９に結合 する蓋然性が高いといえるとしても、それ以外のアミノ酸配列を有する数 グループの抗体については、エピトープビニングのようなアッセイで競合 すると評価されたことをもって、抗体がＰＣＳＫ９上に結合する位置が明 らかになるといった技術常識は認められない以上、ＰＣＳＫ９上で結合す る位置が明らかとはいえない。
また、本件発明の「ＰＣＳＫ９との結合に関して、参照抗体と競合する」 との性質を有する抗体には、上記本件明細書の発明の詳細な説明に具体的 に記載される数グループの抗体以外に非常に多種、多様な抗体が包含され ることは自明であり、また、前記２ イのとおり、このような抗体には、 被告が主張するように、２１Ｂ１２抗体がＰＣＳＫ９と結合するＰＣＳＫ ９上の部位と重複する部位に結合し、参照抗体の特異的結合を妨げ、又は 阻害する（例えば、低下させる）抗体にとどまらず、参照抗体とＰＣＳＫ ９との結合を立体的に妨害する態様でＰＣＳＫ９に結合し、様々な程度で 参照抗体のＰＣＳＫ９への特異的結合を妨げ、又は阻害する（例えば、低 下させる）抗体をも包含するものである。そうすると、その中には、例え ば、２１Ｂ１２抗体がＰＣＳＫ９と結合する部位と異なり、かつ、結晶構＼n造上、抗体がＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置とも異なる部位に結合し、 ２１Ｂ１２抗体に軽微な立体的障害をもたらして、２１Ｂ１２抗体のＰＣ ＳＫ９への特異的結合を妨げ、又は阻害する（例えば、低下させる）もの 等も含まれ得るところ、このような抗体がＰＣＳＫ９に結合する部位は、 結晶構造上、抗体がＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置と重複する位置で＼nはないのであるから、ＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖して、Ｐ ＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下さ せ、又は調節するものとはいえない。
なお、本件明細書には「例示された抗原結合タンパク質と同じエピトー プと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質及び断片は、類似の機能的＼n特性を示すと予想される。」（【０２６９】）との記載があるが、上記のとお＼nり、「ＰＣＳＫ９との結合に関して２１Ｂ１２抗体と競合する」とは、２１ Ｂ１２抗体と同じ位置でＰＣＳＫ９と結合することを特定するものでは ないから、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体であれば、２１Ｂ１２抗体と同 じエピトープと競合し、又は結合する抗原結合タンパク質（抗体）である とはいえず、このような抗体全般が２１Ｂ１２抗体と類似の機能的特性を＼n示すことを裏付けるメカニズムにつき特段の説明が見当たらない以上、本 件発明の「ＰＣＳＫ９との結合に関して、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体」 が２１Ｂ１２抗体と「類似の機能的特性を示す」ということはできない。＼n前述のとおり、本件発明の技術的意義は、２１Ｂ１２抗体と競合する抗 体であれば、２１Ｂ１２抗体と同様のメカニズムにより、ＰＣＳＫ９とＬ ＤＬＲタンパク質との結合を中和する抗体としての特性を有することを 特定する点にあるというべきところ、前記のとおり、２１Ｂ１２抗体と競 合する抗体であれば、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインと相互作用する部位 （本件明細書の記載からは、ＥＧＦａドメインの５オングストローム以内 に存在するＰＣＳＫ９残基として定義されるＬＤＬＲのＥＧＦａドメイ ンとの相互作用界面の特異的コアＰＣＳＫ９アミノ酸残基（コア残基）、Ｅ ＧＦａドメインの５オングストロームから８オングストロームに存在す るＰＣＳＫ９残基として定義されるＬＤＬＲのＥＧＦａドメインとの相 互作用界面の境界ＰＣＳＫ９アミノ酸残基と理解され得る。）に結合して ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖するとはいえず、 他には、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体であれば、どのようなものであっ ても、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲのＥＧＦａドメイン（及び／又はＬＤＬＲ一 般）との間の相互作用（結合）を阻害する抗体となるメカニズムについて の開示がない以上、当業者において、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体が結 合中和抗体であるとの理解に至ることは困難というほかない。
ウ 以上のとおり、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、２１Ｂ１２抗体と競合す る抗体」であれば、２１Ｂ１２抗体と同様に、ＬＤＬＲタンパク質の結合 部位を直接封鎖して（具体的には、結晶構造上、抗体がＬＤＬＲのＥＧＦ＼nａドメインの位置と重複する位置でＰＣＳＫ９に結合して）、ＰＣＳＫ９ とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下させ、又は 調節するものであるとはいえないから、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、２ １Ｂ１２抗体と競合する抗体」であれば、結合中和抗体としての機能的特＼n性を有すると認めることもできない。なお、前記 アのとおり、本件発明 における「中和」とは、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質結合部位を直接 封鎖するものに限らず、間接的な手段（リガンド中の構造的又はエネルギ＼nー変化等）を通じてＬＤＬＲタンパク質に対するＰＣＳＫ９の結合能を変＼n化させる態様を含むものではあるが、「ＰＣＳＫ９との結合に関して、２１ Ｂ１２抗体と競合する抗体」であれば、上記間接的な手段を通じてＬＤＬ Ｒタンパク質に対するＰＣＳＫ９の結合能を変化させる抗体となること＼nが、本件出願時の技術常識であったとはいえないし、本件明細書の発明の 詳細な説明に開示されていたということもできない。
エ こうした点は、前記１ においてその信頼性を認定した【Ａ】博士の実 証実験の結果及び同実証実験を踏まえた【Ｂ】博士の供述書 からも裏付 けられる。すなわち、この実証実験は、リジェネロンの６３の抗体につい て参照抗体との競合及び結合中和性を実験したものであるが、競合に関し て５０％の閾値を用いた結果、１３の抗体が参照抗体と競合するが、うち １０の抗体（約８０％）は結合中和性を有しないことが確認されており（別 紙３の資料Ｂ１及び前記１ ア ｂ）、参照抗体と競合する抗体であれば 結合中和性を有するものとはいえないことが具体的な実験結果として示 されている。さらに、この実験結果に加え、「本件特許によれば、２１Ｂ１ ２抗体の結合部位はｈＰＣＳＫ９上のＬＤＬＲの結合部位と部分的にし か重複しないから・・別の抗体の結合部位は、ＬＤＬＲの結合部位と重複 することなく２１Ｂ１２結合部位と重複し得るのであり、このようにして、 別の抗体は、ｈＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲの結合部位と重複することなく２１ Ｂ１２結合部位と重複し得」る（前記１ ア ｂ）として、【Ｂ】博士が、 「２１Ｂ１２抗体と競合する抗体がＬＤＬＲに対する結合を中和」するだ ろうと言うのは、科学的に誤りである旨の意見を述べているところである （前記１ ア ｃ）。
オ 被告は、前記第３の３ ウにおいて、２１Ｂ１２抗体（参照抗体）と競 合するが、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合を中和できない抗体 が仮に存在したとしても、そのような抗体は、本件発明１の技術的範囲か ら文言上除外されているなどとして、本件発明がサポート要件に反する理 由とはならない旨主張する。しかし、既に説示したとおり、２１Ｂ１２抗 体と競合する抗体であれば、２１Ｂ１２抗体と同様のメカニズムにより、 ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質との結合中和抗体としての機能的特性＼nを有することを特定した点に本件発明の技術的意義があるというべきで あって、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体に結合中和性がないものが含まれ るとすると、その技術的意義の前提が崩れることは明らかである（本件の ような事例において、結合中和性のないものを文言上除けば足りると解す れば、抗体がＰＣＳＫ９と結合する位置について、例えば、ＰＣＳＫ９の 大部分などといった極めて広範な指定を行うことも許されることになり、 特許請求の範囲を正当な根拠なく広範なものとすることを認めることに なるから、相当でない。）。なお、被告が主張するように、本件発明１の特 許請求の範囲は、ＰＣＳＫ９との結合に関して、参照抗体と競合する抗体 のうち、「ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ」 る抗体のみを対象としたものであると解したとしても、前示のとおり、本 件発明のＰＣＳＫ９との競合に関して、参照抗体と競合するとの発明特定 事項は、被告が主張するような、参照抗体が結合する位置と同一又は重複 する位置に結合する抗体にとどまるものではなく、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲ タンパク質の結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合する 抗体をも含むものであるから、このような抗体についても結合中和抗体で あることがサポートされる必要があるところ、参照抗体が結合する位置と 同一又は重複する位置に結合する抗体の場合とは異なり、ＰＣＳＫ９とＬ ＤＬＲタンパク質との結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で 競合する抗体が結合を中和するメカニズムについては本件明細書には何 らの記載はなく、また、ビニングによる実験結果（前記 イ ）に基づく 結合中和抗体は、いずれも結合中和に係るメカニズムが開示されている、 参照抗体が結合する位置と同一又は重複する位置に結合する抗体である 可能性が高く、その点を措くとしても、少なくともこれらが立体的に妨害＼nする抗体であることを示唆する記載はない。そうすると、本件明細書の発 明の詳細な説明には、参照抗体と競合する抗体のうちＰＣＳＫ９とＬＤＬ Ｒタンパク質との結合に立体的妨害が生じる位置に結合する様式で競合 する抗体が結合中和活性を有することについて何らの開示がないという ほかなく、この点からも、本件発明はサポート要件を満たさない。
また、前記第２の３ のとおり、本件審決は、本件明細書には、本件明 細書記載の免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウ スの作製及び選択、選択された免疫化マウスを使用したハイブリドーマの 作製、本件明細書記載のＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合相互作用を強く遮 断する抗体を同定するためのスクリーニング及びエピトープビニングア ッセイを最初から繰り返し行うことによって、十分に高い確率で本件発明＼nの抗体をいくつも繰り返し同定することが具体的に示される旨判断する が、【Ｆ】教授（【Ｆ】教授という。）の第２鑑定書（甲２３０）に「特定の マウスが特定の抗体を生成するかどうかは運に支配されるため、候補とな り得る抗体を全て生成しスクリーニングすることは不可能である」と記載＼nされているように、本件明細書に記載された抗体の作製過程を経たとして も、免疫化されたマウスの中でＰＣＳＫ９上のどのような位置に結合する 抗体が得られるかは「運に支配される」ものであって、抗体の抗原タンパ ク質への結合を立体的に妨害する態様で抗原タンパク質に結合する抗体 を製造する方法が本件出願時における技術常識であったともいえないこ とからすると、本件明細書に記載された抗体の作製方法に関する記載をも って、本件発明に含まれる多様な抗体が本件明細書の発明の詳細な説明に 記載されていたとはいえない。
カ そして、本件発明１のモノクローナル抗体を含む医薬組成物に係る発明 である本件発明９も、上記同様の理由から、サポート要件を満たすもので はない。
以上によれば、本件発明１及び９は、いずれもサポート要件に適合するも のと認められないから、これと異なる本件審決の判断は誤りである（なお、 原告の主張のうち前記第３の３ イ の「ＥＧＦａミミック抗体」に係る点 は首肯するに値するものを含み、サポート要件が満たされているとする被告 の主張に疑義を生じさせるものと考えるが、この点に関する判断をするまで もなく、上記のとおり、本件発明１及び９は、いずれもサポート要件に適合 するものとは認められないから、更なる判断を加えることは差し控えること とする。）。
以下、念のために付言する。
ア 本件発明を巡る国際的状況について、原告は、欧州では、異議申立抗告＼n審において、令和２年に、本件発明と実質的に同じ対応欧州特許について、 進歩性欠如により無効であると判断されており、また、米国では、合衆国 連邦巡回区控訴裁判所において、令和３年２月１１日に、本件発明より限 定された対応米国特許につき、実施可能要件違反により無効であると判断＼nされており、現在、我が国は、本件特許の有効性が裁判所により維持され ている世界で唯一の国である旨主張し、他方、被告は、上記連邦巡回区控 訴裁判所の判断につき、連邦最高裁判所は、令和４年１１月４日に、裁量 上告受理申立てを認めたので、上記判断が覆される可能＼性が極めて高い旨 主張するが、もとより、他国における判断が本件判断に直ちに影響を与え るものではないことは明らかである（なお、米国については、仮に、連邦 巡回区控訴裁判所の無効判断が覆されたとしても、対応米国特許は、参照 抗体との「競合」を発明特定事項とするものではないと認められるから（例 えば、米国特許８８２９１６５特許の請求項１は、「ＰＣＳＫ９に結合する とき、次の残基：配列番号３のＳ１５３、Ｉ１５４、Ｐ１５５、Ｒ１９４、 Ｄ２３８、Ａ２３９、Ｉ３６９、Ｓ３７２、Ｄ３７４、Ｃ３７５、Ｔ３７ ７、Ｃ３７８、Ｆ３７９、Ｖ３８０、又はＳ３８１の少なくとも１つに結 合し、ＰＣＳＫ９がＬＤＬＲに結合するのを阻害する、単離されたモノク ローナル抗体」との発明特定事項である（甲１９）。）、いずれにしても本件 発明に係る判断に直接関係しない。）。 イ 本件発明に係る別件審決取消訴訟においては、前記第２の１ のとおり、 サノフィによるサポート要件違反に関する主張は退けられている。しかし、 これは、当時の主張や立証の状況に鑑み、２１Ｂ１２抗体と競合する抗体 は、２１Ｂ１２抗体とほぼ同一のＰＣＳＫ９上の位置に結合し２１Ｂ１２ 抗体と同様の機能を有するものであることを当然の前提としたことによ＼nるものと理解することも可能である。これに対し、本訴においては、【Ａ】＼n博士や【Ｂ】博士の各供述書、【Ｆ】教授の鑑定書等（甲１８、２３０）に よる構造解析、「ＥＧＦａミミック抗体」に係る関係書証（甲４の１及び２）＼n等の新証拠に基づく新主張により、上記前提に疑義が生じたにもかかわら ず、この前提を支える判断材料が見当たらないのであるから、別件判決の 結論と本件判断が異なることには相応の理由があるというべきである。
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2023.01. 3
令和3(行ケ)10156 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年9月29日 知的財産高等裁判所
発電方法の発明について、実施可能要件を満たしていないとした審決が維持されました。個人発明です。拒絶理由通知の段階では発明該当性も指摘されていました。＼n公開公報は下記です。
◆特願2015-176188
ア 「下方導水路２５０内の液体がその管内を落下し、その落下により揚水
路２００の頂上部が真空域に保たれ、その結果、大気圧によって貯液部１
００の液体が揚水路２００に揚水される」との点について
(ア) 本願発明の特許請求の範囲（請求項１）には、「少なくとも下部が液
体で満たされた貯液部（１００）と、下部が前記貯液部（１００）の前
記液体の液面下部に沈み、上部が該液面上部に出る様に設置され、上端
部近傍の前記液面より所定の高さ位置に液取り出し口が設けられた揚
水路（２００）と」、「発電開始前に前記圧縮気体貯蔵タンク（６００）
に圧縮した気体を貯蔵するとともに、前記ゲート（３００）を閉めて前
記揚水路（２００）および前記下方導水路（２５０）内に前記液体を充
填しておき、発電時に前記ゲート（３００）を開けて」との記載がある。
また、本願明細書には、「本システムの起動前に不図示の揚水ポンプで水
槽の水を揚水棟２００の中全てを満たす様に揚水して揚水棟内を真空
域にしている」との記載（【００４０】）がある。
これらの記載によれば、本願発明において、発電の開始前には、揚水
路２００等に存在する液体（以下では、「液体」は「水」であるとする。）
は、「一端」が貯液部１００の水面下にあり、そこから、揚水路２００、
（実施例【００３８】では上部導水路２１０を介し）下方導水路２５０
を経て、「他端」はゲート３００まで存在しており、揚水路２００等は水
で満たされていることが理解できる。また、本願明細書の「大気圧室４
００の水面は下部導水路２６０の下部より低く保つ」との記載（【００４
１】）から、上記水の「一端」を上流側、「他端」を下流側とすると、ゲ
ート３００よりも下流側の管内には水が存在しないことが理解できる。
(イ) 前記(ア)を踏まえ、ゲート３００を開けたときの前記(ア)の水（「一
端」が貯液部１００の水面下にあり、そこから、揚水路２００、（上部導
水路２１０を介し）下方導水路２５０を経て、「他端」がゲート３００ま
で存在する水）の挙動を検討する。
揚水路２００内にある水と下方導水路２５０内にある水は、その上部
が（実施例（【００３８】）では、上部導水路２１０内の水を介して）つ
ながっている。
そして、乙２に示されている考え方（被告はこれを「サイフォンの原
理」として説明し、原告もその説明を争っていない。）によれば、揚水路
２００の下部が存する貯液部１００の水面（図１の水槽１００の水面）
には、大気圧（その圧力を「Ａ」とする。）と貯液部１００の水面から揚
水路２００の頂部まで存在する水の圧力（水の重さによる圧力。その圧
力を「Ｂ」とする。）がかかる。他方、下方導水路２５０の下端には、水
平導水路２６０内の平均気圧（その圧力を「Ｃ」とする。）と下方導水路
２５０の下端から頂部までに存在する水の圧力（水の重さによる圧力。
その圧力を「Ｄ」とする。）が働く。
ここで、本願発明では、「発電時に前記ゲート（３００）を開け」た際
に、「前記圧縮気体貯蔵タンク（６００）に貯蔵されている圧縮気体」が
「前記水平導水路（２６０）から前記集液部（４００）に射出される」
ため、水平導水路２６０内の平均気圧（Ｃ）は大気圧（Ａ）より大きく
なる（Ｃ＞Ａ）。また、水による圧力については、貯液部１００の水面か
ら揚水路２００の頂部までの長さの方が下方導水路２５０の下端から頂
部までの長さよりも長いから、貯液部１００の水面から揚水路２００の
頂部まで存在する水の圧力の方が大きくなる（Ｂ＞Ｄ）。
そうすると、水を持ち上げる向きを正の向きとして、揚水路２００の
下部が存する貯液部１００の水面に働く圧力（Ａ−Ｂ）と、下方導水路
２５０の下端に働く圧力（Ｃ−Ｄ）とを比較すると、後者の方が大きい
から、ゲート３００を開けると、下方導水路２５０内の水は、一旦上方
に持ち上がった後、揚水路２００に流れ落ちていくものと考えられる。
なお、ゲート３００を開けた際に、水平導水路２６０及び大気室４０
０から空気が下方導水路２５０内に入り込むと、下方導水路２５０内の
ゲート３００付近にあった水が水平導水路２６０側へ落下することがあ
り得るが、これは、入り込んだ上記空気と上記水が入れ替わることによ
って生じる現象であって、このことによって、下方導水路２５０や揚水
路２００に真空域が生じることはなく、貯液部１００から揚水路２００
に向かって水が引き揚げられるといった現象も生じないものと理解され
る。したがって、本願明細書の記載から、原告が主張する「発電時に、重
力落下エネルギーの作用によって下方導水路２５０内の液体がその管内
を落下し、その落下により揚水路２００の頂上部が真空域に保たれ、そ
の結果、大気圧によって貯液部１００の液体が揚水路２００に揚水され
る」ことが起こることを理解することはできない。
イ 「大気圧室４００内において大気圧より低い低圧力空間が生成される」
との点について
原告は、本願発明では発電時、圧縮気体供給路６７０の出口より集液部
（大気圧室）４００へ圧縮気体を射出することで、大気圧室４００内にお
いて、その圧縮気体の体積分の大気圧の気体が押しのけられて、大気圧よ
り低い低圧力空間が生成されると主張し、更にその説明として、圧縮空気
の保有エネルギーが、大気圧の気体を押しのけるためのエネルギーよりも
大きいため、圧縮空気を大気圧室４００へ連続的に供給することによって、
大気圧室４００内の空気を常時押しのけることが可能となる旨主張する。しかしながら、本願明細書には、大気圧より高い圧力を有する圧縮気体＼nを大気圧に維持された空間に放出することによって、当該空間に大気圧よ
り低い低圧力空間が形成されることについての記載はなく、また、これを
裏付ける技術常識についての立証もない。
さらに、前記アのとおり、ゲート３００を開けた場合、下方導水路２５
０内の液体は、水平導水路２６０の方向に流れないものと考えられるとこ
ろ、原告が主張する大気圧室４００内の低圧力空間が、下方導水路２５０
内の液体を、水平導水路２６０を通って大気室４００の方向に引き出すほ
どの力を生じさせることを認めるに足りる証拠もない。
そうすると、本願明細書の記載から、原告が主張する「大気圧室４００
内において大気圧より低い低圧力空間が生成される」ことを理解すること
はできず、さらに、その低圧力空間の作用によって下方導水路２５０内の
液体がその管内を落下することが生じるものと理解することもできない。
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2022.11.25
令和3(ワ)11507 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年10月28日 東京地方裁判所
構成要件Ｂiiを充足しない、無効理由ありと判断しました。
ア 「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧 迫領域を具備し」の意義について
本件特許の特許請求の範囲には、「低伸縮領域として」、「大腿骨及び周 囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼＵ字型の正面吊り領域の左右両端から上 方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」（構＼n成要件Ｂii）と記載されている。上記記載によれば、「側面圧迫領域」は「大 腿骨及び周囲筋腱」自体を圧迫するものであると解される。 そして、本件明細書等には、「膝部に着用する従来の筒状の伸縮性サポー ターは、サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、 即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、或いは織り方を変えることで患部に対 する圧迫力、押圧力変化させる方式を取っている。しかしそれでは、膝関節 の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができないという問題があった。」 （段落【０００２】）、「・・・また、本発明によれば、上記に加え大腿骨、 脛骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減 し得るコンプレッションサポーターを提供することができる。」（段落【０ ０２０】）と記載されている。上記各記載によれば、本件発明は、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧力を加えることができない従来のサポーターの課 題を解決するために、大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫するサポーターを提 供するものであることが認められる。 そうすると、上記の構成要件Ｂii及び本件明細書等の各記載内容によれば、 構成要件Ｂiiの「側面圧迫領域」は、大腿骨自体及び周囲筋腱自体を圧迫す るものと解するのが相当である。
イ 被告製品１７の構成要件充足性について＼n
これを被告製品１７についてみると、前提事実及び証拠（甲６）によれ ば、被告製品部分２は、被告製品部分２と接触する部分や大腿骨の周囲筋 腱を圧迫することまでは一応認められるものの、これを超えて、本件全証 拠によっても、被告製品部分２が大腿骨自体までをも圧迫することまで認 めることはできない。 したがって、被告製品１７は、構成要件Ｂiiを充足するものとはいえな い。
・・・
「固着」について 本件特許の特許請求の範囲には、「上記低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料を本体に固着した構成を有している」（構＼成要件Ｃ）と記載さ れている。上記記載によれば、低伸縮性材料を本体に「固着」させる方法 を格別限定するものではない。 そして、証拠（甲１１）によれば、「固着」という用語について、一般 的に「かたくしっかりとつくこと」という意味を有することが認められる。 また、本件明細書等には、「本発明において、上記低伸縮領域は低伸縮 性材料を本体に固着一体化することによって構成されている。・・・低伸＼n縮性材料を本体に固着一体化する方法としては、例えば接着、貼着或いは＼n印刷等の方法を取ることができる。また、低伸縮性材料の固着方法として、 あらかじめ樹脂を用いて低伸縮領域の形状に作りそれを本体に転写する ような方法も取り得る。・・・」（段落【００１２】）、「正面吊り領域 ２２を始めとして上記のように説明した各低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料３４を本体２０に固着した構成を有している。より詳細に図示＼nした図４を参照して説明すると、図４において、３５、３６は縦糸と横糸 などから成る編織構造を示しており、３７は固着手段を示している。樹脂＼nより成る低伸縮性材料３４は、本体２０に固着すると固着手段３７が上記 編織構造３５、３６の組織内に入り込んで密着状態になり、一体化するこ＼nとにより、本体本来の伸縮性を制限して、低伸縮性を備えた領域に変える ことになる。」（段落【００３１】）、「低伸縮性材料３４は、例えば上 記正面吊り領域２２の形状にあらかじめ形成され、それを本体２０の表面＼nに固着手段３７を用いて固着する。図４Ａに示す例では、低伸縮性材料３ ４の下面に固着手段３７があらかじめ固着されている。そして、図示の例 の場合、本体２０は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編 織したもので、低伸縮性材料３４はウレタン系樹脂材料のフィルムより成 る多層構造を有し、固着手段３７には上記ウレタンフィルムより成る多層＼n構造の内の一部を用いて本体２０に固着させている。しかしこれは一例で＼nあり、固着手段３７として接着剤を本体２０の表面に塗布すること、また、＼nシート状の接着剤を用いることは普通に行われる。さらに、本体２０の材 質と低伸縮性材料３４の材質に親和性があり、かつ熱溶着性樹脂を用いる 場合には直接本体２０に低伸縮性材料３４を熱溶着する手段も選択し得 る周知の事項である。このように本発明においては何れの固着手段を採用 しても良い。」（段落【００３２】）と記載されている。そうすると、本 件明細書等の上記記載においても、低伸縮性材料を本体に「固着」させる 方法が例示されているものの、何らかの限定をしているものと解すること はできない。 上記の構成要件Ｃ及び本件明細書等の各記載内容に加えて、「固着」と＼nいう用語の一般的な意味内容を踏まえると、本件発明における「固着」の 方法について、固くしっかりと付くこと以上に、何らかの限定がされてい るものと解することはできない。
・・・
「樹脂より成る」について
本件特許の特許請求の範囲には、上記 のとおり記載されている。そし て、証拠（甲１７）及び弁論の全趣旨によれば、樹脂の一種である「合成 樹脂」は、「合成高分子化合物」とほぼ同義で用いられることがあり、「合 成繊維」とは合成高分子化合物を紡いで繊維としたものをいうことが認め られる。そうすると、「合成樹脂」は、常に繊維状のもの（合成繊維）を 除く意味で用いられるものではなく、むしろ、合成繊維は、その材料が合 成樹脂であるから、「樹脂より成る」ということができる。 これに対して、被告は、証拠（乙１、２、７）によれば、「合成樹脂」 に「合成繊維」が含まれないと主張する。しかしながら、上記において説 示したとおり、「合成樹脂」が、常に「合成繊維」を除く意味で用いられ るものとは認められず、被告の主張は、採用することができない。 また、被告は、本件明細書等において、本体に用いる合成繊維（段落【０ ０３２】）と低伸縮性材料に用いる樹脂材料（段落【００１２】）が明確 に書き分けられていることからすれば、「合成繊維」は構成要件Ｃの「樹＼n脂」に含まれないと主張する。しかしながら、上記の記載をもって「樹脂」 に「合成繊維」が含まれないとまで解することはできず、被告の主張は、 採用することができない。
・・・
これを本件発明についてみると、本件特許の特許請求の範囲の記載は、前提 事実(2)イのとおりであり、本件発明の意義は、前記１(2)のとおり、従来技術で は、サポーター本体に織り込まれているゴムの収縮力や織り方を変えることで 患部に対する圧迫、押圧の強度を変化させていたものの、それでは、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧を加えることができないという技術的課題を解決す るために、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体に、本体よりも伸 縮性の低い低伸縮領域を設け、低伸縮領域として、1)本体の正面に、膝蓋靱帯 を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝＼n蓋骨の下部を取り囲むほぼＵ字型の領域と、2)上記ほぼＵ字型の領域の左右両 端から上方へ連続して伸びる方向に、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する領域を具 備し、低伸縮領域について樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着するという 構成を採用することにより、膝蓋靱帯を圧迫し、膝蓋骨を保持して、膝関節を＼n良好に固定するとともに、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより、関節裂 隙部に作用して、痛みを抑制することを可能にするという効果を実現し、もっ＼nて上記技術的課題を解決するものであることが認められる。
(3) 他方、本件発明において、「低伸縮性材料を本体に固着」（構成要件Ｃ）す＼nる方法が、いわゆる別材料固着構造（膝を筒状に覆うサポーター本体の表＼面の 一部に、本体とは別の低伸縮性材料を熱溶着、接着、縫着等によって固着し、 伸縮性等の異なる部位を配置した構造）以外に、被告製品１７が採用する一体＼n編成・織成構造（サポーターを織り上げ、又は、編み上げるに当たり、部分に＼nよって折り方や編み方を変化させることにより、伸縮性等の異なる部位を配置 した構造（本件明細書等の段落【０００２】記載の「サポーター本体に織り込＼nまれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、 或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式」を 含む。））をも含むと解されることは、前記２(4)ア において説示したとおり である。
しかしながら、本件明細書等によれば、当業者が一体編成・織成構造のサポ＼nーターによって本件発明の課題を解決できるとする記載は一切なく、かえって、 本件明細書の段落【０００２】によれば、一体編成・織成構造のサポーターに＼nよっては、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができず、本件発明 の課題を解決することができない旨明記されていることが認められる。 そうすると、本件明細書等の記載内容を踏まえると、一体編成・織成構造の＼nサポーターが、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし 本件発明の課題を解決できると認識できるものと認めることはできない。 これに対して、原告は、本件発明の課題は本件発明の構成を備えることで解＼n決することができるから、本件発明は、サポート要件に違反しない旨主張する。 しかしながら、本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造の＼nサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サ ポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載自体か らも自明であって、原告の主張は、採用することができない。
ア 「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧 迫領域を具備し」の意義について
本件特許の特許請求の範囲には、「低伸縮領域として」、「大腿骨及び周 囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼＵ字型の正面吊り領域の左右両端から上 方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」（構＼n成要件Ｂii）と記載されている。上記記載によれば、「側面圧迫領域」は「大 腿骨及び周囲筋腱」自体を圧迫するものであると解される。 そして、本件明細書等には、「膝部に着用する従来の筒状の伸縮性サポー ターは、サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、 即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、或いは織り方を変えることで患部に対 する圧迫力、押圧力変化させる方式を取っている。しかしそれでは、膝関節 の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができないという問題があった。」 （段落【０００２】）、「・・・また、本発明によれば、上記に加え大腿骨、 脛骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減 し得るコンプレッションサポーターを提供することができる。」（段落【０ ０２０】）と記載されている。上記各記載によれば、本件発明は、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧力を加えることができない従来のサポーターの課 題を解決するために、大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫するサポーターを提 供するものであることが認められる。 そうすると、上記の構成要件Ｂii及び本件明細書等の各記載内容によれば、 構成要件Ｂiiの「側面圧迫領域」は、大腿骨自体及び周囲筋腱自体を圧迫す るものと解するのが相当である。
イ 被告製品１７の構成要件充足性について＼n
これを被告製品１７についてみると、前提事実及び証拠（甲６）によれ ば、被告製品部分２は、被告製品部分２と接触する部分や大腿骨の周囲筋 腱を圧迫することまでは一応認められるものの、これを超えて、本件全証 拠によっても、被告製品部分２が大腿骨自体までをも圧迫することまで認 めることはできない。 したがって、被告製品１７は、構成要件Ｂiiを充足するものとはいえな い。
・・・
「固着」について 本件特許の特許請求の範囲には、「上記低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料を本体に固着した構成を有している」（構＼成要件Ｃ）と記載さ れている。上記記載によれば、低伸縮性材料を本体に「固着」させる方法 を格別限定するものではない。 そして、証拠（甲１１）によれば、「固着」という用語について、一般 的に「かたくしっかりとつくこと」という意味を有することが認められる。 また、本件明細書等には、「本発明において、上記低伸縮領域は低伸縮 性材料を本体に固着一体化することによって構成されている。・・・低伸＼n縮性材料を本体に固着一体化する方法としては、例えば接着、貼着或いは＼n印刷等の方法を取ることができる。また、低伸縮性材料の固着方法として、 あらかじめ樹脂を用いて低伸縮領域の形状に作りそれを本体に転写する ような方法も取り得る。・・・」（段落【００１２】）、「正面吊り領域 ２２を始めとして上記のように説明した各低伸縮領域は、樹脂より成る低 伸縮性材料３４を本体２０に固着した構成を有している。より詳細に図示＼nした図４を参照して説明すると、図４において、３５、３６は縦糸と横糸 などから成る編織構造を示しており、３７は固着手段を示している。樹脂＼nより成る低伸縮性材料３４は、本体２０に固着すると固着手段３７が上記 編織構造３５、３６の組織内に入り込んで密着状態になり、一体化するこ＼nとにより、本体本来の伸縮性を制限して、低伸縮性を備えた領域に変える ことになる。」（段落【００３１】）、「低伸縮性材料３４は、例えば上 記正面吊り領域２２の形状にあらかじめ形成され、それを本体２０の表面＼nに固着手段３７を用いて固着する。図４Ａに示す例では、低伸縮性材料３ ４の下面に固着手段３７があらかじめ固着されている。そして、図示の例 の場合、本体２０は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編 織したもので、低伸縮性材料３４はウレタン系樹脂材料のフィルムより成 る多層構造を有し、固着手段３７には上記ウレタンフィルムより成る多層＼n構造の内の一部を用いて本体２０に固着させている。しかしこれは一例で＼nあり、固着手段３７として接着剤を本体２０の表面に塗布すること、また、＼nシート状の接着剤を用いることは普通に行われる。さらに、本体２０の材 質と低伸縮性材料３４の材質に親和性があり、かつ熱溶着性樹脂を用いる 場合には直接本体２０に低伸縮性材料３４を熱溶着する手段も選択し得 る周知の事項である。このように本発明においては何れの固着手段を採用 しても良い。」（段落【００３２】）と記載されている。そうすると、本 件明細書等の上記記載においても、低伸縮性材料を本体に「固着」させる 方法が例示されているものの、何らかの限定をしているものと解すること はできない。 上記の構成要件Ｃ及び本件明細書等の各記載内容に加えて、「固着」と＼nいう用語の一般的な意味内容を踏まえると、本件発明における「固着」の 方法について、固くしっかりと付くこと以上に、何らかの限定がされてい るものと解することはできない。
・・・
「樹脂より成る」について
本件特許の特許請求の範囲には、上記 のとおり記載されている。そし て、証拠（甲１７）及び弁論の全趣旨によれば、樹脂の一種である「合成 樹脂」は、「合成高分子化合物」とほぼ同義で用いられることがあり、「合 成繊維」とは合成高分子化合物を紡いで繊維としたものをいうことが認め られる。そうすると、「合成樹脂」は、常に繊維状のもの（合成繊維）を 除く意味で用いられるものではなく、むしろ、合成繊維は、その材料が合 成樹脂であるから、「樹脂より成る」ということができる。 これに対して、被告は、証拠（乙１、２、７）によれば、「合成樹脂」 に「合成繊維」が含まれないと主張する。しかしながら、上記において説 示したとおり、「合成樹脂」が、常に「合成繊維」を除く意味で用いられ るものとは認められず、被告の主張は、採用することができない。 また、被告は、本件明細書等において、本体に用いる合成繊維（段落【０ ０３２】）と低伸縮性材料に用いる樹脂材料（段落【００１２】）が明確 に書き分けられていることからすれば、「合成繊維」は構成要件Ｃの「樹＼n脂」に含まれないと主張する。しかしながら、上記の記載をもって「樹脂」 に「合成繊維」が含まれないとまで解することはできず、被告の主張は、 採用することができない。
・・・
これを本件発明についてみると、本件特許の特許請求の範囲の記載は、前提 事実(2)イのとおりであり、本件発明の意義は、前記１(2)のとおり、従来技術で は、サポーター本体に織り込まれているゴムの収縮力や織り方を変えることで 患部に対する圧迫、押圧の強度を変化させていたものの、それでは、膝関節の 任意の箇所に必要な押圧を加えることができないという技術的課題を解決す るために、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体に、本体よりも伸 縮性の低い低伸縮領域を設け、低伸縮領域として、1)本体の正面に、膝蓋靱帯 を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝＼n蓋骨の下部を取り囲むほぼＵ字型の領域と、2)上記ほぼＵ字型の領域の左右両 端から上方へ連続して伸びる方向に、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する領域を具 備し、低伸縮領域について樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着するという 構成を採用することにより、膝蓋靱帯を圧迫し、膝蓋骨を保持して、膝関節を＼n良好に固定するとともに、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより、関節裂 隙部に作用して、痛みを抑制することを可能にするという効果を実現し、もっ＼nて上記技術的課題を解決するものであることが認められる。
(3) 他方、本件発明において、「低伸縮性材料を本体に固着」（構成要件Ｃ）す＼nる方法が、いわゆる別材料固着構造（膝を筒状に覆うサポーター本体の表＼面の 一部に、本体とは別の低伸縮性材料を熱溶着、接着、縫着等によって固着し、 伸縮性等の異なる部位を配置した構造）以外に、被告製品１７が採用する一体＼n編成・織成構造（サポーターを織り上げ、又は、編み上げるに当たり、部分に＼nよって折り方や編み方を変化させることにより、伸縮性等の異なる部位を配置 した構造（本件明細書等の段落【０００２】記載の「サポーター本体に織り込＼nまれているゴムのパワー（ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度）を変え、 或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式」を 含む。））をも含むと解されることは、前記２(4)ア において説示したとおり である。
しかしながら、本件明細書等によれば、当業者が一体編成・織成構造のサポ＼nーターによって本件発明の課題を解決できるとする記載は一切なく、かえって、 本件明細書の段落【０００２】によれば、一体編成・織成構造のサポーターに＼nよっては、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができず、本件発明 の課題を解決することができない旨明記されていることが認められる。 そうすると、本件明細書等の記載内容を踏まえると、一体編成・織成構造の＼nサポーターが、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし 本件発明の課題を解決できると認識できるものと認めることはできない。 これに対して、原告は、本件発明の課題は本件発明の構成を備えることで解＼n決することができるから、本件発明は、サポート要件に違反しない旨主張する。 しかしながら、本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造の＼nサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サ ポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載自体か らも自明であって、原告の主張は、採用することができない。
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2022.10.26
令和3(行ケ)10144 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年10月17日 知的財産高等裁判所
無効審判にて訂正をしましたが、無効と判断されました。知財高裁は訂正要件(減縮)、サポート要件違反の無効理由ありとして、審決を維持しました。
訂正されたクレームは下記です。
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方向ライン上とにおいて、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置されたことを特徴とするドットパターン。＼n
ア 訂正事項１について 訂正事項１は、前記第２の２(1)のとおり、本件発明１の「縦横方向に等 間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを 前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの 方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成を、本＼n件訂正発明１の「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子 点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°の２ 倍である９０°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に、どの 程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成に訂正するものであ＼nる。
本件訂正前の上記構成は、任意の４５°間隔による８方向をドットの配＼n置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件＼n訂正後の上記構成は、縦横の４方向をドットの配置に利用できる方向とし＼nて、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ド＼nットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異＼nなる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には＼n立たない。したがって、訂正事項１は、特許法１３４条の２第１項ただし 書１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
イ 訂正事項２について
訂正事項２は、訂正事項１による請求項１の訂正に伴い、特許請求の範 囲の記載と明細書の記載との整合を図るため、対応する本件明細書【００ ０９】の記載を訂正事項１と同様の内容で訂正するものであるところ、前 記アのとおり、請求項１に係る訂正事項１が認められない以上は、訂正事 項２は、その訂正に係る請求項について訂正をしないものと帰すから、訂 正事項２も訂正要件を充足しない（特許法１３４条の２第９項、１２６条 ４項参照）。
ウ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、1)訂正事項１は、８方向のう ちの「いずれかの方向」とする選択肢についてこれを４方向にする制限 を直列的に付加するものである、2)「いずれかの方向に、どの程度ずら すか」というのは、ずらす方向の数を意味しており、このずらすことの できる各方向の選択肢の数を減らす択一的要素の削除であって、「特許請 求の範囲の減縮」に当たる旨主張する。
しかしながら、原告が自らも前記第３の１(1)ア にて主張するように、 本件発明１の「いずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内 容を定義し」との構成は、１つの単一な構＼成としてデータ内容を定義し ているのであって、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」とされ る全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該格子点 を基準として定義し得る情報を特定するものであるから、ドットがずら されていない方向も、ドットがずれていないという意味で当該情報の定 義に用いられているのであって、ドットがずらされている方向のみが情 報の定義に利用されているというものではない。この点、原告は、「縦横 方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情 報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のう ちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」 との記載の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」を、ずらす方向の 数を規定するものである旨主張する。しかしながら、「方向の数」との趣 旨を「どの程度」との文言で表現したとするのは文言解釈として不自然＼nであって、「等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、 どの程度ずらすか」とは、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」 とされる全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該 格子点を基準として定義し得る情報を特定する際に、ドットをずらすの は等距離で４５°ずつずらした各方向のうちどの方向にするのか、ずら されるドットは等心円上に配置されることになるが、この等心円の半径 をどの程度にするのかによってデータ内容を定義する趣旨であると理解 するのが自然である。また、本件明細書（本件訂正後）にも、1)「デー タは、図１０３に示すように、ドット６０５を格子領域内の中心点から どの程度ずらすかによってデータ内容が定義できるようになっている。 同図では、中心から等距離で４５度ずつそれぞれずらした点を８個定義 することによって単一の格子領域で８通り、すなわち３ビットのデータ を表現できるようになっている。」（【０１９１】の前半）、2)「なお、さ らに中心点から距離を変更した点をさらに８個定義すれば１６通り、す なわち４ビットのデータを表現できる。」（【０１９１】の後半）との記載＼nがある（本件訂正前にも、別紙記載のとおり、「格子領域」とある部分の 一部が「格子ブロック」となっているほかは同旨の記載がある。）のであ るから、特許請求の範囲の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」は、 これらの記載に対応するものと解するのが自然であるし、上記1)及び2) のどちらも中心点からの距離についての記載であって、「どの程度ずらす か」が方向の数をいうものでないことは明らかである。 そうすると、それぞれの各方向を取り出してそれぞれに独立した意味 があるというものではなく、８方向全部が一体となり、中心点からの距 離と相まって、データ内容の定義に用いられているのであるから、８方 向を４方向に変更することは、ある格子ドットについて用いることので きる方向の数に制限が付されたとか、あるいは、ある格子ドットについ て選択できる選択肢の数を制限したとかという単純なものではなく、端 的に、異なる情報定義体系を採用したことを意味するものというべきで ある。以上によれば、訂正事項１を発明特定事項の直列的付加又は択一的要 素の削除であるとすることができないから、「特許請求の範囲の減縮」と 解する余地はない。したがって、原告の上記主張を採用することはでき ない。
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、数値による限定は、数値によ って限定される範囲が小さくなるほど対象が具体的になるから、８方向 から４方向への限定は、下位概念化である旨主張するが、前記 におい て説示したところによれば、本件発明において量的な大小で包含関係又 は上位下位概念の関係を論じることが適切でないことは明らかであるか ら、その主張を採用することはできない。
なお、本件審決には、「（逆に、４個しか定義できない構成を８個定義＼nできる構成に変更する場合であれば、そのための構＼成を付加し、上位概 念から下位概念に限定したといえる余地もある。）」（６頁）旨の説示がみ られるが、単なる傍論にすぎないから、その説示の当否が前記判断を左 右するものではない。
エ 小括
以上のとおりであるから、その他の点について検討するまでもなく、本 件訂正は訂正要件を満たさないものであるから、これを認めなかった本件 審決の判断には誤りがない。
(2) 取消事由について
前記(1)のとおり、本件訂正を認めなかった本件審決の判断には誤りはない ところ、原告は、本件訂正が認められなかった場合の本件審決の誤りを主張 するものではないから、本件訂正が認められた場合についての予備的請求の＼n当否について判断するまでもなく、取消事由は理由がないことになる。
(3) サポート要件の充足について
ア 原告の予備的主張中には、前記第３の１ アのとおり、本件発明がサポ ート要件を充足する旨の記載があり、その趣旨や内容は判然としないもの ではあるものの、これは、本件訂正を認めず、その上で本件発明がサポー ト要件を充足しないとした本件審決の判断の誤りを主張する趣旨と善解 する余地もないではないから、念のために、同主張についての判断を示す。
前記２(2)及び(3)のとおり、本件明細書には、図５ドットパターンと図１ ０５ドットパターンについての記載がある。原告は、本件発明１のドット パターンは縦横４方向の図５ドットパターンに斜め４方向を付け加えた 設計上の微差でしかないドットパターンであるか、あるいは、８方向にド ットをずらす本件発明１のドットパターンの一例として図５ドットパタ ーンを位置付けることができるとして、本件発明１のドットパターンが図 ５ドットパターンに基づくものである旨主張するので、以下、これを前提 に、本件発明１がサポート要件を充足するか検討する。
前記(1)アのとおり、縦横４方向をドットの配置に利用できる方向として 情報の内容を表現する図５ドットパターンの構＼成と、任意の４５°間隔に よる８方向をドットの配置に利用できる方向として情報の内容を表現す＼nる本件発明１の構成は、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータ＼nの表現方法を異にするものであるから、両者の差異が微差であるというこ＼nとはできない。また、同ウ のとおり、本件発明１の構成は、８方向全部＼nが一体となり、中心点からの距離と相まって、データ内容の定義に用いら れているのであり、縦横４方向の図５ドットパターンの構成とは異なる情＼n報定義体系を採用するものであるから、図５ドットパターンを本件発明１ のドットパターンの一例として位置付けることもできない。以上からする と、図５ドットパターンに基づき、本件発明１のドットパターンが発明の 詳細な説明に記載されたものということはできないから、本件発明１はサ ポート要件に適合しない。したがって、本件発明１の構成を全て含む本件＼n発明２及び３もサポート要件を充足しない。
イ これに対して、原告は、前記第３の１(3)アのとおり、るる主張するとこ ろ、前示のとおり、いずれの点もその趣旨、内容は判然としないが、本件 訂正が認められるべきものであることを前提にする主張が採用できない ことは明らかであるし、本件明細書の記載が本件発明をサポートする内容 を含むものとは認められないことも前記アのとおりである。したがって、 この点に係る原告の主張はいずれも当を得ないものというほかない。
訂正されたクレームは下記です。
媒体面上に形成され、且つデータ内容が定義できる情報ドットが配置されたドットパターンであって、
前記ドットパターンは、縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し、
前記情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように、前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と、該第一方向ラインと交差するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方向ライン上とにおいて、該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置されたことを特徴とするドットパターン。＼n
ア 訂正事項１について 訂正事項１は、前記第２の２(1)のとおり、本件発明１の「縦横方向に等 間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情報ドットを 前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの 方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成を、本＼n件訂正発明１の「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子 点を中心に、前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°の２ 倍である９０°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向に、どの 程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成に訂正するものであ＼nる。
本件訂正前の上記構成は、任意の４５°間隔による８方向をドットの配＼n置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件＼n訂正後の上記構成は、縦横の４方向をドットの配置に利用できる方向とし＼nて、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ド＼nットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異＼nなる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には＼n立たない。したがって、訂正事項１は、特許法１３４条の２第１項ただし 書１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
イ 訂正事項２について
訂正事項２は、訂正事項１による請求項１の訂正に伴い、特許請求の範 囲の記載と明細書の記載との整合を図るため、対応する本件明細書【００ ０９】の記載を訂正事項１と同様の内容で訂正するものであるところ、前 記アのとおり、請求項１に係る訂正事項１が認められない以上は、訂正事 項２は、その訂正に係る請求項について訂正をしないものと帰すから、訂 正事項２も訂正要件を充足しない（特許法１３４条の２第９項、１２６条 ４項参照）。
ウ 原告の主張について
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、1)訂正事項１は、８方向のう ちの「いずれかの方向」とする選択肢についてこれを４方向にする制限 を直列的に付加するものである、2)「いずれかの方向に、どの程度ずら すか」というのは、ずらす方向の数を意味しており、このずらすことの できる各方向の選択肢の数を減らす択一的要素の削除であって、「特許請 求の範囲の減縮」に当たる旨主張する。
しかしながら、原告が自らも前記第３の１(1)ア にて主張するように、 本件発明１の「いずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内 容を定義し」との構成は、１つの単一な構＼成としてデータ内容を定義し ているのであって、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」とされ る全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該格子点 を基準として定義し得る情報を特定するものであるから、ドットがずら されていない方向も、ドットがずれていないという意味で当該情報の定 義に用いられているのであって、ドットがずらされている方向のみが情 報の定義に利用されているというものではない。この点、原告は、「縦横 方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に、前記情 報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした方向のう ちいずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」 との記載の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」を、ずらす方向の 数を規定するものである旨主張する。しかしながら、「方向の数」との趣 旨を「どの程度」との文言で表現したとするのは文言解釈として不自然＼nであって、「等距離で４５°ずつずらした方向のうちいずれかの方向に、 どの程度ずらすか」とは、ある格子点を基準にして「いずれかの方向」 とされる全ての各方向にドットをずらすか、ずらさないかによって当該 格子点を基準として定義し得る情報を特定する際に、ドットをずらすの は等距離で４５°ずつずらした各方向のうちどの方向にするのか、ずら されるドットは等心円上に配置されることになるが、この等心円の半径 をどの程度にするのかによってデータ内容を定義する趣旨であると理解 するのが自然である。また、本件明細書（本件訂正後）にも、1)「デー タは、図１０３に示すように、ドット６０５を格子領域内の中心点から どの程度ずらすかによってデータ内容が定義できるようになっている。 同図では、中心から等距離で４５度ずつそれぞれずらした点を８個定義 することによって単一の格子領域で８通り、すなわち３ビットのデータ を表現できるようになっている。」（【０１９１】の前半）、2)「なお、さ らに中心点から距離を変更した点をさらに８個定義すれば１６通り、す なわち４ビットのデータを表現できる。」（【０１９１】の後半）との記載＼nがある（本件訂正前にも、別紙記載のとおり、「格子領域」とある部分の 一部が「格子ブロック」となっているほかは同旨の記載がある。）のであ るから、特許請求の範囲の「いずれかの方向に、どの程度ずらすか」は、 これらの記載に対応するものと解するのが自然であるし、上記1)及び2) のどちらも中心点からの距離についての記載であって、「どの程度ずらす か」が方向の数をいうものでないことは明らかである。 そうすると、それぞれの各方向を取り出してそれぞれに独立した意味 があるというものではなく、８方向全部が一体となり、中心点からの距 離と相まって、データ内容の定義に用いられているのであるから、８方 向を４方向に変更することは、ある格子ドットについて用いることので きる方向の数に制限が付されたとか、あるいは、ある格子ドットについ て選択できる選択肢の数を制限したとかという単純なものではなく、端 的に、異なる情報定義体系を採用したことを意味するものというべきで ある。以上によれば、訂正事項１を発明特定事項の直列的付加又は択一的要 素の削除であるとすることができないから、「特許請求の範囲の減縮」と 解する余地はない。したがって、原告の上記主張を採用することはでき ない。
原告は、前記第３の１(1)ア のとおり、数値による限定は、数値によ って限定される範囲が小さくなるほど対象が具体的になるから、８方向 から４方向への限定は、下位概念化である旨主張するが、前記 におい て説示したところによれば、本件発明において量的な大小で包含関係又 は上位下位概念の関係を論じることが適切でないことは明らかであるか ら、その主張を採用することはできない。
なお、本件審決には、「（逆に、４個しか定義できない構成を８個定義＼nできる構成に変更する場合であれば、そのための構＼成を付加し、上位概 念から下位概念に限定したといえる余地もある。）」（６頁）旨の説示がみ られるが、単なる傍論にすぎないから、その説示の当否が前記判断を左 右するものではない。
エ 小括
以上のとおりであるから、その他の点について検討するまでもなく、本 件訂正は訂正要件を満たさないものであるから、これを認めなかった本件 審決の判断には誤りがない。
(2) 取消事由について
前記(1)のとおり、本件訂正を認めなかった本件審決の判断には誤りはない ところ、原告は、本件訂正が認められなかった場合の本件審決の誤りを主張 するものではないから、本件訂正が認められた場合についての予備的請求の＼n当否について判断するまでもなく、取消事由は理由がないことになる。
(3) サポート要件の充足について
ア 原告の予備的主張中には、前記第３の１ アのとおり、本件発明がサポ ート要件を充足する旨の記載があり、その趣旨や内容は判然としないもの ではあるものの、これは、本件訂正を認めず、その上で本件発明がサポー ト要件を充足しないとした本件審決の判断の誤りを主張する趣旨と善解 する余地もないではないから、念のために、同主張についての判断を示す。
前記２(2)及び(3)のとおり、本件明細書には、図５ドットパターンと図１ ０５ドットパターンについての記載がある。原告は、本件発明１のドット パターンは縦横４方向の図５ドットパターンに斜め４方向を付け加えた 設計上の微差でしかないドットパターンであるか、あるいは、８方向にド ットをずらす本件発明１のドットパターンの一例として図５ドットパタ ーンを位置付けることができるとして、本件発明１のドットパターンが図 ５ドットパターンに基づくものである旨主張するので、以下、これを前提 に、本件発明１がサポート要件を充足するか検討する。
前記(1)アのとおり、縦横４方向をドットの配置に利用できる方向として 情報の内容を表現する図５ドットパターンの構＼成と、任意の４５°間隔に よる８方向をドットの配置に利用できる方向として情報の内容を表現す＼nる本件発明１の構成は、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータ＼nの表現方法を異にするものであるから、両者の差異が微差であるというこ＼nとはできない。また、同ウ のとおり、本件発明１の構成は、８方向全部＼nが一体となり、中心点からの距離と相まって、データ内容の定義に用いら れているのであり、縦横４方向の図５ドットパターンの構成とは異なる情＼n報定義体系を採用するものであるから、図５ドットパターンを本件発明１ のドットパターンの一例として位置付けることもできない。以上からする と、図５ドットパターンに基づき、本件発明１のドットパターンが発明の 詳細な説明に記載されたものということはできないから、本件発明１はサ ポート要件に適合しない。したがって、本件発明１の構成を全て含む本件＼n発明２及び３もサポート要件を充足しない。
イ これに対して、原告は、前記第３の１(3)アのとおり、るる主張するとこ ろ、前示のとおり、いずれの点もその趣旨、内容は判然としないが、本件 訂正が認められるべきものであることを前提にする主張が採用できない ことは明らかであるし、本件明細書の記載が本件発明をサポートする内容 を含むものとは認められないことも前記アのとおりである。したがって、 この点に係る原告の主張はいずれも当を得ないものというほかない。
◆判決本文
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2022.10. 1
令和4(ネ)10052 特許権侵害に基づく損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年9月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
興和vs東和薬品の特許権侵害訴訟です。１審は、サポート要件違反の無効理由があるとして請求を棄却しました。知財高裁は、サポート要件違反についてはふれることなく、公知文献(乙１２）から進歩性無しとして無効と判断しました。阻害要因も否定されています。
前記(ア)及び(イ)によると、乙１２発明における「コーティング」は、酸 化や環境湿度等に敏感なスタチン類（ＨＭＧ−ＣｏＡレダクターゼ阻害剤）を保護 し、これを安定化するために塗布される材料の層であるところ、従来から、固形医 薬品の安定性を高める目的で保護コーティングが施され、その材料として様々なも の（ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体ではないアミノアルキルメタアク リレートコポリマーＥを含む。）が開発されていることが周知であり、特に、ＨＭ Ｇ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤のコーティング材料として、カルメロース及びその塩、 クロスポビドン等の崩壊剤と共に、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーＥ を用い得ることが知られていたものと認めることができる。 そうすると、乙１２発明の「コーティング」の材料として、「カルボキシメチル セルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物」に代え、アミノアル キルメタアクリレートコポリマーＥ等の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘 導体」を含まない周知のものを採用することは、乙１２公報に接した本件出願日当 時の当業者において適宜なし得たことであると認めるのが相当である。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は、乙１２発明は「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィル ム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」を必須の構＼成とするもの であり、これを従来技術として知られている他のコーティングに変更することは想 定されていないから、上記の必須の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に 変更することには阻害要因がある旨主張する。 しかしながら、乙１２公報の記載（前記３(1)キ）を見ても、乙１２発明の適切 な「膜形成剤」は、（環境影響に敏感な）粒子又は活性物質を含む医薬剤形のコア にコーティングの形態で塗布され、環境影響（酸化及び／又は環境湿度等）から活 性物質を保護する任意のものであり、最も好ましい「膜形成剤」は、活性物質を酸 化から保護する任意のものであるとまず理解され、当該任意の「膜形成剤」のうち 好適なものがポリビニルアルコール（ＰＶＡ）及びセルロース誘導体からなる群か ら選択されるものであると理解するのが自然であるから、「ポリビニルアルコール 又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた 構成」が乙１２発明の必須の構＼成であると認めることはできない。したがって、こ の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に変更することに阻害要因があると いうことはできない。
前記(ア)及び(イ)によると、乙１２発明における「コーティング」は、酸 化や環境湿度等に敏感なスタチン類（ＨＭＧ−ＣｏＡレダクターゼ阻害剤）を保護 し、これを安定化するために塗布される材料の層であるところ、従来から、固形医 薬品の安定性を高める目的で保護コーティングが施され、その材料として様々なも の（ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体ではないアミノアルキルメタアク リレートコポリマーＥを含む。）が開発されていることが周知であり、特に、ＨＭ Ｇ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤のコーティング材料として、カルメロース及びその塩、 クロスポビドン等の崩壊剤と共に、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーＥ を用い得ることが知られていたものと認めることができる。 そうすると、乙１２発明の「コーティング」の材料として、「カルボキシメチル セルロースナトリウム、グリセロール及び水からなる分散物」に代え、アミノアル キルメタアクリレートコポリマーＥ等の「ポリビニルアルコール又はセルロース誘 導体」を含まない周知のものを採用することは、乙１２公報に接した本件出願日当 時の当業者において適宜なし得たことであると認めるのが相当である。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は、乙１２発明は「ポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィル ム形成剤として含む材料の層でコーティングされた構成」を必須の構＼成とするもの であり、これを従来技術として知られている他のコーティングに変更することは想 定されていないから、上記の必須の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に 変更することには阻害要因がある旨主張する。 しかしながら、乙１２公報の記載（前記３(1)キ）を見ても、乙１２発明の適切 な「膜形成剤」は、（環境影響に敏感な）粒子又は活性物質を含む医薬剤形のコア にコーティングの形態で塗布され、環境影響（酸化及び／又は環境湿度等）から活 性物質を保護する任意のものであり、最も好ましい「膜形成剤」は、活性物質を酸 化から保護する任意のものであるとまず理解され、当該任意の「膜形成剤」のうち 好適なものがポリビニルアルコール（ＰＶＡ）及びセルロース誘導体からなる群か ら選択されるものであると理解するのが自然であるから、「ポリビニルアルコール 又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされた 構成」が乙１２発明の必須の構＼成であると認めることはできない。したがって、こ の構成を相違点２に係る本件訂正発明６の構＼成に変更することに阻害要因があると いうことはできない。
◆判決本文
原審はこちら
◆平成30(ワ)17586等
なお、当事者および該当特許が同じ別訴では、侵害が認定されています。
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2022.07.19
令和4(ネ)10021 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和4年7月7日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
令和4(ネ)10021
医薬品の特許権侵害について、原審は、請求項１，２についてはサポート要件違反の無効理由あり、また請求項３，４については技術的範囲に属しないと判断していました。
原告(特許権者）が控訴し、知財高裁は原審の判断を維持しました。
本件発明２の特許請求の範囲の請求項２（「化合物が、式ＩにおいてＲ３およびＲ２はいずれも水素であり、Ｒ１は−（ＣＨ２）０−２−ｉＣ４Ｈ９である化合物の（Ｒ），（Ｓ），または（Ｒ，Ｓ）異性体である請求項１記載の鎮痛剤」）の記載に照らすと、本件発明２の化合物は、本件発明１の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが（前記１(2)及び(4)）、一方で、本件発明２の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物に該当するＣＩ−１００８及び３−アミノメチル−５−メチル−ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、ＣＩ−１００８を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明２の化合物に該当するＳ−（＋）−３−イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある（前記１(3)、(6)、(7)及び(9)）。
しかし、前記(1)オ(ア)ｄの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明２の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明２の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。 そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明１の化合物の範囲に含まれる本件発明２の化合物が、本件発明１及び２の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明１及び２の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明１及び２は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。 ・・・・ 控訴人は、本件発明３は、慢性疼痛に対する画期的処方薬として、抗てんかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだしたものであり、その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用いる点にあるから、対象となる痛みが侵害受容性疼痛か、神経障害性疼痛や線維筋痛症かは本質的部分ではなく、効能・効果を神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛とし、慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告ら医薬品は、均等論の第１要件を満たすと主張する。しかし、本件明細書の記載（前記１(4)）によれば、本件発明３は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められること、痛みは、その基礎となる病態生理に著しい差異があり、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」、「心因性疼痛」の３つに大別されることは、本件出願当時の技術常識であったこと（前記２(1)オ(ア)ａ）に照らすと、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明３において本質的部分であるというべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告ら医薬品は、本件発明３の本質的部分を備えているものと認めることはできない。したがって、本件発明３に係る特許請求の範囲（本件訂正後の請求項３）に記載された構成中の被告ら医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でないということはできないから、被告ら医薬品は均等論の第１要件を満たさない。＼n
本件発明２の特許請求の範囲の請求項２（「化合物が、式ＩにおいてＲ３およびＲ２はいずれも水素であり、Ｒ１は−（ＣＨ２）０−２−ｉＣ４Ｈ９である化合物の（Ｒ），（Ｓ），または（Ｒ，Ｓ）異性体である請求項１記載の鎮痛剤」）の記載に照らすと、本件発明２の化合物は、本件発明１の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが（前記１(2)及び(4)）、一方で、本件発明２の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物に該当するＣＩ−１００８及び３−アミノメチル−５−メチル−ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、ＣＩ−１００８を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明２の化合物に該当するＳ−（＋）−３−イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある（前記１(3)、(6)、(7)及び(9)）。
しかし、前記(1)オ(ア)ｄの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明２の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明２の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。 そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明１の化合物の範囲に含まれる本件発明２の化合物が、本件発明１及び２の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明１及び２の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明１及び２は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。 ・・・・ 控訴人は、本件発明３は、慢性疼痛に対する画期的処方薬として、抗てんかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだしたものであり、その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用いる点にあるから、対象となる痛みが侵害受容性疼痛か、神経障害性疼痛や線維筋痛症かは本質的部分ではなく、効能・効果を神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛とし、慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告ら医薬品は、均等論の第１要件を満たすと主張する。しかし、本件明細書の記載（前記１(4)）によれば、本件発明３は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められること、痛みは、その基礎となる病態生理に著しい差異があり、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」、「心因性疼痛」の３つに大別されることは、本件出願当時の技術常識であったこと（前記２(1)オ(ア)ａ）に照らすと、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明３において本質的部分であるというべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告ら医薬品は、本件発明３の本質的部分を備えているものと認めることはできない。したがって、本件発明３に係る特許請求の範囲（本件訂正後の請求項３）に記載された構成中の被告ら医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でないということはできないから、被告ら医薬品は均等論の第１要件を満たさない。＼n
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19925等
特許権は同じで、被告（被控訴人）が異なる事件（１）です。
令和4(ネ)10009
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19927
被告（被控訴人）が異なる事件（２）です。
令和4(ネ)10002
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)22283
被告（被控訴人）が異なる事件（３）です。
令和4(ネ)10012
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19924
被告（被控訴人）が異なる事件（４）です。
令和4(ネ)10020
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19929
被告（被控訴人）が異なる事件（５）です。
令和4(ネ)10013
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19917
被告（被控訴人）が異なる事件（６）です。
令和4(ネ)10016
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19918等
被告（被控訴人）が異なる事件（７）です。
令和4(ネ)10039
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19919
被告（被控訴人）が異なる事件（８）です。
令和4(ネ)10028
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19920等
被告（被控訴人）が異なる事件（９）です。
令和4(ネ)10015
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19922等
被告（被控訴人）が異なる事件（１０）です。
令和4(ネ)10036
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19923等
被告（被控訴人）が異なる事件（１１）です。
令和4(ネ)10017
◆判決本文
原審。
◆令和2(ワ)19926
被告（被控訴人）が異なる事件（１２）です。
令和4(ネ)10003
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19928
被告（被控訴人）が異なる事件（１３）です。
令和4(ネ)10037
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19931等
被告（被控訴人）が異なる事件（１４）です。
令和4(ネ)10025
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)19932
被告（被控訴人）が異なる事件（１５）です。
令和4(ネ)10026
◆判決本文
原審
◆令和2(ワ)22290等
本件特許の無効審判事件の審取です。
令和2(行ケ)10135
審決は、「訂正後の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効、請求項３，４に係る発明についての本件審判の請求は，成り立たない。」と判断していました。
知財高裁は、審決維持です。
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2022.06.30
令和2(行ケ)10143 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和4年6月23日 知的財産高等裁判所
数値限定発明についてサポート要件違反などを理由にした無効審判が請求されました。審決は無効理由無しと判断しました。裁判所も同様です。
ウ 原告は、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲は、「２５０〜６００ＭＰ ａ」であるが、「２５０ＭＰａから５００ＭＰａまで」の範囲については、 実施例による裏付けを欠いているから、本件明細書の発明の詳細な説明の 記載から、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲うち、少なくとも上記範 囲については、本件発明の課題を解決できると認識することはできないと して、本件発明はサポート要件に適合しない旨主張する。 しかしながら、前記イ(ア)ｂのとおり、本件明細書の【００３９】の記載 から、「ＭＤ方向の引張弾性率」が、「２５０ＭＰａ以上」であれば、「鋸刃 でフィルムをカットするために力を加える際、フィルムのＭＤ方向への延 びを抑制でき、鋸刃がフィルムに食い込みやすくでき、カット性が向上」 し、「６００ＭＰａ以下」であれば、「フィルムが軟らかく、鋸刃の形状に 沿ってフィルムをきれいにカットでき、切断端面に多数の裂け目が発生す るのを抑制できる」ことから、「本実施形態のラップフィルム」（本件発明） の「ＭＤ方向の引張弾性率」を「２５０〜６００ＭＰａ」の範囲としたこ とを理解できる。また、本件明細書には、ＭＤ方向の引張弾性率が「５１ ０ＭＰａ」ないし「５４０ＭＰａ」の範囲の本件発明の実施例（実施例１ ないし６）では、「裂けトラブル抑制効果」の評価結果が「◎」又は「○」、 「カット性」の評価結果がいずれも「◎」であったことが示されており、 「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムのフィルム切断刃によるカット 性を維持しつつ、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻 き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブルを低減する」という本 件発明の効果が確認されている。
一方、本件明細書には、「２５０ＭＰａから５００ＭＰａまで」の範囲に ついては実施例の記載がないが、上記【００３９】の記載が不合理である ことをうかがわせる証拠はないから、上記【００３９】の記載から、上記 範囲のものについても、本件発明の上記効果を奏するものと理解できる。 以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、 本件発明の「引張弾性率」の「２５０〜６００ＭＰａ」の数値範囲全体に わたり、本件発明の上記効果を奏するものと認識できるものと認められる から、上記効果を奏する塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供する という本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。 したがって、原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は、1)「低温結晶化開始温度」の「塩化ビニリデン系樹脂」への影 響について、公然知られた知見がないことを踏まえると、当業者は、本件 明細書の発明の詳細な説明の記載から、「低温結晶化開始温度」を「４０〜 ６０度」の数値範囲とすることにより、本件発明が裂けトラブル抑制効果 を奏することを認識することができない、2)本件明細書の記載によれば、 本件発明の「低温結晶化開始温度」は、「流通・保管時」の値と解されるが、 一方で、本件明細書の記載において、ラップフィルムが製造された後の「流 通・保管時」の低温結晶化開始温度の挙動は一切明らかではないし、「製造 時」から「流通・保管時」を経て、低温結晶化開始温度を「４０〜６０度」 に調節する方法についても明らかではないこと、本件明細書記載の実施例 １ないし６は、いずれも「流通・保管時」の条件が「２８度に設定した恒 温槽にて１ヶ月間保管したもの」という特定の条件におけるものであり、 それ以外の「流通・保管時」の条件下においては、低温結晶化開始温度が 「４０〜６０度」の範囲になるとは限らないこと、本件明細書の記載から は、ラップフィルムの製造後の「流通・保管時」における流通・保管条件 なども不明であり、かつ、それらの流通・保管条件による「低温結晶化開 始温度」の挙動に与える影響も不明であることからすると、当業者は、本 件明細書の記載に基づいて、ラップフィルムの低温結晶化開始温度が、「流 通・保管時」において、「４０〜６０度」に属するかどうかを予測すること＼nができないから、裂けトラブルの抑制やカット性の向上という本件発明の 課題を解決することができると認識することも困難であるとして、本件発 明は、サポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記イ(イ)ｂで説示したとおり、本件明細 書の記載から、本件発明の「低温結晶化開始温度」の意味、「低温結晶化開 始温度」を「４０〜６０度」の範囲に制御することにより、「巻回体からの フィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出 し時の裂けトラブル」の発生を抑制する機序を理解できるから、原告主張 の1)は、採用することができない。 次に、2)については、本件明細書の【００４４】には、「ラップフィルム 製造後にガラス転移温度以下である−３０度で保管した場合」、「すなわち、 ラップフィルムが製造後に全く熱を受けていないとみなせる場合の低温 結晶化開始温度は４０度」であったことの記載がある。この記載から、低 温結晶化開始温度は、ラップフィルムが製造された後、外部から熱を受け ることによって「４０度」から変化するものと理解できる。そして、本件 明細書の実施例１ないし６は、製造直後のラップフィルムの巻回体を２ ８度に設定した恒温槽で１か月保管したものであるが、低温結晶化開始温 度が４３度から５３度までの範囲にあり、本件発明の数値範囲を満たすも のである。 そして、上記各実施例の上記の保管条件は、「ラップフィルムの出荷後の 流通、及び家庭での保管を想定」した（【００５９】）ものであり、この条 10件の設定自体は、出荷後の流通及び家庭での保管を想定したものとして自 然なものである。
そうすると、当業者は、上記【００４４】及び【００５９】の記載と上 記各実施例の記載から、ラップフィルムが出荷後の流通及び家庭での保管 の過程で熱を受けると、低温結晶化開始温度が４０度から上昇することを 理解し、上記各実施例の上記保管条件のみならず、他の保管条件であって も、一般的な流通及び家庭での保管の条件（温度及び保管する時間）の範 囲に沿うものであれば、低温結晶化開始温度が「４０〜６０度」の範囲内 に収まるラップフィルムを作成することができると認識できると認めら れる。
ウ 原告は、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲は、「２５０〜６００ＭＰ ａ」であるが、「２５０ＭＰａから５００ＭＰａまで」の範囲については、 実施例による裏付けを欠いているから、本件明細書の発明の詳細な説明の 記載から、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲うち、少なくとも上記範 囲については、本件発明の課題を解決できると認識することはできないと して、本件発明はサポート要件に適合しない旨主張する。 しかしながら、前記イ(ア)ｂのとおり、本件明細書の【００３９】の記載 から、「ＭＤ方向の引張弾性率」が、「２５０ＭＰａ以上」であれば、「鋸刃 でフィルムをカットするために力を加える際、フィルムのＭＤ方向への延 びを抑制でき、鋸刃がフィルムに食い込みやすくでき、カット性が向上」 し、「６００ＭＰａ以下」であれば、「フィルムが軟らかく、鋸刃の形状に 沿ってフィルムをきれいにカットでき、切断端面に多数の裂け目が発生す るのを抑制できる」ことから、「本実施形態のラップフィルム」（本件発明） の「ＭＤ方向の引張弾性率」を「２５０〜６００ＭＰａ」の範囲としたこ とを理解できる。また、本件明細書には、ＭＤ方向の引張弾性率が「５１ ０ＭＰａ」ないし「５４０ＭＰａ」の範囲の本件発明の実施例（実施例１ ないし６）では、「裂けトラブル抑制効果」の評価結果が「◎」又は「○」、 「カット性」の評価結果がいずれも「◎」であったことが示されており、 「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムのフィルム切断刃によるカット 性を維持しつつ、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻 き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブルを低減する」という本 件発明の効果が確認されている。
一方、本件明細書には、「２５０ＭＰａから５００ＭＰａまで」の範囲に ついては実施例の記載がないが、上記【００３９】の記載が不合理である ことをうかがわせる証拠はないから、上記【００３９】の記載から、上記 範囲のものについても、本件発明の上記効果を奏するものと理解できる。 以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、 本件発明の「引張弾性率」の「２５０〜６００ＭＰａ」の数値範囲全体に わたり、本件発明の上記効果を奏するものと認識できるものと認められる から、上記効果を奏する塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供する という本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。 したがって、原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は、1)「低温結晶化開始温度」の「塩化ビニリデン系樹脂」への影 響について、公然知られた知見がないことを踏まえると、当業者は、本件 明細書の発明の詳細な説明の記載から、「低温結晶化開始温度」を「４０〜 ６０度」の数値範囲とすることにより、本件発明が裂けトラブル抑制効果 を奏することを認識することができない、2)本件明細書の記載によれば、 本件発明の「低温結晶化開始温度」は、「流通・保管時」の値と解されるが、 一方で、本件明細書の記載において、ラップフィルムが製造された後の「流 通・保管時」の低温結晶化開始温度の挙動は一切明らかではないし、「製造 時」から「流通・保管時」を経て、低温結晶化開始温度を「４０〜６０度」 に調節する方法についても明らかではないこと、本件明細書記載の実施例 １ないし６は、いずれも「流通・保管時」の条件が「２８度に設定した恒 温槽にて１ヶ月間保管したもの」という特定の条件におけるものであり、 それ以外の「流通・保管時」の条件下においては、低温結晶化開始温度が 「４０〜６０度」の範囲になるとは限らないこと、本件明細書の記載から は、ラップフィルムの製造後の「流通・保管時」における流通・保管条件 なども不明であり、かつ、それらの流通・保管条件による「低温結晶化開 始温度」の挙動に与える影響も不明であることからすると、当業者は、本 件明細書の記載に基づいて、ラップフィルムの低温結晶化開始温度が、「流 通・保管時」において、「４０〜６０度」に属するかどうかを予測すること＼nができないから、裂けトラブルの抑制やカット性の向上という本件発明の 課題を解決することができると認識することも困難であるとして、本件発 明は、サポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記イ(イ)ｂで説示したとおり、本件明細 書の記載から、本件発明の「低温結晶化開始温度」の意味、「低温結晶化開 始温度」を「４０〜６０度」の範囲に制御することにより、「巻回体からの フィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出 し時の裂けトラブル」の発生を抑制する機序を理解できるから、原告主張 の1)は、採用することができない。 次に、2)については、本件明細書の【００４４】には、「ラップフィルム 製造後にガラス転移温度以下である−３０度で保管した場合」、「すなわち、 ラップフィルムが製造後に全く熱を受けていないとみなせる場合の低温 結晶化開始温度は４０度」であったことの記載がある。この記載から、低 温結晶化開始温度は、ラップフィルムが製造された後、外部から熱を受け ることによって「４０度」から変化するものと理解できる。そして、本件 明細書の実施例１ないし６は、製造直後のラップフィルムの巻回体を２ ８度に設定した恒温槽で１か月保管したものであるが、低温結晶化開始温 度が４３度から５３度までの範囲にあり、本件発明の数値範囲を満たすも のである。 そして、上記各実施例の上記の保管条件は、「ラップフィルムの出荷後の 流通、及び家庭での保管を想定」した（【００５９】）ものであり、この条 10件の設定自体は、出荷後の流通及び家庭での保管を想定したものとして自 然なものである。
そうすると、当業者は、上記【００４４】及び【００５９】の記載と上 記各実施例の記載から、ラップフィルムが出荷後の流通及び家庭での保管 の過程で熱を受けると、低温結晶化開始温度が４０度から上昇することを 理解し、上記各実施例の上記保管条件のみならず、他の保管条件であって も、一般的な流通及び家庭での保管の条件（温度及び保管する時間）の範 囲に沿うものであれば、低温結晶化開始温度が「４０〜６０度」の範囲内 に収まるラップフィルムを作成することができると認識できると認めら れる。
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2022.04.23
令和2(ワ)19920等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年1月19日 東京地方裁判所
医薬品の用途発明について、請求項1，2については、実施可能要件・サポート要件違反として訂正が認められず、請求項3,4については均等侵害も否定されました。
医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示されるこ＼nとのみによっては，当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該＼n医薬を当該用途に使用することができないから，医薬の用途発明において 実施可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明にその医薬の＼n有用性を当業者が理解できるような薬理試験結果を記載する必要がある が，前記判示のとおり，本件明細書等には，本件化合物が神経障害性疼痛 又は心因性疼痛による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの治療に有効である と当業者が理解し得るような薬理試験結果の記載は存在しない。
(3) 本件特許出願当時の技術常識
ア 本件明細書等には，本件化合物が侵害受容性疼痛による痛覚過敏又は接 触異痛に対して有効であれば，神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛についての薬理試験を要することなく治療効果が予測されること＼nを明示又は示唆する技術常識の記載は存在しない。また，侵害受容性疼痛， 神経障害性疼痛，心因性疼痛などの種類を問わず，痛覚過敏又は接触異痛 などの痛みの発症原因や機序が同一であり，いずれかの種類の痛みに対し て有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても有効であることが本 件特許出願当時の当業者に知られていたなどの記載もない。
・・・・
上記各文献は，本件の技術分野に属する専門家により執筆されたもので あり，その当時の技術常識を反映した書籍であるというべきところ，上記 に摘示した各記載によれば，侵害受容性疼痛，神経障害性疼痛及び心因性 疼痛は，その発症原因，痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なる というのが本件特許出願当時の技術常識であり，痛みの種類を問わず，痛 覚過敏又は接触異痛などの痛みの発症原因や機序は同一であり，いずれか の種類の痛みに対して有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても 有効であるとの技術常識が存在したということはできない。
ウ 以上によれば，本件化合物が神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛の痛みの治療に有効であることを示す薬理試験結果の記載もなく， 本件明細書等の記載に接した当業者が，本件化合物がこれらの痛みの治療 に有効であると認識し得たとは考えられない。
(4) したがって，本件明細書等の記載は訂正前発明１及び２を当業者が実施で きる程度に明確かつ十分に記載したものであるということはできず，実施可＼n能要件を充足しない。＼n
(5) 原告の主張について
これに対し，原告は，本件特許出願当時，慢性疼痛は，それが侵害受容性 疼痛，神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても，末梢 や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛＼nの痛みであるとの技術常識が存在したので，当業者は,本件明細書等の記載及 び同明細書等に記載された薬理試験から，本件化合物が同明細書等に記載さ れた各種の痛みに有用であると認識することができたと主張する。
・・・・
(ｵ) 以上によれば，上記(ｱ)ないし(ｳ)の各記載から，侵害受容性疼痛，神 経障害性疼痛等で出現する痛覚過敏と，脊髄のＮＭＤＡ受容体の活性化 による中枢性感作との間に関連性があるといい得るとしても，本件特許 出願当時，本件明細書等に記載された侵害受容性疼痛（炎症性疼痛，術 後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，痛風，火傷痛等）や神経障害性 疼痛（三叉神経痛，急性疱疹性神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギ ー等）により出現する痛覚過敏がすべて末梢や中枢の神経細胞の感作と いう神経の機能異常により生じるとの技術常識が存在したとは認め難＼nく，まして，これらの記載から，当業者が，薬理試験結果の記載もなく， 本件化合物が神経障害性疼痛の治療に有効であると認識し得たという ことはできない。
・・・・
原告は，被告医薬品が構成要件３Ｂ及び４Ｂの文言を充足しない場合であっ＼nても，均等侵害が成立すると主張する。 しかし，相手方が製造等をする製品（対象製品）が，特許請求の範囲に記載 された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属すると認められる＼nためには，当該対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が特＼n許発明の本質的部分ではないことを要する（第１要件）。 本件発明３及び４と被告医薬品との相違部分は，その用途にあるところ，同 各発明は，既知の薬物である本件化合物が，侵害受容性疼痛の治療に有効であ ることを新たに見出したことにあるので，その用途が同各発明の本質的部分を 構成することは明らかである。＼nしたがって，被告医薬品は，第１要件を充足しないので，均等侵害は成立し ない。
７ まとめ
以上によれば，訂正前発明１及び２に係る特許は，実施可能要件及びサポー＼nト要件の各違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであり，本 件訂正は訂正要件を具備せず，同訂正によっても上記各無効理由が解消されな い。また，被告医薬品は，本件発明３及び４の技術的範囲に属しない。
医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示されるこ＼nとのみによっては，当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該＼n医薬を当該用途に使用することができないから，医薬の用途発明において 実施可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明にその医薬の＼n有用性を当業者が理解できるような薬理試験結果を記載する必要がある が，前記判示のとおり，本件明細書等には，本件化合物が神経障害性疼痛 又は心因性疼痛による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの治療に有効である と当業者が理解し得るような薬理試験結果の記載は存在しない。
(3) 本件特許出願当時の技術常識
ア 本件明細書等には，本件化合物が侵害受容性疼痛による痛覚過敏又は接 触異痛に対して有効であれば，神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛についての薬理試験を要することなく治療効果が予測されること＼nを明示又は示唆する技術常識の記載は存在しない。また，侵害受容性疼痛， 神経障害性疼痛，心因性疼痛などの種類を問わず，痛覚過敏又は接触異痛 などの痛みの発症原因や機序が同一であり，いずれかの種類の痛みに対し て有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても有効であることが本 件特許出願当時の当業者に知られていたなどの記載もない。
・・・・
上記各文献は，本件の技術分野に属する専門家により執筆されたもので あり，その当時の技術常識を反映した書籍であるというべきところ，上記 に摘示した各記載によれば，侵害受容性疼痛，神経障害性疼痛及び心因性 疼痛は，その発症原因，痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なる というのが本件特許出願当時の技術常識であり，痛みの種類を問わず，痛 覚過敏又は接触異痛などの痛みの発症原因や機序は同一であり，いずれか の種類の痛みに対して有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても 有効であるとの技術常識が存在したということはできない。
ウ 以上によれば，本件化合物が神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛の痛みの治療に有効であることを示す薬理試験結果の記載もなく， 本件明細書等の記載に接した当業者が，本件化合物がこれらの痛みの治療 に有効であると認識し得たとは考えられない。
(4) したがって，本件明細書等の記載は訂正前発明１及び２を当業者が実施で きる程度に明確かつ十分に記載したものであるということはできず，実施可＼n能要件を充足しない。＼n
(5) 原告の主張について
これに対し，原告は，本件特許出願当時，慢性疼痛は，それが侵害受容性 疼痛，神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても，末梢 や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛＼nの痛みであるとの技術常識が存在したので，当業者は,本件明細書等の記載及 び同明細書等に記載された薬理試験から，本件化合物が同明細書等に記載さ れた各種の痛みに有用であると認識することができたと主張する。
・・・・
(ｵ) 以上によれば，上記(ｱ)ないし(ｳ)の各記載から，侵害受容性疼痛，神 経障害性疼痛等で出現する痛覚過敏と，脊髄のＮＭＤＡ受容体の活性化 による中枢性感作との間に関連性があるといい得るとしても，本件特許 出願当時，本件明細書等に記載された侵害受容性疼痛（炎症性疼痛，術 後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，痛風，火傷痛等）や神経障害性 疼痛（三叉神経痛，急性疱疹性神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギ ー等）により出現する痛覚過敏がすべて末梢や中枢の神経細胞の感作と いう神経の機能異常により生じるとの技術常識が存在したとは認め難＼nく，まして，これらの記載から，当業者が，薬理試験結果の記載もなく， 本件化合物が神経障害性疼痛の治療に有効であると認識し得たという ことはできない。
・・・・
原告は，被告医薬品が構成要件３Ｂ及び４Ｂの文言を充足しない場合であっ＼nても，均等侵害が成立すると主張する。 しかし，相手方が製造等をする製品（対象製品）が，特許請求の範囲に記載 された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属すると認められる＼nためには，当該対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が特＼n許発明の本質的部分ではないことを要する（第１要件）。 本件発明３及び４と被告医薬品との相違部分は，その用途にあるところ，同 各発明は，既知の薬物である本件化合物が，侵害受容性疼痛の治療に有効であ ることを新たに見出したことにあるので，その用途が同各発明の本質的部分を 構成することは明らかである。＼nしたがって，被告医薬品は，第１要件を充足しないので，均等侵害は成立し ない。
７ まとめ
以上によれば，訂正前発明１及び２に係る特許は，実施可能要件及びサポー＼nト要件の各違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであり，本 件訂正は訂正要件を具備せず，同訂正によっても上記各無効理由が解消されな い。また，被告医薬品は，本件発明３及び４の技術的範囲に属しない。
◆判決本文
特許権は同じく、被告が異なる事件です。
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2022.03.30
令和2(ワ)19931等 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月16日 東京地方裁判所
医薬用途発明の特許権侵害訴訟です。東京地裁（29部）は、本件発明1，2については実施可能要件・サポート要件違反の無効理由ありと判断しました。また、本件発明3，4について、均等侵害も否定しました。本件発明1，2は特許庁で訂正要件を満たさないと判断されており、審決取消訴訟に係属しています。本件発明3，4は特許庁で訂正が認められています。
いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのた＼nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該発明に係る医薬＼nを当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの＼n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いず＼nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし， 本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというた＼nめには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ｱ)の各文献の記載によれば，本件出願当時，術後疼痛試験は，ラ ットの皮膚，筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより，痛 覚過敏を引き起こし，これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが，技術常識であったと認められる。 そして，本件明細書には，「Ｓ−（＋）−３−イソブチルギャバ」＼n（弁論の全趣旨によれば，構成要件３Ａを充足する本件化合物の一種で＼nあると認められる。）が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており，さらに，「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後１時間以内にピークに達 し，３日間維持された。実験期間中，動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」（前記１(1)キ(ｷ)），「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも３時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は，ギャバペンチンおよびＳ− （＋）−３−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して＼nも等しく有効なことである。」（同(ｺ)）との記載がある。 以上によれば，本件出願当時，本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は，本件化合物について，侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し，その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明３の構成と均等なものであるかについて＼n
(ｱ) 原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。
しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
(ｳ) 以上によれば，被告医薬品は，本件発明３の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。＼n
イ 被告医薬品が本件発明４の構成と均等なものであるかについて＼n
前記アと同様に，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発 明４の本質的部分というべきであり，被告医薬品は均等の第１要件を満た さず，また，本件発明４との関係においては，被告医薬品の効能・効果で＼nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から，均等の第５要件も満たさない。 したがって，被告医薬品は，本件発明４の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。＼n
いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのた＼nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該発明に係る医薬＼nを当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの＼n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いず＼nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし， 本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというた＼nめには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ｱ)の各文献の記載によれば，本件出願当時，術後疼痛試験は，ラ ットの皮膚，筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより，痛 覚過敏を引き起こし，これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが，技術常識であったと認められる。 そして，本件明細書には，「Ｓ−（＋）−３−イソブチルギャバ」＼n（弁論の全趣旨によれば，構成要件３Ａを充足する本件化合物の一種で＼nあると認められる。）が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており，さらに，「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後１時間以内にピークに達 し，３日間維持された。実験期間中，動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」（前記１(1)キ(ｷ)），「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも３時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は，ギャバペンチンおよびＳ− （＋）−３−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して＼nも等しく有効なことである。」（同(ｺ)）との記載がある。 以上によれば，本件出願当時，本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は，本件化合物について，侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し，その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明３の構成と均等なものであるかについて＼n
(ｱ) 原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。
しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
(ｳ) 以上によれば，被告医薬品は，本件発明３の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。＼n
イ 被告医薬品が本件発明４の構成と均等なものであるかについて＼n
前記アと同様に，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発 明４の本質的部分というべきであり，被告医薬品は均等の第１要件を満た さず，また，本件発明４との関係においては，被告医薬品の効能・効果で＼nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から，均等の第５要件も満たさない。 したがって，被告医薬品は，本件発明４の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。＼n
◆判決本文
関連事件です。本件特許は同じですが、被告が異なります。なお、原告代理人はなぜか異なります。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 補正・訂正
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> 第５要件(禁反言)
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2022.03.16
令和2(ワ)22071 特許権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年2月18日 東京地方裁判所
ユーグレナに対して、個人発明家が特許権侵害と300万円の損害賠償を求めました。早期審査と分割出願を繰り返しています。親出願は代理人がついていますが、分割出願は代理人無しです。本人訴訟です。裁判所はサポート要件違反として権利行使不能と判断しました。＼n
２ 争点２−３（サポート要件違反）について
事案にかんがみ，サポート要件に関する争点２−３から判断する。
(1) 判断枠組み
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特 許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲 に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な 説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術 常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきであり，明細書のサポート要件の存在は特許権者 が証明責任を負うと解するのが相当である。
(2) 本件発明の課題
ア 【０００６】には，本件発明の目的が「タンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供すること」と記載されているにとどまり，界面活性剤の含有の 有無や含有量，界面活性剤がタンパク質の抽出に与える作用に関する記載 はない。 しかし，本件明細書において，【０００６】は，【０００５】とともに 「発明が解決しようとする課題」についての記載と位置付けられるとこ ろ，【０００５】には，「界面活性剤は，皮膚に負担をかけ，荒れ等を生 じさせ得るため，界面活性剤を使用していないか，又は，界面活性剤の 使用量が極少量である方法が求められていた。」との記載が存在する。そ うすると，【０００６】に記載された本件発明の目的は，【０００５】に 記載された従来技術の課題の解決を踏まえたものと解釈するのが合理的 である。 加えて，【００１１】には，本件発明に係る液状化粧品は，「有効成分を 所定量にて含有してなるタンパク質抽出剤の一態様を指すもの」である との記載がある。そして，本件発明に対応する「第２のタンパク質抽出 剤」の「有効成分」について，【００３７】では，「第２の高級アルコー ル」及び「炭化水素」が挙げられている一方，界面活性剤は挙げられて おらず，かえって，【００３８】には，「本発明の第２のタンパク質抽出 剤は，界面活性剤を含まなくともよい。」との記載がある。また，上記の 「所定量」について，【００６０】には，「第２のタンパク質抽出剤を液 状化粧品として使用する場合，「炭化水素」の含量としては，タンパク質 抽出剤（液状化粧品）の「全量」に対して３体積％以上含まれているこ とが好適である。」，「炭化水素の濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤 （液状化粧品）をより多く使用することにより，タンパク質の抽出は可 能である。しかし，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る＼nと，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくな るため，好適ではない。」，「第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として 使用する場合，「第２の高級アルコール」の含量としては，「炭化水素」 の体積に対して１体積％以上含まれていることが好適である。」，「第２の 高級アルコールの濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤（液状化粧品） をより多く使用することによりタンパク質の抽出は可能である。しかし，＼n第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回ると， 化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくなるた め，好適ではない。」との記載がある。 さらに，【００４４】には，「第２の高級アルコール」を「炭化水素」と 組み合わせることによってタンパク質を抽出できる機序が記載されてい るほか，【００６５】には，本件発明の「タンパク質抽出剤は，界面活性 剤等を含まなくとも，優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがって， 本発明のタンパク質抽出剤によれば，皮膚への負担を低減しつつ，所望 の洗浄効果が得られる。」との記載が存在する一方，界面活性剤がタンパ ク質を抽出する作用ないし機序についての記載はない。 以上によれば，本件発明の課題は，単にタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することと解することはできず，界面活性剤を使用していな いか又は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出で きる液状化粧品を提供することであると認めるのが相当である。
イ 原告は，本件発明の課題は，【０００６】記載のとおり，タンパク質を 抽出できる液状化粧品を提供することであると解釈すべき旨を主張するが， 前記アで説示したところに照らし，採用することができず，このことは， 本件特許の出願経過において，原告が【０００６】にあった「上記課題を 解決するためになされたものであり，」との記載を削除する補正をした事 実によっても左右されるものではない。
・・・
ウ 本件明細書に記載された実施例のうち，実施例１３（【０１４９】）は， 角栓のある皮膚に対する洗浄効果に関するものであり，第２のタンパク質 抽出剤Ａとして，約３０体積％のオクチルドデカノールと，約６０体積％ のスクアラン（スクワラン）を含むものが用いられている（【０１４１】）。 なお，実施例１３の結果として，実際に毛穴に詰まった角栓を除去できた ことに関する記載や示唆はない。 また，本件明細書に記載されたその余の実施例は，いずれも，角栓のあ る皮膚に関するものではない。
エ 本件明細書には，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る場 合及び第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回 る場合において，角栓除去の効果を奏することができるか否かに関する記 載や示唆はない。
(5) 検討
前記(2)のとおり，本件発明の課題は，界面活性剤を使用していないか又 は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することにあると認められるところ，前記(2)のとおり，本件明 細書の特許請求の範囲にはオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量に関 する記載がないから，特許請求の範囲の記載上，上記課題を解決するために 必要となるオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量について何ら限定は ないと理解できる。
しかるに，前記(4)のとおり，本件明細書においては，タンパク質を抽出 する効果を奏する有効成分として，第２の高級アルコールであるオクチルド デカノールと，リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から選ば れる１種類以上の炭化水素が特定されているところ，炭化水素の含有量がタ ンパク質抽出剤の全量に対して３体積％を下回る場合及び第２の高級アルコ ールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回る場合には，化粧品として 実用的なものではないことが記載されており，かつ，炭化水素及び第２の高 級アルコールの含有量が上記の数値を下回った場合に角栓を除去する効果を 奏することができるか否かについては何らの記載も示唆もない。 また，本件明細書には，本件発明に係る角栓除去用液状クレンジング剤に よって実際に角栓を除去することができた旨の記載は見当たらない。これに 加えて，角栓のある皮膚を対象とする実施例１３において用いられた，角栓 除去用液状クレンジング剤に相当する「第２のタンパク質抽出剤Ａ」に含ま れるスクアラン及びオクチルドデカノールの含有量は，それぞれ，全量の３ 体積％及び炭化水素（スクアラン）に対する１体積％を大きく上回るもので ある。
以上によれば，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件明細書の発明の 詳細な説明の記載により，当業者が，本件発明に係る角栓除去用液状クレン ジング剤のうち炭化水素の配合量が全量の３体積％未満又はオクチルドデカ ノールの配合量が炭化水素の１体積％未満の範囲であっても，角栓除去作用 があり，前記(2)の課題を解決できることについて，認識することはできな いというべきであり，本件全証拠によっても，本件明細書の発明の詳細な説 明の記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし上記の本件発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることはできな い。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，【０００２】ないし【０００５】の記載は，本件発明をするに 至った契機を記載したものにすぎず，【０００６】は，こうした認識に端 を発して「タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することを目的と」 してなされたものであることが記載されているものにすぎない旨を主張す る。 しかし，前記(2)アで説示したところによれば，本件発明の課題が単に タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することに限定されると解す ることはできない。
イ 原告は，【００６１】には液状化粧品に含まれるオクチルドデカノール 及びスクアランの含有量が少なくてもよいことが記載されているから，本 件発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている旨を主張する。 しかし，【００６１】には，第２のタンパク質抽出剤を「液状化粧品」 に使用した場合の各成分の含有量について，実際の使用態様において 「好適な量」よりも薄い濃度で使用することを許容する旨が記載されて いるにすぎず，オクチルドデカノール及びスクアランを「好適な量」含 有しない濃度において，タンパク質を抽出する作用及び角栓除去作用を 奏することができるかについては，何ら記載も示唆もされていない。し たがって，【００６１】の記載をもって，本件発明が本件明細書の発明の 詳細な説明に記載されたものであると認めることはできない。
ウ 原告は，【００６１】には，水を含有する態様の第２のタンパク質抽出 剤（液状化粧品）において，炭化水素の配合量は水への溶解度以上の量で あり，第２の高級アルコールの配合量は，炭化水素の体積に比し，１体 積％以上から２００体積％以下の範囲内の量であると記載されているとこ ろ，炭化水素であるスクアランは水に溶けないから，スクアランがわずか でも含まれていればよいことが本件明細書の発明の詳細な説明に記載され ている旨を主張する。
しかし，【００６１】の直前の段落である【００６０】には，第２のタ ンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合に，水を含有する態様 と含有しない態様とを区別することなく，炭化水素の配合量を定めるこ とが記載されている。そして，これに続く【００６１】も，【００６０】 と同様，第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合につ いて説明したものであり，かつ，【００６０】の記載内容を排斥する記載 はない。そうすると，【００６１】は，【００６０】の記載のとおり，炭 化水素が全量の３体積％以上含まれていることを前提とした記載と解釈 するのが相当である。
エ 原告は，本件明細書の実施例１３には，スクワランとオクチルドデカノ ールが含まれる第２のタンパク質抽出剤Ａは，角栓のある皮膚に対する洗 浄効果，すなわち角栓除去効果が市販の石けんより高かったことが明らか にされているから，その記載により当業者は本件発明の課題が解決できる ことを認識できる旨を主張する。 しかし，実施例１３には，角栓のある皮膚に対する洗浄効果の高さにつ いての記載が存在するにとどまり，実際に毛穴に詰まった角栓が除去さ れたことについては記載されていない。
２ 争点２−３（サポート要件違反）について
事案にかんがみ，サポート要件に関する争点２−３から判断する。
(1) 判断枠組み
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特 許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲 に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な 説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術 常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきであり，明細書のサポート要件の存在は特許権者 が証明責任を負うと解するのが相当である。
(2) 本件発明の課題
ア 【０００６】には，本件発明の目的が「タンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供すること」と記載されているにとどまり，界面活性剤の含有の 有無や含有量，界面活性剤がタンパク質の抽出に与える作用に関する記載 はない。 しかし，本件明細書において，【０００６】は，【０００５】とともに 「発明が解決しようとする課題」についての記載と位置付けられるとこ ろ，【０００５】には，「界面活性剤は，皮膚に負担をかけ，荒れ等を生 じさせ得るため，界面活性剤を使用していないか，又は，界面活性剤の 使用量が極少量である方法が求められていた。」との記載が存在する。そ うすると，【０００６】に記載された本件発明の目的は，【０００５】に 記載された従来技術の課題の解決を踏まえたものと解釈するのが合理的 である。 加えて，【００１１】には，本件発明に係る液状化粧品は，「有効成分を 所定量にて含有してなるタンパク質抽出剤の一態様を指すもの」である との記載がある。そして，本件発明に対応する「第２のタンパク質抽出 剤」の「有効成分」について，【００３７】では，「第２の高級アルコー ル」及び「炭化水素」が挙げられている一方，界面活性剤は挙げられて おらず，かえって，【００３８】には，「本発明の第２のタンパク質抽出 剤は，界面活性剤を含まなくともよい。」との記載がある。また，上記の 「所定量」について，【００６０】には，「第２のタンパク質抽出剤を液 状化粧品として使用する場合，「炭化水素」の含量としては，タンパク質 抽出剤（液状化粧品）の「全量」に対して３体積％以上含まれているこ とが好適である。」，「炭化水素の濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤 （液状化粧品）をより多く使用することにより，タンパク質の抽出は可 能である。しかし，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る＼nと，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくな るため，好適ではない。」，「第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として 使用する場合，「第２の高級アルコール」の含量としては，「炭化水素」 の体積に対して１体積％以上含まれていることが好適である。」，「第２の 高級アルコールの濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤（液状化粧品） をより多く使用することによりタンパク質の抽出は可能である。しかし，＼n第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回ると， 化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくなるた め，好適ではない。」との記載がある。 さらに，【００４４】には，「第２の高級アルコール」を「炭化水素」と 組み合わせることによってタンパク質を抽出できる機序が記載されてい るほか，【００６５】には，本件発明の「タンパク質抽出剤は，界面活性 剤等を含まなくとも，優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがって， 本発明のタンパク質抽出剤によれば，皮膚への負担を低減しつつ，所望 の洗浄効果が得られる。」との記載が存在する一方，界面活性剤がタンパ ク質を抽出する作用ないし機序についての記載はない。 以上によれば，本件発明の課題は，単にタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することと解することはできず，界面活性剤を使用していな いか又は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出で きる液状化粧品を提供することであると認めるのが相当である。
イ 原告は，本件発明の課題は，【０００６】記載のとおり，タンパク質を 抽出できる液状化粧品を提供することであると解釈すべき旨を主張するが， 前記アで説示したところに照らし，採用することができず，このことは， 本件特許の出願経過において，原告が【０００６】にあった「上記課題を 解決するためになされたものであり，」との記載を削除する補正をした事 実によっても左右されるものではない。
・・・
ウ 本件明細書に記載された実施例のうち，実施例１３（【０１４９】）は， 角栓のある皮膚に対する洗浄効果に関するものであり，第２のタンパク質 抽出剤Ａとして，約３０体積％のオクチルドデカノールと，約６０体積％ のスクアラン（スクワラン）を含むものが用いられている（【０１４１】）。 なお，実施例１３の結果として，実際に毛穴に詰まった角栓を除去できた ことに関する記載や示唆はない。 また，本件明細書に記載されたその余の実施例は，いずれも，角栓のあ る皮膚に関するものではない。
エ 本件明細書には，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る場 合及び第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回 る場合において，角栓除去の効果を奏することができるか否かに関する記 載や示唆はない。
(5) 検討
前記(2)のとおり，本件発明の課題は，界面活性剤を使用していないか又 は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化 粧品を提供することにあると認められるところ，前記(2)のとおり，本件明 細書の特許請求の範囲にはオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量に関 する記載がないから，特許請求の範囲の記載上，上記課題を解決するために 必要となるオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量について何ら限定は ないと理解できる。
しかるに，前記(4)のとおり，本件明細書においては，タンパク質を抽出 する効果を奏する有効成分として，第２の高級アルコールであるオクチルド デカノールと，リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から選ば れる１種類以上の炭化水素が特定されているところ，炭化水素の含有量がタ ンパク質抽出剤の全量に対して３体積％を下回る場合及び第２の高級アルコ ールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回る場合には，化粧品として 実用的なものではないことが記載されており，かつ，炭化水素及び第２の高 級アルコールの含有量が上記の数値を下回った場合に角栓を除去する効果を 奏することができるか否かについては何らの記載も示唆もない。 また，本件明細書には，本件発明に係る角栓除去用液状クレンジング剤に よって実際に角栓を除去することができた旨の記載は見当たらない。これに 加えて，角栓のある皮膚を対象とする実施例１３において用いられた，角栓 除去用液状クレンジング剤に相当する「第２のタンパク質抽出剤Ａ」に含ま れるスクアラン及びオクチルドデカノールの含有量は，それぞれ，全量の３ 体積％及び炭化水素（スクアラン）に対する１体積％を大きく上回るもので ある。
以上によれば，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件明細書の発明の 詳細な説明の記載により，当業者が，本件発明に係る角栓除去用液状クレン ジング剤のうち炭化水素の配合量が全量の３体積％未満又はオクチルドデカ ノールの配合量が炭化水素の１体積％未満の範囲であっても，角栓除去作用 があり，前記(2)の課題を解決できることについて，認識することはできな いというべきであり，本件全証拠によっても，本件明細書の発明の詳細な説 明の記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし上記の本件発 明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることはできな い。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，【０００２】ないし【０００５】の記載は，本件発明をするに 至った契機を記載したものにすぎず，【０００６】は，こうした認識に端 を発して「タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することを目的と」 してなされたものであることが記載されているものにすぎない旨を主張す る。 しかし，前記(2)アで説示したところによれば，本件発明の課題が単に タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することに限定されると解す ることはできない。
イ 原告は，【００６１】には液状化粧品に含まれるオクチルドデカノール 及びスクアランの含有量が少なくてもよいことが記載されているから，本 件発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている旨を主張する。 しかし，【００６１】には，第２のタンパク質抽出剤を「液状化粧品」 に使用した場合の各成分の含有量について，実際の使用態様において 「好適な量」よりも薄い濃度で使用することを許容する旨が記載されて いるにすぎず，オクチルドデカノール及びスクアランを「好適な量」含 有しない濃度において，タンパク質を抽出する作用及び角栓除去作用を 奏することができるかについては，何ら記載も示唆もされていない。し たがって，【００６１】の記載をもって，本件発明が本件明細書の発明の 詳細な説明に記載されたものであると認めることはできない。
ウ 原告は，【００６１】には，水を含有する態様の第２のタンパク質抽出 剤（液状化粧品）において，炭化水素の配合量は水への溶解度以上の量で あり，第２の高級アルコールの配合量は，炭化水素の体積に比し，１体 積％以上から２００体積％以下の範囲内の量であると記載されているとこ ろ，炭化水素であるスクアランは水に溶けないから，スクアランがわずか でも含まれていればよいことが本件明細書の発明の詳細な説明に記載され ている旨を主張する。
しかし，【００６１】の直前の段落である【００６０】には，第２のタ ンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合に，水を含有する態様 と含有しない態様とを区別することなく，炭化水素の配合量を定めるこ とが記載されている。そして，これに続く【００６１】も，【００６０】 と同様，第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合につ いて説明したものであり，かつ，【００６０】の記載内容を排斥する記載 はない。そうすると，【００６１】は，【００６０】の記載のとおり，炭 化水素が全量の３体積％以上含まれていることを前提とした記載と解釈 するのが相当である。
エ 原告は，本件明細書の実施例１３には，スクワランとオクチルドデカノ ールが含まれる第２のタンパク質抽出剤Ａは，角栓のある皮膚に対する洗 浄効果，すなわち角栓除去効果が市販の石けんより高かったことが明らか にされているから，その記載により当業者は本件発明の課題が解決できる ことを認識できる旨を主張する。 しかし，実施例１３には，角栓のある皮膚に対する洗浄効果の高さにつ いての記載が存在するにとどまり，実際に毛穴に詰まった角栓が除去さ れたことについては記載されていない。
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2022.01. 4
令和2(ネ)10029 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年11月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審はサポート要件違反として無効と判断しましたが、控訴審は約３６０万円の損害賠償を認めました。
イ 原告は，1)本件発明１の「該平均重合度が，該セルロース粉末を塩酸２. ５Ｎ，１５分間煮沸して加水分解させた後，粘度法により測定されるレベ ルオフ重合度より５〜３００高いこと」との要件（差分要件）は，「該セル ロース粉末」に関するレベルオフ重合度との差分であるにもかかわらず， 本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたレベルオフ重合度は，いずれ も「原料パルプ」のレベルオフ重合度であって，実施例及び比較例の「該 セルロース粉末」のレベルオフ重合度は不明であること，ＢＡＴＴＩＳＴ Ａ論文の記載に照らすと，「該セルロース粉末」と「原料パルプ」のレベル オフ重合度が同じであるとは認められないことからすると，本件明細書の 発明の詳細な説明の記載から，差分要件の数値範囲において，本件発明の １の課題を解決できると当業者が認識することはできない，2)仮に本件審 決が認定するように「該セルロース粉末」のレベルオフ重合度は，「原料パ ルプ」のレベルオフ重合度より１００低いと仮定した場合，実施例２ない し６において示されている差分の範囲は１５０〜２５５であり，その下限 値は１５０であること，差分５ないし１０という数値は，粘度法による重 合度測定の誤差の範囲のレベルであり，実質的にはレベルオフ重合度との 差分を技術的有意性をもって認識することはできないこと，当業者は，差 分要件の作用機序の技術的意味を理解できないことからすると，本件明細 書記載の差分が１５０以上の実施例のデータのみをもって，測定誤差のレ ベルである差分５ないし１０を下限とする差分要件の数値範囲の全体に わたり本件発明１の課題を解決できると認識することはできないとして， 本件発明１はサポート要件に適合しない旨主張するので，以下において判 断する。
(ア) 本件発明１の「レベルオフ重合度」の意義について
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，本件発明１の「レベ ルオフ重合度」の意義について規定した記載はないが，本件明細書の【０ ０１５】に，「本発明でいうレベルオフ重合度とは２.５Ｎ塩酸，沸騰温 度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチレンジアミン法） により測定される重合度をいう。」との記載がある。 上記記載は，本件発明１の「レベルオフ重合度」を定義したものとい えるから（前記６(1)イ），本件発明１の「レベルオフ重合度」とは，２. ５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチ レンジアミン法）により測定される重合度」をいうものと解される。 なお，本件明細書の【００１５】には，レベルオフ重合度に関し，「セ ルロース質物質を温和な条件下で加水分解すると，酸が浸透しうる結晶 以外の領域，いわゆる非晶質領域を選択的に解重合させるため，レベル オフ重合度といわれる一定の平均重合度をもつことが知られており（Ｉ ＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＡＮＤ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＣＨＥＭＩＳＴ ＲＹ，Ｖｏｌ.４２，Ｎｏ.３，ｐ.５０２−５０７（１９５０）），その 後は加水分解時間を延長しても重合度はレベルオフ重合度以下にはなら ない。従って乾燥後のセルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分 の条件で加水分解した時，重合度の低下がおきなければレベルオフ重合 度に達していると判断でき，重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合 度でないと判断できる。」との記載がある。上記記載中の「乾燥後のセ ルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した時， 重合度の低下がおきなければレベルオフ重合度に達していると判断でき， 重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合度でないと判断できる。」と の記載部分は，本件出願当時，「レベルオフ重合度」とは，セルロースを 酸加水分解すると，その重合度は，酸加水分解初期に急激に２００−３ ００に低下した後ほぼ一定になり，このほぼ一定になった重合度を意味 することは技術常識であったこと（前記(1)イ(ア)）に照らすと，レベルオ フ重合度に達しているか否かの一般的な判断基準を示したものではない ものと理解できる。
(イ) 1)について
ａ 本件明細書には，実施例２ないし７及び比較例１ないし１１のセル ロース粉末について，それぞれの原料パルプ（市販ＳＰパルプ，市販 ＫＰパルプ等）のレベルオフ重合度が記載されている（【００３９】な いし【００４７】）。 前記(1)イ(ア)のとおり，本件出願当時，酸加水分解時に，非結晶部 分は酸で分解されやすいが，結晶部分は分解されず残り，残った部分 の化学構造と結晶構＼造は，原料セルロースのままであって，分解され ずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応する ことは技術常識であったことを踏まえると，本件明細書の上記実施例 及び比較例記載のセルロース粉末のレベルオフ重合度は，原料パルプ のレベルオフ重合度とおおむね等しいものと理解できる。 この点に関し磯貝明作成の令和２年９月１１日付け意見書（乙７２） 中には，「３桁のＬＯＤＰを報告するときの有効数字は２桁とするのが 一般的であるが，実際のところ，２桁目，３桁目の精度は無いといっ ていほどバラバラになるので，ＬＯＤＰについて十の桁，一の桁を議＼n論することは技術的に意味がない。そして，同一のセルロースでもＬ ＯＤＰは酸加水分解条件等によって変化することも常識である，その ため，例えば，市販の木材パルプのＬＯＤＰを測定したとしても，そ の木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉末のＬＯＤＰ については，やはり実際に測定してみなければわからず，原料である 木材パルプと同一になるとは推測できないばかりか，具体的にいかな る値になるかも推測することはできない。」との記載部分がある。 しかしながら，他方で，上記意見書中には，「ＬＯＤＰとは「セルロ ース試料を酸で加水分解処理した残渣の重合度が一定時間（・・・）経過 しても”ほぼ”一定になる現象」であると述べる部分や，「ＢＡＴＴＩ ＳＴＡ論文でも同様であるが，「ほぼ一定になる」という現象を示す以 上に，例えば，「平均重合度が下がりきっている（これ以上全く低下し ない）」という含意はない。」，「「一定」といっても過酷な条件であれば 少なくとも２時間程度は更なる酸加水分解によって平均重合度が緩や かに低下していくことは常識である。」，「こうした変化も含めて２００ 〜３００程度の粗い幅で「ほぼ一定」と言っているのである。」と述べ る部分がある。
これらを総合すると，上記意見書の上記記載部分は，市販の木材パ ルプのＬＯＤＰとその木材パルプを原料として酸加水分解したセルロ ース粉末のＬＯＤＰとの間における「かなり程度の高い同一性」を問 題とした上で，木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉 末のＬＯＤＰについては，原料である木材パルプと同一になるとは推 測できない旨を述べたにとどまるものというべきであるから，上記記 載部分によって，本件明細書の実施例及び比較例記載のセルロース粉 末のレベルオフ重合度が原料パルプのレベルオフ重合度とおおむね等 しいものと理解できるとの上記判断を左右するものではない。
ｂ 加えて，本件明細書の表４には，実施例２ないし７及び比較例１な＼nいし１１のセルロース粉末の平均重合度の記載があることからすると， 本件明細書に接した当業者は，上記セルロース粉末が差分要件を満た すかどうかを把握できるものと解される。 また，本件明細書の表４には，「平均重合度」，「粒子の平均Ｌ／Ｄ（長＼n径短径比）」，「平均粒子径」，「見掛け比容積」，「見掛けタッピング比容 積」，「安息角」及び「平均重合度とレベルオフ重合度との差分」（差分 要件）のいずれもが本件発明１の数値範囲内にある実施例２ないし７ のセルロース粉末の円柱状成形体とそのいずれかが本件発明１の数値 範囲外である比較例１ないし１１とのセルロース粉末の円柱状成形体 について，平均降伏圧［ＭＰａ］，錠剤の水蒸気吸着速度Ｋａ，硬度［Ｎ］ 及び崩壊時間［秒］が示されている。 そして，実施例２ないし７のセルロース粉末は，いずれも，安息角 が５５°以下，錠剤硬度が１７０Ｎ以上，崩壊時間が１３０秒以下で あり，ここで，安息角は，５５°を超えると，流動性が著しく悪くな り（【００１８】），錠剤硬度は成形性を示す実用的な物性値であり，１ ７０Ｎ以上が好ましく（【００１９】），崩壊時間は崩壊性を示す実用的 な物性値であり，１３０秒以下が好ましい（【００１９】）のであるか ら，実施例２ないし７のセルロース粉末は，成形性，流動性及び崩壊 性の諸機能をバランスよく併せ持つセルロース粉末であるということ＼nができる。
したがって，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び 本件出願時の技術常識から，実施例２ないし７のセルロース粉末は， 本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから， 1)は採用することができない。
(ウ) 2)について
本件明細書には，「平均重合度はレベルオフ重合度ではないことが好ま しい。レベルオフ重合度まで加水分解させてしまうと製造工程における 攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄが低下しやすく成形性が低下するので好ましくな い。」（【００１５】），「レベルオフ重合度からどの程度重合度を高めて おく必要があるかということについては，５〜３００程度であることが 好ましい。さらに好ましくは１０〜２５０程度である。５未満では粒子 Ｌ／Ｄを特定範囲に制御することが困難となり成形性が低下して好まし くない。３００を超えると繊維性が増して崩壊性，流動性が悪くなって 好ましくない。」（【００１６】），「セルロース質物質をレベルオフ重合 度まで加水分解してしまうと，製造工程における攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄ が低下しやすく成形性が低下するので好ましくない。・・・セルロース分散 液の粒子は乾燥により凝集し，Ｌ／Ｄが小さくなるので，乾燥前の粒子 の平均Ｌ／Ｄを一定範囲に保つことで高成形性でかつ崩壊性の良好なセ ルロース粉末が得られる。」（【００２１】）との記載がある。 これらの記載から，セルロース粉末がレベルオフ重合度まで加水分解 されてしまうと，乾燥前のセルロース粒子のＬ／Ｄが低下しやすく，そ の後の乾燥工程でセルロース粒子が凝集して，得られるセルロース粉末 のＬ／Ｄが小さくなり，Ｌ／Ｄが小さくなると，成形性が低下すること を理解できる。 そして，本件発明１の差分要件は，レベルオフ重合度まで重合度が低 下しないように加水分解することを，セルロース粉末の平均重合度とレ ベルオフ重合度の差分（差分要件）で表し，その下限を「５」としたこ＼nとを理解できるから，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全 体にわたり，本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認めら れる。 したがって，2)は採用することができない。
(エ) まとめ
以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願時 の技術常識から，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全体に わたり，本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められるか ら，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載したものであることが認め られる。 また，これと同様の理由により，本件発明２も，発明の詳細な説明に 記載したものであることが認められる。
イ 原告は，1)本件発明１の「該平均重合度が，該セルロース粉末を塩酸２. ５Ｎ，１５分間煮沸して加水分解させた後，粘度法により測定されるレベ ルオフ重合度より５〜３００高いこと」との要件（差分要件）は，「該セル ロース粉末」に関するレベルオフ重合度との差分であるにもかかわらず， 本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたレベルオフ重合度は，いずれ も「原料パルプ」のレベルオフ重合度であって，実施例及び比較例の「該 セルロース粉末」のレベルオフ重合度は不明であること，ＢＡＴＴＩＳＴ Ａ論文の記載に照らすと，「該セルロース粉末」と「原料パルプ」のレベル オフ重合度が同じであるとは認められないことからすると，本件明細書の 発明の詳細な説明の記載から，差分要件の数値範囲において，本件発明の １の課題を解決できると当業者が認識することはできない，2)仮に本件審 決が認定するように「該セルロース粉末」のレベルオフ重合度は，「原料パ ルプ」のレベルオフ重合度より１００低いと仮定した場合，実施例２ない し６において示されている差分の範囲は１５０〜２５５であり，その下限 値は１５０であること，差分５ないし１０という数値は，粘度法による重 合度測定の誤差の範囲のレベルであり，実質的にはレベルオフ重合度との 差分を技術的有意性をもって認識することはできないこと，当業者は，差 分要件の作用機序の技術的意味を理解できないことからすると，本件明細 書記載の差分が１５０以上の実施例のデータのみをもって，測定誤差のレ ベルである差分５ないし１０を下限とする差分要件の数値範囲の全体に わたり本件発明１の課題を解決できると認識することはできないとして， 本件発明１はサポート要件に適合しない旨主張するので，以下において判 断する。
(ア) 本件発明１の「レベルオフ重合度」の意義について
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，本件発明１の「レベ ルオフ重合度」の意義について規定した記載はないが，本件明細書の【０ ０１５】に，「本発明でいうレベルオフ重合度とは２.５Ｎ塩酸，沸騰温 度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチレンジアミン法） により測定される重合度をいう。」との記載がある。 上記記載は，本件発明１の「レベルオフ重合度」を定義したものとい えるから（前記６(1)イ），本件発明１の「レベルオフ重合度」とは，２. ５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチ レンジアミン法）により測定される重合度」をいうものと解される。 なお，本件明細書の【００１５】には，レベルオフ重合度に関し，「セ ルロース質物質を温和な条件下で加水分解すると，酸が浸透しうる結晶 以外の領域，いわゆる非晶質領域を選択的に解重合させるため，レベル オフ重合度といわれる一定の平均重合度をもつことが知られており（Ｉ ＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＡＮＤ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＣＨＥＭＩＳＴ ＲＹ，Ｖｏｌ.４２，Ｎｏ.３，ｐ.５０２−５０７（１９５０）），その 後は加水分解時間を延長しても重合度はレベルオフ重合度以下にはなら ない。従って乾燥後のセルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分 の条件で加水分解した時，重合度の低下がおきなければレベルオフ重合 度に達していると判断でき，重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合 度でないと判断できる。」との記載がある。上記記載中の「乾燥後のセ ルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した時， 重合度の低下がおきなければレベルオフ重合度に達していると判断でき， 重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合度でないと判断できる。」と の記載部分は，本件出願当時，「レベルオフ重合度」とは，セルロースを 酸加水分解すると，その重合度は，酸加水分解初期に急激に２００−３ ００に低下した後ほぼ一定になり，このほぼ一定になった重合度を意味 することは技術常識であったこと（前記(1)イ(ア)）に照らすと，レベルオ フ重合度に達しているか否かの一般的な判断基準を示したものではない ものと理解できる。
(イ) 1)について
ａ 本件明細書には，実施例２ないし７及び比較例１ないし１１のセル ロース粉末について，それぞれの原料パルプ（市販ＳＰパルプ，市販 ＫＰパルプ等）のレベルオフ重合度が記載されている（【００３９】な いし【００４７】）。 前記(1)イ(ア)のとおり，本件出願当時，酸加水分解時に，非結晶部 分は酸で分解されやすいが，結晶部分は分解されず残り，残った部分 の化学構造と結晶構＼造は，原料セルロースのままであって，分解され ずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応する ことは技術常識であったことを踏まえると，本件明細書の上記実施例 及び比較例記載のセルロース粉末のレベルオフ重合度は，原料パルプ のレベルオフ重合度とおおむね等しいものと理解できる。 この点に関し磯貝明作成の令和２年９月１１日付け意見書（乙７２） 中には，「３桁のＬＯＤＰを報告するときの有効数字は２桁とするのが 一般的であるが，実際のところ，２桁目，３桁目の精度は無いといっ ていほどバラバラになるので，ＬＯＤＰについて十の桁，一の桁を議＼n論することは技術的に意味がない。そして，同一のセルロースでもＬ ＯＤＰは酸加水分解条件等によって変化することも常識である，その ため，例えば，市販の木材パルプのＬＯＤＰを測定したとしても，そ の木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉末のＬＯＤＰ については，やはり実際に測定してみなければわからず，原料である 木材パルプと同一になるとは推測できないばかりか，具体的にいかな る値になるかも推測することはできない。」との記載部分がある。 しかしながら，他方で，上記意見書中には，「ＬＯＤＰとは「セルロ ース試料を酸で加水分解処理した残渣の重合度が一定時間（・・・）経過 しても”ほぼ”一定になる現象」であると述べる部分や，「ＢＡＴＴＩ ＳＴＡ論文でも同様であるが，「ほぼ一定になる」という現象を示す以 上に，例えば，「平均重合度が下がりきっている（これ以上全く低下し ない）」という含意はない。」，「「一定」といっても過酷な条件であれば 少なくとも２時間程度は更なる酸加水分解によって平均重合度が緩や かに低下していくことは常識である。」，「こうした変化も含めて２００ 〜３００程度の粗い幅で「ほぼ一定」と言っているのである。」と述べ る部分がある。
これらを総合すると，上記意見書の上記記載部分は，市販の木材パ ルプのＬＯＤＰとその木材パルプを原料として酸加水分解したセルロ ース粉末のＬＯＤＰとの間における「かなり程度の高い同一性」を問 題とした上で，木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉 末のＬＯＤＰについては，原料である木材パルプと同一になるとは推 測できない旨を述べたにとどまるものというべきであるから，上記記 載部分によって，本件明細書の実施例及び比較例記載のセルロース粉 末のレベルオフ重合度が原料パルプのレベルオフ重合度とおおむね等 しいものと理解できるとの上記判断を左右するものではない。
ｂ 加えて，本件明細書の表４には，実施例２ないし７及び比較例１な＼nいし１１のセルロース粉末の平均重合度の記載があることからすると， 本件明細書に接した当業者は，上記セルロース粉末が差分要件を満た すかどうかを把握できるものと解される。 また，本件明細書の表４には，「平均重合度」，「粒子の平均Ｌ／Ｄ（長＼n径短径比）」，「平均粒子径」，「見掛け比容積」，「見掛けタッピング比容 積」，「安息角」及び「平均重合度とレベルオフ重合度との差分」（差分 要件）のいずれもが本件発明１の数値範囲内にある実施例２ないし７ のセルロース粉末の円柱状成形体とそのいずれかが本件発明１の数値 範囲外である比較例１ないし１１とのセルロース粉末の円柱状成形体 について，平均降伏圧［ＭＰａ］，錠剤の水蒸気吸着速度Ｋａ，硬度［Ｎ］ 及び崩壊時間［秒］が示されている。 そして，実施例２ないし７のセルロース粉末は，いずれも，安息角 が５５°以下，錠剤硬度が１７０Ｎ以上，崩壊時間が１３０秒以下で あり，ここで，安息角は，５５°を超えると，流動性が著しく悪くな り（【００１８】），錠剤硬度は成形性を示す実用的な物性値であり，１ ７０Ｎ以上が好ましく（【００１９】），崩壊時間は崩壊性を示す実用的 な物性値であり，１３０秒以下が好ましい（【００１９】）のであるか ら，実施例２ないし７のセルロース粉末は，成形性，流動性及び崩壊 性の諸機能をバランスよく併せ持つセルロース粉末であるということ＼nができる。
したがって，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び 本件出願時の技術常識から，実施例２ないし７のセルロース粉末は， 本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから， 1)は採用することができない。
(ウ) 2)について
本件明細書には，「平均重合度はレベルオフ重合度ではないことが好ま しい。レベルオフ重合度まで加水分解させてしまうと製造工程における 攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄが低下しやすく成形性が低下するので好ましくな い。」（【００１５】），「レベルオフ重合度からどの程度重合度を高めて おく必要があるかということについては，５〜３００程度であることが 好ましい。さらに好ましくは１０〜２５０程度である。５未満では粒子 Ｌ／Ｄを特定範囲に制御することが困難となり成形性が低下して好まし くない。３００を超えると繊維性が増して崩壊性，流動性が悪くなって 好ましくない。」（【００１６】），「セルロース質物質をレベルオフ重合 度まで加水分解してしまうと，製造工程における攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄ が低下しやすく成形性が低下するので好ましくない。・・・セルロース分散 液の粒子は乾燥により凝集し，Ｌ／Ｄが小さくなるので，乾燥前の粒子 の平均Ｌ／Ｄを一定範囲に保つことで高成形性でかつ崩壊性の良好なセ ルロース粉末が得られる。」（【００２１】）との記載がある。 これらの記載から，セルロース粉末がレベルオフ重合度まで加水分解 されてしまうと，乾燥前のセルロース粒子のＬ／Ｄが低下しやすく，そ の後の乾燥工程でセルロース粒子が凝集して，得られるセルロース粉末 のＬ／Ｄが小さくなり，Ｌ／Ｄが小さくなると，成形性が低下すること を理解できる。 そして，本件発明１の差分要件は，レベルオフ重合度まで重合度が低 下しないように加水分解することを，セルロース粉末の平均重合度とレ ベルオフ重合度の差分（差分要件）で表し，その下限を「５」としたこ＼nとを理解できるから，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全 体にわたり，本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認めら れる。 したがって，2)は採用することができない。
(エ) まとめ
以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願時 の技術常識から，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全体に わたり，本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められるか ら，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載したものであることが認め られる。 また，これと同様の理由により，本件発明２も，発明の詳細な説明に 記載したものであることが認められる。
◆判決本文
1審はこちら
◆東京地裁平成29年（ワ）24598号
キ 以上によれば，本件差分要件は，粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるところ，明細書の発明の詳細な説明には，実施例について，粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく，また，優先日当時の技術常識によっても，それが記載されているに等しい とはいえない。したがって，本件明細書の発明な詳細には，本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。そうすると，本件明細書の発明な詳細において，特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえない。＼n
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2022.01. 3
令和2(行ケ)10144 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年11月16日 知的財産高等裁判所
無効理由（進歩性、サポート要件など）は無しとした審決が維持されました。
ア 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載さ れた発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載によ り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，ま た，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当で ある。
イ 本件訂正発明の課題について
(ｱ) 前記１(2)によると，本件訂正発明は，連通可能な隔壁手段で区画された複数＼nの室を有する輸液容器が病院で使用されているところ，輸液中には通常微量金属元 素が含まれていないことから投与が長期になると微量金属元素欠乏症を発症するが， 微量金属元素は輸液と混合した状態で保存すると品質劣化が問題となるため，依然 として輸液の投与直前に混合されているという現状に鑑み，外部からの押圧によっ て連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器を用い，用時に細菌＼n汚染の可能性なく微量金属元素を混入することができ，かつ，保存安定性にも優れ＼nた輸液製剤の創製研究が開始されたものの，含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一 室に充填して微量金属元素収容容器を同室に収容すると，当該アミノ酸輸液と微量 金属元素が隔離してあっても微量金属元素を含む溶液が不安定であるという問題が 生じることを知見し，その上で，微量金属元素が安定に存在していることを特徴と する含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを目的とするものであ る。
(ｲ) 上記(ｱ)からすると，本件訂正発明１及び２は，微量金属元素が安定に存在し ていることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを 課題とするものであるが，より具体的には，外部からの押圧によって連通可能な隔＼n壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器を用いて，あらかじめ微量金属元素 を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤であって，含硫化合物を含む溶液を＼n一室に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を提供 することを課題とするものと解される。同様に，本件訂正発明１０及び１１の課題 は，そのような輸液製剤の保存安定化方法を提供することを課題とするものである。
ウ 本件訂正発明１について
(ｱ) 本件訂正発明の請求項１は，前記イの課題に関し，「外部からの押圧によって 連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器において」，「室＼nに・・・微量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器が収納されて」 いるとして，あらかじめ微量金属元素を用時に混入可能な形で保存することを特定＼nしつつ，「一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも １種を含有する溶液が充填され，他の室に・・・微量金属元素を含む液が収容され た微量金属元素収容容器が収納されており，微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂 フィルム製の袋であ」り，「前記溶液は，アセチルシステインを含むアミノ酸輸液で あり」，「前記輸液容器は，ガスバリヤー性外袋に収納されており」，「前記外袋内の 酸素を取り除いた」ものであるとして，含硫化合物を含む溶液を一室に充填した場 合であっても微量金属元素が安定に存在している構成を特定しているものといえる。＼n
(ｲ) 本件明細書の発明の詳細な説明をみると，段落【０００６】及び【０００７】 で輸液製剤の大枠が示された上で，輸液容器の構造や材料（同【００１２】，【００＼n１３】），微量金属元素，特に銅イオンを安定化することができるという効果（同【０ ０１４】），硫黄原子を含む化合物及びこれを含む溶液の例示（同【００１５】，【０ ０１６】），微量金属元素を含有する液を収容する容器の具体的な収納方法や態様（同 【００２０】），微量金属元素の例示（同【００２１】）や，微量金属元素の組成（同 【００２２】），微量金属元素収容容器を収納している室の態様（同【００２４】）や 当該室に充填され得る輸液やその組成等（同【００２５】〜【００３０】）が，それ ぞれ具体的に記載されている。 そして，本件訂正発明１に係る構造や材質に対応した輸液製剤の好ましい態様で＼nある本件明細書の【図１】について，その構造（段落【００３１】）や，微量金属元＼n素を用時に混入可能とする構＼成（同【００３２】），輸液の充填の態様（同【００３ ３】），ガスバリヤー性外袋や脱酸素剤の封入とそれらの材質等（同【００３５】〜 【００３９】），投与時の混合の態様（同【００４６】）がそれぞれ詳細に記載されて いる。
(ｳ) その上で，本件訂正発明１に該当する実施例１（同【００５２】，【図１】）と， これに該当せず，含硫アミノ酸を含む溶液を充填した室に微量金属元素収容容器を 収納した比較例（同【００６０】，【図４】）について，具体的な製造方法や溶液（Ａ）〜（Ｃ）の具体的な成分組成（同【００６２】【表１】，【００６３】【表＼２】，【００６４】【表３】）が示され，実施例１と比較例の重要な差異が微量金属元素収容容器＼nを収納する室の差異であることが示された上で，「安定性試験」として，６０゜Ｃ)で２ 週間保存した後の容器の外観を肉眼で観察したところ，比較例の輸液製剤において のみ微量金属元素収容容器に着色がみられたこと（同【００６５】），「銅の安定性」 について，開始時を「１００．０％」とした場合，実施例１では，６０゜Ｃ)で２週間 保存した場合が「１００．８％」，６０゜Ｃ)で４週間保存した場合が「１０２．６％」 であったのに対し，比較例では，６０゜Ｃ)で２週間保存した場合が「８８．８％」，６ ０゜Ｃ)で４週間保存した場合が「６９．８％」であったことが示されて（【表５】），最後に，発明の効果が記載されている（同【００６６】）ところである。＼nなお，上記「安定性試験」に関し，輸液製剤の保存時において含硫アミノ酸であ るシステインやその誘導体であるアセチルシステイン等が分解することにより硫化 水素ガスが発生すること，硫化水素ガスが熱可塑性樹脂フィルムを透過すること及 び硫化水素ガスが銅や鉄などの金属と反応して硫化物を生成する（水溶液中におい ては黒色の沈殿を生成する）ことは，技術常識である（甲７〜９，弁論の全趣旨）。 また，微量金属の定量分析法としては，ＩＣＰ発光分光分析法が慣用技術であって， その測定法等は技術常識であると解される（甲３４，３５，弁論の全趣旨）。
(ｴ) 前記(ｱ)〜(ｳ)によると，当業者は，本件訂正発明１の構成を採ることによって，＼n同【００６５】や【表５】に記載されているように，含硫アミノ酸を含む溶液を充＼n填した室に微量金属元素収容容器を収納した場合と比較して，微量金属元素が安定 に存在している輸液製剤を得ることができると認識することができると解され，本 件訂正発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細 な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できる範囲内のものであ るといえる。 したがって，本件訂正発明１がサポート要件を欠くものとはいえない。
(ｵ) 原告の主張について
ａ 原告は，本件明細書の実施例１において，アセチルシステインから発生した 硫化水素ガスが溶液（Ｃ）を充填した小袋に到達することを妨げることのできる実 施例１の構成は，小袋を収納する「第１室４」にブドウ糖を含む溶液（Ａ）が充填＼nされているとの構成1)及び外袋に「脱酸素剤９」が封入されているとの構成2)のみ であり，当業者も構成1)及び構成2)によるものであると当然に理解すると主張する。 しかし，本件訂正発明１の構成に係る本件明細書の実施例１では，アセチルシス＼nテインを含む溶液（Ｂ）が「第２室５」に充填された一方で，溶液（Ｃ）を充填し た小袋は，それとは異なる室である「第１室４」に挟着されているのであって，同 小袋を「第２室５」に収納した比較例の場合と比較すると，同小袋の外面が直接溶 液（Ｂ）に触れることがないという点と，溶液（Ｂ）と溶液（Ｃ）との間に，同小 袋の構成素材に加え，「第２室５」の構＼成素材及び「第１室４」の構成素材とを介す＼nる状態となっている（被告のいう「三重の壁」となっている。）という点で，差異が あることが明らかである。 そして，上記の差異が，アセチルシステインから発生する硫化水素ガスが溶液（Ｃ） を充填した小袋に到達することを妨げるに当たり，何らの作用を果たさないという べき技術常識その他の事情は認められないから（なお，被告の実験報告書［甲２１， ３６，乙１］を排斥して専ら原告の実験報告書［甲１９，２０，２３］の結果の信 用性を認めるべき事情は見当たらない。），当業者の理解に係る原告の上記主張は採 用することができない。 したがって，当業者において，本件明細書の実施例について専ら構成1)及び構成＼n2)により微量金属元素の安定が図れたと理解することを前提とする原告の主張は， 本件訂正発明１における「他の室」が空室である場合についての主張も含め，いず れも採用することができない。
ア 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載さ れた発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載によ り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，ま た，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当で ある。
イ 本件訂正発明の課題について
(ｱ) 前記１(2)によると，本件訂正発明は，連通可能な隔壁手段で区画された複数＼nの室を有する輸液容器が病院で使用されているところ，輸液中には通常微量金属元 素が含まれていないことから投与が長期になると微量金属元素欠乏症を発症するが， 微量金属元素は輸液と混合した状態で保存すると品質劣化が問題となるため，依然 として輸液の投与直前に混合されているという現状に鑑み，外部からの押圧によっ て連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器を用い，用時に細菌＼n汚染の可能性なく微量金属元素を混入することができ，かつ，保存安定性にも優れ＼nた輸液製剤の創製研究が開始されたものの，含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一 室に充填して微量金属元素収容容器を同室に収容すると，当該アミノ酸輸液と微量 金属元素が隔離してあっても微量金属元素を含む溶液が不安定であるという問題が 生じることを知見し，その上で，微量金属元素が安定に存在していることを特徴と する含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを目的とするものであ る。
(ｲ) 上記(ｱ)からすると，本件訂正発明１及び２は，微量金属元素が安定に存在し ていることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを 課題とするものであるが，より具体的には，外部からの押圧によって連通可能な隔＼n壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器を用いて，あらかじめ微量金属元素 を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤であって，含硫化合物を含む溶液を＼n一室に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を提供 することを課題とするものと解される。同様に，本件訂正発明１０及び１１の課題 は，そのような輸液製剤の保存安定化方法を提供することを課題とするものである。
ウ 本件訂正発明１について
(ｱ) 本件訂正発明の請求項１は，前記イの課題に関し，「外部からの押圧によって 連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器において」，「室＼nに・・・微量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器が収納されて」 いるとして，あらかじめ微量金属元素を用時に混入可能な形で保存することを特定＼nしつつ，「一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも １種を含有する溶液が充填され，他の室に・・・微量金属元素を含む液が収容され た微量金属元素収容容器が収納されており，微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂 フィルム製の袋であ」り，「前記溶液は，アセチルシステインを含むアミノ酸輸液で あり」，「前記輸液容器は，ガスバリヤー性外袋に収納されており」，「前記外袋内の 酸素を取り除いた」ものであるとして，含硫化合物を含む溶液を一室に充填した場 合であっても微量金属元素が安定に存在している構成を特定しているものといえる。＼n
(ｲ) 本件明細書の発明の詳細な説明をみると，段落【０００６】及び【０００７】 で輸液製剤の大枠が示された上で，輸液容器の構造や材料（同【００１２】，【００＼n１３】），微量金属元素，特に銅イオンを安定化することができるという効果（同【０ ０１４】），硫黄原子を含む化合物及びこれを含む溶液の例示（同【００１５】，【０ ０１６】），微量金属元素を含有する液を収容する容器の具体的な収納方法や態様（同 【００２０】），微量金属元素の例示（同【００２１】）や，微量金属元素の組成（同 【００２２】），微量金属元素収容容器を収納している室の態様（同【００２４】）や 当該室に充填され得る輸液やその組成等（同【００２５】〜【００３０】）が，それ ぞれ具体的に記載されている。 そして，本件訂正発明１に係る構造や材質に対応した輸液製剤の好ましい態様で＼nある本件明細書の【図１】について，その構造（段落【００３１】）や，微量金属元＼n素を用時に混入可能とする構＼成（同【００３２】），輸液の充填の態様（同【００３ ３】），ガスバリヤー性外袋や脱酸素剤の封入とそれらの材質等（同【００３５】〜 【００３９】），投与時の混合の態様（同【００４６】）がそれぞれ詳細に記載されて いる。
(ｳ) その上で，本件訂正発明１に該当する実施例１（同【００５２】，【図１】）と， これに該当せず，含硫アミノ酸を含む溶液を充填した室に微量金属元素収容容器を 収納した比較例（同【００６０】，【図４】）について，具体的な製造方法や溶液（Ａ）〜（Ｃ）の具体的な成分組成（同【００６２】【表１】，【００６３】【表＼２】，【００６４】【表３】）が示され，実施例１と比較例の重要な差異が微量金属元素収容容器＼nを収納する室の差異であることが示された上で，「安定性試験」として，６０゜Ｃ)で２ 週間保存した後の容器の外観を肉眼で観察したところ，比較例の輸液製剤において のみ微量金属元素収容容器に着色がみられたこと（同【００６５】），「銅の安定性」 について，開始時を「１００．０％」とした場合，実施例１では，６０゜Ｃ)で２週間 保存した場合が「１００．８％」，６０゜Ｃ)で４週間保存した場合が「１０２．６％」 であったのに対し，比較例では，６０゜Ｃ)で２週間保存した場合が「８８．８％」，６ ０゜Ｃ)で４週間保存した場合が「６９．８％」であったことが示されて（【表５】），最後に，発明の効果が記載されている（同【００６６】）ところである。＼nなお，上記「安定性試験」に関し，輸液製剤の保存時において含硫アミノ酸であ るシステインやその誘導体であるアセチルシステイン等が分解することにより硫化 水素ガスが発生すること，硫化水素ガスが熱可塑性樹脂フィルムを透過すること及 び硫化水素ガスが銅や鉄などの金属と反応して硫化物を生成する（水溶液中におい ては黒色の沈殿を生成する）ことは，技術常識である（甲７〜９，弁論の全趣旨）。 また，微量金属の定量分析法としては，ＩＣＰ発光分光分析法が慣用技術であって， その測定法等は技術常識であると解される（甲３４，３５，弁論の全趣旨）。
(ｴ) 前記(ｱ)〜(ｳ)によると，当業者は，本件訂正発明１の構成を採ることによって，＼n同【００６５】や【表５】に記載されているように，含硫アミノ酸を含む溶液を充＼n填した室に微量金属元素収容容器を収納した場合と比較して，微量金属元素が安定 に存在している輸液製剤を得ることができると認識することができると解され，本 件訂正発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細 な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できる範囲内のものであ るといえる。 したがって，本件訂正発明１がサポート要件を欠くものとはいえない。
(ｵ) 原告の主張について
ａ 原告は，本件明細書の実施例１において，アセチルシステインから発生した 硫化水素ガスが溶液（Ｃ）を充填した小袋に到達することを妨げることのできる実 施例１の構成は，小袋を収納する「第１室４」にブドウ糖を含む溶液（Ａ）が充填＼nされているとの構成1)及び外袋に「脱酸素剤９」が封入されているとの構成2)のみ であり，当業者も構成1)及び構成2)によるものであると当然に理解すると主張する。 しかし，本件訂正発明１の構成に係る本件明細書の実施例１では，アセチルシス＼nテインを含む溶液（Ｂ）が「第２室５」に充填された一方で，溶液（Ｃ）を充填し た小袋は，それとは異なる室である「第１室４」に挟着されているのであって，同 小袋を「第２室５」に収納した比較例の場合と比較すると，同小袋の外面が直接溶 液（Ｂ）に触れることがないという点と，溶液（Ｂ）と溶液（Ｃ）との間に，同小 袋の構成素材に加え，「第２室５」の構＼成素材及び「第１室４」の構成素材とを介す＼nる状態となっている（被告のいう「三重の壁」となっている。）という点で，差異が あることが明らかである。 そして，上記の差異が，アセチルシステインから発生する硫化水素ガスが溶液（Ｃ） を充填した小袋に到達することを妨げるに当たり，何らの作用を果たさないという べき技術常識その他の事情は認められないから（なお，被告の実験報告書［甲２１， ３６，乙１］を排斥して専ら原告の実験報告書［甲１９，２０，２３］の結果の信 用性を認めるべき事情は見当たらない。），当業者の理解に係る原告の上記主張は採 用することができない。 したがって，当業者において，本件明細書の実施例について専ら構成1)及び構成＼n2)により微量金属元素の安定が図れたと理解することを前提とする原告の主張は， 本件訂正発明１における「他の室」が空室である場合についての主張も含め，いず れも採用することができない。
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2021.03.14
令和2(ネ)10045 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和3年3月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
原審と同様に、104条の3の無効理由（新規事項、サポート要件違反）があるので、権利行使不能と判断されました＼n
(ア) 図１０５ドットパターンにおいては，情報ドットは，四隅を格子ドッ トで囲まれた領域の中心からずれた位置に置かれるところ，本件補正１ 1)部分に当たる構成要件Ｂ１の情報ドットは，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点の中心」からずれた位置に置かれる。＼n図１０５には，水平又は垂直の格子線の中間に各格子線と平行な線が引 かれているが，当初明細書１に，「格子状に配置されたドットで構成されている。」（【０１８５】），「格子ブロックの四隅（格子線の交点＼n（格子点）上）には格子ドットＬＤが配置されている」（【０１８６】）， 「４個の格子ドットＬＤの正中心に配置したドットである（図１０６（ａ） 参照）」（【０１９７】）と記載されているとおり，格子ドットは等間 隔に配置されたドットにより構成された水平ラインと垂直ラインの交点であり，格子線は格子ドットを結ぶラインであるから，図１０５に示さ＼nれた各格子線の中間に引かれた線は格子ドットで囲まれた領域の中心を 示すために参考として引かれた補助線にすぎず，格子線とは認められな い（図１０６（ａ）のように，格子ドット同士を対角線で結べば，その 交点は「格子線の交点」となるが，その線は構成要件Ｂ１に規定する「縦横方向」のラインではない。）。＼n そうすると，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格 子点の中心」を基点として情報ドットが位置付けられることを構成要件とする本件補正１1)部分は，図１０５のドットパターンとは似て非なる ものであり，そもそも図１０５ドットパターンに基づく補正であるとは 認められない。
(イ) 図５ドットパターンにおいては， 情報を表現するドットは，格子ドットから上下左右の格子線上にずらした位置に配置されるところ，構＼成要件Ｂ１の情報ドットは「格子点の中心から等距離で４５°ずつずらし た方向のうちいずれかの方向」に配置されるものであるから，本件補正 １1)部分は，図５ドットパターンに基づく補正であるとは認められない。
(ウ) そのほか，当初明細書１に本件補正１1)部分に対応する記載は認め られないから，本件補正前発明１の本件補正１1)部分に対応する部分と 構成要件Ｂ１とを対比するまでもなく，本件補正１1)部分は新たな技術 的事項を導入するものというべきである。
・・・・
(ア) 本件発明３の特許請求の範囲の記載（分説後のもの）は，次のとおり である（引用に係る原判決の「事実及び理由」第２の２(5)ウ参照）。
Ａ３ 等間隔に所定個数水平方向に配置されたドットと，
Ｂ３ 前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから 等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドットと，
Ｃ３ 前記水平方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ライ ンと，前記垂直方向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定さ れた水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点からのずれ方でデータ 内容が定義された情報ドットと，からなるドットパターンであって，
Ｄ３ 前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位置 からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している Ｅ３ ことを特徴とするドットパターン。
(イ) 構成要件Ｂ３の「前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」と，＼n構成要件Ｃ３の「前記垂直方向に配置されたドット」と，構＼成要件Ｄ３ の「前記垂直方向に配置されたドット」とは同じものを指すと解される から，この一つの「垂直方向に配置されたドット」は，垂直方向に「等 間隔」に配置される一方で（構成要件Ｂ３），「本来の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味するとされており，その「ず＼nらし方」について特に限定はされていない。同一方向に等間隔に配置さ れながらその位置がずれているのは文言上整合していないが，これを合 理的に解釈するならば，「等間隔」はこの一つの「垂直方向に配置され たドット」以外のドットに係り，この一つの「垂直方向に配置されたド ット」は他のドットと異なり「等間隔」に配置されなくてもよいもので あり，そのずらされる方向，距離とも何ら限定はないと解するほかない。 また，本件発明３は，「ずらし方によって前記ドットパターンの向き を意味している」（構成要件Ｄ３）としているから，「ずらし方」，すなわち，本来の位置からずらされた別の位置に配置された一つの「垂直＼n方向に配置されたドット」が当該位置に配置されていることが認識され， 本来の位置とその実際の位置との間の位置関係に基づいてドットパター ンの向きが意味されることを規定していると解釈すべきものである。
イ 図１０５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図１０３ないし１０６のほか，次の記載がある。
「【０２３９】 また，本発明のドットパターンでは，キードットのずらし方を変更す ることにより，同一のドットパターン部であっても別の意味を持たせる ことができる。つまり，キードットＫＤは格子点からずらすことでキー ドットＫＤとして機能するものであるが，このずらし方を格子点から等距離で４５度ずつずらすことにより８パターンのキードットを定義でき＼nる。
【０２４０】 ここで，ドットパターン部をＣ−ＭＯＳ等の撮像手段で撮像した場合， 当該撮像データは当該撮像手段のフレームバッファに記録されるが，こ のときもし撮像手段の位置が紙面の鉛直軸（撮影軸）を中心に回動され た位置，すなわち撮影軸を中心にして回動した位置（ずれた位置）にあ る場合には，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係から 撮像手段の撮像軸を中心にしたずれ（カメラの角度）がわかることにな る。この原理を応用すれば，カメラで同じ領域を撮影しても角度という 別次元のパラメータを持たせることができる。そのため，同じ位置の同 じ領域を読み取っても角度毎に別の情報を出力させることができる。
【０２４１】 いわば，同一領域に角度パラメータによって階層的な情報を配置でき ることになる。
【０２４２】 この原理を応用したものが図７４，図７６，図７８に示すような例で ある。図７４では，ミニフィギュア１１０１の底面に設けられたスキャ ナ部１１０５でこのミニフィギュア１１０１を台座上で４５度ずつ回転 させることでドットパターン部の読取り情報とともに異なる角度情報を 得ることできるため，８通りの音声内容を出力させることができる。」 （図７４，７６及び７８については本判決への添付を省略する。）
(イ) 上記(ア)の記載は，構成要件Ｄ３との関係においては，確かに，格子ドットとキードットとの位置関係によってドットパターンの向きを意味＼nすることを記載するものといえる。 しかしながら，構成要件Ｃ３との関係について見れば，本件発明３は，「格子点からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」との構＼成を有するところ，前記２(1)ウのとおり（引用に係る原判決の「事実及び 理由」第３の１（補正後のもの）のとおり，当初明細書１と本件明細書 ３の関連部分の記載はいずれも同じである。），図１０５ドットパター ンにおいては，情報ドットを四隅を格子ドットで囲まれた領域の中心か らずらすことによってデータ内容を定義するものであって，格子ドット からのずらし方によってデータ内容を定義するものではない（構成要件C３は格子点を垂直ラインと水平ラインの交点と定義しているから，構成要件 C３が図１０５ドットパターンに基づくものと仮定する余地はな い。）。 そうすると，本件発明３は，図１０５ドットパターンに関する記載に 係るものとはいえない。
ウ 図５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図２，５ないし８のほか，次の記載がある。 「【００６９】 ･･･図５から図８は他のドットパターンの一例を示す正面図である。
【００７０】 上述したようにカメラ６０２で取り込んだ画像データは，画像処理ア ルゴリズムで処理してドット６０５を抽出し，歪率補正のアルゴリズム により，カメラ６０２が原因する歪とカメラ６０２の傾きによる歪を補 正するので，ドットパターン６０１の画像データを取り込むときに正確 に認識することができる。
【００７１】 このドットパターンの認識では，先ず連続する等間隔のドット６０５ により構成されたラインを抽出し，その抽出したラインが正しいラインかどうかを判定する。このラインが正しいラインでないときは別のライ＼nンを抽出する。
【００７２】 次に，抽出したラインの１つを水平ラインとする。この水平ラインを 基準としてそこから垂直に延びるラインを抽出する。垂直ラインは，水 平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識する。＼n
【００７３】 最後に，情報領域を抽出してその情報を数値化し，この数値情報を再 生する。」 (イ) また，引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の４(2)（補正後のも の）とおり，図５及び図７では，左端の垂直ラインに配置されたドット の一つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ライ ンに沿って左側に配置され，「ｘ，ｙ座標フラグ」とされていることが 示され，図６及び図８では，左端の垂直ラインに配置されたドットの一 つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ラインに 沿って右側に配置され，「一般コードフラグ」とされていることが示さ れている。
(ウ) 本件発明３は，「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ド ット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意 味している」（構成要件Ｄ３）ことを特徴とするドットパターンであるところ，図５ドットパターンに関し，本件明細書３には，前記(ア)のとお り，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識す＼nる。」（【００７２】）との記載がある。しかしながら，これは，垂直 ライン上の特定位置（本来の位置）にドットがないことによってドット パターンの上下方向を認識するとの意味の記載であって，「ドット本来 の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味する記載 とはいえない。 また，前記(イ)のとおり，図５ないし８には，他のドットから形成され る垂直ラインから左右にずれたドットが示され，それらドットが「ｘ， ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」との意味を有するフラグ であることが記載されている。しかしながら，引用に係る原判決の「事 実及び理由」第３の４(2)（補正後のもの）によれば，「ｘ，ｙ座標フラ グ」（図５及び７）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはＸＹ平面上の特定の座標値を示し，「一般コードフラグ」（図６＼n及び８）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはある特定のコード（番号）を示すものと認められる。そうすると，「ｘ，ｙ＼n座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」とされたドットは，情報を 表現する部分のドットパターンのデータ内容の定義方法を示すというデータ内容を定義するドットの一つにすぎず，フラグとしてその位置を認＼n識され，ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によって ドットパターンのデータの内容を定義しているが，ドットパターンの向 きを意味しているものではない。そして，そのほか，図５ないし８には， ドットパターンの向きを意味するドットは記載されていないし，データ の内容を定義しているドットがドットパターンの向きを意味するドット を兼ねるとの記載もない。
さらに，「垂直方向に配置されたドット」の一つにつき，その本来の 位置からのずらし方によってドットパターンの向きを意味することを特 徴とする本件発明３の実施形態について，上記ドットがどのような方向， 距離において配置されるのかについては，本件明細書３にはその記載は ない。 以上によると，図５ドットパターンは，「ずらし方によって前記ドッ トパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３）との構＼成を有しな い。 そうすると，本件発明３は，図５ドットパターンに関する記載に係る ものともいえない。
エ 控訴人は，1)図５ないし８において，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一 般コードフラグ」はドットパターンの向きを意味するドットと兼用され ている，2)本件明細書３の段落【０２３９】ないし【０２４１】，【図 １０５】，【図１０６】の(d)の記載を参酌すれば，キードットにデータ 内容を定義する機能とドットパターンの向き（角度）を意味するという機能＼を持たせ得ることが示されている，3)本件明細書の段落【０２３０】 の記載から，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」もキード ットと同様の機能が備わると理解できる，4)本件明細書３の【００７２】 では格子ドットを非回転対称の配置にして上下方向も認識できるように しているし，本件明細書３の図５ないし８には「ｘ，ｙ座標フラグ」又 は「一般コードフラグ」が本来の位置からずれることで本来の位置と実 際に配置されたドットの位置関係に基づいてドットパターンの向きが表現されている，5)「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」 がキードットと同一の機能を有するものであることは当業者にとって自明である旨を主張する。＼n
しかしながら，前記ウで認定したとおり，図５ないし８においては， ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によってドットパ ターンの向きを認識することについては何ら説明されておらず，控訴人 主張のドットの兼用を認めるに足りる根拠は見当たらないないから，上 記1)の主張は採用することができない。 また，【０２３９】ないし【０２４１】，【図１０５】，【図１０６】 の(d)の記載は，図１０５ドットパターンに関する記載であり，図１０５ ドットパターンと図５ドットパターンを組み合わせることは新規事項の 追加となることは前記２にて判断したとおりであるから，そのような組 み合わせをしたのであれば，それ自体からしてサポート要件を欠くこと になり，上記2)の主張は失当である。
次に，図１０５ドットパターンに関する記載である段落【０２３０】 （引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の２の【０２３０】III)部分 参照）には「本発明におけるドットパターンの仕様について図１０３〜 図１０６を用いて説明する。」との記載があるだけであり，これにより 「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」が図１０５ドット パターンのキードットと同様の機能が備わると理解することはできないから，上記3)の主張は採用することができない。 さらに，控訴人の上記4)及び5)の主張については，確かに，ドットパ ターンの方向を意味するドット又はドット群を設けてこれらを非回転対 称の配置にすればドットパターンの向きを認識できることは明らかであ り，また，図５ないし８に記載された「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般 コードフラグ」は非回転対称の位置に配置されているとはいえるから， これをドットパターンの向きを意味するドットとして兼用することも可 能である。しかしながら，本件明細書３は，そのような構＼成としたもの と理解すべき記載となっておらず，「本来の位置からのずらし方」とし てどのような選択に従い本件発明３を構成したのかがそもそも記載されているとはいえないことは，前記ウで示したとおりである。したがって，＼n上記4)及び5)の主張も採用することができない。
オ 以上のとおり，技術常識を踏まえても，当業者において，本件発明３ が本件明細書３の発明の詳細な説明に記載したものと理解することはで きないというべきであるから，本件発明３に係る本件特許３は，特許法 ３６条６項１号に違反し，特許無効審判により無効とされるべきもので ある。
(ア) 図１０５ドットパターンにおいては，情報ドットは，四隅を格子ドッ トで囲まれた領域の中心からずれた位置に置かれるところ，本件補正１ 1)部分に当たる構成要件Ｂ１の情報ドットは，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点の中心」からずれた位置に置かれる。＼n図１０５には，水平又は垂直の格子線の中間に各格子線と平行な線が引 かれているが，当初明細書１に，「格子状に配置されたドットで構成されている。」（【０１８５】），「格子ブロックの四隅（格子線の交点＼n（格子点）上）には格子ドットＬＤが配置されている」（【０１８６】）， 「４個の格子ドットＬＤの正中心に配置したドットである（図１０６（ａ） 参照）」（【０１９７】）と記載されているとおり，格子ドットは等間 隔に配置されたドットにより構成された水平ラインと垂直ラインの交点であり，格子線は格子ドットを結ぶラインであるから，図１０５に示さ＼nれた各格子線の中間に引かれた線は格子ドットで囲まれた領域の中心を 示すために参考として引かれた補助線にすぎず，格子線とは認められな い（図１０６（ａ）のように，格子ドット同士を対角線で結べば，その 交点は「格子線の交点」となるが，その線は構成要件Ｂ１に規定する「縦横方向」のラインではない。）。＼n そうすると，「縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格 子点の中心」を基点として情報ドットが位置付けられることを構成要件とする本件補正１1)部分は，図１０５のドットパターンとは似て非なる ものであり，そもそも図１０５ドットパターンに基づく補正であるとは 認められない。
(イ) 図５ドットパターンにおいては， 情報を表現するドットは，格子ドットから上下左右の格子線上にずらした位置に配置されるところ，構＼成要件Ｂ１の情報ドットは「格子点の中心から等距離で４５°ずつずらし た方向のうちいずれかの方向」に配置されるものであるから，本件補正 １1)部分は，図５ドットパターンに基づく補正であるとは認められない。
(ウ) そのほか，当初明細書１に本件補正１1)部分に対応する記載は認め られないから，本件補正前発明１の本件補正１1)部分に対応する部分と 構成要件Ｂ１とを対比するまでもなく，本件補正１1)部分は新たな技術 的事項を導入するものというべきである。
・・・・
(ア) 本件発明３の特許請求の範囲の記載（分説後のもの）は，次のとおり である（引用に係る原判決の「事実及び理由」第２の２(5)ウ参照）。
Ａ３ 等間隔に所定個数水平方向に配置されたドットと，
Ｂ３ 前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから 等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドットと，
Ｃ３ 前記水平方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ライ ンと，前記垂直方向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定さ れた水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点からのずれ方でデータ 内容が定義された情報ドットと，からなるドットパターンであって，
Ｄ３ 前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位置 からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している Ｅ３ ことを特徴とするドットパターン。
(イ) 構成要件Ｂ３の「前記水平方向に配置されたドットの端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」と，＼n構成要件Ｃ３の「前記垂直方向に配置されたドット」と，構＼成要件Ｄ３ の「前記垂直方向に配置されたドット」とは同じものを指すと解される から，この一つの「垂直方向に配置されたドット」は，垂直方向に「等 間隔」に配置される一方で（構成要件Ｂ３），「本来の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味するとされており，その「ず＼nらし方」について特に限定はされていない。同一方向に等間隔に配置さ れながらその位置がずれているのは文言上整合していないが，これを合 理的に解釈するならば，「等間隔」はこの一つの「垂直方向に配置され たドット」以外のドットに係り，この一つの「垂直方向に配置されたド ット」は他のドットと異なり「等間隔」に配置されなくてもよいもので あり，そのずらされる方向，距離とも何ら限定はないと解するほかない。 また，本件発明３は，「ずらし方によって前記ドットパターンの向き を意味している」（構成要件Ｄ３）としているから，「ずらし方」，すなわち，本来の位置からずらされた別の位置に配置された一つの「垂直＼n方向に配置されたドット」が当該位置に配置されていることが認識され， 本来の位置とその実際の位置との間の位置関係に基づいてドットパター ンの向きが意味されることを規定していると解釈すべきものである。
イ 図１０５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図１０３ないし１０６のほか，次の記載がある。
「【０２３９】 また，本発明のドットパターンでは，キードットのずらし方を変更す ることにより，同一のドットパターン部であっても別の意味を持たせる ことができる。つまり，キードットＫＤは格子点からずらすことでキー ドットＫＤとして機能するものであるが，このずらし方を格子点から等距離で４５度ずつずらすことにより８パターンのキードットを定義でき＼nる。
【０２４０】 ここで，ドットパターン部をＣ−ＭＯＳ等の撮像手段で撮像した場合， 当該撮像データは当該撮像手段のフレームバッファに記録されるが，こ のときもし撮像手段の位置が紙面の鉛直軸（撮影軸）を中心に回動され た位置，すなわち撮影軸を中心にして回動した位置（ずれた位置）にあ る場合には，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係から 撮像手段の撮像軸を中心にしたずれ（カメラの角度）がわかることにな る。この原理を応用すれば，カメラで同じ領域を撮影しても角度という 別次元のパラメータを持たせることができる。そのため，同じ位置の同 じ領域を読み取っても角度毎に別の情報を出力させることができる。
【０２４１】 いわば，同一領域に角度パラメータによって階層的な情報を配置でき ることになる。
【０２４２】 この原理を応用したものが図７４，図７６，図７８に示すような例で ある。図７４では，ミニフィギュア１１０１の底面に設けられたスキャ ナ部１１０５でこのミニフィギュア１１０１を台座上で４５度ずつ回転 させることでドットパターン部の読取り情報とともに異なる角度情報を 得ることできるため，８通りの音声内容を出力させることができる。」 （図７４，７６及び７８については本判決への添付を省略する。）
(イ) 上記(ア)の記載は，構成要件Ｄ３との関係においては，確かに，格子ドットとキードットとの位置関係によってドットパターンの向きを意味＼nすることを記載するものといえる。 しかしながら，構成要件Ｃ３との関係について見れば，本件発明３は，「格子点からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」との構＼成を有するところ，前記２(1)ウのとおり（引用に係る原判決の「事実及び 理由」第３の１（補正後のもの）のとおり，当初明細書１と本件明細書 ３の関連部分の記載はいずれも同じである。），図１０５ドットパター ンにおいては，情報ドットを四隅を格子ドットで囲まれた領域の中心か らずらすことによってデータ内容を定義するものであって，格子ドット からのずらし方によってデータ内容を定義するものではない（構成要件C３は格子点を垂直ラインと水平ラインの交点と定義しているから，構成要件 C３が図１０５ドットパターンに基づくものと仮定する余地はな い。）。 そうすると，本件発明３は，図１０５ドットパターンに関する記載に 係るものとはいえない。
ウ 図５ドットパターンとの関係について
(ア) 本件明細書３には，図２，５ないし８のほか，次の記載がある。 「【００６９】 ･･･図５から図８は他のドットパターンの一例を示す正面図である。
【００７０】 上述したようにカメラ６０２で取り込んだ画像データは，画像処理ア ルゴリズムで処理してドット６０５を抽出し，歪率補正のアルゴリズム により，カメラ６０２が原因する歪とカメラ６０２の傾きによる歪を補 正するので，ドットパターン６０１の画像データを取り込むときに正確 に認識することができる。
【００７１】 このドットパターンの認識では，先ず連続する等間隔のドット６０５ により構成されたラインを抽出し，その抽出したラインが正しいラインかどうかを判定する。このラインが正しいラインでないときは別のライ＼nンを抽出する。
【００７２】 次に，抽出したラインの１つを水平ラインとする。この水平ラインを 基準としてそこから垂直に延びるラインを抽出する。垂直ラインは，水 平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識する。＼n
【００７３】 最後に，情報領域を抽出してその情報を数値化し，この数値情報を再 生する。」 (イ) また，引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の４(2)（補正後のも の）とおり，図５及び図７では，左端の垂直ラインに配置されたドット の一つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ライ ンに沿って左側に配置され，「ｘ，ｙ座標フラグ」とされていることが 示され，図６及び図８では，左端の垂直ラインに配置されたドットの一 つが他の同一の垂直ラインに配置されたドットとは異なり水平ラインに 沿って右側に配置され，「一般コードフラグ」とされていることが示さ れている。
(ウ) 本件発明３は，「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ド ット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意 味している」（構成要件Ｄ３）ことを特徴とするドットパターンであるところ，図５ドットパターンに関し，本件明細書３には，前記(ア)のとお り，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にないことから上下方向を認識す＼nる。」（【００７２】）との記載がある。しかしながら，これは，垂直 ライン上の特定位置（本来の位置）にドットがないことによってドット パターンの上下方向を認識するとの意味の記載であって，「ドット本来 の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味する記載 とはいえない。 また，前記(イ)のとおり，図５ないし８には，他のドットから形成され る垂直ラインから左右にずれたドットが示され，それらドットが「ｘ， ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」との意味を有するフラグ であることが記載されている。しかしながら，引用に係る原判決の「事 実及び理由」第３の４(2)（補正後のもの）によれば，「ｘ，ｙ座標フラ グ」（図５及び７）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはＸＹ平面上の特定の座標値を示し，「一般コードフラグ」（図６＼n及び８）がある場合には，情報を表現する部分のドットパターンはある特定のコード（番号）を示すものと認められる。そうすると，「ｘ，ｙ＼n座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」とされたドットは，情報を 表現する部分のドットパターンのデータ内容の定義方法を示すというデータ内容を定義するドットの一つにすぎず，フラグとしてその位置を認＼n識され，ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によって ドットパターンのデータの内容を定義しているが，ドットパターンの向 きを意味しているものではない。そして，そのほか，図５ないし８には， ドットパターンの向きを意味するドットは記載されていないし，データ の内容を定義しているドットがドットパターンの向きを意味するドット を兼ねるとの記載もない。
さらに，「垂直方向に配置されたドット」の一つにつき，その本来の 位置からのずらし方によってドットパターンの向きを意味することを特 徴とする本件発明３の実施形態について，上記ドットがどのような方向， 距離において配置されるのかについては，本件明細書３にはその記載は ない。 以上によると，図５ドットパターンは，「ずらし方によって前記ドッ トパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３）との構＼成を有しな い。 そうすると，本件発明３は，図５ドットパターンに関する記載に係る ものともいえない。
エ 控訴人は，1)図５ないし８において，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一 般コードフラグ」はドットパターンの向きを意味するドットと兼用され ている，2)本件明細書３の段落【０２３９】ないし【０２４１】，【図 １０５】，【図１０６】の(d)の記載を参酌すれば，キードットにデータ 内容を定義する機能とドットパターンの向き（角度）を意味するという機能＼を持たせ得ることが示されている，3)本件明細書の段落【０２３０】 の記載から，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」もキード ットと同様の機能が備わると理解できる，4)本件明細書３の【００７２】 では格子ドットを非回転対称の配置にして上下方向も認識できるように しているし，本件明細書３の図５ないし８には「ｘ，ｙ座標フラグ」又 は「一般コードフラグ」が本来の位置からずれることで本来の位置と実 際に配置されたドットの位置関係に基づいてドットパターンの向きが表現されている，5)「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」 がキードットと同一の機能を有するものであることは当業者にとって自明である旨を主張する。＼n
しかしながら，前記ウで認定したとおり，図５ないし８においては， ドットの本来の位置と実際に配置された位置との関係によってドットパ ターンの向きを認識することについては何ら説明されておらず，控訴人 主張のドットの兼用を認めるに足りる根拠は見当たらないないから，上 記1)の主張は採用することができない。 また，【０２３９】ないし【０２４１】，【図１０５】，【図１０６】 の(d)の記載は，図１０５ドットパターンに関する記載であり，図１０５ ドットパターンと図５ドットパターンを組み合わせることは新規事項の 追加となることは前記２にて判断したとおりであるから，そのような組 み合わせをしたのであれば，それ自体からしてサポート要件を欠くこと になり，上記2)の主張は失当である。
次に，図１０５ドットパターンに関する記載である段落【０２３０】 （引用に係る原判決の「事実及び理由」第３の２の【０２３０】III)部分 参照）には「本発明におけるドットパターンの仕様について図１０３〜 図１０６を用いて説明する。」との記載があるだけであり，これにより 「ｘ，ｙ座標フラグ」あるいは「一般コードフラグ」が図１０５ドット パターンのキードットと同様の機能が備わると理解することはできないから，上記3)の主張は採用することができない。 さらに，控訴人の上記4)及び5)の主張については，確かに，ドットパ ターンの方向を意味するドット又はドット群を設けてこれらを非回転対 称の配置にすればドットパターンの向きを認識できることは明らかであ り，また，図５ないし８に記載された「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般 コードフラグ」は非回転対称の位置に配置されているとはいえるから， これをドットパターンの向きを意味するドットとして兼用することも可 能である。しかしながら，本件明細書３は，そのような構＼成としたもの と理解すべき記載となっておらず，「本来の位置からのずらし方」とし てどのような選択に従い本件発明３を構成したのかがそもそも記載されているとはいえないことは，前記ウで示したとおりである。したがって，＼n上記4)及び5)の主張も採用することができない。
オ 以上のとおり，技術常識を踏まえても，当業者において，本件発明３ が本件明細書３の発明の詳細な説明に記載したものと理解することはで きないというべきであるから，本件発明３に係る本件特許３は，特許法 ３６条６項１号に違反し，特許無効審判により無効とされるべきもので ある。
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2021.02.16
令和1(行ケ)10106 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和3年2月4日 知的財産高等裁判所
ＣＳ関連発明についての無効審判の取消訴訟です。知財高裁も審決同様、無効理由無しと判断しました。無効理由としては進歩性、実施可能要件、サポート要件と全て争点とされています。＼n
原告は，本件発明１において，代入用スクリプトと自ノード変数データと が，同一のノードデータに含まれるのに対し，甲１発明ではそうではないこ とが相違点に当たるとした場合であっても，甲１発明において，直系上位ノ ードに含まれている代入用スクリプトを，直系上位ノードではなく，自ノー ドに含ませることとすることは，当業者の技術常識ないし周知技術に基づく 設計事項であるから，当業者は，相違点２及び相違点３に係る構成を容易に＼n想到することができると主張する。 しかし，前記２において判示したとおり，甲１には，本件発明１の構成要＼n件Ｆの代入用スクリプトに相当する事項自体が開示されていないから，原告 が主張するように，単に代入用スクリプトを自ノードに含むか含まないかと いう点のみが相違点となるのではない。
そして，甲１には，ノードデータに当該ノードデータに含まれる変数デー タである自ノード変数データと，当該ノードの直系上位ノードのノードデー タに含まれる変数データである上位ノード変数データを利用した演算を行っ て，前記自ノード変数データの値を求める代入用スクリプトが含まれるよう にする方法について記載も示唆もない。 したがって，その他の点について判断するまでもなく，当業者が，甲１発 明において，「スクリプトは「当該ノードデータに含まれる変数データであ る自ノード変数データと，当該ノードの直系上位ノードのノードデータに含 まれる変数データである上位ノード変数データを利用した演算を行って，前 記自ノード変数データの値を求める代入用スクリプト」を含む」という相違 点２に係る本件発明１の構成及び「前記代入用スクリプトの実行により，前＼n記自ノード変数データの値を更新する」という相違点３に係る本件発明１の 構成を容易に想到することができたとはいえない。＼n
同様に，当業者が，甲１発明において，本件発明１の発明特定事項を全て 含む本件発明１４について，前記相違点２に係る本件発明１４の構成及び前＼n記相違点３に係る本件発明１４の構成を容易に想到することができたとはい＼nえない。
原告は，本件発明１において，代入用スクリプトと自ノード変数データと が，同一のノードデータに含まれるのに対し，甲１発明ではそうではないこ とが相違点に当たるとした場合であっても，甲１発明において，直系上位ノ ードに含まれている代入用スクリプトを，直系上位ノードではなく，自ノー ドに含ませることとすることは，当業者の技術常識ないし周知技術に基づく 設計事項であるから，当業者は，相違点２及び相違点３に係る構成を容易に＼n想到することができると主張する。 しかし，前記２において判示したとおり，甲１には，本件発明１の構成要＼n件Ｆの代入用スクリプトに相当する事項自体が開示されていないから，原告 が主張するように，単に代入用スクリプトを自ノードに含むか含まないかと いう点のみが相違点となるのではない。
そして，甲１には，ノードデータに当該ノードデータに含まれる変数デー タである自ノード変数データと，当該ノードの直系上位ノードのノードデー タに含まれる変数データである上位ノード変数データを利用した演算を行っ て，前記自ノード変数データの値を求める代入用スクリプトが含まれるよう にする方法について記載も示唆もない。 したがって，その他の点について判断するまでもなく，当業者が，甲１発 明において，「スクリプトは「当該ノードデータに含まれる変数データであ る自ノード変数データと，当該ノードの直系上位ノードのノードデータに含 まれる変数データである上位ノード変数データを利用した演算を行って，前 記自ノード変数データの値を求める代入用スクリプト」を含む」という相違 点２に係る本件発明１の構成及び「前記代入用スクリプトの実行により，前＼n記自ノード変数データの値を更新する」という相違点３に係る本件発明１の 構成を容易に想到することができたとはいえない。＼n
同様に，当業者が，甲１発明において，本件発明１の発明特定事項を全て 含む本件発明１４について，前記相違点２に係る本件発明１４の構成及び前＼n記相違点３に係る本件発明１４の構成を容易に想到することができたとはい＼nえない。
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1審、2審とも技術的範囲に属しないと判断しています。
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2020.12.21
令和2(ネ)10039 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和2年12月1日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
特許侵害事件で、1審ではサポート要件違反として無効と判断されました。知財高裁も同じ判断をしました。発明はアンテナなのでサポート要件違反は珍しいですね。原審（東京地裁平成30年（ワ）5506号)はアップされていません。
前記(ア)の発明の詳細な説明の記載によれば，発明の詳細な説明に記 載された実施例（第１実施例，第２実施例）は，いずれもアンテナ素子 の下に平面アンテナユニットを配置し，アンテナ素子の下縁と平面アン テナユニットの上面の間隔を約０．２５λ 以上としたものであり，それ により，アンテナ素子と平面アンテナユニットについて，相互に影響を 及ぼすことが低減され，それぞれ単独で存在する場合の各アンテナと同 等の電気的特性を示すことを具体的に示すものである。発明の詳細な説 明には，第１実施例のアンテナ装置を用いた実験結果が記載されている ところ（【００１８】〜【００２６】，図７〜図１２，図１５〜図１９）， これらは，アンテナ素子と平面アンテナユニットの相互干渉がアンテナ の電気的特性に及ぼす影響を検証したものであると認められ，実施例が， 発明の詳細な説明に記載された発明の課題を解決するという効果を生ず るかどうかを確かめるものと認められる。 そうすると，発明の詳細な説明に記載された実施例は，前記認定の発 明の詳細な説明に記載された発明（前記イ(イ)）の実施の形態を具体的 に示し，その発明の課題（前記ア(イ)）を解決するという効果を生ずる ことを示すものであると認められる。
(3) 請求１に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載された発明か ア 請求項１に記載された発明は，前記第２，３(2)のとおりであり，1)アン テナ素子に加えて別のアンテナである平面アンテナユニットを組み込むこ とは構成要件とされてはおらず，また，2)仮にアンテナ素子に加えて平面 アンテナユニットを組み込んだ場合に，アンテナ素子の下縁と平面アンテ ナユニットの上面との間隔が約０．２５λ以上であることも構成要件とさ＼nれていない。そのため，請求項１に記載された発明は，アンテナ素子に加 えて平面アンテナユニットを組み込み，アンテナ素子の下縁と平面アンテ ナユニットの上面との間隔を約０．２５λ以上とするアンテナ装置以外に も，1)そもそもアンテナ素子以外に平面アンテナユニットが組み込まれて いないアンテナ装置の発明を含み，また，2)アンテナ素子に加えて平面ア ンテナユニットが組み込まれてはいるものの，アンテナ素子の下縁と平面 アンテナユニットの上面との間隔が約０．２５λ未満であるアンテナ装置 の発明を含むものである。
イ これに対し，発明の詳細な説明に記載された発明は，前記(2)イ(イ)のと おりであり，アンテナ素子と，アンテナ素子の直下であって，前記アンテ ナ素子の面とほぼ直交するよう配置されている平面アンテナユニットとを 備えるアンテナにおいて，平面アンテナユニットの上面とアンテナ素子の 下端との間隔を約０．２５λ以上とするものであると認められる。
ウ そうすると，請求項１に記載された発明のうち，1)アンテナ素子以外に 平面アンテナユニットが組み込まれていないアンテナ装置の発明，及び2) アンテナ素子に加えて平面アンテナユニットが組み込まれてはいるもの の，アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニットの上面との間隔が約０． ２５λ未満であるアンテナ装置の発明は，発明の詳細な説明に記載された 発明ではない。 したがって，請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載さ れた発明以外の発明を含むものであり，発明の詳細な説明に記載された発 明であるとは認められない。
(4)請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は 出願時の技術常識に照らし，当業者が課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか発明の詳細な説明に記載された発明の課題は，限られた空間しか有してい ないアンテナケースを備えるアンテナ装置に既設の立設されたアンテナ素子 に加えてさらに平面アンテナユニットを組み込むと相互に他のアンテナの影 響を受けて良好な電気的特性を得ることができないという課題であり（前記 (2)ア(イ)），このような課題を当業者が認識するためには，限られた空間し か有しないアンテナ装置において，既設の立設されたアンテナ素子に加えて 新たに平面アンテナユニットを組み込むことが前提となる。しかし，請求項 １に記載された発明は，そもそもアンテナ素子以外に平面アンテナユニット が組み込まれていないアンテナ装置の発明を含み（前記(3)ア），そのような 構成の発明の課題は，発明の詳細な説明には記載されていない。そのため，＼n請求項１に記載された発明は，当業者が発明の詳細な説明の記載によって課 題を認識できない発明を含むものであり，当業者が課題を解決できると認識 できる範囲を超えたものである。
また，請求項１に記載された発明は，アンテナ素子に加えて平面アンテナ ユニットが組み込まれてはいるものの，アンテナ素子の下縁と平面アンテナ ユニットの上面との間隔が約０．２５λ未満であるアンテナ装置の発明を含 むが（前記(3)ア），発明の詳細な説明には，課題を解決する方法として，平 面アンテナユニットの上面とアンテナ素子の下端との間隔を約０．２５λ 以 上とすることが記載されており，アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニッ トの上面との間隔を約０．２５λ未満とするならば，発明の詳細な説明に記 載された課題を解決することはできない。そのため，請求項１に記載された 発明は，この点においても当業者が発明の詳細な説明に記載された解決手段 によって課題を解決できると認識できない発明を含むものであり，当業者が 課題を解決できると認識できる範囲を超えたものである。 その他，請求項１に記載された発明が，発明の詳細な説明の記載若しくは 示唆又は出願時の技術常識に照らし，当業者が課題を解決できると認識でき る範囲のものであることを認めるに足りる証拠はない。 したがって，請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明の記載若し くは示唆又は出願時の技術常識に照らし，当業者が課題を解決できると認識 できる範囲のものであるとは認められない。
前記(ア)の発明の詳細な説明の記載によれば，発明の詳細な説明に記 載された実施例（第１実施例，第２実施例）は，いずれもアンテナ素子 の下に平面アンテナユニットを配置し，アンテナ素子の下縁と平面アン テナユニットの上面の間隔を約０．２５λ 以上としたものであり，それ により，アンテナ素子と平面アンテナユニットについて，相互に影響を 及ぼすことが低減され，それぞれ単独で存在する場合の各アンテナと同 等の電気的特性を示すことを具体的に示すものである。発明の詳細な説 明には，第１実施例のアンテナ装置を用いた実験結果が記載されている ところ（【００１８】〜【００２６】，図７〜図１２，図１５〜図１９）， これらは，アンテナ素子と平面アンテナユニットの相互干渉がアンテナ の電気的特性に及ぼす影響を検証したものであると認められ，実施例が， 発明の詳細な説明に記載された発明の課題を解決するという効果を生ず るかどうかを確かめるものと認められる。 そうすると，発明の詳細な説明に記載された実施例は，前記認定の発 明の詳細な説明に記載された発明（前記イ(イ)）の実施の形態を具体的 に示し，その発明の課題（前記ア(イ)）を解決するという効果を生ずる ことを示すものであると認められる。
(3) 請求１に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載された発明か ア 請求項１に記載された発明は，前記第２，３(2)のとおりであり，1)アン テナ素子に加えて別のアンテナである平面アンテナユニットを組み込むこ とは構成要件とされてはおらず，また，2)仮にアンテナ素子に加えて平面 アンテナユニットを組み込んだ場合に，アンテナ素子の下縁と平面アンテ ナユニットの上面との間隔が約０．２５λ以上であることも構成要件とさ＼nれていない。そのため，請求項１に記載された発明は，アンテナ素子に加 えて平面アンテナユニットを組み込み，アンテナ素子の下縁と平面アンテ ナユニットの上面との間隔を約０．２５λ以上とするアンテナ装置以外に も，1)そもそもアンテナ素子以外に平面アンテナユニットが組み込まれて いないアンテナ装置の発明を含み，また，2)アンテナ素子に加えて平面ア ンテナユニットが組み込まれてはいるものの，アンテナ素子の下縁と平面 アンテナユニットの上面との間隔が約０．２５λ未満であるアンテナ装置 の発明を含むものである。
イ これに対し，発明の詳細な説明に記載された発明は，前記(2)イ(イ)のと おりであり，アンテナ素子と，アンテナ素子の直下であって，前記アンテ ナ素子の面とほぼ直交するよう配置されている平面アンテナユニットとを 備えるアンテナにおいて，平面アンテナユニットの上面とアンテナ素子の 下端との間隔を約０．２５λ以上とするものであると認められる。
ウ そうすると，請求項１に記載された発明のうち，1)アンテナ素子以外に 平面アンテナユニットが組み込まれていないアンテナ装置の発明，及び2) アンテナ素子に加えて平面アンテナユニットが組み込まれてはいるもの の，アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニットの上面との間隔が約０． ２５λ未満であるアンテナ装置の発明は，発明の詳細な説明に記載された 発明ではない。 したがって，請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載さ れた発明以外の発明を含むものであり，発明の詳細な説明に記載された発 明であるとは認められない。
(4)請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は 出願時の技術常識に照らし，当業者が課題を解決できると認識できる範囲の ものであるか発明の詳細な説明に記載された発明の課題は，限られた空間しか有してい ないアンテナケースを備えるアンテナ装置に既設の立設されたアンテナ素子 に加えてさらに平面アンテナユニットを組み込むと相互に他のアンテナの影 響を受けて良好な電気的特性を得ることができないという課題であり（前記 (2)ア(イ)），このような課題を当業者が認識するためには，限られた空間し か有しないアンテナ装置において，既設の立設されたアンテナ素子に加えて 新たに平面アンテナユニットを組み込むことが前提となる。しかし，請求項 １に記載された発明は，そもそもアンテナ素子以外に平面アンテナユニット が組み込まれていないアンテナ装置の発明を含み（前記(3)ア），そのような 構成の発明の課題は，発明の詳細な説明には記載されていない。そのため，＼n請求項１に記載された発明は，当業者が発明の詳細な説明の記載によって課 題を認識できない発明を含むものであり，当業者が課題を解決できると認識 できる範囲を超えたものである。
また，請求項１に記載された発明は，アンテナ素子に加えて平面アンテナ ユニットが組み込まれてはいるものの，アンテナ素子の下縁と平面アンテナ ユニットの上面との間隔が約０．２５λ未満であるアンテナ装置の発明を含 むが（前記(3)ア），発明の詳細な説明には，課題を解決する方法として，平 面アンテナユニットの上面とアンテナ素子の下端との間隔を約０．２５λ 以 上とすることが記載されており，アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニッ トの上面との間隔を約０．２５λ未満とするならば，発明の詳細な説明に記 載された課題を解決することはできない。そのため，請求項１に記載された 発明は，この点においても当業者が発明の詳細な説明に記載された解決手段 によって課題を解決できると認識できない発明を含むものであり，当業者が 課題を解決できると認識できる範囲を超えたものである。 その他，請求項１に記載された発明が，発明の詳細な説明の記載若しくは 示唆又は出願時の技術常識に照らし，当業者が課題を解決できると認識でき る範囲のものであることを認めるに足りる証拠はない。 したがって，請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明の記載若し くは示唆又は出願時の技術常識に照らし，当業者が課題を解決できると認識 できる範囲のものであるとは認められない。
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2020.12.21
令和1(行ケ)10136 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年12月15日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反として無効審決がなされ、知財高裁もこれを維持しました。本件発明の課題である２４ケ月の貯蔵安定性を有することの具体的裏付けが記載されていないとの判断です。
上記(1)イ(イ)・(ウ)のとおり，本件明細書においては，パロノセトロン又はそ の塩を含む溶液は，pH及び／又は賦形剤濃度の調整並びにマンニトール及び キレート剤の適切な濃度での添加によって，安定性が向上することが記載さ れ，実施例１〜３において，製剤が最も安定するpHの値，クエン酸緩衝液及 びＥＤＴＡの好適な濃度範囲，マンニトールの最適レベルが示され，実施例 ４，５に代表的な医薬製剤が示されているが，実施例４，５においては，実＼n際に安定性試験が行われていないため，そこに記載された医薬製剤が少なく とも２４ケ月の貯蔵安定性を有することが記載されているとはいえない。ま た，その他の箇所をみても，安定化に資する要素は挙げられてはいるものの， それらが２４ケ月の貯蔵安定性を実現するものであることについての直接的 な言及はないし，どのような要素があればどの程度の貯蔵安定性を実現する ことができるのかを推論する根拠となるような具体的な指摘もなく，結局， 具体的な裏付けをもって，具体的な医薬製剤が少なくとも２４ケ月の貯蔵安 定性を有することが記載されているとはいえない。
なお，上記(1)イ(イ)のとおり，本件明細書の一連の実施例は，薬剤の安定化 のための合理的な条件を見出すための要因を探求するものであって，特に， 実施例１〜３は，個々の要因を探求するプレフォーミュレーション（予備処＼n方設計，前処方化）に該当し，実施例４，５の代表的な医薬製剤は処方化研＼n究（製剤設計）に該当するといえるとしても，上記のとおり，本件明細書に は，pH，賦形剤，マンニトール及びキレート剤の濃度を調整することで，安 定性向上に関し，どのような作用・機序があるのか，どの程度の安定性の向 上，安定性への貢献が見込めるのかが記載されていないため，実施例４，５ の医薬製剤が少なくとも２４ケ月の貯蔵安定性を有することが記載されてい るとはいえないし，その他の箇所をみても，合理的な説明をもって，具体的 な医薬製剤が少なくとも２４ケ月の貯蔵安定性を有することが記載されてい るとはいえない。 そうすると，本件明細書には，２４ケ月要件を備えたパロノセトロン製剤 が記載されているとはいえないし，本件出願時の技術常識に照らしても，当 業者が，本件各発明につき，医薬安定性が向上し，２４ケ月以上の保存を可 能にするパロノセトロン製剤とその製剤を安定化する許容される濃度範囲を＼n提供するという本件各発明の課題（上記(1)ア）を解決できると認識できる範 囲のものであるとはいえない。 なお，実施例６，７の記載は，(1)イ(エ)のとおり，パロノセトロン塩酸塩以 外の成分（賦形剤，等張剤など）の有無及び濃度についての記載や，ｐＨの 値についての記載を欠くため，本件各発明に該当する製剤に関する実施例で あるとはいえないし，これによって安定性が確認されたのは，最長でも１６ 日間にすぎないのであるから，上記(2)イの技術常識に照らしてみても，２４ ケ月要件を備えたパロノセトロン製剤を提供する等の本件各発明の課題（上 記(1)ア）を解決し得ることの根拠にはなり得ない。
(4) 原告の主張について
ア 上記第４の１(1)及び(2)の主張について
上記(3)のとおり，本件明細書には，pH，賦形剤，マンニトール及びキレ ート剤の濃度を調整することで，安定性向上に関し，どのような作用・機 序があるのか，どの程度の安定性の向上，安定性への貢献が見込めるのか が記載されていないため，本件出願時の技術常識を踏まえても，実施例４， ５の医薬製剤が２４ケ月要件を備えたものであることが記載されていると はいえないし，その他の箇所をみても，具体的な医薬製剤が少なくとも２ ４ケ月の貯蔵安定性を有することを，具体的な根拠に基づいて合理的に説 明しているとはいえない。そして，２４ケ月という期間に直接言及する【 ００１７】【００３７】の記載も，上記(1)イ(ア)のとおり，当該製剤ないし 容器を２４ケ月以上保存できることをいかなる方法で確認したか等につい ての具体的な言及を欠くから，これらの段落の記載をもって，２４ケ月要 件が本件明細書に実質的に記載されているということもできない。 したがって，原告の上記第４の１(1)及び(2)の主張は採用することができ ない。
上記(1)イ(イ)・(ウ)のとおり，本件明細書においては，パロノセトロン又はそ の塩を含む溶液は，pH及び／又は賦形剤濃度の調整並びにマンニトール及び キレート剤の適切な濃度での添加によって，安定性が向上することが記載さ れ，実施例１〜３において，製剤が最も安定するpHの値，クエン酸緩衝液及 びＥＤＴＡの好適な濃度範囲，マンニトールの最適レベルが示され，実施例 ４，５に代表的な医薬製剤が示されているが，実施例４，５においては，実＼n際に安定性試験が行われていないため，そこに記載された医薬製剤が少なく とも２４ケ月の貯蔵安定性を有することが記載されているとはいえない。ま た，その他の箇所をみても，安定化に資する要素は挙げられてはいるものの， それらが２４ケ月の貯蔵安定性を実現するものであることについての直接的 な言及はないし，どのような要素があればどの程度の貯蔵安定性を実現する ことができるのかを推論する根拠となるような具体的な指摘もなく，結局， 具体的な裏付けをもって，具体的な医薬製剤が少なくとも２４ケ月の貯蔵安 定性を有することが記載されているとはいえない。
なお，上記(1)イ(イ)のとおり，本件明細書の一連の実施例は，薬剤の安定化 のための合理的な条件を見出すための要因を探求するものであって，特に， 実施例１〜３は，個々の要因を探求するプレフォーミュレーション（予備処＼n方設計，前処方化）に該当し，実施例４，５の代表的な医薬製剤は処方化研＼n究（製剤設計）に該当するといえるとしても，上記のとおり，本件明細書に は，pH，賦形剤，マンニトール及びキレート剤の濃度を調整することで，安 定性向上に関し，どのような作用・機序があるのか，どの程度の安定性の向 上，安定性への貢献が見込めるのかが記載されていないため，実施例４，５ の医薬製剤が少なくとも２４ケ月の貯蔵安定性を有することが記載されてい るとはいえないし，その他の箇所をみても，合理的な説明をもって，具体的 な医薬製剤が少なくとも２４ケ月の貯蔵安定性を有することが記載されてい るとはいえない。 そうすると，本件明細書には，２４ケ月要件を備えたパロノセトロン製剤 が記載されているとはいえないし，本件出願時の技術常識に照らしても，当 業者が，本件各発明につき，医薬安定性が向上し，２４ケ月以上の保存を可 能にするパロノセトロン製剤とその製剤を安定化する許容される濃度範囲を＼n提供するという本件各発明の課題（上記(1)ア）を解決できると認識できる範 囲のものであるとはいえない。 なお，実施例６，７の記載は，(1)イ(エ)のとおり，パロノセトロン塩酸塩以 外の成分（賦形剤，等張剤など）の有無及び濃度についての記載や，ｐＨの 値についての記載を欠くため，本件各発明に該当する製剤に関する実施例で あるとはいえないし，これによって安定性が確認されたのは，最長でも１６ 日間にすぎないのであるから，上記(2)イの技術常識に照らしてみても，２４ ケ月要件を備えたパロノセトロン製剤を提供する等の本件各発明の課題（上 記(1)ア）を解決し得ることの根拠にはなり得ない。
(4) 原告の主張について
ア 上記第４の１(1)及び(2)の主張について
上記(3)のとおり，本件明細書には，pH，賦形剤，マンニトール及びキレ ート剤の濃度を調整することで，安定性向上に関し，どのような作用・機 序があるのか，どの程度の安定性の向上，安定性への貢献が見込めるのか が記載されていないため，本件出願時の技術常識を踏まえても，実施例４， ５の医薬製剤が２４ケ月要件を備えたものであることが記載されていると はいえないし，その他の箇所をみても，具体的な医薬製剤が少なくとも２ ４ケ月の貯蔵安定性を有することを，具体的な根拠に基づいて合理的に説 明しているとはいえない。そして，２４ケ月という期間に直接言及する【 ００１７】【００３７】の記載も，上記(1)イ(ア)のとおり，当該製剤ないし 容器を２４ケ月以上保存できることをいかなる方法で確認したか等につい ての具体的な言及を欠くから，これらの段落の記載をもって，２４ケ月要 件が本件明細書に実質的に記載されているということもできない。 したがって，原告の上記第４の１(1)及び(2)の主張は採用することができ ない。
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2020.10.29
令和1(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年10月22日 知的財産高等裁判所(3部)
無効審判の審理で訂正し、無効理由無しとされましたが、これについては、審決取消訴訟（前訴）で取り消されました。再開した審理で、訂正がなされ、無効理由無しと判断されました。知財高裁は審決を維持しました。争点は新規性・進歩性、サポート要件です。概要は、先行公報に記載された事項については前訴の拘束力化あり、また阻害要因ありと判断されました。
本件訂正発明１と甲１発明の相違点の認定の誤りについて
ア 甲１の【００１６】には，「図１にホットプレスにより作製したターゲッ トの断面組織写真を示す。これによれば，微細な黒い点（ＳｉＯ２）が均質 に分布しているのが観察され，・・・以上の結果より，このターゲット組織は ＳｉＯ２がＣｏ−Ｃｒ−Ｔａ合金中に分散した微細混合相からなっている ことがわかった。」との記載があるから，甲１の図１の黒い点はＳｉＯ２と 認められる。そして，甲１の図１によれば，ＳｉＯ２の黒い点は粒子状をな しており，いずれも半径２µmの仮想円よりも小さいと認められる。したが って，甲１の図１のＳｉＯ２粒子はいずれも，ＳｉＯ２粒子内の任意の点を 中心に形成した半径２µmの全ての仮想円よりも小さいと認められ，形状２ の粒子の存在を確認することはできないから，本件訂正発明１が必ず形状 ２を含むのに対し，甲１発明においては，形状２の粒子を含むのか否かが 一見して明らかではないと認められる。
前訴判決は，審決を取り消す前提として，甲１発明の図１の全ての粒子 は形状１であると認定しており（甲３０，６１頁），この点について拘束力 が生じているものと認められ，この点からしても，本件訂正発明１が必ず 形状２を含むのに対し，甲１発明においては，形状２の粒子を含むのか否 かが一見して明らかではないということができる。 そうすると，本件訂正発明１が形状２の粒子を含むのに対し甲１発明に おいて形状２の粒子を含むのか否かが一見して明らかでないとの本件審 決の相違点（相違点２）の認定に誤りはないものと認められる。 イ(ア) この点につき，原告は，甲３に記載された再現実験は，甲１の実施 例１の再現実験であり，甲３で確認される非磁性材料粒子の組織は，甲 １の実施例１の組織と同じであるとして，甲３の断面組織写真である図 ６の画面右下には形状２の粒子が存在するから（甲４７），本件訂正発明 １と同じく，甲１発明にも形状２の粒子が存在するということができ， 形状２の粒子を含むのか否かが一見して明らかでない点をもって，本件 訂正発明１と甲１発明の相違点ということはできないと主張する。
(イ) 前記２(2)アのとおり，メカニカルアロイングは，高エネルギー型ボ ールミルを用いて，異種粉末混合物と硬質ボールを密閉容器に挿入し， 機械的エネルギーを与えて，金属，セラミックス，ポリマー中に金属や， セラミックスなどを超微細分散化，混合化，合金化，アモルファス化さ せる手法で，セラミックス粒子を金属マトリクス内に微細に分散させる ことを可能とするものであり，このようなメカニカルアロイングの仕組＼nみに照らすと，メカニカルアロイングにおいては，ボールミルのボール の衝突により異種粉末混合物にどのような力が加えられるかにより，生 成物の組織が異なってくるものと認められる。また，甲５２に「一般に 粉末のミリング時には衝撃，剪断，摩擦，圧縮あるいはそれらの混合し たきわめて多様な力が作用するがメカニカルアロイングにおいて最も重 要なものはミリング媒体の硬質球の衝突における衝撃力とされている。 衝撃圧縮により粉末粒子は鍛造変形を受け加工硬化し，破砕され薄片化 する。・・・薄片化および新生金属面の形成に加え，新生面の冷間圧接およ びたたみ込みが重なるいわゆる Kneading 効果により，次第に微細に混 じり合い，ついには光学顕微鏡程度では成分の見分けがつかないほどに なってしまう。」（前記２(1)オ）との記載があることからすると，メカニ カルアロイングにおいて最も重要なものはミリング媒体の硬質球の衝突 における衝撃力であると認められる。そうすると，ボールミルのボール の材質や大きさ，ボールミルの回転速度等の条件が異なれば，メカニカ ルアロイングによって得られる粉末の物性は異なり，そのような粉末か ら得られるスパッタリングターゲットの研磨面で観察される組織の形態 も異なると認められる。 そうであるとすれば，少なくともボールミルのボールの材質や大きさ， ボールミルの回転速度等のメカニカルアロイング条件が明らかにされな ければ，どのような組織の生成物ができるかが明らかにならないものと いうべきである。 そこで本件についてみると，甲１には，甲１発明のスパッタリングタ ーゲットを製造する際の，ボールミルのボールの材質や大きさ，ボール ミルの回転速度等のメカニカルアロイング条件についての記載はなく， 甲３のメカニカルアロイングの条件が，甲１発明のスパッタリングター ゲットを製造する際のメカニカルアロイングの条件と同じであったとい う根拠はない。そうすると，甲３に記載されたスパッタリングターゲッ トが形状２の粒子を含んでいたとしても，このことのみから，甲１発明 のスパッタリングターゲットも形状２の粒子を含むということはできな い。そして，その他に，甲１発明のスパッタリングターゲットが形状２ の粒子を含むことを認めるに足りる証拠はない。
・・・
(2) 本件訂正発明１〜６の進歩性についての判断の誤りについて
ア 本件訂正発明１と甲１発明の相違点２，本件訂正発明２と甲１発明の相 違点２’の容易想到性について検討する。 甲１発明は，ハードディスク用の酸化物分散型 Co 系合金スパッタリン グターゲット及びその製造方法に関する発明であり（【０００１】【産業上 の利用分野】），発明の目的は，保磁力に優れ，媒体ノイズの少ない Co 系合 金磁性膜をスパッタリング法によって形成するために，結晶組織が合金相 とセラミックス相が均質に分散した微細混合相であるスパッタリングタ ーゲット及びその製造方法を提供することにある（【０００９】【発明が解 決しようとする課題】）。そして，発明者らは，Co 系合金磁性膜の結晶粒界 に非磁性相を均質に分散させれば，保磁力の向上とノイズの低減が改善さ れた Co 系合金磁性膜が得られることから，そのような磁性膜を得るため には，使用されるスパッタリングターゲットの結晶組織が合金相とセラミ ックス相が均質に分散した微細混合相であればよいことに着目し，セラミ ックス相として酸化物が均質に分散した Co 系合金磁性膜を製造する方法 について研究し，甲１記載の発明を発明した（【００１０】【課題を解決す るための手段】）。そして，甲１には，急冷凝固法で作製した Co 系合金粉末 と酸化物とをメカニカルアロイングすると，酸化物が Co 系合金粉末中に 均質に分散した組織を有する複合合金粉末が得られ，この粉末をモールド に入れてホットプレスすると非常に均質な酸化物分散型 Co 系合金ターゲ ットが製造できる（【００１３】（課題を解決するための手段））と記載され ており，甲１発明のスパッタリングターゲットは，アトマイズ粉末とＳｉ Ｏ２粉末を混合した後メカニカルアロイングを行い，その後のホットプレ スにより製造されたものであり，ＳｉＯ２が Co−Cr−Ta 合金中に分散した 微細混合相からなる組織を有する（【００１５】，【００１６】（実施例１））。 他方，メカニカルアロイングについては，本件特許の優先日当時，前記 ２(2)記載の技術常識が存在したと認められ，当業者は，甲１発明のスパッ タリングターゲットを製造する際も，原料粉末粒子が圧縮，圧延により扁 平化する段階（第一段階），ニーディングが繰り返され，ラメラ組織が発達 する段階（第二段階），結晶粒が微細化され，酸化物などの分散粒子を含む 場合は，酸化物粒子が取り込まれ，均一微細分散が達成される段階（第三 段階）の三段階で，メカニカルアロイングが進行すること自体は理解して いたものと解される。
そして，メカニカルアロイングが上記第一ないし第三の段階を踏んで進 行することからすると，メカニカルアロイングが途中の段階，例えば，第 二段階では，ラメラ組織が発達し，形状２の粒子も存在するものと考えら れ，甲４９（実験成績報告書「甲３の混合過程で形状２の非磁性材料粒子 が存在すること（１）」）及び甲５０（実験成績報告書「甲３の混合過程で 形状２の非磁性材料粒子が存在すること（２）」）も，メカニカルアロイン グの途中の段階においては，形状２の粒子が存在することを示している。 しかし，甲１には，形状２のＳｉＯ２粒子について，記載も示唆もされて いない。むしろ，本件特許の優先日当時のメカニカルアロイングについて の前記技術常識（前記２(2)）に照らすと，メカニカルアロイングは，セラ ミックス粒子等を金属マトリクス内に微細に分散させるための技術であ り，第二段階は進行の過程にとどまり，均一微細分散が達成される第三段 階に至ってメカニカルアロイングが完了すると認識されていたものと推 認されるところであり，前記２(1)の技術文献の記載に照らして，メカニカ ルアロイングをその途中の第二段階で止めることが想定されていたとは 認められない。メカニカルアロイングを第二段階等の途中の段階までで終 了することについて，甲１には何ら記載も示唆もされておらず，その他に， これを示唆するものは認められない。むしろ，甲１には，合金相とセラミ ックス相が均質に分散した微細混合相である結晶組織を得ることが，課題 を解決するための手段として書かれており，セラミックス相が均質に分散 した微細混合相を得るためには，均一微細分散が達成される第三段階まで メカニカルアロイングを進めることが必要であるから，甲１は，メカニカ ルアロイングをその途中の第二段階で止めることを阻害するものと認め られる。
そうすると，当業者は，メカニカルアロイングについて前記２(2)記載の 技術常識を有していたものではあるが，甲１発明のスパッタリングターゲ ットを製造する際に，メカニカルアロイングを第二段階等の途中の段階ま でで終了することにより，ＳｉＯ２粒子の形状を形状２（形状２’）の粒子 を含むようにすることを動機付けられることはなかったというべきであ る。 したがって，相違点２及び相違点２’に係る事項は，当業者が容易に想 到し得たものとは認められない。
本件訂正発明１と甲１発明の相違点の認定の誤りについて
ア 甲１の【００１６】には，「図１にホットプレスにより作製したターゲッ トの断面組織写真を示す。これによれば，微細な黒い点（ＳｉＯ２）が均質 に分布しているのが観察され，・・・以上の結果より，このターゲット組織は ＳｉＯ２がＣｏ−Ｃｒ−Ｔａ合金中に分散した微細混合相からなっている ことがわかった。」との記載があるから，甲１の図１の黒い点はＳｉＯ２と 認められる。そして，甲１の図１によれば，ＳｉＯ２の黒い点は粒子状をな しており，いずれも半径２µmの仮想円よりも小さいと認められる。したが って，甲１の図１のＳｉＯ２粒子はいずれも，ＳｉＯ２粒子内の任意の点を 中心に形成した半径２µmの全ての仮想円よりも小さいと認められ，形状２ の粒子の存在を確認することはできないから，本件訂正発明１が必ず形状 ２を含むのに対し，甲１発明においては，形状２の粒子を含むのか否かが 一見して明らかではないと認められる。
前訴判決は，審決を取り消す前提として，甲１発明の図１の全ての粒子 は形状１であると認定しており（甲３０，６１頁），この点について拘束力 が生じているものと認められ，この点からしても，本件訂正発明１が必ず 形状２を含むのに対し，甲１発明においては，形状２の粒子を含むのか否 かが一見して明らかではないということができる。 そうすると，本件訂正発明１が形状２の粒子を含むのに対し甲１発明に おいて形状２の粒子を含むのか否かが一見して明らかでないとの本件審 決の相違点（相違点２）の認定に誤りはないものと認められる。 イ(ア) この点につき，原告は，甲３に記載された再現実験は，甲１の実施 例１の再現実験であり，甲３で確認される非磁性材料粒子の組織は，甲 １の実施例１の組織と同じであるとして，甲３の断面組織写真である図 ６の画面右下には形状２の粒子が存在するから（甲４７），本件訂正発明 １と同じく，甲１発明にも形状２の粒子が存在するということができ， 形状２の粒子を含むのか否かが一見して明らかでない点をもって，本件 訂正発明１と甲１発明の相違点ということはできないと主張する。
(イ) 前記２(2)アのとおり，メカニカルアロイングは，高エネルギー型ボ ールミルを用いて，異種粉末混合物と硬質ボールを密閉容器に挿入し， 機械的エネルギーを与えて，金属，セラミックス，ポリマー中に金属や， セラミックスなどを超微細分散化，混合化，合金化，アモルファス化さ せる手法で，セラミックス粒子を金属マトリクス内に微細に分散させる ことを可能とするものであり，このようなメカニカルアロイングの仕組＼nみに照らすと，メカニカルアロイングにおいては，ボールミルのボール の衝突により異種粉末混合物にどのような力が加えられるかにより，生 成物の組織が異なってくるものと認められる。また，甲５２に「一般に 粉末のミリング時には衝撃，剪断，摩擦，圧縮あるいはそれらの混合し たきわめて多様な力が作用するがメカニカルアロイングにおいて最も重 要なものはミリング媒体の硬質球の衝突における衝撃力とされている。 衝撃圧縮により粉末粒子は鍛造変形を受け加工硬化し，破砕され薄片化 する。・・・薄片化および新生金属面の形成に加え，新生面の冷間圧接およ びたたみ込みが重なるいわゆる Kneading 効果により，次第に微細に混 じり合い，ついには光学顕微鏡程度では成分の見分けがつかないほどに なってしまう。」（前記２(1)オ）との記載があることからすると，メカニ カルアロイングにおいて最も重要なものはミリング媒体の硬質球の衝突 における衝撃力であると認められる。そうすると，ボールミルのボール の材質や大きさ，ボールミルの回転速度等の条件が異なれば，メカニカ ルアロイングによって得られる粉末の物性は異なり，そのような粉末か ら得られるスパッタリングターゲットの研磨面で観察される組織の形態 も異なると認められる。 そうであるとすれば，少なくともボールミルのボールの材質や大きさ， ボールミルの回転速度等のメカニカルアロイング条件が明らかにされな ければ，どのような組織の生成物ができるかが明らかにならないものと いうべきである。 そこで本件についてみると，甲１には，甲１発明のスパッタリングタ ーゲットを製造する際の，ボールミルのボールの材質や大きさ，ボール ミルの回転速度等のメカニカルアロイング条件についての記載はなく， 甲３のメカニカルアロイングの条件が，甲１発明のスパッタリングター ゲットを製造する際のメカニカルアロイングの条件と同じであったとい う根拠はない。そうすると，甲３に記載されたスパッタリングターゲッ トが形状２の粒子を含んでいたとしても，このことのみから，甲１発明 のスパッタリングターゲットも形状２の粒子を含むということはできな い。そして，その他に，甲１発明のスパッタリングターゲットが形状２ の粒子を含むことを認めるに足りる証拠はない。
・・・
(2) 本件訂正発明１〜６の進歩性についての判断の誤りについて
ア 本件訂正発明１と甲１発明の相違点２，本件訂正発明２と甲１発明の相 違点２’の容易想到性について検討する。 甲１発明は，ハードディスク用の酸化物分散型 Co 系合金スパッタリン グターゲット及びその製造方法に関する発明であり（【０００１】【産業上 の利用分野】），発明の目的は，保磁力に優れ，媒体ノイズの少ない Co 系合 金磁性膜をスパッタリング法によって形成するために，結晶組織が合金相 とセラミックス相が均質に分散した微細混合相であるスパッタリングタ ーゲット及びその製造方法を提供することにある（【０００９】【発明が解 決しようとする課題】）。そして，発明者らは，Co 系合金磁性膜の結晶粒界 に非磁性相を均質に分散させれば，保磁力の向上とノイズの低減が改善さ れた Co 系合金磁性膜が得られることから，そのような磁性膜を得るため には，使用されるスパッタリングターゲットの結晶組織が合金相とセラミ ックス相が均質に分散した微細混合相であればよいことに着目し，セラミ ックス相として酸化物が均質に分散した Co 系合金磁性膜を製造する方法 について研究し，甲１記載の発明を発明した（【００１０】【課題を解決す るための手段】）。そして，甲１には，急冷凝固法で作製した Co 系合金粉末 と酸化物とをメカニカルアロイングすると，酸化物が Co 系合金粉末中に 均質に分散した組織を有する複合合金粉末が得られ，この粉末をモールド に入れてホットプレスすると非常に均質な酸化物分散型 Co 系合金ターゲ ットが製造できる（【００１３】（課題を解決するための手段））と記載され ており，甲１発明のスパッタリングターゲットは，アトマイズ粉末とＳｉ Ｏ２粉末を混合した後メカニカルアロイングを行い，その後のホットプレ スにより製造されたものであり，ＳｉＯ２が Co−Cr−Ta 合金中に分散した 微細混合相からなる組織を有する（【００１５】，【００１６】（実施例１））。 他方，メカニカルアロイングについては，本件特許の優先日当時，前記 ２(2)記載の技術常識が存在したと認められ，当業者は，甲１発明のスパッ タリングターゲットを製造する際も，原料粉末粒子が圧縮，圧延により扁 平化する段階（第一段階），ニーディングが繰り返され，ラメラ組織が発達 する段階（第二段階），結晶粒が微細化され，酸化物などの分散粒子を含む 場合は，酸化物粒子が取り込まれ，均一微細分散が達成される段階（第三 段階）の三段階で，メカニカルアロイングが進行すること自体は理解して いたものと解される。
そして，メカニカルアロイングが上記第一ないし第三の段階を踏んで進 行することからすると，メカニカルアロイングが途中の段階，例えば，第 二段階では，ラメラ組織が発達し，形状２の粒子も存在するものと考えら れ，甲４９（実験成績報告書「甲３の混合過程で形状２の非磁性材料粒子 が存在すること（１）」）及び甲５０（実験成績報告書「甲３の混合過程で 形状２の非磁性材料粒子が存在すること（２）」）も，メカニカルアロイン グの途中の段階においては，形状２の粒子が存在することを示している。 しかし，甲１には，形状２のＳｉＯ２粒子について，記載も示唆もされて いない。むしろ，本件特許の優先日当時のメカニカルアロイングについて の前記技術常識（前記２(2)）に照らすと，メカニカルアロイングは，セラ ミックス粒子等を金属マトリクス内に微細に分散させるための技術であ り，第二段階は進行の過程にとどまり，均一微細分散が達成される第三段 階に至ってメカニカルアロイングが完了すると認識されていたものと推 認されるところであり，前記２(1)の技術文献の記載に照らして，メカニカ ルアロイングをその途中の第二段階で止めることが想定されていたとは 認められない。メカニカルアロイングを第二段階等の途中の段階までで終 了することについて，甲１には何ら記載も示唆もされておらず，その他に， これを示唆するものは認められない。むしろ，甲１には，合金相とセラミ ックス相が均質に分散した微細混合相である結晶組織を得ることが，課題 を解決するための手段として書かれており，セラミックス相が均質に分散 した微細混合相を得るためには，均一微細分散が達成される第三段階まで メカニカルアロイングを進めることが必要であるから，甲１は，メカニカ ルアロイングをその途中の第二段階で止めることを阻害するものと認め られる。
そうすると，当業者は，メカニカルアロイングについて前記２(2)記載の 技術常識を有していたものではあるが，甲１発明のスパッタリングターゲ ットを製造する際に，メカニカルアロイングを第二段階等の途中の段階ま でで終了することにより，ＳｉＯ２粒子の形状を形状２（形状２’）の粒子 を含むようにすることを動機付けられることはなかったというべきであ る。 したがって，相違点２及び相違点２’に係る事項は，当業者が容易に想 到し得たものとは認められない。
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2020.09.17
令和1(行ケ)10150 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年9月15日 知的財産高等裁判所
新規性・進歩性違反については、一致点と相違点の認定を誤っているとして取り消しました。その他の記載要件（実施可能要件・サポート要件）については無効理由無しについても判断しています。＼n
イ 本件審決は，引用発明１を前記第２の３(2)アのとおり，低純度酸素の生成に 関し，「高純度酸素が側塔から抜き取られる位置よりも１５〜２５平衡段高い位置で 側塔から液体として抜き出され，液体ポンプを通過することにより高い圧力に圧送 され，主熱交換器を通過することによって気化され」るものと認定した。 原告は，上記認定を争い，引用発明１は，低純度酸素を専ら液体として抜き出す ものではないと主張し，その根拠として記載Ａを指摘する。
ウ 記載Ａは，「Either or both of the lower purity oxygen and the higher purity oxygen may be withdrawn from side column １１ as liquid or vapor for recovery.」というものである（甲１の１。５欄８行〜１０行）。引用例１の他の箇所 （例えば，５欄１１行〜２２行，２３行〜３２行，３３行〜３９行）において， “recover”の用語が最終的な製品を得ることという意味で用いられていることから すると，記載Ａ文末の“recovery”も最終製品の回収のことを意味し，他方で文中の “withdrawn”は，中間的な生成物の抜き出しのことを意味するものと解される（４ 欄４０行の“withdrawn”，５欄４３行の“withdrawal”も同様である。）。そうすると，記載Ａは，前記ア ｇのとおり，低純度酸素及び高純度酸素のいずれか又は両方は， 回収のために，液体又は気化ガスとして側塔１１から抜き出されてもよいと訳すの が相当である。 そうだとすると，記載Ａからは，引用発明１が低純度酸素を専ら液体として抜き 出すもので，気体としての抜き出しは排除されている，と理解するのは困難である。 しかも，引用例１の全体をみると，引用発明１が解決しようとする課題は，低純 度酸素及び高純度酸素の両方を高回収率で効果的に精製することができる極低温精 留システムを提供することであり ，課題を解決する手段は，空気成分の 沸点の差，すなわち低沸点の成分は気化ガス相に濃縮する傾向があり，高沸点の成 分は液相に濃縮する傾向があることを利用したものである（同 と認められ，図 １に示されたのは，あくまで，好ましい実施形態にすぎない 。図１の説明 においては，低純度酸素を液体として抜き出し，それにより大量の高純度酸素を得 られるとしても，それは，最も好ましい実施形態を示したものであって，引用例１ に側塔１１から低純度酸素を気体として抜き出すことが記載されていないとはいえ ない。
エ また，証拠（甲２，３の１，４，７の１，８）によれば，本件発明１の出願当 時，空気分離装置又は方法において，高純度酸素と区別して低純度酸素を回収する ことができ，その際に，精留塔から，低純度酸素を気体として抜き出す方法も液体 として抜き出す方法もあることは，技術常識であったと認められる。上記認定の技 術常識に照らしても，引用例１には，低純度酸素を液体として抜き出すことのみな らず，気体として抜き出すことが記載されているに等しいというべきである。
オ そうすると，本件審決が，引用発明１を，低純度酸素を専ら液体として抜き 出すものと認定し，これを一致点とせずに相違点１と認定したことは，誤りといわ ざるを得ない。 本件審決は，その余の相違点及び本件発明２〜４と引用発明１との相違点につい て判断せず，原告被告ともにこれを主張立証していないから，これらの点に係る新 規性及び進歩性については，再度の審判により審理判断が尽くされるべきである。
・・・
事案に鑑み，取消事由３についても判断する。
(1) 実施可能要件適合性＼n
ア 本件各発明に係る「空気分離方法」のための「空気分離装置」は，２種以上の 純度の酸素を取り出すものであり，そのうち１種を低純度のガス酸素で取り出すこ とによって，低圧精留塔内の主凝縮器に必要な酸素の純度を低減でき，その結果， 空気圧縮機の吐出圧の低減を図り，該圧縮機の消費動力を低減し，「空気分離装置」 の稼動コストを従来よりも小さくすることができるものである。 イ 本件各発明において用いられる装置は，「空気圧縮機」，「吸着器」，「主熱 交換器」，「高圧精留塔」，「低圧精留塔」，「低圧精留塔」内に設けられた「主凝 縮器」，「昇圧圧縮機」，「液酸ポンプ」，「空気凝縮器容器」及び「空気凝縮器容 器」内に設けられた「空気凝縮器」を主として備える「空気分離装置」であり，それ ぞれの意味するところは，図面をもって具体的に示されている（【００２３】，図 １）。
工程についても，1)「低圧精留塔」内で精留分離された液体酸素が，「空気凝縮器 容器」内に供給され，「空気凝縮器容器」内で気化したガス酸素（低純度酸素）が， 供給ライン（ガス酸素供給ライン）により「主熱交換器」に送られて常温に戻された 後，必要に応じて空気が混合されて酸素富化燃焼用酸素として外部（酸素富化炉） に供給されること（【００２７】〜【００２９】），2)「空気凝縮器容器」内の液体 酸素は，供給ラインにより「液酸ポンプ」に送られて必要圧に昇圧された後，「主熱 交換器」で蒸発及び昇温されることによりガス酸素（高純度酸素）となり，酸化用酸 素として外部（酸化炉）に供給されること（【００３０】），3)「空気凝縮器容器」 内の液体酸素（高純度酸素）の抜き出し量は，例えば１０％〜８０％の間とするこ と（【００５９】，【表３〜５】），以上のことが，具体的に示されている。＼nそして，以上のような「空気分離装置」によれば，必要とされる高純度酸素が全体 の酸素の一部である場合に，必要とされる高純度酸素の純度を確保しつつ，「低圧 精留塔」の「主凝縮器」から取り出す液体酸素の純度を低減し，低減分の酸素の沸点 を下げることが可能となり，また，「低圧精留塔」内で液体酸素とガス窒素との間で＼n行われる熱交換の温度差を大きくすることにより，「高圧精留塔」内の必要圧力を 下げることができ，これにより，「空気圧縮機」の吐圧力を低減し，ひいては該圧縮 機の消費動力の低減が可能となるので，「空気分離装置」の稼動コストを従来より＼nも抑えることができるとして，効果及びその機序の説明もされている（【００１８】， 【００３５】，【００３６】）。
ウ 本件明細書の発明の詳細な説明には，前記ア，イのことがその具体的な実施 の形態も含めて記載されており，当業者は，これをみれば，過度の試行錯誤を要す ることなく，本件各発明を実施することができる。 よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に適合する。＼n
イ 本件審決は，引用発明１を前記第２の３(2)アのとおり，低純度酸素の生成に 関し，「高純度酸素が側塔から抜き取られる位置よりも１５〜２５平衡段高い位置で 側塔から液体として抜き出され，液体ポンプを通過することにより高い圧力に圧送 され，主熱交換器を通過することによって気化され」るものと認定した。 原告は，上記認定を争い，引用発明１は，低純度酸素を専ら液体として抜き出す ものではないと主張し，その根拠として記載Ａを指摘する。
ウ 記載Ａは，「Either or both of the lower purity oxygen and the higher purity oxygen may be withdrawn from side column １１ as liquid or vapor for recovery.」というものである（甲１の１。５欄８行〜１０行）。引用例１の他の箇所 （例えば，５欄１１行〜２２行，２３行〜３２行，３３行〜３９行）において， “recover”の用語が最終的な製品を得ることという意味で用いられていることから すると，記載Ａ文末の“recovery”も最終製品の回収のことを意味し，他方で文中の “withdrawn”は，中間的な生成物の抜き出しのことを意味するものと解される（４ 欄４０行の“withdrawn”，５欄４３行の“withdrawal”も同様である。）。そうすると，記載Ａは，前記ア ｇのとおり，低純度酸素及び高純度酸素のいずれか又は両方は， 回収のために，液体又は気化ガスとして側塔１１から抜き出されてもよいと訳すの が相当である。 そうだとすると，記載Ａからは，引用発明１が低純度酸素を専ら液体として抜き 出すもので，気体としての抜き出しは排除されている，と理解するのは困難である。 しかも，引用例１の全体をみると，引用発明１が解決しようとする課題は，低純 度酸素及び高純度酸素の両方を高回収率で効果的に精製することができる極低温精 留システムを提供することであり ，課題を解決する手段は，空気成分の 沸点の差，すなわち低沸点の成分は気化ガス相に濃縮する傾向があり，高沸点の成 分は液相に濃縮する傾向があることを利用したものである（同 と認められ，図 １に示されたのは，あくまで，好ましい実施形態にすぎない 。図１の説明 においては，低純度酸素を液体として抜き出し，それにより大量の高純度酸素を得 られるとしても，それは，最も好ましい実施形態を示したものであって，引用例１ に側塔１１から低純度酸素を気体として抜き出すことが記載されていないとはいえ ない。
エ また，証拠（甲２，３の１，４，７の１，８）によれば，本件発明１の出願当 時，空気分離装置又は方法において，高純度酸素と区別して低純度酸素を回収する ことができ，その際に，精留塔から，低純度酸素を気体として抜き出す方法も液体 として抜き出す方法もあることは，技術常識であったと認められる。上記認定の技 術常識に照らしても，引用例１には，低純度酸素を液体として抜き出すことのみな らず，気体として抜き出すことが記載されているに等しいというべきである。
オ そうすると，本件審決が，引用発明１を，低純度酸素を専ら液体として抜き 出すものと認定し，これを一致点とせずに相違点１と認定したことは，誤りといわ ざるを得ない。 本件審決は，その余の相違点及び本件発明２〜４と引用発明１との相違点につい て判断せず，原告被告ともにこれを主張立証していないから，これらの点に係る新 規性及び進歩性については，再度の審判により審理判断が尽くされるべきである。
・・・
事案に鑑み，取消事由３についても判断する。
(1) 実施可能要件適合性＼n
ア 本件各発明に係る「空気分離方法」のための「空気分離装置」は，２種以上の 純度の酸素を取り出すものであり，そのうち１種を低純度のガス酸素で取り出すこ とによって，低圧精留塔内の主凝縮器に必要な酸素の純度を低減でき，その結果， 空気圧縮機の吐出圧の低減を図り，該圧縮機の消費動力を低減し，「空気分離装置」 の稼動コストを従来よりも小さくすることができるものである。 イ 本件各発明において用いられる装置は，「空気圧縮機」，「吸着器」，「主熱 交換器」，「高圧精留塔」，「低圧精留塔」，「低圧精留塔」内に設けられた「主凝 縮器」，「昇圧圧縮機」，「液酸ポンプ」，「空気凝縮器容器」及び「空気凝縮器容 器」内に設けられた「空気凝縮器」を主として備える「空気分離装置」であり，それ ぞれの意味するところは，図面をもって具体的に示されている（【００２３】，図 １）。
工程についても，1)「低圧精留塔」内で精留分離された液体酸素が，「空気凝縮器 容器」内に供給され，「空気凝縮器容器」内で気化したガス酸素（低純度酸素）が， 供給ライン（ガス酸素供給ライン）により「主熱交換器」に送られて常温に戻された 後，必要に応じて空気が混合されて酸素富化燃焼用酸素として外部（酸素富化炉） に供給されること（【００２７】〜【００２９】），2)「空気凝縮器容器」内の液体 酸素は，供給ラインにより「液酸ポンプ」に送られて必要圧に昇圧された後，「主熱 交換器」で蒸発及び昇温されることによりガス酸素（高純度酸素）となり，酸化用酸 素として外部（酸化炉）に供給されること（【００３０】），3)「空気凝縮器容器」 内の液体酸素（高純度酸素）の抜き出し量は，例えば１０％〜８０％の間とするこ と（【００５９】，【表３〜５】），以上のことが，具体的に示されている。＼nそして，以上のような「空気分離装置」によれば，必要とされる高純度酸素が全体 の酸素の一部である場合に，必要とされる高純度酸素の純度を確保しつつ，「低圧 精留塔」の「主凝縮器」から取り出す液体酸素の純度を低減し，低減分の酸素の沸点 を下げることが可能となり，また，「低圧精留塔」内で液体酸素とガス窒素との間で＼n行われる熱交換の温度差を大きくすることにより，「高圧精留塔」内の必要圧力を 下げることができ，これにより，「空気圧縮機」の吐圧力を低減し，ひいては該圧縮 機の消費動力の低減が可能となるので，「空気分離装置」の稼動コストを従来より＼nも抑えることができるとして，効果及びその機序の説明もされている（【００１８】， 【００３５】，【００３６】）。
ウ 本件明細書の発明の詳細な説明には，前記ア，イのことがその具体的な実施 の形態も含めて記載されており，当業者は，これをみれば，過度の試行錯誤を要す ることなく，本件各発明を実施することができる。 よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に適合する。＼n
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2020.09. 7
令和1(行ケ)10173 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年9月3日 知的財産高等裁判所
記載要件（サポート要件、実施可能要件、明確性）違反として、異議理由ありとした審決が取り消されました。＼n
本件特許請求の範囲には，複数のピークが生じる場合に，特定のピークを選択す る旨の記載や，全てのピークが１４０゜Ｃ)以上であることの記載が存在しないところ， 上記のとおり，実施例１〜７の発泡体は，比較例２，３と同じ直鎖状低密度ポリエ チレンを２０〜６０重量％で含有するから，【表１】に記載された１４１．５〜１４＼n７．４゜Ｃ)（１４０゜Ｃ)以上）の結晶融解温度ピーク以外に，１４０゜Ｃ)未満の結晶融解温度ピークを含むであろうことは，当業者であれば，上記イの技術常識により，容易に理解することができる。このことは，原告による実施例２の追試結果の図（甲８） や甲１０の図４とも符合する。 そうすると，本件明細書（【表１】）の実施例１〜７についての結晶融解温度ピー＼nクは，複数の結晶融解温度ピークのうち，ポリプロピレン系樹脂を含有させたこと に基づく１４０゜Ｃ)以上のピークを１個記載したものであることが理解できるから， 「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上」は，複数 の結晶融解温度ピークが測定される場合があることを前提として，１４０゜Ｃ)以上に ピークが存在することを意味するものと解され，このような解釈は，上記アの解釈 に沿うものである。
また，本件発明１は，ポリプロピレン系樹脂の含有量を規定するものではないか ら，ポリプロピレン系樹脂の含有量が，１４０゜Ｃ)未満のピークを示す直鎖状低密度 ポリエチレンの含有量を下回る場合を含むことは，実施例７の記載から明らかであ る。そして，このような場合に，当業者であれば，１４０゜Ｃ)未満に一番大きいピーク （最大ピーク）が生じ得ることを理解することができるのであり，「示差走査熱量計 により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上である」について，複数のピ ークがある場合のピークの大小は問わないものと解するのが合理的である。
エ 以上のとおり，本件発明１の「示差走査熱量計により測定される結晶融解温 度ピークが１４０゜Ｃ)以上である」とは，示差走査熱量計による測定結果のグラフの ピーク（頂点）が１４０゜Ｃ)以上に存在することを意味し，複数のピークがある場合 のピークの大小は問わないものと解され，その記載について，第三者の利益が不当 に害されるほどに不明確であるということはできない。
(3) 被告の主張について
被告は，「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上で あり」について，1)結晶融解温度ピークといえるものは１４０゜Ｃ)以上であるという 解釈，2)最も高温側の結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上であるという解釈，3)最 大ピークを示す温度が１４０゜Ｃ)以上である，又は，最大面積の吸熱ピークの頂点温 度が１４０゜Ｃ)以上であるという解釈，4)最も低い結晶融解ピーク温度が１４０゜Ｃ)以上であるという解釈，5)わずかなピークであっても，そのピークが１４０゜Ｃ)以上に 存在すればよいという解釈等複数の解釈が考えられるところ，いずれを示すものか が不明であると主張する。しかし，3)4)の解釈を採るべき場合にはその旨が明記さ れているところ（乙２・【００３２】，乙３・【００５６】，乙４・【００２４】，乙５・［００２５］，乙６・【００１８】，甲５・【００１４】，乙７・【０００８】，乙８・【００９１】，乙９・【００２７】），本件明細書にはこのような記載はなく，複数あるピークの大小を問わず，１つのピークが１４０゜Ｃ)以上にあれば「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上であり」を充足すると解すべきであることは，前記(2)において説示したとおりである。また，5)について，特許請求の範 囲の記載及び本件明細書にピークの大きさを特定する記載はないから，ピークの大 きさを問わず「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以 上であり」に該当するというべきであり，「示差走査熱量計により測定される結晶融 解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上であり」との記載が不明確であるという被告の主張は 採用できない。 また，被告は，本件発明１において結晶融解温度ピークが複数ある場合は想定さ れていないと主張する。しかし，本件発明１において，結晶融解温度ピークが複数 ある場合が想定されていることは，前記(2)ウに説示したところから明らかである。
・・・
被告は，本件発明はいわゆるパラメータ発明であり，サポート要件に適合す るためには，発明の詳細な説明は，その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との＼n関係の技術的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理 解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該数式が 示す範囲内であれば所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程＼n度に，具体例を開示して記載することを要する（知財高裁平成１７年（行ケ）１００ ４２号同年１１月１１日判決）と主張する。しかし，本件発明は，特性値を表す技術＼n的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した 物を構成要件とする発明ではなく，被告が指摘する上記裁判例にいうパラメータ発＼n明には当たらないから，被告の主張は前提を欠く。
イ 被告は，本件発明の特許請求の範囲の記載が明確ではなく，また，実施可能＼n要件を欠き本件発明１は製造することができない態様を含むものであるから，本件 発明はサポート要件に適合しないと主張する。しかし，明確性要件及び実施可能要＼n件についての判断は前記２及び３のとおりであり，被告の主張は採用できない。
ウ 被告は，本件明細書の記載（【００２０】）から，厚さ，結晶融解温度ピーク， 発泡倍率及び気泡のアスペクト比の４つの条件のうち耐熱性と関連があるのは結晶 融解温度ピークのみであり，これが高いほど耐熱性が優れている旨説明されている と理解できると主張する。 しかし，本件明細書には，厚さ，結晶融解温度ピーク，発泡倍率及び気泡のアスペ クト比の４つの条件のうち耐熱性と関連があるのは結晶融解温度ピークのみであり， これが高いほど耐熱性が優れている旨の説明は存在しない。かえって，結晶融解温 度ピークが１４３．９゜Ｃ)であっても，気泡のアスペクト比が０．５と０．９〜３の範 囲外である比較例１において，耐熱性に劣る結果となっている（【表１】）ことから＼nすれば，４つの条件のうち耐熱性と関連があるのが結晶融解温度ピークのみとは理 解されない。
エ また，被告は，４つの条件のうち耐反発性と関連があるのは結晶融解温度ピ ークを除く３つであり，発泡倍率が１５ｃｍ３／ｇに近いほど，気泡のアスペクト比 が０．９あるいは３に近いほど，また，厚さが１５００μｍに近いほど耐反発性が 劣る旨説明されていることを前提に，実施例１及び５の構成の一部を本件発明１の＼n範囲内の境界に近い数値に変更した場合に，本件発明１の課題を解決できると認識 することができないと主張する。 しかし，本件明細書には，発泡倍率が１５ｃｍ３／ｇに近いほど，気泡のアスペク ト比が０．９あるいは３に近いほど，また，厚さが１５００μｍに近いほど耐反発 性が劣ることの記載はない。また，被告の主張する構成の変更により耐反発性が低＼n下するとしても，所定の評価方法に基づき耐反発性が◎と評価された実施例１及び ５（【００７４】，【表１】）について，本件課題を解決できないほどの耐反発性の低下をもたらすとする根拠は不明であり，被告の主張は採用できない。＼nオ 被告は，実施例に記載された「ＡＤ５７１」以外のポリプロピレン系樹脂を 使用した場合や，実施例とは異なる条件で発泡体を製造した場合に，本件発明１の 課題を解決できることが実施例によって裏付けられていないと主張する。
しかし，ポリプロピレン系樹脂が，耐熱性や機械的強度（耐衝撃性）に優れた樹脂 であることは，本件特許の出願時の技術常識であり（甲１０の「はじめに」の項，乙 １１[０００２]，乙１２[０００２]，乙１４[０００２]），これによれば，当業者は， 「ＡＤ５７１」以外のポリプロピレン系樹脂を使用した場合や実施例と異なる条件 で発泡体を製造した場合についての実施例及び比較例がなくても，本件明細書の記 載や本件特許の出願時の技術常識に照らし，本件発明１の両面粘着テープが，本件 課題を解決できると認識できるというべきである。
カ 被告は，「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以 上であり」について，１４０゜Ｃ)以上の部分にごく小さな結晶融解温度ピークでも存 在しさえすれば良いとすると，そのような，ピークを発現する材料がごく少量の場 合に本件発明１の課題を解決できると認識することはできないと主張する。 しかし，前記ウのとおり，比較例１によれば，耐熱性には結晶融解温度ピークの みならず気泡のアスペクト比が関係していることを理解することができる。そして， 上記オのとおり，ポリプロピレン系樹脂は，耐熱性や機械的強度（耐衝撃性）に優れ た樹脂であるところ，融点が１４０゜Ｃ)よりも低いポリプロピレン系樹脂も本件特許 の出願時の当業者に知られていた（乙１１[０００８]，[０００９]，乙１２[００８０]，[００９７]，乙１４[００７８]）。そうすると，ポリプロピレン系樹脂を含有させたこ とに基づく１４０゜Ｃ)以上のピークがごく小さいものであったとしても，ポリプロピ レン系樹脂の含有量を調整すること及び気泡のアスペクト比を調整することにより， 本件課題を解決することができると認識することができるというべきである。
本件特許請求の範囲には，複数のピークが生じる場合に，特定のピークを選択す る旨の記載や，全てのピークが１４０゜Ｃ)以上であることの記載が存在しないところ， 上記のとおり，実施例１〜７の発泡体は，比較例２，３と同じ直鎖状低密度ポリエ チレンを２０〜６０重量％で含有するから，【表１】に記載された１４１．５〜１４＼n７．４゜Ｃ)（１４０゜Ｃ)以上）の結晶融解温度ピーク以外に，１４０゜Ｃ)未満の結晶融解温度ピークを含むであろうことは，当業者であれば，上記イの技術常識により，容易に理解することができる。このことは，原告による実施例２の追試結果の図（甲８） や甲１０の図４とも符合する。 そうすると，本件明細書（【表１】）の実施例１〜７についての結晶融解温度ピー＼nクは，複数の結晶融解温度ピークのうち，ポリプロピレン系樹脂を含有させたこと に基づく１４０゜Ｃ)以上のピークを１個記載したものであることが理解できるから， 「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上」は，複数 の結晶融解温度ピークが測定される場合があることを前提として，１４０゜Ｃ)以上に ピークが存在することを意味するものと解され，このような解釈は，上記アの解釈 に沿うものである。
また，本件発明１は，ポリプロピレン系樹脂の含有量を規定するものではないか ら，ポリプロピレン系樹脂の含有量が，１４０゜Ｃ)未満のピークを示す直鎖状低密度 ポリエチレンの含有量を下回る場合を含むことは，実施例７の記載から明らかであ る。そして，このような場合に，当業者であれば，１４０゜Ｃ)未満に一番大きいピーク （最大ピーク）が生じ得ることを理解することができるのであり，「示差走査熱量計 により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上である」について，複数のピ ークがある場合のピークの大小は問わないものと解するのが合理的である。
エ 以上のとおり，本件発明１の「示差走査熱量計により測定される結晶融解温 度ピークが１４０゜Ｃ)以上である」とは，示差走査熱量計による測定結果のグラフの ピーク（頂点）が１４０゜Ｃ)以上に存在することを意味し，複数のピークがある場合 のピークの大小は問わないものと解され，その記載について，第三者の利益が不当 に害されるほどに不明確であるということはできない。
(3) 被告の主張について
被告は，「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上で あり」について，1)結晶融解温度ピークといえるものは１４０゜Ｃ)以上であるという 解釈，2)最も高温側の結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上であるという解釈，3)最 大ピークを示す温度が１４０゜Ｃ)以上である，又は，最大面積の吸熱ピークの頂点温 度が１４０゜Ｃ)以上であるという解釈，4)最も低い結晶融解ピーク温度が１４０゜Ｃ)以上であるという解釈，5)わずかなピークであっても，そのピークが１４０゜Ｃ)以上に 存在すればよいという解釈等複数の解釈が考えられるところ，いずれを示すものか が不明であると主張する。しかし，3)4)の解釈を採るべき場合にはその旨が明記さ れているところ（乙２・【００３２】，乙３・【００５６】，乙４・【００２４】，乙５・［００２５］，乙６・【００１８】，甲５・【００１４】，乙７・【０００８】，乙８・【００９１】，乙９・【００２７】），本件明細書にはこのような記載はなく，複数あるピークの大小を問わず，１つのピークが１４０゜Ｃ)以上にあれば「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上であり」を充足すると解すべきであることは，前記(2)において説示したとおりである。また，5)について，特許請求の範 囲の記載及び本件明細書にピークの大きさを特定する記載はないから，ピークの大 きさを問わず「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以 上であり」に該当するというべきであり，「示差走査熱量計により測定される結晶融 解温度ピークが１４０゜Ｃ)以上であり」との記載が不明確であるという被告の主張は 採用できない。 また，被告は，本件発明１において結晶融解温度ピークが複数ある場合は想定さ れていないと主張する。しかし，本件発明１において，結晶融解温度ピークが複数 ある場合が想定されていることは，前記(2)ウに説示したところから明らかである。
・・・
被告は，本件発明はいわゆるパラメータ発明であり，サポート要件に適合す るためには，発明の詳細な説明は，その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との＼n関係の技術的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理 解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該数式が 示す範囲内であれば所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程＼n度に，具体例を開示して記載することを要する（知財高裁平成１７年（行ケ）１００ ４２号同年１１月１１日判決）と主張する。しかし，本件発明は，特性値を表す技術＼n的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した 物を構成要件とする発明ではなく，被告が指摘する上記裁判例にいうパラメータ発＼n明には当たらないから，被告の主張は前提を欠く。
イ 被告は，本件発明の特許請求の範囲の記載が明確ではなく，また，実施可能＼n要件を欠き本件発明１は製造することができない態様を含むものであるから，本件 発明はサポート要件に適合しないと主張する。しかし，明確性要件及び実施可能要＼n件についての判断は前記２及び３のとおりであり，被告の主張は採用できない。
ウ 被告は，本件明細書の記載（【００２０】）から，厚さ，結晶融解温度ピーク， 発泡倍率及び気泡のアスペクト比の４つの条件のうち耐熱性と関連があるのは結晶 融解温度ピークのみであり，これが高いほど耐熱性が優れている旨説明されている と理解できると主張する。 しかし，本件明細書には，厚さ，結晶融解温度ピーク，発泡倍率及び気泡のアスペ クト比の４つの条件のうち耐熱性と関連があるのは結晶融解温度ピークのみであり， これが高いほど耐熱性が優れている旨の説明は存在しない。かえって，結晶融解温 度ピークが１４３．９゜Ｃ)であっても，気泡のアスペクト比が０．５と０．９〜３の範 囲外である比較例１において，耐熱性に劣る結果となっている（【表１】）ことから＼nすれば，４つの条件のうち耐熱性と関連があるのが結晶融解温度ピークのみとは理 解されない。
エ また，被告は，４つの条件のうち耐反発性と関連があるのは結晶融解温度ピ ークを除く３つであり，発泡倍率が１５ｃｍ３／ｇに近いほど，気泡のアスペクト比 が０．９あるいは３に近いほど，また，厚さが１５００μｍに近いほど耐反発性が 劣る旨説明されていることを前提に，実施例１及び５の構成の一部を本件発明１の＼n範囲内の境界に近い数値に変更した場合に，本件発明１の課題を解決できると認識 することができないと主張する。 しかし，本件明細書には，発泡倍率が１５ｃｍ３／ｇに近いほど，気泡のアスペク ト比が０．９あるいは３に近いほど，また，厚さが１５００μｍに近いほど耐反発 性が劣ることの記載はない。また，被告の主張する構成の変更により耐反発性が低＼n下するとしても，所定の評価方法に基づき耐反発性が◎と評価された実施例１及び ５（【００７４】，【表１】）について，本件課題を解決できないほどの耐反発性の低下をもたらすとする根拠は不明であり，被告の主張は採用できない。＼nオ 被告は，実施例に記載された「ＡＤ５７１」以外のポリプロピレン系樹脂を 使用した場合や，実施例とは異なる条件で発泡体を製造した場合に，本件発明１の 課題を解決できることが実施例によって裏付けられていないと主張する。
しかし，ポリプロピレン系樹脂が，耐熱性や機械的強度（耐衝撃性）に優れた樹脂 であることは，本件特許の出願時の技術常識であり（甲１０の「はじめに」の項，乙 １１[０００２]，乙１２[０００２]，乙１４[０００２]），これによれば，当業者は， 「ＡＤ５７１」以外のポリプロピレン系樹脂を使用した場合や実施例と異なる条件 で発泡体を製造した場合についての実施例及び比較例がなくても，本件明細書の記 載や本件特許の出願時の技術常識に照らし，本件発明１の両面粘着テープが，本件 課題を解決できると認識できるというべきである。
カ 被告は，「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが１４０゜Ｃ)以 上であり」について，１４０゜Ｃ)以上の部分にごく小さな結晶融解温度ピークでも存 在しさえすれば良いとすると，そのような，ピークを発現する材料がごく少量の場 合に本件発明１の課題を解決できると認識することはできないと主張する。 しかし，前記ウのとおり，比較例１によれば，耐熱性には結晶融解温度ピークの みならず気泡のアスペクト比が関係していることを理解することができる。そして， 上記オのとおり，ポリプロピレン系樹脂は，耐熱性や機械的強度（耐衝撃性）に優れ た樹脂であるところ，融点が１４０゜Ｃ)よりも低いポリプロピレン系樹脂も本件特許 の出願時の当業者に知られていた（乙１１[０００８]，[０００９]，乙１２[００８０]，[００９７]，乙１４[００７８]）。そうすると，ポリプロピレン系樹脂を含有させたこ とに基づく１４０゜Ｃ)以上のピークがごく小さいものであったとしても，ポリプロピ レン系樹脂の含有量を調整すること及び気泡のアスペクト比を調整することにより， 本件課題を解決することができると認識することができるというべきである。
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2020.09. 1
令和1(行ケ)10174 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年8月26日 知的財産高等裁判所
電子たばこの特許について、新規性・進歩性、サポート要件・実施可能要件、明確性要件について無効理由があるのかが争われました。審決は理由無しと判断しました。知財高裁(2部)もかかる判断を維持しました。
(ｲ) 前記ア(ｲ)〜(ｴ)の本件明細書の記載からすると，特許請求の範囲の請求 項１及び１５にある第１，第２及び第３段階と第１，第２及び第３の温度の技術的 意義は，次のとおりであると認められる。
1) 第１段階として，加熱要素の温度をエアロゾル形成基材からエアロゾルが発 生する温度であるが許容温度（「エアロゾル形成基材から所望の物質の揮発が開始さ れる温度」から「エアロゾル形成基材から望ましくない物質の揮発が開始される温 度」未満又は「エアロゾル形成基材が燃焼する温度」未満）の範囲内の第１の温度 まで上昇させ，装置及び基材が温まり，凝縮が抑えられてエアロゾルの送達が増加 することに伴い，2)第２段階として，エアロゾルの送達を抑えるため，第１の温度 より低いが，エアロゾル形成基材のエアロゾル揮発温度よりは低くならない，エア ロゾルの送達を軽減する温度である第２の温度へと加熱要素の温度を低下させ，そ の後，エアロゾル形成基材の枯渇及び熱拡散の低下に起因するエアロゾル送達の減 少が生じるため，それを補償するため，3)第３段階として，加熱要素の温度を第２ の温度より高いが許容温度内にある第３の温度に上昇させる。4)これらの構成を採＼n用することにより，「ユーザによる複数回の吸煙を含む期間にわたって特性がより一 貫したエアロゾルを提供するエアロゾル発生装置及びシステムを提供すること」と いう本件発明の課題が解決される。
(ｳ) 以上の本件発明の課題やその解決手段の技術的意義に照らして，本件特 許の特許請求の範囲の請求項１及び１５を見ると，原告が主張する特性がより一貫 したエアロゾルを提供できない態様の時間や温度のもの（前記第３の１（原告の主 張）(1)で原告が例として挙げているようなもの）までが本件特許の特許請求の範囲 に含まれるとは解されない。
(ｴ) そうすると，本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び１５は，発明の 詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。
(2) 原告は，1)本件特許の特許請求の範囲には，第１，第２及び第３の温度の技 術的意義や持続時間又は切替タイミングについて何も規定されていないから，特許 請求の範囲を本件明細書の記載に基づいて限定解釈することは許されない，2)「第 ３の温度」に関して，加熱要素の温度を上げることで，エアロゾル送達の減少を抑 制できるという技術常識が存在せず，当業者はそのことを理解できないし，「第２段 階」についても，エアロゾルの送達を抑制するために加熱要素の温度を下げるとい うことは当業者には理解できないと主張する。
ア 上記1)について
(ｱ) 前記のとおり，サポート要件の判断は，特許請求の範囲の記載と発明 の詳細な説明の記載とを対比して行うものであるが，対比の前提として特許請求の 範囲から発明を認定するに当たり，特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意 味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合に，必要に応じて明細書や図面 の記載を斟酌することは妨げられないというべきであり，当事者が引用するリパー ゼ判決は，そのことを禁じるものと解することはできない。 そして，本件においては，本件明細書の記載に照らすと，特許請求の範囲の請求 項１及び１５について，前記(1)で認定したとおりのものであると理解できるのであ り，それを基に特許請求の範囲と発明の詳細な説明を対比すると，特許請求の範囲 に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の 記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると いえる。
(ｲ) 原告は，この点について，サポート要件の判断に当たって，発明の詳 細な説明に基づく特許請求の範囲の限定解釈が許されるとすると，特許請求の範囲 が文言上どれだけ広くてもサポート要件違反になることがなくなり，その趣旨が没 却されるし，侵害の場面で広範な特許請求の範囲に基づき充足を主張でき，二重の 利得を得ることになるから不当であると主張する。 しかし，サポート要件の判断に当たって，発明の詳細な説明を参酌するからとい って，特許請求の範囲に発明の詳細な説明を参酌して認められる発明の内容が，発 明の詳細な説明によってサポートされていないときは，サポート要件違反になるこ と（例えば，特許請求の範囲の文言に発明の詳細な説明を参酌して認められる発明 の内容が，ＡとＢの両方を含むものであるが，実施例等としては，Ｂしかないとき にＡはサポートされていないと判断する場合があることなど）はあり得るのであっ て，常にサポート要件違反を免れるということにはならない。 また，特許発明の技術的範囲を定めるに当たり，明細書及び図面を考慮するとさ れていること（特許法７０条２項）からすると，原告のいう二重の利得が発生する とはいえない。したがって，原告の上記主張は，前記(1)の判断を左右するものではない。
イ 上記2)について
「第３の温度」について，本件明細書では，段落【００５６】において，【図４】 を示しつつ，成分の送達は，ピークを迎えた後に，「基材の枯渇」及び「熱拡散効果 が弱まること」によって，時間と共に低下すると説明しているところ，同説明は一 般的な科学法則に合致した合理的なものであり，当業者は，ここから吸い終わりに 近い頃に，より高い熱量を加えて，熱拡散効果を高めてエアロゾル形成基材全体の 温度を上げ，エアロゾルの発生量を増やすことで，エアロゾル送達の減少を抑制で きると理解することができると認められる。
また，「第２段階」について，本件明細書では，段落【００１９】において，装置 及びエアロゾル形成基材が温まることによって凝縮が抑えられてエアロゾルの送達 が増加するため，第２段階で加熱要素の温度を第２の温度へと低下させると記載さ れている。【図４】は，上記段落【００１９】に記載されている一定時間経過後のエ アロゾル送達の増加に沿うものとなっている。これらの本件明細書の記載も一般的 な科学法則に合致した合理的なものであり，これらの記載に接した当業者は，「第２ 段階」において，加熱要素の温度を下げることにより，エアロゾル発生基材からの エアロゾルの発生を抑えることで，エアロゾルの送達の増加を抑制することができ ると理解することができると認められる。 そして，このような第３段階におけるエアロゾル送達の減少の抑制や第２段階に おけるエアロゾル送達の増加の抑制が，「特性がより一貫したエアロゾルを提供する エアロゾル発生装置及びシステムを提供する」という本件発明の課題を解決するも のであることも，本件明細書の記載から明らかである。 なお，原告は，「第３段階」の開始タイミングと「第３の温度」についても主張す るが，それらが本件発明の課題やその解決手段の技術的意義に照らして解釈される べきことは，前記(1)のとおりである。 以上のとおり，当業者は，本件明細書の記載から「第３の温度」や「第２段階」 について理解することができると認められ，これらが理解できないとする原告の主 張は採用することができない。
(3) よって，原告が主張する取消事由１は理由がない。
３ 取消事由３（実施可能要件違反についての判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は物及び方法の発明であるところ，物の発明における発明の実施と は，その物の生産，使用等をいい（特許法２条３項１号），方法の発明における発明 の実施とは，その方法の使用をする行為をいうから（同項２号），物及び方法の発明 について実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出＼n願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その物を生産， 使用等することができるか，その方法の使用をすることができるか否かによるとい うべきである。
前記２で認定，判断したとおり，特許請求の範囲の請求項１及び１５についての 技術的な意義は明らかであり，また，本件明細書には，設定されるべき許容温度の 範囲の例や三つの具体例を含む発明を実施するための形態が記載されている。また， 従来技術について記載した本件明細書の段落【０００２】，【０００３】や後述する 甲１の段落【００４５】，【００４６】，【００４８】〜【００５０】，甲２の段落［0003］，［0027］，［0037］，［0039］などからすると，加熱式エアロゾル発生装置において，各種のエアロゾル形成基材の種類，香味などを考慮して，加熱温度や時間を適宜設 定することは，本件出願日当時における周知技術であったと認められる。 以上によると，当業者は，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基 づいて，過度の試行錯誤を経ることなく，使用するエアロゾル形成基材に応じて， 「第１の温度」・「第１段階」，「第２の温度」・「第２段階」及び「第３の温度」・「第３段階」を設定し，本件発明を実施することができるものと認められるから，実施 可能要件は充足されていると認められる。＼n
(2) 原告は，任意のエアロゾル形成基材に対して最適な温度プロファイルと時 間的プロファイルを実験的に求めるのは過度の試行錯誤に当たり，エアロゾル形成 基材の材料が明らかにならないと本件明細書に開示された三つの実施例すら実施で きないと主張するが，上記(1)で判示したところに照らし，採用することはできない。
(3) よって，原告が主張する取消事由３は理由がない。
４ 取消事由２（明確性要件違反についての判断の誤り）について 特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載のみな らず，明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願時における技術常識を 基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明 確であるか否かという観点から判断されるべきである。 原告は，本件特許の請求項１及び１５の「少なくとも１つの加熱要素」が複数の 加熱要素である場合，請求項１及び１５に記載された各「前記加熱要素」が1)複数 の加熱要素のうち一つの加熱要素を意味するのか，2)複数の加熱要素のうちのいく つかを意味するのか，3)全ての複数の加熱要素を意味するのかが不明であると主張 する。
しかし，前記２で認定，判断した特許請求の範囲の請求項１及び１５の技術的意 義からすると，これらの発明においては，複数の加熱要素がある場合には，最終的 に複数の加熱要素が協働することにより，「第１の温度」・「第１段階」，「第２の温度」・ 「第２段階」及び「第３の温度」・「第３段階」が実現できるように各加熱要素を適 宜制御するものであることは明らかである。 そうすると，請求項１及び１５の「少なくとも 1 つの加熱要素」は，加熱要素が 一つある場合には，その加熱要素を，加熱要素が複数ある場合には，適宜制御され る複数の加熱要素を意味するのであって，原告が主張する1)〜3)のいずれかが特定 されていなくても，請求項１及び１５の記載は明確であるといえる。 この点について，原告は，請求項１に５回登場する「前記加熱要素」がどのよう なものを指すか不明であると主張するが，これらの「前記加熱要素」も，上記のと おり，加熱要素が複数ある場合は，適宜制御される複数の加熱要素を意味するので あって，不明確であるということはできない。 よって，原告が主張する取消事由２は理由がない。
・・・
他方，甲２発明は，前記ア，イのとおり，加熱が開始された後，天火の温度が２ ４０゜Ｃ)に達すると，制御部の制御により，電気加熱片による加熱が停止され，天火 の温度が１８０゜Ｃ)を下回ると加熱が再開されることが繰り返され，吸い始めから吸 い終わりまでの間，天火の動作温度が１８０゜Ｃ)〜２４０゜Ｃ)に維持されるように制御 されるというものであり，本件明細書の段落【００５６】や【図３】，【図４】にあ るような，動作中に一定の温度をもたらすように構成され，エアロゾル成分の送達＼nがピークを迎えた後，エアロゾル形成基材が枯渇して熱拡散効果が弱まるにつれ， 時間と共にエアロゾル成分の送達が低下する従来技術に相当するものといえる。甲 ２には，ユーザによる複数回の喫煙を含む期間にわたって，エアロゾルの送達量を 一貫とするために，凝縮が抑えられてエアロゾルの送達量が増加することに応じて 第１の温度から第２の温度へと温度を低下させたり，逆にエアロゾル形成基材の枯 渇及び熱拡散の低下に応じて第２の温度から第３の温度へと温度を上昇させたりす るという技術思想については，記載も示唆もされていない。 以上からすると，甲２発明と本件発明１及び１５では，加熱要素の制御方法やそ のための電気回路の構成が異なっているというべきであり，甲２発明と本件発明１＼n及び１５との間には，本件審決が認定した前記第２の３(5)エ(ｱ)ａ及び(ｳ)ａ記載の 相違点１Ｂ及び相違点１５Ｂが存在すると認められる。
(ｲ) 前記ア(ｲ)〜(ｴ)の本件明細書の記載からすると，特許請求の範囲の請求 項１及び１５にある第１，第２及び第３段階と第１，第２及び第３の温度の技術的 意義は，次のとおりであると認められる。
1) 第１段階として，加熱要素の温度をエアロゾル形成基材からエアロゾルが発 生する温度であるが許容温度（「エアロゾル形成基材から所望の物質の揮発が開始さ れる温度」から「エアロゾル形成基材から望ましくない物質の揮発が開始される温 度」未満又は「エアロゾル形成基材が燃焼する温度」未満）の範囲内の第１の温度 まで上昇させ，装置及び基材が温まり，凝縮が抑えられてエアロゾルの送達が増加 することに伴い，2)第２段階として，エアロゾルの送達を抑えるため，第１の温度 より低いが，エアロゾル形成基材のエアロゾル揮発温度よりは低くならない，エア ロゾルの送達を軽減する温度である第２の温度へと加熱要素の温度を低下させ，そ の後，エアロゾル形成基材の枯渇及び熱拡散の低下に起因するエアロゾル送達の減 少が生じるため，それを補償するため，3)第３段階として，加熱要素の温度を第２ の温度より高いが許容温度内にある第３の温度に上昇させる。4)これらの構成を採＼n用することにより，「ユーザによる複数回の吸煙を含む期間にわたって特性がより一 貫したエアロゾルを提供するエアロゾル発生装置及びシステムを提供すること」と いう本件発明の課題が解決される。
(ｳ) 以上の本件発明の課題やその解決手段の技術的意義に照らして，本件特 許の特許請求の範囲の請求項１及び１５を見ると，原告が主張する特性がより一貫 したエアロゾルを提供できない態様の時間や温度のもの（前記第３の１（原告の主 張）(1)で原告が例として挙げているようなもの）までが本件特許の特許請求の範囲 に含まれるとは解されない。
(ｴ) そうすると，本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び１５は，発明の 詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。
(2) 原告は，1)本件特許の特許請求の範囲には，第１，第２及び第３の温度の技 術的意義や持続時間又は切替タイミングについて何も規定されていないから，特許 請求の範囲を本件明細書の記載に基づいて限定解釈することは許されない，2)「第 ３の温度」に関して，加熱要素の温度を上げることで，エアロゾル送達の減少を抑 制できるという技術常識が存在せず，当業者はそのことを理解できないし，「第２段 階」についても，エアロゾルの送達を抑制するために加熱要素の温度を下げるとい うことは当業者には理解できないと主張する。
ア 上記1)について
(ｱ) 前記のとおり，サポート要件の判断は，特許請求の範囲の記載と発明 の詳細な説明の記載とを対比して行うものであるが，対比の前提として特許請求の 範囲から発明を認定するに当たり，特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意 味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合に，必要に応じて明細書や図面 の記載を斟酌することは妨げられないというべきであり，当事者が引用するリパー ゼ判決は，そのことを禁じるものと解することはできない。 そして，本件においては，本件明細書の記載に照らすと，特許請求の範囲の請求 項１及び１５について，前記(1)で認定したとおりのものであると理解できるのであ り，それを基に特許請求の範囲と発明の詳細な説明を対比すると，特許請求の範囲 に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の 記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると いえる。
(ｲ) 原告は，この点について，サポート要件の判断に当たって，発明の詳 細な説明に基づく特許請求の範囲の限定解釈が許されるとすると，特許請求の範囲 が文言上どれだけ広くてもサポート要件違反になることがなくなり，その趣旨が没 却されるし，侵害の場面で広範な特許請求の範囲に基づき充足を主張でき，二重の 利得を得ることになるから不当であると主張する。 しかし，サポート要件の判断に当たって，発明の詳細な説明を参酌するからとい って，特許請求の範囲に発明の詳細な説明を参酌して認められる発明の内容が，発 明の詳細な説明によってサポートされていないときは，サポート要件違反になるこ と（例えば，特許請求の範囲の文言に発明の詳細な説明を参酌して認められる発明 の内容が，ＡとＢの両方を含むものであるが，実施例等としては，Ｂしかないとき にＡはサポートされていないと判断する場合があることなど）はあり得るのであっ て，常にサポート要件違反を免れるということにはならない。 また，特許発明の技術的範囲を定めるに当たり，明細書及び図面を考慮するとさ れていること（特許法７０条２項）からすると，原告のいう二重の利得が発生する とはいえない。したがって，原告の上記主張は，前記(1)の判断を左右するものではない。
イ 上記2)について
「第３の温度」について，本件明細書では，段落【００５６】において，【図４】 を示しつつ，成分の送達は，ピークを迎えた後に，「基材の枯渇」及び「熱拡散効果 が弱まること」によって，時間と共に低下すると説明しているところ，同説明は一 般的な科学法則に合致した合理的なものであり，当業者は，ここから吸い終わりに 近い頃に，より高い熱量を加えて，熱拡散効果を高めてエアロゾル形成基材全体の 温度を上げ，エアロゾルの発生量を増やすことで，エアロゾル送達の減少を抑制で きると理解することができると認められる。
また，「第２段階」について，本件明細書では，段落【００１９】において，装置 及びエアロゾル形成基材が温まることによって凝縮が抑えられてエアロゾルの送達 が増加するため，第２段階で加熱要素の温度を第２の温度へと低下させると記載さ れている。【図４】は，上記段落【００１９】に記載されている一定時間経過後のエ アロゾル送達の増加に沿うものとなっている。これらの本件明細書の記載も一般的 な科学法則に合致した合理的なものであり，これらの記載に接した当業者は，「第２ 段階」において，加熱要素の温度を下げることにより，エアロゾル発生基材からの エアロゾルの発生を抑えることで，エアロゾルの送達の増加を抑制することができ ると理解することができると認められる。 そして，このような第３段階におけるエアロゾル送達の減少の抑制や第２段階に おけるエアロゾル送達の増加の抑制が，「特性がより一貫したエアロゾルを提供する エアロゾル発生装置及びシステムを提供する」という本件発明の課題を解決するも のであることも，本件明細書の記載から明らかである。 なお，原告は，「第３段階」の開始タイミングと「第３の温度」についても主張す るが，それらが本件発明の課題やその解決手段の技術的意義に照らして解釈される べきことは，前記(1)のとおりである。 以上のとおり，当業者は，本件明細書の記載から「第３の温度」や「第２段階」 について理解することができると認められ，これらが理解できないとする原告の主 張は採用することができない。
(3) よって，原告が主張する取消事由１は理由がない。
３ 取消事由３（実施可能要件違反についての判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は物及び方法の発明であるところ，物の発明における発明の実施と は，その物の生産，使用等をいい（特許法２条３項１号），方法の発明における発明 の実施とは，その方法の使用をする行為をいうから（同項２号），物及び方法の発明 について実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出＼n願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その物を生産， 使用等することができるか，その方法の使用をすることができるか否かによるとい うべきである。
前記２で認定，判断したとおり，特許請求の範囲の請求項１及び１５についての 技術的な意義は明らかであり，また，本件明細書には，設定されるべき許容温度の 範囲の例や三つの具体例を含む発明を実施するための形態が記載されている。また， 従来技術について記載した本件明細書の段落【０００２】，【０００３】や後述する 甲１の段落【００４５】，【００４６】，【００４８】〜【００５０】，甲２の段落［0003］，［0027］，［0037］，［0039］などからすると，加熱式エアロゾル発生装置において，各種のエアロゾル形成基材の種類，香味などを考慮して，加熱温度や時間を適宜設 定することは，本件出願日当時における周知技術であったと認められる。 以上によると，当業者は，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基 づいて，過度の試行錯誤を経ることなく，使用するエアロゾル形成基材に応じて， 「第１の温度」・「第１段階」，「第２の温度」・「第２段階」及び「第３の温度」・「第３段階」を設定し，本件発明を実施することができるものと認められるから，実施 可能要件は充足されていると認められる。＼n
(2) 原告は，任意のエアロゾル形成基材に対して最適な温度プロファイルと時 間的プロファイルを実験的に求めるのは過度の試行錯誤に当たり，エアロゾル形成 基材の材料が明らかにならないと本件明細書に開示された三つの実施例すら実施で きないと主張するが，上記(1)で判示したところに照らし，採用することはできない。
(3) よって，原告が主張する取消事由３は理由がない。
４ 取消事由２（明確性要件違反についての判断の誤り）について 特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載のみな らず，明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願時における技術常識を 基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明 確であるか否かという観点から判断されるべきである。 原告は，本件特許の請求項１及び１５の「少なくとも１つの加熱要素」が複数の 加熱要素である場合，請求項１及び１５に記載された各「前記加熱要素」が1)複数 の加熱要素のうち一つの加熱要素を意味するのか，2)複数の加熱要素のうちのいく つかを意味するのか，3)全ての複数の加熱要素を意味するのかが不明であると主張 する。
しかし，前記２で認定，判断した特許請求の範囲の請求項１及び１５の技術的意 義からすると，これらの発明においては，複数の加熱要素がある場合には，最終的 に複数の加熱要素が協働することにより，「第１の温度」・「第１段階」，「第２の温度」・ 「第２段階」及び「第３の温度」・「第３段階」が実現できるように各加熱要素を適 宜制御するものであることは明らかである。 そうすると，請求項１及び１５の「少なくとも 1 つの加熱要素」は，加熱要素が 一つある場合には，その加熱要素を，加熱要素が複数ある場合には，適宜制御され る複数の加熱要素を意味するのであって，原告が主張する1)〜3)のいずれかが特定 されていなくても，請求項１及び１５の記載は明確であるといえる。 この点について，原告は，請求項１に５回登場する「前記加熱要素」がどのよう なものを指すか不明であると主張するが，これらの「前記加熱要素」も，上記のと おり，加熱要素が複数ある場合は，適宜制御される複数の加熱要素を意味するので あって，不明確であるということはできない。 よって，原告が主張する取消事由２は理由がない。
・・・
他方，甲２発明は，前記ア，イのとおり，加熱が開始された後，天火の温度が２ ４０゜Ｃ)に達すると，制御部の制御により，電気加熱片による加熱が停止され，天火 の温度が１８０゜Ｃ)を下回ると加熱が再開されることが繰り返され，吸い始めから吸 い終わりまでの間，天火の動作温度が１８０゜Ｃ)〜２４０゜Ｃ)に維持されるように制御 されるというものであり，本件明細書の段落【００５６】や【図３】，【図４】にあ るような，動作中に一定の温度をもたらすように構成され，エアロゾル成分の送達＼nがピークを迎えた後，エアロゾル形成基材が枯渇して熱拡散効果が弱まるにつれ， 時間と共にエアロゾル成分の送達が低下する従来技術に相当するものといえる。甲 ２には，ユーザによる複数回の喫煙を含む期間にわたって，エアロゾルの送達量を 一貫とするために，凝縮が抑えられてエアロゾルの送達量が増加することに応じて 第１の温度から第２の温度へと温度を低下させたり，逆にエアロゾル形成基材の枯 渇及び熱拡散の低下に応じて第２の温度から第３の温度へと温度を上昇させたりす るという技術思想については，記載も示唆もされていない。 以上からすると，甲２発明と本件発明１及び１５では，加熱要素の制御方法やそ のための電気回路の構成が異なっているというべきであり，甲２発明と本件発明１＼n及び１５との間には，本件審決が認定した前記第２の３(5)エ(ｱ)ａ及び(ｳ)ａ記載の 相違点１Ｂ及び相違点１５Ｂが存在すると認められる。
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2020.08.14
平成30(ワ)10126 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年6月30日 東京地方裁判所
104条の3の無効理由（新規事項、サポート要件違反）があるので、権利行使不能と判断されました。
図１０３〜１０６のドットパターンに関係して，前記２のとおり，段落 【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)の記載があ る。これらによれば，そのドットパターンは，格子状に配置されたドット で構成される。そして，格子ドットＬＤと呼ばれるドットを四隅に配置し，その４つの格子ドットＬＤで囲まれた領域の中心からどの程度ずらすかに＼nよってテータ内容が定義され，例えば，同領域の中心から等距離の位置で ４５度ずつずらした点を８個定義することで，８通りのデータを表現でき，このずらす距離を変更した点を８個定義することで１６通りのデータを表＼現できる。また，格子ドットＬＤは，本来，縦横方向の格子線の交点上で ある格子点上に配置されるが，その位置をずらしたドットをキードットＫ Ｄとして，このキードットＫＤに囲まれた領域，又は，キードットＫＤを 中心にした領域が一つのデータを示している。また，キードットＫＤを格 子点から等距離で４５°ずつずらすことにより，その角度ごとに別の情報 を定義することができることなどが記載されている。（以下，図１０３〜１ ０６や上記発明の詳細な説明に記載されている技術思想のドットパターン を「図１０５ドットパターン」ということがある。） 図１０５について，垂直方向のラインについて，ＬＶ１，ＬＶ２などの 符号を付し，水平方向のラインについて，ＬＨ１，ＬＨ２などの符号を付 し，ドットにＤ１，Ｄ２などの番号を付したものが別紙図１０５その２で ある。
図１０５においては，例えば，垂直方向の格子線であるＬＶ１，ＬＶ３， ＬＶ５と，水平方向の格子線であるＬＨ１，ＬＨ３，ＬＨ５の交点に格子 ドットが配置され，格子ドットが四隅に配置されている領域が示されてい る（例えば，Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１３，Ｄ１２（ただし後述）を四隅とするも の，Ｄ２，Ｄ３，Ｄ１４，Ｄ１３を四隅とするもの）。そして，その４個の 格子ドットで囲まれる領域の中心から等距離の位置でいずれかの位置に １個のドットが配置されていることが示され（例えば，Ｄ７，Ｄ８），図 １０５全体では，上記領域の中心から等距離の位置で，４５°ずつずれた 位置のいずれか１つの位置にドットが配置されることが記載されている。 また，図１０３には，交点から４５°ずつずれた位置にドットを配置する 構成が記載されている。そして，Ｄ１２やＤ５６は，垂直方向の格子線であるＬＶ３又はＬＶ１１上にあるが，水平方向の格子線であるＬＨ１上に＼nはなく，これらは，格子線の交点からずれたキードットＫＤであることが 示されている。
ア 本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２は「（前記ドットパターンは，）縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中＼n心に，前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした 方向のうちいずれかの方向に，どの程度ずらすかによってデータ内容を定義 し」である。
当初明細書１及び２の記載や図における図１０５ドットパターンにおい て，４個の格子ドットで囲まれる領域の中心は，それらの格子ドットが配置 されている格子線の中間にそれらと並行して存在するといえる格子線の交 点ともいえるから（例えば，格子点Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１３，Ｄ１２で囲まれる 領域の中心は，垂直方向の格子線であるＬＶ１，ＬＶ３の間のＬＶ２と，水 平方向の格子線であるＬＨ１，ＬＨ３の間のＬＨ２の交点といえ，また，Ｌ Ｖ２，ＬＶ４，ＬＶ６，ＬＨ２，ＬＨ４，ＬＨ６は，縦横方向に等間隔に設 けられた格子線ともいえる。），上記構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【０１ ８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及び図１０５に記載 されているといえる。
他方，図５ドットパターンにおいて，図５〜図８では，縦横方向に等間隔 で設けられた格子線（例えばＬＶ４，ＬＶ７，ＬＶ１０，ＬＨ４，ＬＨ７， ＬＨ１０）の交点から等距離に，水平方向及び（又は）垂直方向にずらした 位置に各１〜３個のドットが記載されて情報を示している。これらでは，縦 横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に，情報内容 を定義するドットが格子点の中心からずれることで情報が示されていると いえるが，情報内容を定義するドットは，水平方向及び（又は）垂直方向に ずらされるのであり，等距離で９０°ずつずらしているとはいえるとしても， 等距離で４５°ずつずらしているものではない。図５〜図８では，格子線の 間に設けられた垂直方向及び水平方向のライン（例えば，ＬＶ３，ＬＶ５， ＬＨ３，ＬＨ５）が示された上で，それらのラインや格子線の交点に情報を 示すドットが示されていて（例えば，Ｄ９，Ｄ１４），これは情報を示すド ットを格子点の中心から等距離で９０°ずつずらすことを前提としている ものであり，このように交点に情報を示すドットを配置するこの図では情報 を示すドットを等距離で４５°ずつずらすことは想定されていない。そうす ると，上記構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【００２３】〜【００２７】 I)，【００６７】〜【００７１】II)及び図５〜図８に記載されているもので はない。
イ 本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｃ１・Ｈ２は「前記情報ドットが配置されて情報を表＼現する部分を囲むように，前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と，該第一方向ラインと交差 するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方 向ライン上とにおいて，該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置さ れた（ドットパターンである）」である。
前記アのとおり，当初明細書I)，II)には，図１０５ドットパターンに関す る記載において，本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成が記載されていた。しかし，図１０５ドットパターンにおいては，縦横方向の格子線の交点上である格子点上に格子ドットＬＤが配置され，その 位置をずらしたドットをキードットＫＤとして，このキードットＫＤに囲ま れた領域，又は，キードットＫＤを中心にした領域が一つのデータを示すも のとされている。このようなキードットＫＤに囲まれた領域又はキードット ＫＤを中心にした領域が一つのデータを示すものであり，「前記情報ドット が配置されて情報を表現する部分」（Ｃ１・Ｈ２）であるといえるところ，図１０５ドットパターンでは，前記のようにキードットＫＤによって，それ＼nに囲まれた領域，又はそれを中心にした領域が情報を表現する部分とされているのであり，また，図１０５では，情報を表＼現する部分はキードットＫＤにより囲まれていることが示されているのであって，そうである以上，「第 一方向ライン」及び「第二方向ライン」（Ｃ１・Ｈ２）として特定される水 平方向及び垂直方向のラインによって，情報を表現する部分を囲んでいると直ちにいえるものではない。したがって，「第一方向ライン」，「第二方向ラ＼nイン」がない以上，情報を示すドットが配置されて情報を表現する部分を囲むような「第一方向ライン」及び「第二方向ライン」上にドットが配置され＼nているということもできない。以上によれば，上記構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及 び図１０５に記載されているとは認められない。 なお，図５ドットパターンについて，補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成の記載はないのであるが，図５ドットパターンには，情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように，縦方向の所定のドットの間隔ごとに水平方向に引いた水平ラインと，水平ラインと交差するように横方向の所＼n定のドットの間隔ごとに垂直方向に引いた垂直ラインが存在し，また，それ らのライン上において，複数の格子点上に格子ドットが配置されているとい える。したがって，上記構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【００２３】〜 【００２７】I)，【００６７】〜【００７１】II)及び図５〜図８に記載され ているとはいえる。
ア 前記(3)によれば，当初明細書１及び２において，構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及 び図１０５には記載されているとはいえるが，そこで記載されているドッ トパターンである図１０５ドットパターンは構成要件Ｃ１・Ｈ２の構＼成を 有するものではない。また，当初明細書１及び２において，構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【００２３】〜【００２７】I)，【００６７】〜【００７ １】II)及び図５〜図８には記載されているとはいえるが，そこで記載されて いるドットパターンである図５ドットパターンは構成要件Ｂ１・Ｇ２の構＼ 成を有するものではない。
そして，図５ドットパターンと図１０５ドットパターンは，情報ドットの ずらし方，１つの交点に対する情報ドットの個数，情報ドット以外のドット の配置，格子線又はラインのうち特定のものを「第一方向ライン」等として 特定するか否か，垂直ライン上のドットが本来の位置からのずれ方によって データの種類を表すか否か，１つのデータを区画するキードットＫＤが存在するか否か等，多くの点で相違しており，これらの相違は，各実施例が開示＼nする技術的事項，すなわちドットパターンによる情報の定義方法が相当に異 なることに起因する。当初明細書１及び２は，極小領域であってもコード情 報やＸＹ座標情報が定義可能なドットパターンを提供するとし（【００１３】I)，【０００８】II)），複数のドットパターンを記載しているのであるが，そ こに記載されたドットパターンである図５ドットパターンと図１０５ドッ トパターンの情報の定義方法は上記のとおり相当に異なるのであり，また， 当初明細書１及び２に，これらの異なる情報定義方法を採用した各ドットパ ターンが採用する情報定義方法を相互に入れ替えたり，重ねて採用したりす ることについては何ら記載されていない。したがって，当初明細書１及び２ に，これらのドットパターンを組み合わせたものについての記載があるとは いえないし，それが当業者に自明であるともいえない。 以上によれば，当初明細書１及び２には，いずれも，本件補正１及び２に よって変更された構成要件Ｂ１・Ｇ２及び構＼成要件Ｃ１・Ｈ２の構成をいずれも備えるドットパターンについての記載があるとはいえない。＼nそうすると，当初明細書１又は２において，全ての記載を総合したとして も，当初明細書１又は２には，本件補正１及び２で補正後のドットパターン が記載されているとはいえず，本件補正は，当初明細書１又は２に開示され ていない新たな技術的事項を導入するものである。 したがって，本件補正１及び２は，当初明細書１又は２の記載等から導か れる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものである から，特許法１７条の２第３項の補正要件に違反する。
イ これに対し，原告は，図１０３〜図１０６の実施例と図５〜図８の実施例 は，極小領域であってもコード情報やＸＹ座標情報が定義可能なドットパターンを提案するという共通の課題を解決するための異なる実施例であり，こ＼nれらを組み合わせることは当業者には自明の範囲のものであるから，構成要件Ｂ１・Ｇ２及び構＼成要件Ｃ１・Ｈ２の構成は，いずれも当初明細書１及び＼n２に記載されていると主張する。しかしながら，図５〜図８の実施例で示される図５ドットパターンと図１０３〜図１０６の実施例で示される図１０５ドットパターンでは，上記のとおり，情報の定義方法が相当に異なり，それを組み合わせることが当業者に 自明とはいえないし，当初明細書１及び２にそのような組み合わせを前提と した記載も存在しない。原告の上記主張には理由がない。
４ 争点４−３（サポート要件に違反しているか）について
事案に鑑み，続いて，争点４−３のうち，本件発明３〜５についてのサポート 要件違反について判断する。
本件発明３の構成要件Ｄ３及び本件発明４の構＼成要件Ｅ４の特許請求の範 囲の記載は「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位 置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」との記 載を含み，本件発明５の構成要件Ｄ５の特許請求の範囲の記載は，「前記垂直 方向に配置されたドットの１つにおける当該ドット本来の位置からのずれ方 によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」との記載を含むもので ある。 これらには，垂直方向に配置されたドットの１つについて，本来の位置に配 置せず別の位置に配置すること，そして，「ずらし方によって」「ずれ方によっ て」ドットパターンの向きを示すとしていることからも，本来の位置と実際に 配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているといえる。＼n
(2)ア 本件明細書３及び４には，前記１の記載があり，また，ドットパターンに 関係して前記２の記載がある。 ここで，本件明細書３及び４には，ドットを本来の位置とは違う位置に配 置し，本来の位置と実際に配置された位置のずれ方によってドットパターン の向きを表現することに関係し得るものとして，本件明細書３の【０００９】III)に特許請求の範囲と同じ記載があり，後記イのキードットＫＤのずらし方 に関係する記載があることを除いて，何ら記載がない。 イ 【０２４０】〜【０２４２】III)，【０２３４】〜【０２３６】IV)には，キー ドットＫＤにつき，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係か らカメラの角度が分かり，カメラで同じ領域を撮影しても角度という別次元 のパラメータを持たせることができる旨の記載がある。このようにキードッ トＫＤの配置のずらし方によってドットパターンを撮像するカメラの角度 が分かることが記載されているところ，その角度が分かるためには配置のず らし方があらかじめ定められていることを前提としているはずであり，ドッ トパターンについていうと，キードットＫＤの配置のずらし方によって，ド ットパターンの向きを示すことが記載されているともいえる。 しかしながら，上記記載は，図１０５ドットパターンに関するものである （ドットパターンに関する明細書の記載及び図面は，当初明細書１及び２， 本件明細書１〜４では，いずれも同じであり，本件明細書３，４にも，図１ ０５ドッパターンと図５ドットパターンが記載されているといえる。）。前記 のとおり，図１０５ドットパターンにおいて，情報を示すドットは４ 個の格子ドットＬＤに囲まれた領域の中心から等距離の位置で４５°ずつ ずらしたいずれかの位置に配置されている。しかし，その中心点を交点とす るような垂直ラインと水平ラインを仮想的に想定したとして，それらは水平 方向あるいは垂直方向に配置されたドットから設定されたものではない。す なわち，図１０５ドットパターンにおいては，４個の格子ドットＬＤに囲ま れた領域の中心について，そこを交点とする垂直ラインと水平ラインを仮想 的に想定するとしても，それらの垂直ラインと水平ラインを設定するドット はない。そうすると，図１０５ドットパターンは，少なくとも，「前記水平 方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ラインと，前記垂直方 向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの 交点」である「格子点…からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」 （構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５）に係る構＼成を有するものではない。また，図 １０５，図１０６においては，キードットＫＤは，垂直方向の格子線上にあ るが水平方向の格子線上にはないという態様で格子点からずれていて，これ らのキードットＫＤは「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドット」（Ａ ３・Ｂ４・Ａ５）の１つであり，「前記水平方向に配置されたドットの端点 に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」 （Ａ３・Ｃ４・Ａ５）ではないから，「前記垂直方向に配置されたドットの １つは，当該ドット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターン の向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５）ものには当たらないといえる。＼n以上によれば，図１０５ドットパターンは，少なくとも，構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５に対応する構＼成を有するものではない。また，図１０５，図１０ ６のキードットＫＤは，構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５の情報ドットではないともいえる。＼n
そうすると，図１０５ドットパターンは，本件発明３〜５に係るドットパ ターンと異なるドットパターンである。そのような図１０５ドットパターン に関してキードットＫＤについて上記記載があるとしても，その記載をもっ て，本件発明３〜５について，「ずらし方によって前記ドットパターンの向 きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」（構＼成要件Ｄ５）についての記載があるといえるものではないし，また，当業者にとって，その記載があると理解する ことはできない。
ウ 図５ドットパターンについては，水平ライン（図５その２のＬＨ１，ＬＨ １３等）上に等間隔に配置されたドット（図５その２のＬＨ１上ではＤ１， Ｄ８，Ｄ２０，Ｄ３０等）は「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドッ ト」（構成要件Ａ３・Ｂ４）「等間隔に所定個数，所定方向に配置されたドットを水平方向に配置されたドット」（構＼成要件Ｃ５）であるといえ，垂直ライン（図５その２のＬＶ１，ＬＶ１３等）上に等間隔で配置されたドット（例 えば，図５その２のＤ２，Ｄ３等）は「前記水平方向に配置されたドットの 端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたド ット」（構成要件Ｂ３・Ｃ４），「前記所定方向に対して垂直方向に等間隔に所定個数配置されたドットを垂直方向に配置されたドットとして抽出し」（構＼成要件Ｃ５）であるといえる。また，水平ライン及び垂直ライン上に設置さ れた上記各ドットを通過する縦横の格子線の交点から，９０°ずつずれたい ずれかの方向にずれた情報ドットは，「前記水平方向に配置されたドットか ら仮想的に設定された垂直ラインと，前記垂直方向に配置されたドットから 水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点 からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」（構成要件Ｃ３・Ｄ４・ Ｃ５）であるといえる。 しかしながら，「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味して いる」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する」（構＼成要件Ｄ５）については，本件明細書３及び４には，関係する記載はないといえる。図５ドットパターンの図５〜８において垂直ライン 上にドットがないところがあり，そこにはドットが本来の位置と比べて，図 ５では左（図５その２のＤ２），図６では左又は右，図７では左，図８では右 にずれた位置にドットが配置されているが，【００６９】〜【００７３】III)， 【００６３】〜【００６７】IV)には，これらのドットについて，その本来の 位置と実際に配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きを 意味することを示す記載は全く存在しない。かえって，上記のドットについ て，図５及び図７では，左にずれたドットについて「ｘ，ｙ座標フラグ」と 記載され，そのドットパターンがｘ座標，ｙ座標を示すことが記載され，図 ６及び図８では，右にずれたドットについて「一般コードフラグ」と記載さ れ，そのドットパターンが「一般コード」を示すことが記載されている。そ うすると，これらのドットは，ドットの本来の位置と実際に配置された位置 との関係によってドットパターンのデータの種類を定義していることがう かがえる。 また，図５ドットパターンについて，【００７２】III)，【００６６】IV)には， 水平ラインから垂直ラインを抽出した後，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にない＼nことから上下方向を認識する。」という記載があり，垂直ライン上のドット の有無によってドットパターンの上下方向を認識することが記載されてい る。しかし，ここでは，ライン上にドットがあるかないかだけを認識して上 下方向を判断することが記載されているのであって，構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５に係る構＼成である，本来のドットの位置と実際に配置されたドットの位 置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているとはいえない。＼n
これらによれば，図５ドットパターンについても，本件明細書３及び４は， 「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」＼n（構成要件Ｄ５）の構＼成について，何ら記載はないといえることとなる。そ の他，本件明細書３及び４に，本件発明３〜５における上記構成について説明していると解される記載は存在しない。＼n
エ 以上によれば，本件明細書３及び４には，「ずらし方によって前記ドット パターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」（構＼成要件Ｄ５）の構成につい＼nて，具体的に何ら記載がないといえるし，具体的な記載がないにもかかわら ず，当業者が，技術常識に照らして上記構成を理解したことを認めるに足りる証拠もない。＼n したがって，本件発明３の構成要件Ｄ３，本件発明４の構＼成要件Ｅ４，本 件発明５の構成要件Ｄ５は，本件明細書３及び４の発明の詳細な説明に記載したものとは認められない。＼n ア 原告は，図５〜図８において，「ドットパターンの向きを意味している」ド ットは，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」と兼用されている と主張する。 しかしながら，図５〜図８の記載は上記のようなものであって，そこでは ドットが「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」として記載されて いるが，それ以外に，ドットパターンの向きに関する記載はない。そして， 明細書の発明の詳細な説明においても，【００７１】〜【００７３】III)，【０ ０６５】〜【００６７】IV)においては，ドットの本来の位置と実際に配置さ れた位置との関係によってドットパターンの向いている方向を認識するこ とについては何ら説明されておらず，また本件明細書３及び４のどこにも， ずれ方によってドットパターンの向きを意味するドットと，データ内容を定 義するドットとを兼用するとの説明は記載されていない。原告の上記主張に は理由がない。
イ 原告は，【０２３９】〜【０２４１】III)，【０２３３】〜【０２３５】IV)に は，キードット（ＫＤ）につき，データ領域の範囲を定義する第１の機能と，ずらし方を変更することによりドットパターンの向き（角度）を意味すると＼nいう第２の機能を有することが示されており，図１０５及び図１０６（ｄ）では全てのキードット（ＫＤ）を一定の方向にずらすことによってドットパ＼nターンの向きを表すことが開示されていると主張する。 しかしながら，これらは，図１０５ドットパターンに関する記載である。 前記(2)イのとおり，図１０５ドットパターンの情報の定義方法は本件発明３ 〜５の構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５に係る構＼成の情報の定義方法と異なる。当 業者において，本件発明３〜５の情報の定義方法と異なる情報の定義方法を 採用する図１０５ドットパターンに開示された構成をもって，本件発明３〜５の構＼成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５の各構成が開示されていると理解することは＼nできない。原告の上記主張には理由がない。
５ 小括
以上によれば，本件発明１及び２に係る本件特許１及び２は特許法１７条の２ 第３項に違反し，本件発明３〜５に係る本件特許３及び４は同法３６条６項１号 に違反し，いずれも特許無効審判により無効にされるべきものである（同法１２ ３条１項１号，４号）。そうすると，その余を判断するまでもなく，原告は，同法 １０４条の３第１項により，被告各製品が本件発明１〜５の技術的範囲に属する ことを主張して本件各特許権を行使することはできない。
図１０３〜１０６のドットパターンに関係して，前記２のとおり，段落 【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)の記載があ る。これらによれば，そのドットパターンは，格子状に配置されたドット で構成される。そして，格子ドットＬＤと呼ばれるドットを四隅に配置し，その４つの格子ドットＬＤで囲まれた領域の中心からどの程度ずらすかに＼nよってテータ内容が定義され，例えば，同領域の中心から等距離の位置で ４５度ずつずらした点を８個定義することで，８通りのデータを表現でき，このずらす距離を変更した点を８個定義することで１６通りのデータを表＼現できる。また，格子ドットＬＤは，本来，縦横方向の格子線の交点上で ある格子点上に配置されるが，その位置をずらしたドットをキードットＫ Ｄとして，このキードットＫＤに囲まれた領域，又は，キードットＫＤを 中心にした領域が一つのデータを示している。また，キードットＫＤを格 子点から等距離で４５°ずつずらすことにより，その角度ごとに別の情報 を定義することができることなどが記載されている。（以下，図１０３〜１ ０６や上記発明の詳細な説明に記載されている技術思想のドットパターン を「図１０５ドットパターン」ということがある。） 図１０５について，垂直方向のラインについて，ＬＶ１，ＬＶ２などの 符号を付し，水平方向のラインについて，ＬＨ１，ＬＨ２などの符号を付 し，ドットにＤ１，Ｄ２などの番号を付したものが別紙図１０５その２で ある。
図１０５においては，例えば，垂直方向の格子線であるＬＶ１，ＬＶ３， ＬＶ５と，水平方向の格子線であるＬＨ１，ＬＨ３，ＬＨ５の交点に格子 ドットが配置され，格子ドットが四隅に配置されている領域が示されてい る（例えば，Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１３，Ｄ１２（ただし後述）を四隅とするも の，Ｄ２，Ｄ３，Ｄ１４，Ｄ１３を四隅とするもの）。そして，その４個の 格子ドットで囲まれる領域の中心から等距離の位置でいずれかの位置に １個のドットが配置されていることが示され（例えば，Ｄ７，Ｄ８），図 １０５全体では，上記領域の中心から等距離の位置で，４５°ずつずれた 位置のいずれか１つの位置にドットが配置されることが記載されている。 また，図１０３には，交点から４５°ずつずれた位置にドットを配置する 構成が記載されている。そして，Ｄ１２やＤ５６は，垂直方向の格子線であるＬＶ３又はＬＶ１１上にあるが，水平方向の格子線であるＬＨ１上に＼nはなく，これらは，格子線の交点からずれたキードットＫＤであることが 示されている。
ア 本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２は「（前記ドットパターンは，）縦横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中＼n心に，前記情報ドットを前記格子点の中心から等距離で４５°ずつずらした 方向のうちいずれかの方向に，どの程度ずらすかによってデータ内容を定義 し」である。
当初明細書１及び２の記載や図における図１０５ドットパターンにおい て，４個の格子ドットで囲まれる領域の中心は，それらの格子ドットが配置 されている格子線の中間にそれらと並行して存在するといえる格子線の交 点ともいえるから（例えば，格子点Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１３，Ｄ１２で囲まれる 領域の中心は，垂直方向の格子線であるＬＶ１，ＬＶ３の間のＬＶ２と，水 平方向の格子線であるＬＨ１，ＬＨ３の間のＬＨ２の交点といえ，また，Ｌ Ｖ２，ＬＶ４，ＬＶ６，ＬＨ２，ＬＨ４，ＬＨ６は，縦横方向に等間隔に設 けられた格子線ともいえる。），上記構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【０１ ８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及び図１０５に記載 されているといえる。
他方，図５ドットパターンにおいて，図５〜図８では，縦横方向に等間隔 で設けられた格子線（例えばＬＶ４，ＬＶ７，ＬＶ１０，ＬＨ４，ＬＨ７， ＬＨ１０）の交点から等距離に，水平方向及び（又は）垂直方向にずらした 位置に各１〜３個のドットが記載されて情報を示している。これらでは，縦 横方向に等間隔に設けられた格子線の交点である格子点を中心に，情報内容 を定義するドットが格子点の中心からずれることで情報が示されていると いえるが，情報内容を定義するドットは，水平方向及び（又は）垂直方向に ずらされるのであり，等距離で９０°ずつずらしているとはいえるとしても， 等距離で４５°ずつずらしているものではない。図５〜図８では，格子線の 間に設けられた垂直方向及び水平方向のライン（例えば，ＬＶ３，ＬＶ５， ＬＨ３，ＬＨ５）が示された上で，それらのラインや格子線の交点に情報を 示すドットが示されていて（例えば，Ｄ９，Ｄ１４），これは情報を示すド ットを格子点の中心から等距離で９０°ずつずらすことを前提としている ものであり，このように交点に情報を示すドットを配置するこの図では情報 を示すドットを等距離で４５°ずつずらすことは想定されていない。そうす ると，上記構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【００２３】〜【００２７】 I)，【００６７】〜【００７１】II)及び図５〜図８に記載されているもので はない。
イ 本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｃ１・Ｈ２は「前記情報ドットが配置されて情報を表＼現する部分を囲むように，前記縦方向の所定の格子点間隔ごとに水平方向に引いた第一方向ライン上と，該第一方向ラインと交差 するように前記横方向の所定の格子点間隔ごとに垂直方向に引いた第二方 向ライン上とにおいて，該縦横方向の複数の格子点上に格子ドットが配置さ れた（ドットパターンである）」である。
前記アのとおり，当初明細書I)，II)には，図１０５ドットパターンに関す る記載において，本件補正１及び２による補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成が記載されていた。しかし，図１０５ドットパターンにおいては，縦横方向の格子線の交点上である格子点上に格子ドットＬＤが配置され，その 位置をずらしたドットをキードットＫＤとして，このキードットＫＤに囲ま れた領域，又は，キードットＫＤを中心にした領域が一つのデータを示すも のとされている。このようなキードットＫＤに囲まれた領域又はキードット ＫＤを中心にした領域が一つのデータを示すものであり，「前記情報ドット が配置されて情報を表現する部分」（Ｃ１・Ｈ２）であるといえるところ，図１０５ドットパターンでは，前記のようにキードットＫＤによって，それ＼nに囲まれた領域，又はそれを中心にした領域が情報を表現する部分とされているのであり，また，図１０５では，情報を表＼現する部分はキードットＫＤにより囲まれていることが示されているのであって，そうである以上，「第 一方向ライン」及び「第二方向ライン」（Ｃ１・Ｈ２）として特定される水 平方向及び垂直方向のラインによって，情報を表現する部分を囲んでいると直ちにいえるものではない。したがって，「第一方向ライン」，「第二方向ラ＼nイン」がない以上，情報を示すドットが配置されて情報を表現する部分を囲むような「第一方向ライン」及び「第二方向ライン」上にドットが配置され＼nているということもできない。以上によれば，上記構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及 び図１０５に記載されているとは認められない。 なお，図５ドットパターンについて，補正後の構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成の記載はないのであるが，図５ドットパターンには，情報ドットが配置されて情報を表現する部分を囲むように，縦方向の所定のドットの間隔ごとに水平方向に引いた水平ラインと，水平ラインと交差するように横方向の所＼n定のドットの間隔ごとに垂直方向に引いた垂直ラインが存在し，また，それ らのライン上において，複数の格子点上に格子ドットが配置されているとい える。したがって，上記構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【００２３】〜 【００２７】I)，【００６７】〜【００７１】II)及び図５〜図８に記載され ているとはいえる。
ア 前記(3)によれば，当初明細書１及び２において，構成要件Ｂ１・Ｇ２に係る構＼成は，【０１８４】〜【０１９５】I)，【０２２８】〜【０２４６】II)及 び図１０５には記載されているとはいえるが，そこで記載されているドッ トパターンである図１０５ドットパターンは構成要件Ｃ１・Ｈ２の構＼成を 有するものではない。また，当初明細書１及び２において，構成要件Ｃ１・Ｈ２に係る構＼成は，【００２３】〜【００２７】I)，【００６７】〜【００７ １】II)及び図５〜図８には記載されているとはいえるが，そこで記載されて いるドットパターンである図５ドットパターンは構成要件Ｂ１・Ｇ２の構＼ 成を有するものではない。
そして，図５ドットパターンと図１０５ドットパターンは，情報ドットの ずらし方，１つの交点に対する情報ドットの個数，情報ドット以外のドット の配置，格子線又はラインのうち特定のものを「第一方向ライン」等として 特定するか否か，垂直ライン上のドットが本来の位置からのずれ方によって データの種類を表すか否か，１つのデータを区画するキードットＫＤが存在するか否か等，多くの点で相違しており，これらの相違は，各実施例が開示＼nする技術的事項，すなわちドットパターンによる情報の定義方法が相当に異 なることに起因する。当初明細書１及び２は，極小領域であってもコード情 報やＸＹ座標情報が定義可能なドットパターンを提供するとし（【００１３】I)，【０００８】II)），複数のドットパターンを記載しているのであるが，そ こに記載されたドットパターンである図５ドットパターンと図１０５ドッ トパターンの情報の定義方法は上記のとおり相当に異なるのであり，また， 当初明細書１及び２に，これらの異なる情報定義方法を採用した各ドットパ ターンが採用する情報定義方法を相互に入れ替えたり，重ねて採用したりす ることについては何ら記載されていない。したがって，当初明細書１及び２ に，これらのドットパターンを組み合わせたものについての記載があるとは いえないし，それが当業者に自明であるともいえない。 以上によれば，当初明細書１及び２には，いずれも，本件補正１及び２に よって変更された構成要件Ｂ１・Ｇ２及び構＼成要件Ｃ１・Ｈ２の構成をいずれも備えるドットパターンについての記載があるとはいえない。＼nそうすると，当初明細書１又は２において，全ての記載を総合したとして も，当初明細書１又は２には，本件補正１及び２で補正後のドットパターン が記載されているとはいえず，本件補正は，当初明細書１又は２に開示され ていない新たな技術的事項を導入するものである。 したがって，本件補正１及び２は，当初明細書１又は２の記載等から導か れる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものである から，特許法１７条の２第３項の補正要件に違反する。
イ これに対し，原告は，図１０３〜図１０６の実施例と図５〜図８の実施例 は，極小領域であってもコード情報やＸＹ座標情報が定義可能なドットパターンを提案するという共通の課題を解決するための異なる実施例であり，こ＼nれらを組み合わせることは当業者には自明の範囲のものであるから，構成要件Ｂ１・Ｇ２及び構＼成要件Ｃ１・Ｈ２の構成は，いずれも当初明細書１及び＼n２に記載されていると主張する。しかしながら，図５〜図８の実施例で示される図５ドットパターンと図１０３〜図１０６の実施例で示される図１０５ドットパターンでは，上記のとおり，情報の定義方法が相当に異なり，それを組み合わせることが当業者に 自明とはいえないし，当初明細書１及び２にそのような組み合わせを前提と した記載も存在しない。原告の上記主張には理由がない。
４ 争点４−３（サポート要件に違反しているか）について
事案に鑑み，続いて，争点４−３のうち，本件発明３〜５についてのサポート 要件違反について判断する。
本件発明３の構成要件Ｄ３及び本件発明４の構＼成要件Ｅ４の特許請求の範 囲の記載は「前記垂直方向に配置されたドットの１つは，当該ドット本来の位 置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」との記 載を含み，本件発明５の構成要件Ｄ５の特許請求の範囲の記載は，「前記垂直 方向に配置されたドットの１つにおける当該ドット本来の位置からのずれ方 によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」との記載を含むもので ある。 これらには，垂直方向に配置されたドットの１つについて，本来の位置に配 置せず別の位置に配置すること，そして，「ずらし方によって」「ずれ方によっ て」ドットパターンの向きを示すとしていることからも，本来の位置と実際に 配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているといえる。＼n
(2)ア 本件明細書３及び４には，前記１の記載があり，また，ドットパターンに 関係して前記２の記載がある。 ここで，本件明細書３及び４には，ドットを本来の位置とは違う位置に配 置し，本来の位置と実際に配置された位置のずれ方によってドットパターン の向きを表現することに関係し得るものとして，本件明細書３の【０００９】III)に特許請求の範囲と同じ記載があり，後記イのキードットＫＤのずらし方 に関係する記載があることを除いて，何ら記載がない。 イ 【０２４０】〜【０２４２】III)，【０２３４】〜【０２３６】IV)には，キー ドットＫＤにつき，撮像された格子ドットとキードットＫＤとの位置関係か らカメラの角度が分かり，カメラで同じ領域を撮影しても角度という別次元 のパラメータを持たせることができる旨の記載がある。このようにキードッ トＫＤの配置のずらし方によってドットパターンを撮像するカメラの角度 が分かることが記載されているところ，その角度が分かるためには配置のず らし方があらかじめ定められていることを前提としているはずであり，ドッ トパターンについていうと，キードットＫＤの配置のずらし方によって，ド ットパターンの向きを示すことが記載されているともいえる。 しかしながら，上記記載は，図１０５ドットパターンに関するものである （ドットパターンに関する明細書の記載及び図面は，当初明細書１及び２， 本件明細書１〜４では，いずれも同じであり，本件明細書３，４にも，図１ ０５ドッパターンと図５ドットパターンが記載されているといえる。）。前記 のとおり，図１０５ドットパターンにおいて，情報を示すドットは４ 個の格子ドットＬＤに囲まれた領域の中心から等距離の位置で４５°ずつ ずらしたいずれかの位置に配置されている。しかし，その中心点を交点とす るような垂直ラインと水平ラインを仮想的に想定したとして，それらは水平 方向あるいは垂直方向に配置されたドットから設定されたものではない。す なわち，図１０５ドットパターンにおいては，４個の格子ドットＬＤに囲ま れた領域の中心について，そこを交点とする垂直ラインと水平ラインを仮想 的に想定するとしても，それらの垂直ラインと水平ラインを設定するドット はない。そうすると，図１０５ドットパターンは，少なくとも，「前記水平 方向に配置されたドットから仮想的に設定された垂直ラインと，前記垂直方 向に配置されたドットから水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの 交点」である「格子点…からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」 （構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５）に係る構＼成を有するものではない。また，図 １０５，図１０６においては，キードットＫＤは，垂直方向の格子線上にあ るが水平方向の格子線上にはないという態様で格子点からずれていて，これ らのキードットＫＤは「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドット」（Ａ ３・Ｂ４・Ａ５）の１つであり，「前記水平方向に配置されたドットの端点 に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたドット」 （Ａ３・Ｃ４・Ａ５）ではないから，「前記垂直方向に配置されたドットの １つは，当該ドット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターン の向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５）ものには当たらないといえる。＼n以上によれば，図１０５ドットパターンは，少なくとも，構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５に対応する構＼成を有するものではない。また，図１０５，図１０ ６のキードットＫＤは，構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５の情報ドットではないともいえる。＼n
そうすると，図１０５ドットパターンは，本件発明３〜５に係るドットパ ターンと異なるドットパターンである。そのような図１０５ドットパターン に関してキードットＫＤについて上記記載があるとしても，その記載をもっ て，本件発明３〜５について，「ずらし方によって前記ドットパターンの向 きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」（構＼成要件Ｄ５）についての記載があるといえるものではないし，また，当業者にとって，その記載があると理解する ことはできない。
ウ 図５ドットパターンについては，水平ライン（図５その２のＬＨ１，ＬＨ １３等）上に等間隔に配置されたドット（図５その２のＬＨ１上ではＤ１， Ｄ８，Ｄ２０，Ｄ３０等）は「等間隔に所定個数水平方向に配置されたドッ ト」（構成要件Ａ３・Ｂ４）「等間隔に所定個数，所定方向に配置されたドットを水平方向に配置されたドット」（構＼成要件Ｃ５）であるといえ，垂直ライン（図５その２のＬＶ１，ＬＶ１３等）上に等間隔で配置されたドット（例 えば，図５その２のＤ２，Ｄ３等）は「前記水平方向に配置されたドットの 端点に位置する当該ドットから等間隔に所定個数垂直方向に配置されたド ット」（構成要件Ｂ３・Ｃ４），「前記所定方向に対して垂直方向に等間隔に所定個数配置されたドットを垂直方向に配置されたドットとして抽出し」（構＼成要件Ｃ５）であるといえる。また，水平ライン及び垂直ライン上に設置さ れた上記各ドットを通過する縦横の格子線の交点から，９０°ずつずれたい ずれかの方向にずれた情報ドットは，「前記水平方向に配置されたドットか ら仮想的に設定された垂直ラインと，前記垂直方向に配置されたドットから 水平方向に仮想的に設定された水平ラインとの交点を格子点とし，該格子点 からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット」（構成要件Ｃ３・Ｄ４・ Ｃ５）であるといえる。 しかしながら，「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味して いる」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する」（構＼成要件Ｄ５）については，本件明細書３及び４には，関係する記載はないといえる。図５ドットパターンの図５〜８において垂直ライン 上にドットがないところがあり，そこにはドットが本来の位置と比べて，図 ５では左（図５その２のＤ２），図６では左又は右，図７では左，図８では右 にずれた位置にドットが配置されているが，【００６９】〜【００７３】III)， 【００６３】〜【００６７】IV)には，これらのドットについて，その本来の 位置と実際に配置された位置との関係に基づいてドットパターンの向きを 意味することを示す記載は全く存在しない。かえって，上記のドットについ て，図５及び図７では，左にずれたドットについて「ｘ，ｙ座標フラグ」と 記載され，そのドットパターンがｘ座標，ｙ座標を示すことが記載され，図 ６及び図８では，右にずれたドットについて「一般コードフラグ」と記載さ れ，そのドットパターンが「一般コード」を示すことが記載されている。そ うすると，これらのドットは，ドットの本来の位置と実際に配置された位置 との関係によってドットパターンのデータの種類を定義していることがう かがえる。 また，図５ドットパターンについて，【００７２】III)，【００６６】IV)には， 水平ラインから垂直ラインを抽出した後，「垂直ラインは，水平ラインを構成するドットからスタートし，次の点もしくは３つ目の点がライン上にない＼nことから上下方向を認識する。」という記載があり，垂直ライン上のドット の有無によってドットパターンの上下方向を認識することが記載されてい る。しかし，ここでは，ライン上にドットがあるかないかだけを認識して上 下方向を判断することが記載されているのであって，構成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５に係る構＼成である，本来のドットの位置と実際に配置されたドットの位 置との関係に基づいてドットパターンの向きが表現されることが記載されているとはいえない。＼n
これらによれば，図５ドットパターンについても，本件明細書３及び４は， 「ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」＼n（構成要件Ｄ５）の構＼成について，何ら記載はないといえることとなる。そ の他，本件明細書３及び４に，本件発明３〜５における上記構成について説明していると解される記載は存在しない。＼n
エ 以上によれば，本件明細書３及び４には，「ずらし方によって前記ドット パターンの向きを意味している」（構成要件Ｄ３・Ｅ４），「ずれ方によって，前記ドットパターンの向きを認識する手段」（構＼成要件Ｄ５）の構成につい＼nて，具体的に何ら記載がないといえるし，具体的な記載がないにもかかわら ず，当業者が，技術常識に照らして上記構成を理解したことを認めるに足りる証拠もない。＼n したがって，本件発明３の構成要件Ｄ３，本件発明４の構＼成要件Ｅ４，本 件発明５の構成要件Ｄ５は，本件明細書３及び４の発明の詳細な説明に記載したものとは認められない。＼n ア 原告は，図５〜図８において，「ドットパターンの向きを意味している」ド ットは，「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」と兼用されている と主張する。 しかしながら，図５〜図８の記載は上記のようなものであって，そこでは ドットが「ｘ，ｙ座標フラグ」又は「一般コードフラグ」として記載されて いるが，それ以外に，ドットパターンの向きに関する記載はない。そして， 明細書の発明の詳細な説明においても，【００７１】〜【００７３】III)，【０ ０６５】〜【００６７】IV)においては，ドットの本来の位置と実際に配置さ れた位置との関係によってドットパターンの向いている方向を認識するこ とについては何ら説明されておらず，また本件明細書３及び４のどこにも， ずれ方によってドットパターンの向きを意味するドットと，データ内容を定 義するドットとを兼用するとの説明は記載されていない。原告の上記主張に は理由がない。
イ 原告は，【０２３９】〜【０２４１】III)，【０２３３】〜【０２３５】IV)に は，キードット（ＫＤ）につき，データ領域の範囲を定義する第１の機能と，ずらし方を変更することによりドットパターンの向き（角度）を意味すると＼nいう第２の機能を有することが示されており，図１０５及び図１０６（ｄ）では全てのキードット（ＫＤ）を一定の方向にずらすことによってドットパ＼nターンの向きを表すことが開示されていると主張する。 しかしながら，これらは，図１０５ドットパターンに関する記載である。 前記(2)イのとおり，図１０５ドットパターンの情報の定義方法は本件発明３ 〜５の構成要件Ｃ３・Ｄ４・Ｃ５に係る構＼成の情報の定義方法と異なる。当 業者において，本件発明３〜５の情報の定義方法と異なる情報の定義方法を 採用する図１０５ドットパターンに開示された構成をもって，本件発明３〜５の構＼成要件Ｄ３・Ｅ４・Ｄ５の各構成が開示されていると理解することは＼nできない。原告の上記主張には理由がない。
５ 小括
以上によれば，本件発明１及び２に係る本件特許１及び２は特許法１７条の２ 第３項に違反し，本件発明３〜５に係る本件特許３及び４は同法３６条６項１号 に違反し，いずれも特許無効審判により無効にされるべきものである（同法１２ ３条１項１号，４号）。そうすると，その余を判断するまでもなく，原告は，同法 １０４条の３第１項により，被告各製品が本件発明１〜５の技術的範囲に属する ことを主張して本件各特許権を行使することはできない。
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2020.08. 7
平成30(行ケ)10159等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年7月2日 知的財産高等裁判所
サポート要件を満たさないとした審決が取り消しました。原告は「アメリカ合衆国」です。
特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に 記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説 明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出 願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも のであるか否かを検討して判断すべきである。 そして，サポート要件を充足するには，明細書に接した当業者が，特許請 求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り，また， 課題の解決についても，当業者において，技術常識も踏まえて課題が解決で きるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであ って，厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。 なぜなら，まず，サポート要件は，発明の公開の代償として独占権を与える という特許制度の本質に由来するものであるから，明細書に接した当業者が 当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することが できれば，サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり， また，明細書が，先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものである ことも考慮すれば，その記載内容が，科学論文において要求されるほどの厳 密さをもって論証されることまで要求するのは相当ではないからである。
(2) 本件化合物発明の課題について
本件明細書の記載によれば，本件化合物発明が解決しようとする課題は， 製剤化したときに安定な医薬となり得て，また，水性媒体への溶解でボロン 酸化合物を容易に遊離する組成物となり得る本件化合物（凍結乾燥粉末の形 態のＢＭＥ）を提供することである。そして，この課題が解決されたといえ るためには，凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生成したこと，並びに当 該ＢＭＥが保存安定性，溶解容易性及び加水分解容易性を有することが必要 であると解されるから，これらの点が，上記(1)で説示したような意味におい て本件明細書に記載又は示唆されているといえるかについて検討することと する。なお，ここでいう「相当量」とは，医薬として上記課題の解決手段に なり得る程度の量，という意味である。
(3) 凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生成したことについて
ア 本件明細書の【００８４】には，実施例１として，ボルテゾミブとＤ− マンニトールとの凍結乾燥製剤の調製方法が開示されている。そして，本 件出願日当時の技術常識に照らすと，同調製方法のように，ｔｅｒｔ−ブ タノールの比率が高く（相対的に水の比率が低く），過剰のマンニトール を含む混合溶液中で，周辺温度より高い温度で攪拌するという条件の下で は，ボルテゾミブとマンニトールとのエステル化反応が進行し，相当量の ＢＭＥが生成すると理解し得る。 また，本件明細書の【００８６】には，【００８４】記載の方法によっ て調製された実施例１ＦＤ製剤は，ＦＡＢ質量分析により，ＢＭＥの形成 を示すｍ／ｚ＝５３１の強いシグナルを示したこと，このシグナルはボル テゾミブとグリセロール（分析時のマトリックス）付加物のシグナルであ るｍ／ｚ＝４４１とは異なっており，しかも，ｍ／ｚ＝５３１のシグナル の強度は，ｍ／ｚ＝４４１のシグナルと区別されるほど大きいことが開示 されている。これらの事項からすれば，実施例１ＦＤ製剤は，相当量のＢ ＭＥを含むといえる。 したがって，本件明細書には，凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生 成したことが記載されていると認められる。
イ 請求人ホスピーラの主張について
請求人ホスピーラは，ＦＡＢ質量分析においては，ピークの大小をもっ て試料に含まれる物質の存在量の大小を評価できないのであるから，実施 例１の記載から凍結乾燥製剤に相当量のＢＭＥが含まれていることを認識 できない旨主張する。 しかしながら，上記(1)に説示したとおり，サポート要件を充足するため には，厳密な科学的な証明までは必要としないと解されるところ，上記ア の凍結乾燥製剤の調製方法に関する知見（相当量のＢＭＥが生成されてい ると考えられるとする甲６０（丙教授の鑑定意見書）及び甲６１（丁教授 の意見書）の記載を含む。）や，ＦＡＢ質量分析により，ｍ／ｚ＝５３１ の強いシグナルが確認されていることに照らせば，当業者は本件化合物発 明の対象物質（凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥ）が相当量生成したと合理的 に認識し得るというべきである。 したがって，請求人ホスピーラの上記主張は，上記アの判断を左右しな い。
(4) 保存安定性について
ア 本件明細書の【００９４】〜【００９６】には，固体や液体のボルテゾ ミブは，２〜８℃の低温で保存しても，３〜６ヶ月超，６ヶ月超は安定で はなかったのに対して，実施例１ＦＤ製剤（上記(3)のとおり相当量のＢＭ Ｅを含む。）は，５℃，周辺温度，３７℃，５０℃で，いずれの温度でも， 約１８ヶ月間にわたって，薬物の喪失は無く，分解産物も産生しなかった との試験結果が開示されている。この記載によれば，本件明細書には，本 件化合物が，ボルテゾミブに比較して優れた保存安定性を有していること を当業者が認識し得る程度に記載されているといえる。
イ 請求人ホスピーラの主張について
請求人ホスピーラは，本件明細書の【００９４】〜【００９６】に記載 された保存安定性の向上は，マンニトールを賦形剤として用いた凍結乾燥 という周知技術の適用により奏されたものと認識することが自然である旨 主張する。
この点，確かに，実施例１ＦＤ製剤において，調製に供したボルテゾミ ブの全量がＢＭＥとなっているとは限らず，マンニトールを賦形剤として 凍結乾燥されたボルテゾミブも含まれていると考えられるから，凍結乾燥 されたボルテゾミブの存在が，保存安定性の向上に寄与しているとも考え られるところである。しかしながら，相当量のＢＭＥを含む製剤が保存安 定性を示している以上，ＢＭＥも保存安定性の向上に寄与していると考え るのが通常人の認識であるといえるし，これに反して，凍結乾燥されたボ ルテゾミブのみが保存安定性に寄与していると認めるべき事情は見当たら ない。
そうすると，サポート要件の充足のために必要とされる当業者の認識が 上記(1)のようなもので足りる以上，請求人ホスピーラの上記主張は，上記 アの判断を左右しない。
特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許 請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に 記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説 明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出 願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも のであるか否かを検討して判断すべきである。 そして，サポート要件を充足するには，明細書に接した当業者が，特許請 求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り，また， 課題の解決についても，当業者において，技術常識も踏まえて課題が解決で きるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであ って，厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。 なぜなら，まず，サポート要件は，発明の公開の代償として独占権を与える という特許制度の本質に由来するものであるから，明細書に接した当業者が 当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することが できれば，サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり， また，明細書が，先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものである ことも考慮すれば，その記載内容が，科学論文において要求されるほどの厳 密さをもって論証されることまで要求するのは相当ではないからである。
(2) 本件化合物発明の課題について
本件明細書の記載によれば，本件化合物発明が解決しようとする課題は， 製剤化したときに安定な医薬となり得て，また，水性媒体への溶解でボロン 酸化合物を容易に遊離する組成物となり得る本件化合物（凍結乾燥粉末の形 態のＢＭＥ）を提供することである。そして，この課題が解決されたといえ るためには，凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生成したこと，並びに当 該ＢＭＥが保存安定性，溶解容易性及び加水分解容易性を有することが必要 であると解されるから，これらの点が，上記(1)で説示したような意味におい て本件明細書に記載又は示唆されているといえるかについて検討することと する。なお，ここでいう「相当量」とは，医薬として上記課題の解決手段に なり得る程度の量，という意味である。
(3) 凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生成したことについて
ア 本件明細書の【００８４】には，実施例１として，ボルテゾミブとＤ− マンニトールとの凍結乾燥製剤の調製方法が開示されている。そして，本 件出願日当時の技術常識に照らすと，同調製方法のように，ｔｅｒｔ−ブ タノールの比率が高く（相対的に水の比率が低く），過剰のマンニトール を含む混合溶液中で，周辺温度より高い温度で攪拌するという条件の下で は，ボルテゾミブとマンニトールとのエステル化反応が進行し，相当量の ＢＭＥが生成すると理解し得る。 また，本件明細書の【００８６】には，【００８４】記載の方法によっ て調製された実施例１ＦＤ製剤は，ＦＡＢ質量分析により，ＢＭＥの形成 を示すｍ／ｚ＝５３１の強いシグナルを示したこと，このシグナルはボル テゾミブとグリセロール（分析時のマトリックス）付加物のシグナルであ るｍ／ｚ＝４４１とは異なっており，しかも，ｍ／ｚ＝５３１のシグナル の強度は，ｍ／ｚ＝４４１のシグナルと区別されるほど大きいことが開示 されている。これらの事項からすれば，実施例１ＦＤ製剤は，相当量のＢ ＭＥを含むといえる。 したがって，本件明細書には，凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生 成したことが記載されていると認められる。
イ 請求人ホスピーラの主張について
請求人ホスピーラは，ＦＡＢ質量分析においては，ピークの大小をもっ て試料に含まれる物質の存在量の大小を評価できないのであるから，実施 例１の記載から凍結乾燥製剤に相当量のＢＭＥが含まれていることを認識 できない旨主張する。 しかしながら，上記(1)に説示したとおり，サポート要件を充足するため には，厳密な科学的な証明までは必要としないと解されるところ，上記ア の凍結乾燥製剤の調製方法に関する知見（相当量のＢＭＥが生成されてい ると考えられるとする甲６０（丙教授の鑑定意見書）及び甲６１（丁教授 の意見書）の記載を含む。）や，ＦＡＢ質量分析により，ｍ／ｚ＝５３１ の強いシグナルが確認されていることに照らせば，当業者は本件化合物発 明の対象物質（凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥ）が相当量生成したと合理的 に認識し得るというべきである。 したがって，請求人ホスピーラの上記主張は，上記アの判断を左右しな い。
(4) 保存安定性について
ア 本件明細書の【００９４】〜【００９６】には，固体や液体のボルテゾ ミブは，２〜８℃の低温で保存しても，３〜６ヶ月超，６ヶ月超は安定で はなかったのに対して，実施例１ＦＤ製剤（上記(3)のとおり相当量のＢＭ Ｅを含む。）は，５℃，周辺温度，３７℃，５０℃で，いずれの温度でも， 約１８ヶ月間にわたって，薬物の喪失は無く，分解産物も産生しなかった との試験結果が開示されている。この記載によれば，本件明細書には，本 件化合物が，ボルテゾミブに比較して優れた保存安定性を有していること を当業者が認識し得る程度に記載されているといえる。
イ 請求人ホスピーラの主張について
請求人ホスピーラは，本件明細書の【００９４】〜【００９６】に記載 された保存安定性の向上は，マンニトールを賦形剤として用いた凍結乾燥 という周知技術の適用により奏されたものと認識することが自然である旨 主張する。
この点，確かに，実施例１ＦＤ製剤において，調製に供したボルテゾミ ブの全量がＢＭＥとなっているとは限らず，マンニトールを賦形剤として 凍結乾燥されたボルテゾミブも含まれていると考えられるから，凍結乾燥 されたボルテゾミブの存在が，保存安定性の向上に寄与しているとも考え られるところである。しかしながら，相当量のＢＭＥを含む製剤が保存安 定性を示している以上，ＢＭＥも保存安定性の向上に寄与していると考え るのが通常人の認識であるといえるし，これに反して，凍結乾燥されたボ ルテゾミブのみが保存安定性に寄与していると認めるべき事情は見当たら ない。
そうすると，サポート要件の充足のために必要とされる当業者の認識が 上記(1)のようなもので足りる以上，請求人ホスピーラの上記主張は，上記 アの判断を左右しない。
◆判決本文
こちらは同一特許に関する関連事件です。
原告は同じで被告が異なります。
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2020.06.25
平成31(行ケ)10019等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月25日 知的財産高等裁判所
サポート要件・実施可能性要件違反なしと判断した無効審決が維持されました。＼n
ア 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か， また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもので ある。
イ(ｱ) 本件発明の課題は，「コリネ型細菌を用いたＬ−グルタミン酸の製造 において，Ｌ−グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供すること」で＼nあり，本件発明１１の中には，誘導条件下のみならず，非誘導条件下においても生 産能力の向上を図るものが含まれているところ，誘導条件下において，１９型変異＼nを導入した株であるＡＴＣＣ１３８６９−１９株の生産能力が野生株に比して向上＼nしていることは，本件明細書の実施例１０（段落【０１２５】〜【０１２８】，【表＼n９】，【表１０】）に開示されているといえるから，当業者は，１９型変異について，＼n誘導条件下でグルタミン酸の生産能力向上がみられるものであることを認識できる＼nといえる。
(ｲ) 次に，非誘導条件下における１９型変異の生産能力の向上について検＼n討するに，本件明細書の実施例８の培養は，実施例２と同様の方法で実施されたと されていて，その培地には，請求項６などにいう「過剰量のビオチン」に該当する ３００μｇ／ｌのビオチンが存在していた上，界面活性剤等は添加されていなかっ たと認められるから，実施例８は，非誘導条件下での１９型変異株の生産能力向上＼nについてした実験である（本件明細書の段落【０１２０】，【００９７】，【００３２】）。 そして，実施例８の【表７】には，以下のとおり，１９型変異株であるＡＴＣＣ＼n１３８６９−１９株が，野生株に比して０．２ｇ／Ｌ多くのＬ−グルタミン酸を生 産したことが示されている。そして，それを受けて本件明細書の段落【０１２０】 には，「ＡＴＣＣ１３８６９−１９株は親株のＡＴＣＣ１３８６９株と比べてＬ−グ ルタミン酸蓄積が大幅に向上していた。」と記載されているから，それらの記載から， 当業者は，１９型変異について，非誘導条件下でも本件発明の課題を解決できるも のであることを認識するといえる。
ウ 原告らは，実施例８に関して，(1)実施例２における野生株のグルタミン 酸生産量の値及びブランク値，実施例３におけるブランク値並びに実施例２，３， ５，７，９の値からみて，実施例８における野生株と１９型変異株のグルタミン酸 生産量の違いは誤差の範囲内にすぎず，当業者は，実施例８からグルタミン酸の生 産能力が向上したとは認識できない，(2)ブランク値と変異株及び親株の結果とを対 比しないと，実施例８の信用性を評価することはできない，(3)甲２８の実験や甲３ ４の実験の結果からも１９型変異株が非誘導条件下でグルタミン酸を生成しないこ とが裏付けられていると主張する。
(ｱ) 上記(1)について
本件明細書上，実施例３，６〜９は，いずれも実施例２記載の方法又は同様の方 法で，培地中に３００μｇ／ｌのビオチンが存在するなどの非誘導条件下で実施さ れたものである（本件明細書の段落【００９７】，【０１００】，【０１０９】，【０１１２】，【０１１７】，【０１２０】，【０１２３】）。そして，実施例２，３，６の【表＼n１】，【表２】，【表＼４】，【表５】に記載されているブランク値について，本件明細書に明示的な説明はされていないものの，菌体量を示すＯＤ６２０値がいずれも０．＼n００２と極めて低い値になっていることからすると，被告が主張するとおり，グル タミン酸生産菌を接種しない培養開始時の培地（初発培地）でのグルタミン酸の濃 度を表すものであると認められる。また，甲３６，乙６によると，非誘導条件下で＼nの野生株（ＡＴＣＣ１３８６９）のグルタミン酸生産量の値は，培養が進むにつれ てグルタミン酸が分解された後の値であると認められる。 上記四つのブランク値が，それぞれ異なっていること（【表１】が０．４ｇ／Ｌ，＼n【表２】と【表＼４】が０．６ｇ／Ｌ，【表５】が０．７ｇ／Ｌ）からすると，実施例＼n３，６〜９について，実施例２記載の方法又は同様の方法で実施されたと記載され ているものの，初発培地におけるグルタミン酸の濃度などの培養条件は実施例又は 各培養ごとに異なるものであったと認められる。本件明細書の段落【００９７】の 記載及び甲３６，乙６の記載からすると，上記のような各実施例におけるブランク 値の違いは，天然物を起源とする大豆加水分解物に由来するものであると認められ る。 そもそも，本件明細書のブランク値及び野生株のグルタミン酸生産量の値は，上 記認定のとおりのものであって，これらの値を根拠に，これらの値とは異なる実施 例８における野生株と１９型変異株とのグルタミン酸生産量の違いが誤差に基づく ものということはできない。その上，上記認定のとおり，培養条件は，実施例又は 各培養ごとに異なるから，なおさら，実施例２や実施例３に表れた数値を根拠に，＼n実施例８における野生株と１９型変異株におけるグルタミン生産量の０．２ｇ／Ｌ の違いが誤差に基づくものであるということはできない。 さらに，実施例２，３，５，７，９のその他の数値からみても，実施例８の野生 株と１９型変異株のグルタミン酸生産量の０．２ｇ／Ｌの違いが誤差に基づくもの ということはできない。 以上からすると，上記(1)は，前記イの判断を左右するものとはいえない。
(ｲ) 上記(2)について
本件発明の課題は，「コリネ型細菌を用いたＬ−グルタミン酸の製造において，Ｌ −グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供すること」であるところ，＼nここでいう「生産能力の向上」とは，「野生株などの非改変株と比較して，Ｌ−グル＼nタミン酸生産能が上昇したこと」を意味する（【請求項１】，【請求項４】，【請求項５】＼n及び本件明細書の段落【００１５】，【００３１】）から，実施例８において，１９型 変異株が，野生株に比してより多くのグルタミン酸を生産することが示されている 以上，ブランク値が記載されていないとしても，実施例８の結果が信用できないも のということはできない。
・・・・
(4) 小括
以上からすると，１９型変異に関して，本件発明１１にサポート要件違反や実施 可能要件違反があるとはいえないから，原告らが主張する取消事由１は理由がない。＼n
ア 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か， また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもので ある。
イ(ｱ) 本件発明の課題は，「コリネ型細菌を用いたＬ−グルタミン酸の製造 において，Ｌ−グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供すること」で＼nあり，本件発明１１の中には，誘導条件下のみならず，非誘導条件下においても生 産能力の向上を図るものが含まれているところ，誘導条件下において，１９型変異＼nを導入した株であるＡＴＣＣ１３８６９−１９株の生産能力が野生株に比して向上＼nしていることは，本件明細書の実施例１０（段落【０１２５】〜【０１２８】，【表＼n９】，【表１０】）に開示されているといえるから，当業者は，１９型変異について，＼n誘導条件下でグルタミン酸の生産能力向上がみられるものであることを認識できる＼nといえる。
(ｲ) 次に，非誘導条件下における１９型変異の生産能力の向上について検＼n討するに，本件明細書の実施例８の培養は，実施例２と同様の方法で実施されたと されていて，その培地には，請求項６などにいう「過剰量のビオチン」に該当する ３００μｇ／ｌのビオチンが存在していた上，界面活性剤等は添加されていなかっ たと認められるから，実施例８は，非誘導条件下での１９型変異株の生産能力向上＼nについてした実験である（本件明細書の段落【０１２０】，【００９７】，【００３２】）。 そして，実施例８の【表７】には，以下のとおり，１９型変異株であるＡＴＣＣ＼n１３８６９−１９株が，野生株に比して０．２ｇ／Ｌ多くのＬ−グルタミン酸を生 産したことが示されている。そして，それを受けて本件明細書の段落【０１２０】 には，「ＡＴＣＣ１３８６９−１９株は親株のＡＴＣＣ１３８６９株と比べてＬ−グ ルタミン酸蓄積が大幅に向上していた。」と記載されているから，それらの記載から， 当業者は，１９型変異について，非誘導条件下でも本件発明の課題を解決できるも のであることを認識するといえる。
ウ 原告らは，実施例８に関して，(1)実施例２における野生株のグルタミン 酸生産量の値及びブランク値，実施例３におけるブランク値並びに実施例２，３， ５，７，９の値からみて，実施例８における野生株と１９型変異株のグルタミン酸 生産量の違いは誤差の範囲内にすぎず，当業者は，実施例８からグルタミン酸の生 産能力が向上したとは認識できない，(2)ブランク値と変異株及び親株の結果とを対 比しないと，実施例８の信用性を評価することはできない，(3)甲２８の実験や甲３ ４の実験の結果からも１９型変異株が非誘導条件下でグルタミン酸を生成しないこ とが裏付けられていると主張する。
(ｱ) 上記(1)について
本件明細書上，実施例３，６〜９は，いずれも実施例２記載の方法又は同様の方 法で，培地中に３００μｇ／ｌのビオチンが存在するなどの非誘導条件下で実施さ れたものである（本件明細書の段落【００９７】，【０１００】，【０１０９】，【０１１２】，【０１１７】，【０１２０】，【０１２３】）。そして，実施例２，３，６の【表＼n１】，【表２】，【表＼４】，【表５】に記載されているブランク値について，本件明細書に明示的な説明はされていないものの，菌体量を示すＯＤ６２０値がいずれも０．＼n００２と極めて低い値になっていることからすると，被告が主張するとおり，グル タミン酸生産菌を接種しない培養開始時の培地（初発培地）でのグルタミン酸の濃 度を表すものであると認められる。また，甲３６，乙６によると，非誘導条件下で＼nの野生株（ＡＴＣＣ１３８６９）のグルタミン酸生産量の値は，培養が進むにつれ てグルタミン酸が分解された後の値であると認められる。 上記四つのブランク値が，それぞれ異なっていること（【表１】が０．４ｇ／Ｌ，＼n【表２】と【表＼４】が０．６ｇ／Ｌ，【表５】が０．７ｇ／Ｌ）からすると，実施例＼n３，６〜９について，実施例２記載の方法又は同様の方法で実施されたと記載され ているものの，初発培地におけるグルタミン酸の濃度などの培養条件は実施例又は 各培養ごとに異なるものであったと認められる。本件明細書の段落【００９７】の 記載及び甲３６，乙６の記載からすると，上記のような各実施例におけるブランク 値の違いは，天然物を起源とする大豆加水分解物に由来するものであると認められ る。 そもそも，本件明細書のブランク値及び野生株のグルタミン酸生産量の値は，上 記認定のとおりのものであって，これらの値を根拠に，これらの値とは異なる実施 例８における野生株と１９型変異株とのグルタミン酸生産量の違いが誤差に基づく ものということはできない。その上，上記認定のとおり，培養条件は，実施例又は 各培養ごとに異なるから，なおさら，実施例２や実施例３に表れた数値を根拠に，＼n実施例８における野生株と１９型変異株におけるグルタミン生産量の０．２ｇ／Ｌ の違いが誤差に基づくものであるということはできない。 さらに，実施例２，３，５，７，９のその他の数値からみても，実施例８の野生 株と１９型変異株のグルタミン酸生産量の０．２ｇ／Ｌの違いが誤差に基づくもの ということはできない。 以上からすると，上記(1)は，前記イの判断を左右するものとはいえない。
(ｲ) 上記(2)について
本件発明の課題は，「コリネ型細菌を用いたＬ−グルタミン酸の製造において，Ｌ −グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供すること」であるところ，＼nここでいう「生産能力の向上」とは，「野生株などの非改変株と比較して，Ｌ−グル＼nタミン酸生産能が上昇したこと」を意味する（【請求項１】，【請求項４】，【請求項５】＼n及び本件明細書の段落【００１５】，【００３１】）から，実施例８において，１９型 変異株が，野生株に比してより多くのグルタミン酸を生産することが示されている 以上，ブランク値が記載されていないとしても，実施例８の結果が信用できないも のということはできない。
・・・・
(4) 小括
以上からすると，１９型変異に関して，本件発明１１にサポート要件違反や実施 可能要件違反があるとはいえないから，原告らが主張する取消事由１は理由がない。＼n
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2020.05.11
平成29(ワ)24598 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和2年3月26日 東京地方裁判所
技術的範囲に属しない、サポート要件違反の無効理由ありとして、権利行使できないと判断されました。
原告による測定結果
株式会社東洋環境分析センターが，平成３０年２月，原告の依頼によ り，宮崎県食品開発センターが保有するＰＴ−Ｒを用いて，前記イの記載 に従って，同じロットナンバーの被告製品２について，３回測定した結果 によれば，被告製品２（１ロット）の見掛けタッピング比容積は，いずれ も２．４cm3／ｇ（２．４５cm3／ｇ，２．４６cm3／ｇ，２．４６cm3／ｇ）で あった（甲２０の１，２０の２）。
オ 被告による測定結果
株式会社住化分析センターが，平成３０年２月，被告の依頼により， ＰＴ−Ｘを用いて，前記イの記載に従って，製造時期が異なりロットナ ンバーが異なる５つの被告製品についてそれぞれ１回ずつ測定した結果 によれば，被告製品２（製造時期の異なる５ロット）の見掛けタッピン グ比容積は２．２〜２．３cm3／ｇ（２つの製品について２．２cm3／ｇ， ３つの製品について２．３cm3／ｇ）であった（乙１１）。 被告が，平成３０年１０月頃，宮崎食品開発センターが保有するＰＴ −Ｒを用いて，前記イの記載に従って，製造時期が異なりロットナンバ ーが異なる５つの被告製品２について，それぞれ３回ずつ測定した結果 によれば，その見掛けタッピング比容積は２．２〜２．３cm3／ｇ（３つ の製品について３回とも２．３cm3／ｇ，１つの製品について２．２cm3／ ｇ，２．２cm3／ｇ，２．３cm3／ｇ），１つの製品について，２．２cm3／ ｇ，２．３cm3／ｇ，２．３cm3／ｇ）であった（乙３４）。
(2)本件明細書の特許請求の範囲には見掛けタッピング比容積の測定方法は記 載されていないが，発明の詳細な説明には，前記(1)イのとおり，実施例・比 較例における見掛けタッピング比容積はＰＴ−Ｒを用いて測定された値であ る旨の記載がある。
原告は，ＰＴ−Ｒを用いて測定した結果（前記(1)エ）によれば，被告製品 ２の見掛けタッピング比容積は２．４cm3／ｇであるから，構成要件１Ｆ及び２Ｆをいずれも充足すると主張する。＼nて測定した結果によれば，製造時期の異なる５ロットの被告製品２につき， いずれも見掛けタッピング比容積が２．４cm3／ｇに達していなかった。その 実験の信用性が否定されることを裏付ける客観的な証拠はない。上記のとお り，５ロットという複数の被告製品２について，それぞれ３回ずつ検査した 結果，いずれも見かけタッピング比容積が構成要件１Ｆ・２Ｆの下限である２．４cm3／ｇに達していなかったというのであるから，被告製品２は構成要定対象，測定方法による測定結果に照らして，原告の同エの測定結果によっ＼nて被告製品２の見掛けタッピング比容積が２．４cm3／ｇであることを認める に足りない。
・・・
本件発明１及び２は，前記のとおり，２．５Ｎ塩酸，１５分，沸騰温 度という具体的な本件加水分解条件で測定された重合度（平均重合度） をレベルオフ重合度とするものである（そのような具体的な本件加水分 解条件で測定されることを前提として実施可能要件を充足する。）。したがって，本件では，本件加水分解条件という具体的な条件で加水分解さ＼nれた後に測定されるレベルオフ重合度について，優先日当時，当業者 が，技術常識に基づいて，発明の詳細な説明に記載された原料パルプの レベルオフ重合度と，原料パルプを加水分解して得られたセルロース粉 末のレベルオフ重合度とが同一であると認識することができるかが問題 となるといえる（なお，本件加水分解条件は，レベルオフ重合度を求め るものとして，当該酸濃度温度条件では比較的短時間といえる時間の加 水分解を定めたものであることがうかがえる。）。
ここで，優先日当時，本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合 度について，天然セルロースとそれを加水分解して生成されたセルロー ス粉末とが同じレベルオフ重合度となることを直接的に述べた文献があ ったことを認めるに足りる証拠はない。他方，本件明細書においてレベ ルオフ重合度の説明において現に引用されている文献であり，種々の対 象について本件加水分解条件を含む条件で加水分解をした上で本件加水 分解条件（２．５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分）を提唱したＢＡＴＴＩＳ ＴＡ論文は，(1)木材パプルについて，温和な加水分解条件での加水分解 を経た後に２．５Ｎ塩酸，沸騰という過酷な条件で加水分解した重合度 と，温和な加水分解条件での加水分解を経ずに２．５Ｎ塩酸，沸騰温度 という条件で加水分解した重合度を実際に測定して，前者の値が後者の 値より低かったこと，(2)セルロースを加水分解した際には結晶化がされ るという他の複数の研究者による研究成果を紹介した上で，上記(1)等の 実験結果は温和な加水分解は重量減少を伴わない結晶化を誘導すること を示しているようであること，(3)温和な加水分解や過酷な加水分解で起 こるメカニズムを提唱した上で，温和な加水分解を経た後に過酷な加水 分解がされた場合には結晶化された短いセルロース鎖の残渣が保持され るため，温和な加水分解を経ずに過酷な加水分解がされた場合よりもレ ベルオフ重合度が低下すると予想されることなどを述べていた。なお，セルロースの加水分解において再結晶化が起こることは他の文献でも紹＼n発明の詳細な説明の実施例２ないし７のセルロース粉末は，前記 のとおり，原料パルプを４Ｎ塩酸，４０°C，４８時間という条件，３Ｎ 塩酸，４０°C，４０時間という条件，３Ｎ塩酸，４０°C，２４時間とい う条件などで加水分解したものであり，天然セルロースを温和な条件で 加水分解したものといえる。 前記のとおり，本件では本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が問 題となるところ，本件加水分解条件を提唱し，本件明細書でも引用してい るＢＡＴＴＩＳＴＡ論文は，上記のとおり，他の複数の研究者による研究 成果を紹介した上で，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度について は，温和な加水分解を経た場合にはその過程を経ていないものに比べて， 値が低下することが予想されると述べていた。その内容とは異なり，本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合度について，天然セルロースと，＼nそれを温和な条件で加水分解して生成されたセルロース粉末とが同じレ ベルオフ重合度であるという技術常識があったことを認めるに足りる証 拠はない。 に述べられるレベルオフ重合度は本件加水分解 条件により測定されたものではないし，同文献の著者は，優先日頃におい ても，著者が考える「レベルオフ」するためには本件加水分解条件の時間 では足りないと考えられていた旨述べる（同 ）。 また，本件明細書に記載された実施例のセルロース粉末は，原料パル プを加水分解した後，攪拌，噴霧乾燥（液供給速度６Ｌ／ｈｒ、入口温 度１８０〜２２０°C、出口温度５０〜７０°C）して得られたものであ る。当該セルロース粉末の本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度 の明示的な記載が明細書にない以上は，上記加水分解，攪拌，噴霧乾燥 の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条件下でのレ ベルオフ重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識がある 場合に，当該セルロース粉末のレベルオフ重合度が本件明細書に記載さ れているに等しいといえる。上記の加水分解，攪拌や噴霧乾燥を経たセ ルロース粉末の本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度が原料パルプ のそれとの関係でどのような値になるかについての技術常識を認めるに 足りる証拠はない。 これらを考慮すれば，優先日当時，当業者が，本件明細書に記載され た原料パルプのレベルオフ重合度とそこから加水分解して生成されたセ ルロース粉末の本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が同じである と認識したと認めることはできない。また，発明の詳細な説明の実施例 は，具体的な原料パルプから明細書記載の特定の条件の加水分解，攪 拌，噴霧乾燥を経て得られたセルロース粉末である。当業者が，優先日 当時，技術常識に基づいて，記載されている当該原料パルプのレベルオ フ重合度に基づいて，上記具体的な条件で得られたセルロース粉末につ いて，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度の値を認識することが できたとも認められない。
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，セルロース粉末 について，本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度の記載があるの に等しいとは認められない。 カ 原告は，非晶質領域が分解されて結晶領域のみが残った状態に達したと きの重合度であるレベルオフ重合度は，途中に原料パルプから本件セルロ ース粉末という加水分解過程を経ると否とに関わらず同じ値となるのであ り，当業者であれば，原料パルプとそこから温和な加水分解によって得ら れる本件セルロース粉末のレベルオフ重合度は等しくなると当然に理解す ることができる旨主張し，また，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文における上記実験 結果における温和な加水分解の条件が，本件の実施例における原料パルプ からセルロース粉末を生成する温和な加水分解の条件と同じものではない ことを指摘する。
しかし，本件においては具体的な本件加水分解条件による加水分解がさ れたセルロースの重合度（平均重合度）が問題となる。本件加水分解条件 を提唱し，発明の詳細な説明でも引用されるＢＡＴＴＩＳＴＡ論文が，本 件加水分解条件によるレベルオフ重合度について前記のように述べていた ところ，優先日当時，そこに記載されているのと異なる内容の技術常識が あったことを認めるに足りる証拠はない。また，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文 は，セルロースを加水分解した際には結晶化がされるという他の複数の研 究者による研究成果を紹介した上で，前記の予想をしているのであり，そこに記載されているのと異なる技術常識があったことを認めるに足りる証＼n拠がない本件で，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文においてされた実験での温和な加 水分解の条件が，本件の実施例における原料パルプから粉末セルロースを 作成する加水分解の条件と全く同じものではないことは上記の結論を直ち に左右するものではない。
なお，原告は，実験をした結果，原料パルプを本件加水分解条件で加水 分解したときの平均重合度と，当該原料パルプを実施例２と同じ加水分解 条件で加水分解して得たセルロース粉末を本件加水分解条件で加水分解し たときの平均重合度は実質的に同じであったとして，平成３０年８月頃に 測定された結果を記載した平成３１年３月２０日付け報告書（甲５６の １）を提出し，また，上記でセルロース粉末を得る際の写真やセルロース 粉末を得た際に８０°Cの熱風を当てる工程を含む２４時間の乾燥処理をし たことなどが記載された同年４月９日付け報告書（甲５７）を提出する。 しかし，本件では，優先日当時，本件明細書に記載された加水分解，攪 拌，噴霧乾燥の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条 件下での重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識の存否が 問題となるところ，上記時点の上記実験結果によって同技術常識を認める ことはできない。
キ 以上によれば，本件差分要件は，粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるとこ ろ，明細書の発明の詳細な説明には，実施例について，粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく， また，優先日当時の技術常識によっても，それが記載されているに等しい とはいえない。したがって，本件明細書の発明な詳細には，本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。
そうすると，本件明細書の発明な詳細において，特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえ＼nない。 以上によれば，本件発明１及び２は，発明の詳細な説明の記載により当業 者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではないから，特 許法３６条６項１号に違反する。
原告による測定結果
株式会社東洋環境分析センターが，平成３０年２月，原告の依頼によ り，宮崎県食品開発センターが保有するＰＴ−Ｒを用いて，前記イの記載 に従って，同じロットナンバーの被告製品２について，３回測定した結果 によれば，被告製品２（１ロット）の見掛けタッピング比容積は，いずれ も２．４cm3／ｇ（２．４５cm3／ｇ，２．４６cm3／ｇ，２．４６cm3／ｇ）で あった（甲２０の１，２０の２）。
オ 被告による測定結果
株式会社住化分析センターが，平成３０年２月，被告の依頼により， ＰＴ−Ｘを用いて，前記イの記載に従って，製造時期が異なりロットナ ンバーが異なる５つの被告製品についてそれぞれ１回ずつ測定した結果 によれば，被告製品２（製造時期の異なる５ロット）の見掛けタッピン グ比容積は２．２〜２．３cm3／ｇ（２つの製品について２．２cm3／ｇ， ３つの製品について２．３cm3／ｇ）であった（乙１１）。 被告が，平成３０年１０月頃，宮崎食品開発センターが保有するＰＴ −Ｒを用いて，前記イの記載に従って，製造時期が異なりロットナンバ ーが異なる５つの被告製品２について，それぞれ３回ずつ測定した結果 によれば，その見掛けタッピング比容積は２．２〜２．３cm3／ｇ（３つ の製品について３回とも２．３cm3／ｇ，１つの製品について２．２cm3／ ｇ，２．２cm3／ｇ，２．３cm3／ｇ），１つの製品について，２．２cm3／ ｇ，２．３cm3／ｇ，２．３cm3／ｇ）であった（乙３４）。
(2)本件明細書の特許請求の範囲には見掛けタッピング比容積の測定方法は記 載されていないが，発明の詳細な説明には，前記(1)イのとおり，実施例・比 較例における見掛けタッピング比容積はＰＴ−Ｒを用いて測定された値であ る旨の記載がある。
原告は，ＰＴ−Ｒを用いて測定した結果（前記(1)エ）によれば，被告製品 ２の見掛けタッピング比容積は２．４cm3／ｇであるから，構成要件１Ｆ及び２Ｆをいずれも充足すると主張する。＼nて測定した結果によれば，製造時期の異なる５ロットの被告製品２につき， いずれも見掛けタッピング比容積が２．４cm3／ｇに達していなかった。その 実験の信用性が否定されることを裏付ける客観的な証拠はない。上記のとお り，５ロットという複数の被告製品２について，それぞれ３回ずつ検査した 結果，いずれも見かけタッピング比容積が構成要件１Ｆ・２Ｆの下限である２．４cm3／ｇに達していなかったというのであるから，被告製品２は構成要定対象，測定方法による測定結果に照らして，原告の同エの測定結果によっ＼nて被告製品２の見掛けタッピング比容積が２．４cm3／ｇであることを認める に足りない。
・・・
本件発明１及び２は，前記のとおり，２．５Ｎ塩酸，１５分，沸騰温 度という具体的な本件加水分解条件で測定された重合度（平均重合度） をレベルオフ重合度とするものである（そのような具体的な本件加水分 解条件で測定されることを前提として実施可能要件を充足する。）。したがって，本件では，本件加水分解条件という具体的な条件で加水分解さ＼nれた後に測定されるレベルオフ重合度について，優先日当時，当業者 が，技術常識に基づいて，発明の詳細な説明に記載された原料パルプの レベルオフ重合度と，原料パルプを加水分解して得られたセルロース粉 末のレベルオフ重合度とが同一であると認識することができるかが問題 となるといえる（なお，本件加水分解条件は，レベルオフ重合度を求め るものとして，当該酸濃度温度条件では比較的短時間といえる時間の加 水分解を定めたものであることがうかがえる。）。
ここで，優先日当時，本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合 度について，天然セルロースとそれを加水分解して生成されたセルロー ス粉末とが同じレベルオフ重合度となることを直接的に述べた文献があ ったことを認めるに足りる証拠はない。他方，本件明細書においてレベ ルオフ重合度の説明において現に引用されている文献であり，種々の対 象について本件加水分解条件を含む条件で加水分解をした上で本件加水 分解条件（２．５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分）を提唱したＢＡＴＴＩＳ ＴＡ論文は，(1)木材パプルについて，温和な加水分解条件での加水分解 を経た後に２．５Ｎ塩酸，沸騰という過酷な条件で加水分解した重合度 と，温和な加水分解条件での加水分解を経ずに２．５Ｎ塩酸，沸騰温度 という条件で加水分解した重合度を実際に測定して，前者の値が後者の 値より低かったこと，(2)セルロースを加水分解した際には結晶化がされ るという他の複数の研究者による研究成果を紹介した上で，上記(1)等の 実験結果は温和な加水分解は重量減少を伴わない結晶化を誘導すること を示しているようであること，(3)温和な加水分解や過酷な加水分解で起 こるメカニズムを提唱した上で，温和な加水分解を経た後に過酷な加水 分解がされた場合には結晶化された短いセルロース鎖の残渣が保持され るため，温和な加水分解を経ずに過酷な加水分解がされた場合よりもレ ベルオフ重合度が低下すると予想されることなどを述べていた。なお，セルロースの加水分解において再結晶化が起こることは他の文献でも紹＼n発明の詳細な説明の実施例２ないし７のセルロース粉末は，前記 のとおり，原料パルプを４Ｎ塩酸，４０°C，４８時間という条件，３Ｎ 塩酸，４０°C，４０時間という条件，３Ｎ塩酸，４０°C，２４時間とい う条件などで加水分解したものであり，天然セルロースを温和な条件で 加水分解したものといえる。 前記のとおり，本件では本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が問 題となるところ，本件加水分解条件を提唱し，本件明細書でも引用してい るＢＡＴＴＩＳＴＡ論文は，上記のとおり，他の複数の研究者による研究 成果を紹介した上で，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度について は，温和な加水分解を経た場合にはその過程を経ていないものに比べて， 値が低下することが予想されると述べていた。その内容とは異なり，本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合度について，天然セルロースと，＼nそれを温和な条件で加水分解して生成されたセルロース粉末とが同じレ ベルオフ重合度であるという技術常識があったことを認めるに足りる証 拠はない。 に述べられるレベルオフ重合度は本件加水分解 条件により測定されたものではないし，同文献の著者は，優先日頃におい ても，著者が考える「レベルオフ」するためには本件加水分解条件の時間 では足りないと考えられていた旨述べる（同 ）。 また，本件明細書に記載された実施例のセルロース粉末は，原料パル プを加水分解した後，攪拌，噴霧乾燥（液供給速度６Ｌ／ｈｒ、入口温 度１８０〜２２０°C、出口温度５０〜７０°C）して得られたものであ る。当該セルロース粉末の本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度 の明示的な記載が明細書にない以上は，上記加水分解，攪拌，噴霧乾燥 の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条件下でのレ ベルオフ重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識がある 場合に，当該セルロース粉末のレベルオフ重合度が本件明細書に記載さ れているに等しいといえる。上記の加水分解，攪拌や噴霧乾燥を経たセ ルロース粉末の本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度が原料パルプ のそれとの関係でどのような値になるかについての技術常識を認めるに 足りる証拠はない。 これらを考慮すれば，優先日当時，当業者が，本件明細書に記載され た原料パルプのレベルオフ重合度とそこから加水分解して生成されたセ ルロース粉末の本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が同じである と認識したと認めることはできない。また，発明の詳細な説明の実施例 は，具体的な原料パルプから明細書記載の特定の条件の加水分解，攪 拌，噴霧乾燥を経て得られたセルロース粉末である。当業者が，優先日 当時，技術常識に基づいて，記載されている当該原料パルプのレベルオ フ重合度に基づいて，上記具体的な条件で得られたセルロース粉末につ いて，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度の値を認識することが できたとも認められない。
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，セルロース粉末 について，本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度の記載があるの に等しいとは認められない。 カ 原告は，非晶質領域が分解されて結晶領域のみが残った状態に達したと きの重合度であるレベルオフ重合度は，途中に原料パルプから本件セルロ ース粉末という加水分解過程を経ると否とに関わらず同じ値となるのであ り，当業者であれば，原料パルプとそこから温和な加水分解によって得ら れる本件セルロース粉末のレベルオフ重合度は等しくなると当然に理解す ることができる旨主張し，また，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文における上記実験 結果における温和な加水分解の条件が，本件の実施例における原料パルプ からセルロース粉末を生成する温和な加水分解の条件と同じものではない ことを指摘する。
しかし，本件においては具体的な本件加水分解条件による加水分解がさ れたセルロースの重合度（平均重合度）が問題となる。本件加水分解条件 を提唱し，発明の詳細な説明でも引用されるＢＡＴＴＩＳＴＡ論文が，本 件加水分解条件によるレベルオフ重合度について前記のように述べていた ところ，優先日当時，そこに記載されているのと異なる内容の技術常識が あったことを認めるに足りる証拠はない。また，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文 は，セルロースを加水分解した際には結晶化がされるという他の複数の研 究者による研究成果を紹介した上で，前記の予想をしているのであり，そこに記載されているのと異なる技術常識があったことを認めるに足りる証＼n拠がない本件で，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文においてされた実験での温和な加 水分解の条件が，本件の実施例における原料パルプから粉末セルロースを 作成する加水分解の条件と全く同じものではないことは上記の結論を直ち に左右するものではない。
なお，原告は，実験をした結果，原料パルプを本件加水分解条件で加水 分解したときの平均重合度と，当該原料パルプを実施例２と同じ加水分解 条件で加水分解して得たセルロース粉末を本件加水分解条件で加水分解し たときの平均重合度は実質的に同じであったとして，平成３０年８月頃に 測定された結果を記載した平成３１年３月２０日付け報告書（甲５６の １）を提出し，また，上記でセルロース粉末を得る際の写真やセルロース 粉末を得た際に８０°Cの熱風を当てる工程を含む２４時間の乾燥処理をし たことなどが記載された同年４月９日付け報告書（甲５７）を提出する。 しかし，本件では，優先日当時，本件明細書に記載された加水分解，攪 拌，噴霧乾燥の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条 件下での重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識の存否が 問題となるところ，上記時点の上記実験結果によって同技術常識を認める ことはできない。
キ 以上によれば，本件差分要件は，粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるとこ ろ，明細書の発明の詳細な説明には，実施例について，粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく， また，優先日当時の技術常識によっても，それが記載されているに等しい とはいえない。したがって，本件明細書の発明な詳細には，本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。
そうすると，本件明細書の発明な詳細において，特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえ＼nない。 以上によれば，本件発明１及び２は，発明の詳細な説明の記載により当業 者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではないから，特 許法３６条６項１号に違反する。
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2020.04. 2
平成31(行ケ)10019等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月25日 知的財産高等裁判所（2部）
サポート要件・実施可能要件、さらに進歩性について無効主張をしましたが、理由無しとした審決が維持されました。
１９９７年（平成９年）に執筆された甲８の共同執筆者の一人は，クラマー博士 であるところ，甲８は，上記乙３９，４０を引用し，後述のとおり，甲８の実験で 観察されたグルタミン酸の排出が担体によるものであるとの結論を導いている（甲 ８，乙３９，４０，４２）。 イ 上記アに関連し，原告らは，証拠（甲４７〜５０）からすると，本件優 先日当時，コリネバクテリウム・グルタミカムにおいて，グルタミン酸が，浸透圧 に応じて浸透圧調節チャネルから排出されることが周知となっていたと主張する。 しかし，甲４７には，「特別な条件下で，大腸菌がトレハロースを排出した観察結 果（ＳｔｙｒｖｏｌｄとＳｔｒｅｍ １９９１）およびコリネバクテリウム・グル タミカムがグルタミン酸を排出した観察結果（Ｓｈｉｉｏら １９６２）は我々の 研究と関連している。」との記載があるにすぎず，これだけで，原告らが主張するよ うな技術常識があったと認めるには足りない。 また，甲４８，４９はいずれも大腸菌に関する文献であって，そこからコリネバ クテリウム・グルタミカムをはじめとするコリネ型細菌におけるグルタミン酸排出 の技術常識の存在を認めることはできない。 甲５０には，その５頁の図に関して，コリネバクテリウム・グルタミカムの低浸 透圧における相溶性溶質の排出が，少なくとも３種類の機械受容チャネル（浸透圧 調節チャネル）を通じて起こる旨の記載がある。しかし，後述する甲８の記載から すると，浸透圧調節チャネルを通じた排出は全ての溶質について等しく行われるも のではなく，特定の溶質について選択的に行われるのであると認められるから，上 記排出されるべき「相溶性の溶質」の中にグルタミン酸が含まれるのかは，上記図 だけからでは必ずしも明らかになっているとはいえず，甲５０から原告らの主張す る技術常識の存在を認めることはできない。 以上からすると，原告らの上記主張を認めるに足りる証拠はない。
(2) 甲８発明の認定の誤りについて（取消事由２）
前記(1)の事実関係を踏まえて，甲８において，原告らが主張するように，グルタ ミン酸が浸透圧調節チャネルから排出されたと認定できるかについて検討する。
・・・
甲８のＴａｂｌｅ １．には，上記のとおり，低浸透圧の状態になった際にグルタ ミン酸が排出されていることが記載されているが，ｂｅｆｏｒｅの値を基準にその 排出量を検討すべきとする原告らの主張を前提としても，グルタミン酸は，浸透圧 が５４０ｍＯｓｍになるまでほとんど排出されず，５４０ｍＯｓｍになって２０％ が排出されているにすぎないところ，これは，全部で１１種類検討されている溶質 の中でＡＴＰに次いで小さな値である。そして，上記のようなＴａｂｌｅ １．の 結果を受けて，クラマー博士をはじめとする甲８の執筆者らは，グリシンベタイン など多くが排出されている溶質については浸透圧調節チャネルから排出されたとし つつ，グルタミン酸の排出については，浸透圧調節チャネルではなく，担体による 排出であるとの結論を導いている。 Ｔａｂｌｅ １.でグルタミン酸に次いで排出が制限されていることが観察された リジンについては，前記(1)アで認定したとおり，本件優先日当時までに，その輸 送を担う担体がクラマー博士らによって発見されており，グルタミン酸の排出につ いてもリジンなどと同様に担体によるものであるとの説がクラマー博士らによって 提唱されていた。そのクラマー博士が，自ら実験をした上でＴａｂｌｅ １.の結果 を分析し，甲８の共同執筆者の一人として上記のような結論を導いていることから すると，甲８に接した当業者が，それと異なる結論を敢えて着想するとは通常は考 え難いところである。
以上からすると，原告らが主張するように，当業者が，Ｔａｂｌｅ １.の結果を 受けて，甲８に記載された浸透圧調節チャネルをグルタミン酸の排出と関連付けて 認識すると認めることはできないというべきである。
１９９７年（平成９年）に執筆された甲８の共同執筆者の一人は，クラマー博士 であるところ，甲８は，上記乙３９，４０を引用し，後述のとおり，甲８の実験で 観察されたグルタミン酸の排出が担体によるものであるとの結論を導いている（甲 ８，乙３９，４０，４２）。 イ 上記アに関連し，原告らは，証拠（甲４７〜５０）からすると，本件優 先日当時，コリネバクテリウム・グルタミカムにおいて，グルタミン酸が，浸透圧 に応じて浸透圧調節チャネルから排出されることが周知となっていたと主張する。 しかし，甲４７には，「特別な条件下で，大腸菌がトレハロースを排出した観察結 果（ＳｔｙｒｖｏｌｄとＳｔｒｅｍ １９９１）およびコリネバクテリウム・グル タミカムがグルタミン酸を排出した観察結果（Ｓｈｉｉｏら １９６２）は我々の 研究と関連している。」との記載があるにすぎず，これだけで，原告らが主張するよ うな技術常識があったと認めるには足りない。 また，甲４８，４９はいずれも大腸菌に関する文献であって，そこからコリネバ クテリウム・グルタミカムをはじめとするコリネ型細菌におけるグルタミン酸排出 の技術常識の存在を認めることはできない。 甲５０には，その５頁の図に関して，コリネバクテリウム・グルタミカムの低浸 透圧における相溶性溶質の排出が，少なくとも３種類の機械受容チャネル（浸透圧 調節チャネル）を通じて起こる旨の記載がある。しかし，後述する甲８の記載から すると，浸透圧調節チャネルを通じた排出は全ての溶質について等しく行われるも のではなく，特定の溶質について選択的に行われるのであると認められるから，上 記排出されるべき「相溶性の溶質」の中にグルタミン酸が含まれるのかは，上記図 だけからでは必ずしも明らかになっているとはいえず，甲５０から原告らの主張す る技術常識の存在を認めることはできない。 以上からすると，原告らの上記主張を認めるに足りる証拠はない。
(2) 甲８発明の認定の誤りについて（取消事由２）
前記(1)の事実関係を踏まえて，甲８において，原告らが主張するように，グルタ ミン酸が浸透圧調節チャネルから排出されたと認定できるかについて検討する。
・・・
甲８のＴａｂｌｅ １．には，上記のとおり，低浸透圧の状態になった際にグルタ ミン酸が排出されていることが記載されているが，ｂｅｆｏｒｅの値を基準にその 排出量を検討すべきとする原告らの主張を前提としても，グルタミン酸は，浸透圧 が５４０ｍＯｓｍになるまでほとんど排出されず，５４０ｍＯｓｍになって２０％ が排出されているにすぎないところ，これは，全部で１１種類検討されている溶質 の中でＡＴＰに次いで小さな値である。そして，上記のようなＴａｂｌｅ １．の 結果を受けて，クラマー博士をはじめとする甲８の執筆者らは，グリシンベタイン など多くが排出されている溶質については浸透圧調節チャネルから排出されたとし つつ，グルタミン酸の排出については，浸透圧調節チャネルではなく，担体による 排出であるとの結論を導いている。 Ｔａｂｌｅ １.でグルタミン酸に次いで排出が制限されていることが観察された リジンについては，前記(1)アで認定したとおり，本件優先日当時までに，その輸 送を担う担体がクラマー博士らによって発見されており，グルタミン酸の排出につ いてもリジンなどと同様に担体によるものであるとの説がクラマー博士らによって 提唱されていた。そのクラマー博士が，自ら実験をした上でＴａｂｌｅ １.の結果 を分析し，甲８の共同執筆者の一人として上記のような結論を導いていることから すると，甲８に接した当業者が，それと異なる結論を敢えて着想するとは通常は考 え難いところである。
以上からすると，原告らが主張するように，当業者が，Ｔａｂｌｅ １.の結果を 受けて，甲８に記載された浸透圧調節チャネルをグルタミン酸の排出と関連付けて 認識すると認めることはできないというべきである。
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2020.03.26
平成31(行ケ)10018等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年3月19日 知的財産高等裁判所
無効理由として、実施可能要件、サポート要件、進歩性が争われました。裁判所は、無効理由無しとした審決を維持しました。＼n
前記(1)イのとおり，甲２には，C.グルタミカムプロモーターの核酸 配列（図１）が記載されており，コリネ型細菌の染色体上の，ＧＤＨ 遺伝子のプロモーター配列の−３５領域に「TGGTCA」配列及び−１０ 領域に「CATAAT」配列を有し，ＣＳ遺伝子のプロモーター配列の−３ ５領域に「TGGCTA」配列及び−１０領域に「TAGCGT」配列を有するこ とが示されている。また，甲２には，C.グルタミカムプロモーターの セットにおいて，最もよく保存されている配列は-35 領域の「ttGcca.a」 及び-10 領域の「ggTA.aaT」であることが記載されている（図５）。 一方，甲２には，コリネ型細菌を用いた発酵法によるグルタミン酸 の製造方法において，グルタミン酸生合成系遺伝子であり，コリネ型 細菌の染色体上の特定の遺伝子であるＧＤＨ遺伝子及びＣＳ遺伝子の プロモーター配列について，その−３５領域及び−１０領域の塩基配 列をコリネ型細菌のコンセンサス配列に改変することの動機付けとな るような記載はない。 したがって，甲２発明に接した当業者は，甲２の原告ら指摘箇所を 認識していたとしても，甲２発明において，ＧＤＨ遺伝子のプロモー ター配列の−３５領域及び−１０領域の配列と目的遺伝子の発現量の 強化の程度及びそれによるグルタミン酸生産能の向上との関係に着目＼nし，グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を得るため＼nに，ＧＤＨ遺伝子のプロモーター配列の−３５領域及び−１０領域の 配列を本件発明１−１の配列に置換する動機付けはないから，当業者 は上記構成を容易に想到できたものとは認められない。＼nｂ これに対し原告らは，(1)Ｌ−グルタミン酸の生産を増強するために は，Ｌ−グルタミン酸に至るまでの各反応に関与する酵素（ＣＳ，Ｇ ＤＨ，ＩＣＤＨ等）の発現を強化することが望ましいことは，本件優 先日前において技術常識であったこと，(2)E.coli において，プロモー ターの−１０領域及び−３５領域をコンセンサス配列に変更ないし近 づけることによって，目的遺伝子の発現を強化できることも，本件優 先日前において技術常識であったこと，(3)甲２には，コリネ型細菌と E.coli のコンセンサス配列が同等であることや，コリネ型細菌のプロ モーターの−１０領域のコンセンサス配列が「TA.aaT」であり，この ３番目の塩基「.」として，相対的に「T」が最も頻度が高いことが記 載されていることからすると，甲２の記載は，当業者に対し，甲２発 明のＧＤＨ遺伝子のプロモーター配列の−１０領域（CATAAT）の１番 目の塩基「C」を「T」に変異して，コンセンサス配列，すなわち本件 発明１−１の構成（「TATAAT」）とし，同−３５領域（「TGGTCA」） の１番目〜３番目の塩基を保存性の高い「TTG」にするために，２番目 の塩基「G」を「T」に変異して，本件発明１−１の構成（「TTGTCA」） とすることを示唆するものである旨主張する。
しかしながら，仮に，本件優先日前において，Ｌ−グルタミン酸の 生産を増強するために，Ｌ−グルタミン酸の生成反応に関与する酵素 （ＣＳ，ＧＤＨ，ＩＣＤＨ等）の発現を強化することが望ましいこと が知られていたとしても，当該酵素の遺伝子を増強する具体的な方法 は，相当多数のものが想定し得たものと考えられるのであって，かか る方法として，本件発明１のように，目的遺伝子のプロモーターの特 定の領域に変異を導入する方法が知られていたことは認められない。 また，E.coli において，プロモーターの−１０領域及び−３５領域 をコンセンサス配列に変更ないし近づけることによって，目的遺伝子 の発現を強化できる場合があることが，本件優先日前において知られ ていたとしても，コリネ型細菌について，これと同様の知見が存在し ていたことを認めるに足りる証拠はない。かえって，前記(1)イのとお り，甲２には，C．グルタミカムにおけるプロモーターの活性と-35 及 び-10 のコンセンサス配列との類似性の間には，E.coliと異なり，相 関は確認できなかった旨が記載されている。 したがって，原告らの上記主張は採用することができない。
前記(1)イのとおり，甲２には，C.グルタミカムプロモーターの核酸 配列（図１）が記載されており，コリネ型細菌の染色体上の，ＧＤＨ 遺伝子のプロモーター配列の−３５領域に「TGGTCA」配列及び−１０ 領域に「CATAAT」配列を有し，ＣＳ遺伝子のプロモーター配列の−３ ５領域に「TGGCTA」配列及び−１０領域に「TAGCGT」配列を有するこ とが示されている。また，甲２には，C.グルタミカムプロモーターの セットにおいて，最もよく保存されている配列は-35 領域の「ttGcca.a」 及び-10 領域の「ggTA.aaT」であることが記載されている（図５）。 一方，甲２には，コリネ型細菌を用いた発酵法によるグルタミン酸 の製造方法において，グルタミン酸生合成系遺伝子であり，コリネ型 細菌の染色体上の特定の遺伝子であるＧＤＨ遺伝子及びＣＳ遺伝子の プロモーター配列について，その−３５領域及び−１０領域の塩基配 列をコリネ型細菌のコンセンサス配列に改変することの動機付けとな るような記載はない。 したがって，甲２発明に接した当業者は，甲２の原告ら指摘箇所を 認識していたとしても，甲２発明において，ＧＤＨ遺伝子のプロモー ター配列の−３５領域及び−１０領域の配列と目的遺伝子の発現量の 強化の程度及びそれによるグルタミン酸生産能の向上との関係に着目＼nし，グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を得るため＼nに，ＧＤＨ遺伝子のプロモーター配列の−３５領域及び−１０領域の 配列を本件発明１−１の配列に置換する動機付けはないから，当業者 は上記構成を容易に想到できたものとは認められない。＼nｂ これに対し原告らは，(1)Ｌ−グルタミン酸の生産を増強するために は，Ｌ−グルタミン酸に至るまでの各反応に関与する酵素（ＣＳ，Ｇ ＤＨ，ＩＣＤＨ等）の発現を強化することが望ましいことは，本件優 先日前において技術常識であったこと，(2)E.coli において，プロモー ターの−１０領域及び−３５領域をコンセンサス配列に変更ないし近 づけることによって，目的遺伝子の発現を強化できることも，本件優 先日前において技術常識であったこと，(3)甲２には，コリネ型細菌と E.coli のコンセンサス配列が同等であることや，コリネ型細菌のプロ モーターの−１０領域のコンセンサス配列が「TA.aaT」であり，この ３番目の塩基「.」として，相対的に「T」が最も頻度が高いことが記 載されていることからすると，甲２の記載は，当業者に対し，甲２発 明のＧＤＨ遺伝子のプロモーター配列の−１０領域（CATAAT）の１番 目の塩基「C」を「T」に変異して，コンセンサス配列，すなわち本件 発明１−１の構成（「TATAAT」）とし，同−３５領域（「TGGTCA」） の１番目〜３番目の塩基を保存性の高い「TTG」にするために，２番目 の塩基「G」を「T」に変異して，本件発明１−１の構成（「TTGTCA」） とすることを示唆するものである旨主張する。
しかしながら，仮に，本件優先日前において，Ｌ−グルタミン酸の 生産を増強するために，Ｌ−グルタミン酸の生成反応に関与する酵素 （ＣＳ，ＧＤＨ，ＩＣＤＨ等）の発現を強化することが望ましいこと が知られていたとしても，当該酵素の遺伝子を増強する具体的な方法 は，相当多数のものが想定し得たものと考えられるのであって，かか る方法として，本件発明１のように，目的遺伝子のプロモーターの特 定の領域に変異を導入する方法が知られていたことは認められない。 また，E.coli において，プロモーターの−１０領域及び−３５領域 をコンセンサス配列に変更ないし近づけることによって，目的遺伝子 の発現を強化できる場合があることが，本件優先日前において知られ ていたとしても，コリネ型細菌について，これと同様の知見が存在し ていたことを認めるに足りる証拠はない。かえって，前記(1)イのとお り，甲２には，C．グルタミカムにおけるプロモーターの活性と-35 及 び-10 のコンセンサス配列との類似性の間には，E.coliと異なり，相 関は確認できなかった旨が記載されている。 したがって，原告らの上記主張は採用することができない。
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2020.03. 6
令和1(行ケ)10103 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月26日 知的財産高等裁判所
大成建設の特許「コンクリート造基礎の支持構造」に、大林組が無効審判を請求しました。審決は無効理由無しとし、知財高裁2部もこれを維持しました。争点は進歩性、実施可能要件、明確性、サポート要件です。＼n
前記(1)アで認定したとおり，甲３文献は，ＰＨＣ杭のフーチングへの埋 込み長さと接合部の補強方法が異なる場合における杭頭固定度，接合方法及び終局 耐力を把握することを主目的として，５種類の試験体（(1)杭をフーチング内へ単に 埋込む方式で，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体，(2)杭をフーチング内へ単に埋 込む方式で，埋込み長さを３５ｃｍとした試験体，(3)フーチング内で立ち上げ筋と スパイラルフープ筋により補強し，埋込み長さを２０ｃｍとした試験体，(4)内径３ ５．４ｃｍ，長さ３５ｃｍ，厚さ０．６ｃｍの鋼管をエポキシ樹脂系接着材によっ て杭体と一体化し，定着長３５ｃｍのアンカー鉄筋（Ｄ１０−８本）を鋼管に溶接 して接合部を補強し，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体，(5)内径３５．４ｃｍ， 長さ３５ｃｍ，厚さ０．６ｃｍの鋼管をエポキシ樹脂系接着材によって杭体と一体 化し，定着長３５ｃｍのアンカー鉄筋（Ｄ１０−８本）を鋼管に溶接して接合部を 補強し，埋込み長さを２０ｃｍとした試験体）について曲げせん断試験実験を行っ たこと，及び同実験の条件を開示したものであるから，甲３文献は，ＰＨＣ杭を用 いた剛接合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造における杭頭固定度及び終局 耐力を把握する実験であると認められる。そして，甲３発明は，ＰＨＣ杭を用いた 剛接合構造による支持構＼造であることを前提とした上記の実験において，杭をフー チング内へ単に埋込む方式で，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体について，フー チングのコンクリートの圧縮強度を２２８ｋｇ／ｃｍ２，杭体のコンクリートの圧 縮強度を８９５ｋｇ／ｃｍ２とするとの条件を設定したものである。 したがって，ＰＨＣ杭を用いた剛接合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造 における杭頭固定度及び終局耐力を把握する実験において，ＰＨＣ杭を用いた剛接 合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造という実験の前提自体を変更すること の動機付けはないというべきである。
イ 前記２(3)ウ(ｷ)のとおり，剛接合構造と半剛接合構＼造とでは，杭の移動 に対する拘束の有無，杭頭部に生じる曲げモーメントの大きさが異なるなどの点で 差異がある。 また，甲３７には，「充填コンクリートは，鋼管の拘束度に応じてその圧縮強度が 著しく増大し，プレーンコンクリートの約６〜１０倍になる」との記載があること からすると，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭とでは，求められるコンクリート の強度も異なるというべきである。 このように，剛接合構造と半剛接合構＼造とでは，杭頭部に生じる曲げモーメント の大きさが異なる上に，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭とでは，求められるコ ンクリートの強度も異なるのであるから，甲３発明における杭体とフーチングの圧 縮強度の関係をそのままにして，甲３発明の実験の前提となるＰＨＣ杭を用いた剛 接合構造を場所打ちコンクリート杭を用いた半剛接合構＼造に置換することを，当業 者が容易に想到するとは認められない。
ウ そして，上記ア，イで判示したところは，杭に基礎を「載置」する構成＼nがありふれた構成であり，ＰＨＣ杭と場所打ち杭は相互に代替的な構＼成であり，甲 ３文献に，「地震力に対する建築物の基礎の設計指針・・・が示され，実務に供され つつあるが，杭頭接合部の固定度・・・と接合方法および構造耐力の問題が，研究＼n課題の一つとして残されている。」と記載されているとしても，左右されることはな い。
また，原告は，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭の相違が重要であるとすれば， 本件明細書には，鋼管中空杭と場所打ちコンクリート杭の相違を前提としても，な お同様の作用効果が生じることにつき説明がないから，当業者が，課題を解決する ものと理解できず，この点でもサポート要件違反となると主張するが，本件明細書 には，鋼管中空杭と場所打ちコンクリート杭のそれぞれについて本件発明の作用効 果を生じることが記載されており，サポート要件に違反するものではない。
エ したがって，甲３発明に，場所打ちコンクリート杭を用いた半剛接合に よるコンクリート造基礎の支持構造という技術を適用して，本件発明２の相違点ア＼n〜ウに係る構成とすることを当業者が容易に想到すると認めることはできない。＼nまた，本件発明３は，本件発明２の構成に「コンクリート造基礎と前記杭頭部と＼nの間に芯鋼材を配筋したこと」を付加したものであるところ，甲３発明に基づき本 件発明２を容易に発明することができない以上，甲３発明に基づき本件発明３も容 易に発明することはできない。
前記(1)アで認定したとおり，甲３文献は，ＰＨＣ杭のフーチングへの埋 込み長さと接合部の補強方法が異なる場合における杭頭固定度，接合方法及び終局 耐力を把握することを主目的として，５種類の試験体（(1)杭をフーチング内へ単に 埋込む方式で，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体，(2)杭をフーチング内へ単に埋 込む方式で，埋込み長さを３５ｃｍとした試験体，(3)フーチング内で立ち上げ筋と スパイラルフープ筋により補強し，埋込み長さを２０ｃｍとした試験体，(4)内径３ ５．４ｃｍ，長さ３５ｃｍ，厚さ０．６ｃｍの鋼管をエポキシ樹脂系接着材によっ て杭体と一体化し，定着長３５ｃｍのアンカー鉄筋（Ｄ１０−８本）を鋼管に溶接 して接合部を補強し，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体，(5)内径３５．４ｃｍ， 長さ３５ｃｍ，厚さ０．６ｃｍの鋼管をエポキシ樹脂系接着材によって杭体と一体 化し，定着長３５ｃｍのアンカー鉄筋（Ｄ１０−８本）を鋼管に溶接して接合部を 補強し，埋込み長さを２０ｃｍとした試験体）について曲げせん断試験実験を行っ たこと，及び同実験の条件を開示したものであるから，甲３文献は，ＰＨＣ杭を用 いた剛接合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造における杭頭固定度及び終局 耐力を把握する実験であると認められる。そして，甲３発明は，ＰＨＣ杭を用いた 剛接合構造による支持構＼造であることを前提とした上記の実験において，杭をフー チング内へ単に埋込む方式で，埋込み長さを１０ｃｍとした試験体について，フー チングのコンクリートの圧縮強度を２２８ｋｇ／ｃｍ２，杭体のコンクリートの圧 縮強度を８９５ｋｇ／ｃｍ２とするとの条件を設定したものである。 したがって，ＰＨＣ杭を用いた剛接合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造 における杭頭固定度及び終局耐力を把握する実験において，ＰＨＣ杭を用いた剛接 合構造によるコンクリート造基礎の支持構＼造という実験の前提自体を変更すること の動機付けはないというべきである。
イ 前記２(3)ウ(ｷ)のとおり，剛接合構造と半剛接合構＼造とでは，杭の移動 に対する拘束の有無，杭頭部に生じる曲げモーメントの大きさが異なるなどの点で 差異がある。 また，甲３７には，「充填コンクリートは，鋼管の拘束度に応じてその圧縮強度が 著しく増大し，プレーンコンクリートの約６〜１０倍になる」との記載があること からすると，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭とでは，求められるコンクリート の強度も異なるというべきである。 このように，剛接合構造と半剛接合構＼造とでは，杭頭部に生じる曲げモーメント の大きさが異なる上に，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭とでは，求められるコ ンクリートの強度も異なるのであるから，甲３発明における杭体とフーチングの圧 縮強度の関係をそのままにして，甲３発明の実験の前提となるＰＨＣ杭を用いた剛 接合構造を場所打ちコンクリート杭を用いた半剛接合構＼造に置換することを，当業 者が容易に想到するとは認められない。
ウ そして，上記ア，イで判示したところは，杭に基礎を「載置」する構成＼nがありふれた構成であり，ＰＨＣ杭と場所打ち杭は相互に代替的な構＼成であり，甲 ３文献に，「地震力に対する建築物の基礎の設計指針・・・が示され，実務に供され つつあるが，杭頭接合部の固定度・・・と接合方法および構造耐力の問題が，研究＼n課題の一つとして残されている。」と記載されているとしても，左右されることはな い。
また，原告は，ＰＨＣ杭と場所打ちコンクリート杭の相違が重要であるとすれば， 本件明細書には，鋼管中空杭と場所打ちコンクリート杭の相違を前提としても，な お同様の作用効果が生じることにつき説明がないから，当業者が，課題を解決する ものと理解できず，この点でもサポート要件違反となると主張するが，本件明細書 には，鋼管中空杭と場所打ちコンクリート杭のそれぞれについて本件発明の作用効 果を生じることが記載されており，サポート要件に違反するものではない。
エ したがって，甲３発明に，場所打ちコンクリート杭を用いた半剛接合に よるコンクリート造基礎の支持構造という技術を適用して，本件発明２の相違点ア＼n〜ウに係る構成とすることを当業者が容易に想到すると認めることはできない。＼nまた，本件発明３は，本件発明２の構成に「コンクリート造基礎と前記杭頭部と＼nの間に芯鋼材を配筋したこと」を付加したものであるところ，甲３発明に基づき本 件発明２を容易に発明することができない以上，甲３発明に基づき本件発明３も容 易に発明することはできない。
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2020.03. 4
平成31(行ケ)10025 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月19日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反の無効理由ありとした審決が取り消されました。審決は「水素水を過飽和の状態とし，かつ，これを安定に維持することができない例が含まれる」と判断していましたが、裁判所は、技術常識から明らかと審決を取り消しました。
本件審決は，本件明細書の記載から，本件特許発明１ないし４の課題は「気 体を過飽和の状態に液体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定に維持」する ことであり，当該課題を「降圧移送手段を設け，かつ液体にかかる圧力を調整 す」ることにより，解決できることが理解できるが，一方で，０．８ｍより長 い細管には，水素水を過飽和の状態とし，かつ，これを安定に維持することが できない例が含まれることは当業者であれば十分に認識しうる事項であるから，過飽和の状態が安定に維持できると認めることができない数値範囲が含まれて＼nいる本件特許発明１ないし４は，発明の詳細な説明に記載された，発明の課題 を解決するための手段が反映されていないため，発明の詳細な説明に記載した 範囲を超えて特許を請求するものであり，サポート要件に適合しない旨判断し たが，原告は，本件審決の上記判断は誤りである旨主張するので，以下におい て判断する。
・・・
前記１の本件明細書の記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に は，(1)「本発明」の気体溶解装置１は，気体を発生させる気体発生手段２ と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解手段３と，気体 を溶解している液体を溶存及び貯留する溶存槽４と，この液体が細管５ａ を流れることで降圧する降圧移送手段５とを備えること（【００２９】， 図１），「本発明の気体溶解方法は，水に水素を溶解させて水素水を生成 し取出口から吐出させる気体溶解方法であって，生成した水素水を導いて 加圧貯留する溶存槽と，前記溶存槽及び前記取出口を接続する管状路と， を少なくとも含む気体溶解装置において，前記取出口からの水素水の吐出 動作による前記管状路内の圧力変動を防止し前記管状路内に層流を形成さ せることを特徴とする」こと（【００２３】），(2)「加圧型気体溶解手段」 に関し，「電気分解により発生した水素」は「加圧型気体溶解手段」によ り「加圧されることで，液体吸入口７から吸入した水に加圧溶解」され， 「水素を加圧溶解した水」は，「加圧型気体溶解手段」の吐出口９から吐 出され，溶存槽４に「過飽和の状態」で溶存されること（【００３４】）， 「２０度Cにおける加圧型気体溶解手段３の圧力Ｙとしては，０．１０〜１． ０ＭＰａであることが好ましく，０．１５〜０．６５ＭＰａであることが より好ましく，０．２０〜０．５５ＭＰａであることがさらにより好まし く，０．２３〜０．５０ＭＰａであることが最も好ましい。圧力をかかる 範囲とすることで，気体を液体中に容易に溶解できる」こと（【００３６】）， (3)「降圧移送手段」に関し，「降圧移送手段５は，溶存槽４及び取出口１ ０を接続する管状路５ａにおいて，取出口１０からの水素水の吐出動作に よる管状路５ａ内の圧力変動を防止しこの中に層流を形成させる。例えば， 降圧移送手段５の管状路５ａは，内部を流れる液体の圧力にもよるが比較 的長尺であり径の小さいことが好まし」いこと（【００３０】），「溶存 槽４に溶存された液体は，降圧移送手段５である細管５ａ内で層流状態を 維持して流れることで降圧され（Ｓ６），水素水吐出口１０から外部へ吐 出される（Ｓ７）」こと（【００３４】），「降圧移送手段５である細管 ５ａの内径Ｘが，１．０ｍｍ以上５．０ｍｍ以下であることが好ましく， １．０ｍｍより大きく３．０ｍｍ以下であることがより好ましく，２．０ ｍｍ以上３．０ｍｍ以下であることが好ましい。かかる範囲とすることで， 特開平８−８９７７１号公報記載の技術のように，降圧するために１０本 以上の細管を設置する必要が無く，細管５ａを１本有することで降圧する ことができるとともに，管内に層流を形成し得る」こと（【００３５】）， (4)「細管」の内径Ｘ及び長さＬ，「加圧型気体溶解手段」の圧力Ｙと「層 流」との関係に関し，「細管５ａの内径をＸｍｍとし，加圧型気体溶解手 段３により加えられる圧力をＹＭＰａとしたときに，細管５ａ内に層流を 形成させるようなものであって，Ｘ／Ｙの値が，１．００〜１２．００で あることを特徴とするものであり，さらに，Ｘ／Ｙの値が，３．３０〜１ ０．０であることが好ましく，４．００〜６．６７であることがより好ま しい。気体を過飽和で溶存させている液体が，かかる条件で細管５ａ中を 層流状態で流れて降圧移送されることで，気体を過飽和の状態で液体に溶 解させ，さらに過飽和の状態を安定に維持し移送することができる」こと （【００３１】），「上記発明において，前記管状路の内径及び長さをそ れぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられている圧力をＹと したときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させるようＸ，Ｙ及びＬ の値が選択されていることを特徴としてもよい」こと（【００２０】）の 記載がある。上記記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本 発明」の気体溶解装置は，「加圧型気体溶解手段」により水素を「過飽和 の状態」で液体に溶解させて水素水を生成し，この水素水が「降圧移送手 段」である管状路内で層流状態を維持して流れることで降圧され，「過飽 和の状態」を維持して水素水吐出口１０に移送する構成を採用し，これにより「気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定＼nに維持」するという「本発明」の課題を解決できることの開示があるもの と認められる。
ここに「過飽和」とは，「気体の液体への溶解度は温度により異なるが， ある温度Ａ（度C）における気体の液体への溶解量が，その温度Ａ（℃）に おける溶解度より多く存在している状態を示す。」こと（本件明細書の【０ ０３１】），「層流」とは，一般に，速度の方向がそろった規則的な流れ であって，流速が十分遅いときに実現するものであること（甲３９の１）をいう。また，細管の内径Ｘ及び長さＬ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙと＼nいう変数に関し，Ｌ及びＹの２つの変数の値が同じであれば，細管の内径 Ｘの値が大きいほど，細管内を流れる液体の流速が遅くなり得ること，加 圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きければ，気体を液体に多く溶解させ ることができるが，細管内を流れる液体の流速は速くなり得ること，細管 の長さＬの値が大きければ，細管内壁の抵抗により細管内を流れる液体の 流速が遅くなり得ることは，技術常識であるものと認められる。
イ 前記アのとおり，本件明細書には，「上記発明において，前記管状路の 内径及び長さをそれぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられ ている圧力をＹとしたときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値が選択されていることを特徴としてもよい」（【０ ０２０】）との記載があるが，水素水に層流を形成させるようにするには Ｘ，Ｙ及びＬの値をどのように選択されるのかについての明示的な記載は ない。 そこで，本件明細書記載の実施例１ないし１３及び比較例１及び２に基 づいて，以下において検討する。なお，別紙２は，実施例１ないし１３及 び比較例１及び２を一覧表にまとめたものである。
(ア) まず，実施例１ないし３（【００５３】ないし【００５５】）を比 較すると，別紙２のとおり，３つの実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 長さＬの値は１．６ｍ及び水素水の流量の値は７３０ｃｍ3／ｍｉｎと同 じであるところ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値は，実施例１は０． ４１Ｍｐａ，実施例２は０．２５Ｍｐａ，実施例３は０．３０Ｍｐａで ある。加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が最も大きい実施例１の水素濃 度は６．５ｐｐｍと最も大きく，圧力Ｙの値が最も小さい実施例２の水 素濃度の値は２．６ｐｐｍと最も小さく，両実施例の差は３．９ｐｐｍ である。 このような実施例１ないし３の比較の結果は，前記アの技術常識に照 らすと，細管の内径Ｘ及び長さＬと水素水の流量の各値が同じであれば， 加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きいほど，水素が水に多く溶け込 むため，生成時における水素濃度の値が大きくなる結果，測定時におけ る水素濃度の値も大きくなっているものと理解できる。
(イ) 次に，実施例５（【００５７】）と実施例７（【００５９】）を比 較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ及び 水素水の流量の値は５６０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙの値は，実施例５が０．３８Ｍｐａ，実施例７が０．４ ５Ｍｐａで，実施例７は実施例５の約１．１８倍であり，また，細管の 長さＬの値は，実施例５が１．６ｍ，実施例７が１．８ｍで，実施例７ は実施例５の約１．１３倍である。水素濃度の値は，実施例５が３．８ ｐｐｍ，実施例７が４．５ｐｐｍであり，両実施例の水素濃度の差は０． ７ｐｐｍであり，実施例２と実施例３との水素濃度の差３．９ｐｐｍと 比べると，その差はわずかである。このような実施例５と実施例７の比 較の結果は，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合に おいて，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれ おおむね同じ割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおお むね同じであり，水素濃度が高まらないことを示している。 また，実施例１０（【００６２】）と実施例１１（【００６３】）を 比較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 水素水の流量の値は５５０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙの値は，実施例１０が０．２０Ｍｐａ，実施例１１が０． ５０Ｍｐａで，実施例１１が実施例１０の２．５倍であり，細管の長さ Ｌの値は，実施例１０が１．４ｍ，実施例１１が３ｍで，実施例１１は 実施例１０の約２．１４倍である。水素濃度の値は，実施例１０が２． ７ｐｐｍ，実施例１１が２．４ｐｐｍであり，実施例１０が実施例１１ よりも０．３ｐｐｍ高いが，実施例２と実施例３との水素濃度の差３． ９ｐｐｍと比べると，その差はわずかである。このような実施例１０と 実施例１１の比較の結果は，実施例５と実施例７の比較の結果と同様に， 細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合において，加圧 型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれおおむね同じ 割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおおむね同じであ り，水素濃度が高まらないことを示している。 これらの実施例の比較の結果及び前記(ア)の実施例１ないし３の比較 の結果と前記アの技術常識から，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値 が同じである場合に，水素濃度の値を高めるには，加圧型気体溶解手段 の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長さＬの値の増加割合よりも大きくな るように各値を選択すればよいことを理解できる。
(ウ) 他方，比較例１及び２については，別紙２のとおり，比較例１は， 細管の内径Ｘの値が２ｍｍ，細管の長さＬの値が０．４ｍ，加圧型気体 溶解手段の圧力Ｙの値が０．０５ＭＰａ，水素水の流量の値が９６０ｃ ｍ3／ｍｉｎ，水素濃度の値が１．６ｐｐｍ，比較例２は，細管の内径 Ｘの値が３ｍｍ，細管の長さＬの値が０．８ｍ，加圧型気体溶解手段の 圧力Ｙの値が０．０８ＭＰａ，水素水の流量の値が９００ｃｍ3／ｍｉ ｎ，水素濃度の値が１．８ｐｐｍであって，いずれも過飽和の状態を維 持できなかったものであるところ（【００６６】，【００６７】），比 較例１及び２は，圧力Ｙの値が０．０５又は０．０８ＭＰａであって， 実施例１ないし１３における圧力Ｙの値（０．２０ないし０．６０ＭＰ ａ）と比べて相当小さかったため，そもそも，加圧型気体溶解手段によ って水素水生成時に過飽和の状態の水素水を得ることができなかったこ とによる可能性もあるものと理解できる。
ウ 前記ア及びイを総合すると，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明 の記載及び技術常識から，本件特許発明１の気体溶解装置は，水に水素を 溶解させて水素水を生成し，取出口から吐出させる装置であって，気体を 発生させる気体発生手段と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型 気体溶解手段と，気体を溶解している液体を導いて溶存及び貯留する溶存 槽と，この液体が細管からなる管状路を流れることで降圧する降圧移送手 段とを備え，降圧移送手段により取出口からの水素水の吐出動作による管 状路内の圧力変動を防止し，管状路内に層流を形成させることに特徴があ る装置であり，一方，必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴があ るものではないと理解し，例えば，細管の内径（Ｘ）が１．０ｍｍより大 きく３．０ｍｍ以下で，かつ，細管の長さ（Ｌ）の値が０．８ｍより大き く１．４ｍより小さい数値範囲のときであっても，「細管の内径Ｘ及び水 素水の流量の各値が同じである場合に水素濃度の値を高めるには，加圧型 気体溶解手段の圧力Ｙの値を大きくすればよく，この場合に加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙ及び細管の長さＬの値をいずれも大きくして，水素濃度の 値を高めるには，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長 さＬの値の増加割合よりも大きくなるように各値を選択すればよいこと」 （前記イ）を勘案し，細管からなる管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値を選択することにより，「気体を過飽和の状態に液 体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定に維持」するという本件特許発 明１の課題を解決できると認識できるものと認められる。
エ これに対し被告は，(1)当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び技術常識から，細管の長さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小 さい場合に，過飽和の状態を安定に維持するとの発明の課題を解決できる と認識することはできないから，本件特許発明１は，サポート要件に適合 しない，(2)過飽和の状態が維持される条件として，降圧移送手段の管状路 （細管５ａ）の内径や長さのみならず，細管５ａの材料，加圧型気体溶解 手段３により加えられる圧力，水素発生量，水の流量等の条件は，過飽和 の状態を安定に維持するという本件特許発明１の課題の解決に不可欠であ るにもかかわらず，本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１にはそれらの 条件が記載されていないため，当業者は，細管の内径Ｘ及び長さがそれぞ れ本件特許発明１に規定された範囲内であれば，本件特許発明１の上記課 題を解決できると認識することはできないから，この点からも，本件特許 発明１は，サポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら，前記ウ認定のとおり，本件特許発明１において細管の長 さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小さい場合においても，本件明 細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて，当業者が，本件 特許発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから，被告 の上記主張は，いずれも理由がない。
本件審決は，本件明細書の記載から，本件特許発明１ないし４の課題は「気 体を過飽和の状態に液体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定に維持」する ことであり，当該課題を「降圧移送手段を設け，かつ液体にかかる圧力を調整 す」ることにより，解決できることが理解できるが，一方で，０．８ｍより長 い細管には，水素水を過飽和の状態とし，かつ，これを安定に維持することが できない例が含まれることは当業者であれば十分に認識しうる事項であるから，過飽和の状態が安定に維持できると認めることができない数値範囲が含まれて＼nいる本件特許発明１ないし４は，発明の詳細な説明に記載された，発明の課題 を解決するための手段が反映されていないため，発明の詳細な説明に記載した 範囲を超えて特許を請求するものであり，サポート要件に適合しない旨判断し たが，原告は，本件審決の上記判断は誤りである旨主張するので，以下におい て判断する。
・・・
前記１の本件明細書の記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に は，(1)「本発明」の気体溶解装置１は，気体を発生させる気体発生手段２ と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解手段３と，気体 を溶解している液体を溶存及び貯留する溶存槽４と，この液体が細管５ａ を流れることで降圧する降圧移送手段５とを備えること（【００２９】， 図１），「本発明の気体溶解方法は，水に水素を溶解させて水素水を生成 し取出口から吐出させる気体溶解方法であって，生成した水素水を導いて 加圧貯留する溶存槽と，前記溶存槽及び前記取出口を接続する管状路と， を少なくとも含む気体溶解装置において，前記取出口からの水素水の吐出 動作による前記管状路内の圧力変動を防止し前記管状路内に層流を形成さ せることを特徴とする」こと（【００２３】），(2)「加圧型気体溶解手段」 に関し，「電気分解により発生した水素」は「加圧型気体溶解手段」によ り「加圧されることで，液体吸入口７から吸入した水に加圧溶解」され， 「水素を加圧溶解した水」は，「加圧型気体溶解手段」の吐出口９から吐 出され，溶存槽４に「過飽和の状態」で溶存されること（【００３４】）， 「２０度Cにおける加圧型気体溶解手段３の圧力Ｙとしては，０．１０〜１． ０ＭＰａであることが好ましく，０．１５〜０．６５ＭＰａであることが より好ましく，０．２０〜０．５５ＭＰａであることがさらにより好まし く，０．２３〜０．５０ＭＰａであることが最も好ましい。圧力をかかる 範囲とすることで，気体を液体中に容易に溶解できる」こと（【００３６】）， (3)「降圧移送手段」に関し，「降圧移送手段５は，溶存槽４及び取出口１ ０を接続する管状路５ａにおいて，取出口１０からの水素水の吐出動作に よる管状路５ａ内の圧力変動を防止しこの中に層流を形成させる。例えば， 降圧移送手段５の管状路５ａは，内部を流れる液体の圧力にもよるが比較 的長尺であり径の小さいことが好まし」いこと（【００３０】），「溶存 槽４に溶存された液体は，降圧移送手段５である細管５ａ内で層流状態を 維持して流れることで降圧され（Ｓ６），水素水吐出口１０から外部へ吐 出される（Ｓ７）」こと（【００３４】），「降圧移送手段５である細管 ５ａの内径Ｘが，１．０ｍｍ以上５．０ｍｍ以下であることが好ましく， １．０ｍｍより大きく３．０ｍｍ以下であることがより好ましく，２．０ ｍｍ以上３．０ｍｍ以下であることが好ましい。かかる範囲とすることで， 特開平８−８９７７１号公報記載の技術のように，降圧するために１０本 以上の細管を設置する必要が無く，細管５ａを１本有することで降圧する ことができるとともに，管内に層流を形成し得る」こと（【００３５】）， (4)「細管」の内径Ｘ及び長さＬ，「加圧型気体溶解手段」の圧力Ｙと「層 流」との関係に関し，「細管５ａの内径をＸｍｍとし，加圧型気体溶解手 段３により加えられる圧力をＹＭＰａとしたときに，細管５ａ内に層流を 形成させるようなものであって，Ｘ／Ｙの値が，１．００〜１２．００で あることを特徴とするものであり，さらに，Ｘ／Ｙの値が，３．３０〜１ ０．０であることが好ましく，４．００〜６．６７であることがより好ま しい。気体を過飽和で溶存させている液体が，かかる条件で細管５ａ中を 層流状態で流れて降圧移送されることで，気体を過飽和の状態で液体に溶 解させ，さらに過飽和の状態を安定に維持し移送することができる」こと （【００３１】），「上記発明において，前記管状路の内径及び長さをそ れぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられている圧力をＹと したときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させるようＸ，Ｙ及びＬ の値が選択されていることを特徴としてもよい」こと（【００２０】）の 記載がある。上記記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本 発明」の気体溶解装置は，「加圧型気体溶解手段」により水素を「過飽和 の状態」で液体に溶解させて水素水を生成し，この水素水が「降圧移送手 段」である管状路内で層流状態を維持して流れることで降圧され，「過飽 和の状態」を維持して水素水吐出口１０に移送する構成を採用し，これにより「気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定＼nに維持」するという「本発明」の課題を解決できることの開示があるもの と認められる。
ここに「過飽和」とは，「気体の液体への溶解度は温度により異なるが， ある温度Ａ（度C）における気体の液体への溶解量が，その温度Ａ（℃）に おける溶解度より多く存在している状態を示す。」こと（本件明細書の【０ ０３１】），「層流」とは，一般に，速度の方向がそろった規則的な流れ であって，流速が十分遅いときに実現するものであること（甲３９の１）をいう。また，細管の内径Ｘ及び長さＬ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙと＼nいう変数に関し，Ｌ及びＹの２つの変数の値が同じであれば，細管の内径 Ｘの値が大きいほど，細管内を流れる液体の流速が遅くなり得ること，加 圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きければ，気体を液体に多く溶解させ ることができるが，細管内を流れる液体の流速は速くなり得ること，細管 の長さＬの値が大きければ，細管内壁の抵抗により細管内を流れる液体の 流速が遅くなり得ることは，技術常識であるものと認められる。
イ 前記アのとおり，本件明細書には，「上記発明において，前記管状路の 内径及び長さをそれぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられ ている圧力をＹとしたときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値が選択されていることを特徴としてもよい」（【０ ０２０】）との記載があるが，水素水に層流を形成させるようにするには Ｘ，Ｙ及びＬの値をどのように選択されるのかについての明示的な記載は ない。 そこで，本件明細書記載の実施例１ないし１３及び比較例１及び２に基 づいて，以下において検討する。なお，別紙２は，実施例１ないし１３及 び比較例１及び２を一覧表にまとめたものである。
(ア) まず，実施例１ないし３（【００５３】ないし【００５５】）を比 較すると，別紙２のとおり，３つの実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 長さＬの値は１．６ｍ及び水素水の流量の値は７３０ｃｍ3／ｍｉｎと同 じであるところ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値は，実施例１は０． ４１Ｍｐａ，実施例２は０．２５Ｍｐａ，実施例３は０．３０Ｍｐａで ある。加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が最も大きい実施例１の水素濃 度は６．５ｐｐｍと最も大きく，圧力Ｙの値が最も小さい実施例２の水 素濃度の値は２．６ｐｐｍと最も小さく，両実施例の差は３．９ｐｐｍ である。 このような実施例１ないし３の比較の結果は，前記アの技術常識に照 らすと，細管の内径Ｘ及び長さＬと水素水の流量の各値が同じであれば， 加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きいほど，水素が水に多く溶け込 むため，生成時における水素濃度の値が大きくなる結果，測定時におけ る水素濃度の値も大きくなっているものと理解できる。
(イ) 次に，実施例５（【００５７】）と実施例７（【００５９】）を比 較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ及び 水素水の流量の値は５６０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙの値は，実施例５が０．３８Ｍｐａ，実施例７が０．４ ５Ｍｐａで，実施例７は実施例５の約１．１８倍であり，また，細管の 長さＬの値は，実施例５が１．６ｍ，実施例７が１．８ｍで，実施例７ は実施例５の約１．１３倍である。水素濃度の値は，実施例５が３．８ ｐｐｍ，実施例７が４．５ｐｐｍであり，両実施例の水素濃度の差は０． ７ｐｐｍであり，実施例２と実施例３との水素濃度の差３．９ｐｐｍと 比べると，その差はわずかである。このような実施例５と実施例７の比 較の結果は，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合に おいて，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれ おおむね同じ割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおお むね同じであり，水素濃度が高まらないことを示している。 また，実施例１０（【００６２】）と実施例１１（【００６３】）を 比較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 水素水の流量の値は５５０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙの値は，実施例１０が０．２０Ｍｐａ，実施例１１が０． ５０Ｍｐａで，実施例１１が実施例１０の２．５倍であり，細管の長さ Ｌの値は，実施例１０が１．４ｍ，実施例１１が３ｍで，実施例１１は 実施例１０の約２．１４倍である。水素濃度の値は，実施例１０が２． ７ｐｐｍ，実施例１１が２．４ｐｐｍであり，実施例１０が実施例１１ よりも０．３ｐｐｍ高いが，実施例２と実施例３との水素濃度の差３． ９ｐｐｍと比べると，その差はわずかである。このような実施例１０と 実施例１１の比較の結果は，実施例５と実施例７の比較の結果と同様に， 細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合において，加圧 型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれおおむね同じ 割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおおむね同じであ り，水素濃度が高まらないことを示している。 これらの実施例の比較の結果及び前記(ア)の実施例１ないし３の比較 の結果と前記アの技術常識から，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値 が同じである場合に，水素濃度の値を高めるには，加圧型気体溶解手段 の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長さＬの値の増加割合よりも大きくな るように各値を選択すればよいことを理解できる。
(ウ) 他方，比較例１及び２については，別紙２のとおり，比較例１は， 細管の内径Ｘの値が２ｍｍ，細管の長さＬの値が０．４ｍ，加圧型気体 溶解手段の圧力Ｙの値が０．０５ＭＰａ，水素水の流量の値が９６０ｃ ｍ3／ｍｉｎ，水素濃度の値が１．６ｐｐｍ，比較例２は，細管の内径 Ｘの値が３ｍｍ，細管の長さＬの値が０．８ｍ，加圧型気体溶解手段の 圧力Ｙの値が０．０８ＭＰａ，水素水の流量の値が９００ｃｍ3／ｍｉ ｎ，水素濃度の値が１．８ｐｐｍであって，いずれも過飽和の状態を維 持できなかったものであるところ（【００６６】，【００６７】），比 較例１及び２は，圧力Ｙの値が０．０５又は０．０８ＭＰａであって， 実施例１ないし１３における圧力Ｙの値（０．２０ないし０．６０ＭＰ ａ）と比べて相当小さかったため，そもそも，加圧型気体溶解手段によ って水素水生成時に過飽和の状態の水素水を得ることができなかったこ とによる可能性もあるものと理解できる。
ウ 前記ア及びイを総合すると，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明 の記載及び技術常識から，本件特許発明１の気体溶解装置は，水に水素を 溶解させて水素水を生成し，取出口から吐出させる装置であって，気体を 発生させる気体発生手段と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型 気体溶解手段と，気体を溶解している液体を導いて溶存及び貯留する溶存 槽と，この液体が細管からなる管状路を流れることで降圧する降圧移送手 段とを備え，降圧移送手段により取出口からの水素水の吐出動作による管 状路内の圧力変動を防止し，管状路内に層流を形成させることに特徴があ る装置であり，一方，必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴があ るものではないと理解し，例えば，細管の内径（Ｘ）が１．０ｍｍより大 きく３．０ｍｍ以下で，かつ，細管の長さ（Ｌ）の値が０．８ｍより大き く１．４ｍより小さい数値範囲のときであっても，「細管の内径Ｘ及び水 素水の流量の各値が同じである場合に水素濃度の値を高めるには，加圧型 気体溶解手段の圧力Ｙの値を大きくすればよく，この場合に加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙ及び細管の長さＬの値をいずれも大きくして，水素濃度の 値を高めるには，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長 さＬの値の増加割合よりも大きくなるように各値を選択すればよいこと」 （前記イ）を勘案し，細管からなる管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値を選択することにより，「気体を過飽和の状態に液 体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定に維持」するという本件特許発 明１の課題を解決できると認識できるものと認められる。
エ これに対し被告は，(1)当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び技術常識から，細管の長さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小 さい場合に，過飽和の状態を安定に維持するとの発明の課題を解決できる と認識することはできないから，本件特許発明１は，サポート要件に適合 しない，(2)過飽和の状態が維持される条件として，降圧移送手段の管状路 （細管５ａ）の内径や長さのみならず，細管５ａの材料，加圧型気体溶解 手段３により加えられる圧力，水素発生量，水の流量等の条件は，過飽和 の状態を安定に維持するという本件特許発明１の課題の解決に不可欠であ るにもかかわらず，本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１にはそれらの 条件が記載されていないため，当業者は，細管の内径Ｘ及び長さがそれぞ れ本件特許発明１に規定された範囲内であれば，本件特許発明１の上記課 題を解決できると認識することはできないから，この点からも，本件特許 発明１は，サポート要件に適合しない旨主張する。
しかしながら，前記ウ認定のとおり，本件特許発明１において細管の長 さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小さい場合においても，本件明 細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて，当業者が，本件 特許発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから，被告 の上記主張は，いずれも理由がない。
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2020.02.25
平成31(行ケ)10025 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年2月19日 知的財産高等裁判所
無効理由ありとした審決が取り消されました。争点はサポート要件です。
前記１の本件明細書の記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に は，(1)「本発明」の気体溶解装置１は，気体を発生させる気体発生手段２ と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解手段３と，気体 を溶解している液体を溶存及び貯留する溶存槽４と，この液体が細管５ａ を流れることで降圧する降圧移送手段５とを備えること（【００２９】， 図１），「本発明の気体溶解方法は，水に水素を溶解させて水素水を生成 し取出口から吐出させる気体溶解方法であって，生成した水素水を導いて 加圧貯留する溶存槽と，前記溶存槽及び前記取出口を接続する管状路と， を少なくとも含む気体溶解装置において，前記取出口からの水素水の吐出 動作による前記管状路内の圧力変動を防止し前記管状路内に層流を形成さ せることを特徴とする」こと（【００２３】），(2)「加圧型気体溶解手段」 に関し，「電気分解により発生した水素」は「加圧型気体溶解手段」によ り「加圧されることで，液体吸入口７から吸入した水に加圧溶解」され， 「水素を加圧溶解した水」は，「加圧型気体溶解手段」の吐出口９から吐 出され，溶存槽４に「過飽和の状態」で溶存されること（【００３４】）， 「２０度Cにおける加圧型気体溶解手段３の圧力Ｙとしては，０．１０〜１．０ＭＰａであることが好ましく，０．１５〜０．６５ＭＰａであることが より好ましく，０．２０〜０．５５ＭＰａであることがさらにより好まし く，０．２３〜０．５０ＭＰａであることが最も好ましい。圧力をかかる 範囲とすることで，気体を液体中に容易に溶解できる」こと（【００３６】）， (3)「降圧移送手段」に関し，「降圧移送手段５は，溶存槽４及び取出口１ ０を接続する管状路５ａにおいて，取出口１０からの水素水の吐出動作に よる管状路５ａ内の圧力変動を防止しこの中に層流を形成させる。例えば， 降圧移送手段５の管状路５ａは，内部を流れる液体の圧力にもよるが比較 的長尺であり径の小さいことが好まし」いこと（【００３０】），「溶存 槽４に溶存された液体は，降圧移送手段５である細管５ａ内で層流状態を 維持して流れることで降圧され（Ｓ６），水素水吐出口１０から外部へ吐 出される（Ｓ７）」こと（【００３４】），「降圧移送手段５である細管 ５ａの内径Ｘが，１．０ｍｍ以上５．０ｍｍ以下であることが好ましく， １．０ｍｍより大きく３．０ｍｍ以下であることがより好ましく，２．０ ｍｍ以上３．０ｍｍ以下であることが好ましい。かかる範囲とすることで， 特開平８−８９７７１号公報記載の技術のように，降圧するために１０本 以上の細管を設置する必要が無く，細管５ａを１本有することで降圧する ことができるとともに，管内に層流を形成し得る」こと（【００３５】）， (4)「細管」の内径Ｘ及び長さＬ，「加圧型気体溶解手段」の圧力Ｙと「層 流」との関係に関し，「細管５ａの内径をＸｍｍとし，加圧型気体溶解手 段３により加えられる圧力をＹＭＰａとしたときに，細管５ａ内に層流を 形成させるようなものであって，Ｘ／Ｙの値が，１．００〜１２．００で あることを特徴とするものであり，さらに，Ｘ／Ｙの値が，３．３０〜１ ０．０であることが好ましく，４．００〜６．６７であることがより好ま しい。気体を過飽和で溶存させている液体が，かかる条件で細管５ａ中を 層流状態で流れて降圧移送されることで，気体を過飽和の状態で液体に溶 解させ，さらに過飽和の状態を安定に維持し移送することができる」こと （【００３１】），「上記発明において，前記管状路の内径及び長さをそ れぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられている圧力をＹと したときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させるようＸ，Ｙ及びＬ の値が選択されていることを特徴としてもよい」こと（【００２０】）の 記載がある。上記記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本 発明」の気体溶解装置は，「加圧型気体溶解手段」により水素を「過飽和 の状態」で液体に溶解させて水素水を生成し，この水素水が「降圧移送手 段」である管状路内で層流状態を維持して流れることで降圧され，「過飽 和の状態」を維持して水素水吐出口１０に移送する構成を採用し，これにより「気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定＼nに維持」するという「本発明」の課題を解決できることの開示があるものと認められる。
ここに「過飽和」とは，「気体の液体への溶解度は温度により異なるが， ある温度Ａ（度C）における気体の液体への溶解量が，その温度Ａ（度C）に おける溶解度より多く存在している状態を示す。」こと（本件明細書の【０ ０３１】），「層流」とは，一般に，速度の方向がそろった規則的な流れ であって，流速が十分遅いときに実現するものであること（甲３９の１）をいう。また，細管の内径Ｘ及び長さＬ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙと＼nいう変数に関し，Ｌ及びＹの２つの変数の値が同じであれば，細管の内径 Ｘの値が大きいほど，細管内を流れる液体の流速が遅くなり得ること，加 圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きければ，気体を液体に多く溶解させ ることができるが，細管内を流れる液体の流速は速くなり得ること，細管 の長さＬの値が大きければ，細管内壁の抵抗により細管内を流れる液体の 流速が遅くなり得ることは，技術常識であるものと認められる。
イ 前記アのとおり，本件明細書には，「上記発明において，前記管状路の 内径及び長さをそれぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられ ている圧力をＹとしたときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値が選択されていることを特徴としてもよい」（【０ ０２０】）との記載があるが，水素水に層流を形成させるようにするには Ｘ，Ｙ及びＬの値をどのように選択されるのかについての明示的な記載はない。 そこで，本件明細書記載の実施例１ないし１３及び比較例１及び２に基 づいて，以下において検討する。なお，別紙２は，実施例１ないし１３及 び比較例１及び２を一覧表にまとめたものである。(ア) まず，実施例１ないし３（【００５３】ないし【００５５】）を比 較すると，別紙２のとおり，３つの実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 長さＬの値は１．６ｍ及び水素水の流量の値は７３０ｃｍ3／ｍｉｎと同 じであるところ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値は，実施例１は０． ４１Ｍｐａ，実施例２は０．２５Ｍｐａ，実施例３は０．３０Ｍｐａで ある。加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が最も大きい実施例１の水素濃 度は６．５ｐｐｍと最も大きく，圧力Ｙの値が最も小さい実施例２の水 素濃度の値は２．６ｐｐｍと最も小さく，両実施例の差は３．９ｐｐｍ である。 このような実施例１ないし３の比較の結果は，前記アの技術常識に照 らすと，細管の内径Ｘ及び長さＬと水素水の流量の各値が同じであれば， 加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きいほど，水素が水に多く溶け込 むため，生成時における水素濃度の値が大きくなる結果，測定時におけ る水素濃度の値も大きくなっているものと理解できる。
(イ) 次に，実施例５（【００５７】）と実施例７（【００５９】）を比 較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ及び 水素水の流量の値は５６０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値は，実施例５が０．３８Ｍｐａ，実施例７が０．４ ５Ｍｐａで，実施例７は実施例５の約１．１８倍であり，また，細管の 長さＬの値は，実施例５が１．６ｍ，実施例７が１．８ｍで，実施例７ は実施例５の約１．１３倍である。水素濃度の値は，実施例５が３．８ ｐｐｍ，実施例７が４．５ｐｐｍであり，両実施例の水素濃度の差は０． ７ｐｐｍであり，実施例２と実施例３との水素濃度の差３．９ｐｐｍと 比べると，その差はわずかである。このような実施例５と実施例７の比 較の結果は，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合に おいて，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれ おおむね同じ割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおお むね同じであり，水素濃度が高まらないことを示している。 また，実施例１０（【００６２】）と実施例１１（【００６３】）を 比較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 水素水の流量の値は５５０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙの値は，実施例１０が０．２０Ｍｐａ，実施例１１が０． ５０Ｍｐａで，実施例１１が実施例１０の２．５倍であり，細管の長さ Ｌの値は，実施例１０が１．４ｍ，実施例１１が３ｍで，実施例１１は 実施例１０の約２．１４倍である。水素濃度の値は，実施例１０が２． ７ｐｐｍ，実施例１１が２．４ｐｐｍであり，実施例１０が実施例１１ よりも０．３ｐｐｍ高いが，実施例２と実施例３との水素濃度の差３． ９ｐｐｍと比べると，その差はわずかである。このような実施例１０と 実施例１１の比較の結果は，実施例５と実施例７の比較の結果と同様に， 細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合において，加圧 型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれおおむね同じ 割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおおむね同じであり，水素濃度が高まらないことを示している。 これらの実施例の比較の結果及び前記(ア)の実施例１ないし３の比較 の結果と前記アの技術常識から，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値 が同じである場合に，水素濃度の値を高めるには，加圧型気体溶解手段 の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長さＬの値の増加割合よりも大きくな るように各値を選択すればよいことを理解できる。
(ウ) 他方，比較例１及び２については，別紙２のとおり，比較例１は， 細管の内径Ｘの値が２ｍｍ，細管の長さＬの値が０．４ｍ，加圧型気体 溶解手段の圧力Ｙの値が０．０５ＭＰａ，水素水の流量の値が９６０ｃ ｍ3／ｍｉｎ，水素濃度の値が１．６ｐｐｍ，比較例２は，細管の内径 Ｘの値が３ｍｍ，細管の長さＬの値が０．８ｍ，加圧型気体溶解手段の 圧力Ｙの値が０．０８ＭＰａ，水素水の流量の値が９００ｃｍ3／ｍｉ ｎ，水素濃度の値が１．８ｐｐｍであって，いずれも過飽和の状態を維 持できなかったものであるところ（【００６６】，【００６７】），比 較例１及び２は，圧力Ｙの値が０．０５又は０．０８ＭＰａであって， 実施例１ないし１３における圧力Ｙの値（０．２０ないし０．６０ＭＰａ）と比べて相当小さかったため，そもそも，加圧型気体溶解手段によ って水素水生成時に過飽和の状態の水素水を得ることができなかったこ とによる可能性もあるものと理解できる。
ウ 前記ア及びイを総合すると，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明 の記載及び技術常識から，本件特許発明１の気体溶解装置は，水に水素を 溶解させて水素水を生成し，取出口から吐出させる装置であって，気体を 発生させる気体発生手段と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型 気体溶解手段と，気体を溶解している液体を導いて溶存及び貯留する溶存 槽と，この液体が細管からなる管状路を流れることで降圧する降圧移送手 段とを備え，降圧移送手段により取出口からの水素水の吐出動作による管 状路内の圧力変動を防止し，管状路内に層流を形成させることに特徴があ る装置であり，一方，必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴がある装置であり，一方，必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴があ るものではないと理解し，例えば，細管の内径（Ｘ）が１．０ｍｍより大 きく３．０ｍｍ以下で，かつ，細管の長さ（Ｌ）の値が０．８ｍより大き く１．４ｍより小さい数値範囲のときであっても，「細管の内径Ｘ及び水 素水の流量の各値が同じである場合に水素濃度の値を高めるには，加圧型 気体溶解手段の圧力Ｙの値を大きくすればよく，この場合に加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙ及び細管の長さＬの値をいずれも大きくして，水素濃度の 値を高めるには，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長 さＬの値の増加割合よりも大きくなるように各値を選択すればよいこと」 （前記イ）を勘案し，細管からなる管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値を選択することにより，「気体を過飽和の状態に液 体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定に維持」するという本件特許発 明１の課題を解決できると認識できるものと認められる。 エ これに対し被告は，(1)当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び技術常識から，細管の長さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小 さい場合に，過飽和の状態を安定に維持するとの発明の課題を解決できる と認識することはできないから，本件特許発明１は，サポート要件に適合 しない，(2)過飽和の状態が維持される条件として，降圧移送手段の管状路 （細管５ａ）の内径や長さのみならず，細管５ａの材料，加圧型気体溶解 手段３により加えられる圧力，水素発生量，水の流量等の条件は，過飽和 の状態を安定に維持するという本件特許発明１の課題の解決に不可欠であ るにもかかわらず，本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１にはそれらの 条件が記載されていないため，当業者は，細管の内径Ｘ及び長さがそれぞ れ本件特許発明１に規定された範囲内であれば，本件特許発明１の上記課 題を解決できると認識することはできないから，この点からも，本件特許 発明１は，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかしながら，前記ウ認定のとおり，本件特許発明１において細管の長 さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小さい場合においても，本件明 細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて，当業者が，本件 特許発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから，被告 の上記主張は，いずれも理由がない。
前記１の本件明細書の記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に は，(1)「本発明」の気体溶解装置１は，気体を発生させる気体発生手段２ と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解手段３と，気体 を溶解している液体を溶存及び貯留する溶存槽４と，この液体が細管５ａ を流れることで降圧する降圧移送手段５とを備えること（【００２９】， 図１），「本発明の気体溶解方法は，水に水素を溶解させて水素水を生成 し取出口から吐出させる気体溶解方法であって，生成した水素水を導いて 加圧貯留する溶存槽と，前記溶存槽及び前記取出口を接続する管状路と， を少なくとも含む気体溶解装置において，前記取出口からの水素水の吐出 動作による前記管状路内の圧力変動を防止し前記管状路内に層流を形成さ せることを特徴とする」こと（【００２３】），(2)「加圧型気体溶解手段」 に関し，「電気分解により発生した水素」は「加圧型気体溶解手段」によ り「加圧されることで，液体吸入口７から吸入した水に加圧溶解」され， 「水素を加圧溶解した水」は，「加圧型気体溶解手段」の吐出口９から吐 出され，溶存槽４に「過飽和の状態」で溶存されること（【００３４】）， 「２０度Cにおける加圧型気体溶解手段３の圧力Ｙとしては，０．１０〜１．０ＭＰａであることが好ましく，０．１５〜０．６５ＭＰａであることが より好ましく，０．２０〜０．５５ＭＰａであることがさらにより好まし く，０．２３〜０．５０ＭＰａであることが最も好ましい。圧力をかかる 範囲とすることで，気体を液体中に容易に溶解できる」こと（【００３６】）， (3)「降圧移送手段」に関し，「降圧移送手段５は，溶存槽４及び取出口１ ０を接続する管状路５ａにおいて，取出口１０からの水素水の吐出動作に よる管状路５ａ内の圧力変動を防止しこの中に層流を形成させる。例えば， 降圧移送手段５の管状路５ａは，内部を流れる液体の圧力にもよるが比較 的長尺であり径の小さいことが好まし」いこと（【００３０】），「溶存 槽４に溶存された液体は，降圧移送手段５である細管５ａ内で層流状態を 維持して流れることで降圧され（Ｓ６），水素水吐出口１０から外部へ吐 出される（Ｓ７）」こと（【００３４】），「降圧移送手段５である細管 ５ａの内径Ｘが，１．０ｍｍ以上５．０ｍｍ以下であることが好ましく， １．０ｍｍより大きく３．０ｍｍ以下であることがより好ましく，２．０ ｍｍ以上３．０ｍｍ以下であることが好ましい。かかる範囲とすることで， 特開平８−８９７７１号公報記載の技術のように，降圧するために１０本 以上の細管を設置する必要が無く，細管５ａを１本有することで降圧する ことができるとともに，管内に層流を形成し得る」こと（【００３５】）， (4)「細管」の内径Ｘ及び長さＬ，「加圧型気体溶解手段」の圧力Ｙと「層 流」との関係に関し，「細管５ａの内径をＸｍｍとし，加圧型気体溶解手 段３により加えられる圧力をＹＭＰａとしたときに，細管５ａ内に層流を 形成させるようなものであって，Ｘ／Ｙの値が，１．００〜１２．００で あることを特徴とするものであり，さらに，Ｘ／Ｙの値が，３．３０〜１ ０．０であることが好ましく，４．００〜６．６７であることがより好ま しい。気体を過飽和で溶存させている液体が，かかる条件で細管５ａ中を 層流状態で流れて降圧移送されることで，気体を過飽和の状態で液体に溶 解させ，さらに過飽和の状態を安定に維持し移送することができる」こと （【００３１】），「上記発明において，前記管状路の内径及び長さをそ れぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられている圧力をＹと したときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させるようＸ，Ｙ及びＬ の値が選択されていることを特徴としてもよい」こと（【００２０】）の 記載がある。上記記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本 発明」の気体溶解装置は，「加圧型気体溶解手段」により水素を「過飽和 の状態」で液体に溶解させて水素水を生成し，この水素水が「降圧移送手 段」である管状路内で層流状態を維持して流れることで降圧され，「過飽 和の状態」を維持して水素水吐出口１０に移送する構成を採用し，これにより「気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定＼nに維持」するという「本発明」の課題を解決できることの開示があるものと認められる。
ここに「過飽和」とは，「気体の液体への溶解度は温度により異なるが， ある温度Ａ（度C）における気体の液体への溶解量が，その温度Ａ（度C）に おける溶解度より多く存在している状態を示す。」こと（本件明細書の【０ ０３１】），「層流」とは，一般に，速度の方向がそろった規則的な流れ であって，流速が十分遅いときに実現するものであること（甲３９の１）をいう。また，細管の内径Ｘ及び長さＬ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙと＼nいう変数に関し，Ｌ及びＹの２つの変数の値が同じであれば，細管の内径 Ｘの値が大きいほど，細管内を流れる液体の流速が遅くなり得ること，加 圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きければ，気体を液体に多く溶解させ ることができるが，細管内を流れる液体の流速は速くなり得ること，細管 の長さＬの値が大きければ，細管内壁の抵抗により細管内を流れる液体の 流速が遅くなり得ることは，技術常識であるものと認められる。
イ 前記アのとおり，本件明細書には，「上記発明において，前記管状路の 内径及び長さをそれぞれＸ，Ｌとし，前記加圧型気体溶解手段に加えられ ている圧力をＹとしたときに，前記管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値が選択されていることを特徴としてもよい」（【０ ０２０】）との記載があるが，水素水に層流を形成させるようにするには Ｘ，Ｙ及びＬの値をどのように選択されるのかについての明示的な記載はない。 そこで，本件明細書記載の実施例１ないし１３及び比較例１及び２に基 づいて，以下において検討する。なお，別紙２は，実施例１ないし１３及 び比較例１及び２を一覧表にまとめたものである。(ア) まず，実施例１ないし３（【００５３】ないし【００５５】）を比 較すると，別紙２のとおり，３つの実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 長さＬの値は１．６ｍ及び水素水の流量の値は７３０ｃｍ3／ｍｉｎと同 じであるところ，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値は，実施例１は０． ４１Ｍｐａ，実施例２は０．２５Ｍｐａ，実施例３は０．３０Ｍｐａで ある。加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が最も大きい実施例１の水素濃 度は６．５ｐｐｍと最も大きく，圧力Ｙの値が最も小さい実施例２の水 素濃度の値は２．６ｐｐｍと最も小さく，両実施例の差は３．９ｐｐｍ である。 このような実施例１ないし３の比較の結果は，前記アの技術常識に照 らすと，細管の内径Ｘ及び長さＬと水素水の流量の各値が同じであれば， 加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値が大きいほど，水素が水に多く溶け込 むため，生成時における水素濃度の値が大きくなる結果，測定時におけ る水素濃度の値も大きくなっているものと理解できる。
(イ) 次に，実施例５（【００５７】）と実施例７（【００５９】）を比 較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ及び 水素水の流量の値は５６０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値は，実施例５が０．３８Ｍｐａ，実施例７が０．４ ５Ｍｐａで，実施例７は実施例５の約１．１８倍であり，また，細管の 長さＬの値は，実施例５が１．６ｍ，実施例７が１．８ｍで，実施例７ は実施例５の約１．１３倍である。水素濃度の値は，実施例５が３．８ ｐｐｍ，実施例７が４．５ｐｐｍであり，両実施例の水素濃度の差は０． ７ｐｐｍであり，実施例２と実施例３との水素濃度の差３．９ｐｐｍと 比べると，その差はわずかである。このような実施例５と実施例７の比 較の結果は，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合に おいて，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれ おおむね同じ割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおお むね同じであり，水素濃度が高まらないことを示している。 また，実施例１０（【００６２】）と実施例１１（【００６３】）を 比較すると，別紙２のとおり，両実施例で細管の内径Ｘの値は２ｍｍ， 水素水の流量の値は５５０ｃｍ3／ｍｉｎと同じであるが，加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙの値は，実施例１０が０．２０Ｍｐａ，実施例１１が０． ５０Ｍｐａで，実施例１１が実施例１０の２．５倍であり，細管の長さ Ｌの値は，実施例１０が１．４ｍ，実施例１１が３ｍで，実施例１１は 実施例１０の約２．１４倍である。水素濃度の値は，実施例１０が２． ７ｐｐｍ，実施例１１が２．４ｐｐｍであり，実施例１０が実施例１１ よりも０．３ｐｐｍ高いが，実施例２と実施例３との水素濃度の差３． ９ｐｐｍと比べると，その差はわずかである。このような実施例１０と 実施例１１の比較の結果は，実施例５と実施例７の比較の結果と同様に， 細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値が同じである場合において，加圧 型気体溶解手段の圧力Ｙの値と細管の長さの値をそれぞれおおむね同じ 割合で増加させたときは，増加の前後で，水素濃度はおおむね同じであり，水素濃度が高まらないことを示している。 これらの実施例の比較の結果及び前記(ア)の実施例１ないし３の比較 の結果と前記アの技術常識から，細管の内径Ｘ及び水素水の流量の各値 が同じである場合に，水素濃度の値を高めるには，加圧型気体溶解手段 の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長さＬの値の増加割合よりも大きくな るように各値を選択すればよいことを理解できる。
(ウ) 他方，比較例１及び２については，別紙２のとおり，比較例１は， 細管の内径Ｘの値が２ｍｍ，細管の長さＬの値が０．４ｍ，加圧型気体 溶解手段の圧力Ｙの値が０．０５ＭＰａ，水素水の流量の値が９６０ｃ ｍ3／ｍｉｎ，水素濃度の値が１．６ｐｐｍ，比較例２は，細管の内径 Ｘの値が３ｍｍ，細管の長さＬの値が０．８ｍ，加圧型気体溶解手段の 圧力Ｙの値が０．０８ＭＰａ，水素水の流量の値が９００ｃｍ3／ｍｉ ｎ，水素濃度の値が１．８ｐｐｍであって，いずれも過飽和の状態を維 持できなかったものであるところ（【００６６】，【００６７】），比 較例１及び２は，圧力Ｙの値が０．０５又は０．０８ＭＰａであって， 実施例１ないし１３における圧力Ｙの値（０．２０ないし０．６０ＭＰａ）と比べて相当小さかったため，そもそも，加圧型気体溶解手段によ って水素水生成時に過飽和の状態の水素水を得ることができなかったこ とによる可能性もあるものと理解できる。
ウ 前記ア及びイを総合すると，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明 の記載及び技術常識から，本件特許発明１の気体溶解装置は，水に水素を 溶解させて水素水を生成し，取出口から吐出させる装置であって，気体を 発生させる気体発生手段と，この気体を加圧して液体に溶解させる加圧型 気体溶解手段と，気体を溶解している液体を導いて溶存及び貯留する溶存 槽と，この液体が細管からなる管状路を流れることで降圧する降圧移送手 段とを備え，降圧移送手段により取出口からの水素水の吐出動作による管 状路内の圧力変動を防止し，管状路内に層流を形成させることに特徴があ る装置であり，一方，必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴がある装置であり，一方，必ずしも厳密な数値的な制御を行うことに特徴があ るものではないと理解し，例えば，細管の内径（Ｘ）が１．０ｍｍより大 きく３．０ｍｍ以下で，かつ，細管の長さ（Ｌ）の値が０．８ｍより大き く１．４ｍより小さい数値範囲のときであっても，「細管の内径Ｘ及び水 素水の流量の各値が同じである場合に水素濃度の値を高めるには，加圧型 気体溶解手段の圧力Ｙの値を大きくすればよく，この場合に加圧型気体溶 解手段の圧力Ｙ及び細管の長さＬの値をいずれも大きくして，水素濃度の 値を高めるには，加圧型気体溶解手段の圧力Ｙの値の増加割合が細管の長 さＬの値の増加割合よりも大きくなるように各値を選択すればよいこと」 （前記イ）を勘案し，細管からなる管状路内の水素水に層流を形成させる ようＸ，Ｙ及びＬの値を選択することにより，「気体を過飽和の状態に液 体へ溶解させ，かかる過飽和の状態を安定に維持」するという本件特許発 明１の課題を解決できると認識できるものと認められる。 エ これに対し被告は，(1)当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び技術常識から，細管の長さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小 さい場合に，過飽和の状態を安定に維持するとの発明の課題を解決できる と認識することはできないから，本件特許発明１は，サポート要件に適合 しない，(2)過飽和の状態が維持される条件として，降圧移送手段の管状路 （細管５ａ）の内径や長さのみならず，細管５ａの材料，加圧型気体溶解 手段３により加えられる圧力，水素発生量，水の流量等の条件は，過飽和 の状態を安定に維持するという本件特許発明１の課題の解決に不可欠であ るにもかかわらず，本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１にはそれらの 条件が記載されていないため，当業者は，細管の内径Ｘ及び長さがそれぞ れ本件特許発明１に規定された範囲内であれば，本件特許発明１の上記課 題を解決できると認識することはできないから，この点からも，本件特許 発明１は，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかしながら，前記ウ認定のとおり，本件特許発明１において細管の長 さの値が０．８ｍより大きく１．４ｍより小さい場合においても，本件明 細書の発明の詳細な説明の記載及び技術常識に基づいて，当業者が，本件 特許発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから，被告 の上記主張は，いずれも理由がない。
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2020.02. 6
平成30(行ケ)10170 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月29日 知的財産高等裁判所
異議申し立てでサポート要件の無効理由ありと認定されましたが、知財高裁4部はこれを取り消しました。
本件決定は，(1)本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき出願時（本 件出願の優先日当時）の技術常識に照らして，当業者が，本件訂正発明４の 課題を解決できる範囲は，実施例に記載された「エチレンカーボネート（Ｅ Ｃ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）との混合物（体積比３０：７０） にＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合となるように溶解して調整した基本電解 液にフルオロスルホン酸リチウムを２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ以上０．５ ９６ｍｏｌ／Ｌ以下の範囲内で含有している非水系電解液であって，硫酸イ オンの含有量が１．００×１０−７ｍｏｌ／Ｌ以上１．００×１０−２ｍｏｌ／ Ｌ以下である，非水系電解液」である，(2)本件訂正発明１の特許請求の範囲 の記載には，実施例に記載された上記非水系電解液以外の非水系電解液も包 含されているが，本件出願の優先日当時の技術常識に照らしても，本件明細 書の発明の詳細な説明には，本件訂正発明４の課題を，本件訂正発明４によ って解決し得るまでの開示がされているとはいえないから，本件訂正発明４ は，発明の詳細な説明に記載したものとはいえず，サポート要件に適合しな い旨判断した。
原告は，本件決定の上記判断は，当業者が本件訂正発明４の課題を解決で きると認識できる範囲は本件明細書の実施例記載の非水系電解液に限定され ることを前提とするものであるが，「基本電解液」を「エチレンカーボネー ト（ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）との混合物（体積比３０： ７０）とＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合となるように溶解して調整した基 本電解液」以外の一般的な基本電解液とし，フルオロスルホン酸リチウムの 含有量を本件訂正発明４の下限値の０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上２．９８× １０−３ｍｏｌ／Ｌ未満の範囲内のものとした場合であっても，本件訂正発明 ４の課題を解決できると認識できるものといえるから，本件決定の上記判断 は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 本件明細書記載の実施例について
本件明細書には，実施例１ないし７に係る「試験例Ｂ」として，「エチ レンカーボネート（ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）との混 合物（体積比３０：７０）に乾燥したＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合と なるように溶解して」調整した「基本電解液」に，「硫酸イオンを含むフ ルオロスルホン酸リチウムを表２に記載の割合となるように混合」して電＼n解液を製造し（【０２５３】） ，表２記載の電解液を用いたシート状電池＼nを作製して，「初期放電容量評価」及び「高温保存膨れ保存評価」（高温 保存前後の体積変化から発生したガス発生量の評価）を行ったこと（【０ ２５４】，【０２４９】，【０２５０】）が記載されている。 表２には，実施例１ないし７は，電解液中のフルオロスルホン酸リチウ＼nムの含有量が「０．０２５〜５質量％」（「２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ 〜０．５９６ｍｏｌ／Ｌ」）及び硫酸イオンの含有量が「９．２１×１０ −７ｍｏｌ／Ｌ〜７．２７×１０−３ｍｏｌ／Ｌ」の範囲内の電解液であり， 比較例２は，電解液中のフルオロスルホン酸リチウム及び硫酸イオンをい ずれも含有しない電解液，比較例３は，電解液中のフルオロスルホン酸リ チウムの含有量が「５質量％」（「０．５９６ｍｏｌ／Ｌ」）及び硫酸イ オンの含有量が「１．６７×１０−２ｍｏｌ／Ｌ」の電解液であることが示 されている。このうち，実施例２ないし７は，本件訂正発明４（フルオロ スルホン酸リチウムのモル含有量が「０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上０．５ ｍｏｌ／Ｌ以下」，硫酸イオン分のモル含有量が「１．０×１０−７ｍｏｌ ／Ｌ以上１．０×１０−２ｍｏｌ／Ｌ以下」）に含まれる電解液である。 そして，本件明細書には，「表２より，製造された電解液の硫酸イオン＼nの量が１．００×１０-７×ｍｏｌ／Ｌ〜１．００×１０-２ｍｏｌ／Ｌの範 囲内であれば，初期放電容量が向上し，高温保存時のガス発生量が低下す ることから，電池特性が向上することが分かる。」（【０２５６】）との 記載がある。 また，表２の記載から，実施例２ないし７は，比較例２及び３よりも，＼n初期放電容量が向上し，高温保存時のガス発生量が低下し，電池特性が向 上していることを理解できる。 一方で，本件明細書には，本件訂正発明４に含まれる「フルオロスルホ ン酸リチウムのモル含有量が０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上２．９８×１０ −３ｍｏｌ／Ｌ（０．００２９８ｍｏｌ／Ｌ未満）」の電解液については， 実施例の記載がない。
イ 実施例記載の基本電解液と他の電解液との互換性について
(ア) 本件訂正発明４の特許請求の範囲（請求項４）には，本件訂正発明 ４の非水系電解液の含有する非水系溶媒として「炭素数２〜４のいずれ か１種以上のアルキレン基を有する飽和環状カーボネート」及び「炭素 数３〜７のいずれか１種以上の鎖状カーボネート」を含むことが記載さ れているが，飽和環状カーボネートと鎖状カーボネートの具体的な組成 及び混合割合を特定する記載はない。 次に，本件明細書には，(1)「飽和環状カーボネート」について，「本 発明において非水系溶媒として用いることができる飽和環状カーボネー トとしては，炭素数２〜４のアルキレン基を有するものが挙げられる。 具体的には，炭素数２〜４の飽和環状カーボネートとしては，エチレン カーボネート，プロピレンカーボネート，ブチレンカーボネート等が挙 げられる。」（【００３６】），「飽和環状カーボネートの配合量は， 特に制限されず，本発明の効果を著しく損なわない限り任意であるが， １種を単独で用いる場合の配合量の下限は，非水系溶媒１００体積％中， ３体積％以上，より好ましくは５体積％以上である。…また上限は，９ ０体積％以下，より好ましくは８５体積％以下，さらに好ましくは８０ 体積％以下である。」（【００３６】），(2)「鎖状カーボネート」につ いて，「本発明において非水系溶媒として用いることができる鎖状カー ボネートとしては，炭素数３〜７のものが挙げられる。具体的には，炭 素数３〜７の鎖状カーボネートとしては，ジメチルカーボネート，ジエ チルカーボネート，ジ−ｎ‐プロピルカーボネート，ジイソプロピルカ＼nーボネート，ｎ‐プロピルイソプロピルカーボネート，エチルメチルカ＼nーボネート…等が挙げられる。」（【００３９】），「 鎖状カーボネー トは，１種を単独で用いてもよく，２種以上を任意の組み合わせ及び比 率で併用してもよい。…鎖状カーボネートの配合量は，より好ましくは ２０体積％以上，さらに好ましくは２５体積％以上であり，また，より 好ましくは８５体積％以下，さらに好ましくは８０体積％以下である。」 （【００４３】），(3)「本発明において，フルオロスルホン酸リチウム， フルオロスルホン酸リチウム以外のリチウム塩を溶解する為の非水系溶 媒の代表的な具体例を以下に列挙する。本発明においては，これらの非＼n水系溶媒は単独或いは複数の溶媒を任意の割合で混合した混合液として 使用されるが，本発明の効果を著しく損なわない限りこれらの例示に限 定されない。」（【００３５】）との記載がある。これらの記載によれ ば，本件明細書には，「本発明において非水系溶媒として用いることが できる飽和環状カーボネート」の配合量は，「非水系溶媒１００体積％ 中，３体積％以上，より好ましくは５体積％以上」，「上限は，９０体 積％以下，より好ましくは８５体積％以下，さらに好ましくは８０体積％ 以下」であること，「本発明において非水系溶媒として用いることがで きる鎖状カーボネート」の配合量は，「より好ましくは２０体積％以上， さらに好ましくは２５体積％以上」，「より好ましくは８５体積％以下， さらに好ましくは８０体積％以下」であること，「鎖状カーボネート」 と「飽和環状カーボネート」の混合割合は，本発明の効果を著しく損な わない限り，実施例記載のものに限定されないことの開示があるものと 認められる。 そうすると，本件明細書の上記記載から，「試験例Ｂ」で用いられた 「エチレンカーボネート（ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ） との混合物（体積比３０：７０）」以外の組成及び混合割合の「炭素数 ２〜４のいずれか１種以上のアルキレン基を有する飽和環状カーボネー ト」及び「炭素数３〜７のいずれか１種以上の鎖状カーボネート」を含 む混合物であっても，本件訂正発明の非水系溶媒として用いることがで きるものと理解できる。
(イ) 本件訂正発明４の特許請求の範囲（請求項４）は，本件訂正発明４ の非水系電解液中のＬｉＰＦ６の含有量は「０．７ｍｏｌ／Ｌ以上１． ５ｍｏｌ／Ｌ以下」であることを規定している。 次に，本件明細書には，「ＬｉＰＦ６」の含有量について，「本発明 における非水系電解液は，特定量の硫酸イオン分を含有するフルオロ硫 酸リチウムを含有するが，さらにその他のリチウム塩を１種以上含有す ることが好ましい。その他のリチウム塩としては，この用途に用いるこ とが知られているものであれば，特に制限はなく，具体的には以下のも のが挙げられる。」（【００２４】），「例えば，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢ Ｆ４，ＬｉＣｌＯ４，ＬｉＡｌＦ４，ＬｉＳｂＦ６，ＬｉＴａＦ６，ＬｉＷ Ｆ７等の無機リチウム塩」（【００２５】），「…さらに，これらの中 でも，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４が好ましく，ＬｉＰＦ６が最も好ましい。」 （【００２８】）との記載があるが，「ＬｉＰＦ６」の含有量について 一般的に述べた記載はなく，「試験例Ｂ」で用いられた基本電解液中の ＬｉＰＦ６の含有量（１ｍｏｌ／Ｌ）以外であっても，本件訂正発明４ に用いることができることについて述べた記載もない。 一方で，(1)甲３７（特開２０００−１９５５４６号公報）には，「本 発明で使用される非水溶媒としては，高誘電率溶媒と低粘度溶媒とから なるものが好ましい。高誘電率溶媒としては，例えば，エチレンカーボ ネート（ＥＣ），プロピレンカーボネート（ＰＣ），ブチレンカーボネ ート（ＢＣ）などの環状カーボネート類が好適に挙げられる。これらの 高誘電率溶媒は，１種類で使用してもよく，また２種類以上組み合わせ て使用してもよい。」（【００１５】），「本発明で使用される電解質 としては，例えば，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４…などが挙げられる。これら の電解質は，１種類で使用してもよく，２種類以上組み合わせて使用し てもよい。これら電解質は，前記の非水溶媒に通常０．１〜３Ｍ，好ま しくは０．５〜１．５Ｍの濃度で溶解されて使用される。」（【００１ ７】），(2)甲１３（特開２０１１−０５４５０３号公報）には，「非水 電解液としては，リチウム塩を有機溶媒に溶解した溶液が用いられる。 リチウム塩としては，溶媒中で解離してＬｉ＋イオンを形成し，電池と して使用される電圧範囲で分解などの副反応を起こしにくいものであれ ば特に制限はない。例えば，ＬｉＣｌＯ４，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４ ，Ｌ ｉＡｓＦ６ ，ＬｉＳｂＦ６ などの無機リチウム塩…などを用いることが できる。」（【００８４】），「このリチウム塩の電解液中の濃度とし ては，０．５〜１．５ｍｏｌ／ｌとすることが好ましく，０．９〜１． ２５ｍｏｌ／ｌとすることがより好ましい。」（【００８６】）との記 載がある。上記記載によれば，本件出願の優先日当時，高誘電率溶媒と 低粘度溶媒とからなる非水系溶媒に電解質として用いる「ＬｉＰＦ６」 の濃度は，０．５〜１．５ｍｏｌ／Ｌの範囲とすることが好ましいこと は技術常識であったものと認められる。 そして，上記技術上常識に照らすと，本件訂正発明４の非水系電解液 中のＬｉＰＦ６の含有量（「０．７ｍｏｌ／Ｌ以上１．５ｍｏｌ／Ｌ以下」） は，ＬｉＰＦ６を「炭素数２〜４のいずれか１種以上のアルキレン基を有 する飽和環状カーボネート」及び「炭素数３〜７のいずれか１種以上の 鎖状カーボネート」を含む非水系溶媒に電解質として用いる場合におい て好ましい濃度範囲であることを理解できる。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び本件出願の優先日当時の技術常識から，当業者は，試験例Ｂに用い られた基本電解液（「エチレンカーボネート（ＥＣ）とエチルメチルカ ーボネート（ＥＭＣ）との混合物（体積比３０：７０）に乾燥したＬｉ ＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合となるように溶解して」調整した「基本電 解液」）以外の組成及び混合割合の本件訂正発明４に含まれる基本電解 液を用いた場合であっても，試験例Ｂに示されたように，フルオロスル ホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として含有しない非水系電解液 に対して，「初期放電容量」を改善できるものと理解し，本件訂正発明 ４の課題を解決できると認識できるものと認められる。
(エ) これに対し被告は，本件出願の優先日当時の技術常識（(1)ＥＣなど の誘電率の大きな溶媒とＥＭＣなどの低沸点の低粘度溶媒とＬｉＰＦ６ などの支持電解質の組合せやそれらの使用量比の変動に伴う，電解液組 成の変動によって，非水系電解液二次電池の電池特性も変動するため， 電池特性評価試験の結果に基づいて，満足な電池特性が得られない電解 液組成を選別するという最適化を行わなければ，満足な電池特性の非水 系電解液二次電池をもたらす電解液組成が得られないこと（乙１等）， (2)非水系電解液の導電性について，電解質伝導度は電池の放電容量など に密接に関係し，電池性能に大きな影響を及ぼすこと（甲１５））に照＼nらすと，ＥＣとＥＭＣとの体積比やＬｉＰＦ６の濃度が実施例の範囲内 のもの（試験例Ｂ）と異なる非水系電解液については，電池特性評価試 験の結果に基づく電解液組成の選別を行わないと，比較例３のような満 足な電池特性が得られない非水系電解液が含まれてしまうことになるか ら，当業者は，試験例Ｂに用いられている基本電解液を他の一般的な電 解液に変更したとしても，本件訂正発明４の課題を解決できるとは認識 しない旨主張する。
しかしながら，まず，被告の主張は本件訂正発明４の課題が「初期放 電容量が改善され，容量維持率および／またはガス発生量が改善された 非水系電解液二次電池をもたらすことができる非水系電解液を提供する こと」にあるというものであるが，前記(1)ウのとおり，本件訂正発明４ の課題は，フルオロスルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として 含有しない非水系電解液に対して，初期放電容量等の電池特性を改善す る非水系電解液を提供することにあると認定すべきであるから，その前 提を欠くものである。 また，本件出願の優先日当時，非水電解液は，ＰＣ，ＥＣなどの誘電 率の大きな溶媒とジメチルカーボネートなどの低沸点の低粘度溶媒とＬ ｉＰＦ６などの支持電解質とから主に構成され，これら３種類の組合せ＼nやそれらの使用量比などにより最適化されることは，技術常識であった こと（甲１５（「電池ハンドブック」平成２２年２月刊行）の３７３頁 等）に照らすと，当業者は，本件明細書の記載に基づいて最適化を行う ことにより，試験例Ｂに用いられた基本電解液以外の組成及び混合割合 の本件訂正発明４に含まれる基本電解液を用いた場合であっても，本件 訂正発明４の課題を解決できると認識できるものと認めるのが相当であ る。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
ウ フルオロスルホン酸リチウムの含有量の下限値について 前記アのとおり，本件明細書には，本件訂正発明４に含まれる「フルオ ロスルホン酸リチウムのモル含有量が０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上２．９ ８×１０−３（０．００２９８）ｍｏｌ／Ｌ未満」の電解液については，実 施例の記載がない。 しかるところ，本件明細書には，試験例Ｂの結果を示した表２において，＼n本件訂正発明４に含まれる実施例２ないし７（電解液中のフルオロスルホ ン酸リチウムの含有量が「０．０２５〜２．５質量％」（「２．９８×１ ０−３ｍｏｌ／Ｌ〜２．９８×１０−１ｍｏｌ／Ｌ」）及び硫酸イオンの含有 量が「９．２１×１０−７ｍｏｌ／Ｌ〜８．２３×１０−３ｍｏｌ／Ｌ」の範 囲内の電解液）が電解液中のフルオロスルホン酸リチウム及び硫酸イオン をいずれも含有しない比較例２の電解液よりも，初期発電容量が向上して いること，実施例２ないし７のうち，電解液中のフルオロスルホン酸リチ ウムの含有量が最も少ない実施例７（フルオロスルホン酸リチウムの含有 量２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ，硫酸イオンの含有量９．２１×１０−７ ｍｏｌ／Ｌ）の初期発電容量は１４８．７ｍＡｈ／ｇ，比較例２の初期発 電容量は１４５．８ｍＡｈ／ｇであることが開示されている。この開示事 項から，フルオロスルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として添加 した非水系電解液は，これらをいずれも添加剤として含有しない非水系電 解液に対して，初期放電容量が改善できるものと理解できる。 そして，本件訂正発明４に含まれる「フルオロスルホン酸リチウムのモ ル含有量の下限値０．０００５ｍｏｌ／Ｌは，実施例７のフルオロスルホ ン酸リチウムの含有量２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ（０．００２９８ｍｏ ｌ／Ｌ）の約６分の１程度であり，実施例７よりも顕著に少ないとまでは いえないことに照らすと，当業者は，フルオロスルホン酸リチウムの含有 量が０．０００５ｍｏｌ／Ｌの電解液を用いた場合であっても，フルオロ スルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として含有しない非水系電解 液に対して，「初期放電容量」が改善し，本件訂正発明４の課題を解決で きると認識できるものと認められる。 これに反する被告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願の優先 日当時の技術常識に基づいて，当業者が，本件訂正発明４の発明特定事項の 全体にわたり，本件訂正発明４の課題を解決できると認識できると認められ るから，本件訂正発明４は発明の詳細な説明に記載したものであることが認 められる。したがって，本件訂正発明４は，サポート要件に適合するものと認められ る。
本件決定は，(1)本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき出願時（本 件出願の優先日当時）の技術常識に照らして，当業者が，本件訂正発明４の 課題を解決できる範囲は，実施例に記載された「エチレンカーボネート（Ｅ Ｃ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）との混合物（体積比３０：７０） にＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合となるように溶解して調整した基本電解 液にフルオロスルホン酸リチウムを２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ以上０．５ ９６ｍｏｌ／Ｌ以下の範囲内で含有している非水系電解液であって，硫酸イ オンの含有量が１．００×１０−７ｍｏｌ／Ｌ以上１．００×１０−２ｍｏｌ／ Ｌ以下である，非水系電解液」である，(2)本件訂正発明１の特許請求の範囲 の記載には，実施例に記載された上記非水系電解液以外の非水系電解液も包 含されているが，本件出願の優先日当時の技術常識に照らしても，本件明細 書の発明の詳細な説明には，本件訂正発明４の課題を，本件訂正発明４によ って解決し得るまでの開示がされているとはいえないから，本件訂正発明４ は，発明の詳細な説明に記載したものとはいえず，サポート要件に適合しな い旨判断した。
原告は，本件決定の上記判断は，当業者が本件訂正発明４の課題を解決で きると認識できる範囲は本件明細書の実施例記載の非水系電解液に限定され ることを前提とするものであるが，「基本電解液」を「エチレンカーボネー ト（ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）との混合物（体積比３０： ７０）とＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合となるように溶解して調整した基 本電解液」以外の一般的な基本電解液とし，フルオロスルホン酸リチウムの 含有量を本件訂正発明４の下限値の０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上２．９８× １０−３ｍｏｌ／Ｌ未満の範囲内のものとした場合であっても，本件訂正発明 ４の課題を解決できると認識できるものといえるから，本件決定の上記判断 は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 本件明細書記載の実施例について
本件明細書には，実施例１ないし７に係る「試験例Ｂ」として，「エチ レンカーボネート（ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）との混 合物（体積比３０：７０）に乾燥したＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合と なるように溶解して」調整した「基本電解液」に，「硫酸イオンを含むフ ルオロスルホン酸リチウムを表２に記載の割合となるように混合」して電＼n解液を製造し（【０２５３】） ，表２記載の電解液を用いたシート状電池＼nを作製して，「初期放電容量評価」及び「高温保存膨れ保存評価」（高温 保存前後の体積変化から発生したガス発生量の評価）を行ったこと（【０ ２５４】，【０２４９】，【０２５０】）が記載されている。 表２には，実施例１ないし７は，電解液中のフルオロスルホン酸リチウ＼nムの含有量が「０．０２５〜５質量％」（「２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ 〜０．５９６ｍｏｌ／Ｌ」）及び硫酸イオンの含有量が「９．２１×１０ −７ｍｏｌ／Ｌ〜７．２７×１０−３ｍｏｌ／Ｌ」の範囲内の電解液であり， 比較例２は，電解液中のフルオロスルホン酸リチウム及び硫酸イオンをい ずれも含有しない電解液，比較例３は，電解液中のフルオロスルホン酸リ チウムの含有量が「５質量％」（「０．５９６ｍｏｌ／Ｌ」）及び硫酸イ オンの含有量が「１．６７×１０−２ｍｏｌ／Ｌ」の電解液であることが示 されている。このうち，実施例２ないし７は，本件訂正発明４（フルオロ スルホン酸リチウムのモル含有量が「０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上０．５ ｍｏｌ／Ｌ以下」，硫酸イオン分のモル含有量が「１．０×１０−７ｍｏｌ ／Ｌ以上１．０×１０−２ｍｏｌ／Ｌ以下」）に含まれる電解液である。 そして，本件明細書には，「表２より，製造された電解液の硫酸イオン＼nの量が１．００×１０-７×ｍｏｌ／Ｌ〜１．００×１０-２ｍｏｌ／Ｌの範 囲内であれば，初期放電容量が向上し，高温保存時のガス発生量が低下す ることから，電池特性が向上することが分かる。」（【０２５６】）との 記載がある。 また，表２の記載から，実施例２ないし７は，比較例２及び３よりも，＼n初期放電容量が向上し，高温保存時のガス発生量が低下し，電池特性が向 上していることを理解できる。 一方で，本件明細書には，本件訂正発明４に含まれる「フルオロスルホ ン酸リチウムのモル含有量が０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上２．９８×１０ −３ｍｏｌ／Ｌ（０．００２９８ｍｏｌ／Ｌ未満）」の電解液については， 実施例の記載がない。
イ 実施例記載の基本電解液と他の電解液との互換性について
(ア) 本件訂正発明４の特許請求の範囲（請求項４）には，本件訂正発明 ４の非水系電解液の含有する非水系溶媒として「炭素数２〜４のいずれ か１種以上のアルキレン基を有する飽和環状カーボネート」及び「炭素 数３〜７のいずれか１種以上の鎖状カーボネート」を含むことが記載さ れているが，飽和環状カーボネートと鎖状カーボネートの具体的な組成 及び混合割合を特定する記載はない。 次に，本件明細書には，(1)「飽和環状カーボネート」について，「本 発明において非水系溶媒として用いることができる飽和環状カーボネー トとしては，炭素数２〜４のアルキレン基を有するものが挙げられる。 具体的には，炭素数２〜４の飽和環状カーボネートとしては，エチレン カーボネート，プロピレンカーボネート，ブチレンカーボネート等が挙 げられる。」（【００３６】），「飽和環状カーボネートの配合量は， 特に制限されず，本発明の効果を著しく損なわない限り任意であるが， １種を単独で用いる場合の配合量の下限は，非水系溶媒１００体積％中， ３体積％以上，より好ましくは５体積％以上である。…また上限は，９ ０体積％以下，より好ましくは８５体積％以下，さらに好ましくは８０ 体積％以下である。」（【００３６】），(2)「鎖状カーボネート」につ いて，「本発明において非水系溶媒として用いることができる鎖状カー ボネートとしては，炭素数３〜７のものが挙げられる。具体的には，炭 素数３〜７の鎖状カーボネートとしては，ジメチルカーボネート，ジエ チルカーボネート，ジ−ｎ‐プロピルカーボネート，ジイソプロピルカ＼nーボネート，ｎ‐プロピルイソプロピルカーボネート，エチルメチルカ＼nーボネート…等が挙げられる。」（【００３９】），「 鎖状カーボネー トは，１種を単独で用いてもよく，２種以上を任意の組み合わせ及び比 率で併用してもよい。…鎖状カーボネートの配合量は，より好ましくは ２０体積％以上，さらに好ましくは２５体積％以上であり，また，より 好ましくは８５体積％以下，さらに好ましくは８０体積％以下である。」 （【００４３】），(3)「本発明において，フルオロスルホン酸リチウム， フルオロスルホン酸リチウム以外のリチウム塩を溶解する為の非水系溶 媒の代表的な具体例を以下に列挙する。本発明においては，これらの非＼n水系溶媒は単独或いは複数の溶媒を任意の割合で混合した混合液として 使用されるが，本発明の効果を著しく損なわない限りこれらの例示に限 定されない。」（【００３５】）との記載がある。これらの記載によれ ば，本件明細書には，「本発明において非水系溶媒として用いることが できる飽和環状カーボネート」の配合量は，「非水系溶媒１００体積％ 中，３体積％以上，より好ましくは５体積％以上」，「上限は，９０体 積％以下，より好ましくは８５体積％以下，さらに好ましくは８０体積％ 以下」であること，「本発明において非水系溶媒として用いることがで きる鎖状カーボネート」の配合量は，「より好ましくは２０体積％以上， さらに好ましくは２５体積％以上」，「より好ましくは８５体積％以下， さらに好ましくは８０体積％以下」であること，「鎖状カーボネート」 と「飽和環状カーボネート」の混合割合は，本発明の効果を著しく損な わない限り，実施例記載のものに限定されないことの開示があるものと 認められる。 そうすると，本件明細書の上記記載から，「試験例Ｂ」で用いられた 「エチレンカーボネート（ＥＣ）とエチルメチルカーボネート（ＥＭＣ） との混合物（体積比３０：７０）」以外の組成及び混合割合の「炭素数 ２〜４のいずれか１種以上のアルキレン基を有する飽和環状カーボネー ト」及び「炭素数３〜７のいずれか１種以上の鎖状カーボネート」を含 む混合物であっても，本件訂正発明の非水系溶媒として用いることがで きるものと理解できる。
(イ) 本件訂正発明４の特許請求の範囲（請求項４）は，本件訂正発明４ の非水系電解液中のＬｉＰＦ６の含有量は「０．７ｍｏｌ／Ｌ以上１． ５ｍｏｌ／Ｌ以下」であることを規定している。 次に，本件明細書には，「ＬｉＰＦ６」の含有量について，「本発明 における非水系電解液は，特定量の硫酸イオン分を含有するフルオロ硫 酸リチウムを含有するが，さらにその他のリチウム塩を１種以上含有す ることが好ましい。その他のリチウム塩としては，この用途に用いるこ とが知られているものであれば，特に制限はなく，具体的には以下のも のが挙げられる。」（【００２４】），「例えば，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢ Ｆ４，ＬｉＣｌＯ４，ＬｉＡｌＦ４，ＬｉＳｂＦ６，ＬｉＴａＦ６，ＬｉＷ Ｆ７等の無機リチウム塩」（【００２５】），「…さらに，これらの中 でも，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４が好ましく，ＬｉＰＦ６が最も好ましい。」 （【００２８】）との記載があるが，「ＬｉＰＦ６」の含有量について 一般的に述べた記載はなく，「試験例Ｂ」で用いられた基本電解液中の ＬｉＰＦ６の含有量（１ｍｏｌ／Ｌ）以外であっても，本件訂正発明４ に用いることができることについて述べた記載もない。 一方で，(1)甲３７（特開２０００−１９５５４６号公報）には，「本 発明で使用される非水溶媒としては，高誘電率溶媒と低粘度溶媒とから なるものが好ましい。高誘電率溶媒としては，例えば，エチレンカーボ ネート（ＥＣ），プロピレンカーボネート（ＰＣ），ブチレンカーボネ ート（ＢＣ）などの環状カーボネート類が好適に挙げられる。これらの 高誘電率溶媒は，１種類で使用してもよく，また２種類以上組み合わせ て使用してもよい。」（【００１５】），「本発明で使用される電解質 としては，例えば，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４…などが挙げられる。これら の電解質は，１種類で使用してもよく，２種類以上組み合わせて使用し てもよい。これら電解質は，前記の非水溶媒に通常０．１〜３Ｍ，好ま しくは０．５〜１．５Ｍの濃度で溶解されて使用される。」（【００１ ７】），(2)甲１３（特開２０１１−０５４５０３号公報）には，「非水 電解液としては，リチウム塩を有機溶媒に溶解した溶液が用いられる。 リチウム塩としては，溶媒中で解離してＬｉ＋イオンを形成し，電池と して使用される電圧範囲で分解などの副反応を起こしにくいものであれ ば特に制限はない。例えば，ＬｉＣｌＯ４，ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４ ，Ｌ ｉＡｓＦ６ ，ＬｉＳｂＦ６ などの無機リチウム塩…などを用いることが できる。」（【００８４】），「このリチウム塩の電解液中の濃度とし ては，０．５〜１．５ｍｏｌ／ｌとすることが好ましく，０．９〜１． ２５ｍｏｌ／ｌとすることがより好ましい。」（【００８６】）との記 載がある。上記記載によれば，本件出願の優先日当時，高誘電率溶媒と 低粘度溶媒とからなる非水系溶媒に電解質として用いる「ＬｉＰＦ６」 の濃度は，０．５〜１．５ｍｏｌ／Ｌの範囲とすることが好ましいこと は技術常識であったものと認められる。 そして，上記技術上常識に照らすと，本件訂正発明４の非水系電解液 中のＬｉＰＦ６の含有量（「０．７ｍｏｌ／Ｌ以上１．５ｍｏｌ／Ｌ以下」） は，ＬｉＰＦ６を「炭素数２〜４のいずれか１種以上のアルキレン基を有 する飽和環状カーボネート」及び「炭素数３〜７のいずれか１種以上の 鎖状カーボネート」を含む非水系溶媒に電解質として用いる場合におい て好ましい濃度範囲であることを理解できる。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 及び本件出願の優先日当時の技術常識から，当業者は，試験例Ｂに用い られた基本電解液（「エチレンカーボネート（ＥＣ）とエチルメチルカ ーボネート（ＥＭＣ）との混合物（体積比３０：７０）に乾燥したＬｉ ＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの割合となるように溶解して」調整した「基本電 解液」）以外の組成及び混合割合の本件訂正発明４に含まれる基本電解 液を用いた場合であっても，試験例Ｂに示されたように，フルオロスル ホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として含有しない非水系電解液 に対して，「初期放電容量」を改善できるものと理解し，本件訂正発明 ４の課題を解決できると認識できるものと認められる。
(エ) これに対し被告は，本件出願の優先日当時の技術常識（(1)ＥＣなど の誘電率の大きな溶媒とＥＭＣなどの低沸点の低粘度溶媒とＬｉＰＦ６ などの支持電解質の組合せやそれらの使用量比の変動に伴う，電解液組 成の変動によって，非水系電解液二次電池の電池特性も変動するため， 電池特性評価試験の結果に基づいて，満足な電池特性が得られない電解 液組成を選別するという最適化を行わなければ，満足な電池特性の非水 系電解液二次電池をもたらす電解液組成が得られないこと（乙１等）， (2)非水系電解液の導電性について，電解質伝導度は電池の放電容量など に密接に関係し，電池性能に大きな影響を及ぼすこと（甲１５））に照＼nらすと，ＥＣとＥＭＣとの体積比やＬｉＰＦ６の濃度が実施例の範囲内 のもの（試験例Ｂ）と異なる非水系電解液については，電池特性評価試 験の結果に基づく電解液組成の選別を行わないと，比較例３のような満 足な電池特性が得られない非水系電解液が含まれてしまうことになるか ら，当業者は，試験例Ｂに用いられている基本電解液を他の一般的な電 解液に変更したとしても，本件訂正発明４の課題を解決できるとは認識 しない旨主張する。
しかしながら，まず，被告の主張は本件訂正発明４の課題が「初期放 電容量が改善され，容量維持率および／またはガス発生量が改善された 非水系電解液二次電池をもたらすことができる非水系電解液を提供する こと」にあるというものであるが，前記(1)ウのとおり，本件訂正発明４ の課題は，フルオロスルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として 含有しない非水系電解液に対して，初期放電容量等の電池特性を改善す る非水系電解液を提供することにあると認定すべきであるから，その前 提を欠くものである。 また，本件出願の優先日当時，非水電解液は，ＰＣ，ＥＣなどの誘電 率の大きな溶媒とジメチルカーボネートなどの低沸点の低粘度溶媒とＬ ｉＰＦ６などの支持電解質とから主に構成され，これら３種類の組合せ＼nやそれらの使用量比などにより最適化されることは，技術常識であった こと（甲１５（「電池ハンドブック」平成２２年２月刊行）の３７３頁 等）に照らすと，当業者は，本件明細書の記載に基づいて最適化を行う ことにより，試験例Ｂに用いられた基本電解液以外の組成及び混合割合 の本件訂正発明４に含まれる基本電解液を用いた場合であっても，本件 訂正発明４の課題を解決できると認識できるものと認めるのが相当であ る。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
ウ フルオロスルホン酸リチウムの含有量の下限値について 前記アのとおり，本件明細書には，本件訂正発明４に含まれる「フルオ ロスルホン酸リチウムのモル含有量が０．０００５ｍｏｌ／Ｌ以上２．９ ８×１０−３（０．００２９８）ｍｏｌ／Ｌ未満」の電解液については，実 施例の記載がない。 しかるところ，本件明細書には，試験例Ｂの結果を示した表２において，＼n本件訂正発明４に含まれる実施例２ないし７（電解液中のフルオロスルホ ン酸リチウムの含有量が「０．０２５〜２．５質量％」（「２．９８×１ ０−３ｍｏｌ／Ｌ〜２．９８×１０−１ｍｏｌ／Ｌ」）及び硫酸イオンの含有 量が「９．２１×１０−７ｍｏｌ／Ｌ〜８．２３×１０−３ｍｏｌ／Ｌ」の範 囲内の電解液）が電解液中のフルオロスルホン酸リチウム及び硫酸イオン をいずれも含有しない比較例２の電解液よりも，初期発電容量が向上して いること，実施例２ないし７のうち，電解液中のフルオロスルホン酸リチ ウムの含有量が最も少ない実施例７（フルオロスルホン酸リチウムの含有 量２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ，硫酸イオンの含有量９．２１×１０−７ ｍｏｌ／Ｌ）の初期発電容量は１４８．７ｍＡｈ／ｇ，比較例２の初期発 電容量は１４５．８ｍＡｈ／ｇであることが開示されている。この開示事 項から，フルオロスルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として添加 した非水系電解液は，これらをいずれも添加剤として含有しない非水系電 解液に対して，初期放電容量が改善できるものと理解できる。 そして，本件訂正発明４に含まれる「フルオロスルホン酸リチウムのモ ル含有量の下限値０．０００５ｍｏｌ／Ｌは，実施例７のフルオロスルホ ン酸リチウムの含有量２．９８×１０−３ｍｏｌ／Ｌ（０．００２９８ｍｏ ｌ／Ｌ）の約６分の１程度であり，実施例７よりも顕著に少ないとまでは いえないことに照らすと，当業者は，フルオロスルホン酸リチウムの含有 量が０．０００５ｍｏｌ／Ｌの電解液を用いた場合であっても，フルオロ スルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として含有しない非水系電解 液に対して，「初期放電容量」が改善し，本件訂正発明４の課題を解決で きると認識できるものと認められる。 これに反する被告の主張は理由がない。
(3) 小括
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願の優先 日当時の技術常識に基づいて，当業者が，本件訂正発明４の発明特定事項の 全体にわたり，本件訂正発明４の課題を解決できると認識できると認められ るから，本件訂正発明４は発明の詳細な説明に記載したものであることが認 められる。したがって，本件訂正発明４は，サポート要件に適合するものと認められ る。
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2020.01.24
平成31(行ケ)10060 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和2年1月14日 知的財産高等裁判所
無効理由無しとした審決が維持されました。争点は実施可能要件、サポート要件、進歩性です。
本件明細書によれば，本件発明１に係るスクラブ石けんの製造方法について， 次の事項が記載されていることが認められる。
微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシラスバルーンをアルカリ溶液に浸漬し て，中空内部にアルカリ溶液を浸透させ，その後，アルカリ溶液に脂肪酸を添加す ることにより，前記シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに，中 空内部にも石けんを形成するものであり（【００２９】），アルカリ溶液には，界面活 性剤を添加しているため，アルカリ溶液の表面張力が弱められて，シラスバルーン＼n表面の微細なクラックからシラスバルーンの内部へ，アルカリ溶液を容易に浸入さ＼nせることができ，シラスバルーン内部はアルカリ溶液で満たされることとなる（【０ ０３２】，【００３３】）。
通常石けんを製造する場合には，脂肪酸（又は油脂）の溶液に，アルカリ溶液を 徐々に添加するのが一般的であるが，脂肪酸溶液とシラスバルーンとを混合し，次 いで，アルカリ溶液を添加した場合，シラスバルーンの内部にある脂肪酸溶液と， シラスバルーン内に浸入してきたアルカリ溶液とが，シラスバルーンの表面で石け＼nんを形成してしまい，アルカリ溶液の更なる浸入を妨げるため，シラスバルーン中 心部の脂肪酸溶液が未反応となりやすく，内包石けんが形成されにくいため，好ま しくない（【００３９】，【００４０】）。また，固形状又は半固形状の基材石けんに，シラスバルーンを混入させただけでは，単にシラスバルーンの表面に基材石けんが＼n付着するのみであり，粘度の高い基材石けんがシラスバルーンの中空内部に入って 内包石けんとなることはない（【００４３】）。これに対し，アルカリ溶液とシラスバ ルーンとを混合してアルカリ火山灰溶液を調製し，次いで，アルカリ火山灰溶液に 加温溶融した脂肪酸を添加すると，脂肪酸もまた徐々に表面のクラックを介してシ＼nラスバルーン内に浸透することとなり（【００３７】），シラスバルーンの表面で石け＼nんを形成しても，反応当初は高濃度のアルカリ溶液が脂肪酸溶液に比して多量にあ るため，速やかに石けん分子が分散することとなり，シラスバルーン内部に脂肪酸 溶液が入るのを妨げることがなく，シラスバルーン内部に十分な量の内包石けんを＼n形成することができる（【００４１】，【００４２】）。 具体的な工程は，次のとおりである。すなわち，加温可能で内部を減圧可能＼に形 成した調合タンク等で，アルカリ溶液調製工程を行い，２７．３重量部の水に，５． ５５重量部の水酸化カリウムを徐々に添加して，水酸化カリウムを十分溶解し，ア＼nルカリ水溶液をできるだけ室温に近い温度で調製し（【００５１】〜【００５３】）， 界面活性剤添加工程で，３重量部のグリセリン，５重量部の保湿剤，３重量部の増 泡剤，３重量部の界面活性剤をそれぞれアルカリ溶液中に添加して均一になるまで， できるだけ室温に近い温度撹拌を行う（【００５４】〜【００５６】）。シラスバルー ン添加工程では，２２.７４重量部の予め膨化処理を施して微細な中空球状に成形し＼nた火山灰（シラス），４重量部の白色顔料，０．０１重量部の糖類を，界面活性剤を 含有するアルカリ溶液に添加し，この際，まず，プラネタリーミキサー等で液中及 び液面を穏やかに撹拌し，次いで，ディスパー等により，強力な渦流を発生させて 液中に巻き込むように撹拌混合を行ってシラスバルーンや白色顔料が粉塵として宙 に舞うことを防止するとともに，当初の時点で空気を抱き込ませずに撹拌を行うこ とで，シラスバルーンの中空内部まで，効率よく界面活性剤を含有するアルカリ溶 液を浸透させ，撹拌時には，８０℃に達するまで徐々に液温を昇温する（【００５７】 〜【００６５】）。次に，浸透工程で調製した，界面活性剤を含有するアルカリ溶液と シラスバルーンとの混合液（アルカリ火山灰溶液）に，図１に示すＢ−１（脂肪酸） を添加する脂肪酸添加工程では，炭素数がＣ１２〜Ｃ１８で直鎖状の飽和又は不飽 和脂肪酸を好適に用い，脂肪酸の組成は，所望する石けんの性状に併せて適宜決定 することができ，本実施形態で用いる脂肪酸（又は脂肪酸塩）は，固体であるため， ７０〜９０℃に加熱溶融してから添加する（【００６６】，【００６９】〜【００７１】）。 石けん調製工程では，アルカリ火山灰溶液に脂肪酸を混合した直後より，調合タン ク内の減圧を行い，混合液中に含まれる空気を脱気（脱泡）しながら，２０分間撹拌 混合し，混合液の温度を７５〜８５℃，より好ましくは７７〜８３℃とすることに より，均一で滑らかであり，しかも，白色の際だったスクラブ石けんとすることが できる（【００７２】〜【００７７】）。 このようにして得られたスクラブ石けんは，シラスバルーンの内部にもペースト 状の石けんを含有している（【００８２】）。
イ 以上によれば，本件明細書には，微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシ ラスバルーンを，界面活性剤を含有するアルカリ溶液に浸漬して，中空内部にアル カリ溶液を浸透させ，その後，アルカリ溶液に脂肪酸を添加することにより，前記 シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに，中空内部にも石けんを 形成するスクラブ石けんを製造する方法について，その実施をすることができる程 度に明確かつ十分に記載されていると認められる。＼n
(3) 原告の主張について
原告は，中空状のシラスバルーンの中空内部に石けんが内包（形成）されている か否かを如何なる方法により観察（分析）できるのか，本件発明にかかる明細書に は何ら示されていないことから，本件明細書の記載は実施可能要件に適合しない旨＼nを主張する。 しかし，本件明細書の記載から，シラスバルーンの中空内部に石けんが形成され ることが十分に理解できることは，前記(2)のとおりであり，分析方法についての説 明がないことをもって実施可能要件に適合しないとはいえないから，原告の主張は＼n採用できない。
本件明細書によれば，本件発明１に係るスクラブ石けんの製造方法について， 次の事項が記載されていることが認められる。
微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシラスバルーンをアルカリ溶液に浸漬し て，中空内部にアルカリ溶液を浸透させ，その後，アルカリ溶液に脂肪酸を添加す ることにより，前記シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに，中 空内部にも石けんを形成するものであり（【００２９】），アルカリ溶液には，界面活 性剤を添加しているため，アルカリ溶液の表面張力が弱められて，シラスバルーン＼n表面の微細なクラックからシラスバルーンの内部へ，アルカリ溶液を容易に浸入さ＼nせることができ，シラスバルーン内部はアルカリ溶液で満たされることとなる（【０ ０３２】，【００３３】）。
通常石けんを製造する場合には，脂肪酸（又は油脂）の溶液に，アルカリ溶液を 徐々に添加するのが一般的であるが，脂肪酸溶液とシラスバルーンとを混合し，次 いで，アルカリ溶液を添加した場合，シラスバルーンの内部にある脂肪酸溶液と， シラスバルーン内に浸入してきたアルカリ溶液とが，シラスバルーンの表面で石け＼nんを形成してしまい，アルカリ溶液の更なる浸入を妨げるため，シラスバルーン中 心部の脂肪酸溶液が未反応となりやすく，内包石けんが形成されにくいため，好ま しくない（【００３９】，【００４０】）。また，固形状又は半固形状の基材石けんに，シラスバルーンを混入させただけでは，単にシラスバルーンの表面に基材石けんが＼n付着するのみであり，粘度の高い基材石けんがシラスバルーンの中空内部に入って 内包石けんとなることはない（【００４３】）。これに対し，アルカリ溶液とシラスバ ルーンとを混合してアルカリ火山灰溶液を調製し，次いで，アルカリ火山灰溶液に 加温溶融した脂肪酸を添加すると，脂肪酸もまた徐々に表面のクラックを介してシ＼nラスバルーン内に浸透することとなり（【００３７】），シラスバルーンの表面で石け＼nんを形成しても，反応当初は高濃度のアルカリ溶液が脂肪酸溶液に比して多量にあ るため，速やかに石けん分子が分散することとなり，シラスバルーン内部に脂肪酸 溶液が入るのを妨げることがなく，シラスバルーン内部に十分な量の内包石けんを＼n形成することができる（【００４１】，【００４２】）。 具体的な工程は，次のとおりである。すなわち，加温可能で内部を減圧可能＼に形 成した調合タンク等で，アルカリ溶液調製工程を行い，２７．３重量部の水に，５． ５５重量部の水酸化カリウムを徐々に添加して，水酸化カリウムを十分溶解し，ア＼nルカリ水溶液をできるだけ室温に近い温度で調製し（【００５１】〜【００５３】）， 界面活性剤添加工程で，３重量部のグリセリン，５重量部の保湿剤，３重量部の増 泡剤，３重量部の界面活性剤をそれぞれアルカリ溶液中に添加して均一になるまで， できるだけ室温に近い温度撹拌を行う（【００５４】〜【００５６】）。シラスバルー ン添加工程では，２２.７４重量部の予め膨化処理を施して微細な中空球状に成形し＼nた火山灰（シラス），４重量部の白色顔料，０．０１重量部の糖類を，界面活性剤を 含有するアルカリ溶液に添加し，この際，まず，プラネタリーミキサー等で液中及 び液面を穏やかに撹拌し，次いで，ディスパー等により，強力な渦流を発生させて 液中に巻き込むように撹拌混合を行ってシラスバルーンや白色顔料が粉塵として宙 に舞うことを防止するとともに，当初の時点で空気を抱き込ませずに撹拌を行うこ とで，シラスバルーンの中空内部まで，効率よく界面活性剤を含有するアルカリ溶 液を浸透させ，撹拌時には，８０℃に達するまで徐々に液温を昇温する（【００５７】 〜【００６５】）。次に，浸透工程で調製した，界面活性剤を含有するアルカリ溶液と シラスバルーンとの混合液（アルカリ火山灰溶液）に，図１に示すＢ−１（脂肪酸） を添加する脂肪酸添加工程では，炭素数がＣ１２〜Ｃ１８で直鎖状の飽和又は不飽 和脂肪酸を好適に用い，脂肪酸の組成は，所望する石けんの性状に併せて適宜決定 することができ，本実施形態で用いる脂肪酸（又は脂肪酸塩）は，固体であるため， ７０〜９０℃に加熱溶融してから添加する（【００６６】，【００６９】〜【００７１】）。 石けん調製工程では，アルカリ火山灰溶液に脂肪酸を混合した直後より，調合タン ク内の減圧を行い，混合液中に含まれる空気を脱気（脱泡）しながら，２０分間撹拌 混合し，混合液の温度を７５〜８５℃，より好ましくは７７〜８３℃とすることに より，均一で滑らかであり，しかも，白色の際だったスクラブ石けんとすることが できる（【００７２】〜【００７７】）。 このようにして得られたスクラブ石けんは，シラスバルーンの内部にもペースト 状の石けんを含有している（【００８２】）。
イ 以上によれば，本件明細書には，微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシ ラスバルーンを，界面活性剤を含有するアルカリ溶液に浸漬して，中空内部にアル カリ溶液を浸透させ，その後，アルカリ溶液に脂肪酸を添加することにより，前記 シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに，中空内部にも石けんを 形成するスクラブ石けんを製造する方法について，その実施をすることができる程 度に明確かつ十分に記載されていると認められる。＼n
(3) 原告の主張について
原告は，中空状のシラスバルーンの中空内部に石けんが内包（形成）されている か否かを如何なる方法により観察（分析）できるのか，本件発明にかかる明細書に は何ら示されていないことから，本件明細書の記載は実施可能要件に適合しない旨＼nを主張する。 しかし，本件明細書の記載から，シラスバルーンの中空内部に石けんが形成され ることが十分に理解できることは，前記(2)のとおりであり，分析方法についての説 明がないことをもって実施可能要件に適合しないとはいえないから，原告の主張は＼n採用できない。
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2020.01. 8
平成31(行ケ)10027 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月25日 知的財産高等裁判所
無効理由無しとした審決が取り消されました。争点は、補正要件、記載要件、進歩性と多くありましたが、知財高裁3部は、実施可能要件違反と判断しました。発明は機械の構＼造です。機械分野で実施可能要件違反の無効理由は珍しいです。＼n
ア 本件明細書には，(1)本件発明のマッサージ機は，施療者の臀部または大＼n腿部が当接する座部１１ａ，及び施療者の背部が当接する背凭れ部１２ａ を有する椅子本体１０ａと，該椅子本体１０ａの両側部に肘掛部１４ａを 有する椅子式マッサージ機１ａであり，前記背凭れ部１２ａは，座部１１ ａの後側にリクライニング可能に連結されていること（段落【００２２】），＼n(2)肘掛部１４ａは，椅子本体１０ａに対して前後方向に移動可能に設けら＼nれ，背凭れ部１２ａのリクライニング角度に応じた所定の移動量を保持し ながら背凭れ部１２ａのリクライニング動作に連動して前記肘掛部１４ａ が椅子本体１０ａに対して前後方向に移動するようにされていること（段 落【００５４】），(3)肘掛部１４ａの下部に前後方向に回動するための回 動部１４１ａを設けること（段落【００５５】），(4)肘掛部１４ａの後部 で回動可能に背凭れ部１２ａの側部と連結する連結部１４２ａを設けるこ＼nと（段落【００５５】）が記載されている。 また，【図４】は，背凭れ部１２ａが座部に対してリクライニングする と，背凭れ部１２ａに連結された肘掛部１４ａが前後方向に回動すること を概略的に図示している（段落【００５４】，【００５５】）。
イ 上記アによれば，本件明細書には，［１］肘掛部の後部と背凭れ部の側 部とを，「肘掛部全体が，前記背凭れ部のリクライニング動作に連動して， リクライニングする方向に傾くように」（構成要件Ｅ）連結する連結手段＼nについては連結部１４２ａによる回動関係が，［２］肘掛部全体を座部に 対して回動させる回動手段については回動部１４１ａによる回動関係が開 示されているが，［３］背凭れ部をリクライニングするように座部に対し 連結する連結手段の具体的な構成は記載されていない。また，本件明細書＼nには，「背凭れ部のリクライニング角度に関わらず施療者の上半身におけ る着座姿勢を保」つように（構成要件Ｆ），［１］肘掛部の後部と背凭れ＼n部の側部とを，「肘掛部全体が，前記背凭れ部のリクライニング動作に連 動して，リクライニングする方向に傾くように」連結する連結手段（構成＼n要件Ｄ，Ｅ），［２］背凭れ部のリクライニング動作の際に上記の連結手 段を介して肘掛部全体を座部に対して回動させる回動手段（構成要件Ｄ）＼n及び［３］背凭れ部をリクライニングするように座部に対し連結する連結 手段（構成要件Ｄ）の具体的な組み合わせの記載はない。＼n
ウ 審決は，本件明細書の【図４】は，背凭れ部が座部に対して回動し，背 凭れ部に連結された肘掛部が回動するという事項（段落【００５４】，【０ ０５５】）を概略的に図示したものであり，そのための「適宜の回動手段」 「適宜の連結手段」については当業者が過度の試行錯誤なく適宜に行い得 る程度のことであると認定する。 しかし，上記イのとおり，本件においては，構成要件Ｄ〜Ｆを充足する＼nような，［１］肘掛部の後部と背凭れ部の側部を連結する連結手段，［２］ 肘掛部全体を座部に対して回動させる回動手段及び［３］背凭れ部を座部 に対し連結する連結手段の具体的な組み合わせが問題になっており，した がって，これらの各手段は何の制約もなく部材を連結又は回動させれば足 りるのではなく，それぞれの手段が協調して構成要件Ｄ〜Ｆに示された機＼n能を実現する必要がある。そうすると，このような機能＼を実現するための 手段の選択には，技術的創意が必要であり，単に適宜の手段を選択すれば 足りるというわけにはいかないのであるから，明細書の記載が実施可能要＼n件を満たしているといえるためには，必要な機能を実現するための具体的＼n構成を示すか，少なくとも当業者が技術常識に基づき具体的構＼成に至るこ とができるような示唆を与える必要があると解されるところ，本件明細書 には，このような具体的構成の記載も示唆もない。＼n
エ 被告は，本件明細書の記載から当業者が実施し得る本件発明１の具体的 な構成として，別紙被告主張図面目録記載のとおり動作するマッサージ機＼nの具体的構成（以下「被告主張構＼成」という。）を主張する。 被告主張構成は，［１］肘掛部の後部と背凭れ部の側部とを本件明細書＼nの【図４】同様の回動手段により連結し，［２］肘掛部の下部の椅子本体 に設けられた回動部から延びる円柱状部材が肘掛部内に存在する空洞部に 挿入され，［３］座部の後端に軸心を設けて背凭れ部を回動させる回動手 段を設けた構成であり，リクライニング前は，肘掛部の下部に設けられた＼n回動部から延びる円柱状部材が肘掛部内に存在する空洞部の奥まで達して おり（【被告参考図(1)−２】），これをリクライニングすると，背凭れ部 のリクライニング動作に連動して肘掛部全体がリクライニングする方向に 傾くに従って，肘掛部全体が円柱状部材から上記空洞部に沿って遠ざかる ように移動する（【被告参考図(2)】から【被告参考図(3)】）というもので ある。 しかし，本件明細書には被告主張構成の記載や示唆はないから，被告主＼n張構成が直ちに実施可能＼要件適合性を裏付けるものではない上に，当業者 が，上記ア及びイのとおりの本件明細書の記載及び出願当時の技術常識に 基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，被告主張構成を採用し得た＼nというべき技術常識ないし周知技術に関する的確な証拠もない。
オ 以上によれば，本件明細書には，当業者が，明細書の発明の詳細な説明 の記載及び出願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要すること なく，本件発明１を実施することができる程度に発明の構成等の記載があ＼nるということはできず，この点は，本件発明１を引用する本件発明２につ いても同様である。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。＼n
ア 本件明細書には，(1)本件発明のマッサージ機は，施療者の臀部または大＼n腿部が当接する座部１１ａ，及び施療者の背部が当接する背凭れ部１２ａ を有する椅子本体１０ａと，該椅子本体１０ａの両側部に肘掛部１４ａを 有する椅子式マッサージ機１ａであり，前記背凭れ部１２ａは，座部１１ ａの後側にリクライニング可能に連結されていること（段落【００２２】），＼n(2)肘掛部１４ａは，椅子本体１０ａに対して前後方向に移動可能に設けら＼nれ，背凭れ部１２ａのリクライニング角度に応じた所定の移動量を保持し ながら背凭れ部１２ａのリクライニング動作に連動して前記肘掛部１４ａ が椅子本体１０ａに対して前後方向に移動するようにされていること（段 落【００５４】），(3)肘掛部１４ａの下部に前後方向に回動するための回 動部１４１ａを設けること（段落【００５５】），(4)肘掛部１４ａの後部 で回動可能に背凭れ部１２ａの側部と連結する連結部１４２ａを設けるこ＼nと（段落【００５５】）が記載されている。 また，【図４】は，背凭れ部１２ａが座部に対してリクライニングする と，背凭れ部１２ａに連結された肘掛部１４ａが前後方向に回動すること を概略的に図示している（段落【００５４】，【００５５】）。
イ 上記アによれば，本件明細書には，［１］肘掛部の後部と背凭れ部の側 部とを，「肘掛部全体が，前記背凭れ部のリクライニング動作に連動して， リクライニングする方向に傾くように」（構成要件Ｅ）連結する連結手段＼nについては連結部１４２ａによる回動関係が，［２］肘掛部全体を座部に 対して回動させる回動手段については回動部１４１ａによる回動関係が開 示されているが，［３］背凭れ部をリクライニングするように座部に対し 連結する連結手段の具体的な構成は記載されていない。また，本件明細書＼nには，「背凭れ部のリクライニング角度に関わらず施療者の上半身におけ る着座姿勢を保」つように（構成要件Ｆ），［１］肘掛部の後部と背凭れ＼n部の側部とを，「肘掛部全体が，前記背凭れ部のリクライニング動作に連 動して，リクライニングする方向に傾くように」連結する連結手段（構成＼n要件Ｄ，Ｅ），［２］背凭れ部のリクライニング動作の際に上記の連結手 段を介して肘掛部全体を座部に対して回動させる回動手段（構成要件Ｄ）＼n及び［３］背凭れ部をリクライニングするように座部に対し連結する連結 手段（構成要件Ｄ）の具体的な組み合わせの記載はない。＼n
ウ 審決は，本件明細書の【図４】は，背凭れ部が座部に対して回動し，背 凭れ部に連結された肘掛部が回動するという事項（段落【００５４】，【０ ０５５】）を概略的に図示したものであり，そのための「適宜の回動手段」 「適宜の連結手段」については当業者が過度の試行錯誤なく適宜に行い得 る程度のことであると認定する。 しかし，上記イのとおり，本件においては，構成要件Ｄ〜Ｆを充足する＼nような，［１］肘掛部の後部と背凭れ部の側部を連結する連結手段，［２］ 肘掛部全体を座部に対して回動させる回動手段及び［３］背凭れ部を座部 に対し連結する連結手段の具体的な組み合わせが問題になっており，した がって，これらの各手段は何の制約もなく部材を連結又は回動させれば足 りるのではなく，それぞれの手段が協調して構成要件Ｄ〜Ｆに示された機＼n能を実現する必要がある。そうすると，このような機能＼を実現するための 手段の選択には，技術的創意が必要であり，単に適宜の手段を選択すれば 足りるというわけにはいかないのであるから，明細書の記載が実施可能要＼n件を満たしているといえるためには，必要な機能を実現するための具体的＼n構成を示すか，少なくとも当業者が技術常識に基づき具体的構＼成に至るこ とができるような示唆を与える必要があると解されるところ，本件明細書 には，このような具体的構成の記載も示唆もない。＼n
エ 被告は，本件明細書の記載から当業者が実施し得る本件発明１の具体的 な構成として，別紙被告主張図面目録記載のとおり動作するマッサージ機＼nの具体的構成（以下「被告主張構＼成」という。）を主張する。 被告主張構成は，［１］肘掛部の後部と背凭れ部の側部とを本件明細書＼nの【図４】同様の回動手段により連結し，［２］肘掛部の下部の椅子本体 に設けられた回動部から延びる円柱状部材が肘掛部内に存在する空洞部に 挿入され，［３］座部の後端に軸心を設けて背凭れ部を回動させる回動手 段を設けた構成であり，リクライニング前は，肘掛部の下部に設けられた＼n回動部から延びる円柱状部材が肘掛部内に存在する空洞部の奥まで達して おり（【被告参考図(1)−２】），これをリクライニングすると，背凭れ部 のリクライニング動作に連動して肘掛部全体がリクライニングする方向に 傾くに従って，肘掛部全体が円柱状部材から上記空洞部に沿って遠ざかる ように移動する（【被告参考図(2)】から【被告参考図(3)】）というもので ある。 しかし，本件明細書には被告主張構成の記載や示唆はないから，被告主＼n張構成が直ちに実施可能＼要件適合性を裏付けるものではない上に，当業者 が，上記ア及びイのとおりの本件明細書の記載及び出願当時の技術常識に 基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，被告主張構成を採用し得た＼nというべき技術常識ないし周知技術に関する的確な証拠もない。
オ 以上によれば，本件明細書には，当業者が，明細書の発明の詳細な説明 の記載及び出願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要すること なく，本件発明１を実施することができる程度に発明の構成等の記載があ＼nるということはできず，この点は，本件発明１を引用する本件発明２につ いても同様である。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。＼n
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2020.01. 8
平成31(ネ)10014 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
少し前のですが、欠落していたのでアップします。薬品特許のクレームが作用的（？）に記載されている場合に、クレーム限定、またはサポート要件・実施可能要件違反が主張されました。知財高裁は、1審と同様に、技術的範囲に属する、無効理由無しと判断しました。
上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患＼nのリスクを低減することにあると理解することができる。 本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。
以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できること＼nを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に 適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。＼nそして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認め＼nられない（甲３４，３５）。 前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。＼n
・・・
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が＼n特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な 時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能＼n要件を満たさない旨主張する。 しかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求＼nめられるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程 度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰＼nし，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる からである。
本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そし＼nて，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す ることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発＼n明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ ることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に＼n記載されているかどうかは，実施可能要件とは関係しないというべきである。＼nそして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない
上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患＼nのリスクを低減することにあると理解することができる。 本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。
以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できること＼nを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に 適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。＼nそして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認め＼nられない（甲３４，３５）。 前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。＼n
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控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が＼n特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な 時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能＼n要件を満たさない旨主張する。 しかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求＼nめられるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程 度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰＼nし，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる からである。
本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そし＼nて，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す ることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発＼n明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ ることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に＼n記載されているかどうかは，実施可能要件とは関係しないというべきである。＼nそして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない
◆判決本文
1審はこちらです。
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2019.12.27
平成30(行ケ)10093 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月19日 知的財産高等裁判所
サポート要件および実施可能要件について、無効理由無しとした審決が維持されました。
前記(1)及び(2)を踏まえると，本件明細書には，本件発明に関し，次のよ うなことが開示されていると認められる。 従来，高温下の成形又は熱処理を要する鋼板においては，一般に亜鉛の融点を上 回る高い温度で熱処理が行われるため，鋼板に亜鉛被膜があると，亜鉛が溶融，流 動して熱間成形用ツールの働きを妨害し，さらに，急冷中に被膜が劣化すると考え られてきた。そのため，鋼板の被覆処理は，熱処理の前には行われず，熱間成形や 熱処理後の完成部品に対して行われていたが，そうすると，(1)部品の表面及び中空＼n部分の十分な清浄化が不可欠であり，その清浄化には酸又は塩基を使用する必要が＼nあるため，経済的な負担や作業員及び環境への危険があること，(2)鋼の脱炭及び酸 化を完全に防止するために，熱処理を管理雰囲気下で行う必要があること，(3)熱間 成形の場合に生じるカーボンデポジットが成形用ツールを損傷し，部品の品質を低 下させたり，ツールの頻繁な修理のためにコストが上がったりすること，(4)得られ た部品の耐食性を強化するために，当該部品の後処理が必要であるが，後処理は， 経費も高く作業も難しい上に，中空部分のある部品では不可能であることなどの問＼n題があった。（【０００２】，【０００３】） そこで，本件発明は，熱間成形や熱処理の前に鋼板に被覆を形成することで，熱 処理における鋼板の脱炭や酸化を防止するなど，上記(1)〜(4)の従来技術の問題点を 解決することができる，極めて高い機械的特性値をもつ鋼板を製造する方法を提供 することを課題とするものであり，その解決に当たり，亜鉛又は亜鉛合金で被覆し た鋼板を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の 鋼と合金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度 を持つようになるという，従来の定説とは異なる新たな知見が得られたことに基づ き，解決手段として，亜鉛又は亜鉛を５０重量％以上含む亜鉛ベース合金（前記(2) のとおり，ここには金属間化合物からなる合金も含まれている。）で被覆された熱処 理用鋼板ブランクに対し，部品を得るための熱間型打ち前に，８００℃〜１２００℃ の高温を２〜１０分間作用させる熱処理を行うことにより，腐食に対する保護及び 鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄ベース合金化合＼n物及び亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化 合物（金属間化合物）を熱処理用鋼板ブランクの表面に生じさせる工程を実施する＼nものとしたことを特徴とするものである（【請求項１】，【０００４】〜【０００８】，
【００１４】〜【００１６】，【００２１】）。 そして，本件発明は，熱処理用鋼板に上記合金化合物（金属間化合物）の被膜を 形成することにより，熱処理中又は熱間成形中の鋼の腐食防止及び脱炭防止，カー ボンデポジットの形成を阻止することによるツールの損耗防止，高温での潤滑機能＼nの確保，得られた部品の酸洗い浴が不要となることによる経済的利点，成形部品の 耐疲労性，耐損耗性，耐摩耗性及び耐食性の強化などの効果を奏するものである（【０ ０２４】〜【００２７】）。
２ 金属間化合物についての本件出願時の技術常識
(1) 金属間化合物とは，２種類以上の金属元素から形成される化合物であり， 本件出願時に，本件発明において熱処理後に生じるとされている(1)亜鉛−鉄ベース の金属間化合物として，亜鉛−鉄及び亜鉛−ニッケル−鉄の金属間化合物が，(2)亜 鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物として，亜鉛−鉄―アルミニウムと亜＼n鉛−鉄−アルミニウム―ニッケルの金属間化合物がそれぞれ知られていた（甲３，＼n７，８，１４〜１６，２０，２５，乙８，弁論の全趣旨）。 また，熱処理をして亜鉛に鉄を拡散させ，金属間化合物を形成することができる こと及び各金属間化合物について，組成の濃度に応じて複数の相が存在することが 本件出願時に知られていた（甲２，３，７，８，１５，１６，２５，弁論の全趣旨）。
(2) 前記のとおり，本件発明においては，熱処理前の「亜鉛ベース合金」に，金 属間化合物が含まれ得るところ，本件出願時に，亜鉛と金属間化合物を形成して「亜 鉛を５０重量％以上含む亜鉛ベースの金属間化合物」を構成し得る元素としては，＼n鉄の他に，ニッケル，銀，金，クロム，マンガンなどが知られていた（甲２，２３， ２４，乙５，弁論の全趣旨）。
３ 取消事由１（サポート要件についての認定判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のであり，サポート要件の存在については，特許権者（被告）がその証明責任を負 うものである。 そして，前記のとおり，本件では熱処理前の「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベース の金属間化合物」である場合にもサポート要件が充足されているかどうかが争点と なっているところ，以下，この争点について，上記のような証明責任が果たされて いるかどうかについて判断する。
(2) ア 前記１のとおり，本件明細書には，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板 を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合 金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つ ようになるという新たな知見が得られたことに基づき，熱間成形や熱処理の前に， 鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し，その後熱処理を行うことにより，腐食に 対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄＼nベース合金化合物又は亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物を生じさせ，これ によって，熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止，脱炭防止，高温での潤滑機 能の確保等の効果を奏することが記載され，実施例１として，鋼板を亜鉛で被膜し＼nたものを９５０℃で熱処理して，亜鉛−鉄合金の被膜を鋼板の表面に生じさせたと＼nころ，同被膜が優れた腐食防止効果を有することが確認された旨が記載され，さら に，実施例２として，５０−５５％のアルミニウム，４５−５０％の亜鉛及び任意 に少量のケイ素を含有する被膜を熱処理したところ，極めて優れた腐食防止効果を 有する亜鉛−アルミニウム−鉄合金の被膜が得られたことが記載されている。 これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると，当業者は，本件明細書の記載から， 鋼板上に被覆された亜鉛又は「亜鉛ベース合金」の固溶体である亜鉛−アルミニウ ム合金を熱処理して，亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄− アルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的強度を持 つ鋼板を製造することができることを認識することができるものと認められる。ま た，当業者は，本件発明の合金化合物において，亜鉛が共通する主要な成分である から，本件発明の課題解決には亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するものと 認められる。
イ 前記２で認定したとおり，亜鉛と鉄が金属間化合物を形成するものであ ること，熱処理後の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」に亜鉛−鉄金属間化合物が含ま れること及び熱処理により鋼板から鉄の拡散が進んで金属間化合物について複数の 相が生じ得る，すなわち，異なる金属間化合物に変化し得ることが，本件出願時の 技術常識であったことからすると，本件明細書の記載に接した当業者は，熱処理前 の被膜が実施例１とは異なり，亜鉛−鉄金属間化合物であったとしても，実施例１ の記載及び上記技術常識を基礎にして，熱処理前の亜鉛−鉄の金属間化合物の組成， 熱処理の温度や時間等を適宜調節して，熱処理後に異なる亜鉛−鉄ベース合金化合 物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的特性を持つ鋼板を製造することができ ると認識することができると認められる。
ウ また，鋼板上に被覆された熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合 物で，それを熱処理して亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせ る場合についても，(1)固溶体である亜鉛−アルミニウム合金の被膜を熱処理して， 極めて優れた腐食防止効果を有する亜鉛−鉄−アルミニウム合金の被膜を生じさせ る実施例２が本件明細書に記載されていること，(2)前記２(1)のとおり，亜鉛−鉄− アルミニウムの金属間化合物の存在が，本件出願時，当業者に知られていた上，熱 処理により鋼板から鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物が生じるという本件出願 時に知られていた基本的なメカニズムは，出発点が亜鉛−アルミニウムの固溶体で ある場合と，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物である場合で，異なることを 示す根拠となる事情は認められず，基本的には異ならないと考えられることからす ると，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，実施例２に開示された亜鉛―アルミニウ＼nムの固溶体からなる合金のみならず，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物であ っても，熱処理前の同金属化合物の組成，熱処理の温度や時間等を適宜調節して， 亜鉛−鉄−アルミニウムベースの合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機 械的特性を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 エ 次に，その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。「亜 鉛ベース合金」には，前記２(2)で認定したとおり，多種多様な金属間化合物が該当 し得る一方で，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，それらの「亜 鉛ベースの金属間化合物」である場合についての明示的な記載はない。 しかし，前記２(1)のとおり，本件出願時，本件発明にいう熱処理後に生じる３元 系以上の亜鉛−鉄ベース又は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物に該当 するものとして，証拠上認定できるものは，(1)亜鉛−ニッケル−鉄，(2)亜鉛−鉄− アルミニウム，(3)亜鉛−鉄−アルミニウム−ニッケルの３種類のみである。 そうすると，上記のような３元系以上の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」又は「亜 鉛−アルミニウム合金化合物」を生じさせることのできる熱処理前の「亜鉛ベース 金属間化合物」たる「亜鉛ベース合金」に含まれ得る亜鉛以外の金属元素としては， 鉄，アルミニウム以外にはニッケルが挙げられる。そして，ニッケルについては， 前記２(1)で認定したとおり，亜鉛−ニッケル−鉄や亜鉛−鉄−アルミニウム−ニ ッケルの金属間化合物の存在が本件出願時に知られていた上，本件出願時から，ニ ッケルは亜鉛と合金を形成して鋼板の被膜を形成すること及び亜鉛−ニッケル合金 メッキは優れた耐食性を有することが知られていた（甲２，乙８）から，当業者は， ニッケルがマイナー成分として加えられても本件発明の課題解決には影響はなく， 上記のように亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するといえる。そうすると， 本件明細書の記載に接した当業者は，前記の鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物 が生じるという技術常識も踏まえて，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，亜鉛−ニ ッケルの金属間化合物やそれに更にアルミニウムや鉄を含む金属間化合物であって も，それらの組成，熱処理の温度や時間を適宜調節して，亜鉛−鉄ベースの合金化 合物又は亜鉛−アルミニウム−鉄ベースの合金化合物を生じさせ，高い機械的特性 を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 そして，本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛−鉄と３元系以上の 金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのである から，鉄，アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベース の金属間化合物」の被覆が熱処理により３元系以上の亜鉛−鉄ベース金属化合物又 は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解 決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足され なくなるものではない。
オ 以上からすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識 とに基づいて，本件明細書の実施例２で開示された亜鉛重量５０％−アルミニウム 重量５０％の合金以外の「亜鉛ベース合金」として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛 −鉄−アルミニウム金属化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属間化合物等を想起し，これらからなる鋼板上の被覆を熱処 理することによって亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄−ア ルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせて本件発明に係る課題を 解決できることを理解することができ，そのことを被告は証明したと認めることが できる。
(3) 原告は，(1)いかなる金属間化合物で鋼板を被覆し，それを熱処理すること で，本件発明の課題を解決できるいかなる金属間化合物が生じるかを，被告が根拠 となる本件明細書の記載と技術常識を明らかにしつつ具体的に主張立証しなければ ならないが，その主張立証が果たされていない，(2)亜鉛−鉄金属間化合物について， δ１相が鋼板用の被膜として望ましいとする従来の技術常識からすると，当業者は 本件明細書の記載及び技術常識に照らして，本件発明の課題をできるとは認識しな い，(3)亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物と亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物に ついて，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったことからすると，当 業者は，熱処理することでどのような金属間化合物を得られるかを予測することは＼nできないから，熱処理前の「亜鉛ベース合金」を本件明細書に開示のない「亜鉛ベ ースの金属間化合物」にまで拡張することはできないと主張する。
ア 上記(1)について，当業者が，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆とし て，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケ ル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被 覆を想起し，これらの被覆を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決で きることを理解できることは，前記(2)で判断したとおりである。
イ 上記(2)について，本件発明は，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処 理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合金化し た層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つように なるという新たな知見に基づくものであり，かつ，実施例１，２で優れた腐食防止 効果を持つ被膜が形成されていることが確認できる（実施例１，２と同じ条件で実 験した場合にこのような結果が得られないことを示す証拠はない。）以上，従来の 技術常識にかかわらず，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識に基 づいて「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベースの金属間化合物」である場合，本件発明 の課題を解決できることを認識するといえ，原告の主張は採用することができない。
ウ 上記(3)について，前記(2)で検討したとおり，当業者は，本件明細書の記 載及び本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物又は亜鉛 −ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等の 被覆であっても課題を解決できると認識することができるというべきであって，こ のことは，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったとしても，左右さ れるものではない。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
(4) したがって，原告主張の審決取消事由１は理由がない。
４ 取消事由２（実施可能要件についての認定判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は方法の発明であるところ，方法の発明における発明の実施とは， その方法の使用をする行為をいうから（特許法２条３項２号），方法の発明につい て実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出願当時＼nの技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その方法の使用をする ことができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるというべ きである。そして，実施可能要件についても特許権者（被告）がその証明責任を負＼nう。
(2) 前記３で検討したところからすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出 願時の技術常識に基づいて，「亜鉛ベースの金属間化合物」からなる被覆として， 亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金 属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被覆を 想起し，これらの被覆を熱処理することによって，高い機械的特性を持つ鋼板を製 造することができると認められるから，本件明細書の詳細な説明には，本件発明の 方法を使用をすることができる程度の記載があり，実施可能要件は充足されている＼nと認められる。
(3) 原告は，実施可能要件について，(1)いかなる金属間化合物で被覆して熱処理 をすると，いかなる金属間化合物が生じ，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対す る保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得」ることについて主張立証がされていない，＼n(2)鉄が被覆に拡散して鉄含有率の少ない金属間化合物が鉄含有率の高い金属間化合 物に変化することにより「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且 つ潤滑機能を確保し得る金属間化合物」となるとはいえない，(3)亜鉛−ニッケル金 属間化合物から亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物が形成されるとは理解できないと 主張する。
ア しかし，上記(1)について，前記３で検討したところからすると，当業者 は，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛− 鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属化合物等からなる被覆を想起し，これらの被覆を熱処理す ることによって本件発明を実施できると認識するものと認められる。
イ 上記(2)について，前記３で検討したとおり，本件発明が新たな知見に基 づくものであることや実施例１，２で優れた腐食防止効果を持つ被膜が形成されて いることからすると，原告が主張するような事情を考慮しても，当業者は実施可能＼nであると認識するものと認められる。
ウ 上記(3)について，前記３で検討したところからすると，当業者は，本件 明細書の記載や本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−ニッケルの金属間化合物を 生じさせることができると認識すると認められる。
前記(1)及び(2)を踏まえると，本件明細書には，本件発明に関し，次のよ うなことが開示されていると認められる。 従来，高温下の成形又は熱処理を要する鋼板においては，一般に亜鉛の融点を上 回る高い温度で熱処理が行われるため，鋼板に亜鉛被膜があると，亜鉛が溶融，流 動して熱間成形用ツールの働きを妨害し，さらに，急冷中に被膜が劣化すると考え られてきた。そのため，鋼板の被覆処理は，熱処理の前には行われず，熱間成形や 熱処理後の完成部品に対して行われていたが，そうすると，(1)部品の表面及び中空＼n部分の十分な清浄化が不可欠であり，その清浄化には酸又は塩基を使用する必要が＼nあるため，経済的な負担や作業員及び環境への危険があること，(2)鋼の脱炭及び酸 化を完全に防止するために，熱処理を管理雰囲気下で行う必要があること，(3)熱間 成形の場合に生じるカーボンデポジットが成形用ツールを損傷し，部品の品質を低 下させたり，ツールの頻繁な修理のためにコストが上がったりすること，(4)得られ た部品の耐食性を強化するために，当該部品の後処理が必要であるが，後処理は， 経費も高く作業も難しい上に，中空部分のある部品では不可能であることなどの問＼n題があった。（【０００２】，【０００３】） そこで，本件発明は，熱間成形や熱処理の前に鋼板に被覆を形成することで，熱 処理における鋼板の脱炭や酸化を防止するなど，上記(1)〜(4)の従来技術の問題点を 解決することができる，極めて高い機械的特性値をもつ鋼板を製造する方法を提供 することを課題とするものであり，その解決に当たり，亜鉛又は亜鉛合金で被覆し た鋼板を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の 鋼と合金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度 を持つようになるという，従来の定説とは異なる新たな知見が得られたことに基づ き，解決手段として，亜鉛又は亜鉛を５０重量％以上含む亜鉛ベース合金（前記(2) のとおり，ここには金属間化合物からなる合金も含まれている。）で被覆された熱処 理用鋼板ブランクに対し，部品を得るための熱間型打ち前に，８００℃〜１２００℃ の高温を２〜１０分間作用させる熱処理を行うことにより，腐食に対する保護及び 鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄ベース合金化合＼n物及び亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化 合物（金属間化合物）を熱処理用鋼板ブランクの表面に生じさせる工程を実施する＼nものとしたことを特徴とするものである（【請求項１】，【０００４】〜【０００８】，
【００１４】〜【００１６】，【００２１】）。 そして，本件発明は，熱処理用鋼板に上記合金化合物（金属間化合物）の被膜を 形成することにより，熱処理中又は熱間成形中の鋼の腐食防止及び脱炭防止，カー ボンデポジットの形成を阻止することによるツールの損耗防止，高温での潤滑機能＼nの確保，得られた部品の酸洗い浴が不要となることによる経済的利点，成形部品の 耐疲労性，耐損耗性，耐摩耗性及び耐食性の強化などの効果を奏するものである（【０ ０２４】〜【００２７】）。
２ 金属間化合物についての本件出願時の技術常識
(1) 金属間化合物とは，２種類以上の金属元素から形成される化合物であり， 本件出願時に，本件発明において熱処理後に生じるとされている(1)亜鉛−鉄ベース の金属間化合物として，亜鉛−鉄及び亜鉛−ニッケル−鉄の金属間化合物が，(2)亜 鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物として，亜鉛−鉄―アルミニウムと亜＼n鉛−鉄−アルミニウム―ニッケルの金属間化合物がそれぞれ知られていた（甲３，＼n７，８，１４〜１６，２０，２５，乙８，弁論の全趣旨）。 また，熱処理をして亜鉛に鉄を拡散させ，金属間化合物を形成することができる こと及び各金属間化合物について，組成の濃度に応じて複数の相が存在することが 本件出願時に知られていた（甲２，３，７，８，１５，１６，２５，弁論の全趣旨）。
(2) 前記のとおり，本件発明においては，熱処理前の「亜鉛ベース合金」に，金 属間化合物が含まれ得るところ，本件出願時に，亜鉛と金属間化合物を形成して「亜 鉛を５０重量％以上含む亜鉛ベースの金属間化合物」を構成し得る元素としては，＼n鉄の他に，ニッケル，銀，金，クロム，マンガンなどが知られていた（甲２，２３， ２４，乙５，弁論の全趣旨）。
３ 取消事由１（サポート要件についての認定判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のであり，サポート要件の存在については，特許権者（被告）がその証明責任を負 うものである。 そして，前記のとおり，本件では熱処理前の「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベース の金属間化合物」である場合にもサポート要件が充足されているかどうかが争点と なっているところ，以下，この争点について，上記のような証明責任が果たされて いるかどうかについて判断する。
(2) ア 前記１のとおり，本件明細書には，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板 を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合 金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つ ようになるという新たな知見が得られたことに基づき，熱間成形や熱処理の前に， 鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し，その後熱処理を行うことにより，腐食に 対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄＼nベース合金化合物又は亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物を生じさせ，これ によって，熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止，脱炭防止，高温での潤滑機 能の確保等の効果を奏することが記載され，実施例１として，鋼板を亜鉛で被膜し＼nたものを９５０℃で熱処理して，亜鉛−鉄合金の被膜を鋼板の表面に生じさせたと＼nころ，同被膜が優れた腐食防止効果を有することが確認された旨が記載され，さら に，実施例２として，５０−５５％のアルミニウム，４５−５０％の亜鉛及び任意 に少量のケイ素を含有する被膜を熱処理したところ，極めて優れた腐食防止効果を 有する亜鉛−アルミニウム−鉄合金の被膜が得られたことが記載されている。 これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると，当業者は，本件明細書の記載から， 鋼板上に被覆された亜鉛又は「亜鉛ベース合金」の固溶体である亜鉛−アルミニウ ム合金を熱処理して，亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄− アルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的強度を持 つ鋼板を製造することができることを認識することができるものと認められる。ま た，当業者は，本件発明の合金化合物において，亜鉛が共通する主要な成分である から，本件発明の課題解決には亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するものと 認められる。
イ 前記２で認定したとおり，亜鉛と鉄が金属間化合物を形成するものであ ること，熱処理後の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」に亜鉛−鉄金属間化合物が含ま れること及び熱処理により鋼板から鉄の拡散が進んで金属間化合物について複数の 相が生じ得る，すなわち，異なる金属間化合物に変化し得ることが，本件出願時の 技術常識であったことからすると，本件明細書の記載に接した当業者は，熱処理前 の被膜が実施例１とは異なり，亜鉛−鉄金属間化合物であったとしても，実施例１ の記載及び上記技術常識を基礎にして，熱処理前の亜鉛−鉄の金属間化合物の組成， 熱処理の温度や時間等を適宜調節して，熱処理後に異なる亜鉛−鉄ベース合金化合 物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的特性を持つ鋼板を製造することができ ると認識することができると認められる。
ウ また，鋼板上に被覆された熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合 物で，それを熱処理して亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせ る場合についても，(1)固溶体である亜鉛−アルミニウム合金の被膜を熱処理して， 極めて優れた腐食防止効果を有する亜鉛−鉄−アルミニウム合金の被膜を生じさせ る実施例２が本件明細書に記載されていること，(2)前記２(1)のとおり，亜鉛−鉄− アルミニウムの金属間化合物の存在が，本件出願時，当業者に知られていた上，熱 処理により鋼板から鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物が生じるという本件出願 時に知られていた基本的なメカニズムは，出発点が亜鉛−アルミニウムの固溶体で ある場合と，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物である場合で，異なることを 示す根拠となる事情は認められず，基本的には異ならないと考えられることからす ると，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，実施例２に開示された亜鉛―アルミニウ＼nムの固溶体からなる合金のみならず，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物であ っても，熱処理前の同金属化合物の組成，熱処理の温度や時間等を適宜調節して， 亜鉛−鉄−アルミニウムベースの合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機 械的特性を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 エ 次に，その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。「亜 鉛ベース合金」には，前記２(2)で認定したとおり，多種多様な金属間化合物が該当 し得る一方で，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，それらの「亜 鉛ベースの金属間化合物」である場合についての明示的な記載はない。 しかし，前記２(1)のとおり，本件出願時，本件発明にいう熱処理後に生じる３元 系以上の亜鉛−鉄ベース又は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物に該当 するものとして，証拠上認定できるものは，(1)亜鉛−ニッケル−鉄，(2)亜鉛−鉄− アルミニウム，(3)亜鉛−鉄−アルミニウム−ニッケルの３種類のみである。 そうすると，上記のような３元系以上の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」又は「亜 鉛−アルミニウム合金化合物」を生じさせることのできる熱処理前の「亜鉛ベース 金属間化合物」たる「亜鉛ベース合金」に含まれ得る亜鉛以外の金属元素としては， 鉄，アルミニウム以外にはニッケルが挙げられる。そして，ニッケルについては， 前記２(1)で認定したとおり，亜鉛−ニッケル−鉄や亜鉛−鉄−アルミニウム−ニ ッケルの金属間化合物の存在が本件出願時に知られていた上，本件出願時から，ニ ッケルは亜鉛と合金を形成して鋼板の被膜を形成すること及び亜鉛−ニッケル合金 メッキは優れた耐食性を有することが知られていた（甲２，乙８）から，当業者は， ニッケルがマイナー成分として加えられても本件発明の課題解決には影響はなく， 上記のように亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するといえる。そうすると， 本件明細書の記載に接した当業者は，前記の鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物 が生じるという技術常識も踏まえて，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，亜鉛−ニ ッケルの金属間化合物やそれに更にアルミニウムや鉄を含む金属間化合物であって も，それらの組成，熱処理の温度や時間を適宜調節して，亜鉛−鉄ベースの合金化 合物又は亜鉛−アルミニウム−鉄ベースの合金化合物を生じさせ，高い機械的特性 を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 そして，本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛−鉄と３元系以上の 金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのである から，鉄，アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベース の金属間化合物」の被覆が熱処理により３元系以上の亜鉛−鉄ベース金属化合物又 は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解 決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足され なくなるものではない。
オ 以上からすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識 とに基づいて，本件明細書の実施例２で開示された亜鉛重量５０％−アルミニウム 重量５０％の合金以外の「亜鉛ベース合金」として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛 −鉄−アルミニウム金属化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属間化合物等を想起し，これらからなる鋼板上の被覆を熱処 理することによって亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄−ア ルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせて本件発明に係る課題を 解決できることを理解することができ，そのことを被告は証明したと認めることが できる。
(3) 原告は，(1)いかなる金属間化合物で鋼板を被覆し，それを熱処理すること で，本件発明の課題を解決できるいかなる金属間化合物が生じるかを，被告が根拠 となる本件明細書の記載と技術常識を明らかにしつつ具体的に主張立証しなければ ならないが，その主張立証が果たされていない，(2)亜鉛−鉄金属間化合物について， δ１相が鋼板用の被膜として望ましいとする従来の技術常識からすると，当業者は 本件明細書の記載及び技術常識に照らして，本件発明の課題をできるとは認識しな い，(3)亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物と亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物に ついて，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったことからすると，当 業者は，熱処理することでどのような金属間化合物を得られるかを予測することは＼nできないから，熱処理前の「亜鉛ベース合金」を本件明細書に開示のない「亜鉛ベ ースの金属間化合物」にまで拡張することはできないと主張する。
ア 上記(1)について，当業者が，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆とし て，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケ ル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被 覆を想起し，これらの被覆を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決で きることを理解できることは，前記(2)で判断したとおりである。
イ 上記(2)について，本件発明は，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処 理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合金化し た層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つように なるという新たな知見に基づくものであり，かつ，実施例１，２で優れた腐食防止 効果を持つ被膜が形成されていることが確認できる（実施例１，２と同じ条件で実 験した場合にこのような結果が得られないことを示す証拠はない。）以上，従来の 技術常識にかかわらず，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識に基 づいて「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベースの金属間化合物」である場合，本件発明 の課題を解決できることを認識するといえ，原告の主張は採用することができない。
ウ 上記(3)について，前記(2)で検討したとおり，当業者は，本件明細書の記 載及び本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物又は亜鉛 −ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等の 被覆であっても課題を解決できると認識することができるというべきであって，こ のことは，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったとしても，左右さ れるものではない。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
(4) したがって，原告主張の審決取消事由１は理由がない。
４ 取消事由２（実施可能要件についての認定判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は方法の発明であるところ，方法の発明における発明の実施とは， その方法の使用をする行為をいうから（特許法２条３項２号），方法の発明につい て実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出願当時＼nの技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その方法の使用をする ことができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるというべ きである。そして，実施可能要件についても特許権者（被告）がその証明責任を負＼nう。
(2) 前記３で検討したところからすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出 願時の技術常識に基づいて，「亜鉛ベースの金属間化合物」からなる被覆として， 亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金 属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被覆を 想起し，これらの被覆を熱処理することによって，高い機械的特性を持つ鋼板を製 造することができると認められるから，本件明細書の詳細な説明には，本件発明の 方法を使用をすることができる程度の記載があり，実施可能要件は充足されている＼nと認められる。
(3) 原告は，実施可能要件について，(1)いかなる金属間化合物で被覆して熱処理 をすると，いかなる金属間化合物が生じ，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対す る保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得」ることについて主張立証がされていない，＼n(2)鉄が被覆に拡散して鉄含有率の少ない金属間化合物が鉄含有率の高い金属間化合 物に変化することにより「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且 つ潤滑機能を確保し得る金属間化合物」となるとはいえない，(3)亜鉛−ニッケル金 属間化合物から亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物が形成されるとは理解できないと 主張する。
ア しかし，上記(1)について，前記３で検討したところからすると，当業者 は，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛− 鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属化合物等からなる被覆を想起し，これらの被覆を熱処理す ることによって本件発明を実施できると認識するものと認められる。
イ 上記(2)について，前記３で検討したとおり，本件発明が新たな知見に基 づくものであることや実施例１，２で優れた腐食防止効果を持つ被膜が形成されて いることからすると，原告が主張するような事情を考慮しても，当業者は実施可能＼nであると認識するものと認められる。
ウ 上記(3)について，前記３で検討したところからすると，当業者は，本件 明細書の記載や本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−ニッケルの金属間化合物を 生じさせることができると認識すると認められる。
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2019.12.15
平成30(行ケ)10110等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年11月14日 知的財産高等裁判所
無効審判中で訂正がなされて無効理由無しと判断されましたが、知財高裁は、サポート要件を満たしていないとして、審決を取り消しました。
原告らは，本件明細書の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の技術常識か ら，本件発明１の「粒子の最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２００ μｍ未満」という数値範囲の全体にわたり，当業者が本件発明１の課題を解決 できると認識できるものではないから，本件発明１は，サポート要件に適合せ ず，また，本件発明２ないし５，７ないし９も，同様に，サポート要件に適合 しないから，本件発明１〜５，７〜１９は，サポート要件に適合するとした本 件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
(1) 本件発明１のサポート要件の適合性について
ア 特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載に際し，発明の詳細な 説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定したもの であり，その趣旨は，発明の詳細な説明に記載していない発明について特 許請求の範囲に記載することになれば，公開されていない発明について独 占的，排他的な権利を請求することになって妥当でないため，これを防止 することにあるものと解される。 そうすると，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について，特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは， 当業者が，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から，当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができ ると認識できるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 これを本件発明１についてみると，本件発明１の特許請求の範囲（請求 項１）の記載によれば，本件発明１は，「一つ以上の薬剤的に許容な賦形 剤と密に混合させた１０ｍｇ乃至１０００ｍｇの量の微粒子セレコキシ ブ」を含む「固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物」に関す＼nる発明であって，「粒子の最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２ ００μｍ未満である粒子サイズの分布を有する」ことを特徴とするもので あるから，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。 そして，前記１(2)の本件明細書の開示事項によれば，本件発明１は，未 調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善された固体の経口運搬＼n可能なセレコキシブ粒子を含む製薬組成物を提供することを課題とするも＼nのであると認められる。
イ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，セレコキシブの生物学的利用 能に関し，「発明の組成物は，粒子の最長の大きさで，粒子のＤ９０が約＼n２００μｍ以下，好ましくは約１００μｍ以下，より好ましくは７５μ ｍ以下，さらに好ましくは約４０μｍ以下，最も好ましくは約２５μｍ 以下であるように，セレコキシブの粒子分布を有する。通常，本発明の 上記実施例によるセレコキシブの粒子サイズの減少により，セレコキシ ブの生物学的利用能が改良される。」（【００２２】），「カプセル若＼nしくは錠剤の形で経口投与されると，セレコキシブ粒子サイズの減少に より，セレコキシブの生物学的利用能が改善されるを発見した。したが＼nって，セレコキシブのＤ９０粒子サイズは約２００μｍ以下，好ましくは 約１００μｍ以下，より好ましくは約７５μｍ以下，さらに好ましくは 約４０μｍ以下，最も好ましくは２５μｍ以下である。例えば，例１１ に例示するように，出発材料のセレコキシブのＤ９０粒子サイズを約６０ μｍから約３０μｍに減少させると，組成物の生物学的利用能は非常に＼n改善される。加えて又はあるいは，セレコキシブは約１μｍから約１０ μｍであり，好ましくは約５μｍから約７μｍの範囲の平均粒子サイズ を有する。」（【０１２４】），「湿式顆粒化過程にて，（必要ならば， 一つ又はそれ以上のキャリア材料とともに）セレコキシブは先ず粉砕さ れる若しくは所望の粒子サイズに微細化される。さまざまな粉砕器若し くは破砕器が利用することが可能であるが，セレコキシブのピンミリン＼nグのような衝撃粉砕により，他のタイプの粉砕と比較して，最終組成物 に改善されたブレンド均一性がもたらせる。例えば，液体窒素を利用し てセレコキシブを冷却することは，セレコキシブを不必要な温度へ加熱 させることを回避するために，粉砕中に必要なことである。前記にて議 論したように，上記粉砕工程中にＤ９０粒子サイズを約２００μｍ以下， 好ましくは約１００μｍ以下，より好ましくは約７５μｍ以下，さらに 好ましくは約４０μｍ以下，最も好ましくは約２５μｍ以下に小さくす ることは，セレコキシブの生物学的利用能を増加させるためには重要で＼nある。」（【０１３５】）との記載がある。これらの記載は，未調合の セレコキシブを粉砕し，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２００μ ｍ以下」とした場合には，セレコキシブの生物学的利用能が改善される＼nこと，セレコキシブのピンミリングのような衝撃粉砕により，他のタイ プの粉砕と比較して，最終組成物に改善されたブレンド均一性がもたら せることを示したものといえる。
一方で，(1)本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，「粒子の 最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２００μｍ未満である粒子 サイズの分布を有する」構成とする具体的な方法を規定した記載はなく，＼n本件発明１の「微粒子セレコキシブ」が「ピンミリングのような衝撃粉 砕」により粉砕されたものに限定する旨の記載もないこと，かえって， 本件明細書の【０１３５】には，セレコキシブの微細化に関し，「さま ざなま粉砕器若しくは破砕器が利用することが可能である」との記載が＼nあること，(2)本件明細書の【０００８】には「セレコキシブは，水溶性 媒体には異常なほど溶解しない。例えば，カプセル形態で経口投与させ た場合，未調合のセレコキシブは胃腸管にて急速に吸収されるために， 容易には溶解せず，分散もしない。加えて，長く凝集した針を形成する 傾向を有する結晶形態を有する未調合のセレコシブは，通常，錠剤成形 ダイでの圧縮の際に，融合して一枚岩の塊になる。他の物質とブレンド させたときでも，セレコキシブの結晶は，他の物質から分離する傾向が あり，組成物の混合中にセレコキシブ同士で凝集し，セレコキシブの不 必要な大きな塊を含有する，非均一なブレンド組成物になる。」との記 載があること，(3)本件優先日当時，粉砕によって薬物の粒子径を小さく し，比表面積（有効表＼面積）を増大させることにより，薬物の溶出が改 善されるが，他方で，難溶性薬物については，溶媒による濡れ性が劣る 場合には，粒子径を小さくすると凝集が起こりやすくなり，有効表面積＼nが小さくなる結果，溶解速度が遅くなることがあり，また，粒子を微小 化することにより粉体の流動性が悪くなり凝集が起こりやすくなること があることは周知又は技術常識であったことに照らすと，難溶性薬物で あるセレコキシブについて，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２０ ０μｍ以下」の構成とすることにより，セレコキシブの生物学的利用能＼ が改善されることを直ちに理解することはできない。
また，本件明細書の記載を全体としてみても，粒子の最大長における セレコキシブ粒子の「Ｄ９０」の値を用いて粒子サイズの分布を規定する ことの技術的意義や「Ｄ９０」の値と生物学的利用能との関係について具＼n体的に説明した記載はない。
しかるところ，「Ｄ９０」は，粒子の累積個数が９０％に達したときの 粒子径の値をいうものであり，本件発明１の「Ｄ９０が２００μｍ未満で ある」とは，２００μｍ以上の粒子の割合が１０％を超えないように限 定することを意味するものであるが，難溶性薬物の原薬の粒子径分布は， 化合物によって様々な形態を採ること（甲イ７２）に照らすと，２００ μｍ以上の粒子の割合を制限しさえすれば，９０％の粒子の粒度分布が どのようなものであっても，生物学的利用能が改善されるとものと理解＼nすることはできない。 以上によれば，本件明細書の【００２２】，【０１２４】及び【０１ ３５】の上記記載から，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２００μ ｍ以下」とした場合には，その数値範囲全体にわたり，セレコキシブの 生物学的利用能が改善されると認識することはできない。＼n
原告らは，本件明細書の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の技術常識か ら，本件発明１の「粒子の最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２００ μｍ未満」という数値範囲の全体にわたり，当業者が本件発明１の課題を解決 できると認識できるものではないから，本件発明１は，サポート要件に適合せ ず，また，本件発明２ないし５，７ないし９も，同様に，サポート要件に適合 しないから，本件発明１〜５，７〜１９は，サポート要件に適合するとした本 件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
(1) 本件発明１のサポート要件の適合性について
ア 特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載に際し，発明の詳細な 説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定したもの であり，その趣旨は，発明の詳細な説明に記載していない発明について特 許請求の範囲に記載することになれば，公開されていない発明について独 占的，排他的な権利を請求することになって妥当でないため，これを防止 することにあるものと解される。 そうすると，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について，特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは， 当業者が，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から，当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができ ると認識できるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 これを本件発明１についてみると，本件発明１の特許請求の範囲（請求 項１）の記載によれば，本件発明１は，「一つ以上の薬剤的に許容な賦形 剤と密に混合させた１０ｍｇ乃至１０００ｍｇの量の微粒子セレコキシ ブ」を含む「固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物」に関す＼nる発明であって，「粒子の最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２ ００μｍ未満である粒子サイズの分布を有する」ことを特徴とするもので あるから，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。 そして，前記１(2)の本件明細書の開示事項によれば，本件発明１は，未 調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善された固体の経口運搬＼n可能なセレコキシブ粒子を含む製薬組成物を提供することを課題とするも＼nのであると認められる。
イ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，セレコキシブの生物学的利用 能に関し，「発明の組成物は，粒子の最長の大きさで，粒子のＤ９０が約＼n２００μｍ以下，好ましくは約１００μｍ以下，より好ましくは７５μ ｍ以下，さらに好ましくは約４０μｍ以下，最も好ましくは約２５μｍ 以下であるように，セレコキシブの粒子分布を有する。通常，本発明の 上記実施例によるセレコキシブの粒子サイズの減少により，セレコキシ ブの生物学的利用能が改良される。」（【００２２】），「カプセル若＼nしくは錠剤の形で経口投与されると，セレコキシブ粒子サイズの減少に より，セレコキシブの生物学的利用能が改善されるを発見した。したが＼nって，セレコキシブのＤ９０粒子サイズは約２００μｍ以下，好ましくは 約１００μｍ以下，より好ましくは約７５μｍ以下，さらに好ましくは 約４０μｍ以下，最も好ましくは２５μｍ以下である。例えば，例１１ に例示するように，出発材料のセレコキシブのＤ９０粒子サイズを約６０ μｍから約３０μｍに減少させると，組成物の生物学的利用能は非常に＼n改善される。加えて又はあるいは，セレコキシブは約１μｍから約１０ μｍであり，好ましくは約５μｍから約７μｍの範囲の平均粒子サイズ を有する。」（【０１２４】），「湿式顆粒化過程にて，（必要ならば， 一つ又はそれ以上のキャリア材料とともに）セレコキシブは先ず粉砕さ れる若しくは所望の粒子サイズに微細化される。さまざまな粉砕器若し くは破砕器が利用することが可能であるが，セレコキシブのピンミリン＼nグのような衝撃粉砕により，他のタイプの粉砕と比較して，最終組成物 に改善されたブレンド均一性がもたらせる。例えば，液体窒素を利用し てセレコキシブを冷却することは，セレコキシブを不必要な温度へ加熱 させることを回避するために，粉砕中に必要なことである。前記にて議 論したように，上記粉砕工程中にＤ９０粒子サイズを約２００μｍ以下， 好ましくは約１００μｍ以下，より好ましくは約７５μｍ以下，さらに 好ましくは約４０μｍ以下，最も好ましくは約２５μｍ以下に小さくす ることは，セレコキシブの生物学的利用能を増加させるためには重要で＼nある。」（【０１３５】）との記載がある。これらの記載は，未調合の セレコキシブを粉砕し，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２００μ ｍ以下」とした場合には，セレコキシブの生物学的利用能が改善される＼nこと，セレコキシブのピンミリングのような衝撃粉砕により，他のタイ プの粉砕と比較して，最終組成物に改善されたブレンド均一性がもたら せることを示したものといえる。
一方で，(1)本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，「粒子の 最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２００μｍ未満である粒子 サイズの分布を有する」構成とする具体的な方法を規定した記載はなく，＼n本件発明１の「微粒子セレコキシブ」が「ピンミリングのような衝撃粉 砕」により粉砕されたものに限定する旨の記載もないこと，かえって， 本件明細書の【０１３５】には，セレコキシブの微細化に関し，「さま ざなま粉砕器若しくは破砕器が利用することが可能である」との記載が＼nあること，(2)本件明細書の【０００８】には「セレコキシブは，水溶性 媒体には異常なほど溶解しない。例えば，カプセル形態で経口投与させ た場合，未調合のセレコキシブは胃腸管にて急速に吸収されるために， 容易には溶解せず，分散もしない。加えて，長く凝集した針を形成する 傾向を有する結晶形態を有する未調合のセレコシブは，通常，錠剤成形 ダイでの圧縮の際に，融合して一枚岩の塊になる。他の物質とブレンド させたときでも，セレコキシブの結晶は，他の物質から分離する傾向が あり，組成物の混合中にセレコキシブ同士で凝集し，セレコキシブの不 必要な大きな塊を含有する，非均一なブレンド組成物になる。」との記 載があること，(3)本件優先日当時，粉砕によって薬物の粒子径を小さく し，比表面積（有効表＼面積）を増大させることにより，薬物の溶出が改 善されるが，他方で，難溶性薬物については，溶媒による濡れ性が劣る 場合には，粒子径を小さくすると凝集が起こりやすくなり，有効表面積＼nが小さくなる結果，溶解速度が遅くなることがあり，また，粒子を微小 化することにより粉体の流動性が悪くなり凝集が起こりやすくなること があることは周知又は技術常識であったことに照らすと，難溶性薬物で あるセレコキシブについて，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２０ ０μｍ以下」の構成とすることにより，セレコキシブの生物学的利用能＼ が改善されることを直ちに理解することはできない。
また，本件明細書の記載を全体としてみても，粒子の最大長における セレコキシブ粒子の「Ｄ９０」の値を用いて粒子サイズの分布を規定する ことの技術的意義や「Ｄ９０」の値と生物学的利用能との関係について具＼n体的に説明した記載はない。
しかるところ，「Ｄ９０」は，粒子の累積個数が９０％に達したときの 粒子径の値をいうものであり，本件発明１の「Ｄ９０が２００μｍ未満で ある」とは，２００μｍ以上の粒子の割合が１０％を超えないように限 定することを意味するものであるが，難溶性薬物の原薬の粒子径分布は， 化合物によって様々な形態を採ること（甲イ７２）に照らすと，２００ μｍ以上の粒子の割合を制限しさえすれば，９０％の粒子の粒度分布が どのようなものであっても，生物学的利用能が改善されるとものと理解＼nすることはできない。 以上によれば，本件明細書の【００２２】，【０１２４】及び【０１ ３５】の上記記載から，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２００μ ｍ以下」とした場合には，その数値範囲全体にわたり，セレコキシブの 生物学的利用能が改善されると認識することはできない。＼n
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2019.12. 5
平成30(行ケ)1017 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月4日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反、進歩性違反が争われました。知財高裁（１部）は、サポート要件違反無し、進歩性違反ありとして、拒絶審決を維持しました。審決はサポート要件、進歩性違反とも無効理由ありと判断していました。
前記１(1)によれば，本件明細書には，「課題を解決するための手段」として，「本 発明の一の態様による自動注入可能なアクセスポートは，コンピュータ断層撮影走＼n査プロセスに用いられ，隔膜を保持するよう構成される本体と，皮下埋め込み後，＼n前記自動注入可能なアクセスポートをＸ線を介して識別するように構＼築される，前 記アクセスポートの少なくとも１つの，前記自動注入可能なアクセスポートの，自＼n動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報と相関がありＸ線 で可視の，識別可能な特徴とを具え，前記自動注入可能＼なアクセスポートは，機械 的補助によって注入され，かつ加圧されることができ，前記隔膜は，前記本体内に 画定された空洞内に，前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である。」 （【０００９】）との記載があることに加え，アクセスポートは，機械的補助（自動注 入可能ポート）によって注入され，かつ加圧されることができること（【００１３】），自動注入可能＼ポートは，コンピュータ断層撮影（「ＣＴ」）走査プロセスにおいて使 用することができること（【００１４】），典型的なアクセスポート１０は，キャップ １４とベース１６の間で隔膜１８を保持するために構成することができ，これらが＼n集合して，本体２０に吐出ステム３１の内腔２９と流体連通している空洞３６を画 定することができること（【００１７】，【００１８】，図１Ａ，図１Ｂ），識別可能な特徴は，アクセスポートが患者の中に埋め込まれた後に知覚可能＼であり，自動注射 可能であるアクセスポートと相関関係を有することができること（【００１５】），識＼n別可能な特徴は，金属プレートのサイズや形状等，Ｘ線の画像化を通じて知覚する＼nことができるものでもよいこと（【００１６】，【００４６】）が記載されている。 これらの記載によれば，特許請求の範囲請求項１に記載された本件発明１は，本 件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえる。
(3) 当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであること 前記１(1)のとおり，本件明細書の「発明が解決しようとする課題」には，従来の アクセスポートは，異なる製造業者または型式であっても，互いに区別することが できない実質的に同様の外形を有することがあり，一度アクセスポートが埋め込ま れると，アクセスポートの型式，様式またはデザインを見つけ出すのが難しくなり， 交換タイミング等の目的にとって好ましくないという問題があり（【０００７】），皮 下埋め込み後に検知される，少なくとも１つの識別可能な特徴を設けたアクセスポ＼nートを提供することは有利であること（【０００８】）の記載がある。 また，「課題を解決するための手段」には，アクセスポートは，（例えば，針を含む 注射器を介して）手で注入されることができ，または，機械的補助（例えば，いわゆ る自動注入可能ポート）によって注入され，かつ加圧されることができること（【０＼n０１３】，【００１４】），アクセスポートの識別可能な特徴は，アクセスポートに関＼n連する情報（例えば製造業者の型式またはデザイン）と相関関係を有することがで き，自動注射可能であるアクセスポートと相関関係を有することができること（【０＼n０１５】）の記載がある。 以上の記載によれば，本件発明１の課題は，自動注入可能なアクセスポートを埋＼nめ込んだ後に，そのアクセスポートが自動注入可能なアクセスポートであるのかを＼n識別可能とすることであると認められ，その課題の解決手段として，「皮下埋め込み＼n後，前記自動注入可能なアクセスポートをＸ線を介して識別するように構＼築される， 前記アクセスポートの少なくとも１つの，前記自動注入可能なアクセスポートの，＼n自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報と相関がありＸ 線で可視の，識別可能な特徴」を備えるようにしたものであることが認められる。＼nそして，本件明細書には，「識別可能な特徴」に関し，触診又は目視観察によって＼n知覚することができるもののほか，プレート又は他の金属形状の金属的な特徴のよ うにＸ線の画像化を通じて知覚できるものでもよく，その金属的特徴は，Ｘ線感光 フィルムを，アクセスポートを通過するＸ線エネルギーに曝すと同時に，Ｘ線エネ ルギーへのアクセスポートの露出によって生じるＸ線で示されること（【００１６】， 【００４６】），識別可能な特徴が，ひとたび観察され，または別の方法で決定され＼nると，アクセスポートのそのような少なくとも１つの特徴の相関関係を達成するこ とができ，アクセスポートに関連する情報を得ることができること（【００１５】） の記載がある。 これらの記載に接した当業者は，本件発明１の「識別可能な特徴」を採用したア＼nクセスポートは，Ｘ線に曝すことで「識別可能な特徴」が知覚でき，これにより「自＼n動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」との相関関係を 達成し，「自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」を得 ることができ，その結果，皮下埋め込み後に自動注入可能と識別できるものである＼nことを認識することができるというべきである。 よって，特許請求の範囲請求項１に記載された本件発明１は，本件明細書の発明 の詳細な説明の記載により，当業者が本件発明１の課題を解決できると認識できる 範囲のものである。
(4) 被告らの主張について
被告らは，本件明細書には，「Ｘ線で可視の，識別可能な特徴」と「自動注入可能＼ なアクセスポートの，自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼ な情報」をどのように「相関」させるかという点について記載も示唆もないから，本 件発明１はサポート要件を欠いていると主張する。 しかし，本件明細書には，「識別可能な特徴は，前記アクセスポートに関連する情＼n報・・・と相関関係を有することができる」ものであり，「アクセスポートからの識別可能な特徴は，異なる型式またはデザインの，別のアクセスポートの他の識別可能＼な 特徴の，すべてではないにしても大部分に関して唯一のものである」（【００１５】） との記載があり，触診によって知覚される識別可能な特徴の例として，本体を部分＼n的な略ピラミッド状の形状とすること（【００２０】，【００２１】，図１Ａ，図１Ｂ），Ｘ線の画像化を通じて知覚することができる識別可能な特徴の例として，アクセス＼nポートの金属的な特徴のサイズ，形状，又はサイズと形状の両方が，アクセスポー トの識別のため選択的に調整されること（【００４６】）が記載されている。 これらの記載によれば，「識別可能な特徴」を，当該アクセスポートに固有の形状＼nやサイズにすることによりアクセスポートを特定可能にし，もって，「アクセスポー＼nトに関連する情報…と相関関係を有することができる」ようにすることが開示され ている。そして，本件発明１の「自動注入可能なアクセスポートの，自動注入可能＼に 定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」は，「アクセスポートに関連す＼nる情報」であるから，上記記載は，「自動注入可能なアクセスポートの，自動注入可＼n能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」と「Ｘ線で可視の，識別 可能な特徴」との「相関」の具体的態様の１つとして理解することができるという＼nべきである。
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(4) 相違点１の容易想到性
ア 各文献の記載事項
本件出願の優先日当時の各文献には，次の記載がある（下記記載中の甲１１図１ ０，甲１２図２−１，２−３，２−４は別紙周知例図面目録のとおり。）。
(ア) 米国特許第５８５１２２１号明細書（甲１１）には，(1)予め形成されたヘッ＼nダモジュール１２を機密封止筐体１４に取り付けて製造される埋め込み型の医療機 器において，ヘッダモジュール１２のハウジング２０がＸ線不透過性のＩＤプレー ト６０を備えること（第８欄２３行〜３４行，図１０），(2)埋め込み型医療機器には， 埋め込み可能な薬剤供給装置，ＩＰＧ（心臓ペースメーカ，ペースメーカ‐心臓除＼n細動器，神経，筋肉及び神経刺激器，心筋刺激器など），埋め込み型心臓信号モニタ 及びレコーダなどが含まれること（第６欄３９行〜５４行）が開示されている。
(イ) ＩｓｏＭｅｄの説明書（甲１２）は，肝動脈の注入治療のための臨床のレフ ァレンスガイドであり ，(1)ＩｓｏＭｅｄ注入システムは，ＩｓｏＭｅｄ定量ポンプ と，メドトロニック血管カテーテルを含み，化学療法用薬剤の肝動脈注入に使用す る場合，まずカテーテルをポンプに接続し，ポンプは腹部の皮下腔に配置し，カテ ーテルは腹壁内にくぐらせその端部は胃十二指腸動脈等に配置すること（２−２頁＼n１行〜８行，図２−１），(2)ＩｓｏＭｅｄ定量ポンプは，化学療法薬剤またはヘパリ ン化液剤を貯蔵するリザーバーと，セルフシーリング隔膜を有し，リフィル針によ りリザーバーにアクセス可能なセンターリザーバフィルポートとを備えること（２＼n−３頁１４行〜１８行，２−４頁１行〜６行，図２−３），(3)ＩｓｏＭｅｄ定量ポン プはさらに，Ｘ線識別タグ等を備え，Ｘ線識別タグは，メドトロニック識別子，ポン プの型番，リザーバーの体積及び流量を記録していること（２−４頁１０行〜１４ 行，図２−４）が開示されている。
(ウ) Robert M. Steiner ほか「心臓ペースメーカの放射線学（The radiology of ca rdiac pacemakers）」と題する論文（RadioGraphics，Vol.６，No.３，ｐ３７３−３９ ９。乙１）には，ジェネレーターのＸ線画像は，ペースメーカの製造業者，タイプ及 び作用機序を識別するために有用であるが，何十もの製造業者が何百ものモデルを＼n製造しており，流通している全てのペースメーカに精通している医師はいないため， 製造業者から通常提供される，Ｘ線画像上の外観やＸ線不透過性コードを示す参照 チャートが利用可能であることが開示されている（３７９頁）。＼n
(エ) Sergio L. Pinski ほか「植込み型除細動器：非電気生理学者への影響（Implan table Cardioverter-Defibrillators: Implications for the Nonelectrophysiologist）」と題す る論文（Annals of Internal Medicine Vol.１２２， No.１０，ｐ７７０−７７７。乙 ２）には，全ての製造業者の植込み型除細動器は，Ｘ線不透過性の識別子を有する ので，緊急時にはＸ線を透過させることによりデバイスの識別が可能になることが＼n開示されている（７７１頁左欄１４行〜２６行）。
(オ) John L. Atlee ほか「心調律管理装置（第２部）（Cardiac Rhythm Managemen t Devices (Part II) Perioperative Management）」と題する論文（Anesthesiology, Vol.９５，No.６，ｐ１４９２−１５０６。乙３）には，既存のほとんどのペースメーカ 及びＩＣＤ には，これらのデバイスが埋め込まれている領域の胸部Ｘ線写真をみれ ば，デバイスの製造業者及びモデルが識別できる固有のＸ線不透過性コード（Ｘ線 又はＸ線画像上の署名）が刻印されていることが開示されている（１５０２頁左欄 １１行〜右欄１５行）。
(カ) 米国特許第４８６３４７０号明細書（甲１４）には，(1)乳房用，ペニス，膀 胱，失禁用装置等のインプラントは，体内への埋め込み前及び後の両方において容 易に識別可能であると好都合であること（第１欄１４行〜３５行），(2)皮下移植用の インプラントについて，Ｘ線不透過性の識別マーカーを囲むＸ線透過部を含むよう にすることで，識別マーカーは埋め込み前において視認可能であるとともに，埋め＼n込み後はＸ線撮影によって判読可能であること（第１欄４９行〜５７行），(3)識別マ ーカーは，インプラントのサイズのほか，製造業者，製造年，種類等を示すことがで きること（第２欄３０行〜４６行）が開示されている。
イ 周知技術の認定
(ア) 上記アの記載事項によれば，本件優先日当時，心臓用の医療装置（甲１１， 乙１〜３），皮下埋込型の薬液注入装置（甲１２），人工乳房（甲１４）等の，人体に 埋め込まれて使用される医療機器において，人体に埋め込まれた後に当該装置を特 定する情報を含むＸ線不透過性の識別子，すなわち，Ｘ線で可視の識別可能な特徴＼nを備えることは，既に臨床レベルで採用された，周知の技術であったと認められる。
(イ) 原告の主張について
原告は，甲１１，甲１２の各文献に記載されたわずか２件の発明を根拠に，人体 に埋め込まれて使用される医療機器一般について，Ｘ線で可視な特徴を備えること が周知技術と認定することはできず，また，乙１〜３，甲１４の各文献の記載を考 慮したとしても，これらに開示されているのは，人体に埋め込まれて使用される心 臓用医療機器であるから，アクセスポートを含む皮膚埋込型の医療機器全般におけ る周知技術を認定することはできないと主張する。 しかし，装置の型番を示すＸ線で可視な特徴を備えることは，心臓用医療機器の みならず，人工乳房，肝動脈に抗がん剤を投入するポンプなど，人体に埋め込まれ て使用される多様な医療装置において行われていたことは，上記アのとおりである。 そして，甲１２には，化学療法用薬剤の肝動脈注入ポンプを腹部の皮下腔に配置 し，体外から薬剤を注入することが記載されていること，甲１１には，Ｘ線で可視 な特徴としてＸ線不透過性のＩＤプレート６０を備える医療機器の例として，心臓 ペースメーカ，植込み型除細動器などのほかに薬剤供給装置が挙げられており，薬 剤供給の用途が示唆されていることに照らすなら，装置の型番を示すＸ線で可視な 特徴を備えることは，アクセスポートを含む皮膚埋込型の医療機器においても，周 知技術であったと認められ，原告の上記主張は採用できない。
ウ 容易想到性の判断
(ア) 引用発明は，造影ＣＴにおいて，造影剤を注入するために用いられる皮下埋 込型のアクセスポートであって，人体に埋め込まれて使用される医療機器の分野に おける上記イの周知技術と同一の技術分野に属している。また，引用発明に上記周 知技術を適用することについて，阻害要因があることは認められない。そうすると， 引用発明に上記周知技術を適用し，人体に埋め込まれた後に当該装置を特定する情 報を含む，Ｘ線で可視の識別可能な特徴を備えるようにすることは，当業者が適宜＼nなし得ることであるというべきである。 そして，引用発明である「自動注入可能なアクセスポート」を特定する情報は，自＼n動注入可能なアクセスポートを自動注入可能＼に定格されていないアクセスポートと 区別可能な情報である。そうすると，引用発明を特定する情報を含む，Ｘ線で可視＼nの識別可能な特徴によって，上記「情報」を識別することができるから，上記識別可＼n能な特徴は，「前記アクセスポートの少なくとも一つの，前記自動注入可能＼なアクセ スポートの，自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」 と「相関」があるということができる。 よって，引用発明に上記周知技術を適用し，相違点１に係る構成とすることは，＼n当業者が適宜なし得ることである。
(イ) 原告の主張について
原告は，本件発明の「相関」は，添付文書に記載された情報に基づいて，「識別可 能な特徴」に，「自動注入可能＼」であることを示すものとしての意味が直接的に付与 されていることが必要であり，医師等が添付文書などに基づいて，その「識別可能＼nな特徴」の意味を理解できることを要し，単に「ポートの型式」が示されているだけ では，それ自体に「自動注入可能」かどうかの直接的な意味付けはない以上，「自動＼n注射可能である前記アクセスポートと相関関係」があるとはいえないから，「前記自＼n動注入可能なアクセスポートの，自動注入可能＼に定格されていないアクセスポート と区別可能な情報と相関がありＸ線で可視の，識別可能＼な特徴」に該当するとはい えない旨主張する。 しかし，本件発明１の特許請求の範囲には，「相関」の具体的態様について限定は ない上，本件明細書にも，「相関」について，添付文書に記載された情報に基づいて， 「識別可能な特徴」に，「自動注入可能＼」であることを示すものとしての意味が直接 的に付与されていることが必要であり，医師等が添付文書などに基づいて，その「識 別可能な特徴」の意味を理解できることを要することの記載や示唆はない。＼nそして，本件明細書の「識別可能な特徴が，ひとたび観察され，または別の方法で＼n決定されると，アクセスポートのそのような少なくとも１つの特徴の相関関係を達 成することができ，そして，前記アクセスポートに関連する情報を得ることができ る」（【００１５】）との記載によれば，「識別可能な特徴」と「アクセスポートに関連する情報」との「相関」が達成されると，「識別可能＼な特徴」から「アクセスポート に関連する情報を得ることができる」ようになって，そのアクセスポートを特定で きるようになることを理解することができるところ，その具体的態様については， 当業者が適宜設定できるものと解される。
前記１(1)によれば，本件明細書には，「課題を解決するための手段」として，「本 発明の一の態様による自動注入可能なアクセスポートは，コンピュータ断層撮影走＼n査プロセスに用いられ，隔膜を保持するよう構成される本体と，皮下埋め込み後，＼n前記自動注入可能なアクセスポートをＸ線を介して識別するように構＼築される，前 記アクセスポートの少なくとも１つの，前記自動注入可能なアクセスポートの，自＼n動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報と相関がありＸ線 で可視の，識別可能な特徴とを具え，前記自動注入可能＼なアクセスポートは，機械 的補助によって注入され，かつ加圧されることができ，前記隔膜は，前記本体内に 画定された空洞内に，前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である。」 （【０００９】）との記載があることに加え，アクセスポートは，機械的補助（自動注 入可能ポート）によって注入され，かつ加圧されることができること（【００１３】），自動注入可能＼ポートは，コンピュータ断層撮影（「ＣＴ」）走査プロセスにおいて使 用することができること（【００１４】），典型的なアクセスポート１０は，キャップ １４とベース１６の間で隔膜１８を保持するために構成することができ，これらが＼n集合して，本体２０に吐出ステム３１の内腔２９と流体連通している空洞３６を画 定することができること（【００１７】，【００１８】，図１Ａ，図１Ｂ），識別可能な特徴は，アクセスポートが患者の中に埋め込まれた後に知覚可能＼であり，自動注射 可能であるアクセスポートと相関関係を有することができること（【００１５】），識＼n別可能な特徴は，金属プレートのサイズや形状等，Ｘ線の画像化を通じて知覚する＼nことができるものでもよいこと（【００１６】，【００４６】）が記載されている。 これらの記載によれば，特許請求の範囲請求項１に記載された本件発明１は，本 件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえる。
(3) 当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであること 前記１(1)のとおり，本件明細書の「発明が解決しようとする課題」には，従来の アクセスポートは，異なる製造業者または型式であっても，互いに区別することが できない実質的に同様の外形を有することがあり，一度アクセスポートが埋め込ま れると，アクセスポートの型式，様式またはデザインを見つけ出すのが難しくなり， 交換タイミング等の目的にとって好ましくないという問題があり（【０００７】），皮 下埋め込み後に検知される，少なくとも１つの識別可能な特徴を設けたアクセスポ＼nートを提供することは有利であること（【０００８】）の記載がある。 また，「課題を解決するための手段」には，アクセスポートは，（例えば，針を含む 注射器を介して）手で注入されることができ，または，機械的補助（例えば，いわゆ る自動注入可能ポート）によって注入され，かつ加圧されることができること（【０＼n０１３】，【００１４】），アクセスポートの識別可能な特徴は，アクセスポートに関＼n連する情報（例えば製造業者の型式またはデザイン）と相関関係を有することがで き，自動注射可能であるアクセスポートと相関関係を有することができること（【０＼n０１５】）の記載がある。 以上の記載によれば，本件発明１の課題は，自動注入可能なアクセスポートを埋＼nめ込んだ後に，そのアクセスポートが自動注入可能なアクセスポートであるのかを＼n識別可能とすることであると認められ，その課題の解決手段として，「皮下埋め込み＼n後，前記自動注入可能なアクセスポートをＸ線を介して識別するように構＼築される， 前記アクセスポートの少なくとも１つの，前記自動注入可能なアクセスポートの，＼n自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報と相関がありＸ 線で可視の，識別可能な特徴」を備えるようにしたものであることが認められる。＼nそして，本件明細書には，「識別可能な特徴」に関し，触診又は目視観察によって＼n知覚することができるもののほか，プレート又は他の金属形状の金属的な特徴のよ うにＸ線の画像化を通じて知覚できるものでもよく，その金属的特徴は，Ｘ線感光 フィルムを，アクセスポートを通過するＸ線エネルギーに曝すと同時に，Ｘ線エネ ルギーへのアクセスポートの露出によって生じるＸ線で示されること（【００１６】， 【００４６】），識別可能な特徴が，ひとたび観察され，または別の方法で決定され＼nると，アクセスポートのそのような少なくとも１つの特徴の相関関係を達成するこ とができ，アクセスポートに関連する情報を得ることができること（【００１５】） の記載がある。 これらの記載に接した当業者は，本件発明１の「識別可能な特徴」を採用したア＼nクセスポートは，Ｘ線に曝すことで「識別可能な特徴」が知覚でき，これにより「自＼n動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」との相関関係を 達成し，「自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」を得 ることができ，その結果，皮下埋め込み後に自動注入可能と識別できるものである＼nことを認識することができるというべきである。 よって，特許請求の範囲請求項１に記載された本件発明１は，本件明細書の発明 の詳細な説明の記載により，当業者が本件発明１の課題を解決できると認識できる 範囲のものである。
(4) 被告らの主張について
被告らは，本件明細書には，「Ｘ線で可視の，識別可能な特徴」と「自動注入可能＼ なアクセスポートの，自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼ な情報」をどのように「相関」させるかという点について記載も示唆もないから，本 件発明１はサポート要件を欠いていると主張する。 しかし，本件明細書には，「識別可能な特徴は，前記アクセスポートに関連する情＼n報・・・と相関関係を有することができる」ものであり，「アクセスポートからの識別可能な特徴は，異なる型式またはデザインの，別のアクセスポートの他の識別可能＼な 特徴の，すべてではないにしても大部分に関して唯一のものである」（【００１５】） との記載があり，触診によって知覚される識別可能な特徴の例として，本体を部分＼n的な略ピラミッド状の形状とすること（【００２０】，【００２１】，図１Ａ，図１Ｂ），Ｘ線の画像化を通じて知覚することができる識別可能な特徴の例として，アクセス＼nポートの金属的な特徴のサイズ，形状，又はサイズと形状の両方が，アクセスポー トの識別のため選択的に調整されること（【００４６】）が記載されている。 これらの記載によれば，「識別可能な特徴」を，当該アクセスポートに固有の形状＼nやサイズにすることによりアクセスポートを特定可能にし，もって，「アクセスポー＼nトに関連する情報…と相関関係を有することができる」ようにすることが開示され ている。そして，本件発明１の「自動注入可能なアクセスポートの，自動注入可能＼に 定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」は，「アクセスポートに関連す＼nる情報」であるから，上記記載は，「自動注入可能なアクセスポートの，自動注入可＼n能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」と「Ｘ線で可視の，識別 可能な特徴」との「相関」の具体的態様の１つとして理解することができるという＼nべきである。
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(4) 相違点１の容易想到性
ア 各文献の記載事項
本件出願の優先日当時の各文献には，次の記載がある（下記記載中の甲１１図１ ０，甲１２図２−１，２−３，２−４は別紙周知例図面目録のとおり。）。
(ア) 米国特許第５８５１２２１号明細書（甲１１）には，(1)予め形成されたヘッ＼nダモジュール１２を機密封止筐体１４に取り付けて製造される埋め込み型の医療機 器において，ヘッダモジュール１２のハウジング２０がＸ線不透過性のＩＤプレー ト６０を備えること（第８欄２３行〜３４行，図１０），(2)埋め込み型医療機器には， 埋め込み可能な薬剤供給装置，ＩＰＧ（心臓ペースメーカ，ペースメーカ‐心臓除＼n細動器，神経，筋肉及び神経刺激器，心筋刺激器など），埋め込み型心臓信号モニタ 及びレコーダなどが含まれること（第６欄３９行〜５４行）が開示されている。
(イ) ＩｓｏＭｅｄの説明書（甲１２）は，肝動脈の注入治療のための臨床のレフ ァレンスガイドであり ，(1)ＩｓｏＭｅｄ注入システムは，ＩｓｏＭｅｄ定量ポンプ と，メドトロニック血管カテーテルを含み，化学療法用薬剤の肝動脈注入に使用す る場合，まずカテーテルをポンプに接続し，ポンプは腹部の皮下腔に配置し，カテ ーテルは腹壁内にくぐらせその端部は胃十二指腸動脈等に配置すること（２−２頁＼n１行〜８行，図２−１），(2)ＩｓｏＭｅｄ定量ポンプは，化学療法薬剤またはヘパリ ン化液剤を貯蔵するリザーバーと，セルフシーリング隔膜を有し，リフィル針によ りリザーバーにアクセス可能なセンターリザーバフィルポートとを備えること（２＼n−３頁１４行〜１８行，２−４頁１行〜６行，図２−３），(3)ＩｓｏＭｅｄ定量ポン プはさらに，Ｘ線識別タグ等を備え，Ｘ線識別タグは，メドトロニック識別子，ポン プの型番，リザーバーの体積及び流量を記録していること（２−４頁１０行〜１４ 行，図２−４）が開示されている。
(ウ) Robert M. Steiner ほか「心臓ペースメーカの放射線学（The radiology of ca rdiac pacemakers）」と題する論文（RadioGraphics，Vol.６，No.３，ｐ３７３−３９ ９。乙１）には，ジェネレーターのＸ線画像は，ペースメーカの製造業者，タイプ及 び作用機序を識別するために有用であるが，何十もの製造業者が何百ものモデルを＼n製造しており，流通している全てのペースメーカに精通している医師はいないため， 製造業者から通常提供される，Ｘ線画像上の外観やＸ線不透過性コードを示す参照 チャートが利用可能であることが開示されている（３７９頁）。＼n
(エ) Sergio L. Pinski ほか「植込み型除細動器：非電気生理学者への影響（Implan table Cardioverter-Defibrillators: Implications for the Nonelectrophysiologist）」と題す る論文（Annals of Internal Medicine Vol.１２２， No.１０，ｐ７７０−７７７。乙 ２）には，全ての製造業者の植込み型除細動器は，Ｘ線不透過性の識別子を有する ので，緊急時にはＸ線を透過させることによりデバイスの識別が可能になることが＼n開示されている（７７１頁左欄１４行〜２６行）。
(オ) John L. Atlee ほか「心調律管理装置（第２部）（Cardiac Rhythm Managemen t Devices (Part II) Perioperative Management）」と題する論文（Anesthesiology, Vol.９５，No.６，ｐ１４９２−１５０６。乙３）には，既存のほとんどのペースメーカ 及びＩＣＤ には，これらのデバイスが埋め込まれている領域の胸部Ｘ線写真をみれ ば，デバイスの製造業者及びモデルが識別できる固有のＸ線不透過性コード（Ｘ線 又はＸ線画像上の署名）が刻印されていることが開示されている（１５０２頁左欄 １１行〜右欄１５行）。
(カ) 米国特許第４８６３４７０号明細書（甲１４）には，(1)乳房用，ペニス，膀 胱，失禁用装置等のインプラントは，体内への埋め込み前及び後の両方において容 易に識別可能であると好都合であること（第１欄１４行〜３５行），(2)皮下移植用の インプラントについて，Ｘ線不透過性の識別マーカーを囲むＸ線透過部を含むよう にすることで，識別マーカーは埋め込み前において視認可能であるとともに，埋め＼n込み後はＸ線撮影によって判読可能であること（第１欄４９行〜５７行），(3)識別マ ーカーは，インプラントのサイズのほか，製造業者，製造年，種類等を示すことがで きること（第２欄３０行〜４６行）が開示されている。
イ 周知技術の認定
(ア) 上記アの記載事項によれば，本件優先日当時，心臓用の医療装置（甲１１， 乙１〜３），皮下埋込型の薬液注入装置（甲１２），人工乳房（甲１４）等の，人体に 埋め込まれて使用される医療機器において，人体に埋め込まれた後に当該装置を特 定する情報を含むＸ線不透過性の識別子，すなわち，Ｘ線で可視の識別可能な特徴＼nを備えることは，既に臨床レベルで採用された，周知の技術であったと認められる。
(イ) 原告の主張について
原告は，甲１１，甲１２の各文献に記載されたわずか２件の発明を根拠に，人体 に埋め込まれて使用される医療機器一般について，Ｘ線で可視な特徴を備えること が周知技術と認定することはできず，また，乙１〜３，甲１４の各文献の記載を考 慮したとしても，これらに開示されているのは，人体に埋め込まれて使用される心 臓用医療機器であるから，アクセスポートを含む皮膚埋込型の医療機器全般におけ る周知技術を認定することはできないと主張する。 しかし，装置の型番を示すＸ線で可視な特徴を備えることは，心臓用医療機器の みならず，人工乳房，肝動脈に抗がん剤を投入するポンプなど，人体に埋め込まれ て使用される多様な医療装置において行われていたことは，上記アのとおりである。 そして，甲１２には，化学療法用薬剤の肝動脈注入ポンプを腹部の皮下腔に配置 し，体外から薬剤を注入することが記載されていること，甲１１には，Ｘ線で可視 な特徴としてＸ線不透過性のＩＤプレート６０を備える医療機器の例として，心臓 ペースメーカ，植込み型除細動器などのほかに薬剤供給装置が挙げられており，薬 剤供給の用途が示唆されていることに照らすなら，装置の型番を示すＸ線で可視な 特徴を備えることは，アクセスポートを含む皮膚埋込型の医療機器においても，周 知技術であったと認められ，原告の上記主張は採用できない。
ウ 容易想到性の判断
(ア) 引用発明は，造影ＣＴにおいて，造影剤を注入するために用いられる皮下埋 込型のアクセスポートであって，人体に埋め込まれて使用される医療機器の分野に おける上記イの周知技術と同一の技術分野に属している。また，引用発明に上記周 知技術を適用することについて，阻害要因があることは認められない。そうすると， 引用発明に上記周知技術を適用し，人体に埋め込まれた後に当該装置を特定する情 報を含む，Ｘ線で可視の識別可能な特徴を備えるようにすることは，当業者が適宜＼nなし得ることであるというべきである。 そして，引用発明である「自動注入可能なアクセスポート」を特定する情報は，自＼n動注入可能なアクセスポートを自動注入可能＼に定格されていないアクセスポートと 区別可能な情報である。そうすると，引用発明を特定する情報を含む，Ｘ線で可視＼nの識別可能な特徴によって，上記「情報」を識別することができるから，上記識別可＼n能な特徴は，「前記アクセスポートの少なくとも一つの，前記自動注入可能＼なアクセ スポートの，自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」 と「相関」があるということができる。 よって，引用発明に上記周知技術を適用し，相違点１に係る構成とすることは，＼n当業者が適宜なし得ることである。
(イ) 原告の主張について
原告は，本件発明の「相関」は，添付文書に記載された情報に基づいて，「識別可 能な特徴」に，「自動注入可能＼」であることを示すものとしての意味が直接的に付与 されていることが必要であり，医師等が添付文書などに基づいて，その「識別可能＼nな特徴」の意味を理解できることを要し，単に「ポートの型式」が示されているだけ では，それ自体に「自動注入可能」かどうかの直接的な意味付けはない以上，「自動＼n注射可能である前記アクセスポートと相関関係」があるとはいえないから，「前記自＼n動注入可能なアクセスポートの，自動注入可能＼に定格されていないアクセスポート と区別可能な情報と相関がありＸ線で可視の，識別可能＼な特徴」に該当するとはい えない旨主張する。 しかし，本件発明１の特許請求の範囲には，「相関」の具体的態様について限定は ない上，本件明細書にも，「相関」について，添付文書に記載された情報に基づいて， 「識別可能な特徴」に，「自動注入可能＼」であることを示すものとしての意味が直接 的に付与されていることが必要であり，医師等が添付文書などに基づいて，その「識 別可能な特徴」の意味を理解できることを要することの記載や示唆はない。＼nそして，本件明細書の「識別可能な特徴が，ひとたび観察され，または別の方法で＼n決定されると，アクセスポートのそのような少なくとも１つの特徴の相関関係を達 成することができ，そして，前記アクセスポートに関連する情報を得ることができ る」（【００１５】）との記載によれば，「識別可能な特徴」と「アクセスポートに関連する情報」との「相関」が達成されると，「識別可能＼な特徴」から「アクセスポート に関連する情報を得ることができる」ようになって，そのアクセスポートを特定で きるようになることを理解することができるところ，その具体的態様については， 当業者が適宜設定できるものと解される。
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2019.11.17
平成31(行ケ)10003 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年11月11日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反が争われました。原告は、「本件発明の課題は，市販品として問題のない口腔内崩壊錠が提供されるかという観点から判断されるべき」と主張しましたが、知財高裁（3部〉は、サポート要件違反とした審決を維持しました。
原告が本件発明の実施例であると主張する実施例４においては，錠剤硬度 １１７Ｎ，摩損度０．４パーセント（７／１２）（ただし，括弧内は明らか なひび・割れ・欠けの個数／試験数），崩壊時間３９秒（日局（補助盤な し）），７秒（日局（補助盤あり）），４０秒（口腔内（静的））であった ことが記載されている。 他方，本件明細書の実施例の摩損度の評価は，錠剤の摩損度試験法（日局 参考情報）に従って行われるとされているところ（【００６２】），日本薬 局方参考情報（乙１）によれば，錠剤の摩損度試験法においては，明らかに ひび，割れ，欠けが見られる錠剤があるときはその試料は不適合であるとさ れている。 そうすると，「明らかなひび・割れ・欠け」の個数が１２錠中７錠であ り，摩損度が０．４％とする実施例４の摩損度の評価の記載を，日本薬局方 参考情報における錠剤の摩損度試験法で「明らかなひび・割れ・欠け」が見 られる錠剤があるときはその試料は不適合であるとされていることとの関係 で一義的に整合するように理解することができない。そして，本件明細書に は「明らかなひび・割れ・欠け」の個数が１２錠中７錠である実施例４の場 合に，どのような方法で摩損度を測定した結果０．４％という数値を得たの かに関する説明はなく，この点についての当業者の技術常識を示す的確な証 拠もない。 以上によれば，当業者は，本件明細書の実施例４の記載から，当該実施例 において低い摩損度を含む本件課題が実現されていることを理解することが できないし，本件明細書のその余の部分にも，本件発明が，「高い原薬含有 率で，速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損度を両立した炭酸ランタンの 口腔内崩壊錠を提供する」という本件課題を解決できることを示唆する記載 はなく，この点に関する技術常識を示す的確な証拠もない。 したがって，本件発明について，本件明細書に記載された発明で，発明の 詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであり，また，その記載や示唆がなくとも当業者が 出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるということができないから，本件発明がサポート要件に適合する ものということはできない。
(5) 原告の主張について
ア 原告は，「明らかなひび・割れ・欠け」は，摩損度とは異なる概念であ り，本件発明の課題には含まれない，また，仮に含まれるとしても，本件 発明の課題は，「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損度の両立」であ るから，本件発明はこれを解決するものであると主張する。 前記(3)ア及びイにみたとおり，本件明細書においては，発明を実施する ための形態，実施例の箇所において，それぞれ速やかな崩壊性，高い硬 度，低い摩損度の具体的な評価方法について記載している。特に，摩損度 について，発明を実施するための形態において，「『低い』摩損度とは， 例えば，錠剤の摩損度試験法（日局参考情報）に従い，試験を行うとき， ０．５％未満（明らかなひび・割れ・欠けなし）である。」（【００５ ０】）とされ，また，実施例において，「摩損度は，錠剤の摩損度試験法 （日局参考情報）に従い，試験を行った。摩損度の目標品質は，通常の錠 剤と変わらない取り扱いを目指し，０．５％未満（明らかなひび・割れ・ 欠けなし）とした。」（【００６２】）と記載されている。 そして，本件明細書は，かかる評価方法に従って，崩壊性や硬度につい て，比較例や実施例を評価しており，摩損度については，明らかなひび， 割れ，欠けの個数も含めて評価している（【００６８】，【００７２】， 【００７６】）。
また，摩損度について，本件明細書が引用する日本薬局方の参考情報 は，「試験後の錠剤試料に明らかにひび，割れ，あるいは欠けの見られる 錠剤があるとき，その試料は不適合である。もし結果が判断しにくいと き，あるいは質量減少が目標値より大きいときは，更に試験を二回繰り返 し，三回の試験結果の平均値を求める。多くの製品において，最大平均質 量減少（三回の試験の）が１．０％以下であることが望ましい。」（乙 １）として，摩損度試験の評価の際に，明らかなひび，割れ，欠けがある 場合にそもそも試料が不適合であるとしてかかる概念も含めて評価の対象 とするものである。 そして，前記(3)に引用した本件明細書の記載のほかに，本件明細書中に おいて，本件課題の具体的な評価方法としても，個別の実施例の記載につ いても，本件発明の課題解決をどのように評価するかについての基準や考 え方は窺われない。 以上によれば，本件課題である「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩 損度の両立」が解決されたといえるためには，「低い摩損度」概念の中に 「明らかなひび・割れ・欠け」がないことも含んだ上で，「速やかな崩壊 性」，「高い硬度」及び「低い摩損度」を実現することが必要であると解 される。
イ 原告は，本件発明の課題が達成されているかどうかは市販品として問題 のない口腔内崩壊錠が提供されているかどうかという観点から判断される ものであるなどと主張する。 しかしながら，本件明細書には，原告の主張する「市販品として問題の ない口腔内崩壊錠が提供されているかどうか」について何らの記載もな く，本件明細書における摩損度試験法に関する明示的な記載に反してこの ような評価をすべき根拠は見当たらない。
ウ 原告は，実施例４の摩損度及び「明らかなひび・割れ・欠け」の記載に 接すると，当業者であれば，日本薬局方の参考情報（乙１）が想定する摩 損度が１パーセントを明らかに超えるようなレベルの「明らかなひび・割 れ・欠け」があるとまではいえないものがカウントされていると理解でき るなどと主張する。 しかしながら，そもそも，本件明細書は，摩損度試験について，日本薬 局方の参考情報（乙１）に従うとした上で，それと同様の表現をした「明＼nらかなひび・割れ・欠け」の有無を問題としているのであって，本件明細 書と日本薬局方の「明らかなひび・割れ・欠け」が異なる概念であること は何ら読み取れない。
エ 原告は，本件特許出願時において，打錠圧を上げることによって「明ら かなひび・割れ・欠け」の解消が可能であることや，予＼圧をすることによ って「明らかなひび・割れ・欠け」の解消が可能であることが技術常識で＼nあったとして，このような技術常識に照らせば，本件発明は本件発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであることを主張する。 しかしながら，本件課題は，「高い原薬含有率で，速やかな崩壊性，高 い硬度及び低い摩損度を両立した炭酸ランタンの口腔内崩壊錠を提供す る」というものであるところ，甲４１〜４４，５４，６９〜７４（枝番を 含む。）には，本件発明の口腔内崩壊錠について，打錠圧を上げ，あるい は，予圧をすることによって，「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損＼n度を両立」することができることを示すものではない。本件発明の構成に＼nついて，打錠圧を上げ，あるいは，予圧をすることによって本件課題を解＼n決することができるとの技術常識があるとは認められない。 そして，かかる技術常識が存在しない以上，それを裏付ける実験データ （甲４５，５３）を考慮することはできない。 なお，本件明細書には，「適切な硬度が得られる打錠圧で所定の質量の 錠剤を製造する。」（【００５９】）と記載されているものの，「ひび・ 割れ・欠け」の解消との関係で，打錠圧の調整をすべきことについては記 載がなく，当業者に対し，課題解決への示唆があるとも認められない。 037/089037
原告が本件発明の実施例であると主張する実施例４においては，錠剤硬度 １１７Ｎ，摩損度０．４パーセント（７／１２）（ただし，括弧内は明らか なひび・割れ・欠けの個数／試験数），崩壊時間３９秒（日局（補助盤な し）），７秒（日局（補助盤あり）），４０秒（口腔内（静的））であった ことが記載されている。 他方，本件明細書の実施例の摩損度の評価は，錠剤の摩損度試験法（日局 参考情報）に従って行われるとされているところ（【００６２】），日本薬 局方参考情報（乙１）によれば，錠剤の摩損度試験法においては，明らかに ひび，割れ，欠けが見られる錠剤があるときはその試料は不適合であるとさ れている。 そうすると，「明らかなひび・割れ・欠け」の個数が１２錠中７錠であ り，摩損度が０．４％とする実施例４の摩損度の評価の記載を，日本薬局方 参考情報における錠剤の摩損度試験法で「明らかなひび・割れ・欠け」が見 られる錠剤があるときはその試料は不適合であるとされていることとの関係 で一義的に整合するように理解することができない。そして，本件明細書に は「明らかなひび・割れ・欠け」の個数が１２錠中７錠である実施例４の場 合に，どのような方法で摩損度を測定した結果０．４％という数値を得たの かに関する説明はなく，この点についての当業者の技術常識を示す的確な証 拠もない。 以上によれば，当業者は，本件明細書の実施例４の記載から，当該実施例 において低い摩損度を含む本件課題が実現されていることを理解することが できないし，本件明細書のその余の部分にも，本件発明が，「高い原薬含有 率で，速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損度を両立した炭酸ランタンの 口腔内崩壊錠を提供する」という本件課題を解決できることを示唆する記載 はなく，この点に関する技術常識を示す的確な証拠もない。 したがって，本件発明について，本件明細書に記載された発明で，発明の 詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであり，また，その記載や示唆がなくとも当業者が 出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるということができないから，本件発明がサポート要件に適合する ものということはできない。
(5) 原告の主張について
ア 原告は，「明らかなひび・割れ・欠け」は，摩損度とは異なる概念であ り，本件発明の課題には含まれない，また，仮に含まれるとしても，本件 発明の課題は，「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損度の両立」であ るから，本件発明はこれを解決するものであると主張する。 前記(3)ア及びイにみたとおり，本件明細書においては，発明を実施する ための形態，実施例の箇所において，それぞれ速やかな崩壊性，高い硬 度，低い摩損度の具体的な評価方法について記載している。特に，摩損度 について，発明を実施するための形態において，「『低い』摩損度とは， 例えば，錠剤の摩損度試験法（日局参考情報）に従い，試験を行うとき， ０．５％未満（明らかなひび・割れ・欠けなし）である。」（【００５ ０】）とされ，また，実施例において，「摩損度は，錠剤の摩損度試験法 （日局参考情報）に従い，試験を行った。摩損度の目標品質は，通常の錠 剤と変わらない取り扱いを目指し，０．５％未満（明らかなひび・割れ・ 欠けなし）とした。」（【００６２】）と記載されている。 そして，本件明細書は，かかる評価方法に従って，崩壊性や硬度につい て，比較例や実施例を評価しており，摩損度については，明らかなひび， 割れ，欠けの個数も含めて評価している（【００６８】，【００７２】， 【００７６】）。
また，摩損度について，本件明細書が引用する日本薬局方の参考情報 は，「試験後の錠剤試料に明らかにひび，割れ，あるいは欠けの見られる 錠剤があるとき，その試料は不適合である。もし結果が判断しにくいと き，あるいは質量減少が目標値より大きいときは，更に試験を二回繰り返 し，三回の試験結果の平均値を求める。多くの製品において，最大平均質 量減少（三回の試験の）が１．０％以下であることが望ましい。」（乙 １）として，摩損度試験の評価の際に，明らかなひび，割れ，欠けがある 場合にそもそも試料が不適合であるとしてかかる概念も含めて評価の対象 とするものである。 そして，前記(3)に引用した本件明細書の記載のほかに，本件明細書中に おいて，本件課題の具体的な評価方法としても，個別の実施例の記載につ いても，本件発明の課題解決をどのように評価するかについての基準や考 え方は窺われない。 以上によれば，本件課題である「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩 損度の両立」が解決されたといえるためには，「低い摩損度」概念の中に 「明らかなひび・割れ・欠け」がないことも含んだ上で，「速やかな崩壊 性」，「高い硬度」及び「低い摩損度」を実現することが必要であると解 される。
イ 原告は，本件発明の課題が達成されているかどうかは市販品として問題 のない口腔内崩壊錠が提供されているかどうかという観点から判断される ものであるなどと主張する。 しかしながら，本件明細書には，原告の主張する「市販品として問題の ない口腔内崩壊錠が提供されているかどうか」について何らの記載もな く，本件明細書における摩損度試験法に関する明示的な記載に反してこの ような評価をすべき根拠は見当たらない。
ウ 原告は，実施例４の摩損度及び「明らかなひび・割れ・欠け」の記載に 接すると，当業者であれば，日本薬局方の参考情報（乙１）が想定する摩 損度が１パーセントを明らかに超えるようなレベルの「明らかなひび・割 れ・欠け」があるとまではいえないものがカウントされていると理解でき るなどと主張する。 しかしながら，そもそも，本件明細書は，摩損度試験について，日本薬 局方の参考情報（乙１）に従うとした上で，それと同様の表現をした「明＼nらかなひび・割れ・欠け」の有無を問題としているのであって，本件明細 書と日本薬局方の「明らかなひび・割れ・欠け」が異なる概念であること は何ら読み取れない。
エ 原告は，本件特許出願時において，打錠圧を上げることによって「明ら かなひび・割れ・欠け」の解消が可能であることや，予＼圧をすることによ って「明らかなひび・割れ・欠け」の解消が可能であることが技術常識で＼nあったとして，このような技術常識に照らせば，本件発明は本件発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであることを主張する。 しかしながら，本件課題は，「高い原薬含有率で，速やかな崩壊性，高 い硬度及び低い摩損度を両立した炭酸ランタンの口腔内崩壊錠を提供す る」というものであるところ，甲４１〜４４，５４，６９〜７４（枝番を 含む。）には，本件発明の口腔内崩壊錠について，打錠圧を上げ，あるい は，予圧をすることによって，「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損＼n度を両立」することができることを示すものではない。本件発明の構成に＼nついて，打錠圧を上げ，あるいは，予圧をすることによって本件課題を解＼n決することができるとの技術常識があるとは認められない。 そして，かかる技術常識が存在しない以上，それを裏付ける実験データ （甲４５，５３）を考慮することはできない。 なお，本件明細書には，「適切な硬度が得られる打錠圧で所定の質量の 錠剤を製造する。」（【００５９】）と記載されているものの，「ひび・ 割れ・欠け」の解消との関係で，打錠圧の調整をすべきことについては記 載がなく，当業者に対し，課題解決への示唆があるとも認められない。 037/089037
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.11. 1
平成30(行ケ)10092 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月30日 知的財産高等裁判所
無効理由無し(サポート要件、実施可能要件、進歩性）とした審決が維持されました。
上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。＼n本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に＼n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。そして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特＼n定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない（甲３４，３５）。＼n前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性 なお，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，本件各訂正発明も，いずれもサポート要件に適合するものと認められ る。
(5) 小括
以上によれば，本件各発明及び本件各訂正発明は，いずれもサポート要件に適合するというべきである。
４ 争点(2)イ（実施可能要件違反）について＼n
(1) 前記３(1)の認定事実によれば，本件各明細書の記載から，本件発明１−１及 び２−１の抗体及び本件発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し，使用するこ とができるものと認められるから，本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は，当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。＼nしたがって，本件各発明は，いずれも，実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な＼n時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。＼nしかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程＼n度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる＼nからである。 本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そして，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す＼nることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ＼nることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは，実施可能＼要件とは関係しないというべきである。そして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性＼n
なお，前記３(4)のとおり，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，当業者は，本件各明細書の記載から，本件訂正発明１ −１及び２−１の抗体及び本件訂正発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し， 使用することができるものと認められ，本件各訂正発明も，いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。＼n本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に＼n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。そして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特＼n定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない（甲３４，３５）。＼n前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性 なお，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，本件各訂正発明も，いずれもサポート要件に適合するものと認められ る。
(5) 小括
以上によれば，本件各発明及び本件各訂正発明は，いずれもサポート要件に適合するというべきである。
４ 争点(2)イ（実施可能要件違反）について＼n
(1) 前記３(1)の認定事実によれば，本件各明細書の記載から，本件発明１−１及 び２−１の抗体及び本件発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し，使用するこ とができるものと認められるから，本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は，当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。＼nしたがって，本件各発明は，いずれも，実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な＼n時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。＼nしかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程＼n度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる＼nからである。 本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そして，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す＼nることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ＼nることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは，実施可能＼要件とは関係しないというべきである。そして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性＼n
なお，前記３(4)のとおり，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，当業者は，本件各明細書の記載から，本件訂正発明１ −１及び２−１の抗体及び本件訂正発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し， 使用することができるものと認められ，本件各訂正発明も，いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
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2019.09.20
平成30(行ケ)10093 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月19日 知的財産高等裁判所
サポート要件･実施可能要件違反の無効理由なしとした審決が維持されました。＼n
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のであり，サポート要件の存在については，特許権者（被告）がその証明責任を負 うものである。 そして，前記のとおり，本件では熱処理前の「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベース の金属間化合物」である場合にもサポート要件が充足されているかどうかが争点と なっているところ，以下，この争点について，上記のような証明責任が果たされて いるかどうかについて判断する。
(2) ア 前記１のとおり，本件明細書には，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板 を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合 金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つ ようになるという新たな知見が得られたことに基づき，熱間成形や熱処理の前に， 鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し，その後熱処理を行うことにより，腐食に 対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄＼nベース合金化合物又は亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物を生じさせ，これ によって，熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止，脱炭防止，高温での潤滑機 能の確保等の効果を奏することが記載され，実施例１として，鋼板を亜鉛で被膜し＼nたものを９５０℃で熱処理して，亜鉛−鉄合金の被膜を鋼板の表面に生じさせたと＼nころ，同被膜が優れた腐食防止効果を有することが確認された旨が記載され，さら に，実施例２として，５０−５５％のアルミニウム，４５−５０％の亜鉛及び任意 に少量のケイ素を含有する被膜を熱処理したところ，極めて優れた腐食防止効果を 有する亜鉛−アルミニウム−鉄合金の被膜が得られたことが記載されている。 これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると，当業者は，本件明細書の記載から， 鋼板上に被覆された亜鉛又は「亜鉛ベース合金」の固溶体である亜鉛−アルミニウ ム合金を熱処理して，亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄− アルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的強度を持 つ鋼板を製造することができることを認識することができるものと認められる。ま た，当業者は，本件発明の合金化合物において，亜鉛が共通する主要な成分である から，本件発明の課題解決には亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するものと 認められる。
イ 前記２で認定したとおり，亜鉛と鉄が金属間化合物を形成するものであ ること，熱処理後の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」に亜鉛−鉄金属間化合物が含ま れること及び熱処理により鋼板から鉄の拡散が進んで金属間化合物について複数の 相が生じ得る，すなわち，異なる金属間化合物に変化し得ることが，本件出願時の 技術常識であったことからすると，本件明細書の記載に接した当業者は，熱処理前 の被膜が実施例１とは異なり，亜鉛−鉄金属間化合物であったとしても，実施例１ の記載及び上記技術常識を基礎にして，熱処理前の亜鉛−鉄の金属間化合物の組成， 熱処理の温度や時間等を適宜調節して，熱処理後に異なる亜鉛−鉄ベース合金化合 物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的特性を持つ鋼板を製造することができ ると認識することができると認められる。
ウ また，鋼板上に被覆された熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合 物で，それを熱処理して亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせ る場合についても，1)固溶体である亜鉛−アルミニウム合金の被膜を熱処理して， 極めて優れた腐食防止効果を有する亜鉛−鉄−アルミニウム合金の被膜を生じさせ る実施例２が本件明細書に記載されていること，2)前記２(1)のとおり，亜鉛−鉄− アルミニウムの金属間化合物の存在が，本件出願時，当業者に知られていた上，熱 処理により鋼板から鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物が生じるという本件出願 時に知られていた基本的なメカニズムは，出発点が亜鉛−アルミニウムの固溶体で ある場合と，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物である場合で，異なることを 示す根拠となる事情は認められず，基本的には異ならないと考えられることからす ると，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，実施例２に開示された亜鉛―アルミニウ＼nムの固溶体からなる合金のみならず，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物であ っても，熱処理前の同金属化合物の組成，熱処理の温度や時間等を適宜調節して， 亜鉛−鉄−アルミニウムベースの合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機 械的特性を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。
エ 次に，その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。「亜 鉛ベース合金」には，前記２(2)で認定したとおり，多種多様な金属間化合物が該当 し得る一方で，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，それらの「亜 鉛ベースの金属間化合物」である場合についての明示的な記載はない。 しかし，前記２(1)のとおり，本件出願時，本件発明にいう熱処理後に生じる３元 系以上の亜鉛−鉄ベース又は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物に該当 するものとして，証拠上認定できるものは，1)亜鉛−ニッケル−鉄，2)亜鉛−鉄− アルミニウム，3)亜鉛−鉄−アルミニウム−ニッケルの３種類のみである。 そうすると，上記のような３元系以上の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」又は「亜 鉛−アルミニウム合金化合物」を生じさせることのできる熱処理前の「亜鉛ベース 金属間化合物」たる「亜鉛ベース合金」に含まれ得る亜鉛以外の金属元素としては， 鉄，アルミニウム以外にはニッケルが挙げられる。そして，ニッケルについては， 前記２(1)で認定したとおり，亜鉛−ニッケル−鉄や亜鉛−鉄−アルミニウム−ニ ッケルの金属間化合物の存在が本件出願時に知られていた上，本件出願時から，ニ ッケルは亜鉛と合金を形成して鋼板の被膜を形成すること及び亜鉛−ニッケル合金 メッキは優れた耐食性を有することが知られていた（甲２，乙８）から，当業者は， ニッケルがマイナー成分として加えられても本件発明の課題解決には影響はなく， 上記のように亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するといえる。そうすると， 本件明細書の記載に接した当業者は，前記の鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物 が生じるという技術常識も踏まえて，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，亜鉛−ニ ッケルの金属間化合物やそれに更にアルミニウムや鉄を含む金属間化合物であって も，それらの組成，熱処理の温度や時間を適宜調節して，亜鉛−鉄ベースの合金化 合物又は亜鉛−アルミニウム−鉄ベースの合金化合物を生じさせ，高い機械的特性 を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 そして，本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛−鉄と３元系以上の 金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのである から，鉄，アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベース の金属間化合物」の被覆が熱処理により３元系以上の亜鉛−鉄ベース金属化合物又 は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解 決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足され なくなるものではない。
オ 以上からすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識 とに基づいて，本件明細書の実施例２で開示された亜鉛重量５０％−アルミニウム 重量５０％の合金以外の「亜鉛ベース合金」として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛 −鉄−アルミニウム金属化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属間化合物等を想起し，これらからなる鋼板上の被覆を熱処 理することによって亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄−ア ルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせて本件発明に係る課題を 解決できることを理解することができ，そのことを被告は証明したと認めることが できる。
(3) 原告は，1)いかなる金属間化合物で鋼板を被覆し，それを熱処理すること で，本件発明の課題を解決できるいかなる金属間化合物が生じるかを，被告が根拠 となる本件明細書の記載と技術常識を明らかにしつつ具体的に主張立証しなければ ならないが，その主張立証が果たされていない，2)亜鉛−鉄金属間化合物について， δ１相が鋼板用の被膜として望ましいとする従来の技術常識からすると，当業者は 本件明細書の記載及び技術常識に照らして，本件発明の課題をできるとは認識しな い，3)亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物と亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物に ついて，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったことからすると，当 業者は，熱処理することでどのような金属間化合物を得られるかを予測することは＼nできないから，熱処理前の「亜鉛ベース合金」を本件明細書に開示のない「亜鉛ベ ースの金属間化合物」にまで拡張することはできないと主張する。
ア 上記1)について，当業者が，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆とし て，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケ ル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被 覆を想起し，これらの被覆を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決で きることを理解できることは，前記(2)で判断したとおりである。
イ 上記2)について，本件発明は，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処 理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合金化し た層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つように なるという新たな知見に基づくものであり，かつ，実施例１，２で優れた腐食防止 効果を持つ被膜が形成されていることが確認できる（実施例１，２と同じ条件で実 験した場合にこのような結果が得られないことを示す証拠はない。）以上，従来の 技術常識にかかわらず，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識に基 づいて「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベースの金属間化合物」である場合，本件発明 の課題を解決できることを認識するといえ，原告の主張は採用することができない。
ウ 上記3)について，前記(2)で検討したとおり，当業者は，本件明細書の記 載及び本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物又は亜鉛 −ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等の 被覆であっても課題を解決できると認識することができるというべきであって，こ のことは，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったとしても，左右さ れるものではない。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
(4) したがって，原告主張の審決取消事由１は理由がない。
４ 取消事由２（実施可能要件についての認定判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は方法の発明であるところ，方法の発明における発明の実施とは， その方法の使用をする行為をいうから（特許法２条３項２号），方法の発明につい て実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出願当時＼nの技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その方法の使用をする ことができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるというべ きである。そして，実施可能要件についても特許権者（被告）がその証明責任を負＼nう。
(2) 前記３で検討したところからすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出 願時の技術常識に基づいて，「亜鉛ベースの金属間化合物」からなる被覆として， 亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金 属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被覆を 想起し，これらの被覆を熱処理することによって，高い機械的特性を持つ鋼板を製 造することができると認められるから，本件明細書の詳細な説明には，本件発明の 方法を使用をすることができる程度の記載があり，実施可能要件は充足されている＼nと認められる。
(3) 原告は，実施可能要件について，1)いかなる金属間化合物で被覆して熱処理 をすると，いかなる金属間化合物が生じ，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対す る保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得」ることについて主張立証がされていない，＼n2)鉄が被覆に拡散して鉄含有率の少ない金属間化合物が鉄含有率の高い金属間化合 物に変化することにより「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且 つ潤滑機能を確保し得る金属間化合物」となるとはいえない，3)亜鉛−ニッケル金 属間化合物から亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物が形成されるとは理解できないと 主張する。
ア しかし，上記1)について，前記３で検討したところからすると，当業者 は，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛− 鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属化合物等からなる被覆を想起し，これらの被覆を熱処理す ることによって本件発明を実施できると認識するものと認められる。
イ 上記2)について，前記３で検討したとおり，本件発明が新たな知見に基 づくものであることや実施例１，２で優れた腐食防止効果を持つ被膜が形成されて いることからすると，原告が主張するような事情を考慮しても，当業者は実施可能＼nであると認識するものと認められる。
ウ 上記3)について，前記３で検討したところからすると，当業者は，本件 明細書の記載や本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−ニッケルの金属間化合物を 生じさせることができると認識すると認められる。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のであり，サポート要件の存在については，特許権者（被告）がその証明責任を負 うものである。 そして，前記のとおり，本件では熱処理前の「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベース の金属間化合物」である場合にもサポート要件が充足されているかどうかが争点と なっているところ，以下，この争点について，上記のような証明責任が果たされて いるかどうかについて判断する。
(2) ア 前記１のとおり，本件明細書には，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板 を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合 金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つ ようになるという新たな知見が得られたことに基づき，熱間成形や熱処理の前に， 鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し，その後熱処理を行うことにより，腐食に 対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄＼nベース合金化合物又は亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物を生じさせ，これ によって，熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止，脱炭防止，高温での潤滑機 能の確保等の効果を奏することが記載され，実施例１として，鋼板を亜鉛で被膜し＼nたものを９５０℃で熱処理して，亜鉛−鉄合金の被膜を鋼板の表面に生じさせたと＼nころ，同被膜が優れた腐食防止効果を有することが確認された旨が記載され，さら に，実施例２として，５０−５５％のアルミニウム，４５−５０％の亜鉛及び任意 に少量のケイ素を含有する被膜を熱処理したところ，極めて優れた腐食防止効果を 有する亜鉛−アルミニウム−鉄合金の被膜が得られたことが記載されている。 これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると，当業者は，本件明細書の記載から， 鋼板上に被覆された亜鉛又は「亜鉛ベース合金」の固溶体である亜鉛−アルミニウ ム合金を熱処理して，亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄− アルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的強度を持 つ鋼板を製造することができることを認識することができるものと認められる。ま た，当業者は，本件発明の合金化合物において，亜鉛が共通する主要な成分である から，本件発明の課題解決には亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するものと 認められる。
イ 前記２で認定したとおり，亜鉛と鉄が金属間化合物を形成するものであ ること，熱処理後の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」に亜鉛−鉄金属間化合物が含ま れること及び熱処理により鋼板から鉄の拡散が進んで金属間化合物について複数の 相が生じ得る，すなわち，異なる金属間化合物に変化し得ることが，本件出願時の 技術常識であったことからすると，本件明細書の記載に接した当業者は，熱処理前 の被膜が実施例１とは異なり，亜鉛−鉄金属間化合物であったとしても，実施例１ の記載及び上記技術常識を基礎にして，熱処理前の亜鉛−鉄の金属間化合物の組成， 熱処理の温度や時間等を適宜調節して，熱処理後に異なる亜鉛−鉄ベース合金化合 物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的特性を持つ鋼板を製造することができ ると認識することができると認められる。
ウ また，鋼板上に被覆された熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合 物で，それを熱処理して亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせ る場合についても，1)固溶体である亜鉛−アルミニウム合金の被膜を熱処理して， 極めて優れた腐食防止効果を有する亜鉛−鉄−アルミニウム合金の被膜を生じさせ る実施例２が本件明細書に記載されていること，2)前記２(1)のとおり，亜鉛−鉄− アルミニウムの金属間化合物の存在が，本件出願時，当業者に知られていた上，熱 処理により鋼板から鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物が生じるという本件出願 時に知られていた基本的なメカニズムは，出発点が亜鉛−アルミニウムの固溶体で ある場合と，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物である場合で，異なることを 示す根拠となる事情は認められず，基本的には異ならないと考えられることからす ると，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，実施例２に開示された亜鉛―アルミニウ＼nムの固溶体からなる合金のみならず，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物であ っても，熱処理前の同金属化合物の組成，熱処理の温度や時間等を適宜調節して， 亜鉛−鉄−アルミニウムベースの合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機 械的特性を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。
エ 次に，その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。「亜 鉛ベース合金」には，前記２(2)で認定したとおり，多種多様な金属間化合物が該当 し得る一方で，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，それらの「亜 鉛ベースの金属間化合物」である場合についての明示的な記載はない。 しかし，前記２(1)のとおり，本件出願時，本件発明にいう熱処理後に生じる３元 系以上の亜鉛−鉄ベース又は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物に該当 するものとして，証拠上認定できるものは，1)亜鉛−ニッケル−鉄，2)亜鉛−鉄− アルミニウム，3)亜鉛−鉄−アルミニウム−ニッケルの３種類のみである。 そうすると，上記のような３元系以上の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」又は「亜 鉛−アルミニウム合金化合物」を生じさせることのできる熱処理前の「亜鉛ベース 金属間化合物」たる「亜鉛ベース合金」に含まれ得る亜鉛以外の金属元素としては， 鉄，アルミニウム以外にはニッケルが挙げられる。そして，ニッケルについては， 前記２(1)で認定したとおり，亜鉛−ニッケル−鉄や亜鉛−鉄−アルミニウム−ニ ッケルの金属間化合物の存在が本件出願時に知られていた上，本件出願時から，ニ ッケルは亜鉛と合金を形成して鋼板の被膜を形成すること及び亜鉛−ニッケル合金 メッキは優れた耐食性を有することが知られていた（甲２，乙８）から，当業者は， ニッケルがマイナー成分として加えられても本件発明の課題解決には影響はなく， 上記のように亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するといえる。そうすると， 本件明細書の記載に接した当業者は，前記の鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物 が生じるという技術常識も踏まえて，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，亜鉛−ニ ッケルの金属間化合物やそれに更にアルミニウムや鉄を含む金属間化合物であって も，それらの組成，熱処理の温度や時間を適宜調節して，亜鉛−鉄ベースの合金化 合物又は亜鉛−アルミニウム−鉄ベースの合金化合物を生じさせ，高い機械的特性 を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 そして，本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛−鉄と３元系以上の 金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのである から，鉄，アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベース の金属間化合物」の被覆が熱処理により３元系以上の亜鉛−鉄ベース金属化合物又 は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解 決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足され なくなるものではない。
オ 以上からすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識 とに基づいて，本件明細書の実施例２で開示された亜鉛重量５０％−アルミニウム 重量５０％の合金以外の「亜鉛ベース合金」として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛 −鉄−アルミニウム金属化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属間化合物等を想起し，これらからなる鋼板上の被覆を熱処 理することによって亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄−ア ルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせて本件発明に係る課題を 解決できることを理解することができ，そのことを被告は証明したと認めることが できる。
(3) 原告は，1)いかなる金属間化合物で鋼板を被覆し，それを熱処理すること で，本件発明の課題を解決できるいかなる金属間化合物が生じるかを，被告が根拠 となる本件明細書の記載と技術常識を明らかにしつつ具体的に主張立証しなければ ならないが，その主張立証が果たされていない，2)亜鉛−鉄金属間化合物について， δ１相が鋼板用の被膜として望ましいとする従来の技術常識からすると，当業者は 本件明細書の記載及び技術常識に照らして，本件発明の課題をできるとは認識しな い，3)亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物と亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物に ついて，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったことからすると，当 業者は，熱処理することでどのような金属間化合物を得られるかを予測することは＼nできないから，熱処理前の「亜鉛ベース合金」を本件明細書に開示のない「亜鉛ベ ースの金属間化合物」にまで拡張することはできないと主張する。
ア 上記1)について，当業者が，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆とし て，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケ ル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被 覆を想起し，これらの被覆を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決で きることを理解できることは，前記(2)で判断したとおりである。
イ 上記2)について，本件発明は，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処 理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合金化し た層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つように なるという新たな知見に基づくものであり，かつ，実施例１，２で優れた腐食防止 効果を持つ被膜が形成されていることが確認できる（実施例１，２と同じ条件で実 験した場合にこのような結果が得られないことを示す証拠はない。）以上，従来の 技術常識にかかわらず，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識に基 づいて「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベースの金属間化合物」である場合，本件発明 の課題を解決できることを認識するといえ，原告の主張は採用することができない。
ウ 上記3)について，前記(2)で検討したとおり，当業者は，本件明細書の記 載及び本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物又は亜鉛 −ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等の 被覆であっても課題を解決できると認識することができるというべきであって，こ のことは，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったとしても，左右さ れるものではない。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
(4) したがって，原告主張の審決取消事由１は理由がない。
４ 取消事由２（実施可能要件についての認定判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は方法の発明であるところ，方法の発明における発明の実施とは， その方法の使用をする行為をいうから（特許法２条３項２号），方法の発明につい て実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出願当時＼nの技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その方法の使用をする ことができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるというべ きである。そして，実施可能要件についても特許権者（被告）がその証明責任を負＼nう。
(2) 前記３で検討したところからすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出 願時の技術常識に基づいて，「亜鉛ベースの金属間化合物」からなる被覆として， 亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金 属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被覆を 想起し，これらの被覆を熱処理することによって，高い機械的特性を持つ鋼板を製 造することができると認められるから，本件明細書の詳細な説明には，本件発明の 方法を使用をすることができる程度の記載があり，実施可能要件は充足されている＼nと認められる。
(3) 原告は，実施可能要件について，1)いかなる金属間化合物で被覆して熱処理 をすると，いかなる金属間化合物が生じ，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対す る保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得」ることについて主張立証がされていない，＼n2)鉄が被覆に拡散して鉄含有率の少ない金属間化合物が鉄含有率の高い金属間化合 物に変化することにより「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且 つ潤滑機能を確保し得る金属間化合物」となるとはいえない，3)亜鉛−ニッケル金 属間化合物から亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物が形成されるとは理解できないと 主張する。
ア しかし，上記1)について，前記３で検討したところからすると，当業者 は，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛− 鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属化合物等からなる被覆を想起し，これらの被覆を熱処理す ることによって本件発明を実施できると認識するものと認められる。
イ 上記2)について，前記３で検討したとおり，本件発明が新たな知見に基 づくものであることや実施例１，２で優れた腐食防止効果を持つ被膜が形成されて いることからすると，原告が主張するような事情を考慮しても，当業者は実施可能＼nであると認識するものと認められる。
ウ 上記3)について，前記３で検討したところからすると，当業者は，本件 明細書の記載や本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−ニッケルの金属間化合物を 生じさせることができると認識すると認められる。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
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2019.09.13
平成30(行ケ)10117 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月12日 知的財産高等裁判所
知財高裁（1部）は、明確性違反、サポート要件違反であるとした審決を取り消しました。
特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり， 当該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数 を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ，特定事項Ｃは， 本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し，＼n特定事項Ｄ及び特定事項ＥないしＨは，重畳的に，これに更に特定を加えるもので ある。
そうすると，特定事項Ｉは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，脂質含 有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち一つ又は複数を「指標」と して使用する方法について，これが，特定事項ＣないしＨによって特定された構成＼nを有する脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択す るための方法である旨更に特定するものということができる。
カ 特定事項Ａの明確性
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は，本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を，ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ，「指標として」という記 載は抽象的であり，いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから，本願発明の外延は明確ではない，要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては，明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，年齢，性別等の対象の要素 をメルクマールにして，その脂質含有配合物の構成を決定すれば，要素を「指標と＼nして」使用したといえる。また，これにより決定される脂質含有配合物の構成があ＼nりふれたものであったとしても，ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると，「指標として」という記載が，第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また，対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは，本願発明 の技術的範囲を画定し，対象方法を認定した上で，これらを比較検討して判断する ものである。そして，脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは，対象方法の認定に係る問題であって，本願 発明の技術的範囲の画定の問題，すなわち，明確性要件とは無関係である。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
(イ) 被告は，特定事項ＥないしＩは，特定事項Ｄにおける「ω−６脂肪酸対ω −３脂肪酸の比」及び「それらの量」が「一つ以上の要素」に，どのように基づい ているのかを特定しようとする記載と解すべきである旨主張する。 しかし，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨは，いずれも特定事項Ｃによって特定 された本願発明の方法によって選択される対象物の構成について，更に，それぞれ＼n異なる観点から特定するものである。特定事項Ｅ及びＧには「一つ以上の要素」に 関する記載が全くないのであるから，これらと選択関係にある特定事項ＥないしＨ との関係から，特定事項Ｄの技術的意義を解すべきとはいえない。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
(ウ) 被告は，本願明細書は「要素」の使用方法を明らかにするものではなく， それが技術常識でもない旨主張する。 被告の上記主張は，本願発明は，対象に投与する脂質含有配合物を選択するため に，どのように「要素」を使用するかについて特定した方法であるという解釈を前 提とするものである。 しかし，特定事項Ｆ及びＨに係る特許請求の範囲の記載においては，「要素」で ある食餌及び生活圏周囲の温度範囲を，どのように使用するかについて特定されて いるものの，これらの特定事項と選択関係にある特定事項Ｅ及びＧには，「要素」 の使用方法に関する記載はない。特定事項Ｆ及びＨは，本願発明の方法によって選 択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定するものにすぎないと解すべき＼nである。そして，その余の本願発明に係る特許請求の範囲の記載には，「要素」の 使用方法に関する記載はない。 したがって，被告の上記主張は，特許請求の範囲の記載を離れた本願発明の解釈 を前提とするものであるから，採用できない。なお，本願発明の課題を解決するた めには，脂質含有配合物の選択に当たり，特定の「要素」をどのように使用するか についてまで特定しなければならないにもかかわらず，特許請求の範囲に記載され た発明が，脂質含有配合物の選択に当たり，特定の「要素」を使用する方法につい て特定するにとどまるというのであれば，それは，サポート要件の問題であって， 明確性要件の問題ではない。明確性要件は，出願人が当該出願によって得ようとす る特許の技術的範囲が明確か否かについて判断するものであって，それが，発明の 課題を解決するための構成又は方法として十＼分か否かについて判断するものではな い。
ク 小括
以上によれば，特定事項Ａは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該 脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を「指 標」として使用する方法である旨特定するものである。特定事項Ａに係る特許請求 の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということは できない。
・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。 (2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。
また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり， 当該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数 を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ，特定事項Ｃは， 本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し，＼n特定事項Ｄ及び特定事項ＥないしＨは，重畳的に，これに更に特定を加えるもので ある。
そうすると，特定事項Ｉは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，脂質含 有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち一つ又は複数を「指標」と して使用する方法について，これが，特定事項ＣないしＨによって特定された構成＼nを有する脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択す るための方法である旨更に特定するものということができる。
カ 特定事項Ａの明確性
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は，本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を，ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ，「指標として」という記 載は抽象的であり，いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから，本願発明の外延は明確ではない，要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては，明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，年齢，性別等の対象の要素 をメルクマールにして，その脂質含有配合物の構成を決定すれば，要素を「指標と＼nして」使用したといえる。また，これにより決定される脂質含有配合物の構成があ＼nりふれたものであったとしても，ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると，「指標として」という記載が，第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また，対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは，本願発明 の技術的範囲を画定し，対象方法を認定した上で，これらを比較検討して判断する ものである。そして，脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは，対象方法の認定に係る問題であって，本願 発明の技術的範囲の画定の問題，すなわち，明確性要件とは無関係である。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
(イ) 被告は，特定事項ＥないしＩは，特定事項Ｄにおける「ω−６脂肪酸対ω −３脂肪酸の比」及び「それらの量」が「一つ以上の要素」に，どのように基づい ているのかを特定しようとする記載と解すべきである旨主張する。 しかし，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨは，いずれも特定事項Ｃによって特定 された本願発明の方法によって選択される対象物の構成について，更に，それぞれ＼n異なる観点から特定するものである。特定事項Ｅ及びＧには「一つ以上の要素」に 関する記載が全くないのであるから，これらと選択関係にある特定事項ＥないしＨ との関係から，特定事項Ｄの技術的意義を解すべきとはいえない。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
(ウ) 被告は，本願明細書は「要素」の使用方法を明らかにするものではなく， それが技術常識でもない旨主張する。 被告の上記主張は，本願発明は，対象に投与する脂質含有配合物を選択するため に，どのように「要素」を使用するかについて特定した方法であるという解釈を前 提とするものである。 しかし，特定事項Ｆ及びＨに係る特許請求の範囲の記載においては，「要素」で ある食餌及び生活圏周囲の温度範囲を，どのように使用するかについて特定されて いるものの，これらの特定事項と選択関係にある特定事項Ｅ及びＧには，「要素」 の使用方法に関する記載はない。特定事項Ｆ及びＨは，本願発明の方法によって選 択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定するものにすぎないと解すべき＼nである。そして，その余の本願発明に係る特許請求の範囲の記載には，「要素」の 使用方法に関する記載はない。 したがって，被告の上記主張は，特許請求の範囲の記載を離れた本願発明の解釈 を前提とするものであるから，採用できない。なお，本願発明の課題を解決するた めには，脂質含有配合物の選択に当たり，特定の「要素」をどのように使用するか についてまで特定しなければならないにもかかわらず，特許請求の範囲に記載され た発明が，脂質含有配合物の選択に当たり，特定の「要素」を使用する方法につい て特定するにとどまるというのであれば，それは，サポート要件の問題であって， 明確性要件の問題ではない。明確性要件は，出願人が当該出願によって得ようとす る特許の技術的範囲が明確か否かについて判断するものであって，それが，発明の 課題を解決するための構成又は方法として十＼分か否かについて判断するものではな い。
ク 小括
以上によれば，特定事項Ａは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該 脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を「指 標」として使用する方法である旨特定するものである。特定事項Ａに係る特許請求 の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということは できない。
・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。 (2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。
また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
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2019.09. 9
平成30(行ケ)10084 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年8月29日 知的財産高等裁判所
進歩性･サポート要件の無効理由ありとした審決が維持されました。
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明１は，アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法の発明であって，アルミニウム缶内にパッケージングする対象とするワインとして，「３５ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ２」と，「３ ００ｐｐｍ未満の塩化物」と，「８００ｐｐｍ未満のスルフェート」とを有することを特徴とするワインを意図して製造するステップを含むものであるから，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１の課題を明示 した記載はないが，【０００２】ないし【０００４】の記載（前記(1)イ(ア)） から，本件発明１の課題は，アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすることであり，ここ にいう「ワインの品質」は，「ワインの味質」を意味するものと理解で きる。 そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４２】及び表１には，＼n白ワインの保存評価試験の結果として，パッケージングされた白ワイン を３０℃で６ヶ月間保存した後に，味覚パネルによる官能試験により，＼n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が＼nあることに照らすと，本件明細書の発明の詳細な説明には，ワインの品 質（味質）が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判＼n断されることの開示があることが認められる。
一方，上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され＼nた」ワインについて，表１には，別紙のとおり，保存期間「６ヶ月」に＼n対応する「Ａｌ ｍｇ／Ｌ」欄及び「初期に対するＡｌ含有量上昇率（％）」 欄に，アルミニウム含有量０．７２ｍｇ／Ｌ，含有量上昇率４４％（「直 立」状態で保存の缶），アルミニウム含有量０．６８ｍｇ／Ｌ，含有量 上昇率３６％（「倒立」状態で保存の缶）であったことの記載があるが， 表１を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，当該ワ＼nインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また，本件明細書の【０００３】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【００３４】の「良 好に架橋された不透過性膜によって，保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から，アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの， 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず，上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも，本件優先日当時，遊離ＳＯ２とアルミニウムとの間の酸化還元 反応により硫化水素が発生し，この硫化水素によってワインのフレーバ ーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと（甲５０， ５１等）が認められるが，かかる技術常識に照らしても，遊離ＳＯ2の濃 度にかかわらず，ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワイン の味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明１ の課題（「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質（味質） が保存中に著しく劣化しないようにすること」）を解決できるかどうか を確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを＼n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ，前記(ア)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に は，白ワインの保存評価試験（【００３８】ないし【００４２】及び表＼n１）において「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」＼nワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度に ついての具体的な開示はなく，仮にこれらの濃度が，本件発明１で規定 するそれぞれの濃度（「３００ｐｐｍ未満の塩化物」及び「８００ｐｐ ｍ未満のスルフェート」）の範囲内であったとしても，それぞれの上限 値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから，上 記保存評価試験の結果から，本件発明１の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェートの濃度範囲（８ ００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された＼nものと認識することはできないというべきである。 また，甲１及び甲４３（「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」２００ ２年，Zairyo-to-kankyo,51,ｐ.293〜298）によれば，ワインを組成する 一般的な物質のうち，遊離ＳＯ２，塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスルフェ ート（ＳＯ４ ２−）以外にも，リンゴ酸，クエン酸等の有機酸がアルミニウ ムの腐食原因となることは，本件優先日当時の技術常識であったことが 認められる。このような技術常識に照らすと，本件明細書の発明の詳細 な説明には，白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成につい ての記載はないものの，これらのアルミニウムの腐食原因となる物質も， 当該ワインの組成に含まれており，表１記載の保存期間「６ヶ月」に対＼n応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験結果に影＼n響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。＼n以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から，当業者が本件発明１に含まれる塩化物の濃度３０ ０ｐｐｍ未満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全 体にわたり本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められ ないから，本件発明１は，サポート要件に適合するものと認めることは できない。
(3) 原告の主張について
原告は，本件優先日当時，1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度は， 生産国・地域，品種，収穫年，製造条件等の違いによりワイン毎に様々であ り，いずれの濃度分布も広範囲に亘っており，塩化物の濃度は３ｐｐｍから １１４８ｐｐｍの範囲で，スルフェートの濃度は３８．６ｐｐｍから２４２ ０ｐｐｍの範囲で分布していること，及び，「３００ｐｐｍ」以上の塩化物 及び「８００ｐｐｍ」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存在す ること（甲３１，５９ないし６３，１３６の１），2)「淡水」とは塩分濃度 が５００ｐｐｍ以下，塩化物濃度が約３００ｐｐｍ以下の水であること（甲 １３７の１，２，１３９，１４０），3)塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスルフェ ート（ＳＯ４ ２−）が，アルミニウムやステンレスの局部腐食（不動態被膜の孔 食）の原因となるイオンであること（甲７８，８０ないし８４，１３７の１， ２）は，技術常識であったことに加えて，本件明細書の「このような不成功 の理由は，ワイン中の物質の比較的攻撃的な性質，及び，ワインと容器との 反応生成物の，ワイン品質，特に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」 （【０００３】）との記載を考慮すれば，当業者であれば，アルミニウムの 腐食原因であるワイン中の物質が「低い」濃度レベルであることを規定する， 本件発明１の「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2，「３００ｐｐｍ未満」の塩化 物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートとの要件を満たすワインをパッ ケージング対象とすることによって，これらの腐食原因物質の濃度が高いワ インがアルミニウム缶にパッケージングされることを確実に防止できるとい う本件発明１の効果を容易に認識可能であり，本件発明１は，この効果によ＼nって，「アルミニウム缶内にワインをパッケージングし，これによりワイン の品質が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題（「アルミニウ ム缶の腐食によって保存中にワインの中で増加してしまうアルミニウムイオ ン及び硫化水素によって，ワイン品質（味，色，臭い）が保存中に著しく劣 化しないようにする」という課題）を解決するものであることを容易に認識 できること，そして，アルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を ３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スルフェート」 の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム缶の腐食防 止効果がより高まることは容易に認識できることからすると，本件発明１の 上記効果は，特許請求の範囲の全てにおいて奏する効果であることを当業者 が認識できることは明らかであり，本件明細書の【００３８】ないし【００ ４２】記載の試験結果を参酌しなくても，本件優先日当時の技術常識に照ら し，本件明細書のその余の発明の詳細な説明の記載及び本件発明１の特許請 求の範囲の記載から，本件発明１は，当業者が本件発明１の課題を解決でき ると認識できる範囲のものであるといえるから，本件発明１は，サポート要 件に適合する旨主張する。
しかしながら，前記(2)イ(ア)認定のとおり，本件発明１の課題は，アルミ ニウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化し ないようにすることにあるものと認められるところ， 原告主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても，当業者が，本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から，本件発明１は，「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2， 「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によっ て，本件発明１の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認 めることはできない。 また，原告が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スル フェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても，前記(2)イ(ア)認定のとお り，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく，本件発明１の上記課題 を解決できるかどうかを確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験＼n結果によらざるを得ない。そして，本件明細書の【００３８】ないし【００ ４２】及び表１記載の白ワインの保存評価試験の結果から，本件発明１の対＼n象とするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスル フェートの濃度範囲（８００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」 が保存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果に＼nより確認されたものと認識することはできないことは，前記(2)イ(イ)のとお りである。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から，当業者が本件発明１に含まれる塩化物の濃度３００ｐｐｍ未 満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体にわたり本件 発明１の課題を解決できると認識できるものと認められないから，原告の上 記主張は採用することができない。
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明１は，アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法の発明であって，アルミニウム缶内にパッケージングする対象とするワインとして，「３５ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ２」と，「３ ００ｐｐｍ未満の塩化物」と，「８００ｐｐｍ未満のスルフェート」とを有することを特徴とするワインを意図して製造するステップを含むものであるから，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１の課題を明示 した記載はないが，【０００２】ないし【０００４】の記載（前記(1)イ(ア)） から，本件発明１の課題は，アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすることであり，ここ にいう「ワインの品質」は，「ワインの味質」を意味するものと理解で きる。 そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４２】及び表１には，＼n白ワインの保存評価試験の結果として，パッケージングされた白ワイン を３０℃で６ヶ月間保存した後に，味覚パネルによる官能試験により，＼n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が＼nあることに照らすと，本件明細書の発明の詳細な説明には，ワインの品 質（味質）が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判＼n断されることの開示があることが認められる。
一方，上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され＼nた」ワインについて，表１には，別紙のとおり，保存期間「６ヶ月」に＼n対応する「Ａｌ ｍｇ／Ｌ」欄及び「初期に対するＡｌ含有量上昇率（％）」 欄に，アルミニウム含有量０．７２ｍｇ／Ｌ，含有量上昇率４４％（「直 立」状態で保存の缶），アルミニウム含有量０．６８ｍｇ／Ｌ，含有量 上昇率３６％（「倒立」状態で保存の缶）であったことの記載があるが， 表１を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，当該ワ＼nインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また，本件明細書の【０００３】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【００３４】の「良 好に架橋された不透過性膜によって，保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から，アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの， 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず，上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも，本件優先日当時，遊離ＳＯ２とアルミニウムとの間の酸化還元 反応により硫化水素が発生し，この硫化水素によってワインのフレーバ ーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと（甲５０， ５１等）が認められるが，かかる技術常識に照らしても，遊離ＳＯ2の濃 度にかかわらず，ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワイン の味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明１ の課題（「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質（味質） が保存中に著しく劣化しないようにすること」）を解決できるかどうか を確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを＼n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ，前記(ア)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に は，白ワインの保存評価試験（【００３８】ないし【００４２】及び表＼n１）において「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」＼nワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度に ついての具体的な開示はなく，仮にこれらの濃度が，本件発明１で規定 するそれぞれの濃度（「３００ｐｐｍ未満の塩化物」及び「８００ｐｐ ｍ未満のスルフェート」）の範囲内であったとしても，それぞれの上限 値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから，上 記保存評価試験の結果から，本件発明１の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェートの濃度範囲（８ ００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された＼nものと認識することはできないというべきである。 また，甲１及び甲４３（「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」２００ ２年，Zairyo-to-kankyo,51,ｐ.293〜298）によれば，ワインを組成する 一般的な物質のうち，遊離ＳＯ２，塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスルフェ ート（ＳＯ４ ２−）以外にも，リンゴ酸，クエン酸等の有機酸がアルミニウ ムの腐食原因となることは，本件優先日当時の技術常識であったことが 認められる。このような技術常識に照らすと，本件明細書の発明の詳細 な説明には，白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成につい ての記載はないものの，これらのアルミニウムの腐食原因となる物質も， 当該ワインの組成に含まれており，表１記載の保存期間「６ヶ月」に対＼n応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験結果に影＼n響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。＼n以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から，当業者が本件発明１に含まれる塩化物の濃度３０ ０ｐｐｍ未満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全 体にわたり本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められ ないから，本件発明１は，サポート要件に適合するものと認めることは できない。
(3) 原告の主張について
原告は，本件優先日当時，1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度は， 生産国・地域，品種，収穫年，製造条件等の違いによりワイン毎に様々であ り，いずれの濃度分布も広範囲に亘っており，塩化物の濃度は３ｐｐｍから １１４８ｐｐｍの範囲で，スルフェートの濃度は３８．６ｐｐｍから２４２ ０ｐｐｍの範囲で分布していること，及び，「３００ｐｐｍ」以上の塩化物 及び「８００ｐｐｍ」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存在す ること（甲３１，５９ないし６３，１３６の１），2)「淡水」とは塩分濃度 が５００ｐｐｍ以下，塩化物濃度が約３００ｐｐｍ以下の水であること（甲 １３７の１，２，１３９，１４０），3)塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスルフェ ート（ＳＯ４ ２−）が，アルミニウムやステンレスの局部腐食（不動態被膜の孔 食）の原因となるイオンであること（甲７８，８０ないし８４，１３７の１， ２）は，技術常識であったことに加えて，本件明細書の「このような不成功 の理由は，ワイン中の物質の比較的攻撃的な性質，及び，ワインと容器との 反応生成物の，ワイン品質，特に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」 （【０００３】）との記載を考慮すれば，当業者であれば，アルミニウムの 腐食原因であるワイン中の物質が「低い」濃度レベルであることを規定する， 本件発明１の「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2，「３００ｐｐｍ未満」の塩化 物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートとの要件を満たすワインをパッ ケージング対象とすることによって，これらの腐食原因物質の濃度が高いワ インがアルミニウム缶にパッケージングされることを確実に防止できるとい う本件発明１の効果を容易に認識可能であり，本件発明１は，この効果によ＼nって，「アルミニウム缶内にワインをパッケージングし，これによりワイン の品質が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題（「アルミニウ ム缶の腐食によって保存中にワインの中で増加してしまうアルミニウムイオ ン及び硫化水素によって，ワイン品質（味，色，臭い）が保存中に著しく劣 化しないようにする」という課題）を解決するものであることを容易に認識 できること，そして，アルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を ３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スルフェート」 の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム缶の腐食防 止効果がより高まることは容易に認識できることからすると，本件発明１の 上記効果は，特許請求の範囲の全てにおいて奏する効果であることを当業者 が認識できることは明らかであり，本件明細書の【００３８】ないし【００ ４２】記載の試験結果を参酌しなくても，本件優先日当時の技術常識に照ら し，本件明細書のその余の発明の詳細な説明の記載及び本件発明１の特許請 求の範囲の記載から，本件発明１は，当業者が本件発明１の課題を解決でき ると認識できる範囲のものであるといえるから，本件発明１は，サポート要 件に適合する旨主張する。
しかしながら，前記(2)イ(ア)認定のとおり，本件発明１の課題は，アルミ ニウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化し ないようにすることにあるものと認められるところ， 原告主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても，当業者が，本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から，本件発明１は，「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2， 「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によっ て，本件発明１の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認 めることはできない。 また，原告が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スル フェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても，前記(2)イ(ア)認定のとお り，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく，本件発明１の上記課題 を解決できるかどうかを確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験＼n結果によらざるを得ない。そして，本件明細書の【００３８】ないし【００ ４２】及び表１記載の白ワインの保存評価試験の結果から，本件発明１の対＼n象とするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスル フェートの濃度範囲（８００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」 が保存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果に＼nより確認されたものと認識することはできないことは，前記(2)イ(イ)のとお りである。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から，当業者が本件発明１に含まれる塩化物の濃度３００ｐｐｍ未 満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体にわたり本件 発明１の課題を解決できると認識できるものと認められないから，原告の上 記主張は採用することができない。
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2019.09. 9
平成30(ネ)10040 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年8月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
原審では、サポート要件、実施可能要件違反で権利行使不能＼と判断されていました。
控訴審は、サポート要件違反と判断しました。
所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について，特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは， 当業者が，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から，当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決できると認識で きるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 イ(ア) これを本件についてみるに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１） の記載によれば，本件発明は，アルミニウム缶内にワインをパッケージ ングする方法の発明であって，「３５ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ２」と，「３ ００ｐｐｍ未満の塩化物」と，「８００ｐｐｍ未満のスルフェート」と を有することを特徴とするワインを製造するステップを含むものである から，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の課題を明示し た記載はないが，【０００２】ないし【０００４】の記載（前記(1)イ(ア)） から，本件発明の課題は，アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすること，ここにいう 「ワインの品質」は，「ワインの味質」を意味するものと理解できる。 そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４２】及び表１には，＼n白ワインの保存評価試験の結果として，パッケージングされた白ワイン を３０℃で６ヶ月間保存した後に，味覚パネルによる官能試験により，＼n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が＼nあることに照らすと，本件明細書の発明の詳細な説明には，ワインの品 質（味質）が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判＼n断されることの開示があることが認められる。
一方，上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され＼nた」ワインについて，表１には，別紙のとおり，保存期間「６ヶ月」に＼n対応する「Ａｌ ｍｇ／Ｌ」欄及び「初期に対するＡｌ含有量上昇率（％）」 欄に，アルミニウム含有量０．７２ｍｇ／Ｌ，含有量上昇率４４％（「直 立」状態で保存の缶），アルミニウム含有量０．６８ｍｇ／Ｌ，含有量 上昇率３６％（「倒立」状態で保存の缶）であったことの記載があるが， 表１を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，当該ワ＼nインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また，本件明細書の【０００３】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【００３４】の「良 好に架橋された不透過性膜によって，保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から，アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの， 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず，上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも，本件優先日当時，遊離ＳＯ２とアルミニウムとの間の酸化還 元反応により硫化水素が発生し，この硫化水素によってワインのフレー バーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと（甲３ ９，４０等）が認められるが，かかる技術常識に照らしても，遊離ＳＯ ２の濃度にかかわらず，ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいて ワインの味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明の 課題（「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質（味質） が保存中に著しく劣化しないようにすること」）を解決できるかどうか を確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを＼n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ，前記(ア)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明 には，白ワインの保存評価試験（【００３８】ないし【００４２】及び 表１）において「許容可能＼なワイン品質が味覚パネルによって確認され た」ワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃 度についての具体的な開示はなく，仮にこれらの濃度が，本件発明で規 定するそれぞれの濃度（「３００ｐｐｍ未満の塩化物」及び「８００ｐ ｐｍ未満のスルフェート」）の範囲内であったとしても，それぞれの上 限値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから， 上記保存評価試験の結果から，本件発明の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェートの濃度範囲（８ ００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された＼nものと認識することはできないというべきである。 また，乙２９及び甲１７５（「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」２ ００２年，Zairyo-to-kankyo,51,ｐ.293〜298）によれば，ワインを組成 する一般的な物質のうち，遊離ＳＯ２，塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスル フェート（ＳＯ４ ２−）以外にも，リンゴ酸，クエン酸等の有機酸がアル ミニウムの腐食原因となることは，本件優先日当時の技術常識であった ことが認められる。このような技術常識に照らすと，本件明細書の発明 の詳細な説明には，白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成 についての記載はないものの，これらのアルミニウムの腐食原因となる 物質も，当該ワインの組成に含まれており，表１記載の保存期間「６ヶ＼n月」に対応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験＼n結果に影響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。＼n以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から，当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度３００ ｐｐｍ未満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体 にわたり本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められない から，本件発明は，サポート要件に適合するものと認めることはできな い。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件優先日当時，1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度 は，生産国・地域，品種，収穫年，製造条件等の違いによりワイン毎に様々 であり，いずれの濃度分布も広範囲に亘っており，塩化物の濃度は３ｐｐｍ から１１４８ｐｐｍの範囲で，スルフェートの濃度は３８．６ｐｐｍから２ ４２０ｐｐｍの範囲で分布していること，及び，「３００ｐｐｍ」以上の塩 化物及び「８００ｐｐｍ」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存 在すること（甲２４，４１，４２，５１，５７，５８，１０１，乙６７）， 2)「淡水」とは塩分濃度が５００ｐｐｍ以下，塩化物濃度が約３００ｐｐｍ 以下の水であること（甲１６７，１６８，１６９の１，２），3)塩化物イオ ン（Ｃｌ−）及びスルフェート（ＳＯ４ ２−）が，アルミニウムやステンレスの 局部腐食（不動態被膜の孔食）の原因となるイオンであること（甲８８ない し９０，１１５ないし１１７，１６９の１，２）は，技術常識であったこと に加えて，本件明細書の「このような不成功の理由は，ワイン中の物質の比 較的攻撃的な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特 に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」（【０００３】）との記載を 考慮すれば，当業者であれば，アルミニウムの腐食原因であるワイン中の物 質が「低い」濃度レベルであることを規定する，本件発明の「３５ｐｐｍ未 満」の遊離ＳＯ2，「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」 のスルフェートとの要件を満たすワインをパッケージング対象とすることに よって，これらの腐食原因物質の濃度が高いワインがアルミニウム缶にパッ ケージングされることを確実に防止できるという本件発明の効果を容易に認 識可能であり，本件発明は，この効果によって，「アルミニウム缶内にワイ＼nンをパッケージングし，これによりワインの品質が保存中に著しく劣化しな いようにする」という課題（「アルミニウム缶の腐食によって保存中にワイ ンの中で増加してしまうアルミニウムイオン及び硫化水素によって，ワイン 品質（味，色，臭い）が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題） を解決するものであることを容易に認識できること，そして，アルミニウム 缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればする ほど，同腐食原因である「スルフェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低く すればするほど，アルミニウム缶の腐食防止効果がより高まることは容易に 認識できることからすると，本件発明の上記効果は，特許請求の範囲の全て において奏する効果であることを当業者が認識できることは明らかであり， 本件明細書の【００３８】ないし【００４２】記載の試験結果を参酌しなく ても，本件優先日当時の技術常識に照らし，本件明細書のその余の発明の詳 細な説明の記載及び本件発明の特許請求の範囲の記載から，本件発明は，当 業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる から，本件発明は，サポート要件に適合する旨主張する。 しかしながら，前記(2)イ(ア)認定のとおり，本件発明の課題は，アルミニ ウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化しな いようにすることにあるものと認められるところ，控訴人主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても，当業者が，本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から，本件発明は，「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2， 「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によって， 本件発明の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認めるこ とはできない。
また，控訴人が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スル フェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても，前記(2)イ(ア)認定のとお り，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく，本件発明の上記課題を 解決できるかどうかを確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結＼n果によらざるを得ない。そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４ ２】及び表１記載の白ワインの保存評価試験の結果から，本件発明の対象と＼nするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェ ートの濃度範囲（８００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保 存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により＼n確認されたものと認識することはできないことは，前記(2)イ(イ)のとおりで ある。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から，当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度３００ｐｐｍ未満 及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体にわたり本件発 明の課題を解決できると認識できるものと認められないから，控訴人の上記 主張は採用することができない。
所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について，特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは， 当業者が，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から，当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決できると認識で きるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 イ(ア) これを本件についてみるに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１） の記載によれば，本件発明は，アルミニウム缶内にワインをパッケージ ングする方法の発明であって，「３５ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ２」と，「３ ００ｐｐｍ未満の塩化物」と，「８００ｐｐｍ未満のスルフェート」と を有することを特徴とするワインを製造するステップを含むものである から，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の課題を明示し た記載はないが，【０００２】ないし【０００４】の記載（前記(1)イ(ア)） から，本件発明の課題は，アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすること，ここにいう 「ワインの品質」は，「ワインの味質」を意味するものと理解できる。 そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４２】及び表１には，＼n白ワインの保存評価試験の結果として，パッケージングされた白ワイン を３０℃で６ヶ月間保存した後に，味覚パネルによる官能試験により，＼n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が＼nあることに照らすと，本件明細書の発明の詳細な説明には，ワインの品 質（味質）が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判＼n断されることの開示があることが認められる。
一方，上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され＼nた」ワインについて，表１には，別紙のとおり，保存期間「６ヶ月」に＼n対応する「Ａｌ ｍｇ／Ｌ」欄及び「初期に対するＡｌ含有量上昇率（％）」 欄に，アルミニウム含有量０．７２ｍｇ／Ｌ，含有量上昇率４４％（「直 立」状態で保存の缶），アルミニウム含有量０．６８ｍｇ／Ｌ，含有量 上昇率３６％（「倒立」状態で保存の缶）であったことの記載があるが， 表１を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，当該ワ＼nインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また，本件明細書の【０００３】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【００３４】の「良 好に架橋された不透過性膜によって，保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から，アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの， 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず，上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも，本件優先日当時，遊離ＳＯ２とアルミニウムとの間の酸化還 元反応により硫化水素が発生し，この硫化水素によってワインのフレー バーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと（甲３ ９，４０等）が認められるが，かかる技術常識に照らしても，遊離ＳＯ ２の濃度にかかわらず，ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいて ワインの味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明の 課題（「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質（味質） が保存中に著しく劣化しないようにすること」）を解決できるかどうか を確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを＼n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ，前記(ア)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明 には，白ワインの保存評価試験（【００３８】ないし【００４２】及び 表１）において「許容可能＼なワイン品質が味覚パネルによって確認され た」ワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃 度についての具体的な開示はなく，仮にこれらの濃度が，本件発明で規 定するそれぞれの濃度（「３００ｐｐｍ未満の塩化物」及び「８００ｐ ｐｍ未満のスルフェート」）の範囲内であったとしても，それぞれの上 限値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから， 上記保存評価試験の結果から，本件発明の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェートの濃度範囲（８ ００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された＼nものと認識することはできないというべきである。 また，乙２９及び甲１７５（「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」２ ００２年，Zairyo-to-kankyo,51,ｐ.293〜298）によれば，ワインを組成 する一般的な物質のうち，遊離ＳＯ２，塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスル フェート（ＳＯ４ ２−）以外にも，リンゴ酸，クエン酸等の有機酸がアル ミニウムの腐食原因となることは，本件優先日当時の技術常識であった ことが認められる。このような技術常識に照らすと，本件明細書の発明 の詳細な説明には，白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成 についての記載はないものの，これらのアルミニウムの腐食原因となる 物質も，当該ワインの組成に含まれており，表１記載の保存期間「６ヶ＼n月」に対応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験＼n結果に影響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。＼n以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から，当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度３００ ｐｐｍ未満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体 にわたり本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められない から，本件発明は，サポート要件に適合するものと認めることはできな い。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件優先日当時，1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度 は，生産国・地域，品種，収穫年，製造条件等の違いによりワイン毎に様々 であり，いずれの濃度分布も広範囲に亘っており，塩化物の濃度は３ｐｐｍ から１１４８ｐｐｍの範囲で，スルフェートの濃度は３８．６ｐｐｍから２ ４２０ｐｐｍの範囲で分布していること，及び，「３００ｐｐｍ」以上の塩 化物及び「８００ｐｐｍ」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存 在すること（甲２４，４１，４２，５１，５７，５８，１０１，乙６７）， 2)「淡水」とは塩分濃度が５００ｐｐｍ以下，塩化物濃度が約３００ｐｐｍ 以下の水であること（甲１６７，１６８，１６９の１，２），3)塩化物イオ ン（Ｃｌ−）及びスルフェート（ＳＯ４ ２−）が，アルミニウムやステンレスの 局部腐食（不動態被膜の孔食）の原因となるイオンであること（甲８８ない し９０，１１５ないし１１７，１６９の１，２）は，技術常識であったこと に加えて，本件明細書の「このような不成功の理由は，ワイン中の物質の比 較的攻撃的な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特 に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」（【０００３】）との記載を 考慮すれば，当業者であれば，アルミニウムの腐食原因であるワイン中の物 質が「低い」濃度レベルであることを規定する，本件発明の「３５ｐｐｍ未 満」の遊離ＳＯ2，「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」 のスルフェートとの要件を満たすワインをパッケージング対象とすることに よって，これらの腐食原因物質の濃度が高いワインがアルミニウム缶にパッ ケージングされることを確実に防止できるという本件発明の効果を容易に認 識可能であり，本件発明は，この効果によって，「アルミニウム缶内にワイ＼nンをパッケージングし，これによりワインの品質が保存中に著しく劣化しな いようにする」という課題（「アルミニウム缶の腐食によって保存中にワイ ンの中で増加してしまうアルミニウムイオン及び硫化水素によって，ワイン 品質（味，色，臭い）が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題） を解決するものであることを容易に認識できること，そして，アルミニウム 缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればする ほど，同腐食原因である「スルフェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低く すればするほど，アルミニウム缶の腐食防止効果がより高まることは容易に 認識できることからすると，本件発明の上記効果は，特許請求の範囲の全て において奏する効果であることを当業者が認識できることは明らかであり， 本件明細書の【００３８】ないし【００４２】記載の試験結果を参酌しなく ても，本件優先日当時の技術常識に照らし，本件明細書のその余の発明の詳 細な説明の記載及び本件発明の特許請求の範囲の記載から，本件発明は，当 業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる から，本件発明は，サポート要件に適合する旨主張する。 しかしながら，前記(2)イ(ア)認定のとおり，本件発明の課題は，アルミニ ウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化しな いようにすることにあるものと認められるところ，控訴人主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても，当業者が，本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から，本件発明は，「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2， 「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によって， 本件発明の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認めるこ とはできない。
また，控訴人が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スル フェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても，前記(2)イ(ア)認定のとお り，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく，本件発明の上記課題を 解決できるかどうかを確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結＼n果によらざるを得ない。そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４ ２】及び表１記載の白ワインの保存評価試験の結果から，本件発明の対象と＼nするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェ ートの濃度範囲（８００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保 存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により＼n確認されたものと認識することはできないことは，前記(2)イ(イ)のとおりで ある。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から，当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度３００ｐｐｍ未満 及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体にわたり本件発 明の課題を解決できると認識できるものと認められないから，控訴人の上記 主張は採用することができない。
◆判決本文
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2019.09. 2
平成30(行ケ)10117 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月12日 知的財産高等裁判所(1部)
明確性･サポート要件違反とした拒絶審決が取り消されました。
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だ けではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願 当時における技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不 当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 そこで，本願発明に係る特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害され るほどに不明確であるか否かについて，検討する。なお，以下，本願発明の発明特 定事項について，次のとおり分説し，それぞれ「特定事項Ａ」ないし「特定事項Ｉ」 ということがある。
Ａ 対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択 するための指標としての使用であって，
Ｂ 前記対象の一つ以上の要素は，以下：前記対象の年齢，前記対象の性別，前 記対象の食餌，前記対象の体重，前記対象の身体活動レベル，前記対象の脂質忍容 性レベル，前記対象の医学的状態，前記対象の家族の病歴，および前記対象の生活 圏の周囲の温度範囲から選択され，
Ｃ ここで前記配合物が，１又は複数の，相互に補完する一日用量のω−６脂肪 酸およびω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含み，
Ｄ ここでω−６脂肪酸対ω−３脂肪酸の比，およびそれらの量が，前記一つ以 上の要素に基づいており；
Ｅ ここでω−６対ω−３の比が，４：１以上，ここでω−６の前記用量が４０ グラム以下であり；
Ｆ または前記対象の食餌および／または配合物における抗酸化物質，植物化学 物質，およびシーフードの量に基づいて１：１〜５０：１；
Ｇ またはここでω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中止が緩やかで あり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり；
Ｈ またはここで前記脂肪酸の含有量は，下記表６：（表＼は略）と適合する，
Ｉ 前記使用。
(2) 「対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配合物を選 択するための指標としての使用」との記載（特定事項Ａ）の明確性
ア 特定事項Ａ及びＢ
本願発明は，「対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配 合物を選択するための指標としての使用であって，」と特定され（特定事項Ａ）， 続いて，「前記対象の一つ以上の要素は，以下：前記対象の年齢，前記対象の性別， 前記対象の食餌，前記対象の体重，前記対象の身体活動レベル，前記対象の脂質忍 容性レベル，前記対象の医学的状態，前記対象の家族の病歴，および前記対象の生 活圏の周囲の温度範囲から選択され，」と特定されている（特定事項Ｂ）。 そうすると，特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，少なくとも，下記の方法である 旨特定するものと解釈するのが合理的である。
記
脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択するため に，当該対象の「要素」，すなわち，年齢，性別，食餌，体重，身体活動レベル， 脂質忍容性レベル，医学的状態，家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち， 一つ又は複数を「指標」として使用する方法
イ 特定事項Ｃ
本願発明は，「ここで前記配合物が，１又は複数の，相互に補完する一日用量の ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含み，」と特定されている（特定 事項Ｃ）。そして，「ここで前記配合物」とは，特定事項Ａ及びＢで特定された方 法によって選択される対象物である「脂質含有配合物」をいうものである。 そうすると，特定事項Ｃは，本願発明の方法によって選択される対象物である脂 質含有配合物がω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含むなどと，本願発 明の方法によって選択される対象物の構成を特定するものということができる。＼n
ウ 特定事項ＤないしＨによって特定される目的物
特定事項ＤないしＨは，ω−６脂肪酸とω−３脂肪酸の用量の比率を特定したり （特定事項Ｄ，Ｅ，Ｆ），ω−６脂肪酸及び／又はω−３脂肪酸の用量を特定した り（特定事項Ｄ，Ｅ，Ｇ），脂肪酸に含まれるω−９脂肪酸，ω−６脂肪酸及びω −３脂肪酸の重量％を特定したり（特定事項Ｈ），ω−６脂肪酸及び／又はω−３ 脂肪酸の摂取量の経時的変化（特定事項Ｇ）を特定したりするものである。 そうすると，特定事項ＤないしＨは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の 方法によって選択される対象物の構成，すなわち，対象物である脂質含有配合物が＼nω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含むという構成について，ω−６脂＼n肪酸，ω−３脂肪酸又は脂肪酸に含まれるω−９脂肪酸等の比率，用量，重量％又 は摂取量の経時的変化に着目することにより，更に特定するものということができ る。
エ 特定事項ＤないしＨの関係
(ア) 特定事項ＤないしＨは，それぞれ「；」で区切られているから，それぞれ の発明特定事項ごとに，個別の技術的意義を有すると解すべきものである。
(イ) そして，特定事項Ｄは「ここで」で始まり，特定事項Ｅは「ここで」で始 まり，特定事項ＦないしＨは「または」で接続されているから，特定事項Ｄないし Ｈは，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨに更に区別され，特定事項ＥないしＨは選 択関係にあるものである。
(ウ) さらに，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨとの関係について検討する。 これらの特定事項は，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法によって選 択される対象物の構成について，ω−６脂肪酸，ω−３脂肪酸又は脂肪酸に含まれ＼nるω−９脂肪酸等の比率，用量，重量％又は摂取量の経時的変化に着目することに より，更に特定するものである。 そして，特定事項Ｄは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法によって 選択される対象物の構成について，脂質含有配合物が投与される対象の「要素」，＼nすなわち，年齢，性別，食餌，体重，身体活動レベル，脂質忍容性レベル，医学的 状態，家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち，一つ又は複数に基づいて特 定しようとするものである。 一方，特定事項ＥないしＨは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法に よって選択される対象物の構成について，客観的な比率，用量，重量％又は摂取量＼nの経時的変化に基づいて特定しようとするものである。 このように，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨは，いずれも特定事項Ｃによって 特定された本願発明の方法によって選択される対象物の構成について，更に特定す＼nるものであるところ，その特定の仕方が異なり，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨ による特定の間で矛盾が生じるものではないから，重畳して適用されるものという べきである。
オ 特定事項Ｉ
特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり， 当該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数 を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ，特定事項Ｃは， 本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し，＼n特定事項Ｄ及び特定事項ＥないしＨは，重畳的に，これに更に特定を加えるもので ある。 そうすると，特定事項Ｉは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，脂質含 有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち一つ又は複数を「指標」と して使用する方法について，これが，特定事項ＣないしＨによって特定された構成＼nを有する脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択す るための方法である旨更に特定するものということができる。
カ 特定事項Ａの明確性
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
・・・
特定事項Ｃで特定される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の構成は「一日＼n用量」の脂肪酸を含むものであるところ，特定事項Ｃに係る特許請求の範囲の記載 だけからでは，1)脂質含有配合物が，「一日用量」に相当する「ω−６脂肪酸およ びω−３脂肪酸」を含み，更にその余の脂肪酸を含んでもよいのか，それとも2)脂 質含有配合物が，「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含み，かつ，当該「脂肪酸」 が「ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸」を含むのか，について，一義的に明らかで はない。
(イ) そこで，本願明細書の記載を考慮する。
ａ 本願明細書において，対象に投与される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の 量について具体的に明示する記載は，実施例１，３，５及び６のみである。 そして，実施例１には，「この配合物は，およそ１０〜１００グラムの１日総脂 肪の，均衡のとれた脂肪酸組成物を供給できる。」と記載され，脂質含有配合物に 含まれる「脂肪酸」の「一日用量」について記載されている。一方，「ω−６脂肪 酸」及び「ω−３脂肪酸」の「一日用量」に関する記載はない。 また，実施例３，５及び６には，【表９】ないし【表＼１３】が記載され，各表に＼nついて，「総脂肪酸内容物についての用量範囲（単位：グラム），一価不飽和脂肪 酸対多価不飽和脂肪酸の比率範囲および一価不飽和脂肪酸対飽和脂肪酸の比率範囲， ω−６脂肪酸含有量の範囲（単位：グラム），ω−９脂肪酸対ω−６脂肪酸の比率 範囲，ω−３脂肪酸含有量の範囲（単位：グラム）およびω−６脂肪酸対ω−３脂 肪酸の比率範囲を，性別および年齢群により示すものである。」と説明されている。 実施例３，５及び６の各表は，脂質含有配合物に含まれる「脂肪酸」の「一日用量」＼nを示した上で，当該「脂肪酸」の内訳として，一価不飽和脂肪酸，多価不飽和脂肪 酸，飽和脂肪酸，ω−６脂肪酸，ω−９脂肪酸及びω−３脂肪酸の量を示すもので ある。
ｂ 一方，本願明細書には，発明を実施するための形態として「脂質配合物」に ついて開示されている（【００２２】〜【００３６】）。その中で，「ω−６脂肪 酸およびω−３脂肪酸両方の最適な１日送達量」と記載されているが，同記載は「一 態様」として開示されているものであって（【００２２】），「ω−６脂肪酸」及 び「ω−３脂肪酸」以外の「脂肪酸」の均衡について言及する「実施形態」も開示 されている（【００３０】）。 また，実施例３，５及び６の各表は，脂質含有配合物に含まれる「ω−６脂肪酸」＼n及び「ω−３脂肪酸」の用量を示すものであるが，その余の脂肪酸の用量について も示されている。 そうすると，ω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸の用量を開示するこれらの本願明細 書の記載は，その余の脂肪酸の用量を適宜定めてよいとするものではないから，上 記1)を前提とするものではないというべきである。
ｃ したがって，本願明細書は，脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の量について， まず「脂肪酸」の「一日用量」に着目した上で説明するものであって，上記2)を前 提とするものということができる。
(ウ) このように，特許請求の範囲の記載に加え，本願明細書の記載を考慮すれ ば，特定事項Ｃは，2)脂質含有配合物が，「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含 み，かつ，当該「脂肪酸」が「ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸」を含む旨特定す るものということができる。
・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。
(2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。 また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だ けではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願 当時における技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不 当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 そこで，本願発明に係る特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害され るほどに不明確であるか否かについて，検討する。なお，以下，本願発明の発明特 定事項について，次のとおり分説し，それぞれ「特定事項Ａ」ないし「特定事項Ｉ」 ということがある。
Ａ 対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択 するための指標としての使用であって，
Ｂ 前記対象の一つ以上の要素は，以下：前記対象の年齢，前記対象の性別，前 記対象の食餌，前記対象の体重，前記対象の身体活動レベル，前記対象の脂質忍容 性レベル，前記対象の医学的状態，前記対象の家族の病歴，および前記対象の生活 圏の周囲の温度範囲から選択され，
Ｃ ここで前記配合物が，１又は複数の，相互に補完する一日用量のω−６脂肪 酸およびω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含み，
Ｄ ここでω−６脂肪酸対ω−３脂肪酸の比，およびそれらの量が，前記一つ以 上の要素に基づいており；
Ｅ ここでω−６対ω−３の比が，４：１以上，ここでω−６の前記用量が４０ グラム以下であり；
Ｆ または前記対象の食餌および／または配合物における抗酸化物質，植物化学 物質，およびシーフードの量に基づいて１：１〜５０：１；
Ｇ またはここでω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中止が緩やかで あり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり；
Ｈ またはここで前記脂肪酸の含有量は，下記表６：（表＼は略）と適合する，
Ｉ 前記使用。
(2) 「対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配合物を選 択するための指標としての使用」との記載（特定事項Ａ）の明確性
ア 特定事項Ａ及びＢ
本願発明は，「対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配 合物を選択するための指標としての使用であって，」と特定され（特定事項Ａ）， 続いて，「前記対象の一つ以上の要素は，以下：前記対象の年齢，前記対象の性別， 前記対象の食餌，前記対象の体重，前記対象の身体活動レベル，前記対象の脂質忍 容性レベル，前記対象の医学的状態，前記対象の家族の病歴，および前記対象の生 活圏の周囲の温度範囲から選択され，」と特定されている（特定事項Ｂ）。 そうすると，特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，少なくとも，下記の方法である 旨特定するものと解釈するのが合理的である。
記
脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択するため に，当該対象の「要素」，すなわち，年齢，性別，食餌，体重，身体活動レベル， 脂質忍容性レベル，医学的状態，家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち， 一つ又は複数を「指標」として使用する方法
イ 特定事項Ｃ
本願発明は，「ここで前記配合物が，１又は複数の，相互に補完する一日用量の ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含み，」と特定されている（特定 事項Ｃ）。そして，「ここで前記配合物」とは，特定事項Ａ及びＢで特定された方 法によって選択される対象物である「脂質含有配合物」をいうものである。 そうすると，特定事項Ｃは，本願発明の方法によって選択される対象物である脂 質含有配合物がω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含むなどと，本願発 明の方法によって選択される対象物の構成を特定するものということができる。＼n
ウ 特定事項ＤないしＨによって特定される目的物
特定事項ＤないしＨは，ω−６脂肪酸とω−３脂肪酸の用量の比率を特定したり （特定事項Ｄ，Ｅ，Ｆ），ω−６脂肪酸及び／又はω−３脂肪酸の用量を特定した り（特定事項Ｄ，Ｅ，Ｇ），脂肪酸に含まれるω−９脂肪酸，ω−６脂肪酸及びω −３脂肪酸の重量％を特定したり（特定事項Ｈ），ω−６脂肪酸及び／又はω−３ 脂肪酸の摂取量の経時的変化（特定事項Ｇ）を特定したりするものである。 そうすると，特定事項ＤないしＨは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の 方法によって選択される対象物の構成，すなわち，対象物である脂質含有配合物が＼nω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含むという構成について，ω−６脂＼n肪酸，ω−３脂肪酸又は脂肪酸に含まれるω−９脂肪酸等の比率，用量，重量％又 は摂取量の経時的変化に着目することにより，更に特定するものということができ る。
エ 特定事項ＤないしＨの関係
(ア) 特定事項ＤないしＨは，それぞれ「；」で区切られているから，それぞれ の発明特定事項ごとに，個別の技術的意義を有すると解すべきものである。
(イ) そして，特定事項Ｄは「ここで」で始まり，特定事項Ｅは「ここで」で始 まり，特定事項ＦないしＨは「または」で接続されているから，特定事項Ｄないし Ｈは，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨに更に区別され，特定事項ＥないしＨは選 択関係にあるものである。
(ウ) さらに，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨとの関係について検討する。 これらの特定事項は，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法によって選 択される対象物の構成について，ω−６脂肪酸，ω−３脂肪酸又は脂肪酸に含まれ＼nるω−９脂肪酸等の比率，用量，重量％又は摂取量の経時的変化に着目することに より，更に特定するものである。 そして，特定事項Ｄは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法によって 選択される対象物の構成について，脂質含有配合物が投与される対象の「要素」，＼nすなわち，年齢，性別，食餌，体重，身体活動レベル，脂質忍容性レベル，医学的 状態，家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち，一つ又は複数に基づいて特 定しようとするものである。 一方，特定事項ＥないしＨは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法に よって選択される対象物の構成について，客観的な比率，用量，重量％又は摂取量＼nの経時的変化に基づいて特定しようとするものである。 このように，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨは，いずれも特定事項Ｃによって 特定された本願発明の方法によって選択される対象物の構成について，更に特定す＼nるものであるところ，その特定の仕方が異なり，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨ による特定の間で矛盾が生じるものではないから，重畳して適用されるものという べきである。
オ 特定事項Ｉ
特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり， 当該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数 を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ，特定事項Ｃは， 本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し，＼n特定事項Ｄ及び特定事項ＥないしＨは，重畳的に，これに更に特定を加えるもので ある。 そうすると，特定事項Ｉは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，脂質含 有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち一つ又は複数を「指標」と して使用する方法について，これが，特定事項ＣないしＨによって特定された構成＼nを有する脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択す るための方法である旨更に特定するものということができる。
カ 特定事項Ａの明確性
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
・・・
特定事項Ｃで特定される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の構成は「一日＼n用量」の脂肪酸を含むものであるところ，特定事項Ｃに係る特許請求の範囲の記載 だけからでは，1)脂質含有配合物が，「一日用量」に相当する「ω−６脂肪酸およ びω−３脂肪酸」を含み，更にその余の脂肪酸を含んでもよいのか，それとも2)脂 質含有配合物が，「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含み，かつ，当該「脂肪酸」 が「ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸」を含むのか，について，一義的に明らかで はない。
(イ) そこで，本願明細書の記載を考慮する。
ａ 本願明細書において，対象に投与される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の 量について具体的に明示する記載は，実施例１，３，５及び６のみである。 そして，実施例１には，「この配合物は，およそ１０〜１００グラムの１日総脂 肪の，均衡のとれた脂肪酸組成物を供給できる。」と記載され，脂質含有配合物に 含まれる「脂肪酸」の「一日用量」について記載されている。一方，「ω−６脂肪 酸」及び「ω−３脂肪酸」の「一日用量」に関する記載はない。 また，実施例３，５及び６には，【表９】ないし【表＼１３】が記載され，各表に＼nついて，「総脂肪酸内容物についての用量範囲（単位：グラム），一価不飽和脂肪 酸対多価不飽和脂肪酸の比率範囲および一価不飽和脂肪酸対飽和脂肪酸の比率範囲， ω−６脂肪酸含有量の範囲（単位：グラム），ω−９脂肪酸対ω−６脂肪酸の比率 範囲，ω−３脂肪酸含有量の範囲（単位：グラム）およびω−６脂肪酸対ω−３脂 肪酸の比率範囲を，性別および年齢群により示すものである。」と説明されている。 実施例３，５及び６の各表は，脂質含有配合物に含まれる「脂肪酸」の「一日用量」＼nを示した上で，当該「脂肪酸」の内訳として，一価不飽和脂肪酸，多価不飽和脂肪 酸，飽和脂肪酸，ω−６脂肪酸，ω−９脂肪酸及びω−３脂肪酸の量を示すもので ある。
ｂ 一方，本願明細書には，発明を実施するための形態として「脂質配合物」に ついて開示されている（【００２２】〜【００３６】）。その中で，「ω−６脂肪 酸およびω−３脂肪酸両方の最適な１日送達量」と記載されているが，同記載は「一 態様」として開示されているものであって（【００２２】），「ω−６脂肪酸」及 び「ω−３脂肪酸」以外の「脂肪酸」の均衡について言及する「実施形態」も開示 されている（【００３０】）。 また，実施例３，５及び６の各表は，脂質含有配合物に含まれる「ω−６脂肪酸」＼n及び「ω−３脂肪酸」の用量を示すものであるが，その余の脂肪酸の用量について も示されている。 そうすると，ω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸の用量を開示するこれらの本願明細 書の記載は，その余の脂肪酸の用量を適宜定めてよいとするものではないから，上 記1)を前提とするものではないというべきである。
ｃ したがって，本願明細書は，脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の量について， まず「脂肪酸」の「一日用量」に着目した上で説明するものであって，上記2)を前 提とするものということができる。
(ウ) このように，特許請求の範囲の記載に加え，本願明細書の記載を考慮すれ ば，特定事項Ｃは，2)脂質含有配合物が，「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含 み，かつ，当該「脂肪酸」が「ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸」を含む旨特定す るものということができる。
・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。
(2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。 また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
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2019.09. 2
平成30(行ケ)10047 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
訂正を認める、無効理由なしとした審決が維持されました。争点は、新規事項、サポート要件、進歩性です。被告(特許権者)は東芝からメモリ事業を買収した会社ですが、その後東芝メモリと商号変更しています。
本件訂正事項は，本件訂正前の請求項２１の「内層として形成される複 数の配線層」にいう「複数の配線層」を「グランドまたは電源となる３つ のプレーン層」と「信号を送受信する３つの信号層」を備える「配線層」 に限定するものである。そして，本件訂正後の請求項２１の文言から，「グ ランドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレー ン層」は，「配線層」であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライ ブ制御回路」や「不揮発性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n次に，本件明細書には，「電源回路５は，ホスト１側の電源回路から供 給される外部直流電源から複数の異なる内部直流電源電圧を生成し，これ ら内部直流電源電圧を半導体装置１００内の各回路に供給する。」（【０ ０１１】），「略長方形形状を呈する基板８の一方の短辺側には，ホスト １に接続されて，上述したＳＡＴＡインタフェース２，通信インタフェー ス３として機能するコネクタ９が設けられている。コネクタ９は，ホスト＼n１から入力された電源を電源回路５に供給する電源入力部として機能す＼nる。」（【００１２】），「図４は，基板８の層構成を示す図である。基＼n板８には，合成樹脂で構成された各層（絶縁膜８ａ）の表＼面あるいは内層 に様々な形状で配線層８ｂとして配線パターンが形成されている。配線パ ターンは，例えば銅で形成される。基板８に形成された配線パターンを介 して，基板８上に搭載された電源回路５，ＤＲＡＭ２０，ドライブ制御回 路４，ＮＡＮＤメモリ１０同士が電気的に接続される。…」（【００１３】）， 「基板８の各層に形成された配線層８ｂは，図５に示すように，信号を送 受信する信号層，グランドや電源線となるプレーン層として機能する。」＼n（【００１５】）との記載がある。また，図５には，基板８の内層として， 「３層」，「４層」及び「６層」に「信号層」を，「２層」及び「７層」 に「プレーン層（ＧＮＤ）」を，「５層」に「プレーン層（電源）」を配 する層構成が示されている。＼nこれらの記載事項によれば，図５の「５層」の「プレーン層（電源）」 は，配線層であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」 や「不揮発性半導体メモリ」である「ＮＡＮＤメモリ」に対して，電源回 路５において外部直流電源から生成した「内部直流電源電圧」が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n以上によれば，本件訂正後の請求項２１の「グランドまたは電源となる ３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン層」は，本件明細書に 記載されているものと認められるから（【００１１】ないし【００１３】， 【００１５】，図５），本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲 内においてしたものであって，新規事項の追加に当たらないものと認めら れる。
イ これに対し原告は，本件明細書の【００１５】記載の「電源線」とは， 基板のいずれかの層に設けられた「配線」程度を意味するものであり，「発 電機または電池のように，外部に電気エネルギーを供給しうる源」を意味 する「電源」（甲６２，６３）とは全く異なる概念であるが，本件訂正事 項は，「電源線」を「電源」とする訂正を含むものであり，本件訂正事項 のとおりに請求項２１を訂正した場合には，配線層の中に「電源」がある こととなって，本件明細書の「電源はホスト１にある」旨の記載とも矛盾 するから，本件訂正は，本件明細書に記載されていない新規事項を追加す るものであって，本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたもの とはいえない旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，本件訂正後の請求項２１の「グラ ンドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン 層」は，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」や「不揮発 性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給される電源線として機能する＼n「配線層」であって，「電源」そのものではないから，原告の上記主張は， その前提において採用することができない。
(3) 小括
以上のとおり，本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲内におい てしたものであって，新規事項の追加に当たらないから，これと同旨の本件 審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
・・・・
原告は，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」及 び「前記第１の平均値と前記第２の平均値はともに６０％以上」並びに本件 特許発明１，２，５，６，１７，２１及び２５の「配線密度が８０％以上」 は，いずれも原出願当初明細書に記載されていないから，本件出願は，分割 出願の要件を満たしていない不適法な分割出願であり，これと異なる本件審 決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 「第１の値が７．５％以下」について
(ア) 前記(1)の記載事項によれば，原出願当初明細書には，「本発明」は， 平面視において長方形形状の基板を用いる場合に，基板の反りを抑える ことができる半導体装置を提供することを目的とし（【０００５】）， 上層（基板の層構造の中心線よりも表＼面層側に形成された層）全体の配 線密度と下層（基板の層構造の中心線よりも裏面層側に形成された層）＼n全体の配線密度とが略等しくなることで，基板の上層全体に占める絶縁 膜（合成樹脂）と配線部分（銅）との比率が，基板の下層全体に占める 合成樹脂と銅との比率と略等しくなり，上層と下層とで熱膨張係数も略 等しくなるため，基板に反りが発生するのを抑制するという効果を奏す ること（【００１４】，【００１５】，【００２３】，【００２４】， 図５）の開示があることが認められる。
次に，原出願当初明細書には，1)「基板８の各層に形成された配線層 ８ｂは，図５に示すように，信号を送受信する信号層，グランドや電源 線となるプレーン層として機能」し，「各層に形成された配線パターン＼nの配線密度，すなわち，基板８の表面面積に対する配線層が占める割合」＼nを「図５に示すように構成している」こと（【００１５】），2)「本実 施の形態では，グランドとして機能する第８層をプレーン層ではなく網＼n状配線層とすることで，その配線密度を３０〜６０％に抑え」，「基板 ８の上層全体での配線密度は約６０％となって」おり，「第８層の配線 密度を約３０％として配線パターンを形成することで，下層全体での配 線密度を約６０％とすることができ，上層全体の配線密度と下層全体の 配線密度とを略等しくすることができる」こと，「なお，第８層の配線 密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全体の配線密度 と略等しくなるようにすればよい」こと（【００１６】），3)「本実施 の形態では，第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整し，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱 膨張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制す ることができる」こと（【００２４】）の記載がある。また，図５には， 「第１の実施の形態」に係る８層構造の配線層の上層の配線密度につい＼nて，「１層」が「約６０％」，「２層」が「約８０％」，「３層」が「約 ５０％」，「４層」が「約５０％」，上層全体（「１層」ないし「４層」） で「約６０％」であること，下層の配線密度について，「５層」が「約 ８０％」，「６層」が「約５０％」，「７層」が「約８０％」，「８層」 が「約３０〜６０％」，下層全体（「５層」ないし「８層」）で「約６ ０％〜６７．５％」であることが示されている。 そして，図５，【００１６】及び【００２４】の記載（上記2)及び3)） から，図５の「８層」の配線密度を「約３０％」とした場合には下層全 体の配線密度が「約６０％」（計算式（８０＋５０＋８０＋３０）÷４） になり，「８層」の配線密度を「約６０％」とした場合には下層全体の 配線密度が「約６７．５％」（計算式（８０＋５０＋８０＋６０）÷４） になること，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合，下 層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨張 係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制するこ とができる」ことを理解できる。
さらに，これらの記載事項から，図５の「８層」の配線密度を「約３ ０％〜６０％」の範囲で調整すると，上層全体の配線密度の平均値（約 ６０％）と下層全体の配線密度の平均値（約６０〜６７．５％）の差が 「約０％〜７．５％」の範囲で調整され，両者の配線密度が略等しくな り，熱膨張係数も略等しくなるため，基板８に反りが発生するのを抑制 することができるものと理解できる。
そうすると，原出願当初明細書には，「本発明」の「第１の実施の形 態」として，配線層の上層全体の配線密度の平均値（「第１の平均値」 に相当）と下層全体の配線密度の平均値（「第２の平均値」に相当）と の差を「７．５％以下」とすることが記載されていることが認められる から，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は， 原出願当初明細書に記載された事項の範囲内の事項であるものと認めら れる。 したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(イ) これに対し原告は，原出願当初明細書には，基板の反りが発生する のを抑えることができるための上層全体の配線密度と下層全体の配線密 度との差が何％かについての記載はなく，また，【００１６】の「なお， 第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全 体の配線密度と略等しくなるようにすればよい。」との記載は，第８層 の配線密度を約３０〜６０％の範囲で調整することを可能とすることで，＼n上層全体の配線密度を６７．５％とした場合（例えば，第３層の配線密 度を８０％とした場合）であっても，第８層の配線密度を６０％とする と，下層全体の配線密度も６７．５％となり，上層全体の配線密度と略 等しくすることで，反りを防止していることを意味するものであり，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が ７．５％以下」とすることについての記載はないから，本件特許発明１， １４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は，原出願当初明細書に記 載されていない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，図５，【００１６】及び【０ ０２４】から，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合， 下層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層 全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨 張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制する ことができる」ことを理解できるから，原出願当初明細書には，上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が７． ５％以下」とすることについての記載はあるものと認められる。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
本件訂正事項は，本件訂正前の請求項２１の「内層として形成される複 数の配線層」にいう「複数の配線層」を「グランドまたは電源となる３つ のプレーン層」と「信号を送受信する３つの信号層」を備える「配線層」 に限定するものである。そして，本件訂正後の請求項２１の文言から，「グ ランドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレー ン層」は，「配線層」であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライ ブ制御回路」や「不揮発性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n次に，本件明細書には，「電源回路５は，ホスト１側の電源回路から供 給される外部直流電源から複数の異なる内部直流電源電圧を生成し，これ ら内部直流電源電圧を半導体装置１００内の各回路に供給する。」（【０ ０１１】），「略長方形形状を呈する基板８の一方の短辺側には，ホスト １に接続されて，上述したＳＡＴＡインタフェース２，通信インタフェー ス３として機能するコネクタ９が設けられている。コネクタ９は，ホスト＼n１から入力された電源を電源回路５に供給する電源入力部として機能す＼nる。」（【００１２】），「図４は，基板８の層構成を示す図である。基＼n板８には，合成樹脂で構成された各層（絶縁膜８ａ）の表＼面あるいは内層 に様々な形状で配線層８ｂとして配線パターンが形成されている。配線パ ターンは，例えば銅で形成される。基板８に形成された配線パターンを介 して，基板８上に搭載された電源回路５，ＤＲＡＭ２０，ドライブ制御回 路４，ＮＡＮＤメモリ１０同士が電気的に接続される。…」（【００１３】）， 「基板８の各層に形成された配線層８ｂは，図５に示すように，信号を送 受信する信号層，グランドや電源線となるプレーン層として機能する。」＼n（【００１５】）との記載がある。また，図５には，基板８の内層として， 「３層」，「４層」及び「６層」に「信号層」を，「２層」及び「７層」 に「プレーン層（ＧＮＤ）」を，「５層」に「プレーン層（電源）」を配 する層構成が示されている。＼nこれらの記載事項によれば，図５の「５層」の「プレーン層（電源）」 は，配線層であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」 や「不揮発性半導体メモリ」である「ＮＡＮＤメモリ」に対して，電源回 路５において外部直流電源から生成した「内部直流電源電圧」が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n以上によれば，本件訂正後の請求項２１の「グランドまたは電源となる ３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン層」は，本件明細書に 記載されているものと認められるから（【００１１】ないし【００１３】， 【００１５】，図５），本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲 内においてしたものであって，新規事項の追加に当たらないものと認めら れる。
イ これに対し原告は，本件明細書の【００１５】記載の「電源線」とは， 基板のいずれかの層に設けられた「配線」程度を意味するものであり，「発 電機または電池のように，外部に電気エネルギーを供給しうる源」を意味 する「電源」（甲６２，６３）とは全く異なる概念であるが，本件訂正事 項は，「電源線」を「電源」とする訂正を含むものであり，本件訂正事項 のとおりに請求項２１を訂正した場合には，配線層の中に「電源」がある こととなって，本件明細書の「電源はホスト１にある」旨の記載とも矛盾 するから，本件訂正は，本件明細書に記載されていない新規事項を追加す るものであって，本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたもの とはいえない旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，本件訂正後の請求項２１の「グラ ンドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン 層」は，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」や「不揮発 性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給される電源線として機能する＼n「配線層」であって，「電源」そのものではないから，原告の上記主張は， その前提において採用することができない。
(3) 小括
以上のとおり，本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲内におい てしたものであって，新規事項の追加に当たらないから，これと同旨の本件 審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
・・・・
原告は，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」及 び「前記第１の平均値と前記第２の平均値はともに６０％以上」並びに本件 特許発明１，２，５，６，１７，２１及び２５の「配線密度が８０％以上」 は，いずれも原出願当初明細書に記載されていないから，本件出願は，分割 出願の要件を満たしていない不適法な分割出願であり，これと異なる本件審 決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 「第１の値が７．５％以下」について
(ア) 前記(1)の記載事項によれば，原出願当初明細書には，「本発明」は， 平面視において長方形形状の基板を用いる場合に，基板の反りを抑える ことができる半導体装置を提供することを目的とし（【０００５】）， 上層（基板の層構造の中心線よりも表＼面層側に形成された層）全体の配 線密度と下層（基板の層構造の中心線よりも裏面層側に形成された層）＼n全体の配線密度とが略等しくなることで，基板の上層全体に占める絶縁 膜（合成樹脂）と配線部分（銅）との比率が，基板の下層全体に占める 合成樹脂と銅との比率と略等しくなり，上層と下層とで熱膨張係数も略 等しくなるため，基板に反りが発生するのを抑制するという効果を奏す ること（【００１４】，【００１５】，【００２３】，【００２４】， 図５）の開示があることが認められる。
次に，原出願当初明細書には，1)「基板８の各層に形成された配線層 ８ｂは，図５に示すように，信号を送受信する信号層，グランドや電源 線となるプレーン層として機能」し，「各層に形成された配線パターン＼nの配線密度，すなわち，基板８の表面面積に対する配線層が占める割合」＼nを「図５に示すように構成している」こと（【００１５】），2)「本実 施の形態では，グランドとして機能する第８層をプレーン層ではなく網＼n状配線層とすることで，その配線密度を３０〜６０％に抑え」，「基板 ８の上層全体での配線密度は約６０％となって」おり，「第８層の配線 密度を約３０％として配線パターンを形成することで，下層全体での配 線密度を約６０％とすることができ，上層全体の配線密度と下層全体の 配線密度とを略等しくすることができる」こと，「なお，第８層の配線 密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全体の配線密度 と略等しくなるようにすればよい」こと（【００１６】），3)「本実施 の形態では，第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整し，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱 膨張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制す ることができる」こと（【００２４】）の記載がある。また，図５には， 「第１の実施の形態」に係る８層構造の配線層の上層の配線密度につい＼nて，「１層」が「約６０％」，「２層」が「約８０％」，「３層」が「約 ５０％」，「４層」が「約５０％」，上層全体（「１層」ないし「４層」） で「約６０％」であること，下層の配線密度について，「５層」が「約 ８０％」，「６層」が「約５０％」，「７層」が「約８０％」，「８層」 が「約３０〜６０％」，下層全体（「５層」ないし「８層」）で「約６ ０％〜６７．５％」であることが示されている。 そして，図５，【００１６】及び【００２４】の記載（上記2)及び3)） から，図５の「８層」の配線密度を「約３０％」とした場合には下層全 体の配線密度が「約６０％」（計算式（８０＋５０＋８０＋３０）÷４） になり，「８層」の配線密度を「約６０％」とした場合には下層全体の 配線密度が「約６７．５％」（計算式（８０＋５０＋８０＋６０）÷４） になること，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合，下 層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨張 係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制するこ とができる」ことを理解できる。
さらに，これらの記載事項から，図５の「８層」の配線密度を「約３ ０％〜６０％」の範囲で調整すると，上層全体の配線密度の平均値（約 ６０％）と下層全体の配線密度の平均値（約６０〜６７．５％）の差が 「約０％〜７．５％」の範囲で調整され，両者の配線密度が略等しくな り，熱膨張係数も略等しくなるため，基板８に反りが発生するのを抑制 することができるものと理解できる。
そうすると，原出願当初明細書には，「本発明」の「第１の実施の形 態」として，配線層の上層全体の配線密度の平均値（「第１の平均値」 に相当）と下層全体の配線密度の平均値（「第２の平均値」に相当）と の差を「７．５％以下」とすることが記載されていることが認められる から，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は， 原出願当初明細書に記載された事項の範囲内の事項であるものと認めら れる。 したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(イ) これに対し原告は，原出願当初明細書には，基板の反りが発生する のを抑えることができるための上層全体の配線密度と下層全体の配線密 度との差が何％かについての記載はなく，また，【００１６】の「なお， 第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全 体の配線密度と略等しくなるようにすればよい。」との記載は，第８層 の配線密度を約３０〜６０％の範囲で調整することを可能とすることで，＼n上層全体の配線密度を６７．５％とした場合（例えば，第３層の配線密 度を８０％とした場合）であっても，第８層の配線密度を６０％とする と，下層全体の配線密度も６７．５％となり，上層全体の配線密度と略 等しくすることで，反りを防止していることを意味するものであり，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が ７．５％以下」とすることについての記載はないから，本件特許発明１， １４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は，原出願当初明細書に記 載されていない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，図５，【００１６】及び【０ ０２４】から，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合， 下層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層 全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨 張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制する ことができる」ことを理解できるから，原出願当初明細書には，上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が７． ５％以下」とすることについての記載はあるものと認められる。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
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2019.08. 8
平成31(ネ)10005 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
骨切術用開大器について、1審では、補正によって追加された事項を充足しない被疑侵害品について、第5要件問題なしとして均等を認めました。知財高裁は、文言侵害と判断しました。
なお、「原判決３０頁１７行目から３１頁３行目までを次のとおり改める。」とありますが、原審のどの部分を改めるのか?は、上記範囲とはズレていますので、不明です。
また，請求項１においては，係合部が設けられている揺動部材と他方の揺動部材が，それぞれ開閉機構を有することが規定されるのみで，いずれの開閉機構＼をどのような手順で操作するかについては何ら特定がなく，前述の本件発明の技術的意義からもかかる点につき限定する理由はないから，係合部を設けた揺動部材の側に力を加えることによって，他の揺動部材が同時に開く仕組みになっていることは，本件発明において必須の構成ではない。＼n以上を踏まえると，構成要件Ｅの「係合部」とは，これによって外力を伝達し，その結果，いずれか一方の揺動部材の開操作をもって，２対の揺動部材を同時に開くことを可能＼にするものであるというべきである。
イ 「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」の意義
次に，かかる係合部の意義を踏まえて，「揺動部材の一方に…係合部 が設けられている」の意義について検討する。 まず，「設けられている」との文言の一般的な意味は，「そなえてこ しらえる。設置する。しつらえる。」というものにすぎず（広辞苑・甲 １３），当該文言自体からは，「係合部」が一方の揺動部材と一体であ るのか，別の部品であるのかを読み取ることはできない。前記の本件発 明の技術的意義に照らしても，「係合部」が一方の揺動部材と一体のも のでなければその機能を果たせないとはいえず，別の部品によって係合＼n部を設けることを除くべき根拠は見当たらない。そうすると，係合部が 揺動部材に「設けられている」という構成が，係合部が揺動部材の一部＼nを構成しているものに限定されるとはいえない。＼nそして，「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」という特許 請求の範囲の文言に照らすと，係合部が，「一方の」揺動部材に設けら れていることを要することは明らかである。このことは，特許請求の範 囲における請求項３及び４が，２対の揺動部材について，いずれに「係 合部」が設けられているかを区別できることを前提としていることから も裏付けられる。 以上によれば，「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」とは， 「係合部」が，揺動部材に設けられており，かつ，それが２対のいずれ の揺動部材に設けられているのか区別できることを要し，またそれをも って足りると解される。
・・・
被告製品の構成ｅは，「揺動部材１，２の各下側揺動部には後部に開＼n口部が設けられ，各上側揺動部にはその後部側に角度調整器のピンを挿 通させるためのピン用孔が設けられている。揺動部材１と揺動部材２が 組み合わせられたときに，開口部に留め金の突起部がはめ込まれ，ピン 用孔に角度調整器の２本のピンを挿通された状態で揺動部材２の上側揺 動部と下側揺動部を相互に開いていくと，留め金の突起部と角度調整器 のピンがそれぞれ揺動部材１の下側揺動部と上側揺動部を押圧して，揺 動部材２と一緒に開くようになっている」ものである（前記第２の３に おいて引用した原判決「事実及び理由」の第２の２⑸）。 このように，被告製品における角度調整器の２本のピンと留め金の突 起部は，外力の伝達により，いずれか一方の揺動部材の開操作をもって， ２対の揺動部材を同時に開くことを可能にするものであるから，角度調＼n整器のピン及び留め金の突起部は，構成要件Ｅの「係合部」を充足する。＼nまた，上記のとおり，角度調整器のピン及び留め金の突起部は，開操 作の前に，組み合わせられた揺動部材１及び２の開口部に留め金の突起 部がはめ込まれ，ピン用孔に角度調整器の２本のピンが挿通された状態 に固定されるものである。このような固定態様に照らすと，「係合部」 である角度調整器のピン及び留め金の突起部が，揺動部材１又は２に設 けられているといえる。そして，証拠（甲３，乙６，１０）によれば， 角度調整器は，施術者から視認できるように揺動部材１側からピンが挿 通されて揺動部材１に固定されることが認められるから，少なくとも角 度調整器のピンは，揺動部材１に設けられていると認識できることは明 らかである。そして，留め金の突起部も，角度調整器のピンと一体とな って揺動部材の開操作に関わっているのであるから，この両者は，全体 として揺動部材１に設けられていると評価するのが素直である。したが って，「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部をもって， 構成要件Ｅの「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」との要件＼nは充足されることになる。 そして，「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部が， ２対の揺動部材の開操作の前にこれらの揺動部材に固定されることは上 記のとおりであって，これらを同時に開いていく間にかかる固定が解除 されることはない（乙６，１０）。したがって，構成要件Ｅの「他方の＼n揺動部材と組み合わせられたときに」揺動部材の一方に係合する係合部 が設けられているといえる。 控訴人は，被告製品の角度調整器のピン及び留め金の突起部が，揺動 部材１及び２と別の部品であることから，直ちにいずれの揺動部材に上 記ピン及び上記突起部が固定されているのかの区別ができなくなるとい う前提で主張するが，上記説示したところに照らし，採用できない。
カ 結論
以上のとおり，被告製品は構成要件Ｅを充足し，他の構＼成要件を充足 することについては既に説示したとおりであるから，被告製品は，本件 発明１及び２の技術的範囲に属する。
なお、「原判決３０頁１７行目から３１頁３行目までを次のとおり改める。」とありますが、原審のどの部分を改めるのか?は、上記範囲とはズレていますので、不明です。
また，請求項１においては，係合部が設けられている揺動部材と他方の揺動部材が，それぞれ開閉機構を有することが規定されるのみで，いずれの開閉機構＼をどのような手順で操作するかについては何ら特定がなく，前述の本件発明の技術的意義からもかかる点につき限定する理由はないから，係合部を設けた揺動部材の側に力を加えることによって，他の揺動部材が同時に開く仕組みになっていることは，本件発明において必須の構成ではない。＼n以上を踏まえると，構成要件Ｅの「係合部」とは，これによって外力を伝達し，その結果，いずれか一方の揺動部材の開操作をもって，２対の揺動部材を同時に開くことを可能＼にするものであるというべきである。
イ 「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」の意義
次に，かかる係合部の意義を踏まえて，「揺動部材の一方に…係合部 が設けられている」の意義について検討する。 まず，「設けられている」との文言の一般的な意味は，「そなえてこ しらえる。設置する。しつらえる。」というものにすぎず（広辞苑・甲 １３），当該文言自体からは，「係合部」が一方の揺動部材と一体であ るのか，別の部品であるのかを読み取ることはできない。前記の本件発 明の技術的意義に照らしても，「係合部」が一方の揺動部材と一体のも のでなければその機能を果たせないとはいえず，別の部品によって係合＼n部を設けることを除くべき根拠は見当たらない。そうすると，係合部が 揺動部材に「設けられている」という構成が，係合部が揺動部材の一部＼nを構成しているものに限定されるとはいえない。＼nそして，「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」という特許 請求の範囲の文言に照らすと，係合部が，「一方の」揺動部材に設けら れていることを要することは明らかである。このことは，特許請求の範 囲における請求項３及び４が，２対の揺動部材について，いずれに「係 合部」が設けられているかを区別できることを前提としていることから も裏付けられる。 以上によれば，「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」とは， 「係合部」が，揺動部材に設けられており，かつ，それが２対のいずれ の揺動部材に設けられているのか区別できることを要し，またそれをも って足りると解される。
・・・
被告製品の構成ｅは，「揺動部材１，２の各下側揺動部には後部に開＼n口部が設けられ，各上側揺動部にはその後部側に角度調整器のピンを挿 通させるためのピン用孔が設けられている。揺動部材１と揺動部材２が 組み合わせられたときに，開口部に留め金の突起部がはめ込まれ，ピン 用孔に角度調整器の２本のピンを挿通された状態で揺動部材２の上側揺 動部と下側揺動部を相互に開いていくと，留め金の突起部と角度調整器 のピンがそれぞれ揺動部材１の下側揺動部と上側揺動部を押圧して，揺 動部材２と一緒に開くようになっている」ものである（前記第２の３に おいて引用した原判決「事実及び理由」の第２の２⑸）。 このように，被告製品における角度調整器の２本のピンと留め金の突 起部は，外力の伝達により，いずれか一方の揺動部材の開操作をもって， ２対の揺動部材を同時に開くことを可能にするものであるから，角度調＼n整器のピン及び留め金の突起部は，構成要件Ｅの「係合部」を充足する。＼nまた，上記のとおり，角度調整器のピン及び留め金の突起部は，開操 作の前に，組み合わせられた揺動部材１及び２の開口部に留め金の突起 部がはめ込まれ，ピン用孔に角度調整器の２本のピンが挿通された状態 に固定されるものである。このような固定態様に照らすと，「係合部」 である角度調整器のピン及び留め金の突起部が，揺動部材１又は２に設 けられているといえる。そして，証拠（甲３，乙６，１０）によれば， 角度調整器は，施術者から視認できるように揺動部材１側からピンが挿 通されて揺動部材１に固定されることが認められるから，少なくとも角 度調整器のピンは，揺動部材１に設けられていると認識できることは明 らかである。そして，留め金の突起部も，角度調整器のピンと一体とな って揺動部材の開操作に関わっているのであるから，この両者は，全体 として揺動部材１に設けられていると評価するのが素直である。したが って，「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部をもって， 構成要件Ｅの「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」との要件＼nは充足されることになる。 そして，「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部が， ２対の揺動部材の開操作の前にこれらの揺動部材に固定されることは上 記のとおりであって，これらを同時に開いていく間にかかる固定が解除 されることはない（乙６，１０）。したがって，構成要件Ｅの「他方の＼n揺動部材と組み合わせられたときに」揺動部材の一方に係合する係合部 が設けられているといえる。 控訴人は，被告製品の角度調整器のピン及び留め金の突起部が，揺動 部材１及び２と別の部品であることから，直ちにいずれの揺動部材に上 記ピン及び上記突起部が固定されているのかの区別ができなくなるとい う前提で主張するが，上記説示したところに照らし，採用できない。
カ 結論
以上のとおり，被告製品は構成要件Ｅを充足し，他の構＼成要件を充足 することについては既に説示したとおりであるから，被告製品は，本件 発明１及び２の技術的範囲に属する。
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2019.08. 8
平成29(ワ)44053 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月29日 東京地方裁判所
争点は、分割要件違反など色々ありますが、発明１，３についてはサポート要件違反なので権利行使不要、発明2については構成要件不充足と判断されました。＼n
(3) 本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載
ア 本件明細書１及び３の【００１５】，【００１７】
本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載は，前記１(1)のとおりであり，発 明を実施するための形態として，「本発明の併用療法は，治療法が同時に行われ， すなわち抗ＣＤ２０抗体は，同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進 んでいるが，薬剤は全く同時に投与されるわけではない）で投与される。本発明の 抗ＣＤ２０抗体はまた，他の治療法の前または後に投与されてよい。」（【００１ ５】），「また本発明には，化学療法の前，その最中，または後に，治療上有効量 のキメラ抗ＣＤ２０抗体を患者に投与することを含んでなる，Ｂ細胞リンパ腫の治 療法が含まれる。そのような化学療法は，少なくとも，ＣＨＯＰ，ＩＣＥ，ミトザ ントロン，シタラビン，ＤＶＰ，ＡＴＲＡ，イダルビシン，ヘルツァー（hoelzer） 化学療法，ララ（LaLa）化学療法，ＡＢＶＤ，ＣＥＯＰ，２−ＣｄＡ，ＦＬＡＧ＆ ＩＤＡ（以後のＧ−ＣＳＦ治療有りまたは無し），ＶＡＤ，Ｍ＆Ｐ，Ｃ−Ｗｅｅｋ ｌｙ，ＡＢＣＭ，ＭＯＰＰ，およびＤＨＡＰよりなる群から選択される。」（【０ ０１７】）と記載されている。 しかしながら，上記において，抗ＣＤ２０抗体ないしキメラ抗ＣＤ２０抗体とし て示されるリツキシマブの投与時期について，【００１５】では，「他の治療法の 前または後」と「同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進んでいるが， 薬剤は全く同時に投与されるわけではない）」が併記されるにとどまり，また， 【００１７】では，「化学療法の前…または後」と「その最中」が併記されるにと どまっており，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る説明はされ ていないから，これらの記載をもって，リツキシマブをＣＨＯＰ療法の各薬剤の投 薬期間中に投与するという本件発明１の用途を認識することは困難であり，もとよ り，リツキシマブを含む医薬組成物と化学療法に用いられる各薬剤を化学療法の各 サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を認識することもできない。 このことに加えて，前記のとおり，本件発明１及び３は，いずれも，リツキシマ ブを含む医薬組成物について，対象疾患，併用される化学療法及び投与時期を特定 した用途発明であるところ，【００１５】では，対象疾患及び併用される化学療法 が特定されておらず，【００１７】でも，対象疾患が特定されておらず，併用され る化学療法であるＣＨＯＰ療法も多数の選択肢の一つとして挙げられるにとどまっ ているから，その意味でも，これらが本件発明１及び３の用途を記載又は示唆する ものと認めるに足りない。
イ 本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】，【００９２】
(ｱ) また，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】及び【００９２】の ＳＷＯＧによる臨床試験に係る部分において，本件発明１の対象疾患である「低グ レード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキシマブとＣ ＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，次のとおり，これら は，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与す るという本件発明１の用途を記載又は示唆するものであるとは認められない。 ａ すなわち，まず，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】には， 「新に診断された再発性低悪性度ＮＨＬまたは濾胞性ＮＨＬにおけるＣＨＯＰとリ ツクシマブ（登録商標）との併用を評価するために第II相試験」（【００６９】） について，「ＣＨＯＰは，標準用量で３週間毎にリツクシマブ（登録商標）（３７ ５ｍｇ／m3）を６回注入する６サイクルを行った。リツクシマブ（登録商標）注入 １と２は，最初のＣＨＯＰサイクル（これは８日目に開始した）の前の１日目と６ 日目に投与した。リツクシマブ（登録商標）注入３と４は，それぞれ第３および第 ４のＣＨＯＰサイクルの２日前に投与し，注入５と６は，６回目のＣＨＯＰサイク ル後のそれぞれ１３４日目と１４１日目に投与した。」（【００７０】）と記載さ れており，参考文献２１として甲３８文献が参照されていること（【００７１】） などに照らすと，これらは，甲３８文献に記載されているCzuczmanらによる臨床試 験を記載したものと認められる（なお，【００７０】の「第３および第４のＣＨＯ Ｐサイクルの２日前」は「第３及び第５のＣＨＯＰサイクルの２日前」の誤記であ ると認められる。）。 そうすると，【００７０】の「リツクシマブ（登録商標）注入１と２」及び「注 入５と６」は，ＣＨＯＰ療法全体の開始前及び終了後の投与であり，また，「注入 ３と４」も，Czuczmanらによる臨床試験の３回目及び４回目のリツキサンの投与と 同様に，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の休薬期間中の投与であって，当業者は，いずれに ついても，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するものではないと認識する と認められる。 したがって，【００６９】ないし【００７１】は，リツキシマブを含む医薬組成 物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明１の用途を記載 又は示唆するものではない。
ｂ また，本件明細書１の【００９２】には，「ＳＷＯＧにより行われた新に診 断された濾胞性リンパ腫でＣＨＯＰの後にリツクシマブ（登録商標）を使用する第 II相試験もまた，完了している。」として，ＳＷＯＧによる臨床試験について記載 されているものの，同臨床試験においてリツキシマブが投与されたのは「ＣＨＯＰ の後」であるから，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬 期間中に投与するという本件発明１の用途を記載又は示唆するものではない。 (ｲ) さらに，本件明細書１の【００９２】には，「マントル細胞リンパ腫が未治 療の４０人の患者でリツクシマブ（登録商標）とＣＨＯＰの第III相試験も，ダナ ファーバー研究所（Dana Farber Institute）で行われている。２１日毎の６サイ クルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与され，ＣＨＯＰは１〜３日目に 投与される。この試験の発生項目は完了している。」として，ダナファーバー研究 所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書１には，同臨床試験 の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明１の対象疾患である「低グレード ／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されておらず，そ のように認めるに足る証拠もないから，上記の臨床試験に係る記載部分が本件発明 １の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
ウ 本件明細書３の【００９０】，【００９２】
(ｱ) また，本件明細書３の【００９０】において，本件発明３の対象疾患である 「中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキ シマブとＣＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，その内容 は，「別の試験では，中または高悪性度ＮＨＬを有する３１人の患者（女性１９人， 男性１２人，平均年齢４９才）に，６回の２１日サイクルのＣＨＯＰの１日目にリ ツクシマブ（登録商標）を投与した（３５）。」というものであり，ＣＨＯＰ療法 の各薬剤の投与時期は記載されていない。 また，本件明細書３の発明の詳細な説明に，参考文献３５として記載されている 乙９文献においても，前記１(2)イのとおり，Linkらによる臨床試験で，１サイクル ２１日間（３週間）のＣＨＯＰ療法を繰り返し実施するに当たり，リツキシマブは ＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与されたのに対し，シクロホスファミド， ドキソルビシン及びビンクリスチンは各サイクルの３日目に投与され，プレドニソ＼ ンは各サイクルの３日目から７日目まで投与されたことが認められる。 したがって，【００９０】は，リツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤をＣＨＯＰ 療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又は示唆する ものとは認められない。
(ｲ) さらに，本件明細書３の【００９２】には，前記のとおり，ダナファーバー 研究所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書３には，同臨床 試験の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明３の対象疾患である「中悪性 度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されてお らず，そのように認めるに足る証拠もない。 また，「２１日毎の６サイクルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与さ れ，ＣＨＯＰは１〜３日目に投与される。」というだけでは，ＣＨＯＰ療法の各薬 剤が全て各サイクルの１日目に投与されたかは必ずしも明らかでないから，いずれ にしても，上記の臨床試験に係る記載部分がリツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤 をＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又 は示唆するものとは認められない。
(4)原告らの主張について
ア 本件発明１
原告らは，本件原出願日当時の化学療法とリツキシマブの併用療法は，化学療法 の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間の前又は後にリツキシマブを投与する 異日投与レジメンによっていたところ，本件明細書１の【００１５】，【００１７】 には，異日投与レジメンと区別して，化学療法の各サイクルにおける化学療法薬の 投薬期間中にリツキシマブを投与する同日投与レジメンが記載されていると主張す る。 しかしながら，本件原出願日当時，原告らが主張する異日投与レジメンによって リツキシマブと化学療法が併用されていたとしても，前記のとおり，【００１５】， 【００１７】には，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る記載は なく，化学療法の開始前，終了後，化学療法に用いられる薬剤の休薬期間中にリツ キシマブを投与するレジメンと区別して，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間中 にリツキシマブを投与するレジメンが記載されているとはいえないから，これらの 記載が本件発明１の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
・・・
被告製剤についてみると，前記第２の２⑸ウのとおり，被告製剤の添付文書には， 用法・用量欄に「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合」が記載され，用法・用量に関 連する使用上の注意として，「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は，先行バイオ 医薬品の臨床試験において検討された投与間隔，投与時期等について，【臨床成 績】の項の内容を熟知し，国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。」 と記載されている。また，臨床成績欄には，被告製剤の臨床成績として，未治療 の進行期ろ胞性リンパ腫の患者に，被告製剤又は先行バイオ医薬品がＲ−ＣＶＰ レジメンによって投与されたことが記載されているほか，先行バイオ医薬品の臨 床成績として，国外臨床第III相試験（ＰＲＩＭＡ試験）において，ろ胞性非ホジ キンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に，Ｒ−ＣＶＰレジメンによる寛解導入療法等が 実施されたことが記載されている。 そして，証拠（甲１２，３５）及び弁論の全趣旨によれば，被告製剤の添付文書 に記載されているＲ−ＣＶＰレジメンは，リツキシマブを１日目に投与するととも に，シクロホスファミド（ＣＰＡ）及びビンクリスチン（ＶＣＲ）を１日目，プレ ドニゾロン又はプレドニソン（ＰＳＬ）を１日目から５日目まで投与するレジメン＼nであると認められる。 そうすると，被告製剤は，添付文書に記載されたＲ−ＣＶＰレジメンがシクロホ スファミドを１日目にのみ投与するものであり，１日目から５日目まで投与するも のでない点で，構成要件２Ｂの「ＣＶＰ」を充足するとはいえない。＼n
・・・
以上のとおり，本件特許１及び３は特許法３６条６項１号に違反しており，いず れも特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，同法１０４条の ３第１項により，本件特許１及び３に係る専用実施権者である原告による権利行使 は認められない。 また，被告製剤は本件発明２の技術的範囲に属するとはいえないから，被告製剤 の製造販売等が本件専用実施権２を侵害するとはいえない。
(3) 本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載
ア 本件明細書１及び３の【００１５】，【００１７】
本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載は，前記１(1)のとおりであり，発 明を実施するための形態として，「本発明の併用療法は，治療法が同時に行われ， すなわち抗ＣＤ２０抗体は，同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進 んでいるが，薬剤は全く同時に投与されるわけではない）で投与される。本発明の 抗ＣＤ２０抗体はまた，他の治療法の前または後に投与されてよい。」（【００１ ５】），「また本発明には，化学療法の前，その最中，または後に，治療上有効量 のキメラ抗ＣＤ２０抗体を患者に投与することを含んでなる，Ｂ細胞リンパ腫の治 療法が含まれる。そのような化学療法は，少なくとも，ＣＨＯＰ，ＩＣＥ，ミトザ ントロン，シタラビン，ＤＶＰ，ＡＴＲＡ，イダルビシン，ヘルツァー（hoelzer） 化学療法，ララ（LaLa）化学療法，ＡＢＶＤ，ＣＥＯＰ，２−ＣｄＡ，ＦＬＡＧ＆ ＩＤＡ（以後のＧ−ＣＳＦ治療有りまたは無し），ＶＡＤ，Ｍ＆Ｐ，Ｃ−Ｗｅｅｋ ｌｙ，ＡＢＣＭ，ＭＯＰＰ，およびＤＨＡＰよりなる群から選択される。」（【０ ０１７】）と記載されている。 しかしながら，上記において，抗ＣＤ２０抗体ないしキメラ抗ＣＤ２０抗体とし て示されるリツキシマブの投与時期について，【００１５】では，「他の治療法の 前または後」と「同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進んでいるが， 薬剤は全く同時に投与されるわけではない）」が併記されるにとどまり，また， 【００１７】では，「化学療法の前…または後」と「その最中」が併記されるにと どまっており，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る説明はされ ていないから，これらの記載をもって，リツキシマブをＣＨＯＰ療法の各薬剤の投 薬期間中に投与するという本件発明１の用途を認識することは困難であり，もとよ り，リツキシマブを含む医薬組成物と化学療法に用いられる各薬剤を化学療法の各 サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を認識することもできない。 このことに加えて，前記のとおり，本件発明１及び３は，いずれも，リツキシマ ブを含む医薬組成物について，対象疾患，併用される化学療法及び投与時期を特定 した用途発明であるところ，【００１５】では，対象疾患及び併用される化学療法 が特定されておらず，【００１７】でも，対象疾患が特定されておらず，併用され る化学療法であるＣＨＯＰ療法も多数の選択肢の一つとして挙げられるにとどまっ ているから，その意味でも，これらが本件発明１及び３の用途を記載又は示唆する ものと認めるに足りない。
イ 本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】，【００９２】
(ｱ) また，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】及び【００９２】の ＳＷＯＧによる臨床試験に係る部分において，本件発明１の対象疾患である「低グ レード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキシマブとＣ ＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，次のとおり，これら は，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与す るという本件発明１の用途を記載又は示唆するものであるとは認められない。 ａ すなわち，まず，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】には， 「新に診断された再発性低悪性度ＮＨＬまたは濾胞性ＮＨＬにおけるＣＨＯＰとリ ツクシマブ（登録商標）との併用を評価するために第II相試験」（【００６９】） について，「ＣＨＯＰは，標準用量で３週間毎にリツクシマブ（登録商標）（３７ ５ｍｇ／m3）を６回注入する６サイクルを行った。リツクシマブ（登録商標）注入 １と２は，最初のＣＨＯＰサイクル（これは８日目に開始した）の前の１日目と６ 日目に投与した。リツクシマブ（登録商標）注入３と４は，それぞれ第３および第 ４のＣＨＯＰサイクルの２日前に投与し，注入５と６は，６回目のＣＨＯＰサイク ル後のそれぞれ１３４日目と１４１日目に投与した。」（【００７０】）と記載さ れており，参考文献２１として甲３８文献が参照されていること（【００７１】） などに照らすと，これらは，甲３８文献に記載されているCzuczmanらによる臨床試 験を記載したものと認められる（なお，【００７０】の「第３および第４のＣＨＯ Ｐサイクルの２日前」は「第３及び第５のＣＨＯＰサイクルの２日前」の誤記であ ると認められる。）。 そうすると，【００７０】の「リツクシマブ（登録商標）注入１と２」及び「注 入５と６」は，ＣＨＯＰ療法全体の開始前及び終了後の投与であり，また，「注入 ３と４」も，Czuczmanらによる臨床試験の３回目及び４回目のリツキサンの投与と 同様に，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の休薬期間中の投与であって，当業者は，いずれに ついても，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するものではないと認識する と認められる。 したがって，【００６９】ないし【００７１】は，リツキシマブを含む医薬組成 物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明１の用途を記載 又は示唆するものではない。
ｂ また，本件明細書１の【００９２】には，「ＳＷＯＧにより行われた新に診 断された濾胞性リンパ腫でＣＨＯＰの後にリツクシマブ（登録商標）を使用する第 II相試験もまた，完了している。」として，ＳＷＯＧによる臨床試験について記載 されているものの，同臨床試験においてリツキシマブが投与されたのは「ＣＨＯＰ の後」であるから，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬 期間中に投与するという本件発明１の用途を記載又は示唆するものではない。 (ｲ) さらに，本件明細書１の【００９２】には，「マントル細胞リンパ腫が未治 療の４０人の患者でリツクシマブ（登録商標）とＣＨＯＰの第III相試験も，ダナ ファーバー研究所（Dana Farber Institute）で行われている。２１日毎の６サイ クルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与され，ＣＨＯＰは１〜３日目に 投与される。この試験の発生項目は完了している。」として，ダナファーバー研究 所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書１には，同臨床試験 の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明１の対象疾患である「低グレード ／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されておらず，そ のように認めるに足る証拠もないから，上記の臨床試験に係る記載部分が本件発明 １の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
ウ 本件明細書３の【００９０】，【００９２】
(ｱ) また，本件明細書３の【００９０】において，本件発明３の対象疾患である 「中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキ シマブとＣＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，その内容 は，「別の試験では，中または高悪性度ＮＨＬを有する３１人の患者（女性１９人， 男性１２人，平均年齢４９才）に，６回の２１日サイクルのＣＨＯＰの１日目にリ ツクシマブ（登録商標）を投与した（３５）。」というものであり，ＣＨＯＰ療法 の各薬剤の投与時期は記載されていない。 また，本件明細書３の発明の詳細な説明に，参考文献３５として記載されている 乙９文献においても，前記１(2)イのとおり，Linkらによる臨床試験で，１サイクル ２１日間（３週間）のＣＨＯＰ療法を繰り返し実施するに当たり，リツキシマブは ＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与されたのに対し，シクロホスファミド， ドキソルビシン及びビンクリスチンは各サイクルの３日目に投与され，プレドニソ＼ ンは各サイクルの３日目から７日目まで投与されたことが認められる。 したがって，【００９０】は，リツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤をＣＨＯＰ 療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又は示唆する ものとは認められない。
(ｲ) さらに，本件明細書３の【００９２】には，前記のとおり，ダナファーバー 研究所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書３には，同臨床 試験の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明３の対象疾患である「中悪性 度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されてお らず，そのように認めるに足る証拠もない。 また，「２１日毎の６サイクルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与さ れ，ＣＨＯＰは１〜３日目に投与される。」というだけでは，ＣＨＯＰ療法の各薬 剤が全て各サイクルの１日目に投与されたかは必ずしも明らかでないから，いずれ にしても，上記の臨床試験に係る記載部分がリツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤 をＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又 は示唆するものとは認められない。
(4)原告らの主張について
ア 本件発明１
原告らは，本件原出願日当時の化学療法とリツキシマブの併用療法は，化学療法 の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間の前又は後にリツキシマブを投与する 異日投与レジメンによっていたところ，本件明細書１の【００１５】，【００１７】 には，異日投与レジメンと区別して，化学療法の各サイクルにおける化学療法薬の 投薬期間中にリツキシマブを投与する同日投与レジメンが記載されていると主張す る。 しかしながら，本件原出願日当時，原告らが主張する異日投与レジメンによって リツキシマブと化学療法が併用されていたとしても，前記のとおり，【００１５】， 【００１７】には，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る記載は なく，化学療法の開始前，終了後，化学療法に用いられる薬剤の休薬期間中にリツ キシマブを投与するレジメンと区別して，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間中 にリツキシマブを投与するレジメンが記載されているとはいえないから，これらの 記載が本件発明１の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
・・・
被告製剤についてみると，前記第２の２⑸ウのとおり，被告製剤の添付文書には， 用法・用量欄に「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合」が記載され，用法・用量に関 連する使用上の注意として，「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は，先行バイオ 医薬品の臨床試験において検討された投与間隔，投与時期等について，【臨床成 績】の項の内容を熟知し，国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。」 と記載されている。また，臨床成績欄には，被告製剤の臨床成績として，未治療 の進行期ろ胞性リンパ腫の患者に，被告製剤又は先行バイオ医薬品がＲ−ＣＶＰ レジメンによって投与されたことが記載されているほか，先行バイオ医薬品の臨 床成績として，国外臨床第III相試験（ＰＲＩＭＡ試験）において，ろ胞性非ホジ キンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に，Ｒ−ＣＶＰレジメンによる寛解導入療法等が 実施されたことが記載されている。 そして，証拠（甲１２，３５）及び弁論の全趣旨によれば，被告製剤の添付文書 に記載されているＲ−ＣＶＰレジメンは，リツキシマブを１日目に投与するととも に，シクロホスファミド（ＣＰＡ）及びビンクリスチン（ＶＣＲ）を１日目，プレ ドニゾロン又はプレドニソン（ＰＳＬ）を１日目から５日目まで投与するレジメン＼nであると認められる。 そうすると，被告製剤は，添付文書に記載されたＲ−ＣＶＰレジメンがシクロホ スファミドを１日目にのみ投与するものであり，１日目から５日目まで投与するも のでない点で，構成要件２Ｂの「ＣＶＰ」を充足するとはいえない。＼n
・・・
以上のとおり，本件特許１及び３は特許法３６条６項１号に違反しており，いず れも特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，同法１０４条の ３第１項により，本件特許１及び３に係る専用実施権者である原告による権利行使 は認められない。 また，被告製剤は本件発明２の技術的範囲に属するとはいえないから，被告製剤 の製造販売等が本件専用実施権２を侵害するとはいえない。
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2019.07.21
平成30(行ケ)10134 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月27日 知的財産高等裁判所
請求項１，２，７，８についてサポート要件違反と判断した無効審決が維持されました。
(2) 以上を前提に，サポート要件の具備の有無について検討する。 本件発明の各特許請求の範囲は，いずれも，「正または負の誘電異方性を有する極 性化合物の混合物に基づく液晶媒体であって」と記載されているから，いずれも， ｎ型の液晶化合物に基づく液晶媒体を含んでいる。 ところが，前記(1)のとおり，本件明細書には，ｐ型の液晶化合物が用いたディス プレイを前提として，しきい値電圧の低減をＫ１を減少させることにより実現する ことが記載されているのみである。本件明細書には，ｎ型の液晶化合物が用いられ るディスプレイについて，Ｋ１を減少させることによってしきい値電圧を低減させ ることができるとの記載はなく，また，そのような技術常識があったとは認められ ないし，本件明細書の実施例にも，ｎ型の液晶化合物は一切含まれていない。した がって，ｎ型の液晶化合物については，当業者は，本件明細書から，発明の課題を 解決できるものと認識することはできないというべきである。以上のとおり，本件発明は，いずれも，発明の詳細な説明の記載により，発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲を超えているというべきである。
なお，原告は，甲５４実験，甲５９実験，甲９０実験について主張する。 しかし，上記のとおり，本件明細書には，ｎ型の液晶化合物を用いたディスプレ イにおいてＫ１を減少させることによって，しきい値電圧を低減できることは記載 されておらず，また，上記実験結果が，本件特許の出願日当時，当事者の技術常識 であったとも認められないから，上記実験結果を参照して，ｎ型液晶化合物を用い たディスプレイにおいて，Ｋ１を減少させることによって，しきい値電圧を低減でき ることをサポート要件の判断に当たって考慮することはできないというべきである。 また，その他，原告が主張するところによっても，サポート要件に関する上記判
(2) 以上を前提に，サポート要件の具備の有無について検討する。 本件発明の各特許請求の範囲は，いずれも，「正または負の誘電異方性を有する極 性化合物の混合物に基づく液晶媒体であって」と記載されているから，いずれも， ｎ型の液晶化合物に基づく液晶媒体を含んでいる。 ところが，前記(1)のとおり，本件明細書には，ｐ型の液晶化合物が用いたディス プレイを前提として，しきい値電圧の低減をＫ１を減少させることにより実現する ことが記載されているのみである。本件明細書には，ｎ型の液晶化合物が用いられ るディスプレイについて，Ｋ１を減少させることによってしきい値電圧を低減させ ることができるとの記載はなく，また，そのような技術常識があったとは認められ ないし，本件明細書の実施例にも，ｎ型の液晶化合物は一切含まれていない。した がって，ｎ型の液晶化合物については，当業者は，本件明細書から，発明の課題を 解決できるものと認識することはできないというべきである。以上のとおり，本件発明は，いずれも，発明の詳細な説明の記載により，発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲を超えているというべきである。
なお，原告は，甲５４実験，甲５９実験，甲９０実験について主張する。 しかし，上記のとおり，本件明細書には，ｎ型の液晶化合物を用いたディスプレ イにおいてＫ１を減少させることによって，しきい値電圧を低減できることは記載 されておらず，また，上記実験結果が，本件特許の出願日当時，当事者の技術常識 であったとも認められないから，上記実験結果を参照して，ｎ型液晶化合物を用い たディスプレイにおいて，Ｋ１を減少させることによって，しきい値電圧を低減でき ることをサポート要件の判断に当たって考慮することはできないというべきである。 また，その他，原告が主張するところによっても，サポート要件に関する上記判
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2019.07.12
平成31(ネ)10009 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月27日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
1審と同じく、明確性、サポート要件違反無しと判断されました。
前記第２の１の前提事実と一件記録によれば，本件訴訟の経過等として， 次の事実が認められる。
(ア) 控訴人日進は，平成２６年１２月頃から，調剤薬局等に対し，控訴 人日進と控訴人セイエーが共同開発した被告製品を販売するようになっ た。 控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には，被告製 品に関し，控訴人日進が控訴人ＯＨＵに対して被告製品を発注し，この 発注を受けた控訴人ＯＨＵが控訴人セイエーに対して被告製品の製造を 委託し，この委託を受けた控訴人セイエーが被告製品を製造して，控訴 人日進に供給し，これにより，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し， 控訴人ＯＨＵは控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継 続的な取引関係があった。
(イ) 被控訴人は，平成２８年７月４日，控訴人らによる被告製品の製造， 販売が被控訴人の有する本件特許権の間接侵害等に当たる旨主張して， 控訴人らに対し，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の連帯 支払を求める本件訴訟を原審に提起した。 控訴人らは，同年１２月８日の原審第２回弁論準備手続期日において， 準備書面(2)（無効論）に基づき，明確性要件違反，乙２２を主引用例と する新規性欠如，乙２３を主引用例とする新規性欠如の無効理由による 無効の抗弁を主張し，平成２９年３月１６日の原審第４回弁論準備手続 期日において，準備書面(5)（無効論）に基づき，上記無効理由に加えて， 乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例とする進歩性欠 如，補正要件違反，サポート要件違反，明確性要件違反（「２つ折りさ れたシート」に係るもの）の無効理由による無効の抗弁を主張した。 その後，控訴人らは，同年６月３０日の原審第６回弁論準備手続期日 において，準備書面(7)（無効論）に基づき，新たに乙２３（乙２３’発 明）を主引用例，乙２２（乙２２発明）を副引用例とする進歩性欠如の 無効理由による無効の抗弁を主張した。
(ウ) 控訴人日進は，平成２９年７月１０日，本件特許の設定登録時の請 求項１及び２に係る発明についての特許を無効にすることを求める別件 無効審判を請求した。控訴人日進が別件無効審判で主張した無効理由は， 明確性要件違反（「無効理由１」），「審判甲１」（乙２２）を主引用 例とする新規性欠如（「無効理由２」），「審判甲１」（乙２２）を主 引用例とし，「審判甲７」（乙４９）に記載された事項（「甲７事項」） を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由３」），「審判甲２」（乙２ ３）を主引用例とし，「審判甲１」（乙２２）に記載された事項（「甲 １事項」）等を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由４」），「審判 甲２」（乙２３）を主引用例とし，「甲７事項」等を副引用例とする進 歩性欠如（「無効理由５」）である。上記「無効理由３」は，乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由と，上記「無効理 由４」及び「無効理由５」は，乙２３を主引用例とする本件訂正発明の 進歩性欠如による無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものである。
被控訴人は，同年１０月６日，別件無効審判において，本件訂正をし た後，同月１９日の原審第９回弁論準備手続期日において，第７準備書 面に基づき，本件訂正と同一内容の訂正に係る訂正の再抗弁の主張をし た。また，控訴人らは，上記弁論準備手続期日において，別件無効審判 の審判請求書（乙４６）を書証として提出した。 控訴人らは，同年１２月１１日の原審第１０回弁論準備手続期日にお いて，準備書面(9)に基づき，被控訴人の訂正の再抗弁に対する反論をし た。
原審の受命裁判官は，平成３０年１月２９日の原審第１１回弁論準備 手続期日において，本件の侵害論の審理を終了し，損害論の審理を進め ると述べた。
控訴人らは，同年３月１２日の原審第１２回弁論準備手続期日におい て，別件無効審判に係る被控訴人作成の同年２月２日付け「口頭審理陳 述要領書(2)」（乙５６）を書証として提出した。
(エ) 特許庁は，平成３０年６月２６日，本件訂正を認めた上で，控訴人 日進主張の「無効理由１」ないし「無効理由５」により本件特許を無効 とすることはできないとして，別件無効審判の請求は成り立たないとの 別件審決をした。その後，控訴人日進は，出訴期間内に別件審決に対す る審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，確定し，同年８月 ２８日，その旨の確定登録が経由された。 原審は，同月２４日，原審第２回口頭弁論期日において，口頭弁論を 終結した後，同年１２月１８日，被控訴人の請求を一部認容する原判決 を言い渡した。原判決は，控訴人ら主張の無効の抗弁はいずれも理由が ないものと判断した。
(オ) 控訴人は，平成３０年１２月２８日，本件控訴を提起した。 その後，控訴人は，平成３１年２月１５日付け控訴理由書において， 原判決には，乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例と する進歩性欠如，明確性要件違反及びサポート要件違反の無効理由の判 断に誤りがあることを主張するとともに，新たに本件出願に分割要件違 反があることを前提とした乙６０を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由を主張した。 当審は，令和元年５月１６日の本件第１回口頭弁論期日において，口 頭弁論を終結した。
イ 特許法１６７条は，特許無効審判の審決が確定したときは，当事者及び 参加人は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができないと規定している。この規定の趣旨は，先の審判の当事者及び参 加人は先の審判で主張立証を尽くすことができたにもかかわらず，審決が 確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができ るとすることは不合理であるため，同一の当事者及び参加人による再度の 無効審判請求を制限することにより，紛争の蒸し返しを防止し，紛争の一 回的解決を実現させることにあるものと解される。このような紛争の蒸し 返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は，無効審判手続においてのみ妥 当するものではなく，侵害訴訟の被告が同法１０４条の３第１項に基づく 無効の抗弁を主張するのと併せて，無効の抗弁と同一の無効理由による無 効審判請求をし，特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のい わゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当するというべきで ある。 そうすると，侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに，当該無 効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請 求をした場合において，当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定し たときは，上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは， 訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の趣旨に照らし許さ れないと解するのが相当である。 これを本件についてみるに，前記アの認定事実によれば，1)控訴人らは， 本件訴訟の原審において，本件特許について，明確性要件違反，サポート 要件違反，乙２２を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如，乙２３を 主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如等の無効理由による無効の抗弁 を主張したこと，2)控訴人らのうち，控訴人日進のみが本件特許を無効に することを求める別件無効審判を請求し，本件特許の設定登録時の請求項 １及び２に係る発明の無効理由として「無効理由１」ないし「無効理由５」 を主張し，被控訴人は別件無効審判手続において本件訂正をしたところ， 特許庁は，本件訂正を認めた上で，控訴人日進主張の「無効理由１」ない し「無効理由５」により本件特許を無効とすることはできないとして，別 件無効審判の請求は成り立たないとの別件審決をしたこと，3)控訴人日進 が別件審決に対する審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，原 判決の言渡し前に確定したことが認められる。 加えて，控訴人日進が原審及び当審において主張する乙２２を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，確定した別件審決で排斥 された「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づくもの と認められるから（前記ア(ウ)），被控訴人日進が当審において乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁を 主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の 趣旨に照らし許されないと解すべきである。
ウ 次に，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵについて検討するに，1)控訴人 セイエー及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人又は参加人のいずれ でもないが，控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には， 被告製品に関し，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し，控訴人ＯＨＵは 控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継続的な取引関係が あり，本件特許が別件無効審判で無効とされた場合には，被控訴人の控訴 人らに対する請求はいずれも理由がないことに帰するので，別件無効審判 に関する利害は，控訴人ら３者間で一致していること，2)控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，原審において，控訴人日進の主張する無効の抗弁と 同一の無効の抗弁を主張し，また，控訴人日進とともに，別件無効審判の 審判請求書（乙４６）及び被控訴人作成の「口頭審理陳述要領書(2)」（乙 ５６）を書証として提出していることからすると，控訴人セイエー及び控 訴人ＯＨＵは，別件無効審判の内容及び経緯について十分に認識し，別件＼n無効審判における被告日進の主張立証活動を事実上容認していたものと認 められること，上記1)及び2)の事実関係の下においては，控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人の控訴人日進と同視し得る立 場にあるものと認めるのが相当であるから，確定した別件審決で排斥され た「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁の 主張をすることを控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵに認めることは，紛争 の蒸し返しができるとすることにほかならないというべきである。 したがって，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵにおいても，控訴人日進 と同様に，当審において乙２２を主引用例とする進歩性欠如の無効理由に よる無効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり， 民事訴訟法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきである。 エ 以上によれば，被控訴人の前記主張は理由があるから，その余の点につ いて判断するまでもなく，乙２２を主引用例とする本件訂正発明の進歩性 欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
(6) 争点(4)カ（乙２３を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理 由の有無）について
被控訴人は，控訴人ら主張の乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由は，別件無効審判における「無効理由４」及び「無効理由５」と実質的に 同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから，別件無効審判の請求人 である控訴人日進並びに控訴人日進と密接な取引関係にある控訴人セイエ ー及び控訴人ＯＨＵの３者が，当審において，上記無効理由による無効の抗 弁を主張することは，訴訟上の信義則に反し，許されない旨主張する。 そこで検討するに，控訴人らが原審及び当審において主張する乙２３を主 引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，前記(5)ア(ウ)認定 のとおり，控訴人日進及び被控訴人間の確定した別件審決で排斥された「無 効理由４」及び「無効理由５」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものと認められる。 そうすると，前記(5)ウ及びエで説示したのと同様の理由により，控訴人 らが当審において乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理由による無 効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟 法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきであるから，被控訴人の上記主 張は理由がある。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，乙２３を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
前記第２の１の前提事実と一件記録によれば，本件訴訟の経過等として， 次の事実が認められる。
(ア) 控訴人日進は，平成２６年１２月頃から，調剤薬局等に対し，控訴 人日進と控訴人セイエーが共同開発した被告製品を販売するようになっ た。 控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には，被告製 品に関し，控訴人日進が控訴人ＯＨＵに対して被告製品を発注し，この 発注を受けた控訴人ＯＨＵが控訴人セイエーに対して被告製品の製造を 委託し，この委託を受けた控訴人セイエーが被告製品を製造して，控訴 人日進に供給し，これにより，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し， 控訴人ＯＨＵは控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継 続的な取引関係があった。
(イ) 被控訴人は，平成２８年７月４日，控訴人らによる被告製品の製造， 販売が被控訴人の有する本件特許権の間接侵害等に当たる旨主張して， 控訴人らに対し，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の連帯 支払を求める本件訴訟を原審に提起した。 控訴人らは，同年１２月８日の原審第２回弁論準備手続期日において， 準備書面(2)（無効論）に基づき，明確性要件違反，乙２２を主引用例と する新規性欠如，乙２３を主引用例とする新規性欠如の無効理由による 無効の抗弁を主張し，平成２９年３月１６日の原審第４回弁論準備手続 期日において，準備書面(5)（無効論）に基づき，上記無効理由に加えて， 乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例とする進歩性欠 如，補正要件違反，サポート要件違反，明確性要件違反（「２つ折りさ れたシート」に係るもの）の無効理由による無効の抗弁を主張した。 その後，控訴人らは，同年６月３０日の原審第６回弁論準備手続期日 において，準備書面(7)（無効論）に基づき，新たに乙２３（乙２３’発 明）を主引用例，乙２２（乙２２発明）を副引用例とする進歩性欠如の 無効理由による無効の抗弁を主張した。
(ウ) 控訴人日進は，平成２９年７月１０日，本件特許の設定登録時の請 求項１及び２に係る発明についての特許を無効にすることを求める別件 無効審判を請求した。控訴人日進が別件無効審判で主張した無効理由は， 明確性要件違反（「無効理由１」），「審判甲１」（乙２２）を主引用 例とする新規性欠如（「無効理由２」），「審判甲１」（乙２２）を主 引用例とし，「審判甲７」（乙４９）に記載された事項（「甲７事項」） を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由３」），「審判甲２」（乙２ ３）を主引用例とし，「審判甲１」（乙２２）に記載された事項（「甲 １事項」）等を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由４」），「審判 甲２」（乙２３）を主引用例とし，「甲７事項」等を副引用例とする進 歩性欠如（「無効理由５」）である。上記「無効理由３」は，乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由と，上記「無効理 由４」及び「無効理由５」は，乙２３を主引用例とする本件訂正発明の 進歩性欠如による無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものである。
被控訴人は，同年１０月６日，別件無効審判において，本件訂正をし た後，同月１９日の原審第９回弁論準備手続期日において，第７準備書 面に基づき，本件訂正と同一内容の訂正に係る訂正の再抗弁の主張をし た。また，控訴人らは，上記弁論準備手続期日において，別件無効審判 の審判請求書（乙４６）を書証として提出した。 控訴人らは，同年１２月１１日の原審第１０回弁論準備手続期日にお いて，準備書面(9)に基づき，被控訴人の訂正の再抗弁に対する反論をし た。
原審の受命裁判官は，平成３０年１月２９日の原審第１１回弁論準備 手続期日において，本件の侵害論の審理を終了し，損害論の審理を進め ると述べた。
控訴人らは，同年３月１２日の原審第１２回弁論準備手続期日におい て，別件無効審判に係る被控訴人作成の同年２月２日付け「口頭審理陳 述要領書(2)」（乙５６）を書証として提出した。
(エ) 特許庁は，平成３０年６月２６日，本件訂正を認めた上で，控訴人 日進主張の「無効理由１」ないし「無効理由５」により本件特許を無効 とすることはできないとして，別件無効審判の請求は成り立たないとの 別件審決をした。その後，控訴人日進は，出訴期間内に別件審決に対す る審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，確定し，同年８月 ２８日，その旨の確定登録が経由された。 原審は，同月２４日，原審第２回口頭弁論期日において，口頭弁論を 終結した後，同年１２月１８日，被控訴人の請求を一部認容する原判決 を言い渡した。原判決は，控訴人ら主張の無効の抗弁はいずれも理由が ないものと判断した。
(オ) 控訴人は，平成３０年１２月２８日，本件控訴を提起した。 その後，控訴人は，平成３１年２月１５日付け控訴理由書において， 原判決には，乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例と する進歩性欠如，明確性要件違反及びサポート要件違反の無効理由の判 断に誤りがあることを主張するとともに，新たに本件出願に分割要件違 反があることを前提とした乙６０を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由を主張した。 当審は，令和元年５月１６日の本件第１回口頭弁論期日において，口 頭弁論を終結した。
イ 特許法１６７条は，特許無効審判の審決が確定したときは，当事者及び 参加人は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができないと規定している。この規定の趣旨は，先の審判の当事者及び参 加人は先の審判で主張立証を尽くすことができたにもかかわらず，審決が 確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができ るとすることは不合理であるため，同一の当事者及び参加人による再度の 無効審判請求を制限することにより，紛争の蒸し返しを防止し，紛争の一 回的解決を実現させることにあるものと解される。このような紛争の蒸し 返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は，無効審判手続においてのみ妥 当するものではなく，侵害訴訟の被告が同法１０４条の３第１項に基づく 無効の抗弁を主張するのと併せて，無効の抗弁と同一の無効理由による無 効審判請求をし，特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のい わゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当するというべきで ある。 そうすると，侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに，当該無 効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請 求をした場合において，当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定し たときは，上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは， 訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の趣旨に照らし許さ れないと解するのが相当である。 これを本件についてみるに，前記アの認定事実によれば，1)控訴人らは， 本件訴訟の原審において，本件特許について，明確性要件違反，サポート 要件違反，乙２２を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如，乙２３を 主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如等の無効理由による無効の抗弁 を主張したこと，2)控訴人らのうち，控訴人日進のみが本件特許を無効に することを求める別件無効審判を請求し，本件特許の設定登録時の請求項 １及び２に係る発明の無効理由として「無効理由１」ないし「無効理由５」 を主張し，被控訴人は別件無効審判手続において本件訂正をしたところ， 特許庁は，本件訂正を認めた上で，控訴人日進主張の「無効理由１」ない し「無効理由５」により本件特許を無効とすることはできないとして，別 件無効審判の請求は成り立たないとの別件審決をしたこと，3)控訴人日進 が別件審決に対する審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，原 判決の言渡し前に確定したことが認められる。 加えて，控訴人日進が原審及び当審において主張する乙２２を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，確定した別件審決で排斥 された「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づくもの と認められるから（前記ア(ウ)），被控訴人日進が当審において乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁を 主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の 趣旨に照らし許されないと解すべきである。
ウ 次に，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵについて検討するに，1)控訴人 セイエー及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人又は参加人のいずれ でもないが，控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には， 被告製品に関し，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し，控訴人ＯＨＵは 控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継続的な取引関係が あり，本件特許が別件無効審判で無効とされた場合には，被控訴人の控訴 人らに対する請求はいずれも理由がないことに帰するので，別件無効審判 に関する利害は，控訴人ら３者間で一致していること，2)控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，原審において，控訴人日進の主張する無効の抗弁と 同一の無効の抗弁を主張し，また，控訴人日進とともに，別件無効審判の 審判請求書（乙４６）及び被控訴人作成の「口頭審理陳述要領書(2)」（乙 ５６）を書証として提出していることからすると，控訴人セイエー及び控 訴人ＯＨＵは，別件無効審判の内容及び経緯について十分に認識し，別件＼n無効審判における被告日進の主張立証活動を事実上容認していたものと認 められること，上記1)及び2)の事実関係の下においては，控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人の控訴人日進と同視し得る立 場にあるものと認めるのが相当であるから，確定した別件審決で排斥され た「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁の 主張をすることを控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵに認めることは，紛争 の蒸し返しができるとすることにほかならないというべきである。 したがって，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵにおいても，控訴人日進 と同様に，当審において乙２２を主引用例とする進歩性欠如の無効理由に よる無効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり， 民事訴訟法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきである。 エ 以上によれば，被控訴人の前記主張は理由があるから，その余の点につ いて判断するまでもなく，乙２２を主引用例とする本件訂正発明の進歩性 欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
(6) 争点(4)カ（乙２３を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理 由の有無）について
被控訴人は，控訴人ら主張の乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由は，別件無効審判における「無効理由４」及び「無効理由５」と実質的に 同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから，別件無効審判の請求人 である控訴人日進並びに控訴人日進と密接な取引関係にある控訴人セイエ ー及び控訴人ＯＨＵの３者が，当審において，上記無効理由による無効の抗 弁を主張することは，訴訟上の信義則に反し，許されない旨主張する。 そこで検討するに，控訴人らが原審及び当審において主張する乙２３を主 引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，前記(5)ア(ウ)認定 のとおり，控訴人日進及び被控訴人間の確定した別件審決で排斥された「無 効理由４」及び「無効理由５」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものと認められる。 そうすると，前記(5)ウ及びエで説示したのと同様の理由により，控訴人 らが当審において乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理由による無 効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟 法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきであるから，被控訴人の上記主 張は理由がある。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，乙２３を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
◆判決本文
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2019.04.17
平成30(行ケ)10117 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月12日 知的財産高等裁判所(１部)
拒絶審決が取り消されました。理由は、明確性、サポート要件違反ではないというものです。なお、第１回の拒絶理由通知に対してクレームを追加する補正をしたのに、そのクレームには新たな拒絶理由通知がなされなかった点も争いましたが、こちらは理由なしと判断されました。
原告は，拒絶査定不服審判事件において，本件拒絶理由通知を受けたことか ら，新たに請求項１９ないし４７を追加する本件補正をしたところ，審判合議体が， 本件補正で追加した請求項について，新たに拒絶理由通知をせず，また本件審決に おいて判断しなかったことが，特許法４７条に実質的に違反する旨主張する。 しかし，特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又 は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生す るという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるもので＼nはない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許＼n出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定 又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし， 他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは 予定されていない。このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の＼n分割という制度の存在自体に照らしても明らかである（最高裁平成１９年（行ヒ） 第３１８号同２０年７月１０日第一小法廷判決・民集６２巻７号１９０５頁参照）。 そうすると，審判合議体は，拒絶査定不服審判において，一の請求項について拒 絶理由があると判断すれば，それのみで請求不成立審決をすることができ，その余 の補正で追加された請求項について判断しなくても，違法ではないというべきであ る。 なお，特許出願人は，請求項の数を増加する補正をする際には，手続補正書を提 出する際に手数料を納付しなければならない（特許法施行規則１１条４項）。そし て，拒絶査定不服審判請求後において請求項の数を増加する補正の場合，手続補正 書の提出によって，審査の続審である審判手続が，その増加した請求項について潜 在的に係属するといえる。そうすると，その際に納付すべき手数料を，出願審査の 請求に当たり必要な手数料及び審判の請求に当たり必要な手数料とすることは，不 合理なものといえず，また，手数料の納付時期を，手続補正書の提出時点とする同 規則の規定は，立法政策の問題というべきである。 本件において，審判合議体は，特許請求の範囲【請求項１】の記載は明確性要件 及びサポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知（甲１１）をし，本件 補正により補正された同請求項の記載も，明確性要件及びサポート要件に適合しな いとして，本件審決をしたものである。審判合議体が，本件補正で追加した請求項 について，新たに拒絶理由通知をせず，また本件審決について判断しなかったこと をもって，審判手続に違法があるということはできない。
(2) 原告は，審判合議体が本件拒絶査定における理由の一部についてしか判断し ていないこと，審判官が専門とする技術分野が本願発明の技術分野とは異なること などから，本件は実質的に審理されたものということはできず，審理不尽の違法が あると主張する。 しかし，審判合議体は，特許請求の範囲【請求項１】の記載は明確性要件及びサ ポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知をし，本件補正により補正さ れた同請求項の記載も，明確性要件及びサポート要件に適合しないとして，本件審 決をしたものである。審判合議体は，拒絶査定不服審判において，拒絶査定に挙げ られた全ての理由について判断することが求められているものではない。また，本 件審決をした審判官につき除斥又は忌避事由があったことを窺わせる証拠はない。 その他，審判合議体が本件を実質的に審理しなかったことを認めるに足りる証拠も ない。 したがって，本件につき審理不尽の違法がある旨の原告の主張は採用できない。
・・・
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は，本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を，ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ，「指標として」という記 載は抽象的であり，いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから，本願発明の外延は明確ではない，要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては，明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，年齢，性別等の対象の要素 をメルクマールにして，その脂質含有配合物の構成を決定すれば，要素を「指標と＼nして」使用したといえる。また，これにより決定される脂質含有配合物の構成があ＼nりふれたものであったとしても，ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると，「指標として」という記載が，第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また，対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは，本願発明 の技術的範囲を画定し，対象方法を認定した上で，これらを比較検討して判断する ものである。そして，脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは，対象方法の認定に係る問題であって，本願 発明の技術的範囲の画定の問題，すなわち，明確性要件とは無関係である。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
・・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。
(2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。
また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
原告は，拒絶査定不服審判事件において，本件拒絶理由通知を受けたことか ら，新たに請求項１９ないし４７を追加する本件補正をしたところ，審判合議体が， 本件補正で追加した請求項について，新たに拒絶理由通知をせず，また本件審決に おいて判断しなかったことが，特許法４７条に実質的に違反する旨主張する。 しかし，特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又 は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生す るという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるもので＼nはない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許＼n出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定 又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし， 他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは 予定されていない。このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の＼n分割という制度の存在自体に照らしても明らかである（最高裁平成１９年（行ヒ） 第３１８号同２０年７月１０日第一小法廷判決・民集６２巻７号１９０５頁参照）。 そうすると，審判合議体は，拒絶査定不服審判において，一の請求項について拒 絶理由があると判断すれば，それのみで請求不成立審決をすることができ，その余 の補正で追加された請求項について判断しなくても，違法ではないというべきであ る。 なお，特許出願人は，請求項の数を増加する補正をする際には，手続補正書を提 出する際に手数料を納付しなければならない（特許法施行規則１１条４項）。そし て，拒絶査定不服審判請求後において請求項の数を増加する補正の場合，手続補正 書の提出によって，審査の続審である審判手続が，その増加した請求項について潜 在的に係属するといえる。そうすると，その際に納付すべき手数料を，出願審査の 請求に当たり必要な手数料及び審判の請求に当たり必要な手数料とすることは，不 合理なものといえず，また，手数料の納付時期を，手続補正書の提出時点とする同 規則の規定は，立法政策の問題というべきである。 本件において，審判合議体は，特許請求の範囲【請求項１】の記載は明確性要件 及びサポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知（甲１１）をし，本件 補正により補正された同請求項の記載も，明確性要件及びサポート要件に適合しな いとして，本件審決をしたものである。審判合議体が，本件補正で追加した請求項 について，新たに拒絶理由通知をせず，また本件審決について判断しなかったこと をもって，審判手続に違法があるということはできない。
(2) 原告は，審判合議体が本件拒絶査定における理由の一部についてしか判断し ていないこと，審判官が専門とする技術分野が本願発明の技術分野とは異なること などから，本件は実質的に審理されたものということはできず，審理不尽の違法が あると主張する。 しかし，審判合議体は，特許請求の範囲【請求項１】の記載は明確性要件及びサ ポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知をし，本件補正により補正さ れた同請求項の記載も，明確性要件及びサポート要件に適合しないとして，本件審 決をしたものである。審判合議体は，拒絶査定不服審判において，拒絶査定に挙げ られた全ての理由について判断することが求められているものではない。また，本 件審決をした審判官につき除斥又は忌避事由があったことを窺わせる証拠はない。 その他，審判合議体が本件を実質的に審理しなかったことを認めるに足りる証拠も ない。 したがって，本件につき審理不尽の違法がある旨の原告の主張は採用できない。
・・・
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は，本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を，ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ，「指標として」という記 載は抽象的であり，いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから，本願発明の外延は明確ではない，要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては，明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，年齢，性別等の対象の要素 をメルクマールにして，その脂質含有配合物の構成を決定すれば，要素を「指標と＼nして」使用したといえる。また，これにより決定される脂質含有配合物の構成があ＼nりふれたものであったとしても，ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると，「指標として」という記載が，第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また，対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは，本願発明 の技術的範囲を画定し，対象方法を認定した上で，これらを比較検討して判断する ものである。そして，脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは，対象方法の認定に係る問題であって，本願 発明の技術的範囲の画定の問題，すなわち，明確性要件とは無関係である。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
・・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。
(2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。
また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
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2019.03.29
平成30(行ケ)10034 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反として無効とした審決が維持されました。また、「第２予告により，上記無効理由に関しては，実質的に見て原告に訂正の機会が与えられたものといえる。よって，新規性及び進歩性との関係では，第２予＼告の後更に審決の予告をすべき場合には当たらない」として、審決の予＼告も不要と判断しました。
２ 取消事由１（手続違背）について
(1) 審判長は，特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合，審判の請求に 理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは，審決の予告を当事＼n者等にしなければならない（特許法１６４条の２第１項）。上記「経済産業省令で 定めるとき」として，特許法施行規則５０条の６の２が規定されている。同条３号 は，同条１号又は２号に掲げる審決の予告をした後であって事件が審決をするのに＼n熟した場合にあっては，「当該審決の予告をしたときまでに当事者…が申＼し立てた 理由又は特許法１５３条第２項の規定により審理の結果が通知された理由（当該理 由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。）に＼nよって，審判官が審判の請求に理由があると認めるとき」は，審決の予告をしなけ＼nればならない旨規定する。 この規定によれば，先に行われた審決の予告までに当事者が申＼し立てた理由のう ち，当該予告において判断が留保され又は有効と判断された理由につき特許を無効＼nにすべきものと判断する場合のように，「当該理由により審判の請求を理由がある とする審決の予告をしていない」場合は，実質的に訂正の機会が与えられなかった＼nものであり，再度の審決の予告をしなければならない。他方，そうでない場合，す＼nなわち，先に行われた審決の予告と実質的に同じ内容の理由により特許を無効にす＼nべきものと判断する場合のように，実質的に訂正の機会が与えられていた場合は，審判長は，更に審決の予告をする必要はないものと解される。審決予＼告の制度は， 特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求につき，それに 起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復による審理の遅延ひいては審決の確定 の遅延を解消する一方で，特許無効審判の審判合議体が審決において示した特許の 有効性の判断を踏まえた訂正の機会を得られるという利点を確保するために，審決 取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することと併せて設けられたものであると ころ，上記の解釈は，この制度趣旨にかなうものである。
(2)第１予告及び第２予＼告の内容等
ア 第１予告＼n
第１予告で示された認定判断のうち，サポート要件に係る部分は，以下のとおり＼nである。
(ア) 本件特許に係る発明の課題
「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学的性 質を改善すること」，及び「補償膜を構成する重合性液晶組成物を製造するにあた＼nり，配向，及び重合に高温を要しないものとすること」である。
(イ) 判断
ａ 「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学 的性質を改善する」という課題は，「ホメオトロピック配向または傾斜したホメオ トロピック配向を有する補償膜」とすることにより解決されるものである。
ｂ 当時の請求項１記載の発明は，「補償膜において，広い視野範囲にわたり， 例えば輝度の増大といった光学的性質を改善する」という課題を解決するものであ る。 また，当該発明の発明特定事項は全文訂正明細書に記載されている。 したがって，当該発明は，発明の詳細な説明において，発明の課題が解決できる ことを当業者が認識できるように記載された範囲を超えているとはいえない。
ｃ 当時の請求項４〜１４記載の発明についても同様である。
ｄ したがって，当時の請求項１，４〜１４記載の発明は，発明の詳細な説明に 記載されたものではないとはいえない。
イ 第２予告＼n
第１予告を受け，原告は，平成２８年２月８日付け訂正請求を行った。第２予＼告 は，これを受けて行われた。
(ア) サポート要件について
ａ 当時の請求項１，４〜１４及び２５〜３２の解決しようとする課題
上記ア(ア)に同じ。
ｂ 当該課題を解決するための手段
「重合性メソゲン物質の混合物の重合あるいは共重合によって得られる少なくと＼nも１つのアニソトロピックポリマー層がホメオトロピックまたは傾斜したホメオト＼nロピック分子配向を有する補償膜，および該補償膜を備えた液晶表示デバイスの提＼n供」をするものである。
ｃ 判断
(a) 当時の請求項１記載の発明の「式 I」の定義を満たすメソゲンの全てが＼n「ホメオトロピック又は傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好 適に作製できる範囲にあるとは認められない。 当該発明の「式 I」を満たすメソゲンの中には，置換基における炭素数が１つ違＼nうだけでも，その液晶としての物性が大きく異なる場合が存在しており，メソゲン＼nの分子量や立体構造や極性基の有無などによっても，その液晶としての物性が大き＼nく異なることも当業者の技術常識であるから，当時の全文訂正明細書の例１Ａ〜例 ２において試験された化合物(1)〜(6)以外のメソゲンの全てが「ホメオトロピックま＼nたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好適に作製できる範囲 にあるとは認められない。
(b) 当時の請求項４〜１４及び２５〜３２記載の発明についても同様である。
(c)したがって，当時の請求項１，４〜１４及び２５〜３２記載の発明は，発明 の詳細な説明に記載されたものではない。
(イ) 新規性及び進歩性について
ａ 引用発明の認定
第２予告において認定された甲１記載の発明（以下「甲１の２発明」，「甲１の＼n３発明」という。）は，以下のとおりである。
(a) 甲１の２発明
偏光板と液晶セルの間に光学補償板として使用できる光学異方フィルムを配置す る液晶表示素子であって，前記光学異方フィルムは，下記の式（I）の化合物２５ 重量部，
下記の式（ｍ）の化合物２５重量部，
下記の式（ａ）の化合物５０重量部
からなる重合性液晶組成物９９重量部と光重合開始材１重量部から成る重合性液晶組成物を光重合させて得られた，ホモジニアス配向の光学異方フィルムである， 前記液晶表示素子（判決注：上記式（I），（ｍ）及び（ａ）は，別紙２「引用発 明」記載１のものと同一である。）。
(b) 甲１の３発明
重合性液晶組成物を光重合させて得られた，光学補償板として使用することがで きるホメオトロピック配向の光学異方フィルムであって，下記の式（ａ）の化合物 ５０重量部， 及び下記の式（ｄ）の化合物５０重量部 からなる重合性液晶組成物１００重量部と光重合開始剤１重量部からなる重合性 液晶組成物を，２枚のガラス基板の間に挟持させ，ホメオトロピック配向している ことを確認した後，紫外線を照射して光重合させて得られた，前記光学異方フィル ム（判決注：上記式（ａ）及び（ｄ）は，別紙２「引用発明」記載２のものと同一 である。）。
ｂ 当時の請求項１４記載の発明について
当時の請求項１４記載の発明は，甲１の２発明であるから，特許法２９条１項３ 号に該当する。
(ウ) 第２予告を受け，原告は，本件訂正請求を行った。＼n
(3) サポート要件について
ア 本件審決と第２予告は，いずれもサポート要件につき，特許請求の範囲の記＼n載は，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件訂正発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるとは認められず，また，その記載や示唆がなくとも当 業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるとも認められないとして，サポート要件に適合しないと判断したもので ある。
イ 本件訂正発明の解決しようとする課題
(ア) 本件審決が認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は，前記第２の ３(2)アのとおりである。また，第２予告が認定した本件訂正発明の解決しようとす＼nる課題は，前記(2)イ(ア)ａのとおりである。
(イ) 本件審決と第２予告がそれぞれ認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は，表＼現こそ異なるものの，実質的には同じ内容を意味するものと理解される。
ウ 以上によれば，サポート要件との関係では，サポート要件違反により審判の 請求を理由があるとする第２予告の後，原告には実質的に訂正の機会が与えられた＼nものといえるから，更に審決の予告をすべき場合には当たらない。＼n
(4) 新規性及び進歩性について
ア 本件審決及び第２予告において判断の対象とされた新規性・進歩性の判断に＼n当たり対比される主引用例は，いずれも甲１（引用例）であり，同一である。
イ 引用発明の認定
(ア) 本件審決の認定した引用発明１Ａ及び１Ｂは，前記第２の３(3)のとおりで ある。また，第２予告が認定した甲１の２発明及び甲１の３発明は，前記(2)イ(イ) ａのとおりである。
(イ) 引用発明１Ｂと甲１の３発明とを対比すると，本件審決の認定と第２予告＼nの認定は同一である。他方，引用発明１Ａと甲１の２発明については，本件審決で は式（Ｎ−ａ）の化合物を含むのに対し，第２予告ではこれを含まない点その他の＼n点で，液晶表示素子に係る混合物を構＼成する重合性液晶組成物の一部が相違する。 しかし，甲１を主引用例として認定された引用発明に基づき，新規性又は進歩性 が欠如するとの無効理由により審判の請求を理由があるとする第２予告により，上＼n記無効理由に関しては，実質的に見て原告に訂正の機会が与えられたものといえる。 よって，新規性及び進歩性との関係では，第２予告の後更に審決の予＼告をすべき 場合には当たらない。
(5) まとめ
以上のとおり，本件審決は，第２予告をしたときまでに当事者が申＼し立てた理由 で，当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしたものを判断の＼n対象としたものであり，「当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予＼n告をしていないとき」に該当しないから，第２予告の後更に審決の予＼告をしなけれ ばならない場合には当たらない。 したがって，再度の審決の予告をしないまま審決をしたことにつき，本件審決に＼n違法はない。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，本件審決が認定した本件訂正発明の課題は第２予告で認定されたも＼nのと異なるなどと主張する。 しかし，本件訂正明細書においては，液晶表示デバイスの補償膜に係る従来技術＼n及びそれが抱える欠点等につき前記１(1)ア(イ)のとおり説明し，これを受ける形で， 「本発明の課題の一つは」などとして，前記１(1)ア(ウ)のとおり，解決しようとす る課題及び本件訂正発明がこの課題を解決できる旨が記載されている。本件審決は， これを踏まえ，本件訂正発明の課題を認定したものと理解される。 他方，第２予告においても，これらと同旨の記載が当時の全文訂正明細書にある＼nことを根拠に，発明の課題の認定が行われている。 このことと，第２予告の認定において，「補償膜において，・・・光学的性質を改善＼nすること」と「補償膜を構成する・・・高温を要しないものとすること」とは「及び」＼nにより接続されていることを踏まえると，本件審決と第２予告とがそれぞれ認定した発明の課題が異なるものということはできない。＼nなお，原告は，課題の認定につき，第１予告では，第２予＼告と同様の認定がされ ながらサポート要件を満たすものとして通知されていたために，それ以降サポート 要件についての議論はさほどされなかったなどといった経緯から，第２予告のサポ＼nート要件違反の理由につき，本件審決において変化する理由は推測できないなどと 指摘する。
しかし，上記のとおり，本件審決と第２予告とで認定した発明の課題が異なると＼nはいえない上，特許法施行規則５０条の６の２第３号に基づく審決の予告と理解さ＼nれる第２予告においてサポート要件違反とする理由が明確に示され，原告もこれに＼n対する反論を現に行っていること（甲６８−１）に鑑みると，第１予告の内容がど＼nうであれ，第１予告から第２予＼告，その後の本件審決へと至る経緯を考慮しても， 本件審決に先立ち，第３の審決の予告を行って原告に主張立証や訂正の機会を与え＼nなければならないとはいえない。
イ 原告は，本件審決が第２予告で指摘していない式Ｉの例をサポート要件違反＼nの根拠とし，また，審尋における質問に対する回答によって一旦解消した問題を不 意打ち的に蒸し返して判断したなどと主張する。 しかし，本件審決が括弧書で示した化合物は，実施例記載の具体的な化合物(1)〜 (6)以外のメソゲンが本件訂正発明の課題を解決しないことを説明するための例示に＼nすぎず，その記載の有無が結論に影響を及ぼすものではない。その意味で，これら が第２予告において示されていなかったとしても，再度の審決の予＼告を行い訂正の 機会を与える必要性を裏付けるものとはいえない。 また，原告主張に係る審尋における審判合議体の質問で例示された化合物に関し ては，「その「重合性基（Ｐ）」がアクリレート基であるとした場合に，その「Ｐ −Ｓｐ−」の選択肢として，例えば「ＣＨ２ＣＨＣＯＯ−Ｏ−（ＣＨ２）ｍ−」や 「ＣＨ２ＣＨＯＯ−ＯＣＯＯ−（ＣＨ２）ｍ−」のような化学構造のものまでもが本＼n件第２訂正発明１の範囲に含まれてしまいます。」とされている。他方，本件審決 で例示されたものは，「Ｐがプロペニルエーテル基又はエポキシ基であり，Ｓｐが −Ｏ−ＣＨ２−Ｃ≡ＣＨ２−Ｏ−であり，Ｘが−Ｏ−である場合のメソゲン物質」（本件訂正発明１）や「Ｐがプロペニルエーテル基であり，Ｓｐが−Ｏ−ＣＨ２−Ｃ≡Ｃ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＯＯ−ＣＨ２−ＣＯ−Ｓ−であり，Ｘが−Ｏ−である場合のメソ＼ゲン物質」（本件訂正発明４，５，７，８，１０〜１４，２５〜３４），「Ｐがプロペニルエーテル基であり，Ｓｐが−Ｏ−ＣＨ２−Ｏ−であり， Ｘが−Ｏ−である場合のメソゲン物質」（本件訂正発明６）であり，第２予＼告で例 示された化合物と一致しない。そうである以上，上記「解決済み」との原告の主張 は，その前提を欠く。
ウ 原告は，本件訂正発明に係る好適なホメオトロピック配向の効果の有無を認 定することがないまま審決に至った点で，本件審決には審理不尽があるなどと主張する。
しかし，本件審決は，本件訂正発明のうち進歩性を欠くとしたものについては， いずれもその判断において，発明の効果につき「当業者が予測し得る範囲内のもの＼nである。」旨の判断を示している。そうである以上，本件審決に至る審理において 本件訂正発明の効果に関する検討が行われていないとはいえない。
エ 原告は，第２予告における引用発明が本件審決において別の発明にすり替わ＼nっており，その変更の理由も述べられていないことと併せ，本件審決には手続違背 があるなどと主張する。 しかし，本件審決における引用発明１Ａと第２予告における甲１の２発明とで相＼n違があるとしても，実質的に見て，第２予告により原告には訂正の機会が与えられ＼nたものといえることは，前記のとおりである。
オ 原告は，本件訂正発明１４につき，第２予告では新規性欠如との理由が示さ＼nれていたのに対し，本件審決では新規性及び進歩性欠如の理由が示されており，無 効理由が実質上も形式上も一致していないなどと主張する。 しかし，第２予告においても，その当時の訂正発明１４につき新規性欠如及び進＼n歩性欠如がいずれも無効理由として主張され，判断の対象とされていた（甲６６）。 このこと及び第２予告後に請求項１４の訂正を含む本件訂正請求が行われたことに＼n鑑みると，審判合議体が審決に当たり新規性についてのみならず進歩性についても 判断を示す必要があると考えたとしても，再度更に審決の予告をして原告に訂正の＼n機会を与える必要があるとはいえない。
・・・・
３ 取消事由２（サポート要件違反の判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもので ある。そして，サポート要件の存在は，特許権者が証明責任を負うものと解される。
・・・・
ア 前記のとおり，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには， 明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において 認識できるように記載しなければならない。そして，本件訂正発明におけるメソゲ＼nン化合物ａ，ａ１，ａ２を定義する式 I ないし I’は，請求項によってその具体的 内容を多少異にするものの，いずれも当該式を構成する重合性基Ｐ，スペーサー基＼nＳｐ，結合基Ｘ，メソゲン基ＭＧ，末端基Ｒといった基本骨格部分において非常に＼n多くの化合物を含む表現である上，これらに結合する置換基の選択肢も考慮すれば，＼nその組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものとなっている。＼nこのような場合に，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合する ためには，発明の詳細な説明は，上記式が示す範囲と得られる効果との関係の技術 的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該式が示す範囲内で あれば，所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示 して記載することを要するものと解するのが相当である。換言すれば，発明の詳細 な説明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に，具体例を開 示せず，特許出願時の当業者の技術常識を参酌しても，特許請求の範囲に記載され た発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できる とはいえない場合，サポート要件に適合するとはいえない。
イ 前記のとおり，本件訂正発明におけるメソゲン化合物ａ，ａ１，ａ２を定義＼nする式 Ｉ ないしＩ’は，その組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものと＼nなっている。 他方，本件訂正発明の実施例である例１Ａ〜例３においてメソゲン化合物として＼n用いられている化合物(1)〜(8)は，いずれも式 Ｉ において，重合性基Ｐがアクリレー ト基（ＣＨ２=ＣＨＣＯＯ−），Ｓｐ（スペーサー基）が炭素数３又は６個の直鎖 状アルキレン基，Ｘが−Ｏ−，ｎが１という，化学構造が類似するごく限られた化＼n合物に限られる。 例えば，重合性基Ｐがメタクリレート基であるモノマーを含むと安定な配向を得 にくくなる場合が生じてくることが知られている（乙４）。また，例えばスペーサ ー基Ｓｐを構成する（その一部の置換えも含む。）アルキレン基として炭素数が１＼nの場合と２０の場合とでは化合物の特性が大きく異なることが予測されることなど配合するメソ＼ゲン化合物の化学構造がその配向性や配向膜の特性に影響することは，＼n現に引用例において様々な構造の化合物につき検討されていることからもうかがわ＼nれるように，本件優先日当時における当業者の認識であったと考えられる。そうす ると，本件訂正明細書の発明の詳細な説明における他の記載を参酌しても，補償膜 の調製に用いる混合物につき，上記具体例として示された化合物とは構造が異なる＼n化合物を成分とする混合物に係る本件訂正発明の範囲にまで拡張ないし一般化した 場合，すなわち本件訂正発明に係る式 I で表される広範な重合性メソ＼ゲン化合物の いずれかを含む混合物とした場合に，これによって，前記認定に係る本件訂正発明 の課題を解決するような補償膜として好適なフィルムが得られるとはいえない。 したがって，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは， 本件特許の特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発 明であり，本件訂正発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえない。そのように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識 を認めるに足りる証拠もない。
ウ 本件訂正発明の解決しようとする課題のうち，「高融点を示し配向および重 合に高温を要するという欠点を有していない」点について，本件訂正明細書の発明 の詳細な説明には，「低融点，好ましくは１００℃またはそれ以下，特に６０℃ま たはそれ以下の融点を有する重合性混合物を使用すると好ましく，これにより低温 で混合物の液晶相において硬化を行うことができる。…６０℃以下の硬化温度は特 に好ましい。」との記載がある。加えて，実施例（例１Ａ）には，基板に塗布し， ５０℃で溶剤を蒸発させることによってホメオトロピック配向膜を得られることが 示されている。もっとも，「高温を要するという欠点」を回避し得る融点を具体的 に特定する記載はない。
他方，本件訂正明細書で液晶の配向に高温を要する例として掲げたＪＰ０５−１ ４２５３１（乙１）の【化２】で表される化合物について，引用例には，「１０８〜２１１℃という非常に高い温度範囲でネマチック相を示し，実際にこの化合物を＼n含有する重合性組成物を液晶状態で重合して作製した光学異方フィルム（カラー偏 光板）は外観も不均一であり，むらが生じる欠点があった。」と記載されている。 また，本件訂正明細書で同様に「高融点を有し，従って配向および重合に高温を要」 するものとして例示された Heynderickx, Broer 等の刊行物（乙２）に記載されて いる‘Scheme 1’の化合物については，引用例にも，「一般式（Ｒ−２）において， Ｒ５がメチル基の化合物８０重量部及びＲ５が水素原子の化合物２０重量部から成 る液晶組成物は，８０〜１２１℃と室温よりかなり高い温度範囲でネマチック層を 示し，また予期しない熱重合に起因してこのような重合性液晶組成物を用いて作製される光学異方フィルムのメソ＼ゲンの配向が不均一となるという欠点があった。」 と記載されている。ところが，これらの化合物はいずれも，本件訂正発明に係る式 I で定義される広範な化合物に含まれるのであって，本件訂正明細書の内部でいわ ば記載内容に矛盾を生じている。
そうすると，本件訂正発明に係る式 I で定義されるメソゲン化合物を含む混合物＼nは，その全てが本件訂正発明の課題を解決し得る「高融点を示し配向および重合に 高温を要するという欠点を有していない」ものとはいえない。その点からも，本件 訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは，本件特許の特許請求 の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明であり，本件訂正 発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえず，また，その ように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識を認めるに足り る証拠もない。
２ 取消事由１（手続違背）について
(1) 審判長は，特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合，審判の請求に 理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは，審決の予告を当事＼n者等にしなければならない（特許法１６４条の２第１項）。上記「経済産業省令で 定めるとき」として，特許法施行規則５０条の６の２が規定されている。同条３号 は，同条１号又は２号に掲げる審決の予告をした後であって事件が審決をするのに＼n熟した場合にあっては，「当該審決の予告をしたときまでに当事者…が申＼し立てた 理由又は特許法１５３条第２項の規定により審理の結果が通知された理由（当該理 由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。）に＼nよって，審判官が審判の請求に理由があると認めるとき」は，審決の予告をしなけ＼nればならない旨規定する。 この規定によれば，先に行われた審決の予告までに当事者が申＼し立てた理由のう ち，当該予告において判断が留保され又は有効と判断された理由につき特許を無効＼nにすべきものと判断する場合のように，「当該理由により審判の請求を理由がある とする審決の予告をしていない」場合は，実質的に訂正の機会が与えられなかった＼nものであり，再度の審決の予告をしなければならない。他方，そうでない場合，す＼nなわち，先に行われた審決の予告と実質的に同じ内容の理由により特許を無効にす＼nべきものと判断する場合のように，実質的に訂正の機会が与えられていた場合は，審判長は，更に審決の予告をする必要はないものと解される。審決予＼告の制度は， 特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求につき，それに 起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復による審理の遅延ひいては審決の確定 の遅延を解消する一方で，特許無効審判の審判合議体が審決において示した特許の 有効性の判断を踏まえた訂正の機会を得られるという利点を確保するために，審決 取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することと併せて設けられたものであると ころ，上記の解釈は，この制度趣旨にかなうものである。
(2)第１予告及び第２予＼告の内容等
ア 第１予告＼n
第１予告で示された認定判断のうち，サポート要件に係る部分は，以下のとおり＼nである。
(ア) 本件特許に係る発明の課題
「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学的性 質を改善すること」，及び「補償膜を構成する重合性液晶組成物を製造するにあた＼nり，配向，及び重合に高温を要しないものとすること」である。
(イ) 判断
ａ 「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学 的性質を改善する」という課題は，「ホメオトロピック配向または傾斜したホメオ トロピック配向を有する補償膜」とすることにより解決されるものである。
ｂ 当時の請求項１記載の発明は，「補償膜において，広い視野範囲にわたり， 例えば輝度の増大といった光学的性質を改善する」という課題を解決するものであ る。 また，当該発明の発明特定事項は全文訂正明細書に記載されている。 したがって，当該発明は，発明の詳細な説明において，発明の課題が解決できる ことを当業者が認識できるように記載された範囲を超えているとはいえない。
ｃ 当時の請求項４〜１４記載の発明についても同様である。
ｄ したがって，当時の請求項１，４〜１４記載の発明は，発明の詳細な説明に 記載されたものではないとはいえない。
イ 第２予告＼n
第１予告を受け，原告は，平成２８年２月８日付け訂正請求を行った。第２予＼告 は，これを受けて行われた。
(ア) サポート要件について
ａ 当時の請求項１，４〜１４及び２５〜３２の解決しようとする課題
上記ア(ア)に同じ。
ｂ 当該課題を解決するための手段
「重合性メソゲン物質の混合物の重合あるいは共重合によって得られる少なくと＼nも１つのアニソトロピックポリマー層がホメオトロピックまたは傾斜したホメオト＼nロピック分子配向を有する補償膜，および該補償膜を備えた液晶表示デバイスの提＼n供」をするものである。
ｃ 判断
(a) 当時の請求項１記載の発明の「式 I」の定義を満たすメソゲンの全てが＼n「ホメオトロピック又は傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好 適に作製できる範囲にあるとは認められない。 当該発明の「式 I」を満たすメソゲンの中には，置換基における炭素数が１つ違＼nうだけでも，その液晶としての物性が大きく異なる場合が存在しており，メソゲン＼nの分子量や立体構造や極性基の有無などによっても，その液晶としての物性が大き＼nく異なることも当業者の技術常識であるから，当時の全文訂正明細書の例１Ａ〜例 ２において試験された化合物(1)〜(6)以外のメソゲンの全てが「ホメオトロピックま＼nたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好適に作製できる範囲 にあるとは認められない。
(b) 当時の請求項４〜１４及び２５〜３２記載の発明についても同様である。
(c)したがって，当時の請求項１，４〜１４及び２５〜３２記載の発明は，発明 の詳細な説明に記載されたものではない。
(イ) 新規性及び進歩性について
ａ 引用発明の認定
第２予告において認定された甲１記載の発明（以下「甲１の２発明」，「甲１の＼n３発明」という。）は，以下のとおりである。
(a) 甲１の２発明
偏光板と液晶セルの間に光学補償板として使用できる光学異方フィルムを配置す る液晶表示素子であって，前記光学異方フィルムは，下記の式（I）の化合物２５ 重量部，
下記の式（ｍ）の化合物２５重量部，
下記の式（ａ）の化合物５０重量部
からなる重合性液晶組成物９９重量部と光重合開始材１重量部から成る重合性液晶組成物を光重合させて得られた，ホモジニアス配向の光学異方フィルムである， 前記液晶表示素子（判決注：上記式（I），（ｍ）及び（ａ）は，別紙２「引用発 明」記載１のものと同一である。）。
(b) 甲１の３発明
重合性液晶組成物を光重合させて得られた，光学補償板として使用することがで きるホメオトロピック配向の光学異方フィルムであって，下記の式（ａ）の化合物 ５０重量部， 及び下記の式（ｄ）の化合物５０重量部 からなる重合性液晶組成物１００重量部と光重合開始剤１重量部からなる重合性 液晶組成物を，２枚のガラス基板の間に挟持させ，ホメオトロピック配向している ことを確認した後，紫外線を照射して光重合させて得られた，前記光学異方フィル ム（判決注：上記式（ａ）及び（ｄ）は，別紙２「引用発明」記載２のものと同一 である。）。
ｂ 当時の請求項１４記載の発明について
当時の請求項１４記載の発明は，甲１の２発明であるから，特許法２９条１項３ 号に該当する。
(ウ) 第２予告を受け，原告は，本件訂正請求を行った。＼n
(3) サポート要件について
ア 本件審決と第２予告は，いずれもサポート要件につき，特許請求の範囲の記＼n載は，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件訂正発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるとは認められず，また，その記載や示唆がなくとも当 業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるとも認められないとして，サポート要件に適合しないと判断したもので ある。
イ 本件訂正発明の解決しようとする課題
(ア) 本件審決が認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は，前記第２の ３(2)アのとおりである。また，第２予告が認定した本件訂正発明の解決しようとす＼nる課題は，前記(2)イ(ア)ａのとおりである。
(イ) 本件審決と第２予告がそれぞれ認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は，表＼現こそ異なるものの，実質的には同じ内容を意味するものと理解される。
ウ 以上によれば，サポート要件との関係では，サポート要件違反により審判の 請求を理由があるとする第２予告の後，原告には実質的に訂正の機会が与えられた＼nものといえるから，更に審決の予告をすべき場合には当たらない。＼n
(4) 新規性及び進歩性について
ア 本件審決及び第２予告において判断の対象とされた新規性・進歩性の判断に＼n当たり対比される主引用例は，いずれも甲１（引用例）であり，同一である。
イ 引用発明の認定
(ア) 本件審決の認定した引用発明１Ａ及び１Ｂは，前記第２の３(3)のとおりで ある。また，第２予告が認定した甲１の２発明及び甲１の３発明は，前記(2)イ(イ) ａのとおりである。
(イ) 引用発明１Ｂと甲１の３発明とを対比すると，本件審決の認定と第２予告＼nの認定は同一である。他方，引用発明１Ａと甲１の２発明については，本件審決で は式（Ｎ−ａ）の化合物を含むのに対し，第２予告ではこれを含まない点その他の＼n点で，液晶表示素子に係る混合物を構＼成する重合性液晶組成物の一部が相違する。 しかし，甲１を主引用例として認定された引用発明に基づき，新規性又は進歩性 が欠如するとの無効理由により審判の請求を理由があるとする第２予告により，上＼n記無効理由に関しては，実質的に見て原告に訂正の機会が与えられたものといえる。 よって，新規性及び進歩性との関係では，第２予告の後更に審決の予＼告をすべき 場合には当たらない。
(5) まとめ
以上のとおり，本件審決は，第２予告をしたときまでに当事者が申＼し立てた理由 で，当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしたものを判断の＼n対象としたものであり，「当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予＼n告をしていないとき」に該当しないから，第２予告の後更に審決の予＼告をしなけれ ばならない場合には当たらない。 したがって，再度の審決の予告をしないまま審決をしたことにつき，本件審決に＼n違法はない。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，本件審決が認定した本件訂正発明の課題は第２予告で認定されたも＼nのと異なるなどと主張する。 しかし，本件訂正明細書においては，液晶表示デバイスの補償膜に係る従来技術＼n及びそれが抱える欠点等につき前記１(1)ア(イ)のとおり説明し，これを受ける形で， 「本発明の課題の一つは」などとして，前記１(1)ア(ウ)のとおり，解決しようとす る課題及び本件訂正発明がこの課題を解決できる旨が記載されている。本件審決は， これを踏まえ，本件訂正発明の課題を認定したものと理解される。 他方，第２予告においても，これらと同旨の記載が当時の全文訂正明細書にある＼nことを根拠に，発明の課題の認定が行われている。 このことと，第２予告の認定において，「補償膜において，・・・光学的性質を改善＼nすること」と「補償膜を構成する・・・高温を要しないものとすること」とは「及び」＼nにより接続されていることを踏まえると，本件審決と第２予告とがそれぞれ認定した発明の課題が異なるものということはできない。＼nなお，原告は，課題の認定につき，第１予告では，第２予＼告と同様の認定がされ ながらサポート要件を満たすものとして通知されていたために，それ以降サポート 要件についての議論はさほどされなかったなどといった経緯から，第２予告のサポ＼nート要件違反の理由につき，本件審決において変化する理由は推測できないなどと 指摘する。
しかし，上記のとおり，本件審決と第２予告とで認定した発明の課題が異なると＼nはいえない上，特許法施行規則５０条の６の２第３号に基づく審決の予告と理解さ＼nれる第２予告においてサポート要件違反とする理由が明確に示され，原告もこれに＼n対する反論を現に行っていること（甲６８−１）に鑑みると，第１予告の内容がど＼nうであれ，第１予告から第２予＼告，その後の本件審決へと至る経緯を考慮しても， 本件審決に先立ち，第３の審決の予告を行って原告に主張立証や訂正の機会を与え＼nなければならないとはいえない。
イ 原告は，本件審決が第２予告で指摘していない式Ｉの例をサポート要件違反＼nの根拠とし，また，審尋における質問に対する回答によって一旦解消した問題を不 意打ち的に蒸し返して判断したなどと主張する。 しかし，本件審決が括弧書で示した化合物は，実施例記載の具体的な化合物(1)〜 (6)以外のメソゲンが本件訂正発明の課題を解決しないことを説明するための例示に＼nすぎず，その記載の有無が結論に影響を及ぼすものではない。その意味で，これら が第２予告において示されていなかったとしても，再度の審決の予＼告を行い訂正の 機会を与える必要性を裏付けるものとはいえない。 また，原告主張に係る審尋における審判合議体の質問で例示された化合物に関し ては，「その「重合性基（Ｐ）」がアクリレート基であるとした場合に，その「Ｐ −Ｓｐ−」の選択肢として，例えば「ＣＨ２ＣＨＣＯＯ−Ｏ−（ＣＨ２）ｍ−」や 「ＣＨ２ＣＨＯＯ−ＯＣＯＯ−（ＣＨ２）ｍ−」のような化学構造のものまでもが本＼n件第２訂正発明１の範囲に含まれてしまいます。」とされている。他方，本件審決 で例示されたものは，「Ｐがプロペニルエーテル基又はエポキシ基であり，Ｓｐが −Ｏ−ＣＨ２−Ｃ≡ＣＨ２−Ｏ−であり，Ｘが−Ｏ−である場合のメソゲン物質」（本件訂正発明１）や「Ｐがプロペニルエーテル基であり，Ｓｐが−Ｏ−ＣＨ２−Ｃ≡Ｃ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＯＯ−ＣＨ２−ＣＯ−Ｓ−であり，Ｘが−Ｏ−である場合のメソ＼ゲン物質」（本件訂正発明４，５，７，８，１０〜１４，２５〜３４），「Ｐがプロペニルエーテル基であり，Ｓｐが−Ｏ−ＣＨ２−Ｏ−であり， Ｘが−Ｏ−である場合のメソゲン物質」（本件訂正発明６）であり，第２予＼告で例 示された化合物と一致しない。そうである以上，上記「解決済み」との原告の主張 は，その前提を欠く。
ウ 原告は，本件訂正発明に係る好適なホメオトロピック配向の効果の有無を認 定することがないまま審決に至った点で，本件審決には審理不尽があるなどと主張する。
しかし，本件審決は，本件訂正発明のうち進歩性を欠くとしたものについては， いずれもその判断において，発明の効果につき「当業者が予測し得る範囲内のもの＼nである。」旨の判断を示している。そうである以上，本件審決に至る審理において 本件訂正発明の効果に関する検討が行われていないとはいえない。
エ 原告は，第２予告における引用発明が本件審決において別の発明にすり替わ＼nっており，その変更の理由も述べられていないことと併せ，本件審決には手続違背 があるなどと主張する。 しかし，本件審決における引用発明１Ａと第２予告における甲１の２発明とで相＼n違があるとしても，実質的に見て，第２予告により原告には訂正の機会が与えられ＼nたものといえることは，前記のとおりである。
オ 原告は，本件訂正発明１４につき，第２予告では新規性欠如との理由が示さ＼nれていたのに対し，本件審決では新規性及び進歩性欠如の理由が示されており，無 効理由が実質上も形式上も一致していないなどと主張する。 しかし，第２予告においても，その当時の訂正発明１４につき新規性欠如及び進＼n歩性欠如がいずれも無効理由として主張され，判断の対象とされていた（甲６６）。 このこと及び第２予告後に請求項１４の訂正を含む本件訂正請求が行われたことに＼n鑑みると，審判合議体が審決に当たり新規性についてのみならず進歩性についても 判断を示す必要があると考えたとしても，再度更に審決の予告をして原告に訂正の＼n機会を与える必要があるとはいえない。
・・・・
３ 取消事由２（サポート要件違反の判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもので ある。そして，サポート要件の存在は，特許権者が証明責任を負うものと解される。
・・・・
ア 前記のとおり，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには， 明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において 認識できるように記載しなければならない。そして，本件訂正発明におけるメソゲ＼nン化合物ａ，ａ１，ａ２を定義する式 I ないし I’は，請求項によってその具体的 内容を多少異にするものの，いずれも当該式を構成する重合性基Ｐ，スペーサー基＼nＳｐ，結合基Ｘ，メソゲン基ＭＧ，末端基Ｒといった基本骨格部分において非常に＼n多くの化合物を含む表現である上，これらに結合する置換基の選択肢も考慮すれば，＼nその組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものとなっている。＼nこのような場合に，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合する ためには，発明の詳細な説明は，上記式が示す範囲と得られる効果との関係の技術 的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該式が示す範囲内で あれば，所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示 して記載することを要するものと解するのが相当である。換言すれば，発明の詳細 な説明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に，具体例を開 示せず，特許出願時の当業者の技術常識を参酌しても，特許請求の範囲に記載され た発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できる とはいえない場合，サポート要件に適合するとはいえない。
イ 前記のとおり，本件訂正発明におけるメソゲン化合物ａ，ａ１，ａ２を定義＼nする式 Ｉ ないしＩ’は，その組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものと＼nなっている。 他方，本件訂正発明の実施例である例１Ａ〜例３においてメソゲン化合物として＼n用いられている化合物(1)〜(8)は，いずれも式 Ｉ において，重合性基Ｐがアクリレー ト基（ＣＨ２=ＣＨＣＯＯ−），Ｓｐ（スペーサー基）が炭素数３又は６個の直鎖 状アルキレン基，Ｘが−Ｏ−，ｎが１という，化学構造が類似するごく限られた化＼n合物に限られる。 例えば，重合性基Ｐがメタクリレート基であるモノマーを含むと安定な配向を得 にくくなる場合が生じてくることが知られている（乙４）。また，例えばスペーサ ー基Ｓｐを構成する（その一部の置換えも含む。）アルキレン基として炭素数が１＼nの場合と２０の場合とでは化合物の特性が大きく異なることが予測されることなど配合するメソ＼ゲン化合物の化学構造がその配向性や配向膜の特性に影響することは，＼n現に引用例において様々な構造の化合物につき検討されていることからもうかがわ＼nれるように，本件優先日当時における当業者の認識であったと考えられる。そうす ると，本件訂正明細書の発明の詳細な説明における他の記載を参酌しても，補償膜 の調製に用いる混合物につき，上記具体例として示された化合物とは構造が異なる＼n化合物を成分とする混合物に係る本件訂正発明の範囲にまで拡張ないし一般化した 場合，すなわち本件訂正発明に係る式 I で表される広範な重合性メソ＼ゲン化合物の いずれかを含む混合物とした場合に，これによって，前記認定に係る本件訂正発明 の課題を解決するような補償膜として好適なフィルムが得られるとはいえない。 したがって，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは， 本件特許の特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発 明であり，本件訂正発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえない。そのように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識 を認めるに足りる証拠もない。
ウ 本件訂正発明の解決しようとする課題のうち，「高融点を示し配向および重 合に高温を要するという欠点を有していない」点について，本件訂正明細書の発明 の詳細な説明には，「低融点，好ましくは１００℃またはそれ以下，特に６０℃ま たはそれ以下の融点を有する重合性混合物を使用すると好ましく，これにより低温 で混合物の液晶相において硬化を行うことができる。…６０℃以下の硬化温度は特 に好ましい。」との記載がある。加えて，実施例（例１Ａ）には，基板に塗布し， ５０℃で溶剤を蒸発させることによってホメオトロピック配向膜を得られることが 示されている。もっとも，「高温を要するという欠点」を回避し得る融点を具体的 に特定する記載はない。
他方，本件訂正明細書で液晶の配向に高温を要する例として掲げたＪＰ０５−１ ４２５３１（乙１）の【化２】で表される化合物について，引用例には，「１０８〜２１１℃という非常に高い温度範囲でネマチック相を示し，実際にこの化合物を＼n含有する重合性組成物を液晶状態で重合して作製した光学異方フィルム（カラー偏 光板）は外観も不均一であり，むらが生じる欠点があった。」と記載されている。 また，本件訂正明細書で同様に「高融点を有し，従って配向および重合に高温を要」 するものとして例示された Heynderickx, Broer 等の刊行物（乙２）に記載されて いる‘Scheme 1’の化合物については，引用例にも，「一般式（Ｒ−２）において， Ｒ５がメチル基の化合物８０重量部及びＲ５が水素原子の化合物２０重量部から成 る液晶組成物は，８０〜１２１℃と室温よりかなり高い温度範囲でネマチック層を 示し，また予期しない熱重合に起因してこのような重合性液晶組成物を用いて作製される光学異方フィルムのメソ＼ゲンの配向が不均一となるという欠点があった。」 と記載されている。ところが，これらの化合物はいずれも，本件訂正発明に係る式 I で定義される広範な化合物に含まれるのであって，本件訂正明細書の内部でいわ ば記載内容に矛盾を生じている。
そうすると，本件訂正発明に係る式 I で定義されるメソゲン化合物を含む混合物＼nは，その全てが本件訂正発明の課題を解決し得る「高融点を示し配向および重合に 高温を要するという欠点を有していない」ものとはいえない。その点からも，本件 訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは，本件特許の特許請求 の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明であり，本件訂正 発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえず，また，その ように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識を認めるに足り る証拠もない。
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2019.03.29
平成30(行ケ)10086 審決取消請求事件 実用新案権 行政訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所
実用新案権について、サポート要件、明確性要件が争われました。知財高裁は、無効理由なしとした審決を維持しました。争点は、連結固定の手法が特定されていない「介して」の用語が明確か否かです。
本件考案１の実用新案登録請求の範囲の分説Ｂには，「前記底座体の前 部に回動自在に設置された第一駆動ホイールが第一モータに連結され，前 記第一駆動ホイールに第一偏心軸の入力端部が固定されると共に，前記第 一偏心軸の出力端部は第三８字形リンクロッドを介して前記上板の前部に 連結され，」（第一駆動系）と，分説Ｃには，「前記底座体の後部に回動 自在に設置された第二駆動ホイールが第二モータに連結され，第二駆動ホ イールに第二偏心軸の入力端部が固定されると共に，第二偏心軸の出力端 部はリンクロッドを介して前記中心軸に連結された」（第二駆動系）と記 載されている。そして，「介して」は「間におく。さしはさむ。中に立て る。」といった意味であるが（甲６，７），このような実用新案登録請求 の範囲の記載のみからは，「第一偏心軸の出力端部」と「上板の前部」と が「第三８字形リンクロッド」を「介して」どのように連結固定されるの か，「第二偏心軸の出力端部」と「中心軸」とが「リンクロッド」を「介 して」どのように連結固定されるのかが必ずしも明らかではない。 そこで，本件考案の技術的意義について，本件明細書の記載をみるに， 本件明細書の【０００７】〜【０００９】，【図１】及び【図２】には， 「底座体４」，「上板１」，「中心軸２」，「第一８字形リンクロッド８ １」，「第二８字形リンクロッド８２」，「第一モータ９１」，「第一駆 動ホイール６１」，「第一偏心軸７１」，「第三８字形リンクロッド８３」， 「第二モータ９２」，「第二駆動ホイール６２」，「第二偏心軸７２」， 「リンクロッド３」の本件考案の各機械要素の位置関係又は連結固定関係 が記載されている。また，【００１０】〜【００１２】には，本件考案の 振動器が上記の機械要素を用いて，上板に，1) 上下振動，2) 前後振動， 3) 両者を複合した振動を発生させるものであり，1)は，「第二モータ９ ２」は停止させ，「第一モータ９１」を作動させて「第一駆動ホイール６ １」を回転させると当該「第一駆動ホイール６１」に固定された「第一偏 心軸７１」が回転し，当該「第一偏心軸７１」が「第三８字形リンクロッド８３」を動かすことで「上板１」を上下方向に振動させるものであるこ と（【００１０】），2)は，「第一モータ９１」は停止させ，「第二モー タ９２」を作動させて「第二駆動ホイール６２」を回転させると当該「第 二駆動ホイール６２」に固定された「第二偏心軸７２」が回転し，当該「第 二偏心軸７２」が「上板１」に設けた「中心軸２」に連結されている「リ ンクロッド３」を動かすことで，「上板１」に前後方向に振動させるもの であること（【００１１】），3)は，「第一モータ９１」と「第二モータ ９２」を同時に作動させたときに「上板１」を上下方向と前後方向に同時 に移動することで生じる1)と2)を複合した弧形の振動であること（【００ １２】）が記載されている。また，これ以外の態様は記載されていない。 以上に照らせば，本件考案の技術的意義は，第一駆動系により上板を上 下方向に振動させ，第二駆動系により上板を前後方向に振動させることで， 複数方向の振動を発生させることにあるといえる。そうすると，本件考案 １の分説Ｂ及び分説Ｃにおける「介する」は，第一駆動系により上板を上 下振動させ，第二駆動系により上板を左右振動させるような連結固定関係 としたものを意味するものであることは，明らかである。
イ 以上によれば，実用新案登録請求の範囲の記載は，その記載それ自体に 加え，本件明細書の記載及び図面並びに当業者の技術常識を基礎にすると，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確なものとは認められないから， 明確性要件関する本件審決の判断の結論に誤りはなく，この点に関する原 告の主張は採用することができない。
(3) 原告の主張について
原告は，分説Ｂ及び分説Ｃは，「介して」という「間におく。さしはさむ。 中に立てる。」という意味の用語を用いているのに止まり，本件考案を特定 するために必要不可欠な技術的事項の記載が欠落しており，原告指摘振動器 １及び原告指摘振動器２を含み得るように広く記載されているから，請求項 １の記載が不明確である旨主張する。 しかし，上記(2)に説示したとおり，分説Ｂ及びＣの「介して」の用語の意 義を理解できるから，請求項１の記載は，第三者に不測の不利益を及ぼすほ どに不明確なものとは認められない。
３ 取消事由１（サポート要件違反についての判断の誤り）について
(1) サポート要件に適合するかどうかは，実用新案登録請求の範囲の記載と考 案の詳細な説明の記載とを対比し，実用新案登録請求の範囲に記載された考 案が，考案の詳細な説明に記載された考案で，考案の詳細な説明の記載によ り当業者が当該考案の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当 該考案の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。
(2) 以上を前提に，本件考案１のサポート要件適合性について判断するに，本 件考案の技術的意義については，上記２(2)アのとおりであり，本件考案の採 用する課題解決手段もそのとおりに理解することができる。 そうすると，実用新案登録請求の範囲の請求項１の記載は，考案の詳細な 説明に記載された考案で，当業者が，技術常識に照らし，考案の詳細な説明 の記載により当該考案の課題（美容あるいは運動用の振動器において，複数 方向の振動を発生させ，様々なニーズに応じた美容効果を得ることができる 振動器を提供すること）を解決できると認識できる範囲のものであるといえ る。 よって，本件考案１は，サポート要件に適合しているから，サポート要件 関する本件審決の判断の結論に誤りはなく，この点に関する原告の主張は採 用することができない。 したがって，取消事由２は理由がない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件考案１には，上下方向の振動しかしない原告指摘振動器１ と前後方向の振動しかしない原告指摘振動器２が含まれると主張する。 しかし，上記２(2)アで述べたところに照らせば，原告指摘振動器１及び 原告指摘振動器２は，本件考案１には含まれないというべきであるから， 原告の主張は前提を欠く。
本件考案１の実用新案登録請求の範囲の分説Ｂには，「前記底座体の前 部に回動自在に設置された第一駆動ホイールが第一モータに連結され，前 記第一駆動ホイールに第一偏心軸の入力端部が固定されると共に，前記第 一偏心軸の出力端部は第三８字形リンクロッドを介して前記上板の前部に 連結され，」（第一駆動系）と，分説Ｃには，「前記底座体の後部に回動 自在に設置された第二駆動ホイールが第二モータに連結され，第二駆動ホ イールに第二偏心軸の入力端部が固定されると共に，第二偏心軸の出力端 部はリンクロッドを介して前記中心軸に連結された」（第二駆動系）と記 載されている。そして，「介して」は「間におく。さしはさむ。中に立て る。」といった意味であるが（甲６，７），このような実用新案登録請求 の範囲の記載のみからは，「第一偏心軸の出力端部」と「上板の前部」と が「第三８字形リンクロッド」を「介して」どのように連結固定されるの か，「第二偏心軸の出力端部」と「中心軸」とが「リンクロッド」を「介 して」どのように連結固定されるのかが必ずしも明らかではない。 そこで，本件考案の技術的意義について，本件明細書の記載をみるに， 本件明細書の【０００７】〜【０００９】，【図１】及び【図２】には， 「底座体４」，「上板１」，「中心軸２」，「第一８字形リンクロッド８ １」，「第二８字形リンクロッド８２」，「第一モータ９１」，「第一駆 動ホイール６１」，「第一偏心軸７１」，「第三８字形リンクロッド８３」， 「第二モータ９２」，「第二駆動ホイール６２」，「第二偏心軸７２」， 「リンクロッド３」の本件考案の各機械要素の位置関係又は連結固定関係 が記載されている。また，【００１０】〜【００１２】には，本件考案の 振動器が上記の機械要素を用いて，上板に，1) 上下振動，2) 前後振動， 3) 両者を複合した振動を発生させるものであり，1)は，「第二モータ９ ２」は停止させ，「第一モータ９１」を作動させて「第一駆動ホイール６ １」を回転させると当該「第一駆動ホイール６１」に固定された「第一偏 心軸７１」が回転し，当該「第一偏心軸７１」が「第三８字形リンクロッド８３」を動かすことで「上板１」を上下方向に振動させるものであるこ と（【００１０】），2)は，「第一モータ９１」は停止させ，「第二モー タ９２」を作動させて「第二駆動ホイール６２」を回転させると当該「第 二駆動ホイール６２」に固定された「第二偏心軸７２」が回転し，当該「第 二偏心軸７２」が「上板１」に設けた「中心軸２」に連結されている「リ ンクロッド３」を動かすことで，「上板１」に前後方向に振動させるもの であること（【００１１】），3)は，「第一モータ９１」と「第二モータ ９２」を同時に作動させたときに「上板１」を上下方向と前後方向に同時 に移動することで生じる1)と2)を複合した弧形の振動であること（【００ １２】）が記載されている。また，これ以外の態様は記載されていない。 以上に照らせば，本件考案の技術的意義は，第一駆動系により上板を上 下方向に振動させ，第二駆動系により上板を前後方向に振動させることで， 複数方向の振動を発生させることにあるといえる。そうすると，本件考案 １の分説Ｂ及び分説Ｃにおける「介する」は，第一駆動系により上板を上 下振動させ，第二駆動系により上板を左右振動させるような連結固定関係 としたものを意味するものであることは，明らかである。
イ 以上によれば，実用新案登録請求の範囲の記載は，その記載それ自体に 加え，本件明細書の記載及び図面並びに当業者の技術常識を基礎にすると，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確なものとは認められないから， 明確性要件関する本件審決の判断の結論に誤りはなく，この点に関する原 告の主張は採用することができない。
(3) 原告の主張について
原告は，分説Ｂ及び分説Ｃは，「介して」という「間におく。さしはさむ。 中に立てる。」という意味の用語を用いているのに止まり，本件考案を特定 するために必要不可欠な技術的事項の記載が欠落しており，原告指摘振動器 １及び原告指摘振動器２を含み得るように広く記載されているから，請求項 １の記載が不明確である旨主張する。 しかし，上記(2)に説示したとおり，分説Ｂ及びＣの「介して」の用語の意 義を理解できるから，請求項１の記載は，第三者に不測の不利益を及ぼすほ どに不明確なものとは認められない。
３ 取消事由１（サポート要件違反についての判断の誤り）について
(1) サポート要件に適合するかどうかは，実用新案登録請求の範囲の記載と考 案の詳細な説明の記載とを対比し，実用新案登録請求の範囲に記載された考 案が，考案の詳細な説明に記載された考案で，考案の詳細な説明の記載によ り当業者が当該考案の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当 該考案の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。
(2) 以上を前提に，本件考案１のサポート要件適合性について判断するに，本 件考案の技術的意義については，上記２(2)アのとおりであり，本件考案の採 用する課題解決手段もそのとおりに理解することができる。 そうすると，実用新案登録請求の範囲の請求項１の記載は，考案の詳細な 説明に記載された考案で，当業者が，技術常識に照らし，考案の詳細な説明 の記載により当該考案の課題（美容あるいは運動用の振動器において，複数 方向の振動を発生させ，様々なニーズに応じた美容効果を得ることができる 振動器を提供すること）を解決できると認識できる範囲のものであるといえ る。 よって，本件考案１は，サポート要件に適合しているから，サポート要件 関する本件審決の判断の結論に誤りはなく，この点に関する原告の主張は採 用することができない。 したがって，取消事由２は理由がない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件考案１には，上下方向の振動しかしない原告指摘振動器１ と前後方向の振動しかしない原告指摘振動器２が含まれると主張する。 しかし，上記２(2)アで述べたところに照らせば，原告指摘振動器１及び 原告指摘振動器２は，本件考案１には含まれないというべきであるから， 原告の主張は前提を欠く。
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2019.03.28
平成27(ワ)4292 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年6月28日 大阪地方裁判所
漏れていたのでアップします。大阪地裁は、特許侵害として、差止請求および総計3.3億円の損害賠償請求を認めました。争点は、間接侵害、サポート要件、進歩性違反などたくさんあります。この事件は控訴されており、知財高裁の特別部での審議が発表されています。大合議事件にされた理由は、下記でしょうか？＼n
「共同不法行為が成立するためには，各侵害者に共謀関係があるなど主観的な関連 共同性が認められる場合や，各侵害者の行為に客観的に密接な関連共同性が認めら れる場合など，各侵害者に，他の侵害者による行為によって生じた損害についても 負担させることを是認させるような特定の関連性があることを要すると解すべきで ある。そして，例えば，製造業者が小売業者に製品を販売し，これを小売業者が消 費者に販売するという取引形態は，極めて一般的なものであり，製造業者と小売業 者双方が，このような取引形態を取っていることを認識し容認しているとしても， これだけでは共同不法行為責任を認めるに足りるだけの十分な関連共同性があると＼nはいえない。
・・・
被告アンプリーは，被告ネオケミアから被告製品８を仕入れ，これを被告リズ ムに転売していたところ，被告リズムは設立当初から被告アンプリーに対して販売 する商品の相談をしており，その中で被告製品８を仕入れることになり，被告リズ ムにとって被告アンプリーは特別な取引先であるとの認識であった（乙Ｂ１２の １）。これに対し，被告アンプリーは，ＯＥＭメーカーではあったが，被告リズム の創業を応援しようと決めて被告リズムと取引を開始し，販路として育成していこ うと考え，被告リズムを「販路育成プログラム」対象企業の第一号という位置付け の企業にし，被告リズムと協力して炭酸ガスパックを売り出していたというのであ る（乙Ｂ１３の１，弁論の全趣旨）。そして，本件訴訟では，被告アンプリーは被 告リズムとの間で顧客や顧客からの注文等に関する情報交換を密にしていたとまで 主張しているのであり，被告アンプリーと被告リズムとはそのような関係性にあっ たと認められる（以上につき弁論の全趣旨）。そして，被告リズムによる売上額は ３億円を超えており，被告アンプリー自身の売上額も１億円を超えており，他の被 告の他の製品の売上額と比較しても，桁違いに売上額が大きい。このような売上げ を上げることができたのは，以上のような被告アンプリーと被告リズムとの間の関 係性があったからであると推認され，両社は相互に利用補充しながら，被告製品８ の製造，販売をしてきたということができる。したがって，両社の行為には，客観 的に密接な関連共同性があったといえ，共同不法行為が成立するというべきである。 これに対し，被告アンプリーらと被告ネオケミアとの関係性についてみると，被 告アンプリーは被告ネオケミアの取引先ではあるものの，被告ネオケミアは他にも 自ら本件各発明の技術的範囲に属する同種製品（被告製品１，３，４及び１５）を 製造するなどし，被告アンプリー以外の者に対しても販売していたのである。この ような実態に照らせば，被告アンプリーが被告ネオケミアの総代理店的な立場にあ ったとはいえないし，同被告らの行為に客観的に密接な関連共同性が認められるな どともいえない。 以上より，被告製品８に関し，被告アンプリーと被告リズムとの間に限って共同 不法行為が成立する。」
「共同不法行為が成立するためには，各侵害者に共謀関係があるなど主観的な関連 共同性が認められる場合や，各侵害者の行為に客観的に密接な関連共同性が認めら れる場合など，各侵害者に，他の侵害者による行為によって生じた損害についても 負担させることを是認させるような特定の関連性があることを要すると解すべきで ある。そして，例えば，製造業者が小売業者に製品を販売し，これを小売業者が消 費者に販売するという取引形態は，極めて一般的なものであり，製造業者と小売業 者双方が，このような取引形態を取っていることを認識し容認しているとしても， これだけでは共同不法行為責任を認めるに足りるだけの十分な関連共同性があると＼nはいえない。
・・・
被告アンプリーは，被告ネオケミアから被告製品８を仕入れ，これを被告リズ ムに転売していたところ，被告リズムは設立当初から被告アンプリーに対して販売 する商品の相談をしており，その中で被告製品８を仕入れることになり，被告リズ ムにとって被告アンプリーは特別な取引先であるとの認識であった（乙Ｂ１２の １）。これに対し，被告アンプリーは，ＯＥＭメーカーではあったが，被告リズム の創業を応援しようと決めて被告リズムと取引を開始し，販路として育成していこ うと考え，被告リズムを「販路育成プログラム」対象企業の第一号という位置付け の企業にし，被告リズムと協力して炭酸ガスパックを売り出していたというのであ る（乙Ｂ１３の１，弁論の全趣旨）。そして，本件訴訟では，被告アンプリーは被 告リズムとの間で顧客や顧客からの注文等に関する情報交換を密にしていたとまで 主張しているのであり，被告アンプリーと被告リズムとはそのような関係性にあっ たと認められる（以上につき弁論の全趣旨）。そして，被告リズムによる売上額は ３億円を超えており，被告アンプリー自身の売上額も１億円を超えており，他の被 告の他の製品の売上額と比較しても，桁違いに売上額が大きい。このような売上げ を上げることができたのは，以上のような被告アンプリーと被告リズムとの間の関 係性があったからであると推認され，両社は相互に利用補充しながら，被告製品８ の製造，販売をしてきたということができる。したがって，両社の行為には，客観 的に密接な関連共同性があったといえ，共同不法行為が成立するというべきである。 これに対し，被告アンプリーらと被告ネオケミアとの関係性についてみると，被 告アンプリーは被告ネオケミアの取引先ではあるものの，被告ネオケミアは他にも 自ら本件各発明の技術的範囲に属する同種製品（被告製品１，３，４及び１５）を 製造するなどし，被告アンプリー以外の者に対しても販売していたのである。この ような実態に照らせば，被告アンプリーが被告ネオケミアの総代理店的な立場にあ ったとはいえないし，同被告らの行為に客観的に密接な関連共同性が認められるな どともいえない。 以上より，被告製品８に関し，被告アンプリーと被告リズムとの間に限って共同 不法行為が成立する。」
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2019.03.12
平成29(行ケ)10200 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月18日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が取り消されました。理由は、相違点については、技術常識から容易である、さらに、サポート要件を満たしていないことです。
相違点１に係る，本件発明１の「回転数適応型の動吸振器（５）が， 油影響に関連して，駆動装置の励振の次数ｑよりも所定の次数オフセッ ト値ｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設計されている」ことの意義につい てみると，本件発明１の特許請求の範囲には，「所定の次数オフセット ｑＦ」をいかに設定するかについて，「油影響に関連して」されるもので あること以上に特定する記載はないから，「油影響」について何らかの 関連を有し，何らかの次数オフセットｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設 計されているという程度の意味であると理解できる。 さらに，本件明細書についてみると，1) 図３に関する【００３８】 〜【００３９】の記載から，同じ設計の動吸振器であれば，回転する油 質量体の下では次数値が低くオフセットされるため，その抑制次数ｑFに 相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが，遠心力に 抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示 されているといえる。また，2) 【００４３】によれば，ｑＦは自由に選 択可能な値として規定されていてもよいし，励振の個々の次数に対して，＼nそれぞれ固定の値が設定されていてもよいとされているから，次数オフセットｑＦ自体は，任意に設定し得る値であることが読み取れる。
(ｲ) 以上によれば，ｑＦは，1)のような実験的な測定に基づき設定される ものに限られず，2)のような任意の値も採り得るものであるといえる。 そして，動吸振器の幾何学的次数が，駆動装置の励振の次数（ｑ）より も任意の値（ｑＦ）の分だけ大きい数値（ｑｅｆｆ）になるように設計され ているということは，オーバーチューニングに当たるといえる。そうす ると，本件発明１の「回転数適応型の動吸振器（５）が，油影響に関連 して，駆動装置の励振の次数ｑよりも所定の次数オフセット値ｑＦだけ大 きい有効次数ｑｅｆｆに設計されていること」は，「油影響」を受ける状況 下においては，動吸振器の次数が低下することから，任意の値の次数オ フセットにより，動吸振器をオーバーチューニングしたという程度の意 味と解される。
ウ 「油影響に関連して…設計されている」構成の容易想到性＼n
上記ア(ｲ)の技術常識によれば，油中に浸漬され，油という液体の影響を 受ける遠心振り子のような動吸振器にあっても，回転する油中であるか否 かにかかわらず，その固有振動数（又は次数）に何らかの影響，特に，そ の固有振動数（又は次数）が低下するような影響が生じるであろうことは， 当業者にとって当然に予測し得ることといえる。＼nそして，回転数適応型の動吸振器において，理論上最も効果的に駆動装 置側の振動を減衰できるのは，遠心振り子の固有振動数が駆動装置の励振 の振動数と一致する場合なのであるから（上記ア(ｱ))，油の影響を受ける 回転数適応型の動吸振器において，効果的に駆動装置の振動を減衰させる ためには，油の影響によって固有振動数（又は次数）が低下することから， 動吸振器の固有振動数（又は次数）について，任意の値の次数オフセット によりオーバーチューニングするという，相違点１に係る構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たことであるといえる。＼nよって，相違点１に係る構成は，甲４発明及び技術常識から容易に想到＼nすることができたものである。
・・・
(2) 上記を前提に，サポート要件違反について検討する。
ア 上記２(3)イのとおり，本件発明１の特許請求の範囲には，「所定の次数 オフセットｑＦ」について，「油影響に関連して」設定されるものであるこ とのほかに具体的な設定の手法等についての特定はないから，「回転数適 応型の動吸振器（５）が，油影響に関連して，駆動装置の励振の次数ｑよ りも所定の次数オフセット値ｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設計されてい る」とは，「油影響」を受ける状況下においては，動吸振器の次数が低下することから，任意の値の次数オフセットにより，動吸振器をオーバーチ ューニングしたという程度の意味に解される。 そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，1) 図３に関連する【０ ０３８】，【００３９】の記載から，同じ設計の動吸振器であれば，回転 する油質量体の下では，次数値が低くオフセットされるから，その抑制次 数に相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが，遠心力 に抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示 され，この記載の対応する限度では，当業者は，本件発明の課題（上記１(3)ウ）を解決できるものと認識できるといえる。 しかし，上記のとおり，特許請求の範囲には，次数オフセットｑＦについ ての具体的な設定の手法等を特定する記載はなく，2) 本件明細書【００ ４３】のとおり，任意に設定された次数オフセットｑＦだけ高い次数値への 次数オフセットをする場合も含まれるというべきであるが，このような任 意に設定した次数オフセットｑＦをとった場合については，本件明細書の記 載から当業者が本件発明の課題を解決できるものと認識できるとはいえな い。 そうすると，本件発明１は，当業者が発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるとはいえないから，サポート要件に適合するとはい えない。
相違点１に係る，本件発明１の「回転数適応型の動吸振器（５）が， 油影響に関連して，駆動装置の励振の次数ｑよりも所定の次数オフセッ ト値ｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設計されている」ことの意義につい てみると，本件発明１の特許請求の範囲には，「所定の次数オフセット ｑＦ」をいかに設定するかについて，「油影響に関連して」されるもので あること以上に特定する記載はないから，「油影響」について何らかの 関連を有し，何らかの次数オフセットｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設 計されているという程度の意味であると理解できる。 さらに，本件明細書についてみると，1) 図３に関する【００３８】 〜【００３９】の記載から，同じ設計の動吸振器であれば，回転する油 質量体の下では次数値が低くオフセットされるため，その抑制次数ｑFに 相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが，遠心力に 抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示 されているといえる。また，2) 【００４３】によれば，ｑＦは自由に選 択可能な値として規定されていてもよいし，励振の個々の次数に対して，＼nそれぞれ固定の値が設定されていてもよいとされているから，次数オフセットｑＦ自体は，任意に設定し得る値であることが読み取れる。
(ｲ) 以上によれば，ｑＦは，1)のような実験的な測定に基づき設定される ものに限られず，2)のような任意の値も採り得るものであるといえる。 そして，動吸振器の幾何学的次数が，駆動装置の励振の次数（ｑ）より も任意の値（ｑＦ）の分だけ大きい数値（ｑｅｆｆ）になるように設計され ているということは，オーバーチューニングに当たるといえる。そうす ると，本件発明１の「回転数適応型の動吸振器（５）が，油影響に関連 して，駆動装置の励振の次数ｑよりも所定の次数オフセット値ｑＦだけ大 きい有効次数ｑｅｆｆに設計されていること」は，「油影響」を受ける状況 下においては，動吸振器の次数が低下することから，任意の値の次数オ フセットにより，動吸振器をオーバーチューニングしたという程度の意 味と解される。
ウ 「油影響に関連して…設計されている」構成の容易想到性＼n
上記ア(ｲ)の技術常識によれば，油中に浸漬され，油という液体の影響を 受ける遠心振り子のような動吸振器にあっても，回転する油中であるか否 かにかかわらず，その固有振動数（又は次数）に何らかの影響，特に，そ の固有振動数（又は次数）が低下するような影響が生じるであろうことは， 当業者にとって当然に予測し得ることといえる。＼nそして，回転数適応型の動吸振器において，理論上最も効果的に駆動装 置側の振動を減衰できるのは，遠心振り子の固有振動数が駆動装置の励振 の振動数と一致する場合なのであるから（上記ア(ｱ))，油の影響を受ける 回転数適応型の動吸振器において，効果的に駆動装置の振動を減衰させる ためには，油の影響によって固有振動数（又は次数）が低下することから， 動吸振器の固有振動数（又は次数）について，任意の値の次数オフセット によりオーバーチューニングするという，相違点１に係る構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たことであるといえる。＼nよって，相違点１に係る構成は，甲４発明及び技術常識から容易に想到＼nすることができたものである。
・・・
(2) 上記を前提に，サポート要件違反について検討する。
ア 上記２(3)イのとおり，本件発明１の特許請求の範囲には，「所定の次数 オフセットｑＦ」について，「油影響に関連して」設定されるものであるこ とのほかに具体的な設定の手法等についての特定はないから，「回転数適 応型の動吸振器（５）が，油影響に関連して，駆動装置の励振の次数ｑよ りも所定の次数オフセット値ｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設計されてい る」とは，「油影響」を受ける状況下においては，動吸振器の次数が低下することから，任意の値の次数オフセットにより，動吸振器をオーバーチ ューニングしたという程度の意味に解される。 そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，1) 図３に関連する【０ ０３８】，【００３９】の記載から，同じ設計の動吸振器であれば，回転 する油質量体の下では，次数値が低くオフセットされるから，その抑制次 数に相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが，遠心力 に抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示 され，この記載の対応する限度では，当業者は，本件発明の課題（上記１(3)ウ）を解決できるものと認識できるといえる。 しかし，上記のとおり，特許請求の範囲には，次数オフセットｑＦについ ての具体的な設定の手法等を特定する記載はなく，2) 本件明細書【００ ４３】のとおり，任意に設定された次数オフセットｑＦだけ高い次数値への 次数オフセットをする場合も含まれるというべきであるが，このような任 意に設定した次数オフセットｑＦをとった場合については，本件明細書の記 載から当業者が本件発明の課題を解決できるものと認識できるとはいえな い。 そうすると，本件発明１は，当業者が発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるとはいえないから，サポート要件に適合するとはい えない。
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2019.02.28
平成30(行ケ)10073 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月7日 知的財産高等裁判所
インクカートリッジＩＣチップの制御に関する本願発明１のうち一部の実施例については課題を解決できると認識できないとして、サポート要件違反とした拒絶審決が維持されました。
ウ 本願発明１は，インクカートリッジＩＣチップに関し，前記イのような インクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことを課題とする（【０ ００１】，【０００６】）。
(3) 前記１によると，「課題を解決するための手段」欄のインクカートリッジＩ Ｃチップに係る記載（【０００７】〜【０００９】）には，本願発明１に含まれるイ ンクカートリッジＩＣチップの構成が記載されているが，このようなインクカートリッジＩＣチップの構＼成とすることにより，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の 検出過程における誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆も なく，当業者が本願出願日当時の技術常識に照らしても，上記記載のみによって， 本願発明１の課題を解決できると認識できるものとは認められない。 そこで，実施例の記載を見ると，本願明細書には，具体的な実施例として，少な くともインタフェースユニットと制御ユニットを含み，インタフェースユニットは， イメージング装置に電気的に接続され，イメージング装置から送られる光制御指令 の受信に用いられ，前記光制御指令は，インクカートリッジＩＣチップ上の発光ユ ニットを発光させるのに用いられる発光指令を含み（本願発明１とは異なり，消光 指令を含むか否かは明らかでない。），制御ユニットは，前記インタフェースユニッ トが光制御指令を受信したときに，インクカートリッジＩＣチップの状態に応じて その光制御指令を実行するかどうかを制御するのに用いられるインクカートリッジ ＩＣチップにおいて，前記インクカートリッジＩＣチップの状態は，実行可能な状＼n態と実行不可能な状態を含み，前記制御ユニットは，前記インタフェースユニット＼nが発光指令を受信したときに，前記インクカートリッジＩＣチップが実行可能な状＼n態にある場合，前記発光ユニットを発光させるのに用いられる実施例が記載されて いる（【００１６】，【００１７】）。この実施例は，発光指令を受信したときに， インクカートリッジＩＣチップが実行可能な状態にある場合には，その発光指令を実行＼nするものであるが，これを含む上記実施例のように構成することにより，前記(2)ウ のインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができる理由に ついては何らの記載も示唆もなく，当業者が本願出願日当時の技術常識に照らして も，上記実施例の記載のみによって，本願発明１の課題を解決できると認識できる ものとは認められない。上記実施例記載のインクカートリッジＩＣチップを用いて も，前記(2)ア・イの従来技術と同じ機会に同じインクカートリッジのみが発光する ように，発光指令が実行可能な状態において受信される構＼成では，本願発明１の課 題が解決できないことは明らかである。
また，本願明細書には，本願発明１に含まれる実施例として，第１種のインクカ ートリッジＩＣチップ（【００２１】〜【００３３】），第２種のインクカートリッジ ＩＣチップ（【００３５】〜【００４２】），第５種のインクカートリッジＩＣチップ （【００５６】〜【００５７】）が記載されており，発光指令を受信したときに，イ ンクカートリッジＩＣチップが実行可能な状態にある場合には，その発光指令を実＼n行し，実行不可能な状態にある場合には，その発光指令を実行しないものであるが＼n（【００２１】，【００２６】，【００３５】，【００５６】），これを含む上記各実施例のように構成することにより，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の検出過程におけ る誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆もなく，当業者が 本願出願日当時の技術常識に照らしても，上記各実施例の記載のみによって，本願 発明１の課題を解決できると認識できるものとは認められない。なお，第３種のイ ンクカートリッジＩＣチップ（【００４４】〜【００５０】）及び第４種のインクカ ートリッジＩＣチップ（【００５１】〜【００５５】）は，インクカートリッジＩＣ チップの状態はインクカートリッジＩＣチップの指令受信状態であり，指令受信統 計ユニットに記録された指令受信状態に応じて，インタフェースユニットが受信し た光制御指令を実行するかどうかを制御するものであるから，本願発明７及びこれを更に限定した本願発明８〜１３に係る実施例であって，インクカートリッジＩＣ チップの状態が実行可能な状態と実行不可能＼な状態とを含むものではない点におい て，本願発明１に含まれる実施例とは認められない。 さらに，本願明細書には，正対位置検出とそれに引き続く隣接光検出とからなる インクカートリッジ位置検出について，初期状態で発光指令を実行できる状態とさ れているインクカートリッジＩＣチップにおいて，1)インクカートリッジの正対位 置検出のために，そのインクカートリッジを発光させる発光指令を受信した場合に は，発光指令を実行できる状態に応じて，その発光指令を実行して，そのインクカ ートリッジを発光させる（発光指令を実行できる状態のその余のインクカートリッ ジも発光させる。）とともに，そのインクカートリッジを発光させる発光指令を実行不可能な状態とし，2)次いで受信する消光指令を実行してそのインクカートリッジ を消光し（前記1)で発光させたその余のインクカートリッジも消光させる。），3)以 後，隣接光検出等のために，発光指令を受信した場合には，実行不可能な状態に応＼nじて，その発光指令を実行しないように制御する実施例が記載されている（【００２ ０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）。上記実施例の記載によると，正対位置検出時に比し，隣接光検出時に一部の隣接インクカートリッジの発光をカット することにより，正対位置検出時に受光部に届く光の量が条件を満たすようにしな がら，隣接光検出時には受光部に光が届かない又はわずかな光しか届かないように して，イメージング装置の誤報率を減らすことができ，本願発明１の課題を解決で きると認識することができる。 そして，本願明細書には，「イメージング装置の種類によっては，そのインクカー トリッジの数，インクカートリッジ装着方法，検出順番と検出方法等も異なるため， 上記のインクカートリッジ検出に関する説明はあくまでも参考例に過ぎ」ない旨記 載されているが（【００９２】），検出順番や検出方法等が異なるイメージング装置に ついて，適切な制御手順を構築する方法についての記載や示唆はないし，上記実施＼n例（【００２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）以外に，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができ，本願発明１ の課題を解決できると認識することができる実施例は見当たらない。
そうすると，本願明細書に接した当業者は，本願発明１のうち，上記実施例（【０ ０２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）に該当するものについては，本願発明１の課題を解決できると認識するが，本願発明１のうち，その余の構成のも＼nのについては，本願発明１の課題を解決できると認識することはできないと認めら れる。
(4) 本願発明１は，前記第２の２(1)のとおりであり，「前記制御ユニットは，前 記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに，インクカートリッジＩ Ｃチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御する」について，「インクカートリッジＩＣチップの状態」である「実行可能な状態」と「実行不可＼n能な状態」のそれぞれに応じて，「光制御指令を実行するかどうか」をどのように制＼n御するのかが特定されておらず，また，「インクカートリッジＩＣチップの状態」の 設定や変更についても特定されていないから，上記実施例（【００２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）のものに限定されていないことは明らかである。 そうすると，本願発明１は，発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術 常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり，本願発 明１に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適 合するものとは認められない。
(5) 前記１によると，本願明細書の【００８４】，【図５】においては，発光指令 を受信したときは，発光標識部の状態に応じて，発光標識部が実行可能な状態にあ＼nる場合には，発光指令を実行することにより発光ユニットを発光させ，発光標識部 が実行不可能な状態にある場合には，発光指令を実行しないことにより発光ユニッ＼nトを発光させない一方，消光指令を受信したときは，発光標識部の状態にかかわら ず，消光指令を実行することにより発光ユニットを消光させることが記載されてい る。また，本願発明１に含まれる【００９５】，【図１０】においても，判断の手順 こそ違うものの，同様に，発光指令を受信したときは，発光標識部の状態に応じて， 発光標識部が実行可能な状態にある場合には，発光指令を実行することにより発光＼nユニットを発光させ，発光標識部が実行不可能な状態にある場合には，発光指令を＼n実行しないことにより発光ユニットを発光させない一方，消光指令を受信したときは，発光標識部の状態にかかわらず，消光指令を実行することにより発光ユニット を消光させることが記載されている。このような実施例の存在を参酌すると，本願 発明１に係る特許請求の範囲請求項１の記載から，インクカートリッジＩＣチップ の状態が実行可能な状態にある場合には，光制御指令（発光指令と消光指令を含む）＼nを実行し，インクカートリッジＩＣチップの状態が実行不可能な状態にある場合に＼nは，光制御指令（発光指令と消光指令を含む）を実行しないものと一義的に解釈することはできず，この点からしても，インクカートリッジＩＣチップの状態である 実行可能な状態と実行不可能＼な状態のそれぞれに応じて，光制御指令を実行するか どうかをどのように制御するのかは特定されていないというべきである。この点に ついて，原告は，本願明細書の【００９９】の実施例には，インクカートリッジＩ Ｃチップの状態が実行不可能な状態であれば，消光指令を実行しないことが記載さ＼nれているなどと主張するが，前記１のとおり，上記実施例は，「発光カウントユニッ トを設置し，発光ユニットが発光したときにカウントを開始し，発光カウントユニ ットがある所定値までカウントすると，自動的に発光ユニットを消光させる」もの であり，発光指令，消光指令の実行の有無の制御という本願発明１の発明特定事項 とは異なる方法を付加して発光ユニットの消光を達成するものである上，上記実施 例を考慮したとしても，本願発明１に係る特許請求の範囲請求項１の記載が多義的 であることが示されるにすぎず，上記判断を左右するものではない。 そうすると，本願発明１は，発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術 常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり，本願発 明１に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適合するものとは認められない。
(6) 原告は，本願発明１の制御ユニットは，インクカートリッジＩＣチップが実 行可能状態にある際に，発光指令を含む光制御指令を受け付けた場合，これに応じ＼nて発光ユニットを発光させる制御を実行し，実行不可能状態にある際に，発光指令＼nを含む光制御指令を受け付けても，発光ユニットの発光を実行しないから，本願明 細書の【図８ａ】〜【図８ｃ】，【００８７】〜【００９０】に記載した検出を行う ことができ，ひいては「誤報率を減らす」という課題を解決することができること を当業者であれば理解することができるなどと主張する。 しかし，本願発明１の特許請求の範囲の記載が本願明細書の【図８ａ】〜【図８ ｃ】，【００８７】〜【００９０】の実施例のものに限定されていないことは，前記 (4)認定のとおりであるから，本願発明１は，サポート要件に適合しないものである。
ウ 本願発明１は，インクカートリッジＩＣチップに関し，前記イのような インクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことを課題とする（【０ ００１】，【０００６】）。
(3) 前記１によると，「課題を解決するための手段」欄のインクカートリッジＩ Ｃチップに係る記載（【０００７】〜【０００９】）には，本願発明１に含まれるイ ンクカートリッジＩＣチップの構成が記載されているが，このようなインクカートリッジＩＣチップの構＼成とすることにより，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の 検出過程における誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆も なく，当業者が本願出願日当時の技術常識に照らしても，上記記載のみによって， 本願発明１の課題を解決できると認識できるものとは認められない。 そこで，実施例の記載を見ると，本願明細書には，具体的な実施例として，少な くともインタフェースユニットと制御ユニットを含み，インタフェースユニットは， イメージング装置に電気的に接続され，イメージング装置から送られる光制御指令 の受信に用いられ，前記光制御指令は，インクカートリッジＩＣチップ上の発光ユ ニットを発光させるのに用いられる発光指令を含み（本願発明１とは異なり，消光 指令を含むか否かは明らかでない。），制御ユニットは，前記インタフェースユニッ トが光制御指令を受信したときに，インクカートリッジＩＣチップの状態に応じて その光制御指令を実行するかどうかを制御するのに用いられるインクカートリッジ ＩＣチップにおいて，前記インクカートリッジＩＣチップの状態は，実行可能な状＼n態と実行不可能な状態を含み，前記制御ユニットは，前記インタフェースユニット＼nが発光指令を受信したときに，前記インクカートリッジＩＣチップが実行可能な状＼n態にある場合，前記発光ユニットを発光させるのに用いられる実施例が記載されて いる（【００１６】，【００１７】）。この実施例は，発光指令を受信したときに， インクカートリッジＩＣチップが実行可能な状態にある場合には，その発光指令を実行＼nするものであるが，これを含む上記実施例のように構成することにより，前記(2)ウ のインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができる理由に ついては何らの記載も示唆もなく，当業者が本願出願日当時の技術常識に照らして も，上記実施例の記載のみによって，本願発明１の課題を解決できると認識できる ものとは認められない。上記実施例記載のインクカートリッジＩＣチップを用いて も，前記(2)ア・イの従来技術と同じ機会に同じインクカートリッジのみが発光する ように，発光指令が実行可能な状態において受信される構＼成では，本願発明１の課 題が解決できないことは明らかである。
また，本願明細書には，本願発明１に含まれる実施例として，第１種のインクカ ートリッジＩＣチップ（【００２１】〜【００３３】），第２種のインクカートリッジ ＩＣチップ（【００３５】〜【００４２】），第５種のインクカートリッジＩＣチップ （【００５６】〜【００５７】）が記載されており，発光指令を受信したときに，イ ンクカートリッジＩＣチップが実行可能な状態にある場合には，その発光指令を実＼n行し，実行不可能な状態にある場合には，その発光指令を実行しないものであるが＼n（【００２１】，【００２６】，【００３５】，【００５６】），これを含む上記各実施例のように構成することにより，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の検出過程におけ る誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆もなく，当業者が 本願出願日当時の技術常識に照らしても，上記各実施例の記載のみによって，本願 発明１の課題を解決できると認識できるものとは認められない。なお，第３種のイ ンクカートリッジＩＣチップ（【００４４】〜【００５０】）及び第４種のインクカ ートリッジＩＣチップ（【００５１】〜【００５５】）は，インクカートリッジＩＣ チップの状態はインクカートリッジＩＣチップの指令受信状態であり，指令受信統 計ユニットに記録された指令受信状態に応じて，インタフェースユニットが受信し た光制御指令を実行するかどうかを制御するものであるから，本願発明７及びこれを更に限定した本願発明８〜１３に係る実施例であって，インクカートリッジＩＣ チップの状態が実行可能な状態と実行不可能＼な状態とを含むものではない点におい て，本願発明１に含まれる実施例とは認められない。 さらに，本願明細書には，正対位置検出とそれに引き続く隣接光検出とからなる インクカートリッジ位置検出について，初期状態で発光指令を実行できる状態とさ れているインクカートリッジＩＣチップにおいて，1)インクカートリッジの正対位 置検出のために，そのインクカートリッジを発光させる発光指令を受信した場合に は，発光指令を実行できる状態に応じて，その発光指令を実行して，そのインクカ ートリッジを発光させる（発光指令を実行できる状態のその余のインクカートリッ ジも発光させる。）とともに，そのインクカートリッジを発光させる発光指令を実行不可能な状態とし，2)次いで受信する消光指令を実行してそのインクカートリッジ を消光し（前記1)で発光させたその余のインクカートリッジも消光させる。），3)以 後，隣接光検出等のために，発光指令を受信した場合には，実行不可能な状態に応＼nじて，その発光指令を実行しないように制御する実施例が記載されている（【００２ ０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）。上記実施例の記載によると，正対位置検出時に比し，隣接光検出時に一部の隣接インクカートリッジの発光をカット することにより，正対位置検出時に受光部に届く光の量が条件を満たすようにしな がら，隣接光検出時には受光部に光が届かない又はわずかな光しか届かないように して，イメージング装置の誤報率を減らすことができ，本願発明１の課題を解決で きると認識することができる。 そして，本願明細書には，「イメージング装置の種類によっては，そのインクカー トリッジの数，インクカートリッジ装着方法，検出順番と検出方法等も異なるため， 上記のインクカートリッジ検出に関する説明はあくまでも参考例に過ぎ」ない旨記 載されているが（【００９２】），検出順番や検出方法等が異なるイメージング装置に ついて，適切な制御手順を構築する方法についての記載や示唆はないし，上記実施＼n例（【００２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）以外に，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができ，本願発明１ の課題を解決できると認識することができる実施例は見当たらない。
そうすると，本願明細書に接した当業者は，本願発明１のうち，上記実施例（【０ ０２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）に該当するものについては，本願発明１の課題を解決できると認識するが，本願発明１のうち，その余の構成のも＼nのについては，本願発明１の課題を解決できると認識することはできないと認めら れる。
(4) 本願発明１は，前記第２の２(1)のとおりであり，「前記制御ユニットは，前 記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに，インクカートリッジＩ Ｃチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御する」について，「インクカートリッジＩＣチップの状態」である「実行可能な状態」と「実行不可＼n能な状態」のそれぞれに応じて，「光制御指令を実行するかどうか」をどのように制＼n御するのかが特定されておらず，また，「インクカートリッジＩＣチップの状態」の 設定や変更についても特定されていないから，上記実施例（【００２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）のものに限定されていないことは明らかである。 そうすると，本願発明１は，発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術 常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり，本願発 明１に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適 合するものとは認められない。
(5) 前記１によると，本願明細書の【００８４】，【図５】においては，発光指令 を受信したときは，発光標識部の状態に応じて，発光標識部が実行可能な状態にあ＼nる場合には，発光指令を実行することにより発光ユニットを発光させ，発光標識部 が実行不可能な状態にある場合には，発光指令を実行しないことにより発光ユニッ＼nトを発光させない一方，消光指令を受信したときは，発光標識部の状態にかかわら ず，消光指令を実行することにより発光ユニットを消光させることが記載されてい る。また，本願発明１に含まれる【００９５】，【図１０】においても，判断の手順 こそ違うものの，同様に，発光指令を受信したときは，発光標識部の状態に応じて， 発光標識部が実行可能な状態にある場合には，発光指令を実行することにより発光＼nユニットを発光させ，発光標識部が実行不可能な状態にある場合には，発光指令を＼n実行しないことにより発光ユニットを発光させない一方，消光指令を受信したときは，発光標識部の状態にかかわらず，消光指令を実行することにより発光ユニット を消光させることが記載されている。このような実施例の存在を参酌すると，本願 発明１に係る特許請求の範囲請求項１の記載から，インクカートリッジＩＣチップ の状態が実行可能な状態にある場合には，光制御指令（発光指令と消光指令を含む）＼nを実行し，インクカートリッジＩＣチップの状態が実行不可能な状態にある場合に＼nは，光制御指令（発光指令と消光指令を含む）を実行しないものと一義的に解釈することはできず，この点からしても，インクカートリッジＩＣチップの状態である 実行可能な状態と実行不可能＼な状態のそれぞれに応じて，光制御指令を実行するか どうかをどのように制御するのかは特定されていないというべきである。この点に ついて，原告は，本願明細書の【００９９】の実施例には，インクカートリッジＩ Ｃチップの状態が実行不可能な状態であれば，消光指令を実行しないことが記載さ＼nれているなどと主張するが，前記１のとおり，上記実施例は，「発光カウントユニッ トを設置し，発光ユニットが発光したときにカウントを開始し，発光カウントユニ ットがある所定値までカウントすると，自動的に発光ユニットを消光させる」もの であり，発光指令，消光指令の実行の有無の制御という本願発明１の発明特定事項 とは異なる方法を付加して発光ユニットの消光を達成するものである上，上記実施 例を考慮したとしても，本願発明１に係る特許請求の範囲請求項１の記載が多義的 であることが示されるにすぎず，上記判断を左右するものではない。 そうすると，本願発明１は，発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術 常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり，本願発 明１に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適合するものとは認められない。
(6) 原告は，本願発明１の制御ユニットは，インクカートリッジＩＣチップが実 行可能状態にある際に，発光指令を含む光制御指令を受け付けた場合，これに応じ＼nて発光ユニットを発光させる制御を実行し，実行不可能状態にある際に，発光指令＼nを含む光制御指令を受け付けても，発光ユニットの発光を実行しないから，本願明 細書の【図８ａ】〜【図８ｃ】，【００８７】〜【００９０】に記載した検出を行う ことができ，ひいては「誤報率を減らす」という課題を解決することができること を当業者であれば理解することができるなどと主張する。 しかし，本願発明１の特許請求の範囲の記載が本願明細書の【図８ａ】〜【図８ ｃ】，【００８７】〜【００９０】の実施例のものに限定されていないことは，前記 (4)認定のとおりであるから，本願発明１は，サポート要件に適合しないものである。
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2019.02.22
平成30(行ケ)10104 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月31日 知的財産高等裁判所
記載不備（実施可能要件、サポート要件）、新規事項違反などの無効主張をしましたが、知財高裁は、無効理由なしとした審決を維持しました。＼n
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明が，「断熱性に優れた発泡 積層シートを成形してなる容器において，端縁部での怪我を防止しつつ蓋体を強固 に止着させうる容器の提供」（【０００９】）を「発明が解決しようとする課題」とし ていることが，当該課題に直面するに至った背景（【０００２】〜【０００７】）と ともに記載され，当該課題を解決するために容器に係る本件発明が備えている「解 決手段」が，【００１０】に記載され，これにより，本件発明の容器が，「断熱性に 優れ，上面側に凹凸形状を形成させて熱可塑性樹脂フィルムの端縁を上下にジグザ グとなるように形成させることにより利用者の怪我などを抑制させ，下面側が平坦 に形成されていることから蓋体を外嵌させる際に強固な係合状態を形成できる」 （【００１２】）という効果を奏し，上記課題を解決することが記載されているから， 本件明細書の発明の詳細な説明には，発明が解決しようとする課題及びその解決手 段が記載されており，当業者は，その技術上の意義を理解することができる。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，特許法施行規則２４条の ２で定めるところにより，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十＼n分に記載したものということができ，特許法３６条４項１号に規定する要件を満た している。
イ(ｱ) 原告は，断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器におい て，その端縁部で指等を裂傷するといった怪我が生じること自体，本件明細書の発 明の詳細な説明には，客観的・科学的な証明や事実が一切記載されていないし，仮 に怪我が生じ得るとしても，本件発明における凹凸形状によればその怪我を防止で きることが，発明の詳細な説明において，何ら客観的・科学的な証明はされていな い旨主張する。 しかし，「断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器において，その端縁 部で指等を裂傷するといった怪我が生じること」については，発泡積層シートの熱 可塑性樹脂発泡シートや熱可塑性樹脂フィルムとしてどのような材料を用いたのか， 発泡積層シートが圧縮前はどの程度の厚みがあり圧縮後にどのような厚みとなった か（圧縮の程度），発泡積層シートの切断面の状態，発泡積層シートに対して指先等 がどのように接触するか（指を押し当てる強さ，指を移動させる方向・早さ等）に 応じて，怪我が生じる可能性があることは，当業者において，客観的・科学的な証明がなくとも容易に理解でき，「凹凸形状によればその怪我を防止できること」も，＼n端縁部の上面側に形成する凹凸形状の形状に応じて指と端縁部の端面との接触面積 が異なる結果，怪我を防止することができることも，当業者において，客観的・科 学的な証明がなくとも容易に理解できるから，原告の上記主張には理由がない。
(ｲ) 原告は，1)「熱可塑性樹脂発泡シートと熱可塑性樹脂フィルムとの硬 さの差により，切断面（外側端面）に於いて硬い熱可塑性樹脂フィルムが柔らかい 熱可塑性樹脂発泡シートよりも外側に突き出た状態となり，且つ熱可塑性樹脂フィ ルムの切断面の形状が鋭利になりやすく，容器に触れた際に，硬いフィルムで指等 を裂傷する虞があり」（【０００５】）との記載には根拠がない，2)「フィルム端縁で 指等を裂傷するという課題を解決するために，突出部の上下面にジグザグとなる凹 凸を形成させる」（【０００７】）との記載は，特許文献３（甲２１）に記載されてい る，それ自体で形状を維持できる程度の厚さ・硬さを有する薄手シートのみで構成＼nされた容器に関するもので，本件発明が対象とする積層発泡シートの薄い樹脂フィ ルムとは異なると主張する。 しかし，上記1)，2)については，前記(ｱ)のとおりであって，特許文献３（甲２１） に記載されているのが薄手のシートの成形品で，本件発明が熱可塑性樹脂発泡シー トに非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シートの成形品であることをもって，前記(ｱ)の認定は左右されない。
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明が，「断熱性に優れた発泡 積層シートを成形してなる容器において，端縁部での怪我を防止しつつ蓋体を強固 に止着させうる容器の提供」（【０００９】）を「発明が解決しようとする課題」とし ていることが，当該課題に直面するに至った背景（【０００２】〜【０００７】）と ともに記載され，当該課題を解決するために容器に係る本件発明が備えている「解 決手段」が，【００１０】に記載され，これにより，本件発明の容器が，「断熱性に 優れ，上面側に凹凸形状を形成させて熱可塑性樹脂フィルムの端縁を上下にジグザ グとなるように形成させることにより利用者の怪我などを抑制させ，下面側が平坦 に形成されていることから蓋体を外嵌させる際に強固な係合状態を形成できる」 （【００１２】）という効果を奏し，上記課題を解決することが記載されているから， 本件明細書の発明の詳細な説明には，発明が解決しようとする課題及びその解決手 段が記載されており，当業者は，その技術上の意義を理解することができる。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，特許法施行規則２４条の ２で定めるところにより，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十＼n分に記載したものということができ，特許法３６条４項１号に規定する要件を満た している。
イ(ｱ) 原告は，断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器におい て，その端縁部で指等を裂傷するといった怪我が生じること自体，本件明細書の発 明の詳細な説明には，客観的・科学的な証明や事実が一切記載されていないし，仮 に怪我が生じ得るとしても，本件発明における凹凸形状によればその怪我を防止で きることが，発明の詳細な説明において，何ら客観的・科学的な証明はされていな い旨主張する。 しかし，「断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器において，その端縁 部で指等を裂傷するといった怪我が生じること」については，発泡積層シートの熱 可塑性樹脂発泡シートや熱可塑性樹脂フィルムとしてどのような材料を用いたのか， 発泡積層シートが圧縮前はどの程度の厚みがあり圧縮後にどのような厚みとなった か（圧縮の程度），発泡積層シートの切断面の状態，発泡積層シートに対して指先等 がどのように接触するか（指を押し当てる強さ，指を移動させる方向・早さ等）に 応じて，怪我が生じる可能性があることは，当業者において，客観的・科学的な証明がなくとも容易に理解でき，「凹凸形状によればその怪我を防止できること」も，＼n端縁部の上面側に形成する凹凸形状の形状に応じて指と端縁部の端面との接触面積 が異なる結果，怪我を防止することができることも，当業者において，客観的・科 学的な証明がなくとも容易に理解できるから，原告の上記主張には理由がない。
(ｲ) 原告は，1)「熱可塑性樹脂発泡シートと熱可塑性樹脂フィルムとの硬 さの差により，切断面（外側端面）に於いて硬い熱可塑性樹脂フィルムが柔らかい 熱可塑性樹脂発泡シートよりも外側に突き出た状態となり，且つ熱可塑性樹脂フィ ルムの切断面の形状が鋭利になりやすく，容器に触れた際に，硬いフィルムで指等 を裂傷する虞があり」（【０００５】）との記載には根拠がない，2)「フィルム端縁で 指等を裂傷するという課題を解決するために，突出部の上下面にジグザグとなる凹 凸を形成させる」（【０００７】）との記載は，特許文献３（甲２１）に記載されてい る，それ自体で形状を維持できる程度の厚さ・硬さを有する薄手シートのみで構成＼nされた容器に関するもので，本件発明が対象とする積層発泡シートの薄い樹脂フィ ルムとは異なると主張する。 しかし，上記1)，2)については，前記(ｱ)のとおりであって，特許文献３（甲２１） に記載されているのが薄手のシートの成形品で，本件発明が熱可塑性樹脂発泡シー トに非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シートの成形品であることをもって，前記(ｱ)の認定は左右されない。
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2019.02. 7
平成30(ワ)3018 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月29日 東京地方裁判所（46部）
サポート要件などの無効理由なし、技術的範囲に属すると判断されました。
前記(2)のとおり、本件各名作書には、本件参照抗体と競合する，ＰＣＳＫ ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体を同定，取得するための，免疫プログラムの手順 及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法，ハイブリドーマの作製 方法，スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載 されている。そして，当該方法によれば，本件各明細書で具体的に開示され た以外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができるといえる。 そうすると，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が，本件各＼n明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１ 若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られる とはいえない。したがって，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範＼n囲が本権各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定のアミノ酸 の１もしくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限ら れることを前提として，本件各発明の技術的範囲が本件各明細書記載の具体 的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１若しくは数個のア ミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限定されるとの被告の主張 は採用することができない。
(4)また，被告は，1)本件各明細書では，本件参照抗体と競合する抗体であれ ば，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲの結合を中和することができるという技術思想を 読み取ることはできない，2)本件各明細書の実施例に記載された３グループ ないし２グループの抗体のみによって，本件参照抗体と競合する膨大な数の 抗体全てがＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であるとはいえず，本件各明 細書には，本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ 結合中和抗体であることの根拠は全く示されていないと主張する。 しかしながら，前記 のとおり，本件各明細書には，本件参照抗体がＰ ＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であること，本件参照抗体がＰＣＳＫ９に 結合するエピトープと同じエピトープに結合する抗体，又は，本件参照抗体 とＰＣＳＫ９との結合を立体的に妨害するような上記エピトープに隣接する エピトープに結合する抗体である，本件参照抗体と競合する抗体は，本件参 照抗体と類似した機能的特性を有すると予＼想されることが記載されている。 そして，前記 のとおりのスクリーニング等によって得られた本件各明細書の表２記載の３０の抗体（２１Ｂ１２参照抗体と３１Ｈ４参照抗体を除く。）＼nのうち，２４の抗体はＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であり，かつ，本 件参照抗体と競合する抗体であること，表３７．１．のビン１（２１Ｂ１２＼n参照抗体と競合し，３１Ｈ４参照抗体と競合しない抗体）に属する１９の抗 体のうち１６個，ビン２（２１Ｂ１２参照抗体とも，３１Ｈ４参照抗体とも 競合する抗体）に属する抗体のうち２個及びビン３（３１Ｈ４参照抗体と競 合し，２１Ｂ１２参照抗体と競合しない抗体）に属する１０の抗体のうちの ７個は，表２に記載された抗体であり，これら１６個と２個と７個の抗体の＼nうち，２７Ｂ２抗体並びに２１Ｂ１２参照抗体及び３１Ｈ４参照抗体を除く 少なくとも２０個はＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることが記載さ れている。そうすると，本件各明細書には，特定のスクリーニング等を経て 得られた抗体のうち，本件参照抗体と競合する複数の抗体がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることが示されているといえる。 なお，この点に関係し，被告は，本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体 がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることの根拠は全く示されていな いと主張するが，本件各明細書に記載された抗体以外に，本件参照抗体と競 合するがＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体ではない具体的な抗体が示され ているものではなく，また，本件参照抗体と競合する抗体中，ＰＣＳＫ９− ＬＤＬＲ結合中和抗体でないものの割合が大きいことも明らかではない。 さらに，被告は，本件参照抗体と競合する抗体は，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ 結合中和抗体であるとは限らないとも主張する。しかし，本件各発明は，Ｐ ＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることを構成要件とするものであるか＼nら（構成要件１Ａ，２Ａ），上記のような例外的な抗体は本件各発明の技術＼n的範囲に含まれない。
(5)証拠（甲５，７の１，２，甲８〜１０）及び弁論の全趣旨によれば，本件 各発明について，被告が主張する限定的な解釈を採らない限り，被告モノク ローナル抗体は，本件発明１−１及び本件発明２−１の各構成要件を全て充＼n足し，被告製品は，本件発明１−２及び本件発明２−２の各構成要件を全て＼n充足すると認められるから，被告モノクローナル抗体は，本件発明１−１及 び本件発明２−１の技術的範囲に属し，被告製品は，本件発明１−２及び本 件発明２−２の技術的範囲に属すると認められる。なお，被告モノクローナ ル抗体は，本件訂正発明１-１及び本件訂正発明２−１の技術的範囲にも属 し，被告製品は，本件訂正発明１−２及び本件訂正発明２−２の技術的範囲 にも属すると認められる。
前記(2)のとおり、本件各名作書には、本件参照抗体と競合する，ＰＣＳＫ ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体を同定，取得するための，免疫プログラムの手順 及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法，ハイブリドーマの作製 方法，スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載 されている。そして，当該方法によれば，本件各明細書で具体的に開示され た以外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができるといえる。 そうすると，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が，本件各＼n明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１ 若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られる とはいえない。したがって，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範＼n囲が本権各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定のアミノ酸 の１もしくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限ら れることを前提として，本件各発明の技術的範囲が本件各明細書記載の具体 的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１若しくは数個のア ミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限定されるとの被告の主張 は採用することができない。
(4)また，被告は，1)本件各明細書では，本件参照抗体と競合する抗体であれ ば，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲの結合を中和することができるという技術思想を 読み取ることはできない，2)本件各明細書の実施例に記載された３グループ ないし２グループの抗体のみによって，本件参照抗体と競合する膨大な数の 抗体全てがＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であるとはいえず，本件各明 細書には，本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ 結合中和抗体であることの根拠は全く示されていないと主張する。 しかしながら，前記 のとおり，本件各明細書には，本件参照抗体がＰ ＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であること，本件参照抗体がＰＣＳＫ９に 結合するエピトープと同じエピトープに結合する抗体，又は，本件参照抗体 とＰＣＳＫ９との結合を立体的に妨害するような上記エピトープに隣接する エピトープに結合する抗体である，本件参照抗体と競合する抗体は，本件参 照抗体と類似した機能的特性を有すると予＼想されることが記載されている。 そして，前記 のとおりのスクリーニング等によって得られた本件各明細書の表２記載の３０の抗体（２１Ｂ１２参照抗体と３１Ｈ４参照抗体を除く。）＼nのうち，２４の抗体はＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であり，かつ，本 件参照抗体と競合する抗体であること，表３７．１．のビン１（２１Ｂ１２＼n参照抗体と競合し，３１Ｈ４参照抗体と競合しない抗体）に属する１９の抗 体のうち１６個，ビン２（２１Ｂ１２参照抗体とも，３１Ｈ４参照抗体とも 競合する抗体）に属する抗体のうち２個及びビン３（３１Ｈ４参照抗体と競 合し，２１Ｂ１２参照抗体と競合しない抗体）に属する１０の抗体のうちの ７個は，表２に記載された抗体であり，これら１６個と２個と７個の抗体の＼nうち，２７Ｂ２抗体並びに２１Ｂ１２参照抗体及び３１Ｈ４参照抗体を除く 少なくとも２０個はＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることが記載さ れている。そうすると，本件各明細書には，特定のスクリーニング等を経て 得られた抗体のうち，本件参照抗体と競合する複数の抗体がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることが示されているといえる。 なお，この点に関係し，被告は，本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体 がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることの根拠は全く示されていな いと主張するが，本件各明細書に記載された抗体以外に，本件参照抗体と競 合するがＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体ではない具体的な抗体が示され ているものではなく，また，本件参照抗体と競合する抗体中，ＰＣＳＫ９− ＬＤＬＲ結合中和抗体でないものの割合が大きいことも明らかではない。 さらに，被告は，本件参照抗体と競合する抗体は，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ 結合中和抗体であるとは限らないとも主張する。しかし，本件各発明は，Ｐ ＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることを構成要件とするものであるか＼nら（構成要件１Ａ，２Ａ），上記のような例外的な抗体は本件各発明の技術＼n的範囲に含まれない。
(5)証拠（甲５，７の１，２，甲８〜１０）及び弁論の全趣旨によれば，本件 各発明について，被告が主張する限定的な解釈を採らない限り，被告モノク ローナル抗体は，本件発明１−１及び本件発明２−１の各構成要件を全て充＼n足し，被告製品は，本件発明１−２及び本件発明２−２の各構成要件を全て＼n充足すると認められるから，被告モノクローナル抗体は，本件発明１−１及 び本件発明２−１の技術的範囲に属し，被告製品は，本件発明１−２及び本 件発明２−２の技術的範囲に属すると認められる。なお，被告モノクローナ ル抗体は，本件訂正発明１-１及び本件訂正発明２−１の技術的範囲にも属 し，被告製品は，本件訂正発明１−２及び本件訂正発明２−２の技術的範囲 にも属すると認められる。
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2019.01.28
平成30(行ケ)10080 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月24日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が維持されました。争点は、明確性、実施可能要件です。経緯が少しややこしいです。被告は本件特許の訂正を求めましたが、特許庁はこれを拒絶しました。被告が知財高裁へ取消を求めたところ、知財高裁はこの審決を取り消し、特許庁は訂正を認める審決をしました。訂正後の発明について、原告が別途無効審判を請求し、請求棄却審決の取消訴訟が本件です。
イ 前記アの記載事項を総合すると，２次元コード読取装置の技術分野にお いては，本件出願当時（出願日平成９年１０月２７日），1)「周波数成分 比」とは，２次元コードマトリックスに配置された「位置決め用シンボル」 （パターン）の中心を横切る（通る）走査線における「白（明）」が連続 する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比を意味すること，2)「位置決 め用シンボル」は，同心状に相似形の図形が重なり合う形に形成されてお り，その中心をあらゆる角度で通る走査線において同じ比率が得られるた め，「周波数成分比」は「所定」の比率であること，3)「所定の周波数成 分比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から 出力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から， 周波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有 無を検出する処理を意味することは，技術常識であったものと認められる。 ウ これに対し原告は，同一出願人が出願した発明に係る２件の公開特許公 報（甲５，１８）のみから，本件出願当時の技術常識を認定することはで きない旨主張する。 しかしながら，甲５（公開日平成８年７月１２日）及び甲１８（公開日 平成７年１０月３日）は，マトリックス型２次元コード（いわゆるＱＲコ ード）の構成及び読取装置の基本的技術に係る技術文献であるものと認め＼nられるから，甲５及び１８から，前記イの本件出願当時の技術常識を認定 することは妥当である。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3) 明確性要件の適合性について
ア 構成Ｄの「所定の周波数成分比」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言によれば，構成Ｄの＼n「所定の周波数成分比」は，カメラ部制御装置において，読み取り対象 の画像を受光する光学的センサからの出力信号を増幅して，閾値に基づ いて２値化し，２値化された信号の中から検出され，その検出結果が出 力されるものであるが，請求項１には，「所定の周波数成分比」の値を 具体的に規定した記載はない。 次に，本件明細書（甲６，８，乙２の２）には，「所定の周波数成分 比」の語を定義した記載はない。一方で，本件明細書の記載事項（【０ ０２９】ないし【００３１】，図４）によれば，本件明細書には，実施 例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリアセンサ４１が撮像した ２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し，カメラ部制御装置５ ０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ５６によって増幅 し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾値に基づいて２ 値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の内から「所定 の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコントローラ６ １に出力することの開示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言，本件明細書の 開示事項及び２次元コード読取装置の技術分野における本件出願当時の技術常識（前記(2)イ）に鑑みると，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数＼n成分比」は，上記技術常識における用語と同義であるものと認められる から，読み取り対象の画像（２次元コードマトリックス）に配置された 「位置決め用シンボル」（パターン）の中心を横切る（通る）走査線に おける「白（明）」が連続する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比 （「位置決め用シンボル」の中心を通るあらゆる走査線における同一の 比率）を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｄの「周波数成分比」との文言は一般的な＼n用語ではなく，本件明細書にも，「周波数分析器５８は，２値化された 走査線信号の内から所定の周波数成分比を検出し」との記載（【００３ １】）があるのみで，いかなるものが「所定の周波数成分比」であるの か何ら説明がないから，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載は，明＼n確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，本件出願当時の技術常識を踏 まえると，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明確であるといえ＼nるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 構成Ｆの「相対的に長く設定し」に(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の構成Ｆの記載は，「前記＼n読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズ に入射するよう，前記絞りを配置することによって，前記光学的センサ から射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し」というものである。 上記記載から，「光学的センサから射出瞳位置までの距離」を「相対的 に長く設定」することは，「読み取り対象からの反射光が絞りを通過し た後で結像レンズに入射するよう，絞りを配置すること」の結果として 得られるものであることを理解することができる。 また，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳 距離）は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それ に伴って長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レ ンズ間に絞りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象か らの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置 する構成を採用したことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離）を相対的に長く設定することができること（【０００＼n９】，【００４０】，【００４１】，図６）の開示があることが認めら れる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の開示事項に鑑みると，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」と＼nは，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過し た後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたものではないものと 比較して，光学的センサから「射出瞳位置までの距離」を「長く設定」 することを意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）におい て，「相対的に」の基準が明確でないため，「相対的に長く設定し」の 記載からは，射出瞳位置までの距離がどのように設定されていることを 意味するのか，どのようなものが本件発明の技術的範囲に含まれるのか を理解することができないから，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の記＼n載は，明確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)の認定事実によれば，「相対的に」の基準と なる比較の対象は，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前 記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたもの ではない構成のものにおける射出瞳距離を意味することは明らかである＼nから，原告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
ウ 構成Ｇの「所定値」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，構成Ｇの「前記光学＼n的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的 センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上」にお ける「所定値」の値について具体的に規定した記載はない。 一方で，請求項１における「前記読み取り対象からの反射光が前記絞 りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置する ことによって，前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に 長く設定し，」（構成Ｆ），「前記光学的センサの中心部に位置する受＼n光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素 子からの出力の比が所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定し て，露光時間などの調整で，中心部においても周辺部においても読取が 可能となるようにしたこと」（構＼成Ｇ）の記載によれば，本件発明にお いては，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置すること」によって「射 出瞳位置を設定」することが前提とされていることを理解することがで きる。 また，本件明細書には，構成Ｇの「所定値」に関し，「最終的には適＼n切な読み取りを実現することが目的であるので，本発明の光学情報読取 装置においては，光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力 に対する光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所 定値以上となるように，射出瞳位置を設定している。このようにしてお けば，中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部に おいても適切に読取が可能となる。」（【００１１】），「適切な読み＼n取りを実現するためには，センサ周辺部にある受光素子４１ａからの出 力レベルが所定レベル以上になる必要がある。そのため，例えば，セン サ中心部に位置する受光素子４１ａからの出力に対するセンサ周辺部に 位置する受光素子４１ａからの出力の比が所定値以上となるよう射出瞳 位置を設定することが考えられる。つまり，このような射出瞳位置とな るように絞り３４ａの位置を設定するのである。このようにしておけば， 中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部において も適切に読取が可能となる。」（【００４２】）との記載がある。＼n以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の記載に鑑みると，構成Ｇは，「前記読み取り対象からの反射光が前記＼n絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置す ること」によって「射出瞳位置を設定」することを前提とした上で，「露 光時間などの調整」により，「光学的センサの中心部においても周辺部 においても読取が可能となるように」すること，すなわち，光学的セン＼nサの中心部に位置する受光素子から得られた信号を２値化するために用 いられる閾値に基づいて，光学的センサの周辺部に位置する受光素子か ら得られた信号を２値化することが可能であるような強さの光を，周辺＼n部に位置する受光素子が受光できるように，射出瞳位置を設定すること を特定したものであることが認められる。 そうすると，構成Ｇの「所定値」とは，「露光時間」の「調整」など＼n読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部 においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位＼n置を設定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位 置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比」の値を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｇの「所定値」の内容は明確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｇの「所定値」については，本件発明の特＼n許請求の範囲（請求項１）に規定がなく，本件明細書にも，それがいか なる値を意味するのかの手掛かりとなる記載がないため，本件明細書に 接した当業者は，「所定値」がいかなる値であれば本件発明の課題が解 決されるのかを理解することができないし，また，中心部に位置する受 光素子からの出力信号を２値化するために用いられる「閾値」は明らか にされておらず，「所定値」の値は，特許請求の範囲の記載から一義的 に定まるものではないから，構成Ｇの「所定値」の記載は，明確であるとはいえない旨主張する。＼nしかしながら，構成Ｇの「所定値」とは，あらかじめ一律に定められ＼nた特定の数値をいうものではなく，「露光時間」の「調整」など読取り に際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部におい ても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を設＼n定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位置する 受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光 素子からの出力の比」の値を意味するものであることは，前記(ア)認定 のとおりである。 また，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の 「調整」など読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的セ ンサの中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位＼n置に射出瞳位置を設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的 事項であるというべきであるから，請求項１に「所定値」の具体的な値が記載されていないからといって，構成Ｇの「所定値」の内容が明確で＼nないとはいえない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
・・・
(1) 実施可能要件の適合性について
ア 「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄについて
原告は，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載が明確でなく，また，＼n本件明細書には，「所定の周波数成分比」の「検出」の実現方法について も何ら記載されていないから，当業者は，本件明細書に基づいて，本件発 明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，実施例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリ アセンサ４１が撮像した２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し， カメラ部制御装置５０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ ５６によって増幅し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾 値に基づいて２値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の 内から「所定の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコン トローラ６１に出力することの開示があることは，前記１(3)ア(ア)認定の とおりである。 また，２次元コード読取装置の技術分野において，「所定の周波数成分 比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から出 力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から，周 波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有無を検出する処理を意味することが，本件出願当時，技術常識であったこと は，前記１(2)イ認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載及び本件出願当時の技術常識 に基づいて，「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄを実施できたも＼nのと認められるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 「相対的に長く設定し」の記載を含む構成Ｆについて
原告は，構成Ｆの「相対的に長く設定し」との記載が明確でなく，また，＼n当業者は，本件明細書から，射出瞳位置をどのように設定すれば「相対的 に長く設定」することができるのかを理解することができないから，本件 明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳距離） は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それに伴って 長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レンズ間に絞 りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象からの反射光が 絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置する構成を採用＼nしたことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離） を相対的に長く設定することができることの開示があることは，前記１(3) イ(ア)認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「相対的に長く 設定し」の記載を含む構成Ｆを実施できたものと認められるから，原告の＼n上記主張は理由がない。
ウ 「所定値」の記載を含む構成Ｇについて
原告は，構成Ｇの「所定値」の記載が明確でなく，また，当業者は，「所＼n定値」がどのようなものであるかを理解することができない以上，構成Ｇ＼nの「所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定」することもできな いから，本件明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主 張する。しかしながら，構成Ｇの「所定値」の内容が明確であることは，前記１＼n(3)ウ(ア)認定のとおりである。 そして，本件明細書の【００１１】及び【００４２】の記載に加えて， 「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レン ズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の「調整」など 読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部に おいても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を＼n設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的事項であること（前 記１(3)ウ(イ)）からすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「所 定値」の記載を含む構成Ｇを実施できたものと認められるから，原告の上＼n記主張は理由がない。
イ 前記アの記載事項を総合すると，２次元コード読取装置の技術分野にお いては，本件出願当時（出願日平成９年１０月２７日），1)「周波数成分 比」とは，２次元コードマトリックスに配置された「位置決め用シンボル」 （パターン）の中心を横切る（通る）走査線における「白（明）」が連続 する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比を意味すること，2)「位置決 め用シンボル」は，同心状に相似形の図形が重なり合う形に形成されてお り，その中心をあらゆる角度で通る走査線において同じ比率が得られるた め，「周波数成分比」は「所定」の比率であること，3)「所定の周波数成 分比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から 出力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から， 周波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有 無を検出する処理を意味することは，技術常識であったものと認められる。 ウ これに対し原告は，同一出願人が出願した発明に係る２件の公開特許公 報（甲５，１８）のみから，本件出願当時の技術常識を認定することはで きない旨主張する。 しかしながら，甲５（公開日平成８年７月１２日）及び甲１８（公開日 平成７年１０月３日）は，マトリックス型２次元コード（いわゆるＱＲコ ード）の構成及び読取装置の基本的技術に係る技術文献であるものと認め＼nられるから，甲５及び１８から，前記イの本件出願当時の技術常識を認定 することは妥当である。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3) 明確性要件の適合性について
ア 構成Ｄの「所定の周波数成分比」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言によれば，構成Ｄの＼n「所定の周波数成分比」は，カメラ部制御装置において，読み取り対象 の画像を受光する光学的センサからの出力信号を増幅して，閾値に基づ いて２値化し，２値化された信号の中から検出され，その検出結果が出 力されるものであるが，請求項１には，「所定の周波数成分比」の値を 具体的に規定した記載はない。 次に，本件明細書（甲６，８，乙２の２）には，「所定の周波数成分 比」の語を定義した記載はない。一方で，本件明細書の記載事項（【０ ０２９】ないし【００３１】，図４）によれば，本件明細書には，実施 例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリアセンサ４１が撮像した ２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し，カメラ部制御装置５ ０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ５６によって増幅 し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾値に基づいて２ 値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の内から「所定 の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコントローラ６ １に出力することの開示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言，本件明細書の 開示事項及び２次元コード読取装置の技術分野における本件出願当時の技術常識（前記(2)イ）に鑑みると，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数＼n成分比」は，上記技術常識における用語と同義であるものと認められる から，読み取り対象の画像（２次元コードマトリックス）に配置された 「位置決め用シンボル」（パターン）の中心を横切る（通る）走査線に おける「白（明）」が連続する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比 （「位置決め用シンボル」の中心を通るあらゆる走査線における同一の 比率）を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｄの「周波数成分比」との文言は一般的な＼n用語ではなく，本件明細書にも，「周波数分析器５８は，２値化された 走査線信号の内から所定の周波数成分比を検出し」との記載（【００３ １】）があるのみで，いかなるものが「所定の周波数成分比」であるの か何ら説明がないから，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載は，明＼n確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，本件出願当時の技術常識を踏 まえると，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明確であるといえ＼nるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 構成Ｆの「相対的に長く設定し」に(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の構成Ｆの記載は，「前記＼n読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズ に入射するよう，前記絞りを配置することによって，前記光学的センサ から射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し」というものである。 上記記載から，「光学的センサから射出瞳位置までの距離」を「相対的 に長く設定」することは，「読み取り対象からの反射光が絞りを通過し た後で結像レンズに入射するよう，絞りを配置すること」の結果として 得られるものであることを理解することができる。 また，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳 距離）は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それ に伴って長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レ ンズ間に絞りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象か らの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置 する構成を採用したことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離）を相対的に長く設定することができること（【０００＼n９】，【００４０】，【００４１】，図６）の開示があることが認めら れる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の開示事項に鑑みると，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」と＼nは，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過し た後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたものではないものと 比較して，光学的センサから「射出瞳位置までの距離」を「長く設定」 することを意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）におい て，「相対的に」の基準が明確でないため，「相対的に長く設定し」の 記載からは，射出瞳位置までの距離がどのように設定されていることを 意味するのか，どのようなものが本件発明の技術的範囲に含まれるのか を理解することができないから，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の記＼n載は，明確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)の認定事実によれば，「相対的に」の基準と なる比較の対象は，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前 記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたもの ではない構成のものにおける射出瞳距離を意味することは明らかである＼nから，原告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
ウ 構成Ｇの「所定値」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，構成Ｇの「前記光学＼n的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的 センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上」にお ける「所定値」の値について具体的に規定した記載はない。 一方で，請求項１における「前記読み取り対象からの反射光が前記絞 りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置する ことによって，前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に 長く設定し，」（構成Ｆ），「前記光学的センサの中心部に位置する受＼n光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素 子からの出力の比が所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定し て，露光時間などの調整で，中心部においても周辺部においても読取が 可能となるようにしたこと」（構＼成Ｇ）の記載によれば，本件発明にお いては，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置すること」によって「射 出瞳位置を設定」することが前提とされていることを理解することがで きる。 また，本件明細書には，構成Ｇの「所定値」に関し，「最終的には適＼n切な読み取りを実現することが目的であるので，本発明の光学情報読取 装置においては，光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力 に対する光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所 定値以上となるように，射出瞳位置を設定している。このようにしてお けば，中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部に おいても適切に読取が可能となる。」（【００１１】），「適切な読み＼n取りを実現するためには，センサ周辺部にある受光素子４１ａからの出 力レベルが所定レベル以上になる必要がある。そのため，例えば，セン サ中心部に位置する受光素子４１ａからの出力に対するセンサ周辺部に 位置する受光素子４１ａからの出力の比が所定値以上となるよう射出瞳 位置を設定することが考えられる。つまり，このような射出瞳位置とな るように絞り３４ａの位置を設定するのである。このようにしておけば， 中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部において も適切に読取が可能となる。」（【００４２】）との記載がある。＼n以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の記載に鑑みると，構成Ｇは，「前記読み取り対象からの反射光が前記＼n絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置す ること」によって「射出瞳位置を設定」することを前提とした上で，「露 光時間などの調整」により，「光学的センサの中心部においても周辺部 においても読取が可能となるように」すること，すなわち，光学的セン＼nサの中心部に位置する受光素子から得られた信号を２値化するために用 いられる閾値に基づいて，光学的センサの周辺部に位置する受光素子か ら得られた信号を２値化することが可能であるような強さの光を，周辺＼n部に位置する受光素子が受光できるように，射出瞳位置を設定すること を特定したものであることが認められる。 そうすると，構成Ｇの「所定値」とは，「露光時間」の「調整」など＼n読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部 においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位＼n置を設定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位 置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比」の値を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｇの「所定値」の内容は明確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｇの「所定値」については，本件発明の特＼n許請求の範囲（請求項１）に規定がなく，本件明細書にも，それがいか なる値を意味するのかの手掛かりとなる記載がないため，本件明細書に 接した当業者は，「所定値」がいかなる値であれば本件発明の課題が解 決されるのかを理解することができないし，また，中心部に位置する受 光素子からの出力信号を２値化するために用いられる「閾値」は明らか にされておらず，「所定値」の値は，特許請求の範囲の記載から一義的 に定まるものではないから，構成Ｇの「所定値」の記載は，明確であるとはいえない旨主張する。＼nしかしながら，構成Ｇの「所定値」とは，あらかじめ一律に定められ＼nた特定の数値をいうものではなく，「露光時間」の「調整」など読取り に際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部におい ても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を設＼n定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位置する 受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光 素子からの出力の比」の値を意味するものであることは，前記(ア)認定 のとおりである。 また，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の 「調整」など読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的セ ンサの中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位＼n置に射出瞳位置を設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的 事項であるというべきであるから，請求項１に「所定値」の具体的な値が記載されていないからといって，構成Ｇの「所定値」の内容が明確で＼nないとはいえない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
・・・
(1) 実施可能要件の適合性について
ア 「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄについて
原告は，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載が明確でなく，また，＼n本件明細書には，「所定の周波数成分比」の「検出」の実現方法について も何ら記載されていないから，当業者は，本件明細書に基づいて，本件発 明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，実施例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリ アセンサ４１が撮像した２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し， カメラ部制御装置５０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ ５６によって増幅し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾 値に基づいて２値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の 内から「所定の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコン トローラ６１に出力することの開示があることは，前記１(3)ア(ア)認定の とおりである。 また，２次元コード読取装置の技術分野において，「所定の周波数成分 比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から出 力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から，周 波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有無を検出する処理を意味することが，本件出願当時，技術常識であったこと は，前記１(2)イ認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載及び本件出願当時の技術常識 に基づいて，「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄを実施できたも＼nのと認められるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 「相対的に長く設定し」の記載を含む構成Ｆについて
原告は，構成Ｆの「相対的に長く設定し」との記載が明確でなく，また，＼n当業者は，本件明細書から，射出瞳位置をどのように設定すれば「相対的 に長く設定」することができるのかを理解することができないから，本件 明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳距離） は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それに伴って 長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レンズ間に絞 りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象からの反射光が 絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置する構成を採用＼nしたことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離） を相対的に長く設定することができることの開示があることは，前記１(3) イ(ア)認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「相対的に長く 設定し」の記載を含む構成Ｆを実施できたものと認められるから，原告の＼n上記主張は理由がない。
ウ 「所定値」の記載を含む構成Ｇについて
原告は，構成Ｇの「所定値」の記載が明確でなく，また，当業者は，「所＼n定値」がどのようなものであるかを理解することができない以上，構成Ｇ＼nの「所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定」することもできな いから，本件明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主 張する。しかしながら，構成Ｇの「所定値」の内容が明確であることは，前記１＼n(3)ウ(ア)認定のとおりである。 そして，本件明細書の【００１１】及び【００４２】の記載に加えて， 「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レン ズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の「調整」など 読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部に おいても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を＼n設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的事項であること（前 記１(3)ウ(イ)）からすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「所 定値」の記載を含む構成Ｇを実施できたものと認められるから，原告の上＼n記主張は理由がない。
◆判決本文
元の訂正審決の取消訴訟はこちらです。
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2019.01.22
平成28(ワ)25956等 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月27日 東京地方裁判所（46部）
SONY VS 富士フイルムの特許侵害事件です。サポート要件違反の無効理由があるとして104条の3の規定により、権利行使不能と判断されました。＼n
以上によれば，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２ ３０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず， 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨ ｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の範囲は，２３０．１〜２４５．８（又は２４ ７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの範囲よりも大 きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を大きくすることができること に関する記載はない。 これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上 限値がないところ，実施例で示されているのは前記の範囲であって，その値 が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含めた，式（１）の 関係が満たされることとなる場合において，当業者が，前記の課題を解決で きると認識できたとはいえないとするのが相当である。
エ 更に，本件発明においては，Ｈｃの上限値やＳＦＤの下限値は定められて いないから，ΔＨ，ひいてはＳＦＤの値を大きくせず，Ｈｃの値を例えば２ ３０以上の数値にすると，ＳＦＤの値が実施例を大きく下回る場合も式（１） の関係を満たすこととなる。しかし，このように実施例を大きく下回るＳＦ Ｄの値の場合に当業者が前記課題を解決できると認識できるとはいえない。 原告は，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に接することで，ＳＦＤ が実施例の数値を大きく下回るなどの場合でも，式（１）によって課題を解 決できると認識することできると主張するが，式（１）の技術的意義，実施 例が示す範囲や本件明細書の記載は前記のとおりであり，採用することがで きない。
オ したがって，当業者は，本件明細書の記載から，式（１）によって記録電 流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるとはいえず，ま た，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認識できるとも いえない。 以上によれば，本件発明に係る特許請求の範囲の記載が，本件明細書の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである とはいえず，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照 らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえな いから，本件発明にはいわゆるサポート要件違反がある。
３ 本件訂正発明によるサポート要件違反の解消の有無について（争点 ）
原告は，本件訂正によって，いわゆるサポート要件違反が解消したと主張す るので，以下，この点について検討する。
訂正事項１−１は，保持力Ｈｃを２１０以上，２２１以下とするものである （構成要件Ｆ２）。
前記２ アのとおり，式（１）について，磁気記録媒体の技術分野で広く 知られている式であることを認めるに足りる証拠はなく，本件明細書におい て，式（１）の意義に関する記載はない。また，同イのとおり，原告の主張 は，式（１）の意義に関して，オーバーカレント状態において，磁性粒子自 体のＨｃのばらつきが大きくなることによって，そのばらつきが大きくない 場合に比べ，再生出力が大きくなり記録電流値の裕度が大きくなることをい うものといえるが，本件明細書にそのことを述べる記載がなく，また，本件 出願当時，当業者にとってそのことが技術常識であったことを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件明細書をみると，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記２ アの とおり，実施例１ないし４及び比較例１及び２の数値が記載されている。 そして，Ｈｃが２１０以上という本件訂正事項１−１によって，実施例２ は本件訂正発明の実施例でなくなる。したがって，実施例は，実施例３及び 実施例４のみであり，また，前記２ のとおり，「最適記録電流」の点から 実施例３が実施例とならないとすると，実施例は，実施例４のみとなる。 そうすると，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２３ ０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず， 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨ ｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の数値（範囲）は，２４５．８（又は２４５． ８〜２４７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの数値 （範囲）よりも大きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を確保すること ができることに関する記載はない。
これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上 限値がないところ，実施例で示されているのは前記の数値（範囲）であり， その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合なども含めた，式 （１）の関係が満たされるといえる場合において，当業者が，前記の課題を 解決できると認識することができたとはいえないとするのが相当である。
ウ 更に，本件訂正発明においては，Ｈｃの上限値は定められたが，ＳＦＤの 下限値は定められていない。そして，例えば，Ｈｃが上限値である２２１の 場合，ＳＦＤが０．０８２であっても，式（１）を満たすこととなるが，実 施例４のＳＦＤは０．３４１であり，実施例よりも大幅に小さいＳＦＤの値 の場合に，当業者が前記の課題を解決できると認識できたとはいえない。被告は，上記のような場合でも，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に 接することで，式（１）によって課題を解決できると認識することできると 主張するが，式（１）の技術的意義，実施例が示す範囲や本件明細書の記載 は前記のとおりであり，採用することができない。 以上によれば，当業者は，本件訂正後も，本件明細書の記載から，式（１） によって記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できる とはいえず，また，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認 識できるともいえない。
そうすると，本件特許には特許法１２３条１項４号の事由があり（前記２）， 本件訂正によってもその事由が解消したとは認められないから，本件訂正請求 が訂正要件を満たすか（争点 ）など，その他の争点を検討するまでもな く，原告は，特許法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することが できない。
以上によれば，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２ ３０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず， 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨ ｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の範囲は，２３０．１〜２４５．８（又は２４ ７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの範囲よりも大 きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を大きくすることができること に関する記載はない。 これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上 限値がないところ，実施例で示されているのは前記の範囲であって，その値 が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含めた，式（１）の 関係が満たされることとなる場合において，当業者が，前記の課題を解決で きると認識できたとはいえないとするのが相当である。
エ 更に，本件発明においては，Ｈｃの上限値やＳＦＤの下限値は定められて いないから，ΔＨ，ひいてはＳＦＤの値を大きくせず，Ｈｃの値を例えば２ ３０以上の数値にすると，ＳＦＤの値が実施例を大きく下回る場合も式（１） の関係を満たすこととなる。しかし，このように実施例を大きく下回るＳＦ Ｄの値の場合に当業者が前記課題を解決できると認識できるとはいえない。 原告は，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に接することで，ＳＦＤ が実施例の数値を大きく下回るなどの場合でも，式（１）によって課題を解 決できると認識することできると主張するが，式（１）の技術的意義，実施 例が示す範囲や本件明細書の記載は前記のとおりであり，採用することがで きない。
オ したがって，当業者は，本件明細書の記載から，式（１）によって記録電 流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるとはいえず，ま た，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認識できるとも いえない。 以上によれば，本件発明に係る特許請求の範囲の記載が，本件明細書の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである とはいえず，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照 らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえな いから，本件発明にはいわゆるサポート要件違反がある。
３ 本件訂正発明によるサポート要件違反の解消の有無について（争点 ）
原告は，本件訂正によって，いわゆるサポート要件違反が解消したと主張す るので，以下，この点について検討する。
訂正事項１−１は，保持力Ｈｃを２１０以上，２２１以下とするものである （構成要件Ｆ２）。
前記２ アのとおり，式（１）について，磁気記録媒体の技術分野で広く 知られている式であることを認めるに足りる証拠はなく，本件明細書におい て，式（１）の意義に関する記載はない。また，同イのとおり，原告の主張 は，式（１）の意義に関して，オーバーカレント状態において，磁性粒子自 体のＨｃのばらつきが大きくなることによって，そのばらつきが大きくない 場合に比べ，再生出力が大きくなり記録電流値の裕度が大きくなることをい うものといえるが，本件明細書にそのことを述べる記載がなく，また，本件 出願当時，当業者にとってそのことが技術常識であったことを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件明細書をみると，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記２ アの とおり，実施例１ないし４及び比較例１及び２の数値が記載されている。 そして，Ｈｃが２１０以上という本件訂正事項１−１によって，実施例２ は本件訂正発明の実施例でなくなる。したがって，実施例は，実施例３及び 実施例４のみであり，また，前記２ のとおり，「最適記録電流」の点から 実施例３が実施例とならないとすると，実施例は，実施例４のみとなる。 そうすると，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２３ ０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず， 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨ ｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の数値（範囲）は，２４５．８（又は２４５． ８〜２４７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの数値 （範囲）よりも大きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を確保すること ができることに関する記載はない。
これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上 限値がないところ，実施例で示されているのは前記の数値（範囲）であり， その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合なども含めた，式 （１）の関係が満たされるといえる場合において，当業者が，前記の課題を 解決できると認識することができたとはいえないとするのが相当である。
ウ 更に，本件訂正発明においては，Ｈｃの上限値は定められたが，ＳＦＤの 下限値は定められていない。そして，例えば，Ｈｃが上限値である２２１の 場合，ＳＦＤが０．０８２であっても，式（１）を満たすこととなるが，実 施例４のＳＦＤは０．３４１であり，実施例よりも大幅に小さいＳＦＤの値 の場合に，当業者が前記の課題を解決できると認識できたとはいえない。被告は，上記のような場合でも，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に 接することで，式（１）によって課題を解決できると認識することできると 主張するが，式（１）の技術的意義，実施例が示す範囲や本件明細書の記載 は前記のとおりであり，採用することができない。 以上によれば，当業者は，本件訂正後も，本件明細書の記載から，式（１） によって記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できる とはいえず，また，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認 識できるともいえない。
そうすると，本件特許には特許法１２３条１項４号の事由があり（前記２）， 本件訂正によってもその事由が解消したとは認められないから，本件訂正請求 が訂正要件を満たすか（争点 ）など，その他の争点を検討するまでもな く，原告は，特許法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することが できない。
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2018.12.13
平成30(ワ)3018 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月29日 東京地方裁判所（46部）
美容器について、特許権に基づく差止が認められました。争点は、「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」の技術的意義の解釈です。
本件発明は，前記１のとおり，「ホルダ」に該当する部材によって回転体を支 持する支持軸を固定するものであるところ，原告は，被告製品のソーラーパネ＼nル取付台が支持軸を固定していると主張するのに対し，被告はこれを否定する。 証拠（甲１０，１４）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品は，回転体の支 持軸の本体側先端部分にフランジが形成されていること，被告製品の本体内部 のソーラーパネル取付台の支持軸側先端部分には一対の段差及び半円形状の＼n凹部が形成され，それらは回転体の支持軸及び支持軸に形成されたフランジの 形状に係合すること，ソーラーパネル取付台の先端部で回転体の支持軸を覆っ＼nてソーラーパネル取付台を被告製品本体にネジで固定するとソ＼ーラーパネル 取付台に支持軸のフランジが引っかかり，支持軸の先端部分がソーラーパネル＼n取付台の段差及び半円形状の凹部に組み付けられること，その組付け後は回転 体を支持する支持軸に接着剤の塗布などはなかった被告製品においても支持 軸が本体から直ちには外れることがなかったことが認められる。これらによれ ば，被告製品のソーラーパネル取付台の先端部分の段差及び半円形状の凹部は，＼n回転体の支持軸を固定するための構成であり，同部分が回転体の支持軸を覆い，＼n支持軸を押し付けることによって支持軸を固定し，支持軸が抜けないようにし ていると認められる。
そうすると，被告製品のソーラーパネル取付台は構＼成要件Ｂ及び構成要件Ｃ＼nの「ホルダ」に該当し，被告製品は構成要件Ｂの「前記各支持軸の基端側をホ＼nルダの両端部で押さえる」及び構成要件Ｃの「ホルダ」を充足するといえる。＼nこれに対し，被告は，ソーラーパネル取付台の半円形状の凹部はリード線の＼nハンダ付け部分をカバーするためのものであり，ソーラーパネル取付台をかぶ＼nせただけでは支持軸は固定されず，支持軸を接着剤で被告製品本体内部に接着 固定しなければ，支持軸は簡単に抜けることからもソーラーパネル取付台は支＼n持軸を固定する機能を有していないなどと主張する。＼nしかしながら，ソーラーパネル取付台の段差及び半円形状の凹部の形状は，＼n回転体の支持軸に係合する形状に形成されていて，リード線のハンダ付け部分 をカバーするために形成されていると認めるに足りる証拠はない。また，回転 体の支持軸を固定するために接着剤が塗布されている被告製品があるとして も，その塗布がされたことをもってソーラーパネル取付台が回転体の支持軸を＼n固定する機能を有していることが直ちに否定されるものではなく，前記のとお＼nりのソーラーパネル取付台の先端部の構＼造，接着剤の塗布がなかった場合の回 転体の支持軸の被告製品本体からの着脱の状況等からすれば，ソーラーパネル＼n取付台は回転体の支持軸を固定する機能を有しているということができ，被告＼nの主張は採用することができない。
３ 争点 −ア（乙１１文献に基づく新規性欠如）
争点を検討するに当たり，まず，本件発明の「前記各支持軸の基端側をホル ダの両端部で押さえる」（構成要件Ｂ）の意義について検討する。＼nア 「押さえる」とは，物に力を加えて，動かないように固定するという意味 を一般的に有する（乙３の１ないし３）。 そして，本件明細書には，前記１ アないしオの記載のほか，「発明を実施 するための形態」として，「図４及び図５に示すように，前記ベース体１３の 両支持筒１８には，金属製の一対の支持軸２０がシールリング２１を介して， 交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置するとともに外側に突出した状態で嵌合支持さ れている。このシールリング２１は，支持軸２０の周りからハンドル１２の 内部へ向かう水の侵入を防止している。各支持軸２０の基端には，大径状の 抜け止め頭部２０ａが形成されている。図４及び図９に示すように，両支持 軸２０の基端部間においてベース体１３上には，ホルダ２２が配置されてい る。このホルダ２２の両端部には，各支持軸２０の基端側を押さえるための ほぼ半円筒状の押さえ部２２ａが形成されている。ホルダ２２の中間部には， 円筒状のネジ止め部２２ｂが形成されている。そして，ホルダ２２の両端の 押さえ部２２ａにより両支持軸２０の基端が押さえられた状態で，ホルダ２ ２の中間のネジ止め部２２ｂがネジ２３によりベース体１３に固定される ことによって，各支持軸２０がベース体１３の支持筒１８に対する嵌合支持 状態に抜け止め固定されている。すなわち，支持軸２０の組み付け時には， ハンドル１２のベース体１３に形成された一対の支持筒１８に外側（図４の 左側）から支持軸２０をそれぞれ嵌挿して，交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置す るように配置する。次に，図５及び図９に示すように，両支持軸２０の基端 間におけるベース体１３上にホルダ２２を配置し，そのホルダ２２の両端の 押さえ部２２ａにより両支持軸２０の基端側を押さえる。これにより，図４ 及び図９に示すように，各支持軸２０の基端の抜け止め頭部２０ａが押さえ 部２２ａの端縁に係合される。この状態で，ホルダ２２の中間のネジ止め部 ２２ｂをネジ２３によりベース体１３に固定すると，一対の支持軸２０がベ ース体１３に対して同時に抜け止め固定される。」（段落【００１３】），「従っ て，この実施形態によれば，以下のような効果を得ることができる。（１）こ の美容器においては，ハンドル１２の先端部に交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置 する一対の支持軸２０が設けられている。各支持軸２０の先端側には回転体 ２７が回転可能に支持され，それらの回転体２７により身体に対して美容的＼n作用が付与されるようになっている。前記ハンドル１２における両支持軸２ ０の基端部間の位置には，ホルダ２２がその中間部において固定されている。 そして，このホルダ２２の両端の押さえ部２２ａにより，各支持軸２０の基 端側がハンドル１２に対して押し付け保持されるようになっている。このた め，１つのホルダ２２からなる簡単な固定構成により，一対の支持軸２０を＼nハンドル１２に対して容易に固定することができて，製造コストの低減を図 ることができる。」（段落【００１９】）との記載がある。
上記のとおり，本件明細書の段落【００１３】，【００１９】には，ホルダ の両端部に各支持軸の基端側を押さえるためのほぼ半円筒状の押さえ部が 形成され，この押さえ部が支持軸の基端に接し，それをハンドルに押し付け ることによって支持軸を保持し，支持軸が抜けることがないように固定する という実施形態が記載されており，これは，前記のとおりの「押さえる」の 一般的な意味とも整合する。 そうすると，本件発明の「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さ える」とは，支持軸の基端部をホルダの両端部に接するようにし，ホルダの 両端部から支持軸の基端部に対して押し付けること，すなわち力を加えるこ とによって，支持軸を抜けることがないように固定することを意味するもの と解するのが相当である。
イ これに対し，被告は，本件明細書の【図４】や段落【００１３】の記載か ら，「押さえる」とは，支持軸の基端に設けられた抜け止め頭部や押さえ部， その他支持筒等の部材との勘合・係合によって固定される構成を包含するも＼nのであると主張する。 しかし，本件明細書の段落【００１３】の記載は前記アのとおりであり， ホルダが支持軸に力を加えずに，部材の勘合・係合のみによって固定する態 様が記載されているとはいえず，本件明細書のその他の記載中にも被告の主 張するような固定態様に関する記載はない。また，本件明細書の【図４】か らもそのような固定態様を看取することはできない。被告の主張は，「押さ える」の一般的な意味と一致するものでは必ずしもなく，かつ，本件明細書 にその主張を裏付ける記載はないといえるのであり，採用することができな い。
(2)。乙１１発明と本件発明の対比
ア 本件特許の出願日前に公開されていた乙１１文献には，1)ハンドルの先端 部に交差軸上に位置する一対の支持軸が設けられていること（乙１１文献の 【図６】〜【図８】），2)腕部の先端側にマッサージを行うためのローラが回 転可能に支持されていること（乙１１文献の段落【０００１】【００１３】），＼n3)ローラ取付部材の左右両端部にそれぞれ腕部を含むローラ連結部の一端 を回転軸により軸支固定すること及び当該回転軸をローラ取付部材の穴に 挿通してＥリングによって抜け止めすること（乙１１文献の段落【０００８】 〜【００１０】），4)ローラ取付部材の中間部をローラ連結部を介してハンド ルに固定すること（乙１１文献の段落【０００８】【図１】【図２】），5)以上 の構成を有する美容器である乙１１発明が開示されていることは当事者間＼nで争いはない。 そこで，本件発明と乙１１発明を対比すると，本件発明は，支持軸の基端 部をホルダの両端部で力を加えて支持軸を抜けないように固定する構成で＼nあるのに対し（構成要件Ｂ），乙１１発明の支持軸の固定方法はそのような＼n構成を有していない点で相違する。
イ 被告は，本件発明の構成要件Ｂの「押さえる」とは支持軸の基端に設けら＼nれた抜け止め頭部や押さえ部，その他支持筒等の部材との勘合・係合によっ て固定される構成を包含するものであることを前提として，本件発明の構＼成 要件Ｂと乙１１発明の構成3)とが同一であると主張する。 しかし，構成要件Ｂの「押さえる」に関する被告の主張を採用することが＼nできないことは とおりであり，乙１１発明の構成3)が本件発明の構＼n成要件Ｂと同じであるということはできない。 したがって，乙１１文献には構成要件Ｂの構＼成が開示されているとはいえず， 乙１１発明と本件発明は同一ではないから，本件発明が新規性を欠くというこ とはできない。
本件発明は，前記１のとおり，「ホルダ」に該当する部材によって回転体を支 持する支持軸を固定するものであるところ，原告は，被告製品のソーラーパネ＼nル取付台が支持軸を固定していると主張するのに対し，被告はこれを否定する。 証拠（甲１０，１４）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品は，回転体の支 持軸の本体側先端部分にフランジが形成されていること，被告製品の本体内部 のソーラーパネル取付台の支持軸側先端部分には一対の段差及び半円形状の＼n凹部が形成され，それらは回転体の支持軸及び支持軸に形成されたフランジの 形状に係合すること，ソーラーパネル取付台の先端部で回転体の支持軸を覆っ＼nてソーラーパネル取付台を被告製品本体にネジで固定するとソ＼ーラーパネル 取付台に支持軸のフランジが引っかかり，支持軸の先端部分がソーラーパネル＼n取付台の段差及び半円形状の凹部に組み付けられること，その組付け後は回転 体を支持する支持軸に接着剤の塗布などはなかった被告製品においても支持 軸が本体から直ちには外れることがなかったことが認められる。これらによれ ば，被告製品のソーラーパネル取付台の先端部分の段差及び半円形状の凹部は，＼n回転体の支持軸を固定するための構成であり，同部分が回転体の支持軸を覆い，＼n支持軸を押し付けることによって支持軸を固定し，支持軸が抜けないようにし ていると認められる。
そうすると，被告製品のソーラーパネル取付台は構＼成要件Ｂ及び構成要件Ｃ＼nの「ホルダ」に該当し，被告製品は構成要件Ｂの「前記各支持軸の基端側をホ＼nルダの両端部で押さえる」及び構成要件Ｃの「ホルダ」を充足するといえる。＼nこれに対し，被告は，ソーラーパネル取付台の半円形状の凹部はリード線の＼nハンダ付け部分をカバーするためのものであり，ソーラーパネル取付台をかぶ＼nせただけでは支持軸は固定されず，支持軸を接着剤で被告製品本体内部に接着 固定しなければ，支持軸は簡単に抜けることからもソーラーパネル取付台は支＼n持軸を固定する機能を有していないなどと主張する。＼nしかしながら，ソーラーパネル取付台の段差及び半円形状の凹部の形状は，＼n回転体の支持軸に係合する形状に形成されていて，リード線のハンダ付け部分 をカバーするために形成されていると認めるに足りる証拠はない。また，回転 体の支持軸を固定するために接着剤が塗布されている被告製品があるとして も，その塗布がされたことをもってソーラーパネル取付台が回転体の支持軸を＼n固定する機能を有していることが直ちに否定されるものではなく，前記のとお＼nりのソーラーパネル取付台の先端部の構＼造，接着剤の塗布がなかった場合の回 転体の支持軸の被告製品本体からの着脱の状況等からすれば，ソーラーパネル＼n取付台は回転体の支持軸を固定する機能を有しているということができ，被告＼nの主張は採用することができない。
３ 争点 −ア（乙１１文献に基づく新規性欠如）
争点を検討するに当たり，まず，本件発明の「前記各支持軸の基端側をホル ダの両端部で押さえる」（構成要件Ｂ）の意義について検討する。＼nア 「押さえる」とは，物に力を加えて，動かないように固定するという意味 を一般的に有する（乙３の１ないし３）。 そして，本件明細書には，前記１ アないしオの記載のほか，「発明を実施 するための形態」として，「図４及び図５に示すように，前記ベース体１３の 両支持筒１８には，金属製の一対の支持軸２０がシールリング２１を介して， 交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置するとともに外側に突出した状態で嵌合支持さ れている。このシールリング２１は，支持軸２０の周りからハンドル１２の 内部へ向かう水の侵入を防止している。各支持軸２０の基端には，大径状の 抜け止め頭部２０ａが形成されている。図４及び図９に示すように，両支持 軸２０の基端部間においてベース体１３上には，ホルダ２２が配置されてい る。このホルダ２２の両端部には，各支持軸２０の基端側を押さえるための ほぼ半円筒状の押さえ部２２ａが形成されている。ホルダ２２の中間部には， 円筒状のネジ止め部２２ｂが形成されている。そして，ホルダ２２の両端の 押さえ部２２ａにより両支持軸２０の基端が押さえられた状態で，ホルダ２ ２の中間のネジ止め部２２ｂがネジ２３によりベース体１３に固定される ことによって，各支持軸２０がベース体１３の支持筒１８に対する嵌合支持 状態に抜け止め固定されている。すなわち，支持軸２０の組み付け時には， ハンドル１２のベース体１３に形成された一対の支持筒１８に外側（図４の 左側）から支持軸２０をそれぞれ嵌挿して，交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置す るように配置する。次に，図５及び図９に示すように，両支持軸２０の基端 間におけるベース体１３上にホルダ２２を配置し，そのホルダ２２の両端の 押さえ部２２ａにより両支持軸２０の基端側を押さえる。これにより，図４ 及び図９に示すように，各支持軸２０の基端の抜け止め頭部２０ａが押さえ 部２２ａの端縁に係合される。この状態で，ホルダ２２の中間のネジ止め部 ２２ｂをネジ２３によりベース体１３に固定すると，一対の支持軸２０がベ ース体１３に対して同時に抜け止め固定される。」（段落【００１３】），「従っ て，この実施形態によれば，以下のような効果を得ることができる。（１）こ の美容器においては，ハンドル１２の先端部に交差軸線Ｌ１，Ｌ２上に位置 する一対の支持軸２０が設けられている。各支持軸２０の先端側には回転体 ２７が回転可能に支持され，それらの回転体２７により身体に対して美容的＼n作用が付与されるようになっている。前記ハンドル１２における両支持軸２ ０の基端部間の位置には，ホルダ２２がその中間部において固定されている。 そして，このホルダ２２の両端の押さえ部２２ａにより，各支持軸２０の基 端側がハンドル１２に対して押し付け保持されるようになっている。このた め，１つのホルダ２２からなる簡単な固定構成により，一対の支持軸２０を＼nハンドル１２に対して容易に固定することができて，製造コストの低減を図 ることができる。」（段落【００１９】）との記載がある。
上記のとおり，本件明細書の段落【００１３】，【００１９】には，ホルダ の両端部に各支持軸の基端側を押さえるためのほぼ半円筒状の押さえ部が 形成され，この押さえ部が支持軸の基端に接し，それをハンドルに押し付け ることによって支持軸を保持し，支持軸が抜けることがないように固定する という実施形態が記載されており，これは，前記のとおりの「押さえる」の 一般的な意味とも整合する。 そうすると，本件発明の「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さ える」とは，支持軸の基端部をホルダの両端部に接するようにし，ホルダの 両端部から支持軸の基端部に対して押し付けること，すなわち力を加えるこ とによって，支持軸を抜けることがないように固定することを意味するもの と解するのが相当である。
イ これに対し，被告は，本件明細書の【図４】や段落【００１３】の記載か ら，「押さえる」とは，支持軸の基端に設けられた抜け止め頭部や押さえ部， その他支持筒等の部材との勘合・係合によって固定される構成を包含するも＼nのであると主張する。 しかし，本件明細書の段落【００１３】の記載は前記アのとおりであり， ホルダが支持軸に力を加えずに，部材の勘合・係合のみによって固定する態 様が記載されているとはいえず，本件明細書のその他の記載中にも被告の主 張するような固定態様に関する記載はない。また，本件明細書の【図４】か らもそのような固定態様を看取することはできない。被告の主張は，「押さ える」の一般的な意味と一致するものでは必ずしもなく，かつ，本件明細書 にその主張を裏付ける記載はないといえるのであり，採用することができな い。
(2)。乙１１発明と本件発明の対比
ア 本件特許の出願日前に公開されていた乙１１文献には，1)ハンドルの先端 部に交差軸上に位置する一対の支持軸が設けられていること（乙１１文献の 【図６】〜【図８】），2)腕部の先端側にマッサージを行うためのローラが回 転可能に支持されていること（乙１１文献の段落【０００１】【００１３】），＼n3)ローラ取付部材の左右両端部にそれぞれ腕部を含むローラ連結部の一端 を回転軸により軸支固定すること及び当該回転軸をローラ取付部材の穴に 挿通してＥリングによって抜け止めすること（乙１１文献の段落【０００８】 〜【００１０】），4)ローラ取付部材の中間部をローラ連結部を介してハンド ルに固定すること（乙１１文献の段落【０００８】【図１】【図２】），5)以上 の構成を有する美容器である乙１１発明が開示されていることは当事者間＼nで争いはない。 そこで，本件発明と乙１１発明を対比すると，本件発明は，支持軸の基端 部をホルダの両端部で力を加えて支持軸を抜けないように固定する構成で＼nあるのに対し（構成要件Ｂ），乙１１発明の支持軸の固定方法はそのような＼n構成を有していない点で相違する。
イ 被告は，本件発明の構成要件Ｂの「押さえる」とは支持軸の基端に設けら＼nれた抜け止め頭部や押さえ部，その他支持筒等の部材との勘合・係合によっ て固定される構成を包含するものであることを前提として，本件発明の構＼成 要件Ｂと乙１１発明の構成3)とが同一であると主張する。 しかし，構成要件Ｂの「押さえる」に関する被告の主張を採用することが＼nできないことは とおりであり，乙１１発明の構成3)が本件発明の構＼n成要件Ｂと同じであるということはできない。 したがって，乙１１文献には構成要件Ｂの構＼成が開示されているとはいえず， 乙１１発明と本件発明は同一ではないから，本件発明が新規性を欠くというこ とはできない。
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2018.12.13
平成30(行ケ)10041 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年12月6日 知的財産高等裁判所
サポート要件および進歩性について、いずれも誤りであるとして拒絶審決を取り消しました。
(1) 審決は，本願発明１は，少なくともセシウム及びストロンチウムを含む放 射性物質を，１３８２℃未満の温度（例えば１０００℃）で焼成する場合を 含むと解され得るが，１３８２℃未満の温度で焼成をすると，「前記放射性 物質として含まれるセシウム及びストロンチウム」のうちのセシウム（沸点 ６７１℃）が気化するため，本願発明１の効果である「放射性物質の気化温 度未満で焼成」し，「放射性物質や灰分が残渣として残り，放射性物質が気 化されて大気中に放出されないようにする」とともに「有機物を気化若しく は無機化させること」を実現できないとして，特許請求の範囲の記載はサポ ート要件に適合しないと判断した。
(2)ア そこで検討するに，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか 否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対 比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載され た発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記 載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を 解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のと解される。
イ 本件についてみると，本願発明１は，焼成汚染材を「測定下限値を超え る放射能濃度で放射性物質を含んだ動植物類，焼却灰，汚泥スラッジ，海＼n洋泥砂，河川泥砂，湖泥砂，街路樹木，がれき，汚染水，土砂のうちの何 れか一つ以上を含む汚染材を，前記放射性物質として含まれるセシウム及 び／又はストロンチウムの気化温度未満で焼成した放射性物質を含有する」 ものと特定するものである。 そうすると，本願の請求項１にいう，「汚染材に放射性物質として含ま れるセシウム及び／又はストロンチウム」には，汚染材に放射性物質とし て「セシウム及びストロンチウム」の両者が含まれる場合のみならず，「セ シウム又はストロンチウム」，すなわち「セシウム」，「ストロンチウム」 のいずれか一方のみが含まれる場合も含まれているというべきである。
ウ また，本願明細書には，前記１(1)カのとおり，「前処理工程１００１で は，図１５に示すように，汚染材を地殻様組成体２０の原料として使用す る前に，汚染材の焼成処理を行う。ここでの焼成温度は，放射性物質の気 化温度未満とし，放射性物質や灰分が残渣として残り，放射性物質が気化 されて大気中に放出されないようにする。このように，汚染材は，焼成処 理されることで，有機物を気化若しくは無機化させることが出来る。」（【０ １３３】），「セシウム−１３４は，沸点が６７１℃である。従って，例 えば，焼成温度を６７１℃未満としたときには，大分部分（判決注：原文 のまま）の放射性物質が気化することを防止することが出来る。」（【０ １３５】）と，焼成温度を汚染材に含まれる放射性物質の気化温度未満と することにより，放射性物質の気化を防止できることが記載されている。 これに対し，本願明細書には，汚染材に含まれる放射性物質の気化温度以 上の温度で焼成することについての記載はない。 このような本願明細書の記載に鑑みれば，本願発明１の上記特定事項に ついては，セシウム及びストロンチウムを放射性物質として含む，すなわ ち，セシウムとストロンチウムの両者を同時に放射性物質として含む場合 には，セシウム及びストロンチウムの気化温度未満で汚染材を焼成，すな わち，両者の気化温度に共通する部分となる（より低い気化温度である） セシウムの気化温度未満で焼成するものと解するのが自然である。また， セシウム又はストロンチウムのいずれか一方のみを放射性物質として含む 場合には，当該放射性物質の気化温度未満で焼成するものと解される。
エ したがって，請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載さ れた発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解 決できると認識できる範囲のものであるというべきである。
４ 取消事由２（引用発明の認定の誤り）について
(1) 審決は，引用文献には引用発明が記載されていると認定し，本願発明１は 引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたと判断した。
(2)ア そこで検討するに，進歩性の判断に際し，本願発明と対比すべき特許法 ２９条１項各号所定の発明は，通常，本願発明と技術分野が関連し，当該 技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されると ころ，同条１項３号の「刊行物に記載された発明」は，当業者が，出願時 の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうか を判断する基礎となるべきものであるから，当該刊行物の記載から抽出し 得る具体的な技術的思想でなければならない。
イ 本件についてみると，引用文献は，その表題から，放射性物質が検出さ＼nれた下水汚泥焼却灰等の処分に向けた検討状況を１枚の資料にまとめたも のと認められる。 そして，引用文献の「１ これまでの経緯と今後の予定」の項の記載か＼nら，1)平成２３年９月から，「放射性物質対策検討特別部会」において下 水汚泥焼却灰等の安全な処分に向けた検討が開始されたこと，2)同年１０ 月から，下水汚泥焼却灰等の処分に関する安全性評価検討業務委託がされ， 委託先の有識者委員会である汚染焼却灰等処分安全性評価委員会が３回開 催されたこと，3)平成２４年３月に東日本大震災対策本部会議が開催又は 予定され，処分に向けた検討の方向性について確認されること，4)同年４ 月以降，実現に向けた課題の抽出や整理が行われる予定であることが理解＼nできる。
また，「２ 第１〜３回汚染焼却灰等処分安全性評価委員会での有識者 からの主な意見」の項の記載は，上記有識者委員会での主な意見をまとめ たものと理解できるところ，「（前提）」の欄に，「今回の安全性評価の 中では，セシウム（Ｃｓ１３４，Ｃｓ１３７）を対象としたことを前提条 件として明示することが望ましい」との記載があることから，放射性物質 としてセシウムが検討対象になっていたことが把握できる。 さらに，「（方針）」の欄に，「再利用（下水汚泥焼却灰のセメント原 料化）の再開を目指すことは望ましい」，「めやす値より低いからそれで 良しとするのではなく，さらに，できる限り影響が小さくなるよう対策す る姿勢が重要」との記載があることから，上記有識者委員会において，放 射性物質としてセシウムを含む下水汚泥焼却灰のセメント原料化の再開を 目指すこと，放射線の影響はできる限り小さくするよう対策すべきことが， 方針に関する有識者の意見として存在したことをそれぞれ理解できる。 その一方で，引用文献には，放射性物質が検出された下水汚泥をどのよ うに焼却するか，下水汚泥焼却灰はどの程度の放射性物質を含むものであ るか，下水汚泥焼却灰をセメント原料化する際，できる限り影響が小さく なるようにどのような対策をするのか等，下水汚泥焼却灰を処分するに当 たっての具体的な方法，手順，条件など，技術的思想として観念するに足 りる事項についての記載は一切存在しない。
そうすると，引用文献には，単に放射性物質が検出された下水汚泥焼却 灰等の処分に向けた方針，及び当該方針に関する有識者の意見が断片的に 記載されているにすぎず，下水汚泥焼却灰等の安全な処分方法というひと まとまりの具体的な技術的思想が記載されているとはいえない。
ウ したがって，その余の点について認定，判断するまでもなく，引用文献 に審決が認定した引用発明が記載されているとはいえない。
(3) 被告の主張について
被告は，引用文献の記載から，「下水汚泥焼却灰のセメント原料化」が再 開されていないことがうかがわれるからといって，引用文献に「下水汚泥焼 却灰のセメント原料化」を行う方法が開示されていないことにはならないし， 「下水汚泥焼却灰のセメント原料化」を行う方法は一般的に確立されていた 技術といえるから，原告の主張は失当であると主張する。 しかし，引用文献中の「再開を目指すことが望ましい」との記載からは， 下水汚泥焼却灰のセメント原料化が引用文献の作成時点において中止されて いたことが明らかであるところ，上記(2)のとおり，引用文献には下水汚泥焼 却灰を処分するに当たっての具体的な方法など，技術的思想として観念する に足りる事項についての記載は一切存在しないのであるから，同文献に「下 水汚泥焼却灰のセメント原料化」を行う方法が開示されているとはいえない。 また，被告が証拠として提出した乙４〜６は，いずれも「下水汚泥焼却灰 のセメント原料化」技術に関する刊行物であるものの，放射性物質を含む下 水汚泥焼却灰のセメント原料化についての記載はないから，これらの証拠を もって，引用文献が対象とする「放射性物質が検出された下水汚泥焼却灰等」 におけるセメント原料化が確立された技術ということはできない。
(1) 審決は，本願発明１は，少なくともセシウム及びストロンチウムを含む放 射性物質を，１３８２℃未満の温度（例えば１０００℃）で焼成する場合を 含むと解され得るが，１３８２℃未満の温度で焼成をすると，「前記放射性 物質として含まれるセシウム及びストロンチウム」のうちのセシウム（沸点 ６７１℃）が気化するため，本願発明１の効果である「放射性物質の気化温 度未満で焼成」し，「放射性物質や灰分が残渣として残り，放射性物質が気 化されて大気中に放出されないようにする」とともに「有機物を気化若しく は無機化させること」を実現できないとして，特許請求の範囲の記載はサポ ート要件に適合しないと判断した。
(2)ア そこで検討するに，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか 否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対 比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載され た発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記 載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を 解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のと解される。
イ 本件についてみると，本願発明１は，焼成汚染材を「測定下限値を超え る放射能濃度で放射性物質を含んだ動植物類，焼却灰，汚泥スラッジ，海＼n洋泥砂，河川泥砂，湖泥砂，街路樹木，がれき，汚染水，土砂のうちの何 れか一つ以上を含む汚染材を，前記放射性物質として含まれるセシウム及 び／又はストロンチウムの気化温度未満で焼成した放射性物質を含有する」 ものと特定するものである。 そうすると，本願の請求項１にいう，「汚染材に放射性物質として含ま れるセシウム及び／又はストロンチウム」には，汚染材に放射性物質とし て「セシウム及びストロンチウム」の両者が含まれる場合のみならず，「セ シウム又はストロンチウム」，すなわち「セシウム」，「ストロンチウム」 のいずれか一方のみが含まれる場合も含まれているというべきである。
ウ また，本願明細書には，前記１(1)カのとおり，「前処理工程１００１で は，図１５に示すように，汚染材を地殻様組成体２０の原料として使用す る前に，汚染材の焼成処理を行う。ここでの焼成温度は，放射性物質の気 化温度未満とし，放射性物質や灰分が残渣として残り，放射性物質が気化 されて大気中に放出されないようにする。このように，汚染材は，焼成処 理されることで，有機物を気化若しくは無機化させることが出来る。」（【０ １３３】），「セシウム−１３４は，沸点が６７１℃である。従って，例 えば，焼成温度を６７１℃未満としたときには，大分部分（判決注：原文 のまま）の放射性物質が気化することを防止することが出来る。」（【０ １３５】）と，焼成温度を汚染材に含まれる放射性物質の気化温度未満と することにより，放射性物質の気化を防止できることが記載されている。 これに対し，本願明細書には，汚染材に含まれる放射性物質の気化温度以 上の温度で焼成することについての記載はない。 このような本願明細書の記載に鑑みれば，本願発明１の上記特定事項に ついては，セシウム及びストロンチウムを放射性物質として含む，すなわ ち，セシウムとストロンチウムの両者を同時に放射性物質として含む場合 には，セシウム及びストロンチウムの気化温度未満で汚染材を焼成，すな わち，両者の気化温度に共通する部分となる（より低い気化温度である） セシウムの気化温度未満で焼成するものと解するのが自然である。また， セシウム又はストロンチウムのいずれか一方のみを放射性物質として含む 場合には，当該放射性物質の気化温度未満で焼成するものと解される。
エ したがって，請求項１に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載さ れた発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解 決できると認識できる範囲のものであるというべきである。
４ 取消事由２（引用発明の認定の誤り）について
(1) 審決は，引用文献には引用発明が記載されていると認定し，本願発明１は 引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたと判断した。
(2)ア そこで検討するに，進歩性の判断に際し，本願発明と対比すべき特許法 ２９条１項各号所定の発明は，通常，本願発明と技術分野が関連し，当該 技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されると ころ，同条１項３号の「刊行物に記載された発明」は，当業者が，出願時 の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうか を判断する基礎となるべきものであるから，当該刊行物の記載から抽出し 得る具体的な技術的思想でなければならない。
イ 本件についてみると，引用文献は，その表題から，放射性物質が検出さ＼nれた下水汚泥焼却灰等の処分に向けた検討状況を１枚の資料にまとめたも のと認められる。 そして，引用文献の「１ これまでの経緯と今後の予定」の項の記載か＼nら，1)平成２３年９月から，「放射性物質対策検討特別部会」において下 水汚泥焼却灰等の安全な処分に向けた検討が開始されたこと，2)同年１０ 月から，下水汚泥焼却灰等の処分に関する安全性評価検討業務委託がされ， 委託先の有識者委員会である汚染焼却灰等処分安全性評価委員会が３回開 催されたこと，3)平成２４年３月に東日本大震災対策本部会議が開催又は 予定され，処分に向けた検討の方向性について確認されること，4)同年４ 月以降，実現に向けた課題の抽出や整理が行われる予定であることが理解＼nできる。
また，「２ 第１〜３回汚染焼却灰等処分安全性評価委員会での有識者 からの主な意見」の項の記載は，上記有識者委員会での主な意見をまとめ たものと理解できるところ，「（前提）」の欄に，「今回の安全性評価の 中では，セシウム（Ｃｓ１３４，Ｃｓ１３７）を対象としたことを前提条 件として明示することが望ましい」との記載があることから，放射性物質 としてセシウムが検討対象になっていたことが把握できる。 さらに，「（方針）」の欄に，「再利用（下水汚泥焼却灰のセメント原 料化）の再開を目指すことは望ましい」，「めやす値より低いからそれで 良しとするのではなく，さらに，できる限り影響が小さくなるよう対策す る姿勢が重要」との記載があることから，上記有識者委員会において，放 射性物質としてセシウムを含む下水汚泥焼却灰のセメント原料化の再開を 目指すこと，放射線の影響はできる限り小さくするよう対策すべきことが， 方針に関する有識者の意見として存在したことをそれぞれ理解できる。 その一方で，引用文献には，放射性物質が検出された下水汚泥をどのよ うに焼却するか，下水汚泥焼却灰はどの程度の放射性物質を含むものであ るか，下水汚泥焼却灰をセメント原料化する際，できる限り影響が小さく なるようにどのような対策をするのか等，下水汚泥焼却灰を処分するに当 たっての具体的な方法，手順，条件など，技術的思想として観念するに足 りる事項についての記載は一切存在しない。
そうすると，引用文献には，単に放射性物質が検出された下水汚泥焼却 灰等の処分に向けた方針，及び当該方針に関する有識者の意見が断片的に 記載されているにすぎず，下水汚泥焼却灰等の安全な処分方法というひと まとまりの具体的な技術的思想が記載されているとはいえない。
ウ したがって，その余の点について認定，判断するまでもなく，引用文献 に審決が認定した引用発明が記載されているとはいえない。
(3) 被告の主張について
被告は，引用文献の記載から，「下水汚泥焼却灰のセメント原料化」が再 開されていないことがうかがわれるからといって，引用文献に「下水汚泥焼 却灰のセメント原料化」を行う方法が開示されていないことにはならないし， 「下水汚泥焼却灰のセメント原料化」を行う方法は一般的に確立されていた 技術といえるから，原告の主張は失当であると主張する。 しかし，引用文献中の「再開を目指すことが望ましい」との記載からは， 下水汚泥焼却灰のセメント原料化が引用文献の作成時点において中止されて いたことが明らかであるところ，上記(2)のとおり，引用文献には下水汚泥焼 却灰を処分するに当たっての具体的な方法など，技術的思想として観念する に足りる事項についての記載は一切存在しないのであるから，同文献に「下 水汚泥焼却灰のセメント原料化」を行う方法が開示されているとはいえない。 また，被告が証拠として提出した乙４〜６は，いずれも「下水汚泥焼却灰 のセメント原料化」技術に関する刊行物であるものの，放射性物質を含む下 水汚泥焼却灰のセメント原料化についての記載はないから，これらの証拠を もって，引用文献が対象とする「放射性物質が検出された下水汚泥焼却灰等」 におけるセメント原料化が確立された技術ということはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2018.11.13
平成29(行ケ)10191 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年10月29日 知的財産高等裁判所
審決は、記載不備（明確性、サポート要件、実施可能要件）と判断しましたが、知財高裁(2部)は、これを取り消しました。
イ(ｱ) 本願明細書には，前記(1)イのとおり，中間水について，少なくとも− ４０度付近の温度において，規則化（コールドクリスタリゼーション）する傾向を 強く有するものと推察されること，規則化する強い傾向の存在により，不規則な状 態で凝固した状態からの加熱において，−４０度付近で規則化に伴う発熱がみられ ること，規則化に伴う発熱量は，規則化を生じている水の量，すなわち，中間水の 量に比例するものと推察されることが記載されている。 (ｲ) 前記(1)ウの甲１〜５の記載によると，中間水の量（Wfb）は，次の式 のとおり，低温結晶化した水におけるエンタルピー変化量（ΔHcc）と，水の融解熱 （Cp）から得ることができることが理解される。
Wfb=ΔHcc/Cp
この式を変形すると，ΔHcc＝Cp×Wfb となり，低温結晶化した水におけるエン タルピー変化量（ΔHcc），すなわち，コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量 は，比例定数を Cp として，中間水の量（Wfb）に比例するといえる。 このことも，前記アと同様の理由により，日本バイオマテリアル学会の構成員や＼n関係者には，平成２１年の時点において，知られていたと認められるのであって， 本願明細書に記載された内容の「中間水」の量の計算方法は，本願出願時において， 当業者の技術常識になっていたと認められることができるというべきである。 そして，Cp は，純水の融解熱と等しいと考えられ，純水の融解熱が 334J / g であ ることも，前記ウの甲２及び甲４の記載並びに証拠（甲１１）及び弁論の全趣旨に よると，当業者の技術常識であったと認められる。 したがって，当業者は，中間水の量の算出方法については，本願明細書の記載及 び本願出願時の技術常識に基づいて明確に理解することができたというべきである。
(3)ア 被告は，本願明細書から，「コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量 は，中間水の量に比例するものと推察される。」という認定ａだけではなく，「中間 水の量は，コールドクリスタリゼーションに伴う発熱ピークの挙動（コールドクリ スタリゼーションに伴う発熱量は含水量の増加に伴って増加するが，ある含水量以 上では変化しなくなること）と，全含水量とから求めることができる。」という認定 ｂ及び「中間水の量は，各含水量におけるコールドクリスタリゼーションに伴う発 熱量と０度付近の吸熱量の関係から中間水の最大量を求めてＷ０（試料の乾燥重量） で除することにより求められる。」という認定ｃも認定できるところ，これらの認定 が共存するため，本願明細書から，当業者が中間水の量をどのように算出したらよ いのか明確に理解することはできない旨主張する。 認定ｂは，前記(1)イ(ｲ)ｂ(b)の本願明細書の記載に基づくものであり，認定ｃは， 前記(1)イ(ｲ)ｂ(c)の本願明細書の記載に基づくものであるが，いずれも，中間水の量 を求める方法についての具体的な内容の説明はされていない。 一方，認定ａは，前記(1)イ(ｲ)ｂ(a)の本願明細書の記載に基づくものであるが，前 記(2)イのとおり，上記記載を含む本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識から， 中間水の量の算出方法を明確に理解することができる。 そうすると，当業者は，本願明細書に前記(1)イ(ｲ)ｂ(b)及び(c)の記載があるからと いって，本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識から明確に理解できる中間水 の算出方法を理解できなくなるというものではないというべきである。 イ 被告は，当業者は，発明の詳細な説明の記載に基づき，中間水のコール ドクリスタリゼーションは通常の水の凍結とは異なる相転移であると理解されるか ら，中間水のコールドクリスタリゼーションの単位潜熱（中間水の量を算出するた めの比例定数）は，通常の水の凍結の場合の単位凝固潜熱３３４Ｊ／ｇとは異なる 値であると考えるのが自然である旨主張する。 しかし，前記(2)イのとおり，比例定数（Cp）は，純水の融解熱に等しいと考えら れている。本願明細書に記載されたＰＭＥＡのコールドクリスタリゼーションに伴 う発熱量の最大値を中間水量で除した値が３１３Ｊ／ｇであるとしても，純水の融 解熱が３３４Ｊ／ｇであることは，当業者の技術常識である以上，当業者は，３１ ３Ｊ／ｇの方が誤差を含む数値であると考えるのか通常であると解されるのであっ て，このことにより，当業者が，中間水のコールドクリスタリゼーションの単位潜 熱（中間水の量を算出するための比例定数）が，純水の単位凝固潜熱３３４Ｊ／ｇ とは異なる値であると考えるとはいい難い。 ウ 被告は，甲１〜５は，本願発明者やその共同研究者による文献であり， 中間水の概念は，本願発明者らの研究グループが独自に提唱したもので，本願発明 者らの研究グループ以外の当業者に，本願出願時までに広く知れ渡り，技術常識に なっていたことを示す証拠はない旨主張する。 「中間水」の概念が本願発明者であるＡにより構築されたことは，前記(2)アのと おりであるが，前記(2)ア，イのとおり，「中間水」の概念及びその量の算出方法は当 業者の技術常識となったことが認められる。
エ 被告は，甲５は本願明細書で引用したものではなく，仮に当業者が甲５ を本願明細書の記載から探し当てることができたとしても，その記載内容が実質的 に発明の詳細な説明に記載されたに等しいものであるということはできない旨主張 する。
しかし，本願明細書の【０００７】には【先行技術文献】として，「【非特許文献 １】バイオマテリアル ２８−１，２０１０」と記載されているから，当業者であれ ば，これは，バイオマテリアルという雑誌の２８巻１号（出版年２０１０年）とい うものであると理解する。そして，甲５は，その雑誌のその号に掲載されている。 しかも，上記の「非特許文献１」は，本願明細書の【００１３】においても，「所定 量の水を含水した水和性組成物を一旦十分に冷却し，その後に比較的ゆっくりした＼n速度で加熱した場合に，０℃以下の特定の温度域において所定の発熱を生じると共 に，−１０度近辺から０度までの広い温度範囲において吸熱が観察されることが明 らかにされている（例えば，非特許文献１等を参照）。」という形で引用されている。 そうすると，当業者は，本願明細書の記載から，容易に甲５に行き着くものと考え られるから，甲５は本願の発明の詳細な説明【０００７】で引用されたものである と認められる。
そして，甲５が，「中間水」の概念及びその量の算出方法が当業者の技術常識とな ったことを裏付け得るものであることは，前記(2)ア，イのとおりである。 オ 被告は，本願発明の「中間水の量が１ｗｔ％以上，且つ３０ｗｔ％以下」 がどの時点の中間水の量を意味するかについて，発明の詳細な説明に，発熱量が最 大値になる含水量の場合と飽和含水になった時点での含水量の場合という，相異な る二通りの記載があるから，本願発明の技術的範囲が定まらない旨主張する。 しかし，前記(2)イのとおり，当業者は，本願明細書の記載及び出願当時の技術常 識に基づいて，中間水の量は，コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量と水の 融解熱から得ることができることが理解されるから，当業者が本願補正発明を実施 するに当たり，水和性組成物について，発熱量が最大値の中間水の量と，飽和含水 になった時点の中間水の量の二通りが記載されているとしても，水和性組成物の中 間水の量は，含水量にかかわらず，コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量と 水の融解熱から一義的に決まるものであって，本願補正発明の技術的範囲が定まら ないということはできない。
・・・
本件審決は，当業者が本願出願時の技術常識に照らしても本願明細書の記載から 中間水の量の算出方法を理解することができないから，表２に中間水量が記載され＼nた具体的な組成物以外のものについては課題が解決できると認識することはできな い旨判断したが，当業者が本願出願時の技術常識に照らして本願明細書の記載から 中間水の量の算出方法を理解することができることは，前記２のとおりであるから， 本件審決のサポート要件の有無の判断は，前提を欠き，誤りがある。
４ 取消事由３（実施可能要件違反）について
本件審決は，当業者が本願出願時の技術常識に照らしても本願明細書の記載から 中間水の量の算出方法を理解することができないから，本願補正発明１及び４を当
イ(ｱ) 本願明細書には，前記(1)イのとおり，中間水について，少なくとも− ４０度付近の温度において，規則化（コールドクリスタリゼーション）する傾向を 強く有するものと推察されること，規則化する強い傾向の存在により，不規則な状 態で凝固した状態からの加熱において，−４０度付近で規則化に伴う発熱がみられ ること，規則化に伴う発熱量は，規則化を生じている水の量，すなわち，中間水の 量に比例するものと推察されることが記載されている。 (ｲ) 前記(1)ウの甲１〜５の記載によると，中間水の量（Wfb）は，次の式 のとおり，低温結晶化した水におけるエンタルピー変化量（ΔHcc）と，水の融解熱 （Cp）から得ることができることが理解される。
Wfb=ΔHcc/Cp
この式を変形すると，ΔHcc＝Cp×Wfb となり，低温結晶化した水におけるエン タルピー変化量（ΔHcc），すなわち，コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量 は，比例定数を Cp として，中間水の量（Wfb）に比例するといえる。 このことも，前記アと同様の理由により，日本バイオマテリアル学会の構成員や＼n関係者には，平成２１年の時点において，知られていたと認められるのであって， 本願明細書に記載された内容の「中間水」の量の計算方法は，本願出願時において， 当業者の技術常識になっていたと認められることができるというべきである。 そして，Cp は，純水の融解熱と等しいと考えられ，純水の融解熱が 334J / g であ ることも，前記ウの甲２及び甲４の記載並びに証拠（甲１１）及び弁論の全趣旨に よると，当業者の技術常識であったと認められる。 したがって，当業者は，中間水の量の算出方法については，本願明細書の記載及 び本願出願時の技術常識に基づいて明確に理解することができたというべきである。
(3)ア 被告は，本願明細書から，「コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量 は，中間水の量に比例するものと推察される。」という認定ａだけではなく，「中間 水の量は，コールドクリスタリゼーションに伴う発熱ピークの挙動（コールドクリ スタリゼーションに伴う発熱量は含水量の増加に伴って増加するが，ある含水量以 上では変化しなくなること）と，全含水量とから求めることができる。」という認定 ｂ及び「中間水の量は，各含水量におけるコールドクリスタリゼーションに伴う発 熱量と０度付近の吸熱量の関係から中間水の最大量を求めてＷ０（試料の乾燥重量） で除することにより求められる。」という認定ｃも認定できるところ，これらの認定 が共存するため，本願明細書から，当業者が中間水の量をどのように算出したらよ いのか明確に理解することはできない旨主張する。 認定ｂは，前記(1)イ(ｲ)ｂ(b)の本願明細書の記載に基づくものであり，認定ｃは， 前記(1)イ(ｲ)ｂ(c)の本願明細書の記載に基づくものであるが，いずれも，中間水の量 を求める方法についての具体的な内容の説明はされていない。 一方，認定ａは，前記(1)イ(ｲ)ｂ(a)の本願明細書の記載に基づくものであるが，前 記(2)イのとおり，上記記載を含む本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識から， 中間水の量の算出方法を明確に理解することができる。 そうすると，当業者は，本願明細書に前記(1)イ(ｲ)ｂ(b)及び(c)の記載があるからと いって，本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識から明確に理解できる中間水 の算出方法を理解できなくなるというものではないというべきである。 イ 被告は，当業者は，発明の詳細な説明の記載に基づき，中間水のコール ドクリスタリゼーションは通常の水の凍結とは異なる相転移であると理解されるか ら，中間水のコールドクリスタリゼーションの単位潜熱（中間水の量を算出するた めの比例定数）は，通常の水の凍結の場合の単位凝固潜熱３３４Ｊ／ｇとは異なる 値であると考えるのが自然である旨主張する。 しかし，前記(2)イのとおり，比例定数（Cp）は，純水の融解熱に等しいと考えら れている。本願明細書に記載されたＰＭＥＡのコールドクリスタリゼーションに伴 う発熱量の最大値を中間水量で除した値が３１３Ｊ／ｇであるとしても，純水の融 解熱が３３４Ｊ／ｇであることは，当業者の技術常識である以上，当業者は，３１ ３Ｊ／ｇの方が誤差を含む数値であると考えるのか通常であると解されるのであっ て，このことにより，当業者が，中間水のコールドクリスタリゼーションの単位潜 熱（中間水の量を算出するための比例定数）が，純水の単位凝固潜熱３３４Ｊ／ｇ とは異なる値であると考えるとはいい難い。 ウ 被告は，甲１〜５は，本願発明者やその共同研究者による文献であり， 中間水の概念は，本願発明者らの研究グループが独自に提唱したもので，本願発明 者らの研究グループ以外の当業者に，本願出願時までに広く知れ渡り，技術常識に なっていたことを示す証拠はない旨主張する。 「中間水」の概念が本願発明者であるＡにより構築されたことは，前記(2)アのと おりであるが，前記(2)ア，イのとおり，「中間水」の概念及びその量の算出方法は当 業者の技術常識となったことが認められる。
エ 被告は，甲５は本願明細書で引用したものではなく，仮に当業者が甲５ を本願明細書の記載から探し当てることができたとしても，その記載内容が実質的 に発明の詳細な説明に記載されたに等しいものであるということはできない旨主張 する。
しかし，本願明細書の【０００７】には【先行技術文献】として，「【非特許文献 １】バイオマテリアル ２８−１，２０１０」と記載されているから，当業者であれ ば，これは，バイオマテリアルという雑誌の２８巻１号（出版年２０１０年）とい うものであると理解する。そして，甲５は，その雑誌のその号に掲載されている。 しかも，上記の「非特許文献１」は，本願明細書の【００１３】においても，「所定 量の水を含水した水和性組成物を一旦十分に冷却し，その後に比較的ゆっくりした＼n速度で加熱した場合に，０℃以下の特定の温度域において所定の発熱を生じると共 に，−１０度近辺から０度までの広い温度範囲において吸熱が観察されることが明 らかにされている（例えば，非特許文献１等を参照）。」という形で引用されている。 そうすると，当業者は，本願明細書の記載から，容易に甲５に行き着くものと考え られるから，甲５は本願の発明の詳細な説明【０００７】で引用されたものである と認められる。
そして，甲５が，「中間水」の概念及びその量の算出方法が当業者の技術常識とな ったことを裏付け得るものであることは，前記(2)ア，イのとおりである。 オ 被告は，本願発明の「中間水の量が１ｗｔ％以上，且つ３０ｗｔ％以下」 がどの時点の中間水の量を意味するかについて，発明の詳細な説明に，発熱量が最 大値になる含水量の場合と飽和含水になった時点での含水量の場合という，相異な る二通りの記載があるから，本願発明の技術的範囲が定まらない旨主張する。 しかし，前記(2)イのとおり，当業者は，本願明細書の記載及び出願当時の技術常 識に基づいて，中間水の量は，コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量と水の 融解熱から得ることができることが理解されるから，当業者が本願補正発明を実施 するに当たり，水和性組成物について，発熱量が最大値の中間水の量と，飽和含水 になった時点の中間水の量の二通りが記載されているとしても，水和性組成物の中 間水の量は，含水量にかかわらず，コールドクリスタリゼーションに伴う発熱量と 水の融解熱から一義的に決まるものであって，本願補正発明の技術的範囲が定まら ないということはできない。
・・・
本件審決は，当業者が本願出願時の技術常識に照らしても本願明細書の記載から 中間水の量の算出方法を理解することができないから，表２に中間水量が記載され＼nた具体的な組成物以外のものについては課題が解決できると認識することはできな い旨判断したが，当業者が本願出願時の技術常識に照らして本願明細書の記載から 中間水の量の算出方法を理解することができることは，前記２のとおりであるから， 本件審決のサポート要件の有無の判断は，前提を欠き，誤りがある。
４ 取消事由３（実施可能要件違反）について
本件審決は，当業者が本願出願時の技術常識に照らしても本願明細書の記載から 中間水の量の算出方法を理解することができないから，本願補正発明１及び４を当
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2018.10.31
平成29(行ケ)10129 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年5月24日 知的財産高等裁判所
少し前の事件ですが漏れていたのでアップします。サポート要件を判断する前提としての課題の認定について誤りがあるとして、知財高裁第3部は、サポート要件違反ありとした審決を取り消しました。注目は「出願時の技術水準等との比較は，行うとすれば進歩性の問題として行うべき」という判断です。
前記のとおり，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否か は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請 求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発 明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決 できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がな くとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 また，発明の詳細な説明は，「発明が解決しようとする課題及びその解 決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が 義務付けられているものである（特許法施行規則２４条の２）。 以上を踏まえれば，サポート要件の適否を判断する前提としての当該発 明の課題についても，原則として，技術常識を参酌しつつ，発明の詳細な 説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。 かかる観点から本件発明について検討するに，本件明細書の発明の詳細 な説明には，米糖化物含有食品であるライスミルクの製造時に各種酵素を 制御することなく加えると，プロテアーゼによりアミノ酸，オリゴペプチ ドが生成し，うまみ調味料様の雑味がついてしまい，用途が限られたこと （【０００２】），食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖 化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが，甘味， コク（ミルク感）等の風味は十分に改善されておらず，必ずしも満足でき＼nるものではなかったこと，さらに，グラノーラ，パンケーキ等が流行する 一方，牛乳アレルギー，大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり，風味が 改善された牛乳や豆乳の代用品が求められていたこと（【０００３】）な どが背景技術として記載されている。その上で，発明の詳細な説明には， 発明が解決しようとする課題として，「本発明は，米糖化物含有食品のコ ク，甘味，美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ね た結果見出されたものである。すなわち，本発明は，コク，甘味，美味し さ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに，従 来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可 能にする食品を提供することも目的とする。」との記載がある（【０００＼n６】）。
これらの記載からすれば，本件発明は，「コク，甘味，美味しさ等を有 する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものである ことが明確に読み取れるといえる。 イ これに対し，異議決定は，「本件発明１の課題は，本件特許明細書の『コ ク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』（【０ ００６】）との記載及び実施例（【００３１】〜【００４３】）において， 『コク（ミルク感）』，『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について 評価を行っていることから，『コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物 含有食品を提供すること』と認められる。」と，一旦は上記アと同様に本 件発明１の課題を認定しながら，最終的なサポート要件の適否判断に際し ては，「本件発明１の課題は，上記ａのとおり，具体的には，実施例１− １のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて 優位な差を有するものを提供することであ（る）」とその課題を認定し直 し，課題の解決手段についても，「本件発明１が課題を解決できると認識 できるためには，…実施例１−１のライスミルクに比べてコク（ミルク感）， 甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要 である。」としている（異議決定１２頁１６〜２５行）。 この点について，被告は，発明が解決しようとする課題とは，出願時の 技術水準に照らして未解決であった課題であるから，本件発明１の「コク， 甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題 は，本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には，実＼n施例１−１のライスミルク）に比べて，コク，甘味，美味しさ等を有する 米糖化物含有食品を提供することであり， したがって，異議決定において は，本件発明１の課題について，「具体的には，実施例１−１のライスミ ルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有 するものを提供すること」としたものである（したがって，異議決定の課 題の認定に誤りはない）と主張する。 確かに，発明が解決しようとする課題は，一般的には，出願時の技術水 準に照らして未解決であった課題であるから，発明の詳細な説明に，課題 に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては，技 術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないでは ないと考えられる。
しかしながら，記載要件の適否は，特許請求の範囲と発明の詳細な説明 の記載に関する問題であるから，その判断は，第一次的にはこれらの記載 に基づいてなされるべきであり，課題の認定，抽出に関しても，上記のよ うな例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。 したがって，出願時の技術水準等は，飽くまでその記載内容を理解する ために補助的に参酌されるべき事項にすぎず，本来的には，課題を抽出す るための事項として扱われるべきものではない（換言すれば，サポート要 件の適否に関しては，発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる 以上は，これに従って判断すれば十分なのであって，出願時の技術水準を＼n考慮するなどという名目で，あえて周知技術や公知技術を取り込み，発明 の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でな いし，相当でもない。出願時の技術水準等との比較は，行うとすれば進歩 性の問題として行うべきものである。）。 これを本件発明に関していえば，異議決定も一旦は発明の詳細な説明の 記載から，その課題を「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食 品を提供すること」と認定したように，発明の詳細な説明から課題が明確 に把握できるのであるから，あえて，「出願時の技術水準」に基づいて， 課題を認定し直す（更に限定する）必要性は全くない（さらにいえば，異 議決定が技術水準であるとした実施例１−１は，そもそも公知の組成物で はない。）。 したがって，異議決定が課題を「実施例１−１のライスミルクに比べて コク（ミルク感），甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提 供すること」と認定し直したことは，発明の詳細な説明から発明の課題が 明確に読み取れるにもかかわらず，その記載を離れて（解決すべき水準を 上げて）課題を再設定するものであり，相当でない。 以上によれば，異議決定における課題の認定は妥当なものとはいえず， 被告の主張は採用できない。
前記のとおり，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否か は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請 求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発 明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決 できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がな くとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 また，発明の詳細な説明は，「発明が解決しようとする課題及びその解 決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が 義務付けられているものである（特許法施行規則２４条の２）。 以上を踏まえれば，サポート要件の適否を判断する前提としての当該発 明の課題についても，原則として，技術常識を参酌しつつ，発明の詳細な 説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。 かかる観点から本件発明について検討するに，本件明細書の発明の詳細 な説明には，米糖化物含有食品であるライスミルクの製造時に各種酵素を 制御することなく加えると，プロテアーゼによりアミノ酸，オリゴペプチ ドが生成し，うまみ調味料様の雑味がついてしまい，用途が限られたこと （【０００２】），食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖 化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが，甘味， コク（ミルク感）等の風味は十分に改善されておらず，必ずしも満足でき＼nるものではなかったこと，さらに，グラノーラ，パンケーキ等が流行する 一方，牛乳アレルギー，大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり，風味が 改善された牛乳や豆乳の代用品が求められていたこと（【０００３】）な どが背景技術として記載されている。その上で，発明の詳細な説明には， 発明が解決しようとする課題として，「本発明は，米糖化物含有食品のコ ク，甘味，美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ね た結果見出されたものである。すなわち，本発明は，コク，甘味，美味し さ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに，従 来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可 能にする食品を提供することも目的とする。」との記載がある（【０００＼n６】）。
これらの記載からすれば，本件発明は，「コク，甘味，美味しさ等を有 する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものである ことが明確に読み取れるといえる。 イ これに対し，異議決定は，「本件発明１の課題は，本件特許明細書の『コ ク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』（【０ ００６】）との記載及び実施例（【００３１】〜【００４３】）において， 『コク（ミルク感）』，『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について 評価を行っていることから，『コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物 含有食品を提供すること』と認められる。」と，一旦は上記アと同様に本 件発明１の課題を認定しながら，最終的なサポート要件の適否判断に際し ては，「本件発明１の課題は，上記ａのとおり，具体的には，実施例１− １のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて 優位な差を有するものを提供することであ（る）」とその課題を認定し直 し，課題の解決手段についても，「本件発明１が課題を解決できると認識 できるためには，…実施例１−１のライスミルクに比べてコク（ミルク感）， 甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要 である。」としている（異議決定１２頁１６〜２５行）。 この点について，被告は，発明が解決しようとする課題とは，出願時の 技術水準に照らして未解決であった課題であるから，本件発明１の「コク， 甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題 は，本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には，実＼n施例１−１のライスミルク）に比べて，コク，甘味，美味しさ等を有する 米糖化物含有食品を提供することであり， したがって，異議決定において は，本件発明１の課題について，「具体的には，実施例１−１のライスミ ルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有 するものを提供すること」としたものである（したがって，異議決定の課 題の認定に誤りはない）と主張する。 確かに，発明が解決しようとする課題は，一般的には，出願時の技術水 準に照らして未解決であった課題であるから，発明の詳細な説明に，課題 に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては，技 術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないでは ないと考えられる。
しかしながら，記載要件の適否は，特許請求の範囲と発明の詳細な説明 の記載に関する問題であるから，その判断は，第一次的にはこれらの記載 に基づいてなされるべきであり，課題の認定，抽出に関しても，上記のよ うな例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。 したがって，出願時の技術水準等は，飽くまでその記載内容を理解する ために補助的に参酌されるべき事項にすぎず，本来的には，課題を抽出す るための事項として扱われるべきものではない（換言すれば，サポート要 件の適否に関しては，発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる 以上は，これに従って判断すれば十分なのであって，出願時の技術水準を＼n考慮するなどという名目で，あえて周知技術や公知技術を取り込み，発明 の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でな いし，相当でもない。出願時の技術水準等との比較は，行うとすれば進歩 性の問題として行うべきものである。）。 これを本件発明に関していえば，異議決定も一旦は発明の詳細な説明の 記載から，その課題を「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食 品を提供すること」と認定したように，発明の詳細な説明から課題が明確 に把握できるのであるから，あえて，「出願時の技術水準」に基づいて， 課題を認定し直す（更に限定する）必要性は全くない（さらにいえば，異 議決定が技術水準であるとした実施例１−１は，そもそも公知の組成物で はない。）。 したがって，異議決定が課題を「実施例１−１のライスミルクに比べて コク（ミルク感），甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提 供すること」と認定し直したことは，発明の詳細な説明から発明の課題が 明確に読み取れるにもかかわらず，その記載を離れて（解決すべき水準を 上げて）課題を再設定するものであり，相当でない。 以上によれば，異議決定における課題の認定は妥当なものとはいえず， 被告の主張は採用できない。
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2018.10.29
平成29(行ケ)10113 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年10月25日 知的財産高等裁判所
記載不備（明確性、サポート要件、実施可能要件）の無効理由無しとした審決が維持されました。
特許法３６条６項２号の趣旨は，特許請求の範囲に記載された発明が明確 でない場合に，特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となることによ り生じ得る第三者の不測の不利益を防止することにある。そこで，特許を受 けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載のみならず， 願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願時にお ける技術的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不 利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断すべきものと解 される。
(3)ア そこで検討するに，本件明細書には，泡に関し，「本明細書で用いられ る「泡」は，混合されて，可変長の時間持続する構造を有する小さい気泡＼nのマスを形成する液体及び気体を意味する。」（【００３６】），「気泡 は，液体のフィルムで取り囲まれた気体のセルである。」（【００３７】） との定義が記載されている。また，本件発明の発泡性組成物の作用効果に 関し，本件発明の組成物は，発泡性であるために，適用された部分に留ま ることができ（【００１５】），表面上に容易に広がる泡として分配でき＼nる（【００１８】）ものであって，空気と混合されるときに安定な泡を与 え，この泡は，個人的洗浄用又は消毒目的のために使用でき，例えばユー ザーが両手をこすったとき又は表面上に塗布されたときに壊れること（【０＼n０４１】），本発明の重要かつ驚くべき成果は，消毒に適する組成物が40％ v/vより多量のアルコールを含有すること，そして低圧容器及びエアゾール 包装容器の両者から化粧品として魅力的な泡として分配され得ること（【０ ０４４】）がそれぞれ記載されている。
イ この点に関連して，泡に関する技術常識についてみると，「入門講座 泡 の化学」と題する論文（オレオサイエンス第１巻第８号。２００１年発行。 甲１２）には，「深い井戸からくみ上げた水に生ずる泡はきわめて微小な 気泡が多数水中に分散している。このように気体が液体または固体に包ま れた状態を気泡（Bubble）という。泡は各種界面活性物質，または界面活 性剤の気・液界面への吸着によって起こる現象であって，洗濯時の洗濯機 の中の液やビールの泡のようにこれが多数集まって薄膜を隔てて密接に存 在するものを泡沫（Foam）と呼ぶ。気泡と泡沫の区別は形態的であるが前 者はただ一つの界面を有するのに対し，後者は２つの界面を有する。」（８ ６３頁左欄）との記載がある。 この論文の公開時期に鑑みれば，泡には，形態的に区別される気泡と泡 沫とがあり，気泡（Bubble）は，気体が液体又は固体に包まれた状態を指 し，ただ１つの界面を有するのに対し，泡沫（Foam）は，気泡が多数集ま って薄膜を隔てて密接に存在し，２つの界面を有するものであることは， 親出願の出願日当時における当業者の技術常識であったと認められる。
ウ 以上のとおり，上記アに摘示した本件明細書に記載された定義と，本件 発明における泡の作用効果に関する記載からすると，本件発明における「泡」 との語は，上記イ記載の泡沫を意味するものであることは明らかである。 そして，本件明細書の記載及び親出願の出願日当時における当業者の技 術的常識を基礎とすると，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載が，第 三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。
(4) 原告の主張について
原告は，本件明細書の段落【００３６】における1)「可変長の時間持続す る構造」が表＼す時間の長さ，2)「構造」とは，気泡と気泡のマスのいずれを＼n指すのか，3)「小さい気泡」とは，何と比較して小さいのか，がいずれも不 明であるから，請求項１の記載が不明確であると主張する。 しかし，上記(3)において説示したとおり，当業者は，本件発明における「泡」 との語が泡沫を意味すること，泡沫とは，気泡が多数集まって薄膜を隔てて 密接に存在するものであるから，これはすなわち気泡のマスであること，そ して，本件明細書の段落【００３６】における「構造」とは気泡のマスであ＼nることをそれぞれ理解できるというべきである。 また，当該段落の「可変長の時間持続する」との語については，本件発明 の組成物が発泡性組成物であることによる作用効果に関する本件明細書の記 載からすると，本件発明の組成物は，適用された部分に留まることができ， かつ，表面上に容易に広がる泡として分配できるものであって，例えばユー＼nザーが両手をこすったとき又は表面上に塗布されたときに壊れる程度の安定＼n性を有するほどに，泡の持続時間が様々であることと理解できる。 さらに，「小さい」との語についても，上記本件明細書における本件発明 の作用効果に関する記載に照らせば，化粧品として魅力的な泡といえる程度 の大きさをいうものと解するのが相当である。 したがって，この点についての原告の主張を採用することはできない。
特許法３６条６項２号の趣旨は，特許請求の範囲に記載された発明が明確 でない場合に，特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となることによ り生じ得る第三者の不測の不利益を防止することにある。そこで，特許を受 けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載のみならず， 願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願時にお ける技術的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不 利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断すべきものと解 される。
(3)ア そこで検討するに，本件明細書には，泡に関し，「本明細書で用いられ る「泡」は，混合されて，可変長の時間持続する構造を有する小さい気泡＼nのマスを形成する液体及び気体を意味する。」（【００３６】），「気泡 は，液体のフィルムで取り囲まれた気体のセルである。」（【００３７】） との定義が記載されている。また，本件発明の発泡性組成物の作用効果に 関し，本件発明の組成物は，発泡性であるために，適用された部分に留ま ることができ（【００１５】），表面上に容易に広がる泡として分配でき＼nる（【００１８】）ものであって，空気と混合されるときに安定な泡を与 え，この泡は，個人的洗浄用又は消毒目的のために使用でき，例えばユー ザーが両手をこすったとき又は表面上に塗布されたときに壊れること（【０＼n０４１】），本発明の重要かつ驚くべき成果は，消毒に適する組成物が40％ v/vより多量のアルコールを含有すること，そして低圧容器及びエアゾール 包装容器の両者から化粧品として魅力的な泡として分配され得ること（【０ ０４４】）がそれぞれ記載されている。
イ この点に関連して，泡に関する技術常識についてみると，「入門講座 泡 の化学」と題する論文（オレオサイエンス第１巻第８号。２００１年発行。 甲１２）には，「深い井戸からくみ上げた水に生ずる泡はきわめて微小な 気泡が多数水中に分散している。このように気体が液体または固体に包ま れた状態を気泡（Bubble）という。泡は各種界面活性物質，または界面活 性剤の気・液界面への吸着によって起こる現象であって，洗濯時の洗濯機 の中の液やビールの泡のようにこれが多数集まって薄膜を隔てて密接に存 在するものを泡沫（Foam）と呼ぶ。気泡と泡沫の区別は形態的であるが前 者はただ一つの界面を有するのに対し，後者は２つの界面を有する。」（８ ６３頁左欄）との記載がある。 この論文の公開時期に鑑みれば，泡には，形態的に区別される気泡と泡 沫とがあり，気泡（Bubble）は，気体が液体又は固体に包まれた状態を指 し，ただ１つの界面を有するのに対し，泡沫（Foam）は，気泡が多数集ま って薄膜を隔てて密接に存在し，２つの界面を有するものであることは， 親出願の出願日当時における当業者の技術常識であったと認められる。
ウ 以上のとおり，上記アに摘示した本件明細書に記載された定義と，本件 発明における泡の作用効果に関する記載からすると，本件発明における「泡」 との語は，上記イ記載の泡沫を意味するものであることは明らかである。 そして，本件明細書の記載及び親出願の出願日当時における当業者の技 術的常識を基礎とすると，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載が，第 三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。
(4) 原告の主張について
原告は，本件明細書の段落【００３６】における1)「可変長の時間持続す る構造」が表＼す時間の長さ，2)「構造」とは，気泡と気泡のマスのいずれを＼n指すのか，3)「小さい気泡」とは，何と比較して小さいのか，がいずれも不 明であるから，請求項１の記載が不明確であると主張する。 しかし，上記(3)において説示したとおり，当業者は，本件発明における「泡」 との語が泡沫を意味すること，泡沫とは，気泡が多数集まって薄膜を隔てて 密接に存在するものであるから，これはすなわち気泡のマスであること，そ して，本件明細書の段落【００３６】における「構造」とは気泡のマスであ＼nることをそれぞれ理解できるというべきである。 また，当該段落の「可変長の時間持続する」との語については，本件発明 の組成物が発泡性組成物であることによる作用効果に関する本件明細書の記 載からすると，本件発明の組成物は，適用された部分に留まることができ， かつ，表面上に容易に広がる泡として分配できるものであって，例えばユー＼nザーが両手をこすったとき又は表面上に塗布されたときに壊れる程度の安定＼n性を有するほどに，泡の持続時間が様々であることと理解できる。 さらに，「小さい」との語についても，上記本件明細書における本件発明 の作用効果に関する記載に照らせば，化粧品として魅力的な泡といえる程度 の大きさをいうものと解するのが相当である。 したがって，この点についての原告の主張を採用することはできない。
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2018.09.26
平成29(行ケ)10045 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月18日 知的財産高等裁判所
異議申立について応答せずに取消決定がなされました。これに対する取消訴訟です。＼n知財高裁は、実施可能要件違反、サポート要件違反として異議決定を維持しました。なお、審決書に理由が記載されていなかったことは、取消理由通知に対する応答がなかったという特殊性もあり、実質問題なしと判断されました。＼n
ア 実施可能要件適合性について
(ア) 原告は，「当業者が，エピトープについて具体的に特定する記載がな い本件明細書の記載に基づいて，エピトープを決定してＬＲＰ６結合分 子を得るためには，過剰な実験を行う必要がある。」との本件異議申立＼n書記載の主張に対し，本件明細書には，ＬＲＰ６に関連するエピトープ が示されており，当業者であれば，本件特許の優先日当時に利用可能な＼n技術を用いることにより，インビトロで，エピトープを含む特定のペプ チド（すなわち，プロペラ１領域又はプロペラ３領域のアミノ酸配列） に結合する本件発明の候補となるＬＲＰ６抗体を十分な数で特定するこ＼nとができ，また，本件明細書の記載及び本件特許の優先日当時の周知技 術を用いることにより，製造された結合分子の結合性及び活性を調べ， その有用性を確認することができたと主張する。 (イ) 検討 ａ 物の発明について，明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要＼n件に適合するというためには，当業者が，明細書及び図面の記載並び に出願時の技術常識に基づいて，その物を生産でき，かつ，使用する ことができるように具体的に記載されていることが必要であると解す るのが相当である。
ｂ 本件明細書の記載について
上記１(2)において認定したとおり，本件明細書には，本件発明に係 るＬＲＰ６結合分子のＬＲＰ６上の結合部分や結合によるＷｎｔリガ ンドの結合阻害についての説明（【００１５】，【００３３】等）と ともに，実施例１には，優先的にＷｎｔ１又はＷｎｔ３ａ誘導Ｗｎｔ シグナル伝達を阻害する抗ＬＲＰ６アンタゴニストＦａｂｓ（実験時 のプライベートネームであるＦａｂ００３，Ｆａｂ００４，Ｆａｂ０ １５など７つのＦａｂで記載）が同定された旨が記載されている（【０ ２２６】〜【０２２８】）。 しかし，本件明細書には，上記各Ｆａｂがいかなる抗原結合部分を 含んでいるのか，すなわち，抗原結合部分やそれが認識するエピトー プがいかなるアミノ酸配列等によって特定されるのかについて，これ を具体的に示す記載はなく，その手掛かりとなる記載も見当たらない。 また，実験結果が記載されていたと推測される図は，全て欠落してい る。
ｃ 本件発明１〜２２，３１〜３３は特定のアミノ酸配列の抗原結合部 分を含むＬＲＰ６結合分子，すなわち化学物質の発明である。そして， 上記ｂにおいて説示したとおり，本件明細書の記載から，実施例で得 られた各Ｆａｂのアミノ酸配列等の化学構造や認識するエピトープを＼n把握することはできない。また，本件明細書には，Ｗｎｔ１特異的等 の機能的な限定に対応する具体的な化学構＼造等に関する技術情報も記 載されていない。そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明におけ る他の記載及び本件特許の出願時の技術常識を考慮しても，特許請求 の範囲に規定されている３００程度のアミノ酸の配列に基づき，Ｗｎ ｔ１に特異的である等の機能を有するＬＲＰ６結合分子を得るために＼nは，当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤をする必要があると認 めるのが相当である。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が，本件明 細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて，本件発明に 係る物を生産でき，かつ，使用することができるように具体的に記載 されているとはいえない。
(ウ) 原告の主張について
ａ 原告は，特定のエピトープに対応する抗原結合部分を有する抗体は， 汎用のファージディスプレイ法により取得することができるから，本 件発明に係る結合分子を得るために，当業者が期待し得る程度を超え る試行錯誤は要しないし，本件明細書記載の機能アッセイにより得ら＼nれた抗体の機能（Ｗｎｔ特異性）についても，当業者は容易に確認す＼nることができると主張する。 確かに，原告が主張する技術は，いずれも本件発明が属する技術分 野における一般的な技術である，抗体類の製造方法やリガンド・受容 体の結合アッセイ法であって，例えば，抗原又はエピトープが特定さ れている場合に，ファージディスプレイ法等の周知の技術を適用する ことによって，それに対応する抗体が得られることは技術常識である といえる（この点，当事者間に争いはない）。しかし，本件発明に係 る「モノクローナル抗体の抗原結合部分がＷｎｔ１特異的であり，優 先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝達経路を阻害するが，Ｗｎｔ３ａ誘導 シグナル伝達経路を阻害しない」「ＬＲＰ６結合分子」を生産するた めには，まず，本件発明に係るＬＲＰ６の第１又は第３プロペラに相 当するそれぞれ３００程度のアミノ酸の配列から，本件発明に係る特 異性を満たすエピトープになり得ると予想される特定の塩基配列を選＼n定した上で，ファージディスプレイ法などの周知の手法によってそれ らに対応する化学構造（アミノ酸配列）を有するペプチド（すなわち＼nＦａｂ）を取得し，得られた多数のＦａｂの中から，「Ｗｎｔ１特異 的であり，優先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝達経路を阻害するが，Ｗ ｎｔ３ａ誘導シグナル伝達経路を阻害しない」との機能を有するＦａ＼nｂを特定することが必要である。 これに対し，本件明細書には，本件発明に係る特異性を満たすエピ トープとなり得ると予想される特定の塩基配列の具体的な選定方法に＼nついて何ら記載がないから，本件明細書に基づいて本件発明のＬＲＰ ６結合分子を得ようとする当業者は，結局，発明者が本件発明を発明 した際に行ったのと同程度の試行錯誤をしなければならないところ， これは当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤を強いるものという べきである。
すなわち，エピトープを特定すれば，それに対応する抗体は周知の 手法により得ることができるとはいえるものの，本件明細書には，そ のエピトープについて，具体的なアミノ酸配列等のその構造に関する＼n技術的特徴が実施例として開示されておらず，また，本件明細書にお ける他の記載及び出願時の技術常識に基づいても，エピトープ又はそ れに対応する抗体結合部分の具体的構造等を特定することができない＼n以上，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて本 件発明に係る結合分子を容易に生産することができるとはいえない。
・・・
特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請 求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範 囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明 の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも 当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解する のが相当である。
ｂ これを本件についてみると，本件発明１の技術的特徴は，原告が主 張するとおり，特定のＷｎｔとＬＲＰ６におけるその特定の結合部位 との関係（例えば，Ｗｎｔ１の結合部位はプロペラ１の領域であるこ と等）を有し，具体的な抗原結合部分（Ｆａｂ）を備える「Ｗｎｔ１ アンタゴニスト抗体」及び「Ｗｎｔ３ａアンタゴニスト抗体」にある と認められる。そして，特許請求の範囲に記載されているとおり，「抗 原結合部分が，配列番号：１のアミノ酸２０−３２６；または…のい ずれかに含まれるか，またはいずれかと重複しているヒトＬＲＰ６（配 列番号：１）のエピトープに結合し」，「モノクローナル抗体の抗原 結合部分がＷｎｔ１特異的であり，優先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝 達経路を阻害するが，Ｗｎｔ３ａ誘導シグナル伝達経路を阻害しない」 等の主として機能によって特定される広範な化学物質の発明について＼n特許を受けようとするものである。
一方，上記ア(イ)ｂにおいて説示したとおり，本件明細書には，具 体的な抗体の抗原結合断片Ｆａｂを得たことをうかがわせるプライベ ート番号（Ｆａｂ００３，Ｆａｂ０１５など）が記載されているもの の，それらの具体的なＦａｂの構造（アミノ酸配列）も，当該抗原結＼n合断片が認識するエピトープ（ＬＲＰ６中の数個のアミノ酸配列）も 記載されていない（なお，上記のとおり，実験結果が記載されていた と推測される図が全て欠落しているため，これらのＦａｂが有する詳 細な機能・特性の検証自体が事実上不可能＼である。）。そして，特許 請求の範囲には，「モノクローナル抗体の抗原結合部分がＷｎｔ１特 異的であり，優先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝達経路を阻害するが， Ｗｎｔ３ａ誘導シグナル伝達経路を阻害しない」という機能的な特徴＼nを有することが記載されているものの，これらの機能と得られたＦａ＼nｂの構造上の特徴等を関連づける情報も何ら記載されていない。＼n
そうすると，本件発明１について，特許請求の範囲に記載された発 明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記 載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも のであるとも，また，当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の 課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。 このことは，本件発明２〜２２，３１〜３３についても同様である。
・・・
そこで検討するに，特許異議の申立てについての決定には，決定の結論及＼nび理由を記載しなければならない（特許法１２０条の６第１項４号）。 この点に関連して，特許法１５７条２項４号は，審決をする場合には審決 書に理由を記載しなければならないと定めている。この趣旨は，審判官の判 断の慎重，合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること， 当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与 えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあ るというべきであり，したがって，審決書に記載すべき理由としては，当該 発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は 技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示 す場合であるなど特段の事由がない限り，前示のような審判における最終的 な判断として，その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示 することを要するものと解するのが相当である（最高裁昭和５９年３月１３ 日第三小法廷判決・集民１４１号３３９頁）ところ，このことは特許異議の 申立てに係る決定についても同様と解される。＼n
(3) 本件についてみると，上記第２の５において認定したとおり，本件取消決 定に係る決定書そのものには，結論に至った具体的な判断過程も，その根拠 となるべき証拠による認定事実も何ら記載されていない。 しかし，当該決定書には，「平成２８年５月１３日付けで取消理由を通知 し」，「上記の取消理由は妥当なものと認められる」との記載がされており， 本件取消理由通知書には，取消理由の要旨と，詳細については本件異議申立＼n書を参照のこととの記載がされ，本件異議申立書には，本件特許が取り消さ＼nれるべきであることについての理由が，証拠を具体的に摘示して，詳細に記 載されているのであるから，本件異議申立書，本件取消理由通知書及び本件＼n取消決定に係る決定書の全体をみれば，当該決定書の記載が，審決の公正を 保障し，当事者が決定に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに 便宜を与え，決定の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にするという趣 旨に反するものとはいえない。また，本件異議申立手続において，被告が本＼n件取消理由通知をしたのに対し，原告が応答をしなかったという経緯も踏ま えれば，本件取消決定に係る決定書そのものに，結論に至った具体的な判断 過程や，その根拠となるべき証拠による認定事実が何ら記載されていないと しても，上記の結論に変わりはないものというべきである。
ア 実施可能要件適合性について
(ア) 原告は，「当業者が，エピトープについて具体的に特定する記載がな い本件明細書の記載に基づいて，エピトープを決定してＬＲＰ６結合分 子を得るためには，過剰な実験を行う必要がある。」との本件異議申立＼n書記載の主張に対し，本件明細書には，ＬＲＰ６に関連するエピトープ が示されており，当業者であれば，本件特許の優先日当時に利用可能な＼n技術を用いることにより，インビトロで，エピトープを含む特定のペプ チド（すなわち，プロペラ１領域又はプロペラ３領域のアミノ酸配列） に結合する本件発明の候補となるＬＲＰ６抗体を十分な数で特定するこ＼nとができ，また，本件明細書の記載及び本件特許の優先日当時の周知技 術を用いることにより，製造された結合分子の結合性及び活性を調べ， その有用性を確認することができたと主張する。 (イ) 検討 ａ 物の発明について，明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要＼n件に適合するというためには，当業者が，明細書及び図面の記載並び に出願時の技術常識に基づいて，その物を生産でき，かつ，使用する ことができるように具体的に記載されていることが必要であると解す るのが相当である。
ｂ 本件明細書の記載について
上記１(2)において認定したとおり，本件明細書には，本件発明に係 るＬＲＰ６結合分子のＬＲＰ６上の結合部分や結合によるＷｎｔリガ ンドの結合阻害についての説明（【００１５】，【００３３】等）と ともに，実施例１には，優先的にＷｎｔ１又はＷｎｔ３ａ誘導Ｗｎｔ シグナル伝達を阻害する抗ＬＲＰ６アンタゴニストＦａｂｓ（実験時 のプライベートネームであるＦａｂ００３，Ｆａｂ００４，Ｆａｂ０ １５など７つのＦａｂで記載）が同定された旨が記載されている（【０ ２２６】〜【０２２８】）。 しかし，本件明細書には，上記各Ｆａｂがいかなる抗原結合部分を 含んでいるのか，すなわち，抗原結合部分やそれが認識するエピトー プがいかなるアミノ酸配列等によって特定されるのかについて，これ を具体的に示す記載はなく，その手掛かりとなる記載も見当たらない。 また，実験結果が記載されていたと推測される図は，全て欠落してい る。
ｃ 本件発明１〜２２，３１〜３３は特定のアミノ酸配列の抗原結合部 分を含むＬＲＰ６結合分子，すなわち化学物質の発明である。そして， 上記ｂにおいて説示したとおり，本件明細書の記載から，実施例で得 られた各Ｆａｂのアミノ酸配列等の化学構造や認識するエピトープを＼n把握することはできない。また，本件明細書には，Ｗｎｔ１特異的等 の機能的な限定に対応する具体的な化学構＼造等に関する技術情報も記 載されていない。そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明におけ る他の記載及び本件特許の出願時の技術常識を考慮しても，特許請求 の範囲に規定されている３００程度のアミノ酸の配列に基づき，Ｗｎ ｔ１に特異的である等の機能を有するＬＲＰ６結合分子を得るために＼nは，当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤をする必要があると認 めるのが相当である。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が，本件明 細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて，本件発明に 係る物を生産でき，かつ，使用することができるように具体的に記載 されているとはいえない。
(ウ) 原告の主張について
ａ 原告は，特定のエピトープに対応する抗原結合部分を有する抗体は， 汎用のファージディスプレイ法により取得することができるから，本 件発明に係る結合分子を得るために，当業者が期待し得る程度を超え る試行錯誤は要しないし，本件明細書記載の機能アッセイにより得ら＼nれた抗体の機能（Ｗｎｔ特異性）についても，当業者は容易に確認す＼nることができると主張する。 確かに，原告が主張する技術は，いずれも本件発明が属する技術分 野における一般的な技術である，抗体類の製造方法やリガンド・受容 体の結合アッセイ法であって，例えば，抗原又はエピトープが特定さ れている場合に，ファージディスプレイ法等の周知の技術を適用する ことによって，それに対応する抗体が得られることは技術常識である といえる（この点，当事者間に争いはない）。しかし，本件発明に係 る「モノクローナル抗体の抗原結合部分がＷｎｔ１特異的であり，優 先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝達経路を阻害するが，Ｗｎｔ３ａ誘導 シグナル伝達経路を阻害しない」「ＬＲＰ６結合分子」を生産するた めには，まず，本件発明に係るＬＲＰ６の第１又は第３プロペラに相 当するそれぞれ３００程度のアミノ酸の配列から，本件発明に係る特 異性を満たすエピトープになり得ると予想される特定の塩基配列を選＼n定した上で，ファージディスプレイ法などの周知の手法によってそれ らに対応する化学構造（アミノ酸配列）を有するペプチド（すなわち＼nＦａｂ）を取得し，得られた多数のＦａｂの中から，「Ｗｎｔ１特異 的であり，優先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝達経路を阻害するが，Ｗ ｎｔ３ａ誘導シグナル伝達経路を阻害しない」との機能を有するＦａ＼nｂを特定することが必要である。 これに対し，本件明細書には，本件発明に係る特異性を満たすエピ トープとなり得ると予想される特定の塩基配列の具体的な選定方法に＼nついて何ら記載がないから，本件明細書に基づいて本件発明のＬＲＰ ６結合分子を得ようとする当業者は，結局，発明者が本件発明を発明 した際に行ったのと同程度の試行錯誤をしなければならないところ， これは当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤を強いるものという べきである。
すなわち，エピトープを特定すれば，それに対応する抗体は周知の 手法により得ることができるとはいえるものの，本件明細書には，そ のエピトープについて，具体的なアミノ酸配列等のその構造に関する＼n技術的特徴が実施例として開示されておらず，また，本件明細書にお ける他の記載及び出願時の技術常識に基づいても，エピトープ又はそ れに対応する抗体結合部分の具体的構造等を特定することができない＼n以上，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて本 件発明に係る結合分子を容易に生産することができるとはいえない。
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特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請 求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範 囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明 の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも 当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解する のが相当である。
ｂ これを本件についてみると，本件発明１の技術的特徴は，原告が主 張するとおり，特定のＷｎｔとＬＲＰ６におけるその特定の結合部位 との関係（例えば，Ｗｎｔ１の結合部位はプロペラ１の領域であるこ と等）を有し，具体的な抗原結合部分（Ｆａｂ）を備える「Ｗｎｔ１ アンタゴニスト抗体」及び「Ｗｎｔ３ａアンタゴニスト抗体」にある と認められる。そして，特許請求の範囲に記載されているとおり，「抗 原結合部分が，配列番号：１のアミノ酸２０−３２６；または…のい ずれかに含まれるか，またはいずれかと重複しているヒトＬＲＰ６（配 列番号：１）のエピトープに結合し」，「モノクローナル抗体の抗原 結合部分がＷｎｔ１特異的であり，優先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝 達経路を阻害するが，Ｗｎｔ３ａ誘導シグナル伝達経路を阻害しない」 等の主として機能によって特定される広範な化学物質の発明について＼n特許を受けようとするものである。
一方，上記ア(イ)ｂにおいて説示したとおり，本件明細書には，具 体的な抗体の抗原結合断片Ｆａｂを得たことをうかがわせるプライベ ート番号（Ｆａｂ００３，Ｆａｂ０１５など）が記載されているもの の，それらの具体的なＦａｂの構造（アミノ酸配列）も，当該抗原結＼n合断片が認識するエピトープ（ＬＲＰ６中の数個のアミノ酸配列）も 記載されていない（なお，上記のとおり，実験結果が記載されていた と推測される図が全て欠落しているため，これらのＦａｂが有する詳 細な機能・特性の検証自体が事実上不可能＼である。）。そして，特許 請求の範囲には，「モノクローナル抗体の抗原結合部分がＷｎｔ１特 異的であり，優先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝達経路を阻害するが， Ｗｎｔ３ａ誘導シグナル伝達経路を阻害しない」という機能的な特徴＼nを有することが記載されているものの，これらの機能と得られたＦａ＼nｂの構造上の特徴等を関連づける情報も何ら記載されていない。＼n
そうすると，本件発明１について，特許請求の範囲に記載された発 明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記 載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも のであるとも，また，当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の 課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。 このことは，本件発明２〜２２，３１〜３３についても同様である。
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そこで検討するに，特許異議の申立てについての決定には，決定の結論及＼nび理由を記載しなければならない（特許法１２０条の６第１項４号）。 この点に関連して，特許法１５７条２項４号は，審決をする場合には審決 書に理由を記載しなければならないと定めている。この趣旨は，審判官の判 断の慎重，合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること， 当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与 えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあ るというべきであり，したがって，審決書に記載すべき理由としては，当該 発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は 技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示 す場合であるなど特段の事由がない限り，前示のような審判における最終的 な判断として，その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示 することを要するものと解するのが相当である（最高裁昭和５９年３月１３ 日第三小法廷判決・集民１４１号３３９頁）ところ，このことは特許異議の 申立てに係る決定についても同様と解される。＼n
(3) 本件についてみると，上記第２の５において認定したとおり，本件取消決 定に係る決定書そのものには，結論に至った具体的な判断過程も，その根拠 となるべき証拠による認定事実も何ら記載されていない。 しかし，当該決定書には，「平成２８年５月１３日付けで取消理由を通知 し」，「上記の取消理由は妥当なものと認められる」との記載がされており， 本件取消理由通知書には，取消理由の要旨と，詳細については本件異議申立＼n書を参照のこととの記載がされ，本件異議申立書には，本件特許が取り消さ＼nれるべきであることについての理由が，証拠を具体的に摘示して，詳細に記 載されているのであるから，本件異議申立書，本件取消理由通知書及び本件＼n取消決定に係る決定書の全体をみれば，当該決定書の記載が，審決の公正を 保障し，当事者が決定に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに 便宜を与え，決定の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にするという趣 旨に反するものとはいえない。また，本件異議申立手続において，被告が本＼n件取消理由通知をしたのに対し，原告が応答をしなかったという経緯も踏ま えれば，本件取消決定に係る決定書そのものに，結論に至った具体的な判断 過程や，その根拠となるべき証拠による認定事実が何ら記載されていないと しても，上記の結論に変わりはないものというべきである。
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2018.09.21
平成29(行ケ)10172 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年9月4日 知的財産高等裁判所（1部
無効審判において、原告は訂正をしましたが、訂正後のクレームについて実施可能要件およびサポート要件違反として無効と判断されました。知財高裁は、サポート要件違反であるので無効と判断しました。
特許請求の範囲の記載が，サポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の 記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 (2) 特許請求の範囲の記載 本件各発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２【請求項１】ないし【請求項 ３】のとおりである。
・・・
そうすると，当業者は，原出願日時点において，キレート配位子となり得る構造＼nを有する分子が，何らかの方法により，インテグラーゼ阻害作用に関与する可能性＼nがあることは認識していたものの，キレート配位子となり得る構造を有する分子が＼nインテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないとの技術常識を有していたというべ きである。
(6) 当業者が本件各発明の課題を解決できると認識し得るかについて 本件各発明の課題は，インテグラーゼ阻害作用を有する化合物を含有する医薬組 成物を新たに提供するというものである。 しかし，本件明細書には，本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を 有することを示す薬理データは，一つも記載されておらず，本件各発明に係る化合 物がインテグラーゼ阻害作用を示すに至る機序についても記載されていない。 また，原出願日時点におけるインテグラーゼ阻害剤の構造に対するわずかな修飾＼n変化によって，そのインテグラーゼ阻害作用に大きな差異が生じ得るとの前記の技 術常識に照らせば，Ａ群等試験例化合物及びＢ群等試験例化合物がインテグラーゼ 阻害作用を有することを示す薬理データをもって，当業者が，本件各発明に係る化 合物についてもインテグラーゼ阻害作用を有すると認識することはできない。 さらに，原出願日時点におけるキレート配位子となり得る構造を有する分子がイ＼nンテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないとの前記の技術常識に照らせば，本件 各発明に係る化合物がキレート配位子となり得る構造を有することをもって，当業＼n者が，本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると認識すること はできない。 その他，本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると当業者に 認識させ得るような原出願日時点における技術常識も見当たらない。 したがって，本件各発明に係る化合物は，当業者がインテグラーゼ阻害作用を有 する化合物を含有する医薬組成物を新たに提供するという本件各発明の課題を解決 できると認識し得る範囲のものとはいえないというべきである。
特許請求の範囲の記載が，サポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の 記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 (2) 特許請求の範囲の記載 本件各発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２【請求項１】ないし【請求項 ３】のとおりである。
・・・
そうすると，当業者は，原出願日時点において，キレート配位子となり得る構造＼nを有する分子が，何らかの方法により，インテグラーゼ阻害作用に関与する可能性＼nがあることは認識していたものの，キレート配位子となり得る構造を有する分子が＼nインテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないとの技術常識を有していたというべ きである。
(6) 当業者が本件各発明の課題を解決できると認識し得るかについて 本件各発明の課題は，インテグラーゼ阻害作用を有する化合物を含有する医薬組 成物を新たに提供するというものである。 しかし，本件明細書には，本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を 有することを示す薬理データは，一つも記載されておらず，本件各発明に係る化合 物がインテグラーゼ阻害作用を示すに至る機序についても記載されていない。 また，原出願日時点におけるインテグラーゼ阻害剤の構造に対するわずかな修飾＼n変化によって，そのインテグラーゼ阻害作用に大きな差異が生じ得るとの前記の技 術常識に照らせば，Ａ群等試験例化合物及びＢ群等試験例化合物がインテグラーゼ 阻害作用を有することを示す薬理データをもって，当業者が，本件各発明に係る化 合物についてもインテグラーゼ阻害作用を有すると認識することはできない。 さらに，原出願日時点におけるキレート配位子となり得る構造を有する分子がイ＼nンテグラーゼ阻害作用を有するとは限らないとの前記の技術常識に照らせば，本件 各発明に係る化合物がキレート配位子となり得る構造を有することをもって，当業＼n者が，本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると認識すること はできない。 その他，本件各発明に係る化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると当業者に 認識させ得るような原出願日時点における技術常識も見当たらない。 したがって，本件各発明に係る化合物は，当業者がインテグラーゼ阻害作用を有 する化合物を含有する医薬組成物を新たに提供するという本件各発明の課題を解決 できると認識し得る範囲のものとはいえないというべきである。
◆判決本文
こちらは対応の侵害訴訟です。
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2018.07. 8
平成29(行ケ)10143 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年7月5日 知的財産高等裁判所
実施可能要件およびサポート要件に違反するとした無効審決が維持されました。＼n
ところで，本件訂正発明のような有機アンモニウム化合物を含有するレジ スト除去・洗浄剤では，レジスト除去は塩基の作用によるものであって，塩 基の濃度が高い，あるいは，pHが高いほど，その除去作用が強いという傾向 にあることは当業者における技術常識である（弁論の全趣旨）。また，回路 に用いられる代表的な導電性金属である銅やアルミニウムの腐食性が，接触＼nする組成物・溶液の種類とそのpHに依存することも，当業者における技術常 識であり，例えば，アルミニウムは，接触する溶液の種類によるものの， pH が12以上で不安定化する傾向にあることは周知の技術常識である（甲４８）。
これらの技術常識に照らせば，当業者は，一般論として，塩基の濃度とpH を調整することにより，レジスト除去に代表されるポリマー，エッチング・＼nアッシング残渣の除去作用の強弱と，回路材料である金属の腐食作用の強弱 とを変化させることが可能であると一応理解できるというべきである。さら＼nに，当業者は，本件明細書の段落【００８９】の記載から，レジスト除去を より高温で，より長時間行うと，より完全となる傾向があることも理解する ことができる。 しかし，本件明細書の発明の詳細な説明には，実際のpHが明らかにされた 具体的な組成物の記載は一切存在しないし（例えば，Ｗ３，Ｗ１１〜Ｗ１３ はpH<7，Ｗ５及びＷ６はpH>12であることが記載されているものの，具体的に pHがいかなる値であったのかは明らかでない。），上記(3)において説示した とおり，訂正後発明１に係る成分を含有し，基板からのポリマー，エッチン グ・アッシング残渣除去と金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲 に抑えることが両立している具体的な組成物の例も記載されていない。 また，本件明細書に記載されているその余の組成物についても，基板から のポリマー，エッチング・アッシング残渣の除去作用と回路材料である金属 の腐食作用の各程度を，同一の組成物について具体的に評価した例は発明の 詳細な説明に記載されておらず，実際のpHの値が具体的に明らかにされた組 成物すら記載されていない。
(5) 以上検討したところによれば，本件明細書に接した当業者は，塩基の濃度 及びpHと，基板からのポリマー，エッチング・アッシング残渣の除去作用， 及び回路材料である金属の腐食作用との間に関係性があるとの技術常識を考 慮して，pHを調整することにより，ポリマー，エッチング・アッシング残渣 の除去と金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることの両 立が可能であることを一応理解できるとはいえるものの，反面，本件明細書＼nの発明の詳細な説明においては，当該調整の出発点となるべき具体的組成物 の実際のpHの値が一切明らかにされていない上，基板からのポリマー，エッ チング・アッシング残渣の除去作用と回路材料である金属の腐食作用との関 係において，どの程度のpHの調整が必要であるのかについての具体的な情報 が余りにも不足しているといわざるを得ない。そのため，当業者が，本件明 細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，本件訂正発明に係る組成物を生 産しようとする場合，具体的に使用するレジストや回路材料等を念頭に置い て，基板からのポリマー，エッチング・アッシング残渣の除去と回路の損傷 量を許容し得る範囲に抑えることとが両立した適切な組成物を得るためには， 的確な手掛かりもないまま，試行錯誤によって各成分の配合量を探索せざる を得ないところ，このような試行錯誤は過度の負担を強いるものというべき である。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，訂正後発明１〜７ の組成物を生産でき，かつ，使用することができるように具体的に記載され ているものとはいえない。
・・・
しかし，上記２において説示したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明 には，上記２つの性質が両立していると具体的に評価された実施例に関する 記載はなく，技術常識を併せ考慮したとしても，当業者が本件訂正発明に係 る組成物を生産しようとする場合，過度の試行錯誤によって各成分の配合量 を探索せざるを得ない。 したがって，本件訂正発明１〜７に係る特許請求の範囲の記載は，技術常 識を考慮しても，当業者が，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，集 積回路基板等から，ポリマー，エッチング残渣，アッシング残渣，又はそれ らの組合せの除去と回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることとを両立さ せることのできる組成物と認識できる範囲内のものであるとはいえない。
ところで，本件訂正発明のような有機アンモニウム化合物を含有するレジ スト除去・洗浄剤では，レジスト除去は塩基の作用によるものであって，塩 基の濃度が高い，あるいは，pHが高いほど，その除去作用が強いという傾向 にあることは当業者における技術常識である（弁論の全趣旨）。また，回路 に用いられる代表的な導電性金属である銅やアルミニウムの腐食性が，接触＼nする組成物・溶液の種類とそのpHに依存することも，当業者における技術常 識であり，例えば，アルミニウムは，接触する溶液の種類によるものの， pH が12以上で不安定化する傾向にあることは周知の技術常識である（甲４８）。
これらの技術常識に照らせば，当業者は，一般論として，塩基の濃度とpH を調整することにより，レジスト除去に代表されるポリマー，エッチング・＼nアッシング残渣の除去作用の強弱と，回路材料である金属の腐食作用の強弱 とを変化させることが可能であると一応理解できるというべきである。さら＼nに，当業者は，本件明細書の段落【００８９】の記載から，レジスト除去を より高温で，より長時間行うと，より完全となる傾向があることも理解する ことができる。 しかし，本件明細書の発明の詳細な説明には，実際のpHが明らかにされた 具体的な組成物の記載は一切存在しないし（例えば，Ｗ３，Ｗ１１〜Ｗ１３ はpH<7，Ｗ５及びＷ６はpH>12であることが記載されているものの，具体的に pHがいかなる値であったのかは明らかでない。），上記(3)において説示した とおり，訂正後発明１に係る成分を含有し，基板からのポリマー，エッチン グ・アッシング残渣除去と金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲 に抑えることが両立している具体的な組成物の例も記載されていない。 また，本件明細書に記載されているその余の組成物についても，基板から のポリマー，エッチング・アッシング残渣の除去作用と回路材料である金属 の腐食作用の各程度を，同一の組成物について具体的に評価した例は発明の 詳細な説明に記載されておらず，実際のpHの値が具体的に明らかにされた組 成物すら記載されていない。
(5) 以上検討したところによれば，本件明細書に接した当業者は，塩基の濃度 及びpHと，基板からのポリマー，エッチング・アッシング残渣の除去作用， 及び回路材料である金属の腐食作用との間に関係性があるとの技術常識を考 慮して，pHを調整することにより，ポリマー，エッチング・アッシング残渣 の除去と金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることの両 立が可能であることを一応理解できるとはいえるものの，反面，本件明細書＼nの発明の詳細な説明においては，当該調整の出発点となるべき具体的組成物 の実際のpHの値が一切明らかにされていない上，基板からのポリマー，エッ チング・アッシング残渣の除去作用と回路材料である金属の腐食作用との関 係において，どの程度のpHの調整が必要であるのかについての具体的な情報 が余りにも不足しているといわざるを得ない。そのため，当業者が，本件明 細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，本件訂正発明に係る組成物を生 産しようとする場合，具体的に使用するレジストや回路材料等を念頭に置い て，基板からのポリマー，エッチング・アッシング残渣の除去と回路の損傷 量を許容し得る範囲に抑えることとが両立した適切な組成物を得るためには， 的確な手掛かりもないまま，試行錯誤によって各成分の配合量を探索せざる を得ないところ，このような試行錯誤は過度の負担を強いるものというべき である。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，訂正後発明１〜７ の組成物を生産でき，かつ，使用することができるように具体的に記載され ているものとはいえない。
・・・
しかし，上記２において説示したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明 には，上記２つの性質が両立していると具体的に評価された実施例に関する 記載はなく，技術常識を併せ考慮したとしても，当業者が本件訂正発明に係 る組成物を生産しようとする場合，過度の試行錯誤によって各成分の配合量 を探索せざるを得ない。 したがって，本件訂正発明１〜７に係る特許請求の範囲の記載は，技術常 識を考慮しても，当業者が，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，集 積回路基板等から，ポリマー，エッチング残渣，アッシング残渣，又はそれ らの組合せの除去と回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることとを両立さ せることのできる組成物と認識できる範囲内のものであるとはいえない。
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2018.07. 2
平成29(行ケ)10178 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年6月27日 知的財産高等裁判所
進歩性違反、サポート要件違反、明確性違反の無効主張について、「無効理由無し」とした審決が維持されました。
(1) サポート要件の適合性について
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１に関し，「医薬品や食品 のような経口投与用組成物等の品質を損なわずに優れた識別性を有する経 口投与用組成物を得ることができ，かつ，生産性にも優れたマーキング方 法を開発するという課題」を解決するための手段として，「本発明」は，酸 化チタン，黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少な くとも１種の変色誘起酸化物を分散させた経口投与用組成物の表面に，所＼n定のレーザー光を走査することにより，変色誘起酸化物を凝集させること に起因した変色が生じるようにした構成を採用したことの記載があること＼nは，前記１(1)イ認定のとおりである。
イ 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，1)実施例１ないし１６にお いて，表１のレーザー装置及び照射条件（波長３５５ｎｍ，平均出力８Ｗ），＼n表３のレーザー装置及び照射条件（波長２６６ｎｍ，平均出力３Ｗ）又は表＼ ４のレーザー装置及び照射条件（波長５３２ｎｍ，平均出力１２Ｗ）で，酸 化チタン，黄色三二酸化鉄又は三二酸化鉄錠剤を配合した，フィルムコー ト錠等に対し，文字又は中心線をマーキングしたこと（【００３８】〜【０ ０５６】，表１，表＼３及び表４），2)表１のレーザー装置及び照射条件かつ＼n走査速度１０００ｍｍ／ｓｅｃで，実施例１３のフィルム錠にレーザー照 射を行い，レーザー照射前後の二酸化チタンの粒子の状態を透過型電子顕 微鏡（ＴＥＭ）により観測した結果，レーザー照射後に二酸化チタンの粒子 が凝集していることが確認されたこと（【００５７】〜【００５９】，図３， 図４），3)レーザー波長に関し，レーザーは，その波長が２００〜１１００ ｎｍを有するものを用いることができ，好ましくは１０６０〜１０６４ｎ ｍ，５２７〜５３２ｎｍ，３５１〜３５５ｎｍ，２６３〜２６６ｎｍ又は２ １０〜２１６ｎｍの波長であり，より好ましくは５２７〜５３２ｎｍ，３ ５１〜３５５ｎｍ又は２６３〜２６６ｎｍの波長であること（【００２２】）， 4)レーザー出力に関し，レーザーを走査する際の平均出力は，対象とする 経口投与用組成物の表面がほとんど食刻されない範囲で使用することがで＼nき，例えば，その平均出力は，０．１Ｗ〜５０Ｗであり，好ましくは１Ｗ〜 ３５Ｗであり，より好ましくは５Ｗ〜２５Ｗであるが，単位時間あたりの レーザー照射エネルギーが強すぎると，アブレーションにより錠剤表面で＼n食刻が発生し，変色部分まで剥がれてしまい，また，出力が弱いと変色が十＼n分ではないこと（【００２３】），5)レーザーの走査速度（スキャニング速 度）に関し，スキャニング速度は，特に限定されるものではないが，２０ｍ ｍ／ｓｅｃ〜２００００ｍｍ／ｓｅｃであり，また，スキャニング速度は， 高いほどマークの識別性に影響を与えることなく生産性を上げることがで きることから，例えば，レーザー出力５Ｗでは，スキャニング速度は，８０ ｍｍ／ｓｅｃ〜１００００ｍｍ／ｓｅｃ，好ましくは９０ｍｍ／ｓｅｃ〜 １００００ｍｍ／ｓｅｃ，より好ましくは１００ｍｍ／ｓｅｃ〜１０００ ０ｍｍ／ｓｅｃであり，レーザー出力が８Ｗの場合には，スキャニング速 度は，２５０ｍｍ／ｓｅｃ〜２００００ｍｍ／ｓｅｃ，好ましくは５００ ｍｍ／ｓｅｃ〜１５０００ｍｍ／ｓｅｃ，より好ましくは１０００ｍｍ／ ｓｅｃ〜１００００ｍｍ／ｓｅｃであること（【００２４】），6)単位面積 当たりのエネルギーに関し，単位面積当たりのレーザーのエネルギーは， マーキングの可否及び経口投与用組成物の食刻の有無の観点から，３９０ 〜２１０００ｍＪ／ｃｍ2であり，好ましくは４００〜２００００ｍＪ／ｃ ｍ2，より好ましくは４５０〜１８０００ｍＪ／ｃｍ2であり，また，３９０ ｍＪ／ｃｍ2より低い場合には，マークを施すことができないのに対し，２ １０００ｍＪ／ｃｍ2より大きい場合には，食刻が生じるため，好ましくな いこと（【００２５】）の記載がある。 上記1)ないし6)の記載を総合すると，本件明細書に接した当業者は，請 求項１記載の波長（２００ｎｍ〜１１００ｎｍ），平均出力（０．１Ｗ〜５ ０Ｗ）及び走査工程の走査速度（８０ｍｍ／ｓｅｃ〜８０００ｍｍ／ｓｅ ｃ）の各数値範囲内で，波長，平均出力及び走査速度を適宜設定したレーザ ー光で，酸化チタン，黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択 される少なくとも１種の変色誘起酸化物を分散させた経口投与用組成物の 表面を走査することにより，変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させ＼nてマーキングを行い，「医薬品や食品のような経口投与用組成物等の品質 を損なわずに優れた識別性を有する経口投与用組成物を得ることができ， かつ，生産性にも優れたマーキング方法を開発する」という本件発明１の 課題を解決できることを認識できるものと認められる。 したがって，本件発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載され たものといえるから，請求項１の記載は，サポート要件に適合するものと 認められる。同様に，請求項２ないし２２の記載も，サポート要件に適合す るものと認められる。
(1) サポート要件の適合性について
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１に関し，「医薬品や食品 のような経口投与用組成物等の品質を損なわずに優れた識別性を有する経 口投与用組成物を得ることができ，かつ，生産性にも優れたマーキング方 法を開発するという課題」を解決するための手段として，「本発明」は，酸 化チタン，黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少な くとも１種の変色誘起酸化物を分散させた経口投与用組成物の表面に，所＼n定のレーザー光を走査することにより，変色誘起酸化物を凝集させること に起因した変色が生じるようにした構成を採用したことの記載があること＼nは，前記１(1)イ認定のとおりである。
イ 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，1)実施例１ないし１６にお いて，表１のレーザー装置及び照射条件（波長３５５ｎｍ，平均出力８Ｗ），＼n表３のレーザー装置及び照射条件（波長２６６ｎｍ，平均出力３Ｗ）又は表＼ ４のレーザー装置及び照射条件（波長５３２ｎｍ，平均出力１２Ｗ）で，酸 化チタン，黄色三二酸化鉄又は三二酸化鉄錠剤を配合した，フィルムコー ト錠等に対し，文字又は中心線をマーキングしたこと（【００３８】〜【０ ０５６】，表１，表＼３及び表４），2)表１のレーザー装置及び照射条件かつ＼n走査速度１０００ｍｍ／ｓｅｃで，実施例１３のフィルム錠にレーザー照 射を行い，レーザー照射前後の二酸化チタンの粒子の状態を透過型電子顕 微鏡（ＴＥＭ）により観測した結果，レーザー照射後に二酸化チタンの粒子 が凝集していることが確認されたこと（【００５７】〜【００５９】，図３， 図４），3)レーザー波長に関し，レーザーは，その波長が２００〜１１００ ｎｍを有するものを用いることができ，好ましくは１０６０〜１０６４ｎ ｍ，５２７〜５３２ｎｍ，３５１〜３５５ｎｍ，２６３〜２６６ｎｍ又は２ １０〜２１６ｎｍの波長であり，より好ましくは５２７〜５３２ｎｍ，３ ５１〜３５５ｎｍ又は２６３〜２６６ｎｍの波長であること（【００２２】）， 4)レーザー出力に関し，レーザーを走査する際の平均出力は，対象とする 経口投与用組成物の表面がほとんど食刻されない範囲で使用することがで＼nき，例えば，その平均出力は，０．１Ｗ〜５０Ｗであり，好ましくは１Ｗ〜 ３５Ｗであり，より好ましくは５Ｗ〜２５Ｗであるが，単位時間あたりの レーザー照射エネルギーが強すぎると，アブレーションにより錠剤表面で＼n食刻が発生し，変色部分まで剥がれてしまい，また，出力が弱いと変色が十＼n分ではないこと（【００２３】），5)レーザーの走査速度（スキャニング速 度）に関し，スキャニング速度は，特に限定されるものではないが，２０ｍ ｍ／ｓｅｃ〜２００００ｍｍ／ｓｅｃであり，また，スキャニング速度は， 高いほどマークの識別性に影響を与えることなく生産性を上げることがで きることから，例えば，レーザー出力５Ｗでは，スキャニング速度は，８０ ｍｍ／ｓｅｃ〜１００００ｍｍ／ｓｅｃ，好ましくは９０ｍｍ／ｓｅｃ〜 １００００ｍｍ／ｓｅｃ，より好ましくは１００ｍｍ／ｓｅｃ〜１０００ ０ｍｍ／ｓｅｃであり，レーザー出力が８Ｗの場合には，スキャニング速 度は，２５０ｍｍ／ｓｅｃ〜２００００ｍｍ／ｓｅｃ，好ましくは５００ ｍｍ／ｓｅｃ〜１５０００ｍｍ／ｓｅｃ，より好ましくは１０００ｍｍ／ ｓｅｃ〜１００００ｍｍ／ｓｅｃであること（【００２４】），6)単位面積 当たりのエネルギーに関し，単位面積当たりのレーザーのエネルギーは， マーキングの可否及び経口投与用組成物の食刻の有無の観点から，３９０ 〜２１０００ｍＪ／ｃｍ2であり，好ましくは４００〜２００００ｍＪ／ｃ ｍ2，より好ましくは４５０〜１８０００ｍＪ／ｃｍ2であり，また，３９０ ｍＪ／ｃｍ2より低い場合には，マークを施すことができないのに対し，２ １０００ｍＪ／ｃｍ2より大きい場合には，食刻が生じるため，好ましくな いこと（【００２５】）の記載がある。 上記1)ないし6)の記載を総合すると，本件明細書に接した当業者は，請 求項１記載の波長（２００ｎｍ〜１１００ｎｍ），平均出力（０．１Ｗ〜５ ０Ｗ）及び走査工程の走査速度（８０ｍｍ／ｓｅｃ〜８０００ｍｍ／ｓｅ ｃ）の各数値範囲内で，波長，平均出力及び走査速度を適宜設定したレーザ ー光で，酸化チタン，黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択 される少なくとも１種の変色誘起酸化物を分散させた経口投与用組成物の 表面を走査することにより，変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させ＼nてマーキングを行い，「医薬品や食品のような経口投与用組成物等の品質 を損なわずに優れた識別性を有する経口投与用組成物を得ることができ， かつ，生産性にも優れたマーキング方法を開発する」という本件発明１の 課題を解決できることを認識できるものと認められる。 したがって，本件発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載され たものといえるから，請求項１の記載は，サポート要件に適合するものと 認められる。同様に，請求項２ないし２２の記載も，サポート要件に適合す るものと認められる。
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2018.06.27
平成29(行ケ)10153 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年6月19日 知的財産高等裁判所
「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の明確性、本件発明の課題が解決できるのかについてサポート要件違反が争われました。
上記記載事項によれば，めっき処理を行った亜鉛又は亜鉛系め っき鋼板において，酸化性雰囲気中で加熱を行うことによって，亜鉛の蒸 発を阻止するバリア層として酸化皮膜層が形成されるが，亜鉛又は亜鉛系 めっきの共通成分は亜鉛であり，亜鉛又は亜鉛系めっき鋼板がいずれも均 一な酸化皮膜を形成し，塗膜密着性，耐食性が良好という共通の性質を有 することが理解できる。そうだとすれば，当業者であれば，当然，本件発 明１の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は「亜鉛の酸化皮膜」 であると理解すると認められる。 してみると，本件発明１の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」 が，亜鉛系めっきに由来する亜鉛の酸化皮膜を意味することは明確である といえる。このことは，本件発明１を引用する本件発明２ないし６及び（同 様の文言を有する）本件発明７についても同様である。
ウ 原告の主張について
原告は，本件訂正によって，特許請求の範囲の記載にあった「亜鉛また は亜鉛系合金のめっき層」に代えて，「スズ−亜鉛合金めっき層」などの 具体的な合金めっき層が記載されたこと，本件明細書においては，「スズ −亜鉛合金めっき」の具体例としては，「スズ−８％亜鉛合金めっき」の みが記載されている（【００３８】）こと，「スズ−８％亜鉛合金めっき」 を加熱した場合に生ずる変化については本件明細書に全く記載がないこと などを挙げて，「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が亜鉛の酸化皮膜でな ければならないと当然に解釈できるとはいえないから，金属酸化物の種類 が不明確であると主張する。 しかしながら，本件明細書の記載から，亜鉛又は亜鉛系めっき鋼板がい ずれも均一な酸化皮膜を形成し，塗膜密着性，耐食性が良好という共通の 性質を有することが理解でき，当業者であれば，本件発明１の「加熱時の 亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は「亜鉛の酸化皮膜」であると理解する と認められることは，前記ア，イのとおりである。他方，「スズ−８％亜 鉛合金めっき」についてのみ，これと異なる理解をすると認めるべき合理 的事情はない。
したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(2) 酸化皮膜の形成時期について
ア 原告は，本件訴訟におけるのと同様に，先行事件訴訟においても，「亜 鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期が明らかでないと主張して明確 性要件を争っており，その結果，原告の主張を排斥する先行事件判決がな され，同判決は既に確定しているものである（当裁判所に顕著な事実）。 そうすると，原告が本件訴訟において再びこの点を争うことは，実質的 に前訴の蒸し返しに当たり，訴訟上の信義則に反するものとして許されな いというべきである。
よって，この点に関する原告の主張も採用できない。
イ 念のため，中身について検討してみても，この点に関しては，先行事件 判決が示すとおり，本件明細書の【００１８】には，酸化皮膜は熱間プレ スに先立つ加熱前にある程度形成されることが必要で，その後熱間プレス 加工のための７００〜１０００℃の加熱によっても形成が進むと推測され ることが記載され，【００４２】及び【００４３】には，酸化皮膜は，熱 間プレス加工のため７００〜１０００℃に加熱する前に，予め形成されて＼nいる場合と形成されていない場合があることを前提として，予め酸化皮膜＼nが形成されている材料の場合には，酸化皮膜の維持に悪影響がない限り熱 間プレスのための加熱方法については特に制限がないことが記載され，さ らに，【００６４】及び【表５】には，実施例Ｎｏ．２，３として，電気＼nめっきを施した後，熱間プレスに先立つ加熱を大気炉で８５０℃，３分間 行ったものについて均一な酸化皮膜が形成されたことが記載されていると ころ，電気めっきにおいては，めっき層は加熱されないことから，上記実 施例はいずれも熱間プレスに先立つ加熱前に予め酸化皮膜が形成されてい＼nない場合であって，この場合の酸化皮膜は，熱間プレスのための加熱（大 気炉で８５０℃，３分間）により形成されたものと理解することができる。 そうすると，本件発明の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は， 熱間プレスの加熱前に，予め形成されている場合，ある程度形成されてい＼nてその後熱間プレスの加熱時に形成が進む場合，予め形成されていないが＼n熱間プレスの加熱により形成される場合のいずれでもよいことから，その 形成時期は熱間プレスの直前までであればよいと解するのが相当である。 したがって，本件発明１及びこれを引用する本件発明２ないし６並びに 本件発明７の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期は， 本件明細書の発明の詳細な説明を参照すれば明確というべきであるから， 原告の主張はいずれにしても失当である。
(3) 「７００〜１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス 用」について
ア 本件明細書の【００１６】ないし【００１８】，【００２９】，【００ ３４】，【００４２】，【００４４】，【００４８】，【００５０】及び 【００６４】には，熱間プレスは７００〜１０００℃という温度で加熱す ることを意味すること，熱間プレス成形の特徴として成形と同時に焼き入 れを行うことから，そのような焼き入れを可能とする鋼種を用いること，＼n熱間成形後に急冷して高強度，高硬度となる焼き入れ鋼，例えば表１にあ＼nるような鋼化学成分（鋼種Ａ等）の高張力鋼板が実用上は特に好ましいこ と，７００〜１０００℃の温度で加熱してから熱間プレスを行い，めっき 層表面に亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層＼nとして全面的に形成されていること，具体的には，表１に示す鋼種Ａを，＼n大気雰囲気の加熱炉内で９５０℃×５分加熱して，加熱炉より取り出し， このままの高温状態で円筒絞りの熱間プレス成形を行うこと，また，熱間 プレスに先立つ加熱を，大気炉で８５０℃，３分間行うことが記載されて いる。 そして，これらの記載によれば，本件発明１の「７００〜１０００℃に 加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用」という文言において， 1)「７００〜１０００℃に加熱されて」は，熱間プレスの加熱条件であり， 2)「プレスされ焼き入れされる」は，成形と同時に焼き入れを行う熱間プ レス成形の特徴であり，3)「用」という文言の意味は，「（接尾語的に） …に使うためのものの意を表す」（広辞苑第六版）であることからすると，＼n「熱間プレス用」は，後に続く，本件発明１の「鋼板」を修飾し，鋼板が 熱間プレスに使うためのものであることを意味するものと理解できる。 してみれば，「７００〜１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れさ れる」は，「熱間プレス」の加熱条件及び特徴を表現するものと理解でき＼nるから，本件発明１の「７００〜１０００℃に加熱されてプレスされ焼き 入れされる熱間プレス用」という文言は明確である。このことは，本件発 明１を引用する本件発明２〜６及び（同様の文言を有する）本件発明７に ついても同様である。
イ 原告の主張について
原告は，本件発明は用途発明であるとした上で，種々理由を述べて，「７ ００〜１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用」 という記載の意味が不明確であると主張する。 しかしながら，前記アのとおり，「７００〜１０００℃に加熱されてプ レスされ焼き入れされる」は，「熱間プレス」の加熱条件及び特徴を表現＼nするものと認められるから，その余の点について判断するまでもなく，本 件発明１の「７００〜１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる 熱間プレス用」という文言の意味は明確である。 また，本件発明１が用途発明であるか否かは，その結論を左右するもの ではない。
上記記載事項によれば，めっき処理を行った亜鉛又は亜鉛系め っき鋼板において，酸化性雰囲気中で加熱を行うことによって，亜鉛の蒸 発を阻止するバリア層として酸化皮膜層が形成されるが，亜鉛又は亜鉛系 めっきの共通成分は亜鉛であり，亜鉛又は亜鉛系めっき鋼板がいずれも均 一な酸化皮膜を形成し，塗膜密着性，耐食性が良好という共通の性質を有 することが理解できる。そうだとすれば，当業者であれば，当然，本件発 明１の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は「亜鉛の酸化皮膜」 であると理解すると認められる。 してみると，本件発明１の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」 が，亜鉛系めっきに由来する亜鉛の酸化皮膜を意味することは明確である といえる。このことは，本件発明１を引用する本件発明２ないし６及び（同 様の文言を有する）本件発明７についても同様である。
ウ 原告の主張について
原告は，本件訂正によって，特許請求の範囲の記載にあった「亜鉛また は亜鉛系合金のめっき層」に代えて，「スズ−亜鉛合金めっき層」などの 具体的な合金めっき層が記載されたこと，本件明細書においては，「スズ −亜鉛合金めっき」の具体例としては，「スズ−８％亜鉛合金めっき」の みが記載されている（【００３８】）こと，「スズ−８％亜鉛合金めっき」 を加熱した場合に生ずる変化については本件明細書に全く記載がないこと などを挙げて，「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が亜鉛の酸化皮膜でな ければならないと当然に解釈できるとはいえないから，金属酸化物の種類 が不明確であると主張する。 しかしながら，本件明細書の記載から，亜鉛又は亜鉛系めっき鋼板がい ずれも均一な酸化皮膜を形成し，塗膜密着性，耐食性が良好という共通の 性質を有することが理解でき，当業者であれば，本件発明１の「加熱時の 亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は「亜鉛の酸化皮膜」であると理解する と認められることは，前記ア，イのとおりである。他方，「スズ−８％亜 鉛合金めっき」についてのみ，これと異なる理解をすると認めるべき合理 的事情はない。
したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(2) 酸化皮膜の形成時期について
ア 原告は，本件訴訟におけるのと同様に，先行事件訴訟においても，「亜 鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期が明らかでないと主張して明確 性要件を争っており，その結果，原告の主張を排斥する先行事件判決がな され，同判決は既に確定しているものである（当裁判所に顕著な事実）。 そうすると，原告が本件訴訟において再びこの点を争うことは，実質的 に前訴の蒸し返しに当たり，訴訟上の信義則に反するものとして許されな いというべきである。
よって，この点に関する原告の主張も採用できない。
イ 念のため，中身について検討してみても，この点に関しては，先行事件 判決が示すとおり，本件明細書の【００１８】には，酸化皮膜は熱間プレ スに先立つ加熱前にある程度形成されることが必要で，その後熱間プレス 加工のための７００〜１０００℃の加熱によっても形成が進むと推測され ることが記載され，【００４２】及び【００４３】には，酸化皮膜は，熱 間プレス加工のため７００〜１０００℃に加熱する前に，予め形成されて＼nいる場合と形成されていない場合があることを前提として，予め酸化皮膜＼nが形成されている材料の場合には，酸化皮膜の維持に悪影響がない限り熱 間プレスのための加熱方法については特に制限がないことが記載され，さ らに，【００６４】及び【表５】には，実施例Ｎｏ．２，３として，電気＼nめっきを施した後，熱間プレスに先立つ加熱を大気炉で８５０℃，３分間 行ったものについて均一な酸化皮膜が形成されたことが記載されていると ころ，電気めっきにおいては，めっき層は加熱されないことから，上記実 施例はいずれも熱間プレスに先立つ加熱前に予め酸化皮膜が形成されてい＼nない場合であって，この場合の酸化皮膜は，熱間プレスのための加熱（大 気炉で８５０℃，３分間）により形成されたものと理解することができる。 そうすると，本件発明の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は， 熱間プレスの加熱前に，予め形成されている場合，ある程度形成されてい＼nてその後熱間プレスの加熱時に形成が進む場合，予め形成されていないが＼n熱間プレスの加熱により形成される場合のいずれでもよいことから，その 形成時期は熱間プレスの直前までであればよいと解するのが相当である。 したがって，本件発明１及びこれを引用する本件発明２ないし６並びに 本件発明７の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期は， 本件明細書の発明の詳細な説明を参照すれば明確というべきであるから， 原告の主張はいずれにしても失当である。
(3) 「７００〜１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス 用」について
ア 本件明細書の【００１６】ないし【００１８】，【００２９】，【００ ３４】，【００４２】，【００４４】，【００４８】，【００５０】及び 【００６４】には，熱間プレスは７００〜１０００℃という温度で加熱す ることを意味すること，熱間プレス成形の特徴として成形と同時に焼き入 れを行うことから，そのような焼き入れを可能とする鋼種を用いること，＼n熱間成形後に急冷して高強度，高硬度となる焼き入れ鋼，例えば表１にあ＼nるような鋼化学成分（鋼種Ａ等）の高張力鋼板が実用上は特に好ましいこ と，７００〜１０００℃の温度で加熱してから熱間プレスを行い，めっき 層表面に亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層＼nとして全面的に形成されていること，具体的には，表１に示す鋼種Ａを，＼n大気雰囲気の加熱炉内で９５０℃×５分加熱して，加熱炉より取り出し， このままの高温状態で円筒絞りの熱間プレス成形を行うこと，また，熱間 プレスに先立つ加熱を，大気炉で８５０℃，３分間行うことが記載されて いる。 そして，これらの記載によれば，本件発明１の「７００〜１０００℃に 加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用」という文言において， 1)「７００〜１０００℃に加熱されて」は，熱間プレスの加熱条件であり， 2)「プレスされ焼き入れされる」は，成形と同時に焼き入れを行う熱間プ レス成形の特徴であり，3)「用」という文言の意味は，「（接尾語的に） …に使うためのものの意を表す」（広辞苑第六版）であることからすると，＼n「熱間プレス用」は，後に続く，本件発明１の「鋼板」を修飾し，鋼板が 熱間プレスに使うためのものであることを意味するものと理解できる。 してみれば，「７００〜１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れさ れる」は，「熱間プレス」の加熱条件及び特徴を表現するものと理解でき＼nるから，本件発明１の「７００〜１０００℃に加熱されてプレスされ焼き 入れされる熱間プレス用」という文言は明確である。このことは，本件発 明１を引用する本件発明２〜６及び（同様の文言を有する）本件発明７に ついても同様である。
イ 原告の主張について
原告は，本件発明は用途発明であるとした上で，種々理由を述べて，「７ ００〜１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用」 という記載の意味が不明確であると主張する。 しかしながら，前記アのとおり，「７００〜１０００℃に加熱されてプ レスされ焼き入れされる」は，「熱間プレス」の加熱条件及び特徴を表現＼nするものと認められるから，その余の点について判断するまでもなく，本 件発明１の「７００〜１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる 熱間プレス用」という文言の意味は明確である。 また，本件発明１が用途発明であるか否かは，その結論を左右するもの ではない。
◆判決本文
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2018.05.30
平成29(行ケ)10129 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年5月24日 知的財産高等裁判所
知財高裁（３部）は、サポート要件の判断の前提となる課題の認定自体を誤ったとして、サポート要件違反の異議理由ありとした審決を取り消しました。
前記のとおり，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否か は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請 求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発 明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決 できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がな くとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 また，発明の詳細な説明は，「発明が解決しようとする課題及びその解 決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が 義務付けられているものである（特許法施行規則２４条の２）。 以上を踏まえれば，サポート要件の適否を判断する前提としての当該発 明の課題についても，原則として，技術常識を参酌しつつ，発明の詳細な 説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。
かかる観点から本件発明について検討するに，本件明細書の発明の詳細 な説明には，米糖化物含有食品であるライスミルクの製造時に各種酵素を 制御することなく加えると，プロテアーゼによりアミノ酸，オリゴペプチ ドが生成し，うまみ調味料様の雑味がついてしまい，用途が限られたこと （【０００２】），食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖 化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが，甘味， コク（ミルク感）等の風味は十分に改善されておらず，必ずしも満足できるものではなかったこと，さらに，グラノーラ，パンケーキ等が流行する一方，牛乳アレルギー，大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり，風味が改善された牛乳や豆乳の代用品が求められていたこと（【０００３】）などが背景技術として記載されている。その上で，発明の詳細な説明には，発明が解決しようとする課題として，「本発明は，米糖化物含有食品のコ＼nク，甘味，美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ね た結果見出されたものである。すなわち，本発明は，コク，甘味，美味し さ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに，従 来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可 能にする食品を提供することも目的とする。」との記載がある（【０００＼n６】）。
これらの記載からすれば，本件発明は，「コク，甘味，美味しさ等を有 する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものである ことが明確に読み取れるといえる。
イ これに対し，異議決定は，「本件発明１の課題は，本件特許明細書の『コ ク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』（【０ ００６】）との記載及び実施例（【００３１】〜【００４３】）において， 『コク（ミルク感）』，『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について 評価を行っていることから，『コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物 含有食品を提供すること』と認められる。」と，一旦は上記アと同様に本 件発明１の課題を認定しながら，最終的なサポート要件の適否判断に際し ては，「本件発明１の課題は，上記ａのとおり，具体的には，実施例１− １のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて 優位な差を有するものを提供することであ（る）」とその課題を認定し直 し，課題の解決手段についても，「本件発明１が課題を解決できると認識 できるためには，…実施例１−１のライスミルクに比べてコク（ミルク感）， 甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要 である。」としている（異議決定１２頁１６〜２５行）。
この点について，被告は，発明が解決しようとする課題とは，出願時の 技術水準に照らして未解決であった課題であるから，本件発明１の「コク， 甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題 は，本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には，実＼n施例１−１のライスミルク）に比べて，コク，甘味，美味しさ等を有する 米糖化物含有食品を提供することであり， したがって，異議決定において は，本件発明１の課題について，「具体的には，実施例１−１のライスミ ルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有 するものを提供すること」としたものである（したがって，異議決定の課 題の認定に誤りはない）と主張する。 確かに，発明が解決しようとする課題は，一般的には，出願時の技術水 準に照らして未解決であった課題であるから，発明の詳細な説明に，課題 に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては，技 術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないでは ないと考えられる。
しかしながら，記載要件の適否は，特許請求の範囲と発明の詳細な説明 の記載に関する問題であるから，その判断は，第一次的にはこれらの記載 に基づいてなされるべきであり，課題の認定，抽出に関しても，上記のよ うな例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。 したがって，出願時の技術水準等は，飽くまでその記載内容を理解する ために補助的に参酌されるべき事項にすぎず，本来的には，課題を抽出す るための事項として扱われるべきものではない（換言すれば，サポート要 件の適否に関しては，発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる 以上は，これに従って判断すれば十分なのであって，出願時の技術水準を＼n考慮するなどという名目で，あえて周知技術や公知技術を取り込み，発明 の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でな いし，相当でもない。出願時の技術水準等との比較は，行うとすれば進歩 性の問題として行うべきものである。）。
これを本件発明に関していえば，異議決定も一旦は発明の詳細な説明の 記載から，その課題を「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食 品を提供すること」と認定したように，発明の詳細な説明から課題が明確 に把握できるのであるから，あえて，「出願時の技術水準」に基づいて， 課題を認定し直す（更に限定する）必要性は全くない（さらにいえば，異 議決定が技術水準であるとした実施例１−１は，そもそも公知の組成物で はない。）。 したがって，異議決定が課題を「実施例１−１のライスミルクに比べて コク（ミルク感），甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提 供すること」と認定し直したことは，発明の詳細な説明から発明の課題が 明確に読み取れるにもかかわらず，その記載を離れて（解決すべき水準を 上げて）課題を再設定するものであり，相当でない。 以上によれば，異議決定における課題の認定は妥当なものとはいえず， 被告の主張は採用できない。
(2) 課題を解決できると認識できる範囲について
ア 上記のとおり，本件発明の課題は，コク，甘味，美味しさ等を有する米 糖化物含有食品を提供することであると認められるので，本件発明が，発 明の詳細な説明の記載から，「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物 含有食品を提供する」という課題を解決することができると認識可能な範＼n囲のものであるか否かについて検討する。
・・・
(ｴ) そして，上記試験例１，２及び４の結果を総合すれば，本件発明４に ついても，課題が解決できる範囲のものであることが裏付けられている といえる。
エ 以上によれば，本件発明は，いずれも，発明の詳細な説明の記載から， 「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供する」という 課題を解決することができると認識可能な範囲のものであるといえる。＼n
前記のとおり，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否か は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請 求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発 明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決 できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がな くとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 また，発明の詳細な説明は，「発明が解決しようとする課題及びその解 決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が 義務付けられているものである（特許法施行規則２４条の２）。 以上を踏まえれば，サポート要件の適否を判断する前提としての当該発 明の課題についても，原則として，技術常識を参酌しつつ，発明の詳細な 説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。
かかる観点から本件発明について検討するに，本件明細書の発明の詳細 な説明には，米糖化物含有食品であるライスミルクの製造時に各種酵素を 制御することなく加えると，プロテアーゼによりアミノ酸，オリゴペプチ ドが生成し，うまみ調味料様の雑味がついてしまい，用途が限られたこと （【０００２】），食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖 化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが，甘味， コク（ミルク感）等の風味は十分に改善されておらず，必ずしも満足できるものではなかったこと，さらに，グラノーラ，パンケーキ等が流行する一方，牛乳アレルギー，大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり，風味が改善された牛乳や豆乳の代用品が求められていたこと（【０００３】）などが背景技術として記載されている。その上で，発明の詳細な説明には，発明が解決しようとする課題として，「本発明は，米糖化物含有食品のコ＼nク，甘味，美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ね た結果見出されたものである。すなわち，本発明は，コク，甘味，美味し さ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに，従 来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可 能にする食品を提供することも目的とする。」との記載がある（【０００＼n６】）。
これらの記載からすれば，本件発明は，「コク，甘味，美味しさ等を有 する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものである ことが明確に読み取れるといえる。
イ これに対し，異議決定は，「本件発明１の課題は，本件特許明細書の『コ ク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』（【０ ００６】）との記載及び実施例（【００３１】〜【００４３】）において， 『コク（ミルク感）』，『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について 評価を行っていることから，『コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物 含有食品を提供すること』と認められる。」と，一旦は上記アと同様に本 件発明１の課題を認定しながら，最終的なサポート要件の適否判断に際し ては，「本件発明１の課題は，上記ａのとおり，具体的には，実施例１− １のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて 優位な差を有するものを提供することであ（る）」とその課題を認定し直 し，課題の解決手段についても，「本件発明１が課題を解決できると認識 できるためには，…実施例１−１のライスミルクに比べてコク（ミルク感）， 甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要 である。」としている（異議決定１２頁１６〜２５行）。
この点について，被告は，発明が解決しようとする課題とは，出願時の 技術水準に照らして未解決であった課題であるから，本件発明１の「コク， 甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題 は，本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には，実＼n施例１−１のライスミルク）に比べて，コク，甘味，美味しさ等を有する 米糖化物含有食品を提供することであり， したがって，異議決定において は，本件発明１の課題について，「具体的には，実施例１−１のライスミ ルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有 するものを提供すること」としたものである（したがって，異議決定の課 題の認定に誤りはない）と主張する。 確かに，発明が解決しようとする課題は，一般的には，出願時の技術水 準に照らして未解決であった課題であるから，発明の詳細な説明に，課題 に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては，技 術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないでは ないと考えられる。
しかしながら，記載要件の適否は，特許請求の範囲と発明の詳細な説明 の記載に関する問題であるから，その判断は，第一次的にはこれらの記載 に基づいてなされるべきであり，課題の認定，抽出に関しても，上記のよ うな例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。 したがって，出願時の技術水準等は，飽くまでその記載内容を理解する ために補助的に参酌されるべき事項にすぎず，本来的には，課題を抽出す るための事項として扱われるべきものではない（換言すれば，サポート要 件の適否に関しては，発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる 以上は，これに従って判断すれば十分なのであって，出願時の技術水準を＼n考慮するなどという名目で，あえて周知技術や公知技術を取り込み，発明 の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でな いし，相当でもない。出願時の技術水準等との比較は，行うとすれば進歩 性の問題として行うべきものである。）。
これを本件発明に関していえば，異議決定も一旦は発明の詳細な説明の 記載から，その課題を「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食 品を提供すること」と認定したように，発明の詳細な説明から課題が明確 に把握できるのであるから，あえて，「出願時の技術水準」に基づいて， 課題を認定し直す（更に限定する）必要性は全くない（さらにいえば，異 議決定が技術水準であるとした実施例１−１は，そもそも公知の組成物で はない。）。 したがって，異議決定が課題を「実施例１−１のライスミルクに比べて コク（ミルク感），甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提 供すること」と認定し直したことは，発明の詳細な説明から発明の課題が 明確に読み取れるにもかかわらず，その記載を離れて（解決すべき水準を 上げて）課題を再設定するものであり，相当でない。 以上によれば，異議決定における課題の認定は妥当なものとはいえず， 被告の主張は採用できない。
(2) 課題を解決できると認識できる範囲について
ア 上記のとおり，本件発明の課題は，コク，甘味，美味しさ等を有する米 糖化物含有食品を提供することであると認められるので，本件発明が，発 明の詳細な説明の記載から，「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物 含有食品を提供する」という課題を解決することができると認識可能な範＼n囲のものであるか否かについて検討する。
・・・
(ｴ) そして，上記試験例１，２及び４の結果を総合すれば，本件発明４に ついても，課題が解決できる範囲のものであることが裏付けられている といえる。
エ 以上によれば，本件発明は，いずれも，発明の詳細な説明の記載から， 「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供する」という 課題を解決することができると認識可能な範囲のものであるといえる。＼n
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2018.05. 9
平成27(ワ)21684 特許権 民事訴訟 平成30年4月20日 東京地方裁判所（40部）
特許権侵害事件です。争点は、本件発明「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」は製造方法の発明か、サポート要件違反、実施可能要件違反などです。製造会社だけでなく、商社、コンビニが被告とされています。裁判所は、製造方法の発明かについては判断することなく、サポート要件違反・実施可能＼要件違反として無効と判断しました。
ところで，耐食コーティングに用いる材料の種類や成分の違いにより， 缶内の飲料に与える影響に大きな差があることは，本件特許の出願日当時， 当業者に周知であるということができる(乙３４〜３６)。例えば，特開平 ７−２３２７３７号公開特許公報（乙３６）には，「エポキシ系樹脂組成物 を被覆した場合，ワイン系飲料に含まれる亜硫酸ガス（ＳＯ２）をはじめと するガスに対するガスバリヤー性が劣っており，かつフレーバー成分の収 着性が高い。例えば，ワイン系飲料等を充填した場合，含有する亜硫酸ガ ス（ＳＯ２）が塗膜を通過して下地の金属面を腐食する虞があり，場合によ っては内容物が漏洩することもある。この亜硫酸ガスは下地の金属と反応 して硫化水素（Ｈ２Ｓ）を発生させるが，この硫化水素（Ｈ２Ｓ）は悪臭の 主要因となるばかりでなく，飲料の品質保持のため必要な亜硫酸ガス（Ｓ Ｏ２）を消費するため飲料の品質を劣化させフレーバーを損なうこととな る。また，この樹脂組成物は飲料中のフレーバーを特徴付ける成分を収着 しやすく，飲料用金属容器の内面に被覆するには官能的に充分満足のでき＼nるものではない。」（段落【０００４】），「一方，ビニル系樹脂組成物を被覆 した場合，…エポキシ系樹脂組成物と同様に亜硫酸ガス（ＳＯ２）等に対す るガスバリヤー性に乏しく，やはり腐食や漏洩の危険性及び官能的な問題＼nがある。」（段落【０００５】）との記載がある。これによれば，耐食コーテ ィングに用いる材料や成分が，ワイン中の成分と反応してワインの味質等 に大きな影響を及ぼすことは，本件特許の出願日当時の技術常識であった ということができる。
上記のとおり，耐食コーティングに用いる材料の成分が，ワイン中の成 分と反応してワインの味質等に大きな影響を及ぼし得ることに照らすと， 本件明細書に記載された「エポキシ樹脂」以外の組成の耐食コーティング についても本件発明の効果を実現できることを具体例等に基づいて当業 者が認識し得るように記載することを要するというべきである。 この点，原告は，本件発明の課題は，ワイン中の遊離ＳＯ２，塩化物及び スルフェートの含有量を所定値以下にすることにより達成されるのであ り，耐食コーティングの種類によりその効果は左右されない旨主張する。 しかし，塗膜組成物の組成を変えることにより塗膜の物性が大きく変動し， 缶内の飲料に大きな影響を及ぼすことは周知であり（乙３４の第１表，乙＼n３５の第２，３表等），ワイン中の遊離ＳＯ２，塩化物及びスルフェートの＼n含有量を所定値以下にすれば，コーティングの種類にかかわらず同様の効 果を奏すると認めるに足りる証拠はない。
(4) 以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，具体例の開示がなく とも当業者が本件発明の課題が解決できると認識するに十分な記載があると＼nいうことはできない。そこで，本件明細書に記載された具体例（試験）によ り当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得たかについて，以下検討 する。
ア 本件明細書には，「パッケージングされたワインを，周囲条件下で６ヶ 月間，３０℃で６ヶ月間保存する。５０％の缶を直立状態で，５０％の缶 を倒立状態で保存する。」（段落【００３８】）との方法で試験が行われ た旨の記載がある。しかし，本件明細書には，当該「パッケージングされ たワイン」の「遊離ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」の濃度，そ の他の成分の濃度，耐食コーティングに用いる材料や成分等については何 ら記載がなく，その記載からは，当該「パッケージングされたワイン」が 本件発明に係るワインであることも確認できない。
イ また，本件明細書には，試験方法について，「製品を２ヶ月の間隔を置 いて，Ａｌ，ｐＨ，°ブリックス(Brix)，頭隙酸素及び缶の目視検査に関 してチェックする。…目視検査は，ラッカー状態，ラッカーの汚染，シー ム状態を含む。…官能試験は，味覚パネルによる認識客観システムを用い＼nる。」（段落【００３９】）との記載がある。「頭隙酸素」については， 乙２９文献（４頁下から２行〜末行）に「ヘッドスペースの酸素は，アル ミニウムの放出に関して非常に重大である」との記載があるとおり，ワイ ンの品質に大きな影響を与え得る因子であり，「官能試験」はワインの味＼n質の検査であるから，いずれもその方法や結果は効果の有無を認識する上 で重要である。しかし，本件明細書には，「頭隙酸素」のチェック結果や 「目視検査」の結果についての記載はなく，「官能試験」についても「味＼n覚パネルによる認識客観システム」についての説明や試験結果についての 記載は存在しない。
ウ さらに，本件発明に係る特許請求の範囲はワイン中の三つの成分を特定 した上でその濃度の範囲を規定するものであるから，比較試験を行わない と本件発明に係る方法により所望の効果が生じることが確認できないが， 本件明細書の発明の詳細な説明には比較試験についての記載は存在しな い。このため，当業者は，本件発明で特定されている「遊離ＳＯ2」，「塩 化物」及び「スルフェート」以外の成分や条件を同程度としつつ，「遊離 ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」の濃度を特許請求の範囲に記載 された数値の範囲外とした場合には所望の効果を得ることができないか どうかを認識することができない。 加えて，耐食コーティングについては，試験で用いられたものが本件明 細書に記載されている「エポキシ樹脂」かどうかも明らかではなく，まし て，エポキシ樹脂以外の材料や成分においても同様の効果を奏することを 具体的に示す試験結果は開示されていない。
エ 以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された「試験」は， ワインの組成や耐食コーティングの種類や成分など，基本的な数値，条件 等が開示されていないなど不十分のものであり，比較試験に関する記載も＼n一切存在しない。また，当該試験の結果，所定の効果が得られるとしても， それが本件発明に係る「遊離ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」の 濃度によるのか，それ以外の成分の影響によるのか，耐食コーティングの 成分の影響によるのかなどの点について，当業者が認識することはできな い。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明に実施例として記載された 「試験」に関する記載は，本件発明の課題を解決できると認識するに足り る具体性，客観性を有するものではなく，その記載を参酌したとしても， 当業者は本件発明の課題を解決できるとは認識し得ないというべきであ る。
オ この点，原告は，本件発明の特徴的な部分は，従来存在しなかった技術 思想であり，「塩化物」等の濃度には臨界的な意義もないので，その裏付 けとなる実験結果等の記載がないとしてもサポート要件には違反しない と主張する。 しかし，前記判示のとおり，特許請求の範囲に記載された構成の技術的＼nな意義に関する本件明細書の記載は不十分であり，具体例の開示がなくて＼nも技術常識から所望の効果が生じることが当業者に明らかであるという ことはできない。また，「遊離ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」 に係る濃度については，その範囲が数値により限定されている以上，その 範囲内において所望の効果が生じ，その範囲外の場合には同様の効果が得 られないことを比較試験等に基づいて具体的に示す必要があるというべ きである。
・・・
(5) 以上のとおり，本件発明に係るワインを製造することは困難ではないが， 本件発明の効果に影響を及ぼし得る耐食コーティングの種類やワインの組成 成分について，本件明細書の発明の詳細な説明には十分な開示がされている＼nとはいい難いことに照らすと，本件明細書の発明の詳細の記載は，当業者が 実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできず，特許＼n法３６条４項１号に違反するというべきである。
ところで，耐食コーティングに用いる材料の種類や成分の違いにより， 缶内の飲料に与える影響に大きな差があることは，本件特許の出願日当時， 当業者に周知であるということができる(乙３４〜３６)。例えば，特開平 ７−２３２７３７号公開特許公報（乙３６）には，「エポキシ系樹脂組成物 を被覆した場合，ワイン系飲料に含まれる亜硫酸ガス（ＳＯ２）をはじめと するガスに対するガスバリヤー性が劣っており，かつフレーバー成分の収 着性が高い。例えば，ワイン系飲料等を充填した場合，含有する亜硫酸ガ ス（ＳＯ２）が塗膜を通過して下地の金属面を腐食する虞があり，場合によ っては内容物が漏洩することもある。この亜硫酸ガスは下地の金属と反応 して硫化水素（Ｈ２Ｓ）を発生させるが，この硫化水素（Ｈ２Ｓ）は悪臭の 主要因となるばかりでなく，飲料の品質保持のため必要な亜硫酸ガス（Ｓ Ｏ２）を消費するため飲料の品質を劣化させフレーバーを損なうこととな る。また，この樹脂組成物は飲料中のフレーバーを特徴付ける成分を収着 しやすく，飲料用金属容器の内面に被覆するには官能的に充分満足のでき＼nるものではない。」（段落【０００４】），「一方，ビニル系樹脂組成物を被覆 した場合，…エポキシ系樹脂組成物と同様に亜硫酸ガス（ＳＯ２）等に対す るガスバリヤー性に乏しく，やはり腐食や漏洩の危険性及び官能的な問題＼nがある。」（段落【０００５】）との記載がある。これによれば，耐食コーテ ィングに用いる材料や成分が，ワイン中の成分と反応してワインの味質等 に大きな影響を及ぼすことは，本件特許の出願日当時の技術常識であった ということができる。
上記のとおり，耐食コーティングに用いる材料の成分が，ワイン中の成 分と反応してワインの味質等に大きな影響を及ぼし得ることに照らすと， 本件明細書に記載された「エポキシ樹脂」以外の組成の耐食コーティング についても本件発明の効果を実現できることを具体例等に基づいて当業 者が認識し得るように記載することを要するというべきである。 この点，原告は，本件発明の課題は，ワイン中の遊離ＳＯ２，塩化物及び スルフェートの含有量を所定値以下にすることにより達成されるのであ り，耐食コーティングの種類によりその効果は左右されない旨主張する。 しかし，塗膜組成物の組成を変えることにより塗膜の物性が大きく変動し， 缶内の飲料に大きな影響を及ぼすことは周知であり（乙３４の第１表，乙＼n３５の第２，３表等），ワイン中の遊離ＳＯ２，塩化物及びスルフェートの＼n含有量を所定値以下にすれば，コーティングの種類にかかわらず同様の効 果を奏すると認めるに足りる証拠はない。
(4) 以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，具体例の開示がなく とも当業者が本件発明の課題が解決できると認識するに十分な記載があると＼nいうことはできない。そこで，本件明細書に記載された具体例（試験）によ り当業者が本件発明の課題を解決できると認識し得たかについて，以下検討 する。
ア 本件明細書には，「パッケージングされたワインを，周囲条件下で６ヶ 月間，３０℃で６ヶ月間保存する。５０％の缶を直立状態で，５０％の缶 を倒立状態で保存する。」（段落【００３８】）との方法で試験が行われ た旨の記載がある。しかし，本件明細書には，当該「パッケージングされ たワイン」の「遊離ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」の濃度，そ の他の成分の濃度，耐食コーティングに用いる材料や成分等については何 ら記載がなく，その記載からは，当該「パッケージングされたワイン」が 本件発明に係るワインであることも確認できない。
イ また，本件明細書には，試験方法について，「製品を２ヶ月の間隔を置 いて，Ａｌ，ｐＨ，°ブリックス(Brix)，頭隙酸素及び缶の目視検査に関 してチェックする。…目視検査は，ラッカー状態，ラッカーの汚染，シー ム状態を含む。…官能試験は，味覚パネルによる認識客観システムを用い＼nる。」（段落【００３９】）との記載がある。「頭隙酸素」については， 乙２９文献（４頁下から２行〜末行）に「ヘッドスペースの酸素は，アル ミニウムの放出に関して非常に重大である」との記載があるとおり，ワイ ンの品質に大きな影響を与え得る因子であり，「官能試験」はワインの味＼n質の検査であるから，いずれもその方法や結果は効果の有無を認識する上 で重要である。しかし，本件明細書には，「頭隙酸素」のチェック結果や 「目視検査」の結果についての記載はなく，「官能試験」についても「味＼n覚パネルによる認識客観システム」についての説明や試験結果についての 記載は存在しない。
ウ さらに，本件発明に係る特許請求の範囲はワイン中の三つの成分を特定 した上でその濃度の範囲を規定するものであるから，比較試験を行わない と本件発明に係る方法により所望の効果が生じることが確認できないが， 本件明細書の発明の詳細な説明には比較試験についての記載は存在しな い。このため，当業者は，本件発明で特定されている「遊離ＳＯ2」，「塩 化物」及び「スルフェート」以外の成分や条件を同程度としつつ，「遊離 ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」の濃度を特許請求の範囲に記載 された数値の範囲外とした場合には所望の効果を得ることができないか どうかを認識することができない。 加えて，耐食コーティングについては，試験で用いられたものが本件明 細書に記載されている「エポキシ樹脂」かどうかも明らかではなく，まし て，エポキシ樹脂以外の材料や成分においても同様の効果を奏することを 具体的に示す試験結果は開示されていない。
エ 以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された「試験」は， ワインの組成や耐食コーティングの種類や成分など，基本的な数値，条件 等が開示されていないなど不十分のものであり，比較試験に関する記載も＼n一切存在しない。また，当該試験の結果，所定の効果が得られるとしても， それが本件発明に係る「遊離ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」の 濃度によるのか，それ以外の成分の影響によるのか，耐食コーティングの 成分の影響によるのかなどの点について，当業者が認識することはできな い。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明に実施例として記載された 「試験」に関する記載は，本件発明の課題を解決できると認識するに足り る具体性，客観性を有するものではなく，その記載を参酌したとしても， 当業者は本件発明の課題を解決できるとは認識し得ないというべきであ る。
オ この点，原告は，本件発明の特徴的な部分は，従来存在しなかった技術 思想であり，「塩化物」等の濃度には臨界的な意義もないので，その裏付 けとなる実験結果等の記載がないとしてもサポート要件には違反しない と主張する。 しかし，前記判示のとおり，特許請求の範囲に記載された構成の技術的＼nな意義に関する本件明細書の記載は不十分であり，具体例の開示がなくて＼nも技術常識から所望の効果が生じることが当業者に明らかであるという ことはできない。また，「遊離ＳＯ2」，「塩化物」及び「スルフェート」 に係る濃度については，その範囲が数値により限定されている以上，その 範囲内において所望の効果が生じ，その範囲外の場合には同様の効果が得 られないことを比較試験等に基づいて具体的に示す必要があるというべ きである。
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(5) 以上のとおり，本件発明に係るワインを製造することは困難ではないが， 本件発明の効果に影響を及ぼし得る耐食コーティングの種類やワインの組成 成分について，本件明細書の発明の詳細な説明には十分な開示がされている＼nとはいい難いことに照らすと，本件明細書の発明の詳細の記載は，当業者が 実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということはできず，特許＼n法３６条４項１号に違反するというべきである。
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2018.04.24
平成29(行ケ)10138 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年4月18日 知的財産高等裁判所
サポート要件、実施可能要件について、無効理由なしとした審決が維持されました。＼n
原告は，図１に示された気体溶解装置は，加圧型気体溶解手段３によって生成さ れ，溶存槽４に貯留された水素水を気体溶解装置の内部で循環させるようには構成＼nされておらず，図３に示された気体溶解装置は，その内部に，「溶存槽４（４１，４ ２）」に貯留された水素水を「加圧型気体溶解手段３」に送出する「加圧送水通路」 を備えてはいないから，本件発明１は，図１に示された気体溶解装置，図３に示さ れた気体溶解装置のいずれによってもサポートされていない旨主張する。 しかし，本件明細書には，図１に示された気体溶解装置について，「溶存槽４に保 存された液体は，降圧移送手段５である細管５ａ内で層流状態を維持して流れるこ とで降圧され（Ｓ６），水素水吐出口１０から外部へ吐出される（Ｓ７）。」（【００３ ４】）との記載がある一方で，「本発明の気体溶解装置１は，加圧型気体溶解手段３ で加圧して気体を溶解した液体を，排出せずに循環して加圧型気体溶解手段３に送 り，循環した後に，降圧移送手段５に送る」（【００３７】）との記載がある。したが って，図１に示された気体溶解装置は，加圧型気体溶解手段３によって生成され， 溶存槽４に貯留された水素水を気体溶解装置の内部で循環させるように構成されて＼nいると認められる。 また，本件明細書には，前記イのとおり，本件発明１の「溶存槽」と「加圧型気体 溶解手段」との間に水素水を循環させる経路として，ウォーターサーバーを用いる 場合，水槽を用いる場合，加圧型気体溶解手段で加圧して気体を溶解した液体を， 排出せずに循環して加圧型気体溶解手段に送る経路を用いる場合の開示がある一方， これらの場合に循環の経路が限定されるとの記載や示唆はない。したがって，当業 者であれば，本件発明１においては，水素水が，これらの場合を含む何らかの経路 で循環すればよく，図３に示された気体溶解装置は，水素水を「送出し加圧送水し て循環させ」る経路の例示にすぎないことを理解できる。 よって，原告の主張は採用することができない。
・・・
原告は，請求項１及び８はウォーターサーバーを発明特定事項としていないが， 実施例１，３ないし１３には，図３に示すウォーターサーバーに気体溶解装置を接 続した場合の実験条件しか記載されていない，また，実施例２は，図１に示す気体 溶解装置を用いたものであるが，どのように水素水を生成，循環させたのか不明で あるから，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明１及び８を実施できる程度 に明確かつ十分に記載されているとはいえない旨主張する。＼nしかしながら，本件発明１及び８は，本件明細書に例示された，ウォーターサー バーを用いる場合，水槽を用いる場合，加圧型気体溶解手段で加圧して気体を溶解 した液体を，排出せずに循環して加圧型気体溶解手段に送る場合を含む，何らかの 経路により水素水を循環させるものであることは，前記２(3)，(4)で検討したとおり である。そして，本件明細書には，ウォーターサーバーを用いた実施例１，３ないし １３の実験条件が，他の経路により循環させる構成について当てはまらないと解す＼nべき根拠となる記載はない。 また，実施例２についても，加圧型気体溶解手段で加圧して気体を溶解した液体 を，排出せずに循環して加圧型気体溶解手段に送る場合を含む，何らかの経路によ り水素水を循環させるものであると理解することができる。 そうすると，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明を参考にして，本件発明 １及び８を実施することができるといえるから，原告の主張は採用できない。
原告は，図１に示された気体溶解装置は，加圧型気体溶解手段３によって生成さ れ，溶存槽４に貯留された水素水を気体溶解装置の内部で循環させるようには構成＼nされておらず，図３に示された気体溶解装置は，その内部に，「溶存槽４（４１，４ ２）」に貯留された水素水を「加圧型気体溶解手段３」に送出する「加圧送水通路」 を備えてはいないから，本件発明１は，図１に示された気体溶解装置，図３に示さ れた気体溶解装置のいずれによってもサポートされていない旨主張する。 しかし，本件明細書には，図１に示された気体溶解装置について，「溶存槽４に保 存された液体は，降圧移送手段５である細管５ａ内で層流状態を維持して流れるこ とで降圧され（Ｓ６），水素水吐出口１０から外部へ吐出される（Ｓ７）。」（【００３ ４】）との記載がある一方で，「本発明の気体溶解装置１は，加圧型気体溶解手段３ で加圧して気体を溶解した液体を，排出せずに循環して加圧型気体溶解手段３に送 り，循環した後に，降圧移送手段５に送る」（【００３７】）との記載がある。したが って，図１に示された気体溶解装置は，加圧型気体溶解手段３によって生成され， 溶存槽４に貯留された水素水を気体溶解装置の内部で循環させるように構成されて＼nいると認められる。 また，本件明細書には，前記イのとおり，本件発明１の「溶存槽」と「加圧型気体 溶解手段」との間に水素水を循環させる経路として，ウォーターサーバーを用いる 場合，水槽を用いる場合，加圧型気体溶解手段で加圧して気体を溶解した液体を， 排出せずに循環して加圧型気体溶解手段に送る経路を用いる場合の開示がある一方， これらの場合に循環の経路が限定されるとの記載や示唆はない。したがって，当業 者であれば，本件発明１においては，水素水が，これらの場合を含む何らかの経路 で循環すればよく，図３に示された気体溶解装置は，水素水を「送出し加圧送水し て循環させ」る経路の例示にすぎないことを理解できる。 よって，原告の主張は採用することができない。
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原告は，請求項１及び８はウォーターサーバーを発明特定事項としていないが， 実施例１，３ないし１３には，図３に示すウォーターサーバーに気体溶解装置を接 続した場合の実験条件しか記載されていない，また，実施例２は，図１に示す気体 溶解装置を用いたものであるが，どのように水素水を生成，循環させたのか不明で あるから，本件明細書の発明の詳細な説明は，本件発明１及び８を実施できる程度 に明確かつ十分に記載されているとはいえない旨主張する。＼nしかしながら，本件発明１及び８は，本件明細書に例示された，ウォーターサー バーを用いる場合，水槽を用いる場合，加圧型気体溶解手段で加圧して気体を溶解 した液体を，排出せずに循環して加圧型気体溶解手段に送る場合を含む，何らかの 経路により水素水を循環させるものであることは，前記２(3)，(4)で検討したとおり である。そして，本件明細書には，ウォーターサーバーを用いた実施例１，３ないし １３の実験条件が，他の経路により循環させる構成について当てはまらないと解す＼nべき根拠となる記載はない。 また，実施例２についても，加圧型気体溶解手段で加圧して気体を溶解した液体 を，排出せずに循環して加圧型気体溶解手段に送る場合を含む，何らかの経路によ り水素水を循環させるものであると理解することができる。 そうすると，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明を参考にして，本件発明 １及び８を実施することができるといえるから，原告の主張は採用できない。
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2018.02.17
平成28(行ケ)10218 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年1月30日 知的財産高等裁判所
実施可能要件、サポート要件違反とした拒絶審決が取り消されました。なお、意見を述べる機会を与えなかった点について、手続違背もありと認定されています。
本願明細書の上記記載によれば，同配列アンタゴニスト化合物は， アゴニスト作用を示していたＩＭＯについて，「ＧＡＣＧ」部分に化学修飾を導入し て同部分をＮ２Ｎ１ＣＧモチーフにすることにより，アンタゴニスト作用を示すに至 ったことが認められる（以下，当該作用変化を「本件反転作用」という。）。 このような記載に接した当業者は，本件反転作用を生じさせた原因となる部分は， その他の配列が同一である以上，化学修飾を導入したＮ２Ｎ１ＣＧモチーフに存在す るものと理解するのが自然である。のみならず，本願明細書の前記ａ(c)の記載に接 した当業者は，細菌性及び合成ＤＮＡの塩基配列には様々なものがあるにもかかわ らず，ＴＬＲ９がそれらに存在する非メチル化ＣｐＧモチーフを認識するのである から，ＩＭＯの「ＧＡＣＧ」部分にある非メチル化ＣｐＧモチーフがＴＬＲ９に結 合するものと理解するといえる。そのため，本件反転作用の原因は，ＴＬＲ９に結 合する「ＧＡＣＧ」部分に化学修飾を導入し，これをＮ２Ｎ１ＣＧモチーフとするこ とによって，上記の結合部分に何らかの変化が生じたことによるものと理解するの が自然である。 そうすると，１２種類化合物の配列は，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフの５’末端側に隣接 するオリゴヌクレオチド部分配列（以下「５’末端側隣接配列」という。）が全て「Ｃ ＴＡＴＣＴ」という一つの配列のみであり，かつ，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフの３’末端 側に隣接するオリゴヌクレオチド部分配列（以下「３’末端側隣接配列」という。） が「ＴＴＣＴＣＴＧＴ」又は「ＴＴＣＴＣＵＧＵ」という類似する二つの配列のみ であるものの，当業者は，本件反転作用を生じさせた部分は，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフ 自体であって，５’末端側隣接配列又は３’末端側隣接配列ではないと理解するの であるから，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフを有する本願ＩＲＯ化合物も，１２種類化合物と 同様に，アンタゴニスト作用を奏する蓋然性が高いものと論理的に理解するのが自 然である。そして，当業者は，ＴＬＲ９のアンタゴニストとして作用し得る本願Ｉ ＲＯ化合物が，少なくともＴＬＲ９のアゴニスト作用が原因となる癌，自己免疫疾 患，気道炎症，炎症性疾患，感染症，皮膚疾患，アレルギー，ぜんそく又は病原体 により引き起こされる疾患を有する脊椎動物を治療的に処置し得ることを十分に理＼n解することができるといえる。 したがって，本願明細書に接した当業者は，本願ＩＲＯ化合物が高い蓋然性をも ってＴＬＲ９のアンタゴニスト作用を奏し，かつ，ＴＬＲ９のアンタゴニストとし て作用し得る本願ＩＲＯ化合物がＴＬＲ９のアゴニスト作用を原因とする上記各疾 患を治療的に処置し得ることを理解することができるのであるから，本願明細書中 の発明の詳細な説明の記載は，当業者によって本願出願当時に通常有する技術常識 に基づき本願発明の実施をすることができる程度の記載であると認めるのが相当で ある。
以上によれば，本願明細書の記載により，本願ＩＲＯ化合物が全て，ＴＬＲ９の アンタゴニスト作用を有するものであることを当業者が認識できるとはいえないな どとして，本願発明が実施可能要件に適合するものではないとした審決の判断には＼n誤りがあり，ＴＬＲ９についての原告の取消事由３は，理由がある。
ｃ これに対し，被告は，実施例１１に示されている同配列アンタゴニス ト化合物につき，５’末端側隣接配列が「ＣＴＡＴＣＴ」であり，かつ，「Ｎ１Ｎ２Ｎ ３−Ｎｍ」が「ＴＴＣＴＣＴＧＴ」である化合物が示されるのみであって，それ以外 の本願ＩＲＯ化合物は示されていないことからすると，アンタゴニスト作用が「Ｃ ｐＧジヌクレオチド」に結合した結果であるのか，あるいは，それ以外の共通する 部分に結合した結果であるのかは定かでなく，また，本願明細書の発明の詳細な説 明には，本願ＩＲＯ化合物のうち，実施例１１に示された化合物以外のものが，実 施例１１に示された化合物と同様にアンタゴニスト作用を有することを示唆する記 載もなく，この点が技術常識であるともいえないなどと主張する。 しかしながら，同配列アンタゴニスト化合物は，上記ｂにおいて説示するとおり， アゴニスト作用を示していたＩＭＯについて，「ＧＡＣＧ」部分についてのみ化学修 飾を導入して同部分をＮ２Ｎ１ＣＧモチーフにすることにより，本件反転作用を奏す るに至ったのであるから，このような記載に接した当業者は，本件反転作用を生じ させた部分は，化学修飾を導入したＮ２Ｎ１ＣＧモチーフに存在するものと論理的に 理解するのが自然であるといえる。そうすると，当業者は，実施例１１に示された 化合物以外のものであっても，少なくともＴＬＲ９については，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチー フが存在すれば，高い蓋然性をもってアンタゴニスト作用を示すものと理解すると 認めるのが相当である。 したがって，被告の主張は，その他の主張を含め，本件反転作用の技術的意義を 正解しないものに帰し，採用することができない。
このような適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は，複数の発明が同時に 出願されている場合の拒絶査定不服審判において，従前の拒絶査定の理由が解消さ れている一方，複数の発明に対する上記拒絶査定の理由とは異なる拒絶理由につい て，一方の発明に対してはこれを通知したものの，他方の発明に対しては実質的に これを通知しなかったため，審判請求人が補正により特許要件を欠く上記他方の発 明を削除する可能性が認められたのにこれを削除することができず，特許要件を充＼n足する上記一方の発明についてまで拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れ る機会を失ったといえるときにも，当然妥当するものであって，このようなときに は，当該審決に，特許法５０条を準用する同法１５９条２項に規定する手続違背の 違法があるというべきである。 イ これを本件についてみると，前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全 趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。
・・・
(ｳ) 原告は，本件拒絶査定不服審判において，平成２７年９月１６日付け の拒絶理由通知（甲１６）を受けた（以下，当該拒絶理由通知を「本件拒絶理由通 知」といい，本件拒絶理由通知に係る拒絶理由を「本件拒絶理由」という。）。請求 項１，請求項８及び請求項１３に対する本件拒絶理由は，大要次のとおりである。 ａ 請求項１，３，４及び７ないし１７（請求項３を追加する前のもの） 証拠（甲１６）及び弁論の全趣旨によれば，本件拒絶理由通知では，実施例にお いてアンタゴニスト作用を有することが証明された化合物のうち，本願ＩＲＯ化合 物に含まれるものは，ＩＲＯ５，１０，１７，２５，２６，３３，３４，３７，３ ９，４１，４３及び９８であるとして，これらの１２種類化合物に限定して検討を 加えていること，１２種類化合物は，いずれもＴＬＲ９に対してアンタゴニスト作 用を有するものであるが，ＩＲＯ５に限り，ＴＬＲ９のほか，ＴＬＲ７及び８に対 してもアンタゴニスト作用を有するものであること，本件拒絶理由通知では，１２ 種類化合物を全体として比較して，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフの５’末端側に隣接する部分 の塩基配列及びＮ２Ｎ１ＣＧモチーフの３’末端側に隣接する部分の塩基配列が，それ ぞれ類似の二通りのみであることを根拠として，請求項１，３，４及び７ないし１ ７に係る各発明の実施可能要件及びサポート要件違反を示していること，そのため，＼n本件拒絶理由通知では，ＩＲＯ５に固有の問題を検討するものではなく，ＴＬＲ９ に対するアンタゴニスト作用を有する１２種類化合物のみの問題を検討しているこ と，以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば，本件拒絶理由通知は，ＴＬＲ９に対してアンタゴニスト 作用を有する１２種類化合物のみの問題を検討するにとどまり，ＴＬＲ７及び８に 対してもアンタゴニスト作用を有するＩＲＯ５に固有の問題を検討した上で拒絶理 由を通知するものではないから，実質的にはＴＬＲ７及び８に対する拒絶理由を示 すものではないと認めるのが相当である。
ｂ 請求項８，１３，１６及び１７（請求項３を追加する前のもの） 証拠（甲１６）及び弁論の全趣旨によれば，本件拒絶理由通知は，請求項８に係 る発明につき，「本願明細書ではＴＬＲとして「ＴＬＲ７」，「ＴＬＲ８」及び「ＴＬ Ｒ９」に対する各種ＩＲＯのアンタゴニスト作用を確認しただけであって，他のＴ ＬＲに対してもアンタゴニスト作用を有することは確認されていない。」，「請求項 ８の「ＴＬＲ媒介免疫反応」のうち，「ＴＬＲ７」，「ＴＬＲ８」又は「ＴＬＲ９」の 媒介免疫反応以外の免疫反応については，本願発明のＩＲＯ化合物が阻害効果を示 すことが確認できない。」と記載し，また，請求項１３に係る発明につき，「請求項 １３の「ＴＬＲにより媒介される疾患」のうち，「ＴＬＲ７」，「ＴＬＲ８」又は「Ｔ ＬＲ９」によって媒介される疾患以外の疾患については，本願発明のＩＲＯ化合物 が治療効果を示すことが確認できない。」と，それぞれ記載していることが認められ る。 上記認定事実によれば，本件拒絶理由通知は，文言上，少なくとも，ＴＬＲ７な いし９については，アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認され たことをいうものと理解するのが自然である。
・・・
(ｵ) その後，特許庁は，原告に対し，改めて拒絶理由を通知することなく， 平成２８年５月２０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした。 ウ 前記イ(ｳ)ａによれば，本件拒絶理由通知は，ＴＬＲ９に対してアンタゴ ニスト作用を有する１２種類化合物のみの問題を検討するにとどまり，ＴＬＲ７及 び８に対してアンタゴニスト作用を有するＩＲＯ５に固有の問題を検討した上で拒 絶理由を通知するものではないから，実質的にはＴＬＲ７及び８に対する拒絶理由 を示すものではないことが認められる。のみならず，ＴＬＲ７及び８については， 本件反転作用を裏付ける実施例はない上，そもそも認識するアゴニストの対象が， ＴＬＲ９とは異なり，一本鎖ＲＮＡウイルスであると認められるのであるから，Ｔ ＬＲ７及び８の拒絶理由には，ＴＬＲ９の拒絶理由とは異なる固有の理由が存在す ることは明らかであるにもかかわらず，本件拒絶理由通知は，これを通知していな いことが認められる。
そして，前記イ(ｴ)によれば，原告は，本件拒絶理由を受けて，その理由を解消す るために，ＴＬＲ１ないし６に係る発明部分を削除しているのであり，このような 経緯に鑑みると，原告は，ＴＬＲ７及び８についても拒絶理由を実質的に通知され ていた場合には，ＴＬＲ７及び８に係る発明部分についても，ＴＬＲ１ないし６に 係る発明部分と併せて補正によって削除した可能性が高いものと認められる。＼nのみならず，前記イ(ｳ)ｂによれば，請求項８，１３，１６及び１７に係る各発明 に対する本件拒絶理由通知は，文言上，少なくとも，ＴＬＲ７ないし９については， アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認されたことをいうものと 理解するのが自然であるから，このような記載に接した原告が，少なくともＴＬＲ ７ないし９については，アンタゴニスト作用を有することが確認されたため，実施 可能要件及びサポート要件違反はないものと理解したのもやむを得ないところであ＼nる。現に，原告は，前記イ(ｴ)によれば，本件拒絶理由通知を踏まえ，請求項９及び １４においては，ＴＬＲ１ないし６を削除して，ＴＬＲ７ないし９に限定する補正 をしている事実が認められるのであるから，このような事実からも，上記の原告の 理解が十分に裏付けられるといえる。そうすると，ＴＬＲ７ないし９についてもア＼nンタゴニスト作用を有するものであるとすることはできないとして，本願発明が実 施可能要件及びサポート要件に適合しないとした審決の判断は，実質的にみれば，＼n上記の経過に照らし，原告にとっては，不意打ちというほかなく，不当であるとい うほかない。
これらの事情の下においては，本件拒絶査定不服審判において，従前の拒絶査定 の理由とは異なる拒絶理由について，ＴＬＲ９に係る発明に対してはこれを通知し たものの，ＴＬＲ７及び８に係る各発明に対しては実質的にこれを通知しなかった ため，原告が補正により特許要件を欠くＴＬＲ７及び８に係る各発明を削除する可 能性が認められたのにこれを削除することができず，特許要件を充足するＴＬＲ９＼nに係る発明についてまで本件拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会 を失ったものと認められる。 したがって，審決には，特許法５０条を準用する同法１５９条２項に規定する手 続違背の違法があるというべきであり，当該手続違背の違法は，審決の結論に影響 を及ぼすというべきであるから，取消事由１は，理由があるものと認められる。
エ これに対し，被告は，前記イ(ｳ)ａのとおり，サポート要件違反と実施可能＼n要件違反をいう請求項１に係る本件拒絶理由は，旧請求項３及び４，７なしい１７ についても存在する旨通知されているのであるから，審決が本件拒絶理由とは異な る新たな拒絶理由に基づき実施可能要件及びサポート要件に適合しないと判断した＼nとする原告の主張は，前提を欠くものであるなどと主張する。 しかしながら，上記ウで説示したとおり，本件拒絶査定不服審判において，本件 拒絶理由通知では，ＴＬＲ９に関する拒絶理由のみを通知し，実質的にはＴＬＲ７ 及び８に関する拒絶理由を通知しなかったため，原告はＴＬＲ７及び８に係る各発 明を削除するなどの補正をする機会を失うことになり，実施可能要件及びサポート＼n要件をいずれも充足するＴＬＲ９に係る発明まで最終的に特許を受けることができ ないことになったものと認められる。このような結果は，原告にとって，不意打ち となるため，原告に過酷というほかなく，審判請求人の手続保障を規定する特許法 １５９条２項の趣旨に照らし，相当ではないというべきである。 かえって，被告は，本件訴訟に至っては，そもそもＴＬＲ７及び８が認識するも のと，ＴＬＲ９が認識するものが異なるという技術常識に基づけば，ＴＬＲ９に対 して本願ＩＲＯ化合物がアンタゴニスト作用を奏するとする原告の作用機序の説明 が，ＴＬＲ７及び８には妥当し得ないことは明らかであるなどとして，現にＴＬＲ ７及び８に固有の拒絶理由を具体的に主張しているのであるから（準備書面（第１ 回）１３頁），実質的にみても，上記のように，本件拒絶査定不服審判においてＴＬ Ｒ７及び８に固有の拒絶理由を通知することが，審判合議体にとって困難なもので あったとは認められない。 したがって，被告の主張は，審判請求人の手続保障を規定する特許法１５９条２ 項の意義を正解しないものに帰し，採用することができない。
なお付言するに，本願ＩＲＯ化合物が治療効果を有するかどうかの点につき，本 件拒絶理由では，ＴＬＲ７ないし９によって媒介される疾患以外の疾患については 治療効果を示すことが確認できないとしているところ，原告は，本件拒絶査定不服 審判においては，ＴＬＲ７ないし９によって媒介される疾患については治療効果を 示すことが確認されたものと理解した上，本件拒絶理由を踏まえてＴＬＲ１ないし ６を削除する補正をし，さらに，その後の意見書において，この点に係る拒絶理由 が解消されたとまで述べているのであるから，審決においてＴＬＲ７ないし９によ って媒介される疾患についても治療的に処置することができるといえる根拠がない と判断するのであれば，審判請求人の手続保障を規定する特許法１５９条２項の法 意に照らすと，本件拒絶査定不服審判において，この点についても改めて拒絶理由 を通知することが相当であったものと認められる。
本願明細書の上記記載によれば，同配列アンタゴニスト化合物は， アゴニスト作用を示していたＩＭＯについて，「ＧＡＣＧ」部分に化学修飾を導入し て同部分をＮ２Ｎ１ＣＧモチーフにすることにより，アンタゴニスト作用を示すに至 ったことが認められる（以下，当該作用変化を「本件反転作用」という。）。 このような記載に接した当業者は，本件反転作用を生じさせた原因となる部分は， その他の配列が同一である以上，化学修飾を導入したＮ２Ｎ１ＣＧモチーフに存在す るものと理解するのが自然である。のみならず，本願明細書の前記ａ(c)の記載に接 した当業者は，細菌性及び合成ＤＮＡの塩基配列には様々なものがあるにもかかわ らず，ＴＬＲ９がそれらに存在する非メチル化ＣｐＧモチーフを認識するのである から，ＩＭＯの「ＧＡＣＧ」部分にある非メチル化ＣｐＧモチーフがＴＬＲ９に結 合するものと理解するといえる。そのため，本件反転作用の原因は，ＴＬＲ９に結 合する「ＧＡＣＧ」部分に化学修飾を導入し，これをＮ２Ｎ１ＣＧモチーフとするこ とによって，上記の結合部分に何らかの変化が生じたことによるものと理解するの が自然である。 そうすると，１２種類化合物の配列は，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフの５’末端側に隣接 するオリゴヌクレオチド部分配列（以下「５’末端側隣接配列」という。）が全て「Ｃ ＴＡＴＣＴ」という一つの配列のみであり，かつ，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフの３’末端 側に隣接するオリゴヌクレオチド部分配列（以下「３’末端側隣接配列」という。） が「ＴＴＣＴＣＴＧＴ」又は「ＴＴＣＴＣＵＧＵ」という類似する二つの配列のみ であるものの，当業者は，本件反転作用を生じさせた部分は，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフ 自体であって，５’末端側隣接配列又は３’末端側隣接配列ではないと理解するの であるから，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフを有する本願ＩＲＯ化合物も，１２種類化合物と 同様に，アンタゴニスト作用を奏する蓋然性が高いものと論理的に理解するのが自 然である。そして，当業者は，ＴＬＲ９のアンタゴニストとして作用し得る本願Ｉ ＲＯ化合物が，少なくともＴＬＲ９のアゴニスト作用が原因となる癌，自己免疫疾 患，気道炎症，炎症性疾患，感染症，皮膚疾患，アレルギー，ぜんそく又は病原体 により引き起こされる疾患を有する脊椎動物を治療的に処置し得ることを十分に理＼n解することができるといえる。 したがって，本願明細書に接した当業者は，本願ＩＲＯ化合物が高い蓋然性をも ってＴＬＲ９のアンタゴニスト作用を奏し，かつ，ＴＬＲ９のアンタゴニストとし て作用し得る本願ＩＲＯ化合物がＴＬＲ９のアゴニスト作用を原因とする上記各疾 患を治療的に処置し得ることを理解することができるのであるから，本願明細書中 の発明の詳細な説明の記載は，当業者によって本願出願当時に通常有する技術常識 に基づき本願発明の実施をすることができる程度の記載であると認めるのが相当で ある。
以上によれば，本願明細書の記載により，本願ＩＲＯ化合物が全て，ＴＬＲ９の アンタゴニスト作用を有するものであることを当業者が認識できるとはいえないな どとして，本願発明が実施可能要件に適合するものではないとした審決の判断には＼n誤りがあり，ＴＬＲ９についての原告の取消事由３は，理由がある。
ｃ これに対し，被告は，実施例１１に示されている同配列アンタゴニス ト化合物につき，５’末端側隣接配列が「ＣＴＡＴＣＴ」であり，かつ，「Ｎ１Ｎ２Ｎ ３−Ｎｍ」が「ＴＴＣＴＣＴＧＴ」である化合物が示されるのみであって，それ以外 の本願ＩＲＯ化合物は示されていないことからすると，アンタゴニスト作用が「Ｃ ｐＧジヌクレオチド」に結合した結果であるのか，あるいは，それ以外の共通する 部分に結合した結果であるのかは定かでなく，また，本願明細書の発明の詳細な説 明には，本願ＩＲＯ化合物のうち，実施例１１に示された化合物以外のものが，実 施例１１に示された化合物と同様にアンタゴニスト作用を有することを示唆する記 載もなく，この点が技術常識であるともいえないなどと主張する。 しかしながら，同配列アンタゴニスト化合物は，上記ｂにおいて説示するとおり， アゴニスト作用を示していたＩＭＯについて，「ＧＡＣＧ」部分についてのみ化学修 飾を導入して同部分をＮ２Ｎ１ＣＧモチーフにすることにより，本件反転作用を奏す るに至ったのであるから，このような記載に接した当業者は，本件反転作用を生じ させた部分は，化学修飾を導入したＮ２Ｎ１ＣＧモチーフに存在するものと論理的に 理解するのが自然であるといえる。そうすると，当業者は，実施例１１に示された 化合物以外のものであっても，少なくともＴＬＲ９については，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチー フが存在すれば，高い蓋然性をもってアンタゴニスト作用を示すものと理解すると 認めるのが相当である。 したがって，被告の主張は，その他の主張を含め，本件反転作用の技術的意義を 正解しないものに帰し，採用することができない。
このような適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は，複数の発明が同時に 出願されている場合の拒絶査定不服審判において，従前の拒絶査定の理由が解消さ れている一方，複数の発明に対する上記拒絶査定の理由とは異なる拒絶理由につい て，一方の発明に対してはこれを通知したものの，他方の発明に対しては実質的に これを通知しなかったため，審判請求人が補正により特許要件を欠く上記他方の発 明を削除する可能性が認められたのにこれを削除することができず，特許要件を充＼n足する上記一方の発明についてまで拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れ る機会を失ったといえるときにも，当然妥当するものであって，このようなときに は，当該審決に，特許法５０条を準用する同法１５９条２項に規定する手続違背の 違法があるというべきである。 イ これを本件についてみると，前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全 趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。
・・・
(ｳ) 原告は，本件拒絶査定不服審判において，平成２７年９月１６日付け の拒絶理由通知（甲１６）を受けた（以下，当該拒絶理由通知を「本件拒絶理由通 知」といい，本件拒絶理由通知に係る拒絶理由を「本件拒絶理由」という。）。請求 項１，請求項８及び請求項１３に対する本件拒絶理由は，大要次のとおりである。 ａ 請求項１，３，４及び７ないし１７（請求項３を追加する前のもの） 証拠（甲１６）及び弁論の全趣旨によれば，本件拒絶理由通知では，実施例にお いてアンタゴニスト作用を有することが証明された化合物のうち，本願ＩＲＯ化合 物に含まれるものは，ＩＲＯ５，１０，１７，２５，２６，３３，３４，３７，３ ９，４１，４３及び９８であるとして，これらの１２種類化合物に限定して検討を 加えていること，１２種類化合物は，いずれもＴＬＲ９に対してアンタゴニスト作 用を有するものであるが，ＩＲＯ５に限り，ＴＬＲ９のほか，ＴＬＲ７及び８に対 してもアンタゴニスト作用を有するものであること，本件拒絶理由通知では，１２ 種類化合物を全体として比較して，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフの５’末端側に隣接する部分 の塩基配列及びＮ２Ｎ１ＣＧモチーフの３’末端側に隣接する部分の塩基配列が，それ ぞれ類似の二通りのみであることを根拠として，請求項１，３，４及び７ないし１ ７に係る各発明の実施可能要件及びサポート要件違反を示していること，そのため，＼n本件拒絶理由通知では，ＩＲＯ５に固有の問題を検討するものではなく，ＴＬＲ９ に対するアンタゴニスト作用を有する１２種類化合物のみの問題を検討しているこ と，以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば，本件拒絶理由通知は，ＴＬＲ９に対してアンタゴニスト 作用を有する１２種類化合物のみの問題を検討するにとどまり，ＴＬＲ７及び８に 対してもアンタゴニスト作用を有するＩＲＯ５に固有の問題を検討した上で拒絶理 由を通知するものではないから，実質的にはＴＬＲ７及び８に対する拒絶理由を示 すものではないと認めるのが相当である。
ｂ 請求項８，１３，１６及び１７（請求項３を追加する前のもの） 証拠（甲１６）及び弁論の全趣旨によれば，本件拒絶理由通知は，請求項８に係 る発明につき，「本願明細書ではＴＬＲとして「ＴＬＲ７」，「ＴＬＲ８」及び「ＴＬ Ｒ９」に対する各種ＩＲＯのアンタゴニスト作用を確認しただけであって，他のＴ ＬＲに対してもアンタゴニスト作用を有することは確認されていない。」，「請求項 ８の「ＴＬＲ媒介免疫反応」のうち，「ＴＬＲ７」，「ＴＬＲ８」又は「ＴＬＲ９」の 媒介免疫反応以外の免疫反応については，本願発明のＩＲＯ化合物が阻害効果を示 すことが確認できない。」と記載し，また，請求項１３に係る発明につき，「請求項 １３の「ＴＬＲにより媒介される疾患」のうち，「ＴＬＲ７」，「ＴＬＲ８」又は「Ｔ ＬＲ９」によって媒介される疾患以外の疾患については，本願発明のＩＲＯ化合物 が治療効果を示すことが確認できない。」と，それぞれ記載していることが認められ る。 上記認定事実によれば，本件拒絶理由通知は，文言上，少なくとも，ＴＬＲ７な いし９については，アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認され たことをいうものと理解するのが自然である。
・・・
(ｵ) その後，特許庁は，原告に対し，改めて拒絶理由を通知することなく， 平成２８年５月２０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした。 ウ 前記イ(ｳ)ａによれば，本件拒絶理由通知は，ＴＬＲ９に対してアンタゴ ニスト作用を有する１２種類化合物のみの問題を検討するにとどまり，ＴＬＲ７及 び８に対してアンタゴニスト作用を有するＩＲＯ５に固有の問題を検討した上で拒 絶理由を通知するものではないから，実質的にはＴＬＲ７及び８に対する拒絶理由 を示すものではないことが認められる。のみならず，ＴＬＲ７及び８については， 本件反転作用を裏付ける実施例はない上，そもそも認識するアゴニストの対象が， ＴＬＲ９とは異なり，一本鎖ＲＮＡウイルスであると認められるのであるから，Ｔ ＬＲ７及び８の拒絶理由には，ＴＬＲ９の拒絶理由とは異なる固有の理由が存在す ることは明らかであるにもかかわらず，本件拒絶理由通知は，これを通知していな いことが認められる。
そして，前記イ(ｴ)によれば，原告は，本件拒絶理由を受けて，その理由を解消す るために，ＴＬＲ１ないし６に係る発明部分を削除しているのであり，このような 経緯に鑑みると，原告は，ＴＬＲ７及び８についても拒絶理由を実質的に通知され ていた場合には，ＴＬＲ７及び８に係る発明部分についても，ＴＬＲ１ないし６に 係る発明部分と併せて補正によって削除した可能性が高いものと認められる。＼nのみならず，前記イ(ｳ)ｂによれば，請求項８，１３，１６及び１７に係る各発明 に対する本件拒絶理由通知は，文言上，少なくとも，ＴＬＲ７ないし９については， アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認されたことをいうものと 理解するのが自然であるから，このような記載に接した原告が，少なくともＴＬＲ ７ないし９については，アンタゴニスト作用を有することが確認されたため，実施 可能要件及びサポート要件違反はないものと理解したのもやむを得ないところであ＼nる。現に，原告は，前記イ(ｴ)によれば，本件拒絶理由通知を踏まえ，請求項９及び １４においては，ＴＬＲ１ないし６を削除して，ＴＬＲ７ないし９に限定する補正 をしている事実が認められるのであるから，このような事実からも，上記の原告の 理解が十分に裏付けられるといえる。そうすると，ＴＬＲ７ないし９についてもア＼nンタゴニスト作用を有するものであるとすることはできないとして，本願発明が実 施可能要件及びサポート要件に適合しないとした審決の判断は，実質的にみれば，＼n上記の経過に照らし，原告にとっては，不意打ちというほかなく，不当であるとい うほかない。
これらの事情の下においては，本件拒絶査定不服審判において，従前の拒絶査定 の理由とは異なる拒絶理由について，ＴＬＲ９に係る発明に対してはこれを通知し たものの，ＴＬＲ７及び８に係る各発明に対しては実質的にこれを通知しなかった ため，原告が補正により特許要件を欠くＴＬＲ７及び８に係る各発明を削除する可 能性が認められたのにこれを削除することができず，特許要件を充足するＴＬＲ９＼nに係る発明についてまで本件拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会 を失ったものと認められる。 したがって，審決には，特許法５０条を準用する同法１５９条２項に規定する手 続違背の違法があるというべきであり，当該手続違背の違法は，審決の結論に影響 を及ぼすというべきであるから，取消事由１は，理由があるものと認められる。
エ これに対し，被告は，前記イ(ｳ)ａのとおり，サポート要件違反と実施可能＼n要件違反をいう請求項１に係る本件拒絶理由は，旧請求項３及び４，７なしい１７ についても存在する旨通知されているのであるから，審決が本件拒絶理由とは異な る新たな拒絶理由に基づき実施可能要件及びサポート要件に適合しないと判断した＼nとする原告の主張は，前提を欠くものであるなどと主張する。 しかしながら，上記ウで説示したとおり，本件拒絶査定不服審判において，本件 拒絶理由通知では，ＴＬＲ９に関する拒絶理由のみを通知し，実質的にはＴＬＲ７ 及び８に関する拒絶理由を通知しなかったため，原告はＴＬＲ７及び８に係る各発 明を削除するなどの補正をする機会を失うことになり，実施可能要件及びサポート＼n要件をいずれも充足するＴＬＲ９に係る発明まで最終的に特許を受けることができ ないことになったものと認められる。このような結果は，原告にとって，不意打ち となるため，原告に過酷というほかなく，審判請求人の手続保障を規定する特許法 １５９条２項の趣旨に照らし，相当ではないというべきである。 かえって，被告は，本件訴訟に至っては，そもそもＴＬＲ７及び８が認識するも のと，ＴＬＲ９が認識するものが異なるという技術常識に基づけば，ＴＬＲ９に対 して本願ＩＲＯ化合物がアンタゴニスト作用を奏するとする原告の作用機序の説明 が，ＴＬＲ７及び８には妥当し得ないことは明らかであるなどとして，現にＴＬＲ ７及び８に固有の拒絶理由を具体的に主張しているのであるから（準備書面（第１ 回）１３頁），実質的にみても，上記のように，本件拒絶査定不服審判においてＴＬ Ｒ７及び８に固有の拒絶理由を通知することが，審判合議体にとって困難なもので あったとは認められない。 したがって，被告の主張は，審判請求人の手続保障を規定する特許法１５９条２ 項の意義を正解しないものに帰し，採用することができない。
なお付言するに，本願ＩＲＯ化合物が治療効果を有するかどうかの点につき，本 件拒絶理由では，ＴＬＲ７ないし９によって媒介される疾患以外の疾患については 治療効果を示すことが確認できないとしているところ，原告は，本件拒絶査定不服 審判においては，ＴＬＲ７ないし９によって媒介される疾患については治療効果を 示すことが確認されたものと理解した上，本件拒絶理由を踏まえてＴＬＲ１ないし ６を削除する補正をし，さらに，その後の意見書において，この点に係る拒絶理由 が解消されたとまで述べているのであるから，審決においてＴＬＲ７ないし９によ って媒介される疾患についても治療的に処置することができるといえる根拠がない と判断するのであれば，審判請求人の手続保障を規定する特許法１５９条２項の法 意に照らすと，本件拒絶査定不服審判において，この点についても改めて拒絶理由 を通知することが相当であったものと認められる。
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2018.01.19
平成28(行ケ)10278 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年1月15日 知的財産高等裁判所（4部）
異議理由ありとした審決が取り消されました。理由は、新規事項か、サポート要件違反か、実施可能要件違反かです。知財高裁は、当初明細書の範囲内と判断しました。＼n
ア 本件出願当初明細書等の記載
結晶多形Ａについて，本件出願当初明細書等には，おおむね，次のとおり記載が ある。
・・・・
イ 本件出願当初明細書等に開示された結晶多形Ａに関する技術的事項
(ア) 本件出願当初明細書等にいう結晶多形Ａは，本件出願当初明細書等におい て名付けられたものである（【０００７】）。
(イ) そして，本件出願当初明細書等【０００８】には，結晶多形Ａに該当する具体的な結晶多形として，【０００８】(1)は，本件出願時の特許請求の範囲【請求 項１】で特定される結晶多形を挙げるほか，【０００８】(5)は，２θで表して，構＼ 成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個の角度において，ピークを有する特徴的な Ｘ線回析図形を示し，ＦＴ−ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量 が３〜１５％であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げており，後者の結 晶多形は，構成要件Ｅで特定される結晶多形を含むものである。このように，本件＼n出願当初明細書等【０００８】の記載は，結晶多形Ａには，構成要件Ｅで特定され＼nる結晶多形だけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される 結晶多形も，該当する旨説明するものである。
(ウ) また，本件出願当初明細書等【０００９】は，「結晶多形Ａの一つの具体 的形態」として，２θで表して，構＼成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個無偏差 相対強度図形を示す結晶多形を例示しており，この結晶多形は，構成要件Ｅで特定＼nされる結晶多形を含むものである。そうすると，本件出願当初明細書等【０００９】 の記載は，構成要件Ｅで特定される結晶多形は，結晶多形Ａの具体的な態様の一つ＼nである旨説明するものである。
(エ) さらに，本願出願当初明細書等【００４７】には，【００４７】に記載さ れた製造方法によって，結晶多形Ａが得られること，当該結晶多形ＡのＸ線粉末回 析図形は，構成要件Ｅと同様の２６個無偏差相対強度図形を示したことが記載され＼nている。本件出願当初明細書等【００４７】の記載は，特定の製造方法によって生 成された結晶多形ＡのＸ線粉末回析図形を説明するにとどまり，構成要件Ｅで特定＼nされる結晶多形のみが結晶多形Ａである旨説明するものではない。
(オ) したがって，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特＼n定される結晶多形Ａだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特 定される結晶多形Ａも，導くことができる。
(4) 新規事項の追加の有無
本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａ＼nだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形Ａ も，導くことができるから，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定され る結晶多形Ａから，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａを除くものを，本件出願当＼n初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。 したがって，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加す＼nる本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件出願当初明細書等 に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
(5) 被告の主張について
被告は，本件出願当初明細書等に記載された結晶多形Ａを，２６個のピークの回 折角２θ及びその相対強度で特定しなくても，６個のピークの回析角２θ等によっ て特定し得るということは技術常識ではないと主張する。 しかし，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，２６個のピークの回折角２ θ及びその相対強度で特定される結晶多形Ａだけではなく，６個のピークの回析角 ２θ等によって特定される結晶多形Ａも導くことができる。本件補正は，２６個の ピークの回折角２θ及びその相対強度で特定される結晶多形を，６個のピークの回 析角２θ等によって特定することを前提としてなされたものではないから，被告の 上記主張は，前提を欠く。
(6) 小括
以上のとおり，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加＼nする本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではない。そして，本件補正の その余の部分について，被告は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件 出願当初明細書等に記載した範囲内においてしたものであることを争わない。した がって，本件補正は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たす。
ア 本件出願当初明細書等の記載
結晶多形Ａについて，本件出願当初明細書等には，おおむね，次のとおり記載が ある。
・・・・
イ 本件出願当初明細書等に開示された結晶多形Ａに関する技術的事項
(ア) 本件出願当初明細書等にいう結晶多形Ａは，本件出願当初明細書等におい て名付けられたものである（【０００７】）。
(イ) そして，本件出願当初明細書等【０００８】には，結晶多形Ａに該当する具体的な結晶多形として，【０００８】(1)は，本件出願時の特許請求の範囲【請求 項１】で特定される結晶多形を挙げるほか，【０００８】(5)は，２θで表して，構＼ 成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個の角度において，ピークを有する特徴的な Ｘ線回析図形を示し，ＦＴ−ＩＲ分光法と結合した熱重量法により測定した含水量 が３〜１５％であるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を挙げており，後者の結 晶多形は，構成要件Ｅで特定される結晶多形を含むものである。このように，本件＼n出願当初明細書等【０００８】の記載は，結晶多形Ａには，構成要件Ｅで特定され＼nる結晶多形だけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される 結晶多形も，該当する旨説明するものである。
(ウ) また，本件出願当初明細書等【０００９】は，「結晶多形Ａの一つの具体 的形態」として，２θで表して，構＼成要件Ｅで特定されるのと同様の２６個無偏差 相対強度図形を示す結晶多形を例示しており，この結晶多形は，構成要件Ｅで特定＼nされる結晶多形を含むものである。そうすると，本件出願当初明細書等【０００９】 の記載は，構成要件Ｅで特定される結晶多形は，結晶多形Ａの具体的な態様の一つ＼nである旨説明するものである。
(エ) さらに，本願出願当初明細書等【００４７】には，【００４７】に記載さ れた製造方法によって，結晶多形Ａが得られること，当該結晶多形ＡのＸ線粉末回 析図形は，構成要件Ｅと同様の２６個無偏差相対強度図形を示したことが記載され＼nている。本件出願当初明細書等【００４７】の記載は，特定の製造方法によって生 成された結晶多形ＡのＸ線粉末回析図形を説明するにとどまり，構成要件Ｅで特定＼nされる結晶多形のみが結晶多形Ａである旨説明するものではない。
(オ) したがって，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特＼n定される結晶多形Ａだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特 定される結晶多形Ａも，導くことができる。
(4) 新規事項の追加の有無
本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａ＼nだけではなく，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定される結晶多形Ａ も，導くことができるから，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】で特定され る結晶多形Ａから，構成要件Ｅで特定される結晶多形Ａを除くものを，本件出願当＼n初明細書等の全ての記載を総合することにより導くことができるというべきである。 したがって，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加す＼nる本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件出願当初明細書等 に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
(5) 被告の主張について
被告は，本件出願当初明細書等に記載された結晶多形Ａを，２６個のピークの回 折角２θ及びその相対強度で特定しなくても，６個のピークの回析角２θ等によっ て特定し得るということは技術常識ではないと主張する。 しかし，本件出願当初明細書等の記載を総合すれば，２６個のピークの回折角２ θ及びその相対強度で特定される結晶多形Ａだけではなく，６個のピークの回析角 ２θ等によって特定される結晶多形Ａも導くことができる。本件補正は，２６個の ピークの回折角２θ及びその相対強度で特定される結晶多形を，６個のピークの回 析角２θ等によって特定することを前提としてなされたものではないから，被告の 上記主張は，前提を欠く。
(6) 小括
以上のとおり，本件出願時の特許請求の範囲【請求項１】に，構成要件Ｅを追加＼nする本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではない。そして，本件補正の その余の部分について，被告は，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件 出願当初明細書等に記載した範囲内においてしたものであることを争わない。した がって，本件補正は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たす。
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2018.01.18
平成29(ネ)10027 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成29年12月21日 知的財産高等裁判所(2部) 東京地方裁判所
ＣＳ関連発明について、控訴審で差止請求が認められました。無効理由については「時機に後れた」として採用されませんでした。1審は、均等侵害も第1、第2、第3要件を満たさない、分割要件違反、および一部のクレームについてサポート要件違反があると判断していました。
引用発明１は，前記ア(ｲ)のとおり，「毎度の自動売買では自動売買テーブルでの 約定価より真下の安値の買取り及び約定価より真上の高値の売込みが同時に発注さ れるよう設定されたものであって，それにより，先に約定した注文と同種の注文を 含む売込み注文と買取り注文を同時に発注することで，株価が最初の売買価の値段 の範囲から上下に変動する場合に，所定の収益を発生させることに加え，口座の残 高及び持ち株の範囲において，株の現在価を無視して株の値段への変動を一向に予＼n測することなく，従前の株の買取り値より株価が下落すると所定量を買い取り，買 取り値より株価が上がると所定量を売り込むこと」を特徴とするものである。 このように，引用発明１において，従前の株の買取り値より株価が下落すると所 定量を買い取り，買取り値より株価が上がると所定量を売り込む，という，連続し た買取り又は売込みによる口座の残高又は持ち株の増大をも目的とするものである から，このような設定に係る構成を，約定価と同じ価格の注文を含む注文を発注対＼n象に含めるようにし，それを「繰り返し行わせる」設定に変更することは，「約定価 より真下の安値の買取り」及び「約定価より真上の高値の売込み」を同時に発注す ることにより，「従前の株の買取り値より株価が下落すると所定量を買取り，買取り 値より株価が上がると所定量を売込む」という，引用発明１の特徴を損なわせるこ とになる。 そうすると，引用発明１を本件発明の構成１Ｈに係る構＼成の如く変更する動機付 けあるといえないから，構成１Ｈに相当する構＼成は，引用発明１から当業者が容易 に想到し得たものとはいえない。
エ 被控訴人の主張について
被控訴人は，本件発明１と引用発明１との相違点は，引用発明１が本件発明１の 構成１Ｆのうち「前記一の注文価格を一の最高価格として設定し」ていない点であ＼nり，その余の点では一致していることを前提に，本件発明１は，引用発明１から容 易想到である，と主張する。 しかし，前記イのとおり，本件発明１と引用発明１とは，引用発明１が本件発明 １の構成１Ｈの構＼成を有していない点について相違している。被控訴人の主張は， その前提を欠き，理由がない。
・・・・
４ なお，被控訴人は，口頭弁論終結後に，本件発明１が無効とされるべきであ ることが明白である事由があるとして，口頭弁論再開を申し立てるが，無効事由の＼n根拠となるべき資料は１０年以上前に作成されていたものであり，上記無効事由は， 被控訴人が重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法であって， これによって訴訟の完結を遅延させることとなるから，却下されるべきものである から，口頭弁論を再開しない。
引用発明１は，前記ア(ｲ)のとおり，「毎度の自動売買では自動売買テーブルでの 約定価より真下の安値の買取り及び約定価より真上の高値の売込みが同時に発注さ れるよう設定されたものであって，それにより，先に約定した注文と同種の注文を 含む売込み注文と買取り注文を同時に発注することで，株価が最初の売買価の値段 の範囲から上下に変動する場合に，所定の収益を発生させることに加え，口座の残 高及び持ち株の範囲において，株の現在価を無視して株の値段への変動を一向に予＼n測することなく，従前の株の買取り値より株価が下落すると所定量を買い取り，買 取り値より株価が上がると所定量を売り込むこと」を特徴とするものである。 このように，引用発明１において，従前の株の買取り値より株価が下落すると所 定量を買い取り，買取り値より株価が上がると所定量を売り込む，という，連続し た買取り又は売込みによる口座の残高又は持ち株の増大をも目的とするものである から，このような設定に係る構成を，約定価と同じ価格の注文を含む注文を発注対＼n象に含めるようにし，それを「繰り返し行わせる」設定に変更することは，「約定価 より真下の安値の買取り」及び「約定価より真上の高値の売込み」を同時に発注す ることにより，「従前の株の買取り値より株価が下落すると所定量を買取り，買取り 値より株価が上がると所定量を売込む」という，引用発明１の特徴を損なわせるこ とになる。 そうすると，引用発明１を本件発明の構成１Ｈに係る構＼成の如く変更する動機付 けあるといえないから，構成１Ｈに相当する構＼成は，引用発明１から当業者が容易 に想到し得たものとはいえない。
エ 被控訴人の主張について
被控訴人は，本件発明１と引用発明１との相違点は，引用発明１が本件発明１の 構成１Ｆのうち「前記一の注文価格を一の最高価格として設定し」ていない点であ＼nり，その余の点では一致していることを前提に，本件発明１は，引用発明１から容 易想到である，と主張する。 しかし，前記イのとおり，本件発明１と引用発明１とは，引用発明１が本件発明 １の構成１Ｈの構＼成を有していない点について相違している。被控訴人の主張は， その前提を欠き，理由がない。
・・・・
４ なお，被控訴人は，口頭弁論終結後に，本件発明１が無効とされるべきであ ることが明白である事由があるとして，口頭弁論再開を申し立てるが，無効事由の＼n根拠となるべき資料は１０年以上前に作成されていたものであり，上記無効事由は， 被控訴人が重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法であって， これによって訴訟の完結を遅延させることとなるから，却下されるべきものである から，口頭弁論を再開しない。
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2018.01.11
平成29(行ケ)10029 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年12月26日 知的財産高等裁判所
無効理由無しとした審決が取り消されました。理由は、サポート要件違反･委任省令違反、進歩性違反です。委任省令違反である以上、サポート要件違反でもあるという理由です。
前記アのとおり，本件明細書には，「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに起因す るゲル」は，ロングラン成形により発生するゲルとは異なる原因で発生するゲルで あると記載されているものの，本件明細書には，「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに起因 するゲル」が，乙１５における「ゲル状ブツ」の原因となるゲルと，その形状，構＼n造等がどのように異なるのかを明らかにする記載は見当たらない。 また，本件明細書においては，前記イのとおり，「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに起 因するゲル」は，目視観察できるものであるとされ，乙１５における「ゲル状ブツ」 は，前記ウのとおり，肉眼で見ることができるものとされているところ，本件明細 書には，「目視観察」の定義は見当たらず，後者は肉眼で見分けられ，前者は肉眼で 見分けられないものを含む旨の特段の記載はないから，本件発明における「ＥＶＯ Ｈ層の界面での乱れに起因するゲル」と背景技術（乙１５）における「ゲル」を， 観察方法において区別することができるとは，理解できない。 このように，本件明細書には，本件発明における「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに 起因するゲル」は，本件特許出願前の技術により抑制することができるとされてい るロングラン成形により発生するゲルとは異なる原因で発生する旨の記載があるも のの，その記載のみでは，ロングラン成形により発生するゲルと区別できるかどう かは，明らかでないというほかない。 この点について，被告は，「不完全溶融ＥＶＯＨ」が発生する機序について主張し， これは，従来から知られていた「熱架橋ゲル」とは異なる旨主張する。しかし，本 件明細書には，被告が本訴において主張するようなことは何ら記載されておらず， 被告が本訴において主張するような技術常識が存したとも認められないから，本件 発明における「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに起因するゲル」が被告が本訴において 主張するようなものと認めることはできない。 そうすると，本件発明における「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに起因するゲル」の 意義は明らかでないというほかなく，本件特許出願時の技術常識を考慮しても，「成 形物に溶融成形したときにＥＶＯＨ層の界面での乱れに起因するゲルの発生がなく， 良好な成形物が得られ」るという本件発明の課題は，理解できないというほかない。 オ したがって，本件明細書の記載には，本件発明の課題について，当業者 が理解できるように記載されていないから，「特許法第三十六条第四項第一号の経＼n済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解 決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明 の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければなら ない。」と定める特許法施行規則２４条の２の規定に適合するものではない。
(2) 以上のとおり，本件発明についての本件明細書の発明の詳細の説明の記 載は，特許法３６条４項１号の規定に適合しないから，審決のこの点に係る判断に は誤りがあり，取消事由３には理由がある。
・・・
前記２(1)オのとおり，本件明細書には，本件発明の課題について，当業者が理解 できるように記載されていないから，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の 詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲の ものであると認めることはできないし，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも， 当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲 のものであるとも認められない。 この点について，被告は，「本件発明は，粒径５００μｍ（０．５ｍｍ）未満の微 粉の含有量を０．１重量％以下に制御すること（新規な解決手段）により，『不完全 溶融ＥＶＯＨ』に起因する界面での乱れによるゲル（点状に分布する透明な粒状の 不完全溶融ゲルであり，ＥＶＯＨの一部が極端な場合には他の樹脂層に突出するよ うな形態）の発生（斬新な課題）を抑制することができる（新規課題解決効果の奏 効）という特別な効果を得る」ものであると主張するが，前記２(1)のとおり，この 課題は，本件明細書及び技術常識から理解することができない。
前記アのとおり，本件明細書には，「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに起因す るゲル」は，ロングラン成形により発生するゲルとは異なる原因で発生するゲルで あると記載されているものの，本件明細書には，「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに起因 するゲル」が，乙１５における「ゲル状ブツ」の原因となるゲルと，その形状，構＼n造等がどのように異なるのかを明らかにする記載は見当たらない。 また，本件明細書においては，前記イのとおり，「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに起 因するゲル」は，目視観察できるものであるとされ，乙１５における「ゲル状ブツ」 は，前記ウのとおり，肉眼で見ることができるものとされているところ，本件明細 書には，「目視観察」の定義は見当たらず，後者は肉眼で見分けられ，前者は肉眼で 見分けられないものを含む旨の特段の記載はないから，本件発明における「ＥＶＯ Ｈ層の界面での乱れに起因するゲル」と背景技術（乙１５）における「ゲル」を， 観察方法において区別することができるとは，理解できない。 このように，本件明細書には，本件発明における「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに 起因するゲル」は，本件特許出願前の技術により抑制することができるとされてい るロングラン成形により発生するゲルとは異なる原因で発生する旨の記載があるも のの，その記載のみでは，ロングラン成形により発生するゲルと区別できるかどう かは，明らかでないというほかない。 この点について，被告は，「不完全溶融ＥＶＯＨ」が発生する機序について主張し， これは，従来から知られていた「熱架橋ゲル」とは異なる旨主張する。しかし，本 件明細書には，被告が本訴において主張するようなことは何ら記載されておらず， 被告が本訴において主張するような技術常識が存したとも認められないから，本件 発明における「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに起因するゲル」が被告が本訴において 主張するようなものと認めることはできない。 そうすると，本件発明における「ＥＶＯＨ層の界面での乱れに起因するゲル」の 意義は明らかでないというほかなく，本件特許出願時の技術常識を考慮しても，「成 形物に溶融成形したときにＥＶＯＨ層の界面での乱れに起因するゲルの発生がなく， 良好な成形物が得られ」るという本件発明の課題は，理解できないというほかない。 オ したがって，本件明細書の記載には，本件発明の課題について，当業者 が理解できるように記載されていないから，「特許法第三十六条第四項第一号の経＼n済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解 決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明 の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければなら ない。」と定める特許法施行規則２４条の２の規定に適合するものではない。
(2) 以上のとおり，本件発明についての本件明細書の発明の詳細の説明の記 載は，特許法３６条４項１号の規定に適合しないから，審決のこの点に係る判断に は誤りがあり，取消事由３には理由がある。
・・・
前記２(1)オのとおり，本件明細書には，本件発明の課題について，当業者が理解 できるように記載されていないから，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の 詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲の ものであると認めることはできないし，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも， 当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲 のものであるとも認められない。 この点について，被告は，「本件発明は，粒径５００μｍ（０．５ｍｍ）未満の微 粉の含有量を０．１重量％以下に制御すること（新規な解決手段）により，『不完全 溶融ＥＶＯＨ』に起因する界面での乱れによるゲル（点状に分布する透明な粒状の 不完全溶融ゲルであり，ＥＶＯＨの一部が極端な場合には他の樹脂層に突出するよ うな形態）の発生（斬新な課題）を抑制することができる（新規課題解決効果の奏 効）という特別な効果を得る」ものであると主張するが，前記２(1)のとおり，この 課題は，本件明細書及び技術常識から理解することができない。
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2017.12.11
平成27(ワ)23087 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成29年12月6日 東京地方裁判所
医薬品について、薬理データが記載されていないとして、実施可能性違反、サポート要件違反で無効と判断されました。＼n
特許法３６条４項１号は，明細書の発明の詳細な説明の記載は「その発明 の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることが できる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと定めると＼nころ，この規定にいう「実施」とは，物の発明においては，当該発明にかか る物の生産，使用等をいうものであるから，実施可能要件を満たすためには，＼n明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が当該発明に係る物を生産し， 使用することができる程度のものでなければならない。 そして，医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示さ＼nれることのみによっては，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効 量を予測することは困難であり，当該医薬を当該用途に使用することができ＼nないから，医薬の用途発明において実施可能要件を満たすためには，明細書＼nの発明の詳細な説明は，その医薬を製造することができるだけでなく，出願 時の技術常識に照らして，医薬としての有用性を当業者が理解できるように 記載される必要がある。
(2) 本件の検討
本件についてこれをみるに，本件発明１では，式（Ｉ）のＲＡが−ＮＨＣ Ｏ−（アミド結合）を有する構成（構＼成要件Ｂ）を有するものであるところ， そのようなＲＡを有する化合物で本件明細書に記載されているものは，「化 合物Ｃ−７１」（本件明細書２１４頁）のみである。そして，本件発明１は インテグラーゼ阻害剤（構成要件Ｈ）としてインテグラーゼ阻害活性を有す＼nるものとされているところ，「化合物Ｃ−７１」がインテグラーゼ阻害活性 を有することを示す具体的な薬理データ等は本件明細書に存在しないことに ついては，当事者間に争いがない。 したがって，本件明細書の記載は，医薬としての有用性を当業者が理解で きるように記載されたものではなく，その実施をすることができる程度に明 確かつ十分に記載されたものではないというべきであり，以下に判示すると＼nおり，本件出願（平成１４年（２００２年）８月８日。なお，特許法４１条 ２項は同法３６条を引用していない。）当時の技術常識及び本件明細書の記 載を参酌しても，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業 者が理解し得たということもできない。
・・・
すなわち，上記各文献からうかがわれる本件優先日当時の技術常識と しては，ある種の化合物（ヒドロキシル化芳香族化合物等）がインテグ ラーゼ阻害活性を示すのは，同化合物がキレーター構造を有しているこ＼nとが理由となっている可能性があるという程度の認識にとどまり，具体＼n的にどのようなキレーター構造を備えた化合物がインテグラーゼ阻害活＼n性を有するのか，また当該化合物がどのように作用してインテグラーゼ 活性が阻害されるのかについての技術常識が存在したと認めるに足りる 証拠はない。
・・・
以上の認定は本件優先日当時の技術常識に係るものであるが，その ほぼ１年後の本件出願時にこれと異なる技術常識が存在したことを認め るに足りる証拠はなく，本件出願当時における技術常識はこれと同様と 認められる。このことに加え，そもそも本件明細書には，本件特許化合 物を含めた本件発明化合物がインテグラーゼの活性部位に存在する二つ の金属イオンに配位結合することによりインテグラーゼ活性を阻害する ２核架橋型３座配位子（２メタルキレーター）タイプの阻害剤であると の記載はないことや，本件特許化合物がキレート構造を有していたとし＼nても，本件出願当時インテグラーゼ阻害活性を有するとされていたヒド ロキシル化芳香族化合物等とは異なる化合物であることなどに照らすと， 本件明細書に接した当業者が，本件明細書に開示された種々の本件発明 化合物が，背面の環状構造により配位原子が同方向に連立した２核架橋＼n型３座配位子構造（２メタルキレーター構＼造）と末端に環構造を有する＼n置換基とを特徴として，インテグラーゼの活性中心に存在する二つの金 属イオンに配位結合する化合物であると認識したと認めることはできな い。 以上によれば，本件出願当時の技術常識及び本件明細書の記載を参酌して も，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業者が理解し得 たということもできない。 したがって，本件明細書の記載は本件発明１を当業者が実施できる程度に 明確かつ十分に記載したものではなく，本件発明１に係る特許は特許法３６＼n条４項１号の規定に違反してされたものであるので，本件発明１に係る特許 は特許法１２３条１項４号に基づき特許無効審判により無効にされるべきも のである。
３ 争点(1)イ(ｲ)（サポート要件違反）について
上記２で説示したところに照らせば，本件明細書の発明の詳細な説明に本件 発明１が記載されているとはいえず，本件発明１に係る特許は特許法３６条６ 項１号の規定に違反してされたものというべきである。
特許法３６条４項１号は，明細書の発明の詳細な説明の記載は「その発明 の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることが できる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと定めると＼nころ，この規定にいう「実施」とは，物の発明においては，当該発明にかか る物の生産，使用等をいうものであるから，実施可能要件を満たすためには，＼n明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が当該発明に係る物を生産し， 使用することができる程度のものでなければならない。 そして，医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示さ＼nれることのみによっては，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効 量を予測することは困難であり，当該医薬を当該用途に使用することができ＼nないから，医薬の用途発明において実施可能要件を満たすためには，明細書＼nの発明の詳細な説明は，その医薬を製造することができるだけでなく，出願 時の技術常識に照らして，医薬としての有用性を当業者が理解できるように 記載される必要がある。
(2) 本件の検討
本件についてこれをみるに，本件発明１では，式（Ｉ）のＲＡが−ＮＨＣ Ｏ−（アミド結合）を有する構成（構＼成要件Ｂ）を有するものであるところ， そのようなＲＡを有する化合物で本件明細書に記載されているものは，「化 合物Ｃ−７１」（本件明細書２１４頁）のみである。そして，本件発明１は インテグラーゼ阻害剤（構成要件Ｈ）としてインテグラーゼ阻害活性を有す＼nるものとされているところ，「化合物Ｃ−７１」がインテグラーゼ阻害活性 を有することを示す具体的な薬理データ等は本件明細書に存在しないことに ついては，当事者間に争いがない。 したがって，本件明細書の記載は，医薬としての有用性を当業者が理解で きるように記載されたものではなく，その実施をすることができる程度に明 確かつ十分に記載されたものではないというべきであり，以下に判示すると＼nおり，本件出願（平成１４年（２００２年）８月８日。なお，特許法４１条 ２項は同法３６条を引用していない。）当時の技術常識及び本件明細書の記 載を参酌しても，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業 者が理解し得たということもできない。
・・・
すなわち，上記各文献からうかがわれる本件優先日当時の技術常識と しては，ある種の化合物（ヒドロキシル化芳香族化合物等）がインテグ ラーゼ阻害活性を示すのは，同化合物がキレーター構造を有しているこ＼nとが理由となっている可能性があるという程度の認識にとどまり，具体＼n的にどのようなキレーター構造を備えた化合物がインテグラーゼ阻害活＼n性を有するのか，また当該化合物がどのように作用してインテグラーゼ 活性が阻害されるのかについての技術常識が存在したと認めるに足りる 証拠はない。
・・・
以上の認定は本件優先日当時の技術常識に係るものであるが，その ほぼ１年後の本件出願時にこれと異なる技術常識が存在したことを認め るに足りる証拠はなく，本件出願当時における技術常識はこれと同様と 認められる。このことに加え，そもそも本件明細書には，本件特許化合 物を含めた本件発明化合物がインテグラーゼの活性部位に存在する二つ の金属イオンに配位結合することによりインテグラーゼ活性を阻害する ２核架橋型３座配位子（２メタルキレーター）タイプの阻害剤であると の記載はないことや，本件特許化合物がキレート構造を有していたとし＼nても，本件出願当時インテグラーゼ阻害活性を有するとされていたヒド ロキシル化芳香族化合物等とは異なる化合物であることなどに照らすと， 本件明細書に接した当業者が，本件明細書に開示された種々の本件発明 化合物が，背面の環状構造により配位原子が同方向に連立した２核架橋＼n型３座配位子構造（２メタルキレーター構＼造）と末端に環構造を有する＼n置換基とを特徴として，インテグラーゼの活性中心に存在する二つの金 属イオンに配位結合する化合物であると認識したと認めることはできな い。 以上によれば，本件出願当時の技術常識及び本件明細書の記載を参酌して も，本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有したと当業者が理解し得 たということもできない。 したがって，本件明細書の記載は本件発明１を当業者が実施できる程度に 明確かつ十分に記載したものではなく，本件発明１に係る特許は特許法３６＼n条４項１号の規定に違反してされたものであるので，本件発明１に係る特許 は特許法１２３条１項４号に基づき特許無効審判により無効にされるべきも のである。
３ 争点(1)イ(ｲ)（サポート要件違反）について
上記２で説示したところに照らせば，本件明細書の発明の詳細な説明に本件 発明１が記載されているとはいえず，本件発明１に係る特許は特許法３６条６ 項１号の規定に違反してされたものというべきである。
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2017.12. 6
平成28(行ケ)10222 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年11月29日 知的財産高等裁判所（3部）
サポート要件違反とした無効審決が取り消されました。
前記（２(1)〜(3)）のとおり，本件各発明は，焼鈍分離剤用の酸化マグネ シウム及び方向性電磁鋼板に関するものであるところ，方向性電磁鋼板の磁 気特性及び絶縁特性，並びに市場価値は，脱炭焼鈍により鋼板表面に SiO2被 膜を形成し，その表面に焼鈍分離剤用酸化マグネシウムを含むスラリーを塗＼n布して乾燥させ，コイル状に巻き取った後に仕上げ焼鈍することにより， SiO2 と MgO が反応して形成されるフォルステライト（MgSiO4）被膜の性能，＼n具体的には，その生成しやすさ（フォルステライト被膜生成率），被膜の外 観及びその密着性並びに未反応酸化マグネシウムの酸除去性の４点に左右さ れるものであり，このフォルステライト被膜の性能は，これを形成する焼鈍＼n分離剤用酸化マグネシウムの性能に依存するものということができる。＼nそこで，焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及びこれに含有される微量成分 についての研究が行われ，複数の物性値を制御し，フォルステライト被膜の 形成促進効果を一定化させ，かつフォルステライト被膜の品質を改善する試 みが多く行われてきたが，焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに課せられた要求 を完全に満たす結果は得られていない。 このような状況の下，本件各発明は，磁気特性及び絶縁特性，更にフォ ルステライト被膜生成率，被膜の外観及びその密着性並びに未反応酸化マグ ネシウムの酸除去性に優れたフォルステライト被膜を形成でき，かつ性能が＼n一定な酸化マグネシウム焼鈍分離剤を提供すること，更に本件各発明の方向 性電磁鋼板用焼鈍分離剤を用いて得られる方向性電磁鋼板を提供することを 目的としたものである。
(3) 検討
ア 本件各発明は，上記のとおり，方向性電磁鋼板に適用される焼鈍分離剤 用酸化マグネシウム粉末粒子を提供するものであるところ，本件課題を 解決するための手段として，焼鈍分離剤用酸化マグネシウム中に含まれ る微量元素の量を，Ca，P 及び B の成分の量で定義し，更に Ca，Si，P 及 び S のモル含有比率により定義して（前記２(4)イ），本件特許の特許請求 の範囲請求項１に記載された本件微量成分含有量及び本件モル比の範囲 内に制御するものである。 そして，焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される上記各微量元素 の量を本件微量成分含有量及び本件モル比の範囲内に制御することによ り，本件課題を解決し得ることは，本件明細書記載の実施例（１〜１９） 及び比較例（１〜１７）の実験データ（前記２(5)〜(11)）により裏付けら れているということができる。 そうすると，当業者であれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 に基づき，焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいて，本件特許の特許請 求の範囲請求項１に記載のとおり Ca，P，B，Si 及び S の含有量等を制御 することによって本件課題を解決できると認識し得るものということが できる。
・・・
これらの記載によれば，焼 鈍分離剤用酸化マグネシウムの CAA とサブスケールの活性度とのバラ ンスが取れていない場合，フォルステライト被膜は良好に形成されない こととなるのは事実であるといえる。
(ｲ) しかし，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から把握し得る発明 は，焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される Ca，Si，B，P，S の含 有量に注目し，それらの含有量を増減させて実験（実施例１〜１９及 び比較例１〜１７）を行うことにより，最適範囲を本件特許の特許請 求の範囲請求項１に規定されるもの（本件微量成分含有量及び本件モ ル比）に定めたというものである。その理論的根拠は，Ca，Si，B，P 及び S の含有量を所定の数値範囲内とすることにより，ホウ素が MgO に侵入可能な条件を整えたことにあると理解される（本件明細書の＼n【００１６】。前記２(4)カ）。
他方，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を見ても，CAA 値を調 整することにより本件課題の解決を図る発明を読み取ることはできない。 むしろ，これらの記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明中に CAA 値に関する記載があるのは，第１の系統及び第２の系統それぞれ において，実施例及び比較例に係る実験条件が CAA 値の点で同一であ ることを示すためであって，フォルステライト被膜を良好にするために CAA 値をコントロールしたものではないことが理解される。 そして，CAA の調整は，最終焼成工程の焼成条件により可能である＼n（特開平９−７１８１１号公報（甲７）「この発明の MgO では４０％ クエン酸活性度を３０〜９０秒の範囲とする。…かかる水和量，活性度 のコントロールは最終焼成の焼成時間を調整することにより行う。」 （【００２６】）との記載参照。）から，焼鈍分離剤用酸化マグネシウ ムにおいて，本件微量成分含有量及び本件モル比のとおりに Ca，P，B， Si 及び S の含有量等を制御し，かつ，焼成条件を調整することによって， 本件各発明の焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいても，実施例におけ る１１０〜１４０秒以外の CAA 値を取り得ることは，技術常識から明 らかといってよい。 したがって，本件審決は，本件各発明の課題が解決されているのは CAA４０％が前記数値の範囲内にされた場合でしかないと判断した点に おいて，その前提に誤りがある。
(ｳ) そもそも，本件明細書によれば，本件特許の出願当時，焼鈍分離剤 用酸化マグネシウムについては，被膜不良の発生を完全には防止でき ていないことなど，十分な性能＼を有するものはいまだ見出されておら ず，焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び含有される微量成分について 研究が行われ，制御が検討されている微量成分として CaO，B，SO3，F， Cl等が挙げられ，また，微量成分の含有量だけでなく，微量成分元素を 含む化合物の構造を検討する試みも行われていたことがうかがわれる＼n（前記２(2)）。
・・・・
そうすると，本件特許の出願当時，フォルステライト被膜の性能改善＼nという課題の解決を図るに当たり，焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含 有される微量元素の含有量に着目することと，CAA 値に着目すること とが考えられるところ，当業者にとって，いずれか一方を選択すること も，両者を重畳的に選択することも可能であったと見るのが相当である＼n（なお，微量元素の含有量に着目する発明にあっても，焼鈍分離剤用酸 化マグネシウムの CAA 値とサブスケールの活性度とのバランスが取れ ていない場合には，その実施に支障が生じる可能性があることは前示の＼nとおりであるが，この点の調整は，甲１，５〜７，６７，乙４等によっ て認められる技術常識に基づいて，当業者が十分に行うことができるも＼nのと認められる。）。
(ｴ) 以上を総合的に考慮すると，当業者であれば，本件明細書の発明の 詳細な説明には，本件微量成分含有量及び本件モル比を有する焼鈍分 離剤用酸化マグネシウムにより本件課題を解決し得る旨が開示されて いるものと理解し得ると見るのが相当である。
ウ 以上によれば，CAA 値について何ら特定がない酸化マグネシウムにお いて，本件微量成分含有量及び本件モル比のみの特定をもってしては， 直ちに本件課題を解決し得るとは認められないとした本件審決には誤り があるというべきである。
前記（２(1)〜(3)）のとおり，本件各発明は，焼鈍分離剤用の酸化マグネ シウム及び方向性電磁鋼板に関するものであるところ，方向性電磁鋼板の磁 気特性及び絶縁特性，並びに市場価値は，脱炭焼鈍により鋼板表面に SiO2被 膜を形成し，その表面に焼鈍分離剤用酸化マグネシウムを含むスラリーを塗＼n布して乾燥させ，コイル状に巻き取った後に仕上げ焼鈍することにより， SiO2 と MgO が反応して形成されるフォルステライト（MgSiO4）被膜の性能，＼n具体的には，その生成しやすさ（フォルステライト被膜生成率），被膜の外 観及びその密着性並びに未反応酸化マグネシウムの酸除去性の４点に左右さ れるものであり，このフォルステライト被膜の性能は，これを形成する焼鈍＼n分離剤用酸化マグネシウムの性能に依存するものということができる。＼nそこで，焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及びこれに含有される微量成分 についての研究が行われ，複数の物性値を制御し，フォルステライト被膜の 形成促進効果を一定化させ，かつフォルステライト被膜の品質を改善する試 みが多く行われてきたが，焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに課せられた要求 を完全に満たす結果は得られていない。 このような状況の下，本件各発明は，磁気特性及び絶縁特性，更にフォ ルステライト被膜生成率，被膜の外観及びその密着性並びに未反応酸化マグ ネシウムの酸除去性に優れたフォルステライト被膜を形成でき，かつ性能が＼n一定な酸化マグネシウム焼鈍分離剤を提供すること，更に本件各発明の方向 性電磁鋼板用焼鈍分離剤を用いて得られる方向性電磁鋼板を提供することを 目的としたものである。
(3) 検討
ア 本件各発明は，上記のとおり，方向性電磁鋼板に適用される焼鈍分離剤 用酸化マグネシウム粉末粒子を提供するものであるところ，本件課題を 解決するための手段として，焼鈍分離剤用酸化マグネシウム中に含まれ る微量元素の量を，Ca，P 及び B の成分の量で定義し，更に Ca，Si，P 及 び S のモル含有比率により定義して（前記２(4)イ），本件特許の特許請求 の範囲請求項１に記載された本件微量成分含有量及び本件モル比の範囲 内に制御するものである。 そして，焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される上記各微量元素 の量を本件微量成分含有量及び本件モル比の範囲内に制御することによ り，本件課題を解決し得ることは，本件明細書記載の実施例（１〜１９） 及び比較例（１〜１７）の実験データ（前記２(5)〜(11)）により裏付けら れているということができる。 そうすると，当業者であれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載 に基づき，焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいて，本件特許の特許請 求の範囲請求項１に記載のとおり Ca，P，B，Si 及び S の含有量等を制御 することによって本件課題を解決できると認識し得るものということが できる。
・・・
これらの記載によれば，焼 鈍分離剤用酸化マグネシウムの CAA とサブスケールの活性度とのバラ ンスが取れていない場合，フォルステライト被膜は良好に形成されない こととなるのは事実であるといえる。
(ｲ) しかし，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から把握し得る発明 は，焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含有される Ca，Si，B，P，S の含 有量に注目し，それらの含有量を増減させて実験（実施例１〜１９及 び比較例１〜１７）を行うことにより，最適範囲を本件特許の特許請 求の範囲請求項１に規定されるもの（本件微量成分含有量及び本件モ ル比）に定めたというものである。その理論的根拠は，Ca，Si，B，P 及び S の含有量を所定の数値範囲内とすることにより，ホウ素が MgO に侵入可能な条件を整えたことにあると理解される（本件明細書の＼n【００１６】。前記２(4)カ）。
他方，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を見ても，CAA 値を調 整することにより本件課題の解決を図る発明を読み取ることはできない。 むしろ，これらの記載によれば，本件明細書の発明の詳細な説明中に CAA 値に関する記載があるのは，第１の系統及び第２の系統それぞれ において，実施例及び比較例に係る実験条件が CAA 値の点で同一であ ることを示すためであって，フォルステライト被膜を良好にするために CAA 値をコントロールしたものではないことが理解される。 そして，CAA の調整は，最終焼成工程の焼成条件により可能である＼n（特開平９−７１８１１号公報（甲７）「この発明の MgO では４０％ クエン酸活性度を３０〜９０秒の範囲とする。…かかる水和量，活性度 のコントロールは最終焼成の焼成時間を調整することにより行う。」 （【００２６】）との記載参照。）から，焼鈍分離剤用酸化マグネシウ ムにおいて，本件微量成分含有量及び本件モル比のとおりに Ca，P，B， Si 及び S の含有量等を制御し，かつ，焼成条件を調整することによって， 本件各発明の焼鈍分離剤用酸化マグネシウムにおいても，実施例におけ る１１０〜１４０秒以外の CAA 値を取り得ることは，技術常識から明 らかといってよい。 したがって，本件審決は，本件各発明の課題が解決されているのは CAA４０％が前記数値の範囲内にされた場合でしかないと判断した点に おいて，その前提に誤りがある。
(ｳ) そもそも，本件明細書によれば，本件特許の出願当時，焼鈍分離剤 用酸化マグネシウムについては，被膜不良の発生を完全には防止でき ていないことなど，十分な性能＼を有するものはいまだ見出されておら ず，焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び含有される微量成分について 研究が行われ，制御が検討されている微量成分として CaO，B，SO3，F， Cl等が挙げられ，また，微量成分の含有量だけでなく，微量成分元素を 含む化合物の構造を検討する試みも行われていたことがうかがわれる＼n（前記２(2)）。
・・・・
そうすると，本件特許の出願当時，フォルステライト被膜の性能改善＼nという課題の解決を図るに当たり，焼鈍分離剤用酸化マグネシウムに含 有される微量元素の含有量に着目することと，CAA 値に着目すること とが考えられるところ，当業者にとって，いずれか一方を選択すること も，両者を重畳的に選択することも可能であったと見るのが相当である＼n（なお，微量元素の含有量に着目する発明にあっても，焼鈍分離剤用酸 化マグネシウムの CAA 値とサブスケールの活性度とのバランスが取れ ていない場合には，その実施に支障が生じる可能性があることは前示の＼nとおりであるが，この点の調整は，甲１，５〜７，６７，乙４等によっ て認められる技術常識に基づいて，当業者が十分に行うことができるも＼nのと認められる。）。
(ｴ) 以上を総合的に考慮すると，当業者であれば，本件明細書の発明の 詳細な説明には，本件微量成分含有量及び本件モル比を有する焼鈍分 離剤用酸化マグネシウムにより本件課題を解決し得る旨が開示されて いるものと理解し得ると見るのが相当である。
ウ 以上によれば，CAA 値について何ら特定がない酸化マグネシウムにお いて，本件微量成分含有量及び本件モル比のみの特定をもってしては， 直ちに本件課題を解決し得るとは認められないとした本件審決には誤り があるというべきである。
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2017.11.10
平成28(行ケ)10215 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月26日 知的財産高等裁判所(2部)
審決は、３６条違反の無効理由無しと判断しましたが、知財高裁はサポート要件違反として審決を取り消しました。
前記第２の２の認定事実及び前記(1)の本件明細書の記載によると，本件 発明について，以下のとおり認められる。 高速連続鋳造において，鋳造速度が大きくなると，凝固シェル厚みが薄くなり， これに伴って，バルジングが大きくなることから，バルジング性湯面変動が発生し， モールドパウダーの巻き込みが発生する原因となっている。鋳片表面にモールドパ＼nウダーが付着していない方が二次冷却における冷却効率が良く，凝固シェル厚みが 厚くなるので，バルジング性湯面変動を抑制するには，鋳片からの剥離性の良いモ ールドパウダーが望ましい。 そこで，本件発明は，二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能＼とす る，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供する＼nことを，その目的とするものである。
２ 取消事由１（サポート要件についての判断の誤り）について
・・・・ (2) 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比すると，前記 １(1)ウの【００１０】及び【００１１】における第１の発明についての記載は，請 求項１の記載と一致する。 また，同【００１２】の記載のうち，「前記モールドパウダー・・・特徴とする」 という部分は，請求項２において，本件発明１をさらに特定する事項の記載と一致 する。
(3)ア 前記１(1)イのとおり，本件発明の課題は，二次冷却帯における鋳片の 冷却能を高めることを可能＼とする，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造＼n用モールドパウダーを提供することである（【０００９】）。 イ そして，前記(2)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明【００１０】， 【００１１】及び【００１２】には，課題を解決する手段として，「第１の発明」及 び「第２の発明」のモールドパウダー，すなわち，本件発明が記載され，また，前 記１(1)オのとおり，剥離性の試験結果を示した図１及び図２に基づき，請求項１に 記載された式（１）及び（２）を満たすモールドパウダーが，剥離性に優れること が分かったとされている（同【００１８】〜【００２４】）。
具体的には，
・・・・
この記載は，モデル実験の結果を示す図１及び図２から導かれ た式（１）及び（２）を満たすモールドパウダーは，連続鋳造に用いた場合に，実 際に鋳片からの剥離性に優れ，二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可＼n能とするものであるかどうかを，バルジング湯面変動の抑制効果によって評価する＼nことを意図したものであると認められる。
ウ 実施例について
(ｱ) 証拠（甲３，５，７，８，１０，１９）及び弁論の全趣旨によると， 次の技術常識が認められる。
ａ バルジング性湯面変動は凝固シェルの厚みが薄くなることに起因し て激しくなる。凝固シェルは溶鋼が鋳型内で冷却されて形成されるものであり，鋳 型内抜熱強度が低い場合（鋳型に抜けていく熱が少なく，鋳型内が冷却されにくい 場合）には凝固シェルの厚みが薄くなる。
ｂ 鋳型内における冷却強度の指標としてモールドパウダーの凝固温度 が用いられる。このパウダーの凝固温度は，一定温度に保持した坩堝中において円 筒を回転するなどして粘性を求め，測定温度に対し粘性をプロットした図において， 温度の低下に伴って急激に粘性が高くなる温度とされている。この急激な粘性の変 化は温度の低下に伴いパウダーが結晶化し，見掛けの粘性が高くなるためであると 考えられており，この凝固温度が高い場合はパウダーフィルム内の結晶相（固着相） 厚みが厚いため鋳型−凝固シェル間の熱抵抗が大きくなり，緩冷却が実現されると されている。
ｃ モールドパウダーの凝固温度は，その組成によって変化する。
(ｲ) これらの技術常識を考え合わせると，凝固シェルの厚みは，鋳型直下 でのモールドパウダーの鋳片表面からの剥離性及びそれに伴う二次冷却帯での冷却＼n効率のみによって決まるものではなく，モールドパウダーの組成によって異なる凝 固温度にも影響されると認められる。
(ｳ) 本件明細書記載の実施例において，モールドパウダーＢとモールド パウダーＡについて，鋳型内における冷却強度の指標となる凝固シェルの厚みに影 響を与え得る凝固温度は記載されていない。また，モールドパウダーＡとモールド パウダーＢの組成が記載された表１には，化学成分として，ＳｉＯ２，Ａｌ２Ｏ３，Ｃ＼nａＯ，ＭｇＯ，Ｎａ２Ｏのみが挙げられ，それらの量を合計しても，モールドパウダ ーＡで８０．６％，モールドパウダーＢで７８．７％であり，残りの成分が何であ ったのか不明であるから，その組成から凝固温度を推測することもできない。 また，本件明細書記載の実施例において，（１）式及び（２）式を満たすものと満 たさないものについての連続鋳造の際のバルジング性湯面変動の測定は，それぞれ， モールドパウダーＢとモールドパウダーＡの一つずつで行われたにとどまる。 これらのことから，本件明細書の発明の詳細な説明において，モールドパウダー ＢがモールドパウダーＡよりもバルジング性湯面変動を抑制できたことが示されて いても，モールドパウダーＢがモールドパウダーＡと比較してバルジング性湯面変 動を抑制することができたのは，モールドパウダーが（１）式及び（２）式を満た す組成であることによるのか否かは，本件明細書の発明の詳細な説明からは，不明 であるといわざるを得ない。
前記第２の２の認定事実及び前記(1)の本件明細書の記載によると，本件 発明について，以下のとおり認められる。 高速連続鋳造において，鋳造速度が大きくなると，凝固シェル厚みが薄くなり， これに伴って，バルジングが大きくなることから，バルジング性湯面変動が発生し， モールドパウダーの巻き込みが発生する原因となっている。鋳片表面にモールドパ＼nウダーが付着していない方が二次冷却における冷却効率が良く，凝固シェル厚みが 厚くなるので，バルジング性湯面変動を抑制するには，鋳片からの剥離性の良いモ ールドパウダーが望ましい。 そこで，本件発明は，二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可能＼とす る，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造用モールドパウダーを提供する＼nことを，その目的とするものである。
２ 取消事由１（サポート要件についての判断の誤り）について
・・・・ (2) 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比すると，前記 １(1)ウの【００１０】及び【００１１】における第１の発明についての記載は，請 求項１の記載と一致する。 また，同【００１２】の記載のうち，「前記モールドパウダー・・・特徴とする」 という部分は，請求項２において，本件発明１をさらに特定する事項の記載と一致 する。
(3)ア 前記１(1)イのとおり，本件発明の課題は，二次冷却帯における鋳片の 冷却能を高めることを可能＼とする，鋳片表面からの剥離性に優れる，鋼の連続鋳造＼n用モールドパウダーを提供することである（【０００９】）。 イ そして，前記(2)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明【００１０】， 【００１１】及び【００１２】には，課題を解決する手段として，「第１の発明」及 び「第２の発明」のモールドパウダー，すなわち，本件発明が記載され，また，前 記１(1)オのとおり，剥離性の試験結果を示した図１及び図２に基づき，請求項１に 記載された式（１）及び（２）を満たすモールドパウダーが，剥離性に優れること が分かったとされている（同【００１８】〜【００２４】）。
具体的には，
・・・・
この記載は，モデル実験の結果を示す図１及び図２から導かれ た式（１）及び（２）を満たすモールドパウダーは，連続鋳造に用いた場合に，実 際に鋳片からの剥離性に優れ，二次冷却帯における鋳片の冷却能を高めることを可＼n能とするものであるかどうかを，バルジング湯面変動の抑制効果によって評価する＼nことを意図したものであると認められる。
ウ 実施例について
(ｱ) 証拠（甲３，５，７，８，１０，１９）及び弁論の全趣旨によると， 次の技術常識が認められる。
ａ バルジング性湯面変動は凝固シェルの厚みが薄くなることに起因し て激しくなる。凝固シェルは溶鋼が鋳型内で冷却されて形成されるものであり，鋳 型内抜熱強度が低い場合（鋳型に抜けていく熱が少なく，鋳型内が冷却されにくい 場合）には凝固シェルの厚みが薄くなる。
ｂ 鋳型内における冷却強度の指標としてモールドパウダーの凝固温度 が用いられる。このパウダーの凝固温度は，一定温度に保持した坩堝中において円 筒を回転するなどして粘性を求め，測定温度に対し粘性をプロットした図において， 温度の低下に伴って急激に粘性が高くなる温度とされている。この急激な粘性の変 化は温度の低下に伴いパウダーが結晶化し，見掛けの粘性が高くなるためであると 考えられており，この凝固温度が高い場合はパウダーフィルム内の結晶相（固着相） 厚みが厚いため鋳型−凝固シェル間の熱抵抗が大きくなり，緩冷却が実現されると されている。
ｃ モールドパウダーの凝固温度は，その組成によって変化する。
(ｲ) これらの技術常識を考え合わせると，凝固シェルの厚みは，鋳型直下 でのモールドパウダーの鋳片表面からの剥離性及びそれに伴う二次冷却帯での冷却＼n効率のみによって決まるものではなく，モールドパウダーの組成によって異なる凝 固温度にも影響されると認められる。
(ｳ) 本件明細書記載の実施例において，モールドパウダーＢとモールド パウダーＡについて，鋳型内における冷却強度の指標となる凝固シェルの厚みに影 響を与え得る凝固温度は記載されていない。また，モールドパウダーＡとモールド パウダーＢの組成が記載された表１には，化学成分として，ＳｉＯ２，Ａｌ２Ｏ３，Ｃ＼nａＯ，ＭｇＯ，Ｎａ２Ｏのみが挙げられ，それらの量を合計しても，モールドパウダ ーＡで８０．６％，モールドパウダーＢで７８．７％であり，残りの成分が何であ ったのか不明であるから，その組成から凝固温度を推測することもできない。 また，本件明細書記載の実施例において，（１）式及び（２）式を満たすものと満 たさないものについての連続鋳造の際のバルジング性湯面変動の測定は，それぞれ， モールドパウダーＢとモールドパウダーＡの一つずつで行われたにとどまる。 これらのことから，本件明細書の発明の詳細な説明において，モールドパウダー ＢがモールドパウダーＡよりもバルジング性湯面変動を抑制できたことが示されて いても，モールドパウダーＢがモールドパウダーＡと比較してバルジング性湯面変 動を抑制することができたのは，モールドパウダーが（１）式及び（２）式を満た す組成であることによるのか否かは，本件明細書の発明の詳細な説明からは，不明 であるといわざるを得ない。
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2017.10.30
平成28(行ケ)10189 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年10月25日 知的財産高等裁判所(3部)
サポート要件違反とした審決が取り消されました。
・・・以上のような発明の詳細な説明の記載を総合してみれば， 本願発明における本願組成要件と本願物性要件との関係に関して，次のよ うな理解が可能といえる。すなわち，まず，Ｎｂ２Ｏ５成分は，屈折率を高＼nめ，分散を大きくしつつ部分分散比を小さくし，化学的耐久性及び耐失透性 を改善するのに有効な必須の成分であること（段落【００３３】）から，本 願組成要件において，その含有量が４０％超６５％以下とされ，組成物中で 最も含有量の多い成分とされていることが理解できる。また，ＺｒＯ２成分 は，屈折率を高め，部分分散比を小さくする効果があり（段落【００３１】）， 他方，ＴｉＯ２成分は，屈折率を高め，分散を大きくする効果がある反面， その量が多すぎると部分分散比が大きくなること（段落【００２９】）から， 「部分分散比が小さい光学ガラス」を得るためには，ＺｒＯ２及びＮｂ２Ｏ５ の含有量に対してＴｉＯ２の含有量が多くなりすぎることを避ける必要が あり，そのために，ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）の値を一定以下とす るものであること（段落【００７３】）が理解でき，これが，本願組成要件 において，各成分の含有量とともに規定される「ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎ ｂ２Ｏ５）が０．２以下であり」との特定に反映され，本願発明の課題の解決 （高屈折率高分散であって，かつ，部分分散比が小さい光学ガラスを提供す ること）にとって重要な構成となっていることが理解できる。
ウ 他方，本願明細書の発明の詳細な説明における実施例の記載をみると，本 願組成要件を満たす実施例（Ｎｏ．８，９，２１，２４〜３８，４１，４４， ４５，４８〜５７，６０〜６６）に係る組成物が，本願物性要件の全てを満 たすことが示されているが，これらの組成物の組成は，本願組成要件に規定 された各成分の含有比率，「ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）の値」及び 「ＳｉＯ２，Ｂ２Ｏ３，ＴｉＯ２，ＺｒＯ２，Ｎｂ２Ｏ５，ＷＯ３，ＺｎＯ，Ｓｒ Ｏ，Ｌｉ２Ｏ，Ｎａ２Ｏの合計含有量」の各数値範囲の一部のもの（具体的に は，別紙審決書４頁２３行目から５頁８行目までに記載のとおりである。） でしかなく，上限から下限までの数値範囲を網羅するというものではない。 すなわち，本願組成要件に規定された各数値範囲は，実施例によって本願物 性要件を満たすことが具体的に確認された組成の数値範囲に比して広い数 値範囲となっており，そのため，本願組成要件で特定される光学ガラスのう ち，実施例に示された数値範囲を超える組成に係る光学ガラスについても， 本願物性要件を満たし得るものであることを当業者が認識できるか否かが 問題となる。
そこで検討するに，まず，光学ガラスの製造に関しては，ガラスの物性が 多くの成分の総合的な作用により決定されるものであるため，個々の成分 の含有量の範囲等と物性との因果関係を明確にして，所望の物性のための 必要十分な配合組成を明らかにすることは現実には不可能＼であり，そのた め，ターゲットとされる物性を有する光学ガラスを製造するに当たり，当該 物性を有する光学ガラスの配合組成を明らかにするためには，既知の光学 ガラスの配合組成を基本にして，その成分の一部を，当該物性に寄与するこ とが知られている成分に置き換える作業を行い，ターゲットではない他の 物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤 を繰り返すことで当該配合組成を見出すのが通常行われる手順であること が認められ，このことは，本願出願時において，光学ガラスの技術分野の技 術常識であったものと認められる（甲５，６，１７，１８，２１，２２。以 上のような技術常識の存在については，当事者間に争いがない。）。 そして，上記のような技術常識からすれば，光学ガラスの製造に当たっ て，基本となる既知の光学ガラスの成分の一部を，物性の変化を調整しなが ら，他の成分に置き換えるなどの作業を試行錯誤的に行うことは，当業者が 通常行うことということができるから，光学ガラス分野の当業者であれば， 本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして，特定の成分の含有量 をある程度変化させた場合であっても，これに応じて他の成分を適宜増減 させることにより，当該特定の成分の増減による物性の変化を調整して，も との組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能で＼nあることを理解できるものといえる。そして，前記イのとおり，当業者は， 本願明細書の発明の詳細な説明の記載から，本願物性要件を満たす光学ガ ラスを得るには，「Ｎｂ２Ｏ５成分を４０％超６５％以下の範囲で含有し， かつ，ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）を０．２以下とする」ことが特に 重要であることを理解するものといえるから，これらの条件を維持しなが ら，光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のよ うな成分調整を行うことにより，高い蓋然性をもって本願物性要件を満た す光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るというべきであ＼nる。なお，これを具体的な成分に即して説明するに，例えば，本願発明の最 多含有成分であるＮｂ２Ｏ５についてみると，当業者であれば，実施例中最 多の含有量（５３．６１％）を有する実施例５０において，ＴｉＯ２／（Ｚ ｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）を０．２以下とする条件を維持しながら，必須成分であ るＴｉＯ２(６．４８％），ＺｒＯ２（１．８５％）又は任意成分であるＮａ ２Ｏ（９．２６％）から適宜置換することによって，本願物性要件を満たし つつ，Ｎｂ２Ｏ５を増やす調整を行うことも可能であることを理解するもの＼nと考えられ，同様に，実施例中Ｎｂ２Ｏ５の含有量が最少（４３．７１％）で ある実施例２４において，ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）を０．２以下 とする条件を維持しながら，もう１つの主成分であるＳｉＯ２（２４．７６ ％），必須成分であるＺｒＯ２（１０．４８％）又は任意成分であるＬｉ２Ｏ （４．７６％）への置換により，本願物性要件を満たしつつ，Ｎｂ２Ｏ５を減 らす調整を行うことも可能であることを理解するものと考えられる（以上＼nのことは，本願組成要件に係るＮｂ２Ｏ５以外の成分についても，同様にい えることであり，この点については，原告の前記第３の２⑵記載の主張が参 考となる。）。 してみると，本願明細書の実施例に係る組成物の組成が，本願組成要件に 規定された各成分の含有比率，「ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）の値」 及び「ＳｉＯ２，Ｂ２Ｏ３，ＴｉＯ２，ＺｒＯ２，Ｎｂ２Ｏ５，ＷＯ３，ＺｎＯ， ＳｒＯ，Ｌｉ２Ｏ，Ｎａ２Ｏの合計含有量」の各数値範囲の一部のものにす ぎないとしても，本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時に おける光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば，当業者は，本願組成要件に規 定された各数値範囲のうち，実施例として具体的に示された組成物に係る 数値範囲を超える組成を有するものであっても，高い蓋然性をもって本願 物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るという べきであり，更に，そのように認識し得る範囲が，本願組成要件に規定され た各成分の各数値範囲の全体（上限値や下限値）にまで及ぶものといえるか 否かについては，成分ごとに，その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行 うことによって判断される必要があるものといえる。
エ これに対し，本件審決は，本願明細書の実施例に記載されたガラス組成の 数値範囲については，本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを 確認することができるが，実施例に記載されたガラス組成の数値範囲を超 える部分については，本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることが， 実施例の記載により裏付けられているとはいえないとし，また，その他の発 明の詳細な説明のうち，部分分散比に影響を与える成分であるＴｉＯ２，Ｚ ｒＯ２，Ｎｂ２Ｏ５，ＷＯ３及びＬｉ２Ｏの記載（段落【００２９】等）につい ても，好ましい範囲等として記載される数値範囲が実施例に記載されたガ ラス組成の数値範囲より広い範囲となっていることから，実施例の数値範 囲を超える部分について，本願物性要件を満たす光学ガラスが得られるこ とを裏付けるとはいえないとし，更に，本願出願時の技術常識（光学ガラス の物性は，ガラスの組成に依存するが，構成成分と物性との因果関係が明確＼nに導かれない場合の方が多いことなど）に照らしても，本願組成要件の数値 範囲にわたって，本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業 者が認識し得るとはいえないと判断したものである。 このように，本件審決の判断は，本願組成要件に規定された各成分の含有 比率，「ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）の値」及び「ＳｉＯ２，Ｂ２Ｏ３， ＴｉＯ２，ＺｒＯ２，Ｎｂ２Ｏ５，ＷＯ３，ＺｎＯ，ＳｒＯ，Ｌｉ２Ｏ，Ｎａ２Ｏ の合計含有量」の各数値範囲のうち，当業者が本願物性要件を満たす光学ガ ラスが得られるものと認識できる範囲を，実施例として具体的に示された ガラス組成の各数値範囲に限定するものにほかならないところ，上記ウで 述べたところからすれば，このような判断は誤りというべきである。本件審 決は，上記ウのとおり，本願のサポート要件充足性を判断するに当たって必 要とされる，本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを 認識し得る範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全 体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく，実 施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の 一部にとどまることをもって，直ちに本願のサポート要件充足性を否定し たものであるから，そのような判断は誤りといわざるを得ず（更に言えば， 上記のような具体的な検討の結果に基づく拒絶理由通知がされるべきであ ったともいえる。），また，その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものとい える。
・・・以上のような発明の詳細な説明の記載を総合してみれば， 本願発明における本願組成要件と本願物性要件との関係に関して，次のよ うな理解が可能といえる。すなわち，まず，Ｎｂ２Ｏ５成分は，屈折率を高＼nめ，分散を大きくしつつ部分分散比を小さくし，化学的耐久性及び耐失透性 を改善するのに有効な必須の成分であること（段落【００３３】）から，本 願組成要件において，その含有量が４０％超６５％以下とされ，組成物中で 最も含有量の多い成分とされていることが理解できる。また，ＺｒＯ２成分 は，屈折率を高め，部分分散比を小さくする効果があり（段落【００３１】）， 他方，ＴｉＯ２成分は，屈折率を高め，分散を大きくする効果がある反面， その量が多すぎると部分分散比が大きくなること（段落【００２９】）から， 「部分分散比が小さい光学ガラス」を得るためには，ＺｒＯ２及びＮｂ２Ｏ５ の含有量に対してＴｉＯ２の含有量が多くなりすぎることを避ける必要が あり，そのために，ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）の値を一定以下とす るものであること（段落【００７３】）が理解でき，これが，本願組成要件 において，各成分の含有量とともに規定される「ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎ ｂ２Ｏ５）が０．２以下であり」との特定に反映され，本願発明の課題の解決 （高屈折率高分散であって，かつ，部分分散比が小さい光学ガラスを提供す ること）にとって重要な構成となっていることが理解できる。
ウ 他方，本願明細書の発明の詳細な説明における実施例の記載をみると，本 願組成要件を満たす実施例（Ｎｏ．８，９，２１，２４〜３８，４１，４４， ４５，４８〜５７，６０〜６６）に係る組成物が，本願物性要件の全てを満 たすことが示されているが，これらの組成物の組成は，本願組成要件に規定 された各成分の含有比率，「ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）の値」及び 「ＳｉＯ２，Ｂ２Ｏ３，ＴｉＯ２，ＺｒＯ２，Ｎｂ２Ｏ５，ＷＯ３，ＺｎＯ，Ｓｒ Ｏ，Ｌｉ２Ｏ，Ｎａ２Ｏの合計含有量」の各数値範囲の一部のもの（具体的に は，別紙審決書４頁２３行目から５頁８行目までに記載のとおりである。） でしかなく，上限から下限までの数値範囲を網羅するというものではない。 すなわち，本願組成要件に規定された各数値範囲は，実施例によって本願物 性要件を満たすことが具体的に確認された組成の数値範囲に比して広い数 値範囲となっており，そのため，本願組成要件で特定される光学ガラスのう ち，実施例に示された数値範囲を超える組成に係る光学ガラスについても， 本願物性要件を満たし得るものであることを当業者が認識できるか否かが 問題となる。
そこで検討するに，まず，光学ガラスの製造に関しては，ガラスの物性が 多くの成分の総合的な作用により決定されるものであるため，個々の成分 の含有量の範囲等と物性との因果関係を明確にして，所望の物性のための 必要十分な配合組成を明らかにすることは現実には不可能＼であり，そのた め，ターゲットとされる物性を有する光学ガラスを製造するに当たり，当該 物性を有する光学ガラスの配合組成を明らかにするためには，既知の光学 ガラスの配合組成を基本にして，その成分の一部を，当該物性に寄与するこ とが知られている成分に置き換える作業を行い，ターゲットではない他の 物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤 を繰り返すことで当該配合組成を見出すのが通常行われる手順であること が認められ，このことは，本願出願時において，光学ガラスの技術分野の技 術常識であったものと認められる（甲５，６，１７，１８，２１，２２。以 上のような技術常識の存在については，当事者間に争いがない。）。 そして，上記のような技術常識からすれば，光学ガラスの製造に当たっ て，基本となる既知の光学ガラスの成分の一部を，物性の変化を調整しなが ら，他の成分に置き換えるなどの作業を試行錯誤的に行うことは，当業者が 通常行うことということができるから，光学ガラス分野の当業者であれば， 本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして，特定の成分の含有量 をある程度変化させた場合であっても，これに応じて他の成分を適宜増減 させることにより，当該特定の成分の増減による物性の変化を調整して，も との組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能で＼nあることを理解できるものといえる。そして，前記イのとおり，当業者は， 本願明細書の発明の詳細な説明の記載から，本願物性要件を満たす光学ガ ラスを得るには，「Ｎｂ２Ｏ５成分を４０％超６５％以下の範囲で含有し， かつ，ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）を０．２以下とする」ことが特に 重要であることを理解するものといえるから，これらの条件を維持しなが ら，光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のよ うな成分調整を行うことにより，高い蓋然性をもって本願物性要件を満た す光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得るというべきであ＼nる。なお，これを具体的な成分に即して説明するに，例えば，本願発明の最 多含有成分であるＮｂ２Ｏ５についてみると，当業者であれば，実施例中最 多の含有量（５３．６１％）を有する実施例５０において，ＴｉＯ２／（Ｚ ｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）を０．２以下とする条件を維持しながら，必須成分であ るＴｉＯ２(６．４８％），ＺｒＯ２（１．８５％）又は任意成分であるＮａ ２Ｏ（９．２６％）から適宜置換することによって，本願物性要件を満たし つつ，Ｎｂ２Ｏ５を増やす調整を行うことも可能であることを理解するもの＼nと考えられ，同様に，実施例中Ｎｂ２Ｏ５の含有量が最少（４３．７１％）で ある実施例２４において，ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）を０．２以下 とする条件を維持しながら，もう１つの主成分であるＳｉＯ２（２４．７６ ％），必須成分であるＺｒＯ２（１０．４８％）又は任意成分であるＬｉ２Ｏ （４．７６％）への置換により，本願物性要件を満たしつつ，Ｎｂ２Ｏ５を減 らす調整を行うことも可能であることを理解するものと考えられる（以上＼nのことは，本願組成要件に係るＮｂ２Ｏ５以外の成分についても，同様にい えることであり，この点については，原告の前記第３の２⑵記載の主張が参 考となる。）。 してみると，本願明細書の実施例に係る組成物の組成が，本願組成要件に 規定された各成分の含有比率，「ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）の値」 及び「ＳｉＯ２，Ｂ２Ｏ３，ＴｉＯ２，ＺｒＯ２，Ｎｂ２Ｏ５，ＷＯ３，ＺｎＯ， ＳｒＯ，Ｌｉ２Ｏ，Ｎａ２Ｏの合計含有量」の各数値範囲の一部のものにす ぎないとしても，本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び本願出願時に おける光学ガラス分野の技術常識に鑑みれば，当業者は，本願組成要件に規 定された各数値範囲のうち，実施例として具体的に示された組成物に係る 数値範囲を超える組成を有するものであっても，高い蓋然性をもって本願 物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを認識し得るという べきであり，更に，そのように認識し得る範囲が，本願組成要件に規定され た各成分の各数値範囲の全体（上限値や下限値）にまで及ぶものといえるか 否かについては，成分ごとに，その効果や特性を踏まえた具体的な検討を行 うことによって判断される必要があるものといえる。
エ これに対し，本件審決は，本願明細書の実施例に記載されたガラス組成の 数値範囲については，本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを 確認することができるが，実施例に記載されたガラス組成の数値範囲を超 える部分については，本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることが， 実施例の記載により裏付けられているとはいえないとし，また，その他の発 明の詳細な説明のうち，部分分散比に影響を与える成分であるＴｉＯ２，Ｚ ｒＯ２，Ｎｂ２Ｏ５，ＷＯ３及びＬｉ２Ｏの記載（段落【００２９】等）につい ても，好ましい範囲等として記載される数値範囲が実施例に記載されたガ ラス組成の数値範囲より広い範囲となっていることから，実施例の数値範 囲を超える部分について，本願物性要件を満たす光学ガラスが得られるこ とを裏付けるとはいえないとし，更に，本願出願時の技術常識（光学ガラス の物性は，ガラスの組成に依存するが，構成成分と物性との因果関係が明確＼nに導かれない場合の方が多いことなど）に照らしても，本願組成要件の数値 範囲にわたって，本願物性要件を満たす光学ガラスが得られることを当業 者が認識し得るとはいえないと判断したものである。 このように，本件審決の判断は，本願組成要件に規定された各成分の含有 比率，「ＴｉＯ２／（ＺｒＯ２＋Ｎｂ２Ｏ５）の値」及び「ＳｉＯ２，Ｂ２Ｏ３， ＴｉＯ２，ＺｒＯ２，Ｎｂ２Ｏ５，ＷＯ３，ＺｎＯ，ＳｒＯ，Ｌｉ２Ｏ，Ｎａ２Ｏ の合計含有量」の各数値範囲のうち，当業者が本願物性要件を満たす光学ガ ラスが得られるものと認識できる範囲を，実施例として具体的に示された ガラス組成の各数値範囲に限定するものにほかならないところ，上記ウで 述べたところからすれば，このような判断は誤りというべきである。本件審 決は，上記ウのとおり，本願のサポート要件充足性を判断するに当たって必 要とされる，本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることができることを 認識し得る範囲が本願組成要件に規定された各成分における数値範囲の全 体に及ぶものといえるか否かについての具体的な検討を行うことなく，実 施例として示された各数値範囲が本願組成要件に規定された各数値範囲の 一部にとどまることをもって，直ちに本願のサポート要件充足性を否定し たものであるから，そのような判断は誤りといわざるを得ず（更に言えば， 上記のような具体的な検討の結果に基づく拒絶理由通知がされるべきであ ったともいえる。），また，その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものとい える。
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2017.06.30
平成28(ネ)10047 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年10月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
少し前の事件ですが、漏れていたのでアップします。特許侵害事件において、無効理由無かつ技術的範囲に属するとした1審判断を維持しました。同一特許に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は，侵害訴訟における技術的範囲の確定に対して拘束力を持たないとも言及しました。
ところで，特許発明の技術的範囲の確定の場面におけるクレーム解釈と，当該特 許の新規性，進歩性等を判断する前提としての発明の要旨認定の場面におけるクレ ーム解釈とは整合するのが望ましいところ，確かに，本件特許２に係る審決取消請 求事件の判決（甲１２）には，控訴人が指摘するとおり，「本件特許発明２は，ケ ーブルコネクタの回転のみによって，すなわち，ケーブルコネクタとレセプタクル コネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに，ロック突部の最後方位置 が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されていると解される。」旨の記載＼nがある（３９頁）。しかし，上記判決は，主引用例（本件における乙３）の嵌合過 程について，「…肩部５６で形成される溝部４９の底面に回転中心突起５３が当た り，ここで停止する状態となる。…この状態で相手コネクタ３３を回転させるので はなく，回転中心突起５３を肩部５６に沿って動かすことで，相手コネクタ３３を コネクタ３１に対してコネクタ突合方向のケーブル４４側にずらした状態にして， 相手コネクタ３３をコネクタ突合方向に直交する溝部方向に動かすことができない ようにし，その後，回転中心突起５３を中心に相手コネクタ３３を回転させている」 （３６〜３７頁）との認定を前提に，本件特許発明２と乙３発明とを対比するに当 たり，乙３発明には，「回転によって，回転中心突起５３の最後方位置が回転前に 比較して後方に位置するという技術思想が記載されているとはいえない」，「回転 中心突起５３の上方に肩部５６の上面が位置するように，相手コネクタ３３が傾斜 している状態で肩部５６の前側から後側（ケーブル側）へ回転中心突起５３を移動 させているものであって，相手コネクタ３３の回転により回転中心突起５６の最後 方位置が後方（ケーブル側）へ移動するものではない」（３８頁）として，乙３発 明は，「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケー ブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき，上記ロック突部の突部後縁の最後方位 置が，上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に 位置するものではないという点において，本件特許発明２と相違する。」旨認定し ている（３８頁）。上記のように，乙３発明においては，ロック突部の突部後縁の 最後方位置の変化に，ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿 勢への回転を伴う姿勢の変化が関係していないこと（「回転によって，回転中心突 起５３の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術思想が記載され ているとはいえない」こと）に照らせば，本件特許発明２と乙３発明とが相違する ことを認定するについては，本件特許発明２におけるロック突部の突部後縁の最後 方位置の変化が，ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿勢へ の回転を伴う姿勢の変化によって生じるものであれば足り，「回転のみによって」 生じること，言い換えれば，ケーブルコネクタを上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合 終了姿勢へと変化させる際に，姿勢方向を回転させることに伴って生じる「ケーブ ルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変位」が一 切あってはならないことを要するものではないというべきである。なお，同一特許 に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は，侵害訴訟における技術的範囲の 確定に対して拘束力を持つものではない。 したがって，控訴人の上記限定解釈に係る主張は，理由がない。
(イ) 控訴人は，被控訴人が，特許の無効を回避するために，自ら，「本件特許 発明２は，「ロック突部の突部後縁の最後方位置」が，「ケーブルコネクタが上向 き傾斜姿勢にあるとき」はロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最 前方位置よりも前方に位置し，また，「ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢 にあるとき」は上記突出部の最前方位置よりも後方に位置することを規定している」 旨構成要件ｅ及びｆを限定解釈すべきことを主張しているのであるから，その技術＼n的範囲の解釈に際しては，被控訴人の上記主張が前提にされるべきである旨主張す る。 しかし，特許発明の技術的範囲を解釈するについて，相手方の無効主張に対する 反論として述べた当事者の主張は，必ずしも裁判所の判断を拘束するものではない。 そして，本件特許発明２に係る特許請求の範囲には，控訴人が主張するような限 定は規定されていないし，前記(1)イ記載の本件特許発明２の課題及び作用効果は， ロック突部の突部後縁の最後方位置が，ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にある とき，すなわち，コネクタ嵌合終了姿勢に至る前は，常にロック溝部の溝部後縁か ら溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置しているのでなければ奏 し得ないというものではない。また，そもそも，本件明細書２には，本件特許発明 ２に係る実施例の嵌合動作について，「ロック突部２１’の下部傾斜部２１’Ｂ− ２が，ロック溝部５７’の後縁突出部５９’Ｂの位置まで達すると，該後縁突出部 ５９’Ｂに対して下部傾斜部２１’Ｂ−２が該後縁突出部５９’Ｂの下方に向けて 滑動しながらケーブルコネクタ１０はその前端が時計方向に回転して水平姿勢とな って嵌合終了の姿勢に至る。」（【００５３】）と記載されているように，ケーブ ルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときであっても，嵌合終了姿勢（水平姿勢）に 近づくと，ロック突部の突部後縁の最後方位置が，ロック溝部の溝部後縁から溝内 方に突出する突出部の最前方位置よりも後方に位置することが開示されているとい えるから，構成要件ｅを，「ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときは，ロ＼nック突部の突部後縁の最後方位置が，ロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する 突出部の最前方位置よりも前方に位置する」ことを規定したものと解釈することは， 誤りである。
・・・・・
ア 控訴人の明確性要件違反並びに新規性及び進歩性欠如に係る主張は，控訴人 が請求した無効審判請求（無効２０１４−８０００１５）と同一の事実及び同一の 証拠に基づくものであるところ，上記無効審判請求については，請求不成立審決が， 既に確定した（甲８，１２）。したがって，控訴人において，本件特許２が，上記 明確性要件違反並びに新規性及び進歩性の欠如を理由として，特許無効審判により 無効にされるべきものと主張することは，紛争の蒸し返しに当たり，訴訟上の信義 則によって，許されない（同法１６７条，１０４条の３第１項）。
イ なお，控訴人は，本件特許発明２が「ケーブルコネクタの回転のみによって， すなわち，ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対 位置の変化なしに，ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構＼n成に限定されている」ものと解釈されないとすれば，本件特許発明２は進歩性を欠 く旨主張する。 しかし，本件特許発明２の要旨を上記のように限定的に認定しない場合であって も，乙３発明における嵌合動作は，相手コネクタ３３の回転中心突起５３をコネク タ３１の溝部４９に肩部５６で停止する深さまで挿入し，次いで，回転中心突起５ ３を肩部５６に沿って動かし，回転中心突起５３が溝部４９に形成された肩部５６ のケーブル４４側に当接している状態にして，その後，回転中心突起５３を中心に 相手コネクタ３３を回転させ，嵌合終了姿勢に至るというものであり，本件特許発 明２と乙３発明とは，本件特許発明２では，「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブル コネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき， 上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が，上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合 終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し」ているのに対し，乙３発明では，コ ネクタ嵌合過程にて相手コネクタ３３の前端がもち上がって該相手コネクタ３３が 上向き傾斜姿勢にあるときのうち，少なくとも，コネクタ突合方向のケーブル４４ 側の端までずらした状態で回転中心突起５３を中心に相手コネクタ３３を回転させ るとき，回転中心突起の突部後縁の最後方位置が，相手コネクタ３３がコネクタ嵌 合終了姿勢にあるときと同一の地点に位置している点，すなわち構成要件ｅの点で＼n相違する。そして，乙３には，乙３発明の上記嵌合動作に関し，回転によって，回 転中心突起５３の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術的思想 が記載されているとはいえず（甲１２・３８頁），また，乙３発明と乙７ないし１ ０に記載された各コネクタとでは，その構造や形状が大きく異なるから，乙３発明＼nにおいて，上記各コネクタの嵌合過程における突起部と突出部との位置関係を適用 しようとする動機付けがあるということはできないし，仮に適用を試みたとしても， 乙３発明において，上記相違点に係る本件特許発明２の構成を備えることが容易に＼n想到できたとは認められない。
ところで，特許発明の技術的範囲の確定の場面におけるクレーム解釈と，当該特 許の新規性，進歩性等を判断する前提としての発明の要旨認定の場面におけるクレ ーム解釈とは整合するのが望ましいところ，確かに，本件特許２に係る審決取消請 求事件の判決（甲１２）には，控訴人が指摘するとおり，「本件特許発明２は，ケ ーブルコネクタの回転のみによって，すなわち，ケーブルコネクタとレセプタクル コネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに，ロック突部の最後方位置 が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されていると解される。」旨の記載＼nがある（３９頁）。しかし，上記判決は，主引用例（本件における乙３）の嵌合過 程について，「…肩部５６で形成される溝部４９の底面に回転中心突起５３が当た り，ここで停止する状態となる。…この状態で相手コネクタ３３を回転させるので はなく，回転中心突起５３を肩部５６に沿って動かすことで，相手コネクタ３３を コネクタ３１に対してコネクタ突合方向のケーブル４４側にずらした状態にして， 相手コネクタ３３をコネクタ突合方向に直交する溝部方向に動かすことができない ようにし，その後，回転中心突起５３を中心に相手コネクタ３３を回転させている」 （３６〜３７頁）との認定を前提に，本件特許発明２と乙３発明とを対比するに当 たり，乙３発明には，「回転によって，回転中心突起５３の最後方位置が回転前に 比較して後方に位置するという技術思想が記載されているとはいえない」，「回転 中心突起５３の上方に肩部５６の上面が位置するように，相手コネクタ３３が傾斜 している状態で肩部５６の前側から後側（ケーブル側）へ回転中心突起５３を移動 させているものであって，相手コネクタ３３の回転により回転中心突起５６の最後 方位置が後方（ケーブル側）へ移動するものではない」（３８頁）として，乙３発 明は，「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上がって該ケー ブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき，上記ロック突部の突部後縁の最後方位 置が，上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に 位置するものではないという点において，本件特許発明２と相違する。」旨認定し ている（３８頁）。上記のように，乙３発明においては，ロック突部の突部後縁の 最後方位置の変化に，ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿 勢への回転を伴う姿勢の変化が関係していないこと（「回転によって，回転中心突 起５３の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術思想が記載され ているとはいえない」こと）に照らせば，本件特許発明２と乙３発明とが相違する ことを認定するについては，本件特許発明２におけるロック突部の突部後縁の最後 方位置の変化が，ケーブルコネクタの上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合終了姿勢へ の回転を伴う姿勢の変化によって生じるものであれば足り，「回転のみによって」 生じること，言い換えれば，ケーブルコネクタを上向き傾斜姿勢からコネクタ嵌合 終了姿勢へと変化させる際に，姿勢方向を回転させることに伴って生じる「ケーブ ルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変位」が一 切あってはならないことを要するものではないというべきである。なお，同一特許 に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は，侵害訴訟における技術的範囲の 確定に対して拘束力を持つものではない。 したがって，控訴人の上記限定解釈に係る主張は，理由がない。
(イ) 控訴人は，被控訴人が，特許の無効を回避するために，自ら，「本件特許 発明２は，「ロック突部の突部後縁の最後方位置」が，「ケーブルコネクタが上向 き傾斜姿勢にあるとき」はロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最 前方位置よりも前方に位置し，また，「ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢 にあるとき」は上記突出部の最前方位置よりも後方に位置することを規定している」 旨構成要件ｅ及びｆを限定解釈すべきことを主張しているのであるから，その技術＼n的範囲の解釈に際しては，被控訴人の上記主張が前提にされるべきである旨主張す る。 しかし，特許発明の技術的範囲を解釈するについて，相手方の無効主張に対する 反論として述べた当事者の主張は，必ずしも裁判所の判断を拘束するものではない。 そして，本件特許発明２に係る特許請求の範囲には，控訴人が主張するような限 定は規定されていないし，前記(1)イ記載の本件特許発明２の課題及び作用効果は， ロック突部の突部後縁の最後方位置が，ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にある とき，すなわち，コネクタ嵌合終了姿勢に至る前は，常にロック溝部の溝部後縁か ら溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置しているのでなければ奏 し得ないというものではない。また，そもそも，本件明細書２には，本件特許発明 ２に係る実施例の嵌合動作について，「ロック突部２１’の下部傾斜部２１’Ｂ− ２が，ロック溝部５７’の後縁突出部５９’Ｂの位置まで達すると，該後縁突出部 ５９’Ｂに対して下部傾斜部２１’Ｂ−２が該後縁突出部５９’Ｂの下方に向けて 滑動しながらケーブルコネクタ１０はその前端が時計方向に回転して水平姿勢とな って嵌合終了の姿勢に至る。」（【００５３】）と記載されているように，ケーブ ルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときであっても，嵌合終了姿勢（水平姿勢）に 近づくと，ロック突部の突部後縁の最後方位置が，ロック溝部の溝部後縁から溝内 方に突出する突出部の最前方位置よりも後方に位置することが開示されているとい えるから，構成要件ｅを，「ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるときは，ロ＼nック突部の突部後縁の最後方位置が，ロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する 突出部の最前方位置よりも前方に位置する」ことを規定したものと解釈することは， 誤りである。
・・・・・
ア 控訴人の明確性要件違反並びに新規性及び進歩性欠如に係る主張は，控訴人 が請求した無効審判請求（無効２０１４−８０００１５）と同一の事実及び同一の 証拠に基づくものであるところ，上記無効審判請求については，請求不成立審決が， 既に確定した（甲８，１２）。したがって，控訴人において，本件特許２が，上記 明確性要件違反並びに新規性及び進歩性の欠如を理由として，特許無効審判により 無効にされるべきものと主張することは，紛争の蒸し返しに当たり，訴訟上の信義 則によって，許されない（同法１６７条，１０４条の３第１項）。
イ なお，控訴人は，本件特許発明２が「ケーブルコネクタの回転のみによって， すなわち，ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対 位置の変化なしに，ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構＼n成に限定されている」ものと解釈されないとすれば，本件特許発明２は進歩性を欠 く旨主張する。 しかし，本件特許発明２の要旨を上記のように限定的に認定しない場合であって も，乙３発明における嵌合動作は，相手コネクタ３３の回転中心突起５３をコネク タ３１の溝部４９に肩部５６で停止する深さまで挿入し，次いで，回転中心突起５ ３を肩部５６に沿って動かし，回転中心突起５３が溝部４９に形成された肩部５６ のケーブル４４側に当接している状態にして，その後，回転中心突起５３を中心に 相手コネクタ３３を回転させ，嵌合終了姿勢に至るというものであり，本件特許発 明２と乙３発明とは，本件特許発明２では，「コネクタ嵌合過程にて上記ケーブル コネクタの前端がもち上がって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき， 上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が，上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合 終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し」ているのに対し，乙３発明では，コ ネクタ嵌合過程にて相手コネクタ３３の前端がもち上がって該相手コネクタ３３が 上向き傾斜姿勢にあるときのうち，少なくとも，コネクタ突合方向のケーブル４４ 側の端までずらした状態で回転中心突起５３を中心に相手コネクタ３３を回転させ るとき，回転中心突起の突部後縁の最後方位置が，相手コネクタ３３がコネクタ嵌 合終了姿勢にあるときと同一の地点に位置している点，すなわち構成要件ｅの点で＼n相違する。そして，乙３には，乙３発明の上記嵌合動作に関し，回転によって，回 転中心突起５３の最後方位置が回転前に比較して後方に位置するという技術的思想 が記載されているとはいえず（甲１２・３８頁），また，乙３発明と乙７ないし１ ０に記載された各コネクタとでは，その構造や形状が大きく異なるから，乙３発明＼nにおいて，上記各コネクタの嵌合過程における突起部と突出部との位置関係を適用 しようとする動機付けがあるということはできないし，仮に適用を試みたとしても， 乙３発明において，上記相違点に係る本件特許発明２の構成を備えることが容易に＼n想到できたとは認められない。
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2017.06.16
平成28(行ケ)10147 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年6月8日 知的財産高等裁判所
伊藤園のトマトジュース製造方法に関する特許に対して、カゴメが無効と争いました。審決は、全ての請求項について無効理由なしと判断しましたが、知財高裁は全ての請求項について、サポート要件違反の無効理由ありとして、審決を取り消しました。
前記(3)で検討したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，濃 厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制された， 新規なトマト含有飲料及びその製造方法，並びに，トマト含有飲料の酸味抑制方法 を提供するための手段として，本件発明１，８及び１１に記載された糖度，糖酸比 及びグルタミン酸等含有量の数値範囲，すなわち，糖度について「９．４〜１０． ０」，糖酸比について「１９．０〜３０．０」，及びグルタミン酸等含有量について 「０．３６〜０．４２重量％」とすることを採用したことが記載されている。 そして，本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体例というべき実施例１ 〜３，比較例１及び２並びに参考例１〜１０（【００８８】〜【００９０】，【表１】）には，各実施例，比較例及び参考例のトマト含有飲料のｐＨ，Ｂｒｉｘ，酸度，糖＼n酸比，酸度／総アミノ酸，粘度，総アミノ酸量，グルタミン酸量，アスパラギン酸 量，及びクエン酸量という成分及び物性の全て又は一部を測定したこと，及び該ト マト含有飲料の「甘み」，「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験をしたことが 記載されている。
(ｲ) 一般に，飲食品の風味には，甘味，酸味以外に，塩味，苦味，うま 味，辛味，渋味，こく，香り等，様々な要素が関与し，粘性（粘度）などの物理的 な感覚も風味に影響を及ぼすといえる（甲３，４，６２）から，飲食品の風味は， 飲食品中における上記要素に影響を及ぼす様々な成分及び飲食品の物性によって左 右されることが本件出願日当時の技術常識であるといえる。また，トマト含有飲料 中には，様々な成分が含有されていることも本件出願日当時の技術常識であるとい える（甲２５の１９３頁の表−５−１９６参照）から，本件明細書の発明の詳細な＼n説明に記載された風味の評価試験で測定された成分及び物性以外の成分及び物性も， 本件発明のトマト含有飲料の風味に影響を及ぼすと当業者は考えるのが通常という ことができる。したがって，「甘み」，「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験を するに当たり，糖度，糖酸比及びグルタミン酸等含有量を変化させて，これら三つ の要素の数値範囲と風味との関連を測定するに当たっては，少なくとも，1)「甘み」， 「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが，これら三つの要素のみ である場合や，影響を与える要素はあるが，その条件をそろえる必要がない場合に は，そのことを技術的に説明した上で上記三要素を変化させて風味評価試験をする か，2)「甘み」，「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与える要素は上記三 つ以外にも存在し，その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には，当該他 の要素を一定にした上で上記三要素の含有量を変化させて風味評価試験をするとい う方法がとられるべきである。 前記(3)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，糖度及び糖酸比を規定す ることにより，濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みを有しつつも，トマト の酸味が抑制されたものになるが，この効果が奏される作用機構の詳細は未だ明ら＼nかではなく，グルタミン酸等含有量を規定することにより，トマト含有飲料の旨味 （コク）を過度に損なうことなくトマトの酸味が抑制されて，トマト本来の甘味が より一層際立つ傾向となることが記載されているものの，「甘み」，「酸味」及び「濃 厚」の風味に見るべき影響を与えるのが，糖度，糖酸比及びグルタミン酸等含有量 のみであることは記載されていない。また，実施例に対して，比較例及び参考例が， 糖度，糖酸比及びグルタミン酸等含有量以外の成分や物性の条件をそろえたものと して記載されておらず，それらの各種成分や各種物性が，「甘み」，「酸味」及び「濃 厚」の風味に見るべき影響を与えるものではないことや，影響を与えるがその条件 をそろえる必要がないことが記載されているわけでもない。そうすると，濃厚な味 わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたとの風味 を得るために，糖度，糖酸比及びグルタミン酸等含有量の範囲を特定すれば足り， 他の成分及び物性の特定は要しないことを，当業者が理解できるとはいえず，本件 明細書の発明の詳細な説明に記載された風味評価試験の結果から，直ちに，糖度， 糖酸比及びグルタミン酸等含有量について規定される範囲と，得られる効果という べき，濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制 されたという風味との関係の技術的な意味を，当業者が理解できるとはいえない。
(ｳ) また，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験の 方法は，前記(3)のとおりであるところ，評価の基準となる０点である「感じない又 はどちらでもない」については，基準となるトマトジュースを示すことによって揃 えるとしても，「甘み」，「酸味」又は「濃厚」という風味を１点上げるにはどの程度 その風味が強くなればよいのかをパネラー間で共通にするなどの手順が踏まれたこ とや，各パネラーの個別の評点が記載されていない。したがって，少しの風味変化 で加点又は減点の幅を大きくとらえるパネラーや，大きな風味変化でも加点又は減 点の幅を小さくとらえるパネラーが存在する可能性が否定できず，各飲料の風味の＼n評点を全パネラーの平均値でのみ示すことで当該風味を客観的に正確に評価したも のととらえることも困難である。また，「甘み」，「酸味」及び「濃厚」は異なる風味 であるから，各風味の変化と加点又は減点の幅を等しくとらえるためには何らかの 評価基準が示される必要があるものと考えられるところ，そのような手順が踏まれ たことも記載されていない。そうすると，「甘み」，「酸味」及び「濃厚」の各風味が 本件発明の課題を解決するために奏功する程度を等しくとらえて，各風味について の全パネラーの評点の平均を単純に足し合わせて総合評価する，前記(3)の風味を評 価する際の方法が合理的であったと当業者が推認することもできないといえる。 以上述べたところからすると，この風味の評価試験からでは，実施例１〜３のト マト含有飲料が，実際に，濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつ トマトの酸味が抑制されたという風味が得られたことを当業者が理解できるとはい えない。
前記(3)で検討したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，濃 厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制された， 新規なトマト含有飲料及びその製造方法，並びに，トマト含有飲料の酸味抑制方法 を提供するための手段として，本件発明１，８及び１１に記載された糖度，糖酸比 及びグルタミン酸等含有量の数値範囲，すなわち，糖度について「９．４〜１０． ０」，糖酸比について「１９．０〜３０．０」，及びグルタミン酸等含有量について 「０．３６〜０．４２重量％」とすることを採用したことが記載されている。 そして，本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体例というべき実施例１ 〜３，比較例１及び２並びに参考例１〜１０（【００８８】〜【００９０】，【表１】）には，各実施例，比較例及び参考例のトマト含有飲料のｐＨ，Ｂｒｉｘ，酸度，糖＼n酸比，酸度／総アミノ酸，粘度，総アミノ酸量，グルタミン酸量，アスパラギン酸 量，及びクエン酸量という成分及び物性の全て又は一部を測定したこと，及び該ト マト含有飲料の「甘み」，「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験をしたことが 記載されている。
(ｲ) 一般に，飲食品の風味には，甘味，酸味以外に，塩味，苦味，うま 味，辛味，渋味，こく，香り等，様々な要素が関与し，粘性（粘度）などの物理的 な感覚も風味に影響を及ぼすといえる（甲３，４，６２）から，飲食品の風味は， 飲食品中における上記要素に影響を及ぼす様々な成分及び飲食品の物性によって左 右されることが本件出願日当時の技術常識であるといえる。また，トマト含有飲料 中には，様々な成分が含有されていることも本件出願日当時の技術常識であるとい える（甲２５の１９３頁の表−５−１９６参照）から，本件明細書の発明の詳細な＼n説明に記載された風味の評価試験で測定された成分及び物性以外の成分及び物性も， 本件発明のトマト含有飲料の風味に影響を及ぼすと当業者は考えるのが通常という ことができる。したがって，「甘み」，「酸味」及び「濃厚」という風味の評価試験を するに当たり，糖度，糖酸比及びグルタミン酸等含有量を変化させて，これら三つ の要素の数値範囲と風味との関連を測定するに当たっては，少なくとも，1)「甘み」， 「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが，これら三つの要素のみ である場合や，影響を与える要素はあるが，その条件をそろえる必要がない場合に は，そのことを技術的に説明した上で上記三要素を変化させて風味評価試験をする か，2)「甘み」，「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与える要素は上記三 つ以外にも存在し，その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には，当該他 の要素を一定にした上で上記三要素の含有量を変化させて風味評価試験をするとい う方法がとられるべきである。 前記(3)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，糖度及び糖酸比を規定す ることにより，濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みを有しつつも，トマト の酸味が抑制されたものになるが，この効果が奏される作用機構の詳細は未だ明ら＼nかではなく，グルタミン酸等含有量を規定することにより，トマト含有飲料の旨味 （コク）を過度に損なうことなくトマトの酸味が抑制されて，トマト本来の甘味が より一層際立つ傾向となることが記載されているものの，「甘み」，「酸味」及び「濃 厚」の風味に見るべき影響を与えるのが，糖度，糖酸比及びグルタミン酸等含有量 のみであることは記載されていない。また，実施例に対して，比較例及び参考例が， 糖度，糖酸比及びグルタミン酸等含有量以外の成分や物性の条件をそろえたものと して記載されておらず，それらの各種成分や各種物性が，「甘み」，「酸味」及び「濃 厚」の風味に見るべき影響を与えるものではないことや，影響を与えるがその条件 をそろえる必要がないことが記載されているわけでもない。そうすると，濃厚な味 わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたとの風味 を得るために，糖度，糖酸比及びグルタミン酸等含有量の範囲を特定すれば足り， 他の成分及び物性の特定は要しないことを，当業者が理解できるとはいえず，本件 明細書の発明の詳細な説明に記載された風味評価試験の結果から，直ちに，糖度， 糖酸比及びグルタミン酸等含有量について規定される範囲と，得られる効果という べき，濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制 されたという風味との関係の技術的な意味を，当業者が理解できるとはいえない。
(ｳ) また，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験の 方法は，前記(3)のとおりであるところ，評価の基準となる０点である「感じない又 はどちらでもない」については，基準となるトマトジュースを示すことによって揃 えるとしても，「甘み」，「酸味」又は「濃厚」という風味を１点上げるにはどの程度 その風味が強くなればよいのかをパネラー間で共通にするなどの手順が踏まれたこ とや，各パネラーの個別の評点が記載されていない。したがって，少しの風味変化 で加点又は減点の幅を大きくとらえるパネラーや，大きな風味変化でも加点又は減 点の幅を小さくとらえるパネラーが存在する可能性が否定できず，各飲料の風味の＼n評点を全パネラーの平均値でのみ示すことで当該風味を客観的に正確に評価したも のととらえることも困難である。また，「甘み」，「酸味」及び「濃厚」は異なる風味 であるから，各風味の変化と加点又は減点の幅を等しくとらえるためには何らかの 評価基準が示される必要があるものと考えられるところ，そのような手順が踏まれ たことも記載されていない。そうすると，「甘み」，「酸味」及び「濃厚」の各風味が 本件発明の課題を解決するために奏功する程度を等しくとらえて，各風味について の全パネラーの評点の平均を単純に足し合わせて総合評価する，前記(3)の風味を評 価する際の方法が合理的であったと当業者が推認することもできないといえる。 以上述べたところからすると，この風味の評価試験からでは，実施例１〜３のト マト含有飲料が，実際に，濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつ トマトの酸味が抑制されたという風味が得られたことを当業者が理解できるとはい えない。
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2017.05.31
平成28(行ケ)10059 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年4月12日 知的財産高等裁判所(3部)
原審は、一部の請求項のみ無効と判断しましたが、知財高裁は無効理由なしとした請求項についても無効（明確性・サポート要件違反）と判断しました。
このような一部認容・一部非認容の場合に、双方が不服がある場合、実際の提訴はどうやるのでしょうか？、第1、第2事件みたいにはなってないし。。。
以上の検討結果を併せ考えれば，文言解釈のみによるのでは，構成要件＼nＣ−２の「ファンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るもので あるというべきである。
(2) 特許発明１の構成要件Ｃ−２の技術的意義に基づく解釈
ア 上記(1)のとおり，文言解釈のみによるのでは，構成要件Ｃ−２の「フ＼nァンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るものであるとすれば， 当該構成要件の技術的意義に基づきその解釈を検討すべきこととなる。
イ 本件特許発明は，小型軽量化，高効率化を目的としてブラシレスモータ を使用した携帯用電気切断機において，その回路基板の配置スペースの 確保及び冷却が問題となっていること，また，操作性を妨げないハウジ ング形状である必要があることを背景に，モータを収容するハウジング の形状を大きく変更せず，かつ，操作性を損なわずに，モータ駆動用の 回路基板の配置スペースを確保するとともにその冷却を良好に行うこと を目的とするものである（前記１(3)イ，ウ）。 このような目的を達成するために，本件特許発明は，本件実施例にお いて，ハンドルを把持する作業者による作業の妨げとならないように， 回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に設け，かつ，フ ァンの回転によりファンガイド内側が負圧になることを利用して回路基 板冷却用窓からファンガイド内側に至る冷却風を発生させるために，回 路基板収容部をファンの径方向外側に配置している（前記１(3)エ，オ）。 このうち前者が小型化の目的を達成するための手段，後者が冷却の目的 を達成するための手段として把握される。
ウ(ｱ) しかし，これらの手段のみによって実際に上記各目的が達成される か否かは，以下のとおり，本件明細書等の記載からは必ずしも明らかで ない。
(ｲ) 小型化の目的に関しては，本件明細書には従来の携帯用電気丸鋸の 具体的な構造についての言及がないため，本件実施例の構＼造との比較 において目的達成の有無ないし程度を評価することはできない。本件 実施例の構造それ自体から，これらが小型化の目的を達成しているか＼n否かを客観的に評価することもできない。 また，仮に本件実施例の構造が小型化の目的を達成しているとしても，＼n回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に設けさえすれば 自ずと目的が達成されるものではなく，前提として当該スペースを有効 活用し得るような合理的な構造を有することが必要と思われるが，本件＼n明細書にはこの点に関する説明はない。
(ｳ) 冷却の目的に関しては，上記手段により当該目的を達成する上で， 回路基板が冷却風の通路に配置されることは必須と思われるけれども， その具体的方法として回路基板をファンの径方向外側に配置すること は，ファンの径方向外側が冷却風の通路となるような構造を一体的に＼n伴わない限り，回路基板の冷却とは直接関係しない。このことは，回 路基板がファンの径方向外側である真横にあったとしても，隔壁その 他により回路基板とファンとの間の冷却風の移動が遮断されているよ うな場合を考えれば明らかである。 ここで，本件実施例においては，回路基板収容部の４側面のうち，そ の２側面に回路基板冷却用風窓が多数形成され，これらとは別の側面に 風通路となる間隔が１つ設けられ，それら以外の側面は隔壁により囲ま れる構造となっている。このうち，上記間隔は，ファンガイドの背面と＼nハウジングの外壁部との間に設けられ，これによってモータ収容部と回 路基板収容部とが連通している。このような構造とともに，モータ収容＼n部とファンの位置とがファンガイドによって連通する構造が採用されて＼nいるからこそ，回路基板収容部内に設置された回路基板がファン風の通 路に位置して冷却の目的が達成されることとなっている。このような回 路基板収容部からファンに至る連通構造が，回路基板の一部が(a)領域 に位置することと無関係に実現し得ることは明らかといってよい。
(ｴ) これらの点を踏まえると，本件特許発明の目的を達成するための手 段は，本件実施例においてすら合理的に説明されているとはいえない。 そうすると，本件実施例を上位概念化したものである本件特許発明に おいてはなおさら，その目的を達成し得るとは認められないことにな る。したがって，構成要件Ｃ−２が本件特許発明の目的を達成するた＼nめの構成であるとして，その技術的意義から同構＼成要件の示す意味内 容を把握することはできない。 そもそも，小型化の目的に関し，本件実施例における小型化の目的達 成手段である「回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に 設けること」は，特許発明３及び４並びにその従属発明である特許発明 ５にしか具体的には表れておらず，また，構＼成要件Ｃ−２とは無関係で ある。冷却の目的に関しても，上記(ｳ)を踏まえると，その目的を達成 する構成としては，端的に構＼成要件Ｃ−３「前記回路基板の少なくとも 一部は，前記ファン風の通路内に配置されており，」が設けられている 以上，構成要件Ｃ−２は無関係と見られる。
(3) 以上によれば，構成要件Ｃ−２の「ファンの径方向外側」は，特許請求＼nの範囲の文言によれば(a)領域又は(b)領域のいずれとも解釈し得るものであ り，また，その技術的意義に鑑みてもいずれの解釈が正しいのか判断し得な いものということができる。 したがって，構成要件Ｃ−２は不明確というべきである。そうである以＼n上，この点に関する本件審決の認定・判断には誤りがあり，取消事由２には 理由がある。
３ 取消事由１（記載要件（特許発明６〜８及び１０に関するサポート要件）に関する認定，判断の誤り（無効理由１の２））について
更に進んで，取消事由１についても検討する。
(1) 特許発明６は，「モータの側方位置において，前記モータの回転軸と平 行に延びるように配置されている」回路基板（構成要件Ｉ）のみを有したも＼nのであり，当該回路基板は，さらに，「前記回路基板の少なくとも一部は， 前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき，前記ファンの径方 向外側に配置され」る（構成要件Ｃ−２）ものである。＼n本件明細書の発明の詳細な説明において，「モータの側方位置」に配置 された回路基板（縦置き基板）としては，第２の実施の形態の第２の回路基 板６０Ｂ及び第３の実施の形態の第１の回路基板６０Ｃ（いずれも，モータ 収容部２ａの内壁面とモータ１の固定子１Ｂ間の隙間に配置されたもの）が 記載されているが（前記１(2)カ），縦置き基板のみを有する発明は明示的 に記載されていない。そこで，縦置き基板のみを有する構成が，本件特許発＼n明の課題（前記２(2)イ）を解決できると当業者が認識し得る程度に，本件 明細書の発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討する。
(2) 第２の実施の形態について
ア 第２の実施の形態の縦置き基板（第２の回路基板６０Ｂ）による効果は， 以下の３点に集約される（前記１(3)キ）。
1) 制御回路３０を別基板（縦置き基板）としたことで，駆動回路２０ 及び整流平滑回路４０を搭載した第１の回路基板６０Ａの面積を小さ くし，ハウジング２のソーカバー５側への突出量を少なくでき，操作＼n性の面で有利となる。
2)制御回路３０を別基板（縦置き基板）としたことで，駆動回路２０ や整流平滑回路４０の発熱部品の影響を受けないようにできる。
3) 制御回路３０を搭載した第２の回路基板６０Ｂ（縦置き基板）をセ ンサ基板５１の近くに配置することで，回転位置検出素子５２と制御 回路３０との電気接続を短縮して，ノイズ等の影響を受けにくい構造＼nにできる。
イ(ｱ) このうち，前記1)の効果は，ハウジング２に設けられた凸部６９Ａ （ソーカバー５側へ突出）が小さくなることをいうものである。しかし，＼nこのとき，一方で縦置き基板を収容するためにモータ収容部２ａが大き くならざるを得ないことを考えると，前記1)の効果は，一概に小型化に 寄与するといってよいか定かではない。また，凸部６９Ａ及びモータ収 容部２ａの形状のこのような変化が，それぞれ携帯用電気切断機の操作 性に及ぼす影響については，本件明細書の発明の詳細な説明に記載され ていない。 したがって，第２の実施の形態においては，縦置き基板を設けること により小型化の目的を達成できるとは必ずしも認識し得ないし，まして， 縦置き基板のみとした場合に，携帯用電気切断機の操作性の面で有利で あることないし操作性が損なわれないことを認識することもできない。
(ｲ) 前記2)の効果は，冷却の目的に関わるものである。この目的の観点 から見ると，制御回路３０を別基板である縦置き基板とすることで， 前記2)の効果を期待できるとしても，ブラシレスモータの固定子が熱 源となることは技術常識であるところ，そのモータの側方に縦置き基 板を設置することにより，かえってモータの固定子の発熱の影響を受 けやすくなることも予想される。そうすると，制御回路３０を縦置き＼n基板としたとしても，必ずしも冷却の目的を達成できるとは認識し得 ない。まして，駆動回路と制御回路の両者を搭載した縦置き基板のみ とした場合に，基板の冷却を効果的に実現し得ると認識することもで きない。
(ｳ) 前記3)の効果は，小型化の目的とも冷却の目的とも独立したもので あり，本件特許発明の課題解決に寄与しないことは明らかである。
・・・
(4) そうすると，特許発明６〜８及び１０は，本件明細書の発明の詳細な説 明に記載されたものではなく，また，特許発明６〜８及び１０が，その課題 を解決できると当業者が認識し得る程度に，本件明細書の発明の詳細な説明 に記載されているともいえない（なお，この点は，本件特許発明において横 置き基板が必須であるか否かとは関わりない。）。 したがって，特許発明６〜８及び１０は，いわゆるサポート要件を満た しているとはいえない。
このような一部認容・一部非認容の場合に、双方が不服がある場合、実際の提訴はどうやるのでしょうか？、第1、第2事件みたいにはなってないし。。。
以上の検討結果を併せ考えれば，文言解釈のみによるのでは，構成要件＼nＣ−２の「ファンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るもので あるというべきである。
(2) 特許発明１の構成要件Ｃ−２の技術的意義に基づく解釈
ア 上記(1)のとおり，文言解釈のみによるのでは，構成要件Ｃ−２の「フ＼nァンの径方向外側」なる記載は多義的に解釈し得るものであるとすれば， 当該構成要件の技術的意義に基づきその解釈を検討すべきこととなる。
イ 本件特許発明は，小型軽量化，高効率化を目的としてブラシレスモータ を使用した携帯用電気切断機において，その回路基板の配置スペースの 確保及び冷却が問題となっていること，また，操作性を妨げないハウジ ング形状である必要があることを背景に，モータを収容するハウジング の形状を大きく変更せず，かつ，操作性を損なわずに，モータ駆動用の 回路基板の配置スペースを確保するとともにその冷却を良好に行うこと を目的とするものである（前記１(3)イ，ウ）。 このような目的を達成するために，本件特許発明は，本件実施例にお いて，ハンドルを把持する作業者による作業の妨げとならないように， 回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に設け，かつ，フ ァンの回転によりファンガイド内側が負圧になることを利用して回路基 板冷却用窓からファンガイド内側に至る冷却風を発生させるために，回 路基板収容部をファンの径方向外側に配置している（前記１(3)エ，オ）。 このうち前者が小型化の目的を達成するための手段，後者が冷却の目的 を達成するための手段として把握される。
ウ(ｱ) しかし，これらの手段のみによって実際に上記各目的が達成される か否かは，以下のとおり，本件明細書等の記載からは必ずしも明らかで ない。
(ｲ) 小型化の目的に関しては，本件明細書には従来の携帯用電気丸鋸の 具体的な構造についての言及がないため，本件実施例の構＼造との比較 において目的達成の有無ないし程度を評価することはできない。本件 実施例の構造それ自体から，これらが小型化の目的を達成しているか＼n否かを客観的に評価することもできない。 また，仮に本件実施例の構造が小型化の目的を達成しているとしても，＼n回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に設けさえすれば 自ずと目的が達成されるものではなく，前提として当該スペースを有効 活用し得るような合理的な構造を有することが必要と思われるが，本件＼n明細書にはこの点に関する説明はない。
(ｳ) 冷却の目的に関しては，上記手段により当該目的を達成する上で， 回路基板が冷却風の通路に配置されることは必須と思われるけれども， その具体的方法として回路基板をファンの径方向外側に配置すること は，ファンの径方向外側が冷却風の通路となるような構造を一体的に＼n伴わない限り，回路基板の冷却とは直接関係しない。このことは，回 路基板がファンの径方向外側である真横にあったとしても，隔壁その 他により回路基板とファンとの間の冷却風の移動が遮断されているよ うな場合を考えれば明らかである。 ここで，本件実施例においては，回路基板収容部の４側面のうち，そ の２側面に回路基板冷却用風窓が多数形成され，これらとは別の側面に 風通路となる間隔が１つ設けられ，それら以外の側面は隔壁により囲ま れる構造となっている。このうち，上記間隔は，ファンガイドの背面と＼nハウジングの外壁部との間に設けられ，これによってモータ収容部と回 路基板収容部とが連通している。このような構造とともに，モータ収容＼n部とファンの位置とがファンガイドによって連通する構造が採用されて＼nいるからこそ，回路基板収容部内に設置された回路基板がファン風の通 路に位置して冷却の目的が達成されることとなっている。このような回 路基板収容部からファンに至る連通構造が，回路基板の一部が(a)領域 に位置することと無関係に実現し得ることは明らかといってよい。
(ｴ) これらの点を踏まえると，本件特許発明の目的を達成するための手 段は，本件実施例においてすら合理的に説明されているとはいえない。 そうすると，本件実施例を上位概念化したものである本件特許発明に おいてはなおさら，その目的を達成し得るとは認められないことにな る。したがって，構成要件Ｃ−２が本件特許発明の目的を達成するた＼nめの構成であるとして，その技術的意義から同構＼成要件の示す意味内 容を把握することはできない。 そもそも，小型化の目的に関し，本件実施例における小型化の目的達 成手段である「回路基板収容部をハンドルとベースとの間の高さ位置に 設けること」は，特許発明３及び４並びにその従属発明である特許発明 ５にしか具体的には表れておらず，また，構＼成要件Ｃ−２とは無関係で ある。冷却の目的に関しても，上記(ｳ)を踏まえると，その目的を達成 する構成としては，端的に構＼成要件Ｃ−３「前記回路基板の少なくとも 一部は，前記ファン風の通路内に配置されており，」が設けられている 以上，構成要件Ｃ−２は無関係と見られる。
(3) 以上によれば，構成要件Ｃ−２の「ファンの径方向外側」は，特許請求＼nの範囲の文言によれば(a)領域又は(b)領域のいずれとも解釈し得るものであ り，また，その技術的意義に鑑みてもいずれの解釈が正しいのか判断し得な いものということができる。 したがって，構成要件Ｃ−２は不明確というべきである。そうである以＼n上，この点に関する本件審決の認定・判断には誤りがあり，取消事由２には 理由がある。
３ 取消事由１（記載要件（特許発明６〜８及び１０に関するサポート要件）に関する認定，判断の誤り（無効理由１の２））について
更に進んで，取消事由１についても検討する。
(1) 特許発明６は，「モータの側方位置において，前記モータの回転軸と平 行に延びるように配置されている」回路基板（構成要件Ｉ）のみを有したも＼nのであり，当該回路基板は，さらに，「前記回路基板の少なくとも一部は， 前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき，前記ファンの径方 向外側に配置され」る（構成要件Ｃ−２）ものである。＼n本件明細書の発明の詳細な説明において，「モータの側方位置」に配置 された回路基板（縦置き基板）としては，第２の実施の形態の第２の回路基 板６０Ｂ及び第３の実施の形態の第１の回路基板６０Ｃ（いずれも，モータ 収容部２ａの内壁面とモータ１の固定子１Ｂ間の隙間に配置されたもの）が 記載されているが（前記１(2)カ），縦置き基板のみを有する発明は明示的 に記載されていない。そこで，縦置き基板のみを有する構成が，本件特許発＼n明の課題（前記２(2)イ）を解決できると当業者が認識し得る程度に，本件 明細書の発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討する。
(2) 第２の実施の形態について
ア 第２の実施の形態の縦置き基板（第２の回路基板６０Ｂ）による効果は， 以下の３点に集約される（前記１(3)キ）。
1) 制御回路３０を別基板（縦置き基板）としたことで，駆動回路２０ 及び整流平滑回路４０を搭載した第１の回路基板６０Ａの面積を小さ くし，ハウジング２のソーカバー５側への突出量を少なくでき，操作＼n性の面で有利となる。
2)制御回路３０を別基板（縦置き基板）としたことで，駆動回路２０ や整流平滑回路４０の発熱部品の影響を受けないようにできる。
3) 制御回路３０を搭載した第２の回路基板６０Ｂ（縦置き基板）をセ ンサ基板５１の近くに配置することで，回転位置検出素子５２と制御 回路３０との電気接続を短縮して，ノイズ等の影響を受けにくい構造＼nにできる。
イ(ｱ) このうち，前記1)の効果は，ハウジング２に設けられた凸部６９Ａ （ソーカバー５側へ突出）が小さくなることをいうものである。しかし，＼nこのとき，一方で縦置き基板を収容するためにモータ収容部２ａが大き くならざるを得ないことを考えると，前記1)の効果は，一概に小型化に 寄与するといってよいか定かではない。また，凸部６９Ａ及びモータ収 容部２ａの形状のこのような変化が，それぞれ携帯用電気切断機の操作 性に及ぼす影響については，本件明細書の発明の詳細な説明に記載され ていない。 したがって，第２の実施の形態においては，縦置き基板を設けること により小型化の目的を達成できるとは必ずしも認識し得ないし，まして， 縦置き基板のみとした場合に，携帯用電気切断機の操作性の面で有利で あることないし操作性が損なわれないことを認識することもできない。
(ｲ) 前記2)の効果は，冷却の目的に関わるものである。この目的の観点 から見ると，制御回路３０を別基板である縦置き基板とすることで， 前記2)の効果を期待できるとしても，ブラシレスモータの固定子が熱 源となることは技術常識であるところ，そのモータの側方に縦置き基 板を設置することにより，かえってモータの固定子の発熱の影響を受 けやすくなることも予想される。そうすると，制御回路３０を縦置き＼n基板としたとしても，必ずしも冷却の目的を達成できるとは認識し得 ない。まして，駆動回路と制御回路の両者を搭載した縦置き基板のみ とした場合に，基板の冷却を効果的に実現し得ると認識することもで きない。
(ｳ) 前記3)の効果は，小型化の目的とも冷却の目的とも独立したもので あり，本件特許発明の課題解決に寄与しないことは明らかである。
・・・
(4) そうすると，特許発明６〜８及び１０は，本件明細書の発明の詳細な説 明に記載されたものではなく，また，特許発明６〜８及び１０が，その課題 を解決できると当業者が認識し得る程度に，本件明細書の発明の詳細な説明 に記載されているともいえない（なお，この点は，本件特許発明において横 置き基板が必須であるか否かとは関わりない。）。 したがって，特許発明６〜８及び１０は，いわゆるサポート要件を満た しているとはいえない。
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2017.05.31
平成28(行ケ)10190 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年5月30日 知的財産高等裁判所（4部）
特36条、29条2項の無効理由はそれぞれ無効理由無しと判断されました。なお、「明確性を満たしているかについても、クレームだけでなく明細書を考慮する」との判断基準を示しています。かかる判断基準は、平成21(行ケ)10434(3部)、平成25(行ケ)10335（4部） でも言及されてます。
(1) 特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だ けではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願 当時における技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不 当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 原告は，本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載のうち，「当該分離して使用 するもの（４）の上部，下部，左側部（右側部）の内側及び外側に該当する部分（５， ６）（（７，８））」の各部分が明確ではない旨主張する。
(2)「内側及び外側に該当する部分」の明確性
ア 「内側及び外側」の範囲
(ア) 請求項１には，分離して使用するもの（４）の上部，下部，左側部（右側 部）の「内側及び外側」に該当する部分との記載がある。 請求項１の記載によれば，印刷物の中央面部（１）の所定の箇所に，所定の大き さを有する分離して使用するもの（４）が印刷されており，分離して使用するもの （４）は，周囲に切り込みが入っているものである。そして，請求項１には，「内 側及び外側」の範囲を直接特定する記載はない。 したがって，分離して使用するもの（４）の上部，下部，左側部（右側部）の「内 側及び外側」に該当する部分とは，印刷物の中央面部（１）における，分離して使 用するものの周囲に設けられた切り込みの「内側及び外側」に該当する部分と特定 され，その範囲は特定されていないものである。 (イ) なお，本件明細書の【００１４】ないし【００１７】の記載によれば，本 件発明１を実施する際には，一過性の粘着剤が塗布されている部分となる「内側及 び外側」の範囲について，分離して使用するものが欠落することなく，また左側面 部と右側面部を中央面部からはがして開いた場合には左側面部又は右側面部の一方 に分離して使用するものが貼着されるなどして，これを自動的に手にすることがで＼nきる程度の範囲に限定されることになる。しかし，当該範囲は，中央面部（１）， 左側面部（２），右側面部（３）及び分離して使用するもの（４）の形状や材質， 分離して使用するもの（４）の周囲の切り込みの程度，粘着剤の強度等に応じて， 適宜決定されるにすぎないから，特許を受けようとする発明において，「内側及び 外側」の範囲を特定していないからといって，それが明確性を欠くことにはならな い。
・・・
(4) 小括
以上によれば，本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載のうち，「当該分離し て使用するもの（４）の上部，下部，左側部の内側及び外側に該当する部分（５， ６）」とは，印刷物の中央面部の所定の箇所に印刷された所定の大きさを有する， その外形は特定されない分離して使用するもの（４）の，上部，下部又は左側部の いずれかのうち，その周囲に設けられた切り込みの内側及び外側であって，その範 囲は具体的には特定されない部分に該当する部分であって，請求項１の記載のうち， 「当該分離して使用するもの（４）の上部，下部，右側部の内側及び外側に該当す る部分（７，８）」も同様であって，これらの記載が，第三者の利益が不当に害さ れるほどに不明確であるということはできない。 したがって，「当該分離して使用するもの（４）の上部，下部，左側部（右側部） の内側及び外側に該当する部分（５，６）（（７，８））」との各記載は明確であ るから，本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載が明確性要件に違反するという ことはできない。請求項２及び請求項３の各記載も同様であるから，明確性要件に 違反するということはできない。 よって，取消事由１は理由がない。
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと 解される。 そして，原告は，一過性の粘着剤が塗布される位置について，分離して使用する ものの上部，下部，左（右）側部の内側及び外側に該当する部分のいずれかでよい とすると，サポート要件に違反すると主張する。
(2) 前記２(4)のとおり，特許請求の範囲請求項１に記載された発明において，左 側面部（２）の裏面の「一過性の粘着剤が塗布されている」部分は，分離して使用 するものの，上部，下部又は左側部のいずれかのうち，その周囲に設けられた切り 込みの内側及び外側であって，その範囲は特定されない部分に該当する部分であっ て，右側面部（３）の裏面についても同様である。 そして，前記１(2)イのとおり，本件発明１は，分離して使用するものについて， その周囲に切り込みが入っているにもかかわらず，広告等の印刷物に付いていて紛 失させることなく，しかも，広告等の印刷物より切り取る手間をかけずに利用する ことができる印刷物を提供することを課題とするものである。そして，前記２(2)イ のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載（【００１４】〜【００１７】） により，当業者は，一過性の粘着剤の塗布が，左側面部２の裏側のうち，分離して 使用するものの上部，下部，左側部の少なくともいずれかに該当する部分であって， 分離して使用するものの内側及び外側のいずれにも該当する部分にされれば，本件 発明１の上記課題を解決できると認識できるものといえ，右側面部３についても同 様である。 そうすると，一過性の粘着剤が塗布される位置において，本件発明１は，発明の 詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明 １の課題を解決できると認識できる範囲のものということができる。
(1) 特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だ けではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願 当時における技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不 当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 原告は，本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載のうち，「当該分離して使用 するもの（４）の上部，下部，左側部（右側部）の内側及び外側に該当する部分（５， ６）（（７，８））」の各部分が明確ではない旨主張する。
(2)「内側及び外側に該当する部分」の明確性
ア 「内側及び外側」の範囲
(ア) 請求項１には，分離して使用するもの（４）の上部，下部，左側部（右側 部）の「内側及び外側」に該当する部分との記載がある。 請求項１の記載によれば，印刷物の中央面部（１）の所定の箇所に，所定の大き さを有する分離して使用するもの（４）が印刷されており，分離して使用するもの （４）は，周囲に切り込みが入っているものである。そして，請求項１には，「内 側及び外側」の範囲を直接特定する記載はない。 したがって，分離して使用するもの（４）の上部，下部，左側部（右側部）の「内 側及び外側」に該当する部分とは，印刷物の中央面部（１）における，分離して使 用するものの周囲に設けられた切り込みの「内側及び外側」に該当する部分と特定 され，その範囲は特定されていないものである。 (イ) なお，本件明細書の【００１４】ないし【００１７】の記載によれば，本 件発明１を実施する際には，一過性の粘着剤が塗布されている部分となる「内側及 び外側」の範囲について，分離して使用するものが欠落することなく，また左側面 部と右側面部を中央面部からはがして開いた場合には左側面部又は右側面部の一方 に分離して使用するものが貼着されるなどして，これを自動的に手にすることがで＼nきる程度の範囲に限定されることになる。しかし，当該範囲は，中央面部（１）， 左側面部（２），右側面部（３）及び分離して使用するもの（４）の形状や材質， 分離して使用するもの（４）の周囲の切り込みの程度，粘着剤の強度等に応じて， 適宜決定されるにすぎないから，特許を受けようとする発明において，「内側及び 外側」の範囲を特定していないからといって，それが明確性を欠くことにはならな い。
・・・
(4) 小括
以上によれば，本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載のうち，「当該分離し て使用するもの（４）の上部，下部，左側部の内側及び外側に該当する部分（５， ６）」とは，印刷物の中央面部の所定の箇所に印刷された所定の大きさを有する， その外形は特定されない分離して使用するもの（４）の，上部，下部又は左側部の いずれかのうち，その周囲に設けられた切り込みの内側及び外側であって，その範 囲は具体的には特定されない部分に該当する部分であって，請求項１の記載のうち， 「当該分離して使用するもの（４）の上部，下部，右側部の内側及び外側に該当す る部分（７，８）」も同様であって，これらの記載が，第三者の利益が不当に害さ れるほどに不明確であるということはできない。 したがって，「当該分離して使用するもの（４）の上部，下部，左側部（右側部） の内側及び外側に該当する部分（５，６）（（７，８））」との各記載は明確であ るから，本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載が明確性要件に違反するという ことはできない。請求項２及び請求項３の各記載も同様であるから，明確性要件に 違反するということはできない。 よって，取消事由１は理由がない。
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと 解される。 そして，原告は，一過性の粘着剤が塗布される位置について，分離して使用する ものの上部，下部，左（右）側部の内側及び外側に該当する部分のいずれかでよい とすると，サポート要件に違反すると主張する。
(2) 前記２(4)のとおり，特許請求の範囲請求項１に記載された発明において，左 側面部（２）の裏面の「一過性の粘着剤が塗布されている」部分は，分離して使用 するものの，上部，下部又は左側部のいずれかのうち，その周囲に設けられた切り 込みの内側及び外側であって，その範囲は特定されない部分に該当する部分であっ て，右側面部（３）の裏面についても同様である。 そして，前記１(2)イのとおり，本件発明１は，分離して使用するものについて， その周囲に切り込みが入っているにもかかわらず，広告等の印刷物に付いていて紛 失させることなく，しかも，広告等の印刷物より切り取る手間をかけずに利用する ことができる印刷物を提供することを課題とするものである。そして，前記２(2)イ のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載（【００１４】〜【００１７】） により，当業者は，一過性の粘着剤の塗布が，左側面部２の裏側のうち，分離して 使用するものの上部，下部，左側部の少なくともいずれかに該当する部分であって， 分離して使用するものの内側及び外側のいずれにも該当する部分にされれば，本件 発明１の上記課題を解決できると認識できるものといえ，右側面部３についても同 様である。 そうすると，一過性の粘着剤が塗布される位置において，本件発明１は，発明の 詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明 １の課題を解決できると認識できる範囲のものということができる。
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2017.04.24
平成28(ワ)20818 特許権侵害差止請求事件 特許権 平成29年4月19日 東京地方裁判所(29部)
差止請求が認められました。サポート要件違反もなしと判断されました。
被告らは，仮に，構成要件１Ｇの「切り残し突起（１６）」が，本件明細書等の【図８】（ｂ）に示す形態に限られず，例えば下図（平成２３年６月２７日付＼nけ意見書〔乙１９〕の参考図１）の符号１６のような形態のものまでも含むという のであれば，かかる形態は，発明の詳細な説明に記載されたものでも示唆されたも のでもないから，本件発明１（並びに本件発明１の構成要件を発明特定事項として引用する本件発明２及び同３）についての特許は，発明の詳細な説明に記載されて＼nいない発明についてされたものとして，サポート要件違反の無効理由があると主張 する。
イ 特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明に記載したもの（特許法３６条 ６項１号）といえるか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載と を対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発 明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識 できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時 の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２ 号同年１１月１１日特別部判決参照）。
ウ 本件特許の特許請求の範囲の請求項１には，前記前提事実(2)のとおり，連続 貝係止具において，「隣接する基材（１）同士はロープ止め突起（３）の外側が可 撓性連結材（１３）で連結されず，ロープ止め突起（３）の内側が２本の可撓性連 結材（１３）と一体に樹脂成型されて連結され，可撓性連結材（１３）はロープ止 め突起（３）よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり，前記２本の可撓性連結材（１３）による連結箇所は，２本のロープ止め突起（３）＼nの夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記２本のロープ止め突起（３）間の中心 よりも夫々のロープ止め突起（３）寄りの箇所として，２本の可撓性連結材（１３） を切断すると，その切り残し突起（１６）が２本のロープ止め突起（３）の内側に 残るようにした」旨が記載されている。
エ 本件明細書等の発明の詳細な説明には，次の記載がある（末尾の【】は，段 落番号を示す。）。 「本発明の連続貝係止具は，隣接する貝係止具１１の２本のロープ止め突起３間 が２本の可撓性連結材１３で連結され，２本の可撓性連結材１３は貝係止具１１が 差し込まれる縦ロープＣの直径よりも広い間隔で２本のロープ止め突起３寄り箇所 を連結するので，貝係止具１１を一本ずつ切断するときに可撓性連結材１３の一部 が図８（ｂ）のように切り残し突起１６となって基材１に残って基材１から突出し ても，図８（ａ）のように貝係止具１１を縦ロープＣへ差し込むときに切り残し突 起１６が邪魔にならず，縦ロープＣが２本のロープ止め突起３間におさまり安定す る。又，貝係止具１１を手で持って貝へ差し込むときに手（指）が切り残し突起１ ６に当たらないため手が損傷したり，薄い手袋を手に嵌めて前記差込作業をしても 手袋が破れたりしにくい。」【０００８】 「（連続貝係止具の実施形態１）本発明の連続貝係止具は図８（ａ）のように前 記実施形態の貝係止具１１を間隔をあけて数千〜数万本平行に配置し，上下に隣接 する貝係止具１１の基材１間を丸紐状の可撓性連結材１３で連結して樹脂成型して 図１２（ａ）（ｂ）のようにロール状に巻くことができるようにしたものである。 図８（ａ）の場合はハ字状の２本のロープ止め突起３の間を２本の可撓性連結材１ ３で連結してあり，しかも，２本の可撓性連結材１３をロープ止め突起３寄り箇所 に配置して，２本の可撓性連結材１３の間隔を縦ロープＣの直径よりも広くしてあ る。このようにすると貝係止具１１を一本ずつ切断する場合に可撓性連結材１３の 一部が切り残されて図８（ｂ）のように基材１に切り残し突起１６が発生しても， それが縦ロープＣへの差込時に邪魔になることがない。また，一本ずつ切断された 貝係止具１１を貝の孔に差し込むために手で持っても切り残し突起１６の部分が手 に当たらないため手が怪我したり，手に嵌めた作業用手袋が破れたりしにくい。」 【００２６】
オ 上記に認定したところによれば，本件明細書等の発明の詳細な説明には，２ 本の可撓性連結材による連結箇所を，２本のロープ止め突起の間で，かつ，２本の ロープ止め突起寄りの箇所とする構成により，可撓性連結材を切断したときに切り残し突起が残ったとしても，貝係止具を縦ロープへ差し込むときに切り残し突起が＼n邪魔にならず，また，貝係止具を手で持って貝へ差し込むときに手（指）が切り残 し突起に当たらないため手が損傷したり，薄い手袋を手に嵌めて前記差込作業をし ても手袋が破れたりしにくいとの作用効果を奏することが明確に記載されている。 そうすると，本件明細書等の発明の詳細な説明に接した当業者において，本件発 明１に係る特許請求の範囲に記載された構成，すなわち，２本の可撓性連結材（１３）による連結箇所を，２本のロープ止め突起（３）のそれぞれから内側に離れた＼n箇所であり，かつ，２本のロープ止め突起（３）間の中心よりもそれぞれのロープ 止め突起（３）寄りの箇所とする構成を採用することにより，可撓性連結材（１３）を切断した際の切り残し突起（１６）の高さにかかわらず，本件発明１に係る課題＼nを解決できると認識できることは明らかであるから，本件発明１が，発明の詳細な 説明に記載されていないものということはできない。同様の理由により，本件発明 ２及び同３が，発明の詳細な説明に記載されていないものということはできない。 したがって，被告らの主張する無効理由２は認められない。
被告らは，仮に，構成要件１Ｇの「切り残し突起（１６）」が，本件明細書等の【図８】（ｂ）に示す形態に限られず，例えば下図（平成２３年６月２７日付＼nけ意見書〔乙１９〕の参考図１）の符号１６のような形態のものまでも含むという のであれば，かかる形態は，発明の詳細な説明に記載されたものでも示唆されたも のでもないから，本件発明１（並びに本件発明１の構成要件を発明特定事項として引用する本件発明２及び同３）についての特許は，発明の詳細な説明に記載されて＼nいない発明についてされたものとして，サポート要件違反の無効理由があると主張 する。
イ 特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明に記載したもの（特許法３６条 ６項１号）といえるか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載と を対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発 明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識 できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時 の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか 否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２ 号同年１１月１１日特別部判決参照）。
ウ 本件特許の特許請求の範囲の請求項１には，前記前提事実(2)のとおり，連続 貝係止具において，「隣接する基材（１）同士はロープ止め突起（３）の外側が可 撓性連結材（１３）で連結されず，ロープ止め突起（３）の内側が２本の可撓性連 結材（１３）と一体に樹脂成型されて連結され，可撓性連結材（１３）はロープ止 め突起（３）よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり，前記２本の可撓性連結材（１３）による連結箇所は，２本のロープ止め突起（３）＼nの夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記２本のロープ止め突起（３）間の中心 よりも夫々のロープ止め突起（３）寄りの箇所として，２本の可撓性連結材（１３） を切断すると，その切り残し突起（１６）が２本のロープ止め突起（３）の内側に 残るようにした」旨が記載されている。
エ 本件明細書等の発明の詳細な説明には，次の記載がある（末尾の【】は，段 落番号を示す。）。 「本発明の連続貝係止具は，隣接する貝係止具１１の２本のロープ止め突起３間 が２本の可撓性連結材１３で連結され，２本の可撓性連結材１３は貝係止具１１が 差し込まれる縦ロープＣの直径よりも広い間隔で２本のロープ止め突起３寄り箇所 を連結するので，貝係止具１１を一本ずつ切断するときに可撓性連結材１３の一部 が図８（ｂ）のように切り残し突起１６となって基材１に残って基材１から突出し ても，図８（ａ）のように貝係止具１１を縦ロープＣへ差し込むときに切り残し突 起１６が邪魔にならず，縦ロープＣが２本のロープ止め突起３間におさまり安定す る。又，貝係止具１１を手で持って貝へ差し込むときに手（指）が切り残し突起１ ６に当たらないため手が損傷したり，薄い手袋を手に嵌めて前記差込作業をしても 手袋が破れたりしにくい。」【０００８】 「（連続貝係止具の実施形態１）本発明の連続貝係止具は図８（ａ）のように前 記実施形態の貝係止具１１を間隔をあけて数千〜数万本平行に配置し，上下に隣接 する貝係止具１１の基材１間を丸紐状の可撓性連結材１３で連結して樹脂成型して 図１２（ａ）（ｂ）のようにロール状に巻くことができるようにしたものである。 図８（ａ）の場合はハ字状の２本のロープ止め突起３の間を２本の可撓性連結材１ ３で連結してあり，しかも，２本の可撓性連結材１３をロープ止め突起３寄り箇所 に配置して，２本の可撓性連結材１３の間隔を縦ロープＣの直径よりも広くしてあ る。このようにすると貝係止具１１を一本ずつ切断する場合に可撓性連結材１３の 一部が切り残されて図８（ｂ）のように基材１に切り残し突起１６が発生しても， それが縦ロープＣへの差込時に邪魔になることがない。また，一本ずつ切断された 貝係止具１１を貝の孔に差し込むために手で持っても切り残し突起１６の部分が手 に当たらないため手が怪我したり，手に嵌めた作業用手袋が破れたりしにくい。」 【００２６】
オ 上記に認定したところによれば，本件明細書等の発明の詳細な説明には，２ 本の可撓性連結材による連結箇所を，２本のロープ止め突起の間で，かつ，２本の ロープ止め突起寄りの箇所とする構成により，可撓性連結材を切断したときに切り残し突起が残ったとしても，貝係止具を縦ロープへ差し込むときに切り残し突起が＼n邪魔にならず，また，貝係止具を手で持って貝へ差し込むときに手（指）が切り残 し突起に当たらないため手が損傷したり，薄い手袋を手に嵌めて前記差込作業をし ても手袋が破れたりしにくいとの作用効果を奏することが明確に記載されている。 そうすると，本件明細書等の発明の詳細な説明に接した当業者において，本件発 明１に係る特許請求の範囲に記載された構成，すなわち，２本の可撓性連結材（１３）による連結箇所を，２本のロープ止め突起（３）のそれぞれから内側に離れた＼n箇所であり，かつ，２本のロープ止め突起（３）間の中心よりもそれぞれのロープ 止め突起（３）寄りの箇所とする構成を採用することにより，可撓性連結材（１３）を切断した際の切り残し突起（１６）の高さにかかわらず，本件発明１に係る課題＼nを解決できると認識できることは明らかであるから，本件発明１が，発明の詳細な 説明に記載されていないものということはできない。同様の理由により，本件発明 ２及び同３が，発明の詳細な説明に記載されていないものということはできない。 したがって，被告らの主張する無効理由２は認められない。
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2017.02.27
平成27(行ケ)10231 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年2月22日 知的財産高等裁判所(3部)
サポート要件違反なしとした審決が取り消されました。
これらの記載によれば，本件明細書は，「油脂を含むコート剤」の材 質，被覆方法，被覆の量や程度について，好ましいあるいは望ましい例 を示しているものの，それ以外の構成をとることも特に制限していない＼nものと認められる。 したがって，「油脂を含むコート剤」については，材質に特に制限が ない以上，従来例のように吸収促進のための成分が含まれているものと は異なる態様のものも包含されているというべきである。 (ウ) 以上を前提に本件明細書の実施例（段落【００４４】〜【００５４】， 表１及び図１）の記載をみると，実施例１として，パーム油でコートし＼nた黒ショウガの根茎の乾燥粉末（黒ショウガ原末）をコーン油と混合し て１５０ｍｇ／ｍＬとし，懸濁することにより調製した被験物質（以下 「実施例１被験物質」という。），実施例２として，黒ショウガ原末を ナタネ油でコートした以外は，実施例１と同様にして調製した被験物質 （以下「実施例２被験物質」という。），及び比較例１として，黒ショ ウガ原末をコーン油と混合して１５０ｍｇ／ｍＬとし，懸濁することに より調製した被験物質（以下「比較例１被験物質」という。）を，それ ぞれ，６週齢のＳＤ雄性ラットに，１０ｍＬ／ｋｇとなるように，ゾン デで強制経口投与し，投与の１，４，８時間後（コントロールはブラン クとして投与１時間後のみ）に採血して，血中の総ポリフェノール量を 測定したところ，実施例１被験物質及び実施例２被験物質を摂取した群 の血中ポリフェノール量は，いずれも比較例１被験物質を摂取させたも のに比べて高い値を示したことが記載されている。 ここで，本件明細書の段落【００２８】に，「油脂」の具体例として， パーム油，ナタネ油と並んで「とうもろこし」から得られる油脂，すな わち「コーン油」も記載されていることからすれば，上記実施例で用い たコーン油についても，黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の 体内への吸収性を高める効果を期待し得る一方で，上記実施例の結果か らは，単にコーン油に混合，懸濁しただけの比較例１被験物質では，そ のような効果がないことも認識し得るといえる。 したがって，当業者は，本件明細書の実施例の記載から，「黒ショウ ガ成分を含有する粒子」が，パーム油あるいはナタネ油と混合，懸濁さ れた状態とするのではなく，パーム油あるいはナタネ油により被覆され た状態とすることにより，本件発明の課題を解決することができると認 識するものと認められる。
(エ) そして，本件出願当時，一般に摂取されたポリフェノールの生体内に 取り込まれる量は少ないという技術常識があるにもかかわらず（前記(2) エ），本件発明には，「黒ショウガ成分を含有する粒子」自体に吸収性 を高める特段の工夫がなされていない態様が包含されており（前記(ｱ)）， また，「油脂を含むコート剤」にも吸収促進のための成分が含まれてい ない態様が包含されている（前記(ｲ)）ことからすれば，当業者は，本件 発明の課題を解決するためには，パーム油あるいはナタネ油のような油 脂を含むコート剤にて被覆することが肝要であると認識するといえる。 しかし，その一方，ある効果を発揮し得る物質（成分）があったとして も，その量が僅かであれば，その効果を発揮し得ないと考えるのが通常 であることからすれば，当業者は，たとえ，「黒ショウガ成分を含有す る粒子」の表面を「油脂を含むコート剤」で被覆することにより，本件＼n発明の課題が解決できると認識し得たとしても，その量や程度が不十分＼nである場合には，本件発明の課題を解決することが困難であろうことも 予測するといえる。
(オ) ところが，本件明細書においては，実施例１の「パーム油でコートし た黒ショウガ原末」の被覆の量や程度について具体的な記載がなされて おらず，実施例２についても同様であるから，これらの実施例によって コート剤による被覆の量や程度が不十分である場合においても本件発明＼nの課題を解決できることが示されているとはいえず，ほかにそのような 記載や示唆も見当たらない。すなわち，コート剤による被覆の量や程度 が不十分である場合には，本件発明の課題を解決することが困難であろ＼nうとの当業者の予測を覆すに足りる十＼分な記載が本件明細書になされて いるものとは認められないのであり，また，これを補うだけの技術常識 が本件出願当時に存在したことを認めるに足りる証拠もない。 したがって，本件明細書の記載（ないし示唆）はもとより，本件出願 当時の技術常識に照らしても，当業者は，「黒ショウガ成分を含有する 粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した状態が＼n本件発明の課題を解決できると認識することはできないというべきであ る。
ウ 以上のとおり，本件発明は，黒ショウガ成分を含有する粒子の表面の一＼n部を，ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆する態様，すな わち，「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を＼n含むコート剤」で被覆した態様も包含していると解されるところ，本件明 細書の記載（ないし示唆）はもとより，本件出願当時の技術常識に照らし ても，当業者は，そのような態様が本件発明の課題を解決できるとまでは 認識することはできないというべきである。 そうすると，本件発明の特許請求の範囲の記載は，いずれも，本件明細 書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識に照らして，当 業者が，本件明細書に記載された本件発明の課題を解決できると認識でき る範囲を超えており，サポート要件に適合しないものというべきである。
これらの記載によれば，本件明細書は，「油脂を含むコート剤」の材 質，被覆方法，被覆の量や程度について，好ましいあるいは望ましい例 を示しているものの，それ以外の構成をとることも特に制限していない＼nものと認められる。 したがって，「油脂を含むコート剤」については，材質に特に制限が ない以上，従来例のように吸収促進のための成分が含まれているものと は異なる態様のものも包含されているというべきである。 (ウ) 以上を前提に本件明細書の実施例（段落【００４４】〜【００５４】， 表１及び図１）の記載をみると，実施例１として，パーム油でコートし＼nた黒ショウガの根茎の乾燥粉末（黒ショウガ原末）をコーン油と混合し て１５０ｍｇ／ｍＬとし，懸濁することにより調製した被験物質（以下 「実施例１被験物質」という。），実施例２として，黒ショウガ原末を ナタネ油でコートした以外は，実施例１と同様にして調製した被験物質 （以下「実施例２被験物質」という。），及び比較例１として，黒ショ ウガ原末をコーン油と混合して１５０ｍｇ／ｍＬとし，懸濁することに より調製した被験物質（以下「比較例１被験物質」という。）を，それ ぞれ，６週齢のＳＤ雄性ラットに，１０ｍＬ／ｋｇとなるように，ゾン デで強制経口投与し，投与の１，４，８時間後（コントロールはブラン クとして投与１時間後のみ）に採血して，血中の総ポリフェノール量を 測定したところ，実施例１被験物質及び実施例２被験物質を摂取した群 の血中ポリフェノール量は，いずれも比較例１被験物質を摂取させたも のに比べて高い値を示したことが記載されている。 ここで，本件明細書の段落【００２８】に，「油脂」の具体例として， パーム油，ナタネ油と並んで「とうもろこし」から得られる油脂，すな わち「コーン油」も記載されていることからすれば，上記実施例で用い たコーン油についても，黒ショウガ成分に含まれるポリフェノール類の 体内への吸収性を高める効果を期待し得る一方で，上記実施例の結果か らは，単にコーン油に混合，懸濁しただけの比較例１被験物質では，そ のような効果がないことも認識し得るといえる。 したがって，当業者は，本件明細書の実施例の記載から，「黒ショウ ガ成分を含有する粒子」が，パーム油あるいはナタネ油と混合，懸濁さ れた状態とするのではなく，パーム油あるいはナタネ油により被覆され た状態とすることにより，本件発明の課題を解決することができると認 識するものと認められる。
(エ) そして，本件出願当時，一般に摂取されたポリフェノールの生体内に 取り込まれる量は少ないという技術常識があるにもかかわらず（前記(2) エ），本件発明には，「黒ショウガ成分を含有する粒子」自体に吸収性 を高める特段の工夫がなされていない態様が包含されており（前記(ｱ)）， また，「油脂を含むコート剤」にも吸収促進のための成分が含まれてい ない態様が包含されている（前記(ｲ)）ことからすれば，当業者は，本件 発明の課題を解決するためには，パーム油あるいはナタネ油のような油 脂を含むコート剤にて被覆することが肝要であると認識するといえる。 しかし，その一方，ある効果を発揮し得る物質（成分）があったとして も，その量が僅かであれば，その効果を発揮し得ないと考えるのが通常 であることからすれば，当業者は，たとえ，「黒ショウガ成分を含有す る粒子」の表面を「油脂を含むコート剤」で被覆することにより，本件＼n発明の課題が解決できると認識し得たとしても，その量や程度が不十分＼nである場合には，本件発明の課題を解決することが困難であろうことも 予測するといえる。
(オ) ところが，本件明細書においては，実施例１の「パーム油でコートし た黒ショウガ原末」の被覆の量や程度について具体的な記載がなされて おらず，実施例２についても同様であるから，これらの実施例によって コート剤による被覆の量や程度が不十分である場合においても本件発明＼nの課題を解決できることが示されているとはいえず，ほかにそのような 記載や示唆も見当たらない。すなわち，コート剤による被覆の量や程度 が不十分である場合には，本件発明の課題を解決することが困難であろ＼nうとの当業者の予測を覆すに足りる十＼分な記載が本件明細書になされて いるものとは認められないのであり，また，これを補うだけの技術常識 が本件出願当時に存在したことを認めるに足りる証拠もない。 したがって，本件明細書の記載（ないし示唆）はもとより，本件出願 当時の技術常識に照らしても，当業者は，「黒ショウガ成分を含有する 粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を含むコート剤」で被覆した状態が＼n本件発明の課題を解決できると認識することはできないというべきであ る。
ウ 以上のとおり，本件発明は，黒ショウガ成分を含有する粒子の表面の一＼n部を，ナタネ油あるいはパーム油を含むコート剤にて被覆する態様，すな わち，「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分を「油脂を＼n含むコート剤」で被覆した態様も包含していると解されるところ，本件明 細書の記載（ないし示唆）はもとより，本件出願当時の技術常識に照らし ても，当業者は，そのような態様が本件発明の課題を解決できるとまでは 認識することはできないというべきである。 そうすると，本件発明の特許請求の範囲の記載は，いずれも，本件明細 書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識に照らして，当 業者が，本件明細書に記載された本件発明の課題を解決できると認識でき る範囲を超えており，サポート要件に適合しないものというべきである。
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2017.02. 8
平成27(行ケ)10201 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年1月31日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反なしとした審決が取り消されました。
このような技術常識を有する当業者が，本件明細書の記載に接した際には，【００ ０７】に記載された「顕在化した色調変化」，すなわち，比較例において観察された ｂ＊値の変化（Δｂ＊）は，Ｌ−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含む可 能性があると理解し，イソ＼クエルシトリン及びその糖付加物の色調変化のみを反映 したものであると理解することはできないと解される。 そうすると，実施例において，アルコール類を特定量添加しｐＨを調整すること により，比較例に比べて飲料の色調変化が抑制されていることに接しても，当業者 は，比較例の飲料の色調変化がＬ−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含 む可能性がある以上，イソ＼クエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制され ていることを直ちには認識することはできないというべきである。 そして，本件明細書の実施例のｂ＊値の変化（Δｂ＊）は，０．９〜２．０であっ て，０ではないことから，Ｌ−アスコルビン酸に起因するｂ＊値の変化（Δｂ＊）は アルコール類の添加によってもマイナスに転じること（製造直後よりも黄色方向の 彩度が減じて青色方向に傾くこと）がないものと仮定しても，当業者は，実施例に おける飲料全体の色調変化の抑制という結果から，イソクエルシトリン及びその糖＼n付加物の色調変化の抑制を認識することはできないというほかない。 また，前記(1)イ(ｵ)，(ｶ)ｂのとおり，本件出願日当時，イソクエルシトリン及びそ＼nの糖付加物が水溶液中のＬ−アスコルビン酸の分解を抑制することが知られていた ものと認められる。しかし，乙１８によれば，イソクエルシトリン及びその糖付加＼n物に相当するフラボノイド配糖体Ａ又はＢの配合によるアスコルビン酸を含む３ ０％エタノール水溶液のＬ値の減少率の抑制の程度は，これらを配合しない場合を １００％として４１．５％又は３９．５％に止まり，Ｌ値の減少率を０％としたも のではない（すなわち，Ｌ値の減少が解消していない。）し，明度を示すＬ値（Ｌ＊ 値）の変化を示すものであって，本件明細書で測定している黄色方向の彩度を示す ｂ＊値の変化を示すものでもなく，また，エタノールの含有量も本件明細書の実施 例・比較例（０．０１〜０．５０質量％）とは大きく異なるから，当業者において， 本件明細書の実施例・比較例の条件において，Ｌ−アスコルビン酸に加え，イソク＼nエルシトリン及びその糖付加物が配合されていることから，Ｌ−アスコルビン酸の 褐変が生じない（したがって，本件明細書の実施例・比較例の飲料の色調変化には， Ｌ−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化は含まれない。）と理解するものとは いえない。
ウ 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願日当 時の技術常識に照らして，本件訂正発明９〜１６は，容器詰飲料に含まれるイソク＼nエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより，当該容器詰飲料 の色調変化を抑制する方法を提供するという課題を解決できるものと，当業者が認 識することができるとはいえない。
エ 被告は，甲４０及び甲６９は，審判手続において審理判断されなかった 事実に関する新たな証拠であるから，本件訴訟において，これらの証拠に基づく審 決の違法性を主張することは許されず，取消事由３−４は，本件訴訟の審理の対象 にはならないと主張する。 しかしながら，被告も自認するとおり（前記第４の１(1)），原告は，審判事件弁 駁書（乙８）において「アスコルビン酸が酸化により黄色となることは周知の技術 的事項である」ことを指摘して本件訂正発明９〜１６がサポート要件及び実施可能＼n要件を欠くと主張しているから(２０〜２１頁)，「アスコルビン酸が酸化により黄色 となることは周知の技術的事項である」ことを根拠として，本件訂正発明９〜１６ がサポート要件及び実施可能要件を満たす旨の審決の判断が誤りであることを主張＼nすることは当然に認められ，取消事由３−４は，そのような主張を含むものと認め られる。 そして，本件訂正発明９〜１６は，被告も自認する「Ｌ−アスコルビン酸を含有 する飲料が経時変化により褐変すること」という事実（被告第２準備書面３頁，被 告第３準備書面１６頁）を考慮すると，甲４０及び甲６９を検討するまでもなく， 被告が立証責任を負担するサポート要件の充足を認めることができないことは，前 示のとおりである。なお，被告は，「イソクエルシトリン及びその糖付加物を含有す＼nる容器詰飲料が，Ｌ−アスコルビン酸の非存在下においても色調変化を生じ，その 色調変化がアルコールによって抑制されること」を立証趣旨として，乙１４の実験 成績証明書を提出するが，乙１５（技術説明資料）及び本件訴訟の経過に照らすと， 乙２の実験成績証明書と同様に，甲６９の信用性を弾劾する趣旨であり，本件明細 書において開示が不十分な発明の効果を実験結果によって補充しようというもので＼nはないと解される（仮に，乙１４が，甲６９の信用性を弾劾するにとどまらず，こ れによりイソクエルシトリン及びその糖付加物を含有し，Ｌ−アスコルビン酸を含＼n有しない容器詰飲料の色調変化を立証する趣旨であったとしても，そのような立証 は，本件明細書の記載から当業者が認識できない事項を明細書の記載外で補足する ものとして許されない。）。被告の主張は，理由がない。
オ 被告は，「アスコルビン酸を含む」という条件において実施例と比較例は 同一であることを理由として，サポート要件の充足を認めた審決の趣旨は，アスコ ルビン酸を除けば，実施例と比較例のｂ＊値やΔｂ＊値の絶対値は変わるかもしれな いけれども，アスコルビン酸の有無にかかわらず，アルコールの添加によってイソ＼nクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制されるという傾向自体は不変で あることを当業者が理解できると判断したものであり，その判断に誤りはないと主 張する。 この点について，審決は，アルコールを添加した実施例と，アルコールを添加し ない比較例の双方に，Ｌ−アスコルビン酸が含まれているとしても，このような実 施例と比較例の色調変化によって，Ｌ−アスコルビン酸の非存在下におけるイソク＼nエルシトリン及びその糖付加物の色調変化に対するアルコール添加の影響を理解す ることができると判断するところ，Ｌ−アスコルビン酸が褐変し，容器詰飲料の色 調変化に影響を与え得るという本件出願日当時の技術常識を踏まえると，このよう に判断するためには，少なくともＬ−アスコルビン酸の褐変（色調変化）はアルコ ール添加の影響を受けないという前提が成り立つ場合に限られることは明らかであ るが，そのような前提が本件出願日当時の当業者の技術常識となっていたことを示 す証拠はない。したがって，本件明細書の実施例と比較例の実験結果をまとめた【表＼n１】により，イソクエルシトリン及びその糖付加物に起因する色調変化の抑制とい＼nう本件訂正発明９〜１６の効果を確認することはできない。なお，念のため付言す れば，以上の検討は，特許権者である被告が，本件明細書において，イソクエルシ＼nトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されることを示す実験 結果を開示するに当たり，同様に経時的な色調変化を示すことが知られていたＬ− アスコルビン酸という不純物が含まれる実験系による実験結果のみを開示したこと に起因するものであり，そのような不十分な実験結果の開示により，本件明細書に＼nイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されるこ＼nとが開示されているというためには，容器詰飲料の色調変化に影響を与える可能性＼nがあるＬ−アスコルビン酸の褐変（色調変化）はアルコール添加の影響を受けない ということが，本件明細書において別途開示されているか，その記載や示唆がなく ても本件出願日当時の当業者が前提とすることができる技術常識になっている必要 がある。したがって，特許権者である被告において，本件明細書にこれらの開示を しておらず，また，当該技術常識の存在が立証できない以上，本件明細書にＬ−ア スコルビン酸という不純物を含む実験系による実験結果のみを開示したことによる 不利益を負うことは，やむを得ないものというべきである。
カ 以上によれば，取消事由３−４のうち，サポート要件の判断の誤りをい う点は，理由がある（実施可能要件の判断の誤りをいう点は，必要がないから，判＼n断しない。）。
このような技術常識を有する当業者が，本件明細書の記載に接した際には，【００ ０７】に記載された「顕在化した色調変化」，すなわち，比較例において観察された ｂ＊値の変化（Δｂ＊）は，Ｌ−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含む可 能性があると理解し，イソ＼クエルシトリン及びその糖付加物の色調変化のみを反映 したものであると理解することはできないと解される。 そうすると，実施例において，アルコール類を特定量添加しｐＨを調整すること により，比較例に比べて飲料の色調変化が抑制されていることに接しても，当業者 は，比較例の飲料の色調変化がＬ−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含 む可能性がある以上，イソ＼クエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制され ていることを直ちには認識することはできないというべきである。 そして，本件明細書の実施例のｂ＊値の変化（Δｂ＊）は，０．９〜２．０であっ て，０ではないことから，Ｌ−アスコルビン酸に起因するｂ＊値の変化（Δｂ＊）は アルコール類の添加によってもマイナスに転じること（製造直後よりも黄色方向の 彩度が減じて青色方向に傾くこと）がないものと仮定しても，当業者は，実施例に おける飲料全体の色調変化の抑制という結果から，イソクエルシトリン及びその糖＼n付加物の色調変化の抑制を認識することはできないというほかない。 また，前記(1)イ(ｵ)，(ｶ)ｂのとおり，本件出願日当時，イソクエルシトリン及びそ＼nの糖付加物が水溶液中のＬ−アスコルビン酸の分解を抑制することが知られていた ものと認められる。しかし，乙１８によれば，イソクエルシトリン及びその糖付加＼n物に相当するフラボノイド配糖体Ａ又はＢの配合によるアスコルビン酸を含む３ ０％エタノール水溶液のＬ値の減少率の抑制の程度は，これらを配合しない場合を １００％として４１．５％又は３９．５％に止まり，Ｌ値の減少率を０％としたも のではない（すなわち，Ｌ値の減少が解消していない。）し，明度を示すＬ値（Ｌ＊ 値）の変化を示すものであって，本件明細書で測定している黄色方向の彩度を示す ｂ＊値の変化を示すものでもなく，また，エタノールの含有量も本件明細書の実施 例・比較例（０．０１〜０．５０質量％）とは大きく異なるから，当業者において， 本件明細書の実施例・比較例の条件において，Ｌ−アスコルビン酸に加え，イソク＼nエルシトリン及びその糖付加物が配合されていることから，Ｌ−アスコルビン酸の 褐変が生じない（したがって，本件明細書の実施例・比較例の飲料の色調変化には， Ｌ−アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化は含まれない。）と理解するものとは いえない。
ウ 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願日当 時の技術常識に照らして，本件訂正発明９〜１６は，容器詰飲料に含まれるイソク＼nエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより，当該容器詰飲料 の色調変化を抑制する方法を提供するという課題を解決できるものと，当業者が認 識することができるとはいえない。
エ 被告は，甲４０及び甲６９は，審判手続において審理判断されなかった 事実に関する新たな証拠であるから，本件訴訟において，これらの証拠に基づく審 決の違法性を主張することは許されず，取消事由３−４は，本件訴訟の審理の対象 にはならないと主張する。 しかしながら，被告も自認するとおり（前記第４の１(1)），原告は，審判事件弁 駁書（乙８）において「アスコルビン酸が酸化により黄色となることは周知の技術 的事項である」ことを指摘して本件訂正発明９〜１６がサポート要件及び実施可能＼n要件を欠くと主張しているから(２０〜２１頁)，「アスコルビン酸が酸化により黄色 となることは周知の技術的事項である」ことを根拠として，本件訂正発明９〜１６ がサポート要件及び実施可能要件を満たす旨の審決の判断が誤りであることを主張＼nすることは当然に認められ，取消事由３−４は，そのような主張を含むものと認め られる。 そして，本件訂正発明９〜１６は，被告も自認する「Ｌ−アスコルビン酸を含有 する飲料が経時変化により褐変すること」という事実（被告第２準備書面３頁，被 告第３準備書面１６頁）を考慮すると，甲４０及び甲６９を検討するまでもなく， 被告が立証責任を負担するサポート要件の充足を認めることができないことは，前 示のとおりである。なお，被告は，「イソクエルシトリン及びその糖付加物を含有す＼nる容器詰飲料が，Ｌ−アスコルビン酸の非存在下においても色調変化を生じ，その 色調変化がアルコールによって抑制されること」を立証趣旨として，乙１４の実験 成績証明書を提出するが，乙１５（技術説明資料）及び本件訴訟の経過に照らすと， 乙２の実験成績証明書と同様に，甲６９の信用性を弾劾する趣旨であり，本件明細 書において開示が不十分な発明の効果を実験結果によって補充しようというもので＼nはないと解される（仮に，乙１４が，甲６９の信用性を弾劾するにとどまらず，こ れによりイソクエルシトリン及びその糖付加物を含有し，Ｌ−アスコルビン酸を含＼n有しない容器詰飲料の色調変化を立証する趣旨であったとしても，そのような立証 は，本件明細書の記載から当業者が認識できない事項を明細書の記載外で補足する ものとして許されない。）。被告の主張は，理由がない。
オ 被告は，「アスコルビン酸を含む」という条件において実施例と比較例は 同一であることを理由として，サポート要件の充足を認めた審決の趣旨は，アスコ ルビン酸を除けば，実施例と比較例のｂ＊値やΔｂ＊値の絶対値は変わるかもしれな いけれども，アスコルビン酸の有無にかかわらず，アルコールの添加によってイソ＼nクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制されるという傾向自体は不変で あることを当業者が理解できると判断したものであり，その判断に誤りはないと主 張する。 この点について，審決は，アルコールを添加した実施例と，アルコールを添加し ない比較例の双方に，Ｌ−アスコルビン酸が含まれているとしても，このような実 施例と比較例の色調変化によって，Ｌ−アスコルビン酸の非存在下におけるイソク＼nエルシトリン及びその糖付加物の色調変化に対するアルコール添加の影響を理解す ることができると判断するところ，Ｌ−アスコルビン酸が褐変し，容器詰飲料の色 調変化に影響を与え得るという本件出願日当時の技術常識を踏まえると，このよう に判断するためには，少なくともＬ−アスコルビン酸の褐変（色調変化）はアルコ ール添加の影響を受けないという前提が成り立つ場合に限られることは明らかであ るが，そのような前提が本件出願日当時の当業者の技術常識となっていたことを示 す証拠はない。したがって，本件明細書の実施例と比較例の実験結果をまとめた【表＼n１】により，イソクエルシトリン及びその糖付加物に起因する色調変化の抑制とい＼nう本件訂正発明９〜１６の効果を確認することはできない。なお，念のため付言す れば，以上の検討は，特許権者である被告が，本件明細書において，イソクエルシ＼nトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されることを示す実験 結果を開示するに当たり，同様に経時的な色調変化を示すことが知られていたＬ− アスコルビン酸という不純物が含まれる実験系による実験結果のみを開示したこと に起因するものであり，そのような不十分な実験結果の開示により，本件明細書に＼nイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されるこ＼nとが開示されているというためには，容器詰飲料の色調変化に影響を与える可能性＼nがあるＬ−アスコルビン酸の褐変（色調変化）はアルコール添加の影響を受けない ということが，本件明細書において別途開示されているか，その記載や示唆がなく ても本件出願日当時の当業者が前提とすることができる技術常識になっている必要 がある。したがって，特許権者である被告において，本件明細書にこれらの開示を しておらず，また，当該技術常識の存在が立証できない以上，本件明細書にＬ−ア スコルビン酸という不純物を含む実験系による実験結果のみを開示したことによる 不利益を負うことは，やむを得ないものというべきである。
カ 以上によれば，取消事由３−４のうち，サポート要件の判断の誤りをい う点は，理由がある（実施可能要件の判断の誤りをいう点は，必要がないから，判＼n断しない。）。
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2016.12.28
平成28(ネ)10010 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成28年12月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁(第4部)は、サポート要件違反として無効とした原審を維持しました。
以上のとおり，Ｃｒの濃度変動があるか否か不明であるだけではなく，さらに， その濃度変動の程度も何ら特定されていない球形の合金相（Ｂ）を含むターゲット は，当業者が本件発明２の課題を解決できると認識できる範囲のものということは できないから，Ｃｒの濃度変動の有無及びその程度を何ら特定しない球形の合金相 （Ｂ）を含む特許請求の範囲請求項２に記載された本件発明２は，発明の詳細な 説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえない。また，このような球形 の合金相（Ｂ）を含むターゲットが，当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできない。 したがって，本件発明２に係る請求項２の記載は，サポート要件を満たしている とはいえないから，本件発明２に係る特許は特許無効審判により無効にされるべき ものと認められる。
以上のとおり，Ｃｒの濃度変動があるか否か不明であるだけではなく，さらに， その濃度変動の程度も何ら特定されていない球形の合金相（Ｂ）を含むターゲット は，当業者が本件発明２の課題を解決できると認識できる範囲のものということは できないから，Ｃｒの濃度変動の有無及びその程度を何ら特定しない球形の合金相 （Ｂ）を含む特許請求の範囲請求項２に記載された本件発明２は，発明の詳細な 説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題 を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえない。また，このような球形 の合金相（Ｂ）を含むターゲットが，当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできない。 したがって，本件発明２に係る請求項２の記載は，サポート要件を満たしている とはいえないから，本件発明２に係る特許は特許無効審判により無効にされるべき ものと認められる。
◆判決本文
関連事件です。こちらでは、請求項4はサポート要件を満たしていると判断されています。
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2016.12.13
平成28(行ケ)10042 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年11月30日 知的財産高等裁判所
特36条のサポート要件に係る審決の判断は，結論において誤りはないと判断しました(知財高裁第4部）。
３ 取消事由２（サポート要件に係る判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと 解される。
(2) 特許請求の範囲の記載
本願発明の特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりである。すなわ ち，本願発明は，潤滑油基油と粘度指数向上剤を含み，「１００℃における動粘度 が４〜１２ｍｍ２／ｓであり，粘度指数が１４０〜３００である」潤滑油組成物であ って，当該潤滑油基油は，「尿素アダクト値が２．５質量％以下，４０℃における 動粘度が１８ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数が１２５以上，且つ，９０％留出温度から５ ％留出温度を減じた値が７０℃以下である潤滑油基油成分」（本発明に係る潤滑油 基油成分）を，「基油全量基準で１０質量％〜１００質量％」含有することが特定 されたものである。
(3) 発明の詳細な説明の記載
ア 本願明細書の発明の詳細な説明には，前記１(2)のとおり，本願発明は，従来 の潤滑油が，実用性能（１５０℃ＨＴＨＳ粘度）を維持しながら，さらに省燃費性＼n（４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度の低減）と低温粘度特性 （ＣＣＳ粘度やＭＲＶ粘度の低減）とを両立するという点で，いまだ改善の余地が あったという事情に鑑みて，省燃費性，低蒸発性と低温粘度に優れ，ポリ−α−オ レフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１ ５０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性，ＮＯＡＣＫにおける 低蒸発性と−３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油 の４０℃及び１００℃における動粘度並びに１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減 し，粘度指数を向上し，−３５℃におけるＣＣＳ粘度，（−４０℃におけるＭＲＶ 粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することを目的とし，特許請求の範 囲の請求項１に記載の構成を採用することにより，省燃費性と低蒸発性及び低温粘＼n度特性に優れており，ポリ−α−オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や 低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度を維持しながら， 省燃費性とＮＯＡＣＫ蒸発量及び−３５℃以下における低温粘度とを両立させるこ とができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃の動粘度と１００℃におけるＨＴＨＳ 粘度を低減し，−３５℃におけるＣＣＳ粘度，（−４０℃におけるＭＲＶ粘度）を 著しく改善することができるという効果を奏するものであることが記載されている。 イ また，【００２１】ないし【００２６】には，「本発明に係る潤滑油基油成 分」の尿素アダクト値，４０℃動粘度，粘度指数及び９０％留出温度から５％留出 温度を減じた値は，本願発明に係る潤滑油組成物の低温粘度特性，省燃費性，低蒸 発性，粘度−温度特性などと密接な関係があることが記載されていることから， 「本発明に係る潤滑油基油成分」と「その他の潤滑油基油成分」を混合した「潤滑 油基油」全体の尿素アダクト値，４０℃動粘度，粘度指数及び９０％留出温度から ５％留出温度を減じた値などの物性値も，同様に，本願発明に係る潤滑油組成物の 低温粘度特性，省燃費性，低蒸発性，粘度−温度特性などの物性と密接な関係があ ることが理解できる。
ウ 前記アによれば，本願発明の課題に関連する潤滑油組成物の物性は，１５０ ℃ＨＴＨＳ粘度，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度，ＮＯＡ ＣＫ蒸発量，−３５℃ＣＣＳ粘度，−４０℃におけるＭＲＶ粘度及び粘度指数であ るところ，本願明細書には，１５０℃ＨＴＨＳ粘度が２．５５〜２．６５の範囲内 となるように調製した実施例１ないし６及び比較例１ないし３の各潤滑油組成物に ついて，４０℃動粘度（ｍｍ２／ｓ），１００℃動粘度（ｍｍ２／ｓ），粘度指数， １００℃ＨＴＨＳ粘度（ｍＰａ・ｓ），１５０℃ＨＴＨＳ粘度（ｍＰａ・ｓ），Ｎ ＯＡＣＫ蒸発量（１ｈ，２５０℃），−３５℃ＣＣＳ粘度（ｍＰａ・ｓ），−４０ ℃ＭＲＶ粘度（ｍＰａ・ｓ）を測定した結果が示されている（【０１１７】，【表＼n３】）。 そして，【０１２２】には，実施例１ないし６は，比較例１ないし３に比べて， ４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度及びＣＣＳ粘度が低く，低 温粘度及び粘度温度特性が良好であったこと，実施例１ないし６の上記評価結果に 基づき，本願発明の潤滑油組成物が，省燃費性と低温粘度に優れ，ポリ−α−オレ フィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５ ０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性と−３５℃以下における 低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃における動 粘度を低減し，粘度指数を向上し，−３５℃におけるＣＣＳ粘度を著しく改善でき る潤滑油組成物であることが分かることが記載されているから，上記記載から，実 施例１ないし６は，本願発明の課題を解決できるものであるのに対し，比較例１な いし３は，本願発明の課題を解決できないものであることが理解できる。 エ また，実施例と比較例は全て，潤滑油としての実用性能を表＼す１５０℃ＨＴ ＨＳ粘度が「２．６０〜２．６１」となるように調製されたものである（【０１１ ７】，【表３】）。そこで，実施例１〜６と比較例１〜３において，１５０℃ＨＴ＼nＨＳ粘度以外の物性値をみると，1)本願明細書には，潤滑油組成物のＮＯＡＣＫ蒸 発量は，好ましくは８質量％以上，さらに好ましくは１８質量％以上であり，好ま しくは３０質量％以下，特に好ましくは２２質量％以下であり，１８〜２０質量％ とすることで，蒸発損失の防止と低温特性，さらには省燃費性能をバランスよく達＼n成することができることが記載されているところ（【０１１４】），ＮＯＡＣＫ蒸 発量は，実施例１ないし６では「１０．８〜１９．４」の範囲に，比較例１ないし ３では「１２．２〜１４．０」の範囲にあり，2)本願明細書には，潤滑油組成物の １００℃動粘度は，４〜１２ｍｍ２／ｓであることが必要であり，特に好ましくは， ６ｍｍ２／ｓ以上，８ｍｍ２／ｓ以下であることが記載されているところ（【０１０ ６】），１００℃動粘度は，実施例１ないし６では「７．２〜９．０」の範囲に， 比較例１ないし３では「８．６〜８．９」の範囲にあって，これらの物性値におい て，両者の数値範囲は重なることが分かる。 他方，3)本願明細書には，潤滑油組成物の４０℃動粘度は，４〜５０ｍｍ２／ｓで あることが好ましく，特に好ましくは２５ｍｍ２／ｓ以上，３０ｍｍ２／ｓ以下であ ることが記載されているところ（【０１０９】），４０℃動粘度は，実施例１ない し６では「２５．６〜３７．３」の範囲に，比較例１ないし３では「３８．９〜４ ０．４」の範囲にあり，4)本願明細書には，潤滑油組成物の粘度指数は，１４０〜 ３００の範囲であることが必要であり，最も好ましくは２５０〜３００であること が記載されているところ（【０１０７】），粘度指数は，実施例１ないし６では 「２２４〜２６９」の範囲に，比較例１ないし３では「２０９〜２１１」の範囲に あり，5)本願明細書には，潤滑油組成物の１００℃におけるＨＴＨＳ粘度は，６． ０ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく，最も好ましくは４．５ｍＰａ・ｓ以下で あり，３．０ｍＰａ・ｓ以上であることが好ましく，最も好ましくは４．２ｍＰａ ・ｓ以上であることが記載されているところ（【０１１０】），１００℃ＨＴＨＳ 粘度は，実施例１ないし６では「４．２９〜５．２６」の範囲に，比較例１ないし ３では「５．３５〜５．４９」の範囲にあり，6)本願明細書には，−３５℃ＣＣＳ 粘度に関し，「例えば，本発明の潤滑油組成物によれば，−３５℃におけるＣＣＳ 粘度を４５００ｍＰａ・ｓ以下とすることができる。」と記載されているところ （【０１１５】），−３５℃ＣＣＳ粘度は，実施例１ないし６では「１８００〜４ ０００」の範囲に，比較例１ないし３では「４８５０〜７７００」の範囲にあり， 7)本願明細書には，−４０℃ＭＲＶ粘度に関し，「本発明の潤滑油組成物によれば， −４０℃におけるＭＲＶ粘度を１００００ｍＰａ・ｓ以下とすることができる。」 と記載されているところ（【０１１５】），実施例１ないし６では「３７００〜９ ３００」の範囲に，比較例１ないし３では「１２５００〜２８０００」の範囲にあ り，これらの物性値において，実施例１ないし６の数値の方が，比較例１ないし３ の数値よりも優れていることが分かる。 そうすると，前記ウのとおり，実施例１ないし６は，本願発明の課題を解決でき るものであるのに対し，比較例１ないし３は，本願発明の課題を解決できないもの であるところ，本願発明の課題を解決することができるというためには，１５０℃ ＨＴＨＳ粘度が２．６０〜２．６１程度となるように潤滑油組成物を調製した場合 に，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度，ＮＯＡＣＫ蒸発量， −３５℃ＣＣＳ粘度，（−４０℃におけるＭＲＶ粘度）及び粘度指数の数値を総合 的に検討した結果，比較例１ないし３で代表される従来の技術水準を超えて，実施＼n例１ないし６と同程度に優れたものとなることが必要であることを理解できる。 オ さらに，【表３】をみると，実施例１ないし６及び比較例１ないし３は，い＼nずれも粘度指数向上剤を含有するものであり，「１００℃動粘度が４〜１２ｍｍ２／ ｓ，粘度指数が１４０〜３００」という本願発明の発明特定事項を満たすものであ るが，前記ウのとおり，実施例１ないし６は，本願発明の課題を解決できるもので あるのに対し，比較例１ないし３は，本願発明の課題を解決できないものであると されていることから，実施例１ないし６と比較例１ないし３の各潤滑油組成物の物 性の違いは，主として，含有する「潤滑油基油」の物性の違いによるものであるこ とが理解できる。 そして，【表１】ないし【表＼３】によれば，本願発明の特許請求の範囲に含まれ る実施例１ないし５の「潤滑油基油」は，「本発明に係る潤滑油基油成分」である 基油１又は２を１００質量％含有する潤滑油基油（実施例１，２，４），あるいは， 基油１又は２を７０質量％と比較例２，３で用いた基油４を３０質量％含有する潤 滑油基油（実施例３，５）であることから，「潤滑油基油」が「本発明に係る潤滑 油基油成分」を７０〜１００重量％含むものについて，「本発明に係る潤滑油基油 成分」と同じかそれに近い物性を有し，本願発明の課題を解決できることを理解す ることができる。
(4) 本願発明の課題を解決できると認識できる範囲
前記(3)によれば，本願明細書の記載に接した当業者は，「本発明に係る潤滑油基 油成分」を７０質量％〜１００質量％程度多量に含む，「本発明に係る潤滑油基油 成分」と同じかそれに近い物性の「潤滑油基油」を使用し，粘度指数向上剤を添加 して，１００℃における動粘度を４〜１２ｍｍ２／ｓとし，粘度指数を１４０〜３０ ０とした潤滑油組成物は，本願発明の課題を解決できるものと認識できる。 他方，本願発明は，「本発明に係る潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分として は，特に制限されない」ものであるところ（【００５１】），一般に，複数の潤滑 油基油成分を混合して潤滑油基油とする場合，少量の潤滑油基油成分の物性から， 潤滑油基油全体の物性を予測することは困難であるという技術常識に照らすと，本＼n願明細書の【００５０】や【００５４】の記載から，直ちに当業者において，「本 発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲 に記載された「基油全量基準で１０質量％〜１００質量％」という数値範囲の下限 値により近いような「潤滑油基油」であっても，その含有割合が７０質量％〜１０ ０質量％程度と多い「潤滑油基油」と，本願発明の課題との関連において同等な物 性を有すると認識することができるということはできない。しかるに，本願明細書 には，この点について，合理的な説明は何ら記載されていない。 (5) 本願発明のサポート要件適合性
本願発明は，前記(2)のとおり，「本発明に係る潤滑油基油成分」を，「基油全量 基準で１０質量％〜１００質量％」含有することが特定されたものであるが，前記 (4)のとおり，当業者において，本願明細書の発明の詳細な説明の記載から，「本発 明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に 記載された「基油全量基準で１０質量％〜１００質量％」という数値範囲の下限値 により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できると認識 するということはできない。 また，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特 許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％〜１００質量％」という数 値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解 決できることを示す，本願の出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はな い。 したがって，本願発明の特許請求の範囲は，本願明細書の発明の詳細な説明の記 載により，当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものという ことはできず，サポート要件を充足しないといわざるを得ない。
３ 取消事由２（サポート要件に係る判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと 解される。
(2) 特許請求の範囲の記載
本願発明の特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりである。すなわ ち，本願発明は，潤滑油基油と粘度指数向上剤を含み，「１００℃における動粘度 が４〜１２ｍｍ２／ｓであり，粘度指数が１４０〜３００である」潤滑油組成物であ って，当該潤滑油基油は，「尿素アダクト値が２．５質量％以下，４０℃における 動粘度が１８ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数が１２５以上，且つ，９０％留出温度から５ ％留出温度を減じた値が７０℃以下である潤滑油基油成分」（本発明に係る潤滑油 基油成分）を，「基油全量基準で１０質量％〜１００質量％」含有することが特定 されたものである。
(3) 発明の詳細な説明の記載
ア 本願明細書の発明の詳細な説明には，前記１(2)のとおり，本願発明は，従来 の潤滑油が，実用性能（１５０℃ＨＴＨＳ粘度）を維持しながら，さらに省燃費性＼n（４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度の低減）と低温粘度特性 （ＣＣＳ粘度やＭＲＶ粘度の低減）とを両立するという点で，いまだ改善の余地が あったという事情に鑑みて，省燃費性，低蒸発性と低温粘度に優れ，ポリ−α−オ レフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１ ５０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性，ＮＯＡＣＫにおける 低蒸発性と−３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油 の４０℃及び１００℃における動粘度並びに１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減 し，粘度指数を向上し，−３５℃におけるＣＣＳ粘度，（−４０℃におけるＭＲＶ 粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することを目的とし，特許請求の範 囲の請求項１に記載の構成を採用することにより，省燃費性と低蒸発性及び低温粘＼n度特性に優れており，ポリ−α−オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や 低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度を維持しながら， 省燃費性とＮＯＡＣＫ蒸発量及び−３５℃以下における低温粘度とを両立させるこ とができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃の動粘度と１００℃におけるＨＴＨＳ 粘度を低減し，−３５℃におけるＣＣＳ粘度，（−４０℃におけるＭＲＶ粘度）を 著しく改善することができるという効果を奏するものであることが記載されている。 イ また，【００２１】ないし【００２６】には，「本発明に係る潤滑油基油成 分」の尿素アダクト値，４０℃動粘度，粘度指数及び９０％留出温度から５％留出 温度を減じた値は，本願発明に係る潤滑油組成物の低温粘度特性，省燃費性，低蒸 発性，粘度−温度特性などと密接な関係があることが記載されていることから， 「本発明に係る潤滑油基油成分」と「その他の潤滑油基油成分」を混合した「潤滑 油基油」全体の尿素アダクト値，４０℃動粘度，粘度指数及び９０％留出温度から ５％留出温度を減じた値などの物性値も，同様に，本願発明に係る潤滑油組成物の 低温粘度特性，省燃費性，低蒸発性，粘度−温度特性などの物性と密接な関係があ ることが理解できる。
ウ 前記アによれば，本願発明の課題に関連する潤滑油組成物の物性は，１５０ ℃ＨＴＨＳ粘度，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度，ＮＯＡ ＣＫ蒸発量，−３５℃ＣＣＳ粘度，−４０℃におけるＭＲＶ粘度及び粘度指数であ るところ，本願明細書には，１５０℃ＨＴＨＳ粘度が２．５５〜２．６５の範囲内 となるように調製した実施例１ないし６及び比較例１ないし３の各潤滑油組成物に ついて，４０℃動粘度（ｍｍ２／ｓ），１００℃動粘度（ｍｍ２／ｓ），粘度指数， １００℃ＨＴＨＳ粘度（ｍＰａ・ｓ），１５０℃ＨＴＨＳ粘度（ｍＰａ・ｓ），Ｎ ＯＡＣＫ蒸発量（１ｈ，２５０℃），−３５℃ＣＣＳ粘度（ｍＰａ・ｓ），−４０ ℃ＭＲＶ粘度（ｍＰａ・ｓ）を測定した結果が示されている（【０１１７】，【表＼n３】）。 そして，【０１２２】には，実施例１ないし６は，比較例１ないし３に比べて， ４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度及びＣＣＳ粘度が低く，低 温粘度及び粘度温度特性が良好であったこと，実施例１ないし６の上記評価結果に 基づき，本願発明の潤滑油組成物が，省燃費性と低温粘度に優れ，ポリ−α−オレ フィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５ ０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性と−３５℃以下における 低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃における動 粘度を低減し，粘度指数を向上し，−３５℃におけるＣＣＳ粘度を著しく改善でき る潤滑油組成物であることが分かることが記載されているから，上記記載から，実 施例１ないし６は，本願発明の課題を解決できるものであるのに対し，比較例１な いし３は，本願発明の課題を解決できないものであることが理解できる。 エ また，実施例と比較例は全て，潤滑油としての実用性能を表＼す１５０℃ＨＴ ＨＳ粘度が「２．６０〜２．６１」となるように調製されたものである（【０１１ ７】，【表３】）。そこで，実施例１〜６と比較例１〜３において，１５０℃ＨＴ＼nＨＳ粘度以外の物性値をみると，1)本願明細書には，潤滑油組成物のＮＯＡＣＫ蒸 発量は，好ましくは８質量％以上，さらに好ましくは１８質量％以上であり，好ま しくは３０質量％以下，特に好ましくは２２質量％以下であり，１８〜２０質量％ とすることで，蒸発損失の防止と低温特性，さらには省燃費性能をバランスよく達＼n成することができることが記載されているところ（【０１１４】），ＮＯＡＣＫ蒸 発量は，実施例１ないし６では「１０．８〜１９．４」の範囲に，比較例１ないし ３では「１２．２〜１４．０」の範囲にあり，2)本願明細書には，潤滑油組成物の １００℃動粘度は，４〜１２ｍｍ２／ｓであることが必要であり，特に好ましくは， ６ｍｍ２／ｓ以上，８ｍｍ２／ｓ以下であることが記載されているところ（【０１０ ６】），１００℃動粘度は，実施例１ないし６では「７．２〜９．０」の範囲に， 比較例１ないし３では「８．６〜８．９」の範囲にあって，これらの物性値におい て，両者の数値範囲は重なることが分かる。 他方，3)本願明細書には，潤滑油組成物の４０℃動粘度は，４〜５０ｍｍ２／ｓで あることが好ましく，特に好ましくは２５ｍｍ２／ｓ以上，３０ｍｍ２／ｓ以下であ ることが記載されているところ（【０１０９】），４０℃動粘度は，実施例１ない し６では「２５．６〜３７．３」の範囲に，比較例１ないし３では「３８．９〜４ ０．４」の範囲にあり，4)本願明細書には，潤滑油組成物の粘度指数は，１４０〜 ３００の範囲であることが必要であり，最も好ましくは２５０〜３００であること が記載されているところ（【０１０７】），粘度指数は，実施例１ないし６では 「２２４〜２６９」の範囲に，比較例１ないし３では「２０９〜２１１」の範囲に あり，5)本願明細書には，潤滑油組成物の１００℃におけるＨＴＨＳ粘度は，６． ０ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく，最も好ましくは４．５ｍＰａ・ｓ以下で あり，３．０ｍＰａ・ｓ以上であることが好ましく，最も好ましくは４．２ｍＰａ ・ｓ以上であることが記載されているところ（【０１１０】），１００℃ＨＴＨＳ 粘度は，実施例１ないし６では「４．２９〜５．２６」の範囲に，比較例１ないし ３では「５．３５〜５．４９」の範囲にあり，6)本願明細書には，−３５℃ＣＣＳ 粘度に関し，「例えば，本発明の潤滑油組成物によれば，−３５℃におけるＣＣＳ 粘度を４５００ｍＰａ・ｓ以下とすることができる。」と記載されているところ （【０１１５】），−３５℃ＣＣＳ粘度は，実施例１ないし６では「１８００〜４ ０００」の範囲に，比較例１ないし３では「４８５０〜７７００」の範囲にあり， 7)本願明細書には，−４０℃ＭＲＶ粘度に関し，「本発明の潤滑油組成物によれば， −４０℃におけるＭＲＶ粘度を１００００ｍＰａ・ｓ以下とすることができる。」 と記載されているところ（【０１１５】），実施例１ないし６では「３７００〜９ ３００」の範囲に，比較例１ないし３では「１２５００〜２８０００」の範囲にあ り，これらの物性値において，実施例１ないし６の数値の方が，比較例１ないし３ の数値よりも優れていることが分かる。 そうすると，前記ウのとおり，実施例１ないし６は，本願発明の課題を解決でき るものであるのに対し，比較例１ないし３は，本願発明の課題を解決できないもの であるところ，本願発明の課題を解決することができるというためには，１５０℃ ＨＴＨＳ粘度が２．６０〜２．６１程度となるように潤滑油組成物を調製した場合 に，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度，ＮＯＡＣＫ蒸発量， −３５℃ＣＣＳ粘度，（−４０℃におけるＭＲＶ粘度）及び粘度指数の数値を総合 的に検討した結果，比較例１ないし３で代表される従来の技術水準を超えて，実施＼n例１ないし６と同程度に優れたものとなることが必要であることを理解できる。 オ さらに，【表３】をみると，実施例１ないし６及び比較例１ないし３は，い＼nずれも粘度指数向上剤を含有するものであり，「１００℃動粘度が４〜１２ｍｍ２／ ｓ，粘度指数が１４０〜３００」という本願発明の発明特定事項を満たすものであ るが，前記ウのとおり，実施例１ないし６は，本願発明の課題を解決できるもので あるのに対し，比較例１ないし３は，本願発明の課題を解決できないものであると されていることから，実施例１ないし６と比較例１ないし３の各潤滑油組成物の物 性の違いは，主として，含有する「潤滑油基油」の物性の違いによるものであるこ とが理解できる。 そして，【表１】ないし【表＼３】によれば，本願発明の特許請求の範囲に含まれ る実施例１ないし５の「潤滑油基油」は，「本発明に係る潤滑油基油成分」である 基油１又は２を１００質量％含有する潤滑油基油（実施例１，２，４），あるいは， 基油１又は２を７０質量％と比較例２，３で用いた基油４を３０質量％含有する潤 滑油基油（実施例３，５）であることから，「潤滑油基油」が「本発明に係る潤滑 油基油成分」を７０〜１００重量％含むものについて，「本発明に係る潤滑油基油 成分」と同じかそれに近い物性を有し，本願発明の課題を解決できることを理解す ることができる。
(4) 本願発明の課題を解決できると認識できる範囲
前記(3)によれば，本願明細書の記載に接した当業者は，「本発明に係る潤滑油基 油成分」を７０質量％〜１００質量％程度多量に含む，「本発明に係る潤滑油基油 成分」と同じかそれに近い物性の「潤滑油基油」を使用し，粘度指数向上剤を添加 して，１００℃における動粘度を４〜１２ｍｍ２／ｓとし，粘度指数を１４０〜３０ ０とした潤滑油組成物は，本願発明の課題を解決できるものと認識できる。 他方，本願発明は，「本発明に係る潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分として は，特に制限されない」ものであるところ（【００５１】），一般に，複数の潤滑 油基油成分を混合して潤滑油基油とする場合，少量の潤滑油基油成分の物性から， 潤滑油基油全体の物性を予測することは困難であるという技術常識に照らすと，本＼n願明細書の【００５０】や【００５４】の記載から，直ちに当業者において，「本 発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲 に記載された「基油全量基準で１０質量％〜１００質量％」という数値範囲の下限 値により近いような「潤滑油基油」であっても，その含有割合が７０質量％〜１０ ０質量％程度と多い「潤滑油基油」と，本願発明の課題との関連において同等な物 性を有すると認識することができるということはできない。しかるに，本願明細書 には，この点について，合理的な説明は何ら記載されていない。 (5) 本願発明のサポート要件適合性
本願発明は，前記(2)のとおり，「本発明に係る潤滑油基油成分」を，「基油全量 基準で１０質量％〜１００質量％」含有することが特定されたものであるが，前記 (4)のとおり，当業者において，本願明細書の発明の詳細な説明の記載から，「本発 明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に 記載された「基油全量基準で１０質量％〜１００質量％」という数値範囲の下限値 により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できると認識 するということはできない。 また，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特 許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％〜１００質量％」という数 値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解 決できることを示す，本願の出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はな い。 したがって，本願発明の特許請求の範囲は，本願明細書の発明の詳細な説明の記 載により，当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものという ことはできず，サポート要件を充足しないといわざるを得ない。
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2016.12.13
平成28(行ケ)10036 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年11月28日 知的財産高等裁判所（2部)
無効理由なしとした審決が維持されました。分割要件、訂正要件、サポート要件など各種争われていますが、中心争点は明細書における発明の開示です。
前記(1)によれば，本件明細書には，1）技術分野につき，【０００２】に は，「この開示は全体的に，リンクされたアイテムを作成するための方法とデバイス に関する。より特定には，この開示は，リンクされた装着可能なアイテムを弾性バ＼nンドから作成するための方法とデバイスに関する。」と記載され，2)背景技術につき， 【０００３】には，「独自に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るため の材料を含むキットは，常にいくらかの人気を博してきた。しかしながら，そのよ うなキットは通常，異なる色に色付けされた糸およびビーズのような原材料を含む だけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人の技量と才能に依存す＼n る。従って，独自の装着可能なアイテムを作成するための材料を提供するのみでな＼nく，望ましく耐久性のある装着可能なアイテムを成功裡に作成することを多くの技＼n量および芸術的レベルの人々にとって容易するする（原文ママ）ように構築を簡略化＼nもするキットについての必要と願望がある。」と記載され，そして，これに対応して， 3)発明の概要として，【０００４】には，「ブルニアンリンク(Brunnian link)とは，チ ェインを形成するために，別の閉じたループを捕捉するようにそれ自体上で二重化 された閉じたループから形成されたリンクである。そのようなリンクを望ましいや り方で形成するのに，弾性バンドが利用されることができる。例示的キットおよび デバイスは，複雑な構成のブルニアンリンク物品の作成を提供する。しかも，例示＼n的キットは，ブルニアンリンク組み立て技術を使って独自の装着可能な物品の成功＼nする作成を提供する。」と記載されるとともに，4)発明を実施するための形態の説明 の総括として，【００２７】には，「従って，例示的キットおよび方法は，ブレスレ ット，ネックレスおよびその他の装着可能なアイテムの作成のためにブルニアンリ＼nンクの多くの異なる組み合わせおよび構成の作成を提供する。しかも，例示的キッ＼nトは，潜在的なブルニアンリンク作成の能力を更に作り出して拡張するために拡張＼n可能である。更には，例示的キットは，そのようなリンクおよびアイテムの簡単な＼nやり方での作成を提供して，様々な技量レベルの人々に独自の装着可能なアイテム＼nを成功裡に作成することを許容する。」と記載されている。 これらの記載によれば，本件明細書には，ブレスレットやネックレスなどの「独 自の装着可能なアイテム」を作成するキットは，通常，異なる色に色付けされた糸＼n及びビーズのような原材料を含むだけであり，アイテムを構築することは個人の技＼n量と才能に依存するため，このように材料を提供するのみでなく，アイテムを成功＼n裡に作成することを多くの技量及び芸術的レベルの人々にとって容易にするように 構築を簡略化もするキットについての必要と願望があったことに鑑み，アイテムを＼nブルニアンリンクアイテムとし，ブルニアンリンク組み立て技術を使ってブルニア ンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技量レベルの人々にブルニアンリ ンクアイテムを成功裡に作成することを許容するキットを提供することが記載され ていると認められる。
イ また，本件明細書において，発明を実施するための形態として，次の(ｱ) 〜(ｴ)といった複数のキットが記載されているととともに，前記アのとおり，いずれ のキットによっても，ブルニアンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技 量レベルの人々にブルニアンリンクアイテムを成功裡に作成することを許容するこ とが記載されている（【００２７】）
(ｱ) 単一の列に規定された複数のピン２６を有し，各ピン２６に，リンク の作成中にゴムバンドの誤った開放を防止するために外向きにフレアー状になった フランジ状上部３８と，ピン２６の間でゴムバンドの端部を動かすために利用され るフックツール１６の挿入のための間隙を提供する前方アクセス溝４０が形成され たピンバー１４を，３つ横並びに揃えてベース１２上にサポートさせて一体構造と＼nしたキット（【０００９】〜【００１５】，【００２０】〜【００２２】）
(ｲ) (ｱ)のキットに対しピンバー１４を追加して，例えば５つのピンバー１ ４を横並びに揃えてベース１２上にサポートさせて一体構造としたキット（【００１＼n９】）
(ｳ) ６つのピンバー１４を横並びに揃えてベーステンプレート６６上にサ ポートさせて一体構造としたキット（【００２４】）
(ｴ) ベーステンプレート６６のサイドに形成されたジョイント８０，８２ を用いて，例えば２つの(ｳ)のキットを縦方向あるいは横方向に連結させて一体構造＼nとしたキット（【００２５】及び【００２６】）
ウ そして，いずれのキットも，複数のピンバー１４をベース１２ないしベ ーステンプレート６６上にサポートさせて一体構造としたものは，ピンバー１４及＼nびベース１２ないしベーステンプレート６６が一体をなして複数のピン２６をサポ ートする構造にほかならず，このことは，段落【００１１】に，「ピン２６を望まし＼nい揃えでサポートするために，・・・１つまたはいくつかのピンバー１４がいくつか のベース１２に載置されている。」との記載，すなわち，「ピン２６」をサポート対 象とする旨の記載があることからも明らかである。そして，ベーステンプレート６ ６も「ベース」の概念であると認められることから，いずれのキットも，複数のピ ンバー１４をベース１２ないしベーステンプレート６６上にサポートさせて一体構＼n造としたものは，ブルニアンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技量レ ベルの人々にブルニアンリンクアイテムを成功裡に作成するための，複数のピンが （ピンバーの本体部を介して）ベースに（間接的に）サポートされた構造のもので＼nあると理解できる。 そうすると，いずれのキットも，特に「ピンバー」の限定がない，本件発明１の 「一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって，／ベースと，／ ベース上にサポートされた複数のピンと，を備え，／前記複数のピンの各々は，リ ンクを望ましい向きに保持するための上部部分と，当該複数のピンの各々の前面側 の開口部とを有し，複数のピンは，複数の列に配置され，相互に離間され，且つ， 前記ベースから上方に伸びている／装置。」，又は，本件発明６の「一連のリンクか らなるアイテムを作成するためのキットであって，／リンクを望ましい向きに保持 するための上部部分と，複数のピンの各々の前面側の開口部を含み，ベースにより お互いに対してサポートされた複数のピンを備え，／前記複数のピンは，複数の列 に配置され，相互に離間され，且つ，前記ベースから上方に伸びている，／キット。」 の構成を充足するものであり，いずれのキットも本件発明の実施形態であると認め＼nられる。
エ 以上によれば，本件発明の課題は，審決が認定するとおり，個人の技量 に依存することなく，様々な技量レベルの人々に，「ブルニアンリンクアイテム」を 簡単に作成するキットを提供することにあると認められる。
オ そして，本件訂正により，本件明細書は訂正されておらず，前記ア〜エ に記載の点は，本件訂正発明についても該当するものと認められる。 したがって，本件訂正によって本件発明の課題が変更されたとは認められないか ら，これを根拠とする原告の主張は理由がない。
カ これに対し，原告は，本件訂正の前後を問わず，本件発明及び本件訂正 発明〔全部〕の本質は，「ベースとピンバーを様々な向きに組み合わせることにより， 無尽のバリエーションの編み物製品を容易に作成することができる編み機を提供す ること」にあるが，仮に，本件訂正後の発明の本質が審決認定のとおり「個人の技 量に依存することのない『ブルニアンリンク』作成方法を『提供』する」ことに発 明の本質があるのであれば，本件訂正により発明の本質が変更され，特許請求の範 囲を実質的に変更するものであると主張する。 しかしながら，前記のとおり，本件明細書の背景技術（【０００３】）には，「独自 に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るための材料を含むキット は，・・・原材料を含むだけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人 の技量と才能に依存する」という課題があり，「望ましく耐久性のある装着可能＼＼なア イテムを成功裡に作成することを多くの技量および芸術的レベルの人々にとって容 易」となるように，「構築を簡略化もするキットについての必要と願望がある」こと＼nのみが記載されており，原告主張の編み物製品のバリエーションに関する課題（バ リエーションに乏しいこと）は記載されていない。また，発明の概要についてみて も，その冒頭（【０００４】）には，ブルニアンリンクの説明や，その作成に弾性バ ンドが利用可能であることに続けて，「例示的キットは，ブルニアンリンク組み立て＼n技術を使って独自の装着可能な物品の成功する作成を提供する。」として，「原材料＼nを含むだけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人の技量と才能に＼n依存する」という前記課題を解決したことが記載され，原告主張の編み物製品のバ リエーションについて記載されているものではない。 そうすると，本件明細書には，発明の概要に「ベースとピンバーは，完成された リンクの向きの無尽のバリエーションを提供するように，様々な組み合わせおよび 向きに組み立てられ得る。」と記載され（【０００５】），また，ベース１２ないしベ ーステンプレート６６とピンバー１４との組合せにより，前記イ(ｱ)〜（ｴ）のいず れのキットをも構成し得ることが記載されていることを考慮しても，これらは拡張＼n的な機能であって，ベース１２とピンバー１４を様々な向きに組み合わせることに＼nより，無尽のバリエーションを提供することは，本件明細書において必須の技術事 項であるとは認められない。
前記(1)によれば，本件明細書には，1）技術分野につき，【０００２】に は，「この開示は全体的に，リンクされたアイテムを作成するための方法とデバイス に関する。より特定には，この開示は，リンクされた装着可能なアイテムを弾性バ＼nンドから作成するための方法とデバイスに関する。」と記載され，2)背景技術につき， 【０００３】には，「独自に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るため の材料を含むキットは，常にいくらかの人気を博してきた。しかしながら，そのよ うなキットは通常，異なる色に色付けされた糸およびビーズのような原材料を含む だけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人の技量と才能に依存す＼n る。従って，独自の装着可能なアイテムを作成するための材料を提供するのみでな＼nく，望ましく耐久性のある装着可能なアイテムを成功裡に作成することを多くの技＼n量および芸術的レベルの人々にとって容易するする（原文ママ）ように構築を簡略化＼nもするキットについての必要と願望がある。」と記載され，そして，これに対応して， 3)発明の概要として，【０００４】には，「ブルニアンリンク(Brunnian link)とは，チ ェインを形成するために，別の閉じたループを捕捉するようにそれ自体上で二重化 された閉じたループから形成されたリンクである。そのようなリンクを望ましいや り方で形成するのに，弾性バンドが利用されることができる。例示的キットおよび デバイスは，複雑な構成のブルニアンリンク物品の作成を提供する。しかも，例示＼n的キットは，ブルニアンリンク組み立て技術を使って独自の装着可能な物品の成功＼nする作成を提供する。」と記載されるとともに，4)発明を実施するための形態の説明 の総括として，【００２７】には，「従って，例示的キットおよび方法は，ブレスレ ット，ネックレスおよびその他の装着可能なアイテムの作成のためにブルニアンリ＼nンクの多くの異なる組み合わせおよび構成の作成を提供する。しかも，例示的キッ＼nトは，潜在的なブルニアンリンク作成の能力を更に作り出して拡張するために拡張＼n可能である。更には，例示的キットは，そのようなリンクおよびアイテムの簡単な＼nやり方での作成を提供して，様々な技量レベルの人々に独自の装着可能なアイテム＼nを成功裡に作成することを許容する。」と記載されている。 これらの記載によれば，本件明細書には，ブレスレットやネックレスなどの「独 自の装着可能なアイテム」を作成するキットは，通常，異なる色に色付けされた糸＼n及びビーズのような原材料を含むだけであり，アイテムを構築することは個人の技＼n量と才能に依存するため，このように材料を提供するのみでなく，アイテムを成功＼n裡に作成することを多くの技量及び芸術的レベルの人々にとって容易にするように 構築を簡略化もするキットについての必要と願望があったことに鑑み，アイテムを＼nブルニアンリンクアイテムとし，ブルニアンリンク組み立て技術を使ってブルニア ンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技量レベルの人々にブルニアンリ ンクアイテムを成功裡に作成することを許容するキットを提供することが記載され ていると認められる。
イ また，本件明細書において，発明を実施するための形態として，次の(ｱ) 〜(ｴ)といった複数のキットが記載されているととともに，前記アのとおり，いずれ のキットによっても，ブルニアンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技 量レベルの人々にブルニアンリンクアイテムを成功裡に作成することを許容するこ とが記載されている（【００２７】）
(ｱ) 単一の列に規定された複数のピン２６を有し，各ピン２６に，リンク の作成中にゴムバンドの誤った開放を防止するために外向きにフレアー状になった フランジ状上部３８と，ピン２６の間でゴムバンドの端部を動かすために利用され るフックツール１６の挿入のための間隙を提供する前方アクセス溝４０が形成され たピンバー１４を，３つ横並びに揃えてベース１２上にサポートさせて一体構造と＼nしたキット（【０００９】〜【００１５】，【００２０】〜【００２２】）
(ｲ) (ｱ)のキットに対しピンバー１４を追加して，例えば５つのピンバー１ ４を横並びに揃えてベース１２上にサポートさせて一体構造としたキット（【００１＼n９】）
(ｳ) ６つのピンバー１４を横並びに揃えてベーステンプレート６６上にサ ポートさせて一体構造としたキット（【００２４】）
(ｴ) ベーステンプレート６６のサイドに形成されたジョイント８０，８２ を用いて，例えば２つの(ｳ)のキットを縦方向あるいは横方向に連結させて一体構造＼nとしたキット（【００２５】及び【００２６】）
ウ そして，いずれのキットも，複数のピンバー１４をベース１２ないしベ ーステンプレート６６上にサポートさせて一体構造としたものは，ピンバー１４及＼nびベース１２ないしベーステンプレート６６が一体をなして複数のピン２６をサポ ートする構造にほかならず，このことは，段落【００１１】に，「ピン２６を望まし＼nい揃えでサポートするために，・・・１つまたはいくつかのピンバー１４がいくつか のベース１２に載置されている。」との記載，すなわち，「ピン２６」をサポート対 象とする旨の記載があることからも明らかである。そして，ベーステンプレート６ ６も「ベース」の概念であると認められることから，いずれのキットも，複数のピ ンバー１４をベース１２ないしベーステンプレート６６上にサポートさせて一体構＼n造としたものは，ブルニアンリンクアイテムを簡単な方法で作成し，様々な技量レ ベルの人々にブルニアンリンクアイテムを成功裡に作成するための，複数のピンが （ピンバーの本体部を介して）ベースに（間接的に）サポートされた構造のもので＼nあると理解できる。 そうすると，いずれのキットも，特に「ピンバー」の限定がない，本件発明１の 「一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって，／ベースと，／ ベース上にサポートされた複数のピンと，を備え，／前記複数のピンの各々は，リ ンクを望ましい向きに保持するための上部部分と，当該複数のピンの各々の前面側 の開口部とを有し，複数のピンは，複数の列に配置され，相互に離間され，且つ， 前記ベースから上方に伸びている／装置。」，又は，本件発明６の「一連のリンクか らなるアイテムを作成するためのキットであって，／リンクを望ましい向きに保持 するための上部部分と，複数のピンの各々の前面側の開口部を含み，ベースにより お互いに対してサポートされた複数のピンを備え，／前記複数のピンは，複数の列 に配置され，相互に離間され，且つ，前記ベースから上方に伸びている，／キット。」 の構成を充足するものであり，いずれのキットも本件発明の実施形態であると認め＼nられる。
エ 以上によれば，本件発明の課題は，審決が認定するとおり，個人の技量 に依存することなく，様々な技量レベルの人々に，「ブルニアンリンクアイテム」を 簡単に作成するキットを提供することにあると認められる。
オ そして，本件訂正により，本件明細書は訂正されておらず，前記ア〜エ に記載の点は，本件訂正発明についても該当するものと認められる。 したがって，本件訂正によって本件発明の課題が変更されたとは認められないか ら，これを根拠とする原告の主張は理由がない。
カ これに対し，原告は，本件訂正の前後を問わず，本件発明及び本件訂正 発明〔全部〕の本質は，「ベースとピンバーを様々な向きに組み合わせることにより， 無尽のバリエーションの編み物製品を容易に作成することができる編み機を提供す ること」にあるが，仮に，本件訂正後の発明の本質が審決認定のとおり「個人の技 量に依存することのない『ブルニアンリンク』作成方法を『提供』する」ことに発 明の本質があるのであれば，本件訂正により発明の本質が変更され，特許請求の範 囲を実質的に変更するものであると主張する。 しかしながら，前記のとおり，本件明細書の背景技術（【０００３】）には，「独自 に色付けされたブレスレットまたはネックレスを作るための材料を含むキット は，・・・原材料を含むだけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人 の技量と才能に依存する」という課題があり，「望ましく耐久性のある装着可能＼＼なア イテムを成功裡に作成することを多くの技量および芸術的レベルの人々にとって容 易」となるように，「構築を簡略化もするキットについての必要と願望がある」こと＼nのみが記載されており，原告主張の編み物製品のバリエーションに関する課題（バ リエーションに乏しいこと）は記載されていない。また，発明の概要についてみて も，その冒頭（【０００４】）には，ブルニアンリンクの説明や，その作成に弾性バ ンドが利用可能であることに続けて，「例示的キットは，ブルニアンリンク組み立て＼n技術を使って独自の装着可能な物品の成功する作成を提供する。」として，「原材料＼nを含むだけで，使用可能で望ましいアイテムを構＼＼築することは個人の技量と才能に＼n依存する」という前記課題を解決したことが記載され，原告主張の編み物製品のバ リエーションについて記載されているものではない。 そうすると，本件明細書には，発明の概要に「ベースとピンバーは，完成された リンクの向きの無尽のバリエーションを提供するように，様々な組み合わせおよび 向きに組み立てられ得る。」と記載され（【０００５】），また，ベース１２ないしベ ーステンプレート６６とピンバー１４との組合せにより，前記イ(ｱ)〜（ｴ）のいず れのキットをも構成し得ることが記載されていることを考慮しても，これらは拡張＼n的な機能であって，ベース１２とピンバー１４を様々な向きに組み合わせることに＼nより，無尽のバリエーションを提供することは，本件明細書において必須の技術事 項であるとは認められない。
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2016.12.13
平成27(行ケ)10226 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年11月24日 知的財産高等裁判所
発明未完成、明確性違反、実施可能性違反として拒絶された出願について、審決取消訴訟が提起されました。知財高裁（第1部）は、実施可能要件違反として審決を維持しました。
ア 前記(2)の認定事実によれば，本願明細書の実施例（例１）では，本願マトリ ックスを通過した白昼光に対し蒸留水を２４時間常温で暴露する実験を行ったとこ＼nろ，水が同期化したことが認められ，この点については当事者間に争いがないとこ ろである。しかしながら，上記実験は，実験条件の詳細が明らかではなく，本願明 細書の表１における「基準」に関する実験条件も具体的に記載されていないことか＼nらすると，本願マトリックスを使用した場合とこれを使用しなかった場合における 比較実験を行ったものと認めることはできない。のみならず，水の同期化の理論的 なメカニズムは十分に解明されていない上，特開２００４−２５１４９８5)公報（乙 ２の【要約】，【０００６】，【００１１】）によれば，かえって，マイクロウェーブ，超音波，マイクロ波超音波，赤外線（遠赤外線，中間赤外線，近赤外線を含む｡）な どを使用することによって，水分子の回転運動を促進し，本願水特性のように，凝 固点における水温をマイナス１０度以下に降下させることが可能になるとされてお＼nり，しかも，上記近赤外線（７８０nm〜２５００nm）は，本願発明にいう入射光の 範囲（３６０nｍ〜３６００nm）に含まれるのであるから，本願マトリックスを通過 しない入射光であっても水を一定程度同期化し得ることが認められ，水の同期化が 本願マトリックス以外の実験条件によって生じた可能性も残るといわざるを得ない。＼nそうすると，本願明細書にいう上記実験は，水が同期化された原因が，その他の実 験条件によるものではなく，専ら入射光が本願マトリックスを通過したことによる ことまでを立証するものとはいえない。 したがって，立証事項Ａが立証されたということはできない。
イ また，前記(2)の認定事実によれば，本願明細書の実施例（例１４）では，男 性２名及び女性２名に対し，本願マトリックスを耳鳴り症状を示す耳の後部の頭蓋 基底部に，皮膚に穏やかな接着剤で局所的に配置する実験を行ったところ，このう ち３名の耳鳴り症状が２４時間以内に消失し，１名の耳鳴り症状が１週間以内に消 失したことが認められる。しかしながら，上記実験における被験者は僅か４名にと どまり，しかも本願マトリックスを使用しない場合との比較試験を行うものではな いことからすれば，耳鳴り症状が自然治癒又はいわゆるプラセボ効果（乙１１）に より消失した可能性も残るというほかない。のみならず，証拠（乙６ないし９）及＼nび弁論の全趣旨によれば，キセノンが発する光のうち近赤外線を利用した耳鳴り治 療法（いわゆるキセノン光線療法）が現に実施されていることが認められることか らすれば，上記実施例における実験においても，被験者の耳の後部に照らされた光 が耳鳴り治療に一定程度有効に作用した可能性も残ることが認められる。したがっ＼nて，本願明細書にいう上記実験は，耳鳴り症状が本願マトリックス自体によって消 失したものであることまでを立証するものとはいえない。 したがって，立証事項Ｂが立証されたものとはいえない。
ウ 以上によれば，本件立証事項が立証されたものと認めることはできず，本願 明細書は，当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載＼nたものとはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，本願明細書にいう上記各実験結果はＡ宣誓書によって裏付けられて いる旨主張する。しかしながら，本願マトリックスを使用した実験がＡ教授の研究 室で行われたことはうかがわれないことからすれば，Ａ宣誓書は，本願明細書にい う実験によって同期化された水の性質が，Ａ教授の研究室での実験結果と同一であ るというにとどまり，水を同期化するとされる入射電磁エネルギーが本願マトリッ クスによって形成されることまでを裏付けるものとはいえない。したがって，原告 の上記主張は，Ａ宣誓書を正解しないものであって，採用することができない。
イ 原告は，人に対する治療を目的とする発明に対し，特許出願前のごく僅かな 期間に厳格な実験を行うことを求めるのは困難を強いるものであって現実的ではな く，また，本願明細書の耳鳴り治療に関する実験はＡ宣誓書によっても裏付けられ ている旨主張する。しかしながら，比較実験の被験者となる耳鳴り患者の人数が少 ないことを認めるに足りる証拠はなく，耳鳴り症状の比較実験の方法についても， 例えば耳鳴り症状を示す両耳のうち片耳に限り本願マトリックスを配置すれば足り るのであるから，格別困難を強いるものとはいえず，原告の主張は，その前提を欠 く。また，Ａ宣誓書は，「例１４は，パイロット臨床実験におけるＴＧＭの適用が４ 人のヒト被験者における耳鳴り症状に対して有利な効果を有したことを実証してい る」（甲１１〔５３頁４行目ないし５行目〕参照）として，単に実験結果を追認する ものにすぎず，Ａ教授の研究室で本願マトリックスによる耳鳴り症状の改善に関す る実験が行われていない以上，Ａ宣誓書によっても本願マトリックスによって耳鳴 り症状の改善効果があることを認めることはできない。さらに，原告主張に係る報 告書（甲２２）における実験も，上記(3)イで説示するところと同様に，比較試験を 行うものではなく，本件立証事項を裏付けるものとして適切ではない。したがって， 原告の主張は，その裏付けを欠くというほかなく，採用することができない。 (5) まとめ
上記によれば，本願明細書は当業者が本願発明の実施をすることができる程度に 明確かつ十分に記載したものではないとした審決の判断に誤りはなく，原告の主張＼nする取消事由３（特許法３６条４項１5)〔実施可能要件〕に関する判断の誤り）は＼n理由がない。
ア 前記(2)の認定事実によれば，本願明細書の実施例（例１）では，本願マトリ ックスを通過した白昼光に対し蒸留水を２４時間常温で暴露する実験を行ったとこ＼nろ，水が同期化したことが認められ，この点については当事者間に争いがないとこ ろである。しかしながら，上記実験は，実験条件の詳細が明らかではなく，本願明 細書の表１における「基準」に関する実験条件も具体的に記載されていないことか＼nらすると，本願マトリックスを使用した場合とこれを使用しなかった場合における 比較実験を行ったものと認めることはできない。のみならず，水の同期化の理論的 なメカニズムは十分に解明されていない上，特開２００４−２５１４９８5)公報（乙 ２の【要約】，【０００６】，【００１１】）によれば，かえって，マイクロウェーブ，超音波，マイクロ波超音波，赤外線（遠赤外線，中間赤外線，近赤外線を含む｡）な どを使用することによって，水分子の回転運動を促進し，本願水特性のように，凝 固点における水温をマイナス１０度以下に降下させることが可能になるとされてお＼nり，しかも，上記近赤外線（７８０nm〜２５００nm）は，本願発明にいう入射光の 範囲（３６０nｍ〜３６００nm）に含まれるのであるから，本願マトリックスを通過 しない入射光であっても水を一定程度同期化し得ることが認められ，水の同期化が 本願マトリックス以外の実験条件によって生じた可能性も残るといわざるを得ない。＼nそうすると，本願明細書にいう上記実験は，水が同期化された原因が，その他の実 験条件によるものではなく，専ら入射光が本願マトリックスを通過したことによる ことまでを立証するものとはいえない。 したがって，立証事項Ａが立証されたということはできない。
イ また，前記(2)の認定事実によれば，本願明細書の実施例（例１４）では，男 性２名及び女性２名に対し，本願マトリックスを耳鳴り症状を示す耳の後部の頭蓋 基底部に，皮膚に穏やかな接着剤で局所的に配置する実験を行ったところ，このう ち３名の耳鳴り症状が２４時間以内に消失し，１名の耳鳴り症状が１週間以内に消 失したことが認められる。しかしながら，上記実験における被験者は僅か４名にと どまり，しかも本願マトリックスを使用しない場合との比較試験を行うものではな いことからすれば，耳鳴り症状が自然治癒又はいわゆるプラセボ効果（乙１１）に より消失した可能性も残るというほかない。のみならず，証拠（乙６ないし９）及＼nび弁論の全趣旨によれば，キセノンが発する光のうち近赤外線を利用した耳鳴り治 療法（いわゆるキセノン光線療法）が現に実施されていることが認められることか らすれば，上記実施例における実験においても，被験者の耳の後部に照らされた光 が耳鳴り治療に一定程度有効に作用した可能性も残ることが認められる。したがっ＼nて，本願明細書にいう上記実験は，耳鳴り症状が本願マトリックス自体によって消 失したものであることまでを立証するものとはいえない。 したがって，立証事項Ｂが立証されたものとはいえない。
ウ 以上によれば，本件立証事項が立証されたものと認めることはできず，本願 明細書は，当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載＼nたものとはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，本願明細書にいう上記各実験結果はＡ宣誓書によって裏付けられて いる旨主張する。しかしながら，本願マトリックスを使用した実験がＡ教授の研究 室で行われたことはうかがわれないことからすれば，Ａ宣誓書は，本願明細書にい う実験によって同期化された水の性質が，Ａ教授の研究室での実験結果と同一であ るというにとどまり，水を同期化するとされる入射電磁エネルギーが本願マトリッ クスによって形成されることまでを裏付けるものとはいえない。したがって，原告 の上記主張は，Ａ宣誓書を正解しないものであって，採用することができない。
イ 原告は，人に対する治療を目的とする発明に対し，特許出願前のごく僅かな 期間に厳格な実験を行うことを求めるのは困難を強いるものであって現実的ではな く，また，本願明細書の耳鳴り治療に関する実験はＡ宣誓書によっても裏付けられ ている旨主張する。しかしながら，比較実験の被験者となる耳鳴り患者の人数が少 ないことを認めるに足りる証拠はなく，耳鳴り症状の比較実験の方法についても， 例えば耳鳴り症状を示す両耳のうち片耳に限り本願マトリックスを配置すれば足り るのであるから，格別困難を強いるものとはいえず，原告の主張は，その前提を欠 く。また，Ａ宣誓書は，「例１４は，パイロット臨床実験におけるＴＧＭの適用が４ 人のヒト被験者における耳鳴り症状に対して有利な効果を有したことを実証してい る」（甲１１〔５３頁４行目ないし５行目〕参照）として，単に実験結果を追認する ものにすぎず，Ａ教授の研究室で本願マトリックスによる耳鳴り症状の改善に関す る実験が行われていない以上，Ａ宣誓書によっても本願マトリックスによって耳鳴 り症状の改善効果があることを認めることはできない。さらに，原告主張に係る報 告書（甲２２）における実験も，上記(3)イで説示するところと同様に，比較試験を 行うものではなく，本件立証事項を裏付けるものとして適切ではない。したがって， 原告の主張は，その裏付けを欠くというほかなく，採用することができない。 (5) まとめ
上記によれば，本願明細書は当業者が本願発明の実施をすることができる程度に 明確かつ十分に記載したものではないとした審決の判断に誤りはなく，原告の主張＼nする取消事由３（特許法３６条４項１5)〔実施可能要件〕に関する判断の誤り）は＼n理由がない。
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2016.10.23
平成26(行ケ)10155 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年10月19日 知的財産高等裁判所（第2部）
サポート要件違反なしとした審決が取り消されました。裁判所は原告のした実験については言及しませんでした。
上記の実施例と比較例によれば，食塩濃度９．０ｗ／ｗ％の場合には，窒素濃度 が本件発明１の範囲に含まれる１．９４〜２．１５ｗ／ｖ％の範囲であれば，本件 発明１の範囲から外れるものに比べて，塩味が向上すること，また，苦みはカリウ ム濃度が上限の３．７ｗ／ｗ％であっても苦み３に抑えられることが理解できる。 しかしながら，本件発明１の窒素濃度の範囲内で，窒素濃度がより高くなると， 塩味が強くなる，苦みが抑えられるという傾向があるとは認められない。 また，窒素／カリウムの重量比のみが本件発明１の範囲から外れる例は記載され ていないから，窒素／カリウムの重量比が官能評価に与える影響を，直ちに理解す＼nることはできない。
・・・
ｅ 以上によれば，本件発明１に関し，本件明細書の実施例・比較例か ら，課題を解決できることが認識できることが直接示されているのは，食塩濃度が ９．０ｗ／ｗ％の場合のみである。
・・・
以上によれば，本件発明１のうち，少なくとも食塩が７ｗ／ｗ％である減塩醤油 について，本件出願日当時の技術常識及び本件明細書の記載から，本件発明１の課 題が解決できることを当業者は認識することはできず，サポート要件を満たしてい るとはいえない。
・・・
ア 被告は，本件明細書の発明の詳細な説明に「本発明の減塩醤油類の食塩 濃度は・・・７〜９ｗ／ｗ％であることが好ましく」（【０００９】）と記載され，具 体的には，実施例において，数値範囲を満たす減塩醤油が，塩味が強く感じられ， 味が良好であって苦みも低減されることが記載されているから，サポート要件違反 はない旨主張する。 しかしながら，本件発明のうち，当該発明の課題を解決できることを具体的に示 しているのは，上記(1)エのとおり，食塩濃度が９ｗ／ｗ％の場合のみである。食塩 濃度が７ｗ／ｗ％まで低下した場合の塩味や苦みを推認するための技術的な根拠が， 本件明細書に記載されておらず，また，どの程度になるかということについての技 術常識もない以上，【０００９】の「７〜９ｗ／ｗ％であることが好ましく」という 一般的な記載のみをもって，食塩濃度の全範囲において発明の課題を解決できるこ とについての技術的な裏付けある記載があると認めることはできない。
上記の実施例と比較例によれば，食塩濃度９．０ｗ／ｗ％の場合には，窒素濃度 が本件発明１の範囲に含まれる１．９４〜２．１５ｗ／ｖ％の範囲であれば，本件 発明１の範囲から外れるものに比べて，塩味が向上すること，また，苦みはカリウ ム濃度が上限の３．７ｗ／ｗ％であっても苦み３に抑えられることが理解できる。 しかしながら，本件発明１の窒素濃度の範囲内で，窒素濃度がより高くなると， 塩味が強くなる，苦みが抑えられるという傾向があるとは認められない。 また，窒素／カリウムの重量比のみが本件発明１の範囲から外れる例は記載され ていないから，窒素／カリウムの重量比が官能評価に与える影響を，直ちに理解す＼nることはできない。
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ｅ 以上によれば，本件発明１に関し，本件明細書の実施例・比較例か ら，課題を解決できることが認識できることが直接示されているのは，食塩濃度が ９．０ｗ／ｗ％の場合のみである。
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以上によれば，本件発明１のうち，少なくとも食塩が７ｗ／ｗ％である減塩醤油 について，本件出願日当時の技術常識及び本件明細書の記載から，本件発明１の課 題が解決できることを当業者は認識することはできず，サポート要件を満たしてい るとはいえない。
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ア 被告は，本件明細書の発明の詳細な説明に「本発明の減塩醤油類の食塩 濃度は・・・７〜９ｗ／ｗ％であることが好ましく」（【０００９】）と記載され，具 体的には，実施例において，数値範囲を満たす減塩醤油が，塩味が強く感じられ， 味が良好であって苦みも低減されることが記載されているから，サポート要件違反 はない旨主張する。 しかしながら，本件発明のうち，当該発明の課題を解決できることを具体的に示 しているのは，上記(1)エのとおり，食塩濃度が９ｗ／ｗ％の場合のみである。食塩 濃度が７ｗ／ｗ％まで低下した場合の塩味や苦みを推認するための技術的な根拠が， 本件明細書に記載されておらず，また，どの程度になるかということについての技 術常識もない以上，【０００９】の「７〜９ｗ／ｗ％であることが好ましく」という 一般的な記載のみをもって，食塩濃度の全範囲において発明の課題を解決できるこ とについての技術的な裏付けある記載があると認めることはできない。
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2016.09.14
平成25(ワ)3167等 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成28年8月31日 東京地方裁判所
公知技術と同一であるので新規性なし、さらにサポート要件違反もあるとして、被侵害と判断されました。訂正の再抗弁も否定されました。
これを本件についてみると，原告の主張によれば，本件発明の構成要件Ｃ＼n及びＤの「上部，下部，左（右）側部」とは「上部，下部又は左（右）側 部」を意味するのであり，左右側面部の裏面において一過性の粘着剤が塗布 される位置を，当該分離して使用するものの上部，下部又は左（右）側部の 内側のいずれか及び上部，下部又は左（右）側部の外側に該当する部分のい ずれかであればよいというのである。 これに対し，本件明細書等の発明の詳細な説明の欄には，一過性の粘着剤 を塗布する部分の具体例として，分離して使用するもの４と中央面部１の上 部境界，下部境界，左側部（右側部）境界の各境界の内側近傍と外側近傍に 接着剤を塗布したものしか記載されていない。そのため，特許請求の範囲に 記載された発明は，発明の詳細な説明及び図面に記載されたものより広い。 しかるに，このように，本件明細書等の発明の詳細な説明の欄を超えて， 一過性の粘着剤が塗布される位置を原告の上記主張のとおりでよいとすると， このうちどの部分に粘着剤を塗布すれば「葉書，チケット，クーポン券等の 分離して使用するものを広告等の印刷物より切り取る必要がなく，かつその 周囲に切り込みが入っているにもかかわらず，広告等の印刷物に付いていて 紛失させることなく，しかも手間がかからず葉書，チケット，クーポン券等 の分離して使用するものを利用することが出来る印刷物を提供すること」 （本件明細書等の段落【０００６】）という本件発明の課題を解決すること ができ，また「印刷物に付いている葉書，チケット，クーポン券等を切り取 ろうとする意思を持たずに，印刷物を開くと自動的に手にすることにな る。」（同段落【００１２】）の作用効果を奏することになるのか，必ずし も明らかとはいえない（乙Ｂ１１及び乙Ｂ１２も参照）。 したがって，当業者において，本件発明の課題解決手段や，発明を理解す るための技術的事項が，発明の詳細な説明に記載されているものとはいい難 い。
(3) 以上によれば，本件発明は特許法３６条６項１号に規定するサポート要件 を充たしていないから，本件特許は同法１２３条１項４号により特許無効審 判により無効にされるべきものである。
・・・・
以上によれば，乙Ｂ１文献には引用発明１'が記載されており，このうち 「情報記録体」の具体例として「レスポンス用葉書」が記載されているに等 しく，引用発明１'は本件訂正発明の構成要件Ａ＼ないしＩ＼の全てを備えて＼nいるから，引用発明１’は本件訂正発明と同一である。なお，この点に関し て原告は，引用発明１'と本件訂正発明はさらに相違点があると主張するが （相違点１−１及び１−２），前記２(4)の争点(3)ア（無効理由１）におい て説示したところに照らし，いずれも採用することができない。 そうすると，本件訂正発明は引用発明１'と同一であって，なお新規性を 欠くものであるから，本件訂正に係る原告の再抗弁は，前記(1)で説示した 3)の要件を充たしていないというほかない。
これを本件についてみると，原告の主張によれば，本件発明の構成要件Ｃ＼n及びＤの「上部，下部，左（右）側部」とは「上部，下部又は左（右）側 部」を意味するのであり，左右側面部の裏面において一過性の粘着剤が塗布 される位置を，当該分離して使用するものの上部，下部又は左（右）側部の 内側のいずれか及び上部，下部又は左（右）側部の外側に該当する部分のい ずれかであればよいというのである。 これに対し，本件明細書等の発明の詳細な説明の欄には，一過性の粘着剤 を塗布する部分の具体例として，分離して使用するもの４と中央面部１の上 部境界，下部境界，左側部（右側部）境界の各境界の内側近傍と外側近傍に 接着剤を塗布したものしか記載されていない。そのため，特許請求の範囲に 記載された発明は，発明の詳細な説明及び図面に記載されたものより広い。 しかるに，このように，本件明細書等の発明の詳細な説明の欄を超えて， 一過性の粘着剤が塗布される位置を原告の上記主張のとおりでよいとすると， このうちどの部分に粘着剤を塗布すれば「葉書，チケット，クーポン券等の 分離して使用するものを広告等の印刷物より切り取る必要がなく，かつその 周囲に切り込みが入っているにもかかわらず，広告等の印刷物に付いていて 紛失させることなく，しかも手間がかからず葉書，チケット，クーポン券等 の分離して使用するものを利用することが出来る印刷物を提供すること」 （本件明細書等の段落【０００６】）という本件発明の課題を解決すること ができ，また「印刷物に付いている葉書，チケット，クーポン券等を切り取 ろうとする意思を持たずに，印刷物を開くと自動的に手にすることにな る。」（同段落【００１２】）の作用効果を奏することになるのか，必ずし も明らかとはいえない（乙Ｂ１１及び乙Ｂ１２も参照）。 したがって，当業者において，本件発明の課題解決手段や，発明を理解す るための技術的事項が，発明の詳細な説明に記載されているものとはいい難 い。
(3) 以上によれば，本件発明は特許法３６条６項１号に規定するサポート要件 を充たしていないから，本件特許は同法１２３条１項４号により特許無効審 判により無効にされるべきものである。
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以上によれば，乙Ｂ１文献には引用発明１'が記載されており，このうち 「情報記録体」の具体例として「レスポンス用葉書」が記載されているに等 しく，引用発明１'は本件訂正発明の構成要件Ａ＼ないしＩ＼の全てを備えて＼nいるから，引用発明１’は本件訂正発明と同一である。なお，この点に関し て原告は，引用発明１'と本件訂正発明はさらに相違点があると主張するが （相違点１−１及び１−２），前記２(4)の争点(3)ア（無効理由１）におい て説示したところに照らし，いずれも採用することができない。 そうすると，本件訂正発明は引用発明１'と同一であって，なお新規性を 欠くものであるから，本件訂正に係る原告の再抗弁は，前記(1)で説示した 3)の要件を充たしていないというほかない。
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2016.08.29
平成27(行ケ)10245 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年8月24日 知的財産高等裁判所
新規事項違反なし、サポート要件違反なしとした審決が取り消されました。
当初明細書等の記載には，前記１(1)のとおり，便器と便座との間隙を形成する手 段としては便座昇降装置が記載されているが，他の手段は，何の記載も示唆もない。 すなわち，補正前発明は，便器と便座との間隙を形成する手段として，便座昇降 装置のみをその技術的要素として特定するものである。 そうすると，便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以 外の手段を導入することは，新たな技術的事項を追加することにほかならず，しか も，上記のとおり，その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから， 本件補正は，新規事項を追加するものと認められる。
(3) 被告の主張について
1) 被告は，当初明細書等に接した当業者にとって，便器と便座との間に拭き取 りアームを移動させるための間隙さえ形成されていればよく，その手段が当初明細 書等に例示されたもの限られないということは，自明の事項であると主張する。 しかしながら，便器と便座との間の間隙を形成する手段が自明な事項というには， その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでなければならず， 単に，他にも手段があり得るという程度では足りない。上記のとおり，当初明細書 等には，便座昇降装置以外の手段については何らの記載も示唆もないのであり，他 の手段が，当業者であれば一義的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たら ない。
2) また，被告は，公開特許公報には，便座昇降装置以外の手段で便器と便座と の間に間隙を設ける技術が開示されているから，当初明細書等に便座昇降装置以外 の手段で便器と便座との間に間隙を設けることは，当初明細書等に実質的に記載さ れていると主張する。 しかしながら，上記の自明な事項の解釈からいって，他に公知技術があるからと いって当該公知技術が明細書に実質的に記載されていることになるものでないこと は，明らかである。のみならず，上記公報に記載された技術は，容器６と座部３と の間に介護者が手を入れられる隙間を設けることを開示しているだけであり，便器 と便座との間に機械的な拭き取りアームが通過する間隙を設けることとは，全く技 術的意義を異にしている。
3) 被告の上記各主張は，いずれも採用することはできない。
・・・
３ 取消事由２（サポート要件充足の有無に対する判断の誤り）について
上記２に説示のとおり，当初明細書等には，便座昇降装置により便座が上昇され た際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙を設ける手段の記載はないところ， 本件発明に係る本件補正後の明細書及び図面（以下「本件明細書」という。甲４。） は，当初明細書等の発明の詳細な説明及び図面と同旨であり，本件明細書にも，便 座昇降装置により便座が上昇された際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙 を設ける手段の記載はない。そして，本件発明１５のような機械式拭き取り装置の 設置を前提として，便器と便座との間の間隙をどのように形成するかに関して何ら かの技術常識があるとは認められない。 そうすると，便器と便座との間の間隙を形成するに際して，便座昇降装置を用い るものに限定されない本件発明１５は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載した ものではなく，サポート要件を充足しないものである。したがって，本件発明１５ の発明特定事項を全て含む本件発明２３，本件発明２５ないし本件発明２９，及び 本件発明３０(１５)もまた，サポート要件を充足しないものである。 以上から，審決のサポート要件充足の有無に対する判断には，誤りがある。
当初明細書等の記載には，前記１(1)のとおり，便器と便座との間隙を形成する手 段としては便座昇降装置が記載されているが，他の手段は，何の記載も示唆もない。 すなわち，補正前発明は，便器と便座との間隙を形成する手段として，便座昇降 装置のみをその技術的要素として特定するものである。 そうすると，便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以 外の手段を導入することは，新たな技術的事項を追加することにほかならず，しか も，上記のとおり，その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから， 本件補正は，新規事項を追加するものと認められる。
(3) 被告の主張について
1) 被告は，当初明細書等に接した当業者にとって，便器と便座との間に拭き取 りアームを移動させるための間隙さえ形成されていればよく，その手段が当初明細 書等に例示されたもの限られないということは，自明の事項であると主張する。 しかしながら，便器と便座との間の間隙を形成する手段が自明な事項というには， その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでなければならず， 単に，他にも手段があり得るという程度では足りない。上記のとおり，当初明細書 等には，便座昇降装置以外の手段については何らの記載も示唆もないのであり，他 の手段が，当業者であれば一義的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たら ない。
2) また，被告は，公開特許公報には，便座昇降装置以外の手段で便器と便座と の間に間隙を設ける技術が開示されているから，当初明細書等に便座昇降装置以外 の手段で便器と便座との間に間隙を設けることは，当初明細書等に実質的に記載さ れていると主張する。 しかしながら，上記の自明な事項の解釈からいって，他に公知技術があるからと いって当該公知技術が明細書に実質的に記載されていることになるものでないこと は，明らかである。のみならず，上記公報に記載された技術は，容器６と座部３と の間に介護者が手を入れられる隙間を設けることを開示しているだけであり，便器 と便座との間に機械的な拭き取りアームが通過する間隙を設けることとは，全く技 術的意義を異にしている。
3) 被告の上記各主張は，いずれも採用することはできない。
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３ 取消事由２（サポート要件充足の有無に対する判断の誤り）について
上記２に説示のとおり，当初明細書等には，便座昇降装置により便座が上昇され た際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙を設ける手段の記載はないところ， 本件発明に係る本件補正後の明細書及び図面（以下「本件明細書」という。甲４。） は，当初明細書等の発明の詳細な説明及び図面と同旨であり，本件明細書にも，便 座昇降装置により便座が上昇された際に生じる便器と便座との間の間隙以外の間隙 を設ける手段の記載はない。そして，本件発明１５のような機械式拭き取り装置の 設置を前提として，便器と便座との間の間隙をどのように形成するかに関して何ら かの技術常識があるとは認められない。 そうすると，便器と便座との間の間隙を形成するに際して，便座昇降装置を用い るものに限定されない本件発明１５は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載した ものではなく，サポート要件を充足しないものである。したがって，本件発明１５ の発明特定事項を全て含む本件発明２３，本件発明２５ないし本件発明２９，及び 本件発明３０(１５)もまた，サポート要件を充足しないものである。 以上から，審決のサポート要件充足の有無に対する判断には，誤りがある。
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2016.04.20
平成27(行ケ)10052 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成28年3月31日 知的財産高等裁判所
医薬品の効果について、客観的な裏付けとなる記載を伴わない場合には、36条違反の拒絶理由が存在すると判断されました。
一般に本願発明のような医薬用途発明においては，一定の予防又は治療すべき状＼n態に対して，特定の医薬を投与するという用途を記載するのみで，その作用効果に ついて何ら客観的な裏付けとなる記載を伴わず，そのような技術常識もない場合に は，当業者において，実際に有用性を有するか，すなわち，課題を解決できるかど うかを予測することは困難である。＼nそうすると，本願明細書の発明の詳細な説明には，式Ｒ−Ａ−Ｘの化合物が， 「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」と＼nいう医薬用途において使用できること，すなわちヒト又は動物の生体内におけるＢ 型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを当業者が理解できるように記載され ているとはいえない。 したがって，本願発明は，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識により 当業者が課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められず，特許法 ３６条６項１号の規定を満たさない。
(4) 特許法３６条４項１号（実施可能要件）について
発明の詳細な説明の記載は，「経済産業省令で定めるところにより，その発明の 属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程 度に明確かつ十分に記載したものであること」を要する（特許法３６条４項１号）。＼n前記(3)で判示したところによれば，本願明細書の発明の詳細な説明には，式Ｒ− Ａ−Ｘの化合物を「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療す＼nるための医薬」として使用できることが，当業者が理解できるように記載されてい るとはいえない。 したがって，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明の実施をする ことができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。
(5) 原告の主張について
ア 審決の判断手法の誤りについて
原告は，審決が，審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果について， これらの各試験結果の記載が，本願の出願当初の明細書等の開示範囲を超えたもの であるか，又は本願発明の効果の範囲内での補充にすぎないものであるかの判断を 行うべきであり，当該判断を怠って，実施可能要件及びサポート要件に規定する要＼n件を満たさないと判断した審決には，判断手法に誤りがあると主張する。 しかし，一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており，その補充等のため に，出願後に意見書や薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとして も，前記(3)のとおり，本願明細書の発明の詳細な説明には，式Ｒ−Ａ−Ｘの化合 物を，Ｂ型肝炎ウィルスの感染を予防又は治療するために用いるという用途が記載＼nされているのみで，当該用途における化合物の有用性について客観的な裏付けとな る記載が全くないのであり，このような場合にまで，出願後に提出した薬理試験結 果や基礎出願の試験結果を考慮することは，前記(3)アで述べた特許制度の趣旨か ら許されないというべきである。 そうすると，原告が，審判手続において，審判請求書添付の試験結果及び基礎出 願の試験結果を参酌すべき旨を主張していたことからすれば（甲１１，１３），審 決において，同主張を明示的に排斥することが相当であったとはいえるとしても， 出願後に提出された薬理試験結果である審判請求書添付の試験結果や，基礎出願の 試験結果は，本願明細書に記載された本願発明の効果の範囲内で試験結果を補充す るものということはできないから（その上，後記イのとおり，これらの試験結果を 考慮したとしても，式Ｒ−Ａ−Ｘの化合物のＢ型肝炎ウィルスの感染の予防又は治＼n療に対する有用性を裏付けるものとは認められない。），これらの資料を考慮しな いで，サポート要件及び実施可能要件を満たさないとの判断をした審決の判断手法＼nが違法であるということはできない。また，その点が審決の判断を左右するものと は認められないから，審決の取消事由には当たらない。 なお，原告は，本願明細書の記載は，本願の出願人による実証に基づいて導き出 されたものである旨をも主張している。しかし，仮にそうであったとしても，その ことは上記判断を左右するものではないし，そもそも，後記イのとおり，本訴にお いても，本願発明の「式Ｒ−Ａ−Ｘ」に当たる化合物のＢ型肝炎ウィルスの感染の 予防又は治療に対する有用性を裏付ける客観的資料は何ら提出されていないことか＼nらすれば，同主張を認めることはできない。
一般に本願発明のような医薬用途発明においては，一定の予防又は治療すべき状＼n態に対して，特定の医薬を投与するという用途を記載するのみで，その作用効果に ついて何ら客観的な裏付けとなる記載を伴わず，そのような技術常識もない場合に は，当業者において，実際に有用性を有するか，すなわち，課題を解決できるかど うかを予測することは困難である。＼nそうすると，本願明細書の発明の詳細な説明には，式Ｒ−Ａ−Ｘの化合物が， 「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」と＼nいう医薬用途において使用できること，すなわちヒト又は動物の生体内におけるＢ 型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを当業者が理解できるように記載され ているとはいえない。 したがって，本願発明は，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識により 当業者が課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められず，特許法 ３６条６項１号の規定を満たさない。
(4) 特許法３６条４項１号（実施可能要件）について
発明の詳細な説明の記載は，「経済産業省令で定めるところにより，その発明の 属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程 度に明確かつ十分に記載したものであること」を要する（特許法３６条４項１号）。＼n前記(3)で判示したところによれば，本願明細書の発明の詳細な説明には，式Ｒ− Ａ−Ｘの化合物を「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療す＼nるための医薬」として使用できることが，当業者が理解できるように記載されてい るとはいえない。 したがって，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明の実施をする ことができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。
(5) 原告の主張について
ア 審決の判断手法の誤りについて
原告は，審決が，審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果について， これらの各試験結果の記載が，本願の出願当初の明細書等の開示範囲を超えたもの であるか，又は本願発明の効果の範囲内での補充にすぎないものであるかの判断を 行うべきであり，当該判断を怠って，実施可能要件及びサポート要件に規定する要＼n件を満たさないと判断した審決には，判断手法に誤りがあると主張する。 しかし，一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており，その補充等のため に，出願後に意見書や薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとして も，前記(3)のとおり，本願明細書の発明の詳細な説明には，式Ｒ−Ａ−Ｘの化合 物を，Ｂ型肝炎ウィルスの感染を予防又は治療するために用いるという用途が記載＼nされているのみで，当該用途における化合物の有用性について客観的な裏付けとな る記載が全くないのであり，このような場合にまで，出願後に提出した薬理試験結 果や基礎出願の試験結果を考慮することは，前記(3)アで述べた特許制度の趣旨か ら許されないというべきである。 そうすると，原告が，審判手続において，審判請求書添付の試験結果及び基礎出 願の試験結果を参酌すべき旨を主張していたことからすれば（甲１１，１３），審 決において，同主張を明示的に排斥することが相当であったとはいえるとしても， 出願後に提出された薬理試験結果である審判請求書添付の試験結果や，基礎出願の 試験結果は，本願明細書に記載された本願発明の効果の範囲内で試験結果を補充す るものということはできないから（その上，後記イのとおり，これらの試験結果を 考慮したとしても，式Ｒ−Ａ−Ｘの化合物のＢ型肝炎ウィルスの感染の予防又は治＼n療に対する有用性を裏付けるものとは認められない。），これらの資料を考慮しな いで，サポート要件及び実施可能要件を満たさないとの判断をした審決の判断手法＼nが違法であるということはできない。また，その点が審決の判断を左右するものと は認められないから，審決の取消事由には当たらない。 なお，原告は，本願明細書の記載は，本願の出願人による実証に基づいて導き出 されたものである旨をも主張している。しかし，仮にそうであったとしても，その ことは上記判断を左右するものではないし，そもそも，後記イのとおり，本訴にお いても，本願発明の「式Ｒ−Ａ−Ｘ」に当たる化合物のＢ型肝炎ウィルスの感染の 予防又は治療に対する有用性を裏付ける客観的資料は何ら提出されていないことか＼nらすれば，同主張を認めることはできない。
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>> ピックアップ対象
2016.01.14
平成25(ワ)3357 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 平成27年12月25日 東京地方裁判所
サポート要件違反の無効理由ありとして、特許権侵害が否定されました。訂正による解消も認められませんでした。
特許制度は，明細書に開示された発明を特許として保護するものであり，明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣旨に反することから，特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件が定められたものである。したがって，同号の要件については，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ，開示されていることが求められるものであり，同要件に適合するものであるかどうかは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか，すなわち，発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし，当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきものと解される。＼n(2) これを本件についてみると，本件明細書等においては，「ターゲット組織に含まれる球形の合金相（Ｂ）が，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は，このようなターゲットを提供する。すなわち，このようなターゲットでは，球形の合金相（Ｂ）は，中心部と外周部にかけて顕著な不均一性を有している。・・・球形の合金相（Ｂ）の存在は，本願発明ターゲットの独特の組織構造を示すものであり，本願ターゲットの漏洩磁束を高める大きな要因となっている。」（段落【００１５】），「球形の合金相（Ｂ）の存在による漏洩磁束を高めるメカニズムは，必ずしも明確ではないが，・・・球形の合金相（Ｂ）には，少なからずＣｒの濃度が低い領域と高い領域が存在し，このような濃度変動の大きな場所では格子歪みが存在すると考えられる。」（段落【００１６】），「第二に，球形の合金相（Ｂ）中のＣｒ濃度の高い領域は，析出物として磁壁の移動を妨げていると考えられる。その結果，ターゲットの透磁率が低くなり漏洩磁束が増す。・・・Ｃｒ濃度の高い領域の存在が漏洩磁束に影響を与えている可能＼性が考えられる。」（段落【００１７】），「合金相（Ｂ）が球形であると，・・・周囲の金属粉（Ｃｏ粉，Ｐｔ粉など）との拡散が進みにくく，組成不均一な相（Ｂ），すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる。」（段落【００１８】）と記載され，少なくとも「球形の合金相（Ｂ）」中のＣｒ濃度の高い領域の存在が漏洩磁束を高める効果に影響を与えていることが記載されていること，実施例においても，第１の実施例につき，「球形の合金相の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高く（白っぽく）なっている。ＥＰＭＡの測定結果から球形の合金相では，Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっていることが確認された。一方，同図において，球形の合金相の領域では，ＳｉとＯについては黒くなっており，この合金相中に殆ど存在していないことが分かる。」（段落【００３５】。第２，第３の実施例に関する段落【００４３】及び【００５１】の記載も同旨〔前記１(1)ウにおける摘記は省略〕）と，第４の実施例につき，「球形の合金相の部分において ＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高くなっていることが確認された。」（段落【００５９】。第５ないし第９の実施例に関する段落【００６７】，【００７５】，【００８３】，【００９１】及び【００９９】の記載も同旨〔前記１(1)ウにおける摘記は省略〕）としており，いずれの実施例においても，上記「球形の合金相（Ｂ）」の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなり，Ｃｒは周辺部から中心部に向かってより濃度が高くなっているとの態様でしか，漏洩磁束を高める作用効果を奏することが記載されていないことからすれば，当業者において，前記１(2)記載の本件各発明の課題解決手段や，発明を理解するための技術的事項が，発明の詳細な説明に記載されているものとは言い難い。 したがって，本件特許には，サポート要件（特許法３６条６項１号）違反の無効理由があるものと認めるのが相当である。
・・・
また，原告は，本件訂正によりサポート要件違反の無効理由が解消する旨も主張する。 しかし，前記６で検討したところから明らかなとおり，本件各訂正発明は，いずれもサポート要件違反の無効理由を解消するものとは認められない。 すなわち，原告は，本件明細書等には「相（Ａ）」の中に「球形の合金相（Ｂ）」を含有させることにより，Ｃｒの濃度の高い領域と低い領域を作り出すことで，均一な組織と比べて，漏洩磁束を高めることが記載されていると主張するところ，なるほど本件明細書等の段落【００１５】ないし【００１７】には，漏洩磁束を高めるメカニズムに関する記載はあるものの，本件訂正に係るＣｒ，Ｃｏの濃度分布に濃淡があるだけで，スパッタリングターゲットにおいて漏洩磁束を高める理由として記載された，「格子歪み」（段落【００１６】）を生じさせ，「磁壁の移動を妨げ・・・母相である強磁性相内の磁気的相互作用を遮断する」（段落【００１７】）ことができるものとは認め難く，前記のとおり，本件明細書等の実施例においては，一定の態様でしか効果を奏することが示されていないから，本件各訂正発明においても，依然としてサポート要件違反の無効理由が存するというべきである。
特許制度は，明細書に開示された発明を特許として保護するものであり，明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣旨に反することから，特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件が定められたものである。したがって，同号の要件については，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ，開示されていることが求められるものであり，同要件に適合するものであるかどうかは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか，すなわち，発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし，当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきものと解される。＼n(2) これを本件についてみると，本件明細書等においては，「ターゲット組織に含まれる球形の合金相（Ｂ）が，中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相を形成していることが有効である。本願発明は，このようなターゲットを提供する。すなわち，このようなターゲットでは，球形の合金相（Ｂ）は，中心部と外周部にかけて顕著な不均一性を有している。・・・球形の合金相（Ｂ）の存在は，本願発明ターゲットの独特の組織構造を示すものであり，本願ターゲットの漏洩磁束を高める大きな要因となっている。」（段落【００１５】），「球形の合金相（Ｂ）の存在による漏洩磁束を高めるメカニズムは，必ずしも明確ではないが，・・・球形の合金相（Ｂ）には，少なからずＣｒの濃度が低い領域と高い領域が存在し，このような濃度変動の大きな場所では格子歪みが存在すると考えられる。」（段落【００１６】），「第二に，球形の合金相（Ｂ）中のＣｒ濃度の高い領域は，析出物として磁壁の移動を妨げていると考えられる。その結果，ターゲットの透磁率が低くなり漏洩磁束が増す。・・・Ｃｒ濃度の高い領域の存在が漏洩磁束に影響を与えている可能＼性が考えられる。」（段落【００１７】），「合金相（Ｂ）が球形であると，・・・周囲の金属粉（Ｃｏ粉，Ｐｔ粉など）との拡散が進みにくく，組成不均一な相（Ｂ），すなわち中心付近にＣｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が容易に形成されるようになる。」（段落【００１８】）と記載され，少なくとも「球形の合金相（Ｂ）」中のＣｒ濃度の高い領域の存在が漏洩磁束を高める効果に影響を与えていることが記載されていること，実施例においても，第１の実施例につき，「球形の合金相の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高く（白っぽく）なっている。ＥＰＭＡの測定結果から球形の合金相では，Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっていることが確認された。一方，同図において，球形の合金相の領域では，ＳｉとＯについては黒くなっており，この合金相中に殆ど存在していないことが分かる。」（段落【００３５】。第２，第３の実施例に関する段落【００４３】及び【００５１】の記載も同旨〔前記１(1)ウにおける摘記は省略〕）と，第４の実施例につき，「球形の合金相の部分において ＣｏとＣｒの濃度が高くなっており，特にＣｒは周辺部から中心部に向かって，より濃度が高くなっていることが確認された。」（段落【００５９】。第５ないし第９の実施例に関する段落【００６７】，【００７５】，【００８３】，【００９１】及び【００９９】の記載も同旨〔前記１(1)ウにおける摘記は省略〕）としており，いずれの実施例においても，上記「球形の合金相（Ｂ）」の部分においてＣｏとＣｒの濃度が高くなり，Ｃｒは周辺部から中心部に向かってより濃度が高くなっているとの態様でしか，漏洩磁束を高める作用効果を奏することが記載されていないことからすれば，当業者において，前記１(2)記載の本件各発明の課題解決手段や，発明を理解するための技術的事項が，発明の詳細な説明に記載されているものとは言い難い。 したがって，本件特許には，サポート要件（特許法３６条６項１号）違反の無効理由があるものと認めるのが相当である。
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また，原告は，本件訂正によりサポート要件違反の無効理由が解消する旨も主張する。 しかし，前記６で検討したところから明らかなとおり，本件各訂正発明は，いずれもサポート要件違反の無効理由を解消するものとは認められない。 すなわち，原告は，本件明細書等には「相（Ａ）」の中に「球形の合金相（Ｂ）」を含有させることにより，Ｃｒの濃度の高い領域と低い領域を作り出すことで，均一な組織と比べて，漏洩磁束を高めることが記載されていると主張するところ，なるほど本件明細書等の段落【００１５】ないし【００１７】には，漏洩磁束を高めるメカニズムに関する記載はあるものの，本件訂正に係るＣｒ，Ｃｏの濃度分布に濃淡があるだけで，スパッタリングターゲットにおいて漏洩磁束を高める理由として記載された，「格子歪み」（段落【００１６】）を生じさせ，「磁壁の移動を妨げ・・・母相である強磁性相内の磁気的相互作用を遮断する」（段落【００１７】）ことができるものとは認め難く，前記のとおり，本件明細書等の実施例においては，一定の態様でしか効果を奏することが示されていないから，本件各訂正発明においても，依然としてサポート要件違反の無効理由が存するというべきである。
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2015.11.30
平成27(行ケ)10026 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年11月24日 知的財産高等裁判所
審決はサポート要件違反なしと判断しましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
ア 審決は，磁気検出素子の位置について，「図８に示されるように，スロッ トルボディー１及びその下側部に組み付けられたモータ４を一括して覆う縦長の形 状をしたカバー９において，ホールＩＣを固定したステータコアが，カバーの中心 から所定距離だけ長手方向にずれた位置にモールド成形されている」として，磁気 検出素子がカバーの中心から所定距離だけ長手方向にずれた位置にあることを前提 とし，これを前提に，横すべりが短尺方向よりも長手方向に大きいのであれば，磁 気検出素子と磁石との位置ずれも生じるとする。 しかし，前記のとおり，訂正発明１に係る特許請求の範囲には，磁気検出素子の 位置を特定するような記載はない。また，カバーの形状自体，特許請求の範囲には， 縦長形状であることの特定はあるものの，長方形とは限定されておらず，左右非対 称の形状も含むのであるから，「カバーの中心から所定距離だけ長手方向にずれた位 置」を特定できるものでなく，さらに，その位置が磁気検出素子と磁石との間の位 置ずれを生じさせるか否かも明らかとならない。しかも，訂正発明１の回転角検出 装置は，自動車のスロットルバルブの回転角の検出に利用される旨の特定もないか ら，自動車の回転角検出装置におけるカバーに関する技術常識を補って解釈するこ ともできない。 なお，訂正明細書の発明の詳細な説明には，磁気検出素子の位置を特定する本文 中の記載はなく，図２，７，８のカバ−の図によっても，磁気検出素子と磁石との 位置ずれが生じる範囲を認識することはできない。
イ また，審決は，カバーの長手方向と短尺方向でどのような熱変形が生ず るかは，カバーの全体形状や各部の形状，各部の肉厚，凹凸の有無やその形状，ス テータコアが設けられる位置等の諸条件に依拠するが，あらゆる条件を検討して， カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きい条件をもれなく特定 することは事実上不可能であり，そのような条件をすべて特定しなくても，訂正発＼n明１は，カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向より大きいものを前提としており， その前提に係る構成も特許請求の範囲に記載されているのであるから，上記諸条件＼nのうちこの前提を満たすもののみが訂正発明１に含まれるのであり，このような前 提が満たされれば，特許請求の範囲に記載されている上記配置に係る構成により，＼n訂正発明１の課題は解決されるとする。 しかし，訂正発明１に係る特許請求の範囲は，縦長形状のカバーであることを特 定しているのみであり，前記(3)ウのとおり，カバーが均質組成の長方形で内部温度 分布は均一であり，３次元的変形を２次元的に均一に膨脹したと仮定し，長手方向 が短尺方向よりも熱変形（延び）するとしても，磁気検出素子と磁石の位置ずれが 起こるとは限らないのであるから，特許請求の範囲の記載が，審決が述べるように 「カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きいものを前提」とし ているとはいえず，特許請求の範囲に記載されている配置に係る構成から，訂正発＼n明１の課題を認識しこれが解決されると理解することはできない。
ウ 審決は，あらゆる条件を検討して，位置ずれが不可避に生じる条件をも れなく特定することは不可能であるから，あらゆる条件を検討することは，過度の＼n試行錯誤を強いるものではあるが，上記構成において，ある条件，例えば，訂正明＼n細書に従来の技術として記載されたものを参考に立てた条件について，上記位置ず れが生じるか否かを，当該条件を設定した上で実験を行ったり計算をしたりするこ とにより確認はできるから，これらの条件について記載されていなくても，発明の 詳細な説明や特許請求の範囲に上記構成が記載されていれば，位置ずれが生じる前＼n提となる構成が記載されているといえるとする。＼n確かに，特許請求の範囲において，位置ずれが不可避的に生じる条件をすべて特 定して記載することまでは要しないとしても，訂正発明１に係る特許請求の範囲の 記載では，上記に述べたとおり，当業者が，磁気検出素子と磁石との位置ずれが生 じる場合が理解できるものでないことは明らかである。 また，審決は，参考資料２（甲１０）における各メーカーの製品写真に示されて いるように，カバーの四隅等の周縁部においてスロットルボディーにボルトで固定 することが一般的であるとして，これを前提として技術理解をするようであるが， 訂正発明１の特許請求の範囲には，自動車のスロットルバルブの回転角を検出する 発明であることは記載されておらず，特定の製品を参考に前提条件を限定して技術 理解を行うこと自体が誤りである。
エ 被告は，計算により課題に直面するか否かが判断できるとし，審決が被 告の主張を支持して，ボルト固定力がカバー内力を下回る可能性に関して，ボルト＼n軸線と直角方向の荷重を受けた場合にすべりが生じる可能性があることは技術常識＼nに反するものではなく，熱応力によってカバーがボルトを押す力F とボルト固定力 L とを具体的に検討したことは合理的であり，この検討に用いた数式は力学の法則 に基づき，パラメータの数値は実際のカバー，スロットルボディー，ボルトの特性， 寸法等に即したものであって，合理的なものであると主張する。 しかし，審決は，以下の数式を基礎に検討しているところ，これは，ボルトに対 する固定力とカバーに生じる熱応力とを比較し，単に，カバーに生じる熱応力がボ ルトの固定力を上回る場合があり得ることを計算上，導けるというにすぎない。
・・・
この計算式には，ボルトの位置は反映されておらず，当該ボルト付近において横 すべりが生ずる可能性の有無を示すにすぎないのであり，熱変形がどの方向に向か＼nって生じるかは明らかではない。また，カバーに熱応力による変形が均一に生じ， 固定された磁力検出素子が位置ずれを起こすと仮定しても，磁力検出素子が固定さ れた箇所における位置ずれは，長手方向が短尺方向と比較して大きくなければなら ないところ，どの部分がどのように変形し，磁気検出素子と磁石との位置ずれに影 響するかは，ボルト固定の数や位置，磁気検出素子の位置，ボルトまでの距離など を具体的に検討しなければ，明らかにならない。すなわち，上記計算によっても， 訂正発明１の課題は一義的に導かれるものではない。 また，審決は，この計算において，ボルト及びカラーには亜鉛メッキがされてお りこのメッキにより摩擦係数μが低下すること，エンジンルーム内での使用環境を 考えると摩擦面に水分，油分，又は異物が入り込むおそれも無視はできず，その場 合は摩擦係数μが低下すること，エンジンの振動により機械設計便覧（甲１５）に 示されるようにボルト軸直角方向に振動外力が作用するおそれがあることを考慮し て，すべりの発生の可能性があると認定しているところ，前記のとおり，訂正発明＼n１がエンジンルーム内の使用に限定されるものではない上，このような摩擦に影響 を及ぼす事情は，すべてのボルトについて，一様に，しかも，均一に生じるとは考 え難い。そうすると，訂正発明１が，長手方向において，短尺方向に比して，なお， 磁石と磁気検出素子の位置ずれが大きいといえるのか，必ずしも明らかではない。
(5) 小括
以上によれば，当業者は，訂正発明１に係る特許請求の範囲の記載から，いかな る場合において課題に直面するかを理解できないのであり，したがって，特許請求 の範囲に記載された発明は，発明の詳細な説明の記載等や，出願当時の技術常識に 照らしても，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えたもの である。
ア 審決は，磁気検出素子の位置について，「図８に示されるように，スロッ トルボディー１及びその下側部に組み付けられたモータ４を一括して覆う縦長の形 状をしたカバー９において，ホールＩＣを固定したステータコアが，カバーの中心 から所定距離だけ長手方向にずれた位置にモールド成形されている」として，磁気 検出素子がカバーの中心から所定距離だけ長手方向にずれた位置にあることを前提 とし，これを前提に，横すべりが短尺方向よりも長手方向に大きいのであれば，磁 気検出素子と磁石との位置ずれも生じるとする。 しかし，前記のとおり，訂正発明１に係る特許請求の範囲には，磁気検出素子の 位置を特定するような記載はない。また，カバーの形状自体，特許請求の範囲には， 縦長形状であることの特定はあるものの，長方形とは限定されておらず，左右非対 称の形状も含むのであるから，「カバーの中心から所定距離だけ長手方向にずれた位 置」を特定できるものでなく，さらに，その位置が磁気検出素子と磁石との間の位 置ずれを生じさせるか否かも明らかとならない。しかも，訂正発明１の回転角検出 装置は，自動車のスロットルバルブの回転角の検出に利用される旨の特定もないか ら，自動車の回転角検出装置におけるカバーに関する技術常識を補って解釈するこ ともできない。 なお，訂正明細書の発明の詳細な説明には，磁気検出素子の位置を特定する本文 中の記載はなく，図２，７，８のカバ−の図によっても，磁気検出素子と磁石との 位置ずれが生じる範囲を認識することはできない。
イ また，審決は，カバーの長手方向と短尺方向でどのような熱変形が生ず るかは，カバーの全体形状や各部の形状，各部の肉厚，凹凸の有無やその形状，ス テータコアが設けられる位置等の諸条件に依拠するが，あらゆる条件を検討して， カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きい条件をもれなく特定 することは事実上不可能であり，そのような条件をすべて特定しなくても，訂正発＼n明１は，カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向より大きいものを前提としており， その前提に係る構成も特許請求の範囲に記載されているのであるから，上記諸条件＼nのうちこの前提を満たすもののみが訂正発明１に含まれるのであり，このような前 提が満たされれば，特許請求の範囲に記載されている上記配置に係る構成により，＼n訂正発明１の課題は解決されるとする。 しかし，訂正発明１に係る特許請求の範囲は，縦長形状のカバーであることを特 定しているのみであり，前記(3)ウのとおり，カバーが均質組成の長方形で内部温度 分布は均一であり，３次元的変形を２次元的に均一に膨脹したと仮定し，長手方向 が短尺方向よりも熱変形（延び）するとしても，磁気検出素子と磁石の位置ずれが 起こるとは限らないのであるから，特許請求の範囲の記載が，審決が述べるように 「カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きいものを前提」とし ているとはいえず，特許請求の範囲に記載されている配置に係る構成から，訂正発＼n明１の課題を認識しこれが解決されると理解することはできない。
ウ 審決は，あらゆる条件を検討して，位置ずれが不可避に生じる条件をも れなく特定することは不可能であるから，あらゆる条件を検討することは，過度の＼n試行錯誤を強いるものではあるが，上記構成において，ある条件，例えば，訂正明＼n細書に従来の技術として記載されたものを参考に立てた条件について，上記位置ず れが生じるか否かを，当該条件を設定した上で実験を行ったり計算をしたりするこ とにより確認はできるから，これらの条件について記載されていなくても，発明の 詳細な説明や特許請求の範囲に上記構成が記載されていれば，位置ずれが生じる前＼n提となる構成が記載されているといえるとする。＼n確かに，特許請求の範囲において，位置ずれが不可避的に生じる条件をすべて特 定して記載することまでは要しないとしても，訂正発明１に係る特許請求の範囲の 記載では，上記に述べたとおり，当業者が，磁気検出素子と磁石との位置ずれが生 じる場合が理解できるものでないことは明らかである。 また，審決は，参考資料２（甲１０）における各メーカーの製品写真に示されて いるように，カバーの四隅等の周縁部においてスロットルボディーにボルトで固定 することが一般的であるとして，これを前提として技術理解をするようであるが， 訂正発明１の特許請求の範囲には，自動車のスロットルバルブの回転角を検出する 発明であることは記載されておらず，特定の製品を参考に前提条件を限定して技術 理解を行うこと自体が誤りである。
エ 被告は，計算により課題に直面するか否かが判断できるとし，審決が被 告の主張を支持して，ボルト固定力がカバー内力を下回る可能性に関して，ボルト＼n軸線と直角方向の荷重を受けた場合にすべりが生じる可能性があることは技術常識＼nに反するものではなく，熱応力によってカバーがボルトを押す力F とボルト固定力 L とを具体的に検討したことは合理的であり，この検討に用いた数式は力学の法則 に基づき，パラメータの数値は実際のカバー，スロットルボディー，ボルトの特性， 寸法等に即したものであって，合理的なものであると主張する。 しかし，審決は，以下の数式を基礎に検討しているところ，これは，ボルトに対 する固定力とカバーに生じる熱応力とを比較し，単に，カバーに生じる熱応力がボ ルトの固定力を上回る場合があり得ることを計算上，導けるというにすぎない。
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この計算式には，ボルトの位置は反映されておらず，当該ボルト付近において横 すべりが生ずる可能性の有無を示すにすぎないのであり，熱変形がどの方向に向か＼nって生じるかは明らかではない。また，カバーに熱応力による変形が均一に生じ， 固定された磁力検出素子が位置ずれを起こすと仮定しても，磁力検出素子が固定さ れた箇所における位置ずれは，長手方向が短尺方向と比較して大きくなければなら ないところ，どの部分がどのように変形し，磁気検出素子と磁石との位置ずれに影 響するかは，ボルト固定の数や位置，磁気検出素子の位置，ボルトまでの距離など を具体的に検討しなければ，明らかにならない。すなわち，上記計算によっても， 訂正発明１の課題は一義的に導かれるものではない。 また，審決は，この計算において，ボルト及びカラーには亜鉛メッキがされてお りこのメッキにより摩擦係数μが低下すること，エンジンルーム内での使用環境を 考えると摩擦面に水分，油分，又は異物が入り込むおそれも無視はできず，その場 合は摩擦係数μが低下すること，エンジンの振動により機械設計便覧（甲１５）に 示されるようにボルト軸直角方向に振動外力が作用するおそれがあることを考慮し て，すべりの発生の可能性があると認定しているところ，前記のとおり，訂正発明＼n１がエンジンルーム内の使用に限定されるものではない上，このような摩擦に影響 を及ぼす事情は，すべてのボルトについて，一様に，しかも，均一に生じるとは考 え難い。そうすると，訂正発明１が，長手方向において，短尺方向に比して，なお， 磁石と磁気検出素子の位置ずれが大きいといえるのか，必ずしも明らかではない。
(5) 小括
以上によれば，当業者は，訂正発明１に係る特許請求の範囲の記載から，いかな る場合において課題に直面するかを理解できないのであり，したがって，特許請求 の範囲に記載された発明は，発明の詳細な説明の記載等や，出願当時の技術常識に 照らしても，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えたもの である。
2015.11.30
平成27(行ケ)10017 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年11月24日 知的財産高等裁判所
審決は36条違反（実施可能要件、サポート要件）としましたが、知財高裁はこの判断については取り消しました。ただ、審決が進歩性なしとした判断については維持され、結局審決は維持されました。
審決は，本願発明のうち，間隔保持部材を有さない構成において，各分＼n離ディスク間に精度よく間隔を形成する方法が，発明の詳細な説明に，当業者が実 施可能な程度に記載されていない，とする。＼nイ しかしながら，複数の部材を相互にはんだ付け又は溶接により接合する 場合に，当該複数の部材は，一定の時間相互に近接保持される必要があるが，様々 な治具等によって空間内の特定の位置に固定されることは，技術常識といえる。例 えば，従来，・・・が開示されており，このことは，本件発明のように，多数の分離ディスクが含 まれる場合も同様である。そして，当業者にとって，各分離ディスクの間隔をどの 程度とするか，また，その間隔の精度をどの程度とするかは，各分離ディスクの固 定手段により適宜調整可能なことである。＼nしたがって，審決の特許法３６条４項１号に関する判断には，誤りがある。 ウ これに対して，被告は，本願発明において，間隔保持部材を設けること なしに，はんだ付け又は溶接するだけで，遠心分離機の分離ディスクとして回転す る場合でも回転に関して動的に安定したものとすること，及び，適切に遠心分離を 行うために必要な薄い流動空間を正確に形成できることまでは，明細書の記載から 明らかではなく，技術常識でもない，と主張する。しかしながら，本願発明のよう な遠心分離機において，間隔保持部材を設けることが必須であるといった技術的知 見の存在を裏付けるに足る適切な証拠は提出されていない。 ・・・ ア 審決は，本願発明のうち，間隔保持部材を有さない構成が発明の詳細な＼n説明に記載されていない，とする。 イ 確かに，発明の詳細な説明中，実施例においては，間隔保持部材を有さ ない構成は挙げられておらず，かかる構＼成が含まれることは明示されてはいない。 しかしながら，本願発明は，分離ディスクの凹部内に配置されている封止部材によ る摩耗などに起因するディスク強度の問題や（【０００３】），これを回避するためね じ接続を採用し，さらに，分離ディスクを圧縮する構成によった場合の各分離ディ＼nスクの対称性や相互の位置合わせへの悪影響といった問題（【０００４】）を解消す るために，金属製のディスクをはんだ付け又は溶接によって接合するという構成を＼n採用したものであるところ，間隔保持部材の有無は，上記各課題の解決には関連し ないのであるから，間隔保持部材がない構成が記載されていないと解することはで＼nきない。 よって，審決の特許法３６条６項１号に関する判断には，誤りがある。 ウ 被告は，遠心分離機においては遠心分離を受ける液体用に分離室を多く の薄い流動空間に分け，分離ディスク間の隔離部材（間隔保持部材）を配置するこ とが一般的であり，適切に遠心分離を行うために分離ディスク間の薄い流動空間を 正確に形成する必要があることは明らかである，と主張する。 しかしながら，被告の摘示する特表平１１−５０６３８５号公報（甲２）には，＼n間隔保持部材を機能させる場合，すなわち，間隔保持部材が必要な場合には，分離＼nディスクに固定するとの記載しかなく，間隔保持部材が必須ということは読み取れ ないし，他にこの点を認めるに足る証拠もない。
審決は，本願発明のうち，間隔保持部材を有さない構成において，各分＼n離ディスク間に精度よく間隔を形成する方法が，発明の詳細な説明に，当業者が実 施可能な程度に記載されていない，とする。＼nイ しかしながら，複数の部材を相互にはんだ付け又は溶接により接合する 場合に，当該複数の部材は，一定の時間相互に近接保持される必要があるが，様々 な治具等によって空間内の特定の位置に固定されることは，技術常識といえる。例 えば，従来，・・・が開示されており，このことは，本件発明のように，多数の分離ディスクが含 まれる場合も同様である。そして，当業者にとって，各分離ディスクの間隔をどの 程度とするか，また，その間隔の精度をどの程度とするかは，各分離ディスクの固 定手段により適宜調整可能なことである。＼nしたがって，審決の特許法３６条４項１号に関する判断には，誤りがある。 ウ これに対して，被告は，本願発明において，間隔保持部材を設けること なしに，はんだ付け又は溶接するだけで，遠心分離機の分離ディスクとして回転す る場合でも回転に関して動的に安定したものとすること，及び，適切に遠心分離を 行うために必要な薄い流動空間を正確に形成できることまでは，明細書の記載から 明らかではなく，技術常識でもない，と主張する。しかしながら，本願発明のよう な遠心分離機において，間隔保持部材を設けることが必須であるといった技術的知 見の存在を裏付けるに足る適切な証拠は提出されていない。 ・・・ ア 審決は，本願発明のうち，間隔保持部材を有さない構成が発明の詳細な＼n説明に記載されていない，とする。 イ 確かに，発明の詳細な説明中，実施例においては，間隔保持部材を有さ ない構成は挙げられておらず，かかる構＼成が含まれることは明示されてはいない。 しかしながら，本願発明は，分離ディスクの凹部内に配置されている封止部材によ る摩耗などに起因するディスク強度の問題や（【０００３】），これを回避するためね じ接続を採用し，さらに，分離ディスクを圧縮する構成によった場合の各分離ディ＼nスクの対称性や相互の位置合わせへの悪影響といった問題（【０００４】）を解消す るために，金属製のディスクをはんだ付け又は溶接によって接合するという構成を＼n採用したものであるところ，間隔保持部材の有無は，上記各課題の解決には関連し ないのであるから，間隔保持部材がない構成が記載されていないと解することはで＼nきない。 よって，審決の特許法３６条６項１号に関する判断には，誤りがある。 ウ 被告は，遠心分離機においては遠心分離を受ける液体用に分離室を多く の薄い流動空間に分け，分離ディスク間の隔離部材（間隔保持部材）を配置するこ とが一般的であり，適切に遠心分離を行うために分離ディスク間の薄い流動空間を 正確に形成する必要があることは明らかである，と主張する。 しかしながら，被告の摘示する特表平１１−５０６３８５号公報（甲２）には，＼n間隔保持部材を機能させる場合，すなわち，間隔保持部材が必要な場合には，分離＼nディスクに固定するとの記載しかなく，間隔保持部材が必須ということは読み取れ ないし，他にこの点を認めるに足る証拠もない。
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2015.05. 7
平成25(行ケ)10250 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年4月28日 知的財産高等裁判所
実施可能要件を満たしていない範囲について、サポート要件違反が成立すると判断されました。
一般に，膜厚を薄くすると熱膨張係数が小さくなることが知られているから（甲９。訳文１頁），甲８及び甲１０のような熱イミド化によるポリイミドフィルムにおいて，膜厚を薄くすることでさらに熱膨張係数を下げることが可能であるとはいえるものの，どの程度まで下げることができるのかについて，本件明細書には具体的な指摘がされていない。＼nまた，熱イミド化によるポリイミドフィルムの場合には，固形分量が多くなり延伸することが困難とされている（甲１３の段落【００１８】）。そして，甲２９の実施例５のように，約１．０４倍程度の延伸が可能であるとしても，４５．６ppm／°Cの熱膨張係数を３〜７ppm／°Cという低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく，本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。＼nさらに，４，４’−ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムを化学イミド化により製造して，膜厚や延伸倍率等を調節したとしても，３〜７ppm／°Cという低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく，本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。＼n被告は，この点について，ポリイミドフィルムについて最終的に得られる熱膨張係数は，延伸倍率に大きく影響されるほかに，延伸に際しての，溶媒含量，温度条件，延伸速度等多くの条件に影響され，またフィルムの厚さにも影響されることが甲９に記載されているから，ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系について，甲８のデータのみに基づいて，本件発明９の熱膨張係数の数値範囲を実現することができないと断定することはできない旨主張する。しかし，本件明細書は，具体的に溶媒含量，温度条件，延伸速度等をどのように制御すれば熱膨張係数が本件発明９の程度まで小さくできるのかについて具体的な指針を何ら示していない。本来，実施可能要件の主張立証責任は出願人である被告にあるにもかかわらず，被告は，本件発明９の熱膨張係数の範囲を充足するＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの製造が可能＼であることについて何ら具体的な主張立証をしない。 したがって，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても，４，４’−ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムについては，本件発明９の熱膨張係数の範囲とすることは，当業者が実施可能であったということはできない。＼n
・・・・
しかし，前記２(5)のとおり，少なくともＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについては，当業者が，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき，これを実施することができない。そ うすると，上記２成分系のポリイミドフィルムの構成に係る本件発明９は，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識によっては，当業者が本件発明９の上記課題を解決できると認識できる範囲のものということはできず，サポート要件を充足しないというべきである。＼n
一般に，膜厚を薄くすると熱膨張係数が小さくなることが知られているから（甲９。訳文１頁），甲８及び甲１０のような熱イミド化によるポリイミドフィルムにおいて，膜厚を薄くすることでさらに熱膨張係数を下げることが可能であるとはいえるものの，どの程度まで下げることができるのかについて，本件明細書には具体的な指摘がされていない。＼nまた，熱イミド化によるポリイミドフィルムの場合には，固形分量が多くなり延伸することが困難とされている（甲１３の段落【００１８】）。そして，甲２９の実施例５のように，約１．０４倍程度の延伸が可能であるとしても，４５．６ppm／°Cの熱膨張係数を３〜７ppm／°Cという低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく，本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。＼nさらに，４，４’−ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムを化学イミド化により製造して，膜厚や延伸倍率等を調節したとしても，３〜７ppm／°Cという低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく，本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。＼n被告は，この点について，ポリイミドフィルムについて最終的に得られる熱膨張係数は，延伸倍率に大きく影響されるほかに，延伸に際しての，溶媒含量，温度条件，延伸速度等多くの条件に影響され，またフィルムの厚さにも影響されることが甲９に記載されているから，ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系について，甲８のデータのみに基づいて，本件発明９の熱膨張係数の数値範囲を実現することができないと断定することはできない旨主張する。しかし，本件明細書は，具体的に溶媒含量，温度条件，延伸速度等をどのように制御すれば熱膨張係数が本件発明９の程度まで小さくできるのかについて具体的な指針を何ら示していない。本来，実施可能要件の主張立証責任は出願人である被告にあるにもかかわらず，被告は，本件発明９の熱膨張係数の範囲を充足するＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの製造が可能＼であることについて何ら具体的な主張立証をしない。 したがって，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても，４，４’−ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムについては，本件発明９の熱膨張係数の範囲とすることは，当業者が実施可能であったということはできない。＼n
・・・・
しかし，前記２(5)のとおり，少なくともＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについては，当業者が，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき，これを実施することができない。そ うすると，上記２成分系のポリイミドフィルムの構成に係る本件発明９は，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識によっては，当業者が本件発明９の上記課題を解決できると認識できる範囲のものということはできず，サポート要件を充足しないというべきである。＼n
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2014.12. 3
平成26(行ケ)10052 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年11月20日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反ありとした審決が維持されました。
特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 イ 本願発明の課題について検討すると，前記イのとおり，洗濯用・クリーニング用製品におけるより効率的で効果的な芳香の送出，特に布地への長持ちする芳香の付与についての改良が，引き続き急務となっているところ（【０００３】），いまだに有効成分，特に香料成分の遅延放出をもたらす化合物が必要とされており（【０００６】），かつ，清々しい香りを特徴とする香料成分，すなわちアルデヒド類やケトン類の香料成分について は，揮発性も非常に高く，布地のような処理しようとする表面上での残留性は低いことから，その必要性がより深刻であった（【０００７】）。そこで，本願発明は，このような香料成分の遅延放出をもたらし，布地における清々しい香りの残留性を改良するという課題を解決することを目的として，アミン化合物と活性アルデヒド又はケトンとの，イミン化合物のような特定の反応生成物が香料のような有効成分の遅延放出をもたらすことを見いだした（【０００８】，【０００９】），というのである。＼nそして，前記第２の２のとおり，本願請求項１には，上記反応生成物に関し，「第一及び／又は第二アミン化合物と，香料ケトン，香料アルデヒド，及びそれらの混合物から選ばれる有効成分との間の反応生成物」と特定され，さらに上記アミン化合物についてその種類が列挙されて特定され，かつ，上記アミン化合物のうち，その臭気度が，ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの１％溶液のそれよりも低いものに限定されている（前記）。他方，香料ケトン及び香料アルデヒドの種類については何ら特定されていない。 一般に，化合物の分解速度は，化合物が置かれた温度，湿度等の環境条件のみならず，化合物自体の構造や電子状態等に複合的に依存して，化合物ごとに，分解を受ける部位や分解の機序に応じて異なるものであるから，通常，当業者といえども，実際に実験をしない限り予＼測し得るものではない。このことは，本願請求項１の反応生成物からの香料成分の放出についても同様であると解され，本願請求項１のアミン化合物が様々なものを包含するものである以上，一定の環境下であっても，本願請求項１に列挙されたアミン化合物を用いて生成されるイミン化合物につき，その一般式においてＲ，Ｒ’，及びＲ’’がどのような基であるかに応じてＣ＝Ｎ結合が分解を受けて香料成分を放出する速度はそれぞれ異なるし，本願請求項１に列挙されたアミン化合物を用いて生成されるβアミノケトン化合物 についても，その一般式においてＲ，Ｒ’，及びＲ’’がどのような基であるかに応じてＣＨ−ＮＨ結合が分解を受けて香料成分を放出する速度はそれぞれ異なるものと解される。 しかし，本願明細書の【発明の詳細な説明】には，前記エのとおり，本願発明によるとされる布地柔軟化組成物等の具体的な配合例の記載はあるものの，成分の記載があるにとどまり，これらの組成物等の香料成分の遅延放出の程度や香りの残留性の程度等，本願発明の課題の解決に必要な程度に望ましい香料成分の遅延放出をもたらすことや，布地における清々しい香りの残留性を改良できることを示す具体的な記載はされていない。 また，前記ウのとおり，本願明細書【０１２５】ないし【０１３０】には，香料成分の基となるイミン等の生成過程，及び，それが分解して芳香物質を生成するまでの反応の一般的な説明は記載されている。しかし，上記の一般的な説明のほかには，本願明細書の【発明の詳細な説明】には，本願請求項１の発明特定事項である列挙された特定のアミン化合物で，かつ，その臭気度が，ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの１％溶液のそれよりも低いものにつき，任意の香料ケトン又は香料アルデヒドと反応させて得たイミン化合物又はβアミノケトン化合物であれば，望ましく遅延した速度で香料を放出し，清々しい香りの残留性を改良するという本願発明の上記課題を解決できることについては何ら理論的な説明はされていない。 以上によれば，当業者といえども，本願明細書の発明の詳細な説明の記載から，本願請求項１において規定された反応生成物の全てが，望ましく遅延した速度で香料を放出し，清々しい香りの残留性を改良するという本願発明の課題を解決できるものであると認識することはできないものというべきである。
特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 イ 本願発明の課題について検討すると，前記イのとおり，洗濯用・クリーニング用製品におけるより効率的で効果的な芳香の送出，特に布地への長持ちする芳香の付与についての改良が，引き続き急務となっているところ（【０００３】），いまだに有効成分，特に香料成分の遅延放出をもたらす化合物が必要とされており（【０００６】），かつ，清々しい香りを特徴とする香料成分，すなわちアルデヒド類やケトン類の香料成分について は，揮発性も非常に高く，布地のような処理しようとする表面上での残留性は低いことから，その必要性がより深刻であった（【０００７】）。そこで，本願発明は，このような香料成分の遅延放出をもたらし，布地における清々しい香りの残留性を改良するという課題を解決することを目的として，アミン化合物と活性アルデヒド又はケトンとの，イミン化合物のような特定の反応生成物が香料のような有効成分の遅延放出をもたらすことを見いだした（【０００８】，【０００９】），というのである。＼nそして，前記第２の２のとおり，本願請求項１には，上記反応生成物に関し，「第一及び／又は第二アミン化合物と，香料ケトン，香料アルデヒド，及びそれらの混合物から選ばれる有効成分との間の反応生成物」と特定され，さらに上記アミン化合物についてその種類が列挙されて特定され，かつ，上記アミン化合物のうち，その臭気度が，ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの１％溶液のそれよりも低いものに限定されている（前記）。他方，香料ケトン及び香料アルデヒドの種類については何ら特定されていない。 一般に，化合物の分解速度は，化合物が置かれた温度，湿度等の環境条件のみならず，化合物自体の構造や電子状態等に複合的に依存して，化合物ごとに，分解を受ける部位や分解の機序に応じて異なるものであるから，通常，当業者といえども，実際に実験をしない限り予＼測し得るものではない。このことは，本願請求項１の反応生成物からの香料成分の放出についても同様であると解され，本願請求項１のアミン化合物が様々なものを包含するものである以上，一定の環境下であっても，本願請求項１に列挙されたアミン化合物を用いて生成されるイミン化合物につき，その一般式においてＲ，Ｒ’，及びＲ’’がどのような基であるかに応じてＣ＝Ｎ結合が分解を受けて香料成分を放出する速度はそれぞれ異なるし，本願請求項１に列挙されたアミン化合物を用いて生成されるβアミノケトン化合物 についても，その一般式においてＲ，Ｒ’，及びＲ’’がどのような基であるかに応じてＣＨ−ＮＨ結合が分解を受けて香料成分を放出する速度はそれぞれ異なるものと解される。 しかし，本願明細書の【発明の詳細な説明】には，前記エのとおり，本願発明によるとされる布地柔軟化組成物等の具体的な配合例の記載はあるものの，成分の記載があるにとどまり，これらの組成物等の香料成分の遅延放出の程度や香りの残留性の程度等，本願発明の課題の解決に必要な程度に望ましい香料成分の遅延放出をもたらすことや，布地における清々しい香りの残留性を改良できることを示す具体的な記載はされていない。 また，前記ウのとおり，本願明細書【０１２５】ないし【０１３０】には，香料成分の基となるイミン等の生成過程，及び，それが分解して芳香物質を生成するまでの反応の一般的な説明は記載されている。しかし，上記の一般的な説明のほかには，本願明細書の【発明の詳細な説明】には，本願請求項１の発明特定事項である列挙された特定のアミン化合物で，かつ，その臭気度が，ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの１％溶液のそれよりも低いものにつき，任意の香料ケトン又は香料アルデヒドと反応させて得たイミン化合物又はβアミノケトン化合物であれば，望ましく遅延した速度で香料を放出し，清々しい香りの残留性を改良するという本願発明の上記課題を解決できることについては何ら理論的な説明はされていない。 以上によれば，当業者といえども，本願明細書の発明の詳細な説明の記載から，本願請求項１において規定された反応生成物の全てが，望ましく遅延した速度で香料を放出し，清々しい香りの残留性を改良するという本願発明の課題を解決できるものであると認識することはできないものというべきである。
2014.10. 7
平成25(行ケ)10321 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年9月11日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反でないとした審決が維持されました。
特許制度は，明細書に開示された発明を特許として保護するものであり，明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣旨に反することから，特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件が定められたものである。したがって，同号の要件については，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ，開示されていることが求められるものであり，同要件に適合するものであるかどうかは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか，すなわち，発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし，当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきものと解される。＼nイ 前記(1)の本件明細書の記載によれば，本件発明は，従来技術において，(ｱ) 改修用下枠が既設下枠に載置された状態で既設下枠に固定されるので，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題と，(ｲ) 改修用下枠の下枠下地材は既設下枠の案内レール上に直接乗載され，その案内レールを基準として固定されているから改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅がより小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題（課題）があったため，これらの問題（課題）を，1)既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去する（構成１），2)既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設けるとともに，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け，改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材で支持し，取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取付ける（構成２）ことにより解決したものであり，構＼成１及び２を採ることにより，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく，広い開口面積を確保でき，構成２とすることにより，既設引戸枠の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付け補助部材を用いることで，形状，寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできるという効果（本件効果）を奏するものであると認められる。＼nそして，本件発明の「改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材で支持」（請求項１ないし３）する，又は「改修用下枠の室内寄りが，取付け補助部材で支持され」（請求項４ないし６）る具体的な構成として，取付け補助部材１０６の上壁部１０＼n９において改修用下枠６９の室内側脚部分９１及び支持壁８９とを支持する場合における構成１及び２の具体的な構＼成（実施形態）は，本件明細書の段落【００７０】（ただし，構成２のうち，取付け補助部材を既設下枠の室内側端部に連なる背後壁の立面にビスで固着する構＼成部分については，【０１００】）に記載されている。 ウ 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記載された本件発明の課題とその解決手段その他当業者が本件発明を理解するために必要な技術的事項が記載されているものといえる。
特許制度は，明細書に開示された発明を特許として保護するものであり，明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣旨に反することから，特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件が定められたものである。したがって，同号の要件については，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ，開示されていることが求められるものであり，同要件に適合するものであるかどうかは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか，すなわち，発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし，当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきものと解される。＼nイ 前記(1)の本件明細書の記載によれば，本件発明は，従来技術において，(ｱ) 改修用下枠が既設下枠に載置された状態で既設下枠に固定されるので，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題と，(ｲ) 改修用下枠の下枠下地材は既設下枠の案内レール上に直接乗載され，その案内レールを基準として固定されているから改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅がより小さくなり，有効開口面積が減少してしまうという問題（課題）があったため，これらの問題（課題）を，1)既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去する（構成１），2)既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設けるとともに，この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け，改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材で支持し，取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取付ける（構成２）ことにより解決したものであり，構＼成１及び２を採ることにより，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく，広い開口面積を確保でき，構成２とすることにより，既設引戸枠の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付け補助部材を用いることで，形状，寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできるという効果（本件効果）を奏するものであると認められる。＼nそして，本件発明の「改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材で支持」（請求項１ないし３）する，又は「改修用下枠の室内寄りが，取付け補助部材で支持され」（請求項４ないし６）る具体的な構成として，取付け補助部材１０６の上壁部１０＼n９において改修用下枠６９の室内側脚部分９１及び支持壁８９とを支持する場合における構成１及び２の具体的な構＼成（実施形態）は，本件明細書の段落【００７０】（ただし，構成２のうち，取付け補助部材を既設下枠の室内側端部に連なる背後壁の立面にビスで固着する構＼成部分については，【０１００】）に記載されている。 ウ 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記載された本件発明の課題とその解決手段その他当業者が本件発明を理解するために必要な技術的事項が記載されているものといえる。
2013.11.29
平成25(行ケ)10061 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年11月12日 知的財産高等裁判所
切り餅事件とは別の特許です。こちらは無効理由無しとした審決が維持されました。
相対的に強度が低い部分（切り込みが存在する部分）は，一定程度の圧力がかかると，変形して伸びやすいともいえる。切餅の内部空間の圧力は，切り込みが存在する部分に限らず，全方向，例えば上下方向にもかかるから，切り込みが存在する部分が変形して伸びることにより，切り込みの上側が下側に対して持ち上がることになる。その持ち上がりにより，最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態（上下の焼板状部が平行に近い対称な状態で持ち上がる場合もあるが，非平行な片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）に自動的に膨化変形する。このような膨化変形によれば，切餅の内部空間の体積は大きくなり，その分だけ圧力が高くなるのを抑えられること，また，それにより，膨化による噴出力（噴出圧）が大きくなるのも抑えられることは明らかであるから，上記のように膨化変形することでも，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できることは，当業者にとって明らかといえる。 ウ 以上によれば，本件発明における「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制する」について，以下のとおり認めることができる。側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くと，切餅の内部が軟化するとともに，切餅の内部に含まれる水分が蒸発して水蒸気となる等により，切餅の内部空間の圧力が高くなり，膨化するが，その圧力によって切り込みが存在する部分が変形して伸びることにより，切り込みの上側が下側に対して持ち上がる。その持ち上がりにより，最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。以下同じ。）に自動的に膨化変形する。切餅の側周表＼面に所定の切り込みを設けたことにより，膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため，上記切り込みを設けない場合と比べて，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できるが，上記のように膨化変形することでも，膨化による噴出力（噴出圧）が大きくなるのを抑えられるため，上記切り込みを設けない場合と比べて，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できる。
相対的に強度が低い部分（切り込みが存在する部分）は，一定程度の圧力がかかると，変形して伸びやすいともいえる。切餅の内部空間の圧力は，切り込みが存在する部分に限らず，全方向，例えば上下方向にもかかるから，切り込みが存在する部分が変形して伸びることにより，切り込みの上側が下側に対して持ち上がることになる。その持ち上がりにより，最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態（上下の焼板状部が平行に近い対称な状態で持ち上がる場合もあるが，非平行な片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）に自動的に膨化変形する。このような膨化変形によれば，切餅の内部空間の体積は大きくなり，その分だけ圧力が高くなるのを抑えられること，また，それにより，膨化による噴出力（噴出圧）が大きくなるのも抑えられることは明らかであるから，上記のように膨化変形することでも，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できることは，当業者にとって明らかといえる。 ウ 以上によれば，本件発明における「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制する」について，以下のとおり認めることができる。側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くと，切餅の内部が軟化するとともに，切餅の内部に含まれる水分が蒸発して水蒸気となる等により，切餅の内部空間の圧力が高くなり，膨化するが，その圧力によって切り込みが存在する部分が変形して伸びることにより，切り込みの上側が下側に対して持ち上がる。その持ち上がりにより，最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。以下同じ。）に自動的に膨化変形する。切餅の側周表＼面に所定の切り込みを設けたことにより，膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため，上記切り込みを設けない場合と比べて，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを抑制できるが，上記のように膨化変形することでも，膨化による噴出力（噴出圧）が大きくなるのを抑えられるため，上記切り込みを設けない場合と比べて，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できる。
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2013.08. 7
平成24(行ケ)10300 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年07月17日 知的財産高等裁判所
サポート要件に違反する(36条6項1号)、新規性なし(29条1項3号)とした審決が、取り消されました。
審決は，1)引用発明のポリウレタンは，ショア硬度が１０より低いものであるから，技術常識から，本願発明１におけるポリウレタンの性質である「９４未満のショアＡ硬度」の要件（構成ｅ）と重複一致し，また，2)引用発明のポリウレタンは，ショア硬度が十分に低い（つまり，軟らかい）ことから，本願発明１の構＼成ｃ及び構成ｄを満たす蓋然性が高いと解され，相違点１は実質的な相違点ではないと判断する。しかし，以下のとおり，審決の実質的な相違点でないとした判断には誤りがある。ポリウレタンには，「ショア１０Ａから９０Ｄ」までの硬度（硬さ）があるとされている（乙１）。他方，前記のとおり，引用発明のポリウレタンは，「シヨア硬度が１０より低い」と記載されているが，同記載における「シヨア硬度」が「ショアＡ硬度」を指すか否か，「シヨア硬度１０」がどの程度の硬度であるか明確でない。したがって，引用発明のポリウレタンが「シヨア硬度が１０より低い」と記載されていることのみから，本願発明１におけるポリウレタンの性質である「９４未満のショアＡ硬度」の要件と重複一致し，また，本願発明１の構＼成ｃ及びｄを満たす蓋然性が高く，相違点１は実質的な相違点でないと判断したことには，誤りがあるというべきである。
(4) 小括
以上のとおり，引用発明のポリウレタンが，本願発明１の構成ｅと一致し，また，構＼成ｃ及び構成ｄを満たす蓋然性が高く，相違点１が実質的な相違点でないとした審決の判断には，十＼分な根拠がなく，是認することができない。
３ 記載要件不備についての判断の誤り（取消事由２）について
本願発明１の構成要件を再載すると，次のとおりである。
「ａ 第１級脂肪族イソシアネート架橋を有し，＼nｂ また，少なくとも２５重量％の第１級ポリイソシアネート架橋を有しており，＼nｃ かつ１．０×１０8パスカル以下の曲げ弾性率， ｄ １．０×１０8パスカル以下の貯蔵弾性率， ｅ および９４未満のショアＡ硬度を呈する ｆ ポリウレタンであって， ｇ さらにそのポリウレタンは， ｈ ２以下のホフマン引掻硬度試験結果， ｉ および１ΔＥ以内のカラーシフト（熱老化試験ＡＳＴＭ Ｄ２２４４−７９に準拠）のｊ いずれか一方または両方の性質を呈するか，または呈しない ｋ ポリウレタン。」
しかるに，審決は，以下のとおり判断する。すなわち，特許請求の範囲の記載において，本願発明１におけるポリウレタンは，「構成ｇないし構＼成ｋ」の部分に係る「要件ａ及び／又は要件ｂ」，あるいは，「要件ｃ」を満たすことが必要であるところ，本願明細書の発明の詳細な説明には，「要件ａ及び要件ｂ」を満足する具体例，並びに「要件ａ」を満足する具体例の記載はあるが，「要件ｂのみ」及び19「要件ｃ」を満足する具体例の記載がなく，当業者が，本願明細書の記載に基づいて，「要件ｂのみ」及び「要件ｃ」を満足するポリウレタンがその発明の課題を解決できると認識できるとは認められないから，特許法３６条６項１号を充足しないと判断した。しかし，審決の判断には，以下のとおり誤りがある。本願発明１に係る特許請求の範囲の記載は，「構成ａないし構＼成ｆ」と「構成ｇないし構＼成ｋ」からなる。このうち「構成ｇないし構＼成ｋ」の部分は，「２以下のホフマン引掻硬度試験結果，および１ΔＥ以内のカラーシフト（熱老化試験ＡＳＴＭ Ｄ２２４４−７９に準拠）のいずれか一方または両方の性質を呈するか，または呈しない」と記載されており，その記載振りからも明らかなように，同記載部分は，発明の専有権の範囲を限定する何らの文言を含むものではないので，格別の意味を有するものではない。「構成ｇないし構＼成ｋ」の部分は，限定的な意味を有するものではないことから，本願発明１の技術的範囲は，「構成ａないし構＼成ｆ」の記載によって限定される範囲であると合理的に解釈される。そして，本願明細書の段落【００４９】【００５０】【００５９】ないし【００６１】並びに表３，表＼５及び表６には，本願発明１の構＼成ａないし構成ｆを充足する実施例１，１３及び１４が記載されていると理解される。以上のとおりであるから，本願発明１については，本願明細書の発明の詳細な説明において，「構＼成ｇないし構成ｋ」の部分に係る「要件ｂのみ」及び「要件ｃ」を満足する具体例を記載開示しなかったことが，少なくとも，特許法３６条６項１号の規定に反すると評価することはできない。したがって，「要件ｂのみ」及び「要件ｃ」を満足する具体例の記載がないことを理由として，特許法３６条６項１号の要件を充足しないとした審決の判断には，誤りがある。＼n
審決は，1)引用発明のポリウレタンは，ショア硬度が１０より低いものであるから，技術常識から，本願発明１におけるポリウレタンの性質である「９４未満のショアＡ硬度」の要件（構成ｅ）と重複一致し，また，2)引用発明のポリウレタンは，ショア硬度が十分に低い（つまり，軟らかい）ことから，本願発明１の構＼成ｃ及び構成ｄを満たす蓋然性が高いと解され，相違点１は実質的な相違点ではないと判断する。しかし，以下のとおり，審決の実質的な相違点でないとした判断には誤りがある。ポリウレタンには，「ショア１０Ａから９０Ｄ」までの硬度（硬さ）があるとされている（乙１）。他方，前記のとおり，引用発明のポリウレタンは，「シヨア硬度が１０より低い」と記載されているが，同記載における「シヨア硬度」が「ショアＡ硬度」を指すか否か，「シヨア硬度１０」がどの程度の硬度であるか明確でない。したがって，引用発明のポリウレタンが「シヨア硬度が１０より低い」と記載されていることのみから，本願発明１におけるポリウレタンの性質である「９４未満のショアＡ硬度」の要件と重複一致し，また，本願発明１の構＼成ｃ及びｄを満たす蓋然性が高く，相違点１は実質的な相違点でないと判断したことには，誤りがあるというべきである。
(4) 小括
以上のとおり，引用発明のポリウレタンが，本願発明１の構成ｅと一致し，また，構＼成ｃ及び構成ｄを満たす蓋然性が高く，相違点１が実質的な相違点でないとした審決の判断には，十＼分な根拠がなく，是認することができない。
３ 記載要件不備についての判断の誤り（取消事由２）について
本願発明１の構成要件を再載すると，次のとおりである。
「ａ 第１級脂肪族イソシアネート架橋を有し，＼nｂ また，少なくとも２５重量％の第１級ポリイソシアネート架橋を有しており，＼nｃ かつ１．０×１０8パスカル以下の曲げ弾性率， ｄ １．０×１０8パスカル以下の貯蔵弾性率， ｅ および９４未満のショアＡ硬度を呈する ｆ ポリウレタンであって， ｇ さらにそのポリウレタンは， ｈ ２以下のホフマン引掻硬度試験結果， ｉ および１ΔＥ以内のカラーシフト（熱老化試験ＡＳＴＭ Ｄ２２４４−７９に準拠）のｊ いずれか一方または両方の性質を呈するか，または呈しない ｋ ポリウレタン。」
しかるに，審決は，以下のとおり判断する。すなわち，特許請求の範囲の記載において，本願発明１におけるポリウレタンは，「構成ｇないし構＼成ｋ」の部分に係る「要件ａ及び／又は要件ｂ」，あるいは，「要件ｃ」を満たすことが必要であるところ，本願明細書の発明の詳細な説明には，「要件ａ及び要件ｂ」を満足する具体例，並びに「要件ａ」を満足する具体例の記載はあるが，「要件ｂのみ」及び19「要件ｃ」を満足する具体例の記載がなく，当業者が，本願明細書の記載に基づいて，「要件ｂのみ」及び「要件ｃ」を満足するポリウレタンがその発明の課題を解決できると認識できるとは認められないから，特許法３６条６項１号を充足しないと判断した。しかし，審決の判断には，以下のとおり誤りがある。本願発明１に係る特許請求の範囲の記載は，「構成ａないし構＼成ｆ」と「構成ｇないし構＼成ｋ」からなる。このうち「構成ｇないし構＼成ｋ」の部分は，「２以下のホフマン引掻硬度試験結果，および１ΔＥ以内のカラーシフト（熱老化試験ＡＳＴＭ Ｄ２２４４−７９に準拠）のいずれか一方または両方の性質を呈するか，または呈しない」と記載されており，その記載振りからも明らかなように，同記載部分は，発明の専有権の範囲を限定する何らの文言を含むものではないので，格別の意味を有するものではない。「構成ｇないし構＼成ｋ」の部分は，限定的な意味を有するものではないことから，本願発明１の技術的範囲は，「構成ａないし構＼成ｆ」の記載によって限定される範囲であると合理的に解釈される。そして，本願明細書の段落【００４９】【００５０】【００５９】ないし【００６１】並びに表３，表＼５及び表６には，本願発明１の構＼成ａないし構成ｆを充足する実施例１，１３及び１４が記載されていると理解される。以上のとおりであるから，本願発明１については，本願明細書の発明の詳細な説明において，「構＼成ｇないし構成ｋ」の部分に係る「要件ｂのみ」及び「要件ｃ」を満足する具体例を記載開示しなかったことが，少なくとも，特許法３６条６項１号の規定に反すると評価することはできない。したがって，「要件ｂのみ」及び「要件ｃ」を満足する具体例の記載がないことを理由として，特許法３６条６項１号の要件を充足しないとした審決の判断には，誤りがある。＼n
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2013.08. 5
平成24(行ケ)10332 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年07月16日 知的財産高等裁判所
36条違反(サポート要件)とした審決が取り消されました。
この点，審決は，本願発明について「第１側面における第１スリットの開口部と，第２側面における第２スリットの開口部との間のみが，アーク放電領域となることを特定するものではない」と判断した。構成ｅは，一見すると，第１側面における第１スリットの開口部と，第２側面における第２スリットの開口部との間がアーク放電領域となれば，そこに包含されることになり，アーク放電領域に限定がないといえなくもない。すなわち，構＼成ｅには，他の領域もアーク放電領域となっていながら，これに加えて当該領域がアーク放電領域となる場合と，当該領域のみがアーク放電領域となる場合両方が含まれていると解される余地がないではないが，一般的には当該領域がアーク放電領域になった場合に同時に他の領域でアーク放電が起きることは考えにくい。また，他の領域がアーク放電領域になった場合には当該領域はアーク放電領域とならないから，発明の詳細な説明に照らすと，「【００１５】スリット部分から容易に電子が多量に電離用気体に向けて供給されることになり，容易に安定したアーク放電を得ること」により，アーク放電が安定して継続したアーク放電を得るとともに，発光点をスリットの端点からの発光とすることで，ごく微少な点光源を得るという課題を解決することにならない。したがって，構成ｅはアーク放電領域を限定したものというべきである。また，なるほど，被告の指摘するとおり，本願発明の請求項１はスリットの幅や長さ等を数値によって特定していない。しかしながら，「スリット」という用語自体に「細長い切れ目」という意味が存在するし，技術的思想として，第１側面における第１スリットの開口部と，第２側面における第２スリットの開口部との間でアーク放電が安定的に得ることが，本願明細書の発明な詳細な説明に記載されているから，本願発明におけるスリットは，そのような目的を実現できるだけの幅や長さに自ずと限定されるものと解すべきである。すなわち，請求項１における「スリット」とは，基本的には，グロー放電を生起させるために設けられていて，ひいては，そのグロー放電によって放出された電子が供給されて，アーク放電電極となる幅や長さを有するスリットと解すべきであって，このことは当業者が出願時の技術常識に照らして実施可能＼である。したがって，本願発明が上記争いある技術的事項を含むもの，すなわち，その技術的事項にまで及んでいるものであるとする被告の主張は採用できない。
(3) 他方，本願発明の詳細な発明には，発明が解決しようとする課題の記載等から，本願発明は，発光スペクトルの範囲が幅広いアーク放電を用いて，プラズマ中のラジカル量の測定ができるようにマイクロアークを発生させる電極を得ることを目的としていることがわかるととともに，第１スリットが形成された陰極と，第１スリットに対応する位置にスペーサスリットと第２スリットがそれぞれ形成されたスペーサと陽極に電圧を印加すると，電離した陽イオンがこのスリットを形成する側壁に衝突して，側壁から電子が放出され，その放出された電子が気体原子と衝突して陽イオンを生成し，その陽イオンが，再度，スリットの側壁に衝突して電子を放出させるという過程が繰り返されて，グロー放電に至り，その後電流を増加させると，スリットの開放付近における，陰極１０の側面１４１ａ，１４１ｂと，陽極２０の側面２０１ａと２０１ｂとの間でアーク放電が開始されることが記載されているといえる。前述のとおり，特許請求の範囲の請求項１に記載された本願発明は，陰極と陽極とスペーサにスリットを設け，陰極のスリットの開口部と陽極のスリットの開口部との間がアーク放電領域となるアーク放電電極であるところ，発明の詳細な説明にも，同様に陰極に第１スリットを設け，陽極に第２スリットを設け，スペーサにスペーサスリットを設けたアーク電極について記載されており，この第１スリットの開口部と第２スリットの開口部との間がアーク放電領域となることが記載されているから，本願の特許請求の範囲の請求項１に係る発明は，発明の詳細な説明に記載されている。さらに，陰極のスリットの開口部と陽極のスリットの開口部との間がアーク放電領域となるアーク放電電極という本願発明においては，マイクロアークを発生させることが発明の詳細な説明からわかることから，本願発明の課題を解決するものであるといえる。すなわち，本願発明の詳細な説明には「アーク放電による微少な点光源を得るため，グロー放電を生起することができ，生起したグロー放電によって生成された電子を供給するためのスリットを設け，前記スリットの開口部の近傍にアーク放電領域を形成したアーク放電」に関する技術的思想の開示はあるものの，争いある「各スリットがグロー放電を生起するために設けられていて，ひいては，そのグロー放電によって放出された電子が供給されて，アーク放電と結びつくことについて何ら特定されないスリットを有するアーク放電電極」との技術的事項までを，本願発明が含むものとは認められない。したがって，これに関する記載が発明の詳細な説明になされていなくとも，サポート要件違反があるということにはならず，請求項１に記載された本願発明は，発明の詳細な説明に記載されたものとして，本願明細書の記載は特許法３６条６項１号の要件を充足するものであるといえる。
この点，審決は，本願発明について「第１側面における第１スリットの開口部と，第２側面における第２スリットの開口部との間のみが，アーク放電領域となることを特定するものではない」と判断した。構成ｅは，一見すると，第１側面における第１スリットの開口部と，第２側面における第２スリットの開口部との間がアーク放電領域となれば，そこに包含されることになり，アーク放電領域に限定がないといえなくもない。すなわち，構＼成ｅには，他の領域もアーク放電領域となっていながら，これに加えて当該領域がアーク放電領域となる場合と，当該領域のみがアーク放電領域となる場合両方が含まれていると解される余地がないではないが，一般的には当該領域がアーク放電領域になった場合に同時に他の領域でアーク放電が起きることは考えにくい。また，他の領域がアーク放電領域になった場合には当該領域はアーク放電領域とならないから，発明の詳細な説明に照らすと，「【００１５】スリット部分から容易に電子が多量に電離用気体に向けて供給されることになり，容易に安定したアーク放電を得ること」により，アーク放電が安定して継続したアーク放電を得るとともに，発光点をスリットの端点からの発光とすることで，ごく微少な点光源を得るという課題を解決することにならない。したがって，構成ｅはアーク放電領域を限定したものというべきである。また，なるほど，被告の指摘するとおり，本願発明の請求項１はスリットの幅や長さ等を数値によって特定していない。しかしながら，「スリット」という用語自体に「細長い切れ目」という意味が存在するし，技術的思想として，第１側面における第１スリットの開口部と，第２側面における第２スリットの開口部との間でアーク放電が安定的に得ることが，本願明細書の発明な詳細な説明に記載されているから，本願発明におけるスリットは，そのような目的を実現できるだけの幅や長さに自ずと限定されるものと解すべきである。すなわち，請求項１における「スリット」とは，基本的には，グロー放電を生起させるために設けられていて，ひいては，そのグロー放電によって放出された電子が供給されて，アーク放電電極となる幅や長さを有するスリットと解すべきであって，このことは当業者が出願時の技術常識に照らして実施可能＼である。したがって，本願発明が上記争いある技術的事項を含むもの，すなわち，その技術的事項にまで及んでいるものであるとする被告の主張は採用できない。
(3) 他方，本願発明の詳細な発明には，発明が解決しようとする課題の記載等から，本願発明は，発光スペクトルの範囲が幅広いアーク放電を用いて，プラズマ中のラジカル量の測定ができるようにマイクロアークを発生させる電極を得ることを目的としていることがわかるととともに，第１スリットが形成された陰極と，第１スリットに対応する位置にスペーサスリットと第２スリットがそれぞれ形成されたスペーサと陽極に電圧を印加すると，電離した陽イオンがこのスリットを形成する側壁に衝突して，側壁から電子が放出され，その放出された電子が気体原子と衝突して陽イオンを生成し，その陽イオンが，再度，スリットの側壁に衝突して電子を放出させるという過程が繰り返されて，グロー放電に至り，その後電流を増加させると，スリットの開放付近における，陰極１０の側面１４１ａ，１４１ｂと，陽極２０の側面２０１ａと２０１ｂとの間でアーク放電が開始されることが記載されているといえる。前述のとおり，特許請求の範囲の請求項１に記載された本願発明は，陰極と陽極とスペーサにスリットを設け，陰極のスリットの開口部と陽極のスリットの開口部との間がアーク放電領域となるアーク放電電極であるところ，発明の詳細な説明にも，同様に陰極に第１スリットを設け，陽極に第２スリットを設け，スペーサにスペーサスリットを設けたアーク電極について記載されており，この第１スリットの開口部と第２スリットの開口部との間がアーク放電領域となることが記載されているから，本願の特許請求の範囲の請求項１に係る発明は，発明の詳細な説明に記載されている。さらに，陰極のスリットの開口部と陽極のスリットの開口部との間がアーク放電領域となるアーク放電電極という本願発明においては，マイクロアークを発生させることが発明の詳細な説明からわかることから，本願発明の課題を解決するものであるといえる。すなわち，本願発明の詳細な説明には「アーク放電による微少な点光源を得るため，グロー放電を生起することができ，生起したグロー放電によって生成された電子を供給するためのスリットを設け，前記スリットの開口部の近傍にアーク放電領域を形成したアーク放電」に関する技術的思想の開示はあるものの，争いある「各スリットがグロー放電を生起するために設けられていて，ひいては，そのグロー放電によって放出された電子が供給されて，アーク放電と結びつくことについて何ら特定されないスリットを有するアーク放電電極」との技術的事項までを，本願発明が含むものとは認められない。したがって，これに関する記載が発明の詳細な説明になされていなくとも，サポート要件違反があるということにはならず，請求項１に記載された本願発明は，発明の詳細な説明に記載されたものとして，本願明細書の記載は特許法３６条６項１号の要件を充足するものであるといえる。
2013.07. 5
平成24(行ケ)10292 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年06月27日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反について、知財高裁大合議部判決（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日特別部判決）の判断基準を用いて、サポート要件違反とした審決が維持されました。
(1) 法３６条６項は，「第三項四号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し，その１号において，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している。特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。法３６条６項１号が，特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり（前記知財大合議判決参照），この点に関する原告の主張は，採用することができない。
(2) そこで，上記の観点に立って，以下，本件について検討する。
ア 前記第２の２のとおり，本願発明は，「（ａ）ｎ−ブチルアクリレートを５０重量部以上，カルボキシル基を持つビニルモノマー及び／又は窒素含有ビニルモノマーの一種以上を１〜５重量部，水酸基含有ビニルモノマー０．０１〜５重量部を必須成分として調製されるアクリル共重合体１００重量部と，（ｂ）粘着付与樹脂１０〜４０重量部からなる粘着剤組成物を架橋した」という組成であり，かつ，周波数１Ｈｚにて測定されるｔａｎδのピークが５℃以下にあり，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が７．０×１０４〜９．０×１０４（Ｐａ），１３０℃でのｔａｎδが０．６〜０．８であるという粘弾特性を満たす粘着剤を基材の少なくとも片面に設けてなる粘着テープとして記載されている。他方，前記１のとおり，本願明細書の発明の詳細な説明には，発明の実施の態様として，炭素数１〜１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステル（請求項１のｎ−ブチルアクリレート），高極性ビニルモノマー（請求項１のカルボキシル基を持つビニルモノマー及び窒素含有ビニルモノマー）及び架橋剤と反応する官能基を有するビニルモノマー（請求項１の水酸基含有ビニルモノマー）の配合量が請求項１に記載された範囲外では粘着特性の点で劣ることが記載（【００１６】【００１７】）され，また，カルボキシル基を持つビニルモノマー，窒素含有ビニルモノマー，水酸基含有ビニルモノマー及び粘着付与樹脂や架橋剤の具体例（【００１２】〜【００２０】）が列挙されるとともに，【表＼１】には，実施例１ないし４及び比較例１及び２として，請求項１に記載された粘弾特性を満たす粘着剤及び満たさない粘着剤の具体的組成が記載されている。また，前記１のとおり，本願明細書の発明の詳細な説明（【００２１】）には，発明の実施の形態として，「ｔａｎδのピークが５℃を超える場合は，低温性が悪化する。５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が６×１０４（Ｐａ）以下では，再剥離性が悪化し，２×１０５（Ｐａ）を超える場合は耐反撥性，定荷重性が悪化する。また１３０℃でのｔａｎδが１を超える場合は，再剥離性が低下する。」と，粘弾特性の各パラメータの値が請求項１に記載された範囲を外れる場合には，再剥離性，耐反発性，定荷重性等の粘着特性が悪化する傾向にあることが記載されている。さらに，実施例１ないし４及び比較例１及び２には，ｔａｎδのピークが−７℃以下で，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’及び１３０℃でのｔａｎδが請求項１に記載された範囲（実施例１ないし４）であれば，再剥離性やエーテル系ウレタンフォームあるいはステンレス等に対する接着力において，優れた粘着特性が発揮されるのに対して，ｔａｎδのピーク（−７℃）が請求項１に記載された数値の範囲内であっても，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’（５×１０４（Ｐａ））及び１３０℃でのｔａｎδ（１．０５）が請求項１に記載された数値範囲を外れると，再剥離性が劣り（比較例１），また，ｔａｎδのピーク（０℃）及び１３０℃でのｔａｎδ（０．６）が請求項１に記載された数値の範囲内であっても，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’（１５×１０４（Ｐａ））が請求項１に記載された数値の範囲を外れると，定荷重性が劣ること（比較例２）が記載されている。そして，甲１７（「粘着技術ハンドブック」１９６頁，平成９年３月３１日，日刊工業新聞社発行）によれば，ｔａｎδのピークが５℃以下であることは，一般の粘着剤が備える粘弾特性であると認められるから，これら実施例及び比較例のデータは，発明の実施の形態として粘着特性の傾向が定性的に記載された粘弾特性の範囲の中でも，特に請求項１に記載された５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’及び１３０℃でのｔａｎδの範囲の粘着剤は，優れた粘着特性を有すること及び請求項１に記載された粘弾特性を外れると，発明の実施の形態（【００２１】）に記載されたとおり，粘着特性が劣るものとなることを示すものであるといえる。
イ しかしながら，実施例１ないし４は，いずれも，ｎ−ブチルアクリレート（表１のＢＡ）を９０重量部程度有し，任意モノマーとして酢酸ビニル（同ＶＡｃ），カルボキシル基を持つビニルモノマーとしてアクリル酸（同ＡＡ），窒素含有ビニルモノマーとしてＮビニルピロリドン（同ＮＶＰ），水酸基含有ビニルモノマーとしてヒドロキシエチルアクリレート（同ＨＥＡ），粘着付与樹脂としてロジンエステル系樹脂Ａ−１００（荒川化学社製）及び重合ロジンエステル系樹脂Ｄ−１３５（荒川化学社製）を用いたものであって，請求項１に記載された組成の中のごく一部のものにすぎない。＼n
(1) 法３６条６項は，「第三項四号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し，その１号において，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している。特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。法３６条６項１号が，特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり（前記知財大合議判決参照），この点に関する原告の主張は，採用することができない。
(2) そこで，上記の観点に立って，以下，本件について検討する。
ア 前記第２の２のとおり，本願発明は，「（ａ）ｎ−ブチルアクリレートを５０重量部以上，カルボキシル基を持つビニルモノマー及び／又は窒素含有ビニルモノマーの一種以上を１〜５重量部，水酸基含有ビニルモノマー０．０１〜５重量部を必須成分として調製されるアクリル共重合体１００重量部と，（ｂ）粘着付与樹脂１０〜４０重量部からなる粘着剤組成物を架橋した」という組成であり，かつ，周波数１Ｈｚにて測定されるｔａｎδのピークが５℃以下にあり，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が７．０×１０４〜９．０×１０４（Ｐａ），１３０℃でのｔａｎδが０．６〜０．８であるという粘弾特性を満たす粘着剤を基材の少なくとも片面に設けてなる粘着テープとして記載されている。他方，前記１のとおり，本願明細書の発明の詳細な説明には，発明の実施の態様として，炭素数１〜１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステル（請求項１のｎ−ブチルアクリレート），高極性ビニルモノマー（請求項１のカルボキシル基を持つビニルモノマー及び窒素含有ビニルモノマー）及び架橋剤と反応する官能基を有するビニルモノマー（請求項１の水酸基含有ビニルモノマー）の配合量が請求項１に記載された範囲外では粘着特性の点で劣ることが記載（【００１６】【００１７】）され，また，カルボキシル基を持つビニルモノマー，窒素含有ビニルモノマー，水酸基含有ビニルモノマー及び粘着付与樹脂や架橋剤の具体例（【００１２】〜【００２０】）が列挙されるとともに，【表＼１】には，実施例１ないし４及び比較例１及び２として，請求項１に記載された粘弾特性を満たす粘着剤及び満たさない粘着剤の具体的組成が記載されている。また，前記１のとおり，本願明細書の発明の詳細な説明（【００２１】）には，発明の実施の形態として，「ｔａｎδのピークが５℃を超える場合は，低温性が悪化する。５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が６×１０４（Ｐａ）以下では，再剥離性が悪化し，２×１０５（Ｐａ）を超える場合は耐反撥性，定荷重性が悪化する。また１３０℃でのｔａｎδが１を超える場合は，再剥離性が低下する。」と，粘弾特性の各パラメータの値が請求項１に記載された範囲を外れる場合には，再剥離性，耐反発性，定荷重性等の粘着特性が悪化する傾向にあることが記載されている。さらに，実施例１ないし４及び比較例１及び２には，ｔａｎδのピークが−７℃以下で，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’及び１３０℃でのｔａｎδが請求項１に記載された範囲（実施例１ないし４）であれば，再剥離性やエーテル系ウレタンフォームあるいはステンレス等に対する接着力において，優れた粘着特性が発揮されるのに対して，ｔａｎδのピーク（−７℃）が請求項１に記載された数値の範囲内であっても，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’（５×１０４（Ｐａ））及び１３０℃でのｔａｎδ（１．０５）が請求項１に記載された数値範囲を外れると，再剥離性が劣り（比較例１），また，ｔａｎδのピーク（０℃）及び１３０℃でのｔａｎδ（０．６）が請求項１に記載された数値の範囲内であっても，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’（１５×１０４（Ｐａ））が請求項１に記載された数値の範囲を外れると，定荷重性が劣ること（比較例２）が記載されている。そして，甲１７（「粘着技術ハンドブック」１９６頁，平成９年３月３１日，日刊工業新聞社発行）によれば，ｔａｎδのピークが５℃以下であることは，一般の粘着剤が備える粘弾特性であると認められるから，これら実施例及び比較例のデータは，発明の実施の形態として粘着特性の傾向が定性的に記載された粘弾特性の範囲の中でも，特に請求項１に記載された５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’及び１３０℃でのｔａｎδの範囲の粘着剤は，優れた粘着特性を有すること及び請求項１に記載された粘弾特性を外れると，発明の実施の形態（【００２１】）に記載されたとおり，粘着特性が劣るものとなることを示すものであるといえる。
イ しかしながら，実施例１ないし４は，いずれも，ｎ−ブチルアクリレート（表１のＢＡ）を９０重量部程度有し，任意モノマーとして酢酸ビニル（同ＶＡｃ），カルボキシル基を持つビニルモノマーとしてアクリル酸（同ＡＡ），窒素含有ビニルモノマーとしてＮビニルピロリドン（同ＮＶＰ），水酸基含有ビニルモノマーとしてヒドロキシエチルアクリレート（同ＨＥＡ），粘着付与樹脂としてロジンエステル系樹脂Ａ−１００（荒川化学社製）及び重合ロジンエステル系樹脂Ｄ−１３５（荒川化学社製）を用いたものであって，請求項１に記載された組成の中のごく一部のものにすぎない。＼n
2013.06.10
平成24(行ケ)10365 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年06月06日 知的財産高等裁判所
実施可能性違反およびサポート要件違反を主張しましたが、無効理由無しと判断した審決が維持されました。
なお，仮に原告の主張の趣旨が，本件各具体例の個々の構成について本件明細書の発明の詳細な説明に記載がないことのみを問題とするのではなく，請求項２及び３の記載が本件各具体例の構＼成を全て備えた特定の発明を含むものであることを前提として，発明の詳細な説明には当該発明の記載がない上，本件具体例６の構成（「完全には溶着されていないものの部分的に又は工程進行的に溶着されつつある状態」で切除するもの（「溶着ヘッドが素線を台座とで挟んで密着した位置にあるときに，溶着機による溶着部分の中心部を台座の下側から切除するもの」））を有する当該発明においては本件各発明の課題を解決することができないことを理由に，本件各発明はサポート要件に違反する旨を主張するものであるとしても，以下に述べるとおり，原告の主張は理由がない。＼n・・・・
ところで，本件明細書の上記各段落が示す実施例は，回転ブラシに回転軸を挿入するためのブラシ単体の孔を形成するために，溶着機６による溶着の動作が終了した後に，ノズル４の先端に形成した切除手段７が下動し，台座に固定された開かれた素線群１の溶着部の中心部分を台座の上側から切除する構成のものであるのに対し，本件具体例６は，ブラシ単体の孔を形成するために，台座に固定された開かれた素線群に対する溶着機による溶着動作の進行中に台座の下側から切除の動作を開始し，溶着部分の中心部を台座の下側から切除する構＼成のものであり，本件明細書には，本件具体例６の構成に関する記載はないのみならず，本件各発明において台座の下側から切除することができることを明示した記載もない。しかしながら，回転ブラシに回転軸を挿入するためのブラシ単体の孔を形成するために，開かれた素線群を台座に固定した状態でその素線群の中央部分を切除する場合における切除の方向は，通常は，台座の上側から下側に向けて切除するか，台座の下側から上側に向けて切除するかのいずれかであるから，本件明細書に接した当業者であれば，本件各発明の「切除する第４の工程」（請求項２）及び「切除する切除手段」（請求項３）における切除の方向は，本件明細書の実施例の構＼成のほかに，台座の下側から上側に向けて切除する構成をも含むことを容易に理解するものといえる。加えて，当業者であれば，ブラシ単体の孔を形成するために溶着された部分を切除する切除手段として先端が円形又は円筒状の切除刃，治具等を用いることができ，この切除手段を挿通孔を介して上下にスライドすることでブラシ単体の孔を形成することができることを容易に理解するものといえるから，本件各発明において，本件具体例６のような台座の下側から切除する切除手段を設けることには格別の困難はないものと認められる。そして，前記のとおり，本件各発明において溶着による固化がされた状態で切除が行われるのはブラシ単体の孔を均一の形状に保つ必要があることからすると，本件明細書に接した当業者であれば，開かれた素線群の中央部分を溶着する工程を開始し，溶着による固化がある程度の範囲で進行し，切除後に中心部分に形成される孔（本件審決にいう「環状部」）が維持される程度に固化している段階であれば，当該固化している部分を切除することができることを理解し，固化の進行状況，切除手段の動作速度，切除手段を構＼成する部材の強度等を考慮し，切除のタイミングを適宜設定することにより，切除により形成される孔を一定の形状（均一の形状）に保つように当該固化している部分を切除することに格別の困難はないものと認識するものと認められる（原告が指摘するように溶着機の振動構造と切除刃との接触による切除刃の摩耗等が生じ得るとしても，それは切除刃の寿命等の問題であって，切除刃の部材の強度を高めること等によって対処し得るものであり，当該固化している部分を切除すること自体ができなくなるものではない。）。以上によれば，本件明細書に接した当業者は，請求項２及び３の記載に含まれる本件具体例６の構＼成を有する上記発明においても，従来のブラシ単体の製造方法のようにブラシ単体の厚みを均一とするのに熟練を要することなく，均一な厚さのブラシ単体の量産化を可能とし，しかも素線の重なりを少なくしたブラシ単体を高速度で効率良く製造することができるという本件各発明の課題を解決できると認識できるものと認められるから，原告の上記主張は，理由がない。＼n
なお，仮に原告の主張の趣旨が，本件各具体例の個々の構成について本件明細書の発明の詳細な説明に記載がないことのみを問題とするのではなく，請求項２及び３の記載が本件各具体例の構＼成を全て備えた特定の発明を含むものであることを前提として，発明の詳細な説明には当該発明の記載がない上，本件具体例６の構成（「完全には溶着されていないものの部分的に又は工程進行的に溶着されつつある状態」で切除するもの（「溶着ヘッドが素線を台座とで挟んで密着した位置にあるときに，溶着機による溶着部分の中心部を台座の下側から切除するもの」））を有する当該発明においては本件各発明の課題を解決することができないことを理由に，本件各発明はサポート要件に違反する旨を主張するものであるとしても，以下に述べるとおり，原告の主張は理由がない。＼n・・・・
ところで，本件明細書の上記各段落が示す実施例は，回転ブラシに回転軸を挿入するためのブラシ単体の孔を形成するために，溶着機６による溶着の動作が終了した後に，ノズル４の先端に形成した切除手段７が下動し，台座に固定された開かれた素線群１の溶着部の中心部分を台座の上側から切除する構成のものであるのに対し，本件具体例６は，ブラシ単体の孔を形成するために，台座に固定された開かれた素線群に対する溶着機による溶着動作の進行中に台座の下側から切除の動作を開始し，溶着部分の中心部を台座の下側から切除する構＼成のものであり，本件明細書には，本件具体例６の構成に関する記載はないのみならず，本件各発明において台座の下側から切除することができることを明示した記載もない。しかしながら，回転ブラシに回転軸を挿入するためのブラシ単体の孔を形成するために，開かれた素線群を台座に固定した状態でその素線群の中央部分を切除する場合における切除の方向は，通常は，台座の上側から下側に向けて切除するか，台座の下側から上側に向けて切除するかのいずれかであるから，本件明細書に接した当業者であれば，本件各発明の「切除する第４の工程」（請求項２）及び「切除する切除手段」（請求項３）における切除の方向は，本件明細書の実施例の構＼成のほかに，台座の下側から上側に向けて切除する構成をも含むことを容易に理解するものといえる。加えて，当業者であれば，ブラシ単体の孔を形成するために溶着された部分を切除する切除手段として先端が円形又は円筒状の切除刃，治具等を用いることができ，この切除手段を挿通孔を介して上下にスライドすることでブラシ単体の孔を形成することができることを容易に理解するものといえるから，本件各発明において，本件具体例６のような台座の下側から切除する切除手段を設けることには格別の困難はないものと認められる。そして，前記のとおり，本件各発明において溶着による固化がされた状態で切除が行われるのはブラシ単体の孔を均一の形状に保つ必要があることからすると，本件明細書に接した当業者であれば，開かれた素線群の中央部分を溶着する工程を開始し，溶着による固化がある程度の範囲で進行し，切除後に中心部分に形成される孔（本件審決にいう「環状部」）が維持される程度に固化している段階であれば，当該固化している部分を切除することができることを理解し，固化の進行状況，切除手段の動作速度，切除手段を構＼成する部材の強度等を考慮し，切除のタイミングを適宜設定することにより，切除により形成される孔を一定の形状（均一の形状）に保つように当該固化している部分を切除することに格別の困難はないものと認識するものと認められる（原告が指摘するように溶着機の振動構造と切除刃との接触による切除刃の摩耗等が生じ得るとしても，それは切除刃の寿命等の問題であって，切除刃の部材の強度を高めること等によって対処し得るものであり，当該固化している部分を切除すること自体ができなくなるものではない。）。以上によれば，本件明細書に接した当業者は，請求項２及び３の記載に含まれる本件具体例６の構＼成を有する上記発明においても，従来のブラシ単体の製造方法のようにブラシ単体の厚みを均一とするのに熟練を要することなく，均一な厚さのブラシ単体の量産化を可能とし，しかも素線の重なりを少なくしたブラシ単体を高速度で効率良く製造することができるという本件各発明の課題を解決できると認識できるものと認められるから，原告の上記主張は，理由がない。＼n
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2013.04.18
平成24(行ケ)10321 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年04月16日 知的財産高等裁判所
実施可能性を満たしていないとした審決が取り消されました。＼n
このとおり，訂正明細書では，吸湿による中間膜の白化の原因となるアルカリ（土類）金属塩の「粒子径」を一定値以下に保つことや（段落【００２４】，【００４２】），この「粒子径」をＴＯＦ−ＳＩＭＳ（Time of flight secondary ion mass spectrometry，飛行時間型二次イオン質量分析装置）の二次イオン像イメージングで計測することが記載されているだけで，測定条件等の詳細は開示されていない。しかしながら，Ａ大学理工学部物質生命理工学科教授Ｂ作成の意見書（甲１）によれば，ＴＯＦ−ＳＩＭＳは，超真空下に試料を置き，この試料に対してガリウムイオン等の一次イオンのパルス化されたビームを照射し，一次イオンが試料表面の原子等と衝突した結果，試料表＼面から空間に向けて発生，放出される二次イオン（試料表面の原子によるイオン）を質量分析計にかけ，二次イオンが検出器に到達するまでの飛行時間に応じて，二次イオンの質量を測定した上で，一次イオンビームの被照射位置の情報に照らして二次イオンの質量分布（質量スペクトル）を画像処理し，地図状の画像データを得る装置であると認められるところ，０．１μｍ（原告主張によると，本件優先日当時でも０．２μｍ）の面的解像度を有しているものであって，本件発明の「粒子径」の上限３μｍに比して十＼分に細かな分析ができるものである。そして，訂正明細書の段落【００９３】には，炭素数６ないし１０のカルボン酸等のマグネシウム塩は，中間膜中で電離せず塩の形で存在し，かつ凝集することなく膜表面に高濃度で分布していることが記載されている。そうすると，訂正明細書に接した当業者において，ＴＯＦ−ＳＩＭＳを用いて中間膜表＼面のアルカリ（土類）金属塩の粒子の大きさを測定すること，より具体的には二次イオン像のイメージングにより粒子の最大径を測定することが可能であったことは明らかである。＼n
(2)
審決は，ＴＯＦ−ＳＩＭＳでアルカリ（土類）金属塩ばかりでなくアルカリ（土類）金属イオンをも検出していることを実施可能要件違反の根拠の１つとするが，まず，前記のとおり，訂正明細書の段落【００９３】では，例えばアルカリ土類金属塩の１種であるマグネシウム塩が中間膜中で電離せず塩の形で存在することが示されているから，本件発明において，アルカリ（土類）金属塩が相当程度（相当割合）電離してイオンを生成することが予＼定されているものではない。そして，原告のグローバルテクニカルセンターのＣ作成の実験成績証明書（甲６４）によれば，中間膜表面の赤外線分光法測定で，本件発明の技術的範囲に属する中間膜（実験例３）では，遊離している酢酸（イオン）に特有の吸収スペクトルが確認されなかったから，添加された酢酸マグネシウムの電離（解離）の度合いはごく低水準であったものと認めることができる（なお，添加された酢酸マグネシウムの量が多かったとしても，解離する酢酸マグネシウムの絶対量が少なくなるわけではないから，検出すべき吸収スペクトルの観点では問題がない。）。そして，上記Ｃが作成した別の実験成績証明書（甲２８）によれば，中間膜をＦＥ−ＴＥＭ（電界放射型透過電子顕微鏡）で撮影した写真でみられる凝集物の像とＥＤＳ（エネルギー分散型Ｘ線分析）で撮影した写真でみられるマグネシウム，酸素の像とが位置的に符合するから，酢酸マグネシウムは中間膜表＼面で凝集していることが認められる。これらのとおり，本件発明の中間膜，とりわけその表面では，ポリビニルアセタール樹脂を製造するときに中和工程に用いる薬剤あるいは接着力調整剤に起因する残留アルカリ（土類）金属塩の大部分が電離せず塩の形で残っており，電離してアルカリ（土類）金属イオンとなる割合はごく小さい。そうすると，ＴＯＦ−ＳＩＭＳの二次イオン像のイメージングの分析において，アルカリ（土類）金属イオンの存在を考慮外としても差し支えないというべきである。したがって，ＴＯＦ−ＳＩＭＳがアルカリ（土類）金属イオンをも検出していること，ないしその可能＼性があることを根拠に，当業者において本件発明を実施可能でないとはいえない。＼n
この点，被告は，本件発明の中間膜の含水率がナトリウム等の含有率に比して十分大きいことから，アルカリ（土類）金属塩は溶解，電離（解離）してイオンの形で高濃度に存在し得ると主張する。しかしながら，本件発明のような合わせガラス用中間膜は，吸湿による白化の問題を解決するために，耐湿性を確保することが課題とされており（段落【０００３】〜【００１９】），含水率を小さくすることが予＼定されている。本件発明の中間膜も，その水分の含有率（含水率）は，ナトリウムやカリウムの含有率よりは相当大きいが，０．５重量％以下にすぎないのであって，ごく微量のものと評価することができる。したがって，製造時の含水率で考えれば，中間膜中の水分がアルカリ（土類）金属塩の電離に与える影響は必ずしも大きいものとはいえない。また，上記Ｃが作成した実験成績証明書（甲８２）では，酢酸マグネシウムを添加した中間膜と酢酸マグネシウムを添加していない中間膜とで，電気伝導度に差がみられないことが示されているが，この実験結果は，中間膜中のアルカリ（土類）金属塩が電離する割合がごく小さいことを裏付けるものである。なお，アルカリ（土類）金属イオンがＴＯＦ−ＳＩＭＳの二次イオンイメージング画像上の連続した領域にまたがるように存在するときに，この連続した領域分の大きさの輝点として検出されることが原理的にあり得るとしても，本件発明の中間膜のアルカリ（土類）金属塩の含有率程度の含有率でも，本件発明で特定される「３μｍ」との最大径の基準に比して，上記イオンが有意な大きさを占める輝点の像を実際に示すことを認めるに足りる証拠はない。アルカリ（土類）金属塩とそのイオンとが，２次イオンイメージング画像の連続した領域にわたって接続して存在し，両者があたかも１つの粒子のようにみえる可能性に関しても，実際にかかる事態が生じ，凝集物の大きさが相当の規模において過大に大きくみえる事態が生ずる蓋然性（なお，小さな輝点が塩粒子の周囲に付着してみえる程度であれば，粒子の最大径の測定に影響を与えない。）があることを証拠上認めることができない。結局，ＴＯＦ−ＳＩＭＳがアルカリ（土類）金属イオンをも検出していることを根拠に，本件発明に実施可能＼要件違反があるとした審決の判断は誤りである。
(3)審決は，輝点として検出される二次イオンとサンプル中の金属量とが一般には比例せず，中間膜のＴＯＦ−ＳＩＭＳによる粒子径の測定には定量性がないことを実施可能要件違反の根拠の１つとするが（１７，１８頁），本件発明の特許請求の範囲上，アルカリ（土類）金属（塩）の量（金属量）が特定事項となっているわけではなく，アルカリ（土類）金属塩の粒子の大きさが特定されているにすぎないから，上記の定量性をもって本件発明に係る実施可能＼要件違反の裏付けとすることはできない。
(4)審決は，閾値の設定により測定値が変化すること等を根拠に，本件発明には実施可能要件違反があると判断するが，前記甲第１号証の資料１や，甲第３５ないし第４３，第７６号証によれば，ＴＯＦ−ＳＩＭＳを用いた測定は，一般にバックグラウンド（１次イオンビームを照射しないときに検出される値）が低く，絶対感度がごく高いため，通常，２次イオンビームの測定結果（カウント数）を輝点と評価するかに関する設定値である閾値をゼロにして測定することは，当業者に広く行われている取扱いであると認められる（技術常識。審決も１９頁でこの旨認定する。）。そして，本件発明の中間膜のＴＯＦ−ＳＩＭＳを用いた測定では，かかる通常の取扱いと異なる取扱いを採用する理由は存しない。そうすると，訂正明細書にＴＯＦ−ＳＩＭＳの閾値に関する記載がないからといって，当業者が本件発明を実施することができないとすることはできず，閾値を変化させたときに２次イオンのイメージング画像が異なり得る可能＼性をもって実施可能要件違反があるということはできない。なお，ＴＯＦ−ＳＩＭＳの２次イオンの検出には，２次イオンの個数をカウントする上限である飽和点があるところ，ＴＯＦ−ＳＩＭＳでは試料の損傷を抑えるために，単位時間当たりに照射する１次イオンビームの強度を大きくしないのが通常であるから，かような飽和点は問題となりにくい（乙４）。仮に飽和点が問題となるとしても，当業者であれば，可能＼な限り飽和点に近いが，飽和点を超えない積算回数を採用して試験を実施することが容易であり，かつかような手法で試験することが当業者に一般的である（甲７９）。したがって，訂正明細書にＴＯＦ−ＳＩＭＳの１次イオンビームの照射回数ないし積算回数に関する記載がないからといって，当業者が本件発明を実施することができないものではない。また，被告のＰＶＢ研究開発グループのＤ作成に係る実験報告書（甲１８）は，２次イオンイメージングのドット（輝点）の大きさが１μｍと大きすぎ，積算回数等に係る発明の実施の困難性の論拠として採用し難い。結局，「ポリマーのＴＯＦ−ＳＩＭＳ分析では閾値をゼロにすることが当業者の技術常識であるとしても，合わせガラス用中間膜中のアルカリ（土類）金属塩の粒子径の測定において，閾値をゼロとすることが当業者にとって技術常識であるとすることはできない。」との審決の認定，判断は誤りであり，測定条件の詳細が訂正明細書に明示的に記載されていないことを根拠に，本件発明に実施可能要件違反があるとした審決の判断は誤りである。＼n
このとおり，訂正明細書では，吸湿による中間膜の白化の原因となるアルカリ（土類）金属塩の「粒子径」を一定値以下に保つことや（段落【００２４】，【００４２】），この「粒子径」をＴＯＦ−ＳＩＭＳ（Time of flight secondary ion mass spectrometry，飛行時間型二次イオン質量分析装置）の二次イオン像イメージングで計測することが記載されているだけで，測定条件等の詳細は開示されていない。しかしながら，Ａ大学理工学部物質生命理工学科教授Ｂ作成の意見書（甲１）によれば，ＴＯＦ−ＳＩＭＳは，超真空下に試料を置き，この試料に対してガリウムイオン等の一次イオンのパルス化されたビームを照射し，一次イオンが試料表面の原子等と衝突した結果，試料表＼面から空間に向けて発生，放出される二次イオン（試料表面の原子によるイオン）を質量分析計にかけ，二次イオンが検出器に到達するまでの飛行時間に応じて，二次イオンの質量を測定した上で，一次イオンビームの被照射位置の情報に照らして二次イオンの質量分布（質量スペクトル）を画像処理し，地図状の画像データを得る装置であると認められるところ，０．１μｍ（原告主張によると，本件優先日当時でも０．２μｍ）の面的解像度を有しているものであって，本件発明の「粒子径」の上限３μｍに比して十＼分に細かな分析ができるものである。そして，訂正明細書の段落【００９３】には，炭素数６ないし１０のカルボン酸等のマグネシウム塩は，中間膜中で電離せず塩の形で存在し，かつ凝集することなく膜表面に高濃度で分布していることが記載されている。そうすると，訂正明細書に接した当業者において，ＴＯＦ−ＳＩＭＳを用いて中間膜表＼面のアルカリ（土類）金属塩の粒子の大きさを測定すること，より具体的には二次イオン像のイメージングにより粒子の最大径を測定することが可能であったことは明らかである。＼n
(2)
審決は，ＴＯＦ−ＳＩＭＳでアルカリ（土類）金属塩ばかりでなくアルカリ（土類）金属イオンをも検出していることを実施可能要件違反の根拠の１つとするが，まず，前記のとおり，訂正明細書の段落【００９３】では，例えばアルカリ土類金属塩の１種であるマグネシウム塩が中間膜中で電離せず塩の形で存在することが示されているから，本件発明において，アルカリ（土類）金属塩が相当程度（相当割合）電離してイオンを生成することが予＼定されているものではない。そして，原告のグローバルテクニカルセンターのＣ作成の実験成績証明書（甲６４）によれば，中間膜表面の赤外線分光法測定で，本件発明の技術的範囲に属する中間膜（実験例３）では，遊離している酢酸（イオン）に特有の吸収スペクトルが確認されなかったから，添加された酢酸マグネシウムの電離（解離）の度合いはごく低水準であったものと認めることができる（なお，添加された酢酸マグネシウムの量が多かったとしても，解離する酢酸マグネシウムの絶対量が少なくなるわけではないから，検出すべき吸収スペクトルの観点では問題がない。）。そして，上記Ｃが作成した別の実験成績証明書（甲２８）によれば，中間膜をＦＥ−ＴＥＭ（電界放射型透過電子顕微鏡）で撮影した写真でみられる凝集物の像とＥＤＳ（エネルギー分散型Ｘ線分析）で撮影した写真でみられるマグネシウム，酸素の像とが位置的に符合するから，酢酸マグネシウムは中間膜表＼面で凝集していることが認められる。これらのとおり，本件発明の中間膜，とりわけその表面では，ポリビニルアセタール樹脂を製造するときに中和工程に用いる薬剤あるいは接着力調整剤に起因する残留アルカリ（土類）金属塩の大部分が電離せず塩の形で残っており，電離してアルカリ（土類）金属イオンとなる割合はごく小さい。そうすると，ＴＯＦ−ＳＩＭＳの二次イオン像のイメージングの分析において，アルカリ（土類）金属イオンの存在を考慮外としても差し支えないというべきである。したがって，ＴＯＦ−ＳＩＭＳがアルカリ（土類）金属イオンをも検出していること，ないしその可能＼性があることを根拠に，当業者において本件発明を実施可能でないとはいえない。＼n
この点，被告は，本件発明の中間膜の含水率がナトリウム等の含有率に比して十分大きいことから，アルカリ（土類）金属塩は溶解，電離（解離）してイオンの形で高濃度に存在し得ると主張する。しかしながら，本件発明のような合わせガラス用中間膜は，吸湿による白化の問題を解決するために，耐湿性を確保することが課題とされており（段落【０００３】〜【００１９】），含水率を小さくすることが予＼定されている。本件発明の中間膜も，その水分の含有率（含水率）は，ナトリウムやカリウムの含有率よりは相当大きいが，０．５重量％以下にすぎないのであって，ごく微量のものと評価することができる。したがって，製造時の含水率で考えれば，中間膜中の水分がアルカリ（土類）金属塩の電離に与える影響は必ずしも大きいものとはいえない。また，上記Ｃが作成した実験成績証明書（甲８２）では，酢酸マグネシウムを添加した中間膜と酢酸マグネシウムを添加していない中間膜とで，電気伝導度に差がみられないことが示されているが，この実験結果は，中間膜中のアルカリ（土類）金属塩が電離する割合がごく小さいことを裏付けるものである。なお，アルカリ（土類）金属イオンがＴＯＦ−ＳＩＭＳの二次イオンイメージング画像上の連続した領域にまたがるように存在するときに，この連続した領域分の大きさの輝点として検出されることが原理的にあり得るとしても，本件発明の中間膜のアルカリ（土類）金属塩の含有率程度の含有率でも，本件発明で特定される「３μｍ」との最大径の基準に比して，上記イオンが有意な大きさを占める輝点の像を実際に示すことを認めるに足りる証拠はない。アルカリ（土類）金属塩とそのイオンとが，２次イオンイメージング画像の連続した領域にわたって接続して存在し，両者があたかも１つの粒子のようにみえる可能性に関しても，実際にかかる事態が生じ，凝集物の大きさが相当の規模において過大に大きくみえる事態が生ずる蓋然性（なお，小さな輝点が塩粒子の周囲に付着してみえる程度であれば，粒子の最大径の測定に影響を与えない。）があることを証拠上認めることができない。結局，ＴＯＦ−ＳＩＭＳがアルカリ（土類）金属イオンをも検出していることを根拠に，本件発明に実施可能＼要件違反があるとした審決の判断は誤りである。
(3)審決は，輝点として検出される二次イオンとサンプル中の金属量とが一般には比例せず，中間膜のＴＯＦ−ＳＩＭＳによる粒子径の測定には定量性がないことを実施可能要件違反の根拠の１つとするが（１７，１８頁），本件発明の特許請求の範囲上，アルカリ（土類）金属（塩）の量（金属量）が特定事項となっているわけではなく，アルカリ（土類）金属塩の粒子の大きさが特定されているにすぎないから，上記の定量性をもって本件発明に係る実施可能＼要件違反の裏付けとすることはできない。
(4)審決は，閾値の設定により測定値が変化すること等を根拠に，本件発明には実施可能要件違反があると判断するが，前記甲第１号証の資料１や，甲第３５ないし第４３，第７６号証によれば，ＴＯＦ−ＳＩＭＳを用いた測定は，一般にバックグラウンド（１次イオンビームを照射しないときに検出される値）が低く，絶対感度がごく高いため，通常，２次イオンビームの測定結果（カウント数）を輝点と評価するかに関する設定値である閾値をゼロにして測定することは，当業者に広く行われている取扱いであると認められる（技術常識。審決も１９頁でこの旨認定する。）。そして，本件発明の中間膜のＴＯＦ−ＳＩＭＳを用いた測定では，かかる通常の取扱いと異なる取扱いを採用する理由は存しない。そうすると，訂正明細書にＴＯＦ−ＳＩＭＳの閾値に関する記載がないからといって，当業者が本件発明を実施することができないとすることはできず，閾値を変化させたときに２次イオンのイメージング画像が異なり得る可能＼性をもって実施可能要件違反があるということはできない。なお，ＴＯＦ−ＳＩＭＳの２次イオンの検出には，２次イオンの個数をカウントする上限である飽和点があるところ，ＴＯＦ−ＳＩＭＳでは試料の損傷を抑えるために，単位時間当たりに照射する１次イオンビームの強度を大きくしないのが通常であるから，かような飽和点は問題となりにくい（乙４）。仮に飽和点が問題となるとしても，当業者であれば，可能＼な限り飽和点に近いが，飽和点を超えない積算回数を採用して試験を実施することが容易であり，かつかような手法で試験することが当業者に一般的である（甲７９）。したがって，訂正明細書にＴＯＦ−ＳＩＭＳの１次イオンビームの照射回数ないし積算回数に関する記載がないからといって，当業者が本件発明を実施することができないものではない。また，被告のＰＶＢ研究開発グループのＤ作成に係る実験報告書（甲１８）は，２次イオンイメージングのドット（輝点）の大きさが１μｍと大きすぎ，積算回数等に係る発明の実施の困難性の論拠として採用し難い。結局，「ポリマーのＴＯＦ−ＳＩＭＳ分析では閾値をゼロにすることが当業者の技術常識であるとしても，合わせガラス用中間膜中のアルカリ（土類）金属塩の粒子径の測定において，閾値をゼロとすることが当業者にとって技術常識であるとすることはできない。」との審決の認定，判断は誤りであり，測定条件の詳細が訂正明細書に明示的に記載されていないことを根拠に，本件発明に実施可能要件違反があるとした審決の判断は誤りである。＼n
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2013.04.15
平成24(行ケ)10299 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年04月11日 知的財産高等裁判所
無効理由無しとした審決が、サポート要件違反ありとして取り消されました。
被告は，本件明細書には液体調味料に対するＡＣＥ阻害ペプチドの配合量について，「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中０．５〜２０％，更に１〜１０％，特に２〜５％が好ましい。」との具体的な数値の記載があり（【００３０】），これがＡＣＥ阻害ペプチドを配合した場合に風味変化が改善されることを確認した結果に基づくものであると主張する。しかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明によれば，前記１オに記載のとおり，本件発明１ないし５及び９に利用可能なＡＣＥ阻害ペプチドは，乳，穀物又は魚肉等の食品原料由来のものであり，かつ，その種類も多岐にわたるところ，これらの多種類の原料に由来するＡＣＥ阻害ペプチドの風味が共通し，かつ，加熱処理によって同等の風味変化を生じ，あるいは生じないという技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。しかも，ＡＣＥ阻害ペプチドの配合量の数値に関する上記記載も，概括的なものであるから，仮にこれがＡＣＥ阻害ペプチドを配合した場合の風味変化の改善を確認した結果に基づくものであるとしても，上記多種類の原料に由来するＡＣＥ阻害ペプチドのいずれについて風味がどの程度改善されたのかを明らかにするものとは到底いえない。したがって，上記配合量の数値の記載があるからといって，本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は，血圧降下作用を有する物質としてＡＣＥ阻害ペプチドを液体調味料に混合して加熱処理した場合に，風味変化の改善という本件発明の課題を解決できると認識することはできず，サポート要件を満たすことになるものではない。＼n
・・・・
以上によれば，血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明６ないし８は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものであるから，サポート要件を満たすものといえる一方，血圧降下作用を有する物質として，コーヒー豆抽出物に加えてＡＣＥ阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明１ないし５及び９は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく，また，当業者が本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないから，サポート要件を満たすものとはいえない。
被告は，本件明細書には液体調味料に対するＡＣＥ阻害ペプチドの配合量について，「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中０．５〜２０％，更に１〜１０％，特に２〜５％が好ましい。」との具体的な数値の記載があり（【００３０】），これがＡＣＥ阻害ペプチドを配合した場合に風味変化が改善されることを確認した結果に基づくものであると主張する。しかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明によれば，前記１オに記載のとおり，本件発明１ないし５及び９に利用可能なＡＣＥ阻害ペプチドは，乳，穀物又は魚肉等の食品原料由来のものであり，かつ，その種類も多岐にわたるところ，これらの多種類の原料に由来するＡＣＥ阻害ペプチドの風味が共通し，かつ，加熱処理によって同等の風味変化を生じ，あるいは生じないという技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。しかも，ＡＣＥ阻害ペプチドの配合量の数値に関する上記記載も，概括的なものであるから，仮にこれがＡＣＥ阻害ペプチドを配合した場合の風味変化の改善を確認した結果に基づくものであるとしても，上記多種類の原料に由来するＡＣＥ阻害ペプチドのいずれについて風味がどの程度改善されたのかを明らかにするものとは到底いえない。したがって，上記配合量の数値の記載があるからといって，本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は，血圧降下作用を有する物質としてＡＣＥ阻害ペプチドを液体調味料に混合して加熱処理した場合に，風味変化の改善という本件発明の課題を解決できると認識することはできず，サポート要件を満たすことになるものではない。＼n
・・・・
以上によれば，血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明６ないし８は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものであるから，サポート要件を満たすものといえる一方，血圧降下作用を有する物質として，コーヒー豆抽出物に加えてＡＣＥ阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明１ないし５及び９は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく，また，当業者が本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないから，サポート要件を満たすものとはいえない。
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2013.03. 1
平成24(行ケ)10151 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年02月20日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、鋼板の成分および鋼板の全伸びに関してサポート要件を満たしているとした審決を取り消しました。
審決は，本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比すれば，特許請求の範囲に記載された発明が，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｓ，Ａｌ及びＮの含有量について特定がないとしても，発明の詳細な説明に記載された発明であって，発明の詳細な説明に記載された課題を解決することができると認識し得ると判断する。
しかし，審決の上記判断には，以下のとおり，誤りがある。
ア 本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりであるところ，鋼板の成分について，「Ｃ：０．００５〜０．０４０％を含有」すること以外，何ら特定していないから，Ｃ以外の様々な成分を様々な組合せ・含有量で含有する鋼を包含するものといえる。また，本件訂正発明は，鋼板の用途を「容器用」とするものであるが，これにより具体的にどのような成分及び組成範囲を有する鋼板であるのか，一義的に定まるともいえない（本件訂正発明に係る「容器」には，飲料缶，食品缶のほか，各種の容器が包含されるものと解され，ブリキ製品はこのような容器の一例にすぎないから，ブリキ製品についての標準的な規格であるＡＳＴＭ規格によって，成分及び組成範囲が一義的に定まるともいえない。）。したがって，本件訂正発明に係る容器用鋼板は，Ｃ：０．００５〜０．０４０％を含有し，容器に用いられるものである限り，各種の成分及び組成範囲を有する鋼板を包含するものと解される。
イ 他方，訂正明細書の発明の詳細な説明には，上記のとおり，1)素材の薄手化に伴う缶強度の低下を補うため，鋼板自体を高強度化することが必要であるが，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｎｂ，Ｔｉなどの元素の添加は好ましくないこと（段落【０００２】），2)焼鈍時には目的の板厚より厚い鋼板を通板し，その後再冷延（２ＣＲ）を施し，目的とする板厚を得る方法は，缶強度を確保する観点で，極薄材の適用による強度低下分を加工硬化により補うので都合のよい製造法であること（段落【０００３】），3)本件訂正発明では，鋼板の強度は，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐなどの添加によらず，主として２ＣＲによる加工硬化を想定していること（段落【００１９】）が記載されている。また，訂正明細書の発明の詳細な説明には，具体的な鋼板の成分として，Ｃ：０．００５〜０．０４０％のほか，Ｓｉ：０．００１〜０．１％，Ｍｎ：０．０１〜０．５％，Ｐ：０．００２〜０．０４％，Ｓ：０．００２〜０．０４％，Ａｌ：０．０１０〜０．１００％，Ｎ：０．０００５〜０．００６０％を含有するものが開示され（段落【００１０】，【００１１】），６種の鋼（表１のａないしｆ）を用いて，所定の製造方法（段落【０００９】，【００１７】，【００１８】，【００２４】）により鋼板を製造したところ，「ＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力が４３０ＭＰａ以上，全伸びが１５％以下」及び「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下で，引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」を満たし，鋼板のフランジ成形性が良好なものが複数あったことが記載されている（表＼２）。以上のとおり，訂正明細書の発明の詳細な説明には，添加が好ましくないＳｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｎｂ，Ｔｉなどの元素の添加によらず，主として２ＣＲによる加工硬化により高強度化を達成することを前提として，Ｃ：０．００５〜０．０４０％，Ｓｉ：０．００１〜０．１％，Ｍｎ：０．０１〜０．５％，Ｐ：０．００２〜０．０４％，Ｓ：０．００２〜０．０４％，Ａｌ：０．０１０〜０．１００％，Ｎ：０．０００５〜０．００６０％を含有する（残部はＦｅ及び不可避的不純物である）鋼を用いて，所定の製造方法により鋼板を製造すること，製造された鋼板が，「ＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力が４３０ＭＰａ以上，全伸びが１５％以下」及び「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下で，引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」を満たし，良好なフランジ成形性を有するものであることが開示されていると認められる。ウ 以上によれば，本件訂正発明に係る特許請求の範囲に記載された鋼板は，上記アのとおり，Ｃ：０．００５〜０．０４０％を含有し，容器に用いられるものである限り，各種の成分及び組成範囲を有する鋼板を包含するものであるのに対し，訂正明細書の発明の詳細な説明には，上記イ以外の成分及び組成範囲を有する鋼（例えば，上記の鋼に，更にＣｒ，Ｃｕ，Ｎｉ等を添加したものなど）を用いて製造された鋼板が，「ＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力が４３０ＭＰａ以上，全伸びが１５％以下」及び「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下で，引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」を満たし，良好なフランジ成形性を有することについては，何ら開示されていない。のみならず，そもそも，合金は，通常，その構成（成分及び組成範囲等）から，どのような特性を有するか予＼測することは困難であり，また，ある成分の含有量を増減したり，その他の成分を更に添加したりすると，その特性が大きく変わるものであって，合金の成分及び組成範囲が異なれば，同じ製造方法により製造したとしても，その特性は異なることが通常であると解される。そして，訂正明細書の発明の詳細な説明に開示された鋼の組成についてみると，含有する成分として，Ｃ：０．００５〜０．０４０％のほか，Ｓｉ：０．００１〜０．１％，Ｍｎ：０．０１〜０．５％，Ｐ：０．００２〜０．０４％，Ｓ：０．００２〜０．０４％，Ａｌ：０．０１０〜０．１００％，Ｎ：０．０００５〜０．００６０％と特定しているところ，上記以外の成分及び組成範囲を有する鋼を用いる場合においても，上記の所定の製造方法により製造された鋼板が，良好なフランジ成形性を有するものであるとは，当業者が認識することはできないというべきであり，また，そのように認識することができると認めるに足りる証拠もない。そうすると，鋼の組成について，「Ｃ：０．００５〜０．０４０％を含有」することを特定するのみで，Ｃ以外の成分について何ら特定していない本件訂正発明は，訂正明細書の発明の詳細な説明に開示された技術事項を超える広い特許請求の範囲を記載していることになるから，訂正明細書の発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。
・・・・
オ 以上のとおり，本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，鋼板の成分に関し，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適合しない。
(2) 取消事由３（サポート要件に関する判断の誤り2)−鋼板の全伸び）について
審決は，本件訂正発明において，高延性は全伸びだけで評価されるものではなく，全伸びの下限を厳密に限定する必要もないから，本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，鋼板の全伸びに関し，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適合すると判断する。しかし，審決の上記判断には，以下のとおり，誤りがある。
ア 本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりであるところ，全伸びについて，「１５％以下」と特定するものであり，その下限値を特定しないものである。他方，上記のとおり，訂正明細書の発明の詳細な説明には，「鋼板の全伸びは本発明鋼では１５％以下に限定する。これは，原板の全伸びがこれ以上であれば本発明によらなくともフランジ成形性の良好な鋼板が製造可能なためである。」（段落【００１３】）との記載があるところ，かかる記載は，鋼板の全伸びが１５％以下であっても，「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下」及び「引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」の各要件を満たすことにより，フランジ成形性が良好となることを意味するものと解される。しかし，一般に，鋼板の延性が低いほど加工性が劣ることは，当業者にとって自明の事項であるから，全伸びが相当程度小さい場合には，フランジ成形性は相当程度劣るものと解されるところ，「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下」との要件は，加工硬化の程度が小さく，フランジ成形性があまり劣化しないということを意味するものにすぎず，上記要件を満たしたとしても，それによりフランジ成形性が向上するものとは解されない。また，「引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」との要件は，引張強度と０．２％耐力の差が大きいほど，弾性変形の限界を超えて塑性変形する量が大きくなることを意味するものと解されるが，その量は全伸びを超えることはないから，全伸びが小さい場合には，塑性変形する量も相当程度小さいものになると解され，上記要件を満たしたとしても，フランジ成形性が相当程度劣ることに変わりはない。さらに，訂正明細書の発明の詳細な説明には，鋼板の全伸びが１０％以上で，「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下」及び「引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」の各要件を満たし，フランジ成形性が良好である実施例（表＼１，２）が開示されているが，鋼板の全伸びが１０％未満で，上記の各要件を満たし，フランジ成形性が良好である実施例は開示されていない。そうすると，鋼板の全伸びが１０％未満でも，上記の各要件を満たすことによりフランジ成形性が良好となるか否かは，発明の詳細な説明の記載からは不明であり，本件特許出願時の技術常識を考慮しても，当業者がそのようなことを理解できるともいえない。以上によれば，訂正明細書の発明の詳細な説明には，鋼板の全伸びが１０％未満でも，「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下」及び「引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」の各要件を満たすことによりフランジ成形性が良好となることが開示されているとはいえないところ，本件訂正発明は，鋼板の全伸びについて，「１５％以下」と特定するのみで，その下限値を特定せず，１０％未満である場合をも包含するものであるから，発明の詳細な説明に開示されたものとはいえない。
イ これに対し，被告は，本件訂正発明において，鋼板の全伸びが１５％以下であっても，「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下」及び「引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」の各要件の数値が充足されていれば，フランジ成形性は良好となると主張する。しかし，上記のとおり，鋼板の全伸びが相当程度小さい場合においても，上記の各要件を満たすことによりフランジ成形性が良好になるとはいえず，そのような発明が，訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されていると解することもできないから，被告の上記主張は，採用の限りでない。
ウ 以上のとおり，本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，鋼板の全伸びに関しても，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適合しない。
審決は，本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比すれば，特許請求の範囲に記載された発明が，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｓ，Ａｌ及びＮの含有量について特定がないとしても，発明の詳細な説明に記載された発明であって，発明の詳細な説明に記載された課題を解決することができると認識し得ると判断する。
しかし，審決の上記判断には，以下のとおり，誤りがある。
ア 本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりであるところ，鋼板の成分について，「Ｃ：０．００５〜０．０４０％を含有」すること以外，何ら特定していないから，Ｃ以外の様々な成分を様々な組合せ・含有量で含有する鋼を包含するものといえる。また，本件訂正発明は，鋼板の用途を「容器用」とするものであるが，これにより具体的にどのような成分及び組成範囲を有する鋼板であるのか，一義的に定まるともいえない（本件訂正発明に係る「容器」には，飲料缶，食品缶のほか，各種の容器が包含されるものと解され，ブリキ製品はこのような容器の一例にすぎないから，ブリキ製品についての標準的な規格であるＡＳＴＭ規格によって，成分及び組成範囲が一義的に定まるともいえない。）。したがって，本件訂正発明に係る容器用鋼板は，Ｃ：０．００５〜０．０４０％を含有し，容器に用いられるものである限り，各種の成分及び組成範囲を有する鋼板を包含するものと解される。
イ 他方，訂正明細書の発明の詳細な説明には，上記のとおり，1)素材の薄手化に伴う缶強度の低下を補うため，鋼板自体を高強度化することが必要であるが，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｎｂ，Ｔｉなどの元素の添加は好ましくないこと（段落【０００２】），2)焼鈍時には目的の板厚より厚い鋼板を通板し，その後再冷延（２ＣＲ）を施し，目的とする板厚を得る方法は，缶強度を確保する観点で，極薄材の適用による強度低下分を加工硬化により補うので都合のよい製造法であること（段落【０００３】），3)本件訂正発明では，鋼板の強度は，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐなどの添加によらず，主として２ＣＲによる加工硬化を想定していること（段落【００１９】）が記載されている。また，訂正明細書の発明の詳細な説明には，具体的な鋼板の成分として，Ｃ：０．００５〜０．０４０％のほか，Ｓｉ：０．００１〜０．１％，Ｍｎ：０．０１〜０．５％，Ｐ：０．００２〜０．０４％，Ｓ：０．００２〜０．０４％，Ａｌ：０．０１０〜０．１００％，Ｎ：０．０００５〜０．００６０％を含有するものが開示され（段落【００１０】，【００１１】），６種の鋼（表１のａないしｆ）を用いて，所定の製造方法（段落【０００９】，【００１７】，【００１８】，【００２４】）により鋼板を製造したところ，「ＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力が４３０ＭＰａ以上，全伸びが１５％以下」及び「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下で，引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」を満たし，鋼板のフランジ成形性が良好なものが複数あったことが記載されている（表＼２）。以上のとおり，訂正明細書の発明の詳細な説明には，添加が好ましくないＳｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｎｂ，Ｔｉなどの元素の添加によらず，主として２ＣＲによる加工硬化により高強度化を達成することを前提として，Ｃ：０．００５〜０．０４０％，Ｓｉ：０．００１〜０．１％，Ｍｎ：０．０１〜０．５％，Ｐ：０．００２〜０．０４％，Ｓ：０．００２〜０．０４％，Ａｌ：０．０１０〜０．１００％，Ｎ：０．０００５〜０．００６０％を含有する（残部はＦｅ及び不可避的不純物である）鋼を用いて，所定の製造方法により鋼板を製造すること，製造された鋼板が，「ＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力が４３０ＭＰａ以上，全伸びが１５％以下」及び「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下で，引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」を満たし，良好なフランジ成形性を有するものであることが開示されていると認められる。ウ 以上によれば，本件訂正発明に係る特許請求の範囲に記載された鋼板は，上記アのとおり，Ｃ：０．００５〜０．０４０％を含有し，容器に用いられるものである限り，各種の成分及び組成範囲を有する鋼板を包含するものであるのに対し，訂正明細書の発明の詳細な説明には，上記イ以外の成分及び組成範囲を有する鋼（例えば，上記の鋼に，更にＣｒ，Ｃｕ，Ｎｉ等を添加したものなど）を用いて製造された鋼板が，「ＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力が４３０ＭＰａ以上，全伸びが１５％以下」及び「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下で，引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」を満たし，良好なフランジ成形性を有することについては，何ら開示されていない。のみならず，そもそも，合金は，通常，その構成（成分及び組成範囲等）から，どのような特性を有するか予＼測することは困難であり，また，ある成分の含有量を増減したり，その他の成分を更に添加したりすると，その特性が大きく変わるものであって，合金の成分及び組成範囲が異なれば，同じ製造方法により製造したとしても，その特性は異なることが通常であると解される。そして，訂正明細書の発明の詳細な説明に開示された鋼の組成についてみると，含有する成分として，Ｃ：０．００５〜０．０４０％のほか，Ｓｉ：０．００１〜０．１％，Ｍｎ：０．０１〜０．５％，Ｐ：０．００２〜０．０４％，Ｓ：０．００２〜０．０４％，Ａｌ：０．０１０〜０．１００％，Ｎ：０．０００５〜０．００６０％と特定しているところ，上記以外の成分及び組成範囲を有する鋼を用いる場合においても，上記の所定の製造方法により製造された鋼板が，良好なフランジ成形性を有するものであるとは，当業者が認識することはできないというべきであり，また，そのように認識することができると認めるに足りる証拠もない。そうすると，鋼の組成について，「Ｃ：０．００５〜０．０４０％を含有」することを特定するのみで，Ｃ以外の成分について何ら特定していない本件訂正発明は，訂正明細書の発明の詳細な説明に開示された技術事項を超える広い特許請求の範囲を記載していることになるから，訂正明細書の発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。
・・・・
オ 以上のとおり，本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，鋼板の成分に関し，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適合しない。
(2) 取消事由３（サポート要件に関する判断の誤り2)−鋼板の全伸び）について
審決は，本件訂正発明において，高延性は全伸びだけで評価されるものではなく，全伸びの下限を厳密に限定する必要もないから，本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，鋼板の全伸びに関し，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適合すると判断する。しかし，審決の上記判断には，以下のとおり，誤りがある。
ア 本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりであるところ，全伸びについて，「１５％以下」と特定するものであり，その下限値を特定しないものである。他方，上記のとおり，訂正明細書の発明の詳細な説明には，「鋼板の全伸びは本発明鋼では１５％以下に限定する。これは，原板の全伸びがこれ以上であれば本発明によらなくともフランジ成形性の良好な鋼板が製造可能なためである。」（段落【００１３】）との記載があるところ，かかる記載は，鋼板の全伸びが１５％以下であっても，「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下」及び「引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」の各要件を満たすことにより，フランジ成形性が良好となることを意味するものと解される。しかし，一般に，鋼板の延性が低いほど加工性が劣ることは，当業者にとって自明の事項であるから，全伸びが相当程度小さい場合には，フランジ成形性は相当程度劣るものと解されるところ，「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下」との要件は，加工硬化の程度が小さく，フランジ成形性があまり劣化しないということを意味するものにすぎず，上記要件を満たしたとしても，それによりフランジ成形性が向上するものとは解されない。また，「引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」との要件は，引張強度と０．２％耐力の差が大きいほど，弾性変形の限界を超えて塑性変形する量が大きくなることを意味するものと解されるが，その量は全伸びを超えることはないから，全伸びが小さい場合には，塑性変形する量も相当程度小さいものになると解され，上記要件を満たしたとしても，フランジ成形性が相当程度劣ることに変わりはない。さらに，訂正明細書の発明の詳細な説明には，鋼板の全伸びが１０％以上で，「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下」及び「引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」の各要件を満たし，フランジ成形性が良好である実施例（表＼１，２）が開示されているが，鋼板の全伸びが１０％未満で，上記の各要件を満たし，フランジ成形性が良好である実施例は開示されていない。そうすると，鋼板の全伸びが１０％未満でも，上記の各要件を満たすことによりフランジ成形性が良好となるか否かは，発明の詳細な説明の記載からは不明であり，本件特許出願時の技術常識を考慮しても，当業者がそのようなことを理解できるともいえない。以上によれば，訂正明細書の発明の詳細な説明には，鋼板の全伸びが１０％未満でも，「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下」及び「引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」の各要件を満たすことによりフランジ成形性が良好となることが開示されているとはいえないところ，本件訂正発明は，鋼板の全伸びについて，「１５％以下」と特定するのみで，その下限値を特定せず，１０％未満である場合をも包含するものであるから，発明の詳細な説明に開示されたものとはいえない。
イ これに対し，被告は，本件訂正発明において，鋼板の全伸びが１５％以下であっても，「１０％の冷間圧延前後のＪＩＳ５号試験片による引張試験における０．２％耐力の差が１２０ＭＰａ以下」及び「引張強度と０．２％耐力の差が２０ＭＰａ以上」の各要件の数値が充足されていれば，フランジ成形性は良好となると主張する。しかし，上記のとおり，鋼板の全伸びが相当程度小さい場合においても，上記の各要件を満たすことによりフランジ成形性が良好になるとはいえず，そのような発明が，訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されていると解することもできないから，被告の上記主張は，採用の限りでない。
ウ 以上のとおり，本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は，鋼板の全伸びに関しても，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適合しない。
2013.02. 7
平成24(行ケ)10052 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年01月31日 知的財産高等裁判所
開示要件を満たしていないとした審決が維持されました。
本件発明２の特許請求の範囲において，昇温結晶化温度が１２８度以上，かつ，結晶化熱量が２０ｍＪ／ｍｇ以上という数値範囲は，いずれもシート層，すなわち，容器成形前の状態における物性値を規定したものと認められる。これに対し，本件明細書においては，上記１で認定したとおり，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値は，いずれも容器成形後の容器切り出し片を対象として測定されたものであり，明細書において，特許請求の範囲に記載された容器成形前のシート層に関する記載は認められない。このように，本件明細書には，昇温結晶化温度及び結晶化熱量について，特許請求の範囲に記載された「シート層」の数値範囲を満たすことによって課題の解決が可能であることを示す直接的な実施例等の記載がなく，これとは異なる測定対象に係る数値しか記載されていないところ，本件明細書の比較例２（上記１の【表＼２】）には，容器成形後の容器切り出し片について，昇温結晶化温度が１２７度，結晶化熱量が１９ｍＪ／ｍｇの場合であっても容器側面の光沢がないと記載されている，すなわち，特許請求の範囲で構成する数値範囲から，容器成形によって，昇温結晶化温度が1 度，結晶化熱量が１ｍＪ／ｍｇ外れただけでも課題が解決できないことになるのであるから，本件発明２が本件明細書に記載されている，あるいは，本件発明２の「光沢」黒色系容器が本件明細書に実施可能に記載されているというためには，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の物性値について，容器成形前のシート層と容器成形後の容器切り出し片との間で，当業者が通常採用する条件であればこれらの物性値が不変であるか，当業者が通常なし得る操作によりこれらの物性値の変化を正確に制御し得るか，あるいは，これらの物性値が変化しないような成形方法や条件が本件明細書に記載される必要があるというべきである。そこで検討するに，ＰＥＴを主成分とするシートから容器を成形するには，本件明細書の段落【００１３】にも記載されるように，一般的に熱成形法が用いられるところ，原告提出に係る実験結果報告書には，成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量の物性値が全く変化しないものもある（甲３７の１及び３，３８の２及び４。ただし，この報告書では成形条件は明らかにされていない。）。これに対し，原告提出に係る実験結果報告書であっても，成形前後で結晶化熱量が１ｍＪ／ｍｇ低下するもの（甲３７の２及び４）や，昇温結晶化温度が１度上昇し，結晶化熱量も２ｍＪ／ｍｇ上昇するもの（甲３８の１及び３）もあるし，被告提出に係る実験結果報告書（甲１４，１５，２０，２２）には，成形前後で，昇温結晶化温度が５度以上低下，結晶化熱量も５ｍＪ／ｍｇ以上低下するものが複数記載されている。これらの記載を総合すると，成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量の物性値がほとんど変化しない場合もあれば，成形後に大きく低下する場合もあると認めるのが相当であり，当業者が通常採用する成形条件の下において，これらの物性値が不変であるとは認められない。これに加えて，加熱時間が長くなるほどこれらの物性値がより大きく低下することを示す実験結果報告書の記載(甲６５，６８)や，容器深さが深くなるほどこれらの物性値がより大きく低下する傾向を示す実験結果報告書の記載（甲２２）に照らすと，成形温度のみならず，成形時間や延伸の程度によっても，上記の物性値は変化するものと認められるのであって，当業者であっても，それらの物性値の変化を正確に予測したり，制御したりすることは容易ではないと認められる。さらに，上記の物性値が変化しないような成形方法や条件について，本件明細書には記載も示唆も認めない。以上のとおりであるから，本件発明２は，技術常識を参酌しても，発明の詳細な説明によりサポートされているとは認められず，特許法３６条６項１号の要件を満たさない。
また，本件明細書に，成形条件による上記の物性値の制御について記載や示唆がないことからすると，当業者といえども，本件発明２に係る光沢黒色系の包装用容器を製造することは容易ではないというべきであるから，本件発明２は，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項の要件を満たさない。３ 原告は，熱成形の際に，成形時間を短時間に設定すること，あるいは，シートの温度を約７０〜１００度とすることは技術常識であり，そうであれば，成形前後において，昇温結晶化温度及び結晶化熱量は同等である旨主張する。しかしながら，原告主張の技術常識を認めるに足りるに的確な証拠はなく，また，原告の知財チーム作成に係る甲６８の実験結果報告書において，加熱時間４秒間で，シート表面温度が９８度の場合に，結晶化熱量が２ｍＪ／ｍｇ上昇する旨の実験結果の記載があることに照らすと，原告主張の成形条件が採用されているからといって，昇温結晶化温度及び結晶化熱量が不変であるとまでは認められない。＼n原告は，昇温結晶化温度及び結晶化熱量が成形により低下するとすれば，低下が予想される分だけ昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値が大きい多層シートを用いて容器を形成すればよく，本件発明２はサポート要件と実施可能＼要件を充足する旨主張する。このような原告の主張は，当業者がこれらの物性値の変化を正確に予測したり，制御したりすることができることを前提とするものというべきところ，当業者であっても，そのような予＼測や制御が容易でないことは，上記２で説示したとおりであるから，原告の上記主張は採用することができない。
本件発明２の特許請求の範囲において，昇温結晶化温度が１２８度以上，かつ，結晶化熱量が２０ｍＪ／ｍｇ以上という数値範囲は，いずれもシート層，すなわち，容器成形前の状態における物性値を規定したものと認められる。これに対し，本件明細書においては，上記１で認定したとおり，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値は，いずれも容器成形後の容器切り出し片を対象として測定されたものであり，明細書において，特許請求の範囲に記載された容器成形前のシート層に関する記載は認められない。このように，本件明細書には，昇温結晶化温度及び結晶化熱量について，特許請求の範囲に記載された「シート層」の数値範囲を満たすことによって課題の解決が可能であることを示す直接的な実施例等の記載がなく，これとは異なる測定対象に係る数値しか記載されていないところ，本件明細書の比較例２（上記１の【表＼２】）には，容器成形後の容器切り出し片について，昇温結晶化温度が１２７度，結晶化熱量が１９ｍＪ／ｍｇの場合であっても容器側面の光沢がないと記載されている，すなわち，特許請求の範囲で構成する数値範囲から，容器成形によって，昇温結晶化温度が1 度，結晶化熱量が１ｍＪ／ｍｇ外れただけでも課題が解決できないことになるのであるから，本件発明２が本件明細書に記載されている，あるいは，本件発明２の「光沢」黒色系容器が本件明細書に実施可能に記載されているというためには，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の物性値について，容器成形前のシート層と容器成形後の容器切り出し片との間で，当業者が通常採用する条件であればこれらの物性値が不変であるか，当業者が通常なし得る操作によりこれらの物性値の変化を正確に制御し得るか，あるいは，これらの物性値が変化しないような成形方法や条件が本件明細書に記載される必要があるというべきである。そこで検討するに，ＰＥＴを主成分とするシートから容器を成形するには，本件明細書の段落【００１３】にも記載されるように，一般的に熱成形法が用いられるところ，原告提出に係る実験結果報告書には，成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量の物性値が全く変化しないものもある（甲３７の１及び３，３８の２及び４。ただし，この報告書では成形条件は明らかにされていない。）。これに対し，原告提出に係る実験結果報告書であっても，成形前後で結晶化熱量が１ｍＪ／ｍｇ低下するもの（甲３７の２及び４）や，昇温結晶化温度が１度上昇し，結晶化熱量も２ｍＪ／ｍｇ上昇するもの（甲３８の１及び３）もあるし，被告提出に係る実験結果報告書（甲１４，１５，２０，２２）には，成形前後で，昇温結晶化温度が５度以上低下，結晶化熱量も５ｍＪ／ｍｇ以上低下するものが複数記載されている。これらの記載を総合すると，成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量の物性値がほとんど変化しない場合もあれば，成形後に大きく低下する場合もあると認めるのが相当であり，当業者が通常採用する成形条件の下において，これらの物性値が不変であるとは認められない。これに加えて，加熱時間が長くなるほどこれらの物性値がより大きく低下することを示す実験結果報告書の記載(甲６５，６８)や，容器深さが深くなるほどこれらの物性値がより大きく低下する傾向を示す実験結果報告書の記載（甲２２）に照らすと，成形温度のみならず，成形時間や延伸の程度によっても，上記の物性値は変化するものと認められるのであって，当業者であっても，それらの物性値の変化を正確に予測したり，制御したりすることは容易ではないと認められる。さらに，上記の物性値が変化しないような成形方法や条件について，本件明細書には記載も示唆も認めない。以上のとおりであるから，本件発明２は，技術常識を参酌しても，発明の詳細な説明によりサポートされているとは認められず，特許法３６条６項１号の要件を満たさない。
また，本件明細書に，成形条件による上記の物性値の制御について記載や示唆がないことからすると，当業者といえども，本件発明２に係る光沢黒色系の包装用容器を製造することは容易ではないというべきであるから，本件発明２は，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項の要件を満たさない。３ 原告は，熱成形の際に，成形時間を短時間に設定すること，あるいは，シートの温度を約７０〜１００度とすることは技術常識であり，そうであれば，成形前後において，昇温結晶化温度及び結晶化熱量は同等である旨主張する。しかしながら，原告主張の技術常識を認めるに足りるに的確な証拠はなく，また，原告の知財チーム作成に係る甲６８の実験結果報告書において，加熱時間４秒間で，シート表面温度が９８度の場合に，結晶化熱量が２ｍＪ／ｍｇ上昇する旨の実験結果の記載があることに照らすと，原告主張の成形条件が採用されているからといって，昇温結晶化温度及び結晶化熱量が不変であるとまでは認められない。＼n原告は，昇温結晶化温度及び結晶化熱量が成形により低下するとすれば，低下が予想される分だけ昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値が大きい多層シートを用いて容器を形成すればよく，本件発明２はサポート要件と実施可能＼要件を充足する旨主張する。このような原告の主張は，当業者がこれらの物性値の変化を正確に予測したり，制御したりすることができることを前提とするものというべきところ，当業者であっても，そのような予＼測や制御が容易でないことは，上記２で説示したとおりであるから，原告の上記主張は採用することができない。
2013.02. 7
平成24(行ケ)10020 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年01月31日 知的財産高等裁判所
開示不十分とした審決が取り消されました。
確かに，前記２(2)アのとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，赤色蛍光体及び緑色蛍光体として使用できる具体的な物質が，内部量子効率を含む各特性を含めて記載されているところ，本件明細書に開示されている緑色蛍光体の内部量子効率は８０％以上であるが，赤色蛍光体の内部量子効率は８０％未満であり，したがって，本件明細書には，内部量子効率が８０％以上の緑色蛍光体については記載されているが，内部量子効率が８０％以上の赤色蛍光体については，直接記載されていないというほかない。しかしながら，前記１(8)のとおり，本件明細書には，赤色蛍光体及び緑色蛍光体の製造方法について，その原料，反応促進剤の有無，焼成条件（温度，時間）なども含めて具体的に記載されているのみならず，赤色蛍光体の製造方法については，本件出願時には製造条件が未だ最適化されていないため，内部量子効率が低いものしか得られていないが，製造条件の最適化により改善されることまで記載されているものである。そうすると，研究段階においても，赤色蛍光体について６０ないし７０％の内部量子効率が実現されているのであるから，今後，製造条件が十分最適化されることにより，内部量子効率が高いものを得ることができることが記載されている以上，当業者は，今後，製造条件が十＼分最適化されることにより，内部量子効率が８０％以上の高い赤色蛍光体が得られると理解するものというべきである。
イ 証拠（甲５，１２〜１７）によれば，蛍光体の製造方法において，製造条件の最適化として，結晶中の不純物を除去すること，結晶格子の欠陥を減らすこと，結晶粒径を制御すること，発光中心となる付活剤の濃度を最適化すること等により，蛍光体の効率を低下させる要因を除去することは，本件出願時において当業者に周知の事項であったと認められる。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明に内部量子効率が８０％未満の赤色蛍光体が記載されているにすぎなかったとしても，当業者は，蛍光体の製造方法において，製造条件の最適化を行うことにより，赤色蛍光体についても，その内部量子効率が８０％以上のものを容易に製造することができるものと解される。実際，証拠（甲１８）によれば，本件出願後ではあるが，平成１８年３月２２日，内部量子効率が８６ないし８７％のＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕの赤色蛍光体が製造された旨が発表されたことが認められる。
ウ 以上によると，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者が内部量子効率８０％以上の赤色蛍光体を製造することができる程度の開示が存在するものというべきである。
確かに，前記２(2)アのとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，赤色蛍光体及び緑色蛍光体として使用できる具体的な物質が，内部量子効率を含む各特性を含めて記載されているところ，本件明細書に開示されている緑色蛍光体の内部量子効率は８０％以上であるが，赤色蛍光体の内部量子効率は８０％未満であり，したがって，本件明細書には，内部量子効率が８０％以上の緑色蛍光体については記載されているが，内部量子効率が８０％以上の赤色蛍光体については，直接記載されていないというほかない。しかしながら，前記１(8)のとおり，本件明細書には，赤色蛍光体及び緑色蛍光体の製造方法について，その原料，反応促進剤の有無，焼成条件（温度，時間）なども含めて具体的に記載されているのみならず，赤色蛍光体の製造方法については，本件出願時には製造条件が未だ最適化されていないため，内部量子効率が低いものしか得られていないが，製造条件の最適化により改善されることまで記載されているものである。そうすると，研究段階においても，赤色蛍光体について６０ないし７０％の内部量子効率が実現されているのであるから，今後，製造条件が十分最適化されることにより，内部量子効率が高いものを得ることができることが記載されている以上，当業者は，今後，製造条件が十＼分最適化されることにより，内部量子効率が８０％以上の高い赤色蛍光体が得られると理解するものというべきである。
イ 証拠（甲５，１２〜１７）によれば，蛍光体の製造方法において，製造条件の最適化として，結晶中の不純物を除去すること，結晶格子の欠陥を減らすこと，結晶粒径を制御すること，発光中心となる付活剤の濃度を最適化すること等により，蛍光体の効率を低下させる要因を除去することは，本件出願時において当業者に周知の事項であったと認められる。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明に内部量子効率が８０％未満の赤色蛍光体が記載されているにすぎなかったとしても，当業者は，蛍光体の製造方法において，製造条件の最適化を行うことにより，赤色蛍光体についても，その内部量子効率が８０％以上のものを容易に製造することができるものと解される。実際，証拠（甲１８）によれば，本件出願後ではあるが，平成１８年３月２２日，内部量子効率が８６ないし８７％のＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕの赤色蛍光体が製造された旨が発表されたことが認められる。
ウ 以上によると，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者が内部量子効率８０％以上の赤色蛍光体を製造することができる程度の開示が存在するものというべきである。
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2012.12.22
平成23(行ケ)10339 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年12月13日 知的財産高等裁判所
審決の認定には誤りがあるが、結論に影響しないとして、サポート要件違反でないとした審決が維持されました。
ウ 本件明細書の上記アの記載によれば，食塩の過多な摂取は高血圧症等に悪影響を及ぼすことから，減塩醤油を始めとする減塩された液体調味料の使用が望まれているが，例えば，食塩含有量が９w/w％以下と定められている減塩醤油は食塩含有量が低いので，これを使用した場合，いわゆる塩味が十分感じられず，味がもの足りないと感じる人が多く，その使用量は増加していないという問題があったという背景技術の下，食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある液体調味料を提供するという目的で，食塩含有量を９質量％以下にしても塩味を感じさせる手段について検討した結果，食塩９質量％以下とし，かつカリウムを０．５〜４．２質量％とした系で，特定の風味改善成分を含有させることによって，塩味がより強く感じられ，味の良好な液体調味料が得られることを見いだし，その発明を特許出願したものであると認められる。したがって，本件特許発明１は，食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油を提供するという目的で，塩味がより強く感じられ，味の良好な液体調味料が得られるというものであるから，食塩を９質量％以下に低下させた場合であっても，通常の醤油に近い塩味を感じる減塩醤油を提供することが解決しようとする課題の１つとするものである。しかしながら，上記イで述べたように，塩化カリウムを食塩の塩味を代替する成分として使用した場合に苦味に代表＼される不快な味を有することは，本件特許の出願時における当業者の技術常識であったのであるから，当業者であれば，カリウムを食塩の塩味の代替成分として使用する本件特許発明１においても，カリウムによる苦味等の不快な味を低減するという課題が存在することを認識するものと認められる。本件明細書の発明の詳細な説明に，「カリウムは塩味があり，かつ異味が少ない点から塩化カリウムであることが好ましい」（【００１２】），「この結果，種々の風味改良剤の添加により，塩味が増強し，カリウムの苦味が抑制され，好ましい風味となった」（【００４４】）と記載されており，また，実施例に記載の２点識別試験法では，塩味と苦味の両者について官能評価していることからも，本件特許発明１の減塩醤油では，通常の醤油に近い塩味を感じさせる点と，カリウムの配合による苦味等の不快な味を低減する点が，共に解決すべき課題であると理解できる。したがって，本件特許発明１の課題を，「少なくとも，食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油を得ること」（審決８頁１９行〜２０行）とした本件審決の認定は，カリウムの配合による苦味等の不快な味を低減するとの課題を看過した点に誤りがあるというべきである。＼n エ しかしながら，本件特許発明１は，上記２つの課題をいずれも解決していると認められるから，この誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。その理由は，以下のとおりである。・・・
(ｲ) 苦味に代表される不快な味について
実施例に記載の，「醤油としての風味の好ましさ」の判断基準は，「５：……味の調和に優れている」，「４：……味の調和がとれている」，「３：……味の調和がとれている」，「２：味の調和に若干欠ける」，「１：味の調和に欠け，苦味や異味を感じる」とあるので（【００４０】），苦味に代表される不快な味についても，「醤油としての風味の好ましさ」として５段階で評価を行ったと認められる。そして，この評価が３〜５の場合に，試験品は苦味に代表＼される不快な味を呈さず，本件特許発明１の課題が解決されているものと評価することができる。
(ｳ) 上記を前提に，本件明細書の発明の詳細な説明の記載について検討する。ａ 本件明細書の表１・・・この結果より，食塩を８．１１質量％，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．０５質量％の遊離コハク酸換算量を含有する減塩醤油では，カリウムが０．７８ないし３．９１質量％の場合に，本件特許発明１の課題が解決できるものと理解できる。ｂ 乙３の表２の試験品Ｄ〜Ｉは，食塩含有量が７．０４質量％（表＼中のナトリウム含有量の数値より換算）である対照品2)の減塩醤油に，塩化カリウムを１．６３，３．５６又は７．６５質量％添加し（カリウム含有量は１．０１，２．０２，４．１６質量％と変化），それぞれの場合において，コハク酸二ナトリウムを添加しないか，０．１０質量％（遊離のコハク酸換算で０．０７質量％）を添加したものである。その結果，減塩醤油中にコハク酸二ナトリウムを０．１０質量％添加した場合に，総合評価が３又は４であったことが示されている。この結果より，食塩を７．０４質量％，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．１０質量％（遊離のコハク酸換算で０．０７質量％）含有する減塩醤油では，カリウムが１．０１ないし４．１６質量％の場合に，本件特許発明１の課題が解決できるものと理解できる。
・・・
上記試験品は，いずれも食塩含有量がほぼ等しく，また，カリウム含有量が等しい減塩醤油であることから，これらの総合評価の結果を総合すると，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．００５〜１．３０質量％の遊離コハク酸換算量（遊離のコハク酸換算で０．００３６〜０．９３質量％）の場合に，本件発明の課題が解決できるものと理解できる。ｄ 前記ａのとおり，食塩の含有量８．１１質量％では，カリウムが０．７８〜３．９１質量％と，特許請求の範囲において特定される範囲のほぼ全域で本件発明の課題が解決でき，また，食塩の含有量が特許請求の範囲で特定される範囲の下限付近とした場合にも，乙３に示される試験結果より，コハク酸を配合することによって，本件特許発明１の課題が解決できるということができる。一方，食塩の含有量を８．１１質量％よりも増加させた場合には，塩味が増加するので，塩味についての問題が生じるとは考えられず，また，カリウムの含有量は増やさないので，苦味に代表される不快な味についての問題も生じることはない。したがって，本件特許発明１の食塩及びカリウムの含有量の範囲において，その課題が解決できるものと認められる。一方，コハク酸については，前記ｃで述べたように，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．００５〜１．３０質量％の遊離コハク酸換算量（遊離のコハク酸換算で０．００３６〜０．９３質量％）の場合に，本件特許発明１の課題が解決できるということができる。ここに示された値は，下限値は本件特許発明１の範囲内であるし，上限値も本件特許発明１が限定する上限に近いことから，本件特許発明１は，コハク酸含有量の全ての範囲において，減塩醤油の塩味についての課題を解決できるものと認められる。以上に述べたとおりであるから，本件特許発明１は，その全ての範囲において，減塩醤油についての本件特許発明１が有する課題を解決できるものと認められる。＼n
ウ 本件明細書の上記アの記載によれば，食塩の過多な摂取は高血圧症等に悪影響を及ぼすことから，減塩醤油を始めとする減塩された液体調味料の使用が望まれているが，例えば，食塩含有量が９w/w％以下と定められている減塩醤油は食塩含有量が低いので，これを使用した場合，いわゆる塩味が十分感じられず，味がもの足りないと感じる人が多く，その使用量は増加していないという問題があったという背景技術の下，食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある液体調味料を提供するという目的で，食塩含有量を９質量％以下にしても塩味を感じさせる手段について検討した結果，食塩９質量％以下とし，かつカリウムを０．５〜４．２質量％とした系で，特定の風味改善成分を含有させることによって，塩味がより強く感じられ，味の良好な液体調味料が得られることを見いだし，その発明を特許出願したものであると認められる。したがって，本件特許発明１は，食塩含有量が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油を提供するという目的で，塩味がより強く感じられ，味の良好な液体調味料が得られるというものであるから，食塩を９質量％以下に低下させた場合であっても，通常の醤油に近い塩味を感じる減塩醤油を提供することが解決しようとする課題の１つとするものである。しかしながら，上記イで述べたように，塩化カリウムを食塩の塩味を代替する成分として使用した場合に苦味に代表＼される不快な味を有することは，本件特許の出願時における当業者の技術常識であったのであるから，当業者であれば，カリウムを食塩の塩味の代替成分として使用する本件特許発明１においても，カリウムによる苦味等の不快な味を低減するという課題が存在することを認識するものと認められる。本件明細書の発明の詳細な説明に，「カリウムは塩味があり，かつ異味が少ない点から塩化カリウムであることが好ましい」（【００１２】），「この結果，種々の風味改良剤の添加により，塩味が増強し，カリウムの苦味が抑制され，好ましい風味となった」（【００４４】）と記載されており，また，実施例に記載の２点識別試験法では，塩味と苦味の両者について官能評価していることからも，本件特許発明１の減塩醤油では，通常の醤油に近い塩味を感じさせる点と，カリウムの配合による苦味等の不快な味を低減する点が，共に解決すべき課題であると理解できる。したがって，本件特許発明１の課題を，「少なくとも，食塩濃度が低いにもかかわらず塩味のある減塩醤油を得ること」（審決８頁１９行〜２０行）とした本件審決の認定は，カリウムの配合による苦味等の不快な味を低減するとの課題を看過した点に誤りがあるというべきである。＼n エ しかしながら，本件特許発明１は，上記２つの課題をいずれも解決していると認められるから，この誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。その理由は，以下のとおりである。・・・
(ｲ) 苦味に代表される不快な味について
実施例に記載の，「醤油としての風味の好ましさ」の判断基準は，「５：……味の調和に優れている」，「４：……味の調和がとれている」，「３：……味の調和がとれている」，「２：味の調和に若干欠ける」，「１：味の調和に欠け，苦味や異味を感じる」とあるので（【００４０】），苦味に代表される不快な味についても，「醤油としての風味の好ましさ」として５段階で評価を行ったと認められる。そして，この評価が３〜５の場合に，試験品は苦味に代表＼される不快な味を呈さず，本件特許発明１の課題が解決されているものと評価することができる。
(ｳ) 上記を前提に，本件明細書の発明の詳細な説明の記載について検討する。ａ 本件明細書の表１・・・この結果より，食塩を８．１１質量％，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．０５質量％の遊離コハク酸換算量を含有する減塩醤油では，カリウムが０．７８ないし３．９１質量％の場合に，本件特許発明１の課題が解決できるものと理解できる。ｂ 乙３の表２の試験品Ｄ〜Ｉは，食塩含有量が７．０４質量％（表＼中のナトリウム含有量の数値より換算）である対照品2)の減塩醤油に，塩化カリウムを１．６３，３．５６又は７．６５質量％添加し（カリウム含有量は１．０１，２．０２，４．１６質量％と変化），それぞれの場合において，コハク酸二ナトリウムを添加しないか，０．１０質量％（遊離のコハク酸換算で０．０７質量％）を添加したものである。その結果，減塩醤油中にコハク酸二ナトリウムを０．１０質量％添加した場合に，総合評価が３又は４であったことが示されている。この結果より，食塩を７．０４質量％，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．１０質量％（遊離のコハク酸換算で０．０７質量％）含有する減塩醤油では，カリウムが１．０１ないし４．１６質量％の場合に，本件特許発明１の課題が解決できるものと理解できる。
・・・
上記試験品は，いずれも食塩含有量がほぼ等しく，また，カリウム含有量が等しい減塩醤油であることから，これらの総合評価の結果を総合すると，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．００５〜１．３０質量％の遊離コハク酸換算量（遊離のコハク酸換算で０．００３６〜０．９３質量％）の場合に，本件発明の課題が解決できるものと理解できる。ｄ 前記ａのとおり，食塩の含有量８．１１質量％では，カリウムが０．７８〜３．９１質量％と，特許請求の範囲において特定される範囲のほぼ全域で本件発明の課題が解決でき，また，食塩の含有量が特許請求の範囲で特定される範囲の下限付近とした場合にも，乙３に示される試験結果より，コハク酸を配合することによって，本件特許発明１の課題が解決できるということができる。一方，食塩の含有量を８．１１質量％よりも増加させた場合には，塩味が増加するので，塩味についての問題が生じるとは考えられず，また，カリウムの含有量は増やさないので，苦味に代表される不快な味についての問題も生じることはない。したがって，本件特許発明１の食塩及びカリウムの含有量の範囲において，その課題が解決できるものと認められる。一方，コハク酸については，前記ｃで述べたように，コハク酸をコハク酸二ナトリウム０．００５〜１．３０質量％の遊離コハク酸換算量（遊離のコハク酸換算で０．００３６〜０．９３質量％）の場合に，本件特許発明１の課題が解決できるということができる。ここに示された値は，下限値は本件特許発明１の範囲内であるし，上限値も本件特許発明１が限定する上限に近いことから，本件特許発明１は，コハク酸含有量の全ての範囲において，減塩醤油の塩味についての課題を解決できるものと認められる。以上に述べたとおりであるから，本件特許発明１は，その全ての範囲において，減塩醤油についての本件特許発明１が有する課題を解決できるものと認められる。＼n
2012.11.22
平成23(行ケ)10234 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年11月07日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反（36条6項1号）とした審決が取り消されました。
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かを検討して判断すべきものである。(2) したがって，本件においても，サポート要件に係る判断の前提として本件発明の課題について認定する必要があり，その上で，本件発明の特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明の記載を対比し，本件発明として特許請求の範囲に記載された発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，当該発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし本件発明の当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かを検討する必要があるというべきである。
・・・
したがって，本件明細書は，本件発明に当たり，理論上，燐光を発する有機金属化合物を発光材料として発光層に使用することにより，有機発光デバイスの発光効率を改善することができるにもかかわらず，極めて多数にわたる有機金属化合物のうち当該発光材料として発光層に使用できるものが，ごく限られた特定のものしか知られていないという本件出願日当時の当時の技術水準（前記２(7)）を前提としているものと認められる。 ・・・
そして，本件明細書には，本件発明の課題が必ずしも明確に記載されていないが，本件明細書は，上記技術水準を前提として，本件発明について，本件出願日当時に知られていた有機金属化合物とは異なるものを発光層に使用した有機発光デバイスに関するものとして説明しているものであるから，本件発明の課題は，「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であると認めるのが相当である。・・・
４ 本件発明のサポート要件の充足について
・・・
したがって，当業者は，以上の本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，そこに記載の発明が電気エネルギー（電圧）を印加した場合に燐光を発するものであって，アノード，カソード及び発光層を含み，式Ｌ2ＭＸで表される有機イリジウム錯体を発光層に含む燐光有機発光デバイス又はこれが組み込まれた表＼＼示装置という本件発明が，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているものと理解することができる。
(4) 以上に加えて，本件発明の課題は，前記(1)に説示のとおり，「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記(2)に説示のとおり，本件出願日前に燐光を発することが知られていなかった特定の有機イリジウム錯体が，その製造方法及び本件発明の他の構成とともに具体的に記載されているばかりか，前記(3)に説示のとおり，当該有機イリジウム錯体を有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発することが，その作用機序とともに具体的に記載されているといえる。したがって，本件発明として特許請求の範囲に記載された発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるというべきであって，本件発明の特許請求の範囲の記載は，法３６条６項１号にいう「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」ということができる。
(5) 被告の主張について
ア 被告は，本件明細書の発明の詳細な説明ではＢＴＩｒという特定のイリジウム錯体の効果のみが確認されており，式Ｌ2ＭＸで表される有機イリジウム錯体全体の効果が確認されていない旨を主張する。しかしながら，前記(3)に説示のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，ＢＴＩｒを発光層に含めた有機発光デバイスに加えて，式Ｌ2ＭＸで表される様々な有機イリジウム錯体の製造方法や，これらの有機イリジウム錯体による燐光の発光スペクトルが示されているばかりか，有機イリジウム錯体を採用することによって燐光が発生する作用機序も記載があるのであって，ＢＴＩｒという特定のイリジウム錯体の効果のみを確認したものではない。よって，被告の上記主張は，これを採用できない。
イ 被告は，本件明細書には式Ｌ2ＭＸで表される有機イリジウム錯体が発光しない場合がある旨の記載がある（【０１１４】）から，これと類似したものを用いれば全く発光しなくなると当業者が認識する旨を主張する。しかしながら，前記１(4)ケに記載のとおり，本件明細書の【０１１４】は，特定の２種類のＸ配位子を用いた場合に理由不明のクエンチが生じるために非常に弱い発光を与えるか，または発光を全く示さない旨を記載しているにとどまり，特定の作用機序によって全く発光しなくなる旨を記載しているわけではないから，この記載から直ちに，当業者が当該２種類のＸ配位子に類似したものを用いれば全く発光しなくなると認識するとまではいえない。
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かを検討して判断すべきものである。(2) したがって，本件においても，サポート要件に係る判断の前提として本件発明の課題について認定する必要があり，その上で，本件発明の特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明の記載を対比し，本件発明として特許請求の範囲に記載された発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，当該発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし本件発明の当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かを検討する必要があるというべきである。
・・・
したがって，本件明細書は，本件発明に当たり，理論上，燐光を発する有機金属化合物を発光材料として発光層に使用することにより，有機発光デバイスの発光効率を改善することができるにもかかわらず，極めて多数にわたる有機金属化合物のうち当該発光材料として発光層に使用できるものが，ごく限られた特定のものしか知られていないという本件出願日当時の当時の技術水準（前記２(7)）を前提としているものと認められる。 ・・・
そして，本件明細書には，本件発明の課題が必ずしも明確に記載されていないが，本件明細書は，上記技術水準を前提として，本件発明について，本件出願日当時に知られていた有機金属化合物とは異なるものを発光層に使用した有機発光デバイスに関するものとして説明しているものであるから，本件発明の課題は，「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であると認めるのが相当である。・・・
４ 本件発明のサポート要件の充足について
・・・
したがって，当業者は，以上の本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，そこに記載の発明が電気エネルギー（電圧）を印加した場合に燐光を発するものであって，アノード，カソード及び発光層を含み，式Ｌ2ＭＸで表される有機イリジウム錯体を発光層に含む燐光有機発光デバイス又はこれが組み込まれた表＼＼示装置という本件発明が，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているものと理解することができる。
(4) 以上に加えて，本件発明の課題は，前記(1)に説示のとおり，「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記(2)に説示のとおり，本件出願日前に燐光を発することが知られていなかった特定の有機イリジウム錯体が，その製造方法及び本件発明の他の構成とともに具体的に記載されているばかりか，前記(3)に説示のとおり，当該有機イリジウム錯体を有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発することが，その作用機序とともに具体的に記載されているといえる。したがって，本件発明として特許請求の範囲に記載された発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるというべきであって，本件発明の特許請求の範囲の記載は，法３６条６項１号にいう「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」ということができる。
(5) 被告の主張について
ア 被告は，本件明細書の発明の詳細な説明ではＢＴＩｒという特定のイリジウム錯体の効果のみが確認されており，式Ｌ2ＭＸで表される有機イリジウム錯体全体の効果が確認されていない旨を主張する。しかしながら，前記(3)に説示のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，ＢＴＩｒを発光層に含めた有機発光デバイスに加えて，式Ｌ2ＭＸで表される様々な有機イリジウム錯体の製造方法や，これらの有機イリジウム錯体による燐光の発光スペクトルが示されているばかりか，有機イリジウム錯体を採用することによって燐光が発生する作用機序も記載があるのであって，ＢＴＩｒという特定のイリジウム錯体の効果のみを確認したものではない。よって，被告の上記主張は，これを採用できない。
イ 被告は，本件明細書には式Ｌ2ＭＸで表される有機イリジウム錯体が発光しない場合がある旨の記載がある（【０１１４】）から，これと類似したものを用いれば全く発光しなくなると当業者が認識する旨を主張する。しかしながら，前記１(4)ケに記載のとおり，本件明細書の【０１１４】は，特定の２種類のＸ配位子を用いた場合に理由不明のクエンチが生じるために非常に弱い発光を与えるか，または発光を全く示さない旨を記載しているにとどまり，特定の作用機序によって全く発光しなくなる旨を記載しているわけではないから，この記載から直ちに，当業者が当該２種類のＸ配位子に類似したものを用いれば全く発光しなくなると認識するとまではいえない。
◆判決本文
こちらは関連事件です。
2012.11. 3
平成24(行ケ)10076 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年10月29日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反ではないとして、拒絶審決を取り消しました。
発明の詳細な説明には，「これらの単環ヒンダードフェノール化合物は水溶性であり，そして多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤よりも揮発性である。多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤はそのより高い分子量により，水溶性が一層低く，しかも揮発性が低い。」（段落【０００８】）と記載されているが，この記載は，単環フェノールがメチレン架橋化多環フェノールよりも，より揮発性であり，より水溶性であり，油溶解性が低いという当業者の技術常識に沿った記載である。また，発明の詳細な説明には，「低揮発性成分は，潤滑剤の使用期間中に蒸発により失われないのでより効果的な酸化防止剤である。それゆえにそれら（判決注：酸化防止剤組成物のこと）は潤滑剤中に留まり，潤滑剤を…酸化の悪影響から保護する。」（段落【００２２】）と記載されているところ，酸化防止作用を示す成分が揮発することによって減少すれば，組成物の酸化防止能も減少するので，組成物中の揮発性の成分の量を減らすことにより組成物の酸化防止能＼が向上することも，当業者の技術常識に沿った記載である。このように，発明の詳細な説明には，非常に低レベルのＯＴＢＰ，ＤＴＢＰ及びＴＴＢＰの単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって，従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ，また，低い揮発性を有し，その結果，向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているということができるから，発明の詳細な説明の記載から，本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。したがって，発明の詳細な説明は，請求項１に係る発明について，その発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとして記載されているということができるから，請求項１に係る発明は発明の詳細に記載されているということができる。これとは異なるサポート要件に関する審決の判断には誤りがある。
３ 被告の主張に対する個別的判断
(1) 被告は，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物は，ごく少量であるところ，もともとごく少量しか含まれていない単環化合物の量をさらに低減したからといって，従来のものと比較して，向上した油- 11 -溶解性及び低い揮発性について，有意な差異をもたらし得る程の効果を奏するとまでは認識できないし，本願発明の組成物は，潤滑剤等の組成物に添加されてその機能を発揮するものなので，組成物に添加されることにより希釈された状態では，単環化合物の含有量の減少による影響もさらに薄まると解されるなどと主張する。被告の主張は，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物（ＤＴＢＰ，ＯＴＢＰ及びＴＴＢＰ）がごく少量であることを前提とするものである。しかし，発明の詳細な説明には，「従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤は，ＤＴＢＰおよびＯＴＢＰの混合物をホルムアルデヒド源と，反応溶媒中で，そしてアルキル化触媒の存在下で反応させることにより調製される。・・・これら酸化防止剤の調製物中の混入物には，以下に示す単環フェノール化合物：ＤＴＢＰ，ＴＴＢＰが含まれる。」旨の記載があり（段落【０００５】【０００７】），また，「ＯＴＢＰおよびＤＴＢＰは，製造後の生成物中に残る多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤の出発材料である。ＴＴＢＰは一般に，多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤を調製するために使用されるＯＴＢＰおよびＤＴＢＰ中に混入物として見いだされる。・・・」（段落【０００８】）との記載があるところ，これらの記載からすると，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤は，ＴＴＢＰを不純物として含有するＤＴＢＰ及びＯＴＢＰをその製造原料として使用するものなので，その調製物には一定量以上の未反応のＤＴＢＰ及びＯＴＢＰや不純物のＴＴＢＰを含んでいるものと認められる。そうすると，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤が不純物として含む単環化合物（ＤＴＢＰ，ＯＴＢＰ及びＴＴＢＰ）がごく少量であるとまではいえないというべきであって，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物はごく少量であることを前提とする被告の主張は採用することはできない。＼n
(2) 被告は，発明の詳細な説明には，向上した酸化安定性及び低い生物蓄積性という課題を達成し得ることの技術的裏付けが記載されておらず，また，向上した酸化安定性及び低い生物蓄積性の課題を達成し得ることが技術常識により当然に予- 12 -想できるとする技術的根拠も記載されていないと主張する。しかし，技術常識を参酌して発明の詳細な説明の記載をみた当業者が，本願発明の構成を採用することにより，向上した酸化安定性という本願発明の課題が解決できると認識できることは前記のとおりである。また，発明の詳細な説明には，生物蓄積性についての課題が解決できることを示す記載はない。しかし，発明の詳細な説明の記載から，本願発明についての複数の課題を把握することができる場合，当該発明におけるその課題の重要性を問わず，発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ，サポート要件を満たさないとするのは相当でない。＼n
(3) 被告は，本件出願時の技術常識を考慮すると，０１０ppm のトリ-tert-ブチルフェノールの混入物を含むＤＴＢＰ単量体，すなわち本願発明の原料成分を入手することは困難なものであったから，該ＤＴＢＰ単量体の具体的入手手段について何ら明らかにされていない発明の詳細な説明の記載に基づいて，本願発明の組成物を具体的に製造できるとは到底いえないとか，本願発明の組成物の具体的な製造を確認した例は記載されておらず，これらが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていないのであるから，「特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明」であるということはできないと主張する。しかし，発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば，これは特許法３６条４項１号（実施可能＼要件）の問題として扱うべきものである。審決は，本件出願が特許法３６条６項１号（サポート要件）に規定する要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し，請求不成立との結論を出したものであるから，被告の上記主張は，審決の判断を是認するものとしては採用することができない。なお，被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが，サポート要件が充足されるには，具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。
発明の詳細な説明には，「これらの単環ヒンダードフェノール化合物は水溶性であり，そして多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤よりも揮発性である。多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤はそのより高い分子量により，水溶性が一層低く，しかも揮発性が低い。」（段落【０００８】）と記載されているが，この記載は，単環フェノールがメチレン架橋化多環フェノールよりも，より揮発性であり，より水溶性であり，油溶解性が低いという当業者の技術常識に沿った記載である。また，発明の詳細な説明には，「低揮発性成分は，潤滑剤の使用期間中に蒸発により失われないのでより効果的な酸化防止剤である。それゆえにそれら（判決注：酸化防止剤組成物のこと）は潤滑剤中に留まり，潤滑剤を…酸化の悪影響から保護する。」（段落【００２２】）と記載されているところ，酸化防止作用を示す成分が揮発することによって減少すれば，組成物の酸化防止能も減少するので，組成物中の揮発性の成分の量を減らすことにより組成物の酸化防止能＼が向上することも，当業者の技術常識に沿った記載である。このように，発明の詳細な説明には，非常に低レベルのＯＴＢＰ，ＤＴＢＰ及びＴＴＢＰの単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって，従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ，また，低い揮発性を有し，その結果，向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているということができるから，発明の詳細な説明の記載から，本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。したがって，発明の詳細な説明は，請求項１に係る発明について，その発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとして記載されているということができるから，請求項１に係る発明は発明の詳細に記載されているということができる。これとは異なるサポート要件に関する審決の判断には誤りがある。
３ 被告の主張に対する個別的判断
(1) 被告は，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物は，ごく少量であるところ，もともとごく少量しか含まれていない単環化合物の量をさらに低減したからといって，従来のものと比較して，向上した油- 11 -溶解性及び低い揮発性について，有意な差異をもたらし得る程の効果を奏するとまでは認識できないし，本願発明の組成物は，潤滑剤等の組成物に添加されてその機能を発揮するものなので，組成物に添加されることにより希釈された状態では，単環化合物の含有量の減少による影響もさらに薄まると解されるなどと主張する。被告の主張は，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物（ＤＴＢＰ，ＯＴＢＰ及びＴＴＢＰ）がごく少量であることを前提とするものである。しかし，発明の詳細な説明には，「従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤は，ＤＴＢＰおよびＯＴＢＰの混合物をホルムアルデヒド源と，反応溶媒中で，そしてアルキル化触媒の存在下で反応させることにより調製される。・・・これら酸化防止剤の調製物中の混入物には，以下に示す単環フェノール化合物：ＤＴＢＰ，ＴＴＢＰが含まれる。」旨の記載があり（段落【０００５】【０００７】），また，「ＯＴＢＰおよびＤＴＢＰは，製造後の生成物中に残る多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤の出発材料である。ＴＴＢＰは一般に，多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤を調製するために使用されるＯＴＢＰおよびＤＴＢＰ中に混入物として見いだされる。・・・」（段落【０００８】）との記載があるところ，これらの記載からすると，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤は，ＴＴＢＰを不純物として含有するＤＴＢＰ及びＯＴＢＰをその製造原料として使用するものなので，その調製物には一定量以上の未反応のＤＴＢＰ及びＯＴＢＰや不純物のＴＴＢＰを含んでいるものと認められる。そうすると，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤が不純物として含む単環化合物（ＤＴＢＰ，ＯＴＢＰ及びＴＴＢＰ）がごく少量であるとまではいえないというべきであって，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物はごく少量であることを前提とする被告の主張は採用することはできない。＼n
(2) 被告は，発明の詳細な説明には，向上した酸化安定性及び低い生物蓄積性という課題を達成し得ることの技術的裏付けが記載されておらず，また，向上した酸化安定性及び低い生物蓄積性の課題を達成し得ることが技術常識により当然に予- 12 -想できるとする技術的根拠も記載されていないと主張する。しかし，技術常識を参酌して発明の詳細な説明の記載をみた当業者が，本願発明の構成を採用することにより，向上した酸化安定性という本願発明の課題が解決できると認識できることは前記のとおりである。また，発明の詳細な説明には，生物蓄積性についての課題が解決できることを示す記載はない。しかし，発明の詳細な説明の記載から，本願発明についての複数の課題を把握することができる場合，当該発明におけるその課題の重要性を問わず，発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ，サポート要件を満たさないとするのは相当でない。＼n
(3) 被告は，本件出願時の技術常識を考慮すると，０１０ppm のトリ-tert-ブチルフェノールの混入物を含むＤＴＢＰ単量体，すなわち本願発明の原料成分を入手することは困難なものであったから，該ＤＴＢＰ単量体の具体的入手手段について何ら明らかにされていない発明の詳細な説明の記載に基づいて，本願発明の組成物を具体的に製造できるとは到底いえないとか，本願発明の組成物の具体的な製造を確認した例は記載されておらず，これらが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていないのであるから，「特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明」であるということはできないと主張する。しかし，発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば，これは特許法３６条４項１号（実施可能＼要件）の問題として扱うべきものである。審決は，本件出願が特許法３６条６項１号（サポート要件）に規定する要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し，請求不成立との結論を出したものであるから，被告の上記主張は，審決の判断を是認するものとしては採用することができない。なお，被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが，サポート要件が充足されるには，具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。
2012.10.22
平成24(行ケ)10016 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年10月11日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反とした審決が取り消されました。
すなわち，本願明細書には，本願発明の課題は，選ばれた新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法を記載すること等であり，特定の発泡剤，すなわち，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃと一定の他の発泡剤との混合物を用いてポリウレタン硬質フォームを製造するための方法により製造されたポリウレタン硬質フォームは，約１５度を下回る温度において，熱伝導率が低く，熱遮断能を有するという効果を有することが判明したこと，この方法で用いる発泡剤組成物は，成分ａ）ＨＦＣ−３６５ｍｆｃと成分ｂ）低沸点の脂肪族炭化水素等とを含むものであるが，有利な組合せの一つとして，本願発明で用いる発泡剤組成物である，成分ａ）ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ及び成分ｂ）ＨＦＣ−２４５ｆａの組合せがあることが記載されているといえる。また，本願明細書には，本願発明で用いる発泡剤組成物を用いてポリウレタン硬質フォームを製造したことを示す実施例は記載されていないものの，成分ａ）ＨＦＣ−３６５ｍｆｃと組み合わせる成分ｂ）として，ＨＦＣ−１５２ａ（例１ａ），ＨＦＣ−３２（例１ｂ），及びＨＦＣ−１５２ａとＣＯ２（例１ｃ）を用いてポリウレタン硬質フォームを製造したことが，具体的に開示されているといえる。そうすると，本願発明で用いる発泡剤の成分ｂ）であるＨＦＣ−２４５ｆａは，上記のとおり，ひとまとまりの一定の発泡剤のひとつとして記載されている上，本願明細書の実施例で使用された成分ｂ）であるＨＦＣ−１５２ａやＨＦＣ−３２と同様に低沸点であり，技術的観点からすると化学構＼造及び理化学的性質が類似するといえることも併せ考慮すると，実施例１ａ）〜ｃ）と同様にＨＦＣ−２４５ｆａを使用することによりポリウレタン硬質フォームを製造する方法が開示されていると解するのが相当である。以上のとおり，本願発明の課題及び課題解決手段，並びに，その効果が，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されたものと認めるべきである。
すなわち，本願明細書には，本願発明の課題は，選ばれた新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法を記載すること等であり，特定の発泡剤，すなわち，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃと一定の他の発泡剤との混合物を用いてポリウレタン硬質フォームを製造するための方法により製造されたポリウレタン硬質フォームは，約１５度を下回る温度において，熱伝導率が低く，熱遮断能を有するという効果を有することが判明したこと，この方法で用いる発泡剤組成物は，成分ａ）ＨＦＣ−３６５ｍｆｃと成分ｂ）低沸点の脂肪族炭化水素等とを含むものであるが，有利な組合せの一つとして，本願発明で用いる発泡剤組成物である，成分ａ）ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ及び成分ｂ）ＨＦＣ−２４５ｆａの組合せがあることが記載されているといえる。また，本願明細書には，本願発明で用いる発泡剤組成物を用いてポリウレタン硬質フォームを製造したことを示す実施例は記載されていないものの，成分ａ）ＨＦＣ−３６５ｍｆｃと組み合わせる成分ｂ）として，ＨＦＣ−１５２ａ（例１ａ），ＨＦＣ−３２（例１ｂ），及びＨＦＣ−１５２ａとＣＯ２（例１ｃ）を用いてポリウレタン硬質フォームを製造したことが，具体的に開示されているといえる。そうすると，本願発明で用いる発泡剤の成分ｂ）であるＨＦＣ−２４５ｆａは，上記のとおり，ひとまとまりの一定の発泡剤のひとつとして記載されている上，本願明細書の実施例で使用された成分ｂ）であるＨＦＣ−１５２ａやＨＦＣ−３２と同様に低沸点であり，技術的観点からすると化学構＼造及び理化学的性質が類似するといえることも併せ考慮すると，実施例１ａ）〜ｃ）と同様にＨＦＣ−２４５ｆａを使用することによりポリウレタン硬質フォームを製造する方法が開示されていると解するのが相当である。以上のとおり，本願発明の課題及び課題解決手段，並びに，その効果が，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されたものと認めるべきである。
2012.01. 6
平成22(行ケ)10097 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年12月22日 知的財産高等裁判所
記載不備違反、進歩性違反なしとした審決が維持されました。裁判所が実施可能要件およびサポート要件についての一般論を述べています。
特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法３６条４項が上記のとおり規定する趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。そして，物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから（特許法２条３項１号），物の発明については，明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要があるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，上記の実施可能＼要件を満たすということができる。これを本件発明についてみると，本件発明は，いずれも物の発明であるが，その特許請求の範囲（前記第２の２）に記載のとおり，本件各化合物（ピペラジン−Ｎ−カルボジチオ酸（本件化合物１）若しくはピペラジン−Ｎ，Ｎ′−ビスカルボジチオ酸（本件化合物２）のいずれか一方若しくはこれらの混合物又はこれらの塩）が飛灰中の重金属を固定化できるということをその技術思想としている。したがって，本件発明が実施可能であるというためには，本件明細書の発明の詳細な説明に本件発明を構＼成する本件各化合物を製造する方法についての具体的な記載があるか，あるいはそのような記載がなくても，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるというべきである。
・・・・
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。(2) 本件明細書のサポート要件の充足性についてこれを本件発明についてみると，本件発明の特許請求の範囲の記載は，前記第２の２に記載のとおりであるところ，本件出願日当時，そこに記載の本件各化合物の製造方法が当業者に周知の技術であったことは，前記１(3)に認定のとおりである。また，前記１(2)エ(エ)に認定のとおり，本件明細書には，ＢＦ灰に，水と本件化合物２の塩を０．４ないし０．８重量％加え，混練したものから重金属の溶出が抑制されていることが記載されている（重金属固定化能試験）。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件各化合物が飛灰中の重金属の固定化処理剤として使用できる旨の記載があるといえる。そして，前記１(2)ウに認定のとおり，本件発明の目的は，飛灰中に含まれる重金属を安定性の高いキレート剤を用いることにより簡便に固定化できる方法を提供することであり，上記のとおり，重金属固定化能試験に関する発明の詳細な説明の記載により，当業者は，本件発明の課題を解決できると認識できるものといえる。以上によれば，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるということができる。
・・・・
特許法は，発明の公開を代償として独占権を付与するものであるから，ある発明が特許出願又は優先権主張日前に頒布された刊行物に記載されているか，当時の技術常識を参酌することにより刊行物に記載されているに等しいといえる場合には，その発明については特許を受けることができない（特許法２９条１項３号）。
特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法３６条４項が上記のとおり規定する趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。そして，物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから（特許法２条３項１号），物の発明については，明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要があるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，上記の実施可能＼要件を満たすということができる。これを本件発明についてみると，本件発明は，いずれも物の発明であるが，その特許請求の範囲（前記第２の２）に記載のとおり，本件各化合物（ピペラジン−Ｎ−カルボジチオ酸（本件化合物１）若しくはピペラジン−Ｎ，Ｎ′−ビスカルボジチオ酸（本件化合物２）のいずれか一方若しくはこれらの混合物又はこれらの塩）が飛灰中の重金属を固定化できるということをその技術思想としている。したがって，本件発明が実施可能であるというためには，本件明細書の発明の詳細な説明に本件発明を構＼成する本件各化合物を製造する方法についての具体的な記載があるか，あるいはそのような記載がなくても，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるというべきである。
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特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。(2) 本件明細書のサポート要件の充足性についてこれを本件発明についてみると，本件発明の特許請求の範囲の記載は，前記第２の２に記載のとおりであるところ，本件出願日当時，そこに記載の本件各化合物の製造方法が当業者に周知の技術であったことは，前記１(3)に認定のとおりである。また，前記１(2)エ(エ)に認定のとおり，本件明細書には，ＢＦ灰に，水と本件化合物２の塩を０．４ないし０．８重量％加え，混練したものから重金属の溶出が抑制されていることが記載されている（重金属固定化能試験）。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件各化合物が飛灰中の重金属の固定化処理剤として使用できる旨の記載があるといえる。そして，前記１(2)ウに認定のとおり，本件発明の目的は，飛灰中に含まれる重金属を安定性の高いキレート剤を用いることにより簡便に固定化できる方法を提供することであり，上記のとおり，重金属固定化能試験に関する発明の詳細な説明の記載により，当業者は，本件発明の課題を解決できると認識できるものといえる。以上によれば，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるということができる。
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特許法は，発明の公開を代償として独占権を付与するものであるから，ある発明が特許出願又は優先権主張日前に頒布された刊行物に記載されているか，当時の技術常識を参酌することにより刊行物に記載されているに等しいといえる場合には，その発明については特許を受けることができない（特許法２９条１項３号）。
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2012.01. 5
平成22(行ケ)10402 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年12月26日 知的財産高等裁判所
新規事項、且つ、サポート要件違反ありとした審決が維持されました。
原告は，「１，２−ジヒドロキノン」や「１，４−ジヒドロキノン」などの「ヒドロキノン」は容易に酸化されて「１，２−ベンゾキノン（オルソベンゾキノン）」や「１，４−ベンゾキノン（パラベンゾキノン）」などの「ベンゾキノン」に変化し，「ベンゾキノン」が還元されると「ヒドロキノン」に変化するという関係に鑑みれば，「ヒドロキノン」，すなわち「１，２−ジヒドロキノン」や「１，４−ジヒドロキノン」はキノン類に属することは明らかであるとも主張する。しかし，特許法１７条の２第３項の「明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，当初明細書等の全ての記載を総合しても，本願補正発明の抗菌，抗ウイルス及び抗真菌組成物において，酸化能＼力を有する試剤である過酸化水素やアズレンキノン等のキノンが，さらに酸化を受けた後に組成物中でその作用を発揮するということはできないので，当初明細書等に，酸化を受けて酸化能力を有する試剤に変換される物質を酸化能＼力を有する試剤に含めることが記載されているということはできない。
・・・
本願の当初明細書には，「抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌組成物に用いられる（Ａ）は，触媒機能を有する金属イオン化合物で，一般式は，Ｍ＋ａＸ−ｂで，Ｍは，ニッケル（Ｎｉ），コバルト（Ｃｏ），・・・クロム（Ｃｒ），・・・鉄（Ｆｅ），銅（Ｃｕ），チタン（Ｔｉ），・・・白金（Ｐｔ），バラジウム（Ｐｄ），…からなる群から選択された金属元素・・・である・・・」（段落【０００５】）と記載されているものの，Ｍ＋ａＸ−ｂで表＼される成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用する組成物については，発明の詳細な説明に具体的データの記載がなく，また，本願の組成物が脂肪酸やＤＮＡを分解するメカニズムを説明する記載もなく，脂肪酸やＤＮＡの分解において組成物中の各成分が果たす役割を実証する記載もない。他方，本件補正後の請求項１の記載によって特定される３つの成分を組み合わせることにより，脂肪酸やＤＮＡが分解でき，その結果，バクテリア，ウイルス及び真菌類を破壊，殺菌できることについて，具体例をもって示さなくとも当業者が理解できると認めるに足りる技術常識はない。そうすると，本願の組成物の成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用するものが，脂肪酸やＤＮＡを分解でき，バクテリア等を破壊，殺菌するという課題を解決できるということはできないので，本願における発明の詳細な説明は，本件補正の請求項１の記載によって特定される成分（Ａ）のＭの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されているということができない。したがって，本件補正後の請求項１（本願補正発明）の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」（サポート要件充足）ということはできない。
原告は，「１，２−ジヒドロキノン」や「１，４−ジヒドロキノン」などの「ヒドロキノン」は容易に酸化されて「１，２−ベンゾキノン（オルソベンゾキノン）」や「１，４−ベンゾキノン（パラベンゾキノン）」などの「ベンゾキノン」に変化し，「ベンゾキノン」が還元されると「ヒドロキノン」に変化するという関係に鑑みれば，「ヒドロキノン」，すなわち「１，２−ジヒドロキノン」や「１，４−ジヒドロキノン」はキノン類に属することは明らかであるとも主張する。しかし，特許法１７条の２第３項の「明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，当初明細書等の全ての記載を総合しても，本願補正発明の抗菌，抗ウイルス及び抗真菌組成物において，酸化能＼力を有する試剤である過酸化水素やアズレンキノン等のキノンが，さらに酸化を受けた後に組成物中でその作用を発揮するということはできないので，当初明細書等に，酸化を受けて酸化能力を有する試剤に変換される物質を酸化能＼力を有する試剤に含めることが記載されているということはできない。
・・・
本願の当初明細書には，「抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌組成物に用いられる（Ａ）は，触媒機能を有する金属イオン化合物で，一般式は，Ｍ＋ａＸ−ｂで，Ｍは，ニッケル（Ｎｉ），コバルト（Ｃｏ），・・・クロム（Ｃｒ），・・・鉄（Ｆｅ），銅（Ｃｕ），チタン（Ｔｉ），・・・白金（Ｐｔ），バラジウム（Ｐｄ），…からなる群から選択された金属元素・・・である・・・」（段落【０００５】）と記載されているものの，Ｍ＋ａＸ−ｂで表＼される成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用する組成物については，発明の詳細な説明に具体的データの記載がなく，また，本願の組成物が脂肪酸やＤＮＡを分解するメカニズムを説明する記載もなく，脂肪酸やＤＮＡの分解において組成物中の各成分が果たす役割を実証する記載もない。他方，本件補正後の請求項１の記載によって特定される３つの成分を組み合わせることにより，脂肪酸やＤＮＡが分解でき，その結果，バクテリア，ウイルス及び真菌類を破壊，殺菌できることについて，具体例をもって示さなくとも当業者が理解できると認めるに足りる技術常識はない。そうすると，本願の組成物の成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用するものが，脂肪酸やＤＮＡを分解でき，バクテリア等を破壊，殺菌するという課題を解決できるということはできないので，本願における発明の詳細な説明は，本件補正の請求項１の記載によって特定される成分（Ａ）のＭの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されているということができない。したがって，本件補正後の請求項１（本願補正発明）の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」（サポート要件充足）ということはできない。
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2011.03. 1
平成22(行ケ)10109 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年02月28日 知的財産高等裁判所
サポート要件（３６条６項１号）違反であるとされた審決が取り消されました。
３６条６項１号は，「特許請求の範囲」の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要するとしている。同条同号は，同条４項が「発明の詳細な説明」に関する記載要件を定めたものであるのに対し，「特許請求の範囲」に関する記載要件を定めたものである点において，その対象を異にする。特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められる旨規定されていることから明らかなように，特許権者の専有権の及ぶ範囲は，「特許請求の範囲」の記載によって画される（特許法６８条，７０条）。もし仮に，「発明の詳細な説明」に記載・開示がされている技術的事項の範囲を超えて，「特許請求の範囲」の記載がされるような場合があれば，特許権者が開示していない広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになり，当該技術を公開した範囲で，公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱することになる。３６条６項１号は，そのような「特許請求の範囲」の記載を許さないものとするために設けられた規定である。したがって，「発明の詳細な説明」において，「実施例」として記載された実施態様やその他の記載を参照しても，限定的かつ狭い範囲の技術的事項しか開示されていないと解されるにもかかわらず，「特許請求の範囲」に，「発明の詳細な説明」において開示された技術的範囲を超えた，広範な技術的範囲を含む記載がされているような場合は，同号に違反するものとして許されない（もとより，「発明の詳細な説明」において，技術的事項が実質的に全く記載・開示されていないと解されるような場合に，同号に違反するものとして許されないことになるのは，いうまでもない。）。以上のとおり，３６条６項１号への適合性を判断するに当たっては，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比することから，同号への適合性を判断するためには，その前提として，「特許請求の範囲」の記載に基づく技術的範囲を適切に把握すること，及び「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項を適切に把握することの両者が必要となる。・・・・前記のとおり，本願発明の特徴は，先行技術と比較して，「アミノシリコーンミクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物（但し，非イオン性両親媒性脂質を含まない）」を適用するという前処理工程を付加した点にある。そして，i)特許請求の範囲において，前処理工程を付加したとの構成が明確に記載されていること，ii)本願明細書においても，発明の詳細な説明の【００１１】で，前処理工程を付加したとの構成に特徴がある点が説明されていること，iii)本願明細書に記載された実施例１における実験は，前処理工程を付加した本願発明と前処理工程を付加しない従来技術との作用効果を示す目的で実施されたものであることが明らかであること等を総合考慮するならば，本願明細書に接した当業者であれば，上記実施例の実験において，還元用組成物として用いられたDV2が「アミノシリコーンを含有する還元用組成物」との明示的な記載がなくとも，当然に，「アミノシリコーンを含有する還元用組成物」の一例としてDV2 を用いたと認識するものというべきである。確かに，前記３(3)記載のとおり，原告は，本願発明の還元用組成物について，アミノシリコーンを含有しない還元用組成物である旨の意見を述べている。しかし，原告が，このような意見を述べたのは，本願発明が，先行技術との関係で進歩性の要件を充足することを強調するためと推測され，手続過程でこのような意見を述べたことは，信義に悖るものというべきであるが，そのような経緯があったからといって，DV2が「アミノシリコーンを含有しない還元用組成物」であることにはならない。なお，甲１４ないし１６によれば，DV2は，アミノシリコーンを含有しているものと推認される。イまた，実施例２，３においても，アミノシリコーンミクロエマルジョンを含有する前処理用化粧料組成物を毛髪に適用した場合とそうでない場合が比較され，本願発明の効果が示されているということができる。(4) 小括以上のとおりであり，審決が，i)本願発明について，「還元処理の前にアミノシリコーンミクロエマルジョンを含有する前処理用化粧料組成物を毛髪に適用して前処理をし，その後アミノシリコーンを含有しない還元用組成物により還元処理をする」との構成に係る発明であると限定的に解釈したと解される点，ii)「前処理をせずに，アミノシリコーンを含む還元用組成物により還元処理をした従来技術」とを比較した場合の本願発明の効果が示されていないと判断した点，及びiii)本願発明１ないし９について，「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるということはできないと判断した点に，誤りがある。
３６条６項１号は，「特許請求の範囲」の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要するとしている。同条同号は，同条４項が「発明の詳細な説明」に関する記載要件を定めたものであるのに対し，「特許請求の範囲」に関する記載要件を定めたものである点において，その対象を異にする。特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められる旨規定されていることから明らかなように，特許権者の専有権の及ぶ範囲は，「特許請求の範囲」の記載によって画される（特許法６８条，７０条）。もし仮に，「発明の詳細な説明」に記載・開示がされている技術的事項の範囲を超えて，「特許請求の範囲」の記載がされるような場合があれば，特許権者が開示していない広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになり，当該技術を公開した範囲で，公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱することになる。３６条６項１号は，そのような「特許請求の範囲」の記載を許さないものとするために設けられた規定である。したがって，「発明の詳細な説明」において，「実施例」として記載された実施態様やその他の記載を参照しても，限定的かつ狭い範囲の技術的事項しか開示されていないと解されるにもかかわらず，「特許請求の範囲」に，「発明の詳細な説明」において開示された技術的範囲を超えた，広範な技術的範囲を含む記載がされているような場合は，同号に違反するものとして許されない（もとより，「発明の詳細な説明」において，技術的事項が実質的に全く記載・開示されていないと解されるような場合に，同号に違反するものとして許されないことになるのは，いうまでもない。）。以上のとおり，３６条６項１号への適合性を判断するに当たっては，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比することから，同号への適合性を判断するためには，その前提として，「特許請求の範囲」の記載に基づく技術的範囲を適切に把握すること，及び「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項を適切に把握することの両者が必要となる。・・・・前記のとおり，本願発明の特徴は，先行技術と比較して，「アミノシリコーンミクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物（但し，非イオン性両親媒性脂質を含まない）」を適用するという前処理工程を付加した点にある。そして，i)特許請求の範囲において，前処理工程を付加したとの構成が明確に記載されていること，ii)本願明細書においても，発明の詳細な説明の【００１１】で，前処理工程を付加したとの構成に特徴がある点が説明されていること，iii)本願明細書に記載された実施例１における実験は，前処理工程を付加した本願発明と前処理工程を付加しない従来技術との作用効果を示す目的で実施されたものであることが明らかであること等を総合考慮するならば，本願明細書に接した当業者であれば，上記実施例の実験において，還元用組成物として用いられたDV2が「アミノシリコーンを含有する還元用組成物」との明示的な記載がなくとも，当然に，「アミノシリコーンを含有する還元用組成物」の一例としてDV2 を用いたと認識するものというべきである。確かに，前記３(3)記載のとおり，原告は，本願発明の還元用組成物について，アミノシリコーンを含有しない還元用組成物である旨の意見を述べている。しかし，原告が，このような意見を述べたのは，本願発明が，先行技術との関係で進歩性の要件を充足することを強調するためと推測され，手続過程でこのような意見を述べたことは，信義に悖るものというべきであるが，そのような経緯があったからといって，DV2が「アミノシリコーンを含有しない還元用組成物」であることにはならない。なお，甲１４ないし１６によれば，DV2は，アミノシリコーンを含有しているものと推認される。イまた，実施例２，３においても，アミノシリコーンミクロエマルジョンを含有する前処理用化粧料組成物を毛髪に適用した場合とそうでない場合が比較され，本願発明の効果が示されているということができる。(4) 小括以上のとおりであり，審決が，i)本願発明について，「還元処理の前にアミノシリコーンミクロエマルジョンを含有する前処理用化粧料組成物を毛髪に適用して前処理をし，その後アミノシリコーンを含有しない還元用組成物により還元処理をする」との構成に係る発明であると限定的に解釈したと解される点，ii)「前処理をせずに，アミノシリコーンを含む還元用組成物により還元処理をした従来技術」とを比較した場合の本願発明の効果が示されていないと判断した点，及びiii)本願発明１ないし９について，「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるということはできないと判断した点に，誤りがある。
2011.02.18
平成22(行ケ)10153 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年02月10日 知的財産高等裁判所
数値限定発明について、サポート要件違反とした審決を取り消しました。
この点について，被告は，本件発明における（Ａ−１）：（Ａ−２）のＧＰＣの面積比と実施例における面積比の上限はかけ離れていること，本件発明の構成が定める面積比とその効果との因果関係や技術的意義が全く記載されていないことなどから，本件明細書の記載によっては，当業者は，ＧＰＣの面積比「（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１〜１００」の全ての範囲について，本件発明の課題を解決できるとは認識できないなどと主張する。しかしながら，本件明細書には，数値範囲の下限及び上限について，数値範囲の意義（（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１未満である場合，実質的なオリゴマーの効果が発現しない傾向があり，１００：１００を超える場合，接着剤の接着強度の低下や，接着剤の保存安定性が低下する傾向がある。）が記載されており，その範囲内の効果についても，「Ａ−１とＡ−２とが，ＧＰＣの面積比で，（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１ないし１００であることが好ましく，（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１．１ないし８０であることがより好ましく，（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１．２ないし６０であることがさらに好ましく，（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１．３ないし４０であることが最も好ましい。」と指摘し，さらに，上記数値内における適宜の構＼成を選択した実施例において，接着強度等の効果についての試験結果が明示されているのであるから，被告が指摘する実施例による開示が少ない点は，上記結論を左右するものではない。・・・本件審決は，本件発明１の課題について，i)高接着力でロットばらつきが発生せず，高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されたこと及びii)保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたこと認定しており，本件発明１の課題に関する認定については，何らの誤りはない。しかしながら，本件審決は，サポート要件の判断において，ii)接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定性を与える接着剤の提供という課題についてのみ，当業者が認識することができるか否かについて判断を行い，i)の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない。また，先に指摘したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１に係る接着剤の接着力について，その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから，本件審決のサポート要件の判断には，本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容に関する認定自体に誤りがあるものというほかない。
イ 本件審決は，本件発明１について説示した理由と実質的に同一の理由により，本件発明６ないし８及び１０がサポート要件に違反すると判断しているところ，本件審決における本件発明１のサポート要件に係る判断が誤りである以上，本件発明６ないし８及び１０についても，本件審決のサポート要件に係る判断が誤りであることは明らかである。なお，原告の主張に鑑み付言すると，本件審決は，サポート要件の判断について，「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」の点について判断をするとした上で，本件発明は，サポート要件を欠くものと判断しているところ，本件発明６ないし８及び１０は，いずれも「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」について何らかの特定を有する発明ではないから，「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」についてのみ検討した上で，本件発明１ないし５及び９と実質的に同一の理由により，本件発明６ないし８及び１０についてもサポート要件を満たさないとした本件審決の判断は，それ自体誤りであるというべきである。
この点について，被告は，本件発明における（Ａ−１）：（Ａ−２）のＧＰＣの面積比と実施例における面積比の上限はかけ離れていること，本件発明の構成が定める面積比とその効果との因果関係や技術的意義が全く記載されていないことなどから，本件明細書の記載によっては，当業者は，ＧＰＣの面積比「（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１〜１００」の全ての範囲について，本件発明の課題を解決できるとは認識できないなどと主張する。しかしながら，本件明細書には，数値範囲の下限及び上限について，数値範囲の意義（（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１未満である場合，実質的なオリゴマーの効果が発現しない傾向があり，１００：１００を超える場合，接着剤の接着強度の低下や，接着剤の保存安定性が低下する傾向がある。）が記載されており，その範囲内の効果についても，「Ａ−１とＡ−２とが，ＧＰＣの面積比で，（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１ないし１００であることが好ましく，（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１．１ないし８０であることがより好ましく，（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１．２ないし６０であることがさらに好ましく，（Ａ−１）：（Ａ−２）＝１００：１．３ないし４０であることが最も好ましい。」と指摘し，さらに，上記数値内における適宜の構＼成を選択した実施例において，接着強度等の効果についての試験結果が明示されているのであるから，被告が指摘する実施例による開示が少ない点は，上記結論を左右するものではない。・・・本件審決は，本件発明１の課題について，i)高接着力でロットばらつきが発生せず，高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されたこと及びii)保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたこと認定しており，本件発明１の課題に関する認定については，何らの誤りはない。しかしながら，本件審決は，サポート要件の判断において，ii)接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定性を与える接着剤の提供という課題についてのみ，当業者が認識することができるか否かについて判断を行い，i)の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない。また，先に指摘したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１に係る接着剤の接着力について，その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから，本件審決のサポート要件の判断には，本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容に関する認定自体に誤りがあるものというほかない。
イ 本件審決は，本件発明１について説示した理由と実質的に同一の理由により，本件発明６ないし８及び１０がサポート要件に違反すると判断しているところ，本件審決における本件発明１のサポート要件に係る判断が誤りである以上，本件発明６ないし８及び１０についても，本件審決のサポート要件に係る判断が誤りであることは明らかである。なお，原告の主張に鑑み付言すると，本件審決は，サポート要件の判断について，「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」の点について判断をするとした上で，本件発明は，サポート要件を欠くものと判断しているところ，本件発明６ないし８及び１０は，いずれも「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」について何らかの特定を有する発明ではないから，「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」についてのみ検討した上で，本件発明１ないし５及び９と実質的に同一の理由により，本件発明６ないし８及び１０についてもサポート要件を満たさないとした本件審決の判断は，それ自体誤りであるというべきである。
2010.09.30
平成22(行ケ)10036 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年09月28日 知的財産高等裁判所
記載要件について「発明の詳細な説明」の記載がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要」と言及されました。
旧法３６条５項１号は，「特許請求の範囲」の記載について，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要件としている。同号は，特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した明細書の「特許請求の範囲の記載」に基づいて定めなければならないと規定されていること（特許法６８条，旧法７０条）を実効ならしめるために設けられた規定である。同号は，「特許請求の範囲」の記載が，「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に，そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与するならば，当該技術を公開した範囲で，公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱することになるため，そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした規定である。例えば，「発明の詳細な説明」における「実施例」として記載された実施態様等に照らして，限定的で狭い範囲の技術的事項のみが開示されているにもかかわらず，「特許請求の範囲」に，その技術的事項を超えた，広範な技術的範囲を含む記載がされているような場合には，同号に違反することになる。このように，旧法３６条５項１号の規定は，「特許請求の範囲」の記載について，「発明の詳細な説明」の記載と対比して，広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである。以上の趣旨に照らすならば，旧法３６条５項１号所定の「特許請求の範囲の記載が，・・・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」か否かを判断するに当たっては，その前提として「発明の詳細な説明」の記載がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。なお，上記のとおり，「特許請求の範囲」に，発明の詳細な説明に記載，開示がされていない技術的事項を含む記載は許されないが，そのことは，「特許請求の範囲」に，およそ機能的な文言が用いられることが，一切許されないことを意味するものでない。上記の観点から，本件特許発明１の内容と発明の詳細な説明の記載において開示された技術的事項とを対比・検討する。・・・上記（ア）ないし（ウ）の記載によれば，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，挿入針の中心軸又は延長線が環状部材の内部を貫通するという構＼成を実現するための技術的手段が，具体的に記載されており，特許請求の範囲（請求項１）に記載された技術内容は，発明の詳細な説明に開示された技術的事項を超えるものではない。よって，本件特許発明１に係る特許請求の範囲の記載が旧法３６条５項１号の要件に適合するとした審決の判断に誤りはない。ウ これに対し，原告らは，中央部又は中央部より若干先端側部分が底部となる湾曲形状の湾曲をやや強くする構成を採った場合には，環状部材が縫合糸把持用穿刺針から押し出されたときに，環状部材縫合糸挿入用穿刺針の側面に衝突してしまい，環状部材の円環平面内部に縫合糸挿入用穿刺針を位置させる目的（縫合糸挿入用穿刺針の「中心軸」が環状部材の内部を貫通する目的）を達成できない場合がある旨主張する。しかし，原告らの主張は採用の限りでない。すなわち，本件特許明細書の前記各記載の技術的事項に照らせば，縫合糸挿入用穿刺針の中心軸が該環状部材の内部を貫通するように，該環状部材が該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びることは十＼分にあり得ることであり，当業者にとっては，そのことが発明の詳細な説明において記載されていると理解されるから，原告らの主張は，採用の限りでない。
旧法３６条５項１号は，「特許請求の範囲」の記載について，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要件としている。同号は，特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した明細書の「特許請求の範囲の記載」に基づいて定めなければならないと規定されていること（特許法６８条，旧法７０条）を実効ならしめるために設けられた規定である。同号は，「特許請求の範囲」の記載が，「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に，そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与するならば，当該技術を公開した範囲で，公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱することになるため，そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした規定である。例えば，「発明の詳細な説明」における「実施例」として記載された実施態様等に照らして，限定的で狭い範囲の技術的事項のみが開示されているにもかかわらず，「特許請求の範囲」に，その技術的事項を超えた，広範な技術的範囲を含む記載がされているような場合には，同号に違反することになる。このように，旧法３６条５項１号の規定は，「特許請求の範囲」の記載について，「発明の詳細な説明」の記載と対比して，広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである。以上の趣旨に照らすならば，旧法３６条５項１号所定の「特許請求の範囲の記載が，・・・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」か否かを判断するに当たっては，その前提として「発明の詳細な説明」の記載がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。なお，上記のとおり，「特許請求の範囲」に，発明の詳細な説明に記載，開示がされていない技術的事項を含む記載は許されないが，そのことは，「特許請求の範囲」に，およそ機能的な文言が用いられることが，一切許されないことを意味するものでない。上記の観点から，本件特許発明１の内容と発明の詳細な説明の記載において開示された技術的事項とを対比・検討する。・・・上記（ア）ないし（ウ）の記載によれば，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，挿入針の中心軸又は延長線が環状部材の内部を貫通するという構＼成を実現するための技術的手段が，具体的に記載されており，特許請求の範囲（請求項１）に記載された技術内容は，発明の詳細な説明に開示された技術的事項を超えるものではない。よって，本件特許発明１に係る特許請求の範囲の記載が旧法３６条５項１号の要件に適合するとした審決の判断に誤りはない。ウ これに対し，原告らは，中央部又は中央部より若干先端側部分が底部となる湾曲形状の湾曲をやや強くする構成を採った場合には，環状部材が縫合糸把持用穿刺針から押し出されたときに，環状部材縫合糸挿入用穿刺針の側面に衝突してしまい，環状部材の円環平面内部に縫合糸挿入用穿刺針を位置させる目的（縫合糸挿入用穿刺針の「中心軸」が環状部材の内部を貫通する目的）を達成できない場合がある旨主張する。しかし，原告らの主張は採用の限りでない。すなわち，本件特許明細書の前記各記載の技術的事項に照らせば，縫合糸挿入用穿刺針の中心軸が該環状部材の内部を貫通するように，該環状部材が該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びることは十＼分にあり得ることであり，当業者にとっては，そのことが発明の詳細な説明において記載されていると理解されるから，原告らの主張は，採用の限りでない。
2010.08. 3
平成21(行ケ)10304 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年07月28日 知的財産高等裁判所
実施可能要件（旧特３６条４項）、サポート要件（旧３６条６項１号）違反を理由に訂正を認めなかった審決が取り消されました。＼n
上記(2)アの本件詳細説明の記載によれば，本件発明の課題は優れた光沢を出すことにあり，光沢を出すためには昇温結晶化温度が非常に重要とされる一方で，固有粘度は，容器の強度，形状，成形のしやすさの観点から設けられた条件であると認められる。そして，【表２】における実施例と比較例との比較においても，光沢の有無は検討されているが，容器の強度等については触れられていないのであって，固有粘度の差による影響は必ずしも明らかではない。そうすると，フェノールとテトラクロロエタンとの混合割合が５０対５０，６０対４０，７５対２５（３対１）のいずれであっても，固有粘度に最大で０．０２程度の差しか生じないとすれば，そのような差が生じるからといって，直ちに当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が光沢を有する容器の製造を目的とする訂正前発明２を実施することができないとまではいえないというべきである。ところで，実施可能＼要件に関しては，当業者が，発明の詳細な説明の記載から，成形時の熱履歴等の諸条件を考慮して，昇温結晶化温度１２８度以上，結晶化熱量２０ｍＪ／ｍｇ以上のシート層を含む本件発明を実施することが可能かどうかに関する議論は尽くされていないが，少なくとも，上記の点に関する審決の判断は誤りであり，取消事由４は理由がある。イなお，被告は，本件発明の発明特定事項である固有粘度０．５５以上の数値に対して，比較例１では固有粘度０．５４であって，０．０１の差により発明の目的を達成できなくなるのであるから，０．０２は大きな差であると主張する。しかし，上記アのとおり，実施例と比較例とは光沢の有無により比較されているのに対し，固有粘度は容器の強度等に関する数値であるから，固有粘度が０．５４である比較例１で発明の目的を達成していないとしても，その原因が固有粘度にあるとは断定しがたく，被告の上記主張は採用することができない。
・・・上記(1)のとおり，実施例におけるシート層と外層シートとの厚さの割合は，シート層（中間層）が８μｍであるのに対し，その両面に積層された外層シートは各１μｍであって（【表１】の「層構＼成」欄），外層シートの厚さはシート層の厚さに比べて薄い。したがって，実施例における固有粘度等の数値が多層シートについて測定されたとしても，これらの数値は，厚いシート層の影響を大きく受けるものと解される。(ウ) また，上記(1)のとおり，実施例においては，シート層の９７（実施例１），８６（同２），９５（同３）重量パーセントがポリエチレンテレフタレート（「ＲＥ５６５」）により構成され，外層シートも１００重量パーセントがポリエチレンテレフタレート（「ＲＥ５６５」）により構＼成されていることから，シート層と外層シートとは，その材料の大部分が共通することになる。加えて，実施例では，シート層と外層シートとを一つの押出機でシート成形し，また，一つの成形機で成形している（段落【００２２】）。このように，シート層と外層シートとで材料の大部分が共通し，かつ，同一の機械で成形等が行われていることからすると，シート押出の際の熱履歴や，成形加工時の加熱温度，延伸の程度，冷却条件等については，シート層も外層シートもほぼ同じになるものと解される。(エ) そうすると，実施例における固有粘度，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されたものであっても，それらの数値は，シート層単独で測定された場合と近似した数値になる蓋然性が高いといえる。(オ) 以上のとおりであるから，実施例における固有粘度，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されているからといって，訂正前発明２が本件詳細説明に記載されていないとまではいえず，この点に関する審決の判断には誤りがあり，取消事由５は理由がある。
上記(2)アの本件詳細説明の記載によれば，本件発明の課題は優れた光沢を出すことにあり，光沢を出すためには昇温結晶化温度が非常に重要とされる一方で，固有粘度は，容器の強度，形状，成形のしやすさの観点から設けられた条件であると認められる。そして，【表２】における実施例と比較例との比較においても，光沢の有無は検討されているが，容器の強度等については触れられていないのであって，固有粘度の差による影響は必ずしも明らかではない。そうすると，フェノールとテトラクロロエタンとの混合割合が５０対５０，６０対４０，７５対２５（３対１）のいずれであっても，固有粘度に最大で０．０２程度の差しか生じないとすれば，そのような差が生じるからといって，直ちに当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が光沢を有する容器の製造を目的とする訂正前発明２を実施することができないとまではいえないというべきである。ところで，実施可能＼要件に関しては，当業者が，発明の詳細な説明の記載から，成形時の熱履歴等の諸条件を考慮して，昇温結晶化温度１２８度以上，結晶化熱量２０ｍＪ／ｍｇ以上のシート層を含む本件発明を実施することが可能かどうかに関する議論は尽くされていないが，少なくとも，上記の点に関する審決の判断は誤りであり，取消事由４は理由がある。イなお，被告は，本件発明の発明特定事項である固有粘度０．５５以上の数値に対して，比較例１では固有粘度０．５４であって，０．０１の差により発明の目的を達成できなくなるのであるから，０．０２は大きな差であると主張する。しかし，上記アのとおり，実施例と比較例とは光沢の有無により比較されているのに対し，固有粘度は容器の強度等に関する数値であるから，固有粘度が０．５４である比較例１で発明の目的を達成していないとしても，その原因が固有粘度にあるとは断定しがたく，被告の上記主張は採用することができない。
・・・上記(1)のとおり，実施例におけるシート層と外層シートとの厚さの割合は，シート層（中間層）が８μｍであるのに対し，その両面に積層された外層シートは各１μｍであって（【表１】の「層構＼成」欄），外層シートの厚さはシート層の厚さに比べて薄い。したがって，実施例における固有粘度等の数値が多層シートについて測定されたとしても，これらの数値は，厚いシート層の影響を大きく受けるものと解される。(ウ) また，上記(1)のとおり，実施例においては，シート層の９７（実施例１），８６（同２），９５（同３）重量パーセントがポリエチレンテレフタレート（「ＲＥ５６５」）により構成され，外層シートも１００重量パーセントがポリエチレンテレフタレート（「ＲＥ５６５」）により構＼成されていることから，シート層と外層シートとは，その材料の大部分が共通することになる。加えて，実施例では，シート層と外層シートとを一つの押出機でシート成形し，また，一つの成形機で成形している（段落【００２２】）。このように，シート層と外層シートとで材料の大部分が共通し，かつ，同一の機械で成形等が行われていることからすると，シート押出の際の熱履歴や，成形加工時の加熱温度，延伸の程度，冷却条件等については，シート層も外層シートもほぼ同じになるものと解される。(エ) そうすると，実施例における固有粘度，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されたものであっても，それらの数値は，シート層単独で測定された場合と近似した数値になる蓋然性が高いといえる。(オ) 以上のとおりであるから，実施例における固有粘度，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されているからといって，訂正前発明２が本件詳細説明に記載されていないとまではいえず，この点に関する審決の判断には誤りがあり，取消事由５は理由がある。
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2010.04.28
平成21(行ケ)10296 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年04月27日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反を理由として無効とした審決が維持されました。
「特許法３６条６項は，その柱書きにおいて「第２項の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」とし，その第１号において，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している（以下「サポート要件」ともいう。）。そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり，サポート要件の存在は，特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。(2) そこで，本件特許に係る特許請求の範囲の記載（甲３６参照）が，明細書のサポート要件に適合するか否かにつき，以下検討する。・・・・そうすれば，上記発明の詳細な説明において実施例とされた記載のうち，実施例１ないし３は，ガスの充填工程及び低温処理工程のいずれについても，実際の実験結果を伴う実施例の記載とはいえず，実施例４についても，低温処理工程については，実際の実験結果を伴う実施例の記載であるとはいえず，実施例１ないし４以外に，実施例の記載と評価し得る記載もない。このように，本件においては，前記一連の工程に該当する具体的な実験条件及び前記課題を解決したことを示す実験結果を伴う実施例の記載に基づき，前記課題が解決できることが明らかにされていない。以上からすれば，特許請求の範囲に記載された本件特許発明は，明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が前記課題を解決できると認識できる範囲のものではなく，明細書のサポート要件に適合するとはいえない。
「特許法３６条６項は，その柱書きにおいて「第２項の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」とし，その第１号において，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している（以下「サポート要件」ともいう。）。そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり，サポート要件の存在は，特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。(2) そこで，本件特許に係る特許請求の範囲の記載（甲３６参照）が，明細書のサポート要件に適合するか否かにつき，以下検討する。・・・・そうすれば，上記発明の詳細な説明において実施例とされた記載のうち，実施例１ないし３は，ガスの充填工程及び低温処理工程のいずれについても，実際の実験結果を伴う実施例の記載とはいえず，実施例４についても，低温処理工程については，実際の実験結果を伴う実施例の記載であるとはいえず，実施例１ないし４以外に，実施例の記載と評価し得る記載もない。このように，本件においては，前記一連の工程に該当する具体的な実験条件及び前記課題を解決したことを示す実験結果を伴う実施例の記載に基づき，前記課題が解決できることが明らかにされていない。以上からすれば，特許請求の範囲に記載された本件特許発明は，明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が前記課題を解決できると認識できる範囲のものではなく，明細書のサポート要件に適合するとはいえない。
2010.03.11
平成20(行ケ)10235 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年01月14日 知的財産高等裁判所
36条違反により無効であるとした審決が取り消されました。リパーゼ最高裁判決にも触れています。
以上のとおり，当業者であれば，本件訂正明細書の記載から，本件発明に係る共沸混合物様組成物の全範囲が空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用できることが理解可能であって，実施例４として記載されていた具体例が本件訂正によって本件発明の対象外となってもなお，本件発明が実施可能＼要件に欠けることはないというべきである。(5) 審決は，実施例４の記載からは，訂正後の請求項１に記載された共沸混合物様組成物について，すべての範囲に渡ってCOP 等の性能が同等又は優れているとはいえず，また他に具体的な性能＼評価の記載もないから，本件訂正明細書には，本件発明について当業者が実施することができる程度に発明の目的，構成及び効果が発明の詳細な説明中に記載されているとすることはできないとしている。しかし，本件発明は，前記(1) ウ記載のとおり，その組成範囲が限定された組成物であって，本件訂正明細書において，同組成物が共沸混合物様に挙動し，かつ，同組成物が空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用可能であることが開示されている。本件発明は，共沸混合物様に挙動する組成物の組成範囲を開示した点において既に新規性があるものであって，「すべての範囲に渡ってCOP 等の性能が同等又は優れている」ことの開示が必要であるとまではいえない。(6) 被告は，本件訂正明細書には，本件発明の具体的な性能評価（温度勾配が０．３°Ｃ未満であること，難燃性を有すること，空調用又はヒートポンプ用に適した熱力学的性能＼を有すること）は記載されていない旨主張する。しかし，そもそも，温度勾配については，本件発明を特定するために必要な記載事項とはいえない。・・・・・・被告は，最高裁平成３年３月８日判決（いわゆるリパーゼ事件判決）を引用して，請求項１の後段の「３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧」について，それが誤記であるとしても，それは同判決が判示するような「一見して誤記であることが明らかな場合」には当たらないと主張し，また，誤記ではないとしても，「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合にも当たらないと主張するので，念のために，所論の判例との関係につき付言することとする。上記判示のとおり，本件発明の請求項１の文言は，前段では，組成物の物質の名称が特定の数値（重量パーセント）とともに記載され，後段では，特定の温度における特定の数値の蒸気圧が記載されており，それぞれの用語自体としては疑義を生じる余地のない明瞭なものであるが，組成物の発明であるから，構成としては前段の記載で必要かつ十＼分であるのに，後者は，さらにこれを限定しているようにも見えるものの，真実，要件ないし権利の範囲として更に付された限定であるとすれば，その帰結するところ，権利範囲が極めて限定され，特許として有用性がほとんどない組成物となり，極限的な，いわば点でしか成立しない構成の発明であるという不可思議な理解に，当業者であれば容易に想到することが必定である。そうすると，本件発明の請求項１の記載に接した当業者は，前段と後段との関係，特に後段の意味内容を理解するために，明細書の関係部分の記載を直ちに参照しようとするはずである。そうであってみれば，本件発明の請求項１の記載に接した当業者は，後段の「３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧を有する」の記載に接し，その技術的な意義を一義的に明確に理解することができないため，明細書の記載を参照する必要に迫られ，これを参照した結果，その意味内容を上記判示のように理解するに至るものということができる。したがって，本件発明の請求項１の解釈に当たって明細書の記載を参照することは許され，上記の判断には，所論のような，判例の趣旨に反するところはなく，被告のこの点に関する主張は採用することができない。 (3) 以上のとおり，本件発明における請求項１の「３２°Ｆにて約１１９．０ psiaの蒸気圧を有する」との記載（後段記載）は，「真の共沸混合物が有する蒸気圧」を記載したにとどまり，本件発明の対象はあくまで「約３５．７〜約５０．０重量％のペンタフルオロエタンと約６４．３〜約５０．０重量％のジフルオロメタン」との組成範囲の記載（前段記載）によって定まると解釈すべきことになるから，本件発明の前段記載と後段記載は実質的に矛盾しないことになり，本件特許には，審決が説示したような実施可能要件違反はない。＼n
以上のとおり，当業者であれば，本件訂正明細書の記載から，本件発明に係る共沸混合物様組成物の全範囲が空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用できることが理解可能であって，実施例４として記載されていた具体例が本件訂正によって本件発明の対象外となってもなお，本件発明が実施可能＼要件に欠けることはないというべきである。(5) 審決は，実施例４の記載からは，訂正後の請求項１に記載された共沸混合物様組成物について，すべての範囲に渡ってCOP 等の性能が同等又は優れているとはいえず，また他に具体的な性能＼評価の記載もないから，本件訂正明細書には，本件発明について当業者が実施することができる程度に発明の目的，構成及び効果が発明の詳細な説明中に記載されているとすることはできないとしている。しかし，本件発明は，前記(1) ウ記載のとおり，その組成範囲が限定された組成物であって，本件訂正明細書において，同組成物が共沸混合物様に挙動し，かつ，同組成物が空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用可能であることが開示されている。本件発明は，共沸混合物様に挙動する組成物の組成範囲を開示した点において既に新規性があるものであって，「すべての範囲に渡ってCOP 等の性能が同等又は優れている」ことの開示が必要であるとまではいえない。(6) 被告は，本件訂正明細書には，本件発明の具体的な性能評価（温度勾配が０．３°Ｃ未満であること，難燃性を有すること，空調用又はヒートポンプ用に適した熱力学的性能＼を有すること）は記載されていない旨主張する。しかし，そもそも，温度勾配については，本件発明を特定するために必要な記載事項とはいえない。・・・・・・被告は，最高裁平成３年３月８日判決（いわゆるリパーゼ事件判決）を引用して，請求項１の後段の「３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧」について，それが誤記であるとしても，それは同判決が判示するような「一見して誤記であることが明らかな場合」には当たらないと主張し，また，誤記ではないとしても，「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合にも当たらないと主張するので，念のために，所論の判例との関係につき付言することとする。上記判示のとおり，本件発明の請求項１の文言は，前段では，組成物の物質の名称が特定の数値（重量パーセント）とともに記載され，後段では，特定の温度における特定の数値の蒸気圧が記載されており，それぞれの用語自体としては疑義を生じる余地のない明瞭なものであるが，組成物の発明であるから，構成としては前段の記載で必要かつ十＼分であるのに，後者は，さらにこれを限定しているようにも見えるものの，真実，要件ないし権利の範囲として更に付された限定であるとすれば，その帰結するところ，権利範囲が極めて限定され，特許として有用性がほとんどない組成物となり，極限的な，いわば点でしか成立しない構成の発明であるという不可思議な理解に，当業者であれば容易に想到することが必定である。そうすると，本件発明の請求項１の記載に接した当業者は，前段と後段との関係，特に後段の意味内容を理解するために，明細書の関係部分の記載を直ちに参照しようとするはずである。そうであってみれば，本件発明の請求項１の記載に接した当業者は，後段の「３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧を有する」の記載に接し，その技術的な意義を一義的に明確に理解することができないため，明細書の記載を参照する必要に迫られ，これを参照した結果，その意味内容を上記判示のように理解するに至るものということができる。したがって，本件発明の請求項１の解釈に当たって明細書の記載を参照することは許され，上記の判断には，所論のような，判例の趣旨に反するところはなく，被告のこの点に関する主張は採用することができない。 (3) 以上のとおり，本件発明における請求項１の「３２°Ｆにて約１１９．０ psiaの蒸気圧を有する」との記載（後段記載）は，「真の共沸混合物が有する蒸気圧」を記載したにとどまり，本件発明の対象はあくまで「約３５．７〜約５０．０重量％のペンタフルオロエタンと約６４．３〜約５０．０重量％のジフルオロメタン」との組成範囲の記載（前段記載）によって定まると解釈すべきことになるから，本件発明の前段記載と後段記載は実質的に矛盾しないことになり，本件特許には，審決が説示したような実施可能要件違反はない。＼n
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2010.01.29
平成21(行ケ)10033 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年01月28日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反とした審決が取り消されました。
当裁判所は，審決が，法３６条６項１号所定の「特許請求の範囲の記載は，・・・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件を満たすためには，医薬の用途発明では「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をする」ことが必要であると同項を解釈し，本願の特許請求の範囲は，同項１号の要件を満たさないとした点には，誤りがあると判断する。その理由は，以下のとおりである。・・・「特許請求の範囲の記載」が法３６条６項１号に適合するか否か，すなわち「特許請求の範囲の記載」が「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」か否かを判断するに当たっては，その前提として「発明の詳細な説明」がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。そして，法３６条６項１号の規定は，「特許請求の範囲」の記載に関してその要件を定めた規定であること，及び，発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除するために設けられた規定であることに照らすならば，同号の要件の適合性を判断する前提としての「発明の詳細な説明」の開示内容の理解の在り方は，上記の点を判断するのに必要かつ合理的な方法によるべきである。他方，「発明の詳細な説明」の記載に関しては，法３６条４項１号が，独立して「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の・・・技術上の意義を理解するために必要な事項」及び「（発明の）実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載した」との要件を定めているので，同項所定の要件への適合性を欠く場合は，そのこと自体で，その出願は拒絶理由を有し，又は，独立の無効理由（特許法１２３条１項４号）となる筋合いである。そうであるところ，法３６条６項１号の規定の解釈に当たり，「発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する」という同号の趣旨から離れて，法３６条４項１号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは，同一事項を二重に判断することになりかねない。仮に，発明の詳細な説明の記載が法３６条４項１号所定の要件を欠く場合に，常に同条６項１号の要件を欠くという関係に立つような解釈を許容するとしたならば，同条４項１号の規定を，同条６項１号のほかに別個独立の特許要件として設けた存在意義が失われることになる。したがって，法３６条６項１号の規定の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足り，例えば，特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため，法３６条６項１号の判断の前提として，「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り，特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき，そのような事情がない限りは，同条４項１号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは許されないというべきである。・・・・審決は，その理由中において，「医薬についての用途発明においては，一般に，有効成分の物質名，化学構＼造だけからその有用性を予測することは困難であり，発明の詳細な説明に有効量，投与方法，製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても，それだけでは当業者が当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから，特許を受けようとする発明が，発明の詳細な説明に記載したものであるというためには，発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」（審決書２頁２２行〜２９行）と述べている。同部分は，法３６条４項１号の要件充足性を判断する前提との関係では，同号の趣旨に照らし，妥当する場合があることは否定できない。すなわち，法３６条４項１号は，特許を受けることによって独占権を得るためには，第三者に対し，発明が解決しようとする課題，解決手段，その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な情報を開示し，発明を実施するための明確でかつ十＼分な情報を提供することが必要であるとの観点から，これに必要と認められる事項を「発明の詳細な説明」に記載すべき旨を課した規定である。そして，一般に，医薬品の用途発明が認められる我が国の特許法の下においては，「発明の詳細な説明」の記載に，用途の有用性を客観的に検証する過程が明らかにされることが，多くの場合に妥当すると解すべきであって，検証過程を明らかにするためには，医薬品と用途との関連性を示したデータによることが，最も有効，適切かつ合理的な方法であるといえるから，そのようなデータが記載されていないときには，その発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとされる場合は多いといえるであろう。しかし，審決が，法３６条６項１号の要件充足性との関係で，「発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」と述べている部分は，特段の事情のない限り，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが，必要不可欠な条件（要件）ということはできない。法３６条６項１号は，前記のとおり，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して，「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると，「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は，同規定の趣旨に照らして，「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに，必要かつ合目的的な解釈手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。したがって，審決が，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている」ように記載されていない限り，特許請求の範囲の記載は，法３６条６項１号に規定する要件を満たさないとした部分は，常に妥当するものではなく，そのことのみを理由として，法３６条６項１号に反するとした判断は，特段の事情があればさておき，このような特段の事情がない限りは，理由不備があるというべきである。イ そして，審決は，理由中において，発明の詳細な説明の具体的な記載の検討をし，「本願明細書の発明の詳細な説明には，本願発明の医薬としての有用性を裏付ける薬理データも薬理データと同視すべき程度の記載もなされていない。」として，本願は，法３６条６項１号所定の要件を満たさないと結論付けた。しかし，審決は，発明の詳細な説明の記載によって理解される技術的事項の範囲を，特許請求の範囲との対比において，検討したのではなく，「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」があるか否かのみを検討して，そのような記載がないことを理由として，法３６条６項１号の要件充足性がないとしたものであって，本願の特許請求の範囲の記載が，どのような理由により，発明の詳細な説明で記載された技術的事項の範囲を超えているかの具体的な検討をすることなく，同条６項１号所定の要件を満たさないとした点において，理由不備の違法があるというべきである。また，本件においては，「特許請求の範囲」が特異な形式で記載され，法３６条６項１号の要件を充足しないと解さない限り，産業の発展を阻害するおそれが生じるなど特段の事情は存在しない。ウ 被告は，知財高裁大合議部判決が，特性値を表＼す複数の技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を含む発明に係る「特許請求の範囲の記載」に関して，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号（現行法３６条６項１号）の規定に適合しないとした判決の理由を，医薬用途発明に適用するならば，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが，法３６条６項１号の適合性を充足するための要件になると主張する。しかし，被告の主張は，以下のとおり，採用できない。すなわち，知財高裁大合議部判決は，前記のとおり，特性値を表す複数の技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を含む発明に係る「特許請求の範囲の記載」が，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号所定（現行法３６条６項１号）の要件に適合するか否かについて，同争点に対して判示した事案である。同判決は，判決理由中の第６の１(4)において，「発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比」との項目を設けて，「発明の詳細な説明の記載」で示された実施例と比較例とを検討した上で，「当該数式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記載しているとはいえ」ないと判示し，さらに，同判決理由中の第６の１(5)において，「特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに，・・・その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し，明細書のサポート要件に適合させることは，発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されない」と判示した。以上のとおり，知財高裁大合議部判決の判示は，i)「特許請求の範囲」が，複数のパラメータで特定された記載であり，その解釈が争点となっていること，ii)「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」の記載による開示内容と対比し，「発明の詳細な説明」に記載，開示された技術内容を超えているかどうかが争点とされた事案においてされたものである。これに対し，本件は，i)「特許請求の範囲」が特異な形式で記載されたがために，その技術的範囲についての解釈に疑義があると審決において判断された事案ではなく，また，ii)「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えていると審決において判断された事案でもない。知財高裁大合議部判決と本件とは，上記各点において，その前提を異にする。したがって，被告が，知財高裁大合議部判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが，法３６条６項１号の適合性を充足するための要件になると主張する点は，本件において，同様に適用されるための前提を欠く。したがって，知財高裁大合議部判決の判示を論拠として，医薬品の用途発明である本件について，発明の詳細の記載に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないから，法３６条６項１号の要件を満たさないとすべきであるとの被告の主張は，採用の限りでない。エ 以上検討したとおり，審決は，法３６条６項１号の要件を満たすためには，常に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないこと」が必要であるとの前提に立って，本願では，「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないこと」のみを理由に，同条６項１号の要件を充足しないとしたものであって，審決の判断には，理由不備の違法がある。(2) 以上のとおり，審決の判断には，法３６条６項１号についての誤った前提に基づいて，その要件を満たさないとした点において理由不備の違法がある。のみならず，具体的な事案に照らしても，以下のとおり，法３６条６項１号に適合しないとした審決の判断には誤りがある。
当裁判所は，審決が，法３６条６項１号所定の「特許請求の範囲の記載は，・・・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件を満たすためには，医薬の用途発明では「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をする」ことが必要であると同項を解釈し，本願の特許請求の範囲は，同項１号の要件を満たさないとした点には，誤りがあると判断する。その理由は，以下のとおりである。・・・「特許請求の範囲の記載」が法３６条６項１号に適合するか否か，すなわち「特許請求の範囲の記載」が「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」か否かを判断するに当たっては，その前提として「発明の詳細な説明」がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。そして，法３６条６項１号の規定は，「特許請求の範囲」の記載に関してその要件を定めた規定であること，及び，発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除するために設けられた規定であることに照らすならば，同号の要件の適合性を判断する前提としての「発明の詳細な説明」の開示内容の理解の在り方は，上記の点を判断するのに必要かつ合理的な方法によるべきである。他方，「発明の詳細な説明」の記載に関しては，法３６条４項１号が，独立して「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の・・・技術上の意義を理解するために必要な事項」及び「（発明の）実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載した」との要件を定めているので，同項所定の要件への適合性を欠く場合は，そのこと自体で，その出願は拒絶理由を有し，又は，独立の無効理由（特許法１２３条１項４号）となる筋合いである。そうであるところ，法３６条６項１号の規定の解釈に当たり，「発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する」という同号の趣旨から離れて，法３６条４項１号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは，同一事項を二重に判断することになりかねない。仮に，発明の詳細な説明の記載が法３６条４項１号所定の要件を欠く場合に，常に同条６項１号の要件を欠くという関係に立つような解釈を許容するとしたならば，同条４項１号の規定を，同条６項１号のほかに別個独立の特許要件として設けた存在意義が失われることになる。したがって，法３６条６項１号の規定の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足り，例えば，特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため，法３６条６項１号の判断の前提として，「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り，特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき，そのような事情がない限りは，同条４項１号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは許されないというべきである。・・・・審決は，その理由中において，「医薬についての用途発明においては，一般に，有効成分の物質名，化学構＼造だけからその有用性を予測することは困難であり，発明の詳細な説明に有効量，投与方法，製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても，それだけでは当業者が当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから，特許を受けようとする発明が，発明の詳細な説明に記載したものであるというためには，発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」（審決書２頁２２行〜２９行）と述べている。同部分は，法３６条４項１号の要件充足性を判断する前提との関係では，同号の趣旨に照らし，妥当する場合があることは否定できない。すなわち，法３６条４項１号は，特許を受けることによって独占権を得るためには，第三者に対し，発明が解決しようとする課題，解決手段，その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な情報を開示し，発明を実施するための明確でかつ十＼分な情報を提供することが必要であるとの観点から，これに必要と認められる事項を「発明の詳細な説明」に記載すべき旨を課した規定である。そして，一般に，医薬品の用途発明が認められる我が国の特許法の下においては，「発明の詳細な説明」の記載に，用途の有用性を客観的に検証する過程が明らかにされることが，多くの場合に妥当すると解すべきであって，検証過程を明らかにするためには，医薬品と用途との関連性を示したデータによることが，最も有効，適切かつ合理的な方法であるといえるから，そのようなデータが記載されていないときには，その発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとされる場合は多いといえるであろう。しかし，審決が，法３６条６項１号の要件充足性との関係で，「発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」と述べている部分は，特段の事情のない限り，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが，必要不可欠な条件（要件）ということはできない。法３６条６項１号は，前記のとおり，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して，「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると，「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は，同規定の趣旨に照らして，「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに，必要かつ合目的的な解釈手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。したがって，審決が，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている」ように記載されていない限り，特許請求の範囲の記載は，法３６条６項１号に規定する要件を満たさないとした部分は，常に妥当するものではなく，そのことのみを理由として，法３６条６項１号に反するとした判断は，特段の事情があればさておき，このような特段の事情がない限りは，理由不備があるというべきである。イ そして，審決は，理由中において，発明の詳細な説明の具体的な記載の検討をし，「本願明細書の発明の詳細な説明には，本願発明の医薬としての有用性を裏付ける薬理データも薬理データと同視すべき程度の記載もなされていない。」として，本願は，法３６条６項１号所定の要件を満たさないと結論付けた。しかし，審決は，発明の詳細な説明の記載によって理解される技術的事項の範囲を，特許請求の範囲との対比において，検討したのではなく，「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」があるか否かのみを検討して，そのような記載がないことを理由として，法３６条６項１号の要件充足性がないとしたものであって，本願の特許請求の範囲の記載が，どのような理由により，発明の詳細な説明で記載された技術的事項の範囲を超えているかの具体的な検討をすることなく，同条６項１号所定の要件を満たさないとした点において，理由不備の違法があるというべきである。また，本件においては，「特許請求の範囲」が特異な形式で記載され，法３６条６項１号の要件を充足しないと解さない限り，産業の発展を阻害するおそれが生じるなど特段の事情は存在しない。ウ 被告は，知財高裁大合議部判決が，特性値を表＼す複数の技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を含む発明に係る「特許請求の範囲の記載」に関して，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号（現行法３６条６項１号）の規定に適合しないとした判決の理由を，医薬用途発明に適用するならば，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが，法３６条６項１号の適合性を充足するための要件になると主張する。しかし，被告の主張は，以下のとおり，採用できない。すなわち，知財高裁大合議部判決は，前記のとおり，特性値を表す複数の技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を含む発明に係る「特許請求の範囲の記載」が，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号所定（現行法３６条６項１号）の要件に適合するか否かについて，同争点に対して判示した事案である。同判決は，判決理由中の第６の１(4)において，「発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比」との項目を設けて，「発明の詳細な説明の記載」で示された実施例と比較例とを検討した上で，「当該数式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記載しているとはいえ」ないと判示し，さらに，同判決理由中の第６の１(5)において，「特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに，・・・その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し，明細書のサポート要件に適合させることは，発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されない」と判示した。以上のとおり，知財高裁大合議部判決の判示は，i)「特許請求の範囲」が，複数のパラメータで特定された記載であり，その解釈が争点となっていること，ii)「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」の記載による開示内容と対比し，「発明の詳細な説明」に記載，開示された技術内容を超えているかどうかが争点とされた事案においてされたものである。これに対し，本件は，i)「特許請求の範囲」が特異な形式で記載されたがために，その技術的範囲についての解釈に疑義があると審決において判断された事案ではなく，また，ii)「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えていると審決において判断された事案でもない。知財高裁大合議部判決と本件とは，上記各点において，その前提を異にする。したがって，被告が，知財高裁大合議部判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが，法３６条６項１号の適合性を充足するための要件になると主張する点は，本件において，同様に適用されるための前提を欠く。したがって，知財高裁大合議部判決の判示を論拠として，医薬品の用途発明である本件について，発明の詳細の記載に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないから，法３６条６項１号の要件を満たさないとすべきであるとの被告の主張は，採用の限りでない。エ 以上検討したとおり，審決は，法３６条６項１号の要件を満たすためには，常に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないこと」が必要であるとの前提に立って，本願では，「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないこと」のみを理由に，同条６項１号の要件を充足しないとしたものであって，審決の判断には，理由不備の違法がある。(2) 以上のとおり，審決の判断には，法３６条６項１号についての誤った前提に基づいて，その要件を満たさないとした点において理由不備の違法がある。のみならず，具体的な事案に照らしても，以下のとおり，法３６条６項１号に適合しないとした審決の判断には誤りがある。
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2010.01.22
平成21(行ケ)10134 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年01月20日 知的財産高等裁判所
審決は、補正が新規事項、サポート要件違反、進歩性なしとしました。これに対して裁判所は、いずれも否定して上記審決を取り消しました。
以上によると，当初明細書に記載される抗酸化作用を有する組成物は，単なる焼酎蒸留廃液からなる抗酸化物質と比べて，優れたヒドロキシラジカル消去活性を有するものであること，同組成物は，それ故，老化や動脈硬化等の種々の生活習慣病の予防に極めて良好であることが記載されているものであって，そうすると，本件補正による新請求項１に係る組成物が，補正事項(ｂ)「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効である」ものであって，また，同(ｃ)「ヒドロキシラジカル消去剤」との用途に用い得るものであることは，当初明細書に記載された事項の範囲内のものというべきである。エもっとも，被告は，当初明細書には，「ヒドロキシラジカル消去剤」との文言は存在せず，単に「抗酸化剤」又は「抗酸化作用」と「活性酸素によって誘発される生活習慣病」との関係に係る従来技術が示されたものにすぎないから，当初明細書の記載では，本願補正発明に係る「組成物」からなる「ヒドロキシラジカル消去剤」について実体的に記載されたものではないと主張する。しかしながら，上記イのとおり，当初明細書の【００４０】には，ヒドロキシラジカル消去活性を有する抗酸化作用を有する組成物及びこれが活性酸素によって誘発される種々の生活習慣病の予防に有効であることが記載されているのであって，被告の主張は採用することができない。また，被告は，当初明細書の記載においては，本願補正発明に係る「組成物」の「活性酸素によって誘発される生活習慣病」に対する有効性についても全く確認されておらず，有効性が不明であるとして，新請求項１には新規事項の追加があると主張するが，これは，記載不備や進歩性の判断における発明の効果の問題であって，新規事項の追加の有無の問題ではないから，被告の主張は採用し得ない。オしたがって，新請求項１に係る本件補正について，当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものということができないとした本件審決の判断は誤りである。＼n・・・，特許請求の範囲が，特許法３６条６項１号に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。・・・オ 以上によると，上記ウのとおり，当業者が，ヒドロキシラジカル消去活性の大小や本願発明の抗酸化作用を有する組成物が強力なヒドロキシラジカル消去活性からなる抗酸化作用を有して種々の生活習慣病の予防に好適であること等を記載する本願明細書に接し，上記エの公知の知見をも加味すると，本件補正発明の組成物が，活性酸素によって誘発される生活習慣病の予＼防に対して効果を有することを認識することができるものであって，本件補正発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，その記載によって，生活習慣病などの疾患に対して有効である抗酸化物質を提供しようとする課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。カ この点に関し，本件審決は，本願明細書の発明の詳細な説明には，（活性酸素によって誘発される）生活習慣病（の予防）に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係（例えば，どの程度の抗酸化作用を有していれば，生活習慣病（の予＼防）に対する効果を有するとするのかなど）に係る記載又はそれらを示唆する記載はないと説示する。しかしながら，本願明細書には，本件補正発明の組成物が活性酸素によって誘発される生活習慣病の予防に対して効果を有することを当業者が認識することができる記載があることは上記のとおりであり，また，新請求項１には，どの程度の抗酸化作用を有していれば生活習慣病（の予＼防）に対する効果を有するかなどの生活習慣病の予防に対する効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係についてまで記載されておらず，このような対応関係について発明の詳細な説明中に記載されている必要があると解されるものでもない。＼n
以上によると，当初明細書に記載される抗酸化作用を有する組成物は，単なる焼酎蒸留廃液からなる抗酸化物質と比べて，優れたヒドロキシラジカル消去活性を有するものであること，同組成物は，それ故，老化や動脈硬化等の種々の生活習慣病の予防に極めて良好であることが記載されているものであって，そうすると，本件補正による新請求項１に係る組成物が，補正事項(ｂ)「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効である」ものであって，また，同(ｃ)「ヒドロキシラジカル消去剤」との用途に用い得るものであることは，当初明細書に記載された事項の範囲内のものというべきである。エもっとも，被告は，当初明細書には，「ヒドロキシラジカル消去剤」との文言は存在せず，単に「抗酸化剤」又は「抗酸化作用」と「活性酸素によって誘発される生活習慣病」との関係に係る従来技術が示されたものにすぎないから，当初明細書の記載では，本願補正発明に係る「組成物」からなる「ヒドロキシラジカル消去剤」について実体的に記載されたものではないと主張する。しかしながら，上記イのとおり，当初明細書の【００４０】には，ヒドロキシラジカル消去活性を有する抗酸化作用を有する組成物及びこれが活性酸素によって誘発される種々の生活習慣病の予防に有効であることが記載されているのであって，被告の主張は採用することができない。また，被告は，当初明細書の記載においては，本願補正発明に係る「組成物」の「活性酸素によって誘発される生活習慣病」に対する有効性についても全く確認されておらず，有効性が不明であるとして，新請求項１には新規事項の追加があると主張するが，これは，記載不備や進歩性の判断における発明の効果の問題であって，新規事項の追加の有無の問題ではないから，被告の主張は採用し得ない。オしたがって，新請求項１に係る本件補正について，当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものということができないとした本件審決の判断は誤りである。＼n・・・，特許請求の範囲が，特許法３６条６項１号に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。・・・オ 以上によると，上記ウのとおり，当業者が，ヒドロキシラジカル消去活性の大小や本願発明の抗酸化作用を有する組成物が強力なヒドロキシラジカル消去活性からなる抗酸化作用を有して種々の生活習慣病の予防に好適であること等を記載する本願明細書に接し，上記エの公知の知見をも加味すると，本件補正発明の組成物が，活性酸素によって誘発される生活習慣病の予＼防に対して効果を有することを認識することができるものであって，本件補正発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，その記載によって，生活習慣病などの疾患に対して有効である抗酸化物質を提供しようとする課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。カ この点に関し，本件審決は，本願明細書の発明の詳細な説明には，（活性酸素によって誘発される）生活習慣病（の予防）に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係（例えば，どの程度の抗酸化作用を有していれば，生活習慣病（の予＼防）に対する効果を有するとするのかなど）に係る記載又はそれらを示唆する記載はないと説示する。しかしながら，本願明細書には，本件補正発明の組成物が活性酸素によって誘発される生活習慣病の予防に対して効果を有することを当業者が認識することができる記載があることは上記のとおりであり，また，新請求項１には，どの程度の抗酸化作用を有していれば生活習慣病（の予＼防）に対する効果を有するかなどの生活習慣病の予防に対する効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係についてまで記載されておらず，このような対応関係について発明の詳細な説明中に記載されている必要があると解されるものでもない。＼n
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2010.01. 4
平成20(ワ)10854 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年12月24日 大阪地方裁判所
サポート要件違反を理由にして104条の3により権利行使不能と認定されました。
旧特許法３６条５項１号は1 ，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定し，特許請求の範囲の記載がこれに適合することを求めている（明細書のサポート要件）。その趣旨は，発明を公開させることを前提に，その発明に特許を付与して一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与することを目的とする特許制度の趣旨に基づき，願書に添付すべき明細書に，発明の技術内容を一般に開示させるとともに，その効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を果たさせるため，明細書の発明の詳細な説明に，その発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載することを要求し，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することにより，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害することを防ぐことにある。そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知的財産高等裁判所平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日特別部判決・判例タイムズ１１９２号１６４頁参照）。以下，かかる観点から，本件特許に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するものであるかについて検討する。・・・そうすると，本件特許発明が解決する課題（目的）は，環境に危険な材料を含まず，かつ，動作環境下で強い水流や液面上の浮遊物から受ける大きな外力を受けてもスイッチが確実に作動するよう設計されたレベル・センサを得ることにあると認められる。そして，上記のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の【実施例】の項に「水位レベルが上昇し始めると，レベルセンサは遂には傾き始め，…主水平位置に到達する。容積と重量の適切な選択により，水位レベルがセンサより上に如何に上昇するかに関係なく，センサはこの水平位置を取る（段落【００１４ 「。」】） センサがその水平位置近くからスタートすると，そのとき重心１０がベアリング６，８の下で且つ右にある平衡重り９はベアリング６，８のまわりを時計方向に回転する。この回転は平衡重り９の表面の一つが中空本体１の内面と接触することによって制限される。このように移動している間，平衡重りの表＼面１３は接続円板５および弾性ヨーク１６との接触を失っている。それからマイクロスイッチはスイッチが接続されるか又は切離されることを意味する他の位置をとるように作動される。」（段落【００１５】）と記載されていることからすれば，本件特許発明の上記課題である，動作環境下で強い水流や液面上の浮遊物から受ける大きな外力を受けてもスイッチが確実に作動するよう設計されたレベル・センサを得るため，本件特許発明のレベル・センサは，液中にある状態で，概ね主水平位置を安定的に維持するような構成を採用したものと解され，その具体的構＼成の一つが，構成要件Ｅ，すなわち，平衡重りの重量を，センサが空気によって囲まれている時そのセンサの全重量の少なくとも３０％とするとの数値限定したものと解される。ところで，そのような数値限定をする構＼成を採用したことについて，本件明細書の発明の詳細な説明には，【実施例】の項に「マイクロスイッチを確実に停止させるため，平衡重り９は相対的に重く，レベル・センサの全重量の可成りの部分を構成する。しかしながら同時に，センサは製造上の理由のために重過ぎてはならない。受入れ可能＼な安全性を得る最小値は全重量の３０％であるが，適切な値は５０から８０％の間である。」（段落【００１６】）と記載されており，この記載によれば，平衡重りの重量をセンサが空気によって囲まれている時そのセンサ全重量の少なくとも３０％とすることが，本件特許発明の上記課題（その動作環境下で強い水流や液面上の浮遊物から受ける大きな外力を受けても，概ね主水平位置を安定的に維持し，もってスイッチが確実に作動するよう設計されたレベル・センサを得る）を解決するために不可欠な構成とされていることが明らかである（上記数値限定を内容とする構＼成が，本件特許発明が解決する課題のうち「環境に危険な材料を含ま」ないレベル・センサを得ることを解決するものでないことは明らかである。）。・・・以上によれば，「レベル・センサを液中において概ね主水平位置に安定的に維持する」という効果との関係において，平衡重りとセンサ全体の重量比が影響を及ぼすとの技術常識を認めることはできない。エ以上によれば，本件特許に係る出願時の技術常識に照らして，本件明細書の上記記載から，「動作環境下で強い水流や液面上の浮遊物から受ける外力を受けてもスイッチが確実に作動する」との効果を得るために，平衡重りの重量をセンサ全重量の３０％以上にすることの技術的意義ばかりでなく，平衡重りの重量をセンサ全重量の一定割合を超えるように設定することの技術的な意味を当業者が理解することができないというべきである。他に，平衡重りの重量をセンサ全重量の一定割合を超えるように設定することの技術的な意味を示唆するような記載も見当たらない。したがって，本件特許の特許請求の範囲の記載は，明細書のサポート要件に違反するというべきである。
旧特許法３６条５項１号は1 ，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定し，特許請求の範囲の記載がこれに適合することを求めている（明細書のサポート要件）。その趣旨は，発明を公開させることを前提に，その発明に特許を付与して一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与することを目的とする特許制度の趣旨に基づき，願書に添付すべき明細書に，発明の技術内容を一般に開示させるとともに，その効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を果たさせるため，明細書の発明の詳細な説明に，その発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載することを要求し，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することにより，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害することを防ぐことにある。そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知的財産高等裁判所平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日特別部判決・判例タイムズ１１９２号１６４頁参照）。以下，かかる観点から，本件特許に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するものであるかについて検討する。・・・そうすると，本件特許発明が解決する課題（目的）は，環境に危険な材料を含まず，かつ，動作環境下で強い水流や液面上の浮遊物から受ける大きな外力を受けてもスイッチが確実に作動するよう設計されたレベル・センサを得ることにあると認められる。そして，上記のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の【実施例】の項に「水位レベルが上昇し始めると，レベルセンサは遂には傾き始め，…主水平位置に到達する。容積と重量の適切な選択により，水位レベルがセンサより上に如何に上昇するかに関係なく，センサはこの水平位置を取る（段落【００１４ 「。」】） センサがその水平位置近くからスタートすると，そのとき重心１０がベアリング６，８の下で且つ右にある平衡重り９はベアリング６，８のまわりを時計方向に回転する。この回転は平衡重り９の表面の一つが中空本体１の内面と接触することによって制限される。このように移動している間，平衡重りの表＼面１３は接続円板５および弾性ヨーク１６との接触を失っている。それからマイクロスイッチはスイッチが接続されるか又は切離されることを意味する他の位置をとるように作動される。」（段落【００１５】）と記載されていることからすれば，本件特許発明の上記課題である，動作環境下で強い水流や液面上の浮遊物から受ける大きな外力を受けてもスイッチが確実に作動するよう設計されたレベル・センサを得るため，本件特許発明のレベル・センサは，液中にある状態で，概ね主水平位置を安定的に維持するような構成を採用したものと解され，その具体的構＼成の一つが，構成要件Ｅ，すなわち，平衡重りの重量を，センサが空気によって囲まれている時そのセンサの全重量の少なくとも３０％とするとの数値限定したものと解される。ところで，そのような数値限定をする構＼成を採用したことについて，本件明細書の発明の詳細な説明には，【実施例】の項に「マイクロスイッチを確実に停止させるため，平衡重り９は相対的に重く，レベル・センサの全重量の可成りの部分を構成する。しかしながら同時に，センサは製造上の理由のために重過ぎてはならない。受入れ可能＼な安全性を得る最小値は全重量の３０％であるが，適切な値は５０から８０％の間である。」（段落【００１６】）と記載されており，この記載によれば，平衡重りの重量をセンサが空気によって囲まれている時そのセンサ全重量の少なくとも３０％とすることが，本件特許発明の上記課題（その動作環境下で強い水流や液面上の浮遊物から受ける大きな外力を受けても，概ね主水平位置を安定的に維持し，もってスイッチが確実に作動するよう設計されたレベル・センサを得る）を解決するために不可欠な構成とされていることが明らかである（上記数値限定を内容とする構＼成が，本件特許発明が解決する課題のうち「環境に危険な材料を含ま」ないレベル・センサを得ることを解決するものでないことは明らかである。）。・・・以上によれば，「レベル・センサを液中において概ね主水平位置に安定的に維持する」という効果との関係において，平衡重りとセンサ全体の重量比が影響を及ぼすとの技術常識を認めることはできない。エ以上によれば，本件特許に係る出願時の技術常識に照らして，本件明細書の上記記載から，「動作環境下で強い水流や液面上の浮遊物から受ける外力を受けてもスイッチが確実に作動する」との効果を得るために，平衡重りの重量をセンサ全重量の３０％以上にすることの技術的意義ばかりでなく，平衡重りの重量をセンサ全重量の一定割合を超えるように設定することの技術的な意味を当業者が理解することができないというべきである。他に，平衡重りの重量をセンサ全重量の一定割合を超えるように設定することの技術的な意味を示唆するような記載も見当たらない。したがって，本件特許の特許請求の範囲の記載は，明細書のサポート要件に違反するというべきである。
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2009.09.26
平成20(行ケ)10423 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月17日 知的財産高等裁判所
36条4項（実施可能性違反）を理由に拒絶審決が維持されました。
「上記第４項は特許出願における実施可能要件と称されているものであるが，特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的権利を付与するものであるから，明細書に記載される発明の詳細な説明は，当業者(その発明の属する分野における通常の知識を有する者)が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成が記載されていることを要するとしたものであるところ，上記のような法の趣旨に鑑みると，明細書の発明の詳細な説明の欄に当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十＼分に記載されていること，ひいては当該発明が実施可能であることは，出願人が特許庁長官に対し立証する責任があると解される。」＼n
「上記第４項は特許出願における実施可能要件と称されているものであるが，特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的権利を付与するものであるから，明細書に記載される発明の詳細な説明は，当業者(その発明の属する分野における通常の知識を有する者)が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成が記載されていることを要するとしたものであるところ，上記のような法の趣旨に鑑みると，明細書の発明の詳細な説明の欄に当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十＼分に記載されていること，ひいては当該発明が実施可能であることは，出願人が特許庁長官に対し立証する責任があると解される。」＼n
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2009.08.21
平成20(行ケ)10304 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年08月18日 知的財産高等裁判所
実施可能性違反ではないとした無効審決が取り消されました。
「特許法３６条４項は，「前項第三号の発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を記載しなければならない。」と定めるところ，本件発明のように，特定の用途（樹脂配合用）に使用される組成物であって，一定の組成割合を有する公知の物質から成るものに係る発明においては，一般に，当該組成物を構＼成する物質の名称及びその組成割合が示されたとしても，それのみによっては，当業者が当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該組成物を当該用途に容易に実施することができないから，そのような発明について実施可能＼要件を満たすといい得るには，発明の詳細な説明に，当該用途の有用性を裏付ける程度に当該発明の目的，構成及び効果が記載されていることを要すると解するのが相当である。さらに，本件発明は，その用途として，単に「樹脂配合用」と規定するのみであるから，本件発明について実施可能＼要件を満たす記載がされるべきである以上，発明の詳細な説明に，酸素吸収剤を適用する樹脂一般について，本件発明の酸素吸収剤を適用することが有用であること，すなわち，当該樹脂一般について，本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされていることを要すると解すべきである。そこで，以下，上記観点に立ち，発明の詳細な説明に，本件発明の酸素吸収剤を適用する樹脂一般について，本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載があるか否かについて検討する。・・・しかしながら，i)，iii)及びvi)の各記載の実質は，単に結論（相違点に係る構成を採用した本件発明が本件作用効果を奏する旨）を述べるものすぎない。また，ii)iv)及びv)の各記載をみても，これを，酸素吸収剤を適用する樹脂の特性（化学構造等）を念頭に置いたものとみることはできないから，当業者において，これらの記載の内容が，エチレン−ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般についても，そのまま妥当するものと容易に理解することができるとみることはできない。さらに，発明の詳細な説明には，当業者において，銅及び硫黄が過大に存在することによる樹脂のゲル化及び分解並びに異味・異臭成分の発生を考える上で，エチレン−ビニルアルコール共重合体とそれ以外の樹脂一般とを同視し得るものと容易に理解することができるような記載は全くない。以上からすると，発明の詳細な説明に，エチレン−ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について，本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされているものと認めることはできず，その他，そのように認めるに足りる証拠はない。」
「特許法３６条４項は，「前項第三号の発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を記載しなければならない。」と定めるところ，本件発明のように，特定の用途（樹脂配合用）に使用される組成物であって，一定の組成割合を有する公知の物質から成るものに係る発明においては，一般に，当該組成物を構＼成する物質の名称及びその組成割合が示されたとしても，それのみによっては，当業者が当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該組成物を当該用途に容易に実施することができないから，そのような発明について実施可能＼要件を満たすといい得るには，発明の詳細な説明に，当該用途の有用性を裏付ける程度に当該発明の目的，構成及び効果が記載されていることを要すると解するのが相当である。さらに，本件発明は，その用途として，単に「樹脂配合用」と規定するのみであるから，本件発明について実施可能＼要件を満たす記載がされるべきである以上，発明の詳細な説明に，酸素吸収剤を適用する樹脂一般について，本件発明の酸素吸収剤を適用することが有用であること，すなわち，当該樹脂一般について，本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされていることを要すると解すべきである。そこで，以下，上記観点に立ち，発明の詳細な説明に，本件発明の酸素吸収剤を適用する樹脂一般について，本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載があるか否かについて検討する。・・・しかしながら，i)，iii)及びvi)の各記載の実質は，単に結論（相違点に係る構成を採用した本件発明が本件作用効果を奏する旨）を述べるものすぎない。また，ii)iv)及びv)の各記載をみても，これを，酸素吸収剤を適用する樹脂の特性（化学構造等）を念頭に置いたものとみることはできないから，当業者において，これらの記載の内容が，エチレン−ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般についても，そのまま妥当するものと容易に理解することができるとみることはできない。さらに，発明の詳細な説明には，当業者において，銅及び硫黄が過大に存在することによる樹脂のゲル化及び分解並びに異味・異臭成分の発生を考える上で，エチレン−ビニルアルコール共重合体とそれ以外の樹脂一般とを同視し得るものと容易に理解することができるような記載は全くない。以上からすると，発明の詳細な説明に，エチレン−ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について，本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされているものと認めることはできず，その他，そのように認めるに足りる証拠はない。」
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2009.08. 2
◆平成20(行ケ)10286 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年06月30日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反とした審決が維持されました。
特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号に規定するいわゆるサポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明に，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時（優先権主張があるときは優先日当時）の技術常識に照らし，当業者において，当該発明の課題が解決されるものと認識することができるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。そこで，上記観点に立って，以下，本件について検討することとする。・・・・イ そこで，発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否かについて検討すると，前記(3)のとおり，発明の詳細な説明には，金属層を透明にするため，これを，下部の有機層を保護することができる程度の十分な厚さを保ちつつ，できる限り薄くすることにより，所望の透明度を得た上，さらに，金属層を保護し，また，電気抵抗を減少させるため，金属層の上部に，許容される透明度を保持しつつ，できる限り厚いＩＴＯ層（本願発明の「第２の導電性層」に相当する。）を付着する旨の記載はみられるものの，この層（「ＩＴＯ層３１２」）がＩＴＯ以外の透明導電性酸化物である場合に上記課題が解決されることについての記載ないし示唆は一切みられないから，発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるとまで認めることはできない。
特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号に規定するいわゆるサポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明に，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時（優先権主張があるときは優先日当時）の技術常識に照らし，当業者において，当該発明の課題が解決されるものと認識することができるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。そこで，上記観点に立って，以下，本件について検討することとする。・・・・イ そこで，発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否かについて検討すると，前記(3)のとおり，発明の詳細な説明には，金属層を透明にするため，これを，下部の有機層を保護することができる程度の十分な厚さを保ちつつ，できる限り薄くすることにより，所望の透明度を得た上，さらに，金属層を保護し，また，電気抵抗を減少させるため，金属層の上部に，許容される透明度を保持しつつ，できる限り厚いＩＴＯ層（本願発明の「第２の導電性層」に相当する。）を付着する旨の記載はみられるものの，この層（「ＩＴＯ層３１２」）がＩＴＯ以外の透明導電性酸化物である場合に上記課題が解決されることについての記載ないし示唆は一切みられないから，発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるとまで認めることはできない。
2009.07. 6
◆平成20(行ケ)10286 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年06月30日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反とした拒絶審決が維持されました。
「特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号に規定するいわゆるサポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明に，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時（優先権主張があるときは優先日当時）の技術常識に照らし，当業者において，当該発明の課題が解決されるものと認識することができるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。そこで，上記観点に立って，以下，本件について検討することとする。・・・・発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否かについて検討すると，前記(3)のとおり，発明の詳細な説明には，金属層を透明にするため，これを，下部の有機層を保護することができる程度の十分な厚さを保ちつつ，できる限り薄くすることにより，所望の透明度を得た上，さらに，金属層を保護し，また，電気抵抗を減少させるため，金属層の上部に，許容される透明度を保持しつつ，できる限り厚いＩＴＯ層（本願発明の「第２の導電性層」に相当する。）を付着する旨の記載はみられるものの，この層（「ＩＴＯ層３１２」）がＩＴＯ以外の透明導電性酸化物である場合に上記課題が解決されることについての記載ないし示唆は一切みられないから，発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるとまで認めることはできない。」
「特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号に規定するいわゆるサポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明に，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時（優先権主張があるときは優先日当時）の技術常識に照らし，当業者において，当該発明の課題が解決されるものと認識することができるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。そこで，上記観点に立って，以下，本件について検討することとする。・・・・発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるか否かについて検討すると，前記(3)のとおり，発明の詳細な説明には，金属層を透明にするため，これを，下部の有機層を保護することができる程度の十分な厚さを保ちつつ，できる限り薄くすることにより，所望の透明度を得た上，さらに，金属層を保護し，また，電気抵抗を減少させるため，金属層の上部に，許容される透明度を保持しつつ，できる限り厚いＩＴＯ層（本願発明の「第２の導電性層」に相当する。）を付着する旨の記載はみられるものの，この層（「ＩＴＯ層３１２」）がＩＴＯ以外の透明導電性酸化物である場合に上記課題が解決されることについての記載ないし示唆は一切みられないから，発明の詳細な説明に，当業者において，本願発明の上記課題が解決されるものと認識することができる程度の記載ないし示唆があるとまで認めることはできない。」
2008.10.23
◆平成19(行ケ)10367 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月16日 知的財産高等裁判所
請求項１についてサポート要件違反の無効については、無効であるとした審決を維持し、請求項２−５に対する進歩性違反の無効については、引用例の認定誤りを理由に、取消しました。
「以上によれば，詳細な説明は，本件特許発明１において，光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し，コーティングした後，乾燥させ，固化させる温度を「８０℃以下」と規定していることと，これにより得られる効果との関係の技術的意義について，具体例を欠くものであり，また，具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載されているということもできない。したがって，本件特許発明１は，詳細な説明に記載されたものであるということができないものというべきである。・・・
被告の主張（その１）は，要するに，甲１公報の「・・・過酸化水素水・・・を添加し，８０℃で１時間加熱することにより，透明な黄色のペルオキソポリチタン酸水溶液を得た」（段落【００５２】）との記載において，「アモルファス型過酸化チタンゾル」は「加熱前のペルオキソ＼ポリチタン酸」と同義であるから，原告らは本件特許発明１の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と対比すべき対象を誤っているというものである。しかし，甲１公報の「・・・過酸化水素水・・・を添加し，８０℃で１時間加熱することにより，・・・ペルオキソポリチタン酸水溶液を得た。」（段落【００５２】）との記載に照らし，「８０℃で１時間加熱」を行う前の段階において「ペルオキソ＼ポリチタン酸」が生成したことが，同公報に開示されているとは認められない。また，本件特許明細書（甲４）及び甲１公報（甲１）の記載に照らし，被膜形成のバインダーとして使用されているのは，本件特許発明１では「アモルファス型過酸化チタンゾル」，甲第１発明では「ペルオキソポリチタン酸液」であることが認められるから，本件特許発明１と甲第１発明との対比においては，本件特許発明１の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と甲１公報の「（加熱後の）ペルオキソ＼ポリチタン酸液」とを対比すべきものである。審決における相違点１の認定も，上記対応関係を前提とするものである。」 ◆平成19(行ケ)10367 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月16日 知的財産高等裁判所
「以上によれば，詳細な説明は，本件特許発明１において，光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し，コーティングした後，乾燥させ，固化させる温度を「８０℃以下」と規定していることと，これにより得られる効果との関係の技術的意義について，具体例を欠くものであり，また，具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載されているということもできない。したがって，本件特許発明１は，詳細な説明に記載されたものであるということができないものというべきである。・・・
被告の主張（その１）は，要するに，甲１公報の「・・・過酸化水素水・・・を添加し，８０℃で１時間加熱することにより，透明な黄色のペルオキソポリチタン酸水溶液を得た」（段落【００５２】）との記載において，「アモルファス型過酸化チタンゾル」は「加熱前のペルオキソ＼ポリチタン酸」と同義であるから，原告らは本件特許発明１の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と対比すべき対象を誤っているというものである。しかし，甲１公報の「・・・過酸化水素水・・・を添加し，８０℃で１時間加熱することにより，・・・ペルオキソポリチタン酸水溶液を得た。」（段落【００５２】）との記載に照らし，「８０℃で１時間加熱」を行う前の段階において「ペルオキソ＼ポリチタン酸」が生成したことが，同公報に開示されているとは認められない。また，本件特許明細書（甲４）及び甲１公報（甲１）の記載に照らし，被膜形成のバインダーとして使用されているのは，本件特許発明１では「アモルファス型過酸化チタンゾル」，甲第１発明では「ペルオキソポリチタン酸液」であることが認められるから，本件特許発明１と甲第１発明との対比においては，本件特許発明１の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と甲１公報の「（加熱後の）ペルオキソ＼ポリチタン酸液」とを対比すべきものである。審決における相違点１の認定も，上記対応関係を前提とするものである。」 ◆平成19(行ケ)10367 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月16日 知的財産高等裁判所
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2008.10. 2
◆平成19(行ケ)10213 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所
クレームにおける「１〜６時間の期間に亘り熱処理」との記載がサポート要件違反（36条6項1号）であるとした拒絶審決が取り消されました
「そして，上記のような当業者の技術常識を踏まえると，本願明細書には熱処理の時間を具体的に限定する必要がない発明が開示されているということができるのであり，本願発明２において熱処理の時間を「１〜６時間」と限定したのは，本来，具体的に限定する必要がない熱処理の時間について，一般的に採用されるであろうと考えられる範囲に限定して特許を受けようとしたものと解するべきであるし，前記の公知技術の状況からすると，当業者においてもそのような技術的意義を有するものとして理解するであろうと推認されるから，本願明細書の実施例において熱処理の時間が記載されていないことを理由として，本願発明２がサポート要件を満たさないとすることはできない。」 ◆平成19(行ケ)10213 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所
「そして，上記のような当業者の技術常識を踏まえると，本願明細書には熱処理の時間を具体的に限定する必要がない発明が開示されているということができるのであり，本願発明２において熱処理の時間を「１〜６時間」と限定したのは，本来，具体的に限定する必要がない熱処理の時間について，一般的に採用されるであろうと考えられる範囲に限定して特許を受けようとしたものと解するべきであるし，前記の公知技術の状況からすると，当業者においてもそのような技術的意義を有するものとして理解するであろうと推認されるから，本願明細書の実施例において熱処理の時間が記載されていないことを理由として，本願発明２がサポート要件を満たさないとすることはできない。」 ◆平成19(行ケ)10213 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所
2008.10. 1
◆平成20(行ケ)10066 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所
サポート要検討を満たしていないとして無効とした審決について、「ゼリー」の用語を詳細な説明を参酌して解釈して、無効とはいえないと判断しました。
「ところで，明細書で用いる技術用語は，学術用語を用いるべきもの（特許法施行規則２４条には「願書に添附すべき明細書は，様式第２９により作成しなければならない。」とされ，その様式第２９の備考〔７〕には，「技術用語は，学術用語を用いる。」とされている）であるから，学術用語どおりに解釈すべきである。しかし，上記甲２の記載のみが学術用語としての定義であると断定することはできないのみならず，「ゼリー」に関しては一般の用語法の影響を受けてか，上記甲２の定義とは異なる言葉の用い方が本件特許出願前から一般的になされているところからすれば，本件の場合においては上記甲２（化学大辞典）に記載された意味のみから特許請求の範囲の記載を解釈するのは適切とはいえず，本件発明１にいう「ゼリー」が「流動性を失ったかたまり状の弾性体」をいうのか「粘液状」のものをいうのかについては，特許請求の範囲の記載のみからはその意味が一義的に明確に理解することができないというべきである。そうすると，本件発明１の「ゼリー」の意味については，本件明細書（甲７４）の発明の詳細な説明の記載をも参酌してその意味を判断する必要があると解される（最判平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁参照）。・・・以上の検討によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，本件発明１の「ゼリー」とは，「流動性を失い，弾性的な固まりとなった状態」をいうのではなく，粘性を有し流動性を失っていない物質，すなわち「粘液」と解するのが相当である。」 ◆平成20(行ケ)10066 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所
「ところで，明細書で用いる技術用語は，学術用語を用いるべきもの（特許法施行規則２４条には「願書に添附すべき明細書は，様式第２９により作成しなければならない。」とされ，その様式第２９の備考〔７〕には，「技術用語は，学術用語を用いる。」とされている）であるから，学術用語どおりに解釈すべきである。しかし，上記甲２の記載のみが学術用語としての定義であると断定することはできないのみならず，「ゼリー」に関しては一般の用語法の影響を受けてか，上記甲２の定義とは異なる言葉の用い方が本件特許出願前から一般的になされているところからすれば，本件の場合においては上記甲２（化学大辞典）に記載された意味のみから特許請求の範囲の記載を解釈するのは適切とはいえず，本件発明１にいう「ゼリー」が「流動性を失ったかたまり状の弾性体」をいうのか「粘液状」のものをいうのかについては，特許請求の範囲の記載のみからはその意味が一義的に明確に理解することができないというべきである。そうすると，本件発明１の「ゼリー」の意味については，本件明細書（甲７４）の発明の詳細な説明の記載をも参酌してその意味を判断する必要があると解される（最判平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁参照）。・・・以上の検討によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，本件発明１の「ゼリー」とは，「流動性を失い，弾性的な固まりとなった状態」をいうのではなく，粘性を有し流動性を失っていない物質，すなわち「粘液」と解するのが相当である。」 ◆平成20(行ケ)10066 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月29日 知的財産高等裁判所
2008.09.12
◆平成19(行ケ)10401 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月10日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反を理由として無効とした審決が維持されました。裁判所は、パラメータ発明に関する大合議判決◆平成１７年(行ケ)第１００４２号を引用し、サポート要件を具備していることは出願人側に立証責任があると述べました。
「そうすると，本件発明１がサポート要件を満たすというためには，本件発明１の物品の溶剤清浄化方法による清浄化機能が従来の溶剤であるフロンを使用したものとおおむね同等か，それ以上のものであること，及び，アルミニウム存在下において安定していることが，発明の詳細な説明に記載されている必要があるというべきである（なお，原告は「フロン代替物としてのオゾン層破壊防止効果」が本件発明の効果であるかのように主張するが，上記に説示したところに照らし，採用することはできない。）。しかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明に実施例として記載されている例１〜１１のうち，例１〜９は，上記(4)のエのとおり，使用されているフッ素化エーテルが本件発明１のフッ素化エーテルの構成を備えていないものであり，また，例１０，１１は，これに使用されているフッ素化エーテルが本件発明１のフッ素化エーテルの構＼成を備えているものであるとしても，上記(4)のカのとおり，清浄化試験及びアルミニウム存在下における安定性試験の結果がいずれも記載されていないのであるから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，本件発明１の実施例に相当する例の記載を欠いたものといわざるを得ない。そして，本件明細書の他の記載において，本件発明１が上記の作用効果を奏することについて具体的に触れた部分はない。この点に関して，原告は，例１０及び１１に先立って記載されている例１〜４（塩素原子を含むフッ素化エーテル）や例５〜９（低沸点のフッ素化エーテル）には，「具体的に回路板から融剤残渣を清浄化し，イオン系融剤残渣の除去割合を測定した例が記載されて」おり，例１０及び１１はいずれも，これら例１〜９に具体的に記載されているものと同様の効果（回路板からの融剤残渣の清浄化，イオン系融剤残渣の除去割合）が得られる「特定の低沸点のフッ素化エーテルに該当する化合物」の代表的な例としての「テトラフルオロエチルエチルエーテル」を記載したものであると主張するが，本件明細書中に原告主張のように理解する根拠となるような記載は認められず，そうであれば，当業者が明細書の記載を理解する上において，本件発明１のフッ素化エーテルの構＼成を備えていないフッ素化エーテルを使用した場合の作用効果についての記載が，本件発明１のフッ素化エーテルの構成を備えたフッ素化エーテルを使用した場合についても当然に及ぶものと認識するようなことは，期待すべくもないといわざるを得ない。このことは，異議時訂正の経過を参酌してもなお同様である。したがって，原告の主張を採用することはできず，本件発明１に係る物品清浄化方法は，当業者が，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，その課題を解決することができると認識できる範囲に含まれているということはできないというべきであり，本件発明１がサポート要件を満たしているということはできない。(6) 本件発明２〜９は本件発明１を直接又は間接に引用するものであり，本件発明１に係る溶剤組成物を必須の構成要件とするものであるから，本件発明１と同様の理由により，サポート要件を満たしているということはできない。」 ◆平成19(行ケ)10401 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月10日 知的財産高等裁判所
「そうすると，本件発明１がサポート要件を満たすというためには，本件発明１の物品の溶剤清浄化方法による清浄化機能が従来の溶剤であるフロンを使用したものとおおむね同等か，それ以上のものであること，及び，アルミニウム存在下において安定していることが，発明の詳細な説明に記載されている必要があるというべきである（なお，原告は「フロン代替物としてのオゾン層破壊防止効果」が本件発明の効果であるかのように主張するが，上記に説示したところに照らし，採用することはできない。）。しかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明に実施例として記載されている例１〜１１のうち，例１〜９は，上記(4)のエのとおり，使用されているフッ素化エーテルが本件発明１のフッ素化エーテルの構成を備えていないものであり，また，例１０，１１は，これに使用されているフッ素化エーテルが本件発明１のフッ素化エーテルの構＼成を備えているものであるとしても，上記(4)のカのとおり，清浄化試験及びアルミニウム存在下における安定性試験の結果がいずれも記載されていないのであるから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，本件発明１の実施例に相当する例の記載を欠いたものといわざるを得ない。そして，本件明細書の他の記載において，本件発明１が上記の作用効果を奏することについて具体的に触れた部分はない。この点に関して，原告は，例１０及び１１に先立って記載されている例１〜４（塩素原子を含むフッ素化エーテル）や例５〜９（低沸点のフッ素化エーテル）には，「具体的に回路板から融剤残渣を清浄化し，イオン系融剤残渣の除去割合を測定した例が記載されて」おり，例１０及び１１はいずれも，これら例１〜９に具体的に記載されているものと同様の効果（回路板からの融剤残渣の清浄化，イオン系融剤残渣の除去割合）が得られる「特定の低沸点のフッ素化エーテルに該当する化合物」の代表的な例としての「テトラフルオロエチルエチルエーテル」を記載したものであると主張するが，本件明細書中に原告主張のように理解する根拠となるような記載は認められず，そうであれば，当業者が明細書の記載を理解する上において，本件発明１のフッ素化エーテルの構＼成を備えていないフッ素化エーテルを使用した場合の作用効果についての記載が，本件発明１のフッ素化エーテルの構成を備えたフッ素化エーテルを使用した場合についても当然に及ぶものと認識するようなことは，期待すべくもないといわざるを得ない。このことは，異議時訂正の経過を参酌してもなお同様である。したがって，原告の主張を採用することはできず，本件発明１に係る物品清浄化方法は，当業者が，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，その課題を解決することができると認識できる範囲に含まれているということはできないというべきであり，本件発明１がサポート要件を満たしているということはできない。(6) 本件発明２〜９は本件発明１を直接又は間接に引用するものであり，本件発明１に係る溶剤組成物を必須の構成要件とするものであるから，本件発明１と同様の理由により，サポート要件を満たしているということはできない。」 ◆平成19(行ケ)10401 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月10日 知的財産高等裁判所
2008.09.10
◆平成19(行ケ)10307 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月08日 知的財産高等裁判所
「Ｃｕ ０．３〜０．７重量％，Ｎｉ ０．０４〜０．１重量％，残部Ｓｎからなる，金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。」という請求項が記載要件を満たしているのかが争われました。裁判所は、無効とはいえないとした審決を取り消しました。
「特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号が規定するいわゆるサポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明の記載が，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時の技術常識に照らし，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。
・・・・・
甲９実験報告書には，上記ａ(a)ｉｉのとおり，・・・記載がある。しかしながら，Ｂ甲９実験報告書は，本件出願の日（平成１１年３月１５日）から７年以上が経過した平成１８年６月６日付けで作成されたものであり，しかも，上記ａの各記載によれば，上記見解は，「同月の時点で最もその分野に明るく，その能力を有するＢ」が，「同月当時に存在した学術データを基に，当時の知見から考え得るすべてのメカニズムを検討して得た」，「最大限でき得る限りの」，「先見性」を有する「私見」ないし「個人的見解」であり，しかも，上記見解は，「議論」であり，「まだよく分かっていないので，これから調べる必要がある」，「今後の学術研究によりさらに詳しく解明されることが期待される」などというものにすぎず，・・・、甲９実験報告書に上記見解を示した記載があるからといって，本件出願当時ないしは本件出願に係る優先日（平成１０年３月２６日，同年１０月２８日）当時，「ＣｕとＮｉは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため，ＮｉはＳｎ−Ｃｕ金属間化合物の発生を抑制する作用をする」ことが当業者の技術常識であったものとは到底認められず，その他，そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
イ 上記アにおいて検討したところによれば，本件「発明の詳細な説明」が，当業者において，無鉛はんだ合金が本件組成を有することにより，本件構成Ａ及びＢの機能＼ないし性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものでないことは明らかであり，かつ，本件出願（優先日）当時の技術常識を参酌しても，当業者において，そのように認識することができる程度に記載されたものでないことは明らかであるといわざるを得ない。したがって，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するものと認めることはできない。」 ◆平成19(行ケ)10307 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月08日 知的財産高等裁判所
「特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号が規定するいわゆるサポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明の記載が，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時の技術常識に照らし，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。
・・・・・
甲９実験報告書には，上記ａ(a)ｉｉのとおり，・・・記載がある。しかしながら，Ｂ甲９実験報告書は，本件出願の日（平成１１年３月１５日）から７年以上が経過した平成１８年６月６日付けで作成されたものであり，しかも，上記ａの各記載によれば，上記見解は，「同月の時点で最もその分野に明るく，その能力を有するＢ」が，「同月当時に存在した学術データを基に，当時の知見から考え得るすべてのメカニズムを検討して得た」，「最大限でき得る限りの」，「先見性」を有する「私見」ないし「個人的見解」であり，しかも，上記見解は，「議論」であり，「まだよく分かっていないので，これから調べる必要がある」，「今後の学術研究によりさらに詳しく解明されることが期待される」などというものにすぎず，・・・、甲９実験報告書に上記見解を示した記載があるからといって，本件出願当時ないしは本件出願に係る優先日（平成１０年３月２６日，同年１０月２８日）当時，「ＣｕとＮｉは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため，ＮｉはＳｎ−Ｃｕ金属間化合物の発生を抑制する作用をする」ことが当業者の技術常識であったものとは到底認められず，その他，そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
イ 上記アにおいて検討したところによれば，本件「発明の詳細な説明」が，当業者において，無鉛はんだ合金が本件組成を有することにより，本件構成Ａ及びＢの機能＼ないし性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものでないことは明らかであり，かつ，本件出願（優先日）当時の技術常識を参酌しても，当業者において，そのように認識することができる程度に記載されたものでないことは明らかであるといわざるを得ない。したがって，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するものと認めることはできない。」 ◆平成19(行ケ)10307 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月08日 知的財産高等裁判所
2008.07.25
◆平成19(行ケ)10403 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月23日 知的財産高等裁判所
ＣＳ関連発明（？）について、「〜手段」の記載がサポート要件違反(36条6項1号)、不明瞭(同2号)、２９−２違反が争われましたが、裁判所は、36条6項1号、2号については、審決の判断は誤りであると認定し、一部の審決を取り消しました。
「本件請求項１の記載のうち「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」という文言の解釈につき当事者間に争いがあるので，まずこの点について検討する。ア 本件請求項１の記載を全体として捉えると，本件請求項１の「着脱式デバイス」は，「所定の種類の機器が接続されると，その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータ」の汎用周辺機器インタフェースに着脱されるものであって，前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に「前記コンピュータからの機器の種類の問い合わせ信号に対し，前記所定の種類の機器である旨の信号を返信」するなどして，「前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段」を備えるものである。したがって，「自動起動スクリプト」は，「所定の種類の機器」を用いる場合にはその機器に記憶され，コンピュータによって起動されるものであり，同様に，本件請求項１の「着脱式デバイス」を用いる場合には，着脱式デバイスに記憶され，コンピュータによって起動されるものである。そして，本件請求項１の「着脱式デバイス」は，「主な記憶装置としてＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置を備え」るものであり，「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する」と記載されていることに照らせば，「自動起動スクリプト」は着脱式デバイスの主な記憶装置であるＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置に記憶されるものである。イ ところで，一般に「手段」とは，「目的を達するための具体的なやり方」を意味するものである（広辞苑第６版）ところ，本件請求項１における「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」との記載が，「前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段」，「前記コンピュータから前記ＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置へのアクセスを受ける手段」とともに併記されたものであることからすれば，上記「記憶する手段」が，「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に前記自動起動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するのか，それとも本件特許発明１全体の目的を達するための構＼成要素の一つを意味するのか，いずれに解することも可能であって，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合に当たる。ウそこで，本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して，本件請求項１の「ＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」の解釈につき検討する（なお，被告は，特許法３６条６項１号該当性の判断をするに当たって発明の詳細な説明の記載を参酌すべきではないと主張するが，最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決〔民集４５巻３号１２３頁〕も判示するように，特許を受けようとする発明の要旨を認定するのに特許請求の範囲の記載のみではその技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合には，発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されると解する。・・・以上の記載によれば，本件特許発明１は，ＵＳＢメモリ等の着脱式デバイスをコンピュータに接続した際に，煩雑な手動操作を要することなく自動起動スクリプトに記述された所定のプログラムを自動実行させることを課題とするものであり，かかる課題の解決手段として，自動起動スクリプトを着脱式デバイスの記憶装置内に予め記憶し，コンピュータからの問い合わせに対してＣＤ−ＲＯＭドライブなど自動起動スクリプト実行の対象機器である旨の信号（擬似信号）を返信することによって，コンピュータが着脱式デバイスの記憶装置内に記憶された自動起動スクリプトを起動させるという構＼成を備えたものであることが認められる。そして，かかる解決手段を実現するためには，自動起動スクリプトは，着脱式デバイスがコンピュータに接続されたときにコンピュータから読み出すことが可能な状態でデバイスの記憶装置内に記憶されていることが必要であり，かつ，それで足りる。そうすると，ＲＯＭ等の記憶装置が，その製造時に自動起動スクリプトを記憶するものであっても，上記解決手段を実現するのに何ら差し支えなく，また，ＲＯＭ等の記憶装置の製造後に自動起動スクリプトを記憶させなければならないとすることは，上記解決手段の実現にとって特段の意味を有しないものである。(ｳ) したがって，本件請求項１の「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」という文言は，「ＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置に自動起動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するものと解すべきではなく，本件特許発明１の目的を達するための構成要素の一つとして「自動起動スクリプトがＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置に記憶されている状態であること」を意味するものと解釈すべきである。」 ◆平成19(行ケ)10403 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月23日 知的財産高等裁判所
「本件請求項１の記載のうち「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」という文言の解釈につき当事者間に争いがあるので，まずこの点について検討する。ア 本件請求項１の記載を全体として捉えると，本件請求項１の「着脱式デバイス」は，「所定の種類の機器が接続されると，その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータ」の汎用周辺機器インタフェースに着脱されるものであって，前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に「前記コンピュータからの機器の種類の問い合わせ信号に対し，前記所定の種類の機器である旨の信号を返信」するなどして，「前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段」を備えるものである。したがって，「自動起動スクリプト」は，「所定の種類の機器」を用いる場合にはその機器に記憶され，コンピュータによって起動されるものであり，同様に，本件請求項１の「着脱式デバイス」を用いる場合には，着脱式デバイスに記憶され，コンピュータによって起動されるものである。そして，本件請求項１の「着脱式デバイス」は，「主な記憶装置としてＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置を備え」るものであり，「前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する」と記載されていることに照らせば，「自動起動スクリプト」は着脱式デバイスの主な記憶装置であるＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置に記憶されるものである。イ ところで，一般に「手段」とは，「目的を達するための具体的なやり方」を意味するものである（広辞苑第６版）ところ，本件請求項１における「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」との記載が，「前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させる手段」，「前記コンピュータから前記ＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置へのアクセスを受ける手段」とともに併記されたものであることからすれば，上記「記憶する手段」が，「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に前記自動起動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するのか，それとも本件特許発明１全体の目的を達するための構＼成要素の一つを意味するのか，いずれに解することも可能であって，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合に当たる。ウそこで，本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して，本件請求項１の「ＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」の解釈につき検討する（なお，被告は，特許法３６条６項１号該当性の判断をするに当たって発明の詳細な説明の記載を参酌すべきではないと主張するが，最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決〔民集４５巻３号１２３頁〕も判示するように，特許を受けようとする発明の要旨を認定するのに特許請求の範囲の記載のみではその技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合には，発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されると解する。・・・以上の記載によれば，本件特許発明１は，ＵＳＢメモリ等の着脱式デバイスをコンピュータに接続した際に，煩雑な手動操作を要することなく自動起動スクリプトに記述された所定のプログラムを自動実行させることを課題とするものであり，かかる課題の解決手段として，自動起動スクリプトを着脱式デバイスの記憶装置内に予め記憶し，コンピュータからの問い合わせに対してＣＤ−ＲＯＭドライブなど自動起動スクリプト実行の対象機器である旨の信号（擬似信号）を返信することによって，コンピュータが着脱式デバイスの記憶装置内に記憶された自動起動スクリプトを起動させるという構＼成を備えたものであることが認められる。そして，かかる解決手段を実現するためには，自動起動スクリプトは，着脱式デバイスがコンピュータに接続されたときにコンピュータから読み出すことが可能な状態でデバイスの記憶装置内に記憶されていることが必要であり，かつ，それで足りる。そうすると，ＲＯＭ等の記憶装置が，その製造時に自動起動スクリプトを記憶するものであっても，上記解決手段を実現するのに何ら差し支えなく，また，ＲＯＭ等の記憶装置の製造後に自動起動スクリプトを記憶させなければならないとすることは，上記解決手段の実現にとって特段の意味を有しないものである。(ｳ) したがって，本件請求項１の「ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」という文言は，「ＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置に自動起動スクリプトを記憶する」という目的を達するための具体的なやり方を意味するものと解すべきではなく，本件特許発明１の目的を達するための構成要素の一つとして「自動起動スクリプトがＲＯＭ又は読み書き可能＼な記憶装置に記憶されている状態であること」を意味するものと解釈すべきである。」 ◆平成19(行ケ)10403 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年07月23日 知的財産高等裁判所
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2008.07. 2
◆平成19(行ケ)10308 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反（36条5項）とした審決が維持されました。
「一方，本件明細書においては，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることで，発明の課題を解決し発明の目的を達成することができることが，上記実施例の記載があることを除き，見当たらない。 (3) ところで，旧３６条５項は，「第３項４号の特許請求の範囲の記載は，次の 各号に適合するものでなければならない。」と規定し，その１号において，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定している（なお，平成６年法律第１１６号による改正により，同号は，同一文言のまま特許法３６条６項１号として規定され，現在に至っている。以下｢明細書のサポート要件｣という｡）。・・・そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日判決参照）。以下，上記の観点に立って，本件について検討する。
(4) 本件発明１の課題は，上記(1)及び(2)のとおり，（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ膜については皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく，皮膜と基体との密着性に問題があるところ，硬質部材上にＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆させる場合において，皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところにあると認められ，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。この点，本件発明の場合，これまで知られていなかった被覆硬質部材の皮膜におけるＸ線回折パターンにおけるＩ（２００）とＩ（１１１）面の強度比に着目し，その比率であるＩａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）と皮膜の強度・剥離特性の間に相関があることを見い出したものであり，その結果として，Ｉａ値が２．３以上の皮膜が良い性能＼を持つとしたものであるが，何ゆえ，そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない。また，「Ｉａ値が２．３以上」といえば，その数値が（２００）面と（１１１）面の比をいうだけのものであるから，上限なく高い値の比が想定でき，かつ，その比の値に制限があるとする特段の事情も存在しないことから，当該Ｉａ値の数値としては，２．３を大きく超える高い数値をも含み得るものであって，実際にも，原告作成の実験結果報告書（乙１８）によれば，Ｉａ値が１０を超える値の被覆も存在することが示されている。これに対し，本件明細書では，Ｉａ値について，本件発明の実施例として開示されたＩａ値は，上記(1)オの【表１】における本発明例７ないし１０の２．３から３．１までという非常に限られた範囲の４例だけであり，これらの実施例をもって，上限の定まらないＩａ値２．３以上の全範囲にわたって，本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。・・・(6) もっとも，原告は，通常，本件発明のような場合，実施例の数としては数例が一般的であり，それらにより発明の目的，課題解決の方向が示されておれば，実施例以外の箇所ではＩａ値の条件を満たされていることで十分当業者が理解できると考えられると主張する。確かに，数例の実施例によってもサポート要件違反とされない事例も存在するであろうが，そのような事例は，明細書の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決若しくは目的達成等が可能＼となる因果関係又はメカニズムが，明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合といえる。ところが，本件発明１の場合，上記のとおり，本件明細書には，何ゆえＩａ値が２．３以上であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，また，それが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらないものであるから，原告の上記主張は採用することはできない。」 ◆平成19(行ケ)10308 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
「一方，本件明細書においては，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることで，発明の課題を解決し発明の目的を達成することができることが，上記実施例の記載があることを除き，見当たらない。 (3) ところで，旧３６条５項は，「第３項４号の特許請求の範囲の記載は，次の 各号に適合するものでなければならない。」と規定し，その１号において，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定している（なお，平成６年法律第１１６号による改正により，同号は，同一文言のまま特許法３６条６項１号として規定され，現在に至っている。以下｢明細書のサポート要件｣という｡）。・・・そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日判決参照）。以下，上記の観点に立って，本件について検討する。
(4) 本件発明１の課題は，上記(1)及び(2)のとおり，（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ膜については皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく，皮膜と基体との密着性に問題があるところ，硬質部材上にＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆させる場合において，皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところにあると認められ，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。この点，本件発明の場合，これまで知られていなかった被覆硬質部材の皮膜におけるＸ線回折パターンにおけるＩ（２００）とＩ（１１１）面の強度比に着目し，その比率であるＩａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）と皮膜の強度・剥離特性の間に相関があることを見い出したものであり，その結果として，Ｉａ値が２．３以上の皮膜が良い性能＼を持つとしたものであるが，何ゆえ，そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない。また，「Ｉａ値が２．３以上」といえば，その数値が（２００）面と（１１１）面の比をいうだけのものであるから，上限なく高い値の比が想定でき，かつ，その比の値に制限があるとする特段の事情も存在しないことから，当該Ｉａ値の数値としては，２．３を大きく超える高い数値をも含み得るものであって，実際にも，原告作成の実験結果報告書（乙１８）によれば，Ｉａ値が１０を超える値の被覆も存在することが示されている。これに対し，本件明細書では，Ｉａ値について，本件発明の実施例として開示されたＩａ値は，上記(1)オの【表１】における本発明例７ないし１０の２．３から３．１までという非常に限られた範囲の４例だけであり，これらの実施例をもって，上限の定まらないＩａ値２．３以上の全範囲にわたって，本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。・・・(6) もっとも，原告は，通常，本件発明のような場合，実施例の数としては数例が一般的であり，それらにより発明の目的，課題解決の方向が示されておれば，実施例以外の箇所ではＩａ値の条件を満たされていることで十分当業者が理解できると考えられると主張する。確かに，数例の実施例によってもサポート要件違反とされない事例も存在するであろうが，そのような事例は，明細書の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決若しくは目的達成等が可能＼となる因果関係又はメカニズムが，明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合といえる。ところが，本件発明１の場合，上記のとおり，本件明細書には，何ゆえＩａ値が２．３以上であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，また，それが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらないものであるから，原告の上記主張は採用することはできない。」 ◆平成19(行ケ)10308 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
2008.06.13
◆平成19(行ケ)10308 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
特許法３６条の記載要件についての判断です。３６条違反とした審決を維持しました。
「そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日判決参照）。以下，上記の観点に立って，本件について検討する。(4) 本件発明１の課題は，上記(1)及び(2)のとおり，（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ膜については皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく，皮膜と基体との密着性に問題があるところ，硬質部材上にＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆させる場合において，皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところにあると認められ，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。この点，本件発明の場合，これまで知られていなかった被覆硬質部材の皮膜におけるＸ線回折パターンにおけるＩ（２００）とＩ（１１１）面の強度比に着目し，その比率であるＩａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）と皮膜の強度・剥離特性の間に相関があることを見い出したものであり，その結果として，Ｉａ値が２．３以上の皮膜が良い性能＼を持つとしたものであるが，何ゆえ，そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない。また，「Ｉａ値が２．３以上」といえば，その数値が（２００）面と（１１１）面の比をいうだけのものであるから，上限なく高い値の比が想定でき，かつ，その比の値に制限があるとする特段の事情も存在しないことから，当該Ｉａ値の数値としては，２．３を大きく超える高い数値をも含み得るものであって，実際にも，原告作成の実験結果報告書（乙１８）によれば，Ｉａ値が１０を超える値の被覆も存在することが示されている。これに対し，本件明細書では，Ｉａ値について，本件発明の実施例として開示されたＩａ値は，上記(1)オの【表１】における本発明例７ないし１０の２．３から３．１までという非常に限られた範囲の４例だけであり，これらの実施例をもって，上限の定まらないＩａ値２．３以上の全範囲にわたって，本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。(5) 以上述べたところに照らせば，本件明細書に接する当業者において，本件発明１に記載される構成を採択することによって皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材を提供するとの課題を解決できると認識することは，本件出願時の技術常識を参酌しても，不可能＼というべきであり，本件明細書における本件発明１に関する記載が，明細書のサポート要件に適合するということはできない。そうすると，本件発明１の特許請求の範囲の記載を引用して構成される本件発明２についても，本件発明１と同様にサポート要件に適合していないと解すべきことになる。(6) もっとも，原告は，通常，本件発明のような場合，実施例の数としては数例が一般的であり，それらにより発明の目的，課題解決の方向が示されておれば，実施例以外の箇所ではＩａ値の条件を満たされていることで十分当業者が理解できると考えられると主張する。確かに，数例の実施例によってもサポート要件違反とされない事例も存在するであろうが，そのような事例は，明細書の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決若しくは目的達成等が可能＼となる因果関係又はメカニズムが，明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合といえる。ところが，本件発明１の場合，上記のとおり，本件明細書には，何ゆえＩａ値が２．３以上であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，また，それが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらないものであるから，原告の上記主張は採用することはできない。」 ◆平成19(行ケ)10308 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
「そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日判決参照）。以下，上記の観点に立って，本件について検討する。(4) 本件発明１の課題は，上記(1)及び(2)のとおり，（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ膜については皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく，皮膜と基体との密着性に問題があるところ，硬質部材上にＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆させる場合において，皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところにあると認められ，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。この点，本件発明の場合，これまで知られていなかった被覆硬質部材の皮膜におけるＸ線回折パターンにおけるＩ（２００）とＩ（１１１）面の強度比に着目し，その比率であるＩａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）と皮膜の強度・剥離特性の間に相関があることを見い出したものであり，その結果として，Ｉａ値が２．３以上の皮膜が良い性能＼を持つとしたものであるが，何ゆえ，そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない。また，「Ｉａ値が２．３以上」といえば，その数値が（２００）面と（１１１）面の比をいうだけのものであるから，上限なく高い値の比が想定でき，かつ，その比の値に制限があるとする特段の事情も存在しないことから，当該Ｉａ値の数値としては，２．３を大きく超える高い数値をも含み得るものであって，実際にも，原告作成の実験結果報告書（乙１８）によれば，Ｉａ値が１０を超える値の被覆も存在することが示されている。これに対し，本件明細書では，Ｉａ値について，本件発明の実施例として開示されたＩａ値は，上記(1)オの【表１】における本発明例７ないし１０の２．３から３．１までという非常に限られた範囲の４例だけであり，これらの実施例をもって，上限の定まらないＩａ値２．３以上の全範囲にわたって，本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。(5) 以上述べたところに照らせば，本件明細書に接する当業者において，本件発明１に記載される構成を採択することによって皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材を提供するとの課題を解決できると認識することは，本件出願時の技術常識を参酌しても，不可能＼というべきであり，本件明細書における本件発明１に関する記載が，明細書のサポート要件に適合するということはできない。そうすると，本件発明１の特許請求の範囲の記載を引用して構成される本件発明２についても，本件発明１と同様にサポート要件に適合していないと解すべきことになる。(6) もっとも，原告は，通常，本件発明のような場合，実施例の数としては数例が一般的であり，それらにより発明の目的，課題解決の方向が示されておれば，実施例以外の箇所ではＩａ値の条件を満たされていることで十分当業者が理解できると考えられると主張する。確かに，数例の実施例によってもサポート要件違反とされない事例も存在するであろうが，そのような事例は，明細書の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決若しくは目的達成等が可能＼となる因果関係又はメカニズムが，明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合といえる。ところが，本件発明１の場合，上記のとおり，本件明細書には，何ゆえＩａ値が２．３以上であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，また，それが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらないものであるから，原告の上記主張は採用することはできない。」 ◆平成19(行ケ)10308 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月12日 知的財産高等裁判所
2008.03.11
◆平成19(行ケ)10236 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月29日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反とした審決が維持されました。
「ところで，小腸は，初部約２５センチメートルを十二指腸といい，その余の部分のうちの前半５分の２が空腸で後半５分の３が回腸であるから，カプセルの小腸内の通過速度が一定だとすると，小腸通過時間の３０％にあたる時間では，カプセルはまだ空腸の中にある。これは，上記のとおり絶食患者を前提とした最短の時間で通過することを仮定した場合である。この位置で，既にコーティングの崩壊後１５分が経過して，カプセルも崩壊し，カプセルの内容物は既に放出されていると考えられ，これより遠位の回腸においてカプセルの内容物が放出されるとは考えられない。そうすると，原告の主張する本願明細書の実施例２においても，本願発明の「前記酸が，回腸内において放出される」ものに該当するとはいえない。ウ以上の検討によれば，実施例２は本願発明の実施例ということはできず，また本願明細書（甲４）のそのほかの部分にもこれが記載されているとはいえないから，審決が本願発明は明細書の発明の詳細な説明に記載した発明ということはできないとした認定に誤りはない。」 ◆平成19(行ケ)10236 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月29日 知的財産高等裁判所
「ところで，小腸は，初部約２５センチメートルを十二指腸といい，その余の部分のうちの前半５分の２が空腸で後半５分の３が回腸であるから，カプセルの小腸内の通過速度が一定だとすると，小腸通過時間の３０％にあたる時間では，カプセルはまだ空腸の中にある。これは，上記のとおり絶食患者を前提とした最短の時間で通過することを仮定した場合である。この位置で，既にコーティングの崩壊後１５分が経過して，カプセルも崩壊し，カプセルの内容物は既に放出されていると考えられ，これより遠位の回腸においてカプセルの内容物が放出されるとは考えられない。そうすると，原告の主張する本願明細書の実施例２においても，本願発明の「前記酸が，回腸内において放出される」ものに該当するとはいえない。ウ以上の検討によれば，実施例２は本願発明の実施例ということはできず，また本願明細書（甲４）のそのほかの部分にもこれが記載されているとはいえないから，審決が本願発明は明細書の発明の詳細な説明に記載した発明ということはできないとした認定に誤りはない。」 ◆平成19(行ケ)10236 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月29日 知的財産高等裁判所
2007.02.23
◆平成17(行ケ)10661 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成19年02月21日 知的財産高等裁判所
測定方法が開示されていないとして記載不備とした審決が取り消されました。
決定は，「本件発明１〜４の特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項として，触媒担体及びグラニュラー状物の平均粒径を特定の範囲に限定している。しかしながら，特許明細書において，この平均粒径については，数値は記載されてはいるものの，その測定法についてはなんらの記載もない。」（決定謄本３頁第１ないし第２段落）とするが，本件明細書において，この平均粒径の測定法についての記載があるか否かのみを問題にしており，平均粒径の測定の前提となる原理，試料の性質，測定の目的，必要な測定精度等の検討は，全くしておらず，それにもかかわらず，短絡的に，「平均粒径には・・・長さ平均径，面積長さ平均径，体面積平均径，重量平均径，面積平均径，体積平均径と様々な種類があり，同一の分布の粉体の系でもその数値は異なるものとなる。さらに，その平均粒径の計算の基礎となる，粒度の測定法にも・・・顕微鏡法，コールカウンター，ふるい分け法，沈降法，沈降分級法，遠心沈降法，慣性力法，電磁波散乱法，その他，多数のものが知られている。・・・単に平均粒径と記載しただけでは，いずれの粒度の測定法によるもので，いずれの意味の平均粒径かは不明であり一義的に決まるものではない。」（同頁第３ないし第５段落）と結論付けているのみであるから，判断手法において，そもそも失当であるというほかない。 ◆平成17(行ケ)10661 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成19年02月21日 知的財産高等裁判所
決定は，「本件発明１〜４の特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項として，触媒担体及びグラニュラー状物の平均粒径を特定の範囲に限定している。しかしながら，特許明細書において，この平均粒径については，数値は記載されてはいるものの，その測定法についてはなんらの記載もない。」（決定謄本３頁第１ないし第２段落）とするが，本件明細書において，この平均粒径の測定法についての記載があるか否かのみを問題にしており，平均粒径の測定の前提となる原理，試料の性質，測定の目的，必要な測定精度等の検討は，全くしておらず，それにもかかわらず，短絡的に，「平均粒径には・・・長さ平均径，面積長さ平均径，体面積平均径，重量平均径，面積平均径，体積平均径と様々な種類があり，同一の分布の粉体の系でもその数値は異なるものとなる。さらに，その平均粒径の計算の基礎となる，粒度の測定法にも・・・顕微鏡法，コールカウンター，ふるい分け法，沈降法，沈降分級法，遠心沈降法，慣性力法，電磁波散乱法，その他，多数のものが知られている。・・・単に平均粒径と記載しただけでは，いずれの粒度の測定法によるもので，いずれの意味の平均粒径かは不明であり一義的に決まるものではない。」（同頁第３ないし第５段落）と結論付けているのみであるから，判断手法において，そもそも失当であるというほかない。 ◆平成17(行ケ)10661 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成19年02月21日 知的財産高等裁判所
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2006.03. 1
◆H18. 2.27 知財高裁 平成17(行ケ)10067 特許権 行政訴訟事件
３６条４項、６項違反に関して無効であるとした審決が取り消されました。
「出願が平成１２年６月５日である本件特許に適用される平成１１年法律第１６０号による改正前の特許法３６条４項は，「前項第３号の発明の詳細な説明は，通商産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と規定し，同法３６条６項は，「第３項第４号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」とし，１号は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」，２号は「特許を受けようとする発明が明確であること。」，３号は「請求項ごとの記載が簡潔であること。」，４号は「その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。」と規定している。そして，特許法３６条４項の趣旨は，発明の詳細な説明が発明を公開する機能＼を有することから，発明の詳細な説明の記載は，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）がその発明を実施することができる程度に明確かつ十分なものでなければならないとしたことにあり，また，同法３６条６項の趣旨は，特許請求の範囲は対世的な絶対権たる特許請求の効力範囲を明確にするためのもので，その記載は正確なものでなければならないことから，特許請求の範囲は，発明の詳細な説明に記載して公開した発明の範囲を超えた部分について記載したものであってはならず（１号），特許を受けようとする発明が明確でなければならない（２号）としたことにあるものと解される。そうすると，明細書の発明の詳細な説明に，当業者がその発明を実施することができる程度に明確かつ十＼分に記載されているのであれば，特許法３６条４項所定の発明の詳細な説明の記載要件を充足するものであり，明細書に「発明における課題を解決すべき手段をその作用効果が関連づけて記載されてい」ないからといって直ちに発明の詳細な説明の記載要件に適合しないものとなるものではなく，これによって特許を受けようとする発明が不明確となり特許請求の範囲の記載要件（特許法３６条６項２号）に適合しないことになるものということもできないから，本件審決の前記判断は，この点において是認することができない。」 ◆H18. 2.27 知財高裁 平成17(行ケ)10067 特許権 行政訴訟事件
「出願が平成１２年６月５日である本件特許に適用される平成１１年法律第１６０号による改正前の特許法３６条４項は，「前項第３号の発明の詳細な説明は，通商産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と規定し，同法３６条６項は，「第３項第４号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」とし，１号は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」，２号は「特許を受けようとする発明が明確であること。」，３号は「請求項ごとの記載が簡潔であること。」，４号は「その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。」と規定している。そして，特許法３６条４項の趣旨は，発明の詳細な説明が発明を公開する機能＼を有することから，発明の詳細な説明の記載は，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）がその発明を実施することができる程度に明確かつ十分なものでなければならないとしたことにあり，また，同法３６条６項の趣旨は，特許請求の範囲は対世的な絶対権たる特許請求の効力範囲を明確にするためのもので，その記載は正確なものでなければならないことから，特許請求の範囲は，発明の詳細な説明に記載して公開した発明の範囲を超えた部分について記載したものであってはならず（１号），特許を受けようとする発明が明確でなければならない（２号）としたことにあるものと解される。そうすると，明細書の発明の詳細な説明に，当業者がその発明を実施することができる程度に明確かつ十＼分に記載されているのであれば，特許法３６条４項所定の発明の詳細な説明の記載要件を充足するものであり，明細書に「発明における課題を解決すべき手段をその作用効果が関連づけて記載されてい」ないからといって直ちに発明の詳細な説明の記載要件に適合しないものとなるものではなく，これによって特許を受けようとする発明が不明確となり特許請求の範囲の記載要件（特許法３６条６項２号）に適合しないことになるものということもできないから，本件審決の前記判断は，この点において是認することができない。」 ◆H18. 2.27 知財高裁 平成17(行ケ)10067 特許権 行政訴訟事件
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2005.11.14
◆H17.11.11 知財高裁 平成17(行ケ)10042 特許権 行政訴訟事件
一太郎判決に続く、知財高裁の大合議判断です。
特許法３６条の要件について、1)明細書のいわゆるサポート要件ないし実施可能要件の適合性の有無，2)実験データの事後的な提出による明細書の記載内容の記載外での補足の可否，3)特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否が主な争点となりました。裁判所は、36条違反とした審決を維持しました。特に、1)についての立証責任は特許権者側にあると判断しました。
「特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり，明細書のサポート要件の存在は，特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成１５年法律第４７号附則２条９項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告，特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である」 ◆H17.11.11 知財高裁 平成17(行ケ)10042 特許権 行政訴訟事件
特許法３６条の要件について、1)明細書のいわゆるサポート要件ないし実施可能要件の適合性の有無，2)実験データの事後的な提出による明細書の記載内容の記載外での補足の可否，3)特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否が主な争点となりました。裁判所は、36条違反とした審決を維持しました。特に、1)についての立証責任は特許権者側にあると判断しました。
「特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり，明細書のサポート要件の存在は，特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成１５年法律第４７号附則２条９項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告，特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である」 ◆H17.11.11 知財高裁 平成17(行ケ)10042 特許権 行政訴訟事件
2005.01.24
◆H16.12.27 東京高裁 平成16(行ケ)209 特許権 行政訴訟事件
ＣＳ関連発明において、クレームの用語が特許法３６条４項１号の要件を満たしているかが争われました争われました。裁判所は、「３６条違反である」とした審判を取り消しました。
「訂正発明１が，カルテ作成やレセプト処理の機能を備える歯科情報処理装置のエラー項目の訂正を容易にするものであり，例えば，レセプト作成時に，同じ処置部位に対して重複して行われることのない処置が入力されている場合をエラーとして検出し，訂正を可能＼にするものであることは上記(1)のとおりであり，レセプト処理のために歯科情報処理装置へ治療情報を入力する場合には，保険報酬を適法に請求するために歯科診療報酬点数表に従った入力がされることが必要であることは，上記(2)のとおり，歯科情報処理装置の分野における当業者の技術常識である。そうすると，訂正明細書（甲３添付）の特許請求の範囲【請求項１】記載の「同じ処置部位に対する過去の処置からして同じ処置部位に対して重複して行われることのない不適切な処置情報」の判別ないし発明の詳細な説明の段落【００７２】の「同じ処置部位に対して重複して行われる事の無い処置」の抽出は，当業者の技術常識を参酌すれば，算定ルールに従って判断されるものと理解すべきものと認められる。」 ◆H16.12.27 東京高裁 平成16(行ケ)209 特許権 行政訴訟事件
「訂正発明１が，カルテ作成やレセプト処理の機能を備える歯科情報処理装置のエラー項目の訂正を容易にするものであり，例えば，レセプト作成時に，同じ処置部位に対して重複して行われることのない処置が入力されている場合をエラーとして検出し，訂正を可能＼にするものであることは上記(1)のとおりであり，レセプト処理のために歯科情報処理装置へ治療情報を入力する場合には，保険報酬を適法に請求するために歯科診療報酬点数表に従った入力がされることが必要であることは，上記(2)のとおり，歯科情報処理装置の分野における当業者の技術常識である。そうすると，訂正明細書（甲３添付）の特許請求の範囲【請求項１】記載の「同じ処置部位に対する過去の処置からして同じ処置部位に対して重複して行われることのない不適切な処置情報」の判別ないし発明の詳細な説明の段落【００７２】の「同じ処置部位に対して重複して行われる事の無い処置」の抽出は，当業者の技術常識を参酌すれば，算定ルールに従って判断されるものと理解すべきものと認められる。」 ◆H16.12.27 東京高裁 平成16(行ケ)209 特許権 行政訴訟事件
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2005.01.20
◆H17. 1.18 東京高裁 平成15(行ケ)166 特許権 行政訴訟事件
薬品に関する発明について、特許庁では無効理由無しと判断されましたが、裁判所はこれを取り消しました。
「本件発明の技術内容（技術手段）によってその目的とする技術効果を挙げることができるものであることを推認することはできないのであるから，本件発明とされるものは，発明として未完成であり，特許法２９条１項柱書きにいう「発明」に当たらず，特許を受けることができないものというべきである。」と判断しました。 ◆H17. 1.18 東京高裁 平成15(行ケ)166 特許権 行政訴訟事件
「本件発明の技術内容（技術手段）によってその目的とする技術効果を挙げることができるものであることを推認することはできないのであるから，本件発明とされるものは，発明として未完成であり，特許法２９条１項柱書きにいう「発明」に当たらず，特許を受けることができないものというべきである。」と判断しました。 ◆H17. 1.18 東京高裁 平成15(行ケ)166 特許権 行政訴訟事件
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2005.01. 7
◆H16.12.28 東京地裁 平成15(ワ)19733等 特許権 民事訴訟事件
機能的な表＼現で記載されているクレーム関する技術的範囲についての判断が為されました。なお、本件は明らかな無効理由も存在するとされてます。
問題となったクレームは、以下の通りです。「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され，全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって，該アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺」
裁判所は、「この「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は，「新鮮な苺のままの外観と風味を残し，苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく，食するのに便利であ」る（本件明細書【０００８】。本件公報３欄３８行ないし４１行）という本件特許発明の目的そのものであり，かつ，「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は，本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表＼現しているだけであって，本件特許発明の目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。 このように，特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的，機能＼的な表現で記載されている場合において，当該機能＼ないし作用効果を果たし得る構成であれば，すべてその技術的範囲に含まれると解すると，明細書に開示されていない技術思想に属する構＼成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり，出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし，このような結果が生ずることは，特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。 したがって，特許請求の範囲が，上記のような作用的，機能的な表＼現で記載されている場合には，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず，当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。」と述べました。 ◆H16.12.28 東京地裁 平成15(ワ)19733等 特許権 民事訴訟事件
問題となったクレームは、以下の通りです。「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され，全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって，該アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺」
裁判所は、「この「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は，「新鮮な苺のままの外観と風味を残し，苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく，食するのに便利であ」る（本件明細書【０００８】。本件公報３欄３８行ないし４１行）という本件特許発明の目的そのものであり，かつ，「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は，本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表＼現しているだけであって，本件特許発明の目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。 このように，特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的，機能＼的な表現で記載されている場合において，当該機能＼ないし作用効果を果たし得る構成であれば，すべてその技術的範囲に含まれると解すると，明細書に開示されていない技術思想に属する構＼成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり，出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし，このような結果が生ずることは，特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。 したがって，特許請求の範囲が，上記のような作用的，機能的な表＼現で記載されている場合には，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず，当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。」と述べました。 ◆H16.12.28 東京地裁 平成15(ワ)19733等 特許権 民事訴訟事件
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>> 104条の3
2004.12.28
◆H16.12.27 東京高裁 平成16(行ケ)209 特許権 行政訴訟事件
ＣＳ関連発明についての記載不備が争われました。争点は、「一括変換して再登録する再登録手段」について技術的な矛盾があるかでした。裁判所は、３６条４項及び６項違反とした審決を取り消しました。
◆H16.12.27 東京高裁 平成16(行ケ)209 特許権 行政訴訟事件
◆H16.12.27 東京高裁 平成16(行ケ)209 特許権 行政訴訟事件
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2004.10. 5
◆H16. 9.30 東京高裁 平成16(行ケ)37 特許権 行政訴訟事件
「暗号モード」という文言が不明瞭として３６条４項、６項違反として拒絶した審決が維持されました。その他、新規事項に該当するかも争点となっていましたが、こちらについては判断することなく、請求が棄却されました。
裁判所は「本願明細書の特許請求の範囲に記載される「暗号モード」は、その意味・内容をそれ独自で規定することができないばかりでなく、「暗号」や「暗号等」を手がかりとしても規定することができないことから、不明瞭な記載であると解さざるを得ないところ、本願発明は、この「暗号モード」が適正と判断されると、「監視手段で捕捉したデータを中継側である前記管理コンピュータへセンシング情報として送信するステップ」へと進むものであるから、この「暗号モード」が不明瞭なままでは、該ステップも不明確であって、結局、本願発明の要旨を特定することはできないというべきである」と述べました。 ◆H16. 9.30 東京高裁 平成16(行ケ)37 特許権 行政訴訟事件
裁判所は「本願明細書の特許請求の範囲に記載される「暗号モード」は、その意味・内容をそれ独自で規定することができないばかりでなく、「暗号」や「暗号等」を手がかりとしても規定することができないことから、不明瞭な記載であると解さざるを得ないところ、本願発明は、この「暗号モード」が適正と判断されると、「監視手段で捕捉したデータを中継側である前記管理コンピュータへセンシング情報として送信するステップ」へと進むものであるから、この「暗号モード」が不明瞭なままでは、該ステップも不明確であって、結局、本願発明の要旨を特定することはできないというべきである」と述べました。 ◆H16. 9.30 東京高裁 平成16(行ケ)37 特許権 行政訴訟事件
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