審判手続

ハーグ条約に基づく国際意匠出願について、拒絶査定がなされ、期間徒過後に審判請求をしました。出願人は米国在住の在外者です。

前記第２の１の事実によれば、本願は、日本国を指定締約国とする国際出願 であって、令和３年１月２２日、本件国際登録について、ジュネーブ改正協定１０ 条(3)(a)の規定による公表がされた（乙３の１・２）ことにより、意匠法６０条の６第１項の規定により、本件国際登録の日である令和元年９月９日にされた意匠登＼n録出願とみなされる（なお、原告は在外者であるから、意匠法６８条２項において 準用する特許法８条１項の規定により、出願に係る補正書や意見書の提出その他の 手続を行う場合には、意匠管理人を選任して行う必要があったことになる。）。
(2) ジュネーブ改正協定１２条(1)本文によれば、指定締約国の官庁は、国際登録 の対象である意匠の一部又は全部が当該指定締約国の法令に基づく保護の付与のた めの条件を満たしていない場合には、当該指定締約国の領域における国際登録の一 部又は全部の効果を拒絶することができる。国際登録の効果を拒絶する場合、指定 締約国の官庁は、所定の期間内に国際事務局に対しその拒絶を通報し、国際事務局 は、名義人に拒絶の通報の写しを遅滞なく送付する（１２条(1)、(2)(a)、(3)(a)）。 同条(2)の「拒絶」は、拒絶の最終決定を意味するものではないと解されており、指 定締約国の官庁に要求されているのは、保護拒絶の原因となり得る理由を表示することだけである（乙５）。そして、拒絶の通報の対象となった名義人は、拒絶を通報＼nした官庁に適用される法令に基づいて保護の付与のための出願をしたならば与えら れたであろう救済手段を与えられ、救済手段は、少なくとも拒絶の再審査若しくは 見直し又は拒絶に対する不服の申立ての可能＼性から成るものとされている（１２条 (3)(b)）。指定締約国を日本とした場合、拒絶の通報は、国際登録の公表日から１２か月以内にされることになる（乙４、５）。＼n
ジュネーブ改正協定上、このような「拒絶の通報」をすること及びこれに対する 指定締約国の国内法令に基づく救済手段を与えるべきことを超えて、指定締約国に おける最終的な拒絶査定の告知方法や不服申立ての手続等（これらの事項は、ジュネーブ改正協定１２条(1)ただし書の「国際出願の形式若しくは記載事項に関する 要件」には該当しないと解される。）について定めた規定は見当たらない。したがっ て、これらの点については、ジュネーブ改正協定上、指定締約国の国内法に委ねら れていることになる。前記のとおり、日本の意匠法によれば、本願は、日本の意匠 法に基づく意匠登録出願とみなされるのであるから、これに対する最終的な拒絶査 定の通知方法や不服申立て手続等も意匠法によるべきものと解される。
(3) しかるところ、本件において、特許庁は、本願について、令和３年１０月２ ２日に国際事務局に対し、「III) 拒絶の理由」の標題を付して具体的な拒絶の理由を 明らかにした本件拒絶の通報を発送しており（甲９）、国際事務局は、同年１１月５ 日、ＷＩＰＯのウェブサイトにおいて、本件拒絶の通報を掲載した（乙３）。本件拒 絶の通報には、「国際登録の名義人は、この通報を発送した日から３か月以内に、「III)拒絶の理由」について、意見書を提出することができます。審査官は意見書の内容 を考慮し、保護を付与するかどうかについて決定いたします。なお、日本国内に住 所又は居所（法人にあっては、営業所）を有しない者は、日本国内に住所又は居所 を有する代理人によらなければ、日本国特許庁に対して手続をすることはできませ ん。」旨の英文の記載があり、本件拒絶の通報に付された注意書（Appendix）にもこ れと同旨の記載のほか、関連する意匠法の条文の英訳も記載されていた（甲９）。
(4) しかし、原告は、本件拒絶の通報後に意見書を提出せず、特許庁は、令和４ 年４月５日付けで本件拒絶査定をした（甲１０）。原告は、在外者であり、意匠管理 人を選任していなかったことから、特許庁は、意匠法６８条５項において準用する 特許法１９２条２項の規定により、本件拒絶査定の謄本を、令和４年４月８日、航 空扱いとした書留郵便により発送した（甲１０、乙６、７）。この結果、同条３項の 規定により、当該謄本は、発送の時に送達があったものとみなされた。当該書留郵 便は、同月１０日には米国の国際交換局に到着していたが、同年９月２１日までの 間、同局に保管され、原告に配達されたのは同月２６日であった（甲１、２）。
(5) 意匠法上、拒絶査定に対する不服審判請求は、その査定の謄本の送達があっ た日から３月以内にしなければならない（意匠法４６条１項）。本件拒絶査定の謄本 は、令和４年４月８日に原告に送達されたものとみなされたから、原告は、その日 から３か月以内に不服審判請求をすべきであったところ、本件審判請求期間が経過 した後である同年１１月１８日に本件審判請求をしたものである。
２ 以下、本件審判請求期間内に原告が本件審判請求をすることができなかった ことについて、意匠法４６条２項の「その責めに帰することができない理由」があ ったかどうかについて検討する。
(1) 原告は、本件拒絶査定の謄本を原告が現実に受領した令和４年９月２６日に 本件拒絶査定がされているのを知ったのであり、本件審判請求期間の経過後に本件 審判請求をすることになった原因は郵便の配送遅延にあるから、原告の責めに帰す ることができない理由があると主張する。
しかし、そもそも意匠法６８条５項において準用する特許法１９２条３項の規定 によれば、法律上、原告は現実に受領していなくても本件拒絶査定の謄本の発送の 時である令和４年４月８日に当該謄本の送達を受けたものとみなされるのであるか ら、意匠法４６条２項の原告の責めに帰することができない理由の有無は、原告が 同日に当該謄本の送達を受けたことを前提にした上で検討されるべき問題である。 原告が現実に当該謄本を受領した日が本件審判請求期間後であったことや、その理 由が郵便の配送遅延にあったこと（ただし、当該謄本に係る書留郵便が同年４月に 米国交換局に到着した後、同年９月まで原告に配達されなかった理由は、証拠上明 らかではない。）があったとしても、これらの事情が存在することをもって直ちに原 告に「その責めに帰することができない理由」があると解することはできない。な ぜなら、これらの事情は、みなし送達を定めた法の前記規定の想定範囲外の事態で あるとは考えられない上、仮に、在外者の場合にこれらの事情のみをもって「その 責めに帰することができない理由」になると解したときは、拒絶査定の謄本が現実 に審判請求期間内に配達されなかったときは、同項所定の期間内（当該理由がなく なった日から２か月以内で、同条１項の期間の経過後６か月以内）であれば、常に 拒絶査定不服審判を請求することを認めるのと実質的に同じ結果になるからである。 このような解釈は、拒絶査定の謄本等の書類の発送の時に送達を受けたものとみな し、法律関係の安定を図る法の趣旨に反するものであるから、採用することができ ない。同条２項の「その責めに帰することができない理由」とは、通常の注意力を 有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認め られる事由により審判請求期間内に請求することができなかった場合をいうのであ り、原告が令和４年４月８日に法律上、本件拒絶査定の謄本の送達を受けたことを 前提としたとき、本件審査請求期間の末日である同年７月８日までに原告が通常期 待される注意を尽くしてもなお本件審判請求をすることが困難であったことを示す ような客観的な事情は見当たらない。したがって、原告の責めに帰することができ ない理由の存在を認めることはできない。 それのみならず本件においては、前記１のとおり、本件国際登録の公表から１２か月以内に拒絶の通報がされる可能＼性があることは、ジュネーブ改正協定により国際出願を行った以上、原告又はその代理人において当然知り得たはずである。また、 少なくともＷＩＰＯのウェブサイトには本件拒絶の通報が掲載されていたから、原 告は、同ウェブサイトを確認することにより、本件拒絶の通報がされていることを 知り、日本国の意匠法に従って拒絶査定が行われるであろうことを容易に予測することができたはずである。それにもかかわらず、原告は、これらの点に注意を払う＼nことなく、本件審判請求期間内に本件審判請求をしなかったのであるから、原告が、 意匠登録出願人として、通常の注意力を有する当事者に通常期待される注意を尽く していたと認めることはできない。
(2) 原告は、意匠法４６条２項の文言から、法定の期間内（同条１項の期間内） に審判請求をする機会が与えられるに至った経緯については問われていないことが 明らかであると主張する（取消事由１）。原告の主張する「法定の期間内に審判請求 をする機会が与えられるに至った経緯」の意味は、必ずしも明らかではないが、同 条１項によれば、原告は本件拒絶査定の謄本の送達を受けた日から３か月以内に不 服審判を請求することができ、同法６８条５項において準用する特許法１９２条３ 項の規定によれば、法律上、原告は本件拒絶査定の謄本の発送の時である令和４年 ４月８日に当該謄本の送達を受けたものとみなされる。したがって、本件における 意匠法４６条２項の「前項に規定する期間」は、その日から３か月以内の期間であ る。しかるところ、同項の解釈上、当該期間中に原告が本件拒絶査定を受けたとい う事実を知らなかったというだけで同項の「その責めに帰することができない理由」 に該当すると解することはできない一方、当該理由の存否の判断に当たり、原告が 本件拒絶査定のされたことを知ることができる事実的状況にあったことを考慮する ことは、何ら同項の文言及びその趣旨に反するものではない。そして、これらの点 を考慮した上で本件審判請求期間を徒過したことにつき原告の責めに帰することが できない理由の存在が認められないことは、前記(1)のとおりであるから、原告の主 張は採用することができない。
なお、原告代表者の宣誓供述書（甲１）によると、原告は、令和３年１０月頃に、知的財産ポートフォリオの管理を、Ａ氏の法律事務所からＳｃｈｅｅｆに移管した＼nが、その際、Ａ氏が、本願について、数年先の更新期限まで更なるアクションをす る必要がない旨の引継ぎをしており、このことが、原告又はＳｃｈｅｅｆをして、 本件拒絶査定を受ける可能性があることを認識しなかった原因であることがうかがえる。しかしながら、前記１のとおり、本願については、国際公表＼後に特許庁がその登録を拒絶する可能性があり、このことはジュネーブ改正協定の規定上明らかであったのであるから、上記引継ぎ内容は誤りであったというべきである。Ａ氏及び＼nＳｃｈｅｅｆには、知的財産の管理者として意匠の国際登録に係る手続に精通すべ きところ、これを怠っていたために上記誤りに気が付かなかったという過失がある。 また、日本国内の手続において、在外者に意匠管理人がいない場合には、書留郵便 等により拒絶査定の謄本が送達され、発送の時に送達があったものとみなされるこ とは、意匠法の規定上明らかであるから（意匠法６８条５項において準用する特許 法１９２条２項、３項）、Ａ氏及びＳｃｈｅｅｆは、現実に本件拒絶査定の謄本を受 領するよりも前に、送達の効力が生じることを認識し、それに備えるべきであった ところ、これを怠ったという過失もある。そして、原告は、自らの経営判断により、 Ａ氏及びＳｃｈｅｅｆに対し、本願に係る管理を委任していたのであるから、Ａ氏 及びＳｃｈｅｅｆの過失があったことは、本件において原告の責めに帰することが できない理由の存在は認められない旨の前記判断を左右するに足りるものではない。
(3) 原告は、本件審決の判断について、意匠法６８条５項において準用する特許 法１９２条２項の規定に基づいて拒絶査定の謄本が書留郵便等により在外者に発送 された場合には意匠法４６条２項の適用は認められないと述べているのに等しく、 法的根拠を欠くとも主張する（取消事由２）。しかし、拒絶査定の謄本が書留郵便等 により在外者に発送された場合には、みなし送達により原告が現実に謄本を受領し ていなくても発送日から同条１項に定める法定の期間が開始することになるだけで、 この場合に同条２項の適用が排除されるわけではない。当該法定の期間内に拒絶査 定不服審判請求をすることができないような客観的な事情があるときなど、なお期 間の徒過につき審判請求人の責めに帰することができない理由が存在することはあ り得る。すなわち、同法６８条５項において準用する特許法１９２条２項の規定に 基づく拒絶査定の謄本の発送がされた場合に、意匠法４６条２項を適用して不変期 間の例外が認められる余地がなくなるなどということはできない。したがって、原 告の主張は採用することができない。

◆判決本文

審決取消を求めた理由の一つが手続き違背です。裁判所は、理由無しと判断しました。

１ 取消事由１（手続違背）について
(1) 原告は、本件審決では、審査過程とは実質的に異なる論理によって進歩 性の判断を行っており、その上で審判請求人に意見を述べる機会を与える ことなく審決をしているから、本件審決は、特許法１５９条２項の規定に違 反する違法なものである旨を主張する。
(2) 前記第２の１のとおり、本件拒絶理由通知には、本願は新規性欠如（拒絶 理由１）及び進歩性欠如（拒絶理由２）により拒絶すべきものとし、1)本願 の請求項１ないし８の発明につき、引用文献１に記載された発明であるか、 その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、2)本願の請求 項１ないし４の発明につき、引用文献２に記載された発明であるか、その記 載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、3)本願の請求項１な いし４の発明につき、引用文献３に記載された発明であるか、その記載に基 づき当業者が容易に発明をすることができた、4)本願の請求項１、２、４の 発明につき、引用文献４に記載された発明であるか、その記載に基づき当業 者が容易に発明をすることができた、5)本願の請求項１、５の発明につき、 引用文献５に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に 発明をすることができた、6)本願の請求項１ないし４の発明につき、引用文 献６に記載された発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明を することができた、7)本願の請求項３の発明につき、引用文献４に記載され た発明に引用文献１ないし３、６に記載された周知の構成を適用すること＼nにより容易に発明をすることができた、8)本願の請求項４の発明につき、引 用文献１ないし６に記載された発明に周知の構成を適用することは設計的＼n事項に過ぎないから容易に発明をすることができた、9)本願の請求項５の 発明につき、引用文献２ないし４、６に記載された発明に引用文献１、５に 記載された周知の構成を適用することにより容易に発明をすることができ＼nた、10)本願の請求項６ないし８の発明につき、引用文献２に記載された発明 に引用文献１に記載された発明の構成を採用することにより容易に発明を＼nすることができた、11)本願の請求項８の発明につき、引用文献１、２に記載 された発明に周知の構成を適用することは設計的事項に過ぎないから容易＼nに発明をすることができた、との理由が示され、引用文献１のほか、引用文 献２ないし６及びそれらに記載された発明の内容が示されている。 これに対し原告は、第１次補正を行うとともに本件意見書を提出している ところ、原告は、本件意見書において、引用文献１ないし６に開示された内 容を踏まえても、いずれも第１次補正後の本願発明に係る内容については記 載も示唆もされていないと主張した。
その上で、本件拒絶査定には、本件拒絶理由通知に記載した理由１（新規 性欠如）、同２（進歩性欠如）により本件出願を拒絶すべきものとし、備考 として、1)本願の請求項１ないし３の発明につき、引用文献１に記載された 発明であるか、その記載に基づき当業者が容易に発明をすることができた、 2)本願の請求項１ないし３の発明につき、引用文献２、１の記載に基づき当 業者が容易に発明をすることができた、3)本願の請求項３の発明につき、引 用文献１、２の記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたとし、 本件拒絶査定を構成するものではないが、現在存在している拒絶理由として、＼n請求項５の発明につき引用文献１に記載された発明に基づく新規性、進歩性 欠如、請求項４、５の発明につき、引用文献１、７に基づく進歩性欠如、請 求項４、５の発明につき、引用文献２、１、７に基づく進歩性欠如、請求項 ５の発明につき明確性要件違反がある旨が記載されている。 これらによれば、本件拒絶査定は、本件拒絶理由通知に記載した新規性欠 如（理由１）及び進歩性欠如（同２）の各理由により本件出願を拒絶すべき としたものであり、本願発明は引用文献１に記載された発明であるか、その 記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたとする本件拒絶理由 通知記載の新規性欠如及び進歩性欠如の拒絶理由を維持するものである。 本件審決が示した新たな刊行物等（甲５ないし７）も、同審決において、 「加飾とは、クッション性等の機能性を付与したものも含むものであるこ＼nとは技術常識である。このことは、・・・ の各資料からも確認できる。」 （９頁３０行目ないし１０頁２行目）とし、その「各資料」として甲５ない し７が示されているところから明らかなとおり、本件出願当時において、加 飾加工分野の当業者であれば当然知っている技術常識の裏付けとして示さ れたものであって、引用文献１から主引用発明を認定する場合における、本 件拒絶理由通知及び本件拒絶査定の拒絶理由の内容を変更するものではな い。 したがって、これらは特許法１５９条２項に規定する査定の理由と異なる 拒絶の理由を発見した場合に当たるものではないから、拒絶査定不服審判 の手続において、審判請求人である原告に意見を述べる機会を与えること が必要とされるものではない。 よって、本件審判に手続違背はなく、審判の手続に誤りはない。
(3) 原告の主張に対する判断
ア 原告は、本件拒絶理由通知と本件拒絶査定とでは主引用発明としている 引用文献が同一ではなく、新規性及び進歩性についての判断も異なると主 張する。 しかし、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定には、引用文献１による新 規性欠如及び進歩性欠如の理由が示されており、本件審決においても、引 用文献１による新規性欠如と進歩性欠如の判断理由が示されているから、 本件審決が、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定と異なる理由でされたと いうことはない。また、原告が本件拒絶査定で新たに引用されたとする引 用文献（甲１４）は、前記第２の１(3)のとおり、本件出願当時の周知技術 を示す文献として引用されたものであり、本件拒絶査定において拒絶理由 を構成するものとされているものではない。＼n したがって、原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は、６個若しくは２個の引用発明から最も適した一つの引用発明を 選択するという認定手順を行わない進歩性の判断手法は、後知恵の判断に よる進歩性の否定につながると主張する。 しかし、進歩性判断に当たり複数の論理付けが可能な場合にそれぞれの＼n論理付けを行うことについて問題があるものとは認めらないほか、前記 (2)のとおり、審決の判断には法に定める手続の違背もない。また、いわゆ る後知恵の問題とは、主引用発明から出発して当業者が発明に容易に想到 し得る論理付けができるか否かの判断を行う際には、請求項に係る発明の 知識を得た上で行うことから、当業者が請求項に係る発明に容易に想到し 得たかのように見えてしまう問題をいうところ、主引用例が一つであるか 否かの問題と、いわゆる後知恵の問題とは直接には関係がない。加えて、 本件審決の判断は、本願補正発明が新規性を欠如する旨も含むものである から、進歩性の判断手法に関する原告の主張は、直ちに審決の取消事由と なり得るものではない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
ウ 原告は、本件出願に対する進歩性の判断手法への対応によって本来対応 に注力すべき新規性及び進歩性の論点が曖昧かつ分散され、その結果とし て出願人である原告が不利益を受けた旨を主張する。 しかし、前記第２の１(1)及び(3)のとおり、本件拒絶理由通知及び本件 拒絶査定では複数の主引用例に基づいた拒絶の理由に対し、主引用例ごと に各発明の技術内容が記載されるとともに、引用文献１による新規性及び 進歩性を欠如する旨の理由が示されているから、原告の主張はそもそもそ の前提を欠くばかりか、原告は、これらを踏まえて本件意見書及び審判請 求書において反論しているのであるから、本来対応に注力すべき新規性及 び進歩性の論点が曖昧かつ分散されて、その結果として原告が不利益を受 けたとの事実は認められないというべきである。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
エ 原告は、審判請求書で指摘したように、本件拒絶査定においては相違点 の認定と評価に関して重大な誤りがあったとする。 しかし、原告の上記に係る「６．原査定における相違点の認定と評価に 関する誤り」（甲２０の１３頁以下）の主張は、もっぱら引用文献２に記 載された発明を主引用発明とした場合の進歩性の判断における相違点の認 定と評価についての主張であり、審決の理由付けは、引用文献１を主引用 例としたものであって、引用文献２を主引用例としたものではないから、 本件拒絶査定につき原告の主張するところは、審決の結論に影響を与える ものではない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
オ 原告は、審決は、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定では引用されなか った引用刊行物（甲５ないし７）を更に引用して、本件拒絶理由通知及び 本件拒絶査定と異なる理由によって新規性及び進歩性の判断を行ったと 主張する。 しかし、これらの引用刊行物（甲５ないし７）は、前記(2)のとおり、本 願補正発明の「加飾」について技術用語の意味を明らかにすることで、本 件出願時の当業者の技術常識によれば、引用発明の「成形品の製造方法」 が、本願補正発明の「凸部加飾加工方法」に該当すると理解することを示 す資料として提示された文献であって、審決は、本件拒絶理由通知及び本 件拒絶査定と異なる理由によって本願補正発明の新規性及び進歩性の判断 を行ったものではない。

◆判決本文

　無効理由無しとの審決がなされました。知財高裁も結論は同様です。なお、審判では基礎出願2に基づく優先権は認められていましたが、知財高裁はこれを否定しました。

６ 取消事由１（優先権に関する認定判断の誤り）について
(1) 優先権について
ア 本件出願について、被告が基礎出願１又は２に基づく優先権を主張できるか 否かについて検討する。
イ(ｱ) 基礎出願１及び２がされた平成２２年６月ないし７月頃時点で、一定のリ ソソ＼ーム酵素に関する補充酵素である酵素の一定量をリソソ＼ーム蓄積症の患者のし かるべき組織等に送達することができれば、治療効果を生ずること自体は技術常識 となっていた一方で、どのような方法で補充酵素を有効に送達することができるか について検討が重ねられており、本件出願がされた平成２９年９月においても、そ のような状況がなお継続していたものと認められる（甲１〜４、１６、１７、５５、 ５６、弁論の全趣旨）。
本件発明１は、リソソ＼ーム酵素に関する補充酵素である酵素を含む薬学的組成物 であって、脳室内投与されることを特徴とするものであるところ、上記の技術常識 及び前記１(2)の本件発明の概要を踏まえると、本件発明１の薬学的組成物につい ても、中枢神経系（ＣＮＳ）への活性作用物質の送達をいかに有効に行うかという 点がその技術思想において一つの重要部分を占めているものというべきである。
(ｲ) この点、本件明細書の【０００５】には、「髄腔内（ＩＴ）注射または脳脊髄 液（ＣＳＦ）へのタンパク質の投与・・・の処置における大きな挑戦は、脳室の上 衣内張りを非常に堅く結合する活性作用物質の傾向であって、これがその後の拡散 を妨げた」、「脳の表面での拡散に対するバリア・・・は、任意の疾患に関する脳に＼nおける適切な治療効果を達成するには大きすぎる障害物である、と多くの人々が考 えていた」との記載があり、【０００９】には、「リソソ＼ーム蓄積症のための補充酵 素が高濃度・・・での治療を必要とする対象の脳脊髄液（ＣＳＦ）中に直接的に導 入され得る、という予期せぬ発見」という記載がある。＼nまた、甲１７の「発明の背景」においても、高用量の治療薬を必要とする疾患に ついて髄腔内ルートの送達に大きな制限があり、濃縮された組成物の調製にも問題 がある旨が記載されていた（前記５(2)カ及びキ）。
さらに、基礎出願２がされた翌年である平成２３年に発行された乙６（「Drug transport in brain via the cerebrospinal fluid」Pardridge et al., Fluids and Barriers of the CNS 2011 8:7）においても、ＣＳＦから脳実質への薬物浸透 は極めて僅かであり、脳への薬物の浸透がＣＳＦ表面からの距離とともに指数関数＼n的に減少するため、高濃度の薬物を投与する必要があるが、上位表面は非常に高い＼n薬物濃度にさらされており有毒な副作用を示す可能性があることなどが記載されて＼nいた。その更に翌年である平成２４年に発行された乙１３（「CNS Penetration of Intrathecal-Lumbar Idursulfase in the Monkey, Dog and Mouse: Implications for Neurological Outcomes of Lysosomal Storage Disorder」 Calias P. et al. PLoS One, Volume 7, Issue 1, e30341）には、「本研究は、組換えリソソ＼ームタン パク質の直接的なＣＮＳ投与によって、投与されたタンパク質の大多数が脳に送達 され、カニクイザル、イヌ両方の脳および脊髄のニューロンに広範囲に沈着するこ とを、初めて示した研究である。」と記載されている。
そうすると、少なくとも基礎出願２がされた平成２２年７月頃においては、ＣＮ Ｓ送達のための組成物として特定の組成物の組成等が開示された場合であっても、 当該組成等から直ちにその脳への送達の程度や治療効果を推測等することは困難で あることが技術常識であったものと認められる。 このことは、甲１７に、「本明細書で用いる場合、「中枢神経系への送達に適して いる」という語句は、それが本発明の薬学的組成物に関する場合、一般的に、この ような組成物の安定性、耐（忍）容性および溶解度特性、ならびに標的送達部位（例 えば、ＣＳＦまたは脳）にその中に含有される有効量の治療薬を送達するこのよう な組成物の能力を指す。」（前記５(5)ナ）として、「標的送達部位（例えば、ＣＳＦ または脳）にその中に含有される有効量の治療薬を送達するこのような組成物の能＼n力」が「送達に適している」ということの意味内容に含まれることが明記されてい ることとも整合するものといえる。
(ｳ) 他方で、本件明細書の【００８５】には、「いくつかの実施形態では、本発明 による髄腔内送達は、末梢循環に進入するのに十分な量の補充酵素を生じた。その＼n結果、いくつかの場合には、本発明による髄腔内送達は、肝臓、心臓および腎臓の ような末梢組織における補充酵素の送達を生じた。この発見は予期せぬものであ・・・＼nる。」との記載があり、標的組織への送達について、【０１３２】には、「本発明の意 外な且つ重要な特徴の１つは、本発明の方法を用いて投与される治療薬、特に補充 酵素、ならびに本発明の組成物は、脳表面全体に効果的に且つ広範囲に拡散し、脳＼nの種々の層または領域、例えば深部脳領域に浸透し得る、という点である。さらに、 本発明の方法および本発明の組成物は、現存するＣＮＳ送達方法、例えばＩＣＶ注 射では標的化するのが困難である脊髄の出の組織、ニューロンまたは細胞、例えば 腰部領域に治療薬（例えば、補充酵素）を効果的に送達する。さらに、本発明の方 法および組成物は、血流ならびに種々の末梢器官および組織への十分量の治療薬（例＼nえば、補充酵素）を送達する。」との記載があり、【０１３３】においては、実施形 態により、「治療用タンパク質（例えば、補充酵素）」が、対象の「中枢神経系」に 送達され、あるいは「脳、脊髄および／または末梢期間の標的組織のうちの１つ以 上」に送達され、また、「標的組織は、脳標的組織、脊髄標的組織および／または末 梢標的組織であり得る。」などと記載された上で、【０１３４】以下で特に「脳標的 組織」について説明がされ、そして、実施例においても、例えば、実施例１ではＩ Ｔ投与が、実施例３ではＩＣＶ投与及びＩＰ（腹腔内）投与が、実施例５、実施例 １０及び実施例１３ではＩＴ投与及びＩＣＶ投与が用いられるなどしている。
そして、証拠（甲２〜５。後記７(1)〜(4)参照）のほか、本件明細書の記載内容 に照らしても、ＣＮＳへの酵素の送達においては、ＩＣＶ投与とＩＴ投与とは、そ れぞれ別個の投与態様として取り扱われ、組織への酵素の送達に関する実験やその 結果の評価においても、それらは別個に取り扱われること、換言すると、ＩＣＶ投 与とＩＴ投与の相応に密接な関連性を考慮しても、ＩＣＶ投与による実験データと ＩＴ投与による実験データとを直ちに同一視することはできないことが、平成２２ 年７月頃における技術常識であったことが認められるというべきである。
(ｴ) 前記(ｲ)及び(ｳ)の技術常識を踏まえると、本件発明１が甲１７に記載されて いた発明であると認められるためには、甲１７に、本件発明１の組成物が実質的に 記載されていたものと認められるのみならず、甲１７に、本件発明１の組成物によ る送達の効果が、ＩＣＶ投与した場合のものとして、実質的に記載されていたと認 められる必要があるというべきである。
ウ(ｱ) その上で、甲１７の記載を見るに、まず、「発明の背景」の記載（前記５(2)） は、専ら背景技術について説明するものである。「発明の概要」の記載（同(3)）に は、本件発明１の組成物に含まれる組成物の記載があるといえるが、当該組成物が どのように送達されて治療効果を奏するのかについては記載がない。そして、「発明 の詳細な説明」（同(5)）を見ても、組成物の構成やその使用方法に関する一般的な＼n記載はみられるものの、どのように送達されて治療効果を奏するのかについて具体 的な記載はない。
(ｲ) 甲１７の実施例１（前記５(6)）には、１５ｍｇ／ｍＬのタンパク質濃度のリ ソソ＼ーム酵素を含む組成物で、ｐＨ６〜７であってリン酸塩を含むものが記載され ていると見ることができるが、具体的にどのような酵素が用いられたかは不明であ り、また、どのような領域まで送達されて治療効果を奏するかについても記載がな い。
(ｳ) 甲１７の実施例２（前記５(7)）には、「酵素治療薬の使用による繰り返しＩ Ｔ−脊椎投与の毒性及び安全性薬理を評価」や「酵素投与群」との記載はあるが、 酵素の種類も濃度も不明であり、また、どのような領域まで送達されて治療効果を 奏するかについても記載がない（なお、対照群との差異もみられていない。）。
(ｴ) 甲１７の実施例３（前記５(8)）には、用量１．０ｍＬ中酵素１４ｍｇとして 調製された酵素と、５ｍＭのリン酸ナトリウム、１４５ｍＭの塩化ナトリウム、０． ００５％のポリソルベート２０をｐＨ７．０で含むビヒクルにより作成された製剤＼nが髄腔内投与されたことの記載があるが、図５を含めて見ても、主に有害な副作用 の有無等が検討されたものと解され、治療効果については記載がない。
(ｵ) なお、甲１７の図２には、３０ｍｇ用量の髄腔内投与後のリソソ＼ーム酵素の ニューロンへの分布が示され、尾状核のニューロンにリソソ＼ーム酵素が認められた ことが示されているが、どのような組成物が投与されたのかも不明である。
(ｶ) さらに、甲１７には、投与の態様としてＩＣＶ投与とＩＴ投与とが選択的な ものである旨は記載されているといえる一方で、いずれの方法によっても同様に送 達され得る旨等を明らかにする記載もないから、前記(ｳ)〜(ｵ)は、ＩＣＶ投与した 場合のものとして、本件発明１の組成物による送達の効果を記載するものでもない。
エ 以上によると、甲１７には、本件発明１が記載されているものとは認められ ず、本件発明２〜８及び１２についてこれと異なって解すべき事情も認められない から、本件出願について、基礎出願２に基づく優先権を主張することはできない。 基礎出願１についても、基礎出願２と異なって解すべき事情はない。
これと異なる被告の主張は、いずれも採用することができない。ＩＣＶ投与とＩ Ｔ投与において、組成物はいずれの場合でもＣＳＦに投与されるものであり、その ためそれらの間に処方としての共通性や標的組織等への送達における相応の関連性 があるということができたとしても、そのことをもって、具体的な送達の程度や治 療効果についてまで、一方の投与態様についての実験結果等の記載をもって直ちに 他方についての記載と実質的に同視することができるとの技術常識は認められない。 被告の主張は、甲１６及び１７の記載内容を、本件明細書の記載内容を前提にしな がら解釈しようとするものであって相当でない。
(2) 甲６が公知文献とされなかったことが直ちに取消事由に当たるかについて
ア 原告は、取消訴訟の審理範囲を根拠として、本件審決に当たり甲６を副引用 例として考慮しなかった本件審決は、優先権に係る判断の誤りによって直ちに取り 消されるべきである旨を主張するので検討する。
イ(ｱ) 証拠（甲６１、６２）及び弁論の全趣旨によると、原告は、本件審判請求においては、本件発明１の進歩性に係る無効理由として、甲２発明ないし甲４発明にそれぞれ甲５〜１０を適用すること（甲５の適用については、甲５技術と実質的に同一の内容が主張されていた。）により容易想到である旨を主張し、その中で、甲６については、甲６発明（製剤）と実質的に同一の内容を主張する一方、甲６発明（ビヒクル）については主張していなかったことが認められる。本件審決は、基礎出願２に基づく優先権の主張を認めたことから、副引用例としての甲６記載の発明の適用について検討するには至らなかったが、上記のとおり、甲６については、甲６発明（製剤）と実質的に同一の内容を副引用例とする範囲で、審判手続においても審理の対象となっていたものであって、甲２発明ないし甲４発明にそれぞれ上記副引用例を組み合わせることにより進歩性を欠くという無効理由自体は、審判手続において審理対象となっていたものである。
(ｲ) そして、本件審決は、甲２発明ないし甲４発明と本件発明の相違点について、 甲５及び７〜１０を適用して容易想到であるといえるか否かについて判断した一方、 優先権主張を認めたことから甲６は除外し、それゆえ相違点に係る本件発明の構成＼nについての甲６発明（製剤）の適用について具体的には判断しなかったものの、甲 ２発明ないし甲４発明に甲６発明（製剤）を適用することにより本件発明は容易想 到であるという旨の原告の主張自体については、これを認めることができないとの 判断を示したものである。
(ｳ) 原告は、本件訴訟において、甲２発明ないし甲４発明を主引用例とした上で、 前記(ｱ)及び(ｲ)のとおり本件審決で排斥された甲５技術の適用による容易想到性の 主張のほか、甲６に基づき、甲６発明（製剤）及び甲６発明（ビヒクル）を副引用 例として主張するとともに、甲６が技術常識（エリオットＢ溶液の技術常識及び高 濃度化の技術常識）を補足するものである旨を主張しているところ、本件訴訟にお いて、容易想到性が争いとなっている本件発明の構成（甲２発明ないし甲４発明と＼nの間の各相違点）は、本件審決で判断されたものと基本的に同じであり、甲６発明 （製剤）や甲６発明（ビヒクル）の適用に当たり、本件審決で判断されたもの以外 の相違点が問題になるなどといった事情はない。
(ｴ) 前記(ｱ)のとおり、甲６の適用については審判手続においても問題とされ、当 事者双方において攻撃防御を尽くす機会はあったといえる。この点、証拠（甲６、 １６、１７、乙１４、２４。なお、訳文として甲６の２・３、乙３６）及び弁論の 全趣旨によると、甲６は、基礎出願１及び２がされて間もない平成２２年７月２日 に公衆に利用可能となった雑誌「注射可能＼なドラッグデリバリー２０１０：製剤フ ォーカス」に掲載された「ＣＮＳが関与する遺伝学的疾患を治療するためのタンパ ク質治療薬の髄腔内送達」と題する論文であるところ、同論文は、基礎出願１及び ２に関わった研究者も関与して行われた研究発表に係るものであって、本件発明と＼n同様の技術分野に属するもの、すなわち、酵素補充療法において、中枢神経系（Ｃ ＮＳ）病因を有する疾患の処置に係るリソソ＼ーム酵素に関する補充酵素である酵素 を含む薬学的組成物に関連するもの（前記１(2)ア）と解されるほか、その記載内容 は、かなりの部分甲１６及び１７と重なり合うものである。そのような甲６の性質 や、甲１６及び１７と本件発明との関係についても優先権主張の可否という形では あるが各当事者において攻撃防御を尽くす機会があったというべきことを考慮する と、上記のように審判手続において各当事者に与えられていた甲６の適用について 攻撃防御を尽くす機会は、実質的な機会であったといえる。
(ｵ) 以上の事情の下では、本件審決においては副引用例としての甲６発明（製剤） の適用が具体的には判断されるに至らず、また、甲６発明（ビヒクル）については そもそも審判段階で問題となっていなかったこと（この点、被告は、甲６発明（ビ ヒクル）を適用しての容易想到性に係る原告の主張について、特にそれが審理範囲 外であるとして争ってはいない。）を考慮しても、本件訴訟において、審判手続にお いて審理判断されていた甲２発明ないし甲４発明との対比における無効原因の存否 の認定に当たり、甲６発明（製剤）及び甲６発明（ビヒクル）を適用することによ って容易想到性の有無を判断することが、当事者に不測の損害を与えるものではな く、違法となるものではない。最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１ ０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁は、本件のような場合について許されない とする趣旨とは解されない。
(3) 以上によると、取消事由１は、優先権の判断の誤りという限度において理由 があるが、それをもって直ちに本件審決を取り消すべきという結論において、理由 がない。そこで、以下、甲２発明ないし甲４発明を主引用例とする容易想到性の主張に係る取消事由５〜７について、検討する。

◆判決本文

当事者が同じ関連事件です。

◆令和4(行ケ)10022

　知財高裁は、進歩性なしとした審決を、阻害要因ありとして取り消しました。また、手続き違背についても認めました。

　(1) 引用発明１を含む甲８に記載された発明は、特に、「被膜を有しないＳｎ耐食 性に優れた合金材料、この合金材料からなるコンタクトプローブおよび接続端子を 提供することを目的とする」ものである（甲８の段落［0006］）ところ、銀の添加に ついては「Ｓｎ耐食性」の向上については触れられていない（同［0018］）一方で、 ニッケルの添加は「Ｓｎ耐食性の向上・硬度上昇に効果がある」ことが明記されて いる（同［0019］）。 そして、実施例においても、硬度等とともに「Ｓｎ耐食性」が独立の項目として 評価され（同［0036］）、甲８に係る発明の実施例には全てニッケルが添加され、い ずれも「Ｓｎ耐食性」において「○」と評価されている（同［0038］及び［表１］。＼nなお、同［0003］及び［0047］等の記載のほか、同［0040］〜［0045］の比較例１ 〜６に対する評価に係る記載をみても、甲８に係る発明は、硬度とＳｎ耐食性を含 む複数の要請をいずれも満たすことを目的としたものであると認められる。）。 この点、比較例７のみにおいては、ニッケルの添加がされていないが、「Ｓｎ耐食 性」において「×」と評価され、かつ、「Ｓｎはんだ等低硬度材向けのコンタクトプ ローブ用途として好ましくないといえる」と明記されている（同［0046］及び［表＼n１］）。 以上の点に照らすと、引用発明１においては、ニッケルの添加が課題解決のため の必須の構成とされているというべきであり、引用発明１の「合金材料」について、＼nニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることには、阻害要因があるというべ きである。そして、甲８の記載に照らしても、引用発明１の「合金材料」について、ニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることの動機付けとなる記載は認められず、 他にそのようにすることが当業者において容易想到であるというべき技術常識等も 認められない。 したがって、引用発明１に基づいて、相違点１に係る本願補正発明の構成とする＼nことについて、当業者が容易に想到し得たものとは認められない。
(2) 被告の主張について
ア 被告は、一次特性と二次特性の区別を前提として、甲８の記載に接した当業 者においては、導電性と硬度という最優先の二大特性が最低限満たされたベース合 金のコンタクトプローブも意識するはずであるから、相違点１に係る本願補正発明 の構成に容易に想到し得る旨を主張する。＼nしかし、一次特性と二次特性についての被告の主張を前提としても、前記(1)で指 摘した諸点に照らすと、甲８の記載に接した当業者においては、導電性と硬度とい う最優先の二大特性を最低限満たした銅銀二元合金に、ニッケルをどのような割合 で添加すること等によって、「Ｓｎ耐食性」を向上させ、それや硬度を含めたコンタ クトプローブとしての要請をどのように実現させるかという観点から引用発明１を みるものといえるから、「Ｓｎ耐食性」が専ら二次特性に係るものであるという理解 を前提としても、そのことから直ちにニッケルの省略が動機付けられるものとはい えず、相違点１に係る本願補正発明の構成に容易に想到し得るとの被告の主張は採＼n用できない。
・・・・
(2) 特許法５０条本文や同法１７条の２第１項１号又は３号による出願人の防御 の機会の保障の趣旨は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由 を発見した場合にも及ぶものと解される（同法１５９条２項）。 また、同法５３条１項（同法１５９条１項により読み替えて準用される場合を含 む。）において、同法１７条の２第１項３号による補正や審判請求時にされた補正が 独立特許要件に違反しているときはその補正を却下しなければならない旨が定めら れ、同法５０条ただし書（同法１５９条２項により読み替えて準用される場合を含 む。）において、上記により補正の却下の決定をするときは拒絶理由通知を要しない 旨が定められたのは、平成５年法律第２６号による特許法の改正によるものである ところ、同改正の際には、審判請求時にされた補正の判断に当たって審査段階にお ける先行技術調査の結果を利用することが想定されていたものとみられるととも に、同改正の趣旨は、再度拒絶理由が通知されて審理が繰り返し行われることを回 避する点にあったものと解される。 以上の点に加え、新たな引用文献に基づいて独立特許要件違反が判断される場合、 当該引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正については当該引用文献を示 されて初めて検討が可能になる場合が少なくないとみられること等も考慮すると、＼n特許法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書に当たる場合 であっても、特許出願に対する審査手続や審判手続の具体的経過に照らし、出願人 の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、拒絶理由 通知をしないことが手続違背の違法と認められる場合もあり得るというべきであ る。
(3) 本件においては、次の各事情が認められる。
ア 証拠（甲３、７、１３）及び弁論の全趣旨によると、甲１６（引用文献５） については、審査段階で指摘されることはなく、本件審判手続に至っても予め指摘＼nされることなく、本件審決で初めて指摘された文献であると認められる。
イ 本願の特許請求の範囲の請求項１については、進歩性に関し、1)令和２年６ 月２２日起案の拒絶理由通知書（甲７）において、甲８が引用文献として指摘され、 「銅銀合金を製造する上で、銅に対する銀の添加量をどのような値とするのかは、 当業者が適宜行う設計的事項にすぎない」という理解が示された上で、甲８に記載 された発明と本願発明との相違点は一点（本件審決にいう相違点２に相当するもの） に限られることが指摘され、その相違点に係る本願発明の構成が容易想到である旨＼nが指摘されたこと、2)原告は、同年８月１９日付け意見書において、上記拒絶理由 通知書における上記理解が誤りである旨を指摘し、甲８に記載された合金はニッケ ルを含むもので、甲８の銅銀ニッケル合金において銀の添加量を変更しても本願発 明には至らないことなどを主張したこと（甲１１）、3)同年１０月２２日付けで上記 拒絶理由通知書の記載に沿う拒絶査定がされたこと（甲１３）、4)原告は、令和３年 ２月３日付けで本件審判請求及び合金の組成に係る本件補正をしたこと（甲１４、 １５）、5)令和元年１２月９日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１に おいても、本願発明の合金は「銅銀合金体」と記載されており、それと上記2)の意 見書における原告の主張を併せて考慮すると、本願発明の「銅銀合金体」がニッケ ルを含むものではないことを原告が前提としていることは、同意見書の提出の時点 で理解できたことが認められるところであり、原告においては、上記のとおり審査 段階において本願発明について進歩性欠如の根拠とされた唯一の文献である甲８に 対し、合金の材料に係る他の相違点が存在するという点に専らその主張を集中させ て争い、本件審判請求の際にもそれに沿う趣旨の本件補正をしたものである。 しかるに、前記２(1)及び(2)のほか、本願発明と引用発明１の対比によると、本 願補正発明と引用発明５との相違点である相違点３は、本願補正発明と引用発明１ の相違点２及び本願発明と引用発明１の相違点４と実質的に全く同一のものである と認められる一方、本願補正発明と引用発明１との相違点１は、本願補正発明と引 用発明５の相違点としては認められないものである。それゆえ、拒絶理由通知をも って甲１６（引用文献５）を示されていた場合には、原告においては、審査段階や 審判段階において、引用発明５の認定並びに本願補正発明と引用発明５の一致点及 び相違点について争ったり、相違点２及び相違点３をより重視した反論をしたり、 あるいは相違点３に係る本願発明の構成に関して補正することを検討するなどして＼nいた可能性もあるものとみられ、原告の方針には重大な影響が生じていたものとい＼nうべきである。
(4) 前記(2)を前提として、前記(3)の諸事情を踏まえた場合、相違点３と同一の 相違点２については審査段階で原告に反論の機会が与えられていたこと等を考慮し ても、なお、引用発明５を主引用例として本願補正発明の進歩性を判断することは、 原告の手続保障の観点から許されないというべきである。

◆判決本文

　無効理由無しとした審決が支持されました。争点は進歩性違反、記載不備、手続き違背です。手続き違反について裁量の範囲を逸脱してないと判断しました。

　原告らは，本件審判において，主引用例である甲１に記載された発明と して「シクロオキシゲナーゼ−２阻害剤としてヒトに経口投与される，３ ００ｍｇのセレコキシブを含む経口投与用カプセル」の発明を主張し，当 事者双方は，発明の目的を発明特定事項に含めることについて議論してい なかったが，審判合議体は，本件審決において，審理の過程で当事者が一 切主張しなかった目的を発明特定事項に含む甲１発明を認定し，この認定 について原告らに反論の機会を与えることなく，本件発明１と甲１発明と の相違点に係る容易想到性の判断をし，甲１発明を主引用例とする進歩性 欠如の無効理由は理由がないと判断したものであり，このような審理は， 原告らにとって不意打ちであり，原告らの手続保障を著しく欠くものであ るから，本件審決には審理不尽の手続違背がある旨主張する。
しかしながら，審判合議体が審決で認定する主引用例記載の引用発明の 内容と請求人の主張する引用発明の内容とが異なる場合において，当事者 対し，事前に審決で認定する引用発明の内容を通知し，これに対する意見 を申し立てる機会を与えるかどうかは，審判合議体の審判指揮の裁量に委＼nねられていると解されるから，このような機会を与えなかったからといっ て直ちに審判手続に手続違背の違法があるということはできない。 また，原告らの主張する甲１に記載された発明と本件発明１との相違点 は，本件審決が認定した甲１発明と本件発明１との相違点１−１及び１− ２と異なるものではないから，審判合議体が本件審決認定の甲１発明を引 用発明として認定した上で，本件発明１の進歩性について判断をしたこと が，原告らにとって不意打ちであるとはいえず，上記裁量の範囲を逸脱し たということはできない。

◆判決本文

　進歩性違反の無効理由なしとした審決が維持されました。相違点４の容易相当性(1)の判断に誤りはあるが，容易相当性(2)の判断について誤りはないから，進歩性違反なし、と判断されました。

相違点４の容易想到性の判断(1)の誤りの有無について
原告は，1)甲１発明の「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」は， 予め一体とされた後，一体となった状態のまま，ベース２に取り付けられ，＼n「回路遮断器の取り付け構造」における「回路遮断器」として用いられるも＼nのであり，本件訂正発明の「回路遮断器」とその機能及び用途において相違＼nするものではないから，本件審決における相違点２の認定には誤りがある，
2)本件審決における相違点４の容易想到性の判断(1)は，本件訂正発明と甲１ 発明との間に相違点２が存在することを前提とするから，その前提において 誤りがある旨主張する。
ア(ア) そこで検討するに，本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線 とねじ無しで接続を行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグ インタイプの回路遮断器」，「取付用板」と「回路遮断機の取付構造」＼nとの文言からすると，本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線と ねじ無しで接続を行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグイ ンタイプの回路遮断器」における「回路遮断器」は，取付用板に取り付 けられる取付機構を有するものと理解できる。＼nそして，「回路遮断器」の構成の一部である取付機構＼は，回路遮断機 能を有する機器そのものと予＼め一体不可分に作製する場合のほかに，回 路遮断機能を有する機器と別部材の取り付け部材とを一体化して作製す＼nる場合などが考えられる。 しかるところ，本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項２）には，「回 路遮断器」の取り付け機構について，回路遮断機能＼を有する機器そのも のと予め一体不可分に作製されたものに限定する記載はない。また，本＼n件明細書においても，そのような限定をする趣旨の記載はない。 そうすると，別部材の取付部材を有する回路遮断器は，本件訂正発明 の「回路遮断器」に含まれるものと解すべきである。
(イ) これに対し被告は，本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項２）に は，「回路遮断器を分電盤などの母線が設けられた取付板に取り付ける ための前記回路遮断器と取付板の構造」，「前記回路遮断器の前記母線＼nとは反対側の負荷側には…ロックレバーを設け」，「前記取付板と前記 回路遮断器とに夫々対応して設けられた嵌合部と被嵌合部」との記載が あること，本件訂正明細書には，本件発明の実施形態として，凹部やロ ックレバーを含む１つの部材として回路遮断器が構成されている実施形＼n態のみが記載されていることからすると，本件訂正発明は，回路遮断器 を取付板に直接取り付けることを前提にした発明であるといえる旨主張 する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，本件発明１の「回路遮断器」 は，取付板に取り付けられる取付機構を有するものであるところ，本件＼n訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）には，「回路遮断器」の取り 付け機構について，回路遮断機能＼を有する機器そのものと予め一体不可＼n分に作製されたものに限定する記載はなく，また，本件訂正明細書にお いても，そのような限定をする趣旨の記載はないから，被告の上記主張 は採用することができない。
イ(ア) 次に，甲１には，取り付け部材５に関し，「各分岐開閉器４の下に は夫々取り付け部材５を配置してあり，この取り付け部材５を介して分 岐開閉器４をベース２を取り付けるようになっている。取り付け部材５ は図６に示すように上片５ａと両側の側片５ｂとで略コ字状に形成され ている。取り付け部材５の長手方向の両端には上記引っ掛け凹所８に引 っ掛け係止する引っ掛け爪９を設けてある。両端の引っ掛け爪９のうち 導電バー３側の引っ掛け爪９は変位可能な形状にした係脱用引っ掛け爪＼n９ａとなっており，他方の引っ掛け爪９は略剛体になっている。取り付 け部材５の上には分岐開閉器４が配置され，両端の引っ掛け爪９を分岐 開閉器４の引っ掛け凹所８に引っ掛け係止することで取り付け部材５の 上に分岐開閉器４を取り付けてある。」（【００１３】），「そして分 岐開閉器４を取り付け部材５に取り付けた状態で取り付け部材５と一緒 に分岐開閉器４が次のように装着される。取り付け部材５をベース２の 上に配置して係止爪２３が長孔２３に挿入され，分岐開閉器４と一緒に 取り付け部材５が導電バー３の方にスライドさせられる。分岐開閉器４ と取り付け部材５をスライドさせると，接続端子１６が導電バー３に差 し込まれて電気的に接続される。…このとき板ばね２５の先端部２５ａ が係止孔２４に係止して取り付け部材５が動かないように止められる。 このように分岐開閉器４を取り付けたとき，係脱用引っ掛け爪９ａが導 電バー３側に位置するため，導電バー３と接続端子１６の係止にて係脱 用引っ掛け爪９ａと引っ掛け凹所８との係止が外れにくくなり，分岐開 閉器４が外れにくいように取り付けることができる。また板ばね２５の 先端部２５ａの係止を外して上記と逆にスライドさせることで分岐開閉 器４と一緒に取り付け部材５を取り外すことができる。」（【００１４】） との記載がある。この記載によれば，甲１発明の取り付け部材５と分岐 開閉器４は，別部材ではあるが，分岐開閉器４を取り付け部材５に取り 付けた状態で，ベース２の上に配置し，取り付け部材５と一緒に分岐開 閉器４を導電バー３の方向にスライドさせていくと前記導電バー３が接 続端子１６に差し込まれていき，ベース２に分岐開閉器４を取り付けた 取り付け部材５が取り付けられること，板ばね２５の先端部２５ａの係 止を外して上記と逆にスライドさせることで分岐開閉器４と一緒に取り 付け部材５を取り外すことができることからすると，「分岐開閉器４を 取り付けた取り付け部材５」は，予め一体とされた後一体となった状態＼nのまま，ベース２に取り付けられ，また，一体となった状態のままベー スから取り外されるのであるから，「分岐開閉器４を取り付けた取り付 け部材５」における取り付け部材５は，分岐開閉器４と一体化された分 岐開閉器４の取付機構としての機能＼を有するものと認められる。 そうすると，甲１発明の「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」 は，本件訂正発明の「取付用板側に設けられた母線とねじ無しで接続を 行うためのプラグイン端子を電源側に設けたプラグインタイプの回路遮 断器」における「回路遮断器」に相当するものと認められる。 したがって，甲１発明の「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」 は，本件発明の「回路遮断器」に相当するものでないとした本件審決の 認定は誤りであるから，本件審決における相違点４の容易想到性の判断 (1)も誤りである。
(イ) これに対し被告は，1)甲１の記載によれば，甲１発明は，取り付け 部材を介在させて分岐開閉器をベースに取り付ける場合に生じる問題 （【０００３】）を課題とし，取り付け部材を介在させて分岐開閉器を ベースに取り付けることを前提にした発明である，2)甲１には分岐開閉 器が同じ構成で取り付け部材の高さが違う実施形態が記載されており，＼n取り付け部材は，分岐開閉器をベースに取り付けるためのスペーサとし て機能する別部材であるから，取り付け部材は，回路遮断器の一部を構＼ 成するものではない，3)甲１発明において，分岐開閉器は協約形ブレー カであり，取り付け部材はそれに用いられる分岐取付台であるから，「分 岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」を本件発明の回路遮断器とみ なすことはできないなどとして，甲１発明の「分岐開閉器４を取り付け た取り付け部材５」は，本件発明の「回路遮断器」に相当するものとい えない旨主張する。
しかしながら，前記(1)イ認定の甲１の開示事項によれば，甲１には， 「本発明」は，差し込み式の分岐開閉器の取り付けがしやすく，しかも 取り付けた後の分岐開閉器が外れにくい分電盤を提供することを課題と し，本件審決認定の甲１発明は，「請求項４の分電盤」に係る構成を採＼n用することにより，分岐開閉器の接続端子が導電バーから外れる方向に 取り付け部材が移動するのを抑えることができ，分岐開閉器を強固に固 定できるという効果を奏するとともに，「請求項５の分電盤」に係る構＼n成を採用することにより，弾性体を変形させることにより取り付け部材 をベースから外すことができ，分岐開閉器の交換作業が容易にできると いう効果を奏することが開示されているものと認められることに照らす と，甲１発明は，取り付け部材を介在させて分岐開閉器をベースに取り 付ける場合に生じる問題のみを課題としたものとはいえない。 次に，甲１には，分岐開閉器の一定の寸法に限定することを示す記載 や導電バーを分岐開閉器の寸法に合わせた位置に配置することができな いことを示す記載はなく，取り付け部材が，所定形状の分岐開閉器を導 電バーの異なる高さに合わせるためのスペーサとして機能することを示＼nす記載はない。また，前記(ア)認定のとおり，「分岐開閉器４を取り付 けた取り付け部材５」における取り付け部材５は，分岐開閉器４と別部 材であるが，分岐開閉器４と一体化された分岐開閉器４の取付機構とし＼nての機能を有するものであるから，取り付け部材５が別部材であること＼nは，「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」が本件発明の「回路 遮断器」に該当しないことの根拠となるものではない。 さらに，甲１には，甲１発明において分岐開閉器は協約形ブレーカで あり，取り付け部材はそれに用いられる分岐取付台であることについて の記載はないし，また，仮に分岐開閉器と取り付け部材がそのような関 係にあるからといって，「分岐開閉器４を取り付けた取り付け部材５」 が本件発明の「回路遮断器」に該当しないことの根拠となるものではない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
ウ 以上のとおり，本件審決における相違点４の容易想到性の判断(1)には誤 りがある。
(4) 相違点４の容易想到性の判断(2)の誤りの有無について
原告は，1)甲１及び２に接した当業者においては，甲１発明及び甲２発明 は技術分野，課題及び作用・機能において共通すること，甲１発明において＼nは，プラグコネクタの接続を解除する方向に分岐開閉器をスライドさせる際 においては，板ばねの先端部２５ａが底面から突出しない状態に維持（ロッ クを外した状態に維持）させなければならないという課題があることを認識 するといえるから，甲１発明において，この課題を解決し，分岐開閉器の取 り外しを容易にするために，甲１発明の板ばねに係る構成部分に甲２発明の＼n係止アーム及び操作用取手（ロックを外した状態を維持できる構造）を適用＼nすることを試みる動機付けがあるといえる，2)甲１発明に甲２発明を適用す るに当たっては，甲２に記載された機器の底面から突出することによって機 器のスライドを防止するための部材を，突出する状態と突出しない状態のそ れぞれにおいて択一的に選択「保持」可能な構＼成とするという技術的思想を 甲１発明に適用すれば足りるものであり，例えば，別紙原告主張書面記載の 図１ないし図５に示した構成が考えられ，甲２に記載された選択保持可能＼と いう技術的思想を甲１発明に適用することは可能であり，かつ，その適用に＼nおいて特段の技術的困難はない，3)そうすると，甲１及び甲２に接した当業 者は，甲１発明において，プラグコネクタの接続を解除する方向に分岐開閉 器をスライドさせる際に，板ばねの先端部２５ａが底面から突出しない状態 に維持（ロックを外した状態に維持）させなければならないという課題があ ることを認識し，この課題を解決し，分岐開閉器の取り外しを容易にするた めに，甲１発明の板ばねに係る構成部分に甲２発明の係止アーム及び操作用＼n取手（ロックを外した状態を維持できる構造）を適用し，相違点４に係る本＼n件訂正発明の構成（本件訂正発明におけるレバーは，「前記突出部が回路遮＼n断器の取付面から突出しない状態で保持されるように構成され」る構＼成）と することを容易に想到することができたものである旨主張する。
ア しかしながら，甲１には，甲１発明の板ばねの係止が解除された状態（上 方に撓んだ状態）で保持されることについての記載や示唆はない。また， 甲１の【００１４】の記載によれば，甲１発明においては，取り付け部材 ５の側片５ｂの下面から板ばね２５が自動的に突出してベース２の係止 孔２４に係止することにより取り外し方向の規制が行われるから，取り外 し方向の規制を行う際に，規制部材を突出した位置に保持する必要もない。 そうすると，甲１発明において，甲２発明の構造を適用して，機器の底＼n面から突出して機器のスライドを防止するための部材を，操作用取手を用 いることで突出する状態と突出しない状態のそれぞれにおいて択一的に 選択保持可能な構＼成とするという動機付けがあるものと認めることはで きない。
イ また，仮に原告が主張するように甲１発明において，プラグコネクタの 接続を解除する方向に分岐開閉器をスライドさせる際においては，板ばね の先端部２５ａが底面から突出しない状態に維持（ロックを外した状態に 維持）させなければならないという課題があることを認識し，当業者が， 甲１発明において，甲２発明の係止アーム及び操作用取手（ロックを外し た状態を維持できる構造）の構＼成を適用することを検討しようとしたとし ても，具体的にどのように適用すべきかを容易に想い至ることはできない というべきであるから，結局，甲１発明に甲２発明の上記構成を適用する＼n動機付けがあるものと認めることはできない。 この点に関し，原告は，甲１発明に甲２発明の上記構成を適用する具体＼n例として，別紙原告主張図面の図１ないし５で示した構成が考えられる旨＼n主張するが，板ばねや分岐開閉器のような小さな部材にさらに操作用取手 や突起等を設け，その精度を保つ構造とすることを想起することが容易で＼nあったものとは考え難い。
ウ 以上によれば，甲１発明における板ばねに係る構成部分に，甲２に記載＼nされた発明の係止アーム及び操作用取手（ロックを外した状態を維持でき る構造）を適用する動機付けがあるものと認めることはできないから，本＼n件審決における相違点３の容易想到性(2)の判断に誤りはない。 したがって，原告の前記主張は理由がない。
(5) 小括
以上のとおり，本件審決における相違点４の容易想到性(1)の判断に誤りは あるが，相違点４の容易相当性(2)の判断について誤りはないから，その余の 点について判断するまでもなく，本件訂正発明は，甲１発明及び甲２発明に 基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはでき ない。

◆判決本文


関連事件です。

◆平成31(行ケ)10046

　進歩性判断における相違点の認定については、「まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり，かかる観点を考慮することなく，相違点をことさらに細かく分けて認定し，各相違点の容易想到性を個々に判断することは，進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり，適切でない」と判断されました。ただ、結論に影響なしとして取り消しはされませんでした。なお、一事不再理の「同一証拠」についても言及しています。＼n

　もっとも，発明の進歩性の判断に際し，本件発明と対比すべき主引用発明は， 当業者が，出願時の技術水準に基づいて本件発明を容易に発明をすることができた かどうかを判断する基礎となるべき具体的な技術的思想でなければならない。そし て，本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり，主引用発 明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明をすることができたか どうかを判断する場合には，主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆，技術分野 の関連性，課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して，主引用発明に副引用＼n発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに，適用 を阻害する要因の有無，予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断する＼nこととなる。 このような進歩性の判断構造からすれば，本件発明と主引用発明との間の相違点＼nを認定するに当たっては，発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構＼n成を単位として認定するのが相当であり，かかる観点を考慮することなく，相違点 をことさらに細かく分けて認定し，各相違点の容易想到性を個々に判断することは， 進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり，適切でない。
ウ 前記アのとおり，本件発明１と引用発明の一致点及び相違点が本件審決の認 定したとおりのものであることについては，当事者間に争いがない。 しかし，前記イで述べたところに照らせば，本件審決が認定した相違点のうち， 少なくとも相違点４ないし６に係る構成は，グラブバケット自体の水中での抵抗を＼n減少させて降下時間を短縮し，グラブバケットが掴み物を所定の容量以上に掴んだ 場合でも該グラブバケットの内圧上昇に起因する変形，破損を引き起こすことがな いようにするという技術的課題の解決に向けられたまとまりのある構成であるから，＼n本件において，相違点４ないし６は，本来，次のとおりに認定すべきものであった。
（相違点Ａ）
本件発明１においては，シェルカバーの一部に形成された空気抜き孔に取り付け られた「開閉式のゴム蓋を有する蓋体」が，「シェルを左右に広げたまま水中を降下 する際には上方に開いて水が上方に抜け」るとともに，「シェルが掴み物を所定容 量以上に掴んだ場合にも，内圧の上昇に伴って上方に開」き，「グラブバケットの水 中での移動時には，外圧によって閉じられる」ものであるのに対し，引用発明にお いては，掩蓋の一部に形成された空気抜きのための開口に取り付けられた「開閉式 の逆止弁」が，「シエルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて空 気が上方に抜けるとともに，バケットを海上に引き上げる場合に閉じられる」が， 「シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開」 くか否かは明らかでない点。
エ 本件発明１と引用発明との相違点は，本来，前記ウのとおりに認定すべきも のであった。しかしながら，この点を措き，本件審決の認定したところ及び当事者 の主張に従い，相違点６の判断の当否として検討してみても，後記(3)のとおり，本 件審決の判断に誤りがあるとはいえない。
・・・
　３ 特許法１６７条又は信義則の違反をいう被告の主張について
(1) 被告は，本件無効審判における事実及び証拠は，別件無効審判のそれと実質 的に同一であるから，本件無効審判の請求は，特許法１６７条の規定に違反し，「紛 争の蒸し返し防止」及び「紛争の一回的な解決」の要請に反し，許されない旨主張す るので，事案に鑑み，以下，判断する。
(2) 別件無効審判の経緯は，前記第２の１(2)認定のとおりであり，本件特許につ いて，平成２２年１２月１４日付け別件無効審判の請求以来，約７年４月間の長期 間にわたり，４回の審決と３回の判決，１回の決定がされたことが認められる。 現行特許法が，同一の請求人についても，同法１６７条の場合を除いて，何回で も，かつ，時期的制限もなく（同法１２３条３項），無効審判を請求することのでき る制度を採用していることについては，特許権の安定や紛争の一回的解決の見地か ら再検討の余地があるが，特許法１６７条は，「特許無効審判‥の審決が確定したと きは，当事者‥は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができない。」と規定している。そして，同条の趣旨は，(1)同一争点による紛争の蒸 し返しを許さないことにより無効審判請求等の濫用を防止すること，(2)権利者の被 る無効審判手続等に対応する煩雑さを回避すること，(3)紛争の一回的な解決を図る こと等にあると解され，無効審判請求において，「同一の事実」とは，同一の無効理 由に係る主張事実を指し，「同一の証拠」とは，当該主張事実を根拠づけるための実 質的に同一の証拠を指すものと解される。 ところで，無効理由として進歩性の欠如が主張される場合において，特許発明が 出願時における公知技術から容易に想到できたというためには，(1)当該特許発明と， 引用例（主引用例）に記載された発明（主引用発明）とを対比して，当該特許発明と 主引用発明との一致点及び相違点を認定した上で，(2)当業者が主引用発明に他の公 知技術又は周知技術とを組み合わせることによって，主引用発明と相違点に係る他 の公知技術又は周知技術の構成を組み合わせることが当業者において容易に想到で＼nきたことを示す必要がある。そうすると，主引用発明が異なれば，特許発明との一 致点及び相違点の認定が異なり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容 も異なってくるから，無効理由としても異なることになる。 したがって，進歩性の欠如という無効理由について，主引用発明が異なるときは， 「同一の事実」に当たらないことになる。
(3) これを本件についてみると，別件無効審判において，主引用発明とされたの は，甲８及び甲９に記載された各発明であり，本件の主引用例（甲７）は，別件無効 審判では提出されていない。主引用例から認定される発明（主引用発明）が別件無 効審判で主張された主引用発明と異ならなければ，無効理由としても同一と評価で きるが，本件審決は，別件無効審判のそれとは異なる発明（掩蓋に逆止弁が取り付 けられた構成を含むもの）を甲７の記載から認定している。浚渫用グラブバケット＼nにおいて逆止弁に技術的意義があることは明らかであるから，本件無効審判の主引 用発明が別件無効審判のそれと異ならないということはできない。 したがって，現行法下の無効審判請求及び審決取消訴訟においても，「紛争の蒸し 返し防止」及び「紛争の一回的な解決」の要請を満たすような主張立証がされるべ きことは，被告の主張するとおりであるものの，本件においては，理由がない。

◆判決本文

　第1次審決は，個別の効果しか認定をしていないとして審理不尽の違法があるとして，取り消されました。第2次審決は進歩性違反無しとの審決がなされました。知財高裁3部は、特段の効果無しとして、審決を取り消しました。

　特許に係る発明が，先行の公知文献に記載された発明にその下位概念と して包含されるときは，当該発明は，先行の公知となった文献に具体的に 開示されておらず，かつ，先行の公知文献に記載された発明と比較して顕 著な特有の効果，すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏さ れる効果とは異質の効果，又は同質の効果であるが際立って優れた効果を 奏する場合を除き，特許性を有しないものと解するのが相当である。 したがって，本件発明１は，甲１に具体的に開示されておらず，かつ， 甲１に記載された発明すなわち甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果 を奏する場合を除き，特許性を有しないところ，甲１には，本件発明１に 該当する態様が具体的に開示されていることは認められない。 そこで，本件発明１が甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏する ものであるかについて，以下検討する。
・・・
前記(イ)のとおり，甲１発明Ａは，(1)広い温度範囲において析出する ことがない，(2)高速応答に対応した低い粘度である，(3)表示不良を生じ＼nない，という効果を同時に奏する液晶組成物であることから，本件発明 １と甲１発明Ａは，上記三つの特性を備えた液晶組成物であるという点 において，共通するものである。 そこで，本件発明１に特許性が認められるためには，上記三つの特性 において，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏 することを要する。
ａ 効果（１）（低温保存性の向上）について
・・・
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は，甲１の実施例１〜５２及び比較 例１の「下限温度」は，−４０度及び−３０度のいずれでも（ただ し，実施例２１は「−４０度では」）１０日以内に結晶又はスメク チック相に変化したものと理解できるのに対し，本件明細書の実施 例１〜４は，−２５度及び−４０度で２週間又は３週間ネマチック 状態を維持したと記載されているから，甲１に記載された実験結果 より低い温度でより長い期間に渡り安定性が維持されるものと解す ることができ，本件発明１の低温保存性は，甲１に記載されていな い有利な効果である旨判断した。 しかしながら，そもそも，本件明細書に記載された低温保存試験 は，具体的な測定方法，測定条件について記載されていないため， 甲１に記載された低温保存試験と同じ測定方法，測定条件で実施さ れたものであるかについて，本件明細書の記載からは明らかでない。 また，液晶組成物の低温保存試験は，液晶組成物のその他の物性 値である粘度，光学異方性値，誘電率異方性値等と異なり，確立さ れた標準的な手法は存在しないところ（弁論の全趣旨），甲３２（原 告従業員による平成３０年７月１２日付けの試験成績証明書）にお いては，試験管（Ｐ−１２Ｍ）を用いた場合とクリーンバイアル瓶 （Ａ−Ｎｏ．３）を用いた場合という容器の形状等の違いで実験結 果に差異が生じ，甲１の実施例２０と甲８２（株式会社ＵＫＣシス テムエンジニアリングによる平成３１年４月１７日付け試験報告 書）の実験結果の間でも，低温保存試験の条件によって実験結果が 異なることからすると，液晶組成物の低温保存試験においては，試 験方法や試験条件が異なることで過冷却の状態が生じることを否 定できず（甲４０），試験結果に著しい差異が生じる可能性がある＼nものと認められる。 加えて，甲１の低温保存試験においては，化合物（１）ないし（３） の組合せやその配合量が顕著に異なる液晶組成物であっても，実施 例２１（「Ｔｃ≦−３０度」）を除いて，「Ｔｃ≦−２０度」とい う同じ結果となっているのに対し，本件明細書の実施例１〜４と比 較例１は，フッ素原子を有する重合性化合物又はフッ素原子を有し ない重合性化合物という配合成分の差異のみで，−２５度及び−４ ０度におけるネマチック状態の維持期間が顕著に異なる結果とな っている。
(c) 以上の事情に照らすと，低温保存試験に関する甲１の実験と本件 明細書の実験が，同じ配合組成（配合成分及び配合量）の液晶組成 物を試験した場合に同様の試験結果が得られるような，共通の試験 方法，試験条件において実施されたものとは，にわかに考え難いと いうべきである。 さらに，本件明細書において，実施例１〜４と対比されたのは， 重合性化合物にフッ素原子を有しない構造を有するというほかは，＼n実施例１〜４と同様の配合組成を有する比較例１であって，その配 合組成は，甲１の実施例（１〜５２）とは顕著に異なるものである。 そして，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する乙１４についても同様であることから，本件明細書及 び乙１４の実験結果のみから，本件発明１の効果と甲１発明Ａの効 果を比較することは困難である。 したがって，本件明細書に記載された実施例１〜４の下限温度と， 甲１に記載された実施例及び比較例の下限温度とを単純に比較す るだけで，低温保存に係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの効果 よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｂ 効果（２）（低粘度）について
前記(イ)のとおり，甲１発明Ａの具体例である実施例の液晶組成物 は，いずれも高速応答に対応した低い粘度のものであることが認めら れるところ，液晶組成物の粘度について，本件発明１が甲１発明Ａと 比較して顕著な特有の効果を奏するものであることを認めるに足りる 証拠はない。 したがって，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，低粘度に係る 有利な効果を奏するものとは認められない。
ｃ 効果（３）（焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）につ＼nいて
(a) 本件発明１に関し，本件明細書には，実施例１〜６の液晶組成物， 及びフッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ −Ａ）及び（ＩＩ−Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２の液＼n晶組成物において，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力 をプレチルト角の測定により確認した旨が記載されている（前記(1) イ(エ)ｃ）。
一方，甲１発明Ａに関し，甲１には，第三成分の好ましい割合は， 表示不良を防ぐために，第三成分を除いた液晶組成物１００重量部＼nに対して１０重量部以下であり，さらに好ましい割合は，０．１重 量部から２重量部の範囲である旨が記載されている（前記(2)イ (エ)）。
(b) 前記(a)の記載に関し本件審決は，本件明細書には，実施例１〜４ が，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないという効果（効果（３））＼nを奏することは具体的に記載されていないが，実施例１〜４におい ては，「環構造と重合性官能＼基のみを持つ１，４−フェニレン基等 の構造を有する重合性化合物」に相当する重合性化合物（Ｉ−１１）＼nが用いられ，かつ，当該重合性化合物が添加された液晶組成物は， いずれも「アルケニル基や塩素原子を含む液晶化合物を使用」して いないから，従来から公知の技術的事項に照らして，焼き付きや表＼n示ムラ等が少ないか全くないものである蓋然性が高いといえる旨判 断した。 しかしながら，前記(a)のとおり，本件明細書には，実施例１〜６ 及び比較例２に関し，「重合性化合物の液晶化合物に対する配向規 制力をプレチルト角の測定により確認した」旨が記載されているに 過ぎず，本件明細書及び被告の提出する実験報告書（甲４６〜４８） を参照しても，焼き付き等の表示不良の有無や程度についての評価＼nが可能な，プレチルト角の経時変化及び安定性に関する実験結果は＼n記載されておらず，ＶＨＲ（電圧保持率）についても，いかなる条 件で得られた数値が，この評価の対象とされ，どの程度の数値を示 せば，焼き付き等の表示不良を生じないと評価できるのか等の詳細＼nについて，何ら具体的な説明はされていない。 したがって，仮に，焼き付き等の表示不良とプレチルト角の経時＼n変化及び安定性又はＶＨＲとの間に一定の相関関係があったとし ても，本件明細書及び甲４６〜４８に示された実験結果に基づいて， 本件発明１が達成している焼き付き等の表示不良抑制の程度を評＼n価することはできないというべきである。
(C)また，本件明細書には，式（Ｉ−１）ないし（Ｉ−４）の重合性 化合物を用いることにより，表示ムラが抑制されるか，又は全く発＼n生しないこと，また，焼き付きや表示ムラ等の表＼示不良を抑制する ため，又は全く発生させないためには，塩素原子で置換される液晶 化合物を含有することは好ましくないことが記載されているとこ ろ（前記(1)イ(イ)），甲１の実施例の半数以上（実施例５，７，１ １，１３，２６〜２７，２９〜５２ ）が，本件発明１の重合性化合 物（Ｉ−１）〜（Ｉ−４）のいずれかに相当する重合性液晶化合物 （化合物（３−３−１），（３−４−１），（３−７−１），（３ −８−１））を含有し，また，甲１の実施例の７割以上（実施例２ 〜８，１１〜１６，１９，２１〜２４，２８〜３０，３５〜５２） が，塩素原子で置換された液晶化合物を含有していない。 さらに，本件明細書において，実施例１〜６と対比されたのは， フッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ−Ａ） 及び（ＩＩ−Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２であって，＼nその配合組成は，甲１の実施例（１〜５２）とは顕著に異なるもの であり，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験であ る旨主張する甲４６〜４８についても同様であるから，仮に本件発 明１の実施例が比較例よりも有利な結果を示したとしても，甲１の 実施例に対しても同様に有利な結果を示すとは限らない。
(d) 以上の事情に照らすと，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くな＼nいことに係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの表示不良が生じな＼nい効果よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｄ 小括
以上によると，本件発明１は，甲１の実施例で示された液晶組成物 では到底得られないような効果（低温保存性の向上，低粘度及び焼き 付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）を示すものとは認められ＼nないので，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，格別顕著な効果を 奏するものとは認められない。

◆判決本文

　マッサージ機の特許について、無効理由無しとした審決が取り消されました。 争点は補正要件(新規事項）、記載要件などです。裁判所は、明確性について構成要件Fについて実質判断していないとして審決を取り消しました。

　本件審決は，明確性要件の判断において，構成要件Ｇ及びＬについて判断したの＼nみで，構成要件Ｆについては「請求人の主張の概要」にも「当合議体の判断」にも記＼n載がなく，実質的に判断されたと評価することもできない。 したがって，本件審決には，手続的な違法があり，これが審決の結論に影響を及 ぼす違法であるということができる。
(3) 補正要件違反，分割要件違反及びサポート要件について
ア 本件審決には，補正要件違反等の原告の主張する無効理由との関係で，構成＼n要件Ｆについての明示的な記載はない。 しかし，補正要件の適否は，当該補正に係る全ての補正事項について全体として 判断されるべきものであり，事項Ｆの一部の追加が新規事項に当たるという主張は， 本件補正に係る補正要件違反という無効理由を基礎付ける攻撃防御方法の一部にす ぎず，これと独立した別個の無効理由であるとまではいえない。その判断を欠いた としても，直ちに当該無効理由について判断の遺脱があったということはできない。 また，構成要件Ｆで規定する「開口」は，構＼成要件Ｈ（「前記一対の保持部は，各々 の前記開口が横を向き，且つ前記開口同士が互いに対向するように配設されている」） の前提となる構成であって，事項Ｈの追加が新規事項の追加に当たらないとした本＼n件審決においても，実質的に判断されているということができる。 そして，後記のとおり，当初明細書の【００３７】，【００３８】，【図２】には，断 面視において略Ｃ字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載され，「開口部」とは， 「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し，一般的な体格の成人の腕 部の太さよりも若干大きい幅とされ，そこから保持部内に腕部を挿入可能であるこ＼nとが記載されているから，構成要件Ｆで規定する「開口」が，当初明細書に記載され＼nていた事項であることは明らかである。
イ また，新規事項の追加があることを前提とした分割要件違反に起因する新規 性・進歩性欠如をいう原告の主張も，同様である。
ウ サポート要件についても，本件審決には，構成要件Ｆについての明示的な記＼n載はない。 しかし，サポート要件の適合性は，後記４(1)のとおり判断すべきものであり，上 記アと同様，事項Ｆの一部についての判断を欠いたとしても，直ちに当該無効理由 について判断の遺脱があったということはできない。 また，構成要件Ｆで規定する「開口」は，上記アのとおり，構＼成要件Ｈの前提とな る構成であり，本件審決においても実質的に判断されているということができる。＼nそして，後記のとおり，本件発明１は，本件明細書の【００１０】に記載された構＼n成を全て備えており，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明に より当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであり，加え て，本件明細書にも前記【００３７】，【００３８】，【図２】と同様の記載があることからすれば，構成要件Ｆで規定する「開口」が本件明細書の当該記載によってサポ＼nートされていることも明らかである。
(4) 小括
以上のとおり，本件審決は，明確性要件についての判断を遺脱しており，この点 の審理判断を尽くさせるため，本件審決は取り消されるべきである。 もっとも，他の無効理由については当事者双方が主張立証を尽くしているので， 以下，当裁判所の判断を示すこととする。
・・・
ア 当初明細書の【００４２】，【００４４】，【００４８】，【図５】，【００６６】， 【００７２】，【００７４】，【図８】には，保持部の内面の略全体に空気袋が設けられている構成の記載がある。これらの記載に加えて，従来のマッサージ機においては，＼n肘掛け部に例えばバイブレータ等の施療装置が設けられていないことが多く，被施 療者の腕部を施療することができないことが課題になっていたこと（【０００３】） を併せて考えれば，当初明細書の上記各記載から，保持部の内面の対向する部分の 双方でなくとも，対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば，腕部が保持部 によって保持され，保持部の内面の一方の側から空気袋の膨張・圧縮に伴う力を受 けることで一定の施療効果が期待できることは明らかというべきである。 そうすると，保持部の内面の互いに対向する部分の双方でなく，対向する部分の 一方に空気袋が設けられていれば，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に 設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕 部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題＼nの課題解決手段として十分であることが容易に理解できる。＼n
イ 当初明細書の【００４２】には，保持部の形状について「略Ｃ字状」の断面形 状を有することの記載があり，【００３７】，【００３８】及び【図２】には，断面視 において略Ｃ字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載されており，「開口部」と は，「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し，一般的な体格の成人 の腕部の太さよりも若干大きい幅とされ，そこから保持部内に腕部を挿入可能であ＼nることが記載されている。そして，【０１００】には，腕部を保持する保持部は，【図 １３】（ａ）に示されるものに限定されず，同図（ｂ）〜（ｅ）に示されるものとし てもよいこと，さらに，同図（ｃ）は，開口を「所定角度で傾斜させた」ものであり， 同図（ｅ）は，開口を「上方に開口」させたものであることが記載されている。 以上の記載を踏まえると，【図１３】（ａ）は，開口が所定角度で傾斜せずに横を向 いている保持部を示していると理解するのが自然であり，そうすると，当初明細書 には，所定角度で傾斜したものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」い ている保持部が記載されているといえる。 そして，「開口が横を向」いている保持部であっても，腕部を横方向に移動させる ことで被施療者が腕部を保持部内に挿入することができ，座部に座った被施療者の 腕部を保持部の内面に設けた空気袋によって施療することができることが容易に認 識でき，被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当＼n初明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解できるというべきである。
ウ 請求項２の「開口が真横を向いている」にいう「開口」とは，そこから保持部 内に腕部を挿入することを可能とするもの（【００３８】，【図２】）であることから＼nすれば，「開口が真横を向いている」とは，腕部の挿入方向に着目して，被施療者が 座部に座った状態で腕部を「真横」（水平）に移動させることで保持部内に腕部を挿 入することができるという技術的意義を有するものであると理解できる。 そして，当初明細書には，【図１３】（ａ）及び（ｃ）において，所定角度で傾斜し たものと傾斜していないものを含めて「開口が横を向」いている保持部が示され， 同図（ａ）は，開口が所定角度で傾斜せずに横を向いている保持部，すなわち，「開 口が真横を向」いている保持部を示していると理解するのが自然であるところ，「開 口が真横を向」いていれば，腕部を真横（水平）に移動させることで被施療者が腕部 を保持部内に挿入することができ，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に 設けた空気袋によって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕 部を施療することが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題＼nを解決できることも容易に理解することができるというべきである。
エ 当初明細書には，【００３７】，【００４４】，【００４６】などにも，前腕部を 挿入する第２保持部分の内面において，被施療者の手首又は掌に相当する部分に振 動装置が設けられていることが開示されている。加えて，保持部が，被施療者の上 腕を保持するための第１保持部分と被施療者の前腕を保持するための第２保持部分 とから構成され（【００３７】，【図２】），第２保持部分の内面であって被施療者の手首又は掌に相当する部分に振動装置が設けられ，この振動装置が振動することによ＼nり，被施療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっていること（【００４４】，【図２】）も記載されている。＼nそうすると，保持部内に挿入された被施療者の手首又は掌を，保持部の内面であ って，手首又は掌に相当する部分に設けられた振動装置を振動させることで，被施 療者の手首又は掌に刺激を与えることが可能となっており，その前提として，保持＼n部が，被施療者の手首又は掌を「保持可能」とするような構＼成を有していることは 明らかである。
オ 当初明細書のうち，第１保持部分を幅方向へ切断したときの断面図である【図 ５】，【図８】には，空気袋（１１ｂ，１１ｃ，２６ｂ，２６ｃ）が全体として保持部 の奥側（図の右側）よりも開口側（図の左側）の端部にて高さが高くなるよう盛り上 がる形状が示されており，当初明細書の【００４２】の記載も踏まえると，【図５】 には，保持部分の内面の略全体において略一定の厚み幅を有する空気袋１１ｂと， 当該空気袋１１ｂの上に積層する形で空気袋１１ｃが設けられ，当該空気袋１１ｃ は奥側から開口側に行くにしたがってその厚み幅が漸増しており，空気袋１１ｂと 空気袋１１ｃをあわせてみたときに，空気袋は開口側の部分の方が奥側の部分より も立ち上がるように構成されていることが記載されているといえる。＼nそして，空気袋が保持部の開口側の部分の方が奥側の部分よりも立ち上がるよう に構成されていれば，空気袋の膨張・圧縮の程度が保持部の奥側の部分よりも開口＼n側の部分の方が大きく，腕部がそのような空気袋の構成に応じた膨張・圧縮に伴う＼n力を受けることで，座部に座った被施療者の腕部を保持部の内面に設けた空気袋に よって施療することができることが容易に認識でき，被施療者の腕部を施療するこ とが可能なマッサージ機を提供するという当初明細書に記載の課題を解決できるこ＼nとも容易に理解することができる。 カ 以上によれば，本件補正は，当初明細書の全ての記載を総合することにより 導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえ ない。
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４ 取消事由３（サポート要件に係る判断の誤り）について
(1) サポート要件について
特許請求の範囲の記載が，サポート要件を定めた特許法３６条６項１号に適合す るか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請 求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細 な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであ るか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当 該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
(2) 本件発明１について
ア 本件明細書の記載 本件明細書には，(1)椅子型のマッサージ機にあっては，肘掛け部にバイブレータ 等の施療装置が設けられていないことが多く，被施療者の腕部を施療することがで きないという問題があったことから（【０００２】，【０００３】），被施療者の腕部を施療することが可能なマッサージ機を提供することを課題とし（【０００７】），(2)当 該課題を解決するための手段として，被施療者が着座可能な座部と，被施療者の上＼n半身を支持する背凭れ部とを備える椅子型のマッサージ機において，「前記座部の両 側に夫々配設され，被施療者の腕部を部分的に覆って保持する一対の保持部と，前 記保持部の内面に設けられる膨張及び収縮可能な空気袋と，を有し，前記保持部は，＼nその幅方向に切断して見た断面において被施療者の腕を挿入する開口が形成されて いると共に，その内面に互いに対向する部分を有し，前記空気袋は，前記内面の互 いに対向する部分のうち少なくとも一方の部分に設けられ，前記一対の保持部は， 各々の前記開口が横を向き，且つ前記開口同士が互いに対向するように配設され」 ていること（【００１０】），(3)本発明に係るマッサージ機によれば，空気袋によって 被施療者の腕部を施療することが可能となること（【００２８】）が記載されている。＼n
そして，本件明細書には，本件発明の「実施の形態１」の説明において，マッサー ジ機の全体構成やその動作について，保持部の構＼成やその内面に設けられた空気袋 の構成や作用とともに記載され（【００３７】，【００３８】，【００４２】〜【００４５】，【００４８】，【図１】，【図２】，【図５】），本件明細書の【０１００】，【０１０＼n１】及び【図１３】には，本件発明のマッサージ機の保持部の種々の断面形状につい て説明がされているところ，マッサージ機を扱う当業者であれば，本件明細書の以 上の記載から，(1)の課題を解決するために(2)の解決手段を備え，(3)の効果を奏する 発明を認識することができる。 そして，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２(1)のとおりで あるところ，本件明細書の【００１０】には，同発明が記載されている。また，当業 者が，本件明細書の前記記載により本件発明１の課題を解決できると認識すること ができる。そうすると，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明 の詳細な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のも のであるということができ，本件発明１の記載についてサポート要件の違反はない。
イ 原告の主張について
原告は，(1)構成要件Ｇは，空気袋につき，保持部の内面の対向する部分の一方の＼n部分のみに設ける構成も含むが，本件明細書には，かかる構＼成であっても解決でき る課題につき何らの説明もなく，(2)構成要件Ｈは，保持部の形状につき，本件明細＼n書の【図１３】の（ａ），（ｃ）から導かれる形状とするものであるところ，本件明細 書には，他の形状を示す同図（ｂ），（ｄ），（ｅ）との関係で解決される課題につき，何らの説明もないと主張する。 しかし，本件明細書によれば，保持部の内面の対向する部分の双方でなくとも， 対向する部分の一方に空気袋が設けられていれば，被施療者の腕部を施療すること が可能なマッサージ機を提供するという本件明細書に記載の課題の解決手段として＼n十分であることが容易に理解することができる。また，保持部に形成する開口が横＼nを向いていれば，腕部を横方向に移動させることで被施療者が保持部内に腕部を挿 入することができ，座部に座った被施療者の腕部を施療することが可能なマッサー＼nジ機を提供するという本件明細書に記載の課題を解決できることが容易に理解する ことができる。 したがって，原告の主張は理由がない。
５ 取消事由５（引用発明に基づく進歩性判断の誤り）について
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このように，甲１３文献に示されるパッド３１は，せいぜい，パッド３５ととも に肢にフィットするように全体にｃ字形をしており，開口を患者の側に向けて，パ ッド３５とともに椅子２１（肘掛け）又は床の上に「置く」ことができることが開示 されているにとどまり，「一対の保持部」について，相違点２に係る，各々の開口が 横を向き，かつ開口同士が互いに「対向するように配設」するという技術思想が開 示されているとはいえない。
(ウ) したがって，引用発明に甲１３技術を適用する動機付けはないし，これを 適用しても，相違点２に係る構成に至らないから，これを容易に想到することがで＼nきたものとはいえない。

◆判決本文

関連事件です。こちらは無効理由無しとした審決が維持されています。

◆平成31(行ケ)10054

　無効審判を請求しないという和解条項がある場合に、請求人適格があるかが争われました。知財高裁（4部）は、請求人適格なしとした審決を維持しました。

　本件和解契約２条は，「乙らは，自ら又は第三者を通じて，無効審判の 請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただ し，甲が特許侵害を理由として乙らに対し訴訟提起した場合に，当該訴訟 における抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではな い。」と規定する。
しかるところ，２条の上記文言によれば，同条は，「乙ら」（原告，セ ンティリオン及びＢ）は，「甲」（被告）に対し，被告が原告らに対し提 起した本件特許権侵害を理由とする訴訟において本件特許の無効の抗弁を 主張する場合（同条ただし書の場合）を除き，特許無効審判請求により本 件特許権の効力（有効性）を争ってはならない旨の不争義務を負うことを 定めた条項であって，原告が本件特許に対し特許無効審判を請求すること は，およそ許されないことを定めた趣旨の条項であることを自然に理解で きる。 そして，前記(1)認定の本件和解契約の交渉経緯によれば，本件和解契 約２条の文案については，被告の代理人弁護士と原告，センティリオン及 びＢの代理人弁護士が，それぞれが修正案を提案するなどして十分な協議を重ね，最終的な合意に至ったものであり，このような交渉経緯に照らし＼nても，同条は，その文言どおり，原告が本件特許に対し特許無効審判を請 求することは，およそ許されないことを定めた趣旨の条項と解するのが妥 当である。 そうすると，原告による本件特許無効審判の請求は，本件和解契約２条 の不争条項に反するというべきである。 したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し原告は，(1)本件和解契約１条，３条及び４条に関する交渉経 緯等の本件和解契約の締結経緯及び各条項に照らすと，本件和解契約２条 は，本件和解契約締結後の「将来の紛争」に備えて，本件特許権の効力を 特許無効審判等によっては争わないことを定めた不争条項であるが，ここ で想定されている「将来の紛争」とは，３条記載のＪＡＮコードで特定さ れる「本件商品」（過去製品）及び過去製品と同一の構成の製品に係る紛争に限られているというべきであるから，被告が過去製品とは別の構＼成を有する製品に対して本件特許権を行使する場合には，２条により，原告が 特許無効審判等によって本件特許権の効力を争うことが禁止されるもので はない，(2)原告は，被告が過去製品と同一の構成ではない，本件特許の権利範囲に属しない類似製品に対して本件特許権を行使する関連訴訟を提起＼nしたため，これに対抗して本件特許無効審判を請求するものであるから， 本件特許無効審判の請求については本件和解契約２条の効力は及ばない旨 主張する。 しかしながら，本件和解契約２条には，被告が３条に規定する「本件商 品」（原告主張の「過去製品」）とは別の構成を有する製品に対して本件特許権を行使する場合には，原告が特許無効審判請求によって本件特許権＼nの効力を争うことが許される旨を定めた文言は存在せず，１条，３条及び ４条のいずれにおいても，原告の主張に沿う文言は存在しない。 また，前記(1)認定の本件和解契約の交渉経緯に照らしても，被告と原 告，センティリオン及びＢとの間において原告の主張する上記場合には２ 条の効力が及ばないことを確認したり，合意したことをうかがわせる事実 は認められない。 かえって，前記アで説示したように，本件和解契約２条の文言及び本件 和解契約の交渉経緯によれば，２条は，被告が原告らに対し提起した本件 特許権侵害を理由とする訴訟において本件特許の無効の抗弁を主張するこ と（同条ただし書の場合）は許されるが，原告が本件特許に対し特許無効 審判を請求することは，およそ許されないことを定めた趣旨の条項である と解するのが自然な解釈である。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(3) 本件和解契約２条の不争条項の有効性の判断の誤りについて
原告は，(1)本件和解契約６条の和解金は，特許法１０２条２項の損害額に 相当するものであって，被告が原告に対して原告の過去の販売行為について 本件特許権を行使しないことの対価として支払われるものであるから，本件 和解契約は，実質的には，原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契 約（ライセンス契約）であることを前提とした上で，独占禁止法上の指 針（第４の４の「(7) 不争義務」）は本件和解契約にも妥当するものであ り，本件和解契約２条の不争条項の存在により，原告が特許無効審判等を請 求することができないとした場合，原告は，同条ただし書により特許侵害訴 訟における抗弁として本件特許の無効を主張することができるとしても，被 告が原告に対して特許侵害訴訟を提起するまでは本件特許の有効性を争うこ とができないため，本件特許に無効理由があるにもかかわらず，一度コスト をかけて製品を販売した後，被告の訴訟提起という原告にとって如何ともし 難い被告の行為を待つことになり，かかる事実状態は，原告の経済活動を不 当に制限するものであり，その結果，本来無効となるべき本件特許により二 重瞼形成用テープに係る市場における公正な競争が阻害され，まさに独占禁 止法上違法な状態が発生することとなるから，かかる事態は，特許法の制度 趣旨からしても許容されるべきものではない，(2)また，原告以外の利害関係 人が本件特許について特許無効審判を請求することができるとしても，その ような利害関係人が常に特許無効審判を請求するとは限らないし，原告と同 じ無効理由を主張するとも限らないから，本来特許を受けられない技術が特 許として存続し続けるおそれがあることに変わりなく，公益性が失われる， (3)さらに，実施許諾契約に不争条項が存在する場合であっても，特許の無効 理由の存在が明らかな場合には，当該特許を維持しつつ技術の利用を促進す る必要もないため，不争条項は無効と解すべきであるが，本件発明１，２， ４及び５は，本件出願前に日本国内において公然実施をされた発明（特許法 ２９条１項２号）に該当し，新規性欠如の無効理由があることは明らかであ り，本件特許を維持しつつ技術の利用を促進する必要もないなどとして，仮 に本件和解契約２条の不争条項が，原告の本件特許件無効審判の請求を制限 するものであるとするならば，本件和解契約２条の不争条項は，公序良俗に 反し，無効である旨主張する。
しかしながら，上記(1)の点については，本件和解契約３条は，原告，セン ティリオン及びＢが本件商品の販売を平成２９年８月３１日限りで中止する 旨を，４条は，同年９月１日以降，原告，センティリオン及びＢが「本件商 品若しくは特許第３２７７１８０号の権利範囲に属する二重瞼形成用テープ 又は本件特許権の侵害品」の製造，譲渡等をしない旨を，６条は，原告，セ ンティリオン及びＢが，被告に対し，連帯して本件商品の販売による利益額 に相当する４５００万円の和解金を支払う旨を，８条は，「和解についての お知らせ」として，被告が本件特許を侵害していることを疑い，特許侵害行 為の中止等を求めて通告し，当事者間の協議の結果，原告及びセンティリオ ンが上記製品の販売を中止する形で和解が成立したこと，被告の知的財産権 その他の権利を侵害する行為については厳正な措置を講ずる所存であること を公表することを除き，本件和解契約の内容及び本件和解契約締結に至る経緯について相互に守秘義務を負う旨を定めたものであることに鑑みると，６＼n条の和解金は，原告らによる本件特許権の過去の侵害行為に対する被告の損 害を填補する損害賠償金であって，被告が原告に対し本件特許権の実施を許 諾することの対価としての性質を有するものでないことは明らかであるから， 本件和解契約が実質的に原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契 約（ライセンス契約）の性質を有するものと認めることはできない。 そうすると，本件和解契約２条の不争条項により，二重瞼形成用テープに 係る市場における公正な競争が阻害され，独占禁止法上違法な状態が発生す る旨の上記(1)の点は，その前提を欠くものである。 次に，上記(2)の点については，本件和解契約２条の不争条項によって原告 以外の者が本件特許について特許無効審判の請求をすることが制限されるわ けではなく，また，私権である特許権について当事者間で不争義務を負う旨 の合意をすることによって直ちに公益性が失われるということはできない。 さらに，上記(3)の点については，上記のとおり，本件和解契約が実質的に 原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契約（ライセンス契約）の性 質を有するものと認めることはできないから，その前提を欠くものであり， また，本件和解契約２条ただし書は，被告が原告に対し本件特許権侵害を理 由とする特許権侵害訴訟を提起した場合には，原告が無効の抗弁を主張して 本件特許の有効性を争うことが許容されていること（現に関連訴訟において 原告は無効の抗弁を主張して争っている。）に照らすと，同条の不争条項に よって，原告が本件特許無効審判の請求を制限されることが不当であるとは いえない。

◆判決本文

　Ｇｏｏｇｌｅが被告の審決取消訴訟です。知財高裁（3部）は、進歩性なしとした審決を取り消しました。なお、無効審判における利害関係も争点でした。請求人適格ありとの判断は審決と同じです。

　平成２６年法律第３６号による特許法の改正により，特許無効審判は「利害 関係人」のみが請求できるものとされ（１２３条２項），代わりに，「何人も」 申立てをすることができる（１１３条柱書）特許異議の申＼＼立制度が導入された ことにより，現在においては，特許無効審判を請求できるのは，特許を無効に することについて私的な利害関係を有するもののみに限定されたものと解さざ るを得ない。 しかしながら，特許権侵害を理由に民事責任や刑事責任を追及されるおそれ のある関係にある者は，当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を 有し，特許無効審判請求を行う利益を有することは明らかである。
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被告は，インターネット上のサービスの提供を行う会 社であって，原告と一定の競業関係にあるといえるから，過去又は将来の行為 を理由に，本件特許権侵害に係る民事上又は刑事上の責任を追及されるおそれ のある関係にある者に当たるということができる。更に言えば，被告は，原告 が提起した本件特許権の侵害を理由とする不当利得返還請求訴訟（別件特許権 侵害訴訟）において，グーグル合同会社と共同して被疑侵害品を開発した旨主 張されている（乙１）のであるから，原告から本件特許権の侵害を問題にされ るおそれがあることは明らかである。 以上によれば，本件審判の請求人（被告）は，本件特許権を無効にすること について利害関係を有するものと認められる。
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前記アのとおり，本件発明１の「少なくとも単独の受信者の識別子」と は，「遠隔サーバー」が送信する「操作者により決定された…更なる表現」＼nを受信する者を識別するための情報であり，ハンドヘルド装置の操作者が， 同装置に前記識別子を入力することで，当該識別子により識別される特定 の者を，前記更なる表現を受信する者として指定できる機能＼＼を有するもの と解される。 一方，前記イのとおり，甲１に記載された「ランク」は，本件発明１の 「少なくとも単独の受信者の識別子」により実現している機能を果たすも＼nのではないから，これに相当するものとはいえない。 そうすると，本件審決が，「ランク」を「少なくとも単独の受信者の識 別子」と呼ぶことは任意であるとして，両者が実質的に同一であることを 前提に，当業者が相違点１−３に係る本件発明１の構成を容易に想到し得＼nると判断したことは，その前提を誤るものといえる。 そして，演奏者から受け取った信号と伴奏とを組み合わせたパフォーマ ンスを，サーバにアクセスしている聴衆に同報通信する構成により，「ウ＼nェブ／チャット型サービスによるグループ対話式音楽演奏」を実現した引 用発明１において，「少なくとも単独の受信者の識別子」を，演奏者に入 力させる構成を採用する動機付けとなる記載は，甲１には見当たらず，ま＼nた，かかる構成を採用することが，「ウェブ／チャット型サービスによる＼nグループ対話式音楽演奏」における周知技術であるとも認められない。 したがって，相違点１−３に係る本件発明１の構成は，当業者が容易に＼n想到できたものであるとは認められない。
エ これに対し被告は，甲１には，ランクが高い演奏者が，参加する演奏グ ループを特定するために，どの演奏グループに参加するかの情報を HumSever に対して送信した後に演奏を開始することが，実質的に開示され ており，かかる情報は演奏グループを特定するものであって，演奏グルー プには少なくとも１人の聴衆が含まれるから，同情報は本件発明１の「少 なくとも単独の受信者の識別子」に相当するものであり，相違点１−３は 甲１に開示されている，あるいは，少なくとも実質的な相違点ではない旨 主張する。 しかしながら，前記ウのとおり，甲１に記載された「ランク」は，本件 発明１の「少なくとも単独の受信者の識別子」により実現している機能を＼n果たすものではなく，これに相当するものとはいえない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

　インターネット上のブログの証拠能力が争われました。アーカイブのウェイバックマシンに保存された資料の公知日の認定が争われました。公知日の認定に誤りなしとして、無効とした審決を維持しました。＼n

　前記アの記載によれば，甲１は，２０１７年（平成２９年）９月 1 日に インターネットで検索して表示された「ドラコレ旅日記 GREE のアプリ 「ドラゴンコレクション」を楽しむ管理人の日記」と題する「ＦＣ２ブロ グ」のコピーであること，同ブログは，広告欄の「スポンサーサイト」， ブログ本文の「11/25 更新情報」，「最新コメント」，「関連記事」等の 各項目で構成されていること，「11/25 更新情報」の項目の右横には「20 11.11.25 23:18 Cat:旅日記」（画像３）との表示があること，同項目欄＼nに掲載された記事（本件更新情報）には，「「友情のきずな」キャンペー ンを開催中です。」，「期間：11/25（金）14:00〜11/29（火）14:00」と の記載があること（画像４）が認められる。 上記記載から，本件更新情報は，「11/25 更新情報」の項目の右横に表＼n示された「2011.11.25 23:18」（２０１１年１１月２５日２３時１８分） に更新され，保存されたことが認められる。 したがって，本件更新情報は，本件出願前（出願日平成２５年９月２７ 日）の平成２３年（２０１１年）１１月２５日，電気通信回線を通じて公 衆に利用可能となったものと認められる。＼nそうすると，本件決定が本件更新情報に基づいて認定した引用発明１は， 本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当す＼nるものと認められる。
ウ 原告の主張について
原告は，(1)甲１の「スポンサーサイト」の項目欄の直下には，本件出願 後の平成２９年（２０１７年）７月２１日に制作発表されたゲーム「みん＼nなでにゃんこ大戦争」（甲２０）の画像が表示されているから，本件更新＼n情報が公衆に利用可能となったのは，早くても同日である，(2)甲１におい ては，少なくとも，ゲーム「みんなでにゃんこ大戦争」の画像が表示され＼nた部分，「最新コメント」の項目欄の各コメント部分，「関連記事」の項 目欄の「【バトルイベント】神獣の魂【予告】（2011/12/09）」及び「エ レボスの坑道結果報告（2011/12/06）」の部分は，平成２３年１１月２５ 日より後に書き換えられたものであるから，本件更新情報についても，同 日より後に書き換えられた可能性を否定できない旨主張する。＼nしかしながら，上記(1)の点については，甲１の「スポンサーサイト」の 項目欄には，「みんなでにゃんこ大戦争 新機能登場！」の画像の下に「上＼n記の広告は１ヶ月以上更新のないブログに表示されています。」，「新し＼nい記事を書く事で広告が消せます。」と表示されていること，「ＦＣ２ブ＼nログ」の仕様等を定めた「ＦＣ２ブログマニュアル」（甲１０）には，「ロ グの有効期間」の項目に，「（１か月新規投稿がない場合は，記事部にス ポンサー広告が表示されます。）」との記載があること，平成３０年５月＼n２日及び平成３１年３月１３日に甲１の URL を検索した際，本件更新情報 の記載がある一方で，スポンサーサイトの項目欄に表示された画像は，「み＼nんなでにゃんこ大戦争 新機能登場！」とは異なる画像が表＼示されたこと （甲１１ないし１３，乙１）に照らすと，甲１の「スポンサーサイト」の 項目欄に表示される広告は，甲１の URL を検索した時点で１か月以上ブロ グの更新がされていない場合に，ＦＣ２ブログの運営者であるＦＣ２が契 約しているスポンサー広告が表示されるものであって，ブログの記載内容，＼n更新日時とは関係しないことが認められる。 また，上記(2)の点については，甲１を構成する「11/25 更新情報」の項 目欄とは異なる他の項目欄に掲載された情報が平成２３年１１月２５日よ り後に更新された事実があるからといって本件更新情報が同日より後に書 き換えられた可能性があることを基礎付けることはできない。＼nしたがって，原告の上記主張は理由がない。

◆判決本文

　拒絶審決が取り消されました。理由は、明確性、サポート要件違反ではないというものです。なお、第１回の拒絶理由通知に対してクレームを追加する補正をしたのに、そのクレームには新たな拒絶理由通知がなされなかった点も争いましたが、こちらは理由なしと判断されました。

　原告は，拒絶査定不服審判事件において，本件拒絶理由通知を受けたことか ら，新たに請求項１９ないし４７を追加する本件補正をしたところ，審判合議体が， 本件補正で追加した請求項について，新たに拒絶理由通知をせず，また本件審決に おいて判断しなかったことが，特許法４７条に実質的に違反する旨主張する。 しかし，特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又 は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生す るという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるもので＼nはない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許＼n出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定 又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし， 他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは 予定されていない。このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の＼n分割という制度の存在自体に照らしても明らかである（最高裁平成１９年（行ヒ） 第３１８号同２０年７月１０日第一小法廷判決・民集６２巻７号１９０５頁参照）。 そうすると，審判合議体は，拒絶査定不服審判において，一の請求項について拒 絶理由があると判断すれば，それのみで請求不成立審決をすることができ，その余 の補正で追加された請求項について判断しなくても，違法ではないというべきであ る。 なお，特許出願人は，請求項の数を増加する補正をする際には，手続補正書を提 出する際に手数料を納付しなければならない（特許法施行規則１１条４項）。そし て，拒絶査定不服審判請求後において請求項の数を増加する補正の場合，手続補正 書の提出によって，審査の続審である審判手続が，その増加した請求項について潜 在的に係属するといえる。そうすると，その際に納付すべき手数料を，出願審査の 請求に当たり必要な手数料及び審判の請求に当たり必要な手数料とすることは，不 合理なものといえず，また，手数料の納付時期を，手続補正書の提出時点とする同 規則の規定は，立法政策の問題というべきである。 本件において，審判合議体は，特許請求の範囲【請求項１】の記載は明確性要件 及びサポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知（甲１１）をし，本件 補正により補正された同請求項の記載も，明確性要件及びサポート要件に適合しな いとして，本件審決をしたものである。審判合議体が，本件補正で追加した請求項 について，新たに拒絶理由通知をせず，また本件審決について判断しなかったこと をもって，審判手続に違法があるということはできない。
(2) 原告は，審判合議体が本件拒絶査定における理由の一部についてしか判断し ていないこと，審判官が専門とする技術分野が本願発明の技術分野とは異なること などから，本件は実質的に審理されたものということはできず，審理不尽の違法が あると主張する。 しかし，審判合議体は，特許請求の範囲【請求項１】の記載は明確性要件及びサ ポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知をし，本件補正により補正さ れた同請求項の記載も，明確性要件及びサポート要件に適合しないとして，本件審 決をしたものである。審判合議体は，拒絶査定不服審判において，拒絶査定に挙げ られた全ての理由について判断することが求められているものではない。また，本 件審決をした審判官につき除斥又は忌避事由があったことを窺わせる証拠はない。 その他，審判合議体が本件を実質的に審理しなかったことを認めるに足りる証拠も ない。 したがって，本件につき審理不尽の違法がある旨の原告の主張は採用できない。
・・・
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は，本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を，ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ，「指標として」という記 載は抽象的であり，いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから，本願発明の外延は明確ではない，要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては，明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，年齢，性別等の対象の要素 をメルクマールにして，その脂質含有配合物の構成を決定すれば，要素を「指標と＼nして」使用したといえる。また，これにより決定される脂質含有配合物の構成があ＼nりふれたものであったとしても，ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると，「指標として」という記載が，第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また，対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは，本願発明 の技術的範囲を画定し，対象方法を認定した上で，これらを比較検討して判断する ものである。そして，脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは，対象方法の認定に係る問題であって，本願 発明の技術的範囲の画定の問題，すなわち，明確性要件とは無関係である。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
・・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。
(2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。
また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。

◆判決本文

　サポート要件違反として無効とした審決が維持されました。また、「第２予告により，上記無効理由に関しては，実質的に見て原告に訂正の機会が与えられたものといえる。よって，新規性及び進歩性との関係では，第２予＼告の後更に審決の予告をすべき場合には当たらない」として、審決の予＼告も不要と判断しました。

２ 取消事由１（手続違背）について
(1) 審判長は，特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合，審判の請求に 理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは，審決の予告を当事＼n者等にしなければならない（特許法１６４条の２第１項）。上記「経済産業省令で 定めるとき」として，特許法施行規則５０条の６の２が規定されている。同条３号 は，同条１号又は２号に掲げる審決の予告をした後であって事件が審決をするのに＼n熟した場合にあっては，「当該審決の予告をしたときまでに当事者…が申＼し立てた 理由又は特許法１５３条第２項の規定により審理の結果が通知された理由（当該理 由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。）に＼nよって，審判官が審判の請求に理由があると認めるとき」は，審決の予告をしなけ＼nればならない旨規定する。 この規定によれば，先に行われた審決の予告までに当事者が申＼し立てた理由のう ち，当該予告において判断が留保され又は有効と判断された理由につき特許を無効＼nにすべきものと判断する場合のように，「当該理由により審判の請求を理由がある とする審決の予告をしていない」場合は，実質的に訂正の機会が与えられなかった＼nものであり，再度の審決の予告をしなければならない。他方，そうでない場合，す＼nなわち，先に行われた審決の予告と実質的に同じ内容の理由により特許を無効にす＼nべきものと判断する場合のように，実質的に訂正の機会が与えられていた場合は，審判長は，更に審決の予告をする必要はないものと解される。審決予＼告の制度は， 特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求につき，それに 起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復による審理の遅延ひいては審決の確定 の遅延を解消する一方で，特許無効審判の審判合議体が審決において示した特許の 有効性の判断を踏まえた訂正の機会を得られるという利点を確保するために，審決 取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することと併せて設けられたものであると ころ，上記の解釈は，この制度趣旨にかなうものである。
(2)第１予告及び第２予＼告の内容等
ア 第１予告＼n
第１予告で示された認定判断のうち，サポート要件に係る部分は，以下のとおり＼nである。
(ア) 本件特許に係る発明の課題
「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学的性 質を改善すること」，及び「補償膜を構成する重合性液晶組成物を製造するにあた＼nり，配向，及び重合に高温を要しないものとすること」である。
(イ) 判断
ａ 「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学 的性質を改善する」という課題は，「ホメオトロピック配向または傾斜したホメオ トロピック配向を有する補償膜」とすることにより解決されるものである。
ｂ 当時の請求項１記載の発明は，「補償膜において，広い視野範囲にわたり， 例えば輝度の増大といった光学的性質を改善する」という課題を解決するものであ る。 また，当該発明の発明特定事項は全文訂正明細書に記載されている。 したがって，当該発明は，発明の詳細な説明において，発明の課題が解決できる ことを当業者が認識できるように記載された範囲を超えているとはいえない。
ｃ 当時の請求項４〜１４記載の発明についても同様である。
ｄ したがって，当時の請求項１，４〜１４記載の発明は，発明の詳細な説明に 記載されたものではないとはいえない。
イ 第２予告＼n
第１予告を受け，原告は，平成２８年２月８日付け訂正請求を行った。第２予＼告 は，これを受けて行われた。
(ア) サポート要件について
ａ 当時の請求項１，４〜１４及び２５〜３２の解決しようとする課題
上記ア(ア)に同じ。
ｂ 当該課題を解決するための手段
「重合性メソゲン物質の混合物の重合あるいは共重合によって得られる少なくと＼nも１つのアニソトロピックポリマー層がホメオトロピックまたは傾斜したホメオト＼nロピック分子配向を有する補償膜，および該補償膜を備えた液晶表示デバイスの提＼n供」をするものである。
ｃ 判断
(a) 当時の請求項１記載の発明の「式 I」の定義を満たすメソゲンの全てが＼n「ホメオトロピック又は傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好 適に作製できる範囲にあるとは認められない。 当該発明の「式 I」を満たすメソゲンの中には，置換基における炭素数が１つ違＼nうだけでも，その液晶としての物性が大きく異なる場合が存在しており，メソゲン＼nの分子量や立体構造や極性基の有無などによっても，その液晶としての物性が大き＼nく異なることも当業者の技術常識であるから，当時の全文訂正明細書の例１Ａ〜例 ２において試験された化合物(1)〜(6)以外のメソゲンの全てが「ホメオトロピックま＼nたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好適に作製できる範囲 にあるとは認められない。
(b) 当時の請求項４〜１４及び２５〜３２記載の発明についても同様である。
(c)したがって，当時の請求項１，４〜１４及び２５〜３２記載の発明は，発明 の詳細な説明に記載されたものではない。
(イ) 新規性及び進歩性について
ａ 引用発明の認定
第２予告において認定された甲１記載の発明（以下「甲１の２発明」，「甲１の＼n３発明」という。）は，以下のとおりである。
(a) 甲１の２発明
偏光板と液晶セルの間に光学補償板として使用できる光学異方フィルムを配置す る液晶表示素子であって，前記光学異方フィルムは，下記の式（I）の化合物２５ 重量部，
下記の式（ｍ）の化合物２５重量部，
下記の式（ａ）の化合物５０重量部
からなる重合性液晶組成物９９重量部と光重合開始材１重量部から成る重合性液晶組成物を光重合させて得られた，ホモジニアス配向の光学異方フィルムである， 前記液晶表示素子（判決注：上記式（I），（ｍ）及び（ａ）は，別紙２「引用発 明」記載１のものと同一である。）。
(b) 甲１の３発明
重合性液晶組成物を光重合させて得られた，光学補償板として使用することがで きるホメオトロピック配向の光学異方フィルムであって，下記の式（ａ）の化合物 ５０重量部， 及び下記の式（ｄ）の化合物５０重量部 からなる重合性液晶組成物１００重量部と光重合開始剤１重量部からなる重合性 液晶組成物を，２枚のガラス基板の間に挟持させ，ホメオトロピック配向している ことを確認した後，紫外線を照射して光重合させて得られた，前記光学異方フィル ム（判決注：上記式（ａ）及び（ｄ）は，別紙２「引用発明」記載２のものと同一 である。）。
ｂ 当時の請求項１４記載の発明について
当時の請求項１４記載の発明は，甲１の２発明であるから，特許法２９条１項３ 号に該当する。
(ウ) 第２予告を受け，原告は，本件訂正請求を行った。＼n
(3) サポート要件について
ア 本件審決と第２予告は，いずれもサポート要件につき，特許請求の範囲の記＼n載は，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件訂正発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるとは認められず，また，その記載や示唆がなくとも当 業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるとも認められないとして，サポート要件に適合しないと判断したもので ある。
イ 本件訂正発明の解決しようとする課題
(ア) 本件審決が認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は，前記第２の ３(2)アのとおりである。また，第２予告が認定した本件訂正発明の解決しようとす＼nる課題は，前記(2)イ(ア)ａのとおりである。
(イ) 本件審決と第２予告がそれぞれ認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は，表＼現こそ異なるものの，実質的には同じ内容を意味するものと理解される。
ウ 以上によれば，サポート要件との関係では，サポート要件違反により審判の 請求を理由があるとする第２予告の後，原告には実質的に訂正の機会が与えられた＼nものといえるから，更に審決の予告をすべき場合には当たらない。＼n
(4) 新規性及び進歩性について
ア 本件審決及び第２予告において判断の対象とされた新規性・進歩性の判断に＼n当たり対比される主引用例は，いずれも甲１（引用例）であり，同一である。
イ 引用発明の認定
(ア) 本件審決の認定した引用発明１Ａ及び１Ｂは，前記第２の３(3)のとおりで ある。また，第２予告が認定した甲１の２発明及び甲１の３発明は，前記(2)イ(イ) ａのとおりである。
(イ) 引用発明１Ｂと甲１の３発明とを対比すると，本件審決の認定と第２予告＼nの認定は同一である。他方，引用発明１Ａと甲１の２発明については，本件審決で は式（Ｎ−ａ）の化合物を含むのに対し，第２予告ではこれを含まない点その他の＼n点で，液晶表示素子に係る混合物を構＼成する重合性液晶組成物の一部が相違する。 しかし，甲１を主引用例として認定された引用発明に基づき，新規性又は進歩性 が欠如するとの無効理由により審判の請求を理由があるとする第２予告により，上＼n記無効理由に関しては，実質的に見て原告に訂正の機会が与えられたものといえる。 よって，新規性及び進歩性との関係では，第２予告の後更に審決の予＼告をすべき 場合には当たらない。
(5) まとめ
以上のとおり，本件審決は，第２予告をしたときまでに当事者が申＼し立てた理由 で，当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしたものを判断の＼n対象としたものであり，「当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予＼n告をしていないとき」に該当しないから，第２予告の後更に審決の予＼告をしなけれ ばならない場合には当たらない。 したがって，再度の審決の予告をしないまま審決をしたことにつき，本件審決に＼n違法はない。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，本件審決が認定した本件訂正発明の課題は第２予告で認定されたも＼nのと異なるなどと主張する。 しかし，本件訂正明細書においては，液晶表示デバイスの補償膜に係る従来技術＼n及びそれが抱える欠点等につき前記１(1)ア(イ)のとおり説明し，これを受ける形で， 「本発明の課題の一つは」などとして，前記１(1)ア(ウ)のとおり，解決しようとす る課題及び本件訂正発明がこの課題を解決できる旨が記載されている。本件審決は， これを踏まえ，本件訂正発明の課題を認定したものと理解される。 他方，第２予告においても，これらと同旨の記載が当時の全文訂正明細書にある＼nことを根拠に，発明の課題の認定が行われている。 このことと，第２予告の認定において，「補償膜において，・・・光学的性質を改善＼nすること」と「補償膜を構成する・・・高温を要しないものとすること」とは「及び」＼nにより接続されていることを踏まえると，本件審決と第２予告とがそれぞれ認定した発明の課題が異なるものということはできない。＼nなお，原告は，課題の認定につき，第１予告では，第２予＼告と同様の認定がされ ながらサポート要件を満たすものとして通知されていたために，それ以降サポート 要件についての議論はさほどされなかったなどといった経緯から，第２予告のサポ＼nート要件違反の理由につき，本件審決において変化する理由は推測できないなどと 指摘する。
しかし，上記のとおり，本件審決と第２予告とで認定した発明の課題が異なると＼nはいえない上，特許法施行規則５０条の６の２第３号に基づく審決の予告と理解さ＼nれる第２予告においてサポート要件違反とする理由が明確に示され，原告もこれに＼n対する反論を現に行っていること（甲６８−１）に鑑みると，第１予告の内容がど＼nうであれ，第１予告から第２予＼告，その後の本件審決へと至る経緯を考慮しても， 本件審決に先立ち，第３の審決の予告を行って原告に主張立証や訂正の機会を与え＼nなければならないとはいえない。
イ 原告は，本件審決が第２予告で指摘していない式Ｉの例をサポート要件違反＼nの根拠とし，また，審尋における質問に対する回答によって一旦解消した問題を不 意打ち的に蒸し返して判断したなどと主張する。 しかし，本件審決が括弧書で示した化合物は，実施例記載の具体的な化合物(1)〜 (6)以外のメソゲンが本件訂正発明の課題を解決しないことを説明するための例示に＼nすぎず，その記載の有無が結論に影響を及ぼすものではない。その意味で，これら が第２予告において示されていなかったとしても，再度の審決の予＼告を行い訂正の 機会を与える必要性を裏付けるものとはいえない。 また，原告主張に係る審尋における審判合議体の質問で例示された化合物に関し ては，「その「重合性基（Ｐ）」がアクリレート基であるとした場合に，その「Ｐ −Ｓｐ−」の選択肢として，例えば「ＣＨ２ＣＨＣＯＯ−Ｏ−（ＣＨ２）ｍ−」や 「ＣＨ２ＣＨＯＯ−ＯＣＯＯ−（ＣＨ２）ｍ−」のような化学構造のものまでもが本＼n件第２訂正発明１の範囲に含まれてしまいます。」とされている。他方，本件審決 で例示されたものは，「Ｐがプロペニルエーテル基又はエポキシ基であり，Ｓｐが −Ｏ−ＣＨ２−Ｃ≡ＣＨ２−Ｏ−であり，Ｘが−Ｏ−である場合のメソゲン物質」（本件訂正発明１）や「Ｐがプロペニルエーテル基であり，Ｓｐが−Ｏ−ＣＨ２−Ｃ≡Ｃ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＯＯ−ＣＨ２−ＣＯ−Ｓ−であり，Ｘが−Ｏ−である場合のメソ＼ゲン物質」（本件訂正発明４，５，７，８，１０〜１４，２５〜３４），「Ｐがプロペニルエーテル基であり，Ｓｐが−Ｏ−ＣＨ２−Ｏ−であり， Ｘが−Ｏ−である場合のメソゲン物質」（本件訂正発明６）であり，第２予＼告で例 示された化合物と一致しない。そうである以上，上記「解決済み」との原告の主張 は，その前提を欠く。
ウ 原告は，本件訂正発明に係る好適なホメオトロピック配向の効果の有無を認 定することがないまま審決に至った点で，本件審決には審理不尽があるなどと主張する。
しかし，本件審決は，本件訂正発明のうち進歩性を欠くとしたものについては， いずれもその判断において，発明の効果につき「当業者が予測し得る範囲内のもの＼nである。」旨の判断を示している。そうである以上，本件審決に至る審理において 本件訂正発明の効果に関する検討が行われていないとはいえない。
エ 原告は，第２予告における引用発明が本件審決において別の発明にすり替わ＼nっており，その変更の理由も述べられていないことと併せ，本件審決には手続違背 があるなどと主張する。 しかし，本件審決における引用発明１Ａと第２予告における甲１の２発明とで相＼n違があるとしても，実質的に見て，第２予告により原告には訂正の機会が与えられ＼nたものといえることは，前記のとおりである。
オ 原告は，本件訂正発明１４につき，第２予告では新規性欠如との理由が示さ＼nれていたのに対し，本件審決では新規性及び進歩性欠如の理由が示されており，無 効理由が実質上も形式上も一致していないなどと主張する。 しかし，第２予告においても，その当時の訂正発明１４につき新規性欠如及び進＼n歩性欠如がいずれも無効理由として主張され，判断の対象とされていた（甲６６）。 このこと及び第２予告後に請求項１４の訂正を含む本件訂正請求が行われたことに＼n鑑みると，審判合議体が審決に当たり新規性についてのみならず進歩性についても 判断を示す必要があると考えたとしても，再度更に審決の予告をして原告に訂正の＼n機会を与える必要があるとはいえない。
・・・・
３ 取消事由２（サポート要件違反の判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもので ある。そして，サポート要件の存在は，特許権者が証明責任を負うものと解される。
・・・・
ア 前記のとおり，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには， 明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において 認識できるように記載しなければならない。そして，本件訂正発明におけるメソゲ＼nン化合物ａ，ａ１，ａ２を定義する式 I ないし I’は，請求項によってその具体的 内容を多少異にするものの，いずれも当該式を構成する重合性基Ｐ，スペーサー基＼nＳｐ，結合基Ｘ，メソゲン基ＭＧ，末端基Ｒといった基本骨格部分において非常に＼n多くの化合物を含む表現である上，これらに結合する置換基の選択肢も考慮すれば，＼nその組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものとなっている。＼nこのような場合に，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合する ためには，発明の詳細な説明は，上記式が示す範囲と得られる効果との関係の技術 的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該式が示す範囲内で あれば，所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示 して記載することを要するものと解するのが相当である。換言すれば，発明の詳細 な説明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に，具体例を開 示せず，特許出願時の当業者の技術常識を参酌しても，特許請求の範囲に記載され た発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できる とはいえない場合，サポート要件に適合するとはいえない。
イ 前記のとおり，本件訂正発明におけるメソゲン化合物ａ，ａ１，ａ２を定義＼nする式 Ｉ ないしＩ’は，その組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものと＼nなっている。 他方，本件訂正発明の実施例である例１Ａ〜例３においてメソゲン化合物として＼n用いられている化合物(1)〜(8)は，いずれも式 Ｉ において，重合性基Ｐがアクリレー ト基（ＣＨ２=ＣＨＣＯＯ−），Ｓｐ（スペーサー基）が炭素数３又は６個の直鎖 状アルキレン基，Ｘが−Ｏ−，ｎが１という，化学構造が類似するごく限られた化＼n合物に限られる。 例えば，重合性基Ｐがメタクリレート基であるモノマーを含むと安定な配向を得 にくくなる場合が生じてくることが知られている（乙４）。また，例えばスペーサ ー基Ｓｐを構成する（その一部の置換えも含む。）アルキレン基として炭素数が１＼nの場合と２０の場合とでは化合物の特性が大きく異なることが予測されることなど配合するメソ＼ゲン化合物の化学構造がその配向性や配向膜の特性に影響することは，＼n現に引用例において様々な構造の化合物につき検討されていることからもうかがわ＼nれるように，本件優先日当時における当業者の認識であったと考えられる。そうす ると，本件訂正明細書の発明の詳細な説明における他の記載を参酌しても，補償膜 の調製に用いる混合物につき，上記具体例として示された化合物とは構造が異なる＼n化合物を成分とする混合物に係る本件訂正発明の範囲にまで拡張ないし一般化した 場合，すなわち本件訂正発明に係る式 I で表される広範な重合性メソ＼ゲン化合物の いずれかを含む混合物とした場合に，これによって，前記認定に係る本件訂正発明 の課題を解決するような補償膜として好適なフィルムが得られるとはいえない。 したがって，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは， 本件特許の特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発 明であり，本件訂正発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえない。そのように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識 を認めるに足りる証拠もない。
ウ 本件訂正発明の解決しようとする課題のうち，「高融点を示し配向および重 合に高温を要するという欠点を有していない」点について，本件訂正明細書の発明 の詳細な説明には，「低融点，好ましくは１００℃またはそれ以下，特に６０℃ま たはそれ以下の融点を有する重合性混合物を使用すると好ましく，これにより低温 で混合物の液晶相において硬化を行うことができる。…６０℃以下の硬化温度は特 に好ましい。」との記載がある。加えて，実施例（例１Ａ）には，基板に塗布し， ５０℃で溶剤を蒸発させることによってホメオトロピック配向膜を得られることが 示されている。もっとも，「高温を要するという欠点」を回避し得る融点を具体的 に特定する記載はない。
他方，本件訂正明細書で液晶の配向に高温を要する例として掲げたＪＰ０５−１ ４２５３１（乙１）の【化２】で表される化合物について，引用例には，「１０８〜２１１℃という非常に高い温度範囲でネマチック相を示し，実際にこの化合物を＼n含有する重合性組成物を液晶状態で重合して作製した光学異方フィルム（カラー偏 光板）は外観も不均一であり，むらが生じる欠点があった。」と記載されている。 また，本件訂正明細書で同様に「高融点を有し，従って配向および重合に高温を要」 するものとして例示された Heynderickx, Broer 等の刊行物（乙２）に記載されて いる‘Scheme 1’の化合物については，引用例にも，「一般式（Ｒ−２）において， Ｒ５がメチル基の化合物８０重量部及びＲ５が水素原子の化合物２０重量部から成 る液晶組成物は，８０〜１２１℃と室温よりかなり高い温度範囲でネマチック層を 示し，また予期しない熱重合に起因してこのような重合性液晶組成物を用いて作製される光学異方フィルムのメソ＼ゲンの配向が不均一となるという欠点があった。」 と記載されている。ところが，これらの化合物はいずれも，本件訂正発明に係る式 I で定義される広範な化合物に含まれるのであって，本件訂正明細書の内部でいわ ば記載内容に矛盾を生じている。
そうすると，本件訂正発明に係る式 I で定義されるメソゲン化合物を含む混合物＼nは，その全てが本件訂正発明の課題を解決し得る「高融点を示し配向および重合に 高温を要するという欠点を有していない」ものとはいえない。その点からも，本件 訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは，本件特許の特許請求 の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明であり，本件訂正 発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえず，また，その ように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識を認めるに足り る証拠もない。

◆判決本文

　一次判決の拘束力について「新証拠に基づく判断は拘束されない」と争いましたが、知財高裁は、新たな証拠による新たな主張をするこは、取消判決の拘束力に反するとして、これを認めませんでした。争点は、発明者は誰か？という点です。一次判決では請求項１，３の発明者は、本件被告であると判断されていました。一次判決と本件で原告被告が入れ替わってますのでややこしいです。
　特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確 定したときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件につい て更に審理を行い，審決をすることとなるが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法 の適用を受けるから，再度の審理ないし審決には，同法３３条１項の規定によ り，当該取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出 されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取 消判決の当該認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがっ て，再度の審判手続において，審判官は，当事者が，取消判決の拘束力の及ぶ 判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り 返すこと，あるいは当該主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべ きではなく，審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は，その限りにおいて適法であり，再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができない。 このように，再度の審決取消訴訟においては，審判官が当該取消判決の主文の よって来る理由を含めて拘束力を受けるものである以上，その拘束力に従って された再度の審決に対し関係当事者がこれを違法として非難することは，確定 した取消判決の判断自体を違法として非難することにほかならず，再度の審決 の違法（取消）事由たり得ないと解される（平成４年最高裁判決参照）。
２ これを本件についてみると，上記第２，１(3)及び(4)並びに２において認定 したとおり，一次判決は，本件発明１及び３については，その発明者が原告で あると認めることはできないとして，一次審決のうち，本件特許の請求項１及 び３に係る部分を取り消した。そして，一次判決の確定後にされた本件審決は， 一次判決の拘束力に従って，本件発明１及び３については，その発明者が原告 であると認めることはできないものと判断した。 したがって，本件発明１及び３の発明者についての本件審決の判断は，一次 審決の拘束力に従ってされた適法なものであるから，関係当事者である原告は， 当該判断に誤りがあるとして本件審決の取消しを求めることができないという べきである。
３ 原告の主張について
(1) 原告は，平成４年最高裁判決は，「拘束力は，判決主文が導き出されるの に必要な事実認定及び法律判断にわたる」と判示しているから，一次判決の 拘束力が及ぶのは，一次判決のうち，本件発明１及び３に係る部分を取り消 すとの判決主文が導き出される根拠とされた事実（証拠）の認定及び当該事 実（証拠）に基づいてされた法律判断のみであって，新たな証拠に基づく事 実認定や法律判断にまで拘束力は及ばないところ，新たな証拠によれば本件 発明１及び３の発明者は原告であると認定されるべきであるから，これに反 する本件審決の判断は誤りであると主張する。 しかし，平成４年最高裁判決によれば，判決主文が導き出されるのに必要 な事実認定及び法律判断に対して拘束力が及ぶのであるから，当事者として は，この事実認定に反する主張をすることは許されないのであり，したがっ て，新たな証拠を提出して，上記事実認定とは異なる事実を立証し，それに 基づく主張をしようとすることも，取消判決の拘束力に反するものであって 許されないといわなければならない。このことは，上記判決自身が，「再度 の審決取消訴訟において，取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りであるとして，これを裏付けるための新たな立証をし，更には 裁判所がこれを採用して，取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違 法とすることが許されない。」と明言していることからも明らかである。 そして，本件訴訟における原告の主張は，一次判決において審理の対象と なっていた冒認出願（平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１２３ 条１項６号），すなわち，本件発明１及び３は，被告が発明したものである にもかかわらず，原告がその名義で出願した，という同一の無効理由に関し， 本件発明１及び３の発明者が原告であると認めることはできない，との一次 判決が認定した事実そのものについて，一次判決に係る訴訟における原告の 主張を補強し，又は，原告に不利な認定を誤りであるとして，確定した一次 判決の当該認定判断を覆そうとするものにすぎないから，そのような主張が 許されないことは明らかである。
(2)ア もっとも，原告が指摘するとおり，取消判決に民事訴訟法３３８条所定 の再審事由がある場合には，当該取消判決は再審の訴えによって取り消さ れるべきものであるから，これに拘束力を認めるのは相当でないと解する 余地がある。 そして，原告は，一次判決の認定判断の基礎となった被告及びＡの陳述 （一次審決に係る審判手続において，宣誓の上で実施された被告の当事者 尋問における陳述を含む。）に，民事訴訟法３３８条１項６号及び７号の再審事由があると主張するものと解されるが，同条１項ただし書の場合に 該当しないこと，及び同条２項の要件を満たすことについては何ら主張立 証がないから，原告の再審事由に関する主張は，既にこの点において理由 がないものといわざるを得ない。また，念のため内容について検討してみ ても，やはり理由がないものといわざるを得ない。
イ すなわち，一次判決は，本件各発明の発明者を認定判断するに当たり， 被告が主張した，1)平成２２年１０月５日までに，燃焼室クリーナーの流 量調整等の問題を解決するために，ノズル管を加熱・冷却してその管内に ゲート構造を形成するとの着想を得て，これを具体化した甲３３に係るノズル（一次判決における甲２６ノズル）を製作しその噴出量のテストを行＼nった，2)その後，同月２８日ころには，本件各発明を完成させ，同年１１ 月３日ころには，本件各発明を実施することに用いるゲート構造を備えたノズルを製作するための機器を完成させた，との各事実につき，一次審決＼nに係る審判手続において，宣誓の上で実施された被告の当事者尋問の録音 反訳書（甲４８。一次判決における甲３７）を，その認定の基礎としてい ることが認められる（甲８・２９頁）。
この点に関し，原告は，被告との打合せの際，「…誰もやってない時に プライヤーで潰して針金入れたやつ見せたじゃないですか。」との原告の 発言に対し，被告が「…プライヤーで潰した針金？」，「…あれが，これ と何が違うんですか。」，「…あれ持って行った時にはすでに僕は…」と 発言したこと（甲６０・４０頁）を根拠として，被告は原告が甲３３に係るノズルを作製したことを認めていたのであるから，上記の審判手続にお ける被告の陳述は虚偽であると主張する。しかし，被告は，上記のやりと りの直後に「あれ持って行った時にはすでに僕はもうつくってあったじゃ ないですか。」と発言している上に，原告がその発言中で指摘する対象物 を示した時期などを特定するに足りる事情も見当たらないことからすると， 原告が指摘するやりとりをもって，被告が甲３３に係るノズルの作製者は 原告であると認めていたと断ずることはできない。
また，原告は，Ａとの打合せの際，「そのゲートのそれをやるという， アイディア。そしてあと，熱で刺した，ここに差したのを，熱でやるとい うアイディア。全部，私じゃん」との原告の発言に対し，Ａは「ええ。」と発言したこと（甲６１の２・２頁）を根拠として，Ａは原告が本件各発 明を着想したことを認めていたと主張する。確かに，前後の文脈を踏まえ ると，原告の当該発言部分はノズルのゲートに関する事柄であることがう かがわれる。しかし，当該発言部分で触れられている技術的事項は，それ 自体抽象的である上に，本件各発明が備える構成のごく一部にすぎないから，上記のやりとりから直ちに，Ａにおいて，原告が本件各発明の着想者＼nであることを認めたとまで認定することは困難である。このほか原告が指摘する種々の証拠を考慮しても，上記の審判手続における被告の陳述が虚偽であると断ずることはできない。
ウ 次に，原告は，一次判決が事実認定の基礎としたＡ及び被告の陳述書（甲 ７６，７７。一次判決における甲６２，６３）について論難するが，いず れも私文書である当該各陳述書に記載された内容が虚偽であると主張する にとどまるものであって，これらが偽造又は変造されたものであることを 認めるに足りる証拠はない。 また，原告は，甲５５が黒塗りされていたことを指摘して，被告及びＡ が提出した書類について虚偽報告や変造が常態となっていたとも主張する が，一次判決において判断の基礎とされた証拠が偽造又は変造されたもの であることを具体的に指摘するものであるとはいい難い（そもそも，甲５ ５は一次判決において判断の基礎とされたものではない。）。
(3) さらに，原告は，一部の証拠について，一次判決に係る訴訟手続において 提出できなかった事情など，種々の主張をするが，いずれも上記１及び２の判断を左右するに足りないというべきである。

◆判決本文

一次判決はこちらです。

◆平成27(行ケ)10230

　オーガスタ ナショナルインコーポレイテッドが、商標「コナミスポーツクラブマスターズ」に対して、4条1項15号違反を主張した事件ですが、知財高裁は、無効理由なしと判断した審決を維持しました。経緯がややこしいです。第1次取消訴訟では、無効理由なしとした審決について、「職権証拠調べをしたにも関わらず意見陳述の機会を与えなかった」として取り消されています。
　再開された審判手続において，原告はその請求に係る役務を，”ゴルフ用ビデオの制作等”と一部を取り下げました。これは、商標法においても指定商品役務毎に無効主張ができますが、15号違反の場合、包括概念の一部についてのみ無効理由がある場合があるから、このような無効対象役務を特定する必要があるのでしょうね。
　本件商標は，「コナミスポーツクラブマスターズ」の片仮名１５文字を標準文字で表して成る文字商標であって，外観的には，同一の大きさ・書体の文字により，全体が等間隔で一行にまとまりよく配置されており，一連一体のものとして構＼成されていることが明らかである。そして，前記のとおり，我が国においては，「コナミスポーツクラブ」は 被告子会社が運営するスポーツクラブの名称として周知であるということが できる一方で，「マスターズ」は原告主催のゴルフ・トーナメントの略称の みならず，熟練者ないし中高年を含む一定年齢以上の年齢層を対象とした各 種スポーツ競技ないし競技大会をも指す語として，スポーツ愛好者等の間に 広く知られており，現にゴルフはもちろん，ゴルフ以外の競技においても， 大会名において「マスターズ」の語が広く使用されている事実が認められる ことからすると，本件商標を目にした者が直ちに「マスターズ」の部分のみ に着目して原告主催のゴルフ・トーナメントを連想するということはできず， むしろ，語頭の「コナミスポーツクラブ」の部分に着目して「コナミスポー ツクラブが関連する何らかのマスターズ競技ないしその競技大会」と理解す ると考える方が合理的である。したがって，外観（文字構成），称呼及び観＼n念に照らしても，本件商標と引用商標の類似性の程度はそれほど高いとはい えない。
また，「マスターズ・トーナメント」という大会それ自体は世界的に周知・ 著名なゴルフ競技会であるとしても，元々「ｍａｓｔｅｒｓ」が「名人，達 人」を意味する「ｍａｓｔｅｒ」の複数形にすぎず，原告の造語でないこと は原告自身も認めているところであるし，ゴルフというスポーツの技を競い 合う競技会の名称に，技術に長けた人を表す「名人，達人」の語を用いるこ＼nとは，語義に忠実な用法であって，特に奇抜性があるとか斬新であるという こともできないから，当該表示や当該表＼示を選択したことについて独創性が あるともいえない。
さらに，商品・役務間の関連性や取引者・需要者の共通性という点につい ても，本件商標の指定役務のうち無効請求役務は，いずれもゴルフに関連す る役務であるから，その限りにおいて，原告の役務との間で関連性や需要者の共通性が認められるというべきであるが，他方で，原告はその主催する「マ スターズ・トーナメント」がよく知られているという以外には，特に日本国 内でゴルフ競技会を開催しておらず，また，日本国内でゴルフ関連事業（商 品の販売や役務の提供）がよく知られているとも認められない。すなわち， 原告提出の証拠（甲５６〜７６など）によれば，原告は，一応，日本国内に おいても，ライセンス等により引用商標を表示したゴルフ用品の販売を行っ＼nていることや，「マスターズ・トーナメント」の開催時期に合わせてグッズ や関連商品の販売を行っていることが認められるが，その売上高や広告宣伝 等（事業規模）の詳細は不明であって，この程度の立証では，引用商標が「マ スターズ・トーナメント」以外に原告の提供する商品それ自体の出所識別を 表示するものとしても我が国で周知著名であると認めるには足りない。＼n以上のことからすると，本件において，役務の関連性や需要者の共通性は それほど重視すべき事情であるとはいえない。また，原告は経営多角化の可 能性についても言及するが，何ら具体性のある主張立証はなされておらず，＼nこの点についても特にみるべき事情があるとはいえない。
(3) 以上によれば，引用商標が原告主催のゴルフ・トーナメントの略称として も周知著名であることや，引用商標と本件商標との間に「ゴルフ」という共 通項があることを踏まえても，本件商標を指定役務（無効請求役務）に使用 したとき，当該役務が，原告の業務に係る役務であるとか，原告との間にい わゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商＼n品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務である(4) 原告の主張について 原告は，本件商標について法４条１項１５号該当性を認めなかった本件審 決の認定判断は誤っているとして種々主張するが，その主張は要するに，「マ スターズ」の語に原告主催の「マスターズ・トーナメント」以外の意味が認 められないことや，「コナミスポーツクラブ」の周知性が認められないこと を前提とするものであって，その前提自体が採用できないものであることは， 既に説示したとおりである。 また，原告は，本件審決が本件商標と引用商標の類似性の程度が低いと認 定した点や，「マスターズ」及び「Ｍａｓｔｅｒｓ」の独創性が高いとはい えないと認定した点についても誤りであると主張するが，その主張が採用で きないことも既に説示したとおりである。

◆判決本文

第1次取消訴訟はこちらです。

◆平成28(行ケ)10083
関連事件（対象が第５７１２０４０号）です。

◆平成30(行ケ)10154

　異議で取消決定されました。知財高裁は、引用文献の認定には誤りがあるが結論に影響しないとして、審決を維持しました。阻害要因の主張も認められませんでした。
　上記認定事実及び甲１の【００３４】ないし【００３６】の記載事項に よれば，甲１記載のゴルフシャフト設計装置における「スイング応答曲面」 は，ゴルファーが，シャフトの３つの設計因子である曲げ剛性，ねじれ剛 性及び曲げ剛性分布が異なる複数のゴルフクラブを使用して試打した時の 計測データから算出された移動軌跡（３次元座標データ），軸回転データ と，シャフトの設計因子（ねじり剛性，曲げ剛性及び曲げ剛性分布）の関 係式であって，「スイング応答曲面」を算出するには，シャフトの設計因 子の異なる複数のゴルフクラブを使用することが必要であるものと認めら れる。なお，甲１の【００２６】の「ゴルファーは，スイングを行う際に 使用したクラブの曲げ剛性やねじれ剛性などを考慮に入れ，そのクラブ特 性にあわせたスイングを行うため，所定の特性を有する１本のゴルフクラ ブを使用してスイングの計測データを取得して，スイングの解析を行って も妥当な解析結果を得ることができない場合がある。」との記載は，ゴル フクラブが１本の場合にはシャフトの設計因子が一定のものであるためス イングの計測データから適切な「スイング応答曲面」を算出することがで きない結果，妥当な解析結果を得ることができないことを示唆するものと 認められる。 しかるところ，本件決定が認定した引用発明１においては，試打に使用 されるゴルフクラブがシャフトの設計因子の異なる複数のゴルフクラブで あることが特定されていないため，ゴルフクラブが１本のみの場合も含ま れることになるから，甲１に記載された発明の認定としては不適切であり， この点において，本件決定には誤りがあるといえる。 そして，前記アの記載事項を総合すると，甲１には，原告主張の原告引 用発明１（前記第３の１(1)ア(イ)）が記載されているものと認めるのが相 当である。 しかしながら，本件発明１と原告引用発明１との一致点及び相違点は， 本件決定が認定した本件発明１と引用発明１の一致点及び相違点と同様で あり（争いがない。），本件決定は相違点の容易想到性について判断を示 しているから，本件決定における上記認定の誤りは，本件決定の結論に直 ちに影響を及ぼすものではない。
・・・
これに対し原告は，原告引用発明１においてセンサーユニットをグリッ エンドに対して着脱可能に取り付ける構＼成とした場合，1)試打に用いら れるゴルフクラブの総重量や重心が変わるため，原告引用発明１が意図す る本来のスイング（（試打用ではない）通常のゴルフクラブを使用してス イングした際のスイング）の計測データが得られなくなる（阻害要因1)）， 2)ゴルフクラブ全体の外観が変化し，試打者の視界も悪化するため，原告 引用発明１が意図する本来のスイングの計測データが得られなくなる（阻 害要因2)），3)ゴルフクラブと６軸センサとの対応関係が乱される結果， 原告引用発明１の課題を解決できなくなるおそれがある（阻害要因3)）と いった重大な弊害が生じるため，原告引用発明１に相違点２に係る本件発 明１の構成を適用することに阻害要因がある旨主張する。＼nしかしながら，甲１には，「ゴルフシャフトの最適設計を行う際にはゴ ルフクラブを使用するゴルファーのスイング特性を考慮に入れて，ゴルフ ァーの技量や癖を確実に把握して，技量や癖に合致したゴルフシャフトの 設計を行う必要がある。」（【０００８】），「９本のゴルフクラブ１は， ６軸センサ１１，送信部１２等をシャフト内に挿入することによりゴルフ クラブ１の総重量が重くならないように，６軸センサ１１，送信部１２及 びこれらを動作させるために必要な機器全体の重量を２０ｇに抑えている。 これにより，市販の軽量グリップを用いることで総重量の増加を抑えるこ とができるためクラブの重量増加によるスイングへの悪影響を与えないよ うにしている。」（【００２９】）との記載があることに照らすと，甲１ に接した当業者であれば，原告引用発明１の６軸センサ及び送信部（セン サーユニット）をグリップエンドに対して着脱可能に取り付ける構＼成とす る場合，ゴルフクラブの総重量や重心の変化によりスイングへの悪影響を 与えないようにしたり，試打者の視界を妨げないようにすることは，ゴル ファーの技量や癖を確実に把握するために当然に配慮し，通常期待される 創作活動を通じて実現できるものと認められるから，原告主張の阻害要因 1)及び2)は採用することができない。
次に，原告引用発明１の６軸センサ及び送信部をグリップエンドに対し て着脱可能に取り付ける構＼成とする場合，ゴルフクラブと６軸センサとの 対応関係が乱される結果がないように設計することも，上記と同様に，当 業者が通常期待される創作活動を通じて実現できる事柄であり，また，試 打者が，複数のゴルフクラブを使用して試打を行う場合であっても，実際 に試打を行う際に使用するゴルフクラブは特定の１本であることからする と，システムの使用時に６軸センサ及び送信部の取り付けの誤りによって 上記対応関係が乱されるおそれがあるものとは考え難いし，仮にそのよう なおそれがあるとしても，それを回避する措置を適宜とることも可能であ＼nるものと認められるから，原告主張の阻害要因3)も採用することができな い。
したがって，原告引用発明１に相違点２に係る本件発明１の構成を適用＼nすることに阻害要因があるとの原告の上記主張は，理由がない。

◆判決本文

　異議申立について応答せずに取消決定がなされました。これに対する取消訴訟です。＼n知財高裁は、実施可能要件違反、サポート要件違反として異議決定を維持しました。なお、審決書に理由が記載されていなかったことは、取消理由通知に対する応答がなかったという特殊性もあり、実質問題なしと判断されました。＼n
ア 実施可能要件適合性について
(ア) 原告は，「当業者が，エピトープについて具体的に特定する記載がな い本件明細書の記載に基づいて，エピトープを決定してＬＲＰ６結合分 子を得るためには，過剰な実験を行う必要がある。」との本件異議申立＼n書記載の主張に対し，本件明細書には，ＬＲＰ６に関連するエピトープ が示されており，当業者であれば，本件特許の優先日当時に利用可能な＼n技術を用いることにより，インビトロで，エピトープを含む特定のペプ チド（すなわち，プロペラ１領域又はプロペラ３領域のアミノ酸配列） に結合する本件発明の候補となるＬＲＰ６抗体を十分な数で特定するこ＼nとができ，また，本件明細書の記載及び本件特許の優先日当時の周知技 術を用いることにより，製造された結合分子の結合性及び活性を調べ， その有用性を確認することができたと主張する。 (イ) 検討 ａ 物の発明について，明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要＼n件に適合するというためには，当業者が，明細書及び図面の記載並び に出願時の技術常識に基づいて，その物を生産でき，かつ，使用する ことができるように具体的に記載されていることが必要であると解す るのが相当である。
ｂ 本件明細書の記載について
上記１(2)において認定したとおり，本件明細書には，本件発明に係 るＬＲＰ６結合分子のＬＲＰ６上の結合部分や結合によるＷｎｔリガ ンドの結合阻害についての説明（【００１５】，【００３３】等）と ともに，実施例１には，優先的にＷｎｔ１又はＷｎｔ３ａ誘導Ｗｎｔ シグナル伝達を阻害する抗ＬＲＰ６アンタゴニストＦａｂｓ（実験時 のプライベートネームであるＦａｂ００３，Ｆａｂ００４，Ｆａｂ０ １５など７つのＦａｂで記載）が同定された旨が記載されている（【０ ２２６】〜【０２２８】）。 しかし，本件明細書には，上記各Ｆａｂがいかなる抗原結合部分を 含んでいるのか，すなわち，抗原結合部分やそれが認識するエピトー プがいかなるアミノ酸配列等によって特定されるのかについて，これ を具体的に示す記載はなく，その手掛かりとなる記載も見当たらない。 また，実験結果が記載されていたと推測される図は，全て欠落してい る。
ｃ 本件発明１〜２２，３１〜３３は特定のアミノ酸配列の抗原結合部 分を含むＬＲＰ６結合分子，すなわち化学物質の発明である。そして， 上記ｂにおいて説示したとおり，本件明細書の記載から，実施例で得 られた各Ｆａｂのアミノ酸配列等の化学構造や認識するエピトープを＼n把握することはできない。また，本件明細書には，Ｗｎｔ１特異的等 の機能的な限定に対応する具体的な化学構＼造等に関する技術情報も記 載されていない。そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明におけ る他の記載及び本件特許の出願時の技術常識を考慮しても，特許請求 の範囲に規定されている３００程度のアミノ酸の配列に基づき，Ｗｎ ｔ１に特異的である等の機能を有するＬＲＰ６結合分子を得るために＼nは，当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤をする必要があると認 めるのが相当である。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が，本件明 細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて，本件発明に 係る物を生産でき，かつ，使用することができるように具体的に記載 されているとはいえない。
(ウ) 原告の主張について
ａ 原告は，特定のエピトープに対応する抗原結合部分を有する抗体は， 汎用のファージディスプレイ法により取得することができるから，本 件発明に係る結合分子を得るために，当業者が期待し得る程度を超え る試行錯誤は要しないし，本件明細書記載の機能アッセイにより得ら＼nれた抗体の機能（Ｗｎｔ特異性）についても，当業者は容易に確認す＼nることができると主張する。 確かに，原告が主張する技術は，いずれも本件発明が属する技術分 野における一般的な技術である，抗体類の製造方法やリガンド・受容 体の結合アッセイ法であって，例えば，抗原又はエピトープが特定さ れている場合に，ファージディスプレイ法等の周知の技術を適用する ことによって，それに対応する抗体が得られることは技術常識である といえる（この点，当事者間に争いはない）。しかし，本件発明に係 る「モノクローナル抗体の抗原結合部分がＷｎｔ１特異的であり，優 先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝達経路を阻害するが，Ｗｎｔ３ａ誘導 シグナル伝達経路を阻害しない」「ＬＲＰ６結合分子」を生産するた めには，まず，本件発明に係るＬＲＰ６の第１又は第３プロペラに相 当するそれぞれ３００程度のアミノ酸の配列から，本件発明に係る特 異性を満たすエピトープになり得ると予想される特定の塩基配列を選＼n定した上で，ファージディスプレイ法などの周知の手法によってそれ らに対応する化学構造（アミノ酸配列）を有するペプチド（すなわち＼nＦａｂ）を取得し，得られた多数のＦａｂの中から，「Ｗｎｔ１特異 的であり，優先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝達経路を阻害するが，Ｗ ｎｔ３ａ誘導シグナル伝達経路を阻害しない」との機能を有するＦａ＼nｂを特定することが必要である。 これに対し，本件明細書には，本件発明に係る特異性を満たすエピ トープとなり得ると予想される特定の塩基配列の具体的な選定方法に＼nついて何ら記載がないから，本件明細書に基づいて本件発明のＬＲＰ ６結合分子を得ようとする当業者は，結局，発明者が本件発明を発明 した際に行ったのと同程度の試行錯誤をしなければならないところ， これは当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤を強いるものという べきである。
すなわち，エピトープを特定すれば，それに対応する抗体は周知の 手法により得ることができるとはいえるものの，本件明細書には，そ のエピトープについて，具体的なアミノ酸配列等のその構造に関する＼n技術的特徴が実施例として開示されておらず，また，本件明細書にお ける他の記載及び出願時の技術常識に基づいても，エピトープ又はそ れに対応する抗体結合部分の具体的構造等を特定することができない＼n以上，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて本 件発明に係る結合分子を容易に生産することができるとはいえない。
・・・
特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請 求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範 囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明 の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも 当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認 識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解する のが相当である。
ｂ これを本件についてみると，本件発明１の技術的特徴は，原告が主 張するとおり，特定のＷｎｔとＬＲＰ６におけるその特定の結合部位 との関係（例えば，Ｗｎｔ１の結合部位はプロペラ１の領域であるこ と等）を有し，具体的な抗原結合部分（Ｆａｂ）を備える「Ｗｎｔ１ アンタゴニスト抗体」及び「Ｗｎｔ３ａアンタゴニスト抗体」にある と認められる。そして，特許請求の範囲に記載されているとおり，「抗 原結合部分が，配列番号：１のアミノ酸２０−３２６；または…のい ずれかに含まれるか，またはいずれかと重複しているヒトＬＲＰ６（配 列番号：１）のエピトープに結合し」，「モノクローナル抗体の抗原 結合部分がＷｎｔ１特異的であり，優先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝 達経路を阻害するが，Ｗｎｔ３ａ誘導シグナル伝達経路を阻害しない」 等の主として機能によって特定される広範な化学物質の発明について＼n特許を受けようとするものである。
一方，上記ア(イ)ｂにおいて説示したとおり，本件明細書には，具 体的な抗体の抗原結合断片Ｆａｂを得たことをうかがわせるプライベ ート番号（Ｆａｂ００３，Ｆａｂ０１５など）が記載されているもの の，それらの具体的なＦａｂの構造（アミノ酸配列）も，当該抗原結＼n合断片が認識するエピトープ（ＬＲＰ６中の数個のアミノ酸配列）も 記載されていない（なお，上記のとおり，実験結果が記載されていた と推測される図が全て欠落しているため，これらのＦａｂが有する詳 細な機能・特性の検証自体が事実上不可能＼である。）。そして，特許 請求の範囲には，「モノクローナル抗体の抗原結合部分がＷｎｔ１特 異的であり，優先的にＷｎｔ１誘導シグナル伝達経路を阻害するが， Ｗｎｔ３ａ誘導シグナル伝達経路を阻害しない」という機能的な特徴＼nを有することが記載されているものの，これらの機能と得られたＦａ＼nｂの構造上の特徴等を関連づける情報も何ら記載されていない。＼n
そうすると，本件発明１について，特許請求の範囲に記載された発 明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記 載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも のであるとも，また，当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の 課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。 このことは，本件発明２〜２２，３１〜３３についても同様である。
・・・
そこで検討するに，特許異議の申立てについての決定には，決定の結論及＼nび理由を記載しなければならない（特許法１２０条の６第１項４号）。 この点に関連して，特許法１５７条２項４号は，審決をする場合には審決 書に理由を記載しなければならないと定めている。この趣旨は，審判官の判 断の慎重，合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること， 当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与 えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあ るというべきであり，したがって，審決書に記載すべき理由としては，当該 発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は 技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示 す場合であるなど特段の事由がない限り，前示のような審判における最終的 な判断として，その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示 することを要するものと解するのが相当である（最高裁昭和５９年３月１３ 日第三小法廷判決・集民１４１号３３９頁）ところ，このことは特許異議の 申立てに係る決定についても同様と解される。＼n
(3) 本件についてみると，上記第２の５において認定したとおり，本件取消決 定に係る決定書そのものには，結論に至った具体的な判断過程も，その根拠 となるべき証拠による認定事実も何ら記載されていない。 しかし，当該決定書には，「平成２８年５月１３日付けで取消理由を通知 し」，「上記の取消理由は妥当なものと認められる」との記載がされており， 本件取消理由通知書には，取消理由の要旨と，詳細については本件異議申立＼n書を参照のこととの記載がされ，本件異議申立書には，本件特許が取り消さ＼nれるべきであることについての理由が，証拠を具体的に摘示して，詳細に記 載されているのであるから，本件異議申立書，本件取消理由通知書及び本件＼n取消決定に係る決定書の全体をみれば，当該決定書の記載が，審決の公正を 保障し，当事者が決定に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに 便宜を与え，決定の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にするという趣 旨に反するものとはいえない。また，本件異議申立手続において，被告が本＼n件取消理由通知をしたのに対し，原告が応答をしなかったという経緯も踏ま えれば，本件取消決定に係る決定書そのものに，結論に至った具体的な判断 過程や，その根拠となるべき証拠による認定事実が何ら記載されていないと しても，上記の結論に変わりはないものというべきである。

◆判決本文

　代理人を追加選任し、もとの代理人を解任した場合、すでに元の代理人宛に送られていた拒絶査定の送達の有効性が争われました。知財高裁(2部)は、条文に基づいて有効であると判断しました。
　原告は，特許出願手続においては，代理人の追加選任がされた場合には， 新たな代理人（新たな代理人が複数の場合は，その筆頭代理人）に対し，書類の送 付を行う実務運用がされてきたのであって，その実務運用には法規範性が認められ， 特許庁長官が，その実務運用に反する名宛人及び場所に送達をした場合，当該送達 には方式の瑕疵があり，適法な送達と認められない旨主張する。 日本弁理士会の対庁協議事項集（甲１２）には，特許庁が，昭和５４年４月１日 以前において，特許出願につき，「代理人が追加受任された場合は，新たな代理人を 筆頭の代理人とし，特許庁からの手続は，新たな代理人に対して行うが，筆頭代理 人の変更を希望しない旨の申出があったときは，この限りでない。」との取扱いを行＼nっていた旨記載されており，日本弁理士会の対庁協議事項集（甲１３）には，平成 ２８年３月１７日においても，同様の取扱いを行っていたことが記載されている。 しかし，特許法１２条は，前記のとおり，代理人の個別代理を定めているから， 特許庁が上記のような取扱いをしており，それが対庁協議事項集に記載されている からといって，新たな代理人以外の代理人に対する送達の効力を否定することはで きないものと解される。特許庁の上記取扱いに法規範性を認めることはできず，原 告の上記主張を採用することはできない。 そして，上記の結論は，Ａ弁理士に任務懈怠があったとしても，左右されるもの ではない。
(5) なお，本件においては，前記１のとおり，特許庁は，本件拒絶査定の謄本 を，平成２７年２月１７日，発送し，当該謄本は，Ａ弁理士に対して送達されたと ころ，同月２５日には，Ａ弁理士の代理人解任届が提出されている。原告の代理人 であった米国の法律事務所のパートナーは，平成２６年１０月頃以降，それより前 には定期的に連絡してきていたＡ弁理士から，連絡がなくなり，同年１１月，Ａ弁 理士が出願を行った別件の日本特許出願につき，拒絶査定があり，Ａ弁理士がこれ に対して応答しなかったため，当該特許出願が失効していたことが判明したことを 契機に，Ａ弁理士を解任し，別の代理人に業務を引き継がせることにしたというの であるから（甲３），原告は，遅くとも代理人解任届が提出された平成２７年２月２ ５日には，上記特許出願以外の特許出願（本願を含む。）についても，Ａ弁理士に対 し，拒絶査定が送達され，同弁理士が応答していない可能性があることを認識し得＼nたといえる。しかし，原告は，平成２７年２月２５日当時は，拒絶査定不服審判請 求が可能である期間中であったにもかかわらず，当該請求を行わず，当該期間を徒＼n過したのであるから，実質的にみても，前記の結論を覆すに足りる事情はない。

◆判決本文

　審判請求書の補正の要旨の変更の可否を争う機会を実質的に失わせる手続き違背があったが、結論に影響しないとして、取消理由にはなりませんでした。
　特許法１３１条の２第１項本文は，請求書の補正は，その要旨を変更し てはならない旨規定するのに対し，同条２項は，審判長は，請求書に係る請求の理 由の補正がその要旨を変更するものであっても，当該補正が審理を不当に遅延させ るおそれがないことが明らかなものであり，かつ，被請求人も同意したことその他 の同項各号のいずれかに該当する事由があるときは，決定をもって，当該補正を許 可することができる旨を規定し，同条４項は，同条２項の決定に対しては，不服を 申し立てることができない旨を規定する。＼n上記各規定は，請求の理由の要旨を変更する補正については，審理対象を変動さ せるものであるから，審理の遅延を防止する観点から，これを許可することができ ないとする一方，要旨を変更する補正であったとしても，審理の遅延という観点か ら不当なものではなく，被請求人も同意するなど特段の事情が認められる場合には， 審判長の裁量的判断として当該補正を許可することができるものとし，このような 場合において，仮に不許可の決定がされたとしても，審判請求人はいつでも別途の 無効審判請求をすることが可能であるから，審判請求人は，当該不許可決定に対し＼nては不服を申し立てることができないとしたものである。＼nそうすると，審判請求人が，請求書の補正が要旨を変更するものではない旨争っている場合において，審判合議体において当該補正が要旨を変更するものであるこ とを前提として，これを許可することができないと判断するときは，審判合議体は， 同条１項に基づき，当該補正を許可しない旨の判断を示すのが相当である。それに もかかわらず，審判長が，同条１項に基づく不許可の判断を示さず，同条２項に基 づき，裁量的判断として補正の不許可決定をする場合には，審判請求人は，同条４ 項の規定により，審判手続において，当該決定に対しては不服を申し立てることが＼nできず，審決取消訴訟においても，上記決定が裁量権の範囲を逸脱又は濫用するも のでない限り，上記決定を争うことができなくなるものと解される。このような結 果は，審判請求人に対し，要旨の変更の可否を争う機会を実質的に失わせることに なり，手続保障の観点から是認することができない。
イ これを本件についてみると，証拠（甲２６，甲２７及び甲３０）及び弁 論の全趣旨によれば，原告は，平成２７年１２月２４日付け上申書及び平成２８年＼n２月２５日付け審判事件弁駁書を提出したこと，原告は，これらの書面において， 請求の理由を補正して，結晶方位差が所定角以内の結晶子どうしの配置状況を制御 できなければ，同一結晶方位領域の平均円相当径を目標値に制御することは不可能＼nであり，また，同一結晶方位領域を解析する際に，粉末充填密度をどのような値に 設定するのかが何ら記載されていないため，本件明細書における発明の詳細な説明 の記載は，実施可能要件を充足するものではないと主張したこと，原告は，審判手＼n続においても，当該補正は，無効理由１における間接事実をいうものであり，要旨 を変更するものではないと主張したものの，審判長は，平成２８年５月２０日付け で，格別理由を付することなく，上記補正については許可しない旨の決定をしたこ と，審決は，上記主張について，平成２８年５月２０日付け補正許否の決定により， 無効理由に追加することは許可しないとの決定を行ったから，本件の審理範囲内の 主張ではないと判断したこと（審決５０頁），原告は，本件訴訟においても，上記決 定の違法を主張するに当たり，上記補正が要旨を変更するものではないことを一貫 して主張していること，以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば，原告は，審判手続において，上記補正が要旨を変更する ものではない旨争っていたにもかかわらず，審判長は，当該補正が要旨を変更する ものであることを前提として，特許法１３１条の２第１項ではなく，同条２項に基 づき，格別理由を付することなく，上記補正を許可することができないと決定した ものと認められる。 そうすると，審決には，同条についての法令の解釈適用を誤った結果，要旨変更 の存否についての審理不尽の違法があるといわざるを得ない。原告の主張は，上記 の趣旨をいうものとして理由がある。
ウ もっとも，審決は，無効理由１’’の主張が請求書に記載されていたと仮 定した場合であっても，本件発明１の空気極材料及び本件発明２の固体酸化物型燃 料電池は，無効理由１と同旨の理由により，本件明細書及び図面の記載並びに本件 出願当時の技術常識に基づき，当業者が製造することができるといえるから，当該 主張は，合理性が認められず，採用することができないとしている。 そこで検討するに，無効理由１’’に係る主張は，結晶方位差が所定角以内の結晶 子どうしの配置状態の制御及び同一結晶方位領域の解析時の粉体充填密度の不明を いうものであって，前者については，本件発明に係る「同一結晶方位領域」の定義 に関する事項をいうものであり，既に審理の対象とされている事項につき補充主張 するものにすぎず，後者については，無効理由１において主張した６つの不明な製 造方法に係る制御因子のほかに，製造方法に密接に関連する解析条件に係る問題点 を補充的に指摘するものにすぎないから，要旨を変更するものではないと解するの が相当である。 そして，無効理由１’’に係る主張の内容を検討するに，前者については，本件発 明にいう「同一結晶方位領域」は，「結晶方位差が５度以上の境界によって規定され る領域」と一義的に定義されているのであるから，当該定義を前提とすれば，原告 の主張にかかわらず，ＥＢＳＤ法によって「同一結晶方位領域」を計測することが できることは明らかである。また，後者については，前記(1)のとおり，粉体充填密 度が同一結晶方位領域の大きさを左右することを立証し得る証拠及び技術常識を認 めることができない。 したがって，原告の主張は，いずれも実施可能要件に係る前記３の判断を左右す＼nるものとはいえない。
エ 以上によれば，審決の判断は，結論において取り消すべき違法はなく， 原告の主張は，審決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうものにす ぎず，採用することができない。

◆判決本文

◆関連事件はこちら。平成29(行ケ)10035

　実施可能要件、サポート要件違反とした拒絶審決が取り消されました。なお、意見を述べる機会を与えなかった点について、手続違背もありと認定されています。
　本願明細書の上記記載によれば，同配列アンタゴニスト化合物は， アゴニスト作用を示していたＩＭＯについて，「ＧＡＣＧ」部分に化学修飾を導入し て同部分をＮ２Ｎ１ＣＧモチーフにすることにより，アンタゴニスト作用を示すに至 ったことが認められる（以下，当該作用変化を「本件反転作用」という。）。 このような記載に接した当業者は，本件反転作用を生じさせた原因となる部分は， その他の配列が同一である以上，化学修飾を導入したＮ２Ｎ１ＣＧモチーフに存在す るものと理解するのが自然である。のみならず，本願明細書の前記ａ(c)の記載に接 した当業者は，細菌性及び合成ＤＮＡの塩基配列には様々なものがあるにもかかわ らず，ＴＬＲ９がそれらに存在する非メチル化ＣｐＧモチーフを認識するのである から，ＩＭＯの「ＧＡＣＧ」部分にある非メチル化ＣｐＧモチーフがＴＬＲ９に結 合するものと理解するといえる。そのため，本件反転作用の原因は，ＴＬＲ９に結 合する「ＧＡＣＧ」部分に化学修飾を導入し，これをＮ２Ｎ１ＣＧモチーフとするこ とによって，上記の結合部分に何らかの変化が生じたことによるものと理解するの が自然である。 そうすると，１２種類化合物の配列は，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフの５’末端側に隣接 するオリゴヌクレオチド部分配列（以下「５’末端側隣接配列」という。）が全て「Ｃ ＴＡＴＣＴ」という一つの配列のみであり，かつ，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフの３’末端 側に隣接するオリゴヌクレオチド部分配列（以下「３’末端側隣接配列」という。） が「ＴＴＣＴＣＴＧＴ」又は「ＴＴＣＴＣＵＧＵ」という類似する二つの配列のみ であるものの，当業者は，本件反転作用を生じさせた部分は，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフ 自体であって，５’末端側隣接配列又は３’末端側隣接配列ではないと理解するの であるから，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフを有する本願ＩＲＯ化合物も，１２種類化合物と 同様に，アンタゴニスト作用を奏する蓋然性が高いものと論理的に理解するのが自 然である。そして，当業者は，ＴＬＲ９のアンタゴニストとして作用し得る本願Ｉ ＲＯ化合物が，少なくともＴＬＲ９のアゴニスト作用が原因となる癌，自己免疫疾 患，気道炎症，炎症性疾患，感染症，皮膚疾患，アレルギー，ぜんそく又は病原体 により引き起こされる疾患を有する脊椎動物を治療的に処置し得ることを十分に理＼n解することができるといえる。 したがって，本願明細書に接した当業者は，本願ＩＲＯ化合物が高い蓋然性をも ってＴＬＲ９のアンタゴニスト作用を奏し，かつ，ＴＬＲ９のアンタゴニストとし て作用し得る本願ＩＲＯ化合物がＴＬＲ９のアゴニスト作用を原因とする上記各疾 患を治療的に処置し得ることを理解することができるのであるから，本願明細書中 の発明の詳細な説明の記載は，当業者によって本願出願当時に通常有する技術常識 に基づき本願発明の実施をすることができる程度の記載であると認めるのが相当で ある。
以上によれば，本願明細書の記載により，本願ＩＲＯ化合物が全て，ＴＬＲ９の アンタゴニスト作用を有するものであることを当業者が認識できるとはいえないな どとして，本願発明が実施可能要件に適合するものではないとした審決の判断には＼n誤りがあり，ＴＬＲ９についての原告の取消事由３は，理由がある。
ｃ これに対し，被告は，実施例１１に示されている同配列アンタゴニス ト化合物につき，５’末端側隣接配列が「ＣＴＡＴＣＴ」であり，かつ，「Ｎ１Ｎ２Ｎ ３−Ｎｍ」が「ＴＴＣＴＣＴＧＴ」である化合物が示されるのみであって，それ以外 の本願ＩＲＯ化合物は示されていないことからすると，アンタゴニスト作用が「Ｃ ｐＧジヌクレオチド」に結合した結果であるのか，あるいは，それ以外の共通する 部分に結合した結果であるのかは定かでなく，また，本願明細書の発明の詳細な説 明には，本願ＩＲＯ化合物のうち，実施例１１に示された化合物以外のものが，実 施例１１に示された化合物と同様にアンタゴニスト作用を有することを示唆する記 載もなく，この点が技術常識であるともいえないなどと主張する。 しかしながら，同配列アンタゴニスト化合物は，上記ｂにおいて説示するとおり， アゴニスト作用を示していたＩＭＯについて，「ＧＡＣＧ」部分についてのみ化学修 飾を導入して同部分をＮ２Ｎ１ＣＧモチーフにすることにより，本件反転作用を奏す るに至ったのであるから，このような記載に接した当業者は，本件反転作用を生じ させた部分は，化学修飾を導入したＮ２Ｎ１ＣＧモチーフに存在するものと論理的に 理解するのが自然であるといえる。そうすると，当業者は，実施例１１に示された 化合物以外のものであっても，少なくともＴＬＲ９については，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチー フが存在すれば，高い蓋然性をもってアンタゴニスト作用を示すものと理解すると 認めるのが相当である。 したがって，被告の主張は，その他の主張を含め，本件反転作用の技術的意義を 正解しないものに帰し，採用することができない。
このような適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は，複数の発明が同時に 出願されている場合の拒絶査定不服審判において，従前の拒絶査定の理由が解消さ れている一方，複数の発明に対する上記拒絶査定の理由とは異なる拒絶理由につい て，一方の発明に対してはこれを通知したものの，他方の発明に対しては実質的に これを通知しなかったため，審判請求人が補正により特許要件を欠く上記他方の発 明を削除する可能性が認められたのにこれを削除することができず，特許要件を充＼n足する上記一方の発明についてまで拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れ る機会を失ったといえるときにも，当然妥当するものであって，このようなときに は，当該審決に，特許法５０条を準用する同法１５９条２項に規定する手続違背の 違法があるというべきである。 イ これを本件についてみると，前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全 趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。
・・・
(ｳ) 原告は，本件拒絶査定不服審判において，平成２７年９月１６日付け の拒絶理由通知（甲１６）を受けた（以下，当該拒絶理由通知を「本件拒絶理由通 知」といい，本件拒絶理由通知に係る拒絶理由を「本件拒絶理由」という。）。請求 項１，請求項８及び請求項１３に対する本件拒絶理由は，大要次のとおりである。 ａ 請求項１，３，４及び７ないし１７（請求項３を追加する前のもの） 証拠（甲１６）及び弁論の全趣旨によれば，本件拒絶理由通知では，実施例にお いてアンタゴニスト作用を有することが証明された化合物のうち，本願ＩＲＯ化合 物に含まれるものは，ＩＲＯ５，１０，１７，２５，２６，３３，３４，３７，３ ９，４１，４３及び９８であるとして，これらの１２種類化合物に限定して検討を 加えていること，１２種類化合物は，いずれもＴＬＲ９に対してアンタゴニスト作 用を有するものであるが，ＩＲＯ５に限り，ＴＬＲ９のほか，ＴＬＲ７及び８に対 してもアンタゴニスト作用を有するものであること，本件拒絶理由通知では，１２ 種類化合物を全体として比較して，Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフの５’末端側に隣接する部分 の塩基配列及びＮ２Ｎ１ＣＧモチーフの３’末端側に隣接する部分の塩基配列が，それ ぞれ類似の二通りのみであることを根拠として，請求項１，３，４及び７ないし１ ７に係る各発明の実施可能要件及びサポート要件違反を示していること，そのため，＼n本件拒絶理由通知では，ＩＲＯ５に固有の問題を検討するものではなく，ＴＬＲ９ に対するアンタゴニスト作用を有する１２種類化合物のみの問題を検討しているこ と，以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば，本件拒絶理由通知は，ＴＬＲ９に対してアンタゴニスト 作用を有する１２種類化合物のみの問題を検討するにとどまり，ＴＬＲ７及び８に 対してもアンタゴニスト作用を有するＩＲＯ５に固有の問題を検討した上で拒絶理 由を通知するものではないから，実質的にはＴＬＲ７及び８に対する拒絶理由を示 すものではないと認めるのが相当である。
ｂ 請求項８，１３，１６及び１７（請求項３を追加する前のもの） 証拠（甲１６）及び弁論の全趣旨によれば，本件拒絶理由通知は，請求項８に係 る発明につき，「本願明細書ではＴＬＲとして「ＴＬＲ７」，「ＴＬＲ８」及び「ＴＬ Ｒ９」に対する各種ＩＲＯのアンタゴニスト作用を確認しただけであって，他のＴ ＬＲに対してもアンタゴニスト作用を有することは確認されていない。」，「請求項 ８の「ＴＬＲ媒介免疫反応」のうち，「ＴＬＲ７」，「ＴＬＲ８」又は「ＴＬＲ９」の 媒介免疫反応以外の免疫反応については，本願発明のＩＲＯ化合物が阻害効果を示 すことが確認できない。」と記載し，また，請求項１３に係る発明につき，「請求項 １３の「ＴＬＲにより媒介される疾患」のうち，「ＴＬＲ７」，「ＴＬＲ８」又は「Ｔ ＬＲ９」によって媒介される疾患以外の疾患については，本願発明のＩＲＯ化合物 が治療効果を示すことが確認できない。」と，それぞれ記載していることが認められ る。 上記認定事実によれば，本件拒絶理由通知は，文言上，少なくとも，ＴＬＲ７な いし９については，アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認され たことをいうものと理解するのが自然である。
・・・
(ｵ) その後，特許庁は，原告に対し，改めて拒絶理由を通知することなく， 平成２８年５月２０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした。 ウ 前記イ(ｳ)ａによれば，本件拒絶理由通知は，ＴＬＲ９に対してアンタゴ ニスト作用を有する１２種類化合物のみの問題を検討するにとどまり，ＴＬＲ７及 び８に対してアンタゴニスト作用を有するＩＲＯ５に固有の問題を検討した上で拒 絶理由を通知するものではないから，実質的にはＴＬＲ７及び８に対する拒絶理由 を示すものではないことが認められる。のみならず，ＴＬＲ７及び８については， 本件反転作用を裏付ける実施例はない上，そもそも認識するアゴニストの対象が， ＴＬＲ９とは異なり，一本鎖ＲＮＡウイルスであると認められるのであるから，Ｔ ＬＲ７及び８の拒絶理由には，ＴＬＲ９の拒絶理由とは異なる固有の理由が存在す ることは明らかであるにもかかわらず，本件拒絶理由通知は，これを通知していな いことが認められる。
そして，前記イ(ｴ)によれば，原告は，本件拒絶理由を受けて，その理由を解消す るために，ＴＬＲ１ないし６に係る発明部分を削除しているのであり，このような 経緯に鑑みると，原告は，ＴＬＲ７及び８についても拒絶理由を実質的に通知され ていた場合には，ＴＬＲ７及び８に係る発明部分についても，ＴＬＲ１ないし６に 係る発明部分と併せて補正によって削除した可能性が高いものと認められる。＼nのみならず，前記イ(ｳ)ｂによれば，請求項８，１３，１６及び１７に係る各発明 に対する本件拒絶理由通知は，文言上，少なくとも，ＴＬＲ７ないし９については， アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認されたことをいうものと 理解するのが自然であるから，このような記載に接した原告が，少なくともＴＬＲ ７ないし９については，アンタゴニスト作用を有することが確認されたため，実施 可能要件及びサポート要件違反はないものと理解したのもやむを得ないところであ＼nる。現に，原告は，前記イ(ｴ)によれば，本件拒絶理由通知を踏まえ，請求項９及び １４においては，ＴＬＲ１ないし６を削除して，ＴＬＲ７ないし９に限定する補正 をしている事実が認められるのであるから，このような事実からも，上記の原告の 理解が十分に裏付けられるといえる。そうすると，ＴＬＲ７ないし９についてもア＼nンタゴニスト作用を有するものであるとすることはできないとして，本願発明が実 施可能要件及びサポート要件に適合しないとした審決の判断は，実質的にみれば，＼n上記の経過に照らし，原告にとっては，不意打ちというほかなく，不当であるとい うほかない。
これらの事情の下においては，本件拒絶査定不服審判において，従前の拒絶査定 の理由とは異なる拒絶理由について，ＴＬＲ９に係る発明に対してはこれを通知し たものの，ＴＬＲ７及び８に係る各発明に対しては実質的にこれを通知しなかった ため，原告が補正により特許要件を欠くＴＬＲ７及び８に係る各発明を削除する可 能性が認められたのにこれを削除することができず，特許要件を充足するＴＬＲ９＼nに係る発明についてまで本件拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会 を失ったものと認められる。 したがって，審決には，特許法５０条を準用する同法１５９条２項に規定する手 続違背の違法があるというべきであり，当該手続違背の違法は，審決の結論に影響 を及ぼすというべきであるから，取消事由１は，理由があるものと認められる。
エ これに対し，被告は，前記イ(ｳ)ａのとおり，サポート要件違反と実施可能＼n要件違反をいう請求項１に係る本件拒絶理由は，旧請求項３及び４，７なしい１７ についても存在する旨通知されているのであるから，審決が本件拒絶理由とは異な る新たな拒絶理由に基づき実施可能要件及びサポート要件に適合しないと判断した＼nとする原告の主張は，前提を欠くものであるなどと主張する。 しかしながら，上記ウで説示したとおり，本件拒絶査定不服審判において，本件 拒絶理由通知では，ＴＬＲ９に関する拒絶理由のみを通知し，実質的にはＴＬＲ７ 及び８に関する拒絶理由を通知しなかったため，原告はＴＬＲ７及び８に係る各発 明を削除するなどの補正をする機会を失うことになり，実施可能要件及びサポート＼n要件をいずれも充足するＴＬＲ９に係る発明まで最終的に特許を受けることができ ないことになったものと認められる。このような結果は，原告にとって，不意打ち となるため，原告に過酷というほかなく，審判請求人の手続保障を規定する特許法 １５９条２項の趣旨に照らし，相当ではないというべきである。 かえって，被告は，本件訴訟に至っては，そもそもＴＬＲ７及び８が認識するも のと，ＴＬＲ９が認識するものが異なるという技術常識に基づけば，ＴＬＲ９に対 して本願ＩＲＯ化合物がアンタゴニスト作用を奏するとする原告の作用機序の説明 が，ＴＬＲ７及び８には妥当し得ないことは明らかであるなどとして，現にＴＬＲ ７及び８に固有の拒絶理由を具体的に主張しているのであるから（準備書面（第１ 回）１３頁），実質的にみても，上記のように，本件拒絶査定不服審判においてＴＬ Ｒ７及び８に固有の拒絶理由を通知することが，審判合議体にとって困難なもので あったとは認められない。 したがって，被告の主張は，審判請求人の手続保障を規定する特許法１５９条２ 項の意義を正解しないものに帰し，採用することができない。
なお付言するに，本願ＩＲＯ化合物が治療効果を有するかどうかの点につき，本 件拒絶理由では，ＴＬＲ７ないし９によって媒介される疾患以外の疾患については 治療効果を示すことが確認できないとしているところ，原告は，本件拒絶査定不服 審判においては，ＴＬＲ７ないし９によって媒介される疾患については治療効果を 示すことが確認されたものと理解した上，本件拒絶理由を踏まえてＴＬＲ１ないし ６を削除する補正をし，さらに，その後の意見書において，この点に係る拒絶理由 が解消されたとまで述べているのであるから，審決においてＴＬＲ７ないし９によ って媒介される疾患についても治療的に処置することができるといえる根拠がない と判断するのであれば，審判請求人の手続保障を規定する特許法１５９条２項の法 意に照らすと，本件拒絶査定不服審判において，この点についても改めて拒絶理由 を通知することが相当であったものと認められる。

◆判決本文

　審決は顕著な効果があると判断しましたが、知財高裁はこれを取り消しました。なお、先の取消訴訟の拘束力に反するような主張を許すことは訴訟経済で、最後に、付言がなされています。

　本件審決は，確定した前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条１項）により， 相違点１及び相違点２については，いずれも引用例１及び引用例２に接した当業者 が容易に想到することができたものであるとされ，相違点３については，単なる設 計事項にすぎないとしつつ，化合物Ａは「ヒト結膜肥満細胞」に対して優れた安定 化効果（高いヒスタミン放出阻害率）を有すること，また，ＡＬ−４９４３Ａ（化 合物Ａのシス異性体）は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常 に広いことは，いずれも引用例１，引用例３及び本件特許の優先日当時の技術常識 から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であり，進歩性を判断するにあたり，引用発明１と比較した有利な効果として参酌すべきものであるとして，本件各発明は＼n当業者が容易に発明できたものとはいえないと判断したものである。
・・・
以上のとおり，本件特許の優先日において，化合物Ａ以外に，ヒト結膜肥満細胞 からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られ ていたことなどの諸事情を考慮すると，本件明細書に記載された，本件発明１に係 る化合物Ａを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が，当業者 にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということはできない。なお，本件発明１の顕著な効果の有無を判断す＼nる際に，甲３９の内容を参酌することができないことについては，前記イのとおり であるが，仮にその内容を参酌したとしても，上記のとおり，本件特許の優先日に おいて，化合物Ａ以外に，高いヒスタミン放出阻害率を示す化合物が複数存在し， その中には２．５倍から１０倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン放出阻害 効果を維持する化合物も存在したことを考慮すると，甲３９に記載された，本件発 明１に係る化合物Ａを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が， 当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということもできない。＼nしたがって，本件発明１の効果は，当業者において，引用発明１及び引用発明２ から容易に想到する本件発明１の構成を前提として，予＼測し難い顕著なものである ということはできず，本件審決における本件発明１の効果に係る判断には誤りがあ る。
・・・・
なお，本件審判の審理について付言する。 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定し たときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件について更に審 理，審決をするが，再度の審理，審決には，行政事件訴訟法３３条１項の規定によ り，取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるの に必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取消判決の認定 判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって，再度の審判手続に おいて，審判官は，取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤 りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと，あるいは上記主張を裏付けるた めの新たな立証をすることを許すべきではない。また，特定の引用例から当該発明 を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により，容易に発明 することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取 り消されて確定した場合には，再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果，審 判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することがで きたとはいえないと認定判断することは許されない（最高裁昭和６３年（行ツ）第 １０号平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁参照）。 前訴判決は，「取消事由３（甲１を主引例とする進歩性の判断の誤り）」と題す る項目において，引用例１及び引用例２に接した当業者は，ＫＷ−４６７９につい てヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化 作用）を有することを確認し，ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易 に想到することができたものと認められるとして，引用例１を主引用例とする進歩 性欠如の無効理由は理由がないとした第２次審決を取り消したものである。特に， 第２次審決及び前訴判決が審理の対象とした第２次訂正後の発明１は，本件審決が 審理の対象とした本件発明１と同一であり，引用例も同一であるにもかかわらず， 本件審決は，本件発明１は引用例１及び引用例２に基づき当業者が容易に発明でき たものとはいえないとして，本件各発明の進歩性を認めたものである。 発明の容易想到性については，主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻 害要因の有無のほか，当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり，当事者は，第２次審判及びその審決取消訴訟において，＼n特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も，これを否定する事 実の主張立証も，行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴 判決を確定させた後，再び開始された本件審判手続に至って，当事者に，前訴と同 一の引用例である引用例１及び引用例２から，前訴と同一で訂正されていない本件 発明１を，当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは， 特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず，訴訟経済に反す るもので，行政事件訴訟法３３条１項の規定の趣旨に照らし，問題があったといわ ざるを得ない。

◆判決本文

　特許庁では、無効審判について利害関係なしとして審決却下されました。知財高裁はこれを取り消しました。
(1) 原告は，特許権取得のための支援活動等を行う個人事業主であり，自らも 特許技術製品の開発等を行っている。
(2) 特許願（甲５４）の請求項に記載されている発明（原告発明）は，自分（原 告）の発明である。
(3) 原告発明に係るおむつの開発に着手した理由は，日頃から医療分野に興味 を持っていたこと，特に子供の頃から●●（省略）●●ことや，●●（省略） ●●，排せつの問題に関する知識があったこと，さらには，災害の発生，外 国人の需要などにより，商品開発をして市場に提供するチャンスがあると考 えたことによる。
(4) 原告発明は，紙おむつの外層シートに新たな構造を付加することを特徴と＼nするものであり，弾性構造のない部分を有し，かつ，（テープ型でなく）パ＼nンツ型のおむつが最も適する。
(5) 原告としては，自ら発明を実施する能力がないので，ライセンスや他の業＼n者に委託して製造してもらうことなどを考えており，製品化の準備として， 市販品のおむつ（被告製品など）に手を加えて試作品（サンプル）を製作し ていた。
(6) 実際に上記試作品をおむつの製造業者等に持ち込んだことはまだないが， インターネット上で特許発明の実施の仲介を行う業者や不織布を取り扱う業 者に対し，原告発明の実施の可能性について尋ねたことはある。
(7) その際，原告としては，原告発明を製品化する場合，被告の本件特許に抵 触する可能性があると考えていたので，率直にその旨を上記の業者らに伝え＼nたところ，いずれも，その問題（特許権侵害の可能性）をクリアしてからで＼nないと，依頼を受けたり，検討したりすることはできないといわれ，それ以 上話が進められなかった。
(8) 原告としては，設計変更等による回避も考えたが，原告発明を最も生かせ る構造（実施例）は，被告の本件特許発明の技術的範囲にあると思われたた＼nめ，原告発明を実施する（事業化する）には，本件特許に抵触する可能性を＼n解消する必要性があると判断し，また，専門家から本件特許に無効理由があ るとの意見をもらったことから，本件無効審判請求を行った。
３ 検討
以上のとおり，原告は，単なる思い付きで本件無効審判請求を行っているわ けではなく，現実に本件特許発明と同じ技術分野に属する原告発明について特 許出願を行い，かつ，後に出願審査の請求をも行っているところ，原告として は，将来的にライセンスや製造委託による原告発明の実施（事業化）を考えて おり，そのためには，あらかじめ被告の本件特許に抵触する可能性（特許権侵＼n害の可能性）を解消しておく必要性があると考えて，本件無効審判請求を＼n害の可能性）を解消しておく必要性があると考えて，本件無効審判請求を行っ＼nたというのであり，その動機や経緯について，あえて虚偽の主張や陳述を行っ ていることを疑わせるに足りる証拠や事情は存しない。 以上によれば，原告は，製造委託等の方法により，原告発明の実施を計画し ているものであって，その事業化に向けて特許出願（出願審査の請求を含む。） をしたり，試作品（サンプル）を製作したり，インターネットを通じて業者と 接触をするなど計画の実現に向けた行為を行っているものであると認められる ところ，原告発明の実施に当たって本件特許との抵触があり得るというのであ るから，本件特許の無効を求めることについて十分な利害関係を有するものと＼nいうべきである。

◆判決本文

　審決における「請求項１・・・」は「請求項２・・・・」の誤記であることは明らかで取り消すべき程度のものではないと主張しましたが、裁判所は誤記とはいえないとして、拒絶審決を取り消しました。判決文の最後に補正の履歴が掲載されています。
　 　エ 以上のとおり，本件審決が，独立特許要件の検討に当たって認定・判断した 相違点２は，本件補正後の請求項２に係る発明の構成のみによる相違点であり，本＼n願発明について認定・判断した相違点２も，平成２６年補正後の請求項２に係る発 明のみによるもので，本件補正後の請求項１の発明，平成２６年補正後の請求項１ の発明と対応するものではない。 しかしながら，本件審決では，「本件補正発明」を「平成２７年７月２３日に提 出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明」，「本願発明」 を「平成２６年７月１５日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載され た発明」と定義した上で，各請求項１の記載を摘記しているのであって，本件補正 後の請求項１に係る発明を本件補正発明，平成２６年補正後の請求項１に係る発明 を本願発明と認定していることが明らかである。 そうすると，本件審決は，本件補正後の請求項１に係る発明を本件補正発明，平 成２６年補正後の請求項１に係る発明を本願発明と，それぞれ認定した上で，認定 した発明と対応しない相違点２を認定しているのであり，相違点２の認定を誤った ことになるが，かかる誤った相違点２の認定ないし判断を根拠に，本件補正発明及 び本願発明についての「請求項１」の記載を「請求項２」の誤記と解することはで きない。 被告は，本件における審査の経緯も，上記「請求項１」の記載が「請求項２」の 誤記であるとの理解を促すものであると主張し，前記(2)イのとおり，本件拒絶査定 においては，平成２６年補正後の請求項２に係る発明は，本件拒絶理由通知書で提 示した引用例１及び引用例２から当業者が容易に発明をすることができたものであ る旨が記載されている一方で，平成２６年補正後の請求項１に係る発明については 拒絶の理由を発見しないと記載されていることが認められるが，かかる審査の経緯 を参酌しても，上記判断が左右されるものではない。 よって，被告の主張は採用できない。

◆判決本文

　最高裁（第2小法廷）判決です。特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に特許法１０４条の４第３号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことはできないと判断されました。本件については、別途無効審判が継続（審取中を含む）しており、法上、訂正審判の請求ができなかったという特殊事情があります。この点については、訂正審判を請求しなくても、訂正の抗弁まで禁止されていたわけではないと判断されました。
　特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても，特許権者が，事実審の 口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に訂 正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは，終局判決に対 する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と 同様に，事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえ る。 そうすると，特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張し なかったにもかかわらず，その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判 断を争うことは，訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえ るだけの特段の事情がない限り，特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させ るものとして，特許法１０４条の３及び１０４条の４の各規定の趣旨に照らして許 されないものというべきである。
(2) これを本件についてみると，前記事実関係等によれば，上告人は，原審の 口頭弁論終結時までに，原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再 抗弁を主張しなかったものである。そして，上告人は，その時までに，本件無効の 抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請 求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら，それが，原審で新 たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に 対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったた めであるなどの前記１(5)の事情の下では，本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁 を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから， これをもって，上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張 することができなかったとはいえず，その他上告人において訂正の再抗弁を主張し なかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。

◆判決本文

◆1審はこちら。平成25(ワ)32665

◆2審はこちら。平成26(ネ)10124

◆無効審判の取消訴訟はこちら。平成26(行ケ)10198

　進歩性違反無しとした審決が取り消されました。技術常識を判断するための証拠の追加についても当然認められるべきであると判断されました。
　そして，以上のような甲２の記載に接した当業者であれば，次のよう な技術的事項を当然に理解するものといえる。
ａ 均圧線の技術的意義
まず，甲２には，＋電位に接続される２個のブラシ及び−電位に接続 される２個のブラシを備える４極重巻モータにおいて，同電位となる べき整流子間を均圧線で接続することによって循環電流の発生を防止 し，それによってブラシ整流作用の悪化等の問題点を解決する技術が， 従来から知られた技術として記載されている（以下，当該技術を「甲２ 従来技術」という。）。加えて，電気機器分野に係る教科書と解される 甲１１（昭和４２年発行の「電気機器各論Ｉ（直流機）」）にも，４極 重巻の直流機において，循環電流を防止して整流を容易にするために 均圧結線を用いて巻線中常に等電位である点を導体で接続すること， このような均圧結線は重巻には欠くことのできない重要な結線である こと，均圧結線の好ましい取付け場所は整流子側であることが記載さ れており（８７頁１９行〜８８頁８行），これからすると，甲２従来技 術は，本件原出願前からの電気機器分野における技術常識として当業 者に理解されていたものと認められる（なお，本件の審判手続では，原 告（請求人）による甲１１の追加提出が許可されなかった経過がある （甲２８の９）。しかし，本件訴訟において，本件審判手続で審理判断 された甲１発明と甲２記載の事項に基づく進歩性欠如の有無について 判断するに当たり，上記甲１１に基づいて，判断に必要となる技術常識 を認定することが許されることは明らかである。）。
ｂ ブラシ数削減の原理
甲２記載の発明は，甲２従来技術に係る４極重巻モータ（以下「従来 モータ」という。）において，ブラシの数が４個と多いことに起因して， ロストルク，ブラシ音及びトルクリップルが大きくなるという問題点 があることに鑑み，＋側及び−側のブラシをそれぞれ１個のブラシ（合 計２個のブラシ）とすることによって前記問題点を解決したものであ る。
他方，甲２には，上記のようにブラシを減らすことができる原理を説 明する明示的な記載はない。しかし，甲２の段落【００３３】における 「従来の電動モータ１では，第１のブラシ１１ａ及び第３のブラシ１ １ｃを介して電流が流れるが，この実施の形態では第１のブラシ８９ ａを介して電流が流れ，ブラシ８９ａを通じて流れる電流量が従来の ものと比較して２倍となる。」との記載からすれば，甲２記載の発明に おいてブラシを減らすことができるのは，均圧線を設けたことの結果 として，１個のブラシから供給された電流が，そのブラシに当接する整 流子片に供給されるとともに，均圧線を通じて同電位となるべき整流 子片にも供給されることによって，対となる他方のブラシがなくとも 従来モータと同様の電流供給が実現できるためであることが理解でき る（この点，被告は，甲２には，均圧線の使用とブラシ数の削減とを結 び付ける記載がないことを理由に，「均圧線を使用してブラシの数を減 らす」技術が記載されているとはいえない旨主張するが，そのような明 示的な記載がなくとも，甲２の記載から上記のとおりの理解は可能と＼nいうべきであるから，被告の上記主張には理由がない。）。 してみると，甲２の記載に接した当業者は，甲２には，４極重巻モー タにおいて，同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することによ り，同電位に接続されている２個のブラシを１個に削減し，もって，ブ ラシ数の多さから生じるロストルク，ブラシ音及びトルクリップルが 大きくなるという問題を解決する技術が開示されていることを理解す るものといえる。
イ 検討
以上を踏まえて，甲１発明及び甲２の開示事項に基づいて相違点３及び ４に係る本件発明１の構成とすることの容易想到性について検討する。＼n(ア) 直流モータが回転力を維持し続けるには，整流子とブラシによって 得られる整流作用が不可欠であることは，直流モータの原理から自明の ことであるから，直流モータにおいて，ブラシ整流作用を良好に保つこと は，当然に達成しなければならない課題である。したがって，当該課題 は，同じく直流モータである甲１発明においても，当然に内在する課題と いうことができる。 しかるところ，前記ア(ウ)ａのとおり，＋電位に接続される２個のブラ シ及び−電位に接続される２個のブラシを備える４極重巻モータにおい て，ブラシ整流作用の悪化等の問題点を解決するために均圧線を設ける 甲２従来技術が技術常識であることからすれば，同じく同電位に接続さ れた２個のブラシを複数組備える４極重巻モータであり，ブラシの整流 作用を良好に保つという課題が内在する甲１発明においても，甲２従来 技術と同様の均圧線を設けることは，当業者が当然に想到し得ることと いえる。 なお，甲２の記載では，同電位となるべき整流子間を均圧線で接続する ものとされ，本件発明１の均圧部材のように「等電位となるべきコイル間 を接続する」ことが明記されてはいない。しかし，整流子とコイルが接続 されている以上，同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することは， 電気的にみて，「等電位となるべきコイル間を均圧線で接続する」ことに ほかならないものといえる。 以上によれば，甲１発明において相違点３に係る本件発明１の構成（コ＼nイルのうち等電位となるべきコイル間を接続する均圧部材を備えるこ と）とすることは，甲１発明に甲２の開示事項（甲２従来技術）を適用す ることにより当業者が容易に想到し得たことと認められる。
・・・・
本件審決は，本件発明２について無効理由１の成否の判断を明示しておら ず，この点において判断の遺脱があるとも評価し得るところである。他方，本件発明２が本件発明１に係る請求項１を引用する請求項２に係る発明であり，本件発明１について無効理由１が成り立たない以上，本件発明２ についても当然に無効理由１が成り立たないといえる関係にあることからす ると，本件審決の上記判断には，本件発明１と同様の理由により本件発明２に ついても無効理由１が成り立たないとする趣旨の判断が含まれるものと善解 する余地もある。しかしながら，仮にそうであるとして，上記(4)のとおり， 本件発明１について無効理由１が成り立たないとした本件審決の判断が誤り である以上，本件発明２に係る本件審決の上記判断も誤りであることは明ら かである。したがって，いずれにしても，本件発明２についての無効理由１に係る本 件審決の判断には違法がある。

◆判決本文

　分割要件を満たしていないとした審決を維持しました。また手続違背についても審決を取り消すようなものではないと判断されました。
　前記(1)によれば，本件原出願当初明細書に記載された事項は，内歯揺動型 内接噛合遊星歯車装置に関するものであって，本件原出願当初明細書には外歯揺動 型遊星歯車装置に関する記載は全くないのに対し，本件出願における本件訂正発明 １は，「揺動型遊星歯車装置」に関するものとすることで，揺動体の揺動歯車を内歯 とする限定はないものであるから，揺動体の揺動歯車が外歯であるもの（外歯揺動 型遊星歯車装置）を含ませるものであると認められる。もっとも，本件原出願の出 願前に刊行された各特許公報（甲２５〜２７）によれば，内歯揺動型遊星歯車装置 と外歯揺動型遊星歯車装置とに共通する技術（以下「共通技術」という。），すなわ ち，偏心体を介して揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかには依存しない 技術があることは周知の事項であると認められ，当業者であれば，揺動型遊星歯車 装置の個々の形式に依存する技術と，形式には依存しない共通技術があることを， 知識として有しているものといえる。 そこで，本件原出願当初明細書に揺動体の揺動歯車を内歯とする以外の歯車装置 へ適用することなどについての記載がないとしても，本件訂正発明１が，本件原出 願当初明細書に記載された事項の範囲内といえるか，すなわち本件原出願当初明細 書の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において，新たな技術 的事項を導入しないものであるかについて，以下，検討する。
・・・
本件原出願当初明細書に記載された技術的課題のうち，前記(2)に関しては，偏心 体軸が円周方向において非等間隔に配置されることにより生じるものであり，内歯 揺動体が外歯歯車の周りで円滑に揺動駆動することにより解決されるものであるか ら，課題を解決する手段として，外歯歯車とその周りで揺動する内歯歯車を備える こと，すなわち内歯揺動型遊星歯車装置であることが，本件原出願当初明細書に記 載された発明の前提であるといえる。なお，外歯揺動型遊星歯車装置では，揺動体 は，その外周面に外歯が設けられるものであることから必然的にその外形は円形と ならざるを得ないものであり，偏心体軸を非等間隔にしても揺動体の外周の形状は 円形のままで変わらず，装置全体の形状や他の軸の配置等には何ら影響を及ぼすも のではないから，偏心体軸を非等間隔とする技術的意義はない（本件原出願当初明 細書に記載された課題は，偏心体軸を非等間隔に配置することにも技術的意義を有 する内歯揺動型遊星歯車装置に特有のものであり，外歯揺動型遊星歯車装置におい てはそもそも課題とならないものである。）。 このように，本件原出願当初明細書の全体の記載からすると，同明細書に開示さ れた技術は，従来の内歯揺動型遊星歯車装置における問題を解決すべく改良を加え たものであって，その対象は内歯揺動型遊星歯車に関するものであると解するのが 相当であり，外歯揺動型遊星歯車装置を含むように一般化された共通の技術的事項 を導くことは困難であるといわざるを得ない。 また，本件原出願当初明細書の特許請求の範囲，発明の詳細な説明（実施例を含 む。）及び図面には，外歯歯車１１８を出力軸とする内歯揺動型遊星歯車装置のみが 記載され，内歯揺動型遊星歯車装置について終始説明されているのに対し，本件原 出願当初明細書に記載された技術が，揺動体の形態に関わらない共通技術であるこ と，外歯揺動型遊星歯車装置に適用することが可能であることやその際の具体的な＼n実施形態，その他の周知技術の適用が可能であること等についての記載や示唆は全＼nくないのであるから，本件原出願当初明細書の記載に接した当業者であっても，同 明細書に記載された発明の技術的課題及び解決方法の趣旨に照らし，内歯揺動型遊 星歯車装置と外歯揺動型遊星歯車装置に共通した課題及びその解決方法が開示され ていると認識するものではないと解される。
(4) さらに，本件訂正発明１について検討するに，証拠（甲５，２４，３０） 及び弁論の全趣旨によれば，揺動型遊星歯車装置には，外歯揺動型と内歯揺動型が あること，それぞれの型において，出力部材と固定部材とは相対関係にあり，入れ 替え自在であること自体は，周知技術であると認められるところ，外歯揺動型遊星 歯車装置については，外側の内歯歯車を出力歯車とする１型（外側に出力軸を，内 側に固定部材を配置するもの）と外側の内歯歯車を固定部材とする２型（内側に出 力軸を，外側に固定部材を配置するもの）の２つの型が想定されるものと認められ る。本件訂正発明１は，「前記ケーシングの内側で，該ケーシングに回転自在に支持 され，当該揺動型遊星歯車装置において減速された回転を出力する出力軸と，を備 え，」とされており，上記ケーシングは固定部材であるといえるから，本件訂正発明 １には，外歯揺動型遊星歯車装置については２型のもののみが含まれ，１型は含ま れないものと認められる（下図参照）。 １型（外側に出力軸，内側に固定部材） ２型（内側に出力軸，外側に固定部材） もっとも，本件原出願当初明細書には，「出力軸としての機能を兼用する外歯歯車＼n１１８によって」（【００２６】），「内歯揺動体１１６Ａ，１１６Ｂには，ホローシャフトタイプの出力軸兼用の外歯歯車１１８が内接している。」（【００３４】），「内歯揺動体１１６Ａ，１１６Ｂは，その自転が拘束されているため，該内歯揺動体１１ ６Ａ，１１６Ｂの１回の揺動回転によって，該内歯揺動体１１６Ａ，１１６Ｂと噛 合する外歯歯車１１８はその歯数差だけ位相がずれ，その位相差に相当する自転成 分が外歯歯車１１０（判決注：「１１８」の誤記と認められる。）の回転となり，出 力が外部へ取り出される。」（【００３８】）などの記載があり，これらの記載によれ ば，本件原出願当初明細書に記載された実施例については揺動体の内歯歯車に噛合 する外歯歯車１１８が出力軸として機能する内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置が記＼n載されている一方で，本件原出願当初明細書には固定部材と出力歯車が入れ替え可 能であり，出力軸を固定部材に変更することができる旨の記載はないのであるから，＼n同実施例を前提として外歯揺動型遊星歯車装置とする場合には，揺動体に設けられ る外歯歯車に噛合する内歯歯車が出力軸となるのであって，出力軸が外側になり， 内側に固定部材が配置される型を想定することが自然であるといえる。したがって， 本件原出願当初明細書に記載された事項から，固定部材と出力軸を入れ替えた２型 の外歯揺動型遊星歯車装置を想起することは考え難い。 また，本件原出願当初明細書に記載された内歯揺動型遊星歯車装置においては， 内歯揺動体は内周面に内歯歯車を設けることから，その内周の形状は，必然的に円 形となる。しかしながら，外周面については，複数の偏心体軸を支持することがで きる限りにおいて，自由な形状を採り得るものであるから，本件訂正発明１の中間 軸を設けるに際して，内歯揺動体との干渉を考慮する必要はないものであり，実施 例においても，揺動体の外周を非円形の形状として，その外側に中間軸を配置する 構成を採用している。さらに，中間軸への入力は，中間軸の外側に入力軸を配置し＼nて行うことで装置全体の軸方向長さを短縮していることが認められる。これに対し， 外歯揺動体は，その外周の全周にわたって連続的に外歯を有するものであって，必 然的にその外形は円形となるものであるから，２型の外歯揺動型遊星歯車装置に適 用する形態では，「該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置される と共に，該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸」を備え，「前記中間軸を回転駆 動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ，前記伝動外歯歯車を介して 該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達され，前記駆 動源側のピニオン，前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車が，同一平面 上で噛み合う」構成を，その外形が円形である外歯揺動体を構＼＼成要素とする外歯揺 動型遊星歯車装置において実現することを要するものである。 しかしながら，本件原出願当初明細書に記載された実施例である内歯揺動型遊星 歯車装置を前提として，さらに，固定部材と出力軸を入れ替えた２型の外歯揺動型 遊星歯車装置とする場合には，必然的にその外形が円形となる外歯揺動体と中間軸 との間に干渉を生じることとなるから，そのままでは中間軸を配置することはでき ないことになる。本件訂正発明１を２型の外歯揺動型遊星歯車装置に適用するには， 揺動体と中間軸との干渉を避けるための設計変更（揺動体に中間軸を通すための孔 を形成すること）や，中間軸への入力を他の部材との干渉を避けつつ行うための設 計変更等を要することとなるのに対し，本件原出願当初明細書には，外歯揺動型遊 星歯車装置に適用する場合の具体的な実施形態，その他の周知技術の適用が可能で＼nあることなどについての記載や示唆は全くない。 したがって，偏心体を介して揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかには 依存しない共通技術があることが周知の事項であるとしても，当業者は，本件原出 願当初明細書の記載から，２型の外歯揺動型遊星歯車装置を含む本件訂正発明１を 想起することはないものと解される。
(5) 以上によれば，本件訂正発明１は，本件原出願当初明細書の全ての記載を 総合することにより導かれる事項との関係において，新たな技術的事項を導入する ことに当たらないということはできず，本件原出願当初明細書に記載した事項の範 囲内であるとはいえないから，本件原出願に包含された発明であると認めることは できない。
・・・
　原告は，審決が判断した無効理由は，本件無効理由通知書及び審決の予告＼nとは大きく異なるものであったにもかかわらず（審決は，本件無効理由通知書（甲 ４０）及び審決の予告（甲４１）で判断されていない事項（「相応の工夫が必要」か＼n否か，「必須の構成」を備えているか否か）について判断をした。），「相応の工夫が＼n必要」か否か，「必須の構成」を備えているか否かについて，原告の意見は全く求め＼nられず，原告（被請求人）に不利な審理結果を招来したことは，実質的に，特許法 １５３条２項の規定に違反する旨主張する。 そこで，検討するに，特許法１５３条２項は，審判において当事者が申し立てな＼nい理由について審理したときは，審判長は，その審理の結果を当事者に通知し，相 当の期間を指定して，意見を申し立てる機会を与えなければならないと規定してい＼nる。これは，当事者の知らない間に不利な資料が集められて，何ら弁明の機会も与 えられないうちに心証が形成されるという不利益から当事者を救済するための手続 を定めたものであると解される。このような特許法１５３条２項の趣旨に照らすと， 審判長が当事者に対し意見を申し立てる機会を与えなければならない「当事者が申＼＼ し立てない理由」とは，新たな無効理由の根拠法条の追加，主要事実の差し替えや 追加等，不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなり予め告知を受けて意見＼nを述べる機会を与えなければ手続上著しく不公平となるような重大な理由がある場 合のことを指し，当事者が本来熟知している周知技術の指摘や間接事実及び補助事 実の追加等の軽微な理由はこれに含まれないと解される。 本件において，本件無効理由通知及び審決の予告の判断内容と審決の判断内容を＼n比較すると，審決には，「相応の工夫」や「必須の構成」といった，本件無効理由通＼n知及び審決の予告には記載されていなかった判断が追加されていることが認められ＼nる。しかしながら，審決の上記判断事項は，根拠法条や主要事実の変更ではなく， それまで審判手続の中で当事者双方の争点となっていた，本件出願が分割要件を満 たすものであるか否か（本件訂正発明１が本件原出願当初明細書に記載した範囲内 のものであり，本件原出願に包含された発明であるか）を判断する際に，その理由 付けの一つとして判断された事項であり，審決は，上記争点を判断の過程における 理由について審決の予告を補足したにすぎないものと解される。＼nそして，審決の予告及び審決において，本件特許を無効とする理由は，本件訂正＼n発明に係る特許についての出願が，分割の要件を満たすものではなく，出願日は本 件原出願の出願日に遡及しないものであるところ，本件訂正発明は，本件出願前に 頒布された刊行物である本件原出願の特許公開公報に記載された発明であるから， 特許法２９条１項３号の規定に違反するものであり，特許法１２３条１項２号に該 当し，無効とされるべきものである，というものであって，両者に異なるところは なく，この無効理由は，本件無効理由通知により当事者に対し通知されたものと同 一のものである。 このように，審決の理由中に，本件無効理由通知及び審決の予告にはなかった新＼nたな判断内容が追加されるなどしたとしても，審決の上記判断内容は，本件出願の ような分割出願が分割の要件を満たすものであるかの判断の過程における理由を補 足するものであり，「当事者の申し立てない理由」には当たらないと解されるから，＼n改めて無効理由が通知されなかったことをもって，特許法１５３条２項の規定に違 反する違法があったということはできない。 したがって，原告の上記主張は採用する

◆判決本文

　争点は、サポート要件違反、進歩性違反など多数ありますが、訂正時における通常実施権者の承諾について、知財部長のハンコ押印が、承諾に当たるのかが争われました。 知財高裁(1部)は、これを認めました。
　原告は，本件特許を含む被告保有の知的財産権について，被告は， ●●●●・・●●●に対し，通常実施権を許諾しているところ，本件訂正について，上記各社から承諾（特許法１３４条の２第５項で準用する同法１２７条）を得ていないから，本件訂正は認められない旨主張する。これに対し，被告は，ライセンスの内容について秘密保持義務を負っているから，その内容について明らかにすることはできないと主張する。そこで，検討するに，●●●●・・●●●
以上の事実によれば，被告との間で，提携，クロスライセンス及び和解等をした 企業は，●●●●・・●●●であると認められる。 そして，証拠（乙９，１０）及び弁論の全趣旨によれば， ●●●●・・●●●について，本件特許に ついて，最初の訂正審判請求（甲４９の１）がされた平成２４年１２月１７日より も前に，被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認めら れる。また， ●●●●・・●●●についても，被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認められる。 ●●●●・・●●● 原告は，事実実験公正証書（乙１０）において， ●●●●・・●●●については，いずれも代 表取締役等代表＼権を有する者の記名押印はなく，訂正に関する承諾権限があること の立証はない旨主張する。しかし，本件訂正のような特許請求の範囲を減縮する訂 正は，特許権者が特許の無効理由を避けるために，その必要に応じてなすのが通例 であり，訂正の内容は，特許の専門的，技術的事項に関するものが多く，これを承 諾するか否かは，各社の代表取締役等の代表＼権者が知的財産部長等に委任してその 判断に委ねるのが合理的であり，通例であると解されるところである。そして，上 記事実実験公正証書は，上記各社が訂正に関し承諾したことを上記各社の知的財産 部長等の担当者が確認した旨をその内容とするものであるから，これによれば，上 記各社とも，その知的財産担当部長等の担当者が訂正に関する承諾という事項につ いて，その代表者から委任を受けており，その上でこれを承諾したと推認するのが＼n合理的であり，これらの者が各社代表取締役等の代表＼権を有する者でなかったとし ても，それによって上記各社が訂正に関し承諾したとの認定が左右されるものでは ない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。 また，本件特許が●●●●の契約の対象になっているか否かは明らかではないと いわざるを得ないものの，本件特許は，白色ＬＥＤを実現するために重要な技術的 意義を有するものと認められ（弁論の全趣旨），これを対象から除外して契約を行う ことは考えにくい（合理的根拠はない。）ものと認められるから，本件特許が，原告 が主張するように●●●●の契約の対象となっているものと推認することができる。 そして，●●●●の各承諾は，いかなる訂正を目的とするかまで明確にした承諾で あるということはできないものの，いずれも訂正審判を請求することを承諾すると いう趣旨でなされたものと解される。
以上によれば，被告は，本件特許の訂正について，●●●●から特許法１２７条 の承諾を得ていたものと認められる。

◆判決本文

◆関連事件です。平成26(ネ)10032

　審判における職権証拠調べに対して、当事者に意見陳述の機会が与えられていないという理由で、無効理由なしとした審決が取り消されました。原告は米国のマスターズナショナルインコーポレーテッド、被告はゲームソフトメーカのコナミです。
　前記認定（第２，３，(2)）のとおり，特許庁は，本件審判手続において 本件職権証拠調べを行ったものであるところ，証拠（甲７８，７９）によれ ば，特許庁は，原告に対し，平成２７年１１月１６日に書面審理通知書（起 案日は同月１２日）を発送した上で，同月１７日，審理終結通知書（起案日 は同月１２日）を発送したことが認められるものの，本件職権証拠調べの結 果を原告に対して通知し，相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与＼nえたことをうかがわせる証拠は全くなく，これらの手続は行われなかったこ とが推認される。
(2)ア 法５６条が準用する特許法１５０条は，「審判に関しては，…職権で， 証拠調べをすることができる。」（１項）とする一方で，「審判長は，… 職権で証拠調べ…をしたときは，その結果を当事者…に通知し，相当の期 間を指定して，意見を申し立てる機会を与えなければならない。」（５項）＼nと定める。ところが，本件審判手続において，特許庁は，上記(1)のとお り，原告に対し，本件職権証拠調べの結果につき通知し，相当の期間を指 定して意見を申し立てる機会を与えなかったのであり，この点で本件審判＼n手続には上記規定に違反するという瑕疵があったものというべきである。 イ また，本件職権証拠調べは，具体的にはインターネットにより「スポー ツクラブ」及び「マスターズ」の語を複合キーワード検索することで 「スポーツクラブ」における「マスターズ」の語の使用例を調査したも のであるが，本件審決は，本件商標の法４条１項１５号該当性を論ずる 中で，本件商標の称呼及び観念につき判断するに当たり，本件商標のよ うに「スポーツクラブ」の文字と「マスターズ」の文字が結合した場合 の「マスターズ」の文字部分が持つ出所識別機能の程度を評価する根拠＼nの一つとして，このような本件職権証拠調べの結果である５件のスポー ツクラブのホームページに存在する記載を利用している。 さらに，法４条１項１９号及び同７号該当性の判断に当たっても，本 件審決は，本件職権証拠調べの結果を利用して，本件商標中の「マスタ ーズ」の文字部分が持つ出所識別機能の程度につき検討している。
ウ そうすると，本件審判手続には瑕疵があり，その瑕疵は，審判の結果で ある審決の結論に一般的に見て影響を及ぼすものであったものというべ きである。このような場合，その瑕疵は，審決の結論に影響を及ぼさな いことが明らかであると認められる特別の事情，すなわち，たとえ職権 証拠調べの結果の通知がなくとも，これに対する反論，反証の機会が実 質的に与えられていたものと評価し得るか，又は当事者に対する不意打 ちとならないと認められる事情がない限り，審決取消事由となるものと 解される（最高裁判所第一小法廷昭和５１年５月６日判決・判例時報８ １９号３５頁，最高裁判所第三小法廷平成１４年９月１７日判決・判例 時報１８０１号１０８頁参照）。 そこで，本件における上記特段の事情の有無を検討すると，本件職権 証拠調べは，上記のとおり具体的にはインターネットによる「スポーツ クラブ」及び「マスターズ」の語の複合キーワード検索であり，その手 法それ自体は必ずしも目新しいものではなく，一般的かつ容易に行われ 得るものではある。しかし，原告において，そのような証拠調べが行わ れることを当然に予期していたとか，予＼期すべきであったと認めるに足 りる証拠はない上，そもそも，本件審判事件においては，被告は原告の 主張に対し何ら答弁せず（前記第２の２），また，その審理は職権によ り書面審理とされていた（前記(1)）のであるから，本件職権証拠調べの 事実を知らない原告にとっては，何らかの追加主張ないし立証が必要で あること自体，全く予期し得なかったと考えられるのである。また，本＼n件職権証拠調べの結果それ自体も，本件審決の引用するホームページ上 の記載の存在そのものはともかく，これを受けた反証活動や本件証拠調 べの結果の評価に関する反論の余地がないとはいい難い。 そうである以上，本件においては本件職権証拠調べの結果に対する反 論，反証の機会が原告に対し実質的に与えられていたものとは評価し得 ず，また，原告に対する不意打ちとならないと認めるべき事情も見当た らない。すなわち，上記特段の事情の存在は認められない。 したがって，本件職権証拠調べの結果の原告に対する通知等を欠くと いう手続上の瑕疵は，本件審決の取消事由となるものというべきである。

◆判決本文

◆平成24(行ケ)10363号　以前に、「Ａｕｇｕｓｔａ Ｃｌｕｂ」で15号違反が争われた事件です。こちらは15号違反と認定されています。

　一事不再理が適用できると判断されました。
　ア 特許法１６７条は，特許無効審判の審決が確定したときは，当事者及び参加 人は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないと 規定している。同条の趣旨は，排他的独占的権利である特許権（同法６８条）の有 効性について複数の異なる判断が下されるという事態及び紛争の蒸し返しが生じな いように特許無効審判の一回的紛争解決を図るために，当事者及び参加人に対して 一事不再理効を及ぼすものと解される。 先の特許無効審判の当事者及び参加人は，同審判手続において無効理由の存否に つき攻撃防御をし，また，特許無効審判の審決の取消訴訟が提起された場合には， 同訴訟手続において当該審決の取消事由の存否につき攻撃防御をする機会を与えら れていたのであるから，「同一の事実及び同一の証拠」について狭義に解するのは， 紛争の蒸し返し防止の観点から相当ではない。
イ この点に関し，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１６７条にお いては，一事不再理効の及ぶ範囲が「何人も」とされており，先の審判に全く関与 していない第三者による審判請求の権利まで制限するものであったことから，「同一 の事実及び同一の証拠」の意義を拡張的に解釈することについては，第三者との関 係で問題があったということができる。しかし，上記改正によって第三者効が廃止 され，一事不再理効の及ぶ範囲が先の審判の手続に関与して主張立証を尽くすこと ができた当事者及び参加人に限定されたのであるから，「同一の事実及び同一の証拠」 の意義については，前記アのとおり，特許無効審判の一回的紛争解決を図るという 趣旨をより重視して解するのが相当である。
ウ 原告は，本件審判において，本件発明につき，引用例（甲２）を主引用例と し，これに記載された発明及び甲第１，４から１１，１３から１８号証に記載され た発明又は周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである 旨を主張した。 しかし，前記?のとおり，確定した前件審決においても，引用例（甲２）が主引 用例とされており，また，甲第６から１８号証が副引用例とされていた。 したがって，本件審判における原告の前記主張は，確定した前件審決と同一の主 引用例に基づいて本件発明の容易想到性を主張するものであり，主引用例以外の証 拠についても，上記のとおり前件審決において副引用例とされていた甲第６から１ ８号証に加え，甲第１，４及び５号証を追加したにすぎない。 このように，確定した前件審決と主引用例が同一であり，まして，多数の副引用 例も共通し，証拠を一部追加したにすぎない本件審判の請求は，「同一の事実及び同 一の証拠」に基づくものと解するのが，前記アの特許法１６７条の趣旨にかなうも のというべきである。 以上によれば，本件審判における原告の前記主張は，確定した前件審決と「同一 の事実及び同一の証拠」に基づくものであるから，特許法１６７条に該当し，許さ れない（この点に関し，本件審決が，本件審判において前件審判時に証拠として提 出されなかった甲第４，５号証が提出され，前件審判時に主張されなかった回動す るタンブラー錠用の鍵において摺り鉢形の窪みを有した鍵が周知であることが主張 されたことをもって，前件審判と同一の証拠に基づく審判請求とはいえない旨判断 したことは，誤りである。）。したがって，上記主張を排斥した本件審決の判断が誤 りであるという取消事由は，それ自体，失当というべきである。

◆判決本文

　維持決定については不服申し立てできないとした規定が憲法違反と争いましたが、請求は却下されました。原告（異議申＼立人）は、例のベストライセンス社です。
商標は、トヨタ自動車(株)の「MIRAI」です（登録５７５３５３８号）。
　ただ、本件は、分割出願時に親出願と同じ指定商品・役務を記載していたので分割要件を満たしていないと判断された案件です。
　 　同第５項に係る訴えは，商標法４３条の３第５項の規定が違憲無効であることの確認を抽象的に求めるものにすぎないものであるから，上記訴えは，上記(1)にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象となるものとはいえず，不適法なものである。

◆判決本文

審決についてダイレクトリンクが張れないので、審決公報の該当部分をあげておきます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− １　本件商標
　本件登録第５７５３５３８号商標（以下「本件商標」という。）は、別掲１のとおりの構成よりなり、平成２６年１１月１８日に登録出願、第１２類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成２７年２月１９日に登録査定、同年３月２７日に設定登録されたものである。＼n
２　登録異議の申立ての理由の要旨＼n　登録異議申立人（以下「申＼立人」という。）は、本件商標及びその指定商品は、先願に係る以下の（１）ないし（３）のとおりの商標（以下、３件を一括して「引用出願」という場合がある。）と同一又は類似し、その指定商品においても同一又は類似するものであるから、商標法第８条第１項に違反し、当該引用出願が登録されることにより、商標法第４条第１項第１１号違反となり、商標法第４３条の２第１号に該当するから、本件商標の登録は、取り消されるべきである旨主張している。 （１）商願２０１５ー２５１９２（以下「引用出願１」という。）は、「ＭＩＲＡＩ」の文字を標準文字で表してなり、第９類、第１２類、第３５類、第３９類及び第４２類に属する別掲２のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成２６年９月８日に登録出願された商願２０１４−７５４１７（以下「親出願」という。）を原出願とする、商標法第１０条第１項の規定による商標登録出願である旨主張して、親出願と同一の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同２７年３月２０日に登録出願されたものである。＼n　なお、親出願は、平成２７年３月２３日に、引用出願１は、同年１０月５日に、それぞれ、出願却下の処分がされている。
（２）商願２０１５ー５６２４６（以下「引用出願２」という。）は、「ＭＩＲＡＩ」の文字を標準文字で表してなり、上記（１）に記載の引用出願１を原出願とする、商標法第１０条第１項の規定による商標登録出願である旨主張して、別掲２に示す指定商品及び指定役務中の第１２類と同一の商品を指定商品として、平成２７年６月１３日に登録出願されたものである。
（３）商願２０１５ー６８４０１（以下「引用出願３」という。）は、「ＭＩＲＡＩ」の文字を標準文字で表してなり、引用出願１を原出願とする、商標法第１０条第１項の規定による商標登録出願である旨主張して、別掲２に示す指定商品及び指定役務中の第９類、第１２類及び第３５類の商品及び役務と同一の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成２７年７月１８日に登録出願されたものである。＼n
３　当審の判断
（１）引用出願１について
　引用出願１は、前記２（１）のとおり、親出願に係る新たな商標登録出願として商標法第１０条第１項の規定による商標登録出願である旨主張して商標登録出願がなされたものである。 　しかしながら、商標法第１０条第１項は、商標登録出願の分割の要件を定めたものであり、その第１項で「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定されており、同条第２項において、「前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」とされているところ、引用出願１は、親出願の出願に係る指定商品及び指定役務のすべてを指定商品及び指定役務としており、「商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる（下線は、合議体による。）」としている商標法第１０条第１項の要件を満たしていない。 　したがって、引用出願１は、もとの商標登録出願と主張する親出願の登録出願の時に出願したものとみなすことはできないものである。 　そうとすれば、引用出願１は、商標法第１０条第１項の要件を満たさず、同項の出願ではないから、同条第２項の適用はされないものであり、その出願日は、遡及することなく、いわゆる通常の商標登録出願として取り扱われるものであるから、平成２７年３月２０日である。　
（２）引用出願２及び引用出願３について
　引用出願２及び３は、前記２（２）及び（３）のとおり、引用出願１に係る新たな商標登録出願として、商標法第１０条第１項の規定による商標登録出願である旨主張して商標登録出願がされたものである。 　そして、引用出願１は、上記（１）に記載のとおり、商標法第１０条第１項の要件を満たさず、同項の出願ではないから、同条第２項の適用はされないものであり、その出願日は、遡及することなく、いわゆる通常の商標登録出願として取り扱われるものであるから、平成２７年３月２０日である。 　そうとすれば、仮に、引用出願２及び３が引用出願１を原出願とする、商標法第１０条第１項の要件を満たし、同条第２項の適用を受けることができるものとして認められ、その出願日が遡及される場合があったとしても、その出願日は、引用出願１の出願日である平成２７年３月２０日である。
（３）商標法第８条第１項及び同法第４条第１項第１１号該当性について
　上記（１）のとおり、引用出願１は、商標法第１０条第１項の要件を満たさず、同条第２項の適用はされないものであり、その出願日は、平成２７年３月２０日である。 　また、引用出願２及び３は、上記（２）のとおり、仮に、商標法第１０条第１項の要件を満たし、同条第２項の適用がされる場合があったとしても、その出願日は、引用出願１の出願日である平成２７年３月２０日である。 　そうすれば、引用出願は、本件商標の出願の日（平成２６年１１月１８日）前の商標登録出願に係る他人の登録商標ということはできない。 　また、親出願及び引用出願１は、前記２（１）のとおり、既に出願却下の処分がされているものである。 　したがって、本件商標は、商標法第８条第１項の規定に違反して登録されたものではない。 　さらに、引用出願は、本件商標の登録査定時に設定登録されていたものではないから、本件商標は、同法第４条第１項第１１号に違反して登録がされたものでもない
。

　コンピュータにおける処理について、実施可能性違反とした審決が維持されました。最後に審判手続きについて付言がなされています。
　本願明細書には，「複数のプロセッサコア」という分散された環境に備えられた 「プレディケート予測器」において行われる「プレディケート命令の出力」の「予＼ 測」処理の内容に関し，【００２６】ないし【００２９】の記載があり，ここには， 「概略プレディケート経路情報」を用いて，２つの履歴レジスタ，すなわち，コア ローカル履歴レジスタとグローバル分岐履歴レジスタを生成し，それを用いて「プ レディケート命令の出力」の予測を行うこと（【００２６】，【００２７】），並＼nびに，上記グローバル分岐履歴レジスタに対応するグローバル履歴レジスタとして， 「コアローカルプレディケート履歴レジスタ」を用いる実施例（【００２８】，図 ６Ａ）及び「グローバルブロック履歴レジスタ」を用いる実施例（【００２９】， 図６Ｂ）が記載されている。 しかし，上記記載からは，「概略プレディケート経路情報」からコアローカル履 歴レジスタとグローバル分岐履歴レジスタという二つの履歴レジスタをどのような 処理により分けて生成するのか，また，当該二つの履歴レジスタをどのような処理 により「プレディケート命令の出力」の「予測」において使い分けるのか，さらに，＼n上記二つの履歴レジスタを用いた「プレディケート命令の出力」の「予測」を信頼＼n性の高く正確なものとするために「概略プレディケート経路情報」として具体的に どのような内容が必要とされるのか，把握することはできない。 したがって，本願明細書の上記記載から，「複数のプロセッサコア」という分散 された環境に備えられた「プレディケート予測器」において，信頼性の高いプレデ＼nィケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を生成し，コア間の通信を＼n最小にするために，「概略プレディケート経路を表す情報」に基づく「予＼測」の処 理が具体的にどのように行われているのか明らかであるということはできない。 そして，当業者にとって，本願の優先日当時の技術常識に基づき，「複数のプロ セッサコア」という分散された環境に備えられた「プレディケート予測器」におい＼nて，信頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を＼n生成し，コア間の通信を最小にするために，「概略プレディケート経路を表す情＼n報」に基づいて行われる「予測」の処理内容が自明であることを認めるに足りる証＼n拠はない。 そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が，「複数のプロセッサ コア」という分散された環境に備えられた「プレディケート予測器」において，信＼n頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を生成し，＼nコア間の通信を最小にするために，「概略プレディケート経路を表す情報」に基づ＼nいて行われる「予測」の処理内容を理解することができるように記載されていると＼nいうことはできない。 エ 以上によれば，本願明細書の発明の詳細な説明は，「複数のプロセッサコ ア」という分散された環境において，「プレディケート予測器」が「概略プレディ＼nケート経路を表す情報」に基づいて「プレディケート命令の出力を予＼測する」とい う処理を行うことにより，信頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得る＼nプレディケート履歴を生成することができ，同時にコア間の通信を最小にするとい う作用効果を奏するコンピューティングシステムを製造し，使用することができる 程度に記載されていない。 したがって，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明１の実施をす ることができる程度に明確かつ十分に記載したものということはできない。＼n
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本願明細書には，1)対象のアーキテクチャは，ＥＤＧＥアーキテク チャのようなハイブリッドなデータフローのアーキテクチャであること，2)コンパ イラが，各ブロックの分岐命令に，プログラム内での分岐命令の順序にしたがって， ３ビットの「終了コード」（「出口コード」ともいう。）を割り当てること，3) 「概略プレディケート経路情報」は，コンパイラによって，分岐命令に符号化され， 特定のブロックの具体的な分岐を識別可能であること，4)予測器が，分岐命令に符＼n号化された「概略プレディケート経路情報」を用いてプレディケート予測を行うこ＼nとが記載されているところ，ＥＤＧＥアーキテクチャにおいて，分岐命令に出口を 識別する例えば３ビットの識別子を割り当て，それを分岐命令に符号化することは， 本願の優先日前に技術常識であったから，当業者であれば，本願の「概略プレディ ケート経路情報」は，出口を識別する例えば３ビットの「終了コード」として分岐 命令に符号化された情報であると理解し，コンパイルのタイミングでコンパイラに よって，分岐命令の分岐先を，例えば３ビットの終了コードで表した形式で，分岐＼n命令に符号化された情報であり，予測器によってプレディケート予＼測に用いられる 情報であると理解する旨主張する。 イ しかし，原告が挙げる甲９（「Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｔｈｅ ＴＲＩＰ Ｓ Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ Ｂｌｏｃｋ Ｐｒｅｄｉｃｔｏｒ」平成２１年４月）及 び甲１０（「Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ Ｍｉｃｒｏａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒａｌ Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ ｉｎ ｔｈｅ ＴＲＩＰＳ Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ Ｐｒｏｃ ｅｓｓｏｒ」平成１８年１２月）は，ＥＤＧＥアーキテクチャの一例である「ＴＲ ＩＰＳ」という特定のアーキテクチャについて，「分岐命令に出口を識別する例え ば３ビットの識別子を割り当て，それを分岐命令に符号化すること」を記載したも のにすぎず，ＥＤＧＥアーキテクチャ一般について記載したものではない。したが って，上記証拠（甲９，１０）から，本願の優先日前に「ＥＤＧＥアーキテクチャ において，分岐命令に出口を識別する例えば３ビットの識別子を割り当て，それを 分岐命令に符号化すること」が技術常識であったと認めるに足りず，他にこれを認 めるに足りる証拠はない。 ウ また，前記イの点を措き，仮に当業者において，本願明細書の「概略プレデ ィケート経路情報」は，出口を識別する例えば３ビットの「終了コード」として分 岐命令に符号化された情報であると理解し，コンパイルのタイミングでコンパイラ によって，分岐命令の分岐先を，例えば３ビットの終了コードで表した形式で，分＼n岐命令に符号化された情報であり，予測器によってプレディケート予＼測に用いられ る情報であると理解したとしても，本願発明１の「概略プレディケート経路を表す＼n情報」に相当する「概略プレディケート経路情報」について，1)そのデータ形式， 2)その形式に「終了コード（出口コード）」という，本願明細書全体の記載から見 ても内容が不明なコードが関連していること，3)分岐命令への符号化という処理が コンパイラによってされること，4)予測器によるプレディケート予＼測に用いられる ことが把握できるにすぎず，「出口を識別する例えば３ビットの「終了コード」と して分岐命令に符号化された情報」が，「プレディケート命令の出力」の「予測」＼nを信頼性が高く，正確なものとする上で，具体的にどのような内容のものであるの かを把握することはできない。 したがって，「複数のプロセッサコア」という分散された環境に備えられた「プ レディケート予測器」において，信頼性の高いプレディケートの正確な予＼測に役立 ち得るプレディケート履歴を生成し，コア間の通信を最小にするために，「概略プ レディケート経路を表す情報」に基づく「予＼測」の処理が具体的にどのように行わ れているのかが，明らかであるということはできない。
(4) 小括
以上によれば，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明１の実施を することができる程度に明確かつ十分に記載したものということはできないから，＼n本願発明１を特許請求の範囲に含む本願は，拒絶すべきものである。
・・・・
以上によれば，原告の本訴請求は，その余の点について判断するまでもなく，理 由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。 本件審決は，最終的な結論において誤りはなかったことから，取り消すべきもの とはされなかったが，以下の問題があるから，事案に鑑み，本件審決書について付 言する。まず，本件審決は，その判断において，平成２５年９月６日付けで通知し た拒絶理由及び同年１２月２７日付けでした拒絶査定の内容を引用した上で，本願 発明が，拒絶査定で示された理由を解消しているか否かを判断するという体裁で， しかも，前記第２の３のとおり，本件補正前の請求項と本件補正後の請求項が混在 したまま，審決の理由を示している。しかし，本件審決における判断対象は，本件 補正後の請求項であり，本件補正後の本願発明に拒絶理由が存在するか否かを判断 すべきである。また，本件審決におけるサポート要件に係る判断は，その結論部分 において，本件補正後の請求項の全てについてサポート要件を満たさない旨判断し ていながら，本件補正後の請求項１についてしかその具体的理由が言及されておら ず，実施態様の異なる他の請求項についても，サポート要件を満たさないことにな る理由は，何ら具体的に述べられていない。以上のとおり，本件審決書は，適切と はいい難いものであって，判断対象を明確にして，結論を導くに足りる理由を示す ことが望まれる。

◆判決本文

　取り消し理由の一つが「審判時に提出されていなかった証拠の提出が許されるか｣です。知財高裁は、許容されると判断しました。また、周知技術の根拠を審判で初めて示した点についても違法性はないと判断しました。
　原告は，乙第９及び１０号証は，いずれも審判時に提出されていなかったもので あり，本件審決の違法性を争う本件訴訟において，このような証拠は許容すべきで はない旨主張する。 審決取消訴訟においては，審判手続において審理判断されていなかった資料に基 づく発明と対比して無効理由の存否を認定し，審決の適法，違法を判断することは 許されないが（最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・ 民集３０巻２号７９頁参照），審判手続において審理判断されていた資料に基づく発 明と対比して無効理由の存否を認定し，審決の適法，違法を判断するに当たり，審 判手続には現れていなかった資料に基づいて上記発明が属する技術分野の当業者の 出願当時における技術常識を認定し，これによって上記発明の有する意義を明らか にした上で無効理由の存否を認定したとしても，審判手続において審理判断されて いなかった資料に基づく発明と対比して無効理由の存否を認定し，審決の適法，違 法を判断したものということはできない（最高裁昭和５４年（行ツ）第２号同５５ 年１月２４日第一小法廷判決・民集３４巻１号８０頁参照）。 本件審決は，審判手続において審理判断されていた引用発明１と対比して，「挿入 部（１３）」の成形に関する相違点２の容易想到性の判断をするに当たり，審判手続 には現れていなかった周知例１及び２に基づいて，当業者の技術常識を認定し，こ れによって，引用発明１において，上記周知技術を採用して相違点２に係る本願発 明の構成とすることは，当業者にとって容易であった旨の判断をした。＼nそして，乙第９及び１０号証は，本件審決による上記判断の誤りの有無を判断す るに当たり，本願出願日当時の上記周知技術に関する技術常識としてテーパ形状の 拡底部を有するアンカーボルトにおける一体成形に関する技術を立証するものであ るから，本件訴訟の判断資料とすることは，許容されるものということができる。
・・・・
３ 取消事由２（手続違背）について
(1)原告は，平成２７年２月２３日付け拒絶理由通知において，アンカーピン自 体を一体成形することは周知技術であることが示されたのに対し，同年４月２７日 付けの意見書において，上記周知技術の根拠の明示を求めたが，これに対する回答 はなく，本件審決において，初めて周知例１及び２が示され，これらを根拠とした 周知技術が認定されて請求不成立の判断が出されたとして，このような手続は，原 告に対して周知例１及び２に関する反論の機会を与えることなく，不意打ちをする ものということができ，違法である旨主張する。
(2) 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，本願に係る出願の経緯につき，以下の とおり認められる。
・・・
エ 原告は，平成２７年２月２３日付けで拒絶理由通知（甲９）を受けた。同拒 絶理由通知には，「アンカーピン自体を一体成形とすることは，本願の出願日前に周 知の技術である。」と記載され，また，前記アの特許請求の範囲請求項１の補正につ き，「本願の出願当初の明細書等には，中間部と係止部とが一体成形されるという記 載はないが，アンカーピン自体を一体成形とすることは，本願の出願日前に周知の 技術であるので，中間部と係止部を一体成形とすることは，出願当初の明細書等か ら自明な事項であると判断した。」と記載されている。 オ 原告は，平成２７年４月２７日付け手続補正書（甲１０）により本件補正を 行い，同日付け意見書（甲１１）において，前記エの拒絶理由通知記載の周知技術 につき，その根拠が示されていないことを指摘するとともに，「本願の手続補正は， 図４及び図５（判決注：別紙１の【図４】及び【図５】と同じ。）に記載のアンカー ピンは接続部分がなく，当業者が見れば中間部１４と係止部１６とが一体成形され ていることが自明であるのであって，これをもって出願前にアンカーピンが一体成 形されることが周知の技術であるわけではないことは明らかである。」と主張した。
(3) 前記(1)のとおり，平成２７年２月２３日付け拒絶理由通知において，アンカ ーピン自体を一体成形とすることは，本願の出願日前において既に周知の技術であ った旨が明記されている。 そして，原告は，同年４月２７日付け意見書において，上記拒絶理由通知記載の 周知の技術に関し，平成２５年１１月２５日付け手続補正書による補正事項につい て，当業者が別紙１の【図４】及び【図５】を見れば中間部１４と係止部１６とが 一体成形されていることが自明であり，これをもって，アンカーピン自体を一体成 形とすることが周知の技術であるわけではない旨主張しているが，同主張のとおり， 当業者が上記図面を見て上記一体成形を自明のこととして理解するのは，まさに， アンカーピン自体を一体成形することが，当業者に周知の技術であったからにほか ならない。 以上によれば，本件審決が周知技術として認定した「テーパ形状の拡底部を有す る杭において，テーパ形状の拡底部と拡底部以外の部分とを滑らかに連接し，一体 の外周面を形成するように一体成形すること」の主要な内容である一体成形の技術 については，周知技術であることが平成２７年２月２３日付けの拒絶理由通知に示 されており，しかも，これに関する原告の意見書の内容自体から，一体成形の技術 が当業者に周知されていたということができる。このような経過に鑑みると，本件 審決が，それまで審判手続において示されていなかった周知例１及び２を根拠とす る周知技術を認定したことは，原告に対する不意打ちということはできず，手続違 背には当たらないというべきである。

◆判決本文

　変わった事件です。不使用取消審判が当事者適格の欠如として取り消されました。出願人と原簿の登録名義人が異なるというものです。
　前記第２「前提事実」１記載のとおり，本件商標は，昭和３８年５月 ２４日に登録出願，昭和３９年８月１８日に設定登録されたものであるが，商 標公報（甲４０）によれば，その出願人は「株式会社伊勢半 東京都千代田区 ＜以下略＞ 代表者 Ａ」であることが認められる。他方，商標登録原簿（甲 ４１）によれば，現在，本件商標につき「東京都千代田区＜以下略＞ 株式会 社伊勢半」を商標権者として登録がされているところ，その登録年月日は「昭 和３９年８月１８日」とされていることが認められる。 これらの事情を総合的に考慮すると，本件商標の商標権者は訴外会社であっ て，原告ではないと見るほかない。そうである以上，本件審判請求は，正しく は商標権者である訴外会社を被請求人としなければならないところ，原告を被 請求人としてされた不適法なものであり，かつ，その補正をすることはできな いことから，これを却下すべきであったにもかかわらず，本件審決がこれをし なかったことは違法であり，取り消すのが相当である。 これに対し，被告はるる主張するが，本件商標の設定登録が行われた昭和３ ９年８月１８日時点においては，原告は未だ設立されていなかったのであるか ら，原告が，本件商標の商標権者として登録されたということはあり得ない事 柄であるといわざるを得ない。なお，冒頭で認定した各事実に証拠（乙１ない し４）を併せると，昭和４９年に本件商標の存続期間の更新登録がされた際， 誤って訴外会社ではなく原告が更新登録申請手続を行い，その当時，原告の商＼n号が「株式会社伊勢半」，所在地が「東京都千代田区＜以下略＞」であって， 当初登録当時の訴外会社の商号，所在地と同様であったところから，特許庁長 官も，申請者が訴外会社とは異なることを看過して更新登録をしてしまった可＼n能性はあり得るものと認められる（そのように考えれば，被告が主張する識別＼n番号の点も，理解できることになる。）。しかし，商標権は，いったん設定登 録がされた後は，その存続期間が更新されていくだけであって，更新の際に， 新たな権利が設定・登録されるものではないから（商標法１９条，２０条参 照），更新手続が上記のように誤って行われたとしても，本件商標に係る商標 権者は，依然として訴外会社であったと解すべきものである。したがって，被 告の上記主張を採用することはできない。

◆判決本文

　ゲーム機について、進歩性違反なしとした審決が維持されました。また、手続き違背についても、無効審判における審理事項通知書とは異なる認定をする場合に意見申立の機会を与える必要はないと判断されました。
　 　 　本件発明１は，前記２(2)のとおり，従来のスロットマシンにおいては，メ モリのデータに異常が生じると，遊技店の従業員等の操作により選択・設定された 設定値ではなく，あらかじめ定められた設定値を自動的に設定し，ゲームの進行が 可能な状態に復帰させているので，本来であれば，遊技店側の操作により選択・設＼n定された設定値に基づく当選確率を適用して内部抽選が行われ，入賞の発生が許容 されるべきであるのに，スロットマシンにより自動的に設定された設定値に基づい てゲームが行われることとなるため，ゲームの公平性が損なわれてしまうという問 題があったことから，ゲームの公平性を図ることができるスロットマシンを提供す ることを課題とし，その解決手段として，特許請求の範囲請求項１の構成を採用し，＼n特に，不能化解除手段については，第１の不能＼化手段によりゲームの進行が不能化＼nされた状態においても第２の不能化手段によりゲームの進行が不能＼化された状態に おいても，設定操作手段の操作に基づいて許容段階設定手段により設定値が新たに 設定されたことを条件に，ゲームの進行が不能化された状態を解除し，ゲームの進＼n行を可能とする構＼成を採用したものである。
(イ) これに対し，引用発明１は，前記３(2)のとおり，従来のパチンコ機におい て採用されているチェックサムを用いたエラーのチェック方式では，メモリーにバ ックアップ電源を持たないので，チェックサムの内容が電源遮断後，消去されてし まい，スロットマシン固有の設定値に関するエラーのチェックが困難であるという 問題があったことから，設定値を含む遊技データのチェックサムを，バックアップ 電源により保持することにより，電源投入時に，設定値に関するエラーの発生を検 査することができるようにし，エラーを発見した場合には，スロットマシンの遊技 を停止して，段階設定値の設定の待機待ちの状態にすることができるようにすると ともに，段階設定値を手動で変更することができるようにすることを課題とするも のであって，不能化解除手段については，第１の不能＼化手段によりゲームの進行が 不能化された状態において，設定操作手段の操作に基づいて許容段階設定手段によ＼nり設定値が新たに設定されたことを条件に，ゲームの進行が不能化された状態を解＼n除し，ゲームの進行を可能とするが，そもそも第２の不能＼化手段を備えず，第２の 不能化手段を備えないため，第２の不能＼化手段によりゲームの進行が不能化された＼n状態を解除し，ゲームの進行を可能とする構＼成も備えないものである。 そして，引用例１には，ゲームの公平性を図るために，第２の不能化手段及びそ＼nのための不能化解除手段を備えること，第２の不能＼化手段のための不能化解除手段＼nを第１の不能化手段のための不能＼化解除手段と共通にすることについては，記載も 示唆もない。 したがって，引用発明１において，第２の不能化手段及びそのための不能＼化解除 手段を備え，その上で，更に，第２の不能化手段のための不能＼化解除手段を第１の 不能化手段のための不能＼化解除手段と共通のものとすることについて動機付けがあ るということはできない。
・・・
イ 審理事項通知書（甲２１）によれば，「合議体の暫定的な見解」として， 「引用例１に記載されている，ステップ３のＲＡＭチェックサム検査とステップ４ のチェックサムの一致判定とを実行するチェックサム検査手段と，ステップ５の段 階設定値が正常か否かを判定する段階設定値判定手段とは別の構成であるから，引＼n用発明１における，段階設定値が適正か否かの判断を個別に行うものではない「チ ェックサム検査手段」は，引用発明１の「記憶データ判定手段」に相当するもので ある。」旨示していたことが認められる。これに対し，本件審決においては，「電 源投入時における「制御を行うためのデータ」に異常があるか否かの判定とに関す る技術が，技術的に関連の深いまとまりのある技術単位であることを考慮して，本 件発明１と引用発明１とを対比し直した。」として，本件発明１と引用発明１との 相違点として，相違点１を認定した。 しかし，審判における最終的な判断の論理が，審判手続の経過において示された 暫定的な見解と異なるとしても，審判手続において，改めて上記論理を当事者に通 知した上で，これに対する意見を申し立てる機会を当事者に与えなければならない＼nものではない。そうすると，かかる機会を与えなかったことを理由として，本件審 判手続に審理不尽の違法があるとまでいうことはできない。

◆判決本文

　不使用であるとした理由が記載されていないとして、審決が取り消されました。
　商標登録の不使用取消審判においては，審判請求の登録前３年以内に日 本国内において商標権者等がその請求に係る指定商品・役務のいずれかについての 登録商標の使用をしていることを証明しない限り，商標権者はその指定商品・役務 に係る商標登録の取消しを免れないとされ（商標法５０条２項），使用についての 立証責任は被請求人が負うものとされている。したがって，商標登録の不使用取消 審判での審理の中心となるのは，被請求人が主張する具体的な登録商標の使用の事 実の存否であり，審判体が，商標登録の取消しという「結論」を導き出すための 「理由」としては，被請求人が主張する具体的な登録商標の使用の事実を特定した 上で，同主張に係る使用の事実が認められるか否かについての判断（同主張に係る 使用が商標法５０条２項の「使用」に該当するかについての法的判断を含む。）及 びその根拠を，証拠に基づいて具体的に明示することを要するものと解するのが相 当である。
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２ 証拠（文中掲記）によれば，原告は，審判手続において，平成２７年２月１３日付けで，口頭審理陳述要領書（乙６）を提出し，同書面においては，「本件審 判請求の登録前３年以内の商標の使用」との見出しの下，「使用行為1)」ないし 「使用行為3)」として，本件各使用行為を詳細に主張するとともに，これらの本件 各使用行為が商標法２条３項の「使用」に該当する旨を主張し，これらの本件各使 用行為を裏付ける書証として，Ａ，Ｂ及びＣの各陳述書を含む審判乙４号証ないし 同乙１５号証（甲４ないし甲１５）を提出したこと，これに対する反論として，被 告は，平成２７年２月２７日付けで口頭審理陳述要領書（乙７）を提出したことが 認められる。 しかし，審決の理由においては，「被請求人の主張」として，本件各使用行為の 主張が摘示されているにもかかわらず，「当審の判断」においては，前記第２の３ のとおりの判断が記載されているのみである。同記載のうち，前記第２の３の2)の 記載部分は，平成２６年２月２８日付け納品書が実態を反映したものではない旨を 原告が自認していることを根拠として，無償譲渡も含めて，「同時期に使用商品が 同納品書の名宛人である龍ＩＭＰＲＯＶＥに譲渡されたものということはできない」 との判断をしたものと一応理解することもできるから，そのような根拠が無償譲渡 の事実をも否定する理由として合理的なものといえるかどうかは別として，使用行 為３についての判断を記載したものと理解する余地もないではない。しかし，それ 以外には，審決には，使用行為１及び２の事実が認められるかどうかについての判 断は一切記載されておらず（なお，前記第２の３の3)は，平成２５年１１月５日に エッセンシャルオイルを提供したという使用事実について判断したものであり，同 年１０月１９日にＢにＭａｒｉｑｕｉｔａボトル入りのエッセンシャルオイル数種 類及び価格表を交付したという使用行為２についての判断を示したものではな＼nい。），判断を示さないことについての特段の事由も認められない。
そうすると，審決が，法が要求する「理由」を記載したものと解することはでき ないから，審決は違法であり，取り消すのが相当である。

◆判決本文

特許法１６７条の「同一の事実及び同一の証拠」ではないと判断されました。
　本件審判の請求書における上記記載によれば，原告は，本件審判の無効理由とし て，甲１文献に記載された従来技術と甲３公報に記載された「ＯＳ１」との組合せ による容易想到性（特許法２９条２項）を主張していること，すなわち，甲１文献 に記載された従来技術である「ガラス瓶，金属表面の洗浄において２％以上のＮａ＼nＯＨ（水酸化ナトリウム）水溶液が，キレート剤としてコンプレクサン型であるＥ ＤＴＡを添加して常用されていたこと」を主引用発明とし，生分解が低いという問 題があるＥＤＴＡを，それと同じくコンプレクサン型の生分解性に優れるキレート 剤に変更するという技術思想が甲２公報に記載されていることを動機付けとして， 甲３公報に記載された，同じくコンプレクサン型の生分解性に優れるキレート剤で ある「ＯＳ１」を，主引用発明におけるＥＤＴＡに代えて用いて，「２％以上のＮ ａＯＨ水溶液に，キレート剤として「ＯＳ１」を添加して，ガラス瓶，金属表面の＼n洗浄に用いる」ことにより，本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到す＼nることができたと主張しているものと解される。 イ 本件審判の請求書には，上記の記載のほかにも「甲第３号証には，グルタミ ン酸二酢酸のナトリウム塩とグリコール酸ナトリウムとの相乗作用について記載が ない。しかし，グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩とグリコール酸ナトリウムを含 有する「ＯＳ１」をそのまま甲第１号証のＥＤＴＡの代わりに用いるという構成が＼n容易に想到される以上，グリコール酸ナトリウムによる効果を見出したことは単な る効果の発見である。ここで留意すべきは，グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩と グリコール酸ナトリウムが夫々別の２つの刊行物に記載されていて，２つの刊行物 の記載を組み合わせることが容易である，と言うのではないことである。一つの刊 行物にひとつの組成物ＯＳ１として既に組み合わされているのである。」などとの 記載がある（甲８）。これは，甲１文献記載の主引用発明におけるＥＤＴＡの代わ りに甲３公報記載のグルタミン酸二酢酸のナトリウム塩とグリコール酸ナトリウム を含有する「ＯＳ１」を用いる構成が容易に想到されることを前提とした記載であ＼nり，第２判決が，本件発明１における，水酸化ナトリウム，アミノジカルボン酸二 酢酸塩類であるアスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類，並 びにグリコール酸ナトリウムの３成分を混合した洗浄剤組成物が，それぞれの相乗 効果により優れた洗浄性能を有し，この点は当業者が予＼測し得ない効果である，と 判断したことに対する反論として述べた部分であると解される。第２判決は，第２ 審判における無効理由（主引用発明を甲３公報ないし甲４公報におけるＯＳ１とし た無効理由）について判断した第２審決の判断を是認したものであり，第２審判と は異なる無効理由による無効審判を求めている本件審判について，法律上の拘束力 があるものではないものの，当事者が予測し得ない効果と判断した上記部分は，本＼n 件審判における無効理由の判断にも事実上の影響力があり得るため，原告は，本件 審判における請求書に上記のとおり記載したものと考えるのが合理的であり，この 記載は，本件審判において原告が主張する無効理由が前記認定のものであることに 何ら影響を与えるものではない。 また，本件審判の請求書には，「甲第１号証は，そのタイトル「入門キレート化 学」とあるように，学生レベルの参考書であり，１９８８年当時の技術常識を示す ものである。甲第３号証のＯＳ１を技術常識に従って使用することを，数年遅れて 出願された特許で禁じるのは，不合理である。」とか「甲第１および２号証から周 知のように，コンプレクサン型キレート剤をアルカリ条件下にするための典型的な アルカリ物質として本件発明は水酸化ナトリウムを挙げたにすぎない。」とかの記 載もあるが，これらの記載も本件審判における無効理由が前記認定のとおりである ことと何ら矛盾するものではない。 なお，原告は，本件審判の請求書において，主引用例とか主引用発明とかの用語 を使用せず，本件発明と主引用発明との一致点，相違点も主張しておらず，この点 でどの発明が主引用発明であるかについてやや主張の明確性を欠いており，本来は， 審判請求書としてはこの点をより明確に記載すべきであった。しかし，本件審判の 請求書全体を慎重に検討すれば，その主引用発明を甲１文献記載の発明と解するほ かないことは前記認定のとおりである。 ウ これに対し，本件審決は，前記認定のとおり，本件審判において原告が主張 する無効理由における主引用発明は，第２審判における主引用発明である，甲３公 報ないし甲４公報に記載された「ＯＳ１」なる金属イオン封鎖剤組成物（引用発明 １ｂないし引用発明２ｂ）であると認定したのであり，本件審決のこの認定は誤り である。
(2) 特許発明が出願時における公知技術から容易想到であったというためには， 当該特許発明と，対比する対象である引用例（主引用例）に記載された発明（主引 用発明）とを対比して，当該特許発明と主引用発明との一致点及び相違点を認定し た上で，当業者が主引用発明に他の公知技術又は周知技術とを組み合わせることに よって，主引用発明と，相違点に係る他の公知技術又は周知技術の構成を組み合わ＼nせることが，当業者において容易に想到することができたことを示すことが必要で ある。そして，特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が 異なれば，特許発明との一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づ いて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになるのであるから，主引用発 明が異なれば，無効理由も異なることは当然である。 これを本件についてみれば，本件発明１は，「水酸化ナトリウム，アスパラギン 酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類及びグリコール酸ナトリウムを 含有し，水酸化ナトリウムの配合量が組成物の０．１〜４０重量％であることを特 徴とする洗浄剤組成物」であるのに対し，甲１文献に記載された主引用発明は， 「２％以上の水酸化ナトリウム熱水溶液及びＥＤＴＡ等のキレート剤を含有するガ ラス瓶の洗浄剤組成物」であるから，水酸化ナトリウム水溶液とキレート剤を含む 洗浄剤組成物の点で本件発明１と一致し（水酸化ナトリウムの含有量も重複してい る。），キレート剤として，本件発明１が「アスパラギン酸二酢酸塩類及び／また はグルタミン酸二酢酸及びグリコール酸ナトリウムを含有」するのに対し，甲１文 献に記載された主引用発明は，ＥＤＴＡ等であり，キレート剤の組成において相違 するものと認められる。これに対し，本件発明１と第２審判における主引用発明と の一致点及び相違点１’ないし相違点４’又は相違点５’ないし相違点８’は，前 記認定のとおりであり，これとは明らかに異なるものである。 また，主引用例は，特許発明の出願時における公知技術を示すものであればよい のであるから，甲１文献のように出願時における周知技術を示す文献であっても， 主引用例になり得ることも明らかであり，これを主引用例たり得ないとする理由は ない。さらに，主引用発明が同一であったとしても，主引用発明に組み合わせる公 知技術又は周知技術が実質的に異なれば，発明の容易想到性の判断における具体的 な論理構成が異なることとなるのであるから，これによっても無効理由は異なるも＼n のとなる。 よって，特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異な る場合も，主引用発明が同一で，これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が 異なる場合も，いずれも異なる無効理由となるというべきであり，これらは，特許 法１６７条にいう「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判請求ということはで きない。

◆判決本文

　無効審判請求書の却下について、知財高裁は、無効理由としては失当又は不十分であり，一事不再理違反に当たるとしても、その理由での請求書却下は認められないと判断しました。
　法１３１条２項にいう「特許を無効にする根拠となる事実」とは，無効理由を基 礎付ける主要事実をいうものと解されるから，同項は，請求人が主張する無効理由 を基礎付ける主要事実を具体的に特定し，かつ，そのうち立証を要する事実につい ては，当該事実ごとに証拠との関係を記載することを記載要件とするものと解され る。しかし，同記載要件を欠くことを理由とする法１３３条３項に基づく却下決定 は，合議体による主張内容自体についての判断（請求が不適法であるかどうかの判 断を含む。）ではなく，審判長による単独の決定として，形式的な事項のみを審査し て，審理を行うことが可能な程度に主張が特定されているかどうかを判断して行う＼nものであるから，無効理由を基礎づける主要事実が具体的に特定されていないこと を理由とする審判請求書の却下は，審判請求書の無効理由の記載（補正を含む。）を， その記載全体及び提出された書証により容易に理解できる内容を併せ考慮して合理 的な解釈をしても特定を欠くことが明らかな場合にされるべきであるし，請求人が 主張する無効理由が証拠上認められないということをもって同項の特定を欠くとは いえないことはもちろんのこと，請求人が主張する無効理由が，法定された無効原 因についての独自の見解ないし法解釈に基づくものであるため，審判体において無 効理由としては失当又は不十分な事実の記載であると思料する場合であったり，ま＼nた，請求人が主張する無効原因が一事不再理違反に当たるなどの理由により，請求 が不適法である場合であっても，このことのみをもって同項の特定を欠くというこ とはできないというべきである。
・・・
。そして，引 用公報は，全６頁と比較的短いものであり，基本的な発明の実施の形態としては一 つしか記載されていない上（乙５の５），原告は，本件補正の際に，別紙２−２（乙 ６の４）を提出し，引用公報記載の発明の要約として，その実施形態の要約を「解 決手段」として記載している。 そうすると，原告の上記主張は，引用公報記載の発明を具体的に特定した上で， 本件特許発明は，出願前に公然知られていた引用公報記載の発明と同一の発明であ り，したがって，本件特許に係る出願は法２９条１項１号に反し，無効であるとの 主張をするものであると理解することができ，これらの事実を立証する証拠として 引用公報を提出したものであるから，法１３１条２項の「特許を無効とする根拠と なる事実を具体的に特定し，かつ，立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載し たもの」との記載要件を満たすものといえる。 (ｲ) なお，無効理由１の１についての本件審判請求書の記載には，「本件特許出 願は，・・引用公報記載の発明から容易に発明することができた特許発明と解すべき である」という部分があり，原告は，本件補正指令においてこの点についての釈明 を求められたにもかかわらず，同記載を補正していないことからすると，同主張部 分は，法２９条２項による無効をも主張するかのように解する余地はある。しかし， 原告（代理人弁理士）が，明確に同条１項１号を根拠条文として挙げ，本件特許発 明は，「いわゆる公知の発明である」と主張しているという無効理由１の１の記載全 体からみれば，同記載部分は，単なる誤記であると解するのが相当であり，同記載 部分があることをもって，法２９条１項１号違反の主張が特定されていないという ことはできない。
・・・・
本件審判請求書の記載によれば，原告は，無効理由１の２についても，法２ ９条１項１号を根拠条文として挙げ，本件特許発明はいわゆる公知の発明であると 主張しているところ，その具体的な理由として，乙５の８文書のうち広告宣伝用の 冊子の「自動検卵機」の「装置概要」に「特開２００４−１０１２０４」と明記さ れている発明が，本件特許発明（ただし，本件公開公報記載の発明）と同一の発明 であるとの主張をしている。そして，乙５の８文書の広告宣伝用の文書の「装置概 要」と題する部分には，「特開２００４−１０１２０４（２００４年４月２日公開）」 「本装置は，インフルエンザワクチン用有精卵を良卵と死卵に選別する装置です。 専用トレイ（３６個詰）に乗せられた卵を装置に供給すると，トレイ毎に画像判定 を行い死卵を抜き取り，良卵をトレイに残して排出します。排出したトレイは死卵 のところが空席になっています。手詰めで３６個詰めに直します。死卵は，回収用 の空トレイに乗せて排出します。」と記載されていることが認められる（乙５の８）。 本件審判請求書の記載自体からは，原告が本件特許発明と同一であると主張する 発明が，「特開２００４−１０１２０４」（本件公開公報）記載の発明自体をいうの か，乙５の８文書の広告宣伝用の文書に記載されている上記装置をいうのかが一見 して明らかではないが，本件公開公報（乙５の３）記載の発明は，有精卵内部のカ ラー画像を撮像し，その情報に基づいて正常卵を判定する有精卵の検査法及びその ような検査法を実現するための検査装置に関するものであることからすれば，原告 が本件特許発明と同一であると主張する発明は，乙５の８文書の広告宣伝用の文書 に記載されている上記装置が本件公開公報記載の発明を備えるものであるとして， これと本件特許発明との同一性を主張しているものと善解することができる。そう すると，原告の上記主張は，乙５の８文書記載の発明の内容を具体的に特定した上 で，同発明と本件特許発明は，同一の発明であり，したがって，本件特許発明は， 特許法２９条１項１号に反し，無効であるとの主張をするものと理解することがで き，これらの事実を立証する証拠として乙５の８文書及び本件公開公報を提出した ものであるから，法１３１条２項の「特許を無効とする根拠となる事実を具体的に 特定し，かつ，立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したもの」との記載要 件を満たすものといえる。
・・・
なお，原告は，本件審判請求書において，特許庁作成の審判請求書の様式見本で 定められている「請求の理由の要約」欄については記載をしておらず，却下決定は， 本件補正指令において同欄を正しく記載するように命じられたにもかかわらず，原 告がこれを補正しなかったことも摘示している。しかし，そもそも「請求の理由の 要約」欄自体を記載することは，法１３１条２項の記載要件ではないから，この点 をもって本件審判請求書が同項の記載要件を欠くということもできない。 また，却下決定は，本件補正指令においては，証拠方法についても正しく記載す るように命じたにもかかわらず，原告がこれを補正しなかったことも摘示している。 しかし，証拠の提出方法（一括して提出するか，別文書として区別して提出するか） や証拠説明書の記載内容（文書作成日や公開日等を記載する，証拠の標目を正しく 記載するか）は，これらが適切な審理を行う上で有用であり，これらを欠くことに より証拠の内容が不明となり，立証が足りないものとして，原告が主張する無効理 由が認められない不利益を被ることはあるとしても，これらに不備があることをも って審判請求書の必要的記載事項を欠くということはできない。

◆判決本文

　審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下することができるとする主張は採用できないと判断されました。ただ本件における補正却下は問題なしと判断されました。
　そこで検討するに，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法５０条本文は，拒絶査定をしようとする場合は，出願人に対し拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し，同法１７条の２第１項１号に基づき，出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ，これらの規定は，同法１５９条２項により，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。この準用の趣旨は，審査段階で示されなかった拒絶理由に基づいて直ちに請求不成立の審決を行うことは，審査段階と異なりその後の補正の機会も設けられていない（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。）以上，出願人である審判請求人にとって不意打ちとなり，過酷であるからである。そこで，手続保障の観点から，出願人に意見書の提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに，補正の機会を与えることにより，出願された特許発明の保護を図ったものと理解される。この適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は，拒絶査定不服審判において審判請求時の補正が行われ，補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも当然妥当するものであって，その後の補正の機会のない審判請求人の手続保障は，同様に重視されるべきものといえる。
以上の点を考慮すると，拒絶査定不服審判において，本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に，仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知し，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。これに対し，当該補正が他の補正の要件を欠いているような場合は，当然，補正を却下すべきであるし，当該補正が限定的減縮に該当するような場合であっても，当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には，査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえず，その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても，当業者である審判請求人に過酷とはいえず，手続保障の面で欠けることはないといえよう。そうすると，審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下することができるとする被告の主位的主張は，上記の説示に反する限度で採用することができない。
(2) 以上の点を踏まえて更に検討するに，本件において，拒絶査定の理由は，「補正前発明は，当業者が，引用文献１に記載された発明に対して，引用文献２に開示された技術及び周知技術を適用して容易に発明をすることができた」というものであるのに対し，審決の補正却下の理由は，「補正発明は，当業者が，引用文献１に記載された発明に対して周知技術を適用して容易に発明することができた」というものである。そうすると，両者の相違は，引用文献２に開示された技術について，拒絶査定ではこれを公知技術としたのに対し，審決ではこれを周知技術と評価して例示したのであって，審判請求人である原告にとって不意打ちとはいえないから，審判段階の独立特許要件の判断において改めてこの点について意見書の提出及び補正をする機会を与えなくとも，手続保障の面から審決に違背はないといえる。この点について原告は，審決が，拒絶理由通知書及び拒絶査定において引用されなかった参考文献１ないし３を引用しており，これらに対して補正できないことにかんがみれば十分な反論を行うことは困難であり，審理手続を尽くすことができたとはいえないと主張する。しかし，参考文献１ないし３は，審決において周知技術や常套手段を示すものとして引用されたものであり，後記３(2)及び(3)のとおり，いずれも実際に当業者にとっての周知の技術や常套手段を示したものと認められるのであるから，これに対する補正の機会が与えられなくとも（参考文献１及び２は，審判の審尋において示されたものであり，原告からこれらに対する反論として回答書（甲１４）が提出されている。），当業者である審査請求人にとって格別の不利益はないものと解され，原告の主張には理由がない。また，原告は，審決が，引用文献１及び２の記載の中から拒絶理由通知書及び拒絶査定で引用した箇所とは異なる箇所を引用しており，審理手続を尽くすことができなかったと主張する。しかし，拒絶理由通知書（甲７）及び拒絶査定（甲１０）では，引用文献１の一部を適示して，引用発明の本質的部分である「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒのツールバーのボタンからワンクリックで表示中のＷｅｂページのサーバのＷｈｏｉｓ情報を表＼＼示させるシステム」という技術事項が開示されていることを示したのに対し，審決では，当該摘示箇所を示した上で，引用発明の背景や目的効果等を示すために別途の箇所を摘記したもの認められるから，原告にとって不利益がないことは明らかであり，原告の主張には理由がない。したがって，審決が，補正発明は独立特許要件を満たさないことを理由として，審判段階で改めて拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下したことに誤りはなく，原告の主張する取消事由１は理由がない。

◆判決本文

　手続き違背ありとして、拒絶審決が取り消されました。
　ア(ｱ) 被告は，1)本件拒絶理由通知書においては，「理由１」，すなわち，新規性欠如を拒絶理由とする請求項として，当初請求項「１，２，５〜８，１１〜１６，２０〜２２，２５」が挙げられていること，2)その後，平成２４年補正により，当初請求項４及び１０が削除されて項番号が振り直されたことから，平成２４年補正後請求項「１，２，４〜７，９〜１４，１８〜２０，２３」が，「理由１」の対象となったこと，3)本件拒絶理由通知書においては，拒絶理由の対象となる請求項につき，「下記の請求項に係る発明は，」という，「記」以下の記載に委ねる文言が明記されているのに対し，本件拒絶査定においては，そのような文言は記載されておらず，本件拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶したことが記載されていることから，本件拒絶査定により「理由１」に基づいて拒絶された請求項は，第一義的には，上記2)の平成２４年補正後請求項「１，２，４〜７，９〜１４，１８〜２０，２３」であることが理解できる旨主張する。 (ｲ)ａ しかしながら，前述した本件拒絶査定の記載内容によれば，本件拒絶査定の理由となる請求項は，「備考」欄に記載されたものとみるのが自然である。 ｂ そして，前述したとおり，本件拒絶査定中，平成２４年補正後請求項１に言及しているのは，「なお書き」における新規事項追加及び明瞭性の問題点の指摘のみであり，それ以外にはない。 加えて，本件拒絶理由通知書において，「理由２」，「引用文献等２」，すなわち，引用文献２に対して進歩性を欠くことを拒絶理由とする請求項として挙げられている当初請求項のうち，「７」及び「１１〜１４」に対応する平成２４年補正後請求項は，「６」及び「９〜１２」であるところ，これらの請求項は，本件拒絶査定においても，本件拒絶理由通知書と同じく，「理由２」，「引用文献等２」の対象として明記 されており，「なおも，引用文献２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることが出来たものである。」と記載されている。これは，上記請求項については，平成２４年補正を経てもなお，本件拒絶理由通知書記載の拒絶理由が解消されていないことを示すものである。 上記の点に鑑みれば，本件拒絶査定において，「理由１」及び「理由２」のいずれの対象にも記載されていない平成２４年補正後請求項１につき，これに対応する当初請求項１について本件拒絶理由通知書に記載されていた拒絶理由が，黙示に維持されているものと解する余地はないものというべきである。
ｃ 以上によれば，被告の前記主張は，失当といわざるを得ない。
イ(ｱ) また，被告は，本件拒絶査定には，平成２４年補正後本願発明１を更に限定した平成２４年補正後本願発明２４につき，新規性を欠く旨が説明されているのであるから，当業者であれば，平成２４年補正後本願発明１が，依然として，新規性を欠くとの拒絶理由を回避できないことは，当然に予測できる旨主張する。＼n(ｲ) しかしながら，前記アのとおり，1)本件拒絶査定中，平成２４年補正後請求項１については，「なお書き」において新規事項追加及び明瞭性の問題点を指摘されているほかは，一切，言及されていないこと，2)他方，本件拒絶理由通知書中，「理由２」，「引用文献等２」の対象とされている当初請求項のうち「７」及び「１１〜１４」については，これらに対応する平成２４年補正後請求項の「６」及び「９〜１２」が，本件拒絶査定においても，「理由２」，「引用文献等２」の対象として明記されていること鑑みれば，当業者は，当初請求項１について，本件拒絶理由通知書に記載された拒絶理由はすべて平成２４年補正により解消し，本件拒絶査定において指摘されている新規事項追加及び明瞭性の問題点を解消すれば，特許査定が得られるものと認識するのが，当然である。 以上に加え，1)平成２４年補正後請求項２４は，平成２４年補正後請求項１を含むほかの請求項を引用することなく，独立の請求項であること，2)クレームの文言上，平成２４年補正後請求項２４が平成２４年補正後請求項１を包含するものとま では，直ちにいい難いことも併せ考えれば，原告を含む当業者が，本件拒絶査定において平成２４年補正後本願発明２４が新規性を欠く旨が説明されていることをもって，平成２４年補正後本願発明１についても同様に新規性を欠くものと認識することは，考え難い。平成２４年補正後本願発明１が，新規性を欠いているのであれば，それを拒絶査定で明示すれば足りるのであり，出願人に対し疑義を与えるような記載をすべきではない。

◆判決本文

　第１次取消判決の拘束力に抵触する判断をしたとして、審決が取り消されました。
　・・・同審決は，甲１文献の表６中の試料１の記載内容を根拠として，甲１文献において「具体的に示されている発泡剤は，空気，ＣＯ２，ＨＦＣ−２４５ｆａ，ＨＣＦＣ−１４１ｂ及びＨＦＣ−３６５ｍｆｃの初期体積分率（％）が，それぞれ，１．５，３８．５，２２．４，１６．８及び２０．８である混合気体」（以下「甲１混合気体」という。）であるとした上で，「（甲１文献に）具体的に示されている発泡剤組成物は，その成分として，代替物である「ＨＦＣ−２４５ｆａ」及び「ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ」とともに「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」を依然として含有するものであって，この発泡剤組成物から，さらに熱的性能＼，防火性能に優れる「ＨＣＦＣ−１４１ｂ」を完全に除去することは，当業者が予＼測できるとはいえない。」と結論付けたものである。これに対し，前記(2)イのとおり、第1次取り消し審決は、甲１文献には「オゾン層に悪影響を与えるＨＣＦＣ−１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ−２４５ｆａ及びＨＦＣ−３６５ｍｆｃ（特に，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ）を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる」こと，これに対し、「ＨＣＦＣ−１４１ｂを，その熱的性能，防火性能＼を理由として，依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される」ことからすると，甲１文献の「ＨＣＦＣ−１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ−２４５ｆａ及びＨＦＣ−３６５ｍｆｃが好ましいとの記載から，混合気体からＨＣＦＣ−１４１ｂを除去し，その代替物としてＨＦＣ−２４５ｆａないしＨＦＣ−３６５ｍｆｃを使用した発泡剤組成物を得ることが，当業者に予測できないとした審決の判断は，合理的な理由に基づかないものと解される」として，「甲１に記載された混合気体から，…発泡剤成分事項１又は…２を，当業者といえども容易に想到できないとした審決の判断は誤りである」と結論付けたものである。＼nそうすると，第１次取消判決は，要するに，第１次審決が，甲１文献に示されているとする甲１混合気体からＨＣＦＣ−１４１ｂを完全に除去することは，当業者が予測できるとはいえないと判断したのに対し，甲１文献に，ＨＣＦＣ−１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ−２４５ｆａ及びＨＦＣ−３６５ｍｆｃが好ましいとの記載があること，ＨＣＦＣ−１４１ｂを熱的性能＼，防火性能を理由に依然として含ませるべきとの見解は示されていないことを理由に，甲１混合気体からＨＣＦＣ−１４１ｂを完全に除去することは当業者が予＼測できないとの第１次審決の判断は合理的理由に基づくものではなく，誤りであるとしたものであり，かかる認定判断部分が，同判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断を成すものであるということができる。 よって，この認定判断部分が，第１次取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断に当たり，審判官は，再度の審判手続において，この取消判決の拘束力の及ぶ認定判断に抵触する認定判断をすることが許されないというべきである。

◆判決本文

　創作容易であるので登録できないとした審決が維持されました。「複数表示された静止画や動画等の選択表＼示枠をクリックすることにより当該画像等を拡大表示したり，静止画や動画等の選択表＼示枠を左右又は上下の移動操作に合わせて移動させることは，携帯情報端末の当業者にとって本願の出願前に極めて広く知られた手法であるから，審決がこれを顕著な事実と認め，その手法を理由中に提示しなかった点に，拒絶理由を通知しなかった違法や判断遺脱の違法はない」との被告の主張が認められました。
　原告は，審決が，態様（Ｄ）及び（Ｅ）について何らの証拠を示すことなく，この種物品分野において広く知られた手法であるとして創作非容易性を否定した点で，拒絶理由を通知することなく審決をした違法及び判断遺脱の違法があると主張する（前記第３の３）。しかるに，当該物品分野において広く知られた手法については，発明の属する技術の分野における周知技術と同様，当業者が熟知している事項であるため，本来，審決においてその認定根拠を示すまでもないのであり，このような認定根拠となる文献を示さなかったとしても，意匠法５０条３項の準用する特許法５０条に違反するということはできない。 そして，態様（Ｄ）及び（Ｅ）に係る手法が携帯情報端末の当業者にとって広く知られた手法であると認められることは，前記３のとおりであるから，審決において，特段の証拠を示すことなく同旨の判断を示したことは，意匠法５０条３項の準用する特許法５０条に違反するものではない。また，この点に関して判断の遺脱があったということもできないから，意匠法５２条の準用する特許法１５７条に違反するということもできない。 よって，原告の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

◆関連事件はこちらです。平成26(行ケ)10077

◆平成26(行ケ)10076

◆平成26(行ケ)10075

◆平成26(行ケ)10074

◆平成26(行ケ)10073

◆平成26(行ケ)10072

　原告の無効理由に関する主張に関して判断を遺漏したという違法があるとして、無効理由無しとした審決が取り消されました。
「請求の理由の要約」欄には記載があるものの，その後の無効理由を詳細に記載した部分では具体的な主張がないものが散見される場合には，審判長は，記載要件に違反する不適法な審判請求で，補正が不可能でない限り，その違反又は不備の程度に応じて，補正を命じなければならず，あるいは釈明することが望まれる」
　上記認定事実によれば，審判請求書（甲３１）の「本件特許を無効にすべき理由」欄に具体的な記載はないものの，審判請求書の「請求の理由の要約」欄には，請求項３について甲１０を引用例とする公然実施に関する記載が明確に存在し，その後も，口頭審理陳述要領書（甲３３）別紙において同趣旨の記載があり，しかも，証拠の記載が一部追加されていることからして，同主張が維持されていることが明白である。また，甲１０が写真とその説明であることからすると，「請求の理由の要約」欄の「・写真１ 左側前に立て掛けてある半製品の角部に非カット部分（イグサ繊維）がみられる」という記載によって，「非カット部分」と甲１０という証拠との関係が特定されるとともに，甲１０の証拠のうちの具体的にどの部分が「非カット部分」という請求項３独自の構成要件に当たるかの特定もなされている以上，無効理由として実質的な理由が記載されていると十＼＼分評価することができる。そして，その後の審判手続において同主張を撤回したと認められないことは，上記認定のとおりである。他方，被告らも，請求項３について甲１０を引用例とする公然実施に関する記載がないことを前提に反論をしていたとは認められず，この点を審決が判断することが，被告らにとって不意打ちとなるものではない。 したがって，無効審判手続において，請求項３について甲１０を引用例とする公然実施に関する主張があり，当事者双方でその点について攻防が尽くされたと認められるにもかかわらず，審決は，その点についての判断を何ら示さなかったことになる。
３ 小括
以上によれば，審決には，無効請求不成立の判断をするに当たり，原告の無効理由に関する主張に関して判断を遺漏したという違法があることは明らかである。そして，この点は，審決の結論に影響を及ぼすおそれがあると認められる。 よって，原告の取消事由３は理由があり，その余の取消事由について判断するまでもなく，審決は取消しを免れない。 なお，審決は，原告が主張していない無効理由，すなわち，甲１を引用例とする 請求項３についての進歩性欠如の無効理由の審理判断をしており（上記第２の４(1)オ），これについての通知及び意見申立ての機会が付与されていないから，手続が適正になされたとはいい難い（特許法１５３条２項参照）。また，無効理由の主張を具体的かつ明確にすることは，本来，審判請求人である原告自身の責務というべきであるが，本件のように，審判請求書に記載された原告の無効理由の主張の中に，「請求の理由の要約」欄には記載があるものの，その後の無効理由を詳細に記載した部分では具体的な主張がないものが散見される場合には，審判長は，記載要件に違反する不適法な審判請求で，補正が不可能＼＼でない限り，その違反又は不備の程度に応じて，補正を命じなければならず，あるいは釈明することが望まれる（特許法１３３条１項，１３４条４項，１３５条参照）。今後，審判手続において，原告の無効理由の主張を整理し，請求項ごとの無効理由とその証拠の関連を改めて明らかにした上で（例えば，請求項１及び２に関する甲１０を引用例とする公然実施の主張は，審判請求書の「請求の理由の要約」欄中，「理由の要点」欄には記載があるが，請求項ごとの「証拠」欄に甲１０が挙げられておらず，主張の意思があるか否か判然としない。また，請求項３に関する甲６ないし９を引用例とする公然実施の主張は，同「理由の要点」欄における「（甲第１０号証等）」の「等」に含まれていたと解する余地があるが，甲６ないし９において「非カット部分」がどれに該当するかの具体的な主張がない。その他，請求項１ないし５に関する甲６ないし１０を引用例とする進歩性の欠如の主張は，引用例の認定やそれを前提とした相違点の指摘がない。），整理された無効理由について，適切な判断が示されなければならない。

◆判決本文

　無効審判で提出したDVDの証拠力について争われました。裁判所は、公然実施されたとした審決を維持しました。
　原告は，甲９号証の１のビデオ映像は重要な部分に関し編集された疑いがあり，その提出経緯も不自然であるから，甲９号証の１には証拠価値が認められないと主張する。 しかし，甲４９号証によれば，甲９号証の１のＤＶＤに収録された映像は，もともとビデオカセットに撮影された映像であるところ，甲４５号証の映像が収録されていたのは８ミリビデオテープカセットであり，カセットの背面には，「スカーフジョインタ DATE:97.3.14サンテック用」とのラベルが貼り付けられている。甲４６，４７号証の映像が収録されていたのはデジタルビデオカセットであり，カセットの表＼面には，それぞれ「97.3.14サンテックスカーフ」等，「97.6.17サンテックNo.1」と記載されたラベルが貼り付けられている。また，被告の説明によれば，甲９号証の１のビデオ映像は，平成９年１０月２９日から同年１１月２日まで開催された第３３回名古屋国際木工機械展において上映する目的等で製作したものであり，甲９の１本体映像には，不鮮明な部分があったため，甲４５ないし４７号証の映像を差し込んで，甲９号証の１の映像を作成したものとされている（甲１１９）。これらの作成経緯，差し込まれた甲４５ないし４７号証の原映像の保存状況，甲９号証の１の内容に照らせば，甲９号証の１の証拠価値を疑わせるような事情は見当たらず，原告の主張を採用することはできない。原告は，先行侵害訴訟や審決における提出経緯が不自然であると主張するが，原告の主張する事情が訴訟や審決の進行に照らして特段不自然なものとは認められないし，先行侵害訴訟において最初に証拠として提出した際に，編集の経緯について説明していなかったことをもって，証拠価値を疑わせる事情とは認められない。＼n

◆判決本文

　取消理由の一つとして、拒絶査定不服審判にて、独立特許要件を満たさない場合にも、意見書提出の機会を与えるべきと主張しましたが、裁判所はこれを否定しました。
　原告は，拒絶査定不服審判を請求し，特許請求の範囲について拒絶査定の理由を解消するような限定を付加して補正をした特許出願人（審判請求人）に対する補正却下の理由が，特許出願人が想定し得ない新たな引用文献を引用した新たな拒絶の理由である独立特許要件違反の場合には，特許出願人に何ら責任はなく，かかる場合にまで意見書提出の機会を与えないことは，特許庁審判官による再度の審査（審理）を適正に受ける権利を，特許出願人から不当に奪うものであること，そもそも特許法１５９条１項及び２項の立法趣旨は，拒絶査定不服審判請求時にした補正が新規事項を追加するものである場合において優先的に補正却下を適用することにあるのであって，拒絶査定不服審判請求時に原査定の拒絶理由を解消すべく請求項を減縮した補正を，意見書・補正書の提出機会を与えずに，新たな拒絶理由によって補正却下するような事態に適用することは想定されていないのであるから，拒絶査定不服審判請求時にした補正を，補正違反の態様にかかわらず一律に補正却下の対象とした同法１５９条１項後段及び２項後段の規定自体が立法の誤りであり，憲法３１条に反し違憲であって，本件審決もまた違憲な規定に則ったものであるから違憲である旨主張する。特許法１５９条１項後段及び２項後段は，平成５年法律第２６号により規定されたものであることから，その立法経緯等について検討するに，従前の特許法においては，特許請求の範囲の補正については，出願公告の決定謄本の送達前に出願当初の明細書に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を増加，減少又は変更する補正は，明細書の要旨を変更しないものとみなすと規定されているのみであったことから，拒絶理由通知後であっても，特許請求の範囲の拡張，変更等の補正を行うことが許容されていたのみならず，特許請求の範囲の補正の回数も制限されていなかったため，一つの出願において拒絶理由が通知されるたびに特許請求の範囲の補正を行うことも許容されていた。そして，このような補正がされた場合には，審査対象が変更されるため，そのたびに新たな先行技術の調査及びその結果に基づく対比判断等の新たな審査を行わざるを得なかったが，実際の出願において何回も特許請求の範囲についての補正が行われた場合は，出願間の取扱いに公平性を欠くことになるのみならず，このような出願が存在することにより，他の出願の審査の遅延をも生じるおそれがあるという弊害が生じていた。さらに，第三者にとっては，出願公開後に補償金請求権が発生するにもかかわらず，特許請求の範囲の補正が何回も行われることにより，特許が付与がされる対象が何回も変更されることとなり，その監視負担が過大となるという弊害も生じていた。そこで，平成４年１２月にとりまとめられた工業所有権審議会の答申（以下「審議会答申＼」という。）においては，昭和６３年に我が国の特許法に主要国と同様の多項制が既に導入されており，その利用も拡大しつつあること等も踏まえ，出願公告の決定謄本送達前の特許請求の範囲の補正について，制度及び審査実務等の運用の国際的調和，出願間の取扱いの公平性及び迅速な権利付与等の観点から適正化を図るべきであるとされた。また，従前の特許法においては，出願公告の決定謄本の送達前に拒絶査定不服審判を請求する際には，特許請求の範囲の拡張，減縮，変更を含めた広範な補正を行うことが認められているとともに，審判請求時に補正がされた場合には，審査前置制度により，審査官が再度審査を行い，拒絶査定の対象となった請求項が削除される等，拒絶査定をした理由が解消されている場合には，審査官に拒絶査定を取り消す機会が与えられていた。この審査前置制度の趣旨は，審判請求時に補正がされた場合は，審判合議体による審理の前に審査官に再度審査をさせることにより，審査段階において得られた調査結果や出願内容の知識を活用し，出願内容の理解や調査に要する時間を節約して処理を行うことにあった。しかしながら，審査前置制度は，我が国の特許法が単項制を採用していた頃に導入されたものであり，拒絶査定不服審判請求時に特許請求の範囲の拡張，変更を行う補正も許容されていたことから，そのようは補正がされた場合は，拒絶査定を受けた発明とは別の発明について，審査官による再度の審査（または審判官による審理）が行われることとなり，その結果，もとの審査における審理の手続や結果が軽視され，新たに最初から審理がし直されることともなりかねなかったことから，審理の迅速性及び的確性が十分に確保され難いという問題を有していた。また，拒絶査定不服審判請求時に，特許請求の範囲を拡張，変更する補正がされると，多項性の利用が拡大しつつある状況においては，多項制を有意義に活用し，特許請求の範囲の請求項の削除等の補正のみを行う出願との間において，出願の取扱いの公平性が担保されないこととなっていたのみならず，前者の出願が存在することにより，後者の出願の審理が遅延するという弊害をも生じていた。このため，審議会答申＼においては，拒絶査定不服審判における補正の範囲に関する主要国の制度及び運用も考慮しつつ，行政処分である拒絶査定の瑕疵の是正をより迅速，的確かつ公平に行うため，出願公告の決定謄本送達前の拒絶査定不服審判の請求時における補正の範囲の適正化を行うべきであるとされた。そこで，平成５年法律第２６号において，最後の拒絶理由通知に対する補正について，明細書及び図面に新規事項を追加しないものであるほか，特許請求の範囲の減縮に当たる補正がされた場合においても，補正後の発明が独立して特許を受けることができるもののみを許容すること（独立特許要件）を含めて補正の範囲の適正化を図るべく特許法１７条の２の規定が整備され，拒絶理由の通知について同法５０条ただし書の規定が設けられるとともに，不適法な補正は却下することとして同法５３条１項ないし３項の規定が設けられた。このように，最後の拒絶理由通知に対する補正が独立特許要件を含めて特許法１７条の２の規定に違反する不適法なものであることが出願公告の決定謄本の送達前に認められた場合に，拒絶理由を通知することなく当該補正を却下することとした理由は，補正により特許可能となる発明については補正を認めることによって迅速に権利付与を行うことが出願人の利益となるのに対し，補正後の発明が特許性を有しない場合に再度拒絶理由を通知することとした場合には拒絶理由通知に対して再度の補正が可能＼であるため，審査官は当該補正について再度審査する必要があり，審査の迅速性が十分に確保され難く，出願間の取扱いの公平性を欠くことになるためである。そして，出願公告の決定謄本送達前に拒絶査定不服審判を請求する際の補正ができる範囲についても，審判制度の改善の一環として，制度の国際的調和を図るとともに，拒絶査定不服審判の審理の迅速化を図る観点から，最後の拒絶理由通知に対する補正と同じ範囲とするとともに，特許法１５９条１項後段及び２項後段を規定し，同法５３条及び５０条ただし書を準用することにより，独立特許要件を含めてその補正が不適法な場合には，新たにその旨の拒絶理由を通知することなく，その補正を却下することとした（以上について，乙１〜９）。上記でみたところによれば，特許法１５９条１項後段及び２項後段は，独立特許要件違反を含め拒絶査定不服審判請求時にされた不適法な補正に対し，拒絶理由を通知することなくこれを却下することにより，審理の迅速化，出願間の公平性の確保及び第三者の監視負担の軽減等を図った合理的な規定であるというべきであるから，これらの規定が憲法３１条に違反する旨の原告の前記主張は採用することができない。
(3) 原告は，本件のように拒絶査定不服審判請求時に原査定の拒絶理由を解消するために特許請求の範囲を減縮した補正を，新たな引用文献に基づく新たな拒絶理由で却下する場合には，審判合議体は，いきなり補正却下・拒絶審決をするのではなく，まず拒絶理由を通知するとの運用をすることが，特許制度の趣旨及び憲法３１条に沿うものであるから，本件審決は，特許法１５９条１項後段及び２項後段の規定を適切に運用することを怠った違法性，違憲性がある旨主張するが，かかる運用を特許庁に義務づけることは，前記(2)で検討した平成５年法律第２６号による改正の趣旨を没却する結果となるものであることは明らかであるから，原告の上記主張を採用することはできない。

◆判決本文

ゴルフクラブ「ＫＡＭＵＩ」について、周知性が否定されました。特許庁は同一証拠ではないとして10号の無効理由ありと判断しましたが、裁判所は同一事実同一証拠に基づくとして、審決を取り消しました。理由は一事不再理の適用誤りです。侵害事件では、本件被告に先使用権が認められています。
　そうすると，無効審判請求においては，「同一の事実」とは，同一の無効理由に係る主張事実を指し，「同一の証拠」とは，当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。そして，同一の事実（同一の立証命題）を根拠づけるための証拠である以上，証拠方法が相違することは，直ちには，証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべきである。このような理解は，平成２３年法律第６３号による特許法１６７条の改正により，確定審決の第三者効を廃止することとし，他方で当事者間（参加人を含む。）においては，紛争の一回的解決を実現させた趣旨に，最も良く合致するものというべきである。
・・・・
(3) 判断
ア 同一事実について
本件商標が商標法４条１項１０号に該当するとの事項についての被告の主張事実は，被告が使用する商標は，本件商標登録の出願時には，被告がゴルフクラブに使用する商標として，日本国内の取引者・需要者に広く認識されており，その状態は本件商標の登録査定時においても継続していること，本件商標は被告が使用する商標と類似すること，本件商標の指定商品は被告の商標が使用されているゴルフクラブと類似することであり，その主張事実は，前審判及び本件審判において同一であると評価できる。なお，本件審判では，周知であるとの被告の主張に係る商標が，以下の1)ないし3)のいずれであるか必ずしも明確ではない。1)「ＫＡＭＵＩ」単体商標のみ2)「ＫＡＭＵＩ」単体商標及び「Ｋ∧ＭＵＩ＋くさび図形」商標3)1)又は2)に「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」，「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ」及び「ＫＡＭＵＩＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ」の各文字からなる商標を含むしかし，本件審判において被告が周知であると主張する商標が上記のいずれであっても，それらは，前審判において判断の対象とした商標に含まれるというべきである。すなわち，1)「ＫＡＭＵＩ」単体商標は，前審判における別紙前審判引用商標目録１，２及び４記載の商標に含まれる。2)「Ｋ∧ＭＵＩ＋くさび図形」商標は，前審判における別紙前審判引用商標目録４記載の商標に図形を付加した商標である。3)「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」及び「ＫＡＭＵＩ ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ」の各文字からなる商標について原告が周知であると主張する部分は，いずれも「ＫＡＭＵＩ」部分であると合理的に解される（「ＴＹＰＨＯＯＮＰＲＯ」の文字からなる商標は，本件審決の判断の当否に直接関連するものではない。）。以上によれば，前審判と本件審判とでは，被告が周知性を有すると主張する被告使用の商標は，互いに同一と評価できる。（なお，本件審決は，前審判における無効理由が商標法４条１項１０号及び１９号該当性であるのに対して，本件審判における無効理由が同項７号又は１０号該当性であるから，前審判と本件審判とは「同一の事実」に基づく審判請求ではないと判断する。しかし，同項１０号所定の無効理由の存否について判断した審決が確定した後に，それと異なる無効理由を追加さえすれば，同項１０号所定の無効理由の存否について判断した審決の確定効がなくなると解する審決の判断が，誤った理解に基づくことは明らかである。）
イ 同一証拠について
前記のとおり，前審判と本件審判とでは，被告が使用する商標の周知性を裏付ける主張事実は，ほとんど同一であり，周知性を立証するための証拠は，そのほとんどが同一である。なお，本件審判では，前審判とは異なり，「被告の２０００年版商品カタログ」（甲１０），「カムイ社の出荷明細」（甲１１−１−１ないし１１−１−９），「カムイ社の平成１５年度ないし平成１８年度の決算報告書」（甲１１−２ないし１１−５），「使用プロ一覧表」（甲１１−３１）が，証拠として提出されている。そこで，上記各証拠の性質につき，念のため検討する（なお，本件審判で新たに提出された上記以外の証拠は，商標法４条１項１０号該当性に関連するものではない。）。(ｱ) 「被告の２０００年版商品カタログ」（甲１０）前審判において，被告は，他のカタログ（甲５３，５４）を提出したが，前審決において，提出に係る当該カタログは作成年月日が確認できないとされたことから（甲１１２），本件審判において，作成年月日の確認ができるカタログを提出したと解される。(ｲ) 「カムイ社の出荷明細及び決算報告書」（甲１１−１−１ないし１１−１−９，１１−２ないし１１−５）前審判において，被告は，カムイ社が販売した被告ゴルフクラブの本数の表（甲１１−１）を提出したが，前審決において，販売数の裏付けがないことなどから同表＼に記載された本数が採用されなかったため，本件審判において，同表の信憑性を裏付けるために提出された証拠と解される。(ｳ) 「使用プロ一覧表」（甲１１−３１）前審判において，被告は，使用プロ一覧表＼（甲４０）を提出したが，本件審判において，その形式を変更し，被告ゴルフクラブを使用するプロゴルファーの氏名等を追加記載したものを証拠として提出したと解される。上記によれば，本件審判で提出された上記各証拠は，前審決における被告の主張を排斥した判断に対し，同判断を蒸し返す趣旨で提出された証拠の範囲を超えるものではない。
ウ 小括
　以上によると，前審判と本件審判とでは，商標法４条１項１０号違反の根拠として主張されている事実において同一であり，また，これを立証するために提出された証拠も実質的に同一であると評価できる。したがって，本件審判における本件商標が同項１０号に該当することを理由とする無効審判請求は，前審決の確定効に反するものとして許されないというべきである。本件商標が同項１０号に該当するとして本件商標登録が無効であるとした本件審決には，上記の点における誤りがある。なお，被告は，本件商標が同項７号に該当しないとした審決の判断に対して誤りがある旨を指摘する。しかし，この点については取消事由とされておらず，判断しない。

◆判決本文

　

◆侵害事件はこちらです。平成22(ワ)32483

　知財高裁は、補正についての手続き違反があるとして、審決を取り消しました。
概要は以下の通り。 　旧請求項１９は、請求項１の従属請求項。旧１９について、拒絶理由が示されていなかったので、補正にて、旧１９の限定を新請求項１に追加したが、審決では、請求項の減縮であると判断して審査をし、独立特許要件を満たしていないとして、補正却下しました。
　本件出願に係る平成２３年７月８日付けの拒絶査定は，上記(1)ウに記載のとおり，請求項１〜１８，２１〜２６，２９〜３３に係る発明は特許を受けることができないとするもので，請求項１９に係る発明は拒絶査定の理由となっていない。平成２３年１１月１４日付け手続補正書による補正（本件補正）は，上記(1)エに記載のとおり，上記拒絶査定の拒絶理由を解消するためにされたもので，本件補正後の請求項（新請求項）１は，原告が審判請求書で主張しているように，本件補正前の請求項（旧請求項）１を引用する形式で記載されていた旧請求項１９を，当該引用部分を具体的に記載することにより引用形式でない独立の請求項としたものであると認められる。そうすると，新請求項１は，旧請求項１を削除して，旧請求項１９を新請求項１にしたものであるから，旧請求項１の補正という観点からみれば，同請求項の削除を目的とした補正であり，特許請求の範囲の減縮を目的としたものではないから，前記のとおり，独立特許要件違反を理由とする補正却下をすることはできない。また，旧請求項１９の内容は，新請求項１と同一であるから，旧請求項１９の補正という観点から見ても，特許請求の範囲の限縮を目的とする補正ではない。したがって，審決は，実質的には，項番号の繰上げ以外に補正のない旧請求項１９である新請求項１を，独立特許要件違反による補正却下を理由として拒絶したものと認められ，その点において誤りといわなければならない。そして，旧請求項１９は，拒絶査定の理由とはされていなかったのであるから，特許法１５９条２項にいう「査定の理由」は存在しない。すなわち，平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知では，当時の請求項１９についても拒絶の理由が示されているが，平成２３年３月１６日付け手続補正により旧請求項１９として補正され，その後の拒絶査定では，旧請求項１９は拒絶査定の理由とされていない。したがって，審決において，旧請求項１９である新請求項１を拒絶する場合は，拒絶の理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。しかしながら，本件審判手続において拒絶理由は通知されなかったのであるから，旧請求項１９についての拒絶理由は，査定手続においても，審判手続においても通知されておらず，本件審決に係る手続は違法なものといわざるを得ない（なお，仮に，本件補正が，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し，条文上，独立特許要件違反を理由に補正却下することが可能とされる場合であったとしても，審決において，審査及び審判の過程で全く拒絶理由を通知されていない請求項のみが進歩性を欠くことを理由として，補正却下することは，適正手続の保障の観点から，許されるものではないと解される。）。＼n

◆判決本文

　商標無効審判における一事不再理が争われました。裁判所は、一事不再理の原則に必ずしも反するものではないと判断しました。また、先頭文字Mを図案化してMとは認識できないとして非類似と判断しました。
　改正前特許法１６７条を準用した改正前商標法５６条１項の趣旨は，商標権者における応訴の繰返しによる煩わしさを避けるとともに，訴訟経済の観点から蒸し返し請求を防止し，無効審判をする者の利益と商標権の安定を図る点にあるところ，本件では，本件審判請求の請求人である原告が第一次審判請求の請求人である明治製菓株式会社の承継人であり実質的に前件と当事者が同一であるという事実関係が認められるから，第三者による再度の審判請求の場合と比較してみると，相対的には，蒸し返し請求防止の要請がより重視され，事実や証拠の同一性についてある程度緩和して解釈されてもやむを得ないというべきである。そうすると，本件審判請求が改正前商標法５６条１項に反しないものとして，新たな「証拠」に基づく適法な審判請求といえるためには，形式的に第一次無効審判請求で提出されたものと異なる証拠が提出されてさえいれば許されることとなるわけではなく，新たに提出された証拠が，実質的に見て，これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠といえる必要があるというべきである。以上を前提に本件につき検討するに，本件審判請求では，第一次審判請求で提出なされなかった甲７，８，２３ないし２７が新たに提出されているところ（弁論の全趣旨），それ以外の大半の証拠は共通しているといわざるを得ない。しかしながら，追加された証拠は，本件商標中の「『二つのだ円形をハート型に重ねた形状に図案化され』た部分」である本件図形がローマ字「Ｍ」と認定できるかに関わる証拠（甲７），被告が明治パン株式会社の新工場が設立されることを契機として，そこで使用する伝票や名刺，封筒などに記載される商標として本件商標をデザインし，登録出願したという本件商標の称呼に関わる証拠（甲８）や本件商標の実際の使用態様を明らかにする証拠（甲２３ないし２７）であるから，実質的には，第一次無効審判請求において商標法４条１項１１号，同１５号該当性を基礎付けていた事情とは異なる，新たな事実関係を証明する価値を有する証拠が提出されたと評価できるものといえる。したがって，本件証拠関係に鑑みれば，本件審判請求は一事不再理の原則に必ずしも反するものではないというべきであり，本件審決の判断は結論において正当である。被告の主位的な主張は理由がない。
・・・
本件商標は，オレンジ色に彩色した三つの半円をドームのように模した図形の下に，青色に彩色した二つのだ円形をハート型に重ねた本件図形と，その左側に同色に彩色した「ｅｉｊｉ」の欧文字とを配した構成態様からなるが，伝票や名刺，封筒にマークとして使用することがあるものの，商品に直接付することはなく，これ自体に発音はない。本件商標を構＼成する本件図形は，青色に彩色した二つのだ円形をハート型に重ねて表現した独創的なものと認識し，いずれかの字形を表＼現したものかなどと推測して取引に当たるものともいい難く，本件商標からは直ちに「メイジ」の称呼を生じるものということはできない。本来的には発音はないが，強いていえば，普通の書体で表された「ｅｉｊｉ」の文字部分から自然に「エイジ」の称呼が生じる。原告は，ローマ字「Ｍ」をハート型に図案化することは，図案化の態様として普通に用いられる手法の一つであると主張するが，原告提出の証拠によれば，東京メトロ（甲３８）とエムハートツーリスト（甲３９）の二例にすぎず，このことのみをもって，図案化の態様として普通に用いられる手法とはいえない。さらに，東京メトロの図形は，ウサギや猫などの動物の耳をモチーフにした図形にも見えるとことから，原告の主張のように，「Ｍ」や「ハート」を直ちに看取することはできず，甲３７の３頁目の中段の「シンボルマーク」に関する説明書きによって，「メトロ（ＭＥＴＲＯ）」の頭文字「Ｍ」をハート型に図案化したものと理解できる程度にすぎない。また，甲３９の公報の【ウィーン分類(参考情報)】には，「２７．５．１．１３」以外にも複数の図形コードが複数付与されている。そうすると，原告が主張するように，当該図形商標から直ちに，ローマ字「Ｍ」をハート型に図案化することが，図案化の態様として普通に用いられる手法の一つであるということはできない。したがって，本件商標に接する取引者・需要者は，下段部分を一連の文字列であると理解するのが最も自然であるとはいえず，本件図形は「Ｍ」を図案化したものであると比較的容易に理解されることは決してない。

◆判決本文

　拒絶査定の段階では、公知技術としたのに対し，審決では周知技術と評価して補正却下した審決について、意見書及び補正をする機会を与えなくとも，手続違背なしと判断されました。
　拒絶査定不服審判において，本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に，仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには，審判請求人に対し拒絶の理由を通知し，意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。これに対し，当該補正が他の補正の要件を欠いているような場合は，当然，補正を却下すべきであるし，当該補正が限定的減縮に該当するような場合であっても，当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には，査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえず，その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても，当業者である審判請求人に過酷とはいえず，手続保障の面で欠けることはないといえよう。そうすると，審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には，拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下することができるとする被告の主位的主張は，上記の説示に反する限度で採用することができない。(2) 以上の点を踏まえて更に検討するに，本件において，拒絶査定の理由は，「補正前発明は，当業者が，引用文献１に記載された発明に対して，引用文献２に開示された技術及び周知技術を適用して容易に発明をすることができた」というものであるのに対し，審決の補正却下の理由は，「補正発明は，当業者が，引用文献１に記載された発明に対して周知技術を適用して容易に発明することができた」というものである。そうすると，両者の相違は，引用文献２に開示された技術について，拒絶査定ではこれを公知技術としたのに対し，審決ではこれを周知技術と評価して例示したのであって，審判請求人である原告にとって不意打ちとはいえないから，審判段階の独立特許要件の判断において改めてこの点について意見書の提出及び補正をする機会を与えなくとも，手続保障の面から審決に違背はないといえる。この点について原告は，審決が，拒絶理由通知書及び拒絶査定において引用されなかった参考文献１ないし３を引用しており，これらに対して補正できないことにかんがみれば十分な反論を行うことは困難であり，審理手続を尽くすことができたとはいえないと主張する。しかし，参考文献１ないし３は，審決において周知技術や常套手段を示すものとして引用されたものであり，後記３(2)及び(3)のとおり，いずれも実際に当業者にとっての周知の技術や常套手段を示したものと認められるのであるから，これに対する補正の機会が与えられなくとも（参考文献１及び２は，審判の審尋において示されたものであり，原告からこれらに対する反論として回答書（甲１４）が提出されている。），当業者である審査請求人にとって格別の不利益はないものと解され，原告の主張には理由がない。また，原告は，審決が，引用文献１及び２の記載の中から拒絶理由通知書及び拒絶査定で引用した箇所とは異なる箇所を引用しており，審理手続を尽くすことができなかったと主張する。しかし，拒絶理由通知書（甲７）及び拒絶査定（甲１０）では，引用文献１の一部を適示して，引用発明の本質的部分である「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒのツールバーのボタンからワンクリックで表示中のＷｅｂページのサーバのＷｈｏｉｓ情報を表＼示させるシステム」という技術事項が開示されていることを示したのに対し，審決では，当該摘示箇所を示した上で，引用発明の背景や目的効果等を示すために別途の箇所を摘記したもの認められるから，原告にとって不利益がないことは明らかであり，原告の主張には理由がない。したがって，審決が，補正発明は独立特許要件を満たさないことを理由として，審判段階で改めて拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下したことに誤りはなく，原告の主張する取消事由１は理由がない。

◆判決本文

　新たな拒絶理由を通知すべきであったのにしなかったとして拒絶審決が取り消されました。
　被告は，1)補正前発明１と本願発明とは，炭酸源として炭酸ガスを選択する態様において同一であり，遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸ガスを混入する場合を特定するものではないことは自明であるから，本件拒絶理由通知によって，補正前発明１のうちかかる態様について新規性を欠くとの拒絶理由が通知されている以上，本願発明のうちかかる態様についても，実質的に，新規性を欠くとの拒絶理由が通知されている，2)補正前発明２は炭酸源を炭酸水に限定するものであり，炭酸ガスを選択する態様を含むものではないから，補正前発明２について新規性を欠くとの拒絶理由が通知されていないのは不自然ではない，と主張する。しかるに，補正前発明２は，補正前発明１の全ての特徴を含んだ上で，遊離炭酸濃度の特定事項を付加するものであるから，補正前発明２の炭酸源が炭酸水に限られ，炭酸ガスを選択する態様を含まないと解することはできない。なお，審判合議体が，補正前発明２の炭酸源が炭酸水のみならず炭酸ガスを含むことを前提としていたことは，審決の「本件補正…は，特許請求の範囲について，補正前の請求項１を削除し，補正前の請求項２の項番を請求項１とする…ものである」との記載からも明らかである。そして，本件拒絶理由通知によって，補正前発明２のうち炭酸源として炭酸ガスを選択する態様については引用発明と同一であるとの拒絶理由が示されていることを認識することが困難であることは，前述したとおりである。なお，遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸ガスを選択する態様を特定するものではない以上，本件拒絶理由通知においては，補正前発明２についても，補正前発明１と同様，引用発明と差異がないとの拒絶理由が通知されるべきであったのであり，本件拒絶理由通知は，理由は定かではないものの，これを看過していたといわざるを得ない。これによる不利益を出願人である原告に帰せしめることは，出願人の防御権を保障し，手続の適正を確保するという観点からは，相当ではないといわざるを得ない。よって，被告の上記主張を採用することはできない。

◆判決本文

　引用文献の認定誤りを理由として、進歩性違反無しとした審決が取り消されました。判決文の最後に、審決を前提とする当事者系の取消審判の留意点について付言されています。
　以上の各記載によれば，引用発明は，従来の窒化物半導体レーザ装置において，レーザダイオードの端面に設けた保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）と窒化物半導体レーザダイオードとの間における格子不整合や熱膨張係数が異なること等に起因して，結晶層中に格子欠陥を生じ，特に高出力時の寿命が短くなるという課題を解決するために，保護層の材料を窒化物半導体レーザダイオードが発振するレーザ光に対して透明である上記一般式から選択することで，窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができ，格子不整合及び熱応力による欠陥発生を抑制できるため，低出力時は勿論のこと，歪みや欠陥の影響が大きい高出力発振時においても高信頼性で長寿命の窒化物半導体レーザ装置が得られるものであることが開示されている。他方で，審決が，引用発明の技術的意義であると認定した「保護層の格子定数とＭＱＷ活性層の格子定数との差をＭＱＷ活性層の格子定数の約３％以下，保護層の熱膨張係数とＭＱＷ活性層の熱膨張係数との差をＭＱＷ活性層の熱膨張係数の約２０％以下とすること」に関しては，上記段落【００４２】，【００４３】の記載に照らすと，いずれも上記の条件を満たすように「選択することが好ましい」と記載されていること，格子定数の差に関して，段落【００４２】のなお書には，「約３％を超える格子不整合があっても，寿命が低下しない場合がある。」と記載されていることに照らすと，引用発明における上記条件については，好ましい条件とされているにすぎず，必須の条件であると見ることはできない。そして，刊行物１に示された従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）がアモルファス層であり，結晶構造をとっていないのに対し，「Ａｌ１−ｘ−ｙ−ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）」の一般式で示されるものは，必ずＮを含む窒化物系半導体としての結晶構＼造を有することから，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）よりも窒化物半導体レーザダイオードとの格子定数の整合がとれることは当業者に自明の事項である。また，後記のとおり，熱膨張係数も窒化物系半導体と相当に異なるものであったことからすると，従来の保護層との比較において，窒化物系半導体である保護層が熱膨張係数において，一般的に整合がとれるものであることも，当業者に自明の事項である（段落【００２４】参照）。そうすると，上記のような引用発明における従来技術の問題点及び解決課題に，上記段落【００１１】，【００２４】，【００２６】，【００３９】，【００４０】の各記載を合わせて考慮すれば，引用発明は，保護層の材料をレーザ光に対して透明であり，かつ，上記の一般式を満たす材料を選択することで，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）よりも，窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができるものであるといえる。以上により，引用発明において，「保護層の材料をＡｌ１−ｘ−ｙ−ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（以下「一般式」という。）から選択する技術的意義は，単に，レーザの発振光に対して透明になるようにするのみならず，保護層の格子定数とＭＱＷ活性層の格子定数との差をＭＱＷ活性層の格子定数の約３％以下，保護層の熱膨張係数とＭＱＷ活性層の熱膨張係数との差をＭＱＷ活性層の熱膨張係数の約２０％以下とすることにあるものと解される」とした審決の判断は誤りである。
(3) 次に，引用発明における保護層の材料として，「ＡｌＮ」が開示されているか否かについて見るに，刊行物１には，ＧａＮ及びＩｎ０．０２Ｇａ０．９８Ｎ層（ただし，Ｉｎ０．０２Ｇａ０．９８Ｎ層については，窒化物半導体レーザダイオードの後面の保護層のみ）は記載されているが，「ＡｌＮ」を保護層の材料として選択した実施例に関する記載はない。しかし，ＡｌＮがレーザ光に対して透明であることは当事者間に争いがなく，上記一般式においてｘ＝ｙ＝ｚ＝０を代入した場合には，保護層の材料が「ＡｌＮ」となることは明らかである。そして，段落【００３９】には，Ａｌを含有した窒化物半導体材料を用いることが開示されており，刊行物１中において，特段，ｘ＝ｙ＝ｚ＝０を代入することを阻む事情についての記載はない。また，刊行物１には，窒化物半導体レーザダイオードの活性層及び従来の保護層の熱膨張係数について，「例えば，上述のＭＱＷ活性層６４の熱膨張係数（３．１５×１０−６Ｋ−１）と保護層６９の熱膨張係数（１．６×１０−７Ｋ−１）とは大きく異なる。」（段落【０００９】）との記載及び「保護層２０ａおよび２０ｂを形成するＧａＮの熱膨張係数は３．１７×１０−６Ｋ−１であり，ＭＱＷ活性層１４の熱膨張係数（３．１５×１０−６Ｋ−１）と非常に近い」（段落【００３３】）との記載があり，また，ＡｌＮの熱膨張係数については，文献（甲１４，乙３ないし６）によってばらつきがあるものの，２．２２７×１０−６Ｋ−１ないし６．０９×１０−６Ｋ−１の範囲に収まっているから，いずれの数値をとるにせよ，ＡｌＮの熱膨張係数は，従来の保護層の熱膨張係数（１．６×１０−７Ｋ−１）と比較して，活性層の熱膨張係数（３．１５×１０−６Ｋ−１）に近く，そのことからも，一般式において，ｘ＝ｙ＝z＝０を代入した材料であるＡｌＮからなる保護層は，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）よりも窒化物半導体レーザダイオードと熱膨張係数の整合がとれているといえる。さらに，ＡｌＮが窒化物系半導体であることから，前記のとおり，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）に比べて窒化物半導体レーザダイオードの活性層との格子整合がとれることも明らかである。以上によれば，刊行物１において，保護層の材料として「ＡｌＮ」が除外されているとはいえず，刊行物１には，レーザ光に対して透明であり，かつ，ＡｌＮを含む一般式からなる材料が開示されていると認められる。したがって，審決が，「甲１に，保護層の材料として「ＡｌＮ」が開示されていると認めることはできない」としたのは，誤りである。
・・・・・
そうすると，相違点２”に関し，引用発明における保護層としてＡｌＮを含むＡｌ１−ｘ−ｙ−ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなる層」の中から「ＡｌＮ」を選択することについての容易想到性の有無，並びに保護層の材料としてＡｌＮを選択したとして，それを積層すること及び光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように２層以上積層することについての容易想到性の有無について検討し，同様に相違点３”に関する本件発明１の構成についての容易想到性，さらには，相違点１に関する本件発明１の構＼成についての容易想到性の有無を判断して，本件発明１が引用発明から容易に発明することができたか否かの結論に至る必要がある。ここまで至って，引用発明を主たる公知技術としたときの本件発明１の容易想到性を認めなかった審決の結論に誤りがあるか否かの判断に至ることができる。しかし，本件においては，審決が，認定した相違点１及び３に関する本件発明１の構成の容易想到性について判断をしていないこともあって，当事者双方とも，この点の容易想到性の有無を本件訴訟において主張立証してきていない。相違点２（当裁判所の認定では相違点２”）に関する本件発明１の構＼成については，原告がその容易想到性を主張しているのに対し，被告において具体的に反論していない。このような主張立証の対応は，特許庁の審決の取消訴訟で一般によく行われてきた審理態様に起因するものと理解されるので，当裁判所としては，当事者双方の主張立証が上記のようにとどまっていることに伴って，主張立証責任の見地から，本件発明１の容易想到性の有無についての結論を導くのは相当でなく，前記のとおりの引用発明の認定誤りが審決にあったことをもって，少なくとも審決の結論に影響を及ぼす可能性があるとして，ここでまず審決を取り消し，続いて検討すべき争点については審判の審理で行うべきものとするのが相当と考える。本件のような態様の審決取消訴訟で審理されるのは，引用発明から当該発明が容易に想到することができないとした審決の判断に誤りがあるか否かにあるから，その判断に至るまでの個別の争点についてした審決の判断の当否にとどまらず，当事者双方とも容易想到性の有無判断に至るすべての争点につき，それぞれの立場から主張立証を尽くす必要がある。本件については，上記のように考えて判決の結論を導いたが，これからの審決取消訴訟においては，そのように主張立証が尽くすことが望まれる。なお，本件発明３〜７の容易想到性判断も，本件発明１についてのそれを前提とするものであり，これについても本件発明１に関する判断と同様である。＼n

◆判決本文

　引用文献の認定誤りを理由として、進歩性違反無しとした審決が取り消されました。判決文の最後に、審決を前提とする当事者系の取消審判の留意点について付言されています。
　以上の各記載によれば，引用発明は，従来の窒化物半導体レーザ装置において，レーザダイオードの端面に設けた保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）と窒化物半導体レーザダイオードとの間における格子不整合や熱膨張係数が異なること等に起因して，結晶層中に格子欠陥を生じ，特に高出力時の寿命が短くなるという課題を解決するために，保護層の材料を窒化物半導体レーザダイオードが発振するレーザ光に対して透明である上記一般式から選択することで，窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができ，格子不整合及び熱応力による欠陥発生を抑制できるため，低出力時は勿論のこと，歪みや欠陥の影響が大きい高出力発振時においても高信頼性で長寿命の窒化物半導体レーザ装置が得られるものであることが開示されている。他方で，審決が，引用発明の技術的意義であると認定した「保護層の格子定数とＭＱＷ活性層の格子定数との差をＭＱＷ活性層の格子定数の約３％以下，保護層の熱膨張係数とＭＱＷ活性層の熱膨張係数との差をＭＱＷ活性層の熱膨張係数の約２０％以下とすること」に関しては，上記段落【００４２】，【００４３】の記載に照らすと，いずれも上記の条件を満たすように「選択することが好ましい」と記載されていること，格子定数の差に関して，段落【００４２】のなお書には，「約３％を超える格子不整合があっても，寿命が低下しない場合がある。」と記載されていることに照らすと，引用発明における上記条件については，好ましい条件とされているにすぎず，必須の条件であると見ることはできない。そして，刊行物１に示された従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）がアモルファス層であり，結晶構造をとっていないのに対し，「Ａｌ１−ｘ−ｙ−ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）」の一般式で示されるものは，必ずＮを含む窒化物系半導体としての結晶構＼造を有することから，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）よりも窒化物半導体レーザダイオードとの格子定数の整合がとれることは当業者に自明の事項である。また，後記のとおり，熱膨張係数も窒化物系半導体と相当に異なるものであったことからすると，従来の保護層との比較において，窒化物系半導体である保護層が熱膨張係数において，一般的に整合がとれるものであることも，当業者に自明の事項である（段落【００２４】参照）。そうすると，上記のような引用発明における従来技術の問題点及び解決課題に，上記段落【００１１】，【００２４】，【００２６】，【００３９】，【００４０】の各記載を合わせて考慮すれば，引用発明は，保護層の材料をレーザ光に対して透明であり，かつ，上記の一般式を満たす材料を選択することで，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）よりも，窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができるものであるといえる。以上により，引用発明において，「保護層の材料をＡｌ１−ｘ−ｙ−ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（以下「一般式」という。）から選択する技術的意義は，単に，レーザの発振光に対して透明になるようにするのみならず，保護層の格子定数とＭＱＷ活性層の格子定数との差をＭＱＷ活性層の格子定数の約３％以下，保護層の熱膨張係数とＭＱＷ活性層の熱膨張係数との差をＭＱＷ活性層の熱膨張係数の約２０％以下とすることにあるものと解される」とした審決の判断は誤りである。
(3) 次に，引用発明における保護層の材料として，「ＡｌＮ」が開示されているか否かについて見るに，刊行物１には，ＧａＮ及びＩｎ０．０２Ｇａ０．９８Ｎ層（ただし，Ｉｎ０．０２Ｇａ０．９８Ｎ層については，窒化物半導体レーザダイオードの後面の保護層のみ）は記載されているが，「ＡｌＮ」を保護層の材料として選択した実施例に関する記載はない。しかし，ＡｌＮがレーザ光に対して透明であることは当事者間に争いがなく，上記一般式においてｘ＝ｙ＝ｚ＝０を代入した場合には，保護層の材料が「ＡｌＮ」となることは明らかである。そして，段落【００３９】には，Ａｌを含有した窒化物半導体材料を用いることが開示されており，刊行物１中において，特段，ｘ＝ｙ＝ｚ＝０を代入することを阻む事情についての記載はない。また，刊行物１には，窒化物半導体レーザダイオードの活性層及び従来の保護層の熱膨張係数について，「例えば，上述のＭＱＷ活性層６４の熱膨張係数（３．１５×１０−６Ｋ−１）と保護層６９の熱膨張係数（１．６×１０−７Ｋ−１）とは大きく異なる。」（段落【０００９】）との記載及び「保護層２０ａおよび２０ｂを形成するＧａＮの熱膨張係数は３．１７×１０−６Ｋ−１であり，ＭＱＷ活性層１４の熱膨張係数（３．１５×１０−６Ｋ−１）と非常に近い」（段落【００３３】）との記載があり，また，ＡｌＮの熱膨張係数については，文献（甲１４，乙３ないし６）によってばらつきがあるものの，２．２２７×１０−６Ｋ−１ないし６．０９×１０−６Ｋ−１の範囲に収まっているから，いずれの数値をとるにせよ，ＡｌＮの熱膨張係数は，従来の保護層の熱膨張係数（１．６×１０−７Ｋ−１）と比較して，活性層の熱膨張係数（３．１５×１０−６Ｋ−１）に近く，そのことからも，一般式において，ｘ＝ｙ＝z＝０を代入した材料であるＡｌＮからなる保護層は，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）よりも窒化物半導体レーザダイオードと熱膨張係数の整合がとれているといえる。さらに，ＡｌＮが窒化物系半導体であることから，前記のとおり，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）に比べて窒化物半導体レーザダイオードの活性層との格子整合がとれることも明らかである。以上によれば，刊行物１において，保護層の材料として「ＡｌＮ」が除外されているとはいえず，刊行物１には，レーザ光に対して透明であり，かつ，ＡｌＮを含む一般式からなる材料が開示されていると認められる。したがって，審決が，「甲１に，保護層の材料として「ＡｌＮ」が開示されていると認めることはできない」としたのは，誤りである。
・・・・・
そうすると，相違点２”に関し，引用発明における保護層としてＡｌＮを含むＡｌ１−ｘ−ｙ−ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなる層」の中から「ＡｌＮ」を選択することについての容易想到性の有無，並びに保護層の材料としてＡｌＮを選択したとして，それを積層すること及び光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように２層以上積層することについての容易想到性の有無について検討し，同様に相違点３”に関する本件発明１の構成についての容易想到性，さらには，相違点１に関する本件発明１の構＼成についての容易想到性の有無を判断して，本件発明１が引用発明から容易に発明することができたか否かの結論に至る必要がある。ここまで至って，引用発明を主たる公知技術としたときの本件発明１の容易想到性を認めなかった審決の結論に誤りがあるか否かの判断に至ることができる。しかし，本件においては，審決が，認定した相違点１及び３に関する本件発明１の構成の容易想到性について判断をしていないこともあって，当事者双方とも，この点の容易想到性の有無を本件訴訟において主張立証してきていない。相違点２（当裁判所の認定では相違点２”）に関する本件発明１の構＼成については，原告がその容易想到性を主張しているのに対し，被告において具体的に反論していない。このような主張立証の対応は，特許庁の審決の取消訴訟で一般によく行われてきた審理態様に起因するものと理解されるので，当裁判所としては，当事者双方の主張立証が上記のようにとどまっていることに伴って，主張立証責任の見地から，本件発明１の容易想到性の有無についての結論を導くのは相当でなく，前記のとおりの引用発明の認定誤りが審決にあったことをもって，少なくとも審決の結論に影響を及ぼす可能性があるとして，ここでまず審決を取り消し，続いて検討すべき争点については審判の審理で行うべきものとするのが相当と考える。本件のような態様の審決取消訴訟で審理されるのは，引用発明から当該発明が容易に想到することができないとした審決の判断に誤りがあるか否かにあるから，その判断に至るまでの個別の争点についてした審決の判断の当否にとどまらず，当事者双方とも容易想到性の有無判断に至るすべての争点につき，それぞれの立場から主張立証を尽くす必要がある。本件については，上記のように考えて判決の結論を導いたが，これからの審決取消訴訟においては，そのように主張立証が尽くすことが望まれる。なお，本件発明３〜７の容易想到性判断も，本件発明１についてのそれを前提とするものであり，これについても本件発明１に関する判断と同様である。＼n

◆判決本文

　少し前の事件ですが、挙げておきます。主引例の差し替え（周知技術として例示されていた引例を主引例とした）について、手続違背があるとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
　一般に，本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば，一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって，拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは，主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り，原則として，法１５９条２項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして法５０条が準用されるものと解される。 イ 前記(2)ウ，(3)ウのとおり，本件においては，引用例１又は２のいずれを主引用例とするかによって，本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。拒絶査定の備考には，「第１及び第２のインバータを，電源に接続されるコンバータに接続することは，周知の事項であって（必要があれば，特開平７−２１３０９４号公報を参照。）…」と記載されていることから（甲１７），審判合議体も，主引用例を引用例２から引用例１に差し替えた場合に，上記認定の差異が生じることは当然認識していたはずである。 ウ そして，前記(3)エのとおり，引用発明２を主引用例とする場合には，交流発電機（交流電源）を用いた場合の問題点の解決を課題として考慮すべきであるのに対し，引用発明１を主引用例として本願発明の容易想到性を判断する場合には，引用例２のような交流／直流電源の相違が生じない以上，上記解決課題を考慮する余地はない。そうすると，引用発明１又は２のいずれを主引用例とするかによって，引用発明２の上記解決課題を考慮する必要性が生じるか否かという点において，容易想到性の判断過程にも実質的な差異が生じることになる。
エ 本件において，新たに主引用例として用いた引用例１は，既に拒絶査定において周知技術として例示されてはいたが，原告は，いずれの機会においても引用例２との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり（甲１，１６，２０），引用例１についての意見は付随的なものにすぎないものと認められる。そして，主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に，周知例として挙げられた文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの，引用例１を主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。また，本件において，引用例１を主引用例とすることは，審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえない。なお，原告にとっては，引用発明２よりも不利な引用発明１を本件審決において新たに主引用例とされたことになり，それに対する意見書提出の機会が存在しない以上，出願人の防御権が担保されているとはいい難い。よって，拒絶査定において周知の技術事項の例示として引用例１が示されていたとしても，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといわざるを得ず，出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情が存在するとはいえない。
オ 被告は，審判請求書において原告が引用例１を詳細に検討済みであると主張する。しかし，一般に，引用発明と周知の事項との組合せを検討する場合，周知の事項として例示された文献の記載事項との相違点を検討することはあり得るのであり，したがって，審判請求書において，引用例１の記載事項との相違点を指摘していることをもって，これを主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。
(5) 小括
以上のとおり，本件審決が，出願人に意見書提出の機会を与えることなく主引用例を差し替えて本願発明が容易に発明できると判断したことは，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるにもかかわらず，「特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない」とする法１５９条２項により準用される法５０条に違反するといわざるを得ない。そして，本願発明の容易想到性の判断に係る上記手続違背は，審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。よって，取消事由３は，理由がある。

◆判決本文

　審判手続に不備はあるとしたが、審決は維持されました。
　第１次審決は請求項１，３の特許請求の範囲の記載に明確性要件違反があり（無効理由６），請求項２の発明はＫＳ７−１２発明に基づいて当業者が容易に発明することができたもので進歩性がない（無効理由３）として，請求項１ないし３に係る特許を無効とする判断をしたが，審決は原告が主張する無効理由はいずれも理由がないとして請求を不成立とした。この審決に至るまでの経緯として，審判長は，起案日・平成２３年１２月７日で，訂正審判請求に対し特許法１６５条に基づき訂正拒絶理由通知書を作成し，同月１２日被告に発送した（乙１３）。その理由は，訂正後の本件発明１ないし３は当業者が容易に想到し得たものであるから独立特許要件を欠く，というものであった。この通知書は原告も写しを入手していたが，原告訴訟代理人弁護士枩藤朋子が，平成２４年２月２４日，審判長に本件無効審判請求の進行を電話で問い合わせたところ，審判長からは訂正審判請求については訂正請求があったものとみなして審理をしているとの応答があり，弁駁書提出を求める予定を聴くと，その予＼定がなく審理は近々終結予定である，との応答であった（甲６４）。同年３月１２日ころ，無効審判請求の審理終結通知があり（甲６７，乙１５），その後された審決は，前記のとおり，訂正を認め無効審判請求を成り立たない，とするものであった。本件においては，特許を無効とした第１次審決が，取消訴訟提起後の訂正審判請求がされたことにより取り消され，訂正審判請求が訂正請求とみなされた経緯にあるから，無効審判請求の主たる攻防は，実質的には，訂正が認められるか否か，そして認められるとして訂正後の発明の容易推考性の有無に移行していたことは明らかであり，これらの点について請求人（原告）の意見を十＼分に聴取した上で審決に至る必要があったといわなければならない。しかるに，訂正拒絶理由が通知されたのに請求人（原告）の意見を聴かないままに審判が終結し審決が出される予定であることを審判長から聴いたとすれば，審判合議体は請求人である原告に不利な審決をする予＼定ではないとの見通しを立てた，との請求人である原告の主張は当然のものということができる。すなわち，原告が，訂正要件を満たさないか訂正後の発明が容易想到であるとの理由で再度特許を無効にする審決が出されると見込んだのは自然な発想である。無効審判請求においては特許権者及び請求人の主張が尽くされ意見を述べる機会が与えられなければならず，その機会が得られなかった場合には，適正な手続が行われなかったものとして審判手続は違法と評価されるが，上記の経緯で請求人（原告）に弁駁の機会を与えなかった本件ではその違法があったといわなければならない。審決では訂正前の発明に関する請求人（原告）主張の無効理由を踏まえて判断がされているが，訂正請求があったときには（本件ではみなし訂正請求），請求人（原告）に，訂正後の発明に関して従前の無効理由の主張を構成し直すよう促し，その際にも請求人（原告）に訂正についての弁駁をする機会を与える必要があったのに，本件審判ではこの手続を踏まなかった点にも手続の不備がある。このように本件審判には上記の違法があるが，本件訴訟において，訂正要件の有無及び各無効理由についての当事者双方の主張が十＼分にされているので，進んでこれらについて判断を加えることとする。
２ 取消事由２（請求項２の訂正要件の充足判断の誤り）について
請求項２（本件発明２）についての本件訂正は，訂正前の特許請求の範囲の末尾の「を特徴とするオープン式発酵処理装置。」との記載を，さらに特定事項Ｘ，Ｙを具備する「オープン式発酵処理装置。」との記載に改めるものであるところ，従前は「長尺広幅の面域」としか特定されていなかったのを，この「面域」が「日を改めて投入する有機質廃物について，少なくとも複数日にわたるものをすでに投入したものとは別の空いた領域に経時的に投入することができるだけの」との要件（特定事項Ｘ）を充たす規模であることとし，かつ従前は「長尺壁」等としか特定されておらず，高さについて格別特定されていなかったのを，この「長尺壁」，「ロータリー式撹拌機」が「有機質廃物の堆積高さを高温発酵を確保するに足るだけの高さ構成を備えること」（特定事項Ｙ）とするものである。そうすると，「面域」が「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する」もので，したがって「面域」がかかる処理に適した規模を有することが本件訂正前から含意されているとしても，本件訂正は「面域」の形状，規模を，「長尺広幅」との構＼成以上に，特定事項Ｘに係る規模に明示的に限定するものであるし，「長尺壁」，「ロータリー式撹拌機」の高さを特定事項Ｙに係る高さに明示的に限定するものであるということができる。したがって，請求項２に係る本件訂正（訂正事項２）は特許請求の範囲の減縮に当たり，訂正要件を充足するとの審決の判断に誤りはない。原告は，「面域」の複数の領域を「経時的に」利用するか，「日を改めて」利用するかは単なる使用方法の問題にすぎないなどと主張するが，前記のとおり，特定事項Ｘ，Ｙは発明の構成を従前より特定しているといい得るから，訂正要件の非充足をいう原告の主張を採用することはできない。＼n

◆判決本文

　拒絶審決が、手続き違反があったとして取り消されました。
　以上の記載によれば，引用例２に記載された発明は，インバータ装置によって巻き上げ制御装置等の電動機を駆動する自走式のジブクレーン装置において，従来，ディーゼルエンジンにより交流発電機を駆動し，コンバータ装置で交流電源から直流電源に変換するものが知られていたところ，コンバータ装置で交流から直流へ変換する際に高調波電流が発生するといった問題点を解決すべき課題とし，交流発電機の代わりにコンバータ装置が不要な直流発電機を用い，直流発電機の直流出力をインバータ装置に直接入力することによって，上記問題点を解決するものであり，本件審決が引用発明２として認定したとおりのものである。ウ 本願発明は，「電源」（交流電源）と「電源に接続されるコンバータ」とを発明特定事項とするのに対し，引用発明２では，直流発電機からの直流出力がインバータにそのまま供給され，コンバータは存在しない。よって，引用例２を主引用例とした場合，「電源」及び「電源に接続されるコンバータ」は，本願発明との相違点となる。エ また，引用発明２は，交流発電機（交流電源）を用いた場合の問題点の解決を課題として発明されたものであることから，その直流発電機（直流電源）を交流発電機（交流電源）に再び戻すことには，一定の阻害要因があるものと認められる。そうすると，引用発明２を主引用例として，引用発明２の直流発電機（直流電源）を本願発明に係る「電源」及び「電源に接続されるコンバータ」に変更することが容易想到であるか否かの判断にあたっては，引用発明２の上記解決課題が判断材料の一つとして考慮されるべきである。
(4) 主引用例の差替えについて
ア 一般に，本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば，一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって，拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは，主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り，原則として，法１５９条２項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして法５０条が準用されるものと解される。
イ 前記(2)ウ，(3)ウのとおり，本件においては，引用例１又は２のいずれを主引用例とするかによって，本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。拒絶査定の備考には，「第１及び第２のインバータを，電源に接続されるコンバータに接続することは，周知の事項であって（必要があれば，特開平７−２１３０９４号公報を参照。）…」と記載されていることから（甲１７），審判合議体も，主引用例を引用例２から引用例１に差し替えた場合に，上記認定の差異が生じることは当然認識していたはずである。ウ そして，前記(3)エのとおり，引用発明２を主引用例とする場合には，交流発電機（交流電源）を用いた場合の問題点の解決を課題として考慮すべきであるのに対し，引用発明１を主引用例として本願発明の容易想到性を判断する場合には，引用例２のような交流／直流電源の相違が生じない以上，上記解決課題を考慮する余地はない。そうすると，引用発明１又は２のいずれを主引用例とするかによって，引用発明２の上記解決課題を考慮する必要性が生じるか否かという点において，容易想到性の判断過程にも実質的な差異が生じることになる。
エ 本件において，新たに主引用例として用いた引用例１は，既に拒絶査定において周知技術として例示されてはいたが，原告は，いずれの機会においても引用例２との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり（甲１，１６，２０），引用例１についての意見は付随的なものにすぎないものと認められる。そして，主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に，周知例として挙げられた文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの，引用例１を主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。また，本件において，引用例１を主引用例とすることは，審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえない。なお，原告にとっては，引用発明２よりも不利な引用発明１を本件審決において新たに主引用例とされたことになり，それに対する意見書提出の機会が存在しない以上，出願人の防御権が担保されているとはいい難い。よって，拒絶査定において周知の技術事項の例示として引用例１が示されていたとしても，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといわざるを得ず，出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情が存在するとはいえない。
オ 被告は，審判請求書において原告が引用例１を詳細に検討済みであると主張 する。しかし，一般に，引用発明と周知の事項との組合せを検討する場合，周知の事項として例示された文献の記載事項との相違点を検討することはあり得るのであり，したがって，審判請求書において，引用例１の記載事項との相違点を指摘していることをもって，これを主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。
(5) 小括
以上のとおり，本件審決が，出願人に意見書提出の機会を与えることなく主引用例を差し替えて本願発明が容易に発明できると判断したことは，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるにもかかわらず，「特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない」とする法１５９条２項により準用される法５０条に違反するといわざるを得ない。そして，本願発明の容易想到性の判断に係る上記手続違背は，審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

◆判決本文

　進歩性なしとした審決が手続違背ありとして取り消されました。
　審決は，「回路部材の接続構造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすることは，以下に示すように本件出願前から普通に行われている技術事項である。例えば」，として，甲１３の記載を技術常識であるかのように挙げているが，その技術事項を示す単一の文献として示しており，甲１３自体をみても，回路部材の接続構＼造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすることが普通に行われている技術事項であることを示す記載もない。すなわち，甲１３の特許請求の範囲の請求項１には，「平均粒径が１〜２０μｍの球状芯材粒子表面上に無電解めっき法によりニッケル又はニッケル合金皮膜を形成した導電性無電解めっき粉体において，該皮膜最表＼層に０．０５〜４μｍの微小突起を有し，且つ該皮膜と該微小突起とは実質的に連続皮膜であることを特徴とする導電性無電解めっき粉体。」が記載され，実施例には製造されたいくつかの導電性粒子の突起の大きさが表２に示されている。しかし，表＼２に記載されているのは，甲１３に記載された発明の実施例であって，これらの例が周知の導電性粒子として記載されているわけではない。しかも，表２に記載されているものには，実施例４（０．５１μｍ），実施例５（０．６３μｍ）のように，突起の大きさが５００ｎｍを超えるものある。したがって甲１３の記載から「回路部材の接続構＼造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすること」や，「回路部材の接続構造の技術分野において，突起部の高さを５０〜５００ｎｍとすること」が周知の技術的事項であるとはいえない。してみると，審決は，新たな公知文献として甲１３を引用し，これに基づき仮定による計算を行って，相違点３の容易想到性を判断したものと評価すべきである。すなわち，甲１０を主引用発明とし，相違点３について甲１３を副引用発明としたものであって，審決がしたような方法で粒子の突起部間の距離を算出して容易想到とする内容の拒絶理由は，拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由であるから，審判段階で新たにその旨の拒絶理由を通知すべきであった。しかるに，本件拒絶理由通知には，かかる拒絶理由は示されていない。そうすると，審決には特許法１５９条２項，５０条に定める手続違背の違法があり，この違法は，審決の結論に影響がある。
(6) 相違点４に関する判断について 審決では，上記(4)のとおり，突起部の高さについても甲１３の記載を挙げ，突起部の高さを５０〜５００ｎｍとすることが本件出願前に周知の技術事項である，と判示している。審決は，「回路部材の接続構造の技術分野において，突起部の高さを５０〜５００ｎｍとすることも，本件出願前に周知の技術事項である（例えば」，として甲１３を挙げるけれども，甲１３自体をみても，回路部材の接続構＼造の技術分野において，突起部の高さを５０〜５００ｎｍとすることが，本件出願前に周知の技術事項であることを示す記載がないことからすると，相違点３についてと同様，審決は，甲１３を副引用発明として用いて，相違点４の容易想到性を判断したものである。甲１０を主引用発明とし，相違点４について甲１３を副引用発明として容易想到とする拒絶理由は，拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由であるから，審判段階の拒絶理由通知でその旨示すべきであったのに，本件拒絶理由通知には，かかる拒絶理由は示されていない。そうすると，相違点４について甲１３の記載を挙げて検討し，これを理由として拒絶審決をしたことについては，審決には特許法１５９条２項，５０条に定める手続違背の違法があり，この違法は，審決の結論に影響がある。

◆判決本文

　拒絶審決が維持されました。１つの争点が、先の判決の拘束力です。
　特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件について更に審理，審決をするが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから，再度の審理，審決には，同法３３条１項の規定により，取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって，再度の審判手続において，審判官は，当事者が取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返しあるいはその主張を裏付けるための新たな立証を許すべきではなく，取消判決の拘束力に従ってした審決は，その限りにおいて適法であり，再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることはできない（最高裁昭和６３年（行ツ）第１０号平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁）。
イ これを本件についてみると，前判決は，前審決が認定した引用例１に記載された発明（本件審決が認定した引用発明と同じものである。）を前提として，前審決が認定した相違点５（本件審決が認定した相違点５と同じものである。）に係る本件発明１の構成のうち，切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，ｆｈ＜７，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦７（単位：mm），ｆｈ＜７，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１（単位：mm），７≦ｆｈ，ｆｐ≦５のとき，０．５＜Ｌ≦４．５（単位：mm），又は，７≦ｆｈ，５＜ｆｐのとき，０．５＜Ｌ≦１．５（単位：mm）とする構成についても，Ｘ＝ｄｅ×Ｌ０．１４／ｆｈ０．１８としたときに，相当円直径ｄｅ及び切り起こし部の排気流れ方向での長さＬが，粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制するために，１．１≦Ｘ≦４．３を満足する大きさになるという構＼＼成についても，引用発明との間に相違はないと判断して，引用発明に基づいて容易に発明することはできないとした前審決を取り消したものであるから，少なくとも，引用発明の認定及び相違点５に係る判断について，再度の審決に対する拘束力が生ずるものというべきである。また，前判決は，引用発明から算出した関数Ｘは，本件発明２のＸの数値範囲（１．２≦Ｘ≦３．９）及び本件発明３のＸの数値範囲（１．３≦Ｘ≦３．５）についても充足することを示した上で，本件発明２及び３についても，これを容易に発明することができないとした前審決を取り消したものであるから，前判決は，本件審決が認定した相違点６に係る本件発明２の構成についても，相違点７に係る本件発明３の構＼＼成についても，本件発明１と同様に，引用発明との間に相違はないと判断したものということができる。したがって，前判決のこれらの判断についても再度の審決に対する拘束力が生ずるものというべきである。以上によれば，本件審決による引用発明の認定並びに相違点５ないし７に係る判断は，いずれも前判決の拘束力に従ってしたものであり，本件審決は，その限りにおいて適法であり，本件訴訟においてこれを違法とすることはできない。

◆判決本文

　拒絶査定が維持されました。原告主張の取消理由の一つが「審判官が原告代理人に対し，復代理人を定めるよう指示する越権行為をした」ですが、これについては当然、否定されました。
　審判手続きにて下記のように審判廷から言及されてます。
　「甲７の４（弁論の全趣旨から，本件の審判手続を担当する審判官ないし審判合議体が，原告代理人に宛てて送付した書面であると推認される。）には次の記載がある。「１５日に再度お送りいただいた補正案ですが，依然として全く不明瞭であるため，・・・先生には特許のクレームを書くノウハウがないものと判断して，当方の独断で，補正案を基礎としながら，当方が理解したとおりの発明を表現するように，書き改めてみました。本来，クレームは請求人が取得しようとする権利を請求人側が特定すべきであって，庁側が決定するものではありませんので，この案を採用するよう要請することはありません。あくまでも，参考として，こんな書き方もあるのではないか，ということです。請求人とも相談して，お望みの権利内容となるように必要なら手を加えた上で，補正してください。庁側が，請求人側に代わってサービスでクレームを作成する，または押し付ける，などという悪い先例とならぬよう，願いたいものです。今後は，クレームを書ける方に複代理人（判決注 復代理人の誤記と認められる。）になってもらう，等の対応をお願いします。」

◆判決本文

　審査において、延長申請をしこれが受け入れられたにも係わらず、期間満了前に査定をしたことについて、手続き違背があったとして、審決が取り消されました。
　本件においては，平成２３年３月２３日付けの拒絶理由通知に対する意見書の提出期限は，当初同年６月３０日とされたが，原告からの合計３か月の期間延長申請に対して許可がされたことにより，同年９月３０日まで延長された。しかるに，本件審判においては，上記提出期限より約２か月前である平成２３年７月２５日付けで審理終結通知がされ，同年８月９日付けで上記拒絶理由を理由として本件審決がされた。したがって，本件審決は，実質的に意見書提出の機会を付与することなくされたものであり，手続違背の違法があるといえる。この点，被告は，本件審決の審決書が送達される約１か月前である同年７月２５日に，審理終結通知書が原告に対して発送されているから，原告に，意見書提出の意思があったのであれば，審理終結通知書が発送された時点で，特許庁に対して，確認，上申＼書提出などの行為をなし得たはずであると主張する。しかし，被告の主張は，意見書提出の機会を付与すべきと定めた特許法の上記の趣旨に反する主張であり，採用の余地はない。

◆判決本文

　一致点及び相違点の認定に誤りがあるものの，結論に影響を及ぼさないとして、進歩性なしとした審決を維持しました。
　以上のとおり，本件審決は，本件発明と引用発明１との一致点及び相違点の認定に誤りがあり，この点において，原告の上記主張には理由があるといわざるを得ない。しかしながら，特許無効審判を請求する場合における請求の理由は，特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定しなければならないところ（特許法１３１条２項），同法２９条２項の規定に違反して特許されたことがその理由とされる場合に審判及び審決の対象となるのは，同条１項各号に掲げる特定の発明に基づいて容易に発明することができたか否かである。よって，審決に対する訴えにおいても，審判請求の理由（職権により審理した理由を含む。）における特定の引用例に記載された発明に基づいて容易に発明することができたか否かに関する審決の判断の違法性が，審理及び判断の対象となると解するべきである。また，そう解することにより，審決の取消しによる特許庁と裁判所における事件の往復を避け，特許の有効性に関する紛争の一回的解決にも資するものと解されるのである。したがって，対象となる発明と特定の引用例に記載された発明との一致点及び相違点についての審決の認定に誤りがある場合であっても，それが審決の結論に影響を及ぼさないときは，直ちにこれを取り消すべき違法があるとはいえない。これを本件についてみると，本件審決において，本件発明と引用発明１との一致点及び相違点の認定に誤りがあることは，上記のとおりであるが，前記のとおり，本件発明は，引用発明１に基づいては容易に発明することができないものであり，上記認定の誤りは，結局審決の結論に影響を及ぼさないものであって，本件審決に取り消すべき違法があるとはいえない。

◆判決本文

　拒絶審決は維持されましたが、審決に一部誤記があっても、この程度ではそれだけを理由には審決を取り消せないと判断しました。
　なお，この点について，原告は，本件審決において，本件とは無関係な事項が記載されていることをもって，本件審決の引用発明の認定が誤りである旨主張するところ，確かに，当該記載は，原告が指摘するとおり，本件とは無関係な事項に係る記載であるものというほかなく，このような事項が３行にもわたって記載されたまま本件審決がされたことは，理解し難いところである。被告も，本件とは無関係な記載が錯誤によって紛れ込んだ誤記であるなどと主張して，これを自認している。しかしながら，それが誤記であったとしても，当事者にとっては，審判合議体の審理判断に疑義をはさませるのに十分であって，そのような誤記が抹消されないまま，審判合議体の最終判断として本件審決が告知されていることに，審理判断の杜撰さを指摘されても止むを得ないのであって，本件とは無関係な記載が錯誤により紛れ込んでしまったなどという主張が許されるものではない。もっとも，本件においては，当該記載が本件審決の引用発明の認定それ自体に用いられなかったことは，本件審決の判断内容からしても明らかである。本件訴訟において，本件審決を取り消した上で，改めて引用例に記載された発明の認定から審判をやり直すまでの必要はなく，原告の主張は，これを採用するには至らないというべきである。＼n

◆判決本文

　手続的には意見陳述の機会を与えるべきであったが、結論に影響がないとのことで、請求棄却されました。
　以上の記載によると，本件審決では，本件特許出願当時の周知技術の認定に審決引用例を用いたものであるところ，職権により周知技術についての証拠調べをした場合，当事者の主張内容や当該技術の周知性の程度によっては，証拠調べの結果を当事者に通知せず，これらの書証について当事者に意見を申し立てる機会を与えなかったとしても，直ちに特許法１５０条５項の規定に違反するとまではいえないが，本件では，審決引用例に基づく周知技術の認定により原告の主張が排斥されていることや，後記第４の２(3)イ(ア)ｂのとおり，審決引用例からは，「冷媒が流れる方向によって機能したりしなかったりするキャピラリチューブ」が周知の技術であるということはできないことに鑑みると，証拠調べの結果を原告に通知し，相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えるべきであったというべきである。しかし，審決引用例の記載からは，「冷媒が流れる方向によって機能＼したりしなかったりするキャピラリチューブ」が周知の技術であるといえないものの，後記第４の２(3)イ(ア)ｂのとおり，このようなキャピラリチューブが存在しなくても，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に欠けるものとはならないから，審決引用例についての証拠調べの手続に違法があったとしても，結果として，これが本件審決の結論に影響を及ぼすものとはいえない。＼n

◆判決本文

　手続違背を理由として、審決が取り消されました。 　例えば，審決は，「特許法２９条１項１号又は２号に基づく新規性欠如を主張する場合において，具体的にどのような発明が，本件出願前に，公然知られ，又は，公然実施をされたかは，そもそも無効を主張する請求人が主張・立証すべき事項であるところ，請求人は，「本件出願前，当然にあり得た筈であると合理的に推認することができる」などと言うにとどまり，具体的な発明及びその存在について，何ら主張・立証を行っていない。」（１９頁２４行〜２９行）とするが，甲１及び甲２を検討するのみで，原告が新規性欠如を立証する証拠として提出した甲３〜甲６についての検討は行われていない。したがって，審決には，本件発明に関して原告の主張する無効理由３に判断の遺脱があると認められるところ，Ａ成分とＢ成分とを混合してなる麦芽発酵飲料が，本件出願前，周知のアルコール飲料である旨の原告の主張に理由があることは，前示のとおりであるから，審決における上記の判断の遺脱はその結論に影響を及ぼすべきものであって，審決を取り消すべき瑕疵といわなければならない。

◆判決本文

　審尋において示された新たな引例に対して、補正案を提示したのに補正の機会を与えなかった手続が適正手続きに反するとして取り消されました。第2部です。
　ところで，平成６年法５０条本文は，拒絶査定をしようとする場合は，出願人に対し拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し，同法１７条の２第１項１号に基づき，出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ，これらの規定は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。審査段階と異なり，審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。），拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決（拒絶審決）を受けたときにはもはや再補正の機会はないので，この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記規定によれば，補正が独立特許要件を欠く場合にも，拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができるのであるが，出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば，特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして，審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得るというべきである。(4) 本件においてされた補正却下に関する事情として，i)本件補正の内容となる構成が補正前の構＼成に比して大きく限定され，すなわち，補正前発明が，駆動力入力端と２つの駆動力出力端とを含み双方向駆動を生じさせるための洗濯機において，駆動力伝達のための機構が，「駆動力入力を２つの駆動力出力に変換可能＼な歯車箱」と一般的に記載されていたのを，本件補正は，図面等に示された実施例の内容に即して，歯車箱内の歯車を二対の歯車部（１５，２８）を中心に具体的構成を特定するものであって，補正発明の構＼成に係るものであるが，この新たな限定につき現に新たな公知文献を加えてその容易想到性を判断する必要のあるものであったこと，ii)審尋で提示された公知文献はそれまでの拒絶理由通知では提示されていなかったものであること，iii) 審尋の結果，原告は具体的に再補正案を示して改めて拒絶理由を通知してほしい旨の意見書を提出したこと，iv)後記２で判断するとおり，新たに提示された刊行物２の記載事項を適用することは是認できないこと，などの事実関係がある。本件のこのような事情にかんがみると，拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を内容とする本件補正につき，拒絶理由を通知することなく，審決で，従前引用された文献や周知技術とは異なる刊行物２を審尋書で示しただけのままで進歩性欠如の理由として本件補正を却下したのについては，特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては，審判においても，減縮的に補正された歯車の具体的構成に対し，その構＼成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するについては，この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく，この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵があり，当該手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすべき違法なものであるから，原告主張の取消事由１には理由がある。
(5) 被告は，平成５年法改正が，出願当初から多項制を活用して補正をあまり行わない出願と過度の補正を行う出願との不公平を是正し，審査・審判の迅速性を確保するために行われたものであり，最後の拒絶理由通知を受けた後になされた補正や拒絶査定不服審判を請求する際の補正が不適法である場合，直ちに当該補正を却下するという制度設計がなされたものであると主張する。確かに，平成５年法改正は，被告主張のように，補正の目的を制限すること等により審査・審判の迅速性を確保することをその趣旨としたものということができる。しかし，平成５年法改正がこのような趣旨であり，補正が繰り返されるのは好ましくないとしても，それまでに示されなかった拒絶理由の枠組みに対する適切な手続保障が失われてはならず，過度の補正が行われた出願については別途の考慮を要するとして，本件の前記事実関係の下に，新たな公知技術が拒絶理由で示されないまま審決で補正発明につき独立特許要件欠如として容易想到の結論に至ることが許されないことに変わりはない。被告は，審尋において，前置報告書の内容を示して意見があれば回答をするよう求め，具体的に刊行物２を示してその内容に基づいて補正発明が進歩性を欠く旨を述べ，これに対し原告は，平成２２年４月９日付け回答書を提出して，刊行物２及びその他の引用文献について詳細に反論し，補正発明が進歩性を有する旨を主張しているのであるから，この点について意見を述べる機会が与えられなかったとはいえないと主張する。しかし，上記の手続は，審尋において刊行物２を示しただけであり，拒絶理由を通知して意見書の提出を求めたものではないから，補正案を示して補正の機会を与えるよう要望し，新たに示された刊行物２に対応した補正を予定していた原告の手続保障に欠けるものであって，前示のような適正な審判の実現と発明の保護を図るという観点を欠くものである。＼n

◆判決本文

　拒絶査定不服審判に共有者全員の請求人を記載しなかったことによる審決却下処分が違法として取り消されました(3部です）。
　上記規定によれば，審判請求書には審判請求人全員の氏名を記載しなければならないのであるが，他方，共有に係る権利の共有者全員の代理人から審判請求書が提出された場合において，共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては，単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく，その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して，総合的に判断すべきである。ところで，共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように，共有者全員が共同して請求しなければならないと規定されている場合に，代理人が，共有者全員から拒絶査定不服審判請求について委任を受けているにもかかわらず，共有者の一部の者のみを代理して拒絶査定不服審判を請求することは，あえて不適法な審判請求をすることとなり，そのような行為は，不自然かつ不合理であるといえるから，代理人がそのような共有者全員の利益を害するような行為を行うことは，通常考えられない。そうだとすると，その代理人から審判請求書を受理する特許庁としては，代理人がこのような不合理な行為を行うやむを得ない特段の事情が推認される場合はさておき，そのような事情がない限り，審判請求書の記載上，共有者の一部の者のためにのみする旨の表示となっている場合があったとしても，そのような審判請求書は，誤記に基づくものであると判断するのが合理的である。＼n・・・
　以上の事実を総合すれば，辻永弁理士が本件審判請求書を提出することによってした審判請求は，審判請求書の記載上，原告サン ケミカルの名称のみ表記され，原告Ａ及び原告Ｂの氏名は表＼記されていないが，辻永弁理士に原告ら全員のためにする意思があることは明らかであり，しかも，特許庁においても，その意思は，十分に知り得たものというべきである。したがって，本件審判請求は請求人が原告ら３名であるにもかかわらず，本件審判請求書には請求人として原告サン ケミカルのみが記載されている場合であるから，同法１３１条１項の定める方式について不備があることとなる。このような場合，審判長は，同法１３３条１項に基づき，原告らの代理人たる辻永弁理士に対して，相当の期間を定めてその補正をすべきことを命じなければならなかったといえる。 ・・・
　なお，本件では，本件出願後，特許庁に対し，原告サン ケミカルから辻永弁理士に対する包括委任状は提出されているが，原告Ａ及び原告Ｂから同弁理士に対する包括委任状は提出されていない。しかし，特許法や特許法施行規則において，代理人による特許出願の場合に委任状の提出は義務付けられておらず，委任状の提出を要しない実務慣行の存在も推認されること，特許庁も原告Ａ及び原告Ｂの委任状の提出を求めることはなく，辻永弁理士が同原告らの代理人であるとして出願手続を進めてきていること等の経緯に照らすならば，原告Ａ及び原告Ｂから同弁理士に対する包括委任状が提出されていない事実をもって，本件審判請求が，原告らの共同意思に基づく請求であることを否定する根拠とはならない。

◆判決本文

　請求項２についての判断をすることなく出願全体を拒絶することは手続き的に問題なしと判断されました。
　すなわち，拒絶査定を受けた出願人が，基本手数料額に，請求項数に一定額を乗じた額を加えた額の手数料を納付しなければ拒絶査定不服審判を受けることができないとの特許法１９５条２項（別表１１）の規定は，特許がされる場合にはすべての請求項について審理判断がされることに対応するものであると解すべきである。同規定があるからといって，特許出願に係る発明中に特許をすることができないものがあるときに，その特許出願を全体として拒絶することについて，妨げとなるものではない（知的財産高等裁判所平成２０年（行ケ）第１００２０号平成２０年６月３０日判決，最高裁判所平成１９年（行ヒ）第３１８号平成２０年７月１０日第一小法廷判決・民集６２巻７号１９０５頁参照）。本願の請求項１に係る発明が特許法２９条２項の規定に該当して特許を受けることができないものであるときは，本願の請求項２に係る発明がたとえ独立の請求項であって特許性を有する場合であったとしても，その請求項２に係る発明について審理判断するまでもなく，本願は，全体として拒絶されるべきものといえる。＼n 　

◆判決本文

　審判手続における手続違背が争点の一つです。裁判所は、好ましくはないが取り消すまでもないと認定しました。
　ところで，審決は，前記第２の４のとおり，本件発明と先行技術とを対比し，相違点を認定することなく，i)本件明細書に基づいて，本件発明の技術的意義について検討し，同意義を，構成要件Ｃ（後身頃の上下方向中間部から下端部までの間を下方拡がりの形にする点）と，構＼成要件Ｅ及びＦ（後身頃と前身頃との縫合線が，後部ウエスト部からヒップの頂部より外側に迂回してヒップ裾ラインに至る点）とを兼ね備える点にあるとした上で，ii)構成要件Ｃ，Ｅ及びＦを兼ね備えた技術は，甲１ないし甲５のいずれにも記載されておらず，示唆もされていないと判断して，本件発明は，原告の主張に係る各引用発明から容易に想到することができないとの結論を導いている。この点，特許法２９条２項所定の容易想到性の有無を判断するに当たり，特定の引用発明と対比して，相違点を認定することをせずに，先に，当該発明の技術的意義なるものを設定した上で，各引用発明に当該発明の技術的意義が記載されているか否かを判断する手法は，判断の客観性を担保する観点に照らし疑問が残るといえる。しかし，本件においては，原告（無効審判請求人）は，無効審判手続において，甲１の図１，２には構＼成要件ＡないしＥが記載又は示唆され，甲１の図４（Ａ）には構成要件Ｆが示唆され，甲２には構＼成要件Ｆが示唆され，甲４の図２には構成要件Ｄ及び構＼成要件Ｂが示唆され，甲５には構成要件Ｆが示唆されているなどとの主張はするものの，特定の先行技術を主たる引用発明として挙げた上で，本件発明との相違点に係る構＼成を明らかにし，従たる引用発明等を組み合わせることによって，本件発明に至ることが容易であるとする論理的な主張を明確にしているわけではない。このような無効審判手続における原告の無効主張の内容に照らすならば，本件における審決の判断手法が，直ちに違法であるとまではいえない（なお，このような場合であっても，審判体としては，i)原告に対して釈明を求めて，本件発明が容易想到であるとの原告の主張（論理）を明確にさせた上で判断するか，あるいは，ii)原告に対する釈明を求めることなく，原告の挙げた引用発明を前提として，それらの引用発明との相違点を認定した上で，本件発明の相違点に係る構成が容易想到であるか否かを，個別具体的に判断するか，いずれかの審理を採用するのが望ましいといえる。）。＼n

◆判決本文

　審判手続きに違背があったとして拒絶審決を取り消しました。
　事案にかんがみ，先に，取消事由２「周知技術及び周知文献に係る意見書提出の機会の欠如」に係る手続違背の有無について判断する。当裁判所は，以下のとおり，審決には，新たな拒絶理由通知をして原告に意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず，同手続を怠った瑕疵があり，審決は，特許法１５９条２項，５０条に違反するものと判断する。その理由は，以下のとおりである。・・・・本件では，審決において，本願発明と引用発明との相違点１に係る「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」との技術的構成は，周知技術であり（甲２ないし４），本願発明は周知技術を適用することによって，容易想到であるとの認定，判断を初めて示している。ところで，審決が，拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては，当事者（請求人）に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき，そのような事情のない限り，意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法１５９条２項，５０条）。そして，意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情が存するか否かは，容易想到性の有無に関する判断であれば，本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ，重要性，当事者（請求人）が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して，判断すべきである。上記観点に照らして，検討する。本件においては，i)本願発明の引用発明の相違点１に係る構成である「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする技術」は，出願当初から「信号調整装置２０１から離れた位置のホスト・システム２００」（甲８，【請求項１】），「信号調整装置２０１から遠隔位置のホスト・システム２００」（甲８，【請求項１４】）などと特許請求の範囲に，明示的に記載され，平成１９年２月７日付け補正書においても，「信号調整装置（２０１）に遠隔結合されたホスト・システム（２００）」と明示的に記載されていたこと（甲１０，【請求項４５】），ii)本願明細書等の記載によれば，相違点１に係る構成は，本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構＼成であるといえること，iii)審決は，引用発明との相違点１として同構成を認定した上，本願発明の同相違点に係る構＼成は，周知技術を適用することによって容易に想到できると審決において初めて判断していること，iv)相違点１に係る構成が，周知技術であると認定した証拠（甲２ないし４）についても，審決において，初めて原告に示していること，v件全証拠によるも，相違点１に係る構成が，専門技術分野や出願時期を問わず，周知であることが明らかであるとはいえないこと，vi)原告が平成１９年２月７日付けで提出した意見書においては，専ら，本願発明と引用発明との間の相違点１を認定していない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり，同相違点に係る構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったこと等の事実が存在する。上記経緯を総合すると，審決が，相違点１に係る上記構＼成は周知技術から容易想到であるとする認定及び判断の当否に関して，請求人である原告に対して意見書提出の機会を与えることが不可欠であり，その機会を奪うことは手続の公正及び原告の利益を害する手続上の瑕疵があるというべきである。同瑕疵は，審決の結論に影響を及ぼす違法なものといえる。この点，被告は，相違点１に係る構成は，容易想到性判断の推論過程において参酌されるありふれた技術であるから，審決が，甲２ないし４を初めて提示したとしても，原告に対する不意打ちとはいえないと主張する。しかし，相違点１に係る上記構＼成が推論過程において参酌されたありふれた技術にすぎないか否かは，結局，被告独自の見解にすぎないのであって，何ら論証されていないのであるから，そのような論拠に基づいて，原告に対して意見書提出の機会を要しないとする主張は，採用の限りでない。のみならず，審決において，相違点１に係る上記構成を採用することが容易であるとの判断内容は，主要な理由の１つとして記載されているのであり，そうである以上，推論過程について参酌された技術にすぎないことをもって意見書提出の機会を与える必要がないとする被告の主張は，根拠を欠く。＼n

◆判決本文

　拒絶理由の差し替えは許されないとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
　被告は，引用例２が本件原出願後に頒布されたものであることを認めた上，相違点２に係る本願発明の事項（アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μｍ付近の発光スペクトルを持つ半導体レーザ）は，引用発明１及び乙１ないし３に記載された周知の事項に基づき当業者が容易に想到し得たことであるから，本件審決の結論に誤りはないと主張する。しかしながら，本願明細書には，背景技術として，「金属が低い反射率を有する短波長のレーザビームを吸収することによって金属の表面の温度が上昇し，さらに加工されるとこの２つの現象の結果，この部分の反射率が低下するため重畳された長波長のＹＡＧレーザビームも容易に吸収されてレーザビームが効率よく加工物に結合されることを利用したものである」こと（【０００２】），「この分野の最近の公知例…の場合，ＹＡＧレーザとＫrＦエキシマレーザを加工物の同一所に集光して照射するもので，これら２つのレーザビームは別々のレンズで集光され，水平面におかれた被加工物に対してＹＡＧレーザビームは垂直にＫrＦエキシマレーザビームは垂直から４５度傾けて照射される。このような従来技術では，装置が大きくなり，さらに２つのレーザビームが集光された加工物の下面では別々の光路を進み，別の箇所を照射するために２つのレーザの出力ビームの利用効率が低く，加工特性が良くないという問題があった」ことが記載され（【０００３】），本願発明が解決しようとする課題として，「以上で述べたような従来技術の欠点を除くために行われたものであり，２つのレーザの出力ビームを同軸に重畳して被加工物に照射し，レーザビームの利用効率を高めて加工特性を改善することを目的とする」ことが記載され（【０００４】），本願発明の効果として，「被加工物がアルミニウムであり，前記長波長のレーザが，アルミニウム溶接加工用として用いられているＹＡＧレーザであり，前記短波長のレーザが，アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μｍ付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザであるので，２つのレーザの出力ビームを被加工物の同一の部位に照射することができ，レーザビームの利用効率が高く，加工性がよい」（【００１０】【００１４】），「短波長レーザとしては半導レーザを使用することができ，レーザのかわりにＬＥＤを使用することもできる。被加工物がアルミニウムである場合，０．８μｍ付近に反射率の低い波長域があるため，０．８μｍ付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザやＬＥＤを選択することが有利である。」（【００１８】）等の記載がある。これらの記載によれば，本願発明においては，相違点２に係る短波長レーザの構成が，課題解決のための本質的な部分であると解される。しかるところ，前記のとおり，本件審決は，引用例２に，相違点２に係る本願発明の構＼成（アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μｍ付近の発光スペクトルを持つもつ半導体レーザ）が開示されていると認定した上（前記(1)ア），引用発明１のエキシマレーザに代えて引用例２に開示された上記半導体レーザを採用することが容易である（前記(1)ア）という論理を展開したものである。しかし，引用発明１における短波長レーザであるエキシマレーザは，アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，波長０．８μｍ付近の発光スペクトルを持たない上に，半導体レーザとは異なる種類のレーザである（乙２，３）。このようなエキシマレーザを，「アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μｍ付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザ」という，種類の異なる短波長レーザに置き換える点の容易想到性を判断するに際し，引用例２に代えて周知技術で置き換えるという理由の差替えを，審判段階ではなく，訴訟段階に至ってから特許庁の側が行うことは，審決に理由を付することを義務づけた特許法１５７条の趣旨にも反するものであり，許されないといわざるを得ない。なお，審決取消訴訟において，審判の手続で審理判断された刊行物記載の発明との対比における進歩性の有無を認定して審決の適法，違法を判断するにあたり，審判の手続には現れていなかった資料に基づき当業者の特許出願当時における技術常識を認定し，これによって同発明の持つ意義を明らかにすることは許されるとしても（最高裁昭和５４年（行ツ）第２号同５５年１月２４日第一小法廷判決・民集３４巻１号８０頁参照），刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を，技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることが許されるとまで解することはできない。

◆判決本文

　進歩性認定誤り無し、手続き違背もなしと判断されました。
　原告は，審決において新たに８つの文献が周知例として追加された，あるいは，審決と拒絶査定とで主たる公知文献が異なっていたにもかかわらず，原告に意見書を提出する機会が与えられなかったことは，手続違背に当たると主張する。(2) 平成５年法律第２６号による改正前の特許法１５９条２項，５０条は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない旨を規定する。その趣旨は，審判官が新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようとするときは，出願人に対してその理由を通知をすることによって，意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるから，拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは，手続の過程，拒絶の理由の内容等に照らして，拒絶理由の通知をしなかったことが出願人（審判請求人）の上記の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきである。(3) これを本件についてみるに，なるほど，拒絶査定には，拒絶理由通知書にて引用されていなかった引用例（以下「本件引用例」という。）が挙げられている。すなわち，拒絶理由通知書では，当時の請求項１及び２の発明と特開平３−２３５１１６号公報記載の発明とを対比して容易想到性判断をし，拒絶査定でもこの判断枠組みは維持されつつ，本件引用例が引用文献の一つとして付加された。原告はこの拒絶査定に対し，請求項を一つに絞り，前記第２，２の下線部分を付加する補正をするとともに拒絶査定不服の審判請求をした。その請求書で原告は「本願発明が特許されるべき理由」として，「(1)本願発明の説明」，「(2)補正の根拠の明示」，「(3)引用発明の説明」，「(4)本願発明と引用発明の対比」の主張をし，本願発明の特徴である第１〜第３の表示手段と関係する本件引用例の構＼成を上記「(3)引用発明の説明」の項で掲げた上，「(4)本願発明と引用発明の対比」の項において，本件引用例の構成を中心にして，上記補正により付加された「第３の表＼示手段」と対比主張し，この主張をもって審判請求が成り立つべき理由の中心に据え，さらに，「本願発明の特有の構成である，現況調査手段，電話発信手段及び通話中手段を同時に備える」構＼成との関係についても付加しているが，その根拠については抽象的な理由を述べるにとどまっている。審決は，この審判請求書に基づいてなされたものであり，上記付加された補正部分の構成の容易想到性の判断が審判で審理されるべき中心点であることを念頭に置いて本願発明の容易想到性を判断していたであろうことは，上記の経緯から推認されるところである。なるほど，拒絶査定が引用している拒絶理由通知での引用公知文献と，審決で引用した主たる公知文献（本件引用例）とは異なっているが，本件引用例（甲１０）は拒絶査定でも挙げられており，審判請求書で原告が主張として中心に据えたのは，本件引用例と対比しての本願発明（特に上記補正で付加された構＼成について）の進歩性であった経緯にかんがみると，原告は審判請求時において，本願発明の容易想到性判断で対比されているのは本件引用例であったことを十分に認識していたものといえるのであるから，本件引用例を対比すべき主たる公知文献として本願発明の容易想到性判断をするに際して，改めて拒絶理由を通知しなかったとしても，原告にとって意見書の提出や補正の機会が奪われたということはできず，審判手続には，平成５年法律第２６号による改正前の特許法１５９条２項が準用する同法５０条に違反する手続違背があったとすることはできない。さらにいえば，審決は，本件引用例との対比において本願発明との間に相違点を８点認定している。このことは，審決が本件引用例を形式上主たる公知文献としたとはいえ，本願発明が多くの公知技術の組合せによって容易に推考し得たものであることを念頭に置いて判断したものということができるのであり，実質的な判断枠組みは拒絶査定から変化がなく，審判請求とともに補正がされたのに伴い，視点を変えて判断し直したと評価するのが相当である。また，原告は，審決において８つの周知例が付加された点についても主張しているが，これは本願発明が多くの技術を組み合わせた発明であることによるものであるし，上記説示のとおり，審決における実質的な判断枠組みは拒絶査定から変化がないものと評価すべきであるから，原告の上記主張も手続違背を裏付けるものとしては採用することができない。＼n

◆判決本文

◆関連事件です。平成22(行ケ)10049

　不使用であるとした審決が取り消されました。争点の１つは「国際事務局への届け出が遅れた場合に真の住所とはどこか」です。
　本件取消審判請求の副本の送達は，原告が，日本国内に営業所を持たない法人であり，上記登録手続から審決までの間，日本において，いわゆる商標管理人を置いていなかったことを理由として，審判長により，航空扱いとした書留郵便に付して，国際登録に記載された原告の住所地に宛てて発送されているので，法の要求する要件を，一応備えているといえる。しかし，前記のとおり，「送達」は，送達を受けるべき者が，現実に書類の内容を了知したか否かにかかわらず，手続を進行させることを可能とさせるものであり，当事者の実体上及び手続上の権利・利益に重大な影響を及ぼすおそれがある手続であることに照らすならば，送達が適法であるか否かについては，送達を受けるべき者にとって，防御の機会が十＼分に確保されていたか否かを基準として判断すべきである。そのような観点に照らすならば，航空扱いとした書留郵便に付してされた送達が，適法なものとして扱われるためには，特段の事情の存在しない限り，送達を受けるべき当事者の真の住所に宛ててされた場合であることを要すると解するのが相当である。上記認定事実によれば，審判長は，本件取消審判請求書の副本について，航空扱いとした書留郵便に付して発送したが，その送達は，原告の旧住所地に宛てたものであって，原告の真の住所に宛てたものではないから，上記送達には，瑕疵があり，原告は，審判手続において審理を受ける機会を実質的に奪われたと評価すべきである。
・・・（４） また，平成２１年１２月２９日，大阪市西区内の店舗内において，本件商標が付された商品が陳列されている。もっとも，商品が陳列されている時期は，本件取消審判請求の予告登録後ではあるが，商品が陳列されている写真が残されている事実から，それに先立つ時期に，原告が，日本市場に参入できるかを試みるために，日本の個人業者を選んで，市場展開の可能＼性などを調査したことが推測され，撮影の対象とされた商品は，原告が日本の業者に販売した原告商品であると推認して差し支えない（甲９）。以上認定した事実経緯を総合するならば，原告は，本件取消審判請求の登録前３年以内である平成１８年１月から平成２０年４月に，少なくとも５回にわたり，大阪府羽曳野市の個人に対して指定商品に該当する原告商品を販売し，その際，同販売に関する取引書類（請求書）に，本件商標を付して，本件商標を使用したことを認定することができ，同認定に反する証拠はない。

◆判決本文

不服審判の請求期限の計算を間違って、審判請求書が却下された取り消し訴訟です。被告は取り消し事由争わず、却下処分取り消されました。

◆判決本文

少し前の判決ですが、アップしておきます。訂正審判の部分確定に関する判断です。
特許に関する審決の取消訴訟において審決取消判決が確定したときは，審判官は特許法１８１条５項の規定に従い当該審判事件について更に審理・審決をすることになるが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから，再度の審理・審決には，同法３３条１項の規定により，上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから，審判官は取消判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないことは明らかである（最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・昭和６３年（行ツ）第１０号民集４６巻４号２４５頁）。そして，前記のとおり，平成１９年２月１６日になされた第１次審決は，平成２０年５月２８日に言い渡された第１次判決により取り消され，その理由は第３，１(1)エのとおりであり，同判決は確定したのであるから，本件審決を担当する審判官は，第１次判決の有する拘束力の下で認定判断しなければならないこととなる。ところで，第１次判決は，前記のとおり，「原告からなされた平成１８年９月１３日付けの本件訂正審判請求（甲４）は，旧請求項１〜７を新請求項１〜７等に訂正しようとしたものであるところ，その後原告から平成１９年１月１５日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正（甲７）の内容は新請求項３・５・７を削除しようとするものであり，同じく原告の平成１９年１月１５日付け意見書（甲６）にも新請求項１・２・４・６の訂正は認容し新請求項３・５・７の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから，審判請求書の補正として適法かどうかはともかく，原告は，残部である新請求項１・２・４・６についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは，原告が削除を求めた新請求項３・５・７は，その他の請求項とは異なる実施例（『本発明の異なる形態』，『実施例２』）に基づく一群の発明であり，発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており，仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても，残余の部分は訂正後の請求項１・２・４・６とその説明，実施例の記載として欠けるところがないことからも裏付けられるというべきである。そうすると，本件訂正に関しては，請求人（原告）が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項３・５・７に関する訂正事項と，新請求項１・２・４・６に係わるものとでは，少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり，これをせず，原告が削除しようとした新請求項３・５・７についてだけ独立特許要件の有無を判断して，新請求項１・２・４・６について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで，その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものというほかない。」（甲９，６４頁下９行〜６５頁１５行）等とするものであり，一方，本件審決（第２次審決）は，「以上のとおり，本件訂正請求は，複数の請求項について訂正を求めるものであり，訂正発明３，５及び７に係る発明は，訂正要件を満たさないものであり，訂正発明１，２，４及び６に係る発明は，訂正要件を満たすものである。ここで，平成２０年７月１０日言渡の最高裁判所判決（平成１９年（行ヒ）３１８号）を参照するに，該判決では，『複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているといえる。』（判決５頁）と判示されていることから，訂正事項の一部にでも訂正要件を満たさない部分があれば，訂正審判請求は，一体として棄却されることとなる。これを本件訂正審判請求に当てはめてみると，本件訂正審判請求が一部訂正要件を満たす部分があるとしても，訂正審判請求は，その全体を一体不可分のものとして取り扱われなければならず，結局，一体として棄却すべきものである。」（３３頁９行〜２２行）等としたものである。そうすると，第１次判決が請求項１・２・４・６項と請求項３・５・７項とは分けて判断すべきであるとして第１次審決を取り消しているのに，本件審決（第２次審決）が請求項１〜７項の全体を一体不可分のものとして取扱うべしとして訂正審判請求を不成立としていることは，被告主張の最高裁平成２０年７月１０日第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号民集６２巻７号１９０５頁，前述した「平成２０年最高裁判決」）を考慮しないとすれば，第１次判決の拘束力に反する判断をしていることになる。(2)ア これに関して被告は，行訴法３３条１項に基づく拘束力は処分時以降に事情変更が生じた場合には及ばないところ，平成２０年最高裁判決は第１次判決が依拠した昭和５５年最高裁判決の射程を限定し，また訂正審判請求について一体として判断すべきことを判示しているから，これは処分時以降の事情変更に当たり本件審決に拘束力違反はない等と主張し，一方，これに対し当事者参加人は，被告の主張は取消判決の拘束力が法的拘束力であるのに対し判例の効力が事実上の効力であるという差異を看過するものである，平成２０年最高裁判決は特許異議申立てにおいて訂正請求がなされた場合について訂正の許否を請求項ごとに判断すべきことを判示したもので，訂正審判請求に関する見解部分は傍論にすぎず，判例としての効力を生じない，等と反論する。イ 被告が事情変更に当たるとする最高裁平成２０年７月１０日第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号民集６２巻７号１９０５頁）は，特許庁がなした特許取消決定の取消しを求める訴訟についての判示であり，最高裁判所民事判例集６２巻７号１９０５頁以下に記載された判決要旨は「特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。」とするものであり，判決の原文は「(1) 特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構＼造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で，特許法は，複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不適当と考えられる一定の場合には，特に明文の規定をもって，請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており，特許法１８５条のみなし規定のほか，特許法旧１１３条柱書き後段が『二以上の請求項に係る特許については，請求項ごとに特許異議の申＼立てをすることができる。』と規定するのは，そのような例外規定の一つにほかならない（特許無効審判の請求について規定した特許法１２３条１項柱書き後段も同趣旨）。(2) このような特許法の基本構造を前提として，訂正についての関係規定をみると，訂正審判に関しては，特許法旧１１３条柱書き後段，特許法１２３条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法１２６条５項，１２８条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているといえる。これに対し，特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以下『訂正請求』という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると，特許異議の申＼立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。被上告人は，発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが，昭和６２年法律第２７号による特許法の改正により，いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され，しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると，同改正後の特許法の下で，上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。前掲最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決は，いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが，複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり，その趣旨は，特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが，本件のように，複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において，請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。(3) 以上の点からすると，特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。(4) これを本件についてみると，上告人は，訂正事項ａは特許請求の範囲の減縮を目的とする旨主張して，これを含む本件訂正の請求をしているところ，訂正事項ａは，特許異議の申立てがされている請求項１に係る訂正であるから，他の請求項に係る訂正事項とは可分のものとして，個別にその許否を判断すべきものである。ところが，本件決定は，請求項２に係る訂正事項ｂが訂正の要件に適合しないことのみを理由として，請求項１に係る訂正事項ａについて何ら検討することなく，訂正事項ａを含む本件訂正の全部を認めないと判断したものである。これを前提として本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の認定をし，請求項１に係る部分を含む本件特許を取り消した本件決定には，取り消されるべき瑕疵があり，この瑕疵を看過した原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」等とするものである。一方，上記判決が引用する最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決（昭和５３年（行ツ）第２７号・２８号民集３４巻３号４３１頁，前述の「昭和５５年最高裁判決」）は，実用新案権者のなした明細書の訂正審判請求の事案に関し，「…実用新案登録を受けることができる考案は，一個のまとまった技術思想であって，実用新案法３９条の規定に基づき実用新案権者が請求人となってする訂正審判の請求は，実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面（以下「原明細書等」という。）の記載を訂正審判請求書添付の訂正した明細書又は図面（以下「訂正明細書等」という。）の記載のとおりに訂正することについての審判を求めるものにほかならないから，右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として，本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには，訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にわたつて訂正するものであるとしても，これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく，これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。それ故，このような訂正審判の請求に対しては，請求人において訂正審判請求書の補正をしたうえ右複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは格別，これがされていない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけであり，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められ，かつ，右の一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではないときであつても，その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。」とするものであり，確定判決たる第１次判決は，訂正審判請求において可分的取扱いが許されるとした「一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したとき」に該当するとしたものである。ウ 思うに，行訴法３３条１項の定める拘束力を有する確定判決（第１次判決）がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって，当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であるのみならず，仮にこれを肯定する見解を採ったとしても，平成２０年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。すなわち，被告が事情変更の論拠とする平成２０年最高裁判決は，前記のとおり，第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり，その判示も，訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し，改善多項制の法改正がなされた後においてはこれを可分と解するとしたものである。そして，訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は，訂正審判請求については，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予＼定されているとの原則的な取扱いについて判示したものであり，昭和５５年最高裁判決に依ってなされた第１次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示，すなわち，請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは，それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある，との判示を否定するものとは解されない。このことは，平成２０年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和５５年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。エそうすると，平成２０年最高裁判決は，昭和５５年最高裁判決に依ってなされた第１次判決（取消判決）の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから，被告の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

　拒絶査定不服審判請求について，共有者全員が記載されていなかった審判請求書を却下した判断は誤りであったとして、審決を取り消しました。
　「特許を受ける権利の共有者全員の代理人が，共有者のためにその審判を請求するには，審判請求書の請求人欄に，当事者として共有者全員の氏名を記載すべきものであることはいうまでもない。他方，特許を受ける権利の共有者の代理人が行った審判請求において，それが共有者全員の「共同して請求」したものに当たるかどうかについては，単に，審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく，その請求書の全趣旨を合理的に探求し，当該特許出願について特許庁側の知り得た事情等をも勘案して，総合的に判断すべきものである。共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように，共有者の全員が共同して請求することが法律上の要件とされている場合において，共有者の全員それぞれからそのための委任を受けている代理人が，共有者の一部の者のためにのみ審判請求をし，その余の共有者のためにはこれを行わないときは，共有者全員の利益を害することになり，自ら審判請求の手続要件の欠缺をもたらし，拒絶査定を確定するにも等しいのであるから，代理人がこのような行動に出ることは合理的にみて考えられないことである。そうすると，代理人がこのような不合理な行為を行うのもやむを得ないとする特段の事情がない限り，当該審判請求は，たとえ，外観上共有者の一部の者のためにのみする旨の表示となっている場合であっても，実際には，共有者の全員のためにしたものと推認するのが相当である。・・・・このような事実関係の下においては，・・・原告両名のために審判を請求する代理権を有する者であることを知り得たのであるから，代理人がこのような不合理な行為を行うのもやむを得ないとする特段の事情が認められない本件においては，本件審判請求書の記載上は，原告チェイルのためにすることが明記されてはいないけれども，実際には，原告両名のためにしたものと推認され，代理人による本件審判の請求の法律的効果は，本人たる原告両名に帰属すると解すべきである。(3) そうすると，本件審判の請求は，原告両名によるものであるにもかかわらず，本件審判請求書の審判請求人の欄には原告三星のみが記載されていたのであるから，特許法１３１条１項の規定に定める方式についての不備があることになる。よって，審判長としては，同法１３３条１項に基づき，相当の期間を指定してその表示の補正をすべきことを命じるべきであり，・・・・」＼n

◆判決本文

　経過のうち問題となる部分のみ説明します。H20/10/24に無効審決がなされ、特許権者は本件取消訴訟を提起すると共に、クレームを減縮する訂正審判を別途請求しました（H21/2/24）。この訂正審判は、（H21/9/16）に確定しました。知財高裁は、クレーム減縮する訂正が確定したので、H20/10/24の無効審決を取り消しました。
　「第1次無効審決に対して審取請求するとともに、第1次訂正審判を請求した第２次訂正は，請求項１に係る特許請求の範囲の記載を別紙１から別紙３のとおりとする訂正であって，その訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とすることは，明らかである（甲２１，２２，３０）。また，本件審決が対象とした，請求項１に係る特許請求の範囲の記載を別紙２のとおりとする発明と比較しても，第２次訂正は，打抜加工が可能であることを特許請求の範囲に記載することにより，成形加工及び打抜加工の両方を行うパンチプレス機に限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものといわざるを得ない。したがって，無効審決である本件審決の取消訴訟の係属中に本件特許権について特許請求の減縮を目的とする本件訂正審決が確定したのであるから，本件審決は，取り消されなければならない（最高裁平成７年（行ツ）第２０４号平成１１年３月９日第三小法廷判決・民集５３巻３号３０３頁）。」＼n

◆平成20(行ケ)10464　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年10月29日　知的財産高等裁判所

　拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断したので、手続き違背を理由として審決を取り消すとともに、周知技術についても一言述べました。 　「このように，拒絶査定と審決とでは，「表面に吸着」する点に関し，同一性のある解釈をしていたとは認められず，むしろ，拒絶査定及び審決における各説示の文言等に照らし，前者はこれを「表＼面への吸着」と解釈し，後者は表面のみならず「吸収」を含む現象と解釈していることが認められる。したがって，審決は，拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断したといわざるを得ない。そして，前記第３で主張するとおりの原告らの解釈及び前提に立てば，この「表＼面に吸着」する点はまさしく本願発明の重要な部分であるところ，原告らの意見書や審判請求書における主張からすれば，「表面に吸着」する点に関し，原告らは，審判合議体とは異なる解釈をし，本願発明や引用発明を異なる前提で捉えていることが認められるのであるから，これに対して，審決が，拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて，「表＼面に吸着し」との点について判断をしている以上，原告らに対し，意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。なお，審決が原告らに対し上記のような意見を述べる機会を付与しなかったとしても，その双方の場合について実質上審理が行われ，原告らが必要な意見を述べているなどの特段の事情があれば，審決のとった措置は実質上違法性がないということもできないではないが（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５３８号，同２０年２月２１日判決の第５の１(4) 参照），本件においては，そのような特段の事情を認めることはできない。ウ　さらに，審決は，拒絶理由通知においてなんら摘示されなかった公知技術（周知例１及び２）を用い，単にそれが周知技術であるという理由だけで，拒絶理由を構成していなくとも，特許法２９条１，２項にいういわゆる引用発明の一つになり得るものと解しているかのようである。すなわち，審決は，相違点１について，「排ガスがリーンのときに，ＮＯｘ浄化触媒としてＮＯｘを触媒表＼面へ吸着するものは周知（例えば，周知例１及び周知例２参照。以下「周知技術１」という。）であることから，相違点１に係る本願発明の発明特定事項は周知である。」と説示し，また，相違点２についても，「内燃機関がリーン運転しているとき，前記ＮＯｘ浄化触媒で排ガス中のＮＯｘを吸着し，吸着後に，排ガスを数秒間ストイキもしくはリッチの状態とし，前記ＮＯｘ浄化触媒で吸着したＮＯｘを還元剤と接触反応させてＮ２に還元して排ガスを浄化することは周知（‥‥‥）であり，相違点２に係る本願発明のように時間及び深さを決定することは，周知例１及び周知例３の周知技術２を勘案すれば，適宜なし得る設計的事項に過ぎないものである。」，そして，「本願発明は，引用発明，周知技術１及び周知技術２に基づいて当業者が容易に発明することができたものである」という説示をしているが，誤りである。被告主張のように周知技術１及び２が著名な発明として周知であるとしても，周知技術であるというだけで，拒絶理由に摘示されていなくとも，同法２９条１，２項の引用発明として用いることができるといえないことは，同法２９条１，２項及び５０条の解釈上明らかである。確かに，拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても，例外的に同法２９条２項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが，それは，拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や，容易性の判断の過程で補助的に用いる場合，ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるのであって，周知技術でありさえすれば，拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。被告の主張する周知技術は，著名であり，多くの関係者に知れ渡っていることが想像されるが，本件の容易想到性の認定判断の手続で重要な役割を果たすものであることにかんがみれば，単なる引用発明の認定上の微修整，容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるということはできないから，本件において，容易想到性を肯定する判断要素になり得るということはできない。」＼n

◆平成20(行ケ)10433　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年09月16日　知的財産高等裁判所

　一部の請求項に関する訂正が訂正要件を満たしていないという理由で、全体として訂正は認めないとした判断が取り消されました。
　昭和６２年法律第２７号による特許法の改正によりいわゆる改善多項制が，そして，平成５年法律第２６号による特許法の改正により無効審判における訂正請求の制度がそれぞれ導入され，特許無効審判の請求については，２以上の請求項に係るものについては請求項ごとにその請求をすることができ（特許法１２３条１項柱書き後段），請求項ごとに可分的な取扱いが認められているところ，特許無効審判の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，この請求項ごとに請求をすることができる特許無効審判請求に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることに照らすと，特許無効審判請求がされている請求項についての特許無効の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに個別に行うことが許容され，その許否も請求項ごとに個別に判断されることになる（前掲最高裁平成２０年７月１０日判決参照）。そして，特許無効審判の請求がされている請求項についての訂正請求は，請求書に請求人が記載する訂正の目的が，特許請求の範囲の減縮ではなく，明りょうでない記載の釈明であったとしても，その実質が，特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば，このような訂正請求をする特許権者は，請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることからして，請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものである。(2) これを本件についてみるに，特許無効審判請求に係る本件審判において，請求人である被告は，本件発明に係る特許請求の範囲の記載が不明確であるなどとの無効理由を主張したこと（甲２０），これに対し，被請求人である原告は，被告主張の無効理由を回避するために，特許無効審判における訂正の請求として，本件特許の請求項１ないし３，５，９ないし１３，１８，１９，２１ないし２５につき本件訂正請求を行ったこと（甲１８，２２）が認められ，本件訂正請求は，特許無効審判請求に対する防御手段としてされたものであることが明らかである。(3) そうすると，本件訂正請求は，請求項ごとに個別に行われたものであった以上，その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものといわなければならない。そして，本件訂正請求は，直接的には本件特許に係る請求項のうち１ないし３，５，９ないし１３，１８，１９，２１ないし２５の訂正を求めるものであるが，前記第２の２のとおり，本件特許は，請求項１ないし２６から成り，請求項２ないし２６はいずれも請求項１を直接的又は間接的に引用する従属項であるから，請求項１について訂正を求める本件訂正は，請求項１を介してその余の請求項２ないし２６についても訂正を求めるものと解さなければならない。しかるところ，本件審決は，本件訂正につき，請求項１９及び２３についてのみ判断をし，その訂正が求められないことをもって，他の請求項１ないし１８，２０ないし２２及び２４ないし２６に係る訂正の判断をしないまま，これらの請求項に係る訂正も認められないとしたものであるから，これらの請求項に係る各訂正事項につき判断をすることなく，本件発明１ないし１８，２０ないし２２及び２４ないし２６の各要旨認定をしてしまったものであって，この点において，本件審決には違法があることになる。(4) また，本件訂正のうち請求項１９についても，本件審決は，同請求項が直接的又は間接的に引用する請求項１ないし３，５，９ないし１３及び１８に係る各訂正事項につき判断をすることなく，本件発明１９の要旨認定をしてしまったものであって，この点において，本件審決には違法があることになる。」 　

◆平成21(行ケ)10004　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年09月03日　知的財産高等裁判所

　進歩性なしとした無効審決に対して、i)手続き違背、ii)新規事項ではない、iii)実施可能要件違反なし等を理由として審決が取り消されました。
　　「審判手続等の経緯のアないしウによれば，請求項２に係る特許発明について，請求人（被告）から，甲１を引用例とした進歩性欠如を理由による無効審判が請求され，その後，請求人（被告）により，口頭審理手続において甲６を主引用例とした無効理由が主張された。これに対して，審決は，甲１及び甲６に基づいて進歩性を欠くとの理由により無効とすべきであると判断した。そうすると，審決の判断の基礎となった無効理由について，被請求人である原告には，意見を申し述べる機会（特許法１３４条２項，１５３条２項）及び訂正請求をする機会（同法１３４条の２第１項）が付与されていなかったものというべきである。」
「上記によれば，メインＣＰＵ３１が実行した内部抽選処理の結果に基づいて内部抽選データＩＳＤの当選フラグがセットされ，また，サブＣＰＵ５５に開始情報Ａが入力されてから停止操作情報Ｂが入力されるまでの期間Ｔ１（すなわち，メインリールの回転中の期間）において，第１処理を選択するか第２処理を選択するかを，サブＣＰＵ５５が制御プログラムに従って決定することが記載されているということができる。また，このサブＣＰＵ５５が第１処理を選択するか第２処理を選択するかを決定する処理の例示として，メインＣＰＵ３１から送信される内部抽選データＩＳＤに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第２処理を選択して実行してもよいことが記載されているということができる。イそして，「メインＣＰＵ３１が実行した内部抽選処理の結果に基づいて当選フラグがセットされた内部抽選データＩＳＤ」が「抽選手段の抽選結果」に相当するといえることに照らせば，本件特許明細書（甲１８，段落【０２１６】）の「内部抽選データＩＳＤに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第２処理を選択して実行してもよい」との記載部分に，「抽選手段の抽選結果に基づいて第２処理を選択的に実行する」との事項が明確に示されていると解される。そして，本件特許明細書（甲１８）には，第１処理を選択して実行することを妨げる記載はないのであるから，「第２処理を選択して実行してもよい」との記載部分を見た当業者は，第１処理の選択と第２処理の選択を決定する処理に関して，「第１処理を選択して実行してもよい」と理解するのが自然である。そうすると，「抽選手段の抽選結果基づいて第１処理を選択的に実行する」ことが，本件特許明細書（甲１８）に，実質的に記載されているということができる。」
「特許法３６条４項は，「発明の詳細な説明の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と定め，同条同項１号において，「一経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。そして，上記の「経済産業省令」に当たる特許法施行規則２４条の２は，「特許法第三十＼六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定めている。特許法３６条４項１号において，「通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」（いわゆる「実施可能＼要件」）を規定した趣旨は，通常の知識を有する者（当業者）がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したといえない発明に対して，独占権を付与することになるならば，発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるからである。ところで，そのような，いわゆる実施可能＼要件を定めた特許法３６条４項１号の下において，特許法施行規則２４条の２が，（明細書には）「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは，特許法が，いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を，実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば，特許法施行規則２４条の２の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は，実施可能＼要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって，実施可能要件と別個の独立した要件として，形式的に解釈適用されるべきではない。」

◆平成20(行ケ)10237　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年07月29日　知的財産高等裁判所

　　　審決については維持したものの、最後に付言がなされました。
　「(2) 特許無効審判において，請求人が主張した無効理由とは別個の無効理由を審理するためには，あらかじめ審判手続において，特許法１５３条２項の規定による通知をし，当事者に意見を申し立てる機会を与える手続を採らなければならない。上記規定が設けられたのは，当事者に対して，適正公平な審判手続を保障するとの趣旨のみならず，第三者に対して，審決の効力の及ぶ範囲を明確にするとの趣旨によるものと解される。とりわけ，後者の趣旨は重要であり，特許法１６７条に「何人も，特許無効審判・・・の確定審決の登録があったときは，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定されていることを併せ考慮すると，審決の判断の基礎とした無効理由を構＼成する事実及び証拠がどのようなものであるかを，審判手続において明確にさせることが必要不可欠であるといえる。したがって，請求人が主張した無効理由を審決で摘示することは必須であり，また，請求人が主張しない無効理由について，上記のような手続を採ることなく，審決において判断することは，手続上の違法を来す余地があるというべきである（知的財産高等裁判所平成１９年（行ケ）第１０３８０号事件・平成２０年１１月２７日判決参照）。
　(3) 本件についてみると，実施発明４についての無効理由に係る事実（実施発明４が本件発明と同一であり，かつ，公然実施されたものであるとの事実）は，実施発明１ないし３についての無効理由に係る事実（「神戸第７突堤工事」において実施された発明（実施発明１ないし３）が，本件発明と同一であり，かつ，公然実施されたものであるとの事実）とは，実施の場所，日時等が明らかに異なるものであって，別個の事実である。そして，本件全証拠によるも，本件審判の手続において，特許法１５３条２項の規定による通知がされ，当事者に意見を申し立てる機会を与える手続が採られたことを認めるに足りる証拠は，これを見いだすことができない。そうすると，審決が理由において述べた，大阪府守口市内のＮＴＴの現場でのペデスタル杭の撤去工事において実施された発明（実施発明４）は本件発明と同一ではないとした判断部分は，原告が無効審判請求において主張していない無効理由について，特許法所定の手続を採ることなく，当該無効理由が存在しないとしたものといえる。
　(4) 以上のとおり，審決は，特許法の規定する適正な手続を経ることなく，前記第２の３の(2)のエのとおり述べて，実施発明４が本件発明と同一であり，かつ，公然実施されたものであるとの無効理由が成立しない旨の判断を示した点において，適切さを欠いた点がある。しかし，?@原告が，審決の審理手続の違法については，取消事由として主張せず，実施発明４に関する審決の判断の誤りのみを取消事由として主張していること，?A本件審判について請求不成立の審決をするに際し，実施発明４について判断を示す必要はないこと，?B全体として，上記の適切妥当を欠いた手続及び理由は，審決の結論に影響を与えるものとはいえないこと等の諸点を総合すると，上記の点は，審決を取り消すべき事由に当たらないと解される。」

◆平成20(行ケ)10118　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟　平成21年01月26日　知的財産高等裁判所

　　　最高裁第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号）を受けた知財高裁の判断です。
　　「平成６年法律第１１６号附則６条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下「平成６年改正前」という。）の特許法１２６条３項は「第一項ただし書第一号の場合は，訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」と規定し，同条１項ただし書第１号は「特許請求の範囲の減縮」を掲記するところ，同条３項の上記「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構＼成される発明」とは，「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であって，「減縮されていない発明」を含むものではないというべきである。もっとも，上記文言は，文理上，「訂正後における特許請求の範囲に記載されている全ての事項により構成される全ての発明」と解釈する余地があるが，特許法における訂正の審判の位置付けに照らすと，このように解釈することはできないというべきである。すなわち，平成６年改正前の特許法１２６条が定める訂正の審判は，主として特許の一部に瑕疵がある場合に，その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判請求されるおそれがあるので，そうした攻撃に対して備える意味において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておくための制度である。他方，特許法１５３条３項は「審判においては，請求人が申＼し立てない請求の趣旨については，審理することができない。」と規定しており，訂正の審判においては，訂正を許すべきか否かが判断の対象となり，（その限度で同条１項及び２項に基づいて職権で広範囲に審理できるものの，）求められた訂正の可否を超えて判断することは許されないのである。仮に，特許権者が，複数の請求項の一部の請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を求めて訂正審判を請求した場合において，その訂正の可否を，一旦査定・登録された，訂正を求めていない他の請求項に係る発明についての独立特許要件の具備の有無にも係らしめるというのであれば，訂正審判請求がされるたびに，特許庁は，全請求項について審査を繰り返すことになってしまうほか，特許権者が権利行使の準備等のために必要と考えている訂正について，適時に判断を得ることができない結果ともなり得るし，制度についてのこのような理解は，ひいては，特許権者が訂正したいと考えている請求項のみについて，第三者をして形式的な無効審判を請求させた上，当該審判手続において訂正請求をすることによって実質的に必要な訂正の効果を確保しようとするなど，制度の不健全な利用を招来するおそれすらある。したがって，平成６年改正前の特許法１２６条３項において，独立特許要件の存在が求められる発明は，「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であるというべきであり，審決の判断中，本件訂正において訂正の対象とされていない請求項３，４に記載された発明について独立特許要件の有無を検討した部分は，審決の結論を導くために必要なものではなく，そもそも本訴における審理の対象となり得ないものであったというべきである。 　なお，平成２０年７月１０日最高裁第一小法廷判決（平成１９年（行ヒ）第３１８号）は「特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。」と判断したものであるが，その前提として，特許査定及び訂正審判請求と訂正請求の法的性質が異なることを示すために，「訂正審判に関しては，特許法旧１１３条柱書き後段，特許法１２３条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法１２６条５項，１２８条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。」と説示するほか，「訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。」と判示している。しかしながら，上記判示中において「一体不可分」とされているのは，あくまでも「複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求」であり，「新規出願に準ずる実質を有する」との判示も，訂正が求められている請求項については，訂正後の特許請求の範囲の記載に基づく新たな特許出願があったのと同様に考えることができることを述べていると理解すべきものであって，訂正が求められていない請求項を含む全ての請求項について特許性の有無を再審査することまで求められるものでないことは明らかである。」

取り消された判決はこちらです
　　　　◆平成18(行ケ)10314　特許取消決定取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年06月29日　知的財産高等裁判所
　　知財高裁は、「願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において，その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合（すなわち訂正が単なる誤記の訂正であるような形式的なものでない場合）には，請求人において訂正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく，かつ，一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても，その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である（前記最高裁昭和５５年判決参照）。そしてこの理は，原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当するというべきである。」と判断しました。
◆平成19(行ケ)10283　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年10月29日　知的財産高等裁判所

　　　最高裁は、訂正請求の一部が訂正要件を満たさないという理由で、当該訂正全体を認めなかった審決を取り消しました。
　「特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以下「訂正請求」という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると，特許異議の申＼立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申＼立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。」

原審はこちらです
　　　　◆平成18(行ケ)10314　特許取消決定取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年06月29日　知的財産高等裁判所
　　知財高裁は、「願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において，その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合（すなわち訂正が単なる誤記の訂正であるような形式的なものでない場合）には，請求人において訂正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく，かつ，一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても，その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である（前記最高裁昭和５５年判決参照）。そしてこの理は，原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当するというべきである。」と判断しました。
◆平成19(行ヒ)318 特許取消決定取消請求事件 平成20年07月10日 最高裁判所第一小法廷

　審判手続きにおいて、拒絶理由通知がなされなかったことを理由に拒絶審決を取り消しました。
　　「特許法５０条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は，通 知後に特許出願人に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると，拒絶 理由を明確化するとともに，これに対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の 当否を再検証することにより判断の慎重と客観性の確保を図ることを目的としたも のと解するのが相当であり，このような趣旨からすると，通知すべき理由の程度は， 原則として，特許出願人において，出願に係る発明に即して，拒絶の理由を具体的 に認識することができる程度に記載することが必要というべきである。これを特許 法２９条２項の場合についてみると，拒絶理由通知があったものと同視し得る特段 の事情がない限り，原則として，出願に係る発明と対比する引用発明の内容，対比 判断の結果である一致点及び相違点，相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものというべきで＼nある。 これを本件についてみると，前記のとおり，本件においては，引用例の指摘こそ あるものの，一致点及び相違点の指摘並びに相違点に係る本願発明の構成の容易想到性についての具体的言及は全くないのであるから，拒絶理由通知があったものと＼n同視し得る特段の事情がない限り，拒絶理由の通知として要請されている記載の程 度を満たしているものとは到底いえないものといわざるを得ない。 イ　進んで，上記特段の事情の存否について検討するに，被告は，原告は引用例 を熟知していたのであるから，本件拒絶理由通知を受けた原告としては，当然，本 願当初発明と引用発明との間に相違する事項が存在すること及びその内容を正確に 理解し，また，『本願当初発明には，引用発明と相違する事項はあるが，その相違 点は容易である』と審査官が判断していることを理解していたといえる。」，「原 告は，審査官及び審判合議体が，理由４により本願を拒絶すべきものとしているこ とを十分に理解し，認識していたといえる。」などと主張する。確かに，上記(1)ウ及びオの本件意見書及び審判請求の理由の各記載によれば， 原告は，引用例の技術内容を熟知しており，本願当初発明又は本願発明と引用発明 との間に審決が認定したのと同一の相違点が存在することを認識していたものと認 められるし，本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定に拒絶の理由として理由４（進 歩性の欠如）が記載されていたのであるから，その具体的理由は不明であるものの， 審査官が，当該相違点に係る構成について当業者が容易に想到し得るものと判断したこと自体は理解することができたものと推認することができ，そうであるとすれ＼nば，この限度で拒絶理由通知を不要とする特段の事情があったものと一応いうこと ができる。 しかしながら，上記のとおり，本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定には，当業 者が，引用発明との相違点に係る本願当初発明又は本願発明の構成を容易に想到し得たとする具体的理由については，それが周知技術を根拠とする点も含めて全く述＼nべられていない上，当該容易想到性の存在が当業者にとって根拠を示すまでもなく 自明であるものと認めるに足りる証拠もないから，原告において，本願当初発明又 は本願発明と引用発明との間に相違点が存在することを認識し，かつ，審査官が当 該相違点の構成について当業者が容易に想到し得るものと判断していることを理解することができたからといって，そのことをもって，原告が，本願当初発明又は本＼n願発明が引用発明を根拠に特許法２９条２項の規定に該当するとの拒絶理由の通知 を受けたものと評価することはできない。」

◆平成19(行ケ)10244　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年06月16日　知的財産高等裁判所

　訂正審判について、一部の請求項の削除を行う補正をしたところ、審判官は、このような補正は、審判請求書の要旨変更に当たるから許されないとし、その削除しようとした請求項についてだけ独立特許要件の有無を判断して訂正を否定しました。知財高裁は、この審決を取り消しました。
　「上記(1)及び(2)によれば，原告からなされた平成１８年９月１３日付けの本件訂正審判請求（甲４）は，旧請求項１〜７を新請求項１〜７等に訂正しようとしたものであるところ，その後原告から平成１９年１月１５日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正（甲７）の内容は新請求項３・５・７を削除しようとするものであり，同じく原告の平成１９年１月１５日付け意見書（甲６）にも新請求項１・２・４・６の訂正は認容し新請求項３・５・７の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから，審判請求書の補正として適法かどうかはともかく，原告は，残部である新請求項１・２・４・６についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは，原告が削除を求めた新請求項３・５・７は，その他の請求項とは異なる実施例（「本発明の異なる形態」，「実施例２」）に基づく一群の発明であり，発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており，仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても，残余の部分は訂正後の請求項１・２・４・６とその説明，実施例の記載として欠けるところがないことからも裏付けられるというべきである。そうすると，本件訂正に関しては，請求人（原告）が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項３・５・７に関する訂正事項と，新請求項１・２・４・６に係わるものとでは，少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり，これをせず，原告が削除しようとした新請求項３・５・７についてだけ独立特許要件の有無を判断して，新請求項１・２・４・６について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで，その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものというほかない。」

◆平成19(行ケ)10163　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年05月28日　知的財産高等裁判所

　　拒絶査定不服審判における手続きおよび条文適用の判断に誤りがあるとして拒絶審決が取り消されました。
　　経緯としては少し複雑です。出願人は、拒絶査定不服審判時に一部の請求項(請求項１，２）についてのみ限定的減縮の補正をしました。審判官は、補正が行われなかった請求項４について、拒絶理由では示されていた引例ではありますが、主引例を変更し審査における理由とは異なる理由で、独立特許要件を満たさないという理由で補正却下をした。このため、補正後の請求項１，２については判断することなく、補正前の特許請求の範囲に基づき、進歩性がないので拒絶審決がなされました。裁判所は、独立特許要件は補正した請求項についてのみ適用されるものであり、補正がされなかった請求項４について進歩性無しとして、補正却下したことは条文の解釈を誤っていると判断しました。
　　「本件補正においては，前記(1)のとおり，限定的減縮に相当する補正がさ れた請求項は，請求項１及び２のみであり，請求項４は補正の対象になって いない。したがって，独立特許要件は，補正発明１又は２について判断すべ きであり，補正発明４について独立特許要件がないと判断した審決には，独 立特許要件の判断を誤った違法があり，本件補正を却下した点は誤りである。 ・・・一般に，出願に係る発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば， 一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づいて行われる進歩 性の判断の内容も異なることになる。したがって，審決において，拒絶査定 における主たる引用例と異なる刊行物を主たる引用例として判断しようとす るときは，原則として，特許法１５９条２項で準用する５０条本文の定めに 従い，拒絶理由を通知して，出願人に対し意見書を提出する機会を与えるべ きであり，出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り， 通知を懈怠してされた審決の手続は違法である。・・・ア　まず，補正発明４と甲１発明及び甲２発明の属する技術分野が同一であっ ても，甲１発明と対比するか，甲２発明と対比するかによって一致点及び相 違点は異なり得ることは明らかである。また，主たる引用例は，その性質上， 同一又は類似の技術分野のものであることは当然であり，技術分野が同一で あることから，直ちに一致点及び相違点の認定が「容易に判断」されるもの ではない。したがって，被告の主張する?@の事情は，特段の事情となり得る ものではない。・・・ウ　以上のとおり，本件において，拒絶理由通知の懈怠があっても，出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情があると認めるに足りる証拠はない。 なお，確かに，被告の引用する東京高等裁判所平成５年(行ケ)第２９号事 件・平成８年５月３０日判決は，拒絶理由通知の懈怠があっても，出願人の 防御権を奪うものとはいえないときは，審判手続に違法があるとはいえない ことを判示している。しかし，出願人の防御権を奪うものか否かは，個々具 体の事案において判断されることであり，上記判決が周知技術として引用し た文献を改めて拒絶理由を通知することなく主たる引用例として用いても出 願人の防御権を害しないと一般的に判示したものではないことは明らかであ る。」

◆平成19(行ケ)10074　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年03月26日　知的財産高等裁判所

　拒絶査定と同じ引例ではあるが、そこから把握する技術内容を変更して拒絶審決した手続違背について裁判所は、審決を取り消すほどの具体的不利益が生じていないと判断しました。
　 　　「このように，引用例としては同一であっても，そこから把握する技術内容を変更することは，その限りにおいて，本願発明と対比されるべき公知技術の内容を変更するものであり，出願人である原告には，新たな引用発明を前提として，意見陳述の機会を与えなければならなかったものというべきであるから，拒絶理由通知を行うことなくされた審決は，特段の事情がない限り，特許法１５９条２項の準用する同法５０条の規定に違反するものというべきことになる。(4) そこで，審決の上記違法が本件の具体的な事情の下において審決を取り消すべき場合に該当するか否かを検討する。ア　まず，本件拒絶理由通知における拒絶理由は，前記(2)アのとおり，「引用文献１〜４に記載された発明に基づいて容易に発明することができた」ということに尽き，本件拒絶査定でも同趣旨であり，「引用文献３に記載された発明に基づき容易に発明することができた」という趣旨の本件拒絶査定の備考欄の記載は，本件意見書で示された原告の意見にかんがみて，付加されたものにすぎないから，引用文献を限定したとはいえず，本件拒絶査定の理由は本件拒絶理由通知に記載された引用文献を変更したものでも，また，逸脱したものでもないということができる。イ　しかしながら，上記(3)で判示したように，本件拒絶査定においては，引用文献２（引用刊行物）について何ら言及することなく，備考欄でも引用文献３（周知例１）を中心として拒絶すべき理由を説明していることなどをみると，審査段階では，引用文献２（引用刊行物）を引用文献として掲げながらも，審査官は，引用文献２（引用刊行物）を実質的には拒絶理由としておらず，このため，引用文献２（引用刊行物）を主引用例とする審決については，出願人である原告に意見・反論等の機会が実質上十分に与えられなかったなど，具体的な不利益を生じている疑念が生じるので，吟味することとする。本願発明の構＼成についてみると，・・・・であるところ，拒絶理由通知に掲記された引用文献１〜４も，程度の差こそあれ，いずれも類似した構成の履物であって，各構＼成について比較対比するについて，格別の困難があるとは考えられない。しかも，原告は，上記認定判示したように，本件意見書（前記(1)イ）において，引用文献２（引用刊行物）に関して意見・反論をしており，また，審判請求書（前記(1)エ）においても同様であるほか，本願発明と引用文献２（引用刊行物）との比較検討もしており，本件における原告の取消事由２，３に関する主張と比較検討しても，実質的に必要なところは論じ尽くしているとみることができ，原告に具体的な不利益が生じていたとは認められない。のみならず，原告の主張は，本願発明の「衝撃吸収シート」が格別の衝撃吸収機能を有していることなどを根拠とするものであるが，後に判示するように，原告の主張する根拠が認められないことから考えても，拒絶理由通知に記載された拒絶理由と拒絶査定で用いられた拒絶理由とは，基本的に近似した関係にあると認められるから，原告の主張は，この点からも失当である。」

◆平成18(行ケ)10538　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年02月21日　知的財産高等裁判所

　改善多項制下における訂正請求の確定時期について、判断されました。
　　「イ　特許無効審判の手続において，無効審判請求の対象とされていない請求項について訂正請求がされ（特許法１３４条の２第５項後段参照），当該訂正請求につき「訂正を認める」との審決がされた場合は，審決のうち，当該請求項について「訂正を認める」とした部分は，無効審判請求の双方当事者の提起する取消訴訟の対象となるものではないから，審決の送達により効力を生じ，当該請求項は，審決送達時に，当該訂正された内容のものとして確定すると解するのが相当である。特許無効審判の手続において，無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合においては，審判合議体は，無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が独立特許要件を欠く等の理由により許されないことを理由として，無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求の許否に対する判断を行わずに，訂正請求を一体として許されないと判断することは，特段の事情のない限り，特許法上許されないというべきである。また，この場合において，無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求が許されないことを理由として，無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求の許否に対する判断を行わずに，訂正請求を一体として許されないと判断することも，特段の事情のない限り，特許法上許されないものである。」

◆平成18(行ケ)10455　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成20年02月12日　知的財産高等裁判所

　　　周知商標に類似する（4条１項10号違反)として無効とした審決を取り消しました。また、あわせて、審判手続の違法性についても判断しました。
　「本件商標は，「Ｓｈｏｏｐ」の文字を構成とするものであるから，最も自然な「シュープ」の称呼を生ずるものと認められる。他方，引用商標は，前記２(1)のとおり，「シュープ」の文字を併記し，また「シュープ」の音声を用いた広告宣伝活動の結果，引用商標から「シュープ」の称呼が生じ得ることが認定できる（なお，「ｃｈｏｏｐ」，「ＣＨＯＯＰ」の文字を含む被告の登録商標について，特許庁は，もともと「チュープ」，「チョープ」などを参考称呼としており〔甲６７〜６９，７１，７３〜７８，８０〕，「シュープ」は平成１５年９月５日設定登録に係る登録商標の商標公報〔甲７０，７９〕で初めて挙げられている。）。しかし，引用商標は，「ＣＨＯＯＰ」の文字を構成とするものであり，自然な称呼は，「チュープ」あるいは「チョープ」であることに照らすならば，確かに，被告が広告宣伝を行ってきた「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層に対しては，「シュープ」の称呼を想起させるものといえるが，それ以外の一般消費者に対して，「シュープ」の称呼を想起させるものとはいえないというべきである。したがって，引用商標において，「シュープ」の称呼が，あらゆる需要者層において，広く認識されていたとまで認めることはできない。・・・・商標登録に係る指定商品等が二以上の商標登録について，二以上の指定商品等について無効審判を請求したときは，その請求は指定商品等ごとに取り下げることができること（法５６条２項により準用される特許法１５５条３項），指定商品等が二以上の商標登録又は商標権については，商標権の消滅後の無効審判請求（法４６条２項）や商標登録を無効にすべき審決の確定及びその効果（法４６条の２）などにつき，指定商品等ごとに商標登録がされ，又は商標権があるものとみなされること（法６９条）を併せ考えれば，商標登録に係る指定商品等が二以上のものに係る無効審判請求においては，無効理由の存否は指定商品等ごとに独立して判断されるべきことになる。そして，無効審判請求における「請求の趣旨」は，審判における審理の対象・範囲を画し，被請求人における防御の要否の判断・防御の準備の機会を保障し，無効審決が確定した場合における登録商標の効力の及ぶ指定商品等の範囲を決定するものであるから，その記載は，客観的かつ明確なものであることを要するというべきである。したがって，「請求の趣旨」に，登録を無効とすることを求める指定商品等として，「・・・類似商品」，「・・・類似役務」など，その範囲が不明確な記載をすることは，請求として特定を欠くものであって，許されないというべきである。」

◆平成19(行ケ)10172　審決取消請求事件　商標権行政訴訟　平成19年11月28日　知的財産高等裁判所

　　無効審判の対象となっていなかった従属請求項について、多数項従属形式から一方を削除した上、これを独立形式にのみ訂正したについて、減縮にあたるので独立特許要件をみずに訂正を認めたのは違法として審決を取り消しました。
　「上記イの検討によると，本件訂正の訂正事項４，５，７及び８については「特許請求の範囲の減縮」に該当するところ，審決は，前記のとおり「明りょうでない記載の釈明」に当たるとして，独立特許要件の判断をしないで本件訂正を認容したものであるから，違法というほかない。エ　もっとも，訂正に係る新請求項５ないし１１について独立特許要件が具備されていると判断されるのであれば，上記判断の遺脱は審決の結論に影響を及ぼさないと解する余地がある。しかし，新請求項５ないし１１が引用するのが新請求項１（訂正発明）であれば後記のとおり独立特許要件を具備していると解されるものの，前記のとおり新請求項５ないし１１が引用しているのは実質的には旧請求項１であって，同請求項は，第１次審決（甲１１）が指摘するように，特許要件を欠くと解されるから，結局，上記判断の遺脱は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。」

◆平成18(行ケ)10485　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年07月10日　知的財産高等裁判所

　事情は、以下の通りです。
　　1)請求項１，２，４について第1次無効審判請求
　　2)特許権者は請求項4のみ訂正請求
　　3)訂正は認める、請求項4は無効理由無し、請求項1，2は無効とするとの第1次審決
　　4)特許権者は、請求項1,2を無効とする部分のみ不服として、審決取消訴訟提起
　　5)特許権者は、訂正審判を請求
　　6)無効審判請求人は、請求項4についての判断は争わず、請求項4について別途、第2次無効審判を請求
　5)を理由に知財高裁が、決定による差し戻しをした場合（181条2項）に、5)の訂正審判はその内容でよければ訂正請求として無効審判における組み込まれます。この場合、134条の2第4項の規定により、後で訂正請求があった場合、先の訂正請求は取り下げ擬製されます。一方、第1次無効審判における請求項4に関する判断は不服申し立てがなされていないため、既に確定しているとも判断できます。
　この点について、裁判所は今回については請求項4に関する審決は確定していると判断しましたが、下記のように付言しました。
　　「本件に関する判断は以上のとおりであるが，この機会に，特許法１３４条の２第４項の規定によるみなし取下げの効果は，請求項ごとに生じると解すべきことについて，当裁判所の見解を示しておく。(1) 特許法は，昭和６２年法律第２７号による改正により，いわゆる改善多項制を導入するとともに，２以上の請求項に係る特許については請求項ごとに無効審判請求をすることができることとしたが（特許法１２３条１項柱書），その後，平成５年法律第２６号による改正により，無効審判の手続において訂正請求をすることができることとし，さらに，平成１１年法律第４１号による改正（以下「平成１１年改正」という。）により，訂正請求の当否に関し，訂正後の請求項に係る発明（ただし，無効審判請求がされていない請求項に係る発明を除く。）について，いわゆる独立特許要件の判断を行わないこととした。なお，２以上の請求項に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判において，特許権者による訂正請求を認めた上で，一部の請求項に係る発明についての特許を無効とし，残りの請求項に係る発明についての特許の無効請求を不成立とする審決は，平成１１年改正において，上記のとおり，訂正請求の当否に関し独立特許要件の判断を行わないこととされたことに伴い，現れるに至ったものである（平成１１年改正前の特許法の下では，このような場合，独立特許要件を欠くとして訂正請求が全体として認められず，訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて，各請求項の無効理由の存否が判断されていた。）。このように，２以上の請求項に係る無効審判請求においては，無効理由の存否は請求項ごとに独立して判断されるのであり，個々の請求項ごとの審判が同時に進行しているものとして考えるのが，無効審判制度の趣旨に沿うものである。そうすると，無効審判の審決において認められた訂正の効力についても，個々の請求項ごとに生ずると解するのが相当である。そして，特許法１３４条の２第４項のいわゆるみなし取下げの規定は，平成１５年法律第４７号による改正により導入されたものであるが，上記のような無効審判制度を前提としていることは明らかであるから，その効果も請求項ごとに生じると解するのが相当である。(2) なお，いわゆる改善多項制が導入され，請求項ごとに無効審判請求についての判断を行う制度が採用されたため，上記のとおり，２以上の請求項に係る発明についての特許に関して，一部の請求項につき無効審判請求の審決が確定し，あるいは特許請求の範囲等の記載が訂正されることが生ずるが，このような結果が，必ずしも特許登録原簿の記載に反映されていないようにも見受けられる。仮に，特許庁において，無効審決による特許無効ないし訂正の効力が請求項ごとに生ずるとの実務運用がされていないとするならば，それは法の趣旨に反するものといわざるを得ない。」　

◆平成19(行ケ)10081　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年06月20日　知的財産高等裁判所

　　ＣＳ関連発明について、進歩性なしとした審決を取り消しました。理由は、”審査及び審判手続で挙示されなかった文献を周知技術として摘示し，かつ，これを引用例として用いることは、手続違反である”というものです。
　　「以上検討したように，審決が認定した「業務の中で，一方の部署から，他方の部署へ書類を送付し，他方の部署で審査処理を行う場合に，その処理に要する時間を短くするために，一方の部署でできあがった書類を順に他方の部署に送付し，他方の部署では，それらの書類を順次受け取って処理を順次開始し進行させていき，最後に順次進行させた処理の総合的な結果に基づいて承認するか否かの結果を示すこと」は，たとえ周知技術であると認められるとしても，特許法２９条１，２項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく，容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから，刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである。しかも，本件補正発明１が引用例１に記載された発明と対比した場合に有する相違点２の構成は，本願発明の出願時から一貫して最も重要な構＼成の一つとされてきたのであり，出願人である原告が，審査及び審判で慎重な審理判断を求めたものであるのに，審決は，この構成についての容易想到性を肯認するについて，審査及び審判手続で挙示されたことのない特定の技術事項を周知技術として摘示し，かつ，これを引用例として用いたものであるから，審判手続には，審決の結論に明らかに影響のある違法があるものと断じざるを得ない。したがって，拒絶通知をした理由と異なる理由に基づいてされた措置が原告の防御の機会を与えなかったなどとして違法であるとする取消事由２は，上記の趣旨を主張するものとして理由があるものというべきである。」

◆平成18(行ケ)10281　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成19年04月26日　知的財産高等裁判所

　　「お医者さんのひざベルト」が品質を表すとした審決が維持されました。
　　また、審判段階においては全く主張しなかった商標法３条２項の適用について、審決取消訴訟で新たに主張することも認められると判断されました。
　　「以上のイ〜エを総合すると，本願商標は「お医者さん」が開発・考案し た「ひざベルト」の意味に理解されるものと認められるところ，「お医者さん」が開発・考案したことによって，その「ひざベルト」が，高品質の信頼性が高いものという認識が生ずるということができるから，誰が製造したかが商品の品質と密接に関連しており，本願商標を本願の指定商品である「保温用サポーター」に使用した場合は，商品の「品質」を表したものと理解されるにとどまるものというべきである。・・・商標法３条２項は上記のとおり商標法３条１項３号を前提としてこれに対する例外を規定したものであるから，審判手続段階において商標法３条２項のいわゆる特別顕著性に該当する事実について主張立証がなされていなかったとしても，その後の審決取消訴訟段階において，原告は，商標法３条１項３号によって本願が拒絶されるべきでないことについての主張立証として，商標法３条２項に該当することを主張立証することができると解するのが相当である。」

◆平成18(行ケ)10441　審決取消請求事件　商標権行政訴訟　平成19年03月29日　知的財産高等裁判所

　拒絶理由通知の段階では指摘されていなかった引用例を審決で追加し、これを主引例として拒絶査定を維持した審決が取り消されました。
　「上記認定事実によれば，原告は，平成６年３月２１日になした本願の明細書の発明の詳細な説明の冒頭において，刊行物１について言及し，同刊行物に記載された内容が公知である旨述べているが，その後平成１３年６月１２日付けでなされた特許庁審査官からの拒絶理由通知書（甲７）には刊行物１についての言及は一切なく，これに対して原告が提出した平成１３年１１月２６日付けの意見書（乙１）にも刊行物１について触れる記載はなく，平成１４年１月７日付けでなされた拒絶査定（甲８）も，前記拒絶理由通知を引用したものであったこと，そして，平成１８年１月３０日になされた本件審決において刊行物１が主引用例とされ，前記拒絶理由通知書（甲７）及び原告の意見書（乙１）で取り上げられた刊行物２は周知技術を示す一例とされたことが，それぞれ認められる。・・・前記認定のとおり，平成１８年１月３０日付けでなされた本件審決は，刊行物１を主引用例とし，刊行物２を補助引用例として，本願発明について進歩性の判断をして，進歩性を否定したものであるが，主引用例に当たる刊行物１（西ドイツ特許・・・・）は，拒絶査定の理由とはされていなかったものである上，これまでの審査・審判において，原告に示されたことがなかったものであることが認められる。そうすると，審判官は，特許法１５９条２項が準用する同法５０条により，審決において上記判断をするに当たっては，出願人たる原告に対し，前記内容の拒絶理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならなかったものということができる。したがって，原告に意見を述べる機会を与えることなくされた審決の上記判断は，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違反するものであり，その程度は審決の結論に影響を及ぼす重大なものというべきである。」

◆平成18(行ケ)10262 審決取消請求事件 裁判年月日 平成18年12月27日 裁判所名 知的財産高等裁判所

　　進歩性判断において、拒絶理由通知にて具体的に開示されていない周知技術について、審判で新たに追加することは許されないと判断されました。
　「しかるに，審決は，相違点c について，上記周知慣用技術を適用して本願発明の構成とすることの容易想到性を肯定する判断をしたものであるが，拒絶理由通知においては，上記周知慣用技術の内容自体はおろか，その根拠となる特許公報にも，言及すらしていないのであるから，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違背する違法があり，かつ，その違法は明らかに結論に影響がある場合に当たるものというべきである。したがって，その余の取消事由について判断するまでもなく，審決判断１は取消しを免れない。
　確かに，審決は，その判断に当たり，拒絶査定（その引用する第２回拒絶理由通知）で示されなかった新たな公知文献を引用したわけではなく，また，用いたのは周知慣用技術であるというのではあるが，本件のような事案においては，出願に係る発明と引用された発明との構成上の相違点について，特定の技術を用いる場合には，その技術が周知技術であっても，いかなる周知技術であるかについては，特段の事情がない限り，拒絶理由として通知されていなければならないものと解すべきである。なお，当該周知技術が拒絶理由で通知されていれば，その裏付けとなる刊行物等の証拠については，これを追加的に変更をしたり，別なものに交換的に変更したりするのは許容されるが，本件は，周知技術自体が拒絶理由通知に開示されていないのであるから，そのような許容される場合に該当するものではない。なお，周知例２（刊行物３）については，第１回拒絶理由通知書に引用文献１の発明として引用されているが，周知例２には，セルロース系破砕物の個々の単体表＼面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させるという周知技術が開示されていると認定することができない（この点は，審決判断２で検討する。）から，周知例２が第１回拒絶理由通知書に引用されていることを理由に，審決の上記判断上の措置を正当化することはできない。」

◆平成17(行ケ)10395　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成18年12月20日　知的財産高等裁判所

　　進歩性なしとした審決が取り消されました。争点の1つが審決にて追加された周知技術でした。裁判所は、本件においては、結論に影響を与えるものであり、手続き的に許されないとして審決を取り消しました。
　　「被告も指摘しているとおり，周知技術は，その技術分野において一般的に知られ，当業者であれば当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから，審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても，原則的には，新たな拒絶理由には当たらないと解すべきである（例えば，東京高判平成４年５月２６日・平成２年（行ケ）２２８号参照）。
　しかしながら，本件では，本願補正発明と引用発明１との相違点に係る構成が本願補正発明の重要な部分であり，審査官が，当該相違点に係る構＼成が刊行物２に記載されていると誤って認定して，特許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い，しかも原告が審査手続及び審判手続において刊行物２に基づく認定を争っていたにもかかわらず，審決は，相違点に係る構成を刊行物２に代えて，審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し，さらに，その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められない。このような場合には，拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たるということができ，拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも，新たな拒絶理由通知を発し，出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。そして，審決は，相違点の判断の基礎として上記周知技術を用いているのであるから，この手続の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。」

◆平成18(行ケ)10102　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成18年12月20日　知的財産高等裁判所

　進歩性、２９−２，３６条４項、６項２号と複数の拒絶理由が示され、これに対して補正をするとともに、意見書を提出した。審査官は、上記のうち２９−２を理由に拒絶査定をした。出願人は、他の拒絶理由は解消したものと考え、拒査不服審判を請求。審判官は審査段階で通知した進歩性無しとして意見提出の機会がないまま、拒絶審決がなされた。かかる手続きが特許法１５９条２項に違反するかが争われました。
　　この点について裁判所は、「同法１５８条により，審査においてした手続は，拒絶査定不服審判においても，その効力を有し，審査官がした拒絶理由通知は，審判手続においても効力があり，出願人が提出した意見書及び補正書も審判手続において効力を有する。これらのことを併せ考えると，拒絶査定と異なる理由による審決をする場合であっても，審決の理由が既に通知してある拒絶理由と同趣旨のものであり，出願人に対し意見書の提出及び補正の機会が実質的に与えられていたときは，改めて拒絶理由が通知されなかったことをもって，特許法１５９条２項において準用する同法５０条の規定に違反する違法があるとまではいえないと解するのが相当である。」と述べました。

　本件にて、出願人は、「（2）拒絶査定をする場合には全て拒絶査定を行う際には，先に通知した拒絶理由が依然として解消されていないすべての請求項を指摘する。（３） 拒絶査定を行う際には，意見書における出願人の主張及び補正内容に対する審査官の判断とともに，解消されていないすべての拒絶理由を明確に記載する。記載にあたっては，可能な限り請求項ごとに行うことが望ましい。」との審査基準の記載に違反するとも主張しました。
　裁判所は、「確かに，審決の理由とした本願発明（本願補正前発明２）の引用例発明に基づく容易想到性（特許法２９条２項）が拒絶査定の理由に掲げられていないことは上記(4)のとおりであり，拒絶査定の記載は，上記審査基準に必ずしも則ったものでないといわざるを得ない。しかし，特許・実用新案審査基準は，特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり，出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが，飽くまでも特許庁内において特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性，合理性を担保するのに資する目的で作成されたものであるから，尊重されるべきではあるが，法規範性を有するものでないことは明らかであり，本件の審判手続が特許法１５９条２項，５０条に違反しているといえない」と述べました。

◆平成18(行ケ)10030 審決取消請求事件 平成18年09月12日 知的財産高等裁判所

　訂正審判請求中に、無効審決が確定したことにより、無効審判が対象物のない不適法な請求になったとして棄却審決がなされたことを不服として、取消を求めましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
　

◆平成17年(行ケ)第10771号　審決取消請求事件　平成18年04月17日　知的財産高等裁判所

　　一部無効審決（クレーム１−７は無効、クレーム８は審判請求は成り立たない）について、双方が不服として取消訴訟を行い、併合されましたが、再度訂正審判がなされたので、特許庁に差し戻しました。裁判所は、本件の判断には影響がないとしつつも、訂正審判の扱いについて、問題点として指摘されました。
　　「改善多項制が導入されたり，請求項ごとに無効判断がされる制度に変わった後も，訂正の扱い，複数の請求項に係る無効審判の審決の一部について取消訴訟が提起された場合の審決の確定に関する扱い，複数当事者が関与する審決について一部の者が取消訴訟を提起した場合の審決の確定に関する扱いなど，不可分一体的な扱いが根強く，法１３４条の２第４項の立法過程にも影響した可能性がある。一方，審決取消訴訟は，訴訟手続法によって規律されており，審決の一部を取り消すという裁判所の措置は，当然に許容されることのように思われるが，訂正等に関する特許庁の不可分一体的な扱いとは整合しないおそれがある。今後，法１８１条２項との関係でも，特許庁における行政手続と裁判所における訴訟手続の整合性が問われることになるものと思われる。」

◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10842等 特許権 行政訴訟事件

　共同出願した発明が拒絶されたので拒絶査定不服審判を共同で請求したが、その審決取消訴訟は一方のみが提起した場合、これが有効か否かが1つの争点でした。他方は共同参加の申立をしていました。裁判所はかかる手続きで瑕疵は治癒されたと判断しました。
　「特許を受ける権利の共有者が，共同で拒絶査定不服の審判を請求し，請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に提起する審決取消訴訟は，共同原告として訴えを提起する必要があるいわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である（実用新案権に関する最高裁平成７年３月７日第三小法廷判決・民集４９巻３号９４４頁参照）。そうすると，共同出願人の一人である原告が単独で提起した本件審決取消訴訟は，不適法というべきである（タイプミスで・・を記入することを失念したとしても，訴状に同社名の記載がない以上，上記のように解さざるを得ない。）。しかし，その後平成１６年８月９日に至り，他の共同出願人であった・・・共同訴訟参加の申出をしたことにより，本件訴えの上記瑕疵は治癒され，本件訴えは適法になったと解するのが相当である。もっとも，特許法１７８条３項によれば，審決取消訴訟の出訴期間は３０日であり，審決謄本の送達を受けた平成１６年４月１３日より約４か月経過した平成１６年８月９日になされた共同訴訟参加の申＼出は，出訴期間経過後のものであるが，本件における上記一切の事情を考慮すると，出訴期間の遵守に欠けるところがないものと解するのが相当である。」 　　

◆H17.10.11 知財高裁 平成17(行ケ)10069等 特許権 行政訴訟事件

　　進歩性判断結果については別として、その手続きについての裁判所の姿勢が興味深いです。
　この事件は特許庁で無効理由無しと判断された審決取消訴訟ですが、特許庁の無効でないとした判断を取消しました。特許庁は、相違点1については判断するまでもなく、相違点2について理由がないので無効請求を棄却しました。かかる判断自体は違法ではないが、同時係属の侵害事件が存在する本件では、相違点2についての判断だけでなく、相違点1についても検討するほうが好ましいと述べました。
　 「 審決は，前記のとおり，本件発明と甲４発明との相違点１，２を認定した上，相違点２について当業者が容易に想到し得ないと判断して，相違点１については判断するまでもなく，本件発明に係る特許を無効とすることはできないと結論付けた。上記判断手法自体に何ら違法はない。しかし，甲９及び弁論の全趣旨によれば，原告と被告間には，本件特許権に関する侵害訴訟が大阪地方裁判所に係属中で相当程度進行していることが認められるところ，無効審判請求についての審理が特許庁と裁判所との間を過度に行き来するような運用をすることは好ましくないことはいうまでもないところである（問題は，相違点２についての審決の判断を是認し得ないとの結論に至った場合に生じる。この場合，通常，審決取消判決がされ，特許庁に差し戻される。そして，無効審判が再開されるが，本件では，審決で相違点１についての判断がされていないため，白紙の状態から判断される。そうすると，再度，裁判所と特許庁の間で行き来する可能性がある。そこで，本訴において相違点１についても判断するならば，仮に，相違点１については容易に想到し得ないとの結論に至った場合には，無効審判請求不成立とした審決を維持して（本件発明の進歩性を肯定したことは是認し得る。），上記のように特許庁に差し戻すことすら回避し得る余地もあり，仮に，相違点１についても容易に想到し得るとの結論に至った場合でも，その旨判示することで，再開後の審判で裁判所の判断をふまえた審理判断がされ，上記のような再度の行き来を回避し得る可能＼性が高い。）。 　そこで，当裁判所は，当事者双方に対し，本訴において，相違点１についての容易想到性の有無に関しても主張立証を尽くすとともに，他に争点があるのか否かを明らかにすること，さらに，裁判所も必要があれば，相違点１の容易想到性についての判断を示すことによって，特許庁と裁判所との間での無用な行き来が生じるおそれを防止することを提案した。 　この提案に対して理解を示した原告及び被告は，審決の一致点及び相違点の認定については争いがなく，相違点１，２の容易想到性のみが争点であることを確認した。加えて，被告は，審決が認定した以外には相違点は存在しないとする陳述をした。そして，本訴において，原告及び被告は，相違点１，２の容易想到性について，主張立証を尽くす機会が与えられた。」

◆H17.10. 6 知財高裁 平成17(行ケ)10366 特許権 行政訴訟事件

　訂正審判が審決却下されたので、これを不服とした特許権者が、取消を求めましたが、裁判所はかかる取消を認めませんでした。
　簡単な経緯です。本件原告（特許権者）異議申立で取り消された請求について、審決取消訴訟を提起しましたが裁判所はかかる請求を棄却しました。そこで、本件原告は、上訴するとともに、別途訂正審判を請求しました。訂正審判の実体審理前に、上告が棄却され、その請求項の特許取消処分は確定したので、訂正審判は対象がないとして審決却下されました。
　裁判所は「特許法１２６条５項ただし書が『ただし，特許が取消決定により取り消され，又第１２３条第１項の審判により無効にされた後は，この限りではない。』と規定しているのは，取消決定ないし無効審判が確定した場合は，もはや訂正審判を行う余地がないことをいう趣旨であり，取消決定や無効審決の確定時までに請求された訂正審判については審判が行われることをいう趣旨ではない（最高裁昭和５９年４月２４日判決・民集３８巻６号６５３頁参照）。したがって，審決が１２６条５項を適用して，本件訂正審判請求を却下したことは，正当である。」と述べました。

　　 ◆H17. 8. 3 知財高裁 平成17(行ケ)10259 特許権 行政訴訟事件

　最近の判決ではありませんが、訂正請求書の要旨を変更するか否かが争われ、この判決以降、特許庁の運用が変更になりました。訂正の補正に関する運用変更のお知らせ（特許庁ＨＰ） 判決の射程範囲がどこまでなのかについても議論の余地はあるかと思いますが、取消訴訟提起後９０日に訂正審判の請求が制限された現行法の下では、権利者は訂正するにあたっては細心の注意が必要になるかもしれません。

◆H11. 6.3 東京高裁 平成8年 (行ケ）222 特許権 行政訴訟事件

　ちょっとややこしい事例ですが、特許無効と判断した第１次審決が東京高裁にて取り消され、これが確定しました。特許庁はさらに審理したところ、最終的に無効と判断しました。権利者が拘束力違反として審決取消を求めた事件です。
　裁判所は、「審決には，第１次取消判決の拘束力に反して一致点の認定をした誤りがあり，審決がこの一致点のあることを前提にして結論に至っていることは明らかであるから，この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。したがって，審決は，この点において，既に取消しを免れない。」と取り消した上、補足的判断として、「補足するに，当裁判所は，本件発明は，審判甲第４号証記載の発明及び審判甲第３号証記載の発明から容易に発明することができないものと判断するものである。その理由は以下のとおりである。」と裁判所としての判断も下しました。

　

◆H15. 6.17 東京高裁 平成14(行ケ)322 特許権 行政訴訟事件

　異議申立にて、本件発明の要旨を、「ビニルアセテート」と認定すべき個所を「ビニルアルコール」と認定したために特許が取り消されたとして、審決の取消を求めた事件です。
　被告である特許庁が、「本件発明１〜３の要旨の認定に，原告主張の事実誤認があるとの点は争わない。」と認めたため、裁判所は、「本件発明１〜３の要旨の認定に原告主張の事実誤認があるとの点は当事者間に争いがなく，上記事実誤認が，本件決定のうち，本件発明１〜３に係る特許を取り消すべきものとした部分の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，当該部分は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。」と判断しました。こんなこともあるんですね。

◆H15. 5.30 東京高裁 平成14(行ケ)619 特許権 行政訴訟事件

特許庁における判断が二転三転した事件です。内容的にはたいしたことはないかもしれません。 　 無効審判にて理由無しとして特許維持され（第１次審決）、この取消訴訟（１次訴訟）では審決を取り消す旨の判決（第１次判決）があり、その後、庁にて再度審理が行われ無効理由ありとの審決（第２次審決）があり、この審決が取り消された事例です。

　

◆H14.11.14 東京高裁 平成14(行ケ)39 特許権 行政訴訟事件