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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

審判手続

最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、裁判所がおもしろそうな(?)意見を述べている判例を集めてみました。
内容的には詳細に検討していませんので、詳細に検討してみると、検討に値しない案件の可能性があります。
日付はアップロードした日です。

平成29(行ケ)10197  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成30年5月30日  知的財産高等裁判所

 代理人を追加選任し、もとの代理人を解任した場合、すでに元の代理人宛に送られていた拒絶査定の送達の有効性が争われました。知財高裁(2部)は、条文に基づいて有効であると判断しました。
 原告は,特許出願手続においては,代理人の追加選任がされた場合には, 新たな代理人(新たな代理人が複数の場合は,その筆頭代理人)に対し,書類の送 付を行う実務運用がされてきたのであって,その実務運用には法規範性が認められ, 特許庁長官が,その実務運用に反する名宛人及び場所に送達をした場合,当該送達 には方式の瑕疵があり,適法な送達と認められない旨主張する。 日本弁理士会の対庁協議事項集(甲12)には,特許庁が,昭和54年4月1日 以前において,特許出願につき,「代理人が追加受任された場合は,新たな代理人を 筆頭の代理人とし,特許庁からの手続は,新たな代理人に対して行うが,筆頭代理 人の変更を希望しない旨の申出があったときは,この限りでない。」との取扱いを行\nっていた旨記載されており,日本弁理士会の対庁協議事項集(甲13)には,平成 28年3月17日においても,同様の取扱いを行っていたことが記載されている。 しかし,特許法12条は,前記のとおり,代理人の個別代理を定めているから, 特許庁が上記のような取扱いをしており,それが対庁協議事項集に記載されている からといって,新たな代理人以外の代理人に対する送達の効力を否定することはで きないものと解される。特許庁の上記取扱いに法規範性を認めることはできず,原 告の上記主張を採用することはできない。 そして,上記の結論は,A弁理士に任務懈怠があったとしても,左右されるもの ではない。
(5) なお,本件においては,前記1のとおり,特許庁は,本件拒絶査定の謄本 を,平成27年2月17日,発送し,当該謄本は,A弁理士に対して送達されたと ころ,同月25日には,A弁理士の代理人解任届が提出されている。原告の代理人 であった米国の法律事務所のパートナーは,平成26年10月頃以降,それより前 には定期的に連絡してきていたA弁理士から,連絡がなくなり,同年11月,A弁 理士が出願を行った別件の日本特許出願につき,拒絶査定があり,A弁理士がこれ に対して応答しなかったため,当該特許出願が失効していたことが判明したことを 契機に,A弁理士を解任し,別の代理人に業務を引き継がせることにしたというの であるから(甲3),原告は,遅くとも代理人解任届が提出された平成27年2月2 5日には,上記特許出願以外の特許出願(本願を含む。)についても,A弁理士に対 し,拒絶査定が送達され,同弁理士が応答していない可能性があることを認識し得\nたといえる。しかし,原告は,平成27年2月25日当時は,拒絶査定不服審判請 求が可能である期間中であったにもかかわらず,当該請求を行わず,当該期間を徒\n過したのであるから,実質的にみても,前記の結論を覆すに足りる事情はない。

◆判決本文

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平成29(行ケ)10036  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成30年2月27日  知的財産高等裁判所

 審判請求書の補正の要旨の変更の可否を争う機会を実質的に失わせる手続き違背があったが、結論に影響しないとして、取消理由にはなりませんでした。
 特許法131条の2第1項本文は,請求書の補正は,その要旨を変更し てはならない旨規定するのに対し,同条2項は,審判長は,請求書に係る請求の理 由の補正がその要旨を変更するものであっても,当該補正が審理を不当に遅延させ るおそれがないことが明らかなものであり,かつ,被請求人も同意したことその他 の同項各号のいずれかに該当する事由があるときは,決定をもって,当該補正を許 可することができる旨を規定し,同条4項は,同条2項の決定に対しては,不服を 申し立てることができない旨を規定する。\n上記各規定は,請求の理由の要旨を変更する補正については,審理対象を変動さ せるものであるから,審理の遅延を防止する観点から,これを許可することができ ないとする一方,要旨を変更する補正であったとしても,審理の遅延という観点か ら不当なものではなく,被請求人も同意するなど特段の事情が認められる場合には, 審判長の裁量的判断として当該補正を許可することができるものとし,このような 場合において,仮に不許可の決定がされたとしても,審判請求人はいつでも別途の 無効審判請求をすることが可能であるから,審判請求人は,当該不許可決定に対し\nては不服を申し立てることができないとしたものである。\nそうすると,審判請求人が,請求書の補正が要旨を変更するものではない旨争っている場合において,審判合議体において当該補正が要旨を変更するものであるこ とを前提として,これを許可することができないと判断するときは,審判合議体は, 同条1項に基づき,当該補正を許可しない旨の判断を示すのが相当である。それに もかかわらず,審判長が,同条1項に基づく不許可の判断を示さず,同条2項に基 づき,裁量的判断として補正の不許可決定をする場合には,審判請求人は,同条4 項の規定により,審判手続において,当該決定に対しては不服を申し立てることが\nできず,審決取消訴訟においても,上記決定が裁量権の範囲を逸脱又は濫用するも のでない限り,上記決定を争うことができなくなるものと解される。このような結 果は,審判請求人に対し,要旨の変更の可否を争う機会を実質的に失わせることに なり,手続保障の観点から是認することができない。
イ これを本件についてみると,証拠(甲26,甲27及び甲30)及び弁 論の全趣旨によれば,原告は,平成27年12月24日付け上申書及び平成28年\n2月25日付け審判事件弁駁書を提出したこと,原告は,これらの書面において, 請求の理由を補正して,結晶方位差が所定角以内の結晶子どうしの配置状況を制御 できなければ,同一結晶方位領域の平均円相当径を目標値に制御することは不可能\nであり,また,同一結晶方位領域を解析する際に,粉末充填密度をどのような値に 設定するのかが何ら記載されていないため,本件明細書における発明の詳細な説明 の記載は,実施可能要件を充足するものではないと主張したこと,原告は,審判手\n続においても,当該補正は,無効理由1における間接事実をいうものであり,要旨 を変更するものではないと主張したものの,審判長は,平成28年5月20日付け で,格別理由を付することなく,上記補正については許可しない旨の決定をしたこ と,審決は,上記主張について,平成28年5月20日付け補正許否の決定により, 無効理由に追加することは許可しないとの決定を行ったから,本件の審理範囲内の 主張ではないと判断したこと(審決50頁),原告は,本件訴訟においても,上記決 定の違法を主張するに当たり,上記補正が要旨を変更するものではないことを一貫 して主張していること,以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば,原告は,審判手続において,上記補正が要旨を変更する ものではない旨争っていたにもかかわらず,審判長は,当該補正が要旨を変更する ものであることを前提として,特許法131条の2第1項ではなく,同条2項に基 づき,格別理由を付することなく,上記補正を許可することができないと決定した ものと認められる。 そうすると,審決には,同条についての法令の解釈適用を誤った結果,要旨変更 の存否についての審理不尽の違法があるといわざるを得ない。原告の主張は,上記 の趣旨をいうものとして理由がある。
ウ もっとも,審決は,無効理由1’’の主張が請求書に記載されていたと仮 定した場合であっても,本件発明1の空気極材料及び本件発明2の固体酸化物型燃 料電池は,無効理由1と同旨の理由により,本件明細書及び図面の記載並びに本件 出願当時の技術常識に基づき,当業者が製造することができるといえるから,当該 主張は,合理性が認められず,採用することができないとしている。 そこで検討するに,無効理由1’’に係る主張は,結晶方位差が所定角以内の結晶 子どうしの配置状態の制御及び同一結晶方位領域の解析時の粉体充填密度の不明を いうものであって,前者については,本件発明に係る「同一結晶方位領域」の定義 に関する事項をいうものであり,既に審理の対象とされている事項につき補充主張 するものにすぎず,後者については,無効理由1において主張した6つの不明な製 造方法に係る制御因子のほかに,製造方法に密接に関連する解析条件に係る問題点 を補充的に指摘するものにすぎないから,要旨を変更するものではないと解するの が相当である。 そして,無効理由1’’に係る主張の内容を検討するに,前者については,本件発 明にいう「同一結晶方位領域」は,「結晶方位差が5度以上の境界によって規定され る領域」と一義的に定義されているのであるから,当該定義を前提とすれば,原告 の主張にかかわらず,EBSD法によって「同一結晶方位領域」を計測することが できることは明らかである。また,後者については,前記(1)のとおり,粉体充填密 度が同一結晶方位領域の大きさを左右することを立証し得る証拠及び技術常識を認 めることができない。 したがって,原告の主張は,いずれも実施可能要件に係る前記3の判断を左右す\nるものとはいえない。
エ 以上によれば,審決の判断は,結論において取り消すべき違法はなく, 原告の主張は,審決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうものにす ぎず,採用することができない。

◆判決本文

◆関連事件はこちら。平成29(行ケ)10035

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平成28(行ケ)10218  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成30年1月30日  知的財産高等裁判所

 実施可能要件、サポート要件違反とした拒絶審決が取り消されました。なお、意見を述べる機会を与えなかった点について、手続違背もありと認定されています。
 本願明細書の上記記載によれば,同配列アンタゴニスト化合物は, アゴニスト作用を示していたIMOについて,「GACG」部分に化学修飾を導入し て同部分をN2N1CGモチーフにすることにより,アンタゴニスト作用を示すに至 ったことが認められる(以下,当該作用変化を「本件反転作用」という。)。 このような記載に接した当業者は,本件反転作用を生じさせた原因となる部分は, その他の配列が同一である以上,化学修飾を導入したN2N1CGモチーフに存在す るものと理解するのが自然である。のみならず,本願明細書の前記a(c)の記載に接 した当業者は,細菌性及び合成DNAの塩基配列には様々なものがあるにもかかわ らず,TLR9がそれらに存在する非メチル化CpGモチーフを認識するのである から,IMOの「GACG」部分にある非メチル化CpGモチーフがTLR9に結 合するものと理解するといえる。そのため,本件反転作用の原因は,TLR9に結 合する「GACG」部分に化学修飾を導入し,これをN2N1CGモチーフとするこ とによって,上記の結合部分に何らかの変化が生じたことによるものと理解するの が自然である。 そうすると,12種類化合物の配列は,N2N1CGモチーフの5’末端側に隣接 するオリゴヌクレオチド部分配列(以下「5’末端側隣接配列」という。)が全て「C TATCT」という一つの配列のみであり,かつ,N2N1CGモチーフの3’末端 側に隣接するオリゴヌクレオチド部分配列(以下「3’末端側隣接配列」という。) が「TTCTCTGT」又は「TTCTCUGU」という類似する二つの配列のみ であるものの,当業者は,本件反転作用を生じさせた部分は,N2N1CGモチーフ 自体であって,5’末端側隣接配列又は3’末端側隣接配列ではないと理解するの であるから,N2N1CGモチーフを有する本願IRO化合物も,12種類化合物と 同様に,アンタゴニスト作用を奏する蓋然性が高いものと論理的に理解するのが自 然である。そして,当業者は,TLR9のアンタゴニストとして作用し得る本願I RO化合物が,少なくともTLR9のアゴニスト作用が原因となる癌,自己免疫疾 患,気道炎症,炎症性疾患,感染症,皮膚疾患,アレルギー,ぜんそく又は病原体 により引き起こされる疾患を有する脊椎動物を治療的に処置し得ることを十分に理\n解することができるといえる。 したがって,本願明細書に接した当業者は,本願IRO化合物が高い蓋然性をも ってTLR9のアンタゴニスト作用を奏し,かつ,TLR9のアンタゴニストとし て作用し得る本願IRO化合物がTLR9のアゴニスト作用を原因とする上記各疾 患を治療的に処置し得ることを理解することができるのであるから,本願明細書中 の発明の詳細な説明の記載は,当業者によって本願出願当時に通常有する技術常識 に基づき本願発明の実施をすることができる程度の記載であると認めるのが相当で ある。
以上によれば,本願明細書の記載により,本願IRO化合物が全て,TLR9の アンタゴニスト作用を有するものであることを当業者が認識できるとはいえないな どとして,本願発明が実施可能要件に適合するものではないとした審決の判断には\n誤りがあり,TLR9についての原告の取消事由3は,理由がある。
c これに対し,被告は,実施例11に示されている同配列アンタゴニス ト化合物につき,5’末端側隣接配列が「CTATCT」であり,かつ,「N1N2N 3−Nm」が「TTCTCTGT」である化合物が示されるのみであって,それ以外 の本願IRO化合物は示されていないことからすると,アンタゴニスト作用が「C pGジヌクレオチド」に結合した結果であるのか,あるいは,それ以外の共通する 部分に結合した結果であるのかは定かでなく,また,本願明細書の発明の詳細な説 明には,本願IRO化合物のうち,実施例11に示された化合物以外のものが,実 施例11に示された化合物と同様にアンタゴニスト作用を有することを示唆する記 載もなく,この点が技術常識であるともいえないなどと主張する。 しかしながら,同配列アンタゴニスト化合物は,上記bにおいて説示するとおり, アゴニスト作用を示していたIMOについて,「GACG」部分についてのみ化学修 飾を導入して同部分をN2N1CGモチーフにすることにより,本件反転作用を奏す るに至ったのであるから,このような記載に接した当業者は,本件反転作用を生じ させた部分は,化学修飾を導入したN2N1CGモチーフに存在するものと論理的に 理解するのが自然であるといえる。そうすると,当業者は,実施例11に示された 化合物以外のものであっても,少なくともTLR9については,N2N1CGモチー フが存在すれば,高い蓋然性をもってアンタゴニスト作用を示すものと理解すると 認めるのが相当である。 したがって,被告の主張は,その他の主張を含め,本件反転作用の技術的意義を 正解しないものに帰し,採用することができない。
このような適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は,複数の発明が同時に 出願されている場合の拒絶査定不服審判において,従前の拒絶査定の理由が解消さ れている一方,複数の発明に対する上記拒絶査定の理由とは異なる拒絶理由につい て,一方の発明に対してはこれを通知したものの,他方の発明に対しては実質的に これを通知しなかったため,審判請求人が補正により特許要件を欠く上記他方の発 明を削除する可能性が認められたのにこれを削除することができず,特許要件を充\n足する上記一方の発明についてまで拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れ る機会を失ったといえるときにも,当然妥当するものであって,このようなときに は,当該審決に,特許法50条を準用する同法159条2項に規定する手続違背の 違法があるというべきである。 イ これを本件についてみると,前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全 趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
・・・
(ウ) 原告は,本件拒絶査定不服審判において,平成27年9月16日付け の拒絶理由通知(甲16)を受けた(以下,当該拒絶理由通知を「本件拒絶理由通 知」といい,本件拒絶理由通知に係る拒絶理由を「本件拒絶理由」という。)。請求 項1,請求項8及び請求項13に対する本件拒絶理由は,大要次のとおりである。 a 請求項1,3,4及び7ないし17(請求項3を追加する前のもの) 証拠(甲16)及び弁論の全趣旨によれば,本件拒絶理由通知では,実施例にお いてアンタゴニスト作用を有することが証明された化合物のうち,本願IRO化合 物に含まれるものは,IRO5,10,17,25,26,33,34,37,3 9,41,43及び98であるとして,これらの12種類化合物に限定して検討を 加えていること,12種類化合物は,いずれもTLR9に対してアンタゴニスト作 用を有するものであるが,IRO5に限り,TLR9のほか,TLR7及び8に対 してもアンタゴニスト作用を有するものであること,本件拒絶理由通知では,12 種類化合物を全体として比較して,N2N1CGモチーフの5’末端側に隣接する部分 の塩基配列及びN2N1CGモチーフの3’末端側に隣接する部分の塩基配列が,それ ぞれ類似の二通りのみであることを根拠として,請求項1,3,4及び7ないし1 7に係る各発明の実施可能要件及びサポート要件違反を示していること,そのため,\n本件拒絶理由通知では,IRO5に固有の問題を検討するものではなく,TLR9 に対するアンタゴニスト作用を有する12種類化合物のみの問題を検討しているこ と,以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば,本件拒絶理由通知は,TLR9に対してアンタゴニスト 作用を有する12種類化合物のみの問題を検討するにとどまり,TLR7及び8に 対してもアンタゴニスト作用を有するIRO5に固有の問題を検討した上で拒絶理 由を通知するものではないから,実質的にはTLR7及び8に対する拒絶理由を示 すものではないと認めるのが相当である。
b 請求項8,13,16及び17(請求項3を追加する前のもの) 証拠(甲16)及び弁論の全趣旨によれば,本件拒絶理由通知は,請求項8に係 る発明につき,「本願明細書ではTLRとして「TLR7」,「TLR8」及び「TL R9」に対する各種IROのアンタゴニスト作用を確認しただけであって,他のT LRに対してもアンタゴニスト作用を有することは確認されていない。」,「請求項 8の「TLR媒介免疫反応」のうち,「TLR7」,「TLR8」又は「TLR9」の 媒介免疫反応以外の免疫反応については,本願発明のIRO化合物が阻害効果を示 すことが確認できない。」と記載し,また,請求項13に係る発明につき,「請求項 13の「TLRにより媒介される疾患」のうち,「TLR7」,「TLR8」又は「T LR9」によって媒介される疾患以外の疾患については,本願発明のIRO化合物 が治療効果を示すことが確認できない。」と,それぞれ記載していることが認められ る。 上記認定事実によれば,本件拒絶理由通知は,文言上,少なくとも,TLR7な いし9については,アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認され たことをいうものと理解するのが自然である。
・・・
(オ) その後,特許庁は,原告に対し,改めて拒絶理由を通知することなく, 平成28年5月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。 ウ 前記イ(ウ)aによれば,本件拒絶理由通知は,TLR9に対してアンタゴ ニスト作用を有する12種類化合物のみの問題を検討するにとどまり,TLR7及 び8に対してアンタゴニスト作用を有するIRO5に固有の問題を検討した上で拒 絶理由を通知するものではないから,実質的にはTLR7及び8に対する拒絶理由 を示すものではないことが認められる。のみならず,TLR7及び8については, 本件反転作用を裏付ける実施例はない上,そもそも認識するアゴニストの対象が, TLR9とは異なり,一本鎖RNAウイルスであると認められるのであるから,T LR7及び8の拒絶理由には,TLR9の拒絶理由とは異なる固有の理由が存在す ることは明らかであるにもかかわらず,本件拒絶理由通知は,これを通知していな いことが認められる。
そして,前記イ(エ)によれば,原告は,本件拒絶理由を受けて,その理由を解消す るために,TLR1ないし6に係る発明部分を削除しているのであり,このような 経緯に鑑みると,原告は,TLR7及び8についても拒絶理由を実質的に通知され ていた場合には,TLR7及び8に係る発明部分についても,TLR1ないし6に 係る発明部分と併せて補正によって削除した可能性が高いものと認められる。\nのみならず,前記イ(ウ)bによれば,請求項8,13,16及び17に係る各発明 に対する本件拒絶理由通知は,文言上,少なくとも,TLR7ないし9については, アンタゴニスト作用及びその治療効果を有することが確認されたことをいうものと 理解するのが自然であるから,このような記載に接した原告が,少なくともTLR 7ないし9については,アンタゴニスト作用を有することが確認されたため,実施 可能要件及びサポート要件違反はないものと理解したのもやむを得ないところであ\nる。現に,原告は,前記イ(エ)によれば,本件拒絶理由通知を踏まえ,請求項9及び 14においては,TLR1ないし6を削除して,TLR7ないし9に限定する補正 をしている事実が認められるのであるから,このような事実からも,上記の原告の 理解が十分に裏付けられるといえる。そうすると,TLR7ないし9についてもア\nンタゴニスト作用を有するものであるとすることはできないとして,本願発明が実 施可能要件及びサポート要件に適合しないとした審決の判断は,実質的にみれば,\n上記の経過に照らし,原告にとっては,不意打ちというほかなく,不当であるとい うほかない。
これらの事情の下においては,本件拒絶査定不服審判において,従前の拒絶査定 の理由とは異なる拒絶理由について,TLR9に係る発明に対してはこれを通知し たものの,TLR7及び8に係る各発明に対しては実質的にこれを通知しなかった ため,原告が補正により特許要件を欠くTLR7及び8に係る各発明を削除する可 能性が認められたのにこれを削除することができず,特許要件を充足するTLR9\nに係る発明についてまで本件拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会 を失ったものと認められる。 したがって,審決には,特許法50条を準用する同法159条2項に規定する手 続違背の違法があるというべきであり,当該手続違背の違法は,審決の結論に影響 を及ぼすというべきであるから,取消事由1は,理由があるものと認められる。
エ これに対し,被告は,前記イ(ウ)aのとおり,サポート要件違反と実施可能\n要件違反をいう請求項1に係る本件拒絶理由は,旧請求項3及び4,7なしい17 についても存在する旨通知されているのであるから,審決が本件拒絶理由とは異な る新たな拒絶理由に基づき実施可能要件及びサポート要件に適合しないと判断した\nとする原告の主張は,前提を欠くものであるなどと主張する。 しかしながら,上記ウで説示したとおり,本件拒絶査定不服審判において,本件 拒絶理由通知では,TLR9に関する拒絶理由のみを通知し,実質的にはTLR7 及び8に関する拒絶理由を通知しなかったため,原告はTLR7及び8に係る各発 明を削除するなどの補正をする機会を失うことになり,実施可能要件及びサポート\n要件をいずれも充足するTLR9に係る発明まで最終的に特許を受けることができ ないことになったものと認められる。このような結果は,原告にとって,不意打ち となるため,原告に過酷というほかなく,審判請求人の手続保障を規定する特許法 159条2項の趣旨に照らし,相当ではないというべきである。 かえって,被告は,本件訴訟に至っては,そもそもTLR7及び8が認識するも のと,TLR9が認識するものが異なるという技術常識に基づけば,TLR9に対 して本願IRO化合物がアンタゴニスト作用を奏するとする原告の作用機序の説明 が,TLR7及び8には妥当し得ないことは明らかであるなどとして,現にTLR 7及び8に固有の拒絶理由を具体的に主張しているのであるから(準備書面(第1 回)13頁),実質的にみても,上記のように,本件拒絶査定不服審判においてTL R7及び8に固有の拒絶理由を通知することが,審判合議体にとって困難なもので あったとは認められない。 したがって,被告の主張は,審判請求人の手続保障を規定する特許法159条2 項の意義を正解しないものに帰し,採用することができない。
なお付言するに,本願IRO化合物が治療効果を有するかどうかの点につき,本 件拒絶理由では,TLR7ないし9によって媒介される疾患以外の疾患については 治療効果を示すことが確認できないとしているところ,原告は,本件拒絶査定不服 審判においては,TLR7ないし9によって媒介される疾患については治療効果を 示すことが確認されたものと理解した上,本件拒絶理由を踏まえてTLR1ないし 6を削除する補正をし,さらに,その後の意見書において,この点に係る拒絶理由 が解消されたとまで述べているのであるから,審決においてTLR7ないし9によ って媒介される疾患についても治療的に処置することができるといえる根拠がない と判断するのであれば,審判請求人の手続保障を規定する特許法159条2項の法 意に照らすと,本件拒絶査定不服審判において,この点についても改めて拒絶理由 を通知することが相当であったものと認められる。

◆判決本文

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平成29(行ケ)10003  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年11月21日  知的財産高等裁判所

 審決は顕著な効果があると判断しましたが、知財高裁はこれを取り消しました。なお、先の取消訴訟の拘束力に反するような主張を許すことは訴訟経済で、最後に、不言がなされています。
 本件審決は,確定した前訴判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)により, 相違点1及び相違点2については,いずれも引用例1及び引用例2に接した当業者 が容易に想到することができたものであるとされ,相違点3については,単なる設 計事項にすぎないとしつつ,化合物Aは「ヒト結膜肥満細胞」に対して優れた安定 化効果(高いヒスタミン放出阻害率)を有すること,また,AL−4943A(化 合物Aのシス異性体)は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常 に広いことは,いずれも引用例1,引用例3及び本件特許の優先日当時の技術常識 から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であり,進歩性を判断するにあたり,引\n用発明1と比較した有利な効果として参酌すべきものであるとして,本件各発明は 当業者が容易に発明できたものとはいえないと判断したものである。
・・・
以上のとおり,本件特許の優先日において,化合物A以外に,ヒト結膜肥満細胞 からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られ ていたことなどの諸事情を考慮すると,本件明細書に記載された,本件発明1に係 る化合物Aを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が,当業者 にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著な\nものであるということはできない。なお,本件発明1の顕著な効果の有無を判断す る際に,甲39の内容を参酌することができないことについては,前記イのとおり であるが,仮にその内容を参酌したとしても,上記のとおり,本件特許の優先日に おいて,化合物A以外に,高いヒスタミン放出阻害率を示す化合物が複数存在し, その中には2.5倍から10倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン放出阻害 効果を維持する化合物も存在したことを考慮すると,甲39に記載された,本件発 明1に係る化合物Aを含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が, 当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた\n顕著なものであるということもできない。 したがって,本件発明1の効果は,当業者において,引用発明1及び引用発明2 から容易に想到する本件発明1の構成を前提として,予\測し難い顕著なものである ということはできず,本件審決における本件発明1の効果に係る判断には誤りがあ る。
・・・・
なお,本件審判の審理について付言する。 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定し たときは,審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審 理,審決をするが,再度の審理,審決には,行政事件訴訟法33条1項の規定によ り,取消判決の拘束力が及ぶ。そして,この拘束力は,判決主文が導き出されるの に必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから,審判官は取消判決の認定 判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって,再度の審判手続に おいて,審判官は,取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤 りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと,あるいは上記主張を裏付けるた めの新たな立証をすることを許すべきではない。また,特定の引用例から当該発明 を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により,容易に発明 することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取 り消されて確定した場合には,再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果,審 判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することがで きたとはいえないと認定判断することは許されない(最高裁昭和63年(行ツ)第 10号平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照)。 前訴判決は,「取消事由3(甲1を主引例とする進歩性の判断の誤り)」と題す る項目において,引用例1及び引用例2に接した当業者は,KW−4679につい てヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用(ヒト結膜肥満細胞安定化 作用)を有することを確認し,ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易 に想到することができたものと認められるとして,引用例1を主引用例とする進歩 性欠如の無効理由は理由がないとした第2次審決を取り消したものである。特に, 第2次審決及び前訴判決が審理の対象とした第2次訂正後の発明1は,本件審決が 審理の対象とした本件発明1と同一であり,引用例も同一であるにもかかわらず, 本件審決は,本件発明1は引用例1及び引用例2に基づき当業者が容易に発明でき たものとはいえないとして,本件各発明の進歩性を認めたものである。 発明の容易想到性については,主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻 害要因の有無のほか,当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して\n判断されるべきものであり,当事者は,第2次審判及びその審決取消訴訟において, 特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も,これを否定する事 実の主張立証も,行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴 判決を確定させた後,再び開始された本件審判手続に至って,当事者に,前訴と同 一の引用例である引用例1及び引用例2から,前訴と同一で訂正されていない本件 発明1を,当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは, 特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず,訴訟経済に反す るもので,行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし,問題があったといわ ざるを得ない。

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平成28(行ケ)10185  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年10月23日  知的財産高等裁判所(3部)

 特許庁では、無効審判について利害関係なしとして審決却下されました。知財高裁はこれを取り消しました。
(1) 原告は,特許権取得のための支援活動等を行う個人事業主であり,自らも 特許技術製品の開発等を行っている。
(2) 特許願(甲54)の請求項に記載されている発明(原告発明)は,自分(原 告)の発明である。
(3) 原告発明に係るおむつの開発に着手した理由は,日頃から医療分野に興味 を持っていたこと,特に子供の頃から●●(省略)●●ことや,●●(省略) ●●,排せつの問題に関する知識があったこと,さらには,災害の発生,外 国人の需要などにより,商品開発をして市場に提供するチャンスがあると考 えたことによる。
(4) 原告発明は,紙おむつの外層シートに新たな構造を付加することを特徴と\nするものであり,弾性構造のない部分を有し,かつ,(テープ型でなく)パ\nンツ型のおむつが最も適する。
(5) 原告としては,自ら発明を実施する能力がないので,ライセンスや他の業\n者に委託して製造してもらうことなどを考えており,製品化の準備として, 市販品のおむつ(被告製品など)に手を加えて試作品(サンプル)を製作し ていた。
(6) 実際に上記試作品をおむつの製造業者等に持ち込んだことはまだないが, インターネット上で特許発明の実施の仲介を行う業者や不織布を取り扱う業 者に対し,原告発明の実施の可能性について尋ねたことはある。
(7) その際,原告としては,原告発明を製品化する場合,被告の本件特許に抵 触する可能性があると考えていたので,率直にその旨を上記の業者らに伝え\nたところ,いずれも,その問題(特許権侵害の可能性)をクリアしてからで\nないと,依頼を受けたり,検討したりすることはできないといわれ,それ以 上話が進められなかった。
(8) 原告としては,設計変更等による回避も考えたが,原告発明を最も生かせ る構造(実施例)は,被告の本件特許発明の技術的範囲にあると思われたた\nめ,原告発明を実施する(事業化する)には,本件特許に抵触する可能性を\n解消する必要性があると判断し,また,専門家から本件特許に無効理由があ るとの意見をもらったことから,本件無効審判請求を行った。
3 検討
以上のとおり,原告は,単なる思い付きで本件無効審判請求を行っているわ けではなく,現実に本件特許発明と同じ技術分野に属する原告発明について特 許出願を行い,かつ,後に出願審査の請求をも行っているところ,原告として は,将来的にライセンスや製造委託による原告発明の実施(事業化)を考えて おり,そのためには,あらかじめ被告の本件特許に抵触する可能性(特許権侵\n害の可能性)を解消しておく必要性があると考えて,本件無効審判請求を\n害の可能性)を解消しておく必要性があると考えて,本件無効審判請求を行っ\nたというのであり,その動機や経緯について,あえて虚偽の主張や陳述を行っ ていることを疑わせるに足りる証拠や事情は存しない。 以上によれば,原告は,製造委託等の方法により,原告発明の実施を計画し ているものであって,その事業化に向けて特許出願(出願審査の請求を含む。) をしたり,試作品(サンプル)を製作したり,インターネットを通じて業者と 接触をするなど計画の実現に向けた行為を行っているものであると認められる ところ,原告発明の実施に当たって本件特許との抵触があり得るというのであ るから,本件特許の無効を求めることについて十分な利害関係を有するものと\nいうべきである。

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平成28(行ケ)10238  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年7月18日  知的財産高等裁判所

 審決における「請求項1・・・」は「請求項2・・・・」の誤記であることは明らかで取り消すべき程度のものではないと主張しましたが、裁判所は誤記とはいえないとして、拒絶審決を取り消しました。判決文の最後に補正の履歴が掲載されています。
   エ 以上のとおり,本件審決が,独立特許要件の検討に当たって認定・判断した 相違点2は,本件補正後の請求項2に係る発明の構成のみによる相違点であり,本\n願発明について認定・判断した相違点2も,平成26年補正後の請求項2に係る発 明のみによるもので,本件補正後の請求項1の発明,平成26年補正後の請求項1 の発明と対応するものではない。 しかしながら,本件審決では,「本件補正発明」を「平成27年7月23日に提 出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明」,「本願発明」 を「平成26年7月15日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載され た発明」と定義した上で,各請求項1の記載を摘記しているのであって,本件補正 後の請求項1に係る発明を本件補正発明,平成26年補正後の請求項1に係る発明 を本願発明と認定していることが明らかである。 そうすると,本件審決は,本件補正後の請求項1に係る発明を本件補正発明,平 成26年補正後の請求項1に係る発明を本願発明と,それぞれ認定した上で,認定 した発明と対応しない相違点2を認定しているのであり,相違点2の認定を誤った ことになるが,かかる誤った相違点2の認定ないし判断を根拠に,本件補正発明及 び本願発明についての「請求項1」の記載を「請求項2」の誤記と解することはで きない。 被告は,本件における審査の経緯も,上記「請求項1」の記載が「請求項2」の 誤記であるとの理解を促すものであると主張し,前記(2)イのとおり,本件拒絶査定 においては,平成26年補正後の請求項2に係る発明は,本件拒絶理由通知書で提 示した引用例1及び引用例2から当業者が容易に発明をすることができたものであ る旨が記載されている一方で,平成26年補正後の請求項1に係る発明については 拒絶の理由を発見しないと記載されていることが認められるが,かかる審査の経緯 を参酌しても,上記判断が左右されるものではない。 よって,被告の主張は採用できない。

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平成28(受)632  特許権侵害差止等請求事件 平成29年7月10日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  知的財産高等裁判所

 最高裁(第2小法廷)判決です。特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことはできないと判断されました。本件については、別途無効審判が継続(審取中を含む)しており、法上、訂正審判の請求ができなかったという特殊事情があります。この点については、訂正審判を請求しなくても、訂正の抗弁まで禁止されていたわけではないと判断されました。
 特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても,特許権者が,事実審の 口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に訂 正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは,終局判決に対 する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と 同様に,事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえ る。 そうすると,特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張し なかったにもかかわらず,その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判 断を争うことは,訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえ るだけの特段の事情がない限り,特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させ るものとして,特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許 されないものというべきである。
(2) これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,上告人は,原審の 口頭弁論終結時までに,原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再 抗弁を主張しなかったものである。そして,上告人は,その時までに,本件無効の 抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請 求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら,それが,原審で新 たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に 対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったた めであるなどの前記1(5)の事情の下では,本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁 を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから, これをもって,上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張 することができなかったとはいえず,その他上告人において訂正の再抗弁を主張し なかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。

◆判決本文

◆1審はこちら。平成25(ワ)32665

◆2審はこちら。平成26(ネ)10124

◆無効審判の取消訴訟はこちら。平成26(行ケ)10198

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平成28(行ケ)10120  審決取消請求事件  特許権 平成29年5月17日  知的財産高等裁判所

 進歩性違反無しとした審決が取り消されました。技術常識を判断するための証拠の追加についても当然認められるべきであると判断されました。
 そして,以上のような甲2の記載に接した当業者であれば,次のよう な技術的事項を当然に理解するものといえる。
a 均圧線の技術的意義
まず,甲2には,+電位に接続される2個のブラシ及び−電位に接続 される2個のブラシを備える4極重巻モータにおいて,同電位となる べき整流子間を均圧線で接続することによって循環電流の発生を防止 し,それによってブラシ整流作用の悪化等の問題点を解決する技術が, 従来から知られた技術として記載されている(以下,当該技術を「甲2 従来技術」という。)。加えて,電気機器分野に係る教科書と解される 甲11(昭和42年発行の「電気機器各論I(直流機)」)にも,4極 重巻の直流機において,循環電流を防止して整流を容易にするために 均圧結線を用いて巻線中常に等電位である点を導体で接続すること, このような均圧結線は重巻には欠くことのできない重要な結線である こと,均圧結線の好ましい取付け場所は整流子側であることが記載さ れており(87頁19行〜88頁8行),これからすると,甲2従来技 術は,本件原出願前からの電気機器分野における技術常識として当業 者に理解されていたものと認められる(なお,本件の審判手続では,原 告(請求人)による甲11の追加提出が許可されなかった経過がある (甲28の9)。しかし,本件訴訟において,本件審判手続で審理判断 された甲1発明と甲2記載の事項に基づく進歩性欠如の有無について 判断するに当たり,上記甲11に基づいて,判断に必要となる技術常識 を認定することが許されることは明らかである。)。
b ブラシ数削減の原理
甲2記載の発明は,甲2従来技術に係る4極重巻モータ(以下「従来 モータ」という。)において,ブラシの数が4個と多いことに起因して, ロストルク,ブラシ音及びトルクリップルが大きくなるという問題点 があることに鑑み,+側及び−側のブラシをそれぞれ1個のブラシ(合 計2個のブラシ)とすることによって前記問題点を解決したものであ る。
他方,甲2には,上記のようにブラシを減らすことができる原理を説 明する明示的な記載はない。しかし,甲2の段落【0033】における 「従来の電動モータ1では,第1のブラシ11a及び第3のブラシ1 1cを介して電流が流れるが,この実施の形態では第1のブラシ89 aを介して電流が流れ,ブラシ89aを通じて流れる電流量が従来の ものと比較して2倍となる。」との記載からすれば,甲2記載の発明に おいてブラシを減らすことができるのは,均圧線を設けたことの結果 として,1個のブラシから供給された電流が,そのブラシに当接する整 流子片に供給されるとともに,均圧線を通じて同電位となるべき整流 子片にも供給されることによって,対となる他方のブラシがなくとも 従来モータと同様の電流供給が実現できるためであることが理解でき る(この点,被告は,甲2には,均圧線の使用とブラシ数の削減とを結 び付ける記載がないことを理由に,「均圧線を使用してブラシの数を減 らす」技術が記載されているとはいえない旨主張するが,そのような明 示的な記載がなくとも,甲2の記載から上記のとおりの理解は可能と\nいうべきであるから,被告の上記主張には理由がない。)。 してみると,甲2の記載に接した当業者は,甲2には,4極重巻モー タにおいて,同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することによ り,同電位に接続されている2個のブラシを1個に削減し,もって,ブ ラシ数の多さから生じるロストルク,ブラシ音及びトルクリップルが 大きくなるという問題を解決する技術が開示されていることを理解す るものといえる。
イ 検討
以上を踏まえて,甲1発明及び甲2の開示事項に基づいて相違点3及び 4に係る本件発明1の構成とすることの容易想到性について検討する。\n(ア) 直流モータが回転力を維持し続けるには,整流子とブラシによって 得られる整流作用が不可欠であることは,直流モータの原理から自明の ことであるから,直流モータにおいて,ブラシ整流作用を良好に保つこと は,当然に達成しなければならない課題である。したがって,当該課題 は,同じく直流モータである甲1発明においても,当然に内在する課題と いうことができる。 しかるところ,前記ア(ウ)aのとおり,+電位に接続される2個のブラ シ及び−電位に接続される2個のブラシを備える4極重巻モータにおい て,ブラシ整流作用の悪化等の問題点を解決するために均圧線を設ける 甲2従来技術が技術常識であることからすれば,同じく同電位に接続さ れた2個のブラシを複数組備える4極重巻モータであり,ブラシの整流 作用を良好に保つという課題が内在する甲1発明においても,甲2従来 技術と同様の均圧線を設けることは,当業者が当然に想到し得ることと いえる。 なお,甲2の記載では,同電位となるべき整流子間を均圧線で接続する ものとされ,本件発明1の均圧部材のように「等電位となるべきコイル間 を接続する」ことが明記されてはいない。しかし,整流子とコイルが接続 されている以上,同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することは, 電気的にみて,「等電位となるべきコイル間を均圧線で接続する」ことに ほかならないものといえる。 以上によれば,甲1発明において相違点3に係る本件発明1の構成(コ\nイルのうち等電位となるべきコイル間を接続する均圧部材を備えるこ と)とすることは,甲1発明に甲2の開示事項(甲2従来技術)を適用す ることにより当業者が容易に想到し得たことと認められる。
・・・・
本件審決は,本件発明2について無効理由1の成否の判断を明示しておら ず,この点において判断の遺脱があるとも評価し得るところである。他方,本件発明2が本件発明1に係る請求項1を引用する請求項2に係る発明であり,本件発明1について無効理由1が成り立たない以上,本件発明2 についても当然に無効理由1が成り立たないといえる関係にあることからす ると,本件審決の上記判断には,本件発明1と同様の理由により本件発明2に ついても無効理由1が成り立たないとする趣旨の判断が含まれるものと善解 する余地もある。しかしながら,仮にそうであるとして,上記(4)のとおり, 本件発明1について無効理由1が成り立たないとした本件審決の判断が誤り である以上,本件発明2に係る本件審決の上記判断も誤りであることは明ら かである。したがって,いずれにしても,本件発明2についての無効理由1に係る本 件審決の判断には違法がある。

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平成28(行ケ)10114  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年5月10日  知的財産高等裁判所(1部)

 分割要件を満たしていないとした審決を維持しました。また手続違背についても審決を取り消すようなものではないと判断されました。
 前記(1)によれば,本件原出願当初明細書に記載された事項は,内歯揺動型 内接噛合遊星歯車装置に関するものであって,本件原出願当初明細書には外歯揺動 型遊星歯車装置に関する記載は全くないのに対し,本件出願における本件訂正発明 1は,「揺動型遊星歯車装置」に関するものとすることで,揺動体の揺動歯車を内歯 とする限定はないものであるから,揺動体の揺動歯車が外歯であるもの(外歯揺動 型遊星歯車装置)を含ませるものであると認められる。もっとも,本件原出願の出 願前に刊行された各特許公報(甲25〜27)によれば,内歯揺動型遊星歯車装置 と外歯揺動型遊星歯車装置とに共通する技術(以下「共通技術」という。),すなわ ち,偏心体を介して揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかには依存しない 技術があることは周知の事項であると認められ,当業者であれば,揺動型遊星歯車 装置の個々の形式に依存する技術と,形式には依存しない共通技術があることを, 知識として有しているものといえる。 そこで,本件原出願当初明細書に揺動体の揺動歯車を内歯とする以外の歯車装置 へ適用することなどについての記載がないとしても,本件訂正発明1が,本件原出 願当初明細書に記載された事項の範囲内といえるか,すなわち本件原出願当初明細 書の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において,新たな技術 的事項を導入しないものであるかについて,以下,検討する。
・・・
本件原出願当初明細書に記載された技術的課題のうち,前記(2)に関しては,偏心 体軸が円周方向において非等間隔に配置されることにより生じるものであり,内歯 揺動体が外歯歯車の周りで円滑に揺動駆動することにより解決されるものであるか ら,課題を解決する手段として,外歯歯車とその周りで揺動する内歯歯車を備える こと,すなわち内歯揺動型遊星歯車装置であることが,本件原出願当初明細書に記 載された発明の前提であるといえる。なお,外歯揺動型遊星歯車装置では,揺動体 は,その外周面に外歯が設けられるものであることから必然的にその外形は円形と ならざるを得ないものであり,偏心体軸を非等間隔にしても揺動体の外周の形状は 円形のままで変わらず,装置全体の形状や他の軸の配置等には何ら影響を及ぼすも のではないから,偏心体軸を非等間隔とする技術的意義はない(本件原出願当初明 細書に記載された課題は,偏心体軸を非等間隔に配置することにも技術的意義を有 する内歯揺動型遊星歯車装置に特有のものであり,外歯揺動型遊星歯車装置におい てはそもそも課題とならないものである。)。 このように,本件原出願当初明細書の全体の記載からすると,同明細書に開示さ れた技術は,従来の内歯揺動型遊星歯車装置における問題を解決すべく改良を加え たものであって,その対象は内歯揺動型遊星歯車に関するものであると解するのが 相当であり,外歯揺動型遊星歯車装置を含むように一般化された共通の技術的事項 を導くことは困難であるといわざるを得ない。 また,本件原出願当初明細書の特許請求の範囲,発明の詳細な説明(実施例を含 む。)及び図面には,外歯歯車118を出力軸とする内歯揺動型遊星歯車装置のみが 記載され,内歯揺動型遊星歯車装置について終始説明されているのに対し,本件原 出願当初明細書に記載された技術が,揺動体の形態に関わらない共通技術であるこ と,外歯揺動型遊星歯車装置に適用することが可能であることやその際の具体的な\n実施形態,その他の周知技術の適用が可能であること等についての記載や示唆は全\nくないのであるから,本件原出願当初明細書の記載に接した当業者であっても,同 明細書に記載された発明の技術的課題及び解決方法の趣旨に照らし,内歯揺動型遊 星歯車装置と外歯揺動型遊星歯車装置に共通した課題及びその解決方法が開示され ていると認識するものではないと解される。
(4) さらに,本件訂正発明1について検討するに,証拠(甲5,24,30) 及び弁論の全趣旨によれば,揺動型遊星歯車装置には,外歯揺動型と内歯揺動型が あること,それぞれの型において,出力部材と固定部材とは相対関係にあり,入れ 替え自在であること自体は,周知技術であると認められるところ,外歯揺動型遊星 歯車装置については,外側の内歯歯車を出力歯車とする1型(外側に出力軸を,内 側に固定部材を配置するもの)と外側の内歯歯車を固定部材とする2型(内側に出 力軸を,外側に固定部材を配置するもの)の2つの型が想定されるものと認められ る。本件訂正発明1は,「前記ケーシングの内側で,該ケーシングに回転自在に支持 され,当該揺動型遊星歯車装置において減速された回転を出力する出力軸と,を備 え,」とされており,上記ケーシングは固定部材であるといえるから,本件訂正発明 1には,外歯揺動型遊星歯車装置については2型のもののみが含まれ,1型は含ま れないものと認められる(下図参照)。 1型(外側に出力軸,内側に固定部材) 2型(内側に出力軸,外側に固定部材) もっとも,本件原出願当初明細書には,「出力軸としての機能を兼用する外歯歯車\n118によって」(【0026】),「内歯揺動体116A,116Bには,ホローシャフトタイプの出力軸兼用の外歯歯車118が内接している。」(【0034】),「内歯揺動体116A,116Bは,その自転が拘束されているため,該内歯揺動体11 6A,116Bの1回の揺動回転によって,該内歯揺動体116A,116Bと噛 合する外歯歯車118はその歯数差だけ位相がずれ,その位相差に相当する自転成 分が外歯歯車110(判決注:「118」の誤記と認められる。)の回転となり,出 力が外部へ取り出される。」(【0038】)などの記載があり,これらの記載によれ ば,本件原出願当初明細書に記載された実施例については揺動体の内歯歯車に噛合 する外歯歯車118が出力軸として機能する内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置が記\n載されている一方で,本件原出願当初明細書には固定部材と出力歯車が入れ替え可 能であり,出力軸を固定部材に変更することができる旨の記載はないのであるから,\n同実施例を前提として外歯揺動型遊星歯車装置とする場合には,揺動体に設けられ る外歯歯車に噛合する内歯歯車が出力軸となるのであって,出力軸が外側になり, 内側に固定部材が配置される型を想定することが自然であるといえる。したがって, 本件原出願当初明細書に記載された事項から,固定部材と出力軸を入れ替えた2型 の外歯揺動型遊星歯車装置を想起することは考え難い。 また,本件原出願当初明細書に記載された内歯揺動型遊星歯車装置においては, 内歯揺動体は内周面に内歯歯車を設けることから,その内周の形状は,必然的に円 形となる。しかしながら,外周面については,複数の偏心体軸を支持することがで きる限りにおいて,自由な形状を採り得るものであるから,本件訂正発明1の中間 軸を設けるに際して,内歯揺動体との干渉を考慮する必要はないものであり,実施 例においても,揺動体の外周を非円形の形状として,その外側に中間軸を配置する 構成を採用している。さらに,中間軸への入力は,中間軸の外側に入力軸を配置し\nて行うことで装置全体の軸方向長さを短縮していることが認められる。これに対し, 外歯揺動体は,その外周の全周にわたって連続的に外歯を有するものであって,必 然的にその外形は円形となるものであるから,2型の外歯揺動型遊星歯車装置に適 用する形態では,「該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置される と共に,該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸」を備え,「前記中間軸を回転駆 動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ,前記伝動外歯歯車を介して 該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達され,前記駆 動源側のピニオン,前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車が,同一平面 上で噛み合う」構成を,その外形が円形である外歯揺動体を構\\成要素とする外歯揺 動型遊星歯車装置において実現することを要するものである。 しかしながら,本件原出願当初明細書に記載された実施例である内歯揺動型遊星 歯車装置を前提として,さらに,固定部材と出力軸を入れ替えた2型の外歯揺動型 遊星歯車装置とする場合には,必然的にその外形が円形となる外歯揺動体と中間軸 との間に干渉を生じることとなるから,そのままでは中間軸を配置することはでき ないことになる。本件訂正発明1を2型の外歯揺動型遊星歯車装置に適用するには, 揺動体と中間軸との干渉を避けるための設計変更(揺動体に中間軸を通すための孔 を形成すること)や,中間軸への入力を他の部材との干渉を避けつつ行うための設 計変更等を要することとなるのに対し,本件原出願当初明細書には,外歯揺動型遊 星歯車装置に適用する場合の具体的な実施形態,その他の周知技術の適用が可能で\nあることなどについての記載や示唆は全くない。 したがって,偏心体を介して揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかには 依存しない共通技術があることが周知の事項であるとしても,当業者は,本件原出 願当初明細書の記載から,2型の外歯揺動型遊星歯車装置を含む本件訂正発明1を 想起することはないものと解される。
(5) 以上によれば,本件訂正発明1は,本件原出願当初明細書の全ての記載を 総合することにより導かれる事項との関係において,新たな技術的事項を導入する ことに当たらないということはできず,本件原出願当初明細書に記載した事項の範 囲内であるとはいえないから,本件原出願に包含された発明であると認めることは できない。
・・・
 原告は,審決が判断した無効理由は,本件無効理由通知書及び審決の予告\nとは大きく異なるものであったにもかかわらず(審決は,本件無効理由通知書(甲 40)及び審決の予告(甲41)で判断されていない事項(「相応の工夫が必要」か\n否か,「必須の構成」を備えているか否か)について判断をした。),「相応の工夫が\n必要」か否か,「必須の構成」を備えているか否かについて,原告の意見は全く求め\nられず,原告(被請求人)に不利な審理結果を招来したことは,実質的に,特許法 153条2項の規定に違反する旨主張する。 そこで,検討するに,特許法153条2項は,審判において当事者が申し立てな\nい理由について審理したときは,審判長は,その審理の結果を当事者に通知し,相 当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならないと規定してい\nる。これは,当事者の知らない間に不利な資料が集められて,何ら弁明の機会も与 えられないうちに心証が形成されるという不利益から当事者を救済するための手続 を定めたものであると解される。このような特許法153条2項の趣旨に照らすと, 審判長が当事者に対し意見を申し立てる機会を与えなければならない「当事者が申\\ し立てない理由」とは,新たな無効理由の根拠法条の追加,主要事実の差し替えや 追加等,不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなり予め告知を受けて意見\nを述べる機会を与えなければ手続上著しく不公平となるような重大な理由がある場 合のことを指し,当事者が本来熟知している周知技術の指摘や間接事実及び補助事 実の追加等の軽微な理由はこれに含まれないと解される。 本件において,本件無効理由通知及び審決の予告の判断内容と審決の判断内容を\n比較すると,審決には,「相応の工夫」や「必須の構成」といった,本件無効理由通\n知及び審決の予告には記載されていなかった判断が追加されていることが認められ\nる。しかしながら,審決の上記判断事項は,根拠法条や主要事実の変更ではなく, それまで審判手続の中で当事者双方の争点となっていた,本件出願が分割要件を満 たすものであるか否か(本件訂正発明1が本件原出願当初明細書に記載した範囲内 のものであり,本件原出願に包含された発明であるか)を判断する際に,その理由 付けの一つとして判断された事項であり,審決は,上記争点を判断の過程における 理由について審決の予告を補足したにすぎないものと解される。\nそして,審決の予告及び審決において,本件特許を無効とする理由は,本件訂正\n発明に係る特許についての出願が,分割の要件を満たすものではなく,出願日は本 件原出願の出願日に遡及しないものであるところ,本件訂正発明は,本件出願前に 頒布された刊行物である本件原出願の特許公開公報に記載された発明であるから, 特許法29条1項3号の規定に違反するものであり,特許法123条1項2号に該 当し,無効とされるべきものである,というものであって,両者に異なるところは なく,この無効理由は,本件無効理由通知により当事者に対し通知されたものと同 一のものである。 このように,審決の理由中に,本件無効理由通知及び審決の予告にはなかった新\nたな判断内容が追加されるなどしたとしても,審決の上記判断内容は,本件出願の ような分割出願が分割の要件を満たすものであるかの判断の過程における理由を補 足するものであり,「当事者の申し立てない理由」には当たらないと解されるから,\n改めて無効理由が通知されなかったことをもって,特許法153条2項の規定に違 反する違法があったということはできない。 したがって,原告の上記主張は採用する

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平成27(行ケ)10163  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成29年1月18日  知的財産高等裁判所

 争点は、サポート要件違反、進歩性違反など多数ありますが、訂正時における通常実施権者の承諾について、知財部長のハンコ押印が、承諾に当たるのかが争われました。 知財高裁(1部)は、これを認めました。
 原告は,本件特許を含む被告保有の知的財産権について,被告は, ●●●●・・●●●に対し,通常実施権を許諾しているところ,本件訂正について,上記各社から承諾(特許法134条の2第5項で準用する同法127条)を得ていないから,本件訂正は認められない旨主張する。これに対し,被告は,ライセンスの内容について秘密保持義務を負っているから,その内容について明らかにすることはできないと主張する。そこで,検討するに,●●●●・・●●●
以上の事実によれば,被告との間で,提携,クロスライセンス及び和解等をした 企業は,●●●●・・●●●であると認められる。 そして,証拠(乙9,10)及び弁論の全趣旨によれば, ●●●●・・●●●について,本件特許に ついて,最初の訂正審判請求(甲49の1)がされた平成24年12月17日より も前に,被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認めら れる。また, ●●●●・・●●●についても,被告が保有する特許の訂正に関して包括的な承諾を得ていたものと認められる。 ●●●●・・●●● 原告は,事実実験公正証書(乙10)において, ●●●●・・●●●については,いずれも代 表取締役等代表\権を有する者の記名押印はなく,訂正に関する承諾権限があること の立証はない旨主張する。しかし,本件訂正のような特許請求の範囲を減縮する訂 正は,特許権者が特許の無効理由を避けるために,その必要に応じてなすのが通例 であり,訂正の内容は,特許の専門的,技術的事項に関するものが多く,これを承 諾するか否かは,各社の代表取締役等の代表\権者が知的財産部長等に委任してその 判断に委ねるのが合理的であり,通例であると解されるところである。そして,上 記事実実験公正証書は,上記各社が訂正に関し承諾したことを上記各社の知的財産 部長等の担当者が確認した旨をその内容とするものであるから,これによれば,上 記各社とも,その知的財産担当部長等の担当者が訂正に関する承諾という事項につ いて,その代表者から委任を受けており,その上でこれを承諾したと推認するのが\n合理的であり,これらの者が各社代表取締役等の代表\権を有する者でなかったとし ても,それによって上記各社が訂正に関し承諾したとの認定が左右されるものでは ない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 また,本件特許が●●●●の契約の対象になっているか否かは明らかではないと いわざるを得ないものの,本件特許は,白色LEDを実現するために重要な技術的 意義を有するものと認められ(弁論の全趣旨),これを対象から除外して契約を行う ことは考えにくい(合理的根拠はない。)ものと認められるから,本件特許が,原告 が主張するように●●●●の契約の対象となっているものと推認することができる。 そして,●●●●の各承諾は,いかなる訂正を目的とするかまで明確にした承諾で あるということはできないものの,いずれも訂正審判を請求することを承諾すると いう趣旨でなされたものと解される。
以上によれば,被告は,本件特許の訂正について,●●●●から特許法127条 の承諾を得ていたものと認められる。

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◆関連事件です。平成26(ネ)10032

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平成28(行ケ)10083  審決取消請求事件  商標権  行政訴訟 平成28年10月11日  知的財産高等裁判所

 審判における職権証拠調べに対して、当事者に意見陳述の機会が与えられていないという理由で、無効理由なしとした審決が取り消されました。原告は米国のマスターズナショナルインコーポレーテッド、被告はゲームソフトメーカのコナミです。
 前記認定(第2,3,(2))のとおり,特許庁は,本件審判手続において 本件職権証拠調べを行ったものであるところ,証拠(甲78,79)によれ ば,特許庁は,原告に対し,平成27年11月16日に書面審理通知書(起 案日は同月12日)を発送した上で,同月17日,審理終結通知書(起案日 は同月12日)を発送したことが認められるものの,本件職権証拠調べの結 果を原告に対して通知し,相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与\nえたことをうかがわせる証拠は全くなく,これらの手続は行われなかったこ とが推認される。
(2)ア 法56条が準用する特許法150条は,「審判に関しては,…職権で, 証拠調べをすることができる。」(1項)とする一方で,「審判長は,… 職権で証拠調べ…をしたときは,その結果を当事者…に通知し,相当の期 間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならない。」(5項)\nと定める。ところが,本件審判手続において,特許庁は,上記(1)のとお り,原告に対し,本件職権証拠調べの結果につき通知し,相当の期間を指 定して意見を申し立てる機会を与えなかったのであり,この点で本件審判\n手続には上記規定に違反するという瑕疵があったものというべきである。 イ また,本件職権証拠調べは,具体的にはインターネットにより「スポー ツクラブ」及び「マスターズ」の語を複合キーワード検索することで 「スポーツクラブ」における「マスターズ」の語の使用例を調査したも のであるが,本件審決は,本件商標の法4条1項15号該当性を論ずる 中で,本件商標の称呼及び観念につき判断するに当たり,本件商標のよ うに「スポーツクラブ」の文字と「マスターズ」の文字が結合した場合 の「マスターズ」の文字部分が持つ出所識別機能の程度を評価する根拠\nの一つとして,このような本件職権証拠調べの結果である5件のスポー ツクラブのホームページに存在する記載を利用している。 さらに,法4条1項19号及び同7号該当性の判断に当たっても,本 件審決は,本件職権証拠調べの結果を利用して,本件商標中の「マスタ ーズ」の文字部分が持つ出所識別機能の程度につき検討している。
ウ そうすると,本件審判手続には瑕疵があり,その瑕疵は,審判の結果で ある審決の結論に一般的に見て影響を及ぼすものであったものというべ きである。このような場合,その瑕疵は,審決の結論に影響を及ぼさな いことが明らかであると認められる特別の事情,すなわち,たとえ職権 証拠調べの結果の通知がなくとも,これに対する反論,反証の機会が実 質的に与えられていたものと評価し得るか,又は当事者に対する不意打 ちとならないと認められる事情がない限り,審決取消事由となるものと 解される(最高裁判所第一小法廷昭和51年5月6日判決・判例時報8 19号35頁,最高裁判所第三小法廷平成14年9月17日判決・判例 時報1801号108頁参照)。 そこで,本件における上記特段の事情の有無を検討すると,本件職権 証拠調べは,上記のとおり具体的にはインターネットによる「スポーツ クラブ」及び「マスターズ」の語の複合キーワード検索であり,その手 法それ自体は必ずしも目新しいものではなく,一般的かつ容易に行われ 得るものではある。しかし,原告において,そのような証拠調べが行わ れることを当然に予期していたとか,予\期すべきであったと認めるに足 りる証拠はない上,そもそも,本件審判事件においては,被告は原告の 主張に対し何ら答弁せず(前記第2の2),また,その審理は職権によ り書面審理とされていた(前記(1))のであるから,本件職権証拠調べの 事実を知らない原告にとっては,何らかの追加主張ないし立証が必要で あること自体,全く予期し得なかったと考えられるのである。また,本\n件職権証拠調べの結果それ自体も,本件審決の引用するホームページ上 の記載の存在そのものはともかく,これを受けた反証活動や本件証拠調 べの結果の評価に関する反論の余地がないとはいい難い。 そうである以上,本件においては本件職権証拠調べの結果に対する反 論,反証の機会が原告に対し実質的に与えられていたものとは評価し得 ず,また,原告に対する不意打ちとならないと認めるべき事情も見当た らない。すなわち,上記特段の事情の存在は認められない。 したがって,本件職権証拠調べの結果の原告に対する通知等を欠くと いう手続上の瑕疵は,本件審決の取消事由となるものというべきである。

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◆平成24(行ケ)10363号 以前に、「Augusta Club」で15号違反が争われた事件です。こちらは15号違反と認定されています。

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平成27(行ケ)10260  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年9月28日  知的財産高等裁判所

 一事不再理が適用できると判断されました。
 ア 特許法167条は,特許無効審判の審決が確定したときは,当事者及び参加 人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないと 規定している。同条の趣旨は,排他的独占的権利である特許権(同法68条)の有 効性について複数の異なる判断が下されるという事態及び紛争の蒸し返しが生じな いように特許無効審判の一回的紛争解決を図るために,当事者及び参加人に対して 一事不再理効を及ぼすものと解される。 先の特許無効審判の当事者及び参加人は,同審判手続において無効理由の存否に つき攻撃防御をし,また,特許無効審判の審決の取消訴訟が提起された場合には, 同訴訟手続において当該審決の取消事由の存否につき攻撃防御をする機会を与えら れていたのであるから,「同一の事実及び同一の証拠」について狭義に解するのは, 紛争の蒸し返し防止の観点から相当ではない。
イ この点に関し,平成23年法律第63号による改正前の特許法167条にお いては,一事不再理効の及ぶ範囲が「何人も」とされており,先の審判に全く関与 していない第三者による審判請求の権利まで制限するものであったことから,「同一 の事実及び同一の証拠」の意義を拡張的に解釈することについては,第三者との関 係で問題があったということができる。しかし,上記改正によって第三者効が廃止 され,一事不再理効の及ぶ範囲が先の審判の手続に関与して主張立証を尽くすこと ができた当事者及び参加人に限定されたのであるから,「同一の事実及び同一の証拠」 の意義については,前記アのとおり,特許無効審判の一回的紛争解決を図るという 趣旨をより重視して解するのが相当である。
ウ 原告は,本件審判において,本件発明につき,引用例(甲2)を主引用例と し,これに記載された発明及び甲第1,4から11,13から18号証に記載され た発明又は周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである 旨を主張した。 しかし,前記?のとおり,確定した前件審決においても,引用例(甲2)が主引 用例とされており,また,甲第6から18号証が副引用例とされていた。 したがって,本件審判における原告の前記主張は,確定した前件審決と同一の主 引用例に基づいて本件発明の容易想到性を主張するものであり,主引用例以外の証 拠についても,上記のとおり前件審決において副引用例とされていた甲第6から1 8号証に加え,甲第1,4及び5号証を追加したにすぎない。 このように,確定した前件審決と主引用例が同一であり,まして,多数の副引用 例も共通し,証拠を一部追加したにすぎない本件審判の請求は,「同一の事実及び同 一の証拠」に基づくものと解するのが,前記アの特許法167条の趣旨にかなうも のというべきである。 以上によれば,本件審判における原告の前記主張は,確定した前件審決と「同一 の事実及び同一の証拠」に基づくものであるから,特許法167条に該当し,許さ れない(この点に関し,本件審決が,本件審判において前件審判時に証拠として提 出されなかった甲第4,5号証が提出され,前件審判時に主張されなかった回動す るタンブラー錠用の鍵において摺り鉢形の窪みを有した鍵が周知であることが主張 されたことをもって,前件審判と同一の証拠に基づく審判請求とはいえない旨判断 したことは,誤りである。)。したがって,上記主張を排斥した本件審決の判断が誤 りであるという取消事由は,それ自体,失当というべきである。

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平成28(行ケ)10075  商標登録維持決定取消請求事件  商標権  行政訴訟 平成28年8月9日  知的財産高等裁判所

 維持決定については不服申し立てできないとした規定が憲法違反と争いましたが、請求は却下されました。原告(異議申\立人)は、例のベストライセンス社です。
商標は、トヨタ自動車(株)の「MIRAI」です(登録5753538号)。
 ただ、本件は、分割出願時に親出願と同じ指定商品・役務を記載していたので分割要件を満たしていないと判断された案件です。
   同第5項に係る訴えは,商標法43条の3第5項の規定が違憲無効であることの確認を抽象的に求めるものにすぎないものであるから,上記訴えは,上記(1)にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象となるものとはいえず,不適法なものである。

◆判決本文

審決についてダイレクトリンクが張れないので、審決公報の該当部分をあげておきます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1 本件商標
 本件登録第5753538号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成26年11月18日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年2月19日に登録査定、同年3月27日に設定登録されたものである。\n
2 登録異議の申立ての理由の要旨\n 登録異議申立人(以下「申\立人」という。)は、本件商標及びその指定商品は、先願に係る以下の(1)ないし(3)のとおりの商標(以下、3件を一括して「引用出願」という場合がある。)と同一又は類似し、その指定商品においても同一又は類似するものであるから、商標法第8条第1項に違反し、当該引用出願が登録されることにより、商標法第4条第1項第11号違反となり、商標法第43条の2第1号に該当するから、本件商標の登録は、取り消されるべきである旨主張している。 (1)商願2015ー25192(以下「引用出願1」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第35類、第39類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年9月8日に登録出願された商願2014−75417(以下「親出願」という。)を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、親出願と同一の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年3月20日に登録出願されたものである。\n なお、親出願は、平成27年3月23日に、引用出願1は、同年10月5日に、それぞれ、出願却下の処分がされている。
(2)商願2015ー56246(以下「引用出願2」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、上記(1)に記載の引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、別掲2に示す指定商品及び指定役務中の第12類と同一の商品を指定商品として、平成27年6月13日に登録出願されたものである。
(3)商願2015ー68401(以下「引用出願3」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、別掲2に示す指定商品及び指定役務中の第9類、第12類及び第35類の商品及び役務と同一の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年7月18日に登録出願されたものである。\n
3 当審の判断
(1)引用出願1について
 引用出願1は、前記2(1)のとおり、親出願に係る新たな商標登録出願として商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して商標登録出願がなされたものである。  しかしながら、商標法第10条第1項は、商標登録出願の分割の要件を定めたものであり、その第1項で「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定されており、同条第2項において、「前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」とされているところ、引用出願1は、親出願の出願に係る指定商品及び指定役務のすべてを指定商品及び指定役務としており、「商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる(下線は、合議体による。)」としている商標法第10条第1項の要件を満たしていない。  したがって、引用出願1は、もとの商標登録出願と主張する親出願の登録出願の時に出願したものとみなすことはできないものである。  そうとすれば、引用出願1は、商標法第10条第1項の要件を満たさず、同項の出願ではないから、同条第2項の適用はされないものであり、その出願日は、遡及することなく、いわゆる通常の商標登録出願として取り扱われるものであるから、平成27年3月20日である。 
(2)引用出願2及び引用出願3について
 引用出願2及び3は、前記2(2)及び(3)のとおり、引用出願1に係る新たな商標登録出願として、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して商標登録出願がされたものである。  そして、引用出願1は、上記(1)に記載のとおり、商標法第10条第1項の要件を満たさず、同項の出願ではないから、同条第2項の適用はされないものであり、その出願日は、遡及することなく、いわゆる通常の商標登録出願として取り扱われるものであるから、平成27年3月20日である。  そうとすれば、仮に、引用出願2及び3が引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の要件を満たし、同条第2項の適用を受けることができるものとして認められ、その出願日が遡及される場合があったとしても、その出願日は、引用出願1の出願日である平成27年3月20日である。
(3)商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号該当性について
 上記(1)のとおり、引用出願1は、商標法第10条第1項の要件を満たさず、同条第2項の適用はされないものであり、その出願日は、平成27年3月20日である。  また、引用出願2及び3は、上記(2)のとおり、仮に、商標法第10条第1項の要件を満たし、同条第2項の適用がされる場合があったとしても、その出願日は、引用出願1の出願日である平成27年3月20日である。  そうすれば、引用出願は、本件商標の出願の日(平成26年11月18日)前の商標登録出願に係る他人の登録商標ということはできない。  また、親出願及び引用出願1は、前記2(1)のとおり、既に出願却下の処分がされているものである。  したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。  さらに、引用出願は、本件商標の登録査定時に設定登録されていたものではないから、本件商標は、同法第4条第1項第11号に違反して登録がされたものでもない

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平成27(行ケ)10148  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年8月3日  知的財産高等裁判所

 コンピュータにおける処理について、実施可能性違反とした審決が維持されました。最後に審判手続きについて付言がなされています。
 本願明細書には,「複数のプロセッサコア」という分散された環境に備えられた 「プレディケート予測器」において行われる「プレディケート命令の出力」の「予\ 測」処理の内容に関し,【0026】ないし【0029】の記載があり,ここには, 「概略プレディケート経路情報」を用いて,2つの履歴レジスタ,すなわち,コア ローカル履歴レジスタとグローバル分岐履歴レジスタを生成し,それを用いて「プ レディケート命令の出力」の予測を行うこと(【0026】,【0027】),並\nびに,上記グローバル分岐履歴レジスタに対応するグローバル履歴レジスタとして, 「コアローカルプレディケート履歴レジスタ」を用いる実施例(【0028】,図 6A)及び「グローバルブロック履歴レジスタ」を用いる実施例(【0029】, 図6B)が記載されている。 しかし,上記記載からは,「概略プレディケート経路情報」からコアローカル履 歴レジスタとグローバル分岐履歴レジスタという二つの履歴レジスタをどのような 処理により分けて生成するのか,また,当該二つの履歴レジスタをどのような処理 により「プレディケート命令の出力」の「予測」において使い分けるのか,さらに,\n上記二つの履歴レジスタを用いた「プレディケート命令の出力」の「予測」を信頼\n性の高く正確なものとするために「概略プレディケート経路情報」として具体的に どのような内容が必要とされるのか,把握することはできない。 したがって,本願明細書の上記記載から,「複数のプロセッサコア」という分散 された環境に備えられた「プレディケート予測器」において,信頼性の高いプレデ\nィケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を生成し,コア間の通信を\n最小にするために,「概略プレディケート経路を表す情報」に基づく「予\測」の処 理が具体的にどのように行われているのか明らかであるということはできない。 そして,当業者にとって,本願の優先日当時の技術常識に基づき,「複数のプロ セッサコア」という分散された環境に備えられた「プレディケート予測器」におい\nて,信頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を\n生成し,コア間の通信を最小にするために,「概略プレディケート経路を表す情\n報」に基づいて行われる「予測」の処理内容が自明であることを認めるに足りる証\n拠はない。 そうすると,本願明細書の発明の詳細な説明は,当業者が,「複数のプロセッサ コア」という分散された環境に備えられた「プレディケート予測器」において,信\n頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を生成し,\nコア間の通信を最小にするために,「概略プレディケート経路を表す情報」に基づ\nいて行われる「予測」の処理内容を理解することができるように記載されていると\nいうことはできない。 エ 以上によれば,本願明細書の発明の詳細な説明は,「複数のプロセッサコ ア」という分散された環境において,「プレディケート予測器」が「概略プレディ\nケート経路を表す情報」に基づいて「プレディケート命令の出力を予\測する」とい う処理を行うことにより,信頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得る\nプレディケート履歴を生成することができ,同時にコア間の通信を最小にするとい う作用効果を奏するコンピューティングシステムを製造し,使用することができる 程度に記載されていない。 したがって,本願明細書の発明の詳細な説明は,当業者が本願発明1の実施をす ることができる程度に明確かつ十分に記載したものということはできない。\n
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本願明細書には,1)対象のアーキテクチャは,EDGEアーキテク チャのようなハイブリッドなデータフローのアーキテクチャであること,2)コンパ イラが,各ブロックの分岐命令に,プログラム内での分岐命令の順序にしたがって, 3ビットの「終了コード」(「出口コード」ともいう。)を割り当てること,3) 「概略プレディケート経路情報」は,コンパイラによって,分岐命令に符号化され, 特定のブロックの具体的な分岐を識別可能であること,4)予測器が,分岐命令に符\n号化された「概略プレディケート経路情報」を用いてプレディケート予測を行うこ\nとが記載されているところ,EDGEアーキテクチャにおいて,分岐命令に出口を 識別する例えば3ビットの識別子を割り当て,それを分岐命令に符号化することは, 本願の優先日前に技術常識であったから,当業者であれば,本願の「概略プレディ ケート経路情報」は,出口を識別する例えば3ビットの「終了コード」として分岐 命令に符号化された情報であると理解し,コンパイルのタイミングでコンパイラに よって,分岐命令の分岐先を,例えば3ビットの終了コードで表した形式で,分岐\n命令に符号化された情報であり,予測器によってプレディケート予\測に用いられる 情報であると理解する旨主張する。 イ しかし,原告が挙げる甲9(「Analysis of the TRIP S Prototype Block Predictor」平成21年4月)及 び甲10(「Distributed Microarchitectural Protocols in the TRIPS Prototype Proc essor」平成18年12月)は,EDGEアーキテクチャの一例である「TR IPS」という特定のアーキテクチャについて,「分岐命令に出口を識別する例え ば3ビットの識別子を割り当て,それを分岐命令に符号化すること」を記載したも のにすぎず,EDGEアーキテクチャ一般について記載したものではない。したが って,上記証拠(甲9,10)から,本願の優先日前に「EDGEアーキテクチャ において,分岐命令に出口を識別する例えば3ビットの識別子を割り当て,それを 分岐命令に符号化すること」が技術常識であったと認めるに足りず,他にこれを認 めるに足りる証拠はない。 ウ また,前記イの点を措き,仮に当業者において,本願明細書の「概略プレデ ィケート経路情報」は,出口を識別する例えば3ビットの「終了コード」として分 岐命令に符号化された情報であると理解し,コンパイルのタイミングでコンパイラ によって,分岐命令の分岐先を,例えば3ビットの終了コードで表した形式で,分\n岐命令に符号化された情報であり,予測器によってプレディケート予\測に用いられ る情報であると理解したとしても,本願発明1の「概略プレディケート経路を表す\n情報」に相当する「概略プレディケート経路情報」について,1)そのデータ形式, 2)その形式に「終了コード(出口コード)」という,本願明細書全体の記載から見 ても内容が不明なコードが関連していること,3)分岐命令への符号化という処理が コンパイラによってされること,4)予測器によるプレディケート予\測に用いられる ことが把握できるにすぎず,「出口を識別する例えば3ビットの「終了コード」と して分岐命令に符号化された情報」が,「プレディケート命令の出力」の「予測」\nを信頼性が高く,正確なものとする上で,具体的にどのような内容のものであるの かを把握することはできない。 したがって,「複数のプロセッサコア」という分散された環境に備えられた「プ レディケート予測器」において,信頼性の高いプレディケートの正確な予\測に役立 ち得るプレディケート履歴を生成し,コア間の通信を最小にするために,「概略プ レディケート経路を表す情報」に基づく「予\測」の処理が具体的にどのように行わ れているのかが,明らかであるということはできない。
(4) 小括
以上によれば,本願明細書の発明の詳細な説明は,当業者が本願発明1の実施を することができる程度に明確かつ十分に記載したものということはできないから,\n本願発明1を特許請求の範囲に含む本願は,拒絶すべきものである。
・・・・
以上によれば,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,理 由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 本件審決は,最終的な結論において誤りはなかったことから,取り消すべきもの とはされなかったが,以下の問題があるから,事案に鑑み,本件審決書について付 言する。まず,本件審決は,その判断において,平成25年9月6日付けで通知し た拒絶理由及び同年12月27日付けでした拒絶査定の内容を引用した上で,本願 発明が,拒絶査定で示された理由を解消しているか否かを判断するという体裁で, しかも,前記第2の3のとおり,本件補正前の請求項と本件補正後の請求項が混在 したまま,審決の理由を示している。しかし,本件審決における判断対象は,本件 補正後の請求項であり,本件補正後の本願発明に拒絶理由が存在するか否かを判断 すべきである。また,本件審決におけるサポート要件に係る判断は,その結論部分 において,本件補正後の請求項の全てについてサポート要件を満たさない旨判断し ていながら,本件補正後の請求項1についてしかその具体的理由が言及されておら ず,実施態様の異なる他の請求項についても,サポート要件を満たさないことにな る理由は,何ら具体的に述べられていない。以上のとおり,本件審決書は,適切と はいい難いものであって,判断対象を明確にして,結論を導くに足りる理由を示す ことが望まれる。

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平成27(行ケ)10186  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟  平成28年7月13日  知的財産高等裁判所

 取り消し理由の一つが「審判時に提出されていなかった証拠の提出が許されるか」です。知財高裁は、許容されると判断しました。また、周知技術の根拠を審判で初めて示した点についても違法性はないと判断しました。
 原告は,乙第9及び10号証は,いずれも審判時に提出されていなかったもので あり,本件審決の違法性を争う本件訴訟において,このような証拠は許容すべきで はない旨主張する。 審決取消訴訟においては,審判手続において審理判断されていなかった資料に基 づく発明と対比して無効理由の存否を認定し,審決の適法,違法を判断することは 許されないが(最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・ 民集30巻2号79頁参照),審判手続において審理判断されていた資料に基づく発 明と対比して無効理由の存否を認定し,審決の適法,違法を判断するに当たり,審 判手続には現れていなかった資料に基づいて上記発明が属する技術分野の当業者の 出願当時における技術常識を認定し,これによって上記発明の有する意義を明らか にした上で無効理由の存否を認定したとしても,審判手続において審理判断されて いなかった資料に基づく発明と対比して無効理由の存否を認定し,審決の適法,違 法を判断したものということはできない(最高裁昭和54年(行ツ)第2号同55 年1月24日第一小法廷判決・民集34巻1号80頁参照)。 本件審決は,審判手続において審理判断されていた引用発明1と対比して,「挿入 部(13)」の成形に関する相違点2の容易想到性の判断をするに当たり,審判手続 には現れていなかった周知例1及び2に基づいて,当業者の技術常識を認定し,こ れによって,引用発明1において,上記周知技術を採用して相違点2に係る本願発 明の構成とすることは,当業者にとって容易であった旨の判断をした。\nそして,乙第9及び10号証は,本件審決による上記判断の誤りの有無を判断す るに当たり,本願出願日当時の上記周知技術に関する技術常識としてテーパ形状の 拡底部を有するアンカーボルトにおける一体成形に関する技術を立証するものであ るから,本件訴訟の判断資料とすることは,許容されるものということができる。
・・・・
3 取消事由2(手続違背)について
(1)原告は,平成27年2月23日付け拒絶理由通知において,アンカーピン自 体を一体成形することは周知技術であることが示されたのに対し,同年4月27日 付けの意見書において,上記周知技術の根拠の明示を求めたが,これに対する回答 はなく,本件審決において,初めて周知例1及び2が示され,これらを根拠とした 周知技術が認定されて請求不成立の判断が出されたとして,このような手続は,原 告に対して周知例1及び2に関する反論の機会を与えることなく,不意打ちをする ものということができ,違法である旨主張する。
(2) 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,本願に係る出願の経緯につき,以下の とおり認められる。
・・・
エ 原告は,平成27年2月23日付けで拒絶理由通知(甲9)を受けた。同拒 絶理由通知には,「アンカーピン自体を一体成形とすることは,本願の出願日前に周 知の技術である。」と記載され,また,前記アの特許請求の範囲請求項1の補正につ き,「本願の出願当初の明細書等には,中間部と係止部とが一体成形されるという記 載はないが,アンカーピン自体を一体成形とすることは,本願の出願日前に周知の 技術であるので,中間部と係止部を一体成形とすることは,出願当初の明細書等か ら自明な事項であると判断した。」と記載されている。 オ 原告は,平成27年4月27日付け手続補正書(甲10)により本件補正を 行い,同日付け意見書(甲11)において,前記エの拒絶理由通知記載の周知技術 につき,その根拠が示されていないことを指摘するとともに,「本願の手続補正は, 図4及び図5(判決注:別紙1の【図4】及び【図5】と同じ。)に記載のアンカー ピンは接続部分がなく,当業者が見れば中間部14と係止部16とが一体成形され ていることが自明であるのであって,これをもって出願前にアンカーピンが一体成 形されることが周知の技術であるわけではないことは明らかである。」と主張した。
(3) 前記(1)のとおり,平成27年2月23日付け拒絶理由通知において,アンカ ーピン自体を一体成形とすることは,本願の出願日前において既に周知の技術であ った旨が明記されている。 そして,原告は,同年4月27日付け意見書において,上記拒絶理由通知記載の 周知の技術に関し,平成25年11月25日付け手続補正書による補正事項につい て,当業者が別紙1の【図4】及び【図5】を見れば中間部14と係止部16とが 一体成形されていることが自明であり,これをもって,アンカーピン自体を一体成 形とすることが周知の技術であるわけではない旨主張しているが,同主張のとおり, 当業者が上記図面を見て上記一体成形を自明のこととして理解するのは,まさに, アンカーピン自体を一体成形することが,当業者に周知の技術であったからにほか ならない。 以上によれば,本件審決が周知技術として認定した「テーパ形状の拡底部を有す る杭において,テーパ形状の拡底部と拡底部以外の部分とを滑らかに連接し,一体 の外周面を形成するように一体成形すること」の主要な内容である一体成形の技術 については,周知技術であることが平成27年2月23日付けの拒絶理由通知に示 されており,しかも,これに関する原告の意見書の内容自体から,一体成形の技術 が当業者に周知されていたということができる。このような経過に鑑みると,本件 審決が,それまで審判手続において示されていなかった周知例1及び2を根拠とす る周知技術を認定したことは,原告に対する不意打ちということはできず,手続違 背には当たらないというべきである。

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平成27(行ケ)10202  審決取消請求事件  商標権  行政訴訟 平成28年6月21日  知的財産高等裁判所

 変わった事件です。不使用取消審判が当事者適格の欠如として取り消されました。出願人と原簿の登録名義人が異なるというものです。
 前記第2「前提事実」1記載のとおり,本件商標は,昭和38年5月 24日に登録出願,昭和39年8月18日に設定登録されたものであるが,商 標公報(甲40)によれば,その出願人は「株式会社伊勢半 東京都千代田区 <以下略> 代表者 A」であることが認められる。他方,商標登録原簿(甲 41)によれば,現在,本件商標につき「東京都千代田区<以下略> 株式会 社伊勢半」を商標権者として登録がされているところ,その登録年月日は「昭 和39年8月18日」とされていることが認められる。 これらの事情を総合的に考慮すると,本件商標の商標権者は訴外会社であっ て,原告ではないと見るほかない。そうである以上,本件審判請求は,正しく は商標権者である訴外会社を被請求人としなければならないところ,原告を被 請求人としてされた不適法なものであり,かつ,その補正をすることはできな いことから,これを却下すべきであったにもかかわらず,本件審決がこれをし なかったことは違法であり,取り消すのが相当である。 これに対し,被告はるる主張するが,本件商標の設定登録が行われた昭和3 9年8月18日時点においては,原告は未だ設立されていなかったのであるか ら,原告が,本件商標の商標権者として登録されたということはあり得ない事 柄であるといわざるを得ない。なお,冒頭で認定した各事実に証拠(乙1ない し4)を併せると,昭和49年に本件商標の存続期間の更新登録がされた際, 誤って訴外会社ではなく原告が更新登録申請手続を行い,その当時,原告の商\n号が「株式会社伊勢半」,所在地が「東京都千代田区<以下略>」であって, 当初登録当時の訴外会社の商号,所在地と同様であったところから,特許庁長 官も,申請者が訴外会社とは異なることを看過して更新登録をしてしまった可\n能性はあり得るものと認められる(そのように考えれば,被告が主張する識別\n番号の点も,理解できることになる。)。しかし,商標権は,いったん設定登 録がされた後は,その存続期間が更新されていくだけであって,更新の際に, 新たな権利が設定・登録されるものではないから(商標法19条,20条参 照),更新手続が上記のように誤って行われたとしても,本件商標に係る商標 権者は,依然として訴外会社であったと解すべきものである。したがって,被 告の上記主張を採用することはできない。

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平成27(行ケ)10139  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟  平成28年5月18日  知的財産高等裁判所

 ゲーム機について、進歩性違反なしとした審決が維持されました。また、手続き違背についても、無効審判における審理事項通知書とは異なる認定をする場合に意見申立の機会を与える必要はないと判断されました。
     本件発明1は,前記2(2)のとおり,従来のスロットマシンにおいては,メ モリのデータに異常が生じると,遊技店の従業員等の操作により選択・設定された 設定値ではなく,あらかじめ定められた設定値を自動的に設定し,ゲームの進行が 可能な状態に復帰させているので,本来であれば,遊技店側の操作により選択・設\n定された設定値に基づく当選確率を適用して内部抽選が行われ,入賞の発生が許容 されるべきであるのに,スロットマシンにより自動的に設定された設定値に基づい てゲームが行われることとなるため,ゲームの公平性が損なわれてしまうという問 題があったことから,ゲームの公平性を図ることができるスロットマシンを提供す ることを課題とし,その解決手段として,特許請求の範囲請求項1の構成を採用し,\n特に,不能化解除手段については,第1の不能\化手段によりゲームの進行が不能化\nされた状態においても第2の不能化手段によりゲームの進行が不能\化された状態に おいても,設定操作手段の操作に基づいて許容段階設定手段により設定値が新たに 設定されたことを条件に,ゲームの進行が不能化された状態を解除し,ゲームの進\n行を可能とする構\成を採用したものである。
(イ) これに対し,引用発明1は,前記3(2)のとおり,従来のパチンコ機におい て採用されているチェックサムを用いたエラーのチェック方式では,メモリーにバ ックアップ電源を持たないので,チェックサムの内容が電源遮断後,消去されてし まい,スロットマシン固有の設定値に関するエラーのチェックが困難であるという 問題があったことから,設定値を含む遊技データのチェックサムを,バックアップ 電源により保持することにより,電源投入時に,設定値に関するエラーの発生を検 査することができるようにし,エラーを発見した場合には,スロットマシンの遊技 を停止して,段階設定値の設定の待機待ちの状態にすることができるようにすると ともに,段階設定値を手動で変更することができるようにすることを課題とするも のであって,不能化解除手段については,第1の不能\化手段によりゲームの進行が 不能化された状態において,設定操作手段の操作に基づいて許容段階設定手段によ\nり設定値が新たに設定されたことを条件に,ゲームの進行が不能化された状態を解\n除し,ゲームの進行を可能とするが,そもそも第2の不能\化手段を備えず,第2の 不能化手段を備えないため,第2の不能\化手段によりゲームの進行が不能化された\n状態を解除し,ゲームの進行を可能とする構\成も備えないものである。 そして,引用例1には,ゲームの公平性を図るために,第2の不能化手段及びそ\nのための不能化解除手段を備えること,第2の不能\化手段のための不能化解除手段\nを第1の不能化手段のための不能\化解除手段と共通にすることについては,記載も 示唆もない。 したがって,引用発明1において,第2の不能化手段及びそのための不能\化解除 手段を備え,その上で,更に,第2の不能化手段のための不能\化解除手段を第1の 不能化手段のための不能\化解除手段と共通のものとすることについて動機付けがあ るということはできない。
・・・
イ 審理事項通知書(甲21)によれば,「合議体の暫定的な見解」として, 「引用例1に記載されている,ステップ3のRAMチェックサム検査とステップ4 のチェックサムの一致判定とを実行するチェックサム検査手段と,ステップ5の段 階設定値が正常か否かを判定する段階設定値判定手段とは別の構成であるから,引\n用発明1における,段階設定値が適正か否かの判断を個別に行うものではない「チ ェックサム検査手段」は,引用発明1の「記憶データ判定手段」に相当するもので ある。」旨示していたことが認められる。これに対し,本件審決においては,「電 源投入時における「制御を行うためのデータ」に異常があるか否かの判定とに関す る技術が,技術的に関連の深いまとまりのある技術単位であることを考慮して,本 件発明1と引用発明1とを対比し直した。」として,本件発明1と引用発明1との 相違点として,相違点1を認定した。 しかし,審判における最終的な判断の論理が,審判手続の経過において示された 暫定的な見解と異なるとしても,審判手続において,改めて上記論理を当事者に通 知した上で,これに対する意見を申し立てる機会を当事者に与えなければならない\nものではない。そうすると,かかる機会を与えなかったことを理由として,本件審 判手続に審理不尽の違法があるとまでいうことはできない。

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平成27(行ケ)10157  審決取消請求事件  商標権  行政訴訟 平成27年11月11日  知的財産高等裁判所

 不使用であるとした理由が記載されていないとして、審決が取り消されました。
 商標登録の不使用取消審判においては,審判請求の登録前3年以内に日 本国内において商標権者等がその請求に係る指定商品・役務のいずれかについての 登録商標の使用をしていることを証明しない限り,商標権者はその指定商品・役務 に係る商標登録の取消しを免れないとされ(商標法50条2項),使用についての 立証責任は被請求人が負うものとされている。したがって,商標登録の不使用取消 審判での審理の中心となるのは,被請求人が主張する具体的な登録商標の使用の事 実の存否であり,審判体が,商標登録の取消しという「結論」を導き出すための 「理由」としては,被請求人が主張する具体的な登録商標の使用の事実を特定した 上で,同主張に係る使用の事実が認められるか否かについての判断(同主張に係る 使用が商標法50条2項の「使用」に該当するかについての法的判断を含む。)及 びその根拠を,証拠に基づいて具体的に明示することを要するものと解するのが相 当である。
・・・
2 証拠(文中掲記)によれば,原告は,審判手続において,平成27年2月13日付けで,口頭審理陳述要領書(乙6)を提出し,同書面においては,「本件審 判請求の登録前3年以内の商標の使用」との見出しの下,「使用行為1)」ないし 「使用行為3)」として,本件各使用行為を詳細に主張するとともに,これらの本件 各使用行為が商標法2条3項の「使用」に該当する旨を主張し,これらの本件各使 用行為を裏付ける書証として,A,B及びCの各陳述書を含む審判乙4号証ないし 同乙15号証(甲4ないし甲15)を提出したこと,これに対する反論として,被 告は,平成27年2月27日付けで口頭審理陳述要領書(乙7)を提出したことが 認められる。 しかし,審決の理由においては,「被請求人の主張」として,本件各使用行為の 主張が摘示されているにもかかわらず,「当審の判断」においては,前記第2の3 のとおりの判断が記載されているのみである。同記載のうち,前記第2の3の2)の 記載部分は,平成26年2月28日付け納品書が実態を反映したものではない旨を 原告が自認していることを根拠として,無償譲渡も含めて,「同時期に使用商品が 同納品書の名宛人である龍IMPROVEに譲渡されたものということはできない」 との判断をしたものと一応理解することもできるから,そのような根拠が無償譲渡 の事実をも否定する理由として合理的なものといえるかどうかは別として,使用行 為3についての判断を記載したものと理解する余地もないではない。しかし,それ 以外には,審決には,使用行為1及び2の事実が認められるかどうかについての判 断は一切記載されておらず(なお,前記第2の3の3)は,平成25年11月5日に エッセンシャルオイルを提供したという使用事実について判断したものであり,同 年10月19日にBにMariquitaボトル入りのエッセンシャルオイル数種 類及び価格表を交付したという使用行為2についての判断を示したものではな\nい。),判断を示さないことについての特段の事由も認められない。
そうすると,審決が,法が要求する「理由」を記載したものと解することはでき ないから,審決は違法であり,取り消すのが相当である。

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平成26(行ケ)10235  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成27年8月26日  知的財産高等裁判所

特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」ではないと判断されました。
 本件審判の請求書における上記記載によれば,原告は,本件審判の無効理由とし て,甲1文献に記載された従来技術と甲3公報に記載された「OS1」との組合せ による容易想到性(特許法29条2項)を主張していること,すなわち,甲1文献 に記載された従来技術である「ガラス瓶,金属表面の洗浄において2%以上のNa\nOH(水酸化ナトリウム)水溶液が,キレート剤としてコンプレクサン型であるE DTAを添加して常用されていたこと」を主引用発明とし,生分解が低いという問 題があるEDTAを,それと同じくコンプレクサン型の生分解性に優れるキレート 剤に変更するという技術思想が甲2公報に記載されていることを動機付けとして, 甲3公報に記載された,同じくコンプレクサン型の生分解性に優れるキレート剤で ある「OS1」を,主引用発明におけるEDTAに代えて用いて,「2%以上のN aOH水溶液に,キレート剤として「OS1」を添加して,ガラス瓶,金属表面の\n洗浄に用いる」ことにより,本件発明の構成とすることは,当業者が容易に想到す\nることができたと主張しているものと解される。 イ 本件審判の請求書には,上記の記載のほかにも「甲第3号証には,グルタミ ン酸二酢酸のナトリウム塩とグリコール酸ナトリウムとの相乗作用について記載が ない。しかし,グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩とグリコール酸ナトリウムを含 有する「OS1」をそのまま甲第1号証のEDTAの代わりに用いるという構成が\n容易に想到される以上,グリコール酸ナトリウムによる効果を見出したことは単な る効果の発見である。ここで留意すべきは,グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩と グリコール酸ナトリウムが夫々別の2つの刊行物に記載されていて,2つの刊行物 の記載を組み合わせることが容易である,と言うのではないことである。一つの刊 行物にひとつの組成物OS1として既に組み合わされているのである。」などとの 記載がある(甲8)。これは,甲1文献記載の主引用発明におけるEDTAの代わ りに甲3公報記載のグルタミン酸二酢酸のナトリウム塩とグリコール酸ナトリウム を含有する「OS1」を用いる構成が容易に想到されることを前提とした記載であ\nり,第2判決が,本件発明1における,水酸化ナトリウム,アミノジカルボン酸二 酢酸塩類であるアスパラギン酸二酢酸塩類及び/又はグルタミン酸二酢酸塩類,並 びにグリコール酸ナトリウムの3成分を混合した洗浄剤組成物が,それぞれの相乗 効果により優れた洗浄性能を有し,この点は当業者が予\測し得ない効果である,と 判断したことに対する反論として述べた部分であると解される。第2判決は,第2 審判における無効理由(主引用発明を甲3公報ないし甲4公報におけるOS1とし た無効理由)について判断した第2審決の判断を是認したものであり,第2審判と は異なる無効理由による無効審判を求めている本件審判について,法律上の拘束力 があるものではないものの,当事者が予測し得ない効果と判断した上記部分は,本\n 件審判における無効理由の判断にも事実上の影響力があり得るため,原告は,本件 審判における請求書に上記のとおり記載したものと考えるのが合理的であり,この 記載は,本件審判において原告が主張する無効理由が前記認定のものであることに 何ら影響を与えるものではない。 また,本件審判の請求書には,「甲第1号証は,そのタイトル「入門キレート化 学」とあるように,学生レベルの参考書であり,1988年当時の技術常識を示す ものである。甲第3号証のOS1を技術常識に従って使用することを,数年遅れて 出願された特許で禁じるのは,不合理である。」とか「甲第1および2号証から周 知のように,コンプレクサン型キレート剤をアルカリ条件下にするための典型的な アルカリ物質として本件発明は水酸化ナトリウムを挙げたにすぎない。」とかの記 載もあるが,これらの記載も本件審判における無効理由が前記認定のとおりである ことと何ら矛盾するものではない。 なお,原告は,本件審判の請求書において,主引用例とか主引用発明とかの用語 を使用せず,本件発明と主引用発明との一致点,相違点も主張しておらず,この点 でどの発明が主引用発明であるかについてやや主張の明確性を欠いており,本来は, 審判請求書としてはこの点をより明確に記載すべきであった。しかし,本件審判の 請求書全体を慎重に検討すれば,その主引用発明を甲1文献記載の発明と解するほ かないことは前記認定のとおりである。 ウ これに対し,本件審決は,前記認定のとおり,本件審判において原告が主張 する無効理由における主引用発明は,第2審判における主引用発明である,甲3公 報ないし甲4公報に記載された「OS1」なる金属イオン封鎖剤組成物(引用発明 1bないし引用発明2b)であると認定したのであり,本件審決のこの認定は誤り である。
(2) 特許発明が出願時における公知技術から容易想到であったというためには, 当該特許発明と,対比する対象である引用例(主引用例)に記載された発明(主引 用発明)とを対比して,当該特許発明と主引用発明との一致点及び相違点を認定し た上で,当業者が主引用発明に他の公知技術又は周知技術とを組み合わせることに よって,主引用発明と,相違点に係る他の公知技術又は周知技術の構成を組み合わ\nせることが,当業者において容易に想到することができたことを示すことが必要で ある。そして,特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が 異なれば,特許発明との一致点及び相違点の認定が異なることになり,これに基づ いて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになるのであるから,主引用発 明が異なれば,無効理由も異なることは当然である。 これを本件についてみれば,本件発明1は,「水酸化ナトリウム,アスパラギン 酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類及びグリコール酸ナトリウムを 含有し,水酸化ナトリウムの配合量が組成物の0.1〜40重量%であることを特 徴とする洗浄剤組成物」であるのに対し,甲1文献に記載された主引用発明は, 「2%以上の水酸化ナトリウム熱水溶液及びEDTA等のキレート剤を含有するガ ラス瓶の洗浄剤組成物」であるから,水酸化ナトリウム水溶液とキレート剤を含む 洗浄剤組成物の点で本件発明1と一致し(水酸化ナトリウムの含有量も重複してい る。),キレート剤として,本件発明1が「アスパラギン酸二酢酸塩類及び/また はグルタミン酸二酢酸及びグリコール酸ナトリウムを含有」するのに対し,甲1文 献に記載された主引用発明は,EDTA等であり,キレート剤の組成において相違 するものと認められる。これに対し,本件発明1と第2審判における主引用発明と の一致点及び相違点1’ないし相違点4’又は相違点5’ないし相違点8’は,前 記認定のとおりであり,これとは明らかに異なるものである。 また,主引用例は,特許発明の出願時における公知技術を示すものであればよい のであるから,甲1文献のように出願時における周知技術を示す文献であっても, 主引用例になり得ることも明らかであり,これを主引用例たり得ないとする理由は ない。さらに,主引用発明が同一であったとしても,主引用発明に組み合わせる公 知技術又は周知技術が実質的に異なれば,発明の容易想到性の判断における具体的 な論理構成が異なることとなるのであるから,これによっても無効理由は異なるも\n のとなる。 よって,特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異な る場合も,主引用発明が同一で,これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が 異なる場合も,いずれも異なる無効理由となるというべきであり,これらは,特許 法167条にいう「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判請求ということはで きない。

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平成26(行ケ)10262  審判請求書却下決定取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成27年7月15日  知的財産高等裁判所

 無効審判請求書の却下について、知財高裁は、無効理由としては失当又は不十分であり,一事不再理違反に当たるとしても、その理由での請求書却下は認められないと判断しました。
 法131条2項にいう「特許を無効にする根拠となる事実」とは,無効理由を基 礎付ける主要事実をいうものと解されるから,同項は,請求人が主張する無効理由 を基礎付ける主要事実を具体的に特定し,かつ,そのうち立証を要する事実につい ては,当該事実ごとに証拠との関係を記載することを記載要件とするものと解され る。しかし,同記載要件を欠くことを理由とする法133条3項に基づく却下決定 は,合議体による主張内容自体についての判断(請求が不適法であるかどうかの判 断を含む。)ではなく,審判長による単独の決定として,形式的な事項のみを審査し て,審理を行うことが可能な程度に主張が特定されているかどうかを判断して行う\nものであるから,無効理由を基礎づける主要事実が具体的に特定されていないこと を理由とする審判請求書の却下は,審判請求書の無効理由の記載(補正を含む。)を, その記載全体及び提出された書証により容易に理解できる内容を併せ考慮して合理 的な解釈をしても特定を欠くことが明らかな場合にされるべきであるし,請求人が 主張する無効理由が証拠上認められないということをもって同項の特定を欠くとは いえないことはもちろんのこと,請求人が主張する無効理由が,法定された無効原 因についての独自の見解ないし法解釈に基づくものであるため,審判体において無 効理由としては失当又は不十分な事実の記載であると思料する場合であったり,ま\nた,請求人が主張する無効原因が一事不再理違反に当たるなどの理由により,請求 が不適法である場合であっても,このことのみをもって同項の特定を欠くというこ とはできないというべきである。
・・・
。そして,引 用公報は,全6頁と比較的短いものであり,基本的な発明の実施の形態としては一 つしか記載されていない上(乙5の5),原告は,本件補正の際に,別紙2−2(乙 6の4)を提出し,引用公報記載の発明の要約として,その実施形態の要約を「解 決手段」として記載している。 そうすると,原告の上記主張は,引用公報記載の発明を具体的に特定した上で, 本件特許発明は,出願前に公然知られていた引用公報記載の発明と同一の発明であ り,したがって,本件特許に係る出願は法29条1項1号に反し,無効であるとの 主張をするものであると理解することができ,これらの事実を立証する証拠として 引用公報を提出したものであるから,法131条2項の「特許を無効とする根拠と なる事実を具体的に特定し,かつ,立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載し たもの」との記載要件を満たすものといえる。 (イ) なお,無効理由1の1についての本件審判請求書の記載には,「本件特許出 願は,・・引用公報記載の発明から容易に発明することができた特許発明と解すべき である」という部分があり,原告は,本件補正指令においてこの点についての釈明 を求められたにもかかわらず,同記載を補正していないことからすると,同主張部 分は,法29条2項による無効をも主張するかのように解する余地はある。しかし, 原告(代理人弁理士)が,明確に同条1項1号を根拠条文として挙げ,本件特許発 明は,「いわゆる公知の発明である」と主張しているという無効理由1の1の記載全 体からみれば,同記載部分は,単なる誤記であると解するのが相当であり,同記載 部分があることをもって,法29条1項1号違反の主張が特定されていないという ことはできない。
・・・・
本件審判請求書の記載によれば,原告は,無効理由1の2についても,法2 9条1項1号を根拠条文として挙げ,本件特許発明はいわゆる公知の発明であると 主張しているところ,その具体的な理由として,乙5の8文書のうち広告宣伝用の 冊子の「自動検卵機」の「装置概要」に「特開2004−101204」と明記さ れている発明が,本件特許発明(ただし,本件公開公報記載の発明)と同一の発明 であるとの主張をしている。そして,乙5の8文書の広告宣伝用の文書の「装置概 要」と題する部分には,「特開2004−101204(2004年4月2日公開)」 「本装置は,インフルエンザワクチン用有精卵を良卵と死卵に選別する装置です。 専用トレイ(36個詰)に乗せられた卵を装置に供給すると,トレイ毎に画像判定 を行い死卵を抜き取り,良卵をトレイに残して排出します。排出したトレイは死卵 のところが空席になっています。手詰めで36個詰めに直します。死卵は,回収用 の空トレイに乗せて排出します。」と記載されていることが認められる(乙5の8)。 本件審判請求書の記載自体からは,原告が本件特許発明と同一であると主張する 発明が,「特開2004−101204」(本件公開公報)記載の発明自体をいうの か,乙5の8文書の広告宣伝用の文書に記載されている上記装置をいうのかが一見 して明らかではないが,本件公開公報(乙5の3)記載の発明は,有精卵内部のカ ラー画像を撮像し,その情報に基づいて正常卵を判定する有精卵の検査法及びその ような検査法を実現するための検査装置に関するものであることからすれば,原告 が本件特許発明と同一であると主張する発明は,乙5の8文書の広告宣伝用の文書 に記載されている上記装置が本件公開公報記載の発明を備えるものであるとして, これと本件特許発明との同一性を主張しているものと善解することができる。そう すると,原告の上記主張は,乙5の8文書記載の発明の内容を具体的に特定した上 で,同発明と本件特許発明は,同一の発明であり,したがって,本件特許発明は, 特許法29条1項1号に反し,無効であるとの主張をするものと理解することがで き,これらの事実を立証する証拠として乙5の8文書及び本件公開公報を提出した ものであるから,法131条2項の「特許を無効とする根拠となる事実を具体的に 特定し,かつ,立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したもの」との記載要 件を満たすものといえる。
・・・
なお,原告は,本件審判請求書において,特許庁作成の審判請求書の様式見本で 定められている「請求の理由の要約」欄については記載をしておらず,却下決定は, 本件補正指令において同欄を正しく記載するように命じられたにもかかわらず,原 告がこれを補正しなかったことも摘示している。しかし,そもそも「請求の理由の 要約」欄自体を記載することは,法131条2項の記載要件ではないから,この点 をもって本件審判請求書が同項の記載要件を欠くということもできない。 また,却下決定は,本件補正指令においては,証拠方法についても正しく記載す るように命じたにもかかわらず,原告がこれを補正しなかったことも摘示している。 しかし,証拠の提出方法(一括して提出するか,別文書として区別して提出するか) や証拠説明書の記載内容(文書作成日や公開日等を記載する,証拠の標目を正しく 記載するか)は,これらが適切な審理を行う上で有用であり,これらを欠くことに より証拠の内容が不明となり,立証が足りないものとして,原告が主張する無効理 由が認められない不利益を被ることはあるとしても,これらに不備があることをも って審判請求書の必要的記載事項を欠くということはできない。

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平成25(行ケ)10131  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成26年2月5日  知的財産高等裁判所

 審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には,拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下することができるとする主張は採用できないと判断されました。ただ本件における補正却下は問題なしと判断されました。
 そこで検討するに,平成18年法律第55号による改正前の特許法50条本文は,拒絶査定をしようとする場合は,出願人に対し拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し,同法17条の2第1項1号に基づき,出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ,これらの規定は,同法159条2項により,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。この準用の趣旨は,審査段階で示されなかった拒絶理由に基づいて直ちに請求不成立の審決を行うことは,審査段階と異なりその後の補正の機会も設けられていない(もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。)以上,出願人である審判請求人にとって不意打ちとなり,過酷であるからである。そこで,手続保障の観点から,出願人に意見書の提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに,補正の機会を与えることにより,出願された特許発明の保護を図ったものと理解される。この適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は,拒絶査定不服審判において審判請求時の補正が行われ,補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも当然妥当するものであって,その後の補正の機会のない審判請求人の手続保障は,同様に重視されるべきものといえる。
以上の点を考慮すると,拒絶査定不服審判において,本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に,仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには,審判請求人に対し拒絶の理由を通知し,意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。これに対し,当該補正が他の補正の要件を欠いているような場合は,当然,補正を却下すべきであるし,当該補正が限定的減縮に該当するような場合であっても,当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には,査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえず,その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても,当業者である審判請求人に過酷とはいえず,手続保障の面で欠けることはないといえよう。そうすると,審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には,拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下することができるとする被告の主位的主張は,上記の説示に反する限度で採用することができない。
(2) 以上の点を踏まえて更に検討するに,本件において,拒絶査定の理由は,「補正前発明は,当業者が,引用文献1に記載された発明に対して,引用文献2に開示された技術及び周知技術を適用して容易に発明をすることができた」というものであるのに対し,審決の補正却下の理由は,「補正発明は,当業者が,引用文献1に記載された発明に対して周知技術を適用して容易に発明することができた」というものである。そうすると,両者の相違は,引用文献2に開示された技術について,拒絶査定ではこれを公知技術としたのに対し,審決ではこれを周知技術と評価して例示したのであって,審判請求人である原告にとって不意打ちとはいえないから,審判段階の独立特許要件の判断において改めてこの点について意見書の提出及び補正をする機会を与えなくとも,手続保障の面から審決に違背はないといえる。この点について原告は,審決が,拒絶理由通知書及び拒絶査定において引用されなかった参考文献1ないし3を引用しており,これらに対して補正できないことにかんがみれば十分な反論を行うことは困難であり,審理手続を尽くすことができたとはいえないと主張する。しかし,参考文献1ないし3は,審決において周知技術や常套手段を示すものとして引用されたものであり,後記3(2)及び(3)のとおり,いずれも実際に当業者にとっての周知の技術や常套手段を示したものと認められるのであるから,これに対する補正の機会が与えられなくとも(参考文献1及び2は,審判の審尋において示されたものであり,原告からこれらに対する反論として回答書(甲14)が提出されている。),当業者である審査請求人にとって格別の不利益はないものと解され,原告の主張には理由がない。また,原告は,審決が,引用文献1及び2の記載の中から拒絶理由通知書及び拒絶査定で引用した箇所とは異なる箇所を引用しており,審理手続を尽くすことができなかったと主張する。しかし,拒絶理由通知書(甲7)及び拒絶査定(甲10)では,引用文献1の一部を適示して,引用発明の本質的部分である「Internet Explorerのツールバーのボタンからワンクリックで表示中のWebページのサーバのWhois情報を表\\示させるシステム」という技術事項が開示されていることを示したのに対し,審決では,当該摘示箇所を示した上で,引用発明の背景や目的効果等を示すために別途の箇所を摘記したもの認められるから,原告にとって不利益がないことは明らかであり,原告の主張には理由がない。したがって,審決が,補正発明は独立特許要件を満たさないことを理由として,審判段階で改めて拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下したことに誤りはなく,原告の主張する取消事由1は理由がない。

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平成26(行ケ)10137  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成27年3月10日  知的財産高等裁判所

 手続き違背ありとして、拒絶審決が取り消されました。
 ア(ア) 被告は,1)本件拒絶理由通知書においては,「理由1」,すなわち,新規性欠如を拒絶理由とする請求項として,当初請求項「1,2,5〜8,11〜16,20〜22,25」が挙げられていること,2)その後,平成24年補正により,当初請求項4及び10が削除されて項番号が振り直されたことから,平成24年補正後請求項「1,2,4〜7,9〜14,18〜20,23」が,「理由1」の対象となったこと,3)本件拒絶理由通知書においては,拒絶理由の対象となる請求項につき,「下記の請求項に係る発明は,」という,「記」以下の記載に委ねる文言が明記されているのに対し,本件拒絶査定においては,そのような文言は記載されておらず,本件拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶したことが記載されていることから,本件拒絶査定により「理由1」に基づいて拒絶された請求項は,第一義的には,上記2)の平成24年補正後請求項「1,2,4〜7,9〜14,18〜20,23」であることが理解できる旨主張する。 (イ)a しかしながら,前述した本件拒絶査定の記載内容によれば,本件拒絶査定の理由となる請求項は,「備考」欄に記載されたものとみるのが自然である。 b そして,前述したとおり,本件拒絶査定中,平成24年補正後請求項1に言及しているのは,「なお書き」における新規事項追加及び明瞭性の問題点の指摘のみであり,それ以外にはない。 加えて,本件拒絶理由通知書において,「理由2」,「引用文献等2」,すなわち,引用文献2に対して進歩性を欠くことを拒絶理由とする請求項として挙げられている当初請求項のうち,「7」及び「11〜14」に対応する平成24年補正後請求項は,「6」及び「9〜12」であるところ,これらの請求項は,本件拒絶査定においても,本件拒絶理由通知書と同じく,「理由2」,「引用文献等2」の対象として明記 されており,「なおも,引用文献2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることが出来たものである。」と記載されている。これは,上記請求項については,平成24年補正を経てもなお,本件拒絶理由通知書記載の拒絶理由が解消されていないことを示すものである。 上記の点に鑑みれば,本件拒絶査定において,「理由1」及び「理由2」のいずれの対象にも記載されていない平成24年補正後請求項1につき,これに対応する当初請求項1について本件拒絶理由通知書に記載されていた拒絶理由が,黙示に維持されているものと解する余地はないものというべきである。
c 以上によれば,被告の前記主張は,失当といわざるを得ない。
イ(ア) また,被告は,本件拒絶査定には,平成24年補正後本願発明1を更に限定した平成24年補正後本願発明24につき,新規性を欠く旨が説明されているのであるから,当業者であれば,平成24年補正後本願発明1が,依然として,新規性を欠くとの拒絶理由を回避できないことは,当然に予測できる旨主張する。\n(イ) しかしながら,前記アのとおり,1)本件拒絶査定中,平成24年補正後請求項1については,「なお書き」において新規事項追加及び明瞭性の問題点を指摘されているほかは,一切,言及されていないこと,2)他方,本件拒絶理由通知書中,「理由2」,「引用文献等2」の対象とされている当初請求項のうち「7」及び「11〜14」については,これらに対応する平成24年補正後請求項の「6」及び「9〜12」が,本件拒絶査定においても,「理由2」,「引用文献等2」の対象として明記されていること鑑みれば,当業者は,当初請求項1について,本件拒絶理由通知書に記載された拒絶理由はすべて平成24年補正により解消し,本件拒絶査定において指摘されている新規事項追加及び明瞭性の問題点を解消すれば,特許査定が得られるものと認識するのが,当然である。 以上に加え,1)平成24年補正後請求項24は,平成24年補正後請求項1を含むほかの請求項を引用することなく,独立の請求項であること,2)クレームの文言上,平成24年補正後請求項24が平成24年補正後請求項1を包含するものとま では,直ちにいい難いことも併せ考えれば,原告を含む当業者が,本件拒絶査定において平成24年補正後本願発明24が新規性を欠く旨が説明されていることをもって,平成24年補正後本願発明1についても同様に新規性を欠くものと認識することは,考え難い。平成24年補正後本願発明1が,新規性を欠いているのであれば,それを拒絶査定で明示すれば足りるのであり,出願人に対し疑義を与えるような記載をすべきではない。

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平成26(行ケ)10068  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成27年1月28日  知的財産高等裁判所

 第1次取消判決の拘束力に抵触する判断をしたとして、審決が取り消されました。
 ・・・同審決は,甲1文献の表6中の試料1の記載内容を根拠として,甲1文献において「具体的に示されている発泡剤は,空気,CO2,HFC−245fa,HCFC−141b及びHFC−365mfcの初期体積分率(%)が,それぞれ,1.5,38.5,22.4,16.8及び20.8である混合気体」(以下「甲1混合気体」という。)であるとした上で,「(甲1文献に)具体的に示されている発泡剤組成物は,その成分として,代替物である「HFC−245fa」及び「HFC−365mfc」とともに「HCFC−141b」を依然として含有するものであって,この発泡剤組成物から,さらに熱的性能\,防火性能に優れる「HCFC−141b」を完全に除去することは,当業者が予\測できるとはいえない。」と結論付けたものである。これに対し,前記(2)イのとおり、第1次取り消し審決は、甲1文献には「オゾン層に悪影響を与えるHCFC−141bの代替物質としてHFC−245fa及びHFC−365mfc(特に,HFC−365mfc)を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる」こと,これに対し、「HCFC−141bを,その熱的性能,防火性能\を理由として,依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される」ことからすると,甲1文献の「HCFC−141bの代替物質としてHFC−245fa及びHFC−365mfcが好ましいとの記載から,混合気体からHCFC−141bを除去し,その代替物としてHFC−245faないしHFC−365mfcを使用した発泡剤組成物を得ることが,当業者に予測できないとした審決の判断は,合理的な理由に基づかないものと解される」として,「甲1に記載された混合気体から,…発泡剤成分事項1又は…2を,当業者といえども容易に想到できないとした審決の判断は誤りである」と結論付けたものである。\nそうすると,第1次取消判決は,要するに,第1次審決が,甲1文献に示されているとする甲1混合気体からHCFC−141bを完全に除去することは,当業者が予測できるとはいえないと判断したのに対し,甲1文献に,HCFC−141bの代替物質としてHFC−245fa及びHFC−365mfcが好ましいとの記載があること,HCFC−141bを熱的性能\,防火性能を理由に依然として含ませるべきとの見解は示されていないことを理由に,甲1混合気体からHCFC−141bを完全に除去することは当業者が予\測できないとの第1次審決の判断は合理的理由に基づくものではなく,誤りであるとしたものであり,かかる認定判断部分が,同判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断を成すものであるということができる。 よって,この認定判断部分が,第1次取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断に当たり,審判官は,再度の審判手続において,この取消判決の拘束力の及ぶ認定判断に抵触する認定判断をすることが許されないというべきである。

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平成26(行ケ)10078 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成26年9月11日  知的財産高等裁判所

 創作容易であるので登録できないとした審決が維持されました。「複数表示された静止画や動画等の選択表\示枠をクリックすることにより当該画像等を拡大表示したり,静止画や動画等の選択表\示枠を左右又は上下の移動操作に合わせて移動させることは,携帯情報端末の当業者にとって本願の出願前に極めて広く知られた手法であるから,審決がこれを顕著な事実と認め,その手法を理由中に提示しなかった点に,拒絶理由を通知しなかった違法や判断遺脱の違法はない」との被告の主張が認められました。
 原告は,審決が,態様(D)及び(E)について何らの証拠を示すことなく,この種物品分野において広く知られた手法であるとして創作非容易性を否定した点で,拒絶理由を通知することなく審決をした違法及び判断遺脱の違法があると主張する(前記第3の3)。しかるに,当該物品分野において広く知られた手法については,発明の属する技術の分野における周知技術と同様,当業者が熟知している事項であるため,本来,審決においてその認定根拠を示すまでもないのであり,このような認定根拠となる文献を示さなかったとしても,意匠法50条3項の準用する特許法50条に違反するということはできない。 そして,態様(D)及び(E)に係る手法が携帯情報端末の当業者にとって広く知られた手法であると認められることは,前記3のとおりであるから,審決において,特段の証拠を示すことなく同旨の判断を示したことは,意匠法50条3項の準用する特許法50条に違反するものではない。また,この点に関して判断の遺脱があったということもできないから,意匠法52条の準用する特許法157条に違反するということもできない。 よって,原告の上記主張は採用することができない。

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平成25(行ケ)10337  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成26年9月29日  知的財産高等裁判所

 原告の無効理由に関する主張に関して判断を遺漏したという違法があるとして、無効理由無しとした審決が取り消されました。
「請求の理由の要約」欄には記載があるものの,その後の無効理由を詳細に記載した部分では具体的な主張がないものが散見される場合には,審判長は,記載要件に違反する不適法な審判請求で,補正が不可能でない限り,その違反又は不備の程度に応じて,補正を命じなければならず,あるいは釈明することが望まれる」
 上記認定事実によれば,審判請求書(甲31)の「本件特許を無効にすべき理由」欄に具体的な記載はないものの,審判請求書の「請求の理由の要約」欄には,請求項3について甲10を引用例とする公然実施に関する記載が明確に存在し,その後も,口頭審理陳述要領書(甲33)別紙において同趣旨の記載があり,しかも,証拠の記載が一部追加されていることからして,同主張が維持されていることが明白である。また,甲10が写真とその説明であることからすると,「請求の理由の要約」欄の「・写真1 左側前に立て掛けてある半製品の角部に非カット部分(イグサ繊維)がみられる」という記載によって,「非カット部分」と甲10という証拠との関係が特定されるとともに,甲10の証拠のうちの具体的にどの部分が「非カット部分」という請求項3独自の構成要件に当たるかの特定もなされている以上,無効理由として実質的な理由が記載されていると十\\分評価することができる。そして,その後の審判手続において同主張を撤回したと認められないことは,上記認定のとおりである。他方,被告らも,請求項3について甲10を引用例とする公然実施に関する記載がないことを前提に反論をしていたとは認められず,この点を審決が判断することが,被告らにとって不意打ちとなるものではない。 したがって,無効審判手続において,請求項3について甲10を引用例とする公然実施に関する主張があり,当事者双方でその点について攻防が尽くされたと認められるにもかかわらず,審決は,その点についての判断を何ら示さなかったことになる。
3 小括
以上によれば,審決には,無効請求不成立の判断をするに当たり,原告の無効理由に関する主張に関して判断を遺漏したという違法があることは明らかである。そして,この点は,審決の結論に影響を及ぼすおそれがあると認められる。 よって,原告の取消事由3は理由があり,その余の取消事由について判断するまでもなく,審決は取消しを免れない。 なお,審決は,原告が主張していない無効理由,すなわち,甲1を引用例とする 請求項3についての進歩性欠如の無効理由の審理判断をしており(上記第2の4(1)オ),これについての通知及び意見申立ての機会が付与されていないから,手続が適正になされたとはいい難い(特許法153条2項参照)。また,無効理由の主張を具体的かつ明確にすることは,本来,審判請求人である原告自身の責務というべきであるが,本件のように,審判請求書に記載された原告の無効理由の主張の中に,「請求の理由の要約」欄には記載があるものの,その後の無効理由を詳細に記載した部分では具体的な主張がないものが散見される場合には,審判長は,記載要件に違反する不適法な審判請求で,補正が不可能\\でない限り,その違反又は不備の程度に応じて,補正を命じなければならず,あるいは釈明することが望まれる(特許法133条1項,134条4項,135条参照)。今後,審判手続において,原告の無効理由の主張を整理し,請求項ごとの無効理由とその証拠の関連を改めて明らかにした上で(例えば,請求項1及び2に関する甲10を引用例とする公然実施の主張は,審判請求書の「請求の理由の要約」欄中,「理由の要点」欄には記載があるが,請求項ごとの「証拠」欄に甲10が挙げられておらず,主張の意思があるか否か判然としない。また,請求項3に関する甲6ないし9を引用例とする公然実施の主張は,同「理由の要点」欄における「(甲第10号証等)」の「等」に含まれていたと解する余地があるが,甲6ないし9において「非カット部分」がどれに該当するかの具体的な主張がない。その他,請求項1ないし5に関する甲6ないし10を引用例とする進歩性の欠如の主張は,引用例の認定やそれを前提とした相違点の指摘がない。),整理された無効理由について,適切な判断が示されなければならない。

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平成25(行ケ)10288  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成26年7月17日 知的財産高等裁判所

 無効審判で提出したDVDの証拠力について争われました。裁判所は、公然実施されたとした審決を維持しました。
 原告は,甲9号証の1のビデオ映像は重要な部分に関し編集された疑いがあり,その提出経緯も不自然であるから,甲9号証の1には証拠価値が認められないと主張する。 しかし,甲49号証によれば,甲9号証の1のDVDに収録された映像は,もともとビデオカセットに撮影された映像であるところ,甲45号証の映像が収録されていたのは8ミリビデオテープカセットであり,カセットの背面には,「スカーフジョインタ DATE:97.3.14サンテック用」とのラベルが貼り付けられている。甲46,47号証の映像が収録されていたのはデジタルビデオカセットであり,カセットの表\面には,それぞれ「97.3.14サンテックスカーフ」等,「97.6.17サンテックNo.1」と記載されたラベルが貼り付けられている。また,被告の説明によれば,甲9号証の1のビデオ映像は,平成9年10月29日から同年11月2日まで開催された第33回名古屋国際木工機械展において上映する目的等で製作したものであり,甲9の1本体映像には,不鮮明な部分があったため,甲45ないし47号証の映像を差し込んで,甲9号証の1の映像を作成したものとされている(甲119)。これらの作成経緯,差し込まれた甲45ないし47号証の原映像の保存状況,甲9号証の1の内容に照らせば,甲9号証の1の証拠価値を疑わせるような事情は見当たらず,原告の主張を採用することはできない。原告は,先行侵害訴訟や審決における提出経緯が不自然であると主張するが,原告の主張する事情が訴訟や審決の進行に照らして特段不自然なものとは認められないし,先行侵害訴訟において最初に証拠として提出した際に,編集の経緯について説明していなかったことをもって,証拠価値を疑わせる事情とは認められない。\n

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平成24(行ケ)10406 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年03月26日 知的財産高等裁判所 

 取消理由の一つとして、拒絶査定不服審判にて、独立特許要件を満たさない場合にも、意見書提出の機会を与えるべきと主張しましたが、裁判所はこれを否定しました。
 原告は,拒絶査定不服審判を請求し,特許請求の範囲について拒絶査定の理由を解消するような限定を付加して補正をした特許出願人(審判請求人)に対する補正却下の理由が,特許出願人が想定し得ない新たな引用文献を引用した新たな拒絶の理由である独立特許要件違反の場合には,特許出願人に何ら責任はなく,かかる場合にまで意見書提出の機会を与えないことは,特許庁審判官による再度の審査(審理)を適正に受ける権利を,特許出願人から不当に奪うものであること,そもそも特許法159条1項及び2項の立法趣旨は,拒絶査定不服審判請求時にした補正が新規事項を追加するものである場合において優先的に補正却下を適用することにあるのであって,拒絶査定不服審判請求時に原査定の拒絶理由を解消すべく請求項を減縮した補正を,意見書・補正書の提出機会を与えずに,新たな拒絶理由によって補正却下するような事態に適用することは想定されていないのであるから,拒絶査定不服審判請求時にした補正を,補正違反の態様にかかわらず一律に補正却下の対象とした同法159条1項後段及び2項後段の規定自体が立法の誤りであり,憲法31条に反し違憲であって,本件審決もまた違憲な規定に則ったものであるから違憲である旨主張する。特許法159条1項後段及び2項後段は,平成5年法律第26号により規定されたものであることから,その立法経緯等について検討するに,従前の特許法においては,特許請求の範囲の補正については,出願公告の決定謄本の送達前に出願当初の明細書に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を増加,減少又は変更する補正は,明細書の要旨を変更しないものとみなすと規定されているのみであったことから,拒絶理由通知後であっても,特許請求の範囲の拡張,変更等の補正を行うことが許容されていたのみならず,特許請求の範囲の補正の回数も制限されていなかったため,一つの出願において拒絶理由が通知されるたびに特許請求の範囲の補正を行うことも許容されていた。そして,このような補正がされた場合には,審査対象が変更されるため,そのたびに新たな先行技術の調査及びその結果に基づく対比判断等の新たな審査を行わざるを得なかったが,実際の出願において何回も特許請求の範囲についての補正が行われた場合は,出願間の取扱いに公平性を欠くことになるのみならず,このような出願が存在することにより,他の出願の審査の遅延をも生じるおそれがあるという弊害が生じていた。さらに,第三者にとっては,出願公開後に補償金請求権が発生するにもかかわらず,特許請求の範囲の補正が何回も行われることにより,特許が付与がされる対象が何回も変更されることとなり,その監視負担が過大となるという弊害も生じていた。そこで,平成4年12月にとりまとめられた工業所有権審議会の答申(以下「審議会答申\」という。)においては,昭和63年に我が国の特許法に主要国と同様の多項制が既に導入されており,その利用も拡大しつつあること等も踏まえ,出願公告の決定謄本送達前の特許請求の範囲の補正について,制度及び審査実務等の運用の国際的調和,出願間の取扱いの公平性及び迅速な権利付与等の観点から適正化を図るべきであるとされた。また,従前の特許法においては,出願公告の決定謄本の送達前に拒絶査定不服審判を請求する際には,特許請求の範囲の拡張,減縮,変更を含めた広範な補正を行うことが認められているとともに,審判請求時に補正がされた場合には,審査前置制度により,審査官が再度審査を行い,拒絶査定の対象となった請求項が削除される等,拒絶査定をした理由が解消されている場合には,審査官に拒絶査定を取り消す機会が与えられていた。この審査前置制度の趣旨は,審判請求時に補正がされた場合は,審判合議体による審理の前に審査官に再度審査をさせることにより,審査段階において得られた調査結果や出願内容の知識を活用し,出願内容の理解や調査に要する時間を節約して処理を行うことにあった。しかしながら,審査前置制度は,我が国の特許法が単項制を採用していた頃に導入されたものであり,拒絶査定不服審判請求時に特許請求の範囲の拡張,変更を行う補正も許容されていたことから,そのようは補正がされた場合は,拒絶査定を受けた発明とは別の発明について,審査官による再度の審査(または審判官による審理)が行われることとなり,その結果,もとの審査における審理の手続や結果が軽視され,新たに最初から審理がし直されることともなりかねなかったことから,審理の迅速性及び的確性が十分に確保され難いという問題を有していた。また,拒絶査定不服審判請求時に,特許請求の範囲を拡張,変更する補正がされると,多項性の利用が拡大しつつある状況においては,多項制を有意義に活用し,特許請求の範囲の請求項の削除等の補正のみを行う出願との間において,出願の取扱いの公平性が担保されないこととなっていたのみならず,前者の出願が存在することにより,後者の出願の審理が遅延するという弊害をも生じていた。このため,審議会答申\においては,拒絶査定不服審判における補正の範囲に関する主要国の制度及び運用も考慮しつつ,行政処分である拒絶査定の瑕疵の是正をより迅速,的確かつ公平に行うため,出願公告の決定謄本送達前の拒絶査定不服審判の請求時における補正の範囲の適正化を行うべきであるとされた。そこで,平成5年法律第26号において,最後の拒絶理由通知に対する補正について,明細書及び図面に新規事項を追加しないものであるほか,特許請求の範囲の減縮に当たる補正がされた場合においても,補正後の発明が独立して特許を受けることができるもののみを許容すること(独立特許要件)を含めて補正の範囲の適正化を図るべく特許法17条の2の規定が整備され,拒絶理由の通知について同法50条ただし書の規定が設けられるとともに,不適法な補正は却下することとして同法53条1項ないし3項の規定が設けられた。このように,最後の拒絶理由通知に対する補正が独立特許要件を含めて特許法17条の2の規定に違反する不適法なものであることが出願公告の決定謄本の送達前に認められた場合に,拒絶理由を通知することなく当該補正を却下することとした理由は,補正により特許可能となる発明については補正を認めることによって迅速に権利付与を行うことが出願人の利益となるのに対し,補正後の発明が特許性を有しない場合に再度拒絶理由を通知することとした場合には拒絶理由通知に対して再度の補正が可能\であるため,審査官は当該補正について再度審査する必要があり,審査の迅速性が十分に確保され難く,出願間の取扱いの公平性を欠くことになるためである。そして,出願公告の決定謄本送達前に拒絶査定不服審判を請求する際の補正ができる範囲についても,審判制度の改善の一環として,制度の国際的調和を図るとともに,拒絶査定不服審判の審理の迅速化を図る観点から,最後の拒絶理由通知に対する補正と同じ範囲とするとともに,特許法159条1項後段及び2項後段を規定し,同法53条及び50条ただし書を準用することにより,独立特許要件を含めてその補正が不適法な場合には,新たにその旨の拒絶理由を通知することなく,その補正を却下することとした(以上について,乙1〜9)。上記でみたところによれば,特許法159条1項後段及び2項後段は,独立特許要件違反を含め拒絶査定不服審判請求時にされた不適法な補正に対し,拒絶理由を通知することなくこれを却下することにより,審理の迅速化,出願間の公平性の確保及び第三者の監視負担の軽減等を図った合理的な規定であるというべきであるから,これらの規定が憲法31条に違反する旨の原告の前記主張は採用することができない。
(3) 原告は,本件のように拒絶査定不服審判請求時に原査定の拒絶理由を解消するために特許請求の範囲を減縮した補正を,新たな引用文献に基づく新たな拒絶理由で却下する場合には,審判合議体は,いきなり補正却下・拒絶審決をするのではなく,まず拒絶理由を通知するとの運用をすることが,特許制度の趣旨及び憲法31条に沿うものであるから,本件審決は,特許法159条1項後段及び2項後段の規定を適切に運用することを怠った違法性,違憲性がある旨主張するが,かかる運用を特許庁に義務づけることは,前記(2)で検討した平成5年法律第26号による改正の趣旨を没却する結果となるものであることは明らかであるから,原告の上記主張を採用することはできない。

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平成25(行ケ)10226 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成26年03月13日 知的財産高等裁判所

ゴルフクラブ「KAMUI」について、周知性が否定されました。特許庁は同一証拠ではないとして10号の無効理由ありと判断しましたが、裁判所は同一事実同一証拠に基づくとして、審決を取り消しました。理由は一事不再理の適用誤りです。侵害事件では、本件被告に先使用権が認められています。
 そうすると,無効審判請求においては,「同一の事実」とは,同一の無効理由に係る主張事実を指し,「同一の証拠」とは,当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。そして,同一の事実(同一の立証命題)を根拠づけるための証拠である以上,証拠方法が相違することは,直ちには,証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべきである。このような理解は,平成23年法律第63号による特許法167条の改正により,確定審決の第三者効を廃止することとし,他方で当事者間(参加人を含む。)においては,紛争の一回的解決を実現させた趣旨に,最も良く合致するものというべきである。
・・・・
(3) 判断
ア 同一事実について
本件商標が商標法4条1項10号に該当するとの事項についての被告の主張事実は,被告が使用する商標は,本件商標登録の出願時には,被告がゴルフクラブに使用する商標として,日本国内の取引者・需要者に広く認識されており,その状態は本件商標の登録査定時においても継続していること,本件商標は被告が使用する商標と類似すること,本件商標の指定商品は被告の商標が使用されているゴルフクラブと類似することであり,その主張事実は,前審判及び本件審判において同一であると評価できる。なお,本件審判では,周知であるとの被告の主張に係る商標が,以下の1)ないし3)のいずれであるか必ずしも明確ではない。1)「KAMUI」単体商標のみ2)「KAMUI」単体商標及び「K∧MUI+くさび図形」商標3)1)又は2)に「KAMUIPRO」,「TYPHOONPRO」及び「KAMUITYPHOONPRO」の各文字からなる商標を含むしかし,本件審判において被告が周知であると主張する商標が上記のいずれであっても,それらは,前審判において判断の対象とした商標に含まれるというべきである。すなわち,1)「KAMUI」単体商標は,前審判における別紙前審判引用商標目録1,2及び4記載の商標に含まれる。2)「K∧MUI+くさび図形」商標は,前審判における別紙前審判引用商標目録4記載の商標に図形を付加した商標である。3)「KAMUIPRO」及び「KAMUI TYPHOONPRO」の各文字からなる商標について原告が周知であると主張する部分は,いずれも「KAMUI」部分であると合理的に解される(「TYPHOONPRO」の文字からなる商標は,本件審決の判断の当否に直接関連するものではない。)。以上によれば,前審判と本件審判とでは,被告が周知性を有すると主張する被告使用の商標は,互いに同一と評価できる。(なお,本件審決は,前審判における無効理由が商標法4条1項10号及び19号該当性であるのに対して,本件審判における無効理由が同項7号又は10号該当性であるから,前審判と本件審判とは「同一の事実」に基づく審判請求ではないと判断する。しかし,同項10号所定の無効理由の存否について判断した審決が確定した後に,それと異なる無効理由を追加さえすれば,同項10号所定の無効理由の存否について判断した審決の確定効がなくなると解する審決の判断が,誤った理解に基づくことは明らかである。)
イ 同一証拠について
前記のとおり,前審判と本件審判とでは,被告が使用する商標の周知性を裏付ける主張事実は,ほとんど同一であり,周知性を立証するための証拠は,そのほとんどが同一である。なお,本件審判では,前審判とは異なり,「被告の2000年版商品カタログ」(甲10),「カムイ社の出荷明細」(甲11−1−1ないし11−1−9),「カムイ社の平成15年度ないし平成18年度の決算報告書」(甲11−2ないし11−5),「使用プロ一覧表」(甲11−31)が,証拠として提出されている。そこで,上記各証拠の性質につき,念のため検討する(なお,本件審判で新たに提出された上記以外の証拠は,商標法4条1項10号該当性に関連するものではない。)。(ア) 「被告の2000年版商品カタログ」(甲10)前審判において,被告は,他のカタログ(甲53,54)を提出したが,前審決において,提出に係る当該カタログは作成年月日が確認できないとされたことから(甲112),本件審判において,作成年月日の確認ができるカタログを提出したと解される。(イ) 「カムイ社の出荷明細及び決算報告書」(甲11−1−1ないし11−1−9,11−2ないし11−5)前審判において,被告は,カムイ社が販売した被告ゴルフクラブの本数の表(甲11−1)を提出したが,前審決において,販売数の裏付けがないことなどから同表\に記載された本数が採用されなかったため,本件審判において,同表の信憑性を裏付けるために提出された証拠と解される。(ウ) 「使用プロ一覧表」(甲11−31)前審判において,被告は,使用プロ一覧表\(甲40)を提出したが,本件審判において,その形式を変更し,被告ゴルフクラブを使用するプロゴルファーの氏名等を追加記載したものを証拠として提出したと解される。上記によれば,本件審判で提出された上記各証拠は,前審決における被告の主張を排斥した判断に対し,同判断を蒸し返す趣旨で提出された証拠の範囲を超えるものではない。
ウ 小括
 以上によると,前審判と本件審判とでは,商標法4条1項10号違反の根拠として主張されている事実において同一であり,また,これを立証するために提出された証拠も実質的に同一であると評価できる。したがって,本件審判における本件商標が同項10号に該当することを理由とする無効審判請求は,前審決の確定効に反するものとして許されないというべきである。本件商標が同項10号に該当するとして本件商標登録が無効であるとした本件審決には,上記の点における誤りがある。なお,被告は,本件商標が同項7号に該当しないとした審決の判断に対して誤りがある旨を指摘する。しかし,この点については取消事由とされておらず,判断しない。

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平成25(行ケ)10048 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年02月26日 知的財産高等裁判所 

 知財高裁は、補正についての手続き違反があるとして、審決を取り消しました。
概要は以下の通り。  旧請求項19は、請求項1の従属請求項。旧19について、拒絶理由が示されていなかったので、補正にて、旧19の限定を新請求項1に追加したが、審決では、請求項の減縮であると判断して審査をし、独立特許要件を満たしていないとして、補正却下しました。
 本件出願に係る平成23年7月8日付けの拒絶査定は,上記(1)ウに記載のとおり,請求項1〜18,21〜26,29〜33に係る発明は特許を受けることができないとするもので,請求項19に係る発明は拒絶査定の理由となっていない。平成23年11月14日付け手続補正書による補正(本件補正)は,上記(1)エに記載のとおり,上記拒絶査定の拒絶理由を解消するためにされたもので,本件補正後の請求項(新請求項)1は,原告が審判請求書で主張しているように,本件補正前の請求項(旧請求項)1を引用する形式で記載されていた旧請求項19を,当該引用部分を具体的に記載することにより引用形式でない独立の請求項としたものであると認められる。そうすると,新請求項1は,旧請求項1を削除して,旧請求項19を新請求項1にしたものであるから,旧請求項1の補正という観点からみれば,同請求項の削除を目的とした補正であり,特許請求の範囲の減縮を目的としたものではないから,前記のとおり,独立特許要件違反を理由とする補正却下をすることはできない。また,旧請求項19の内容は,新請求項1と同一であるから,旧請求項19の補正という観点から見ても,特許請求の範囲の限縮を目的とする補正ではない。したがって,審決は,実質的には,項番号の繰上げ以外に補正のない旧請求項19である新請求項1を,独立特許要件違反による補正却下を理由として拒絶したものと認められ,その点において誤りといわなければならない。そして,旧請求項19は,拒絶査定の理由とはされていなかったのであるから,特許法159条2項にいう「査定の理由」は存在しない。すなわち,平成22年11月10日付け拒絶理由通知では,当時の請求項19についても拒絶の理由が示されているが,平成23年3月16日付け手続補正により旧請求項19として補正され,その後の拒絶査定では,旧請求項19は拒絶査定の理由とされていない。したがって,審決において,旧請求項19である新請求項1を拒絶する場合は,拒絶の理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。しかしながら,本件審判手続において拒絶理由は通知されなかったのであるから,旧請求項19についての拒絶理由は,査定手続においても,審判手続においても通知されておらず,本件審決に係る手続は違法なものといわざるを得ない(なお,仮に,本件補正が,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し,条文上,独立特許要件違反を理由に補正却下することが可能とされる場合であったとしても,審決において,審査及び審判の過程で全く拒絶理由を通知されていない請求項のみが進歩性を欠くことを理由として,補正却下することは,適正手続の保障の観点から,許されるものではないと解される。)。\n

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平成25(行ケ)10127 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟  平成26年02月05日 知的財産高等裁判所

 商標無効審判における一事不再理が争われました。裁判所は、一事不再理の原則に必ずしも反するものではないと判断しました。また、先頭文字Mを図案化してMとは認識できないとして非類似と判断しました。
 改正前特許法167条を準用した改正前商標法56条1項の趣旨は,商標権者における応訴の繰返しによる煩わしさを避けるとともに,訴訟経済の観点から蒸し返し請求を防止し,無効審判をする者の利益と商標権の安定を図る点にあるところ,本件では,本件審判請求の請求人である原告が第一次審判請求の請求人である明治製菓株式会社の承継人であり実質的に前件と当事者が同一であるという事実関係が認められるから,第三者による再度の審判請求の場合と比較してみると,相対的には,蒸し返し請求防止の要請がより重視され,事実や証拠の同一性についてある程度緩和して解釈されてもやむを得ないというべきである。そうすると,本件審判請求が改正前商標法56条1項に反しないものとして,新たな「証拠」に基づく適法な審判請求といえるためには,形式的に第一次無効審判請求で提出されたものと異なる証拠が提出されてさえいれば許されることとなるわけではなく,新たに提出された証拠が,実質的に見て,これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠といえる必要があるというべきである。以上を前提に本件につき検討するに,本件審判請求では,第一次審判請求で提出なされなかった甲7,8,23ないし27が新たに提出されているところ(弁論の全趣旨),それ以外の大半の証拠は共通しているといわざるを得ない。しかしながら,追加された証拠は,本件商標中の「『二つのだ円形をハート型に重ねた形状に図案化され』た部分」である本件図形がローマ字「M」と認定できるかに関わる証拠(甲7),被告が明治パン株式会社の新工場が設立されることを契機として,そこで使用する伝票や名刺,封筒などに記載される商標として本件商標をデザインし,登録出願したという本件商標の称呼に関わる証拠(甲8)や本件商標の実際の使用態様を明らかにする証拠(甲23ないし27)であるから,実質的には,第一次無効審判請求において商標法4条1項11号,同15号該当性を基礎付けていた事情とは異なる,新たな事実関係を証明する価値を有する証拠が提出されたと評価できるものといえる。したがって,本件証拠関係に鑑みれば,本件審判請求は一事不再理の原則に必ずしも反するものではないというべきであり,本件審決の判断は結論において正当である。被告の主位的な主張は理由がない。
・・・
本件商標は,オレンジ色に彩色した三つの半円をドームのように模した図形の下に,青色に彩色した二つのだ円形をハート型に重ねた本件図形と,その左側に同色に彩色した「eiji」の欧文字とを配した構成態様からなるが,伝票や名刺,封筒にマークとして使用することがあるものの,商品に直接付することはなく,これ自体に発音はない。本件商標を構\成する本件図形は,青色に彩色した二つのだ円形をハート型に重ねて表現した独創的なものと認識し,いずれかの字形を表\現したものかなどと推測して取引に当たるものともいい難く,本件商標からは直ちに「メイジ」の称呼を生じるものということはできない。本来的には発音はないが,強いていえば,普通の書体で表された「eiji」の文字部分から自然に「エイジ」の称呼が生じる。原告は,ローマ字「M」をハート型に図案化することは,図案化の態様として普通に用いられる手法の一つであると主張するが,原告提出の証拠によれば,東京メトロ(甲38)とエムハートツーリスト(甲39)の二例にすぎず,このことのみをもって,図案化の態様として普通に用いられる手法とはいえない。さらに,東京メトロの図形は,ウサギや猫などの動物の耳をモチーフにした図形にも見えるとことから,原告の主張のように,「M」や「ハート」を直ちに看取することはできず,甲37の3頁目の中段の「シンボルマーク」に関する説明書きによって,「メトロ(METRO)」の頭文字「M」をハート型に図案化したものと理解できる程度にすぎない。また,甲39の公報の【ウィーン分類(参考情報)】には,「27.5.1.13」以外にも複数の図形コードが複数付与されている。そうすると,原告が主張するように,当該図形商標から直ちに,ローマ字「M」をハート型に図案化することが,図案化の態様として普通に用いられる手法の一つであるということはできない。したがって,本件商標に接する取引者・需要者は,下段部分を一連の文字列であると理解するのが最も自然であるとはいえず,本件図形は「M」を図案化したものであると比較的容易に理解されることは決してない。

◆判決本文

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平成25(行ケ)10131 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成26年02月05日 知的財産高等裁判所

 拒絶査定の段階では、公知技術としたのに対し,審決では周知技術と評価して補正却下した審決について、意見書及び補正をする機会を与えなくとも,手続違背なしと判断されました。
 拒絶査定不服審判において,本件のように審判請求時の補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に,仮に査定の理由と全く異なる拒絶の理由を発見したときには,審判請求人に対し拒絶の理由を通知し,意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。これに対し,当該補正が他の補正の要件を欠いているような場合は,当然,補正を却下すべきであるし,当該補正が限定的減縮に該当するような場合であっても,当業者にとっての周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合には,査定の理由と全く異なる拒絶の理由とはいえず,その周知技術や技術常識に関して改めて意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく進歩性を否定して補正を却下しても,当業者である審判請求人に過酷とはいえず,手続保障の面で欠けることはないといえよう。そうすると,審判請求時の補正が独立特許要件を欠く場合には,拒絶理由通知をしなくとも常に補正を却下することができるとする被告の主位的主張は,上記の説示に反する限度で採用することができない。(2) 以上の点を踏まえて更に検討するに,本件において,拒絶査定の理由は,「補正前発明は,当業者が,引用文献1に記載された発明に対して,引用文献2に開示された技術及び周知技術を適用して容易に発明をすることができた」というものであるのに対し,審決の補正却下の理由は,「補正発明は,当業者が,引用文献1に記載された発明に対して周知技術を適用して容易に発明することができた」というものである。そうすると,両者の相違は,引用文献2に開示された技術について,拒絶査定ではこれを公知技術としたのに対し,審決ではこれを周知技術と評価して例示したのであって,審判請求人である原告にとって不意打ちとはいえないから,審判段階の独立特許要件の判断において改めてこの点について意見書の提出及び補正をする機会を与えなくとも,手続保障の面から審決に違背はないといえる。この点について原告は,審決が,拒絶理由通知書及び拒絶査定において引用されなかった参考文献1ないし3を引用しており,これらに対して補正できないことにかんがみれば十分な反論を行うことは困難であり,審理手続を尽くすことができたとはいえないと主張する。しかし,参考文献1ないし3は,審決において周知技術や常套手段を示すものとして引用されたものであり,後記3(2)及び(3)のとおり,いずれも実際に当業者にとっての周知の技術や常套手段を示したものと認められるのであるから,これに対する補正の機会が与えられなくとも(参考文献1及び2は,審判の審尋において示されたものであり,原告からこれらに対する反論として回答書(甲14)が提出されている。),当業者である審査請求人にとって格別の不利益はないものと解され,原告の主張には理由がない。また,原告は,審決が,引用文献1及び2の記載の中から拒絶理由通知書及び拒絶査定で引用した箇所とは異なる箇所を引用しており,審理手続を尽くすことができなかったと主張する。しかし,拒絶理由通知書(甲7)及び拒絶査定(甲10)では,引用文献1の一部を適示して,引用発明の本質的部分である「Internet Explorerのツールバーのボタンからワンクリックで表示中のWebページのサーバのWhois情報を表\示させるシステム」という技術事項が開示されていることを示したのに対し,審決では,当該摘示箇所を示した上で,引用発明の背景や目的効果等を示すために別途の箇所を摘記したもの認められるから,原告にとって不利益がないことは明らかであり,原告の主張には理由がない。したがって,審決が,補正発明は独立特許要件を満たさないことを理由として,審判段階で改めて拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下したことに誤りはなく,原告の主張する取消事由1は理由がない。

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平成24(行ケ)10405 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年10月16日 知的財産高等裁判所

 新たな拒絶理由を通知すべきであったのにしなかったとして拒絶審決が取り消されました。
 被告は,1)補正前発明1と本願発明とは,炭酸源として炭酸ガスを選択する態様において同一であり,遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸ガスを混入する場合を特定するものではないことは自明であるから,本件拒絶理由通知によって,補正前発明1のうちかかる態様について新規性を欠くとの拒絶理由が通知されている以上,本願発明のうちかかる態様についても,実質的に,新規性を欠くとの拒絶理由が通知されている,2)補正前発明2は炭酸源を炭酸水に限定するものであり,炭酸ガスを選択する態様を含むものではないから,補正前発明2について新規性を欠くとの拒絶理由が通知されていないのは不自然ではない,と主張する。しかるに,補正前発明2は,補正前発明1の全ての特徴を含んだ上で,遊離炭酸濃度の特定事項を付加するものであるから,補正前発明2の炭酸源が炭酸水に限られ,炭酸ガスを選択する態様を含まないと解することはできない。なお,審判合議体が,補正前発明2の炭酸源が炭酸水のみならず炭酸ガスを含むことを前提としていたことは,審決の「本件補正…は,特許請求の範囲について,補正前の請求項1を削除し,補正前の請求項2の項番を請求項1とする…ものである」との記載からも明らかである。そして,本件拒絶理由通知によって,補正前発明2のうち炭酸源として炭酸ガスを選択する態様については引用発明と同一であるとの拒絶理由が示されていることを認識することが困難であることは,前述したとおりである。なお,遊離炭酸濃度の特定事項が炭酸ガスを選択する態様を特定するものではない以上,本件拒絶理由通知においては,補正前発明2についても,補正前発明1と同様,引用発明と差異がないとの拒絶理由が通知されるべきであったのであり,本件拒絶理由通知は,理由は定かではないものの,これを看過していたといわざるを得ない。これによる不利益を出願人である原告に帰せしめることは,出願人の防御権を保障し,手続の適正を確保するという観点からは,相当ではないといわざるを得ない。よって,被告の上記主張を採用することはできない。

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平成24(行ケ)10435 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年09月19日 知的財産高等裁判所

 引用文献の認定誤りを理由として、進歩性違反無しとした審決が取り消されました。判決文の最後に、審決を前提とする当事者系の取消審判の留意点について付言されています。
 以上の各記載によれば,引用発明は,従来の窒化物半導体レーザ装置において,レーザダイオードの端面に設けた保護層(SiO2又はTiO2)と窒化物半導体レーザダイオードとの間における格子不整合や熱膨張係数が異なること等に起因して,結晶層中に格子欠陥を生じ,特に高出力時の寿命が短くなるという課題を解決するために,保護層の材料を窒化物半導体レーザダイオードが発振するレーザ光に対して透明である上記一般式から選択することで,窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができ,格子不整合及び熱応力による欠陥発生を抑制できるため,低出力時は勿論のこと,歪みや欠陥の影響が大きい高出力発振時においても高信頼性で長寿命の窒化物半導体レーザ装置が得られるものであることが開示されている。他方で,審決が,引用発明の技術的意義であると認定した「保護層の格子定数とMQW活性層の格子定数との差をMQW活性層の格子定数の約3%以下,保護層の熱膨張係数とMQW活性層の熱膨張係数との差をMQW活性層の熱膨張係数の約20%以下とすること」に関しては,上記段落【0042】,【0043】の記載に照らすと,いずれも上記の条件を満たすように「選択することが好ましい」と記載されていること,格子定数の差に関して,段落【0042】のなお書には,「約3%を超える格子不整合があっても,寿命が低下しない場合がある。」と記載されていることに照らすと,引用発明における上記条件については,好ましい条件とされているにすぎず,必須の条件であると見ることはできない。そして,刊行物1に示された従来の保護層(SiO2又はTiO2)がアモルファス層であり,結晶構造をとっていないのに対し,「Al1−x−y−zGaxInyBzN(0≦x,y,z≦1,且つ,0≦x+y+z≦1)」の一般式で示されるものは,必ずNを含む窒化物系半導体としての結晶構\造を有することから,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも窒化物半導体レーザダイオードとの格子定数の整合がとれることは当業者に自明の事項である。また,後記のとおり,熱膨張係数も窒化物系半導体と相当に異なるものであったことからすると,従来の保護層との比較において,窒化物系半導体である保護層が熱膨張係数において,一般的に整合がとれるものであることも,当業者に自明の事項である(段落【0024】参照)。そうすると,上記のような引用発明における従来技術の問題点及び解決課題に,上記段落【0011】,【0024】,【0026】,【0039】,【0040】の各記載を合わせて考慮すれば,引用発明は,保護層の材料をレーザ光に対して透明であり,かつ,上記の一般式を満たす材料を選択することで,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも,窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができるものであるといえる。以上により,引用発明において,「保護層の材料をAl1−x−y−zGaxInyBzN(以下「一般式」という。)から選択する技術的意義は,単に,レーザの発振光に対して透明になるようにするのみならず,保護層の格子定数とMQW活性層の格子定数との差をMQW活性層の格子定数の約3%以下,保護層の熱膨張係数とMQW活性層の熱膨張係数との差をMQW活性層の熱膨張係数の約20%以下とすることにあるものと解される」とした審決の判断は誤りである。
(3) 次に,引用発明における保護層の材料として,「AlN」が開示されているか否かについて見るに,刊行物1には,GaN及びIn0.02Ga0.98N層(ただし,In0.02Ga0.98N層については,窒化物半導体レーザダイオードの後面の保護層のみ)は記載されているが,「AlN」を保護層の材料として選択した実施例に関する記載はない。しかし,AlNがレーザ光に対して透明であることは当事者間に争いがなく,上記一般式においてx=y=z=0を代入した場合には,保護層の材料が「AlN」となることは明らかである。そして,段落【0039】には,Alを含有した窒化物半導体材料を用いることが開示されており,刊行物1中において,特段,x=y=z=0を代入することを阻む事情についての記載はない。また,刊行物1には,窒化物半導体レーザダイオードの活性層及び従来の保護層の熱膨張係数について,「例えば,上述のMQW活性層64の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)と保護層69の熱膨張係数(1.6×10−7K−1)とは大きく異なる。」(段落【0009】)との記載及び「保護層20aおよび20bを形成するGaNの熱膨張係数は3.17×10−6K−1であり,MQW活性層14の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)と非常に近い」(段落【0033】)との記載があり,また,AlNの熱膨張係数については,文献(甲14,乙3ないし6)によってばらつきがあるものの,2.227×10−6K−1ないし6.09×10−6K−1の範囲に収まっているから,いずれの数値をとるにせよ,AlNの熱膨張係数は,従来の保護層の熱膨張係数(1.6×10−7K−1)と比較して,活性層の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)に近く,そのことからも,一般式において,x=y=z=0を代入した材料であるAlNからなる保護層は,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも窒化物半導体レーザダイオードと熱膨張係数の整合がとれているといえる。さらに,AlNが窒化物系半導体であることから,前記のとおり,従来の保護層(SiO2又はTiO2)に比べて窒化物半導体レーザダイオードの活性層との格子整合がとれることも明らかである。以上によれば,刊行物1において,保護層の材料として「AlN」が除外されているとはいえず,刊行物1には,レーザ光に対して透明であり,かつ,AlNを含む一般式からなる材料が開示されていると認められる。したがって,審決が,「甲1に,保護層の材料として「AlN」が開示されていると認めることはできない」としたのは,誤りである。
・・・・・
そうすると,相違点2”に関し,引用発明における保護層としてAlNを含むAl1−x−y−zGaxInyBzN(0≦x,y,z≦1,且つ,0≦x+y+z≦1)からなる層」の中から「AlN」を選択することについての容易想到性の有無,並びに保護層の材料としてAlNを選択したとして,それを積層すること及び光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層することについての容易想到性の有無について検討し,同様に相違点3”に関する本件発明1の構成についての容易想到性,さらには,相違点1に関する本件発明1の構\成についての容易想到性の有無を判断して,本件発明1が引用発明から容易に発明することができたか否かの結論に至る必要がある。ここまで至って,引用発明を主たる公知技術としたときの本件発明1の容易想到性を認めなかった審決の結論に誤りがあるか否かの判断に至ることができる。しかし,本件においては,審決が,認定した相違点1及び3に関する本件発明1の構成の容易想到性について判断をしていないこともあって,当事者双方とも,この点の容易想到性の有無を本件訴訟において主張立証してきていない。相違点2(当裁判所の認定では相違点2”)に関する本件発明1の構\成については,原告がその容易想到性を主張しているのに対し,被告において具体的に反論していない。このような主張立証の対応は,特許庁の審決の取消訴訟で一般によく行われてきた審理態様に起因するものと理解されるので,当裁判所としては,当事者双方の主張立証が上記のようにとどまっていることに伴って,主張立証責任の見地から,本件発明1の容易想到性の有無についての結論を導くのは相当でなく,前記のとおりの引用発明の認定誤りが審決にあったことをもって,少なくとも審決の結論に影響を及ぼす可能性があるとして,ここでまず審決を取り消し,続いて検討すべき争点については審判の審理で行うべきものとするのが相当と考える。本件のような態様の審決取消訴訟で審理されるのは,引用発明から当該発明が容易に想到することができないとした審決の判断に誤りがあるか否かにあるから,その判断に至るまでの個別の争点についてした審決の判断の当否にとどまらず,当事者双方とも容易想到性の有無判断に至るすべての争点につき,それぞれの立場から主張立証を尽くす必要がある。本件については,上記のように考えて判決の結論を導いたが,これからの審決取消訴訟においては,そのように主張立証が尽くすことが望まれる。なお,本件発明3〜7の容易想到性判断も,本件発明1についてのそれを前提とするものであり,これについても本件発明1に関する判断と同様である。\n

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平成24(行ケ)10435 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年09月19日 知的財産高等裁判所

 引用文献の認定誤りを理由として、進歩性違反無しとした審決が取り消されました。判決文の最後に、審決を前提とする当事者系の取消審判の留意点について付言されています。
 以上の各記載によれば,引用発明は,従来の窒化物半導体レーザ装置において,レーザダイオードの端面に設けた保護層(SiO2又はTiO2)と窒化物半導体レーザダイオードとの間における格子不整合や熱膨張係数が異なること等に起因して,結晶層中に格子欠陥を生じ,特に高出力時の寿命が短くなるという課題を解決するために,保護層の材料を窒化物半導体レーザダイオードが発振するレーザ光に対して透明である上記一般式から選択することで,窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができ,格子不整合及び熱応力による欠陥発生を抑制できるため,低出力時は勿論のこと,歪みや欠陥の影響が大きい高出力発振時においても高信頼性で長寿命の窒化物半導体レーザ装置が得られるものであることが開示されている。他方で,審決が,引用発明の技術的意義であると認定した「保護層の格子定数とMQW活性層の格子定数との差をMQW活性層の格子定数の約3%以下,保護層の熱膨張係数とMQW活性層の熱膨張係数との差をMQW活性層の熱膨張係数の約20%以下とすること」に関しては,上記段落【0042】,【0043】の記載に照らすと,いずれも上記の条件を満たすように「選択することが好ましい」と記載されていること,格子定数の差に関して,段落【0042】のなお書には,「約3%を超える格子不整合があっても,寿命が低下しない場合がある。」と記載されていることに照らすと,引用発明における上記条件については,好ましい条件とされているにすぎず,必須の条件であると見ることはできない。そして,刊行物1に示された従来の保護層(SiO2又はTiO2)がアモルファス層であり,結晶構造をとっていないのに対し,「Al1−x−y−zGaxInyBzN(0≦x,y,z≦1,且つ,0≦x+y+z≦1)」の一般式で示されるものは,必ずNを含む窒化物系半導体としての結晶構\造を有することから,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも窒化物半導体レーザダイオードとの格子定数の整合がとれることは当業者に自明の事項である。また,後記のとおり,熱膨張係数も窒化物系半導体と相当に異なるものであったことからすると,従来の保護層との比較において,窒化物系半導体である保護層が熱膨張係数において,一般的に整合がとれるものであることも,当業者に自明の事項である(段落【0024】参照)。そうすると,上記のような引用発明における従来技術の問題点及び解決課題に,上記段落【0011】,【0024】,【0026】,【0039】,【0040】の各記載を合わせて考慮すれば,引用発明は,保護層の材料をレーザ光に対して透明であり,かつ,上記の一般式を満たす材料を選択することで,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも,窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができるものであるといえる。以上により,引用発明において,「保護層の材料をAl1−x−y−zGaxInyBzN(以下「一般式」という。)から選択する技術的意義は,単に,レーザの発振光に対して透明になるようにするのみならず,保護層の格子定数とMQW活性層の格子定数との差をMQW活性層の格子定数の約3%以下,保護層の熱膨張係数とMQW活性層の熱膨張係数との差をMQW活性層の熱膨張係数の約20%以下とすることにあるものと解される」とした審決の判断は誤りである。
(3) 次に,引用発明における保護層の材料として,「AlN」が開示されているか否かについて見るに,刊行物1には,GaN及びIn0.02Ga0.98N層(ただし,In0.02Ga0.98N層については,窒化物半導体レーザダイオードの後面の保護層のみ)は記載されているが,「AlN」を保護層の材料として選択した実施例に関する記載はない。しかし,AlNがレーザ光に対して透明であることは当事者間に争いがなく,上記一般式においてx=y=z=0を代入した場合には,保護層の材料が「AlN」となることは明らかである。そして,段落【0039】には,Alを含有した窒化物半導体材料を用いることが開示されており,刊行物1中において,特段,x=y=z=0を代入することを阻む事情についての記載はない。また,刊行物1には,窒化物半導体レーザダイオードの活性層及び従来の保護層の熱膨張係数について,「例えば,上述のMQW活性層64の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)と保護層69の熱膨張係数(1.6×10−7K−1)とは大きく異なる。」(段落【0009】)との記載及び「保護層20aおよび20bを形成するGaNの熱膨張係数は3.17×10−6K−1であり,MQW活性層14の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)と非常に近い」(段落【0033】)との記載があり,また,AlNの熱膨張係数については,文献(甲14,乙3ないし6)によってばらつきがあるものの,2.227×10−6K−1ないし6.09×10−6K−1の範囲に収まっているから,いずれの数値をとるにせよ,AlNの熱膨張係数は,従来の保護層の熱膨張係数(1.6×10−7K−1)と比較して,活性層の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)に近く,そのことからも,一般式において,x=y=z=0を代入した材料であるAlNからなる保護層は,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも窒化物半導体レーザダイオードと熱膨張係数の整合がとれているといえる。さらに,AlNが窒化物系半導体であることから,前記のとおり,従来の保護層(SiO2又はTiO2)に比べて窒化物半導体レーザダイオードの活性層との格子整合がとれることも明らかである。以上によれば,刊行物1において,保護層の材料として「AlN」が除外されているとはいえず,刊行物1には,レーザ光に対して透明であり,かつ,AlNを含む一般式からなる材料が開示されていると認められる。したがって,審決が,「甲1に,保護層の材料として「AlN」が開示されていると認めることはできない」としたのは,誤りである。
・・・・・
そうすると,相違点2”に関し,引用発明における保護層としてAlNを含むAl1−x−y−zGaxInyBzN(0≦x,y,z≦1,且つ,0≦x+y+z≦1)からなる層」の中から「AlN」を選択することについての容易想到性の有無,並びに保護層の材料としてAlNを選択したとして,それを積層すること及び光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層することについての容易想到性の有無について検討し,同様に相違点3”に関する本件発明1の構成についての容易想到性,さらには,相違点1に関する本件発明1の構\成についての容易想到性の有無を判断して,本件発明1が引用発明から容易に発明することができたか否かの結論に至る必要がある。ここまで至って,引用発明を主たる公知技術としたときの本件発明1の容易想到性を認めなかった審決の結論に誤りがあるか否かの判断に至ることができる。しかし,本件においては,審決が,認定した相違点1及び3に関する本件発明1の構成の容易想到性について判断をしていないこともあって,当事者双方とも,この点の容易想到性の有無を本件訴訟において主張立証してきていない。相違点2(当裁判所の認定では相違点2”)に関する本件発明1の構\成については,原告がその容易想到性を主張しているのに対し,被告において具体的に反論していない。このような主張立証の対応は,特許庁の審決の取消訴訟で一般によく行われてきた審理態様に起因するものと理解されるので,当裁判所としては,当事者双方の主張立証が上記のようにとどまっていることに伴って,主張立証責任の見地から,本件発明1の容易想到性の有無についての結論を導くのは相当でなく,前記のとおりの引用発明の認定誤りが審決にあったことをもって,少なくとも審決の結論に影響を及ぼす可能性があるとして,ここでまず審決を取り消し,続いて検討すべき争点については審判の審理で行うべきものとするのが相当と考える。本件のような態様の審決取消訴訟で審理されるのは,引用発明から当該発明が容易に想到することができないとした審決の判断に誤りがあるか否かにあるから,その判断に至るまでの個別の争点についてした審決の判断の当否にとどまらず,当事者双方とも容易想到性の有無判断に至るすべての争点につき,それぞれの立場から主張立証を尽くす必要がある。本件については,上記のように考えて判決の結論を導いたが,これからの審決取消訴訟においては,そのように主張立証が尽くすことが望まれる。なお,本件発明3〜7の容易想到性判断も,本件発明1についてのそれを前提とするものであり,これについても本件発明1に関する判断と同様である。\n

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平成24(行ケ)10056 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年10月17日 知的財産高等裁判所

 少し前の事件ですが、挙げておきます。主引例の差し替え(周知技術として例示されていた引例を主引例とした)について、手続違背があるとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
 一般に,本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば,一致点及び相違点の認定が異なることになり,これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって,拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは,主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り,原則として,法159条2項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして法50条が準用されるものと解される。 イ 前記(2)ウ,(3)ウのとおり,本件においては,引用例1又は2のいずれを主引用例とするかによって,本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。拒絶査定の備考には,「第1及び第2のインバータを,電源に接続されるコンバータに接続することは,周知の事項であって(必要があれば,特開平7−213094号公報を参照。)…」と記載されていることから(甲17),審判合議体も,主引用例を引用例2から引用例1に差し替えた場合に,上記認定の差異が生じることは当然認識していたはずである。 ウ そして,前記(3)エのとおり,引用発明2を主引用例とする場合には,交流発電機(交流電源)を用いた場合の問題点の解決を課題として考慮すべきであるのに対し,引用発明1を主引用例として本願発明の容易想到性を判断する場合には,引用例2のような交流/直流電源の相違が生じない以上,上記解決課題を考慮する余地はない。そうすると,引用発明1又は2のいずれを主引用例とするかによって,引用発明2の上記解決課題を考慮する必要性が生じるか否かという点において,容易想到性の判断過程にも実質的な差異が生じることになる。
エ 本件において,新たに主引用例として用いた引用例1は,既に拒絶査定において周知技術として例示されてはいたが,原告は,いずれの機会においても引用例2との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり(甲1,16,20),引用例1についての意見は付随的なものにすぎないものと認められる。そして,主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に,周知例として挙げられた文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの,引用例1を主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。また,本件において,引用例1を主引用例とすることは,審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえない。なお,原告にとっては,引用発明2よりも不利な引用発明1を本件審決において新たに主引用例とされたことになり,それに対する意見書提出の機会が存在しない以上,出願人の防御権が担保されているとはいい難い。よって,拒絶査定において周知の技術事項の例示として引用例1が示されていたとしても,「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといわざるを得ず,出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情が存在するとはいえない。
オ 被告は,審判請求書において原告が引用例1を詳細に検討済みであると主張する。しかし,一般に,引用発明と周知の事項との組合せを検討する場合,周知の事項として例示された文献の記載事項との相違点を検討することはあり得るのであり,したがって,審判請求書において,引用例1の記載事項との相違点を指摘していることをもって,これを主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。
(5) 小括
以上のとおり,本件審決が,出願人に意見書提出の機会を与えることなく主引用例を差し替えて本願発明が容易に発明できると判断したことは,「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるにもかかわらず,「特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない」とする法159条2項により準用される法50条に違反するといわざるを得ない。そして,本願発明の容易想到性の判断に係る上記手続違背は,審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。よって,取消事由3は,理由がある。

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平成24(行ケ)10148 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年02月07日 知的財産高等裁判所

 審判手続に不備はあるとしたが、審決は維持されました。
 第1次審決は請求項1,3の特許請求の範囲の記載に明確性要件違反があり(無効理由6),請求項2の発明はKS7−12発明に基づいて当業者が容易に発明することができたもので進歩性がない(無効理由3)として,請求項1ないし3に係る特許を無効とする判断をしたが,審決は原告が主張する無効理由はいずれも理由がないとして請求を不成立とした。この審決に至るまでの経緯として,審判長は,起案日・平成23年12月7日で,訂正審判請求に対し特許法165条に基づき訂正拒絶理由通知書を作成し,同月12日被告に発送した(乙13)。その理由は,訂正後の本件発明1ないし3は当業者が容易に想到し得たものであるから独立特許要件を欠く,というものであった。この通知書は原告も写しを入手していたが,原告訴訟代理人弁護士枩藤朋子が,平成24年2月24日,審判長に本件無効審判請求の進行を電話で問い合わせたところ,審判長からは訂正審判請求については訂正請求があったものとみなして審理をしているとの応答があり,弁駁書提出を求める予定を聴くと,その予\定がなく審理は近々終結予定である,との応答であった(甲64)。同年3月12日ころ,無効審判請求の審理終結通知があり(甲67,乙15),その後された審決は,前記のとおり,訂正を認め無効審判請求を成り立たない,とするものであった。本件においては,特許を無効とした第1次審決が,取消訴訟提起後の訂正審判請求がされたことにより取り消され,訂正審判請求が訂正請求とみなされた経緯にあるから,無効審判請求の主たる攻防は,実質的には,訂正が認められるか否か,そして認められるとして訂正後の発明の容易推考性の有無に移行していたことは明らかであり,これらの点について請求人(原告)の意見を十\分に聴取した上で審決に至る必要があったといわなければならない。しかるに,訂正拒絶理由が通知されたのに請求人(原告)の意見を聴かないままに審判が終結し審決が出される予定であることを審判長から聴いたとすれば,審判合議体は請求人である原告に不利な審決をする予\定ではないとの見通しを立てた,との請求人である原告の主張は当然のものということができる。すなわち,原告が,訂正要件を満たさないか訂正後の発明が容易想到であるとの理由で再度特許を無効にする審決が出されると見込んだのは自然な発想である。無効審判請求においては特許権者及び請求人の主張が尽くされ意見を述べる機会が与えられなければならず,その機会が得られなかった場合には,適正な手続が行われなかったものとして審判手続は違法と評価されるが,上記の経緯で請求人(原告)に弁駁の機会を与えなかった本件ではその違法があったといわなければならない。審決では訂正前の発明に関する請求人(原告)主張の無効理由を踏まえて判断がされているが,訂正請求があったときには(本件ではみなし訂正請求),請求人(原告)に,訂正後の発明に関して従前の無効理由の主張を構成し直すよう促し,その際にも請求人(原告)に訂正についての弁駁をする機会を与える必要があったのに,本件審判ではこの手続を踏まなかった点にも手続の不備がある。このように本件審判には上記の違法があるが,本件訴訟において,訂正要件の有無及び各無効理由についての当事者双方の主張が十\分にされているので,進んでこれらについて判断を加えることとする。
2 取消事由2(請求項2の訂正要件の充足判断の誤り)について
請求項2(本件発明2)についての本件訂正は,訂正前の特許請求の範囲の末尾の「を特徴とするオープン式発酵処理装置。」との記載を,さらに特定事項X,Yを具備する「オープン式発酵処理装置。」との記載に改めるものであるところ,従前は「長尺広幅の面域」としか特定されていなかったのを,この「面域」が「日を改めて投入する有機質廃物について,少なくとも複数日にわたるものをすでに投入したものとは別の空いた領域に経時的に投入することができるだけの」との要件(特定事項X)を充たす規模であることとし,かつ従前は「長尺壁」等としか特定されておらず,高さについて格別特定されていなかったのを,この「長尺壁」,「ロータリー式撹拌機」が「有機質廃物の堆積高さを高温発酵を確保するに足るだけの高さ構成を備えること」(特定事項Y)とするものである。そうすると,「面域」が「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する」もので,したがって「面域」がかかる処理に適した規模を有することが本件訂正前から含意されているとしても,本件訂正は「面域」の形状,規模を,「長尺広幅」との構\成以上に,特定事項Xに係る規模に明示的に限定するものであるし,「長尺壁」,「ロータリー式撹拌機」の高さを特定事項Yに係る高さに明示的に限定するものであるということができる。したがって,請求項2に係る本件訂正(訂正事項2)は特許請求の範囲の減縮に当たり,訂正要件を充足するとの審決の判断に誤りはない。原告は,「面域」の複数の領域を「経時的に」利用するか,「日を改めて」利用するかは単なる使用方法の問題にすぎないなどと主張するが,前記のとおり,特定事項X,Yは発明の構成を従前より特定しているといい得るから,訂正要件の非充足をいう原告の主張を採用することはできない。\n

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平成24(行ケ)10056 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年10月17日 知的財産高等裁判所

 拒絶審決が、手続き違反があったとして取り消されました。
 以上の記載によれば,引用例2に記載された発明は,インバータ装置によって巻き上げ制御装置等の電動機を駆動する自走式のジブクレーン装置において,従来,ディーゼルエンジンにより交流発電機を駆動し,コンバータ装置で交流電源から直流電源に変換するものが知られていたところ,コンバータ装置で交流から直流へ変換する際に高調波電流が発生するといった問題点を解決すべき課題とし,交流発電機の代わりにコンバータ装置が不要な直流発電機を用い,直流発電機の直流出力をインバータ装置に直接入力することによって,上記問題点を解決するものであり,本件審決が引用発明2として認定したとおりのものである。ウ 本願発明は,「電源」(交流電源)と「電源に接続されるコンバータ」とを発明特定事項とするのに対し,引用発明2では,直流発電機からの直流出力がインバータにそのまま供給され,コンバータは存在しない。よって,引用例2を主引用例とした場合,「電源」及び「電源に接続されるコンバータ」は,本願発明との相違点となる。エ また,引用発明2は,交流発電機(交流電源)を用いた場合の問題点の解決を課題として発明されたものであることから,その直流発電機(直流電源)を交流発電機(交流電源)に再び戻すことには,一定の阻害要因があるものと認められる。そうすると,引用発明2を主引用例として,引用発明2の直流発電機(直流電源)を本願発明に係る「電源」及び「電源に接続されるコンバータ」に変更することが容易想到であるか否かの判断にあたっては,引用発明2の上記解決課題が判断材料の一つとして考慮されるべきである。
(4) 主引用例の差替えについて
ア 一般に,本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば,一致点及び相違点の認定が異なることになり,これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって,拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは,主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り,原則として,法159条2項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして法50条が準用されるものと解される。
イ 前記(2)ウ,(3)ウのとおり,本件においては,引用例1又は2のいずれを主引用例とするかによって,本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。拒絶査定の備考には,「第1及び第2のインバータを,電源に接続されるコンバータに接続することは,周知の事項であって(必要があれば,特開平7−213094号公報を参照。)…」と記載されていることから(甲17),審判合議体も,主引用例を引用例2から引用例1に差し替えた場合に,上記認定の差異が生じることは当然認識していたはずである。ウ そして,前記(3)エのとおり,引用発明2を主引用例とする場合には,交流発電機(交流電源)を用いた場合の問題点の解決を課題として考慮すべきであるのに対し,引用発明1を主引用例として本願発明の容易想到性を判断する場合には,引用例2のような交流/直流電源の相違が生じない以上,上記解決課題を考慮する余地はない。そうすると,引用発明1又は2のいずれを主引用例とするかによって,引用発明2の上記解決課題を考慮する必要性が生じるか否かという点において,容易想到性の判断過程にも実質的な差異が生じることになる。
エ 本件において,新たに主引用例として用いた引用例1は,既に拒絶査定において周知技術として例示されてはいたが,原告は,いずれの機会においても引用例2との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり(甲1,16,20),引用例1についての意見は付随的なものにすぎないものと認められる。そして,主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に,周知例として挙げられた文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの,引用例1を主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。また,本件において,引用例1を主引用例とすることは,審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえない。なお,原告にとっては,引用発明2よりも不利な引用発明1を本件審決において新たに主引用例とされたことになり,それに対する意見書提出の機会が存在しない以上,出願人の防御権が担保されているとはいい難い。よって,拒絶査定において周知の技術事項の例示として引用例1が示されていたとしても,「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといわざるを得ず,出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情が存在するとはいえない。
オ 被告は,審判請求書において原告が引用例1を詳細に検討済みであると主張 する。しかし,一般に,引用発明と周知の事項との組合せを検討する場合,周知の事項として例示された文献の記載事項との相違点を検討することはあり得るのであり,したがって,審判請求書において,引用例1の記載事項との相違点を指摘していることをもって,これを主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。
(5) 小括
以上のとおり,本件審決が,出願人に意見書提出の機会を与えることなく主引用例を差し替えて本願発明が容易に発明できると判断したことは,「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるにもかかわらず,「特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない」とする法159条2項により準用される法50条に違反するといわざるを得ない。そして,本願発明の容易想到性の判断に係る上記手続違背は,審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

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平成23(行ケ)10315 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年09月10日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が手続違背ありとして取り消されました。
 審決は,「回路部材の接続構造の技術分野において,隣接する突起部間の距離を1000nm以下とすることは,以下に示すように本件出願前から普通に行われている技術事項である。例えば」,として,甲13の記載を技術常識であるかのように挙げているが,その技術事項を示す単一の文献として示しており,甲13自体をみても,回路部材の接続構\造の技術分野において,隣接する突起部間の距離を1000nm以下とすることが普通に行われている技術事項であることを示す記載もない。すなわち,甲13の特許請求の範囲の請求項1には,「平均粒径が1〜20μmの球状芯材粒子表面上に無電解めっき法によりニッケル又はニッケル合金皮膜を形成した導電性無電解めっき粉体において,該皮膜最表\層に0.05〜4μmの微小突起を有し,且つ該皮膜と該微小突起とは実質的に連続皮膜であることを特徴とする導電性無電解めっき粉体。」が記載され,実施例には製造されたいくつかの導電性粒子の突起の大きさが表2に示されている。しかし,表\2に記載されているのは,甲13に記載された発明の実施例であって,これらの例が周知の導電性粒子として記載されているわけではない。しかも,表2に記載されているものには,実施例4(0.51μm),実施例5(0.63μm)のように,突起の大きさが500nmを超えるものある。したがって甲13の記載から「回路部材の接続構\造の技術分野において,隣接する突起部間の距離を1000nm以下とすること」や,「回路部材の接続構造の技術分野において,突起部の高さを50〜500nmとすること」が周知の技術的事項であるとはいえない。してみると,審決は,新たな公知文献として甲13を引用し,これに基づき仮定による計算を行って,相違点3の容易想到性を判断したものと評価すべきである。すなわち,甲10を主引用発明とし,相違点3について甲13を副引用発明としたものであって,審決がしたような方法で粒子の突起部間の距離を算出して容易想到とする内容の拒絶理由は,拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由であるから,審判段階で新たにその旨の拒絶理由を通知すべきであった。しかるに,本件拒絶理由通知には,かかる拒絶理由は示されていない。そうすると,審決には特許法159条2項,50条に定める手続違背の違法があり,この違法は,審決の結論に影響がある。
(6) 相違点4に関する判断について 審決では,上記(4)のとおり,突起部の高さについても甲13の記載を挙げ,突起部の高さを50〜500nmとすることが本件出願前に周知の技術事項である,と判示している。審決は,「回路部材の接続構造の技術分野において,突起部の高さを50〜500nmとすることも,本件出願前に周知の技術事項である(例えば」,として甲13を挙げるけれども,甲13自体をみても,回路部材の接続構\造の技術分野において,突起部の高さを50〜500nmとすることが,本件出願前に周知の技術事項であることを示す記載がないことからすると,相違点3についてと同様,審決は,甲13を副引用発明として用いて,相違点4の容易想到性を判断したものである。甲10を主引用発明とし,相違点4について甲13を副引用発明として容易想到とする拒絶理由は,拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由であるから,審判段階の拒絶理由通知でその旨示すべきであったのに,本件拒絶理由通知には,かかる拒絶理由は示されていない。そうすると,相違点4について甲13の記載を挙げて検討し,これを理由として拒絶審決をしたことについては,審決には特許法159条2項,50条に定める手続違背の違法があり,この違法は,審決の結論に影響がある。

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平成23(行ケ)10333 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年07月25日 知的財産高等裁判所

 拒絶審決が維持されました。1つの争点が、先の判決の拘束力です。
 特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは,審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審理,審決をするが,審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから,再度の審理,審決には,同法33条1項の規定により,取消判決の拘束力が及ぶ。そして,この拘束力は,判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから,審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって,再度の審判手続において,審判官は,当事者が取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返しあるいはその主張を裏付けるための新たな立証を許すべきではなく,取消判決の拘束力に従ってした審決は,その限りにおいて適法であり,再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることはできない(最高裁昭和63年(行ツ)第10号平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁)。
イ これを本件についてみると,前判決は,前審決が認定した引用例1に記載された発明(本件審決が認定した引用発明と同じものである。)を前提として,前審決が認定した相違点5(本件審決が認定した相違点5と同じものである。)に係る本件発明1の構成のうち,切り起こし部の排気流れ方向での長さLが,fh<7,fp≦5のとき,0.5<L≦7(単位:mm),fh<7,5<fpのとき,0.5<L≦1(単位:mm),7≦fh,fp≦5のとき,0.5<L≦4.5(単位:mm),又は,7≦fh,5<fpのとき,0.5<L≦1.5(単位:mm)とする構成についても,X=de×L0.14/fh0.18としたときに,相当円直径de及び切り起こし部の排気流れ方向での長さLが,粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制するために,1.1≦X≦4.3を満足する大きさになるという構\\成についても,引用発明との間に相違はないと判断して,引用発明に基づいて容易に発明することはできないとした前審決を取り消したものであるから,少なくとも,引用発明の認定及び相違点5に係る判断について,再度の審決に対する拘束力が生ずるものというべきである。また,前判決は,引用発明から算出した関数Xは,本件発明2のXの数値範囲(1.2≦X≦3.9)及び本件発明3のXの数値範囲(1.3≦X≦3.5)についても充足することを示した上で,本件発明2及び3についても,これを容易に発明することができないとした前審決を取り消したものであるから,前判決は,本件審決が認定した相違点6に係る本件発明2の構成についても,相違点7に係る本件発明3の構\\成についても,本件発明1と同様に,引用発明との間に相違はないと判断したものということができる。したがって,前判決のこれらの判断についても再度の審決に対する拘束力が生ずるものというべきである。以上によれば,本件審決による引用発明の認定並びに相違点5ないし7に係る判断は,いずれも前判決の拘束力に従ってしたものであり,本件審決は,その限りにおいて適法であり,本件訴訟においてこれを違法とすることはできない。

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平成23(行ケ)10318 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年05月31日 知的財産高等裁判所

 拒絶査定が維持されました。原告主張の取消理由の一つが「審判官が原告代理人に対し,復代理人を定めるよう指示する越権行為をした」ですが、これについては当然、否定されました。
 審判手続きにて下記のように審判廷から言及されてます。
 「甲7の4(弁論の全趣旨から,本件の審判手続を担当する審判官ないし審判合議体が,原告代理人に宛てて送付した書面であると推認される。)には次の記載がある。「15日に再度お送りいただいた補正案ですが,依然として全く不明瞭であるため,・・・先生には特許のクレームを書くノウハウがないものと判断して,当方の独断で,補正案を基礎としながら,当方が理解したとおりの発明を表現するように,書き改めてみました。本来,クレームは請求人が取得しようとする権利を請求人側が特定すべきであって,庁側が決定するものではありませんので,この案を採用するよう要請することはありません。あくまでも,参考として,こんな書き方もあるのではないか,ということです。請求人とも相談して,お望みの権利内容となるように必要なら手を加えた上で,補正してください。庁側が,請求人側に代わってサービスでクレームを作成する,または押し付ける,などという悪い先例とならぬよう,願いたいものです。今後は,クレームを書ける方に複代理人(判決注 復代理人の誤記と認められる。)になってもらう,等の対応をお願いします。」

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平成23(行ケ)10406 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年03月08日 知的財産高等裁判所 

 審査において、延長申請をしこれが受け入れられたにも係わらず、期間満了前に査定をしたことについて、手続き違背があったとして、審決が取り消されました。
 本件においては,平成23年3月23日付けの拒絶理由通知に対する意見書の提出期限は,当初同年6月30日とされたが,原告からの合計3か月の期間延長申請に対して許可がされたことにより,同年9月30日まで延長された。しかるに,本件審判においては,上記提出期限より約2か月前である平成23年7月25日付けで審理終結通知がされ,同年8月9日付けで上記拒絶理由を理由として本件審決がされた。したがって,本件審決は,実質的に意見書提出の機会を付与することなくされたものであり,手続違背の違法があるといえる。この点,被告は,本件審決の審決書が送達される約1か月前である同年7月25日に,審理終結通知書が原告に対して発送されているから,原告に,意見書提出の意思があったのであれば,審理終結通知書が発送された時点で,特許庁に対して,確認,上申\書提出などの行為をなし得たはずであると主張する。しかし,被告の主張は,意見書提出の機会を付与すべきと定めた特許法の上記の趣旨に反する主張であり,採用の余地はない。

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平成23(行ケ)10164 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年02月08日 知的財産高等裁判所

 一致点及び相違点の認定に誤りがあるものの,結論に影響を及ぼさないとして、進歩性なしとした審決を維持しました。
 以上のとおり,本件審決は,本件発明と引用発明1との一致点及び相違点の認定に誤りがあり,この点において,原告の上記主張には理由があるといわざるを得ない。しかしながら,特許無効審判を請求する場合における請求の理由は,特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定しなければならないところ(特許法131条2項),同法29条2項の規定に違反して特許されたことがその理由とされる場合に審判及び審決の対象となるのは,同条1項各号に掲げる特定の発明に基づいて容易に発明することができたか否かである。よって,審決に対する訴えにおいても,審判請求の理由(職権により審理した理由を含む。)における特定の引用例に記載された発明に基づいて容易に発明することができたか否かに関する審決の判断の違法性が,審理及び判断の対象となると解するべきである。また,そう解することにより,審決の取消しによる特許庁と裁判所における事件の往復を避け,特許の有効性に関する紛争の一回的解決にも資するものと解されるのである。したがって,対象となる発明と特定の引用例に記載された発明との一致点及び相違点についての審決の認定に誤りがある場合であっても,それが審決の結論に影響を及ぼさないときは,直ちにこれを取り消すべき違法があるとはいえない。これを本件についてみると,本件審決において,本件発明と引用発明1との一致点及び相違点の認定に誤りがあることは,上記のとおりであるが,前記のとおり,本件発明は,引用発明1に基づいては容易に発明することができないものであり,上記認定の誤りは,結局審決の結論に影響を及ぼさないものであって,本件審決に取り消すべき違法があるとはいえない。

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平成23(行ケ)10143 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年01月18日 知的財産高等裁判所

 拒絶審決は維持されましたが、審決に一部誤記があっても、この程度ではそれだけを理由には審決を取り消せないと判断しました。
 なお,この点について,原告は,本件審決において,本件とは無関係な事項が記載されていることをもって,本件審決の引用発明の認定が誤りである旨主張するところ,確かに,当該記載は,原告が指摘するとおり,本件とは無関係な事項に係る記載であるものというほかなく,このような事項が3行にもわたって記載されたまま本件審決がされたことは,理解し難いところである。被告も,本件とは無関係な記載が錯誤によって紛れ込んだ誤記であるなどと主張して,これを自認している。しかしながら,それが誤記であったとしても,当事者にとっては,審判合議体の審理判断に疑義をはさませるのに十分であって,そのような誤記が抹消されないまま,審判合議体の最終判断として本件審決が告知されていることに,審理判断の杜撰さを指摘されても止むを得ないのであって,本件とは無関係な記載が錯誤により紛れ込んでしまったなどという主張が許されるものではない。もっとも,本件においては,当該記載が本件審決の引用発明の認定それ自体に用いられなかったことは,本件審決の判断内容からしても明らかである。本件訴訟において,本件審決を取り消した上で,改めて引用例に記載された発明の認定から審判をやり直すまでの必要はなく,原告の主張は,これを採用するには至らないというべきである。\n

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平成23(行ケ)10010 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年09月29日 知的財産高等裁判所

 手続的には意見陳述の機会を与えるべきであったが、結論に影響がないとのことで、請求棄却されました。
 以上の記載によると,本件審決では,本件特許出願当時の周知技術の認定に審決引用例を用いたものであるところ,職権により周知技術についての証拠調べをした場合,当事者の主張内容や当該技術の周知性の程度によっては,証拠調べの結果を当事者に通知せず,これらの書証について当事者に意見を申し立てる機会を与えなかったとしても,直ちに特許法150条5項の規定に違反するとまではいえないが,本件では,審決引用例に基づく周知技術の認定により原告の主張が排斥されていることや,後記第4の2(3)イ(ア)bのとおり,審決引用例からは,「冷媒が流れる方向によって機能したりしなかったりするキャピラリチューブ」が周知の技術であるということはできないことに鑑みると,証拠調べの結果を原告に通知し,相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えるべきであったというべきである。しかし,審決引用例の記載からは,「冷媒が流れる方向によって機能\したりしなかったりするキャピラリチューブ」が周知の技術であるといえないものの,後記第4の2(3)イ(ア)bのとおり,このようなキャピラリチューブが存在しなくても,本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に欠けるものとはならないから,審決引用例についての証拠調べの手続に違法があったとしても,結果として,これが本件審決の結論に影響を及ぼすものとはいえない。\n

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平成22(行ケ)10350 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年10月04日 知的財産高等裁判所

 手続違背を理由として、審決が取り消されました。  例えば,審決は,「特許法29条1項1号又は2号に基づく新規性欠如を主張する場合において,具体的にどのような発明が,本件出願前に,公然知られ,又は,公然実施をされたかは,そもそも無効を主張する請求人が主張・立証すべき事項であるところ,請求人は,「本件出願前,当然にあり得た筈であると合理的に推認することができる」などと言うにとどまり,具体的な発明及びその存在について,何ら主張・立証を行っていない。」(19頁24行〜29行)とするが,甲1及び甲2を検討するのみで,原告が新規性欠如を立証する証拠として提出した甲3〜甲6についての検討は行われていない。したがって,審決には,本件発明に関して原告の主張する無効理由3に判断の遺脱があると認められるところ,A成分とB成分とを混合してなる麦芽発酵飲料が,本件出願前,周知のアルコール飲料である旨の原告の主張に理由があることは,前示のとおりであるから,審決における上記の判断の遺脱はその結論に影響を及ぼすべきものであって,審決を取り消すべき瑕疵といわなければならない。

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平成22(行ケ)10298 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成23年10月04日 知的財産高等裁判所

 審尋において示された新たな引例に対して、補正案を提示したのに補正の機会を与えなかった手続が適正手続きに反するとして取り消されました。第2部です。
 ところで,平成6年法50条本文は,拒絶査定をしようとする場合は,出願人に対し拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し,同法17条の2第1項1号に基づき,出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ,これらの規定は,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。審査段階と異なり,審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく(もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。),拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決(拒絶審決)を受けたときにはもはや再補正の機会はないので,この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記規定によれば,補正が独立特許要件を欠く場合にも,拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができるのであるが,出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば,特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして,審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得るというべきである。(4) 本件においてされた補正却下に関する事情として,i)本件補正の内容となる構成が補正前の構\成に比して大きく限定され,すなわち,補正前発明が,駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み双方向駆動を生じさせるための洗濯機において,駆動力伝達のための機構が,「駆動力入力を2つの駆動力出力に変換可能\な歯車箱」と一般的に記載されていたのを,本件補正は,図面等に示された実施例の内容に即して,歯車箱内の歯車を二対の歯車部(15,28)を中心に具体的構成を特定するものであって,補正発明の構\成に係るものであるが,この新たな限定につき現に新たな公知文献を加えてその容易想到性を判断する必要のあるものであったこと,ii)審尋で提示された公知文献はそれまでの拒絶理由通知では提示されていなかったものであること,iii) 審尋の結果,原告は具体的に再補正案を示して改めて拒絶理由を通知してほしい旨の意見書を提出したこと,iv)後記2で判断するとおり,新たに提示された刊行物2の記載事項を適用することは是認できないこと,などの事実関係がある。本件のこのような事情にかんがみると,拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を内容とする本件補正につき,拒絶理由を通知することなく,審決で,従前引用された文献や周知技術とは異なる刊行物2を審尋書で示しただけのままで進歩性欠如の理由として本件補正を却下したのについては,特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては,審判においても,減縮的に補正された歯車の具体的構成に対し,その構\成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するについては,この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく,この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵があり,当該手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすべき違法なものであるから,原告主張の取消事由1には理由がある。
(5) 被告は,平成5年法改正が,出願当初から多項制を活用して補正をあまり行わない出願と過度の補正を行う出願との不公平を是正し,審査・審判の迅速性を確保するために行われたものであり,最後の拒絶理由通知を受けた後になされた補正や拒絶査定不服審判を請求する際の補正が不適法である場合,直ちに当該補正を却下するという制度設計がなされたものであると主張する。確かに,平成5年法改正は,被告主張のように,補正の目的を制限すること等により審査・審判の迅速性を確保することをその趣旨としたものということができる。しかし,平成5年法改正がこのような趣旨であり,補正が繰り返されるのは好ましくないとしても,それまでに示されなかった拒絶理由の枠組みに対する適切な手続保障が失われてはならず,過度の補正が行われた出願については別途の考慮を要するとして,本件の前記事実関係の下に,新たな公知技術が拒絶理由で示されないまま審決で補正発明につき独立特許要件欠如として容易想到の結論に至ることが許されないことに変わりはない。被告は,審尋において,前置報告書の内容を示して意見があれば回答をするよう求め,具体的に刊行物2を示してその内容に基づいて補正発明が進歩性を欠く旨を述べ,これに対し原告は,平成22年4月9日付け回答書を提出して,刊行物2及びその他の引用文献について詳細に反論し,補正発明が進歩性を有する旨を主張しているのであるから,この点について意見を述べる機会が与えられなかったとはいえないと主張する。しかし,上記の手続は,審尋において刊行物2を示しただけであり,拒絶理由を通知して意見書の提出を求めたものではないから,補正案を示して補正の機会を与えるよう要望し,新たに示された刊行物2に対応した補正を予定していた原告の手続保障に欠けるものであって,前示のような適正な審判の実現と発明の保護を図るという観点を欠くものである。\n

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平成22(行ケ)10363 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟  平成23年05月30日 知的財産高等裁判所 

 拒絶査定不服審判に共有者全員の請求人を記載しなかったことによる審決却下処分が違法として取り消されました(3部です)。
 上記規定によれば,審判請求書には審判請求人全員の氏名を記載しなければならないのであるが,他方,共有に係る権利の共有者全員の代理人から審判請求書が提出された場合において,共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては,単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく,その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して,総合的に判断すべきである。ところで,共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように,共有者全員が共同して請求しなければならないと規定されている場合に,代理人が,共有者全員から拒絶査定不服審判請求について委任を受けているにもかかわらず,共有者の一部の者のみを代理して拒絶査定不服審判を請求することは,あえて不適法な審判請求をすることとなり,そのような行為は,不自然かつ不合理であるといえるから,代理人がそのような共有者全員の利益を害するような行為を行うことは,通常考えられない。そうだとすると,その代理人から審判請求書を受理する特許庁としては,代理人がこのような不合理な行為を行うやむを得ない特段の事情が推認される場合はさておき,そのような事情がない限り,審判請求書の記載上,共有者の一部の者のためにのみする旨の表示となっている場合があったとしても,そのような審判請求書は,誤記に基づくものであると判断するのが合理的である。\n・・・
 以上の事実を総合すれば,辻永弁理士が本件審判請求書を提出することによってした審判請求は,審判請求書の記載上,原告サン ケミカルの名称のみ表記され,原告A及び原告Bの氏名は表\記されていないが,辻永弁理士に原告ら全員のためにする意思があることは明らかであり,しかも,特許庁においても,その意思は,十分に知り得たものというべきである。したがって,本件審判請求は請求人が原告ら3名であるにもかかわらず,本件審判請求書には請求人として原告サン ケミカルのみが記載されている場合であるから,同法131条1項の定める方式について不備があることとなる。このような場合,審判長は,同法133条1項に基づき,原告らの代理人たる辻永弁理士に対して,相当の期間を定めてその補正をすべきことを命じなければならなかったといえる。 ・・・
 なお,本件では,本件出願後,特許庁に対し,原告サン ケミカルから辻永弁理士に対する包括委任状は提出されているが,原告A及び原告Bから同弁理士に対する包括委任状は提出されていない。しかし,特許法や特許法施行規則において,代理人による特許出願の場合に委任状の提出は義務付けられておらず,委任状の提出を要しない実務慣行の存在も推認されること,特許庁も原告A及び原告Bの委任状の提出を求めることはなく,辻永弁理士が同原告らの代理人であるとして出願手続を進めてきていること等の経緯に照らすならば,原告A及び原告Bから同弁理士に対する包括委任状が提出されていない事実をもって,本件審判請求が,原告らの共同意思に基づく請求であることを否定する根拠とはならない。

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平成22(行ケ)10208 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年12月28日 知的財産高等裁判所

 請求項2についての判断をすることなく出願全体を拒絶することは手続き的に問題なしと判断されました。
 すなわち,拒絶査定を受けた出願人が,基本手数料額に,請求項数に一定額を乗じた額を加えた額の手数料を納付しなければ拒絶査定不服審判を受けることができないとの特許法195条2項(別表11)の規定は,特許がされる場合にはすべての請求項について審理判断がされることに対応するものであると解すべきである。同規定があるからといって,特許出願に係る発明中に特許をすることができないものがあるときに,その特許出願を全体として拒絶することについて,妨げとなるものではない(知的財産高等裁判所平成20年(行ケ)第10020号平成20年6月30日判決,最高裁判所平成19年(行ヒ)第318号平成20年7月10日第一小法廷判決・民集62巻7号1905頁参照)。本願の請求項1に係る発明が特許法29条2項の規定に該当して特許を受けることができないものであるときは,本願の請求項2に係る発明がたとえ独立の請求項であって特許性を有する場合であったとしても,その請求項2に係る発明について審理判断するまでもなく,本願は,全体として拒絶されるべきものといえる。\n  

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平成22(行ケ)10096等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年11月30日 知的財産高等裁判所

 審判手続における手続違背が争点の一つです。裁判所は、好ましくはないが取り消すまでもないと認定しました。
 ところで,審決は,前記第2の4のとおり,本件発明と先行技術とを対比し,相違点を認定することなく,i)本件明細書に基づいて,本件発明の技術的意義について検討し,同意義を,構成要件C(後身頃の上下方向中間部から下端部までの間を下方拡がりの形にする点)と,構\成要件E及びF(後身頃と前身頃との縫合線が,後部ウエスト部からヒップの頂部より外側に迂回してヒップ裾ラインに至る点)とを兼ね備える点にあるとした上で,ii)構成要件C,E及びFを兼ね備えた技術は,甲1ないし甲5のいずれにも記載されておらず,示唆もされていないと判断して,本件発明は,原告の主張に係る各引用発明から容易に想到することができないとの結論を導いている。この点,特許法29条2項所定の容易想到性の有無を判断するに当たり,特定の引用発明と対比して,相違点を認定することをせずに,先に,当該発明の技術的意義なるものを設定した上で,各引用発明に当該発明の技術的意義が記載されているか否かを判断する手法は,判断の客観性を担保する観点に照らし疑問が残るといえる。しかし,本件においては,原告(無効審判請求人)は,無効審判手続において,甲1の図1,2には構\成要件AないしEが記載又は示唆され,甲1の図4(A)には構成要件Fが示唆され,甲2には構\成要件Fが示唆され,甲4の図2には構成要件D及び構\成要件Bが示唆され,甲5には構成要件Fが示唆されているなどとの主張はするものの,特定の先行技術を主たる引用発明として挙げた上で,本件発明との相違点に係る構\成を明らかにし,従たる引用発明等を組み合わせることによって,本件発明に至ることが容易であるとする論理的な主張を明確にしているわけではない。このような無効審判手続における原告の無効主張の内容に照らすならば,本件における審決の判断手法が,直ちに違法であるとまではいえない(なお,このような場合であっても,審判体としては,i)原告に対して釈明を求めて,本件発明が容易想到であるとの原告の主張(論理)を明確にさせた上で判断するか,あるいは,ii)原告に対する釈明を求めることなく,原告の挙げた引用発明を前提として,それらの引用発明との相違点を認定した上で,本件発明の相違点に係る構成が容易想到であるか否かを,個別具体的に判断するか,いずれかの審理を採用するのが望ましいといえる。)。\n

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平成22(行ケ)10124 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年11月30日 知的財産高等裁判所

 審判手続きに違背があったとして拒絶審決を取り消しました。
 事案にかんがみ,先に,取消事由2「周知技術及び周知文献に係る意見書提出の機会の欠如」に係る手続違背の有無について判断する。当裁判所は,以下のとおり,審決には,新たな拒絶理由通知をして原告に意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず,同手続を怠った瑕疵があり,審決は,特許法159条2項,50条に違反するものと判断する。その理由は,以下のとおりである。・・・・本件では,審決において,本願発明と引用発明との相違点1に係る「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」との技術的構成は,周知技術であり(甲2ないし4),本願発明は周知技術を適用することによって,容易想到であるとの認定,判断を初めて示している。ところで,審決が,拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては,当事者(請求人)に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者(請求人)の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき,そのような事情のない限り,意見書を提出する機会を与えなければならない(特許法159条2項,50条)。そして,意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者(請求人)の利益を害さない等の特段の事情が存するか否かは,容易想到性の有無に関する判断であれば,本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ,重要性,当事者(請求人)が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して,判断すべきである。上記観点に照らして,検討する。本件においては,i)本願発明の引用発明の相違点1に係る構成である「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする技術」は,出願当初から「信号調整装置201から離れた位置のホスト・システム200」(甲8,【請求項1】),「信号調整装置201から遠隔位置のホスト・システム200」(甲8,【請求項14】)などと特許請求の範囲に,明示的に記載され,平成19年2月7日付け補正書においても,「信号調整装置(201)に遠隔結合されたホスト・システム(200)」と明示的に記載されていたこと(甲10,【請求項45】),ii)本願明細書等の記載によれば,相違点1に係る構成は,本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構\成であるといえること,iii)審決は,引用発明との相違点1として同構成を認定した上,本願発明の同相違点に係る構\成は,周知技術を適用することによって容易に想到できると審決において初めて判断していること,iv)相違点1に係る構成が,周知技術であると認定した証拠(甲2ないし4)についても,審決において,初めて原告に示していること,v件全証拠によるも,相違点1に係る構成が,専門技術分野や出願時期を問わず,周知であることが明らかであるとはいえないこと,vi)原告が平成19年2月7日付けで提出した意見書においては,専ら,本願発明と引用発明との間の相違点1を認定していない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり,同相違点に係る構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったこと等の事実が存在する。上記経緯を総合すると,審決が,相違点1に係る上記構\成は周知技術から容易想到であるとする認定及び判断の当否に関して,請求人である原告に対して意見書提出の機会を与えることが不可欠であり,その機会を奪うことは手続の公正及び原告の利益を害する手続上の瑕疵があるというべきである。同瑕疵は,審決の結論に影響を及ぼす違法なものといえる。この点,被告は,相違点1に係る構成は,容易想到性判断の推論過程において参酌されるありふれた技術であるから,審決が,甲2ないし4を初めて提示したとしても,原告に対する不意打ちとはいえないと主張する。しかし,相違点1に係る上記構\成が推論過程において参酌されたありふれた技術にすぎないか否かは,結局,被告独自の見解にすぎないのであって,何ら論証されていないのであるから,そのような論拠に基づいて,原告に対して意見書提出の機会を要しないとする主張は,採用の限りでない。のみならず,審決において,相違点1に係る上記構成を採用することが容易であるとの判断内容は,主要な理由の1つとして記載されているのであり,そうである以上,推論過程について参酌された技術にすぎないことをもって意見書提出の機会を与える必要がないとする被告の主張は,根拠を欠く。\n

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平成22(行ケ)10191 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年11月17日 知的財産高等裁判所

 拒絶理由の差し替えは許されないとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
 被告は,引用例2が本件原出願後に頒布されたものであることを認めた上,相違点2に係る本願発明の事項(アルミニウムに対する反射率が低い波長域である,0.8μm付近の発光スペクトルを持つ半導体レーザ)は,引用発明1及び乙1ないし3に記載された周知の事項に基づき当業者が容易に想到し得たことであるから,本件審決の結論に誤りはないと主張する。しかしながら,本願明細書には,背景技術として,「金属が低い反射率を有する短波長のレーザビームを吸収することによって金属の表面の温度が上昇し,さらに加工されるとこの2つの現象の結果,この部分の反射率が低下するため重畳された長波長のYAGレーザビームも容易に吸収されてレーザビームが効率よく加工物に結合されることを利用したものである」こと(【0002】),「この分野の最近の公知例…の場合,YAGレーザとKrFエキシマレーザを加工物の同一所に集光して照射するもので,これら2つのレーザビームは別々のレンズで集光され,水平面におかれた被加工物に対してYAGレーザビームは垂直にKrFエキシマレーザビームは垂直から45度傾けて照射される。このような従来技術では,装置が大きくなり,さらに2つのレーザビームが集光された加工物の下面では別々の光路を進み,別の箇所を照射するために2つのレーザの出力ビームの利用効率が低く,加工特性が良くないという問題があった」ことが記載され(【0003】),本願発明が解決しようとする課題として,「以上で述べたような従来技術の欠点を除くために行われたものであり,2つのレーザの出力ビームを同軸に重畳して被加工物に照射し,レーザビームの利用効率を高めて加工特性を改善することを目的とする」ことが記載され(【0004】),本願発明の効果として,「被加工物がアルミニウムであり,前記長波長のレーザが,アルミニウム溶接加工用として用いられているYAGレーザであり,前記短波長のレーザが,アルミニウムに対する反射率が低い波長域である,0.8μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザであるので,2つのレーザの出力ビームを被加工物の同一の部位に照射することができ,レーザビームの利用効率が高く,加工性がよい」(【0010】【0014】),「短波長レーザとしては半導レーザを使用することができ,レーザのかわりにLEDを使用することもできる。被加工物がアルミニウムである場合,0.8μm付近に反射率の低い波長域があるため,0.8μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザやLEDを選択することが有利である。」(【0018】)等の記載がある。これらの記載によれば,本願発明においては,相違点2に係る短波長レーザの構成が,課題解決のための本質的な部分であると解される。しかるところ,前記のとおり,本件審決は,引用例2に,相違点2に係る本願発明の構\成(アルミニウムに対する反射率が低い波長域である,0.8μm付近の発光スペクトルを持つもつ半導体レーザ)が開示されていると認定した上(前記(1)ア),引用発明1のエキシマレーザに代えて引用例2に開示された上記半導体レーザを採用することが容易である(前記(1)ア)という論理を展開したものである。しかし,引用発明1における短波長レーザであるエキシマレーザは,アルミニウムに対する反射率が低い波長域である,波長0.8μm付近の発光スペクトルを持たない上に,半導体レーザとは異なる種類のレーザである(乙2,3)。このようなエキシマレーザを,「アルミニウムに対する反射率が低い波長域である,0.8μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザ」という,種類の異なる短波長レーザに置き換える点の容易想到性を判断するに際し,引用例2に代えて周知技術で置き換えるという理由の差替えを,審判段階ではなく,訴訟段階に至ってから特許庁の側が行うことは,審決に理由を付することを義務づけた特許法157条の趣旨にも反するものであり,許されないといわざるを得ない。なお,審決取消訴訟において,審判の手続で審理判断された刊行物記載の発明との対比における進歩性の有無を認定して審決の適法,違法を判断するにあたり,審判の手続には現れていなかった資料に基づき当業者の特許出願当時における技術常識を認定し,これによって同発明の持つ意義を明らかにすることは許されるとしても(最高裁昭和54年(行ツ)第2号同55年1月24日第一小法廷判決・民集34巻1号80頁参照),刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を,技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることが許されるとまで解することはできない。

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平成22(行ケ)10068 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年11月08日 知的財産高等裁判所

 進歩性認定誤り無し、手続き違背もなしと判断されました。
 原告は,審決において新たに8つの文献が周知例として追加された,あるいは,審決と拒絶査定とで主たる公知文献が異なっていたにもかかわらず,原告に意見書を提出する機会が与えられなかったことは,手続違背に当たると主張する。(2) 平成5年法律第26号による改正前の特許法159条2項,50条は,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない旨を規定する。その趣旨は,審判官が新たな事由により出願を拒絶すべき旨の判断をしようとするときは,出願人に対してその理由を通知をすることによって,意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるから,拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは,手続の過程,拒絶の理由の内容等に照らして,拒絶理由の通知をしなかったことが出願人(審判請求人)の上記の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべきである。(3) これを本件についてみるに,なるほど,拒絶査定には,拒絶理由通知書にて引用されていなかった引用例(以下「本件引用例」という。)が挙げられている。すなわち,拒絶理由通知書では,当時の請求項1及び2の発明と特開平3−235116号公報記載の発明とを対比して容易想到性判断をし,拒絶査定でもこの判断枠組みは維持されつつ,本件引用例が引用文献の一つとして付加された。原告はこの拒絶査定に対し,請求項を一つに絞り,前記第2,2の下線部分を付加する補正をするとともに拒絶査定不服の審判請求をした。その請求書で原告は「本願発明が特許されるべき理由」として,「(1)本願発明の説明」,「(2)補正の根拠の明示」,「(3)引用発明の説明」,「(4)本願発明と引用発明の対比」の主張をし,本願発明の特徴である第1〜第3の表示手段と関係する本件引用例の構\成を上記「(3)引用発明の説明」の項で掲げた上,「(4)本願発明と引用発明の対比」の項において,本件引用例の構成を中心にして,上記補正により付加された「第3の表\示手段」と対比主張し,この主張をもって審判請求が成り立つべき理由の中心に据え,さらに,「本願発明の特有の構成である,現況調査手段,電話発信手段及び通話中手段を同時に備える」構\成との関係についても付加しているが,その根拠については抽象的な理由を述べるにとどまっている。審決は,この審判請求書に基づいてなされたものであり,上記付加された補正部分の構成の容易想到性の判断が審判で審理されるべき中心点であることを念頭に置いて本願発明の容易想到性を判断していたであろうことは,上記の経緯から推認されるところである。なるほど,拒絶査定が引用している拒絶理由通知での引用公知文献と,審決で引用した主たる公知文献(本件引用例)とは異なっているが,本件引用例(甲10)は拒絶査定でも挙げられており,審判請求書で原告が主張として中心に据えたのは,本件引用例と対比しての本願発明(特に上記補正で付加された構\成について)の進歩性であった経緯にかんがみると,原告は審判請求時において,本願発明の容易想到性判断で対比されているのは本件引用例であったことを十分に認識していたものといえるのであるから,本件引用例を対比すべき主たる公知文献として本願発明の容易想到性判断をするに際して,改めて拒絶理由を通知しなかったとしても,原告にとって意見書の提出や補正の機会が奪われたということはできず,審判手続には,平成5年法律第26号による改正前の特許法159条2項が準用する同法50条に違反する手続違背があったとすることはできない。さらにいえば,審決は,本件引用例との対比において本願発明との間に相違点を8点認定している。このことは,審決が本件引用例を形式上主たる公知文献としたとはいえ,本願発明が多くの公知技術の組合せによって容易に推考し得たものであることを念頭に置いて判断したものということができるのであり,実質的な判断枠組みは拒絶査定から変化がなく,審判請求とともに補正がされたのに伴い,視点を変えて判断し直したと評価するのが相当である。また,原告は,審決において8つの周知例が付加された点についても主張しているが,これは本願発明が多くの技術を組み合わせた発明であることによるものであるし,上記説示のとおり,審決における実質的な判断枠組みは拒絶査定から変化がないものと評価すべきであるから,原告の上記主張も手続違背を裏付けるものとしては採用することができない。\n

◆判決本文

◆関連事件です。平成22(行ケ)10049

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平成22(行ケ)10078 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成22年09月30日 知的財産高等裁判所

 不使用であるとした審決が取り消されました。争点の1つは「国際事務局への届け出が遅れた場合に真の住所とはどこか」です。
 本件取消審判請求の副本の送達は,原告が,日本国内に営業所を持たない法人であり,上記登録手続から審決までの間,日本において,いわゆる商標管理人を置いていなかったことを理由として,審判長により,航空扱いとした書留郵便に付して,国際登録に記載された原告の住所地に宛てて発送されているので,法の要求する要件を,一応備えているといえる。しかし,前記のとおり,「送達」は,送達を受けるべき者が,現実に書類の内容を了知したか否かにかかわらず,手続を進行させることを可能とさせるものであり,当事者の実体上及び手続上の権利・利益に重大な影響を及ぼすおそれがある手続であることに照らすならば,送達が適法であるか否かについては,送達を受けるべき者にとって,防御の機会が十\分に確保されていたか否かを基準として判断すべきである。そのような観点に照らすならば,航空扱いとした書留郵便に付してされた送達が,適法なものとして扱われるためには,特段の事情の存在しない限り,送達を受けるべき当事者の真の住所に宛ててされた場合であることを要すると解するのが相当である。上記認定事実によれば,審判長は,本件取消審判請求書の副本について,航空扱いとした書留郵便に付して発送したが,その送達は,原告の旧住所地に宛てたものであって,原告の真の住所に宛てたものではないから,上記送達には,瑕疵があり,原告は,審判手続において審理を受ける機会を実質的に奪われたと評価すべきである。
・・・(4) また,平成21年12月29日,大阪市西区内の店舗内において,本件商標が付された商品が陳列されている。もっとも,商品が陳列されている時期は,本件取消審判請求の予告登録後ではあるが,商品が陳列されている写真が残されている事実から,それに先立つ時期に,原告が,日本市場に参入できるかを試みるために,日本の個人業者を選んで,市場展開の可能\性などを調査したことが推測され,撮影の対象とされた商品は,原告が日本の業者に販売した原告商品であると推認して差し支えない(甲9)。以上認定した事実経緯を総合するならば,原告は,本件取消審判請求の登録前3年以内である平成18年1月から平成20年4月に,少なくとも5回にわたり,大阪府羽曳野市の個人に対して指定商品に該当する原告商品を販売し,その際,同販売に関する取引書類(請求書)に,本件商標を付して,本件商標を使用したことを認定することができ,同認定に反する証拠はない。

◆判決本文

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平成22(行ケ)10095 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成22年06月09日 知的財産高等裁判所

不服審判の請求期限の計算を間違って、審判請求書が却下された取り消し訴訟です。被告は取り消し事由争わず、却下処分取り消されました。

◆判決本文

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平成21(行ケ)10157等 審決取消当事者参加事件 特許権 行政訴訟 平成21年11月19日 知的財産高等裁判所

少し前の判決ですが、アップしておきます。訂正審判の部分確定に関する判断です。
特許に関する審決の取消訴訟において審決取消判決が確定したときは,審判官は特許法181条5項の規定に従い当該審判事件について更に審理・審決をすることになるが,審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから,再度の審理・審決には,同法33条1項の規定により,上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして,この拘束力は,判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから,審判官は取消判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないことは明らかである(最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決・昭和63年(行ツ)第10号民集46巻4号245頁)。そして,前記のとおり,平成19年2月16日になされた第1次審決は,平成20年5月28日に言い渡された第1次判決により取り消され,その理由は第3,1(1)エのとおりであり,同判決は確定したのであるから,本件審決を担当する審判官は,第1次判決の有する拘束力の下で認定判断しなければならないこととなる。ところで,第1次判決は,前記のとおり,「原告からなされた平成18年9月13日付けの本件訂正審判請求(甲4)は,旧請求項1〜7を新請求項1〜7等に訂正しようとしたものであるところ,その後原告から平成19年1月15日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正(甲7)の内容は新請求項3・5・7を削除しようとするものであり,同じく原告の平成19年1月15日付け意見書(甲6)にも新請求項1・2・4・6の訂正は認容し新請求項3・5・7の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから,審判請求書の補正として適法かどうかはともかく,原告は,残部である新請求項1・2・4・6についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは,原告が削除を求めた新請求項3・5・7は,その他の請求項とは異なる実施例(『本発明の異なる形態』,『実施例2』)に基づく一群の発明であり,発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており,仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても,残余の部分は訂正後の請求項1・2・4・6とその説明,実施例の記載として欠けるところがないことからも裏付けられるというべきである。そうすると,本件訂正に関しては,請求人(原告)が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項3・5・7に関する訂正事項と,新請求項1・2・4・6に係わるものとでは,少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり,これをせず,原告が削除しようとした新請求項3・5・7についてだけ独立特許要件の有無を判断して,新請求項1・2・4・6について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで,その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものというほかない。」(甲9,64頁下9行〜65頁15行)等とするものであり,一方,本件審決(第2次審決)は,「以上のとおり,本件訂正請求は,複数の請求項について訂正を求めるものであり,訂正発明3,5及び7に係る発明は,訂正要件を満たさないものであり,訂正発明1,2,4及び6に係る発明は,訂正要件を満たすものである。ここで,平成20年7月10日言渡の最高裁判所判決(平成19年(行ヒ)318号)を参照するに,該判決では,『複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は,複数の請求項に係る特許出願の手続と同様,その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予\定されているといえる。』(判決5頁)と判示されていることから,訂正事項の一部にでも訂正要件を満たさない部分があれば,訂正審判請求は,一体として棄却されることとなる。これを本件訂正審判請求に当てはめてみると,本件訂正審判請求が一部訂正要件を満たす部分があるとしても,訂正審判請求は,その全体を一体不可分のものとして取り扱われなければならず,結局,一体として棄却すべきものである。」(33頁9行〜22行)等としたものである。そうすると,第1次判決が請求項1・2・4・6項と請求項3・5・7項とは分けて判断すべきであるとして第1次審決を取り消しているのに,本件審決(第2次審決)が請求項1〜7項の全体を一体不可分のものとして取扱うべしとして訂正審判請求を不成立としていることは,被告主張の最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決(平成19年(行ヒ)第318号民集62巻7号1905頁,前述した「平成20年最高裁判決」)を考慮しないとすれば,第1次判決の拘束力に反する判断をしていることになる。(2)ア これに関して被告は,行訴法33条1項に基づく拘束力は処分時以降に事情変更が生じた場合には及ばないところ,平成20年最高裁判決は第1次判決が依拠した昭和55年最高裁判決の射程を限定し,また訂正審判請求について一体として判断すべきことを判示しているから,これは処分時以降の事情変更に当たり本件審決に拘束力違反はない等と主張し,一方,これに対し当事者参加人は,被告の主張は取消判決の拘束力が法的拘束力であるのに対し判例の効力が事実上の効力であるという差異を看過するものである,平成20年最高裁判決は特許異議申立てにおいて訂正請求がなされた場合について訂正の許否を請求項ごとに判断すべきことを判示したもので,訂正審判請求に関する見解部分は傍論にすぎず,判例としての効力を生じない,等と反論する。イ 被告が事情変更に当たるとする最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決(平成19年(行ヒ)第318号民集62巻7号1905頁)は,特許庁がなした特許取消決定の取消しを求める訴訟についての判示であり,最高裁判所民事判例集62巻7号1905頁以下に記載された判決要旨は「特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合,特許異議の申\立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は,訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり,一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として,他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。」とするものであり,判決の原文は「(1) 特許法は,一つの特許出願に対し,一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ,これに基づいて一つの特許が付与され,一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており,請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構\造に基づき,複数の請求項に係る特許出願であっても,特許出願の分割をしない限り,当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく,一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし,他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このことは,特許法49条,51条の文言のほか,特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で,特許法は,複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不適当と考えられる一定の場合には,特に明文の規定をもって,請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており,特許法185条のみなし規定のほか,特許法旧113条柱書き後段が『二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申\立てをすることができる。』と規定するのは,そのような例外規定の一つにほかならない(特許無効審判の請求について規定した特許法123条1項柱書き後段も同趣旨)。(2) このような特許法の基本構造を前提として,訂正についての関係規定をみると,訂正審判に関しては,特許法旧113条柱書き後段,特許法123条1項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上,訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること(特許法126条5項,128条参照)にも照らすと,複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は,複数の請求項に係る特許出願の手続と同様,その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予\定されているといえる。これに対し,特許法旧120条の4第2項の規定に基づく訂正の請求(以下『訂正請求』という。)は,特許異議申立事件における付随的手続であり,独立した審判手続である訂正審判の請求とは,特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも,本件訂正のように特許異議の申\立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては,いわゆる独立特許要件が要求されない(特許法旧120条の4第3項,旧126条4項)など,訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており,訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして,特許異議の申\立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は,請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから,このような訂正請求をする特許権者は,各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり,また,このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと,特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると,特許異議の申\立てについては,各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており,各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して,特許異議の申\立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても,各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され,その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。被上告人は,発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが,昭和62年法律第27号による特許法の改正により,いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され,しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると,同改正後の特許法の下で,上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。前掲最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決は,いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが,複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり,その趣旨は,特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが,本件のように,複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において,請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。(3) 以上の点からすると,特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合,特許異議の申\立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については,訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり,一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として,他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。(4) これを本件についてみると,上告人は,訂正事項aは特許請求の範囲の減縮を目的とする旨主張して,これを含む本件訂正の請求をしているところ,訂正事項aは,特許異議の申立てがされている請求項1に係る訂正であるから,他の請求項に係る訂正事項とは可分のものとして,個別にその許否を判断すべきものである。ところが,本件決定は,請求項2に係る訂正事項bが訂正の要件に適合しないことのみを理由として,請求項1に係る訂正事項aについて何ら検討することなく,訂正事項aを含む本件訂正の全部を認めないと判断したものである。これを前提として本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の認定をし,請求項1に係る部分を含む本件特許を取り消した本件決定には,取り消されるべき瑕疵があり,この瑕疵を看過した原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」等とするものである。一方,上記判決が引用する最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決(昭和53年(行ツ)第27号・28号民集34巻3号431頁,前述の「昭和55年最高裁判決」)は,実用新案権者のなした明細書の訂正審判請求の事案に関し,「…実用新案登録を受けることができる考案は,一個のまとまった技術思想であって,実用新案法39条の規定に基づき実用新案権者が請求人となってする訂正審判の請求は,実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面(以下「原明細書等」という。)の記載を訂正審判請求書添付の訂正した明細書又は図面(以下「訂正明細書等」という。)の記載のとおりに訂正することについての審判を求めるものにほかならないから,右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として,本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには,訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にわたつて訂正するものであるとしても,これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく,これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。それ故,このような訂正審判の請求に対しては,請求人において訂正審判請求書の補正をしたうえ右複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは格別,これがされていない限り,複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけであり,たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められ,かつ,右の一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではないときであつても,その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。」とするものであり,確定判決たる第1次判決は,訂正審判請求において可分的取扱いが許されるとした「一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したとき」に該当するとしたものである。ウ 思うに,行訴法33条1項の定める拘束力を有する確定判決(第1次判決)がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって,当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であるのみならず,仮にこれを肯定する見解を採ったとしても,平成20年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。すなわち,被告が事情変更の論拠とする平成20年最高裁判決は,前記のとおり,第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり,その判示も,訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し,改善多項制の法改正がなされた後においてはこれを可分と解するとしたものである。そして,訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は,訂正審判請求については,その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予\定されているとの原則的な取扱いについて判示したものであり,昭和55年最高裁判決に依ってなされた第1次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示,すなわち,請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは,それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある,との判示を否定するものとは解されない。このことは,平成20年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和55年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。エそうすると,平成20年最高裁判決は,昭和55年最高裁判決に依ってなされた第1次判決(取消判決)の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから,被告の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

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平成21(行ケ)10148 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年11月19日 知的財産高等裁判所

 拒絶査定不服審判請求について,共有者全員が記載されていなかった審判請求書を却下した判断は誤りであったとして、審決を取り消しました。
 「特許を受ける権利の共有者全員の代理人が,共有者のためにその審判を請求するには,審判請求書の請求人欄に,当事者として共有者全員の氏名を記載すべきものであることはいうまでもない。他方,特許を受ける権利の共有者の代理人が行った審判請求において,それが共有者全員の「共同して請求」したものに当たるかどうかについては,単に,審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく,その請求書の全趣旨を合理的に探求し,当該特許出願について特許庁側の知り得た事情等をも勘案して,総合的に判断すべきものである。共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように,共有者の全員が共同して請求することが法律上の要件とされている場合において,共有者の全員それぞれからそのための委任を受けている代理人が,共有者の一部の者のためにのみ審判請求をし,その余の共有者のためにはこれを行わないときは,共有者全員の利益を害することになり,自ら審判請求の手続要件の欠缺をもたらし,拒絶査定を確定するにも等しいのであるから,代理人がこのような行動に出ることは合理的にみて考えられないことである。そうすると,代理人がこのような不合理な行為を行うのもやむを得ないとする特段の事情がない限り,当該審判請求は,たとえ,外観上共有者の一部の者のためにのみする旨の表示となっている場合であっても,実際には,共有者の全員のためにしたものと推認するのが相当である。・・・・このような事実関係の下においては,・・・原告両名のために審判を請求する代理権を有する者であることを知り得たのであるから,代理人がこのような不合理な行為を行うのもやむを得ないとする特段の事情が認められない本件においては,本件審判請求書の記載上は,原告チェイルのためにすることが明記されてはいないけれども,実際には,原告両名のためにしたものと推認され,代理人による本件審判の請求の法律的効果は,本人たる原告両名に帰属すると解すべきである。(3) そうすると,本件審判の請求は,原告両名によるものであるにもかかわらず,本件審判請求書の審判請求人の欄には原告三星のみが記載されていたのであるから,特許法131条1項の規定に定める方式についての不備があることになる。よって,審判長としては,同法133条1項に基づき,相当の期間を指定してその表示の補正をすべきことを命じるべきであり,・・・・」\n

◆判決本文

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平成20(行ケ)10464 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年10月29日 知的財産高等裁判所

 経過のうち問題となる部分のみ説明します。H20/10/24に無効審決がなされ、特許権者は本件取消訴訟を提起すると共に、クレームを減縮する訂正審判を別途請求しました(H21/2/24)。この訂正審判は、(H21/9/16)に確定しました。知財高裁は、クレーム減縮する訂正が確定したので、H20/10/24の無効審決を取り消しました。
 「第1次無効審決に対して審取請求するとともに、第1次訂正審判を請求した第2次訂正は,請求項1に係る特許請求の範囲の記載を別紙1から別紙3のとおりとする訂正であって,その訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とすることは,明らかである(甲21,22,30)。また,本件審決が対象とした,請求項1に係る特許請求の範囲の記載を別紙2のとおりとする発明と比較しても,第2次訂正は,打抜加工が可能であることを特許請求の範囲に記載することにより,成形加工及び打抜加工の両方を行うパンチプレス機に限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものといわざるを得ない。したがって,無効審決である本件審決の取消訴訟の係属中に本件特許権について特許請求の減縮を目的とする本件訂正審決が確定したのであるから,本件審決は,取り消されなければならない(最高裁平成7年(行ツ)第204号平成11年3月9日第三小法廷判決・民集53巻3号303頁)。」\n

◆平成20(行ケ)10464 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年10月29日 知的財産高等裁判所

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平成20(行ケ)10433 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月16日 知的財産高等裁判所

 拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断したので、手続き違背を理由として審決を取り消すとともに、周知技術についても一言述べました。  「このように,拒絶査定と審決とでは,「表面に吸着」する点に関し,同一性のある解釈をしていたとは認められず,むしろ,拒絶査定及び審決における各説示の文言等に照らし,前者はこれを「表\面への吸着」と解釈し,後者は表面のみならず「吸収」を含む現象と解釈していることが認められる。したがって,審決は,拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断したといわざるを得ない。そして,前記第3で主張するとおりの原告らの解釈及び前提に立てば,この「表\面に吸着」する点はまさしく本願発明の重要な部分であるところ,原告らの意見書や審判請求書における主張からすれば,「表面に吸着」する点に関し,原告らは,審判合議体とは異なる解釈をし,本願発明や引用発明を異なる前提で捉えていることが認められるのであるから,これに対して,審決が,拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて,「表\面に吸着し」との点について判断をしている以上,原告らに対し,意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。なお,審決が原告らに対し上記のような意見を述べる機会を付与しなかったとしても,その双方の場合について実質上審理が行われ,原告らが必要な意見を述べているなどの特段の事情があれば,審決のとった措置は実質上違法性がないということもできないではないが(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10538号,同20年2月21日判決の第5の1(4) 参照),本件においては,そのような特段の事情を認めることはできない。ウ さらに,審決は,拒絶理由通知においてなんら摘示されなかった公知技術(周知例1及び2)を用い,単にそれが周知技術であるという理由だけで,拒絶理由を構成していなくとも,特許法29条1,2項にいういわゆる引用発明の一つになり得るものと解しているかのようである。すなわち,審決は,相違点1について,「排ガスがリーンのときに,NOx浄化触媒としてNOxを触媒表\面へ吸着するものは周知(例えば,周知例1及び周知例2参照。以下「周知技術1」という。)であることから,相違点1に係る本願発明の発明特定事項は周知である。」と説示し,また,相違点2についても,「内燃機関がリーン運転しているとき,前記NOx浄化触媒で排ガス中のNOxを吸着し,吸着後に,排ガスを数秒間ストイキもしくはリッチの状態とし,前記NOx浄化触媒で吸着したNOxを還元剤と接触反応させてN2に還元して排ガスを浄化することは周知(‥‥‥)であり,相違点2に係る本願発明のように時間及び深さを決定することは,周知例1及び周知例3の周知技術2を勘案すれば,適宜なし得る設計的事項に過ぎないものである。」,そして,「本願発明は,引用発明,周知技術1及び周知技術2に基づいて当業者が容易に発明することができたものである」という説示をしているが,誤りである。被告主張のように周知技術1及び2が著名な発明として周知であるとしても,周知技術であるというだけで,拒絶理由に摘示されていなくとも,同法29条1,2項の引用発明として用いることができるといえないことは,同法29条1,2項及び50条の解釈上明らかである。確かに,拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても,例外的に同法29条2項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが,それは,拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や,容易性の判断の過程で補助的に用いる場合,ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるのであって,周知技術でありさえすれば,拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。被告の主張する周知技術は,著名であり,多くの関係者に知れ渡っていることが想像されるが,本件の容易想到性の認定判断の手続で重要な役割を果たすものであることにかんがみれば,単なる引用発明の認定上の微修整,容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるということはできないから,本件において,容易想到性を肯定する判断要素になり得るということはできない。」\n

◆平成20(行ケ)10433 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月16日 知的財産高等裁判所

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平成21(行ケ)10004 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月03日 知的財産高等裁判所

 一部の請求項に関する訂正が訂正要件を満たしていないという理由で、全体として訂正は認めないとした判断が取り消されました。
 昭和62年法律第27号による特許法の改正によりいわゆる改善多項制が,そして,平成5年法律第26号による特許法の改正により無効審判における訂正請求の制度がそれぞれ導入され,特許無効審判の請求については,2以上の請求項に係るものについては請求項ごとにその請求をすることができ(特許法123条1項柱書き後段),請求項ごとに可分的な取扱いが認められているところ,特許無効審判の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は,この請求項ごとに請求をすることができる特許無効審判請求に対する防御手段としての実質を有するものであるから,このような訂正請求をする特許権者は,請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり,また,このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと,特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることに照らすと,特許無効審判請求がされている請求項についての特許無効の範囲の減縮を目的とする訂正請求は,請求項ごとに個別に行うことが許容され,その許否も請求項ごとに個別に判断されることになる(前掲最高裁平成20年7月10日判決参照)。そして,特許無効審判の請求がされている請求項についての訂正請求は,請求書に請求人が記載する訂正の目的が,特許請求の範囲の減縮ではなく,明りょうでない記載の釈明であったとしても,その実質が,特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば,このような訂正請求をする特許権者は,請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり,また,このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと,特許無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることからして,請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され,その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものである。(2) これを本件についてみるに,特許無効審判請求に係る本件審判において,請求人である被告は,本件発明に係る特許請求の範囲の記載が不明確であるなどとの無効理由を主張したこと(甲20),これに対し,被請求人である原告は,被告主張の無効理由を回避するために,特許無効審判における訂正の請求として,本件特許の請求項1ないし3,5,9ないし13,18,19,21ないし25につき本件訂正請求を行ったこと(甲18,22)が認められ,本件訂正請求は,特許無効審判請求に対する防御手段としてされたものであることが明らかである。(3) そうすると,本件訂正請求は,請求項ごとに個別に行われたものであった以上,その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものといわなければならない。そして,本件訂正請求は,直接的には本件特許に係る請求項のうち1ないし3,5,9ないし13,18,19,21ないし25の訂正を求めるものであるが,前記第2の2のとおり,本件特許は,請求項1ないし26から成り,請求項2ないし26はいずれも請求項1を直接的又は間接的に引用する従属項であるから,請求項1について訂正を求める本件訂正は,請求項1を介してその余の請求項2ないし26についても訂正を求めるものと解さなければならない。しかるところ,本件審決は,本件訂正につき,請求項19及び23についてのみ判断をし,その訂正が求められないことをもって,他の請求項1ないし18,20ないし22及び24ないし26に係る訂正の判断をしないまま,これらの請求項に係る訂正も認められないとしたものであるから,これらの請求項に係る各訂正事項につき判断をすることなく,本件発明1ないし18,20ないし22及び24ないし26の各要旨認定をしてしまったものであって,この点において,本件審決には違法があることになる。(4) また,本件訂正のうち請求項19についても,本件審決は,同請求項が直接的又は間接的に引用する請求項1ないし3,5,9ないし13及び18に係る各訂正事項につき判断をすることなく,本件発明19の要旨認定をしてしまったものであって,この点において,本件審決には違法があることになる。」  

◆平成21(行ケ)10004 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月03日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年07月29日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした無効審決に対して、i)手続き違背、ii)新規事項ではない、iii)実施可能要件違反なし等を理由として審決が取り消されました。
  「審判手続等の経緯のアないしウによれば,請求項2に係る特許発明について,請求人(被告)から,甲1を引用例とした進歩性欠如を理由による無効審判が請求され,その後,請求人(被告)により,口頭審理手続において甲6を主引用例とした無効理由が主張された。これに対して,審決は,甲1及び甲6に基づいて進歩性を欠くとの理由により無効とすべきであると判断した。そうすると,審決の判断の基礎となった無効理由について,被請求人である原告には,意見を申し述べる機会(特許法134条2項,153条2項)及び訂正請求をする機会(同法134条の2第1項)が付与されていなかったものというべきである。」
「上記によれば,メインCPU31が実行した内部抽選処理の結果に基づいて内部抽選データISDの当選フラグがセットされ,また,サブCPU55に開始情報Aが入力されてから停止操作情報Bが入力されるまでの期間T1(すなわち,メインリールの回転中の期間)において,第1処理を選択するか第2処理を選択するかを,サブCPU55が制御プログラムに従って決定することが記載されているということができる。また,このサブCPU55が第1処理を選択するか第2処理を選択するかを決定する処理の例示として,メインCPU31から送信される内部抽選データISDに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第2処理を選択して実行してもよいことが記載されているということができる。イそして,「メインCPU31が実行した内部抽選処理の結果に基づいて当選フラグがセットされた内部抽選データISD」が「抽選手段の抽選結果」に相当するといえることに照らせば,本件特許明細書(甲18,段落【0216】)の「内部抽選データISDに含まれる所定の当選フラグがセットされている場合に第2処理を選択して実行してもよい」との記載部分に,「抽選手段の抽選結果に基づいて第2処理を選択的に実行する」との事項が明確に示されていると解される。そして,本件特許明細書(甲18)には,第1処理を選択して実行することを妨げる記載はないのであるから,「第2処理を選択して実行してもよい」との記載部分を見た当業者は,第1処理の選択と第2処理の選択を決定する処理に関して,「第1処理を選択して実行してもよい」と理解するのが自然である。そうすると,「抽選手段の抽選結果基づいて第1処理を選択的に実行する」ことが,本件特許明細書(甲18)に,実質的に記載されているということができる。」
「特許法36条4項は,「発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。」と定め,同条同項1号において,「一経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。そして,上記の「経済産業省令」に当たる特許法施行規則24条の2は,「特許法第三十\六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は,発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定めている。特許法36条4項1号において,「通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」(いわゆる「実施可能\要件」)を規定した趣旨は,通常の知識を有する者(当業者)がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したといえない発明に対して,独占権を付与することになるならば,発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるからである。ところで,そのような,いわゆる実施可能\要件を定めた特許法36条4項1号の下において,特許法施行規則24条の2が,(明細書には)「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは,特許法が,いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を,実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば,特許法施行規則24条の2の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は,実施可能\要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって,実施可能要件と別個の独立した要件として,形式的に解釈適用されるべきではない。」

◆平成20(行ケ)10237 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年07月29日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10118 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年01月26日 知的財産高等裁判所

   審決については維持したものの、最後に付言がなされました。
 「(2) 特許無効審判において,請求人が主張した無効理由とは別個の無効理由を審理するためには,あらかじめ審判手続において,特許法153条2項の規定による通知をし,当事者に意見を申し立てる機会を与える手続を採らなければならない。上記規定が設けられたのは,当事者に対して,適正公平な審判手続を保障するとの趣旨のみならず,第三者に対して,審決の効力の及ぶ範囲を明確にするとの趣旨によるものと解される。とりわけ,後者の趣旨は重要であり,特許法167条に「何人も,特許無効審判・・・の確定審決の登録があったときは,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定されていることを併せ考慮すると,審決の判断の基礎とした無効理由を構\成する事実及び証拠がどのようなものであるかを,審判手続において明確にさせることが必要不可欠であるといえる。したがって,請求人が主張した無効理由を審決で摘示することは必須であり,また,請求人が主張しない無効理由について,上記のような手続を採ることなく,審決において判断することは,手続上の違法を来す余地があるというべきである(知的財産高等裁判所平成19年(行ケ)第10380号事件・平成20年11月27日判決参照)。
 (3) 本件についてみると,実施発明4についての無効理由に係る事実(実施発明4が本件発明と同一であり,かつ,公然実施されたものであるとの事実)は,実施発明1ないし3についての無効理由に係る事実(「神戸第7突堤工事」において実施された発明(実施発明1ないし3)が,本件発明と同一であり,かつ,公然実施されたものであるとの事実)とは,実施の場所,日時等が明らかに異なるものであって,別個の事実である。そして,本件全証拠によるも,本件審判の手続において,特許法153条2項の規定による通知がされ,当事者に意見を申し立てる機会を与える手続が採られたことを認めるに足りる証拠は,これを見いだすことができない。そうすると,審決が理由において述べた,大阪府守口市内のNTTの現場でのペデスタル杭の撤去工事において実施された発明(実施発明4)は本件発明と同一ではないとした判断部分は,原告が無効審判請求において主張していない無効理由について,特許法所定の手続を採ることなく,当該無効理由が存在しないとしたものといえる。
 (4) 以上のとおり,審決は,特許法の規定する適正な手続を経ることなく,前記第2の3の(2)のエのとおり述べて,実施発明4が本件発明と同一であり,かつ,公然実施されたものであるとの無効理由が成立しない旨の判断を示した点において,適切さを欠いた点がある。しかし,?@原告が,審決の審理手続の違法については,取消事由として主張せず,実施発明4に関する審決の判断の誤りのみを取消事由として主張していること,?A本件審判について請求不成立の審決をするに際し,実施発明4について判断を示す必要はないこと,?B全体として,上記の適切妥当を欠いた手続及び理由は,審決の結論に影響を与えるものとはいえないこと等の諸点を総合すると,上記の点は,審決を取り消すべき事由に当たらないと解される。」

◆平成20(行ケ)10118 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年01月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10283 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月29日 知的財産高等裁判所

   最高裁第一小法廷判決(平成19年(行ヒ)第318号)を受けた知財高裁の判断です。
  「平成6年法律第116号附則6条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前(以下「平成6年改正前」という。)の特許法126条3項は「第一項ただし書第一号の場合は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」と規定し,同条1項ただし書第1号は「特許請求の範囲の減縮」を掲記するところ,同条3項の上記「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構\成される発明」とは,「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であって,「減縮されていない発明」を含むものではないというべきである。もっとも,上記文言は,文理上,「訂正後における特許請求の範囲に記載されている全ての事項により構成される全ての発明」と解釈する余地があるが,特許法における訂正の審判の位置付けに照らすと,このように解釈することはできないというべきである。すなわち,平成6年改正前の特許法126条が定める訂正の審判は,主として特許の一部に瑕疵がある場合に,その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判請求されるおそれがあるので,そうした攻撃に対して備える意味において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておくための制度である。他方,特許法153条3項は「審判においては,請求人が申\し立てない請求の趣旨については,審理することができない。」と規定しており,訂正の審判においては,訂正を許すべきか否かが判断の対象となり,(その限度で同条1項及び2項に基づいて職権で広範囲に審理できるものの,)求められた訂正の可否を超えて判断することは許されないのである。仮に,特許権者が,複数の請求項の一部の請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を求めて訂正審判を請求した場合において,その訂正の可否を,一旦査定・登録された,訂正を求めていない他の請求項に係る発明についての独立特許要件の具備の有無にも係らしめるというのであれば,訂正審判請求がされるたびに,特許庁は,全請求項について審査を繰り返すことになってしまうほか,特許権者が権利行使の準備等のために必要と考えている訂正について,適時に判断を得ることができない結果ともなり得るし,制度についてのこのような理解は,ひいては,特許権者が訂正したいと考えている請求項のみについて,第三者をして形式的な無効審判を請求させた上,当該審判手続において訂正請求をすることによって実質的に必要な訂正の効果を確保しようとするなど,制度の不健全な利用を招来するおそれすらある。したがって,平成6年改正前の特許法126条3項において,独立特許要件の存在が求められる発明は,「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」であるというべきであり,審決の判断中,本件訂正において訂正の対象とされていない請求項3,4に記載された発明について独立特許要件の有無を検討した部分は,審決の結論を導くために必要なものではなく,そもそも本訴における審理の対象となり得ないものであったというべきである。  なお,平成20年7月10日最高裁第一小法廷判決(平成19年(行ヒ)第318号)は「特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合,特許異議の申\立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については,訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり,一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として,他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。」と判断したものであるが,その前提として,特許査定及び訂正審判請求と訂正請求の法的性質が異なることを示すために,「訂正審判に関しては,特許法旧113条柱書き後段,特許法123条1項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上,訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること(特許法126条5項,128条参照)にも照らすと,複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は,複数の請求項に係る特許出願の手続と同様,その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。」と説示するほか,「訂正請求の中でも,本件訂正のように特許異議の申\立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては,いわゆる独立特許要件が要求されない(特許法旧120条の4第3項,旧126条4項)など,訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており,訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。」と判示している。しかしながら,上記判示中において「一体不可分」とされているのは,あくまでも「複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求」であり,「新規出願に準ずる実質を有する」との判示も,訂正が求められている請求項については,訂正後の特許請求の範囲の記載に基づく新たな特許出願があったのと同様に考えることができることを述べていると理解すべきものであって,訂正が求められていない請求項を含む全ての請求項について特許性の有無を再審査することまで求められるものでないことは明らかである。」

取り消された判決はこちらです
    ◆平成18(行ケ)10314 特許取消決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月29日 知的財産高等裁判所
  知財高裁は、「願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において,その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合(すなわち訂正が単なる誤記の訂正であるような形式的なものでない場合)には,請求人において訂正(審判)請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り,複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず,たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく,かつ,一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても,その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である(前記最高裁昭和55年判決参照)。そしてこの理は,原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当するというべきである。」と判断しました。
◆平成19(行ケ)10283 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月29日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ヒ)318 特許取消決定取消請求事件 平成20年07月10日 最高裁判所第一小法廷

   最高裁は、訂正請求の一部が訂正要件を満たさないという理由で、当該訂正全体を認めなかった審決を取り消しました。
 「特許法旧120条の4第2項の規定に基づく訂正の請求(以下「訂正請求」という。)は,特許異議申立事件における付随的手続であり,独立した審判手続である訂正審判の請求とは,特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも,本件訂正のように特許異議の申\立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては,いわゆる独立特許要件が要求されない(特許法旧120条の4第3項,旧126条4項)など,訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており,訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして,特許異議の申\立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は,請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから,このような訂正請求をする特許権者は,各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり,また,このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと,特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると,特許異議の申\立てについては,各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており,各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して,特許異議の申\立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても,各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され,その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。」

原審はこちらです
    ◆平成18(行ケ)10314 特許取消決定取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月29日 知的財産高等裁判所
  知財高裁は、「願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において,その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合(すなわち訂正が単なる誤記の訂正であるような形式的なものでない場合)には,請求人において訂正(審判)請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り,複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず,たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく,かつ,一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても,その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である(前記最高裁昭和55年判決参照)。そしてこの理は,原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当するというべきである。」と判断しました。
◆平成19(行ヒ)318 特許取消決定取消請求事件 平成20年07月10日 最高裁判所第一小法廷

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◆平成19(行ケ)10244 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月16日 知的財産高等裁判所

 審判手続きにおいて、拒絶理由通知がなされなかったことを理由に拒絶審決を取り消しました。
  「特許法50条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は,通 知後に特許出願人に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると,拒絶 理由を明確化するとともに,これに対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の 当否を再検証することにより判断の慎重と客観性の確保を図ることを目的としたも のと解するのが相当であり,このような趣旨からすると,通知すべき理由の程度は, 原則として,特許出願人において,出願に係る発明に即して,拒絶の理由を具体的 に認識することができる程度に記載することが必要というべきである。これを特許 法29条2項の場合についてみると,拒絶理由通知があったものと同視し得る特段 の事情がない限り,原則として,出願に係る発明と対比する引用発明の内容,対比 判断の結果である一致点及び相違点,相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものというべきで\nある。 これを本件についてみると,前記のとおり,本件においては,引用例の指摘こそ あるものの,一致点及び相違点の指摘並びに相違点に係る本願発明の構成の容易想到性についての具体的言及は全くないのであるから,拒絶理由通知があったものと\n同視し得る特段の事情がない限り,拒絶理由の通知として要請されている記載の程 度を満たしているものとは到底いえないものといわざるを得ない。 イ 進んで,上記特段の事情の存否について検討するに,被告は,原告は引用例 を熟知していたのであるから,本件拒絶理由通知を受けた原告としては,当然,本 願当初発明と引用発明との間に相違する事項が存在すること及びその内容を正確に 理解し,また,『本願当初発明には,引用発明と相違する事項はあるが,その相違 点は容易である』と審査官が判断していることを理解していたといえる。」,「原 告は,審査官及び審判合議体が,理由4により本願を拒絶すべきものとしているこ とを十分に理解し,認識していたといえる。」などと主張する。確かに,上記(1)ウ及びオの本件意見書及び審判請求の理由の各記載によれば, 原告は,引用例の技術内容を熟知しており,本願当初発明又は本願発明と引用発明 との間に審決が認定したのと同一の相違点が存在することを認識していたものと認 められるし,本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定に拒絶の理由として理由4(進 歩性の欠如)が記載されていたのであるから,その具体的理由は不明であるものの, 審査官が,当該相違点に係る構成について当業者が容易に想到し得るものと判断したこと自体は理解することができたものと推認することができ,そうであるとすれ\nば,この限度で拒絶理由通知を不要とする特段の事情があったものと一応いうこと ができる。 しかしながら,上記のとおり,本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定には,当業 者が,引用発明との相違点に係る本願当初発明又は本願発明の構成を容易に想到し得たとする具体的理由については,それが周知技術を根拠とする点も含めて全く述\nべられていない上,当該容易想到性の存在が当業者にとって根拠を示すまでもなく 自明であるものと認めるに足りる証拠もないから,原告において,本願当初発明又 は本願発明と引用発明との間に相違点が存在することを認識し,かつ,審査官が当 該相違点の構成について当業者が容易に想到し得るものと判断していることを理解することができたからといって,そのことをもって,原告が,本願当初発明又は本\n願発明が引用発明を根拠に特許法29条2項の規定に該当するとの拒絶理由の通知 を受けたものと評価することはできない。」

◆平成19(行ケ)10244 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月16日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月28日 知的財産高等裁判所

 訂正審判について、一部の請求項の削除を行う補正をしたところ、審判官は、このような補正は、審判請求書の要旨変更に当たるから許されないとし、その削除しようとした請求項についてだけ独立特許要件の有無を判断して訂正を否定しました。知財高裁は、この審決を取り消しました。
 「上記(1)及び(2)によれば,原告からなされた平成18年9月13日付けの本件訂正審判請求(甲4)は,旧請求項1〜7を新請求項1〜7等に訂正しようとしたものであるところ,その後原告から平成19年1月15日付けでなされた上記訂正審判請求書の補正(甲7)の内容は新請求項3・5・7を削除しようとするものであり,同じく原告の平成19年1月15日付け意見書(甲6)にも新請求項1・2・4・6の訂正は認容し新請求項3・5・7の訂正は棄却するとの判断を示すべきであるとの記載もあることから,審判請求書の補正として適法かどうかはともかく,原告は,残部である新請求項1・2・4・6についての訂正を求める趣旨を特に明示したときに該当すると認めるのが相当である。本件における上記のような扱いは,原告が削除を求めた新請求項3・5・7は,その他の請求項とは異なる実施例(「本発明の異なる形態」,「実施例2」)に基づく一群の発明であり,発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており,仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても,残余の部分は訂正後の請求項1・2・4・6とその説明,実施例の記載として欠けるところがないことからも裏付けられるというべきである。そうすると,本件訂正に関しては,請求人(原告)が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項3・5・7に関する訂正事項と,新請求項1・2・4・6に係わるものとでは,少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり,これをせず,原告が削除しようとした新請求項3・5・7についてだけ独立特許要件の有無を判断して,新請求項1・2・4・6について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで,その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものというほかない。」

◆平成19(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年05月28日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10074 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月26日 知的財産高等裁判所

  拒絶査定不服審判における手続きおよび条文適用の判断に誤りがあるとして拒絶審決が取り消されました。
  経緯としては少し複雑です。出願人は、拒絶査定不服審判時に一部の請求項(請求項1,2)についてのみ限定的減縮の補正をしました。審判官は、補正が行われなかった請求項4について、拒絶理由では示されていた引例ではありますが、主引例を変更し審査における理由とは異なる理由で、独立特許要件を満たさないという理由で補正却下をした。このため、補正後の請求項1,2については判断することなく、補正前の特許請求の範囲に基づき、進歩性がないので拒絶審決がなされました。裁判所は、独立特許要件は補正した請求項についてのみ適用されるものであり、補正がされなかった請求項4について進歩性無しとして、補正却下したことは条文の解釈を誤っていると判断しました。
  「本件補正においては,前記(1)のとおり,限定的減縮に相当する補正がさ れた請求項は,請求項1及び2のみであり,請求項4は補正の対象になって いない。したがって,独立特許要件は,補正発明1又は2について判断すべ きであり,補正発明4について独立特許要件がないと判断した審決には,独 立特許要件の判断を誤った違法があり,本件補正を却下した点は誤りである。 ・・・一般に,出願に係る発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば, 一致点及び相違点の認定が異なることになり,これに基づいて行われる進歩 性の判断の内容も異なることになる。したがって,審決において,拒絶査定 における主たる引用例と異なる刊行物を主たる引用例として判断しようとす るときは,原則として,特許法159条2項で準用する50条本文の定めに 従い,拒絶理由を通知して,出願人に対し意見書を提出する機会を与えるべ きであり,出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り, 通知を懈怠してされた審決の手続は違法である。・・・ア まず,補正発明4と甲1発明及び甲2発明の属する技術分野が同一であっ ても,甲1発明と対比するか,甲2発明と対比するかによって一致点及び相 違点は異なり得ることは明らかである。また,主たる引用例は,その性質上, 同一又は類似の技術分野のものであることは当然であり,技術分野が同一で あることから,直ちに一致点及び相違点の認定が「容易に判断」されるもの ではない。したがって,被告の主張する?@の事情は,特段の事情となり得る ものではない。・・・ウ 以上のとおり,本件において,拒絶理由通知の懈怠があっても,出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情があると認めるに足りる証拠はない。 なお,確かに,被告の引用する東京高等裁判所平成5年(行ケ)第29号事 件・平成8年5月30日判決は,拒絶理由通知の懈怠があっても,出願人の 防御権を奪うものとはいえないときは,審判手続に違法があるとはいえない ことを判示している。しかし,出願人の防御権を奪うものか否かは,個々具 体の事案において判断されることであり,上記判決が周知技術として引用し た文献を改めて拒絶理由を通知することなく主たる引用例として用いても出 願人の防御権を害しないと一般的に判示したものではないことは明らかであ る。」

◆平成19(行ケ)10074 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年03月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10538 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月21日 知的財産高等裁判所

 拒絶査定と同じ引例ではあるが、そこから把握する技術内容を変更して拒絶審決した手続違背について裁判所は、審決を取り消すほどの具体的不利益が生じていないと判断しました。
    「このように,引用例としては同一であっても,そこから把握する技術内容を変更することは,その限りにおいて,本願発明と対比されるべき公知技術の内容を変更するものであり,出願人である原告には,新たな引用発明を前提として,意見陳述の機会を与えなければならなかったものというべきであるから,拒絶理由通知を行うことなくされた審決は,特段の事情がない限り,特許法159条2項の準用する同法50条の規定に違反するものというべきことになる。(4) そこで,審決の上記違法が本件の具体的な事情の下において審決を取り消すべき場合に該当するか否かを検討する。ア まず,本件拒絶理由通知における拒絶理由は,前記(2)アのとおり,「引用文献1〜4に記載された発明に基づいて容易に発明することができた」ということに尽き,本件拒絶査定でも同趣旨であり,「引用文献3に記載された発明に基づき容易に発明することができた」という趣旨の本件拒絶査定の備考欄の記載は,本件意見書で示された原告の意見にかんがみて,付加されたものにすぎないから,引用文献を限定したとはいえず,本件拒絶査定の理由は本件拒絶理由通知に記載された引用文献を変更したものでも,また,逸脱したものでもないということができる。イ しかしながら,上記(3)で判示したように,本件拒絶査定においては,引用文献2(引用刊行物)について何ら言及することなく,備考欄でも引用文献3(周知例1)を中心として拒絶すべき理由を説明していることなどをみると,審査段階では,引用文献2(引用刊行物)を引用文献として掲げながらも,審査官は,引用文献2(引用刊行物)を実質的には拒絶理由としておらず,このため,引用文献2(引用刊行物)を主引用例とする審決については,出願人である原告に意見・反論等の機会が実質上十分に与えられなかったなど,具体的な不利益を生じている疑念が生じるので,吟味することとする。本願発明の構\成についてみると,・・・・であるところ,拒絶理由通知に掲記された引用文献1〜4も,程度の差こそあれ,いずれも類似した構成の履物であって,各構\成について比較対比するについて,格別の困難があるとは考えられない。しかも,原告は,上記認定判示したように,本件意見書(前記(1)イ)において,引用文献2(引用刊行物)に関して意見・反論をしており,また,審判請求書(前記(1)エ)においても同様であるほか,本願発明と引用文献2(引用刊行物)との比較検討もしており,本件における原告の取消事由2,3に関する主張と比較検討しても,実質的に必要なところは論じ尽くしているとみることができ,原告に具体的な不利益が生じていたとは認められない。のみならず,原告の主張は,本願発明の「衝撃吸収シート」が格別の衝撃吸収機能を有していることなどを根拠とするものであるが,後に判示するように,原告の主張する根拠が認められないことから考えても,拒絶理由通知に記載された拒絶理由と拒絶査定で用いられた拒絶理由とは,基本的に近似した関係にあると認められるから,原告の主張は,この点からも失当である。」

◆平成18(行ケ)10538 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月21日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10455 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月12日 知的財産高等裁判所

 改善多項制下における訂正請求の確定時期について、判断されました。
  「イ 特許無効審判の手続において,無効審判請求の対象とされていない請求項について訂正請求がされ(特許法134条の2第5項後段参照),当該訂正請求につき「訂正を認める」との審決がされた場合は,審決のうち,当該請求項について「訂正を認める」とした部分は,無効審判請求の双方当事者の提起する取消訴訟の対象となるものではないから,審決の送達により効力を生じ,当該請求項は,審決送達時に,当該訂正された内容のものとして確定すると解するのが相当である。特許無効審判の手続において,無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合においては,審判合議体は,無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が独立特許要件を欠く等の理由により許されないことを理由として,無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求の許否に対する判断を行わずに,訂正請求を一体として許されないと判断することは,特段の事情のない限り,特許法上許されないというべきである。また,この場合において,無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求が許されないことを理由として,無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求の許否に対する判断を行わずに,訂正請求を一体として許されないと判断することも,特段の事情のない限り,特許法上許されないものである。」

◆平成18(行ケ)10455 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月12日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10172 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年11月28日 知的財産高等裁判所

   周知商標に類似する(4条1項10号違反)として無効とした審決を取り消しました。また、あわせて、審判手続の違法性についても判断しました。
 「本件商標は,「Shoop」の文字を構成とするものであるから,最も自然な「シュープ」の称呼を生ずるものと認められる。他方,引用商標は,前記2(1)のとおり,「シュープ」の文字を併記し,また「シュープ」の音声を用いた広告宣伝活動の結果,引用商標から「シュープ」の称呼が生じ得ることが認定できる(なお,「choop」,「CHOOP」の文字を含む被告の登録商標について,特許庁は,もともと「チュープ」,「チョープ」などを参考称呼としており〔甲67〜69,71,73〜78,80〕,「シュープ」は平成15年9月5日設定登録に係る登録商標の商標公報〔甲70,79〕で初めて挙げられている。)。しかし,引用商標は,「CHOOP」の文字を構成とするものであり,自然な称呼は,「チュープ」あるいは「チョープ」であることに照らすならば,確かに,被告が広告宣伝を行ってきた「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層に対しては,「シュープ」の称呼を想起させるものといえるが,それ以外の一般消費者に対して,「シュープ」の称呼を想起させるものとはいえないというべきである。したがって,引用商標において,「シュープ」の称呼が,あらゆる需要者層において,広く認識されていたとまで認めることはできない。・・・・商標登録に係る指定商品等が二以上の商標登録について,二以上の指定商品等について無効審判を請求したときは,その請求は指定商品等ごとに取り下げることができること(法56条2項により準用される特許法155条3項),指定商品等が二以上の商標登録又は商標権については,商標権の消滅後の無効審判請求(法46条2項)や商標登録を無効にすべき審決の確定及びその効果(法46条の2)などにつき,指定商品等ごとに商標登録がされ,又は商標権があるものとみなされること(法69条)を併せ考えれば,商標登録に係る指定商品等が二以上のものに係る無効審判請求においては,無効理由の存否は指定商品等ごとに独立して判断されるべきことになる。そして,無効審判請求における「請求の趣旨」は,審判における審理の対象・範囲を画し,被請求人における防御の要否の判断・防御の準備の機会を保障し,無効審決が確定した場合における登録商標の効力の及ぶ指定商品等の範囲を決定するものであるから,その記載は,客観的かつ明確なものであることを要するというべきである。したがって,「請求の趣旨」に,登録を無効とすることを求める指定商品等として,「・・・類似商品」,「・・・類似役務」など,その範囲が不明確な記載をすることは,請求として特定を欠くものであって,許されないというべきである。」

◆平成19(行ケ)10172 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年11月28日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10485 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年07月10日 知的財産高等裁判所

  無効審判の対象となっていなかった従属請求項について、多数項従属形式から一方を削除した上、これを独立形式にのみ訂正したについて、減縮にあたるので独立特許要件をみずに訂正を認めたのは違法として審決を取り消しました。
 「上記イの検討によると,本件訂正の訂正事項4,5,7及び8については「特許請求の範囲の減縮」に該当するところ,審決は,前記のとおり「明りょうでない記載の釈明」に当たるとして,独立特許要件の判断をしないで本件訂正を認容したものであるから,違法というほかない。エ もっとも,訂正に係る新請求項5ないし11について独立特許要件が具備されていると判断されるのであれば,上記判断の遺脱は審決の結論に影響を及ぼさないと解する余地がある。しかし,新請求項5ないし11が引用するのが新請求項1(訂正発明)であれば後記のとおり独立特許要件を具備していると解されるものの,前記のとおり新請求項5ないし11が引用しているのは実質的には旧請求項1であって,同請求項は,第1次審決(甲11)が指摘するように,特許要件を欠くと解されるから,結局,上記判断の遺脱は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。」

◆平成18(行ケ)10485 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年07月10日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10081 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月20日 知的財産高等裁判所

 事情は、以下の通りです。
  1)請求項1,2,4について第1次無効審判請求
  2)特許権者は請求項4のみ訂正請求
  3)訂正は認める、請求項4は無効理由無し、請求項1,2は無効とするとの第1次審決
  4)特許権者は、請求項1,2を無効とする部分のみ不服として、審決取消訴訟提起
  5)特許権者は、訂正審判を請求
  6)無効審判請求人は、請求項4についての判断は争わず、請求項4について別途、第2次無効審判を請求
 5)を理由に知財高裁が、決定による差し戻しをした場合(181条2項)に、5)の訂正審判はその内容でよければ訂正請求として無効審判における組み込まれます。この場合、134条の2第4項の規定により、後で訂正請求があった場合、先の訂正請求は取り下げ擬製されます。一方、第1次無効審判における請求項4に関する判断は不服申し立てがなされていないため、既に確定しているとも判断できます。
 この点について、裁判所は今回については請求項4に関する審決は確定していると判断しましたが、下記のように付言しました。
  「本件に関する判断は以上のとおりであるが,この機会に,特許法134条の2第4項の規定によるみなし取下げの効果は,請求項ごとに生じると解すべきことについて,当裁判所の見解を示しておく。(1) 特許法は,昭和62年法律第27号による改正により,いわゆる改善多項制を導入するとともに,2以上の請求項に係る特許については請求項ごとに無効審判請求をすることができることとしたが(特許法123条1項柱書),その後,平成5年法律第26号による改正により,無効審判の手続において訂正請求をすることができることとし,さらに,平成11年法律第41号による改正(以下「平成11年改正」という。)により,訂正請求の当否に関し,訂正後の請求項に係る発明(ただし,無効審判請求がされていない請求項に係る発明を除く。)について,いわゆる独立特許要件の判断を行わないこととした。なお,2以上の請求項に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判において,特許権者による訂正請求を認めた上で,一部の請求項に係る発明についての特許を無効とし,残りの請求項に係る発明についての特許の無効請求を不成立とする審決は,平成11年改正において,上記のとおり,訂正請求の当否に関し独立特許要件の判断を行わないこととされたことに伴い,現れるに至ったものである(平成11年改正前の特許法の下では,このような場合,独立特許要件を欠くとして訂正請求が全体として認められず,訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて,各請求項の無効理由の存否が判断されていた。)。このように,2以上の請求項に係る無効審判請求においては,無効理由の存否は請求項ごとに独立して判断されるのであり,個々の請求項ごとの審判が同時に進行しているものとして考えるのが,無効審判制度の趣旨に沿うものである。そうすると,無効審判の審決において認められた訂正の効力についても,個々の請求項ごとに生ずると解するのが相当である。そして,特許法134条の2第4項のいわゆるみなし取下げの規定は,平成15年法律第47号による改正により導入されたものであるが,上記のような無効審判制度を前提としていることは明らかであるから,その効果も請求項ごとに生じると解するのが相当である。(2) なお,いわゆる改善多項制が導入され,請求項ごとに無効審判請求についての判断を行う制度が採用されたため,上記のとおり,2以上の請求項に係る発明についての特許に関して,一部の請求項につき無効審判請求の審決が確定し,あるいは特許請求の範囲等の記載が訂正されることが生ずるが,このような結果が,必ずしも特許登録原簿の記載に反映されていないようにも見受けられる。仮に,特許庁において,無効審決による特許無効ないし訂正の効力が請求項ごとに生ずるとの実務運用がされていないとするならば,それは法の趣旨に反するものといわざるを得ない。」 

◆平成19(行ケ)10081 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年06月20日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10281 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所

  CS関連発明について、進歩性なしとした審決を取り消しました。理由は、”審査及び審判手続で挙示されなかった文献を周知技術として摘示し,かつ,これを引用例として用いることは、手続違反である”というものです。
  「以上検討したように,審決が認定した「業務の中で,一方の部署から,他方の部署へ書類を送付し,他方の部署で審査処理を行う場合に,その処理に要する時間を短くするために,一方の部署でできあがった書類を順に他方の部署に送付し,他方の部署では,それらの書類を順次受け取って処理を順次開始し進行させていき,最後に順次進行させた処理の総合的な結果に基づいて承認するか否かの結果を示すこと」は,たとえ周知技術であると認められるとしても,特許法29条1,2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく,容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから,刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである。しかも,本件補正発明1が引用例1に記載された発明と対比した場合に有する相違点2の構成は,本願発明の出願時から一貫して最も重要な構\成の一つとされてきたのであり,出願人である原告が,審査及び審判で慎重な審理判断を求めたものであるのに,審決は,この構成についての容易想到性を肯認するについて,審査及び審判手続で挙示されたことのない特定の技術事項を周知技術として摘示し,かつ,これを引用例として用いたものであるから,審判手続には,審決の結論に明らかに影響のある違法があるものと断じざるを得ない。したがって,拒絶通知をした理由と異なる理由に基づいてされた措置が原告の防御の機会を与えなかったなどとして違法であるとする取消事由2は,上記の趣旨を主張するものとして理由があるものというべきである。」

◆平成18(行ケ)10281 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10441 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年03月29日 知的財産高等裁判所

  「お医者さんのひざベルト」が品質を表すとした審決が維持されました。
  また、審判段階においては全く主張しなかった商標法3条2項の適用について、審決取消訴訟で新たに主張することも認められると判断されました。
  「以上のイ〜エを総合すると,本願商標は「お医者さん」が開発・考案し た「ひざベルト」の意味に理解されるものと認められるところ,「お医者さん」が開発・考案したことによって,その「ひざベルト」が,高品質の信頼性が高いものという認識が生ずるということができるから,誰が製造したかが商品の品質と密接に関連しており,本願商標を本願の指定商品である「保温用サポーター」に使用した場合は,商品の「品質」を表したものと理解されるにとどまるものというべきである。・・・商標法3条2項は上記のとおり商標法3条1項3号を前提としてこれに対する例外を規定したものであるから,審判手続段階において商標法3条2項のいわゆる特別顕著性に該当する事実について主張立証がなされていなかったとしても,その後の審決取消訴訟段階において,原告は,商標法3条1項3号によって本願が拒絶されるべきでないことについての主張立証として,商標法3条2項に該当することを主張立証することができると解するのが相当である。」

◆平成18(行ケ)10441 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成19年03月29日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10262 審決取消請求事件 裁判年月日 平成18年12月27日 裁判所名 知的財産高等裁判所

 拒絶理由通知の段階では指摘されていなかった引用例を審決で追加し、これを主引例として拒絶査定を維持した審決が取り消されました。
 「上記認定事実によれば,原告は,平成6年3月21日になした本願の明細書の発明の詳細な説明の冒頭において,刊行物1について言及し,同刊行物に記載された内容が公知である旨述べているが,その後平成13年6月12日付けでなされた特許庁審査官からの拒絶理由通知書(甲7)には刊行物1についての言及は一切なく,これに対して原告が提出した平成13年11月26日付けの意見書(乙1)にも刊行物1について触れる記載はなく,平成14年1月7日付けでなされた拒絶査定(甲8)も,前記拒絶理由通知を引用したものであったこと,そして,平成18年1月30日になされた本件審決において刊行物1が主引用例とされ,前記拒絶理由通知書(甲7)及び原告の意見書(乙1)で取り上げられた刊行物2は周知技術を示す一例とされたことが,それぞれ認められる。・・・前記認定のとおり,平成18年1月30日付けでなされた本件審決は,刊行物1を主引用例とし,刊行物2を補助引用例として,本願発明について進歩性の判断をして,進歩性を否定したものであるが,主引用例に当たる刊行物1(西ドイツ特許・・・・)は,拒絶査定の理由とはされていなかったものである上,これまでの審査・審判において,原告に示されたことがなかったものであることが認められる。そうすると,審判官は,特許法159条2項が準用する同法50条により,審決において上記判断をするに当たっては,出願人たる原告に対し,前記内容の拒絶理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならなかったものということができる。したがって,原告に意見を述べる機会を与えることなくされた審決の上記判断は,特許法159条2項で準用する同法50条に違反するものであり,その程度は審決の結論に影響を及ぼす重大なものというべきである。」

◆平成18(行ケ)10262 審決取消請求事件 裁判年月日 平成18年12月27日 裁判所名 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10395 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年12月20日 知的財産高等裁判所

  進歩性判断において、拒絶理由通知にて具体的に開示されていない周知技術について、審判で新たに追加することは許されないと判断されました。
 「しかるに,審決は,相違点c について,上記周知慣用技術を適用して本願発明の構成とすることの容易想到性を肯定する判断をしたものであるが,拒絶理由通知においては,上記周知慣用技術の内容自体はおろか,その根拠となる特許公報にも,言及すらしていないのであるから,特許法159条2項で準用する同法50条に違背する違法があり,かつ,その違法は明らかに結論に影響がある場合に当たるものというべきである。したがって,その余の取消事由について判断するまでもなく,審決判断1は取消しを免れない。
 確かに,審決は,その判断に当たり,拒絶査定(その引用する第2回拒絶理由通知)で示されなかった新たな公知文献を引用したわけではなく,また,用いたのは周知慣用技術であるというのではあるが,本件のような事案においては,出願に係る発明と引用された発明との構成上の相違点について,特定の技術を用いる場合には,その技術が周知技術であっても,いかなる周知技術であるかについては,特段の事情がない限り,拒絶理由として通知されていなければならないものと解すべきである。なお,当該周知技術が拒絶理由で通知されていれば,その裏付けとなる刊行物等の証拠については,これを追加的に変更をしたり,別なものに交換的に変更したりするのは許容されるが,本件は,周知技術自体が拒絶理由通知に開示されていないのであるから,そのような許容される場合に該当するものではない。なお,周知例2(刊行物3)については,第1回拒絶理由通知書に引用文献1の発明として引用されているが,周知例2には,セルロース系破砕物の個々の単体表\面全体に熱可塑性樹脂成形材を付着させるという周知技術が開示されていると認定することができない(この点は,審決判断2で検討する。)から,周知例2が第1回拒絶理由通知書に引用されていることを理由に,審決の上記判断上の措置を正当化することはできない。」

◆平成17(行ケ)10395 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年12月20日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10102 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年12月20日 知的財産高等裁判所

  進歩性なしとした審決が取り消されました。争点の1つが審決にて追加された周知技術でした。裁判所は、本件においては、結論に影響を与えるものであり、手続き的に許されないとして審決を取り消しました。
  「被告も指摘しているとおり,周知技術は,その技術分野において一般的に知られ,当業者であれば当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから,審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても,原則的には,新たな拒絶理由には当たらないと解すべきである(例えば,東京高判平成4年5月26日・平成2年(行ケ)228号参照)。
 しかしながら,本件では,本願補正発明と引用発明1との相違点に係る構成が本願補正発明の重要な部分であり,審査官が,当該相違点に係る構\成が刊行物2に記載されていると誤って認定して,特許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い,しかも原告が審査手続及び審判手続において刊行物2に基づく認定を争っていたにもかかわらず,審決は,相違点に係る構成を刊行物2に代えて,審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し,さらに,その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められない。このような場合には,拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たるということができ,拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも,新たな拒絶理由通知を発し,出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。そして,審決は,相違点の判断の基礎として上記周知技術を用いているのであるから,この手続の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。」

◆平成18(行ケ)10102 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年12月20日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10030 審決取消請求事件 平成18年09月12日 知的財産高等裁判所

 進歩性、29−2,36条4項、6項2号と複数の拒絶理由が示され、これに対して補正をするとともに、意見書を提出した。審査官は、上記のうち29−2を理由に拒絶査定をした。出願人は、他の拒絶理由は解消したものと考え、拒査不服審判を請求。審判官は審査段階で通知した進歩性無しとして意見提出の機会がないまま、拒絶審決がなされた。かかる手続きが特許法159条2項に違反するかが争われました。
  この点について裁判所は、「同法158条により,審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有し,審査官がした拒絶理由通知は,審判手続においても効力があり,出願人が提出した意見書及び補正書も審判手続において効力を有する。これらのことを併せ考えると,拒絶査定と異なる理由による審決をする場合であっても,審決の理由が既に通知してある拒絶理由と同趣旨のものであり,出願人に対し意見書の提出及び補正の機会が実質的に与えられていたときは,改めて拒絶理由が通知されなかったことをもって,特許法159条2項において準用する同法50条の規定に違反する違法があるとまではいえないと解するのが相当である。」と述べました。

 本件にて、出願人は、「(2)拒絶査定をする場合には全て拒絶査定を行う際には,先に通知した拒絶理由が依然として解消されていないすべての請求項を指摘する。(3) 拒絶査定を行う際には,意見書における出願人の主張及び補正内容に対する審査官の判断とともに,解消されていないすべての拒絶理由を明確に記載する。記載にあたっては,可能な限り請求項ごとに行うことが望ましい。」との審査基準の記載に違反するとも主張しました。
 裁判所は、「確かに,審決の理由とした本願発明(本願補正前発明2)の引用例発明に基づく容易想到性(特許法29条2項)が拒絶査定の理由に掲げられていないことは上記(4)のとおりであり,拒絶査定の記載は,上記審査基準に必ずしも則ったものでないといわざるを得ない。しかし,特許・実用新案審査基準は,特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり,出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが,飽くまでも特許庁内において特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性,合理性を担保するのに資する目的で作成されたものであるから,尊重されるべきではあるが,法規範性を有するものでないことは明らかであり,本件の審判手続が特許法159条2項,50条に違反しているといえない」と述べました。

◆平成18(行ケ)10030 審決取消請求事件 平成18年09月12日 知的財産高等裁判所

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◆平成17年(行ケ)第10771号 審決取消請求事件 平成18年04月17日 知的財産高等裁判所

 訂正審判請求中に、無効審決が確定したことにより、無効審判が対象物のない不適法な請求になったとして棄却審決がなされたことを不服として、取消を求めましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
 

◆平成17年(行ケ)第10771号 審決取消請求事件 平成18年04月17日 知的財産高等裁判所

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◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10842等 特許権 行政訴訟事件

  一部無効審決(クレーム1−7は無効、クレーム8は審判請求は成り立たない)について、双方が不服として取消訴訟を行い、併合されましたが、再度訂正審判がなされたので、特許庁に差し戻しました。裁判所は、本件の判断には影響がないとしつつも、訂正審判の扱いについて、問題点として指摘されました。
  「改善多項制が導入されたり,請求項ごとに無効判断がされる制度に変わった後も,訂正の扱い,複数の請求項に係る無効審判の審決の一部について取消訴訟が提起された場合の審決の確定に関する扱い,複数当事者が関与する審決について一部の者が取消訴訟を提起した場合の審決の確定に関する扱いなど,不可分一体的な扱いが根強く,法134条の2第4項の立法過程にも影響した可能性がある。一方,審決取消訴訟は,訴訟手続法によって規律されており,審決の一部を取り消すという裁判所の措置は,当然に許容されることのように思われるが,訂正等に関する特許庁の不可分一体的な扱いとは整合しないおそれがある。今後,法181条2項との関係でも,特許庁における行政手続と裁判所における訴訟手続の整合性が問われることになるものと思われる。」

◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10842等 特許権 行政訴訟事件

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◆H17.10.11 知財高裁 平成17(行ケ)10069等 特許権 行政訴訟事件

 共同出願した発明が拒絶されたので拒絶査定不服審判を共同で請求したが、その審決取消訴訟は一方のみが提起した場合、これが有効か否かが1つの争点でした。他方は共同参加の申立をしていました。裁判所はかかる手続きで瑕疵は治癒されたと判断しました。
 「特許を受ける権利の共有者が,共同で拒絶査定不服の審判を請求し,請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に提起する審決取消訴訟は,共同原告として訴えを提起する必要があるいわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である(実用新案権に関する最高裁平成7年3月7日第三小法廷判決・民集49巻3号944頁参照)。そうすると,共同出願人の一人である原告が単独で提起した本件審決取消訴訟は,不適法というべきである(タイプミスで・・を記入することを失念したとしても,訴状に同社名の記載がない以上,上記のように解さざるを得ない。)。しかし,その後平成16年8月9日に至り,他の共同出願人であった・・・共同訴訟参加の申出をしたことにより,本件訴えの上記瑕疵は治癒され,本件訴えは適法になったと解するのが相当である。もっとも,特許法178条3項によれば,審決取消訴訟の出訴期間は30日であり,審決謄本の送達を受けた平成16年4月13日より約4か月経過した平成16年8月9日になされた共同訴訟参加の申\出は,出訴期間経過後のものであるが,本件における上記一切の事情を考慮すると,出訴期間の遵守に欠けるところがないものと解するのが相当である。」   

◆H17.10.11 知財高裁 平成17(行ケ)10069等 特許権 行政訴訟事件

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◆H17.10. 6 知財高裁 平成17(行ケ)10366 特許権 行政訴訟事件

  進歩性判断結果については別として、その手続きについての裁判所の姿勢が興味深いです。
 この事件は特許庁で無効理由無しと判断された審決取消訴訟ですが、特許庁の無効でないとした判断を取消しました。特許庁は、相違点1については判断するまでもなく、相違点2について理由がないので無効請求を棄却しました。かかる判断自体は違法ではないが、同時係属の侵害事件が存在する本件では、相違点2についての判断だけでなく、相違点1についても検討するほうが好ましいと述べました。
  「 審決は,前記のとおり,本件発明と甲4発明との相違点1,2を認定した上,相違点2について当業者が容易に想到し得ないと判断して,相違点1については判断するまでもなく,本件発明に係る特許を無効とすることはできないと結論付けた。上記判断手法自体に何ら違法はない。しかし,甲9及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告間には,本件特許権に関する侵害訴訟が大阪地方裁判所に係属中で相当程度進行していることが認められるところ,無効審判請求についての審理が特許庁と裁判所との間を過度に行き来するような運用をすることは好ましくないことはいうまでもないところである(問題は,相違点2についての審決の判断を是認し得ないとの結論に至った場合に生じる。この場合,通常,審決取消判決がされ,特許庁に差し戻される。そして,無効審判が再開されるが,本件では,審決で相違点1についての判断がされていないため,白紙の状態から判断される。そうすると,再度,裁判所と特許庁の間で行き来する可能性がある。そこで,本訴において相違点1についても判断するならば,仮に,相違点1については容易に想到し得ないとの結論に至った場合には,無効審判請求不成立とした審決を維持して(本件発明の進歩性を肯定したことは是認し得る。),上記のように特許庁に差し戻すことすら回避し得る余地もあり,仮に,相違点1についても容易に想到し得るとの結論に至った場合でも,その旨判示することで,再開後の審判で裁判所の判断をふまえた審理判断がされ,上記のような再度の行き来を回避し得る可能\性が高い。)。  そこで,当裁判所は,当事者双方に対し,本訴において,相違点1についての容易想到性の有無に関しても主張立証を尽くすとともに,他に争点があるのか否かを明らかにすること,さらに,裁判所も必要があれば,相違点1の容易想到性についての判断を示すことによって,特許庁と裁判所との間での無用な行き来が生じるおそれを防止することを提案した。  この提案に対して理解を示した原告及び被告は,審決の一致点及び相違点の認定については争いがなく,相違点1,2の容易想到性のみが争点であることを確認した。加えて,被告は,審決が認定した以外には相違点は存在しないとする陳述をした。そして,本訴において,原告及び被告は,相違点1,2の容易想到性について,主張立証を尽くす機会が与えられた。」

◆H17.10. 6 知財高裁 平成17(行ケ)10366 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 8. 3 知財高裁 平成17(行ケ)10259 特許権 行政訴訟事件

 訂正審判が審決却下されたので、これを不服とした特許権者が、取消を求めましたが、裁判所はかかる取消を認めませんでした。
 簡単な経緯です。本件原告(特許権者)異議申立で取り消された請求について、審決取消訴訟を提起しましたが裁判所はかかる請求を棄却しました。そこで、本件原告は、上訴するとともに、別途訂正審判を請求しました。訂正審判の実体審理前に、上告が棄却され、その請求項の特許取消処分は確定したので、訂正審判は対象がないとして審決却下されました。
 裁判所は「特許法126条5項ただし書が『ただし,特許が取消決定により取り消され,又第123条第1項の審判により無効にされた後は,この限りではない。』と規定しているのは,取消決定ないし無効審判が確定した場合は,もはや訂正審判を行う余地がないことをいう趣旨であり,取消決定や無効審決の確定時までに請求された訂正審判については審判が行われることをいう趣旨ではない(最高裁昭和59年4月24日判決・民集38巻6号653頁参照)。したがって,審決が126条5項を適用して,本件訂正審判請求を却下したことは,正当である。」と述べました。

   ◆H17. 8. 3 知財高裁 平成17(行ケ)10259 特許権 行政訴訟事件

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◆H11. 6.3 東京高裁 平成8年 (行ケ)222 特許権 行政訴訟事件

 最近の判決ではありませんが、訂正請求書の要旨を変更するか否かが争われ、この判決以降、特許庁の運用が変更になりました。訂正の補正に関する運用変更のお知らせ(特許庁HP) 判決の射程範囲がどこまでなのかについても議論の余地はあるかと思いますが、取消訴訟提起後90日に訂正審判の請求が制限された現行法の下では、権利者は訂正するにあたっては細心の注意が必要になるかもしれません。

◆H11. 6.3 東京高裁 平成8年 (行ケ)222 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 6.17 東京高裁 平成14(行ケ)322 特許権 行政訴訟事件

 ちょっとややこしい事例ですが、特許無効と判断した第1次審決が東京高裁にて取り消され、これが確定しました。特許庁はさらに審理したところ、最終的に無効と判断しました。権利者が拘束力違反として審決取消を求めた事件です。
 裁判所は、「審決には,第1次取消判決の拘束力に反して一致点の認定をした誤りがあり,審決がこの一致点のあることを前提にして結論に至っていることは明らかであるから,この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。したがって,審決は,この点において,既に取消しを免れない。」と取り消した上、補足的判断として、「補足するに,当裁判所は,本件発明は,審判甲第4号証記載の発明及び審判甲第3号証記載の発明から容易に発明することができないものと判断するものである。その理由は以下のとおりである。」と裁判所としての判断も下しました。

 

◆H15. 6.17 東京高裁 平成14(行ケ)322 特許権 行政訴訟事件

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◆H15. 5.30 東京高裁 平成14(行ケ)619 特許権 行政訴訟事件

 異議申立にて、本件発明の要旨を、「ビニルアセテート」と認定すべき個所を「ビニルアルコール」と認定したために特許が取り消されたとして、審決の取消を求めた事件です。
 被告である特許庁が、「本件発明1〜3の要旨の認定に,原告主張の事実誤認があるとの点は争わない。」と認めたため、裁判所は、「本件発明1〜3の要旨の認定に原告主張の事実誤認があるとの点は当事者間に争いがなく,上記事実誤認が,本件決定のうち,本件発明1〜3に係る特許を取り消すべきものとした部分の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,当該部分は,瑕疵があるものとして取消しを免れない。」と判断しました。こんなこともあるんですね。

◆H15. 5.30 東京高裁 平成14(行ケ)619 特許権 行政訴訟事件

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◆H14.11.14 東京高裁 平成14(行ケ)39 特許権 行政訴訟事件

特許庁における判断が二転三転した事件です。内容的にはたいしたことはないかもしれません。   無効審判にて理由無しとして特許維持され(第1次審決)、この取消訴訟(1次訴訟)では審決を取り消す旨の判決(第1次判決)があり、その後、庁にて再度審理が行われ無効理由ありとの審決(第2次審決)があり、この審決が取り消された事例です。

 

◆H14.11.14 東京高裁 平成14(行ケ)39 特許権 行政訴訟事件

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