102条2項

特許権侵害について、1審の約１５億円の損害賠償判決がなされました。双方控訴しましたが、知財高裁は控訴を棄却しました。

【当審における双方の補充的主張に対する判断】
(1) 第１審原告の補充的主張について
ア 第１審原告は、計算鑑定書の別表において、1)対象期間における原反ロー ルの購入面積が第１審被告製品(1)の販売面積よりも大きかったり、2)原 反ロールの購入面積と第１審被告製品(1)の販売面積が一致するデータが 多かったりするなどといった不自然な結果が記載されていると指摘する。 しかし、1)については、加工する際の歩留まりやロス、仕損じがあること を考えれば、原反ロールの購入面積よりも販売面積が小さくなることは何 ら不自然ではない。2)についても、計算鑑定書は、第１審被告製品(1)の品 番毎の原反ロールの月毎の面積について、●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のであ り（計算鑑定書１９頁）、基準量が１であるとき（例えば、原反ロールを特 段加工することなく転売する場合）、原反ロールの購入面積と第１審被告 製品(1)の販売面積が一致したとしても何ら不自然ではない。第１審原告 は、計算鑑定の結果が、第１審被告らが提出する調査報告書（乙５８）や 製品説明書（乙１）の売上高等のデータと異なることも指摘するが、計算 鑑定人が中立的な立場からその職責において計算を行ったものであり、第 １審被告らの提出する資料と一部データが異なるとしても、そのことから 信用性が失われるものでもない。 また、第１審原告は、信用調査会社による競合会社の動向調査の結果で ある甲８８を提出して第１審被告らの売上高等について独自の主張をす るが、外部の調査会社による調査結果にすぎず、その調査結果の信用性が 高いことを認めるに足りる的確な証拠はない。
イ 第１審原告は、第１審原告製品の販売価格には第１審被告製品(1)の●● ●●のものがあることを指摘して、原判決の判断の前提には誤りがあり、 推定覆滅事由が認められないと主張する。しかし、そのような販売価格の 製品があることは、仮に第１審被告製品(1)が販売されなかった場合に、か えって第１審原告製品の販売の可能性を減少させるにすぎず、むしろ推定 覆滅を肯定する事情であるにすぎない。
(2) 第１審被告らの補充的主張について
ア 第１審被告らは、限界利益の算定上、原判決別紙「売上高・経費一覧表」 の番号６〜８、１１〜１４は第１審被告製品(1)の製造販売に直接関連し て追加的に必要になった経費であるから控除されるべきであると主張す る。しかし、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造 販売に直接関連して追加的に必要になった経費には当たらないというべ きであり、上記各経費を控除の対象とすることは相当でない。
イ 第１審被告らは、第１審被告らの利益額の９０％又は少なくとも７７％ の推定覆滅を認めるべきであると主張する。しかし、その指摘する根拠と する理由（第１審被告製品(1)に耐候性等の本件発明の作用効果が確認で きないこと、設計変更が容易であること、第１審被告らの営業努力・ブラ ンド力・売上シェア等）については、本件証拠上、その事実が認められな いか、仮に認められたとしても、原判決が認定した限度を超えて特許法１ ０２条２項の推定を覆すに足りるものではない。

◆判決本文

1審における推定覆滅の事情は以下です

◆平成30(ワ)1130

ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料…着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着 性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記 載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。
しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売 に貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売 する被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。
しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の 価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである ことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d)さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相 当であるともいえない。
(e)以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。

特許権侵害の損害賠償として、約１１億円が認められました。１０２条２項の推定覆滅なしと認定されました。

被告は、本件発明１、５は、被告製品１、２の製造工程のうち、長尺の電鋳 管を半製品として製造する過程に係るものであり、被告製品１、２は、この後 の切断加工する工程を経て完成するのであるから、本件発明１、５を使用して 製造されたのは切断前の製品であると主張するほか、切断加工に係る付加価値 分については損害の推定額は覆滅されるべきであると主張する。また、被告は、 被告が被告方法による電鋳管を製造する前、製品の仕入後、切断等をして、仕 入額の倍額で販売していたため、上記製品の製造工程と切断、洗浄による付加 価値は１対１として計算すべきであると主張する。
しかし、被告が販売する被告製品１、２は、本件発明１、５を使用した後に 切断工程等があるとしてもその工程は販売する被告製品１、２に対する一連の ものといえ、本件発明１、５を使用して製造されたものといえる。そして、被 告が過去に仕入れていたという製品がどのように製造されていたかは不明で あり、その製品と被告方法１、２によって製造した切断加工前の製品の品質、 価格、価値等の関係も不明である。被告製品１、２を製造するに当たり、前記 イで認定したとおり、被告は切断加工工程の少なくとも一部は外注して、利 益の算定に当たりその外注加工代は経費として控除されているところ、その控 除後の被告の利益とされる部分に、切断加工により得た被告の利益が存在する ことやその額を認めるに足りる証拠はない。 また、被告が主張する、原告に係る親子会社関係に関する主張は推定を覆滅 すべき事情に当たるとはいえない。

◆判決本文

漏れていたのでアップします。特許権侵害訴訟で、差止と１０億を超える損害賠償が認められました。特１０２条２項の覆滅は無しと判断されました。請求項６、９がPBPクレームでしたが、これについては明確性違反と判断されました。

本件発明６は、電鋳管についての物の発明であるところ、特許請求の範囲に おいて、当該電鋳管について、細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物 を形成する工程（メッキ工程）、細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小 さくなるよう変形させる工程（引っ張り工程）、変形させた細線材を除去する工 程（分離工程）を経て製造されることが記載されている。 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、＼n特性等が同一である物として認定される。そして、物の発明についての特許に 係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、 当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表＼しているのか、又は 物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限 定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当 該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占 権を有するのかについて予測可能＼性を奪うことになる。したがって、出願時に おいて当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか、 又はおよそ実際的でないという事情が存在するなどの第三者の利益を不当に 害しない事情が存在するのでない限り、物の発明についての特許に係る特許請 求の範囲にその物の製造方法が記載されている特許請求の範囲の記載は、特許 法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するとは いえない（最高裁平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷 判決・民集６９巻４号７００頁参照）。本件発明６の特許請求の範囲において は、物の製造方法が記載されているところ、出願時において製造された物をそ の構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか、又はおよそ実際的 でないという事情についての主張はなく、また、同事情を認めるに足りる証拠 もない。
・・・
本件明細書には、本件発明６の電鋳管と同様の形状等を有する電鋳管につい て本件発明６の方法以外の複数の方法で製造できると記載されている【００４ １】、【００４２】）。そして、本件発明６の引っ張り工程及び分離工程の方法に よった場合の電鋳管の内面精度について、特許請求の範囲、本件明細書、図面 には記載はない。また、原告が主張する本件発明６の技術的範囲に属するとい う場合の電鋳管の客観的な内面精度自体が必ずしも明確ではなく、また、本件 特許の出願当時、引っ張り工程及び分離工程により製造された電鋳管の内面精 度を含む構造又は特性が、技術常識により明らかであったことを認めるに足り＼nる証拠はない。
そうすると、電鋳管の発明である本件発明６について、少なくとも引っ張り 工程及び分離工程に関して電鋳管のどのような構造又は特性を表＼しているの かが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明らかであるとは いえない。原告の主張は採用することができない。
・・・
被告は、本件発明１、５は、被告製品１、２の製造工程のうち、長尺の電鋳 管を半製品として製造する過程に係るものであり、被告製品１、２は、この後 の切断加工する工程を経て完成するのであるから、本件発明１、５を使用して 製造されたのは切断前の製品であると主張するほか、切断加工に係る付加価値 分については損害の推定額は覆滅されるべきであると主張する。また、被告は、 被告が被告方法による電鋳管を製造する前、製品の仕入後、切断等をして、仕 入額の倍額で販売していたため、上記製品の製造工程と切断、洗浄による付加 価値は１対１として計算すべきであると主張する。 しかし、被告が販売する被告製品１、２は、本件発明１、５を使用した後に 切断工程等があるとしてもその工程は販売する被告製品１、２に対する一連の ものといえ、本件発明１、５を使用して製造されたものといえる。そして、被 告が過去に仕入れていたという製品がどのように製造されていたかは不明で あり、その製品と被告方法１、２によって製造した切断加工前の製品の品質、 価格、価値等の関係も不明である。被告製品１、２を製造するに当たり、前記 イで認定したとおり、被告は切断加工工程の少なくとも一部は外注して、利 益の算定に当たりその外注加工代は経費として控除されているところ、その控 除後の被告の利益とされる部分に、切断加工により得た被告の利益が存在する ことやその額を認めるに足りる証拠はない。 また、被告が主張する、原告に係る親子会社関係に関する主張は推定を覆滅 すべき事情に当たるとはいえない。

◆判決本文
なお、本件については、控訴審判決はなさそうですが、対応する審決取消訴訟にて、請求項６は不可能・非実際的理由がなくても、PBPクレームだから自動的に明確性違反だとはならないと判断されてします（内面精度との技術的関係が不明として明確性違反と判断されています)。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に いう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時 において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼である か、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁 判所平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷判決・民集 ６９巻４号７００頁）。 もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許 請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（プロダクト・バイ・ プロセス・クレーム）、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造され た物と構造、特性等が同一である物として確定されるところ（前掲最高裁判＼n決）、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表＼して いるのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法に より製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を 読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者が その範囲において独占権を有するのかについて予測可能＼性を奪う結果となり、 第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。 そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製 造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願 時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表＼ しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義 的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不 可能・非実際的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解さ＼nれる。
・・・
そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、1)電着物等を 加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着 物等と細線材の間に隙間を形成する方法、2)液中に浸して又は液をかける ことにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、 3)一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細 線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引す るか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、4)熱 又は溶剤で溶かす方法が記載されている（【００４１】、【０１１６】）が、 これらの方法と、製造される電鋳管の内面精度との技術的関係についても 一切記載がなく、ましてや、本件発明６及び訂正発明９の製造方法（上記 3)の方法に含まれる。）が、他の方法で製造された電鋳管とは異なる特定の 内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上 記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在し たとも認められない。 そうすると、本件発明６及び訂正発明９の製造方法により製造された電 鋳管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。＼n

◆令和3(行ケ)10140

　漏れていたので、アップします。マネースクエアＨＤvs外為オンラインの特許権侵害事件です。東京地裁(40部)は、１０２条１項、２項の適用を排除し、同３項に基づき、約２０１５万円の損害賠償を認めました。

ア 上記にいう「侵害品の売上高」につき、原告は、被告サーバを使用したＦ Ｘ取引の取引高（３項損害主張1)）、被告サーバを使用したＦＸ取引の取引 回数（３項損害主張2)）、被告サーバを使用したＦＸ取引による手数料収入 及びトレーディング損益（３項損害主張3)）であると主張する。 そこで検討すると、前提事実、証拠（甲２７、乙６６、６７）及び弁論の 全趣旨によれば、1)ＦＸ取引は、証拠金を預託し、差金決済（元本に相当す る金銭の受渡しを行わず、買い付けの対価と売り付けの対価の差額の授受に より決済することをいう。）により外国通貨の売買を行う金融取引であるた め、総取引額の金銭の受渡しは必要とされず、売買の損益の受渡しのみで取 引が完結すること、2)被告は、被告サーバを介してＦＸ取引管理方法に係る 被告サービスを提供し、これによって顧客から手数料収入を得ていたこと、
3)顧客とＦＸ業者が直接取引を行うＦＸ取引では、ＦＸ取引による顧客の利 益は、ＦＸ取引におけるＦＸ業者の損失となるため、そのリスクをヘッジす るために、ＦＸ業者は、顧客の注文に応じて、他の金融機関に対し同様の注 文を行う取引（以下「カバー取引」という。）を行っており、被告は、ＦＸ 取引を行う際に、被告サービスを含めた多数の顧客の注文を一定数量や一定 時間で合算し、売り注文と買い注文を相殺した後、差分数量について他の金 融機関とカバー取引を行うことによりトレーディング損益を得ていたこと、
4)原告ライセンス契約においては、●（省略）●と定められていたこと、以 上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、差金決済その他のＦＸ取引の内容及び実施料率に 係る取引の実情等を踏まえると、特許法１０２条３項に基づく実施料相当額 算定の前提となる「侵害品の売上高」は、ＦＸ取引に関する手数料収入及び トレーディング損益であると認めるのが相当である。 これに対し、被告は、トレーディング損益については、被告サーバを用い た顧客との取引とは別個独立の取引によって得られるものであるから、「侵 害品の売上高」には含まれない旨主張する。しかしながら、カバー取引は、 当該ＦＸ取引のリスクヘッジのために行われるものであるから、被告がカバ ー取引により得ているトレーディング損益は、被告サーバを使用した顧客と の当該ＦＸ取引と密接不可分の関係にあり、●（省略）●トレーディング損 益も、上記にいう「侵害品の売上高」に含めるものとするのが相当である。 そして、この場合に、トレーディング損益は、被告の全取引数量に占める被 告サービスを用いた取引数量を按分することにより、算定するのが相当であ る。したがって、原告及び被告の各主張は、上記認定に抵触する限度で、いず れも採用することができない。
イ 本件発明の構成要件を充足しない取引を除外すべきとの被告の主張につ＼nいて
被告は、1)買い注文を決済注文とする取引（以下「取引1)」という。） 2)取引開始時点において２個以下の新規買い注文しか生成されない取引 （以下「取引2)」という。）、3)売り注文が相場価格の上昇に追従する取 引（最も高い売り注文価格よりも更に高い売り注文価格の売り注文情報を 生成した取引をいう。）以外の取引（以下「取引3)」という。）は、いず れも本件発明の技術的範囲に含まれないから、これらの各取引は、損害額 算定の基礎から除外する必要があると主張する。
取引1)について
ａ 本件特許において、特許請求の範囲の請求項３は、次のとおり記載さ れていることが認められる。
・・・
ｂ 取引1)の除外の可否
上記認定事実によれば、本件特許においては、売り注文を決済注文と する本件発明と、買い注文を決済注文とする取引1)とは、表裏の関係と＼nして明確に区分して規定されていることを踏まえると、本件発明に係る 実施料を算定するに当たっては、取引1)に係る収入は、損害額算定の基 礎から除外するのが相当である。 なお、弁論の全趣旨及び当裁判所に顕著な事実によれば、原告は、被 告サーバが本件特許の請求項３を侵害すると主張し、本件訴訟係属中、 取引1)に係る損害賠償の支払を求めて別訴を提起していることが認め られる。
取引2)及び取引3)について
証拠（甲７ないし９）及び弁論の全趣旨によれば、被告サーバを用いた 取引は、顧客が「想定変動幅、ポジション方向、対象資産」を設定した上、 被告サーバは、複数の買い注文情報を前提とした買い注文情報を生成し、 相場価格が上昇した場合には、売り注文の価格を変更するものであること が認められる。そうすると、上記取引は、被告サーバにおいて、複数の買 い注文情報を生成させ、相場価格が上昇すれば売り注文の価格を変更させ ることを意図するのといえる。 これを被告サーバを用いた取引2)及び取引3)についてみると、当該各取 引は、結果としては、その内容が本件発明による取引に係るものとは異な るものの、いずれの取引においても、複数の買い注文情報が生成されて相 場価格が上昇したときは、本来売り注文の価格を変動させることを意図し たものであったことが認められる。 これらの事情を踏まえると、取引2)及び取引3)は、特許法１０２条３項 に基づく実施料相当額算定の前提となる「侵害品の売上高」に含まれると するのが相当である。もっとも、被告サーバを使用した取引のうち、結果 としてその内容が本件発明による取引に至らなかったもの（取引2)及び取 引3)）については、実施料率の算定において考慮するのが相当である。 したがって、被告の主張は、採用することができない。
ウ 本件における侵害品の売上高について
証拠（乙６３の２、７３の２）及び弁論の全趣旨によれば、本件期間から、 消滅時効に係る期間を除いた平成２９年７月９日から平成３１年３月２日 までの期間における被告サービスの手数料収入の合計額は、●（省略）●で あり、また、同期間におけるトレーディング損益の合計額は、被告の全取引 数量に占める被告サーバを使用した取引数量で按分すると、●（省略）●で あることが認められる。 そうすると、特許法１０２条３項に基づく実施料相当額算定の前提となる 「侵害品の売上高」は、上記手数料収入及びトレーディング損益の合計額で ある●（省略）●と認められる。
(3) 実施料率について
ア 実施許諾契約における実施料率等
証拠（甲２７）及び弁論の全趣旨によれば、原告ライセンス契約において は、●（省略）●ことが認められる。 しかしながら、●（省略）●ことは、上記において説示したとおりである。 そして、原告ライセンス契約は、本件特許が登録された平成２９年６月９日 より前の平成２６年１０月１日に締結されており、しかも、原告と原告の完 全子会社である原告子会社との間で締結されたものである。 これらの事情を踏まえると、本件特許の実施料率の算定に当たっては、上 記●（省略）●の実施料率を直ちに斟酌するのは相当とはいえない。 他方、証拠（甲２６、乙７４）によれば、株式会社帝国データバンクによ る平成２２年３月付けの「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在 り方に関する調査研究報告書〜知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率 に関する実態把握〜本編」においては、コンピュータテクノロジーの実施料 率の平均値は、正味販売高の３．１％とされていることが認められる。
イ 本件発明の技術内容や重要性
本件発明は、複数の売り注文価格がそれぞれ等しい値幅で異なるように した上で、複数の売り注文価格の情報を含む売り注文情報を一の注文手続 で生成し、その後相場価格が変動して、複数の売り注文のうち最も高い売 り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると、当該検知の情報を 受けて、複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも更に所定価格 だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することによっ て、元の売り注文価格よりも相場価格が変動した高値側に新たな売り注文 価格の売り注文情報を生成する構成を採用するものである。このような構＼ 成により、本件発明は、コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取 引において、相場価格の変動に合わせて注文価格を追従させることにより 多くの利益を得る機会を提供するという点において、相応の技術的価値を 有するものと認められる。
証拠（甲７の１、８の１）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、被告サ ービスの広告宣伝において、被告サービスについて、予め指定した変動幅＼nの中で、一定間隔の値幅で複数のイフダン＋ＯＣＯ注文を一度に同時発注 し、決済注文成立後、相場の変動に合わせて変動幅を追従させ、相場変動 に追従した新たな条件の注文をシステムが自動的に繰返し発注する連続 注文機能であって、トラップリピートイフダン注文に係る被告の別のサー＼nビスでは、想定した変動幅から相場が外れた場合、利益を逸失する場合が あるのに対して、相場の上昇又は下落の変動に合わせて、自動追従して注 文を繰り返すため、利益を追求することが期待できる注文方法であること を説明していることが認められる。そうすると、被告は、相場価格の変動に合わせて注文価格を追従させるという本件発明の技術内容を被告サービスの特徴の一つとして広告宣伝していたことが認められる。 弁論の全趣旨によれば、本件期間から消滅時効に係る期間を除いた期間 （平成２９年７月９日から平成３１年３月２日まで）において、被告と顧 客との間で行われた被告サービスに係るＦＸ取引のうちの、新規注文を買 い注文、決済注文を売り注文とし、売り注文が相場価格の上昇に追従する 取引（最も高い売り注文価格よりも更に高い売り注文価格の売り注文情報 の生成）に対応する新規買い注文に係る手数料収入は、●（省略）●であ ることが認められる。そうすると、上記手数料収入は、上記期間における被告サービスにおける手数料収入の合計額●（省略）●にとどまり、被告サービスによる取引 のうち売り注文が相場価格の上昇に追従する取引（本件発明の構成要件を＼n充足する態様での取引）の割合は、実際には●（省略）●にも満たないも のと認められる。したがって、本件発明による被告サービスの売上げへの 貢献は、上記割合をも斟酌するのが相当である。上記のとおりの本件発明の技術内容や重要性に照らせば、これを実施することは、被告にとって、相応に売上げや利益に貢献するものであるといえる。
ウ 侵害の態様
前提事実によれば、被告は、業として、平成２６年１０月１日から平成３ １年３月２日まで、被告サーバを使用していたこと、原告が、平成２６年５ 月１日を原出願とする出願につき分割出願をして本件特許が平成２９年６ 月９日に登録されたため、被告サーバが本件発明の技術的範囲に属すること になったこと、以上の事実が認められる。当該認定事実を踏まえると、被告 による本件発明に係る侵害の態様が、極めて悪質であるとまで認めることは できない。
エ その他の事情
前提事実によれば、原告は、本件期間を通じて、金融商品取引業者として の登録を受けておらず、ＦＸ取引業を営んでいなかったこと、原告の完全子 会社である原告子会社は、ＦＸ取引等を事業内容とする株式会社であること が認められる。 そうすると、原告自身は被告との間で競合関係がないとしても、原告の完 全子会社である原告子会社と被告との間では潜在的な競合関係が認められ るから、仮に、原告が、被告に対し、本件発明の実施を許諾するとすれば、 その実施料は相応に高額になったものといえる。
オ 実施料率の算定
上記認定に係る本件発明の技術内容や重要性、侵害の態様その他の本件に 現れた諸事情を総合考慮して、特許法１０２条４項の趣旨に鑑み、合理的な 料率を定めると、実施に対し受けるべき料率は、●（省略）●であると認め るのが相当である。
(4) 損害額
ア 特許法１０２条３項に基づく損害額
したがって、特許法１０２条３項に基づく損害額は、次の計算式のとおり、 ●（省略）●となる（小数点第一位で四捨五入）。
（計算式）
●（省略）●
イ 弁護士費用及び弁理士費用
本件事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に鑑みると、これと相当因果関係があると認められる弁理士費用及び弁理士費用相当損害額は、●（省略）●の限度で認めるのが相当である。
ウ 合計額
以上によれば、本件の損害額は、２０１４万９０９３円●（省略）●となる。

◆判決本文
当事者が同じ侵害事件です。

◆平成29(ネ)10073

原審はこちらです。

◆平成28(ワ)21346
こちらは、原告被告が逆の侵害事件です。

◆平成29(ワ)24174

約4500万円の損害賠償が認められました。なお、本件では、102条2項の覆滅部分について、3項の重畳適用は否定されました。

(c) 原告は、前記の各製品について、アウタロータ型電動モータを採用しておら ず、被告製品及び原告製品と構造が根本的に異なること、被告製品及び原告製品は、＼n主として車輌工場において重要保安部位向けに使用されるのに対し、瓜生製作のＵ ＢＸ−ＡＦシリーズ以外は主にそれよりも重要度の低い部位に用いられること、デ ソータやエスティックの製品は電動式衝撃締め付け工具ではなくナットランナーと＼n思われること等を理由に、いずれも競合品に該当しないと主張する。 しかし、被告カタログ及び前記競合品の各カタログ（乙５２の４、５４の３、５ ６の１・２、５８、７３、７４）には、工具に採用されているモータの型がアウタ ロータかインナロータかといった点に関する記載がないことや、モータの構造は製＼n品の外部から確認できるものではないこと等を踏まえると、モータの構造それ自体＼nが需要者の購入動機の形成に寄与する場合が多いとは認められず、アウタロータ型 電動モータを採用していないことをもって直ちに競合品から排除されるとするのは 相当でない。また、被告製品及び原告製品の各カタログを見ても、締め付け工具で あること以上に各製品の用途を限定する旨の記載はなく（甲３５、３６、乙５８）、 これらの製品が主に車輌工場において重要保安部位向けに使用される一方、他の製 品が異なることについて的確に裏付ける証拠はない。また、証拠（乙１、４、３４） によれば、一般に、ナットランナーは、インパクトレンチやパルスツールとはモー タの回転を締付力に変換する方式が異なることから、高精度である一方でトルクが 低く抑えられ、反力受けが必要であるという特徴を有し、パルスツールとは性能・＼n用途が異なる場合があるといえるが、デソータ及びエスティックの前記各製品は、＼n低反力で反力受けを要さず、作業者が直接手に持って締め付け操作を行うことが可 能な製品であり、かつトルク範囲も被告製品のものと重複するものであることから、＼n被告製品及び原告製品と性能・用途等において共通する競合品であると認められる。＼nしたがってこの点の原告の主張は採用できない。
(d) 以上によれば、被告製品及び原告製品と共通する電動式締め付け工具の市 場において競合品が一定数存在することが認められる。もっとも、当該市場におけ る被告製品や原告製品の市場占有率等が明らかではないことや、競合品と認められ る製品の中には、被告製品との価格差が比較的大きいものもあると考えられること 等を踏まえると、競合品の存在を理由とする大幅な覆滅を認めることはできないと いうべきである。
ｃ 侵害品の性能＼n
(a) 被告カタログ（乙５８）によれば、被告製品は、その「主な特徴」として、 「バッテリーツール、高い生産性、高トルク、高精度、低反力、メンテナンス軽減、 多様な使用環境に対応」と記載されている。また、より具体的な特徴として、被告 製品は、バッテリー残量等を作業者から容易に確認できるＬＥＤインジケータが表＼n示されること、作業者の手になじむバランスのとれたツールであること、オイル漏 れの影響を軽減してメンテナンス周期を延ばす新型のパルスユニットを採用してい ること、効率的な冷却システムを搭載していること、予備バッテリーを内蔵し通信＼nを維持したままバッテリー交換が可能であること、回転速度が６０００ｒｐｍまで＼n設定可能であること、独自のコントローラ「Power Focus 6000」及びソフトウェア＼nにより容易に作業内容等を設定可能であること、内蔵されたブザーからの音でも締＼nめ付けが可能であること、デュアルアンテナにより無線環境に対応しツールの接続＼n性を向上していること、高速バックアップユニット機能を搭載していること等が記＼n載されている。一方で、モータの構造や、被告製品がアウタロータ型電動モータを＼n採用していることについての記載はない。 また、被告カタログでは、前記のメンテナンス軽減・周期の改善に関して、新し い特許技術と設計により、従来品よりもメンテナンス周期が長くなっていること、 オイル漏れ対策やエアセパレータの採用及び優れた冷却性能がパフォーマンスと稼＼n働時間の向上に寄与していることの記載があるほか、「高いトルク性能」として、＼n「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、「高度なモーター制御」により締付け 時間が早くなり生産性が向上する旨が記載されている。 そして、証拠（乙５８、５９）及び弁論の全趣旨によれば、ＡＢは、次のとおり の技術（発明）について、特許を出願し、その多くが日本国内を含めて登録されて おり、これらの技術が被告製品に採用されていると認められる。
1) オイルパルスユニット内のオイルと空気を分離する機構を備え、オイルチャ＼nンバから分離された空気が再びオイルチャンバに戻ることを防止する技術（乙 ５９の１）
2) 遠心作用によりオイルから空気を取り出すための分離手段を備え、パルスユ ニット内の空気の割合を低くすることにより、高いパルス発生効率を実現する 技術（乙５９の１０）
3) 作動流体を利用したヒートパイプにより、電動モータの熱を効率的に放散し て冷却する技術（乙５９の２）
4) ステータ要素とロータ要素との間の相対変位を感知するセンサーに係る技術 でありモータ制御の精度に資する技術（乙５９の３）
5) モータとパルスユニットとの接続を改良し、高い生産性、低反力、高トルク 及びメンテナンス周期を改善させる技術（乙５９の４）
6) 電圧供給源の遮断時に、動作制御ユニット及び無線通信装置への電圧供給を 連続して維持することによりバッテリーユニットの交換立ち上げにおける遅 れを実質的に減少する技術（乙５９の５）
7) 油圧パルスユニット内のオイルレベルが低すぎる場合に、警告信号を出す方 法及びシステムに関する技術（乙５９の６）
8) トルク限度及び角度回転限度を超えて締結具が更に締め付けられることを防 止するため、締付具が事前に締め付けられていたか否かを検出する方法に係る 技術（乙５９の７）
9) オイルパルスユニットについて機構及び各種部材の形状を工夫し、トルク衝＼n撃が与えられた直後に高圧室の圧力を迅速に除去し、次のトルク発生のための 迅速な加速を可能とし、トルクの増大及びトルクの間隔の短縮を実現し、衝撃＼n率の増加を実現する技術（乙５９の８）
10) パルスユニットの部品の摩耗により生じた粒子を除去するための磁石を備え、 さらなる摩耗等を防ぎ、メンテナンス軽減を実現する技術（乙５９の９） そのほか、コントローラである Power Focus 6000 及びソフトウェアにより多種＼n類のツールを接続し、作業内容に合わせたコントロールが容易であるという特徴は、 被告カタログ等において、前記記載以外にもページを費やして強く訴求されている （乙５８、８５）。
(b) 衝撃発生部が油圧パルス発生部である電動式衝撃締め付け工具において、 アウタロータ型電動モータを採用するという本件訂正発明は、電動式衝撃締め付け 工具の基幹部分であるモータに関する発明であり、インナロータ型電動モータが採 用される場合と比較して、小型、軽量、低反力、耐久性実現の作用効果を有する点 で、相当の技術的価値があるといえる。実際に、被告製品のモータを本件訂正発明 の技術に属しない構造に変更するにはモータの構＼造等を変更する必要があり、その 場合には製品全体の構造や技術を見直す必要があり、この点からの代替技術が採用＼nされる可能性が高いとはいえない。＼nもっとも、本件訂正発明の作用効果である「小型、軽量、低反力、耐久性」を実 現する技術及び被告製品で訴求される各特徴を実現する技術は、アウタロータ型電 動モータ以外にも存在する。被告製品においてアウタロータ型電動モータを採用し たことによる作用効果は、被告カタログにおいて訴求されている「高トルク」、「低 反力」及び「メンテナンス軽減」に関連し得るが、前記(a)のとおり、被告カタログ では、「高トルク」を実現する技術として「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、 「高度なモーター制御」が記載されており、実際に、被告が保有し被告製品で採用 されている技術においても実現されていると認められる。 そのほか、前記(a)のとおり、被告製品には、本件訂正発明以外にも多数の技術が 使用され、当該技術による作用効果が被告カタログにおいて被告製品の特徴として 記載されており、需要者に強く訴求されていることが認められる。
(c) したがって、被告製品は、本件訂正発明及びその作用効果以外にも、種々の 技術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が、需要者の購入動機＼nの形成に相当程度寄与していると認められる。被告製品が多彩な機能を有し、これ＼nが顧客誘引力に寄与していることは、被告製品が、対応する原告製品よりも総じて ●（省略）●であるという価格差にも裏付けられているといえる。 (d) 以上より、被告製品の性能に係るこれらの事情は、特許法１０２条２項に基＼nづく推定を、相当程度覆滅する事由であると認められる。
ｄ 本件訂正発明は被告製品の一部のみに使用されていること
前記１(2)のとおり、本件訂正発明は、インナロータ型電動モータを搭載した従来 の電動式衝撃締め付け工具の有する課題を解決するため、出力トルクが大きいアウ タロータ型電動モータを採用し、小型及び軽量で、低反力かつ耐久性を有する電動 式衝撃締め付け工具を提供するというものであり、被告製品の特徴とされる「高ト ルク、低反力、メンテナンス軽減」（前記ｃ(a)）の作用効果の実現に使用されてい るといえるが、前記ｃで検討した諸事情からすれば、それらの作用効果は、本件訂 正発明のみによって実現されているとはいえない上、被告製品が備える種々の性能＼nの一部にすぎないことが認められる。したがって、本件訂正発明が被告製品の一部 のみに使用されていることは覆滅事由に該当する。ただし、覆滅の基礎となる事情 は前記ｃの事情と重複することから、推定覆滅の程度の検討に当たっては被告製品 の性能を理由とする推定覆滅と実質的に重なるものとして評価するのが相当と解さ＼nれる。
ｅ 本件訂正について
本件訂正は、衝撃発生部について、油圧パルス発生部に限定するものであり、被 告製品における発明の作用効果やその実施に影響を与えるものではないこと等を踏 まえると、本件訂正の事実を覆滅事由として認めることは相当でない。
(ｳ) 推定覆滅の程度
以上のとおり、本件においては、一定数の競合品の存在、被告製品の性能及び本＼n件訂正発明が被告製品の一部のみに使用されていることを理由とする推定覆滅が認 められ、前記(ｲ)のとおりの事情を総合的に考慮すると、６割の限度で損害額の推定 が覆滅されるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はい ずれも採用できない。
(ｴ) 以上から、特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は、被告製 品ごとに、別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１及び表２の各「２項損害額」欄記＼n載のとおりとなる。
イ 特許法１０２条３項の重畳適用について
(ｱ) 特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第 三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、 侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為が なければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸 失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解され る。 そうすると、特許法１０２条２項による推定が覆滅される場合であっても、当該 推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき は、同条３項の適用が認められると解すべきである。そして、同項による推定の覆 滅事由が、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超える＼nこと以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情がある ことを理由とする場合の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下におい て、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと 解される（知的財産高等裁判所令和４年１０月２０日特別部判決参照）。
(ｲ) これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認められるのは 競合品の存在、被告製品の本件訂正発明以外の性能及び本件訂正発明が被告製品の＼n一部のみに使用されていることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力＼nを超えること以外の理由により特許権者が販売等をすることができないとする事情 があることを理由とするものである。
市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分については、侵 害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された 蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、特許権者である原告が被告に対して実 施許諾をするという関係に立たないことから、原告が被告に実施許諾をすることが できたとは認められないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂正発明 の効果と同様の性能等を有するものの、アウタロータ型電動モータを採用している＼nと認められるものはなく、本件訂正発明の構成とは異なる機構＼を有していると認め られるから、この点からも、原告が、当該覆滅部分について、実施許諾の機会を喪 失したとはいえない。
また、被告製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び本件訂正発明は被告＼n製品の一部のみに使用されていることを理由とする覆滅部分については、被告製品 の売上に対し本件訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅されるもので あり、このような特許発明が寄与していない部分について、原告が実施許諾をする ことができたとは認められない。 したがって、本件においては、特許法１０２条２項による推定の覆滅部分につい て、同条３項の適用は認められない。
ウ 特許法１０２条３項に基づく損害額
(ｱ) 実施料率
本件訂正発明について実施許諾契約がされた事実はない（弁論の全趣旨）。 また、証拠（甲３２、３３）及び弁論の全趣旨によれば、平成１５年９月２０日 に社団法人発明協会が発行した「実施料率〔第５版〕」において、「金属加工機械」 の技術分野における平成４年度〜平成１０年度の実施料率の平均値についてイニシ ャル有りが４．４％、イニシャル無しが３．３％であること、同様の最頻値が５％、 ３％、中央値が４％、３％であること、平成２２年８月３１日に発行された経済産 業調査会が発行した「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プ ログラム著作権・技術ノウハウ〜」において、「成形」の技術分野における実施料 率の平均値が３．４％であることが認められる。これらに、原告と被告とが競業関 係にあること、本件訂正発明の内容、重要性、代替可能性、被告製品の売上に対す＼nる貢献の程度のほか、本件訂正により特許請求の範囲が減縮されていること等本件 に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件における実施に対して受けるべき料率 としては、４％が相当であると認める。これに反する原告及び被告の主張はいずれ も採用できない。
(ｲ) 以上から、特許法１０２条３項に基づき推定される損害額は、被告製品ごと に、別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１及び表２の各「３項損害額」欄記載のと＼nおりである。
エ 原告の損害額
(ｱ) 原告は、被告製品の型番ごとに、平成２９年７月から令和３年１０月の期間 につき、特許法１０２条２項に基づく損害額と、同条３項に基づく損害額のうち高 い方を選択的に請求していることから、被告製品の型番ごとに認められる損害額は、 別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１の「損害額」欄記載のとおりであり、合計す ると４０７８万９００３円（平成２９年７月から令和２年３月３１日分までが２８ １２万１２５４円、同年４月１日から令和３年１０月３１日分までが１２６６万７ ７４９円）となる。

◆判決本文

　特許権侵害が認定され、特１０２条２項による推定覆滅として３割を認定されました。

前記本件明細書の記載によれば、本件特許発明は、落下物受取装置の基端部 の縁と足場構築体の作業空間の外側面の間に隙間が生じ小さい物品が落下し＼n人体を負傷する危険があり、当該隙間を単純な板材で塞いだ場合には落下物受 取装置を格納する際に板材を取外す必要がある等姿勢変更の作業が困難であ るといった課題に対し（【０００８】【０００９】）、当該隙間を覆うことができ、 かつ落下物受取装置の姿勢変更等によって隙間が変化する場合でもそれに追 従し確実に隙間を塞ぐことができる隙間遮蔽装置を提供するものである（【０ ０１４】【００３８】）。本件明細書には、本件特許発明の実施例として、隙間遮 蔽装置は、固定部材を落下物受取装置の基端部に取付一体化した構成とする場＼n合と、落下物受取装置に後付けされるユニットを構成する場合とを挙げており＼n（【００１６】）、後付け可能かつ着脱自在の隙間遮蔽装置の実施例の一つ（ユ＼nニット２０ａ）として、固定部材に枢結手段を介して遮蔽部材を回動自在に連 結するものが記載されている（【００３９】【００４０】【００４３】）。 このような固定部材に枢結手段２２を用いて遮蔽部材を回動可能に枢結す＼nる方法は、本件明細書上、「図４に示す１実施形態において」（【００３９】）、 「図示のようにユニット２０ａを構成する場合は」（【００４３】）と記載され＼nているとおり、後付けユニットタイプの隙間遮蔽装置の一実施例という位置付 けで記載されているに過ぎない。また、本件明細書には、固定部材の大きさ及 び形状並びに落下物受取装置への固定方法については適宜の方法を採用する ことができることが示唆されており（【００４０】）、その余の本件明細書の記 載を見ても、「固定部材（２１）」が、特定の構成を備えるべきものであるとか、＼n枢結手段が、固定部材（２１）と別途独立のもの（部材）であることが前提で あることをうかがわせるとかの旨の記載はない。 したがって、本件特許発明における「固定部材（２２）」とは、実施例のよう に固定部材とは別の枢結手段が存在する場合に限らず、固定部材が枢結手段と 一体のもの、一つの部材が固定部材と枢結手段を兼ねるものなどもこれに当た ると解される。
むしろ、枢結手段が固定部材から独立して存在すること（独立した部材であ ること）等が要求されていないとの解釈は、上記のとおり実施例の一つとして 挙げられた固定部材に遮蔽部材を枢結する「蝶番」について、「枢結部材」では なく「枢結手段」と記載されていることと整合するといえる（【００３９】【０ ０４３】）。 なお、構成要件Ｃないし同Ｆには「固定部材（２１）」として符号が記載され＼nているものの、これは請求項の記載内容を理解するために補助的に付されたも のであると解され（特許法施行規則２４条の４及び様式２９の２の〔備考〕１ ４のロ）、それ以上に本件特許発明における固定部材の構成を符号により特定＼nされる実施形態に限定するものであると解すべき事情も見当たらない。 したがって、本件明細書の記載を参酌しても、本件特許発明において、上記 (1)のとおり、1)落下物受取装置の基端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成す＼nる部材であること（構成要件Ｃ）、2)（隙間遮蔽装置使用時に）固定部材から足 場構築体に向けて遮蔽部材が延びていること（構＼成要件Ｄ）、3)遮蔽部材が回 動自在に枢結されていること（構成要件Ｅ）、4)（隙間遮蔽装置不使用時に）遮 蔽部材が固定部材に向けて回動することにより固定部材の上に重ねられるこ と（構成要件Ｆ）という要素を充たせば「固定部材」（構＼成要件Ｃ〜Ｆ）に相当 する部材であるといえ、これに加え、枢結手段とは独立して存在することを要 するものではないと解すべきである。
(4) 被告製品における「蝶番（の第１翼片）」が本件特許発明の「固定部材」に 相当するか（あてはめ）
別紙被告製品説明書のとおり、被告製品における蝶番は、第１翼片、第２翼 片及び回転軸から成り、第１翼片（図３右側のもの）が落下物受取装置の基端 部にリベット等で固着され、第２翼片（図３左側のもの）が遮蔽部材に固着さ れている。これにより、被告製品の蝶番の第１翼片は、1)落下物受取装置の基 端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成する部材であること（構＼成要件Ｃ）、2) （隙間遮蔽装置使用時に）固定部材（第１翼片）から足場構築体に向けて遮蔽＼n部材が延びていること（構成要件Ｄ）、3)遮蔽部材が回動自在に枢結されてい ること（構成要件Ｅ）、4)（隙間遮蔽装置不使用時に）遮蔽部材が固定部材に向 けて回動することにより固定部材の上に重ねられること（構成要件Ｆ）という＼n要素を全て充たしているといえ、本件特許発明の「固定部材」に相当する部材 であるということができる。
被告は、このように解すると構成要件Ｆの構＼成及びその構成の作用効果の説＼n明と矛盾する旨主張するが、保管・運搬に便利となるとの作用効果は、遮蔽部 材を回動自在に枢結することによりもたらさせるものであって、固定部材の構＼n成に由来するものではないから、その主張は失当である。 したがって、被告製品は、構成要件Ｃないし同Ｆを充足しており、構＼成要件 Ａ、同Ｂ、同Ｇを充足することは争いがないから、本件特許発明の技術的範囲 に属する。
・・・
(2) 推定覆滅事情
被告は、本件特許発明は、製品の一部のみに実施されるものであること、被 告製品には他の顧客誘引力がある一方、本件特許発明に顧客誘引力が乏しいこ と、本件特許発明以外の特許発明の実施や被告商品に付された商標が顧客誘引 力を持つことから、上記損害額の８割は推定が及ばないものと主張する。
ア 本件特許発明の意義
前判示のとおり、本件特許発明は、建設現場等で高所からの工具等の落下 による負傷等を防止するために設置される落下物防止装置（朝顔）において、 「落下物受取装置は、…該落下物受取装置の基端部の縁と、足場構築体の作＼n業空間の外側面の間には、狭小な隙間を生じることが不可避である。このた め、…小さい物品が落下すると、前記隙間を通過することにより地上に向け て落下するおそれがあり、金属製等の落下物の場合、微小な物品であっても 人体を負傷する危険がある。」等の課題に対して、隙間(S)を覆う隙間遮蔽装 置を設け、前記隙間遮蔽装置は、前記落下物受取装置の基端部に固定される 固定部材と、該固定部材から足場構築体に向けて延びる遮蔽部材を備え、前＼n記固定部材に対して前記遮蔽部材を回動自在に枢結しており、前記遮蔽部材 は、不使用時に前記固定部材に向けて回動することにより、該固定部材の上 に重ねられるように構成することにより該課題を解決するものである。＼n この点、証拠（甲３、４（枝番を含む））及び弁論の全趣旨によると、被告 製品における遮断板によって遮蔽される隙間は、足場の設置態様によっては 相応に幅が広いものも想定され（少なくとも被告主張のような傷害結果が生 じることが極めて稀な小さなもののみが通過する隙間に限られないと認め られる。）、被告製品においても、朝顔において隙間を塞ぐことが重要な意義 を有するものと扱われていることが認められるのであって、本件特許発明は、 これを効果的に行うものとしての技術的意義を有し、実施品の顧客誘引力を 高めるものであると認められる。
イ 他方、朝顔の性能としては、被告主張のとおり、上部から外方への落下物＼nを直接受け止める部分であるパネル部分（本件特許発明でいう落下物受取装 置）の性能が重要であろうことは商品の性質上当然であり、被告が、本件特＼n許発明以外の特許を実施している点を指摘するのも、この趣旨をいうものと 理解することができる。また、作業効率性、美観性といった被告製品の他の 要素も顧客誘引力に相応に寄与することも理解できるところである。もっと も、被告商品２に付された被告商標については、これについて特段の顧客誘 引力があることをうかがわせる証拠はないため、本件において考慮すること は困難である。また、本件特許発明が製品の一部に実施されているという主 張は、落下物受取装置が遮断板に向かって傾斜を持った態様で運用されるこ とからすると、同装置で受け取られた落下物は遮断板に至り、遮断板によっ て更に下方への落下が阻止されることになるのであって、このように、遮断 板と一体となって落下物の下方への落下が防止されるという被告製品の構＼n成からすると、本来的な意味で特許技術が製品の一部にのみ実施されたもの であるということはできない。なお、被告は、本件特許発明は、遮蔽部材を落下物受取装置の基底部に回動可能に固定することのみを特徴としている旨主張するが、抽象的には遮蔽部材を設置して隙間を塞ぐ構＼成は他に考え得る趣旨をいうものと解したとしても、その具体的な競合品等に関する主張立証はされていないから、これを推定の覆滅に当たって考慮することは困難である。
ウ 本件において、イに述べた事情はあるものの、被告が指摘する事情はなお 同種の商品一般の顧客誘引力の重点の置き方を指摘するものにとどまって おり、これらの事情を特許法１０２条２項による推定を覆滅させる事情とし て重く見るのは相当でなく、総合的にみると、(1)で推定される原告の損害 のうち、３割の限度ではその推定の覆滅の立証があったものというべきであ る。

◆判決本文

　１審では、３項侵害の損害額の方が高いとして、２２００万円弱の損害賠償を認めましたが、知財高裁は２項侵害の損害額の方が高いとして、約２２５０万円の支払いを命じました。

本件は、発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエ アロゾルを発生させる方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が、被控 訴人らに対し、被控訴人らが共同で加熱式タバコ用デバイスである原判決別紙物件 目録記載の被告製品（被告製品１〜３）の販売、輸出、輸入及び販売の申出をする＼nことが本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為（民法７０９条）に基づき、 選択的に、1)特許法１０２条２項の損害額●●●●●●●●●円（同項の推定の覆 滅が認められた場合に当該覆滅部分について予備的に同条３項に基づく売上額の２＼n０％相当の損害額）又は2)同条３項の損害額●●●●●●●●●円を請求するとと もに、3)弁護士・弁理士費用相当額●●●●●●●●円（上記1)の同条２項の損害 額の１割に相当する額）を請求するものとして、●●●●●●●●●円及びこれに 対する不法行為の後であり被控訴人らへの各訴状送達の日の翌日である令和２年３ 月１０日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５ 分の割合による遅延損害金の連帯支払を原審で求めた事案である。
(2) 原審は、1)特許法１０２条２項による被控訴人らが受けている利益の額は３ ７０６万０９３５円と推定されるが、被告製品の売上げにはそれらが別件発明の実 施品であることも貢献しているため５割の推定覆滅を認めるのが相当であり、同項 の損害額は１８５３万０４６７円となる（また、上記の覆滅の理由からして上記覆 滅部分についての同条３項の適用は認められない。）とする一方で、2)実施料率は １０％を下らないものと認めるのが相当であり、同条３項の損害額は１９７５万２ ７０７円となるところ、より高額である上記2)の損害額をもって控訴人の損害額と 認め、これに弁護士・弁理士費用としてその１割である１９７万５２７０円を加え た２１７２万７９７７円及びこれに対する前記遅延損害金の連帯支払を被控訴人ら に求める限度で控訴人の請求を一部認容し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却 した。
・・・・
(c) 同じくAmazon seller centralに係る手数料等について、控訴人は、令和元 年７月のＦＢＡ運搬費は異常に高額であり、少なくとも本件ＦＢＡ配送代行手数料 ●●●●●●●●円は控除されるべきものではないなどと主張する。
そこで検討するに、証拠（甲１０、甲Ａ３８、４４、甲４６、４７、５１、５２、 ５３の１〜４、５４の１〜５、甲５５、６２、乙２５、２６）及び弁論の全趣旨に よると、1)令和元年７月分のAmazonのＦＢＡ手数料（Amazon FBA/handling charge） は●●●●●●●円、ＦＢＡ運搬手数料（Amazon FBA/haulage express）は●●● ●●●●●円であったこと、2)平成３０年７月から令和元年１２月までの期間中、 ＦＢＡ運搬手数料又はこれに相当し得るとみられる費用は、平成３０年１１月から 令和元年９月までの間において計上されているところ（ただし、平成３０年１１月 及び１２月においては「Amazon /FBA haulage handling charge」である。）、同年 １１月分及び１２月分は●●●●円程度、平成３１年１月分は●●●●円余りであ ったものの、同年２月分から同年（令和元年）６月分まではいずれも●●●●円に 満たない額となっていたにもかかわらず、同年７月分として上記のとおり急激にそ の額が増大し、その後、同年８月分として●●●円余り、同年９月分として●●● 円余りが計上された後、同年１０月分以降は、ＦＢＡ手数料とともにゼロ円となっ たこと、3)同年４月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少し、同年５月において、「商品評価損」●●●●●●●円の計上と 「期末商品棚卸高」●●●●●●●●円の計上により、「商品」が●●●●●●● ●円増加し、同年６月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少したこと、4)同年７月３０日及び同月３１日の２日間に、「Fjp20190724PATENT-14」などの符号（末尾の数字のみ、3〜17の範囲で異なっている。） のある一律●●●円のＦＢＡ配送代行手数料（FBA Per Unit Fulfillment Fee）が ●●●●件計上され、その合計額は●●●●●●●●円に上ったこと（本件ＦＢＡ 配送代行手数料）、5)同月におけるＦＢＡ配送代行手数料の支出において、そのよ うに同一の符号をもって一律の金額で同時期に多数のものが計上されている例は、 他に認め難いこと、6)控訴人は、別件仮処分決定に係る特許権侵害差止仮処分申立＼n事件（東京地裁民事第２９部にて審理）において、令和元年７月１１日付けで、被 控訴人アンカーに対する申立てを取り下げ、その後、同月２５日、別件仮処分決定＼nがされたこと、7)控訴人は、別途、被控訴人らを債務者として、特許権侵害差止仮 処分命令の申立て（東京地裁平成３０年（ヨ）第２２１２３号（東京地裁民事第４＼n０部にて審理））をしていたところ、当該事件で、被控訴人らは、令和元年９月３ ０日付けの準備書面をもって、被控訴人ジョウズにおいては同月末までに被告製品 全ての在庫がなくなる予定であることから、保全の必要性がない旨を主張し、その＼n後、それを疎明する資料として、被控訴人ジョウズが同月にAmazonに対し被告製品 の所有権放棄の依頼をしたことを示す書面を提出した上、同年１１月５日付けの準 備書面をもって、保全の必要性がない旨を改めて主張したことが認められる。
前記1)〜7)の事情（なお、前記4)について、「20190724PATENT」の符号は、令和 元年７月２４日付けのもので、特許に関連するものであることを強くうかがわせる ものである。）のほか、AmazonのＦＢＡサービスに係る証拠（甲５３の１〜４。余 剰在庫の管理等のために、Amazonフルフィルメントセンターに保管されている在庫 について、出品者、出品者の倉庫、仕入れ先又は販売業者に返送したり、その所有 権を放棄したりする旨を依頼するサービスがあることなどが記載されている。）や、 配送手数料等についてはその対象となる行為が行われた後に請求がされるのも合理 的であると解され、本件ＦＢＡ配送代行手数料が平成３１年（令和元年）４月ない し６月の在庫に係る会計上の処理と関連している可能性があることなども考慮する＼nと、本件ＦＢＡ配送代行手数料●●●●●●●●円については、別件仮処分決定の 発令に関連して、また、前記7)の仮処分命令申立事件に対する対応やその準備等の＼nために、大量の被告製品について一律に、通常の販売とは異なる特別の取扱いがさ れたことから発生したものであることが強く推認され、この推認を覆すに足りる事 情は見当たらない。
したがって、Amazon seller centralに係る手数料等のうち、本件ＦＢＡ配送代行 手数料●●●●●●●●円については、被告製品の販売に直接必要となった経費と して控除すべきものではなく、控除が認められる支払手数料額は●●●●●●●● ●円となる。
上記に反する被控訴人らの主張は、いずれも採用することができない。なお、被 控訴人らは、当審で追加された特許法１０２条３項の損害に係る控訴人の主張に対 し、前記3)の商品評価損については、令和元年の期末の商品評価損調整でゼロとす る仕訳を行ったなどと主張するところ、そのような事実を認めるに足りる証拠はな いものの、仮に、そのような事後的な調整の事実があったとすれば、そのことは、 本件ＦＢＡ配送代行手数料の支出が被告製品の販売とは直接関係なくされたもので あるとの前記推認を裏付けるものであるとみることができる。

◆判決本文

原審はこちら

◆令和2(ワ)4332

関連事件(1)です。 特許権、当事者同じ 特許権者勝訴 差止のみ請求

◆令和2(ワ)4332
関連事件(2)です。 当事者同じ、対象特許違い 特許権者勝訴 損害額約5200万円

◆令和1(ワ)20074
関連事件(2)の控訴審です 控訴棄却

◆令和3(ネ)10072

　照明器具について技術的範囲に属するとして、約2億円の損害賠償が認められました。102条2項の推定覆滅8割と判断されました。

ア 本件各発明の技術的意義
本件明細書上、本件発明１には、ブラケットを放熱部に取り付けることに より外装部の変形及び破損を防止すること（本件意義１）及び放熱部製造時 の不良率の低減（本件意義３）があるものと読み取れる。原告はこれに加え、 外装部が放熱部におけるブラケットの接続部分よりも後方に延びている構＼n造により、ユーザーが、ブラケットが取り付けられている位置よりも後方の 外装部を掴み、自らの手が照明器具の照射する光を遮らずに、照射範囲を正 確に把握しながら照射方向を変更することを可能とする技術的意義（本件意＼n義２）がある旨主張するが、本件明細書に記載はなく、構成要件Ｈとして追＼n加された経緯等をふまえると（甲１１の１、１４の１）、後付けの感をぬぐえ ず、本件各発明の直接の作用効果としての意義は乏しい。
イ 本件各発明の技術的意義が被告製品の売り上げに貢献する程度等
(ｱ) 本件意義１について
スポットライト製品一般は、本件特許発明より相当前から市場に存在 し、既に成熟した市場が形成されており（乙５、弁論の全趣旨）、市場動向 調査によれば、スポットライト製品は、演色性や色温度などにおいて高い 付加価値を有する製品の開発が期待されている状況にあり（乙３０、３ １）、原告、被告、競合他社のカタログ等において、配光制御・特性、光色、 レンズ設計、省エネ、製品の大きさ、軽さ、デザイン等が訴求されている こともうかがえる（甲５、６、乙１５、１６、２５ないし２９） これに対し、外装部の変形及び破損防止という本件意義１は、いわば製 品として当然に担保されるべき機能及び要素であるといえ、また、材質、＼nブラケットの取付方法及び取付部分の構造の工夫等、本件各発明以外の技＼n術によっても実現可能であり、現に各照明器具メーカーにおいて一般に実＼n現している効果であると考えられる。 また、原告は、平成２６年以降、原告実施品と同じシリーズ名・製品名 で、ブラケットを放熱部ではなく外装部に取り付け、外装部を厚肉とする ことで外装部の変形及び破損の防止を実現した原告後継品を販売してい る（弁論の全趣旨）。すなわち、本件意義１は、これを欠いても、同一シリ ーズ・製品として顧客に販売することが可能な程度の顧客誘引力しか有し＼nないと評価し得る。このことは、カタログに文言上本件意義１が明示され てないとしても、商品の写真から本件意義１に係る特徴を看取できること を考慮しても同様である。
(ｲ) 本件意義３
本件意義３は、不良率低減という製造コスト削減に寄与するものである といえるが、本件意義３によるコスト削減（製品価格への反映）の程度が 不明であること等を踏まえると、被告製品の利益に対する寄与度が大きい とは認められない。
(ｳ) 以上のような事情を踏まえると、本件意義１及び３の顧客誘引力は限 定的であり、本件意義１及び３が被告製品の売り上げに貢献する程度は低 いと言わざるを得ない。
ウ 原告実施品の販売実績等
原告は、本件期間前に原告実施品の販売を開始した後、本件登録日（平成 ２８年８月５日）以降は在庫品限りとして原告実施品を販売するにとどまっ ており、平成２８年以降の原告実施品の販売数は１６個である（甲１７、１ ８）。 このように、原告が本件登録日以降原告実施品を製造しておらず、その販 売方法（販路）等が相当程度限定され、その規模も極めて小さいことや、原 告が原告後継品を販売しているものの、当該製品が本件各発明とは異なる技 術により本件各発明と同様の作用効果を奏していることは、前記(1)で説示 した特許法１０２条２項の推定の前提事実を欠くとまでいうことはできな いものの、本件推定を大きな割合で覆滅させる事情というべきである。
エ 競合品の存在
本件期間中、ブラケットが外装部ではなく、放熱部を含む別の部分に取り 付けられているという特徴を有する製品は、パナソニックのＴＯＬＳＯシリ＼nーズ（乙２５）、オーデリックのＣ１０００シリーズ（乙２７の２ないし２７ の４）、三菱電機のＡＫシリーズ、彩明シリーズ、鮮明シリーズ及びＬＥＤス ポットライトシリーズ（乙２９）をはじめ、複数存在する。これらの製品は、 原告実施品及び被告製品と価格帯も概ね同程度である。 以上の事情に鑑みると、被告製品には、競合品が存すると認められ、かか る競合品の存在も推定を覆滅させる事情に当たる。
オ 原告の市場占有率
被告は、スポットライト市場又は店舗用照明市場における原告の市場占有 率が低いとして、被告製品が存在しない場合、その需要の多くが競合他社の 製品へ流れ、原告実施品を販売できたはずであるとはいえない旨主張する。 しかし、被告が主張する原告を含む照明器具メーカーの市場占有率は、ス ポットライトを含む店舗用照明器具市場における機器全般ついてのもので あって、スポットライト以外の幅広い商品群を含むものと解されるから、原 告実施品等との関連が乏しく、推定を覆滅させる事情に当たるとはいえな い。
カ 覆滅の程度
以上の事情、とりわけ本件特許発明の技術的意義や実施品の販売状況を重 視した上総合的に考慮すると、本件においては、被告製品の販売がなかった 場合に、これに対応する需要が原告実施品ないし原告後継品に向かう蓋然性 はむしろ低いとみるべきであって、特許法１０２条２項により推定された損 害の８割について覆滅されるというべきである。これに反する原告及び被告 の各主張はいずれも採用できない。

◆判決本文

　ファミリーイナダVS富士医療器のマッサージ器の特許権侵害事件です。東京地裁は、富士医療器がファミリーイナダの特許を侵害してるとして、約28億円の損害を認めました。１０２条２項と３項の重畳適用を認めています。 原告・被告が逆の侵害訴訟（令和2年（ネ）第10024号）では、知財高裁は、逆転判決で、ファミリーイナダが富士医療器の特許を侵害しているとして、約４億円の損害を認めてます。

ウ 覆滅割合
(ｱ) 市場の同一性
原告と被告は、マッサージチェアの分野でシェアを競い合う企業でマッサージチ ェアという需要者を共通にする同種製品を取り扱う同一の市場で競業している。 被告の主張は、具体的な被告の製品と原告の製品とを比較し、個別の販売相手先 や販売ルートを細かく分断して、これらが異なるから「市場の非同一性」があるな どと主張している。しかし、このような立論が成り立つのであれば、個別の販売相 手先や販売ルートが共通の場合でない限り、市場は無意味に細分化されてしまう。 同種製品で共通する需要者層を対象にして潜在的に影響を受ける競争の場が想定で きるのであれば、市場が同一性を有しているといえる。 また、本件特許II)及びIII)の実施品である原告の製品（以下「原告製品」という。） には対象被告製品と同じような価格帯の製品も複数存在するから、この点からも市 場の同一性は否定されない。
(ｲ) 市場における競合品の不存在
侵害訴訟の損害論においては、特許権を侵害する製品が販売されることによって、 特許権者の特許実施製品の販売が減少するという関係があるか否かを問題とすべき であるから、侵害関係のない製品についての適法な同種製品のシェア自体は、推定 覆滅事由としては関係がない。 また、競合品の範囲は、本件特許II)及びIII)の特許権の技術的構成を踏えて、その＼n目的・作用効果を把握した上で、当該目的・作用効果が同じで原告製品の販売数量 に影響を与える製品という前提に立脚して考察されるべきであって、「背メカで被 施療者の首元から背中、腰にかけてマッサージを行うマッサージチェア」であるか 否かによって範囲を画し、これを前提とすると、殊更に本件特許II)及びIII)の具体的 な構成や解決手段をその考慮対象から一切捨象することになる。＼n
(ｳ) 侵害者の努力（ブランド力、宣伝広告）
原告は、古くから一貫してマッサージチェアを製造販売している老舗であり、被 告ともシェアを常に争う信用力のある会社である。また、原告は、世界で各種の受 賞実績のある国際的にも認知された会社であり、被告に劣らずグッドデザイン賞を 受賞するデザイン性を備える複数の原告製品を販売している。 したがって、原告企業より被告企業の方が格別に信用力を有し、原告のブランド 力に比して侵害品が利用者にとって購買動機となるなどということはない。 また、開発段階において開発に携わる従業員を配することは、ごく通常のことで あり、原告においても日々機械によるマッサージを人間の揉み心地に近づけるべく 開発努力を重ねている。営業段階において、マッサージチェアの魅力を伝える為の 営業活動は、原告においても常時行っており、被告だけに特別の活動ではない。
(ｴ) 侵害品の性能＼n
対象被告製品のカタログ等には、対象被告製品の仕様（発明の構成）が明記され＼nており、本件発明II)及びIII)の作用の発現が示唆されていることから、需要者に一切 訴求されていない本件特許II)及びIII)の作用効果に関連する仕様、機能は、対象被告＼n製品の購入動機になり得ない旨の被告の主張は失当である。 被疑侵害品である対象被告製品の具体的な実施態様に関するパンフレット等には、 利用者へ訴求する記載が多数ある。本件特許II)及びIII)の技術的構成を採用するから＼nこそ、各種コースのマッサージや腕を含む人体全体のマッサージ効果を高めるマッ サージチェアを提供できるのであり、これらの技術的構成を回避してマッサージチ＼nェアを提供することは製品の性能に大きな影響を及ぼし、仮に回避し得たと考えて＼nも、その代替的構成を採用するには無視できない費用がかかる。＼n
(ｵ) 特許発明が侵害品の部分のみに実施されているものではないこと
本件特許II)及びIII)は、椅子式のマッサージチェアにあって身体のマッサージに関 する構成、構＼造に係る基本的な技術である。被疑侵害品である対象被告製品の一部 に本件特許II)又は本件特許III)の発明が実施されていたとしても、対象被告製品は、 この実施部分を除いてしまえば、全体としての製品構成が成り立たない。すなわち、＼n本件特許II)は、椅子式マッサージ機にあって肩を側方からマッサージする「肩また は上腕の側部」の技術的構成に関する重要な特許であり、本件特許III)は、「腕部」 をマッサージする技術的構成に関する重要な特許であって、この実施部分があるか＼nらこそ利用者の需要が喚起されているといえる。 本件特許II)に関し、被疑侵害品である被告製品II)を利用する利用者は、様々な自 動コースを自由に判断して設定するのであり、その際に、「肩または上腕の側部」 に効果的なマッサージを行うことができる構成を有している製品か否かが製品選択＼nには重要である。本件特許II)の構成の内容は、取扱説明書の中でもこれを織り込ん＼nでしばしば説明されており、それが被疑侵害品である被告製品II)の全般に亘ること も明らかで、本件特許II)の構成を抜きにしては、被告製品II)の多くの自動コースも 成り立たないことも一見して明らかである。 本件特許III)に関して、開口の向きを考慮しつつ、腕のエアマッサージを行う本件 特許III)の技術的構成の具体的な実施態様は、これを採用する製品の外観にもマッサ＼nージ効果にも大きな影響を及ぼす。
(ｶ) まとめ
以上を総合的に考慮すると、推定覆滅される割合は、少なくとも５５％以上には ならない。
エ 損害額
(ｱ) 特許法１０２条２項に基づく損害額の算出ができる対象被告製品について 不当利得期間及び損害賠償期間を通じた限界利益の額（前記イ(ｳ)）について、前 記ウのとおり、推定覆滅される割合は、５５％以上にはならないから、被告が開示 した限界利益率を前提とした場合は、●（省略）●を下らず、原告が主張する限界 利益額を前提とした場合は、●（省略）●を下らない。
(ｲ) 特許法１０２条２項に基づく算出ができない対象被告製品について 被告の開示によれば、被告製品１２、３０及び３２の限界利益はマイナスであっ て、赤字が計上される製品であるので、これには特許法１０２条２項に基づく算出 ができない。前記３製品について、●（省略）●そして、前記３製品について、こ の限度で特許法１０２条３項の主張を行う。
・・・
(ｳ) まとめ
前記(ｱ)及び(ｲ)を総合すると、被告の開示した限界利益額による場合、特許法１０２条３項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●（省略）●となり、原告が主張する修正限界利益額による場合、同条３項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●（省略）●となり、少なく見積もっても５０億円を下らない。
(3) 特許法１０２条２項及び３項に基づく主張
ア 特許法１０２条１項と同条３項の関係と同条２項 特許法１０２条１項と３項の併用に関する令和元年法律第３号による改正（以下 「令和元年改正」という。）後の特許法に関する考え方として、産業構造審議会知＼n的財産分科会特許制度小委員会の報告書（「実効的な権利保護に向けた知財紛争処 理システムの在り方」）において、わざわざ２項との関係でも「同様の扱いが認め られることと解釈されることが考えられる」と記載されており、その解釈可能性が＼nあることへの言及があるから、２項と３項の併用については、条文に明示されなか ったとはいえ、全面的に併用適用が否定されたわけではなく、解釈に任されること を明らかにしている。 したがって、特許法１０２条２項に基づき主張された損害のうち推定が覆滅され た部分について、同条３項の重畳適用が認められるべきである。

◆判決本文（損害論）

◆判決本文（侵害論)

関連事件１です。 同じく富士医療器による特許権侵害を認定ししてるとして、約4800万円の損害を認めました。

◆平成30(ワ)1391

原告・被告が逆の侵害訴訟はこちら。

◆令和2年（ネ）10024

この１審はこちら。

◆平成30(ワ)3226

　大合議（特別部）の判断です。１審は技術的範囲に属さないと判断しましたが、知財高裁はこれを取り消して、約４億円の損害賠償を認めました。102条2項と3項の重畳適用の要件を示しています。本件では一部認められています。

原判決は、本件発明Ｃ−１の特許請求の範囲（請求項１）の記載 に基づく解釈として、1)構成要件Ｃの記載によれば、「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」の３要素により形成された部分をもって成るものが「空洞部」であり、「空洞部」に「外側立上り＼n壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在しない部分が許容され ると解されず、「空洞部」全体にわたって「内側立上り壁」が存在す ることを要する、2)構成要件Ｄの記載によれば、「空洞部の先端部」に「内側立上り壁の…前端部」が存在することは明らかであるところ、「内側立上り壁の…前端部」という記載は、更に「空洞部の先端＼n部」以外にその後方部分にも「内側立上り壁」が存在することを示 唆するものと理解される、3)構成要件Ｂの記載によれば、「前腕挿入開口部」は、「空洞部」の一部ではなく、「空洞部」とは別の「肘掛部」の構＼成部分でありつつ、「空洞部」に連続して設けられた部分であると解され、また、「前腕挿入開口部」と「空洞部」から成る「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の相対的な位置 関係は、「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する と解され、さらに、「前腕部を挿入保持する」ように「空洞部」が構成される、4)構成要件Ｅ、Ｅ−１、Ｅ−２の記載によれば、「前腕挿入開口部」が「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための」部分であるところ、そこに位置する施療部は「底面部」と「外側立上＼nり壁」によりＬ型に形成されていることから、当該施療部には「内 側立上り壁」が存在しないと解されること、「前腕挿入開口部から延 設して…設けられ」ている「空洞部」が、「肘掛部」中の別の構成部分であることに鑑みると、「内側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画するものであるとの示唆を看取することもで＼nき、そもそも、「前腕挿入開口部」につき、「内側後方から施療者の 前腕部を挿入するための」ものと特定されていること自体、「前腕挿 入開口部から延設して…設けられ」た「空洞部」の内側側方からは、 「空洞部」に「施療者の前腕部を挿入する」ことができないことを 示唆するものと解される、5)他方、請求項１の記載から、「空洞部」 中に「内側立上り壁」が存在しない部分があるとの示唆を読み取る ことはできないとして、本件発明Ｃ−１の「空洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解される旨判断した。＼n
しかしながら、1)及び5)については、構成要件Ｂ及びＣから読み取れる事項は、「該前腕挿入開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持するための空洞部」が「外側立＼n上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」という３要素から形成さ れていることであり、他方で、「空洞部」のどの部分に、「外側立上 り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」を設けるべきかについては、 請求項１には何ら記載がない。「空洞部」が上記３要素から成ること と、上記３要素をどのように形成するかは別問題であるから、「空洞 部」に「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在し ない部分が許容されると解されないとの原判決の判断には、論理の 飛躍がある。
2)については、構成要件Ｄには、「空洞部の先端部」以外の後方部分における「内側立上り壁」の範囲については記載も示唆もなく、また、構＼成要件Ｄの記載は、「空洞部の先端部」とその後方部分の一部に形成されている構成も、本件発明Ｃ−１の「空洞部」に該当すると解釈することと矛盾しないから、構＼成要件Ｄから「内側立上り壁」が「空洞部」全体に及ぶべきことを読み取ることはできない。
3)については、構成要件Ｂの記載によれば、「前腕挿入開口部」は「肘掛部」の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するため」の部材であり、「空洞部」は「肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部＼nを挿入保持するため」の部材であると定義されるところ、いずれも 「前腕」を「挿入」する機能を実現する部材であることで共通することからすると、「前腕挿入開口部」と「空洞部」は、「前腕部を挿入する部分」において重なることが示唆されているから、両者に厳＼n密な線引きをすべき理由はない。また、仮に構成要件Ｂの記載について原判決の解釈を前提としても、「内側立上り壁」が「空洞部」の一部に形成されている構＼成であっても、「肘掛部」に「空洞部」と「前腕挿入開口部」とが別構成として設けられ、「肘掛部」において「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する構＼成とすることもできるから、本件発明Ｃ−１の「空洞部」は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものでなければならないという結論 が論理必然的に導き出されるわけではない。
4)については、構成要件Ｅ、Ｅ−１、Ｅ−２は、「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の位置関係等を直接規定したものではなく、また、構＼成要件Ｅ−２から読み取れる事項は、「前腕挿入開口部」に位置する施療部が底面部と外側立上り壁によりＬ型に形成されているということだけであり、そのことから直ちに、「内 側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画する ことを看取できるものではない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし5)は、本件発明Ｃ−１の「空 洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することの根拠となるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。＼n
(b) 次に、原判決は、本件発明Ｃ−１の「空洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解されることは、本件明細書Ｃの記載及び本件特許Ｃの出願経過か＼nらも裏付けられると述べ、具体的には、1)本件明細書Ｃ記載の本件 発明Ｃ−１の技術的意義に鑑みると、本件発明Ｃ−１は、肘掛部の 長さ方向全域に「外側立上り壁」と「内側立上り壁」が形成された 椅子式マッサージ機を前提として、肘掛部の内側後方から施療者の 前腕部を挿入可能となるように「内側立上り壁」を廃した「前腕挿入開口部」を設けたと認められるから、そのような肘掛部の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための前腕挿入開口部」と、そ＼nこから「延設して肘掛部の内部に…設けられ」ている「空洞部」と は、「内側立上り壁」の有無により画されるものと理解されるし、「手 掛け部」を設けたのは手部及び前腕部の広範を同時にマッサージす るために肘掛部の前端部にまで「内側立上り壁」が形成されている ことを踏まえたものである以上、本件発明Ｃ−１における「肘掛部 の幅方向左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面 部とから形成され」た「空洞部」の「内側立上り壁」は、手部及び 前腕部の広範を同時にマッサージすることができるように、「空洞 部」全体にわたって存在することが想定されているといえる、2)本 件親出願の明細書（乙Ｃ８）の【００４６】、【００４７】及び図１ ４は、本件明細書Ｃの【００４６】、【００４７】及び図１４と同様 に、前腕部施療機構の中部に「内側立上り壁」が形成されていない実施例に関する記載であるところ、これらは、本件出願Ｃの出願に当たり、本件親出願の請求項からの変更の根拠として挙げられてい＼nない、本件補正時に提出された平成２３年５月９日付け意見書（以 下「本件意見書」という。乙Ｃ１２）において、控訴人は、本件各 発明Ｃが、「肘掛部の長さ方向全域に前腕部施療機構として左右一対の立上り壁を設けた椅子式マッサージ機」に関する発明であり、「施療者の肘関節付近にまで左右一対の立上り壁が存在すること＼nによる施療者の肘関節付近の圧迫による不快感を解消し、更に前腕 部施療機構を有していても施療者が起立及び着座を快適に行う事ができるようにした施療機を提供するもので」あるとした上で、「空洞部の先端部」に設けた「手掛け部」に関しては、そこに「内側立＼n上り壁」が存在することを前提とした説明をしつつ、「前腕挿入開口 部」に関しては、そこには「内側立上り壁」がない形状にしたとす る説明をしている、他方、請求項２、すなわち肘掛部の中部に「前 記底面部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された 施療部」を設けることについても説明しているが、そこで言及され ている本件明細書Ｃの記載のうち、関係するのは【００４６】のみ である、本件拒絶理由通知に示された「引用文献２」（乙Ｃ１９）と 本件補正後の発明（本件発明Ｃ−１及びＣ−２）との相違について、 「引用文献２」に開示された前腕部施療部は「肘挿入用凹溝」であ り、その断面形状は略横向き「凹」字状であるのに対し、本件補正 後の発明においては、前腕挿入開口部に位置する施療部は「底面部」 及び「外側立上り壁」により形成された断面略「Ｌ型」であり、ま た、手掛け部が形成される空洞部に位置する施療部は、「底面部」、 「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「手掛け部」に囲われた形 状（実施の形態では「ロ型」）であるため、その構成が相違する旨説明している、断面が略「コ」字状の前腕部施療部の問題点として、前腕挿入開口部においては、上面に位置する部分が腕部の載脱をス＼nムーズに行う上で障害となり、手掛け部においては「内側立上り壁」 が存在しないため、施療者の体重を掛ける上で不安が残ることを指 摘している、こうした説明内容に加え、本件補正により「前記底面 部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された施療部 を備え」る請求項２（本件発明Ｃ−２）を請求項１の従属項として 追加したにもかかわらず、当該発明における上記略「コ」字状の前 腕部施療部の問題点の有無等に関する説明が見当たらないことに 鑑みると、本件補正における控訴人の説明は、請求項２の追加にか かわらず、本件発明Ｃ−１の「空洞部」につき、その全体にわたっ て「内側立上り壁」が存在する構成を前提としていたと理解される、3)本件明細書Ｃの【００４６】及び図１４の記載が本件親出願から の分割出願（本件出願Ｃ）や補正（本件補正）にもかかわらず一貫 して存在する点については、本件発明Ｃ−１に係る特許請求の範囲 の請求項１の記載自体から「空洞部」につき、その全体にわたって 「内側立上り壁」が存在する構成と理解されることに鑑みると、分割出願や補正による本件特許Ｃの発明の内容の変化に応じてこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないと見るべきである＼n旨判断した。
しかしながら、1)については、本件明細書Ｃには、本件発明Ｃ− １の一実施形態（本件発明Ｃ−２の実施例）として、肘掛部の中部 に外側立上り壁、手掛け部、底面部よりコ型に形成された施療部を 設けたマッサージ機の記載があり（【００４６】、図１４）、図１４で は、コ型に形成された施療部、すなわち、内側立上り壁が存在しな い部分が空洞部（６２ａ）と図示されており、また、別の実施形態 を示す図８においても、内側立上り壁が存在しない部分が空洞部 （６２ａ）と図示されている。これらの記載を参酌すれば、本件発 明Ｃ−１の「空洞部」は、肘掛部中の内側立上り壁が存在する部分 に限られるわけではなく、その全体にわたって「内側立上り壁」を 備えることを要しないことは明らかである。 また、本件発明Ｃ−１は、肘掛部の長さ方向全域に立上り壁を設 けることによる不都合（ア）上腕部内側の肘関節付近を圧迫し不快感 を与える、 腕部の載脱行為を妨げる、 快適な起立及び着座を妨 げるという不都合）を解決することを課題とし（【０００５】ないし 【０００８】）、（ア）及び の課題は、前腕挿入開口部の内側立上り壁 を廃したことにより、 の課題は、肘掛部に手掛け部を設けたこと により解決したものであり、それを超えて、「内側立上り壁」の有無 が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画し、空洞部はその全体に わたって内側立上り壁を備えるものであるという「空洞部」が備え るべき構成を導くことはできない。さらに、本件明細書Ｃの【００１６】には、底面部及び外側立上り壁の二面において膨縮袋を備えることで前腕部に対するマッサ＼nージを実施することができる旨が記載されていることに照らすと、 手部及び前腕部の広範を同時にマッサージするためには、「底面部」 及び「外側立上り壁」の二面が存在すれば足り、「内側立上り壁」が 「空洞部」の全体にわたって存在することは想定されていない。 次に、2)及び3)については、本件親出願の分割出願として本件出 願Ｃを出願するに際し、本件親出願の明細書（乙Ｃ８）の【００４ ６】、【００４７】及び図１４を分割要件を満たすことの根拠として 挙げられていないからといって、本件特許Ｃの出願経過において、 本件発明Ｃ−１の「空洞部」をその全体にわたって「内側立上り壁」 が存在する構成に限定したという控訴人の意思が客観的に表＼され ているとはいえない。むしろ、控訴人は、本件意見書において、請 求項１及び２に係る本件補正の根拠として、本件出願Ｃの願書に最 初に添付した明細書（以下「本件出願Ｃの当初明細書」という。乙 Ｃ９）の【００４６】を明確に挙げていること、当該段落は本件明 細書Ｃの【００４６】と同じであり、「内側立上り壁」が備えられて いない部分を「空洞部（６２ａ）」として指し示した「図１４」の構成を説明していることからすると、「空洞部」についてその全体にわたって「内側立上り壁」が存在することを要しないことを前提とし＼nていたことは明らかであり、本件明細書Ｃの【００４６】及び図１ ４の記載が存在することは本件特許Ｃの発明の内容の変化に応じ てこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないとの原判決 の3)の判断は誤りである。
また、被控訴人が2)で指摘する本件意見書における説明は、「空洞 部」と「内側立上り壁」の関係については何ら言及されておらず、 控訴人が、空洞部をその全体にわたって「内側立上り壁」が存在す る構成に限定する意思を客観的に表＼明しているということはでき ない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし3)は、本件発明Ｃ−１の「空 洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することを裏付けとなるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。＼n
・・・
これを本件についてみるに、前記ウ認定の本件推定の覆滅事由は、特 許発明が被告製品１の部分のみに実施されていること及び市場の非同 一性であり、いずれも特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではない。＼nしかるところ、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅 部分については、被控訴人による被告製品１の各仕向国への輸出があっ た時期において、控訴人製品１は当該仕向国への輸出があったものと認 められないことから、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製 品１は、被告製品１の輸出がなければ輸出することができたという競合 関係があるとは認められないことによるものであり（前記ウ ｃ）、控訴 人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすること ができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたも のと認められる。 一方で、本件各発明Ｃが侵害品の部分のみに実施されていることを理 由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に 係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品１に対し本件各発明Ｃが寄 与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このよう な本件各発明Ｃが寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をす ることができたものと認められない。 そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由 に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法１０２条３項の適用を認める のが相当である。
(ｳ)ａ これに対し、控訴人は、特許発明が侵害品の一部のみに実施されて いることを理由とする覆滅事由は、需要を形成する一要因にすぎず、 侵害品に向かっていた事情が全て特許権者の製品に向かうかどうかを 判断する一要素であるから、市場の非同一性等を理由とする覆滅事由 と区別する理由はないこと、覆滅事由ごとに特許法１０２条３項の適 用の有無を区別することは、実施料率の算定が煩雑になり妥当でなく、 そもそも製品の需要形成には様々な要因が複合的に絡み合っており、 覆滅事由ごとに覆滅割合を認定して当該覆滅部分にライセンス機会の 喪失による逸失利益が認められるか否かを認定判断することは実際上 困難であることからすると、本件各発明Ｃが侵害品の部分のみに実施 されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についても、 特許法１０２条３項の適用を認めるべきである旨主張する。
しかしながら、前記 で説示したとおり、上記推定覆滅部分は、個々 の被告製品１に対し本件各発明Ｃが寄与していないことを理由に本件 推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明Ｃが寄与してい ない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものとは認 められないから、控訴人の上記主張は採用することができない。 ｂ また、被控訴人は、1)特許法１０２条１項において、特許権者が自 己実施できたと推定される部分（１号）とは別にライセンスをし得た 部分（２号）とを区別し観念できるのは、同項が、侵害者の販売する 「数量」に基づいて、権利者の逸失利益に係る損害額を算定する方法 を採用しているからであり、他方で、同条２項は、侵害者の「利益」 を権利者の逸失利益と推定する損害額算定方法をとっており、同項の 推定が覆滅されるのは、最終計算の結果としての損害額であり、計算 過程の途中数値である侵害品の数量の一部が計算の基礎から除かれる わけではなく、同項の推定を覆滅する過程において、権利者のライセ ンスの機会の喪失による逸失利益をも含む全ての逸失利益が評価し尽 されているというべきであるから、推定覆滅部分に対して同条３項を 適用することは、権利者の損害の二重評価となり、許されない、2)同 条１項２号が新設された令和元年改正特許法において、同条２項につ いて実施料相当額の損害が明文において規定されなかったのは、この ような趣旨によるものと解される、3)仮に推定覆滅部分について同条 ３項の重畳適用が認められる場合が理論的にあり得るとしても、被告 製品１について、「市場の非同一性」を理由とする覆滅事由に係る推定 覆滅部分につき、輸出に際して海外市場の事業者から受け取る対価は、 あくまで海外市場に基づく利益であり、このような海外市場における 利益まで特許法１０２条２項の推定が及ぶものと解し、日本国内の特 許権に基づいて独占することは、特許権の保護範囲を逸脱しており、 法が予定していないものであり、また、日本国の特許権に基づいて仕向国への輸出行為のみを切り取り、ライセンスする場合は現実に考え＼n難く、ライセンスによる実施料相当額の得べかりし利益を得られなか ったとは言い難いとして、本件推定の推定覆滅部分については、同条 ３項を適用することはできない旨主張する。
しかしながら、1)及び2)については、前記 で説示したとおり、特 許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、 第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができるこ とに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特 許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた 実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の 喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解されるところ、特 許法１０２条２項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、 特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができ た実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するもので あるのに対し、同項による推定の推定覆滅部分について、特許権者が 実施許諾をすることができたと認められるときは、特許権者は、売上 げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による実施 料相当額の損害を受けたものと評価できるから、特許権者の損害を二 重に評価することにはならない。また、同条１項２号が新設された令 和元年改正特許法において、同条２項について、同条１項２号と同様 の法改正がされなかったからといって直ちに同条２項による推定の推 定覆滅部分について同条３項の適用を否定すべき理由にはならないと いうべきである。

◆判決本文
１審はこちらです。

◆平成30(ワ)3226

　1審は４７００万円の損害賠償を認めましたが、控訴審はこれを約5560万円としました。また、1審は102条2項の推定覆滅の割合は完全非公開としましたが、知財高裁は、貢献度９９％＋αと一部非公開としました。また、1審では2項と3項との重畳適用は主張されていません。

(3) 特許法１０２条１項に基づく損害について
ア 適用関係
令和元年法律第３号による改正について 存続期間の満了により、本件特許権１の侵害行為は令和２年３月３１ 日までに終了しているところ、令和元年法律第３号による改正後の特許 法１０２条１項は令和２年４月１日から施行されたものであるが、改正 法附則には経過措置がないことから、本件特許権１の侵害行為には、上 記改正後の特許法１０２条１項が適用される。 一審被告は、改正法を遡及適用せずに旧１項を適用すべきであると主 張するが（前記第２の４(16)参照）、改正後の特許法１０２条１項２号は、 実施相応数量を超える数量又は特定数量（通常実施権を許諾し得た場合 に限る）に応じた実施料相当額を損害の額とするものであるところ、そ の実施相当額の損害が実体法上生じ得ないものとはいえないから、改正 法が実体法上の請求権を新たに創設したものとはいえない。したがって、 同号は、客観的には改正前から損害を構成するといえた実体法上の損害＼nを推定する規定にとどまるものといえるから、一審被告の上記主張を採 用することはできない。
・・・
ウ 「単位数量当たりの利益の額」
原告の製品の１台当たりの限界利益の額が別紙１−１(1)のとおりである ことは、当事者間に争いがない。
エ 「その侵害の行為を組成した物」の譲渡数量等について
販売数
本件では、一審被告による被告表示器Ａ及び被告製品３の生産、譲渡＼n等の行為について間接侵害の成立が認められるが、被告製品３は、被告 表示器ＡにＯＳを提供することによって被告表＼示器Ａと原告の製品と同 等なものを生産するという限度において侵害行為を組成しているもので あるから、特許法１０２条１項の損害を算定するに当たり、被告表示器＼nＡと独立にその譲渡数量を論じる必要はない。 したがって、特許法１０２条１項の損害算定に当たっては、被告表示＼n器Ａの譲渡数量のみを算定基礎とすれば足りる。 そして、平成２５年４月１日から令和２年３月３１日までの被告表示＼n器Ａの販売数が別紙５に記載のとおりであることは、当事者間に争いが ない（なお、被告表示器Ａについては、各月ごとの販売数は明らかでは＼nないので、別紙５のとおり半期ごとの販売数量に基づき、以下、損害額 の算定を行うものとする。また、前記２(2)オのとおり、本件特許権１の 間接侵害が成立するのは平成２５年４月２日以降であるところ、同月１ 日の被告表示器Ａの販売数の有無又はその数量が不明であるが、同日の＼n譲渡等が７年にわたる期間の損害額全体に影響するのはごくわずかであ り、この１日分を含めるか否かの相違は以下の算定の中で吸収され、何 らかの影響を及ぼすことは想定し難いから、同日の販売数を改めて算定 することはせず、別紙５に記載の販売数をそのまま用いることとする。）。
譲渡数量
一審被告は、「その侵害の行為を組成した物」は直接侵害品であると ころ、被告表示器Ａ及び被告製品３を購入した者の全てが本件発明１の＼n実施品（直接侵害品）を生産しているのではないと主張する（前記第２ の４(16)参照）。しかしながら、間接侵害行為は特許権を「侵害するものとみなす」 （特許法１０１条）とされており、そして、特許権侵害の損害の額につ いて、「その侵害の行為を組成した物」（同法１０２条１項）とされてい るところ、前記ア のとおり、間接侵害にも同法１０２条の適用がある と解する以上、「侵害の行為を組成した物」とは間接侵害品を指すもの と解するべきである。
もっとも、特許法１０１条２号に係る間接侵害品たる部品等は、特許 権を侵害しない用途ないし態様で使用することができるものである。そ して、そのような部品等の譲渡は、当該部品等の譲渡等により特許権侵 害が惹起される蓋然性が高いと認められる場合には、譲渡先での使用用 途ないし態様のいかんを問わず、間接侵害行為を構成するが、実際に譲＼n渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には、 結果的には、間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与していない。そう すると、そのような譲渡先については、間接侵害行為がなければ特許権 者の製品が販売できたとはいえないことになり、特許権者等に特許発明 の物の譲渡による得べかりし利益の損害は発生しないので、当該物の譲 渡によって得た利益の額を特許権者等が受けた損害の額と推定すること はできないというべきである。そして、このような場合は同法１０２条 １項１号の「販売することができないとする事情」に該当するものと解 するのが相当である。一審被告の主張は、仮に、直接侵害品の生産に用 いられた数量のみを損害算定の基礎とすべき主張が採用されない場合に は、同一の事情を「販売することができないとする事情」として主張す るとの趣旨も含むものと解され、その限度で採用することができる。 したがって、特許権者等の損害額の算定に当たっては、そのような販 売数量は、特許法１０２条１項の「譲渡数量」から控除されると解する のが相当である。
オ 「販売することができないとする事情」について
販売することができないとする事情（その１）
一審被告は、1)原告の製品が一審原告製のプログラマブル・コントロ ーラにしか接続できないこと、2)一審原告がプログラマブル・コントロ ーラ用表示器の市場において意味のあるシェアを有しておらず、本件発＼n明１の技術的特徴による販売への貢献も極めてわずかであるから、被告 表示器Ａ及び被告製品３の購入者のほとんどは、一審原告以外のメーカ＼nーの製品を購入する、3)原告の製品は本件発明１の実施品ではないから 本件特許権１の侵害によって一審原告に損害が発生する余地はない旨を 主張する（以下、この主張に係る事情を「販売することができないとす る事情（その１）」という。）。
特許法１０２条１項１号の「販売することができないとする事情」と は、侵害行為と特許権者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する 事情をいうものである。
本件発明１の特徴的技術手段は、異常発生時におけるタッチによる接 点検索にすぎず、回路モニタ機能全体ではないことや、従来製品として、＼nモニタ上に表示される異常種類のうち特定のものをタッチして指定する＼nと、その指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラ ダー回路が表示され、異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定＼nをタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番号を入力して 行う製品が存在していたことは、前記２(2)イ において認定したとおり である。そうすると、本件発明１に係る機能を全て使用することができ＼nる製品が原告の製品以外に存在していなかったとしても、コイルの指定 や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番 号を入力して行う製品は存在しており、そのような製品でも、異常現象 の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定した り、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりするこ と自体は可能であり、それほど複雑な操作を要するものではないといえ＼nる。さらに、本件発明１の技術的範囲に含まれないものであっても、異 常発生時においてコイル検索のみを実施できるようにし、回路を戻る場 合には検索機能を用いずに戻る機能＼を有する表示装置であれば、異常現＼n象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定し たり、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりする という目的を達することに支障があるとは考えにくい。加えて、本件発 明１の特徴的技術手段である接点検索は、原告の製品にですら実施され ていないものであり、この特徴的技術手段が原告の製品の販売に貢献し ていないことは明らかである。しかも、この特徴的手段である接点検索 は、被告表示器Ａ及び被告製品３の多数の機能＼のうち、わずか一点に関 するものであって、その機能の極めて僅少な部分しか占めない。＼n 以上からすると、本件発明１の技術的特徴部分が被告表示器Ａ及び被＼n告製品３の販売数に大きく寄与したものとはおよそ想定し難い。また、 一審原告のプログラマブル表示器(表示装置）における市場シェアは、＼n別紙７−２の「その他」に含まれるにすぎない僅少なものである（甲３ １）上に、原告の製品は、一審原告製のプログラマブル・コントローラ にしか接続できない（争いがない。）のであるから、被告表示器Ａ及び＼n被告製品３が本件発明１の特徴的技術部分を備えないことによってわず かに販売数が減少したとしても、その減少数分を埋め合わせる需要が、 全て一審原告の方に向かうとも想定し難い。 したがって、本件では、被告表示器Ａ及び被告製品３が本件特許１を＼n侵害したことによって原告の製品が販売減少したとの相当因果関係は、 著しい程度で阻害されると認めるべきであり、被告表示器Ａの販売数の＼n９９％について販売することができないとする事情があると認めるのが 相当である。
販売することができないとする事情（その２）
前記エ のとおり、一審被告が直接侵害品の生産に用いられた被告表＼n示器Ａの数量として主張するところは、「販売することができないとす る事情」の一要素として考慮することができるところ、一審被告は、前 記第２の４(16)（原判決第３の１８（被告の主張）(1)ア ｃ）のとおり、 1)輸出の除外、2)プログラマブル・コントローラに接続しない利用態様 の除外、3)一審被告製シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出 される事情、4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合から算出さ れる事情、5)被告製品１−２についてオプション機能ボートを購入した＼n割合から算出される事情、6)ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロ＼nジェクトデータを有する被告表示器Ａの割合から算出される事情を主張＼nする（前記第２の４(16)参照。以下、この主張に係る事情を「販売するこ とができないとする事情（その２）」という。）。
そこで、検討するに、まず、一審被告が把握している被告表示器Ａの＼n輸出台数は、別紙７の１に記載したとおりであること、平成２５年の一 審被告製のプログラマブル表示器の販売数量、販売金額、国内市場シェ＼nアは、同７の２に記載したとおりであること、平成２５年から令和２年 までの一審被告のプログラマブル・コントローラの国内総販売数、国内 市場シェアは、同７の３に記載したとおりであること、一審被告製シー ケンサ（プログラマブル・コントローラ）の販売実績、回路モニタ機能＼nの実行が可能なシーケンサ等の割合は、同７の４に記載のとおりである＼nこと、ＧＴ１５（被告製品１−２）に装着可能なオプション機能＼ボード の販売台数は、別紙７の５に記載のとおりであることが認められ（甲３ １、乙５８ないし６４、弁論の全趣旨）、これに反する証拠はない。 上記認定事実を前提に更に検討すると、1)国外に輸出された被告表示＼n器Ａについては、本件発明１が実施されるのが日本国外となり、属地主 義の原則から本件特許権１の侵害は生じ得ないから、一審被告から開示 された輸出台数は控除するのが相当であるが、その輸出台数を一審被告 は別紙７の１のとおり把握しているとし、これに疑念を差し挟む理由も ないところ、その台数が全体の販売数に占める割合は僅少である。2)プ ログラマブル・コントローラに接続しない被告表示器Ａについても本件＼n特許権１の侵害が生じないところ、その数量は、一審被告すらおおよそ の割合でしか示し得ていないものの（別紙２−１）、前記２(2)エ のと おり、ユーザは高額な機器である被告表示器Ａの機能＼を十全に利用する＼nため回路モニタ機能等を利用しようと合理的に行動するものといえるか＼nら、被告表示器Ａをプログラマブル・コントローラに接続する割合は非＼n常に高くなるものと推認される。3)一審被告製シーケンサ等に接続する 利用態様の割合については、前記２(2)エのとおり、プログラマブル・コ ントローラとプログラマブル表示器とを同一メーカのもので統一する傾＼n向があると推認されることから、一審被告製シーケンサの国内市場シェ ア割合（別紙７−３）に従った割合で被告表示器Ａが一審被告製シーケ＼nンサに接続されるものとするのは不自然であり、当該シェア割合よりは 一定程度高い割合で一審被告製シーケンサと接続されるものと推認する のが相当であるが、他社の製品との組み合わせが僅少であるとまでは認 め難い。4)対応シーケンサ等に接続する利用態様の割合については、被 告表示器Ａがその仕様・機能＼等からみて特定のシーケンサに用いられる とする特別な傾向があることまでもを認めるに足りる証拠はないから、 回路モニタ機能を利用できないシーケンサの販売割合（別紙７−４）は＼nその割合のまま考慮することが相当である。5)被告製品１−２について オプション機能ボートを購入したユーザの割合（最大で約４分の１）に＼nついては、一定の考慮をするものとするが、そもそも被告表示器Ａに占＼nめる被告製品１−２の割合は約●パーセントにすぎないから、いずれに しても、被告表示器Ａ全体の中ではほとんど影響を及ぼさない。最後に、＼n6)ユーザがワンタッチ回路ジャンプ機能を用いるプロジェクトデータを＼n作成する割合については、引用に係る原判決第４の２(2)（本判決前記１ (2)にて補正されたもの）において認定したとおり、一審被告がワンタッ チ回路ジャンプ機能を宣伝のポイントとしていたことや、被告表＼示器Ａ 及び被告製品３を購入等したユーザは回路モニタ機能等を用いることを＼n強く動機付けられ、その機能がインストールされる可能＼性もかなり高い といえること等に照らせば、ワンタッチ回路ジャンプ機能を用いようと＼nする者は相応の数に上るものと考えられるものの、具体的な割合を確定 するに足りる資料はない。
以上の観点から検討するところ、上記1)、2)、5)については、直接侵 害品の生産に用いられる被告表示器Ａの数量に与える影響はわずか、あ＼nるいは少ないが、上記4)及び6)については直接侵害品の生産に用いられ る被告表示器Ａの数量に与える影響はかなり大きく、3)についても少な からぬ影響があるというべきである。なお、ここまでにおいて、これら の事情を独立の要素として考慮したが、例えば、ワンタッチ回路ジャン プ機能を用いるプロジェクトデータを作成するユーザは回路モニタ機能＼ 等を使用できる機器を有しているなど、これらの要素は相互に関連性を 有する場合もあり得る。そこで、このような点も加味して、上記事情を 総合考慮すると、被告表示器Ａの販売数の●●％が直接侵害品の生産に＼nは用いられなかったものと推認することが相当である。したがって、こ の限度において、「販売することができないとする事情」があると認め る。
一審被告の主張について
一審被告は、ユーザからの不具合調査や技術支援の依頼への対応に応 じてユーザから取得しているプロジェクトデータから、本件発明１の実 施品の生産に用いられる被告表示器Ａの数が推定できると主張する（前＼n記第２の４(16)参照）が、これらのプロジェクトデータは、一審被告に対 して技術支援を求めるユーザ、不具合品として製品を返却してきたユー ザ、他社製表示器から一審被告製品に乗り換えたユーザから取得してき＼nたプロジェクトデータというのであって（乙７２）、全くランダム化さ れていないものであり、それらユーザが一審被告の製品を用いるユーザ の平均的な技術水準にあるとは認め難く、その主張を採用することはで きないそのほか一審被告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
一審原告の主張について
一審原告は、前記 3)の事情につき、引用に係る原判決第３の１８(1) ア ｃ（本判決前記第２の４(12)で補正されたもの）のとおり、プログラ マブル表示器を他社製のプログラマブル・コントローラに接続する利用＼n態様は僅少である旨主張する。しかしながら、プログラマブル・コント ローラの市場シェアでは下位を占めるが、プログラマブル表示器のシェ＼nアでは上位を占める社があり（乙５８ないし６４）、そのような社のプ ログラマブル表示器は他社製のプログラマブル・コントローラに接続さ＼nれることを前提にされていると考えられる。このような点に鑑みると、 異なる社が製造するプログラマブル表示器とプログラマブル・コントロ＼nーラとを組み合わせることも、当業界としてあり得る対応と推認される。 そうすると、プログラマブル表示器とプログラマブル・コントローラの＼n親和性が好まれるといっても、他社製のものとの組み合わせることが僅 少であるとまでは認められないから、一審原告の上記主張を採用するこ とができない。
また、一審原告は、同ｃ(b)（本判決前記第２の４(12)で補正されたもの） のとおり、1)被告表示器Ａと接続できない場合がある「ＭＥＬＳＥＣ Ｑｎ Ａシリーズ」、「ＭＥＬＳＥＣ Ａシリーズ」、「MELDAS C6/C64」、「MELSE C iQ-Lシリーズ」及び「CNC C80シリーズ」などのシーケンサを購入 したユーザが被告表示器Ａを購入するはずがない、2)単純な使用態様で あるスタンドアローン向けのシーケンサに回路モニタ機能等を有する高＼n額な被告表示器Ａを接続するユーザはいない旨主張するが、上記1)につ いていえば、仮に、一審原告の指摘するシーケンサが被告表示器Ａと接＼n続できないとしても、別紙７の４のとおり、一審被告製シーケンサ全体 に占めるその販売割合は●ないし●●●％と極めて僅少であって全体的 な傾向を全く左右させないものであるし、上記2)についていえば、一審 被告が主張するように言い切ることができることを認めるに足りる証拠 はない。そのほか一審原告がるる主張するところも、前記 及び の認定を左 右しない。
以上のとおり「販売することができないとする事情（その１）」とし て、主に本件発明１の売上げへの貢献に関する観点からの９９％の控除 と「販売することができないとする事情（その２）」として、直接侵害 品の生産に用いられていないとの観点からの●●％の控除が認められ、 両者は独立して考慮できる控除要素であるから、結局、別紙８に記載の とおり、被告表示器Ａの譲渡数量から、９９％の譲渡数量を控除し、更＼nにその数量から●●％の譲渡数量を控除した数量（控除数量は、●●● ●％となる。）について「販売することがのできないとする事情」を認 めるのが相当である（この数値は、一審原告が自認する５９／６０≒０．９８ ３を下回るものではない。）。
カ 特許法１０２条１項１号の損害
前記イないしオの判断を踏まえると、特許法１０２条１項１号に基づく 一審原告の損害額は、別紙８のとおり、５０６２万９２０５円と認めるの が相当である。
キ 特許法１０２条１項２号の損害
特許法１０２条１項２号は、特定数量がある場合、その数量に応じた実 施料に相当する額を損害の額とすることができると定める一方で、同号括 弧書きは、特許権者等が当該特許権者等の特許権について実施権の許諾を し得たと認められない部分を除く部分を除外しているから、侵害者の侵害 行為により特許権者がライセンスの機会を喪失したとはいえない場合には 実施料に相当する額の逸失利益が生じるものではないことが規定されてい る。
前記オのとおり、本件において認められた特定数量は本件発明１の特徴 的技術部分が被告表示器Ａ及び被告製品３の販売量に貢献しているとは認＼nめられない数量、機能上の制約あるいは一審原告のシェア割合からみてユ＼nーザの需要が原告の製品に向かず、一審原告以外の他社への購入に振り向 けられる数量、直接侵害品の生産に向けられず本件発明１の技術的範囲に 属しない表示器となる数量を合わせたものであるから、そのように本件発＼n明１が販売数量に貢献し得ていない製品や一審被告以外の他社が販売する 製品について、一審原告が一審被告に本件発明１をライセンスし得るとは 認められない。そうすると、特許法１０２条１項２号の損害を認めることはできない。
(4) 特許法１０２条２項に基づく損害について
ア 本件の間接侵害への特許法１０２条２項の適用の可否
特許法１０２条２項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ、この規定の趣旨は先 に同条１項について述べたのと同様であると解される。したがって、先に 同条１項について述べたのと同様の考え方の下に、本件において同条２項 の適用を肯定するのが相当である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
平成２５年４月から令和２年３月までの被告表示器Ａ及び被告製品３の＼n販売額が別紙３ないし６に記載されたとおりであること、被告表示器Ａの＼n限界利益率が２０パーセントを下らないこと、被告製品３の限界利益率が 原判決別紙「被告の変動費の内訳、加重平均値及び限界利益率」に記載さ れたとおりであることは、当事者間に争いがない。
ウ 推定覆滅事由について
特許法１０２条２項は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が 得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果 関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅 されるものと解される。ここで、特許法１０１条２号の間接侵害品が実際には直接侵害品の生産に用いられることがなかった場合には、結果的にみれば、当該間接侵 害品の譲渡行為がなければ特許発明の物を譲渡することができたという 関係にはなく、特許権者に特許発明の物の譲渡により得べかりし利益の 損害は発生しないので、当該物の譲渡によって得た利益の額を特許権者 が受けた損害の額と推定することはできないというべきであるから、こ のような場合は同法１０２条２項の推定を覆す事情に該当するものと解 するのが相当である。そうすると、先に特許法１０２条１項１号につい て述べた事情（前記(3)オ 。以下「推定覆滅事由（その１）」という。） は、特許法１０２条２項の推定覆事由として捉えることができるから、 被告表示器Ａ及び被告製品３の利益の９９％について覆滅事由があると＼n認めるのが相当である。さらに、被告表示器Ａ及び被告製品３のうち、＼n直接侵害品の生産に用いられなかった分については一審原告の受けた損 害額であるとの推定を覆す事情（以下「推定覆滅事由（その２）」とい う。）があるというべきであるところ、直接侵害品の生産に用いられな かった被告表示器Ａの数は、前記(3)オ と同旨の理由により、全体の● ●％に及ぶと認められるから、●●％の利益について推定が覆滅される ものと認めるのが相当である。また、被告製品３についても、直接侵害 品の生産に用いられたものと、そうではないものとが生じるが、特にど ちらかに偏るべき事情はうかがわれないから、そのインストール先の表＼n示器Ａと同様の割合で、その●●％の利益について推定が覆滅されるも のと認めるのが相当である。
以上のとおりであり、推定覆滅事由（その１）として、主に本件発明 １の売上げへ貢献に関する観点から導いた９９％の減額と推定覆滅事由 （その２）として、直接侵害品の生産に用いられているかの観点から導 いた●●％の減額が認められ、両者は独立して考慮できる減額要素であ るから、結局、受けた利益のうち、●●●●％の額について推定覆滅事 由を認めるのが相当である（この数値は、一審原告が自認する５９／６０ ≒０．９８３を下回るものではない。）。
エ 特許法１０２条２項の損害
前記イ及びウの判断を踏まえると、特許法１０２条２項に基づく一審原 告の損害額は、別紙９のとおり、合計２４２４万７０８０円と認めるのが 相当である。
オ 特許法１０２条３項の重畳適用について
仮に、特許法の解釈上、特許法１０２条２項と３項の重畳適用が排除さ れていないとしても、その適用は同条１項２号の趣旨にかなったものとな るのが相当と思料されるべきところ、本件においては、同条２項の覆滅事 由は前記ウ 及び のとおり、そもそも同条１項２号の適用のない場合で あるから、同条３項を重畳適用できる事案ではない。 したがって、いずれにせよ、一審原告の上記主張を採用することはでき ないものである。
(5) 小括
前記(3)及び(4)の判断を踏まえると、前記(3)にて認定の特許法１０２条１項 に基づく原告の損害額（５０６２万９２０５円）の方が高いことから、その 額を一審原告の損害と認める。
(6) 弁護士費用
一審原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ（当裁判 所に顕著な事実）、一審被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用は、５００万円と認めるのが相当である。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成27(ワ)8974

特102条2項の覆滅90％は1審と同じです。控訴審の第1回口頭弁論においてした無効主張が時機に後れた抗弁と判断されました。

一審被告は，同年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，同年 ７月９日付け控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に「無 効理由５」（別件無効審判の無効理由２と同じ），「無効理由６」（別 件無効審判の無効理由３と同じ），「無効理由７」（別件無効審判の無 効理由４と同じ），「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理 由９」（実施可能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張を追加＼nし，また，権利の濫用の抗弁の主張を追加した。 これに対し一審原告は，同年８月２６日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由５ないし９」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから，却 下を求める旨の申立てをした。＼n
オ なお，別件無効審判は，当審の本件口頭弁論終結時（令和３年１１月８ 日）において，特許庁に係属中である。
(2)前記(1)の事実関係によれば，1)一審被告は，原審において，平成３１年 ３月７日の原審第３回弁論準備手続期日までに，本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由，乙２公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由（本件の争点２−１ないし２−３）が存在するとして無 効の抗弁を主張し，その上で，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備手 続期日において，侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後，同年 ７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日から，本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと，2)その後，一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回 弁論準備手続期日において，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由１ないし４と同一の無効理由が存在するとして，新たな無効の抗弁の 主張をしたが，原審が，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日にお いて，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と，3)一審被告は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において， 控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由２ないし４と同じ無効理由である「無効理由５ないし７」，原審で主張し なかった「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理由９」（実施可 能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに，新たに権＼n利の濫用の抗弁の主張をしたこと，4)別件無効審判は，当審の本件口頭弁論 終結時において，特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに，侵害論に関する抗弁の主張は，本来，原審に おいて適時に行うべきものであるところ，一審被告が，原審において，令和 元年６月２７日の原審第５回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に，当審で主張する「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて， やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから，当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は，一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして，当審において，一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは，一審原告に対し，上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ，これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから，これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで，当審は，民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１ 項に基づき，一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。

◆判決本文

　海外サーバからのサービス提供が特許発明の技術的範囲に属する場合に、1審は属地主義の原則からこれを認めませんでしたが、知財高裁2部は、日本特許の効力を認めました。

我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。
しかしながら、本件発明１−９及び１０のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。
ｃ これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲３ないし５、４４、４６、４７、丙１ないし３）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明１−９及び１０に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明１−９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。
ｄ 以上によれば、本件配信は、日本国特許法２条３項１号にいう「提供」に該当する。
なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。
ｅ 被控訴人らは、被控訴人ら各プログラムは米国内のサーバから自動的に配信されるものであり、提供行為は米国の領域内で完結しているから、本件配信は日本国特許法にいう「提供」に当たらない旨主張するが、上記説示したところに照らすと、これを採用することはできない。
(ウ) 以上のとおりであるから、被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる（特許法２条３項１号）。
イ 被控訴人ら各プログラムの提供の申出被控訴人らは、被控訴人ら各サービス（令和２年９月２５日以降は被控訴人らサービス１。以下同じ。）の提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表＼示しているところ（甲３ないし５）、これは、「提供の申出」に該当する（特許法２条３項１号）。＼n
ウ 被控訴人ら各装置の生産
被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである（前記３(2)イ、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容）。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置（令和２年９月２５日以降は被控訴人ら装置１。以下同じ。）が生産されるものと認められる。そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法１０１条１号により、本件特許権１を侵害するものとみなされる。
エ 被控訴人ら各装置の使用
上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明１の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。
オ 被控訴人ら各プログラムの生産（端末装置における複製）
控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人の上記主張は、採用することができない。
カ 被控訴人ら各プログラムの生産（開発）
前記(1)カ及び(2)のとおり、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人ＦＣ２と共同して、被控訴人らプログラム１を開発したものと認められるところ、これが被控訴人らプログラム１の生産に当たることは明らかである（特許法２条３項１号）。他方、前記(1)ケ及びサのとおり、被控訴人ＦＣ２は、被控訴人らサービス２及び３を第三者から譲り受け、ユーザに対する提供を開始したものと認められ、その他、被控訴人らが被控訴人らプログラム２又は３を開発したものと認めるに足りる証拠はないから、被控訴人らプログラム２及び３については、被控訴人らがこれを生産したということはできない。この点に関し、控訴人は、証拠（甲２９の１及び２、３０、３６、３７）を根拠に、被控訴人らは被控訴人らサービス２及び３につき各種機能の追加をしているのであるから、被控訴人らが被控訴人らプログラム２及び３の開発をしていることは明らかである旨主張する。しかしながら、これらの証拠により認められる被控訴人らサービス２及び３のアップデートの内容が本件発明１−９又は１−１０の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないから、これらのアップデートをもって、被控訴人らが本件特許権１を侵害する態様で被控訴人らプログラム２又は３を開発したと認めることはできない。＼n
キ 被控訴人ら各プログラムの生産（アップデートの際の複製）
控訴人は、被控訴人らは上記カのとおりの各種機能の追加を行う際、被控訴人ら各プログラムを複製して生産したと主張するが、被控訴人らがこれらのアップデートの際に本件特許権１を侵害する態様で被控訴人ら各プログラムを複製したものと認めるに足りる証拠はない。＼n
ク 被控訴人ら各プログラムの譲渡及び譲渡の申出（被控訴人ＨＰＳによる被控訴人ら各プログラムの納品）＼n
前記(1)によると、被控訴人ＨＰＳは、被控訴人らプログラム１を開発し、これを被控訴人ＦＣ２に納品したものと認められるが、前記(2)のとおり、被控訴人らが互いに意思を通じ合い、相互の行為を利用し、共同して被控訴人らプログラム１を開発し、被控訴人ら各サービスを運営するなどしてきたものと認められることに照らすと、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２に対して被控訴人らプログラム１を納品する行為は、共同侵害者間の内部行為であると評価することができるから、これを独立した実施行為とみるのは相当でない。なお、前記(1)ケ及びサのとおりであるから、被控訴人ＨＰＳが被控訴人ＦＣ２ に対し被控訴人らプログラム２又は３を納品した事実を認めることはできない。
(5) 小括
以上によると、被控訴人らには、被控訴人らプログラム１の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権１の直接侵害と被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権１の間接侵害が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。＼n
１５ 争点７（差止請求及び抹消請求の可否）について
(1) 前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人らサービス１に関し、本件特許権１を侵害する者に該当する。 もっとも、前記１４(4)のとおり、被控訴人らは、被控訴人ら装置１の生産又は使用をしている者ではなく、そのような行為に及ぶおそれがある者でもないと認められるから、この点については、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置１の生産又は使用の差止請求は理由がない。 そうすると、被控訴人らサービス１については、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人らプログラム１の抹消を命じるのが相当である。＼n
(2)ア 前記１４(1)トのとおり、被控訴人ＦＣ２は、ＳＮ社に対し、令和２年９月２５日、被控訴人らサービス２及び３に係る事業を譲渡したものである。そうすると、現時点においては、被控訴人らがユーザに対し被控訴人らサービス２及び３の提供をするおそれはなくなったというべきであるから、被控訴人らサービス２及び３について、被控訴人らが本件特許権１を侵害する者又は侵害するおそれがある者に該当するということはできず、被控訴人ら装置２及び３の生産又は使用並びに被控訴人らプログラム２及び３の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止請求は理由がない。もっとも、前記１４(1)の事実及び弁論の全趣旨によると、被控訴人らが現時点においても被控訴人らプログラム２及び３を所持している蓋然性は高いと認められるから、侵害の予防のため、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム２及び３の抹消を命じるのが相当である。＼n
イ 控訴人は、被控訴人らサービス２及び３の事業譲渡に係る契約書に多数の不備があることを根拠に、当該事業譲渡はされていない旨主張する。確かに、乙９９の１の契約書には英文表記等の観点から幾つかの不備が認められるが、そのことのみをもって、当該事業譲渡の事実を否定することはできない。また、控訴人は、ＳＮ社が被控訴人らに対し被控訴人らサービス２及び３の再譲渡をする可能＼性があるとも主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、控訴人のこれらの主張を採用することはできない。
(3) 以上によると、控訴人の被控訴人らに対する差止請求及び抹消請求は、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人ら各プログラムの抹消の限度で認容するのが相当である。＼n
なお、被控訴人らは、本件において認容される損害賠償請求の額に照らすと、控訴人が差止め及び抹消を求めることは権利の濫用に該当する旨主張する。しかしながら、当裁判所が認容する損害賠償請求の額（１億円及びこれに対する遅延損害金）に加え、被控訴人らによる本件特許権１の侵害の態様、現在における侵害の危険等にも照らすと、控訴人において差止め及び抹消を求めることが権利の濫用に該当すると評価することはできない。 また、被控訴人らは、被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものについては、公開が停止されたため、これに係る差止め及び抹消を求めることはできない旨主張する。しかしながら、仮に、被控訴人らが被控訴人らサービス１のうちＦＬＡＳＨ版に係るものの公開を停止したとしても、被控訴人らサービス１に関し、当裁判所が差止めを命じるのは、被控訴人らプログラム１の生産、譲渡等及び譲渡等の申出であり、また、当裁判所が抹消を命じるのは、被控訴人らプログラム１であり、被控訴人らプログラム１は、別紙被控訴人らプログラム目録記載１のとおりに特定されるものであるところ、当該特定に当たり、ＦＬＡＳＨ版であるか否かは問題とされていないのであるから、差止め及び抹消を命じる主文１項(1)及び(2)の対象たる被控訴人らプログラム１からＦＬＡＳＨ版に係るものを除外する必要はない。

◆判決本文

1審はこちらです。１審では、第１，第２の表示欄の大きさを特定した構＼成が非充足と判断されています。

◆平成28(ワ)38565
以上のとおり，「第１の表示欄」は動画を表＼示するために確保された領域（動画表示可能＼領域），「第２の表示欄」はコメントを表＼示するために確保された領域（コメント表示可能＼領域）であり，「第２の表示欄」は「第１の表＼示欄」よりも大きいサイズでいずれも固定された領域であると解されるところ，被告ら各装置においては，動画表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＳｔａｇｅオブジェクトＡ」，被告ら装置２及び３における＜ｉｆｌａｍｅ＞要素又は＜ｖｉｄｅｏ＞要素）とコメント表示可能＼領域（被告ら装置１における「ＣｏｍｍｅｎｔＤｉｓｐｌａｙオブジェクトＤ」，被告ら装置２及び３における＜ｃａｎｖａｓ＞要素）は同一のサイズであるから，被告ら各装置は，「第１の表示欄」及び「第２の表＼示欄」に相当する構成を有するとは認められない。＼n 今回侵害となった特許4734471 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4734471/9085C128B7ED7D57F6C2F09D9BE4FCB496E638331DB9EC7ADE1E3A44999A3878/15/ja １審と同じく侵害とはならなかった特許4695583 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4695583/7294651F33633E1EBF3DEC66FAE0ECAD878D19E1829C378FC81D26BBD0A4263B/15/ja

　ＣＳ関連発明の特許権侵害に対して、原審は約3600万円の損害賠償を認めました。1審原告は、請求を2億円に拡張する控訴をし、知財高裁(2部)は約1億2000万円の損害賠償を認めました。
原審（平成28年（ワ）7678号）はアップされていません。

(ア) 原判決別紙「本件ソフト・ハード機器の売上額（裁判所の認定）」のとお＼nり、本件において一審被告が受けた利益として認められる本件ソフト及びハードウ＼nェアの売上額が合計２億５７１４万４０２７円であるのに対し、後記のとおり、本 件において一審被告が受けた利益として認められる月次利用料（被告システムない し本件ソフトの導入後５年以内に支払われるもの。以下同じ。）に係る売上額は、＼n合計３億９５３１万１５３７円であり、月次利用料に係る売上額は、本件ソフト及＼nびハードウェアの売上額の約１．５倍にも及ぶ高額のものであって、これを単なる データベースの更新費用等であるとみることは困難であること、一般に被告システ ムないし本件ソフトのように内容の更新が絶対に必要なデータベースを用いるシス＼nテムないしソフトウェアにおいては、適時のデータベースの更新がなければシステ＼nムないしソフトウェアとしての意味をなさないから、当該システムないしソ＼フトウ ェアを導入する際に、更新があることを当然の前提にしてこれを含んだ価格設定を することには十分な合理性があること、弁論の全趣旨によると、一審被告は、被告＼nシステムないし本件ソフトを導入した医療機関が月次利用料を３か月間支払わない＼nときは、被告システムないし本件ソフトが起動しないような措置を執っているもの＼nと認められること（一審被告第３準備書面５〜７頁）などの事情に照らすと、甲２ ０及び４８に月次利用料について「データベース更新料等」の記載があるとしても、 月次利用料に係る売上げは、被告システムないし本件ソフトの譲渡の対価（譲渡代＼n金の延べ払い）の性質を持つものとして、これを一審被告が得た利益に含めるのが 相当である。

◆判決本文

　電子たばこの特許について102条3項により、約2200万円の損害賠償が認められました。102条2項の推定覆滅として、別件特許権があることで5割が認定され、3項との重畳適用は否定され、3項により利率１０％を認めました。2項侵害よりも3項侵害の方が80万円ほど高額となりました。

同一製品の製造等による別件特許権の侵害について
証拠（乙Ａ８０）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、本件各発明の実施品であるとともに、別件発明の実施品であること、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものであること、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、別件発明は、安価で耐久性のある製品を提供するものとして、本件各発明と相等しく、被告製品の付加価値を高め、 顧客吸引力を有するものとして、被告製品の売上げに貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、別件発明による上記貢献の事情は、特許法１０２条２項の推定を覆滅する事情であるといえる。
これに対し、被告らは、別件訴訟において別件発明に係る侵害を理由として認容された損害額につき、本件訴訟で推定された損害額から覆滅されるべき旨主張するが、別件発明が被告製品の売上げに貢献した部分は、上記のとおり本件訴訟における推定覆滅の事情として考慮されているのであるから、被告らの主張は、上記判断を左右するに至らない。したがって、被告らの主張は、採用することができない。
推定覆滅の割合
以上によれば、本件においては、上記 に掲げる事情の限度で推定を覆滅させるのが相当であり、上記 において認定した事情を踏まえると、推定覆滅の割合は、５割と認めるのが相当である。
ウ まとめ
本件特許権の侵害について、特許法１０２条２項により算定される損害額は、１８５３万０４６７円（３７０６万０９３５円×０．５（１円未満切り捨てとする。以下同じ。））となる。
エ 覆滅部分についての特許法１０２条３項の損害金について
原告は、本件特許権の侵害における特許法１０２条２項の推定の覆滅部分について同条３項が適用されると主張して、覆滅部分について同項にいう実施料相当損害金を請求する。 しかしながら、本件特許権の侵害における推定の覆滅は、上記において説示したとおり、本件各発明以外にも別件特許権が被告製品の売上げに貢献していた事情を考慮したものである。そのため、本件各発明のみによっては売上げを伸ばせないといえる原告製品の数量について、原告が、被告ジョウズに対し本件各発明の実施の許諾をし得たとは認められないというべきである。そうすると、当該数量について同条３項を適用して、実施料相当損害金を請求する理由を認めることはできない。したがって、原告の主張は、採用することがで
・・・
イ 前提事実及び前記認定事実のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 本件報告書の表II)−３には、アンケートの調査結果として、技術分類を「食料品、たばこ」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は３．８％（最大値５．５％、最小値１．５％）（４件）、「健康；人命救助；娯楽」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は５．３％（最大値１４．５％、最小値０．５％）（５４件）と記載されている（乙Ａ７３）。原告は、被告ジョウズが被告製品の販売等により別件特許権を侵害したと主張して、別件訴訟を東京地方裁判所に提起したところ、同裁判所は、令和４年１月２７日、別件発明の実施に対し受けるべき料率を被告製品の売上高の１０％と判断した（乙Ａ８０）。そして、前記 イ のとおり、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものである。
前記 イ のとおり、本件各発明は、エアロゾル形成基材の加熱中にエアロゾルを均等に送達することを可能にする発明であり、加熱式タバコの香りや味等に直結するものであるから、加熱式タバコにおいて相応の重要性を有し、被告製品の売上げ及び利益にも一定の貢献をしたものである。また、エアロゾルを均等に送達することを可能＼にする代替技術　が存在することは、本件全証拠によっても認めるに足りない。 原告と被告らは、いずれも原告製品専用のタバコスティックを使用することができる加熱式タバコ用デバイスを販売していたことからすると、その市場において競業関係にあったといえる。
ウ 前記イ ないし の各事情その他の本件訴訟に現れた諸事情を総合すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、１０％を下らないものと認めるのが相当である。したがって、被告らによる本件特許権の侵害について、特許法１０２条３項により算定される損害額は、１９７５万２７０７円（１億９７５２万７０７８円×１０％）となる。

◆判決本文

関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求

◆令和2(ワ)4332

関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円

◆令和1(ワ)20074

関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却

◆令和3(ネ)10072

　特許侵害事件です。知財高裁第4部は、102条2項の覆滅は５％から１５％とし、損害賠償額を減額しました。なお、102条2項と3項の重畳適用は1審と同様に否定しました。

被控訴人は、前記第２の３(2)ウ（イ） のとおり、競合品の存在を理由とする特 許法１０２条２項の推定覆滅に相応する侵害品の譲渡数量に対して、同条３ 項を重畳適用して、被控訴人の許諾機会の喪失に係る逸失利益を想定すべき である旨主張する。しかし、競合品の存在を理由とする同項の推定の覆滅は、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性 があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、そもそも特許権者である被控訴 人が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、同条３項に基づく実施 料相当額を受ける余地はないから、重畳適用の可否を論ずるまでもなく、被 控訴人の主張は採用できない。

◆判決本文

1審はこちらです。1審も以下のように、重畳適用を否定しました。
特許法１０２条２項及び３項の重畳適用については，前記(2)ウのとおり，本件 において同条２項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは 競合製品の存在のみであるところ，被告による各被告製品の販売実績等と直接の関 わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては，同条３項適用の基礎 を欠く。

◆令和1(ワ)9113

　102条2項の覆滅部分(2割)について、3項のライセンス相当額が加算されて、トータルで2億円弱の損害賠償が認められました。

(ｳ) 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば、一定数の競合品の存在による推定覆滅がなさ れるものの、一方で、競合品に該当する商品数が多いとはいえないこと、被告製品 の売上に対する本件各訂正後発明の貢献の程度は大きいと認められること、被告独 自の販売ルートの点は限定的な影響に留まり、その他に推定を覆滅すべき具体的な 事情は見当たらないことから、本件においては２割の限度で損害額の推定が覆滅さ れるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採 用できない。
ウ 以上から、特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は、１億４７５９万２４９８円（≒184,490,622 円×0.8）となる。
(2) 特許法１０２条３項に基づく主張について
ア 被告製品の売上
原告製品の販売開始前である平成２５年から平成２７年１１月２４日までの被告 製品の売上は合計１億３８１４万３８３６円である（当事者間に争いがない）。
イ 実施料率
本件において、本件各訂正後発明の実施許諾契約の存在を認めるに足りず、証拠 （乙２６）及び弁論の全趣旨によれば、平成２２年８月３１日に発行された「ロイ ヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウ ハウ〜」において、光学機器及び家具、ゲームの技術分野における正味販売高に対 する実施料率は、光学機器については、平均が３．５％、最大値が９．５％、最小 値が０．５％、標準偏差が１．９％であり、家具及びゲームについては、平均が２． ５％、最大値が４．５％、最小値が０．５％、標準偏差が１．５％であることが認 められる。これらに、原告と被告は競業関係にあること、前記(1)イのとおり、本件 各訂正後発明の貢献の程度その他本件に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件 における実施に対して受けるべき料率としては６％が相当であると認める。
原告は、他社との和解内容等を考慮して、被告製品１台あたり１万円（実施料率 ２３．６％）が妥当である旨を主張する。しかし、種々の事情を総合的に考慮して 和解に至ることが通常であり、和解内容を実施許諾契約と同様に考えるのは相当で ないことに加え、証拠（甲４２、４３）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、和解 契約等において、相手方が、原告に対し、原告が実施料相当額であると主張してい る金員を支払う他に金員を支払う条項は存在しないことが認められ、特許法１０２ 条３項及び同条２項の適用により損害の額を算定する本件とは条件を異にするとい うべきである。
ウ 以上から、特許法１０２条３項に基づき推定される損害額は、８２８万８６ ３０円（≒138,143,836×0.06）となる。
(3) 特許法１０２条２項の推定覆滅と同条３項の適用について
特許法１０２条２項の推定が覆滅された部分について、特許侵害行為と被告の受 けた利益との相当因果関係が認められないとしても、当該部分について、特許権者 は、特許権侵害の際に請求し得る最低限度の損害額として同条３項の適用により算 定される損害額の賠償請求をし得るものと解される（この点につき被告も争ってい ない。）。 平成２７年１１月２５日から令和元年７月までの被告製品の売上は３億３６１３ 万９２８３円であるところ（当事者間に争いがない）、前記(1)及び(2)のとおり、 特許法１０２条２項の推定は２割覆滅され、同条３項の実施料率は６％である。 したがって、特許法１０２条２項の推定が覆滅された部分について同条３項が適 用されることによる損害額は、４０３万３６７１円（≒336,139,283×0.2×0.06） となる。

◆判決本文

　1審は、特許法１０２条２項の適用について、個々の法人格に基づく形式的な判断をして、これを否定し、同３項により損害額を約９０万円と認定しました。知財高裁は、102条2項の推定を認め、控訴人の請求額満額の損害賠償を認めました。

　ア 特許法１０２条２項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい て、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特 許権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。特許法１０２条２項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるために は、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関 係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、 妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵 害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定 するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害 者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存 在する場合には、特許法１０２条２項の適用が認められると解すべきである。
イ これを本件についてみると、一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一 審被告製品１〜３と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはジ ンマー・バイオメット合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、 前記(1)のとおり、一審原告は、その株式の１００％を間接的に保有するＺｉｍｍｅ ｒ Ｉｎｃ．の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グ ループ会社が、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉｎｃ．の管理及び指示の下で、本件特許権を利用 して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉ ｎｃ．の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしてい るのであるから、ジンマー・バイオメットグループは、本件特許権の侵害が問題と されている平成２８年７月から平成３１年３月までの期間、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉｎｃ． の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行してい ると評価することができる。そうすると、ジンマー・バイオメットグループにおい ては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被 告製品１〜３を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。 そして、一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループの ために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することがで きる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益 を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記 のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に 係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許 法１０２条２項を適用することができるというべきである。
(3) 推定の覆滅について
特許法１０２条２項における推定の覆滅については、同条１項ただし書の事情と 同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が 受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解されるところ、一 審被告は、1)本件特許権を保有・管理するだけの一審原告の利益は何ら害されてい ないこと、2)競合する第三者の製品があること、3)固定プレートの選択をする医師 は、一審被告製品がなかったとするならば、他の一審被告の製品であるＰ−Ｐｌａ ｔｅを選択していたことが確実であることから、推定が覆滅されるべきであると主 張する。
そこで検討するに、前記(1)で認定したジンマー・バイオメットグループの一審原 告製品に係る事業遂行の状況を踏まえると、本件特許権を第三者が侵害することに よって一審原告製品の売上げが減少して、ジンマー・バイオメットグループの利益 が減少し、その結果、本件特許権の保有による利益が帰属する一審原告の利益が害 されたということができる。また、一審被告は、第三者の競合品の存在を指摘する ものの、本件全証拠によっても、それらが本件特許権の特徴を具備する競合品であ るのか、また、一審被告の指摘する競合品の存在が、一審被告製品が存在しなかっ たとした場合に一審原告製品の販売に影響するといえるかは必ずしも明らかではな い。さらに、一審被告製品が存在しないとした場合に、医師がそもそも一審被告製 品を販売していない一審被告の製品を選択すると認めるに足りる証拠はない。 そうすると、本件において特許法１０２条２項における推定を覆滅する事由があ ると認めることはできない。
(4) 損害額
ア 平成２８年７月から平成３１年３月までの被告製品１及び２の販売額が●● ●●●●●●●であること並びにその限界利益率が●●●であることについて当事 者間に争いがない。そうすると、特許法１０２条２項により、一審原告の損害額は、 ●●●●●●●●●と推定される。
イ 事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌すると、本件の 不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は、●●●●と認められる。
ウ 上記ア及びイの合計額は、４５４万４４７８円である。

◆判決本文

原審はこちら。

◆令和1(ワ)14314

　1審は技術的範囲に属しないと判断しました。控訴人は均等侵害を追加主張しましたが、知財高裁は均等侵害を検討するまでもなく、技術的範囲に属するとして、約8900万円の損害を認定しました。計算は1項と3項の合算が、2項の侵害よりも多いとしてそちらが採用されています。

上記の各種実験結果によると、被告製品は、長時間の塩水噴霧試験（乙 １４実験）、試験紙を用いた湿気の流入実験（乙１９実験、乙２０実験） の結果からすると、端部部材だけで外部雰囲気（湿気や水等の流体物） の流入を遮断するものとはいえないが、同じ場所に１０数滴の液体を滴 下したり（乙１５実験の第２実験）、連続して液体を注入したり（甲４ ９実験の実験２）、液体を滴下後に強い衝撃を加える（乙１５実験の第 ３実験、甲４９実験の実験３）といった条件がない限り、少量の水滴を 滴下した実験では、端部部材だけでも液体の流入は抑制されており（甲 ３３実験、甲４９実験の実験１）、また、湿気の流入も短時間であれば 抑制されている（甲５８実験の試験１及び試験２）ことからすると、被 告製品の端部部材は外部雰囲気（湿気や水等）の進入を抑制するものと いえる（なお、乙１５実験の第１実験は、被告製品の端部部材及びＯリ ングのみならず弁本体側のＯリングも外しており、甲５０実験の試験結 果からすると、上記認定を左右するものではなく、また、乙１６実験は、 圧縮機の取付孔側面に穴を穿設しており、実験条件の前提が異なるため、 上記認定を左右するものではない。）。
また、乙１実験、乙１４実験、甲４９実験、甲５８実験、乙１９実験 及び乙２０実験の試験結果によれば、端部部材とシール部材（Ｏリング） を備えた被告製品においては、外部雰囲気（湿気や水等）の流入が完全 に抑制されていることが認められる。 そうすると、被告製品は、端部部材（H）をボディ の上部側の開口部 に嵌合させることにより外部雰囲気の流入を抑制し、シール部材 の構＼n成を備えることにより、ボディ と取付孔の間を密封して外部雰囲気の 流入をより抑制する効果を奏するものであるから、被告製品は、構成要＼n件Ｂ６の「『密封』嵌合」の文言も充足する。 したがって、被告製品は、構成要件Ｂ６を充足する。＼n
・・・
引用に係る原判決第３の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 のと おり、被告製品の構成につき、控訴人は、原判決別紙被告製品目録（原告）＼n（以下「原告作成目録」という。）記載のとおりであると、被控訴人は、 同被告製品目録（被告）（以下「被告作成目録」という。）記載のとおり であるとそれぞれ主張する。原告作成目録の写真２と被告作成目録の写真 １がそれぞれ被告製品の外観形状を、原告作成目録の図１と被告作成目録 の写真２がそれぞれ同内部構造を明らかにするものであるところ、これら＼nを対比すると、被告製品の構成部材の名称や配置についてはほぼ争いがな＼nく、争いがあるのは、ソレノイドと弁本体の境界をどの部分と位置付ける＼nかに関してのみであり、この点に関する当事者双方の主張は、上記原判決 第３の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 及び のとおりである。 そこで、原告作成目録の図１と被告作成目録の写真２を見ると、いずれ においても構成要件Ｂ８の「プランジャ」は「プランジャ 」、「バルブ」 は「弁本体（V）」、「ロッド」は「作動ロッド 」にそれぞれ当たり、「作 動ロッド 」は電磁コイル を含むボディ やシール部材 より下部まで 上下に可動する構成となっている。そして、前記アにおいて説示したとお＼nり、ロッドは、本件発明におけるソレノイドの一部を構＼成するものといえ るから、本件発明における「ソレノイド」部は、控訴人が主張するとおり、＼n原告作成目録の図１の「ソレノイド 」の矢印で示される範囲までを指す ものと理解するのが相当である。そうすると、同図１のとおり、被告製品 におけるシール部材 は、本件発明との対比におけるソレノイド の部分 （ソレノイド の下端側である弁本体（V）側）の外周に設けられたもので あり、弁本体（V）からの流体の進入を防止するものであるといえる。
・・・
被告製品は、構成要件Ｂ６及びＣを充足するものであり、その他の構＼成要 件の充足性については引用に係る原判決の第２の２ のとおりであるから、 争点２（均等論）について判断するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属 するものである。
・・・
被告製品の実施料率について判断する。 甲７９報告書によれば、日本国内で特許出願を行った国内企業・団体 のうち上位となっている企業・団体（対象２０３１件）及び株式会社帝 国データバンク保有データ信用調査報告書ファイル（約１４３万社収録） の中からライセンス契約を実施していると判断できる企業（対象９７５ 件）につき、重複データを削除した合計３００６件を調査対象とし、平 成２１年１１月５日から平成２２年２月１５日までを調査対象期間とし て、技術分類別ロイヤルティ率のアンケート調査を実施した結果（有効 回答は５６３件）によると、本件発明に最も近い技術分野である「精密 機械」のロイヤルティ率は、最大値９．５％、最小値０．５％、平均値 ３．５％であった（同報告書５２頁）ことが認められる。また、同報告 書によると、実施料の決定要因の重要度としては、1)当事者におけるラ イセンスの必要性、2)ライセンス対象（特許権の評価）の重要度が高い ことが挙げられている。
なお、控訴人は、前記第２の４ ウ【控訴人の主張】 のとおり、平 成４年度から平成１０年までのデータによる実施料率〔第５版〕データ や平成１０年３月３０日言渡しの別件判決の説示を基にした主張もする が、平成２７年から平成３０年までの間の実施料率を問題とする本件で は参考とならず、採用の限りではない。
本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合すると、本件 発明は、「ソレノイド」を備えた制御弁の発明であるが、その特徴的部＼n分は、1)アッパーブレードの外側で取付孔に嵌合して取付孔の開口部を 塞ぐ端部部材と、2)取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材の ２つの構成を採用したことにあり、これらの構＼成によって、外部雰囲気 （湿気や水等の流体）の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上＼nさせるとともに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決め ができ、ボルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向 上するという効果を奏するものである。 これに対し、相手方ハウジング部材に取付孔を設けてこの部分に容量 制御弁を挿入するという技術は、本件発明の出願時には公知の技術であ る（乙８、９）。また、シール部材の配置については、原告製品２のよ うに、取付孔と端部部材の間のシール部材を設けることなく、腐食防止 のために鉄系材料にメッキを施して可変容量制御弁の耐久性を保つ代替 技術（従来技術。本件明細書の【００１１】）があることから、ソレノ＼nイドの耐食性の向上という観点からいえば、当事者のライセンスの必要 性の程度が高いとはいえず、特許としての重要度も高いとはいえない。 そして、被控訴人が●●●社向けに作成した、原告製品２との比較を 含む被告製品のプレゼンテーション資料（乙２５）には、重要設計項目 として、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が 挙げられているように、弁本体の機能や動作性等が重視され、本件発明＼nの上記特徴的部分については何ら言及されていないから、被告製品にお ける本件発明の実施の程度及びその価値は相対的に低いと言わざるを得 ない。
以上のような本件各事情を総合すると、前記 のとおり、控訴人と被 控訴人は、可変容量制御弁の分野では国際的にシェアを分かち合う競業 関係にあるといった事情を考慮しても、被告製品における本件特許の実 施料率は２％程度であると認めるのが相当である。 ウ ところで、前記 アのとおり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の共 有関係にあり、その持分割合について両社で特段の合意がされたと認める に足りないから、民法２５０条により共有持分は相等しい割合に推定され る。 そうすると、特許法１０２条３項による損害は、以下の計算式のとおり、 ●●●●●円であると認定するのが相当である。
[計算式] ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
特許法１０２条１項による損害について
・・・
ｃ 原告製品２の限界利益額に関する覆滅事由について
前記３ イ のとおり、本件発明は、「ソレノイド」を備えた制御＼n弁の発明であるが、その特徴的部分は、1)アッパープレートの外側で 取付孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材と、 2)取付孔と端部部材の間に配置されるシール部材の２つの構成を採用＼nしたことにあり、これらの構成によって、外部雰囲気（湿気や水等の＼n流体）の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上させるととも＼nに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決めができ、ボ ルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向上すると いう効果を奏するものである。
前記 ウ のとおり、原告製品２は、取付性の向上及び端部部材に よる外部雰囲気（湿気や水等の流体）の進入の抑制といった本件発明 の作用効果を備えているといえるが、アッパープレードの外側で取付 孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材を備え ている（上記1)を備える。）ものの、端部部材と取付孔との間のシー ル部材（Ｏリング）を備えておらず（上記2)を備えておらず）、腐食 防止のために鉄系材料にメッキを施している。また、原告製品２は、 自動車に搭載するソレノイドを有する可変容量コンプレッサ制御弁で＼nある以上、自動車メーカーとしては、外部雰囲気の進入の抑制という よりは、原告製品２の制御弁としての機能及び動作性に最も着目する＼nものといえる。 このように、原告製品２は、本件発明の従来技術の課題とされてい る、耐食性を必要とする構成部材にメッキ処理を施したものであるこ＼nとや、原告製品２は可変容量コンプレッサ容量制御弁であって、制御 弁としての機能及び動作性の点に強い顧客吸引力があるといえるから、＼n原告製品２の販売によって得られる限界利益の全額を控訴人の逸失利 益と認めるのは相当ではないところ、原告製品２が備える機能等や顧＼n客誘引力等の本件諸事情を総合考慮すると、事実上推定される限界利 益の全額から９５％の覆滅を認めるのが相当である。
・・・
エ 控訴人が販売することができないとする事情
特許法１０２条１項１号に規定するところの侵害品の譲渡数量の全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少と相当因果関係を阻害する 事情であり、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存 在すること（市場の非同一性）、2)市場における競合品の存在、3)侵害者 の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、4)侵害品及び特許権者の製品の機 能（機能＼、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在すること等の事 情がこれに該当するというべきである（前掲知財高裁大合議判決）。 以下これを前提として検討する。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ａのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社の前身である●●●社及 び同社が買収した●社と被控訴人との間では、長年の取引関係があり、 被控訴人は、こうした取引関係を通じて構築された信頼関係に基づいて、＼n●●●社との間で年間●●●●個に及ぶ被告製品の取引を行ってきたが、 控訴人は、●●●社の事業領域については何らの商圏を有していなかっ たのであるから、容量制御弁を年間●●●●個生産する能力があるとし＼nても、せいぜい従前●●●社に納入していた程度の数量である●●万個 程度の数量しか販売することができなかったというべきである旨主張す る。
確かに、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社及び●社、●● ●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等の点で表彰を受＼nけるなど、一定の信頼関係を築いてきたこと（乙３６ないし４０）は認 められるものの、前記 カ及びキのとおり、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●、こうした事情に照らせば、原告製品２ について本件侵害期間より前の期間に納入していた数量の限度でしか 販売することができなかったとはいえないから、被控訴人の上記主張は 理由がない。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ｂのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社は、防水手段についてメ ッキ処理で行うか、端部部材へのシール部材の装着で行うかについては 全く重視しておらず、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると被控 訴人において認識すれば、「メッキ処理」に変更した代替品に転換する ことは容易に可能であったから、被告製品に代わって控訴人が原告製品＼n２を納入することができるというものではない旨主張する。 しかし、「販売することができない事情」で考慮されるべき事情は、 本件侵害期間中に原告製品２を被告製品の販売個数では販売することが できなかった事情が問題となるのであって、被控訴人が主張する上記の ような仮定的事情はこれに当たらないから、被控訴人の上記主張は理由 がない。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ｃないしｅのとおり、被控訴 人は、「販売することができない事情」として、●●●社の購入動機や 信頼関係の存否等につき主張する。 そこで、検討するに、前記 キによれば、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●被告製品を選択した理由の１つとして価格面を挙げている ことが認められる。実際、控訴人の担当部長が作成した報告書（甲６７） の添付資料によると、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●ことが認められる。被告製品が原告製品２と比 較して価格面で有利であったという点は、本件侵害期間中における原告 製品２の販売個数に少なからず影響する事情であるということができる。 また、前記 のとおり、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社 及び●社、●●●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等 の点で表彰を受けるなど、サポート面や協力態勢の面で一定の信頼関係＼nを築いてきており、実際のところ、●●●社が原告製品２から被告製品 に切り替えた理由の１つとして、被控訴人のサポート態勢等を挙げてい る。被控訴人が被告製品の販売個数を順調に維持することができた背景 には、こうした事情が影響しているものと認められるから、被控訴人と ●●●社との信頼関係の構築は、本件侵害期間中における原告製品２の＼n販売個数に影響する事情であるといえる。 さらに、証拠（乙２５、３２、４８）によれば、被控訴人は、原告製 品２と被告製品の起動性に関する対比実験を提示し（乙２５）、●●● 社の仕様等に関する要望を受けて改良し、●●●社は、被告製品の制御 弁としての性能面を評価して被告製品を採用したことが認められるから、＼nこうした事情は、本件侵害期間中において、被告製品の販売実績に相当 する原告製品２を販売し得たことを阻害する事情であるといえる。 以上で指摘した事情を総合考慮すると、侵害品である被告製品の譲渡 数量を控訴人が販売することができない事情に相当する数量は、譲渡数 量全体の２割であると認めるのが相当である。
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なお、共有に係る特許権であっても、各共有者は、契約で別段の定めを した場合を除いて他の共有者の同意を得ることなく特許発明の実施をす ることができる（特許法７３条２項。なお、本件では、控訴人が●●●● ●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証拠 はない。）ところ、特許法１０２条１項により算定される損害については、 侵害者による侵害組成物の譲渡数量に特許権者等がその侵害行為がなけ れば販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じて算出さ れる額には、特許権の非実施の共有者に係る侵害者による侵害組成物の譲 渡数量に応じた実施料相当額の損害が含まれるものではなく、その全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情にも当たらないから、後記の同条２項による損害の推定における場合と 異なり、非実施の共有者の実施料相当額を控除することもできない。
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キ 特許法１０２条１項２号による実施料相当額ついて
前記エ のとおり、特許法１０２条１項１号の「その全部又は一部に相 当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができない とする事情」としては、侵害品である被告製品と原告製品２の価格差、被 控訴人によるサポート面や協力態勢の面で●●●社との間との一定の信 頼関係の構築、被告製品と原告製品２の性能＼面の差異といった事情がある と認められる。
ところで、特許法１０２条１項２号は、括弧書で「特許権者・・・が、当該 特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許 諾・・・をし得たと認められない場合を除く。」と規定するところ、この括弧 書部分は、特定数量がある場合であってもライセンスをし得たとは認めら れないときは、その数量に応じた実施相当額を損害として合算しないこと を規定するものであると解される。 これを前提として本件についてみると、特許法１０２条１項１号に規定 する特定数量に該当するとされた事情は、上記のとおりであるところ、被 告製品と原告製品２の性能面の差異については、その性質上、控訴人が被＼n控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものとは認められな いが、被控訴人の営業努力等に関わる点については、本件発明の存在を前 提にした上でのものというべきであるから、控訴人が被控訴人にライセン スをし得たのに、その機会を失ったものといえる。 これらの事情を総合考慮すると、特定数量２割のうちライセンスの機会 を喪失したといえる数量は、その半分に当たる譲渡数量の１割とするのが 相当である。
また、前記 アのとおり、本件侵害期間中の被告製品の１個当たりの販 売価格は●●●●●●●円（本件侵害期間の総販売金額●●●●●●●● ●●●●●●●円を、同期間における総製造数●●●●●●●●個で割っ た額（乙２３参照）。）であり、前記 イのとおり、被告製品の実施料率 は２％程度とするのが相当であり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の 共有関係にあることも前記認定事実のとおりである。 以上を前提とすると、特許法１０２条１項２号により算定される控訴人 の損害額は２６８万円と認められる。
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特許法１０２条２項による損害について
ア 覆滅事由について
本件侵害期間中における月別の被告製品の生産個数及び売上高は当事者 間に争いがないが、控除すべき経費の範囲及びその額について争いがある。 ところで、特許法１０２条２項における推定の覆滅については、同条１ 項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵 害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事 情がこれに当たると解され、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様等に 相違があること（市場の非同一性）、2)市場における競合品の存在、3)侵 害者の営業努力、4)侵害品の性能（機能＼、デザイン等特許発明以外の特徴） 等の事情がこれに当たり、また、特許発明が侵害品の一部分のみに実施さ れている場合には、この点も、推定覆滅の事情として考慮することができ るが、特許発明が侵害品の一部分のみに実施されていることから直ちに上 記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の 侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的 に考慮して決するのが相当である（知財高裁令和元年６月７日大合議判 決・判例時報２４３０号３４頁以下参照）。 控訴人は、特許法１０２条２項による損害の算定に当たり、覆滅事由は ないと主張しているところ、被控訴人は、１項ただし書と同様の事由、す なわち、1)●●●社における事情、2)代替品の納入が可能であること、3) 原告製品２と被告製品の性能に本件発明以外に相違があること、4)被告製 品が原告製品２と比較して低価格であること、5)被控訴人の市場開発努力、 営業努力、販売力の事情を指摘して、覆滅事由を主張するので、この点に つき、まず検討を加える。
前記 エで説示したのと同様に、●●●社が原告製品２の供給を打ち切 って被告製品を採用したのは、被告製品が原告製品２と比較して価格面で 有利であったこと、被控訴人は、●●●社及びその前身の●●●社（●● ●社が買収した●社を含む。）と長年取引関係にあって信頼関係を醸成し ており、被告製品の販売個数を順調に伸ばしてきたのはこうした事情が背 景にあるものと推認されること、被控訴人は、原告製品２と被告製品の起 動性に関する対比実験を提示し、●●●社の仕様等の要望を受けて改良し たことにより、被告製品の採用に至ったものと認められる。
こうした被告製品の価格面での優位性、被控訴人の企業努力等の事情に 加えて、被告製品における本件発明が実施されている部分の位置付け、本 件発明の顧客吸引力等の事情についてみると、被告製品は容量制御弁であ り、ソレノイドの耐食性や取付容易性といった本件発明の特徴的部分もさ＼nることながら、弁本体の機能がむしろ重要であり（被控訴人が●●●社向＼nけに作成した被告製品のプレゼンテーション資料（乙２５）には、本件発 明の特徴的部分については何ら触れるところはないことは既に説示したと おりである。）、また、前記 イ のとおり、相手側ハウジング部材に取 付孔を設けてこの部分に容量制御弁を挿入するという技術は、本件発明の 出願時には公知の技術であり、密封構造に関しても、容量制御弁の高耐食＼n性については、鉄製材料をメッキ処理するといった従来技術（代替技術） が存在していたことからすると、被告製品における本件発明の位置付けは 重要なものとはいえず、顧客吸引力も低いものと言わざるを得ない。 被控訴人の主張する覆滅事情は上記の限度で理由があり、これらの事情 を総合考慮すると、覆滅割合は９割とするのが相当である。
イ 本件特許が共有であることについて
本件特許権は、控訴人及び●●●●●●の共有に係るものであり、前 記 オで説示したとおり、●●●●●●は、少なくとも本件侵害期間中 において本件特許権を実施していない。 ところで、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定 めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施 をすることができる（特許法７３条２項）。本件では、控訴人が●●● ●●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証 拠はないから、本件特許権の共有者である控訴人は、共有持分割合に応 じて特許法１０２条２項により推定される損害の按分割合に応じた損害 賠償を請求することができるにすぎない旨の被控訴人の主張は理由がな い。
他方で、実施料に相当する損害は、特許権の実施の有無にかかわらず 請求することができるから、特許権を共有するがその特許を実施してい ない共有者であっても、その特許が侵害された場合には、特許法１０２ 条３項により推定される実施料相当額の損害賠償を受けられる余地があ るところ、仮に、同条２項により推定される全額を共有に係る特許権を 実施する共有者の損害額であると推定されると、侵害者は実際に得た利 益以上に損害賠償の責めを負うことになることからすると、共有に係る 特許権を実施する共有者が同条２項に基づいて侵害者が得た利益を損害 として請求するときは、同条３項に基づいて推定される共有に係る特許 権を実施していない共有者の損害額は控除されるべきである。そして、 侵害に係る特許権が共有に係るものであるといった事情は、同条２項に より推定される損害の覆滅事情に当たるものであるから、侵害者がその 立証責任を負うというべきである。
次に、前記第２の４ イ【控訴人の主張】 のとおり、控訴人は、● ●●●●●が特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求権について控訴 人が消滅時効を援用することにより、被控訴人は、控訴人に対して●● ●●●●の被控訴人に対する実施相当額を控除すべき旨を主張すること ができない旨主張する。 しかし、控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権と、●●●●●● の被控訴人に対する損害賠償請求権は、いずれも金銭債権であって可分 であり、可分債権である●●●●●●の損害賠償請求権が時効により消 滅したからといってその損害賠償請求権があたかも復帰的に控訴人に帰 属したかのように控訴人がこれを行使することができるわけではないか ら、控訴人が●●●●●●の被控訴人に対して有する損害賠償請求権を 援用することができる正当な利益を有する者ではなく、控訴人の上記主 張は明らかに失当である。 もっとも、●●●●●●の特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求 権が時効により消滅している場合には、被控訴人は、これを援用するこ とにより、その支払を免れることができるのであるから、いわゆる二重 払いにより、実際に得た利益以上に損害賠償の責めを負うことになるリ スクは生じないし、このような特殊事情がある場合にまで、特許権侵害 により得た利益の留保を被控訴人に許すことは、法の趣旨に照らし相当 とはいえないというべきである。
ウ 損害額の算定
前記アのとおり、特許法１０２条２項に基づき、被控訴人が特許権侵害 により受けた利益の額を算定するに当たり、控除すべき経費については前 記第２の４ イ のとおり当事者間に争いがあり、仮に、被控訴人が主張 するところの覆滅事由を考慮せずに控訴人が請求する●●●●●●●● ●●●円を前提としたとしても、前記アの覆滅割合（約９０％）分を控除 すると、●●●●●円である。そうすると、前記イ のとおり、●●●● ●●の特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求権が時効により消滅し ている場合には、その実施料相当額を覆滅事由として控除しないと解する 余地があるものの、このような場合を仮定しても、特許法１０２条２項に より算定される損害額は、上記●●●●●円を上回ることはない。
小括
以上によれば、特許法１０２条１項による損害額は●●●●●円であり、 同条２項による損害額は●●●●●円を上回ることはなく、同条３項による 損害額は●●●●●円であるから、特許法１０２条により算定される損害額 は●●●●●円をもって相当と認める。 また、控訴人は、本件において弁護士及び弁理士に委任して訴訟を遂行し ているところ、被控訴人による特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用及び弁理士費用は、本件事案の性質及び内容、認容額、本件事案の難易 度等を考慮すると、●●●●●円とするのが相当である。 そうすると、本件特許権侵害による損害額は８９２０万円となる。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成29年（ワ）3569号
「密封嵌合」とは，「ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもた＼nらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度に，端部材が取付孔に対してぴっちり と封をするように機械部品がはまり合う関係」を意味すると解されるところ，Ｏリン グ（シール部材(13)）を外した被告製品が，取付孔内部への水分の進入を抑制する効果 があるとは認められないのであるから，被告製品の端部材(H)が取付孔に「密封嵌合」 しているとは認められず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。 したがって，被告製品は，構成要件Ｂ６の「該アッパープレートの外側で前記取付＼n孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材」に係る構成を＼n有しない。そうすると，被告製品は，その余の構成要件を検討するまでもなく，本件＼n発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。

　空調服の特許について、1審は侵害を認めました。1審被告は控訴しましたが控訴は棄却されました。1審（東京地裁29部）は、102条2項侵害について、貢献の程度および競合品の存在による覆滅を被告の利益約５６００万円のうち１０％の損害額を認定しました。控訴審も覆滅割合は同じです。また、1審は、侵害論が終わってからの無効主張について、時期に後れたと判断しましたが、控訴審も同様です。 　

前記ア及びイの認定事実によれば，本件各発明が被告各製品の部分 にのみ実施されていること，電動ファン付きウェアの市場において， 他社の販売する被告各製品の競合品が存在していたことは，本件推定 の覆滅事由に該当するものと認められる。 そして，本件推定の上記覆滅事由に加えて，1)前記アで説示した とおり，本件各発明は，空調服の襟後部と首後部との間に形成される 開口部の大きさを襟後部の内表面に設けた一組の調整紐で調整する従来技術における一組の調整紐を，取付部を有する二つの調整ベルトに＼n置き換えて，一方の調整ベルトの取付部と他方の調整ベルトの複数あ る取付部のうちいずれか一つを取り付けることによって，襟後部と首 後部との間に形成される開口部の大きさを調整することを可能にし，より適切な空調服の冷却効果を，より簡単に得ることを目指したもの＼nであり，開口部からの空気の排出の効率化という点では，従来技術の 延長線上に位置づけられるものであること，本件特許の出願当時，ボ タン及びボタンホール等を使用し，衣服におけるサイズを複数段階で 調整することは，周知慣用の技術であったことに照らすと，本件各発 明の技術的意義は必ずしも大きいものとはいえず，その作用効果も従 来技術と比較して大きなものとは認められないから，被告各製品にお いて本件各発明を実施した部分の顧客吸引力は高いものとはいえない こと，2)電動ファン付きウェアの市場における一審原告，一審被告及 び競業他社のシェアの割合（前記イ(ア)），3)一審被告における被告 各製品の広告宣伝の態様（甲３の１，６，乙５７等）を総合考慮する と，被告各製品の購買動機の形成に対する本件各発明の寄与割合は１ ０％と認めるのが相当であり，上記寄与割合を超える部分については 被告各製品の限界利益の額と一審原告の受けた損害額との間に相当因 果関係がないものと認められる。 したがって，本件推定は上記限度で覆滅されるものと認められる から，特許法１０２条２項に基づく一審原告の損害額は，被告各製品 の限界利益の額（５６５２万１４６５円）の１０％に相当する５６５ 万２１４７円と認められる。
・・・
当裁判所は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，一審 被告が同年７月９日付け控訴理由書に基づいて提出した「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁（同理由書第３ないし第６記載）及び権利の濫用の抗弁 （同理由書第８記載）の主張について，一審原告の申立てにより，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したが，その理由は，以下のとおりで＼nある。
(1) 一件記録により認められる本件訴訟の経緯等は，次のとおりである。
ア 一審原告は，平成３０年７月６日，原審に本件訴訟を提起した。 一審被告は，同年１１月１２日の原審第１回弁論準備手続期日におい て，同年１０月３１日付け被告第１準備書面に基づいて，本件各発明 （請求項３及び９）に係る本件特許に明確性要件違反の無効理由（本件 の争点２−１）が存在するとして，特許法１０４条の３第１項の無効の 抗弁を主張した。その後，一審被告は，平成３１年３月７日の原審第３ 回弁論準備手続期日において，同年２月２８日付け被告第３準備書面に 基づいて，上記無効の抗弁について，乙２公報を主引用例とする新規性 欠如及び進歩性欠如の無効理由（本件の争点２−２及び２−３）を追加 して主張した。 一審原告及び一審被告は，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備 手続期日において，侵害論についての主張立証は終了した旨陳述した。 その後，本件訴訟は，同年７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日 から，損害論の審理に入った。
イ 株式会社サンエスは，令和２年１０月１５日，本件特許のうち，請求項 ３ないし１０に係る特許について，明確性要件違反（無効理由１），冒 認出願又は共同出願要件違反（無効理由２），公然実施発明（結び紐タ イプの空調服に係る発明）を主引用例とする進歩性欠如（無効理由３）， 乙２公報を主引用例とする進歩性欠如（無効理由４）（ただし，本件の 争点２−３とは，乙２公報記載の発明の内容，副引用例等の主張が異な る。）を無効理由として特許無効審判（無効２０２０−８００１０３号 事件。以下「別件無効審判」という。乙１０４）を請求した。
ウ 一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回弁論準備手続期日に おいて，同月１６日付けの被告第１０準備書面に基づいて，本件各発明 に係る本件特許に別件無効審判の無効理由１ないし４と同一の無効理由 が存在するとして，新たな無効の抗弁の主張をした。
原審は，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日において，一 審原告の申立てにより，被告第１０準備書面で追加された上記無効の抗弁の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。＼n原審は，令和３年１月２８日の第１６回弁論準備手続期日で弁論準備 手続を終結した後，同年２月２６日の原審第２回口頭弁論期日において 口頭弁論を終結し，同年５月２０日，一審原告の請求を一部認容する原 判決を言い渡した。
エ 一審被告は，令和３年５月２０日，本件控訴を提起し，一審原告は，同 年６月３日，本件附帯控訴を提起した。 一審被告は，同年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において，同年 ７月９日付け控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に「無 効理由５」（別件無効審判の無効理由２と同じ），「無効理由６」（別 件無効審判の無効理由３と同じ），「無効理由７」（別件無効審判の無 効理由４と同じ），「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理 由９」（実施可能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張を追加し，また，権利の濫用の抗弁の主張を追加した。＼nこれに対し一審原告は，同年８月２６日付け控訴答弁書に基づいて一 審被告の「無効理由５ないし９」に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の 抗弁の主張は，時機に後れた攻撃防御方法に当たるものであるから，却 下を求める旨の申立てをした。
オ なお，別件無効審判は，当審の本件口頭弁論終結時（令和３年１１月８ 日）において，特許庁に係属中である。
(2) 前記(1)の事実関係によれば，1)一審被告は，原審において，平成３１年 ３月７日の原審第３回弁論準備手続期日までに，本件各発明に係る本件特許 に明確性要件違反の無効理由，乙２公報を主引用例とする新規性欠如及び進 歩性欠如の無効理由（本件の争点２−１ないし２−３）が存在するとして無 効の抗弁を主張し，その上で，令和元年６月２７日の原審第５回弁論準備手 続期日において，侵害論についての主張立証は終了したと陳述した後，同年 ７月１９日の原審第６回弁論準備手続期日から，本件訴訟は損害論の審理に 入ったこと，2)その後，一審被告は，令和２年１０月２２日の原審第１４回 弁論準備手続期日において，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無 効理由１ないし４と同一の無効理由が存在するとして，新たな無効の抗弁の 主張をしたが，原審が，同年１２月１８日の第１５回弁論準備手続期日にお いて，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下したこ と，3)一審被告は，令和３年１１月８日の当審第１回口頭弁論期日において， 控訴理由書に基づいて，本件各発明に係る本件特許に別件無効審判の無効理 由２ないし４と同じ無効理由である「無効理由５ないし７」，原審で主張し なかった「無効理由８」（サポート要件違反）及び「無効理由９」（実施可 能要件違反）が存在するとして無効の抗弁の主張をするとともに，新たに権利の濫用の抗弁の主張をしたこと，4)別件無効審判は，当審の本件口頭弁論 終結時において，特許庁に係属中であることが認められる。
以上を前提に検討するに，侵害論に関する抗弁の主張は，本来，原審に おいて適時に行うべきものであるところ，一審被告が，原審において，令和 元年６月２７日の原審第５回弁論準備手続期日に侵害論についての主張立証 は終了したと陳述するまでの間に，当審で主張する「無効理由５ないし９」 に基づく無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張をしなかったことについて， やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないから，当審におけ る上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張は，一審被告の少なくとも重 大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべき である。
そして，当審において，一審被告に上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗 弁の主張を許すことは，一審原告に対し，上記各主張に対する更なる反論の 機会を与える必要が生じ，これに対する一審被告の再反論等も想定し得るこ とから，これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。 そこで，当審は，民事訴訟法２９７条において準用する同法１５７条１ 項に基づき，一審被告の上記無効の抗弁及び権利の濫用の抗弁の主張を却下 したものである。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成30(ワ)21900

　二重まぶた形成用テープの特許権侵害で約2億4000万円の損害賠償が認められました。 ◆原告のウェブサイトには本件を含めて経緯が開示されています。
争点は、技術的範囲の属否、無効（104条の3）、損害額の認定、覆滅の程度などです。

　被告らは、原告製品の売上げが伸びずに損害が発生したのは、原告製 品及び被告各製品の競合品であるマイクロファイバー及びオリシキの販 売が開始されたからであり、特にマイクロファイバーは販売開始から現 在に至るまでに２７０万個が販売されるほどの人気商品であると主張す る。しかし、マイクロファイバー及びオリシキが販売されたのは、平成３ ０年３月又は同年１１月以降であり、前記(1)イ(ｱ)のとおり、被告各製 品の販売による本件特許権の侵害が認められた期間の一部にすぎない。 また、証拠（甲８２）によれば、ドン・キホーテにおける原告製品の 販売はその販路全体の一部にすぎないと認められるところ、二重瞼形成 用アイテムの市場又はそのうち収縮食い込み型の商品の市場における原 告製品及び被告各製品の各シェアがどの程度のものであったかを認める に足りる的確な証拠はない。
さらに、証拠（乙７５）及び弁論の全趣旨によれば、令和３年１月頃、 マイクロファイバーの広告には「累計販売数２７０万個突破」と記載さ れていることが認められるが、二重瞼形成用アイテムの市場又は収縮食 い込み型の商品の市場において販売された商品全体の個数が明らかでは ないから、上記の記載のみによってシェアを認定することはできないし、 前記(1)イ(ｱ)のとおり、マクロファイバーの販売が開始されたのは、被 告各製品の販売により本件特許権が侵害されたと認められる期間の半ば 頃である上、マイクロファイバーの販売個数の推移も明らかではない。 以上によれば、マイクロファイバー及びオリシキが販売されていたこ とのみをもって、推定の覆滅を認めるのは相当でない。
もっとも、前記(ｱ)ａ及びｄのとおり、二重瞼形成用アイテムには接着 型、シャッター型及び収縮食い込み型が存在し、ドン・キホーテにおけ る販売数を見ても、原告製品、マイクロファイバー及びオリシキのほか にも、接着型の二重瞼形成用アイテムが相当数販売されており（ただし、 商品ごとに、これを１個購入することにより、どの程度の期間、二重瞼 を形成することができるかなどの条件が異なると考えられるため、販売 数を単純に比較することはできない。）、需要者は、収縮食い込み型の 被告各製品を購入することができない場合、同じく二重瞼形成用アイテ ムである接着型の商品やシャッター型の商品を購入することも十分に考えられる。そうすると、原告製品及び被告各製品の競合品が存在することに基づき、法１０２条２項により推定される損害額の１０％について＼n推定の覆滅を認めるのが相当である。

◆判決本文

　102条2項について、２割の推定覆滅が認められました。同3項による認定についても触れています。損害額は15億円です。対応EP特許でドイツでも侵害訴訟があります。

ア 前記前提事実によれば，本件発明の構成要件１Ｅは，「該印刷層は，白色の有機＼n顔料，白色または黄色の無機顔料，蛍光染料，および蛍光増白剤のうちの一以上 の着色剤を含有する」である。これに対応する被告製品(1)の構成１ｅは，「印刷層＼nは，●（省略）●と●（省略）●を含有する●（省略）●印刷インキにより形成 されるが，」である。そして，被告製品の印刷層の●（省略）●印刷インキに含有 される●（省略）●は，「白色」の「無機顔料」に当たる。 ここでは，本件発明については，印刷層が「白色の有機顔料・・・着色剤」を含有 すれば，それだけで構成要件１Ｅを充足するのではなく，これにより「色相を明＼nるくすること」を要するかが問題となる。
イ 本件発明の構成要件１Ｅには，印刷層が「白色の有機顔料，および蛍光増白剤」＼nのいずれかを含有するとの記載がされているだけであり，「色相を明るくすること」 が発明特定事項として記載されているわけではない。 また，前記１のとおり，本件発明は，再帰反射シートに関する発明であるとこ ろ，本件明細書の段落【０００４】には，三角錐型キューブコーナー再帰反射シ ートのうち，反射素子の反射側面に蒸着層が設置されている「蒸着型」三角錐型 キューブコーナー再帰反射シートについては，その再帰反射素子の性質から金属 の色の影響を受けて外観が暗くなってしまうという欠点を有していると記載され ているものの，それ以外の再帰反射シートについては，外観の暗さが課題になっ ている旨の記載がない。また，本件明細書の【００１４】，【００１５】には，本 件発明の技術的意義は「色相の改善」であると記載され，段落【００２１】，【０ ０３０】，【００３２】には，印刷層の目的は「色相を調節」，「色相の調整」と記 載され，段落【００３６】には，「本発明に用いられる着色剤は，特に限定される ものではないが，・・・色相を明るくすることができ，且つ，隠蔽性が得られるもの が良く，シートの色相に合わせた明色系の色が好ましく，・・・白色の有機顔料や白 色や黄色の無機顔料，並びに蛍光染料や蛍光増白剤を挙げることができ，中でも， 白色や黄色の無機顔料が好ましい。」と記載されており，「色相を明るくすること」 は，「隠蔽性」を得ることや「シートの色相に合わせた」色であることと並んで， あくまで好ましい態様であるとされているにすぎない。そのため，本件発明の着 色剤の技術的意義である「色相の改善」は，色相の調節ないし調整を意味するも のであり，「色相を明るくすること」に限定されるものではないと解される。他方， 本件明細書の実施例では，白色顔料が用いられているものの，その他の着色剤と 比較して明るさが向上するとの趣旨で記載されているものではなく，比較例でも， 実施例とは印刷の模様のみを変えて，「Ｙ値」すなわち「色相（明るさ）」には変 化がないが耐候性が改善することを確認しているにすぎない。このような本件明 細書全体の記載を考慮すれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を＼n明るくすること」を要件としたものとは解されない。 以上によれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を明るくするこ＼nと」を要しているとはいえないというべきである。
ウ これに対し，被告らは，本件特許の出願経過において，原告が，補正により本 件発明に構成要件１Ｅを追加し（乙２１），本件発明の効果は，「色相，特に昼光＼n下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されて」いることであり，同構成要件の着色＼n剤を用いることにより色相（Ｙ値＝明るさ）を改善したと主張しており（乙３）， 同構成要件の「白色」，「黄色」，「蛍光」を用いて「色相（Ｙ値＝明るさ）」を改善＼nする技術的意義を強調しているから，上記着色剤の意義は，色相を明るくするこ とにあると主張している。 しかし，原告が提出した乙２１の内容を見ても，本件発明の構成要件１Ｅの技＼n術的意義が，「色相を明るくすること」であるとは記載されていない。 むしろ，乙３には，本件発明の効果は，「十分な再帰反射性能＼を有し，かつ色相， 特に昼光下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されており，耐候性及び耐水性にも 優れている」ことであると記載され，Ｙ値と同義である「色相（Ｙ値＝明るさ）」 と，それに限定されない意味での「色相」とが区別されているため，明るさに限 定されない色相の改善についても主張していると解される。さらに，乙３には， 一般に用いられている着色剤は，再帰反射性の確保のために光透過性を有するが， 光透過性を有する着色剤は光劣化しやすいという欠点があったのに対して，本件 発明の構成要件１Ｅの着色剤は，光透過性を有するものではないこと，本件発明＼nは，構成要件１Ｅの着色剤を用いることにより，再帰反射シートの昼光下での色＼n相（Ｙ値＝明るさ）を更に改善したこと，本件発明では，印刷領域が構成要件１＼nＢ〜１Ｄを具備する独立印刷領域であるため，印刷層が光透過性を有しない構成＼n要件１Ｅの着色剤を含有しても，それ以外の領域を通じて十分な再帰反射性能＼を 有することが記載されている。以上によれば，原告は，本件特許の出願経過にお いて，本件発明の構成要件１Ｅの着色剤について，明るさの改善だけでなく，そ＼nれ以外の効果も主張していると解されるから，そのような主張をもって，本件発 明の着色剤の技術的意義が色相を明るくすることに限定されるとまではいえない というべきである。 その他，被告らの主張を検討しても，採用すべきものはない。
エ したがって，被告製品(1)の構成１ｅは，それぞれ本件発明の構＼成要件１Ｅ及び これを引用する構成要件２Ｂを充足する（なお，仮に同構＼成要件の着色剤が「色 相を明るくすること」を意味するものとしても，これは相対的に色相を明るくで きるような所定の着色剤を含有させれば足り，必ずしも絶対的に「色相を明るく すること」を要するものではないというべきであるところ，証拠（甲１７）及び 弁論の全趣旨によれば，被告製品では，「白色」の「無機顔料」に当たる●（省略） ●を含有しない領域よりも，これを含有する領域の方が色相も改善●（省略）● による色相改善の効果を享受）していることがうかがわれ，被告製品の●（省略） ●印刷インキの色相が暗くなっているのは，●（省略）●で色相が明るくなった 一方で，●（省略）●で色相が暗くなったにすぎないというべきであり，これに よって本件発明の構成要件１Ｅの充足性が否定されることにはならないというべ＼nきである。）。
・・・
推定覆滅の事情
ａ 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の 事情と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益 と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると 解される。例えば，1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること （市場の非同一性），2)市場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブ ランド力，宣伝広告），4)侵害品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特 徴）などの事情について，特許法１０２条１項ただし書の事情と同様，同条 ２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができ るものと解される。
ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料・・・着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着＼n性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記＼n載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。 しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売＼nに貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売＼nする被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の＼n価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである＼nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d) さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相＼n当であるともいえない。
(e) 以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。
・・・
ア 次に，原告は，予備的主張として，特許法１０２条３項の適用を前提とする損＼n害額の支払を求めているため，以下検討する。
・・・
ａ 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「そ の特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められ ていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうと して，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無 効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額 を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還 を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常であ る状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該 特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされ た場合には，侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして，上記 のような特許法改正の経緯に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たって は，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づか なければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べ て自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て，合理的な料率を定めるべきである。
ｂ そこで検討するに，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，1)原告は，本 件訴訟の提起前に，被告らを含む３Ｍグループに対し，本件特許のライセン ス料率５％を提案していたこと（乙４１），他方で，米国３Ｍは，過去に第三 者に提起した特許権侵害訴訟において，再帰反射シートに関する特許の実施 料率は９％であると主張していたこと（甲７１），米国３Ｍらは，過去に第三 者に提起した訴訟において，ロイヤルティ料率２０％での合意をしたこと（甲 ７２，乙６６），株式会社帝国データバンク編「知的財産の価値評価を踏まえ た特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 〜知的財産（資産）価値 及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜」（平成２２年３月）において，再 帰反射シート（樹脂シート）が該当する「化学」の最小値が０．５％，最大 値が３２．５％，平均が４．３％であるとされていること（甲７３，乙６７）， 被告３Ｍジャパンらは，原告に提起した特許権侵害訴訟において，実施料率 を１０％と主張していること等が認められる。 また，2)本件発明は，前記のとおり，再帰反射シートの構成全体に関わる＼n発明であり，相応の重要性を有しているといえ，これらの構成を備えた従来＼n技術は存在せず，この点についての代替技術が存在することはうかがわれな い。
そして，3)本件発明は，被告旧製品の全体について実施されており，これ によって向上される耐水性・耐候性は，需要者の購入動機に影響を与えるも のであるから，本件発明を被告旧製品に用いることにより，被告らの売上及 び利益に貢献するものと認められる。
さらに，原告と被告らは，いずれも再帰反射シートの製造販売業者であり， 競業関係にある。
ｃ 上記ｂの諸事情を含む本件訴訟に表れた事業を総合考慮すると，本件特許＼n権を侵害した被告らに事後的に定められるべき，本件での実施に対し受ける べき料率は，１０％を下らないものと認めるのが相当である。 したがって，本件特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定さ れる損害額は，前記(1)で認定した被告旧製品の売上高の１０％になる。

◆判決本文

　特102条2項による損害賠償として8割の推定覆滅が認められました。

(3) 推定覆滅について
ア 本件発明の効果
本件発明の効果は，各種タイプのチャイルドシートの背面側に装着することがで きること（【0022】），カバーの天部の高さ位置を適宜設定・変更することがで き，カバーの内部空間で，幼児の頭頂部がカバー天部に接触しないか，接触しても カバーの重みがもろに幼児の頭部に掛ることが少なくなり，居住環境が向上するこ と（【0023】）である。 要するに，本件発明の作用効果は，1)各種のチャイルドシートに装着できるこ と，2)幼児の頭部に合わせてカバーの天部高さ位置を適宜調整できることにあると いえる。 もっとも，様々な形状のチャイルドシートに対応してその略全体を被覆するチャ イルドシートカバーは従来技術として各種存在し（【0002】〜【0010】），これら は本件発明以外の適宜の方法で装着されていたのであるから，上記効果のうち1) は，本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とはいえない。 また，前記１ないし３のとおり，ハ号物件等，ホ号物件等及びト号物件等のよう に本件発明の技術的範囲に属しない部品によっても，装着方法によってはチャイル ドシートカバーを適宜高さ位置に装着できると考えられるから，本件発明の効果2) も，本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とはいえない。
イ 本件発明の貢献の程度等について
(ｱ) 本件発明は，チャイルドシートのほぼ全体を被覆するチャイルドシートカ バーを自転車のチャイルドシートに装着する際に使用される部品である装着補助プ レートの発明である。チャイルドシートカバーを選択するのは，主に幼児の保護者 等である自転車所有者と考えられるが，装着補助プレートは，チャイルドシートカ バーそのものではなく装着に用いる補助的な部品であって，使用時にはチャイルド シートカバーの内部に隠れ，雨避け等のチャイルドシートカバーの機能そのものを＼n発揮する部分ではないから，装着補助プレート自体が需要者の関心を惹き，製品選 択の直接の動機となるとはいえない。 また，本件発明の効果は，前記アのとおり，いずれも本件発明によるのでなけれ ば実現し得ない効果ではなく，本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たって は，必ずしも重視できるものではないが，本件発明に係る装着補助プレートを使用 したチャイルドシートカバーの広告において前記の効果1)及び2)を謳っている場合 は，需要者に当該チャイルドシートカバーの利点，優位性を認識させるものである から，製品選択の動機となり得る事情といえる。
(ｲ) 証拠（甲４，５）によれば，被告は，イ号物件の特徴として，「背もたれ の高いタイプのチャイルドシートなら装着 OK」などと効果1)については謳ってい るものの，効果2)については特に宣伝していない。 また，証拠（甲６）によれば，被告は，ロ号物件の特徴としても，「各種後付け シートに対応しています」などと効果1)については謳っているものの，効果2)に関 しては，取付方法の説明において「6)最後にファスナーを閉じたら，装着完了。突 っ張る部分がある場合は，カバーの高さを調節してください。背面部分を高くセッ トしすぎるとカバーにシワが寄ったり，突っ張ったりするので適宜調節ください」 との記載があるにすぎず，カバーの高さ位置を調整できる旨を記載しているが，特 段の利点としては記載していない。 さらに，証拠（甲４，１８）によれば，イ号物件及びロ号物件の購入者のレビュ ーにおいても，効果2)について記載したものはなく，単にカバーがワイヤーにより 自立して天井が高いことに係る記載があるにとどまり，証拠（甲３，１６）によれ ば，原告においても，効果1)及び2)を宣伝していないことが認められる。
(ｳ) 原告は，チャイルドシートカバーが自転車に常時装着されているものでは なく，使用，不使用時に取り外しを行うものであるので，需要者にとってカバーが 簡単に取り付けられるかどうかが重要であるところ，原告製品の補助プレートを用 いることでカバーの取付が従来より容易となり，需要者から支持を得ていると主張 する。
しかしながら，本件明細書によれば，「カバーを装着したままで使用するという ことが常態」（【0009】）であるというのであり，「本発明においても，上記従来 のチャイルドシートカバーと同様に，これを装着したままの状態で，自転車の不使 用時は勿論のこと，…どのような天候の際にも，幼児を乗せて使用することができ るカバーに適用可能なものである」（【0012】）とされているから，本件発明は， チャイルドシートカバーを常時装着した状態で使用することを前提としたものであ る。また，本件発明にチャイルドシートカバーの取付を容易にする効果があること は本件明細書に記載がなく，【発明が解決しようとする課題】や【課題を解決する ための手段】にも取付を容易にすることに関する記載はないから，チャイルドシー トカバーの取付が容易になることは本件発明の効果とは関係がない。
(ｴ) 以上によれば，本件発明は，効果1)及び2)を有し，これを実施する製品の 販売等に一応貢献し得るものであるが，効果1)については需要者に重視されず，効 果2)については，イ号物件及びロ号物件において需要者にほとんどその効果が認識 されないものであって，顧客誘引力は極めて低く，イ号物件及びロ号物件の他の利 点を考慮して，これを購入した需要者が多かったものと考えられる。
ウ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば，本件においては，８割の損害額の推定が覆滅 されるとすべきである。

◆判決本文

　特102条2項による損害額算定において、５％の覆滅されました。

ウ 推定覆滅について
(ｱ) 本件各発明の効果
本件発明１の効果は，発明に係るケーシングのコンセント部に対する設置形態を 採用することにより，設置面からの表示面部の突出量が極力小さくなり，設置箇所＼nの美観が向上されると共に，歩行の妨げになることが抑制されること，上記設置形 態を採用することで大きさ等に制限が生じるケーシング内に複数のアンテナ素子を 配置するにあたり，複数のアンテナ素子がケーシングの内壁面に沿う板状に形成さ れ，内挿部の内壁面において表示面部の後方側内部空間を挟んで離間する位置に分＼n配配置されることで，アンテナ素子間の離間距離を十分に大きくとって，送受信波＼nの相互干渉を良好に抑制することができること（【0009】）である。 本件発明２の効果は，本件発明１の効果に加えて，ケーシングの内挿部における 四方の内壁面において，表示面部の両側縁部から後方に延出し互いに対向する一対＼nの平面状側壁部が存在し，これらの平面状側壁部のそれぞれに複数のアンテナ素子 を分配配置するという合理的な構成により，これら複数のアンテナ素子を表＼示面部 の後方側内部空間を挟んで離間する位置に分配配置できると共に，一対の平面状側 壁部は互いに平行な平面となるので，その平面状側壁部に沿った姿勢で配置される 複数のアンテナ素子のそれぞれにおいて，指向性を決定する延出方向が設定しやす くなること（【0019】），複数のアンテナ素子が表示面部の後方側内部空間を挟ん＼nで対角位置に配置されているので，それぞれのアンテナ素子間の離間距離を一層大 きくとって，それぞれのアンテナ素子における送受信波の相互干渉を一層良好に抑 制することができること（【0021】）である。 本件発明３の効果は，本件発明１及び２の効果に加えて，無線 LAN に加えて有 線 LAN や電話回線が利用可能になること，表＼示面部の後方側にモジュラーアダプ タが配置されているので，複数のアンテナ素子をモジュラーアダプタを間に挟んだ 状態で配置することができ，それぞれのアンテナ素子における送受信波の相互干渉 が一層良好に抑制されること（【0017】）である。 要するに，本件各発明の作用効果は，1)ケーシングをコンセント部に埋設状態で 設置でき，設置面からの表示面部の突出量が極力小さくなることによる美観の向上＼n及び歩行の妨げとなることの防止，2)複数のアンテナ素子間の送受信波の相互干渉 の抑制，3)アンテナ素子の指向性を決定する延出方向設定の容易化（本件発明１を 除く）にあるといえる。
(ｲ) 本件各発明の貢献の程度等について
本件各発明は，コンセント部に埋設状態で設置される情報コンセントに係る発明 であり，主として集合住宅やホテル，オフィス等に一括して設置することが想定さ れる（甲４，５４，５５，弁論の全趣旨）。そうすると，それらの設置を扱うイン ターネットサービスプロバイダーが原告製品及び各被告製品の主要な取引者と解さ れると共に，最終的な需要者である情報コンセントが設置される建築物の施主の意 向も，製品選択に影響することが考えられる。これらの者にとって，本件各発明の 前記の効果1)〜3)は，いずれも選択の動機となり得る事情といえる。 また，証拠（甲５２）によれば，被告は，各被告製品について，「標準の情報コ ンセント内に埋込み，省スペースで快適な無線 LAN 環境」，「美観重視のお客様 に適した，見た目がスマートな埋込み型」，「JIS 規格のコンセントであればメー カを問わず設置可能」などと宣伝しており，効果1)を謳っている上，「もっと電波 を強くしてほしい」という要望に応じて導入された事例や，「確実に無線が使用で きる環境でありながら，部屋に設置しても存在を意識しないデザイン」が評価され たという事例等を紹介して宣伝してもおり，効果2)を取り上げた宣伝も行っている と認められる。 そうすると，本件各発明は，少なくとも効果1)及び2)により，これを実施する製 品の販売に貢献するものというべきであって，顧客誘引力がない又は乏しいものと はいえない。
これに対し，被告は，本件各発明の特徴は従来から存在したケーシングに対して 技術常識に基づく配置を併せた点に限定されること，原告が商品の訴求ポイントと して挙げる事情は本件各発明と無関係であること，乙２６文献及び乙２７文献記載 の公知技術の存在を指摘して，本件各発明は売上や利益に対して寄与せず，又はそ の寄与は無視できる程度に小さいなどと主張する。 しかし，被告がその主張の前提とする本件各発明の特徴に関する理解は，本件各 発明に係る技術的思想や効果を正しく理解したものとはいえず，被告の上記主張は その前提を欠く。また，乙２６文献及び乙２７文献には，いずれも複数のアンテナ を配置することの記載も示唆もないから，これらの文献記載の公知技術の存在は， 本件各発明の貢献の程度を失わせるものとはいえない。 このほか，被告において，他に顧客誘引力を有すべき製品の特徴等についての主 張立証はない。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ｳ) 競合品の存在について
証拠（甲１，４９〜５２，５５，５６）によれば，原告製品及び各被告製品は， JIS 規格のコンセントプレートに対応した情報コンセント型無線 LAN アクセスポイ ントの製品であるところ，エレコム株式会社の製品（WAB-S733IW-PD。以下「甲 ５６製品」という。）も，１つの電子チップ型アンテナ及び１つの基板アンテナの ２つのアンテナ素子を有し，JIS 規格のコンセントプレートに対応した製品である から，原告製品及び各被告製品と市場において競合する製品であることが認められ る。もっとも，その販売開始時期，販売価格，販売実績，市場占有率その他具体的 な事情について，被告による主張立証はなく，証拠上明らかでない。また，甲５６ 製品のほかに，原告製品及び各被告製品と市場において競合するものと認められる 製品の存在等に関する具体的な主張立証はない。 そうすると，原告製品及び各被告製品と市場において競合する製品として甲５６ 製品が存在する以上，その存在をもって特許法１０２条２項に基づく損害額の推定 の覆滅事由として考慮すべきではあるものの，その覆滅の程度は極めて限定的であ り，本件においては，５％の限度で推定が覆滅されるにとどまると考えるのが相当 である。
これに対し，被告は，原告製品及び各被告製品と同種の製品を販売している競合 企業が多数存在するなどと主張する。しかし，一般論として技術的に同一の製品で はなくとも市場において競合することがあり得るとしても，他社製品との競合の状 況に関する具体的な主張立証がない以上，特許法１０２条２項に基づく損害額の推 定を覆滅すべき事情としてこれを考慮することはできない。また，原告製品の失注 といった個別の取引事例に基づく主張については，その具体的な事情が明らかでは ないから，失注の点をもって直ちに原告製品の競争力の乏しさを示すものとは必ず しもいえない。したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
・・・
(3) 損害額（特許法１０２条３項に基づくもの）並びに特許法１０２条２項及 び３項の重畳適用について
原告は，損害額につき，選択的に特許法１０２条３項に基づく推定をも主張す る。しかし，その主張する額は特許法１０２条２項に基づき推定される損害額（前 記(2)エ）より少ない。したがって，同条３項に基づく損害額について論ずる必要 はない。 特許法１０２条２項及び３項の重畳適用については，前記(2)ウのとおり，本件 において同条２項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは 競合製品の存在のみであるところ，被告による各被告製品の販売実績等と直接の関 わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては，同条３項適用の基礎 を欠く。したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。

◆判決本文

　一部については消滅時効により消滅し、102条2項における覆滅は2割と認定され、約70万円の損害賠償が認められました。

ア 本件発明１〜３の効果
本件発明の効果は，センサ保持具の回動を保持するための機械的な連結構造がコンパクトになること（【0014】），接続器を引掛型配線器具に掛着する作業に際して引掛型配線器具の掛着面を視認しやすく，作業が容易になると共に，作業の安全性も向上すること（【0016】），本体カバーを天井面に密着させることが可能になり，美観に優れた取付状態が得られること（【0017】）である。 要するに，本件発明の作用効果は，1)センサの回動構造のコンパクト化，2)引掛型配線器具の掛着面の視認性の向上，3)本体カバーの天井面への密着にあるといえる。
イ 本件発明の貢献の程度等について
本件発明は，センサを用いてランプを自動的に点灯・消灯する天井取付タイプの照明器具に係る発明であるから，主として屋内のトイレ灯などとして使用されることが想定される。そして，本件発明の実施品である照明器具の需要者は，新築建物に照明器具を設置する総合住宅メーカー等の業者と既存の照明器具を交換しようとする個人が想定されるところ，前記の効果1)〜3)は，いずれも選択の動機となり得る事情といえる。 もっとも，本件発明の効果1)については，センサを回動させることが前提となっているところ，屋内のトイレ灯等を想定すると，一度センサの検知範囲を確認して照明器具を設置してしまえば，後にセンサを回動させて検知範囲を変更する必要が生じることはそれほどないものと考えられるから，センサが取付後も回動可能であることの顧客誘引力は低いものと解される。また，本件発明の効果2)及び3)は，接続器等を引掛型配線器具に掛着した後，別体に形成された本体カバー及びセードを後付けすることによる効果であるため，本件発明によるのでなければ実現し得ない効果ではなく，例えば，周知技術１によっても実現することができる。そうすると，効果2)及び3)については，本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たっては，必ずしも重視できるものではない。 さらに，被告は，そのカタログ（乙１４）において，被告製品１の特徴として，人感センサ付，クイック点灯，引掛シーリング取付式，本体可動式，点灯照度調節機能付，点灯保持時間調節機能＼付などを挙げているものの，掛着面の視認性や本体カバーが後付けであることについては触れていない。 以上によれば，本件発明は，センサの回動構造がコンパクトであるという効果（効果1)）によりこれを実施する製品の販売等に貢献するものであって，相応の顧客誘引力を有するといえるものの，その程度は限られているというべきである。また，効果2)及び3)に関しては，本件発明は，本体カバーが後付けであり，外観上の体裁が同程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ｱ) 効果1)について
本件発明の効果1)は，センサが回動可能であることを前提として，構＼造をコンパクトにするものであるが，センサを回動可能としたのは照明器具本体（本体カバー，セード等）により検知範囲が制約されることに対処したものであるから，本体がコンパクトであることによってセンサの検知範囲に制約がなく，センサを回動させる必要がない製品も，本件発明の効果1)と同様の効果を奏しているものといえ，被告製品の競合品に該当するといえる。
証拠（乙１１の１〜６，乙２０の１〜３，乙２１の１〜５，乙２２の１〜７，乙２３の１〜３，乙２４の１，２，乙２５〜２８）によれば，原告及び被告以外のセンサ付シーリングライト製品のうち，乙１１の１の型番 LBC56975，乙１１の４の型番 OL 013 180，OL 013 120，乙１１の５の型番 IG20026C，乙１１の６の型番 LE-3837 については，センサ保持具が大きく，本体がコンパクトではないが，その余のセンサ付シーリングライト製品は，いずれも被告製品と同等以下のコンパクトな形状を有しているものと認められる。これにより，これらの製品は，本件発明の効果1)と同様の効果を奏するものといえる。
(ｲ) 効果2)について
本件発明の効果2)は，引掛型配線器具に掛着する照明器具であることを前提とするが，照明器具が一般的な引掛型配線器具に掛着する形式であるか，電気設備工事を要するものであるかは，照明器具を交換しようとする個人の需要者にとっては大きな違いである。また，総合住宅メーカー等の事業者においても，引掛型配線器具を設置するか否かや施工の際の視認性は相応に商品選択に影響があると考えられる。そうすると，各被告製品の競合品といえる前提として，引掛型配線器具に掛着する照明器具であることが必要である。 証拠（乙２０の１〜３，乙２１の１〜５，乙２２の１〜７，乙２３の１〜３，乙２４の１，２，乙２５〜２８）によれば，乙２０の１〜３，乙２１の１〜５，乙２２の１〜７，乙２３の１〜３，乙２４の１，２，乙２５〜２８の被告指摘に係る製品は，いずれも引掛型配線器具に掛着する照明器具であり，被告製品と同等程度には掛着面が視認しやすく，効果2)と同様の効果を奏するものといえる。
(ｳ) 効果3)について
証拠（乙２０の１〜３，乙２１の１〜５，乙２２の１〜７，乙２３の１〜３，乙２４の１，２，乙２５〜２８）によれば，原告及び被告以外のセンサ付引掛シーリングライト製品のうち，乙２１の１〜５の型番 IG20042C（以下「乙２１製品」という。），乙２３の１の型番 TGS-6119（以下「乙２３の１製品」という。），乙２３の２の型番 TZGS-6099（以下「乙２３の２製品」という。），乙２４の１の型番 SCL9NMS-HL（以下「乙２４製品」という。），乙２８の型番 TN-CLLS-L（以下「乙２８製品」という。また，以上を併せて，「乙２１製品等」という。）は，いずれも，本体カバーが天井面に密着した外観を有しており，効果3)を奏するものといえる。
(ｴ) その他
原告は，ランプ交換ができない LED 内蔵型照明器具は，ランプ交換を望む顧客の需要を満たすことができないので，競合品に当たらないと主張する。しかしながら，そのような需要者が存在するのか明らかではなく，そもそも，ランプ交換が可能であるか否かは本件発明の作用効果とは無関係である。したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。＼n
(ｵ) 以上より，乙２１製品等は，いずれも，本件発明の効果と同様の効果を有する製品として，原告製品及び各被告製品と市場において競合するものとみるのが相当である。 また，証拠（乙２１の１，乙２２の１，乙２３の１，２，乙２４の１，乙２８）によれば，乙２１製品等の販売開始時期は，乙２１製品が平成１６年４月，乙２３の１製品が平成２０年６月，乙２３の２製品が平成２２年２月，乙２４製品が平成２９年１０月，乙２８製品が平成２８年７月であることが認められる。原告は，乙２１製品について，平成１６年〜平成２０年のカタログに掲載された製品であり，平成２１年９月１日に生産を終了したと主張するが，一般的にカタログに掲載された製品は特段回収等がされない限り数年程度は流通していると考えられ，被告製品の競合品に当たらないとはいえない。
もっとも，原告製品，各被告製品及び乙２１製品等のセンサ付引掛シーリングライトの市場におけるシェアは明らかではなく，原告において，平成２７年当時の住宅用照明のうち直付け型の居室外用の照明器具市場における原告のシェアが●（省略）●％であったことを自認するにとどまる。被告は，照明器具市場全体の売上のシェアや住宅用照明市場におけるシェア，LED シーリングライト市場におけるシェアを主張するが，原告製品，被告製品及び乙２１製品等のセンサ付引掛シーリングライトは，そのごく一部であって，他の多数の照明器具が含まれるシェアから被告製品の競合品のシェアを推認することは困難である。 これらの事情を総合的に考慮すると，センサ付引掛シーリングライトの市場において原告製品及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば，特許法１０２条２項に基づく損害額の推定に係る覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの，その程度は限定的と考えるのが相当である。
エ 推定覆滅の程度 以上の事情を総合的に考慮すれば，本件においては，２割の限度で損害額の推定が覆滅されるにとどまるとすべきである。
・・・
ア 証拠（乙１０の１〜３）によれば，平成２２年１０月２１日から同年１１月５日にかけて，大手家電量販店チェーンの３店舗において，原告製品と被告製品３及び４が隣り合った状態で陳列され販売されたことが認められる。 一般に店舗において商品の陳列場所等は商品の売上に影響を及ぼす重要な要素であって，原告においても，営業担当者等を通じて，当然に自社製品や競合他社製品が家電量販店においてどのように陳列・販売されているかを逐次把握していたものと考えられるから，遅くとも平成２２年１１月５日には，原告において，被告製品３及び４の存在を知ったものと認められる。 そして，原告製品と各被告製品は同種の用途の競合品であって，大手家電量販店チェーンにおいては概ね統一的な商品陳列を行っているものと考えられることからすれば，各被告製品は，家電量販店において基本的に原告製品と隣接して陳列されていたと考えられ，被告製品３及び４以外の各被告製品についても，その販売開始から間もなく，原告は，各被告製品の存在を知ったものと認められる。
イ 本件発明は，前記のとおり，効果1)〜3)を奏するものであり，これらの効果は外観上明らかであって，各被告製品の外観から，各被告製品が本件特許権の侵害品であることの疑いを持つことは十分に可能＼である。 原告は，本件発明の構成要件 A〜D は，内部構造に係るものであるから，被告製品の外観からは判明しないと主張するが，被告製品の外観からして本体カバーに被覆された接続器やセンサ保持具が存在することは明らかであり，センサ保持具が天井面と略平行な面内で回動可能＼に構成されていることは推測することができる。そして，証拠（乙１０の１〜３）によれば，家電量販店の陳列棚において，天井を模した造作があり，引掛型配線器具が設けられ，各被告製品を現実に組み立て，取り付けることができるようになっていたものと認められ，原告において，各被告製品の取付状態を確認することもできたものと考えられる。また，証拠（甲５の１〜３，甲７，乙１４）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，各被告製品を毎年発行する被告のカタログに掲載すると共に，各被告製品の仕様や構＼造を記載した「施工・取扱説明書」をインターネット上等で公開していたことが認められ，カタログには引掛シーリングに取り付けるタイプであること，人感センサがあり，本体可動式であること等が記載され，施工・取扱説明書には，購入者又は工事店が各被告製品を取り付けることができるよう，各部を分解した構造図とセンサの可動範囲等が記載されているのであるから，被告はこれらの情報を秘匿せず，一般に公開していたのであって，原告は，各被告製品の存在を知り，その外観から本件特許権侵害の疑いを持った時点で，各被告製品の構＼造等を容易に検討することができたといえる。
ウ 原告は，遅くとも平成２２年１１月５日までに被告製品３及び４の発売を知り，その余の各被告製品についても，発売後まもなくその事実を知ったものと認められ，各被告製品の構造等を知ることもできたのであるから，製品が競合する関係にある原告としては，その時点で，損害賠償請求をすることが可能＼な程度に，損害及び加害者を知ったと認めるのが相当である。

◆判決本文

　特許侵害事件で、1審は4億4000万円の損害賠償を認めましたが、原告が控訴しました。知財高裁は約7億円の損害賠償を認めました。

ア 特許法１０２条３項による損害額として，侵害品の売上高を基準とし， そこに実施に対し受けるべき料率を乗じて算定する場合，実施に対し受 けるべき金銭の料率の算定に当たっては，1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界におけ る実施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわ ち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特 許発明を当該製品に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害の態様，
4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた 諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。以下，順に 検討する。
1) 当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や，それが明 らかでない場合には業界における実施料の相場等 本件訂正発明について実際に実施許諾契約が締結されたことを示 す証拠はない。
・・・
本件訴訟において，本件特許権の技術分野については実際の実施許 諾契約の実施料率を示す証拠はない。 本件特許権の技術分野に近似する分野（「機関またはポンプ」） の実施料率についてのアンケート調査結果によれば，実施料率３〜 ４％未満の例が最も多く（３７．５％），実施料率５〜６％未満の例 や実施料率２〜３％未満の例は同数（１２．５％），実施料率１〜 ２％未満は３件（１８．８％）とされており，また，他の調査結果や データベースには，実施料率３％又は６％の例や実施料率５〜８％又 は３％の例もあったとされていることからすれば，圧縮機の分野でも， 実施料率を３％から４％程度とする例を中心としつつ，その前後の実 施料率とする例も相当程度あることがうかがわれる。 なお，一審被告は，前記第２の３ 本件訴訟の 事案と本件ライセンス契約はいずれも圧縮機を販売するための特許権 の実施許諾を対象とするものであって，実施許諾の対象は同じと評価 すべきであるから，本件ライセンス契約を重視すべきであると主張す るが，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●このようなライセンス契約の事例を他の事例より 特に重視すべき理由があるとはいえず，圧縮機分野の実施料率の一例 としてみるのが相当である。
また，一審被告は，甲１９ないし２１に掲げられた事例は，いず れも，一審被告や一審原告とは何ら関係がない一般的なものであって， 具体的な点において，本件と共通性や類似性はないとか，本件特許権 は，圧縮機の分野に係る日本の特許権１件であるから，特許法１０２ 条３項の実施に対し受けるべき料率を検討するに当たっては，日本の 特許権１件の非独占的な実施許諾による料率と対比すべきであるとこ ろ，甲２０は日本の特許権に関するものではなく，また，独占的実施 許諾の事例であるなどと主張するが，実施料率を定める事例として， 具体的な点において完全に合致する事例がなければ，同分野の他の事 例（他の国の特許権に関するものを含む。）を参酌することは当然で あるし，甲２０で独占的とされるのは製造のみであり，販売について ライセンシーが独占権を得ていることはうかがわれない。したがって， 一審被告の主張は採用できない。
2) 本件訂正発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性＼n
本件優先日前である平成９年３月２５日に発行された書籍「カーエ アコン」（甲１１）には，ピストン式圧縮機の斜板形のものでロータ リバルブを使用したものは記載されておらず，１１３頁の図６．５で 吸入弁（リードバルブ）が図示されている。 従来技術であるリードバルブ方式は，シリンダ室と吸入室の圧力 差が必要であること，流路断面積が小さいこと，弁による吸入抵抗が 発生するという難点があることから，シャフトの回転によって冷媒を 提供するロータリバルブ方式が提案されてはいたものの（乙１８，２ ２，２３，２８，３０等），回転軸の外周面と軸孔の内周面のクリア ランスによって，吐出行程時の圧縮室から冷媒が漏れるという問題が あったこと，クリアランス管理が非常に難しいこと（本件明細書【０ ００４】）から実用化には至っていなかったのであり，本件訂正発明 において，ロータリバルブを備えた回転軸に伝達される圧縮反力を利 用して，吐出行程にあるシリンダボアに連通する吸入通路の入口に向 けてロータリバルブを付勢させて，体積効率を向上させていること （本件明細書【００１５】），クリアランスに関する厳密な管理が不 要となること（本件明細書【００４３】）は，コスト面も含め，ロー タリバルブ方式を実用化するのに寄与したものと認められ，一審原告 が，本件優先日後に，ロータリバルブ方式のピストン式圧縮機を販売 していることは争いがない。
もっとも，実用化当初の一審原告の製品（１０ＳＲ１５Ｃ）は， 本件訂正前の構成であるから，ロータリバルブが円筒状でなく凹部や＼n溝が設けられており，本件訂正発明そのものの実施品ではないと考え られる。しかし，同製品も，圧縮反力で冷媒漏れを防止するという本 件訂正発明の技術思想を利用するものであり，この点については本件 訂正の前後で変更はない。 そうすると，本件訂正発明はロータリバルブ方式のピストン式圧 縮機の実用化に寄与したものというべきで，相応の顧客吸引力がある ということができる。
一審被告は，被告各製品の販売先であるマツダに対し，設計変更 品を継続して販売しているが，●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●少なくとも，侵害時（平成２４年１２月から平成 ２９年６月）の大部分において，本件訂正発明の効果を奏する代替 技術はなかったということになる。
3) 当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害 の態様
本件訂正発明がロータリバルブ方式を実用化するのに貢献したこ とは前記2)のとおりである。 一方，どの程度の体積効率の向上がもたらされるかは具体的数値 をもっては明らかではなく，本件訂正発明の作用効果についての顧客 吸引力等は一定程度限定される。 被告各製品はクラッチ部分と組み合わされて販売されている。 乙６２によれば，被告各製品に該当する部品番号に相当するコン プレッサー（クラッチ部分及び圧縮機部分）の販売価格は４６８．１ ５ドル，クラッチ部分のみの販売価格は２３１．８２ドルとする事例 があることが認められるが，これはアフターマーケット（商品販売後 の需要に対する正規ディーラーではない業者の市場）における販売価 格であり，直ちに一審被告とＪＣＳないしマツダとの間の被告各製品 の取引にあてはめることはできない。また，一審被告は，被告各製品 と別にクラッチを販売しているものではない。 しかし，クラッチ部分と圧縮機部分は観念的には区別することが でき，特許法１０２条３項の適用に当たっては，被告各製品の売上高 は，クラッチ部分を含むものであるという事情も考慮する必要がある。 一審被告は，前記第２の３ 被告各製品は，本 件訂正発明とは無関係に，厳密なクリアランス管理により，冷媒漏 れ防止の効果を達成していると主張する。 一審被告のいう被告各製品における「厳密なクリアランス管理」 は，シャフトとシャフト用孔を極めて高精度に仕上げ，クリアラン スを３０μｍに設定する構造を採用し，ラジアル軸受は，斜板取付＼nけ部とスラスト軸受を除く全領域でシャフトを支持する軸受とし， さらに，軸受がシリンダブロックの外側に突き出る長い構造を採用＼nすることによって，シャフトの動きを伴うことなく，冷媒が吸入通 路の入口から漏出するのを防止するというものである（引用に係る 原判決１２頁５行目ないし１３行目）。
しかし，一審被告の主張のとおり厳密なクリアランス管理により冷 媒漏れを防止しているというのであれば，乙３報告書（被告製品１ 〔クリアランスが３０μｍ〕と，クリアランスを５０μｍ，７０μｍ， ９０μｍ，１１０μｍに変更した圧縮機の体積効率を比較したもの） において，クリアランスが３０μｍである被告製品１よりも５０μｍ のものの方が体積効率は落ちることになるはずであるが，３０μｍと ５０μｍとで体積効率はほとんど変わらなかったとされているのであ るから，一審被告の主張は十分な裏付けを欠くものというべきである。＼nまた，仮に，被告各製品が，一審被告主張の厳密なクリアランスを 採用し，その構成が冷媒漏れの防止に対する効果を奏することがある＼nとしても，一方で，被告各製品は，原判決別紙イ号物件説明書及びロ 号物件説明書記載のとおりの構造を有しており，ピストン６０に作用＼nした圧縮反力Ｆが斜板やスラスト荷重吸収機能が付与されたフロント＼n側スラスト軸受７０に伝達され，このスラスト荷重吸収により斜板５ １の動きを許容することで斜板５１の径中心部を中心としてシャフト ５０を傾かせようと作用し，これによって，シャフト５０（回転弁） は，吐出行程中のシリンダボア２２に連通するフロント側通路２３の 入口に向けて付勢され，この際シャフト５０が変位しているのであっ て，この本件訂正発明の構成要件Ｃ，Ｆを充足する構＼成によっても， 冷媒漏れが防止されるものといえることは，原判決が第４の３で説示 するとおりであるから，本件訂正発明とは無関係に冷媒漏れを防止し ているという一審被告の主張は採用できない。
4) 特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針
一審原告は，ロータリバルブ方式のピストン式圧縮機を製造・販 売しており，一審被告は，平成２４年１２月以降，ロータリバルブ 方式のピストン式圧縮機である被告各製品を輸入・販売しているの であるから，両者は競合関係にある。一審被告は，前記第２の３⑵ のとおり，被告各製品が組み込まれていたマツダ製の自動車 においては，圧縮機について，「被告親会社→一審被告→ＪＣＳ→ マツダの商流」という系列関係が確立しているとして競業関係を否 定するが，ここでは，特許権者と侵害者の間の料率を定める上で競 業関係が問題とされているのであるから，一審原告がマツダに直接 販売することができるかどうかの問題ではなく，一審被告の主張は 採用できない。 ロータリバルブ方式のピストン式圧縮機の市場は寡占状態にあり， 相互に実施許諾を行っていない閉ざされた市場傾向にある（弁論の 全趣旨）。
イ 以上の検討を踏まえると，圧縮機の分野では，実施料率を３％から ４％程度とする例を中心としつつ，その前後の実施料率とする例も相当 程度あることがうかがわれること，本件訂正発明が相応の技術的価値を 有し，代替品もなかったこと，一審原告と一審被告が競業関係にあり， 相互に実施許諾を行うことが考えにくいこと，他方，本件訂正発明の作 用効果に対する顧客吸引力等は一定程度限定されること，被告各製品の 売上高はクラッチ部分を含むものであること等の本件諸事情を考慮すれ ば，特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，本件での実 施に対し受けるべき料率は，３％と認めるのが相当である。 なお，一審被告は，第２の３ 本件訂正発明の作用 効果や侵害の成否等について，前件侵害訴訟における知財高裁判決や本件 無効審決，ソウル高等法院等，判断主体によって判断が分かれていること＼nを理由に，本件訂正発明の価値が低いと主張するが，事前の実施許諾契約 の料率については特許権が無効となる可能性等も考慮して算定されるのと＼n異なり，特許法１０２条３項の損害は，特許権が有効であり，特許権侵害 があることを前提に算定されるものであるから，別個の手続の状況を考慮 に入れるのは相当でない。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)28541

　知財高裁は、1審の「技術的範囲に属する、推定覆滅率2割」を維持し、約7300万円の損害賠償を認めました。1審判決が出たのが2021年3月なので早いですね。また、方法発明について、共同直接侵害の成立を認めています。

　足場が不要になることが本件発明の唯一の効果であるとはいえないことは，上記２のとおりである。また，同業他社の製品（乙６０の各枝番）の施工方法は，証拠上は必ずしも明らかではなく，本件発明及び被告方法のように，倹鈍式によるガラス板の嵌め込み，ガラス板及び目地枠を摺動させることによる取付け，係止爪と被係止爪との係止，といった工程を可能にするものか否かは定かでない。また，控訴人が引用する裁判例は，本件とは事案を異にし，本件における損害額の算定において参考となるものではない。そうすると，控訴人の当審における上記主張は，原判決を引用して説示したとおり推定覆滅率２割を相当とするとの判断を左右するものではなく，採用することができない。＼n

◆判決本文

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◆平成29(ワ)10716
以上によれば，本件発明は，施工コスト低減という効果（3)）によりこれを 実施する製品の販売等に貢献するものであって，相応の顧客誘引力を有するといえ るものの，その程度は限られているというべきである。また，効果1)及び2)に関し ては，本件発明は，手摺本体の取付け完了後の外観上の体裁及び取付強度の点で同 程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ｱ) 外観上の体裁の良さ等（1)）について
証拠（乙２７，２９〜３１，３９，４２。各枝番を含む。以下同じ。）によれ ば，乙２７製品等は，いずれも，手摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数 のガラス板が取り付けられ，ガラス板間にはアルミ製目地枠を用いているものと認 められる。これにより，これらの製品は，本件発明の効果1)と同様の効果を奏する ものといえる。
(ｲ) 取付強度の高さ等（2)）について
証拠（乙２７，２９〜３１，３９，４２）によれば，乙２７製品等は，いずれ も，ガラス板間の目地材としてアルミ製目地枠（縦枠，竪枠）を用い，ガラス取付 枠とアルミ製目地枠とでガラス板の上下左右を係合保持しているものと認められる （乙３１製品については，「２辺支持タイプ」との記載もあるが（甲１８），「４ 辺支持」との記載のある「ガラスタイプ」もある（乙３１）。）。これにより，こ れらの製品は，本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し，原告は，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品につき，アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分の取付方法ゆえに取付強度と耐久性に難点がある旨を指 摘する。しかし，上記取付方法ゆえに生じる取付強度及び耐久性の問題点が具体的 にどの程度のものであるかは明らかでない。そもそも，本件明細書によれば，取付 強度及び耐久性に係る本件発明の効果は，「ガラス板の上下端縁のみが上下枠に係 合保持され，隣合うガラス板間には従来のゴム系の目地材を充填するのに比較し て」（【0013】）の強度に関するものに過ぎない。このほか，原告製品（証拠（甲 １４，１５）及び弁論の全趣旨より，本件発明に係る取付方法により取り付けられ るものと認められる。）と同様に，これらの製品の施工例として高層マンション等 の複数階層を有する建築物が示されていること（乙３０，３１，４２）に鑑みて も，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品は，少なくとも，原告製品と競合し得 る程度には本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものと見られる。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 施工コストの低減（3)）について
証拠（乙３７〜４２）によれば，乙２７製品等は，いずれも，ガラス板とアルミ 製目地枠を室内側から取り付けることが可能であり，ガラス板とアルミ製目地枠を＼n室外側に取り付ける作業のために足場を組む必要はないものと認められる。これに より，これらの製品は，本件発明の効果3)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し，原告は，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品につき，アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分が回転式であるがゆえに製造コストに難点がある旨を指 摘する。しかし，上記取付方法ゆえに生じる製造コストの問題点が具体的にどの程 度のものであるかは明らかでない。そもそも，本件発明の効果の１つである施工コ ストの低減は，足場等を設ける必要がないことによって実現されるものであって， アルミ製目地枠の取付方法が回転式であること（乙３０製品，乙３１製品）や手摺 笠木部分の取付方法が回転式であること（乙４２製品）による製造コストとは無関 係である。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｴ) その他
原告は，乙２７製品及び乙２９製品につき，本件特許権を侵害する製品である可 能性が高い旨を指摘する。しかし，原告も可能＼性を指摘するにとどまるし，これら の製品が本件特許権を侵害することを認めるに足りる証拠もないことから，本件に おいては，この点は考慮に含めないこととする。
(ｵ) 以上より，乙２７製品等は，いずれも，本件発明の効果と同様の効果を有す る製品として，原告製品及び被告製品と市場において競合するものと見るのが相当 である。 もっとも，原告は，原告製品を遅くとも平成２４年３月までには販売していると 認められる（甲１４，１５，弁論の全趣旨）。他方，証拠（乙５５）及び弁論の全 趣旨によれば，乙２７製品等の販売開始時期は，乙３１製品が平成２４年，乙２７ 製品が平成２６年，乙３０製品が平成２７年，乙２９製品が平成２８年３月，乙３ ９製品が平成２９年１０月であることが認められる。 また，原告製品，被告製品及び乙２７製品等の各売上額やアルミ製目地枠のフラ ットレール製品市場におけるシェアは，いずれも証拠上明らかでない。 これらの事情を総合的に考慮すると，アルミ製手摺製品の市場において原告製品 及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば，特許法１０２条２ 項に基づく損害額の推定覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの，被告に よる主張立証の程度に鑑みれば，その程度は相当に限られると見るべきである。
エ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば，被告製品の売上に対する本件発明の貢献の程 度は限られるものの，他方で，競合品の存在による推定覆滅の程度も相当に限定的 であり，他に推定を覆滅すべき具体的な事情も見当たらないことから，本件におい ては，２割の限度で損害額の推定が覆滅されるものとするのが相当である。これに 反する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。 そうすると，特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は，以下のと おりとなる。
・・・
したがって，原告の損害額は合計５４８１万９２６７円となり（内訳は以下のと おり），原告は，被告に対し，本件特許権侵害の不法行為に基づき，同額の損害賠 償請求権を有する。

東京地裁29部は、102条2項侵害について、貢献の程度および競合品の存在による覆滅を被告の利益約５６００万円のうち１０％の損害額を認定しました。

(1) 推定される損害額
ア 前記前提事実(5)のとおり，被告は，本件特許権の登録日である平成２９ 年６月１６日から令和元年１０月３１日までの間，被告各製品合計●省略 ●個を販売し，これにより●省略●円の売上げがあり，少なくとも●省略 ●円の経費を要した。 したがって，法１０２条２項の利益の額は，５６５２万１４６５円（消 費税込み）と認めるのが相当である。 イ 被告は，被告による被告各製品の販売がなかったならば原告が利益を得 られたであろうという事情は存在しないので，法１０２条２項の適用はな いと主張する。
しかし，証拠（甲１２，３５ないし３８，乙１７，３３，１０７，１０ ８）及び弁論の全趣旨によれば，1) 電動ファン付きウエアの市場において， 平成２９年当時，原告グループ（原告，株式会社空調服等。以下同じ。） は約３０％，被告グループ（被告，株式会社サンエス等。以下同じ。）は 約４０％，平成３０年当時，原告グループは約３３％，被告グループは約 ３３％，令和元年当時，原告グループは約４０％，被告グループは約２ ０％，令和２年当時，原告グループは約３５％，被告グループは約２０％ の各シェアを占めていたこと，2) 原告は，首後部からの空気の排出口の大 きさを調整することができるように，空調服の販売を開始した当初は調整 紐型空調服を製造販売し，その後，２段階調整型空調服を製造販売してい るが，本件各発明を実施する空調服は製造販売していないことが認められ る。 上記認定事実によれば，原告グループは電動ファン付きウエアの市場に おいて大きなシェアを占め，原告は，首後部からの空気の排出口の大きさ を調整するために，調整紐型空調服又は２段階調整型空調服を販売してい たものと認められる。他方で，被告各製品のように複数段階で調整できる 空調服が多数販売され，他の電動ファン付きウエアの市場とは異なる独自 の市場を形成していたことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると，原告製品は被告各製品の競合品であると認めるのが相当で あるから，被告が被告各製品を販売して本件特許権を侵害しなければ，原 告は原告製品をさらに販売して利益を得られたであろうという事情が認め られる。 したがって，本件には法１０２条２項が適用されるので，被告の上記主 張は採用することができない。
ウ 被告は，商品の運用及び管理を●省略●に委託しており，平均すると商 品１点当たり●省略●円の経費を要したから，売上げから合計●省略●円 （●省略●円×●省略●個）を控除すべきであると主張する。 法１０２条２項の利益の額とは，侵害者の売上高から，侵害者において 侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必 要となった経費を控除した限界利益の額をいうところ，証拠（乙６２）及 び弁論の全趣旨によれば，被告は，平成２８年６月２１日以降，●省略● に対し，被告の物流センターにおける衣料用繊維製品等の入出荷業務その 他これに付随する業務全般を，製品の点数にかかわらず一律の月額委託料 （平成２９年８月１日以降は●省略●円）を支払うことを約して委託した ことが認められる。 そうすると，●省略●に対する委託料は，被告が被告各製品を製造販売 することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費と は認められないから，前記アの被告各製品の売上げからこれを控除するの は相当でない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
(2) 推定の覆滅事由
ア 本件各発明が被告各製品の部分のみに実施されていること
(ｱ) 前記１(2)のとおり，空調服は，送風手段を用いて外部から服内に空気 を取り込み，当該空気が服内を流通し，その間に人体から出た汗を蒸発 させ，気化熱により体表面の温度を下げようとするものであるところ，＼n本件発明１は，空調服の襟後部又はその周辺に二つの調整ベルトを設け， 一方の調整ベルトの取付部と他方の調整ベルトの複数ある取付部のうち いずれか一つを取り付けることによって，襟後部と首後部との間に形成 される開口部を広げたり，狭めたりすることを可能にし，より適切な空＼n調服の冷却効果を，より簡単に得ることを目指したものである。 しかし，本件特許の出願当時，既に，空調服の襟後部の内表面に一組＼nの調整紐を設け，これらを結ぶことによって上記開口部の大きさを調整 する技術があったところ（本件明細書【０００４】），本件発明１は， 一組の調整紐を任意の長さに結ぶことが難しく，上記開口部の大きさを 求める冷却効果に応じた適正なものにすることが困難であったことを解 決しようとしたものであり（同【０００６】及び【０００９】），上記 開口部からの空気の排出の効率化という点では，従来技術の延長線上に 位置付けられるものである。そして，本件発明１は，主として，従来技 術における調整紐を「取付部」を有する「調整ベルト」に置き換えたも のであるが，前記５(2)のとおり，本件特許の出願当時，ボタン及びボタ ンホール等を使用し，衣服におけるサイズを複数段階で調整することが できる周知慣用の技術が存在したものである。 以上からすると，従来技術と比較したときの本件発明１の技術的意義 は，必ずしも大きいものではなかったといわざるを得ない。 なお，本件発明２は，本件発明１の空気排出口調整機構を備える空調＼n服の服本体の発明であって，本件発明２につき本件発明１とは異なる独 自の技術的意義は認められない。
(ｲ) 従来技術に係る調整紐型空調服において，送風手段を作動させたとき の襟後部と首後部との間に形成される開口部の形状は，電動ファンの風 力，前部ファスナーの締め具合，着用者の姿勢や体格，服の布地や布ベ ルト，ゴムベルト等の素材，襟部の形状等の影響を受けると考えられる ところ，この点については，本件発明１を実施した空調服であっても異 なるところはない。そして，上記従来技術又は本件発明１に係る空気排 出口調整機構が，上記の諸要素と比較して，上記開口部の形状決定にど＼nの程度の影響を与えるのか，ひいては当該空調服の冷却性能にどの程度＼nの作用効果があるのかを確定するに足りる証拠はない。 また，調整紐型空調服の場合，結び目付近に調整紐の先端部分が集ま り，空気排出の障害となることが指摘されるが（本件明細書【０００ ８】），紐という形状から考えて障害の程度がさほど大きいものとはい えず，本件発明１により特に有意な作用効果が得られるとはいえない。 さらに，従来技術に係る調整紐型空調服においても，一定の技量があ れば調整紐を任意の長さに結ぶことは可能であり，本件発明はこの点に＼nついて特段の技量を要しないこととしたところに発明の作用効果がある といえるものの，実際に空調服を使用するに際し，上記の調整紐の長さ につき，どれほどの頻度で，どの程度細かく調整することが必要とされ ていたのかは明らかではない。 そうすると，本件発明１は，容易に襟後部と首後部との間に空気排出 口を形成し，これを調整することができるものの，従来技術に比して大 きな作用効果があるものとは認められない。
(ｳ) 証拠（乙３４，３５）及び弁論の全趣旨によれば，顧客が空調服を選 択する際，空調服の価格，デザイン，服の素材並びに電動ファン及びバ ッテリーの性能に着目することが多いと認められ，空調服の襟後部と人＼n体の首後部との間の空気排出口を調整する機構の有無が特に着目された＼nことを認めるに足りる証拠はない。 また，被告各製品のうちの本件各発明を実施する部分は，ボタン，ボ タンホール，ゴムベルト及び布ベルトで構成され，その製造がさほど困＼n難であったとは認められず，証拠（乙１９）及び弁論の全趣旨によれば， 被告各製品に上記部分を設けるのに要する費用は１着当たり４１ないし ４２円であり，被告各製品の販売価格の１ないし２％にすぎなかったと 認められる。 さらに，証拠（甲３，乙５７ないし５９）及び弁論の全趣旨によれば， 平成２９年から令和元年までの被告の商品のパンフレット及びウェブサ イトにおいて，空調服の構造を紹介するページに，本件発明１に係るゴ＼nムベルト及び布ベルトが取り付けられた部分の写真が掲載され，その機 能を紹介する記載があるが，同写真は，ファンの写真よりは小さく，フ＼nァンの取り付け位置及び着脱方法並びにバッテリーの各写真と同程度の 大きさであったこと，個々の空調服を紹介するページに，空調服が備え る機能として，ペンを差すポケット，バッテリー用ポケット，袖口の複＼n数のボタン，保冷剤用ポケット等の各写真と並んで，上記部分の写真が 掲載されていることが認められる。 そうすると，被告各製品が備える機能のうち本件発明１を実施した部＼n分が占める割合は小さかったといえ，また，同部分の顧客誘引力が特に 高かったとはいえない。
(ｴ) 以上によれば，本件発明１の技術的意義や作用効果，被告各製品のう ち本件発明１が実施された部分の顧客誘引力等に照らすと，本件特許権 を侵害する同部分が被告各製品の販売に貢献したところは小さいといわ ざるを得ないから，この事情に基づき，法１０２条２項により推定され る損害額の８０％について推定の覆滅を認めるのが相当である。
イ 市場における競合品の存在
(ｱ) 前記(1)イのとおり，平成２９年から令和元年までの電動ファン付きウ エアの市場において，原告グループのシェアは約３０ないし４０％，被 告グループのシェアは約２０ないし４０％であり，原告は，襟後部と首 後部との間に形成される開口部の大きさを調整することができるように， ２段階調整型空調服を製造販売している。 また，前記ア(ｳ)のとおり，被告は，その商品のパンフレット等におい て，ペンを差すポケット，バッテリー用ポケット等の機能と並んで本件＼n発明１に係る部分を紹介しており，購入者が本件発明１が実施された部 分のみに着目して被告各製品を選択したとはいい難い。 一方で，証拠（乙３９ないし４５）及び弁論の全趣旨によれば，原告 及び被告以外の業者も，首後部からの空気の排出をより効率的に行うた めの機能を備えた空調服や，その他種々の機能＼を備えた空調服を販売し ていることが認められる。 そうすると，空調服のうちの特定のものだけが被告各製品の競合品と なるとは認められず，競合品に係るシェアは上記の原告，被告及びその 他の競業他社のシェアのとおりと認めるのが相当であり，これを踏まえ ると，被告が被告各製品を販売することがなかったとしてもその購入者 の全てが原告製品を購入したとはいえないから，この事情に基づき，法 １０２条２項により推定される損害額の５０％について推定の覆滅を認 めるのが相当である。
(ｲ) 被告は，被告各製品を製造販売しなかったとしても，被告各製品を購 入しようとしていた顧客は，本件各発明の技術的範囲に属しない被告の 代替製品を購入するはずであるから，被告各製品の販売と原告の損害と の間には因果関係は認められず，仮に法１０２条２項が適用されるとし ても，この点は推定の覆滅事由になると主張する。 しかし，被告が被告各製品を製造販売しなかったとして，被告が他に いかなる空調服を製造販売したかは証拠上明らかではないから，被告の 上記主張は採用することができない。
ウ 被告の営業努力
被告は，独自のブランドである「空調風神服」の名称で被告各製品を販 売しており，「空調風神服」には強い出所識別力があるから，被告各製品 の販売には上記ブランドによる力が貢献していると主張する。 しかし，前記(1)イのとおり，遅くとも平成２９年以降，電動ファン付き ウエアの市場において，原告グループのシェアと被告グループのシェアは 拮抗し，むしろ原告グループのシェアの方が伸びていることからすると， 原告製品の顧客吸引力と比較して「空調風神服」の名称に特に強い顧客吸 引力があるとは認められないというべきであり，他にこれを認めるに足り る証拠はない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
エ その他
被告は，1) 原告製品は本件発明１を実施しておらず，被告が被告各製品 を販売したことにより原告が損害を受けることはない，2) 原告製品はイン ターネットショッピングサイトにおいて酷評されていると主張する。 しかし，上記1)について，前記(1)イのとおり，原告は，電動ファン付き ウエアの市場において，被告各製品の競合品を製造販売していたから，原 告製品において本件各特許が実施されていなかったからといって，被告が 被告各製品を製造販売したことにより，原告が損害を被ったことを否定す ることはできない。 また，上記2)について，原告（原告グループ）が電動ファン付きウエア の市場において相当程度のシェアを占めていることは前記(1)イのとおりで あり，インターネットショッピングサイトにおけるごく一部の評価（乙４ ６）をもって，被告各製品が販売されなかったとしても原告製品が売れる ことはなかったということはできない。 したがって，被告の上記各主張はいずれも採用することができない。 (3) 小括 ア 以上によれば，本件各発明の被告各製品の売上げに対する貢献の程度に より８０％（前記(1)ア），電動ファン付きウエアの市場に競合品が存在す ることにより５０％（前記(1)イ）の推定の覆滅を認めるべきであるから， 被告による本件特許権の侵害により，原告が被った逸失利益に係る損害額 は，５６５万２１４７円（５６５２万１４６５円×（１−０．８）×（１ −０．５））と認められる。 イ 被告の上記不法行為と相当因果関係の認められる弁護士費用相当額は６ ０万円と認めるのが相当である。
ウ よって，原告が被った損害額は合計６２５万２１４７円である。

◆判決本文

　商標権侵害の損害論の審理に入ってから約半年が経過後の被告側の限界利益算出のための調査の申し出は、時期に後れた攻撃防御として却下されました。＼n

　(a) 以上に対し，被告は，1)前記(1)イの売上高には，被告が楽天に 支払うべき楽天市場の出店手数料及び広告料が含まれているから， 限界利益を算定する上では，上記の売上高から上記出店手数料や広 告料を差し引くべきである旨を主張し，2)上記1)の主張に関連して， 平成１８年８月１１日から令和元年８月２７日までの間の売上高に 関して被告が楽天に支払った月ごと又は年ごとの金額を調査の趣旨 とする令和２年２月２８日付けの調査嘱託を申し立て（以下「本件＼n調査嘱託の申立て」という。），さらに，3)楽天市場に出店する際の 月額固定費，売上げに応じた変動費等が支払われており，これらを 差し引くべきであるとの主張を記載した令和３年３月１１日付け準 備書面（以下「本件被告準備書面」という。）及び同日作成の書証 （「楽天市場への出店方法の流れと費用，体験談から見るメリッ ト・デメリットを解説」と題するウェブページをプリントアウトし たもの。以下「本件被告書証」という。）を提出した。 これに対し，原告は，前記第２の４(5)（原告の主張）ウのとお り，上記2)及び3)は時機に後れた防御方法に当たるから，民事訴訟 法１５７条１項により却下されるべきであるとの意見を述べた。
(b) そこで検討すると，本件の審理が以下の経過をたどったことは， 当裁判所に顕著である。
i 本件の訴状は令和元年９月１９日に被告に送達された。
ii 本件は，令和元年１０月３０日の第１回口頭弁論期日の後， 弁論準備手続に付され，令和２年８月２８日の第７回弁論準備 手続期日まで，主として，被告による原告各商標権侵害の成否 （いわゆる侵害論）についての争点整理が行われた。
iii 原告は，令和２年８月２８日，平成１８年８月１１日から令 和元年８月２７日までの間における本件被告販売商品１−１及 び１−２の売上高等に関する楽天に対する調査嘱託を申し立て＼nたところ，同年１０月２９日，楽天は，上記調査嘱託の回答書 （甲３５）を提出した。
なお，上記提出に先立つ同月５日の第８回弁論準備手続期日 において，被告は，調査嘱託の回答があったときには，次回期 日までに，調査嘱託の回答を踏まえて，主張立証の方針につい て検討する旨を陳述した。
iV 被告は，令和２年１２月１４日の第９回弁論準備手続期日に おいて，前記iiiの回答書（甲３５）に関し，月ごとの売上高等 を調査事項とする調査嘱託を申し立てる意向を示すとともに，＼n損害論に関する事実調査を尽くす旨を陳述した。 そして，被告は，同月２１日，楽天に対する上記調査嘱託を 申し立て，楽天は，令和３年１月２１日，同調査嘱託に対する＼n回答書（甲３６）を提出した。
V 被告は，令和３年１月２８日の第１０回弁論準備手続期日に おいて，同年３月１日までに，損害論についての認否反論を尽 くす旨を陳述した。
Vi 被告は，前記(a)2)のとおり，令和３年２月２８日付けで本件 調査嘱託の申立てをした。これに対し，原告は，本件調査嘱託＼nの申立ては，必要性がなく，かつ不適法であるとの意見を記載＼nした同年３月５日付け意見書を提出した。
Vii　被告は，前記(a)1)の主張を記載した本件被告準備書面を提出 し，令和３年３月１１日の第１１回弁論準備手続期日において 同準備書面を陳述した。 また，被告は，前記(a)3)の主張を記載した準備書面（同月１ １日付け）を提出するとともに，本件被告書証を乙第１号証と して提出した。
(c) 本件では，訴状において，商標法３８条２項により推定される逸 失利益の額に関する主張が記載されていたから，被告においても， 限界利益の算定に当たって控除すべき経費の項目及び額が争点とな り得ることについては，同訴状送達日である令和元年９月１９日の 時点で認識することができたといえる。 そして，前記(b)iiのとおり，本件の審理において，侵害論の争 点整理は令和２年８月２８日までにおおむね終了し，同日からは損 害の発生及び額（いわゆる損害論）に関する争点整理に進み，その 後の４回の弁論準備手続期日の中で，被告には，前記iV及びVのと おり，損害論に関する事実調査及び主張立証を尽くす機会が与えら れたというべきである。
以上のような審理経過に加え，被告が楽天に支払った手数料の額 に関する情報は，通常，被告において管理されていてしかるべきも のであって，仮にその情報が被告の元に存在しなかったとしても， そのような事情はさほど期間を要せずとも把握することが可能な性＼n質のものであることを考慮すれば，被告は，遅くとも令和２年１２ 月２１日付けの調査嘱託を申し立てた時点において，それと同時に＼n本件調査嘱託の申立てをすることが十＼分に可能であったというべき＼nであるし，そのころ，本件被告準備書面及び本件被告書証を提出す ることも十分に可能＼であったというべきである。しかるに，訴状が 送達された日から約１年３か月が経過し，損害論の審理に入ってか らも約半年が経過して，損害論について主張立証を尽くす旨を陳述 した第１０回弁論準備手続期日の後，その期限である同年３月１日 の直前になって，本件調査嘱託の申立てがされ，同期限後に作成さ＼nれた本件被告準備書面及び本件被告書証が提出されたものであるか ら，これらはいずれも時機に後れた防御方法の提出であり，かつ， このことについて被告に重大な過失があると認めざるを得ない。 そして，本件調査嘱託の申立てを採用すれば，楽天から回答を受＼nけるのに相当期間を要した後，その回答を踏まえた主張立証がされ ることとなるから，訴訟の完結を遅延させることとなるのは明らか である。
また，本件被告準備書面を陳述させ，本件被告書証を取り調べる と，これらに対する原告の反論の機会を設ける必要があるほか，損 害論に関する被告の主張の整理に相応の期間を要することとなり， 訴訟の完結を遅延させることとなるのは明らかである。
(d) 以上のとおり，本件調査嘱託の申立て，本件被告準備書面及び本＼n件被告書証は，いずれも，被告が重大な過失により時機に後れて提 出した防御の方法に該当し，かつ，訴訟の完結を遅延させることと なるものと認められる。よって，本件調査嘱託の申立て，本件被告＼n準備書面及び本件被告書証の提出は，いずれも時機に後れた防御方 法として，却下する（民事訴訟法１５７条１項）。

◆判決本文

　吹矢に関する特許侵害の損害認定について、１０１条１項、２項に基づき約３６００万円の請求が認められました。

　以上によれば，被告製品は，そのほとんどが吹矢協会と関係がある需要 者により購入されたと認めることが相当である。そして，被告製品は，吹 矢協会の関係者において吹矢協会の公認用具であることを理由として購 入された割合が相当に高いと認められる。原告の製造販売する吹矢用具は 令和２年１２月１日以降は吹矢協会の公認用具でなかったから上記の理 由で購入された被告製品の需要の全てが原告の製造販売する吹矢の矢に 向かうとは認められない。他方，原告の製造する吹矢の矢については，吹 矢協会の公認がなくとも購入するとする者もいたことがうかがわれ，被告 製品の需要が全く原告の製造販売する吹矢用具に向かわないとはいえな い。
被告は，原告の吹矢用具が吹矢協会の公認用具でないことを理由として 令和２年１２月１日以降の被告の売上げについての推定覆滅を主張する ところ，上記事情に照らせば，同日以降の利益については，６５％の割合 で損害額の推定が覆滅すると認めるのが相当である。

◆判決本文

　分包紙ロールのロールを販売する行為は間接侵害に該当すると判断されました。実施料率は立証がなく被告が自白した３％が認定されました。

　ア これまで検討したところによれば，原告製の使用済み紙管を保有する者は， 被告製品と合わせることで一体化製品を生産できること，一体化製品は本件特許の 技術的範囲に属すること，被告製品は，一体化製品の生産にのみ用いられる物であ ることが認められるから，業として被告製品を製造，販売することは，特許法１０ １条１号の間接侵害に当たるというべきである。 この点について被告らは，原告製品の購入者は，紙管に分包紙を合わせて買い受 けたものであるところ，本件発明の本質は紙管部分にあるから，分包紙を費消した としても原告製品の効用は終了せず，分包紙の交換は，製品としての同一性を保っ たまま，通常の用法における消耗部材を交換することにすぎないから，原告は，原 告製品の購入者に対し，本件特許権に基づく権利行使をすることができない旨を主 張する（消尽の法理）。 これに対し原告は，使用済み紙管については原告が所有権を留保しており，一体 化製品の生産は特許製品の新たな製造に当たるとして，消尽を否定し，間接侵害の 成立を主張する。
イ そこで検討するに，本件発明の実施品である原告製品を原告より取得した利 用者がこれに何らかの加工を加えて利用した場合に，当初製品の同一性の範囲内で の利用にとどまり，改めて本件特許権行使の対象にはならないとすべきか，特許製 品の新たな製造にあたり，本件特許権行使の対象となるとすべきかは，当該特許製 品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等も総 合考慮して判断すべきものである（最高裁判所平成１９年１１月８日第一小法廷判 決・民集６１巻８号２９８９頁参照）。 本件発明は，分包紙ロールの発明であって，紙管と，紙管に巻き回される分包紙 から成るものであり，紙管についてはこれに設ける磁石の取付方法に限定があるの に対し，分包紙については，紙管に巻き回す以上の限定がないことは，既に述べた ところから明らかである。
しかしながら，証拠（甲５の１，２，甲２３，乙１１，１２）及び弁論の全趣旨 によれば，分包紙ロールの価格は分包紙の種類によって決められていること，原告 製の使用済み紙管については，相当数が回収されていることが認められるのである から，本件特許の特徴は紙管の構造にあるとしても，原告製品を購入する利用者が＼n原告に支払う対価は，基本的に分包紙に対するものであると解されるし，調剤薬局 や医院等で薬剤を分包するために使用されるという性質上，当初の分包紙を費消し た場合に，利用者自らが分包紙を巻き回すなどして使用済み紙管を繰り返し利用す るといったことは通常予定されておらず，被告製品を利用するといった特別な場合＼nを除けば，原告より新たな分包紙ロールを購入するというのが，一般的な取引のあ り方であると解される。 また，一体化製品を利用するためには，利用者は，使用済み紙管の外周に輪ゴム を巻いた上で，これを被告製品の芯材内に挿入しなければならないが，これは，使 用済み紙管を一体化製品として使用し得るよう，一部改造することにほかならない。 そうすると，分包紙ロールは，分包紙を費消した時点で，製品としての効用をい ったん喪失すると解するのが相当であり，使用済み紙管を被告製品と合わせ一体化 製品を作出する行為は，当初製品とは同一性を欠く新たな特許製品の製造に当たる というべきであり，消尽の法理を適用すべき場合には当たらない。
ウ なお， 原告は，利用者との合意により，使用済み紙管の所有権は原告に留保 されていると主張するところ，証拠（甲３，１７ないし２１，２３，２５）によっ ても，使用済み紙管を原告に返還すべきこととされている取引の実情が認めるにと どまり，利用者との間で所有権留保についての明確な合意が存在するとまでは認め られないが，前記イで検討したところによれば，使用済み紙管の所有権の所在は， 上記結論を左右するものではない。
エ 以上検討したところによれば，使用済み紙管と被告製品を合わせて一体化製 品を作出すれば，新たな特許製品の製造に当たり，一体化製品の生産にのみ用いる 被告製品を業として製造，販売することは，特許法１０１条１号の間接侵害に当た るというべきである。
・・・・
原告は，前記認定した被告日進の利益率が約２７％であることから，被告Ｏ ＨＵと被告セイエーの利益率も同程度と推認されること，被告日進の原価率が約７ ０％（被告ＯＨＵより４２０３万８７００円で仕入れ，５９５２万４５３６円で販 売。）であることから，被告ＯＨＵの原価率も同程度と推認されること（被告日進 に４２０３万８７００円で売った物は，被告セイエーより２９４２万７０９０円で 仕入れた。その２７％が被告セイエーの利益。）と主張する。 しかしながら，原告において共同不法行為が成立すると主張する被告らの関係に おいて，被告セイエー，被告ＯＨＵ，被告日進，顧客と被告製品が流通する過程に おいて，各段階で高い利益を確保することができる場合もあれば，最終の被告日進 から顧客に至る段階で利益を確保しようとする場合もあり得るところ，本件におい て，前者の取引形態であったことを示す証拠，あるいはそれを示唆するような事実 は何ら示されていない。
原告が推認する利益率，原価率をあてはめた場合，被告日進の販売額の約６割の 金額を，グループとしての被告らは利益として確保したことになり，高額に過ぎる と解されると同時に，被告セイエーが負担した製造原価以外には，被告ＯＨＵも被 告日進も，控除すべき費用をほとんど負担していないことになる。 以上によれば，被告らの利益率がすべて２７％であり，被告ＯＨＵの原価率は被 告日進と同様に７０％と推認される旨の原告の主張は採用できないというべきであ る。 本件において，被告セイエーが負担した製造原価等の経費，被告ＯＨＵの被 告セイエーからの仕入額，被告ＯＨＵが負担した経費については，主張，証拠共に 開示されていないが，これは被告らが開示するよう求められつつこれを拒んだので はなく，原告が，訴状（平成３０年４月２０日付け）の段階では，被告セイエー及 び被告ＯＨＵは，いずれも被告日進の売上高の３％の利益を有する旨を主張し，損 害論の審理に入る際の訴えの変更申立書（令和２年１月２７日付け）においても，＼n被告セイエー及び被告ＯＨＵは，いずれも被告日進の売上高の３％相当の利益を有 していると主張したため，被告らにおいてこれを争わず，被告セイエーらの経費等 に関する主張，証拠を提出しないままに終わったという審理の経緯によるものであ る。
原告は，被告らが被告日進の売上及び経費に関する主張，証拠を提出した後の訴 えの変更申立書(2）（同年１１月１３日付け）に の推認を主張したところ，被告らは，被告セイエー及び被告ＯＨＵの利益が被告日 進の売上の３％であることについては，裁判上の自白が成立している旨を主張した ものである。
以上の経緯を前提に検討すると，原告の訴状，訴えの変更申立書の主張は，＼n被告日進の売上高が確定する前になしたものであるから，具体的な金額についての ものではなく，裁判上の自白が成立するとはいい難い。 他方，被告らの利益率をいずれも２７％，被告セイエーの原価率を７０％と推認 することについては，具体的な根拠に乏しく，被告セイエー及び被告ＯＨＵが負担 した経費等が開示されておらず，これに基づいて被告らの利益を算定できないこと について，被告らを責めるべき事情は存しない。 以上の審理の経過を踏まえ，原告が訴状の段階から訴訟の最終の段階に至るまで， 被告セイエー及び被告ＯＨＵの利益は被告日進の売上の３％とする主張を維持し， 被告らもこれを争わずに来たこと，他に依拠すべき算定方法がないことを考慮し， 弁論の全趣旨により，被告セイエー及び被告ＯＨＵが被告製品の製造，販売によっ て得た利益は，被告ＯＨＵにつき被告日進の売上の３％である１７８万５７３６円， 被告セイエーにつき，同金額から， のとおり，返品等分の製造原価とし て１１万３９２５円を控除した１６７万１８１１円と認めるのが相当である。
(3) 推定の覆滅
これまで検討したところによれば，薬剤分包装置を業務上使用するためには薬剤 分包紙が必須であるから，同装置の利用者は，定期的に自己の保有する薬剤分包装 置に適合した分包紙ロールを購入することとなる。そして，被告製品は，使用済み 紙管の外径とほぼ一致する内径を持つ分包紙ロールであり，被告らが一体化製品を 作出して原告装置において使用できることを明示していたこと，市場に存在する原 告製品又は被告製品以外の主な分包紙ロールがこれと異なる寸法の内径を持つもの であることは前記３(1)ウのとおりであるから，需要者は，原告製の分包紙の代替と して被告製品を購入していたものと考えられる。 原告は，本件発明の技術的範囲に属する原告製品の製造，販売を独占できる立場 にあり，被告製品が市場に存在しない場合には，需要者は値段にかかわらず原告製 品を購入したものと考えられるから，被告製品の価格がこれに比べて有利であるこ とは，特許法１０２条２項に基づく前記(1)の推定を覆滅するものではない。

◆判決本文

　1審では約3000万円の損害賠償が認定されました。1審被告が控訴しましたが、控訴棄却されました。ハンドル部分の構造に関する特許ですが、102条2項における寄与率減額なしです。

　本件発明の技術的思想（課題解決原理）は，前記２(1)ア(イ)のとおり，二 股の美容器において，ハンドルを，凹部を有するハンドル本体と，その凹部 を覆うハンドルカバーで構成することにより，ハンドルが上下又は左右に分＼n割された従来の構成よりも，ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとと＼nもに，美容器の組み立て作業性が向上するようにしたというものである。そ して，本件発明に係る美容器は，美容器のハンドルを持ち，ローラを肌に押 し当ててこれを使用するから，本件発明の技術的思想（課題解決原理）によ って達成されるハンドルの成形精度や強度の維持は，美容器を使用する需要 者一般が関心を有する美容器の基本構造に関するものであり，二股美容器の＼n使用やマッサージの施行に影響する事項であって，美容器全体に貢献してい るものと認められる。本件発明が需要者の商品選択に特段寄与しないとする 根拠はなく，被告各製品の販売に対する本件発明の寄与が限定的であるとす る根拠もない。したがって，本件において，本件発明の寄与率を考慮して推 定を覆滅すべき理由はない。
控訴人は，被告各製品は特許第５８４０３２０号の技術的範囲には属しな いが，同特許に係る発明の効果を有しており，そのような効果のあることが 被告各製品購入の主な動機になっていることは，本件における損害額算定に 当たっての推定覆滅事由として考慮されなければならないと主張する（前記 第２の５(4)ア(イ)）。しかし，被告各製品が特許第５８４０３２０号に係る 発明の効果を有しているかどうかは明らかでなく，また，そのような効果の 存在が被告各製品購入の主な動機になっていることを認めるに足りる証拠は ない。したがって，控訴人の上記主張を採用することはできない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成29(ワ)32839


当事者が同じ関連侵害訴訟および審決取消訴訟です。

◆平成31(ネ)10001等

◆平成30(行ケ)10049

◆平成30(行ケ)10048

◆平成29(ネ)10086

◆平成28(ワ)4356

◆平成30(行ケ)10013

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◆平成29(行ケ)10095

◆平成28(ワ)6400

◆平成31(行ケ)10032

当事者が同じ審決取消訴訟はこちらです。

◆令和1(行ケ)10090

◆令和1(行ケ)10066

◆平成31(行ケ)10057

◆平成30(行ケ)10160

　意匠法３９条２項の推定覆滅の割合は９割、実施料率３％とすべきと主張しましたが、控訴審も1審と同様に、覆滅割合を7割実施料率５％と判断しました。

　ア 推定覆滅の割合について
前記引用に係る原判決において説示されているとおり（原判決４３頁 １４行目から５１頁１３行目まで）け，本件においては，意匠法３９条２ 項による損害額の推定は，７割の限度で覆滅されるというべきである。 控訴人は，控訴人の製品が被控訴人の製品より安価であることを理由 に，覆滅の割合を９割とすべきであると主張する。しかし，証拠（乙１ ９）によれば，ここで控訴人が比較しているのは，外付け型 HDD につい ての控訴人の製品全体の平均単価と被控訴人の製品全体の平均単価で あって，原告製品の価格と被告製品の価格がどれだけ違うのかは明らか でない。被告製品が一般に原告製品より安価であるといえるとしても， 前記の７割という推定覆滅の程度は，このことをも考慮の対象とした上 でのものである。したがって，控訴人の主張を採用することはできない。
イ 実施料率について
前記引用に係る原判決において説示されているとおり（原判決５２頁 ５行目から５３頁２１行目まで），本件においては，意匠法３９条３項 を適用して損害額を認定するに当たり（同条２項による損害額の推定が 覆滅される部分について同条３項を適用する場合を含む。），被控訴人 が本件意匠の実施に対し受けるべき料率（実施料率）は，５％を下らな いというべきである。 控訴人は，アンケート調査結果（乙４５）を根拠として，本件におけ る実施料率は３％程度とすべきであると主張する。このアンケート調査 結果には，特許権のみの場合のロイヤルティ料率と特許権と意匠権を組 み合わせた場合のロイヤルティ料率が示されており，前者は，平均値が 約３.５％，中央値が約３.３％であり，後者は，平均値が約３.１％，中 央値が約２.９％であるから，確かに控訴人の指摘するとおり，後者の数 字の方が若干低くなっている。しかし，このアンケート調査の回答数は 必ずしも多くなく，特許権と意匠権を組み合わせた場合のロイヤルティ 料率についての回答数は全部で２５にすぎないし，意匠権のみの場合の ロイヤルティ料率についての調査結果は存在しない。また，特許権，意 匠権それぞれ単独でロイヤルティ料率を設定する場合と，これを組み合 わせてロイヤルティ料率を設定する場合を比較すると，単純に，単独の 場合の料率を足したものが組み合わせた場合の料率になるとは考え難く， むしろ，組み合わせた場合の料率は，単独の場合の料率を足したものよ り低くなるのが一般的ではないかと考えられる。したがって，このアン ケート調査結果は，本件における実施料率を認定するに当たっては，あ くまでも参考資料の一つにとどまるといわざるを得ない。これに加え， 本件意匠自体の価値，被告製品の需要者がデザイン性を考慮する程度， 原告製品と被告製品とが競合品の関係にあることといった事情を総合的 に考慮すれば，本件における実施料率は５％を下らないというべきであ り，控訴人の主張を採用することはできない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成30(ワ)6029

　特許法１０２条２項による損害認定について、2割の覆滅が認められました。　消費税については、侵害時の税率で計算すると判断されました。

　消費税は，国内において事業者が行った資産の譲渡等に課されるものであるとこ ろ（消費税法４条１項），「例えば，次に掲げる損害賠償金のように，その実質が 資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当する ことに留意する。・・・(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財 産権の権利者が収受する損害賠償金」（消費税法基本通達 5-2-5）とされているこ とに鑑みると，特許権を侵害された者が特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金 を侵害者から受領した場合，その損害賠償金も消費税の課税対象となるものと推察 される。そうすると，特許権者が特許権侵害による損害のてん補を受けるために は，課税されるであろう消費税額相当分についても損害として受領し得る必要があ るというべきであるから，「利益」には消費税額相当分も含まれ得ると解される。 適用されるべき消費税率について，原告は，損害賠償支払時点の税率（１０％） によるべきと主張する。
しかし，上記のとおり，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金に対する消費 税が課せられるのは，損害賠償金の実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認めら れることによる。ここで，資産の譲渡等に相当する行為と見られるのは，特許権侵 害行為である。また，消費税基本通達 9-1-21 では，「工業所有権等又はノウハウを 他の者に使用させたことにより支払いを受ける使用料の額を対価とする資産の譲渡 等の時期は，その額が確定した日とする。」とされている。これらのことに鑑みる と，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金は，特許権侵害行為時に直ちに損害 が発生して金額が確定するものであるから，資産の譲渡等の時期は，特許権侵害行 為時であると解される。 そうすると，本件においては，第１期間〜第４期間のいずれにおいても，本件特 許権侵害行為時の消費税率８％が適用されることとなる。
・・・・
本件明細書の記載によれば，本件発明の効果は，前記４(1)のとおりである。要 するに，本件発明の効果は，1)外観上の体裁の良さ及び室内側への風雨の進入防止 並びに2)取付強度の高さ及び風圧に対する耐久性の良さと，3)取付作業時に足場等 が不要となることによる施工コストの低減にあるといえる。もっとも，上記効果の うち1)及び2)は，手摺本体取付け後の効果であるため，取付方法に係る発明である 本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とは必ずしもいえない。
イ 本件発明の貢献の程度等について
(ｱ) 本件発明は，手摺の取付方法に係る発明である。手摺を選択するのは，最終 的にはこれを取り付ける建築物の施主であるものの，手摺の取付方法そのものが施 主の関心を惹くとは考え難い。その意味で，本件発明に係る手摺の取付方法を実施 することは，製品選択の直接の動機となるとはいえない。 しかし，本件発明の効果1)〜3)は，いずれも建築物に取り付けるべき手摺製品の 選択の動機となり得る事情ということはできる。
(ｲ) もっとも，前記アのとおり，効果1)及び2)は，いずれも手摺本体取付け後の 効果であるため，取付方法に係る発明である本件発明によるのでなければ実現し得 ない効果とは必ずしもいえない。例えば，本件特許出願後に公開されたものである ものの，特開 2009-2283号公報（乙１６。平成２１年１０月８日公開）には，手 摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数のガラス板等のパネルが取り付けら れ，パネル間にはパネル支持枠（アルミニウム系金属で構成されるものであり＼n（【0012】），アルミ製目地枠に相当する。）を用い，パネルの上下左右全ての側 部が支持固定される手摺の構成が開示されている。そうすると，効果1)及び2)につ いては，本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たっては，必ずしも重視し得 るものではない。
(ｳ) 他方，効果3)については，最終的な需要者（ないしこれに対して建築物に取 り付けるべき手摺を提案する手摺取付業者や建築物の開発業者等）にとって，顧客 誘引力を生じ得るものといってよく，本件発明の貢献の程度を評価するに当たって はこれを考慮に入れるべきである。 もっとも，複数階層の建築物の建築現場においては，手摺取付工事のための足場 は不要であっても，別工程のために足場の設置が必要となることは，当然あり得る （乙５０〜５４参照）。このため，このような場合は，結局は足場等設置に要する コストが発生し，施工コスト低減の効果がないか，あるとしても，設置期間短縮等 による限られた効果しか生じないものと合理的に推察される。 他方，このような事情は主として建築物の新築時や大規模修繕時のものであり， それ以外のメンテナンス時には，足場等を不要とすることによる施工コストの低減 という効果が発揮されることは考えられる。現に，乙４２製品のカタログ（乙４ ２）には，「パネルは室内側から取り付けられ，メンテナンス性に優れていま す。」と記載されている。また，原告製品のカタログ（甲１５）においても，「ガ ラス嵌め込み工事における，外部足場が不要になります。」との記載があり，これ もメンテナンス性における優位性を指摘するものと理解される。ただし，建築物の 新築時及び大規模修繕時に比較すると，それ以外の機会にメンテナンスを実際に要 する例は，規模的にかなり少ないと推察される。 さらに，被告は，そのウェブサイト（甲３の１）において，被告製品の特徴とし て，ガラスの連続した意匠となること，４辺支持とすることでガラス厚を薄く設計 できるとともに，手すりの高耐風圧仕様となること，ガラスの縦枠への掛かり寸法 をガラス厚とし，安心な製品仕様としていることを挙げるものの，足場を組む必要 がないこと（その結果として施工費が安価になること）については触れていない。 加えて，本件発明に係る手摺取付方法によれば，ガラス取付業者においてガラス 板と目地枠を取り付けることができるとしても，それがどの程度施工コストの低減 に貢献する効果を有しているのかは明らかではない。
(ｴ) 以上によれば，本件発明は，施工コスト低減という効果（3)）によりこれを 実施する製品の販売等に貢献するものであって，相応の顧客誘引力を有するといえ るものの，その程度は限られているというべきである。また，効果1)及び2)に関し ては，本件発明は，手摺本体の取付け完了後の外観上の体裁及び取付強度の点で同 程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ｱ) 外観上の体裁の良さ等（1)）について 証拠（乙２７，２９〜３１，３９，４２。各枝番を含む。以下同じ。）によれ ば，乙２７製品等は，いずれも，手摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数 のガラス板が取り付けられ，ガラス板間にはアルミ製目地枠を用いているものと認 められる。これにより，これらの製品は，本件発明の効果1)と同様の効果を奏する ものといえる。
(ｲ) 取付強度の高さ等（2)）について 証拠（乙２７，２９〜３１，３９，４２）によれば，乙２７製品等は，いずれ も，ガラス板間の目地材としてアルミ製目地枠（縦枠，竪枠）を用い，ガラス取付 枠とアルミ製目地枠とでガラス板の上下左右を係合保持しているものと認められる （乙３１製品については，「２辺支持タイプ」との記載もあるが（甲１８），「４ 辺支持」との記載のある「ガラスタイプ」もある（乙３１）。）。これにより，こ れらの製品は，本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し，原告は，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品につき，アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分の取付方法ゆえに取付強度と耐久性に難点がある旨を指 摘する。しかし，上記取付方法ゆえに生じる取付強度及び耐久性の問題点が具体的 にどの程度のものであるかは明らかでない。そもそも，本件明細書によれば，取付 強度及び耐久性に係る本件発明の効果は，「ガラス板の上下端縁のみが上下枠に係 合保持され，隣合うガラス板間には従来のゴム系の目地材を充填するのに比較し て」（【0013】）の強度に関するものに過ぎない。このほか，原告製品（証拠（甲 １４，１５）及び弁論の全趣旨より，本件発明に係る取付方法により取り付けられ るものと認められる。）と同様に，これらの製品の施工例として高層マンション等 の複数階層を有する建築物が示されていること（乙３０，３１，４２）に鑑みて も，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品は，少なくとも，原告製品と競合し得 る程度には本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものと見られる。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 施工コストの低減（3)）について 証拠（乙３７〜４２）によれば，乙２７製品等は，いずれも，ガラス板とアルミ 製目地枠を室内側から取り付けることが可能であり，ガラス板とアルミ製目地枠を＼n室外側に取り付ける作業のために足場を組む必要はないものと認められる。これに より，これらの製品は，本件発明の効果3)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し，原告は，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品につき，アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分が回転式であるがゆえに製造コストに難点がある旨を指 摘する。しかし，上記取付方法ゆえに生じる製造コストの問題点が具体的にどの程 度のものであるかは明らかでない。そもそも，本件発明の効果の１つである施工コ ストの低減は，足場等を設ける必要がないことによって実現されるものであって， アルミ製目地枠の取付方法が回転式であること（乙３０製品，乙３１製品）や手摺 笠木部分の取付方法が回転式であること（乙４２製品）による製造コストとは無関 係である。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｴ) その他 原告は，乙２７製品及び乙２９製品につき，本件特許権を侵害する製品である可 能性が高い旨を指摘する。しかし，原告も可能＼性を指摘するにとどまるし，これら の製品が本件特許権を侵害することを認めるに足りる証拠もないことから，本件に おいては，この点は考慮に含めないこととする。
(ｵ) 以上より，乙２７製品等は，いずれも，本件発明の効果と同様の効果を有す る製品として，原告製品及び被告製品と市場において競合するものと見るのが相当 である。 もっとも，原告は，原告製品を遅くとも平成２４年３月までには販売していると 認められる（甲１４，１５，弁論の全趣旨）。他方，証拠（乙５５）及び弁論の全 趣旨によれば，乙２７製品等の販売開始時期は，乙３１製品が平成２４年，乙２７ 製品が平成２６年，乙３０製品が平成２７年，乙２９製品が平成２８年３月，乙３ ９製品が平成２９年１０月であることが認められる。 また，原告製品，被告製品及び乙２７製品等の各売上額やアルミ製目地枠のフラ ットレール製品市場におけるシェアは，いずれも証拠上明らかでない。
これらの事情を総合的に考慮すると，アルミ製手摺製品の市場において原告製品 及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば，特許法１０２条２ 項に基づく損害額の推定覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの，被告に よる主張立証の程度に鑑みれば，その程度は相当に限られると見るべきである。
エ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば，被告製品の売上に対する本件発明の貢献の程 度は限られるものの，他方で，競合品の存在による推定覆滅の程度も相当に限定的 であり，他に推定を覆滅すべき具体的な事情も見当たらないことから，本件におい ては，２割の限度で損害額の推定が覆滅されるものとするのが相当である。これに 反する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。

◆判決本文

　原審は、約1800万円の損害賠償を認めましたが、知財高裁（2部)は原告の請求額を１００％認めました。損害認定額は約1億3700万円で、請求額は1億3200万円でした。

　４　損害発生の有無及びその額（争点８）について（当審における当事者の補充主張に対する判断を含む。）
(1)特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」について
特許法１０２条３項は，特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であり，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準とし，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。そして，同項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」については，技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定される特許発明の実施許諾契約の場合と異なり，技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には，侵害者が上記のような契約上の制約を負わないことや，平成１０年法律第５１号による同項の改正の経緯に照らし，同項に基づく損害の算定に当たっては，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はない。特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率は，通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきであり，1)当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して，合理的な実施料率を定めるべきである。
(2) 実施料率の算定に当たり考慮すべき事情括弧内に掲記する証拠及び弁論の全趣旨によると，次の各事実が認められる。ア実施料率に関する数値等(ｱ)社団法人発明協会発行の「実施料率〔第５版〕」（平成１５年９月３０日発行。甲７９）には，「電子・通信用部品」分野の実施料率について，次の旨の記載がある。ａイニシャル・ペイメント条件がない場合の実施料率の平均値は，昭和６３年度〜平成３年度は４．９％，平成４年度〜１０年度は３．３％である。平均値が下降した結果，全技術分野中実施料が最も低い技術分野の一つとなった。
ｂこの技術分野は，契約件数が全技術分野の中でも多い方であるが，他の契約件数上位の技術分野と比較して，実施料率が低く抑えられている。その理由としては，1)この技術分野では，高額のライセンス収入を得ることとともに，技術を普及させ，対象技術の標準化を目指すことが重要視されるケースが他の技術分野と比較して多いことや，2)半導体産業は設備投資が大きく，ライセンシーの危険負担が大きいことが考えられる。ｃ平成４年度〜１０年度の実施料率８％以上の契約（イニシャル・ペイメント条件の有無を問わない。）合計２１件を技術内容的に細分すると，電子管が１件，半導体が１８件，その他の電子・通信用部品が２件であり，半導体が大半を占めている。
(ｲ)平成２２年８月３１日に発行された「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」によると，本件発明１〜３に関連する「電気」の分野の実施料率について，平均値は２．９％，最大値は９．５％，最小値は０．５％であった（乙８９）。
(ｳ)一審原告が訴訟等で相手方と和解をする際には，相手方において侵害品から一審原告の製造するＬＥＤへの置換えが可能な場合には，当該ＬＥＤを相手方が購入することを条件として，侵害品の売上高に５％前後の実施料率を乗じた損害賠償額で和解をすることがあるが，そのような置換えが難しい場合には，製品の製造販売の中止を条件に，侵害品の売上高に上記より高い実施料率を乗じた損害賠償額で和解をすることがある（甲８４の１）。一審原告は，平成２８年５月，本件特許１を含む二つの特許を侵害するＬＥＤ電球の販売に係る事案に関し，相手方と，総売上高に１０％の実施料率を乗じた額に８％の消費税相当額を加算した金額で裁判上の和解を成立させた（甲８４の１・３）。＼n
(ｴ)一審原告の競合メーカーであるフィリップス社は，平成２８年６月２１日，ＬＥＤ照明及びＬＥＤレトロフィット電球のライセンスプログラムを公表したが，そこでは，ＬＥＤ照明の総収入に基づく実施料率は，単色照明（白色又は有色の固定色）については３％であることが示されている（乙１０２）。＼n
イ本件発明１〜３の価値・重要性等に関する事情
(ｱ)一審原告による青色ＬＥＤの開発後，赤，緑，青の三種類のＬＥＤを用いるのではなく，青色ＬＥＤと蛍光体を用いて一審原告が白色ＬＥＤの開発を実現したことは，非常に重要な産業上の意味を持つもので，その後のＬＥＤ市場の急速な拡大に大きく寄与し（甲２４，２６），一審原告による白色ＬＥＤの開発については，文部科学省発行の「令和元年版科学技術白書」（甲８６）においても取り上げられている。
(ｲ)白色ＬＥＤを構成するために青色ＬＥＤチップと組み合わせる蛍光体の材料としては，ＹＡＧ系のほか，ＴＡＧ（テルビウム・アルミニウム・ガーネット）系，サイアロン系，ＢＯＳ（バリウム・オルソ＼シリケート）系などがある（乙１０５）。この点，ドイツのOSRAM Opto社は，平成１５年〜平成１６年頃に，複数の会社に対し，ＴＡＧ蛍光体による白色ＬＥＤのライセンスを供与しており（乙１０８），平成２０年には，アメリカのVishayIntertechnology社は，カメラのフラッシュ・ライト，自動車のブレーキ・ランプや方向指示器やインスツルメント・パネルのバックライトや非常灯などに向けたものとして，ＴＡＧ蛍光体を用いた白色ＬＥＤを発売した（乙１０９の１・２）。平成１８年には，ＴＡＧ系蛍光体材料などを用いた白色ＬＥＤが続々登場しているとの報道があり（乙１０６），平成２４年には，ＹＡＧ，ＴＡＧ及びシリケートが，世界三大の蛍光体であると評価されていた（乙１０７）。
(ｳ)平成２７年に発表された「ＬＥＤ製品開発の現状と最新動向」と題する論文（豊田合成技報５７号。乙９１）には，次の旨の記載がある。＼n
ａ青色ＬＥＤを光源とし蛍光体を励起させる方式の白色ＬＥＤの開発により，小型・省電力の白色光源が実用化され，更なる用途拡大が進んだ。代表例としては，液晶ディスプレイが挙げられる。白色ＬＥＤの高効率化により，急速にバックライト用光源の置き換えが進んだ。ＬＥＤ化によるメリットは，主に，発光効率が高いことと，薄型化ができることである。ＬＥＤは光源自体のエネルギー効率が高いことに加え，配光指向性によりバックライトへの入射効率が高くなるため，機器としての省エネが図りやすいことも大きなメリットとなっている。ＬＥＤが当たり前になった現在においても，パネル画質向上（高精細化・広色域化）に伴うパネル透過率低下（画面が暗くなること）を補うため，ＬＥＤへの効率向上への期待・ニーズは依然として高い。＼n
ｂ最近，従来の青色ＬＥＤと黄色蛍光体の組み合わせから，光の三原色である青色ＬＥＤと緑色蛍光体・赤色蛍光体の組み合わせによる色品質の向上が図られている。従来の青色ＬＥＤに黄色蛍光体を加えた疑似白色光は，液晶に用いられる場合，色の純度が低く，液晶パネル上の色域が狭いのが一般的である。色域を拡げるためには，液晶パネルのカラーフィルタの濃度を上げる方法があるが，光の損失が大きくなるため望ましくない。そこで，色域を向上させるため，青色ＬＥＤに緑色蛍光体と赤色蛍光体を組み合わせた，新規白色光が開発されている。
ウ一審被告製品の売上げ及び本件ＬＥＤの位置付け等
(ｱ)一審被告製品の売上げ（乙８７）
ａ一審被告製品１一審被告製品１の販売期間は平成２６年１月から平成２８年３月までであり，総販売台数は４３万３９７１台で，１台当たりの平均販売価格は３万３９０２円，総売上高は１４７億１２３０万５５１８円であった。売上高の内訳は，平成２６年１月から平成２７年９月までが１４７億０４０４万７２７２円，同年１０月が２９３万６８１５円，同年１１月から平成２８年３月までが５３２万１４３１円であった。
ｂ一審被告製品２一審被告製品２の販売期間は平成２７年５月から平成２８年１２月までであり，総販売台数は２９万６６０８台，１台当たりの平均販売価格は３万４４６１円，総売上高は１０２億２１３８万１５１９円であった。売上高の内訳は，平成２７年５月から平成２７年９月までが２４億１４３６万１０８０円，同年１０月が９億３２６８万０３５０円，同年１１月から平成２８年１１月までが６８億４９２２万２７１５円，同年１２月が２５１１万７３７４円であった。
(ｲ)一審被告製品における本件ＬＥＤの位置付け等
ａ一審被告製品は，いずれもデジタルハイビジョン液晶テレビであり，一審被告製品１及び２のバックライトには，いずれも１台につき２４個のイ号ＬＥＤ又はロ号ＬＥＤが搭載されていた。液晶テレビの方式は，バックライトの種類によって，直下型とエッジ型とに区分されるところ，一審被告製品は，直下型である（甲８５）。
ｂテレビに用いられるＬＥＤについては，テレビ一台に複数のＬＥＤが用いられることから安価であることが望ましい一方で，テレビ内部に設けられたＬＥＤを交換することはできないから，耐久性が極めて重要な特性として求められる。
ｃ東芝のテレビ事業部の担当者は，平成２１年４月に，液晶テレビのバックライトは白色ＬＥＤがトレンドになると主張し，ＲＧＢ三色のＬＥＤ光源よりも白色ＬＥＤの方がより高画質を実現できるという認識を明らかにしていた（甲３２）。そして，一審被告は，一審被告製品を含む液晶テレビのシリーズ商品を販売するに当たり，映像美を一つのセールスポイントとしており，また，一審被告製品は，「おまかせオートピクチャー」という，周囲の明るさに適した画質に自動で調整するとの機能を有していたところ，それは，リニアに発光するというＬＥＤの特性を利用したものであった（甲７７，７８，９２）。一審被告製品１を購入したユーザーのレビューには，画質の良さやコストパフォーマンスの良さを指摘するものがある（甲９３）。＼n
ｄ一審被告製品は，平成２７年７月から１１月までの売れ筋ランキングの上位（第３位）を占めていた（甲９４）。
ｅ直下型バックライトが採用される液晶テレビ用の一般的なサイズのＬＥＤにおいては，本件発明２及び３に関連した技術を用いたＬＥＤが多用されている（甲８７〜８９）。
ｆ一審被告製品はＯＥＭ製品であり，一審被告は，本件ＬＥＤの単価も知らず，本件ＬＥＤがどこのメーカーの製品であるのかも知らなかった。
エＬＥＤに関する市場等
(ｱ)テレビのバックライト用の白色ＬＥＤの世界的な平均価格は，平成２６年は０．１ドル，平成２７年は０．０８ドル，平成２８年は０．０６８ドルであった（乙８５の１〜３，乙１０４）。なお，年間平均為替レート（ＴＴＳ）は，平成２６年は１０６．８５円／１ドル，平成２７年は１２２．０５円／１ドル，平成２８年は１０９．８４円／１ドルであった（乙９０）。(ｲ)株式会社富士キメラ総研発行の「２０１７ＬＥＤ関連市場総調査」（平成２９年１月２５日発行。甲８４の２）には，次の旨の記載がある。
ａテレビ用バックライトユニットについてテレビ用バックライトユニットでは，直下型の白色ＬＥＤパッケージが採用されている。テレビ向けのＬＥＤは，高出力かつ広色域，長寿命が要求されるケースが多く，他のバックライトユニット向けＬＥＤと比較してハイエンドな商品となる。平成２８年第４四半期時点において，３２型テレビ用の直下型バックライトユニットの主要な価格帯は，１台当たり１４００円〜１７００円である。ただし，光学シート構成やＬＥＤパッケージの仕様，搭載個数によって大きく価格が変動する。また，テレビメーカー各社が独自設計を行うハイエンドテレビ用バックライトユニットは，より高価格になる。＼nなお，光学シートの機能複合による搭載枚数削減，ＬＥＤパッケージの性能＼向上による搭載数量削減により，今後も低価格化が続く見通しである。ｂ白色ＬＥＤパッケージについて白色ＬＥＤパッケージとは，疑似白色に発光するＬＥＤパッケージである。主に可視光（ＧａＮ系）ＬＥＤチップに蛍光体を使用することで，疑似的に白色光を実現している。白色ＬＥＤパッケージについて，日本では発光効率を高める開発が続けられている。一方で，演色性（色再現性）も必要であるが，演色性と発光効率はトレードオフの関係にある。なお，中国では，コストの圧縮を目的として，ＬＥＤパッケージメーカーによるリードフレームを始めとする各種部材の内製化が進んでいる。世界的にみると，白色ＬＥＤパッケージ市場は，数量ベースで引き続き好調な伸びとなっている。ただし，従来大きなウェイトを占めてきたバックライト向けは，出荷数量が大きく減少している。セット機器の減少に加え，中小型バックライト向けでは搭載工数の減少やＯＬＥＤへの移行，テレビ用バックライト向けではパッケージ当たりの光束量の増加に伴う搭載個数の減少が主な市場縮小の要因となっている。白色ＬＥＤパッケージについて平成２８年第４四半期時点で，バックライト向けの直下型の白色ＬＥＤパッケージの価格は，１個当たり，１８円〜２４円である。
ｃ白色ＬＥＤパッケージに採用される蛍光体について高発光効率・低価格が要求される製品には，黄色の蛍光体が単体で採用されるケースが多い。演色性や広い色域が要求される場合には，黄色と赤色や，赤色と緑色の組み合わせが採用されている。ＬＥＤ用蛍光体については，中国において，地域別生産数量に占めるウェイトが高まっている。平成２７年の出荷数量実績では，黄色の蛍光体について，ＹＡＧ蛍光体が８３．５％を占めており，シリケート系が１０．２％，その他が６．３％を占めている。この点，シリケート系は，近年減少傾向にある。ＹＡＧなどに比べ高温高湿条件下での信頼性に劣るためである。平成２９年に一審原告のＹＡＧ主要保有特許が失効するのを受けて，特に電球など色温度３０００Ｋ程度の照明向けＬＥＤパッケージでは，効率の良さを背景にＹＡＧへの移行が進む可能性がある。＼n
(ｳ)総合技研株式会社発行の「２０１７年度白色ＬＥＤ・応用市場の現状と将来性」（乙８６）には，次の旨の記載がある。ａ白色ＬＥＤメーカーシェア動向について，メーカーは一審原告のほかに合計１０社以上あるところ，平成２４年〜平成２８年において，一審原告は継続してシェア第１位を占めている。この点，シェアは，平成２４年は２３．７％，平成２５年は２４．２％，平成２６年度は２５．４％，平成２７年度は１９．６％，平成２８年度は１９．１％である。ｂ分野別・用途別白色ＬＥＤ応用市場分析に関し，分野別市場規模について，平成２４年〜平成２９年で，液晶バックライトを用途とするものは，６１．２％から４４．４％に減少し，一般照明を用途とするものが３４．５％から５０．８％に増加してきた。他方，液晶バックライトの数量ベースでみると，平成２４〜平成２８年で，液晶テレビを用途とするものは，４０％前後で推移しており，他の用途（ノートパソコン，液晶モニター，タブレット端末，スマートフォン等）を大きく引き離している。＼n
(ｴ)直下型バックライトについては，商流として，ＬＥＤメーカーとは別に直下型バックライトを製造するバックライトメーカーが存在し，テレビの製造メーカーに対しては，当該バックライトメーカーが直下型バックライトを部材として供給している。オ一審原告のライセンス方針等(ｱ)一審原告は，平成２８年においても，バックライト用ＬＥＤ（テレビ，モニター，ノートパソコン及びタブレットを含む。）収入で，世界第２位，１４．１％のシュアを占めている（乙８４）。(ｲ)一審原告は，後発メーカーとの間で，平成８年頃から，各国で特許訴訟の提起や交渉を繰り返してきたところ，平成１４年には，後発メーカーのＬＥＤの技術水準も向上したため，互いに補完し合える技術を保有しているメーカーとはクロスライセンス契約を結んで和解をするようになったが，その際，クロスライセンス以外の形態でＬＥＤメーカーにライセンスを供与することは，一部の例外を除いてなかった。それは，ライセンス収入には頼らず，特許はあくまでも自社の技術を保護する手段と考え，自社製品の販売によって利益を得るという経営方針によるものである（甲８４の１）。
(3) 実施料率の算定
訂正して引用した原判決第３で判示した本件発明１〜３の意義等に加え，上記(2)で認定した諸事情を踏まえ，以下，実施料相当額について検討する。
ア実施料率を乗じる基礎（ロイヤルティベース）について
(ｱ)前記(1)で特許法１０２条３項について指摘した点に加え，1)本件ＬＥＤは直下型バックライトに搭載されて一審被告製品に使用されていたところ，直下型バックライトは，液晶テレビである一審被告製品の内部に搭載された基幹的な部品の一つというべきであり，一審被告製品から容易に分離することが可能なものとはいえないこと，2)ＬＥＤの性能は，液晶テレビの画質に大きく影響するとともに，どのようなＬＥＤを用い，どのようにして製造するかは製造コストにも影響するものであること，3)一審被告は，後記イのとおり，本件ＬＥＤの特性を活かした完成品として一審被告製品を販売していたもので，一審被告製品の販売によって収益を得ていたこと等に照らすと，一審被告製品の売上げを基礎として，特許法１０２条３項の実施料相当額を算定するのが相当である。
(ｲ)これに対し，一審被告は，本件特許１〜３の貢献が，ＬＥＤチップに限定される旨を主張するが，採用することができない。また，一審被告は，ＬＥＤチップが独立して客観的な市場価値を有して流通していると主張するが，そうであるとしても，上記(ｱ)1)〜3)の事情からすると，本件においてＬＥＤの価格をロイヤリティのベースとすることは相当ではない。なお，直下型バックライトについても，独立の市場価値を有するものと認められるが，上記(ｱ)1)〜3)の事情からすると，直下型バックライトの価格をロイヤリティのベースとすることも相当ではない。
さらに，一審被告は，最終製品を実施料算定の基礎とすると，本件ＬＥＤがより高価な最終製品に搭載されるほど実施料が高額になると主張するが，本件ＬＥＤがより高額な製品に搭載されてより高額な収入をもたらしたのであれば，その製品の売上げに対する本件ＬＥＤの貢献度に応じて実施料を請求することができるとしても不合理ではない。
イ実施料率について
(ｱ)ａ一審原告は，クロスライセンス以外の形態でＬＥＤメーカーにライセンスを供与することは，一部の例外を除いてはなく（前記(2)オ(ｲ)），特許権が侵害された場合，一審原告の製造するＬＥＤへの置換えが可能な場合にはそれを前提に５％前後の実施料率を用いて，置換えが難しい場合にはより高い実施料率を用いて和解をしており，平成２８年に，本件特許１を含む二つの特許権を侵害するＬＥＤ電球の販売に係る事案において，１０％の実施料率を想定し，それに８％の消費税相当額を付加して，裁判上の和解をした（前記(2)ア(ｳ)）。 ｂ平成１０年度までにおいて，電子・通信用部品分野のうち，半導体については，実施料率８％以上の契約が少なからず存する（前記２ア(ｱ)ｃ）。
ｃ本件特許１は，長時間の使用に対する特性劣化が少なく，色ずれや輝度低下の極めて少ない発光装置に係る特許であり，本件特許２及び３は，ダイシングの際の剥離の防止や廃棄される樹脂の低減を図るとともに，生産効率を大幅に向上させ，安価な発光装置を提供する方法及び当該装置に係る特許である。これらの特性は，液晶テレビのバックモニタ用の白色ＬＥＤとして，大きく活かされるものであったといえ，殊に，本件特許１は，非常に重要な産業上の意味を持つものとして，その後のＬＥＤ市場の急速な拡大に大きく寄与した（前記(2)イ(ｱ)，(ｳ)ａ，同ウ(ｲ)ｂ，ｃ，ｅ，同エ(ｲ)ａ）。この点，ＹＡＧ系の蛍光体以外の蛍光体を用いた白色ＬＥＤも存在していたことが認められる（同イ(ｲ)，(ｳ)）が，一審原告は，白色ＬＥＤメーカーとして，平成２４年〜平成２８年において継続してシェア第１位を占めており，平成２８年にバックライト用ＬＥＤ収入でも世界第２位のシェアを占めていること（同エ(ｳ)ａ，同オ(ｱ)）や，平成２７年の出荷数量実績において黄色の蛍光体につきＹＡＧ系の蛍光体が大部分を占めていること（同エ(ｲ)ｃ）に照らすと，一審被告製品の販売期間である平成２６年１月から平成２８年１２月までの期間において，液晶テレビのバックライト用の白色ＬＥＤについて，一審原告の製品は他の製品に比べてかなり優位な地位にあったものと認められる。
ｄ以上のａ〜ｃで述べたところに，前記(1)で特許法１０２条３項の実施料率について述べたところや，前記(2)で認定した関連技術分野における実施料率の特徴や幅，ＹＡＧ系蛍光体を用いた白色ＬＥＤの価値等に係る他の事情を総合すると，平成２６年１月から平成２８年１２月までの期間（ただし，本件特許３については平成２７年１０月２３日以後，本件特許２については平成２８年１２月１６日以後）における本件発明１〜３の実施料率は，１０％を下回ることのない相当に高い数値となるものと認められる。なお，1)フィリップス社は平成２８年に単色のＬＥＤ照明の実施料率について３％と公表しており（前記(2)ア(ｴ)），2)ＬＥＤの属する技術分野における実施料率の平均値は，３．３％，２．９％といった数値である（同ア(ｱ)ａ，(ｲ)）。しかし，上記1)の数値は，フィリップス社の特許についてこれからライセンスする場合の数値であり，また，上記2)は，広汎な分野における実施料率の平均値であり，いずれも上記認定を左右するものではない。
(ｲ)液晶テレビである一審被告製品は，本件ＬＥＤ以外の多数の部品から成り立っており，上記(ｱ)の実施料率をそのまま適用することは相当ではないが，前記(ｱ)ｃのとおり，本件発明１〜３の技術は，液晶テレビのバックモニタ用の白色ＬＥＤとして，大きく活かされるものであったということができる上，一審被告製品は，映像美を一つのセールスポイントとするなどして，売れ行きは好調であった（前記(2)ウ(ｲ)ｃ，ｄ）のであるから，一審被告製品の売上げに対する本件発明１〜３の技術の貢献は相当に大きいものであり，前記(2)で認定した白色ＬＥＤの価格等に係る事情を考慮しても，平成２６年１月から平成２８年１月までの間（ただし，本件特許３については平成２７年１０月２３日以後，本件特許２については平成２８年１２月１６日以後）において，一審被告製品の売上げを基礎とした場合の実施料率は，０．５％を下回るものではないと認めるのが相当である。
ウ一審被告の主張について一審被告は，一審被告製品２には一審原告が主張立証するＬＥＤチップとは異なるチップが使用されているため，一審原告が主張立証するロ号ＬＥＤが使用されている一審被告製品２の販売数量は不明であるから一審被告製品２に係る損害賠償請求は認められないと主張するが，訂正して引用した原判決第３の１(5)（原判決９３頁）で判示したことからすると，一審被告製品２には，その販売期間を通じて，本件特許１〜３を侵害するロ号ＬＥＤが使用されていたと推認されるというべきであり，一審被告の上記主張やその裏付けとしての証拠（乙６６，７０）は，この推認を覆すに足りるものではない。その他，一審被告の主張は，前記イの認定を左右するに足りるものではない。
(4) 一審原告が一審被告に請求し得る額の算定以上を踏まえると，一審原告が一審被告に請求し得る額は，次のとおりとなる。ア実施料相当額について，一審被告製品の総売上高は，一審被告製品１が１４７億１２３０万５５１８円，一審被告製品２が１０２億２１３８万１５１９円で，合計２４９億３３６８万７０３７円であり，同額に，上記(3)の実施料率０．５％を乗じると，１億２４６６万８４３５円（１円未満四捨五入）となる。
イ弁護士費用相当額については，原告の主張額である１２００万円を認めるのが相当である。
ウしたがって，一審原告は，一審被告に対し，少なくとも損害賠償として，合計１億３６６６万８４３５円を請求することができるところ，この金額は，一審原告の請求額を超えているので，消費税相当額の加算について判断するまでもなく，一審原告の損害賠償請求は，全部について理由がある。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成29(ワ)27238

　原審の特102条2項による推定について「売上げに対する本件再訂正発明の寄与ないし貢献の程度が相当低い」として覆滅が認められました。

　ウ 推定覆滅事由について
一審被告は，1)本件期間１ないし４に係る販売分につき，一審被告が販 売した被告各製品中，順方向電圧の異なるＬＥＤを搭載した製品の販売実 績が乏しいこと等，被告各製品の競合品の存在，2)本件期間１及び２に係 る販売分につき，本件特許権が一審原告と三菱化学との共有であったこと は，いずれも本件推定を覆す事情に該当し，かかる事情を考慮すると，本 件推定は覆滅される旨主張するので，以下において判断する。 (ア) 本件期間１ないし４に係る販売分につき，一審被告が販売した被告 各製品中，順方向電圧の異なるＬＥＤを搭載した製品の販売実績が乏し いこと等，被告各製品の競合品の存在 ａ 一審被告は，1)ＬＥＤ基板のサイズを同一にして，部品点数及び製 造コストを削減できるとともに，ＬＥＤ基板の大きさを可及的に小さ くして，汎用性を向上させることができるという本件再訂正発明の作 用効果は，順方向電圧の異なるＬＥＤ搭載製品を作製することを前提 とするものであり，被告各製品において，白色ＬＥＤと青色ＬＥＤと は，いずれも順方向電圧は同じであり，順方向電圧が異なるのは赤色 ＬＥＤであるから，本件再訂正発明の作用効果を奏するのは赤色ＬＥ Ｄを搭載する製品であるところ，本件期間１ないし４の期間中に一審 被告が販売した被告各製品中，赤色ＬＥＤ搭載製品（被告製品２及び ５）の販売実績が乏しいこと，2)需要者の立場からは，ＬＥＤ基板の 設計において，本件再訂正発明の実施品であるＬＥＤ単位数の「最小 公倍数」の単位基板が長さ方向に連設されている製品と最小公倍数で はない「公倍数」の単位基板が連設されている製品とでは，購入意欲 に有意な差異を生じるものではなく，また，本件再訂正発明において 複数のＬＥＤ基板が直列させてある点は，基板の接続箇所で不具合が 起こる可能性が高いとして，製品としての評価を低下させ得る事情で＼nあることは，被告各製品に実施された本件再訂正発明に顧客吸引力が ないことなどを示すものといえるから，本件推定を覆す事情に該当す る旨主張する。
(a) 1)について
本件再訂正により，本件再訂正前の第１次訂正発明（請求項１） の「ＬＥＤ基板」の枚数及び配置が「複数の前記ＬＥＤ基板を前記 ライン方向に沿って直列させてある」構成に特定されたこと，第１＼n次訂正発明の技術的意義は，前記２(1)ア，イ(イ)及びウで説示した とおりである。また，本件明細書の【０００９】及び【００４１】 の記載から，順方向電圧の異なるＬＥＤ毎に定まるＬＥＤの個数を ＬＥＤ単位数の「最小公倍数」にすることにより可及的に小さくし たＬＥＤ基板の直列させる数を変えることで，このＬＥＤ基板を 様々な長さの光照射装置に用いることができるようになることを理 解できる。
これらを総合考慮すると，本件再訂正発明の技術的意義は，順方 向電圧の異なる種類のＬＥＤを用いたライン状の光を照射する光照 射装置において，ＬＥＤ基板の大きさを同一にして，部品の共通化 により部品点数の削減，製造コストの削減を実現することを主たる 課題とし，電源電圧とＬＥＤを直列に接続したときの順方向電圧の 合計との差が所定の許容範囲となるＬＥＤの個数をＬＥＤ単位数と し，ＬＥＤ基板に搭載するＬＥＤの個数を順方向電圧の異なるＬＥ Ｄ毎に定まるＬＥＤ単位数の「最小公倍数」とする構成を採用した＼nことにより，順方向電圧の異なるＬＥＤ同士でＬＥＤ基板に搭載さ れるＬＥＤの個数を同一にし，順方向電圧の異なるＬＥＤが搭載さ れるＬＥＤ基板同士の大きさを同じにすることができ，また，ＬＥ Ｄ基板を収容する筐体として同一のものを用いることができること から，ＬＥＤ基板及び筐体などの部品を共通化し，部品点数を削減 することができるとともに，製造コストを削減するという効果を奏 し，さらに，ＬＥＤ基板の大きさを可及的に小さくして，汎用性を 向上させるという効果を奏し，加えて，「複数の前記ＬＥＤ基板を 前記ライン方向に沿って直列させてある」構成を採用したことによ＼nり，可及的に小さくしたＬＥＤ基板の直列させる数を変えることで， このＬＥＤ基板を様々な長さの光照射装置に用いることができると いう効果を奏することにあるものと認められる。
そして，被告各製品のうち，白色ＬＥＤ搭載製品と青色ＬＥＤ搭 載製品は，順方向電圧が同じであり（白色ＬＥＤ搭載製品である被 告製品１と青色ＬＥＤ搭載製品である被告製品３，白色ＬＥＤ搭載 製品である被告製品４と青色ＬＥＤ搭載製品である被告製品６は， 順方向電圧が同じであることは，争いがない。），ＬＥＤ基板は共 通のサイズのものを利用することができるので，被告各製品におい ては，本件再訂正発明は，白色ＬＥＤ搭載製品及び青色ＬＥＤ搭載 製品と順方向電圧が異なる赤色ＬＥＤ搭載製品（被告製品２及び５） 及び赤外ＬＥＤ搭載製品（被告製品７）について，専用のＬＥＤ基 板及びこれを収容する筐体を用意する必要はなく，白色ＬＥＤ搭載 製品及び青色ＬＥＤ搭載製品と共通のサイズのＬＥＤ基板及び同一 の筐体を用いることができる点において主たる効果を発揮するもの と認められる。
しかるところ，本件期間１ないし４における被告各製品の販売個 数は，合計●●●個であり，このうち，被告製品２及び５は●個， 被告製品７は●個であるから（前記イ(ア)），被告製品２，５及び ９の販売個数（合計●●個）が占める割合は，全体の約●●●●で ある。
一方で，被告各製品のうち，白色ＬＥＤ搭載製品又は青色ＬＥＤ 搭載製品を購入した者においても，その購入時に赤色ＬＥＤ搭載製 品一緒に購入している場合や，既に赤色ＬＥＤ搭載製品を有し，又 は将来赤色ＬＥＤ搭載製品を購入する予定である場合もあり得るか＼nら，白色ＬＥＤ搭載製品及び青色ＬＥＤ搭載製品においては本件再 訂正発明の主たる効果が発揮されていないとまではいえないが，こ のような点を考慮してもなお，被告製品２，５及び７の販売個数（合 計●●個）が全体の約●●●●であることは，本件期間１ないし４ における被告各製品の売上げに対する本件再訂正発明の寄与ないし 貢献の程度が相当低いことを示すものといえる。
したがって，被告製品２，５及び７の販売個数（合計●●個）が 全体の約●●●●であることは，本件推定を覆す事情に該当するも のと認められる。これに反する一審原告の主張は採用することができない。
(b) 2)について
一審被告は，需要者の立場からは，ＬＥＤ基板の設計において， 本件再訂正発明の実施品であるＬＥＤ単位数の「最小公倍数」の単 位基板が長さ方向に連設されている製品と最小公倍数ではない「公 倍数」の単位基板が連設されている製品とでは，購入意欲に有意な 差異を生じるものではなく，また，本件再訂正発明において複数の ＬＥＤ基板が直列させてある点は，基板の接続箇所で不具合が起こ る可能性が高いとして，製品としての評価を低下させ得る事情であ＼nることは，被告各製品に実施された本件再訂正発明に顧客吸引力が ないことを示すものといえるから，これらの事情は，本件推定を覆 す事情に該当する旨主張する。 しかしながら，一審被告の上記主張の根拠とする事情を裏付ける に足りる証拠はないから，一審被告の上記主張は採用することがで きない。
ｂ 次に，一審被告は，本件再訂正発明の実施品であるライン光照射装 置と実施品ではないライン光照射装置とは，照明器具としての性能に＼n変わりがなく，ライン光照射装置であれば全て被告各製品及び原告が 販売する原告各製品の競合品となることに鑑みると，仮に被告各製品 が販売されなかったとしても，被告各製品の販売数量に対応する需要 が，原判決別紙競合品（被告主張）一覧表記載の他社のライン光照射＼n装置にも向かったであろうといえるから，このような被告各製品の競 合品の存在は，本件推定を覆す事情に該当する旨主張する。 そこで検討するに，原判決別紙競合品（被告主張）一覧表記載の原＼n判決別紙競合品（被告主張）一覧表記載の他社のライン光照射装置は，＼n被告各製品の競合品に該当し，このような被告各製品の競合品の存在 は，本件推定を覆す事情に該当するものと認められる。その理由は， 次のとおり訂正するほか，原判決６０頁２行目から６１頁８行目まで に記載のとおりであるから，これを引用する。
・・・・
(c) 原判決６１頁８行目末尾に次のとおり加える。
「また，被告各製品のカタログ（甲３）及びウェブページ（甲４， １３）には，被告各製品において本件再訂正発明を実施している ことやその実施により光照射装置としての性能が向上し，部品点＼n数及び製造コストの削減を図ることができることなどをうかがわ せる記載は見当たらず，他方で，「業界最高クラスの光量を実現」， 「驚異の明るさを実現」など被告各製品の光量の大きさに関する 機能を宣伝文言としていることに照らすと，被告各製品において＼n本件再訂正発明が実施されていることが大きな顧客吸引力となっ ていたということはできない。」
ｃ 以上を前提に検討するに，前記ａ(a)及びｂの本件推定を覆す事情の 内容，本件再訂正発明の技術的意義等を総合的に考慮すると，被告各 製品の限界利益の形成に対する本件再訂正発明の寄与は●●と認め るのが相当であり，前記寄与割合を超える部分については被告各製品 の限界利益の額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がな いものと認められる。したがって，本件推定は上記ａ(a)及びｂの本件推定を覆す事情により上記限度で覆滅されるものと認められる。 そうすると，上記推定覆滅後の被告各製品の限界利益の額は，別紙 認容額算定表の3)欄記載の５６２万２２７０円となる。
ｄ これに対し一審原告は，1)被告各製品のうち，白色ＬＥＤ搭載製品 及び青色ＬＥＤ搭載製品においても，本件再訂正発明は大きな顧客吸 引力を有すること，2)画像処理ＬＥＤ照明の国内シェア（数量ベース） については，平成２６年から平成３０年まで一貫して，一審原告が１ 位，一審被告が２位であり，一審原告のシェアは２割を超えており（甲 １８ないし２２），このように画像処理ＬＥＤ照明のシェアを２割以 上一審原告が有している以上，被告各製品の販売がなかった場合には， そのうちの少なくとも２割は原告各製品に向かうことは明らかである し，シェア上位の会社の信頼性という面からは，２位のシェアを占め る被告各製品を購入した需要者は，被告各製品の販売がなかった場合 には１位のシェアを占める原告各製品を購入する蓋然性が高いこと， 3)原判決別紙競合品（被告主張）一覧表記載の各製品のうち，原告各＼n製品の種類の多さを考えても，被告各製品の販売がなかった場合には これに対応する需要は原告各製品に向かう割合は極めて高いことを勘 案すると，本件推定は５割を超えては覆滅しない旨主張する。 しかしながら，1)については，前記ｂで説示したとおり（原判決引 用部分），本件再訂正発明の顧客吸引力は大きいとはいえない。 また，2)については，原告各製品及び被告各製品は，ライン状の光 を照射する光照射装置（ライン光照射装置）であるところ，仮に画像 処理ＬＥＤ照明一般という，ライン光照射装置よりも広いカテゴリの シェアで一審原告が１位であり，そのシェアが２割を超えていたとし ても，被告各製品の販売がなかった場合に，これに対応する２割の需 要が原告各製品に向かい，原告各製品を購入する蓋然性が高いという ことはできない。 さらに，3)については，原告各製品の種類が多いからといって，被 告各製品の販売がなかった場合にはこれに対応する需要は原告各製品 に向かう割合は極めて高いということはできない。 したがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
・・・
ｂ 原判決６１頁１６行目から６２頁１２行目までを次のとおり改める。 「ｂ(a) 特許法７３条２項は，特許権が共有に係るときは，各共有者 は，契約で別段の定めをした場合を除き，他の共有者の同意を 得ないでその特許発明の実施をすることができる旨規定してい るから，各共有者は，上記の場合を除き，自己の持分割合にか かわらず，無制限に特許発明を実施することができる。 そうすると，特許権の共有者は，自己の共有持分権の侵害に よる損害を被った場合には，侵害者に対し，特許発明の実施の 程度に応じて特許法１０２条２項に基づく損害額の損害賠償を 請求できるものと解される。また，同条３項は特許権侵害の際 に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であ ると解されることに鑑みると，特許権の共有者に侵害者による 侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情 が存在しないため，同条２項の適用が認められない場合であっ ても，自己の共有持分割合に応じて，同条３項に基づく実施料 相当額の損害額の損害賠償を請求できるものと解される。 しかるところ，例えば，２名の共有者の一方が単独で同条２ 項に基づく損害額の損害賠償請求をする場合，侵害者が侵害行 為により受けた利益は，一方の共有者の共有持分権の侵害のみ ならず，他方の共有者の共有者持分権の侵害によるものである といえるから，上記利益の額のうち，他方の共有者の共有持分 権の侵害に係る損害額に相当する部分については，一方の共有 者の受けた損害額との間に相当因果関係はないものと認められ， この限度で同条２項による推定は覆滅されるものと解するのが 相当である。
以上を総合すると，特許権が他の共有者との共有であること 及び他の共有者が特許発明の実施により利益を受けていること は，同項による推定の覆滅事由となり得るものであり，侵害者 が，特許権が他の共有者との共有であることを主張立証したと きは，同項による推定は他の共有者の共有持分割合による同条 ３項に基づく実施料相当額の損害額の限度で覆滅され，また， 侵害者が，他の共有者が特許発明を実施していることを主張立 証したときは，同条２項による推定は他の共有者の実施の程度 （共有者間の実施による利益額の比）に応じて按分した損害額 の限度で覆滅されるものと解するのが相当である。 これを本件についてみるに，一審原告と三菱化学は，本件期 間１及び２において，本件特許権を持分２分の１の割合で共有 していたことは，前記ａのとおりであるが，一方で，その期間 中に，三菱化学が本件再訂正発明を実施したことについての立 証はない。 そうすると，本件期間１及び２に係る販売分についての本件 推定は，三菱化学の共有持分割合による同条３項に基づく実施 料相当額の損害額の限度で覆滅されるというべきある。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成29(ワ)7532

　少し前の事件です。 損害額の算定について、2件の特許侵害があり、102条2項による額はいずれかの特許の侵害による損害額であると判断されました。

　しかして，前記第２のとおり，原告は，特許第５１７７３１７号（本件特 許権１）に基づく請求と，同第５６１００５６号（本件特許権２）に基づく 請求をするところ，両請求の関係は，選択的併合の関係にあるものと解され る。そして，原告は，いずれの請求についても，損害額として，特許法１０ ２条２項により算定される損害額，弁護士費用相当額及びこれらに対する遅 延損害金を主張するものであるから，仮に本件特許権２の侵害が認められる 場合であっても，本件特許権１の侵害により算定される損害額と，本件特許 権２の侵害により算定される損害額とは，同一の額となるというべきである。 そうすると，本件特許権１の侵害による損害額の算定を行ったものが，原 告の請求の一部認容となる場合も，上記損害額が，仮に被告らの輸入販売等 の行為が本件特許権２を侵害するものであった場合の同侵害による損害額を 下回るものとは認められないものと考えられるから，本件特許権２の侵害や 損害額について判断するまでもなく，本件特許権１の侵害による損害額を， 原告の被った損害としてそのまま認容すべきこととなる。 そこで，原告の損害額として，本件特許権１の侵害による損害額について 検討する。
特許法１０２条２項により算定される損害額
ア 前記前提条件(4)(5)のとおり ，被告ＬＥＤは被告製品に搭載されて販 売されたものであるところ，被告ＬＥＤの主な用途は写真撮影時のフラッ シュライトであるが，被告らが販売している被告製品以外の機種にはかか るフラッシュライトの性能を特長にしたスマートフォンもあること（甲５），被告製品はデザインを重視し，機能＼をシンプルなものにした製品として紹介・宣伝されており，被告製品の紹介や宣伝の中ではＬＥＤライト の性能等について一切触れられておらず，被告製品の基本スペックとしてもＬＥＤライトは挙げられていないこと（甲５，６の１，７）などの各事＼n実がそれぞれ認められる。これらによれば，被告ＬＥＤについては，被告 製品の主要な特長として位置付けられているとは認められず，このような 被告ＬＥＤにつき被告製品の主要部として特に強い顧客吸引力があるとい うことは困難というべきである。 そして，前記前提条件(4)のとおり被告製品の販売による利益額は、被 告ＨＴＣについては●（省略）●円，被告兼松については●（省略）●円 であるところ，被告製品の市場想定価格は●（省略）●円（税別）である こと（甲７），被告製品自体の製造コストは明らかでないものの，被告製 品が発売された平成２７年１０月時点で既に販売されていた他のメーカー のスマートフォンについては，利益率は６０％前後であるとされているこ と（乙５２），他方，ＨＴＣ台湾に被告製品を納入したメーカーが被告Ｌ ＥＤを仕入れた価格は１個●（省略）●米ドルであったこと（乙４７）が それぞれ認められる。
これらの事実からすれば，被告製品の製造コストは約●（省略）●円 （≒●（省略）●円×〔１−０．６〕）となり，これを被告製品が発売さ れた平成２７年１０月の平均の為替レート１２０．１６円／米ドルで換算 すると，約●（省略）●米ドル（≒●（省略）●円÷１２０．１６円／米 ドル）となるから，被告製品の製造コストに占める被告ＬＥＤの仕入価格 の割合は，約●（省略）●％（≒●（省略）●×１００）となる。なお， 証拠（甲５０）によると，５０種類の単色ＬＥＤが１個約７００円ないし ９００円でインターネット販売されていることが認められるが，これらの 単色ＬＥＤは，砲弾型のものや複数のＬＥＤチップが実装されたものであ るなど，被告ＬＥＤと同じ構成のものであるか明らかでないから，損害額を算定するに当たって事情として考慮するのは相当とはいえない。＼n以上を総合すれば，被告ＬＥＤの販売による利益額は，被告ＨＴＣにつ いては●（省略）●円（≒●（省略）●円×０．２５％），被告兼松につ いては●（省略）●円（≒●（省略）●円×０．２５％）と認めるのが相 当である。
イ これに対し，原告は，被告製品１台当たりにおける被告ＬＥＤによる利 益額は１００円を下回らない旨主張する。 しかしながら，前記前提条件(4)によれば 被告製品の販売による利益額 は，被告ＨＴＣについては１台当たり約●（省略）●円（≒●（省略）● 円÷●（省略）●台），被告兼松については１台当たり約●（省略）●円 （≒●（省略）●円÷●（省略）●台）となるところ，被告ＬＥＤによる 利益額を１台当たり１００円とすれば，その割合は，前者との関係では約 ●（省略）●％，後者との関係では約●（省略）●％となるのであって， 上記アに説示した被告製品における被告ＬＥＤの位置付けや顧客誘引力に 照らすと，いずれの割合も相当とは認め難いから，原告の上記主張は採用 できない。
ウ 以上によれば，被告ＨＴＣに対する特許法１０２条２項による損害金の 額は，●（省略）●円と，被告兼松に対する特許法１０２条２項による損 害金の額は，●（省略）●円とそれぞれ認められる。
・・・
(3) 推定覆滅事由について
ア 証拠（甲６８〜７７，１８３〜１８６）及び弁論の全趣旨によれば，原告は， 自社の商品を，主に靴の量販店やインターネット上の通信販売サイトを通じて販売 し，その小売価格は２０００円から６０００円程度の商品が中心であり，原告が， 対象期間中に原告各商標と同一ないし類似する商標を付したスニーカー（甲１８３） を販売した際の売上げは一足当たり３０００円程度であったと認められる。 他方で，証拠（乙１９）及び弁論の全趣旨によれば，被告商品は主に百貨店等の 店頭で販売されたものであり，別紙３被告商品販売一覧表記載のとおり，その小売＼n価格は１万５０００円から２万１０００円，被告が百貨店等に販売する際の卸売価 格は●（省略）●円から●（省略）●円であったと認められる。 被告商品の販売による一足平均の限界利益は前記(2)エ(ｳ)で認定した５８３万０ ２１１円を，前記(2)イ(ｳ)で認定した販売数量である●（省略）●足で除した● （省略）●円であり，原告が販売した競合品の一足当たりの限界利益を裏付ける証 拠はないが，上記の原告が販売した競合品の価格自体や，被告商品における一足当 たりの売上額が原告による競合品よりも大幅に高かったことからすれば，販売され た商品一足当たりの限界利益についても，被告商品の方が原告の商品よりも大きか ったものと推認される。 このような販売態様や販売価格の違い及び一足当たりの限界利益の違いは，被告 の限界利益額の一部について，商標法３８条２項の推定を覆滅すべき事情として考 慮すべきである。
イ 他方で，被告が主張するその他の事情については，以下のとおり，いずれも 商標法３８条２項の推定覆滅事情として考慮すべき事情とはいえない。 (ｱ) 原告が原告各商標を使用しない商品を販売していたことについて 被告は，原告が販売していた商品の多くには，原告各商標と同一又は類似の標章 が付されておらず，被告商品の販売によって，原告の売上げが減少したという関係 にないと主張する。
原告は，原告各商標と同一又は類似する標章を使用したスニーカーを販売してお り，被告による被告商品の輸入販売行為がなかったならば利益が得られたであろう という事情が原告に認められることは前記(1)のとおりであり，原告が上記のスニー カー以外に原告各商標と類似する標章が付されていない靴を販売していたとの事情 は，損害額の推定を覆滅すべき事情に当たるとも認められない。

◆判決本文

◆イ号および本件商標

　102条2項の推定覆滅として7割を認めた1審判断が維持されました。

(2) 推定の覆滅について
ア 当裁判所も，特許法１０２条２項による損害額の推定（上記(1)）は，７ 割の限度で覆滅され，さらに，第２及び第３特許を一審原告及びミサワホ ームが共有していることから，同社が有する損害賠償請求権の相当額１４ ６３万７１２５円についても推定が覆滅され，この結果，一審原告の損害 額は，原判決と同様に４８６７万８３７６円であると認定する。その理由 は，次のとおりである。
イ 第２及び第３特許の技術的意義とその位置付け
第２及び第３特許の技術的意義についての検討は，原判決３９頁１８行 目から４２頁１１行目までの記載のとおりなので（ただし，原判決４２頁 同１０行目の「幅方向へ」から１１行目末尾までを「幅方向へ移動しない ようにする点，及び，台輪の接続部の嵌合部と被嵌合部が，台輪本体の長 手方向の向きを逆にしても接続するように構成されている点（効果４）であると認められる。」と改める。），これを引用する。これによると，第２特許の技術的意義は，台輪本体の延在方向に沿って＼nテーパ部を設けることによって，布基礎の凸部に干渉されることなく台輪 本体を略水平な状態で布基礎の天端面に設置することができること（効果 ２）であり，第３特許の技術的意義は，台輪の両端部に設けられた接続部 を嵌合可能な構＼成とすることにより，台輪が幅方向に移動しないようにす ることができること（効果３）と，当該接続部の嵌合部と被嵌合部が，台 輪本体の長手方向の向きを逆にしても接続するように構成されていること（効果４）であると認められる。そうすると，第２特許，第３特許は，いずれも台輪全体に関する特許という形になってはいるものの，第２特許は＼n台輪本体の側面縁部（延在方向），第３特許は台輪両端部に設けられた接 続部という，台輪のごく一部に技術的特徴が存するのにすぎないのである から，実質的には，特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合に 当たるものと解される。したがって，推定覆滅が認められるかどうかは， 特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け，当該特許発 明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮して判断すべきものである。
ウ 推定覆滅に関する判断（その１：第２及び第３特許の顧客誘引力等） 推定覆滅に関する判断の前提となる基礎的事情は，原判決４２頁１２行 目から４５頁１３行目までに記載のとおりであるから，これを引用する。 以上に基づいて，まず，第２特許の顧客誘引力等について判断するに， 第２特許の技術的特徴であるテーパ部は，本件被告カタログで挙げられた ６点の特徴の中には挙げられておらず（テーパ部に関しては，「素手で持 っても痛くありません」という，第２特許の技術的特徴とは異なる特徴と の関係で挙げられているのにすぎない。），また，一審原告のカタログ等 においても，甲２０の１，２のカタログには「両端に天端モルタルのバリ 逃げ」との説明が付された一審原告の製品の図が小さく掲載されているの みであるし，最も詳しい説明のある甲２１のパンフレットには，「バリ逃 げ」が項目として取り上げられている（第２発明の技術的特徴に関する具 体的言及も存在する。）ものの，１１点の特徴のうちの１点として位置付 けられているのにすぎず，大きな特徴という取扱いはされていない。しか も，被告第２製品におけるテーパ部は，高さ１mm，幅２mmという極めて小 さなものであるため，布基礎の凸部による干渉を避ける効果も極めて限定 されたものであり，第２特許の技術的特徴が十分に発揮されているとは到底いえないものといわざるを得ないから，仮に第２特許そのものには相応の顧客誘引力があるとしても，被告第２製品のテーパ部は，その顧客誘引＼n力を十分に発揮しているとはいい難い。このように考えると，被告第２製品における第２特許の顧客誘引力は，極めて限定されたものであるというべきである。＼n
次に，第３特許の顧客誘引力等について判断すると，この点についても， 本件被告カタログが挙げる６点の特徴には，明示的な言及はされていない （「スピード施工」との記載はあるが，「スピード施工」が可能となる理由は様々あり得るのであるから，これによって，第３特許の技術的特徴について言及されたとはいえない。また，説明写真の中には，「連結構＼造」についての言及はあるものの，連結構造そのものが第３特許の技術的特徴とはいえないことは既に指摘したとおりであるし，第３特許の技術的特徴＼nである嵌合部に関しては全く言及がない。）。また，一審原告のカタログ 等においても，甲２０の１，２のカタログには何ら言及はなく，最も詳し い説明のある甲２１のパンフレットにも，「７ 継手嵌合 キソパッキンロングを連結するための，凹凸の形状です。」という記載があるのみで，嵌合部については説明があるものの，第３特許の技術的特徴に関連する記＼n載は全くない。このように考えると，第３特許の技術的特徴は，被告第２ 製品においてはもとより，一審原告の製品においても，大きな意味がある ものとしては取り扱われていないと判断せざるを得ない。したがって，被 告第２製品における第３特許の顧客誘引力も非常に限定されたものにとど まるというべきである。
以上の点に，前述のとおり，第２特許の技術的特徴である側面縁部のテ ーパ部，及び第３特許の技術的特徴である接続部は，いずれも，台輪本体 のごく一部を占めるにすぎないこと等を総合的に考慮すると，本件におい ては，特許法１０２条２項による推定が，７割の限度で覆滅されるという べきである。 一審被告は，推定覆滅が少なくとも８割の限度で認められるべきである として種々主張するが，第２，第３特許の顧客誘引力に関していう点につ いては既に判示したとおりであって，採用することができない。また，被 告第２製品に競合品が存するとはいえないことは原判決３７頁１６行目か ら３９頁１行目までに記載されたとおりであり，被告第２製品に易切断領 域が設けられていることが推定覆滅に影響を及ぼすものではないことは原 判決３９頁２行目から１７行目までに説示されたとおりであって，これら に関する主張も採用することはできない。 他方，一審原告は，７割の推定覆滅には根拠がないとして種々主張する が，この点に関しては，既に説示したとおりであって，やはりその主張は 採用することができない。
エ 推定覆滅に関する判断（その２：ミサワホームに生じた損害）
この点に関する判断は，原判決４７頁１行目から１７行目までに記載の とおりであって，ミサワホームに生じた損害１４６３万７１２５円の限度 で，推定が覆滅されるべきであると認められる。
オ 一審原告の損害額
この点に関する判断は，原判決４７頁１８行目から２３行目までに記載 のとおりであって，一審原告の損害額は，一審被告の利益額２億１１０５ 万１６７０円に，推定が覆滅されない割合３割を乗じ，その結果からミサ ワホームに生じた損害額１４６３万７１２５円を控除した残額である４８ ６７万８３７６円であると認められる。

◆判決本文


原審はこちらです。

◆平成29(ワ)7576

　大阪地裁26部で、102条2項により１３億を越える損害賠償（代理人費用含む）が認められました。9割覆滅されています。

　特許法１０２条２項は，民法の原則の下では，特許権侵害によって特許権者 が被った損害の賠償を求めるためには，特許権者において，損害の発生及び額，こ れと特許権侵害行為との間の因果関係を主張，立証しなければならないところ，そ の立証等には困難が伴い，その結果，妥当な損害の填補がされないという不都合が 生じ得ることに照らして，侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは，そ の利益の額を特許権者の損害額と推定するとして，立証の困難性の軽減を図った規 定である。このような趣旨に鑑みると，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為 がなかったならば利益を得られたであろうという事情が存在する場合には，同項の 適用が認められると解すべきであるとともに，同項所定の侵害行為により侵害者が 受けた利益の額とは，原則として，侵害者が得た利益全額であると解するのが相当 であって，このような利益全額について同項による推定が及ぶと解される。
(ｲ) 証拠（甲１３）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，被告による本件特許権 侵害行為の期間（平成２０年〜平成２８年）において，スクリュ圧縮機に相当する 圧縮機ユニット又はスクリュ圧縮機に凝縮器を備えたものに相当するコンデンシン グユニットである原告各製品を製造し，プラント業者等に販売していたことが認め られる。 他方，証拠（乙３９，７８，８１，８２，８５，９３，９９，１１０）及び弁論 の全趣旨によれば，被告は，平成２０年〜平成２８年にかけて，油冷式スクリュ圧 縮機である被告製品２−２及び２−３が組み込まれたスクリュ式ガス圧縮システム であるNewTonシステムを使用した冷凍・冷蔵プラントである被告製プラントを販 売した一方，NewTonシステムや被告製品２−２及び２−３を，国内においては別 個独立に販売することはなかったこと（なお，国外向けには，被告のグループ会社 に単体又は単独で販売し，当該グループ会社がシステムを完成させて顧客に販売す ることはあった。）が認められる。 このように，被告は，基本的には，油冷式スクリュ圧縮機である被告製品２−２ 及び２−３が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントを販売する という形で本件特許権侵害行為を行っているから，本件特許権侵害行為における侵 害品は，上記NewTonシステムとするのが相当である。 そして，NewTonシステムと原告各製品が組み込まれたシステムとは，上記のと おり，冷凍・冷蔵プラントの需要者を需要者とする点で共通する以上，NewTonシ ステムと原告各製品の需要者も，その面では共通する部分があるといえる。 したがって，本件においては，原告に，被告による本件特許権侵害行為がなかっ たならば利益が得られたであろうという事情が存在するといえることから，特許法 １０２条２項の適用が認められる。
(ｳ) これに対し，被告は，原告各製品がスクリュ圧縮機等であるのに対し，被告 が販売するのは被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステムを使用し た被告製プラントであることを指摘して，特許法１０２条２項の適用は認められな いと主張する。 しかし，被告指摘に係る事情は，要するに特許権者である原告と侵害者である被 告との間の業務態様の相違（ひいては市場の非同一性）を指摘するものであるとこ ろ，このような事情を考慮しても，原告各製品と被告製品２−２及び２−３とは， 上記(ｱ)のような形で市場においてなお競合関係にあると見るのが相当であるから， 特許法１０２条２項の適用を否定すべき事情とはいえない。被告指摘に係る当該事 情は，同項に基づく損害額の推定を覆滅する事情として考慮すれば足りる。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
イ 本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額
(ｱ) 侵害者がその侵害の行為により受けた「利益の額」（特許法１０２条２項）は， 侵害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造販売することによりそ の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であ り，その主張立証責任は特許権者側にあると解される。 前記アのとおり，本件における侵害品は被告製品２−２及び２−３が組み込まれ たNewTonシステムであるから，本件特許権侵害行為により被告が受けた「利益の 額」は，その売上高から，被告においてNewTonシステムの製造販売に直接関連して 追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額を算定するのが相当である。 これに対し，被告は，本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であること， 原告自身が侵害品を圧縮機として特定していること，NewTonシステムから圧縮機だ けを分離可能であることなどを指摘して，本件の侵害品は，NewTonシステムではな く，圧縮機本体を中核とする被告製品２−２及び２−３であると主張する。 しかし，前記アのとおり，本件の侵害品はNewTonシステムとすることが相当であ り，このことは，本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であることなどに より左右されない。NewTonシステムから圧縮機を物理的に分離可能であるとしても，＼n前記アのとおり，被告においては基本的にこれを別個独立に販売しておらず，この 部分の譲渡による利益を直接的に観念し得ない以上，同様であり，被告製品２−２ 及び２−３がNewTonシステムの一部分であることは，損害額の推定を覆滅する事情 として考慮すれば足りる。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ｲ) NewTonシステムの販売台数
証拠（乙８５，９３，１１０）及び弁論の全趣旨によれば，被告が販売した NewTonシステムの販売台数は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜 「NewTonシステムの利益額算定表(6)」の「NewTon台数」欄に各記載のとおりであ ることが認められる。
ｂ これに対し，被告は，被告が販売したNewTonシステムのうち，本件特許権の 存続期間中に受注し，存続期間満了後に製造を終えて納入したものについては，本 件特許権の存続期間中に，存続期間満了後に行われた適法な譲渡についての申出が＼n行われたにすぎないから，本件特許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にすべ きではないと主張する。 しかし，被告は，本件特許権の存続期間中に「譲渡の申出」を行った上で受注し＼nており，この時点で顧客との間の請負契約が成立している以上，製造及び納入の完 了が本件特許権の存続期間満了後であったとしても，これによる原告の損害は，な お本件特許権の存続期間中の侵害行為である「譲渡の申出」と相当因果関係にある＼n損害というべきである。そうすると，これに係る「譲渡」による販売分も，本件特 許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にするのが相当である。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ｳ) NewTonシステム１台ごとの売上額
ａ NewTonシステムは，前記ア(ｲ)のとおり，基本的に冷凍・冷蔵プラントとは 別個独立のものとして販売されていないものの，証拠（乙３９，９２，１１０）及 び弁論の全趣旨によれば，被告は，被告製品２−２及び２−３が組み込まれた NewTonシステムの「定価」を設定し，そのNewTonシステムを使用した被告製プラ ントを販売するに当たって，当該「定価」を見積書に記載するなどして顧客に対し 見積りを示した上で，被告製プラントを販売していることが認められる。 そうすると，NewTonシステム１台ごとの売上額を算定するに当たり，当該「定 価」に依拠することには合理性がある。
他方，証拠（甲２３，乙１００，１１９）及び弁論の全趣旨によれば，被告は， NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売に当たり，「出精値引」などと して，冷凍・冷蔵プラントを構成する部品価格の合計額から値引きして販売する例＼nがあったことが認められる。もっとも，全ての取引において値引きが行われたこと を認めるに足りる事情はなく，また，プラントを構成するいずれの部品が値引き対＼n象とされたかも不明であるから，上記売上額の算定に当たり値引き分を考慮するこ とは合理的でない。 以上を踏まえると，証拠（乙３９）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシステ ム１台ごとの売上額は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜「NewTon システムの利益額算定表(4)」の「定価（単価）」欄に各記載のとおりであると認め られる。 これに対し，被告は，NewTonシステム１台ごとの売上額は，その実質的な販売 価格に相当する●（省略）●により算定すべきであると主張する。 しかし，証拠（乙３９，９２，９３）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシス テムの●（省略）●は，被告の製造部門が販売部門に販売処理手続を行う際の設定 される価格にすぎず，被告は，この●（省略）●を上回る価格を「定価」として設 定した上で，NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売していることが認 められる。すなわち，●（省略）●「定価」においてこれが反映されているものと 理解される。そうすると，顧客に対する関係では，●（省略）●は実質的な販売価 格とはいえない。 したがって，NewTonシステム１台ごとの売上額の算定に当たりその●（省略） ●を基礎とすることは合理性を欠き，相当でない。この点に関する被告の主張は採 用できない。
ｂ ５９３番代替機及び６０４８番転用機について
証拠（乙９９）及び弁論の全趣旨によれば，別紙「NewTonシステムの利益額算 定表(5)」の対象となっている５９３番代替機は，１０６番機の代替機として，顧客 に無償で譲渡されたことが認められる。そうすると，１０６番機と５９３番代替機 の販売は一連の取引によるものといえる。このような経緯を踏まえると，１０６番 機と５９３番代替機の販売については，１０６番機１台分の売上額●（省略）●円 をもって２台合計の売上額として算定するのが相当である。 また，証拠（乙９９）及び弁論の全趣旨によれば，別紙「NewTonシステムの利 益額算定表(6)」の対象となっている６０４８番転用機は，同一の顧客に対して６１ ８番機２台と共に合計３台として納品されたこと，この取引におけるNewTonシステ ムの代金は２台分の代金とされたことが認められる。このような経緯を踏まえると， ２台分の売上額である●（省略）●円（●（省略）●円×２）をもってこれら３台合 計の売上額として算定するのが相当である。 以上に反する原告の主張は採用できない。
(ｴ) NewTonシステム１台ごとの経費
ａ 前記(ｱ)のとおり，控除すべき経費は，侵害品の製造販売に直接関連して追加 的に必要となったものをいい，例えば，侵害品についての原材料費，仕入費用，運 送費等がこれに当たる。これに対し，例えば，管理部門の人件費や交通・通信費等 は，通常，侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たら ない。
ｂ 控除すべき経費
(a) 製造原価
証拠（乙３９，９３，１１０）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシステム１ 台ごとの製造原価は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜「NewTonシ ステムの利益額算定表(4)」の「製造原価（単価）」欄に各記載のとおりであること が認められる。
(b) その余の経費
被告は，上記製造原価のほかに，被告製品２−２及び２−３が組み込まれた NewTonシステムの製造工場に係る間接人件費並びに販売費及び一般管理費を控除 すべき旨を指摘する。 まず，間接人件費についてみると，間接人件費は，正に管理部門の人件費である ところ，被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステムの製品の製造 販売に直接関連して，間接人件費に相当する費用が追加的に発生したと見るべき事 情は見当たらない。そうすると，被告製品２−２及び２−３が組み込まれた NewTonシステムの製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず， 控除すべき経費に当たらない。 次に，販売費及び一般管理費についてみると，証拠（乙７５，８４，１０９）及 び弁論の全趣旨によれば，上記(a)の製造原価には，社内加工費及び艤装作業費が含 まれていることが認められるところ，これを除くと，証拠（乙７８，１０１）及び 弁論の全趣旨によっても，被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシス テムの製品の製造販売に直接関連して，販売費又は一般管理費に相当する費用が追 加的に発生したと見るべき事情は見当たらない。そうすると，被告指摘に係る販売 費及び一般管理費は，被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステム の製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず，控除すべ き経費に当たらない。 したがって，被告の上記指摘は当たらない。
(c) 被告の主張について
そもそも被告は，最小二乗法を用いて限界利益率を算定するのが管理会計学上確 立した方法であるとして，本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額を算定 するに当たっても，最小二乗法を用いるのが合理的であると主張する。 しかし，前記(ｱ)のとおり，特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受 けた利益の額として算定すべき額は，侵害者の侵害品の売上高から，侵害者におい て侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要とな った経費を控除した限界利益の額であり，被告主張に係る管理会計学上の限界利益 の額とは必ずしも一致しない。また，算定の目的を異にする以上，侵害者が受けた 「利益の額」（特許法１０２条２項）の算定に当たり，管理会計学上の限界利益の 額の算定方法である最小二乗法を用いないとしても，不合理であることにはならな い。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
・・・
ウ 推定の覆滅について
(ｱ) 基礎となる事情
ａ NewTonシステム及び被告製品２−２及び２−３等について
(a) NewTonシステムの特徴及び販売促進活動
NewTonシステムは，平成１９年にNewTon3000が商品化され，平成２０年以降， 被告製プラントに使用される形で販売されており（甲８の３，乙４５），基本的に， 冷凍・冷蔵プラントとは別個独立のものとしては販売されていない。被告製品２− ２及び２−３のみならず，被告製品２は，いずれもNewTonシステム専用の圧縮機で あり（甲３），NewTonシステムを使用した被告製プラントを購入する際には，必然 的に購入することになるところ，これらも，NewTonシステムと同様に，基本的に別 個独立のものとして販売されていない。また，NewTon3000は，ＩＰＭモーターを 搭載することなどにより，従来式に比べて２０％の省エネを実現するとされ，発売 開始当初は年間２００台，１０年後には年間８００台の販売を目標にしていた（乙 ４５，１１６）。 被告は，その後もNewTonシステムの開発を継続し，平成２４年にはチルド専用の NewTonC，フリーザー専用のNewTonF等のシリーズ展開が行われ，平成２８年ま でに累計●（省略）●台以上を販売した。さらに，被告は，平成２８年７月，省エ ネ性を保ちつつ，冷媒充填量の削減，メンテナンス性の向上及び小型・軽量化を達 成したフリーザー専用の機種として，F-300，F-600等の販売を開始した（甲８の３， 乙４５）。
NewTonシステムは，被告自ら開発したＩＰＭモーターを搭載することなどによっ て，より高度な経済性と省エネルギー性を実現する点，令和２年に全廃されるフロ ン冷媒対策として，自然冷媒であるアンモニアで二酸化炭素を冷却するという間接 冷却方式を採用するとともに，アンモニアを機械室に閉じ込める構造によりその安＼n全な利用を可能とし，さらに，漏洩センサー等を装備するなどしてアンモニアが漏＼n洩しても素早い対応が取れるようにしている点，コンパクトなユニット設計を採用 することで導入を容易としている点，遠方監視システム及び保全診断システムなど ２４時間３６５日のサポート体制を設けている点等に特徴があるとされ，これらの 点が強調された形で販売促進活動が行われていた（甲８の３，乙３８，４５）。 なお，NewTonシステムや被告製品２−２及び２−３の宣伝広告物には，本件明細 書記載の本件発明の作用効果に直接言及し，又はこれを具体的にうかがわせる記載 は見られない（甲３，８の３，乙３８，６６の１）。
(b) NewTonシステムを導入した業者によるNewTonシステムについての評価 被告は，その作成に係る「Customer’s Point of View」と題する記事において， NewTonシステムを導入した顧客の導入の動機，導入後の成果等を紹介していると ころ，これには，以下のような記載がある。
・・・
(b) 原告各製品の取扱業者による販売促進活動
・・・・
(ｲ) 検討
ａ 前記認定のとおり，被告は，基本的には，油冷式スクリュ圧縮機である被告 製品２−２及び２−３を独立して販売しておらず，また，これらを組み込んだ NewTonシステムについても同様であり，被告製品２−２及び２−３を組み込んだ NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売している。他方，原告は，スク リュ圧縮機又はこれに凝縮器を付加した原告各製品を販売しているにとどまり，プ ラントという単位でみると，「セットメーカ」などといわれる別の業者が需要者に 対して提案するパッケージに組み込まれて販売されるという関係にある。このよう に両者の業務形態が大幅に異なることは，本件の侵害品であるNewTonシステムへ の需要と原告各製品への需要とが質的に異なる面があることをうかがわせる。この ため，仮に被告製品２−２ないし２−３を組み込んだNewTonシステムが販売され なかったとしても，原告各製品のいずれかが被告製品２−２又は２−３に直接代替 されることは考え難い。他方，そのような場合に，被告製品２−２及び２−３の譲 渡数量に対応する需要の全部又は一部が原告各製品の組み込まれたシステムを使用 したプラントに向かうことはあり得ることから，その場合は，結果的に，上記需要 が原告各製品に向かったことになる。もっとも，原告は，プラントを構成する圧縮＼n機を販売するにとどまり，プラント全体の構成及び価格の決定や需要者に対する販＼n売促進活動において及ぼし得る影響力には限りがあると思われる。 以下では，このような観点も踏まえて，推定覆滅の有無及び程度を検討する。
ｂ 被告製品２−２及び２−３は，本件発明の技術的範囲に属するものである以 上，基本的には本件発明の作用効果を奏すると考えられるところ，被告製品２−２ 及び２−３において，本件発明の作用効果を奏していないという事情はうかがわれ ない。この点，被告は，被告製品２−２及び２−３が本件発明の作用効果を奏する ものではない旨主張するが，採用できない。 もっとも，本件発明の作用効果は，スラスト軸受の負荷容量を大きくすること， バランスピストンの受圧面積を大きくすること，逆スラスト荷重状態の発生をなく すことなど，単純かつコンパクトな構造で，振動，騒音を低減させることができる＼nというものであり，技術的にはさておき，本件発明の実施品ないしこれを組み込ん だシステムの経済的価値に強いインパクトを及ぼすような性質のものとは必ずしも いえない。このことは，被告製品２−２及び２−３につき，被告がその販売促進活 動において本件発明の作用効果に直接的に言及していないこと，NewTonシステム に対する外部的な評価においても，本件発明の作用効果に直接的に関わるものは見 当たらず，これを示唆するものもないこと，特許権者である原告自身も，スクリュ 圧縮機等である原告各製品において本件発明を実施していないことによっても裏付 けられる。そうすると，本件発明の作用効果それ自体には，それほど強い顧客吸引 力はないと見るのが相当である。
また，弁論の全趣旨によれば，NewTonシステムは被告製プラントの顧客吸引力 の中核を成す部分であり，被告製品２−２及び２−３は，NewTonシステムを稼働 させるために不可欠な部品であることが認められる。そこで，NewTonシステムの 顧客吸引力を検討すると，被告は，NewTonシステムの販売促進活動において，省 エネ，安全性，サポート体制等を特徴とするものであるとの点を強調している。し かも，被告が強調するNewTonシステムのこれらの特徴は，表彰の受賞理由とされ，＼nまた，その導入の動機となり，現にその実績も上がっているとされるなど，第三者 からも積極的に評価されていることがうかがわれる（なお，原告は，省エネや安全 性が本件発明の作用効果であるとも主張するけれども，NewTonシステムにおける 省エネや安全性はＩＰＭモーターや間接冷却方式を採用するなどしたことによるも のであり，本件発明の作用効果とは無関係と見られることから，この点に関する原 告の主張は採用できない。）。
ｃ 被告製品２−２及び２−３の製造原価がNewTonシステムの製造原価に占め る割合は，被告製品２−２及び２−３の技術的・商業的価値を直接的に反映したも のではないが，これを推し測る一事情とはなるところ，被告製品２−２及び２−３ がNewTonシステムを可動させるために不可欠な部分であるといっても，NewTonシ ステムの製造原価における被告製品２−２又は２−３の製造原価の割合は，●（省 略）●にとどまる。
ｄ NewTonシステムを使用した被告製プラントとそれ以外の同様のプラントの 販売実績は，アンモニア／二酸化炭素冷媒・冷凍設備の冷凍機用途の油冷式スクリ ュ圧縮機市場が事実上被告と原告の二社寡占状態であることに鑑みると，原告及び 被告の各製造に係る圧縮機の納入実績におおむね対応するものと推察されることか ら，NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売実績の方が右肩上がりであ る●（省略）●。また，被告製プラントで使用されるNewTonシステムに組み込ま れる圧縮機として被告の製造に係るもの以外のもの（おのずと，原告の製造に係る 製品がその候補となる。）が組み込まれるという事態は考え難い。そうすると，被 告が非侵害品を販売していたり，販売することが容易であったりすれば，仮に被告 製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステムが販売されなかったとして も，需要の多くは被告の製造に係る非侵害品等を組み込んだNewTonシステムを使 用したプラントに向かったであろうと考えるのが合理的である。 そして，被告は，被告製品２−２及び２−３以外にも，本件発明を侵害しない NewTonシステム専用品として，被告製品２−１を製造しており，これによって被 告製品２−２及び２−３に代替することが考えられる。なお，原告は，被告製品２ −１が組み込まれたNewTonシステムの販売実績が少なかったことを指摘するけれ ども，現に納入実績がある以上，需要者の需要を満たすものである限り，被告製品 ２−１による代替に需要が向かう可能性を否定することはできない。＼nまた，被告は，本件特許権侵害行為当時，被告製品２以外にはNewTonシステム 専用の油冷式スクリュ圧縮機を製造していなかったものの，弁論の全趣旨によれば， NewTonシステムにおいて，本件特許権の侵害を回避するために，例えば油ポンプ を加えて加圧流路を設けることについての物理的な制約はさほどなく，また，コス ト的にも問題とすべき程度に至るとは見られない。そうすると，被告製プラントを 欲する需要者の要望に対し，既存機種をベースとしたカスタマイズ等の形で対応し， 本件特許権侵害を回避することは比較的容易であったとうかがわれる。実際には， 本件特許権の非侵害品であるNewTonシステム専用の圧縮機としては被告製品２− １しかなく，また，上記カスタマイズといった対応も取られなかったとはいえ，推 定を覆滅すべき事情としては，この点も考慮するのが合理的である。この点につき， 原告は，競合品として考慮できるのは現実に市場に存在した製品に限られると主張 するが，上記のとおり，これを採用することはできない。
ｅ 被告は，被告のNewTon事業の限界利益率が，原告の圧縮機事業の限界利益 率を上回ることを前提に，特許法１０２条２項により算定された利益の額が，特許 権者である原告がその実施能力に基づき得られたであろう利益の額を上回る場合は，＼nその限度で覆滅されると主張する。 しかし，仮に被告のNewTon事業の限界利益率が原告の圧縮機事業の限界利益率 を上回るとしても，それをもって原告の圧縮機事業の実施能力が被告のNewTon事 業の実施能力に劣ることを意味するものではないから，被告の上記主張は，その前＼n提を欠く。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
ｆ 以上の事情を総合的に考慮すると，本件においては，被告製品２−２及び２ −３が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントの販売がなかった 場合に，これに対応する需要の全てが原告各製品やこれを組み込んだスクリュ圧縮 機，更にはこれを使用したプラントに向かったであろうと見ることに合理性はなく， むしろ，そのような需要はごく限られると考えられる。そうすると，本件では，９ 割の限度で，特許法１０２条２項による推定を覆滅するのが相当である。 この点に関する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。
エ 以上によれば，原告の逸失利益の額は，別紙「損害額算定表（裁判所認定）」＼nの(3)欄のとおり，合計１２億５４２８万１９００円であると認められる。

◆判決本文

　実施していない共有者が存在する場合、１０２条２項に基づく損害額の推定は，不実施に係る他の共有者の持分割合による同条３項に基づく実施料相当額の限度で一部覆滅されると判断されました。

　１審原告は，特許法１０２条２項に基づく推定額から共有に係る特許権者である 訴外会社に生じた損害額を控除することはできない旨を，１審被告らは，侵害者の 得た利益の額を共有者の持分権の割合によって按分した額を当該共有者の受けた損 害額と推定すべき旨を，それぞれ主張する。 民法の原則の下では，特許権侵害による特許権者の損害の賠償を求めるためには， 特許権者において損害の発生及び額等につき主張立証しなければならないところ， 前記のとおり，特許法１０２条２項は，損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設 けられたものであり，加害行為がなかった場合に想定される利益状態と加害行為に よって現実に発生した不利益状態とを金銭的に評価した場合の差額を「損害」とし て把握し，その填補賠償を目的とするという点で，民法上の不法行為による損害賠 償制度の枠内にあるものであることに違いはない。特許権の共有者は，それぞれ， 原則として他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができるも のの（特許法７３条２項），その価値の全てを独占するものではないことに鑑みる と，特許法１０２条２項に基づく損害額の推定を受けるに当たり，共有者は，原則 としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定されると解するのが相当であ り，共有者各自の逸失利益額と相関関係にない持分権の割合を基準とすることは合 理的でない。なお，本件では，引用に係る原判決指摘のとおり，原告製品は本件発 明の実施品と認めるに足りる証拠はないものの，原告製品と被告製品とは市場にお いて競合関係にあるものといえる。このため，前記のとおり特許法１０２条２項の 適用が認められることから，本件においても上記と同様に解するのが相当である。 もっとも，特許発明の実施品（又は侵害品と競合する特許権者の製品）の販売利 益の減少等による特許権者の逸失利益と，侵害者から得べかりし実施料の喪失によ る逸失利益とは，類型的にその性質を異にするものである。また，共有者の一部が 当該特許発明を実施しなかったとしても（又は侵害品と競合する製品の製造等を行 っていなかったとしても），共有に係る特許権の侵害による侵害者の利益は，特許 権の共有者の一方の持分権の侵害のみならず他方の持分権の侵害にもよるものであ る以上，実施料相当額の逸失利益を観念することは可能であり，特許法１０２条３＼n項もこのことを前提とするものと理解される。そうである以上，同条２項による損 害額の推定に基づき侵害者に対し特許権の共有者の一部が損害賠償請求権を行使す るに当たっては，同条２項に基づく損害額の推定は，不実施に係る他の共有者の持 分割合による同条３項に基づく実施料相当額の限度で一部覆滅されるとするのが合 理的である。
また，１審原告は，本件における特別の事情として，訴外会社の１審被告らに対 する損害賠償請求権が１審原告に債権譲渡されていることを指摘する。 しかし，当該請求権は本件における１審原告固有の損害賠償請求権とその発生原 因を異にし，訴外会社の１審被告らに対する債権譲渡の結果，１審原告の下に両立 していると考えられること，１審原告が，債権譲渡を受けた損害賠償請求権を行使 しないで，固有の損害賠償請求権のみの行使を主張する旨明言していることなどに 鑑みると，本件においては，結果として同一人に帰属しているからといって，結論 を異にすべき事情ということはできない。 その他１審原告ないし１審被告らがるる指摘する事情を考慮しても，この点につ いてのそれぞれの主張はいずれも採用できない。
ウ 推定覆滅事由の存否（争点９）について
(ア) インターネット上のサイトに見られる原告製品及び被告製品に関する宣伝 文句に鑑みると，引用に係る原判決の認定のとおり，原告製品及び被告製品は，い ずれも脚口部分が前方に突出するように構成され，脚口部分及びお尻の部分がずり＼n上がらないという特徴を有する点で共通すると認められるところ，これらは，本件 発明の作用効果に係るものということができる。また，原告製品及び被告製品は， いずれも，これらの機能に関係する形状を除き，そのデザイン面で特徴的というべ＼nき形状ないし装飾は存在しない。ただし，原告製品にはハイウエストタイプの製品 及びテンセル素材の製品が存在しないのに対し，被告製品には存在するところ，丈 のタイプ及び素材は，いずれも下肢用衣料にとって重要な要素である着心地に直接 関わる要素であり，ハイウエストタイプやテンセル素材を好む需要者も一定程度存 在することは容易に推察されること，他方で，被告製品の販売実績に占める割合等 から，この点が需要者の購買に及ぼす影響は，限定的ながらも存在すると考えるの が相当である。
(イ) 価格については，一般に，同種かつ同程度の機能等の製品相互間では，製＼n造者・販売者のブランド力等様々な要素が需要者の購買行動に影響するものの，価 格の顧客誘引力も大きな影響力を持つといえること，その影響力の程度は，製造者 等のブランド力等の影響をも受けつつ，製品相互間の機能面等での差異の程度に応＼nじて相対的に変化することは，経験則上明らかである。その意味で，市場において 競合関係にあり，その機能面でも同種かつ同等ないし類似する関係にあると見られ＼nる製品における価格帯の相違は，推定覆滅事由として考慮されることがあり得ると いうべきである。もっとも，本件においては，原告製品と被告製品との価格差をも って，顧客誘引力の点で大きな影響を及ぼすものとまでは認められない。
(ウ) 販売形態の相違について，１審被告らは，何らかの理由で店頭での商品購 入のみを行い，インターネット販売を利用しない需要者の存在を主張する。 しかし，これを具体的に裏付けるに足りる的確な証拠はないし，現在のインター ネット利用可能な端末それ自体やインターネット上での日用品取引の普及状況等に＼n鑑みると，特許法１０２条２項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事由とはいえな い。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成26(ワ)7604

　本件再訂正発明の実施品ではない原告各製品に向かう部分はごく限られるとして、特102条2項による推定の覆滅が、認められました。

　本件再訂正発明の技術的意義は，LED基板のサイズを同一にして，部品点数 及び製造コストを削減できるとともに，LED基板の大きさを可及的に小さくして， 汎用性を向上させることができる点にある。このような技術的意義は，光照射装置 としての性能の向上に必ずしも直結するものではないといえるものの，ライン状の＼n光を照射する光照射装置の製造者にとっては，これにより製品の販売価格をより廉 価とし得ることで競合品との価格競争力を高め得ることその他のメリットを期待し 得る。他方，そのような製品の使用者（需要者）にとっては，販売価格のより廉価 な製品を購入し得るというメリットはあるものの，それ以外には，メリットがある としても乏しいものと思われる。このため，本件再訂正発明の実施により他の競合 品の価格より競争力がある程度に廉価な製品を製造，販売しているのでなければ， 本件再訂正発明の実施による顧客吸引力は乏しいと評価すべきことになる。 しかるに，証拠（乙３７）及び弁論の全趣旨によれば，原告各製品及び被告各製 品を含むライン状の光を照射する光照射装置（別紙競合品（被告主張）一覧表記載＼nの各製品）の市場における実勢価格は，おおむね同程度であり，また，当該市場に おいて原告及び被告の各シェアは，いずれもトップにはないと認められる。被告各 製品のカタログ（甲３）及びウェブページ（甲４，１３）においても，本件再訂正 発明の実施により，光照射装置としての性能が向上していること，部品点数及び製＼n造コストの削減を図ることができていること又はこれを前提として他社製品より廉 価で販売可能であることなどをうかがわせる宣伝文句は見られず，他方で，「業界最＼n高クラスの光量を実現」，「驚異の明るさを実現」と，被告各製品の機能を宣伝文句＼nとしており，被告各製品に対する需要は，販売価格というよりもむしろ光量の大き さといった機能によって喚起されたことがうかがわれる。＼nしかも，上記のような市場の状況にあるにもかかわらず，前記認定のとおり，原 告は，本件再訂正発明を実施しているとは認められない。 そうすると，本件再訂正発明は，その実施により光照射装置の性能を必ずしも向＼n上するというものではなく，また，販売価格の面でも，実施によるコスト削減に伴 い他社製品との価格競争上同程度の地位に立つことを可能にすることはあり得ると＼nしても，価格競争上他社より優位に立ち得る程度のメリットをもたらすものとまで はいえないと見られる。これを需要者の側から見ると，本件再訂正発明の実施品で あることは，そのこと自体により直ちに需要者の購買意欲を高めるものとはいえな いことになる。すなわち，本件再訂正発明は，その性質上，顧客吸引力は必ずしも 高くないものと評価すべきである。
(ｲ) もっとも，被告が約５年間にわたって本件再訂正発明を実施していたことに 鑑みると，本件再訂正発明を実施することに経済的な意義がないとは考え難く，少 なくとも，被告各製品の販売価格が，ライン状の光を照射する光照射装置の市場に おいて，他社製品に後れを取ることがない程度となることに本件再訂正発明の作用 効果が影響していると考えることには合理性がある。
(ｳ) 証拠（甲３，４，１３，乙３７）によれば，原告各製品及び被告各製品を含 むライン状の光を照射する光照射装置の製品としての特徴は，別紙競合品（被告主 張）一覧表記載のとおりと認められる。本件においては，原告各製品と被告各製品＼nとが市場において競合関係に立つ製品であることが前提となるところ，これを踏ま えて上記製品のうち被告各製品及び原告各製品以外のものを見ると，いずれも原告 各製品及び被告各製品と用途例が共通しており（同一覧表の「用途欄」において，＼n具体的な用途が「不明」とされているものも，少なくとも原告各製品及び被告各製 品と同様の用途に用い得るとうかがわれる。），長さ寸法及び発光色も対応してい る。前記認定のとおり，これらの製品の価格帯もおおむね同程度である。他方，こ れらの製品の冷却方式は様々であるものの，被告各製品はいずれも自然空冷である 一方，原告各製品には自然空冷だけでなくファン空冷のものもあることに照らせば， その違いは競合関係を否定する事情とまではいえない。また，前記のとおり，本件 再訂正発明の実施によって光照射装置としての性能が向上するとはいえない。色及＼nびサイズ展開の点も，機能面で大きな差異を生じるのでなければ，需要者にとって＼nは必要とする特定の色及びサイズに対応した製品であれば足り，製品ラインナップ として多色展開していることや，希望サイズに対応するためにLED基板を複数とす るか１枚の基板で対応するかといったことは，需要者にとっては必ずしも重要でな いと思われる。 これらの事情に鑑みると，これらの製品は，原告製品及び被告各製品と市場にお いて競合関係に立つ製品であると認められる。 そうすると，原告各製品及び被告各製品の競合品としては，ライン状の光を照射 する光照射装置を想定するのが相当であり，多色展開していて，複数のLED基板を ライン方向に直列させることで多数のサイズ展開をしているライン状の光を照射す る光照射装置に限られないというべきである。
(ｴ) 以上の事情を総合的に考慮すると，本件においては，被告各製品の販売がな かった場合に，これに対応する需要が全て原告各製品に向かったであろうと見るこ とに合理性はなく，むしろ，本件再訂正発明の実施品ではない原告各製品に向かう 部分はごく限られると考える。そうすると，本件では，●（省略）●の限度で特許 法１０２条２項による推定が覆滅されると認めるのが相当である。 これに対し，原告は，本件再訂正発明の顧客吸引力は大きいと主張するとともに， 競合品は，多色展開していて，複数のLED基板をライン方向に直列させることで多 数のサイズ展開をしているライン光照射装置に限られるなどと主張する。しかし， 上記のとおり，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｵ) そうすると，被告が本件特許権侵害行為によって得た利益の額は，別紙「損 害額算定表」の(3)欄のとおりであり，９３７万０４４７円であると認められる。 これに反する原告及び被告の各主張はいずれも採用できない
・・・
(ｶ) 共有者の存在について
ａ 前記のとおり，本件特許権は，被告による特許権侵害行為の継続した期間の うち，その始期である平成２４年７月から平成２６年１１月２１日までの間，原告 と三菱化学との共有に係るものであった。 特許権の共有者は，それぞれ，原則として他の共有者の同意を得ないでその特許 発明の実施をすることができるが（特許法７３条２項），その価値の全てを独占す るものではないことに鑑みると，同法１０２条２項に基づく損害額の推定を受ける に当たり，共有者は，原則としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定さ れると解するのが相当であり，共有者各自の逸失利益額と相関関係にない持分権の 割合を基準とすることは合理的でない。 もっとも，特許発明の実施品又は侵害品と競合する特許権者の製品に係る販売利 益の減少等による特許権者の逸失利益と，侵害者から得べかりし実施料の喪失によ る逸失利益とは，類型的にその性質を異にするものである。また，共有者の一部が 当該特許発明を実施したり，侵害品と競合する製品の製造等を行ったりしていなか ったとしても，共有に係る特許権の侵害による侵害者の利益は，特許権の共有者の 一方の持分権の侵害のみならず他方の持分権の侵害にもよるものである以上，実施 料相当額の逸失利益を観念することは可能であり，同法１０２条３項もこのことを＼n前提とするものと理解される。そうである以上，同条２項による損害額の推定に基 づき侵害者に対し特許権の共有者の一部が損害賠償請求権を行使するに当たっては， 同条２項に基づく損害額の推定は，不実施に係る他の共有者の持分割合による同条 ３項に基づく特許発明の実施に対し受けるべき金銭相当額の限度で一部覆滅される とするのが合理的である。 これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。
ｂ なお，原告は，三菱化学から，その共有に係る特許権に基づく被告に対する 損害賠償請求権を譲渡されたと主張する。しかし，証拠（甲１６）及び弁論の全趣 旨を総合しても，そのような事実を認めるに足りる証拠はない。この点に関する原 告の主張は採用できない。 そこで，三菱化学の賠償請求し得る損害額を特許法１０２条３項に基づき算 定する必要があるところ，同項による損害額は，原則として，侵害品の売上高を基 準とし，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。実施に対 し受けるべき料率を定めるに当たっては，当該特許発明の実際の実施許諾契約にお ける実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮 に入れつつ，当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他の ものによる代替可能性，当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益へ＼nの貢献や侵害の態様，特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟 に現れた諸事情を総合的に考慮して，合理的な料率を定めるべきである。 まず，料率について，「実施料率〔第５版〕」（甲１７）によれば，「民生用電 気機械・電球・照明器具」（イニシャル無）の技術分野における平成４年度〜平成 １０年度の実施料率の平均値は４．６％であり，昭和６３年度〜平成３年度に比較 してほぼ横ばいとなっている。また，平成４年度〜平成１０年度の実施料率の最頻 値及び中央値はいずれも４％である。なお，上記技術分野は，民生用電気機械器具 製造技術及び電球・電気照明器具製造技術であり，具体的には，電球，蛍光灯，ネ オンランプ等の電球ないし電気照明器具のほか，電気アイロン，暖房用電熱器，扇 風機，電気洗濯機，電気冷蔵庫等を含む。 次に，本件再訂正発明の価値及び他のものによる代替可能性については，推定覆＼n滅に関する前記事情に鑑みると，価値的には必ずしも高いとはいえず，また，競合 品による代替の余地は大きく，売上げに対する貢献の程度も同様である。 さらに，証拠（乙２７）及び弁論の全趣旨によれば，原告と被告は，長年にわた って競業関係にあることが認められる。 これらの各事情を斟酌すると，本件において，本件特許権の実施に対し受けるべ き料率は，●（省略）●とするのが相当である。これに反する原告及び被告の主張 は，いずれも採用できない。 他方，本件特許権が共有されていた期間（本件期間１及び本件期間２）における 被告製品１〜６の売上高が●（省略）●円（本件期間１：●（省略）●円，本件期 間２：●（省略）●円）であることは，当事者間に争いがない
ｄ なお，被告は，被告製品１〜６の売上高を基礎として実施に対し受けるべき 料率を算定することが不合理であると主張する。しかし，前記のとおり，被告製品 １〜６が本件再訂正発明の作用効果を全く奏していないとはいえないし，その程度 が乏しいとしても，その点は実施に対し受けるべき料率の算定に当たって斟酌すれ ば足りるのであって，被告製品１〜６の売上高を基礎として実施に対し受けるべき 料率を算定することが不合理であるとまではいえない。したがって，この点に関す る被告の主張は採用できない。
ｅ 以上より，三菱化学に生じた損害の額は，別紙「損害額算定表」の(4)欄のと おり，合計２６万６３７９円であると認められる。

◆判決本文

　漏れていたので、アップします。国際裁判管轄、差止請求等に係る訴えの利益、技術的範囲の属否、間接侵害、無効理由など、争点は満載なので、判決文が200頁以上あります。認められた損害額も40億円を超えています。

　(1) 特許法１０２条２項の適用の有無（争点１１−１） 原告は，被告らが特許権侵害行為により利益を受けているとして，特許法 １０２条２項の適用があると主張するのに対し，被告らは，原告が本件発明 １を実施していないこと，また，本件発明１は被告製品の販売に何ら寄与し ていないことから，被告製品の販売と原告の損害との間には因果関係がなく， 特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が存在しないから，特許法１０２条２項の適用がないと 主張する。
そこで検討するに，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかった ならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には，特許法１０ ２条２項の適用が認められると解すべきであり，特許法１０２条２項の適用 に当たり，特許権者において，当該特許発明を実施していることを要件とす るものではないというべきである（知財高裁平成２４年（ネ）第１００１５ 号同平成２５年２月１日判決参照）。 そうすると，原告が本件発明１を実施していないことは，特許法１０２条 ２項の適用を妨げる事情とはいえない。また，原告は，被告製品と同様にＬ ＴＯ−７規格に準拠する原告製品を販売しており（弁論の全趣旨），原告製 品と被告製品の市場が共通していることからすれば，特許権者である原告に， 侵害者である被告らによる特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が認められるから，原告の損害額の算定につき，特許法 １０２条２項の適用が排除される理由はないというべきである。被告らが主 張する，被告製品の販売における本件特許１の寄与の程度については，推定 覆滅の一事情として考慮すべきである（後記(4)参照）。 以上のとおり，被告らの主張は採用することができず，原告の損害額の算 定については，特許法１０２条２項の適用による推定が及ぶ。
(2) 輸出を伴う取引形態における利益の範囲（争点１１−２）
被告ＯＥＭ製品の取引形態のうち，取引形態２（被告ＯＥＭ製品の製造業 者である被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出し，海外において被告 ＳＳＭＭ自身の在庫として保有しているものを，被告ソニー又は被告ＳＳＭ＼nＳを介して海外の顧客に販売する取引形態）によって被告らが得た利益につ いて，特許法１０２条２項の推定が及ぶか否かについて検討する。この点， 被告らは，取引形態２によって得られた利益は，全て海外での販売行為によ り発生したものであるから，属地主義の原則から，これには上記推定が及ば ないと主張する。
弁論の全趣旨（被告準備書面(7)）によれば，被告ＯＥＭ製品の取引形態 ２は，具体的には，(1)平成２７年１２月から平成２９年３月までは，被告Ｓ ＳＭＭが，被告ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に，被告 ソニーに対して販売し，さらに，被告ソ＼ニーが，これを顧客に対して販売し ており，(2)平成２９年４月から同年９月までは，被告ＳＳＭＭが，被告ＯＥ Ｍ製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に，被告ＳＳＭＳに対して販 売し，さらに，被告ＳＳＭＳが，これを被告ソニーに対して販売し，その後，＼n被告ソニーが，これを顧客に対して販売しており，(3)平成２９年１０月以降 は，被告ＳＳＭＭが，被告ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出した 後に，被告ＳＳＭＳに対して販売し，さらに，被告ＳＳＭＳが，これを顧客 に対して販売したことが認められる。 上記事実に照らせば，被告ＯＥＭ製品の取引形態２における販売行為は， 形式的には全て被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出した後に行われ ているものである。しかしながら，被告ＯＥＭ製品は，その性質上，被告ら （本件期間(1)においては被告ソニー及び被告ＳＳＭＭ）が，本件ＯＥＭ供給＼n先（ＨＰＥ及びQuantum）の発注を受けて製造し，本件ＯＥＭ供給先に対し てのみ販売することが予定されていたものであるから，被告ＳＳＭＭが被告＼nＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出し，被告ソニーや被告ＳＳＭＳ＼nに販売し，さらに被告ソニーや被告ＳＳＭＳがこれを顧客（本件ＯＥＭ供給＼n先）に販売するという一連の行為が行われた際には，その前提として，当然， 当該製品の内容，数量等について，被告らと本件ＯＥＭ供給先との密接な意 思疎通があり，それに基づいて上記の被告ＳＳＭＭによる日本国内での製造 と輸出やその後における被告らによる販売が行われたことを優に推認するこ とができる。そうであれば，上記一連の行為の一部が形式的には被告ＯＥＭ 製品の輸出後に行われたとしても，上記一連の行為の意思決定は実質的には 被告ＯＥＭ製品が製造される時点で既に日本国内で行われていたと評価する ことができる。被告らは，被告ＳＳＭＭが本件ＯＥＭ供給先から提供を受け たフォーキャストと，実際の被告ＯＥＭ製品の受注は必ずしも一致しないこ とから，被告ＳＳＭＭの製造・輸出と，その後の販売行為は独立した別々の 行為である旨主張するが，被告ＳＳＭＭは本件ＯＥＭ供給先から提供される フォーキャストで示された予想される発注量に基づいて被告ＯＥＭ製品を製＼n造し，被告らはこれを販売していたものであるから，月々のフォーキャスト と受注が必ずしも一致しないことをもって，被告らの行為ないしその意思決 定の一連性が否定されるものではない。また，被告らは，本件ＯＥＭ供給先 からの被告ＯＥＭ製品の受注，被告ＯＥＭ製品の海外倉庫からの出庫（海外 倉庫の管理を含む）及びＯＥＭ顧客への発送，並びにＯＥＭ顧客に対する請 求を，各国に本拠地を有する各現地協力会社に委託しており，これらの業務 は全て，日本国内ではなく海外において行われたものであるとも主張するが， 単に事実行為の一部を海外の協力会社に委託していたと主張するにすぎない ものであって，上記一連の行為の意思決定が実質的に日本国内で行われてい たと評価することができるという上記結論を何ら左右するものではない。 加えて，少なくとも，本件特許権１の侵害行為である被告ＯＥＭ製品の国 内での製造及び輸出が被告らによる共同不法行為であると認められる（前記 ７参照）以上，被告らによる販売行為が，全て被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製 品を海外に輸出した後に行われたものであるとしても，被告らの販売行為に よる利益は，被告らによる国内における上記共同不法行為（被告ＯＥＭ製品 の国内での製造及び輸出）と相当因果関係のある利益（原告にとっての損害） ということができ，侵害行為により受けた利益といえる。 したがって，取引形態２によって被告らが得た利益についても，特許法１ ０２条２項の推定が及ぶと解すべきであり，このように解しても，我が国の 特許権の効力を我が国の領域外において認めるものではないから，属地主義 の原則とは整合するというべきである。これに反する被告らの主張は採用で きない。
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(4) 推定覆滅事由の存否及びその割合（争点１１−４）
ア 被告製品が本件発明１の作用効果を奏していないとの主張について 被告らは，被告製品においては，硬度の高い磁性層表面を形成している＼nことにより，裏写りを十分に抑制することができていること，また，本件＼n発明１の構成要件１Ｃを充足する製品としない製品の保存試験（乙２０４，＼n２０６）の結果などから，被告製品が本件発明１の作用効果を奏していな いと主張する。 しかしながら，前記５(4)，(5)説示のとおり，本件明細書１・表１の記＼n載からは，磁性層表面及びバックコート層表＼面の１０μｍピッチにおける スペクトル密度，磁性層の中心面平均表面粗さ，六方晶フェライト粉末の＼n平均板径のそれぞれが本件発明１−１に規定された範囲内である実施例は， 比較例よりも保存前後のＳＮＲの変化が小さいことを読み取ることができ， そこから，本件発明１により発明の課題を解決することができるものと理 解できるから，そうである以上，本件発明１の技術的範囲に属する被告製 品は本件発明１の作用効果を奏していると認められ，これを覆すに足りる 証拠はない。 これに対し，被告らは，被告製品が本件明細書１の実施例に記載されて いる磁気テープとは材質・組成等が異なるものであり，構成要件を充足す＼nるからといって当然に明細書に記載されている発明の効果を奏すると認め られるものではないと主張するが，本件明細書１の実施例に記載されてい る磁気テープと被告製品とは材質・組成等が異なるとしても，そのことに よって被告製品が本件発明１の発明の効果を奏していないものと認めるに 足りる証拠はない。被告らはその他るる主張するが，いずれも上記結論を 左右しない（なお，原告の製品が本件発明１の実施品でないとする主張に ついては，その主張の根拠である測定結果（乙１１６，１１７）が前記４ (2)イ(ｱ)の説示に照らして信用できないから，採用できない。）。
なお，被告らが主張する，被告製品が硬度の高い磁性層表面を形成して＼nいる点について検討するに，確かに，証拠（乙１９７ないし１９９）によ れば，磁性層表面が硬いほど裏写りが生じにくいことが認められ，また，＼n本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないように調整した被告製品において，＼n高温保存の前後でエラーレートに有意な変化は生じなかったこと（乙２０ ４）からすれば，本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないように調整した＼n被告製品においては，硬度の高い磁性層表面を形成していること（原告は＼n特に争っていない）によって，高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑えら れているものと認められる。 （なお，原告は，甲９６の実験を根拠に，磁性層の硬度を高めたとして も裏写りは防止できないと主張するが，同実験においては，磁気テープの 硬度の指標として引張り強度が用いられているところ，裏写りによる磁気 テープの電磁変換特性の悪化を防止するための磁性層の硬度の指標として は，押込み強度が用いられるべきである（乙１９７・段落【００２４】， 【００２６】，乙２０５）から，同実験によっても，磁性層の硬度（押込 み強度）を高めた場合に裏写りが防止できないものと認めることはできな い。また，原告は，エラーレートの検証がなぜ本件発明１の作用効果の検 証につながるのか説明がないなどと主張するが，磁気テープにおいて電磁 変換特性が悪化した場合，エラーレートが上昇すること（乙２０４）から すれば，エラーレートの変化を検証することで電磁変換特性の変化も検証 できるものと考えられる。）。 しかしながら，一方，証拠（乙２０６）によれば，本件発明１の構成要＼n件１Ｃを充足する被告製品においても，高温保存の前後でエラーレートに 有意な変化は生じず，高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑制されている ものと認められるが，上記のとおり，本件発明１の技術的範囲に属する被 告製品は本件発明１の作用効果を奏していると認められるところ，被告製 品において，硬度の高い磁性層表面を形成していることにより，本件発明＼n１の作用効果を超えて，独自の作用効果を奏していることを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件発明１の作用効果が被告製品の購入動機となっていないとの主張に ついて
被告らは，被告製品の顧客は，本件発明１の作用効果に着目して被告製 品を選択しているわけではなく，本件発明１の作用効果が被告製品の購入 動機となっていないと主張する。 そこで検討するに，特許法１０２条２項の趣旨からすれば，同条項の推 定を覆滅させる事由として認められるためには，特許権侵害がなかったと しても，被告製品の販売等による利益（の一部）は原告に向かわなかった であろう事由の存在が必要である。したがって，被告製品の顧客の購入動 機が単に本件発明１の作用効果に着目していなかったというのでは足りず （ゆえに，被告製品のパンフレットに本件発明１の作用効果がセールスポ イントとして記載されていないのみでは推定覆滅事由足りえない。），被 告製品の顧客の購入動機が，被告製品の独自の技術や性能に着目したもの＼nであったことを具体的に主張立証する必要がある。 そして，被告らは，被告製品の顧客の主要な購入動機として，被告製品 が大記録容量及び高速データ転送速度を実現した製品である点，記録媒体 としての磁気テープの利点（保存時に通電が不要である点等），単一ドラ イブを用いて時期テープカートリッジへのデータ記録を行った場合におけ る，記録容量，転送レート及び記録速度の安定性（原告製品と比較してよ り優れた性能を有すること）を挙げるが，これらの点が被告製品独自のも＼nのであることや，仮に独自のものであったとしても，それが原告製品と比 較して異なる程度，及び，これらの点が被告製品の顧客の主要な購入動機 となっていたことを認めるに足りる証拠はないから，仮に本件特許権１の 侵害がなかったとしても，これらの点のために，被告製品の販売等による 利益（の一部）は原告に向かわなかったであろうと認めるには足りない。 なお，前記アのとおり，本件発明１の技術的範囲に属する被告製品は本 件発明１の作用効果を奏していると認められるところ，被告製品において， 硬度の高い磁性層表面を形成していることにより，本件発明１の作用効果＼nを超えて，独自の作用効果を奏していることを認めるに足りる証拠はない し，仮に，被告製品において，磁性層の素材の硬度を高めることにより本 件発明１と同様な独自の作用効果を一部奏しているとしても，そのような 被告製品独自の作用効果がどの程度生じているのかは不明である上，その 点が被告製品独自の購入動機となっていたとも認められない（被告自身が 本件発明１の作用効果は購入動機となっていない旨主張している。また， 被告製品の広告（甲９７）では，データの長期保存について記載されてい るところ，本件発明１の作用効果である長期保存後の裏写りの防止は，デ ータの長期保存に資するものであるから，被告製品が本件発明１の作用効 果を有していることは，間接的には購入の動機の一因になっているものと 考えられるが，上記のとおり，そのような作用効果ひいては購入の動機が 被告製品独自の構成によって生じたり，高められたりしたものと認めるこ＼nとはできない。）。したがって，仮に，被告製品が磁性層の素材の硬度を 高めることで本件発明１の作用効果を一部奏しているとしても，そのこと によって，仮に本件特許権１の侵害がなかった場合に，被告製品の販売等 による利益（の一部）は原告に向かわなかったであろうと認めることはで きない。
ウ 以上のほか，被告らは，本件発明１の技術的範囲に属さない代替製品を 製造・販売することできたことも主張するが，現にそのような代替製品を 製造・販売していたものではなく，その可能性にとどまるものであるから，＼n推定覆滅事由として認めることはできない。 したがって，特許法１０２条２項の推定を覆滅させる事由を認めること はできない。

◆判決本文

　102条2項に基づく損害として約1000万円が認められました。経費として、「単に被告らの従業員が被告製品の製造に関与しているというだけでは，侵害品である被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を要したと認めることはできず・・」と判断されています。

　まず，原告の主位的主張について検討すると，被告らは被告製品を製造販 売等し，被告製品の包装箱には「発売元」として被告ナプラが，「製造販売元」と して被告ビー・エス・ピーが記載されていたこと，その株主及び代表取締役が同一＼nであることを踏まえると，被告らは原告に対して共同不法行為に基づく損害賠償責 任を負うというべきである。 そして，原告と被告ナプラは理美容室向け毛髪化粧品の分野の競業企業であり， 原告は被告製品と競合する「エルジューダ サントリートメント セラム」という ＵＶケアオイル（アウトバストリートメント）を販売しているから（弁論の全趣旨）， 特許権者である原告に，被告らによる特許権侵害行為がなかったならば利益が得ら れたであろうという事情が存在すると認めることができる。したがって，本件には 特許法１０２条２項が適用される。
(2) 特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は，侵 害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造販売することによりその 製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり， その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである（知財高裁令和元年６ 月７日判決・最高裁ウェブサイト）。 このような観点から，被告らの利益額を検討するが，被告らに共同不法行為が成 立することから，被告らを一個の製造，販売の主体と見て，被告らにいくらの利益 が生じたかという観点から検討する。
ア 被告製品の売上金額
被告らが一旦，被告製品１を１万００５６個販売し，その売上金額が７３７ 万５２３１円（税込）であったこと，被告製品２を４７１６個販売し，その売上金 額が５５７万６５５２円（税込）であったことは，当事者間に争いがない。 もっとも，被告らは，原告が損害賠償を請求している平成２９年２月２日から平 成３１年４月２日までの被告製品の出荷分についても返品があったとして，その売 上金額を差し引くべきと主張する。 そこで，この点について検討すると，上記期間の出荷分に返品があり，その返品 に係る売上金額が計上されない場合には，被告らにそれに相当する利益があったと いえないことは明らかである。したがって，特許法１０２条２項の利益の額の算定 に当たっては，上記期間の出荷分に返品があった場合には，売上金額の算定に当た って，返品に係る売上金額を控除すべきである。 そして，上記期間における被告製品の返品数は，乙３９及び弁論の全趣旨によれ ば，被告製品１が１２４個（その売上金額は，合計９万１０６５円（税込）），被 告製品２が２１個（その売上金額は，合計２万４９４８円（税込））と認められる。 原告は，返品されたのは平成２９年２月１日以前の出荷分である旨主張するが， 乙３９記載の返品時期に照らし，同月２日以降の出荷分である可能性は否定できず，＼n前記認定に反する証拠があるわけでもないから，被告らに上記金額に相当する売上 げないし利益が生じたことを認めるには足りないというべきである。 したがって，被告製品の販売個数及び売上金額は，次のとおりと認められる。
販売個数 売上金額（税込）
被告製品１ ９９３２個 ７２８万４１６６円
被告製品２ ４６９５個 ５５５万１６０４円
合計 １万４６２７個 １２８３万５７７０円
イ 被告らの経費の額
(ｱ) 商品原価
被告らは，乙２７記載の各経費を控除すべきと主張するのに対し，原告は これを否認して争い，予備的に，被告製品１について２０４円／個，被告製品２に＼nついて３３０円／個の限度で控除するにとどめるべきと主張する。そこで，乙２７ 記載の各経費について，控除の可否を検討する。
ａ バルク原価（原料原価，調合光熱費及び調合手間）
乙４０及び弁論の全趣旨によれば，被告らが被告製品を製造販売するに 当たり，バルク原価として，原料原価及び調合光熱費を要したと認められ，その性 質上，これらは侵害者である被告らにおいて侵害品である被告製品を製造販売する ことによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たると認め られる。そして，上記書証等によれば，原料原価は（中略）円／kg，調合光熱費は （中略）円／kgを下らないと認められるところ，これによれば，被告製品１個当た りのこれらの費用は，被告製品１について（中略），被告製品２について（中略） を下らないと認められる。 これに対し，乙４０では「調合手間」もバルク原価に含み，これは調合作業の人 件費に相当するものと説明されている。しかし，単に被告らの従業員が被告製品の 製造に関与しているというだけでは，侵害品である被告製品の製造販売に直接関連 して追加的に必要となった経費を要したと認めることはできず，これに当たること を認めるべき事情は主張立証されていない。したがって，「調合手間」については， 経費として控除すべきとはいえない。
ｂ 容器，ポンプ，キャップ，一本箱，添付文書，内箱，外箱に係る費用
乙２７及び弁論の全趣旨によれば，被告らが被告製品を製造販売するに 当たり，これらの費用を要したと認められ，その性質上，これらは侵害者である被 告らにおいて侵害品である被告製品を製造販売することによりその製造販売に直接 関連して追加的に必要となった経費に当たると認められる。そして，上記書証等に よれば，被告製品１個当たりのこれらの費用は，被告製品１について合計（中略） 円，被告製品２について合計（中略）円を下らないと認められる。
ｃ 運賃，関税輸送費
乙２７，３９及び弁論の全趣旨によれば，被告らが被告製品を製造販売 するに当たり，これらの費用を要したと認められ，その性質上，これらは侵害者で ある被告らにおいて侵害品である被告製品を製造販売することによりその製造販売 に直接関連して追加的に必要となった経費に当たると認められる。そして，上記書 証等によれば，被告製品１個当たりのこれらの費用は，被告製品１について運賃（中 略）円，関税輸送費（中略）円，被告製品２について運賃（中略）円，関税輸送費 （中略）円を下らないと認められる。
ｄ 手間
乙２７，３９では「手間」も商品原価に含み，これは女性７名による作 業や添付文書の差込みに関する経費である旨説明されている。しかし，前記ａの「調 合手間」と同様の理由により，これを経費として控除すべきとはいえない。
ｅ 原告の主張について
原告は乙２７記載の各経費を要したことを否認し，仮定による試算結果 にすぎないなどと主張するが，被告製品の製造販売に当たって前記ａないしｃで控 除を認めた諸経費を要することは明らかであり，また前記認定に反する証拠がある わけでもないから，前記認定は左右されない（被告らの利益額の立証責任が原告に あることは前述したとおりである。）。
ｆ 控除すべき経費の額
商品原価として控除すべき経費の額は，被告製品１について合計２１７． ０２円／個，被告製品２について合計３６４．２１円／個と認められ（弁論の全趣 旨によれば，これらの金額は税込みの金額と認められる。），これによると，商品 原価は合計３８６万５４０９円となる。 計算式：２１７．０２×９９３２個＋３６４．２１円×４６９５個＝３８６万５ ４０９円（小数点以下切上げ）
(ｲ) ＵＶ防止効果の試験費用
被告らは，平成２８年３月３１日と同年５月２０日付けで依頼したＳＰＦ・ ＵＶＡＰＦ測定試験に係る費用（乙３４の１ないし３５の２）を経費として控除す べきと主張する。 しかし，同年３月３１日付け依頼分については，被告の主張によっても，被告製 品を研究開発する過程で支出された費用にとどまるものといわざるを得ず，被告製 品そのものについて試験をしたものとは認められないから，この費用をもって，侵 害品である被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たる ということはできない。 これに対し，同年５月２０日付け依頼分について，原告はこれが被告製品に関す る試験であることを前提としつつ，平成２９年２月２日以降に販売された製品その ものについて行われた試験ではないという理由で，経費として控除することを争っ ている。しかし，被告製品は，化粧料としての性質上，これを製造販売するために は，平成２８年５月２０日付け依頼分のような試験を行うことが必要不可欠であり， この試験は，平成２９年２月２日以降に被告製品を販売するのにも必要であったと いうことができる。そうすると，上記試験の費用（８６万４０００円（税込））は， その全てが侵害品である被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった 経費に当たるということはできないが，原告が本件で損害賠償を請求している期間 の被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったと認められる部分につ いては，経費として控除するのが相当である。 控除する金額については，原告が本件で損害賠償を請求している期間における被 告製品の調合量（弁論の全趣旨によれば，３１０kg）の，それ以外の期間も含めた 被告製品の調合量（弁論の全趣旨によれば，６０７０kg）に対する割合によって按 分して算定すべきであり，原告が本件で損害賠償を請求している期間の終期の後に も被告製品が販売されていることをも考慮して，原告が主張し，被告らも予備的に＼n主張する４万円の限度で，原告が本件で損害賠償を請求している期間の被告製品の 製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費と認めるのが相当である。
(ｳ) 被告らの経費の額
以上によれば，被告らの経費の額は，合計３９０万５４０９円となる。 計算式：３８６万５４０９円＋４万円＝３９０万５４０９円
ウ 被告らの利益額
前記ア及びイによれば，被告らの特許権侵害行為による利益額は，８９３万 ０３６１円となり，この額が原告の損害額と推定される。 なお，原告は予備的に特許法１０２条３項に基づく損害を請求しているが，原告＼nが主張する同項に基づく損害額は上記金額を上回らないから，同条２項に基づく損 害額をもって原告の損害額とすべきである。
エ 弁護士費用
原告は，原告訴訟代理人弁護士に委任して，本件の各請求をしているところ， 差止請求分も考慮し，被告らの特許権侵害行為と因果関係のある弁護士費用は，１ １０万円と認めるのが相当である。
オ 以上より，原告の損害額は，１００３万０３６１円となる。

◆判決本文

　フランジに特徴がある梁補強金具の発明について、特許法１０２条２項における推定覆滅を主張しましたが、裁判所は「覆滅すべき事情があるとは認められない」と判断しました。

ア 推定覆滅の事情
　特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の事情と 同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者が 受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば， (1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），(2)市場 における競合品の存在，(3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），(4)侵害品の 性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について，特許法１０２ 条１項ただし書の事情と同様，同条２項についても，これらの事情を推定覆滅の事 情として考慮することができるものと解される。また，特許発明が侵害品の部分の みに実施されている場合においても，推定覆滅の事情として考慮することができる が，特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅 が認められるのではなく，特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置 付け，当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相 当である。
イ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は，本件各発明等は，その全体が被告各製品の全体を対象とするもの の，特徴部分は，梁補強金具の外周部の軸方向の「片面側の端部に形成」した「フ ランジ部」であり，被告各製品においては，ダイヤリングの外周部の軸方向の「片 面側の端部に形成」した「つば状の出っ張り部の外周部」がこれに該当するところ， 侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合，すなわち特許発明の寄与 度を考慮すべきであり，上記推定は，少なくとも７０％の割合で覆滅されるべきで あると主張する。 前記認定の本件明細書等の記載（引用に係る原判決「事実及び理由」第４の１(1)） によれば，本件各発明等は，各種建築構造物を構＼成する梁に形成された貫通孔に固 定され当該梁を補強する梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造に関し＼n（【０００１】），梁に開設された貫通孔に対する配管の取り付けの自由度を高める とともに大きさの異なる貫通孔に対しても材料の無駄を省きつつ必要な強度まで補 強することができ，柱梁接合部に近い塑性化領域における貫通孔設置を可能とする＼n梁補強金具と，前記梁補強金具を用いた梁貫通孔補強構造とを提供するために（【０＼n０１０】），梁に形成された貫通孔の周縁部に外周部が溶接固定されるリング状の梁 補強金具であって，その軸方向の長さを半径方向の肉厚の０．５倍〜１０．０倍と し，前記貫通孔より外径が大きいフランジ部を前記外周部の軸方向の片面側に形成 し（訂正前の請求項１），さらに，フランジ部を前記外周部の軸方向の片面側の端部 に形成し，前記梁補強金具の軸方向の前記片面側の面は，前記梁補強金具の内周か ら前記梁補強金具の前記外周部の一部である前記フランジ部の外周まで平面である という構成を採用したものであって（訂正後の請求項１），梁に外力が加わったとき＼n貫通孔の周縁部に生じる応力は，ウェブ部から貫通孔の中心軸に沿って離れるに従 って徐々に小さくなることから，梁補強金具の軸方向長さを必要以上に長くしない ように規制することにより，大きさの異なる貫通孔に対しても材料の無駄を省きつ つ必要な強度まで補強することができ（【００１２】），また，フランジ部により軸方 向の位置決めを正確かつ迅速に行うことができるという効果を奏するものである （【００４８】）。 このように，本件各発明等の特徴部分が，フランジ部のみにあるということはで きない。
(イ) また，控訴人は，本件各発明等の特徴部分であるフランジ部に特有の効果 は，「軸方向の位置決めを正確かつ迅速に行うことができる」というものにとどまり， 同効果は，被告各製品の宣伝広告において，需要者に何ら積極的に訴求されていな いなどと主張する。 しかし，控訴人のウェブサイト（甲３）や被告各製品のカタログ（甲４）におい て，被告各製品のフランジ状の部分も図示され，被告各製品の特徴として，鉄骨梁 ウェブ開口に被告各製品をはめ込み，片面（つば状の出っ張り部の外周部）のみを 全周溶接することにより，取付けの際に梁の回転が不要となり施工性が大幅にアッ プするという点が挙げられている。このような施工が可能となるのも，梁補強金具＼nにフランジ部に該当するつば状の出っ張り部を設けたからであると考えられ，被告 各製品の特徴は本件各発明等の構成に由来するものであると考えられる。＼nこの点，控訴人は，控訴人のウェブサイトや被告各製品のカタログにおいては， 「つば状の出っ張り部の外周部」のみを溶接固定するため，「[梁の反転が不要]とな り施工性が大幅にアップ」する作用効果が需要者に訴求されているところ，これら は，控訴人により工夫された独自の工法により奏される顕著な作用効果であって， 本件各発明等の作用効果ではない旨主張する。 しかし，本件各発明等は，梁に形成された貫通孔にリング状の梁補強金具をはめ 込んで，フランジ部を含む外周部が溶接固定される梁補強金具であるところ，被告 各製品の，鉄骨梁ウェブ開口に被告各製品をはめ込み，片面（つば状の出っ張り部 の外周部）のみを全周溶接するという取付方法は，本件各発明等に係る梁補強金具 の取付方法として通常想定される態様の１つにすぎず，控訴人により工夫された独 自の工法とはいえないから，控訴人の主張は採用できない。
ウ 推定覆滅の事情は，侵害者が主張立証責任を負うものであるところ，以上に よれば，本件においては，損害額の推定を覆滅すべき事情があるとは認められない。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)26468

本件特許権の審取事件です。無効理由無しとした審決が維持されました。

◆平成30(行ケ)10163

　東京地裁40部は、技術的範囲に属すると判断し、102条2項に基づく損害賠償を認めました。

　上記グラフにおけるＺｎ（青線）とＰｋ（赤線）の線形性にほぼ差異はない 上，ＺｎとＸｃの差（Ｚｎ−Ｘｃ）のＺｎの値に対する比率（（Ｚｎ−Ｘｃ）／Ｚ ｎ）は，Ｂｒｉｘ値が０％のとき約４．９８％，１０％のとき約３．８２％， ２０％のとき約２．７５％，３０％のとき約１．６２％，４０％のとき約１． ４６％，５０％のとき約０．９９％であって，ＺｎとＸｃの値の差は全体的に かなり小さく，Ｚｎ≒Ｘｃと評価しるものであって，そうすると，式（Ｂ）は， 重心であるＺｎの平均値を出しているにすぎないというべきである。 また，式（Ｂ）の分子の式（Ｚｎ＋（Ｚｎ−Ｘｃ））については，(1)Ｘｃ値＞ Ｚｎ値の場合，(2)Ｘｃ値＝Ｚｎ値の場合，(3)Ｚｎ値＞Ｘｃ値の場合があり得るが， (2)の場合にはＰｋの値は重心位置と一致する上，上記計測結果のような(1)の 場合又は(3)の場合に，式（Ｂ）により算出されるＰｋの値（被告の主張によれ ば臨界角点）が理論上の臨界角点により近似することの合理的な説明はなさ れておらず，そのことを示す的確な証拠もない。そうすると，式（Ｂ）が臨 界角点を求めるものとしての技術的意義を有すると認めることはできず，む しろ，前記のとおり，ＺｎとＸｃの値の差は全体的にかなり小さく，Ｚｎ≒Ｘ ｃと評価し得るものであることを踏まえると，式（Ｂ）は重心であるＺｎの平 均値を出しているものというべきであり，さらに，被告製品において式（Ｂ） に基づき複数の試行を行っていることも，同製品が構成要件Ｅを充足すると＼nの結論を左右しない。
ウ 式（Ｃ）について
本件発明における式（２）は，「Ｐｃ＝Ｐｃ’＋Ｃ」というものであると ころ，本件明細書等の段落【００３５】〜【００３８】，段落【００４０】， 【００４１】によれば，定数Ｃは，重心位置Ｐｃ’に加算して臨界角点Ｐｃ （＝Ｐｃ’＋Ｃ）を求めるための定数であり，屈折率が既知である試料を用 いた実験により予め決定された値であると認められる。そして，本件発明は，＼nこのように式（１）と式（２）を組み合わせることにより，臨界角点を直接 求めるよりも，同点をより正確に求めることができるとの効果を奏するもの であると認められる。 他方，被告製品の用いている式（Ｃ）は，「ΔＰｃ＝ＰＣＴ２０−ＰＣ０」とい うものであるところ，被告製品説明書，証拠（甲７，８，乙１，９）及び弁 論の全趣旨によれば，ＰＣＴ２０は，式（Ａ）により得られたＺｎ値を式（Ｂ） により調整したＰｋ値（前記判示のとおり，重心であるＺｎの平均値）を，２ ０°Cの環境下での値に換算した値であるから，この値は，上記手順により調 整された光量分布曲線の一次微分曲線（あるいは一次差分曲線）の重心位置 のアドレス値（甲７・１０頁における「ゼロセット後 １０％測定」欄の「Bary T20」の値（３０．１４６））であり，ＰＣ０は，２０°Cの環境下で濃度０％の 水を用いて計測した重心位置のアドレス値（同頁における「水基準書き込み 後 水」欄の「CAL OffSet」の値（１８．５４７５８））であること，また， 水の屈折率は既知であるところ，被告製品の理論上の臨界角点のアドレス値 は１８．５００００であることが認められる。 そして，甲７によれば，被告製品は，(1)上記ＰＣＴ２０の値（上記「Bary T20」 の値）を入力し，(2)「Bary T20」の値から「CAL OffSet」（水書き込みアド レス値）を差し引いた値を計算する，(3)上記(2)の値をＢｒｉｘ値に換算し， 「Saccharin T20」（Ｂｒｉｘ値）を算出する，(4)ゼロセットオフセット値を 読み込む，(5)「Saccharin T20」（Ｂｒｉｘ値）から「ゼロセットオフ値」を 差し引き，その結果を「Brix Value」（Ｂｒｉｘ値）として算出する，(6)「Brix Value」（Ｂｒｉｘ値）を「Final Rfact」（屈折率）に換算するという順序 でプログラムが実行されているものと認められる。 上記のプログラム実行過程のうち(2)の計算式は，試料の重心位置のアドレ ス値である「Bary T20」（ＰＣＴ２０）の値から水の重心位置のアドレス値であ る「CAL OffSet」（ＰＣ０）の値を差し引くものであり，試料の重心位置のア ドレス値の原点を水の重心位置のアドレス値に改めるとの意味を有するも のであるところ，このＰＣ０値（１８．５４７５８）は理論値（水の理論上の 臨界角点のアドレス値である１８．５００００）との差（０．０４７５８） を含む値であるということができる。そうすると，上記(2)の計算式は，試料 の重心位置のアドレス値から水の重心位置のアドレス値を直接差し引くも のであるが，実質的には，ＰＣＴ２０及びＰＣ０の双方から水の臨界角点の理論 値（１８．５００００）を控除していったん同理論値を原点とする試料の重 心位置と水の重心位置の各アドレス値を算出し，さらに前者から上記差の値 （０．０４７５８）を調整しているに等しく，試料の重心位置のアドレス値 に，屈折率が既知である水を用いた実験により予め決定された定数（−０．＼n０４７５８）を加算する計算をしているのと同義であるということができる。 したがって，式（Ｃ）は，式（２）を充足する。
(3) 被告の主張について
ア 被告は，式（１）と式（Ａ）が形式的に異なっているから，被告製品は構＼n
成要件Ｅを文言充足しないと主張する。 しかし，式（１）は，光量分布曲線の一次微分曲線（あるいは一次差分曲 線）の重心位置Ｐｃ’を求めるものであって，式（Ａ）と技術的思想を同じ くするものであり，かつ，式（Ａ）は式（１）に変形し得るものであって， 当業者であれば，式（Ａ）と式（１）が実質的に同一の式であると認識し得 るというべきである。 そうすると，式（１）の技術的範囲は式（Ａ）を包含するものと認めるの が相当である。
イ 被告は，被告製品におけるＺｎは１３回算出され，更にＰｋを５回算出して 臨界角点Ｐｃを算出しているのに対し，本件発明は，重心位置Ｐｃ’を１回 算出し，これに定数Ｃを加えてＰｃを算出しているのであるから，技術的思 想が異なると主張する。 しかし，Ｚｎが重心位置を求める式であると認められるのは前記のとおり であり，これを１３回にわたり求めて，平均値を算出するといった手法は当 業者が容易に採用し得る技術常識に属するものと解される。また，前記のと おり，式（Ｂ）が臨界角点を求めるものとしての技術的意義を有すると認め ることはできず，むしろ，重心であるＺｎの平均値を出しているものという べきであることは前記判示のとおりであるから，本件発明と被告製品の技術 的思想が異なるということもできないというべきである。
ウ 被告は，ＰＣ０はΔＰｃを算出するための基準数値にすぎないから定数Ｃに 対応する概念ではなく，ΔＰｃも本件発明の式（２）のＰｃに対応する概念 ではなく，フェーズが異なるなどと主張する。 しかし，ΔＰｃを算出する式（ＰＣＴ２０−ＰＣ０）が有する意義は前記のとお りであって，被告製品においても試料の重心位置につき差分を調整すること で臨界角点を求めている点で本件発明と変わりがないから，式（Ｃ）が式（２） と実質的に異なるということはできない。
エ 被告は，本件発明における式（２）に関し，Ｐｃ’は特定の装置における 測定値ベースの臨界角点であり，定数Ｃは当該装置毎の個体差を較正する値 にすぎないなどと主張する。 しかし，前記のとおり，式（１）により得られるＰｃ’は光量分布曲線の 一次微分曲線（あるいは一次差分曲線）の重心位置であるから，臨界角点と は異なるものであって，本件発明がこれに定数Ｃを加えることで臨界角点を 求めるものであることは，前記判示のとおりである。
(4) 以上のとおり，被告製品は構成要件Ｅを充足し，また，被告製品が構＼成要件 Ａ〜Ｄ及びＦを充足することは前記前提事実(3)ウのとおりであるから，被告 製品は，本件発明の技術的範囲に属する。
・・・
(1)特許法１０２条２項に基づく損害額について
ア 被告は，(1)平成２８年９月９日から平成３０年２月９日までの間に被告製 品を１３７個販売し，(2)その売上総額は２０４万４１６４円であり，(3)被告 製品１個当たりの製造原価は１万０２４９円であるが，(4)特許法１０２条２ 項所定の被告の利益額を算出するに当たっては，(3)に加えて配送費合計１６ ００円を控除すべきと主張するところ，(1)，(3)及び(4)については，当事者間 に争いがなく，証拠（乙１０〜１２）によれば，(2)の事実を認めることがで きる。 そうすると，原告の損害額は，特許法１０２条２項に基づき，６３万８４ ５１円（＝２０４万４１６４円−（１３７個×１万０２４９円＋１６００円）） と推定される。被告がこれを超える利益を得たことを認めるに足りる証拠は ない。
イ 被告は，寄与率を考慮すべきと主張する。しかし，本件発明は，屈折率を 測定するための臨界角点の算定という，屈折計の本質的ないし根幹的技術に 関するものであって，その可分的な一部に関するものではないから，本件で 寄与率を考慮すべきとは認められない。被告主張の諸事情は，この結論を左 右しない。
(2) 弁護士・弁理士費用について
本件事案の難易，請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると，被告の侵 害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金として６万円を認めるの が相当である。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明についての特許権侵害事件です。東京地裁40部は、差止、102条2項による損害賠償を認めました。損害賠償額は計算鑑定人が計算しています。総額は不明です。 なお、クレームは「〜情報管理プログラム。」です。

２ 争点１−１（被告プログラムにおける架電番号が「架電先の電話器を識別す る識別情報」に当たるか）について
(1) 証拠（甲６，７）及び弁論の全趣旨を総合すれば，本件不動産サイトにお ける物件の連絡先への架電等の仕組みは，以下のとおりであると認められる。
ア 本件不動産サイトにおいて，ユーザが特定の不動産物件の詳細情報を選 択すると，例えば，以下の画面のような，当該物件についてのウェブペー ジが表示され，同ページの下段・右側に「電話」ボタンが表＼示される。
イ 上記「電話」ボタンをユーザが選択すると，例えば，次の画面に遷移す る。同画面には，架電番号が表示されるとともに「このページを開いて＼nから１０分以内にお電話をお願いいたします。」「上記無料通話番号は， 今回のお問合せ用に発行したワンタイムの電話番号です。」と表示される。＼n
ウ ユーザが上記画面に表示された架電番号に架電すると，当該物件を管＼n理する不動産業者に宜接通話が繋がるが，一定時間を経過すると，当該 架電番号に架電しでも電話は繋がらず，接続先がない旨の自動音声案内 が流れる。
エ 上記イの画像の表示から，架建言することなく10分以上経過してから， 間一携帯端末で，同一の不動産物件について架電番号を表示すると，例え＼nば，以下のとおり，別の架電番号が表示される。＼n
オ 上記ウにより繋がらなくなった架電番号は， 53Jのユーザ、端末や商品に 対応した電話番号として再利用し得る。なお，ユーザが，同架電番号に いったん架電をすると，その後も，同番号は端末上にリダイヤノレのため 再表示され，同時に，別の端末において異なる物件の連絡先として同ー＼nの架電番号が表示され得る。＼n
(2) 被告は，被告プログラムにおける架電番号が「架電先の電話器を識別する 識別情報J (構成要件(1))に該当しないので，被告プログラムは，構成要件＼n(1)を充足しないと主張する。 しかしr識別情報」の意義については，本件明細書等の段落(0019) には「識別情報とは，架電先に関連付けられることによりその架電先を識別 する情報であj ると記載されているところ，証拠(甲6，7，乙2) によれ ば，被告プログラムを使用してサービスを提供している本件不動産サイトに おいては，ユーザが希望する物件を選択すると，当該物件の詳細情報が表示＼nされた画面に問合せのための専用電話番号が表示され，当該番号が表＼示され るとその時点で架電番号がロックされた状態となり，その表示から一定期間，＼n当該架電番号に架電するとその不動産業者に架電されるとの事実が認められ る。そうすると，被告プログラムにおける架電番号は，「架電先に関連付け られることによりその架電先を識別する情報」であり，構成要件(1)にいう 「識別情報」に該当するということができる。
(3) また，原告が行った実験結果（甲８・実施結果１。なお，以下の実験結果 はいずれも被告プログラムを使用している本件不動産サイトを利用したもの である。）によれば，(i)本件不動産サイトのユーザが，端末を用い，特定 の物件の連絡先画面を表示させると，特定の架電番号が表＼示された，(ii)そ のまま架電せずに前記連絡画面を閉じ，再び物件の連絡先画面を表示させる＼nと同じ架電番号が表示された，(iii)ユーザが，異なる端末の電話機能を用い，＼n同一の架電番号に架電しても，同一の連絡先である広告主に接続されたとの 事実が認められる。 上記結果は，被告プログラムにおいて，ある端末に特定の物件の連絡先に 繋がる架電番号を表示させると，それにより当該番号と架電先が関連付けら＼nれ，それ以降は当該架電番号に対応する連絡先の不動産業者が識別されると の上記(1)の認定を裏付けるものであり，同結果に照らしても，被告プログ ラムにおける架電番号は，構成要件(1)にいう「識別情報」に該当するという ことができる。
(4) これに対し，被告は，架電番号と発信者番号とで架電先を識別するので， 架電番号は，本件発明にいう「識別情報」に当たらないと主張し，端末に表＼n示させた架電番号に発信者番号非通知の設定で架電した場合，架電先にも接 続されないという実験結果（乙３）は被告主張を裏付けるものであると主張 する。 しかし，架電前においては，被告プログラムは当該ユーザの発信者番号を 知らないはずであるから，架電前において，同プログラムが架電番号と発信 者番号とで架電先を識別するとは考え難い。上記実験において端末に表示さ＼nれた架電番号に架電した場合に架電先に接続されなかったのは，後記のとお り，被告プログラムが当該架電番号に架電した時点以降，架電番号と発信者 番号とで架電先が識別されていること（この点については当事者間に争いが ない。）に起因するものと考えるのが相当であって，上記実験結果は，架電 前において表示された架電番号と架電先が関連付けられることを否定するに＼n足りるものではない。 むしろ，原告の行った実験結果（甲９）によれば，発信者番号を送信し得 ないパーソナルコンピュータに本件不動産サイトを表＼示した場合であっても， 物件の連絡先に繋がる架電番号が表示され，携帯端末から当該番号に架電し＼nたところ，当該連絡先に接続したとの事実が認められ，これによれば，被告 プログラムは，架電前の時点において，架電番号により架電先を識別してい ると推認することが相当である。
(5) 被告は，乙８の実験２の結果は，被告プログラムにおいて，１つの架電番 号が，同時に複数のユーザが複数の架電先に接続するために利用されている ことを示しているので，当該架電番号のみでは架電先を識別し得ないと主張 する。
しかし，上記実験は，(i)本件不動産サイトのユーザが，端末(1)を用い， 物件１の連絡先画面を表示させると架電番号が表＼示された，(ii)端末(1)の電 話機能で当該番号に架電した後，１９９０台分の仮想端末を用い，それぞれ＼n物件２の連絡先画面を表示させた，(iii)その後，上記(i)の時点から１０分 以内に，端末(2)で物件２の連絡先画面を表示すると，同一の架電番号が表＼示 された，(iV)上記(iii)の後，前記(i)から１０分以内に，端末(1)で再び物件 １の連絡先画面を表示すると，同一の架電番号が表＼示されたというものであ ると認められる。 同実験の(iii)において，端末(2)において物件２の連絡先画面が表示された＼nのは，上記(i)のとおり，端末(1)により架電をした後であるから，物件２の 連絡先画面が表示された時点においては，物件１の連絡先は，架電番号のみ＼nではなく，架電番号と発信者番号とで識別されるようになっており，それゆ えに，物件２の連絡先画面において同一の架電番号を表示することが可能＼に なったものと考えられる。 そうすると，上記実験も，架電前において表示された架電番号と架電先が＼n関連付けられることを否定するに足りるものではないというべきである。
(6) 被告は，乙１０の実験結果も，同一の架電番号が同時に複数のユーザによ って未架電の異なる架電先に架電するための番号として用いられることを示 していると主張する。
ア 乙１０の実験は，(i)本件不動産サイトのユーザが，端末(1)を用い，物 件１の連絡先画面を表示させると架電番号Ｘが表＼示され，同番号に架電し た（午前２時１０分），(ii)その後，端末(1)で物件２の連絡先画面を表示＼nさせると，架電番号Ｙが表示された（午前２時１０分），(iii)その後，１ ９９４台分の仮想端末を用い，物件３の連絡先画面を表示させ，それぞれ＼n架電番号を表示させた，(iV)端末(2)を用い，前記(ii)の表示から１０分以＼n内に，物件３の連絡先画面を表示させると，架電番号Ｙが表＼示され（午前 ２時１４分），続いて端末(2)から架電番号Ｙに架電した（午前２時１５ 分），(v)端末(3)を用い，前記(ii)の表示から１０分以内に，物件４の連＼n絡先画面を表示させると，架電番号Ｙが表＼示された（午前２時１５分）， (vi)前記(ii)の表示から１０分以内に，端末(1)〜(3)において，再度各物件 について架電番号を表示させると，いずれの端末においても架電番号Ｙが＼n表示されたというものであると認められる。＼n
イ 上記実験結果のうち，（iv）〜(vi)において端末(1)〜(3)において架電番 号Ｙが表示されたこと，取り分け，端末(1)において架電番号Ｙに架電をし ていないにもかかわらず，端末(1)及び(3)に架電番号Ｙが表示されたことに＼nついては，ある端末（この場合は端末(1)）から架電すると，当該端末の発 信者番号が被告プログラムに登録され（この点は争いがない。被告準備書 面９の１４頁参照），架電済みの端末に払い出された未架電の架電番号に ついても，架電番号と発信者番号とで識別されることによるものであると 考えられる。 このことは，原告が行った実験結果（甲１５）からも裏付けられる。す なわち，同実験（甲１５・実験Ａ−１，２）は，(i) 本件不動産サイト のユーザが，端末Ａを用い，物件Ａの連絡先画面を表示させると，架電番＼n号Ａが表示された，(i) 端末Ａの電話機能で架電番号Ａに架電した後，＼n端末Ａで物件Ｂの連絡先画面を表示させると，架電番号Ｂが表＼示された， (iii) 前記(ii)から１０分以内に，端末Ｂの電話機能を用い架電番号Ｂに＼n架電しても，物件Ｂの連絡先である広告主には接続されなかった，(iv)他 方，前記(iii)の代わり，端末Ａの電話機能を用いて架電すれば，物件Ｂの＼n連絡先である広告主に接続されたというものであると認められる。同実験 結果によれば，架電済みの端末に払い出された未架電の架電番号について も，架電番号と発信者番号とで識別されるものと認めるのが相当である。 そうすると，上記アの（iv）〜(vi)において架電番号Ｙが表示されたの＼nは，その時点において，端末(1)及び(2)については，架電番号Ｙと各端末の 発信者番号により関連付けが行われていたからであり，同実験結果も，架 電前において表示された架電番号と架電先が関連付けられることを否定す＼nるに足りるものではないというべきである。
(7) 以上によれば，被告プログラムにおいて，未架電の端末にのみ架電番号が 表示されている場合には，当該架電番号は，「架電先に関連付けられること＼nによりその架電先を識別する情報」であり，構成要件(1)にいう「識別情報」 に該当するということができる。そして，前記判示のとおり，被告プログラ ムが架電後においては架電番号と発信者番号とで架電先を識別しているとし ても，このことは被告プログラムが構成要件(1)を充足するとの結論を左右す るものではないというべきである。 したがって，被告プログラムは，構成要件(1)を充足する。
・・・
(1) 特許法１０２条２項所定の利益の額について ア 特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は， 侵害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造販売すること によりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した 限界利益の額であり，その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべ きである（知的財産高裁平成３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７ 日判決参照）。 本件における計算鑑定の結果によれば，被告プログラムについては，平 成２５年６月分から平成３０年９月分までの間，別紙２−３(1)欄記載の売 上高があり，製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費の額は同 (2)欄記載のとおりであるので，その限界利益の額は同(3)欄記載のとおりで あると認めることができる。
イ これに対し，原告は，●（省略）●であることを指摘し，別紙２−３(2) 欄記載の変動費に含まれる●（省略）●からの仕入費の額については，そ の利益相当額５０％を控除した額とするべきであると主張する（なお，当 裁判所は，この点に関する原告の主張のうち，●（省略）●が，被告サー ビスを実質的に運営する共同事業者であって，共同不法行為者に当たるな どとする主張については，時機に後れた攻撃防御方法を理由とする却下を した。）。しかし，●（省略）●されるべきものでないことは当然であり， また，その仕入価格が不当に高額に設定されていたといったような事情を 認めるに足りる証拠もないのであるから，この点に関する原告の主張を採 用することはできない。
ウ 他方，被告は，別紙２−３(2)欄記載の金額のほか，(1)通信回線及び通信 機器設備の利用料，(2)派遣労働者の費用，(3)専用プログラムの開発費も， 変動費又は個別固定費として控除すべきであると主張する。 しかし，証拠（乙３０〜３２）によれば，上記(1)〜(3)の費用は，被告プ ログラムにのみ費消されたものではなく，被告の提供する他のサービスに ついても費消されているものであると認められ，被告プログラムの作成や 販売に直接関連して追加的に必要となった経費であるということはできな い。 したがって，これを売上高から控除すべきであるとの被告主張は採用し 得ない。
エ もっとも，本件において，原告の請求の対象となる限界利益は，平成２ ５年５月２６日から平成３１年４月３０日までの利用に対するものである のに対し，前記計算鑑定は，平成２５年６月分から平成３０年９月分まで の売上を対象とするところ，乙２７及び弁論の全趣旨によれば，これら各 月分の売上は，それぞれ前月分の利用に対応することが認められる。そこ で，平成２５年５月の利用については，同年６月分の限界利益の額を日割 り計算し，平成３０年９月から平成３１年４月までの利用については，平 成３０年４月分から同年９月分までの限界利益の額の平均額を採用するの が相当である。そうすると，特許法１０２条２項所定の利益の額は，この 計算によって得た別紙２−１(2)欄記載の額に，それぞれの時期における同 ２−３(3)欄記載の消費税率を加算した額と計算されることになる。
(2) 推定覆滅事由について
被告は，被告サービスに対する本件発明の寄与率は０％と解すべきである として，特許法１０２条２項における推定覆滅事由があり，その割合は１０ ０％であると主張する。
ア 同条項における覆滅については，侵害者が主張立証責任を負うものであ り，侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害 する事情がこれに当たると解され，同条１項ただし書の事情と同様，同 条２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮すること ができるものと解される。（前掲知的財産高等裁判所判決参照）
イ 被告は，被告プログラムの訴求ポイントは，ＰｈｏｎｅＣｏｏｋｉｅと いう独自技術を用い，ウェブと電話から得られるトランザクション情報を 効果的に利用する点であるのに対し，本件発明の特徴点は，補正手続にお いて付加された構成要件(6)であるから，被告プログラムと本件発明は訴求 ポイントが異なると主張する。 しかし，本件発明は，その構成要件が一体となって所期の効果，すなわ＼nち，「架電先を識別するための識別情報を広告情報ごとに動的に割り当て て，識別情報の再利用を可能とすることにより，識別情報の資源の有効活＼n用及び枯渇防止を図る」（段落【００４９】）とともに，「ウェブページ への提供期間や提供回数に応じて動的に識別情報を変化させることにより， 広告効果を時期や時間帯に基づき把握すること」（段落【００５０】）を 可能にするものであり，構＼成要件(6)が出願審査の過程において補正により 付加されたとしても，同構成要件のみが本件発明の特徴点であると解する＼nことはできない。 他方，被告プログラムを使用している本件不動産サイト（甲６）におい ては，ユーザーによる架電の負担の軽減が課題として掲げられるとともに， 「その時・その人にだけ有効な『即時電話番号』を発行」し，「静的に電 話番号を割り振るのではなく，ユーザーのアクションに応じて動的に電話 番号を割り振」るとの内容を有することが記載されていることが認められ る。 上記本件不動産サイトに記載された「その時・その人にだけ有効な『即 時電話番号』を発行」し，「動的に電話番号を割り振」ることは，「識別 情報の資源の有効活用及び枯渇防止を図る」などの本件発明の効果を発揮 する上で不可欠な要素であり，被告プログラムにおいてもこうした構成を＼n備えた結果，その顧客は本件発明と同様の効果を享受しているものという ことができる。 被告は，被告サービスの訴求ポイントについて，ＰｈｏｎｅＣｏｏｋｉ ｅという独自技術を用い，ウェブと電話から得られるトランザクション情 報を効果的に利用することができる点にあると主張するが，同技術が被告 サービスの売上に貢献したことを具体的に示す証拠はない。 そうすると，被告プログラムがＰｈｏｎｅＣｏｏｋｉｅという独自技術 を用いているとしても，この点を覆滅事由として考慮することはできない というべきであり，被告がそのために被告を特許権者とする特許技術（特 許第５４１１２９０号，特許第５７１９４０９号）を使用していることも， 上記結論を左右しない。
ウ 被告は，本件発明のうち架電番号の再利用という部分の機能は，従来技＼n術にすぎないと主張する。 しかし，原告が従来技術として挙げるＬＲＵ方式は，前記判示のとおり， 使用されてから最も長い時間が経った架電番号から順に利用する方式であ り，本件特許とはその採用している方式が異なるものであり，本件発明が 従来技術として利用しているものではない上，市場において本件発明と同 様の効果を奏する代替可能な技術として原告の提供するサービスと競合関＼n係にあるということはできない。 また，被告は，被告を特許権者とする前記特許明細書に記載された方式 によっても，本件発明を代替することが可能であると主張するが，同方式＼nは，架電番号の在庫が尽きた場合に，これを初期化し，その初期化したこ とを通知するものであり（乙１８・段落【００９５】），本件特許とはそ の採用している方式が異なるものであり，本件発明が従来技術として利用 しているものではない上，市場において本件発明と同様の効果を奏する代 替可能な技術として原告の提供するサービスと競合関係にあるということ＼nはできない。 以上のとおり，本件発明のうち架電番号の再利用という部分の機能が従＼n来技術にすぎないとの被告主張は理由がなく，この点を推定覆滅事由とし て考慮することもできない。
エ したがって，本件においては，被告が得た利益の全部又は一部について 推定を覆滅する事由があるということはできない。
(3) 小括
前記のとおり，特許法１０２条２項の「利益」の額は，別紙２−１(2)欄記 載の額に同(3)欄の消費税率を乗じた額であり，同項における推定覆滅事由が あるとは認められないので，被告が賠償すべき額は，その１０％に相当する 弁護士費用相当額を加算し，一円単位に切り捨てた別紙２−１(5)欄のとおり と計算される。また，弁論の全趣旨によれば，これらの損害の発生日は，遅 くとも，それぞれ同(6)記載の日であると認められるので，各同日から支払済 みまでの遅延損害金の請求をすることができる。

◆判決本文

◆別紙１

◆別紙２

　特許権侵害の損害について、７割の限度で特許法１０２条２項による推定が覆滅され、3項で相当実施料率は４％と判断されました（双方争いなし）。

　以上を踏まえ，顧客吸引力の観点から被告第２製品における本件第２ 及び第３特許の技術的意義の有無及び程度を検討すると，まず，本件被告カタログ 記載の「６つの特徴」の１つとして，被告第２製品は「素手で持っても痛くありま せん。」との記載がある。「テーパ部」の解釈に関する被告の主張をも考慮すると， これは「テーパ部」の存在をうかがわせるものとも理解し得るものの，いかなる構＼n成によって「素手で持っても痛く」ないことを実現しているのかは具体的に示され ていない。当該記載に付された写真では，製品のアンカーボルト挿通用の開口部に 手指を通して握る形で，当該開口部を囲む部材のうち長辺部分をなす部材のうちの １つを掌全体で把持していること（甲４，乙３２）に鑑みると，「テーパ部」の存在 故に「素手で持っても痛く」ないという効果を奏しているとも断じ得ない。また， 本件第２発明の効果２に言及する記載もない。 さらに，本件被告カタログには，「６つの特徴」の１つとして，「スピード施工」 が挙げられているところ，その部分には，被告第２製品の片方の端部の接続部につ いて「連結構造」との説明が付されている。もっとも，「連結構＼造」とされる接続部 の構造や接続の仕方ないし効果に関する説明はない。＼nむしろ，前記認定のとおり，本件被告カタログでは，被告第２製品の強度や換気 性能，供給・品質・価格の安定性，カットしやすい独自の形状を有する省施工商品＼nであること等が強調されている。 この点は，原告や同業他社のカタログ等にも共通する。このうち，原告のカタロ グ等には「テーパ部」や「接続部」に関する記載も見られるものの，その構造は具＼n体的に示されておらず，作用効果も，他の記載と比較すると，強調の度合いは低い。 むしろ，全周敷き込みの簡単施工や特殊構造の換気スリット・防鼠材といった点が＼n前面に出されて強調されている。 以上の事情に加え，被告第２製品が本件第２発明の効果を奏しない形で使用され ることがあり得ることは否定できないこと（ただし，実務上そのような使用態様が 採られる割合は不明である以上，この事情を推定覆滅に当たって過大視することは できない。），前述のとおり，台輪の幅方向への移動を防止する別の方法もあること を踏まえると，本件第２及び第３発明は，施工容易性の実現という観点から一定の 顧客吸引力を有するといえるものの，本件第２発明の「テーパ部」の構成や本件第＼n３発明の構成要件３Ｃ〜３Ｇの構＼成を有することによる顧客吸引力は，相対的には 小さいというべきである。 なお，被告は，被告第２製品の形状変更後に売上げが増加したことを指摘してい るが，その裏付けとなる資料（乙６０）は形状変更後の４か月の売上額を集計した ものにすぎないし，売上げの変動要因としては様々なものが考えられることから， 上記事情が直ちに本件第２及び第３特許が被告第２製品の需要に与える影響が小さ いことを裏付けると見ることはできない。 これらの事情を総合的に考慮すると，本件では，７割の限度で特許法１０２条２ 項による推定が覆滅されると認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の 各主張はいずれも採用できない。
エ ミサワホームに生じた損害
本件第２及び第３特許がいずれも持分２分の１の割合による原告とミサワホ ームの共有であることは当事者間に争いはなく，また，弁論の全趣旨によれば，ミ サワホームが自社施工工事分を除きこれらの特許を実施していないことが認められ る。そして，原告及び被告いずれも，特許法１０２条３項に基づき損害額を算定す る場合の本件第２及び第３特許の相当実施料率を４％程度とし，これを不合理ない し不相当と見るべき事情もないことから，相当実施料率は４％と認められるところ， 相当実施料率を乗じる対象となる売上額を消費税込の金額とすべき証拠はない。 そうすると，次のとおり，１４６３万７１２５円をもってミサワホーム（なお， 同社が本件第２特許の持分を取得する以前の損害賠償請求権を持分譲渡人が有して いるのであれば，その譲渡人を含む。）の損害額と認めるのが相当である。 そして，侵害された特許権が共有であったことにより侵害者の賠償すべき損害額 が単独保有の場合に比較して増額されるいわれはないことなどから，原告との関係 においては，更にこの限度で，特許法１０２条２項による推定が覆滅されるとする のが相当である。
（計算式） 売上額７億３１８５万６２５４円（税抜）×４％×１／２＝１４６ ３万７１２５円
オ 原告の損害額
以上より，特許法１０２条２項に基づく原告の損害額は，別紙「被告第２製 品に係る損害額（裁判所の認定）」の「原告の損害額」欄記載のとおり，４８６７万 ８３７６円と認められる。
（計算式） 被告の利益の額２億１１０５万１６７０円×０．３−１４６３万７１２５円＝４８６７万８３７６円
(4) 原告の予備的主張について＼n
原告は，被告工場製品の製造販売について，特許法１０２条２項に基づき推定 される損害額が同条３項に基づくそれを下回る場合には，予備的に，同項に基づく＼n損害額を主張する。 しかし，前記認定から明らかなとおり，特許法１０２条３項に基づき推定される 原告の損害額は，同条２項に基づくそれを上回るものではないから，この点に関す る原告の主張は採用できない。 仮に，原告の主張が，被告工場製品を除く被告第２製品の販売による損害につい ては特許法１０２条２項に基づき賠償請求しつつ，被告工場製品の販売による損害 については，同項に基づき算定される損害額が同条３項に基づくそれを下回る場合 に，予備的に同項に基づく損害額を主張する趣旨であったとしても，前記３(2)ウ (ｵ)で判示したとおり，被告工場製品とそれ以外の製品とで訴訟物が異なると見るべ き根拠はないから，原告の主張は採用できない。
(5) 弁護士費用（本件第１特許権の侵害分も含む。）について
原告は本件訴訟代理人弁護士に訴訟の提起・追行を委任したところ，被告の本 件第１〜第３特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，５１０万 円と認めるのが相当である。なお，逸失利益に係る損害の発生状況に照らし，弁護 士費用に係る損害賠償支払債務のうち，平成２９年８月１７日の時点で遅滞に陥っ ていたのは４６０万円の損害賠償債務であると認めるのが相当である。また，被告 の不法行為終了時期が平成３０年１０月末であることを踏まえると，残額の損害賠 償債務の遅滞損害金の起算日は同月３１日とするのが相当である。
(6) 原告の逸失利益に対する確定遅延損害金について
原告が確定遅延損害金を請求している期間の，被告第２製品の製造販売による 損害に対する遅延損害金の金額は，別紙「被告第２製品に係る損害額（裁判所の認 定）」の「H31.2.28までの確定遅延損害金」欄記載のとおりの方法で計算すると，合 計１２３１万６８７０円である。

◆判決本文

　特許権侵害認定されましたが、損害額については102条2項について、「他の店舗用品とを組み合わせて販売されたバンドル取引商品である」ことを覆滅事由として、６割の推定が覆滅されました。

　まず，被告が経費として主張する製造委託費，検査費等は，いずれ も侵害者である被告において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接 関連して追加的に必要となった経費に当たると認められるから，被告の利益額を算 定するに当たり，上記販売金額からこれらの経費の金額を控除すべきである。
ｂ そして，乙５３，５６ないし６１及び弁論の全趣旨によれば，製造 委託費（樹脂やプレートの材料代，プレートの組付費用を含み，金型の作成費用は 含まない。），検査費等として，別紙「被告の損害論における主張」の「被告の経 費額」欄記載の経費を支出したと認められる。
ｃ 原告らは，被告主張の仕入価格には高すぎるなどの疑問があると主 張して，被告主張の経費のうち「製造委託費」の金額を争っている。 しかし，この主張は特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利 益の額の算定の問題に関連する主張であるが，そもそもその利益の額（限界利益の 額）の主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきであるから（知財高裁令和 元年６月７日判決・最高裁ウェブサイト），そのような観点から検討すると，原告 らは原告製品の製造販売に係る経費と対比をするのみで，被告製品の製造販売に係 る経費について具体的な立証をしているわけではない。 他方，被告製品の製造委託先は，被告と資本関係にあるわけではなく（乙６２， 弁論の全趣旨），被告の主張する製品１個当たりの製造委託費は，別紙「被告主張 の被告製品１個当たりの経費額」の「製造委託費（材料費込）」欄記載のとおりで あるところ，その金額には一定の裏付け（乙５６ないし６１）がある。したがって， 原告らの上記指摘によって前記認定は左右されず，下記(ｳ)で認定する金額を超え る利益が被告に生じていたことを認めることはできない。
(ｳ) 被告の利益額
以上によれば，被告が本件特許権の侵害行為により受けた利益の額は，別 紙「被告の損害論における主張」の「被告の限界利益」欄記載のとおり，合計（中 略）円と認められる。
イ 推定覆滅事由の有無
(ｱ) 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，侵害者が主張立 証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果 関係を阻害する事情がこれに当たると解され，例えば，(1)特許権者と侵害者の業務 態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），(2)市場における競合品の存在，
(3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），(4)侵害品の性能（機能＼，デザイン 等特許発明以外の特徴）などの事情について，考慮することができるものと解され る（前掲知財高裁令和元年６月７日判決）。
(ｲ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ａ 原告扶桑産業について（甲１，３３） 原告扶桑産業は，資本金の額を２５００万円とする会社であり，その従 業員数は３０名程度である。そして，原告扶桑産業は，店装用備品等の企画，製造 販売，陳列器具及び店舗什器関連備品等の製造販売等を事業品目とし，全国スーパ ー量販店備品卸売業者，全国インテリア装飾・店装業者等を取引先としている。そ して，原告製品については，被告や他の企業に対して卸売販売され，そこを通じて 小売量販店に販売された（量販店の各店舗に設置された）ほか，原告扶桑産業から 直接，株式会社サンリオの直営店等の量販店に販売されることもあった。
ｂ 被告について（乙１，５３ないし５５，６５ないし６６の５）
(a) 被告は，資本金の額を１億円とする会社であり，その従業員数は ３０００人程度で，平成２８年度の売上高は１２２０億円（グループ全体で３４６ ０億円）であり，平成２０年から東北楽天ゴールデンイーグルスのメインスポンサ ーとなっている。そして，被告は，生活用品の企画，製造，販売を事業内容として おり，販売している商品は，ＬＥＤ照明，家電，調理用品，日用品，収納用品，ハ ードオフィス・資材等多岐に渡っており，被告のこれらの商品は全国のホームセン ターで販売されている。
(b) 被告は，量販店等の店舗向けに，什器・備品を単体で販売するの ではなく，内装工事を含め，店舗のあらゆるスペースをデザイン・プロデュースし， 店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行っている。 そして，被告は，販売する什器について，５００頁を超えるカタログ（乙１，５ ４）を作成しており，そこに掲載されている什器は，カードケースを含むシステム 什器だけでなく，内装・棚下照明，陳列用什器，インフォメーション器具，販促用 品，オフィス家具，運営サポート用品及び照明・演出用品といったように，多岐に 渡っている。
(c) 被告が顧客との間で上記(b)の取引をする場合の流れは，次のと おりである。すなわち，まず顧客から要望についてヒアリングをした上で，それを もとに現地調査をする。その後，顧客から建築平面図等を取得し，什器の配置を検 討し，顧客と打合せをした上で，什器配置図等を作成するとともに，コストをシミ ュレーションする。そして，顧客の要望に応じた什器・オプションアイテムを提案 し，納品内容を確定した上で，現場への納品や施工の手配を行う。
(d) 被告が平成２５年１２月５日，ある株式会社に対して発行した見 積書（乙５５）では，取引金額が合計（中略）万円（税抜）とされたが，そのうち カードケースの代金額は（中略）円（個数は合計（中略）個）であった。
(e) 平成２６年の被告製品の販売金額は，合計（中略）円であったが， その大半（（中略）円）はカードケースと他の店舗用品とを組み合わせて販売され るいわゆるバンドル取引によるものであった。
ｃ 原告扶桑産業と被告との間の取引
(a) 被告は，遅くとも平成２４年１月以降，原告扶桑産業から原告製 品を購入しており，同月から平成２５年１１月までの原告製品の販売数量は，次の とおりであった。
・・・・
(b) 上記(a)のうち平成２５年の原告製品４（ただし，ＱＰＣII−６５ を除く。）の販売数量・販売金額は次のとおりであったほか，平成２６年ないし平 成２８年の原告製品（ただし，ＱＰＣII−６５を除く。）の販売数量・販売金額は， 次のとおりであった（乙７８の２）。
・・・・
(ｳ) 被告の主張について
ａ まず，被告は被告製品１，４，６及び１０については，原告製品に 相当するものがないことを指摘している。 しかし，上記各被告製品は，原告製品と色やサイズが異なるだけであり，原告扶 桑産業が販売している他の色やサイズの製品が購入されなかったとまで認めること はできないし，原告扶桑産業が販売していた製品をみる限り，原告扶桑産業が被告 製品と同じ色やサイズの製品を製造し，販売することができなかったと認めること もできない。 したがって，被告の上記主張は推定覆滅事由とならない。
ｂ 次に，被告は取引の実情として，被告製品の販売方法や，被告によ る販売力・営業努力・企業規模・ブランドイメージを理由とする推定覆滅を主張す る。
(a)(1) 前記認定のとおり，被告が販売している什器は多岐に渡ってお り，また量販店等の店舗向けに，什器・備品を単体で販売するのではなく，内装工 事を含め，店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行って いた。そして，前記認定事実によれば，被告製品は，その大半が他の店舗用品と組 み合わせて販売されるいわゆるバンドル取引によって販売されていた。 しかも，前記認定事実によれば，そのようなバンドル取引の取引額に占めるカー ドケースである被告製品の販売額はわずかであったと認められる。 このような被告製品に係る取引の実情によれば，被告製品の需要者の大半は，カ ードケースである被告製品に殊更に注目して被告製品を購入したというよりも，他 の店舗用品と組み合わせて購入できる利便性や，内装工事を含めて店舗全体又は売 り場全体の什器・備品を総合的に購入することができるという被告の販売体制に魅 力を感じて，被告と取引をするに至り，その取引の一環として被告製品を購入した と認めるのが相当である。
(2) 原告らの主張について
原告らは，被告がドン・キホーテの店舗内装を受注するに当たり， ドン・キホーテから原告製品を使用するよう指示されたため，原告扶桑産業と原告 製品の取引をするようになったとか，バンドル取引においても原告製品を組み込む 需要があり，被告がその需要に応え，顧客との取引を維持するために原告製品を侵 害品である被告製品に置き換えたなどと主張する。 確かに，被告は現在でも，原告扶桑産業から原告製品を購入しているから，本件 発明の技術的範囲に属する製品を購入し，エンドユーザーにこれを販売する一定の 需要があったというべきである。 しかし，原告らが主張する原告扶桑産業との取引開始の経緯や，被告が本件特許 のライセンスを求めたことについては，これを認めるに足りる証拠はないし，被告 が，被告製品のモデルチェンジをして，本件特許権の侵害とならないカードケース を販売するようになった後，被告のバンドル取引による売上げが減ったとの事情も 認められない。 以上の事情に加え，前記認定の被告製品の取引の実情を踏まえると，被告が顧客 との取引を維持するために原告製品を侵害品である被告製品に置き換えたとまで認 めることはできず，原告らの上記主張は採用できない。
(3) そうすると，被告主張の事情は，侵害者である被告が得た利益 と特許権者である原告扶桑産業が受けた損害との相当因果関係を相当程度，阻害す る事情といえる。
(b) また，被告の企業規模や販売する製品の多様性は前記認定のとお りであり，被告が被告製品を販売するに当たり，被告自身の販売力や企業規模，ブ ランドイメージか需要者に与えた影響も小さくないものというべきである。 したがって，この事情も，上記(a)の事情と相まって，侵害者である被告が得た利 益と特許権者である原告扶桑産業が受けた損害との相当因果関係を一定程度，阻害 する事情といえる。
(c) なお，被告はその他に自身の営業努力も推定覆滅事由として主張 するが，被告製品に関する事実関係が明らかではなく，事業者は，製品の製造，販 売に当たり，製品の利便性について工夫し，営業努力を行うのが通常であることを 踏まえると，推定覆滅事由として考慮すべきとまでいうことはできない。
ｃ 被告は代替品・競合品（乙６７ないし７２）の存在を指摘している。 しかし，推定覆滅事由として考慮する競合品といえるためには，市場において侵 害品と競合関係に立つ製品であることを要するものと解される（前掲知財高裁令和 元年６月７日判決）。このような観点から被告主張の製品を検討すると，被告が指 摘する製品には，その具体的構成や使用方法が判然としないものも含まれているほ＼nか，カードケースが上保持部と下保持部を備えるなどという本件発明の構成の基本＼n的部分を備えたものと認めることもできないから，被告指摘の製品を代替品ないし 競合品ということはできない。また，被告指摘の製品の販売時期等も不明である。 したがって，被告の上記指摘によって推定が覆滅されるとはいえない。
ｄ 被告は，乙７３ないし７７の先行技術等の存在を指摘して，被告製 品の販売に対して本件発明の技術的意義が寄与する程度は低いということを主張す る。 しかし，被告が指摘する乙７３ないし７７はいずれも，カードケースが上保持部 と下保持部を備えるなどという本件発明の構成の基本的部分を備えたものと認める＼nことはできない。また，被告が指摘する乙７７は，表示板支持棒の先端に表＼示板が 取り付けられているものの，その取り付け方法は，指示棒の先端に平板部分を設け， その下面に突設されたピンに表示板を保持するというものであり（乙７７の【考案＼nの詳細な説明】の【００２１】），本件発明の構成とは大きく異なっている。それ＼nだけでなく，被告製品が販売されていた時期に，本件発明の作用効果の一部を奏す るとされる技術があったとしても，それだけで直ちに，原告扶桑産業において，本 件特許の全構成を備えた被告製品の販売による利益に相当する損害を被ったことが＼n否定されるとはいえない。 したがって，被告の主張の技術的観点からの主張は採用できない。
ｅ 以上より，本件では前記ｂ(a)及び(b)記載の事情を推定覆滅事由と して考慮すべきところ，前記認定・判示の事情を踏まえると，６割の限度で推定が 覆滅されると認めるのが相当である。 この点に関し，被告は顧客が原告らに注文して原告製品を購入するという行動に 出たという可能性は皆無であったなどとして，推定覆滅率を９９．０９％とすべき＼n旨主張する。 確かに，被告が原告扶桑産業から原告製品を購入すべき義務を負っていたという 事情はうかがえないから，被告が原告製品以外のカードケースを販売すること自体 は自由にできたことと認められる。 しかし，他方で，被告は遅くとも平成２４年１月以降，原告製品を購入し，量販 店等のエンドユーザーに対して販売しており，以前原告製品を購入したことのある エンドユーザーがバンドル取引において原告製品を組み込むことを希望する可能性＼nも否定できない。また，前記認定のとおり，被告製品の販売を開始した平成２５年 ２月以降も，原告製品の購入を完全にやめたわけではなく，量販店等のエンドユー ザーへの販売もされていたことが推認されるから，被告において原告製品を購入し， これをエンドユーザーに販売する必要性が全くなかったとまで認めることはできな い。むしろ，従前の経緯を踏まえると，被告が本件特許の侵害品を販売しなければ， 原告扶桑産業から原告製品を購入し続け，原告扶桑産業が利益を得ていた可能性も＼n一定程度認められるものというべきである。 したがって，被告が主張するように９９．０９％もの推定覆滅を認めることは相 当でない。
ｆ 他に共有者がいることによる控除（推定覆滅）
(a) 被告は，特許法１０２条２項に基づく原告扶桑産業の損害は，同 項に基づき算定される逸失利益の２分の１にとどまると主張する。 しかし，特許権の共有者は，それぞれ，原則として他の共有者の同意を得ないで その特許発明の実施をすることができるものの（特許法７３条２項），その価値の 全てを独占するものではないことに鑑みると，特許法１０２条２項に基づく損害額 の推定を受けるに当たり，共有者は，原則としてその実施の程度に応じてその逸失 利益額を推定されると解するのが相当であり，共有持分の割合を基準に共有者各自 の逸失利益額を推定すべきものではない。本件においては，前記(1)オで検討したと おり，原告製品を製造して被告に販売するという実施による利益は原告扶桑産業に 帰属し，原告ソーグは，これに伴って金員を得ていたにすぎないから，原告扶桑産＼n業の損害額を算定するに当たり，特許法１０２条２項に基づく利益額の算定から， 共有持分の割合に応じて２分の１を控除（推定覆滅）すべき理由はない。 しかしながら，原告ソーグについては，被告製品の販売により，特許法１０２条＼n３項の実施料相当額の損害を観念し得ることは既に述べたとおりであり，この場合 に，特許権の共有者の一部（原告扶桑産業）が同条２項により侵害者に対し損害賠 償請求権を行使するに当たっては，同項に基づく損害額の推定は，不実施に係る他 の共有者（原告ソーグ）の同条３項に基づく実施料相当額（共有持分の割合により＼n取得する。）の限度で一部覆滅されるとするのが合理的である（知財高裁平成３０ 年１１月２０日判決・最高裁ウェブページ）。
(b) そこで，原告ソーグが被告に対して請求することができる特許法＼n１０２条３項に基づく実施料相当損害金の額について検討する。 この点について，被告は原告らの間で支払われていた差益をもとに実施料率を算 定すべきと主張するが，原告らが指摘する差益は特許権の共有者間で支払われてい るものであり，その具体的内容や法的位置付けは判然としない（なお，原告らは訴 状において原告製品の原材料の売買による差益と主張していた。）から，この金額 を実施料相当損害金の額を算定するのに用いることは相当でない。 そこで，本件では業界における実施料の相場を考慮に入れつつ，相当な実施料率 を認定するのが相当である。 被告はそれを前提としつつも，本件発明の寄与度や被告による販売力等を考慮す ると，原告ソーグの共有持分（２分の１）に係る相当な実施料率は０．０２５％で＼nあると主張するが，推定覆滅事由に関する前記判示によれば，本件発明の寄与度を 考慮するのは相当でない。そして，プラスチック製品（イニシャル・ペイメント条 件無し）の平成４年度から平成１０年度までの実施料率の統計データによると，最 頻値は１％，中央値は３％，平均値は３．９％であること（乙８３），本件発明の 構成によるとカードケースの使用者の操作性等が相当向上すると認められること，＼n前記認定のとおり，被告による被告製品の売上には被告の販売力やブランドイメー ジ等が大きく影響したと認められること，その他本件に現れた事情に加え，さらに は特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料 率は，通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと（前掲知財高裁令和 元年６月７日判決参照）をも考慮すると，本件で相当な実施料率は５％と認めるべ きであり，原告ソーグの特許法１０２条３項に基づく損害は（中略）円（計算式：＼n被告製品の売上額（中略）円×5％×１／２（共有持分の割合））となる。
(c) そして，原告ソーグについて特許法１０２条３項により算定した＼n（中略）円を，原告扶桑産業との関係では，前記ｅの推定覆滅に加え，さらに控 除（覆滅）すべきことになる。
ウ したがって，原告扶桑産業の特許法１０２条２項に基づく損害額は（中 略）円（計算式：（中略）円×４割（推定覆滅後）−（中略）円）と認められる。 なお，原告扶桑産業は特許法１０２条１項に基づく損害の主張もしているが，原 告ら主張の原告らの利益額は（中略）円であるところ，特許法１０２条１項ただし 書の「販売することができないとする事情」として考慮される事情は，同条２項の 推定覆滅事由として考慮される事情と変わるものではなく（前掲知財高裁平成２７ 年１１月２９日判決参照），本件では前記判示に照らすと，原告らの利益について ６割の限度で「販売することができないとする事情」があったと認めるのが相当で ある。そうすると，原告ら主張の利益額について立証されているかを検討するまで もなく，同条１項に基づく損害額が前記認定の同条２項に基づく損害額を下回るも のであることは明らかである。
エ 原告扶桑産業は，原告ら訴訟代理人及び補佐人弁理士に本件訴訟の提起 等を委任したところ，被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は（中 略）万円と認めるのが相当であり，原告扶桑産業の損害額は合計（中略）円となる。
(3) 原告ソーグの損害額＼n
原告ソーグの特許法１０２条３項に基づく損害額は，上記認定のとおり，（中＼n略）円と認められる。 そして，原告ソーグは，原告ら訴訟代理人及び補佐人弁理士に本件訴訟の提起等＼nを委任したところ，被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は（中 略）万円と認めるのが相当であり，原告ソーグの損害額は合計（中略）円となる。＼n
４ 以上より，原告らの請求は，それぞれ主文第１項及び第２項に掲げる限度で 理由があるから，その限度で認容し，その余の請求はいずれも理由がないから，棄 却することとして，主文のとおり判決する。

◆判決本文

◆別紙1

◆別紙2

◆別紙3

　特許権侵害で102条2項に基づく損害として1000万を越える損害額が認定されました。利益を計算するに当たって、消費税を控除すべきかについても判断されています。

　後記検討する【図２】及び【図３】の問題を除けば，上記検討した本件明細 書の記載には，肘置き部が，施術部よりも上方部で施術部に連結していなければな らないことを積極的に示すような内容は存しないと思われるのに対し，本件発明の 効果の観点では，肘置き部は，施術の対象である被施術者の目の部分に近接する位 置で，施術部に連結されると解するのが合理的である。 そして，本件発明１の文言において，「上方位置」と「施術者の上方部」とは近 接する位置で使用されており，本件補正により追加された際にも，当然両者を認識 の上，別異の意味を有するものとして使用されたと解されるところ，前述のとおり， 「上方位置」が施術部よりも上方部の意味である以上，「施術部の上方部」はこれ とは異なる意味であると解され，このことに，上記検討した本件明細書の記載内容 を総合すると，構成要件Ｃの「施術部の上方部」は，施術部における上方部，すな＼nわち，施術部の上下方向における略中心を想定し，それよりも上方の部分を指すと 解するのが相当である。 被告らは，構成要件Ｃが本件補正により追加された要件であるところ，特許＼n請求の範囲の補正に当たって新たな技術的事項の導入は許されないとして，本件明 細書の【図２】及び【図３】においては，肘置き部の上方位置の背面に連結部であ る水平軸が設けられていることから，本件発明における「上方部」は，構成要件Ｂ＼nの「上方位置」と同様，「施術部の，それより上の部分」（施術部を含まず，施術 部に対して上）と解釈せざるを得ないと主張する。 確かに，本件明細書の【図３】では，肘受け部の回転軸が，施術部の上縁より少 し上方に存するように見えるが，これが実施例にすぎないことは本件明細書にも明 示されているし（【００１５】），回転軸が，施術部の上縁に接する状態であれば， これも，施術部における上方部に，肘置き部が連結されているといえなくもない。 その他の【図】で開示されている実施例では，肘置き部がどの位置で施術部に連 結され，回転軸がどの位置に存在するかは全く不明といわざるを得ないが，少なく とも，施術部における上方部に肘置き部を連結する構成と，明らかに矛盾するよう＼nな内容は存しない。
イ 出願経過及び本件意見書の記載について
本件意見書には，「４．特許法第２９条第２項の拒絶の理由がないことの説 明」という表題の下，「（ａ）本願第１発明の説明」として，本件発明１につき，＼nアイメイクの施術部位は被施術者の目尻，目頭，瞼，まつ毛，眉毛等であるため， この施術部位の周辺に施術者の手を配置すれば，必然的に肘の位置は手の位置を基 点とした範囲内（被施術者の頭部周辺）になるところ，その範囲で肘を支える部材 として肘置き部を備えたのが本件発明１であること，肘置き部が施術部の上方部を 基点として，これを軸に施術部に対して回動することで施術部に対する角度が変化 するが，肘置き部がどのような角度に調整された場合であっても，回動する範囲は 施術部の周囲（頭部の左右位置，もしくは左右位置及び上方位置）において一定で あるため，肘置き部が回動する範囲は，施術部位周辺に施術者が手を配置した際に その施術者の肘が配置される範囲と常に一致すること，これにより，施術者は肘置 き部により肘を固定させて施術することができるため，施術が安定するとともに施 術効率を向上させることができる旨が記載されている。 また，原告は，上記に続く「（ｂ）本件拒絶理由通知書における認定」にお いて，本件拒絶理由通知の概略を，1)「被施術者の頭部を載置する施術部が形成さ れている施術台において，前記施術部の周囲であって，載置される前記被施術者の 頭部の左右位置，もしくは左右位置及び上方位置に，施術者の肘を固定可能な肘置＼nき部を設けることで施術者の施術における負担の軽減を図るものは，例えば，引用 文献２の第１図における肘掛け３４ａ，３４ｂ（中略）にみられるように周知技術 （以下「周知技術１」という。）であり，引用発明１において上記周知技術１を適 用し，前記施術部の周囲であって，載置される前記被施術者の頭部の左右位置，も しくは左右位置及び上方位置に，施術者の肘を固定可能な肘置き部を設けたものと＼nする（中略）ことは当業者が容易になし得たものである。」，及び2)「さらに，施 術者の肘を固定可能な肘置き部を水平を軸にして回動可能＼なものとすることも，例 えば，引用文献３（中略），引用文献４（中略）にみられるように周知技術（以下 「周知技術２」という。）であり，引用発明１において上記周知技術２を適用し， 前記肘置き部は水平を軸にして回動可能であるものとすることも当業者が容易にな＼nし得たものである。」とまとめた上で，それに続く「（ｃ）本願第１発明と引用発 明との対比」において，引用発明２について，「ヘッドレスト３３が傾倒するもの であり，肘掛け３４ａ，３４ｂは個別に回動するものではありません。また，肘掛 け３４ａ，３４ｂの取り付け位置は，ヘッドレスト３３の左右方向です。」「した がって，引用発明１に，上記した各引用発明のいずれを適用したとしても，本件発 明１のように，『肘置き部が前記施術部の上方部に連結され，水平を軸にして前記 施術部に対して回動可能』な構＼成とはならない」と記載した。 被告らは，上記原告の引用発明２に関する文章（「肘掛け３４ａ，３４ｂの 取り付け位置は，ヘッドレスト３３の左右方向です。」）を理由に，本件意見書に おいて，原告は，肘置き部の取付け位置が施術部の左右である構成を排除した旨を＼n主張する。 しかしながら，本件意見書の上記文章は，引用発明２について，肘掛けの取付け 位置がヘッドレストの左右であるものの，肘掛けが回動しない点で本件発明とは異 なる旨を指摘したものと解することができ，被告の主張は採用できない。
ウ まとめ
以上検討したところを総合すると，構成要件Ｃの「施術部の上方部」とは，施術＼n部における上方部の意味に解すべきであるが，肘置き部の回転軸が施術部の上縁に 接するよう連結する構成も含み得るとすると，その範囲については，別紙原告図面＼nのうち，赤で示された部分を指すと解すべきこととなる。
(2)構成要件Ｃの「連結」の意義について＼n
ア 「連結」の字義的意味は，「つらねむすぶこと。むすびあわせること。」で あるところ，本件明細書には，特に「連結」についての定義や，具体的な連結方法 についての記載はない。 本件明細書の【図２】及び【図３】には，肘置き部と施術部が，それぞれ支持部 材と背面部材を介して，水平軸の位置でつながっている形態が示されており，段落 【００１８】も上記形態について説明する。 また，本件意見書には，肘置き部が，施術部の上方部を基点として，これを軸に 施術部に対して回動すること，引用発明３及び引用発明４においては，枕Ｆ（また は head rest 2）と肘受２４（または head rest 4）とが連動せず別々に動作するこ とが望ましいと考えられるため，引用発明１にこれらの発明を適用したとしても本 件発明１の構成要件Ｃのような構＼成にはならないことが記載されている。 そうすると，構成要件Ｃにおける「連結」とは，施術部と肘置き部が別々に動作＼nすることができない形態でつながっていることを意味し，それ以上具体的な連結方 法について定めるものではないと解するのが相当である。
イ 被告らは，本件明細書の【図１】及び【図６】に示される実施形態から，構＼n成要件Ｃの「連結」とは，「肘置き部が，その上方位置の背面において，前記施術 部の上方部に連結され」と解釈すべきであると主張するが，同図は，１つの実施形 態にすぎないから，そこから具体的な連結部位についてまで定められていると解す べきではない。
(3) 被告製品の構成＼n
ア 別紙被告製品写真１ないし４及び別紙「被告製品の説明書」によれば，構成＼n要件Ｃに対応する被告製品の構成ｃは，施術部の左右側面のうち，上下方向におけ＼nる中央線よりも上の部分において，回動部材を介して施術部とリクライニングアー ムとがつながる構成をとり，施術部を左右方向に横切るような仮想の回転軸を中心＼nにリクライニングアームが回動するものであると認められる。
イ 被告らは，被告製品の肘置き部が施術部の「左右位置」において回転自在に 支持されていることから，本件発明の構成要件Ｃを充足しないと主張するが，構＼成 要件Ｃの「施術部の上方部」が施術部の左右側面を排除しない概念であることは前 述のとおりであり，また，構成要件Ｃの「連結」が具体的な連結方法や連結部位を＼n定めるものではないことも前述のとおりであるから，上記被告らの主張を採用する ことはできない。
ウ また，被告らは，被告製品について，仮想の回転軸が施術部を貫通している ことから，回転軸が施術部の背面にあり，また施術部よりも上方にある本件発明と 比較して，肘置き部を回転させた時に肘置き部の左右位置と施術部との間の距離が 比較的短く施術しやすい，という本件明細書から記載された発明からは導き出せな い技術的事項を有すると主張するが，本件発明の回転軸が施術部よりも上方にある との主張は採用できず，被告らの主張は理由がない。
(4) まとめ
以上より，被告製品のリクライニングアームは，施術部の上方部に連結され，水 平を軸として施術部に対して回動可能であると認められるから，本件発明の構＼成要 件Ｃを充足する。
・・・
上記(1)及び(2)によると，被告製品の売上高（税込）から原価（税込）を控除した 額は，９５１万７０３２円（別紙被告計算表の「粗利（総計売上税込−総計原価税＼n込）」欄参照。）であり，同額を被告らの利益の額と認め，原告の損害額を算定す る基礎とするのが相当である。 なお，消費税基本通達５−２−５に鑑みれば，知的財産権の侵害に基づく損害賠 償金は，消費税法上の資産の譲渡等の対価に該当し，消費税の課税対象となると解 するのが相当であり（消費税法２条１項８号，同法４条１項），本件における損害 賠償金も，特許権の侵害に基づく損害賠償金として消費税の課税対象となると解さ れるところ，上記被告らの利益の額は，税込売上高から税込原価を控除したもので あり，消費税相当額を含む額であるから，原告の損害額を算定する際に，さらに消 費税相当額８％を加算する必要はない。
イ 被告らの主張について
被告らは，消費税に関し，特許法１０２条２項の「利益」の算定方法について主 張するほか，そもそも，同項により推定される損害賠償金は逸失利益であるから， 一般的に消費税の課税の対象とならないか，本件の個別事情に照らし，損害賠償金 は対価性がないため消費税の課税の対象とならないこと，仮に本件における損害賠 償金が消費税の課税の対象になるとしても，原告と被告との間において内税方式， 外税方式のいずれを採用するかについての合意がない以上，内税方式によるべきで あることを主張する。 しかしながら，特許権侵害に対する損害賠償請求訴訟では，典型的には，特許権 者のみが発明の実施品を製造，販売している状態を想定し，侵害品の販売により特 許権者側の売上等が減少したことを損害と捉え，認定又は推定の方法により算定し た損害賠償額金を得させることで，権利侵害のなかった原状に可及的に復させよう とするものであるところ，その回復の対象となる原状において，特許権者が発明の 実施品を製造，販売すれば，売上，経費いずれの面でも消費税は考慮されるはずで ある。 そうすると，本件のように，回復の対象である原状において，消費税が考慮され る事案においては，その回復の手段として逸失利益の損害賠償を算定する際におい ても消費税の負担は考慮すべきことになり，これに反する被告らの主張は採用でき ない。 そして，その計算としては，前述のとおり，消費税相当額を考慮した売上額から， 消費税相当額を考慮した経費額を控除すれば足りると解され，これによって算定し た損害額に，さらに消費税相当額を加算する必要はないし，当事者間に特段の合意 がなければ内税方式により計算すべきであるとの被告らの主張も理由がない。 また，被告らは，消費税相当額分の遅延損害金の起算日は，その額が確定した日， すなわち判決確定日であって不法行為時ではないと主張するが，上記アのとおり， 原告に支払われるべき損害賠償金は，消費税相当額を含むものの，全体としては特 許法１０２条２項により原告の損害と推定される額であるから，全部につき不法行 為の日から遅滞に陥ると解するのが相当である。
(4) 推定覆滅又は寄与率について
ア 被告らは，本件発明の被告製品に対する技術的寄与及び顧客吸引力は小さく， 寄与率は５０％程度であると主張する。 しかし，本件発明３の構成要件Ｆは，リクライニング機構＼が付与されていること とされており，本件明細書の段落【００２０】及び【００２１】にも，電動式を含 むリクライニング機構が付与されていることにより，異なるアイメイク施術を１台＼nで済ませることができたり，被施術者が仰向けになったときの下半身の負担を軽減 したりすることができる旨の記載がある。また，本件発明はアイメイク用施術台全 体に関するものであって，リクライニングアームのみに関する発明ではない。 よって，本件発明の，被告製品に対する技術的寄与が少ないという上記被告らの 主張を採用することはできない。
イ また，被告製品の価格（１１万８０００円（税抜））と本件発明の実施品の 価格（１８万２０００円（税抜））との差は６万４０００円であるところ（乙２９）， これが直ちに顧客吸引力に大きな差が生じるまでの金額ということはできない。ま た，被告らは，高田ベッド製作所がアイメイク用施術台の分野において特別なブラ ンド力を有することや，被告製品の広告宣伝において，高田ベッド製作所のブラン ド力を使用していること等の主張立証をせず，リクライニング機構が本件発明３の＼n構成要件となっていることは，上記アのとおりである。＼nよって，本件発明が，顧客の購買に寄与する要素が極めて小さいという上記被告 らの主張を採用することはできない。
ウ したがって，本件において特許法１０２条２項の推定を覆滅すべき事情は認 められない。
(5) 特許法１０２条４項後段に関する主張
原告は，平成２８年１０月３１日付け及び同年１２月５日付けで，被告アイラッ シュに対し，本件特許権の侵害について２回にわたり警告し，被告アイラッシュも これに回答していることから（甲５ないし８），被告らにおいて被告製品が本件特 許の権利範囲外であると考えたことについて，故意または重過失がなかったとして 損害賠償の額を定めるにつきこれを参酌すべき場合であるとは認められない。

◆判決本文

　知財高裁特別部、いわゆる大合議判決です。争点は充足論、無効論など、多々ありますが、102条2項の推定覆滅事由、同3項の損害額の判断基準について一般論を述べています。

(3) 推定覆滅事由について
ア 推定覆滅の事情
特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の事情 と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者 が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば， 1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），2)市 場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），4)侵害 品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について，特許法１ ０２条１項ただし書の事情と同様，同条２項についても，これらの事情を推定覆滅 の事情として考慮することができるものと解される。また，特許発明が侵害品の部 分のみに実施されている場合においても，推定覆滅の事情として考慮することがで きるが，特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の 覆滅が認められるのではなく，特許発明が実施されている部分の侵害品中における 位置付け，当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するの が相当である。
イ 控訴人らは，炭酸ガスを利用したパック化粧料全てが競合品であることを 前提に，他の炭酸パック化粧料の存在が推定覆滅事由となると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競合関係 に立つ製品であることを要するものと解される。 被告各製品は，炭酸パックの２剤型のキットの１剤を含水粘性組成物とし，炭 酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ，得られた二酸化 炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパック 化粧料である。そして，化粧料における剤型は，簡便さ，扱いやすさのみならず， 手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり，各消費者の必 要や好みに応じて選択されるものであるから，剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用 したパック化粧料全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。控訴人ら が競合品であると主張する製品は，その販売時期や市場占有率等が不明であり，市 場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。
ウ 控訴人らは，被告各製品が利便性に優れているとか，被告各製品の販売は 控訴人らの企画力・営業努力によって成し遂げられたものであると主張する。 しかし，事業者は，製品の製造，販売に当たり，製品の利便性について工夫し， 営業努力を行うのが通常であるから，通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても， 推定覆滅事由に当たるとはいえないところ，本件において，控訴人らが通常の範囲 を超える格別の工夫や営業努力をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
エ 控訴人らは，被告各製品は原告製品に比べて顕著に優れた効能を有すると＼n主張する。 侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても，そのことから＼n直ちに推定の覆滅が認められるのではなく，当該優れた効能が侵害者の売上げに貢＼n献しているといった事情がなければならないというべきである。
・・・
(ｳ) 被告各製品及び原告製品は，いずれも本件発明１−１及び本件発明２−１ の実施品であり，炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生さ せ，得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させ，皮膚に 適用して二酸化炭素を皮下組織等に供給することにより，美肌，部分肥満改善等に 効果を有するものであると認められるのであり，上記(ｱ)及び(ｲ)に認定した事実に よっても，被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し，これが控訴人＼nらの売上げに貢献しているといった事情を認めるには足りず，ほかにこれを認める に足りる的確な証拠はない。
オ 控訴人らは，被告各製品が控訴人ネオケミアの有する特許発明の実施品で あるなどとして，これらの特許発明の寄与を考慮して損害賠償額が減額されるべき であると主張する。 侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても，そのことから直ちに推定の覆 滅が認められるのではなく，他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献 しているといった事情がなければならないというべきである。控訴人ネオケミアが， 二酸化炭素外用剤に関連する特許である，1)特許第４１３０１８１号（乙Ａ１８）， 2)特許第４２４８８７８号（乙Ａ１９），3)特許第４５８９４３２号（乙Ａ２０）， 4)特許第４７５６２６５号（乙Ｂ全７）を保有していることは認められるが，被告 各製品が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属することを裏付ける的確な証拠は ないから，そもそも，被告各製品が他の特許発明の実施品であるということができ ない。よって，これらの特許発明の寄与による推定の覆滅を認めることはできない。 なお，被告各製品の中には，上記特許権の存在や，特許取得済みであることを 外装箱に表示したり，宣伝広告に表＼示したりしているものがあったことが認められ る（甲７，８，１７，２０）が，特許発明の実施の事実が認められない場合に，そ の特許に関する表示のみをもって推定覆滅事由として考慮することは相当でないか＼nら，この点による推定の覆滅を認めることもできない。
カ 控訴人らは，従来技術との比較の観点から，本件発明１−１及び本件発明 ２−１の技術的価値が低いことを主張するが，控訴人らが指摘するジェルと粉末を 組み合わせる化粧料の技術（資生堂６１４及び日清３２４）は，炭酸ガスを利用し た化粧料に係るものではないし（乙Ａ１０３，乙Ｅ全９，３５，３６），２剤混合 型の気泡状の二酸化炭素を発生する化粧料（石垣発明１及び２）は，炭酸ガスの気 泡の破裂により皮膚等をマッサージするための発泡性化粧料の技術であって，二酸 化炭素を気泡状で保持する二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのものではない （乙Ｅ全４，５，３７，３８）から，いずれも本件発明１−１及び本件発明２−１ を代替するものではない。そうすると，これらの従来技術の存在は，被控訴人の受 ける損害とは無関係であるから，推定覆滅事由に当たるということはできない。 キ 控訴人らは，乙Ａ３の実験結果によれば，ブチレングリコールが配合され た被告各製品においては，本件発明１−１及び本件発明２−１の寄与は限定的であ ると主張する。しかし，本件発明１−１及び本件発明２−１は二酸化炭素含有粘性 組成物を得るための２剤型の化粧料のキットの発明であるところ，被告各製品は， 炭酸塩を含むジェル剤と酸を含む顆粒剤を混合して使用するパック化粧料のキット であるから，本件発明１−１及び本件発明２−１は被告各製品の全体について実施 されているというべきである。また，被告各製品にブチレングリコールが配合され たことによる効果が控訴人らの売上げに貢献しているといった事情も認められない 本件において，ブチレングリコールが配合されていることは，被控訴人の受ける損 害とは無関係であるから，控訴人らが指摘する乙Ａ３の実験の結果は，控訴人らの 上記主張を基礎付けるものではない。
・・・
６ 損害（特許法１０２条３項）（争点６−２）
(1) 特許法１０２条３項について
ア 被控訴人は，選択的に，別紙「損害額一覧表」の「被控訴人主張額」「３＼n項による損害額」欄記載のとおり，特許法１０２条３項により算定される損害額も 主張している。特許法１０２条３項は，特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最 低限度の損害額を法定した規定である。
イ 特許法１０２条３項は，「特許権者…は，故意又は過失により自己の特許 権…を侵害した者に対し，その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当す る額の金銭を，自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」 旨規定する。そうすると，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準 とし，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。
(2) その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
ア 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「その特許 発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ， 「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして，同改正により 「通常」の部分が削除された経緯がある。
特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無効に されるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額を支払い， 当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることがで きないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施 料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものと はいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には，侵害者が上記のような契 約上の制約を負わない。そして，上記のような特許法改正の経緯に照らせば，同項 に基づく損害の算定に当たっては，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約に おける実施料率に基づかなければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施 料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施許諾 契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料の相場 等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重 要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上 げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の 営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
・・・・
ウ 実施に対し受けるべき金銭の額
上記のとおり，1)本件訴訟において本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料 率は現れていないところ，本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平 均的な実施料率が，国内企業のアンケート結果では５．３％で，司法決定では６． １％であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決 金を売上高の１０％とした事例があること，2)本件発明１−１及び本件発明２−１ は相応の重要性を有し，代替技術があるものではないこと，3)本件発明１−１及び 本件発明２−１の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること， 4)被控訴人と控訴人らは競業関係にあることなど，本件訴訟に現れた事情を考慮す ると，特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，本件での実施に対し 受けるべき料率は１０％を下らないものと認めるのが相当である。なお，本件特許 権１及び本件特許権２の内容に照らし，一方のみの場合と双方を合わせた場合でそ の料率は異ならないものと解すべきである。 したがって，本件各特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定され る損害額は，別紙「損害額一覧表」の「裁判所認定額」「３項による損害額」欄記＼n載のとおりとなる。
(3) 控訴人らの主張について
控訴人らは，被告各製品における本件各特許の寄与が限定されることを根拠に 実施に対し受けるべき料率を低くすべきであると主張するが，前記５(3)に説示し たところに照らし，本件発明１−１及び本件発明２−１を被告各製品に用いたこと による売上げ及び利益への貢献が限定されるとは認められないから，控訴人らの主 張は前提を欠く。 また，控訴人らは，被控訴人のビジネスモデルが不当に競争を制限するもので あると主張するが，前記５(1)イにおいて認定したとおり，被控訴人は本件各特許 の実施品を製造販売しているのであるから，被控訴人のビジネスモデルが不当に競 争を制限するものであると解する根拠がない。控訴人らの，ＭＬＭによる販売手法 に関する主張は具体的な主張を欠き，失当である。 控訴人らの主張するその余の点も，上記判断を左右するものではない。
７ 総括
(1) 被控訴人キアラマキアート（被告製品５）については，上記６で認定した 特許法１０２条３項に係る損害額が，前記５で認定した同条２項に係る損害額より も高いから，同条３項に係る損害額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。 他方，その余の控訴人らについては，いずれも前記５で認定した同条２項に係 る損害額の方が高いから，この金額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。
なお，控訴人コスメプロらは，被告各製品を製造，販売するに至った経緯等に 照らし控訴人コスメプロらには故意又は重大な過失はなかったとして，同条４項に 基づき，このことを控訴人コスメプロらの損害賠償額を定めるについて参酌すべき であると主張する。しかし，控訴人コスメプロ，控訴人アイリカ，控訴人ウインセ ンス，控訴人コスメボーゼ及び控訴人クリアノワールは，化粧品の製造会社であり， 仮に同控訴人らの主張する諸事情があったとしても，同控訴人らにつき，特許権侵 害についての故意又は重大な過失がなかったということはできないから，控訴人ら の上記主張は採用できない。

◆判決本文

◆要旨

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◆平成27(ワ)4292

　５％の推定覆滅事由が認められましたが、特102条2項により約4100万円の損害賠償が認められました。
　以上より，乙４３発明は，同公報において，本件発明の課題として，開閉操作 部がチャック部を跨ぐように配置されていることから，保持の仕方によっては容器を 保持する手は充填部の一部に重なって充填物の量を確認しにくいという課題がある ことを前提に，開閉操作部とチャック部の位置関係につき，チャック部を開閉操作部 の下側になるよう特定したものと理解できる。 そして確かに，本件発明の実施例は，すべて開閉操作部がチャック部を跨ぐように なっているものの，本件発明の特許請求の範囲において，チャックの位置関係は何ら 特定されているわけではない。そうすると，乙４３発明に，本件発明において特定さ れていないチャック部と開閉操作部の位置関係を特定することで進歩性があるとし ても，結局，片手操作で栄養剤注入するという本件発明の改良形にすぎないことは明 らかであって，本件発明１を実施している以上に技術的に積極的な意味はなく，被告 製品の販売拡大に貢献している程度はさほど大きいものとは認められない。
ｅ 乙４４ないし乙４６意匠
乙４４意匠ないし乙４６意匠は，被告製品そのものを対象として出願し登録された 意匠といえるが，乙４５意匠，乙４６意匠は乙４４意匠の部分についての部分意匠と して登録されているにすぎないから，結局，本件で問題とすべきは，被告製品が乙４ ４意匠を実施していることということになる。 しかし，その意匠は，乙４１発明，乙４２発明の実施例と同じものにすぎないし， 栄養供給バッグという商品の性質上，登録意匠のもたらす美観が需要を喚起すること は考えにくいから，登録意匠を実施していることをもって，本件特許権侵害を理由と する法１０２条２項の推定を覆滅する事由となるものとは認め難い。
ｆ まとめ
以上を総合すると，被告製品は，確かに乙４０発明ないし乙４３発明及び乙４４意 匠ないし乙４６意匠を実施しているが，本件発明に技術的に付与するものは乙４３発 明のみであり，その付与の程度がさほど大きくないことは上記のとおりである。 したがって，その事情が，法１０２条２項の推定覆滅事由となるにしても，５％を 減じるにとどまるというべきである。
ウ 被告製品の売上げについての被告の営業力，ブランド力の貢献
被告は，被告製品の売上げは被告の営業力，ブランド力よるものであり，技術面の 寄与度はせいぜい３０％であると主張する。 確かに証拠（甲１８，乙５７）及び弁論の全趣旨によれば，連結売上高で原告は５ ７６億３６００万円であるのに対し，被告は３５９６億９９００万円であり，従業員 数でも原告はグループ総数で６７７７名にとどまるのに対し，被告のそれは２万７４ １５名であって，企業規模としては被告の方が圧倒的に大きく，したがって原告が全 国に支社，営業所を有していることを考慮しても，営業力，ブランド力とも被告の方 が強いことは否定できない。 しかし，証拠（乙４７）によれば，本件で問題とすべき経腸栄養バッグ（空バッグ） の分野に限れば，当該市場は，●（省略）●のシェアを占め，その余を他社が占める というのであり，とりわけ「片手の指を挿入するためのシート状の１対の開閉操作部」 を有する経腸栄養バッグに限れば，市場には原告と被告の製品以外は存しないから， 市場を●（省略）●を占めるという関係にあり，当該分野に限れば，限られた需要者 の間において原告がブランド力を確立していることは容易に推認され，原告との間で， 営業力，ブランド力の差が生じているものとは認められない。 したがって，原告と被告の営業力，ブランド力の差をもって，法１０２条２項によ る推定が覆滅されるとする被告の主張は採用できない。
(5) 総括
以上を総合すると，法１０２条２項の規定により原告の損害として認定されるべき 額は，上記(3)で認定した被告製品の販売により受けた利益の額●（省略）●に，上 記(4)で認定した減額事由を考慮し，以下の計算式のとおり３７１８万０３６４円と 認定するのが相当である。
（計算式）
●（省略）●＝37,180,364 円
また，上記損害額に本件に現れた一切の事情を斟酌すると，本件と因果関係のある 弁護士及び弁理士費用相当の損害額は３８０万円と認定するのが相当である。

◆判決本文

　海苔の異物除去に関する事件です。同原告の事件もたくさんあります。争点はいろいろありますが、裁判所は寄与率による減額も否定しました。
　イ 寄与率について
被告九研は，本件各発明が本件製品１及び２の販売に寄与した割合は １０％を超えるものではないなどと主張する。 しかし，本件各発明は，共回り現象の発生を回避してクリアランスの 目詰まりをなくし，効率的・連続的な異物分離を実現するものであって， 生海苔異物除去装置の構造の中心的部分に関するものというべきである。＼nすなわち，生海苔異物除去装置として，選別ケーシング（固定リング） と回転円板との間に設けられたクリアランスに生海苔混合液を通過させ ることによりクリアランスを通過できない異物を分離除去する装置が従 来用いられていたとしても，本件各発明の解決課題を従来の装置が抱え ていることは明らかであり，この点は需要者の購買行動に強い影響を及 ぼすものと推察される。このことと，従来の装置の現在における販売実 績等の主張立証もないことを考えると，本件各発明の実施は生海苔異物 除去装置の需要者にとって必須のものであることがうかがわれる。 他方，本件各発明が本件製品１及び２に寄与する割合を減ずべきであ るとする被告九研の主張の根拠は，いずれも具体性を欠くものにとどま る。 したがって，本件各発明が本件製品１及び２の販売に寄与する割合を 減ずることは相当でない。

◆判決本文

◆関連事件です。平成28(ワ)4529

　特許権侵害について、一部の被告装置について、差止と損害賠償（約1400万円）が認められました。102条2項について寄与率による減額を主張しましたが否定されました。
　本件訂正発明１の１及び１の２の意義
上記各記載によれば，本件訂正発明１の１及び１の２は，基礎杭等の造 成にあたって地盤を掘削する掘削装置に関するものであって，この種の掘 削装置として一般に使用されるアースオーガ装置では，オーガマシンの駆 動時の回転反力を受支するために必ずリーダが必要となるが，リーダの長 さが長くなると，施工現場内でのリーダの移動作業や，現場へのリーダの 搬入及び現場からの搬出作業に非常な手間と時間を要するという課題及び 傾斜地での地盤掘削にあっては，クローラクレーンの接地面とリーダの接 地面との段差が大きい場合にリーダの長さを長くとれず，掘削深さが制限 されるという課題があることから，本件訂正発明１の１及び１の２は，こ れらの課題を解決するために，掘削装置について，掘削すべき地盤上の所 定箇所に水平に設置し，固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが， 当該固定ケーシングの回転を阻止するケーシング挿通孔を形成してなるケ ーシング回り止め部材を備えるものとして，リーダではなく，ケーシング 回り止め部材によって回転駆動装置の回転反力を受支するものとした発明 である，と認められる。
・・・・
原告は，本件訂正発明１の１の実施による被告の利益を算定するに当 たっては，本件発訂正明１の１を実施した工程の代金のみならず，請負 代金額の全額を基礎とすべきと主張する。 しかし，本件訂正発明１の１は，掘削装置に関する発明であり，掘削 工事以外の工程には使用されない。そして，前記「内訳明細書」（乙１ ０５）によれば，被告は，現場(1)について，本件訂正発明１の１を実施 した掘削工事である「先行削孔砂置換工」のみを受注したものではなく， 「道路改良工事」を受注し，上記掘削工事の他，本件訂正発明１の１を 実施していない工事である「場所打杭工」，「鋼矢板工」及び「桟橋盛 替工」の各工事を行っており，これらの工事の代金（直接工事費）につ いては，本件訂正発明１の１を実施していないのであるから，本件訂正 発明１の１の実施があったためにその余の工事の受注ができたなどの特 段の事情がない限り，本件訂正発明１の１を実施したことにより被告が 受けた利益に当たるということはできない。そして，本件において，上 記事情を認めるに足りる証拠はない。
また，被告は，現場(1)の工事について，上記直接工事費のほかに，間 接工事費として「重機組解回送費」，「重機回送費」及び「経費」の支 払を受けているが，これらについても本件訂正発明１の１の実施により 受けた利益に当たると認めるべき証拠がない。 したがって，被告が，本件訂正発明１の１を実施したことにより受領 した額は，本件訂正発明１の１の実施による先行削孔砂置換工（ＤＨ削 孔費）の１４本分の代金１４０万円である。
イ 利益率
被告の利益率が１８％であることについて当事者間に争いがない。 したがって，本件訂正発明１の１を実施したことにより被告が得た利益 額は，２５万２０００円（＝１４０万円×０．１８）である。
ウ 寄与率
被告は，本件訂正発明１の１の売上に対する寄与率は低いなどと主張す るので検討するに，特許法１０２条２項は，損害が発生している場合でも， その損害額を立証することが極めて困難であることに鑑みて定められた推 定規定であるから，当該特許権の対象製品に占める技術的価値，市場にお ける競合品・代替品の存在，被疑侵害者の営業努力，被疑侵害品の付加的 性能の存在，特許権者の特許実施品と被疑侵害品との市場の非同一性など＼nに関し，その推定を覆滅させる事由が立証された場合には，それらの事情 に応じた一定の割合（寄与率）を乗じて損害額を算定することができると いうべきである。
本件では，たしかに，前記アのとおり，現場(1)において，１５本のうち １本のケーシングについては，本件訂正発明１の１を実施しない形態（下 部／１本のＨ形鋼）が用いられていることが認められるものの，これは， 被告の主張によれば，山（崖）側に位置するケーシングでは，下部で井桁 状を組むことが困難であることから「下部／２本のＨ形鋼」ではなく「下 部／１本のＨ形鋼」の構成が用いられているというのであって，「下部２本のＨ形鋼」の構＼成により，「下部／１本のＨ形鋼」の構＼成と同等ない＼nしより優れた効果が得られるためではない。また，上記イで算出した利益 の額は，本件訂正発明１の１の技術的範囲に属する被告装置１を用いて行 った工事である先行削孔砂置換工（ＤＨ削孔費）により被告が得た利益額 そのものであり，それ以外の工事による利益の額は含まれていない。 さらに，被告は，各杭の「掘削長×掘削基本時間」の単価計算から求め られたものに（「掘削時間」／〔「掘削時間」＋「準備時間」＋「排土埋 戻し時間」〕）を乗じたものが，掘削に対しての時間の割り出し単価とな るなどと主張しており，工事費用について時間当たりの単価を算出して， 現実に掘削に要した時間に相当する分についてのみ本件訂正発明１の１が 寄与しているかのような主張をしているが，被告が「先行削孔砂置換工」 のうちの掘削作業のみを受注しているものではなく，また，一般に掘削作 業のみを受注する形態が考えにくいこと，掘削作業が「先行削孔砂置換工」 の重要部分を占めると考えられること，発注者は準備時間や排土埋戻しの ために被告に工事を発注しているものでなく，準備や排土埋戻しの作業が 利益をあげているとはいえないことなどからすると，被告の上記主張は採 用することができない。 そうすると，代替技術の存在を考慮に入れたとしても，上記額が原告の 損害であるという推定を覆滅させるに足りる証拠がないというほかないか ら，被告の寄与率に係る主張は理由がない。

◆判決本文

　生海苔異物除去機の一部の部品を交換する行為が生産が該当する（特許権侵害）と判断されました。
　原告は，被告ワンマン及び被告西部機販に対し，本件メンテナンス行為１ の差止めを求めるところ，製品について加工や部材の交換をする行為であっ ても，当該製品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか， 取引の実情等も総合考慮して，その行為によって特許製品を新たに作り出す ものと認められるときは，特許製品の「生産」（法２条３項１号）として， 侵害行為に当たると解するのが相当である。 本件各発明は，前記１(2)のとおり，生海苔混合液槽の選別ケーシングの 円周面と回転板の円周面との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して， 生海苔・海水混合液から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除 去装置において，クリアランスの目詰まりが発生する状況が生じ，回転板の 停止又は作業の停止を招いて，結果的に異物分離作業の能率低下等を招いて＼nしまうとの課題を解決するために，突起・板体の突起物を選別ケーシングの 円周端面に設け（本件発明１），回転板及び／又は選別ケーシングの円周面 に設け（本件発明３），あるいは，クリアランスに設けること（本件発明４） によって，共回りの発生をなくし，クリアランスの目詰まりの発生を防ぐと いうものである。そして，本件板状部材は，本件固定リングに形成された凹 部に嵌め込むように取り付けられて固定されることにより，本件各発明の 「共回りを防止する防止手段」（構成要件Ａ３）に該当する「表＼面側の突出 部」，「側面側の突出部」を形成するものであること（当事者間に争いがな い）からすると，本件固定リング及び本件板状部材は，被告装置の使用（回 転円板の回転）に伴って摩耗するものと認められるのであって，このような 摩耗によって上記突出部を失い，共回り，目詰まり防止の効果を喪失した被 告装置は，本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を欠き，もはや「共 回り防止装置」には該当しないと解される。 そうすると，「表面側の突出部」，「側面側の突出部」を失った被告装置＼nについて，新しい本件固定リング及び本件板状部材の両方，あるいは，いず れか一方を交換することにより，新たに「表面側の突出部」，「側面側の突＼n出部」を設ける行為は，本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を備え た「共回り防止装置」を新たに作り出す行為というべきであり，法２条３項 １号の「生産」に該当すると評価することができるから，原告は，被告らに 対し，法１００条１項に基づき，上記(1)の差止めに加えて，本件メンテナ ンス行為１の差止めを求めることができる。
・・・・
これに対し，被告ワンマン及び被告西部機販は，要旨，1本件装置１及 び２の仕入代金以外に必要経費が生じているから，これらについても被告ワ ンマン及び被告西部機販の利益から控除すべきである，2)本件特許は本件装 置１及び２の販売にほとんど寄与しておらず，本件装置１及び２の売上への 寄与率が１０％を超えることはない，3)被告ワンマン及び被告西部機販が本 件装置１及び２の販売によって得た利益を原告の損害と推定することについ ての推定覆滅事由があるなどと主張する。 しかしながら，上記1)について，必要経費として控除できるのは，本件装 置１及び２の販売に直接関連して追加的に必要になった経費に限られるもの と解すべきところ，被告ワンマン及び被告西部機販の主張する経費が本件装 置１及び２の販売に直接関連して追加的に必要になったものと認められない のはもちろん，そもそも同経費が現実に生じたこと自体を認めるに足る証拠 が一切なく，その算定根拠も判然としない。また，上記2)について，本件各 発明は，生海苔異物除去装置の構造の中心的部分に関するものである一方，＼n本件各発明が本件装置１及び２に寄与する割合を減ずべきであるとする被告 ワンマン及び被告西部機販の主張の根拠は判然としないことに照らせば，本 件各発明が本件装置１及び本件各部品の販売に寄与する割合を減ずることは 相当でない。さらに，上記3)について，被告が主張するのは，単に，原告が 販売店ではなく製造業者であるという事実にとどまるところ，同事実のみか ら，本件各発明の実施品が有する顧客吸引力にもかかわらず，原告がその取 引先への販売の機会を持ち得なかったということはできないし，ほかに原告 が取引の機会を奪われたとはいえない特段の事情もないから，法１０２条２ 項による推定を覆滅するには足りないというほかない。

◆判決本文

　搾汁ジューサについて、均等侵害が認められました。興味深いのが損害額200万円がすべて代理人費用という点です。
　上記(ｱ)の本件明細書の記載によれば，圧力排出路の存在は本件発明が 解決すべき課題と直接関係するものではない。もっとも，本件発明の 効果等に関する上記 ｂ，ｃの記載をみると，圧力排出路は，食材が 網ドラムの底部で最終的に圧縮され脱水される過程で生じる一部の汁 が防水円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐことを目的と するものであり，汁を排出するための通路をハウジング底面において 防水円筒の下部縁に形成することは発明の本質的部分であるとみる余 地がある。しかし，上記の効果を奏するためには，上記通路が防水円 筒の下部縁に存在すれば足り，これをどのような部材で構成するかに＼nより異なるものではない。そうすると，上記の異なる部分は本件発明 の本質的部分に当たらないと解するのが相当である。
ウ 第２要件（置換可能性）について
前記イのとおり，本件発明における圧力排出路は，食材が網ドラム の底部で最終的に圧縮されて脱水される過程で生じる一部の汁が防水 円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐものである。また， これにスクリューギヤが挿入されて回転することにより，高粘度の汁 を効率的に排出することができる。 他方，前記前提事実 ウｄの被告製品の構成及び別紙図１７のとおり，＼n被告製品のハウジングにスクリュー及び網ドラムを配置すると果汁案 内路が形成され，これが汁排出口と連通して，搾汁された汁の一部を 汁排出口へ案内する機能を果たすと認められる。また，被告製品のス＼nクリュー下部に形成されたスクリューギアは，果汁案内路に挿入され て回転する（甲１１）。そして，網ドラムはハウジングの上方から配置 されるものであり，果汁案内壁とハウジング底面との間に隙間が生じ ることもあり得るところ，その場合には当該隙間から汁が果汁案内路 の外側に流出するから，果汁案内路に流入した汁が内周側の防水円筒 を超えてハウジング外部に流出することはないものと考えられる。し たがって，被告製品の果汁案内路は本件発明の圧力排出路と同一の作 用効果を奏するということができる。 以上のとおり，被告製品の果汁案内路は圧力排出路と同一の作用効果 を奏するものとして，置換可能と評価するのが相当である。＼nこれに対し，被告は，被告製品はハウジング底面を平坦化することに より清掃を容易にするという新たな効果が生じているから置換可能と＼nはいえない旨主張する。しかし，仮にそのような効果が生じるとして も，ハウジング底面の清掃容易性は本件発明の前記課題とは無関係で あり，これをもって第２要件の充足性を否定することはできない。
エ 第３要件（置換容易性）について
本件明細書には，本件発明の実施例として，ハウジングに形成された 圧力排出路の外側のハウジング底面の上部に網ドラム底部に形成され た底部リングを載置し，その内周面と圧力排出路の外周面が上下に一 体となって，これと防水円筒の外周面により圧力排出路の上方に続く 空間を形成し，そこにスクリュー下方に突出形成された内部リング及 びその下端のスクリューギヤが挿入される例が記載されている（段落 【００４５】，【００５２】，【００５６】，【図３Ａ】，【図３Ｂ】）。この とき，水分（汁）の一部が内部リングと網ドラムの内部リング挿入孔 （底部リングの内側に当たる。）との間の隙間に押し込まれ，圧力排出 路に流入する（段落【００７２】），すなわち，底部リング（網ドラ ム）内壁からそのまま圧力排出路の外周側の内壁を伝って圧力排出路 に流入しており，上記実施例において網ドラムの一部は圧力排出路の 外周側の壁の役割を果たしているといえる。また，本件発明と同じ技 術分野に属する搾汁機において，搾汁ケース（本件発明のハウジング に相当する。）のブッシング（同防水円筒に相当する。）の下部縁に流 路を形成せず，搾汁ケースの底部のこの部分を平坦にしたものは被告 製品の製造販売時に公知であったと認められる（甲２６）。そうすると， 本件明細書の前記記載に接した当業者にとって，上記実施例の網ドラ ムないし底部リングを下方に伸長して圧力排出路の外周側の壁に代え るとともに，この部分のハウジングの底面を平坦にすることによって， 圧力排出路の外周側の壁全体を網ドラムで形成することに思い至るの は容易であるというべきである。 これに対し，被告は，ハウジングの底部を平坦にした被告製品は本件 発明と根本的に相違する旨主張するが，以上の説示に照らしこれを採 用することはできない。
オ 以上のとおり，被告製品の果汁案内路は本件発明の圧力排出路と均等で あるということができる。
・・・
３ 争点 （原告の損害額）について
前記１及び２で判示したとおり被告製品は本件発明の技術的範囲に属す るところ，原告は，被告が被告製品の販売により１５００万円の利益を得 たとして，特許法１０２条２項に基づき同額の損害賠償を請求する。これ に対し，被告は，被告製品の販売により３１６万９６５３円の損失が生じ ており，利益は得ていないと主張するところ，原告はこれに具体的に反論 せず原告主張を裏付けるに足りる証拠も提出しない。以上によれば，被告 が本件特許権の侵害行為により利益を得たと認めることはできないから， 独占的通常実施権の有無等の点について判断するまでもなく，原告の上記 請求は理由がないことになる。 本件事案の内容，経緯等に照らすと，本件において被告に負担させるべ き弁護士及び弁理士費用の額は２００万円が相当であり，原告の被告に対 する本件特許権侵害による損害賠償請求はその限度で理由がある。

◆判決本文

◆こちらに図面があります

　102条2項に基づく損害額について、滅失する割合が７５％、９５％と認定されました。
　本件の各発明が被告の上記利益に寄与した割合について，本件発明１に つき被告は２．５％，原告は５０％であると，同２−１及び２−２につき 被告はロ号物件につき０．３％，ニ号物件につき０．９％，へ号物件につ き０．２％，原告は３０％であるとし，その余の部分につき特許法１０２ 条２項の推定が覆滅する旨主張する。 そこで判断するに，本件明細書１（甲２）によれば本件発明１は農産物 の選別装置に関するものであって主としてリターンコンベアを設けること 及びその終端を工夫したことに，同２（甲４）によれば本件発明２−１及 び２−２は内部品質検査装置に係るものであって主として複数の光源を設 け，遮光手段を工夫したことに，それぞれ技術的意義があるものと認めら れる。その一方で，前記１(1)のとおりロ号〜ホ号物件はプールコンベアに 設定される仕分区分が集積状態によって適宜変動する構成を採用しており，＼nその結果，そうでない構成と比べてオーバーフローする青果物入り受皿の＼n数が減少するものと認められ，その限度において本件発明１が被告の上記 利益に寄与した割合が減少すると考えられる。 また，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，1)ロ号〜へ号物件は，選 別設備及び内部品質検査装置のほかに荷受設備（ニ号物件を除く。），箱詰 設備，封函・製品搬送設備，製函・空箱搬送設備その他の設備から構成さ＼nれるものであり，上記イの利益にこれらの製造及び施工に係る利益が含ま れていること（乙３８〜４１），2)ロ号〜へ号物件の各設置場所に関する 入札条件（甲１４〜１８）上，少なくともリターンコンベアの戻し位置を 本件発明１所定の位置にすること及び内部品質検査装置において本件発明 ２−１及び２−２所定の複数の発光光源を設けることは必須の要件とされ ていなかったこと，以上の事実が認められる。 上記の技術的意義及び事実関係によれば，上記利益額の一部については 特許権侵害による原告の損害額であるとの推定を覆滅する事情があると認 められ，その割合は本件発明１につき７５％，同２−１及び２−２につき ９５％と認めるのが相当である。

◆判決本文

　特許無効理由なし、また、損害額について文書提出命令に応じて書類を提出しない被告に対して、原告の主張どおりの損害（102条2項）が認められました。
　被告は，本件発明２についての特許について，本件明細書２の特許の特許請 求の範囲は，単に「覆い片の背部の凹所に係入する係入片」と記載するのみで， 「係入片が受片と協働してスタータにて壁パネルの下端部を強固に支持する」との 効果を奏しない「係入片」をもその範囲に含んでおり，権利の外縁を明確に記載し ていないから，明確性要件に違反すると主張する。 しかしながら，本件発明２が「壁パネルの下端部の支持構造」に関するものであ＼nることから明らかなとおり，本件明細書２に接した当業者であれば，上記「係入 片」の意義について，覆い片の背部の凹所に係入し壁パネルを支持するため，凹部 の形状と照らして，同凹部に嵌合されるに適した形状を有する必要があることは容 易に認識できるというべきであるから，「覆い片の背部の凹所に係入する係入片」 という記載が，明確性を欠くものとは認められない。
イ また，被告は，本件明細書２の特許請求の範囲の記載が明確であるというな らば，同明細書の発明の詳細な説明には記載されていない発明を特許請求の範囲に 含むものであってサポート要件に違反するとか，発明の詳細な説明が当業者に実施 可能な程度に明確かつ十＼分に記載されておらず実施可能要件にも違反すると主張す＼nるが，本件明細書２には，本件発明２（請求項１記載の発明）の実施例として， 「スタータ１５を取付け片１１においてチャンネル材の壁下地１０にボルト１８に て取付け，スタータ１５の係入片８を壁パネルＡの覆い片３の背部の凹所４に係入 するとともに受片９にて嵌合凸部２の下面を受けることで，スタータ１５にて壁パ ネルＡを強固に支持するのである。」と記載され（段落【００１２】），【図１】 には，係入片４が壁パネルＡの覆い片３の背部の凹所４に係入されている態様が具 体的に開示されているのであるから，サポート要件に違反するということはできな いし，前記のとおり，本件明細書２に接した当業者であれば，「係入片」の意義に ついて，覆い片の背部の凹所に係入し壁パネルを支持するため，凹部の形状と照ら して，同凹部に嵌合されるに適した形状を有するべきことを容易に認識できるので あるから，実施可能要件に違反するということもできない。＼n
・・・
原告は，平成２７年１１月２０日，被告における平成２３年１月１日から平 成２７年４月２０日までの被告各製品の売上高及び利益の額が原告の主張する額で あることを証明するため，特許法１０５条１項に基づき，被告に対し，被告各製品 の販売量，販売単価，販売原価及び販売のために直接要した販売経費の額が記載さ れている書面である売上伝票，請求書控え，製造原価報告書及び経費明細書（製造 経費及び販売経費）（以下，併せて「対象文書」という。）の提出を求める文書 提出命令申立てを行った（当庁平成２７年（モ）第３７２３号事件）。＼n当裁判所は，平成２７年１２月２日，被告に対し，決定の確定の日から１４日以 内に，対象文書を当裁判所に提出すべきことを命ずる決定（以下「本件文書提出 命令」という。）をして，同日，決定書の正本が被告に送達された。本件文書提 出命令は，平成２７年１２月９日の経過により確定したところ，被告は，上記提出 期限内に，対象文書を当裁判所に提出しなかった。
エ 以上のとおり，被告は，当裁判所がした本件文書提出命令にもかかわらず， 正当な理由なく，対象文書を提出しなかったものである。 そこで，民訴法２２４条１項又は３項の規定により，対象文書の記載に関する原 告の主張を真実と認め，又は対象文書により証明すべき事実に関する原告の主張を 真実を認めることができるかについて検討する。 対象文書は，被告の売上伝票，請求書控え，製造原価報告書及び経費明細書（製 造経費及び販売経費）であって，被告の業務に際して作成される会計帳簿書類であ るから，その記載に関して，原告が具体的な主張をすることは著しく困難である。 また，原告が，対象文書により立証すべき事実（被告における平成２３年１月１日 から平成２７年４月２０日までの被告各製品の売上高及び利益の額が原告の主張す る額であること）を他の証拠により立証することも著しく困難である。 そうすると，民訴法２２４条３項の規定により，被告における平成２３年１月１ 日から平成２７年４月２０日までの被告各製品の売上高及び利益の額は，原告の主 張，すなわち，被告は，平成２３年１月１日から平成２７年４月２０日までの間に， 被告各製品を販売して合計８億１７１５万２３０６円を売り上げ（うち平成２６年 １月２３日までの売上高は７億８０２１万６３８０円，同年１２月２１日までの売 上高は８億１６８５万６４１４円），かつ，被告各製品の利益率はいずれも１５パ ーセントを下回ることはないとの事実を真実であると認めるのが相当である。なお， 被告の平成２２年４月１日から平成２６年３月３１日までの総売上の合計が５３億 ６２５８万６０００円であり，うち，完成工事高が３６億２０２８万２０００円， 兼業事業売上高が１７億４２３０万４０００円であること，同期間中の兼業事業売 上高に占める原価率は６６．２７パーセントであること（以上につき，甲７０ない し７７），被告は，被告製品１−１及び同１−２につき平成２１年１２月１７日に， 被告製品４−１及び同４−２につき平成２３年１１月７日に耐火認定（建築基準法 及び同法施行令に規定する基準に適合することの認定）を受けたこと（当事者間に 争いがない。）などの事実関係からすれば，上記真実擬制に係る事実は，客観的真 実とも十分に符合しうるというべきである。
オ そうすると，被告は，本件特許権１の侵害により，８億１６８５万６４１４ 円に１５パーセントを乗じて算出される１億２２５２万８４６２円（うち平成２６ 年１月２３日までの売上に係る利益は１億１７０３万２４５７円）の利益を受けた ものと認められる。

◆判決本文

　同族会社の取締役に、特許権侵害につき悪意又は重過失であったとして、600万円を超える損害賠償が認められました。
　前記争いのない事実等及び弁論の全趣旨によれば，上記不法行為期間のうち平成２３年４月１日から同年６月３０日までの間，被告Ｂは代表取締役として本件新会社の本件治療器に係る業務を執行し，被告Ａも取締役として同業務についての意思決定に関わっており，特許権侵害につき悪意又は重過失であったと認められる。＼nしたがって，被告らは，この間の本件新会社による特許権侵害の不法行為につき，会社法４２９条１項に基づく責任を負う。 イ 平成２３年７月１日から平成２４年３月３１日まで 原告は，本件新会社は同族会社であり，被告らは役員でない期間もＤ一族のトップとして実権を行使していたことなどから，本件新会社の不法行為につき責任を負う旨主張する。しかし，事実上の取締役について会社法４２９条１項の類推適用を認める余地があるとしても，本件において，被告らが取締役でなかった期間における本件新会社の経営の実態等については何ら具体的な主張がない。したがって，被告らが同項による責任を負うとは認められない。
・・・
1) 前記２(2)アのとおり，被告らは，本件新会社による平成２３年４月１日から同年６月３０日までの特許権侵害の不法行為により生じた原告の損害につき会社法４２９条１項に基づく損害賠償責任を負うから，同期間の原告の損害額を検討する。 ア 証拠（甲６〜１１）及び弁論の全趣旨によれば，本件旧会社が本件事業により得た利益は年間平均２５４９万６４６１円であったことが認められる。そして，本件新会社は本件旧会社と同様に本件治療器に係る業務を行 っていると解されるところ，被告らは本件新会社の利益につき原告の主張に対して具体的な反論をせず，積極的な反証もしていない。そうすると，本件新会社が本件治療器を販売し，これを使用したセラピーを提供したことによる年間の利益は上記と同額であると推認されるから，平成２３年４月１日から同年６月３０日までの利益は６３５万６６５２円（２５４９万６４６１円×９１÷３６５）であると認めることができる。 イ 原告は，本件治療器の販売をし，本件治療器を使用した施術を提供していると認められるから（甲３２），本件新会社が本件発明の実施により得た利益の額は原告が受けた損害の額であると推定される（特許法１０２条２項）。 なお，被告らは，セラピーに係る利益は同項の「利益」に当たらないと主張するが，実施品の使用（同法２条３項１号）という特許権侵害行為により得た利益であることは明らかであり，被告らの主張は採用できない。 ウ 被告らは，本件治療器の販売及びセラピーにおける使用により利益を得るためには，使用方法のノウハウの提供及びセラピストの技術等が寄与する程度が大きく，上記利益に対する本件特許の寄与度は，販売について５％，セラピーについて２．５％であると主張する。 そこで検討するに，本件発明は音叉型治療器の発明であり，実施品の販売やセラピーでの使用に際して，使用方法の説明やセラピストの知識及び技術が必要なのは当然であり，本件新会社に特有の事情ではない。そして，被告らの主張によっても，本件新会社における使用方法の説明，セラピストの知識及び技術，セラピストの団体等の具体的内容は明らかでなく，本件において，上記イの推定を覆滅するに足りる事情があるとは認められない。
(2) したがって，本件新会社の上記期間の特許権侵害の不法行為による原告の損害額は６３５万６６５２円であると認められ，被告らは，会社法４２９条１項に基づき，各自同額の損害賠償義務を負う。

◆判決本文

　控訴審で損害額が変更されました。双方とも特102条2項に基づく判断ですが、同項による推定を一部覆滅する事情について、1審は75％減額、控訴審は65％減額と判断しました。
　特許法１０２条２項の規定により損害の額を算定するに当たっては，第１審被告が得た利益のうちに当該特許発明の実施以外の要因により生じたものと認められる部分があるときは，同項による推定を一部覆滅する事情があるものとして，その分の額を損害の額から減ずるのが相当である。
これを本件についてみると，第１審被告ａで認定したとおりであるが，第１審被告は本件特許の登録前から同種サービスを提供しており，第１審被告装置１は本件特許を侵害第１審被告は保有する３件の特許権に係る特許発明を実施しており，その提供するサービスについて，能率と費用の面でより効果的なものとしている本件発明と同様の調査データを取得し得る方法として，本件特許の侵害とならない方法によることが困難なものとは認められないこと（例えば，被告装置５の実施態様(b)。ｃ，）などからすると，本件発明の技術的意義はさほど高いものではなく，第１審被告事業による利益に対する本件特許の寄与は，相当限定的な範囲にとどまるものと認めるのが相当である。 加えて，特許権侵害期間における第１審被告の顧客５５社のうち３５社（約６３％）が本件特許権の特許登録前からの顧客であり，また，固定電話分の売上げの約８割がこれらの顧客によるものであるところ（前記アｃ），第１審被告による本件発明の実施の影響が新規顧客のみに限定されるものではないとしても，本件発明の実施に対応して需要者が何らかの具体的な選択をしたことをうかがわせるような証拠もないことに照らすと，上記の顧客の状況については，第１審被告事業の利益に対する本件発明の寄与を更に限定する要素と認めざるを得ない。 第１審原告は，寄与割合を判断するに当たっては，需要者の選択購入の動機が基軸的な要素として重視されるべきであると主張するが，上記のとおり，その主張を認めるに足りる証拠はなく，本件においては，第１審原告の上記主張は採用することができない。 また，本件においては，市場に同種のサービスを提供する業者の存在が調査データと特定の電話番号を照合することにより利用状況を調査するサービスに関しては，第１審原告と第１審被告のほかにサービスを提供する上記の点は，推定を覆滅する要素として重視することはできない。 以上の各事情に加え，第１審原告及び第１審被告の主張に照らし，本件の証拠上認められる一切の事情について検討すると，上記第１審被告の利益が特許権侵害による第１審原告の損害額であるとの推定を一部覆滅する事情があると認められ，その割合は６５％と認めるのが相当である。 そうすると，特許法１０２条２項の規定に基づいて算定される損害額は，前記において認定した利益額９９９４万２２２５円に３５％を乗じた３４９７万９７７９円となり，第１審原告がこれを上回る損害を被ったことを認めるに足りる証拠はない。

◆判決本文

◆原審はこちら　平成21(ワ)32515

　使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為について、特許はすでに消尽しているかが争われました。裁判所は、新たな生産行為として侵害と認定しました。また、商標権についても侵害認定をしました。損害額は102条2項（侵害者の利益を損害と推定する）で認定されました。
　特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，特許権を行使することが許される。特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合において，当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につき特許権を行使することが許されるといえるかどうかについては，当該特許製品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等も総合考慮して判断すべきである（最高裁判所平成１９年１１月８日第一小法廷判決・民集６１巻８号２９８９頁）。
（２）検討
まず，特許製品の属性についてみると，原告製品及び被告製品の分包紙が消耗部材であるのと比較すれば，芯管の耐用期間が相当長いことは明らかである。他方で，分包紙を費消した後は，新たに分包紙を巻き直すことがない限り，製品として使用することができないものであるから，分包紙を費消した時点で製品としての効用をいったんは喪失するものであるといえる。また，証拠（甲１０）によれば，原告製品は，病院や薬局等で医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり，厳密に衛生管理された自社工場内で製造されていることが認められる。同様に，証拠（甲１２〜１４，乙５）によれば，被告製品も，被告が製造委託した工場において高い品質管理の下で製造されていることが認められる。これらのことからすれば，顧客にとって，原告製品（被告製品）は上記製品に占める分包紙の部分の価値が高いものであること，需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することはできないため，顧客にとって，分包紙を費消した後の芯管自体には価値がないことも認められる。そうすると，特許製品の属性としては，分包紙の部分の価値が高く，分包紙を費消した後の芯管自体は無価値なものであり，分包紙が費消された時点で製品としての本来の効用を終えるものということができる。芯管の部分が同一であったとしても，分包紙の部分が異なる製品については，社会的，経済的見地からみて，同一性を有する製品であるとはいいがたいものというべきである。被告製品の製造において行われる加工及び部材の交換の態様及び取引の実情の観点からみても，使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は，製品の主要な部材を交換し，いったん製品としての本来の効用を終えた製品について新たに製品化する行為であって，かつ，顧客（製品の使用者）には実施することのできない行為であるといえる。以上によれば，使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は，製品としての本来の効用を終えた原告製品について，製品の主要な部材を交換し，新たに製品化する行為であって，そのような行為を顧客（製品の使用者）が実施することもできない上，そのようにして製品化された被告製品は，社会的，経済的見地からみて，原告製品と同一性を有するともいいがたい。これらのことからすると，被告製品は，加工前の原告製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認めるのが相当である。被告製品を製品化する行為が本件特許発明の実施（生産）に当たる旨の原告の主張には理由がある。
４ 争点３（原告が被告製品につき本件各商標権を行使することの可否）に対する判断 前記３のとおり，原告製品及び被告製品は，いずれも病院や薬局等で医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり，厳重な品質管理の下で，芯管に分包紙を巻き付けて製造されるものである。顧客にとって，上記製品に占める分包紙の部分の品質は最大の関心事であることが窺える（なお，前記のとおり，需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することもできない。）。そうすると，分包紙及びその加工の主体が異なる場合には，品質において同一性のある商品であるとはいいがたいから，このような原告製品との同一性を欠く被告製品について本件各登録商標を付して販売する被告の行為は，原告の本件各商標権（専用使用権）を侵害するものというべきである。実質的にみても，購入者の認識にかかわらず，被告製品の出所が原告ではない以上，これに本件各登録商標を付したまま販売する行為は，その出所表示機能＼を害するものである。また，被告製品については原告が責任を負うことができないにもかかわらず，これに本件登録商標が付されていると，その品質表示機能＼をも害することになる。これらのことからすると，原告は被告製品につき本件各商標権を行使することができるものと解するのが相当である。

◆判決本文

　特許権侵害が認定され、102条3項での損害額よりも、102条2項による損害額の方が高額ということで、3000万円強の損害額が認定がされました。
　原告製品及び被告各製品のほかにも，食品を収納するとともに，当該食材を加熱可能な容器が多数存在することは当事者間で争いがない。もっとも，このうちフラップ部と蓋を一体成型したものについては，原告製品，被告各製品及び乙３０発明に係る実施品の存在を認めることができるにとどまる。本件各特許発明は，「加熱調理後，容器内の水分を，開口部を通じて，排出可能＼である。この結果，本発明の容器は，パスタ等の調理に好適に使用可能となる。」（段落【００２３】）という作用効果を奏する点に技術的意義があるものである。このような代替品の有無などに関する状況及び本件各特許発明の技術的意義に加え，本件で表＼れた一切の事情を総合すると，本件各特許発明の被告各製品の売上げに対する寄与度は１５％とするのが相当である。エ 損害以上によれば，売上高５億９５１０万５０１７円から経費合計３億９７９５万７００４円を控除した額に寄与度１５％を乗じた２９５７万２２０１円を，特許法１０２条２項に基づき算定される損害額と認める。
（３）特許法１０２条３項に基づく損害の計算
証拠（乙２７の１〜３）によれば，プラスチック製品に係る実施料率は，平成４年度から平成１０年度までの期間において，イニシャルペイメントがある場合において平均３5０％，イニシャルペイメントがない場合において３９％であったことが認められる。このことに加え，前記で検討した代替品の有無などに関する状況及び本件各特許発明の技術的意義等も考慮すると，本件において相当な実施料率は３５％であると認める。そうすると，売上高５億９５１０万５０１７円に実施料率３５％を乗じた２０８２万８６７５円が相当な実施料額であると認める。
以上によれば，より高額である前記の計算に基づき，原告の損害（逸失利益）は２９５７万２２０１円であると認めるのが相当である。この約１割に相当する３００万円の限度で，弁護士費用及び弁理士費用についても本件と相当因果関係のある損害と認める。

◆判決本文

　単純方法の発明の侵害について、侵害者利益の40％が損害への寄与度と認定されました。
　特許法１０２条２項により，特許権（あるいは独占的通常実施権）を侵害した者がその侵害行為により利益を受けているときは，その利益の額が損害額と推定されるが，特許発明の実施が当該利益に寄与した度合によっては，上記損害額の推定の一部が覆滅されるものと解される。この点，前記イでも論じたとおり，本件特許発明１は，着色漆喰組成物の着色を均一かつ安定的にし，当該漆喰組成物の使用時に形成される着色漆喰塗膜の色むらを防止するという作用効果を有する。これは，塗壁材としての用途を有する着色漆喰組成物にとって，その有用性を高め，商品価値に直結するものであり，被告製品１の販売による利益に寄与していることは確かである。しかし，本件特許発明１は，物の発明でも，物を生産する発明の方法でもなく，単純方法の発明であるから，物の販売による利益への寄与度については，低く評価せざるを得ない。また，被告製品１を紹介するウェブサイト（甲２５）及びカタログ（甲２６）は，本件特許発明１で特定されている含有成分やそれに伴う着色の均一性や安定性，製品使用時に形成される着色漆喰塗膜の色むら防止といった作用効果を，被告製品１の特徴として挙げていなかった。むしろ，それらウェブサイトやカタログは，被告製品１につき，漆喰が有する調湿機能などを基本としつつ，酸化チタンを配合することによる防臭機能＼＼や，銀イオンを含有することによる抗菌機能などを特徴として強調しており，この点が現に一定の需要を喚起したこともうかがわれる（乙５０〜５２）。以上の事情に加え，競業他者の存在（甲３３，乙１２，１３）も考慮し，６０％の範囲で，特許法１０２条２項の推定が覆滅されると認めるのが相当である。なお，被告は，被告製品１の販売による利益には，被告の信用や顧客との信頼関係の寄与が大きい旨主張するが，前記ウ記載のカタログ等の製作や広告掲載のほか，被告において，その信用を高めるためにいかなる活動を行ったのか具体的かつ客観的に裏付ける証拠はない。被告の営業活動については，既に広告宣伝に要する費用として粗利の１割を超す額を利益から控除しているのであり，寄与度としてさらに考慮すべき事情を認めることはできない。また，被告は，平成２４年８月に被告製品１の製造を中止し，石灰を含有しない製品へと設計変更した後，着色安定化作用はむしろ高まり，設計変更前と比べて売上げの減少も見られない（乙５３，５４，７９〜８７）とも主張するが，着色安定化作用の有無及び違いの程度を裏付けるに足りる証拠はない上，設計変更後の売上げがどのようにして維持されたかの具体的経過も明らかでなく，本件特許発明１の寄与度が低いことを示す事情とはいえない。したがって，特許法１０２条２項により，本件特許権１等の侵害によって原告が被った損害額（逸失利益）は，２２７８万８１７０円（＝５６９７万０４２７円×（１−０．６），１円未満切捨て）と算定される。＼n

◆判決本文

　特102条2項に損害推定についての覆滅事由は否定されました。
　被告は，本件特許発明の切断刃は，交換装置と共に利用されて初めて技術的な貢献をするものであり，切断刃自体は，公知の切断刃の一部分に極めてありふれた単純な構造の付加を行っただけの物品であるから，本件特許発明は，被告製品全体のうち，せいぜい公知の切断刃の物品に付加された構＼成による利用価値を高めるだけであり，被告製品の購買動機に影響を与えるものではないと主張する。確かに，被告製品は，剪断式破砕機用切断刃であり，対象物を切断することを目的とするが，本件特許発明は，切断刃の取外し作業の効率性を高めるものであり，切断の機能自体に関わるものではない。しかし，被告製品のような分割式の切断刃自体は公知のものであり（乙Ｂ１，本件明細書段落【０００４】），本件特許発明の実施品たる構＼成を備え，切断刃の取外し作業の効率性を高めている点を除き，格別の特徴を有するわけではないのであるから，本件特許発明の実施品であることこそが被告製品にとって最も重要な差別化要因であったといえる。現に証拠（甲５〜１１，乙Ａ２９）及び弁論の全趣旨によれば，被告から被告製品を購入した顧客らは，被告製品の「輪形凹部３で形成した係合部」と係合する切断刃交換装置を保有しており，被告製品が本件特許発明の実施品であるからこそ発注，購入したものと認められる。したがって，本件特許発明の実施が被告製品の売上げに寄与した度合は，むしろ大きいというべきであって，損害額の推定の全部又は一部が覆滅されるべき事情があったとは認められない。なお，被告製品を購入した大栄環境株式会社の担当者は，切断刃交換装置を保有しておらず，ハンマーでたたいて切断刃の取り外しを行っていると述べる（乙Ａ３０）。しかし，前記１(２)のとおり，被告製品の構成を有する以上，本件特許発明の技術的範囲に属すると認められるところ，被告は，いずれも顧客から指示された仕様に従って被告製品を製造，販売したことが認められる。また，このような事情及び証拠（甲１０，１１）によれば，大栄環境株式会社は，原告の関連会社から切断刃交換装置を購入していたことも認められ，他にこの認定を妨げるに足りる証拠はない。そのため，ハンマーでたたいて切断刃の取り外しを行っているという上記担当者の陳述内容が真実であったとしても，損害額の推定の全部又は一部が覆滅されるべき事情とすることはできない。＼n

◆判決本文

　商標権侵害における損害額の認定について、38条2項の推定が認められませんでした。
　商標法３８条２項は，侵害者が侵害行為により受けた利益の額を，商標権者の受けた損害の額と推定している。ところで，商標権は，商標それ自体に当然に商品価値が存在するのではなく，商品の出所たる企業等の営業上の信用等と結び付くことによってはじめて一定の価値が生ずる性質を有する点で，特許権，実用新案権及び意匠権などの他の工業所有権とは異なる。商標権侵害があった場合，侵害品と商標権者の商品との間には，必ずしも性能や効用において同一性が存在するとは限らないから，侵害品と商標権者の商品との間には，市場において，当然には相互補完関係（需要者が侵害品を購入しなかった場合に商標権者の商品を購入するであろうという関係）が存在するということはできない。したがって，上記相互補完関係を認めるのが困難な事情がある場合には，商標法３８条２項によって損害額を推定するのは相当でないというべきであって，このような事情の有無については，商標権者が侵害品と同一の商品を販売（第三者に実施させる場合も含む。）をしているか否か，販売している場合、その販売の態様はどのようなものであったか，当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結びついていたか等を総合的に勘案して判断すべきである。
(イ) 本件において，被告は，徳島県内でユニキューブ事業を行っており，上記商標権侵害に係る本件対象物件の請負契約もいずれも徳島県で締結されているところ，これに対し，原告がユニキューブ事業を行っているのは福岡県及び山口県が中心であって，商圏が競合しているとはいえない。また，原告は，全国規模でユニキューブ・パッケージの販売事業を行っており，平成１９年７月当時，徳島県内にも２社が確認できるが（乙４１），これらの２社は，被告とは商圏を異にしており，被告に代わってこれらの２社が受注したということもできない。原告において他の加盟店を獲得できたような事情も見当たらない。さらに，被告がユニキューブ物件ではなく，デコスドライ工法を採用しない本件対象物件の工事請負を行うようになった当初，施主から，デコスドライ工法を希望する度合いは強くなく，一方で，他の設備を付けて欲しいとの要望があったことも踏まえると（甲５７），施主が，被告による本件対象物件の工事請負がなければ，被告以外にユニキューブ物件を発注したであろうという関係も，直ちには認められない。原告は，被告が本件販売契約に違反していたことからすれば，被告が同契約に基づき徳島県でユニキューブ事業を行っていた事情を考慮すべきではないと主張するが，原告は，上記のとおり被告の施工実績を積極的に広告宣伝するなどしており，被告が原告の事業に貢献していたといえることからすれば，本件において被告のユニキューブ事業をなかったものと仮定するのは相当ではない。
（ウ） 以上によれば，本件においては，商標法３８条２項により，被告の利益を原告の損害と推定するのはことを困難とする事情が存するというべきである。

◆判決本文

　切り餅事件について、特102条2項により求めた利益のうち、寄与度を１５％として損害8億と認定されました。被告は、2012/4/3に、「上告した」との発表をしています。和解段階で、代理人が変わったりしたようです。
　被告は，被告製品について，i)平成１５年９月ころから「サトウの切り餅パリッとスリット」との名称で販売し，切餅の上下面及び側面に切り込みが入り，ふっくら焼けることを積極的に宣伝・広告において強調していること，ii)平成１７年ころから，切り込みを入れた包装餅が消費者にも広く知られるようになり，売上増加の一因となるようになったこと，iii)平成２２年度からは包装餅のほぼ全部を切り込み入りとしたことが認められ，これらを総合すると，切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し，切り込みによりうまく焼けることが，消費者が被告製品（別紙物件目録１ないし５）を選択することに結びつき，売上げの増加に相当程度寄与していると解される（甲４，２１〜２６，４３，５１，５６の１〜２２，甲６０〜６３，乙１５２，１５３，１６４〜１６７）。上記のとおり被告製品（別紙物件目録１ないし５）における侵害部分の価値ないし重要度，顧客吸引力，消費者の選択購入の動機等を考慮すると，被告が被告製品（別紙物件目録１ないし５）の販売によって得た利益において，本件特許が寄与した割合は１５％と認めるのが相当である。
・・・・
　当裁判所は，被告代理人らが，控訴審の口頭弁論終結段階になって選任され，限られた時間的制約の中で，精力的に，記録及び事実関係を精査し，新たな観点からの審理，判断を要請した点を理解しないわけではなく，その努力に敬意を表するものである。しかし，特許権侵害訴訟は，ビジネスに関連した経済訴訟であり，迅速な紛争解決が，とりわけ重視されている訴訟類型であること，当裁判所は，原告と被告（解任前の被告訴訟代理人）から，進行についての意見聴取をし，審理方針を伝えた上で進行したことなど，一切の事情を考慮するならば，最終の口頭弁論期日において，新たな審理を開始することは，妥当でないと判断した。＼n

◆判決本文

◆中間判決はこちら

◆1審はこちら

　計算鑑定人により102条2項による損害額が認定されました。また、寄与率については１００％とされました。
　特許法１０２条２項所定の「その者がその侵害の行為により利益を受けているときは」にいう「利益」とは，侵害品の売上高から侵害品の製造又は販売と相当因果関係のある費用を控除した利益（限界利益）をいい，ここで控除の対象とすべき費用は，侵害品の製造又は販売に直接必要な変動費及び個別固定費をいうものと解するのが相当である。本件計算鑑定は，被告各製品の製造及び販売に直接必要な変動費及び個別固定費につき次のａないしｅのとおり，変動費の減少項目につき次のｆのとおりそれぞれ認定・判断した上で，平成１９年９月１日から平成２１年９月３０日までの期間における被告各製品の売上高（前記ア(ア)）から控除すべき費用の合計額を３億７４７０万６００５円，限界利益の合計額を２８６９万７５６２円と算定した（本件計算鑑定書添付の別紙１参照）。上記ａないしｅの費用について，本件計算鑑定は，被告が製造及び販売する猫砂全製品において被告各製品の占める割合（ａにつき販売リッター数に占める割合，ｂないしｅにつき製造リッター数に占める割合）で按分して算出している（本件計算鑑定書の「VII対象品の計算根拠と変動費の範囲について」（８頁），本件計算鑑定書添付の別紙７及び８参照）。
・・・・
これに対し原告は，i)本件計算鑑定書添付の別紙９によれば，経費の内容には，変動費３億３３６４万２２４１円のみならず，個別固定費５４５７万８９４６円も含まれているが，本件計算鑑定は，被告の製造する猫砂は，パッケージが違ったとしても，すべて同じ構造の製品で「生産工程，機械，人員」もすべて同じであること，２５期（平成２１年５月〜平成２１年９月）における被告の全製品に対する被告各製品の販売割合が１５．５％（本件計算鑑定書添付の別紙８）であることを前提に鑑定をしていることからすれば，被告各製品のためだけに被告ないしその特定の工場の製造ラインが使用されているわけではないのであるから，個別固定費はそもそも控除されるべきではない，ii)個別固定費のうち減価償却費として控除されている２６４７万２５４８円（本件計算鑑定書添付の別紙９）は，四国工場の費用を「全額」費用計上したのであるとすれば，被告各製品の販売割合が１５．５％（四国工場内でも１６．９％）しかない以上，明確な誤りである，iii)本件計算鑑定では，売上げはバルクで計算するのに対し，包装機械は減価償却費，人件費は加工費として経費に含めているが，これも過剰な経費計上である旨主張する。しかしながら，原告の主張は，以下のとおり理由がない。・・・ ・・・被告各製品は，他の猫砂（甲８）と比較して，吸尿によって変色し，それによって使用部分と未使用部分を視覚的に容易に判別することができる構成となっている点を重要なセールスポイントとしていることが認められる。そして，そのようなセールスポイントは，本件発明の構＼＼成によるものであるから，被告各製品の商品としての主たる価値は，本件発明からもたらされるものと評価できる。これに対し被告は，被告各製品と同等の原告製品は，被告各製品の１．５倍程度の価格で販売されており，被告各製品の主たる販売要因は，その価格競争力にある旨主張するが，本件においては，被告各製品の仕入値が原告製品に比して低いことを裏付けるに足りる客観的な証拠は提出されていないのみならず，仮に被告各製品の価格が同等の原告製品より低かったとしても，そのような価格は本件特許を無許諾で実施した結果形成されたものというべきであるから，本件発明の寄与率に影響するものとは認められない。以上のとおり，乙３５ないし乙３９の各特許の請求項１に係る各発明は，いずれもその構成において，原材料である廃材粉や粉砕物の「粒度」を規定しているところ，本件においては，被告各製品の原材料の粒度を具体的に特定するに足りる証拠は提出されていないことからすると，被告各製品が上記各発明を実施しているかどうかは定かでないといわざるを得ない。また，仮にこれらの発明が被告各製品に実施されているとしても，そのことが被告各製品の重要なセールスポイントとなるなど，被告各製品の販売に具体的に寄与していることを認めるに足りる証拠はない。(ウ) 小括以上のとおり，被告各製品のセールスポイントは，本件発明の構成によるものであり，被告各製品の商品としての主たる価値は，本件発明からもたらされるものといえるから，本件発明の寄与率は，１００％と認めるのが相当である。＼n

◆判決本文

　特許権侵害が認定。損害賠償について寄与率も認定。期間を分割して102条1〜3項による損害額が認められました。
ウ そこで，被告各物件における本件各特許発明が売上に与えた寄与率を検討する。
　(ア) 裏異物検出機能の意義証拠（甲２６，５７）及び弁論の全趣旨によると，次の事実を認めることができる。近時，コンビニエンスストアなどでおにぎりが多く売れるようになり，海苔の需要が高まるとともに，厳しい品質管理が求められるようになった。海苔の場合は，異物の混入の有無が品質にも大きく影響し，その検出が重要な課題となっており，また，そのための装置が開発されてきた。そして，原告製品１，２及び被告各物件は，いずれも，乾海苔を一度くぐらせるだけで，その表＼面，中，裏面の異物を検出することができる機能を有しており，これが同時にできないと，同じ作業を繰り返す必要があり，検出作業に要する手間や時間が増える（仮に，１台の機械をもって検出作業をするのであれば，２倍近い時間がかかる。２台〔２種類〕の機械を同時に使用する場合は，同様の時間を要することはないが，検出機の購入代金が割高になることが予＼想されることのほか，２台分の設置場所や，検出機から排出された乾海苔を，改めて別の検出機にセットする手間を要する。）。したがって，表面や中だけでなく，裏面の異物検出機能＼を有し，１回の搬送で検出を終えることのできる機能は，海苔異物検出機の販売に際し，大きな貢献を果たしているというべきである。
　(イ) 本件各特許発明と代替技術本件明細書によると，本件各特許発明の出願以前の海苔の異物検出に関する従来技術として，目視に頼るか，上下のローラーで挟んでその厚みにより異物を検出する方法が記載されている。しかし，その一方で，次に述べるとおり，海苔の異物を検出する機能を有した装置自体は，開発がすすみ，普及していったことが窺われる。被告各物件においても，裏面検出機能＼のほか，表面検出機能＼と中検出機能を具備しているところ，中検出は検出対象物が違うものの，少なくとも表＼面検出機能については，その機能＼において違いがあるわけではない（前述したとおり，裏返しした上での検出が議論されているが，そもそも，そのような検出方法が不可能であることを前提とした議論はされていない。）。
・・・
　オ 以上を総合すると，被告物件１の後期型の販売における寄与率は２０％，被告物件２の販売における寄与率は２５％と認めるのが相当である。

◆判決本文

　102条2項の損害賠償額の推定について、寄与率が考慮されました。
　被告各製品の販売個数及び売上額については，被告が，平成２１年４月９日から同年７月６日までの間，被告製品１を１１８６個，被告製品２を５９０個販売し，その売上額が合計で９８３万１６４４円であったとの限度で当事者間に争いがなく，これを超えた販売数量あるいは売上額を認めるに足りる証拠はない。また，被告が被告各製品の販売行為により受ける利益の率が２０％であることは当事者間に争いがない。そうすると，被告が被告各製品の販売行為により受けた利益は，上記売上額９８３万１６４４円に利益率２０％を乗じて得られる１９６万６３２８円（１円未満切捨て）ということになる。そして，表示領域を確保しながら操作性を向上させるという本件各特許発明の作用効果（本件明細書段落【００１５】）は，被告各製品を購入する顧客が重視するものとは考えられるが，他方，被告各製品には，本件各特許発明に係る機能＼だけでなく，走行距離，平均スピード，最速スピードなどを計測する機能やディスプレイのバックライト機能＼なども備わっており（甲３），また，上記で認定したプラネットバイク社製品などの本件各特許発明の代替技術を用いた競合商品も存在するから，これら諸般の事情にかんがみれば，被告各製品の販売に本件各特許発明が寄与した割合は３０％と認めるのが相当である。したがって，特許法１０２条２項本文により推定される原告の損害額は，被告が被告各製品の販売行為により受けた利益１９６万６３２８円に本件各特許発明の寄与度３０％を乗じた額である５８万９８９８円（１円未満切捨て）の限度で認定するのが相当である。

◆判決本文

　クレームの機能的表＼＼現について、イ号が技術的範囲に属すると判断されました。損害額について102条2項が認定されています。
　構成要件Ｆにおける「操作体が前記元姿勢に位置するときには該可動歯先端が固定歯先端から離間する方向の回動が規制され」とは，「操作体が元姿勢に位置するときに可動歯の先端が固定歯の先端から離間する方向の回動（円運動）が規制（制限）される」ことを，「操作体の復帰弾機に抗する強制移動に伴い回動規制が解除されて可動歯先端が固定歯先端から離間して拡開するよう揺動する」とは，操作体を復帰弾機に抗して強制移動することにより，上記規制（制限）をとりやめ，「可動歯の先端を固定歯の先端から離間して拡開するよう揺動させる」ことを意味するものと認められる。もっとも，本件明細書の特許請求の範囲請求項１には，回動規制を達成するために必要な具体的な構＼成は明らかにされていない。このように特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能＼的，作用的な表現を用いて記載されている場合において，当該記載から直ちに当該機能＼ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解することは，明細書に開示されていない技術思想に属する構＼＼成までもが発明の技術的範囲に含まれることとなりかねず，相当でない。したがって，特許請求の範囲に上記のような機能的，作用的な表＼現が用いられている場合には，特許請求の範囲の記載だけではなく，明細書の発明の詳細な説明の記載をも参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。
・・・
上記発明の詳細な説明の記載及び図面によれば，本件発明は，操作者が指掛け部から指を離す，すなわち，操作部を操作しない状態において，魚の口（下顎）をしっかり挟持することができ，魚掴み操作の操作性が向上することを，効果として狙ったものであり（段落【０００５】），その効果を奏するために，魚が釣れた場合，魚掴み器の握り部を把持した状態で操作体の引き上げ操作をして可動歯を固定歯から拡開させ，魚の針掛かりしている口の下顎を挟むようにしていずれかの歯を入れ，操作体を離すと，可動歯が揺動して閉じて下顎を両歯で挟持することになり，この状態で針を外せば，魚体を触ることなく針外しができ，魚にダメージを与えることがないという手法（段落【００１７】）をとったものと認められる。・・・そうすると，構成要件Ｆの「回動規制」の技術的意義は，復帰弾機の付勢力によらずに，ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構＼＼成を採用し，操作体が元姿勢に位置していること自体によって，可動歯が動かないようにすることにあると認められる。
(5) 被告製品は，・・・別紙図面１及び別紙図面２のとおり，操作体をコイル弾機に抗して右方向に強制移動させると，上記回動規制の状態を脱し，可動歯先端が固定歯先端から離間して拡開するものであることが認められる。そうすると，被告製品における上記構成は，本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されたところの，操作体に左方向(固定歯向きの左方向)の力が掛かった際に，ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止することによって可動歯を動かないようにするという構成と，技術思想を同じくするものであると解され，当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて採用し得る範囲内の構＼成であるといえる。

◆判決本文

　特許権侵害事件について、102条2項における推定の覆滅が否定され、約15億の損害賠償が認められました。
　被告は，原被告以外の製造業者としてアンリツがあり，アンリツは被告と同程度を販売していたのであるから，被告物件の販売数のすべてを原告が販売することができたという関係にないと主張する。確かに，証拠（乙１９６，１９７）によれば，アンリツが，本件特許権の存続期間中，複数のホッパを有する自動電子計量機を製造販売していたこと，平成１７年５月に作成されたアンリツの自動電子計量機「クリーンマルチスケール」のカタログには「高速度ダイレクトシャッタで，シャッタ開閉時間を１／２に短縮。しかも速度制御が可能。信頼性のあるステッピングモータを使用のため高寿命を実現いたしました。」などの記載があることが認められる。しかし，アンリツ製の自動電子計量機が，ステッピングモータを採用しており，シャッタ（ゲート）の開閉速度を制御することが可能＼＼であるとしても，被告物件のようにきめ細かにゲートの開閉制御を行うことができる機能を具備しているかは不明であり，被告物件の代替品といえるものかは明らかでない上，被告は，アンリツが自動電子計量機をどの程度販売していたのかについて何ら立証していないのであるから（なお，被告は，原告と被告が計量装置のシェアを２分する企業であるとの主張もしており，このことからすれば，原被告に比べればアンリツの自動電子計量機の販売数が相当多かったとはいえない，被告物件が販売さ。） れていなかったと仮定した場合に，被告物件を購入していた顧客が，被告物件の代替品としてアンリツ製の自動電子計量機をどの程度購入していたのかは全く不明というほかない。したがって，本件においては，特許法１０２条２項本文による原告の損害額の推定を覆滅するに足りる事実が具体的に立証されているとはいえないから，上記(3)で算出した原告の損害額を減額するのは相当でない。

◆判決本文

被告の得た利益について、その計算方法が争点の１つになりました。原告は１０２条２項に基づき、被告の得た利益を原告の損害として６６００万円の支払いを求めました。これに対して、被告は「経費が売り上げ以上かかったので利益が出ていない」と抗弁しました。
裁判所は、「被告が上記のとおり主張する経費のうち，上記?Fの改修費は，・・・被告が販売済みの被告装置を改修するために要した費用であると認められるから，原告の被った損害額を推定するに際して，その前提となる特許法１０２条２項所定の「被告の得た利益の額」を算定するに当たって，上記費用を経費として控除するのは相当でない。そうすると，本件において・・・被告が被告装置の製造販売により得た利益の額は，７４３１万０４５０円（＝５億７４４５万７５００円−５億００１４万７０５０円）を下回ることはない。」として、原告の請求を満額認めました。

　

◆H16. 5.31 東京地裁 平成15(ワ)9316 特許権 民事訴訟事件