技術的範囲

　随分前の事件ですが、漏れていたのでアップします。東京地裁（40部）は、半導体基板の製造方法について、「第二の割り溝」を有しないとして、文言侵害は否定しましたが、均等と認めました。

また，本件明細書等には，「第二の割り溝」を形成する方法について， 手法は特に問わないとしており，エッチング，ダイシング，スクライブ 等の手法を用いることが可能であるとされ，このうち，線幅を狭くする＼nことが可能であるなどの理由から，スクライブが特に好ましいとするに＼nとどまっており（段落【０００９】），「第二の割り溝」に関して，そ の形成の方法は特に限定されていない。 そして，本件においては，本件明細書等に従来技術が解決できなかっ た課題として記載されているところが，出願時の従来技術に照らして客 観的に見て不十分であるという事情は認められない。＼n
以上のような，本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明 細書記載の従来技術との比較から導かれる本件発明の課題，解決方法， その効果に照らすと，本件発明の従来技術に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分は，サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物＼n半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当たり，半導体層 側にエッチングにより第一の割り溝，すなわち，切断に資する線状の部 分を形成し，サファイア基板側にも何らかの方法により第二の割り溝， すなわち，切断に資する線状の部分を形成するとともに，それらの位置 関係を一致させ，サファイア基板側の線幅を狭くした点にあると認める のが相当であり，サファイア基板側に形成される第二の割り溝，すなわ ち，切断に資する線状の部分が，空洞として溝になっているかどうか， また，線状の部分の形成方法としていかなる方法を採用するかは上記特 徴的部分に当たらないというべきである。
ウ 被告方法は，前記２で認定したように，サファイア基板上に窒化ガリ ウム系化合物半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当た り，半導体層側にエッチングにより切断に資する線状の部分を形成し， サファイア基板側にもＬＭＡ法のレーザースクライブによって切断に資 する線状の変質部を形成するとともに，それらの位置関係を一致させ， サファイア基板側の線幅を狭くしているのである。 そして，前記２(1)イで説示したとおり，ＬＭＡ法でサファイア基板 を加工した場合，溶融領域が発生し急激な冷却で多結晶化し，この多結 晶領域は多数のブロックに分かれるが，加工領域中央に実質の幅が極端 に狭い境界が発生し，この表面に垂直な境界線の先端に応力集中するの＼nで割れやすくなることが認められる。 そうすると，被告方法は本件発明の従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分を共通に備えているものと認められる。＼nしたがって，本件発明と被告方法との相違部分は本質的部分ではない というべきである。
エ 被告らの主張に対する判断
この点に関して被告らは，ＬＭＡ法のレーザースクライブについて， 対象と「非接触」であるため，クラック等が発生せず，かつ，ほぼ垂直 に分割されることから，本件発明の課題自体が存在しないことになり， そのような方法を用いたとしても，本件発明の本質的部分に当たらない 旨主張する。
そして，乙１４（再公表特許第２００６／０６２０１７号。以下「乙＼n１４文献」という。）の段落【００３９】には，【図９】，【図１０】 に関して，ＬＭＡ法により形成された変質領域に隣接する正常領域のブ レイク面が略垂直である旨の記載がある。 しかしながら，他方で，乙１４文献の段落【００４３】等には，同じ 【図９】，【図１０】に関して，デフォーカス値によっては，正常領域 のブレイク面の垂直方向につき多少の傾斜や段差が存在する旨の記載も あるのであって，ＬＭＡ法のレーザースクライブであるからといって， 切断面が斜めになることで不良品が生じるという本件発明の課題が発生 しないと認めることはできない。 したがって，被告らの上記主張は採用することができない。
オ 以上のとおりで，被告方法は，均等の第１要件を充足すると認められ る。

◆判決本文

　随分前の事件ですが、漏れていたのでアップします。争点はたくさんあります。裁判所は、均等の主張を認め、差止と約10億円の損害賠償を認めました。判決文は別紙を入れると400頁ありますので、目次付きです。

前記(2)ウのとおり，本件明細書２記載の従来技術と比較して，本件発明２ における従来技術に見られない特有の技術的思想（課題解決原理）とは，従来，グ ルタミン酸生産に及ぼす影響について知られていなかったコリネ型細菌のｙｇｇＢ 遺伝子に着目し，Ｃ末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型ｙｇｇＢ遺伝子 を用いてメカノセンシティブチャネルの一種であるＹｇｇＢタンパク質を改変する ことによって，グルタミン酸の生産能力を上げるための，新規な技術を提供するこ＼nとにあったというべきである。また，前記(2)エで検討したとおり，本件明細書２に おける従来技術の記載が客観的に見て不十分であるとは認められない。＼n
(ｳ) 前記(3)アのとおり，１９型変異使用構成は，本件発明２−５に含まれる，＼n本件特許２の請求項１又は４を引用する請求項６のうち（ｅ）の変異型ｙｇｇＢ遺 伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する構成であり，前記(ｲ)の本件発明２にお ける特有の技術的思想ないし課題解決原理に照らせば，１９型変異使用構成の本質＼n的部分は，「コリネ型細菌由来のｙｇｇＢ遺伝子に，コリネバクテリウム・グルタ ミカム由来のｙｇｇＢ遺伝子におけるＡ１００Ｔ変異に相当する変異を導入し，当 該変異型ｙｇｇＢ遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変し，ビオチンが過剰量存在す る条件下においてもグルタミン酸の生産能力を上げる点」にあると認められる。＼n
(ｴ) 被告は，出願経過，本件優先日２当時の技術水準，１９型変異使用構成の効＼n果から，１９型変異使用構成の本質的部分の認定に当たっては，特許請求の範囲の＼n記載の上位概念化をすべきでなく，特許請求の範囲に記載された「変異後のｙｇｇ Ｂ遺伝子の配列である配列番号２２という特定のアミノ酸配列におけるＡ１００Ｔ 変異」に限定して認定されるべきであると主張する。
しかしながら，前記(2)ア及びイの本件明細書２の記載内容によれば，本件発明２ は，特定の配列のｙｇｇＢ遺伝子を有するコリネ型細菌にのみ存在する課題を対象 とするものではなく，また，その解決原理としても，グルタミン酸生産能力を上げ＼nるために，Ｃ末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型ｙｇｇＢ遺伝子を用い てメカノセンシティブチャネルの一種であるＹｇｇＢタンパク質を改変するという 新規な技術を導入するというものであったから，本件発明２の請求項１や請求項４ において変異を導入する前のｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸配列が列挙され，請求項６ において変異後のｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸配列が列挙されていることを考慮して も，本件発明２及びそれに含まれる１９型変異使用構成の本質的部分を認定するに＼n当たっては，ｙｇｇＢ遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種，ｙｇｇＢ遺伝子全体 の変異前の具体的配列，あるいは，Ａ１００Ｔ変異に相当する変異を導入した後の ｙｇｇＢ遺伝子の具体的配列は，その本質的部分ではないものと認めるのが相当で ある。これは，被告が指摘するように，本件特許２の出願当初の請求項１にはｙｇ ｇＢ遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種や変異前後のｙｇｇＢ遺伝子のアミノ酸 配列が特定されていなかったところ，補正によって，現在の請求項１のようにｙｇ ｇＢ遺伝子のアミノ酸配列の配列番号が，コリネバクテリウム・グルタミカム（ブ レビバクテリウム・フラバムを含む。）又はコリネバクテリウム・メラセコーラに 由来する配列番号６，６２，６８，８４及び８５に特定されるようになったこと（【０ ０３３】，乙８０〜８４），請求項１に記載された配列番号６，６２，６８，８４ 及び８５のアミノ酸配列が相互に相同性が高いこと（乙８５）を考慮しても同様で ある。また，被告は，出願経過に関連して，本件特許２の再訂正後の請求項の記載 も考慮すべきとも主張するが，当該訂正の内容は，少なくとも訂正前の本件発明２ の本質的部分の認定には影響しないというべきである。 そのほか，本件優先日２当時の技術水準や１９型変異使用構成の効果についての＼n被告の主張が採用できないことは，前記(2)エ及び(3)イのとおりであり，これらを 理由として，１９型変異使用構成の本質的部分を特許請求の範囲に記載された変異＼n前後のｙｇｇＢ遺伝子の具体的配列に限定すべきともいえないから，この点の被告 の主張も，前記(ｳ)の判断を左右するものではない。
イ 相違点１について
前記ア(ｴ)のとおり，１９型変異使用構成の本質的部分については，ｙｇｇＢ遺伝＼n子が由来するコリネ型細菌の菌種，ｙｇｇＢ遺伝子全体の変異前の具体的配列，あ るいは，Ａ１００Ｔ変異に相当する変異を導入した後のｙｇｇＢ遺伝子の具体的配 列は，その本質的部分ではないものと認めるのが相当であることに加え，以下の(ｱ) 及び(ｲ)の点を考慮すれば，相違点１に係る違い，すなわち，導入されている変異型 ｙｇｇＢ遺伝子が由来する細菌の種類の違い及びそれによるｙｇｇＢ遺伝子の具体 的な配列の違いは，１９型変異使用構成の本質的部分とはいえない。＼n
・・・
(ｴ) これらの点からすれば，相違点３に係る違い，すなわち相違点２に係るＡ９ ８Ｔ変異に加えて，被告製法４の菌株ではＶ２４１Ｉ変異が導入されているという 点は，本件明細書２で開示された本件発明２の課題解決原理である膜貫通領域の変 異ないしＣ末端側変異と関連しない部位の１つのアミノ酸に保存的置換を加えるも のであり，Ａ９８Ｔ変異に加えることで課題解決に影響するものではないから，１ ９型変異使用構成の本質的な部分における相違点ではない。＼nオ したがって，１９型変異使用構成と被告製法４との相違点１ないし３は，い＼nずれも，特許発明の本質的部分ではないから，(12)及び(13)の菌株を使用する被告製法 ４は均等の第１要件を充足すると認められる。

◆判決本文

特許権侵害訴訟です。第1要件を満たさないとして、均等侵害も否定されました。

(1) 均等の第１要件にいう特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の 特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を 構成する特徴的部分であると解すべきである。＼nそして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、 特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許 請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成＼nする特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきであ る。 また、第１要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分 であるかどうかを判断する際には、上記のとおり確定される特許発明の本 質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備え ていると認められる場合には，相違部分は本質的部分ではないと判断すべ きである。
・・・
これらの記載に照らすと、本件発明は、把持部を水平方向に軸回転させ て負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向に付勢する負荷を 軽くすることを可能にする構＼成を採用することにより、使用者が、「弛緩」 と「伸張」の動作を加えながら適切な「短縮」のタイミングを出現させる ことができ、各筋肉群が「弛緩−伸張−短縮」のタイミングを得て、連動 性よく動作を行うことができることを可能にするとともに、両腕を屈曲さ＼nせて把持部を引き下げることに伴い、両腕を外側に広げることに対する抗 力が減少する構成を採用することにより、筋の「共縮」を防ぐことを可能＼ にし、もって、筋肉の硬化を伴うことなく、筋肉痛や疲労など身体への負 担が少なく、柔軟で弾力性の富んだ肩部や背部の筋肉等を得ることができ るトレーニング器具を提供し、従来技術の課題を解決するものといえる。 そうすると、これらの各構成については、従来技術に見られない特有の技＼n術的思想を構成する特徴的部分であると認めることができる。＼n
そして、本件明細書においては、上記の各構成のうち、上記把持部を軸＼n回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向に付勢す る負荷を軽くすることを可能にする構＼成について、「把持部６０を昇降揺動 部材５０に対して軸回転することにより、回転伝達部９１及びクランク機 構部９２を介して摺動軸５７が上下動することに伴い、クランプにより連＼n結されたウェイト３１が上下動する。」（【００２６】）、「把持部６０を昇降 揺動部材５０に対して初期状態である略正面方向から外側水平方向へ回転 付勢力に抗して軸回転することにより、摺動軸５７が昇降揺動部材５０に 対して下方向に摺動し、前記クランプにより連結されたウェイト３１が引 き上げられる。」（【００２７】）との記載がある。
これらの記載に照らすと、本件発明の特許請求の範囲において、上記把 持部を軸回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる上方向 に付勢する負荷を軽くすることを可能にする構＼成に対応する構成は、把持＼n部の回転運動を伝達し、同伝達された回転運動を摺動軸の上下動に変換す るクランク機構部を具備する負荷伝達部であり、構＼成要件Ｇの構成である＼nと認められる。 本件においては、被告製品が構成要件Ｇに相当する構＼成を備えていない こと（相違点Ｂ）に争いがなく、本件発明の本質的部分を被告製品が共通 に備えているとは認められないから、本件発明と被告製品の相違点Ｂが本 質的部分ではないということはできず、被告製品は、均等の第１要件を満 たさない。
その他にも原告はるる主張するが、いずれも上記結論を左右しない。 以上によれば、被告製品は、その余の要件を検討するまでもなく、本件 発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとはいえないから、＼n本件発明の技術的範囲に属するものとは認められない。

◆判決本文

技術的範囲に属するものの、無効理由あり（新規性違反）として、権利行使不能と判断されました。この特許は、本件裁判の被告より、「技術的範囲に属さない旨」の判定請求があり、判定では技術的範囲に属すると判断されていました。判定には直リンクができないので、特許5595570とリンクしておきます。

(1) 「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く」の意義について
構成要件Ｂの「４枚の略矩形状壁面の内、相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く他の側縁が相互に折畳み可能＼に順次連続して連結されるとともに、」との記載から、本件発明の折り畳み式テントには、「４枚 の略矩形状壁面」が設けられていること、その内の「相隣る２枚の略矩形状 壁面」において「互いに対応する側縁」が存在すること、この「互いに対応 する側縁」を「除く」「他の側縁」が存在し、この「他の側縁」が「相互に 折り畳み可能に順次連続して連結され」ていることが理解できる。
また、構成要件Ｃの「前記相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁は、着脱可能＼な接合手段を介して接合されることにより、前記４枚の略矩形状壁面でもって筒状周壁部が構成され、」との記載からは、構＼成要件Ｂ の「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が、「着脱可能な接合手段」を備えていること、この「接合手段を介して接合されることによ＼nり」、「前記４枚の略矩形状壁面でもって筒状周壁部が構成される」ことが理解できる。また、このような解釈は、本件明細書の、「また、この筒状周壁＼n部１における正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の左側縁３ｂには、接合・分 離が可能な面ファスナーのような接合手段２３が設けられている。図７に図示されるように、正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の左側縁３ｂとは前記接＼n合手段２３により、一体に接合され、または分離される。前記分離された接 合手段２３によって、図８に示されるように、両壁面開口部２４が構成される。」（【００２２】）との記載及び「筒状周壁部１では、図７に図示されるよ＼nうに、４枚の壁面２、３、４、５の各両側縁２ａ、２ｂ、３ａ、３ｂ、４ａ、 ４ｂ、５ａ、５ｂの内、側縁３ａと４ｂ、４ａと５ｂ、５ａと２ｂとを相互 に折畳み可能に連結し、側縁２ａと３ｂとを後述する接合手段２３で接合することで筒状周壁部１が構＼成されている」（【００２１】）との記載とも整合する。 そして、構成要件Ｂの「除く」の通常の語義は、「加えない。除外する。別にする。」（広辞苑第七版）であると認められる。＼n加えて、上記「除く」は、その直前の「他の側縁」に限定を付す趣旨で あると理解するのが自然であることを踏まえると、構成要件Ｂは、「４枚の略矩形状壁面」が有する「側縁」から、「着脱可能＼な接合手段を介して接合される」ことになる「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」を 除外又は別にした「他の側縁」が、「相互に折り畳み可能に順次連続して連結される」ことを規定するものであると解するのが相当である。＼n
(2) 被告各製品が構成要件Ｂを充足するか否かについて
前記(1)のとおり、構成要件Ｂの、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」とは、構＼成要件Ｃにおいて規定された、「着脱可能な接合手段＼nを介して接合される」「側縁」であると解するのが相当である。 前提事実(3)イのとおり、被告各製品には、第１板状体１０ないし第４板 状体４０の４枚の板状体が形成されているところ、本件において、各板状体 が構成要件Ｂの「略矩形状壁面」に該当する。 また、前提事実(3)イのとおり、被告各製品の第１板状体１０と第４板状 体４０は、その対向部１５ａ及び４５ｂが、着脱可能な接合部６０を介して接合されるから、対向部１５ａ及び４５ｂは、構＼成要件Ｂにおいて除外又は別にするとされ、かつ、構成要件Ｃにおいて「着脱可能＼な接合手段を介して 接合され」ると規定される、「前記相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応 する側縁」に該当する。 そうすると、構成要件Ｂにおいて、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁を除く他の側縁」は、被告製品の第１板状体１０と第４板状体＼n４０の対向部１５ａ及び４５ｂを除外した他の側縁、すなわち、第１板状体 １０の左右の側縁を構成する対向部１５ｂ、第２板状体２０の左右の側縁を構＼成する対向部２５ａ及び２５ｂ、第３板状体３０の左右の側縁を構成する＼n対向部３５ａ及び３５ｂ、第４板状体４０の左右の側縁を構成する４５ａがこれに該当するものと解される。＼n そして、証拠（甲６、乙１）によれば、これらの側縁は、相互に折り畳み 可能に順次連続して連結される構＼成を有していると認められ、構成要件Ｂの「他の側縁が相互に折り畳み可能＼に順次連続して連結される」に該当する。
(3) 被告の主張について
被告は、「除く」の「別にする」との語義に着目して、「別にする」もの と「別にされない」ものとでは、異なる性質・構成を有していることに照らすと、構＼成要件Ｂは、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が、「相互に折り畳み可能」ではなく、「順次連続して」おらず、「連結され」てもいないことを規定するものと解すべきであり、被告各製品は、互いに対＼n応する側縁が相互に折り畳み可能に順次連続して連結されるから、構＼成要件 Ｂを充足しない旨主張する。
しかし、仮に、「除く」を「別にする」との意味であると解釈したとして も、「別」とは、「1)わけること。…2)異なること。そのものではないこと」 （広辞苑第七版）の意味を有するにすぎないから、別にされた「相隣る２枚 の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」と「他の側縁」とが、一部でも同じ 性質・構成を有していてはならないということにはならない。そして、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」の構＼成は、構成要件Ｃによ＼nり要件が付加されているのであるから、これにより、「相隣る２枚の略矩形 状壁面の互いに対応する側縁」と「他の側縁」は、異なる構成を有しているといえる。＼n
・・・
(ｱ) 構成要件Ｂについて
ａ 前記２(1)で説示したとおり、構成要件Ｂは、「着脱可能＼な接合手 段を介して接合される」ことにより、「前記４枚の略矩形状壁面でも って筒状周壁部」を構成する「側縁」を除外した「他の側縁」が、「相互に折畳み可能＼に」「順次連続して」「連結」されることを規定している。 そして、乙２発明においては、エンドパネルとサイドパネルの着脱 部となる側縁は、ジッパーや紐等の取付手段を介して取り付けられ （乙２ｃ）ていることから、構成要件Ｂの「他の側縁」に相当する側縁は、上記「エンドパネルとサイドパネルの着脱部となる側縁」を除＼n外した側縁（乙２ｃ）であるところ、乙２発明においては、この側縁 が、相互に折畳み可能に順次連続して連結されている（乙２ｂ）。したがって、乙２発明と本件発明は、構＼成要件Ｂの構成の点におい＼nて一致するものと認められる。
ｂ これに対し、原告は、本件発明の「着脱可能な接合手段を介して接合される」「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」が一＼n組のみであるのに対し、乙２発明では、テントを容易に折り畳めたり することができるよう、対向する２枚のエンドパネルが２枚とも取外 し可能な構＼成又は２枚とも一端がサイドパネルにヒンジ結合された構成のみが開示されているから、本件発明と乙２発明は、構＼成要件Ｂの点で一致しないと主張する。しかし、本件特許の特許請求の範囲において、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応する側縁」の組数を限定する記載はない上、本 件明細書において、【００２２】及び図８には「相隣る２枚の略矩形 状壁面の互いに対応する側縁」が一組である構成についての記載があるものの、これは一実施例にすぎず、そのような構＼成に限定する旨の記載は存在しないから、「相隣る２枚の略矩形状壁面の互いに対応す る側縁」が、一組に限定されると解釈することはできない。 また、原告は、本件発明に係る折り畳み式テントは、災害時に体育 館等の避難所に設置されて利用されることを想定していることなどか ら、設置の利便性や強度を考慮し、あえて一組のみを分離可能としたと主張する。しかし、本件明細書には、原告の主張する課題や作用効果について＼nの記載はない。以上によれば、原告の主張はいずれも採用することができない。
(ｲ) 構成要件Ｅについて
ａ 本件発明は、「前記接合手段を介して接合される側縁を有する２枚 の略矩形状壁面により開閉自在な両壁面開口部が設けられたことを特 徴とする」との構成（構＼成要件Ｅ）を有しており、乙２発明は、「前 記手段を介して取り付けられる側縁を有する２枚の略矩形状のサイド パネル及びエンドパネルにより開閉自在な両壁面開口部が設けられた ことを特徴とする」との構成（乙２ｅ）を有している。そして、本件特許の特許請求の範囲の記載において、「接合手段」＼nにつき特段の限定は付されていないことから、壁面と壁面を接合する 手段であれば足りると解されるところ、前記(1)ア(ｵ)のとおり、乙２ 文献においては、乙２発明の「取付手段」は、ジッパーが好ましい手 段であるが、単純な紐や布などの他の取付手段を使用してもよいとさ れており、それらはいずれも壁面と壁面を接合する手段であるといえ る。したがって、本件発明と乙２発明は、構成要件Ｅの構＼成の点で一致 するものと認められる。
ｂ 原告は、本件明細書の【００１４】や【００２８】には、壁面の開 放部分にテントのフレーム等が存在しないために、車椅子等がテント 内外に出入する際にフレームやファスナー等の変形・破れ・土砂の付 着等を阻止できる旨が記載されており、これらの記載に照らすと、構成要件Ｅの「開閉自在な両壁面開口部」は、壁面の開放部分にフレー＼nムやファスナー等が存在しない構成であると解されると主張する。
しかし、本件特許の特許請求の範囲の記載において、４枚の略矩形 状壁面と床面との間の連結手段の有無を含め、「開閉自在な両壁面開 口部」が、底面にフレームやファスナー等が存在しない構成に限定される旨の記載はない。＼n また、本件明細書の【００１４】は、本件発明の効果に関する記載 であり、同【００２８】は、本件発明の実施例の効果に関する記載で あって、本件発明の両壁面開口部の構成を限定するものとは認められないから、構＼成要件Ｅの文言を原告主張のとおり限定解釈する根拠とはならない。
また、仮に、構成要件Ｅが、底面にフレームやファスナー等が存在しない構＼成に限定されるとしても、乙２文献には、ファスナーを紐に変更することも可能である旨が記載されているから（前記(1)ア(ｵ)）、 乙２発明は、底面にフレームやファスナー等が存在しない構成を含むものであるといえる。よって、原告の主張は理由がない。＼n
ｃ 原告は、本件明細書の【００２２】及び図８の記載を考慮すると、 構成要件Ｅは、壁面開口部に設けられている接合手段を外すことのみにより、接合手段が設けられているいずれか一方の壁面を外方に向か＼nって開放することができるという構成を示したものであると主張する。 しかし、本件明細書には、本件発明の実施例について「壁面２、３、 ４、５の側縁上下端部は、…三角形に近い形状の上閉塞面２０、下閉 塞面１９でもってこの上下の空隙部は閉塞されるようになっている。 なお、正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の左側縁３ｂとの上下端部を 塞ぐ二等辺三角形状の分割上閉塞面２０ａ、分割下閉塞面１９ａは、 三角形の頂角を通る中心線を境に２分割される。左右に分割された分 割上閉塞面２０ａ、分割下閉塞面１９ａは、前記接合手段２３と同様 な上閉塞面接合手段２２、下閉塞面接合手段２１によって、接合また は分離可能に接合される。」（【００２３】）との記載があるところ、この記載に照らすと、同実施例は、正壁面２の右側縁２ａと右壁面３の＼n左側縁３ｂに設けられた接合手段に加え、上閉塞面接合手段２２、下 閉塞面接合手段２１を外すことによって初めて、壁面を外方に向かっ て解放することができる構成を有しているといえる。したがって、上記【００２２】及び図８の実施例の記載を根拠として、構＼成要件Ｅが、両壁面開口部について、壁面開口部に設けられている接合手段を外す ことのみにより、接合手段が設けられているいずれか一方の壁面を外 方に向かって開放することができるという構成を規定していると解釈することはできない。＼n また、上記【００２３】の記載によれば、「壁面２、３、４、５」 と、「三角形に近い形状の上閉塞面２０、下閉塞面１９」は別部材で あることは明らかであるから、構成要件Ｅが、接合手段について、「２枚の略矩形状壁面」のみに設けられていることにより、「両壁面＼n開口部」が「開閉自在」となることを規定したと解釈することもでき ない。 以上によれば、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) 小括
その他、原告が種々主張するところを検討しても、前記(1)の結論を左右 するものとはいえず、本件発明は、乙２発明と同一の構成を有しているから、新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの＼nと認められ、原告は被告に対してその権利を行使することができない（特許 法１０４条の３第１項、１２３条１項２項、２９条１項）。

◆判決本文

　特許侵害訴訟で差止請求が認められました（損害賠償請求なし）。無効主張についても「新規化合物については引用例にその製造方法に関する記載がない」として、無効ではなぽしと判断しています。並行進行している無効審判および審決取消訴訟でも、同様です。

(ｱ) 特許法２９条１項は、同項３号の「特許出願前に」「頒布された刊 行物」については特許を受けることができない旨規定する。当該規定の 「刊行物」に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に発 明の構成が開示されているだけでなく、発明が技術的思想の創作である＼nこと（同法２条１項参照）にかんがみれば、当該刊行物に接した当業者 が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の＼n技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技 術的思想が開示されていることを要するというべきである。 特に、当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製 造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないか ら、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、 当該物質の構成が開示されていることにとどまらず、その製造方法を理＼n解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊 行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に 接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、＼n特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出 すことができることが必要であるというべきである。
ここで、５−ＡＬＡホスフェートは、新規の化合物であり、上記アの とおり、本件引用例には、列挙された化合物の中に５−ＡＬＡホスフェ ートが含まれているものの、本件引用例にその製造方法に関する記載は 見当たらない（乙２）。 したがって、５−ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定するため には、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思考や試行錯誤 等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づ＼nいて、５−ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方法を見出すこ とができたといえることが必要である。
(ｲ) 被告は、乙１６文献から乙１８文献の記載からすれば、本件優先日 当時、５−アミノレブリン酸単体の製造方法は周知であった上、５−ア ミノレブリン酸をリン酸溶液に溶解すれば、弱塩基と強酸の組合せとな り、５−アミノレブリン酸リン酸塩を得ることができることは技術常識 であり、このことからすれば、本件優先日当時の当業者は、５−ＡＬＡ ホスフェートの製造を容易になし得た旨主張する。 確かに、上記第２の１(5)イ及びエのとおり、乙１６文献及び乙１８文 献には、甲１３の１文献を引用しつつ、「ＡＬＡ生産が確立されてい る」、「ＡＬＡの産生に成功した」、「発酵の下流では、イオン交換樹 脂を使用するＡＬＡ精製プロセスも確立されて」いるなどと記載されて いる。しかしながら、甲１３の１文献には、同オのとおり、「発酵液か らのＡＬＡの精製」の項において、ＡＬＡが塩基性水溶液中では非常に 不安定であり、種々の検討の結果、５−アミノレブリン酸塩酸塩結晶を 得るプロセスを確立することに成功した旨が記載されているにすぎない。 そうすると、乙１６文献及び乙１８文献においては、細菌を培養して発 酵液中にＡＬＡ（５−アミノレブリン酸）を産生させる技術は開示され ているものの、５−アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていな いといえる。 また、上記第２の１(5)ウのとおり、乙１７文献には、発酵液中に培地 成分と混合した状態で存在するＡＬＡの濃度が開示されているにすぎな い。そうすると、乙１７文献においても、５−アミノレブリン酸単体を 得る技術は開示されていないといえる。 以上のとおり、乙１６文献から乙１８文献までにおいて、５−アミノ レブリン酸単体を得る技術が開示されているとはいえない。これに加え、 上記第２の１(5)アのとおり、本件引用例においても「５−ＡＬＡは・・ ・化学的にきわめて不安定な物質である」、「５−ＡＬＡＨＣｌの酸性 水溶液のみが充分に安定であると示される」と記載されていて（【００ ０７】）、これらの事項が本件優先日当時の技術常識であったと認めら れることも考慮すると、本件優先日当時において、５−アミノレブリン 酸単体を得る技術が周知であったとは認められない。
この点に関し、原告は、５−アミノレブリン酸リン酸塩を製造する上 で、５−ＡＬＡが物質として取り出されている必要はなく、発酵液中に 培地成分等と混合した状態であってもよい旨主張する。 しかしながら、本件優先日当時、種々の成分を含む混合液に酸又は塩 基を添加するという方法が、化合物である塩の製造方法として技術常識 であったとは認められないことからすれば、本件引用例に接した本件優 先日当時の当業者が、化合物である５−アミノレブリン酸リン酸塩を製 造する方法として、培地成分等と混合した状態で５−アミノレブリン酸 が存在する発酵液にリン酸を添加する方法(又はこの発酵液をリン酸溶 液に添加する方法)を、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮することな＼nく見出すことができたとはいえない。 また、上記第２の１(5)ウのとおり、乙１７文献において、培地に酵母 抽出物やトリプトン等が含まれることが記載されていることからも明ら かなように、培地成分等と混合した状態にある発酵液には種々のイオン が夾雑物として含まれているのであるから、このような発酵液にリン酸 を添加したとしても、等しい物質量の酸及び塩基の中和反応によって５ −アミノレブリン酸リン酸塩という化合物が製造されたと評価すること はできないというべきである。したがって、原告の上記各主張はいずれも採用することができない。そして、このほか、本件優先日当時の当業者が、５−ＡＬＡホスフェー トの製造方法その他の入手方法を見出すことができたというべき事情は 存しない。
(ｳ) 以上によれば、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思 考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技＼n術常識に基づいて、５−ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方 法を見出すことができたとはいえない。したがって、本件引用例から５−ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定することはできない。

◆判決本文

本件特許についての審決取消訴訟です。

◆令和4(行ケ)10091

　特許侵害訴訟で、技術的範囲に属さないとして非侵害と判断されました。

(ｳ) 小括
このような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件発明 1 の「底部」 は、「包装容器」の筒状部分が開口部と共に有するものであり、「容器」として機能＼nする筒状の構造部分の底に当たる部分であって、筒状の包装容器の下側を塞いでい＼nる部分を指すものと理解される。また、「底面片」は、このような「底部」を形成す るものであり、包装容器を容器として形成した状態において、筒状の包装容器の下 側を塞ぐ部材を意味するものと理解される。さらに、「自立片」は、このような「底 面片」と同一面に連なるものであり、かつ、載置面に沿って前記奥行の方向に突出 し、包装容器を前記載置面に自立させる機能を有するものということになる。＼n
イ 被告製品の構成要件充足性＼n
(ｱ) 被告製品においては、背面片が片(A)側に折られて筒状に形成される（構成 e1、e’-1）。その際、背面片の下端に連ねられた六角片（構成 d-3、d’-3）は、筒状部 分下端から内側に折り込まれ、この折り込まれた六角片は、筒状部分内部に収めら れる内容物の下部に位置し、筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止してい る（構成 e-2、e’-2）。このため、被告製品の六角片は、本件発明 1 の「底部を形成 する底面片」に相当するものといえる。
(ｲ) 被告製品の舌状片は、片(A)の下端に連ねられた部材であり（構成 d-4、d’-4）、 筒状部分の下端（六角片の接続箇所の反対側）から内側に折り込まれ（構成 e-3、e’- 3）、容器として形成した状態において、六角片と共に、略弧状に湾曲した状態とな り、片(A)に連なって、載置面に沿って背面側に突出し、載置面に置くと、舌状片に よって、被告製品は、載置面に背面方向に斜めに自立する（同 b、b’）。このため、 被告製品の舌状片は、本件発明 1 の「自立片」に相当するものといえる。 他方、筒状部分の下端から内側に折り込まれた六角片と舌状片とは接触しておら ず、両者の間には隙間がある（同 e-4、e’-4）。このことと、被告製品の筒状部分の下端から内容物が落下するのを防止する機能を果たしているのは六角片であることを＼n併せ考えると、舌状片は、筒状部分の下側を塞いでいるとはいえず、「底部を形成す る底面片」に相当するものとはいえない。
(ｳ) 六角片と舌状片とは、六角片は背面片の下端に連ねられているのに対し、舌 状片は片(A)の下端に連ねられており、同一面に連なるものとはいえない。 したがって、被告製品は、「底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片」（構＼n成要件 B）を充足しないから、本件発明 1 の技術的範囲に属しない。

◆判決本文

知財高裁（大合議）は、「サーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能＼・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解する」と判断しました。
　損害額については、ほぼ伏せ字になっています。102条3項の侵害は料率２％で計算し、それよりも2項侵害の額の方が大きくて最終的に約1100万円の損害賠償が認定さられています。
　なお、1審では、特許の技術的範囲には属するが、一部の構成要件が日本国外に存在するので、非侵害と認定されてました。概要だけはすぐにアップされていましたが、全文アップは約1ヶ月かかりました。

ア 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版における被控訴人ＦＣ２の行為が本件発 明１の実施行為としての「生産」（特許法２条３項１号）に該当するか否 かについて
(ア) はじめに
本件発明１は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末 装置を備えるコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の 発明であるところ、その実施行為としての物の「生産」（特許法２条３ 項１号）とは、発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為をい うものと解される。 そして、本件発明１のように、インターネット等のネットワークを介 して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム（以下「ネットワーク型システム」という。）の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構＼成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能＼を有す るようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいう ものと解される。 そこで、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版における被控訴人ＦＣ２の行 為が本件発明１の実施行為としての「生産」（特許法２条３項１号）に 該当するか否かを判断するに当たり、まず、被告サービス１のＦＬＡＳ Ｈ版において、被告システム１を新たに作り出す行為が何かを検討し、 その上で、当該行為が特許法２条３項１号の「生産」に該当するか及び 当該行為の主体について順次検討することとする。
(イ) 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版における被告システム１を新たに 作り出す行為について
ａ 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版においては、訂正して引用した原判 決の第４の５(1)ウ(ア)のとおり、ユーザが、国内のユーザ端末のブラ ウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページを指定する（2)）と、それに伴い、被控訴人ＦＣ２のウェブ サーバが上記ウェブページのＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイルを ユーザ端末に送信し（3)）、ユーザ端末が受信した、これらのファイ ルはブラウザのキャッシュに保存され、ユーザ端末のＦＬＡＳＨが、 ブラウザのキャッシュにあるＳＷＦファイルを読み込み（4)）、その 後、ユーザが、ユーザ端末において、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押す（5)）と、上記ＳＷＦフ ァイルに格納された命令に従って、ＦＬＡＳＨが、ブラウザに対し動 画ファイル及びコメントファイルを取得するよう指示し、ブラウザが、 その指示に従って、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバに対し動画フ ァイルのリクエストを行うとともに、被控訴人ＦＣ２のコメント配信 用サーバに対しコメントファイルのリクエストを行い（6)）、上記リ クエストに応じて、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバが動画ファイ ルを、被控訴人ＦＣ２のコメント配信用サーバがコメントファイルを、 それぞれユーザ端末に送信し（7)）、ユーザ端末が、上記動画ファイ ル及びコメントファイルを受信する（8)）ことにより、ユーザ端末が、 受信した上記動画ファイル及びコメントファイルに基づいて、ブラウ ザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能＼と なる。このように、ユーザ端末が上記動画ファイル及びコメントファ イルを受信した時点（8)）において、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サ ーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末はインターネットを利用 したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザに おいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能＼となる から、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明１の 全ての構成要件を充足する機能＼を備えた被告システム１が新たに作り 出されたものということができる（以下、被告システム１を新たに作 り出す上記行為を「本件生産１の１」という。）。
ｂ これに対し、被控訴人らは、1)被告各システムの「生産」に関連す る被控訴人ＦＣ２の行為は、被告各システムに対応するプログラムを 製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることに 尽き、いずれも米国内で完結しており、その後、ユーザ端末にコメン トや動画が表示されるまでは、ユーザらによるコメントや動画のアップロードを含む利用行為が存在するが、ユーザ端末の表＼示装置は汎用ブラウザであって、当該利用行為は、本件各発明の特徴部分とは関係 がない、2)被告システム１において、ユーザ端末は、被控訴人ＦＣ２ がサーバにアップロードしたプログラムの記述並びに第三者が被控訴 人ＦＣ２のサーバにアップロードしたコメント及び被控訴人ＦＣ２の サーバにアップロードした動画（被告システム２及び３においては第 三者のサーバにアップロードした動画）の内容に従って、動画及びコ メントを受動的に表示するだけものにすぎず、ユーザ端末に動画やコメントが表＼示されるのは、既に生産された装置（被告各システム）をユーザがユーザ端末の汎用ブラウザを用いて利用した結果にすぎず、 そこに「物」を「新たに」「作り出す行為」は存在しない、3)乙３１ １記載の「一般に、通信に係るシステムはデータの送受を伴うもので あるため、データの送受のタイミングで毎回、通信に係るシステムの 生産、廃棄が一台目、二台目、三台目、ｎ台目と繰り返されることま で「生産」に含める解釈は、当該システムの中でのデータの授受の各 タイミングで当該システムが再生産されることになり、採用しがたい」 との指摘によれば、被控訴人ＦＣ２の行為は本件発明１の「生産」に 該当しないというべきである旨主張する。
しかしながら、1)については、被控訴人ＦＣ２が被告システム１に 対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをア ップロードすることのみでは、前記ａのとおり、本件発明１の全ての 構成要件を充足する機能＼を備えた被告システム１が完成していないと いうべきである。
2)については、前記ａのとおり、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サー バ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用し たネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受 信することによって、本件発明１の全ての構成要件を充足する機能＼を 備えた被告システム１が新たに作り出されるのであって、ユーザ端末 が上記ファイルを受信しなければ、被告システム１は、その機能を果たすことができないものである。
3)については、上記のとおり、被告システム１は、被控訴人ＦＣ２ の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインタ ーネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必 要なファイルを受信することによって新たに作り出されるものであり、 ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存されたファイルが廃棄され るまでは存在するものである。また、上記ファイルを受信するごとに 被告システム１が作り出されることが繰り返されるとしても、そのこ とを理由に「生産」に該当しないということはできない。 よって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(ウ) 本件生産１の１が特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否か について
ａ 特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、 移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が 当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであると ころ（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷 判決・民集５１巻６号２２９９頁、最高裁平成１２年（受）第５８０ 号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁参 照）、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解され る。 前記(イ)ａのとおり、本件生産１の１は、被控訴人ＦＣ２のウェブ サーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページのＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイルを国内のユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、また、被控訴人ＦＣ２の動画配＼n信用サーバが動画ファイルを、被控訴人ＦＣ２のコメント配信用サー バがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末 がこれらを受信することによって行われているところ、上記ウェブサ ーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、いずれも米国 に存在するものであり、他方、ユーザ端末は日本国内に存在する。す なわち、本件生産１の１において、上記各ファイルが米国に存在する サーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信 することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、 新たに作り出される被告システム１は、米国と我が国にわたって存在 するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産１の１が、 我が国の特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かが問題とな る。
ｂ ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（以下、単に 「国外」という。）に設置されることは、現在、一般的に行われてお り、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システム の利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であ るネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構＼成する端末が日本国内（以下「国内」という。）に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用するこ とは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義＼nの原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法２条３項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえす＼nれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る 特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。他方で、当該システムを構＼成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法２条３項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を 生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。 これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許 権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り 出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かについ ては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構＼成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考＼n慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができる ときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解するのが相当 である。
これを本件生産１の１についてみると、本件生産１の１の具体的 態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが 送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われ るものであって、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われ、 国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム １が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観 念することができる。 次に、被告システム１は、米国に存在する被控訴人ＦＣ２のサー バと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明１の主要な機能＼である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表＼示されるように するために必要とされる構成要件１Ｆの判定部の機能＼と構成要件１Ｇの表＼示位置制御部の機能を果たしている。
さらに、被告システム１は、上記ユーザ端末を介して国内から利 用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケー ションにおける娯楽性の向上という本件発明１の効果は国内で発現し ており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明１に係る システムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るもので ある。
以上の事情を総合考慮すると、本件生産１の１は、我が国の領域内 で行われたものとみることができるから、本件発明１との関係で、特 許法２条３項１号の「生産」に該当するものと認められる。
ｃ これに対し、被控訴人らは、1)属地主義の原則によれば、「特許の 効力が当該国の領域においてのみ認められる」のであるから、海外 （国外）で作り出された行為が特許法２条３項１号の「生産」に該当 しないのは当然の帰結であること、権利一体の原則によれば、特許発 明の実施とは、当該特許発明を構成する要素全体を実施することをいうことからすると、一部であっても海外で作り出されたものがある場合には、特許法２条３項１号の「生産」に該当しないというべきであ＼nる、2)特許回避が可能であることが問題であるからといって、構＼成要 件を満たす物の一部さえ、国内において作り出されていれば、「生産」 に該当するというのは論理の飛躍があり、むしろ、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすという解釈の方が、問題が多い、3)我が国の裁判例においては、 カードリーダー事件の最高裁判決（前掲平成１４年９月２６日第一小 法廷判決）等により属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、そ の例外を設けることの悪影響が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは立法によってされるべきである旨主張する。＼n
しかしながら、1)については、ネットワーク型システムの発明に 関し、被疑侵害物件となるシステムを新たに作り出す行為が、特許法 ２条３項１号の「生産」に該当するか否かについては、当該システム を構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、前記ｂに説示した事情を総合考慮して、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生＼n産」に該当すると解すべきであるから、1)の主張は採用することがで きない。
2)については、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否か の上記判断は、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすというものではないから、2) の主張は、その前提を欠くものである。
3)については、特許権についての属地主義の原則とは、各国の特 許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定めら れ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意 味することに照らすと、上記のとおり当該行為が我が国の領域内で行 われたものとみることができるときに特許法２条３項１号の「生産」 に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しないというべ きである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁 判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、「生産」に当たる ためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域内において完結していることが必要であるとまで判示したものではないと解され、また、我が国が締結した条約及び特＼n許法その他の法令においても、属地主義の原則の内容として、「生産」 に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要であることを示した規定は存在しないことに照らすと、3)の主張は採用する ことができない。 したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(エ) 被告システム１（被告サービス１のＦＬＡＳＨ版に係るもの）を 「生産」した主体について
ａ 被告システム１（被告サービス１のＦＬＡＳＨ版に係るもの）は、 前記(イ)ａのとおり、被控訴人ＦＣ２のウェブサーバが、所望の動画 を表示させるための被告サービス１のウェブページのＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存された上記ＳＷＦ＼nファイルによる命令に従ったブラウザからのリクエストに応じて、被 控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人ＦＣ２ のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末 に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって、新たに作り 出されたものである。そして、被控訴人ＦＣ２が、上記ウェブサーバ、 動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、 これらのサーバが、ＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイル、動画ファ イル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末によ る各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、 被控訴人ＦＣ２がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、 自動的に行われるものであることからすれば、被告システム１を「生 産」した主体は、被控訴人ＦＣ２であるというべきである。
この点に関し、被告システム１が「生産」されるに当たっては、 前記(イ)ａのとおり、ユーザが、ユーザ端末のブラウザにおいて、所 望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページを指定すること（2)）と、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押すこと（5)）が必要とされるところ、上記のユ ーザの各行為は、被控訴人ＦＣ２が設置及び管理するウェブサーバに 格納されたＨＴＭＬファイルに基づいて表示されるウェブページにおいて、ユーザが当該ページを閲覧し、動画を視聴するに伴って行われる行為にとどまるものである。すなわち、当該ページがブラウザに表＼示されるに当たっては、前記のとおり、被控訴人ＦＣ２のウェブサーバが当該ページのＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイルをユーザ端末 に送信し、ユーザ端末が受信したこれらのファイルがブラウザのキャ ッシュに保存されること（4)）、また、動画ファイル及びコメントフ ァイルのリクエストについては、上記ＳＷＦファイルによる命令に従 って行われており（6)）、上記動画ファイル及びコメントファイルの 取得に当たってユーザによる別段の行為は必要とされないことからす れば、上記のユーザの各行為は、被控訴人ＦＣ２の管理するウェブペ ージの閲覧を通じて行われるものにとどまり、ユーザ自身が被告シス テム１を「生産」する行為を主体的に行っていると評価することはで きない。
ｂ これに対し、被控訴人らは、1)米国に存在するサーバが、ウェブペ ージのデータ、ＪＳファイル（ＦＬＡＳＨ版においてはＳＷＦファイ ル）、動画ファイル及びコメントファイルを送信することは、被控訴 人ＦＣ２が行っているのではなく、インターネットに接続されたサー バにプログラムを蔵置したことから、リクエストに応じて自動的に行 われるものであり、因果の流れにすぎない、2)日本（国内）に存在す るユーザ端末が、上記ウェブページのデータ、ＪＳファイル（ＳＷＦ ファイル）、動画ファイル及びコメントファイルを受信することは、 ユーザによるウェブページの指定やウェブページに表示された再生ボタンをユーザがクリックすることにより行われ、ユーザの操作が介在しており、また、仮に被控訴人ＦＣ２が1)の送信行為を行っていると しても、特許法は、「譲渡」と「譲受」、「輸入」と「輸出」、「提供」 と「受領」を明確に区分して規定している以上、被控訴人ＦＣ２が上 記受信行為を行っていると解すべきではない旨主張する。
しかしながら、1)については、前記ａのとおり、被控訴人ＦＣ２ が、ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設 置及び管理しており、これらのサーバが、ＨＴＭＬファイル及びＳＷ Ｆファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送 信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操 作を介することなく、被控訴人ＦＣ２がサーバにアップロードしたプ ログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、 被告システム１を「生産」した主体は、被控訴人ＦＣ２であるという べきである。
また、2)については、前記ａのとおり、ウェブページの指定やウ ェブページに表示された再生ボタンをクリックするといったユーザの各行為は、被控訴人ＦＣ２の管理するウェブページの閲覧を通じて行われるにとどまるものであり、ユーザ端末による上記各ファイルの受＼n信は、上記のとおりユーザによる別途の操作を介することなく自動的 に行われるものであることからすれば、上記各ファイルをユーザ端末 に受信させた主体は被控訴人ＦＣ２であるというべきである。 したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
(オ) 小括
以上によれば、被控訴人ＦＣ２は、本件生産１の１により、被告シス テム１を「生産」（特許法２条３項１号）したものと認められる。
・・・
８ 争点８（控訴人の損害額）について
(1) 特許法１０２条２項に基づく損害額について
ア 主位的請求関係について 控訴人は、被控訴人らが、本件特許権の設定登録がされた令和元年５月 １７日から令和４年８月３１日までの間、被告各システムを生産し、被 告各サービスを提供することによって、●●●●●●●●●●円を売り 上げ、これにより被控訴人らが得た利益（限界利益）の額は、●●●● ●●●●●●円を下らず、このうち令和元年５月１７日から同月３１日 までの分（５月分）の売上高は●●●●●●●●円、限界利益額は●● ●●●●●●円を下らないと主張する。 しかしながら、控訴人が上記主張の根拠として提出する甲２４によって、 上記の売上高及び限界利益額を認めることはできず、他にこれを認める に足りる証拠はない。 したがって、控訴人の上記主張は理由がない。
イ 予備的請求関係について
(ア) 本件生産１ないし３により「生産」された被告システム１ないし３ で提供された被告各サービスの割合 前記４のとおり、被控訴人ＦＣ２は、本件生産１により被告システム １を、本件生産２により被告システム２を、本件生産３により被告シス テム３を「生産」し、本件特許権を侵害したものであり、本件生産１な いし３は、いずれも、サーバがユーザ端末に動画ファイル及びコメント ファイルを送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって行われ るものである。 しかるところ、被告各サービスで配信される動画でコメントが付され ているものの数は限られており、令和３年１月１１日の時点において、 被告サービス１で公開された●●●●●●●●個の動画のうち、コメン トが付された動画は●●●●●●●個であり（乙８５）、その割合は● ●●●パーセントであったこと、被告各サービスは、日本語以外の言語 でもサービスが提供されているものの、そのユーザの大部分は国内に存 在すること（甲９、弁論の全趣旨）からすれば、被告各サービスのうち、 本件生産１ないし３で「生産」された被告システム１ないし３によって 提供されたものの割合は、本件特許権が侵害された全期間にわたって● ●●パーセントと認めるのが相当である。
(イ) 被控訴人ＦＣ２の利益額（限界利益額）
ａ 被告サービス１関係
乙８４によれば、令和元年５月１７日から令和４年８月３１日まで の期間の被告サービス１の売上高は、別紙６売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス１」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙７−１限界利益額等＼n一覧表の「限界利益額」欄の「被告サービス１」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●●円であることが認められる。このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産１により「生産」＼nされた被告システム１によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産１による売上高は、 ●●●●●●●●●●●円（●●●●●●●●●●●●円×●●●● ●）と認められ、被控訴人ＦＣ２が本件生産１により得た限界利益額 は、別紙７−２限界利益額算定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産１」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●円と認められる。
ｂ 被告サービス２関係
乙８４によれば、令和元年５月１７日から令和２年１０月３１日 までの期間の被告サービス２の売上高は、別紙６売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス２」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙７−１限界利益額等一＼n覧表の「限界利益額」欄の「被告サービス２」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●円であることが認められる。このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産２により「生産」＼nされた被告システム２によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産２による売上高は、 ●●●●●●円（●●●●●●●●円×●●●●●）と認められ、被 控訴人ＦＣ２が本件生産２により得た限界利益額は、別紙７−２限界 利益額算定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産２」欄記載のとおり、合計●●●●●●円と認められる。
ｃ 被告サービス３関係
乙８４によれば、令和元年５月１７日から令和２年１０月３１日 までの期間の被告サービス３の売上高は、別紙６売上高等一覧表の「売上高」欄の「被告サービス３」欄記載のとおり、合計●●●●●●円であること、その限界利益額は、別紙７−１限界利益額等一覧表＼の「限界利益額」欄の「被告サービス３」欄記載のとおり、合計●●●●●●円であることが認められる。 このうち、本件特許権の侵害行為である本件生産３により「生産」 された被告システム３によって提供されたものの割合は、前記(ア)の とおり、●●●パーセントであるから、本件生産３による売上高は、 ●●●●円（●●●●●●円×●●●●●）と認められ、被控訴人Ｆ Ｃ２が本件生産３により得た限界利益額は、別紙７−２限界利益額算 定表の「限界利益内訳」欄の「本件生産３」欄記載のとおり、合計●●●●円と認められる。
ｄ まとめ
(a) 前記ａないしｃによれば、被控訴人ＦＣ２が本件生産１ないし ３により得た限界利益額は、別紙７−２限界利益額算定表の「限界利益額（消費税相当分（１０％）を含む）」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●●●円と認められる。＼n なお、被控訴人ＦＣ２は、仮に、本件において被控訴人ＦＣ２に 対する損害賠償の支払が命ぜられるとしても、消費税上輸出免税 の対象になる旨主張するが、被控訴人ＦＣ２による被告各サービ スの提供が輸出取引に当たることを認めるに足りる証拠はないか ら、被控訴人ＦＣ２の上記主張は理由がない。
(b) 以上のとおり、被控訴人ＦＣ２が本件生産１ないし３により得 た限界利益額は、合計●●●●●●●●●●●円であり、この限 界利益額は、特許法１０２条２項により、控訴人が受けた損害額 と推定される（以下、この推定を「本件推定」という。）。
(ウ) 推定の覆滅について
被控訴人らは、被告各サービスにおいて、本件各発明のコメント表示機能＼が、システム全体の機能の一部であり、顧客誘引力を有していないことは、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張する。＼n そこで検討するに、被告各サービスで配信されている動画で、その売 上高に貢献しているものの多くはアダルト動画であり（甲４の１及び２、 ９、１１、弁論の全趣旨）、動画上にコメントが表示されることが視聴の妨げになることは否定できないこと、令和３年１月１１日の時点において、被告サービス１で公開された●●●●●●●●個の動画のうち、＼nコメントが付された動画は●●●●●●●個であり（乙８５）、その割 合は●●●●パーセントにとどまっていることに照らすと、被告各サー ビスにおいて、コメント表示機能＼が果たす役割は限定的なものであって、 被告各サービスの多くのユーザは、コメント表示機能＼よりも動画それ自 体を視聴する目的で利用していたものと認められる。そして、本件各発 明の技術的な特徴部分は、コメント付き動画配信システムにおいて、動 画上にオーバーレイ表示される複数のコメントが重なって表＼示されるこ とを防ぐというものであり（前記１(2)イ）、その技術的意義自体も、上 記システムにおいて限られたものであると認められる。
以上の事情を総合考慮すると、被告各サービスの利用に対する本件各 発明の寄与割合は●●と認めるのが相当であり、上記寄与割合を超える 部分については、前記(イ)ｄ(b)の限界利益額と控訴人の受けた損害額 との間に相当因果関係がないものと認められる。 したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるものと認められるか ら、特許法１０２条２項に基づく控訴人の損害額は、上記限界利益額の ●割に相当するものであり、別紙４−２認容額内訳表の「特許法１０２条２項に基づく損害額」欄記載のとおり、合計●●●●●●●●●円と認められる。＼n
(2) 特許法１０２条３項に基づく損害額について（予備的請求関係）
ア 特許法１０２条３項に基づく控訴人の損害額については、1)株式会社帝 国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の 在り方に関する調査研究報告書〜知的財産（資産）価値及びロイヤルテ ィ料率に関する実態把握〜」（本件報告書）の「II)．我が国のロイヤルテ ィ料率」の「１．技術分類別ロイヤルティ料率（国内アンケート調査）」 の「(2) アンケート調査結果」には、「特許権のロイヤルティ料率の平均 値」について、「全体」が「３．７％」、「電気」が「２．９％」、「コンピ ュータテクノロジー」が「３．１％」であり、「III)．各国のロイヤルティ 料率」の「１．ロイヤルティ料率の動向」には、国内企業のロイヤルテ ィ料率アンケート調査の結果として、産業分野のうち「ソフトウェア」については「６．３％」であり、「２．司法決定によるロイヤルティ料率調査結果」の「（i）日本」の「産業別司法決定ロイヤルティ料率（２０ ０４〜２００８年）」には、「電気」の産業についての司法決定によるロ イヤルティ料率は、平均値「３．０％」、最大値「７．０％」、最小値 「１．０％」（件数「６」）であるとの記載があること、2)前記(1)イ(ウ) のとおり、本件各発明の技術的な特徴部分は、コメント付き動画配信シ ステムにおいて、動画上に複数のコメントが重なって表示されることを防ぐというものであり、その技術的意義は高いとはいえず、被告各サービスの購買動機の形成に対する本件各発明の寄与は限定的であること、＼nその他本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると、本件生産１ないし３ による売上高に実施料率２パーセントを乗じた額と認めるのが相当であ る。
そして、本件生産１ないし３による売上高（消費税相当分（１０パー セント）を含む。）の合計額は、●●●●●●●●●●●円（●●●●● ●●●●●●円＋●●●●●●円＋●●●●円（前記(1)イ(イ)ａないし ｃ記載の本件生産１ないし３の各売上高に消費税相当分（１０パーセン ト）を加えた額の合計額））と認められるから、●●●●●●●●円（● ●●●●●●●●●●円×０．０２）となる。 これに反する控訴人及び被控訴人らの主張はいずれも採用することが できない。
イ そして、控訴人の特許法１０２条２項に基づく損害額の主張と同条３項 に基づく損害額の主張は、選択的なものと認められるから、より高額な 前記(1)イ(ウ)の同条２項に基づく損害額合計●●●●●●●●●円が本 件の控訴人の損害額と認められる。

◆判決本文
1審はこちら。

◆令和元年(ワ)25152

関連事件はこちら

◆平成30(ネ)10077
1審です。

◆平成28(ワ)38565

　特許権侵害訴訟にて、均等の第2、4要件を満たさないとして、技術的範囲に属しないと判断されました。また原告の請求項２にかかる発明についての侵害主張については、時期に後れた主張であるので却下されました。

そして、対象製品等が特許発明の構成要件の一部を欠く場合であっても、当該＼n一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ前記均等の他の要件を充足するとき は、均等侵害が成立し得るものと解される。 これに対し、被告は、対象製品等が構成要件の一部を欠く場合に均等論を適用＼nすることは、特許請求の範囲の拡張の主張であって許されない旨を主張するが、 構成要件の一部を他の構＼成に置換した場合と構成要件の一部を欠く場合とで区＼n別すべき合理的理由はないし、本件において、原告は、被告製品には構成要件 C の「消弧材部」に対応する消弧作用を有する部分が存在し、置換構成を有する旨＼n主張していると解されるから、被告の前記主張を採用することはできない。
イ 第１要件ないし第３要件
原告は、別紙「均等侵害の成否等」の「原告の主張」欄記載のとおり、本件発 明の本質的な構成部分は構＼成要件のうち A-1 ないし A-3、B-3 及び B-4 であり、 構成要件 C は本件発明の課題解決方法に資するものではないとして、第１要件は 満たす旨主張するところ、被告もこれを積極的に争っていない。
一方、第２要件及び第３要件に関し、原告は、被告製品の構成 c の「接着剤で 接着することにより形成された密閉された空間２６」が本件発明の構成要件 C の 「消弧材部」と同一の作用効果（消弧作用）を有することを示す実験報告書等（甲 １３、１４、３２）を証拠提出する。これらは、被告製品と同じ構造を有する製＼n品につき、ヒューズエレメント部が密閉構造である場合と、非密閉構＼造である場 合又は端子一体型ヒューズ素子を取り出して遮断試験用基板に実装して遮断試 験を行った場合の、各アーク放電の持続時間を対比した結果、密閉構造のものは、＼n非密閉構造等のものに比べ、同持続時間が２分の１ないし３分の１になったとい＼nうものである。しかし、これらは、被告製品の「密閉された空間」と本件発明の 「消弧材部」の各作用効果の対比自体を行うものではないことに加え、被告が証 拠提出する試験報告書（乙１６）によれば、被告製品、被告製品に消弧材部を設 けたヒューズ及び被告製品のヒューズ素子のみを対象として、アーク放電の持続 時間を記録したところ、被告製品が最も同時間が長かったという結果であったこ とが認められ、被告製品とヒューズ素子の各アーク放電の持続時間について、原 告が提出する実験報告書（甲１４）と相反する結果となっている。そうすると、 原告が提出する前記証拠その他の事情等から、被告製品の構成 c が本件発明の構＼n成要件 C と同様の作用効果を有するとまでは認め難いから、少なくとも第２要件 が満たされるとはいえない。
ウ 第４要件
前記イの点は措くとしても、以下のとおり、第４要件も満たさない。 被告は、被告製品の構成は、本件発明の特許出願時における公知技術（乙１発＼n明）と同一又は当業者が乙１発明から出願時に容易に推考可能であった旨を主張＼nする。
(ｱ) 乙１公報は、発明の名称を「表面実装超小型電流ヒューズ」とする公開特＼n許公報であり、発明の詳細な説明には次の記載がある（乙１）。
・・・・
(ｲ) 乙１発明の構成＼n
乙１発明がα-1、β-1 ないしβ-4 及びδの構成を有することは当事者間に争＼nいがなく（別紙「均等侵害の成否等」の「第４要件」欄）、乙１公報の段落【0008】 【0016】【0018】【0020】及び【図２】（Ａ）の記載内容に照らすと、α-2 及び γの構成を有するものと認められる。＼nまた、被告主張のα-3 の構成（金属電極２の可溶線挟持部２２に挟み込まれる＼nことにより一体形成されている電極一体型ヒューズ）に関し、原告は、電極とヒ ューズが同一の金属によって一体的に形成されているとの趣旨であれば否認す ると述べるところ、乙１公報には、可溶線５は、両端部を金属電極２に挟持され 本体１の空間６に架張された可溶線を示す旨（同【0016】）、可溶線５の端部は 第１板部２２１と第２板部２２２とにより挟み込まれ、金属電極２に固定される 旨（同【0018】）の記載があることから、可溶線５と金属電極２は異なる部材で 構成され、可溶線５は、可溶線挟持部２２において挟持されることによって金属＼n電極２に接続されているものと認められる（α-3’）。 以上から、乙１発明の構成は、別紙「裁判所の認定」の「乙１発明の構＼成」欄 記載のとおりとなる。
(ｳ) 被告製品の構成＼n
被告製品が a-1 ないし b-4 及び d の構成を有することは当事者間に争いがな＼nく、構成 c を有することも実質的に争いがないから、被告製品の構成は、別紙「裁＼n判所の認定」の「被告製品の構成」欄記載のとおりとなる。＼n
(ｴ) 被告製品と乙１発明の対比
被告製品の a-1、a-2 及び b-1 ないし d の各構成は、それぞれ、乙１発明のα1、α-2 及びβ-1 ないしδの各構成と同一であるものと認められる。＼nそこで、被告製品の構成 a-3 と乙１発明の構成α-3'が一致するかを検討する。 「一体」の字義は、「一つになって分けられない関係にあること」であるところ （広辞苑第七版）、被告製品は、別紙「被告製品写真」の３及び４に示されるよ うに、ヒューズ本体４と２つの平板状部１０の部材が連続し、一つになって分け られないように形成されていることが明らかである。一方、乙１発明の可溶線５ と金属電極２は、異なる部材で構成され、また、可溶線５は、可溶線挟持部２２＼nにおいて挟持されることによって金属電極２に接続されていることから、可溶線 ５と金属電極２は、同一材料で形成されておらず、一つになって分けられないよ うに形成されてもいない。 したがって、可溶線５と可溶線挟持部２２は一体に形成されているとは認めら れず、乙１発明は構成 a-3 を有していない点で被告製品と相違しており、被告製 品は、公知技術と同一であるとはいえない。
(ｵ) 乙１発明と乙３発明に基づく容易推考性
被告は、乙１発明が構成 a-3 を有していない点で被告製品と相違しても、被告 製品の構成 a-3 は、乙１発明の構成α-3’を乙３発明の構成に置換することによ＼nり、当業者にとって容易に推考可能である旨を主張する。＼n
a 乙３公報は、発明の名称を「面実装型電流ヒューズ」とする公開特許公報で あり、発明の詳細な説明には次の記載がある（乙３）。
(a) 技術分野
「本発明は、過電流が流れると溶断して各種電子機器を保護する面実装型電流 ヒューズに関するものである。」
・・・・
(b) 背景技術
「従来のこの種の面実装型電流ヒューズは、図７に示すように、セラミックか らなるケース１と、このケース１の内部に形成された空間部２と、前記ケース１ の両端部に形成された外部電極３と、この外部電極３と電気的に接続された断面 が円形のヒューズエレメント部４とを備え、前記ヒューズエレメント部４の溶断 部５を前記ケース１の内部に形成された空間部２内に配設した構成としていた。」＼n（【0002】）
(c) 発明が解決しようとする課題
「上記した従来の面実装型電流ヒューズにおいては、ヒューズエレメント部３ として同じ線径のものや同じ材料のものを使用しているため、線径や材料によっ て決まる溶断電流等の溶断特性を調整することができないという課題を有して いた。」（【0004】） 「本発明は上記従来の課題を解決するもので、溶断特性の調整ができる面実装 型電流ヒューズを提供することを目的とするものである。」（【0005】）
(d) 課題を解決するための手段
「本発明の請求項１に記載の発明は、絶縁性を有するケースと、このケースの 内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部電極と、この 外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設したヒューズエ レメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一部を切削する ことによって設けたもので、この構成によれば、ヒューズエレメント部の切削に＼nよって溶断部の線径を調整できるため、溶断特性を調整することができるという 作用効果が得られるものである。」（【0007】） 「本発明の請求項３に記載の発明は、特に、ヒューズエレメント部と外部電極 とを一体の金属で構成したもので、この構＼成によれば、ヒューズエレメント部と 外部電極とを接続する必要がなくなるため、生産性を向上させることができると いう作用効果が得られるものである。」（【0009】）
(e) 発明の効果
「以上のように本発明の面実装型電流ヒューズは、絶縁性を有するケースと、 このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部 電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設し たヒューズエレメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一 部を切削することによって設けているため、この切削によって溶断部の線径を調 整でき、これにより、溶断特性を調整することができるという優れた効果を奏す るものである。」（【0016】）
(f) 発明を実施するための最良の形態
「図４、図５において、本発明の実施の形態２が上記した本発明の実施の形態 １と相違する点は、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを一体の金属で 構成した点である。この場合、外部電極１３はケース１１の底部１１ａの端面お＼nよび裏面に沿うように折り曲げている。」（【0035】） 「上記構成においては、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを一体の＼n金属で構成しているため、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを接続す＼nる必要はなくなり、これにより、生産性を向上させることができるという効果が 得られるものである。」（【0036】） 【図４】 【図５】
b 容易推考性
(a) 乙３公報の発明の詳細な説明によれば、乙３発明は面実装型電流ヒュー ズに関する発明であり（段落【0001】）、従来の面実装型電流ヒューズにおいて は、ヒューズエレメント部４として同じ線径のものや同じ材料のものを使用して いるため、線径や材料によって決まる溶断電流等の溶断特性を調整することがで きないという課題を有していたこと（同【0004】）に対し、絶縁性を有するケー スと、このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成され た外部電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を 配設したヒューズエレメント部とを備え、ヒューズエレメント部の切削によって 溶断部の線径を調整でき、溶断特性を調整することを可能としたものである（同＼n【0007】【0016】）。そして、特に、ヒューズエレメント部と外部電極とを一体 の金属で形成する構成をとることによって、ヒューズエレメント部と外部電極と＼nを接続する必要がなくなるため、生産性を向上させることができるという効果を 奏すること（同【0009】【0036】）や、発明の実施の形態として、外部電極１３ がケース１１の底部１１a の端面及び裏面に沿うように折り曲げられた形態が記 載されている（同【0035】【図４】【図５】）。 以上によれば、乙３公報には、面実装可能な小型ヒューズにおいて、生産性の＼n向上を目的として、溶断部を配設したヒューズエレメント部と外部電極を一体の 金属で形成するという乙３発明が開示されているといえる。
一方、乙１公報の発明の詳細な説明によれば、乙１発明は表面実装超小型電流＼nヒューズに関する発明であり（段落【0001】）、従来の表面実装小型電流ヒュー＼nズは、可溶部あるいは可溶線が合成樹脂や低融点ガラス等の絶縁物に直接接触し た構造である場合、可溶部等が熱的中立性を保てず本来のヒューズとしての溶断＼n性能がおろそかにされている問題（同【0002】〜【0004】）や、電極をケース内 に配置固定した後、電極間に可溶線を架張して半田付けする方式は、半田が固ま る際に生じる盛り上がりの差により電極間の長さ、すなわち、可溶線の長さにば らつきが生じるという問題があったこと（同【0005】）に加え、従来の小型ある いは超小型電流ヒューズは、各部品を一つ一つバッチ工程で加工組立てを行う必 要があり、部品が小さいためその作業は困難を極め、製造し難く、その結果、低 コスト化にも限界があるという問題があった（同【0006】）。これに対し、乙１ 発明は、可溶線５を挟持した一対の金属電極２が箱型形状を有する本体１の両端 に取り付けられ、蓋部３を本体１の上面より僅かに沈む位置まで押し込み接着剤 を塗布して蓋部３を本体１に固定して内部を密閉し、可溶線は本体１の内部空間 に浮いた状態で架張されている構成をとることで（同【0008】）、溶断特性のば らつきを最小限に抑えることや従来型と比べて２倍以上大きい遮断能力を有す＼nることを可能としたこと（同【0028】〜【0030】）に加え、連続工程で製作組立 を行うこと、特に、可溶線５を挟持した一対の金属電極２を組み立てた後に鞍部 ２１を本体１の双方の短側壁１１に嵌合させて固定することにより、製造が容易 になって、大幅なコスト削減が可能となるという効果を奏するものである（同＼n【0020】【0027】）。 そうすると、乙１発明と乙３発明は、いずれも表面実装型ヒューズに関する発＼n明であり、その技術分野は同一である。また、乙１発明と乙３発明は、いずれも 生産性の向上という同一の課題に対し、予めヒューズと電極とを組み合わせた後＼nに本体に固定するという技術思想に基づく課題解決手段を提供する発明である ことに加え、乙１発明の溶断時間のばらつきを抑えるという課題と乙３発明の溶 断特性を調整するという課題は、所望の溶断特性を実現するという点で関連して いるといえる。 したがって、乙１発明と乙３発明は、技術分野、課題及び解決手段を共通にす るから、乙１発明に乙３発明を適用する動機付けが存在するものと認められる。
(b) 原告の主張
原告は、乙１発明と乙３発明とは、その課題等が相違することのほか、乙３発 明において、ヒューズエレメント部の切削を容易にするためには、乙１発明のケ ース１１は上下方向の中央で分割される必要があること、乙１発明の本体１の空 間部６内に乙３発明のヒューズエレメント部１５を配置する場合、ヒューズエレ メント部１５を切削する必要があるが、所望の抵抗値が得られるように切削する ことは実質的に不可能であることから、乙１発明に乙３発明を組み合わせること＼nはその構成上不可能＼であることなどの阻害要因があるとして、被告製品と乙１発 明の相違部分は、乙３発明から容易に推考できたとはいえない旨を主張する。 しかし、前記(a)のとおり、乙１発明と乙３発明の課題は同一又は関連してい る。また、乙３公報の発明の詳細な説明によれば、ヒューズエレメント部の切削 は、スクライブやパンチング等の機械的方法によって行うが、予めヒューズエレ＼nメント部の切削をした後にケースに固定をしてもよい旨が記載されていること から（段落【0022】【0027】【0028】）、ヒューズエレメント部を切削するため に、ケースを上下方向の中央で分割する必要があることにはならない。また、乙 ３発明を乙１発明に適用するに当たり、乙１発明の空間部６内に、外部電極と一 体の金属で形成され、溶断部を配設したヒューズエレメント部を配置することと なるが、空間部６内にヒューズエレメント部を配置する場合に、当該ヒューズエ レメント部を切削する必要が必ずしもあるともいえない（ヒューズエレメント部 の一部の切削は本体への配置前に行うことができる。）。その他、乙１発明に乙 ３発明を組み合わせることについて阻害要因があることをうかがわせる事情は ない。 したがって、原告の前記主張は採用することができない。
(c) 以上から、乙１発明に乙３発明を適用する動機付けが存在し、これを阻害 する要因は認められないから、乙１発明の可溶線と金属電極は異なる部材で構成＼nされる構成に代えて、乙３発明の、溶断部を配設したヒューズエレメント部と外＼n部電極部を一体の金属で形成する構成を採用して被告製品の構＼成とすることは、 当業者が本件特許の出願時に容易に推考し得たものと認められ、被告製品は、均 等の第４要件を満たさない。
・・・
２ 争点２（本件追加の可否）について
本件追加は、被告製品が、本件発明に係る請求項とは別の請求項記載の本件発 明２の技術的範囲に属するとして請求原因を主張し、本件特許権の侵害に基づく 各請求を追加するものであるから、訴えの追加的変更に当たると解するのが相当 であるところ、当裁判所は、本件追加は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させ ることとなると認め、これを許さないこととする（民訴法１４３条１項ただし書、 同条４項）。
すなわち、本件追加に係る請求原因は、原告において、審理の当初から主張す ることが可能であったところ、令和４年１１月２８日の書面による準備手続中の＼n協議において、当裁判所は、当事者双方に対し、被告製品は本件発明の技術的範 囲に属さないとの心証を開示して、話合いによる解決を検討するよう促し、その 後、和解協議を行ったものの、令和５年１月２７日の同協議において、これ以上 の和解協議は行わないこととなり、口頭弁論の終結に向けて、原告は、これまで の主張の補充及び反論を記載した書面を提出する旨述べたが、同年２月２７日付 けの準備書面５において、本件追加を行ったものである（当裁判所に顕著な事実）。 このように、本件追加が行われた時点で、本件訴訟は、被告製品が本件発明の技 術的範囲に属さないとの当裁判所の心証開示を踏まえた和解協議を終え、審理を 終結する直前の段階に至っていた。仮に、本件追加を許した場合、被告製品が本 件発明２の技術的範囲に属するか否かや、本件特許に係る無効理由の有無につい ても改めて審理を行う必要があり、そのために相当な期間を要することになるこ とは明らかである。そうすると、本件発明２が本件発明１の従属項であり、構成＼n要件の一部が同一であること、その他原告が指摘する事情を考慮しても、本件追 加は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることになると認められる。

◆判決本文

特許権侵害訴訟の控訴審です。1審は文言侵害に当たらないと判断していました。特許権者は、均等侵害も主張しましたが、第1要件を満たしていないと判断されました。

ア 前記(2)のとおり、被控訴人製品は「摺動導通部」を有しない点において、 本件発明と異なる。
ところで、訂正の上引用した原判決の第３の１(2)のとおり、本件発明は、一対 のプランジャをコイルばねの密巻き部分に接触させて導通を確保するという本件先 行発明における、２つの摺動導通部が形成されることによる抵抗の分散が検査の精 度を狭めるという課題を解決するために、摺動導通部の数を減らし、検査精度を向 上可能とするというものであり、プランジャと接触して導通を確保する摺動導通部＼nを有することは、本件発明の本質的部分である。 そうすると、被控訴人製品と本件発明の構成中の異なる部分（摺動導通部の存否）＼nは、本件発明の本質的部分に当たる。
イ 控訴人は、「密巻き部」に関する本件発明と被控訴人製品の相違点は、「本件 発明では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているところ、被 控訴人製品では「フリー状態で密巻きであった部分」が導通経路となっているかが 定かではなく、「ストローク開始後検査前に密巻きになった部分」が導通経路とな っている可能性がある点」であり、被控訴人製品について均等侵害が成立すると主＼n張する。しかしながら、訂正の上引用した原判決の第３の２(4)のとおり、被控訴 人製品において、ストローク開始後検査前に密巻きになった部分が導通経路となっ ていることを認めるに足りる証拠がなく、このことは、当審において提出された動 画（甲８６）を踏まえても変わらない。そうすると、控訴人の「密巻き部」に関す る均等の主張はその前提を欠く。
ウ したがって、その余の点につき検討するまでもなく、被控訴人製品について、 本件発明の均等侵害は成立しない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和2(ワ)12013
添付文書はこちら。

かなり前の事件ですが、漏れていたのでアップします。コンピュータ関連発明について、被告製品には構成要件C「格納手段」がないとして、非侵害と判断されました。間接侵害も否定されました。
問題の請求項は以下です。
Ａ ユーザテレビ機器（２２）上で動作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって，
Ｂ 該システムは，複数の番組を格納するためのユーザ指示を受信したことに応答して，デジタル格納デバイス（３１）に格納されるべき該複数の番組をスケジューリングする手段と，
Ｃ 双方向テレビ番組ガイドを用いて，該ユーザテレビ機器（２２）に含まれる該デジタル格納デバイス（３１）に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と，
Ｄ 該複数の番組をデジタル的に格納したことに応答して，該双方向テレビ番組ガイドを用いて，該デジタル格納デバイス（３１）に複数の番組データをデジタル的に格納する手段であって，該複数の番組データのそれぞれは，該複数の番組のうちの１つに関連付けられている，手段と，
Ｅ 該双方向テレビ番組ガイドを用いて，該デジタル格納デバイス（３１）に格納された該複数の番組のリストをディスプレイに表示する手段と，
Ｆ 該デジタル格納デバイス（３１）に格納された該複数の番組のリストから，該デジタル格納デバイス（３１）に格納された番組のユーザ選択を受信する手段と，
・・・
Ｊ 該双方向テレビ番組ガイドを用いて，現在スケジューリングされている該複数の番組のうちの該選択された番組に対して，選択された番組リスト項目情報画面を該ユーザテレビ機器（２２）に表示する手段であって，該選択された番組リスト項目情報画面は，該選択された番組に関連付けられた番組データの１つ以上のフィールドと，１つ以上のユーザフィールドとを含む，手段と，
Ｋ 該１つ以上のユーザフィールドにユーザ情報を入力する機会をユーザに提供する手段と
Ｌ を備えた，システム。

２ 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は，構成要件Ｃは，「双方向テレビ番組ガイド」を用いて，「デジタ＼nル格納デバイス」に複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を備えていれば， 充足することになるものであって，「デジタル格納デバイス」自体を必須の構成要素＼nとして規定するものではないと主張するが，本件発明は，デジタル格納部を含むユ ーザテレビ機器を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに係る発明であるから， 被告物件（液晶テレビ製品）が本件発明の技術的範囲に属するというためには，被 告物件が「番組をデジタル的に格納可能な部分」を含むことが必要であることは，＼n
前記１のとおり補正して引用する原判決が認定説示するとおりである。 すなわち，本件発明に係る特許請求の範囲は，「ユーザテレビ機器（２２）上で動 作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって」（構成要件Ａ），・・・「双方向テ＼nレビ番組ガイドを用いて，該ユーザテレビ機器（２２）に含まれる該デジタル格納 デバイス（３１）に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と，」（構成要件Ｃ）・・・「を備えた，システム」（構＼成要件Ｌ）と記載されているから，本件発明の双方向テ レビ番組ガイドシステムは，ユーザテレビ機器に含まれるデジタル格納デバイスに 番組をデジタル的に格納（録画）する手段という構成を含むものである。＼nそして，本件明細書には，「本発明は・・・番組および番組に関連する情報用のデ ジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに関する。」（【０００１】） として，双方向テレビ番組ガイドシステムが「デジタル格納部を備えた」ものであ る旨が記載されている。また，従来技術として，「番組ガイド内で選択された番組を 独立型の格納デバイス（典型的にはビデオカセットレコーダ）に格納することを可 能にする双方向番組ガイド」（【０００４】）が指摘され，その操作に関し，「ビデオ＼nカセットレコーダの操作には通常は，ビデオカセットレコーダ内の赤外線受信器に 結合される赤外線送信器を含む操作経路が用いられる。」（【０００４】）と記載され ており，「独立型の格納デバイス」を用いる従来技術について記載されている。その 上で，従来技術の課題として「独立型のアナログ格納デバイスを用いると，デジタ ル格納デバイスが番組ガイドと関連付けられる場合に実施され得るようなより高度 な機能が不可能＼になる。」（【０００４】）と記載され，これを受けて，本発明の目的 を「デジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドを提供すること」（【０００５】）と記載している。以上に加え，「番組ガイドと関連付けられたデジタル格納デバイス の使用は，独立型のアナログ格納デバイスを用いて行われ得る機能よりも，より高＼n度な機能をユーザに提供する。」（【０００９】）という記載を併せ考慮すると，本件＼n発明は，独立型のアナログ格納デバイスでは不可能であった高度な機能＼をユーザに 提供するために，双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイスを備え ることを目的としたものと認められる。
以上によると，被告物件が構成要件Ｃを充足するというためには，「番組をデジタ＼nル的に格納可能な部分」を含むこと（内蔵すること）が必要というべきである。＼nこれに対し，控訴人は，本件明細書の【図２】及び【００１６】によると，本件 発明には，「デジタル格納デバイス」が「ユーザテレビ機器」に外部インターフェー スを介して接続されるような構成も当然に含むように説明されていると主張するが，＼n控訴人指摘の「デジタル格納デバイス３１は，セットトップボックス２８内に内蔵 されるか，または出力ポートおよび適切なインターフェースを介してセットトップ ボックス２８に接続された外部デバイスであり得る。」（【００１６】）との記載は， 「ユーザテレビ機器２２の例示的構成を示す」【図２】からも明らかなとおり，「ユ＼nーザテレビ機器」の一部を構成する「セットトップボックス」内に内蔵するか，「セ＼nットトップボックス」に外付けするかを記載するにとどまり，「ユーザテレビ機器」 に外付けする構成を当然に含むものということはできない。かえって，「ユーザテレ＼nビ機器２２の例示的構成」において，「オプション」とされている「第２の格納デバ＼nイス３２」（【００１４】）については，「第２の格納デバイス３２がユーザテレビ機 器２２に内蔵されていない場合」（【００１７】）との記載が認められるところ，「デ ジタル格納デバイス」については，これと同旨の記載は見当たらない。
また，控訴人は，本件明細書の【図３】及び【００８０】には，デジタル格納デ バイス４９がリムーバブル録画媒体（例えば，フロッピーディスク又は録画可能な＼n光ディスク）である場合が説明されていると主張するところ，控訴人指摘の【００ ８０】には，「デジタル格納デバイス４９がリムーバブル録画媒体（例えば，フロッ ピーディスクまたは録画可能な光ディスク）である場合」との記載がある。しかし，＼n本件明細書には，「デジタル格納デバイス４９がリムーバブル録画媒体（例えば，フ ロッピーディスクまたは録画可能な光ディスク）を用いる場合」（【００８５】）との＼n記載もあるほか，「デジタル格納デバイスは，光格納デバイスまたは磁気格納デバイ ス（例えば，書き込み可能なデジタル映像ディスク，磁気ディスク，もしくはハー＼nドドライブまたはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等を用いたデバイス）であり 得る。」（【０００８】），「第２の格納デバイス３２は，任意の適切な種類のアナログまたはデジタル番組格納デバイス（例えば，ビデオカセットレコーダ，ＤＶＤディ スクに録画する能力を有するデジタル映像ディスク（ＤＶＤ）プレーヤ等）であり＼n得る。」（【００１４】），「デジタル格納デバイス３１は，書き込み可能な光格納デバイス（例えば，記録可能＼なＤＶＤディスクの処理が可能なＤＶＤプレーヤ），磁気格＼n納デバイス（例えば，ディスクドライブまたはデジタルテープ），または他の任意の デジタル格納デバイスであり得る。」（【００１５】），「デジタル格納デバイス４９において用いられるリムーバブル格納媒体」（【００８２】），「例えばデジタル格納デバイス４９がフロッピーディスクドライブであり，選択された番組を有するディスク がドライブ内に無い場合」（【００８４】），「デジタル格納デバイス４９内のリムーバブルデジタル格納媒体上に格納する」（【０１０４】）との記載もあり，これらの記載 によると，本件明細書においては，「デジタル格納デバイス」は，「リムーバブル格 納媒体」（フロッピーディスク，ＤＶＤディスク等）と区別されるものであり，「リ ムーバブル格納媒体」を処理することが可能な機器（フロッピーディスクドライブ，＼nＤＶＤプレーヤ等）を指すことが多いものと認められる。そうすると，控訴人指摘 の【００８０】の上記記載から，直ちに本件発明にはデジタル格納デバイスがリム ーバブル録画媒体である場合が含まれるということはできない。
(2) 控訴人は，間接侵害を主張するところ，被告物件である液晶テレビ製品は， 単に放送を受信するだけで，いずれもそれ自体に録画できるメモリー部分（デジタ ル格納部）を備えておらず，録画先としては，外付けのＵＳＢハードディスクやレ グザリンク対応の東芝レコーダーとされており，これらを被告物件に接続すること によって初めて，被告物件で受信した番組を上記ハードディスク等に録画すること が可能であるから，デジタル格納部を被告物件に内蔵させる余地はない。そうする＼nと，被告物件は，デジタル格納デバイスを含むユーザテレビ機器を備えた双方向テ レビガイドシステムの「生産に用いる物」ということができない。
また，前記(1)のとおり，本件発明は，独立型のアナログ格納デバイスでは不可能＼nであった高度な機能をユーザに提供するために，双方向テレビ番組ガイドシステム＼nがデジタル格納デバイスを備えることを目的としたものであり，従来技術に見られ ない特徴的技術手段は，双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイス を備えること，すなわち，これを内蔵することにあるというべきである。そうする と，被告物件は，デジタル格納デバイスを内蔵するものではないから，本件発明に よる「課題の解決に不可欠なもの」であるとはいえない。
したがって，被控訴人による被告物件の製造，輸入，販売及び販売の申出は特許＼n法１０１条２号所定の間接侵害に当たらない。これに対する控訴人の主張が理由のないものであることは，既に説示したところ から明らかである。
なお，被控訴人は，控訴人の間接侵害の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当た る旨を主張するが，控訴理由書において，既に提出済みの証拠に基づき判断可能な＼n主張をしたものであるから，訴訟の完結を遅延させるものとまではいえず，上記主 張を時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成28(ワ)37954

知財高裁は、「サーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能＼・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解する」というものです。 　なお、1審では、特許の技術的範囲には属するが、一部の構成要件が日本国外に存在するので、非侵害と認定されてました。＼n

ア ネットワーク型システムの「生産」の意義
本件発明１は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備え るコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の発明であるところ、そ の実施行為としての物の「生産」（特許法２条３項１号）とは、発明の技術的範囲に 属する物を新たに作り出す行為をいうものと解される。 そして、本件発明１のように、インターネット等のネットワークを介して、サー バと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム（ネットワー＼nク型システム）の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件＼nを充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有 機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能＼を有する ようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解され る。
イ 被告サービス１に係るシステム（被告システム１）を「新たに作り出す行為」 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版においては、ユーザが、国内のユーザ端末のブラ ウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページを指＼n定すると、被控訴人Ｙ１のウェブサーバが上記ウェブページのＨＴＭＬファイル及 びＳＷＦファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末が受信した、これらのファイ ルはブラウザのキャッシュに保存され、その後、ユーザが、ユーザ端末において、 ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押すと、上＼n記ＳＷＦファイルに格納された命令に従い、ブラウザが、被控訴人Ｙ１の動画配信 用サーバ及びコメント配信用サーバに対しリクエストを行い、上記リクエストに応 じて、上記各サーバが、それぞれ動画ファイル及びコメントファイルをユーザ端末 に送信し、ユーザ端末が、上記各ファイルを受信することにより、ブラウザにおい て動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能＼となる。このように、ユ ーザ端末が上記各ファイルを受信した時点において、被控訴人Ｙ１の上記各サーバ とユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、 ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが＼n可能となるから、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明１の全＼nての構成要件を充足する機能＼を備えた被告システム１が新たに作り出されたものと いうことができる（以下、被告システム１を新たに作り出す上記行為を「本件生産 １の１」という。）。
ウ 被告システム１を「新たに作り出す行為」（本件生産１の１）の特許法２条３項 1 号所定の「生産」該当性
特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効 力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内にお いてのみ認められることを意味するものであるところ、我が国の特許法において も、上記原則が妥当するものと解される。 本件生産１の１において、各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユー ザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまた がって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム１は、米国 と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生 産１の１が、我が国の特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かが問題と なる。 ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（国外）に設置されるこ とは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネ ットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵 害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたと＼nしても、当該システムを構成する端末が日本国内（国内）に存在すれば、これを＼n用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者＼nが当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るも のである。
そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格 に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在するこ＼nとを理由に、一律に我が国の特許法２条３項の「実施」に該当しないと解するこ とは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該 システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととな＼nって、妥当ではない。他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法２条３項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、＼nこれも妥当ではない。
これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保 護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法２条 ３項１号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素＼nの一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、 当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果＼nたす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、＼nその利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該 行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３ 項１号の「生産」に該当すると解するのが相当である。 これを本件生産１の１についてみると、本件生産１の１の具体的態様は、米国 に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ 端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信 （送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信すること によって被告システム１が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われ たものと観念することができる。
次に、被告システム１は、米国に存在する被控訴人Ｙ１のサーバと国内に存在 するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ＼n端末は、本件発明１の主要な機能である動画上に表＼示されるコメント同士が重な らない位置に表示されるようにするために必要とされる構＼成要件１Ｆの判定部の 機能と構＼成要件１Ｇの表示位置制御部の機能＼を果たしている。 さらに、被告システム１は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することが できるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の 向上という本件発明１の効果は国内で発現しており、また、その国内における利 用は、控訴人が本件発明１に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影 響を及ぼし得るものである。 以上の事情を総合考慮すると、本件生産１の１は、我が国の領域内で行われた ものとみることができるから、本件発明１との関係で、特許法２条３項１号の「生 産」に該当するものと認められる。
これに対し、被控訴人らは、1)属地主義の原則によれば、「特許の効力が当該国 の領域においてのみ認められる」のであるから、国外で作り出された行為が特許 法２条３項１号の「生産」に該当しないのは当然の帰結であること、権利一体の 原則によれば、特許発明の実施とは、当該特許発明を構成する要素全体を実施す＼nることをいうことからすると、一部であっても国外で作り出されたものがある場 合には、特許法２条３項１号の「生産」に該当しないというべきである、2)特許 回避が可能であることが問題であるからといって、構＼成要件を満たす物の一部さ え、国内において作り出されていれば、「生産」に該当するというのは論理の飛躍 があり、むしろ、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、＼n我が国の特許法の効力を及ぼすという解釈の方が、問題が多い、3)我が国の裁判 例においては、カードリーダー事件の最高裁判決（最高裁平成１２年（受）第５ ８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁）等によ り属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、その例外を設けることの悪影響 が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは＼n立法によってされるべきである旨主張する。
しかしながら、1)については、ネットワーク型システムの発明に関し、被疑侵 害物件となるシステムを新たに作り出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」 に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバ＼nが国外に存在する場合であっても、前記 に説示した事情を総合考慮して、当該 行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３ 項１号の「生産」に該当すると解すべきであるから、1)の主張は採用することが できない。
2)については、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かの上記判断は、 構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の＼n効力を及ぼすというものではないから、2)の主張は、その前提を欠くものである。
3)については、特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その 成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該 国の領域内においてのみ認められることを意味することに照らすと、上記のとお り当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときに特許法２ 条３項１号の「生産」に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しな いというべきである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁 判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、「生産」に当たるためには、特 許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域内に＼nおいて完結していることが必要であるとまで判示したものではないと解され、ま た、我が国が締結した条約及び特許法その他の法令においても、属地主義の原則 の内容として、「生産」に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物＼nを新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要である ことを示した規定は存在しないことに照らすと、3)の主張は採用することができ ない。したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
エ 被告システム１の「生産」の主体
被告システム１は、前記イのプロセスを経て新たに作り出されたものであるとこ ろ、被控訴人Ｙ１が、被告システム１に係るウェブサーバ、動画配信用サーバ及び コメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、ＨＴＭＬファ イル及びＳＷＦファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送 信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介するこ となく、被控訴人Ｙ１がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動 的に行われるものであることからすれば、被告システム１を「生産」した主体は、 被控訴人Ｙ１であるというべきである。
オ まとめ
以上によれば、被控訴人Ｙ１は、本件生産１の１により、被告システム１を「生 産」（特許法２条３項１号）し、本件特許権を侵害したものと認められる。

◆判決要旨
1審はこちら。

◆令和元年(ワ)25152

関連事件はこちら

◆平成30(ネ)10077
1審です。

◆平成28(ワ)38565

　原審は「本件発明の技術的範囲に属さない」と判断しましたが、知財高裁は、そもそも別事件（東京地判令和2年（ワ）第15464号）と重複するとして、訴えを却下しました。

１ 本件訴えの適法性（本案前の抗弁）について
(1) 後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合に は、後訴の請求又は後訴における主張は、信義則に照らして許されないものと解す るのが相当である（最高裁昭和４９年（オ）第３３１号同５１年９月３０日第一小 法廷判決・民集３０巻８号７９９頁、最高裁昭４９年（オ）第１６３号、１６４号 同５２年３月２４日第一小法廷判決・裁判集民事１２０号２９９頁参照）。
(2) 令和２年事件について（乙１、２）
ア 令和２年事件は、控訴人が、スマートフォン（型番ＳＨＶ３９、ＳＨＶ４０、 ＳＨＶ４１、ＳＨＶ４２及びＳＨＶ４３。以下併せて「前訴被告製品」という。） の被控訴人シャープによる製造、被控訴人ＫＤＤＩによる販売が、本件特許権を侵 害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請 求をした事案である。 令和２年事件においては、前訴被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項１、 ３及び４の各発明の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には前訴被告製 品にインストールされた「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」と呼ばれるアプリケーション （以下「前訴アプリ」という。）における「操作メニュー情報」の有無が争点とな った（令和２年事件における争点１−３）。 この争点について、控訴人は、「・・・できるように」という言葉は、目標・目 的・基準等を示すものであるから、「操作メニュー情報」は実行される命令の内容 の全部を利用者において理解することができるものである必要はなく、実行される 命令の内容を利用者が理解できることを目標・目的としている程度の表現があれば＼n足りるなどとして、前訴被告製品における前訴アプリによるページ一部表示（本件＼nにおける「一部表示画像」に相当する。）が「操作メニュー情報」に当たると主張＼nした。
イ 令和２年事件の第一審である東京地方裁判所は、前訴被告製品における前訴 アプリの動作について、「1)利用者が前訴アプリの画面上に表示されたアイコン画＼n面に指で触れて一定時間待つ操作（ロングタッチ）をすると、当該アイコンを移動 できる状態に遷移し、2)当該アイコンが指に追随して移動し、アイコンが指に追随 して右又は左に移動した距離が一定距離を超えると、縮小モードとなって、表示中＼nの当該ページの画面が９０％の大きさに縮小され、画面の左端又は右端に隣接する ページの画面の一部（ページ一部表示）が表＼示され、3)更に当該アイコンをその方 向に移動させると、移動方向に隣接するページの画面がスクロールされて表示され＼nる」ものであると認定し、ページ一部表示である直方形部分を見た利用者は、それ＼nがどのような命令を実行する表示であるのかを理解することができないから、前訴＼n被告製品のページ一部表示の画像は、本件発明１及び３の構＼成要件Ｂの「操作メニ ュー情報」を有するとは認められないと判断した（乙２。東京地裁令和２年（ワ） 第１５４６４号同３年７月１４日判決）。そして、上記判断は、控訴審である知財 高裁令和４年２月８日判決（乙１）においても維持され、同判決は、上訴されるこ となく確定している（弁論の全趣旨）。
(3) 本件について
ア 本件は、控訴人が、スマートフォン（型番ＳＨＶ４４、ＳＨＶ４５及びＳＨ Ｖ４６。被告製品）の被控訴人シャープによる製造、被控訴人ＫＤＤＩによる販売 が、本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害の不法行為 に基づく損害賠償請求をした事案である。 本件においては、被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び３の各発 明（本件発明）の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には被告製品にイ ンストールされた「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」と呼ばれるアプリケーション（本件ホ ームアプリ）における「操作メニュー情報」の有無が争点となった。 本件における争点１（被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか）についての 控訴人の主張は、原判決別紙「技術的範囲に関する当事者の主張」及び前記第２の ３に記載するとおりである。
イ 被告製品における本件ホームアプリの動作は、概要次のとおりである（前提 事実(6)ウ）。
「1)利用者が本件ホームアプリの画面上に表示されたショートカットアイコンを＼n長押しすると、当該ショートカットアイコンはタッチパネル上の指等の動きに追随 して移動できる状態になり、2)当該ショートカットアイコンの移動距離が一定距離 になった場合に、縮小モードとなって、表示中の中央ページ画面が縮小表＼示され、 画面の左端又は右端に隣接するページの画面の一部（一部表示画像）が表＼示され、 3)更に当該ショートカットアイコンを一部表示画像の範囲に入れると、隣のページ＼nの画面が表示される。」＼nなお、原判決は、一部表示画像を見た利用者は、それが左右のページの一部を表＼ 示していることを理解できるとはいえず、仮に理解できたとしても、当該画像の領 域までショートカットアイコンをドラッグすることによって対応するページにスク ロールするという命令が表示されていると理解できるように構＼成されているとはい えないから、被告製品の一部表示画像は「操作メニュー情報」に当たらず、被告製＼n品が本件発明の構成要件Ｂ、Ｅ、Ｆ、Ｇの「操作メニュー情報」を有するとは認め＼nられないと判断した。
(4) 令和２年事件と本件の比較
令和２年事件と本件は、当事者を同一とし、侵害されたとされる特許権が同一で あり、その特許請求の範囲の請求項１及び３の各発明の技術的範囲への被疑侵害品 の属否が問題となっている点も共通する。 本件の対象製品である被告製品は、令和２年事件の対象製品である前訴被告製品 と同一シリーズの製品であって、前訴被告製品よりも後に発売されたものと推認さ れるものの、前訴被告製品から大きな仕様変更がされたことはうかがえず、特に、 問題とされているアプリケーションは同一（いずれもＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ）であ って、そのバージョンが異なる可能性はあるとしても、大きな仕様変更がされたこ＼nともうかがえず、また、問題となる動作（前記(2)イ及び(3)イ）は同一又は少なく とも実質的に同一である。 そして、令和２年事件と本件における争点は、対象製品（前訴被告製品又は被告 製品）にインストールされた「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」と呼ばれるアプリケーショ ン（前訴アプリ又は本件ホームアプリ）における「操作メニュー情報」の有無であ るから、争点も同一又は少なくとも実質的に同一であり、そればかりか、当該争点 についての控訴人の主張も実質的に同一である。 そうすると、本件における控訴人の主張は、対象製品に「操作メニュー情報」が 存在しないことを理由として、控訴人の被控訴人らに対する本件特許権侵害の不法 行為に基づく損害賠償請求に理由がないとの判断が確定した令和２年事件における 控訴人の主張の蒸し返しにすぎないというほかない。控訴人は、令和２年事件判決 が、「操作メニュー情報」が存在しないと判断した根拠となる前訴被告製品の構成＼n（前訴アプリの動作）と、被告製品の構成（本件ホームアプリの動作）が実質的に＼n同一であり、そのために、被告製品が、前訴被告製品におけるものと同一の理由に より、本件特許権を侵害しないものであることを十分認識しながら、本件訴えを提＼n起したものと推認されるのであって、本件において控訴人の請求を審理することは、 被控訴人らの令和２年事件判決の確定による紛争解決に対する合理的な期待を著し く損なうものであり、訴訟上の正義に反するといわざるを得ない。
(5) 控訴人の主張に対する判断
この点、控訴人は、令和２年事件における対象製品である前訴被告製品の構成＼na1 と、本件訴訟における被告製品の構成 a1、a1’、a1”が異なり、また、構成 a3、 a3’、a3”、p1〜p3 が追加されているから、新たな判断が必要であると主張する。 しかしながら、控訴人の主張する被告製品の構成 a1、a1’、a1”及び p1〜p3 は 「一部表示画像」に関するものではなく、構＼成 a3、a3’、a3”は、「一部表示画像」＼nの画面上の領域（座標）をより具体的に特定したにすぎないものであって、前記 (2)イの前訴アプリの動作を変更するものではないから、控訴人の主張する構成は、＼nいずれも、「一部表示画像」が構＼成要件Ｂ、Ｅ、Ｆ、Ｇの「操作メニュー情報」に 該当するかを検討するに当たり、その判断に影響を与え得るものとはいえない。 また、上記控訴人の主張する構成の差異が、前訴被告製品の前訴アプリと被告製＼n品の本件ホームアプリにおける実質的な差異であると認めるに足りる証拠はない上、 仮に、当該構成部分において、前訴被告製品の前訴アプリと被告製品の本件ホーム＼nアプリに差異があるものと認められたとしても、その差異は、被告製品の本件ホー ムアプリにおける「操作メニュー情報」の有無に係る判断を左右するものとはいえ ず、さらに、控訴人が、控訴審において追加した構成も、上記判断を左右するもの＼nではない。 したがって、上記控訴人の主張は採用できない。
(6) 小括
したがって、控訴人が本件において本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償 請求をし、これに係る主張をすることは、令和２年事件における紛争の蒸し返しに すぎないというべきであり、同事件の当事者である控訴人と被控訴人らとの間で、 控訴人の請求について審理をすることは、訴訟上の信義則に反し、許されない。

◆判決本文
原審は令和４年(ワ)第１１８８９号ですが、アップされていません。

上記別事件はこちらです。

◆令和2年（ワ）第15464号

約4500万円の損害賠償が認められました。なお、本件では、102条2項の覆滅部分について、3項の重畳適用は否定されました。

(c) 原告は、前記の各製品について、アウタロータ型電動モータを採用しておら ず、被告製品及び原告製品と構造が根本的に異なること、被告製品及び原告製品は、＼n主として車輌工場において重要保安部位向けに使用されるのに対し、瓜生製作のＵ ＢＸ−ＡＦシリーズ以外は主にそれよりも重要度の低い部位に用いられること、デ ソータやエスティックの製品は電動式衝撃締め付け工具ではなくナットランナーと＼n思われること等を理由に、いずれも競合品に該当しないと主張する。 しかし、被告カタログ及び前記競合品の各カタログ（乙５２の４、５４の３、５ ６の１・２、５８、７３、７４）には、工具に採用されているモータの型がアウタ ロータかインナロータかといった点に関する記載がないことや、モータの構造は製＼n品の外部から確認できるものではないこと等を踏まえると、モータの構造それ自体＼nが需要者の購入動機の形成に寄与する場合が多いとは認められず、アウタロータ型 電動モータを採用していないことをもって直ちに競合品から排除されるとするのは 相当でない。また、被告製品及び原告製品の各カタログを見ても、締め付け工具で あること以上に各製品の用途を限定する旨の記載はなく（甲３５、３６、乙５８）、 これらの製品が主に車輌工場において重要保安部位向けに使用される一方、他の製 品が異なることについて的確に裏付ける証拠はない。また、証拠（乙１、４、３４） によれば、一般に、ナットランナーは、インパクトレンチやパルスツールとはモー タの回転を締付力に変換する方式が異なることから、高精度である一方でトルクが 低く抑えられ、反力受けが必要であるという特徴を有し、パルスツールとは性能・＼n用途が異なる場合があるといえるが、デソータ及びエスティックの前記各製品は、＼n低反力で反力受けを要さず、作業者が直接手に持って締め付け操作を行うことが可 能な製品であり、かつトルク範囲も被告製品のものと重複するものであることから、＼n被告製品及び原告製品と性能・用途等において共通する競合品であると認められる。＼nしたがってこの点の原告の主張は採用できない。
(d) 以上によれば、被告製品及び原告製品と共通する電動式締め付け工具の市 場において競合品が一定数存在することが認められる。もっとも、当該市場におけ る被告製品や原告製品の市場占有率等が明らかではないことや、競合品と認められ る製品の中には、被告製品との価格差が比較的大きいものもあると考えられること 等を踏まえると、競合品の存在を理由とする大幅な覆滅を認めることはできないと いうべきである。
ｃ 侵害品の性能＼n
(a) 被告カタログ（乙５８）によれば、被告製品は、その「主な特徴」として、 「バッテリーツール、高い生産性、高トルク、高精度、低反力、メンテナンス軽減、 多様な使用環境に対応」と記載されている。また、より具体的な特徴として、被告 製品は、バッテリー残量等を作業者から容易に確認できるＬＥＤインジケータが表＼n示されること、作業者の手になじむバランスのとれたツールであること、オイル漏 れの影響を軽減してメンテナンス周期を延ばす新型のパルスユニットを採用してい ること、効率的な冷却システムを搭載していること、予備バッテリーを内蔵し通信＼nを維持したままバッテリー交換が可能であること、回転速度が６０００ｒｐｍまで＼n設定可能であること、独自のコントローラ「Power Focus 6000」及びソフトウェア＼nにより容易に作業内容等を設定可能であること、内蔵されたブザーからの音でも締＼nめ付けが可能であること、デュアルアンテナにより無線環境に対応しツールの接続＼n性を向上していること、高速バックアップユニット機能を搭載していること等が記＼n載されている。一方で、モータの構造や、被告製品がアウタロータ型電動モータを＼n採用していることについての記載はない。 また、被告カタログでは、前記のメンテナンス軽減・周期の改善に関して、新し い特許技術と設計により、従来品よりもメンテナンス周期が長くなっていること、 オイル漏れ対策やエアセパレータの採用及び優れた冷却性能がパフォーマンスと稼＼n働時間の向上に寄与していることの記載があるほか、「高いトルク性能」として、＼n「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、「高度なモーター制御」により締付け 時間が早くなり生産性が向上する旨が記載されている。 そして、証拠（乙５８、５９）及び弁論の全趣旨によれば、ＡＢは、次のとおり の技術（発明）について、特許を出願し、その多くが日本国内を含めて登録されて おり、これらの技術が被告製品に採用されていると認められる。
1) オイルパルスユニット内のオイルと空気を分離する機構を備え、オイルチャ＼nンバから分離された空気が再びオイルチャンバに戻ることを防止する技術（乙 ５９の１）
2) 遠心作用によりオイルから空気を取り出すための分離手段を備え、パルスユ ニット内の空気の割合を低くすることにより、高いパルス発生効率を実現する 技術（乙５９の１０）
3) 作動流体を利用したヒートパイプにより、電動モータの熱を効率的に放散し て冷却する技術（乙５９の２）
4) ステータ要素とロータ要素との間の相対変位を感知するセンサーに係る技術 でありモータ制御の精度に資する技術（乙５９の３）
5) モータとパルスユニットとの接続を改良し、高い生産性、低反力、高トルク 及びメンテナンス周期を改善させる技術（乙５９の４）
6) 電圧供給源の遮断時に、動作制御ユニット及び無線通信装置への電圧供給を 連続して維持することによりバッテリーユニットの交換立ち上げにおける遅 れを実質的に減少する技術（乙５９の５）
7) 油圧パルスユニット内のオイルレベルが低すぎる場合に、警告信号を出す方 法及びシステムに関する技術（乙５９の６）
8) トルク限度及び角度回転限度を超えて締結具が更に締め付けられることを防 止するため、締付具が事前に締め付けられていたか否かを検出する方法に係る 技術（乙５９の７）
9) オイルパルスユニットについて機構及び各種部材の形状を工夫し、トルク衝＼n撃が与えられた直後に高圧室の圧力を迅速に除去し、次のトルク発生のための 迅速な加速を可能とし、トルクの増大及びトルクの間隔の短縮を実現し、衝撃＼n率の増加を実現する技術（乙５９の８）
10) パルスユニットの部品の摩耗により生じた粒子を除去するための磁石を備え、 さらなる摩耗等を防ぎ、メンテナンス軽減を実現する技術（乙５９の９） そのほか、コントローラである Power Focus 6000 及びソフトウェアにより多種＼n類のツールを接続し、作業内容に合わせたコントロールが容易であるという特徴は、 被告カタログ等において、前記記載以外にもページを費やして強く訴求されている （乙５８、８５）。
(b) 衝撃発生部が油圧パルス発生部である電動式衝撃締め付け工具において、 アウタロータ型電動モータを採用するという本件訂正発明は、電動式衝撃締め付け 工具の基幹部分であるモータに関する発明であり、インナロータ型電動モータが採 用される場合と比較して、小型、軽量、低反力、耐久性実現の作用効果を有する点 で、相当の技術的価値があるといえる。実際に、被告製品のモータを本件訂正発明 の技術に属しない構造に変更するにはモータの構＼造等を変更する必要があり、その 場合には製品全体の構造や技術を見直す必要があり、この点からの代替技術が採用＼nされる可能性が高いとはいえない。＼nもっとも、本件訂正発明の作用効果である「小型、軽量、低反力、耐久性」を実 現する技術及び被告製品で訴求される各特徴を実現する技術は、アウタロータ型電 動モータ以外にも存在する。被告製品においてアウタロータ型電動モータを採用し たことによる作用効果は、被告カタログにおいて訴求されている「高トルク」、「低 反力」及び「メンテナンス軽減」に関連し得るが、前記(a)のとおり、被告カタログ では、「高トルク」を実現する技術として「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、 「高度なモーター制御」が記載されており、実際に、被告が保有し被告製品で採用 されている技術においても実現されていると認められる。 そのほか、前記(a)のとおり、被告製品には、本件訂正発明以外にも多数の技術が 使用され、当該技術による作用効果が被告カタログにおいて被告製品の特徴として 記載されており、需要者に強く訴求されていることが認められる。
(c) したがって、被告製品は、本件訂正発明及びその作用効果以外にも、種々の 技術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が、需要者の購入動機＼nの形成に相当程度寄与していると認められる。被告製品が多彩な機能を有し、これ＼nが顧客誘引力に寄与していることは、被告製品が、対応する原告製品よりも総じて ●（省略）●であるという価格差にも裏付けられているといえる。 (d) 以上より、被告製品の性能に係るこれらの事情は、特許法１０２条２項に基＼nづく推定を、相当程度覆滅する事由であると認められる。
ｄ 本件訂正発明は被告製品の一部のみに使用されていること
前記１(2)のとおり、本件訂正発明は、インナロータ型電動モータを搭載した従来 の電動式衝撃締め付け工具の有する課題を解決するため、出力トルクが大きいアウ タロータ型電動モータを採用し、小型及び軽量で、低反力かつ耐久性を有する電動 式衝撃締め付け工具を提供するというものであり、被告製品の特徴とされる「高ト ルク、低反力、メンテナンス軽減」（前記ｃ(a)）の作用効果の実現に使用されてい るといえるが、前記ｃで検討した諸事情からすれば、それらの作用効果は、本件訂 正発明のみによって実現されているとはいえない上、被告製品が備える種々の性能＼nの一部にすぎないことが認められる。したがって、本件訂正発明が被告製品の一部 のみに使用されていることは覆滅事由に該当する。ただし、覆滅の基礎となる事情 は前記ｃの事情と重複することから、推定覆滅の程度の検討に当たっては被告製品 の性能を理由とする推定覆滅と実質的に重なるものとして評価するのが相当と解さ＼nれる。
ｅ 本件訂正について
本件訂正は、衝撃発生部について、油圧パルス発生部に限定するものであり、被 告製品における発明の作用効果やその実施に影響を与えるものではないこと等を踏 まえると、本件訂正の事実を覆滅事由として認めることは相当でない。
(ｳ) 推定覆滅の程度
以上のとおり、本件においては、一定数の競合品の存在、被告製品の性能及び本＼n件訂正発明が被告製品の一部のみに使用されていることを理由とする推定覆滅が認 められ、前記(ｲ)のとおりの事情を総合的に考慮すると、６割の限度で損害額の推定 が覆滅されるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はい ずれも採用できない。
(ｴ) 以上から、特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は、被告製 品ごとに、別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１及び表２の各「２項損害額」欄記＼n載のとおりとなる。
イ 特許法１０２条３項の重畳適用について
(ｱ) 特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第 三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、 侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為が なければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸 失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解され る。 そうすると、特許法１０２条２項による推定が覆滅される場合であっても、当該 推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき は、同条３項の適用が認められると解すべきである。そして、同項による推定の覆 滅事由が、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超える＼nこと以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情がある ことを理由とする場合の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下におい て、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと 解される（知的財産高等裁判所令和４年１０月２０日特別部判決参照）。
(ｲ) これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認められるのは 競合品の存在、被告製品の本件訂正発明以外の性能及び本件訂正発明が被告製品の＼n一部のみに使用されていることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力＼nを超えること以外の理由により特許権者が販売等をすることができないとする事情 があることを理由とするものである。
市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分については、侵 害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された 蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、特許権者である原告が被告に対して実 施許諾をするという関係に立たないことから、原告が被告に実施許諾をすることが できたとは認められないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂正発明 の効果と同様の性能等を有するものの、アウタロータ型電動モータを採用している＼nと認められるものはなく、本件訂正発明の構成とは異なる機構＼を有していると認め られるから、この点からも、原告が、当該覆滅部分について、実施許諾の機会を喪 失したとはいえない。
また、被告製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び本件訂正発明は被告＼n製品の一部のみに使用されていることを理由とする覆滅部分については、被告製品 の売上に対し本件訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅されるもので あり、このような特許発明が寄与していない部分について、原告が実施許諾をする ことができたとは認められない。 したがって、本件においては、特許法１０２条２項による推定の覆滅部分につい て、同条３項の適用は認められない。
ウ 特許法１０２条３項に基づく損害額
(ｱ) 実施料率
本件訂正発明について実施許諾契約がされた事実はない（弁論の全趣旨）。 また、証拠（甲３２、３３）及び弁論の全趣旨によれば、平成１５年９月２０日 に社団法人発明協会が発行した「実施料率〔第５版〕」において、「金属加工機械」 の技術分野における平成４年度〜平成１０年度の実施料率の平均値についてイニシ ャル有りが４．４％、イニシャル無しが３．３％であること、同様の最頻値が５％、 ３％、中央値が４％、３％であること、平成２２年８月３１日に発行された経済産 業調査会が発行した「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プ ログラム著作権・技術ノウハウ〜」において、「成形」の技術分野における実施料 率の平均値が３．４％であることが認められる。これらに、原告と被告とが競業関 係にあること、本件訂正発明の内容、重要性、代替可能性、被告製品の売上に対す＼nる貢献の程度のほか、本件訂正により特許請求の範囲が減縮されていること等本件 に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件における実施に対して受けるべき料率 としては、４％が相当であると認める。これに反する原告及び被告の主張はいずれ も採用できない。
(ｲ) 以上から、特許法１０２条３項に基づき推定される損害額は、被告製品ごと に、別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１及び表２の各「３項損害額」欄記載のと＼nおりである。
エ 原告の損害額
(ｱ) 原告は、被告製品の型番ごとに、平成２９年７月から令和３年１０月の期間 につき、特許法１０２条２項に基づく損害額と、同条３項に基づく損害額のうち高 い方を選択的に請求していることから、被告製品の型番ごとに認められる損害額は、 別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１の「損害額」欄記載のとおりであり、合計す ると４０７８万９００３円（平成２９年７月から令和２年３月３１日分までが２８ １２万１２５４円、同年４月１日から令和３年１０月３１日分までが１２６６万７ ７４９円）となる。

◆判決本文

特殊形状の靴紐について、1審は「通知人らが保有する本件特許権を侵害していると考えております」と取引先に流布した行為が、不競法２条１項２１号の不正競争行為にあたると判断しました。知財高裁も同様です。

控訴人らは、本件通知書に記載されたキャタピラン＋等が本件特許権を侵 害していると考えている旨の見解に関し、仮にこれが不正競争防止法２条１項２１ 号にいう「虚偽の事実」に該当するのであれば、特許権者としては、特許権の被疑 侵害者を発見した場合であっても、後日裁判所により特許権の侵害はない旨の判断 がされ、損害賠償を命じられるとのリスクを回避するため、被疑侵害者に対し訴訟 提起前に警告書を送付することがおよそできなくなるから、上記の見解が同号にい う「虚偽の事実」に該当するとの判断は誤りであると主張する。
しかしながら、特許権者が特許権の被疑侵害者を発見し、訴訟提起に先立って当 該被疑侵害者に対し警告書を送付したが、後日裁判所により特許権の侵害がない旨 の判断がされた場合であっても、当該警告書の送付が特許権者の正当な権利行使の 範囲内の行為であると評価されるときは、同送付は違法性を欠き、当該特許権者が 同送付を理由として損害賠償責任を負うことはないのであるから、特許権者が被疑 侵害者に対し訴訟提起前に警告書を送付することがおよそできなくなることを前提 とする控訴人らの上記主張は、前提を誤るものとして採用することができない。
(5) 控訴人らは、本件告知行為の違法性の有無に関し、1)控訴人らと被控訴人 との間の紛争の発端は、被控訴人が控訴人Ｘらとの間で締結した共同出願契約（乙 ３０の１及び２）における約定（事前の協議・承諾なく本件特許権に関わる製品を 販売した場合には、本件特許権を剥奪できるとするもの）に違反し、単独でキャタ ピラン等の製造・販売を開始したことであること、2)控訴人Ｘは、本件通知書にお いて、キャタピラン等とキャタピラン＋等が別の商品であり、これらが異なる状況 にあることを分かりやすく明記していること、3)本件通知書の記載は、キャタピラ ン＋等がキャタピラン等と同様に本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象 を与えるものではないことを根拠に、本件告知行為の目的は被控訴人の取引先が過 去に販売したキャタピラン等について損害賠償請求をすることであり、同目的が 「裁判所によって本件特許権を侵害する旨の判断が確定したキャタピラン等の存在 を奇貨として、本件特許権を侵害しないように改良されたキャタピラン＋等につい ても、裁判所による判断がされる前に、本件特許権を侵害する趣旨を告知し、被控 訴人の取引先に対する信用を毀損することによってキャタピラン＋等を早期に「結 ばない靴紐」の市場から排斥し、競業する事業者間の競争において控訴人会社が優 位に立つこと」であるとの認定は誤りであると主張する。
しかしながら、控訴人Ｘは、本件告知行為をした時点において、被控訴人がその 製造・販売する商品をキャタピラン等からキャタピラン＋等に入れ替え、「結ばな い靴紐」の市場においてキャタピラン等の販売が縮小していることを十分に認識し＼nていたこと（補正して引用する原判決第４の４(2)イ）、被控訴人は、令和２年１ ２月２２日、前訴の控訴審判決において命じられたキャタピラン等に係る損害賠償 金（平成２８年４月１日から平成３０年８月３１日までに生じたもの）を支払った ものと認められること（乙７の３、弁論の全趣旨）、キャタピラン等に係る損害賠 償金（平成３０年９月１日から令和３年４月３０日までに生じたもの）についても、 遅くとも本件告知行為の前までには、その額の確定等の手続が終了し、被控訴人か らその支払がされるのを待つ状況となっていたものと認められること（甲６０、７ ７、弁論の全趣旨）、控訴人Ｘは、本件包括協議において、直接又は間接に、被控 訴人が「結ばない靴紐」の市場から撤退することを一貫して求めていたと認められ ること（甲５９ないし６７、７０ないし７４）、本件通知書の送付を受けた被控訴 人の取引先は、キャタピラン等と同様にキャタピラン＋等についても本件特許権を 侵害するおそれがあるとの強い印象を受けたこと（補正して引用する原判決第４の ４(2)イ及びウ）、その他、補正して引用する原判決第４の４(1)において認定した 各事実に照らすと、控訴人らが主張する上記1)の事情や本件通知書の記載内容を考 慮してもなお、本件通知書においてされたキャタピラン等に係る本件特許権の行使 等についての言及は、あくまで名目的なものであったといわざるを得ず、本件告知 行為の真の目的は、補正して引用する原判決第４の４(2)イのとおり、キャタピラ ン等と同様にキャタピラン＋等も本件特許権を侵害する趣旨を告知し、被控訴人の 取引先に対する信用を毀損することによってキャタピラン＋等を早期に「結ばない 靴紐」の市場から排斥し、競業する事業者間の競争において控訴人会社が優位に立 つことであったと認めるのが相当である。
この点に関し、控訴人らは、キャタピラン＋等の取扱いを停止した４社のうち２ 社（株式会社シューマート及び株式会社チヨダ）は当初本件通知書に対して反論を したのであるから、両社は本件告知行為によりキャタピラン＋等が本件特許権を侵 害するおそれがあるとの強い印象を受けたものではないと主張する。確かに、本件 通知書の送付を受けた株式会社シューマートは、「キャタピラン＋等が本件発明の 技術的範囲に属するというのであれば、その説明をしていただきたい」旨の回答 （乙Ａ２）をし、本件通知書の送付を受けた株式会社チヨダも、「株式会社チヨダ は、入手済みの弁理士の見解書を踏まえ、キャタピラン＋等については本件発明の 技術的範囲に属しないと判断している」旨の回答（乙Ａ６）をしたものと認められ るが、結局、両社は、本件告知行為の約４か月後に、それぞれ本件通知書において 求められたとおりにキャタピラン＋等の取扱いを停止したものと認められるのであ り（弁論の全趣旨）、加えて、本件通知書の記載内容も併せ考慮すると、両社が本 件通知書の送付を受けた際に上記のような回答をしたことは、両社において本件告 知行為によりキャタピラン＋等が本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象 を受けたとの認定を左右するものではない。
また、控訴人らは、キャタピラン＋等の取扱いを停止した４社のうちその余の２ 社（朝日ゴルフ株式会社及び株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃグループ）は控訴人らと被控 訴人との間に紛争が生じていることを理由に、紛争が解決するまでキャタピラン＋ 等の取扱いを一時的に停止したにすぎず、キャタピラン＋等が本件特許権を侵害す ると認識してその取扱いを中止したものではないと主張するが、本件通知書の記載 内容及び両社が本件通知書の送付を受けた後速やかにキャタピラン＋等の取扱いを 停止したものと認められること（弁論の全趣旨）に照らすと、株式会社Ｏｌｙｍｐ ｉｃグループの回答書（乙Ａ１２）に「キャタピラン等及びキャタピラン＋等に関 する控訴人Ｘと被控訴人との間の紛争が解決するまで、これらの商品の販売をしな い方針である」旨の記載があることを考慮しても、両社は、本件告知行為によりキ ャタピラン＋等が本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象を受けたものと 認めるのが相当である。 以上のとおりであるから、控訴人らの主張を採用することはできない。
(6) 控訴人らは、本件告知行為に係る過失の有無に関し、被控訴人の第１主張 書面（本件仮処分の手続において提出されたもの）に記載された本件発明の構成要＼n件Ｂ1)の「非伸縮性素材からなり」に係るクレーム解釈は特許請求の範囲及び本件 明細書等の記載から大きく外れた荒唐無稽なものであり、同主張書面を見てもキャ タピラン＋等が本件特許権を侵害していないと判断することはできなかったから、 本件告知行為について控訴人らに過失はない旨の主張をする。
しかしながら、補正して引用する原判決第４の２及び前記(1)ないし(3)において 説示したところに照らすと、被控訴人が上記第１主張書面においてした主張（本件 発明の「非伸縮性素材からな（る）中心ひも」は「伸縮性素材からなるひも本体と 比較して伸縮性が乏しいもの」をいうところ、キャタピラン＋等のひも本体（外層） と中心ひも（芯材）の伸縮性を比較した試験結果によると、キャタピラン＋等は本 件特許権を侵害しない旨の主張（補正して引用する原判決第４の４(2)イ））は、 十分な説得性を有する相当なものであるといえ、加えて、補正して引用する原判決＼n第４の４(2)イにおいて指摘した各事情も併せ考慮すると、控訴人らは、遅くとも 同主張書面を受領した時点で、キャタピラン＋等の製造・販売が本件特許権を侵害 しない可能性が相当程度にあることを容易に認識し得たと認められるから、そのよ＼nうな認識可能性があったにもかかわらず本件告知行為に及んだ控訴人らには、過失＼nがあると認めるのが相当である。

◆判決本文

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◆令和3(ワ)22940

　特許権侵害が認定され、特１０２条２項による推定覆滅として３割を認定されました。

前記本件明細書の記載によれば、本件特許発明は、落下物受取装置の基端部 の縁と足場構築体の作業空間の外側面の間に隙間が生じ小さい物品が落下し＼n人体を負傷する危険があり、当該隙間を単純な板材で塞いだ場合には落下物受 取装置を格納する際に板材を取外す必要がある等姿勢変更の作業が困難であ るといった課題に対し（【０００８】【０００９】）、当該隙間を覆うことができ、 かつ落下物受取装置の姿勢変更等によって隙間が変化する場合でもそれに追 従し確実に隙間を塞ぐことができる隙間遮蔽装置を提供するものである（【０ ０１４】【００３８】）。本件明細書には、本件特許発明の実施例として、隙間遮 蔽装置は、固定部材を落下物受取装置の基端部に取付一体化した構成とする場＼n合と、落下物受取装置に後付けされるユニットを構成する場合とを挙げており＼n（【００１６】）、後付け可能かつ着脱自在の隙間遮蔽装置の実施例の一つ（ユ＼nニット２０ａ）として、固定部材に枢結手段を介して遮蔽部材を回動自在に連 結するものが記載されている（【００３９】【００４０】【００４３】）。 このような固定部材に枢結手段２２を用いて遮蔽部材を回動可能に枢結す＼nる方法は、本件明細書上、「図４に示す１実施形態において」（【００３９】）、 「図示のようにユニット２０ａを構成する場合は」（【００４３】）と記載され＼nているとおり、後付けユニットタイプの隙間遮蔽装置の一実施例という位置付 けで記載されているに過ぎない。また、本件明細書には、固定部材の大きさ及 び形状並びに落下物受取装置への固定方法については適宜の方法を採用する ことができることが示唆されており（【００４０】）、その余の本件明細書の記 載を見ても、「固定部材（２１）」が、特定の構成を備えるべきものであるとか、＼n枢結手段が、固定部材（２１）と別途独立のもの（部材）であることが前提で あることをうかがわせるとかの旨の記載はない。 したがって、本件特許発明における「固定部材（２２）」とは、実施例のよう に固定部材とは別の枢結手段が存在する場合に限らず、固定部材が枢結手段と 一体のもの、一つの部材が固定部材と枢結手段を兼ねるものなどもこれに当た ると解される。
むしろ、枢結手段が固定部材から独立して存在すること（独立した部材であ ること）等が要求されていないとの解釈は、上記のとおり実施例の一つとして 挙げられた固定部材に遮蔽部材を枢結する「蝶番」について、「枢結部材」では なく「枢結手段」と記載されていることと整合するといえる（【００３９】【０ ０４３】）。 なお、構成要件Ｃないし同Ｆには「固定部材（２１）」として符号が記載され＼nているものの、これは請求項の記載内容を理解するために補助的に付されたも のであると解され（特許法施行規則２４条の４及び様式２９の２の〔備考〕１ ４のロ）、それ以上に本件特許発明における固定部材の構成を符号により特定＼nされる実施形態に限定するものであると解すべき事情も見当たらない。 したがって、本件明細書の記載を参酌しても、本件特許発明において、上記 (1)のとおり、1)落下物受取装置の基端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成す＼nる部材であること（構成要件Ｃ）、2)（隙間遮蔽装置使用時に）固定部材から足 場構築体に向けて遮蔽部材が延びていること（構＼成要件Ｄ）、3)遮蔽部材が回 動自在に枢結されていること（構成要件Ｅ）、4)（隙間遮蔽装置不使用時に）遮 蔽部材が固定部材に向けて回動することにより固定部材の上に重ねられるこ と（構成要件Ｆ）という要素を充たせば「固定部材」（構＼成要件Ｃ〜Ｆ）に相当 する部材であるといえ、これに加え、枢結手段とは独立して存在することを要 するものではないと解すべきである。
(4) 被告製品における「蝶番（の第１翼片）」が本件特許発明の「固定部材」に 相当するか（あてはめ）
別紙被告製品説明書のとおり、被告製品における蝶番は、第１翼片、第２翼 片及び回転軸から成り、第１翼片（図３右側のもの）が落下物受取装置の基端 部にリベット等で固着され、第２翼片（図３左側のもの）が遮蔽部材に固着さ れている。これにより、被告製品の蝶番の第１翼片は、1)落下物受取装置の基 端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成する部材であること（構＼成要件Ｃ）、2) （隙間遮蔽装置使用時に）固定部材（第１翼片）から足場構築体に向けて遮蔽＼n部材が延びていること（構成要件Ｄ）、3)遮蔽部材が回動自在に枢結されてい ること（構成要件Ｅ）、4)（隙間遮蔽装置不使用時に）遮蔽部材が固定部材に向 けて回動することにより固定部材の上に重ねられること（構成要件Ｆ）という＼n要素を全て充たしているといえ、本件特許発明の「固定部材」に相当する部材 であるということができる。
被告は、このように解すると構成要件Ｆの構＼成及びその構成の作用効果の説＼n明と矛盾する旨主張するが、保管・運搬に便利となるとの作用効果は、遮蔽部 材を回動自在に枢結することによりもたらさせるものであって、固定部材の構＼n成に由来するものではないから、その主張は失当である。 したがって、被告製品は、構成要件Ｃないし同Ｆを充足しており、構＼成要件 Ａ、同Ｂ、同Ｇを充足することは争いがないから、本件特許発明の技術的範囲 に属する。
・・・
(2) 推定覆滅事情
被告は、本件特許発明は、製品の一部のみに実施されるものであること、被 告製品には他の顧客誘引力がある一方、本件特許発明に顧客誘引力が乏しいこ と、本件特許発明以外の特許発明の実施や被告商品に付された商標が顧客誘引 力を持つことから、上記損害額の８割は推定が及ばないものと主張する。
ア 本件特許発明の意義
前判示のとおり、本件特許発明は、建設現場等で高所からの工具等の落下 による負傷等を防止するために設置される落下物防止装置（朝顔）において、 「落下物受取装置は、…該落下物受取装置の基端部の縁と、足場構築体の作＼n業空間の外側面の間には、狭小な隙間を生じることが不可避である。このた め、…小さい物品が落下すると、前記隙間を通過することにより地上に向け て落下するおそれがあり、金属製等の落下物の場合、微小な物品であっても 人体を負傷する危険がある。」等の課題に対して、隙間(S)を覆う隙間遮蔽装 置を設け、前記隙間遮蔽装置は、前記落下物受取装置の基端部に固定される 固定部材と、該固定部材から足場構築体に向けて延びる遮蔽部材を備え、前＼n記固定部材に対して前記遮蔽部材を回動自在に枢結しており、前記遮蔽部材 は、不使用時に前記固定部材に向けて回動することにより、該固定部材の上 に重ねられるように構成することにより該課題を解決するものである。＼n この点、証拠（甲３、４（枝番を含む））及び弁論の全趣旨によると、被告 製品における遮断板によって遮蔽される隙間は、足場の設置態様によっては 相応に幅が広いものも想定され（少なくとも被告主張のような傷害結果が生 じることが極めて稀な小さなもののみが通過する隙間に限られないと認め られる。）、被告製品においても、朝顔において隙間を塞ぐことが重要な意義 を有するものと扱われていることが認められるのであって、本件特許発明は、 これを効果的に行うものとしての技術的意義を有し、実施品の顧客誘引力を 高めるものであると認められる。
イ 他方、朝顔の性能としては、被告主張のとおり、上部から外方への落下物＼nを直接受け止める部分であるパネル部分（本件特許発明でいう落下物受取装 置）の性能が重要であろうことは商品の性質上当然であり、被告が、本件特＼n許発明以外の特許を実施している点を指摘するのも、この趣旨をいうものと 理解することができる。また、作業効率性、美観性といった被告製品の他の 要素も顧客誘引力に相応に寄与することも理解できるところである。もっと も、被告商品２に付された被告商標については、これについて特段の顧客誘 引力があることをうかがわせる証拠はないため、本件において考慮すること は困難である。また、本件特許発明が製品の一部に実施されているという主 張は、落下物受取装置が遮断板に向かって傾斜を持った態様で運用されるこ とからすると、同装置で受け取られた落下物は遮断板に至り、遮断板によっ て更に下方への落下が阻止されることになるのであって、このように、遮断 板と一体となって落下物の下方への落下が防止されるという被告製品の構＼n成からすると、本来的な意味で特許技術が製品の一部にのみ実施されたもの であるということはできない。なお、被告は、本件特許発明は、遮蔽部材を落下物受取装置の基底部に回動可能に固定することのみを特徴としている旨主張するが、抽象的には遮蔽部材を設置して隙間を塞ぐ構＼成は他に考え得る趣旨をいうものと解したとしても、その具体的な競合品等に関する主張立証はされていないから、これを推定の覆滅に当たって考慮することは困難である。
ウ 本件において、イに述べた事情はあるものの、被告が指摘する事情はなお 同種の商品一般の顧客誘引力の重点の置き方を指摘するものにとどまって おり、これらの事情を特許法１０２条２項による推定を覆滅させる事情とし て重く見るのは相当でなく、総合的にみると、(1)で推定される原告の損害 のうち、３割の限度ではその推定の覆滅の立証があったものというべきであ る。

◆判決本文

　１審では、３項侵害の損害額の方が高いとして、２２００万円弱の損害賠償を認めましたが、知財高裁は２項侵害の損害額の方が高いとして、約２２５０万円の支払いを命じました。

本件は、発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエ アロゾルを発生させる方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が、被控 訴人らに対し、被控訴人らが共同で加熱式タバコ用デバイスである原判決別紙物件 目録記載の被告製品（被告製品１〜３）の販売、輸出、輸入及び販売の申出をする＼nことが本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為（民法７０９条）に基づき、 選択的に、1)特許法１０２条２項の損害額●●●●●●●●●円（同項の推定の覆 滅が認められた場合に当該覆滅部分について予備的に同条３項に基づく売上額の２＼n０％相当の損害額）又は2)同条３項の損害額●●●●●●●●●円を請求するとと もに、3)弁護士・弁理士費用相当額●●●●●●●●円（上記1)の同条２項の損害 額の１割に相当する額）を請求するものとして、●●●●●●●●●円及びこれに 対する不法行為の後であり被控訴人らへの各訴状送達の日の翌日である令和２年３ 月１０日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５ 分の割合による遅延損害金の連帯支払を原審で求めた事案である。
(2) 原審は、1)特許法１０２条２項による被控訴人らが受けている利益の額は３ ７０６万０９３５円と推定されるが、被告製品の売上げにはそれらが別件発明の実 施品であることも貢献しているため５割の推定覆滅を認めるのが相当であり、同項 の損害額は１８５３万０４６７円となる（また、上記の覆滅の理由からして上記覆 滅部分についての同条３項の適用は認められない。）とする一方で、2)実施料率は １０％を下らないものと認めるのが相当であり、同条３項の損害額は１９７５万２ ７０７円となるところ、より高額である上記2)の損害額をもって控訴人の損害額と 認め、これに弁護士・弁理士費用としてその１割である１９７万５２７０円を加え た２１７２万７９７７円及びこれに対する前記遅延損害金の連帯支払を被控訴人ら に求める限度で控訴人の請求を一部認容し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却 した。
・・・・
(c) 同じくAmazon seller centralに係る手数料等について、控訴人は、令和元 年７月のＦＢＡ運搬費は異常に高額であり、少なくとも本件ＦＢＡ配送代行手数料 ●●●●●●●●円は控除されるべきものではないなどと主張する。
そこで検討するに、証拠（甲１０、甲Ａ３８、４４、甲４６、４７、５１、５２、 ５３の１〜４、５４の１〜５、甲５５、６２、乙２５、２６）及び弁論の全趣旨に よると、1)令和元年７月分のAmazonのＦＢＡ手数料（Amazon FBA/handling charge） は●●●●●●●円、ＦＢＡ運搬手数料（Amazon FBA/haulage express）は●●● ●●●●●円であったこと、2)平成３０年７月から令和元年１２月までの期間中、 ＦＢＡ運搬手数料又はこれに相当し得るとみられる費用は、平成３０年１１月から 令和元年９月までの間において計上されているところ（ただし、平成３０年１１月 及び１２月においては「Amazon /FBA haulage handling charge」である。）、同年 １１月分及び１２月分は●●●●円程度、平成３１年１月分は●●●●円余りであ ったものの、同年２月分から同年（令和元年）６月分まではいずれも●●●●円に 満たない額となっていたにもかかわらず、同年７月分として上記のとおり急激にそ の額が増大し、その後、同年８月分として●●●円余り、同年９月分として●●● 円余りが計上された後、同年１０月分以降は、ＦＢＡ手数料とともにゼロ円となっ たこと、3)同年４月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少し、同年５月において、「商品評価損」●●●●●●●円の計上と 「期末商品棚卸高」●●●●●●●●円の計上により、「商品」が●●●●●●● ●円増加し、同年６月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少したこと、4)同年７月３０日及び同月３１日の２日間に、「Fjp20190724PATENT-14」などの符号（末尾の数字のみ、3〜17の範囲で異なっている。） のある一律●●●円のＦＢＡ配送代行手数料（FBA Per Unit Fulfillment Fee）が ●●●●件計上され、その合計額は●●●●●●●●円に上ったこと（本件ＦＢＡ 配送代行手数料）、5)同月におけるＦＢＡ配送代行手数料の支出において、そのよ うに同一の符号をもって一律の金額で同時期に多数のものが計上されている例は、 他に認め難いこと、6)控訴人は、別件仮処分決定に係る特許権侵害差止仮処分申立＼n事件（東京地裁民事第２９部にて審理）において、令和元年７月１１日付けで、被 控訴人アンカーに対する申立てを取り下げ、その後、同月２５日、別件仮処分決定＼nがされたこと、7)控訴人は、別途、被控訴人らを債務者として、特許権侵害差止仮 処分命令の申立て（東京地裁平成３０年（ヨ）第２２１２３号（東京地裁民事第４＼n０部にて審理））をしていたところ、当該事件で、被控訴人らは、令和元年９月３ ０日付けの準備書面をもって、被控訴人ジョウズにおいては同月末までに被告製品 全ての在庫がなくなる予定であることから、保全の必要性がない旨を主張し、その＼n後、それを疎明する資料として、被控訴人ジョウズが同月にAmazonに対し被告製品 の所有権放棄の依頼をしたことを示す書面を提出した上、同年１１月５日付けの準 備書面をもって、保全の必要性がない旨を改めて主張したことが認められる。
前記1)〜7)の事情（なお、前記4)について、「20190724PATENT」の符号は、令和 元年７月２４日付けのもので、特許に関連するものであることを強くうかがわせる ものである。）のほか、AmazonのＦＢＡサービスに係る証拠（甲５３の１〜４。余 剰在庫の管理等のために、Amazonフルフィルメントセンターに保管されている在庫 について、出品者、出品者の倉庫、仕入れ先又は販売業者に返送したり、その所有 権を放棄したりする旨を依頼するサービスがあることなどが記載されている。）や、 配送手数料等についてはその対象となる行為が行われた後に請求がされるのも合理 的であると解され、本件ＦＢＡ配送代行手数料が平成３１年（令和元年）４月ない し６月の在庫に係る会計上の処理と関連している可能性があることなども考慮する＼nと、本件ＦＢＡ配送代行手数料●●●●●●●●円については、別件仮処分決定の 発令に関連して、また、前記7)の仮処分命令申立事件に対する対応やその準備等の＼nために、大量の被告製品について一律に、通常の販売とは異なる特別の取扱いがさ れたことから発生したものであることが強く推認され、この推認を覆すに足りる事 情は見当たらない。
したがって、Amazon seller centralに係る手数料等のうち、本件ＦＢＡ配送代行 手数料●●●●●●●●円については、被告製品の販売に直接必要となった経費と して控除すべきものではなく、控除が認められる支払手数料額は●●●●●●●● ●円となる。
上記に反する被控訴人らの主張は、いずれも採用することができない。なお、被 控訴人らは、当審で追加された特許法１０２条３項の損害に係る控訴人の主張に対 し、前記3)の商品評価損については、令和元年の期末の商品評価損調整でゼロとす る仕訳を行ったなどと主張するところ、そのような事実を認めるに足りる証拠はな いものの、仮に、そのような事後的な調整の事実があったとすれば、そのことは、 本件ＦＢＡ配送代行手数料の支出が被告製品の販売とは直接関係なくされたもので あるとの前記推認を裏付けるものであるとみることができる。

◆判決本文

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◆令和2(ワ)4332

関連事件(1)です。 特許権、当事者同じ 特許権者勝訴 差止のみ請求

◆令和2(ワ)4332
関連事件(2)です。 当事者同じ、対象特許違い 特許権者勝訴 損害額約5200万円

◆令和1(ワ)20074
関連事件(2)の控訴審です 控訴棄却

◆令和3(ネ)10072

　特許権侵害訴訟において、本件発明は、「拡散レンズにおいてそのような各レンズ部を有する発明について、前記１(2)のような効果を奏するという技術的意義を有する」とし、被告製品は、かかるレンズ部を把握できないとして、技術的範囲に属しないと判断されました。

本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」（構成要件１Ｄ、１Ｅ＼n等）について
本件各発明の特許請求の範囲には、「前記拡散レンズを複数のレンズ部か ら形成し、各レンズ部を、各ＬＥＤの並設方向への曲率半径が各ＬＥＤの並 設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成するとともに、 光の経路と交差する所定の面上に並ぶように配置し、前記各レンズ部を、互 いに近傍に配置されたレンズ部同士で各ＬＥＤの並設方向への曲率半径が異 なるように形成したことを特徴とする」（構成要件１Ｄ〜Ｆ）と記載されて＼nいる。
これらによれば、本件各発明の照明装置の拡散レンズは、複数のレンズ部 から形成されていて、各レンズ部の各ＬＥＤの並設方向への曲率半径と、各 ＬＥＤの並設方向と直行する方向への曲率半径を比較することができるので あり、また、各レンズ部同士で各ＬＥＤの並設方向への曲率半径が異なると いうというのであるから、本件発明のレンズ部は、拡散レンズにおいて、そ こに形成されているという複数のレンズ部のそれぞれのレンズ部について、 その位置、形状が特定された上で、それぞれのレンズ部（各レンズ部）につ いてのＬＥＤの並設方向への曲率半径及びＬＥＤの並設方向と直交する方向 への曲率半径を把握することができるものであると理解するのが自然なもの である。
・・・
これら本件明細書の記載をみても、本件各発明の実施形態として記載され ているものは、本件発明の拡散レンズにあるという複数のレンズ部（各レン ズ部）のそれぞれのレンズ部について、その位置、形状を特定した上で、そ れらのレンズ部についてのＬＥＤの並設方向への曲率半径及びＬＥＤの並設 方向と直交する方向への曲率半径を把握することができるものであるといえ る。それぞれのレンズ部については、一方向に異なる曲率を有する複合曲面 を有するものも含まれるものの、その場合でも、そのレンズ部が特定された 上で、そのレンズ部に求められる機能を考慮し、そのレンズ部についてある＼n方向において曲率半径（ＲＹ）を有するものとしている。そして、本件明細 書において、それぞれのレンズ部の位置、形状等が特定されないことを前提 とする記載はない。
このような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件各発明の 拡散レンズは、それぞれについてその位置、形状が特定される複数のレンズ 部を有するものであり、そのそれぞれのレンズ部についてのＬＥＤの並設方 向への曲率半径及びＬＥＤの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握す ることができるものであるといえる。そして、特許請求の範囲及び本件明細 書の記載からも、本件各発明は、拡散レンズにおいてそのような各レンズ部 を有する発明について、前記１(2)のような効果を奏するという技術的意義を 有するものと認められる。
(2) 各被告製品において使用されているＬＳＤ（もっとも、各被告製品に実際 に使用されている各ＬＳＤの種類や具体的構成は明らかではない（前記２(2)、 (4)）。）について検討する。各被告製品におけるＬＳＤは、拡散レンズの機能を有するフィルム表＼面の 構造体である数十＼μｍ程度の微細な凹凸が、シームレスかつランダムに、す なわち継ぎ目なく不規則に配置されたものであり、かつ、凹凸の部分の個々 の大きさや形状を規定して作成されているものではなく、統計的に評価して フィルム全体として入射光を所定の角度で拡散する性能を有するように設計＼nされているものである（同(1)〜(3)）。
すなわち、各被告製品におけるＬＳＤは、フィルムの表面に微細な凹凸の＼n構造体を有し、それらが凸レンズと凹レンズがシームレスかつランダムに配＼n置されたマイクロレンズアレイとして機能し、それぞれの微細な凹凸の構＼造 体によって光がランダムに広げられるが、それらが重なり合うことによって、 統計的に評価して、フィルム表面全体が所定の性能＼を有する拡散レンズとし ての機能を有するものである。そして、各被告製品におけるＬＳＤがこのよ＼nうなものであるところ、そこにおいて、前記(1)のとおりの本件各発明におけ るそれぞれの「レンズ部」を把握することは困難なものといえる。そして、 原告は、各被告製品について、その断面図の例を示すところ、その各例にお いても、別紙原告の示す例のとおり、ＬＳＤの表面は境目なく不規則に様々＼nな形状の凹凸が連続しており、本件各発明におけるそれぞれの「レンズ部」 を把握することができない。 原告は、原告の示す各例において、ＬＳＤの表面の部分的に突出した複数＼nの部分等はそれぞれレンズとして作用するから、それぞれが１つの「レンズ 部」であり、「複数のレンズ部」を備えることを主張する。しかし、前記(1) のとおり、本件各発明の「レンズ部」は、それぞれのレンズ部の位置、形状 が特定されるものであって、本件各発明は拡散レンズにそのような「レンズ 部」を有するものにより前記１(2)のような効果を奏するといえるものである ところ、原告の示す各例においても、上記のようなそれぞれのレンズ部（各 レンズ部）について、その位置、形状を具体的に特定するものではない（前 記第２の２(1)（原告の主張）イ、別紙原告の主張する凸部の例）。
以上によれば、各被告製品に使用されているＬＳＤの形状によれば、各被 告製品において、本件各発明の「複数のレンズ部」、「各レンズ部」（構成＼n要件１Ｄ、１Ｅ等）にいうそれぞれの「レンズ部」の範囲を特定することが できないものであって、各被告製品は本件各発明にいう「各レンズ部」を有 するということはできず、それぞれのレンズ部についてのＬＥＤの並設方向 への曲率半径及びＬＥＤの並設方向と直交する方向への曲率半径を把握する ことができず、各被告製品は、本件各発明の曲率半径についての構成（構＼成 要件１Ｅ、１Ｆ）を充足するともいえない。

◆判決本文

　102条1項の覆滅として１５％と判断されました。覆滅分については６％の実施料と判断されました。興味深いのは、特許権は共有でしたが、原告が１００％持ち分で、102条1項の適用がされている点です。なお、本件特許については、無効審判も3件あります。無効審判では証人喚問もされています。

◆本件特許


(7) 原告が販売することができないとする事情
ア 競合品の存在
被告が競合品であると主張する製品のうち、アツギが販売する「大人のス ポパン」（乙６０の２の１）、イーゲートが販売するショーツ（乙６０の４の １）、ワコールが販売する「すそピタショーツ」（乙６１の１）、千趣会が販売 するショーツ（乙６１の２、６１の３）及びグンゼが発売する「超立体ぴっ たりフィットショーツ」（乙６１の５）は、脚口（裾口）ないし臀部部分が立＼n体的な構造であり、脚口（裾口）部分のずりあがりが防止されることなど本＼n件各特徴に相当する作用効果を有することを特徴とする商品であるといえ、 価格帯も、ワコールが販売する製品を除き、概ね同一であり、競合品である と認められる。ワコールが販売する製品は、３０００円前後と原告製品より も高額であるものの、同社が女性用下着メーカーとして有名でありその商品 に高いブランド力があると認められること等を踏まえると、なお競合品に含 まれるといえる。 したがって、原告製品と被告製品とが販売される市場において、原告製品 と競合する製品が複数存在することが認められ、かかる競合品の存在は、原 告が販売することができない事情に該当するといえる。 もっとも、原告製品のうち、２２０番製品及び４２０番製品は、楽天市場 内の「ボックスショーツ」で区分される製品のランキングにおいて、平成２ ５年５月１５日から令和元年７月７日までの長期間にわたり連続１位を獲 得している（甲５０、７３）等、原告のブランドは需要者に相応に知られて おり、かつ需要があると認められることを踏まえると、競合品の存在を理由 とする覆滅の程度が大きいとまではいえない。
イ 被告製品固有の特徴
証拠（甲３〜８、２３、２４、）によれば、被告製品は、本件各特徴に加え て被告各特徴（1)ウエスト・脚口にはゴムを使用せず、2)綿の中でも、繊維 長が長く、吸湿性が高く、やわらかい風合い等の特徴を持つスーピマコット ンを使用し、3)各パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たらない仕様であり、 4)品質表示を記載するタグをタグから製品本体に転写してプリントする方＼n法に変更していること）を備えており、かつ当該被告特徴について、本件各 特徴に次いで、需要者に訴求されていることが認められる。 また、証拠（甲４８〜５０）及び弁論の全趣旨によれば、原告製品は、1) 少なくともウエスト部分にゴムを使用し、2)スーピマコットンは使用されて おらず、3)パーツの縫い目の縫い糸が肌側に当たる仕様であり、4)品質表示＼nを記載するタグが付けられていることが認められる。 原告商品及び被告商品は、余多ある女性用ショーツの中で、装飾的な意味 でのデザイン性よりも、履き心地、肌触り等の機能面、実質面を重視した商＼n品を購入しようとする需要者を販売対象とした商品であると認められ、その ような需要者にとって、被告各特徴は、購入動機の形成にそれなりに寄与す るものであるといえる（乙６７）。よって、被告製品が原告製品とは異なる被告各特徴を備えることは、原告 が販売することができない事情に該当すると言い得る。
ただし、被告各特徴に基づく顧客誘引力は、商品の形状・機能に直接かか＼nわる本件各特徴と比較すると限定的であると考えられること、被告特徴2)に ついて、素材それ自体で見れば、被告製品と原告製品のうち２２０番製品及 び４２０番製品は綿９５％、ポリウレタン５％と同一であり、その余の原告 製品も綿９２％、ポリウレタン８％と大差がないこと、被告特徴4)について、 本件対象期間中に販売された被告製品の一部はタグ付きである可能性があ＼nること（甲４０）等をふまえると、その覆滅の程度は限定的に解すべきであ る。
ウ ハイウエストタイプの存在
被告製品には、原告製品にない、ウエスト丈がハイウエストのもの（被告 製品３−１及び３−２。ハイウエストタイプ）が存在し、当該ハイウエスト タイプの存在が、原告が販売することができないとする事情に該当すること は争いがない。被告製品のうちハイウエストタイプは、被告製品の販売数量合計●（省略） ●のうち、●（省略）●であり、約２６．８％である（計算鑑定の結果）。 被告製品においてハイウエストタイプを好む需要者が一定程度存在する と認められることを踏まえると、被告製品にのみハイウエストタイプが存在 するという事情は、特許法１０２条１項１号に基づく推定を一定程度覆滅す るものと認められる。
エ 販売価格
証拠（甲３〜８、４８〜５０、７５）によれば、原告のウェブサイトで販 売される１０７番製品（ローライズ丈）及び４０７番製品（普通丈）の販売 価格は２５００円（税込）、楽天市場で販売される２２０番製品（セミ丈）及 び４２０番製品（普通丈）の販売価格は１５００円〜１５２０円（税込）で あるのに対し、被告製品の一般向けの販売価格はレギュラー丈（被告製品１ −１及び１−２）が１０８０円（税抜）、ショート丈（被告製品２−１及び２ −２）が平均９８０円（税抜）、ハイウエストタイプ（被告製品３−１及び３ −２）が平均１２８０円（税抜）であると認められる。なお、原告製品のロ ーライズ丈及びセミ丈と被告製品のショート丈、原告製品の普通丈と被告製 品のレギュラー丈が、それぞれ対応関係にある。 同種かつ同程度の機能等の製品相互間で価格が顧客誘引力に影響を与え＼nること、これが女性用下着一般及びその中でも原告商品及び被告商品の想定 需要者層に妥当することは明らかである（乙６７）。原告商品の販売数量を 見ても、価格以外の要素があり得るといえるものの、高額（２５００円）の ４０７番製品及び１０７番製品の販売数量が●（省略）●枚、●（省略）● 枚であるのに対し、低価格（約１５００円）の２２０番製品及び４２０番製 品が●（省略）●枚、●（省略）●枚と非常に高い比率を占める（計算鑑定 の結果）。
もっとも、販売量の多い２２０番製品及び４２０番製品と、被告製品（ハ イウエストタイプを除く）の価格差は、４２０円〜５４０円であり、両製品 の価格帯自体が１０００円〜１５００円程度の範囲であること等を踏まえ ても、その差が大きいとはいえず、顧客誘引力に大きな影響を及ぼすとまで はいえない。したがって、被告製品が原告製品よりも低価格であることは、原告が販売 することができないとする事情に該当するといえるものの、当該事情を理由 として推定された損害が覆滅される程度は高いとは言えない。
オ 被告の営業努力
特許権者等が販売することができない事情として認められる侵害者の営 業努力とは、通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力を行い、製品の購買 動機の形成に寄与したと認められるものをいうところ、被告指摘の事情を勘 案しても、このような事情には該当しない。 カ 本件発明の技術的意義が被告製品の利益に貢献する程度 被告は、構成要件Ｄの「腸骨棘点付近」について、上前腸骨棘を中心とし＼nつつ下前腸骨棘付近を含むものと解釈した場合、仮に被告製品が構成要件Ｄ＼nを充足するとしても、本件発明の作用効果を奏さないため、被告製品に対す る本件発明の寄与度が零であると主張する。 しかし、「腸骨棘点付近」に下前腸骨棘付近を含む場合でも本件発明の作 用効果を奏するものであることは前記２(1)のとおりであるから、被告の主 張は採用できない。
キ 実際の着用状態からみた本件発明の貢献度
被告は、一定以上の割合の被告製品については、需要者が着用した場合に 身体的個体差等の影響により着用状態において本件発明の技術的範囲に属 しない場合があり得、当該事情をもって原告が販売することができないとす る事情に該当と主張する。 しかし、被告製品は、その設計時に想定された着用状態において、本件発 明の技術的範囲に属するものであり、実際の個別具体的な着用状況において、 被告製品の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置しない場合 があることをもって販売することができない事情が存すると解することは 相当でない。
ク 推定覆滅の割合（まとめ）
以上によれば、本件においては、競合品の存在、被告製品が被告各特徴を 有すること、ハイウエストタイプが存在すること及び原告製品よりも低価格 であることについて原告が販売することができない事情に該当すると認め られ、前記イで認定した事情を踏まえると、当該事情に相当する数量は、全 体の１５パーセントであると認めるのが相当である。
・・・
証拠（甲１１、１２）及び弁論の全趣旨によれば、本件発明の実施に対し 受けるべき実施料率は６パーセントと認めるのが相当である。 なお、被告は、原告がそのウェブサイトにおいて本件特許権侵害に基づく 訴訟を被告に提起し、徹底的に争う旨の意思表明をしていることから、ライ＼nセンスの機会を自ら放棄したとして、特許法１０２条１項２号が規定する 「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しく は通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く」に該当し、同号 に基づく実施料相当額の損害は認められない旨主張する。 しかし、被告が主張する事情は、原告の被告に対するライセンスの機会の 喪失を否定する事情に該当するとはいえず、同号の括弧書に該当する場合で あるとは認められない。

◆判決本文

特許権侵害として、1審で約８００万円の損害賠償が認められました。双方控訴しましたが、控訴棄却されました。原告（控訴人）は代理人なしの本人訴訟です。

(1) 業界における実施料等の相場について
ア 一審原告は、前記第２の４(4)ア ａのとおり、原判決が、甲５５報告書 の例外的事象における実施料率を理由に、電気等の分野の実施料率の平均 値を採用しなかったのは不当である旨主張する。 しかし、原判決は、一つのデバイスが関連する特許が膨大な量となると いう甲５５報告書の指摘に着目して、電気等の分野の実施料率の平均値を 採用しないとしたのであり、その判断は首肯できるものである。 イ 一審原告は、前記第２の４(4)ア ｂのとおり、乙１３陳述書における実 施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。 しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙１３陳述書は、具体 的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示したものと 理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を吟味する必要 があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や分割出願制度等を 利用した出願を全てまとめて１パテントファミリーとして、パテントファ ミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、１件当たりのライセンス 料率が過少にならない工夫をしていること等に鑑みると、その信用性が否 定されるべきものとはいえない上、そもそも原判決は、乙１３陳述書にお ける料率をそのまま採用しているのではなく、その他の各種事情を総合勘 案した上で、料率を決定しているのであるから、一審原告の主張は採用で きない。
(2) 代替品の不存在について
一審原告は、前記第２の４(4)ア のとおり、本件訂正発明によらずに、 本件訂正発明の効果を奏することは経済的に現実的ではなかった旨主張す る。 しかし、これを的確に裏付けるに足りる証拠はないし、その他の各種事 情を総合考慮すると、そもそもこの点のみをもって本件結論が左右すると はいい難いから、一審原告の上記主張は採用できない。
・・・
一審被告は、「本来解像度」の用語の意義について、本件明細書等【００ ３２】に「「本来解像度」とは「本来画像」の解像度をする。」と定義され ているので、「本来画像」の意義が問題となるところ、「本来画像」の用語 の意義、内容は不明確であるから、本件特許明細書には、構成要件Ｇ’にお＼nける「本来解像度」の意義を理解するための記載がなく、サポート要件に反 する旨、当審において新たに主張するが、本件明細書等の「本来画像」及び 「本来解像度」に関する関係記載（【０００６】、【００３２】、【００７ ９】、【０１１５】、【０１１８】、【０１１９】、【０１２４】ないし 【０１２６】、【０１２８】ないし【０１３０】等）を総合すれば、当業者 は、「本来画像」及び「本来解像度」が何を意味するかにつき十分に理解で＼nきるというべきであるから、本件訂正発明は本件明細書等の発明の詳細な説 明に記載したものといえる。 その他にも、両当事者はるる主張するが、いずれも本件結論を左右し得な い。
第４ 結論
以上によれば、一審原告の請求は、主位的請求である不法行為に基づく損害 賠償請求権に基づき８１９万９４５８円及びこれに対する令和元年１２月１３ 日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を 求める限度で理由があり、その余の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由＼nがないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告及 び一審被告の控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとお り判決する。

◆判決本文
1審はこちらです。

◆令和1(ワ)32239

関連審決取消訴訟事件です。

◆令和3(行ケ)10139

◆平成28(行ケ)10257
同一特許についての別侵害訴訟の控訴審と1審です

◆令和4(ネ)10031

◆令和2(ワ)5616

◆令和3(ネ)10023

◆平成30(ワ)36690

◆令和4(ネ)10056

◆令和2(ワ)29604
この事件では、知財高裁は、損害額の算定について以下のように言及されています。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ａのとおり、甲２６報告書の７９頁 は、デバイスに関して、クロスライセンスの方式による場合において、 実施料率の相場が１％未満すなわち０．数％であることを示すにすぎ ないから、原判決のこの点に係る認定には誤りがある旨主張する。 しかし、甲２６報告書の７９頁によれば、デバイス等においては、製 品が数百ないし数千の要素技術で成り立っていること、互いの代表特＼n許をライセンスし合い、実施料率の相場は１％未満であることといっ た一般的な事情が認められところ、これに加えて、引用に係る原判決 第４の１１(3)イ 及び のとおり、一審被告が被告製品の製造販売の ためにした複数のライセンス契約におけるアプリ特許（標準必須特許 以外の特許）に係るパテントファミリー１件当たりのライセンス料率 は平均●●●●●●●％であり、これを画像処理に関連する発明に限 定すると１件当たりのライセンス料率は、平均●●●●●●●●％と なること等、本件特有の事情も考慮すれば、原判決の相当実施料率の 認定に誤りがあるとはいえない。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ｂのとおり、ライセンス料は、主 として「代表特許」の価値によって決まるので、乙１４陳述書の計算＼nにおける標準必須特許を除く「全ての特許の件数で除した１件当たり のライセンス料率」は不当にディスカウントされたものである旨主張 する。
しかし、乙１４陳述書は、代表特許（甲２６の７９頁にいう「相互＼nの代表的な特許」）ではなく、標準必須特許（携帯電話事業分野の標＼n準規格の実施に不可欠な特許）と、アプリ特許（通信規格に適合する ために不可欠とはいえない特許）を分けて扱っているのであり、それ 自体は合理的なことであって、このような方式を採ることが不当なデ ィスカウントに当たるともいえないから、一審原告の主張は採用でき ない。
一審原告は、前記第２の３(4)ア ｃのとおり、乙１４陳述書におけ る実施料相当額の算定には信用性がない旨主張する。 しかし、仮にそのような不明点があるとしても、乙１４陳述書は、 具体的な数値自体に意味があるというよりは、一つの算出手法を示し たものと理解すべきであるから、個々のライセンス契約の内容自体を 吟味する必要があるものとは解し得ないし、優先権主張を伴う出願や 分割出願制度等を利用した出願を全てまとめて１パテントファミリー として、パテントファミリー当たりのライセンス料率を算定するなど、 １件当たりのライセンス料率が過少にならない工夫をしていること等 に鑑みると、その信用性が否定されるべきものとはいえない上、そも そも原判決は、乙１４陳述書における料率をそのまま採用しているの ではなく、その他の各種事情を総合勘案した上で、料率を決定してい るのであるから、一審原告の主張は採用できない。

　特101条1項2号の間接侵害について、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでおり、単なる規格品や普及品であるということはできないとして、汎用品ではないと判断されました。

以上によれば、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品を封入して 製造された物品は、本件各発明の技術的範囲に属する。
ウ 「その物の生産に用いる物」について 前記イのとおり、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品に係る金属 マグネシウムの粒子を封入して製造された物品は、本件各発明の技術的 範囲に属するから、被告製品は、本件各発明に係る物の生産に用いる物 であるといえる。
(2) 「課題の解決に不可欠なもの」について
本件明細書の記載によれば、本件各発明の課題は、洗濯後の繊維製品に残 存する汚れ自体を、金属マグネシウム（Ｍｇ）単体の作用により減少させる ことによって、生乾き臭の発生を防止しようとするものであり（【０００ ６】）、かかる課題を解決するために、金属マグネシウム（Ｍｇ）単体と水と の反応により発生する水素が、界面活性剤による汚れを落とす作用を促進さ せることを見出し（【０００７】）、構成要件１Ａの「金属マグネシウム（Ｍ＼nｇ）単体を５０重量％以上含有する粒子」を洗濯用洗浄補助用品として用い る構成を採用したものであると認められる。＼n
そして、被告製品は、前記(1)イ(ｱ)のとおり、構成要件１Ａを充足するも＼nのであり、本件ウェブページには、被告製品を洗濯に用いることで、金属マ グネシウム（Ｍｇ）単体の作用により洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体 を減少させ、生乾き臭の発生を防止することができることが示唆されている から、本件ウェブページの記載を前提とすると、被告製品は、本件各発明の 課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。
(3) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」について ア 特許法１０１条２号所定の「日本国内において広く一般に流通している もの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等の、日本 国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではな く、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状＼n態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。 本件においては、前記(1)アのとおり、被告製品には、購入後に洗濯ネ ットに入れて洗濯用洗浄補助用品を手作りし、洗濯物と一緒に洗濯をす る旨の使用方法が付されている。そして、本件明細書には、洗濯用洗浄 補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の組成は、金属マグ ネシウム（Ｍｇ）単体を実質的に１００重量％含有するものがより好ま しく（【００２０】）、洗濯洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウ ムの粒子の平均粒径は、４．０〜６．０ｍｍであることが最も好ましい （【００２２】）と記載されているところ、前記(1)イのとおり、被告製品 は、これらの点をいずれも満たしている。そうすると、被告製品を洗濯 ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗＼n濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の 実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ、上記のような単なる規 格品や普及品であるということはできない。 以上によれば、被告製品は、「日本国内において広く一般に流通してい るもの」に該当するとは認められない。
イ これに対し、被告は、被告製品に係る金属マグネシウムの粒子と同じ構＼n成を備える金属マグネシウムの粒子が市場に多数流通しており、遅くと も口頭弁論終結時までには、日本国内において広く一般に流通している ものになったといえると主張する。 しかし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件は、 市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品の生産、譲渡＼n等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保の観点から好ま しくないため、間接侵害規定の対象外としたものであり、このような立 法趣旨に照らすと、被告製品が市場において多数流通していたとしても、 これのみをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に 該当するということはできない。 したがって、被告の主張は採用することができない。
(4) 主観的要件について
間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請 求訴訟の事実審の口頭弁論終結時である。 そして、前記前提事実(4)のとおり、原告製品は、令和２年１月頃までに は、全国的に周知された商品となっていたこと、本件ウェブページには、被 告製品の購入者によるレビューが記載されているところ、令和２年４月から 同年７月にかけてレビューを記載した購入者４５人のうち、２０人の購入者 が、被告製品をネットに封入して洗濯に使用した旨を記載しており、７人の 購入者が「まぐちゃん」、「マグちゃん」、「洗濯マグちゃん」、「洗濯〇〇ちゃ ん」などと、洗濯用洗浄補助用品である原告製品の名称に言及したと解され る記載をしていることを認めるに足る証拠（甲１１１）が提出されているこ とからすると、被告は、遅くとも口頭弁論終結時までには、被告製品に係る 金属マグネシウムの粒子が、本件各発明が特許発明であること及び被告製品 が本件各発明の実施に用いられることを知ったと認められる（当裁判所に顕 著な事実）。
これに対し、被告は、被告製品については、構成要件１Ａの「網体」に＼nは含まれない、布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯 を行う使用方法などが想定されていたのであり、被告には被告製品が本件 各発明の実施に用いられることの認識はない旨主張する。 しかし、「網」は、被告が主張する意味のほかにも、「鳥獣や魚などをと るために、糸や針金を編んで造った道具。また、一般に、糸や針金を編ん で造ったもの。」（広辞苑第７版）の意味もあると認められること、本件明 細書においては、「網体」の意義について、「本発明の洗濯用洗浄補助用品 は、複数個の、マグネシウム粒子を、水を透過する網体で封入したもので あるので、使用時には洗濯槽に入れやすく、使用後には洗濯槽から取り出 しやすいものとなっている。」（【００２３】）、「この網体の素材は、耐水性 があるものであれば、各種天然繊維、合成繊維を用いることができるが、 強度が高く、使用後の乾燥が容易で、洗濯時に着色傾向の小さいポリエス テル繊維を用いることが好ましい。」（【００２４】）、「この網体自体の織り 方としては、水を透過するものであれば各種の織り方が採用できる。」（【０ ０２５】）と記載されているのみで、網目の細かさについては言及されてい ないことからすると、被告が主張する使用方法も、本件各発明を実施する 態様による使用方法であることに変わりはないといえる。 したがって、被告が、購入者が構成要件１Ａの「網体」には含まれない、＼n布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯を行う使用方法 が想定されていたとしても、被告において被告製品が本件各発明の実施に 用いられることの認識があったことを否定する事情とはならなない。

◆判決本文

　照明器具について技術的範囲に属するとして、約2億円の損害賠償が認められました。102条2項の推定覆滅8割と判断されました。

ア 本件各発明の技術的意義
本件明細書上、本件発明１には、ブラケットを放熱部に取り付けることに より外装部の変形及び破損を防止すること（本件意義１）及び放熱部製造時 の不良率の低減（本件意義３）があるものと読み取れる。原告はこれに加え、 外装部が放熱部におけるブラケットの接続部分よりも後方に延びている構＼n造により、ユーザーが、ブラケットが取り付けられている位置よりも後方の 外装部を掴み、自らの手が照明器具の照射する光を遮らずに、照射範囲を正 確に把握しながら照射方向を変更することを可能とする技術的意義（本件意＼n義２）がある旨主張するが、本件明細書に記載はなく、構成要件Ｈとして追＼n加された経緯等をふまえると（甲１１の１、１４の１）、後付けの感をぬぐえ ず、本件各発明の直接の作用効果としての意義は乏しい。
イ 本件各発明の技術的意義が被告製品の売り上げに貢献する程度等
(ｱ) 本件意義１について
スポットライト製品一般は、本件特許発明より相当前から市場に存在 し、既に成熟した市場が形成されており（乙５、弁論の全趣旨）、市場動向 調査によれば、スポットライト製品は、演色性や色温度などにおいて高い 付加価値を有する製品の開発が期待されている状況にあり（乙３０、３ １）、原告、被告、競合他社のカタログ等において、配光制御・特性、光色、 レンズ設計、省エネ、製品の大きさ、軽さ、デザイン等が訴求されている こともうかがえる（甲５、６、乙１５、１６、２５ないし２９） これに対し、外装部の変形及び破損防止という本件意義１は、いわば製 品として当然に担保されるべき機能及び要素であるといえ、また、材質、＼nブラケットの取付方法及び取付部分の構造の工夫等、本件各発明以外の技＼n術によっても実現可能であり、現に各照明器具メーカーにおいて一般に実＼n現している効果であると考えられる。 また、原告は、平成２６年以降、原告実施品と同じシリーズ名・製品名 で、ブラケットを放熱部ではなく外装部に取り付け、外装部を厚肉とする ことで外装部の変形及び破損の防止を実現した原告後継品を販売してい る（弁論の全趣旨）。すなわち、本件意義１は、これを欠いても、同一シリ ーズ・製品として顧客に販売することが可能な程度の顧客誘引力しか有し＼nないと評価し得る。このことは、カタログに文言上本件意義１が明示され てないとしても、商品の写真から本件意義１に係る特徴を看取できること を考慮しても同様である。
(ｲ) 本件意義３
本件意義３は、不良率低減という製造コスト削減に寄与するものである といえるが、本件意義３によるコスト削減（製品価格への反映）の程度が 不明であること等を踏まえると、被告製品の利益に対する寄与度が大きい とは認められない。
(ｳ) 以上のような事情を踏まえると、本件意義１及び３の顧客誘引力は限 定的であり、本件意義１及び３が被告製品の売り上げに貢献する程度は低 いと言わざるを得ない。
ウ 原告実施品の販売実績等
原告は、本件期間前に原告実施品の販売を開始した後、本件登録日（平成 ２８年８月５日）以降は在庫品限りとして原告実施品を販売するにとどまっ ており、平成２８年以降の原告実施品の販売数は１６個である（甲１７、１ ８）。 このように、原告が本件登録日以降原告実施品を製造しておらず、その販 売方法（販路）等が相当程度限定され、その規模も極めて小さいことや、原 告が原告後継品を販売しているものの、当該製品が本件各発明とは異なる技 術により本件各発明と同様の作用効果を奏していることは、前記(1)で説示 した特許法１０２条２項の推定の前提事実を欠くとまでいうことはできな いものの、本件推定を大きな割合で覆滅させる事情というべきである。
エ 競合品の存在
本件期間中、ブラケットが外装部ではなく、放熱部を含む別の部分に取り 付けられているという特徴を有する製品は、パナソニックのＴＯＬＳＯシリ＼nーズ（乙２５）、オーデリックのＣ１０００シリーズ（乙２７の２ないし２７ の４）、三菱電機のＡＫシリーズ、彩明シリーズ、鮮明シリーズ及びＬＥＤス ポットライトシリーズ（乙２９）をはじめ、複数存在する。これらの製品は、 原告実施品及び被告製品と価格帯も概ね同程度である。 以上の事情に鑑みると、被告製品には、競合品が存すると認められ、かか る競合品の存在も推定を覆滅させる事情に当たる。
オ 原告の市場占有率
被告は、スポットライト市場又は店舗用照明市場における原告の市場占有 率が低いとして、被告製品が存在しない場合、その需要の多くが競合他社の 製品へ流れ、原告実施品を販売できたはずであるとはいえない旨主張する。 しかし、被告が主張する原告を含む照明器具メーカーの市場占有率は、ス ポットライトを含む店舗用照明器具市場における機器全般ついてのもので あって、スポットライト以外の幅広い商品群を含むものと解されるから、原 告実施品等との関連が乏しく、推定を覆滅させる事情に当たるとはいえな い。
カ 覆滅の程度
以上の事情、とりわけ本件特許発明の技術的意義や実施品の販売状況を重 視した上総合的に考慮すると、本件においては、被告製品の販売がなかった 場合に、これに対応する需要が原告実施品ないし原告後継品に向かう蓋然性 はむしろ低いとみるべきであって、特許法１０２条２項により推定された損 害の８割について覆滅されるというべきである。これに反する原告及び被告 の各主張はいずれも採用できない。

◆判決本文

　特許権侵害事件について、明細書の記載および異議申立における主張に基づき、被告製品は技術的範囲に属しないと判断されました。＼n

原告は、1) 本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書には、浄化され たスクラバー流体を更に処理することなく、海に放出することを要する との記載はない、2) 本件訂正により、本件特許の【請求項１】の従属項 である【請求項１０】を訂正するに当たり、浄化されたスクラバー流体 の品質が所定レベルより低い場合、浄化されたスクラバー流体を分離機 入口に戻す構成を維持しているから、本件発明は、分離機での浄化処理＼n後、環境への放出前に、更に浄化処理を行う態様を予定している、3) 本 件明細書の「ディスクスタック遠心分離機をスクラバー流体に適用する ことによって、汚染物質相の大部分が濃縮形態で取り除かれ得る」 （【００１４】）との記載によれば、ディスクスタック遠心分離機によ っても分離し得ない汚染物質相が残存し得る以上、補助的にフィルタ等 による分離を行うことは排除されないと主張する。
しかし、上記1)については、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細 書において、浄化されたスクラバー流体を更に処理することなく、海に 放出することを要することを明示した記載は見当たらないものの、前記 (ｱ)のとおり、本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の各記載並びに 原告の本件異議申立事件における主張、さらには、本件明細書には、＼n「ディスクスタック遠心分離機」により「浄化されたスクラバー流体」 を更に浄化するための装置を設けることを示唆する記載が見当たらない ことは、いずれも、「浄化されたスクラバー流体を前記第一の分離機出 口から環境に放出するための手段」（構成要件Ｆ）とは、「分離機」に＼nより「浄化されたスクラバー流体」が、「分離機」とは別に設けられた 浄化設備により浄化処理されることなく、船の外側に放出されるなどす るものをいうとの理解をもたらすものであるから、その点を明示する記 載が存在しないからといって、前記(ｱ)の解釈が左右されるものではない。
上記2)については、前記(ｱ)ｂのとおり、本件明細書の記載（【０００ ８】、【０００９】及び【００１４】）によれば、本件発明に係る浄化 設備について、「スクラバー流体」の浄化能力を向上させ、また、点検＼n修理の必要性を最小とするために、「ディスクスタック遠心分離機」を 使用し、この「分離機」の動作により、「浄化されたスクラバー流体」 が規制を満たすことになり、環境への影響を最小にして環境に解放する ことができ、他の処理をするための設備を設ける必要がなく、機器の点 検修理や交換の必要性を最小にすることができるものであると理解する ことができる。そうすると、本件発明は、「分離機」の動作によって上 記の作用効果を実現するものであるから、「浄化されたスクラバー流体」 を再び「分離機」入口に戻すことを排除するものではないが、「分離機」 により「浄化されたスクラバー流体」が、「分離機」とは別に設けられ た浄化設備により浄化処理されて、船の外側に放出されるなどすること を予定したものではないというべきである。したがって、本件訂正後の＼n【請求項１０】の記載をもって、本件発明が、「分離機」での浄化処理 後、環境への放出前に、別に設けられた浄化設備により更に浄化処理を 行う態様を予定しているということはできない。＼n
上記3)については、本件明細書の記載からは、「ディスクスタック遠 心分離機をスクラバー流体に適用することによって、汚染物質相の大部 分が濃縮形態で取り除かれ」（【００１４】）た「浄化されたスクラバ ー流体」について、「汚染物質相」が残存するため規制を満たさず、環 境に放出することができないとは直ちには読み取れない。そうすると、 本件明細書の【００１４】の記載をもって、「分離機」により「浄化さ れたスクラバー流体」を補助的にフィルタ等により浄化処理することが 示唆されているということはできない。 したがって、原告の上記各主張は、いずれも採用することができない。
イ 小括
以上のとおり、被告製品１（主位的主張）及び被告製品２は、構成要件＼nＦを充足しないから、その余の点を判断するまでもなく、本件発明の技術 的範囲に属するとは認められない。

◆判決本文

　特許侵害事件です。１審（東京地裁29部）は、圧力風以外も用いて移送をするイ号は、「圧力風の作用のみによって、・・茶枝葉(A)を・・所定の位置まで移送する」という発明特定事項について、「圧力風の作用のみによって」を満たさないとして、技術的範囲に属しないと判断しました。控訴審では均等侵害も主張しましたが、否定されました。

控訴人は、仮に本件発明７の構成要件Ａの「圧力風の作用のみによって」＼nの構成は、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移＼n送が「圧力風」の「作用」だけで実現されることをいい、「圧力風」の「作 用」以外の作用が加わって上記移送が実現されるものは、「圧力風の作用の みによって」を備えるとは認められないと解した場合には、被告各製品にお いては、「圧力風」の「作用」にブラシの回転作用が加わることによって茶 枝葉が移送ダクト内に送り込まれている点で、「圧力風の作用のみによって」 の構成を備えるとはいえず、本件発明７と相違することとなるとしても、被＼n告各製品は、均等の第１要件ないし第５要件を充足するから、本件発明７の 特許請求の範囲（請求項７）に記載された構成と均等なものとして、本件発＼n明７の技術的範囲に属する旨主張する。
そこで、まず、均等論の第１要件について検討するに、本件発明７の特 許請求の範囲（請求項７）の記載及び前記１(2)認定の本件明細書の開示事 項を総合すれば、従来の茶葉の摘採を行う摘採機は、「刈刃前方側に茶葉移 送のための分岐ノズル付き送風管を配し、分岐ノズルからの送風によって、 刈刃から収容部まで茶葉を移送するのが一般的であり、その移送路は、刈刃 のほぼ後方に延びる水平移送部と、その後に収容部の上部に臨むように接続 された上昇移送部を具えていたが、このような移送形態（送風形態）では、 水平移送部を要する分、移送装置、ひいては摘採機の前後長が長くなり、摘 採機の取り回し性を低下させてしまうという問題があったことから、本件発 明７は、上記問題を解決し、水平移送部を設けることなく、刈取直後、即、 茶葉を上昇移送できるようにし、摘採機の前後寸法の短縮化を図り、摘採機 をコンパクトに構成できるようにした茶枝葉の移送装置を開発することを課＼n題とし、この課題を解決するための手段として、水平移送部を設けることな く、刈刃の後方から移送ダクト内に背面風を送り込む吹出口が設けられ、こ の吹出口から移送ダクト内に背面風を送り込むことによって、刈取後の茶枝 葉を刈刃から所定の位置まで移送する構成を採用し、具体的には、刈刃後方＼nからの背面風によって、その吹出口付近に負圧を生じさせ、この移送ダクト 内に流す圧力風の作用のみにより、負圧吸引作用によって刈り取り直後の茶 枝葉を刈刃後方側に引き寄せ、その後は茶枝葉を背面風に乗せて、収容部な ど適宜の部位に移送する構成とし、これにより刈り取り直後、水平移送部を＼n設けることなく、そのまま茶枝葉を上昇移送することができ、前後長の短縮 化が図れ、コンパクトな茶刈機が実現できるという効果を奏することに技術 的意義があり、水平移送部を設けることなく、刈刃の後方側から送風される 「圧力風の作用のみ」によって、その吹出口付近に負圧を生じさせ、この負 圧吸引作用によって刈り取り直後の茶枝葉を刈刃後方側に引き寄せ、その後 は茶枝葉を背面風に乗せて、収容部４など適宜の部位に移送するようにした ことが、本件発明７の本質的部分であるものと認められる。
しかるところ、前記２(2)で説示したとおり、被告各製品においては、 「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が「圧力風」の作用に 「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が加わることによって実 現されているといえるから、被告各製品は、「圧力風の作用のみによって」 の構成を備えるものとは認められない。＼nしたがって、被告各製品は、本件発明７の本質的部分を備えているもの と認めることはできず、本件相違部分は、本件発明７の本質的部分でないと いうことはできないから、均等論の第１要件を充足しない。

◆判決本文

１審は、こちら

◆令和2(ワ)17423

知財高裁は、均等侵害の第１、第２要件は充足するものの第３要件（置換容易性）は充足していないと判断し均等侵害を否定しました。1審では均等主張はしていませんでした。

被告製品１は第３要件を充足するか（争点１−２−３）
ア 被告製品１の製造開始時において、本件訂正発明６における「前記電解 室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構成を、被告製品１＼nにおける「1)内タンク６の側壁の一部、2)流出孔３を有する内タンク６の 底部、3)４つの高分子膜１０」との構成に置換することは、当業者が容易＼nに想到し得たかについて検討する。
イ 前記２のとおり、本件訂正発明６においては、構成要件１１Ａの隔膜に＼nよる区画は、隔膜によって電解室の内部と外部とが完全に区画されるもの であり、電解室の内部と外部とは、水が連通することがない独立した構造＼nとなっている。また、本件明細書１においては、電解室の内部と外部を分 ける隔膜は、縦に設置されたもののみが開示され、陽極で発生する水素と 陰極で発生する水素は、別空間に排出されると理解される。 これに対し、被告製品１は、内タンク空間と外タンク空間の間を水が連 通する構成の下で高分子膜１０を水平に配置し、高分子膜１０の上側に保＼n持された陰極電極板１１で発生する水素ガスと、高分子膜１０の下側に保 持された陽極電極板１２で発生する酸素ガスの混合が起こり得る状態を 許容した上で、陽極電極板１２で発生した酸素ガスは、枠体５内に集めて 大きな気泡を形成し、流出孔３から内タンク６内に進入するのを防止した 上、内タンク６と外タンク２の隙間内の水内を通って外部に排出するとい うものである（乙２９の１・２）。そうすると、本件訂正発明６と被告製品 １は、その基本的発想を異にするものというべきであって、被告製品１に おける「1)内タンク６の側壁の一部、2)流出孔３を有する内タンク６の底 部、3)４つの高分子膜１０」との構成への置換が本件訂正発明６の単なる＼n設計変更とはいえない。
また、本件明細書１においては、「前記電解室の内部と外部とを区画する 一つ以上の隔膜」との構成を、被告製品１のような「1)内タンク６の側壁 の一部、2)流出孔３を有する内タンク６の底部、3)４つの高分子膜１０」 との構成に置換した場合に生じ得る事項についての示唆もないから、本件＼n明細書１において、上記のような置換をする動機付けとなるものも認めら れない。
ウ 控訴人は、前記第２の３(7)アのとおり、陽イオン交換膜を用いた固体高 分子水電解において、陰極室と陽極室を貫通孔により水を連通する構成は、＼n被控訴人が製造販売を開始した平成２９年１１月以前から周知の技術で あるとして、甲３６文献、甲３７文献、甲４０文献を提示するので、以下、 検討する。 甲３７文献は、オゾン水製造装置、オゾン水製造方法、殺菌方法及び 廃水・廃液処理方法に関するものであり（【０００１】）、電解反応を利用 した化学物質の製造において、多くの電解セルでは、陽極側と陰極側に 存在する溶液あるいはガスが物理的に互いに分離された構造を採るが、＼n一部の電解プロセスにおいては、陽極液と陰極液が互いに混じり合うこ とを必要とするか、あるいは、混じり合うことが許容されることを前提 として（【０００２】）、陽極側と陰極側が固体高分子電解質隔膜により物 理的に隔離され、陽極液と陰極液は互いに隔てられ、混合することなく 電解が行われる従来のオゾン水電解（【０００５】）では、電解反応の進 行に伴い液組成が変化し、入側と出側で反応条件が異なるなどの問題点 があったことを踏まえ（【０００６】）、電解セルの流入口より流入した原 料水がその流れの方向を変えることなく、直ちに電解反応サイトである 両電極面に到達し、オゾン水を高効率で製造できる等の作用を有するオ ゾン水製造装置等を提供することを目的としたものである（【００１ ６】）。
その技術分野（オゾン水製造装置）及び目的（オゾン水を高効率で製 造すること等）のいずれも本件訂正発明６と異なるし、その具体的構成＼nも、貫通孔１１が設けられた電解セル８（陽極１、陰極２及び固体高分 子電解質隔膜３）に直交して原料水（オゾン水）の流路が設けられると いうものであって（【００３４】及び【００３５】）、電極室の内部に被電 解原水が貯留され、電気分解が行われる本件訂正発明６とは異なる。し たがって、甲３７文献に開示された事項を本件訂正発明６に適用する動 機付けは見い出せない。
甲４０文献は、電源のない場所に持ち運び、水素の吸入や水素水の飲 用に使用することのできるポータブル型電解装置に係る技術分野に属す るものであり（【０００１】）、電解ユニット３は、ケーシング３１、高分 子膜３２、電極板３３、３４、スプリング３５からなること（【００２８】）、 ケーシング３１は、内部に反応室３１１となる容積が確保されており、 側部に外部と反応室３１１とを連通するように穿孔された連通孔３１４ が設けられていること（【００２９】）、電解ユニット３の高分子膜３２は、 イオンの通過を規制するイオン交換機能を有する薄膜からなるもの（例＼nえば、ナフィオン）で、ケーシング３１の窓孔３１１を閉塞する大きさ の方形に形成されていること（【００３０】）が記載され、使用形態とし て、内部に原水Ｗが収容されたタンク１にキャップ２、ガイド筒４、水 素吐出管５を一体的に取付けられること（【００３４】）、スイッチ９が入 れられると、原水Ｗが電気分解され、ケーシング３１の反応室３１１の 内部にあるプラス極の電極板３４で水素イオンと電子とが生成されて高 分子膜３２を通過し、ケーシング３１の窓孔３１２に露出しているマイ ナス極の電極板３３で水素（ガス）が生成され、水素は、微細な気泡Ｈ を形成してタンク１の内部で水素水からなる電解水を生成すること、プ ラス極の電極板３４で生成されたオゾン（ガス）は、高分子膜３２を通 過することなくケーシング３１の反応室３１１の内部に滞留され、ケー シング３１の反応室３１１の内部の滞留圧力が大きくなると連通孔３１ ４から吐出されること（【００４１】）が記載されている。 しかし、甲４０文献には、陰極室及び陽極室についての記載はないか ら、これを見ても、陰極室と陽極室とを貫通孔により水を連通する構成＼nが記載されているとはいえない。別紙２の図２において、マイナス極の 電極板３３より上側部分を陰極室と、プラス極の電極板３４より下側の 反応室を陽極室であると解釈すると、連通孔３１４は、陽極室とその外 部を貫通するものであって、陽極室と陰極室を貫通するものではない。 マイナス極の電極板３３より上側部分と、ケーシング３１側面の外側部 分はつながった空間であることから、ケーシング３１側面の外側部分も 陰極室であるとみた場合には、連通孔３１４は、陽極室（反応室）と陰 極室（ケーシング３１側面の外側部分）を貫通するものであるといえる が、酸素と水素が同じ陰極室内に排出されることになり、被告製品１の 構成に至らない。＼n甲３６文献に係る発明の公開日は平成３０年１１月２２日であり、甲 ３６文献自体の発行日は令和２年３月１１日であるから、その内容や位 置付けについて検討するまでもなく、甲３６文献は、被控訴人が被告製 品１の製造販売を開始した平成２９年１１月時点における周知文献とは いえない。
エ 以上によれば、控訴人主張の周知技術は、いずれも、本件訂正発明６に おける「前記電解室の内部と外部とを区画する一つ以上の隔膜」という構＼n成を、被告製品１における「1)内タンク６の側壁の一部、2)流出孔３を有 する内タンク６の底部、3)４つの高分子膜１０」との構成に置換する動機＼n付けになるものとはいえない。
これらの事実関係によれば、このような置換が容易であったとはいえな いから、被告製品１は、均等の第３要件を充足しない。 前記(1)ないし(3)によれば、被告製品１は、均等の第１要件及び第２要件を 充足するものの、第３要件を充足しないから、第５要件について判断するま でもなく、本件訂正発明６の技術的範囲に属しない。

◆判決本文
1審はこちら。
1審では、構成要件を具備せず、また実施可能＼要件違反の無効理由有りと判断されていました。

◆令和2(ワ)22768

　特許侵害訴訟です。文言侵害が否定され、また、均等侵害も第1要件(本質的特徴)を具備しないとして否定されました。

前記(1)で検討したところによると、本件発明１の技術的意義は、固定プレ ートの孔自体が、橈骨遠位端骨折に対して、軟骨下骨を背側面側及び手掌側 面側という２箇所で支持する方向に突起を向かせて固定することができる構＼n成となっているため、高度な医学的判断を要せずに、確実に軟骨下骨を背側 面側及び手掌側面側という２箇所で支持することを可能にすることにあると＼n認められる。
そうすると、本件発明１の構成のうち、本質的部分であるといえるのは、＼n橈骨遠位端骨折に対して、軟骨下骨を背側面側及び手掌側面側という２箇所 で支持する方向に突起を向かせて固定することができる孔が設置されている ことを定めた構成要件１Ｅ、１Ｊ及び１Ｋであると解するのが相当である。＼nそして、これまで検討したところによると、被告製品４は構成要件１Ｊ及＼nび１Ｋを充足せず、これらの本件発明１の構成と異なる部分は、本件発明１＼nの本質的部分ではないとはいえないから、第１要件を充足せず、均等侵害は 成立しない。
（3）原告の主張の検討
原告は、本件報告書（甲２６）によれば、被告製品４は、ガイドブロック を用いて被告製品４の孔にロッキングスクリューを固定すれば、一組の平行 ピンを用いた従来の平板固定によっては達成できなかった遠位橈骨の軟骨下 骨及びその遠位側の関節表面の位置の安定化という課題を解決することがで＼nきるから、本件発明１と技術的思想を共通にしているといえ、孔の軸線が遠 位橈骨内で交差するか遠位橈骨外で交差するかは本件発明の本質的部分では ないと主張する。
しかし、本件報告書の検証結果の信用性を肯定することができないことは 前記４(2)のとおりであるし、その信用性を肯定できたとしても、前記(1)の とおり、遠位橈骨の骨折を固定するための骨プレートであり、ネジを固定す るための固定プレートを貫通する複数のネジ孔が、固定プレート頭部の遠位 側と近位側の２列に概ね平行に並んで設置されている固定プレートは、先行 技術として存在していたのであるから、従来プレートが一組の貫通孔のみを 設けていたことを前提に、二組の貫通孔を設けていることが本質的特徴であ ると評価することはできない。 また、本件発明１は固定プレートの発明であるから、固定プレート自体の 構成、すなわち、固定プレートに設置された孔の構＼成を比較すべきであり、 被告製品４にガイドブロックを用いることを前提に、被告製品４が軟骨下骨 を背側面側及び手掌側面側という２箇所で支持する方向にロッキングスクリ ューを向かせることができるかどうかという観点から比較することは相当で はない。
さらに、孔の軸線が遠位橈骨内で交差しないのであれば、孔に突起を挿入 しても、突起が当然に軟骨下骨を背側面側及び手掌側面側という２箇所で支 持することはなく、遠位橈骨の軟骨下骨及びその遠位側の関節表面の位置の＼n安定化という課題を解決することはできないから、孔の軸線が遠位橈骨内で 交差する方向に突起を向かせる構成となっていることは、本件発明１の本質＼n的特徴であるといえ、そのような孔の構成を有していない被告製品４に均等＼n侵害が成立することはない。

◆判決本文

　技術的範囲に属すると認定されたものの、特許権者自らが販売していたとして、新規性違反の無効理由有りと判断されました。

ア 前記(1)アによれば、リベラル社は、平成３０年７月５日時点において、別 件特許（「活量調質水溶液及び活量調質媒体の製造方法」）により、水酸化物イ オン活量調質水溶液を製造し、これを希釈して、旧ＡＴＷのほか「ＡＴＷ−１、 ＡＴＷ−００１」を製造していたことが認められるところ、前記(1)イのとおり、 被告は、当初、リベラル社から購入した旧ＡＴＷをそのままボトルに詰め、又は、 ラベルを貼り替える方法により、旧被告製品や無限七星ＦＩＳＨを製造し、販売＼nしていたのであるから、これらの製品は、前記水溶液を希釈したものであると認 められる。一方、前記(1)エ及びオのとおり、被告は、原告の本件特許出願の後か らは、リベラル社から購入した本件特許に規定される組成を有する現ＡＴＷを１ ０倍希釈して被告製品や無限七星ＦＩＳＨを製造、販売するようになったところ、 本件代理店契約においては、現ＡＴＷを含めたＡＴＷ水溶液は、別件特許の製造 方法による旨の合意がなされている。 また、原告が代表取締役を務めるＡＴＷ社は、別件訴訟において、旧ＡＴＷと＼n現ＡＴＷは、いずれもアミノ基という原子団を含んだ水溶液で、現ＡＴＷを１０ 倍薄めたものが旧ＡＴＷである旨を記載した準備書面を提出しているところ、リ ベラル社が発行した請求書では、現ＡＴＷの１リットル当たりの単価は旧ＡＴＷ の同単価の１０倍になっていること、本件代理店契約においてＡＴＷ水溶液の品 質として標準仕様と１０倍濃縮仕様がある旨の記載があることのほか、原告も、 本件訴訟において、現ＡＴＷは旧ＡＴＷの１０倍の濃度である旨を主張している （原告準備書面(4)第２の２(3)イ）。これらの事実関係に照らすと、旧ＡＴＷ及び現ＡＴＷは、一貫して、同様の製造方法により製造された、アミノ基を含む成分が水溶、濃縮された水酸化物イオン活量調質水溶液を希釈したものであり、本件特許に規定される組成を有する現ＡＴＷを１０倍希釈したものが旧ＡＴＷであると認められる。
イ また、証拠（乙２、１８、２４、２５、３３、３６、３７）及び弁論の全 趣旨によれば、次の事実が認められる。 すなわち、被告が平成３０年１１月１０日にリベラル社に対して発注し同月１ ２日に納品された旧ＡＴＷのボトル２０本のうち、開封せずに保管していたもの （以下「保管ボトル」という。）について、被告がそのうち１本を開封し、１０ ０ｍｌ分（以下「分析対象物」という。）を小分けにして、愛媛大学のＰ２名誉 教授に提供した。同教授は、令和３年９月３０日、分析対象物について、乙１８ 分析をした結果、分析対象物の含有成分はポリアリルアミンであることが判明し た。また、被告は、保管ボトルのうち１本（被告が「無限七星ＦＩＳＨ」のラベ ルを貼付したもの）を、株式会社東ソ＼ー分析センターに提供し、前記センターは、 同年１０月１９日、保管ボトルの内容物について乙２４分析をした結果、その重 量平均分子量は、４．５×１０⁴であった。
ウ 前記(1)イ及びウのとおり、無限七星ＦＩＳＨは、鮮魚の鮮度を保持する機 能があり、魚の鮮度保持を主な用途として販売されており、また、証拠（乙１９）＼n及び弁論の全趣旨によれば、リベラル社が被告に販売した旧ＡＴＷの成分表記に＼nは「重合アミン、水」との記載があったことが認められる。
エ 前記ア〜ウの事実関係に照らすと、現ＡＴＷが１０倍に希釈化された旧Ａ ＴＷと同一成分である無限七星ＦＩＳＨに係る引用発明は、ポリアリルアミン又 はその塩を機能成分として含有し、水、ポリアリルアミンの総含有量が９５重量％＼n以上である水であって（ａ’）、ポリアリルアミンの重量平均分子量が５００〜 ５００００であって（ｂ’）、魚介類の鮮度保持の機能を有する（ｃ’）、機能＼ 水（ｄ’）という構成を有するものと認められるから、被告製品のみならず、旧＼n被告製品や無限七星ＦＩＳＨも本件発明の各構成要件を充足するものと認められ＼nる。したがって、引用発明は、本件発明の各構成要件を充足する。＼n
(3) 公然実施について
特許法２９条１項２号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者 が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記(1)イのとおり、 被告は、本件特許の優先日前の平成３０年１０月から、無限七星ＦＩＳＨを製造 及び販売して、引用発明を実施した。
(4) 原告の主張について
ア 原告は、旧ＡＴＷは、別件特許に基づく方法により製造されているのに対 し、現ＡＴＷは、ポリアリルアミンを使用して製造されているから、両者の成分 は異なる旨を主張する。 しかし、両者の成分の違いを明らかにする証拠はなく、前記(1)オ及びキのとお り、被告は、本件代理店契約において、リベラル社及びＡＴＷ社との間で、ＡＴ Ｗ水溶液の仕様は、別件特許の製造方法によることを合意したことや、ＡＴＷ社 が、別件訴訟において、旧ＡＴＷと現ＡＴＷは、いずれもアミノ基という原子団 を含んだ水溶液で、現ＡＴＷを１０倍薄めたものが旧ＡＴＷである旨を記載した 準備書面を提出したのであるから、旧ＡＴＷと現ＡＴＷの製造方法が異なる旨や 両者の成分が異なる旨の原告の主張は直ちに採用することはできず、その他、原 告の主張事実を裏付ける証拠はない。
イ また、原告は、乙１８分析及び乙２４分析は、いずれも、測定対象の水溶 液がどの時期に製造、販売され、どういう形で試験に供されたのか全く不明であ ることを指摘し、さらに、乙１８分析の内容については、1)乙１８のＦｉｇ.１の スペクトルの面積比を理由に高分子化合物の繰り返し構造をＣＨ₂−ＣＨ−ＣＨ₂ と推定することが困難なこと、2)３ｐｐｍ付近のシグナルの変化を理由に当該シ グナルがアミン（ＣＨ₂−ＮＨ₂）であると推定できる根拠が不明であること、3) Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ）のスペクトルが異なることといった疑問点があるから、 いずれも信用性がない旨を主張する。
しかし、前記(1)認定の事実からすれば、乙１８にいう「２０１８年１０月に販 売が始まった初代無限七星」とは、旧ＡＴＷと成分を同じくする旧被告製品又は 無限七星ＦＩＳＨであると理解できるし、乙２４は保管ボトルのうち１本を分析 した結果であることが明らかであり、これに反する証拠はない。そして、乙１８ 分析は、核磁気共鳴分光法及び質量分析法により、分析対象物の含有成分がポリ アリルアミンであることを推定した上で、それを踏まえて、分析対象物と市販の ポリアリルアミンの水溶液について核磁気共鳴分光法のスペクトルを比較して、 分析対象物の含有成分がポリアリルアミンであると結論づけているところ、原告 の主張1)について、原告主張のように、ポリマーのＮＭＲはピーク（スペクトル） がブロードになりやすく、面積比を算出する切断箇所の設定によって面積比の値 が異なり得ることから、Ｆｉｇ．１のスペクトルの面積比「１．００：０．５５： ０．８０」が完全に「２：１：２」に一致しなくとも、同一環境の水素の数の比 を「２：１：２」とみなし、ＣＨ₂−ＣＨ−ＣＨ₂の部分構造が考えられるとする＼nことは不合理ではない。また、原告の主張2)について、３ｐｐｍ近辺のＣＨ₂に対 応するシグナルの位置は、隣に窒素原子が繋がっていることを示唆するところ、 トリフルオロ酢酸を加えると、２．７〜３．３ｐｐｍのシグナルが３．０ｐｐｍ のシグナルに変化したというのであるから、分析対象物にトリフルオロ酢酸によ り塩を形成するアミン（ＣＨ₂−ＮＨ₂）が存在すると考えて矛盾はないというべ きである。さらに、原告の主張3)については、確かに、Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ） のスペクトルは一致していないが、一方で、トリフルオロ酢酸塩のスペクトルで あるＦｉｇ.２ａ）とＦｉｇ.４ｂ）は、ほぼ一致している（乙１８、２５）。こ の点について、証拠（甲５）及び弁論の全趣旨によれば、ポリアリルアミンは、 共存物の影響でアミン部位が塩の状態になっている場合、スペクトルのピーク位 置の出現がシフトする可能性があり、ポリアリルアミンの塩の形成状況によって＼nスペクトルの形状が変化し、複雑になるものと認められ、一方で、強い酸である トリフルオロ酢酸を加えて、全てのアミノ基をアンモニウムに変換し、均一な状 況にすることにより、一定の分析結果を得ることができたものと認められるから、 Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ）のスペクトルが異なるからといって、乙１８分析の信 用性に疑義を生じさせることにはならない。

◆判決本文

　ファミリーイナダVS富士医療器のマッサージ器の特許権侵害事件です。東京地裁は、富士医療器がファミリーイナダの特許を侵害してるとして、約28億円の損害を認めました。１０２条２項と３項の重畳適用を認めています。 原告・被告が逆の侵害訴訟（令和2年（ネ）第10024号）では、知財高裁は、逆転判決で、ファミリーイナダが富士医療器の特許を侵害しているとして、約４億円の損害を認めてます。

ウ 覆滅割合
(ｱ) 市場の同一性
原告と被告は、マッサージチェアの分野でシェアを競い合う企業でマッサージチ ェアという需要者を共通にする同種製品を取り扱う同一の市場で競業している。 被告の主張は、具体的な被告の製品と原告の製品とを比較し、個別の販売相手先 や販売ルートを細かく分断して、これらが異なるから「市場の非同一性」があるな どと主張している。しかし、このような立論が成り立つのであれば、個別の販売相 手先や販売ルートが共通の場合でない限り、市場は無意味に細分化されてしまう。 同種製品で共通する需要者層を対象にして潜在的に影響を受ける競争の場が想定で きるのであれば、市場が同一性を有しているといえる。 また、本件特許II)及びIII)の実施品である原告の製品（以下「原告製品」という。） には対象被告製品と同じような価格帯の製品も複数存在するから、この点からも市 場の同一性は否定されない。
(ｲ) 市場における競合品の不存在
侵害訴訟の損害論においては、特許権を侵害する製品が販売されることによって、 特許権者の特許実施製品の販売が減少するという関係があるか否かを問題とすべき であるから、侵害関係のない製品についての適法な同種製品のシェア自体は、推定 覆滅事由としては関係がない。 また、競合品の範囲は、本件特許II)及びIII)の特許権の技術的構成を踏えて、その＼n目的・作用効果を把握した上で、当該目的・作用効果が同じで原告製品の販売数量 に影響を与える製品という前提に立脚して考察されるべきであって、「背メカで被 施療者の首元から背中、腰にかけてマッサージを行うマッサージチェア」であるか 否かによって範囲を画し、これを前提とすると、殊更に本件特許II)及びIII)の具体的 な構成や解決手段をその考慮対象から一切捨象することになる。＼n
(ｳ) 侵害者の努力（ブランド力、宣伝広告）
原告は、古くから一貫してマッサージチェアを製造販売している老舗であり、被 告ともシェアを常に争う信用力のある会社である。また、原告は、世界で各種の受 賞実績のある国際的にも認知された会社であり、被告に劣らずグッドデザイン賞を 受賞するデザイン性を備える複数の原告製品を販売している。 したがって、原告企業より被告企業の方が格別に信用力を有し、原告のブランド 力に比して侵害品が利用者にとって購買動機となるなどということはない。 また、開発段階において開発に携わる従業員を配することは、ごく通常のことで あり、原告においても日々機械によるマッサージを人間の揉み心地に近づけるべく 開発努力を重ねている。営業段階において、マッサージチェアの魅力を伝える為の 営業活動は、原告においても常時行っており、被告だけに特別の活動ではない。
(ｴ) 侵害品の性能＼n
対象被告製品のカタログ等には、対象被告製品の仕様（発明の構成）が明記され＼nており、本件発明II)及びIII)の作用の発現が示唆されていることから、需要者に一切 訴求されていない本件特許II)及びIII)の作用効果に関連する仕様、機能は、対象被告＼n製品の購入動機になり得ない旨の被告の主張は失当である。 被疑侵害品である対象被告製品の具体的な実施態様に関するパンフレット等には、 利用者へ訴求する記載が多数ある。本件特許II)及びIII)の技術的構成を採用するから＼nこそ、各種コースのマッサージや腕を含む人体全体のマッサージ効果を高めるマッ サージチェアを提供できるのであり、これらの技術的構成を回避してマッサージチ＼nェアを提供することは製品の性能に大きな影響を及ぼし、仮に回避し得たと考えて＼nも、その代替的構成を採用するには無視できない費用がかかる。＼n
(ｵ) 特許発明が侵害品の部分のみに実施されているものではないこと
本件特許II)及びIII)は、椅子式のマッサージチェアにあって身体のマッサージに関 する構成、構＼造に係る基本的な技術である。被疑侵害品である対象被告製品の一部 に本件特許II)又は本件特許III)の発明が実施されていたとしても、対象被告製品は、 この実施部分を除いてしまえば、全体としての製品構成が成り立たない。すなわち、＼n本件特許II)は、椅子式マッサージ機にあって肩を側方からマッサージする「肩また は上腕の側部」の技術的構成に関する重要な特許であり、本件特許III)は、「腕部」 をマッサージする技術的構成に関する重要な特許であって、この実施部分があるか＼nらこそ利用者の需要が喚起されているといえる。 本件特許II)に関し、被疑侵害品である被告製品II)を利用する利用者は、様々な自 動コースを自由に判断して設定するのであり、その際に、「肩または上腕の側部」 に効果的なマッサージを行うことができる構成を有している製品か否かが製品選択＼nには重要である。本件特許II)の構成の内容は、取扱説明書の中でもこれを織り込ん＼nでしばしば説明されており、それが被疑侵害品である被告製品II)の全般に亘ること も明らかで、本件特許II)の構成を抜きにしては、被告製品II)の多くの自動コースも 成り立たないことも一見して明らかである。 本件特許III)に関して、開口の向きを考慮しつつ、腕のエアマッサージを行う本件 特許III)の技術的構成の具体的な実施態様は、これを採用する製品の外観にもマッサ＼nージ効果にも大きな影響を及ぼす。
(ｶ) まとめ
以上を総合的に考慮すると、推定覆滅される割合は、少なくとも５５％以上には ならない。
エ 損害額
(ｱ) 特許法１０２条２項に基づく損害額の算出ができる対象被告製品について 不当利得期間及び損害賠償期間を通じた限界利益の額（前記イ(ｳ)）について、前 記ウのとおり、推定覆滅される割合は、５５％以上にはならないから、被告が開示 した限界利益率を前提とした場合は、●（省略）●を下らず、原告が主張する限界 利益額を前提とした場合は、●（省略）●を下らない。
(ｲ) 特許法１０２条２項に基づく算出ができない対象被告製品について 被告の開示によれば、被告製品１２、３０及び３２の限界利益はマイナスであっ て、赤字が計上される製品であるので、これには特許法１０２条２項に基づく算出 ができない。前記３製品について、●（省略）●そして、前記３製品について、こ の限度で特許法１０２条３項の主張を行う。
・・・
(ｳ) まとめ
前記(ｱ)及び(ｲ)を総合すると、被告の開示した限界利益額による場合、特許法１０２条３項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●（省略）●となり、原告が主張する修正限界利益額による場合、同条３項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●（省略）●となり、少なく見積もっても５０億円を下らない。
(3) 特許法１０２条２項及び３項に基づく主張
ア 特許法１０２条１項と同条３項の関係と同条２項 特許法１０２条１項と３項の併用に関する令和元年法律第３号による改正（以下 「令和元年改正」という。）後の特許法に関する考え方として、産業構造審議会知＼n的財産分科会特許制度小委員会の報告書（「実効的な権利保護に向けた知財紛争処 理システムの在り方」）において、わざわざ２項との関係でも「同様の扱いが認め られることと解釈されることが考えられる」と記載されており、その解釈可能性が＼nあることへの言及があるから、２項と３項の併用については、条文に明示されなか ったとはいえ、全面的に併用適用が否定されたわけではなく、解釈に任されること を明らかにしている。 したがって、特許法１０２条２項に基づき主張された損害のうち推定が覆滅され た部分について、同条３項の重畳適用が認められるべきである。

◆判決本文（損害論）

◆判決本文（侵害論)

関連事件１です。 同じく富士医療器による特許権侵害を認定ししてるとして、約4800万円の損害を認めました。

◆平成30(ワ)1391

原告・被告が逆の侵害訴訟はこちら。

◆令和2年（ネ）10024

この１審はこちら。

◆平成30(ワ)3226

　構成要件Ｄの文言を明細書の記載および出願経過から解釈して、技術的範囲に属しないと判断されました。本件特許は被告から無効審判が請求されていますが、2022/10に無効理由なしと判断されています。本件特許は以下です。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4147314/9DA3CF246CABBD54ECA004CE5C9280CC8FA3C996CFE302513456B34A2B98AF46/15/ja

(2) 「中央部が突出する概略円錐状」の意義について
ア 構成要件Ｄは、「該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」と規定しているところ、「該複数のコニカルビット群」とは、３条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに取り付けられたコニカルビットを指す（構＼成要件Ｃ）から、構成要件Ｄは、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットのみにより、中央部が突出した概略円錐状に形成されていることを要すると解される。その他、本件発明に係る請求項において、「中央部が突出する概略円錐状」に関する記載はない。＼n
イ 本件明細書には以下の内容が示される。
従来の掘削ヘッドは、複数の小形ビットが台金に固着されていたので、掘削中 に岩石等に当たった際、刃先が逃げることができず、損傷を受けやすいという問 題点や掘削によって生じた繰粉が穴底からうまく排出されにくいという問題点 があった（【0003】）。このような問題点を解決するものとして、直径方向に対 向するように設けられた２条の螺旋翼を有する掘削刃の螺旋翼の周縁部及び下 端に多数の小形ビットを取り付けたスクリューオーガ用掘削刃がある。これには、 軸回りに回転自在な小形のビット（コーン刃）が設けられていて、岩石等に当た った時に当該コーン刃が回転して逃げることができるため、損傷しにくいという 利点があるが、２条の螺旋翼が直径方向に対向するように設けられ、これら２条 の螺旋翼にそれぞれ設けた小型ビットで掘削を行うものであるから、掘削中に岩 石等に遭遇したときは、２条の螺旋翼に設けたビットが当該岩石に当たるたびに 断続的な衝撃を受け、スクリューオーガ装置全体が上下に振動して、円滑な掘削 ができなくなるおそれがあるほか、螺旋翼自体が先端側の外径が小さくなるよう に全体として円錐状の尖った形状となっているので、芯ぶれにより、掘削される 穴が曲がりやすいというおそれもある（【0004】）。本件発明は、掘削中に岩石 等に当たってもビットの刃先が損傷しにくく、断続的な衝撃をうけにくく、しか も穴曲がりが生じにくい掘削ヘッドを提供することを目的とし、基部がスクリュ ーオーガロッドに取り付けられる基軸の外周部に、外径の等しい３条の螺旋翼が 設けられ、これら３条の螺旋翼の先端部に固着された複数のホルダに、円錐状の 尖った刃先部を有する複数のコニカルビットが軸回りに回転自在にそれぞれ取 り付けられ、該複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に 形成されていることを特徴とする構成をとるものである（【0005】【0006】）。 ３条の螺旋翼が並列に設けられていることにより、掘削中に岩石等の掘削しにく い物体に当たっても、断続的な衝撃が比較的小さくてすむようになるとともに、 胴部における３条の螺旋翼の外径をほぼ一定にしておくことにより芯ぶれが生 じにくくなる結果、穴曲がりが少なくなるという効果を奏するものである（【0006】 【0007】【0020】）。これらの本件明細書の記載内容に加え、図面（【図１】〜 【図４】）に照らすと、外径の等しい３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複 数のコニカルビット群により、「中央部が突出する概略円錐状に形成されている こと」の技術的意義は、胴部における３条の螺旋翼の外径を変えることなく、該 複数のコニカルビット群により、基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状 の形状にすることで、穴曲がりが生じることを防ぎつつ、掘削効率を高めること にあるものと認められる。 また、本件明細書には、発明の実施形態に関して、「小型ビット２０，…は、 それぞれが取り付けられている螺旋翼１０の傾斜方向にほぼ沿うように傾けて 設けられている。また、前記ヘッド１５には複数（図示例では３個）の小型ビッ ト２０，…が設けられていて、掘削ビットの先端部は、これら小型ビット群によ って側面視概略円錐状を呈している。」（【0011】）、「掘削ヘッド１の先端部 には、全体形状が概略円錐状となるように多数のコニカルビット２０，…が設け られているので、これらビットにより効率よく掘削が行われる。」（【0016】） との記載もある。
ウ 証拠（乙１、２）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成１９年７月３ 日付けの拒絶理由通知書（乙１）により、特許庁から、本件発明は、引用発明１ 及び２に基づき進歩性を欠くとの拒絶理由を通知されたことに対し、構成要件Ｄ＼nに該当する部分を付加して補正した上で、意見書（乙２）において、引用発明１ は、螺旋翼が２条で、円周方向における螺旋翼同士の間隔が大きく、ヘッド先端 部のビットの密度が低くなり、しかもヘッド先端部のビットの先端はほぼ同一平 面状に位置していて、仮想先端面が平板状を呈しているのに対し、本件発明は、 ３条の螺旋翼の先端部に複数のコニカルビットが取り付けられ、ヘッド先端部が、 全体として中央部が突出する概略円錐状の外形に形成されているから、引用発明 １と本件発明とは構成が大きく相違している旨を主張したことが認められる。＼nこのような出願経過に照らすと、原告は、構成要件Ｄに該当する部分を付加し＼nて補正することで、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビッ トにより、ヘッド先端部が全体として中央部が突出する概略円錐状の外形である ことを特定したものと解される。
エ 前記アないしウのとおり、構成要件Ｃ及びＤの文言、本件明細書の内容、＼n「中央部が突出する概略円錐状に形成されていること」の技術的意義、出願経過 に照らすと、「中央部が突出する概略円錐状」とは、３条の螺旋翼の先端部に取 り付けられたコニカルビットのみにより、側面視を含む全体形状において基軸先 端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしていることを意味しているものと 解するのが相当である。本件明細書には、発明の実施形態として、３条の螺旋翼 の先端側に、概略円錐状のヘッド１５が、基部を基軸２に固定されており、ヘッ ド１５に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を 呈しているものが示される（【0011】）ことから、発明の実施形態には、３条の 螺旋翼の先端部に取り付けられたコニカルビットが側面視を含む全体形状にお いて基軸先端方向に向かって径が小さくなる円錐状をしており、かつ、ヘッド１ ５に取り付けられた小型ビットを含む小型ビット群が側面視概略円錐状を呈す る形態を含むものと解する余地があるが、前記アの構成要件Ｃ及びＤの文言に照＼nらすと、「中央部が突出する概略円錐状」の上記解釈は左右されない。
(3) 被告各製品について
ア 被告製品１
争いのない事実、証拠（甲５、乙１０の１〜３）及び弁論の全趣旨によれば、 被告製品１は、その３条の螺旋翼２０の先端部に設けられた３〜４基のコニカル ビット３０により、側面視（基軸１０先端方向を上に向けた場合。以下同じ。） において、中央部が平坦又は間隙のある、浅いハ字状に線が描かれていること、 全体形状として、基軸１０から放射状に３本の緩やかな曲線（ほぼ直線）が描か れていることが認められる。
・・・
カ 以上のとおり、被告各製品の３条の螺旋翼の先端部に取り付けられたコニ カルビットは、いずれも、側面視を含む全体形状において、直線、緩やかな曲線 又は点を形成するにすぎず、同コニカルビットのみにより、基軸先端方向に向か って径が小さくなる円錐状を形成しているとはいえず、構成要件Ｄを充足すると＼nは認められない。
(4) 原告の主張について
原告は、「中央部が突出する概略円錐状」とは、効率よく安定した掘削を行う という本件発明の技術的意義を有するか、これと同一の作用効果を奏するもの、 すなわち、３条の螺旋翼の先端部に取り付けられた複数のコニカルビットが「概 略錐面状」に並んで配置されることを意味し、当業者は、本件明細書の記載から そのように理解する旨を主張し、当業者の認識や技術常識を裏付ける証拠として、 公開特許公報（甲２３の１〜１２）、パンフレット等（甲２４の１〜３）、アン ケート結果（甲２５の１〜８）、大学教授の意見書（甲２８の１、２９の１）を 提出する。
しかし、前記(2)のとおり、構成要件Ｄは「該複数のコニカルビット群により、＼n中央部が突出する概略円錐状を形成」と規定しており、本件明細書や出願経過等 をみても、コニカルビットが概略錐面状に並んで配置していることと解すべき記 載等はないから、同構成要件を充足するには、コニカルビット群のみにより、（中＼n央部が突出する）概略円錐状を形成する必要がある。 原告は、前記各証拠は、回転式の土木用掘削ヘッドにおいて、コニカルビット、 掘削刃などの掘削ビット類の配列、又は複数の掘削ビット類の全体形状を、当業 者は「概略円錐状」と表現することを示すものである旨述べる。しかし、原告が＼n提出する公開特許公報（甲２３の１〜１２）に係る特許の中には、本件特許の出 願後に出願又は公開されたものが含まれており、それらは本件特許出願時の当業 者の認識を裏付けることにはならない。この点は措くとしても、これらの公報の 内容は、掘削爪等の配置、スクリュー刃全体、ヘッドの先端やヘッド部分全体、 掘削面や地盤改良体等の形状が、それぞれ円錐状であるなどと個別に特定するも のであり、これらの公報全体をみても、回転式の掘削ヘッドにおいて掘削ビット 類の配列や全体形状が一般的に「概略円錐状」と表現されているとは認められな＼nい。そして、少なくとも、これらの公報の中に、被告各製品のようにコニカルビ ット（３条の螺旋翼の先端部に取り付けられたもの）が並んでいる形状を指して （中央部が突出する）概略円錐状と表現することを示すものはない。また、パン＼nフレット等（甲２４の１〜３）には、「円錐ヘッド」や「円錐型ヘッド」として、 螺旋翼の外周部から中心軸に近づくにつれてビットが先端に向かって高い位置 に取り付けられている掘削ヘッドの写真が掲載されているものの、どの部分を指 して円錐形状と表現しているかについては明らかでないし、被告各製品のように＼nコニカルビットが並んでいる形状そのものを指して概略円錐状と表現するもの＼nとも認められない。さらに、アンケート結果（甲２５の１〜８）については、８ 名の回答者の中に本件特許の発明者や同発明者の出身会社の代表者、原告と何ら＼nかの取引関係があると考えられる者が含まれている（甲２５の１、２、８、弁論 の全趣旨）など、アンケート対象者の中立性等に疑義があることに加え、質問の 形式も、被告各製品の螺旋翼先端部のコニカルビット群の形状をどう表現するか＼nと問うのではなく、「「螺旋翼先端部のコニカルビット群」を見て「（概略）円 錐状」と認識できますか？」と一定の結論を示唆するものであって、適切とは言 い難い。回答者は、当該質問に対して、いずれも「できる」と回答しているもの の、その理由として、「ビットの高さが違う」「外側より先端部の方が飛び出し ている」「掘削後円錐に断面がなる」「写真より（中略）円錐形状を推定・想像 が行える」「日本テクノ製のコニカルヘッドと認識した」などとコメントしてお り、コニカルビットが並んでいる形状を概略円錐状と表現した趣旨か否かが不明＼nである回答が含まれているほか、理由の説明内容が区々であり、このアンケート 結果から、当業者が一般的に被告各製品のようにコニカルビットが並んでいる形 状を（中央部が突出する）概略円錐状と認識するものと理解することは困難であ る。そして、大学教授の意見書のうち、甲第２８号証の１には、ヘッドが回転し たときにどのような軌跡を描いているかを立体的にイメージすれば、ビットの軌 跡でトレースされる立体的形状が円錐状に近い形になることが指摘されている が、「複数のコニカルビット群により、中央部が突出する概略円錐状に形成され ている」（構成要件Ｄ）ことに、「回転する複数のコニカルビット群の軌跡によ＼nり、中央部が突出する概略円錐状に形成されている」ことを含むと解釈すること は文理に沿わないし、当業者が一般的に、掘削ヘッドの「複数のコニカルビット 群」との文言から、その形状（配置）をヘッドが回転したときの軌跡でイメージ することを裏付ける資料もない。甲第２９号証の１には、「概略円錐状」とは、 数学的（幾何学）な意味での円錐ではなく、中央が尖った錐状立体に近い概形を 意味していることが指摘されているが、その根拠は不明である。
以上から、原告が提出する証拠は、いずれも回転式の土木用掘削ヘッドにおい て、掘削ビット類の配列又は全体形状を、当業者が「概略円錐状」と表現するこ＼nとを示すものとはいえず、被告各製品のようにコニカルビット（３条の螺旋翼の 先端部に取り付けられたもの）が並んでいる形状を、当業者が一般的に（中央部 が突出する）概略円錐状と理解することを裏付けるものでもないから、原告の前 記主張は採用できない。

◆判決本文

　大合議（特別部）の判断です。１審は技術的範囲に属さないと判断しましたが、知財高裁はこれを取り消して、約４億円の損害賠償を認めました。102条2項と3項の重畳適用の要件を示しています。本件では一部認められています。

原判決は、本件発明Ｃ−１の特許請求の範囲（請求項１）の記載 に基づく解釈として、1)構成要件Ｃの記載によれば、「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」の３要素により形成された部分をもって成るものが「空洞部」であり、「空洞部」に「外側立上り＼n壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在しない部分が許容され ると解されず、「空洞部」全体にわたって「内側立上り壁」が存在す ることを要する、2)構成要件Ｄの記載によれば、「空洞部の先端部」に「内側立上り壁の…前端部」が存在することは明らかであるところ、「内側立上り壁の…前端部」という記載は、更に「空洞部の先端＼n部」以外にその後方部分にも「内側立上り壁」が存在することを示 唆するものと理解される、3)構成要件Ｂの記載によれば、「前腕挿入開口部」は、「空洞部」の一部ではなく、「空洞部」とは別の「肘掛部」の構＼成部分でありつつ、「空洞部」に連続して設けられた部分であると解され、また、「前腕挿入開口部」と「空洞部」から成る「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の相対的な位置 関係は、「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する と解され、さらに、「前腕部を挿入保持する」ように「空洞部」が構成される、4)構成要件Ｅ、Ｅ−１、Ｅ−２の記載によれば、「前腕挿入開口部」が「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための」部分であるところ、そこに位置する施療部は「底面部」と「外側立上＼nり壁」によりＬ型に形成されていることから、当該施療部には「内 側立上り壁」が存在しないと解されること、「前腕挿入開口部から延 設して…設けられ」ている「空洞部」が、「肘掛部」中の別の構成部分であることに鑑みると、「内側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画するものであるとの示唆を看取することもで＼nき、そもそも、「前腕挿入開口部」につき、「内側後方から施療者の 前腕部を挿入するための」ものと特定されていること自体、「前腕挿 入開口部から延設して…設けられ」た「空洞部」の内側側方からは、 「空洞部」に「施療者の前腕部を挿入する」ことができないことを 示唆するものと解される、5)他方、請求項１の記載から、「空洞部」 中に「内側立上り壁」が存在しない部分があるとの示唆を読み取る ことはできないとして、本件発明Ｃ−１の「空洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解される旨判断した。＼n
しかしながら、1)及び5)については、構成要件Ｂ及びＣから読み取れる事項は、「該前腕挿入開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持するための空洞部」が「外側立＼n上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」という３要素から形成さ れていることであり、他方で、「空洞部」のどの部分に、「外側立上 り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」を設けるべきかについては、 請求項１には何ら記載がない。「空洞部」が上記３要素から成ること と、上記３要素をどのように形成するかは別問題であるから、「空洞 部」に「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「底面部」が存在し ない部分が許容されると解されないとの原判決の判断には、論理の 飛躍がある。
2)については、構成要件Ｄには、「空洞部の先端部」以外の後方部分における「内側立上り壁」の範囲については記載も示唆もなく、また、構＼成要件Ｄの記載は、「空洞部の先端部」とその後方部分の一部に形成されている構成も、本件発明Ｃ−１の「空洞部」に該当すると解釈することと矛盾しないから、構＼成要件Ｄから「内側立上り壁」が「空洞部」全体に及ぶべきことを読み取ることはできない。
3)については、構成要件Ｂの記載によれば、「前腕挿入開口部」は「肘掛部」の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するため」の部材であり、「空洞部」は「肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部＼nを挿入保持するため」の部材であると定義されるところ、いずれも 「前腕」を「挿入」する機能を実現する部材であることで共通することからすると、「前腕挿入開口部」と「空洞部」は、「前腕部を挿入する部分」において重なることが示唆されているから、両者に厳＼n密な線引きをすべき理由はない。また、仮に構成要件Ｂの記載について原判決の解釈を前提としても、「内側立上り壁」が「空洞部」の一部に形成されている構＼成であっても、「肘掛部」に「空洞部」と「前腕挿入開口部」とが別構成として設けられ、「肘掛部」において「空洞部」が前部に、「前腕挿入開口部」が後部に位置する構＼成とすることもできるから、本件発明Ｃ−１の「空洞部」は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものでなければならないという結論 が論理必然的に導き出されるわけではない。
4)については、構成要件Ｅ、Ｅ−１、Ｅ−２は、「肘掛部」中における「前腕挿入開口部」と「空洞部」の位置関係等を直接規定したものではなく、また、構＼成要件Ｅ−２から読み取れる事項は、「前腕挿入開口部」に位置する施療部が底面部と外側立上り壁によりＬ型に形成されているということだけであり、そのことから直ちに、「内 側立上り壁」の有無が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画する ことを看取できるものではない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし5)は、本件発明Ｃ−１の「空 洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することの根拠となるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。＼n
(b) 次に、原判決は、本件発明Ｃ−１の「空洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）とは、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうと解されることは、本件明細書Ｃの記載及び本件特許Ｃの出願経過か＼nらも裏付けられると述べ、具体的には、1)本件明細書Ｃ記載の本件 発明Ｃ−１の技術的意義に鑑みると、本件発明Ｃ−１は、肘掛部の 長さ方向全域に「外側立上り壁」と「内側立上り壁」が形成された 椅子式マッサージ機を前提として、肘掛部の内側後方から施療者の 前腕部を挿入可能となるように「内側立上り壁」を廃した「前腕挿入開口部」を設けたと認められるから、そのような肘掛部の「内側後方から施療者の前腕部を挿入するための前腕挿入開口部」と、そ＼nこから「延設して肘掛部の内部に…設けられ」ている「空洞部」と は、「内側立上り壁」の有無により画されるものと理解されるし、「手 掛け部」を設けたのは手部及び前腕部の広範を同時にマッサージす るために肘掛部の前端部にまで「内側立上り壁」が形成されている ことを踏まえたものである以上、本件発明Ｃ−１における「肘掛部 の幅方向左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面 部とから形成され」た「空洞部」の「内側立上り壁」は、手部及び 前腕部の広範を同時にマッサージすることができるように、「空洞 部」全体にわたって存在することが想定されているといえる、2)本 件親出願の明細書（乙Ｃ８）の【００４６】、【００４７】及び図１ ４は、本件明細書Ｃの【００４６】、【００４７】及び図１４と同様 に、前腕部施療機構の中部に「内側立上り壁」が形成されていない実施例に関する記載であるところ、これらは、本件出願Ｃの出願に当たり、本件親出願の請求項からの変更の根拠として挙げられてい＼nない、本件補正時に提出された平成２３年５月９日付け意見書（以 下「本件意見書」という。乙Ｃ１２）において、控訴人は、本件各 発明Ｃが、「肘掛部の長さ方向全域に前腕部施療機構として左右一対の立上り壁を設けた椅子式マッサージ機」に関する発明であり、「施療者の肘関節付近にまで左右一対の立上り壁が存在すること＼nによる施療者の肘関節付近の圧迫による不快感を解消し、更に前腕 部施療機構を有していても施療者が起立及び着座を快適に行う事ができるようにした施療機を提供するもので」あるとした上で、「空洞部の先端部」に設けた「手掛け部」に関しては、そこに「内側立＼n上り壁」が存在することを前提とした説明をしつつ、「前腕挿入開口 部」に関しては、そこには「内側立上り壁」がない形状にしたとす る説明をしている、他方、請求項２、すなわち肘掛部の中部に「前 記底面部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された 施療部」を設けることについても説明しているが、そこで言及され ている本件明細書Ｃの記載のうち、関係するのは【００４６】のみ である、本件拒絶理由通知に示された「引用文献２」（乙Ｃ１９）と 本件補正後の発明（本件発明Ｃ−１及びＣ−２）との相違について、 「引用文献２」に開示された前腕部施療部は「肘挿入用凹溝」であ り、その断面形状は略横向き「凹」字状であるのに対し、本件補正 後の発明においては、前腕挿入開口部に位置する施療部は「底面部」 及び「外側立上り壁」により形成された断面略「Ｌ型」であり、ま た、手掛け部が形成される空洞部に位置する施療部は、「底面部」、 「外側立上り壁」、「内側立上り壁」及び「手掛け部」に囲われた形 状（実施の形態では「ロ型」）であるため、その構成が相違する旨説明している、断面が略「コ」字状の前腕部施療部の問題点として、前腕挿入開口部においては、上面に位置する部分が腕部の載脱をス＼nムーズに行う上で障害となり、手掛け部においては「内側立上り壁」 が存在しないため、施療者の体重を掛ける上で不安が残ることを指 摘している、こうした説明内容に加え、本件補正により「前記底面 部と前記外側立上り壁と手掛け部によりコ型に形成された施療部 を備え」る請求項２（本件発明Ｃ−２）を請求項１の従属項として 追加したにもかかわらず、当該発明における上記略「コ」字状の前 腕部施療部の問題点の有無等に関する説明が見当たらないことに 鑑みると、本件補正における控訴人の説明は、請求項２の追加にか かわらず、本件発明Ｃ−１の「空洞部」につき、その全体にわたっ て「内側立上り壁」が存在する構成を前提としていたと理解される、3)本件明細書Ｃの【００４６】及び図１４の記載が本件親出願から の分割出願（本件出願Ｃ）や補正（本件補正）にもかかわらず一貫 して存在する点については、本件発明Ｃ−１に係る特許請求の範囲 の請求項１の記載自体から「空洞部」につき、その全体にわたって 「内側立上り壁」が存在する構成と理解されることに鑑みると、分割出願や補正による本件特許Ｃの発明の内容の変化に応じてこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないと見るべきである＼n旨判断した。
しかしながら、1)については、本件明細書Ｃには、本件発明Ｃ− １の一実施形態（本件発明Ｃ−２の実施例）として、肘掛部の中部 に外側立上り壁、手掛け部、底面部よりコ型に形成された施療部を 設けたマッサージ機の記載があり（【００４６】、図１４）、図１４で は、コ型に形成された施療部、すなわち、内側立上り壁が存在しな い部分が空洞部（６２ａ）と図示されており、また、別の実施形態 を示す図８においても、内側立上り壁が存在しない部分が空洞部 （６２ａ）と図示されている。これらの記載を参酌すれば、本件発 明Ｃ−１の「空洞部」は、肘掛部中の内側立上り壁が存在する部分 に限られるわけではなく、その全体にわたって「内側立上り壁」を 備えることを要しないことは明らかである。 また、本件発明Ｃ−１は、肘掛部の長さ方向全域に立上り壁を設 けることによる不都合（ア）上腕部内側の肘関節付近を圧迫し不快感 を与える、 腕部の載脱行為を妨げる、 快適な起立及び着座を妨 げるという不都合）を解決することを課題とし（【０００５】ないし 【０００８】）、（ア）及び の課題は、前腕挿入開口部の内側立上り壁 を廃したことにより、 の課題は、肘掛部に手掛け部を設けたこと により解決したものであり、それを超えて、「内側立上り壁」の有無 が「空洞部」と「前腕挿入開口部」とを画し、空洞部はその全体に わたって内側立上り壁を備えるものであるという「空洞部」が備え るべき構成を導くことはできない。さらに、本件明細書Ｃの【００１６】には、底面部及び外側立上り壁の二面において膨縮袋を備えることで前腕部に対するマッサ＼nージを実施することができる旨が記載されていることに照らすと、 手部及び前腕部の広範を同時にマッサージするためには、「底面部」 及び「外側立上り壁」の二面が存在すれば足り、「内側立上り壁」が 「空洞部」の全体にわたって存在することは想定されていない。 次に、2)及び3)については、本件親出願の分割出願として本件出 願Ｃを出願するに際し、本件親出願の明細書（乙Ｃ８）の【００４ ６】、【００４７】及び図１４を分割要件を満たすことの根拠として 挙げられていないからといって、本件特許Ｃの出願経過において、 本件発明Ｃ−１の「空洞部」をその全体にわたって「内側立上り壁」 が存在する構成に限定したという控訴人の意思が客観的に表＼され ているとはいえない。むしろ、控訴人は、本件意見書において、請 求項１及び２に係る本件補正の根拠として、本件出願Ｃの願書に最 初に添付した明細書（以下「本件出願Ｃの当初明細書」という。乙 Ｃ９）の【００４６】を明確に挙げていること、当該段落は本件明 細書Ｃの【００４６】と同じであり、「内側立上り壁」が備えられて いない部分を「空洞部（６２ａ）」として指し示した「図１４」の構成を説明していることからすると、「空洞部」についてその全体にわたって「内側立上り壁」が存在することを要しないことを前提とし＼nていたことは明らかであり、本件明細書Ｃの【００４６】及び図１ ４の記載が存在することは本件特許Ｃの発明の内容の変化に応じ てこれらの記載が補正等されなかった結果にすぎないとの原判決 の3)の判断は誤りである。
また、被控訴人が2)で指摘する本件意見書における説明は、「空洞 部」と「内側立上り壁」の関係については何ら言及されておらず、 控訴人が、空洞部をその全体にわたって「内側立上り壁」が存在す る構成に限定する意思を客観的に表＼明しているということはでき ない。 したがって、原判決の挙げる1)ないし3)は、本件発明Ｃ−１の「空 洞部」（構成要件Ｂ、Ｃ）は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものと解釈することを裏付けとなるものではないから、原判決の上記判断は誤りである。＼n
・・・
これを本件についてみるに、前記ウ認定の本件推定の覆滅事由は、特 許発明が被告製品１の部分のみに実施されていること及び市場の非同 一性であり、いずれも特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではない。＼nしかるところ、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅 部分については、被控訴人による被告製品１の各仕向国への輸出があっ た時期において、控訴人製品１は当該仕向国への輸出があったものと認 められないことから、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製 品１は、被告製品１の輸出がなければ輸出することができたという競合 関係があるとは認められないことによるものであり（前記ウ ｃ）、控訴 人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすること ができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたも のと認められる。 一方で、本件各発明Ｃが侵害品の部分のみに実施されていることを理 由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に 係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品１に対し本件各発明Ｃが寄 与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このよう な本件各発明Ｃが寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をす ることができたものと認められない。 そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由 に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法１０２条３項の適用を認める のが相当である。
(ｳ)ａ これに対し、控訴人は、特許発明が侵害品の一部のみに実施されて いることを理由とする覆滅事由は、需要を形成する一要因にすぎず、 侵害品に向かっていた事情が全て特許権者の製品に向かうかどうかを 判断する一要素であるから、市場の非同一性等を理由とする覆滅事由 と区別する理由はないこと、覆滅事由ごとに特許法１０２条３項の適 用の有無を区別することは、実施料率の算定が煩雑になり妥当でなく、 そもそも製品の需要形成には様々な要因が複合的に絡み合っており、 覆滅事由ごとに覆滅割合を認定して当該覆滅部分にライセンス機会の 喪失による逸失利益が認められるか否かを認定判断することは実際上 困難であることからすると、本件各発明Ｃが侵害品の部分のみに実施 されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についても、 特許法１０２条３項の適用を認めるべきである旨主張する。
しかしながら、前記 で説示したとおり、上記推定覆滅部分は、個々 の被告製品１に対し本件各発明Ｃが寄与していないことを理由に本件 推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明Ｃが寄与してい ない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものとは認 められないから、控訴人の上記主張は採用することができない。 ｂ また、被控訴人は、1)特許法１０２条１項において、特許権者が自 己実施できたと推定される部分（１号）とは別にライセンスをし得た 部分（２号）とを区別し観念できるのは、同項が、侵害者の販売する 「数量」に基づいて、権利者の逸失利益に係る損害額を算定する方法 を採用しているからであり、他方で、同条２項は、侵害者の「利益」 を権利者の逸失利益と推定する損害額算定方法をとっており、同項の 推定が覆滅されるのは、最終計算の結果としての損害額であり、計算 過程の途中数値である侵害品の数量の一部が計算の基礎から除かれる わけではなく、同項の推定を覆滅する過程において、権利者のライセ ンスの機会の喪失による逸失利益をも含む全ての逸失利益が評価し尽 されているというべきであるから、推定覆滅部分に対して同条３項を 適用することは、権利者の損害の二重評価となり、許されない、2)同 条１項２号が新設された令和元年改正特許法において、同条２項につ いて実施料相当額の損害が明文において規定されなかったのは、この ような趣旨によるものと解される、3)仮に推定覆滅部分について同条 ３項の重畳適用が認められる場合が理論的にあり得るとしても、被告 製品１について、「市場の非同一性」を理由とする覆滅事由に係る推定 覆滅部分につき、輸出に際して海外市場の事業者から受け取る対価は、 あくまで海外市場に基づく利益であり、このような海外市場における 利益まで特許法１０２条２項の推定が及ぶものと解し、日本国内の特 許権に基づいて独占することは、特許権の保護範囲を逸脱しており、 法が予定していないものであり、また、日本国の特許権に基づいて仕向国への輸出行為のみを切り取り、ライセンスする場合は現実に考え＼n難く、ライセンスによる実施料相当額の得べかりし利益を得られなか ったとは言い難いとして、本件推定の推定覆滅部分については、同条 ３項を適用することはできない旨主張する。
しかしながら、1)及び2)については、前記 で説示したとおり、特 許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、 第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができるこ とに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特 許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた 実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の 喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解されるところ、特 許法１０２条２項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、 特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができ た実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するもので あるのに対し、同項による推定の推定覆滅部分について、特許権者が 実施許諾をすることができたと認められるときは、特許権者は、売上 げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による実施 料相当額の損害を受けたものと評価できるから、特許権者の損害を二 重に評価することにはならない。また、同条１項２号が新設された令 和元年改正特許法において、同条２項について、同条１項２号と同様 の法改正がされなかったからといって直ちに同条２項による推定の推 定覆滅部分について同条３項の適用を否定すべき理由にはならないと いうべきである。

◆判決本文
１審はこちらです。

◆平成30(ワ)3226

　1審は、出願経過から用語の意義を解釈して、技術的範囲に属しないと判断しました。知財高裁も同様に、技術的範囲に属しないと判断されました。

(1) 控訴人は、前記第２の５(1)アのとおり、本件発明の「係止片」は、1)所定 位置において、それ自体として針先の再露出を直接防止し、2)片状の部材で あり、3)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、4)大径部に円筒状部と一 体形成され、5)小径部側には設けられていないものをいうから、上記構成要＼n素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられていても構成＼n要件１Ｅ4)の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの主張もこのよ うな理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第３の２(1)（補正後のもの）のとおり、 本件発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機能＼nを有する係止片は小径部側には設けられてはならず（係止片が小径部側に設 けられていないことに特有の技術的意義がある。）、したがって、小径部に設 けられることで構成要件１Ｅ4)の充足が妨げられる係止片は、その形状を問 われないものであるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小＼n径部側に存することは、対象製品が構成要件１Ｅ4)を充足することを妨げる ものである。
また、控訴人は、係止片は針先の再露出を「それ自体」として、かつ、「直 接」に防止しなければならない旨主張するところであるが、特許請求の範囲 及び本件明細書の記載上、根拠を見いだし難い（いずれにせよ、大径部係止 手段と小径部側壁部から構成される「係止片」は、それ自体により直接に針＼n先の再露出を防止していると認められる。）。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」（へん）状の部材であるから、「係止片」とは「片 状（へんじょう）の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判断 に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を片 状のものに限定する意義は見いだせない。また、いずれにしても、被告製品 は、小径部側壁部の突端面により縦リブの側面を挟持するものであるところ （引用に係る原判決第２の１(3)イｄ（補正後のもの））、小径部側壁部の突端 面を「片」と理解することに支障があるとは思えない。

◆判決本文
1審はこちらです。

◆令和1(ワ)27053

　電子たばこの特許について102条3項により、約2200万円の損害賠償が認められました。102条2項の推定覆滅として、別件特許権があることで5割が認定され、3項との重畳適用は否定され、3項により利率１０％を認めました。2項侵害よりも3項侵害の方が80万円ほど高額となりました。

同一製品の製造等による別件特許権の侵害について
証拠（乙Ａ８０）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、本件各発明の実施品であるとともに、別件発明の実施品であること、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものであること、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、別件発明は、安価で耐久性のある製品を提供するものとして、本件各発明と相等しく、被告製品の付加価値を高め、 顧客吸引力を有するものとして、被告製品の売上げに貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、別件発明による上記貢献の事情は、特許法１０２条２項の推定を覆滅する事情であるといえる。
これに対し、被告らは、別件訴訟において別件発明に係る侵害を理由として認容された損害額につき、本件訴訟で推定された損害額から覆滅されるべき旨主張するが、別件発明が被告製品の売上げに貢献した部分は、上記のとおり本件訴訟における推定覆滅の事情として考慮されているのであるから、被告らの主張は、上記判断を左右するに至らない。したがって、被告らの主張は、採用することができない。
推定覆滅の割合
以上によれば、本件においては、上記 に掲げる事情の限度で推定を覆滅させるのが相当であり、上記 において認定した事情を踏まえると、推定覆滅の割合は、５割と認めるのが相当である。
ウ まとめ
本件特許権の侵害について、特許法１０２条２項により算定される損害額は、１８５３万０４６７円（３７０６万０９３５円×０．５（１円未満切り捨てとする。以下同じ。））となる。
エ 覆滅部分についての特許法１０２条３項の損害金について
原告は、本件特許権の侵害における特許法１０２条２項の推定の覆滅部分について同条３項が適用されると主張して、覆滅部分について同項にいう実施料相当損害金を請求する。 しかしながら、本件特許権の侵害における推定の覆滅は、上記において説示したとおり、本件各発明以外にも別件特許権が被告製品の売上げに貢献していた事情を考慮したものである。そのため、本件各発明のみによっては売上げを伸ばせないといえる原告製品の数量について、原告が、被告ジョウズに対し本件各発明の実施の許諾をし得たとは認められないというべきである。そうすると、当該数量について同条３項を適用して、実施料相当損害金を請求する理由を認めることはできない。したがって、原告の主張は、採用することがで
・・・
イ 前提事実及び前記認定事実のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 本件報告書の表II)−３には、アンケートの調査結果として、技術分類を「食料品、たばこ」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は３．８％（最大値５．５％、最小値１．５％）（４件）、「健康；人命救助；娯楽」とする特許権のロイヤリティ率の平均値は５．３％（最大値１４．５％、最小値０．５％）（５４件）と記載されている（乙Ａ７３）。原告は、被告ジョウズが被告製品の販売等により別件特許権を侵害したと主張して、別件訴訟を東京地方裁判所に提起したところ、同裁判所は、令和４年１月２７日、別件発明の実施に対し受けるべき料率を被告製品の売上高の１０％と判断した（乙Ａ８０）。そして、前記 イ のとおり、別件発明は、エアロゾル発生のための加熱アセンブリに関するものであり、エアロゾル形成基材を加熱するための熱源を局所化し、エアロゾル発生装置のための頑丈でコストの低い加熱アセンブリを提供するためのものである。
前記 イ のとおり、本件各発明は、エアロゾル形成基材の加熱中にエアロゾルを均等に送達することを可能にする発明であり、加熱式タバコの香りや味等に直結するものであるから、加熱式タバコにおいて相応の重要性を有し、被告製品の売上げ及び利益にも一定の貢献をしたものである。また、エアロゾルを均等に送達することを可能＼にする代替技術　が存在することは、本件全証拠によっても認めるに足りない。 原告と被告らは、いずれも原告製品専用のタバコスティックを使用することができる加熱式タバコ用デバイスを販売していたことからすると、その市場において競業関係にあったといえる。
ウ 前記イ ないし の各事情その他の本件訴訟に現れた諸事情を総合すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、１０％を下らないものと認めるのが相当である。したがって、被告らによる本件特許権の侵害について、特許法１０２条３項により算定される損害額は、１９７５万２７０７円（１億９７５２万７０７８円×１０％）となる。

◆判決本文

関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求

◆令和2(ワ)4332

関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円

◆令和1(ワ)20074

関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却

◆令和3(ネ)10072

　圧力風以外も用いて移送をするイ号が、「圧力風の作用のみによって、・・茶枝葉(A)を・・所定の位置まで移送する」の構成を有するかが争われました。東京地裁29部は、「のみ」ではないとして、技術的範囲に属しないと判断しました。

これらの記載から、送風機によって生起された圧力風が刈刃後方の吹出 口から背面風として移送ダクト内に送り込まれること、この背面風は、刈 刃の後方から、ほぼ真上に向かう上昇流であり、少なくとも茶葉を移送ダ クトの吐出口まで搬送する移送作用を有すること、刈刃の後方から背面風 を吹き出すことにより、吹出口近傍に負圧が形成されて、茶葉が、負圧吸 引作用により、刈刃部分から吹出口側に引き寄せられ、その後、上昇流を 形成する背面風に乗って、移送ダクト内を上昇し、吐出口から収容部に設 けられた茶袋内に収容されること、刈刃から背面風の吹出口までの距離が 比較的長いものに本発明を適用する場合、背面風による負圧吸引作用は幾 らか低下することが考えられるため、圧力風を振り分けて生じさせた正面 風により、刈刃前方からの送風を補助的に行うことが好ましいことを理解 できる。
ウ 以上の各記載によれば、本件発明１の「圧力風」とは、移送ダクトの内 部に流される空気流であって、背面風及び刈刃前方からの補助的な送風で ある正面風を含むものであり、「圧力風の作用のみによって」とは、刈り 取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」までの移送が上記のよ うな「圧力風」の「作用」だけで実現されることと解するのが相当であり、 「圧力風」の「作用」以外の作用が加わって上記移送が実現される場合に は、「圧力風の作用のみによって」を備えるとは認められないというべき である。
(2) 被告各製品が「圧力風の作用のみによって」（構成要件Ａ）を備えるか＼n
ア 証拠（甲４ないし６、乙６、８）及び弁論の全趣旨によれば、被告各製 品の回転ブラシはブラシシャフト及びこれに取り付けられたブラシから成 り、ブラシシャフトが回転することに伴ってブラシが回転する構造をして＼nいること、被告各製品の回転ブラシＲ、刈刃(22')、移送ダクト(6')、吹出 口(38')及び収容部(4')の構造の概要は、別紙概要断面図記載のとおりであ＼nり、被告各製品による摘採作業中、回転ブラシＲは、１６０ないし３００ ｒｐｍの回転数（１秒当たり２．６ないし５回転）で、茶枝葉を移送ダク ト(6')にかき込む向き（別紙概要断面図でいえば、時計回り）に回転し、 刈刃(22')後方の吹出口(38')から上方(W')に向かって吹き出した圧力風は、 移送ダクト(6')内を収容部(4')に向かって流れること、回転ブラシの高さ は、被告各製品のうち３段階調整方式のものは上下に約５０ｍｍずつ３段 階で、５段階調整方式のものは上下に約４０ないし６０ｍｍずつ５段階で、 それぞれ調整することができることが認められる。これによれば、被告各 製品は、その摘採作業中、摘採する長さに合わせて高さを設定した回転ブ ラシが高速で回転して刈刃により刈り取られた茶枝葉を移送ダクト内にか き込み、移送ダクト内を流れる圧力風が茶枝葉を収容部まで移送する構造＼nを有するということができる。
そして、証拠（乙９、１０）によれば、被告各製品の取扱説明書には、 茶枝葉を長く刈り取る場合は回転ブラシを高く調整し、短く刈り取る場合 はこれを低く調整し、ブラシシャフトと芽の高さが同じくらいになるよう に設定する必要があり、回転ブラシの高さが適切に設定されなければ、茶 枝葉をスムーズに刈り取ることができない旨が記載されていたことが認め られ、これによれば、被告各製品は、刈り取る茶枝葉の長さに合わせて回 転ブラシを設定することが予定されていたということができる。さらに、被告各製品による摘採作業中、操縦者が回転ブラシを任意に回転させたり、回転させなかったりすることができることを認めるに足りる証拠はない。＼n
以上によれば、被告各製品においては、回転ブラシを摘採する茶枝葉の 長さに応じて適切な高さに設定することを前提とし、刈刃により刈り取ら れた茶枝葉は、摘採作業中、常時回転するブラシに当たって移送ダクト内 に送り込まれ、その後、上向きに吹き出し、移送ダクト内を流れる圧力風 により、移送ダクト内を通り、収容部に到達すると認めるのが相当である。 したがって、被告各製品においては、「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の 位置」までの移送が「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることによって実現されているといえるから、被告各製品は「圧力風 の作用のみによって」を備えるものとは認められないというべきである。
イ これに対して、原告は、原告各実験結果によれば、回転ブラシを備える 被告各製品と回転ブラシを取り外した被告各製品とで摘採量に有意な差は なく、むしろ回転ブラシを取り外した被告各製品の方が摘採量が多いこと もあり、被告各製品は回転ブラシがなくても背面風（圧力風）の作用のみ によって茶枝葉を移送することができるので、「圧力風の作用のみによっ て」を備えると主張する。
しかし、前記(1)のとおり、「圧力風」以外の作用が加わって上記移送が 実現されている場合は、「圧力風の作用のみによって」を備えないという べきであるところ、被告各製品については、前記アのとおり、回転ブラシ を摘採する茶枝葉の長さに応じて適切な高さに設定した上で摘採すること が予定されており、刈刃により刈り取られた茶枝葉は、常時回転する回転＼nブラシに当たって移送ダクトに送り込まれた上で、上向きに吹き出し、移 送ダクト内を流れる圧力風により、移送ダクト内を通り、収容部に到達す ることからすると、「圧力風」以外の作用である回転ブラシの回転作用が 加わることなく、刈り取られた「茶枝葉」の「刈刃」から「所定の位置」 までの移送が実現されているということはできない。
また、前記(1)の「圧力風の作用のみによって」（構成要件Ａ）の解釈に＼nよれば、被告各製品が「圧力風の作用のみによって」を備えるというため には、「圧力風」の「作用」以外の作用が加わっていない必要があるから、 回転ブラシを備える被告各製品における茶枝葉の移送態様自体が検討され るべきであり、回転ブラシを備える被告各製品による摘採量とこれを取り 外した被告各製品による摘採量とを比較することによっては、「圧力風の 作用のみによって」を備えるか否かを明らかにすることはできないという べきである。
以上によれば、被告各製品においては、刈り取られた茶枝葉、回転ブラ シ、移送ダクト等の位置関係等からして、回転ブラシの回転作用が加わっ て茶枝葉の移送が実現されているといえ、原告各実験結果については、直 ちにこれらを採用することは困難であるといわざるを得ない。したがって、 原告の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

令和4(ネ)10021 　医薬品の特許権侵害について、原審は、請求項１，２についてはサポート要件違反の無効理由あり、また請求項３，４については技術的範囲に属しないと判断していました。 原告(特許権者）が控訴し、知財高裁は原審の判断を維持しました。

　本件発明２の特許請求の範囲の請求項２（「化合物が、式ＩにおいてＲ３およびＲ２はいずれも水素であり、Ｒ１は−（ＣＨ２）０−２−ｉＣ４Ｈ９である化合物の（Ｒ），（Ｓ），または（Ｒ，Ｓ）異性体である請求項１記載の鎮痛剤」）の記載に照らすと、本件発明２の化合物は、本件発明１の化合物の範囲に含まれるものである。
本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物を線維筋痛症や神経障害等の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについての一般的な記載があるが（前記１(2)及び(4)）、一方で、本件発明２の化合物を神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として使用することについて明示の記載はない。
また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明２の化合物に該当するＣＩ−１００８及び３−アミノメチル−５−メチル−ヘキサン酸を用いたラットホルマリン足蹠試験結果、ＣＩ−１００８を用いたラットカラゲニン誘発機械的痛覚過敏及び熱痛覚過敏に対する試験結果、本件発明２の化合物に該当するＳ−（＋）−３−イソブチルギャバを用いたラット術後疼痛モデルにおける熱痛覚過敏及び接触異痛に対する試験結果の記載がある（前記１(3)、(6)、(7)及び(9)）。
しかし、前記(1)オ(ア)ｄの認定事実に照らすと、上記試験結果は、いずれも神経障害又は線維筋痛症による痛みの処置に本件発明２の化合物を使用した試験に関するものといえないから、上記試験結果から、本件発明２の化合物が、「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に対して鎮痛効果を有することを認識することはできない。 そうすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識から、本件発明１の化合物の範囲に含まれる本件発明２の化合物が、本件発明１及び２の「痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供するという本件発明１及び２の課題を解決できるものと認識することはできないから、本件発明１及び２は、いずれも本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものと認めることはできない。 ・・・・ 控訴人は、本件発明３は、慢性疼痛に対する画期的処方薬として、抗てんかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだしたものであり、その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用いる点にあるから、対象となる痛みが侵害受容性疼痛か、神経障害性疼痛や線維筋痛症かは本質的部分ではなく、効能・効果を神経障害性疼痛や線維筋痛症に伴う疼痛とし、慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告ら医薬品は、均等論の第１要件を満たすと主張する。しかし、本件明細書の記載（前記１(4)）によれば、本件発明３は、本件発明３の「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」の範囲に含まれるすべての「痛み」に対して鎮痛効果を有する鎮痛剤を提供することを課題とするものと認められること、痛みは、その基礎となる病態生理に著しい差異があり、「侵害受容性疼痛」、「神経障害性疼痛」、「心因性疼痛」の３つに大別されることは、本件出願当時の技術常識であったこと（前記２(1)オ(ア)ａ）に照らすと、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明３において本質的部分であるというべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告ら医薬品は、本件発明３の本質的部分を備えているものと認めることはできない。したがって、本件発明３に係る特許請求の範囲（本件訂正後の請求項３）に記載された構成中の被告ら医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でないということはできないから、被告ら医薬品は均等論の第１要件を満たさない。

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19925等

特許権は同じで、被告（被控訴人）が異なる事件（１）です。 令和4(ネ)10009

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19927


被告（被控訴人）が異なる事件（２）です。 令和4(ネ)10002

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)22283

被告（被控訴人）が異なる事件（３）です。 令和4(ネ)10012

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19924

被告（被控訴人）が異なる事件（４）です。 令和4(ネ)10020

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19929

被告（被控訴人）が異なる事件（５）です。 令和4(ネ)10013

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19917

被告（被控訴人）が異なる事件（６）です。 令和4(ネ)10016

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19918等

被告（被控訴人）が異なる事件（７）です。 令和4(ネ)10039

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19919

被告（被控訴人）が異なる事件（８）です。 令和4(ネ)10028

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19920等

被告（被控訴人）が異なる事件（９）です。 令和4(ネ)10015

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19922等

被告（被控訴人）が異なる事件（１０）です。 令和4(ネ)10036

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19923等

被告（被控訴人）が異なる事件（１１）です。 令和4(ネ)10017

◆判決本文
原審。

◆令和2(ワ)19926

被告（被控訴人）が異なる事件（１２）です。 令和4(ネ)10003

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19928

被告（被控訴人）が異なる事件（１３）です。 令和4(ネ)10037

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19931等

被告（被控訴人）が異なる事件（１４）です。 令和4(ネ)10025

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)19932


被告（被控訴人）が異なる事件（１５）です。 令和4(ネ)10026

◆判決本文
原審

◆令和2(ワ)22290等

本件特許の無効審判事件の審取です。 令和2(行ケ)10135 審決は、「訂正後の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効、請求項３，４に係る発明についての本件審判の請求は，成り立たない。」と判断していました。 知財高裁は、審決維持です。

◆判決本文

　携帯電話機の画像表示技術について、102条3項の実施料率として０．０１％が認められました。

ア 特許発明の実施に対し受けるべき料率を認定するに当たっては、1)当該 特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない 場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、2)当該特許発明 自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可 能性、3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献 や侵害の態様、4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等 訴訟に現れた諸事情を総合考慮するのが相当である。 イ そこで検討するに、本件発明に関しては、前記1)ないし4)に係る事情と して、次のとおりのものが認められる。 「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査 研究報告書」には、以下のような実施料率を報告するが、同時に、関係 特許が多数に上り、クロスライセンスが主流であるデバイスの特許の分 野では、その相場は１％以下であるとも記載されている。（甲２６）
ソース 技術分野 平均値 最大値 最小値
国内アンケート調査 器械 ３．５％ ９．５％ ０．５％
コンピュータテクノロジー３．１％ ７．５％ ０．５％
電気 ２．９％ ９．５％ ０．５％
司法決定 電気 ３．０％ ７．０％ １．０％
実際、被告補助参加人は、被告製品の製造販売のため、１１社とライ センス契約を締結したが、破産直前という特殊事情のある１社を除くと、 アプリ特許等に係るパテントファミリー１件当たりのライセンス料率は、 平均●（省略）●％であると計算された。（乙１４） また、前記 の１０社とのライセンス契約のうち、ライセンス料率が 初年度の●（省略）●％から逓減する特殊な規定となっていた１社を除 き、画像処理に関連する発明に限定したとすると、１件当たりのライセ ンス料率は、平均●（省略）●％と計算された。（乙１６） 平成２０年５月発行の雑誌「日経エレクトロニクス」には、「携帯電 話の画面サイズには限界がある。」、「ＨＤＴＶ対応によって、大画面 テレビなど周囲のＡＶ機器を接続し、コンテンツをやりとりする機能が＼n携帯電話機に必須となる。」との記載がある。（甲２９・４３頁） 他方、前記雑誌には、「スマートフォンのような両手の操作を前提と する端末であれば、比較的大きな４〜５型程度のディスプレイを搭載す る可能性はある。このような端末ならば、「液晶パネルの画素数を高精＼n細化してＨＤＴＶ対応にできる」」との記載もある。（甲２９・５９頁） 原告は、情報処理・通信システムの考案及び開発を目的とする会社で あり、自ら実施品の製造販売をすることはせず、その発明を他社に許諾 し、これに対する実施料収入を得るという営業方針をとっているが、本 件発明については、実施許諾をした例はない。（弁論の全趣旨）
ウ これらの事情によれば、1)本件発明の技術分野においては、ライセンス 料率を０．５％ないし９．５％程度とする例はあるが、スマートフォンの ように多数の特許が関連する分野では、クロスライセンスによる場合に限 らず、特許１件当たりで計算した実施料率が、０．０１％を下回ることも 通常であること、2)本件発明で実現される高解像度画像を外部出力する機 能は、携帯電話において早くから望まれていたものではあるが、被告製品＼nのようなスマートフォンにおいては、当然に必須の機能であるとはいえず、＼nその顧客に対する顧客吸引力は明らかとはいえないこと、3)原告は、その 保有する発明を他社に許諾し、その実施料収入を得るという営業方針をと っているものの、本件発明を実施するため、原告とライセンス契約を締結 した者はいないこと、以上の事情を認めることができる。 これらの事情を考慮すると、被告補助参加人の売上高に乗じる相当実施 料率は、侵害があったことを前提に通常の実施料率よりも自ずと高くなる ことをも十分考慮しても、０．０１％の限度で認めるのが相当である。＼nエ これに対し、原告は、被告補助参加人におけるライセンス例は、大部分 が一時金方式であり、ランニング方式よりも割安となっていることなど 種々の事情を指摘し、これを相当実施料率の認定の参考にすることを争う ものの、原告の指摘を踏まえても、業界における実施料の相場等として、 当該ライセンス例を上記の限度で参酌することまで妨げられるべきもので はなく、上記認定を左右するに至らない。 また、原告は、本件発明には代替技術がなかったと主張するが、これを 認めるに足りる証拠はないほか、原告は、本件発明を代替するには、２４ ００円程度の部品（甲３１）を追加する必要があったとも主張するが、当 該部品は、本件発明に係る機能のみを実現するものとは認められず、その＼n２４００円というのも「サンプル価格」にすぎず、いずれも、上記の結論 を左右するものとはいえない。

◆判決本文

　技術的範囲に属しない、さらに、乙３６発明から新規性がないと判断されました。前者については原告被告の双方から実験結果が提出されており、被告のものが採用されました。

このように、甲６食品実験等と乙１２実験等の結果は異なっているところ、 前記２(1)において認定したとおり、主たる青色光源であるＬＥＤ5)が青色 発光するのは、パーシャル室を（チルドではなく）微凍結パーシャル状態と し、かつオート急冷中のときであって、この場合、パーシャル室内は約−３度 から約−１度に保たれることになるから、乙１２ないし乙１５の各実験の結 果にみられるとおり、培地の一部や豚肉が凍結していたとする結果と整合的 に理解できるものであり、乙１２、１３実験における黄色ブドウ球菌や枯草 菌のコロニーが見られなかったという結果も、黄色ブドウ球菌の一般的な増 殖可能温度域は５〜４７．８度（至適増殖温度は３０〜３７度）であり、枯＼n草菌の一般的な増殖可能温度域は５〜５５度（最適発育温度帯は２０〜４＼n５度）であること（乙１２、１３に添付の参考資料）と矛盾なく理解するこ とができる。
これに対し、甲６実験等は、そもそも本件製品の冷蔵室やパーシャル室内 の温度設定ないし機能設定が明らかでない上、甲１５食品実験及び甲１５培＼n地実験にあっては、試料設置後、冷蔵室扉を封印したというのであるから、 青色光の照射時間は扉の開閉を所定時間行った乙１２実験等におけるもの よりも短いものと推認されるのに、青色光照射区で有意に細菌の生長が抑制 されていると評価されて結果が報告されるなどしており、本件製品の冷蔵室 内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長を抑制する効果があるかを判 定するについての実験条件の統制が的確に取れていたのかについて大きな 疑義を生じさせるものというべきである。 以上によると、本件製品の冷蔵室内の青色光が黄色ブドウ球菌や枯草菌の 生長を抑制する効果があるかを判定するについては、甲６食品実験等を採用 することはできず、乙１２実験等によるべきである。 そして、乙１２、１３実験等によると、そもそも本件製品において青色Ｌ ＥＤが発光する状態となったパーシャル室内では、黄色ブドウ球菌及び枯草 菌は遮光の有無にかかわらず生長しないことが認められ、乙１５実験の結果 によると、豚肉中の細菌量が６つに分けた各試料でおおむね一定であり、ま た結果の判定につき（本件測定器具の精度については議論があるものの）精 度が十分で誤差がないと仮定すると、青色光の照射を受けた豚肉よりも青色＼n光の照射を受けなかった豚肉の方が３日後の細菌数が少ないものもあると いう結果も見て取れる。加えて、そもそも本件製品が食品等に照射する光の 強度（光量子束密度）は、白色光等他の波長域の光も含めて最大７μE/m2/s 程度であって（乙８）、この光は冷蔵庫の扉が開いたときに照射されるが、通 常の用法において冷蔵庫の扉を開けるのは短時間にとどまることからする と、本件明細書の実施例等で示される光の強度や照射時間と対比するとごく わずかにすぎないと見込まれること、そもそも冷蔵庫は、一般常識に照らし、 庫内の食品を微生物の活動が抑制される程度の低温に保つことで食品を保 存する機器であることを併せ考えると、本件製品において、ＬＥＤ4)や同5) の青色光の照射が、黄色ブドウ球菌や枯草菌の生長が抑制されることに影響 を与えているとは認められないというべきである。
(4) まとめ
以上によると、本件製品が、青色光の照射により枯草菌、黄色ブドウ球菌等 の微生物の生長を抑制しているとは認められず、他に、前記(2)の本件製品の 使用方法による青色光の照射の影響によって微生物の生長が抑制されている こと（光の照射と微生物の生長抑制させることとの間に直接的な関連性がある こと）を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件製品の使用方法は、「光 の照射下で」（構成要件Ｂ）を充足せず、本件発明の技術的範囲に属しない。＼n争点１についての原告の主張（請求原因）は、理由がない。
・・・
(1) 当裁判所は、前記２のとおり、本件製品の使用方法は、本件発明の技術的範 囲に属しないと判断するが、さらに、本件特許は、少なくとも新規性が欠如し ているから特許無効審判により無効にされるべきものと判断する。以下、事案 に鑑み、争点３−７（乙３６公報記載の乙３６発明に基づく新規性欠如の有無） を検討する。
・・・・
これに対し、原告は、乙３６公報に記載された「FL-40SB（東芝電気（株））」 は、混在する光を発することを指摘して、乙３６公報には青色光に着目した 記載はないから、「およそ４００nm から４９０nm までの光波長領域にある光 の照射下で培養して、この微生物の生長を抑制させる」こと（構成要件Ｂ）＼nは開示されていない旨や、近紫外線が必須の構成となっていることを主張す＼nる。 しかし、前記(2)によれば、乙３６公報の特許請求の範囲第２項は「５００ nm から近紫外線の波長域に含まれる光線を実質的に含有する光線」を微生物 に照射することを明示しており、また乙３６公報に記載の発明は、「従来の 殺菌及び滅菌方法では、対象菌体のみならず、人体、家畜類及び各種製品を 損傷させるという弊害があり、これらの弊害なく簡便な菌体の繁殖抑制方法」 を課題とし、この課題の解決手段として、「微生物に少くとも５００nm から 近紫外線の波長域に含まれる光線を照射することにより、微生物の繁殖を抑 制する」方法を開示したものである。また、「近紫外線」の意義については 「本発明における「近紫外線」とは、（中略）更に好ましくは、３６０nm か ら４００nm の波長域に含まれる光線を意味する。」とされ、４００nm にごく 近い波長の光線が好ましい近紫外線に含まれていることが前提となってい るし、光源−２についてはおよそ４００nm〜５００nm で発光する蛍光灯であ ることがその定義及び分光エネルギー分布図によって明らかである。そして、 実施例−１１にあっては、枯草菌に前記光源−２を照射した結果、他の波長 の光源とは有意に異なる微生物の生長抑制効果があったことが記載されて いる。このような開示がされている乙３６公報に接した当業者は、波長が４００ nm〜５００nm の範囲の青色光が微生物のうち枯草菌の繁殖を抑制するとす る乙３６発明が開示されていると容易に理解し得るものである。

◆判決本文

　1審は、発明の技術的意義から、用語を解釈し、技術的範囲に属しないと判断しました。知財高裁も同様です。特許訴訟事件にしては、1審の判決から約半年で判決がなされています。新たな争点がなかったのかもしれません。

　当裁判所も、被告各製品は本件各発明の構成要件１Ｅ4)等をいずれも充足し ないものであるから、本件各発明の技術的範囲に属せず、したがって、その余 の点について判断するまでもなく、控訴人の請求はいずれも理由がないものと 判断する。
その理由は、後記１のとおり原判決を補正し、後記２に当審における当事者 の補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第４の １及び２に記載されたとおりであるから、これを引用する。
・・・
２ 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 控訴人は、前記第２の５(1)アのとおり、本件各発明の「係止片」は、1)片 状の部材であり、2)針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、3)大径部に円 筒状部と一体形成され、4)小径部側には設けられていないものをいうから、 上記構成要素から特定される形状を有しない係止片が小径部側に設けられて＼nいても構成要件１Ｅ4)等の充足を左右しない旨主張しており、同イ及びウの 主張もこのような理解を前提とするものである。
しかしながら、引用に係る原判決第４の１(1)エ（補正後のもの）のとおり、 本件各発明の技術的意義及び出願経過からみて、針先の再露出を防止する機 能を有する係止片は小径部側には設けられていないこととされている（係止＼n片が小径部側に設けられていないことに特有の技術的意義がある。）と理解 するのが相当であり、したがって、小径部に設けられることで構成要件１Ｅ＼n4)等の充足が妨げられる係止片は、その形状を問われないものというべきで あるから、針先の再露出を防止する機能を有する係止片が小径部側に存する＼nことは、対象製品が構成要件１Ｅ4)等を充足することを妨げるものである。 さらに、控訴人は、「係止片」という用語を使用している以上、「片」とは その名が示すとおり「片」（へん）状の部材であるから、「係止片」とは「片 状（へんじょう）の部材」を指すものである旨主張するところ、確かに、控 訴人は、本件補正により「係止部」を「係止片」と改めたものではあるが、 上記のような本件各発明の技術的意義及び出願経過からすれば、充足性の判 断に当たり、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を 片状のものに限定する意義は見いだせない。以上によれば、控訴人の上記主張は、いずれも採用することができない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆令和1(ワ)8905

　漏れていたのでアップします。1審では侵害として約10億円の損害賠償が認められましたが、知財高裁(3部)は非侵害と認定しました。ちみなに原告は1審2審とも、均等主張はしていません。

　一審原告は，本件各発明は「ユーザの発信地域ごとに異なるＷｅｂデー タの送信が可能なＷｅｂページ閲覧システムを提供することを目的とす＼nる」（本件明細書等の段落【００１３】）ことから，この目的を達成する ための地域判別の原理は，回線網の敷設地域とＩＳＰのサーバが保有する 一群のＩＰアドレスとの一定の対応関係の存在を利用したものであるとし て（原判決「事実及び理由」第３の１（原告の主張）(2)〔原判決１２ 頁〕），「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈として，第一義的 には，「ユーザ端末に割り当てたＩＰアドレスを所持しているアクセスポ イントに通常アクセスするユーザの地域」と解釈すべきであり，「ＩＰア ドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷 設範囲に相当する地域」も同義であると主張し，また，本件各発明は，設 置場所に対応する地域がユーザ端末の存在する地域と対応することに基づ いて，その地域に関連する情報を提供するというエリアターゲティングを 目的とする発明であるから，そもそも，アクセスポイントの「設置場所」 といった地点を判別する意味はなく，「アクセスポイントの設置場所」 （アクセスポイントが属する地域）を判別するステップを介するかどうか を問題とすること自体が誤りであると主張する（原判決「事実及び理由」 第３の１（原告の主張）(5)ア(ア)〔原判決１６頁〕）。
しかしながら，特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づい て定めなければならず，特許請求の範囲に記載された用語の意義は，明細 書及び図面を考慮して解釈すべきであるところ（特許法７０条１項・２ 項），構成要件１Ｂ２等において「判別」の対象となっているのは文言上＼nあくまで「アクセスポイントが属する地域」であるから，本件特許請求の 範囲の用語の意義としてアクセスポイントの設置場所を無視することはで きない。また，本件明細書等の記載を考慮すると，本件各発明は，ダイヤ ルアップ接続を前提として，ユーザ端末がアクセスポイントの設置された 地点の近傍に所在する蓋然性が高いという経験則を利用して，そのアクセ スポイントの設置場所の近傍をユーザが所在する地域と想定することによ って，ユーザの所在する地域に対応した地域情報をある程度の確率で提供 することができるという技術的思想に基づくものであること，したがって， 「アクセスポイントに対応する地域」等は「アクセスポイントの設置され ている地点とその近傍の一定の地域」と解釈されるべきことは前記⑴のと おりであるから，まさにアクセスポイントの設置場所を判別することに意 味があるのであって，一審原告の上記主張は採用することができない。 そして，このことは，本件特許の出願経過からも明らかである。すなわ ち，本件特許の出願経過は原判決「事実及び理由」第２の２(2)イ記載のと おりであるが，一審原告は，出願経過中の本件補正により，「ＩＰアドレ スと地域とが対応したＩＰアドレス対地域データベース」を「ＩＰアドレ スとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩＰアドレス対地域デ ータベース」とし，さらに「ＩＰアドレスが属する地域」を「ＩＰアドレ スを所有するアクセスポイントが属する地域」（甲１２の１３）として， 自ら「アクセスポイントが対応する」及び「アクセスポイントが属する」 をあえて付加している。そして，一審原告は，意見書（甲１２の１４）に おいて，「アクセスポイントが属する地域を判別することについて は，・・・ユーザの発信地域は，ユーザ端末１０１ａがアクセスポイント １０９ａに接続しているため，正確にはアクセスポイント１０９ａに対応 する地域である」と説明し，さらに，本件拒絶査定不服審判における審判 請求書（甲１２の１６）において，「・・・，ＩＰアドレス対地域データ ベースにおいてはＩＰアドレス毎にアクセスポイントが設置された地域， 例えば県や市，さらには市よりも狭い地域を対応付けておくことによって， ユーザ端末が接続しているアクセスポイントの属する地域から，ユーザ端 末の地域を県単位，市単位または市よりも狭い地域単位で判別することが できるという顕著な効果を奏します」と述べている。このように，一審原 告自らが「アクセスポイントに対応する地域」等の解釈につき，ＩＰアド レス毎にアクセスポイントが設置された地域を対応付けることを意味する ものと主張していたものである。
さらに，一審原告が主張するところの「アクセスポイントに通常アクセ スするユーザの地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線 網等の敷設範囲に相当する地域」は，そもそもどのような範囲を意味する のか必ずしも明らかではないが（特に「物理的回線網の敷設範囲」という 用語は本件明細書等にはない用語であり，ダイヤルアップ接続を前提とす ると，ダイヤルアップ接続においてユーザは世界中のどのアクセスポイン トへも接続が可能であるから，「物理的回線網の敷設範囲」という限定の＼n仕方はアクセスポイントの地域を限定する意味を持たないと解される。）， 一審原告の主張から推測するに，ＮＴＴ東西が構築した地域ＩＰ網を念頭＼nに置いて，地域ＩＰ網を経由する接続においては，ダイヤルアップ接続と は異なり，アクセスポイントは各地域ＩＰ網エリア単位で固定されていて， ユーザがアクセスポイントを選択することができないことから，アクセス ポイントが設置されている場所がどこであるかにかかわらず，「アクセス ポイントの属する地域」を「アクセスポイントに通常アクセスするユーザ の地域」又は「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範 囲に相当する地域」と解釈しているものと推認される。しかしながら，前 記１(2)イのとおり，そもそも「地域ＩＰ網」が現れたのは，平成１１年以 降のことであり，本件特許出願時（平成１０年６月２６日）には存在しな い仕組みであって，出願当時に存在した技術常識ともいえず，当然，本件 明細書等には記載も示唆もされていない。したがって，特許請求の範囲に 記載された用語の意義を解釈するに当たり，上記事実を参酌することはで きないというべきである。 この点に関して一審原告は，本件各発明は，実施例にあるダイヤルアッ プ接続に限定されるものではなく，地域ＩＰ網経由の接続も含むものであ る旨主張する。
しかしながら，本件明細書等には，「・・・もちろん，ユーザの発信地 域以外の地域の情報を閲覧したい場合には，ユーザが発信地域以外の地域 のアクセスポイントに接続するか，従来と同じ方法を用いて従来と同じ方 法を用いて選択すればよいことはいうまでもない。」（段落【００３ ８】）と記載されているところ，この記載は，ユーザが任意の地域のアク セスポイントを選択して接続することを意味するものであって，このよう なアクセスポイントのユーザによる選択はダイヤルアップ接続では可能で＼nあるもの，地域ＩＰ網経由の接続では通常は想定されていないものである。 そうすると，本件特許の技術的範囲を，地域ＩＰ網経由の接続を前提とす る事項まで拡大することは，本件明細書等に開示された技術的範囲を逸脱 することになるというべきである。本件各発明がダイヤルアップ接続を前 提としているという解釈は実施例に限定した解釈ではない。 いずれにしても，上記「アクセスポイントに通常アクセスするユーザの 地域」とか「アクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範囲 に相当する地域」との解釈は，本件特許請求の範囲の記載からかけ離れた 解釈であり，採用することはできない。

◆判決本文

　訂正後の特許発明について、技術的範囲に属すると判断されましたが、拡大先願違反（特29-2)の無効理由があるとして、権利行使不能（特104-3)と判断されました。

　前記(ｱ)及び(ｲ)の「収納」の字義、本件訂正後発明１に係る請求項の記載 内容に照らすと、ケーシングに「収納」するとは、長尺部材の全部がケーシング 内に完全に収まることを要するものではなく、ケーシングと長尺部材の位置関係 として、ケーシングにしまわれている状態（整然と入れられた状態）を意味し、 少なくとも、ケーシングの開口部を含めたケーシングの内部に長尺部材の大部分 が入れられている状態はこれに当たると解するのが相当である。
(ｴ) 前記(1)のとおり、被告製品の押さえローラーは、マグネットスクリーン シートの巻き出し及び巻き取りのための開口部付近に、同シートと接するように 配置されている。また、別紙「写真目録」の写真に示されるように、被告製品の 押さえローラーは、本体ケースの内側にその全部が収まっているものではないが、 キャップ（側板）に支持されており、その大部分が本体ケースに覆われているこ とから、構成要件 1D-1 のケーシングに相当する、本体ケース及びキャップにし まわれている状態であるといえる。 したがって、被告製品の押さえローラーは、本体ケース及びキャップに収納さ れていることから、被告製品は、構成要件 1D-1 を充足する。
イ 被告の主張について
(ｱ) 被告は、本件訂正後発明１において、長尺部材がケーシングの開口部の内 側に位置付けられるのは、スクリーンシートが長尺部材によって局所的に抑え込 まれ、シート全体に張力を与えて端部（特に長手端部）までピンと張った状態で スクリーンシートを設置面に展張保持できるようにすることを実現するための ものであるところ、長尺部材がケーシングの縁どりから外側に突出していると、 その作用効果が阻害される旨を主張する。
そこで、長尺部材の技術的意義について検討する。本件訂正後発明1は、マグ ネットスクリーン装置に関する発明であるところ、従来のマグネットスクリーン 装置には、使用に際して巻き出されたスクリーンシートを設置面に展張保持した 際に“カール”と呼ばれる現象、すなわち、非使用時のスクリーンシートの巻回 形態が“くせ”として残り、巻き出し後も依然として反映される現象が生じ、か かるカールによってプロジェクターから投影される像を所望に映し出すことが できない技術的課題があった（【0005】〜【0007】）。これに対し、本件訂正後 発明１は、非使用時ではマグネット面が投影面に対して相対的に内側となるよう にスクリーンシートがロール部材に巻き取られている構成にすることによって＼n（【0009】）、スクリーンシートを巻き出した際、そのシート長手端部では局所 的に湾曲しようとする力が働くものの、その湾曲方向は設置面側となっており、 スクリーンシートが設置面にむしろ貼り付くように作用し、ロール部材に巻かれ＼nていた時の“くせ”をスクリーンシートが有する場合であったとしても、それは 設置面に貼り付くように好適に作用するので、スクリーンシートを“カール”の＼n発生なく展張保持することを可能とした（【0019】）。一方、かかる構成にする＼nことによって、スクリーンシートの巻出し又は巻取りがロール部材の“設置面遠 位側”からなされることになるから（【0036、図６】）、スクリーンシートが設 置面から浮き上がる方向に作用する。すなわち、ロール部材におけるスクリーン シート巻き出しポイント又はスクリーンシート巻き取りポイント（図７。長尺部 材を設けない場合において、スクリーンシートを巻き出し又は巻き取った際のス クリーンシートとロール部材の離別箇所又は接触箇所）がロール部材の上側半分 に位置付けられることとなる（【0037】、【0038】）。そこで、長尺部材は、使 用に際して「巻き出される又は巻き取られるスクリーンシートと接するように」、 「開口部に位置付けられ」、「設置面に対して相対的に近い側に位置付けられる ロール部材の下側ロール胴部分に隣接して設けられ」（構成要件 1D-4）ることに より、スクリーンシートを投影面側から設置面側に向かって局所的に抑え込む機 能を有するものである（【0030】、【0048】）。長尺部材が前記機能を発揮する＼nためには、長尺部材がない場合にスクリーンシートが自重や磁着力等により設置 面に自然に接する地点よりもロール部材側でスクリーンシートに接する地点に 存すれば足りるといえる。そうすると、長尺部材の技術的意義からみた場合、必 ずしも、長尺部材はケーシングの内側に完全に位置する必要まではないと解する のが相当である。加えて、本件明細書１において、「展張保持」は、スクリーン シートを広げた状態の維持という意で使用されており（【0003】、【0005】、【0019】等）、シート全体に張力を与えながらスクリーンシートを張る作業自体を指すも のではないし、同作業を経て張られた状態を指すものでもない。したがって、長 尺部材の技術的意義から、「収納」の意義について長尺部材が必然的にケーシン グの完全な内側に位置づけられることを示すものと解することはできない。 また、被告は、本件明細書１には、「本発明のマグネットスクリーン装置１０ ０では、スクリーンシート１０、ロール部材２０および長尺部材３０がケーシン グ４０内に収納されている。より具体的には、ロール部材２０に対して巻回保持 されたスクリーンシート１がケーシング４０の内部に収められており、かかる巻 回状態のスクリーンシート１０に隣接して長尺部材３０も同様にケーシング４ ０内に収められている。」（【0044】）との記載がある旨も指摘する。しかし、 これは、本件特許１に係る発明のスクリーン装置の具体化態様に関するものであ るから（【0042】）、当該記載があるからといって、「収納」の意義が「内部に 収められていること」に限定されることにはならない。
(ｲ) 被告は、被告製品において、キャップは「ケーシング」を構成しないこと、＼n仮にキャップが「ケーシング」を構成するとしても、被告製品は、キャップの縁＼nどりとケーシングの縁どりで構成されるケース全体の縁どりから押さえローラ＼nーの半分以上がはみ出した構造であるから、いずれにしても押さえローラーはこ＼nれらに「収納」されていない旨を主張する。 確かに、本件明細書１では、「ケーシング４０が「第１サブ・ケーシング４０ Ａ」と「第２サブ・ケーシング４０Ｂ」とから構成されている」（【0044】）と 記載されており、ケーシング４０の側面を覆う部材がケーシングに含まれること は明記されていない。しかし、一方で、本件明細書１において、「ロール部材２ ０は、その端部がケーシングの内壁に取り付けられており」（【0046】）、「ケ ーシングに取り付けられた突起具４８」（【0058】）などとされており、ケーシ ング４０の側面を覆う部材がケーシングを構成することを前提とした記載がな＼nされている。また、本件訂正後発明１に係る請求項１は、ケーシングに関し、「ス クリーンシート、ロール部材及び長尺部材を収納するケーシングを更に有して成 り、」、「ケーシングはスクリーンシートの巻き出しおよび巻き取りのための開 口部を有し、」と記載されているに留まり、開口部を有することを除いて、ケー シングの意義について特段の限定を加えるものではない。そうすると、本件訂正 後発明１において、ケーシングとは、スクリーンシート等の部材を外側から覆う 部材であると解するのが相当であり、このうち側面部分についてのみケーシング から除外するべき理由はない。
また、被告は、被告製品を設置面側から観察することを前提として（別紙「写 真目録」の写真４参照）、被告製品について、キャップの縁どりとケーシングの 縁どりで構成されるケース全体の縁どりから押さえローラーの半分以上がはみ＼n出した構造である旨を主張するものと解されるが、同目録の写真１ないし３から＼nすると、被告製品の押さえローラーはケーシング（本体ケース及びキャップを含 む。）の開口部を含めたケーシングの内部に大部分が入れられているものと認め られ、ケーシングにしまわれている状態にあるといえる。押さえローラーがケー シングにしまわれている状態か否かは、投影面側又は設置状態における側面側を 含む被告製品の全体を観察して判断すべきであって、使用状態において視認され ない設置面側からの観察に限定すれば押さえローラーがケーシングから多くは み出しているように見えるからといって、ケーシングにしまわれている状態にな いと判断する合理的理由はない。
・・・
(3)ア 本件訂正後発明１と引用発明１−１とを比較すると、引用発明１−１ の 1a〜1e の各構成は、本件訂正後発明１の各構＼成要件とそれぞれ一致するもの と認められる。
イ これに対し、原告は、引用発明１−１においては、開口部からスクリーン 本体４を巻き出す又は巻き取る際には、スムーズな巻き出し又は巻き取りを可能＼nにし、スクリーンシートを傷付けることを防止するために押さえ部５を、敢えて、 被磁着体９０から離した態様（第１配置態様）で行うものであって、押さえ部５ を被磁着体９０に近接させた態様でスクリーン本体４を巻き出す又は巻き取る という技術的思想はないことを指摘し、1)本件訂正後発明１では、長尺部材が「非 使用時並びに巻き出し時及び巻き取り時において、ケーシングに収納されて」（構＼n成要件 1D-1）いるのに対し、引用発明１−１においては、押さえ部５が収納ケー ス２に「収納」されていない、2)本件訂正後発明１では、長尺部材が「ロール部 材の下側ロール胴部分に隣接して設けられ」（構成要件 1D-4）ているのに対し、 引用発明１−１においては、押さえ部５は巻取りロール３の下側ロール胴部分に 隣接した位置から離れないよう設置されているものではないとして、引用発明１ −１は、本件訂正後発明１の構成要件 1D-1 及び 1D-4 において相違する旨を主張 する。
しかし、乙１０公報記載の特許請求の範囲請求項２において、「押さえ部」は、 「前記張設されたスクリーン本体における前記巻取りロールに近接した部位を ・・・被磁着体側に向けて押さえ付け得るものとなされている」ところ、同請求項２ では、「前記収納ケースに取り付けられた押さえ部と、を備え」と特定されてい るに留まり、収納ケースに対し押さえ部が可動か否かについては記載されていな い。一方、同請求項２に従属する乙１０公報記載の特許請求の範囲請求項３では、 「前記押さえ部は、前記収納ケースに対し移動可能に取り付けられ」と押さえ部＼nが可動であることが明記されている。また、乙１０公報には、請求項２の発明の 効果として、押さえ部によって、巻取りロールに近接した部位をも被磁着体に磁 着させた状態でスクリーン本体を張設することができ、張設されたスクリーン本 体のスクリーン層の略全面を有効面として使用することができる旨が記載され ている（【0019】）一方、請求項３の発明の効果として、収納ケースに対し移動 可能に取り付けられた押さえ部を移動させ、被磁着体から離れた第１配置態様に＼nすることで、スクリーン本体の引き出し操作、巻き取り操作をスムーズに行うこ とができ、被磁着体に近接した第２配置態様にすることで、スクリーン本体にお ける巻取りロールに近接した部位を幅全体にわたって被磁着体側に向けて押さ え付けることができる旨が記載されている（【0020】）。これらの乙１０公報の 記載内容に照らすと、引用発明１−１において、押さえ部は、スクリーン本体の 巻取りロールに近接した部位をも被磁着体側に向けて押さえ付けるとの機能を＼n有し、被磁着体に磁着させた状態で張設されたスクリーン本体の略全面を有効面 として使用することができるとの効果を奏するものとされるのであるから、引用 発明１−１には、押さえ部５を被磁着体９０に近接させた態様でスクリーン本体 ４を巻き出す又は巻き取るという技術思想が表れているといえるし、また、乙１＼n０公報記載の特許請求の範囲請求項２には、押さえ部が移動可能でないものが含＼nまれると解するのが相当である。そして、乙１０公報の図１、２からすると、押 さえ部５を移動可能でないものとした場合において、押さえ部は収納ケース２に＼n収納されているものと認められる。なお、乙１０公報上、実施形態や他の実施形 態では、収納ケース又はケース本体に対して押さえ部又は可動体の先端部が可動 なもののみが記載されているが（【0029】）、請求項２との関係においては、付 加的な効果を奏する実施例の一つにすぎず、前記認定を左右するものではない。 以上によれば、引用発明１−１において、押さえ部５が収納ケース２に収納さ れる構成、及び、押さえ部５が巻取ロール３の下側ロール胴部分に隣接した位置＼nに固定して設置された構成を有するものと認められ、本件訂正後発明１の構＼成要 件 1D-1 及び 1D-4 と一致する。

◆判決本文

　1審は技術的範囲に属しないと判断しました。控訴人は均等侵害を追加主張しましたが、知財高裁は均等侵害を検討するまでもなく、技術的範囲に属するとして、約8900万円の損害を認定しました。計算は1項と3項の合算が、2項の侵害よりも多いとしてそちらが採用されています。

上記の各種実験結果によると、被告製品は、長時間の塩水噴霧試験（乙 １４実験）、試験紙を用いた湿気の流入実験（乙１９実験、乙２０実験） の結果からすると、端部部材だけで外部雰囲気（湿気や水等の流体物） の流入を遮断するものとはいえないが、同じ場所に１０数滴の液体を滴 下したり（乙１５実験の第２実験）、連続して液体を注入したり（甲４ ９実験の実験２）、液体を滴下後に強い衝撃を加える（乙１５実験の第 ３実験、甲４９実験の実験３）といった条件がない限り、少量の水滴を 滴下した実験では、端部部材だけでも液体の流入は抑制されており（甲 ３３実験、甲４９実験の実験１）、また、湿気の流入も短時間であれば 抑制されている（甲５８実験の試験１及び試験２）ことからすると、被 告製品の端部部材は外部雰囲気（湿気や水等）の進入を抑制するものと いえる（なお、乙１５実験の第１実験は、被告製品の端部部材及びＯリ ングのみならず弁本体側のＯリングも外しており、甲５０実験の試験結 果からすると、上記認定を左右するものではなく、また、乙１６実験は、 圧縮機の取付孔側面に穴を穿設しており、実験条件の前提が異なるため、 上記認定を左右するものではない。）。
また、乙１実験、乙１４実験、甲４９実験、甲５８実験、乙１９実験 及び乙２０実験の試験結果によれば、端部部材とシール部材（Ｏリング） を備えた被告製品においては、外部雰囲気（湿気や水等）の流入が完全 に抑制されていることが認められる。 そうすると、被告製品は、端部部材（H）をボディ の上部側の開口部 に嵌合させることにより外部雰囲気の流入を抑制し、シール部材 の構＼n成を備えることにより、ボディ と取付孔の間を密封して外部雰囲気の 流入をより抑制する効果を奏するものであるから、被告製品は、構成要＼n件Ｂ６の「『密封』嵌合」の文言も充足する。 したがって、被告製品は、構成要件Ｂ６を充足する。＼n
・・・
引用に係る原判決第３の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 のと おり、被告製品の構成につき、控訴人は、原判決別紙被告製品目録（原告）＼n（以下「原告作成目録」という。）記載のとおりであると、被控訴人は、 同被告製品目録（被告）（以下「被告作成目録」という。）記載のとおり であるとそれぞれ主張する。原告作成目録の写真２と被告作成目録の写真 １がそれぞれ被告製品の外観形状を、原告作成目録の図１と被告作成目録 の写真２がそれぞれ同内部構造を明らかにするものであるところ、これら＼nを対比すると、被告製品の構成部材の名称や配置についてはほぼ争いがな＼nく、争いがあるのは、ソレノイドと弁本体の境界をどの部分と位置付ける＼nかに関してのみであり、この点に関する当事者双方の主張は、上記原判決 第３の【原告の主張】及び【被告の主張】の各 及び のとおりである。 そこで、原告作成目録の図１と被告作成目録の写真２を見ると、いずれ においても構成要件Ｂ８の「プランジャ」は「プランジャ 」、「バルブ」 は「弁本体（V）」、「ロッド」は「作動ロッド 」にそれぞれ当たり、「作 動ロッド 」は電磁コイル を含むボディ やシール部材 より下部まで 上下に可動する構成となっている。そして、前記アにおいて説示したとお＼nり、ロッドは、本件発明におけるソレノイドの一部を構＼成するものといえ るから、本件発明における「ソレノイド」部は、控訴人が主張するとおり、＼n原告作成目録の図１の「ソレノイド 」の矢印で示される範囲までを指す ものと理解するのが相当である。そうすると、同図１のとおり、被告製品 におけるシール部材 は、本件発明との対比におけるソレノイド の部分 （ソレノイド の下端側である弁本体（V）側）の外周に設けられたもので あり、弁本体（V）からの流体の進入を防止するものであるといえる。
・・・
被告製品は、構成要件Ｂ６及びＣを充足するものであり、その他の構＼成要 件の充足性については引用に係る原判決の第２の２ のとおりであるから、 争点２（均等論）について判断するまでもなく、本件発明の技術的範囲に属 するものである。
・・・
被告製品の実施料率について判断する。 甲７９報告書によれば、日本国内で特許出願を行った国内企業・団体 のうち上位となっている企業・団体（対象２０３１件）及び株式会社帝 国データバンク保有データ信用調査報告書ファイル（約１４３万社収録） の中からライセンス契約を実施していると判断できる企業（対象９７５ 件）につき、重複データを削除した合計３００６件を調査対象とし、平 成２１年１１月５日から平成２２年２月１５日までを調査対象期間とし て、技術分類別ロイヤルティ率のアンケート調査を実施した結果（有効 回答は５６３件）によると、本件発明に最も近い技術分野である「精密 機械」のロイヤルティ率は、最大値９．５％、最小値０．５％、平均値 ３．５％であった（同報告書５２頁）ことが認められる。また、同報告 書によると、実施料の決定要因の重要度としては、1)当事者におけるラ イセンスの必要性、2)ライセンス対象（特許権の評価）の重要度が高い ことが挙げられている。
なお、控訴人は、前記第２の４ ウ【控訴人の主張】 のとおり、平 成４年度から平成１０年までのデータによる実施料率〔第５版〕データ や平成１０年３月３０日言渡しの別件判決の説示を基にした主張もする が、平成２７年から平成３０年までの間の実施料率を問題とする本件で は参考とならず、採用の限りではない。
本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合すると、本件 発明は、「ソレノイド」を備えた制御弁の発明であるが、その特徴的部＼n分は、1)アッパーブレードの外側で取付孔に嵌合して取付孔の開口部を 塞ぐ端部部材と、2)取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材の ２つの構成を採用したことにあり、これらの構＼成によって、外部雰囲気 （湿気や水等の流体）の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上＼nさせるとともに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決め ができ、ボルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向 上するという効果を奏するものである。 これに対し、相手方ハウジング部材に取付孔を設けてこの部分に容量 制御弁を挿入するという技術は、本件発明の出願時には公知の技術であ る（乙８、９）。また、シール部材の配置については、原告製品２のよ うに、取付孔と端部部材の間のシール部材を設けることなく、腐食防止 のために鉄系材料にメッキを施して可変容量制御弁の耐久性を保つ代替 技術（従来技術。本件明細書の【００１１】）があることから、ソレノ＼nイドの耐食性の向上という観点からいえば、当事者のライセンスの必要 性の程度が高いとはいえず、特許としての重要度も高いとはいえない。 そして、被控訴人が●●●社向けに作成した、原告製品２との比較を 含む被告製品のプレゼンテーション資料（乙２５）には、重要設計項目 として、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が 挙げられているように、弁本体の機能や動作性等が重視され、本件発明＼nの上記特徴的部分については何ら言及されていないから、被告製品にお ける本件発明の実施の程度及びその価値は相対的に低いと言わざるを得 ない。
以上のような本件各事情を総合すると、前記 のとおり、控訴人と被 控訴人は、可変容量制御弁の分野では国際的にシェアを分かち合う競業 関係にあるといった事情を考慮しても、被告製品における本件特許の実 施料率は２％程度であると認めるのが相当である。 ウ ところで、前記 アのとおり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の共 有関係にあり、その持分割合について両社で特段の合意がされたと認める に足りないから、民法２５０条により共有持分は相等しい割合に推定され る。 そうすると、特許法１０２条３項による損害は、以下の計算式のとおり、 ●●●●●円であると認定するのが相当である。
[計算式] ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
特許法１０２条１項による損害について
・・・
ｃ 原告製品２の限界利益額に関する覆滅事由について
前記３ イ のとおり、本件発明は、「ソレノイド」を備えた制御＼n弁の発明であるが、その特徴的部分は、1)アッパープレートの外側で 取付孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材と、 2)取付孔と端部部材の間に配置されるシール部材の２つの構成を採用＼nしたことにあり、これらの構成によって、外部雰囲気（湿気や水等の＼n流体）の進入が抑制されて、ソレノイドの耐食性を向上させるととも＼nに、ハウジングの取付孔に挿入するだけで正確な位置決めができ、ボ ルトによるハウジングへの締結等も不要となり、取付性が向上すると いう効果を奏するものである。
前記 ウ のとおり、原告製品２は、取付性の向上及び端部部材に よる外部雰囲気（湿気や水等の流体）の進入の抑制といった本件発明 の作用効果を備えているといえるが、アッパープレードの外側で取付 孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材を備え ている（上記1)を備える。）ものの、端部部材と取付孔との間のシー ル部材（Ｏリング）を備えておらず（上記2)を備えておらず）、腐食 防止のために鉄系材料にメッキを施している。また、原告製品２は、 自動車に搭載するソレノイドを有する可変容量コンプレッサ制御弁で＼nある以上、自動車メーカーとしては、外部雰囲気の進入の抑制という よりは、原告製品２の制御弁としての機能及び動作性に最も着目する＼nものといえる。 このように、原告製品２は、本件発明の従来技術の課題とされてい る、耐食性を必要とする構成部材にメッキ処理を施したものであるこ＼nとや、原告製品２は可変容量コンプレッサ容量制御弁であって、制御 弁としての機能及び動作性の点に強い顧客吸引力があるといえるから、＼n原告製品２の販売によって得られる限界利益の全額を控訴人の逸失利 益と認めるのは相当ではないところ、原告製品２が備える機能等や顧＼n客誘引力等の本件諸事情を総合考慮すると、事実上推定される限界利 益の全額から９５％の覆滅を認めるのが相当である。
・・・
エ 控訴人が販売することができないとする事情
特許法１０２条１項１号に規定するところの侵害品の譲渡数量の全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少と相当因果関係を阻害する 事情であり、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存 在すること（市場の非同一性）、2)市場における競合品の存在、3)侵害者 の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、4)侵害品及び特許権者の製品の機 能（機能＼、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在すること等の事 情がこれに該当するというべきである（前掲知財高裁大合議判決）。 以下これを前提として検討する。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ａのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社の前身である●●●社及 び同社が買収した●社と被控訴人との間では、長年の取引関係があり、 被控訴人は、こうした取引関係を通じて構築された信頼関係に基づいて、＼n●●●社との間で年間●●●●個に及ぶ被告製品の取引を行ってきたが、 控訴人は、●●●社の事業領域については何らの商圏を有していなかっ たのであるから、容量制御弁を年間●●●●個生産する能力があるとし＼nても、せいぜい従前●●●社に納入していた程度の数量である●●万個 程度の数量しか販売することができなかったというべきである旨主張す る。
確かに、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社及び●社、●● ●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等の点で表彰を受＼nけるなど、一定の信頼関係を築いてきたこと（乙３６ないし４０）は認 められるものの、前記 カ及びキのとおり、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●、こうした事情に照らせば、原告製品２ について本件侵害期間より前の期間に納入していた数量の限度でしか 販売することができなかったとはいえないから、被控訴人の上記主張は 理由がない。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ｂのとおり、被控訴人は、「販 売することができない事情」として、●●●社は、防水手段についてメ ッキ処理で行うか、端部部材へのシール部材の装着で行うかについては 全く重視しておらず、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると被控 訴人において認識すれば、「メッキ処理」に変更した代替品に転換する ことは容易に可能であったから、被告製品に代わって控訴人が原告製品＼n２を納入することができるというものではない旨主張する。 しかし、「販売することができない事情」で考慮されるべき事情は、 本件侵害期間中に原告製品２を被告製品の販売個数では販売することが できなかった事情が問題となるのであって、被控訴人が主張する上記の ような仮定的事情はこれに当たらないから、被控訴人の上記主張は理由 がない。
前記第２の４ ア【被控訴人の主張】 ｃないしｅのとおり、被控訴 人は、「販売することができない事情」として、●●●社の購入動機や 信頼関係の存否等につき主張する。 そこで、検討するに、前記 キによれば、●●●●●●●●●●●● ●●●●●●被告製品を選択した理由の１つとして価格面を挙げている ことが認められる。実際、控訴人の担当部長が作成した報告書（甲６７） の添付資料によると、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●ことが認められる。被告製品が原告製品２と比 較して価格面で有利であったという点は、本件侵害期間中における原告 製品２の販売個数に少なからず影響する事情であるということができる。 また、前記 のとおり、被控訴人は、●●●社の前身である●●●社 及び●社、●●●●社と長年の取引関係にあり、価格競争や開発対応等 の点で表彰を受けるなど、サポート面や協力態勢の面で一定の信頼関係＼nを築いてきており、実際のところ、●●●社が原告製品２から被告製品 に切り替えた理由の１つとして、被控訴人のサポート態勢等を挙げてい る。被控訴人が被告製品の販売個数を順調に維持することができた背景 には、こうした事情が影響しているものと認められるから、被控訴人と ●●●社との信頼関係の構築は、本件侵害期間中における原告製品２の＼n販売個数に影響する事情であるといえる。 さらに、証拠（乙２５、３２、４８）によれば、被控訴人は、原告製 品２と被告製品の起動性に関する対比実験を提示し（乙２５）、●●● 社の仕様等に関する要望を受けて改良し、●●●社は、被告製品の制御 弁としての性能面を評価して被告製品を採用したことが認められるから、＼nこうした事情は、本件侵害期間中において、被告製品の販売実績に相当 する原告製品２を販売し得たことを阻害する事情であるといえる。 以上で指摘した事情を総合考慮すると、侵害品である被告製品の譲渡 数量を控訴人が販売することができない事情に相当する数量は、譲渡数 量全体の２割であると認めるのが相当である。
・・・
なお、共有に係る特許権であっても、各共有者は、契約で別段の定めを した場合を除いて他の共有者の同意を得ることなく特許発明の実施をす ることができる（特許法７３条２項。なお、本件では、控訴人が●●●● ●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証拠 はない。）ところ、特許法１０２条１項により算定される損害については、 侵害者による侵害組成物の譲渡数量に特許権者等がその侵害行為がなけ れば販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じて算出さ れる額には、特許権の非実施の共有者に係る侵害者による侵害組成物の譲 渡数量に応じた実施料相当額の損害が含まれるものではなく、その全部又 は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事 情にも当たらないから、後記の同条２項による損害の推定における場合と 異なり、非実施の共有者の実施料相当額を控除することもできない。
・・・
キ 特許法１０２条１項２号による実施料相当額ついて
前記エ のとおり、特許法１０２条１項１号の「その全部又は一部に相 当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができない とする事情」としては、侵害品である被告製品と原告製品２の価格差、被 控訴人によるサポート面や協力態勢の面で●●●社との間との一定の信 頼関係の構築、被告製品と原告製品２の性能＼面の差異といった事情がある と認められる。
ところで、特許法１０２条１項２号は、括弧書で「特許権者・・・が、当該 特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許 諾・・・をし得たと認められない場合を除く。」と規定するところ、この括弧 書部分は、特定数量がある場合であってもライセンスをし得たとは認めら れないときは、その数量に応じた実施相当額を損害として合算しないこと を規定するものであると解される。 これを前提として本件についてみると、特許法１０２条１項１号に規定 する特定数量に該当するとされた事情は、上記のとおりであるところ、被 告製品と原告製品２の性能面の差異については、その性質上、控訴人が被＼n控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものとは認められな いが、被控訴人の営業努力等に関わる点については、本件発明の存在を前 提にした上でのものというべきであるから、控訴人が被控訴人にライセン スをし得たのに、その機会を失ったものといえる。 これらの事情を総合考慮すると、特定数量２割のうちライセンスの機会 を喪失したといえる数量は、その半分に当たる譲渡数量の１割とするのが 相当である。
また、前記 アのとおり、本件侵害期間中の被告製品の１個当たりの販 売価格は●●●●●●●円（本件侵害期間の総販売金額●●●●●●●● ●●●●●●●円を、同期間における総製造数●●●●●●●●個で割っ た額（乙２３参照）。）であり、前記 イのとおり、被告製品の実施料率 は２％程度とするのが相当であり、本件特許は控訴人及び●●●●●●の 共有関係にあることも前記認定事実のとおりである。 以上を前提とすると、特許法１０２条１項２号により算定される控訴人 の損害額は２６８万円と認められる。
・・・
特許法１０２条２項による損害について
ア 覆滅事由について
本件侵害期間中における月別の被告製品の生産個数及び売上高は当事者 間に争いがないが、控除すべき経費の範囲及びその額について争いがある。 ところで、特許法１０２条２項における推定の覆滅については、同条１ 項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵 害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事 情がこれに当たると解され、例えば、1)特許権者と侵害者の業務態様等に 相違があること（市場の非同一性）、2)市場における競合品の存在、3)侵 害者の営業努力、4)侵害品の性能（機能＼、デザイン等特許発明以外の特徴） 等の事情がこれに当たり、また、特許発明が侵害品の一部分のみに実施さ れている場合には、この点も、推定覆滅の事情として考慮することができ るが、特許発明が侵害品の一部分のみに実施されていることから直ちに上 記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の 侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的 に考慮して決するのが相当である（知財高裁令和元年６月７日大合議判 決・判例時報２４３０号３４頁以下参照）。 控訴人は、特許法１０２条２項による損害の算定に当たり、覆滅事由は ないと主張しているところ、被控訴人は、１項ただし書と同様の事由、す なわち、1)●●●社における事情、2)代替品の納入が可能であること、3) 原告製品２と被告製品の性能に本件発明以外に相違があること、4)被告製 品が原告製品２と比較して低価格であること、5)被控訴人の市場開発努力、 営業努力、販売力の事情を指摘して、覆滅事由を主張するので、この点に つき、まず検討を加える。
前記 エで説示したのと同様に、●●●社が原告製品２の供給を打ち切 って被告製品を採用したのは、被告製品が原告製品２と比較して価格面で 有利であったこと、被控訴人は、●●●社及びその前身の●●●社（●● ●社が買収した●社を含む。）と長年取引関係にあって信頼関係を醸成し ており、被告製品の販売個数を順調に伸ばしてきたのはこうした事情が背 景にあるものと推認されること、被控訴人は、原告製品２と被告製品の起 動性に関する対比実験を提示し、●●●社の仕様等の要望を受けて改良し たことにより、被告製品の採用に至ったものと認められる。
こうした被告製品の価格面での優位性、被控訴人の企業努力等の事情に 加えて、被告製品における本件発明が実施されている部分の位置付け、本 件発明の顧客吸引力等の事情についてみると、被告製品は容量制御弁であ り、ソレノイドの耐食性や取付容易性といった本件発明の特徴的部分もさ＼nることながら、弁本体の機能がむしろ重要であり（被控訴人が●●●社向＼nけに作成した被告製品のプレゼンテーション資料（乙２５）には、本件発 明の特徴的部分については何ら触れるところはないことは既に説示したと おりである。）、また、前記 イ のとおり、相手側ハウジング部材に取 付孔を設けてこの部分に容量制御弁を挿入するという技術は、本件発明の 出願時には公知の技術であり、密封構造に関しても、容量制御弁の高耐食＼n性については、鉄製材料をメッキ処理するといった従来技術（代替技術） が存在していたことからすると、被告製品における本件発明の位置付けは 重要なものとはいえず、顧客吸引力も低いものと言わざるを得ない。 被控訴人の主張する覆滅事情は上記の限度で理由があり、これらの事情 を総合考慮すると、覆滅割合は９割とするのが相当である。
イ 本件特許が共有であることについて
本件特許権は、控訴人及び●●●●●●の共有に係るものであり、前 記 オで説示したとおり、●●●●●●は、少なくとも本件侵害期間中 において本件特許権を実施していない。 ところで、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定 めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施 をすることができる（特許法７３条２項）。本件では、控訴人が●●● ●●●との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証 拠はないから、本件特許権の共有者である控訴人は、共有持分割合に応 じて特許法１０２条２項により推定される損害の按分割合に応じた損害 賠償を請求することができるにすぎない旨の被控訴人の主張は理由がな い。
他方で、実施料に相当する損害は、特許権の実施の有無にかかわらず 請求することができるから、特許権を共有するがその特許を実施してい ない共有者であっても、その特許が侵害された場合には、特許法１０２ 条３項により推定される実施料相当額の損害賠償を受けられる余地があ るところ、仮に、同条２項により推定される全額を共有に係る特許権を 実施する共有者の損害額であると推定されると、侵害者は実際に得た利 益以上に損害賠償の責めを負うことになることからすると、共有に係る 特許権を実施する共有者が同条２項に基づいて侵害者が得た利益を損害 として請求するときは、同条３項に基づいて推定される共有に係る特許 権を実施していない共有者の損害額は控除されるべきである。そして、 侵害に係る特許権が共有に係るものであるといった事情は、同条２項に より推定される損害の覆滅事情に当たるものであるから、侵害者がその 立証責任を負うというべきである。
次に、前記第２の４ イ【控訴人の主張】 のとおり、控訴人は、● ●●●●●が特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求権について控訴 人が消滅時効を援用することにより、被控訴人は、控訴人に対して●● ●●●●の被控訴人に対する実施相当額を控除すべき旨を主張すること ができない旨主張する。 しかし、控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権と、●●●●●● の被控訴人に対する損害賠償請求権は、いずれも金銭債権であって可分 であり、可分債権である●●●●●●の損害賠償請求権が時効により消 滅したからといってその損害賠償請求権があたかも復帰的に控訴人に帰 属したかのように控訴人がこれを行使することができるわけではないか ら、控訴人が●●●●●●の被控訴人に対して有する損害賠償請求権を 援用することができる正当な利益を有する者ではなく、控訴人の上記主 張は明らかに失当である。 もっとも、●●●●●●の特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求 権が時効により消滅している場合には、被控訴人は、これを援用するこ とにより、その支払を免れることができるのであるから、いわゆる二重 払いにより、実際に得た利益以上に損害賠償の責めを負うことになるリ スクは生じないし、このような特殊事情がある場合にまで、特許権侵害 により得た利益の留保を被控訴人に許すことは、法の趣旨に照らし相当 とはいえないというべきである。
ウ 損害額の算定
前記アのとおり、特許法１０２条２項に基づき、被控訴人が特許権侵害 により受けた利益の額を算定するに当たり、控除すべき経費については前 記第２の４ イ のとおり当事者間に争いがあり、仮に、被控訴人が主張 するところの覆滅事由を考慮せずに控訴人が請求する●●●●●●●● ●●●円を前提としたとしても、前記アの覆滅割合（約９０％）分を控除 すると、●●●●●円である。そうすると、前記イ のとおり、●●●● ●●の特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求権が時効により消滅し ている場合には、その実施料相当額を覆滅事由として控除しないと解する 余地があるものの、このような場合を仮定しても、特許法１０２条２項に より算定される損害額は、上記●●●●●円を上回ることはない。
小括
以上によれば、特許法１０２条１項による損害額は●●●●●円であり、 同条２項による損害額は●●●●●円を上回ることはなく、同条３項による 損害額は●●●●●円であるから、特許法１０２条により算定される損害額 は●●●●●円をもって相当と認める。 また、控訴人は、本件において弁護士及び弁理士に委任して訴訟を遂行し ているところ、被控訴人による特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士 費用及び弁理士費用は、本件事案の性質及び内容、認容額、本件事案の難易 度等を考慮すると、●●●●●円とするのが相当である。 そうすると、本件特許権侵害による損害額は８９２０万円となる。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成29年（ワ）3569号
「密封嵌合」とは，「ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもた＼nらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度に，端部材が取付孔に対してぴっちり と封をするように機械部品がはまり合う関係」を意味すると解されるところ，Ｏリン グ（シール部材(13)）を外した被告製品が，取付孔内部への水分の進入を抑制する効果 があるとは認められないのであるから，被告製品の端部材(H)が取付孔に「密封嵌合」 しているとは認められず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。 したがって，被告製品は，構成要件Ｂ６の「該アッパープレートの外側で前記取付＼n孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材」に係る構成を＼n有しない。そうすると，被告製品は，その余の構成要件を検討するまでもなく，本件＼n発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。

　ドワンゴvsＦＣ２のコンピュータ関連発明の特許権侵害事件です。東京地裁29部は、海外サーバからの提供について、準拠法は認めたものの、被告システムは本件発明の技術的範囲に属するが、「生産」に該当しないとして、請求を棄却しました。 なお、国際裁判管轄については、被告ＦＣ２が争うことなく弁論をしてとして、日本の裁判所に管轄権を認めています。

２ 争点１（準拠法）について
(1) 差止め及び除却等の請求について
特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された 国の法律であると解すべきであるから（最高裁平成１２年（受）第５８０同 １４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁）、本件の差止 め及び除却等の請求についても、本件特許権が登録された国の法律である日 本法が準拠法となる。
(2) 損害賠償請求について
特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題では なく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律 関係の性質は不法行為である（前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷 判決）。したがって、その準拠法については、通則法１７条によるべきである から、「加害行為の結果が発生した地の法」となる。 原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末 に向けてファイルを配信したこと等によって、日本国特許である本件特許権 を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、 権利侵害という結果は日本で発生したということができるから、上記損害賠 償請求に係る準拠法は日本法である。
・・・
前記(1)のとおり、被告システム１は、構成要件１Ｂないし１Ｆ及び１Ｈを＼n充足し、前記前提事実(6)アのとおり、被告システム１が構成要件１Ａ、１Ｇ＼n及び１Ｉを充足することは、当事者間に争いがない。 そして、前記(2)のとおり、被告システム２及び３は、構成要件１Ａないし＼n１Ｆ及び１Ｈを充足し、前記前提事実(6)イのとおり、被告システム２及び３ が構成要件１Ｇ及び１Ｉを充足することは、当事者間に争いがない。＼nしたがって、被告システムは本件発明１の技術的範囲に属するものと認め られる。
(2) 被告ＦＣ２による被告システムの「生産」の有無について
ア 本件発明１の関係での被告システム１（被告サービス１のＦＬＡＳＨ版） の「生産」について
本件発明１の「実施」として被告ＦＣ２による被告システム１の「生産」 があるといえるかを、まず、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版について検討 する。
(ｱ) 物の発明の「実施」としての「生産」（特許法２条３項１号）とは、 発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解され る。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること を意味する属地主義の原則（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年 ７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、最高裁平成１２ 年（受）第５８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７ 号１５５１頁参照）からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに 限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当 たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内にお＼nいて新たに作り出されることが必要であると解すべきである。
(ｲ) 前記３(1)のとおり、被告システム１は、本件発明１の構成要件を全＼nて充足し、その技術的範囲に属するものであって、被告システム１にお ける構成１ａないし１ｉは、本件発明１の構＼成要件１Ａないし１Ｉにそ れぞれ相当する。 また、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版においてコメント付き動画を日 本国内のユーザ端末に表示させる手順は、前記(1)ウ(ｱ)のとおりであっ て、被告サービス１がその手順どおりに機能することによって、上記の＼nとおり本件発明１の構成要件を全て充足するコメント配信システムであ＼nる被告システム１が新たに作り出されるということができる。 そして、本件発明１のコメント配信システムは、「サーバ」と「これと ネットワークを介して接続された複数の端末装置」をその構成要素とす＼nる物であるところ（構成要件１Ａ）、被告システム１においては、日本国＼n内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、上記の「これ＼nとネットワークを介して接続された複数の端末装置」は、日本国内に存 在しているものといえる。
他方で、前記３(2)アによれば、本件発明１における「サーバ」（構成＼n要件１Ａ等）とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有＼nするとともに（構成要件１Ｂ）、端末装置に「動画」及び「コメント情報」＼nを送信する機能（構＼成要件１Ｃ）を有するものであるところ、これに該 当する被告ＦＣ２が管理する前記(1)ウ(ｱ)の動画配信用サーバ及びコメ ント配信用サーバは、前記(1)イ(ｱ)のとおり、令和元年５月１７日以降 の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在して いるものとは認められない。
そうすると、被告サービス１により日本国内のユーザ端末へのコメン ト付き動画を表示させる場合、被告サービス１が前記(1)ウ(ｱ)の手順ど おりに機能することによって、本件発明１の構＼成要件を全て充足するコ メント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に 存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在 するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システ＼nム１）が作り出されるものである。
したがって、完成した被告システム１のうち日本国内の構成要素であ＼nるユーザ端末のみでは本件発明１の全ての構成要件を充足しないことに＼nなるから、直ちには、本件発明１の対象となる「物」である「コメント 配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることが できない。
(ｳ) 原告は、被告システム１では、多数のユーザ端末は日本国内に存在し ているから、被告システム１の大部分は日本国内に存在している、被告 ＦＣ２が管理するサーバが国外に存在するとしても、「生産」行為が国外 の行為により開始されるということを意味するだけで、「生産」行為の大 部分は日本国内で行われている、本件発明１において重要な構成要件１＼nＨに対応する被告システム１の構成１ｈは国内で実現されている、被告＼nシステム１については「生産」という実施行為が全体として見て日本国 内で行われているのと同視し得るにもかかわらず、被告らが単にサーバ を国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論とな るのは著しく妥当性を欠くなどとして、被告システム１は、量的に見て も、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、 被告らによる「生産」は日本国内において行われていると評価すること ができると主張する。
しかしながら、前記(ｱ)のとおり、特許法２条３項１号の「生産」に該 当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内におい＼nて作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止 権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることからも、 明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出され＼nるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲 を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム１の構成要＼n素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム１ が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。 また、前記(1)ウ(ｱ)の2)−２及び5)からすれば、被告システム１にお いては、被告ＦＣ２のウェブサーバがユーザ端末に配信するＳＷＦファ イルによって規定される条件に基づいて、２つのコメントが重複するか 否かを判定する計算式及び重複すると判定された場合の重ならない表示＼n位置の指定が行われており、構成要件１Ｆの「判定部」及び構＼成要件１ Ｇの「表示位置制御部」に相当する構＼成１ｆ及び１ｇの動作の実現は、 日本国内に存在するユーザ端末において行われるものであるということ ができ、これらのユーザ端末における動作からは、原告が指摘する構成＼n要件１Ｈに対応する構成１ｈのうち「前記ユーザ端末のディスプレイに＼nは、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間におい て、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント１及び前記コ メント２とが、追いついて重複しないように表示される、」という部分に＼n相当する動作は、日本国内に存在するユーザ端末において実現されるも のということができるものの、構成要件１Ｈに対応する構＼成１ｈのうち 「前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記 ユーザ端末に配信することにより、」という部分に相当する動作は、米国 内に存在するコメント配信用サーバ及び動画配信用サーバによって実現 されるものであり、構成１ｈが日本国内に存在するユーザ端末のみによ＼nって実現されているとはいえない。前記１(2)イで検討したところからす れば、本件発明１の目的は、単に、構成要件１Ｆの「判定部」及び構＼成 要件１Ｇの「表示位置制御部」に相当する構＼成等を備える端末装置を提 供することではなく、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメン トを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システ ムを提供することであり、この目的に照らせば、動画の送信（構成要件＼n１Ｃ及び１Ｈ）並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメ ント情報の送信（構成要件１Ｂ、１Ｃ及び１Ｈ）を行う「サーバ」は、＼nこの目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。＼nこの点からしても、本件発明１に関しては、ユーザ端末のみが日本に存 在することをもって、「生産」の対象となる被告システム１の構成要素の＼n大部分が日本国内に存在するものと認めることはできないというべきで ある。 さらに、前記(1)アのとおり、被告サービスにおいては、日本語が使用 可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考＼nえられ、同オのとおり、平成２６年当時、日本法人である被告ＨＰＳが、 被告ＦＣ２の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサー ビスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全 証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年５月１７日以 降の時期において、米国法人である被告ＦＣ２が本件特許権の侵害の責 任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本 国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論と して著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められな い。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(ｴ) 以上によれば、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版については、本件発明 １の関係で、被告ＦＣ２による被告システム１の日本国内での「生産」 を認めることができないというべきである。
・・・
オ 小活
以上のとおり、本件発明１の関係でも、本件発明２の関係でも、被告サ ービス（ＦＬＡＳＨ版及びＨＴＭＬ５版）において、被告ＦＣ２による被 告システムの日本国内での「生産」を認めることはできない。

◆判決本文

　医薬品の用途発明について、請求項1，2については、実施可能要件・サポート要件違反として訂正が認められず、請求項3,4については均等侵害も否定されました。

医薬の用途発明においては，一般に，物質名，化学構造等が示されるこ＼nとのみによっては，当該用途の有用性を予測することは困難であり，当該＼n医薬を当該用途に使用することができないから，医薬の用途発明において 実施可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明にその医薬の＼n有用性を当業者が理解できるような薬理試験結果を記載する必要がある が，前記判示のとおり，本件明細書等には，本件化合物が神経障害性疼痛 又は心因性疼痛による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの治療に有効である と当業者が理解し得るような薬理試験結果の記載は存在しない。
(3) 本件特許出願当時の技術常識
ア 本件明細書等には，本件化合物が侵害受容性疼痛による痛覚過敏又は接 触異痛に対して有効であれば，神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛についての薬理試験を要することなく治療効果が予測されること＼nを明示又は示唆する技術常識の記載は存在しない。また，侵害受容性疼痛， 神経障害性疼痛，心因性疼痛などの種類を問わず，痛覚過敏又は接触異痛 などの痛みの発症原因や機序が同一であり，いずれかの種類の痛みに対し て有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても有効であることが本 件特許出願当時の当業者に知られていたなどの記載もない。
・・・・
上記各文献は，本件の技術分野に属する専門家により執筆されたもので あり，その当時の技術常識を反映した書籍であるというべきところ，上記 に摘示した各記載によれば，侵害受容性疼痛，神経障害性疼痛及び心因性 疼痛は，その発症原因，痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なる というのが本件特許出願当時の技術常識であり，痛みの種類を問わず，痛 覚過敏又は接触異痛などの痛みの発症原因や機序は同一であり，いずれか の種類の痛みに対して有効な医薬品であれば，他の種類の痛みに対しても 有効であるとの技術常識が存在したということはできない。
ウ 以上によれば，本件化合物が神経障害又は心因性による痛覚過敏又は接 触異痛の痛みの治療に有効であることを示す薬理試験結果の記載もなく， 本件明細書等の記載に接した当業者が，本件化合物がこれらの痛みの治療 に有効であると認識し得たとは考えられない。
(4) したがって，本件明細書等の記載は訂正前発明１及び２を当業者が実施で きる程度に明確かつ十分に記載したものであるということはできず，実施可＼n能要件を充足しない。＼n
(5) 原告の主張について
これに対し，原告は，本件特許出願当時，慢性疼痛は，それが侵害受容性 疼痛，神経障害性疼痛又は心因性疼痛のいずれによるものであっても，末梢 や中枢の神経細胞の感作という神経の機能異常で生ずる痛覚過敏や接触異痛＼nの痛みであるとの技術常識が存在したので，当業者は,本件明細書等の記載及 び同明細書等に記載された薬理試験から，本件化合物が同明細書等に記載さ れた各種の痛みに有用であると認識することができたと主張する。
・・・・
(ｵ) 以上によれば，上記(ｱ)ないし(ｳ)の各記載から，侵害受容性疼痛，神 経障害性疼痛等で出現する痛覚過敏と，脊髄のＮＭＤＡ受容体の活性化 による中枢性感作との間に関連性があるといい得るとしても，本件特許 出願当時，本件明細書等に記載された侵害受容性疼痛（炎症性疼痛，術 後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み，痛風，火傷痛等）や神経障害性 疼痛（三叉神経痛，急性疱疹性神経痛，糖尿病性神経障害，カウザルギ ー等）により出現する痛覚過敏がすべて末梢や中枢の神経細胞の感作と いう神経の機能異常により生じるとの技術常識が存在したとは認め難＼nく，まして，これらの記載から，当業者が，薬理試験結果の記載もなく， 本件化合物が神経障害性疼痛の治療に有効であると認識し得たという ことはできない。
・・・・
原告は，被告医薬品が構成要件３Ｂ及び４Ｂの文言を充足しない場合であっ＼nても，均等侵害が成立すると主張する。 しかし，相手方が製造等をする製品（対象製品）が，特許請求の範囲に記載 された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属すると認められる＼nためには，当該対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が特＼n許発明の本質的部分ではないことを要する（第１要件）。 本件発明３及び４と被告医薬品との相違部分は，その用途にあるところ，同 各発明は，既知の薬物である本件化合物が，侵害受容性疼痛の治療に有効であ ることを新たに見出したことにあるので，その用途が同各発明の本質的部分を 構成することは明らかである。＼nしたがって，被告医薬品は，第１要件を充足しないので，均等侵害は成立し ない。
７ まとめ
以上によれば，訂正前発明１及び２に係る特許は，実施可能要件及びサポー＼nト要件の各違反を理由に特許無効審判により無効にされるべきものであり，本 件訂正は訂正要件を具備せず，同訂正によっても上記各無効理由が解消されな い。また，被告医薬品は，本件発明３及び４の技術的範囲に属しない。

◆判決本文

特許権は同じく、被告が異なる事件です。

◆令和2(ワ)19932

　訂正後の発明について、技術的範囲に属しないと判断されました。

２ 争点１（被告各製品の２０ライン分のラインバッファは，「単一のＶＲＡＭ」 を充足するか（構成要件Ｄ及びＨの充足性））について＼n
(1) 「単一のＶＲＡＭ」の意義
ア 本件特許の特許請求の範囲における構成要件Ｄにおいては，「グラフィ＼nックコントローラ」が，「該中央演算回路の処理結果に基づき，単一のＶＲ ＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出しを行い，「該読み 出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すると＼n規定されている。 また，構成要件Ｈにおいては，「グラフィックコントローラ」が，「前記＼n単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度 を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマ ップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すること及び「前記単＼n一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビット マップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」することが規定され＼nている（なお，構成要件Ｈにおける「前記単一のＶＲＡＭ」との文言から，＼n構成要件Ｄと構＼成要件Ｈの「単一のＶＲＡＭ」は同一の意義を持つものと 解される。）。
さらに，構成要件Ｆ，Ｈ，Ｊによると，「ディスプレイパネルの画面解像＼n度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」は，「外部ディス プレイ手段」に表示するためのものであるといる。＼nこれらの記載によれば，構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」は，「グ＼nラフィックコントローラ」により，「ビットマップデータの書き込み／読み 出し」がされるものであって，外部ディスプレイ手段に表示するための「デ＼nィスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビット マップデータ」の書き込み／読み出しがされるものであり，前記「ディス プレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマッ プデータ」の全体を記憶することが可能なものと解するのが相当である。＼nそして，前記１に認定した本件明細書の記載（特に段落【０１１５】，【０ １１７】，【０１２７】）も，その記載内容に照らせば，構成要件Ｄ及びＨの＼n「単一のＶＲＡＭ」が，「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像 度を有する画像のビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なも＼nのであるとの上記クレーム解釈に整合しており，同解釈を裏付けるものと 評価することができる。
イ 原告は，構成要件Ｈは，ビットマップデータの読み出しの具体的な方法＼nについて何らの特定もしておらず，ディスプレイパネルの画面解像度と同 じ解像度を有する画像のビットマップデータを一挙に読み出すことを規 定したものとは解されない旨を主張する。しかし，特許請求の範囲の記載， 明細書の記載を検討すると，上記アに説示したとおり，「単一のＶＲＡＭ」 は，「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像の ビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なものと認めるのが相＼n当である。原告の上記主張は採用することができない。
(2) 「単一のＶＲＡＭ」の充足性
以上のクレーム解釈を前提に，被告各製品が，構成要件Ｄ，Ｈの「単一の＼nＶＲＡＭ」を充足するかについて検討する。 前記前提事実のとおり，被告各製品は，データ処理手段としてのＣＰＵ（中 央演算回路）及び液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）を備える ものであるところ，このＣＰＵ（中央演算回路）は，無線通信手段から受信 した信号（圧縮した通信信号）をデコードして画像データを展開し，拡大／ 縮小（補間／間引き）を適宜行って内蔵用表示データ及び外部用表＼示データ を生成し，生成した表示データを同ＣＰＵ（中央演算回路）に接続されたＳ＼nＤＲＡＭに書き込み／読み出しを行い，その内蔵用表示データ及び外部用表＼ 示データを液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）に送信する構成＼nを有している。しかして，この液晶コントローラ（グラフィックコントロー ラ）には，６個の２Ｍビット（２５６ｋバイト）ＤＲＡＭが内蔵されている ところ，これは，外部表示用のラインバッファ（２０ライン分）であり，画＼n像全体を書き込み／読み出しするためのものではないというのである（被告 各製品の構成ｄ）。＼n
しかして，このような，被告各製品の液晶コントローラ（グラフィックコ ントローラ）が内蔵するＤＲＡＭは，少なくとも外部表示用にはラインバッ＼nファ（外部表示手段に表＼示するための画像全体を書き込み／読み出しするた めのものではない）として用いられるものであるから外部表示手段に表＼示す るための「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像 のビットマップデータ」の全体を記憶するものではないことは明らかである というほかない。 そうすると，被告各製品における上記ＤＲＡＭ（２０ライン分のラインバ ッファ）は，「単一のＶＲＡＭ」との文言を充足するものとは認められず，被 告各製品が，構成要件Ｄ及びＨを充足するものとは認められない。＼n

◆判決本文

　二重まぶた形成用テープの特許権侵害で約2億4000万円の損害賠償が認められました。 ◆原告のウェブサイトには本件を含めて経緯が開示されています。
争点は、技術的範囲の属否、無効（104条の3）、損害額の認定、覆滅の程度などです。

　被告らは、原告製品の売上げが伸びずに損害が発生したのは、原告製 品及び被告各製品の競合品であるマイクロファイバー及びオリシキの販 売が開始されたからであり、特にマイクロファイバーは販売開始から現 在に至るまでに２７０万個が販売されるほどの人気商品であると主張す る。しかし、マイクロファイバー及びオリシキが販売されたのは、平成３ ０年３月又は同年１１月以降であり、前記(1)イ(ｱ)のとおり、被告各製 品の販売による本件特許権の侵害が認められた期間の一部にすぎない。 また、証拠（甲８２）によれば、ドン・キホーテにおける原告製品の 販売はその販路全体の一部にすぎないと認められるところ、二重瞼形成 用アイテムの市場又はそのうち収縮食い込み型の商品の市場における原 告製品及び被告各製品の各シェアがどの程度のものであったかを認める に足りる的確な証拠はない。
さらに、証拠（乙７５）及び弁論の全趣旨によれば、令和３年１月頃、 マイクロファイバーの広告には「累計販売数２７０万個突破」と記載さ れていることが認められるが、二重瞼形成用アイテムの市場又は収縮食 い込み型の商品の市場において販売された商品全体の個数が明らかでは ないから、上記の記載のみによってシェアを認定することはできないし、 前記(1)イ(ｱ)のとおり、マクロファイバーの販売が開始されたのは、被 告各製品の販売により本件特許権が侵害されたと認められる期間の半ば 頃である上、マイクロファイバーの販売個数の推移も明らかではない。 以上によれば、マイクロファイバー及びオリシキが販売されていたこ とのみをもって、推定の覆滅を認めるのは相当でない。
もっとも、前記(ｱ)ａ及びｄのとおり、二重瞼形成用アイテムには接着 型、シャッター型及び収縮食い込み型が存在し、ドン・キホーテにおけ る販売数を見ても、原告製品、マイクロファイバー及びオリシキのほか にも、接着型の二重瞼形成用アイテムが相当数販売されており（ただし、 商品ごとに、これを１個購入することにより、どの程度の期間、二重瞼 を形成することができるかなどの条件が異なると考えられるため、販売 数を単純に比較することはできない。）、需要者は、収縮食い込み型の 被告各製品を購入することができない場合、同じく二重瞼形成用アイテ ムである接着型の商品やシャッター型の商品を購入することも十分に考えられる。そうすると、原告製品及び被告各製品の競合品が存在することに基づき、法１０２条２項により推定される損害額の１０％について＼n推定の覆滅を認めるのが相当である。

◆判決本文

　1審（東京地裁46部）では文言侵害として3600万円の損害賠償が認められましたが、知財高裁（2部）は、技術的範囲に属しない（均等含む）と判断しました。

３ 争点１−１（被告製品のピンが，長手方向断面が「楕円形」（構成要件Ｂ，Ｄ）＼nである先端部を有しているか）について
(1) 「楕円形」の一般的な意味について
ア 「楕円形」とは，「楕円状をなした形」をいい，「楕円」とは，「円錐曲線 （二次曲線）の一つ。幾何学的には，一平面上で二定点（Ｆ，Ｆ’）からの距離の和 （ＦＰ＋Ｆ’Ｐ）が一定であるような点Ｐの軌跡。」を意味する（「広辞苑 第六版」 （平成２０年１月１１日発行，株式会社岩波書店）１７０５頁，乙２参照）。この点， 被控訴人が提出するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠（甲 ２。令和元年５月３０日印刷）では，「楕円形」について，「楕円状をなす形，ある いは，それに近い形。」（デジタル大辞典の解説），「楕円のような形。また，そのよ うな形のさま。小判がた。長円形。側円形。」（精選版日本国語大辞典の解説）とさ れている。 上記を踏まえると，一般に，「楕円形」とは，「楕円状をなした形」をいい，幾何 学上の楕円の形状がそれに含まれることはもとより，同形状とは異なるがそれに近 い形についても用いられる語であると解される。 もっとも，幾何学上の楕円の形状とは異なるがそれに近い形として，どのような 形が「楕円形」に含まれるか，「楕円形」の意味の外延は，上記の辞書的な意味から は明確とはいえない。
イ 上記に関し，「卵形（たまごがた）」は，「鶏卵に似た楕円形。」を意味する語 である（上記「広辞苑 第六版」１７５６頁，甲７８参照）。なお，被控訴人が提出 するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠（甲７７。令和３年 ７月２９日印刷）では，「卵形（たまごがた）」について，「鶏卵のような楕円形。ま た，そのような形のもの。たまごなり。」（精選版日本国語大辞典の解説），「鶏卵に 似た楕円形。たまごなり。らんけい。」（デジタル大辞典の解説）とされている。 また，「卵形（らんけい）」は，「たまごのような形。たまごがた。」を意味する語 である（上記「広辞苑 第六版」２９３３頁）。なお，上記証拠（甲７７）では，「卵 形（らんけい）」について，「卵のような形。楕円の一方が少し細くなっている形。 たまごがた。」（精選版日本国語大辞典の解説），「卵のような形。たまごがた。」（デジタル大辞典の解説）とされている。 そうすると，「楕円形」の語は，「卵形」を含むものとして用いられることもある ものの，他方で，前記アの「楕円形」の意味において，「卵形」と同義である旨の説 明はもちろん例示としても「卵形」という説明がみられないことや，上記のとおり， 「卵形」の意味においても，限定なしで「楕円形」と同義であることは何ら示され ず，「鶏卵に似た」，「鶏卵のような」といった限定を付して「楕円形」という語が用 いられたり，「楕円の一方が少し細くなっている形」との説明がされていることも踏 まえると，「楕円形」は本来的な意味として「卵形」を含むものではないとみられる ところである。
ウ 以上によると，「楕円形」の語は，幾何学上の楕円の形状及びそれに近い形を いうものであるが，当該楕円の両端（当該楕円とその長軸が交わる２点をいう。）付 近の曲線を比較した場合に，その一方の曲率が他方の曲率より小さい形状（「卵形」 など。当事者の主張における「長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状」。 以下「曲率に差のある形状」という。）を含むものとして「楕円形」の語が用いられ ているか否かは，明細書（図面を含む。）における当該「楕円形」の語が用いられて いる文脈等を踏まえて判断する必要があるというべきである。
エ これに対し，被控訴人は，「楕円形」の語が卵形等を含むものであると主張し て，インターネットでの画像検索の結果（甲１０の１〜６）やウェブサイト等にお ける語の使用例（甲７９〜８４）を指摘するが，それらは一般に「楕円形」の語が どのような形を説明する際に用いられているかといった事情を示すものにすぎず， 「楕円形」の語が上記各証拠で示される各種の形をその意味として当然に含むこと を示すものとは解されない。
(2) 本件明細書における「楕円形」の語について
ア 本件明細書に，「楕円形」の意味について説明する記載等は見当たらない。 ただし，請求項１の発明においては先端部が「球形」とされ，本件明細書でも「球 形」と「楕円形」が使い分けられていることを踏まえると，少なくとも，本件発明 の「楕円形」は，円形（球形の断面）を含むものではなく，円形を含み得るような 広い意味の語ではないことは理解されるといえる。
イ(ｱ) 訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」 の１(2)を踏まえると，本件発明が解決しようとする課題は，従来技術について，矢 の先端部に「かえし」が存在することにより生じていた，1)矢を的から外すときに 丸釘のピンだけ的に残ってフィルムだけ引き抜かれてしまうという課題と，2)ダブ ル突入の場合に後ろの矢を引き抜くときにフィルムが丸釘のピンから抜け，後ろの 矢のピンが前の矢のフィルム内に残ってしまうという課題（以下，併せて「ピン抜 けの課題」という。）のほか，矢の先端部の頭部と円柱部の位置のずれやフィルム の重なりにより生じていた，3)上下方向の重心に偏りがあるという課題（以下「重 心の課題」という。）であると解される。
(ｲ) 本件発明の「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は，ピン抜けの課 題の原因が先端部の「かえし」の存在にあったとされていることを踏まえると，ピ ン抜けの課題の解決手段の一つとして採用されたものと理解されるところ，「かえ し」の存在をなくすという観点からは，先端部の形状は，幾何学上の楕円の形状で 足り，曲率に差のある形状である必要はない。したがって，ピン抜けの課題の解決 手段の一つであるという事情は，本件発明における「楕円形」の語が，曲率に差の ある形状を含むというべき積極的な事情には当たらない。むしろ，曲率に差のある 形状とした場合，具体的な形状次第では，的やダブル突入の場合の前の矢のフィル ムに曲率の差のある形状の先端部が残ってしまうという可能性が別途生じ，ピン抜＼nけの課題の解決に支障が生じ得るともいえるところである。この点，本件明細書に は，先端部の形状について，「楕円形」としてどのような範囲内のものであればピン 抜けの課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は，何ら記載さ れていない。
他方，本件明細書上，重心の課題の解決と「長手方向断面が楕円形」という先端 部の形状との関係は明確ではないが，重心の課題の原因の一つとして，矢の先端部 の頭部と円柱部との位置のずれが挙げられていることのほか，本件発明の効果等に 関し，請求項１の発明に係る実施例についてのものではあるものの，「ピンを従来 の丸釘から先端球形に変更することによって矢の長手方向の重心位置を矢の先端方 向に寄せることができた」ことが記載され，その変形例が本件発明に係るもので， 上記実施例と同様に従来の矢の丸釘と比較した丸ピンの重量等について具体的な記 載がされていることも考慮すると，「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状 は，円柱部との位置のずれを解消しやすく，また，上下方向の重心に偏りがなく， かつ，従来の丸釘よりも先端部が後ろに長い形状であるために先端部が相対的に重 くなるといった観点から，重心の課題の解決手段の一つとして採用されたものと理 解することもあり得る。しかし，そのような観点からも，先端部の形状は，幾何学 上の楕円の形状で足り，曲率に差のある形状である必要はない。むしろ，曲率に差 のある形状とした場合，具体的な形状次第では，円柱部との位置の調整が困難にな ったり，上下方向の重心に偏りがなく，かつ，先端部が相対的に重くなるといった 特徴が十分に発揮できなくなり，重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえると＼nころである。この点，本件明細書には，先端部の形状について，「楕円形」としてど のような範囲内のものであれば重心の課題が適切に解決されるかの判断の資料とな り得るデータ等は，何ら記載されていない。
ウ 本件発明の実施例は，本件明細書の【００６５】〜【００６９】及び【図３】 のとおりであり，先端部の長手方向の断面は，請求項１の発明の実施例（同【図２】） の先端部の形状である「球形」の長手方向の断面である円を左右（矢の進行方向か らすると前後）に二つに分割してその間に長方形を挟み込んだような形（換言する と，「円」を左右に引き伸ばしたような形）であって，「小判型」や「俵型の断面」 などというべきものであり，幾何学上の楕円の形状とは異なるものの，長手方向の 両端の曲率を同じくするものである。上記の形については，本件明細書に実験結果 が記載されており，また，前記イ(ｲ)で指摘したような，ピン抜けの課題の解決や重 心の課題の解決に支障を生じ得るといった事情も認め難いものといえる。
(3) 構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」の意味及び文言侵害の成否について＼n
ア 前記(1)及び(2)の点を踏まえると，構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」は，幾何＼n学上の楕円の形状や，本件発明の実施例の形のような，楕円に近い形状であって長 手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で，曲率に差のあ る形状は含まないものと解するのが相当である。なお，これと異なる技術常識を認 めるべき証拠もない。
イ 被告製品のピンの先端部は，「長手方向断面が，前部が曲率の緩い曲線形状， 後部が略円錐形となるように円弧を描き，後部の円柱部との接合面が上下に角を有 し，前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部」（構成要件ｂ）であり，＼n曲率に差のある形状の一端を更に一定の範囲で切断した形状というべきものである から，構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」には含まれない。＼nしたがって，被告製品が，文言上，本件発明の技術的範囲に属するとは認められ ない。
ウ 被控訴人は，曲率に差のある形状のピンの先端についても，1)「かえし」が ないため矢が抜きやすいこと，2)上下方向の重心が均等であり，また，3)従来技術 の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり，矢全体の長手方向の重心を前寄りに 寄せることという本件発明の技術的意義を満たすものであるから構成要件Ｂ及びＤ＼nの「楕円形」に含まれると主張するが，前記(1)及び(2)で認定説示した点に照らし， 上記1)〜3)を満たすことから直ちに上記「楕円形」に含まれるということはできな い（なお，被控訴人の上記主張によると，請求項１の発明に係る「球形」が，同時 に本件発明に係る「楕円形」に含まれることとなり得，この観点からも上記主張は 相当といい難い。）。 また，被控訴人は，本件で問題になっているのは，一般的に楕円形といえばどの ような形を最初に思い浮かべるかではなく，卵形や涙滴型のような，長手方向の端 の一方が他方よりも緩い曲率の形状を「楕円形」と表現するのか否かであると主張＼nするが，被告製品の先端部の形状が本件発明の構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」に含＼nまれるかという判断に先立って，まず，本件発明の構成要件の解釈として構＼成要件 Ｂ及びＤの「楕円形」の意味が問題となるのであるから，被控訴人の上記主張は， その前提を誤るものといえ，前記ア及びイの判断を左右するものではない。
４ 争点１−２（均等侵害の成否）について
・・・・
(ｴ) 本件発明の構成要件Ａ〜Ｅに加え，前記(ｱ)ないし(ｳ)を踏まえると，本件発 明について，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とは，＼nピンと巻いたフィルムによって構成される吹矢において，構＼成要件Ｂ〜Ｄのうち， 特に「長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とか らなるピン」，「先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ・・・たフィルム」 及び「前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続さ れた」という構成を採用することにより，ピン抜けの課題と重心の課題をともに解＼n決するという点にあると解される。
(ｵ) 前記３で認定判断した構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」の意味及び弁論の全趣＼n旨によると，本件発明の先端部の形状と被告製品の先端部の形状について，1)本件 発明では「楕円形」であるのに対し，被告製品では，曲率に差のある形状を基礎と して，「長手方向断面が，前部が曲率の緩い曲線形状，後部が略円錐形となるよう に円弧を描」く形状となっていること（なお，別紙乙第１号証のとおり，後部の略 円錐形となるような円弧について，一定の曲率が選択されているものである。乙３ の１・２，乙１５参照）と，2)根元段差部分があることとにおいて，異なっている ということができる。 上記のうち1)について，前記３(2)イで指摘したところからすると，本件発明は， 少なくともピン抜けの課題の解決方法として，「長手方向断面が楕円形である先端 部」という構成を採用したものと解される。そして，同イ(ｲ)で指摘したとおり，「長 手方向断面が楕円形」という形状を曲率に差のある形状に変更した場合，ピン抜け の課題の解決や重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえるところ，「楕円形」と してどのような範囲内のものであればピン抜けの課題が適切に解決されるかの判断 の資料となり得るデータ等は本件明細書に記載されていない。 そうすると，本件発明における前記３(3)で認定判断した意味での「長手方向断面 が楕円形」という先端部の形状の特定は，本件発明の本質的部分に含まれるものと いうべきであり，それを被告製品の先端部の形状に置き換えることは，本件発明の 本質的部分を変更するものというべきである。 ウ したがって，本件発明の構成中に，被告製品と異なる部分が存在するところ，＼n異なる部分は本件発明の本質部分であるから，第１要件を満たさない。
(2) 第３要件について
また，本件全証拠をもってしても，本件発明の「長手方向断面が楕円形」という 形状を被告製品の先端部の形状に置き換えることについて，前記３(2)イ(ｲ)で指摘 したとおり，曲率に差のある形状への変更によりピン抜けの課題の解決や重心の課 題の解決に支障を生じ得るともいえる一方で，どのような範囲内の変更であればそ れらの課題がなお適切に解決されるかの判断の資料となり得る記載が本件明細書に ないにもかかわらず，当業者が被告製品の製造等の時点において上記置換えを容易 に想到することができたというべき技術常識等は認められない。 したがって，第３要件も満たさない。
(3) まとめ
したがって，その余の点について判断するまでもなく，均等侵害は成立しない。
(4) 被控訴人の主張について
ア(ｱ) 被控訴人は，第１要件について，「かえし」部分が存在せず，矢が的や前の 矢から引き抜きやすい滑らかな曲線状の長手方向断面形状を有する先端部と，当該 先端部の略中心部を円柱部が通る形状のピンを備えているという点が本件発明の本 質的部分であると主張するが，前記(1)ア及びイで認定説示したとおりであって，被 控訴人の上記主張は採用できない。それゆえ，上記主張を前提とする本件発明と被 告製品との一致点・相違点に係る被控訴人の主張も採用できない。 (ｲ) 被控訴人は，第１要件について，ピンの先端部の後方部の形状に着目したと いう点で本件発明は技術的思想として新しいなどとも主張するが，そのような着眼 点に本件発明の一つの特徴があるとしても，その上で，本件発明においては，課題 解決の方法として，「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたとい う事情を均等侵害の成否の検討においても無視することはできず，また，ピンの先 端部の後方部の形状に係る構成は，本件発明による複数の課題の解決のうちのいま＼nだ一つにとどまるというべきものであるから，被控訴人の上記主張は，前記(1)イ及 びウの認定判断を左右するものではない。
イ 被控訴人は，第３要件について，本件発明は，矢が的や前の矢から引き抜き やすいピンの先端部を提供するものであり，そのためにはピンの先端部の形状は球 形や楕円形に限られず，「かえし」部分が存在せず，かつ，引き抜く際の抵抗がよ り小さくなるような滑らかな曲線状で形成されていればよいことは，当業者におい て容易に想到できるなどと主張するが，前記ア(ｱ)のとおり，本件発明の本質的部分 についての被控訴人の主張は採用できないから，当業者において容易に想到できる という被控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであり，第３要件を満たさない というべきことは，前記(2)のとおりである。その余の被控訴人の主張も，本件発明 の本質的部分についての被控訴人の主張を前提とするものか，本件発明において課 題解決の方法として「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状が選択されたと いう事情を無視するもので相当でないものであって，いずれも採用できない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成31(ワ)2675

　医薬用途発明の特許権侵害訴訟です。東京地裁（29部）は、本件発明1，2については実施可能要件・サポート要件違反の無効理由ありと判断しました。また、本件発明3，4について、均等侵害も否定しました。本件発明1，2は特許庁で訂正要件を満たさないと判断されており、審決取消訴訟に係属しています。本件発明3，4は特許庁で訂正が認められています。

　いわゆる医薬用途発明においては，一般に，当業者にとって，物質名， 化学構造等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのた＼nめの当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該発明に係る医薬＼nを当該用途に使用することができないから，そのような発明において実施 可能要件を満たすためには，明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの＼n記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより，当該用途の 有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解 するのが相当である。 本件発明１及び２の特許請求の範囲においては，本件化合物が「痛みの 処置における」（構成要件１Ｂ）「鎮痛剤」（構＼成要件１Ｃ）及び「鎮痛 剤」（構成要件２Ｃ）として作用することが記載されているところ，いず＼nれも本件化合物の鎮痛効果が認められる痛みは特定されていない。しかし， 本件明細書には，本件化合物について，「痛みの処置とくに慢性の疼痛性 障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定さ れるものではないが炎症性疼痛，術後疼痛，転移癌に伴う骨関節炎の痛み， 三叉神経痛，急性疱疹性および治療後神経痛，糖尿病性神経障害，カウザ ルギー，上腕神経叢捻除，後頭部神経痛，反射交感神経ジストロフィー， 線維筋痛症，痛風，幻想肢痛，火傷痛ならびに他の形態の神経痛，神経障 害および特発性疼痛症候群が包含される。」（前記１(1)イ）と記載されて いることに照らすと，本件発明１及び２は，本件化合物が少なくとも上記 各痛みに対して鎮痛効果を有することを内容とするものと解される。 したがって，本件発明１及び２について実施可能要件を満たすというた＼nめには，本件明細書の発明の詳細な説明に，薬理データの記載又はこれと 同視し得る程度の記載をすることなどにより，上記各痛みに対して鎮痛効 果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載が必要であ るというべきである。
・・・
前記(ｱ)の各文献の記載によれば，本件出願当時，術後疼痛試験は，ラ ットの皮膚，筋膜及び足蹠の足底側面の筋肉を切開することにより，痛 覚過敏を引き起こし，これに対する薬剤の効果を確かめる試験であるこ とが，技術常識であったと認められる。 そして，本件明細書には，「Ｓ−（＋）−３−イソブチルギャバ」＼n（弁論の全趣旨によれば，構成要件３Ａを充足する本件化合物の一種で＼nあると認められる。）が術後疼痛試験において有効であったことが記載 されており，さらに，「ラット足蹠筋肉の切開は熱痛覚過敏および接触 異痛を生じた。いずれの侵害受容反応も手術後１時間以内にピークに達 し，３日間維持された。実験期間中，動物はすべて良好な健康状態を維 持した。」（前記１(1)キ(ｷ)），「ここに掲げた結果はラット足蹠筋肉 の切開は少なくとも３時間続く熱痛覚過敏および接触異痛を誘発するこ とを示している。本試験の主要な所見は，ギャバペンチンおよびＳ− （＋）−３−イソブチルギャバがいずれの侵害受容反応の遮断に対して＼nも等しく有効なことである。」（同(ｺ)）との記載がある。 以上によれば，本件出願当時，本件明細書の術後疼痛試験の結果に接 した当業者は，本件化合物について，侵害受容性疼痛としての熱痛覚過 敏及び接触異痛に対して有効であると理解し，その他の痛みに対して有 効であると理解することはなかったというべきである。
・・・
ア 被告医薬品が本件発明３の構成と均等なものであるかについて＼n
(ｱ) 原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。
しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。
そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。
(ｳ) 以上によれば，被告医薬品は，本件発明３の特許請求の範囲に記載さ れた構成と均等なものとは認められない。＼n
イ 被告医薬品が本件発明４の構成と均等なものであるかについて＼n
前記アと同様に，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発 明４の本質的部分というべきであり，被告医薬品は均等の第１要件を満た さず，また，本件発明４との関係においては，被告医薬品の効能・効果で＼nある神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛が意図的に除外されている から，均等の第５要件も満たさない。 したがって，被告医薬品は，本件発明４の特許請求の範囲に記載された 構成と均等なものとは認められない。＼n

◆判決本文

関連事件です。本件特許は同じですが、被告が異なります。なお、原告代理人はなぜか異なります。

◆令和2(ワ)19923等

　1審は、アルギニンは，その後の発酵処理工程で初めて混合されるものであるから技術的範囲に属さないと判断しましたが、知財高裁は、属すると判断しました。1審判決後に訂正審判がなされ、これが確定しています。控訴人は訂正発明のみについての判断を求めました。争点は104条の推定規定の出願日が優先権基礎出願日が適用されるのか、推定が覆滅されるか等です。

　以上によると，基礎出願Ａ，Ｂの上記記載に接した当業者は，上記本件優先日当 時の技術常識とを考え併せ，「大豆胚軸」以外の「ダイゼイン類を含む原料」を発酵 原料とした場合でも，ラクトコッカス２０-９２株のようなエクオール及びオルニ チンの産生能力を有する微生物によって，発酵原料中の「ダイゼイン類」がアルギ＼nニンと共に代謝されるようにすることにより，発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍ ｇ以上のオルニチン及び１ｍｇ以上のエクオールを含有する，食品素材として用い られる粉末状の発酵物を生成することが可能であると認識することができたという＼nべきであるから，本件訂正発明を基礎出願Ａ，Ｂから読み取ることができるものと 認められる。 したがって，本件訂正発明は，少なくとも基礎出願Ａ，Ｂに記載されていたか， 記載されていたに等しい発明であると認められ，本件訂正発明は，基礎出願Ａ，Ｂ に基づく優先権主張の効果を享受できるというべきである。 そうすると，本件特許は，特許法１０４条の規定の適用については，本件優先日 である平成１９年６月１３日に出願されたものとみなされるから，本件訂正発明生 産物が同条の特許出願前に日本国内において「公然知られた物でない」か否かを検 討するに当たり，本件優先日以降に公開された乙Ｂ３（国際公開第２００７／０６ ６６５５号。国際公開日２００７（平成１９）年６月１４日）を考慮することはで きない。
ウ 「公然知られた物でない」に当たるか
その物が特許法１０４条の「公然知られた」物に当たるといえるには，基準時に おいて，少なくとも当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた 事実が存することを有するというべきところ，本件訂正発明生産物が，本件優先日 当時に公知であった乙Ｂ１６，乙Ｂ２４に記載されていたとはいえず，また，乙Ｂ １６又は乙Ｂ２４から本件訂正発明を容易に想到することができないことは後記３ (4)，(6)のとおりである。そうすると，本件優先日時点において，乙Ｂ１６又は乙 Ｂ２４に触れた当業者が本件訂正発明生産物を製造する手がかりが得られたという ことはできない。 また，被控訴人らは，本件訂正発明生産物は，乙Ｂ１６の「実施例１」の「乾燥 重量１ｇ当たり，１ｍｇ−３ｍｇのエクオールが生成」している発酵物「９９２ｍ ｇ」に栄養強化添加物である「９７．４８％」の純度のオルニチン（乙Ｂ６７の国 際公開公報（ＷＯ２００６／０５１９４０））を「８ｍｇ」加えたものであるにすぎ ないから，「公然知られた物」であると主張するが，前記アのとおり，本件訂正発明 生産物は，「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって，前記発 酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍｇ以上のオルニチン及び１ｍｇ以上のエクオール が生成され，食品素材として用いられる物」であるから，乙Ｂ１６に乙Ｂ６７を組 み合わせたとしても，「発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍｇ以上のオルニチン及び １ｍｇ以上のエクオールが生成された」物に当たらないから，上記被控訴人らの主 張は採用できない。
なお，被控訴人らは，本件発明による生産物について，乙Ｂ４により公然知られ た物に当たる旨の主張をしていたので念のため検討するに，乙Ｂ４に本件訂正発明 が記載されていたとはいえず，また，乙Ｂ４から本件訂正発明を容易に想到できた ものではないことは後記３(3)のとおりであり，乙Ｂ４によっても当業者が本件訂 正発明生産物を製造する手がかりが得られたということはできない。 したがって，本件訂正発明生産物は，本件優先日当時，「公然知られた物でない」 といえる。
エ 被控訴人方法の構成について＼n
被控訴人らは，被控訴人原料の生産方法が原判決別紙「被告方法目録」記載の被 控訴人方法であることについて自白が成立しているから，特許法１０４条の推定は 働かないと主張する。そして，令和元年６月７日の原審第４回弁論準備手続期日に おいて，当事者双方が，被控訴人方法の構成について原判決別紙「被告方法目録」＼n記載のとおりである旨陳述している（当裁判所に顕著）。 原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴人方法と，当審で控訴人 が主張する被控訴人方法とでは，前者における「α３ 前記酵素処理工程を経て得 られたダイゼインを含む処理液と，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●をアルギニンを含む培養液と共に混合して発酵処理をし，」との構成部＼n分を，後者では「α３−１ 前記酵素処理工程を経て得られたダイゼインを，アル ギニンを含むその他の成分と混合して培地とした上，これを滅菌処理して滅菌済培 地とし，」と「α３−２ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●を同滅菌済培地に植菌して発酵処理をし，」との構成に変更するというものであ＼nるところ，同α３−１及びα３−２の内容は，α３の内容を更に具体化・詳細化し ようとするものであり，また，控訴人は，原判決における本件訂正発明に係るクレ ーム解釈に基づく場合の構成としてα３−１及びα３−２とすべきと主張している＼nものであるから，まずは，原審において当事者間に争いがないものとされた被控訴 人方法（α１〜６によるものであって，α３をα３−１及びα３−２に変更しない もの）の構成について検討を進めることとする。＼n
オ 推定の覆滅について
被控訴人らは，被控訴人原料の生産方法が被控訴人方法であり，これが本件訂正 発明の方法とは異なるから，本件訂正発明の方法を使用していないとの主張立証を しているものと解されるから，以下，被控訴人方法（まずは，α１〜６によるもの であって，α３をα３−１及びα３−２に変更しないもの）が本件訂正発明の方法 とは異なるものであるか検討する。
・・・
ｃ 原判決は，構成α３の「アルギニンを含む培養液」は，本件発明の構＼成要件 Ａ−２，Ａ−３の「アルギニンを含む発酵原料」に当たらず，被控訴人方法は本件 発明のＡ−２，Ａ−３を充足しないと判断したが，本件訂正発明においても，構成＼n要件Ｂ’−１に「アルギニンを含む発酵原料」とあるので，α３の「アルギニンを 含む培養液」が構成要件Ｂ’−１の「アルギニンを含む発酵原料」に当たるか検討＼nする。 構成要件Ｂ’−１は，「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料を」と＼nいうものであるが，これは，構成要件Ａ’においてダイゼイン類にアルギニンを添＼n加したものを指すと解するのが自然である。そして，上記ｂのとおり，被控訴人方 法の構成α３においては，「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養＼n液を，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と共に混合して発 酵処理をしているところ，「ダイゼイン」を含む処理液と「アルギニン」を含む培養 液の混合物を，「オルニチン産生能力及びエクオール産生能＼力を有する微生物」であ る●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●で「発酵処理」してい るから，上記混合物は発酵原料に当たるというべきである。そうすると，同混合物 は，「前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料」に当たるから，被控訴人 らの主張する被控訴人方法を前提としても，被控訴人原料の生産方法は，本件訂正 発明の構成要件Ｂ’−１を充足し，構＼成要件Ｂ’−１の発酵原料を微生物で発酵処 理することを内容とする構成要件Ｂ’−２も充足する。＼n
この点，原判決は，本件発明について，アルギニンは，発酵処理をする前の発酵 原料の調製をする段階において発酵原料に含まれているものであり，構成α３の「ダ＼nイゼインを含む処理液」が発酵原料に当たり，「アルギニンを含む培養液」は発酵原 料ではなく，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分に当たるものと解した上で， 被控訴人方法は発酵処理段階においてアルギニンが初めて現れるから本件発明の構＼n成要件を充足しないと判断した。
しかしながら，本件特許請求の範囲及び本件明細書をみても，ダイゼイン類にア ルギニンを添加した後に微生物を加えることと，ダイゼイン類とアルギニンと微生 物を同時に混合することとの間に何らかの差異があることをうかがわせる記載はな い。また，本件明細書をみると，【００９１】に「発酵原料（発酵に供される原料）」 との記載があるものの，【００９３】には「ダイゼイン類を含む発酵原料としては， ダイゼイン類を含む限り，特に制限されるものではない」と発酵原料に特段の制限 がないものとされており，そのほかには発酵原料を定義付ける記載はない。前記１ (2)のとおり，本件訂正発明においてオルニチン産生能力及びエクオール産生能＼力 を有する微生物による発酵に供されるのは，「ダイゼイン類」と「アルギニン」であ り，ダイゼイン類にアルギニンが添加されたのちに微生物が添加されたとしても， ダイゼイン類に，アルギニンと微生物が同時に添加されたとしても，アルギニンが 発酵に供されることに変わりがない。そうすると，被控訴人方法におけるアルギニ ンが，発酵原料ではないというべき理由がない。
原判決は，本件明細書の【００３３】の「当該エクオール含有大豆胚軸発酵物は， 発酵原料として大豆胚軸を用いて製造される」との記載及び【００３６】の「大豆 胚軸の発酵において，発酵原料となる大豆胚軸には，必要に応じて，発酵効率の促 進や発酵物の風味向上等を目的として，酵母エキス，ポリペプトン，肉エキス等の 窒素源；グルコース，シュクロース等の炭素源；リン酸塩，炭酸塩，硫酸塩等の無 機塩；ビタミン類；アミノ酸等の栄養成分を添加してもよい。特に，エクオール産 生微生物として，アルギニンをオルニチンに変換する能力を有するもの（中略）を＼n使用する場合には，大豆胚軸にアルギニンを添加して発酵を行うことによって，得 られる発酵物中にオルニチンを含有させることができる。この場合，アルギニンの 添加量については，例えば，大豆胚軸（乾燥重量換算）１００重量部に対して，ア ルギニンが０．５〜３重量部程度が例示される。」と発酵原料となる大豆胚軸には， 必要に応じて，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分を添加してもよいと記載さ れていることから，発酵効率の促進等を目的とする栄養成分は，発酵原料とは別の 成分として扱われていると認定したが，ダイゼイン類を含む「大豆胚軸」が発酵原 料に当たることと，ダイゼイン類を含む処理液とアルギニンを含む培養液のいずれ もが発酵原料に当たると考えることは何ら矛盾するものではない。また，【００３６】 の記載も，大豆胚軸にアルギニンを添加したものを発酵原料とみなすことと矛盾す るものではない。したがって，原判決の判断には誤りがあるというほかない。 そうすると，α３の「アルギニンを含む培養液」は，構成要件Ｂ’−１の「アル＼nギニンを含む発酵原料」に当たると認めるのが相当であるから，被控訴人方法が構＼n成要件Ａ’，Ｂ’−１，Ｂ’−２を充足しないことが立証されているとはいえない。
・・・
(ｳ) 以上のとおり，被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していない ことが立証されているとはいえないから，特許法１０４条の推定が覆滅されたと認 めることはできない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成30(ワ)18555

　漏れていたのでアップします。ＣＳ関連発明について、広告収入に基づく損害賠償が認められました。

　本件特許の請求項１は下記です。 通信ネットワークを介して、ウェブ情報をユーザ端末に提供するウェブ情報提供方法において、 ユーザ端末に接続されたアクセスポイントが該ユーザ端末に割り当てた前記アクセスポイントのＩＰアドレス、およびＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩＰアドレス対地域データベースを用いて、前記ユーザ端末に割り当てられたＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが属する地域を判別する第１の判別ステップと、 前記判別された地域に基づいて、該地域に対応したウェブ情報を選択する第１の選択ステップと、 前記選択されたウェブ情報を、前記ＩＰアドレスが割り当てられたユーザ端末に送信する送信ステップと、 を有したことを特徴とするウェブ情報提供方法。

　被告方法等は，本件各発明の技術的範囲に属するものであるから，被告が被 告方法等を用いて行う地域ターゲティング広告等のサービスを提供する行為 は，本件特許権を侵害するものである。そして，被告はその侵害行為について 過失があったものと推定されるから（特許法１０３条），原告は，被告に対し， その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を，自己が 受けた損害の額としてその賠償を請求することができる（同法１０２条３項） ところ，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準とし，そこに， 実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 また，不当利得返還請求については，同項の「受けるべき金銭の額に相当す る額」は，本来，侵害者がその特許発明の実施に当たり特許権者に対して支払 うべきであった実施料相当額であるから，侵害者がこれを支払うことなく特許 発明を実施した場合は，その実施により，侵害者は同額の利得を得，特許権者 は同額の損失を受けたものと評価することができるから，同項の「受けるべき 金銭の額に相当する額」が不当利得（民法７０３条）における受益者の利得の 額に相当し，かつ，権利者の損失の額に相当すると認めるのが相当である（知 財高裁平成２７年（ネ）第１０４８８号，同第１００８８号同年１１月１２日 判決・判時２２８７号９１頁参照）。 そこで，被告が被告方法等を使用して上げた売上高及び実施に対し受けるべ き料率（相当実施料率）につき，以下検討する。
(2) ＹＤＮ及びプレミアム広告について
ア ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高
ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高は，以下のとおりであると認められる。
(ｱ) ＹＤＮの売上高
証拠（乙２５）によれば，原告主張の損害算定期間（平成１９年７月２ ５日〜平成３０年６月２６日）の売上高（消費税抜き。以下，売上高につ き，特記なき限り同じ。）は，別紙売上高・損害額一覧表のとおりであり，＼nＹＤＮのエリアターゲティングを行っている部分の売上高総額は，●省略 ●であると認められる（●省略●なお，端数処理の関係で１円の誤差が生 じている。）。
(ｲ) プレミアム広告の売上高
同様に，同期間のプレミアム広告のエリアターゲティングを行っている 部分の売上高総額は，●省略●であると認められる（●省略●）。
イ 相当実施料算定の基礎となる売上高の範囲
被告は，ＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高のうち，下記(ｱ)ないし(ｴ)に 係る各部分については，相当実施料算定の基礎となる売上高から除外すべき であると主張するので，この点について検討する。
(ｱ) ●省略●について
被告は，本件各発明の技術的範囲には●省略●から，被告方法等におい て，本件各発明の技術的範囲に含まれる部分があるとしてもそれは●省略 ●であると主張する。 しかし，本件各発明にいう「アクセスポイントに対応する地域」等は， 特に●省略●ものではないので，相当実施料算定の基礎となる売上高を● 省略●理由はないというべきである。
(ｲ) スマートフォンを利用した売上部分について
被告は，スマートフォンの利用による売上げは相当実施料算定の基礎と なる売上高から控除すべきであると主張する。 しかし，証拠（甲７３・３頁）及び弁論の全趣旨によれば，スマートフ ォンからインターネットのウェブサイトを閲覧する場合には，モバイル接 続（４Ｇ接続ないし３Ｇ接続）又はＷｉ−Ｆｉ接続の２通りの方法があり， 自宅等のＷｉ−Ｆｉ環境がある場所では，通信容量制限のあるモバイル接 続ではなく，Ｗｉ−Ｆｉ経由の接続を行うのが一般的であるところ，スマ ートフォンによりＷｉ−Ｆｉ接続を行う場合には，接続に用いられるＩＰ アドレスは自宅のＷｉ−Ｆｉに用いられるＩＰアドレスであり，この場合 には，本件各発明に基づくＩＰアドレスからアクセスポイントに対応する 地域を判別しているものと認められる。 他方で，モバイル端末からのインターネット接続（いわゆる４Ｇ接続な いし３Ｇ接続）の場合に，ＩＰアドレスからアクセスポイントに対応する 地域を判別することができないことは，原告が自認するところであるから， 相当実施料算定の基礎となる売上高は，かかる接続を利用しない場合（Ｗ ｉ−Ｆｉ経由での接続の場合）に限定することが必要であるというべきで ある。
(ｳ) ●省略●について
被告は，●省略●を控除したものとされるべきであると主張する。
ａ そこで検討するに，証拠（乙２７）及び弁論の全趣旨を総合すると， 以下の事実を認めることができる。
●省略●
ｂ 上記ａで認定した事実によれば，被告方法等において，●省略●を控 除することが相当であるというべきである。
ｃ これに対して，原告は，●省略●と考えられると主張するが，これを 認めるに足りる証拠はない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ｴ) 他のターゲティング機能に対応する部分について＼n
被告は，「年齢」，「性別」，「行動履歴」など「地域」以外のターゲ ティング機能に対する部分の売上げは，本件における相当実施料額の算定＼nの基礎とならないと主張する。 この点，証拠（甲２２，２６）によれば，被告のＹＤＮやプレミアム広 告においては，地域ターゲティングに加え，「時間帯」，「性別」，「年 代」，「行動履歴」等に基づくターゲティングも行われていることがうか がわれるが，他方で，プレミアム広告の商品紹介（甲２６）においては， 「エリアターゲティング」が最初に紹介され，また，被告の広告本部本部 長が，平成１９年１１月５日付けの日経マーケティングのウェブ上の記事 （甲２７）において，1)被告は地域ターゲティングに力を入れており，Ｉ Ｐアドレスなどの情報で地域ターゲティング広告ができるようになり，地 域限定のプロモーションや地域限定で企業活動をしている広告主もター ゲットに入ってきたこと，2)地域ターゲティング広告に性別や年齢別など によるデモグラフィックターゲティングも組み合わせればより効果的で あること，3)地域ターゲティング広告は，中小企業，インフラを手がける 大手企業などの需要もあることなどを述べていることが認められる。 そうすると，地域ターゲティングは中心的な機能であり，他のターゲテ＼nィング機能に比べてその重要性は高いというべきであり，また，これらの＼n機能は重複して利用されることも多く，その寄与の度合いを個別に算定す＼nることが困難であることにも照らすと，地域ターゲティング機能と関連の＼nある売上高については，その全額を対象とするのが相当である。
ウ 相当実施料算定の基礎とすべき売上高
上記アのＹＤＮ及びプレミアム広告の売上高から，上記イに従って控除す べき分を控除した額は，以下のとおりである。
(ｱ) ＹＤＮについて
証拠（乙２５）によれば，ＹＤＮについて，●省略●となる。
(ｲ) プレミアム広告について
同様に，プレミアム広告については，●省略●となる。
(ｳ) 以上によれば，本件特許権侵害による損害額の算定に用いるべき売上高 は，ＹＤＮにつき●省略●，プレミアム広告につき●省略●となる（それ ぞれの各年度の内訳は別紙売上高・損害額一覧表の該当欄記載のとおり。）。＼n
(3) スポンサードサーチについて
原告は，被告が提供するターゲティング広告に係るサービスのうち，スポン サードサーチに係る売上高も相当実施料の算定の対象とすべきであると主張 するのに対し，被告は，スポンサードサーチにおいては本件各発明を実施して いないから，その売上高は相当実施料の算定の対象外であると主張する。
ア そこで検討するに，●省略●ことが認められる。
しかし，他方で，●省略●本件各発明を実施して行われているとは認めら れないので，スポンサードサーチに係る売上高も損害額算定の対象とすべき であるとの原告主張を採用することはできない。
イ なお，原告は，スポンサードサーチが本件各発明の実施に当たらないとの 主張は時機に後れた攻撃防御方法に当たると主張するが，被告は，当初から， 原告主張のターゲティング広告の提供サービスが本件各発明の技術的範囲 に属することを否認していたこと，侵害論の審理においては●省略●が中心 的な争点であったこと，損害論の審理に入り，スポンサードサーチが実施料 算定の基礎となるかが争点となり，これを契機としてスポンサードサーチが 本件各発明の実施に当たるかどうかが問題となったことなどの本訴の経緯 に照らすと，被告の上記主張が時機に後れたものということはできない。
(4) 相当実施料率について
ア 相当実施料率の算定基準
特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」の算定に当たり，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特 許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合 には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の 価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3) 当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の 態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れ た諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである（知財高裁平成 ３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７日特別部判決・判時２４３０号 ３４頁参照）。
イ 実施料率等について
(ｱ) 証拠（甲３０，７９，１００）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実 を認めることができる。
ａ 原告は，あどえりあ社を通じて，本件特許に係るライセンス（通常実 施権の許諾。以下「本件ライセンス」という。）を行っている。
ｂ 本件ライセンスの料金体系は，1)多数のウェブサイトやアプリ等に一 括で広告を配信するアドネットワーク事業を行う企業を対象とするア ドネットワーク事業社用（甲３０・２枚目），2)クライアントに対しシ ステム等を使ってサービスを提供する企業を対象とするサービス提供 事業社用（同３枚目），3)自社でウェブサイトを運営する企業を対象と するウェブサイト運営社用（同４枚目）の３種類がある。
ｃ 上記1)（アドネットワーク事業社用）の料金は，登録料１万円（初年 度のみ）と，アドネットワーク事業社のクライアントに対する広告請求 金額に対する１．５％（親会社の業務を子会社が行う場合は３％）の割 合によるライセンス利用料である。
上記2)（サービス提供事業社用）の料金は，クライアントの特許利用 も含めたライセンスを受ける場合は，登録料１万円（毎年）と，サービ ス提供事業社と各クライアントの間の月額契約料金の３％の割合によ るライセンス利用料である。
上記3)（ウェブサイト運営社用）の料金は，当該ウェブサイトが５０ ００万ＰＶ以上で，かつ，自社サイト内の広告の地域ターゲティングを 行う場合は，登録料１万円（初年度のみ）及び基本利用料１０万円（年 額）に加え，広告売上げの３％の割合によるライセンス利用料となる。 なお，ウェブサイト運営社が，当該ウェブサイト内で物品などの販売を 補助するサービスを行う場合は，更にビジネス利用料５０００円〜（年 額）を要するとされている。
ｄ 本件ライセンスの実績としては，アドネットワーク事業社用のライセ ンス利用料につき１．５％で契約した例，サービス提供事業社用のライ センス利用料につき３％で契約した例，ウェブサイト運営社用のライセ ンス利用料につき１．５％で契約した例や，０．７５％で契約した例が ある。
(ｲ) 甲３０のライセンス料金表の各類型の適用に関し，原告は，広告を掲載＼nするサイトを基準とするもの，すなわち，自らのウェブサイトにおいて広 告を掲載する場合は３％であるが，他社のウェブサイトに広告を掲載する 場合は１．５％とするものであると主張するのに対し，被告は，広告の主 体を基準とするもの，すなわち，第三者の広告を請け負って掲載する場合 はアドネットワーク事業社用の条件に従って１．５％の料率が適用され， 自社の広告を掲載する場合は３％の料率が適用されると主張する。
甲３０のライセンス料金表の各類型が適用される広告掲載サービスに＼nついては，本件ライセンスに係る特許権者である原告が当然知悉している と考えられるところ，アドネットワーク事業社用について他の場合より安 い料率が設定されることについての原告の説明，すなわち，他社のウェブ サイトに広告を掲載する場合には別途広告枠を媒体社などから購入する 必要がありその費用が掛かるためにアドネットワーク事業社用では料率 を下げているとの説明や，それにもかかわらず親会社の業務を子会社が行 う場合は３％としたのは，アドネットワーク事業社である親会社が広告掲 載を自らの子会社の広告枠で行う場合には広告枠の購入費用は子会社に 支払われるために親子会社全体としてみれば費用支出がないからである との説明は合理的であるといえる。 被告は，ウェブサイト運営者用のライセンス料金表に「ＥＣ（電子商取＼n引）を含む，ウェブサイト内で物品などの販売を補助するサービス」が対 象となることが記載されていることをもって，ウェブサイト運営者用の実 施料率が３％であるのは，自社商品の広告表示を切り替えるといったサー＼nビスを提供することを念頭に置いたものであると主張する。しかし，同サ ービスを行う場合に発生するのはビジネス利用料であって，広告利用料で はないので，上記の記載から，ウェブサイト運営者用のライセンス料金表＼nが適用されるのは自社の広告を掲載する場合であると認めることはでき ない。
むしろ，甲３０・４枚目においては，ウェブサイト運営者用の「広告利 用料」は「広告売上の３％」と規定されているところ，ここに「広告売上」 と記載されているのは，他社の広告を自らのサイトで行うことにより広告 売上げを得る場合を想定としているからであると推認するのが自然かつ 合理的である。 そうすると，原告が主張するとおり，本件ライセンスにおけるライセン ス料率は，自らのウェブサイトにおいて広告を掲載する場合は３％である が，他社のウェブサイトに広告を掲載するなどして，広告枠を媒体社など から購入する費用を生ずる場合には１．５％とするものであると認めるの が相当である。
(ｳ) 上記(ｲ)の説示を踏まえ，被告の地域ターゲティング広告が本件ライセ ンスのいずれの類型に属するかにつきみるに，ＹＤＮのうち被告ウェブサ イトに広告を掲載する部分及びプレミアム広告はウェブサイト運営社用 に当たるから，ライセンス料率は３％となり，ＹＤＮのうち他の提携ウェ ブサイトに広告を掲載する部分はアドネットワーク事業社用に当たるか ら，ライセンス料率は１．５％となるものと認められる。 この点につき，被告は，過去にウェブサイト運営社用に当たるにもかか わらず０．７５％や１．５％のライセンス料率が適用されたことがあるこ とを指摘し，本件においてもこれらの料率を参考とすべきであると主張す るが，証拠（甲１００）及び弁論の全趣旨によれば，これらは原告とライ センシーとの関係に基づき特別に減額されたものであることがうかがわ れ，他にサービス提供事業社用の類型ではあるものの，原則どおりライセ ンス料率を３％として契約した実績もあることからすれば，上記のとおり 認定するのが相当である。
ウ 実施料率を下げるべき他の事情について
●省略●
(ｲ) 被告は，被告自身の多数の特許を実施することによりウェブ広告の分野 において大きなシェアを獲得することができているのであるから，本件各 発明の相当実施料率の算定に当たってもこの点を考慮すべきであると主 張するが，被告がウェブ広告の分野において多数の特許を実施しているこ とやそれが売上げに寄与していることは，本件特許の相当実施料率を算定 すべき上で考慮すべき事情ということはできない。 また，被告は，本件特許の相当実施料率の算定に当たり，被告が自身の 努力により●省略●を作成したことを考慮すべきであると主張するが，上 記と同様，この点も本件特許の相当実施料率を算定すべき上で考慮すべき 事情ということはできない。
(ｳ) 被告は，甲２０公報を引用し，本件各発明の「ＩＰアドレス対地域デー タベース」は「アクセスポイント側」の情報を用いるものであり，●省略 ●含まないとした上で，原告の主張を前提とするのであれば，本件各発明 の価値・技術的意義は低いなどと主張する。 しかし，被告の上記主張は，データベースの構成と●省略●を誤解・混＼n同するものであり，その前提において失当であり，また，本件各発明が公 知技術との関係で新たな技術的意義が存在しないということはできない。 むしろ，本件各発明は，ＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが属 する地域を判別し，判別した地域に対応したウェブ情報を選択して前記ユ ーザ端末に送信する方法によって，同一ＵＲＬにおいてもユーザの発信地 域ごとに異なるウェブ情報を送信することができるという効果を得る発 明であって，他にＧＰＳ等のシステムを用いることなく，ユーザ端末に割 り当てられたＩＰアドレスとＩＰアドレス対地域データベースを照合す るという比較的簡易な方法によりユーザの発信地域の判別をすることが できるものであるから，従来技術にはない新たな技術的意義を有するとい うことができる。
(ｴ) 被告は，本件特許の相当実施料率の算定に当たり，地域ターゲティング 以外のターゲティング機能の効用を考慮すべきであると主張する。＼nしかし，地域ターゲティングは中心的な機能であり，他のターゲティン＼nグ機能に比べてその重要性は高いというべきであり，また，これらの機能＼ は重複して利用されることも多く，その寄与の度合いを個別に算定するこ とが困難であることは，前記(2)イ(ｴ)のとおりである。このため，ＹＤＮ 及びプレミアム広告が地域ターゲティング以外のターゲティング機能を＼n備えていることを考慮しても，適用すべき実施料率を下げることが相当と いうことはできない。
(ｵ) 被告は，ＹＤＮのクリック数や売上げは，被告が長年にわたり多大な労 力を積み上げてきたサービスの圧倒的な利用者数及びアクセス数を前提 とするものであり，これらは本件各発明と無関係であるから，本件特許の 相当実施料率の算定に当たってはこの点を考慮すべきであると主張する。 しかし，ＹＤＮの売上げにおいて，被告の提供するサービスの利用者数 や被告のウェブサイトへのアクセス数が影響を与えたとしても，本件各発 明の売上げ及び利益への貢献の程度という観点からみると，本件各発明は， ＩＰアドレス対地域データベースを使用して，アクセスポイントの属する 地域を判別することを通じて，地域によって異なるウェブ情報をユーザ端 末に送信することを可能にするものであるから，エリアターゲティング広＼n告に必要不可欠なものであり，本件各発明と同程度に簡易かつ効果的に地 域判別をし得る代替技術の存在を示す証拠のないことに照らすと，本件各 発明を利用することができない場合には，被告のＹＤＮやプレミアム広告 の利用者に対する訴求力は大幅に減殺されたものというべきである。 このような本件各発明のＹＤＮ及びプレミアム広告の提供サービスに おける必要不可欠性や売上げや利益に対する貢献度に照らすと，ＹＤＮの 売上げにおいて，被告の提供するサービスの利用者数や被告のウェブサイ トへのアクセス数が影響を与えたとしても，これをもって，適用すべき実 施料率を下げることが相当であるということはできない。 また，被告は，プレミアム広告においては，被告ウェブサイトへのアク セス数のみが売上げに貢献するので，本件各発明は売上げに寄与，貢献し ていないと主張するが，上記と同様の理由から，そのような事情をもって 適用すべき実施料率を下げることが相当であるということはできない。
エ 小括
以上によれば，本件各発明の実施についての相当な実施料率は，ＹＤＮの うち被告ウェブサイトに広告を掲載する部分及びプレミアム広告につき ３％，ＹＤＮのうち他の提携ウェブサイトに広告を掲載する部分は１．５％ と認めるのが相当である。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、構成要件Ｂの「操作メニュー情報」を有するとは認められないとして、1審判断を維持しました。

ア 前記のとおり補正して引用する原判決が説示するとおり（原判決４６頁 ２３行目ないし４９頁１行目），本件各発明の特許請求の範囲の記載内容 に加え，本件明細書の段落【００１２】の記載内容及び【図７】に記載さ れた本件各発明の実施例としての様々な操作メニュー情報の表示内容か＼nらすれば，本件各発明の「操作メニュー情報」とは，「ポインタの座標位置 によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段 に表示するため」の「画像データ」であり，出力手段に表＼示され，利用者 がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構＼ 成されていることを要するものというべきである。
イ そして，被告製品のページ一部表示が，縮小された中央ページの右端又＼nは左端あるいは両端に，幅が細く縦長の白みがかった長方形として表示さ＼nれること，そこには何の文字，図形，記号，アイコン等は表示されないこ＼nとからすれば，当該長方形部分のみを見た利用者は，それがどのような命 令を実行する表示であるのかを理解することはできないというべきであ＼nり，したがって，被告製品のページ一部表示の画像は本件各発明の「操作＼nメニュー情報」には当たらず，本件ホームアプリが構成要件Ｂの「操作メ＼nニュー情報」を有するとは認められないことは，前記のとおり補正して引 用する原判決が説示するとおりである（原判決４９頁２行目ないし５０頁 ６行目）。
控訴人は，1)被告製品においては構成ｅ又は構＼成ｅ’によってそれまで 表示されていなかったページ一部表＼示の画像が液晶画面に表示されるよ＼nうになること，2)ページ一部表示の画像と壁紙画像との境界が明確である＼nことを指摘するが，これらの点は，いずれも利用者がページ一部表示の画＼n像自体から「実行される命令結果」の内容を理解することができるか否か に関わるものではないから，上記の判断を左右するものではないというべ きである。また，控訴人は，3)被告製品のページ一部表示の画像が表＼現し ている表示内容は，実行されるスクロール命令の結果を小さな絵で表＼現し た画像であるとも指摘するが，上記のとおり，ページ一部表示の画像は，＼nその表示内容等からすれば，利用者がその表＼示自体から「実行される命令 結果」の内容を理解できるように構成された画像データであるということ＼nはできない。 なお，上記の判断に照らすと，控訴人が上記第２の３(1)アにおいて主張 する判断基準によったとしても，被告製品のページ一部表示の画像は，少＼nなくとも同主張における3)の要件を満たすものとはいえないから，本件ホ ームアプリが構成要件Ｂの「操作メニュー情報」を有するとは認められな＼nい。
ウ したがって，控訴人の主張(1)アは採用することができない。
(2) 控訴人の主張(1)イについて
ア 控訴人が主張(1)イにおいて指摘する各点は，いずれも上記(1)で検討し たところと同様の事情であるといえるから，いずれも前記の判断を左右す るものではないというべきである。そして，このことは，本件ホームアプ リに係るソースコードの記載内容を基に検討した場合であっても同様で＼nある。
イ したがって，控訴人の主張(1)イは採用することができない。
(3) 小括
ア 控訴人は，上記のほかにも，争点１−３について縷々主張するが，いず れも前記の判断を左右するものではないというべきである。 イ 以上によれば，本件ホームアプリは，構成要件Ｂにいう「操作メニュー＼n情報」を有するとは認められず，被告製品が構成要件Ｂを充足するものと＼nは認められないから，その余の点について判断するまでもなく，被告製品 が本件各発明の技術的範囲に属するものと認めることはできない。

◆判決本文

原審はこちら。

◆令和2(ワ)15464

　薬について技術的範囲に属しないと判断されました。均等侵害についても本質的要件を満たさないと判断されました。

　原告は，本件発明３は，慢性疼痛に対する画期的処方薬として，抗て んかん作用を有するＧＡＢＡ類縁体を痛みの処置に用いることを見いだ したものであり，その本質的部分は本件化合物を慢性疼痛の処置に用い る点にあるから，対象となる痛みが侵害受容性疼痛か，神経障害性疼痛 や線維筋痛症かは本質的部分ではなく，効能・効果を神経障害性疼痛や＼n線維筋痛症に伴う疼痛とし，慢性疼痛の処置に用いる鎮痛剤である被告 医薬品は，均等侵害の第１要件を満たすと主張する。 しかし，前記１(1)アのとおり，本件特許に係る発明は，てんかん，ハ ンチントン舞踏病等の中枢性神経系疾患に対する抗発作療法等に有用な 薬物である本件化合物が，痛みの治療における鎮痛作用及び抗痛覚過敏 作用を有し，反復使用により耐性を生じず，モルヒネと交叉耐性がない ことに着目した医薬用途発明であるところ，前記２(1)イのとおり，本件 出願当時，痛みには種々のものがあり，その原因や機序も様々であるこ とが技術常識であった。 そうすると，いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは，本件発明 ３において本質的部分というべきであり，その鎮痛効果の対象を異にす る被告医薬品は，本件発明３の本質的部分を備えているものと認めるこ とはできない。したがって，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載さ れた構成中の被告医薬品と異なる部分が本件発明３の本質的部分でない＼nということはできないから，被告医薬品は均等の第１要件を満たさない。
(ｲ) また，前記(1)アによれば，原告は，本件訂正前発明３においては鎮痛 の対象となる痛みを限定していなかったところ，本件訂正により「炎症 を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」に限定していること からすると，本件発明３との関係においては，被告医薬品の効能・効果＼nである神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと 認めるのが相当である。 したがって，被告医薬品は均等の第５要件も満たさない。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について、技術的範囲に属すると認められるが、無効理由あり（新規性なし）として権利行使不能(特104-3）と判断されました。

　このように，乙８発明は，ユーザから入力された情報から抽出したキーワードに 基づいてそれに関連するウェブページを収集し，そのリンク情報を取得して記憶し， ユーザ端末にキーワードに関連するウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する ものである。しかして，かかるウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力すること は，ユーザに対してユーザの関心のある事項に関連するウェブサイトの閲覧を勧め るものであるといえ，当該リンクを出力することは，ユーザに対する提案を行うも のということができ，また，当該リンクはウェブ上から取得されるものであるから， ウェブサイトからユーザに対して提案すべき情報を取得しているということができ る。 そうすると，乙８発明がユーザコメントに基づいてリンクを出力するアバター管 理部及び情報収集部は，構成要件１Ｅの「前記第１又は第２受付手段によって受け＼n付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段」に相当し， また，乙８発明の，アバター管理部及び情報収集部によりユーザコメントに基づい てウェブサイトのリンクをユーザ端末に出力する機能は，構＼成要件５Ｅの「前記受 け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップ」に相当する。 さらに，乙８発明における，ウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリ ンクを取得する情報収集部は，構成要件１Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサ＼nイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段」に相当し，上記情報 収集部によりウェブ上からキーワードに関連するウェブページのリンクを取得する 機能は，構＼成要件５Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに 対して提案すべき情報を取得するステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｅ及びＦと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｅ及びＦは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
エ 構成要件Ｇ（「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と，を有する」「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと，を更に有する」）につき，＼n乙８発明と対比する。 構成要件Ｇに関し，本件明細書の記載をみると，「飲みすぎないように！」などの＼nアドバイスのメッセージを出力する旨の記載があり（【０１１９】），かかる記載内容 からすると，構成要件Ｇにおける「注意を促す」とは，気を付けるように仕向ける，＼n気を配るように仕向けるとの意であると解することができる。 しかして，乙８発明は，スケジュールが未完了であることが確認すると，アバタ ーから，「スケジュールが未完了だよ。代わりのスケジュールを入力してね」のよう な，スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する機能を有する（【０＼n０４３】）。そして，乙８発明の学習・生活支援サーバ内にはアバターコメントを出 力するアバター管理部が実装されている（【００２４】等）ところ，上記機能は，ユ＼nーザに対してスケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は， スケジュールに気を配るように仕向けるものであるといえる。 そうすると，乙８発明の，アバターコメントの出力を実行するアバター管理部は， 構成要件１Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段」に相当し，ま＼nた，乙８発明の，ユーザに対して上記の趣旨のアバターコメントを出力するアバタ ー管理部の機能は，構＼成要件５Ｇの「前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す ステップ」に相当する。 その他，構成要件Ｇと乙８発明の間に，相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｇは，乙８発明の構＼成と同一のものといえる。
オ 構成要件Ｈ（「情報提供装置。」「を情報提供装置に実行させる情報提供プロ＼nグラム。」につき，乙８発明と対比する。 乙８発明のアバター管理部によるアバターコメントの出力は，情報の提供に当た るため，この点をもって既に，アバター管理部を有する乙８発明の学習・生活支援 サーバは，情報を提供する装置（「情報提供装置」）であるということができる。 また，上記サーバは，アバター管理部のほかに，ユーザ情報管理部，テキスト分 析部，情報収集部，コンテンツ管理部で構成される制御部を有しており，制御部は，＼n少なくとも一つのＣＰＵ等を備え，ＲＯＭ等に予め記憶されたプログラムを読み込＼nんで実行することにより，上記各部の機能を事項することが可能＼となるものである （【００２１】等）ことから，乙８発明の学習・生活支援サーバは，情報提供装置で あって，各種機能を実行させる情報提供プログラムを有しているといえ，乙８発明＼nは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プログラム」と同 一であるといえる。 その他，構成要件Ｈと乙８発明の間に，実質的に相違する点は認められない。＼n以上によれば，構成要件Ｈは，乙８発明の構＼成と実質的に同一のものといえる。
(4) したがって，本件各発明は，その全ての構成要件が，乙８発明の構＼成と実質 的に同一のものであるから，本件各発明は，乙８発明との関係で，新規性を欠くも のといわざるを得ず，いずれも，特許無効審判により無効にされるべきものと認め られる（特許法２９条１項３号，１２３条１項２号）。
(5) 原告らの主張について
原告らは，1)乙８公報に記載されている「スケジュールの修正を依頼する」とは， 構成要件Ｅにおける，議案や意見を提出するという「提案を行う」こととは相違す＼nる，2)乙８公報がユーザ端末に出力するウェブサイトのリンクは，ウェブサイトの 所在を示す情報であって，この所在を示す情報が，「提案を行う」内容である議案や 意見であるはずがなく，乙８発明は構成要件Ｅと相違し，また，ウェブサイトのリ＼nンクはユーザに対して提案すべき情報を規定している構成要件Ｆの「情報」とも相＼n違する，3)乙８発明がユーザのスケジュールが未完了であることを確認した場合に ユーザにスケジュールの修正を依頼することは，構成要件Ｇの，気を付けるよう仕＼n向けることとは相違する，4)乙８発明のユーザ端末は，情報提供をするものではな いから，構成要件Ｈと相違する，などとして，本件各発明が乙８発明の構＼成と実質 的に相違する旨主張する。
しかしながら，原告らの上記各主張は，次のとおり，いずれも理由がないという べきである。 まず，上記1)及び3)の点については，乙８発明において「スケジュールの修正」 を依頼されたユーザは，スケジュールが完了していないことを知り，新たなスケジ ュールを考えて入力するように促されることとなるのであって，「スケジュールの 修正の依頼」も，ユーザに対して新たなスケジュールを組み立てる旨の議案や意見 の提出にも当たるといえるから，構成要件Ｅの「提案を行う」と実質的に同一の構＼ 成であるといえる。また，乙８発明の上記のような働きは，まさにユーザに対しス ケジュールが完了していないことに気を付けるように仕向け，又は，気を配るよう に仕向けることであるといえるから，乙８発明は，構成要件Ｇの「注意を促す手段」＼nないし「注意を促すステップ」と実質的に同一の構成を有するといえる。＼nまた，上記2)の点については，構成要件Ｅの「提案を行う」との文言について，＼n特許請求の範囲及び本件明細書の記載に，ユーザに提案すべき情報の具体的内容を 限定する根拠となるものはなく，ウェブページを出力することに限る旨の示唆もな い。その上，前記説示のとおり，キーワードに関連するウェブページのリンクをユ ーザ端末に出力することは，当該リンク先のウェブページを閲覧することをユーザ に勧めることに該当し，まさに，この点が「提案」といえるというべきである。そ うすると，乙８発明のアバター管理部が当該リンクをユーザ端末に出力することは， 構成要件Ｅが規定するユーザに対する「提案を行う」との構＼成と，同一であるとい わなければならない。また，構成要件Ｆの「情報」との相違を指摘する原告の主張＼nも，結局，リンクはあくまでウェブサイトの所在を示す情報に過ぎず，これがユー ザに対して提案すべき情報には当たらないとの主張であると解されるが，前記のと おり，ユーザ端末にユーザの個人情報に基づいてこれに関連するウェブページのリ ンクを出力することは，ユーザに対して当該リンク先のウェブページの閲覧を勧め るという意味において，ユーザに提案すべき情報を表示するものであり，乙８発明＼nにおいてユーザ端末に出力されるリンクは，構成要件Ｆの「情報」と異なるもので＼nはないというべきである。 さらに，上記4)の点は，前記説示のとおり，乙８発明の学習・生活支援サーバ及 びプログラムは，構成要件１Ｈの「情報提供装置」，構＼成要件５Ｈの「情報提供プロ グラム」と同一であるといえる。 以上によれば，原告らの主張はいずれも採用することができない。

◆判決本文

　IPブリッジによる侵害事件です。知財高裁は技術的範囲に属しないとした1審判断を維持しました。控訴人は本件発明はDRAMも含むと主張しましたが、裁判所は、明細書における本件発明の課題とその解決原理から、含まれないと判断しました。

イ 控訴人の主張ア(ｲ)（本件発明の課題解決原理に基づく検討について）に つき
本件発明の技術的意義（前記１(2)）に鑑みれば，本件明細書に開示され た発明は，半導体チップ上の領域ごとのゲート電極周縁長の合計が異なる 半導体集積回路装置（具体的にはシステムＬＳＩ）において，このような 領域ごとのゲート電極周縁長の合計のばらつきが，従来知られていたマイ クロローディング効果による局所的なパターン寸法の変動などとは異な り，半導体チップ全体にわたるＣＤロスに許容できないほどの変動をもた らすという，本件特許の出願時においては新規な課題を見い出し，これを， ダミーパターンを挿入してゲート電極周縁長のばらつきを抑えることに より解決したものである。したがって，本件発明の課題とその解決原理に 照らすと，本件発明の「半導体集積回路装置」は，システムＬＳＩを意味 するものと解される。
本件特許の出願時に既に慣用されていたＤＲＡＭにおいて，メモリセル アレイを構成するビットラインやワードラインが，ＤＲＡＭにおける他の＼n回路と比較して周縁長が密な回路パターンであり，メモリセルアレイ領域 とそれ以外の回路領域とではゲート電極周縁長の合計がばらつくという 技術常識があったとしても，それが，ＤＲＡＭを構成する半導体チップ全＼n体にわたるＣＤロスに許容できないほどの変動をもたらすものであるこ とは，本件明細書に何ら言及されておらず，また，上記の新規な課題が， システムＬＳＩ中の一部の領域にすぎないＤＲＡＭ単体においても同様 に生じるものであると認めるに足りる証拠はない。 そうすると，本件発明の課題とその解決原理に照らして，本件発明の「半 導体集積回路装置」は，システムＬＳＩを意味するものと解され，ＤＲＡ Ｍを含むと解することはできない。
ウ 控訴人の主張ア(ｳ)（審査経過に基づく検討について）につき
控訴人は，審査経過に関し，第１回目及び第２回目の拒絶理由通知につ いて，審査官は，本件特許の発明がシステムＬＳＩの発明であるとは認識 しておらず，また，出願人の意見書においても，本願発明と引用発明の相 違点について，本願発明はシステムＬＳＩであるのに対して引用発明はシ ステムＬＳＩではないという説明はしていないと主張する。 しかし，そもそも特許発明の技術的範囲の画定は，特許請求の範囲の記 載に基づいて定められるが，特許請求の範囲に記載された用語の意義の解 釈は明細書及び図面を考慮して行われるのであって（特許法７０条１項及 び２項参照），特許出願の審査過程において，審査官がその特許発明をどの ように理解していたかということは，裁判所の特許発明の技術的範囲の画 定の判断を拘束するものではない。
また，出願人は，第１回目の拒絶理由通知に対する意見書（平成１５年 １１月２８日提出，乙２）において，特許法２９条１項３号及び同条２項 の規定に該当しない理由として，「言い換えると，ダミーパターンを挿入す ることによって，異なるマスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の 程度を小さくします。このため，ライン状パターンに品種に依存した寸法 変動が生じることを防止できるので，ＤＲＡＭ等の搭載率が用途又は仕様 により異なるシステムＬＳＩにおいても，ゲート電極又はメタル配線等の 加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に一定にできます。従って， 請求項４の発明によると，動作マージンのバラツキが解消された半導体集 積回路装置を実現できるという格別の効果が得られます。」（乙２〔２〜３ 頁〕）と記載し，第２回目の拒絶理由通知に対する意見書（平成１６年３月 ２５日提出，乙４）において，特許法２９条２項の規定に該当しない理由 として，「言い換えると，ダミーパターンを挿入することによって，異なる マスクパターンレイアウト間でパターンの粗密の程度を小さくします。こ のため，本願明細書の段落番号［０１３２］に記載されておりますように， 『半導体集積回路装置の品種によりマスクパターンレイアウトが大きく 異なる場合にも，マスクパターンレイアウトの違いに起因してライン状パ ターンに寸法ばらつきが生じることを防止できる。従って，ＤＲＡＭ等の 搭載率が用途又は仕様により異なるシステムＬＳＩにおいても，ゲート電 極又はメタル配線等の加工寸法をマスクパターンレイアウトと無関係に 一定にできるので，動作マージンのバラツキが解消された半導体集積回路 装置を実現できる』という格別の効果・・・が得られます。」（乙４〔４頁〕） と記載し，いずれの意見書においても，本願発明がシステムＬＳＩに用い られて効果を生ずることを明確に述べており，このような段階を踏まえて 本件特許が登録されたものである。 したがって，仮に，審査官が，拒絶理由通知を発出する際に，特許請求 の範囲に記載された発明の要旨認定において，「半導体集積回路装置」を， その一般的な字義どおりに，ＤＲＡＭを含む半導体集積回路装置全般と解 釈しており，また，出願人の意見書において，本願発明と引用発明の相違 点として，本願発明はシステムＬＳＩであるのに対して引用発明はシステ ムＬＳＩではないことが明示されていなかったとしても，それに基づいて， 本件発明の「半導体集積回路装置」にシステムＬＳＩではないＤＲＡＭ自 体が含まれるということはできない。
(3) そうすると，本件発明における「半導体集積回路装置」（構成要件１Ａ，１＼nＥ，５Ｂ，５Ｅ等）という語は，システムＬＳＩを意味するものとして用い られており，ＤＲＡＭはこれに含まれないというべきであり，ＤＲＡＭであ ることに争いのない被控訴人製品（前記第２，２による引用のうちの原判決 「事実及び理由」第２，２⑽（原判決８頁２０〜２３行目））は，本件発明１ の構成要件１Ａ，１Ｅ，本件発明５の構＼成要件５Ｂ，５Ｅをいずれも充足せ ず，本件発明１及び本件発明５の技術的範囲のいずれにも属さないものと認 められる。 控訴人は種々主張するが，その主張は，いずれも採用することができない。

◆判決本文

原審はアップされていません。

　Appleによる債務不存在確認訴訟です。進歩性無しとして104条の3で権利公使不能と判断されました。＼n

ウ そこで，以上の説示を前提として，以下，公然実施発明１への甲５−１発 明の組合せの可否について検討する。 まず，公然実施発明１は，スリープ状態とスリープ解除状態とを有し，スリープ 状態からスリープ解除状態とする際の操作及びその際にロック画面が表示されるス＼nマートフォンというものであり，他方，甲５−１発明の技術分野は，生体情報を利 用した電子デバイスの内蔵認証システムに関するものである。そうすると，両発明 の技術分野については関連性が存するものというべきである。 また，公然実施発明１は，スリープ状態において，ホームボタンを押すことによ り，デバイス機能を有効にするときに，起動して認証を行うというものであるか＼nら，ホームボタンの押下によりスリープ状態からスリープ解除状態に切り替わった ときに，パスコード認証によりユーザを識別するという機能を有するものである。＼nこの点，公然実施発明１においては，ホームボタンの押下の後，パスコード認証の 前に，ロック画面においてスライダをドラッグするという操作入力という構成があ＼nるが，この構成については，タッチパネル入力による誤作動防止（パスコードによ＼nる認証の設定がされている場合は，パスコードやホーム画面の誤作動防止であり， パスコードによる認証の設定がされていない場合であっても，ホーム画面の誤作動 防止）という，ユーザ識別とは別の技術的意義があるといえるところ，パスコード 認証という構成は，これとは別の，ユーザ識別のための構＼成として把握することが できるものであって，上記スライダをドラッグするという構成とは可分な別個の構＼ 成であるというべきである。そして，甲５−１発明における「ユーザがデバイスを オンにする，ロックを解除する，または，起動する」ことは，デバイスの機能を有＼n効にすることであるといえ，また，デバイス機能を有効にする前に，生体情報の提＼n供をユーザに対して要求する認証方法という構成のものである。そうすると，公然＼n実施発明１と甲５−１発明とは，デバイスの機能を有効にするときに，ユーザ識別＼nのための認証動作を行う点に関して，その作用機能が共通するものと認められる。＼n以上によれば，公然実施発明１と甲５−１発明においては，技術分野の関連性及 び作用機能の共通性が認められるものであって，当業者（その発明の属する技術の＼n分野における通常の知識を有する者）において，両者を組み合わせる動機付けがあ るものと認められるものであり，その他，本件全証拠をみても，両者の組合せを阻 害する事情を認めるに足りる主張立証はない。そうすると，公然実施発明１のデバ イスの機能を有効にするときのユーザ認証として，甲５−１発明におけるデバイス＼nの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証するため＼nのホームボタンの背後に配置した指紋を検出するセンサによって指紋認証を行う構＼n成を組み合わせることは，当業者が容易に想到できたことである。また，公然実施 発明１はパスコードの入力による認証に関して，誤ったパスコードが入力されると， ロック状態が維持され，ディスプレイに認証を行うよう求めるメッセージが表示さ＼nれる構成を有するし，甲５−１発明も，特定されたユーザが許可されていないと判＼n断した場合，認証を行うようユーザに指示する構成を有し（甲５文献【００８０】），＼nかかる指示がディスプレイ部に表示することによってなされること，及びユーザ認＼n証のための操作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンにされる ことは，当該技術の性質・内容に照らし，周知慣用技術といえる。そして，公然実 施発明１は，使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な使用者と認証され＼nなければロック状態を維持するものであるところ，公然実施発明１に甲５−１発明 を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する理由は，本件全証拠を＼nみても見当たらない。 以上からすると，当業者は，相違点１に係る構成を容易に想到することができた＼nものといえ，本件発明１−１を容易に発明することができたものと認められる。
エ 被告の主張について
(ｱ) 被告は，公然実施発明１は，パスコードの入力という使用者識別機能を有＼nするものの，指紋等の生体情報による内蔵認証システムを有するものではなく，こ れを有する甲５発明とは技術の点における共通性がない旨主張する。 しかし，前記認定のとおり，両発明においては，いずれも，デバイスの機能を有＼n効にするときにユーザ識別のための認証動作を行う点で共通しているのであって， パスコードの入力による認証方法と指紋等の生体情報による認証方法というように 認証に用いる情報の内容は異なるものの，両発明の技術分野に相違があるとは認め られない。そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｲ) また，被告は，公然実施発明１は，ホームボタンに対する操作入力及びスラ イダのドラッグ操作を経てから使用者識別機能を実行するものであるところ，これ＼nは，デバイス機能を有効とする前あるいはデバイスリソ＼ースへのアクセスの前のシ ームレスな認証という甲５発明の課題と共通しないから，公然実施発明１に甲５発 明を組み合わせる動機付けがないと主張する。 しかしながら，前記説示のとおり，公然実施発明１に係るパスコード認証という 構成については，ユーザ識別のための構＼成として，上記のスライダをドラッグする という構成とは可分な別個の構＼成として把握することができるというべきである。 そうすると，公然実施発明１におけるパスコードによる認証という構成と，甲５−＼n１発明におけるシームレスな認証処理という構成とは，ユーザにおいて許可されて＼nいない人が個人情報にアクセスして閲覧することを防ぐ方法の一つとしての認証方 法を備えている点で共通するものであり，両発明において，デバイス機能を有効に＼nするときのユーザ認証の動作に関して，その作用機能が共通するものと認められる＼nことに変わりはない。すなわち，ユーザによる誤作動の防止と，スリープ状態にお いてホームボタンを押してユーザ識別を実行するための動作とは，その性質内容に 照らし，互いに別個のものということができ，公然実施発明１がユーザによる誤作 動防止の意義を有するからといって，これに甲５−１発明を組み合わせることがで きないことになるとはいえない。 そうすると，被告の上記主張は，採用することができない。
(ｳ) さらに，被告は，本件発明１−１は，1) 指紋認証による使用者識別機能が，＼n非活性状態から活性状態に切り替えるための操作入力により，かつ，使用者による 追加操作なしに行われる，2) 使用者識別機能による認証の結果，使用者が正当な＼n使用者と認証されなければ，移動通信端末機のロック状態を維持するとともに，デ ィスプレイ部にメッセージを表示する，3) 活性化ボタンにおいて非活性状態にあ るときに操作入力を受け付けると，使用者識別機能による認証の結果にかかわらず，＼nディスプレイ部をオンにして活性状態に切り替えるという構成を有するが，公然実＼n施発明１にはこれらのいずれも有していないという相違点があるところ，甲５発明 には，上記1)ないし3)に係る構成が開示されていないため，両者を組み合わせても，＼n上記相違点を埋めることはできないと主張する。 しかし，被告主張の上記1)については，上記ウで説示したとおり，公然実施発明 １のデバイスの機能を有効にするときにユーザ認証として，甲５−１発明における＼nデバイスの機能を有効にするときにデバイスが迅速かつシームレスにユーザを認証＼nするための構成を，公然実施発明１のスライダを備えたロック画面を残したまま組＼nみ合わせることは当業者が容易に想到できたことである。 また，公然実施発明１は，パスコードを入力することによる使用者識別機能によ＼nる認証の結果，認証されなければロックを維持するものといえるところ，公然実施 発明１に甲５−１発明を組み合わせる際に，かかる構成をあえて排除又は変更する＼n理由が認められないこと，ユーザ認証がされなかった場合には，ディスプレイに認 証を行うよう求める旨のメッセージが表示されること，及びユーザ認証のための操＼n作が行われると，認証結果にかかわらずディスプレイがオンになることは周知慣用 技術といえることは，前記説示のとおりである。そうすると，被告主張の上記2)及 び3)について，実質的な相違点ということはできないというべきである。 以上によれば，被告の上記主張は採用することができない。
オ 小括
上記によれば，本件発明１―１は，当業者が公然実施発明１に甲５−１発明を組＼nみ合わせることにより，容易に想到することができたものといえ（特許法２９条２ 項），本件発明１−１は，特許無効審判により無効にされるべきものというべきで ある（同法１２３条１項２号）。
・・・
７ 争点３−３（無効理由２の解消の有無）
(1) 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無
ア 訂正の概要
本件訂正事項２−１は，本件発明２−１の構成要件２−１Ｃの活性状態をロック＼n画面が表示されたものに限定するものであり，本件訂正事項２−２は，本件発明２＼n−２の構成要件２−２Ａに，「前記ロック画面には，現在の時間を表＼示することがで きる」と追加するものである。 イ 本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正による無効理由２の解消の有無 しかしながら，本件訂正発明２−１及び本件訂正発明２−２と公然実施発明２と を対比してみたとしても，前記５(2)で認定した公然実施発明２の構成からすれば，＼nスリープ状態からスリープ解除状態においてロック画面が表示される点，同画面に＼n現在の時間を表示することができる点について，相違するものではない。＼n以上によれば，本件訂正事項２−１，２−２に係る訂正によっても，無効理由２ を解消することはできないといわなければならない。

◆判決本文

　出願経過から用語の意義を解釈して、技術的範囲に属しないと判断されました。

争点１−１（被告製品の小径部側壁部は，係止片は大径部側に一体形成される一方 小径部側には設けられていないという文言を充足するか−構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)， ３Ｅ5)充足性）について
構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)によれば，「係止片は」「大径部側に」「一体形成 される一方」「小径部側には設けられておらず」というのであり，上記のとおり，本 件発明は，従来よりも安全性などの向上を図るというその目的をより良く達成する という上記の技術的見地から，針先再露出防止を担う係止片の構成を工夫して，拡＼n開部の大径部側に一体形成し小径部側には設けないという構成を採用したものとい＼nうことができる。これによれば，本件発明において，拡開部に設ける「係止片」に ついては，大径部側に一体形成されている必要があるとともに，小径部側には設け られていない構成である必要があるものであって，「係止片」が小径部側に設けられ＼nている構成は排除されているものといわなければならない。＼n
そして，この「係止片」は，使用後の針先再露出を防止する部材であるといえる が，当該部材が針先の先端側への移動を阻止して針先再露出を防止する態様につい ては，構成要件１Ｄに「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた＼n所定位置において，該針先プロテクタに設けられた係止片が該針ハブに対して係止 される」とある以上には何ら具体的な限定がなされていない。また，本件明細書の 発明の詳細な説明を見ても，当該部材が，針先の先端側への移動を阻止する具体的 態様を限定する根拠となり得るような記載は見当たらない。加えて，本件特許の出 願経過を見ると，証拠（乙１４，１５）によれば，原告は，令和元年５月１５日頃， 特許庁から進歩性欠如等を理由とする拒絶理由通知を受け，その際，構成要件１Ｄ＼nに関し，「針先プロテクタの断面形状を，周知の形状である小径部と大径部とを備え た楕円形とし，大径部の周壁に針ハブ係合部を設け，大径部の周壁で覆われた内部 に係止部を設けた構成とすることは，当業者が容易になし得たことである。」などと＼n指摘されたことを踏まえて，同年６月１９日，従前の請求項で「前記拡開部の前記 大径部に対応する位置に，前記筒状の周壁に一体形成された前記係止部が設けられ て」と記載していた部分を，「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方， 前記小径部側には設けられておらず，」と補正したものであることが認められる。そ の上で原告は，同日特許庁に提出した意見書において，本件発明の進歩性を基礎付 ける事情として，拒絶理由通知書で審査官が指摘した引用文献（乙２７，２９）に ついては，いずれも針先プロテクタの小径部側に係止部が設けられており本件発明 とは異なる旨主張し，その際，当該係止部が針先の先端側への移動を阻止する具体 的態様には言及していなかったことが認められる。そして，本件特許は，その上で 登録されている。
そうすると，本件特許請求の範囲の記載文言をみても，本件明細書の発明の詳細 な説明をみても，小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」が針先 の先端側への移動を阻止する具体的態様を限定する根拠となり得るような記載がな く，加えて，原告自身，本件特許の出願手続においては，その特許請求の範囲を前 記のように「前記小径部側には設けられておらず，」と補正した上で，意見書におい て，具体的態様については何ら限定しないまま，小径部側に「係止片」が設けられ ていない点を本件発明の進歩性を基礎付ける事情として主張し，その上で本件特許 が登録されたものである。 以上によれば，本件発明において小径部側に設けられてはならない「係止片」は， 針先の先端側への移動を阻止する具体的態様が限定されているものではなく，他の 部材と協働して針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものであるといわなけ＼nればならない。
そこで，被告製品をみるに，前記前提事実によれば，被告製品においては，針基 に設けられた針リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが，小径部側壁部の 突端面により縦リブの側面を挟持することで互いに係合することにより，針基が針 先保護部に対して回動することを防止する構成になっており，仮にこのような回動＼nが発生して針基の受部が大径部係止手段のない小径部側まで移動した場合には，針 基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前進することになる。すなわ ち，小径部側壁部がなければ，大径部係止手段が無効化されて，針基が前進し，留 置針の針先が針先保護部の先端側から再露出することになるのであるから，被告製 品においては，小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段による針基の 受け部の係止が協働して機能することによって，針先の再露出を防止していると認＼nめられる。
そうすると，被告製品の小径部側壁部は，他の部材と協働して，針先の先端側へ の移動を阻止する構成であるといえ，当該小径部側壁部は，本件発明において小径＼n部側に設けられることが排除されている「係止片」に当たるといわなければならな い。これによれば，「係止片」が針先抜出防止機構を含むものであるか否かに関わら＼nず，被告製品は，小径部側に「係止片」が設けられているものとして，本件発明に おいて排除されている構成を有しているから，本件発明の構＼成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)， ３Ｅ5)をいずれも充足しないといわなければならない。 したがって，被告製品は，本件発明の技術的範囲に属するとはいえない。
(2) 原告の主張について
ア 原告は，本件発明の構成要件１Ｄの「係止片」が，針ハブ（に設けられた受部）＼nと「係止」されることによって「再露出を防止する（つまり，留置針が前進しな いように止める）」ものであるのに対し，被告製品の小径部側壁部は，針基の縦リ ブの側面を挟持して針基の回動を防止しているだけで，針基の前進を防止してい るわけではないから，「係止片」に該当しないなどと主張する。 しかし，前記説示のとおり，本件発明にいう「係止片」は，他の部材と協働し て針先の先端側への移動を阻止する構成を含むものといわなければならない。そ＼nして，被告製品において，小径部側壁部がそれ単体として針先の再露出を防止す るものでないとしても，小径部側壁部による針基の回動防止と大径部係止手段に よる針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再露出を防止し＼nているものである以上，本件発明にいう「係止片」に該当しないということはで きない。 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
イ また，原告は，被告製品の小径部側壁部が針基の縦リブの側面を挟持する場所 は，針基と針先保護部の位置関係にかかわらないのであって，留置針の針先側へ 針先プロテクタが移動せしめられた「所定位置」において係止するものでないた め，被告製品の小径部側壁部は「係止片」に当たらないとも主張する。 しかしながら，前記のとおり，被告製品は，小径部側壁部がそれ単体として針 先の再露出を防止するものではなく，小径部側壁部による針基の回動防止と大径 部係止手段による針基の受け部の係止が協働して機能することによって針先の再＼n露出を防止するものであり，その機能が発揮される場所は，前記前提事実のとお＼nり，針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる位置に限定されている。 このことからすれば，被告製品の小径部側壁部は，「留置針の針先側へ針先プロテ クタが移動せしめられた所定位置において」，大径部係止手段と協働して針先の再 露出を防止しているといえる。被告製品の小径部側壁部が，針先と針先保護部の 位置関係にかかわらず針基の縦リブの側面を挟持しているという事情は，この説 示を左右するものではない。 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
ウ さらに，原告は，本件発明の構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)が「前記係止片 は，前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，」と規定していることをもって， 本件発明で小径部側に設けられてはならないとされている「係止片」は「前記針 ハブに向かって傾斜した内側面」を有しているものに限られているなどと主張す る。
しかし，構成要件１Ｅ4)，２Ｅ4)，３Ｅ5)の「前記係止片は，前記針ハブに向 かって傾斜した内側面を有し」との文言は，本件明細書の段落【００６１】の記 載（「・・・垂直面７９ａ，７９ａの外周側に位置する傾斜面７９ｂ，７９ｂが，外周 側になるにつれて先端側に傾斜していることから，垂直面７９ａ，７９ａと基端 側規制面４０とが傾斜面７９ｂ，７９ｂに干渉されることなく当接することがで きて，針ユニット２０と針先プロテクタ１０の軸方向における相対移動防止効果 がより確実に発揮され得る。」との記載）も併せると，そのような大径部側に一体 形成される係止片の構成について，規定した針ユニットと針先プロテクタの軸方＼n向における相対移動防止効果がより確実に発揮されるという効果を奏させるべく 規定されたものであると認められる。そうすると，当該文言は，大径部側に円筒 状部と一体形成される係止片について特定したものにすぎず，設けられていては ならない位置にある「係止片」の形状を限定するものではないというべきである。 したがって，被告製品の小径部側壁部が「傾斜した内側面」を有しないことは， 被告製品の小径部側壁部が本件発明において小径部側に設けられてはならないと されている「係止片」に当たることを否定する理由にはならない。原告の上記主 張は，採用することができない。
エ 以上によれば，原告の上記主張はいずれも採用できない。原告は，その他も縷々 主張するが，それらの主張内容を慎重に精査しても，上記説示を左右するに足り るものはない。

◆判決本文

　102条2項について、２割の推定覆滅が認められました。同3項による認定についても触れています。損害額は15億円です。対応EP特許でドイツでも侵害訴訟があります。

ア 前記前提事実によれば，本件発明の構成要件１Ｅは，「該印刷層は，白色の有機＼n顔料，白色または黄色の無機顔料，蛍光染料，および蛍光増白剤のうちの一以上 の着色剤を含有する」である。これに対応する被告製品(1)の構成１ｅは，「印刷層＼nは，●（省略）●と●（省略）●を含有する●（省略）●印刷インキにより形成 されるが，」である。そして，被告製品の印刷層の●（省略）●印刷インキに含有 される●（省略）●は，「白色」の「無機顔料」に当たる。 ここでは，本件発明については，印刷層が「白色の有機顔料・・・着色剤」を含有 すれば，それだけで構成要件１Ｅを充足するのではなく，これにより「色相を明＼nるくすること」を要するかが問題となる。
イ 本件発明の構成要件１Ｅには，印刷層が「白色の有機顔料，および蛍光増白剤」＼nのいずれかを含有するとの記載がされているだけであり，「色相を明るくすること」 が発明特定事項として記載されているわけではない。 また，前記１のとおり，本件発明は，再帰反射シートに関する発明であるとこ ろ，本件明細書の段落【０００４】には，三角錐型キューブコーナー再帰反射シ ートのうち，反射素子の反射側面に蒸着層が設置されている「蒸着型」三角錐型 キューブコーナー再帰反射シートについては，その再帰反射素子の性質から金属 の色の影響を受けて外観が暗くなってしまうという欠点を有していると記載され ているものの，それ以外の再帰反射シートについては，外観の暗さが課題になっ ている旨の記載がない。また，本件明細書の【００１４】，【００１５】には，本 件発明の技術的意義は「色相の改善」であると記載され，段落【００２１】，【０ ０３０】，【００３２】には，印刷層の目的は「色相を調節」，「色相の調整」と記 載され，段落【００３６】には，「本発明に用いられる着色剤は，特に限定される ものではないが，・・・色相を明るくすることができ，且つ，隠蔽性が得られるもの が良く，シートの色相に合わせた明色系の色が好ましく，・・・白色の有機顔料や白 色や黄色の無機顔料，並びに蛍光染料や蛍光増白剤を挙げることができ，中でも， 白色や黄色の無機顔料が好ましい。」と記載されており，「色相を明るくすること」 は，「隠蔽性」を得ることや「シートの色相に合わせた」色であることと並んで， あくまで好ましい態様であるとされているにすぎない。そのため，本件発明の着 色剤の技術的意義である「色相の改善」は，色相の調節ないし調整を意味するも のであり，「色相を明るくすること」に限定されるものではないと解される。他方， 本件明細書の実施例では，白色顔料が用いられているものの，その他の着色剤と 比較して明るさが向上するとの趣旨で記載されているものではなく，比較例でも， 実施例とは印刷の模様のみを変えて，「Ｙ値」すなわち「色相（明るさ）」には変 化がないが耐候性が改善することを確認しているにすぎない。このような本件明 細書全体の記載を考慮すれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を＼n明るくすること」を要件としたものとは解されない。 以上によれば，本件発明の構成要件１Ｅの「着色剤」が「色相を明るくするこ＼nと」を要しているとはいえないというべきである。
ウ これに対し，被告らは，本件特許の出願経過において，原告が，補正により本 件発明に構成要件１Ｅを追加し（乙２１），本件発明の効果は，「色相，特に昼光＼n下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されて」いることであり，同構成要件の着色＼n剤を用いることにより色相（Ｙ値＝明るさ）を改善したと主張しており（乙３）， 同構成要件の「白色」，「黄色」，「蛍光」を用いて「色相（Ｙ値＝明るさ）」を改善＼nする技術的意義を強調しているから，上記着色剤の意義は，色相を明るくするこ とにあると主張している。 しかし，原告が提出した乙２１の内容を見ても，本件発明の構成要件１Ｅの技＼n術的意義が，「色相を明るくすること」であるとは記載されていない。 むしろ，乙３には，本件発明の効果は，「十分な再帰反射性能＼を有し，かつ色相， 特に昼光下での色相（Ｙ値＝明るさ）が改善されており，耐候性及び耐水性にも 優れている」ことであると記載され，Ｙ値と同義である「色相（Ｙ値＝明るさ）」 と，それに限定されない意味での「色相」とが区別されているため，明るさに限 定されない色相の改善についても主張していると解される。さらに，乙３には， 一般に用いられている着色剤は，再帰反射性の確保のために光透過性を有するが， 光透過性を有する着色剤は光劣化しやすいという欠点があったのに対して，本件 発明の構成要件１Ｅの着色剤は，光透過性を有するものではないこと，本件発明＼nは，構成要件１Ｅの着色剤を用いることにより，再帰反射シートの昼光下での色＼n相（Ｙ値＝明るさ）を更に改善したこと，本件発明では，印刷領域が構成要件１＼nＢ〜１Ｄを具備する独立印刷領域であるため，印刷層が光透過性を有しない構成＼n要件１Ｅの着色剤を含有しても，それ以外の領域を通じて十分な再帰反射性能＼を 有することが記載されている。以上によれば，原告は，本件特許の出願経過にお いて，本件発明の構成要件１Ｅの着色剤について，明るさの改善だけでなく，そ＼nれ以外の効果も主張していると解されるから，そのような主張をもって，本件発 明の着色剤の技術的意義が色相を明るくすることに限定されるとまではいえない というべきである。 その他，被告らの主張を検討しても，採用すべきものはない。
エ したがって，被告製品(1)の構成１ｅは，それぞれ本件発明の構＼成要件１Ｅ及び これを引用する構成要件２Ｂを充足する（なお，仮に同構＼成要件の着色剤が「色 相を明るくすること」を意味するものとしても，これは相対的に色相を明るくで きるような所定の着色剤を含有させれば足り，必ずしも絶対的に「色相を明るく すること」を要するものではないというべきであるところ，証拠（甲１７）及び 弁論の全趣旨によれば，被告製品では，「白色」の「無機顔料」に当たる●（省略） ●を含有しない領域よりも，これを含有する領域の方が色相も改善●（省略）● による色相改善の効果を享受）していることがうかがわれ，被告製品の●（省略） ●印刷インキの色相が暗くなっているのは，●（省略）●で色相が明るくなった 一方で，●（省略）●で色相が暗くなったにすぎないというべきであり，これに よって本件発明の構成要件１Ｅの充足性が否定されることにはならないというべ＼nきである。）。
・・・
推定覆滅の事情
ａ 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の 事情と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益 と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると 解される。例えば，1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること （市場の非同一性），2)市場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブ ランド力，宣伝広告），4)侵害品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特 徴）などの事情について，特許法１０２条１項ただし書の事情と同様，同条 ２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができ るものと解される。
ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料・・・着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着＼n性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記＼n載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。 しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売＼nに貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売＼nする被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の＼n価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである＼nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d) さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相＼n当であるともいえない。
(e) 以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。
・・・
ア 次に，原告は，予備的主張として，特許法１０２条３項の適用を前提とする損＼n害額の支払を求めているため，以下検討する。
・・・
ａ 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「そ の特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められ ていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうと して，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無 効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額 を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還 を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常であ る状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該 特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされ た場合には，侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして，上記 のような特許法改正の経緯に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たって は，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づか なければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べ て自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施 許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実 施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発 明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該 製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵 害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し て，合理的な料率を定めるべきである。
ｂ そこで検討するに，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，1)原告は，本 件訴訟の提起前に，被告らを含む３Ｍグループに対し，本件特許のライセン ス料率５％を提案していたこと（乙４１），他方で，米国３Ｍは，過去に第三 者に提起した特許権侵害訴訟において，再帰反射シートに関する特許の実施 料率は９％であると主張していたこと（甲７１），米国３Ｍらは，過去に第三 者に提起した訴訟において，ロイヤルティ料率２０％での合意をしたこと（甲 ７２，乙６６），株式会社帝国データバンク編「知的財産の価値評価を踏まえ た特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 〜知的財産（資産）価値 及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜」（平成２２年３月）において，再 帰反射シート（樹脂シート）が該当する「化学」の最小値が０．５％，最大 値が３２．５％，平均が４．３％であるとされていること（甲７３，乙６７）， 被告３Ｍジャパンらは，原告に提起した特許権侵害訴訟において，実施料率 を１０％と主張していること等が認められる。 また，2)本件発明は，前記のとおり，再帰反射シートの構成全体に関わる＼n発明であり，相応の重要性を有しているといえ，これらの構成を備えた従来＼n技術は存在せず，この点についての代替技術が存在することはうかがわれな い。
そして，3)本件発明は，被告旧製品の全体について実施されており，これ によって向上される耐水性・耐候性は，需要者の購入動機に影響を与えるも のであるから，本件発明を被告旧製品に用いることにより，被告らの売上及 び利益に貢献するものと認められる。
さらに，原告と被告らは，いずれも再帰反射シートの製造販売業者であり， 競業関係にある。
ｃ 上記ｂの諸事情を含む本件訴訟に表れた事業を総合考慮すると，本件特許＼n権を侵害した被告らに事後的に定められるべき，本件での実施に対し受ける べき料率は，１０％を下らないものと認めるのが相当である。 したがって，本件特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定さ れる損害額は，前記(1)で認定した被告旧製品の売上高の１０％になる。

◆判決本文

　1審はサポート要件違反として無効と判断しましたが、控訴審は約３６０万円の損害賠償を認めました。

イ 原告は，1)本件発明１の「該平均重合度が，該セルロース粉末を塩酸２. ５Ｎ，１５分間煮沸して加水分解させた後，粘度法により測定されるレベ ルオフ重合度より５〜３００高いこと」との要件（差分要件）は，「該セル ロース粉末」に関するレベルオフ重合度との差分であるにもかかわらず， 本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたレベルオフ重合度は，いずれ も「原料パルプ」のレベルオフ重合度であって，実施例及び比較例の「該 セルロース粉末」のレベルオフ重合度は不明であること，ＢＡＴＴＩＳＴ Ａ論文の記載に照らすと，「該セルロース粉末」と「原料パルプ」のレベル オフ重合度が同じであるとは認められないことからすると，本件明細書の 発明の詳細な説明の記載から，差分要件の数値範囲において，本件発明の １の課題を解決できると当業者が認識することはできない，2)仮に本件審 決が認定するように「該セルロース粉末」のレベルオフ重合度は，「原料パ ルプ」のレベルオフ重合度より１００低いと仮定した場合，実施例２ない し６において示されている差分の範囲は１５０〜２５５であり，その下限 値は１５０であること，差分５ないし１０という数値は，粘度法による重 合度測定の誤差の範囲のレベルであり，実質的にはレベルオフ重合度との 差分を技術的有意性をもって認識することはできないこと，当業者は，差 分要件の作用機序の技術的意味を理解できないことからすると，本件明細 書記載の差分が１５０以上の実施例のデータのみをもって，測定誤差のレ ベルである差分５ないし１０を下限とする差分要件の数値範囲の全体に わたり本件発明１の課題を解決できると認識することはできないとして， 本件発明１はサポート要件に適合しない旨主張するので，以下において判 断する。
(ア) 本件発明１の「レベルオフ重合度」の意義について
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，本件発明１の「レベ ルオフ重合度」の意義について規定した記載はないが，本件明細書の【０ ０１５】に，「本発明でいうレベルオフ重合度とは２.５Ｎ塩酸，沸騰温 度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチレンジアミン法） により測定される重合度をいう。」との記載がある。 上記記載は，本件発明１の「レベルオフ重合度」を定義したものとい えるから（前記６(1)イ），本件発明１の「レベルオフ重合度」とは，２. ５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチ レンジアミン法）により測定される重合度」をいうものと解される。 なお，本件明細書の【００１５】には，レベルオフ重合度に関し，「セ ルロース質物質を温和な条件下で加水分解すると，酸が浸透しうる結晶 以外の領域，いわゆる非晶質領域を選択的に解重合させるため，レベル オフ重合度といわれる一定の平均重合度をもつことが知られており（Ｉ ＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＡＮＤ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＣＨＥＭＩＳＴ ＲＹ，Ｖｏｌ.４２，Ｎｏ.３，ｐ.５０２−５０７（１９５０）），その 後は加水分解時間を延長しても重合度はレベルオフ重合度以下にはなら ない。従って乾燥後のセルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分 の条件で加水分解した時，重合度の低下がおきなければレベルオフ重合 度に達していると判断でき，重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合 度でないと判断できる。」との記載がある。上記記載中の「乾燥後のセ ルロース粉末を２.５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した時， 重合度の低下がおきなければレベルオフ重合度に達していると判断でき， 重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合度でないと判断できる。」と の記載部分は，本件出願当時，「レベルオフ重合度」とは，セルロースを 酸加水分解すると，その重合度は，酸加水分解初期に急激に２００−３ ００に低下した後ほぼ一定になり，このほぼ一定になった重合度を意味 することは技術常識であったこと（前記(1)イ(ア)）に照らすと，レベルオ フ重合度に達しているか否かの一般的な判断基準を示したものではない ものと理解できる。
(イ) 1)について
ａ 本件明細書には，実施例２ないし７及び比較例１ないし１１のセル ロース粉末について，それぞれの原料パルプ（市販ＳＰパルプ，市販 ＫＰパルプ等）のレベルオフ重合度が記載されている（【００３９】な いし【００４７】）。 前記(1)イ(ア)のとおり，本件出願当時，酸加水分解時に，非結晶部 分は酸で分解されやすいが，結晶部分は分解されず残り，残った部分 の化学構造と結晶構＼造は，原料セルロースのままであって，分解され ずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応する ことは技術常識であったことを踏まえると，本件明細書の上記実施例 及び比較例記載のセルロース粉末のレベルオフ重合度は，原料パルプ のレベルオフ重合度とおおむね等しいものと理解できる。 この点に関し磯貝明作成の令和２年９月１１日付け意見書（乙７２） 中には，「３桁のＬＯＤＰを報告するときの有効数字は２桁とするのが 一般的であるが，実際のところ，２桁目，３桁目の精度は無いといっ ていほどバラバラになるので，ＬＯＤＰについて十の桁，一の桁を議＼n論することは技術的に意味がない。そして，同一のセルロースでもＬ ＯＤＰは酸加水分解条件等によって変化することも常識である，その ため，例えば，市販の木材パルプのＬＯＤＰを測定したとしても，そ の木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉末のＬＯＤＰ については，やはり実際に測定してみなければわからず，原料である 木材パルプと同一になるとは推測できないばかりか，具体的にいかな る値になるかも推測することはできない。」との記載部分がある。 しかしながら，他方で，上記意見書中には，「ＬＯＤＰとは「セルロ ース試料を酸で加水分解処理した残渣の重合度が一定時間（・・・）経過 しても”ほぼ”一定になる現象」であると述べる部分や，「ＢＡＴＴＩ ＳＴＡ論文でも同様であるが，「ほぼ一定になる」という現象を示す以 上に，例えば，「平均重合度が下がりきっている（これ以上全く低下し ない）」という含意はない。」，「「一定」といっても過酷な条件であれば 少なくとも２時間程度は更なる酸加水分解によって平均重合度が緩や かに低下していくことは常識である。」，「こうした変化も含めて２００ 〜３００程度の粗い幅で「ほぼ一定」と言っているのである。」と述べ る部分がある。
これらを総合すると，上記意見書の上記記載部分は，市販の木材パ ルプのＬＯＤＰとその木材パルプを原料として酸加水分解したセルロ ース粉末のＬＯＤＰとの間における「かなり程度の高い同一性」を問 題とした上で，木材パルプを原料として酸加水分解したセルロース粉 末のＬＯＤＰについては，原料である木材パルプと同一になるとは推 測できない旨を述べたにとどまるものというべきであるから，上記記 載部分によって，本件明細書の実施例及び比較例記載のセルロース粉 末のレベルオフ重合度が原料パルプのレベルオフ重合度とおおむね等 しいものと理解できるとの上記判断を左右するものではない。
ｂ 加えて，本件明細書の表４には，実施例２ないし７及び比較例１な＼nいし１１のセルロース粉末の平均重合度の記載があることからすると， 本件明細書に接した当業者は，上記セルロース粉末が差分要件を満た すかどうかを把握できるものと解される。 また，本件明細書の表４には，「平均重合度」，「粒子の平均Ｌ／Ｄ（長＼n径短径比）」，「平均粒子径」，「見掛け比容積」，「見掛けタッピング比容 積」，「安息角」及び「平均重合度とレベルオフ重合度との差分」（差分 要件）のいずれもが本件発明１の数値範囲内にある実施例２ないし７ のセルロース粉末の円柱状成形体とそのいずれかが本件発明１の数値 範囲外である比較例１ないし１１とのセルロース粉末の円柱状成形体 について，平均降伏圧［ＭＰａ］，錠剤の水蒸気吸着速度Ｋａ，硬度［Ｎ］ 及び崩壊時間［秒］が示されている。 そして，実施例２ないし７のセルロース粉末は，いずれも，安息角 が５５°以下，錠剤硬度が１７０Ｎ以上，崩壊時間が１３０秒以下で あり，ここで，安息角は，５５°を超えると，流動性が著しく悪くな り（【００１８】），錠剤硬度は成形性を示す実用的な物性値であり，１ ７０Ｎ以上が好ましく（【００１９】），崩壊時間は崩壊性を示す実用的 な物性値であり，１３０秒以下が好ましい（【００１９】）のであるか ら，実施例２ないし７のセルロース粉末は，成形性，流動性及び崩壊 性の諸機能をバランスよく併せ持つセルロース粉末であるということ＼nができる。
したがって，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び 本件出願時の技術常識から，実施例２ないし７のセルロース粉末は， 本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められるから， 1)は採用することができない。
(ウ) 2)について
本件明細書には，「平均重合度はレベルオフ重合度ではないことが好ま しい。レベルオフ重合度まで加水分解させてしまうと製造工程における 攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄが低下しやすく成形性が低下するので好ましくな い。」（【００１５】），「レベルオフ重合度からどの程度重合度を高めて おく必要があるかということについては，５〜３００程度であることが 好ましい。さらに好ましくは１０〜２５０程度である。５未満では粒子 Ｌ／Ｄを特定範囲に制御することが困難となり成形性が低下して好まし くない。３００を超えると繊維性が増して崩壊性，流動性が悪くなって 好ましくない。」（【００１６】），「セルロース質物質をレベルオフ重合 度まで加水分解してしまうと，製造工程における攪拌操作で粒子Ｌ／Ｄ が低下しやすく成形性が低下するので好ましくない。・・・セルロース分散 液の粒子は乾燥により凝集し，Ｌ／Ｄが小さくなるので，乾燥前の粒子 の平均Ｌ／Ｄを一定範囲に保つことで高成形性でかつ崩壊性の良好なセ ルロース粉末が得られる。」（【００２１】）との記載がある。 これらの記載から，セルロース粉末がレベルオフ重合度まで加水分解 されてしまうと，乾燥前のセルロース粒子のＬ／Ｄが低下しやすく，そ の後の乾燥工程でセルロース粒子が凝集して，得られるセルロース粉末 のＬ／Ｄが小さくなり，Ｌ／Ｄが小さくなると，成形性が低下すること を理解できる。 そして，本件発明１の差分要件は，レベルオフ重合度まで重合度が低 下しないように加水分解することを，セルロース粉末の平均重合度とレ ベルオフ重合度の差分（差分要件）で表し，その下限を「５」としたこ＼nとを理解できるから，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全 体にわたり，本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認めら れる。 したがって，2)は採用することができない。
(エ) まとめ
以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願時 の技術常識から，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全体に わたり，本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められるか ら，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載したものであることが認め られる。 また，これと同様の理由により，本件発明２も，発明の詳細な説明に 記載したものであることが認められる。

◆判決本文

1審はこちら

◆東京地裁平成29年（ワ）24598号
キ 以上によれば，本件差分要件は，粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるところ，明細書の発明の詳細な説明には，実施例について，粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく，また，優先日当時の技術常識によっても，それが記載されているに等しい とはいえない。したがって，本件明細書の発明な詳細には，本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。そうすると，本件明細書の発明な詳細において，特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえない。＼n

　発明の技術的意義から、用語を解釈し、技術的範囲に属しないと判断されました。

(ｱ) 本件明細書の記載によれば，本件明細書においては，「針先の再露出」ない しこれと同旨の意味を含む表現（「針先再露出阻止機構＼」等）と「針抜出し」ない しこれと同旨の意味を含む表現（「針抜出阻止機構＼」等）がそれぞれ用いられてい る。その上で，「針先の再露出」等の表現は，針先プロテクタが留置針の針先側へ＼nの移動位置において針ハブに係止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ 後退（移動）すること（【0013】，【0027】，【0070】，【0073】）又は留置針 が針先側（先端側）へ前進（移動）すること（【0028】，【0029】，【0034】〜 【0036】）により針先が外部に露出することを意味する場合に用いられている。 他方，「針抜出し」等の表現は，留置針が基端側へ移動し，針先プロテクタの基端＼n側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを意味する場合に用いられ るものと理解される（【0022】，【0028】，【0029】，【0034】，【0035】， 【0071】）。
このように，本件明細書では，「針先の再露出」等と「針抜出し」等の表現が明＼n確に使い分けられていることを踏まえると，「留置針の針先の再露出」（構成要件＼n1D 等）とは，針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において針ハブに係 止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ後退（移動）すること又は留置 針が針先側（先端側）へ前進（移動）することにより針先が外部に露出することを 意味するものであって，留置針が基端側へ移動し，針先プロテクタの基端側から抜 け落ちることにより針先が外部に露出する場合はこれに含まれないと解される。こ れに反する被告の主張は採用できない。 したがって，「係止片」（構成要件 1D 等）は，上記の意味における「留置針の 針先の再露出」を防止する機構を構＼成するものと理解される。構成要件 1E4)等の 「係止片」も，「前記係止片」として構成要件 1D 等を受けたものであることか ら，同様である。
(ｲ) 「係止片」（構成要件 1E4)等）につき，本件明細書には，針先プロテクタの 大径部側に形成されるものの形状及び機能等に関しては，それが「針ハブに向かっ＼nて傾斜した内側面を有し」，「円筒状部と一体形成される」ことを含めて具体的に 記載されている（【0028】，【0034】，【0036】，【0058】，【0059】， 【0061】，【0065】，【0067】〜【0070】，図 9）。これに対し，「小径部側に 設けられ」ない「係止片」に関しては，その形状はもとより，係止片を小径部側に 設けないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害等につい て，本件明細書には何ら記載されていない。
また，本件特許の出願経過を見ると，本件意見書によれば，小径部に設けられて いない係止片の形状につき，原告は「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有」 するものを念頭に置いていると理解する余地もあるものの，本件各発明の進歩性を 主張するに当たり，本件通知書の引用文献２及び４に各記載の「針先プロテクタの 小径部側」に設けられている「係止部」の具体的な形状に言及してはおらず，小径 部に設けられていない係止片の形状についてはもとより，係止片を小径部側に設け ないことの技術的な意義ないし作用効果やこれを設けた場合の弊害についての言及 もない。そうすると，本件意見書の記載については，原告は，公知の発明と構成が＼n異なることを示す趣旨で「係止片」が「小径部側には設けられて」いないことに言 及したに過ぎず，「係止片」の形状に関しては，拡開部の大径部側に設けられた係 止片Sが針ハブに向かって傾斜した内側面を有することを説明するにとどまり，小径 部側に設けられていない係止片に関しては何ら述べていないものと理解される。 このような本件明細書の記載及び本件特許に係る出願経過を参酌すると，「係止 片」（構成要件 1E4)等）につき，「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有 し」とは，「前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される」「係止片」の形状を 特定したものであって，「前記小径部側には設けられて」いない「係止片」の形状 を特定するものではないと理解される。これに反する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 小括
以上より，本件各発明の「係止部」とは，「該針先プロテクタに設けられた」も のであり，これが「該針ハブに対して係止されることで該留置針の針先の再露出が 防止される」，すなわち，針先プロテクタが留置針の針先側への移動位置において 針ハブに係止された後に，針先プロテクタが留置針の基端側へ後退（移動）するこ と又は留置針が針先側（先端側）へ前進（移動）することにより針先が外部に露出 することを防止するものであって（以上につき，構成要件 1D 等），針先プロテク タの有する「前記円筒状部の基端側に」設けられるものであり（構成要件 1E2) 等），かつ，「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し，前記大径部側に前記 円筒状部と一体形成される」が，その形状のいかんを問わず「前記小径部側には設 けられ」ない（以上につき，構成要件 1E4)等）ものであると解される。
(2) 構成要件の充足性＼n
ア 被告各製品の小径部の側壁部の構成等＼n
(ｱ) 被告各製品の小径部側壁部につき，針先保護部（針先プロテクタ）の基端側 に設けられていること，針抜出防止機構（針先プロテクタが留置針の針先側への移＼n動位置において針ハブに係止された後に，更に留置針が基端側へ移動し，針先プロ テクタの基端側から抜け落ちることにより針先が外部に露出することを防止する機 構）として機能＼すること，及び，少なくとも針管と針先保護部が相対移動してクリ ック感が生じる位置において，小径部側壁部の突端面により針基に設けられた縦リ ブの側面を挟持することで，針基が針先保護部に対して回動を防止する状態となる ことについては，当事者間に争いがない。
(ｲ) 証拠（甲３〜６，乙５）及び弁論の全趣旨によれば，被告各製品において は，小径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持することで針基の回動を 防止しつつ，針先保護部が初期状態の配置位置から留置針の針先方向へ移動し，小 径部側壁部が針基に設けられた縦リブの側面を挟持した状態のまま，クリック感が 生じる位置（「該留置針の針先側へ該針先プロテクタが移動せしめられた所定位 置」（構成要件 1D 等）に相当する。）である針基の受け部において大径部係止手 段が針基に対して係止されることによって，針管の針先が再度，針先保護部の先端 側から露出することが防止されることとなる。 また，証拠（乙６３）及び弁論の全趣旨によれば，仮に被告各製品の小径部側壁 部が存在しない場合，針基の受け部においても針基は回動可能な状態にある。この＼n場合，針基が回動したとしても，針先保護部の大径部係止手段に針基の縦リブが接 触することにより針基の回動がいったん停止することとなる。この状態ではなお大 径部係止手段と針基の受け部が接触しているため，直ちに針先保護部が基端側に移 動可能となるものではない。もっとも，この状態において一定の外力が加えられる＼nと，縦リブが大径部係止手段を乗り越えて再び回動するなどして，針基の受け部と 大径部係止手段の係止が解除され，針先保護部が基端側に再度移動し，留置針の針 先が再露出する状態となり得ることが認められる。 しかも，被告各製品の添付文書（甲５）には，次のような記載がある。
「・針を収納する際は，ロックが外れたことを確認し，真っ直ぐ引くこと。（針 基が曲がったり，折れるおそれがある。）
・針が収納，固定された状態でグリップ部を強く引っ張る，回転させる操作をし ないこと。（針基が曲がったり，折れるおそれがある。）
・針が収納，固定された状態で針先が飛び出す方向に力を加えないこと。（針刺 し及び感染のおそれがある。）」 これらの記載によれば，被告各製品においては，留置針を収納する際や収納・固 定された状態において日常的な使用時に作用し得る程度の外力により，針基の屈曲 や針先再露出といった状態が生じ得ることがうかがわれる。まして，被告各製品の 小径部側壁部が存在しない場合は，更に小さい外力によりこのような状態が生じ得 ると考えられる。
(ｳ) そうすると，被告各製品においては，針先保護部に大径部係止手段及び小径 部側壁部が設けられており，針管と針先保護部が相対移動してクリック感が生じる 位置において，針先保護部に設けられた大径部係止手段が針基に対して係止される ことと，針基に設けられた縦リブと針先保護部に設けられた小径部側壁部とが相互 に係合することにより針基が針先保護部に対して回動することが防止される状態に あることとが相まって，針基が大径部係止手段をすり抜けて針先保護部に対して前 進することができなくなっているものと認められる。すなわち，被告各製品は，大 径部係止手段のみならず小径部側壁部が針先保護部に設けられていることにより針 先の再露出が防止される構成となっている。＼n以上のとおり，被告各製品の小径部側壁部は，針先再露出防止機構としての機能＼ をも有するものと認められる。したがって，被告各製品の小径部側壁部は，「係止 片」（構成要件 1D 等）に該当し，これが小径部に設けられている以上，被告各製 品は，「前記係止片は，…前記小径部側には設けられておらず」（構成要件 1E 4)）を充足しない。

◆判決本文

　遠隔監視システムについて、均等侵害が第1要件を満たさないと判断した1審の判断が維持されました。

なお，事案に鑑み，念のため，被告製品の均等論の第１要件の充足につい て判断する。
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書の開示事 項を総合すれば，本件発明１は，従来の遠隔監視システムでは，施設の侵入 者があったり，施設において異常が発生した場合に，当該施設の所有者や管 理責任者が一次的に当該侵入や異常発生を知ることができず，また，警備会 社からの二次的な通報により上記所有者や責任者が侵入や異常発生を知るこ とは可能であるが，これらの者が外出している場合等には警備会社が通報を＼nすることができないといった課題があり，こうした課題を解決するために， 構成要件１Ｂないし１Ｇの構＼成を採用し，施設の監視対象領域を監視する監 視装置からのメッセージと監視装置によって得られた画像の情報が当該施設 の所有者や管理責任者に対応する顧客の携帯端末に通知又は伝達されること により，顧客が何れの場所においても施設の異常等を適切に把握することが できるとともに，監視装置から受理された画像の略中央部分の画像からなる コンテンツを携帯端末に伝達することにより，表示装置が小さい携帯端末で＼nも顧客により十分に認識可能＼な画像を表示することができ，さらに，カメラ＼nの「パンニング」を含む携帯端末からの遠隔操作命令により「パンニング」 に従った領域を特定し，その領域の画像を携帯端末に伝達するステップを備 え，顧客が参照したい領域を特定して携帯端末に提示することができるよう にしたことにより，施設の所有者や管理責任者が外部からの侵入や異常の発 生を知り，その内容を確認することができるという効果を奏するようにした ことに技術的意義があるものと認められる（【０００４】ないし【０００７】）。 このような技術的意義に鑑みると，本件発明１の本質的部分は，1)何れの 場所においても顧客が携帯し得るものとして，監視装置からの異常検出によ って監視装置により撮影された画像データの伝達を受ける端末を「携帯端末」 とし，2)「携帯端末」に伝達する画像は，略中央部分の画像領域から構成さ＼nれ，3)携帯端末からの「パンニング」を含む遠隔操作命令を受理し，その領 域の画像を携帯端末に伝達するステップを含むことにより，4)表示装置が小＼nさい携帯端末でも，顧客により十分に認識可能＼な画像を表示することができ，＼nさらに，携帯端末からの遠隔操作命令により，顧客が参照したい領域を特定 して携帯端末に提示することができるようにした点にあるものと認められる。 すなわち，単にセンサの情報伝達の宛先を警備会社の中央コンピュータから 施設の所有者等の携帯端末に切り替えたことのみに重きがあるわけではなく， 何れの場所においても顧客にとって携帯が容易で，操作等が迅速かつ簡便で あるためには表示装置が小さい端末とならざるを得ない面があるところ，そ＼nうであっても，外部からの侵入や異常の発生を知り，その内容を確認するこ とが十分に可能＼な構成を有することが本件発明１の本質的部分であるという＼nべきである。なお，本件発明２及び３は本件発明１（請求項１）の従属項で あり，また，本件発明５は，本件発明１の遠隔監視方法の発明を監視制御サ ーバに関する発明としたものであるから，これらの発明の本質的部分もこれ に同様である。
これに対し，被告製品は，監視装置からの異常検出によって監視装置によ り撮影された画像データを伝達する端末は，携帯電話のような表示装置が小＼nさい端末ではなく，また，端末からの遠隔操作命令により受理された画像の うち他の領域の画像を参照すること示す命令である「パンニング」を含む遠 隔操作命令を受理し，その領域の画像を携帯端末に伝達するステップを含ま ないため，顧客が何れの場所においても施設の異常等を適切に把握すること ができ，表示装置が小さい「携帯端末」でも顧客は十＼分に認識可能な画像を＼n表示することができ，顧客が参照したい領域を特定して「携帯端末」に提示＼nすることができるようにしたことにより，施設の所有者や管理責任者が外部 からの侵入や異常の発生を知り，その内容を確認することができるという本 件各発明の効果を奏するものと認めることはできない。 したがって，被告製品は， 本件各発明の本質的部分を備えているものと認 めることはできず，被告製品の相違部分は，本件各発明の本質的部分でない ということはできないから，均等論の第１要件を充足しない。 よって，その余の点について判断するまでもなく，被告製品は，本件各発 明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとは認められない。＼n

◆判決本文
1審はこちらです。

◆令和1(ワ)21597

　1審では方法クレームについても、物クレームと同じく「連通可能な室」として、構＼成要件を具備しないと判断されました。これに対して、知財高裁は方法クレームについては「室」の意義について「連通可能な」という要件がないものも含むとして、方法クレームの侵害と判断しました。

「室」という語は，一般的には，「へや」すなわち「物を入れる所」などを 意味する語であるところ（甲２７），構成要件１Ａ及び２Ａの文言のほか，前記２(2)の本件各訂正発明の概要及び前記(1)の本件各訂正発明の課題を踏まえると，構成要件１Ａ及び２Ａの「複数の室を有する輸液容器」の要件は，複数の輸液を混合＼nするのに用いられる従来技術であるそのような輸液容器を用いる輸液製剤であるこ とを示すことによって，本件訂正発明１及び２の対象となる範囲を明らかにするも のである。本件各訂正発明の課題は，そのような輸液容器を用いて，あらかじめ微 量金属元素を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤で，含硫化合物を含む溶液を一室に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を＼n提供することにあるから，本件各訂正発明における「室」の意義の解釈に当たって は，上記の一般的な意義のほか，輸液容器における「室」の意義も考慮するのが相 当である。
そこで検討すると，本件特許の出願当時には，輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構＼成される空間であって，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた空間を「室」と呼んだ上で（乙３１），その「室」の中に 収納される，薬剤を収容する構成部材を「容器」と呼んだり（甲２５，乙１７），その「室」の外側に付加して空間を構＼成する部材を「被覆部材」と呼んだり（乙１６），その「室」に連通される「ポート部材」が薬剤を収容し得る機能を備えるものとしたり（乙１２），その「室」を分割したものを「区画室」と呼んだり（乙５）すると＼nいった例があった。本件特許の出願後も，上記基礎となる一連の部材によって構成される「室」の中に収納される，薬液を収容する構＼成部材を「容器」や「袋」などと呼ぶ例が複数みられるが（甲１４，１５，乙１９），そのように，輸液等を収容す るという機能を有する部分を指す語として「室」以外の語が加えられている中においても，「室」という語は，基本的に，輸液容器全体の構＼成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって，輸液を他の輸液と分離して収容しておくために仕切られた相対的に大きな空間を指すものとして用いられ，「容器」や「袋」の＼n付加の有無にかかわらず，そのような「室」が複数あるものが「複室輸液容器」な どと呼ばれていたことがうかがわれる（なお，上記のうち，甲１５は，大きな「隔 室」の中に「内袋」があり，その「内袋」が更に複数の「薬剤収容室」で構成されているというものであり，「室」の中に「室」があるという点では，やや珍しいもの＼nともみられるが，各「隔室」と各「薬剤収容室」は，あくまでそれぞれ一連の部材 によって構成されている。）。そして，上記のような「室」の理解は，本件明細書の記載とも整合的である。＼n
(ｲ) 上記(ｱ)の点を踏まえると，構成要件１Ａ及び２Ａにいう「室」についても，輸液容器全体の構＼成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって，＼n輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間をい うものと解するのが相当である。
イ 「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器」について＼n
もっとも，本件訂正発明１の構成要件１Ａ及び本件訂正発明２の構＼成要件２Ａに おいては，「複数の室を有する輸液容器」の前に，「外部からの押圧によって連通可 能な隔壁手段で区画されている」との特定が付加されている。そうすると，上記特定により，「室」が「連通可能＼な」ものであることが明確にされているというべきであるから，構成要件１Ａ及び２Ａにおける「室」については，「外部からの押圧によって連通可能＼な」ものであることを要するものである。
ウ 被控訴人製品について
(ｱ) 「室」について
ａ 先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第２の１(7)ア及び弁論の全趣旨 によると，被控訴人製品に係る輸液容器について，その構成の中で基礎となる一連の部材によって構＼成される空間は，大室及び中室を直接構成するとともに小室Ｔ及＼nび小室Ｖの外側を構成する一連の部材によって構＼成される空間であるといえる。
ｂ もっとも，小室Ｔに関しては，外側の樹脂フィルムによって構成される空間が，上記のとおり輸液容器全体の構＼成の中で基礎となる一連の部材によって構成さ＼nれる空間である一方で，連通時にも，内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）にのみ輸液が通じることとされており，小室Ｔの外側の樹脂フィルムに＼nよって構成される空間に輸液が直接触れることがない。そのため，小室Ｔの外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間が，前記の「室」の理解のうち，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間に当たるかどう かが問題となり得る。 しかし，輸液容器全体の構成を踏まえると，被控訴人製品における小室Ｔは，外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間の中に，内側の樹脂フィルムによって構＼n成される空間（本件袋）を内包するという二重の構造になっているにすぎず，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための空間としての構＼成において，外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間に機能の優劣等があるとはみられない。この点，小室Ｔと中室との間の接着部について，内側の樹脂フィルムの接着を剥離した＼n場合のみならず，外側の樹脂フィルムの接着のみを剥離した場合であっても小室Ｔ の外側のフィルムの内側の空間に中室に収容された輸液が流入してこれが本件袋の 外面に直接触れることとなり，中室内の輸液と本件袋の中の液との分離の態様に少 なからず差異が生じるのであり，輸液同士の混合という点では専ら小室Ｔの内側の 樹脂フィルムの接着部分が意味を持つとしても，隣接する中室内の輸液からの分離 という観点からは，外側の樹脂フィルムにも重要な意義があることは明らかである。 そして，内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）は，被控訴人製品に係る輸液容器において基礎となる一連の部材とは別の部材により構＼成され，上記基礎となる一連の部材に構成を追加する部分である（このことは，小室Ｖの内側の樹脂フィルムによって構＼成される空間と対比しても，明らかである。）。以上の諸点を踏まえると，小室Ｔについても，被控訴人製品に係る輸液容器の構成の中で基礎となる一連の部材である外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間（本件小室Ｔ）をもって，「室」に当たるとみるのが相当である。
ｃ ところで，被控訴人製品の小室Ｔの外側の樹脂フィルムによって区画される 空間のように，輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構＼成され る空間が，輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大き な空間であるといえるか疑問があり得るような場合に，本件各訂正発明の「室」を どのように理解すべきかについて，本件訂正発明１及び２に係る請求項の文言上は， 必ずしも明らかであるといえないから，そのような場合における「室」の理解につ いて，本件明細書の内容を踏まえた検討も行うと，本件明細書の段落【００２４】 は，「微量金属元素収容容器を収納している室」には，溶液が充填されていてもよ いし，充填されていなくてもよい旨を明記しており，同【００３３】は，「本態様 の輸液製剤では，図１に示す輸液容器の第１室４に，溶液が充填されていてもよい し，充填されていなくてもよい」と明記しているところであるから，本件各訂正発 明においては，輸液が充填される空間であるか否かという点は，「室」であるか否か を決定する不可欠の要素ではないと解される。 それゆえ，前記ｂのような理解は，本件明細書における「室」の理解にも沿うも のであるといえる。
ｄ 以上に対し，被控訴人らは，被控訴人製品において，小室Ｔの外側の樹脂フ ィルムによって構成される空間（本件小室Ｔ）は存在しないと主張するが，２枚の樹脂フィルムの間に空間が構＼成されている（その空間中には，２枚の内側の樹脂フィルムの間の空間（本件袋）が包摂されている。）こと自体は，明らかであり，被控 訴人らの主張は採用することができない。
(ｲ) 「連通可能」について
ａ 前記(ｱ)のとおり，「室」については理解すべきものであるとしても，前記イ のとおり，構成要件１Ａ及び２Ａにおいては，「室」が「連通可能＼」であることが要 件とされているところ，前記(ｱ)ｂで既に指摘したとおり，小室Ｔに関しては，連通 時にも，内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）にのみ輸液が通じることとされており，「室」である外側の樹脂フィルムによって構＼成される空間（本件小室Ｔ）に輸液が通じることはない。 そうすると，結局，被控訴人製品は，「室」が「連通可能」という要件を充足しないから，構＼成要件１Ａ及び２Ａを充足しないというべきである。
ｂ これに対し，控訴人は，本件小室Ｔに収納された本件袋に輸液が通じること は，本件小室Ｔに輸液が通じることといえる旨を主張する。この点，前記(ｱ)ｄのと おり，本件小室Ｔという空間が本件袋という空間を包摂していることは確かに認め られるが，そのことと，本件袋との連通をもって本件小室Ｔとの連通と評価し得る かは，別の問題である。本件訂正発明１及び２に係る請求項１及び２が「室」と「容 器」を明確に分けていることや，前記ア(ｱ)で指摘した「室」と「容器」についての 技術的な関係のほか，本件明細書の段落【００２０】の「微量金属元素収容容器は， それを収納している室と連通可能であることが望ましい。」という記載は，容器の連通が室の連通とは異なるものとみる見方に沿うものであることからすると，控訴人＼nの上記主張を採用することはできない。
(3) 争点(4)について
構成要件１０Ａ及び１１Ａの「複室輸液製剤」にいう「室」についても，前記(2) アと同様に解するのが相当である。 そして，構成要件１Ａ及び２Ａと異なり，構＼成要件１０Ａ及び１１Ａについては， 「室」が「連通可能」であることは要件とされていない。したがって，先に引用した原判決の「事実及び理由」中の第２の１(7)イ及び弁論 の全趣旨により，被控訴人方法は，構成要件１０Ａ及び１１Ａを充足するというべきである。＼n
４ 争点(2)（構成要件１０Ｃ及び１１Ｃに係る点に限る。）について
前記３(2)及び(3)で指摘した点を踏まえ，先に引用した原判決の「事実及び理由」 中の第２の１(7)イ及び弁論の全趣旨によると，被控訴人方法においては，「含硫ア ミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも１種を含有する溶液を収 容している室」である中室とは「別室」である小室Ｔの外側の樹脂フィルムによっ て構成される「室」（本件小室Ｔ）に，構＼成要件１０Ｃ又は１１Ｃで特定された微 量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器である，小室Ｔの内側の樹 脂フィルムによって構成される本件袋が収納されていると認められる。したがって，被控訴人方法は，構＼成要件１０Ｃ及び１１Ｃを充足する。

◆判決本文

1審は、構成要件１C、１０Cを具備しないので、技術的範囲に属しないと判断していました。

◆平成30(ワ)29802
以上の記載によれば，本件各発明については，次のとおりのものである旨 認めることができる。
すなわち，まず本件各発明の技術分野は，経口・経腸管栄養補給が不能又は不十＼分な患者に対して，経静脈からの各種輸液（糖製剤，アミノ酸製剤，電解質製剤，混合ビタミン製剤，脂肪乳剤等）の投与を行うための輸液製剤 に関するものである。この点，当該輸液製剤は，経時変化を受けることなく 保存し，その使用時に細菌による汚染なく混合するため，連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器に収容される。＼nしかして，輸液中には，通常，銅等の微量金属元素が含まれていないこと から，患者は，輸液の投与が長期になるときにはいわゆる微量金属元素欠乏 症を発症することとなる。しかるところ，これを予防するために必要な微量金属元素を輸液と混合した状態で保存すると，化学反応によって品質劣化の＼n原因になり，これを防ぐべく含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一室に充填 し，微量金属元素収容容器を同室に収容すると，当該アミノ酸輸液と微量金 属元素とを隔離していても，微量金属元素を含む溶液が不安定となるという 技術的課題が生じていた。
本件各発明は，このような技術的な課題に対して，連通可能な隔壁手段で区画されている複室の一室に含硫アミノ酸を含有する溶液を充填し，これと＼nは他の室に，微量金属元素を収容した容器を収納するという構成を採用することにより，上記技術的な課題を解決し，微量金属元素が安定に存在してい＼nることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供するとい う効果を奏するようにしたものであるというべきである。 そうである以上，本件各発明の課題解決の点における特徴的な技術的構成は，微量金属元素収容容器を，含硫アミノ酸を含有する溶液と同じ室ではな＼nく，同室と連通可能な他の室に収納するという構＼成を採用したところにある ものというべきである。そして，これは，連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器であることを前提として，その複数の各「室」に＼nついては，それぞれ異なる輸液を充填して保存するための構造となっており，上記の微量金属元素収容容器を収納する「室」は，含硫アミノ酸を含有する＼n溶液とは異なる輸液の充填・保存のための構造となっている「室」であるという技術的構＼成が採用されたものということができる。すなわち，本件各発明において，構成要件１Ａの「複数の室」及び構＼成要 件１０Ａの「複室」は，各種輸液を充填して保存するための構造となっている各空間を意味すると解されることから，輸液容器に設けられた空間がその＼n一室である構成要件１Ｃ及び１０Ｃの「室」に当たるためには，当該空間が輸液を充填して保存し得る構＼造を備えていることを要すると解するのが相当であり，これに反する原告の前記主張は採用できない。 この点，証拠（甲２）によれば，本件明細書には，発明の詳細な説明とし て，「（略）また，微量金属元素収容容器は，それを収納している室と連通 可能であることが好ましい。（以下，略）」（段落【００２０】）との記載や，「上記『微量金属元素収容容器を収納している室』には，溶液が充填さ＼nれていてもよいし，充填されていなくてもよい。（以下，略）」（段落【０ ０２４】）との記載のあることが認められる。しかしながら，前者の記載に ついては，前記で説示した本件各発明の技術的意義に照らせば，微量金属元 素収容容器が上記のような意味の「室」に収納されていることを前提とする 記載であり，同容器が輸液を充填して保存し得る構造を備えていない構＼成の ものに収納されている場合をも許容する趣旨であるとは解されない。また， 後者の記載についても，同様に，「微量金属元素収容容器を収納している 室」には，輸液が充填されていない構成のものも含まれることを述べたものにすぎず，そもそも輸液を充填して保存するための構＼造となっていない構成＼nのものまで含まれることを意味したものと解することはできない。 したがって，これらの記載によっては，前記判断は左右されず，その他， 本件明細書の記載内容を詳細に検討しても，前記判断を左右し得る記載は見 当たらない。
そこで，これを被告製品ないし被告方法について見ると， 及び弁論の全趣旨によれば，小室Ｔの内側の樹脂フィルムで形成された袋を 覆っている外側の樹脂フィルム２枚は，中室側及び小室Ｖ側の両端部におい て内側の樹脂フィルムと溶着されており，使用時にも当該溶着部分は剥離し ないと認められる。 そうすると，小室Ｔの外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間の 空間は，使用時に中室及び小室Ｖと連通するものではなく，これに照らすと， 同空間が，輸液を充填して保存し得る構造を備えているものとは認められないといわざるを得ず，同空間が「室」に当たるということはできない。＼nしたがって，被告製品及び被告方法は構成要件１Ｃ及び１０Ｃの「室に･･･微量金属元素収容容器が収納」されている構成を具備するとは認められない。＼n

　パナソニックの知財信託会社による侵害訴訟です。技術的範囲に属しないと判断されました。対象特許は7件です。多くは29条1項2号（公然実施）による権利公使不能です。事件番号が平成29・・なので、提訴から判決まで4年かかったことになります。委託者および受託者が原告となっています。

　本件訂正発明１−１に係る特許請求の範囲の記載によれば，同発明に係るランプ は，「基板を保持する金属製の基台」（構成要件 1-1F’）をその構成要素の１つと＼nして備えるところ，「前記基台は，前記長尺状の底部と，前記底部の短手方向の一 方の端部に設けられた第１壁部と，前記底部の短手方向の他方の端部に設けられた 第２壁部とを有し」（構成要件 1-1I’），「前記第１壁部及び前記第２壁部は，前 記底部の前記基板側に衝立状に形成されて」（構成要件 1-1J’）いることが特定さ れている。 これによれば，基台の底部の短手方向の両端部にそれぞれ設けられた第１壁部と 第２壁部は，底部に対し基板側に形成されるものであり，その形状ないし状態が 「衝立状」であることが示されている。もっとも，いかなる形状等をもって「衝立 状」とするかについては記載がなく，その意味が一義的に明らかとはいえない。
イ 本件明細書１の記載等
「第１壁部」及び「第２壁部」について，本件明細書１【0055】には，第１基 台 50 が，長尺状の底部（底板部）と，底部における第１基台 50 の短手方向（基板 11 の幅方向）の両端部に形成された第１壁部 51 及び第２壁部 52 とを有すること， これらの壁部は，第１基台 50 を構成する金属板を折り曲げ加工することによって＼n衝立状に形成されていることが記載されている。また，同段落には，同明細書図 3B と合わせ，LED モジュール の基板 11 は第１壁部 51 と第２壁部 52 とによっ て挟持されており，LED モジュール は，第１壁部 51 と第２壁部 52 とによって 基板 11 の短手方向の動きが規制された状態で第１基台 50 に配置されることも記載 されている。本件訂正における本件訂正発明１−１の構成要件 1-1J'の追加は，こ の記載等を含む本件明細書１の記載による開示に基づいて行われたものである（甲 ８３）。 さらに，広辞苑（乙２９１）においては，「衝立」とは「衝立障子の略」であり， 「衝立障子」とは「屏障具の一。一枚の襖障子または板障子に台をとりつけ，移動 便ならしめたもの。・・・玄関・座敷などに立てて隔てとする。」と説明されている。 加えて，「衝立障子」は，一般に，それが設置される面に対して略直立するものと 把握される。他方，「状」とは，物事の形，姿，有り様，様子を意味し，「○○状」 とは，ある物事の形等を「○○」に例える際に用いられる表現である。＼n以上の本件明細書１の記載等を踏まえると，第１壁部及び第２壁部は，基台の底 部の基板側に衝立状に形成されることにより基板１１を挟持し，短手方向の動きが 規制する機能を果たすものであるところ，その形状等は上記意味での「衝立障子」＼nに例えられるものである必要があることが理解できる。
ウ 小括
以上より，本件訂正発明１−１に係る特許請求の範囲及び本件明細書１の記載等 並びに「衝立」の一般的な意味等に鑑みると，第１壁部及び第２壁部が「衝立状」 に形成されるとは，これらの壁部が基台の底部の基板側に，同底部に対して略直立 した形状に形成されていることを意味するものと解される。これに反する原告の主 張は採用できない。
(2) 被告製品１〜５，７〜１０及び１２の構成要件充足性
被告製品１〜５，７〜１０及び１２の断面図は，別添「被告製品断面図」のとお りである。 このうち，被告製品４及び５については，第１壁部及び第２壁部に相当すると見 られる部位は，基台の底部から基板側に形成された基台の一部が内側に向けて鋭角 に傾斜した形状に形成されており，底部に対して略直立した形状とはいえない。 次に，被告製品１〜３，７〜１０及び１２については，第１壁部及び第２壁部に 相当すると見られる部位には，基台の底部から基板側に略直立といってよい形状に 延出している部分もあるものの，これと一体のものとして，基板とほぼ同じ高さで 基台の底部に平行に形成された部分もあるため，全体としては「コの字」又は「T 字」と表現すべき形状に形成されているものというべきであって，底部に対して略＼n直立した形状に形成されているとはいえない。 したがって，被告製品１〜５，７〜１０及び１２は，いずれも，第１壁部及び第 ２壁部に相当すると見られる部位が底部の基板側に「衝立状」に形成されておらず， 本件訂正発明１−１の構成要件 1-1J’を充足しない。
(3) 小括
以上により，被告製品１〜５，７〜１０及び１２は，いずれも，本件訂正発明１ −１の技術的範囲に属しない。
４ 充足論のまとめ
本件発明１−１，１−３，１−１６及び１−１７及び並びに本件訂正発明１−１ ７につき，対象となる各被告製品が各発明の構成要件を充足し，その技術的範囲に＼n属することは，前記（第１の５）のとおりである。 また，本件発明１−１４並びに本件訂正発明１−１８及び１−２０については， 前記２のとおり，被告製品１〜５，７〜１６は，対応する各発明の構成要件を充足＼nし，その技術的範囲に属すると認められる。 他方，本件訂正発明１−１については，被告製品１〜５，７〜１０及び１２は， いずれもその構成要件 1-1J'を充足せず，その技術的範囲に属しない。したがって， 本件訂正発明１−１については，その余の点を論ずるまでもなく，訂正の再抗弁は 認められない。
５ 403W 製品に基づく先使用権の成否（争点１０） 事案に鑑み，まず，403W 製品に基づく先使用権の成否（争点１０）について検 討する。
(1) 403W 製品の先使用について
ア 証拠（以下に掲記のもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認めら れる。
(ｱ) 被告は，平成２４年４月２３日頃，韓国で製造された 403W 製品４８０セッ トを輸入した（乙１４３，３１５）。
(ｲ) 被告は，同月２５日，ミツワ電機株式会社関西支社に対し，403W 製品２４ 台を含む商品の見積書を作成，送付し，同月２６日，同社関西特機営業所から受注 して，同月２８日，これを井づつやに納品した（乙１６７，１６８）。 その後，井づつやに納品された上記 403W 製品２４台は，同所のエントランスロ ビー等において使用されていたところ，被告は，平成３０年７月２３日までに，井 づつやからこれを入手した。この被告 403W 製品には，製造ロット番号として 「120416」が表示されているところ，これは，当該製品の製造年月日が平成２４＼n年４月１６日であることを意味する。（乙１６６，弁論の全趣旨）
(ｳ) 被告は，本件チラシ（平成２４年１月発行）に，平成２４年３月初旬発売予＼n定の商品として 403W 製品を掲載した（乙１３８）。また，被告は，本件カタログ （同年２月発行）にも 403W 製品を掲載したところ，他の掲載商品には発売予定時＼n期を明記したものが見られるが，403W 製品にはそのような記載はない（乙３５）。
イ 上記各認定事実を総合的に考慮すれば，被告は，遅くとも本件優先日である 平成２４年４月２５日以前に，403W 発明の実施である事業をしていたことが認め られる。
(2) 403W 発明の構成等＼n
ア 403W 発明の構成のうち，上記第２「10」（被告の主張）(3)における構成 1- 3a10〜c及び e並びに 1-14a10〜f及び hについては，原告 PIPM も明ら かには争わないから，これを認める。 上記構成 1-3a10〜c及び eは，本件発明１−１の構成要件 1-1A〜C 及び E， 本件発明１−３の構成要件 1-3A〜C 及び E，本件発明１−１６の構成要件 1-16A〜 C 及び F，本件発明１−１７の構成要件 1-17A〜C 及び E 並びに本件訂正発明１− １７の構成要件 1-17B’〜D’にそれぞれ相当するものといえる。また，構成 1-14a10 〜f及び hは，本件発明１−１４の構成要件 1-14A〜E，G 及び本件訂正発明 １−１８の構成要件 1-18B’〜F’，I’にそれぞれ相当するものといえる。 さらに，403W 製品は，直管形 LED ユニットであり，樹脂（ポリカーボネート） 製カバー（筐体）の長手方向の両端に口金が設けられているところ，その一方には 電源内蔵ユニット用専用口金を備え，この口金のみが，電源内蔵用専用ソケット＼n（給電側）を通じて交流電力を受けるものである（乙３５，２９９）。そうすると， 403W 発明は，本件発明１−１６の構成要件 1-16E 並びに本件訂正発明１−１７の 構成要件 1-17E’及び本件訂正発明１−１８の構成要件 1-18G’，H’に相当する構成を＼n備えていることが認められる。 加えて，403W 製品は，既存の器具本体をそのまま残し，専用ソケット及び直管形＼nLED ユニットをリニューアルして照明装置として使用する製品シリーズに含まれる製 品である（乙３５）。したがって，ランプである 403W 製品に係る発明（403W 発明） は，そのランプが取り付けられた照明装置に係る発明に含まれるといえる。このため， 403W 発明は，本件発明１−１７の構成要件 1-17F，本件訂正発明１−１７の構成要＼n件 1-17A’及び G’並びに本件訂正発明１−１８の構成要件 1-18A’及び K’に相当する構成を備えていることが認められる。＼n
イ 403W 製品の輝度均斉度等
(ｱ) 証拠（以下に掲記のもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認めら れる。
ａ LED モジュールの寿命は，製造業者等が指定する条件下で点灯したとき， LED モジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間，又は全光束が点灯初期に測 定した値の７０％に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間とされているとこ ろ，高光束 LED を１万時間連続通電してその光出力の変化を調査した実験データ によれば，１チップ方式の白色 LED の寿命（光出力が７０％になる時間）は４万 ５０００時間と推定されるとの実験データがある。なお，原告パナソニックのカタ＼nログ（乙３４）には，直管形 LED ランプについて，４万時間経過後の光束維持率 が９５％であることが示されている。 また，LED を連続的に点灯し続けると，LED チップを封止する樹脂（以下 ｢LED 樹脂部｣という。）が黄変し，光量の低下を招くことがある。さらに，LED 照明は，使用する場所の環境温度が高くなるほど劣化が加速されると共に，使用環 境下に硫化ガス等の発生要因がある場合，LED 樹脂部及び接合部にダメージを与 えることなどによっても，劣化が加速する場合がある。 （以上につき，上記のほか，甲３７〜３９）
ｂ 被告 403W 製品は，平成２４年４月２８日の井づつやへの納品後，被告が平 成３０年７月に入手するまで，６年以上の間継続的に使用されていたものと見られ るところ，その LED 素子の中央部分はやや黄変しており（乙２１７，２１８）， カタログに記載された初期値を１００％とした場合の被告 403W 製品の全光束（全 ての方向に放出する光束の総和）は８９．０％，光効率は９２．６％に減少してい る（乙２１６）。もっとも，被告 403W 製品の LED１個あたりの配光データは， 新品の LED の配光データが概ね１２０度（ランバーシアン配光の場合）であるの に対し，１１４度及び１１５度である（乙２１４，２１５の３，２１５の４）。 また，403W 製品のカバーと 402W 製品のカバーは，共通の部材（ポリカーボネ ート）を使用した同じ仕様のものであると認められるところ（乙３５，２９８，２ ９９，３１５），被告 403W 製品と未使用の 402W 製品について，それぞれカバー を交換して全光束及び y/x 値を測定した結果，いずれも交換せずに測定した結果と の差は，１％以下（全光束）及び０．０１（y/x 値）であった（乙３１６〜３１８， 弁論の全趣旨）。
(ｲ) 以上の事情を踏まえると，被告 403W 製品の LED 素子は，６年以上使用を 継続されているものであり，LED 樹脂部の黄変及び全光束や光効率の減少は生じ ているものの，その配光特性は，初期値（ランバーシアン配光）と大きく異ならず， 著しい経時変化は見られないものといってよい。403W 製品の光拡散性を有するカ バー部分についても，被告 403W 製品には，上記継続使用期間にもかかわらず，全 光束や y/x 値の測定値に影響を与えるような劣化等が生じているとはいえない。 そうすると，被告 403W 製品について，被告が平成３０年７月２３日に測定した y 値=15.7mm，x 値=11.7mm，y=1.34x との測定結果（乙１６６）及び令和２年１ 月２９日に測定した y 値=15.6mm，x 値=11.7mm，y=1.33x との測定結果（乙２９ ７）は，いずれも 403W 製品の初期値とほぼ同等のものと見るのが相当である。
(ｳ) そうすると，403W 発明は，「前記複数の LED チップの各々の光が前記ラン プの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を y（mm）とし，隣り合 う前記 LED チップの発光中心間隔を x（mm）とすると，y=15.7mm，x=11.7mm であり，y=1.34x」との構成すなわち構＼成 1-3d及び 1-14g10）を有するといえる。 したがって，403w 発明は，本件発明１−１の構成要件 1-1D，本件発明１−３の 構成要件 1-3D，本件発明１−１４の構成要件 1-14F，本件発明１−１６の構成要＼n素 1-16D 及び本件発明１−１７の構成要件 1-17D 並びに本件訂正発明１−１７の 構成要件 1-17F’及び本件訂正発明１−１８の構成要件 1-18J’に相当する構成を有し＼nていると認められる。
ウ 以上より，403W 発明は，本件各発明１並びに本件訂正発明１−１７及び１ −１８の構成要件を充足する構＼成を備えたものであり，これらの各発明と同一性が 認められる。
エ 原告 PIPM の主張について
原告 PIPM は，被告 403W 製品について，長時間の使用による経年変化，LED 素子の樹脂やせや黄変，使用環境の影響等により，被告測定時点での被告 403W 製 品の y/x 値等が初期値のものと同等とはいえない旨を主張する。 しかし，上記のとおり，被告 403W 製品については，長時間の使用による経年変 化等により，LED 素子の中央部に黄変が見られ，また，カタログ値と比較して全 光束や光効率が１０％程度減少しているという事実は認められるものの，それ以上 に，LED 素子の劣化（凹み）をはじめ，配光特性に影響を及ぼし得るような LED 素子の劣化等を裏付ける具体的な事情は見当たらず，カバー部材についても，y/x 値等に影響を与えるような劣化が生じているといった事実の存在を具体的にうかが わせる事情は見当たらない。本件交換実験の結果に関しても，上記のとおり，交換 に係る製品が共通の部材を使用した同じ仕様のものであると認められることに鑑み ると，原告 PIPM が指摘する事情を考慮しても，その結果の信用性を直ちに疑うべ きものとまではいえない。 その他原告 PIPM が縷々指摘する事情を踏まえても，この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
(3) 先使用権の範囲
上記(1)及び(2)によれば，被告は，本件各発明１並びに本件訂正発明１−１７及 び１−１８の内容を知らないで自らこれらに含まれる 403W 発明をし，本件優先日 の際に，日本国内において，その発明の実施である事業をしている者と認められる。 したがって，被告は，403W 発明及び上記事業の範囲内において，本件各発明１並 びに本件訂正発明１−１７及び１−１８に係る特許権について，通常実施権を有す る。 また，403W 製品は，x 値及び y 値の関係性を特定する技術的思想が明示的ない し具体的にうかがわれるものではないものの，実際にはその x 値及び y 値の関係性 により，本件各発明１並びに本件訂正発明１−１７及び１−１８に係る構成要件に＼n相当する構成を有し，その作用効果を生じさせている。加えて，403W 発明につき， 照明器具としての機能を維持したまま，本件各発明１並びに本件訂正発明１−１７＼n及び１−１８の特定する x 値及び y 値の関係性を充たす数値範囲に設計変更するこ とは可能と思われる。このため，被告製品１〜５及び７〜１６は，いずれも，＼n403W 発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式であるにとどまる ものといえる。 そうすると，被告による被告製品１〜５及び７〜１６の製造販売は，被告の上記 通常実施権の及ぶ範囲内に含まれる。
(4) 小括
以上のとおり，被告は，403W 発明に基づく上記通常実施権により，業として被 告製品１〜５及び７〜１６を製造販売し得ることから，その余の点につき論ずるま でもなく，原告 PIPM は，被告に対し，本件各発明１並びに本件訂正発明１−１７ 及び１−１８に係る本件特許権１を行使し得ない。
６ 無効理由９（クラーテ製品2)の公然実施による新規性欠如）の有無（争点１２）
(1) 公然実施の有無
ア 証拠（以下に掲記のもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認めら れる。
(ｱ) リコーは，平成２３年７月７日，直管形 LED ランプである「クラーテ P シ リーズ４０形」を同月末発売予定である旨をプレスリリースした。また，同社は，＼n平成２４年１月現在の製品を掲載したカタログ「＜クラーテ＞P シリーズ」（乙１ ７１の１）にクラーテ製品2)を掲載しているところ，同カタログ掲載の仕様は，上 記プレスリリースに係る製品の仕様と概ね同一である。さらに，同社は，遅くとも 同月には，クラーテ製品2)を含むシリーズ製品を販売していた。（上記のほか，乙 １７０，１７２，１７３，３６８）
(ｲ) 被告は，令和元年９月１２日終了のオークションにより，クラーテ製品2)１ ４本（被告クラーテ製品2)）を入手したところ，これらの被告クラーテ製品2)には， いずれも，製造ロット番号として「1203」が表示されている。これは，当該製品＼nの製造年月が平成２４年３月であることを意味する。（乙１７２，１７４，１８６， ２８８）
イ 上記各認定事実を総合的に考慮すれば，クラーテ製品2)は，遅くとも平成２ ４年１月頃には，リコーから販売されたことによりその構造が解析可能＼な状態に至 ったものと認められる。 これに対し，原告 PIPM は，クラーテ製品2)の上市時期が明らかでないこと，仮 に被告クラーテ製品2)の製造日が平成２４年３月であっても，製品製造後すぐ出回 るとは考えがたいことなどを主張する。 しかし，上記のとおり，リコーがクラーテ製品2)を平成２４年１月には販売して いたことが認められるのであって，それから約３か月が経過した本件優先日時点で は，クラーテ製品2)が実際に市場に出回っていたものと見るのが合理的かつ相当で ある。したがって，この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
ウ 小括
以上より，クラーテ発明2)は，本件優先日より前に日本国内において公然実施を された発明といえる。
(2) クラーテ発明2)の構成等＼n
ア クラーテ発明2)が構成 1-20a’12〜f’12 及び h’12 を有すること，これらの構＼n成がそれぞれ本件訂正発明１−２０の構成要件 1-20A’〜F’及び H’に相当すること については，原告は明らかに争わないことから，これを認める。なお，本件訂正発 明１−２０の構成要件 1-20D’の「「基台の上に実装された」の意義について， LED チップが実装された容器が基板を介して間接的に実装された構成を含むこと＼nは上記２のとおりである。 イ 被告クラーテ製品2)１４本の構成 1-20g’12 に係るパラメータ（y/x）の被告 測定値は，1.208〜1.278 であった（乙２８９）。また，関連無効審判における検 証手続の結果によれば，被告クラーテ製品2)は，x 値は 8.6mm，y 値は 10.39mm であり，y≒1.208x であった（乙３４６，３６５，弁論の全趣旨）。 そうすると，クラーテ発明2)は，「前記複数の LED チップの各々の光が前記ラン プの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を y（mm）とし，隣り合う 前記 LED チップの発光中心間隔を x（mm）とすると，y≒1.208x の関係である」（構＼n成 1-20g’12）の構成を有するものと認められる。この構＼成は，本件訂正発明１−２０ の構成要件 1-20G’に相当する。
(3) したがって，本件訂正発明１−２０は，本件優先日より前に日本国内におい て公然実施をされた発明であるクラーテ製品2)に係る発明と同一の発明であるから， 法２９条１項２号に違反し，無効にされるべきものと認められる。すなわち，本件 訂正発明１−２０に係る本件訂正によっては無効理由が解消されないことから，本 件訂正発明１−２０に係る訂正の再抗弁は認められない。
(4) 原告 PIPM の主張について
原告 PIPM は，被告測定値のばらつきや経年変化等の事情を指摘して，被告測定 値が初期値と等しいとはいえない旨を主張する。 この点，被告クラーテ製品2)については，オークションの出品者による説明とし て，中古品であること，商品の状態として「やや傷や汚れ」があること，使用期間 が２年弱であること，電気工事業者による取り外し作業の際に「ざっくりと中性洗 剤で管だけ拭きあげた状態」で丁寧な梱包により発送すること，「RICOH ロゴマ ークあたり」が黒ずんで見えるものの，LED は使用が進んでも黒ずむことはない ため元々の仕様であることなどが記載されている（乙２８８）。 もっとも，クラーテ製品2)は，光束が７０％まで低下するまでの定格寿命が４万 時間とされている（乙１７０の３，１７１の１）。このため，被告クラーテ製品2) につき，仮に２５％に相当する１万時間使用された事実があったとしても，配光特 性に影響を与えるとは必ずしもいえず，現に，被告クラーテ製品2)のうち２本の配 光特性はいずれも１１７度である（乙３２０）。口金ピンやランプマーク側の管端 部の黒ずみについても，その存在から直ちに他の部位にも同様の黒ずみが存在し， 配光特性に影響を与えるとは必ずしも推認し得ないことから，同様である。また， クラーテ製品2)については，光触媒の膜が剥がれて本来の効果が得られなくなる場 合があるとして，製品の表面を強く擦らないようにとの注意喚起がされているもの＼nの（乙１７０の３），「ざっくりと中性洗剤で」「拭き上げ」るといった態様がこ れに含まれるとは考えられない。むしろ，LED ランプの手入れ方法としてこのよ うな方法が奨励されているとも見られる（乙３５）。さらに，被告クラーテ製品1) （乙１６９，２１４，２１５によれば，未使用品と認められる。）と被告クラーテ 製品2)のカバー部材を交換した測定によっても，両者の半値幅等に有意な差異はな い（乙３７０）。 これらの事情等を踏まえると，被告クラーテ製品2)につき，経年変化等によりパ ラメータの値に変化が生じているとは考えられず，上記(2)での認定に係る被告ク ラーテ製品2)の被告測定値及び関連無効審判の検証手続における測定値は，初期値 と概ね等しいものと見られる。 したがって，この点に関する原告 PIPM の主張は採用できない。
７ まとめ
以上のとおり，本件各発明１（並びに本件訂正発明１−１７及び１−１８）に係 る本件特許権１に基づく原告 PIPM の請求については，被告に 403W 発明に基づく 先使用権が成立することにより，原告 PIPM は，被告に対し，本件特許権１を行使 し得ない。他方，本件訂正発明１−１に係る訂正の再抗弁は，被告製品１〜５，７ 〜１６がその技術的範囲に属さないことにより，また，本件訂正発明１−２０に係 る訂正の再抗弁は，クラーテ発明2)の公然実施を理由とする新規性欠如の無効理由 があり，本件訂正によって無効理由が解消されないことにより，いずれも再抗弁の 成立が認められない。 以上より，その余の点について論ずるまでもなく，被告による本件特許権１の侵 害は認められないから，原告 PIPM の本件特許権１の侵害に基づく請求は，いずれ も理由がない。

◆添付1

◆添付2

◆添付3

◆添付4

　知財高裁は、1審の「技術的範囲に属する、推定覆滅率2割」を維持し、約7300万円の損害賠償を認めました。1審判決が出たのが2021年3月なので早いですね。また、方法発明について、共同直接侵害の成立を認めています。

　足場が不要になることが本件発明の唯一の効果であるとはいえないことは，上記２のとおりである。また，同業他社の製品（乙６０の各枝番）の施工方法は，証拠上は必ずしも明らかではなく，本件発明及び被告方法のように，倹鈍式によるガラス板の嵌め込み，ガラス板及び目地枠を摺動させることによる取付け，係止爪と被係止爪との係止，といった工程を可能にするものか否かは定かでない。また，控訴人が引用する裁判例は，本件とは事案を異にし，本件における損害額の算定において参考となるものではない。そうすると，控訴人の当審における上記主張は，原判決を引用して説示したとおり推定覆滅率２割を相当とするとの判断を左右するものではなく，採用することができない。＼n

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)10716
以上によれば，本件発明は，施工コスト低減という効果（3)）によりこれを 実施する製品の販売等に貢献するものであって，相応の顧客誘引力を有するといえ るものの，その程度は限られているというべきである。また，効果1)及び2)に関し ては，本件発明は，手摺本体の取付け完了後の外観上の体裁及び取付強度の点で同 程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ｱ) 外観上の体裁の良さ等（1)）について
証拠（乙２７，２９〜３１，３９，４２。各枝番を含む。以下同じ。）によれ ば，乙２７製品等は，いずれも，手摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数 のガラス板が取り付けられ，ガラス板間にはアルミ製目地枠を用いているものと認 められる。これにより，これらの製品は，本件発明の効果1)と同様の効果を奏する ものといえる。
(ｲ) 取付強度の高さ等（2)）について
証拠（乙２７，２９〜３１，３９，４２）によれば，乙２７製品等は，いずれ も，ガラス板間の目地材としてアルミ製目地枠（縦枠，竪枠）を用い，ガラス取付 枠とアルミ製目地枠とでガラス板の上下左右を係合保持しているものと認められる （乙３１製品については，「２辺支持タイプ」との記載もあるが（甲１８），「４ 辺支持」との記載のある「ガラスタイプ」もある（乙３１）。）。これにより，こ れらの製品は，本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し，原告は，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品につき，アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分の取付方法ゆえに取付強度と耐久性に難点がある旨を指 摘する。しかし，上記取付方法ゆえに生じる取付強度及び耐久性の問題点が具体的 にどの程度のものであるかは明らかでない。そもそも，本件明細書によれば，取付 強度及び耐久性に係る本件発明の効果は，「ガラス板の上下端縁のみが上下枠に係 合保持され，隣合うガラス板間には従来のゴム系の目地材を充填するのに比較し て」（【0013】）の強度に関するものに過ぎない。このほか，原告製品（証拠（甲 １４，１５）及び弁論の全趣旨より，本件発明に係る取付方法により取り付けられ るものと認められる。）と同様に，これらの製品の施工例として高層マンション等 の複数階層を有する建築物が示されていること（乙３０，３１，４２）に鑑みて も，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品は，少なくとも，原告製品と競合し得 る程度には本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものと見られる。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 施工コストの低減（3)）について
証拠（乙３７〜４２）によれば，乙２７製品等は，いずれも，ガラス板とアルミ 製目地枠を室内側から取り付けることが可能であり，ガラス板とアルミ製目地枠を＼n室外側に取り付ける作業のために足場を組む必要はないものと認められる。これに より，これらの製品は，本件発明の効果3)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し，原告は，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品につき，アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分が回転式であるがゆえに製造コストに難点がある旨を指 摘する。しかし，上記取付方法ゆえに生じる製造コストの問題点が具体的にどの程 度のものであるかは明らかでない。そもそも，本件発明の効果の１つである施工コ ストの低減は，足場等を設ける必要がないことによって実現されるものであって， アルミ製目地枠の取付方法が回転式であること（乙３０製品，乙３１製品）や手摺 笠木部分の取付方法が回転式であること（乙４２製品）による製造コストとは無関 係である。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｴ) その他
原告は，乙２７製品及び乙２９製品につき，本件特許権を侵害する製品である可 能性が高い旨を指摘する。しかし，原告も可能＼性を指摘するにとどまるし，これら の製品が本件特許権を侵害することを認めるに足りる証拠もないことから，本件に おいては，この点は考慮に含めないこととする。
(ｵ) 以上より，乙２７製品等は，いずれも，本件発明の効果と同様の効果を有す る製品として，原告製品及び被告製品と市場において競合するものと見るのが相当 である。 もっとも，原告は，原告製品を遅くとも平成２４年３月までには販売していると 認められる（甲１４，１５，弁論の全趣旨）。他方，証拠（乙５５）及び弁論の全 趣旨によれば，乙２７製品等の販売開始時期は，乙３１製品が平成２４年，乙２７ 製品が平成２６年，乙３０製品が平成２７年，乙２９製品が平成２８年３月，乙３ ９製品が平成２９年１０月であることが認められる。 また，原告製品，被告製品及び乙２７製品等の各売上額やアルミ製目地枠のフラ ットレール製品市場におけるシェアは，いずれも証拠上明らかでない。 これらの事情を総合的に考慮すると，アルミ製手摺製品の市場において原告製品 及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば，特許法１０２条２ 項に基づく損害額の推定覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの，被告に よる主張立証の程度に鑑みれば，その程度は相当に限られると見るべきである。
エ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば，被告製品の売上に対する本件発明の貢献の程 度は限られるものの，他方で，競合品の存在による推定覆滅の程度も相当に限定的 であり，他に推定を覆滅すべき具体的な事情も見当たらないことから，本件におい ては，２割の限度で損害額の推定が覆滅されるものとするのが相当である。これに 反する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。 そうすると，特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は，以下のと おりとなる。
・・・
したがって，原告の損害額は合計５４８１万９２６７円となり（内訳は以下のと おり），原告は，被告に対し，本件特許権侵害の不法行為に基づき，同額の損害賠 償請求権を有する。

　漏れていたのでアップします。「調整」の文言を解釈して、被告製品1，2は技術的範囲に属しないと判断されました。

　本件発明の技術的意義や本件発明における調整手段の位置付けについて みると，従来の吊張り装置としては，略円弧状の天井部に沿って設けら れたウインチワイヤーと吊り上げワイヤーとを連結する連結体が，天頂 部との距離に応じてウインチワイヤーに沿って移動するよう構成されて＼nいる装置が考えられたが，複数の停止体の設置等の調整作業を天井側で 行わなければならず費用がかかり煩雑である等の問題点があった（段落 【０００６】【０００８】）ところ，本件発明は，略円弧状の屋内の天 井部に沿ってウインチワイヤーを設け，吊り上げワイヤーを一端側でウ インチワイヤーに連結しその他端側に吊張体を設けるなどの構成をとる＼nとともに，天頂部，又は天頂部に最も近接している基準となる吊り上げ ワイヤーのウインチワイヤーとの取付位置と，任意の吊り上げワイヤー のウインチワイヤーとの取付位置との「高さ方向の距離に対応した長さ」 （構成要件Ｃ），すなわち，取付位置の高さの差の長さ（以下「本件差＼n分」という。）に基づく吊り上げワイヤー等の長さの変更，すなわち調 整を，ネット等の吊張体若しくは吊り上げワイヤーの下端（床面）側又 はその両方に調整手段を設け，あらかじめ行うことにより，上記問題点 を解決するものである（段落【００１０】【００２５】【００２６】 【００４５】。前記１(2)）。
また，「調整」とは，「1)調子の悪いものに手を加えてととのえること。 2)ある基準に合わせてととのえること。過不足なくすること。3)釣り合 いのとれた状態にすること。折り合いをつけること。」（大辞林第４版） などとされる。 上記のとおりの本件発明の技術的意義，調整手段の意義や，「調整」の 一般的意味からすると，本件発明に係る吊張り装置において吊張体を過 不足なく適切に吊り張りするためには，本件差分が認識された上で，本 件差分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー等の長さをあら かじめ変更する必要があり，本件発明の「調整手段」は，そのためのも のであって，本件差分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー 等の長さをあらかじめ変更する構成であり，その調整を行うことにより，＼n吊張体を過不足なく適切に吊り張りするための手段であると理解するこ とができる。 本件明細書の具体的な実施例についてみても，ネット吊張り装置におい て，天頂部の吊り上げワイヤー（９ｂ）の取付位置と，他の吊り上げワ イヤー（９ａ）の取付位置との「距離に対応した長さ」であるＬ１等の長 さ（Ｌ）が認識された上で，一対の筒状体（１５）を吊り上げワイヤー に挿通し，その一対（２個）の筒状体の間の距離を「距離に対応した長 さ」（Ｌ 本件差分）とすることによって，調整を行う調整手段が記載 されており（段落【００３６】【００３７】【図１】【図４】【図５】 等）ここでは，ネット体を過不足なく適切に吊り張りするため，吊り上 げワイヤーに挿通する一対の筒状体が設けられ，その筒状体の間の距離 を認識された差（Ｌ 本件差分）と同じにすることができることが記載 されており，本件差分（Ｌ）を基準としてこれに合うように筒状体の間 の距離の長さをあらかじめ変更する構成が調整手段として記載されてい＼nる。以上のとおり，本件発明の「調整手段」（構成要件Ｃ）とは，吊張体を＼n過不足なく適切に吊り張りするため，認識された本件差分を基準として これに合うように長さをあらかじめ変更するための手段であると解され る。
なお，吊張体の吊張り装置は，複数の部材を組み合わせて構成され，そ＼nこには当然に連結部材や係止部材が含まれ，それらの連結部材や係止部 材において，何らかの長さの変更を行うことができる場合もあり得る。 しかし，本件発明の「調整手段」等の技術的意義は，上記のとおりのも のであり，吊張り装置に何らかの長さ変更を行う構成があったとしても，＼n本件差分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー等の長さをあ らかじめ変更するための手段であると認められないものは，本件発明の 「調整手段」とはいえないと解される。仮に，本件発明において，単に 長さを変更する手段のみをもって調整手段に該当すると解するとすれば， 吊張体の施工やメンテナンスに際して吊り上げワイヤー等の長さを変更 するに当たり，他の手段によって，本件差分を基準としてこれに合うよ うにしなければならないことになるが，そのような作業を床面側のみで 行うことが可能であることは本件明細書の記載等によっても明らかでは＼nなく，このような構成によっては本件発明の課題を解決することができ＼nない。ここで，本件明細書には，吊り上げワイヤーにネット体への係止 体を設けることで，又は，ネット体に吊り上げワイヤーの係止体を設け ることで，吊り上げワイヤーの長さの調整を行うこともできることが記 載されている（段落【００５８】）。これまで述べてきたところから， そのような係止体が，認識された本件差分を基準としてこれに合うよう に吊り上げワイヤー等の長さをあらかじめ変更するための手段といえる 場合には，本件発明の「調整手段」といえ，上記記載はその趣旨のもの と理解することができる。それに対し，そのような手段とはいえず，通 常の係止体としての構成，機能＼を超える構成，機能＼等を有しないものは， これまで述べたところに照らせば，本件発明と関係なく用いられている 係止体であり，本件発明の「調整手段」が有する効果を奏するものでは なく，本件発明の「調整手段」に該当するとは認められない。 他方，被告らは，本件発明の「調整手段」が筒状体など本件明細書に記 載された具体的な実施例に限られる趣旨の主張もするが，本件発明の技 術的範囲が上記の範囲に限定される理由はなく，前記のとおり，本件差 分を基準としてこれに合うように吊り上げワイヤー等の長さをあらかじ め変更する構成を備えたものであれば，本件発明の「調整手段」といえ＼nる。
・・・・
(3) 被告製品１が本件発明の技術的範囲に属するかについて
原告は，被告製品１において，各吊り上げワイヤーと各バトンを連結する シャックル，リングキャッチ，チェーン（以下，これらを「本件連結材」と いう。）が本件発明の調整手段であると主張する。 ここで，本件発明の「調整手段」（構成要件Ｃ）とは，吊張体を過不足な＼nく適切に吊り張りするため，認識された本件差分を基準としてこれに合うよ うに長さをあらかじめ変更するための手段である（前記(1)イ）。 本件連結材は，ワイヤーとバトンを連結する際に通常用いられる連結材と 認められるところ，それは，単に連結のために通常用いられる複数の構成部＼n品から成っているものにすぎず，認識された本件差分を基準としてこれに合 うように長さをあらかじめ変更する構成を有するものであるとは認められず，＼nそのような調整作業をするための手段とはいえない。 また，被告製品１において，もともと各吊り上げワイヤーのウインチワイ ヤーへの連結位置から連結材の下端までの長さはほぼ同程度であり（前記(2) イ），天頂部に最も近接した吊り上げワイヤーが取り付けられたバトンが床 面に到達した状態においては，他の各吊り上げワイヤーはたわんだ状態とな るのであって（同エ），本件連結材によって吊り上げワイヤー等の長さの変 更は行っていない（同ウ）。本件連結材による長さの変更が想定されている ことを認めるに足りる証拠もなく，本件連結材は，そもそも長さの変更を行 うための手段ではないともいえる。 したがって，被告製品１の連結材は，構成要件Ｃの調整手段には該当しな＼nい。 以上から，被告製品１は，構成要件Ｃを充足せず，本件発明の技術的範囲＼nに属しない。

◆判決本文

東京地裁29部は、102条2項侵害について、貢献の程度および競合品の存在による覆滅を被告の利益約５６００万円のうち１０％の損害額を認定しました。

(1) 推定される損害額
ア 前記前提事実(5)のとおり，被告は，本件特許権の登録日である平成２９ 年６月１６日から令和元年１０月３１日までの間，被告各製品合計●省略 ●個を販売し，これにより●省略●円の売上げがあり，少なくとも●省略 ●円の経費を要した。 したがって，法１０２条２項の利益の額は，５６５２万１４６５円（消 費税込み）と認めるのが相当である。 イ 被告は，被告による被告各製品の販売がなかったならば原告が利益を得 られたであろうという事情は存在しないので，法１０２条２項の適用はな いと主張する。
しかし，証拠（甲１２，３５ないし３８，乙１７，３３，１０７，１０ ８）及び弁論の全趣旨によれば，1) 電動ファン付きウエアの市場において， 平成２９年当時，原告グループ（原告，株式会社空調服等。以下同じ。） は約３０％，被告グループ（被告，株式会社サンエス等。以下同じ。）は 約４０％，平成３０年当時，原告グループは約３３％，被告グループは約 ３３％，令和元年当時，原告グループは約４０％，被告グループは約２ ０％，令和２年当時，原告グループは約３５％，被告グループは約２０％ の各シェアを占めていたこと，2) 原告は，首後部からの空気の排出口の大 きさを調整することができるように，空調服の販売を開始した当初は調整 紐型空調服を製造販売し，その後，２段階調整型空調服を製造販売してい るが，本件各発明を実施する空調服は製造販売していないことが認められ る。 上記認定事実によれば，原告グループは電動ファン付きウエアの市場に おいて大きなシェアを占め，原告は，首後部からの空気の排出口の大きさ を調整するために，調整紐型空調服又は２段階調整型空調服を販売してい たものと認められる。他方で，被告各製品のように複数段階で調整できる 空調服が多数販売され，他の電動ファン付きウエアの市場とは異なる独自 の市場を形成していたことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると，原告製品は被告各製品の競合品であると認めるのが相当で あるから，被告が被告各製品を販売して本件特許権を侵害しなければ，原 告は原告製品をさらに販売して利益を得られたであろうという事情が認め られる。 したがって，本件には法１０２条２項が適用されるので，被告の上記主 張は採用することができない。
ウ 被告は，商品の運用及び管理を●省略●に委託しており，平均すると商 品１点当たり●省略●円の経費を要したから，売上げから合計●省略●円 （●省略●円×●省略●個）を控除すべきであると主張する。 法１０２条２項の利益の額とは，侵害者の売上高から，侵害者において 侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必 要となった経費を控除した限界利益の額をいうところ，証拠（乙６２）及 び弁論の全趣旨によれば，被告は，平成２８年６月２１日以降，●省略● に対し，被告の物流センターにおける衣料用繊維製品等の入出荷業務その 他これに付随する業務全般を，製品の点数にかかわらず一律の月額委託料 （平成２９年８月１日以降は●省略●円）を支払うことを約して委託した ことが認められる。 そうすると，●省略●に対する委託料は，被告が被告各製品を製造販売 することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費と は認められないから，前記アの被告各製品の売上げからこれを控除するの は相当でない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
(2) 推定の覆滅事由
ア 本件各発明が被告各製品の部分のみに実施されていること
(ｱ) 前記１(2)のとおり，空調服は，送風手段を用いて外部から服内に空気 を取り込み，当該空気が服内を流通し，その間に人体から出た汗を蒸発 させ，気化熱により体表面の温度を下げようとするものであるところ，＼n本件発明１は，空調服の襟後部又はその周辺に二つの調整ベルトを設け， 一方の調整ベルトの取付部と他方の調整ベルトの複数ある取付部のうち いずれか一つを取り付けることによって，襟後部と首後部との間に形成 される開口部を広げたり，狭めたりすることを可能にし，より適切な空＼n調服の冷却効果を，より簡単に得ることを目指したものである。 しかし，本件特許の出願当時，既に，空調服の襟後部の内表面に一組＼nの調整紐を設け，これらを結ぶことによって上記開口部の大きさを調整 する技術があったところ（本件明細書【０００４】），本件発明１は， 一組の調整紐を任意の長さに結ぶことが難しく，上記開口部の大きさを 求める冷却効果に応じた適正なものにすることが困難であったことを解 決しようとしたものであり（同【０００６】及び【０００９】），上記 開口部からの空気の排出の効率化という点では，従来技術の延長線上に 位置付けられるものである。そして，本件発明１は，主として，従来技 術における調整紐を「取付部」を有する「調整ベルト」に置き換えたも のであるが，前記５(2)のとおり，本件特許の出願当時，ボタン及びボタ ンホール等を使用し，衣服におけるサイズを複数段階で調整することが できる周知慣用の技術が存在したものである。 以上からすると，従来技術と比較したときの本件発明１の技術的意義 は，必ずしも大きいものではなかったといわざるを得ない。 なお，本件発明２は，本件発明１の空気排出口調整機構を備える空調＼n服の服本体の発明であって，本件発明２につき本件発明１とは異なる独 自の技術的意義は認められない。
(ｲ) 従来技術に係る調整紐型空調服において，送風手段を作動させたとき の襟後部と首後部との間に形成される開口部の形状は，電動ファンの風 力，前部ファスナーの締め具合，着用者の姿勢や体格，服の布地や布ベ ルト，ゴムベルト等の素材，襟部の形状等の影響を受けると考えられる ところ，この点については，本件発明１を実施した空調服であっても異 なるところはない。そして，上記従来技術又は本件発明１に係る空気排 出口調整機構が，上記の諸要素と比較して，上記開口部の形状決定にど＼nの程度の影響を与えるのか，ひいては当該空調服の冷却性能にどの程度＼nの作用効果があるのかを確定するに足りる証拠はない。 また，調整紐型空調服の場合，結び目付近に調整紐の先端部分が集ま り，空気排出の障害となることが指摘されるが（本件明細書【０００ ８】），紐という形状から考えて障害の程度がさほど大きいものとはい えず，本件発明１により特に有意な作用効果が得られるとはいえない。 さらに，従来技術に係る調整紐型空調服においても，一定の技量があ れば調整紐を任意の長さに結ぶことは可能であり，本件発明はこの点に＼nついて特段の技量を要しないこととしたところに発明の作用効果がある といえるものの，実際に空調服を使用するに際し，上記の調整紐の長さ につき，どれほどの頻度で，どの程度細かく調整することが必要とされ ていたのかは明らかではない。 そうすると，本件発明１は，容易に襟後部と首後部との間に空気排出 口を形成し，これを調整することができるものの，従来技術に比して大 きな作用効果があるものとは認められない。
(ｳ) 証拠（乙３４，３５）及び弁論の全趣旨によれば，顧客が空調服を選 択する際，空調服の価格，デザイン，服の素材並びに電動ファン及びバ ッテリーの性能に着目することが多いと認められ，空調服の襟後部と人＼n体の首後部との間の空気排出口を調整する機構の有無が特に着目された＼nことを認めるに足りる証拠はない。 また，被告各製品のうちの本件各発明を実施する部分は，ボタン，ボ タンホール，ゴムベルト及び布ベルトで構成され，その製造がさほど困＼n難であったとは認められず，証拠（乙１９）及び弁論の全趣旨によれば， 被告各製品に上記部分を設けるのに要する費用は１着当たり４１ないし ４２円であり，被告各製品の販売価格の１ないし２％にすぎなかったと 認められる。 さらに，証拠（甲３，乙５７ないし５９）及び弁論の全趣旨によれば， 平成２９年から令和元年までの被告の商品のパンフレット及びウェブサ イトにおいて，空調服の構造を紹介するページに，本件発明１に係るゴ＼nムベルト及び布ベルトが取り付けられた部分の写真が掲載され，その機 能を紹介する記載があるが，同写真は，ファンの写真よりは小さく，フ＼nァンの取り付け位置及び着脱方法並びにバッテリーの各写真と同程度の 大きさであったこと，個々の空調服を紹介するページに，空調服が備え る機能として，ペンを差すポケット，バッテリー用ポケット，袖口の複＼n数のボタン，保冷剤用ポケット等の各写真と並んで，上記部分の写真が 掲載されていることが認められる。 そうすると，被告各製品が備える機能のうち本件発明１を実施した部＼n分が占める割合は小さかったといえ，また，同部分の顧客誘引力が特に 高かったとはいえない。
(ｴ) 以上によれば，本件発明１の技術的意義や作用効果，被告各製品のう ち本件発明１が実施された部分の顧客誘引力等に照らすと，本件特許権 を侵害する同部分が被告各製品の販売に貢献したところは小さいといわ ざるを得ないから，この事情に基づき，法１０２条２項により推定され る損害額の８０％について推定の覆滅を認めるのが相当である。
イ 市場における競合品の存在
(ｱ) 前記(1)イのとおり，平成２９年から令和元年までの電動ファン付きウ エアの市場において，原告グループのシェアは約３０ないし４０％，被 告グループのシェアは約２０ないし４０％であり，原告は，襟後部と首 後部との間に形成される開口部の大きさを調整することができるように， ２段階調整型空調服を製造販売している。 また，前記ア(ｳ)のとおり，被告は，その商品のパンフレット等におい て，ペンを差すポケット，バッテリー用ポケット等の機能と並んで本件＼n発明１に係る部分を紹介しており，購入者が本件発明１が実施された部 分のみに着目して被告各製品を選択したとはいい難い。 一方で，証拠（乙３９ないし４５）及び弁論の全趣旨によれば，原告 及び被告以外の業者も，首後部からの空気の排出をより効率的に行うた めの機能を備えた空調服や，その他種々の機能＼を備えた空調服を販売し ていることが認められる。 そうすると，空調服のうちの特定のものだけが被告各製品の競合品と なるとは認められず，競合品に係るシェアは上記の原告，被告及びその 他の競業他社のシェアのとおりと認めるのが相当であり，これを踏まえ ると，被告が被告各製品を販売することがなかったとしてもその購入者 の全てが原告製品を購入したとはいえないから，この事情に基づき，法 １０２条２項により推定される損害額の５０％について推定の覆滅を認 めるのが相当である。
(ｲ) 被告は，被告各製品を製造販売しなかったとしても，被告各製品を購 入しようとしていた顧客は，本件各発明の技術的範囲に属しない被告の 代替製品を購入するはずであるから，被告各製品の販売と原告の損害と の間には因果関係は認められず，仮に法１０２条２項が適用されるとし ても，この点は推定の覆滅事由になると主張する。 しかし，被告が被告各製品を製造販売しなかったとして，被告が他に いかなる空調服を製造販売したかは証拠上明らかではないから，被告の 上記主張は採用することができない。
ウ 被告の営業努力
被告は，独自のブランドである「空調風神服」の名称で被告各製品を販 売しており，「空調風神服」には強い出所識別力があるから，被告各製品 の販売には上記ブランドによる力が貢献していると主張する。 しかし，前記(1)イのとおり，遅くとも平成２９年以降，電動ファン付き ウエアの市場において，原告グループのシェアと被告グループのシェアは 拮抗し，むしろ原告グループのシェアの方が伸びていることからすると， 原告製品の顧客吸引力と比較して「空調風神服」の名称に特に強い顧客吸 引力があるとは認められないというべきであり，他にこれを認めるに足り る証拠はない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
エ その他
被告は，1) 原告製品は本件発明１を実施しておらず，被告が被告各製品 を販売したことにより原告が損害を受けることはない，2) 原告製品はイン ターネットショッピングサイトにおいて酷評されていると主張する。 しかし，上記1)について，前記(1)イのとおり，原告は，電動ファン付き ウエアの市場において，被告各製品の競合品を製造販売していたから，原 告製品において本件各特許が実施されていなかったからといって，被告が 被告各製品を製造販売したことにより，原告が損害を被ったことを否定す ることはできない。 また，上記2)について，原告（原告グループ）が電動ファン付きウエア の市場において相当程度のシェアを占めていることは前記(1)イのとおりで あり，インターネットショッピングサイトにおけるごく一部の評価（乙４ ６）をもって，被告各製品が販売されなかったとしても原告製品が売れる ことはなかったということはできない。 したがって，被告の上記各主張はいずれも採用することができない。 (3) 小括 ア 以上によれば，本件各発明の被告各製品の売上げに対する貢献の程度に より８０％（前記(1)ア），電動ファン付きウエアの市場に競合品が存在す ることにより５０％（前記(1)イ）の推定の覆滅を認めるべきであるから， 被告による本件特許権の侵害により，原告が被った逸失利益に係る損害額 は，５６５万２１４７円（５６５２万１４６５円×（１−０．８）×（１ −０．５））と認められる。 イ 被告の上記不法行為と相当因果関係の認められる弁護士費用相当額は６ ０万円と認めるのが相当である。
ウ よって，原告が被った損害額は合計６２５万２１４７円である。

◆判決本文

　知財高裁３部は、非接触式ＩＣカードは本件発明の「記憶媒体」には非該当、また、無効主張は、時期に後れた攻撃防御でないとして、被告の敗訴部分を一部取り消しました。

(2) 非侵害論主張5)について
ア 自白の成否及び時機に後れた攻撃防御方法該当性
一審原告は，非侵害論主張5)は，原審の答弁書記載の認否によって成立 した自白の撤回に当たり，また，時機に後れた主張でもあるから，許され ない旨主張する。 たしかに，一審被告は，原審答弁書における構成要件１Ａ等の認否に際＼nし，被告給油装置の電子マネー媒体が本件発明の「記憶媒体」に当たると の対比を明確に争っていたわけではないが，従前から，被告給油装置が本 件発明の技術的思想を具現化したものでないことを主張しており，非侵害 論主張5)は，これを，使用される決済手段の差異（プリペイドカードと非 接触式ＩＣカード）という観点から論じたものであるといえるから，一審 被告が充足論全体について単純に認めるとの認否をしていない以上，自白 を撤回して新たな主張をしているとはいえないし，この主張を時機に後れ たものとして扱うのも相当ではない。 したがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
イ 非接触式ＩＣカードの「記憶媒体」該当性
本件明細書において，本件発明の「記憶媒体」の具体的態様としては， 磁気プリペイドカード（【００３３】）のほか，「金額データを記憶する ためのＩＣメモリが内蔵された電子マネーカード」（【００７０】）や 「カード以外の形態のもの，例えば，ディスク状のものやテープ状のもの や板状のもの」（【００７１】）も開示されている。このように，本件発 明の「記憶媒体」は必ずしも磁気プリペイドカードには限定されない。 しかしながら，本件発明の技術的意義が上記１のとおりであることに照 らして，「媒体預かり」と「後引落し」との組合せによる決済を想定でき る記憶媒体でなければ，本件３課題が生じることはなく，したがって，本 件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことになら＼nないから，上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は，本件発明 の「記憶媒体」には当たらない。 かかる見地にたって検討するに，被告給油装置で用いられる電子マネー 媒体は非接触式ＩＣカードであるから，その性質上，これを用いた決済等 に当たっては，顧客がこれを必要に応じて瞬間的にＲ／Ｗにかざすことが あるだけで，基本的には常に顧客によって保持されることが予定されてい＼nるといえる。そのため，電子マネー媒体に対応したセルフ式ＧＳの給油装 置を開発するに当たって，物としての電子マネー媒体を給油装置が「預か る」構成は想定し難く，電子マネー媒体に対応する給油装置を開発しよう＼nとする当業者が本件従来技術を採用することは，それが「媒体預かり」を 必須の構成とする以上，不可能＼である。 そうすると，被告給油装置において用いられている電子マネー媒体は， 本件発明が解決の対象としている本件３課題を有するものではなく，した がって，本件発明による解決手段の対象ともならないのであるから，本件 発明にいう「記憶媒体」には当たらないというべきである。むしろ，電子 マネー媒体を用いる被告給油装置は，現金決済を行う給油装置において， 顧客が所持金の中から一定額の現金を窓口の係員に手渡すか又は給油装置 の現金受入口に投入し，その金額の範囲内で給油を行い，残額（釣銭）が あればそれを受け取る，という決済手順（これは乙４公報の【０００２】 に従来技術として紹介されており，周知技術であったといえる。）をベー スにした上，これに電子マネー媒体の特質に応じた変更を加えた決済手順 としたものにすぎず，本件発明の技術的思想とは無関係に成立した技術で あるというべきである。一審被告の非侵害論主張5)は，このことを，被告 給油装置の電子マネー媒体は本件発明の「記憶媒体」に含まれないという 形で論じるものと解され，理由がある。
ウ 一審原告の主張について
(ア) 一審原告は，本件発明の「記憶媒体」は，構成要件１Ｃ及び１Ｆの動＼n作に適した「記憶媒体」であれば足りる旨主張する。 しかしながら，発明とは課題解決の手段としての技術的思想なのであ るから，発明の構成として特許請求の範囲に記載された文言の意義を解＼n釈するに当たっては，発明の解決すべき課題及び発明の奏する作用効果 に関する明細書の記載を参酌し，当該構成によって当該作用効果を奏し＼n当該課題を解決し得るとされているものは何かという観点から検討すべ きである。しかるに，一審原告の上記主張は，かかる観点からの検討を せず，形式的な文言をとらえるにすぎないものであって，失当である。 したがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 一審原告は，本件明細書の【００７０】に「記憶媒体」として「金額 データを記憶するためのＩＣメモリが内蔵された電子マネーカード」を 例示する記載があり，非接触式ＩＣカードもこれに含まれる旨主張する。 しかしながら，上記記載は，【００３３】の「プリペイドカード７１ は，磁気カードからなり」等の記載を受けて，カードの記憶素子が磁性 材ではなくＩＣメモリであっても良い旨を示すにとどまり，そのカード が非接触で動作することを示す記載ではない。また，上記記載において， ＩＣメモリは「金額データを記憶するための」ものであって，非接触式 ＩＣカードのように演算・通信の機能を有することは開示も示唆もされ＼nていないから，上記記載を根拠に非接触式ＩＣカードが本件発明の「記 憶媒体」に当たるとはいえない。 したがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 一審原告は，非接触式ＩＣカードが券売機に取り込まれて使用され得 ることは周知であり，本件明細書には設定器内部にカードを取り込んだ ままとしない記憶媒体を用い得ることが示されているから，非接触式Ｉ Ｃカードが本件発明の「記憶媒体」に当たらないとはいえない旨主張す る。 しかしながら，前掲前提事実のとおり，被告給油装置において電子マ ネー媒体を使用する際には，電子マネー媒体（非接触式ＩＣカード）は Ｒ／Ｗにかざされるだけであって装置に「取り込まれ」ることはない。 非接触式ＩＣカード一般に一審原告主張のような使用態様はあり得るも のの，被告給油装置ではそのような使用態様によらずに非接触式ＩＣカ ードが「電子マネー媒体」として用いられているので，被告給油装置に おける「電子マネー媒体」の技術的意義は，本件発明における「記憶媒 体」のそれとは異なる。 したがって，一審原告の上記主張は採用することができない。
(3) 充足論についての小括
以上によれば，一審被告の非侵害論主張4)及び5)は理由があるから，その 余の非侵害論主張の成否について判断するまでもなく，被告給油装置及び被 告プログラムは本件特許を侵害しない。
４ 争点４（無効論）について
念のため，仮に，本件発明１の「先引落し」金額は顧客が指定する場合を含 み（上記３(1)イ(イ)参照），また，非接触式ＩＣカードも本件特許の「記憶媒 体」に含まれる（上記３(2)イ参照）とした前提で，無効論につき検討する。 なお，本件において，無効論は，本件発明１及び本件発明３（本件訂正後の もの）について検討すれば足りる。このことは，上記「第３」４の冒頭に説示 したとおりである。
(1) 「時機に後れた攻撃防御方法」該当性について
無効主張Ａ，Ｂ，Ｄは，原審における侵害論の心証開示後に主張されたも のであり，そのため，原審においては時機に後れたものとして取り扱われた わけであるが，既に充足論に関する項で指摘したとおり，構成要件１Ｃ１充＼n足性（非侵害論主張4)）及び構成要件１Ａ，１Ｃ，１Ｆ３，１Ｆ４充足性＼n（非侵害論主張5)）に関する原審の主張整理には，本来は，争いがあるもの として扱うべき論点を争いのないものとして扱ったという不備があったとい わざるを得ない。そして，無効論に関する主張の要否や主張の時期等は，充 足論における主張立証の推移と切り離して考えることができないのであるか ら，充足論について，本来更に主張立証が尽くされるべきであったと考えら れる本件においては，無効主張が原審による心証開示後にされたという一事 をもって，時機に後れたものと評価するのは相当ではない。 また，上記無効事由に関する当審における無効主張は，控訴後速やかに行 われたといえる。 以上によると，一審被告による上記無効主張は，原審及び当審の手続を全 体的に見た観点からも，また，当審における手続に着目した観点からも，時 機に後れたものと評価することはできない。 したがって，いずれの無効主張も，時機に後れた攻撃防御方法として却下 すべきものではない。
・・・
ウ 相違点の容易想到性
上記の表において一致点とされていない本件発明１の構＼成は，相違点と なる。 しかしながら，いずれの構成も，セルフ式ＧＳの給油装置において，審＼n判甲Ｂ１装置の現金による支払を，電子マネー媒体による支払に置き換え る際には，当然に備わる構成である。すなわち，上記の各相違点をまとめ＼nると，本件発明１においては装置がＲ／Ｗを備えること，電子マネーの金 額データはＲ／Ｗにより電子的に書き換えられること，の２点となるが， いずれの構成も，現金の場合は貨幣という有体物に化体されている金銭的＼n価値を，電子的情報という無体物に化体させたことによって必然的に生じ る帰結である。 また，現金による支払を電子マネー媒体による支払に置き換えること自 体は，電子「マネー」という名称自体からも容易に着想することができる し，例えば乙１６の１２（電子商取引推進協議会「モバイルＥＣに関わる 決済標準モデルの研究中間報告書」平成１３年３月発行）には，非接触式 ＩＣカードが「電子マネー」として利用されること，FeliCa内蔵の携帯電 話は「電子財布」になること等が記載されており，これらの記載は，現金 による支払いを電子マネー媒体に置き換えることを動機付ける。 そうすると，当業者にとって，上記各相違点にかかる本件発明１の構成＼nに想到することは，通常の創作能力の発揮にすぎず，容易であったといえ＼nる。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成29(ワ)29228

　ＬＩＮＥのフリフリ機能の特許権侵害について、約1400万円の損害賠償か認められました。広告収入については因果関係無しとして認められず、有料スタンプの売り上げのみでした。

　原告は，被告に対し，特許法１０２条３項に基づく損害賠償を請求していると ころ，同項は，「特許権者・・・は，故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対し，その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を， 自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」旨規定してい るから，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準とし，そこに， 実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 そして，かかる実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施許 諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料の 相場等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内 容や重要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該製品に用いた場 合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や 特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定め るべきである（知財高裁平成３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７日大合 議判決参照）。
本件においては，被告アプリが無償で配信されており，被告アプリのユーザが 友だち登録をし，友だち等との間で被告システム等によるメッセージの送受信等 のサービスを享受すること自体により被告に売上げは発生しない（甲７３）から， 「侵害品の売上高」をどのように確定すべきかがまず問題となり，次いで，実施 に対し受けるべき料率（相当実施料率）の算定が問題となる。 そこで，それぞれにつき，以下，検討する。
(1) 売上高について
ア 当事者の主張
原告は，被告の事業のうち，本件特許権侵害の対象となる事業は，コア事 業中の「アカウント広告」と「コミュニケーション」の売上げであり，本件 特許登録日である平成２９年９月１５日から被告が「ふるふる」の提供を終 了した日の前の日である令和２年５月１０日までの間（以下「本件損害算定 期間」という。）の売上高（アカウント広告につき合計１５１９億５８００ 万円，コミュニケーションにつき７６７億２８００万円）に基づいて損害額 を算定すべきであると主張する。 一方，被告は，主に被告アプリ上でアカウントを有する企業等からの売上 げであるアカウント広告の売上げは損害賠償額算定の対象とならず，仮に， コミュニケーションの売上げが損害賠償額算定の対象となり得るとしても， 対象となるのは本件機能と関係のある部分に限られると主張する。＼n
イ 認定事実
そこで検討するに，前記前提事実，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると， 以下の事実を認めることができる。
・・・
(ｳ) 企業等のアカウントとの間の「ふるふる」による友だち登録（被告シス テム等図面【図３８】，甲６１） ＬＩＮＥ＠等のサービスを導入している企業等が住所の位置情報をあ らかじめ登録している場合，一般ユーザが被告アプリの友だち追加画面で 「ふるふる」を選択して手元のスマートフォンを振ると，半径１ｋｍ圏内 の上記企業等も友だち登録の候補として表示され，同ユーザが同企業等に＼nつき友だち追加処理をすると，同企業等が同ユーザの友だちとして追加登 録される。
ウ 「ふるふる」以外の友だち登録及び海外企業への輸出に係る売上げ等につ いて
原告は，損害賠償の対象は，「ふるふる」による友だち登録及びこれによ り友だちとなったユーザとの交流等に限定されず，ＱＲコードやＩＤ検索等 の他の友だち登録も含み，また，海外企業を含む連結売上高を対象とすべき であると主張する。 (ｱ) しかし，原告は，本訴提起当初から，一貫して「ふるふる」による友だ ち登録及びその後の交流が本件各発明の技術的範囲に属する旨の主張を していたのであり（前記前提事実(5)，被告システム等図面【図２】〜【図 ４】，【図３４】〜【図４４】），その余の友だち登録手段による友だち 登録等が本件各発明の技術的範囲に属する旨の主張立証は侵害論の対象 とされていないので，損害賠償の対象となるのは，「ふるふる」による友 だち登録と相当因果関係のある範囲の売上高に限定されるというべきで ある。
(ｲ) また，海外企業を含む連結売上高を対象とすべきとの点については，被 告から海外企業への実施品の輸出に係る売上高を対象とする趣旨と考え られるが，原告が侵害論において対象としていた被告の実施行為は，被告 システムの使用と，被告アプリの生産，譲渡及び譲渡の申出にとどまって＼nおり，仮に被告システム等が輸出されているとしても，当該被告システム 等に本件機能が搭載されているかどうかといった点も本件の証拠上明ら＼nかではないから，この点の原告の主張も採用し難い。
エ 損害賠償の対象となる売上高の範囲について そこで，前記イ(ｱ)〜(ｳ)で認定した事実に基づき，本件において損害賠償 の対象となる売上高の範囲につき検討する。
(ｱ) アカウント広告の売上げについて
アカウント広告の売上げは，企業等からの売上げに関するものであると ころ，一般ユーザは，かかる企業等との間でも「ふるふる」による友だち 登録をなし得るものの，この場合は，企業等が住所の位置情報をあらかじ め登録している必要があり，また，その際，企業等はスマートフォンを操 作するとは考え難いから，そもそも，この場合に，「近くにいるユーザ同 士がスマートフォン（２）を操作して友だち登録することによりコンピュ ータ（１４）を利用してコミュニケーションによる交流」（構成ａ等）を＼n具備するとは認め難く，他にこの場合の被告システム等が本件各発明の技 術的範囲に属するという的確な主張立証はない。 また，前記イ(ｱ)ａに記載されたアカウント広告を構成する各売上げの＼n内容に照らすと，これらの売上げは，いずれも，一般のユーザ同士の本件 機能による友だち登録との関係がないか，関係があっても希薄であるとい＼nうべきである。 そうすると，アカウント広告の売上げは，本件の損害賠償の対象となら ないと解するのが相当である。
・・・
ｂ 前記ａで認定した売上高は，「ふるふる」以外の友だち登録に関する 分も含まれているところ，被告の侵害行為は，「ふるふる」による友だ ち登録に関するものであるから，被告の侵害行為と相当因果関係にある 売上高は，上記売上高に，本件損害算定期間中の「ふるふる」による友 だち登録割合を乗じて算出するのが相当である。そして，前記イ(ｲ)の とおり，同割合は，●(省略)●であるから，被告の侵害行為と相当因果 関係にある売上高は，●(省略)●となる。 ●(省略)●
(ｳ) 以上のとおり，被告の侵害行為と相当因果関係にある売上高は，●(省 略)●となる。
・・・
(2) 相当実施料率について
ア 本件各発明の実施許諾契約における実施料率やその相場等
原告は，原告代表者から専用実施権の設定を受けているが，その設定契約＼nの詳細は本件の証拠上明らかでなく，また，原告が他人に本件各発明の実施 を許諾したことをうかがわせる証拠はない。 そこで，相場等につきみるに，証拠（甲１５７〜１５９，乙８２）によれ ば，電子計算機に係るロイヤルティ（件数７１９件）は，平均値が３３．２％， 最頻値が５０．０％，中央値が４０．０％とされている一方，「技術分類 コ ンピュータテクノロジー」，「対象となる製品・技術例 計算；係数，チェ ック装置等」におけるロイヤルティ料率の相場は，１％未満，１〜２％未満， ２〜３％未満，３〜４％未満がいずれも１６．７％であり，４〜５％未満が ２５．０％であるとされている。 しかし，本件においては，被告アプリは無償で配信され，被告アプリのユ ーザが「ふるふる」を使用して友だち登録をし，その後の交流を行うといっ た行為自体による被告の売上げは発生しないという特殊性があることから すれば，上記の相場等を重視することはできない。
イ 本件各発明の価値や代替可能性等＼n
本件各発明は，前記１(2)に記載のとおり，初対面の人物同士が出会った 後互いにコンタクトを取ることができるようにする際に，極力個人情報を明 かすことなくコンタクトが取れるようにするためのコンピュータシステム 及びプログラムに関する発明であって，相手方に互いの個人情報を通知する ことなく後々コンタクトを取ることができ，かつ，相手方以外の他人がその 相手方に成りすましてコンタクトしてくる不都合をも防止できる理想的な 連絡可能状態を構＼築する手段を提供することを目的として，現実世界で出会 ったユーザ同士がユーザ端末を操作し，コンピュータを利用して交流を行う に当たり，コンピュータ（サーバ）が各ユーザ端末の位置情報を取得し，該 位置情報に基づいて所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索 されたことを必要条件として，該検索されたユーザ端末を新たな交流先とし て交流先のリストに追加して表示させ，ユーザが表＼示された複数の交流先の 内からコミュニケーションを取りたい相手を選択指定し，指定された相手と の間でメッセージを送受信できるようにするという手段を採用することで， 互いにコミュニケーションによる交流に同意したユーザ同士が連絡先の個 人情報を知らせ合うことなく交流できるという効果が得られるようにした ことを特徴とする発明である。 このような発明には一定のニーズが存在するものと考えられるから，本件 各発明には相応の価値があるものと認められる。 もっとも，前提事実(6)のとおり，本件特許に関する無効審判請求におい て，特許庁は，本件特許が進歩性を欠く旨の職権審理結果通知をしていると ころ，このことは，実際に本件特許が無効となるか否かはともかく，類似の 技術が存在することを示すものということができる。
ウ 本件各発明の被告の売上げや利益への貢献等
証拠（甲４１・３丁）によれば，「ふるふる」を利用する場合の最大の特 長は，複数人と一度に友だちになれることであり，サークルや部活，仕事の チーム，パーティーなど，複数の人が集まる場で活躍しそうであるとされて いることが認められ，これらの事実に加え，前記(1)イ(ｲ)記載の事実関係に よると，既に友人等であるユーザ同士が友だち登録する方法が多く，実際に もそのようなユーザ同士により友だち登録がされることが多いことがうか がわれることからすると，被告システム等においては「ふるふる」による友 だち登録がされる場合であっても，それ以前に相互の個人情報を交換してい る場合も少なくないものと考えられる。
●（省略）●
被告による企業努力が大きく貢献しているとうかがわれるとこ ろである。 そうすると，被告システム等に係る売上げや利益についての本件各発明の 貢献の度合いは，かなり限定的なものであると認められる。 エ 以上の諸事情，とりわけ，本件各発明には相応の価値があると認められる ものの，これと類似の技術が存在することがうかがわれることや，被告シス テム等に係る売上げや利益についての本件各発明の貢献の程度は限定的な ものであることなどを総合的に考慮すると，本件における相当実施料率は● （省略）●と認めるのが相当である。

◆判決本文

　薬の特許について、明細書に記載されていたが酸付加塩の具体的態様がクレームアップされていなかったことは均等の第5要件の「特段の事情」に該当すると判断されました。

　これらの記載によれば，本件発明の目的は，各種の痒みを伴う疾患にお ける痒みの治療のために止痒作用が極めて速くて強いオピオイドκ受容体 作動薬を有効成分とする止痒剤を提供することにあるところ，本件明細書 には，まさしくその有効成分となるオピオイドκ受容体作動薬として，本 件発明に記載された本件化合物のほかに，その薬理学的に許容される酸付 加塩が挙げられることが，「オピオイドκ受容体作動性化合物またはその 薬理学的に許容される酸付加塩」というように明記されているほか，同化 合物に対する薬理学的に好ましい酸付加塩の具体的態様（塩酸塩，硫酸塩， 硝酸塩等）も明示的に記載されている。
そうすると，出願人たる原告は，本件明細書の記載に照らし，本件特許出 願時に，その有効成分となるオピオイドκ受容体作動薬として，本件化合物 を有効成分とする構成のほかに，その薬理学的に許容される酸付加塩を有効＼n成分とする構成につき容易に想到することができたものと認められ，それに＼nもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかったというべきである。 そして，本件発明につき，出願人たる原告の主観的意図いかんにかかわらず， 第三者たる当業者の立場から客観的にその内容を把握できる徴表である本件＼n明細書においては，本件化合物の薬理学的に許容される酸付加塩という構成＼nは，まさしく，各種の痒みを伴う疾患における痒みの治療のために止痒作用 が極めて速くて強いオピオイドκ受容体作動薬を有効成分とする止痒剤を提 供するという本件発明の目的を達成する構成として，当該目的と関連する文＼n脈において，特許請求の範囲に記載された本件化合物と並んで，明示的，具 体的に記載されているものである。
これらによれば，出願人たる原告は，本件特許出願時に，本件化合物の薬 理学的に許容される酸付加塩を有効成分とする構成を容易に想到することが＼nできたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかったものである といえ，しかも，客観的，外形的にみて，上記構成が本件発明に記載された＼n構成（本件化合物を有効成分とする構＼成）を代替すると認識しながらあえて 特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるものというべき＼nである。
そうすると，本件発明については，本件化合物の酸付加塩であるナルフラ フィン塩酸塩を有効成分とする被告ら製剤が，本件特許出願の手続において 特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの，被告ら製剤と 本件発明に記載された構成（本件化合物を有効成分とする構＼成）とが均等な ものといえない特段の事情が存するというべきである。

◆判決本文

　均等侵害も第1要件を満たさないとして特許権侵害とはならないと判断されました。

　本件各発明に係る特許請求の範囲及び本件訂正明細書の各記載によれば，本件各 発明の本質的部分については，以下のとおりと認められる。 すなわち，従来，硬貨の表面に描かれた模様は，硬貨を製造するプレス機に設置＼nされるプレス金型に予め彫り込まれ，硬貨をプレス及び打ち抜きする際，硬貨の表＼ 面に金型の凹凸が反転して表現されていたところ，プレス金型に対して硬貨の表＼面 に浮き出る部分は，平面彫刻機で彫り込んで行われていた。しかし，平面彫刻機の ように厚み方向のみ切削する切削工具では，切削した部分及び切削を行わなかった 部分は平面仕上げであり，金属の地肌のままの色合いであるため，放電加工機で不 規則かつ微細に地金を削り取りいわゆるナシ地仕上げを行ったり，切削した部分を 細かく研磨して鏡面仕上げを行ったりし，また，立体彫刻機で人物や動物等立体的 な図形を彫り込み，得られた硬貨の表面の凸部に人物等を立体的に表＼現して，硬貨 の装飾効果を高めていた。しかし，これらの方法によっても，図形等の部分を除い た硬貨の地模様に対応する部分は，平面仕上げ，鏡面仕上げ，ナシ地仕上げのいず れかであり変化に乏しく，また，メダル遊戯機で使用される硬貨は，コスト等の兼 ね合いがあり，高価な金属の使用が難しく，表面の輝きが鈍いものが多いという課＼n題があった。本件各発明は，こうした課題に対し，硬貨の表面の地模様に立体彫り＼nによる変化を起こし，硬貨の輝きを増し，硬貨の装飾価値等を高めることを目的と するものである。具体的には，本件発明１は，切削深さを任意に変えられる同時三 軸制御 NC フライス機を，硬貨表面に描かれる人物や動植物等の図形に用いるので＼nはなく，金型の表面に対して一定パターンで切削を繰り返すことにより硬貨の地金＼n部分に立体的な幾何学的模様からなる新たな地模様を描き出し，硬貨の装飾価値を 高めるものである。本件発明２は，本件発明１と同様の方法で硬貨の地模様を描き 出すことに加え，同じく同時三軸制御 NC フライス機により地模様以外の模様に対 応する部分をＶ溝状に切削することで，当該模様部分の表面積の増加等により硬貨＼nの表面の輝きを増加させ，硬貨の装飾価値等を高めるものである。＼n以上を踏まえると，本件各発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，少なくとも 「金型の厚み方向へ切削可能な」切削工具「を用い，金型に対して一定のパターン＼nで切削深さと，水平面に対する金型の切削角度と，を変えながら金型表面上を移動＼nさせ，傾斜面を含む特定のパターンを金型上に描き，これを金型表面全体に繰り返＼nすことにより繰り返し模様からなる地模様を形成すること」は，従来技術には見ら れない特有の技術的思想を有する本件各発明の特徴的部分すなわち本質的部分であ るといえる。さらに，本件発明２においては，これに加え，上記工具「により硬貨 の表面に浮き出る文字，図形等の模様に対応する部分をＶ溝状に切削すること」も，＼n特徴的部分すなわち本質的部分ということができる。
(3) 前記のとおり，本件各発明における「金型」（構成要件Ｂ，Ｃ，Ｅ及びＦ）は＼nプレス金型を意味し，また，被告製造方法の構成については当事者間に争いがある＼nものの，被告製造方法が原金型に関する工程とプレス金型に関する工程という２つ の工程を含むこと，被告機械を用いて原金型の表面に地模様及び地模様以外の模様＼nに対応する部分を切削加工により作製することは，当事者間に争いがない。これを 踏まえると，本件各発明においては，プレス金型の厚み方向へ切削可能な切削工具＼nを用い，プレス金型に対して一定のパターンで切削深さと，水平面に対するプレス 金型の切削角度と，を変えながらプレス金型表面全体に繰り返すことにより繰り返＼nし模様からなる地模様を形成し，本件発明２においては，これに加えて，上記工具 により硬貨の表面に浮き出る地模様以外の模様に対応する部分をＶ溝上に切削して＼nプレス金型を得るのに対し，被告製造方法においては，被告機械を用いて原金型の 表面に地模様及び地模様以外の模様に対応する部分を切削加工により作製し，こう＼nして得られた原金型から（特定されない加工方法（被告方法１）又は放電加工（被 告方法２）により）プレス金型を得る点で相違する。そうすると，被告製造方法は， 本件各発明の本質的部分を共通に備えているとはいえない。 したがって，本件各発明と被告製造方法の相違部分は，本件各発明の本質的部分 に当たる。
(4) 原告らの主張について
これに対し，原告らは，本件各発明の本質的部分は，金型に対して一定のパター ンで切削の深さと，水平面に対する金型の切削角度と，を変えながら金型表面上を＼n移動させ，傾斜面を含む特定のパターンを金型上に描くことと，地模様以外の模様 に対応する部分をＶ溝状に切削することであり，原金型とプレス金型の２つの金型 を用いるか否かは本件各発明の本質的部分ではないなどと主張する。 しかし，前記のとおり，原金型からプレス金型に対する転写等の工程につき，そ の構成を特定しなくても，本件各発明の作用効果を奏し得るものが行われることが＼n当業者にとって技術常識であるとは認められないことをも踏まえると，金型につき 原金型とプレス金型の２つを用いるか否かは，本件各発明の本質的部分に係る相違 部分というべきである。 したがって，この点に関する原告らの主張は採用できない。

◆判決本文

本件発明の「せぎり部」には該当しないとして、技術的範囲に属しないと判断しました。

　本件発明の構成要件Ｂ１，Ｂ２及びＢ３は，「支持面」について規定するもので＼nあり，その文言によれば，1)支持面は，水平支持部材の上面の略中央にある開口部 の端部にあり，2)支持面は，側溝蓋の当接部の曲面（断面凸状）と略相似の断面凹 状の曲面からなり，3)当接部の下端部とせぎり部との間に所定の隙間を形成するた め，4)支持面の下端に沿って連続的にせぎり部が形成されるというものである。 前記１のとおり，従来製品においては，側溝蓋の平面の当接部が，側溝本体の平 面の支持面によって支持されていたところ，本件発明においては，断面凸状の当接 部が，略相似の関係にある断面凹状の支持面で支持されることによって，側溝蓋に より受ける荷重が分散されるとともに密着性がよくなり，支持面に平面がないため に小石，砂利，土等が堆積しにくくなり，側溝蓋のガタツキや騒音の発生を抑制し， かつ，せぎり部により当接部の下端部と支持面の下端部との間に所定の隙間が形成 されるため，砂利，土等がその隙間に集まり，当接部と支持面との間の面接触状態 が維持され，堆積した小石，砂利，土等も除去しやすい，という効果があるとされ る。
そうすると，せぎり部は，本来であれば略相似の関係にある曲面が当接する関係 にあった当接部と支持面のうち，支持面の下端の形状を変更することによって，当 接部の下端部との間に隙間を設けるものであるから，せぎり部は，それが設けられ ていなければ支持面の一部として当接部と当接した部分に存することになるし，せ ぎり部と対応する位置には，断面凸状の曲面からなる当接部の下端部が存すること になる。逆に言うと，側溝蓋と側溝本体との間に隙間が存したとしても，その隙間 が，断面凸状の曲面からなる当接部の下端部に対応するのでなければ，それは本件 発明のせぎり部にはあたらないというべきである。

◆判決本文

　吹矢に関する特許侵害の損害認定について、１０１条１項、２項に基づき約３６００万円の請求が認められました。

　以上によれば，被告製品は，そのほとんどが吹矢協会と関係がある需要 者により購入されたと認めることが相当である。そして，被告製品は，吹 矢協会の関係者において吹矢協会の公認用具であることを理由として購 入された割合が相当に高いと認められる。原告の製造販売する吹矢用具は 令和２年１２月１日以降は吹矢協会の公認用具でなかったから上記の理 由で購入された被告製品の需要の全てが原告の製造販売する吹矢の矢に 向かうとは認められない。他方，原告の製造する吹矢の矢については，吹 矢協会の公認がなくとも購入するとする者もいたことがうかがわれ，被告 製品の需要が全く原告の製造販売する吹矢用具に向かわないとはいえな い。
被告は，原告の吹矢用具が吹矢協会の公認用具でないことを理由として 令和２年１２月１日以降の被告の売上げについての推定覆滅を主張する ところ，上記事情に照らせば，同日以降の利益については，６５％の割合 で損害額の推定が覆滅すると認めるのが相当である。

◆判決本文

　被告製品には当該構成要件が存在するとはいえないとして、技術的範囲外と認定されました。＼n

　本件発明は，端部開口を含む「空気導入口」（構成要件Ｄ）から空気＼nが導入されてその空気が「排出部」（構成要件Ｅ）から排出され，その＼n空気の流れによってガス容器収容部，ガス容器を冷却するという空冷機 構を備え，ガス容器収容部，ガス容器に対する熱害の発生を防ぐという＼nものである（前記(1)）。 原告は，各被告製品の側面開口と底面穴が「空気導入口」であり，カ バー穴が「排出部」であると主張する。 原告は，原告実験１−１から１−３，２−１から２−３，３−１，３ −２，３−３（前記(2)オ，キ，ケ）を，被告は被告実験１−１，１−２， ２（同カ，ク）を行った（このうち，原告実験１−１，２−１，３−１， 被告実験１−１，２が標準ガス容器に関する実験であり，原告実験１− ２，１−３，２−２，２−３，３−２，３−３，被告実験１−２が小型 ガス容器に関する実験である。）。そして，これらの実験において，燃 焼中のガス容器上側側面，下側側面等の温度が測定されるほか，スモー ク粒子を用いて，器具周辺の空気の流れを示すことが試された。 ここで以下の（ウ）ないし（オ）のとおり本件に提出された証拠によって は，各被告製品について，ガス容器収容部，ガス容器を冷却するよう， 側面開口及び底面穴から器具本体内へ空気が導入され，その導入された 空気がカバー穴から排出されていることを認めるに足りない。
被告製品１については，スモーク粒子を用いた原告実験１−３（前 記(2)オ（ｳ) において，カバー穴から空気がガス容器収容部外に流出して いるように見えるときが多いものの，そうでないときがあるほか，側面 開口においては，基本的にガス容器収容部から空気が流出しているよう に見え，側面開口から空気がガス容器収容部内部に流入する動きは観察 できるとしても，少しの間しか観察できない。また，被告製品１には， 作動部とガス容器収容部の間には仕切板が一部に設けられているにすぎ ない。作動部においては，空気が取り込まれて燃焼炎等の影響を受けて 熱せられるところ，本件各証拠によっても，作動部で燃焼炎の影響を受 けて熱せられた空気がどのような動きをするかを認めるに足りず，作動 部において燃焼炎等の影響を受けて熱せられた空気がガス容器収容部側 のカバー穴，側面開口から流出することがないことを認めるに足りる証 拠はない。 他方，燃焼の際には，ガス容器内の液化石油ガスの気化に伴い，ガ ス容器は気化冷却され，ガス容器内のガスの温度は低下する（前記(2)ア（イ） そして，気化冷却により液化石油ガスの気化が妨げられることか ら，ガス器具にはガス容器の加温機構を備える必要があり（同前），被＼n告製品１においても，燃焼炎の熱や輻射熱を作動部からガス容器収容部 に伝達してガス容器を加温するための加温機構が備えられている（同＼nイ）。したがって，ガス容器の気化冷却の程度や，燃焼熱や輻射熱の影 響は，ガス容器収容部及びガス容器の温度に影響を与え得る要因である と認められる。このうち，気化冷却に関して，原告が行った各実験のう ちガス容器内のガスを使い切るまで燃焼したものにおいて，いずれも， ガス容器上側側面及び下側側面の温度がガスを使い切る直前から急激に 上昇しており（同オ ，（ア）(ｲ)）帰化冷却はガス容器を用いた燃焼の最 終段階まで継続しており，かつ，ガス容器下側側面の温度は，開口等の 一部を塞ぐ作為の有無にかかわらず，概ね室温以下で推移しているので あって（同前），その燃焼中のガス容器ひいてはガス容器収容部の冷却 に及ぼす影響は相当に大きいものと認められる。
以上のとおりの原告実験１−３における側面開口付近の空気の流れ， 被告製品１の構造に照らしてカバー穴等から流出する空気と燃焼炎の影＼n響を受けた作動部側の空気との関係が不明なこと，燃焼中のガス容器， ガス容器収容部に影響を与え得る諸要因を考慮すると，ガス容器収容部， ガス容器を冷却するよう，側面開口及び底面穴から器具本体内へ空気が 導入され，その導入された空気がカバー穴から排出されていることを認 めるに足りない。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明について大阪地裁26部は均等侵害を認めました。問題となった構成は「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」です。この構＼成は審査段階で補正で追加されたものです。私の記憶ではＣＳ関連発明でかつ補正した要件について均等を認めたのは初事例と思います。

　イ 原告は，組画の逐次又は一斉の表示をして記憶する人の「作業」となる部分＼nを削除しつつ，組画の表示を構＼成要件 B2 の選択手段に限定して，明確性の欠如に 係る拒絶理由を補正すると共に，「組画を逐次又は一斉に表示して」とする構＼成を 削除し，かつ，「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」を付加したとい う本件補正の経緯から，被告は，特許請求の範囲につき，「一の組画の画像データ を選択する画像選択手段」に客観的，外形的に限定し，これを備えない発明を本件 発明の技術的範囲から意識的に除外したなどと主張する。 しかし，本件通知書及び本件意見書の各記載を踏まえると，「それぞれの前記記 憶対象に対応する前記組画を逐次又は一斉に表示して前記記憶対象を記憶する」の＼nは人間が行う作業であって，物の発明としての「学習用具」の構成をなしていない＼nなどといった明確性要件に係る本件通知書の指摘に対し，被告は，本件補正におい て，作業の主体につき，画像選択手段，画像表示手段，音声選択手段，音声再生手＼n段といった「手段」とし，人が行う作業を示す部分を削除することで，これらの手 段を含むコンピューターであることを明確にしたものと理解される。それと共に， 進歩性に係る本件通知書の指摘に対しては，上記のように作業の主体を明確にした ことに加え，組画記録媒体に記録される画像データを，「１又は複数種の記憶対象 から成る記憶対象群に含まれる個別の記憶対象を表現する原画及び該原画に関連す＼nる関連事項又は関連像を表現する１又は複数種の関連画から成る組画の画像」（当＼n初の請求項１）から「原画，該原画の輪郭に似た若しくは該原画を連想させる輪郭 を有し対応する語句が存在する第一の関連画，並びに，該原画及び第一の関連画に 似た若しくは該原画及び第一の関連画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在 する第二の関連画，から成る組画の画像データ」に限定すると共に，画像表示手段＼nが第一の関連画，第二の関連画，及び原画をその順に表示することとし，さらに，＼nその表示を，これらに対応する語句の再生と同期させることとして，情報の提示方＼n法を限定したものである。
このような出願経過を客観的，外形的に見ると，被告は，本件補正により，人為 的作業を示す部分としての「逐次又は一斉に表示」という行為態様は意識的に除外＼nしているものの，物及び方法の構成として，逐次又は一斉に表＼示する構成を一般的＼nに除外する旨を表示したとはいえない。また，「一の組画の画像データを選択する＼n画像選択手段」との構成を付加した点は，本件明細書に「一の組画」の画像データ＼nの選択，表示を念頭に置いた記載があることを踏まえたものと理解されるものの＼n（例えば【0057】），これをもって直ちに，客観的，外形的に見て，複数の組画を 選択する構成を意識的に除外する旨を表＼示したものとは見られない。 そうすると，原告指摘に係る本件補正の経緯をもって，被告は，特許請求の範囲 につき，「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」に客観的，外形的に限 定し，これを備えない発明を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したと見るこ とはできない。この点に関する原告の主張は採用できない。

◆判決本文

　特許法１０２条２項による損害認定について、2割の覆滅が認められました。　消費税については、侵害時の税率で計算すると判断されました。

　消費税は，国内において事業者が行った資産の譲渡等に課されるものであるとこ ろ（消費税法４条１項），「例えば，次に掲げる損害賠償金のように，その実質が 資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当する ことに留意する。・・・(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財 産権の権利者が収受する損害賠償金」（消費税法基本通達 5-2-5）とされているこ とに鑑みると，特許権を侵害された者が特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金 を侵害者から受領した場合，その損害賠償金も消費税の課税対象となるものと推察 される。そうすると，特許権者が特許権侵害による損害のてん補を受けるために は，課税されるであろう消費税額相当分についても損害として受領し得る必要があ るというべきであるから，「利益」には消費税額相当分も含まれ得ると解される。 適用されるべき消費税率について，原告は，損害賠償支払時点の税率（１０％） によるべきと主張する。
しかし，上記のとおり，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金に対する消費 税が課せられるのは，損害賠償金の実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認めら れることによる。ここで，資産の譲渡等に相当する行為と見られるのは，特許権侵 害行為である。また，消費税基本通達 9-1-21 では，「工業所有権等又はノウハウを 他の者に使用させたことにより支払いを受ける使用料の額を対価とする資産の譲渡 等の時期は，その額が確定した日とする。」とされている。これらのことに鑑みる と，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金は，特許権侵害行為時に直ちに損害 が発生して金額が確定するものであるから，資産の譲渡等の時期は，特許権侵害行 為時であると解される。 そうすると，本件においては，第１期間〜第４期間のいずれにおいても，本件特 許権侵害行為時の消費税率８％が適用されることとなる。
・・・・
本件明細書の記載によれば，本件発明の効果は，前記４(1)のとおりである。要 するに，本件発明の効果は，1)外観上の体裁の良さ及び室内側への風雨の進入防止 並びに2)取付強度の高さ及び風圧に対する耐久性の良さと，3)取付作業時に足場等 が不要となることによる施工コストの低減にあるといえる。もっとも，上記効果の うち1)及び2)は，手摺本体取付け後の効果であるため，取付方法に係る発明である 本件発明によるのでなければ実現し得ない効果とは必ずしもいえない。
イ 本件発明の貢献の程度等について
(ｱ) 本件発明は，手摺の取付方法に係る発明である。手摺を選択するのは，最終 的にはこれを取り付ける建築物の施主であるものの，手摺の取付方法そのものが施 主の関心を惹くとは考え難い。その意味で，本件発明に係る手摺の取付方法を実施 することは，製品選択の直接の動機となるとはいえない。 しかし，本件発明の効果1)〜3)は，いずれも建築物に取り付けるべき手摺製品の 選択の動機となり得る事情ということはできる。
(ｲ) もっとも，前記アのとおり，効果1)及び2)は，いずれも手摺本体取付け後の 効果であるため，取付方法に係る発明である本件発明によるのでなければ実現し得 ない効果とは必ずしもいえない。例えば，本件特許出願後に公開されたものである ものの，特開 2009-2283号公報（乙１６。平成２１年１０月８日公開）には，手 摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数のガラス板等のパネルが取り付けら れ，パネル間にはパネル支持枠（アルミニウム系金属で構成されるものであり＼n（【0012】），アルミ製目地枠に相当する。）を用い，パネルの上下左右全ての側 部が支持固定される手摺の構成が開示されている。そうすると，効果1)及び2)につ いては，本件発明の実施による貢献の程度の評価に当たっては，必ずしも重視し得 るものではない。
(ｳ) 他方，効果3)については，最終的な需要者（ないしこれに対して建築物に取 り付けるべき手摺を提案する手摺取付業者や建築物の開発業者等）にとって，顧客 誘引力を生じ得るものといってよく，本件発明の貢献の程度を評価するに当たって はこれを考慮に入れるべきである。 もっとも，複数階層の建築物の建築現場においては，手摺取付工事のための足場 は不要であっても，別工程のために足場の設置が必要となることは，当然あり得る （乙５０〜５４参照）。このため，このような場合は，結局は足場等設置に要する コストが発生し，施工コスト低減の効果がないか，あるとしても，設置期間短縮等 による限られた効果しか生じないものと合理的に推察される。 他方，このような事情は主として建築物の新築時や大規模修繕時のものであり， それ以外のメンテナンス時には，足場等を不要とすることによる施工コストの低減 という効果が発揮されることは考えられる。現に，乙４２製品のカタログ（乙４ ２）には，「パネルは室内側から取り付けられ，メンテナンス性に優れていま す。」と記載されている。また，原告製品のカタログ（甲１５）においても，「ガ ラス嵌め込み工事における，外部足場が不要になります。」との記載があり，これ もメンテナンス性における優位性を指摘するものと理解される。ただし，建築物の 新築時及び大規模修繕時に比較すると，それ以外の機会にメンテナンスを実際に要 する例は，規模的にかなり少ないと推察される。 さらに，被告は，そのウェブサイト（甲３の１）において，被告製品の特徴とし て，ガラスの連続した意匠となること，４辺支持とすることでガラス厚を薄く設計 できるとともに，手すりの高耐風圧仕様となること，ガラスの縦枠への掛かり寸法 をガラス厚とし，安心な製品仕様としていることを挙げるものの，足場を組む必要 がないこと（その結果として施工費が安価になること）については触れていない。 加えて，本件発明に係る手摺取付方法によれば，ガラス取付業者においてガラス 板と目地枠を取り付けることができるとしても，それがどの程度施工コストの低減 に貢献する効果を有しているのかは明らかではない。
(ｴ) 以上によれば，本件発明は，施工コスト低減という効果（3)）によりこれを 実施する製品の販売等に貢献するものであって，相応の顧客誘引力を有するといえ るものの，その程度は限られているというべきである。また，効果1)及び2)に関し ては，本件発明は，手摺本体の取付け完了後の外観上の体裁及び取付強度の点で同 程度の他の製品に対する優位をもたらすほどの貢献をするものとはいえない。
ウ 競合品について
(ｱ) 外観上の体裁の良さ等（1)）について 証拠（乙２７，２９〜３１，３９，４２。各枝番を含む。以下同じ。）によれ ば，乙２７製品等は，いずれも，手摺本体の室外側長手方向略全域に連続して複数 のガラス板が取り付けられ，ガラス板間にはアルミ製目地枠を用いているものと認 められる。これにより，これらの製品は，本件発明の効果1)と同様の効果を奏する ものといえる。
(ｲ) 取付強度の高さ等（2)）について 証拠（乙２７，２９〜３１，３９，４２）によれば，乙２７製品等は，いずれ も，ガラス板間の目地材としてアルミ製目地枠（縦枠，竪枠）を用い，ガラス取付 枠とアルミ製目地枠とでガラス板の上下左右を係合保持しているものと認められる （乙３１製品については，「２辺支持タイプ」との記載もあるが（甲１８），「４ 辺支持」との記載のある「ガラスタイプ」もある（乙３１）。）。これにより，こ れらの製品は，本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し，原告は，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品につき，アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分の取付方法ゆえに取付強度と耐久性に難点がある旨を指 摘する。しかし，上記取付方法ゆえに生じる取付強度及び耐久性の問題点が具体的 にどの程度のものであるかは明らかでない。そもそも，本件明細書によれば，取付 強度及び耐久性に係る本件発明の効果は，「ガラス板の上下端縁のみが上下枠に係 合保持され，隣合うガラス板間には従来のゴム系の目地材を充填するのに比較し て」（【0013】）の強度に関するものに過ぎない。このほか，原告製品（証拠（甲 １４，１５）及び弁論の全趣旨より，本件発明に係る取付方法により取り付けられ るものと認められる。）と同様に，これらの製品の施工例として高層マンション等 の複数階層を有する建築物が示されていること（乙３０，３１，４２）に鑑みて も，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品は，少なくとも，原告製品と競合し得 る程度には本件発明の効果2)と同様の効果を奏するものと見られる。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｳ) 施工コストの低減（3)）について 証拠（乙３７〜４２）によれば，乙２７製品等は，いずれも，ガラス板とアルミ 製目地枠を室内側から取り付けることが可能であり，ガラス板とアルミ製目地枠を＼n室外側に取り付ける作業のために足場を組む必要はないものと認められる。これに より，これらの製品は，本件発明の効果3)と同様の効果を奏するものといえる。 これに対し，原告は，乙３０製品，乙３１製品及び乙４２製品につき，アルミ製 目地枠ないし手摺笠木部分が回転式であるがゆえに製造コストに難点がある旨を指 摘する。しかし，上記取付方法ゆえに生じる製造コストの問題点が具体的にどの程 度のものであるかは明らかでない。そもそも，本件発明の効果の１つである施工コ ストの低減は，足場等を設ける必要がないことによって実現されるものであって， アルミ製目地枠の取付方法が回転式であること（乙３０製品，乙３１製品）や手摺 笠木部分の取付方法が回転式であること（乙４２製品）による製造コストとは無関 係である。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(ｴ) その他 原告は，乙２７製品及び乙２９製品につき，本件特許権を侵害する製品である可 能性が高い旨を指摘する。しかし，原告も可能＼性を指摘するにとどまるし，これら の製品が本件特許権を侵害することを認めるに足りる証拠もないことから，本件に おいては，この点は考慮に含めないこととする。
(ｵ) 以上より，乙２７製品等は，いずれも，本件発明の効果と同様の効果を有す る製品として，原告製品及び被告製品と市場において競合するものと見るのが相当 である。 もっとも，原告は，原告製品を遅くとも平成２４年３月までには販売していると 認められる（甲１４，１５，弁論の全趣旨）。他方，証拠（乙５５）及び弁論の全 趣旨によれば，乙２７製品等の販売開始時期は，乙３１製品が平成２４年，乙２７ 製品が平成２６年，乙３０製品が平成２７年，乙２９製品が平成２８年３月，乙３ ９製品が平成２９年１０月であることが認められる。 また，原告製品，被告製品及び乙２７製品等の各売上額やアルミ製目地枠のフラ ットレール製品市場におけるシェアは，いずれも証拠上明らかでない。
これらの事情を総合的に考慮すると，アルミ製手摺製品の市場において原告製品 及び被告製品に対する複数の競合品が存在することに鑑みれば，特許法１０２条２ 項に基づく損害額の推定覆滅事由としてこれを考慮すべきではあるものの，被告に よる主張立証の程度に鑑みれば，その程度は相当に限られると見るべきである。
エ 推定覆滅の程度
以上の事情を総合的に考慮すれば，被告製品の売上に対する本件発明の貢献の程 度は限られるものの，他方で，競合品の存在による推定覆滅の程度も相当に限定的 であり，他に推定を覆滅すべき具体的な事情も見当たらないことから，本件におい ては，２割の限度で損害額の推定が覆滅されるものとするのが相当である。これに 反する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明についての侵害事件で、知財高裁（3部）は、技術的範囲に属するが無効理由ありと判断しました。1審は一部の構成要件の非充足でした。＼n

　前記(ア)ｂのとおり，インタ−ネット広告配信の技術分野において， 同じ広告を必要以上に見せることにより起きる「バナ−バ−ンアウト」 （広告に反応がなくなる状態）を防ぐために，利用者一人一人に対する 広告配信の回数をコントロ−ルすることは周知技術であった。 乙５発明は，インタ−ネットにおける広告配信という，上記技術と共 通する技術分野に属する。そして，乙５発明は，「モバイル・ウェブ・ クライアントによりウェブにアクセスしているユ−ザ−に対する広告の 効力を高めること」（乙５【００１１】）を目的としており，広告の効 力を高めるという課題は，上記周知技術の課題と共通する。そのため， 乙５発明に，技術分野及び課題が共通する上記周知技術を組み合わせる ことには動機付けがあるものと認められる。
そして，乙５発明において，特定の広告オブジェクトについて各ユ− ザ−に配信する回数を１回に制限するためには，ウェブ・サ−バが，受 信したモバイル・ウェブ・クライアントの位置情報と広告オブジェクト （広告情報）に関連付けられた位置情報が一致したことにより（前記ア (イ)ｂ4)〔本判決７４頁〕）一度供給した広告オブジェクト（前記ア(イ) ｂ5)〔本判決７５頁〕）を，その後，上記モバイル・ウェブ・クライア ントの位置情報と広告オブジェクト（広告情報）に関連付けられた位置 情報が再度一致しても，上記モバイル・ウェブ・クライアントに送信し ないようにすればよいことは，明らかである。 したがって，乙５発明に，特定の広告を各利用者に配信する回数を１ 回に制限するという周知技術を適用することができたものと認められる。 そうすると，乙５発明に，特定の広告を各利用者に配信する回数を１ 回に制限するという周知技術を適用し，構成要件Ｅ（「広告情報管理サ＼n−バが，無線通信装置が一旦指定地域の外に出た後再び指定地域内に戻 った場合であっても，指定地域内にとどまり続けた場合であっても，同 じ広告情報を無線通信装置に送信しないこと」を特徴とする無線通信サ −ビス提供システム，前記２(1)ア(ア)〔本判決４８頁〕）を容易に想到 することができたものと認められる。
エ 控訴人の反論について
控訴人は，一般的に，広告は目に触れる回数が多ければ多いほど効果が あるので，乙５発明は，広告情報が関連付けられた位置情報及び時刻と一 致する位置情報及び時刻を有するモバイル・ウェブ・クライアントに対し， 可能な限り長い時間，繰り返し広告を表＼示することを目的としており，回 数は無制限で広告情報を配信する発明であるとし，広告の配信回数を制限 するという公知技術又は周知技術を乙５発明に適用することには阻害事 由があると主張する（前記第３の４(2)イ(イ)ｂ(b)〔本判決２５頁〕）。 しかしながら，前記ウ(ア)ｂ〔本判決８３頁〕のとおり，インタ−ネッ ト広告配信の技術分野において，本件特許の出願時（平成１２年９月５日） には，同じ広告を必要以上に見せることにより起きる「バナ−バ−ンアウ ト」（広告に反応がなくなる状態）を防ぐために，利用者一人一人に対す る広告配信の回数をコントロ−ルすることは周知技術であったから，本件 特許の出願時において，一般的に，広告は目に触れる回数が多ければ多い ほど効果があると認識されていたとは認められない。そして乙５発明は， 広告オブジェクト（広告情報）が関連付けられた位置情報及び時刻と一致 する位置情報及び時刻を有するモバイル・ウェブ・クライアントに対して 広告オブジェクト（広告情報）を配信することにより広告の効果を高める ものであると認めることはできるが（乙５【００１１】，【００１２】【０ ０１７】），乙５には，広告オブジェクト（広告情報）が関連付けられた 位置情報及び時刻と一致する位置情報及び時刻を有するモバイル・ウェ ブ・クライアントに対し，可能な限り長い時間，繰り返し広告を表＼示する ことが広告の効力を高めることである旨の記載はなく，かえって，広告の 繰り返しは，その効果を減ずるという認識を前提とする上記周知技術が存 在したことからすると，広告の繰り返しによって，その効力を高めること が乙５発明の唯一の目的であったということはできない。したがって，広 告の配信数を制限することにより広告の効果を高めることを乙５発明が 排斥するものであったと認めることはできないから，広告の配信回数を制 限するという公知技術又は周知技術を乙５発明に適用することに阻害事 由があるとは認められず，控訴人の上記主張は，採用することができない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成30(ワ)7123

　ＣＳ関連発明について1審は技術的範囲に属する、無効理由無しと判断されていました。控訴審でも同様です。なお、控訴審における乙18に基づく無効主張は1審において主張できたとして、却下されました。乙18が実質あまり強くないのか、気になります。

　なお，控訴人は，当審において，乙第１８号証に記載された発明を主引例 とする無効の抗弁を新たに主張した。
しかしながら，この新たな無効の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に当た るかどうかは，原審及び当審における審理の経過を総合的に踏まえて検討す べきものであるところ，一件記録によれば，原審においては，平成３１年３ 月１２日に第１回口頭弁論期日が開かれた後，審理が弁論準備手続に付され たこと，充足論及び無効論について当事者双方の主張立証が行われた後，令 和元年１２月２０日の第５回弁論準備手続期日において，当事者双方の主張 立証が尽くされたことが確認された上で，裁判所の心証開示が行われたこと が認められる。そして，裁判所の心証開示が行われた上記第５回弁論準備手 続期日までに，乙第１８号証に記載された発明を主引例とする無効の抗弁を 主張することが困難であったことをうかがわせるに足りる証拠はない。そう であるとすれば，控訴人としては，上記第５回弁論準備手続期日までに新た な無効の抗弁を主張すること（あるいは，少なくとも，速やかにその主張を する予定である旨を告知すること）が可能＼＼＼であったし，そうすべきものであ ったといえるから，それをしなかったことは時機に後れたものであり，また， 時機に後れたことについて重大な過失があったものといわざるを得ない。そ して，そのような評価は，控訴人が控訴をし，審級が変わったからといって 変わるものではないところ，当審において新たな無効の抗弁の成否を審理す ることになれば，訴訟の完結が遅延することは明らかである。
以上の次第で，当審としては，新たな無効の抗弁を時機に後れた攻撃防御 方法であるとして却下したものである。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成31(ワ)22

　特許権侵害について、東京地裁（40部）は新規性違反（発明１，３）および進歩性違反（発明２，４）の無効主張を認めました。知財高裁も同じ判断です。

　イ Ａ邸工事が「公然」実施されたものではないとの主張について 控訴人は，Ａ邸は塀や草木に囲まれており，容易に外部からＡ邸をのぞ き見ることはできないこと，山に囲まれており，近隣の住民もわずかであ ること，作業が屋根上で行われるものであり，外部から容易にその作業の 内容を確認することができないことから，Ａ邸工事は，公然と行われたも のとはいえないと主張する。 しかし，被控訴人のために発明の内容を秘密にする義務を負わない不特 定の者によって技術的に理解されるか，そのおそれのある状況で実施され たのであれば，工事は公然と行われたと評価するのが相当であるところ， 本件においては，まず，Ａ邸の屋根からストーブの煙突が突出している側 （煙突の正面側）の隣地は，本件工事の当時には駐車場であり（乙１４の １０），同駐車場には１０台を優に超える駐車スペースがあり，敷地もＡ邸 より高いことが認められるのであって（乙２４の２），同駐車場からは煙突 についても十分視認が可能＼であるし，当該工事が第三者から視認されるこ と等を拒むような態様で行われていたことはうかがえない。
また，乙１２の資料４は，前記ア(イ)認定のとおり平成１９年７月２日 に被告から住友林業に提出されたものであるところ，同図面にはインナー フラッシングが明記されており，これが，住友林業からニシカネにファッ クスで転送されている（乙３２）。そして，前記ア(イ)において認定したと おり，住友林業の下請業者であるニシカネがＡ邸の煙突について不燃材の 装着を行うことになっていたが，その時点では，煙突の屋内からの引き出 し及び立ち上げ部分はまだ設置されておらず，住友林業又はニシカネにお いて煙突の屋根貫通部の構造を認識することは十＼分可能であったといえ＼nるところ，Ａ邸工事の施工方法及び防水構造は，引用に係る原判決の「事＼n実及び理由」第４の２(3)ア及びイ(ア)記載のとおりであって，いずれも複 雑なものではなく，当業者であれば，乙１２の資料４や，II)期工事時の煙 突の屋根貫通部の構造から，これらの発明を技術的に理解できるものと認＼nめられる。
以上によれば，Ａ邸工事は，本件特許出願前に，被控訴人のために発明 の内容を秘密にする義務を負わない不特定の者（少なくとも上記住友林業 やニシカネ等の下請業者等）によって技術的に理解されるか，そのおそれ のある状況で実施されたもので，公然実施された発明に当たるというべき であるから，控訴人の主張は採用できない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成30(ワ)9909

　JR東海に対するCS関連発明の侵害事件です。１審では第１要件、第２要件を満たさないとして、均等侵害は否定されました。知財高裁(２部)も同じ判断です。

(1) 控訴人は，原判決は，特許法７０条１項，２項等に反し，本件特許請求の 範囲に記載のある「問題のある実施例」を本件各発明の実施例とせず，「最善の実施 例」のみを本件各発明であるとした点に誤りがある旨主張する。
ア 本件特許請求の範囲の【請求項１】には，「ホストコンピュータが，前記 券情報と前記発券情報とを入力する入力手段と，該入力手段によって入力された前 記券情報と前記発券情報とに基づき，かつ，前記座席管理地に設置される指定座席 のレイアウトに基づいて表示する座席表＼示情報を作成する作成手段と，該作成手段 によって作成された前記座席表示情報を記憶する記憶手段と，該記憶手段によって＼n記憶された前記座席表示情報を伝送する伝送手段と，」と記載されており，「券情報」＼nと「発券情報」とを統合して「座席表示情報」を作成し，これを記憶手段に記憶さ＼nせることが記載されていると認められるから，控訴人の主張する「最善の実施例」 が本件特許請求の範囲に記載されていると認められ，控訴人の主張する「問題のあ る実施例」が本件特許請求の範囲に記載されていると認めることはできない。 また，本件特許請求の範囲の【請求項２】には，「ホストコンピュータが，前記券 情報と前記発券情報とを入力する手段と，該入力手段によって入力された前記券情 報と前記発券情報とを，複数の前記座席管理地又は前記端末機を識別する座席管理 地識別情報又は端末機識別情報別に集計する集計手段と，該集計手段によって集計 された前記券情報と前記発券情報とに基づき，かつ，前記座席管理地に設置される 指定座席のレイアウトに基づいて表示する座席表＼示情報を作成する作成手段と，該 作成手段によって作成された前記座席表示情報を記憶する記憶手段と，該記憶手段＼nによって記憶された前記座席表示情報を伝送する伝送手段と，」と記載されており，＼n「券情報」と「発券情報」とを統合して「座席表示情報」を作成し，これを記憶手＼n段に記憶させることが記載されていると認められるから，控訴人の主張する「最善 の実施例」が本件特許請求の範囲に記載されていると認められ，控訴人の主張する 「問題のある実施例」が本件特許請求の範囲に記載されていると認めることはでき ない。
イ 上記のことは，本件明細書（甲２）の記載からも明らかである。 本件明細書の「発明の詳細な説明」は，補正して引用した原判決「事実及び理由」 の第３，１(1)のとおりであり，段落【０００２】には，【従来の技術】として，「従 来，指定座席を管理する座席管理システムとしては，カードリーダで読取られた座 席指定券の券情報及び券売機等で発券された座席指定券の発券（座席予約）情報等＼nを，例えば列車車内において，端末機（コンピュータ）で受けて記憶し表示して，＼n指定座席の利用状況を車掌が目視できるようにして車内検札を自動化する座席指定 席利用状況監視装置（特公Ｈ５−４７８８０号公報）が発明されている。」との記載 があり，段落【０００４】において，「券情報」及び「発券情報」を地上の管理セン ターから受ける場合について，「伝送される情報は２種になるために通信回線の負 担を１種の場合と比べて２倍にするなどの問題がある。」ことが記載されている。 そして，本件明細書の段落【０００５】には，【発明が解決しようとする課題】と して，「上記発明の座席指定席利用状況監視装置は上記券情報と上記発券情報とに 基づいて各座席指定席の利用状況を表示するにはこれ等の両情報を地上の管理セン＼nターから受ける場合，伝送される情報量が２倍になるために，該情報を伝送する通 信回線の負担を２倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度をともに２倍にす るなどの点にある。」として，控訴人の主張する「問題のある実施例」の問題点が指 摘されており，段落【０００６】には，【課題を解決するための手段】として「本発 明は，上記管理センターに備えられるホストコンピュータが，カードリーダで読取 られた座席指定券の券情報と券売機等で発券された座席指定券の発券情報とを入力 して，これ等の両情報に基づいて表示する座席表＼示情報を作成して，作成された前 記座席表示情報を，前記ホストコンピュータと通信回線で結ばれて，指定座席を設＼n置管理する座席管理地に備えられる端末機へ伝送して，該端末機が，前記座席表示＼n情報を入力して表示してするように構＼成したことを主要な特徴とする。」と記載さ れており，段落【０００７】に，【作用】として，「上記ホストコンピュータから上 記端末機へ伝送される情報量が上記券情報と上記発券情報との両表示情報から１つ＼nの表示情報となる上記座席表＼示情報にすることで半減され，これによって通信回線 の負担と端末機の記憶容量と処理速度とを半減する。」と記載され，段落【０００８】 〜【００１９】に，【実施例】として，控訴人が主張する「最善の実施例」（「座席表＼n示情報」は，券情報と発券情報という二つの情報を一つに統合した実施例）が記載 されていることが認められる。さらに，段落【００２０】に，【発明の効果】として， 「該端末機がする各指定座席の利用状況の表示を前記券情報と前記発券情報との両＼n表示情報から１つの表＼示情報となる前記座席表示情報で実現できるようになり，こ＼nれによって前記ホストコンピュータから前記端末機へ伝送する情報量が半減され， 通信回線の負担と端末機の記憶容量と処理速度等を軽減するとともに，端末機のコ ストダウンが計られて，本発明のシステムの構築を容易にする。」と記載されている＼nことが認められる。 これらの本件明細書の記載によると，本件各発明は，指定座席を管理する座席管 理システムに関して，地上の管理センターから券情報と発券情報の両情報を端末機 で受ける場合，伝送される情報が２種になることから，伝送される情報が１種の場 合と比べて，通信回線の負担が２倍となり，端末機の記憶容量と処理速度を２倍に するなどの技術的課題があることに鑑み，地上の管理センターに備えられるコンピ ュータが，カードリーダで読み取られた券情報と，券売機等で読み取られた発券情 報等を入力して，これらの情報から一つの座席表示情報を作成し，作成された座席＼n表示情報を，コンピュータと通信回線で結ばれて，指定座席を設置管理する座席管＼n理地に備えられた端末機に伝送して，端末機が座席レイアウトに基づき各指定座席 の利用状況を表示するという構＼成を採用したものであって，この点に，本件各発明 の技術的意義があると認められる。 このような本件明細書の記載によると，控訴人の主張する「問題のある実施例」 は，本件各発明が解決すべき課題を示したものであり，その課題を解決したのが本 件各発明であるから，これが本件各発明の実施例であると認めることはできない。
・・・
また，控訴人は，被控訴人は，被告システム１の「ＯＤ情報」，「改札通過情報」 が，それぞれ，本件明細書の図２の「発券情報」，「券情報」に，被告システム１の 「マルスサーバ」及び「セキュリティサーバ」が，「地上の管理センター」に該当す ることを認めているから，被告システム１は，本件明細書の図２の構成を備えるも＼nのであり，本件特許権を侵害するものであると主張するが，本件明細書の図２は， 控訴人の主張する「問題のある実施例」に関するものであり，被告システム１が， 上記図２の構成を備えるからといって，本件各発明の構＼成を備えるということには ならない。
原判決（１５頁〜２４頁）が判示するとおり，被告システム 1 は,本件発明 1 の構＼n成要件１−Ｂ及び１−Ｃ並びに本件発明２の構成要件２−Ｂ及び２−Ｃの文言を充＼n足せず，被告システム２は，本件発明１の構成要件１−Ａ，１−Ｂ及び１−Ｃ並び＼nに本件発明２の構成要件２―＼Ａ，２−Ｂ及び２−Ｃの文言を充足しないから，被告 各システムが本件各発明の技術的範囲に属するものとは認められない。
(4) 控訴人は，被告システム１と本件各発明との間の本件相違点（被告システ ム１は，本件各発明における，ホストコンピュータにおいて券情報と発券情報から 一つの「座席表示情報」を作成し，これを，指定座席を設置管理する座席管理地に＼n備えられる端末機に伝送し，端末機において「座席表示情報」を表＼示するという構＼n成を有していないこと）は，本件各発明の本質的部分ではないと主張するが，控訴 人のこの主張を採用することができないことは，原判決（２５頁〜２６頁）が判示 するとおりである。 本件相違点は，本件各発明の本質的部分に係るものであるから，被告システム１ は，均等の第１要件を充足しない。

◆判決本文

１審はこちら。

◆平成30(ワ)31428

　1億円の損害賠償を求めましたが、1審は無効理由あり（29-2および進歩性）として請求棄却しました。特許権者は訂正をしさらに控訴しました。知財高裁（3部）は、被告製品は本件訂正発明の「アクセス制御手段」を充足しないと判断して、控訴を棄却しました。

　 特許請求の範囲の記載によれば，本件訂正発明の「アクセス制御手段」は， 携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し，保護することを希望 する被保護情報に対するアクセス要求を許可または禁止する手段であって， ＲＦＩＤインターフェースを有するＲバッジを一意に識別できる識別情報を 受け取って，該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別＼n情報との比較を行う比較手段で，前記アクセス要求を許可するという比較結 果が得られた場合は，前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過す るまでは前記被保護情報へのアクセスを許可するものである。
一方，被告製品の「画面ロック解除制御手段」は，上記１のとおり，画面 ロックを解除し，または画面ロックを継続する手段であって，背面にかざさ れたＩＣカードの固有ＩＤを受信し，その固有ＩＤを用いて，当該ＩＣカー ドが登録済ＩＣカードであるか否かの比較を行う比較手段で，画面ロックを 解除するという比較結果が得られた場合（登録済ＩＣカードであると判定さ れた場合）は，画面ロックが解除された後，無操作状態が一定期間継続しな い限り，画面を介して操作することができるものである。
ここで，被告製品の「背面にかざされたＩＣカードの固有ＩＤ」が，本件 訂正発明の「ＲＦＩＤインターフェースを有するＲバッジを一意に識別でき る識別情報」に相当することに争いはないから，被告製品の「画面ロック解 除制御手段」が，本件訂正発明の「アクセス制御手段」に係る構成要件を充＼n足するというためには，1)被告製品の「画面ロックを解除し，または画面ロ ックを継続する手段」が，本件訂正発明の「携帯電話の所有者が第三者によ る閲覧や使用を制限し，保護することを希望する被保護情報（以下，単に 「被保護情報」という。）に対するアクセス要求を許可または禁止する手 段」に当たるとともに，2)被告製品において「画面ロックを解除するという 比較結果が得られた場合（登録済ＩＣカードであると判定された場合）は， 画面ロックが解除された後，無操作状態が一定期間継続しない限り，画面を 介して操作することができる」ことが，本件訂正発明の「アクセス要求を許 可するという比較結果が得られた場合は，前記アクセス要求が許可されてか ら所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可する」こと に当たることを要するといえる。
(2) そこで，上記1)及び2)の２点に分けて，被告製品の「画面ロック解除制御 手段」が，本件訂正発明の「アクセス制御手段」に該当するか否かについて 検討する。
ア 上記1)の点につき
(ア) 証拠（甲４など）によれば，被告製品の「画面ロック機能」とは，ス＼nマートフォンの画面をロックすることによって画面を介した操作が行え ないようにするためのものであり，画面ロックの解除とは，スマートフ ォンの操作（画面を介した操作）が可能な状態にするためのものであっ＼nて，これらは被保護情報へのアクセスを許可するとか禁止するといった ことそのものを意味するわけではないし，それと同視すべき事柄である ということもできない。このことは，画面を介した操作が可能となった＼nからといって，常に被保護情報へのアクセスが行われるわけではなく， 公開された地図の検索等，被保護情報には当たらない情報へのアクセス に終始する場合もあり得ることや，逆に，被保護情報そのものにパスワ ードが付されている場合等を想定すると，画面ロックを解除したからと いって直ちに当該被保護情報にアクセスできるようになるわけではない ことなどからも明らかである。 もちろん，被保護情報そのものにパスワード等が付されていない場合 には，画面ロックを解除した後，ユーザが画面を介して所定の操作を行 うことにより，スマートフォンに格納された被保護情報へのアクセスが 可能になるし，壁紙として，第三者に見られたくない写真を設定してい＼nるような状況の下では，画面ロックの解除と同時に，被保護情報へのア クセスが起こり得ることとなる。しかしながら，これらは，画面が開か れたことそのものや，それによって画面を介した操作が可能になったこ＼nとに付随して生じた結果というべきものであって，画面ロックやその解 除の直接の目的や効果といえるものではない（なお，1)の構成における＼n違いが，2)の構成における違いにも反映していると考えられることにつ＼nいては，後述のイ参照。）。
(イ) また，証拠（乙２）によれば，被告製品は，「画面ロック」状態にお いても，画面を介した操作によらないアクセス要求（例えば，自動改札 機の通過のために乗車券の情報にアクセスすること，電話着信があった ときに発信者の名前を画面に表示するために電話帳の情報にアクセスす＼nること等）に対しては，アクセスを禁止していないことが認められ，こ の場合には，画面ロックの解除を経ないで被保護情報へのアクセスが可 能になることとなる。このことも，画面ロックやその解除が，被保護情＼n報へのアクセスの禁止や許可そのものではないことを裏付ける一事情と いうべきである。なお，控訴人は，上記の例は，被告製品の構成を認定＼nするための対象にはなっていない事例であるから考慮すべきではないと いう趣旨の主張をするが，画面ロックやその解除の意義を認定するため の事情として考慮することには何ら妨げはないものというべきである。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)に検討したところによれば，被告製品の「画面ロックを 解除し，または画面ロックを継続する手段」が，本件訂正発明の「被保 護情報に対するアクセス要求を許可または禁止する手段」に当たるとい うことはできない。
イ 上記2)の点につき
本件訂正発明の「アクセス制御手段」の「前記アクセス要求が許可され てから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可す る」構成は，その記載のみからは，所定期間が経過した後の状態が明らか＼nでない。しかしながら，本件明細書の【０００９】に，本件訂正発明の目 的は，「個人情報や金銭的価値のある情報を統合して管理する場合に当該 情報の第三者による不正使用を確実に防止するための情報保護システムを 提供することにある。」と記載されていることや，【００３９】に，「タ イマを設けて一定のタイムラグを許容することで，ＩＣアセンブリ１３０ とＩＣアセンブリ１４０とを実際に使用するときの距離が比較的長い場合 であっても，通信可能距離の短い通信方式を採用することが可能＼にな る。」と記載されていることからすると，上記の構成の意義は，所定時間＼nに限ってアクセスを許容する構成を付加することで，第三者による被保護＼n情報の不正使用を確実に防止しつつ，Ｒバッジと携帯電話とが離間してい ても，自動改札機等による被保護情報に対するアクセス要求を適切に処理 できるようにしたことにあると解される。そうすると，所定時間経過後に は，被保護情報の保護のために，再度アクセスを禁止することが必須とさ れているというべきであり，「前記アクセス要求が許可され」たときを起 点とし，それから所定の時間が経過した後は，たとえ被保護情報へのアク セスが継続している最中であっても，被保護情報へのアクセスは禁止され ることになるものと解される。
これに対し，被告製品の構成は，前述のとおり，「画面ロックを解除す＼nるという比較結果が得られた場合は，画面ロックが解除された後，無操作 状態が一定期間継続しない限り，画面を介して操作をすることができる」 というものである。その一定期間の起点は，画面ロックが解除された後， 何の操作もしないという例外的な場合には，画面ロックが解除されたとき となるが，何らかの操作がされる多くの場合には，その操作が終了したと きとなるのであって，常にアクセス許可がされたときが一定期間の起点と なる本件訂正発明とは異なる。また，本件訂正発明においては，アクセス 許可がされた後，一定期間が経過すれば，被保護情報へのアクセスが継続 してＤいたとしてもアクセスが禁止されることになるのに対し，被告製品に おいては，画面を介した操作が継続している限り，一定期間がカウントさ れることはなく，したがって，画面がロックされることはあり得ないので あり，この点においても違いが存するものというべきである。 そして，両者にこのような違いが生じているのは，本件訂正発明におい ては，アクセス許可が被保護情報へのアクセスという意味を有するため， 被保護情報の保護という観点から時間制限が設けられているのに対し，被 告製品の画面ロック解除は，単に，画面を介した操作を可能にするという＼n意味しか持たないため，被保護情報の保護という観点から時間制限をする 必要はなく，無駄な電力消費を防ぐという観点から時間制限が設けられて いるのにすぎないからであり，両者の時間制限が持つ技術的意義が全く異 なるからであると解される（このように本件訂正発明におけるアクセス許 可と被告製品における画面ロック解除が持つ技術的意義に違いがあること は，被告製品が1)の構成要件をも充足しないことをも裏付けるものである＼nといえる。）。
ウ 上記ア及びイに検討したところによれば，被告製品の「画面ロック解除 制御手段」が，本件訂正発明の「アクセス制御手段」に該当するとはいえ ない。
(3) 控訴人は，本件訂正発明の「アクセス」とは，携帯電話の正当なユーザと して被保護情報を閲覧・利用・更新することを意味しており，被告製品にお いては，画面ロック状態では，正当なユーザであることを確認できていない ため，被保護情報（電子マネー，電話帳，写真などのデータ）の閲覧・使 用・更新は禁止されているとして，被告製品が，本件訂正発明の構成要件を＼n充足する旨主張する。 しかしながら，被告製品の画面ロック状態においては，被保護情報の閲 覧・利用・更新に制限があるとはいえ，それが全面的に禁止されているもの ではなく（上記(2)ア(イ)），画面ロック状態の解除後においても，それだけで 被保護情報へのアクセスが全面的に可能になるものでもない（上記・・・(2)ア(ア)）。 被告製品の「画面ロック解除制御手段」は，まさに文字どおり，画面ロック 解除を制御しているにとどまり，被保護情報へのアクセスの制御との関連は 限定的なものにとどまる。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成30(ワ)39914

　ＣＳ関連発明について、知財高裁（4部）も技術的範囲に属しないと判断しました。

　以上の本件発明３の特許請求の範囲（請求項３）の記載及び本件明細書 の記載によれば，構成要件Ｂの「操作メニュー情報」は，「ポインタの座＼n標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できるように前記出力 手段に表示するため」の「画像データ」であり，出力手段に表＼示され，利 用者がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解できるよう＼nに構成されていることを要するものと解される。＼n
イ これに対し控訴人は，構成要件Ｂの「操作メニュー情報」は，命令の「対＼n象」や「内容」のいずれかを，小さな絵で表現したものが，「実行される＼n命令結果を利用者が理解できるという動作・作用を目的・目標として構成＼nされている画像データ」であって，「画面上のどの座標位置・範囲に表示＼nするかという表示位置・範囲に関する情報」を含むものである旨主張する。＼n しかしながら，本件発明３の特許請求の範囲（請求項３）の記載中には， 「操作メニュー情報」が「実行される命令結果を利用者が理解できるとい う動作・作用を目的・目標として構成されている画像データ」であること＼nの根拠となる記載は存在せず，控訴人の上記主張は，特許請求の範囲の記 載に基づかないものであるから，採用することができない。
　(3) 被告製品における「操作メニュー情報」（構成要件Ｂ）の具備の有無につ＼nいて
控訴人は，1)被告製品の本件ホームアプリにおける「上ページ一部表示」＼n及び「下ページ一部表示」は，その内容や表＼示位置からすれば，これを見た 利用者は上ページ又は下ページにスクロールする結果を理解できるといえる から，利用者が，その表示の有無を視覚的に認識でき，その表＼示内容から， 所望の命令を実行した結果についても理解できるような，画像データに当た り，「操作メニュー情報」に該当する，2)被告製品における「左上領域」（別 紙参考図の図１記載の左側の赤色の点線枠内），「右上領域」（同図１記載 の右側の赤色の点線枠内），「左下領域」（同図２記載の左側の赤色の点線 枠内，同図３のＢ記載の左側の画像）及び「右下領域」（同図２記載の右側 の赤色の点線枠内，同図３のＢ記載の右側の画像）は，「操作メニュー情報」 に該当する旨主張する。
ア そこで検討するに，被告製品の構成エ(ウ)，(エ)，オ(ウ)及び(エ)及び 別紙「乙２の２の説明図」によれば，被告製品においては，1)利用者が， 移動させたいショートカットアイコンをロングタッチし，ドラッグ操作を することにより当該ショートカットアイコンを移動させ，ロングタッチし た位置と当該ショートカットアイコンをドラッグしている指等のタッチパ ネル上の位置が約１１０ピクセル離れた場合に，その際のページ画面が縮 小表示されるとともに，そのページ画面のページ番号に応じて，当該ペー＼nジが上端ページであれば１つ下のページの一部の画像である「下ページ一 部表示」のみが，下端ページであれば１つ上のページの一部の画像である＼n「上ページ一部表示」のみが，それ以外のページであればこれらがいずれ＼nもＩＧＺＯ液晶ディスプレイに表示される「縮小モード」となること，2) 「縮小モード」の状態で，「上ページ一部表示」が表＼示されているとき， 利用者が当該ショートカットアイコンをドラッグしている指等及びマウス カーソルの先端の座標位置を「左上領域」又は「右上領域」のいずれかの＼n範囲に入れたときは，上ページスクロール１又は上ページスクロール２を 生じさせる命令が実行され，また，「縮小モード」の状態で，「下ページ 一部表示」が表＼示されているとき，利用者が当該ショートカットアイコン をドラッグしている指等及びマウスカーソルの先端の座標位置を「左下領＼n域」又は「右下領域」のいずれかの範囲に入れたときは，下ページスクロ ール１又は下ページスクロール２を生じさせる命令が実行されることが認 められる。
イ しかるところ，被告製品の「上ページ一部表示」及び「下ページ一部表＼ 示」は，別紙「乙２の２の説明図」の図６等に示すように，「縮小モード」 の状態で，ＩＧＺＯ液晶表示ディスプレイの画面上に表＼示される長方形状 上の画像データであるが，その表示には「実行される命令結果」の内容を＼n表現し，又は連想させる文字や記号等は存在せず，利用者がその表＼示自体 から「実行される命令結果」の内容を理解できるように構成されているも＼nのと認めることはできない。
また，利用者が，縮小モードの状態で，１つ上のページ又は１つ下のペ ージの一部を表示した画像である「上ページ一部表＼示」又は「下ページ一 部表示」を見て，「上ページ一部表＼示」又は「下ページ一部表示」までド＼nラッグすれば，上ページ又は下ページに画面をスクロールさせることがで きるものと考え，実際にそのように画面をスクロールさせる操作をしたと しても，それは，「上ページ一部表示」又は「下ページ一部表＼示」の表示＼n自体から「実行される命令結果」の内容を理解するのではなく，操作の経 験を通じて，画面をスクロールさせることができることを認識するにすぎ ないものといえる。 したがって，被告製品の「上ページ一部表示」及び「下ページ一部表＼示」 は，利用者がその表示自体から「実行される命令結果」の内容を理解でき＼nるように構成された画像データであるものと認めることはできないから，＼n構成要件Ｂの「操作メニュー情報」に該当しない。＼n
ウ 次に，前記アの認定事実によれば，被告製品における「左上領域」，「右 上領域」，「左下領域」及び「右下領域」は，いずれも，被告製品の出力 手段であるＩＧＺＯ液晶表示ディスプレイの画面上の特定の座標位置で囲＼nまれた領域であり，その領域は，画面上に画像データとして表示されてい＼nるものではなく，利用者が画面上で認識できるものではない。 したがって，被告製品における「左上領域」，「右上領域」，「左下領 域」及び「右下領域」は，出力手段に表示され，利用者が「実行される命＼n令結果」を理解できるように構成されている「画像データ」であるものと＼n認めることはできないから，構成要件Ｂの「操作メニュー情報」に該当し＼nない。

◆判決本文

1審はこちら。

◆平成30(ワ)8302

　東京地裁（46部）は、コンピュータ関連発明について、技術的範囲に属すると判断しました。なお、被告は無効理由を主張しましたが、該当しないと判断しています。

　本件発明１−１の特許請求の範囲の記載をみると，本件発明１−１は， 「患者を識別するための第１患者識別情報を端末装置より取得する第１ 取得部と」（構成要件１−１Ａ），「前記第１患者識別情報と，患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第２患者識別情報とが一致するか否＼nかを判定する第１判定部と」（構成要件１−１Ｂ）を有するものであり，第１判定部において第１判定をする。また，「前記第１判定部で一致すると＼n判定された場合に，看護師または医師を識別するための第１医師等識別情 報を前記端末装置から取得する第２取得部と」（構成要件１−１Ｄ），「前記第１医師等識別情報と，看護師または医師を識別する情報としてあらか＼nじめ記憶された第２医師等識別情報とが一致するか否か判定する第２判 定部と」（構成要件１−１Ｅ）を有するものであり，第２判定部において第２判定をする。＼n
ここで，第１判定と第２判定の関係について，特許請求の範囲には，「前 記第１判定部で一致すると判定された場合に」（構成要件１−１Ｄ），第１医師等識別情報が取得されて第２判定がされることが記載されている。こ＼nのことから，第１判定で一致すると判定されることが，第２判定がされる ことの前提であることが記載されているといえる。もっとも，第１判定と 第２判定との時間的な接着性の有無等についての記載はない。 そこで，本件明細書１をみると，本件明細書１には，実施の形態１ない し４が記載されている。実施の形態１では，第１判定や，第１判定で一致 するとの判定がされて患者の医療情報を出力することについての実施の 形態（構成要件１−１Ａないし１−１Ｃ）が記載されているが，第１判定で一致するとの判定がされた直後に第２判定がされるとか，第１判定は，＼n第２判定がされる都度にされるものであるなど，第１判定と第２判定の時 間的関係やその機会についての記載はない。そして，実施の形態１では， 患者が，患者の手に巻いており識別情報を含むリストバンドのバーコード を端末装置の撮像部で撮像することによって第１判定がされる（段落【０ ０４５】）。そして，第１判定で一致するとの判定がされた場合には，「患者 用画面」が生成，表示され（段落【００４７】ないし【００５０】），患者用画面には検査の予＼定や患者への注意事項が表示されるなどし（【００４＼n３】【図７】，患者はその画面を確認することで患者に対して行われる医療 行為等を知ることができ（段落【００１９】），その患者用画面に対し，患 者が，例えば，検査ボタンをタッチすると検査名欄や検査説明欄が表示された検査表＼示画面が生成，表示されることが記載されている（段落【００＼n５１】等）。また，第１判定で一致するとの判定がされて患者用画面が表示（ステップＳ２１）されると検査ボタンや手術ボタンの入力を受け付ける＼nようになり，その入力がされた場合には対応する画面の表示処理がされるが，入力がされなかったり，上記対応する画面の表＼示処理がされたりした後には，患者用画面の表示に戻ることが記載されている（段落【００６５】ないし【００６８】，【図１２】）。＼n
実施の形態２は，看護師が患者の医療情報を確認するための看護師専用 画面を表示部に表＼示する実施の形態であり，主に構成要件１−１Ｄないし１−１Ｆに対応する実施の形態が記載され，特に説明する構＼成等以外は実施の形態１と同じであることが記載されている（段落【００８８】）。そこ では，患者用画面が表示部に表＼示された後，看護師が，自身のリストバン ドに記載されたバーコードを撮像部で撮像し，第２判定がされることが記 載されている（段落【００９１】）。また，第２判定が一致した場合には医 療スタッフ用画面が表示されるところ，医療スタッフ用画面である看護師専用画面，バイタル画面等の表＼示後に終了処理（ステップＳ１２０）がされると，患者用画面の処理（ステップＳ２３）に移ることが記載されてい る（段落【０１２２】【図２６】【図１２】）。そこには，上記の他に，第１ 判定と第２判定との関係についての記載はない。 また，実施の形態３は主に第１判定に関係する記載であり（ただし，請 求項２に関する形態），実施の形態４は，第２判定に関係する記載である が，それらの記載も含めて，本件明細書１に，第１判定と第２判定との時 間的接着性についての記載はない。 本件明細書１における背景技術や発明が解決しようとする課題の記載 によれば，医療情報を医療用サーバから取得し，取得した医療情報に基づ いてピクトグラムを表示する端末装置という従来技術ではセキュリティを確保することが難しかったところ，本件発明１−１は，セキュリティを＼n従来技術より向上させることができるというものである（段落【０００３】 ないし【０００６】）。本件明細書１には，本件発明１−１について，上記 のとおり，従来技術よりセキュリティを向上させることが記載されている が，その記載のほかには従来技術と比較した優れた効果についての記載は ない。
以上の特許請求の範囲の記載や本件明細書１の記載に照らせば，第２判 定は，第１判定で一致すると判定された場合にされるものである。しかし， 本件明細書１には，実施の形態として，患者がその手に巻いているリスト バンドのバーコードを端末装置の撮像部で撮像することによって第１判 定がされ，一致すると判定された場合に患者用画面が表示され，それに対して患者が一定の操作をする形態が記載されている。そして，患者用画面＼nの表示後に，医療スタッフがそのリストバンドのバーコードを撮像部で撮像することで第２判定がされ，そこで一致すると判定されると医療スタッ＼nフ用画面が表示されるが，その終了処理後は，患者の医療情報を表＼示する 患者用画面の表示に戻ることも記載されている。これらに照らすと，本件発明１−１において，第２判定がされるのは，第１判定で一致すると判定＼nされた場合ではあるが，第１判定で一致するとされた後に患者による一定 の操作がされ，その後に第２判定がされることや，第１判定で一致すると 判定されて第２判定がされて第２判定で一致するとされて看護師等が必 要とする医療情報を含む表示画面が出力された後に，第１判定で一致すると判定された後と同じ，患者の医療情報を表＼示する患者用画面に戻り，その状態から再び第２判定がされることがあり得ることが記載されている といい得る。
以上によれば，本件発明１−１において，第２判定がされるのは第１判 定で一致すると判定された場合であるが，第１判定がされるのは第２判定 がされる直前に限られるとか，第２判定がされる前にその都度第１判定が されるとは限られないと解するのが相当である。このように解したとして も，第１判定がされてそこで一致すると判定されない限り第２判定はされ ず，第２判定において一致すると判定されない限り看護師等が必要とする 医療情報を含む表示画面が表＼示されることはないから，本件明細書１に記 載されたセキュリティの向上という効果を奏するといえる。

◆判決本文

　被告製品は構成要件を有していない、さらに、進歩性違反の無効理由ありとの判断されました。同時期に継続していた審取の判断については「証拠が異なる」として、審理再開の 必要なしと判断されました。

イ 本件発明の技術思想（課題解決手段）について
前記(1)によれば，本件発明は，鋼管等を回転して圧入する立坑構築機に＼n関し，輸送する際に幅を狭くする必要があったところ，従来技術において は，円弧状歯車片同士の端部が当接されず，その隙間から内部の転動体が こぼれ落ちてしまうため，標準的なベアリングを使用することができない という課題が生じていたので，これを解決するため，構成要件Ｅに係る構＼ 成を採用し，円弧状ベアリング片が隙間なく接続して環状の歯車付ベアリ ングを構成し，もって，分割して幅方向の寸法を狭くすることができると＼n共に，転動体がこぼれ落ちなくなり回転を安定させることができ，標準的 なベアリングを使用して装置を安価に構成することができるようにした＼nという技術的思想であるものと認められる。すなわち，本件発明において， 円弧状ベアリング片は，それぞれ両端部を隙間なく接続して環状の歯車付 ベアリングを構成するという技術的意義を有しているものというべきで＼nあり，このことは，前記のとおり，課題解決手段の欄（段落【００１１】） において，「円弧状ベアリングは隙間なく接続して環状の歯車付ベアリン グを構成し，内輪及び外輪の間に配置された球やころ等の転動体がこぼれ＼n落ちない構造になっている。かかる構＼成によって，分割して幅方向の寸法 を狭くすることができると共に，標準的なベアリングを使用して回転を安 定させることができる。」と記載されていることからも根拠付けられるも のである。
ウ 構成要件Ｅへの被告製品の充足性について＼n
しかして，構成要件Ｅには，円弧状ベアリング片が「それぞれの両端部＼nを各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成する」との文言が記載され＼nているところ，「接続」とは「つなぐこと。つながること。続けること。続 くこと。」を意味するものである（広辞苑第７版）。そうすると，その文言 の一般的意義，上記の本件発明の技術的思想（本件発明において，円弧状 ベアリング片は，それぞれ両端部を隙間なく接続して環状の歯車付ベアリ ングを構成するという技術的意義を有しているものであること）に照らせ＼nば，環状の歯車付ベアリングを構成するために隙間なく接続する部品，す＼nなわち，つなぐ部品が円弧状ベアリング片であって初めて，円弧状ベアリ ング片が「それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構＼n成する」といえるものであると解するのが相当である。そうすると，環状 の歯車付ベアリングを構成した際に，円弧状ベアリング片の両端部に隙間＼nが有るならば，「接続」とは評価し難いものというべきである。 しかるに，前記アによれば，被告製品においては，環状の歯車付ベアリ ングは，２つある分割フレーム１４に設けられた内外輪部ケースそれぞ れの両端部及び回転リング部材５１−３，５１−４それぞれの両端部を 隙間なく接続して構成するものであって，分割内輪部２３や分割外輪部＼n２４それぞれの両端部を隙間なく接続するものでも，つなぐものでもな く，円弧状ベアリング片である円弧状部材３６，３７それぞれの両端部 には，客観的に隙間があるから，被告製品の円弧状部材３６，３７は 「それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成す＼nる」ものであるとはいえず，被告製品は，構成要件Ｅを充足しないもの＼nというほかない。
・・・
以上によれば，本件特許は当業者が乙２発明に基づいて容易に発明するこ とができたもの（特許法２９条２項）であるから，特許無効審判により無効 にされるべきもの（同法１２３条１項２号）である。 なお，本件特許については，知的財産高等裁判所令和２年（行ケ）第１０ １０２号事件同２年３月２４日判決（裁判所ホームページ）が，特許無効審 判請求の不成立審決に対する取消請求を棄却しているところ，原告は，これ を理由として，口頭弁論再開の申立てをしているが，同判決は，乙２発明を＼n主引用発明とし，乙２０発明を副引用発明として適用することに基づく進歩 性の欠如については判断しておらず，上記判断は同判決と矛盾するものでは ないから，再開の必要性は認められない。

◆判決本文

　少し前の事件です。 損害額の算定について、2件の特許侵害があり、102条2項による額はいずれかの特許の侵害による損害額であると判断されました。

　しかして，前記第２のとおり，原告は，特許第５１７７３１７号（本件特 許権１）に基づく請求と，同第５６１００５６号（本件特許権２）に基づく 請求をするところ，両請求の関係は，選択的併合の関係にあるものと解され る。そして，原告は，いずれの請求についても，損害額として，特許法１０ ２条２項により算定される損害額，弁護士費用相当額及びこれらに対する遅 延損害金を主張するものであるから，仮に本件特許権２の侵害が認められる 場合であっても，本件特許権１の侵害により算定される損害額と，本件特許 権２の侵害により算定される損害額とは，同一の額となるというべきである。 そうすると，本件特許権１の侵害による損害額の算定を行ったものが，原 告の請求の一部認容となる場合も，上記損害額が，仮に被告らの輸入販売等 の行為が本件特許権２を侵害するものであった場合の同侵害による損害額を 下回るものとは認められないものと考えられるから，本件特許権２の侵害や 損害額について判断するまでもなく，本件特許権１の侵害による損害額を， 原告の被った損害としてそのまま認容すべきこととなる。 そこで，原告の損害額として，本件特許権１の侵害による損害額について 検討する。
特許法１０２条２項により算定される損害額
ア 前記前提条件(4)(5)のとおり ，被告ＬＥＤは被告製品に搭載されて販 売されたものであるところ，被告ＬＥＤの主な用途は写真撮影時のフラッ シュライトであるが，被告らが販売している被告製品以外の機種にはかか るフラッシュライトの性能を特長にしたスマートフォンもあること（甲５），被告製品はデザインを重視し，機能＼をシンプルなものにした製品として紹介・宣伝されており，被告製品の紹介や宣伝の中ではＬＥＤライト の性能等について一切触れられておらず，被告製品の基本スペックとしてもＬＥＤライトは挙げられていないこと（甲５，６の１，７）などの各事＼n実がそれぞれ認められる。これらによれば，被告ＬＥＤについては，被告 製品の主要な特長として位置付けられているとは認められず，このような 被告ＬＥＤにつき被告製品の主要部として特に強い顧客吸引力があるとい うことは困難というべきである。 そして，前記前提条件(4)のとおり被告製品の販売による利益額は、被 告ＨＴＣについては●（省略）●円，被告兼松については●（省略）●円 であるところ，被告製品の市場想定価格は●（省略）●円（税別）である こと（甲７），被告製品自体の製造コストは明らかでないものの，被告製 品が発売された平成２７年１０月時点で既に販売されていた他のメーカー のスマートフォンについては，利益率は６０％前後であるとされているこ と（乙５２），他方，ＨＴＣ台湾に被告製品を納入したメーカーが被告Ｌ ＥＤを仕入れた価格は１個●（省略）●米ドルであったこと（乙４７）が それぞれ認められる。
これらの事実からすれば，被告製品の製造コストは約●（省略）●円 （≒●（省略）●円×〔１−０．６〕）となり，これを被告製品が発売さ れた平成２７年１０月の平均の為替レート１２０．１６円／米ドルで換算 すると，約●（省略）●米ドル（≒●（省略）●円÷１２０．１６円／米 ドル）となるから，被告製品の製造コストに占める被告ＬＥＤの仕入価格 の割合は，約●（省略）●％（≒●（省略）●×１００）となる。なお， 証拠（甲５０）によると，５０種類の単色ＬＥＤが１個約７００円ないし ９００円でインターネット販売されていることが認められるが，これらの 単色ＬＥＤは，砲弾型のものや複数のＬＥＤチップが実装されたものであ るなど，被告ＬＥＤと同じ構成のものであるか明らかでないから，損害額を算定するに当たって事情として考慮するのは相当とはいえない。＼n以上を総合すれば，被告ＬＥＤの販売による利益額は，被告ＨＴＣにつ いては●（省略）●円（≒●（省略）●円×０．２５％），被告兼松につ いては●（省略）●円（≒●（省略）●円×０．２５％）と認めるのが相 当である。
イ これに対し，原告は，被告製品１台当たりにおける被告ＬＥＤによる利 益額は１００円を下回らない旨主張する。 しかしながら，前記前提条件(4)によれば 被告製品の販売による利益額 は，被告ＨＴＣについては１台当たり約●（省略）●円（≒●（省略）● 円÷●（省略）●台），被告兼松については１台当たり約●（省略）●円 （≒●（省略）●円÷●（省略）●台）となるところ，被告ＬＥＤによる 利益額を１台当たり１００円とすれば，その割合は，前者との関係では約 ●（省略）●％，後者との関係では約●（省略）●％となるのであって， 上記アに説示した被告製品における被告ＬＥＤの位置付けや顧客誘引力に 照らすと，いずれの割合も相当とは認め難いから，原告の上記主張は採用 できない。
ウ 以上によれば，被告ＨＴＣに対する特許法１０２条２項による損害金の 額は，●（省略）●円と，被告兼松に対する特許法１０２条２項による損 害金の額は，●（省略）●円とそれぞれ認められる。
・・・
(3) 推定覆滅事由について
ア 証拠（甲６８〜７７，１８３〜１８６）及び弁論の全趣旨によれば，原告は， 自社の商品を，主に靴の量販店やインターネット上の通信販売サイトを通じて販売 し，その小売価格は２０００円から６０００円程度の商品が中心であり，原告が， 対象期間中に原告各商標と同一ないし類似する商標を付したスニーカー（甲１８３） を販売した際の売上げは一足当たり３０００円程度であったと認められる。 他方で，証拠（乙１９）及び弁論の全趣旨によれば，被告商品は主に百貨店等の 店頭で販売されたものであり，別紙３被告商品販売一覧表記載のとおり，その小売＼n価格は１万５０００円から２万１０００円，被告が百貨店等に販売する際の卸売価 格は●（省略）●円から●（省略）●円であったと認められる。 被告商品の販売による一足平均の限界利益は前記(2)エ(ｳ)で認定した５８３万０ ２１１円を，前記(2)イ(ｳ)で認定した販売数量である●（省略）●足で除した● （省略）●円であり，原告が販売した競合品の一足当たりの限界利益を裏付ける証 拠はないが，上記の原告が販売した競合品の価格自体や，被告商品における一足当 たりの売上額が原告による競合品よりも大幅に高かったことからすれば，販売され た商品一足当たりの限界利益についても，被告商品の方が原告の商品よりも大きか ったものと推認される。 このような販売態様や販売価格の違い及び一足当たりの限界利益の違いは，被告 の限界利益額の一部について，商標法３８条２項の推定を覆滅すべき事情として考 慮すべきである。
イ 他方で，被告が主張するその他の事情については，以下のとおり，いずれも 商標法３８条２項の推定覆滅事情として考慮すべき事情とはいえない。 (ｱ) 原告が原告各商標を使用しない商品を販売していたことについて 被告は，原告が販売していた商品の多くには，原告各商標と同一又は類似の標章 が付されておらず，被告商品の販売によって，原告の売上げが減少したという関係 にないと主張する。
原告は，原告各商標と同一又は類似する標章を使用したスニーカーを販売してお り，被告による被告商品の輸入販売行為がなかったならば利益が得られたであろう という事情が原告に認められることは前記(1)のとおりであり，原告が上記のスニー カー以外に原告各商標と類似する標章が付されていない靴を販売していたとの事情 は，損害額の推定を覆滅すべき事情に当たるとも認められない。

◆判決本文

◆イ号および本件商標

　知財高裁（4部）は、侵害しないとした1審判決を変更して、約２０００万円の損害賠償を認めました。原審は，噴霧流同士が衝突する前に「粒子径１０μｍ以下の液滴」を噴射するものではなく，クレームの「液体を微粒子に噴射する」を充足するものと認められないと判断していました。

(イ) これに対し被控訴人は，1)イ号製品においては，供給口（５）から 供給された液体は，空気口（１０）から噴出された外部傾斜領域（７Ａ '）に平行な方向に沿って流動する空気流の強い剪断応力と液体の自重で 下流側へ引っ張られて傾斜面（外部傾斜領域（７Ａ'））に沿って流れ， 空気流によって傾斜面に液体を押し付ける力は作用しておらず，乙２３ の鑑定書記載のとおり，流体力学の一般原理においては，傾斜面に対し て平行な高速気流によっては，傾斜面に供給された液体に対し，傾斜面 に押し付ける力は生じないから，イ号製品は，構成要件オの「液体を，＼n高速流動する空気流で平滑面に押し付けて」の構成を備えていない，2) 構成要件オの「薄膜流を空気流で空気中に微粒子として噴射する」とは，＼n「高速流動空気によって押しつけられた液体の薄膜流が平滑面ないし傾 斜面から離れるとき」に「１０μｍ以下の液滴の微粒子」になることを いうが，イ号製品は，気液体が混じった高速噴流が衝突することによっ て，微粒子を得られるものであり，この衝突前に微粒子を得られるもの ではないとして，イ号製品は，構成要件オを充足しない旨主張する。＼n しかしながら，被控訴人の主張は，以下のとおり理由がない。
ａ 上記1)について
乙２３の鑑定書には，1)液体が傾斜面に供給された場合，液体を傾 斜面側に押す力がなくても，液体は，その粘性による剪断応力と自重 とで傾斜面に沿って流れること，2)気体が傾斜面に平行に流れる場合， 気体は，傾斜面を押す力を発揮し得ないこと，3)液体には，高速の気 流との速度差によって傾斜面に平行な方向の剪断応力が作用し，液滴 の飛散を伴う流れとなるが，このような傾斜面に平行な気流では，該 傾斜面に液体を押し付けるような力は作用しないことは，流体力学の 一般原理である旨の記載がある。 しかしながら，乙２３は，空気の直線流れの方向と平行に平板を設 置した場合における流体力学の一般原理について述べるものであって， イ号製品においては，「供給口（５）」から供給されたノズルの軸方 向（垂直方向）に直進する液体流が，空気口（１０）から噴射する高 速流動する空気流によって，空気流と合流する時点で，外側傾斜領域 （７Ａ'）に沿って平行に進むように進行方向が曲げられており（前記 (ア)ａ），傾斜面（外側傾斜領域（７Ａ'））に液体流を押し付ける力 が作用しているものといえるから，イ号製品には妥当しない。 したがって，被控訴人の上記1)の主張は理由がない。
ｂ 上記2)について
本件発明４の特許請求の範囲（請求項４）には，「微粒子」の粒子 径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。 次に，本件明細書には，微粒子の粒子径に関し，「図１に示すノズ ル」について「この構造のノズルは，液体を１０μｍ以下の微細な粒＼n子に噴射できる。」（【０００３】），「図３に示すノズル」につい て「粒子径を５μｍとする微粒子を得ることに成功した。しかしなが ら，この構造のノズルは，液体を噴射する供給口５の調整が極めて難＼nしく，調整がずれると微粒子の粒子径は２０〜３０μｍ以上に急激に 大きくなった。」（【００１１】），「図４に示すノズル」について 「この構造のノズルは，アトマイズエアーとスプレッディングエアー＼nの衝突角を２５度に設計すると，１０μｍ以下の微粒子が得られる。」 （【００１２】），「図１１の拡大図に示すノズル」について「この 構造のノズルは，液体を極めて微細な，たとえば１〜５μｍの微粒子＼nとして噴射できる特長がある。」（【００５２】），「ちなみに，本 発明者が試作したノズルは，１分間に１０００ｇの液体を噴射して， 粒子径を１０μｍ以下の微粒子の液滴を噴射することに成功した」（【０ ０７２】）との記載があるが，これらの記載から，本件発明４の「微 粒子」の粒子径を「１０μｍ以下」に限定する趣旨を読み取ることは できず，また，本件明細書には，本件発明４の「微粒子」の粒子径を 「微粒子」の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。 さらに，本件意見書には，「内部混合タイプのノズルは，閉鎖され た空間内で液体の微粒子として噴霧します。このため，ノズルの内部 で極めて目詰まりしやすい欠点があります。・・・にもかかわらず，内部 混合タイプの噴霧ノズルが多用されますのは，外部混合タイプでは， 安定して液体を極めて小さい微粒子に噴霧できないからです。外部混 合タイプの噴霧ノズルであって，液体を微粒子として安定して噴霧で きます優れたノズルは実用化が困難です。」，「本願発明は，外部混 合タイプのノズルを改良したものです。本願発明の噴射方法とノズル は，前述の独特の構成で，液体を極めて小さい微粒子に安定して噴射＼nできる特長があります。本発明の噴射方法とノズルは，液体を，１０ μｍ以下の極めて小さい微粒子として，安定して噴射することが可能＼nです。・・・それは，本発明の噴射ノズルが，液体を極めて小さい孔や， 極めて小さいスリットから噴射して微粒子に噴射するのではなく，平 滑面を極めて速い速度で高速流動する空気流で，液体を薄く引き伸ば して微粒子にして噴射するからです。」（以上，６頁１６行〜７頁２ 行）との記載がある。上記記載中には，「液体を，１０μｍ以下の極 めて小さい微粒子として，安定して噴射することが可能です。」との＼n記載があるが，上記記載全体として読めば，「本発明」は，「平滑面 を極めて速い速度で高速流動する空気流で，液体を薄く引き伸ばして 微粒子にして噴射する」構成により，液体を微粒子として安定して噴＼n霧でることを説明したものであって，「本発明」が「１０μｍ以下」 の粒子径の微粒子を噴射できることに格別の作用効果があることを述 べたものではない。
以上によれば，構成要件オの「微粒子」とは，小さな粒子径の粒子＼nを意味するものであって，粒子径の数値範囲に限定はなく，「１０μ ｍ以下」の粒子径のものに限定されるものでもない。そして，イ号製品においては，外側傾斜領域（７Ａ'）に沿って進む，液滴を含む薄膜流は，外側傾斜領域（７Ａ'）から離れるときに小さな粒子径の液滴（微粒子）となっていることは，前記(ア)ｂ認定のとお りである。

◆判決本文

原審はこちら

◆平成27(ワ)12965

　実用新案登録に基づいて、損害賠償請求が認められました。争点は、技術的範囲、間接侵害、無効(冒認)、先使用権と多いです。無審査登録の実案なので、訂正したあと評価書請求をして警告後の権利行使です。

　ア 構成要件Ｄは，取出し筒の筒部先端近傍に口紐を設け，「口紐により取出し筒から引き出した命綱の周囲を緊縛して，取出し筒の開口部を密閉する」というも＼nのであり，それによって，取出し筒から空気が漏れるのを防止し，冷却効率を損な わないという作用効果を奏するものであるところ（前記１(1)ア(ｲ)），上記の「緊 縛」については，「きつくしばること」という一般的な字義（乙１）のとおり，口 紐により命綱の周囲をきつく縛ることを意味すると解するのが相当である。
イ 被告は，「緊縛」は，口紐を取出し筒の先端部に巻き付け，その両端を絡ま せてつなぎ合わせることを意味すると解すべきであるとし，その理由として，1) 「縛る」に「ひもや縄などを巻き付けて結び，離れたり，動いたりしないようにす る」という字義があり，「結ぶ」に「ひも・帯などの両端をからませてつなぎ合わ せる」という字義があること，2)本件明細書の図４に，口紐を筒部先端部に巻き付 け，その両端を絡ませてきつく縛り，筒部の開口部を密閉する態様の実施例が示さ れていることなどを主張する。 しかしながら，被告が主張するような態様によらなくとも，筒部の開口部を密閉 することによって，取出し筒から空気が漏れるのを防止し，冷却効率を損なわない という作用効果を奏することは可能であると考えられるところ，上記1)については， 「緊縛」の一般的な字義を離れて，その意味を過度に限定するものであり，上記2) についても，実施例にすぎず，本件明細書の考案の詳細な説明において，口紐を筒 部先端部に巻き付け，その両端を絡ませてきつく縛る態様のものでなければならな いとする説明もみられないことなどに照らせば，いずれの主張も採用することはで きず，「緊縛」がそのような態様のものに限定されると認めることはできない。
(2) 被告製品
これを被告製品についてみると，前記第２の２(6)のとおり，被告製品は，ランヤ ード取出し筒の筒部先端近傍に口紐を設け，「口紐をランヤード取出し筒から引き 出したランヤードの周囲に巡らせ，コードストッパーを用いて筒部先端部分を収縮 させることにより，ランヤードを固定して，ランヤード取出し筒の開口部を密閉す る」という構成（構＼成ｄ）を有するところ，コードストッパーを用いるものであっ たとしても，口紐により命綱の周囲をきつく縛ることにより，筒部の開口部を密閉 するものである認められるから，構成要件Ｄを充足する。したがって，被告製品は，文言上，本件考案の技術的範囲に属する。＼n ３ 争点３（被告製品３及び６は本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用い る物か）について
前記第２の２(6)イ認定のとおり，被告製品３及び６は，服本体のみで販売されて いる製品であり，ファン等を取り付け又は収納することによって，本件考案の技術 的範囲に属する被告製品と同様の構成を備えるものとなると認められるから，被告製品と同様に，構＼成要件Ｄを充足する。
そして，被告製品３及び６は，ハーネス型安全帯を着用できるようにするために 空調服の背中部分にランヤード取出し筒を設けたものであり，そのような構成を有しない通常の空調服と比べて販売単価が高いものであること，具体的には，前記１＼n(1)カ(ｲ)認定のとおり，被告各製品の販売単価とこれらに対応するものとして被告 が販売している通常の空調服の販売単価を対比すると，被告製品１及び４は約１ ５％，被告製品２及び５は約２３％，被告製品３及び６は約４８％割高であること， 同(ｳ)認定のとおり，被告の空調服のカタログに，「ウェアのみ」の製品は「洗い 替え用やファン・バッテリーなどをお持ちの方向けのウェアのみです。」と記載さ れ，被告製品３及び６は「フルハーネス安全帯着用者専用空調服です。背中部分か らランヤードを取り出すことができます。もちろん空気は逃がしません。・・・」など と記載されていることなどからすると，被告製品３及び６は，ハーネス型安全帯を 着用するために販売されている製品であると認めるのが相当であり，ハーネス型安 全帯を全く利用しない使用形態は，経済的，商業的，実用的な用途として想定され ていないというべきであるから，本件登録実用新案に係る物品である被告製品の製 造のみに用いるものと認めるのが相当である。 したがって，被告製品３及び６は本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用い る物（実用新案法２８条１号）に当たる。
・・・
５ 争点５（被告は先使用による通常実施権を有するか，又はセフト社の先使用 による通常実施権を援用することができるか）について
(1) 被告各製品の製造等に関し，被告らが先使用による通常実施権を有するとい うためには，被告らにおいて考案の実施である「事業の準備」（実用新案法２６条， 特許法７９条）をしていたこと，すなわち，その考案につき，いまだ事業の実施の 段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意 図が客観的に認識される態様，程度において表明されていることを要するものと解される（特許法７９条に関する最高裁昭和６１年（オ）第４５４号同年１０月３日＼n第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照）。
(2) これを本件についてみると，本件出願日までの被告らにおけるフルハーネス 対応空調服の開発状況等は前記１(1)エ認定のとおりである。すなわち，1)被告ら代 表者は，平成２７年３月３日頃，背中部分に先端が開口した筒状の出口を設け，その先端部分を紐様のものなどを用いて縛る構＼成を有する空調服に係る着想を得て，その構成を手書きで図示した乙１１図面を作成し，同月４日，そのデータをゼハロスに送信して，試作品の作成を依頼したこと，2)ゼハロスは，同月３１日までに， 背中部分に先端が開口した筒状の出口を設け，その先端部分を紐及びコードストッ パーを用いて縛る構成を有しており，被告各製品と同様の構＼成を有する本件試作品 を作成したこと，3)被告らは，同年４月７日，被告において購入したハーネス型安 全帯を用いて本件試着品の試着をしたことが認められる。 しかしながら，フルハーネス対応空調服の構成に係る手書き図面が作成され，その試作品を作成して，社内でその試着をしたからといって，被告らにおいて，即時＼n実施が可能な状況にあったかは必ずしも明らかとはいえないところ，前記第２の２(5)認定のとおり，被告らが被告各製品の製造，販売等を開始したのは平成２８年５ 月であり，本件試作品が作成され，試着された平成２７年３月及び同年４月から１ 年以上を要したことにも照らせば，本件出願日の時点では，少なくとも，本件考案 の実施に当たる被告各製品の事業に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識さ れる態様，程度に表明されていたということはできないというべきである。＼n
(3) 被告は，1)被告ら代表者は，平成２７年３月４日，本件考案の構＼成が記載さ れた乙１１図面のデータをゼハロスに送信し，試作品の作成を依頼しているところ， フルハーネス対応空調服が顧客のニーズ等を背景として作れば売れる製品であった こと，その開発又は販売の障害となるような事情は存在しなかったこと，被告らの 社内体制として，被告ら代表者の意思決定が重要な意味を持っていたことなどに照らせば，被告ら代表＼者の上記の行為は，フルハーネス対応空調服の事業化を決定する旨の被告らの意思表示であるということができること，2)ゼハロスは，被告ら代 表者の上記の依頼を受け，他社に委託するなどして，平成２７年３月３１日までに，本件試作品を作成しているところ，被告らが，莫大な時間，労力，資金を投下して，＼n既存の空調服を研究，開発し，商品化してきたこと，本件考案は，既存の空調服に 筒を取り付けるだけで完成するシンプルな構成であることなどに照らすと，被告らは，本件試作品の作成によって，フルハーネス対応空調服に係る事業活動のほとん＼nどを完了しており，被告らによる即時実施の意図が客観的に表明されていること，3)被告ら代表者は，平成２７年３月２６日の空調服の会において，必要があればフルハーネス対応空調服のアイディアを提供する旨発言しており，被告らが同空調服＼nを販売する意思を有していたことが示されていること，4)被告らは，平成２７年４ 月７日，本件試作品の試着を行い，被告ら代表者においてフルハーネス対応空調服は完成したと強い手応えを感じ，同空調服の販売の意思はより強固なものになった＼nから，遅くともその時点で，被告らによる販売の意思は確定的なものとなったこと などを主張する。
しかしながら，上記1)について，乙１１図面は，手書きの比較的簡略な図面であ り，そのデータを他社に送信して試作品の作成を依頼したというだけで，即時実施 が可能な状況にあったといえないことは明らかである。被告ら代表＼者の意思決定が 重要であったというのは被告らの内部的な事情にすぎないことにも照らせば，ゼハ ロスへの乙１１図面の送信等をもって，被告各製品の実施に係る被告らの即時実施 の意図が客観的に認識される態様，程度に表明されたということはできない。また，上記2)，4)について，本件考案は既存の空調服の背中部分の構成を変更するにとどまるものであり，被告らは既存の空調服の研究，開発実績を有していると＼n認められたとしても，試作品が一度作成され，社内でその試着がされただけでは， 製品化に耐えるものであるか未だ明らでなく，試着の結果を踏まえて設計の見直し 等の作業が必要になるであろうことは十分に考えられるところである。被告らが被告各製品の製造，販売等を開始したのはその後１年以上が経過した平成２８年５月＼nであったことなどにも照らせば，本件試作品が作成されたことや試着されたことを もって，被告各製品の実施に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識される態 様，程度に表明されたということはできない。さらに，上記3)について，被告が指摘する空調服の会における被告ら代表者の発言は，必要があればフルハーネス対応空調服のアイディアを提供するというもので＼nあり，これをもって，被告各製品の実施に係る被告らの即時実施の意図が客観的に 認識される態様，程度に表明されたということはできない。
(4) 以上によれば，本件出願日である平成２７年５月１１日当時，本件考案の実 施に当たる事業に係る被告らの即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度に 表明されていたと認めることはできないから，被告らにおいて，その「事業の準備」をしていたということはできない。＼n

◆判決本文

　少し前の事件です。漏れていたのでアップします。「略１／２」という限定事項について、中間片の幅の平均比率が１／２の９０％〜１００％の範囲内にあるものが全８０枚のうち３枚の割合なので、技術的範囲に属しないと判断されました。無効理由も主張されてましたが、これについては判断されませんでした。

　上記記載によれば，本件発明等の課題は，1)包装体の大きさを従来と同様 に維持しつつ，より大きなサイズのシート状物を積層できる構造を提供する＼nこと，2)包装体同士を積み重ねた際の安定感のあるシート状物の積層体を提 供することにあり，本件発明等の効果は，3)従来と比較して第２の折片の面 積分だけ大きいサイズのシート状物によって，従来と変わらないサイズの積 層体を形成することができ，また，第２の折片が設けられた大きさ分だけ肉 厚部分が形成され，積層体同士を重ね合わせた際の安定感を向上することが できるという効果を得られることにあると認められ，本件発明等においては， 上記1)の課題を解決して上記3)の効果を得るために第２の折片を設けてい るが，本件発明等に係るシート状物のサイズを従来のものより大きくするた めには，その前提として，第２の折片以外の部分を可能な限り大きくするこ＼nとが必要となるものと解される。
すなわち，本件発明等の第１の中間片の幅は積層体の幅と略同じ長さと規 定されているところ，第２の中間片及びこれと略同じ幅の第１の折片の長さ を第１の中間片の幅の２分の１より小さくすると，第２の折片を設けたとし ても，シート状物全体のサイズがその分だけ従来のものよりも小さくなって しまい，上記1)の課題を解決して上記3)の効果を得ることができなくなる一 方，第２の中間片の幅を第１の中間片の２分の１よりも長くすると，第２の 中間片同士が中央部で重なり合い，全体の嵩高状態が不安定なものになって しまい，上記2)の課題解決に支障が生じることとなる。そうすると，本件発 明等の上記課題1)及び2)を解決し，所期の効果を奏するには，第２の中間片 の幅を，第１の中間片の１／２を超えない範囲でこれに限りなく近づけるこ とが望ましいものと認められる。
エ 前記のとおりの「略」という語の通常の意義及び構成要件Ｃにおいて第２＼nの中間片の幅寸法が規定されている技術的意義に照らすと，同構成要件にい＼nう「略１／２」とは，正確に２分の１であることは要しないとしても，可能＼nな限りこれに近似する数値とすることが想定されているものというべきで あり，各種誤差，シート状物の伸縮性等を考慮しても，第１の中間片の２分 の１との乖離の幅が１割程度の範囲内にない場合は「略１／２」に該当しな いと解するのが相当である。
　オ これに対し，原告は，本件発明等は，容易に伸縮する素材を用いることを 前提とし，第２の中間片及び第１の折片の幅に誤差が生じた場合にも，第２ の折片によりその誤差を吸収して，積層体が所望とする幅寸法になるように 調整することに主眼があるのであって，本件発明等における「略１／２」の 語は，１／２を超える場合は含まないが，１／２より短いものは広く許容す る意味と解釈すべきであると主張する。
しかし，本件明細書等には，第２の中間片が第１の中間片の幅の１／２よ り小さい幅となったときに第２の折片がその誤差を吸収することにより積 層体の幅寸法を維持することが本件発明等の課題である旨の記載は存在し ない。むしろ，前記判示のとおり，本件明細書等には，積層体の幅を従来と 同様とした上で，第２の折片を設けることにより「第２の折片の面積分だけ 従来と比較して大きいサイズのシート状物」（段落【００１１】）を形成す ることが本件発明等の課題である旨が記載されているのであって，その課題 解決のためには，前記のとおり，第２の中間片の幅を，可能な限り第１の中＼n間片の１／２を超えない範囲でこれに近づけることが望ましいものという べきである。
・・・
３ 相違点１の認定の誤りについて
(1) 前記２(1)の甲６の記載事項（図２ないし４を含む。）を総合すれば，甲 ６には，本件審決が認定するとおり，甲６（審判甲１）発明が記載されてい ることが認められる。そして，本件訂正発明と甲６（審判甲１）発明を対比すると，本件訂正発明の第２の折片の幅と甲６（審判甲１）発明における「腰折ウェットテシュ ー１１ｆ，１２ｆ」（第２の折片に相当）の幅について，本件訂正発明は， 「上記第１の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整する とともに，上記第１の中間片の幅の１／２未満で，かつ，上記第１の折片の 幅より短い幅となる」のに対し，甲６（審判甲１）発明は，「腰折ウェット テシュー１１，１２の展開長の略五分の一の長さ，又は腰折ウェットテシュ ー１１，１２の幅方向の中心線Ｙを越えず且つこれに接近した長さ」である 点で相違すること（本件審決認定の相違点１）が認められる。したがって，本件審決における相違点１の認定に誤りはない。
(2) これに対し原告は，1)特許法施行規則２４条の２は，特許発明の技術上の 意義ある部分は，「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」 により特定される旨規定していることからすると，発明は，解決課題（目的 あるいは作用・効果）と解決手段（構成）とで特定しなければならない，2) 本件訂正発明と甲６に記載された発明の相違点を捉えるには，第２の折片と 他の片との関係性をシート全体の折構造で把握する必要があるなどとして，＼n本件審決における甲６（審判甲１）発明の認定は適切ではなく，本件審決認 定の相違点１は，原告主張の相違点１（前記第３の１(1)）のとおり認定すべ きである旨主張する。
しかしながら，特許出願に係る発明の要旨の認定は，特許出願の願書に添 付した特許請求の範囲の記載に基づいてすべきものであるところ，原告主張 の相違点１は，本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項１）記載の発明特定 事項以外の事項（本件明細書記載の「背景技術」，「発明が解決しようとす る課題」等）をも含めて本件訂正発明の要旨を認定することを前提として， 本件訂正発明と甲６に記載された発明とを対比するものであるから，その前 提において，採用することができない。また，特許法施行規則２４条の２は， 特許法３６条４項１号の経済産業省令の定めるところによる記載は，発明が 解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分 野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必 要な事項によりしなければならない旨規定し，明細書の発明の詳細な説明の 記載要件を定めた規定であるから，原告主張の相違点１が適切であることの 根拠となるものではない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
４ 相違点１の判断の誤りについて
(1) 本件訂正発明の「上記第１の中間片から積層方向上側に折り返され上記第 １の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整するとともに， 上記第１の中間片の幅の１／２未満で，かつ，上記第１の折片の幅より短い 幅となる第２の折片」にいう「調整」の意義について ア 本件訂正発明の「上記第１の中間片から積層方向上側に折り返され上記 第１の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調整するとと もに，上記第１の中間片の幅の１／２未満で，かつ，上記第１の折片の幅 より短い幅となる第２の折片とを有するように折り畳まれ」との記載から， 本件訂正発明の「第２の折片」は，「第１の中間片の幅の１／２未満で， かつ，上記第１の折片の幅より短い幅」であって，「第１の中間片から積 層方向上側に折り返され」，「第２の折片」によって「第１の中間片の幅 が所望とする積層体の幅寸法となるように調整」することができることを 理解できる。 一方で，本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「上記第１ の中間片から積層方向上側に折り返され上記第１の中間片の幅が所望とす る積層体の幅寸法となるように調整する」にいう「調整」について，具体 的な調整方法等について規定した記載はない。
イ 次に，本件明細書には，「調整」に関し，「調整」の語について定義し た記載はなく，「図１に示すように，シート状物１０は，所望とする積層 体の幅寸法と略同じ長さに形成された第１の中間片１１と，積層方向下側 に折られ，第１の中間片１１の略１／２の幅に第１の中間片１１に隣接し て形成された第２の中間片１２と，第２の中間片１２から積層方向下側に 折り返され第２の中間片１２と略同じ幅に形成された第１の折片１３と， 第１の中間片１１から積層方向上側に折り返され第１の中間片１１の幅が 所望とする積層体の幅寸法となるように調整する第２の折片１４とから構＼n成されている。」（【００１４】）との記載がある。また，本件明細書に は，「第２の折片」に関し，「第２の折片１４は，第１の中間片１１と隣 接し，シート状物１０の長さ方向に平行な長辺１０ａ，１０ｂと，第３の 折れ線１７と短辺１０ｃとによって囲まれる部分である。シート状物１０ の長辺１０ａ，１０ｂの第２の折片１４の長さにあたる部分，つまり第３ の折れ線１７と短辺１０ｃとの距離Ｄは，Ｄ＜Ｃの関係を有する。つまり， 距離Ｄは，距離Ａの半分より小さい値である。」（【００２０】），「以 上のように構成されたシート状物積層体１は，従来の積層構＼造においては ない第２の折片１４を有することで，従来と変わらない積層体の幅として も，第２の折片１４の面積分だけ従来よりもサイズの大きいシート状物１ ０を積層させることができる。具体的には，シート状物１０は，従来使用 されるシート状物の大きさと比較して，第２の折片１４の面積分，つまり 上述のＤ＜Ｃの関係を有する範囲内で大きさを変更することができ，約２ ５％まで大きいサイズのシート状物を使用することができる。」（【００ ２６】）との記載がある。
ウ 以上の本件訂正発明の特許請求の範囲の記載，本件明細書の記載及び図 １によれば，本件訂正発明の「上記第１の中間片から積層方向上側に折り 返され上記第１の中間片の幅が所望とする積層体の幅寸法となるように調 整する」にいう「調整」とは，シート状物の第１の中間片の幅が所望とす る積層体の幅寸法となるように，「第２の折片」の幅を「第１の中間片の 幅の１／２未満で，かつ，上記第１の折片の幅より短い幅」となるように 設定することを意味するものと解される。
・・・
被告製品2)については，上記アの審理経過に照らし，信用性が高いと認め られる甲２５及び乙Ａ３９に基づいて検討することが相当であるところ，原 告が被告製品2)（YRC24/3FM13:59）について測定した結果（甲２５：別紙６ −２）によれば，同製品の各シート状物の第１の中間片の幅の２分の１に対 する第２の中間片の幅の比率（以下，単に「第２の中間片の比率」というこ とがある。）が９０％〜１００％の範囲内にあるものは，全８０枚のうち３ 枚にすぎず，その平均値（「平均値（１，８０枚目除く）」欄のもの。以下 同じ。）も８３％にとどまるものと認められる。また，被告ＰＰＪが被告製品2)（YRC24/3FM16:40）について測定した結果（乙Ａ３９：別紙６−４）によれば，第２の中間片の比率が９０％〜１００％の範囲内にあるものは，全８０枚のうち３０枚であるものの，同比率がその範囲内にあるものは，いずれも偶数番目のシート状物であって，奇数番目の シート状物にはこれが存在しない上，全体の平均値も８４％にとどまるもの と認められる。
上記の被告製品2)全体における第１の中間片の幅の２分の１に対する第２の中間片の幅の平均比率，その比率が９０％〜１００％の範囲内にあるものの割合及びその分布等に照らすと，被告製品2)の第２の中間片が構成要件Ｃ「第１の中間片の略１／２の幅」との要件を充足するとは認められない。＼n

◆判決本文

対応する審決取消訴訟はこちらです。こちらは、無効審決が維持されています。

◆令和1(行ケ)10088

　モバイル送金・決済サービスについて特許権侵害を主張しましたが、知財高裁（2部）は、1審（東地40部）と同様に、技術的範囲に属しないと判断しました。被控訴人（1審被告）はLINE PAYです。イ号システム、本件特許については1審判決に詳しく説明されています。

　「(1) 構成要件Ａ等の「ホワイトカード」及び「使用限度額」の意義＼nア 前記１(1)のとおり，本件明細書等では，段落【０００２】〜【０００ ５】において本件発明の課題が説明されているところ，同課題は，クレジットカー ドについてのものであり，プリペイドカードサービスやデビットカードサービスに ついてのものではない。そして，段落【０００６】において，「以上の課題を解決 するために，本発明は，・・・ホワイトカード使用限度額引き上げシステムを提供 する。」と記載され，さらに，段落【０００７】〜【０００９】において，上記課 題を解決するための具体的構成が記載されている。これらの記載に，「ホワイト＼nカード」の用語は，クレジットカードに関して使用された場合は，「カード会社が 個人向けに発行する最もベーシックなクレジットカード」を意味するものと認めら れること（乙６，７）を併せ考慮すると，段落【０００６】〜【０００９】の「ホ ワイトカード」は，段落【０００２】〜【０００５】に記載されたカードであるク レジットカードを意味するものと認められる。 一方で，本件明細書等には「ホワイトカード」がプリペイドカードやデビット カードを含む旨の記載は存在しないから，本件明細書等の「ホワイトカード」には， プリペイドカードやデビットカードは含まれないものと解される。
イ 前記１(1)のとおり，本件明細書等には，段落【０００２】〜【０００ ５】で，従来技術として，クレジットカードについて，ユーザの支払能力などに応＼nじて所定期間内で使用可能な金額である「使用限度額」が契約時にある程度固定さ＼nれ，使用限度額の引上げなどの変更がなかなかできない，あるいは煩雑な手続が必 要となるという課題があること，先行技術であるクレジットカード管理システムに 関する発明の乙８発明は，ユーザの利用実績により使用限度額を変更できるという ものであるが，同発明によっても，ユーザが他者から送金を受けた場合に使用限度 額を変更することはできないという課題があることが記載され，段落【０００６】 で，上記の課題を解決するために，本件発明は，ユーザが他者から送金を受けたこ とにより使用限度額を引き上げることができるシステムを提供することが記載され ており，これらの記載からすると，本件発明における「使用限度額」は，従来技術 における「使用限度額」と同様に，クレジットカードの使用限度額を意味するが， ユーザに対する入金があると所定の手続を経ずに引き上げられるものであると解す るのが相当である。 したがって，本件発明における「使用限度額」は，ユーザが所定期間内に使用 することのできる金額の上限額を意味し，その額は，ユーザとの契約時には，その 支払能力（信用力）に応じて設定され，「ある程度固定される」ものであるが，そ＼nの後，ユーザに対する入金があった場合，所定の手続を経ずに引き上げられるもの であると認められる。
ウ 以上のとおり，本件発明における「ホワイトカード」はクレジット カードを意味し，「使用限度額」は，「契約時に設定され，契約時には，ある程度固 定される，所定期間内で使用可能な金額」を意味するものというべきである。＼n
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，本件発明の課題について「使用限度額に関しては契約時に ある程度固定されるため，限度額の引上げなどの変更がなかなかできない，あるい は煩雑な手続きが必要となる」という従来技術の課題（段落【０００３】）は乙８ 発明により解決済みであり，本件発明の課題は，他者からの送金の受金等による ユーザの所持金の増加を速やかに使用限度額に反映させることにある（段落【００ ０５】）と主張する。 しかし，本件明細書等の段落【０００３】と段落【０００５】の記載によると， 乙８公報に記載された従来技術は，「予め定められた使用限度額内での利用実績に＼n応じて算出変更」することにより使用限度額を変更することを可能にするものであ＼nるが，それでは「他者からの送金を受金することなどでユーザの所持金が当該クレ ジットカード契約時の平均所得以上に増えたとしても，カード会社に逐一連絡など して所定の手続きを経なければそれが使用限度額に反映され」ないという課題を解 決し得ないことから，本件発明は，本件特許請求の範囲に規定された構成を採用す＼nることにより，入金を受け付けた旨の情報に基づいて，所定の手続（煩雑な手続） を経ることなく，ホワイトカードの使用限度額を引き上げることを可能としたもの＼nと認められる。
このように，乙８発明は，「使用限度額に関しては契約時にある程度固定される ため，限度額の引上げなどの変更がなかなかできない，あるいは煩雑な手続きが必 要となる」という従来技術の課題のうちの一部を「クレジットカードの使用限度額 を利用実績に応じて算出変更する技術」によって解決したにすぎず，本件発明は， 乙８発明により解決できなかった従来技術の「他者からの送金を受金することなど でユーザの所持金が当該クレジットカード契約時の平均所得以上に増えたとしても， カード会社に逐一連絡などして所定の手続きを経なければそれが使用限度額に反映 されることは無い」という課題を解決したものであるから，控訴人の上記主張は理 由がない。

◆判決本文

原審はこちらです

◆平成30(ワ)13927

　JR東海に対する侵害事件です。原告は「座席管理システム」（３９９５１３３号）の均等侵害を主張しましたが、第１要件、第２要件を満たさないとして、否定されました。

　(3)ア 　第１要件にいう特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請 求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する＼n特徴的部分であり，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許発明 の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲 の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部＼n分が何であるかを確定することによって認定される（知的財産高等裁判所平 成２７年（ネ）第１００１４号同２８年３月２５日判決）。
ここで，本件明細書をみると，従来の技術においては，券情報と発券情報 の２つの情報をそれぞれ端末機に対して伝送していたため情報量が２倍に なり通信回線の負担が２倍になっていた。本件発明は，このような従来の技 術と異なり，「ホストコンピュータ」において，券情報と発券情報という２つ の情報に基づいて１つの座席表示情報を作成するものであり，それによって，＼n端末機へ伝送される情報量が半減されて通信回線の負担が軽減されるとい う効果を奏するものである（【０００２】〜【０００７】，【００２０】）。
このような本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らせば，本件発明に おいて，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であ＼nる本質的部分は，「ホストコンピュータ」が券情報と発券情報との２つの情 報に基づいて１つの「座席表示情報」を作成する作成手段を有し，そのよう＼nにして作成された「座席表示情報」が「ホストコンピュータ」から端末機に＼n伝送される点にあるといえる。 被告システムにおいては，券情報と発券情報との２つの情報に基づいて１ つの情報が作成されるサーバーはなく，したがって，それらの２つの情報に 基づいて作成された１つの情報を端末機に伝送するサーバーもない。そうす ると，本件発明の本質的部分において，本件発明の構成と被告システムの構＼ 成は異なる。したがって，被告システムが均等侵害の第１要件を充足するこ とはない。
また，被告システムは，端末機に対して券情報と発券情報という２つの情 報に基づいて作成された１つの情報が伝送されるものではないから，券情報 と発券情報がそれぞれ端末機に伝送されるシステムに比べて通信回線の負 担と端末機の記憶容量及び処理速度を半減するものではない。したがって， 本件発明と同一の作用効果を奏するものではなく，第２要件を満たさない。
イ 原告は，第１要件について，本件発明の特許請求の範囲に記載された構成＼nと被告システムの構成の異なる部分は，サーバーと通信回線の個数に関する＼n相違であって，本件発明の本質的部分に関係するものとはいえない旨主張す る。
しかし，上記アのとおり，券情報と発券情報とに基づく情報が作成され， そのようにして作成された情報が伝送されるサーバーがあることは，均等侵 害の第１要件にいう本件発明の本質的部分であるといえ，被告システムは， その本質的部分において，本件発明と異なる。
また，原告は，本件発明の作用効果は，車掌が携帯する端末機に表示され＼nる各指定座席の利用状況（自動改札通過情報及び発売実績情報の有無）を車 掌が目視で確認できるようにして，車内改札を本来空席であるはずの座席に 座っている乗客に対して従来のように切符の提示を求めるだけで足りるよ うにしたものであり，これにより車内改札の省略化を図るというものであり， 被告システムの作用効果と同じである旨主張する。
しかし，前記3(1)のとおり，本件明細書の記載に照らせば，従来技術と比較した本件発明の効果は，券情報と発券情報がそれぞれ端末機に伝送されるシステムに比べて通信回 線の負担と端末機の記憶容量及び処理速度を半減するところにある。したが って，被告システムが本件発明と同じ作用効果を有するとはいえない。 (4)上記(3)のとおり，被告システムは，少なくとも均等侵害の第１要件，第２要 件を充足せず，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明＼nの技術的範囲に属するものであるということはできない。

◆判決本文

本件特許の訂正審判についての審決取消訴訟事件です。

◆平成28(行ケ)10069

　1審で差し止めが認められていました。被告が控訴しましたが知財高裁（4部）を控訴棄却されました。サポート要件については原審でも具備していると判断されています。

　争点２−１（本件特許は特許法３６条６項１号に違反しているか）
　控訴人は，本件明細書の発明の詳細な説明には，構成要件Ｈに対応する「シ＼nフト機能」に係る構＼成について，「いったんスルー注文」及び「決済トレー ル注文」と組み合わせた，複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て がそれぞれ１回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注 文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文 を発注させることしか記載されておらず，構成要件Ｈに含まれる「シフト機＼n能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたも＼nの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば，構＼成要件 Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから，特許 法３６条６項１号所定の要件（以下「サポート要件」という。）に適合する とはいえない旨主張する。
ア そこで検討するに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載中に は，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記＼n複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ とを検知すると，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知 の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す る」との記載において，「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ 高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載 はないから，当該「売り注文情報」は，複数の場合に限らず，一つの場合 も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，1)「シフト機能」につ＼nいて，「金融商品取引管理装置１や金融商品取引管理システム１Ａにお いて，既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち，「シ フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能＼である。この「シ フト機能」による注文は，上述した，「いったんスルー注文」や「決済＼nトレール注文」や，各種のイフダン注文（例えば後述する「リピートイ フダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）等に基づいて，新 規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文 や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異 なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様 の注文形態である。」こと（【００７８】），2)「シフト機能」は，「相＼n場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場 価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注 文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映した注文の発注を行う ことができる」（【００１８】）という効果を奏すること，3)「発明の 実施の形態３」は，「この実施の形態３の金融商品取引管理システムに おいては，「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを，「ら くトラ」による注文と組み合わせ，さらに「シフト機能」を行わせる状＼n態を示す。」（【０１３８】）ものであるが，「上記の「シフト機能」＼nは，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構成において適＼n用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上記各実施の形態 は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ とを意味するものではないことは，いうまでもない。」こと（【０１６ ４】）の記載がある。
上記1)の記載から，「シフト機能」は，「新規注文と決済注文が少な＼nくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される 際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ トさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり，シ フトされる先に発注済の注文には，「新規注文」又は「決済注文」の一 方のみの構成又は双方の構＼成が含まれること，先に発注済の一つの注文 の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価＼n格帯」をシフトさせる構成のものが含まれることを理解できる。＼nまた，上記1)ないし3)の記載から，「シフト機能」は，「相場価格を＼n反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し，「いった んスルー注文」，「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例え ば・・・「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）」 等の注文方法とは別個の処理であること，「シフト機能」にこれらの各＼n種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。 ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，図３５に示す「実施の形態 ３」（【０１４４】ないし【０１４８】）として，シフト機能に決済＼nトレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ， 決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の 買い注文Ｂ５，Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売 り注文Ｓ５，Ｓ４が再度生成されるが，この時点ではシフトは発生せ ず，通常のリピートイフダン注文が繰り返され，その後相場価格が変 動して，Ｓ１ないしＳ３の売り注文価格がトレールし，Ｓ１ないしＳ ３が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると，再度生成 された売り注文Ｓ５，Ｓ４は約定していないにも関わらずこれをキャ ンセルして，Ｓ１ないしＳ５のシフトが実行されることが記載されて いる。上記記載は，構成要件Ｈに含まれる，「シフト機能＼」に「いっ たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一＼nつであることが認められる。
また，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には，＼n図３５において，Ｓ２及びＳ３の売り注文価格がトレールしないため， それぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり，それぞ れ別々に約定し，その場合，実施の形態３の取引例でＳ５，Ｓ４が約 定した段階ではシフトが生じていないのと同様に，Ｓ３，Ｓ２が約定 した段階ではシフトが生じず，その後に最も高い売り注文価格の売り 注文であるところのＳ１が約定した段階でシフトが生じることになる ことを理解できる。 そうすると，複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売 り注文が約定すると，それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情 報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Ｈに係る構＼成は，本 件明細書の上記記載から認識できるから，本件明細書の発明の詳細な 説明に記載されているということができる。

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◆平成29(ワ)24174

　一部のイ号は、記載不備の拒絶に対する補正が均等の第5要件を満たさないとされましたが、一部のイ号は間接侵害が認定されました。

　本件拒絶理由通知記載の拒絶理由は明確性要件違反であり，具体的には，本件第１補正後の特許請求の範囲請求項１の記載につき，「本願発明が如何なるクランプ装置を意図しているのか，その外縁が明確に特定できない」こと，「「第２油路」が具体的に想定できない」こと及び「「流量調整弁」が具体的に想定できない」ことが挙げられている。換言すれば，スイングクランプ，リンククランプいずれのタイプのクランプ装置をも含むと解し得る記載となっていることによって新規性又は進歩性が欠如するとの無効理由は指摘されていないことから，本件第２補正は，こうした無効理由を回避するためにされたものではない。また，明確性要件違反の指摘においても，スイングクランプ，リンククランプいずれのタイプのクランプ装置をも含むと解し得る記載であるが故に不明確とされているわけでもない。 もっとも，上記拒絶理由のうち「本願発明が如何なるクランプ装置を意図しているのか，その外縁が明確に特定できない」とは，より具体的には，油圧シリンダの具体的な規定がなく，その油室の数が不明であり，そのために，第１油路，第２油路及び流量調整弁の機能ないし役割が不明であるといった問題点を指摘するものである。これは，当業者にとって，クランプ装置のタイプを含む装置の前提的な構＼成の不明確さを指摘する趣旨のものと理解されると思われる。
(ｵ) 原告は，本件第２補正の際に提出した意見書（乙２の２）で，請求項１ に係る補正につき，本件拒絶理由通知での審査官の指摘に対して，「補正後の請求項 １では，「前記出力ロッドを退入側に駆動するクランプ用の油圧シリンダ」と規定し ております。…補正後の請求項１に係る本願発明において，「第１油路」及び「第２ 油路」や，両流路の接続部にある「流量調整弁」が，何のために在って何をしてい るのかという点については明確であると思料いたします。よって，ご指摘の記載不 備は解消し得たものと思料致します。」との補足説明をしている。
(ｶ) 以上の事情を踏まえて本件第１補正から本件第２補正に至る経緯を見る と，客観的，外形的には，原告は，本件第１補正後の特許請求の範囲請求項１の記 載によれば，その構成はスイングクランプとリンククランプいずれのタイプのクラ＼nンプ装置も含むものであることを認識しながら，本件拒絶理由通知を受けて行った 本件第２補正により，敢えて補正後の特許請求の範囲にリンククランプのタイプの クランプ装置を含むものとして記載しなかった旨を表示したものと理解される。＼nそうである以上，本件においては，本件第２補正においてリンククランプのタイ プのクランプ装置が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるという特 段の事情が存する。 したがって，被告製品群４〜６は，本件発明との関係で，均等の第５要件を充足 しない。この点に関する原告の主位的主張は採用できない。
ウ 原告の予備的主張について＼n
原告は，予備的主張として，本件第１補正後の特許請求の範囲請求項１記載＼nの「クランプ用の油圧シリンダ」は「アンクランプ用の油圧シリンダ」（本件第２補 正後の特許請求の範囲請求項３）を含まないとの理解を前提として，本件第２補正 後の特許請求の範囲請求項３は補正前の特許請求の範囲に含まれないものを手続補 正により追加したものであり，請求項３については意識的に除外されたものとはい えないなどと主張する。 しかし，本件第１補正後の特許請求の範囲請求項１記載のクランプ装置は，「クラ ンプ本体に進退可能に装着された出力ロッド」及び「出力ロッドを駆動するクラン＼nプ用の油圧シリンダ」等を備えることは記載されているものの，「出力ロッド」が退 入側・進出側いずれに駆動することによってワークをクランプするものであるかを うかがわせる記載はない（なお，この時点での請求項２〜４にも，クランプのタイ プに関係する記載はない。）。このことと，従来技術としてはスイングクランプ及び リンククランプの両タイプが挙げられていることに鑑みれば，本件特許に係る明細 書においては出願当初よりリンククランプのタイプのクランプ装置も除外されてい ないといえることを併せ考えると，本件第１補正後の特許請求の範囲請求項１は， スイングクランプのみならずリンククランプのタイプのクランプ装置をも含むもの と理解される。本件第２補正後の特許請求の範囲請求項１において「クランプ用の 油圧シリンダ」とし，請求項３において「アンクランプ用の油圧シリンダ」とされ たのは，本件拒絶理由通知を受けた対応として，クランプ装置の構成をより具体的＼nに特定したことに伴うものと理解することができるから，本件第２補正の前後で 「クランプ用の油圧シリンダ」を異なる意味に解することはなお合理的である。 したがって，原告の予備的主張はその前提を欠くから，これを採用することはで＼nきない。
エ 小括
以上より，均等侵害として，被告製品群４及び６は本件発明１の技術的範囲 に属するとはいえず，また，被告製品群５は本件発明３の技術的範囲に属するとは いえない。そうである以上，被告らによる被告製品群４〜６の製造，販売等は，本 件特許権を侵害するものとはいえない。 したがって，被告製品群４〜６に係る原告の被告らに対する製造等の差止請求， 廃棄請求及び損害賠償請求は，いずれも理由がない。
３ 争点３（被告製品群７及び８の製造，販売等に係る間接侵害の成否）につい て
(1) 前記（第２の２(4)オ）のとおり，被告製品群７及び８は，被告製品群１〜 ３のクランプに取り付けて使用される場合にクランプ装置の生産に用いるものであ る。また，特許法１０１条２号の趣旨によれば，「発明による課題の解決に不可欠なも の」とは，それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決 されるような部品等，換言すれば，従来技術の問題点を解決するための方法として， 当該発明が新たに開示する特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特 有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等が，これに該当するものと解される。＼n本件発明において，作動油の流量の微調整を容易かつ確実に可能とすることなど＼nの課題を解決する直接的な手段となるものは，相対移動可能な弁体部を有する弁部＼n材をその構成に含む「流量調整弁」である。このため，「流量調整弁」は，本件発明＼nが新たに開示する特徴的技術手段における特徴的な部品等ということができる。被 告製品群７及び８（スピードコントロールバルブ）は，この「流量調整弁」に相当 するものであるから，「その発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法１０１ 条２号）に該当する。
これに対し，被告らは，被告製品群１及び３が本件発明１の構成要件1K及び1Xを 充足せず，被告製品群２が本件発明３の構成要件3K及び3Xを充足しないことから， 被告製品群７及び８は本件発明の課題の解決に不可欠なものではないと主張する。 しかし，前記１のとおり，被告製品群１〜３は本件発明の上記各構成要件を充足す＼nる。そうである以上，この点に関する被告らの主張はその前提を欠き，採用できな い。
(2) 被告らが，本件発明が特許発明であることを知っていたことについては，当 事者間に争いがない。 また，被告らは，被告製品群７を被告製品群１及び３の，被告製品群８を被告製 品群２のアクセサリとしてそれぞれ製造，販売していること（甲６，１０，１１， 乙９，１０）に鑑みると，被告製品群７及び８が本件発明の実施品である被告製品 群１〜３に用いられることを知っていたことが認められる。 なお，被告製品群７及び８は，スイングクランプのほか，リンククランプ，リフ トシリンダ，ワークサポートにも使用可能なものである（甲６，１０，乙４，５，＼n９，１０）。
しかし，特許法１０１条２号の趣旨に鑑みれば，発明に係る特許権の侵害品「の 生産に用いる物…がその発明の実施に用いられること」とは，当該部品等の性質， その客観的利用状況，提供方法等に照らし，当該部品等を購入等する者のうち例外 的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現 に存在し，部品等の生産，譲渡等をする者において，そのことを認識，認容してい ることを要し，またそれで足りると解される。 本件においては，後記６のとおり，被告製品群７及び８に属する製品がスイング クランプと組み合わせて販売される割合が大きいことに鑑みると，これを購入等す る者のうち例外的とはいえない範囲の者が被告製品群７及び８を特許権侵害に利用 する蓋然性が高い状況が現に存在するとともに，被告らはそのことを認識，認容し ていたものといえる。そうである以上，上記事情は本件における間接侵害の成立を 妨げるものではない。 これに対し，被告らは，被告製品群７が本件発明１の実施に，被告製品群８が本 件発明３の実施にそれぞれ用いられることを認識していないなどと主張する。しか し，被告らは，当然に被告製品群１〜３の構成を認識していると考えられるところ，＼n被告製品群１〜３が本件特許権侵害を構成する以上，被告製品群７及び８について＼nも，本件発明の実施に用いられるものであることを知っていたといえる。この点に 関する被告らの主張は採用できない。
(3) 小括
以上より，被告らが被告製品群７及び８を製造，販売する行為は，本件特許権 の間接侵害（特許法１０１条２号）を構成する。＼n

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関連の審決取消事件です。

◆平成29(行ケ)10076

　原審は、文言侵害不成立および、第1要件満たさないとして均等侵害を否定しました。知財高裁(3部)も同様の判断です。ただ、本質的部分について、引用発明と対比して判断しています。

「ア 均等侵害が成立するための第１要件にいう本質的部分とは，当該特許発 明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成＼nする特徴的部分であり，このような特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備 えていると認められる場合には，相違部分は本質的部分ではないと解される。 そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特 許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲 の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何＼nであるかを確定することによって認定されるべきである。 ただし，明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているとこ ろが，出願時の従来技術に照らして客観的に不十分な場合には，明細書に記載され＼nていない従来技術も参酌して，当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的 思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。＼n
イ 本件特許出願の審査において，特許庁は，本件各発明は，平成１５年 8 月 ２２日に公開された特開２００３−２３４６０８号公報（甲３０。以下「引用文献 １」という。）等の文献に基づき，当業者が容易に発明し得た旨の拒絶理由通知書 を送付した（乙６）ことから，引用文献１に記載された技術について検討する。
・・・
まず，引用発明１と比較して，本件発明１の本質的部分を検討する。
(ｱ) 本件発明１の内容は，前記１(2)で判示したとおりであり，その技術 的思想を構成する部分は，仮固定用ホルダの構＼成を，可撓性樹脂で成形し，前記給 電用筒状部の外壁面に沿って下方に延びる複数のメインアーム部と，同メインアー ム部に対して下端部にて繋がったサブアーム部とを有し，同サブアーム部の下端部 は，同サブアーム部が外側に拡がるための支点となり，同サブアーム部の上端部は 前記メインアーム部の外側面よりも外方向に突出した係止爪をなし，かつ同係止爪 は上端に向かって肉厚が増加しているものとし，同構成を採用することにより，ア＼nンテナ挿入時には，メインアーム部及びサブアーム部の両部材が内側に動くため， より小さい挿入力で取付孔への挿入が可能となり，また，抜け方向に荷重が加わっ＼nたときは，車体パネルの内側面に係止爪の上端が当接し，サブアーム部が外側に拡 がるため，抜け力を増大させることができ，仮固定用ホルダの挿入力は小さいまま で，抜け力を大きくすることを可能としたことである。＼n一方，本件特許の出願前に公開された引用文献１に記載された引用発明１の内容 は，前記イ(ｲ)で判示したとおり，固定板付き基板ブラケット９の構成を，円筒状＼n突出部の外周面に沿って下方に伸びる複数の側板４を有し，側板４にコ字状の切溝 ４ｅを設け，切溝４ｅに囲まれた矩形状のバネ片４ａの上端が側板４から外側に向 かって離れるものとしたものであり，このうち，側板４は本件発明１のメインアー ム部に，バネ片４ａは本件発明１のサブアーム部にそれぞれ相当するものであり， アンテナの挿入時には，側板４及びバネ片４ａが内側に撓み，抜け方向に荷重が加 わったときは，ルーフパネル２０にバネ片４ａの上端部が当接し，バネ片４ａが外 側に撓んで仮止めすることになると認められる。
(ｲ) そこで，本件発明１のうち，引用発明１に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分を検討すると，引用発明１は，抜け方向に荷重が加わった＼nときに，サブアーム部に相当するバネ片４ａ全体が撓むため，十分な抜け力を確保＼nできなかったことから，本件発明１は，仮固定用ホルダを可撓性樹脂で成形し，サ ブアーム部の上端部は上端に向かって肉厚が増加する係止爪からなるものとするこ とにより，抜け方向に荷重が加わったときに，サブアーム部の下端部を回転の支点 として，サブアーム部が外側に拡がるようにし，同下端部でサブアーム部の回転を 受け止めることにより，抜け力を増加させたものと認められる。そして，本件発明 １が，サブアーム部の上端部は上端に向かって肉厚が増加する係止爪からなるもの としたのは，上記のとおりサブアーム部の強度を増すためであると認められる。 以上からすると，本件発明１のうち，引用発明１に見られない特有の技術的思想 を構成する特徴的部分とは，可撓性樹脂で成形されたサブアーム部の上端部は上端＼nに向かって肉厚が増加する係止爪からなるものとし，これにより，抜け方向に荷重 が加わったときに，サブアーム部は，下端部を支点として回転するように外側に拡 がり，下端部において，サブアーム部の上記回転を受け止めて，抜けを防止すると いう部分であると認められる。そして，この部分が本件発明１の本質的部分に当た ることになる。
(ｳ) 控訴人は，本件発明６の本質的部分は，「アンテナに抜け方向の荷重 が加わった際に，下端部を支点とした外向きの回転力がサブアーム部に発生するこ とにより，サブアーム部が内側に向かって変位することが防止されるため，サブ アーム部に設けられた係止爪が車体パネルから外れて抜けてしまう（すっぽ抜ける） ことがない」という構成にあると主張する。＼nしかし，控訴人が主張する上記の構成は，引用発明１にも見られるから，同構＼成 が本件発明１や本件発明６の本質的部分ということはできない。
エ 次に，被控訴人製品が，前記ウで認定した本件発明１の本質的部分を共 通に備えているかについて検討する。 被控訴人製品においては，サブアーム部は，可撓性樹脂で成形されており，車体 パネルに係止するための爪部を備えるが，同爪部は，サブアーム部の中間付近に位 置している（乙１，２，１３）ため，その上部のサブアーム部であるフック部が， 抜け方向に荷重が加わったときに，サブアーム部がその下端部を支点として外側に 拡がることを阻止し，そのため，サブアーム部は，その下端部を回転の支点として 外側に拡がることはなく，したがって，同下端部で，サブアーム部の回転を受け止 めることによって抜け力を増大させるものではない。 そうすると，被控訴人製品は，本件発明１の本質的部分を備えているとは認めら れない。
オ 控訴人は，被控訴人製品において，抜け方向の荷重が加わると，サブ アーム部の下端部を支点とした外向きの回転力が発生することにより，サブアーム 部に設けられた爪部が内向きに変位して車体パネルから外れるという事象が防止さ れているから，被控訴人製品は，本件発明６の本質的部分を備えていると主張する。 しかし，前記エのとおり，被控訴人製品においては，抜け方向の荷重が加わり， サブアーム部が外側に拡がろうとしても，同動きはフック部によって阻止されるた め，サブアーム部は，その下端部を回転の支点として外側に拡がることはないから， 被控訴人製品は，本件発明１や本件発明６の本質的部分を備えておらず，控訴人の 上記主張は理由がない。
カ したがって，本件発明１と被控訴人製品との前記の相違点は，本件発明 の本質的部分ではないということはできないから，被控訴人製品は，均等の第１要 件を充足しない。」

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◆平成30（ワ）13400

　知財高裁は、明細書の開示を参酌して「大豆胚軸発酵物」とは，大豆胚軸自体の発酵物をいい，大豆胚軸抽出物の発酵物を含まないと判断した１審判決を維持しました。

このように本件明細書には，「発酵原料」として「大豆胚軸」を使用 した場合の発酵処理及び実施例の記載はあるが，一方で，「発酵原料」 として「大豆胚軸抽出物」を使用した場合の発酵処理及び実施例に関す る記載はない。
(エ) 前記(ア)ないし(ウ)によれば，本件明細書には，「本発明」（「大 豆胚軸発酵物」）の発酵原料として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」 とを明確に区別した上で，発酵原料として使用される「大豆胚軸」は， 「含有されているダイゼイン類が失われていないことを限度として，大 豆の産地や加工の有無について制限され」ず，「脱脂処理や脱タンパク 処理に供したもの」も使用することができ，発酵原料にイソフラボンを＼n別途添加しておくことにより，得られる大豆胚軸発酵物中のエクオール 含量をより高めることが可能となることを開示し，他方で，コストが高＼nく，エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる「大 豆胚軸抽出物」は，「本発明」（「大豆胚軸発酵物」）の発酵原料に適 さないことの開示があることが認められる。
ウ 検討
以上の本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書 の記載を前提に検討するに，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）に は，本件発明１の「大豆胚軸発酵物」（構成要件１−Ｃ）を定義した記載＼nはなく，その発酵原料となる「大豆胚軸」を特定の成分のものに限定する 記載もないが，一方で，本件明細書では，「大豆胚軸発酵物」の発酵原料 として「大豆胚軸抽出物」と「大豆胚軸」とを明確に区別した上で，コス トが高く，エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる 「大豆胚軸抽出物」は，発酵原料に適さないことの開示があることに照ら すと，かかる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発酵物は，本件発明１ の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと解するのが相当である。 もっとも，本件明細書には，発酵原料に適さない「大豆胚軸抽出物」の 成分やイソフラボン含量等についての開示はないことは，前記イ(イ)ａの とおりである。 しかるところ，大豆胚軸からイソフラボンを含有する成分の抽出処理は，＼n一般に，水，アルコール（エタノール等）又は含水アルコールなどの溶媒 を用いた抽出によって行われるが，大豆胚軸から高濃度のイソフラボンを＼n含有する「大豆胚軸抽出物」を得るには，このような抽出処理に加え，合 成吸着樹脂を用いた濃縮操作等の精製処理が必要であることは，本件特許 の優先日当時の技術常識であったことが認められる（例えば，甲４３の【０ ０１１】，【００１２】，甲４６の【０００２】ないし【０００５】，甲 ４９の【００１３】ないし【００１５】）。 そして，高濃度のイソフラボンを含有する「大豆胚軸抽出物」は，コス＼nトが高く，エクオール産生菌による発酵のために別途栄養素が必要になる ことは自明であるから， かかる「大豆胚軸抽出物」を発酵原料とする発 酵物は，本件発明１の「大豆胚軸発酵物」に該当しないものと認めるのが 相当である。

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◆平成29(ワ)35663

　知財高裁でも本質的要件（第１要件）が欠落しているので、均等侵害は否定されました。

　当裁判所も，電子メールに設定された複数の電子メールアドレスを個々の 電子メールアドレスに分割し，記憶手段に記憶されている制御ルール等に従 って，電子メールの送出に係る制御内容を決定し，決定された制御内容に従 って電子メールの送信制御を行うとの構成は，本件発明１における本質的部分に該当し，同様に，複数の送信先が設定された電子メールから電子メール＼nアドレス単位で個別メールを生成することは，本件発明２における本質的部 分に該当するところ，被告装置はドメインごとに分割するものであるため， かかる構成を有さず，均等の第１要件を充足しないと判断する。その理由は，後記(2)のとおり控訴人の当審における補充主張に対する判 断を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第４の３及び６（原判決７２ 頁２０行目から７４頁２５行目まで，７７頁２５行目から７８頁１３行目） 記載のとおりであるから，これを引用する。
(2) 当審における補充主張に対する判断
ア 控訴人は，本件発明１において，複数の送信先を分割する単位が， 個々の電子メールアドレス単位であることは，本件発明１の課題の解決 をするのにあたり不可欠ではなく，「メッセージ単位」より小さい単位 でかつ，制御ルールに従って送出を制御し得る単位で，複数の送信先を 個々に分割した上で，分割した電子メールの送出に係る制御内容を決定 及び送信制御を行い，上記単位に応じた電子メールの送出制御を行うこ とが，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的な部分であると主張する。＼nしかし，本件明細書等１には，「特許文献１に記載の技術においては， 送信メール保留装置は受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断 することができない。そのため，複数の送信先が記載された電子メール に対しては，誤送信の可能性がある送信先が１つでも含まれていれば，その他の送信先に対するメール送信までもが保留，取り消しがされるこ＼nととなる。」(段落【０００４】)，「本発明は上述の問題点に鑑みなさ れたものであり，ユーザによる電子メールの誤送信を低減可能とすると共に，宛先に応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電＼n子メールを送出させる仕組みを提供することを目的とする。」（段落 【０００５】）と記載されている。 「送信先」及び「宛先」はいずれも電子メールアドレスを意味するこ とは前記１のとおりであるから，これらの記載によれば，本件発明１は， 誤送信の可能性がある電子メールアドレスが１つでも含まれていれば，その他の電子メールアドレスに対するメール送信までもが保留，取消し＼nされることとなることを課題として認識し，その課題に鑑みて，電子メ ールアドレスに応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく 電子メールを送出させる仕組みを提供することを目的とするものと解さ れる。
このように，本件明細書等１には，誤送信の可能性がないその他の電子メールアドレスに対するメール送信までもが保留，取消しされてしま＼nうという従来技術である特許文献１の課題に対し，電子メールアドレス に応じた電子メールの送出制御を行うことによって課題を解決しようと することが記載されているのであるから，そのために必須の構成である電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割＼nする構成が，本件発明１の本質的部分に含まれないとはいえない。
イ 控訴人は，本件発明１の課題は，従来技術では，本来保留される必要の ない「その他の電子メールアドレス」に対するメール送信が全て保留さ れてしまうことであって，それに比べれば，ドメインに応じた送出制御 を行った場合であっても，少なくとも一部の電子メールアドレスに対す る電子メールの送信が保留されない場合，「電子メールアドレスに応じ た電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電子メールを送出さ せる」効果を得ることができる旨主張する。 しかし，前記１(3)ウ(ｲ)のとおり，「誤送信の可能性がある送信先が１つでも含まれていれば，その他の送信先に対するメール送信までもが＼n保留，取り消しがされることとなる。」（段落【０００４】(1)）とは， 本来保留される必要のないその他の送信先（すなわち電子メールアドレ ス）に対するメール送信は全てなされるべきであるとの趣旨と解するの が自然である。 また，前記アのとおり，「効率よく電子メールを送出させる」ことは， 電子メールアドレスに応じた電子メールの送出制御によってもたらされ るものとされている。電子メールアドレスに応じた電子メールの送出制 御によれば，保留の必要がないその他の電子メールアドレスに対する送 信は全てなされるのであるから，本件発明の効果も同様と解すべきであ って，保留の必要がないその他の電子メールアドレスのうちの一部の電 子メールアドレスに対する電子メールの送信が保留されなくなることで は足りないというべきである。
ウ 控訴人は，文言侵害が否定された場合に，本件明細書等１の課題に記載 された「送信先」を「電子メールアドレス」と読み替えて，課題を認定 し，当該課題から直接的に本質的部分を認定することは，均等侵害の成 否の場面において，文言侵害が否定されることを理由に，均等侵害の成 立が直ちに否定され，均等侵害がその機能を果たさない結果となることから，かかる結果が著しく妥当性を欠く旨主張する。＼nしかし，本質的部分の認定は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基 づいて，特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許 発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである（大合議判決）。よって，本件明細書等１の記載に基＼nづいて，本件発明１が，従来技術である特許文献１のどのような点を課 題として把握し，どのような解決手段を提示し，どのような効果をもた らすものなのかを把握することは，当然なされるべきことであるから， 控訴人の主張は理由がない。
エ 被告装置は，電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレ スごとに分割するという，本件発明１の本質的部分に含まれる構成を有していないから，均等の第１要件を充足しない。＼n

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)44181

　技術的範囲に属しない、サポート要件違反の無効理由ありとして、権利行使できないと判断されました。

原告による測定結果
株式会社東洋環境分析センターが，平成３０年２月，原告の依頼によ り，宮崎県食品開発センターが保有するＰＴ−Ｒを用いて，前記イの記載 に従って，同じロットナンバーの被告製品２について，３回測定した結果 によれば，被告製品２（１ロット）の見掛けタッピング比容積は，いずれ も２．４cm3／ｇ（２．４５cm3／ｇ，２．４６cm3／ｇ，２．４６cm3／ｇ）で あった（甲２０の１，２０の２）。
オ 被告による測定結果
株式会社住化分析センターが，平成３０年２月，被告の依頼により， ＰＴ−Ｘを用いて，前記イの記載に従って，製造時期が異なりロットナ ンバーが異なる５つの被告製品についてそれぞれ１回ずつ測定した結果 によれば，被告製品２（製造時期の異なる５ロット）の見掛けタッピン グ比容積は２．２〜２．３cm3／ｇ（２つの製品について２．２cm3／ｇ， ３つの製品について２．３cm3／ｇ）であった（乙１１）。 被告が，平成３０年１０月頃，宮崎食品開発センターが保有するＰＴ −Ｒを用いて，前記イの記載に従って，製造時期が異なりロットナンバ ーが異なる５つの被告製品２について，それぞれ３回ずつ測定した結果 によれば，その見掛けタッピング比容積は２．２〜２．３cm3／ｇ（３つ の製品について３回とも２．３cm3／ｇ，１つの製品について２．２cm3／ ｇ，２．２cm3／ｇ，２．３cm3／ｇ），１つの製品について，２．２cm3／ ｇ，２．３cm3／ｇ，２．３cm3／ｇ）であった（乙３４）。
(2)本件明細書の特許請求の範囲には見掛けタッピング比容積の測定方法は記 載されていないが，発明の詳細な説明には，前記(1)イのとおり，実施例・比 較例における見掛けタッピング比容積はＰＴ−Ｒを用いて測定された値であ る旨の記載がある。
原告は，ＰＴ−Ｒを用いて測定した結果（前記(1)エ）によれば，被告製品 ２の見掛けタッピング比容積は２．４cm3／ｇであるから，構成要件１Ｆ及び２Ｆをいずれも充足すると主張する。＼nて測定した結果によれば，製造時期の異なる５ロットの被告製品２につき， いずれも見掛けタッピング比容積が２．４cm3／ｇに達していなかった。その 実験の信用性が否定されることを裏付ける客観的な証拠はない。上記のとお り，５ロットという複数の被告製品２について，それぞれ３回ずつ検査した 結果，いずれも見かけタッピング比容積が構成要件１Ｆ・２Ｆの下限である２．４cm3／ｇに達していなかったというのであるから，被告製品２は構成要定対象，測定方法による測定結果に照らして，原告の同エの測定結果によっ＼nて被告製品２の見掛けタッピング比容積が２．４cm3／ｇであることを認める に足りない。
・・・
本件発明１及び２は，前記のとおり，２．５Ｎ塩酸，１５分，沸騰温 度という具体的な本件加水分解条件で測定された重合度（平均重合度） をレベルオフ重合度とするものである（そのような具体的な本件加水分 解条件で測定されることを前提として実施可能要件を充足する。）。したがって，本件では，本件加水分解条件という具体的な条件で加水分解さ＼nれた後に測定されるレベルオフ重合度について，優先日当時，当業者 が，技術常識に基づいて，発明の詳細な説明に記載された原料パルプの レベルオフ重合度と，原料パルプを加水分解して得られたセルロース粉 末のレベルオフ重合度とが同一であると認識することができるかが問題 となるといえる（なお，本件加水分解条件は，レベルオフ重合度を求め るものとして，当該酸濃度温度条件では比較的短時間といえる時間の加 水分解を定めたものであることがうかがえる。）。
ここで，優先日当時，本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合 度について，天然セルロースとそれを加水分解して生成されたセルロー ス粉末とが同じレベルオフ重合度となることを直接的に述べた文献があ ったことを認めるに足りる証拠はない。他方，本件明細書においてレベ ルオフ重合度の説明において現に引用されている文献であり，種々の対 象について本件加水分解条件を含む条件で加水分解をした上で本件加水 分解条件（２．５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分）を提唱したＢＡＴＴＩＳ ＴＡ論文は，(1)木材パプルについて，温和な加水分解条件での加水分解 を経た後に２．５Ｎ塩酸，沸騰という過酷な条件で加水分解した重合度 と，温和な加水分解条件での加水分解を経ずに２．５Ｎ塩酸，沸騰温度 という条件で加水分解した重合度を実際に測定して，前者の値が後者の 値より低かったこと，(2)セルロースを加水分解した際には結晶化がされ るという他の複数の研究者による研究成果を紹介した上で，上記(1)等の 実験結果は温和な加水分解は重量減少を伴わない結晶化を誘導すること を示しているようであること，(3)温和な加水分解や過酷な加水分解で起 こるメカニズムを提唱した上で，温和な加水分解を経た後に過酷な加水 分解がされた場合には結晶化された短いセルロース鎖の残渣が保持され るため，温和な加水分解を経ずに過酷な加水分解がされた場合よりもレ ベルオフ重合度が低下すると予想されることなどを述べていた。なお，セルロースの加水分解において再結晶化が起こることは他の文献でも紹＼n発明の詳細な説明の実施例２ないし７のセルロース粉末は，前記 のとおり，原料パルプを４Ｎ塩酸，４０°C，４８時間という条件，３Ｎ 塩酸，４０°C，４０時間という条件，３Ｎ塩酸，４０°C，２４時間とい う条件などで加水分解したものであり，天然セルロースを温和な条件で 加水分解したものといえる。 前記のとおり，本件では本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が問 題となるところ，本件加水分解条件を提唱し，本件明細書でも引用してい るＢＡＴＴＩＳＴＡ論文は，上記のとおり，他の複数の研究者による研究 成果を紹介した上で，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度について は，温和な加水分解を経た場合にはその過程を経ていないものに比べて， 値が低下することが予想されると述べていた。その内容とは異なり，本件加水分解条件で測定されるレベルオフ重合度について，天然セルロースと，＼nそれを温和な条件で加水分解して生成されたセルロース粉末とが同じレ ベルオフ重合度であるという技術常識があったことを認めるに足りる証 拠はない。 に述べられるレベルオフ重合度は本件加水分解 条件により測定されたものではないし，同文献の著者は，優先日頃におい ても，著者が考える「レベルオフ」するためには本件加水分解条件の時間 では足りないと考えられていた旨述べる（同 ）。 また，本件明細書に記載された実施例のセルロース粉末は，原料パル プを加水分解した後，攪拌，噴霧乾燥（液供給速度６Ｌ／ｈｒ、入口温 度１８０〜２２０°C、出口温度５０〜７０°C）して得られたものであ る。当該セルロース粉末の本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度 の明示的な記載が明細書にない以上は，上記加水分解，攪拌，噴霧乾燥 の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条件下でのレ ベルオフ重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識がある 場合に，当該セルロース粉末のレベルオフ重合度が本件明細書に記載さ れているに等しいといえる。上記の加水分解，攪拌や噴霧乾燥を経たセ ルロース粉末の本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度が原料パルプ のそれとの関係でどのような値になるかについての技術常識を認めるに 足りる証拠はない。 これらを考慮すれば，優先日当時，当業者が，本件明細書に記載され た原料パルプのレベルオフ重合度とそこから加水分解して生成されたセ ルロース粉末の本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が同じである と認識したと認めることはできない。また，発明の詳細な説明の実施例 は，具体的な原料パルプから明細書記載の特定の条件の加水分解，攪 拌，噴霧乾燥を経て得られたセルロース粉末である。当業者が，優先日 当時，技術常識に基づいて，記載されている当該原料パルプのレベルオ フ重合度に基づいて，上記具体的な条件で得られたセルロース粉末につ いて，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度の値を認識することが できたとも認められない。
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，セルロース粉末 について，本件加水分解条件の下でのレベルオフ重合度の記載があるの に等しいとは認められない。 カ 原告は，非晶質領域が分解されて結晶領域のみが残った状態に達したと きの重合度であるレベルオフ重合度は，途中に原料パルプから本件セルロ ース粉末という加水分解過程を経ると否とに関わらず同じ値となるのであ り，当業者であれば，原料パルプとそこから温和な加水分解によって得ら れる本件セルロース粉末のレベルオフ重合度は等しくなると当然に理解す ることができる旨主張し，また，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文における上記実験 結果における温和な加水分解の条件が，本件の実施例における原料パルプ からセルロース粉末を生成する温和な加水分解の条件と同じものではない ことを指摘する。
しかし，本件においては具体的な本件加水分解条件による加水分解がさ れたセルロースの重合度（平均重合度）が問題となる。本件加水分解条件 を提唱し，発明の詳細な説明でも引用されるＢＡＴＴＩＳＴＡ論文が，本 件加水分解条件によるレベルオフ重合度について前記のように述べていた ところ，優先日当時，そこに記載されているのと異なる内容の技術常識が あったことを認めるに足りる証拠はない。また，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文 は，セルロースを加水分解した際には結晶化がされるという他の複数の研 究者による研究成果を紹介した上で，前記の予想をしているのであり，そこに記載されているのと異なる技術常識があったことを認めるに足りる証＼n拠がない本件で，ＢＡＴＴＩＳＴＡ論文においてされた実験での温和な加 水分解の条件が，本件の実施例における原料パルプから粉末セルロースを 作成する加水分解の条件と全く同じものではないことは上記の結論を直ち に左右するものではない。
なお，原告は，実験をした結果，原料パルプを本件加水分解条件で加水 分解したときの平均重合度と，当該原料パルプを実施例２と同じ加水分解 条件で加水分解して得たセルロース粉末を本件加水分解条件で加水分解し たときの平均重合度は実質的に同じであったとして，平成３０年８月頃に 測定された結果を記載した平成３１年３月２０日付け報告書（甲５６の １）を提出し，また，上記でセルロース粉末を得る際の写真やセルロース 粉末を得た際に８０°Cの熱風を当てる工程を含む２４時間の乾燥処理をし たことなどが記載された同年４月９日付け報告書（甲５７）を提出する。 しかし，本件では，優先日当時，本件明細書に記載された加水分解，攪 拌，噴霧乾燥の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条 件下での重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識の存否が 問題となるところ，上記時点の上記実験結果によって同技術常識を認める ことはできない。
キ 以上によれば，本件差分要件は，粉末セルロースについての平均重合度 と本件加水分解条件下でのレベルオフ重合度の差に関するものであるとこ ろ，明細書の発明の詳細な説明には，実施例について，粉末セルロースの 本件加水分解条件でのレベルオフ重合度についての明示的な記載はなく， また，優先日当時の技術常識によっても，それが記載されているに等しい とはいえない。したがって，本件明細書の発明な詳細には，本件特許請求 の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。
そうすると，本件明細書の発明な詳細において，特許請求に記載された 本件差分要件の範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえ＼nない。 以上によれば，本件発明１及び２は，発明の詳細な説明の記載により当業 者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではないから，特 許法３６条６項１号に違反する。

◆判決本文

　技術的範囲に属しないとした1審判決が維持されました。争点は「フリップフロップ現象発生用軸体」の用語の解釈です。

　控訴人は，本件発明１における構成要件Ｅ及びＦの「フリップフロップ現象発生用軸体」について，「フリップフロップ現象を発生させる軸体を意味する。」との原判決の判断には誤りがあると主張する。＼nしかし，本件発明１における構成要件Ｅ及びＦの「フリップフロップ現象発生用軸体」は，その文言からフリップフロップ現象を発生させる軸体を意味することは＼n明らかである。また，本件明細書を見ても，本件発明１はクーランド液が「フリッ プフロップ現象発生用軸体」を通過することによってフリップフロップ現象を発生 させるなどして，その課題を解決するものである（本件明細書の【０００６】， 【０００７】，【００４１】〜【００４５】）から，「フリップフロップ現象発生 用軸体」がフリップフロップ現象を発生させる軸体であることは明らかである。 したがって，控訴人の上記主張を採用することはできない。
イ 控訴人は，本件明細書の【００３７】は，電子回路の用語を参考に記載 しているだけであるのに，原判決は，本件発明１が「フリップフロップ現象」を解 決原理としていると誤解していると主張する。 しかし，本件明細書の【００３７】の記載が，電子回路の用語に基づく参考記載 にすぎないと認めることができないことは，原判決の「事実及び理由」の第４の２(1)イ(ｶ)bの通りである。
(1) また，上記アのとおり，本件発明１は，「フリップフ ロップ現象」を解決原理としているものである。 したがって，控訴人の上記主張を採用することはできない。
(2) 「フリップフロップ現象」の意味について
ア 控訴人は，本件明細書の【００１１】，【００４３】及び【０００７】 の記載によると，フリップフロップ現象とは，「フリップフロップ現象発生用軸体 を通過することにより当該現象の結果として『クーラント液等』が『乱流となり無 数の微小な渦を発生』した状態」を指すことを基本としていると主張する。 しかし，本件明細書の【００３７】に，「フリップフロップ現象（フリップフロ ップ現象とは，流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象）」と 記載されている上，本件各発明と共通する技術分野において，本件特許出願前に 「フリップフロップ現象」の語が，おおむね，流体の流れの周期的な振動ないし方 向変換を意味するものとして使用されていること（原判決の「事実及び理由」の第 ４の２(1)イ(ｳ)）からすると，本件発明１におけるフリップフロップ現象は，基本 的には，(1)「流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象」を意味 すると解釈することができ，(2)「クーラント液等」が「乱流となり無数の微小な渦 を発生」した状態を指す語としての使用は，上記(1)の意味におけるフリップフロッ プ現象の発生を前提とした，派生的な使用と位置づけられるべきである。控訴人が 指摘する本件明細書の【００１１】，【００４３】及び【０００７】の記載は，こ の判断を左右するものではない。
イ 控訴人は，本件特許の出願当時の当業者の理解について主張する。 まず，乙１４〜２０は，いずれも公開特許公報であるが，これらの特許において は，Ａ及びＢのほか，Ｃ（乙１６），Ｄ（乙１７），Ｅ（乙１８，２０），Ｆ（乙 １９）も共同発明者とされていることが認められるから，単に，Ａ及びＢの２名の 研究者，発明者がフリップフロップ現象を「流体の流れの周期的な振動ないし方向 転換を意味するもの」として使用しているとは認められない。 また，控訴人は，本件発明１の構成要件Ｄの記載によると，当業者は，本件明細書の【００３７】の括弧内の記載の流れ（流体の流れる方向が周期的に交互に方向＼n変換して流れること）が生じないことを理解すると主張する。 しかし，本件発明１の構成において，ひし形凸部がフリップフロップ現象発生用軸体の軸心に対してどのような傾きをもって設置されているかは特定されておらず，＼n上記軸心に対してひし形凸部が傾きを持っていて非対称となっているかは明らかで はないから，当業者が，本件明細書の記載や，「フリップフロップ現象」の語につ いての当業者の一般的な理解に反して，本件明細書の【００３７】の括弧内記載の 流れ（流体の流れる方向が周期的に交互に方向変換して流れる現象）が生じないこ とを理解すると認めることはできない。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成29(ワ)11147

　大阪地裁26部で、102条2項により１３億を越える損害賠償（代理人費用含む）が認められました。9割覆滅されています。

　特許法１０２条２項は，民法の原則の下では，特許権侵害によって特許権者 が被った損害の賠償を求めるためには，特許権者において，損害の発生及び額，こ れと特許権侵害行為との間の因果関係を主張，立証しなければならないところ，そ の立証等には困難が伴い，その結果，妥当な損害の填補がされないという不都合が 生じ得ることに照らして，侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは，そ の利益の額を特許権者の損害額と推定するとして，立証の困難性の軽減を図った規 定である。このような趣旨に鑑みると，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為 がなかったならば利益を得られたであろうという事情が存在する場合には，同項の 適用が認められると解すべきであるとともに，同項所定の侵害行為により侵害者が 受けた利益の額とは，原則として，侵害者が得た利益全額であると解するのが相当 であって，このような利益全額について同項による推定が及ぶと解される。
(ｲ) 証拠（甲１３）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，被告による本件特許権 侵害行為の期間（平成２０年〜平成２８年）において，スクリュ圧縮機に相当する 圧縮機ユニット又はスクリュ圧縮機に凝縮器を備えたものに相当するコンデンシン グユニットである原告各製品を製造し，プラント業者等に販売していたことが認め られる。 他方，証拠（乙３９，７８，８１，８２，８５，９３，９９，１１０）及び弁論 の全趣旨によれば，被告は，平成２０年〜平成２８年にかけて，油冷式スクリュ圧 縮機である被告製品２−２及び２−３が組み込まれたスクリュ式ガス圧縮システム であるNewTonシステムを使用した冷凍・冷蔵プラントである被告製プラントを販 売した一方，NewTonシステムや被告製品２−２及び２−３を，国内においては別 個独立に販売することはなかったこと（なお，国外向けには，被告のグループ会社 に単体又は単独で販売し，当該グループ会社がシステムを完成させて顧客に販売す ることはあった。）が認められる。 このように，被告は，基本的には，油冷式スクリュ圧縮機である被告製品２−２ 及び２−３が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントを販売する という形で本件特許権侵害行為を行っているから，本件特許権侵害行為における侵 害品は，上記NewTonシステムとするのが相当である。 そして，NewTonシステムと原告各製品が組み込まれたシステムとは，上記のと おり，冷凍・冷蔵プラントの需要者を需要者とする点で共通する以上，NewTonシ ステムと原告各製品の需要者も，その面では共通する部分があるといえる。 したがって，本件においては，原告に，被告による本件特許権侵害行為がなかっ たならば利益が得られたであろうという事情が存在するといえることから，特許法 １０２条２項の適用が認められる。
(ｳ) これに対し，被告は，原告各製品がスクリュ圧縮機等であるのに対し，被告 が販売するのは被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステムを使用し た被告製プラントであることを指摘して，特許法１０２条２項の適用は認められな いと主張する。 しかし，被告指摘に係る事情は，要するに特許権者である原告と侵害者である被 告との間の業務態様の相違（ひいては市場の非同一性）を指摘するものであるとこ ろ，このような事情を考慮しても，原告各製品と被告製品２−２及び２−３とは， 上記(ｱ)のような形で市場においてなお競合関係にあると見るのが相当であるから， 特許法１０２条２項の適用を否定すべき事情とはいえない。被告指摘に係る当該事 情は，同項に基づく損害額の推定を覆滅する事情として考慮すれば足りる。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
イ 本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額
(ｱ) 侵害者がその侵害の行為により受けた「利益の額」（特許法１０２条２項）は， 侵害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造販売することによりそ の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であ り，その主張立証責任は特許権者側にあると解される。 前記アのとおり，本件における侵害品は被告製品２−２及び２−３が組み込まれ たNewTonシステムであるから，本件特許権侵害行為により被告が受けた「利益の 額」は，その売上高から，被告においてNewTonシステムの製造販売に直接関連して 追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額を算定するのが相当である。 これに対し，被告は，本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であること， 原告自身が侵害品を圧縮機として特定していること，NewTonシステムから圧縮機だ けを分離可能であることなどを指摘して，本件の侵害品は，NewTonシステムではな く，圧縮機本体を中核とする被告製品２−２及び２−３であると主張する。 しかし，前記アのとおり，本件の侵害品はNewTonシステムとすることが相当であ り，このことは，本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であることなどに より左右されない。NewTonシステムから圧縮機を物理的に分離可能であるとしても，＼n前記アのとおり，被告においては基本的にこれを別個独立に販売しておらず，この 部分の譲渡による利益を直接的に観念し得ない以上，同様であり，被告製品２−２ 及び２−３がNewTonシステムの一部分であることは，損害額の推定を覆滅する事情 として考慮すれば足りる。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ｲ) NewTonシステムの販売台数
証拠（乙８５，９３，１１０）及び弁論の全趣旨によれば，被告が販売した NewTonシステムの販売台数は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜 「NewTonシステムの利益額算定表(6)」の「NewTon台数」欄に各記載のとおりであ ることが認められる。
ｂ これに対し，被告は，被告が販売したNewTonシステムのうち，本件特許権の 存続期間中に受注し，存続期間満了後に製造を終えて納入したものについては，本 件特許権の存続期間中に，存続期間満了後に行われた適法な譲渡についての申出が＼n行われたにすぎないから，本件特許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にすべ きではないと主張する。 しかし，被告は，本件特許権の存続期間中に「譲渡の申出」を行った上で受注し＼nており，この時点で顧客との間の請負契約が成立している以上，製造及び納入の完 了が本件特許権の存続期間満了後であったとしても，これによる原告の損害は，な お本件特許権の存続期間中の侵害行為である「譲渡の申出」と相当因果関係にある＼n損害というべきである。そうすると，これに係る「譲渡」による販売分も，本件特 許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にするのが相当である。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ｳ) NewTonシステム１台ごとの売上額
ａ NewTonシステムは，前記ア(ｲ)のとおり，基本的に冷凍・冷蔵プラントとは 別個独立のものとして販売されていないものの，証拠（乙３９，９２，１１０）及 び弁論の全趣旨によれば，被告は，被告製品２−２及び２−３が組み込まれた NewTonシステムの「定価」を設定し，そのNewTonシステムを使用した被告製プラ ントを販売するに当たって，当該「定価」を見積書に記載するなどして顧客に対し 見積りを示した上で，被告製プラントを販売していることが認められる。 そうすると，NewTonシステム１台ごとの売上額を算定するに当たり，当該「定 価」に依拠することには合理性がある。
他方，証拠（甲２３，乙１００，１１９）及び弁論の全趣旨によれば，被告は， NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売に当たり，「出精値引」などと して，冷凍・冷蔵プラントを構成する部品価格の合計額から値引きして販売する例＼nがあったことが認められる。もっとも，全ての取引において値引きが行われたこと を認めるに足りる事情はなく，また，プラントを構成するいずれの部品が値引き対＼n象とされたかも不明であるから，上記売上額の算定に当たり値引き分を考慮するこ とは合理的でない。 以上を踏まえると，証拠（乙３９）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシステ ム１台ごとの売上額は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜「NewTon システムの利益額算定表(4)」の「定価（単価）」欄に各記載のとおりであると認め られる。 これに対し，被告は，NewTonシステム１台ごとの売上額は，その実質的な販売 価格に相当する●（省略）●により算定すべきであると主張する。 しかし，証拠（乙３９，９２，９３）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシス テムの●（省略）●は，被告の製造部門が販売部門に販売処理手続を行う際の設定 される価格にすぎず，被告は，この●（省略）●を上回る価格を「定価」として設 定した上で，NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売していることが認 められる。すなわち，●（省略）●「定価」においてこれが反映されているものと 理解される。そうすると，顧客に対する関係では，●（省略）●は実質的な販売価 格とはいえない。 したがって，NewTonシステム１台ごとの売上額の算定に当たりその●（省略） ●を基礎とすることは合理性を欠き，相当でない。この点に関する被告の主張は採 用できない。
ｂ ５９３番代替機及び６０４８番転用機について
証拠（乙９９）及び弁論の全趣旨によれば，別紙「NewTonシステムの利益額算 定表(5)」の対象となっている５９３番代替機は，１０６番機の代替機として，顧客 に無償で譲渡されたことが認められる。そうすると，１０６番機と５９３番代替機 の販売は一連の取引によるものといえる。このような経緯を踏まえると，１０６番 機と５９３番代替機の販売については，１０６番機１台分の売上額●（省略）●円 をもって２台合計の売上額として算定するのが相当である。 また，証拠（乙９９）及び弁論の全趣旨によれば，別紙「NewTonシステムの利 益額算定表(6)」の対象となっている６０４８番転用機は，同一の顧客に対して６１ ８番機２台と共に合計３台として納品されたこと，この取引におけるNewTonシステ ムの代金は２台分の代金とされたことが認められる。このような経緯を踏まえると， ２台分の売上額である●（省略）●円（●（省略）●円×２）をもってこれら３台合 計の売上額として算定するのが相当である。 以上に反する原告の主張は採用できない。
(ｴ) NewTonシステム１台ごとの経費
ａ 前記(ｱ)のとおり，控除すべき経費は，侵害品の製造販売に直接関連して追加 的に必要となったものをいい，例えば，侵害品についての原材料費，仕入費用，運 送費等がこれに当たる。これに対し，例えば，管理部門の人件費や交通・通信費等 は，通常，侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たら ない。
ｂ 控除すべき経費
(a) 製造原価
証拠（乙３９，９３，１１０）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシステム１ 台ごとの製造原価は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」〜「NewTonシ ステムの利益額算定表(4)」の「製造原価（単価）」欄に各記載のとおりであること が認められる。
(b) その余の経費
被告は，上記製造原価のほかに，被告製品２−２及び２−３が組み込まれた NewTonシステムの製造工場に係る間接人件費並びに販売費及び一般管理費を控除 すべき旨を指摘する。 まず，間接人件費についてみると，間接人件費は，正に管理部門の人件費である ところ，被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステムの製品の製造 販売に直接関連して，間接人件費に相当する費用が追加的に発生したと見るべき事 情は見当たらない。そうすると，被告製品２−２及び２−３が組み込まれた NewTonシステムの製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず， 控除すべき経費に当たらない。 次に，販売費及び一般管理費についてみると，証拠（乙７５，８４，１０９）及 び弁論の全趣旨によれば，上記(a)の製造原価には，社内加工費及び艤装作業費が含 まれていることが認められるところ，これを除くと，証拠（乙７８，１０１）及び 弁論の全趣旨によっても，被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシス テムの製品の製造販売に直接関連して，販売費又は一般管理費に相当する費用が追 加的に発生したと見るべき事情は見当たらない。そうすると，被告指摘に係る販売 費及び一般管理費は，被告製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステム の製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず，控除すべ き経費に当たらない。 したがって，被告の上記指摘は当たらない。
(c) 被告の主張について
そもそも被告は，最小二乗法を用いて限界利益率を算定するのが管理会計学上確 立した方法であるとして，本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額を算定 するに当たっても，最小二乗法を用いるのが合理的であると主張する。 しかし，前記(ｱ)のとおり，特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受 けた利益の額として算定すべき額は，侵害者の侵害品の売上高から，侵害者におい て侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要とな った経費を控除した限界利益の額であり，被告主張に係る管理会計学上の限界利益 の額とは必ずしも一致しない。また，算定の目的を異にする以上，侵害者が受けた 「利益の額」（特許法１０２条２項）の算定に当たり，管理会計学上の限界利益の 額の算定方法である最小二乗法を用いないとしても，不合理であることにはならな い。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
・・・
ウ 推定の覆滅について
(ｱ) 基礎となる事情
ａ NewTonシステム及び被告製品２−２及び２−３等について
(a) NewTonシステムの特徴及び販売促進活動
NewTonシステムは，平成１９年にNewTon3000が商品化され，平成２０年以降， 被告製プラントに使用される形で販売されており（甲８の３，乙４５），基本的に， 冷凍・冷蔵プラントとは別個独立のものとしては販売されていない。被告製品２− ２及び２−３のみならず，被告製品２は，いずれもNewTonシステム専用の圧縮機で あり（甲３），NewTonシステムを使用した被告製プラントを購入する際には，必然 的に購入することになるところ，これらも，NewTonシステムと同様に，基本的に別 個独立のものとして販売されていない。また，NewTon3000は，ＩＰＭモーターを 搭載することなどにより，従来式に比べて２０％の省エネを実現するとされ，発売 開始当初は年間２００台，１０年後には年間８００台の販売を目標にしていた（乙 ４５，１１６）。 被告は，その後もNewTonシステムの開発を継続し，平成２４年にはチルド専用の NewTonC，フリーザー専用のNewTonF等のシリーズ展開が行われ，平成２８年ま でに累計●（省略）●台以上を販売した。さらに，被告は，平成２８年７月，省エ ネ性を保ちつつ，冷媒充填量の削減，メンテナンス性の向上及び小型・軽量化を達 成したフリーザー専用の機種として，F-300，F-600等の販売を開始した（甲８の３， 乙４５）。
NewTonシステムは，被告自ら開発したＩＰＭモーターを搭載することなどによっ て，より高度な経済性と省エネルギー性を実現する点，令和２年に全廃されるフロ ン冷媒対策として，自然冷媒であるアンモニアで二酸化炭素を冷却するという間接 冷却方式を採用するとともに，アンモニアを機械室に閉じ込める構造によりその安＼n全な利用を可能とし，さらに，漏洩センサー等を装備するなどしてアンモニアが漏＼n洩しても素早い対応が取れるようにしている点，コンパクトなユニット設計を採用 することで導入を容易としている点，遠方監視システム及び保全診断システムなど ２４時間３６５日のサポート体制を設けている点等に特徴があるとされ，これらの 点が強調された形で販売促進活動が行われていた（甲８の３，乙３８，４５）。 なお，NewTonシステムや被告製品２−２及び２−３の宣伝広告物には，本件明細 書記載の本件発明の作用効果に直接言及し，又はこれを具体的にうかがわせる記載 は見られない（甲３，８の３，乙３８，６６の１）。
(b) NewTonシステムを導入した業者によるNewTonシステムについての評価 被告は，その作成に係る「Customer’s Point of View」と題する記事において， NewTonシステムを導入した顧客の導入の動機，導入後の成果等を紹介していると ころ，これには，以下のような記載がある。
・・・
(b) 原告各製品の取扱業者による販売促進活動
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(ｲ) 検討
ａ 前記認定のとおり，被告は，基本的には，油冷式スクリュ圧縮機である被告 製品２−２及び２−３を独立して販売しておらず，また，これらを組み込んだ NewTonシステムについても同様であり，被告製品２−２及び２−３を組み込んだ NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売している。他方，原告は，スク リュ圧縮機又はこれに凝縮器を付加した原告各製品を販売しているにとどまり，プ ラントという単位でみると，「セットメーカ」などといわれる別の業者が需要者に 対して提案するパッケージに組み込まれて販売されるという関係にある。このよう に両者の業務形態が大幅に異なることは，本件の侵害品であるNewTonシステムへ の需要と原告各製品への需要とが質的に異なる面があることをうかがわせる。この ため，仮に被告製品２−２ないし２−３を組み込んだNewTonシステムが販売され なかったとしても，原告各製品のいずれかが被告製品２−２又は２−３に直接代替 されることは考え難い。他方，そのような場合に，被告製品２−２及び２−３の譲 渡数量に対応する需要の全部又は一部が原告各製品の組み込まれたシステムを使用 したプラントに向かうことはあり得ることから，その場合は，結果的に，上記需要 が原告各製品に向かったことになる。もっとも，原告は，プラントを構成する圧縮＼n機を販売するにとどまり，プラント全体の構成及び価格の決定や需要者に対する販＼n売促進活動において及ぼし得る影響力には限りがあると思われる。 以下では，このような観点も踏まえて，推定覆滅の有無及び程度を検討する。
ｂ 被告製品２−２及び２−３は，本件発明の技術的範囲に属するものである以 上，基本的には本件発明の作用効果を奏すると考えられるところ，被告製品２−２ 及び２−３において，本件発明の作用効果を奏していないという事情はうかがわれ ない。この点，被告は，被告製品２−２及び２−３が本件発明の作用効果を奏する ものではない旨主張するが，採用できない。 もっとも，本件発明の作用効果は，スラスト軸受の負荷容量を大きくすること， バランスピストンの受圧面積を大きくすること，逆スラスト荷重状態の発生をなく すことなど，単純かつコンパクトな構造で，振動，騒音を低減させることができる＼nというものであり，技術的にはさておき，本件発明の実施品ないしこれを組み込ん だシステムの経済的価値に強いインパクトを及ぼすような性質のものとは必ずしも いえない。このことは，被告製品２−２及び２−３につき，被告がその販売促進活 動において本件発明の作用効果に直接的に言及していないこと，NewTonシステム に対する外部的な評価においても，本件発明の作用効果に直接的に関わるものは見 当たらず，これを示唆するものもないこと，特許権者である原告自身も，スクリュ 圧縮機等である原告各製品において本件発明を実施していないことによっても裏付 けられる。そうすると，本件発明の作用効果それ自体には，それほど強い顧客吸引 力はないと見るのが相当である。
また，弁論の全趣旨によれば，NewTonシステムは被告製プラントの顧客吸引力 の中核を成す部分であり，被告製品２−２及び２−３は，NewTonシステムを稼働 させるために不可欠な部品であることが認められる。そこで，NewTonシステムの 顧客吸引力を検討すると，被告は，NewTonシステムの販売促進活動において，省 エネ，安全性，サポート体制等を特徴とするものであるとの点を強調している。し かも，被告が強調するNewTonシステムのこれらの特徴は，表彰の受賞理由とされ，＼nまた，その導入の動機となり，現にその実績も上がっているとされるなど，第三者 からも積極的に評価されていることがうかがわれる（なお，原告は，省エネや安全 性が本件発明の作用効果であるとも主張するけれども，NewTonシステムにおける 省エネや安全性はＩＰＭモーターや間接冷却方式を採用するなどしたことによるも のであり，本件発明の作用効果とは無関係と見られることから，この点に関する原 告の主張は採用できない。）。
ｃ 被告製品２−２及び２−３の製造原価がNewTonシステムの製造原価に占め る割合は，被告製品２−２及び２−３の技術的・商業的価値を直接的に反映したも のではないが，これを推し測る一事情とはなるところ，被告製品２−２及び２−３ がNewTonシステムを可動させるために不可欠な部分であるといっても，NewTonシ ステムの製造原価における被告製品２−２又は２−３の製造原価の割合は，●（省 略）●にとどまる。
ｄ NewTonシステムを使用した被告製プラントとそれ以外の同様のプラントの 販売実績は，アンモニア／二酸化炭素冷媒・冷凍設備の冷凍機用途の油冷式スクリ ュ圧縮機市場が事実上被告と原告の二社寡占状態であることに鑑みると，原告及び 被告の各製造に係る圧縮機の納入実績におおむね対応するものと推察されることか ら，NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売実績の方が右肩上がりであ る●（省略）●。また，被告製プラントで使用されるNewTonシステムに組み込ま れる圧縮機として被告の製造に係るもの以外のもの（おのずと，原告の製造に係る 製品がその候補となる。）が組み込まれるという事態は考え難い。そうすると，被 告が非侵害品を販売していたり，販売することが容易であったりすれば，仮に被告 製品２−２及び２−３が組み込まれたNewTonシステムが販売されなかったとして も，需要の多くは被告の製造に係る非侵害品等を組み込んだNewTonシステムを使 用したプラントに向かったであろうと考えるのが合理的である。 そして，被告は，被告製品２−２及び２−３以外にも，本件発明を侵害しない NewTonシステム専用品として，被告製品２−１を製造しており，これによって被 告製品２−２及び２−３に代替することが考えられる。なお，原告は，被告製品２ −１が組み込まれたNewTonシステムの販売実績が少なかったことを指摘するけれ ども，現に納入実績がある以上，需要者の需要を満たすものである限り，被告製品 ２−１による代替に需要が向かう可能性を否定することはできない。＼nまた，被告は，本件特許権侵害行為当時，被告製品２以外にはNewTonシステム 専用の油冷式スクリュ圧縮機を製造していなかったものの，弁論の全趣旨によれば， NewTonシステムにおいて，本件特許権の侵害を回避するために，例えば油ポンプ を加えて加圧流路を設けることについての物理的な制約はさほどなく，また，コス ト的にも問題とすべき程度に至るとは見られない。そうすると，被告製プラントを 欲する需要者の要望に対し，既存機種をベースとしたカスタマイズ等の形で対応し， 本件特許権侵害を回避することは比較的容易であったとうかがわれる。実際には， 本件特許権の非侵害品であるNewTonシステム専用の圧縮機としては被告製品２− １しかなく，また，上記カスタマイズといった対応も取られなかったとはいえ，推 定を覆滅すべき事情としては，この点も考慮するのが合理的である。この点につき， 原告は，競合品として考慮できるのは現実に市場に存在した製品に限られると主張 するが，上記のとおり，これを採用することはできない。
ｅ 被告は，被告のNewTon事業の限界利益率が，原告の圧縮機事業の限界利益 率を上回ることを前提に，特許法１０２条２項により算定された利益の額が，特許 権者である原告がその実施能力に基づき得られたであろう利益の額を上回る場合は，＼nその限度で覆滅されると主張する。 しかし，仮に被告のNewTon事業の限界利益率が原告の圧縮機事業の限界利益率 を上回るとしても，それをもって原告の圧縮機事業の実施能力が被告のNewTon事 業の実施能力に劣ることを意味するものではないから，被告の上記主張は，その前＼n提を欠く。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
ｆ 以上の事情を総合的に考慮すると，本件においては，被告製品２−２及び２ −３が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントの販売がなかった 場合に，これに対応する需要の全てが原告各製品やこれを組み込んだスクリュ圧縮 機，更にはこれを使用したプラントに向かったであろうと見ることに合理性はなく， むしろ，そのような需要はごく限られると考えられる。そうすると，本件では，９ 割の限度で，特許法１０２条２項による推定を覆滅するのが相当である。 この点に関する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。
エ 以上によれば，原告の逸失利益の額は，別紙「損害額算定表（裁判所認定）」＼nの(3)欄のとおり，合計１２億５４２８万１９００円であると認められる。

◆判決本文

　特許を侵害するとして約1800万円の損害賠償が認められました。判決文が200頁を越えてます。論点は技術的範囲の属否、無効の抗弁と多岐に渡ります。平成２７年１１月以降で1つあたりのライセンス料が1.5倍となっているのは、特許３についても侵害となったためです。

　本件では，本件ＬＥＤ又はその製造方法が特許発明の技術的範囲に属するということだけでなく，白色ＬＥＤはそれのみで販売の対象となるものであり，原告は白色ＬＥＤの製造，販売を行っていることなどから，特許法１０２条３項の金額の算定に当たって，まず，上記の平均的な価格の２４個分の価格に，主として本件特許権１の侵害が問題 となる平成２７年１０月までの期間については５パーセントを乗じ，本件特許 権１に加えて本件特許権３（登録日平成２７年１０月２３日）の侵害も問題と なる平成２７年１１月以降の期間（なお，本件発明２と本件訂正後発明３の内 容に照らし，損害の算定に当たり本件特許権２（登録日平成２８年１２月１６ 日）の侵害については特に期間を分けて考慮することをしない。）については ８パーセントを乗じると，それぞれ，１０．８０円及び１７．２８円となる（２ １６円×５パーセント＝１０．８０円 ２１６円×８パーセント＝１７．２８ 円）。
そして，本件で特許権の侵害となるのは本件ＬＥＤを使用した被告製品の販 売であること，本件ＬＥＤはデジタルハイビジョンテレビである被告製品にと り不可欠のものであり，その機能，性能＼において重要な役割を果たしていると いえること，原告の白色ＬＥＤの市場におけるシェア，原告が主張するライセ ンスについての方針，その他本件に現れた諸事情を考慮し，本件において，被 告製品１及び２を通じ，特許法１０２条３項の実施に対し受けるべき金銭の額 は，被告製品１台当たり，消費税相当額を含めて，平成２７年１０月までの期 間については，２０円をもって相当であると認め，平成２７年１１月以降の期 間については，３０円をもって相当であると認める。
以上のとおり，本件において，原告が実施に対し受けるべき実施料として被 告製品１台当たり，２０円又は３０円とするのが相当であるところ，これらは， それぞれ，被告製品の平均的な販売価格の０．０５８パーセント又は０．０８ ７パーセントである（２０円÷３万４１２９円≒０．０００５８ ３０円÷３ 万４１２９円≒０．０００８７）。これらに基づき，特許法１０２条３項に基づ く損害額は，以下のとおり，１６４５万６６４１円とするのが相当と認める。

◆判決本文

　ＣＳ関連発明の侵害事件です。会計ソフトについて非侵害と判断された1審判断が維持されました。均等侵害も第1要件を満たしていないとして否定されました。 該当特許の公報は以下です。

◆公報
該当特許は無効審判もありますが、2020年1月に、特許は有効と判断されています（無効2018-800140）。

３ 争点２（均等論）について
控訴人は，仮に本件発明の構成要件Ｈは「社会保障給付」が「財源措置（Ｃ＼n２）」に含まれる構成であると解した場合には，被告製品においては，「社会＼n保障給付」が，「財源措置（Ｃ２）」に含まれておらず，「純経常費用（Ｃ１）」 に含まれている点で本件発明と相違することとなるが，被告製品は，均等の第 １要件ないし第３要件を充足するから，本件発明の特許請求の範囲に記載され た構成と均等なものとして，本件発明の技術的範囲に属する旨主張するので，＼n以下において判断する。
(1) 前記２(2)認定のとおり，被告製品は，少なくとも構成要件Ｂ３及びＨを＼n充足するものと認められないから，被告製品は，構成要件Ｈの構＼成以外に， 構成要件Ｂ３の構＼成を備えていない点においても本件発明と相違するものと 認められる。 しかるところ，控訴人の主張は，被告製品に構成要件Ｂ３の構＼成について も相違部分が存在し，被告製品と本件発明は構成要件Ｂ３及びＨにおいて相＼n違することを前提とするものではないから，その前提において理由がない。
(2)ア 次に，被告製品の第１要件の充足性について，念のため判断する。 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び前記１(2)認定の本件 明細書の開示事項を総合すれば，本件発明は，国民が将来負担すべき負債 や将来利用可能な資源を明確にして，政策レベルの意思決定を支援するこ＼nとができる「財務諸表を作成する会計処理のためのコンピュータシステム」＼nを提供することを課題とし，この課題を解決するために「純資産の変動計 算書」（「処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）（Ｃ１〜Ｃ４）」） を新たに設定し，当該年度の政策決定による資産変動を明確にできるよう にしたことに技術的意義があり，具体的には，構成要件Ｂ１ないしＩの構＼ 成を採用し，純資産変動額や将来償還すべき負担の増減額を「処分・蓄積 勘定（損益外純資産変動計算書勘定）（Ｃ１〜Ｃ４）」に表示し，当該年＼n度の政策決定による資金変動を明確にすることができるようにしたことに より，国民の資産が当期の予算措置で増えるのか又は減るのか，また，そ＼nの財源の内訳から将来の国民負担がどの程度増えるのか又は減るのかを一 目で知ることができ，政策決定者は純資産変動額を勘案して政策を遂行す ることができるという効果を奏するようにしたこと（【０００２】，【０ ００５】，【０００７】ないし【００１０】，【００２１】，図１）に技 術的意義があるものと認められる。
そして，本件発明の上記技術的意義に鑑みると，本件発明の本質的部分 は，「資金収支計算書勘定記憶手段及び閉鎖残高勘定（貸借対照表勘定）＼n及び損益勘定作成・記録手段」から，国家の政策レベルの意思決定を記録 ・会計処理するために，「処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定） （Ｃ１〜Ｃ４）」を作成・記録する損益外純資産変動計算書勘定作成・記 録手段を備え（構成要件Ｂ３），損益外純資産変動計算書勘定作成・記録＼n手段の記録は，その期における損益外の純資産増加（Ｃ３，Ｃ４）と純資 産減少（Ｃ１，Ｃ２）の２つで構成され，損益勘定（行政コスト計算書勘＼n定）の収支尻（貸借差額）である「純経常費用（Ｂ７）」が処分・蓄積勘 定（損益外純資産変動計算書勘定）の「純経常費用（Ｃ１）」に振替えら れ（構成要件Ｆ），「処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）」＼nの貸方と借方の差額（収支尻）が，「当期純資産変動額（Ｃ５）」という 形で，最終的には「閉鎖残高勘定（貸借対照表勘定）」の「純資産（国民＼n持分）（Ｂ４）」の部に振り替えられて，「閉鎖残高勘定（貸借対照表勘＼n定）」の借方（左側）と貸方（右側）がバランスし（構成要件Ｇ），「処＼n分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）」の借方側（勘定の左側） の「財源措置（Ｃ２）」は，具体的には社会保障給付やインフラ資産を整 備した際の資本的支出のような損益外で財源を費消する取引を指し（構成＼n要件Ｈ），処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）の貸方側（勘 定の右側）の「資産形成充当財源（Ｃ４）」は，財源措置として支出がさ れた場合，財源は費消されるが，その一部分は，インフラ資産のように将 来にわたって利用可能な資産形成に充当されるため，その支出の時点で政＼n府の純資産（国民持分）が何らかの資源が現金以外の形で会計主体として の政府の内部に残っていると考えることができ，将来世代も利用可能な資＼n産が当期どれだけ増加したかを示している（構成要件Ｉ）という構＼成を採 用することにより，当該年度の政策決定による資金変動を明確にし，国民 の資産が当期の予算措置で増えるのか又は減るのか，また，その財源の内＼n訳から将来の国民負担がどの程度増えるのか又は減るのかを一目で知るこ とができ，政策レベルの意思決定を支援することができるようにしたこと にあるものと認めるのが相当である。
しかるところ，被告製品においては，「資金収支計算書勘定記憶手段及 び閉鎖残高勘定（貸借対照表勘定）及び損益勘定作成・記録手段」から「処＼n分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）（Ｃ１〜Ｃ４）」を作成・ 記録する損益外純資産変動計算書勘定作成・記録手段を備えておらず，ま た，「社会保障給付」が「財源措置（Ｃ２）」に含まれていないため，構＼n成要件Ｂ３及びＨを充足せず，当該年度の政策決定による資金変動を明確 にし，財源の内訳から将来の国民負担がどの程度増えるのか又は減るのか を一目で知ることができるようにして政策レベルの意思決定を支援するこ とができるようにするという本件発明の効果を奏するものと認めることは できない。 したがって，被告製品は， 本件発明の本質的部分を備えているものと認 めることはできず，被告製品の相違部分は，本件発明の本質的部分でない ということはできないから，均等論の第１要件を充足しない。 よって，その余の点について判断するまでもなく，被告製品は，本件発 明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとは認められない。＼n
イ(ア) これに対し控訴人は，本件明細書の記載によれば，本件発明の本質 的部分（課題解決原理）は，(1)（Ｃ）の処分・蓄積勘定（純資産変動計 算書勘定）が損益外の純資産増加（Ｃ３，Ｃ４）（貸方）と純資産減少 （Ｃ１，Ｃ２）（借方）の２つで構成され（構＼成要件Ｆ），期末にその 貸方と借方の差額（収支尻）が当期純資産変動額（Ｃ５）という形で閉 鎖残高勘定（貸借対照表勘定）の純資産（国民持分）（Ｂ４）の部に振＼nり替えられる（構成要件Ｇ）ことで，国民が将来負担すべき負債を明確＼nにするという点，(2)（Ｃ）の処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書 勘定）の貸方側において，将来世代も利用可能な資産が当期どれだけ増＼n加したかを示している（財源が固定資産などに転化したもの，すなわち 税収等の財源が使用されて減少したが，将来世代が利用可能な資産の形＼nで増加したと解釈できるものを計上する）資産形成充当財源（Ｃ４）の 金額が，将来利用可能な資源を明確にする（構＼成要件Ｉ）という点，(3) 処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）と資金勘定（資金収支 計算書勘定），閉鎖残高勘定（貸借対照表勘定），損益勘定（行政コス＼nト計算書勘定）との「勘定連絡（勘定科目間の金額の連動）」がプログ ラムに設定されていることが，政策レベルの意思決定と将来の国民の負 担をコンピュータ・シミュレーションする会計処理を可能にするという＼n点にあり，被告製品は，本件発明の本質的部分を備えている旨主張する。 しかしながら，本件発明の本質的部分は前記アのとおり認めるのが相 当であり，また，上記(3)の点については，本件発明は，請求項２に係る 発明とは異なり，「コンピュータ・シミュレーション」を行うことを発 明特定事項とするものではないから，本件発明の本質的部分であるとい うことはできない。 したがって，控訴人の上記主張は，採用することができない。
(イ) また，控訴人は，「財源措置」とは，将来利用可能な資源の増加を＼n伴うか否かにかかわらず，「当期に費消する資源の金額」を意味するも のであり，「純経常費用（Ｃ１）」と「財源措置（Ｃ２）」を包括する 上位概念であるから，この意味で「純経常費用（Ｃ１）」と「財源措置 （Ｃ２）」は同質的であり，個別の政府活動が「行政レベルの業務執行 上の意思決定」と「国家の政策レベルの意思決定」のいずれに分類され たとしても，処分・蓄積勘定（純資産変動計算書勘定）の借方の金額， すなわち，「当期に費消する資源の金額」には変化はないから，本件発 明の課題解決原理として不可欠の重要部分である処分・蓄積勘定の収支 尻（貸借差額），すなわち「当期純資産変動額」に影響を及ぼすもので はないことからすると，被告製品の構成要件Ｈに係る相違部分（被告製＼n品においては，「社会保障給付」が，「財源措置（Ｃ２）」に含まれて おらず，「純経常費用（Ｃ１）」に含まれている点）は，本件発明の本 質的部分とは無関係な些細な相違にすぎない旨主張する。 しかしながら，本件明細書には，(1)処分・蓄積勘定（損益外純資産変 動計算書勘定）の借方の「純経常費用（Ｃ１）」は，「損益勘定（行政 コスト計算書勘定）」の収支尻である「純経常費用」が振り替えられて 計上されるところ（【００２６】，【００３５】，図１），「損益勘定 （行政コスト計算書勘定）」は，主として行政レベルの業務執行上の意 思決定を対象とするもので，行政コスト（損益）計算区分に計上される 行政コスト（計上損益）は少なければ少ないほど効率的な行政運営であ ることを意味するものであること（【００３６】），(2)処分・蓄積勘定 （損益外純資産変動計算書勘定）の借方の「財源措置（Ｃ２）」は，社 会保障給付やインフラ資産を整備した際の資本的支出のような，「損益 外で財源を費消する取引」を指し（【００２７】），「財源の使途」（損 益外財源の減少）に属する勘定科目群は，主として国家の政策レベルの 意思決定の対象として，現役世代によって構成される内閣及び国会が，＼n予算編成上，どこにどれだけの資源を配分すべきかを意思決定するもの＼nであり（【００３７】，図２），社会保障給付は，上記勘定科目群の「移 転支出への財源措置」に計上される非交換性の支出（対価なき移転支出） であること（【００４０】）の開示があることに照らすと，本件発明に おいては，「純経常費用（Ｃ１）」と「財源措置（Ｃ２）」は同質的な ものであるとはいえず，「財源措置（Ｃ２）」に含まれる社会保障給付 にいくら財源を配分するのかは国家の政策レベルの意思決定の対象であ るといえるから，控訴人の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成30(ワ)10130

　知財高裁3部は、侵害を認めた1審判断を維持しました。なお、判決文がテキストデータになっていないため、OCR処理しましたが、誤字についてはご了承ください。

　当審における補充主張に対する判断
控訴人は，本件明細書等の記載によれば，本件各発明の効果は， ドラ イパビットの翼部の屈曲部l乙ネジの翼係合部の屈曲部が接触することに よるものであるとし，これを前提に，被告製品は本件各発明の効果を奏 しないと主張する。 本件明細書等の段落【0003)， 【0004】， 【0008】， 【図1】の記載からは，従来技術においては，食い付き部分を有する ネジを含む従来のネジにおいて，翼係合部とドライパピットの翼部と の引っ掛かりが悪いことやドライパピットがネジに対して傾いた状態 であることにより更ネジを回転させようとするとき，カムアウト現象 が生じ易いという課題が存するところ，本件各発明の「側壁面」の構＼n成を採用すると，対応する形状の翼部を有するピットを用いれば，ネ ジに対してドライパピットが傾きにくくなり，また，翼部の屈曲した 側面に，対応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むので， 前記側面が前記側壁面を確実に把握し，翼部と翼係合部との引っ掛か りがよくなるため， ドライバピットがカムアウトしにくくなり，上記 課題が解決されることが理解できる。 そして「食い込む」とは「他の領域へ入りこんで侵す。侵入す る。」 (乙10 1) ことであるから，本件明細書等の段落【0008】 の「翼部の屈曲した側面に，対応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面 が食い込むJとは，回転力を加えることにより， ドライパピットの翼部 とネジの翼係合部が接触する箇所において， ドライパピットの翼部の側 面がネジの翼係合部の側壁面を確実に把握し，引っ掛かりがよくなるこ とを意味するものと解され，本件各発明の効果を奏するために， ドライ パピットの翼部とネジの翼係合部の屈曲部同士が接触することが必須で あるということはできない。また，控訴人の指摘する本件明細書等の段 落【0014]， 【0017]及び【0022]にも， ドライバピット の翼部とネジの翼係合部の屈曲部同士が接触することの記載はない。 控訴人は，本件意見書2の図A，B等は， ドライパピットの翼部の屈 曲部にネジの翼係合部の屈曲部が接触することを裏付けると主張するが， 本件明細書等の上記記載に照らせば，本件意見書2の各図は上記判断を 左右するものではない。
(イ) 控訴人の主張によっても，専用ピットの翼部の先端が被告製品の 「先端部内側面Jに点状に接触するというのであるから，被告製品に おいても， ドライパピットに回転力を加えた際に当該接触した箇所で 食い込みが生じ，翼部と翼係合部との引っ掛かりがよくなり， ドライ パビットがカムアウトしにくくなるという効果を奏すると解され，被 告製品において本件各発明の効果を奏しないということはできない。
本件特許に係る無効理由の有無(争点2) について
(1) 本件特許に係る無効理由の有無(争点2) についての判断は，次のとお り補正し，後記のとおり当審における補充主張に対する判断を付加するほか は，原判決第4の・・・記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決56頁24行目「動機」を「動機付け」と改める。
イ原判決57頁19行目冒頭から25行目末尾までを次のとおり改める。
「しかし，前記判示のとおり，ネジ及びドライパピットの食い付き部分は 周知技術であり，出願当初の明細書等の実施例に当該周知技術について記 載がされていないとしても，それは本件各発明が当該周知技術を備えるこ とを排除する趣旨であるとは解し得ない。そうすると，本件各発明の技術 的範囲に当該周知技術の構成を備えたネジが含まれるとしても，構＼成要件 1D及び2Aの「ネジの中心側から外方に向かつて延びる平面状の基端側 部分」との発明特定事項を追加する本件手続補正が新規事項の追加となる ものではない。 また，本件明細書等の段落【0003]， 【0004】， 【0008]， 【図1】の記載からは，本件各発明の「側壁面」の構成を備えることによ＼nり，対応する形状の翼部を有するピットを用いれば，ネジに対してドライ パピットが傾きにくくなり，また，翼部の屈曲した側面に，対応する形状 に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むので，前記側面が前記側壁面を確 実に把握し，翼部と翼係合部との引っ掛かりがよくなるため， ドライパピ ットがカムアウトしにくくなるという本件各発明の効果が得られることが 理解でき(本判決第3の2(3)ウ(7)参照。)， 「食い付き部分」の有無は 本件各発明の課題の解決に影響する構成とはいえない。したがって，控訴＼n人主張の点は，サポート要件適合性を否定するものではないというべきで ある」
(2) 当審における補充主張に対する判断
ア　乙13考案及び乙5-8公報に開示された周知技術による進歩性の欠如 (争点2- 1) について
控訴人は，食い付き部分に関し，屈曲した二平面とR面を相互に代替す ることは当業者の技術常識であると主張するo しかし，食い付き部分と本 件各発明の「側壁面」は，目的も機能も異なり，食い付き部分の構＼成に関 する技術常識を側壁面に適用することはできなし、から，控訴人の主張は採 用できない。
イ　乙13考案並びに乙12考案及び乙5〜8公報に開示された周知技術に よる進歩性の欠知(争点2-2) について
控訴人は，乙12考案の効果は本件各発明の「食い込む」ことにより 「カムアウトがしにくくなる」効果と実質的に同質の効果であるから， 乙13考案と乙12考案とは，実質的な目的・課題及び作用・機能にお＼nいて共通し，両者を組み合わせる動機付けがあると主張する。しかし， 乙12考案の「切込溝3Jは錆びついたピスを容易に抜くために設けた ものであるのに対し，乙13考案の「円弧E-Fからなる溝」は， ドラ イパーのねじ込み力を完全に受け止めるために設けられたものであって， これらの考案の課題は全く異なることは，上記引用に係る補正された原 判決第4の5に説示したとおりであり，乙13考案に乙12考案を組み 合わせる動機付けがあるということはできない。
ウ補正要件違反又はサポート要件違反の有無について(争点2-3) につ いて
控訴人は，本件各発明の「屈曲」について，翼部の屈曲した側面に，対 応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むことが可能な「屈曲J， すなわち， ドライパピットの翼部の屈曲部に，対応する形状に屈曲したネ ジの翼係合部の屈曲部が深く内部に入り込むほど接触することを要すると 限定解釈しないとすると，本件各発明の課題である「ドライパピットがカ ムアウトしにくい(回動部から外れにくい)ネジおよびドライパピットを 提供するJ (【0004】)を解決し得ると当業者が認識し得ないものを 特許請求の範囲に含むことになると主張する。しかし， ドライパビットが カムアウトしにくい(回動部から外れにくし、)ネジとの課題を解決するに つき， ドライパピットの翼部の屈曲部にネジの翼係合部の屈曲部が接触す る(食い込む)ことが必須であるといえないのは前記2(1)イ及び(2)に説 示したとおりでありこれを前提とする控訴人の主張は採用できない。

◆判決本文


1審はこちらです。

◆平成28(ワ)14753
　被告は，本件意見書１における，「引用文献２〜４」のネジと本件各発 明のネジ穴とは構成が異なる旨の記載は，本件各発明の特許請求の範囲か＼nら，ネジ穴の中心部に食い付き部分（円弧面状の部分）を有する構成を意＼n識的に除外する趣旨であって，食い付き部分を有する構成が本件各発明の＼n技術的範囲に属すると主張することは，禁反言の法理に照らして許されな いと主張する。
イ しかし，本件意見書１には，以下の内容の記載がある。
(ｱ) 本件手続補正は，請求項１について「引用文献２〜４記載の発明との 相違が明確になるように締付側側壁面（１０）の形状をより細かく限定 した」ものであり，請求項２について「引用文献２〜４記載の発明との 相違が明確になるようにネジの翼係合部（２）の緩め側側壁面（９）の 形状をより細かく限定したもの」である。（乙１０の２頁）
(ｲ) 「引用文献２」（乙６）記載の発明は，「本来の意味においては，各 翼係合部は屈曲部を有していない。具体的には，引用文献２記載の発明 の場合，各翼係合部の両側壁面は，それぞれ全体が１つの平面状をなし ており，全く屈曲されていない」点で本件各発明と異なる。 引用文献２記載の発明において「強いて回動部の中心部の円弧面状の 部分を翼係合部の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても」，本願発 明のような優れた作用効果を全く果たさない。（乙１０の４頁）
(ｳ) 「引用文献３」（乙７），「同４」（乙８）記載の発明においても， 「本来の意味においては，各翼係合部は屈曲部を有していない。具体的 には，引用文献３，４記載の発明の場合，本来の意味での各翼係合部の 両側壁面は，軸方向から見ると扇形の両辺（直線状部）をなす平面状の 部分のみである」点で本件各発明と異なる。 引用文献３，４記載の発明における「ネジの中央部分において翼係合 部の基端側部分間をつなぐＲ部分は，円弧面状をなす部分であって，ネ ジへのドライバビットの食い付きをよくするために設けられる所謂食い 付き部を構成する部分」であって，「前記Ｒ部分（食い付き部分）は，＼nネジの締め付けおよび緩め動作自体には直接関係のない部分」にすぎな い。 「引用文献３，４」記載の発明において，「強いて前記Ｒ部分を翼係 合部の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても，これらの部分は，平 面状ではなく，円弧面状の部分であり，かつネジの中心側から外方に向 かって延びていない」ので，本件各発明とは構成が異なる。＼n 引用文献３，４記載の発明において，「強いて前記Ｒ部分を翼係合部 の側壁面の基端側の部分と解釈したとしても」，本件各発明の作用効果 は生じない。（乙１０の５頁）
　ウ 本件意見書１の上記記載によれば，原告は同意見書において，「引用文 献２〜４」記載の発明に係る構成と本件各発明に係る構＼成が異なることを 説明するとともに，仮に同各文献の構成が対応する本件各発明の構＼成に相 当するとしても，同各文献記載の発明が本件各発明の効果を奏しないとい うことを説明しているにすぎないのであって，上記記載をもって，本件各 発明の特許請求の範囲から，ネジ穴の中心部に食い付き部分（円弧面状の 部分）を有する構成を意識的に除外しているということはできない。＼n

　原告は、ヤマハです。技術的範囲に属する、無効理由無しと判断されました。被告は本件アプリを設計変更して、本件新アプリに変更しましたが、本件アプリについては引き続き差止請求が認められました。

　被告は，(1)乙２公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙２技術を開示しているところ，本件 発明１も乙２技術を採用するものであり，相違点１−１ないし同１−４は，識別対 象，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違にすぎず，当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は，乙２技術を乙４課題の 解決に応用して，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成を容易に想到し得た旨主張する。＼n
しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記１(2)認定のとおり， 本件発明１は，コンピュータを，(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段，(ii)サーバに対し，抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段，(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し，情報要求に含まれる識別情報に対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求＼nの言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段，(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明であり，乙２公報等に音響ＩＤとインターネットを利用するという点で本件発明１と＼n同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても，その手順や方法を具体的に特定し，使用言語が相違する多様な利用者が理解可能＼な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。＼nまた，被告の上記(2)の主張については，前記イのとおり，乙４公報に，発明が解 決しようとする課題の一つとして，システムを複数の言語に対応させること（以下， 単に「乙４発明の課題」という。）が記載されているものの，以下のとおり，乙２ 発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず，仮に，乙４発明の 課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加え たとしても相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成に到達しないから，採用することができない。＼n
(ｱ) 乙２発明１を乙４発明の課題を組み合わせる動機付け
ａ 前記のとおり，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり，放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し，前記イ(ｲ)のとおり，乙 ４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり，展示物に固有のＩＤを赤外線 等の無線通信波によって発信し，携帯受信器が発信域に入ると上記ＩＤを受信し， 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり，サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから，両発明は，想定される使用場面や発明の基本的な構＼成が異なっており，乙２発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められない。
ｂ 被告は，(1)乙４発明は，放音装置を利用した情報提供技術という乙２技術と 同じ技術分野に属するものであること，(2)乙２技術は汎用性の高い技術であり， 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと（乙１１ないし１３），(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と（乙２，５，６，８，１１ないし１３等）などによれば，当業者において，乙２ 技術を乙４課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら，乙２発明１と乙４発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ，また，本件優先日１当時，音 響ＩＤとインターネットを利用し，又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙２公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても，いず れも乙４発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記のとおりであり，乙４発明の課題の解決のみを取り上げて乙２発明１を適用する動機＼n付けがあると認めるに足りない。
(ｲ) 乙２発明１に対する乙４発明等の適用
また，以下のとおり，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加えたとしても，本件発明１の構成に到達しない。＼n前記第２の２(2)ア(ｳ)認定の特許請求の範囲，前記(1)認定の本件明細書１の発明 の詳細な説明，図面，弁論の全趣旨に照らすと，本件発明１は，概要，以下のとお りのものであると認められる。
ア 本件発明１は，端末装置の利用者に情報を提供する技術に関する（【０００１】）。
イ 従来から，美術館や博物館等の展示施設において利用者を案内する各種の技 術が提案されていたが，各展示物の識別符号が電波や赤外線で発信装置から送信さ れるものであったため，電波や赤外線を利用した無線通信のための専用の通信機器 を設置する必要があった。本件発明１は，そのような問題を踏まえてされたもので あり，無線通信のための専用の通信機器を必要とせずに多様な情報を利用者に提供 することを目的とする（【０００２】，【０００４】）。
ウ 本件発明１は，(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ＼nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段，(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより，赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに，案内音声である再生対象音の識別情報に対＼n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする（【０００５】）。
エ 以上に加えて，本件発明１は，前記送信手段が，当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し，前記受信手段が，情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用するこ＼nとにより，相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指 定された言語に対応する関連情報を受信することができ，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである（【０＼n００６】等）。
２ 本件アプリの広告等について
証拠（甲６，７）によれば，次の事実が認められる。
(1) 被告作成の「Ｓｏｕｎｄ Ｉｎｓｉｇｈｔ（サウンドインサイト）」と題す る本件アプリを用いたシステムに関する広告（甲６。以下「本件広告」という。） には，次のとおり記載されていた。
ア (1)「映像・音声にのせて，情報配信」，(2)「動画・音楽などの音に人間には 聞こえない音波信号（音波ＩＤ）を埋め込み，テレビ・サイネージ・スピーカー等 から再生し，スマートフォンアプリで音波信号（音波ＩＤ）を受信する事により， 紐づいた情報をスマートフォン上に自動表示」，(3)（音波信号に紐づく情報を表示＼nする手順の一つとして）「映像・音声に重畳した音波信号を発する」
イ (1)「音で情報を配信」，(2)「『Ｓｏｕｎｄ Ｉｎｓｉｇｈｔ』は，人には聞 こえない音波信号（音波ＩＤ）を使い，映像や音に合わせてアプリを連動できます。 利用者が信号音を意識することなくスマートフォン上に情報を表示します。」＼n
ウ 「多言語で配信可能 日本語のほか，英語，中国語，台湾語，韓国語，ロシ ア語など多言語で情報配信できます。」
エ （使用例の一つとして）「バスの車内案内では 多国語で停留所情報や地域 の情報を案内できます。」
(2) 本件アプリのダウンロード用のウェブサイト（甲７。「本件ダウンロードサ イト」という。）には，次のとおり記載されていた。 「『サウンドインサイト』は，空港，駅，電車，バスなどの様々な場所に設置さ れた各種スピーカーから送信された音波を，専用アプリをインストールしたスマー トフォンで受信することで，関連する情報を自動で表示させることのできるサービ＼nスです。・・・『サウンドインサイト』の活用により，・・・外国人観光客へ空港・駅などのアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する『言語支援用途』・・・などで活 用いただくことができます。」
３ 争点１（本件アプリは本件発明１の技術的範囲に属するか）について
(1)争点１−１（本件アプリは構成要件１Ｂを充足するか）について＼n
ア 構成要件１Ｂに対応する本件アプリの構＼成に係る事実認定
(ｱ) 前記第２の２(5)ア(ｱ)のとおり，本件アプリは，スピーカー等の放音装置か ら，識別情報であるＩＤコードを表す音響ＩＤを含む音響が放音されると，これを＼n収音し，当該音響ＩＤからＩＤコードを検出するものとしてスマートフォンを機能＼nさせるものであるところ，前記２(1)のとおり，本件広告には，「映像・音声にのせ て」，「動画・音楽などの音」に埋め込んで，「映像・音声に重畳」させて音響Ｉ Ｄを放音することが記載されているほか，使用例の一つとして，バスの車内案内で は多言語で停留所情報等を提供することができることが記載されていること，同(2) のとおり，本件ダウンロードサイトには，本件アプリは，空港，駅，電車，バス等 に設置された放音装置から送信された音波を，スマートフォンで受信することで， 関連する情報を自動で表示させることのできるサービスを提供するものであること＼nが記載されていることなどからすると，被告から音響ＩＤの提供を受けた顧客にお いて，案内音声を識別するものとしてＩＤコードを使用し，これを案内音声ととも に放音装置から放音することは，本件アプリにつき想定されていた使用形態の一つ であるというべきである。そうすると，本件アプリは「案内音声と当該案内音声を 識別するＩＤコードを含む音響ＩＤとを含有する音響を収音し，当該音響からＩＤ コードを抽出する情報抽出手段」（構成１ｂ）を備えていると認めるのが相当であ＼nる。
(ｲ) 被告は，本件アプリが構成１ｂを備えていることを否認し，その理由として，＼n(1)被告サービスにおいて，被告は，放音される音響やＩＤコードの識別対象を決定 しておらず，これらを選択，決定しているのは顧客であって，いずれも「案内音声」 に限られるものではないこと，(2)本件アプリの利用場面の中で，最も多くの需要が 見込まれているのは商品説明の場合であるが，商品説明において，放音装置から音 声が発せられることは必須ではなく，かえって，音声が放音されるとスマートフォ ンに表示される情報を理解する妨げになることを主張する。＼nしかしながら，被告の上記(1)の主張は，構成要件１Ｂ所定の音響が放音されない＼n場合があることを指摘するにとどまるものであり，前記(ｱ)のとおり，本件広告に おいても，案内音声を収音する使用形態を回避させるような記述はなく，むしろ， そのような使用形態を想定したものとなっていたというべきであるから，前記認定 を覆すに足りないというべきである。 また，被告の上記(2)の主張について，本件アプリにつき最も多くの需要が見込ま れていたのが商品説明の場面であったとしても，被告において，そのような使用形 態に特化したものとして本件アプリを広告宣伝していたものでもなく，前記認定を 覆すに足りない。
イ 構成要件１Ｂに係るあてはめ＼n
以上の認定を踏まえて検討すると，構成１ｂの「案内音声」は，本件発明１の＼n「案内音声である再生対象音を表す音響信号」に対応し，構＼成１ｂの「案内音声を 識別するＩＤコードを含む音響ＩＤ」は，本件発明１の「案内音声である再生対象 音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号」に対応する。 そして，本件発明１は，コンピュータを所定の手段として機能させるプログラム＼nに係る発明であり，構成要件１Ｂは，放音された所定の音響を収音した収音信号か＼nら識別情報を抽出する情報抽出手段を規定するものであるから，構成要件１Ｂ所定＼nの音響が放音された場合に，これを収音し，識別信号を抽出する手段としてコンピ ュータを機能させるプログラムであれば，これと異なる用途でコンピュータを機能＼ させ得るとしても，又は音響が放音されない場面があるとしても，同構成要件を充＼n足すると解すべきところ，本件アプリは，同所定の音響を収音し，当該音響からＩ Ｄコードを抽出するものとしてスマートフォンを機能させるものであるから，放音＼nされる音響やＩＤコードの識別対象を選択しているのが顧客であり，音響が放音さ れない使用方法が選択され得るとしても，構成要件１Ｂを充足する。＼n
(2)争点１−２（本件アプリは構成要件１Ｄを充足するか）について＼n
ア 構成要件１Ｄの「関連情報」の言語の解釈＼n
(ｱ) 構成要件１Ｄは，「関連情報」について，「前記案内音声である再生対象音＼nの発音内容を表す関連情報であって，前記情報要求に含まれる識別情報に対応する＼nとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求の言語情報 で指定された言語に対応する関連情報」と規定しているから，「関連情報」の言語 は，相異なる言語に対応するものの中から情報要求の言語情報で指定された言語に 対応するものと解すべきである。
(ｲ) 被告は，「関連情報」は，第１言語で発音される案内音声の発音内容を第１ 言語で表した文字列であると解すべきであるとし，その理由として，原告が本件訂＼n正審判請求１の際に訂正事項が明細書の記載事項の範囲内であることを示す根拠と して本件明細書１の【００４１】を挙げていたことを指摘するが，構成要件１Ｄは＼n上記のとおりのものであるから，「関連情報」が案内音声の言語と同一のものであ ると解するのは文言上無理がある。また，同段落には，第２言語に翻訳することな く，第１言語の指定文字列のまま関連情報Ｑとする実施例が開示されているが，こ れは第１実施形態の変形例の一つ（態様１）にすぎず，原告が本件訂正審判請求１ の際に同段落を指摘したからといって，当該実施例の態様に限定して「関連情報」 の言語について解釈するのは相当でない。
イ 構成要件１Ｄに対応する本件アプリの構＼成に係る事実認定
(ｱ) 前記第２の２(5)ア(ｳ)及び同イのとおり，本件アプリは，管理サーバから， リクエスト情報に含まれるＩＤコード及びアプリ使用言語の情報に対応する情報の 所在を示すものとして送信されるアクセス先ＵＲＬを受信するものとしてスマート フォンを機能させるものであり，管理サーバには，１個のＩＤコードに対応させて，＼n６個までのアプリ使用言語に対応するＵＲＬを記憶することができるところ，前記 ２(1)のとおり，本件広告には，日本語のほか，英語，中国語，台湾語，韓国語，ロ シア語など多言語で情報配信できることが記載されており，使用例の一つとして， バスの車内案内では多言語で停留所情報等を提供することができることが記載され ていること，同(2)のとおり，本件ダウンロードサイトには，外国人観光客に対して， 空港・駅等のアナウンスに関連する情報を多言語で情報提供する用途に用いること ができることが記載されていることなどからすると，顧客において，リクエスト情 報に含まれるＩＤコードに対応する案内音声の発音内容を表す情報について，当該＼n案内音声とは異なる言語に対応する複数の情報を管理サーバに記憶させ，リクエス ト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報をスマートフォンに送信するよう にすることは，本件アプリにつき想定されていた使用態様の一つであるというべき である。そうすると，本件アプリは，「前記案内音声の発音内容を表す関連情報で＼nあって，前記リクエスト情報に含まれるＩＤコードに対応するとともに，６個まで のアプリ使用言語に対応する複数の情報のうち，前記リクエスト情報のアプリ使用 言語に対応する情報を受信する受信手段」（構成１ｄ）を備えていると認めるのが＼n相当である。
(ｲ) 被告は，本件アプリが構成１ｄを備えていることを否認し，その理由として，＼n
(1)被告サービスにおいて，被告は，本件スマートフォンが受信する情報を決定して おらず，これを選択，決定しているのは顧客であって，構成要件１Ｄ所定のものに＼n限られないこと，(2)被告は，本件アプリに係る実証実験において，本件アプリを用 いて「案内音声である再生対象音の発音内容」を関連情報として出力したことはな く，外国語に翻訳した内容を関連情報として出力したこともないこと，(3)被告は， 今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報＼nを提供することを禁ずる旨の約束をする意思があることを主張する。 しかしながら，被告の上記(1)の主張は，本件スマートフォンの受信する情報が構＼n成要件１Ｄ所定の情報ではない場合があることを指摘するにとどまるものであり， 前記(ｱ)のとおり，本件広告及び本件ダウンロードサイトにおいても，案内音声の 発音内容を表し，リクエスト情報に含まれるアプリ使用言語に対応する情報を受信＼nする使用形態を回避させるような記述はなく，むしろ，そのような使用形態を想定 したものとなっていたというべきであるから，被告の実証実験では同構成要件所定＼nの情報を受信しなかったこと（上記(2)），被告が今後も同構成要件所定の使用態様＼nで本件アプリを使用しないことを約束する意思を有していること（上記(3)）を併せ 考慮しても，前記認定を覆すに足りないというべきである。
ウ 構成要件１Ｄに係るあてはめ＼n
構成要件１Ｂにおいて規定するとおりにコンピュータを機能＼させるものであれば， 同構成要件を充足するとの前記(1)イにおける検討と同様に，構成要件１Ｄ所定の情＼n報を受信する手段としてコンピュータを機能させるプログラムであれば，受信する＼n情報が同構成要件所定のものではない場面があるとしても，同構＼成要件を充足する と解すべきところ，本件アプリは，構成１ｄを備えており，スマートフォンを「前＼n記案内音声の発音内容を表す関連情報であって，前記リクエスト情報に含まれるＩ＼nＤコードに対応するとともに，６個までのアプリ使用言語に対応する複数の情報の うち，前記リクエスト情報のアプリ使用言語に対応する情報を受信する受信手段」 として機能させるものであるから，本件スマートフォンが受信する情報を選択して＼nいるのが顧客であるとしても，構成要件１Ｄを充足する。＼n
４ 争点４（本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものか）につい て
(1) 争点４−１（本件発明１は乙２公報により進歩性を欠くか）について
・・・
(ｲ) 乙２発明１
前記(ｱ)によれば，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり（【０００ １】），テレビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サ ーバを介して当該場面に関連する情報を取得することを容易にした携帯端末装置等 を提供することを目的とするものであって（【０００５】等），本件発明１に対応 する構成として，次の各構＼成を有すると認められる。
「携帯端末装置を，
放送中のテレビ番組の放送音声と重畳して放音される，当該番組の場面を識別す る音声信号である音響ＩＤを収音し，前記音響ＩＤからＩＤコードにデコードする 情報抽出手段，
携帯端末装置に記憶されたＩＤコードをＩＤ解決サーバに送信する送信手段，
前記ＩＤコード及び前記ＩＤ解決サーバが当該ＩＤコードを受信した時刻に基づ いて当該ＩＤ解決サーバによりＩＤ／ＵＲＬ対応テーブルにおいて検索された対応 するＵＲＬを受信し，放送されたテレビ番組の場面に関連する情報を当該ＵＲＬで 指示されるコンテンツサーバから受信する受信手段，及び，
前記受信手段が受信した情報を携帯端末装置上で表示する出力手段として機能＼させるプログラム。」
(ｳ) 乙２発明１と本件発明１の対比
乙２発明１と本件発明１を対比すると，これらは，次のａの点で一致し，少なく とも，次のｂの点で相違すると認められる。
ａ 一致点
「コンピュータを，再生対象音を表す音響信号と識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音された音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，前記情報抽出手段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，＼n前記情報要求に含まれる識別情報に対応する関連情報を受信する受信手段，および， 前記受信手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラム。」＼n
ｂ 相違点
(a) 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
本件発明１では，「案内音声・・・を表す音響信号」と「当該案内音声である再生対＼n象音の識別情報」が放音されるのに対し，乙２発明１では，「放送中のテレビ番組 の放送音声」と「当該番組に対応し，当該番組の場面を識別する音声信号である音 響ＩＤ」が放音される点
(b) 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
本件発明１では，端末装置からサーバに送信される「情報要求」に含まれる情報 は，「識別情報」と「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」であるの に対し，乙２発明１では，携帯端末装置からＩＤ解決サーバに送信される情報は 「ＩＤコード」のみであり，「端末装置にて指定された言語を示す言語情報」は含 まれない点
(c) 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
本件発明１では，端末装置が受信する「関連情報」は，「案内音声である再生対 象音の発音内容を表す」のに対し，乙２発明１では，「放送されたテレビ番組の場＼n面」に関連する内容を表す点＼n
(d) 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
本件発明１では，端末装置が受信する「関連情報」は，「相異なる言語に対応す る複数の関連情報のうち，前記情報要求の言語情報で指定された言語に対応する関 連情報」であるのに対し，乙２発明１では，携帯端末装置がこれに対応する情報を 受信しない点
(ｴ) 相違点に関する被告の主張について
ａ 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
被告は，乙２発明１の「ＩＤコード」は，番組と同時に，番組の放送音声という 「再生対象音」も識別しているから，「再生対象音の識別情報」が放音される点で は本件発明１と相違しない旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「この音響ＩＤは，放送中の番組に対応するものであ り，放送音声に重畳されて放音される。」（【００１４】）と記載されており，Ｉ Ｄ／ＵＲＬ対応テーブルを示す図４においても，受信時間帯に対応する番組の「シ ーン」が特定されていること（【００２５】）などからすると，乙２発明１の「ＩＤ コード」は，放送中の番組に対応し，当該番組の場面を識別する音声信号であって， 番組の放送音声を識別するものではないから，本件発明１の「再生対象音の識別情 報」に対応する構成を有するものとは認められない。＼n
ｂ 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
被告は，乙２発明１では，ユーザがボタンスイッチを押した時刻は「端末装置に て指定された・・・情報」に該当するから，「端末装置にて指定された・・・情報」が「言 語を示す言語情報」であるか「ボタンスイッチの操作タイミングを示す情報」であ るかの点でのみ本件発明１と相違する旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「番組を視聴しているユーザ６は，番組を視聴し興味 ある場面が映し出されると，スマートフォン２を操作する（たとえばボタンを押下 する）。このときの操作により，スマートフォン２は記憶していたＩＤコードをＩ Ｄ解決サーバ４に送信する。」（【００１４】）と記載されていることなどからする と，乙２発明１において，携帯端末装置から送信される情報はＩＤコードのみであ り，ＩＤ解決サーバは当該ＩＤコード及び受信時刻で対応するＵＲＬを検索するも のであるから，本件発明１の「端末装置にて指定された・・・情報」に対応する構成を＼n有するとは認められないというべきである。
ｃ 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
被告は，乙２発明１で，携帯端末装置が受信する情報は，番組の特定の場面に対 応する放送音声に関連するものであるから，端末装置が受信する「関連情報」が 「再生対象音」である点では本件発明１と相違しない旨主張する。 しかしながら，乙２公報に「この対応するＵＲＬは，ユーザ６がスマートフォン ２を操作したときに放送されていた（テレビ１の画面に映し出されていた，または 音声で再生されていた）場面に関連する情報を提供するインターネットサイトのＵ ＲＬである。」（【００１４】）と記載されていることなどからすると，乙２発明１ において，携帯端末装置が受信する情報は，放送されたテレビ番組の場面に関連す るものであり，放送音声に関連する情報であるとは認められない。
ｄ 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
被告は，乙２発明１では，番組中の相異なる場面に対応する「複数の関連情報」 が存在し，そのうち選ばれた情報を受信しているから，「関連情報」が対応してい るのが「言語」であるか「場面」であるかの点でのみ本件発明１と相違する旨主張 する。 しかしながら，乙２発明１において，携帯端末装置が受信する放送中の番組の場 面に関する情報は「相異なる言語に対応する」ものでもないから，ＩＤ解決サーバ に番組内の相異なる場面に対応する情報が複数記憶されていたとしても，これを構＼n成要件１Ｄの「相異なる言語に対応する複数の関連情報」との構成に対応するもの＼nと認めることはできない。
イ 乙４発明の内容等に係る事実認定
・・・
(ｲ) 乙４発明の概要 前記(ｱ)によれば，乙４公報には，概要，次のとおりの内容の乙４発明が開示さ れていると認められる。 すなわち，乙４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館 や博物館等の展示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり（【０００ １】），(1)電波によって情報を伝達する従来技術によると，対象物以外のガイド音 声を受信して利用者に誤った情報を提供するおそれがあったこと（【０００５】） を踏まえ，展示物に固有のＩＤを赤外線等の無線通信波によって発信するＩＤ発信 機を展示物ごとに一定の間隔で設置し，利用者が携帯する携帯受信器が発信域に入 ると上記ＩＤを受信し，展示物の音声ガイドが自動的に再生される構成を採用する＼nことにより，情報提供するＩＤの受信範囲を限定することが容易になり，隣接する 対象展示物との混信を回避した音声ガイドシステムを可能とするという作用効果を＼n奏するものであり（【０００８】ないし【００１０】，【００１４】），また，(2) そのシステムを複数の言語に対応させようとすると，多数のチャンネルの割当てが 必要となり，その選択操作を利用者が行う必要があったこと（【０００７】）を踏 まえ，多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信器に蓄積し，その中から 再生する言語を選択するという構成を採用することにより，多くの外国人利用者に＼nも携帯受信器を操作することなくガイド音声を提供することができるという作用効 果を奏するものである（【００１２】，【００２０】）。
ウ 乙５発明の内容等に係る事実認定
・・・
(ｲ) 乙５発明の概要 前記(ｱ)によれば，乙５公報には，概要，次のとおりの内容の乙５発明が開示さ れていると認められる。 すなわち，乙５発明は，公共の場所等に掲載された文書等の掲載物を様々な言語 に翻訳して提供する情報提供装置等に関するものであり（【０００１】），文書の 内容を様々な言語で利用者に正しく提供することを主たる課題とし（【０００ ６】），２次元コードと複数の言語に対応する言語コードをその内容として含むコ ード画像をユーザ端末装置によって読み取り，ユーザにおいて所望の言語を選択す るなどして，インターネットを介して，文書等の掲載物の翻訳ファイルにアクセス というものである（【００１５】，【００２５】，【００３５】，【００３８】）。
エ 容易想到性についての判断
被告は，(1)乙２公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙２技術を開示しているところ，本件 発明１も乙２技術を採用するものであり，相違点１−１ないし同１−４は，識別対 象，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違にすぎず，当業者が適 宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は，乙２技術を乙４課題の 解決に応用して，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成を容易に想＼n到し得た旨主張する。 しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記１(2)認定のとおり， 本件発明１は，コンピュータを，(i)放音される「案内音声である再生対象音」と 「当該案内音声である再生対象音の識別情報」を含む音響を収音して識別情報を抽 出する情報抽出手段，(ii)サーバに対し，抽出した識別情報とともに「端末装置に て指定された言語を示す言語情報」を含む情報要求を送信する送信手段，(iii)「前 記案内音声である再生対象音の発音内容を表」し，情報要求に含まれる識別情報に＼n対応するとともに「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信する受信手段，(iV)受信 手段が受信した関連情報を出力する出力手段として機能させるプログラムの発明で＼nあり，乙２公報等に音響ＩＤとインターネットを利用するという点で本件発明１と 同様の構成を有する情報提供技術が開示されていたとしても，その手順や方法を具＼n体的に特定し，使用言語が相違する多様な利用者が理解可能な関連情報を提供でき＼nるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるか ら，相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成が当業者において適宜設＼n定できる事項であるということはできない。 また，被告の上記(2)の主張については，前記イのとおり，乙４公報に，発明が解 決しようとする課題の一つとして，システムを複数の言語に対応させること（以下， 単に「乙４発明の課題」という。）が記載されているものの，以下のとおり，乙２ 発明１を乙４発明の課題に組み合わせる動機付けは認められず，仮に，乙４発明の 課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなどして乙２発明１の構＼成に変更を加え たとしても相違点１−１ないし同１−４に係る本件発明１の構成に到達しないから，＼n採用することができない。
(ｱ) 乙２発明１を乙４発明の課題を組み合わせる動機付け
ａ 前記のとおり，乙２発明１は，放送中のテレビ番組に関連した情報を提供す る情報提供システムに用いられる携帯端末装置に関するものであり，放送中のテレ ビ番組の場面を識別する音声信号である音響ＩＤを用い，ＩＤ解決サーバを介して 当該場面に関連する情報を取得するものであるのに対し，前記イ(ｲ)のとおり，乙 ４発明は，利用者が携帯する携帯型音声再生受信器を用いた美術館や博物館等の展 示物に係る音声ガイドサービスに関するものであり，展示物に固有のＩＤを赤外線 等の無線通信波によって発信し，携帯受信器が発信域に入ると上記ＩＤを受信し， 展示物の音声ガイドが自動的に再生されるものであり，サーバに接続してインター ネットを介して情報を取得する構成を有しないから，両発明は，想定される使用場＼n面や発明の基本的な構成が異なっており，乙２発明１を乙４発明の課題に組み合わ＼nせる動機付けは認められない。
ｂ 被告は，(1)乙４発明は，放音装置を利用した情報提供技術という乙２技術と 同じ技術分野に属するものであること，(2)乙２技術は汎用性の高い技術であり， 様々な放音装置を含むシステムに利用されていたこと（乙１１ないし１３），(3)端 末装置とサーバとの通信システムを利用する情報提供技術は周知のものであったこ と（乙２，５，６，８，１１ないし１３等）などによれば，当業者において，乙２ 技術を乙４課題の解決に応用する動機付けがある旨主張する。 しかしながら，乙２発明１と乙４発明がいずれも放音装置を利用した情報提供技 術であるという限りで技術分野に共通性が認められ，また，本件優先日１当時，音 響ＩＤとインターネットを利用し，又は端末装置とサーバとの通信システムを利用 する情報提供技術が乙２公報以外の公開特許公報に開示されていたとしても，いず れも乙４発明とは想定される使用場面や発明の基本的な構成が異なることは前記の＼nとおりであり，乙４発明の課題の解決のみを取り上げて乙２発明１を適用する動機 付けがあると認めるに足りない。
(ｲ) 乙２発明１に対する乙４発明等の適用
また，以下のとおり，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照するなど＼nして乙２発明１の構成に変更を加えたとしても，本件発明１の構＼成に到達しない。
ａ 相違点１−１（構成要件１Ｂ）＼n
(a) 前記のとおり，乙４発明は，展示物ごとに設置されたＩＤ発信機から赤外線 等の無線通信波によって展示物に固有のＩＤが発信されるものであり，「案内音声 ・・・を表す音響信号」を放音するものではなく，「当該案内音声である再生対象音の＼n識別情報」を含む音響信号を放音するものでもないから，乙４発明の構成を参照し＼nて乙２発明１の構成に変更を加えたとしても，相違点１−１に係る本件発明１の構＼ 成に到達しない。
(b) 被告は，乙４発明の音声ガイドは「案内音声」に相当するから，「案内音声」 を識別する構成を採用することは容易であった旨主張するが，上記のとおり，乙４＼n発明のＩＤは展示物を識別するものであり，当該展示物に係る音声ガイドを識別す るものではないから，乙４発明は「案内音声」を識別する構成を開示するものでは＼nない。
ｂ 相違点１−２（構成要件１Ｃ）＼n
前記のとおり，乙４発明は，サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しないものであり，端末装置からサーバに「識別情報」と＼n「当該端末装置にて指定された言語を示す言語情報」が送信されることはないから， 乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照して乙２発明１の構＼成に変更を加 えることによって，相違点１−２に係る本件発明１の構成に到達することはない。＼n
ｃ 相違点１−３（構成要件１Ｄ(1)）
前記のとおり，乙４発明は，サーバに接続してインターネットを介して情報を取 得するという構成を有しておらず，ＩＤによって識別される展示物のガイド音声を＼n再生するものであって，端末装置が「案内音声である再生対象音の発音内容を表す」＼n情報を受信することはないから，乙４発明の課題を踏まえ，乙４発明の構成を参照＼nして乙２発明１の構成に変更を加えることによって，相違点１−３に係る本件発明＼n１の構成に到達することはない。＼n
ｄ 相違点１−４（構成要件１Ｄ(2)）
前記のとおり，乙４発明は，多言語に翻訳された音声ガイドのデータを携帯受信 器に蓄積し，その中から再生する言語を選択することによって，ＩＤによって識別 される展示物のガイド音声を所定の言語で再生するという構成を有するものの，サ＼nーバに接続してインターネットを介して情報を取得するという構成を有していない＼nから，端末装置が「相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち，前記情報要求 の言語情報で指定された言語に対応する関連情報」を受信することはなく，乙４発 明の構成を参照して乙２発明１の構＼成に変更を加えることによって，相違点１−４ に係る本件発明１の構成に到達することはない。＼n
・・・
５ 争点６（差止めの必要性は認められるか）について
被告は，本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし，その理由とし て，(1)本件口頭弁論終結時点において，本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと，(2)被告は，平成３０年５月以降，本件アプリの配信を中止し，多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており，本件訴訟の＼n結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予定であること，＼n(3)被告は，今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語＼nの関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や，案内音声である第１言語の再生対 象音が表す発音内容を第２言語で表＼現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，本件アプリは，本件発明１の技術的範囲に属 し，本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから， 前記第２の２(4)のとおり，被告は，少なくとも，平成２９年５月頃から平成３０年 ６月頃まで，本件アプリを作成し，譲渡等及び譲渡等の申出をし，平成２８年６月＼nから平成２９年３月までの間に３回にわたり本件アプリを使用することによって本 件特許権１を侵害していたものである。 これらに加えて，被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明１の技術的範囲 に属することを否認して争い，本件特許１について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること，弁論の全趣旨によれば，被告は，現在も，ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ，被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなど＼nも考慮すると，被告は，今後，本件特許権１を侵害するおそれがあるものというべ きであるから，原告が被告に対し，その侵害の予防のため，本件アプリの作成等の＼n差止を求める必要性は認められるものというべきである。

◆判決本文

　石けんの特許権侵害について、1社あたり2億円を越える損害賠償が認められました。102条1項の販売不可事情は否定されました。

(3) 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
前記(1)の譲渡数量に前記(2)の単位数量当たりの利益を乗じた額は，以下 のとおりとなる。
ア 被告日本生化学について
原告長寿乃里
２１万３４５７個×１２２５円＝２億６１４８万４８２５円
原告イング
２３万９６５８個×９９３円＝２億３７９８万０３９４円
イ 被告ブレーンコスモスについて
原告長寿乃里
１７万０１３２個×１２２５円＝２億０８４１万１７００円
原告イング
１９万１０１５個×９９３円＝１億８９６７万７８９５円
ウ 被告ビーシーリンクについて
原告長寿乃里
１３５個×１２２５円＝１６万５３７５円
原告イング
１５２個×９９３円＝１５万０９３６円
(4) 特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事情」の 有無
ア 競合品の存在
証拠（甲８，乙２４）によれば，シラスが配合された洗顔料が原告製品 及び被告製品のほかに８銘柄が存在したことが認められるが，販売数が多 いものでも，株式会社メディカルドーズの「お茶！入ったよ〜わっぜ！！ 火山灰石けん」が平成２２年９月から平成２７年１２月までに２万７５４ ８個を販売したにとどまり，他の銘柄は，販売数が約１０００個から３８ ００個程度にとどまるか，販売数が明らかではないから，これらの洗顔料 の存在が，「販売することができないとする事情」に当たるということは できない。
イ 原告製品の販売経過
被告日本生化学は，被告製品を販売していない月でも原告製品の販売が 落ちている月があることから，原告製品の販売は被告製品の販売に影響を 受けていなかったと主張するが，原告製品についてそのような販売経過と なった原因としては様々なものが考えられるのであり，上記の販売経過が 直ちに「販売することができないとする事情」に当たるとはいえない。
ウ 薬機法上の区分及び本件発明１の作用効果
被告日本生化学は，原告製品及び被告製品について，薬機法上の区分が 異なること及び宣伝広告の内容から，本件発明１の作用効果は原告製品及 び被告製品の販売に寄与していないと主張する。 しかし，消費者が薬機法上の区分を意識して商品を選択するとは考え難 く，前記判示のとおり，原告製品と被告製品はいずれもシラスが配合され た石けんという同種の商品であり，かつ，被告製品は本件発明１の作用効 果を奏するのであるから，両者は市場で競合する製品であるということが できる。 また，被告ブレーンコスモスは，被告製品の説明において，原告製品は 発売以来７００万個以上が売れた大ヒット商品であると紹介するととも に，被告製品には，人工皮膚成分「リピジュア」が配合され，原告製品と 同じ価格だが，内容量が多いという２点が異なることを挙げて，被告製品 の宣伝をしていたことが認められ（甲１４），このような宣伝内容によっ て，原告製品ではなく被告製品を購入した消費者も相当数いるものと考え られる。 そうすると，被告日本生化学が主張する上記事情は，「販売することが できないとする事情」に当たるとはいえない。
エ 販売ルートの違いについて
被告ブレーンコスモスらは，原告らは消費者に直接販売する小売である のに対し，被告ブレーンコスモスは販売数のうち９５％は企業に対する卸 売りであり，販売ルートが異なるから，競合しないと主張する。 しかし，原告製品及び被告製品はいずれも最終的には一般消費者によっ て購入され，使用される石けんであり，被告製品が一般消費者に販売され る段階では原告製品と競合すると認められるところ，被告製品が存在しな ければ，被告ブレーンコスモスが他の企業に被告製品を卸売りすることも なく，ひいては被告製品が一般消費者に販売されることもないのであるか ら，被告ブレーンコスモスが卸売りを主たる取引形態とするからといって， 原告製品と被告製品が市場において競合することは左右されず，「販売す ることができないとする事情」に当たるとはいえない。
オ 東日本大震災の義援金に充てる旨のアテンションシールについて
被告ブレーンコスモスらは，売上げの一部を東日本大震災の義援金に充 てる旨記載されたアテンションシールを被告製品に貼っていた期間（平成＼n２３年４月１日から同年９月３０日まで）の販売数がそうでない期間の販 売数を上回っており，同シールが被告製品の売上げに寄与した旨主張する。 しかし，平成２３年４月１日から同年９月３０日まで被告製品に上記シ ールが貼られていたことを認めるに足りる証拠はない上，仮に同シールが＼n貼付されていたとしても，平成２３年１月から同年９月までの被告製品＼n（１００ｇのもの）の販売数は毎月概ね１万個程度で推移しており（丙１， ２１），販売数の増加が同シールによるものとは認め難く，被告ブレーン コスモスらの主張はその前提を欠き，採用できない。
カ 海外市場における競合
被告ブレーンコスモスらは，被告ビーシーリンクは専ら海外に被告製品 を販売しているところ，原告製品と被告製品は海外市場において競合しな いと主張する。 しかし，証拠（甲７６，７７，８４〜８７，１０８〜１１２，丙２５〜 ２８）によれば，被告ビーシーリンクは，平成２５年２月から１１月にか けて，米国，中国，シンガポール，ラトビアに被告製品を販売していたこ と，原告長寿乃里は，自ら又は株式会社フェローシップ等を介して，以下 のとおり海外に原告商品を出荷したことが認められる。
・・・
以上の事実関係に照らせば，原告製品と被告製品は，少なくとも米国及 び中国の海外市場において競合していたことが認められるから，被告ビー シーリンクが専ら海外において被告製品を販売していることは，「販売す ることができないとする事情」に当たるとはいえない。
キ 以上のとおり，被告らが主張する事情は，いずれも「販売することがで きないとする事情」に当たらないから，特許法１０２条１項に基づく損害 額の推定は覆滅されない。

◆判決本文

　CS関連発明について、特許侵害事件です。原告（会社）の本人訴訟です。東京地裁47部は、構成要件Fを充足しないと判断しました。

　前記(1)の記載によると，次のとおり認められる。
ア 本件各発明以前にも，コンピュータシステムにおけるシステム利用者の 入力行為を支援する従来技術としては，マウスを右クリックすることによ り，マウスが指し示している画面上のポインタ位置に応じた操作コマンド のメニューが表示される「コンテキストメニュー」や，画面上でマウスポ＼nインタがウィンドウの枠やファイルのアイコンなどに重なった状態でマ ウスの左ボタンを押し，そのままの状態でマウスを移動させ，別の場所で マウスの左ボタンを離すマウス操作である「ドラッグ＆ドロップ」などが あった。しかして，「コンテキストメニュー」には，マウスの左クリックを 行うまではメニューが画面に表示され続け，また，利用者が間違って右ク＼nリックを押してしまった場合には，利用者の意に反して画面上に表示され＼nてしまうので不便であるなどの課題があり，また，「ドラッグ＆ドロップ」 には，継続的な動作，例えば，移動させる位置を決めないで徐々に画面を スクロールさせていくような動作に適用させるのが難しいという課題が あったところである（段落【０００１】〜【０００５】）。
イ 本件各発明は，このような課題を解決するため，入力手段における命令 ボタンが利用者によって押されてから，離されるまでの間に，ポインタの 位置を移動させる命令を受信すると，画像データである操作メニュー情報 を出力手段に表示させ，入力手段における命令ボタンが利用者によって離＼nされると，出力手段に表示されていた操作メニュー情報の表＼示を終了させ ることにより，普段は画面上に操作メニュー情報を表示させずに，利用者＼nにとって必要な場合に簡便に表示させることを可能＼にするという構成を＼n採用したものといえる（段落【００２２】，【００２３】，【００５１】）。そ して，スムーズな画面操作を可能とするため，操作メニュー情報が表＼示さ れている状態において，これをポインタで指定した場合，すなわち，実行 される命令結果を利用者が理解できるように出力手段に表示した画像デ＼nータである操作メニュー情報が占める座標位置の範囲にポインタの座標 位置が入った場合に，「操作メニュー情報にポインタが指定された場合に 実行される命令」として特定された，例えば，出力手段に表示される画面＼n（ビュー）をスクロールさせるような命令など，コンピュータシステムに 対する命令が実行され，操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に，ポ インタの座標位置が入らなくなるまで当該実行を継続するという構成を＼n採用したものといえる（段落【０００９】，【００１２】，【００１３】，【０ ０１６】，【００２３】，【００５１】）。
ウ 以上のような，本件各特許請求の範囲の記載文言及び本件明細書の各記 載によれば，本件各発明は，コンピュータシステムにおけるシステム利用 者の入力行為を支援するため，「コンテキストメニュー」や「ドラッグ＆ド ロップ」における，操作メニュー情報が利用者に意に反して表示されるこ＼nとに関わる課題や，移動先を決めないで画面をスクロールさせるような継 続的な動作に関わる課題を解決すべく，操作メニュー情報については，普 段は画面上に表示させずに，利用者にとって必要な場合に簡便に表＼示させ るという構成を採用し，その上で，物理的に操作メニュー情報が占める座＼n標位置の範囲にポインタの座標位置が入っているときに，コンピュータシ ステムに対する命令が実行されるようにして，スムーズな画面操作が可能＼nとなるという構成を採用したものといえる。このような構＼成を採用した以 上，構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ及びＧの「操作メニュー情報」とは，利用者にと＼nって，その表示，非表＼示を明確に認識できることが前提となっており，物 理的に操作メニュー情報が占める座標位置の範囲が明確になっている必 要があることは明らかである。 そうすると，構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ及びＧの「操作メニュー情報」につい＼nては，利用者にとっての，視覚的な見地からの，命令内容の表示や実行の＼n簡便性を実現する構成を意味するものであるものといえ，そのような見地＼nに照らし，同「操作メニュー情報」とは，利用者が，その表示の有無を視＼n覚的に認識でき，その表示内容から，所望の命令を実行した結果について＼nも理解できるような，画像データである必要があるものと解するのが相当 である。
そして，構成要件Ｆの，(1)「操作メニュー情報がポインタにより指定さ れる」と「操作メニュー情報に関連付いている命令」を「実行」する，及 び(2)「操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなるまで当該実行 を継続する」との文言については，画像データである操作メニュー情報の 座標位置が利用者に視覚的に認識できることを前提に，(1)画面上に表示さ＼nれた画像データである操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に，ポイ ンタの座標位置が入った場合に，特定の命令を実行し，(2)操作メニュー情 報が占める座標位置の範囲に，ポインタの座標位置が入らなくなるまで当 該実行が継続され，入らなくなった場合には，当該実行が継続されないこ とを意味し，かかる動作状況を満たす命令であることをもって，「操作メニ ューに関連付いている命令」に当たるものと解するのが相当である。
(3) 「操作メニュー情報」（構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ，Ｇ）の充足性＼n
ア 以上を前提に，まず，「操作メニュー情報」（構成要件Ｂ，Ｅ，Ｆ，Ｇ）＼nの充足性につき検討するに，被告製品の構成のエ（イ）ないし（エ）及び＼nオ（イ）ないし（エ）のとおり，本件ホームアプリにおける上ページ一部 表示及び下ページ一部表＼示（以下「上ページ一部表示等」という。）は，画＼n像データであり，その内容や表示位置からすれば，これを見た利用者は上＼nページ又は下ページにスクロールする結果を理解できるといえるから，利 用者が，その表示の有無を視覚的に認識でき，その表＼示内容から，所望の 命令を実行した結果についても理解できるような，画像データに当たるも のというべきであって，「操作メニュー情報」を充足するものと認められる。 イ これに対し，被告は，上ページ一部表示等は，単にホーム画面が縮小表＼ 示されることによって当該ホーム画面の隣のホーム画面が見えているに すぎず，実行される命令を表す文字も，矢印表＼示等何らかの操作ができる ことを示す絵や記号も表示されておらず，表＼示自体から上ページ又は下ペ ージにスクロールするといった実行される命令結果を理解できる画像で はない旨を主張する。 しかし，被告製品の構成エ（イ）及びオ（イ）のとおり，上ページ一部＼n表示等が表＼示されるのは，利用者が移動させたいショートカットアイコン をロングタッチして，ドラッグ操作をして同アイコンを移動させる等して， 縮小モードになった状態であることからすれば，同アイコンを移動したい 利用者が，１つ上のページ又は１つ下のページの一部を表示した画像であ＼nる上ページ一部表示等を見て，上ぺージ又は下ページが存在することのみ＼nならず，上ページ一部表示等までドラッグすれば，上ページ又は下ページ＼nに画面をスクロールさせることができるものと理解することも可能とい＼nうべきである。 以上によれば，被告の上記主張は採用することができない。
ウ 他方，原告は，上ページ一部表示等のみならず，「左上領域」「右上領域」＼n又は「左下領域」「右下領域」（以下「左上領域等」という。）も「操作メニ ュー情報」に該当する旨を主張する。 しかし，左上領域等は，被告製品の構成エ（ウ）及びオ（ウ）のとおり，＼n特定の座標位置で囲まれた領域にすぎず，利用者が，その表示の有無を視＼n覚的に認識でき，その表示内容から，所望の命令を実行した結果について＼nも理解できるような，画像データに当たるものとは認められない。前記ア の説示に照らしても，左上領域等が，「操作メニュー情報」に当たるとは認 められず，同説示のとおり，「操作メニュー情報」に該当するのは，上ペー ジ一部表示等に限られるというべきである。＼n以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。
(4) 「操作メニュー情報がポインタにより指定される」と「操作メニュー情報 に関連付いている命令」を「実行」する，及び「操作メニュー情報がポイン タにより指定されなくなるまで当該実行を継続する」（構成要件Ｆ）の充足性＼n ア 被告製品においては，被告製品の構成のエ（ウ）（エ）及びオ（ウ）（エ）＼nのとおり，左上領域等の占める座標位置の範囲に，原告が「ポインタの座 標位置」に当たると主張（前記第２の３(2)［原告の主張］イ）する「当該 ショートカットアイコンをドラッグしている指等のタッチパネル上の位 置」又は「当該ショートカットアイコンをドラッグしているマウスカーソ＼nルの先端の位置」の座標位置（以下「指等及びマウスカーソルの先端の座＼n標位置」という。）が入った場合に「上ページスクロール１」，「上ページス クロール２」，「下ページスクロール１」，「下ページスクロール２」を生じ させる命令（以下，併せて「ページスクロール命令」という。）が実行され， 左上領域等の占める座標位置の範囲に指等及びマウスカーソルの先端の＼n座標位置が入らなくなるまでページスクロール命令が継続され，入らなく なった場合には当該実行が継続されないことが認められる。
しかし，前記(3)のとおり，被告製品において，「操作メニュー情報」に 該当するのは上ページ一部表示等であるところ，証拠（甲１９，乙１１〜＼n１３）によれば，上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲と左上領域＼n等の占める座標位置の範囲とは必ずしも一致せず，上ページ一部表示等は，＼n左上領域等と一部重なる座標位置に表示されているにすぎないことが認＼nめられる。このため，(1)上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲に，＼n指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が入っていても，その位置が左＼n上領域等の占める座標位置の範囲外であればページスクロール命令が実 行されず，また，(2)上ページ一部表示等が占める座標位置の範囲に，指等＼n及びマウスカーソルの先端の座標位置が入っていなくとも，その位置が左＼n上領域等の占める座標位置の範囲内であればページスクロール命令が実 行・継続されることとなる。 このような被告製品の動作状況から検討すると，ページスクロール命令 の実行や継続は，指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が，利用者が＼nその範囲を視覚的に認識することができない，左上領域等の占める座標位 置の範囲に入っているかどうかによるものであり，これが肯定されれば， 指等及びマウスカーソルの先端の座標位置が上ページ一部表＼示等の占め る座標位置の範囲に入っていなくても，ページスクロール命令が実行され 継続されるものである一方，上記が否定されれば，指等及びマウスカーソ＼nルの先端の座標位置が上ページ一部表示等の占める座標位置の範囲に入＼nっていても，ページスクロール命令は実行され継続されないこととなるも のである。 すなわち，被告製品においては，指等及びマウスカーソルの先端の座標＼n位置が，偶々，上ページ一部表示等と左上領域等が重なる部分の占める座＼n標位置の範囲に入った場合に限って，ページスクロール命令が実行・継続 されているにすぎないものである。これに照らせば，ページスクロール命 令については，飽くまで利用者が視覚的に認識できない左上領域等の範囲 において実行・継続されるものであって，上ページ一部表示等の範囲にお＼nいて実行・継続されるものではないのであるから，上ページ一部表示等に，＼nページスクロール命令が関連付いているとまでは認めるに足りないとい うほかない。 したがって，上記のとおりの被告製品の構成は，構＼成要件Ｆの「操作メ ニュー情報がポインタにより指定される」と「操作メニュー情報に関連付 いている命令」を「実行」する，及び「操作メニュー情報がポインタによ り指定されなくなるまで当該実行を継続する」という文言（構成要件Ｆ）＼nを充足するとは認められない。
イ 原告の主張について
（ア） まず，原告は，上ページ一部表示等のみならず左上領域等も「操作＼nメニュー情報」に相当する旨主張するが，前記(3)に説示したとおり，左 上領域等は，「操作メニュー情報」には当たるとはいえない。
（イ） また，原告は,上ページスクロール１が生じるのは，処理手段が上ペ ージスクロール１を行うプログラムを実行していることを意味するとこ ろ，同プログラムは上ページ一部表示が表＼示されていないと実行されな いから，上ページ一部表示と同プログラムとは関連付いている旨主張す＼nる。 しかし，前記説示のとおり，本件発明の構成要件Ｆ（「関連付いている」）＼nについては，画像データである操作メニュー情報の座標位置が利用者に 視覚的に認識できることを前提に，(1)画面上に表示された画像データで＼nある操作メニュー情報が占める座標位置の範囲に，ポインタの座標位置 が入った場合に，特定の命令を実行し，(2)操作メニュー情報が占める座 標位置の範囲に，ポインタの座標位置が入らなくなるまで当該実行が継 続され，入らなくなった場合には，当該実行が継続されないことを意味 し，かかる動作状況を満たす命令であることをもって，「操作メニューに 関連付いている命令」に当たるものと解するのが相当であるところであ る。しかして，被告製品においては，指等及びマウスカーソルの先端の＼n座標位置が，偶々，上ページ一部表示等と左上領域等が重なる部分の占＼nめる座標位置の範囲に入った場合に限って，ページスクロール命令が実 行されているにすぎないものであって，ページスクロール命令について は，飽くまで利用者が視覚的に認識できない左上領域等の範囲において 実行・継続されるものであり，上ページ一部表示等の範囲において実行・＼n継続されるものではないというのである。 以上によれば，原告の上記指摘をもって，直ちに，上ページ一部表示＼nと上記プログラムとが関連付いており，上ページ一部表示等の有無とペ＼nージスクロール命令の実行の可否が関連付いているとまで認めることは できず，他に，両者の関連付けを推認させるに足りる事情も見当たらな い。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。
（ウ） 原告は，構成要件Ｆの「操作メニュー情報がポインタにより指定さ＼nれなくなるまで当該実行を継続する」には，「終了」といった記載はない から，操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなった際に当該 実行が終了することまで求めてはおらず，実行がいつ終了するかは同構＼n成要件とは関係がない旨を主張する。 しかし，上記(2)ウで述べたとおり「操作メニュー情報がポインタによ り指定されなくなるまで当該実行を継続する」とは，操作メニュー情報 がポインタにより指定されている場合に当該実行が継続されることのみ ならず，操作メニュー情報がポインタにより指定されなくなった場合に は当該実行が継続されなくなることまで意味するものと解すべきところ， 前記アで述べたとおり，被告製品において，指等及びマウスカーソルの＼n先端の座標位置が上ページ一部表示等の占める座標位置の範囲に入って＼nいない場合であっても，左上領域等の占める座標位置に入っていればペ ージスクロール命令の実行が継続されるものである以上，被告製品は上 記の構成要件を充足しないというべきである。なお，原告の主張する「実＼n行」の「終了」が何を意味するか必ずしも判然としないが，仮に，上記 構成要件の解釈として，操作メニュー情報がポインタにより指定されて＼nいる場合に当該実行を継続することのみを意味し，操作メニュー情報が ポインタにより指定されなくなった場合に当該実行が継続されないこと までは含んでいないとする旨を主張する趣旨であるとしても，そもそも そのような解釈は，本件各特許請求の範囲の文言及び本件明細書の記載 に照らし，上記構成要件の解釈として失当と言わざるを得ない。＼n

◆判決本文

　東京地裁40部は、技術的範囲に属すると判断し、102条2項に基づく損害賠償を認めました。

　上記グラフにおけるＺｎ（青線）とＰｋ（赤線）の線形性にほぼ差異はない 上，ＺｎとＸｃの差（Ｚｎ−Ｘｃ）のＺｎの値に対する比率（（Ｚｎ−Ｘｃ）／Ｚ ｎ）は，Ｂｒｉｘ値が０％のとき約４．９８％，１０％のとき約３．８２％， ２０％のとき約２．７５％，３０％のとき約１．６２％，４０％のとき約１． ４６％，５０％のとき約０．９９％であって，ＺｎとＸｃの値の差は全体的に かなり小さく，Ｚｎ≒Ｘｃと評価しるものであって，そうすると，式（Ｂ）は， 重心であるＺｎの平均値を出しているにすぎないというべきである。 また，式（Ｂ）の分子の式（Ｚｎ＋（Ｚｎ−Ｘｃ））については，(1)Ｘｃ値＞ Ｚｎ値の場合，(2)Ｘｃ値＝Ｚｎ値の場合，(3)Ｚｎ値＞Ｘｃ値の場合があり得るが， (2)の場合にはＰｋの値は重心位置と一致する上，上記計測結果のような(1)の 場合又は(3)の場合に，式（Ｂ）により算出されるＰｋの値（被告の主張によれ ば臨界角点）が理論上の臨界角点により近似することの合理的な説明はなさ れておらず，そのことを示す的確な証拠もない。そうすると，式（Ｂ）が臨 界角点を求めるものとしての技術的意義を有すると認めることはできず，む しろ，前記のとおり，ＺｎとＸｃの値の差は全体的にかなり小さく，Ｚｎ≒Ｘ ｃと評価し得るものであることを踏まえると，式（Ｂ）は重心であるＺｎの平 均値を出しているものというべきであり，さらに，被告製品において式（Ｂ） に基づき複数の試行を行っていることも，同製品が構成要件Ｅを充足すると＼nの結論を左右しない。
ウ 式（Ｃ）について
本件発明における式（２）は，「Ｐｃ＝Ｐｃ’＋Ｃ」というものであると ころ，本件明細書等の段落【００３５】〜【００３８】，段落【００４０】， 【００４１】によれば，定数Ｃは，重心位置Ｐｃ’に加算して臨界角点Ｐｃ （＝Ｐｃ’＋Ｃ）を求めるための定数であり，屈折率が既知である試料を用 いた実験により予め決定された値であると認められる。そして，本件発明は，＼nこのように式（１）と式（２）を組み合わせることにより，臨界角点を直接 求めるよりも，同点をより正確に求めることができるとの効果を奏するもの であると認められる。 他方，被告製品の用いている式（Ｃ）は，「ΔＰｃ＝ＰＣＴ２０−ＰＣ０」とい うものであるところ，被告製品説明書，証拠（甲７，８，乙１，９）及び弁 論の全趣旨によれば，ＰＣＴ２０は，式（Ａ）により得られたＺｎ値を式（Ｂ） により調整したＰｋ値（前記判示のとおり，重心であるＺｎの平均値）を，２ ０°Cの環境下での値に換算した値であるから，この値は，上記手順により調 整された光量分布曲線の一次微分曲線（あるいは一次差分曲線）の重心位置 のアドレス値（甲７・１０頁における「ゼロセット後 １０％測定」欄の「Bary T20」の値（３０．１４６））であり，ＰＣ０は，２０°Cの環境下で濃度０％の 水を用いて計測した重心位置のアドレス値（同頁における「水基準書き込み 後 水」欄の「CAL OffSet」の値（１８．５４７５８））であること，また， 水の屈折率は既知であるところ，被告製品の理論上の臨界角点のアドレス値 は１８．５００００であることが認められる。 そして，甲７によれば，被告製品は，(1)上記ＰＣＴ２０の値（上記「Bary T20」 の値）を入力し，(2)「Bary T20」の値から「CAL OffSet」（水書き込みアド レス値）を差し引いた値を計算する，(3)上記(2)の値をＢｒｉｘ値に換算し， 「Saccharin T20」（Ｂｒｉｘ値）を算出する，(4)ゼロセットオフセット値を 読み込む，(5)「Saccharin T20」（Ｂｒｉｘ値）から「ゼロセットオフ値」を 差し引き，その結果を「Brix Value」（Ｂｒｉｘ値）として算出する，(6)「Brix Value」（Ｂｒｉｘ値）を「Final Rfact」（屈折率）に換算するという順序 でプログラムが実行されているものと認められる。 上記のプログラム実行過程のうち(2)の計算式は，試料の重心位置のアドレ ス値である「Bary T20」（ＰＣＴ２０）の値から水の重心位置のアドレス値であ る「CAL OffSet」（ＰＣ０）の値を差し引くものであり，試料の重心位置のア ドレス値の原点を水の重心位置のアドレス値に改めるとの意味を有するも のであるところ，このＰＣ０値（１８．５４７５８）は理論値（水の理論上の 臨界角点のアドレス値である１８．５００００）との差（０．０４７５８） を含む値であるということができる。そうすると，上記(2)の計算式は，試料 の重心位置のアドレス値から水の重心位置のアドレス値を直接差し引くも のであるが，実質的には，ＰＣＴ２０及びＰＣ０の双方から水の臨界角点の理論 値（１８．５００００）を控除していったん同理論値を原点とする試料の重 心位置と水の重心位置の各アドレス値を算出し，さらに前者から上記差の値 （０．０４７５８）を調整しているに等しく，試料の重心位置のアドレス値 に，屈折率が既知である水を用いた実験により予め決定された定数（−０．＼n０４７５８）を加算する計算をしているのと同義であるということができる。 したがって，式（Ｃ）は，式（２）を充足する。
(3) 被告の主張について
ア 被告は，式（１）と式（Ａ）が形式的に異なっているから，被告製品は構＼n
成要件Ｅを文言充足しないと主張する。 しかし，式（１）は，光量分布曲線の一次微分曲線（あるいは一次差分曲 線）の重心位置Ｐｃ’を求めるものであって，式（Ａ）と技術的思想を同じ くするものであり，かつ，式（Ａ）は式（１）に変形し得るものであって， 当業者であれば，式（Ａ）と式（１）が実質的に同一の式であると認識し得 るというべきである。 そうすると，式（１）の技術的範囲は式（Ａ）を包含するものと認めるの が相当である。
イ 被告は，被告製品におけるＺｎは１３回算出され，更にＰｋを５回算出して 臨界角点Ｐｃを算出しているのに対し，本件発明は，重心位置Ｐｃ’を１回 算出し，これに定数Ｃを加えてＰｃを算出しているのであるから，技術的思 想が異なると主張する。 しかし，Ｚｎが重心位置を求める式であると認められるのは前記のとおり であり，これを１３回にわたり求めて，平均値を算出するといった手法は当 業者が容易に採用し得る技術常識に属するものと解される。また，前記のと おり，式（Ｂ）が臨界角点を求めるものとしての技術的意義を有すると認め ることはできず，むしろ，重心であるＺｎの平均値を出しているものという べきであることは前記判示のとおりであるから，本件発明と被告製品の技術 的思想が異なるということもできないというべきである。
ウ 被告は，ＰＣ０はΔＰｃを算出するための基準数値にすぎないから定数Ｃに 対応する概念ではなく，ΔＰｃも本件発明の式（２）のＰｃに対応する概念 ではなく，フェーズが異なるなどと主張する。 しかし，ΔＰｃを算出する式（ＰＣＴ２０−ＰＣ０）が有する意義は前記のとお りであって，被告製品においても試料の重心位置につき差分を調整すること で臨界角点を求めている点で本件発明と変わりがないから，式（Ｃ）が式（２） と実質的に異なるということはできない。
エ 被告は，本件発明における式（２）に関し，Ｐｃ’は特定の装置における 測定値ベースの臨界角点であり，定数Ｃは当該装置毎の個体差を較正する値 にすぎないなどと主張する。 しかし，前記のとおり，式（１）により得られるＰｃ’は光量分布曲線の 一次微分曲線（あるいは一次差分曲線）の重心位置であるから，臨界角点と は異なるものであって，本件発明がこれに定数Ｃを加えることで臨界角点を 求めるものであることは，前記判示のとおりである。
(4) 以上のとおり，被告製品は構成要件Ｅを充足し，また，被告製品が構＼成要件 Ａ〜Ｄ及びＦを充足することは前記前提事実(3)ウのとおりであるから，被告 製品は，本件発明の技術的範囲に属する。
・・・
(1)特許法１０２条２項に基づく損害額について
ア 被告は，(1)平成２８年９月９日から平成３０年２月９日までの間に被告製 品を１３７個販売し，(2)その売上総額は２０４万４１６４円であり，(3)被告 製品１個当たりの製造原価は１万０２４９円であるが，(4)特許法１０２条２ 項所定の被告の利益額を算出するに当たっては，(3)に加えて配送費合計１６ ００円を控除すべきと主張するところ，(1)，(3)及び(4)については，当事者間 に争いがなく，証拠（乙１０〜１２）によれば，(2)の事実を認めることがで きる。 そうすると，原告の損害額は，特許法１０２条２項に基づき，６３万８４ ５１円（＝２０４万４１６４円−（１３７個×１万０２４９円＋１６００円）） と推定される。被告がこれを超える利益を得たことを認めるに足りる証拠は ない。
イ 被告は，寄与率を考慮すべきと主張する。しかし，本件発明は，屈折率を 測定するための臨界角点の算定という，屈折計の本質的ないし根幹的技術に 関するものであって，その可分的な一部に関するものではないから，本件で 寄与率を考慮すべきとは認められない。被告主張の諸事情は，この結論を左 右しない。
(2) 弁護士・弁理士費用について
本件事案の難易，請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると，被告の侵 害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金として６万円を認めるの が相当である。

◆判決本文

　文言侵害不成立および、第1要件満たさないとして均等侵害が否定されました。

　原告は，本件発明１のうち，挿入力の増加の防止のための構成がその本＼n質的部分であるとした上で，被告製品は少なくともその課題の解決原理を 利用しているのであるから，被告製品のサブアーム部にフック部が付属し ているかどうかにかかわらず，同製品は本件発明１の本質的部分を備えて いると主張する。 しかし，本件発明１は，特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダにつ いて，従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり，他方， 抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると，挿入力が強 くなり作業性が悪化することから，挿入力は弱いままで，抜け力を強くす るという課題を解決するためのものであると認められる（本件明細書等の 段落【０００９】，【００１３】〜【００１５】）。そうすると，本件発 明１の本質的部分は，挿入力は弱いままで，抜け力を強くするための構成＼nにあり，従来技術との対比でいうと，特に抜け力の強化のための構成が重＼n要であるというべきである。 そして，本件発明１は，上記課題の解決のため，(1)メインアーム部と， メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し，(2)当該下端部が サブアーム部の撓みの支点となり，(3)サブアーム部の上端部を，上端に向 かって肉厚が増加する係止爪からなるものとすることなどにより，取付孔 への挿入性の向上を図るとともに，アンテナ上方向（抜け方向）に荷重が 加わったときは，係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を 可能にするものであると認められる（特許請求の範囲，本件明細書等の段＼n落【００１７】，【００２９】，【００３２】，【００３３】，【００３ ６】，【００３７】）。
ウ 他方，被告製品においては，サブアーム部の爪部の上部にフック部が設 けられ，当該フック部と車体のルーフ孔の距離が０．３ｍｍであると認め られるから（乙１３），抜け方向に荷重が加わった際に，フック部は０． ３ｍｍ程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり，爪 部がそれ以上に外側に撓ることは抑制されるものと認められる。 そして，被告製品における抜け力に関し，被告が実施した実験結果（乙 ５）によれば，本件発明１の実施品の抜け力は１８６Ｎであるのに対し， 被告製品の抜け力は，２１５．８Ｎ，２２７Ｎ，２７１Ｎ，２９５Ｎであ り，最小でも約３０Ｎ，最大で約１１０Ｎの差が生じたことが認められる。 また，被告が実施した，被告製品のコの字型部材（サンプル(1)）と，被告 製品のコの字型部材を加工してフック部を除いたもの（サンプル(2)）を用 いた実験結果（乙１４）によれば，前者の抜け力の平均値は２２７．６０Ｎ，後者の抜け力の平均値は７３．５１Ｎ（いずれも１０回実施）であり， フック部を備えたコの字型部材の方が，抜け力において約１５０Ｎ大きい ことが認められる。 前記のとおり，被告製品の爪部は外側への撓みが抑制されていると認め られるところ，これに上記の各実験結果を併せて考慮すると，被告製品は， 本件発明１の実施品に匹敵する抜け力を備えているということができ，そ の抜け力の大きさは，同製品がフック部を備えることに起因しているもの と考えるのが自然であり，少なくとも爪部の外部への撓みによるものでは ないということができる。
なお，原告は，乙１４実験はサンプル(2)のフック部のカット加工の際に メインアーム部とサブアーム部の接続部の耐久性が損なわれた可能性が＼nあるとして，乙１４実験の信用性を争うが，サンプル(2)はフック部を爪部 からカットするものであり，上記接続部の耐久性が損なわれたことをうか がわせる事情は見当たらない。前記判示のとおり，乙１４実験はサンプル (1)と(2)のそれぞれについて１０回ずつ実験を行っているところ，数値にば らつきはあるものの，サンプル(1)は２００Ｎ以上であり，サンプル(2)は概 ね６０〜１００程度であり，全体的に１００Ｎ以上の差が生じていること に照らすと，その差が誤差や実験方法の不適切さに由来するものとはいう ことはできない。
エ 前記判示のとおり，抜け力の増大という課題を解決するための構成は本＼n件発明１の本質的部分ということができるところ，本件発明１はこの課題 をアンテナ上方向（抜け方向）に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓 んで拡がることにより解決しているのに対し，被告製品は爪部に加えてフ ック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ，そうす ると，被告製品は本件発明１と異なる構成により上記課題を解決している＼nということができる。
そうすると，本件発明１と被告製品はその課題解決のための特徴的な構＼n成において相違し，本件発明１と被告製品との相違点は，この課題解決に 必要な構成に関するものであるから，同相違点は本件発明１の本質的部分＼nに関するものであるということができる。
オ したがって，本件発明１と被告製品の相違点は，本件発明１の本質的部 分に関するものではないということはできないので，被告製品は第１要件 を充足しない。

◆判決本文

　少し前のですが、欠落していたのでアップします。薬品特許のクレームが作用的（？）に記載されている場合に、クレーム限定、またはサポート要件・実施可能要件違反が主張されました。知財高裁は、1審と同様に、技術的範囲に属する、無効理由無しと判断しました。

　上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患＼nのリスクを低減することにあると理解することができる。 本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。
以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できること＼nを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に 適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。＼nそして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認め＼nられない（甲３４，３５）。 前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。＼n
・・・
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が＼n特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な 時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能＼n要件を満たさない旨主張する。 しかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求＼nめられるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程 度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰＼nし，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる からである。
本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そし＼nて，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す ることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発＼n明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ ることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に＼n記載されているかどうかは，実施可能要件とは関係しないというべきである。＼nそして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成29(ワ)16468

　ＣＳ関連発明についての特許侵害事件です。知財高裁(2部)も、1審と同じく、技術的範囲に属しないと判断しました。

ア 控訴人は，構成要件１Ａは，画像情報を取得する機能＼の有無に限らず， 「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパターン変換器」であると主張する。 本件発明１の構成要件１Ａは，「画像情報，音声情報および言語を対応するパター＼nンに変換するパターン変換器と，パターンを記録するパターン記録器と，」というも のであるところ，画像情報を取得する機能の有無に限らないという控訴人の主張に＼nよると，本件発明１は，パターンに変換する画像情報が取得されたものでない場合 には，パターン変換器は，予め保持している画像情報を対応するパターンに変換す＼nるものということになるが，このとき画像情報は，パターンに変換されることも，ま た，パターンとして記録されることもなく，画像情報として予め保持されていたも＼nのということになる。 しかし，本件発明１の特許請求の範囲及び本件明細書等１には，画像情報が，パタ ーンに変換されることも，また，パターンとして記録されることもなく，予め保持さ＼nれたものであるとは読み取ることができる記載はない上，かえって，本件明細書等 １の段落【００１７】には，「【課題を解決するための手段】（請求項１に対応）」 として，「この発明における思考パターン生成機は画像情報，音声情報および言語を パターンに変換する。画像情報は画像検出器により検出され，対象物に応じたパタ ーンに変換される。・・・」と記載され，画像検出器により検出されるものとされて いる。 したがって，本件発明１の構成要件１Ａが，画像情報を取得する機能＼の有無に限 らないとの控訴人の主張を採用することはできない。 そして，本件装置が，外部から入力された表情等に関する画像をパターンに変換＼nする機能を有していると認めるに足りる証拠がないことは，原判決「事実及び理由」＼nの第４の２(2)イに判示するとおりである。 よって，本件装置が構成要件１Ａを充足していると認めることはできない。＼n
イ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や被控訴人の主 張によると，本件装置内部で生成したパターン化されている画像に関する情報（画 像情報）からディスプレイに表示するための画素データ（画像パターン）に変換され＼nていることが分かると主張する。 しかし，構成要件１Ａの「パターン変換器」が行うものとして記載された「画像情＼n報・・・を対応するパターンに変換する」処理でいうところの「パターン」とは，画 像，音声及び言語に係る事象の特徴を，計算機たる検出器が識別することができる 「１」，「０」等の何らかの信号の組合せに変換したものを意味すると解されること は，原判決「事実及び理由」の第４の２(1)アが判示するとおりである。 そして，本件装置が，「本件装置内部で生成したパターン化されている画像に関す る情報から，ディスプレイに表示するための画素データを作成する」としても，この＼nことが，画像，音声及び言語に係る事象の特徴を，計算機たる検出器が識別すること ができる信号の組合せに変換する処理に当たらないことは明らかである。 したがって，控訴人の主張を採用することはできない。
ウ 以上によると，本件製品が構成１Ａを充足すると認めることはできない。＼n
(3) 争点２−２（構成要件１Ｂの充足性）について＼n
ア 控訴人は，本件製品の紹介ビデオ（甲７９）によると，顧客の銀行口座に 関する情報に対応するデータにパターンの変更が行われているから，本件装置はパ ターンを変更していると主張する。 しかし，「パターン」とは，画像，音声及び言語に係る事象の特徴が計算機たる検 出器が識別することのできる信号の組合せに変換されたものであり，「パターンの 変更」とは，このような信号の組合せ自体を変更するものである（原判決「事実及び 理由」の第４の２(3)ア）。顧客の銀行口座に関する情報に変更が行われているとし ても，このようなことは，パターンとパターンの結合関係を変更することによって も行うことができるから，本件装置の内部において，上記のような意味での「パター ンの変更」が行われていることを示すとは直ちに認められず，控訴人の主張を採用 することはできない。
イ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や，本件製品の 紹介ビデオ（甲８０）の説明によると，本件装置は「質問」に対し，学習の前と後で 回答内容が更新できるため，「回答内容」についてパターンの変更が実施されている と主張する。 しかし，本件装置が回答内容を更新しているということは，入力された言語情報 に対応する回答が変更されたということになるが，「言語に係る事象の特徴が変換 された信号の組合せ」が変更されたのか否かは明らかではないから，控訴人の主張 を採用することはできない。
ウ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）や本件製品の紹介ペー ジ（甲８１）に，「アメリアが文章をパーツに分解して，各単語の役割と，他の単語 との関係を解釈する」とある点について，本件装置は，「文章（＝文，パターン）」 を「パーツ（文要素や単語）」に分解するという「変更」を実施していると主張する。 しかし，本件装置が，「文章（＝文，パターン）」を「パーツ（文要素や単語）」 に分解するということは，文章を，文要素や単語に分解して認識していることを意 味しているにすぎないとも考えられ，言語の「パターン」を変更しているとは直ちに 認められない。
エ 以上によると，本件装置が構成要件１Ｂを充足するとは認められない。＼n
(4) 争点２−４（構成要件１Ｄの充足性）について＼n
ア 控訴人は，原判決が構成要件１Ｄについて，「有用と判断した情報のみを＼n記録する」として，「のみ」を含むクレーム解釈をしたことが，請求項に記載のない ことを含めたものであり，誤りがあると主張する。 しかし，「有用と判断した情報のみを記録する」と解釈すべきことは，原判決「事 実及び理由」の第４の２(4)アが判示するとおりであり，控訴人の主張を採用するこ とはできない。
イ 控訴人は，甲３１及び３８に「業務に特化した情報を学習するため，業務 に不要な情報での不必要な学習や成長はしない」との記載があることから，本件装 置が有用な情報のみを記録するとの機能を備えていると主張する。＼nしかし，価値ある入力した情報のみを記録するということをしなくても，入力さ れたそれぞれの情報の結合関係を生成しながら知識体系を構築することは可能＼であ る上，本件製品の紹介ビデオ（甲１２の図５）には，「全ての質問がアメリアの経験 や知識に加えられる」との説明があるから，「業務に特化した情報を学習するため， 業務に不要な情報での不必要な学習や成長はしない」からといって，本件装置が構＼n成要件１Ｄの「有用な情報のみを記録している」とは認められない。
ウ 控訴人は，本件製品の紹介ビデオの説明（甲１２の図５，甲７９，８０） やパンフレットの記載（甲１１の２）によると，本件装置は，入力した情報の価値を 分析し，有用な情報を自律的に記録していると主張する。 しかし，上記の紹介ビデオの説明やパンフレットの記載は，アメリアが同僚と顧 客のやりとりを観察し，処理マップを自分で作成するというものや顧客に必要な質 問を投げかけ，それに対する顧客の回答に応答するというものであり，それから直 ちに有用な情報を取捨選択し有用な情報のみを記録しているとは認められない上， 本件製品の紹介ビデオ（甲１２の図５）には，「全ての質問がアメリアの経験や知識 に加えられる」との説明があるから，本件製品が構成要件１Ｄの「有用な情報のみを＼n記録している」とは認められない。
エ 以上によると，本件装置が構成１Ｄを充足すると認めることはできない。＼n
(5) 争点３（構成要件２Ｃ等の充足性）について＼n
ア 控訴人は，構成要件２Ｃ等の「評価」と「自律的に知識を獲得」ないし「自＼n律的に知識を構築」の関係は並列であると主張するが，控訴人の上記主張を採用す＼nることができないことは，原判決「事実及び理由」の第４の３(2)ア及びイが判示す るとおりである。 したがって，構成要件２Ｃ等の「評価」と「自律的に知識を獲得」ないし「自律的＼nに知識を構築」の関係が並列であるとの控訴人の主張を採用することはできない。＼n
イ 控訴人は，前記関係が直列の関係であるとしても，本件装置が構成要件＼n２Ｃ等を充足すると主張する。 (ｱ) 意味の評価について
控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や本件製品の紹介ビデオ （甲１２の図５）の説明などから，本件装置は，「同じ言葉の異なる用法」の中から 「最も文脈にあてはまる用法」がどれかを評価し，知識を構築しており，本件装置＼nは，情報（意味）を評価し，知識の獲得を実施していると主張する。 しかし，本件製品のパンフレット（甲１１の２の３頁）の「彼女は同じ言葉の異な る用法を見分けるために文脈をあてはめることで，暗示されている意味を完全に理 解します。」との記載は，本件装置が，文脈をあてはめて言葉の用法を見分けている というにすぎず，本件装置が情報（意味）を評価した上で，その評価を踏まえて妥当 性が確認された情報を知識として獲得していることを示していると認めることはで きない。 また，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質問がアメリア の経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，意味を評価した上で，その 評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得していると認めることは できない。 これに対し，控訴人は，本件製品の紹介ビデオ（甲１２の図５）の上記説明につい て，意味を評価し，その結果に基づいて自律的に有益な知識を獲得する機能を有し，＼n全ての質問を知識として加えるというケースはあり得ると主張するが，上記の説明 は，単に全ての質問を知識として加えるという意味に理解するほかなく，本件装置 が意味を評価した上で全ての質問を知識として加えるという意味に理解することは できないから，控訴人の主張を採用することはできない。
(ｲ) 新規性の評価について
ａ 控訴人は，本件製品のパンフレットの（甲１１の２）の記載からする と，本件装置は，遭遇した状況が知識として記録している場面と似ておらず，自分で 問題に対処できないことを識別する機能を有するから，新規性を評価し，知識の獲＼n得を実施している旨主張する。 しかし，本件発明２は，「自律的に知識を獲得」するというものであり，人の手を 介することを予定しているものではない。しかるところ，本件製品のパンフレット＼n（甲１１の２の９頁）には，「自力で問題に対処できない場合，人間の同僚にその問 題を引き継ぎます。」と記載されていて，人間の同僚が介入することが予定されてい＼nる上，本件装置がその後同僚の様子を見て特定の状況に対する最善の手順を見つけ ることがあるとしても，本件製品の紹介ビデオ（甲８０）では，「生成した処理ステ ップの使用を管理者が了承すると，直ぐに彼女は同様の質問に対して自分自身で対 応できるようになります」と記載されていて，管理者が了承しないと，知識として獲 得されないから，本件装置が「自律的に知識を獲得」するということはできない。 仮に，控訴人が主張するように，新しい処理ステップに関しては，本件装置の管理 者が了承する前に，既に生成し，記録しているとしても，本件装置の管理者が了承し なかった処理ステップまでが知識として獲得されるものではないから，本件装置が 「自律的に知識を獲得」すると認めることはできない。
ｂ なお，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，新規性を評価 した上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得している と認めることはできないことは，上記(ｱ)と同様である。
(ｳ) 真偽を評価する機能＼n
ａ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）や紹介ビデオ（甲 １２の図５，甲７９，８０）には，本件装置が的確な質問を発して，「真実を明らか にする」機能（＝真偽を評価する機能＼）を有していることが示されていると主張す る。 しかし，本件製品のパンフレット（甲１１の２）には，「問題の根本を見極めるた めの的確な質問ができる能力を持った」，「問題を明らかにするために必要な質問を＼n投げかけることで，答えを提示することができます。」（６頁）との記載や，「事実 を明らかにするための的確な質問を発し，人間と同じように問題の明確な性質を顕 在化させることができるのです。」（１１頁）との記載があるところ，これらの記載 と本件製品の紹介ビデオ（甲７９，８０）によると，本件装置の質問は，顧客の要望 を明らかにするためのものであって，真偽を判断するためのものであるとは認めら れないから，本件装置が，真偽を判断した上で，自律的に知識を獲得していると認め ることはできない。
ｂ 控訴人は，知識に対して論理を当てはめ，プロセス全体の各ステッ プを自律的に進め，論理的な結論を得るためには，本件装置は，何が真であり，何が 偽であるかを評価する必要があると主張する。 しかし，論理的な結論を得るためには，情報間の結合関係を正確にする必要はあ るが，必ずしも入力した言語情報の真偽の妥当性を評価する必要性は認められない。
ｃ なお，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，真偽を評価し た上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得していると 認めることはできないことは，前記(ｱ)と同様である。
(ｴ) 論理の妥当性について
ａ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や，本件製 品の紹介ビデオ（甲７９）によると，本件装置は，「積極的に論理を当てはめ」，「事 実を明らかにするための明確な質問を発し」，「問題の明確な性質を顕在化し」，「論 理的な結論を得て」，「事実を明らかにするための的確な質問」及び「回答」を記録 して知識を獲得するという一連の動作を実施していることが分かるから，本件装置 は，情報を評価（論理の妥当性）し，知識の獲得を実施していると主張する。 しかし，「論理的な結論」，「知識に対して積極的に論理を当てはめることにより， アメリアは問題を解決することもできます。彼女が知っている情報の本体に立ち返 ることで，自然言語で述べられた質問を元に事実を明らかにするための的確な質問 を発し，人間と同じように問題の明確な性質を顕在化させることができるのです。」 との本件製品のパンフレット（甲１１の２の１１頁）の記載や，アメリアの「質問」 に対する顧客の「回答」が記録された本件製品の紹介ビデオ（甲７９）からは，本件 装置が入力した言語情報の論理の妥当性を確認しているとまでは読み取れないし， また，論理的な結論を得るためには，情報間の結合関係を正確にする必要はあるが， 必ずしも入力した言語情報の論理の妥当性を評価する必要性は認められないから， 控訴人の主張を採用することはできない。
ｂ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載によると， 本件装置は，論理を適用し（＝論理の妥当性を評価し），経験を通して学習している （＝記録している），すなわち，言語情報の論理の妥当性を評価し，経験した内容を 知識として獲得していると主張する。 しかし，本件装置が，「・・・論理を適用し，暗示されている内容を推定し，経験 を通して学び，感情すらも察知」（甲１１の２の３頁）するものであるとしても，こ のことから本件装置が入力した言語情報の論理の妥当性を評価しているとは直ちに 認められないから，控訴人の主張は採用できない。
ｃ 控訴人は，本件製品の紹介ビデオ（甲７９）には，本件装置が条件付 き処理を実施していることから，論理的に対応し，情報を記録していると主張する。 しかし，本件装置が，顧客の回答が「はい（yes）」なら，受取人リストに追加し， 回答が「いいえ（no）」なら，受取人リストに追加しないという処理をするとしても， このことは，顧客の回答に基づいた処理をしていることを示すにすぎず，本件装置 が論理の妥当性を評価しているとは認められない。 ｄ なお，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，論理性を評価 した上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得している と認めることはできないことは，前記(ｱ)と同様である。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成29(ワ)15518

　均等侵害も主張しましたが、第1要件を具備しないと判断されました。

　特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった 技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって，特＼n許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従 来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解される。＼nこの本質的部分については，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許 発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何で＼nあるかを確定することによって認定するのが相当である。その認定に当たっては， 特許発明の実質的価値がその技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応 じて定められることからすれば，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記 載の従来技術との比較から認定することが相当である。 その上で，第１要件の判断，すなわち，対象製品等との相違部分が非本質的部分 であるかどうかを判断する際には，上記のとおり確定される特許発明の本質的部分 を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し，これを備えていると認められ る場合には，相違部分は本質的部分ではないと判断することが相当である。
イ 本件の場合
(ｱ) 本件各発明の本質的部分
ａ 前記１(1)のとおり，本件明細書によれば，本件各発明は，歯に付着したプラ ークの除去及び歯茎のマッサージに好適なロール歯ブラシの製造方法及びその製造 装置に関するものである。上記製造方法等に関する従来技術は，ナイロン等の多数 の素線を束状に集合させてなる素線群の一端を加熱溶着することにより半球形状の 溶着部を形成し，溶着部を加圧して扁平状とし，扁平部の軸孔となる部分をカット して，加圧することにより素線群の全体を略円形とし，かつ扁平部を略円形とし， その後，扁平部の両端を溶着などにより接合させて環状部を形成し，シート状のブ ラシ単体を製作するというものである。この従来技術には，ブラシ単体の厚みを均 一とするには熟練を要し，ブラシ単体の厚みが不均一の場合は回転ブラシの毛足密 度が不均一となり，工程数が多く複雑な工程を要するので，一貫した連続製造が困 難で回転歯ブラシの製造コストも高くなるという課題があった。そこで，これを解 決するため，本件各発明は，回転歯ブラシの製造方法として本件発明１の構成を，＼n回転ブラシのブラシ単体の製造方法として本件発明２の構成を採用することで，各＼n工程を画一的に処理することが可能となり，高度な熟練を要することなく均一な厚＼nさのブラシ単体の製作を可能とし，また，本件発明１及び２の方法を容易に実施で＼nきて，所期の目的を達成するため，回転ブラシのブラシ単体の製造装置として本件 発明３の構成を採用したものである。＼n前記１(2)及び(3)のとおり，本件発明２及び３は，素線群の突出端の中央に，エア を素線群が突出させられる方向とは反対方向から吹き込んで素線群を放射方向に開 かせることとしている（構成要件Ｇ及びＮ）。これは，これにより，ブラシ単体を＼n構成する素線同士の重なりがほとんどなくなり，均一な厚さのブラシ単体を製作す＼nることができるとともに，ブラシ単体の製作速度を早くした場合にも素線を傷付け るおそれが少なくなるため，素線群の開きを高速度で行うことが可能となって，効＼n率良くブラシ単体を製作することができるからである。この点に鑑みると，本件発 明２及び３の特許請求の範囲の記載のうち「素線群の突出端の中央にエアを吹き込 んで素線群を放射方向に開く」とある部分は，従来技術には見られない特有の技術 的思想を有する本件発明２及び３の特徴的部分であるといえる。
ｂ これに対し，被告らは，本件発明２及び３の本質的部分が，エアを吹き込む ことにより素線群を簡易に均等に開くことができ，その状態で溶着，切除すること によりブラシ単体の製造を簡易かつ高速に行うことができるという点にあり，吹き 込むエアの方向が，素線群を送り出す方向とは逆方向かという相違部分は，本件発 明２及び３の本質的部分ではないと主張する。 しかし，本件発明２及び３は，上記課題の解決方法として，素線群をノズルから のエアを用いて放射方向に開くという構成を採用し，均一な厚さのブラシ単体を効＼n率良く製作するために素線群を高速度で放射方向に開かせるため，素線群の突出端 の中央にエアを意図的に吹き込ませるものである。このような工程の所期の目的を 実現するための構成及び機序は，素線群を送り出す方向を基準としてエアを吹き込＼nませる方向が順逆異なるのであれば，必然的に異なるものとならざるを得ない。そ の意味で，本件発明２及び３におけるエアを吹き込ませる方向は，本件発明２及び ３の特徴的部分というべきである。したがって，この点に関する被告らの主張は採用できない。
(ｲ) 前記１のとおり，原告製造方法は，素線群の突出端の中央にエアを吹き込ん で素線群を放射方向に開かせるという工程を備えておらず，また，原告製造装置は， 素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開かせる装置を備え ていない。すなわち，原告製造方法は本件発明２の，原告製造装置は本件発明３の 本質的部分をいずれも備えていない。このように，本件発明２と原告製造方法との 相違部分，本件発明３と原告製造装置との相違部分はいずれも本質的部分であるか ら，原告製造方法及び原告製造装置は，均等の第１要件を充足しない。

◆判決本文

　構成要件を充足しないとして請求棄却されました。

　原告は，被告各製品の「第２の軸体８」が「流体の流れる方向が周期的に交互に 方向変換して流れる現象」の意味での「フリップフロップ現象」を発生させるため に使用される軸体であることを直接的に裏付け，これを認めるに足りる証拠を提出 しない。 かえって，証拠（乙４０）によれば，被告が，「第２の軸体８」を通過するクー ラント液の状況を検証するため，被告製品（3/8inch）について，本来金属製である 接続機構６’を含む筒本体２及び入口側接続部材４を，下記【参考写真】のように＼n透明プラスチック製のものにした上で（以下「実験対象物」という。），その内部 にクーラント液を通過させる実験を行ったところ，クーラント液につき，実験対象 物の入口側接続部材から流入し始めてから１６分２２秒の間，「第２の軸体８」の 軸部の外周面に形成された凸部３２の間の交差流路を流れる際，その「流れる方向 が周期的に交互に方向変換して流れる現象」すなわち「フリップフロップ現象」の 発生が観察されなかったことが認められる。この実験結果の信用性につき，本来金 属製の部分を透明プラスチック製のものとしたことを考慮しても，疑義を差し挟む べき具体的な事情はない。
また，前記認定によれば，被告各製品の「第２の軸体８」の構成は，主として凸＼n部３２の形状につき各製品相互間で異なるものと見られる。もっとも，被告製品 （3/8inch）の「第２の軸体８」がフリップフロップ現象を発生させなかったにもか かわらず，他の被告製品（1/4inch，1/2inch，3/4inch，1inch）の「第２の軸体８」 がフリップフロップ現象を発生させるものであると見るべき具体的な事情はない。 原告自身，被告各製品の構成には，本件各発明の構＼成要件充足性を検討するに当た って，有意な相違はないと主張しているところでもある。 以上によれば，被告各製品の「第２の軸体８」は，クーラント液を通過させても 「フリップフロップ現象」を発生させ得るものと認めることはできない。そうであ る以上，被告各製品の「第２の軸体８」は，「フリップフロップ現象発生用軸体」 （構成要件Ｅ，Ｆ）に当たらない（なお，仮に，被告各製品が，別紙「被告各製品＼n構成目録（原告主張）」記載のとおりの構＼成を有するとしても，その「第２の軸体 ８」が，クーラント液を通過させると「フリップフロップ現象」を発生させ得るも のと認めることはできないことに変わりはないから，上記結論が異なるものではな い。）。 したがって，被告各製品の構成は，本件発明１の構＼成要件Ｅ，Ｆを充足しない。 また，前記第２の２(4)のとおり，本件において，原告は，被告各製品の構成が本件＼n特許の請求項２に係る発明の構成要件を充足するとの主張を撤回した。そうすると，＼n被告各製品の構成は，本件発明３の構＼成要件Ｍを充足しない。
(3) 原告の主張について
原告は，被告各製品の「第２の軸体８」が「フリップフロップ現象発生用軸体」 当たるとする根拠として，被告各製品のパンフレット（甲６）及び被告の特許に係 る特許公報（甲１８の２及び３）の各記載を指摘する。 このうち，前者については，被告各製品である「ビックスは『フリップフロップ 流れ』を応用しています。水などの流体を菱型の柱を網目状に配列した四角の管に 通すと，管内に生じる渦により，管体から噴出する液体が，左右に規則正しくスイ ッチングする現象のことをフリップフロップ流れと言います。」などという記載が ある。しかし，ある性能等が製品のパンフレットに記載されているからといって，＼n真実当該製品が当該性能等を有するとは限らない（そもそも，上記「フリップフロ＼nップ現象」の説明は，原告主張に係る本件各発明での「フリップフロップ現象」の 意味とは異なる。）。 他方，後者については，そもそも被告各製品が後者の特許公報に記載された発明 の実施品であることを認めるに足りる証拠はない。 そうすると，上記実験結果（乙４０）にもかかわらず，これらの記載のみをもっ て，被告各製品の「第２の軸体８」がフリップフロップ現象を発生させ得ることを 認めること，ひいては被告各製品の「第２の軸体８」が「フリップフロップ現象発 生用軸体」であること（構成要件Ｅ，Ｆ）を認めることはできない。＼nしたがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(4) 以上より，被告各製品の構成は，本件発明１の構＼成要件Ｅ及びＦを充足せず， 本件発明３の構成要件Ｍも充足しないから，被告各製品は，本件各発明の技術的範＼n囲に属しない。

◆判決本文

　外為オンラインVSネースクエアの控訴事件です。1審では差止請求が認められました。知財高裁も同じ判断です。

構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報＼nを含む売り注文情報を生成する」の意義について (ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載から，構成要件Ｄの「注文情報生成手段」は，「前記金融商品の買い注文を行うた＼nめの複数の買い注文情報」を生成する「買い注文情報生成手段」（構成要件Ｂ）と「前記買い注文の約定によって保有したポジションを，＼n約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を 生成」する「売り注文情報生成手段」とから構成され，「売り注文情報」を生成するのは，構＼成要件Ｄの「注文情報生成手段」のうちの「売り注文情報生成手段」であることを理解できるから，構成要件Ｇの「注文情報生成手段」及び構＼成要件Ｈの「前記注文情報生成手段」は，いずれも「売り注文情報生成手段」を意味するものと理 解できる。
そうすると，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の＼n売り注文が約定されたことを検知すると，前記注文情報生成手段は， 前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文 のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」にいう「前記注文情 報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前 記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」と の記載は，「売り注文情報生成手段」が，「前記約定検知手段」の 「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が 約定された」との「検知の情報を受けて」，当該「最も高い売り注 文価格」よりも「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含 む売り注文情報を生成する」ことを規定したものであり，「売り注 文情報生成手段」が行う処理を規定したものと解される。 次に，本件明細書には，「シフト機能」による注文は，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文＼nや決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯と は異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注さ せる態様の注文形態」であること（【００７８】），この「シフト 機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一＼n注文情報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し，相場価格 を反映した注文の発注を行うことができる」（【００１８】）とい う効果を奏することの開示がある。そして，構成要件Ｈの文言及び本件明細書の上記記載から，構＼成要件Ｈは，「シフト機能」のうち，＼n更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決 済注文」（売り注文）がシフトする構成のものを規定したものであることを理解できる。他方で，本件明細書には，「シフト機能＼」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注 済の「決済注文」（売り注文）がシフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能＼」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）及び本件明細書の 記載を総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前記複数の売り注文＼nのうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは，「売り注文情 報生成手段」（前記注文情報生成手段）が，「前記約定検知手段」 の「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文 が約定された」との「検知の情報」を受けたことに基づいて，「さ らに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生 成する」構成のものであれば，新たな「買い注文情報」の生成や「買い注文」の約定又はその検知に関わりなく，構＼成要件Ｈに含まれるものと解される。
(イ) これに対し控訴人は，(1)本件発明の特許請求の範囲（請求項１） の記載によれば，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成＼nする」とは，直前の検知の情報を条件として，これに続いて，前記 の売り注文が発生するという意味であって，これらの間に他の処理 が介在する記載はないこと，(2)本件明細書には，従前の新規注文Ｂ １ないしＢ５及び従前の決済注文Ｓ１ないしＳ５が全部約定したこ とを検知し，この検知の情報を受けて，新たな新規注文Ｂ１ないし Ｂ５及び新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を一括発注するものであり （【０１４２】ないし【０１５４】，図３５），「前記検知の情報 を受けて」（構成要件Ｈ）と，「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」（構＼成要件Ｈ）との間に，他の手続が介在するもの，例えば，新たな新規注文Ｂ１ないし Ｂ５と新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５とを新規に一括発注せずに， まずは新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５を発注し，その約定を検知し てから，新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を発注するようなものにつ いての開示はないこと，(3)本件出願の経過において，被控訴人は， 拒絶理由通知を受けて，本件手続補正書及び本件意見書を提出して， 本件出願に係る旧請求項１に構成要件ＥないしＧを新たに加え，構＼ 成要件Ｈを補正する手続補正を行うとともに，本件意見書において， シフトが生じるための条件として，最も高い売り注文の約定状況の みを監視することとし，それ以外の処理を監視することを除外する 旨を主張したことを総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の＼n売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高 い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう 「前記検知の情報を受けて」とは，「前記相場価格が変動して，前 記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文 価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も 介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文 価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り 注文情報を生成する」ことを意味するものと解すべきである旨主張 する。
しかしながら，上記(1)の点については，本件発明の特許請求の範 囲（請求項１）の記載中には，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」と「前記複数＼nの売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ 高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」との間に， 「他の処理を何も介在せずに」とか「直ちに」との文言は存在しな い。
次に，上記(2)の点については，前記(ア)で説示したとおり，構成要件Ｈは，「シフト機能＼」（【００７８】）のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売 り注文）がシフトする構成のものを規定したものであるところ，本件明細書には，「シフト機能＼」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売り注文）が シフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能＼」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。また，控訴人が挙げる本件明細書の記載 （【０１４２】ないし【０１５４】，図３５）は，「発明の実施の 形態の３」に係るものであるが，本件明細書には，「上記の「シフ ト機能」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構＼ 成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上 記各実施の形態は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態 のみに限定されることを意味するものではないことは，いうまでも ない。」こと【０１６４】の記載があることに照らすと，控訴人が 挙げる本件明細書の上記記載から構成要件Ｈを限定解釈すべき理由はない。＼n
さらに，上記(3)の点については，被控訴人は，本件手続補正書（乙 １４）により，本件出願に係る旧請求項１について，「前記相場価 格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち， 最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると， 前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受 けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさら に所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成 する」（下線は，補正箇所を示す。）と補正し，本件意見書（乙１ ５）において，「本願発明においては，一の注文手続で生成された 複数の売り注文情報に基づく複数の売り注文よりも高い売り注文情 報の生成…は，一の注文手続で生成された複数の売り注文情報に基 づく複数の売り注文のうちの最も高い売り注文の約定…が検知され たことを基準に行われることになります。そのため，システムにお いては，特定の注文に係る注文情報（相場の移動方向側である，最 も高い買い注文価格の買い注文に係る買い注文情報や，最も低い売 り注文価格の売り注文に係る売り注文情報）の約定状況のみを監視 すれば，新たな注文情報の生成（一の注文手続で生成された中で最 も高い売り注文価格よりも高い売り注文価格の売り注文情報の生成 …を，ただちに生成することができ，システムの情報保持や情報監 視のための負担が大きくなることはありません。これにより，本願 発明においては，新たな注文情報の生成や，その注文情報に基づく 注文の発注等の処理を，システム負荷の軽い，簡易な手順によって 処理することができるという効果を奏します。」と述べたことが認 められるが，他方で，本件手続補正書及び本件意見書は，平成２９ 年４月１１日付けの拒絶理由通知（乙１８）において「引用文献１ に記載された発明に引用文献２に記載の技術を適用し，引用文献１ に記載された発明において，繰り返し注文を行う際，相場価格の上 昇傾向に対応して以前の注文価格よりも高い価格の注文情報を生成 するように構成することは，当業者ならば容易に為し得ることである。」との進歩性欠如の指摘を受けて提出されたものであることに＼n照らせば，本件手続補正書及び本件意見書は，本件発明が，複数の 売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定に基づいて， 同注文価格よりも高い価格の売り注文を生成する点に技術的意義を 有し，進歩性を有する旨を主張したものであって，本件意見書の「約 定状況のみを監視すれば」，「ただちに生成する」といった記載か ら，両者の間に他の処理を介在させる構成や時間的間隔が存在する構＼成を本件発明から除外したものということはできない。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 構成要件Ｈの充足性について
(ア) 前記２(3)イ(ｲ)のとおり，(1)ないし(4)の売り注文のうち，最も高 い注文価格の番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０ 円）が約定した後に，番号１１３の注文価格より「０．６２円」高 い番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）がされて いることに照らすと，被告サーバにおいては，約定検知手段が複数 の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定を検知す ると，注文情報生成手段が，この検知の情報を受けたことに基づい て，約定した最も高い売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成したこと が認められる。 したがって，被告サーバは，構成要件Ｈを充足するものと認められる。＼n
・・・・
控訴人は，本件明細書の発明の詳細な説明には，構成要件Ｈに対応する「シフト機能＼」に係る構成について，「いったんスルー注文」及び「決済トレー＼nル注文」と組み合わせた，複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て がそれぞれ１回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注 文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文 を発注させることしか記載されておらず，構成要件Ｈに含まれる「シフト機能＼」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたもの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば，構＼成要件 Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから，特許 法３６条６項１号所定の要件（以下「サポート要件」という。）に適合する とはいえない旨主張する。 ア そこで検討するに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載中に は，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ＼nとを検知すると，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知 の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す る」との記載において，「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ 高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載 はないから，当該「売り注文情報」は，複数の場合に限らず，一つの場合 も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，(1)「シフト機能」について，「金融商品取引管理装置１や金融商品取引管理システム１Ａにお＼nいて，既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち，「シ フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能＼である。この「シ フト機能」による注文は，上述した，「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例えば後述する「リピートイ＼nフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）等に基づいて，新 規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文 や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異 なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様 の注文形態である。」こと（【００７８】），(2)「シフト機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場＼n価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注 文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映した注文の発注を行う ことができる」（【００１８】）という効果を奏すること，(3)「発明の 実施の形態３」は，「この実施の形態３の金融商品取引管理システムに おいては，「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを，「ら くトラ」による注文と組み合わせ，さらに「シフト機能」を行わせる状態を示す。」（【０１３８】）ものであるが，「上記の「シフト機能＼」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上記各実施の形態＼nは本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ とを意味するものではないことは，いうまでもない。」こと（【０１６ ４】）の記載がある。 上記(1)の記載から，「シフト機能」は，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される＼n際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ トさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり，シ フトされる先に発注済の注文には，「新規注文」又は「決済注文」の一 方のみの構成又は双方の構＼成が含まれること，先に発注済の一つの注文 の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価格帯」をシフトさせる構＼成のものが含まれることを理解できる。また，上記(1)ないし(3)の記載から，「シフト機能」は，「相場価格を反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し，「いった＼nんスルー注文」，「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例え ば…「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）」 等の注文方法とは別個の処理であること，「シフト機能」にこれらの各種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。＼n
ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，図３５に示す「実施の形態 ３」（【０１４４】ないし【０１４８】）として，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ，＼n決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の 買い注文Ｂ５，Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売 り注文Ｓ５，Ｓ４が再度生成されるが，この時点ではシフトは発生せ ず，通常のリピートイフダン注文が繰り返され，その後相場価格が変 動して，Ｓ１ないしＳ３の売り注文価格がトレールし，Ｓ１ないしＳ ３が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると，再度生成 された売り注文Ｓ５，Ｓ４は約定していないにも関わらずこれをキャ ンセルして，Ｓ１ないしＳ５のシフトが実行されることが記載されて いる。上記記載は，構成要件Ｈに含まれる，「シフト機能＼」に「いっ たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一つであることが認められる。＼nまた，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には，図３５において，Ｓ２及びＳ３の売り注文価格がトレールしないため，＼nそれぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり，それぞ れ別々に約定し，その場合，実施の形態３の取引例でＳ５，Ｓ４が約 定した段階ではシフトが生じていないのと同様に，Ｓ３，Ｓ２が約定 した段階ではシフトが生じず，その後に最も高い売り注文価格の売り 注文であるところのＳ１が約定した段階でシフトが生じることになる ことを理解できる。 そうすると，複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売 り注文が約定すると，それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情 報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Ｈに係る構＼成は，本 件明細書の上記記載から認識できるから，本件明細書の発明の詳細な 説明に記載されているということができる。
(イ) これに対し控訴人は，図３５には，Ｓ５，Ｓ４が約定した後に再 度Ｓ５，Ｓ４が生成されることの記載はなく，Ｂ５，Ｂ４には，直後 に「キャンセル」と記載されていることからすれば，Ｓ５，Ｓ４が約 定しても，元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５， Ｂ４がそもそも生成されないか，生成されてもすぐにキャンセルされ ていると理解できること，加えて，本件明細書の【０１４４】ないし 【０１４７】にも，新たな新規注文Ｂ５及びＢ４は，個別に生成され るのではなく，（従前の）決済注文の全ての約定（（従前の）決済注 文Ｓ１ないしＳ３の約定）を待って，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ３ とともに新たな新規注文が一括して生成されることが開示されている ことからすると，図３５には，同図右上のＳ１ないしＳ３が同時に約 定し，もって，Ｂ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１の全てが１回ずつ 約定した後に，「シフト機能」によるシフトが行われ，新たなＢ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１が一括的に生成される場合が示されてい＼nるに過ぎず，Ｂ５，Ｂ４に対応する決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定すると， 元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，Ｂ４が再度 生成されることを看取できない旨主張する。 しかしながら，図３５には，明示の記載はないが，決済注文Ｓ５， Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の買い注文Ｂ５， Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売り注文Ｓ５，Ｓ ４が再度生成され，通常のリピートイフダン注文が繰り返されること は，「図３０に示すように，相場価格６４が上昇から下落に転じ，１ ドル＝１００．６０円未満になると，約定情報生成部１４は，決済注 文Ｓ４，Ｓ５を約定させる処理を行う。これにより，（新規注文情報 １８１１４，１８１１５に基づく）新規注文Ｂ４，Ｂ５と，（決済注 文情報１８１１９，１８１２０に基づく）決済注文Ｓ４，Ｓ５による イフダン注文の取引がそれぞれ成立する。これにより，注文情報生成 部１６は，元の新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５と同じ， 新たな新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５を生成する。」 （【０１３２】）との記載に照らしても明らかである。 したがって，控訴人の上記主張は，その前提において，採用するこ とができない。
エ 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「シフト機能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせた構＼成のもの（実施の形態３）のほか，構成要件Ｈに含まれる，これ以外の構＼成の もの（最も高い売り注文価格の特定の一の売り注文が約定されたことを検 知すると，前記注文情報生成手段が，更に所定価格だけ高い「一の売り注 文情報」を生成するもの）についての開示があることが認められる。 したがって，構成要件Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであることが認められ，本件発明はサポート要件に適合するものと認＼nめられるから，これと異なる控訴人の前記主張は理由がない。

◆判決本文

　特許権侵害について、公然実施の無効主張がなされ、東京地裁（40部）は新規性違反（発明１，３）および進歩性違反（発明２，４）の無効主張を認めました。

　被告は，上記ア記載のＡ邸工事の施工方法又は防水構造は本件各発明の構＼ 成要件をすべて具備すると主張するのに対し，原告は，同方法又は構造は構＼ 成要件Ｄ等を充足せず，本件各発明と相違点１において相違するので新規性 は欠如しないと主張する。
(ｱ) 構成要件Ｄ等における「封止する状態にして固定」の意義＼n
そこで，まず，構成要件Ｄ等の「封止する状態にして固定」の意義につ＼nいて検討する。 本件発明１及び３の特許請求の範囲の記載（構成要件Ｄ及びＫ）によれ＼nば，内部水切り部材は，その固定板下面と屋根に設けた開口部周囲の野地 板上面又は防水シート上面との間で液体の流通を封止する状態にして固 定して，水が開口部に侵入することを防止する機能を有するものであるか＼nら，ここにいう「封止」とは，液体の流通を封じ，止めること，すなわち， 水等の液体が開口部に侵入しない状態にすることをいうものと解される。 また，本件明細書等の記載をみても，「開口部を固定板で直接的且つ内 外液密的に覆うように内部水切り部材（インナーフラッシング）を配置す る」（段落【００１１】），「内部水切り部材の固定板を野地板又は防水 シート上に密着した状態で固定するものとした本発明」（段落【００１７】）， 「開口部１２を完全に覆うことのできるサイズの固定板２１を，その下面 端縁側が密着する状態で内部水切り部材２０を固定」（段落【００２２】）， 「密着状態で接着・固定して，固定板２１下面と防水シート１１上面との 間で水が流通しない状態に封止する。」（段落【００３１】），「固定板 ２１の防水シート１１側への密着性（封止性）が極めて高いものとなり優 れた防水機能を実現」（段落【００３５】）などとされているから，内部＼n水切り部材は，その固定板の下面端縁側を野地板等に密着させることで， 水等の液体の開口部への侵入を防止する機能を有するものであると解さ＼nれる。 そうすると，構成要件Ｄ等における「封止する状態にして固定」とは，＼n内部水切り部材の固定板の下面と野地板等を，水等の液体が開口部に侵入 しない程度に密着させて固定する状態をいうものと解するのが相当であ る。 これに対し，原告は，構成要件Ｄ等の「封止」とは，「精密部品などを＼n外気に触れないように，隙間なく包むこと。または，その技術。」を意味 すると主張するが，この定義は精密機械等に外気が接することを念頭に置 いたものであり，外気ではなく液体の流通が問題となる本件各発明におい ては妥当しない。
(ｲ) 構成要件Ｆ等における「前記固定板外周に沿って防水テープが貼＼付され ている」の意義
更に進んで，構成要件Ｆ等における「前記固定板外周に沿って防水テー＼nプが貼付されている」の意義について検討する。＼n本件発明２及び４に係る特許請求の範囲の記載によれば，内部水切り部 材の固定板外周に沿って防水テープを貼付するのは，同固定板下面と開口＼n部周囲の野地板上面等との間で液体の流通を封止する状態にして固定す るためであり，また，構成要件Ｆ等においては，「固定板外周に沿って」＼n防水テープを貼付するものとされているから，「前記固定板外周に沿って＼n防水テープが貼付されている」とは，内部水切り部材の固定板の外周全体＼nに防水テープが貼付されていることを意味すると解するのが自然である。＼n本件明細書等の記載をみても，防水テープ１５で固定板２１の外周に沿っ てその全周にわたって貼付する態様の実施例のみが記載されている（段落＼n【００３２】，【図４】）。 そうすると，構成要件Ｆ等の「前記固定板外周に沿って防水テープが貼＼ 付されている」とは，内部水切り部材の固定板の外周全体に防水テープが 貼付されていることを意味するものと認められる。＼n
(ｳ) Ａ邸工事と本件発明１及び３との対比
上記(ｱ)及び(ｲ)の解釈を前提として，Ａ邸工事の方法等と本件各発明と を対比すると，Ａ邸工事は，アルミフラッシングの「固定板の下面が開口 部周囲の野地板上面に密着して配置され」，かつ，「上記アルミフラッシ ングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及び左右両側には，粘着剤層を有 する防水テープを貼付する」構＼成を有するのであるから，Ａ邸工事は，上 記固定板の下面が，野地板上面と，水等の液体が開口部に侵入しない程度 に密着して固定されている構成，すなわち「アルミフラッシングの固定板＼n下面と開口部周囲の野地板上面との間で液体の流通を封止する状態にし て固定する」構成を有するものと推認することができる。＼n したがって，Ａ邸工事は構成要件Ｄ等を具備し，本件発明１及び３は新＼n規性を欠くこととなる。
(ｴ) Ａ邸工事と本件発明２及び４との対比
前記のとおり，本件発明２及び４の構成要件Ｆ及びＭの「前記固定板外＼n周に沿って防水テープが貼付されている」とは，内部水切り部材の固定板＼nの外周全体に防水テープが貼付されていることを意味するところ，Ａ邸工＼n事においては，アルミフラッシングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及 び左右両側には防水テープが貼付されているが，その軒側にはこれが貼＼付 されていないから，この点で両者は相違することとなる。 したがって，本件発明２及び４が新規性を欠くということはできない。
ウ 進歩性の有無について
前記判示のとおり，Ａ邸工事の方法と本件発明２及び４の構成要件Ｆ等は，＼n固定板の外周のうち軒側に防水テープが貼付されているかどうかにおいて＼n相違するところ，防水テープは，開口部に水が浸入しないようにするために 内部水切り部材の固定板に貼付するものであるから，四角形状の固定板の縁＼n部分の上記３辺に防水テープを貼付した上，更に念を入れて軒側の下辺にも＼n防水テープを貼付することについて，当業者であれば当然に想到し得たもの＼nと考えられる。 これに対し，原告は，インナーフラッシングの固定板の３辺に防水テープ を貼付して固定していた構＼成を，全周にわたり防水テープを貼付する構＼成に 置き換えると，部材や工数が増加して過剰なコストや手間を要することにな るから，阻害要因があると主張するが，Ａ邸工事の開口部は１辺が４０cm程 度であること（乙１２資料３）からして，軒側の１辺に防水テープの貼付す＼nる部材のコストや工数の負担はごくわずかなものと考えられるので，原告の 主張するような阻害要因があるということはできない。 したがって，本件発明２及び４は，公然実施されたＡ邸工事に基づき当業 者が本件特許出願当時に容易に想到し得たものであるというべきである。
エ 小括
前記イのとおり，本件各発明に係る特許出願より前である平成１９年６月 ２８日に公然と実施されたＡ邸工事は，本件発明１及び３の構成要件を全て＼n充足するから，本件発明１及び３は新規性を欠く。 また，前記ウのとおり，Ａ邸工事は，アルミフラッシングの四角形状の固 定板の軒側縁部分に防水テープが貼付されていない点で本件発明２及び４＼nと相違するが，当業者は，同部分にも防水テープを貼付する構＼成に容易に想 到し得るといえるから，本件発明２及び４は進歩性を欠く。 したがって，本件各発明は，いずれも特許無効審判により無効にされるべ きものと認められる。

◆判決本文

　スマホ用のアプリについての特許侵害事件です。東京地裁29部は、無効理由無し、差止の必要性ありとして請求を認容しました。原告はヤマハ(株)です。被告アプリの名称から、下記サービスがヒットしましたが、これかどうかは不明です。https://www.cbnet.co.jp/archives/1978

　本件発明１は，(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ＼nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段，(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより，赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに，案内音声である再生対象音の識別情報に対＼n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする（【０００５】）。
エ 以上に加えて，本件発明１は，前記送信手段が，当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し，前記受信手段が，情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用することにより，相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指＼n定された言語に対応する関連情報を受信することができ，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである（【０００６】等）。＼n
・・・
被告は，(1)乙９公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙９技術を開示しているところ，本件 発明１も乙９技術を採用するものであり，相違点１−５ないし同１−７は，情報要 求に含まれる情報の内容，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違 にすぎず，当業者が適宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は， 乙９発明１に，乙１０発明又は乙５公報及び乙１０公報記載の周知技術，並びに周 知技術（乙１４等）を組み合わせるなどして，相違点１−５ないし同１−７に係る 本件発明１の構成を容易に想到し得た旨主張する。しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記(1)エと同様に，乙９ 公報等に音響ＩＤとインターネットを用いた同種の情報提供が開示されていたとし ても，本件発明１は，その手順や方法を具体的に特定し，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるから，相違点１−５ないし同１−７に係る＼n本件発明１の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。＼n
・・・
５ 争点６（差止めの必要性は認められるか）について 被告は，本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし，その理由とし て，(1)本件口頭弁論終結時点において，本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと，(2)被告は，平成３０年５月以降，本件アプリの配信を中止し，多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており，本件訴訟の結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予＼定であること，
(3)被告は，今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や，案内音声である第１言語の再生対＼n象音が表す発音内容を第２言語で表＼＼現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，本件アプリは，本件発明１の技術的範囲に属 し，本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから， 前記第２の２(4)のとおり，被告は，少なくとも，平成２９年５月頃から平成３０年 ６月頃まで，本件アプリを作成し，譲渡等及び譲渡等の申出をし，平成２８年６月から平成２９年３月までの間に３回にわたり本件アプリを使用することによって本＼n件特許権１を侵害していたものである。 これらに加えて，被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明１の技術的範囲 に属することを否認して争い，本件特許１について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること，弁論の全趣旨によれば，被告は，現在も，ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ，被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなども考慮すると，被告は，今後，本件特許権１を侵害するおそれがあるものというべ＼nきであるから，原告が被告に対し，その侵害の予防のため，本件アプリの作成等の差止を求める必要性は認められるものというべきである。＼n

◆判決本文

　特許権侵害事件で、技術的範囲に属しないと判断されました。争点は、「プロカルシトニン３−１１６を測定する」の意義です。

　ア 本件発明の特許請求の範囲の記載は「患者の血清中でプロカルシトニン３ −１１６を測定することを含む，敗血症及び敗血症様全身性感染を検出する ための方法。」であり，その構成要件Ａは「患者の血清中でプロカルシトニン＼n３−１１６を測定することを含む」というものであるところ，特許請求の範 囲には，その意義について規定する記載はないが，「測定」とは，一般的に， 「長さ，重さ，速さなど種々の量を器具や装置を用いてはかること」（大辞林 （第３版））との意味を有する。 そうすると，特許請求の範囲の記載からは，構成要件Ａの「プロカルシト＼nニン３−１１６を測定すること」とは，敗血症等を検出するため，血清中に 含まれるプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味する ものと解するのが自然である。
イ また，前記1(2)のとおり，本件明細書の記載によれば，敗血症等の患者の 血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンについて，従前プロシ＼nカルシトニン１−１１６と暫定的，一般的にみなされるなどしていたところ， 本件発明は，敗血症等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカル＼nシトニンが，プロカルシトニン１−１１６ではなく，プロカルシトニン３− １１６であるという発見に基づき，新規な敗血症等の診断方法を提供するこ とを目的とするものである。そして，本件明細書の発明の詳細な説明には， 「プロカルシトニン３−１１６を測定すること」の意義について，特段の記 載はない。そうすると，本件明細書の記載からも，構成要件Ａの「プロカル＼nシトニン３−１１６を測定すること」とは，敗血症の検出のため，上記の発 見に基づきプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味し， その測定結果が敗血症等の検出に用いられることと理解できる。
ウ 原告は，構成要件Ａの「プロカルシトニン３−１１６を測定すること」と＼nは，プロカルシトニン３−１１６を敗血症等の検出に必要な精度で測定する ことをいい，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３− １１６を特異的・選択的に測定することを必須とするものではない旨主張し， その根拠として，本件明細書の実施例において，プロカルシトニン３−１１ ６を特異的・選択的に測定することが困難なイムノアッセイによりプロカル シトニンの濃度を測定することが記載されていること，本件明細書の記載等 を踏まえると，患者の血清中でプロカルシトニン１−１１６とプロカルシト ニン３−１１６とを区別することなくプロカルシトニン一般を測定したと しても，その濃度は，おおよそプロカルシトニン３−１１６の濃度であり， 測定されたプロカルシトニン３−１１６の濃度は敗血症等の検出に必要な 精度になっていることを指摘する。 しかし，本件明細書のイムノアッセイによる測定に関する記載について， 正常者及び敗血症患者の血清中のプロカルシトニン濃度の測定結果と，これ と同時に行われたこれらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対 比することにより，正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニ ンにおいて際立っていることを示すものである旨の記載があることからす ると（段落【００５９】【００６２】【００６３】【表３】），上記測定は，「敗＼n血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の実施例であるとは認 められないから，原告の上記主張の根拠となるとは認められない。 また，仮に，敗血症患者の血清中に含まれるプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン３−１１６であるという関係があるとしても，プロカルシ トニン３−１１６を測定することとプロカルシトニン一般を測定すること が同義とはいえないことは明らかである，また，敗血症等であるかどうかが 明らかではない患者については，その血清中のプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン３−１１６であるかどうかは明らかではないといえるほ か，本件明細書には，患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定すること により敗血症等を検出する技術は本件発明の優先日前に従来技術として存 在したところ，本件発明は，従来技術に対して新規のものである旨が記載さ れているのであって，原告の主張は採用することはできない。 以上によれば，原告の主張には理由がなく，これを採用することはできな い。
エ 以上によれば，構成要件Ａの「プロカルシトニン３−１１６を測定する＼nこと」とは，プロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味す るものと解される。
(2)前記前提事実（第2の1(4)のとおり，被告装置及び被告キットを使用する と，プロカルシトニン３−１１６とプロカルシトニン１−１１６とを区別する ことなく，いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度を測定することができ， その測定結果に基づき敗血症等の鑑別診断等が行われていると認められる。被 告装置及び被告キットを使用して敗血症等を検出する過程で，プロカルシトニ ン３−１１６の量が明らかにされているとは認められない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告方法は，構成要＼n件Ａを充足するものとは認められない。

◆判決本文

　特許権侵害の損害について、７割の限度で特許法１０２条２項による推定が覆滅され、3項で相当実施料率は４％と判断されました（双方争いなし）。

　以上を踏まえ，顧客吸引力の観点から被告第２製品における本件第２ 及び第３特許の技術的意義の有無及び程度を検討すると，まず，本件被告カタログ 記載の「６つの特徴」の１つとして，被告第２製品は「素手で持っても痛くありま せん。」との記載がある。「テーパ部」の解釈に関する被告の主張をも考慮すると， これは「テーパ部」の存在をうかがわせるものとも理解し得るものの，いかなる構＼n成によって「素手で持っても痛く」ないことを実現しているのかは具体的に示され ていない。当該記載に付された写真では，製品のアンカーボルト挿通用の開口部に 手指を通して握る形で，当該開口部を囲む部材のうち長辺部分をなす部材のうちの １つを掌全体で把持していること（甲４，乙３２）に鑑みると，「テーパ部」の存在 故に「素手で持っても痛く」ないという効果を奏しているとも断じ得ない。また， 本件第２発明の効果２に言及する記載もない。 さらに，本件被告カタログには，「６つの特徴」の１つとして，「スピード施工」 が挙げられているところ，その部分には，被告第２製品の片方の端部の接続部につ いて「連結構造」との説明が付されている。もっとも，「連結構＼造」とされる接続部 の構造や接続の仕方ないし効果に関する説明はない。＼nむしろ，前記認定のとおり，本件被告カタログでは，被告第２製品の強度や換気 性能，供給・品質・価格の安定性，カットしやすい独自の形状を有する省施工商品＼nであること等が強調されている。 この点は，原告や同業他社のカタログ等にも共通する。このうち，原告のカタロ グ等には「テーパ部」や「接続部」に関する記載も見られるものの，その構造は具＼n体的に示されておらず，作用効果も，他の記載と比較すると，強調の度合いは低い。 むしろ，全周敷き込みの簡単施工や特殊構造の換気スリット・防鼠材といった点が＼n前面に出されて強調されている。 以上の事情に加え，被告第２製品が本件第２発明の効果を奏しない形で使用され ることがあり得ることは否定できないこと（ただし，実務上そのような使用態様が 採られる割合は不明である以上，この事情を推定覆滅に当たって過大視することは できない。），前述のとおり，台輪の幅方向への移動を防止する別の方法もあること を踏まえると，本件第２及び第３発明は，施工容易性の実現という観点から一定の 顧客吸引力を有するといえるものの，本件第２発明の「テーパ部」の構成や本件第＼n３発明の構成要件３Ｃ〜３Ｇの構＼成を有することによる顧客吸引力は，相対的には 小さいというべきである。 なお，被告は，被告第２製品の形状変更後に売上げが増加したことを指摘してい るが，その裏付けとなる資料（乙６０）は形状変更後の４か月の売上額を集計した ものにすぎないし，売上げの変動要因としては様々なものが考えられることから， 上記事情が直ちに本件第２及び第３特許が被告第２製品の需要に与える影響が小さ いことを裏付けると見ることはできない。 これらの事情を総合的に考慮すると，本件では，７割の限度で特許法１０２条２ 項による推定が覆滅されると認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の 各主張はいずれも採用できない。
エ ミサワホームに生じた損害
本件第２及び第３特許がいずれも持分２分の１の割合による原告とミサワホ ームの共有であることは当事者間に争いはなく，また，弁論の全趣旨によれば，ミ サワホームが自社施工工事分を除きこれらの特許を実施していないことが認められ る。そして，原告及び被告いずれも，特許法１０２条３項に基づき損害額を算定す る場合の本件第２及び第３特許の相当実施料率を４％程度とし，これを不合理ない し不相当と見るべき事情もないことから，相当実施料率は４％と認められるところ， 相当実施料率を乗じる対象となる売上額を消費税込の金額とすべき証拠はない。 そうすると，次のとおり，１４６３万７１２５円をもってミサワホーム（なお， 同社が本件第２特許の持分を取得する以前の損害賠償請求権を持分譲渡人が有して いるのであれば，その譲渡人を含む。）の損害額と認めるのが相当である。 そして，侵害された特許権が共有であったことにより侵害者の賠償すべき損害額 が単独保有の場合に比較して増額されるいわれはないことなどから，原告との関係 においては，更にこの限度で，特許法１０２条２項による推定が覆滅されるとする のが相当である。
（計算式） 売上額７億３１８５万６２５４円（税抜）×４％×１／２＝１４６ ３万７１２５円
オ 原告の損害額
以上より，特許法１０２条２項に基づく原告の損害額は，別紙「被告第２製 品に係る損害額（裁判所の認定）」の「原告の損害額」欄記載のとおり，４８６７万 ８３７６円と認められる。
（計算式） 被告の利益の額２億１１０５万１６７０円×０．３−１４６３万７１２５円＝４８６７万８３７６円
(4) 原告の予備的主張について＼n
原告は，被告工場製品の製造販売について，特許法１０２条２項に基づき推定 される損害額が同条３項に基づくそれを下回る場合には，予備的に，同項に基づく＼n損害額を主張する。 しかし，前記認定から明らかなとおり，特許法１０２条３項に基づき推定される 原告の損害額は，同条２項に基づくそれを上回るものではないから，この点に関す る原告の主張は採用できない。 仮に，原告の主張が，被告工場製品を除く被告第２製品の販売による損害につい ては特許法１０２条２項に基づき賠償請求しつつ，被告工場製品の販売による損害 については，同項に基づき算定される損害額が同条３項に基づくそれを下回る場合 に，予備的に同項に基づく損害額を主張する趣旨であったとしても，前記３(2)ウ (ｵ)で判示したとおり，被告工場製品とそれ以外の製品とで訴訟物が異なると見るべ き根拠はないから，原告の主張は採用できない。
(5) 弁護士費用（本件第１特許権の侵害分も含む。）について
原告は本件訴訟代理人弁護士に訴訟の提起・追行を委任したところ，被告の本 件第１〜第３特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，５１０万 円と認めるのが相当である。なお，逸失利益に係る損害の発生状況に照らし，弁護 士費用に係る損害賠償支払債務のうち，平成２９年８月１７日の時点で遅滞に陥っ ていたのは４６０万円の損害賠償債務であると認めるのが相当である。また，被告 の不法行為終了時期が平成３０年１０月末であることを踏まえると，残額の損害賠 償債務の遅滞損害金の起算日は同月３１日とするのが相当である。
(6) 原告の逸失利益に対する確定遅延損害金について
原告が確定遅延損害金を請求している期間の，被告第２製品の製造販売による 損害に対する遅延損害金の金額は，別紙「被告第２製品に係る損害額（裁判所の認 定）」の「H31.2.28までの確定遅延損害金」欄記載のとおりの方法で計算すると，合 計１２３１万６８７０円である。

◆判決本文

　一審原告製の使用済み中空芯管をそのまま利用して生産された薬剤分包用ロールペーパの特許権・商標権を侵害すると判断されました。1審では、商標権侵害は認められていましたが、差止請求が棄却されていましたが、その点は同じです。

　本件訂正発明は，構成要件Ａ〜Ｄからなる「薬剤分包用ロールペーパ」に係る＼n発明であるところ（構成要件Ｅ），構＼成要件Ａには薬剤分包装置に関する事項が， 構成要件Ｂ及びＤにはロールペーパ及びその中空芯管並びにロールペーパに配＼n設される複数の磁石（以下，併せて「本件ロールペーパ等」という。）に関する 事項が，構成要件Ｃには薬剤分包装置及びロールペーパに関する事項が，それぞ＼nれ記載され，構成要件Ａにおいて，ロールペーパと薬剤分包装置の関係につき，＼n前者が後者に「用いられ」るものとして記載されている。 本件訂正発明は，「薬剤分包用ロールペーパ」という物の発明であると認めら れるところ，物の発明の特許請求の範囲の記載は，物の構造，特性等を特定する＼nものとして解釈すべきであること，「用いられ」が，構成要件Ａの中で「・・・＼nようにした薬剤分包装置に用いられ，」とされていることからすると，「用いら れ」とは，本件ロールペーパ等が構成要件Ａで特定される薬剤分包装置で使用可＼n能なものであることを表＼していると解される。
(3) 被告製品の構成要件充足性について＼n
ア 前記(2)を前提に検討すると，構成要件Ａのうち「ロールペーパの回＼n転速度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け」との記載は，本件ロ ールペーパ等の「複数の磁石」につき，支持軸の片端に設けられた角度センサに よる検出が可能な位置に配設されるものであることを特定するものと理解でき，＼nまた，構成要件Ａのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその＼n固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設 け」との記載は，本件ロールペーパ等について，薬剤分包装置の中空軸と接する 中空芯管の端に，中空軸と着脱自在に固定する手段を設けることで，そのような 態様で回転させられるものであることを特定するものと理解できる。 そうすると，本件訂正発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は，構＼n成要件Ｂ〜Ｅと，構成要件Ａによる上記特定に係る事項によって画されるもの＼nであるから，被告製品が構成要件Ａ〜Ｅで特定される本件ロールペーパ等とし＼nての構成を備えていて，構＼成要件Ａで特定される薬剤分包装置に利用可能なも＼nのについては，被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認められ， 被告製品が構成要件Ａで特定される薬剤分包装置に実際に使用されるか否かと＼nいうことは，上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。＼n
イ(ア) 被告製品は，前提事実(6)のとおりの構成を有するところ，弁論＼nの全趣旨によると，被告製品の構成ａ，ｂ，ｃ，ｄは，本件訂正発明の構＼成要件 Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅをそれぞれ充足するものと認められる。
(イ) 弁論の全趣旨によると，被告製品の中空芯管内部に配設された ３個の磁石は，支持軸の片端に設置された角度センサによる信号の検出が可能＼nな位置に配設されたものであり，また，被告製品は，薬剤分包装置の中空軸に着 脱自在に装着されて，固定時に中空軸と一体となって回転し得るものであって， その手段がロールペーパと中空軸が接する端に設けられているものと認められ る。
(ウ) したがって，被告製品は，本件訂正発明の構成要件Ｂ〜Ｅと構＼成 要件Ａによる上記アの特定に係る事項を充足し，構成要件Ａで特定される薬剤＼n分包装置で使用可能なものであると認められる。＼n
ウ よって，被告製品は，本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認め られる。
(4) 一審被告らの主張について
ア 一審被告らは，本件訂正発明が用途発明であり，また，本件訂正発明 において保護されるべき特徴的部分は，薬剤分包装置側の構成又は機能＼である ことなどから，被告製品が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられては＼nじめて本件特許権に対する侵害が成立すると主張する。 しかし，前記(2)で検討したとおり，本件訂正発明は用途発明ではない。また， 本件訂正発明の技術的意義は，前記(1)認定のとおりであって，本件訂正発明の 特徴的部分が薬剤分包装置のみにあるということはできない。 したがって，一審被告らの上記主張は採用することができない。 なお，特許庁の審査基準（甲２２）も，サブコンビネーション発明について用 途発明と同様に解釈することを求めているものとは解されない。
イ 一審被告らは，一審原告は，本件補正に際して，本件訂正発明の技術 的特徴が構成要件Ａにあることを主張していたと主張する。＼n一審原告は，本件補正に際しての意見書（乙９）において，本件補正に先立つ 拒絶理由通知の引用文献記載の技術に対して，「本願発明では『回転角度と測長 センサの検出信号を検出してロールペーパの巻量が検出可能な位置に配置され＼nた磁石』の構成を有し，かつ『角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不＼n一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸との ずれを検出するようにした』薬剤分包装置に用いられることを前提とするロー ルペーパについての発明であり，部分的な構成部材の抽象的，総論的な構＼成が公 知，周知であるという理由だけで，本願発明の全体の構成が全て否定されること＼nにはならないと考えます。」と主張しているものの，そのことから直ちに一審原 告が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置で用いられることが必要であるとまで＼n主張していたとは解されないから，一審被告らの上記主張を採用することはで きない。
ウ 一審被告らは，原審裁判所の暫定的見解について主張するが，原審裁 判所の暫定的見解によって当審の判断が左右されないことは明らかである。
・・・・
一審被告らは，非純正品であることを明示して販売していたことや 購入者が調剤薬局であることなどからすると，購入者は被告製品が非純正品で あること，すなわち，一審原告の製品ではないことを正確に認識しており，出所 表示機能＼や品質保証機能が害されていないから，商標法２６条１項６号が適用＼nされるか，実質的違法性を欠き，商標権侵害が成立しないと主張する。 しかし，以下の(ア)〜(オ)の各事情を考え併せると，購入者の全てが，被告製 品が非純正品であること，すなわち，一審原告の製品ではないことを正確に認識 していたとは認められず，一審被告らの上記主張はその前提を欠くものであっ て，採用することができない。
(ア) まず，前記(1)イのとおり，被告製品については，ウェブサイト のみならず，ダイレクトメールやＦＡＸ等による宣伝活動もされており，顧客が 一審被告らのウェブサイトを経由することなく被告製品を購入する場合もあっ たと認められるところ，ダイレクトメールやＦＡＸにおいて，どのような態様で 宣伝がされていたのかは証拠上必ずしも明らかではない。
(イ) 一審被告らは，顧客に対し，非純正品であることを説明していた と主張するが，一審被告らの下で稼働していた従業員は，その点に関し，刑事事 件の公判廷において，「電話で口頭で説明するときに，『純正の紙と違うので』 と説明した。」，「電子メールで顧客に説明する際にも電話での説明の場合と同 様に非純正であることを顧客に説明したように思うが，よく覚えてない。」と曖 昧な供述をしている（乙４）上，同供述の裏付けとなるような顧客への対応マニ ュアルや顧客に送付された電子メールといったようなものは何ら証拠として提 出されていないから，一審被告らの主張するような説明が常に顧客に対してさ れていたとは認められない。
(ウ) 被告製品の購入を申し込むために顧客が一審被告らに対して送＼n付する「注文書兼使用許可書」についても，「非純正」の文字（乙２５の１・２） は，後から記載されるもので，常に記載されていたのかは証拠上明らかではない し，また，「非純正」の文字が取り立てて大きく表示されたり，強調されたりし＼nていないことからすると，仮に記載されていたとしても顧客がこれに気付かな いこともあり得る。そして，前記(1)イのとおり，顧客から使用済み芯管の送付 を受けることなく，被告製品が販売された事例があることからすると，上記の 「注文書兼使用許可書」が常に使用されるものであったとも認められない。 納品書（乙２６）についても，「分包紙はお客様からお預かりした芯で作りま した。」とだけ記載されており，非純正品であることが明示されているわけでは ない。
(エ) 前記(1)ウのとおり，一審被告らのウェブサイトには「非純正分 包紙」という記載があったものの，被告ネクストウェブサイトの非純正品ウェブ ページ１では，「ユヤマ分包機対応」との記載に続いて各種の製品が表示されて＼nいるのみで，非純正品であることが明示的に記載されていなかった上，被告ヨシ ヤウェブサイトの非純正品ウェブページ２でも，「ユヤマ分包機対応」という記 載と共に各種の製品が表示されており，「非純正分包紙」という記載が左欄に小＼nさく記載されているにすぎないことからすると，一審被告らのウェブサイトに 接した購入者の全てが，被告製品が非純正品であると正確に認識するとは認め られない。
(オ) 購入者が調剤薬局であるからといって，その注意力が常に一般 消費者に比して高いとまではいえず，購入者の一人が，被告製品が非純正品であ ると認識していたことがある（乙１９，１１３）からといって，それにより全購 入者が同じ認識であったとは認められない。 なお，一審被告らは，調剤薬局の薬剤師の間では，当該調剤薬局で使用してい る薬剤分包用ロールペーパの仕入先や問合せ先に関する情報が共有されている と主張するが，上記(ア)〜(オ)で検討してきたところによると，そもそも，調剤 薬局において，被告製品を非純正品（一審原告の製品でないもの）として購入す るとは限らないというべきであるから，仕入先や問合せ先に関する情報が共有 されるかどうかは，本件の結論を左右するものではない。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成28(ワ)7536

　1審は、コンピュータプログラムにかかる特許について、構成要件FおよびGを有していないとして、技術的範囲に属しないと判断しました。知財高裁はこれを維持しました。

　構成要件Ｇの「前記上位ノード変数データ」の意義について＼n
ａ 本件発明の構成要件Ｆの「前記スクリプトは，当該ノードデータに＼n含まれる変数データである自ノード変数データと，当該ノードの直系 上位ノードのノードデータに含まれる変数データである上位ノード変 数データを利用した演算を行って，前記自ノード変数データの値を求 める代入用スクリプトを含んでおり」との記載及び構成要件Ｇの「前＼n記表示された木構＼造のノードのうちの選択されたノードの前記自ノー ド変数データ，前記上位ノード変数データ及び前記スクリプトを表示＼nするノードデータテーブル表示ステップ」との記載から，本件発明の＼n「上位ノード変数データ」は，「当該ノードの直系上位ノードのノー ドデータに含まれる変数データ」であり，構成要件Ｆの「前記自ノー＼nド変数データの値」を求める「代入用スクリプト」による演算に利用 される「変数データ」であることを理解できる。 次に，本件明細書には，「上位ノード変数データ」に関し，「変数 情報は，各ノードが保持するデータであって，変数名に対応させて記 憶される。記憶される変数は，下位ノードから参照される公開変数と， 自ノード内でのみ使用する限定変数を含む。また，変数の値（「変数 データ」と記述する場合もある。）は，固定値が設定されても，スク リプトの実行によって演算された値が設定されてもよい。また，ＵＲ Ｌが設定されてもよい。どのような値が設定されるかは任意である。」 （【００３１】），「代入用スクリプトは，自ノードの変数の値を演 算するためのものである。代入用スクリプトは，自ノードの変数の値 である自ノード変数データと，そのノードの直系上位ノードの公開変 数の値である上位ノード変数データを利用して記述することが可能で＼nある。」（【００３２】），「公開変数表示領域に表＼示される公開変 数は，自ノードの公開変数５１と，直系上位ノードの公開変数５２を 含み，直系上位のノードの公開変数５２は，自ノードの公開変数５１ と異なる色で表示される（図１０では，フォントを変えて示してある。）。＼nまた，公開変数には，固定値が入力される公開変数と，代入用スクリ プトの実行によって計算される公開変数があり，修飾領域に「なし」 あるいは「要計算」を表示することによりに区別される。」（【００＼n６５】）との記載がある。 そして，図１０には，「直系上位ノードの公開変数の値である上位 ノード変数データ」として，「５２」に「変数名」及びそれに対応す る「値」が示されている（例えば，「変数名」の欄「パネル色」・「値」 欄「ＫＷ−４００」）。 これらの記載によれば，本件明細書には，「上位ノード変数データ」 にいう「変数データ」は，「変数の値」を含むデータであることの開 示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によ れば，構成要件Ｇの「前記表＼示された木構造のノードのうちの選択さ＼nれたノードの前記自ノード変数データ，前記上位ノード変数データ及 び前記スクリプトを表示するノードデータテーブル表＼示ステップ」に いう「前記上位ノード変数データ」は，「当該ノードの直系上位ノー ドのノードデータ」に含まれる「変数の値」を含むデータであると解 される。
ｂ これに対し控訴人は，本件明細書の【００３２】における「変数の 値（「変数データ」と記述する場合もある。）」との記載は，「変数 データ」という用語を，文脈によって，変数の値を指す意味で用いる こともあるという注意書きであると理解できること，「変数データ」 は，変数名と変数の型を意味するというのが，プログラミングに関す る通常の用語であること（甲２４），実質的にも，本件発明が「ノー ドデータテーブル表示ステップ」において上位ノード変数データを表＼ 示させる目的は，表示された木構＼造の個々のノードに対応付けられた 詳細情報を簡単に表示することができる（【０００９】）ことにより，＼n文書ファイル（プログラム）の編集を容易にする点にあり，変数名が 分かれば，その目的を達成することができることからすると，本件発 明の「上位ノード変数データ」は，本件明細書において文脈上変数の 値を意味すべき場合を除き，変数名を指すと解すべきである旨主張す る。 しかしながら，本件明細書には，「上位ノード変数データ」が変数 名のみで構成される場合を含むことについての記載や示唆はない。＼nまた，前記ａの本件明細書の記載に照らすと，【００３２】の「変 数の値（「変数データ」と記述する場合もある。）」との記載は，「変 数データ」は「変数の値」を意味することを示した記載であると解す るのが自然であり，これが変数の値を指す意味で用いることもあると いう注意書きであるということはできない。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
(イ) 被告プログラムにおける「ノードデータテーブル表示ステップ」の＼n有無について
ａ 控訴人は，入力コネクタは，親ボックスから引き渡される値を記憶 する変数が図形化されたものであり，入力コネクタの名称が構成要件＼nＧにおける「上位ノード変数データ」に該当すること，インスペクタ 及びスクリプトエディタに表示される入力コネクタの名称に関する＼n情報の表示は，上位ノード変数データを表＼示するものであることから すると，被告プログラムは，「上位ノード変数データ」を表示する「ノ＼nードデータテーブル表示ステップ」を備えている旨主張する。＼nしかしながら，前記(ア)ａ認定のとおり，構成要件Ｇの「前記上位＼nノード変数データ」は，「当該ノードの直系上位ノードのノードデー タ」に含まれる「変数の値」を含むデータであると認められるところ， 入力コネクタの名称は，「変数の値」であるとはいえないから，控訴 人の上記主張は，その前提を欠くものであり，理由がない。
ｂ 控訴人は，被告プログラムの構成ｇ’に関し，被告プログラムのＳ＼nａｙ Ｔｅｘｔボックスの「スクリプトエディタ」において「親から の変数を取得」機能を使う場合，上位ノードであるＳａｙボックスの＼n変数から利用可能なものを一覧表＼示する機能があるから，被告プログ＼nラムは，「上位ノード変数データ」を表示する「ノードデータテーブ＼nル表示ステップ」を備えている旨主張する。＼n しかしながら，控訴人の上記主張は，「スクリプトエディタ」にお いて，どのような「上位ノード変数データ」が表示されるのかについ＼nて具体的に主張するものではないから，その主張自体理由がない。
ｃ 以上によれば，被告プログラムは，「上位ノード変数データ」を表＼n示する「ノードデータテーブル表示ステップ」を備えているものと認＼nめることはできないから，構成要件Ｇの「前記表＼示された木構造のノ＼nードのうちの選択されたノードの前記自ノード変数データ，前記上位 ノード変数データ及び前記スクリプトを表示するノードデータテーブ＼nル表示ステップ」を備えているものと認めることはできない。＼n
ウ まとめ
以上のとおり，被告プログラムは，構成要件Ｇの「木構＼造を表示する木＼n構造表＼示ステップ」及び「ノードデータテーブル表示ステップ」を備えて＼nいるものと認められないから，構成要件Ｇを充足しない。＼n

◆判決本文


1審はこちら。

◆平成29(ワ)31706

　ＣＳ関連発明についての侵害事件で、大阪地裁21部は技術的範囲に属しないと判断しました。争点は「前記指定地域の外に出た後，再び前記指定地域内に戻っても，同じ前記広告情報を前記無線通信装置に送信しない」という用語の技術的意義です。

ア そもそも，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の 記載に基づいて定めなければならないとされている（特許法７０条１項）。 そこで，本件特許の特許請求の範囲の請求項１をみると，構成要件Ｅとして，次＼nのように記載されている。 「前記広告情報管理サーバは，前記無線通信装置が一旦前記指定地域の外に出た 後，再び前記指定地域内に戻っても，同じ前記広告情報を前記無線通信装置に送信 しないこと，を特徴とする無線通信サービス提供システム。」 ここでは， 「前記広告情報管理サーバは，同じ前記広告情報を前記無線通信装置に送信しな いこと，を特徴とする無線通信サービス提供システム。」 と記載されるのではなく，「前記無線通信装置が一旦前記指定地域の外に出た後， 再び前記指定地域内に戻っても，」という文言（以下「本件指定地域に関する文言」 という。）がみられる。 このように，構成要件Ｅには本件指定地域に関する文言がわざわざ付加されてい＼nるから，その文言には何らかの意味があるものとして理解すべきであり，構成要件＼nＥについて本件指定地域に関する文言がない場合と同じ解釈をすることは許されず， その文言によって本件発明１の構成が特定（限定）されているものと理解するのが＼n相当である。
イ そこで，本件指定地域に関する文言の意義について検討すると，ここで いう「指定地域」とは，構成要件Ｃ及びＤの記載を踏まえると，広告提供者から入＼n手した配信先情報に含まれる，広告提供者が広告情報を配信する地域として指定し た地域のことである。 そして，構成要件Ｅは，構＼成要件Ｄにおいて，無線通信装置が少なくとも１回は 広告情報の配信を受けたことを踏まえたものであるから，無線通信装置がその時点 で上記指定地域内に存在していたことが前提となるが，無線通信装置は，その性質 上，(1)その指定地域内に存在し続ける場合（(1)の場合）もあれば，(2)指定地域外に 出る場合もあり，後者の場合については，指定地域外に出たままの場合（(2)−１の 場合）もあれば，一旦指定地域外に出た後，再び指定地域内に戻る場合（(2)−２の 場合）も想定される。 このうち，指定地域外に出たままの場合（(2)−１の場合）に，無線通信装置に同 じ広告情報が送信されないことは明らかであるが（これは構成要件Ｅによるもので＼nはなく，指定地域内の無線通信装置に広告情報を送信するという構成要件Ｄの構＼成 による作用効果である。），指定地域内に存在し続けている場合（(1)の場合）及び 一旦指定地域外に出た後，再び指定地域内に戻った場合（(2)−２の場合）には，無 線通信装置に同じ広告情報が送信される可能性がある。＼nそうすると，本件指定地域に関する文言は，無線通信装置に同じ広告情報が送信 される可能性がある場合のうち，上記(2)−２の場合だけを記載し，上記(1)の場合を あえて記載していないことになる。
ウ 以上のことを踏まえると，構成要件Ｅは，広告情報管理サーバが，特に，＼n無線通信装置が一旦指定地域外に出た後，再び指定地域内に戻った場合に，同じ広 告情報を無線通信装置に送信しないことを特徴とするということを記載したものと 解すべきこととなる。 もっとも，これは，広告情報管理サーバが広告情報を無線通信装置に送信するも のであること（構成要件Ｃ）を踏まえ，同じ広告情報を再送信するかどうかという＼n機能ないし作用効果に着目して記載されたものであり，その具体的構＼成について， 当該広告情報管理サーバは，単に，同じ広告情報を無線通信装置に再送信しないよ うにする構成を備えているだけでは足りず，一旦指定地域外に出た後，再び指定地＼n域内に戻ったことを把握して，当該無線通信装置に，同じ広告情報を再送信しない ようにする構成を備えていなければ，構＼成要件Ｅを充足するとはいえないと解すべ きである。
エ 原告の主張について
(ｱ) 原告は，本件明細書の【００７０】の記載を指摘し，構成要件Ｅは，＼n広告情報管理サーバが，無線通信装置への広告の配信回数が０であるか１であるか を表す送信済フラグに基づいて，無線通信装置が一旦配信エリアの外に出た後，再＼nび配信エリア内に戻った場合には，広告情報を再送しないようにする態様を含むも のと解すべきであると主張する。 原告の主張のように，構成要件Ｅが，無線通信装置への広告の配信回数のみによ＼nって広告情報を再送信しないようにする態様を含むと解する立場をとると，無線通 信装置が一旦配信エリアの外に出た後，再び配信エリア内に戻った場合だけでなく， 無線通信装置が配信エリア内に存在し続けている場合にも，同じ広告情報が再送信 されなければ構成要件Ｅを充足することになる。＼nしかしながら，「一旦前記指定地域の外に出た後，再び前記指定地域内に戻って も」という構成要件Ｅの用語は，一義的に明確というべきであるし，特許請求の範＼n囲には，発明を特定するために必要な事項が記載され（特許法３６条５項），特許 発明の技術的範囲が，特許請求の範囲の記載に基づいて定められることは前述のと おりであるから（同法７０条１項），前記(2)−１と(2)−２の態様を区別する構成な＼nしに，広告情報の配信回数を制限し得ることをもって，構成要件Ｅを充足すると解＼nすることはできない。
(ｲ) 本件明細書の【００７０】では，広告情報管理サーバによる広告情報 （広告メッセージ）の配信方法等について記載されており，広告を配信する際，「個 人情報データベースに項目として本広告メッセージに対応する広告ＩＤを追加し， 送信済フラグを立てる。これにより，同じユーザに対して同一の広告メッセージを 重複して送信することがなくなる。即ち，携帯端末１Ａが一旦指定地域の外に出た 後，再び指定地域内に戻っても，この送信済フラグが立っていれば，同じ広告メッ セージを送信しない。」と記載されている。 この記載のうち，「即ち」よりも前の記載は，個人情報データベースに配信した 広告メッセージに対応する広告ＩＤを追加し，送信済フラグを立てると，その広告 メッセージの配信を受けたユーザーに対しては，同一の広告メッセージを重複して 送信することがなくなるとの当然の機能ないし作用効果を記載したものと解される＼nが，「即ち」の後ろの記載は，「携帯端末１Ａが一旦指定地域の外に出た後，再び 指定地域内に戻っても，この送信済フラグが立っていれば，同じ広告メッセージを 送信しない。」というものであり，前記イで判示したとおり，携帯端末１Ａが指定 地域内に存在し続けており，同一の広告メッセージを重複して受信する可能性があ＼nる場合があえて除かれていることから，「即ち」の前の記載と同視し得るものと認 めることはできず，「即ち」の前の記載と後ろの記載とは，本来，「即ち」という 接続詞を用いて接続することのできる関係にはないといわざるを得ない。 したがって，構成要件Ｅは，【００７０】の「即ち」の後ろの記載に対応するも＼nのであるが，上記検討したところによれば，「即ち」の前の記載が，構成要件Ｅの＼n意味内容である，あるいは，本件発明１の実施例であるということはできない。 また，【００７０】は【００６９】の後に記載されているところ，【００６９】 では，広告情報管理サーバが，広告配信サービス契約を結んだ全てのユーザの携帯 端末の位置情報を時々刻々更新しており，常にそれら端末の現在位置を把握してい ることが記載されている。そして，【００７０】の「即ち」の後ろでは，無線通信 装置が指定地域内に存在し続けている場合が除かれていることからすると，そこで は，特に，無線通信装置が一旦指定地域外に出た後，再び指定地域内に戻った場合 に，同じ広告メッセージを送信しないということを記載したものと読むのが自然で ある。 以上のことを踏まえると，【００７０】の記載内容によって，前記ウの解釈は左 右されないというべきである。
(ｳ) 本件特許の出願経過について
・・・・
(d) 原告は，同日，特許庁審査官に対し，意見書を提出し，上記補正 後の特許請求の範囲の請求項１について，その内容を記載した上で，「特に，『前 記広告情報管理サーバは，前記無線通信装置が一旦前記指定地域の外に出た後，再 び前記指定地域内に戻っても，同じ前記広告情報を前記無線通信装置に送信しない こと』に特徴付けられるものであります。」「本願発明は，かかる特徴的な構成を＼n有機的に関連付けて具備することにより，明細書の段落００７０に記載した通り， 『これにより，同じユーザに対して同一の広告メッセージを重複して送信すること がなくなる。即ち，携帯端末１Ａが一旦指定地域の外に出た後，再び指定地域内に 戻っても，この送信済フラグが立っていれば，同じ広告メッセージを送信しない。』 という特有の作用・効果を奏するものであります。」などと説明した。また，原告 は，拒絶理由通知における引用文献との対比の項目でも，上記構成を含む構＼成を「最 大の特徴」とした上で，引用文献にはこの構成についての記載や示唆は一切なく，＼n補正後の請求項に係る各発明は，引用文献に記載された発明から当業者が容易に発 明することができたものではないと結論付けていた（乙１）。
(e) その後，上記請求項２６を本件特許の設定登録時のもの（前記第 ２の１(3)ウ参照）と同じ内容に変更する補正がされるなどした後，本件特許につい て特許査定がされた。
ｃ 前記ｂで認定した本件特許の出願経過に照らし検討すると，確かに， 構成要件Ｅは本件明細書に【００７０】の記載があることを踏まえて追加されたも＼nのであることがうかがわれるが，原告は，上記補正に当たって，構成要件Ｅの構＼成 を「特徴的な構成」などと位置付けた上で，この構＼成を含む構成についての記載や＼n示唆が引用文献には一切ないことを前提として，これを強調していた。 他方で，乙３の１の１ないし乙４の２によれば，本件特許が出願された平成１２ 年９月以前から，インターネットを利用した広告情報（バナー広告）の配信サービ スの分野においては，ユーザー（利用者）に対して同じ広告が配信（表示）される＼n回数をコントロール（制限）することによって，「バナーバーンアウト」（広告に 反応がなくなる状態）ないし「バナー飽き（wearout）」を防止し，効果的な宣伝広 告を実現することが広く行われていたと認められる。この点，原告も，乙３の１の １等で触れられているダブルクリック社の DART や乙４の１，２の公知技術が，広告 の配信回数を管理するものであることを認めている。 そうすると，原告が本件特許の出願経過において，単に，本件特許の出願前から 広く行われ，公知技術でもあった同じ広告の配信回数を管理するという構成による＼n機能ないし作用効果を構＼成要件Ｅに記載し，これを本件特許の「特徴的な構成」な＼nどとして強調していたとは考え難い。 むしろ，前記認定の原告による本件特許の出願経過における説明内容に加え，本 件特許の出願当時，広く行われ公知とされていた技術を前提とすれば，原告は，特 に，無線通信装置が一旦指定地域外に出た後，再び指定地域内に戻った場合に，同 じ広告情報を無線通信装置に送信しないようにする構成を強調していたと理解する＼nのが自然である。 したがって，先に判示した構成要件Ｅの解釈は，原告による本件特許の出願経過＼nにおける説明等とも整合的ということができ，これに反する原告の主張は採用でき ない。

◆判決本文

　1審同様、技術的範囲に属する、無効理由無し（サポート要件、実施可能要件、進歩性）と判断されました。

　上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。＼n本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に＼n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。＼nそして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない（甲３４，３５）。＼n前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。＼n
(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性
なお，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，本件各訂正発明も，いずれもサポート要件に適合するものと認められる。
(5) 小括
以上によれば，本件各発明及び本件各訂正発明は，いずれもサポート要件に適合 するというべきである。
４ 争点(2)イ（実施可能要件違反）について
(1) 前記３(1)の認定事実によれば，本件各明細書の記載から，本件発明１−１及 び２−１の抗体及び本件発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し，使用するこ とができるものと認められるから，本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は，当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。＼nしたがって，本件各発明は，いずれも，実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な＼n時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。＼nしかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程＼n度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる＼nからである。 本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そして，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す＼nることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ＼nることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは，実施可能＼要件とは関係しないというべきである。そして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性
なお，前記３(4)のとおり，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，当業者は，本件各明細書の記載から，本件訂正発明１ −１及び２−１の抗体及び本件訂正発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し， 使用することができるものと認められ，本件各訂正発明も，いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。＼n

◆判決本文

　知財高裁(2部)は、化分野の発明について、特許請求の範囲が抽象的な表現で記載されている場合、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定せず、明細書などの記載から当業者が実施できる範囲は、その技術的範囲に含まれると判断基準を示しました。ただ、結論は、1審と同じく、技術的範囲に属しないとしました。問題の用語は「凝血促進活性を増大させる」です。

　本件特許請求の範囲の請求項１（本件発明１に係る特許請求の範囲）の 記載は，「第ＩＸ因子または第ＩＸａ因子に対する抗体または抗体誘導体であって， 凝血促進活性を増大させる，抗体または抗体誘導体（ただし，抗体クローンＡＨＩ Ｘ−５０４１：Ｈａｅｍａｔｏｌｏｇｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製，抗体 クローンＨＩＸ−１：ＳＩＧＭＡ−ＡLＤＲＩＣＨ社製，抗体クローンＥＳＮ−２： Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃａ社製，および抗体クローンＥＳＮ−３： Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃａ社製，ならびにそれらの抗体誘導体を 除く）。」であり，請求項４（本件発明４に係る特許請求の範囲）は請求項１を引用 している。ここで，「凝血促進活性を増大させる」との記載の意義については，本件 明細書においてこれを定義した記載はない上，「血液凝固障害の処置のための調製 物を提供する」（段落【００１０】）という本件各発明の目的そのものであり，か つ，本件各発明における抗体又は抗体誘導体の機能又は作用を表＼現しているのみで あって，本件各発明の目的又は効果を達成するために必要な具体的構成を明らかにしているものではない。＼n特許権に基づく独占権は，新規で進歩性のある特許発明を公衆に対して開示する ことの代償として与えられるものであるから，このように特許請求の範囲の記載が 機能的，抽象的な表＼現にとどまっている場合に，当該機能や作用効果を果たし得る構＼成全てを，その技術的範囲に含まれると解することは，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までを特許発明の技術的範囲に含めて特許権に基づく独占権を与えることになりかねないが，そのような解釈は，発明の開示の代償として独＼n占権を付与したという特許制度の趣旨に反することになり許されないというべきで ある。
したがって，特許請求の範囲が上記のように抽象的，機能的な表＼現で記載されて いる場合においては，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすること はできず，上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し，そこに開示された具 体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。もっとも，このことは，特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定す＼nるものではなく，明細書及び図面の記載から当業者が理解することができ，実施す ることができるのであれば，同構成はその技術的範囲に含まれるものと解すべきである。＼n
イ そこで，本件明細書において開示された具体的構成に示されている技術思想について検討する。＼n
(ｱ) ある抗体が，ＦＩＸ又はＦＩＸａに結合し，ＦＩＸａの凝血促進活性 を増加するか又はＦＶＩＩＩ様活性を有することを示すための試験方法としては， 凝血試験や色素形成試験等があり，これらによって評価が可能である（段落【００１３】，【００１４】，【００３７】，【００６５】）。そして，ＦＩＸａに対する抗体を＼nスクリーニングし，色素形成アッセイによってＦＶＩＩＩ様活性を有するモノクロ ーナル抗体（モノスペシフィック抗体）が複数作製されており（実施例４，９），そ の中でＦＶＩＩＩインヒビターを有する血漿の凝血をもたらす抗体（１９３／ＡＤ ３）も確認されている（実施例７）。したがって，当業者は，ＦＩＸａに対する抗体 をスクリーニングすることにより，過度の試行錯誤を要することなく，一定の割合 で凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）を作 製できたと認められる。 また，凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体） からの誘導体も複数作製されているから（例えば，ＣＤＲ３領域由来ペプチド及び その誘導体〔実施例１１，１２〕，キメラ抗体〔実施例１３〕，Ｆａｂフラグメント 〔実施例１５〕，単鎖抗体〔ｓｃＦｖ。実施例１０，１６，１８〕，ミニ抗体〔実施 例１７〕），当業者は，凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体（モノスペシ フィック抗体）からの誘導体も作製できたと認められる。
　(ｲ) バイスペシフィック抗体については，本件明細書において，実施例と して作製された例は記載されておらず，ＦＩＸ又はＦＩＸａに結合するアーム以外 のアームが結合する対象の抗原がいかなるものかも開示されていない。 しかし，バイスペシフィック抗体は，抗体誘導体の一態様として明記されている （段落【００１９】及び【００２６】）。そして，バイスペシフィック抗体ではない ものの，凝血促進活性を増大させるモノスペシフィック抗体からの誘導体も複数作 製されている（実施例１０〜１３，１５〜１８）。 また，ＦＩＸ又はＦＩＸａに対するバイスペシフィック抗体の作製法は，本件出 願日当時に複数知られており，その中でも，クワドローマ技術は簡便な方法であり， 本件出願日当時の当業者にとって，合理的な時間及び努力の範囲内でバイスペシフ ィック抗体を作製できる手法であったのであり，また，バイスペシフィック抗体を 産生するクワドローマを融合し及び選択する種々の方法及びプロトコルは，１９９ ９年において，利用可能であり，良好に確立され，二重特異性のＩｇＧ分子を作製するのに幅広く用いられていた（本件明細書の段落【００２６】，甲９７，１００〜＼n１０４，甲１４０の１）のであるから，当業者は，本件出願日の技術常識から，Ｆ ＩＸ又はＦＩＸａに対するバイスペシフィック抗体を作製可能であったと認められる。＼nさらに，前記３(2)のとおり，バイスペシフィック抗体のＦＶＩＩＩ補因子活性と 抗ＦＩＸのモノスペシフィック抗体とは乏しい相関関係しかなく，バイスペシフィ ック抗体のＦＶＩＩＩ補因子活性は，抗ＦＩＸ抗体由来の構造だけなく，抗ＦＸ抗体由来の構＼造にも影響を受けるのであるが，バイスペシフィック抗体においては，ＦＩＸ又はＦＩＸａに対する結合部位は１価になるものの，１価でも凝血促進活性 を増大させる効果があり（本件明細書実施例１０〜１２，１５，１６，１８），バイ スペシフィック抗体の二つの抗原間で立体干渉が生じない限り，モノスペシフィッ ク抗体の活性は維持される（甲１４０の１）。ＦＩＸ又はＦＩＸａ以外の結合部位が ＦＸである場合を想定すると，本件出願日当時，ＦＩＸａとＦＸａの構造が明らかとなっており，ＦＩＸａとＦＸａの立体構＼造からすると，当業者は，ＦＩＸａとＦＸに結合するバイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフ ィック抗体）で，ＦＩＸａ結合部位の活性に対する干渉は起こりにくいと予測できる（甲１４０の１）。＼nしたがって，当業者は，バイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型 バイスペシフィック抗体）が，モノスペシフィック抗体が有する凝血促進活性を増 大させる作用を維持できると予測できたと認められる。そうすると，バイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体）についても，＼nモノスペシフィック抗体の活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体の一態 様として「抗体誘導体」に含まれると解される。
(ｳ) 以上によると，本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには， 「第ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子 に対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつ つ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であるものの，バイスペシフ ィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体）は「抗体誘導 体」の一態様としてこれに含まれ得ると解すべきである。 もっとも，ＦＩＸ又はＦＩＸａに対するモノクローナル抗体（モノスペシフィッ ク抗体）がＦＩＸａの凝血促進活性を実質的に増大させるものでない場合には，別 異に解すべきである。すなわち，本件各発明の技術的範囲に属するというためには， 「第ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子 に対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつ つ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であると解されるところ，こ れには，ＦＩＸａの凝血促進活性を実質的に増大させるものではないＦＩＸ又はＦ ＩＸａに対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）は含まれないし， このようなモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）から誘導される抗体誘 導体（バイスペシフィック抗体もこれに含まれる。）も含まれないというべきである。 このような抗体誘導体（バイスペシフィック抗体）は，たとえ，それ自体がＦＩＸ ａの凝血促進活性を増大させる効果を有するものであったとしても，本件各発明の 課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされ ているのであって，本件明細書の記載に基づいて当業者が理解し，実施できるもの とはいえないというべきである。
(ｴ) 被控訴人は，(1)非対称型バイスペシフィック抗体の著しく高い活性 は，一つの分子が２種類のアームを有するというバイスペシフィック抗体に固有の 機序によって初めて実現されたもので，非対称型バイスペシフィック抗体は，本件 明細書においてハイブリドーマ方法によって得られたモノスペシフィック抗体とは 活性及び機序の点で大きく異なっており，本件各発明の課題解決手段とは異なる手 段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたされていることになる，(2)ＦＶＩ ＩＩ補因子活性は，抗ＦＸ腕によって影響を受けるため，抗ＦＩＸ（ａ）腕及び抗 ＦＸ腕の何れの組合せが非対称型バイスペシフィック抗体のＦＶＩＩＩ補因子活性 を発現するのか，予測することが困難である，(3)現時点においてすら，非対称型バ イスペシフィック抗体の適切な評価手法が確立できていないことなどからすると， 本件明細書は，非対称型バイスペシフィック抗体を想定していなかったといえると 主張する。 しかし，バイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィ ック抗体）が抗体誘導体の一態様として「抗体誘導体」に含まれ得ることは，既に 判示したとおりであって，このことは，被控訴人が主張する非対称型バイスペシフ ィック抗体の凝血促進活性を増大させる効果が大きいことや，抗ＦＩＸ（ａ）腕と 抗ＦＸ腕の何れの組合せが効果があるかを予測することが困難であることや現時点において，非対称型バイスペシフィック抗体の適切な評価方法が確立していないこ＼nとによって左右されるものではない。 (ｵ) 本件明細書においては，凝血促進活性を図る方法について，２時間の インキュベーション後のＦＶＩＩＩアッセイ（例えば，ＣＯＡＴＥＳＴ（登録商標） アッセイまたはイムノクロム（Ｉｍｍｕｎｏｃｈｒｏｍ）試験）において少なくと も３のバックグラウンドの対測定値の比を示すとされている（段落【００１３】，【０ ０１４】。なお，「バックグラウンドの対測定値の比」は，「ネガティブコントロール との比」と同義である。）が，色素形成アッセイ以外にも凝固アッセイなどＦＶＩＩ Ｉ活性を決定するために使用される全ての方法が使用でき（段落【００３７】，【０ ０６５】），同じ色素形成アッセイであってもインキュベーション時間が２時間では ない例も記載されている（実施例２，４，５，実施例１１・図１８〜２２，実施例 １５〜１８）。
このように，本件明細書に記載された凝血促進活性の評価方法は，複数存在して おり，一般に，評価方法が異なればその基準が同一であるとは限らないとはいえる ものの，本件明細書では，段落【００１３】及び【００１４】に前記２(1)クのとお り記載され，色素形成アッセイにおけるネガティブコントロールとの比が，１．７ 程度（例えば，段落【００８１】・図１１において，１９８／ＡＰ１はネガティブコ ントロールとの比が１．７程度であるが，凝血促進活性を示さないとされている。 段落【００６７】・図７Ａ（１９６／ＡＦ２ ３５μＭ Ｐｅｆａｂｌｏｃ Ｘａ〔登 録商標〕），段落【００６８】・図７Ｂ（１９８／ＡＭ１ ３５μＭ Ｐｅｆａｂｌｏ ｃ Ｘａ〔登録商標〕）も同様。）や２程度（段落【０１０５】・図２０において，Ａ １／５はネガティブコントロールとの比が２程度であるが，有意な凝血促進活性は ないと評価されている。）の場合においては，「凝血促進活性を増大させる」とは評 価されていない。 本件明細書のこれらの記載に加え，前記アのような本件各発明の請求項の記載を 考慮すると，当業者は，本件各発明の範囲に含まれる抗体又はその誘導体は，複数 の評価方法のうち，色素形成アッセイ（ＦＶＩＩＩアッセイ）を実施した場合には， 少なくとも３のバックグラウンドの対測定値の比（ネガティブコントロールとの比） を示すものが本件各発明の抗体及び抗体誘導体であると理解すると認められるから， 「凝血促進活性を増大させる」とは，色素形成アッセイを実施した場合には，ネガ ティブコントロールとの比が３を超えることを意味すると認めるのが相当である。 これに対し，控訴人らは，「凝血促進活性を増大させる」について，当業者は，ネ ガティブコントロールとの比が１を超えるものであるか否かで判断する旨主張し， 本件明細書の段落【００１３】の記載は，「最終的に生成された物の評価をする際に 何らかの値を決めておく必要があるので，とりあえず３としたという程度の意味で ある」（甲１３１の３頁），「任意に設定された仮の基準であり，すべての候補物質に 適応すべき必須の条件ではない」（甲１３２の３頁），「ノイズや測定誤差の大きさに 関する記載がない以上，統計学的議論から根拠をもった基準として３を導くことは できない」（甲１３６の１頁）などの意見書を提出するが，これらの意見書によると， 本件各発明の技術的範囲が当業者にとって明らかでないことになるから，これらの 意見書の意見や控訴人らの主張を採用することはできないことは，既に判示したと おりである。
(2) 上記(1)のとおり，「凝血促進活性を実質的に増大させる」とは，色素形成 アッセイを実施した場合のネガティブコントロールとの比が３を超えることを意味 するが，色素形成アッセイの測定方法について，控訴人らは，本件明細書の記載及 び技術常識によると，コンティニュアス法によるアッセイを行うのであればインキ ュベーション時間を２時間とし，サブサンプリング法によるアッセイを行うのであ れば第１ステップのインキュベーション時間を５分とし，長時間のインキュベーシ ョン時間をとるのであれば，酵素の最大反応速度をみるために，継続的に測定すべ きである旨主張する。
ア コンティニュアス法及びサブサンプリング法について 証拠（甲２１０，甲２２９の１）及び弁論の全趣旨によると，サブサンプリング 法とは，ＦＸａを生成させる第１ステップと，生成したＦＸａを定量する第２ステ ップを分離して実施する色素形成アッセイの方法であり，第１のステップではＦＸ ａを生成させるのに必要な試薬と被験抗体を混合させ，一定時間インキュベーショ ンさせてＦＸａを生成し，第１ステップで生成されたＦＸａの反応をみるために， 第２ステップに移行する前にＦＸａの生成を止め，第２ステップで，上記混合物に 発色性合成基質を添付することで，第１ステップで生成されたＦＸａが発色性合成 基質を切断し，発色する様子を測定するという標準的な ＦＶＩＩＩアッセイで用い られている方法であること，コンティニュアス法とは，第１ステップ（ＦＸａ生成 反応）及び第２ステップ（ＦＸａによる発色反応）からなる一連の反応を１ステッ プで行う方法であり，被験抗体，ＦＩＸａ，ＦＸ，リン脂質，カルシウムイオン， 発色性合成基質等の一連の反応に必要な試薬を全て最初から投入し，第１ステップ であるＦＸａ生成反応と，第２ステップである生成したＦＸａによる発色反応とを 同時に進行させて，吸光度を経時的に測定することにより，ＦＸａ生成量の推移を 継続的に観察するものであることが認められる。
　イ 証拠（甲２０８，２１１，２１３，乙３９）及び弁論の全趣旨によると， 本件明細書の段落【００１３】に記載されているＣＯＡＴＥＳＴ（登録商標）やイ ムノクロムは，サブサンプリング法の色素アッセイキットであり，コアテストの仕 様書や，イムノクロムの後継品であるテクノクロムの仕様書にはインキュベーショ ン時間は５分間とされていることが認められるが，本件明細書の段落【００１３】 においては，インキュベーション時間は２時間とされているから，本件明細書の段 落【００１３】においては，サブサンプリング法を用いつつも，インキュベーショ ン時間を２時間として色素形成アッセイを実施したところ，少なくとも３のバック グラウンドの比を示すものが本件各発明である旨記載されていることになる。 この点について，控訴人らは，インキュベーション時間を２時間とすると，イン キュベーションの途中で，基質の消費に伴い，反応速度は最大反応よりも低下し， 第１ステップのインキュベーション時間の間，ＦＩＸａが失活してしまい，その結 果，ＦＸａの生成速度も低下し，さらに，生成物であるＦＸａも自己消化を起こし， 血液凝血性やアミド活性を持たないＦＸａγに変換してしまうので，ＦＸａの産出 量は本来の産出量より少なくなっていて，適切でなく，インキュベーション時間は 仕様書のとおり５分が適切であると主張する。 しかし，本件明細書には，上記のとおり，インキュベーション時間を２時間とし たものしか記載されていないのであって，本件明細書においては，インキュベーシ ョン時間を仕様書の記載に反してあえて２時間とし，そのときのＦＸａの産出量を もって，３のネガティブコントロールとの比を評価するときの産出量としているの であるから，当業者は，３のネガティブコントロールとの比を評価するに当たり， インキュベーション時間が５分の場合を想定することはできないというべきである。 なお，本件明細書において，インキュベーション時間を２時間とした理由につい ては，本件明細書に記載はなく，本件の証拠によるも必ずしも明らかでないが，そ のことは上記判断を左右するものではない。 そうすると，当業者は，本件各発明の「凝血促進活性を増大させる」というため には，インキュベーション時間を２時間とする測定を要すると理解すると解される。
ウ 以上によると，本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには，「第 ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子に対 するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつつ当 該抗体を改変した抗体誘導体」であり，インキュベーション時間を２時間とする色 素形成アッセイにおけるネガティブコントロールとの比が３を超えるものを意味す ると認めるのが相当である。
・・・
エ 以上によると，被控訴人製品は，「第ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的 に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子に対するモノクローナル抗体（モノスペ シフィック抗体）又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体」に該 当するとは認められない。

◆判決本文

1審はこちらです。

◆平成28(ワ)11475

　東京地裁(40部)は、構成要件１１Ｄ等における「送信先」としては、「ドメイン」を含まないとして、技術的範囲に属しないと判断しました。均等侵害も第1要件を満たさないと判断されました。問題の構成要件における特定は、「受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段」というものです。原告キヤノンＩＴソ＼リューションズ（株）代理人鮫島弁護士、被告デジタルアーツ（株）代理人大野聖二弁護士です。

　原告は，制御ルールのリストの例示である【図５】の「条件定義部」の 「受信者」欄に，「*@zzz.co.jp」が定められており，これはドメインを表＼nすものであるから，「送信先」には電子メールアドレスのみならず，ドメ インを含むと主張する。 しかし，前記のとおり，本件明細書等１には，制御ルールに関し，「「条 件定義部」は，「発信者（送信元）」，「受信者（宛先）」，「その他条 件」から構成される。…「受信者（宛先）」には，メール送受信端末１１＼n０から取得する電子メールの宛先（Ｔｏ，Ｃｃ，Ｂｃｃ）の電子メールア ドレス（受信者情報） が設定されている」（段落【００４０】），「「発 信者（送信元）」，「受信者（宛先）」には，それぞれ電子メールアドレ スを複数設定することができ，アスタリスクなどのメタ文字（ワイルドカ ード）を使うことによって任意の文字列を表すこともできる」（段落【０＼n０４１】）と記載されており，これらの記載によれば，上記「*@zzz.co.jp」 は，ドメインを意味するのではなく，「*」に任意の文字列を含み，ドメイ ン名を「zzz.co.jp」とする複数の電子メールアドレスを意味するという べきである。
原告は，「*@zzz.co.jp」がドメインを意味することは，複数の特許文献 （甲２４，３０〜３２，乙１５）などの記載からも裏付けられると主張す るが，特許請求の範囲や発明の詳細な説明において使用される言葉の意義 は各発明により異なることから，構成要件１１Ｄ等の「送信先」の意義は＼n本件特許に係る特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に基づいて 解釈されるべきである。本件明細書等１の「*@zzz.co.jp」がドメインを意 味すると解し得ないことは上記判示のとおりであり，原告の挙げる他の文 献等の記載は上記結論を左右するものではない。
(ｲ) 原告は，本件明細書等の段落【００６１】及び【図４】のステップＳ４ ０２には，「受信者」の「宛先」単位で電子メールの分割をすることを記 載しているが「受信者」の「宛先」にはドメインも含まれると主張する。 しかし，段落【００６１】には「各宛先（受信者）のそれぞれを単一の 宛先としたエンベロープをそれぞれ生成する」と記載されているところ， 同エンベロープの生成を説明する【図１２】には，送信先（受信者） の電 子メールアドレスとして設定されている「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」のそれぞ れを単一の宛先とするエンベロープ情報をそれぞれ生成することが図示 されているのであるから，同段落の「各宛先（受信者）」とは電子メール アドレスを意味するというべきである。
(ｳ) 原告は，本件明細書等１の段落【０００３】に記載の従来技術である乙 １５公報における「宛先」には「電子メールアドレス」又は「ドメイン」 であることが記載されており，本件発明１において分割する単位をドメイ ンとしてもこの従来技術の課題を解決することができると主張する。 そこで，乙１５公報をみるに，その段落【００３２】には，【図２】の 「項目２０３，２０５にあっては，アカウントを＊として，ドメインのみ を指定するとした設定も可能である」と記載されているが，ここにいう項＼n目２０３は送信メールの一時保留機能を利用する場合であって，一時保留＼nせずに，即配信したいメールアドレスの即配信リストを設定する項目であ り，同図の項目２０５は，全ての送信保留中メールを本人（送信者）に配 送する場合であって，配送を希望しない送信保留中メールを本人（送信者） に送信しないメールアドレスの送信不要リストを設定する項目である（段 落【００３０】）。【図２】
このように，項目２０３及び同２０５は即配信又は送信不要リストを設 定するためのものであるから，段落【００３２】の趣旨は，一時保留せず に即配信したいメールアドレスの即配信リスト（項目２０３）や，送信保 留中メールを本人（送信者）に送信しないメールアドレスの送信不要リス ト（項目２０５）に，任意のドメイン名を有する複数のメールアドレスを 一括して設定することも可能であることを述べたものにすぎず，電子メー＼nルの「宛先」にドメインが含まれることを示すものということはできない。 そうすると，同段落の記載をもって従来技術である乙１５公報における 「宛先」に「ドメイン」が含まれると解することはできないので，原告の 上記主張は前提において採用し得ないというべきである。
(ｴ) 原告は，電子メールをドメイン単位で分割する場合でも本件発明１の課 題を解決し得ると主張する。 しかし，電子メールをドメイン単位で分割するとなると，同一ドメイン の複数の電子メールのうち，一つのみの送出を保留すべきような場合に上 記課題を解決し得ないことは，前記判示のとおりである。 原告は，本件発明１はいかなる場合でも電子メールの送出制御を効率的 に行うことを課題と設定しているのではないと主張するが，本件発明１が その課題を解決し得ない構成を含むとは考え難く，特許請求の範囲及び本＼n件明細書等１の記載に照らしても，「送信先」にドメインを含むとは解し 得ないことも，前記判示のとおりである。
エ 以上のとおり，構成要件１１Ｄ等における「送信先」は「電子メールアド＼nレス」のみを指し，「ドメイン」を含まないと解することが相当である。
・・・・
特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書 記載の従来技術との比較から認定されるべきであるところ（知財高裁平成２ ７年（ネ）第１００１４号同２８年３月２５日判決），本件明細書等１には， 従来技術の「複数の送信先が記載された電子メールに対しては，誤送信の可 能性がある送信先が１つでも含まれていれば，その他の送信先に対するメー＼nル送信までもが保留，取り消しがされることとなる」（段落【０００４】） という課題を解決するため，電子メールに設定された複数の送信先を個々の 送信先に分割し，記憶手段に記憶されている制御ルール等に従って，電子メ ールの送出に係る制御内容を決定し，決定された制御内容に従って電子メー ルの送信制御を行うなどの構成を備えることにより，「ユーザによる電子メ＼nールの誤送信を低減可能とすると共に，宛先に応じた電子メールの送出制御＼nを行うことにより効率よく電子メールを送出させることができる」（段落【０ ００８】）などの効果を奏するものである。
イ 原告は，本件特許１の特許メモ（乙９）などを根拠に，本件発明１の本質 的部分は，「送出制御内容を，電子メールの送信元と送信先とに対応付けた 制御ルールと，分割された電子メールの送信先と送信元とに従って，分割さ れた送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定すること」（構＼n成要件１１Ｅ）にあると主張する。 しかし，本件発明１の従来技術として挙げられているのは乙１５公報であ り，本件明細書等１に記載されている課題は「複数の送信先が記載された電 子メールに対しては，誤送信の可能性がある送信先が１つでも含まれていれ＼nば，その他の送信先に対するメール送信までもが保留，取り消しがされるこ ととなる」というものであるところ，同課題を解決するためには，電子メー ルに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割した上で，制 御ルールを適用することが不可欠である。そうすると，構成要件１１Ｄ等に＼n係る構成は本件発明１の本質的部分というべきである。＼n 原告は，特許メモ（乙９）の記載を根拠とするが，同メモには，本件特許 の出願時の複数の公知文献に本件発明１に係る構成が記載されているかど＼nうかが記載されているにすぎず，本件発明１の従来技術として挙げられた乙 １５公報との対比がされているものではなく，また，本件発明１の本質的部 分の所在を検討するものでもないので，同メモに基づいて，本件発明１の本 質的部分が構成要件１１Ｅに係る構＼成にあるということはできない。

◆判決本文

　ゼンリンに対する地図表示に関する特許侵害事件です。争点は、構＼成要件D、Fの「各ページを適宜に分割して区画化し，…住宅建物の所在する番地を前記地図上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に対応させて掲載」を具備していない、さらに均等侵害についても第1要件を満たさないと判断されました。

　特許請求の範囲の「各ページを適宜に分割して区画化し，…住宅建物の所 在する番地を前記地図上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画 の記号番号と一覧的に対応させて掲載」という記載（構成要件Ｄ，Ｅ及びＦ）＼nに照らせば，構成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」とは，ページの特定の＼n部分に記号番号を付し番地とこれに対応するページの特定の部分を一覧的 に示したりすることができるよう，検索すべき領域の地図のページを分割し， 認識できるようにすることといえる。 そして，本件発明は， 前記１(2)のとおり、地図上に公共施設や著名ビル等 以外の住宅及び建物は番地のみを記載するなどし，全ての建物等が所在する 番地について，記載ページと当該ページ内で分割された区画のうち当該番地 が記載された区画を一覧的に対応させて掲載した索引欄を設けることによ って，簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする住宅地図の提供を可能＼にする というものであり，本件発明の地図の利用者は，索引欄を用いて，検索対象 の建物等が所在する地番に対応する，ページ及び当該ページにおける複数の 区画の中の該当の区画を認識した上で，当該ページの該当区画内において， 検索対象の建物等を検索することが想定されている。そのためには，当該ペ ージについて，それが線その他の方法によって複数の区画に分割され，利用 者が該当の区画を認識することができる必要があるといえる。そうすると， 本件明細書に記載された本件発明の目的や作用効果に照らしても，本件発明 の「区画化」は，ページを見た利用者が，線その他の方法及び記号番号によ り，検索対象の建物等が所在する区画が，ページ内に複数ある区画の中でど の区画であるかを認識することができる形でページを分割することをいう といえる。
　また 前記(2)のとおり、本件明細書には発明の実施の形態において，本件 発明を実施した場合における住宅地図の各ページの一例として別紙「本件明 細書図２」及び「本件明細書図５」が示されているところ，これらの図にお いては，いずれも道路その他の情報が記載された長方形の地図のページが示 されたうえで，そのページが，ページ内にひかれた直線によって仕切られて 複数の区画に分割されており，その複数の区画にそれぞれ区画番号が付され ている。また，本件明細書図４の索引欄には，番地に対応する形でページ番 号及び区画番号が記載されており，利用者は，検索対象の建物の番地から， 索引欄において当該建物が掲載されているページ番号及び区画番号を把握 し，それらの情報を基に，該当ページ内の該当区画を認識して，その該当区 画内を検索することにより，目的とする建物を探し出すことが記載されてい る（【００２８】）。ここでは，上記の特許請求の範囲の記載や発明の意義に 従った実施の形態が記載されているといえる。 加えて，本件明細書には，本件発明の「区画化」の用語を定義した記載は なく，【００１７】ないし【００３２】及び別紙「本件明細書図１」ないし 「本件明細書図５」で記載された実施形態以外には本件発明の実施形態の具 体的記載はない。なお，後記イのとおり，本件明細書の【００３３】【００ ３７】に記載された地図は，本件発明の実施形態を記載したものとはいえな い。
したがって，本件明細書における発明の実施の形態に係る記載からしても， 構成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」とは，ページを見た利用者が，線そ＼nの他の方法及び記号番号により，検索対象の建物等が所在する区画が，ペー ジ内に複数ある区画の中でどの区画であるかを認識することができる形で ページを分割することをいうと解される。
イ これに対し，原告は，本件明細書（【００３３】【００３７】）は，本件発明 の実施形態として，コンピュータが自動的に区画を探し出し，当該区画を画 面中央に配置し，当該区画内にある所望の建物をユーザが直接認識できる電 子住宅地図（全戸氏名入り電子住宅地図）を開示しており，このような構成＼nを備える電子住宅地図では，ユーザが視覚的に地図内の位置を分かりやすく 探せるように仕切り線を設ける必要はないから，「区画化」もまたユーザが 目に見える形で仕切る構成に限定されない旨主張する。＼n確かに，本件明細書には，全戸氏名入り電子住宅地図として「戸番地（住 所地番及び号）をキーとして，電子電話帳１１の氏名データと，住所入り電 子住宅地図１２のポリゴンデータとを連結する。」（【００３５】），「この全戸 氏名入り電子住宅地図１４は，パソコン１３のキーボードから氏名を入力す＼nれば，その人物の居住する建物を中心にした地図がパソコン１３の表＼示装置 に表示され，その人物の居住する建物にマークが付されて，そのマークが点＼n滅する。」（【００３７】）との記載がある。
しかし，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，上記【００３７】 記載の動作に対応する構成の記載はない。また，本件明細書には，「公官庁＼nや住宅関係の企業では，今まで通り氏名入りの住宅地図を必要とする場合も 考えられる。そのような場合でも，…全戸氏名入りの住宅地図を作成するこ とができる。」（【００３３】）との記載があるところ，上記記載中の「今まで 通り氏名入りの住宅地図」とは，「建物表示に住所番地ばかりではなく，居＼n住者の氏名も全て併記」された「従来の住宅地図」（【０００２】）を指すと 解されること，【００３７】の全戸氏名入り電子住宅地図１４においては， 利用者がパソコン１３のキーボードから氏名を入力することによりその人＼n物が居住する建物を検索する場合，マークの付された建物に表示された氏名＼nを視認することによって検索の目的とする建物との同一性を確認するもの と理解できることからすると，全戸氏名入り電子住宅地図１４は，「全戸」 の氏名が表示された地図であるものと認められる。そうすると，全戸氏名入＼nり電子住宅地図１４は，構成要件Ｂの「検索の目安となる公共施設や著名ビ＼nル等を除く一般住宅及び建物については居住人氏名及び建物名称の記載を 省略し」の構成を備えていない。＼n
　したがって，本件明細書記載の全戸氏名入り電子住宅地図１４は，本件発 明の実施形態に含まれるとは認めることはできない。なお，本件発明の出願 経過によれば，本件特許出願の願書に最初に添付した明細書（乙８の２，８ の３）記載の特許請求の範囲は旧請求項１ないし１１からなり，旧請求項７ ないし１１には，「全戸氏名入り電子住宅地図作成方法」に係る発明の記載 があり，発明の詳細な説明中の【００１４】ないし【００１６】に旧請求項 ７ないし１１を引用した記載部分があったが，同年１０月２１日付けの手続 補正（乙９）により，旧請求項１の文言を補正し，旧請求項２ないし１１及 び【００１４】ないし【００１６】を削除する補正がされたこと，上記補正 後の請求項１は，拒絶査定不服審判請求と同時にされた平成１３年６月７日 付けの手続補正により本件発明の特許請求の範囲記載の請求項１と同一の 記載に補正されたこと（乙１０）に照らすと，本件明細書の【００３３】な いし【００３８】記載の全戸氏名入り電子住宅地図１４に関する記載は，平 成１１年１０月２１日付けの手続補正により削除された旧請求項７ないし １１記載の「全戸氏名入り電子住宅地図作成方法」に係る発明の実施形態で あると認められる。 以上によれば，本件明細書記載の全戸氏名入り電子住宅地図１４が本件発 明に含まれることを前提とする原告の上記主張は採用することができない。
・・・・
原告は，仮に縮尺レベル「５０ｍ」「６０ｍ」「７０ｍ」の被告地図が，各ペー ジに線その他の方法及び記号番号を付されていない点において構成要件Ｄと相違＼nするとしても，縮尺レベル「５０ｍ」「６０ｍ」「７０ｍ」の被告地図は，均等の 成立要件（第１要件ないし第３要件）を満たしているから，本件発明と均等なも のとして，本件発明の技術的範囲に属する旨主張する。 前記2(1)のとおり，本件発明の技術的意義は，検索の目安となる建物を除く建 物名称や居住者氏名の記載しないため，高い縮尺度で地図を作成することにより 小判で，薄い，取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することや（構成要件Ｂ＼n及びＣ），地図の更新のために氏名調査等の労力を要しないことによって廉価な住 宅地図を提供することを可能にするとともに，地図上に公共施設や著名ビル等以＼n外の住宅及び建物は番地のみを記載し，地図のページを適宜に分割して区画化し たうえで，全ての建物等の所在する番地を，当該番地の記載ページ及び記載区画 を特定する記号番号と一覧的に対応させた索引欄を付すことによって，簡潔で見 やすく迅速な検索を可能にする住宅地図を提供すること（構＼成要件ＤないしＦ） を可能にする点にあるものと認められる。＼n
　しかしながら、被告地図においては前記2(1)で認定したとおり，地図を記載した各ページを線その他の方法及び記号番号によりユーザの目に見える形で複 数の区画に仕切られていないため，ユーザが所在番地の記載ページ及び区画の記 号番号の情報から検索対象の建物等の該当区画を探し，区画内から建物を探し出 すことができないから，迅速な検索が可能であるということはできない。＼nしたがって，縮尺レベル「５０ｍ」「６０ｍ」「７０ｍ」の被告地図は，本件発 明の本質的部分を備えているものとは認めることができず，同被告地図の相違部 分は，本件発明の本質的部分でないということはできないから，均等の第１要件 を充足しない。よって，その余の点について判断するまでもなく，縮尺レベル「５０ｍ」「６０ｍ」「７０ｍ」の被告地図は，本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとは認められないから，本件発明の技術的範囲に属すると認めることはで＼nきない。

◆判決本文

　文言侵害、均等侵害とも否定されました。論点は係止爪の位置です。本件発明をアンテナ上方向（抜け方向）に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓んで拡がることにより解決しているが、被告製品は本件発明１と異なる構成で実現していると、判断されました。＼n


　均等論の本質的部分（第1要件）
　本件発明１と被告製品との相違点は，本件発明１では，係止爪がサブアー ム部の上端部に位置するものであるのに対し，被告製品では，爪部の上部に フック部が設けられ，爪部がサブアーム部の上端部に位置するとはいえない 点にあるところ，被告は，原告の均等侵害の主張に対し，第４要件を充足す ることは争わないものの，その余の要件の充足性を争うので，以下検討する。
(2) 第１要件（非本質的部分）について
ア 均等侵害が成立するための第１要件にいう本質的部分とは，当該特許発 明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分であり，このような特許発明の本質的部分を対象＼n製品等が共通に備えていると認められる場合には，相違部分は本質的部分 ではないと解される。
イ 原告は，本件発明１のうち，挿入力の増加の防止のための構成がその本＼n質的部分であるとした上で，被告製品は少なくともその課題の解決原理を 利用しているのであるから，被告製品のサブアーム部にフック部が付属し ているかどうかにかかわらず，同製品は本件発明１の本質的部分を備えて いると主張する。 しかし，本件発明１は，特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダにつ いて，従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり，他方， 抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると，挿入力が強 くなり作業性が悪化することから，挿入力は弱いままで，抜け力を強くす るという課題を解決するためのものであると認められる（本件明細書等の 段落【０００９】，【００１３】〜【００１５】）。そうすると，本件発 明１の本質的部分は，挿入力は弱いままで，抜け力を強くするための構成＼nにあり，従来技術との対比でいうと，特に抜け力の強化のための構成が重＼n要であるというべきである。 そして，本件発明１は，上記課題の解決のため，(1)メインアーム部と， メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し，(2)当該下端部が サブアーム部の撓みの支点となり，(3)サブアーム部の上端部を，上端に向 かって肉厚が増加する係止爪からなるものとすることなどにより，取付孔 への挿入性の向上を図るとともに，アンテナ上方向（抜け方向）に荷重が 加わったときは，係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を 可能にするものであると認められる（特許請求の範囲，本件明細書等の段＼n落【００１７】，【００２９】，【００３２】，【００３３】，【００３ ６】，【００３７】）。
ウ 他方，被告製品においては，サブアーム部の爪部の上部にフック部が設 けられ，当該フック部と車体のルーフ孔の距離が０．３ｍｍであると認め られるから（乙１３），抜け方向に荷重が加わった際に，フック部は０． ３ｍｍ程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり，爪 部がそれ以上に外側に撓ることは抑制されるものと認められる。 そして，被告製品における抜け力に関し，被告が実施した実験結果（乙 ５）によれば，本件発明１の実施品の抜け力は１８６Ｎであるのに対し， 被告製品の抜け力は，２１５．８Ｎ，２２７Ｎ，２７１Ｎ，２９５Ｎであ り，最小でも約３０Ｎ，最大で約１１０Ｎの差が生じたことが認められる。 また，被告が実施した，被告製品のコの字型部材（サンプル(1)）と，被告 製品のコの字型部材を加工してフック部を除いたもの（サンプル(2)）を用 いた実験結果（乙１４）によれば，前者の抜け力の平均値は２２７．６０ Ｎ，後者の抜け力の平均値は７３．５１Ｎ（いずれも１０回実施）であり， フック部を備えたコの字型部材の方が，抜け力において約１５０Ｎ大きい ことが認められる。
前記のとおり，被告製品の爪部は外側への撓みが抑制されていると認め られるところ，これに上記の各実験結果を併せて考慮すると，被告製品は， 本件発明１の実施品に匹敵する抜け力を備えているということができ，そ の抜け力の大きさは，同製品がフック部を備えることに起因しているもの と考えるのが自然であり，少なくとも爪部の外部への撓みによるものでは ないということができる。 なお，原告は，乙１４実験はサンプル(2)のフック部のカット加工の際に メインアーム部とサブアーム部の接続部の耐久性が損なわれた可能性が＼nあるとして，乙１４実験の信用性を争うが，サンプル(2)はフック部を爪部 からカットするものであり，上記接続部の耐久性が損なわれたことをうか がわせる事情は見当たらない。前記判示のとおり，乙１４実験はサンプル (1)と(2)のそれぞれについて１０回ずつ実験を行っているところ，数値にば らつきはあるものの，サンプル(1)は２００Ｎ以上であり，サンプル(2)は概 ね６０〜１００程度であり，全体的に１００Ｎ以上の差が生じていること に照らすと，その差が誤差や実験方法の不適切さに由来するものとはいう ことはできない。
エ 前記判示のとおり，抜け力の増大という課題を解決するための構成は本＼n件発明１の本質的部分ということができるところ，本件発明１はこの課題 をアンテナ上方向（抜け方向）に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓 んで拡がることにより解決しているのに対し，被告製品は爪部に加えてフ ック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ，そうす ると，被告製品は本件発明１と異なる構成により上記課題を解決している＼nということができる。

◆判決本文

　特許権侵害認定されましたが、損害額については102条2項について、「他の店舗用品とを組み合わせて販売されたバンドル取引商品である」ことを覆滅事由として、６割の推定が覆滅されました。

　まず，被告が経費として主張する製造委託費，検査費等は，いずれ も侵害者である被告において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接 関連して追加的に必要となった経費に当たると認められるから，被告の利益額を算 定するに当たり，上記販売金額からこれらの経費の金額を控除すべきである。
ｂ そして，乙５３，５６ないし６１及び弁論の全趣旨によれば，製造 委託費（樹脂やプレートの材料代，プレートの組付費用を含み，金型の作成費用は 含まない。），検査費等として，別紙「被告の損害論における主張」の「被告の経 費額」欄記載の経費を支出したと認められる。
ｃ 原告らは，被告主張の仕入価格には高すぎるなどの疑問があると主 張して，被告主張の経費のうち「製造委託費」の金額を争っている。 しかし，この主張は特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利 益の額の算定の問題に関連する主張であるが，そもそもその利益の額（限界利益の 額）の主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきであるから（知財高裁令和 元年６月７日判決・最高裁ウェブサイト），そのような観点から検討すると，原告 らは原告製品の製造販売に係る経費と対比をするのみで，被告製品の製造販売に係 る経費について具体的な立証をしているわけではない。 他方，被告製品の製造委託先は，被告と資本関係にあるわけではなく（乙６２， 弁論の全趣旨），被告の主張する製品１個当たりの製造委託費は，別紙「被告主張 の被告製品１個当たりの経費額」の「製造委託費（材料費込）」欄記載のとおりで あるところ，その金額には一定の裏付け（乙５６ないし６１）がある。したがって， 原告らの上記指摘によって前記認定は左右されず，下記(ｳ)で認定する金額を超え る利益が被告に生じていたことを認めることはできない。
(ｳ) 被告の利益額
以上によれば，被告が本件特許権の侵害行為により受けた利益の額は，別 紙「被告の損害論における主張」の「被告の限界利益」欄記載のとおり，合計（中 略）円と認められる。
イ 推定覆滅事由の有無
(ｱ) 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，侵害者が主張立 証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果 関係を阻害する事情がこれに当たると解され，例えば，(1)特許権者と侵害者の業務 態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），(2)市場における競合品の存在，
(3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），(4)侵害品の性能（機能＼，デザイン 等特許発明以外の特徴）などの事情について，考慮することができるものと解され る（前掲知財高裁令和元年６月７日判決）。
(ｲ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ａ 原告扶桑産業について（甲１，３３） 原告扶桑産業は，資本金の額を２５００万円とする会社であり，その従 業員数は３０名程度である。そして，原告扶桑産業は，店装用備品等の企画，製造 販売，陳列器具及び店舗什器関連備品等の製造販売等を事業品目とし，全国スーパ ー量販店備品卸売業者，全国インテリア装飾・店装業者等を取引先としている。そ して，原告製品については，被告や他の企業に対して卸売販売され，そこを通じて 小売量販店に販売された（量販店の各店舗に設置された）ほか，原告扶桑産業から 直接，株式会社サンリオの直営店等の量販店に販売されることもあった。
ｂ 被告について（乙１，５３ないし５５，６５ないし６６の５）
(a) 被告は，資本金の額を１億円とする会社であり，その従業員数は ３０００人程度で，平成２８年度の売上高は１２２０億円（グループ全体で３４６ ０億円）であり，平成２０年から東北楽天ゴールデンイーグルスのメインスポンサ ーとなっている。そして，被告は，生活用品の企画，製造，販売を事業内容として おり，販売している商品は，ＬＥＤ照明，家電，調理用品，日用品，収納用品，ハ ードオフィス・資材等多岐に渡っており，被告のこれらの商品は全国のホームセン ターで販売されている。
(b) 被告は，量販店等の店舗向けに，什器・備品を単体で販売するの ではなく，内装工事を含め，店舗のあらゆるスペースをデザイン・プロデュースし， 店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行っている。 そして，被告は，販売する什器について，５００頁を超えるカタログ（乙１，５ ４）を作成しており，そこに掲載されている什器は，カードケースを含むシステム 什器だけでなく，内装・棚下照明，陳列用什器，インフォメーション器具，販促用 品，オフィス家具，運営サポート用品及び照明・演出用品といったように，多岐に 渡っている。
(c) 被告が顧客との間で上記(b)の取引をする場合の流れは，次のと おりである。すなわち，まず顧客から要望についてヒアリングをした上で，それを もとに現地調査をする。その後，顧客から建築平面図等を取得し，什器の配置を検 討し，顧客と打合せをした上で，什器配置図等を作成するとともに，コストをシミ ュレーションする。そして，顧客の要望に応じた什器・オプションアイテムを提案 し，納品内容を確定した上で，現場への納品や施工の手配を行う。
(d) 被告が平成２５年１２月５日，ある株式会社に対して発行した見 積書（乙５５）では，取引金額が合計（中略）万円（税抜）とされたが，そのうち カードケースの代金額は（中略）円（個数は合計（中略）個）であった。
(e) 平成２６年の被告製品の販売金額は，合計（中略）円であったが， その大半（（中略）円）はカードケースと他の店舗用品とを組み合わせて販売され るいわゆるバンドル取引によるものであった。
ｃ 原告扶桑産業と被告との間の取引
(a) 被告は，遅くとも平成２４年１月以降，原告扶桑産業から原告製 品を購入しており，同月から平成２５年１１月までの原告製品の販売数量は，次の とおりであった。
・・・・
(b) 上記(a)のうち平成２５年の原告製品４（ただし，ＱＰＣII−６５ を除く。）の販売数量・販売金額は次のとおりであったほか，平成２６年ないし平 成２８年の原告製品（ただし，ＱＰＣII−６５を除く。）の販売数量・