商標その他

　焼く肉のタレ用のビンの一部の形状について、位置＋形状を特定した本件商標は識別力無し(3条1項3号)と特許庁は判断しました。知財高裁も同じ判断をしました。

　同号掲記の標章のうち商品等の形状は，多くの場合，商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり，商品等の美観をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって，その反面として，商品・役務の出所を表＼示し自他商品・役務を識別する標識として用いられるものは少なく，需要者としても，商品等の形状は，文字，図形，記号等により平面的に表示される標章とは異なり，商品の機能＼や美観を際立たせるために選択されたものと認識するものであり，出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。また，商品等の機能＼又は美観に資することを目的とする形状は，同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを必要とし，その使用を欲するものであるから，先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは，公益上の観点から適切でないといえる。したがって，商品等の形状は，同種の商品が，そ の機能又は美観上の理由から採用すると予＼測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り，普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として，３条１項３号に該当すると解するのが相当である。
(2) 包装容器の表面に付された連続する縦長の菱形形状＼n
ア 液体状の商品の包装容器に付された形状
飲食料品を取り扱う業界において，液体状の商品を封入する包装容器は， 持ちやすさ，注ぎやすさ，飲みやすさ等の観点から，細口で縦長のものが 採択，使用されることが多い。しかし，このような商品の性質から要求さ れる一定の制約の下においても，様々な形状の包装容器が存在し（乙１〜 乙５），これらの包装容器の表面に立体的形状による装飾を付したもの，中＼nでも連続する菱形形状（ダイヤカット）を付したものが，次のとおり認め られる。
・・・・
そうすると，液体状の商品の包装容器の上部又は下部に，連続する菱形 形状を付すことは，取引上普通に採択，使用されているものと認められる。 そして，そのいずれの場合においても，その包装容器の連続する菱形形状 の上又は下に，商品名等を目立つ態様で表示したラベルが貼＼付され又は商 品名が目立つ態様で表示されているものと認められることや，1)，2)の各 記載等に照らしてみると，菱形形状は，持ちやすさなどの機能や美観の観＼n点から採用されているものと考えられる。
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(イ) 焼肉のたれに係る包装容器に付された菱形形状
焼肉のたれの包装容器の表面に付す立体的装飾の一類型として連続す＼nる立体的な菱形形状を用いるものが，次のとおり認められる。
1) 「コスモ食品株式会社」のウェブサイト（乙１７）において，「北の 方から 焼肉のたれ 中辛３５０ｇ」（１枚目），「北の方から 焼肉の たれ 薬膳 中辛３５０ｇ」（３枚目）の見出しの下，連続する縦長の 菱形の立体的形状が下部に付され，その上に商品名等を目立つ態様で 表示したラベルが貼＼付された容器の写真が掲載されている。
2) 「フードレーベル」のウェブサイト（乙１８）において，「焼肉トラ ジ 焼肉のたれ ２４０ｇ」の見出しの下，連続する縦長の菱形の立 体的形状が下部に付され，その上に商品名等を目立つ態様で表示した＼nラベルが貼付された容器の写真が掲載されている。＼n
3) 「Ａｍａｚｏｎ」のウェブサイト（乙１９）において，「成城石井 焼 肉のたれ ３５０ｇ」（１枚目）の見出しの下，連続する縦長の菱形の 立体的形状が包装容器の下部に付され，その上に商品名等を目立つ態 様で表示したラベルが貼＼付された容器の写真が掲載されている。
4) 「Ａｍａｚｏｎ」のウェブサイト（乙２０）において，「焼肉チャン ピオン 焼肉のたれ ２４０ｇ」（１枚目）の見出しの下，連続する縦 長の菱形の立体的形状が蓋部及び下部に付され，その間の中央部分に 商品名等を目立つ態様で表示したラベルが貼＼付された容器の写真が掲 載されている。 そうすると，焼肉のたれの包装容器の上部又は下部の表面に，連続す＼nる縦長の菱形形状を付すことは，取引上普通に採択，使用されているも のと認められる。そして，そのいずれの場合においても，その包装容器 の表面の連続する縦長の菱形形状の上又は下に，商品名等を目立つ態様＼nで表示したラベルが貼＼付されているものと認められること等からすれば， これらの菱形形状も，機能や美観の観点から採用されているものと推認＼nされる。

◆判決本文

　キューピー人形の図形と、文字「キューピー」が結合した商標について、無効請求がなされ、特許庁・裁判所とも無効理由無しと判断しました。出願が大正１１年なので、旧商標法（大正１０年法律第９９号）の無効理由です。判決文の中に、関係法令として条文が記述されています。

　上記認定事実によれば，ローズ・オニールが創作したキューピー人形及び その名称の「キューピー」が大正２年（１９１３年）に我が国に紹介された 後，「キューピー人形」及びその名称の「キューピー」は，本件出願前（出 願日大正１１年４月１日）に，日本国内の全国にわたり，広く知られるよう になったことが認められる。原告の挙げる甲６，９ないし１４，１８ないし ２１の記述（前記第３の１(1)ア(イ)）は，これを裏付けるものといえる。 しかしながら，一方で，上記認定のとおり，大正５年（１９１６年）以降， ローズ・オニールが創作に関与したキューピー人形とは異なる「日本なりの キューピー」人形や，日本文化と関わりを持たせて描かれた絵葉書，年賀状 などが発売され，また，日本的な，日本でデザインされたキューピーは，様々 な商品のブランド名，広告類のイラスト等や商品の容器等に広く使用されて きたこと，加えて，甲６には，「その代表たるキューピーちゃんも，最初は＼nドイツで作られたものだそうだが，それが日本でも作られるようになり，い つの間にか日本的キューピーとして生れかわった。そのルーツもあまり知ら れずに，そのくせ，最近まで，子供の頃に一度もキューピーを手にしていな い人はなかったというぐらい大衆性が続いたのは，キューピーが子供ばかり でなく大人にも可愛がられる何かを，強力にもっていたからだろう。」，「遠 く太平洋をへだてた島国の日本のこと，生みの親のローズさんのことも，オ リジナルの可愛らしいイラストのキューピーもあまり知られないまま，どん どん日本なりのキューピーが作られ，ますます広く愛されたのである。」（前 記１(3)ア(イ)）との記載があることに鑑みると，キューピー人形は，本件出 願当時，キューピー人形の創作者がローズ・オニールであることが認識され ることなく，西洋文化に由来する幼児姿のキャラクターとして誰もが自由に 使用できるものと理解され，全国において，キューピー人形やそれを模した 絵柄や図形等が多数作成され，商品のブランド名や広告宣伝等に広く使用さ れる状況にあったものと認められる。
以上によれば，原告の挙げる甲６，９ないし１４，１８ないし２１の記述 から，キューピー人形及びその名称の「キューピー」が，本件出願前に自他 商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めるこ＼nとはできず，他人の業務に係る商品を表示するものとして，日本国内におけ＼nる需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。他にこれ を認めるに足りる証拠はない。
・・・
(2) 不正の目的について
原告は，被告の創業者のＡは，本件出願前の１９１５年（大正４年）３月 から同年１２月９日までの間米国に滞在中に，米国においてキューピー人形 及びその名称「キューピー」が広く知られていたことを了知したところ，1) 本件商標は，ローズ・オニール創作に係る人形の絵図及び人形の題号「ＫＥ ＷＰＩＥ」，「キューピー」のみからなること，2)本件出願以前において， ローズ・オニールの創作したキューピー人形の特徴を備えたキューピー人形 とその名称は，日本国内において，老若男女を問わず，全国津々浦々まで人 気があり，周知著名であったこと，3)被告は，本件商標を指定商品に使用し た実績がないこと（甲６５，６６），4)被告のウェブページ（甲２７の１， ２）には，Ａが他人の著名標章を自己のものとして商標登録した経緯が記載 されていること，5)被告は，本件出願後に，本件商標と同様のローズ・オニ ール創作に係る人形の絵図とローズ・オニール創作に係る人形の題号「ＫＥ ＷＰＩＥ」，「キューピー」から構成されるキューピー関連商標４７０件に＼nついて広範な指定商品において出願及び登録し，あるいは商標を譲り受けて， 他人の知的創作である「キューピー人形の絵図」，「キューピーの名称」か らなる商標の独占を図ったことからすると，Ａは，他人の標章の著名性にた だ乗りし，あるいは他人の知的財産を自己のものとして，権利化を図るとい う「不正の目的」をもって，本件出願を行ったものである旨主張する。
そこで検討するに，本件商標の出願時及び商標登録時において，ローズ・ オニールの創作に由来するキューピー人形及びその名称の「キューピー」は， 日本国内の全国にわたり，広く知られるようになったことは認められるもの の，キューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ない＼nし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず，他人 の業務に係る商品を表示するものとして，日本国内における需要者の間に広＼nく認識されていたものと認めることはできないことは，前記(1)で説示したと おりである。
こうした状況のもとで，Ａは，大正１１年４月１日，本件商標の出願をし， 商標登録を受けたものであるから，その余の点について判断するまでもなく， Ａが本件出願に当たり，他人の標章の著名性にただ乗りし，あるいは他人の 知的財産を自己のものとして，権利化を図るという「不正の目的」を有して いたものと認めることはできない。
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(3) 国際信義違反について
原告は，1)被告の創業者のＡによる本件商標の出願及び登録は，外国の著 名標章を自己のものとすることを目的とするものであり，不正の目的をもっ てされたものである，2)Ａ及び本件商標を承継した被告は，ローズ・オニー ルの創作に係る人形の絵図と類似し，かつ，その創作に係る人形の名称「キ ューピー」の創作者の母国であり，「キューピー人形」の著作物の第１発表＼n国であり，意匠登録された米国において，多数のキューピー関連商標を出願， 登録し（甲３６），「ＫＥＷＰＩＥ ＤＯＬＬ」なる商標に対して権利行使 をした（甲３７），3)のみならず，被告は，米国を含めた全世界において， 本件商標と同じく，キューピー人形の絵図，「ＫＥＷＰＩＥ」，「キューピ ー」等の文字商標を多数出願及び登録し，他人の知的創作であるキューピー 人形及びその名称の権利化を図っており，Ａ及び被告による他人の知的創作 の剽窃行為は全世界に及んでいる，4)したがって，本件商標の出願及び登録 は，国際信義に反する旨主張する。 そこで検討するに，証拠（甲３０，３７，３８）によれば，本件商標を承 継した被告は，「ＫＥＷＰＩＥ（ｋｅｗｐｉｅ）」の文字からなり，又は当 該文字を構成中に含む登録商標を米国において合計７件（２０１８年１０月＼n１３日時点）保有しているほか，既に消滅したもの又は保留中のものを含め て，「ＫＥＷＰＩＥ（ｋｅｗｐｉｅ）」の文字やキューピーの絵図等を含む 商標について，ドイツ，シンガポール，カナダ，フィリピン，オーストラリ ア，マレーシア，フランス，デンマーク，ベトナム，インドネシア，ブルネ イ，メキシコ，カンボジア，モンゴル，イスラエル，ラオス，チリ，アイス ランド，ニュージーランド，欧州連合に出願等をしたこと，被告は，２０１ ６年（平成２８年）５月２６日，「ＫＥＷＰＩＥ ＤＯＬＬ」の商標に係る 出願に対して異議の申立てをしたことが認められる。＼n
しかしながら，一方で，前記(2)認定のとおり，Ａが本件出願に当たり，他 人の標章の著名性にただ乗りし，あるいは他人の知的財産を自己のものとし て，権利化を図るという「不正の目的」を有していたものと認めることはで きないのみならず，被告が「ＫＥＷＰＩＥ（ｋｅｗｐｉｅ）」の文字からな り，当該文字等を含む商標を米国のみならず多数の国に出願し，登録を受け たことは，被告が我が国のみならず世界中で様々な事業を展開する上で，本 件商標と類似する商標の出願及び登録が必要であったことによるものと認め られ，また，被告が「ＫＥＷＰＩＥ ＤＯＬＬ」の商標に係る出願に対して 異議の申立てをしたことも，米国で保有する「ＫＥＷＰＩＥ」の文字からな＼nる商標と類似する文字が含まれているために権利行使をしたものであり，い ずれも国際信義に照らし，不当であるということはできない。 したがって，本件商標の出願及び登録が国際信義に反するとの原告の上記 主張は理由がない。
(4) 本件商標の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」該当性について
以上によれば，Ａが，他人の標章の著名性にただ乗りし，あるいは他人の 知的財産を自己のものとして，権利化を図るという「不正の目的」をもって， 本件出願を行ったものと認めることはできず，また，本件商標の出願及び登 録が国際信義に反するものと認めることはできないから，本件商標権をＡか ら承継した被告が保有することが，社会公共の利益に反し，又は社会の一般 道徳観念に反するものと認めることはできない。 したがって，本件商標が旧商標法２条１項４号の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ 虞アルモノ」に該当するとの原告の主張は採用することができない。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由１は 理由がない。
３ 取消事由２（本件商標の旧商標法２条１項１１号該当性の判断の誤り）につ いて
(1) 原告は，本件商標は，ローズ・オニールが創作したキューピー人形の絵図 と「ＫＥＷＰＩＥ」の欧文字とその片仮名から構成されるものであって，本＼n件商標を付した商品について，需要者は，著名な「キューピー人形」，「Ｋ ＥＷＰＩＥ」の名称と関係があるという特定の出所を認識することにより混 同を生じさせるものであるから，旧商標法２条１項１１号の「商品ノ混同ヲ 生セシムルノ虞アルモノ」に該当する旨主張する。
しかしながら，前記１(1)で説示したとおり，キューピー人形は，本件出 願当時，キューピー人形の創作者がローズ・オニールであることが認識され ることなく，西洋文化に由来する幼児姿のキャラクターとして誰もが自由に 使用できるものと理解され，全国において，キューピー人形やそれを模した 絵柄や図形等が多数作成され，商品のブランド名や広告宣伝等に広く使用さ れる状況にあったものであり，本件商標の出願時及び商標登録時において， ローズ・オニールの創作に由来するキューピー人形及びその名称の「キュー ピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたも＼nのと認めることはできず，他人の業務に係る商品を表示するものとして，日＼n本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできな いことに照らすと，本件商標をその指定商品に使用しても，これに接する需 要者において，特定の他人（当該他人と緊密な営業上の関係等にある営業主 を含む。）の商品の出所との同一性の誤認を生じるおそれがあったものと認 めることはできない。 したがって，本件商標は，旧商標法２条１項１１号の「商品ノ混同ヲ生セ シムルノ虞アルモノ」に該当するものと認められないから，原告の上記主張 は採用することができない。

◆判決本文

　仮差押申立事件において仮差し押さえられた部分について，商標権者に過失があるとして、その分の返還を認めました。前件訴訟では、種々の事情を考慮した上で商標法３９条において準用する特許法１０５条の３を適用して，相当な損害額を認定していました。＼n

　以上によれば，前件仮差押申立事件において５００万円を超えて仮に差し＼n押さえられた部分について，被告米国法人には過失が推定される。 これに対し，被告米国法人は，前件仮差押申立事件において，商標法３８＼n条１項において被告米国法人が販売することができた商品には，規範的に被 告米国法人と同視できる者が販売することができた商品も含むという理解を 前提として被保全債権額の主張をしたところ，事実関係や裁判例等から，そ のような主張をしたことには相当な理由があるから被告米国法人には過失が ない旨主張し，上記の事由から過失の推定が覆滅する旨主張する。 前件仮差押申立事件の申＼立書において，被告米国法人は，被告米国法人が 被告商品を直販しているから，日本における推定小売価格の全額が被告米国 法人の利益となる旨主張していた（前記1(3)）。
被告商品は，実際には，被告米国法人から，順に，ＭＳオペレーション， ＭＳリージョナルセイルズ，被告日本法人に販売され，日本国内において， 被告日本法人により販売されていたのであるが，前件仮差押申立事件の申＼立 書において，被告米国法人は，前記のとおりの主張をしており，被告商品を 日本において販売しているのが被告日本法人であることや，被告日本法人が 被告米国法人と同視することができることなどの主張はしていなかった。そ して，取引の流れについて上記の主張をしていないだけでなく，被告米国法 人の販売後日本における販売までの間に独立の法人格を有する複数の法人が 介在している以上，前件仮差押申立事件の申＼立人である被告米国法人の利益 はＭＳオペレーションに販売することによる利益であるのが原則であるのに， 特段の説明も一切なく，「直販」していることを挙げて日本における推定小 売価格の全額が被告米国法人の利益であるとの主張をしていた。この主張は， 被告米国法人が自ら日本国内で販売していることを前提として主張していた と解するほかはない。
これらからすると，前件仮差押申立事件の仮差押申＼立書における被告米国 法人の主張は，実際の取引の流れを踏まえつつ，商標法３８条１項において 被告米国法人が販売することができた商品には，規範的に被告米国法人と同 視できる者が販売することができた商品も含むという理解を前提にしてされ たものとは認められない（なお，仮に，実際の取引の流れを踏まえて，上記 のような理解から仮差押申立書を記載したとすると，被告日本法人と被告米＼n国法人の関係や被告日本法人が被告米国法人と同視できるなどの主張を明示 的にせずに仮差押申立書において上記のように主張することが適切であるか＼nは疑問の余地があるほか，特に，被告米国法人の利益について，特段の説明 もなく，直販を理由として日本国内の推定小売価格の全額が被告米国法人の 利益となるとの主張をすることは不適切といえる。債務者の審尋等を経ない 仮差押えの申立てにおける主張については，特にこのことがいえる。）。＼n被告米国法人は，本件において，過失の推定を覆す事情として上記理解を していたことを前提とする主張をするのであるが，その主張は前提を欠くと いえる。被告らの主張中には，前件訴訟等における被告米国法人の原告に対する損 害賠償額が前記の額となったことに関係して，原告が前件訴訟等において侵 害行為の詳細を明らかにしなかったことを指摘する部分がある。
しかし，上記が本件における過失の推定を覆す事情になるかは措くとして も，原告が販売した原告商品に対応する被告商品の種類等が明らかにならな かったことによって前件訴訟等における損害賠償額が本来の損害賠償額より も少額となったことを認めるに足りる証拠はない。前件訴訟等の裁判所は， 上記詳細が明らかにならなかったことから証拠がないことを理由に損害が認 められないとしたりはせず，同状況も含み得る種々の事情を考慮した上で商 標法３９条において準用する特許法１０５条の３を適用して，相当な損害額 を認定したものである。なお，被告米国法人は，前件仮差押申立事件の申＼立 書において，商標法３８条２項に基づき損害が算定され，直販を理由として 日本の推定小売価格の全額が被告米国法人の利益であるとの主張をしていた が，被告米国法人から独立した法人格を有する複数の企業を介して日本国内 において被告商品が販売される以上，仮に介在する企業が完全子会社であっ たとしても，被告米国法人の利益は，被告米国法人がＭＳオペレーションに 販売したことによって得られた利益であり，その額は，通常は，日本におけ る推定小売価格の全額とはならないといえる。また，被告米国法人は，前件 仮差押申立事件の申＼立書において，上記のとおり，日本の推定小売価格の全 額が被告米国法人の利益であるとの主張をしていたが，その後の前件訴訟等 においては，利益率は４２％であると主張し，前件訴訟等の裁判所は，原告 主張の利益率を逸失利益の算定の根拠とすることは相当でないとしてその利 益率を採用しなかった。
以上によれば，前件仮差押申立事件において５００万円を超えて仮に差し＼n押さえられた部分について，被告米国法人に過失が推定され，被告米国法人 は，その推定が覆ると主張するが，本件において，被告米国法人が過失の推 定が覆るとしている事由はその前提を欠くといえる 。

◆判決本文

　スニーカーの側面に付与されている「Ｘ」について商標権侵害が認められました。販売時における38条2項損害について、約460万円が認められました。商標的使用も論点となっています。

◆イ号および本件商標


　原告各商標と被告各標章の外観を比較すると，上記のとおり，それぞれ1)英 文字の「Ｘ」型十字が左側（反時計回り方向）に傾いた形で組み合わされた２本の帯からなり，2)帯状線の輪郭が鋸歯状であるという点において共通しており，被告 各標章の外観は，原告各商標の外観と，その識別力の強い部分において共通する特 徴を有しているといえる。 他方で，被告各標章は，3)右上から左下に伸びる帯が左上から右下に伸びる帯の 上に重なっており，4)各帯の輪郭線に沿って，その内側にステッチがそれぞれ２本 施されているとの点で原告各商標とは異なる特徴を有しているが，同色の帯の重な りであって，ステッチも輪郭線の近くに施されているものであるから，いずれも一 見して目立つ特徴であるとまではいえない。また，被告各標章の色彩についても， 商品識別力の強い点とはいえない。 被告は，その他に別紙４被告が主張する原告各商標と被告各標章の外観相違点の とおり，原告各商標と被告各標章との間に，中心点から右下及び左下に伸びる部分 の長さの比，２つの帯のなす角度，帯の端部の形状，帯の太さ等において，相違点 があると主張するが，いずれも，上記1)，2)の共通点を前提にすれば，需要者に対 して原告各商標と異なる印象を与えるようなものであるとまではいえない。 これらの争点について，被告は，靴という商品の性質や，被告商品の価格帯・販 売場所からすれば，需要者はそのデザインを細部まで入念に検討する等として，「Ｘ」 型十字の標章の細部に相違点がある場合には外観上類似性がないと判断されるべきと主張するが，上記に説示した内容に照らせば，この主張は採用することができな＼nい。 したがって，被告各標章は，いずれも，原告各商標とその外観において類似する というべきである。
イ 前記(2)及び(3)のとおり，原告各商標と被告各標章は，いずれも特定の称 呼・観念が生じるものではなく，これらが著しく相違するとは認められない。 また，本件証拠上，原告各商標と被告各標章につき，上記の外観の類似性にかか わらず，商品の出所を誤認混同するおそれがないとするような取引の実情等がある とも認められない。被告商品の価格帯・販売場所などの被告の指摘する前記事情に ついて，商品の出所の誤認混同の有無を判断する上で考慮すべき取引の実情として 検討しても，本件について，上記判断を左右するとはいえない。
ウ したがって，被告各標章は，いずれも，原告各商標とそれぞれ類似するとい うべきである。
２ 争点２（非商標的使用（商標法２６条１項６号）該当性）について
(1) 被告各標章は，別紙２被告標章目録のとおりであり，前記第２の２(3)イで 示したとおり，いずれも靴の甲の側面において，側方から見て概ね中央の位置に付 されている。 上記の位置は，靴の外観において特に目立つ部分ということができ，証拠（乙１， ２，４，５，６，７，１２）によれば，靴において，当該部分に商標を付すことは 一般的に行われていることが認められる。また，証拠（甲２６，２７）及び弁論の 全趣旨によれば，被告商品を製造したミュニック社においては，スニーカー様の靴 の側面の中央の位置に傾いた「Ｘ」型十字を表＼＼示した平面図状の標章について国際 商標登録をしていたことも認められる。 そうすると，上記の位置に目立つ大きさで付されている被告各標章については， 商品識別機能を果たすものとして使用されていると認めるのが相当である。
(2) 被告は，被告商品においては，被告各標章の他にも，ミュニック社が商標登 録した別の標章の一部が，商品そのもの，包装箱及びタグに記されており，被告各 標章は単なるデザインとして使用されているにすぎない等と主張するが，他の登録 商標が付されていることによって，当然に被告各標章が商品識別機能を有しないということはできない上，証拠（乙１３）によっても，被告商品に付されている他の＼n登録商標（乙１４）は，その位置や大きさからして被告各標章よりも際だって目立 つものであるとは認められず，そうであれば，被告商品に付されている他の登録商 標の使用は，被告各標章が商品識別機能を果たすものとして使用されている旨の前記判断を左右するものではなく，被告の上記主張は採用することができない。また，＼nミュニック社商品において，被告各標章を使用していないスニーカーがあること （乙１５，１６）によっても，被告商品に付された被告各標章に出所識別機能がないということはできない。＼n被告は，ミュニック社以外の靴について，「Ｘ」型十字が単なるデザインとして付されているものがあると主張するが，証拠（乙１）によれば，被告が他の靴に付さ＼nれていると指摘する「Ｘ」型十字は，その形状や位置において，被告各標章とは大きく異なるものであり，この点の指摘も上記(1)の結論を左右するものとはいえない。
(3) 以上によれば，被告商品に付された被告各標章が，需要者が何人かの業務に 係る商品である認識することができる態様により使用されていない商標（商 標法２６条１項６号）に該当するとはいえない。
３ 商標権侵害の有無についてのまとめ
以上によれば，被告商品は原告各商標権の指定商品に含まれるところ，被告各標 章はいずれも原告各商標とそれぞれ類似し，被告各標章の使用について商標法２６ 条１項６号によって原告各商標権の効力が及ばないとはいえないから，被告が，被 告各標章を付した被告商品を輸入し，販売することは，原告各商標権を侵害するも のとみなされる（商標法３７条１項１号）。
４ 争点３（原告の損害）について
(1) 商標法３８条２項の適用の有無について
被告は，原告は対象期間のうち，少なくとも平成２７年１０月２５日までの期間 については，原告各商標を使用したスニーカーを販売していなかったとして，同期 間の損害については，商標法３８条２項は適用されないと主張する。 しかしながら，証拠（甲１８３）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，対象期間 を通じて，英文字の「Ｘ」型十字が左側（反時計回り方向）に傾いた形で組み合わされた２本の帯状線からなり，帯状線の輪郭が鋸歯状であるという特徴を持つ，原＼n告各商標と同一又は類似する標章を甲の側面部分に付したスニーカーを販売してい たものと認められる。 このように対象期間において原告が被告商品と競合する商品を販売していたこと からすれば，原告には，被告による被告商品の輸入販売行為がなかったならば利益 が得られたであろうという事情が存在すると認められ，対象期間中の原告の損害額 の算定については商標法３８条２項の適用があるというべきである。
(2) 被告が侵害の行為により受けた利益について
ア 利益の意義
被告商品の輸入販売について，商標法３８条２項所定の侵害行為により被告が受 けた利益の額は，被告商品の売上高から，被告において被告商品を輸入販売するこ とによりその輸入販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利 益の額である。
イ 事実認定
前記の前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，被告商品の輸入販売状 況及び売上高，経費等について，以下の事実が認められる。
(ｱ) 被告商品を含むミュニック社商品の輸入及び販売
被告は，遅くとも平成２６年２月３日以降，被告商品を含むミュニック社商品を， ベルネダ社から輸入し，靴流通問屋や百貨店等に卸売していた（乙１９，２５，２ ６）。 被告における対象期間中のミュニック社商品全体の販売額は，総額●（省略）● 円であった（乙２０，２１）。
(ｲ) 被告によるミュニック社商品の費用に関する管理
被告は，平成２６年１１月１日にミュニック社商品のみを扱うミュニック事業部 を設立し，同日以降はミュニック事業部において輸入販売の管理を行っていた。被 告は，ミュニック社商品について，同事業部の設立の前後を通じて商品別又は品番 別の経費の管理はしていなかった（乙１９）。
(ｳ) 被告商品の販売数量
被告商品については，別紙３被告商品販売一覧表記載のとおり，被告各標章のうち「標章番号」欄記載の番号の標章が付された「商品名」，「品番」欄記載の商品名，品番を有するスニーカーを，それぞれ同別紙記載の数量輸入していた（弁論の全趣＼n旨）。 また，平成２９年４月７日時点の被告商品の在庫は別紙３被告商品販売一覧表の「在庫数量（４／７）」欄の記載のとおりであり（合計●（省略）●足），この在庫＼nとは別に，被告は，同年９月ころに，輸入した被告商品のうち同別紙の「２０１７ ／９／１５返品」との記載の下に記載された数量（合計●（省略）●足）を仕入先 に返品した。 そうすると，対象期間中の被告商品の販売数は，輸入数量から上記の在庫数量及 び返品数量を控除した同別紙の「販売数量」欄記載の数量（その合計は●（省略） ●足）である（弁論の全趣旨）。
(ｴ) 被告商品の販売価格
被告商品それぞれの消費者への販売価格については，別紙３被告商品販売一覧表の「上代」価格のとおりである（被告商品の消費者への販売価格が１万５０００円＼nないし２万１０００円程度であったとの当事者間に争いのない事実，弁論の全趣旨）。 そして，被告は，被告商品を靴流通卸問屋や百貨店に，上記の「上代」価格に別 紙３被告商品販売一覧表の「掛率」欄記載の割合を乗じた「販売価格」欄記載の価格で販売していた（乙１９，２５，２６，弁論の全趣旨）。＼n
(ｵ) 被告商品の仕入額
被告商品の１個当たりの仕入価格は別紙３被告商品販売一覧表の「輸入平均単価」欄に記載の金額であり，前記(ｳ)の被告商品の販売数に対応する仕入額は同別紙の 「仕入額」欄記載のとおりとなり，合計額は●（省略）●円である（弁論の全趣旨）。 (ｶ) 諸掛（外注費）について 被告は，対象期間中に，ミュニック社商品の輸入販売に関して，被告での会計処 理において「諸掛（外注費）」の勘定科目において，「加工料」，「運賃」，「付属代」， 「関税」と「雑費」に分類した費用を次のとおり支出し，その合計は●（省略）● 円である（乙１９，５３，９３，弁論の全趣旨）。
ａ 加工料について
加工料に分類された費用は●（省略）●円であり，これは主に輸入したミュニッ ク社商品を販売するための納品，入出庫，梱包等の作業のために被告が支払った費 用である（乙５３，７９，９３，弁論の全趣旨）。このうち，商品値引き費用につい ては，ミュニック社商品を百貨店が値引販売した際に，被告が値引額を負担したも のである（乙１９，弁論の全趣旨）。
ｂ 運賃について
運賃に分類された費用の合計額は●（省略）●円であり，これは主に輸入の際の 運送費，海上運賃，航空運賃等として被告が支払った費用である（乙５３，８１〜 ８５，９３，弁論の全趣旨）。 また，このうちＴＱ使用料については，革製品の輸入の際にその数量に応じて必 要となるものである（乙８５，弁論の全趣旨）。
ｃ 付属代について
付属代に分類された費用の合計額は●（省略）●円であり，これはミュニック社 商品の販売に当たって被告が付していたタグや袋等の購入費用である（乙５３，８ ０，９３，弁論の全趣旨）。
ｄ 関税について
関税に分類された費用の合計額は●（省略）●円であり，これはミュニック社商 品の輸入の際に支払った関税である（乙５３，８１〜８３，８６，８７，９３，弁 論の全趣旨）。
ｅ 雑費について
雑費に分類された費用の合計額は●（省略）●円であり，これは，主にミュニッ ク社商品の輸入手続を依頼した業者に支払った通関料や手数料（取扱料）等の費用， 前記ｃ及びｄに計上されなかったＴＱ使用料や袋代，ミュニック社商品に付した輸 入保険料である（乙５３，８１，８６〜８８，９３，弁論の全趣旨）。
(ｷ) 広告費について
被告は，対象期間中に，「広告費」の勘定科目において，ミュニック社商品の宣伝 のためのダイレクトメール作成費用，展示会や百貨店での催事に要した費用として 合計●（省略）●円を支出した（乙１９，２２〜２４，５４，６３〜７２，９４， 弁論の全趣旨）。このうち，被告商品の写真のみを大きく扱ったダイレクトメールが 作成されていたことがある（乙２２）。
(ｸ) 運賃について
被告は，対象期間中に，ミュニック社商品に関し，「運賃」の勘定科目において， 運送費，倉庫における入庫・梱包等に係る倉庫費用・出荷作業料，検品検査代その 他の国内での運送及び保管の費用として●（省略）●円の出費をした（乙１９，５ ５，８９〜９２，９５，弁論の全趣旨）。
(ｹ) 販売手数料について
被告は，対象期間中に，「販売手数料」の勘定科目において，ミュニック社商品の 販売に関して販売業務及び営業業務を委託した業務委託費用として，合計●（省略） ●円を支出した（乙５６，９６，弁論の全趣旨）。また，被告はミュニック社商品の 販売活動等に関してＡとの間で業務委託契約を締結していた（乙２７，弁論の全趣 旨）。
(ｺ) 荷造包装費について
被告は，対象期間中に，「荷造包装費」の勘定科目において，段ボール代，梱包テ ープ等のミュニック社商品の梱包資材費用として●（省略）●円の上記支出をした （乙５７，９７，弁論の全趣旨）。
(ｻ) 保険料について
被告は，対象期間中に，「保険料」の勘定科目において，ミュニック社商品の販売 に関して，火災保険料，損害保険料及び輸入保険料（ただし前記(ｶ)ｅで計上されな かったもの）として合計●（省略）●円を支出し，また，海外出張の際の傷害保険 料として●（省略）●円を支出した（乙１９，５８，９８，弁論の全趣旨）。 このうち，火災保険料，損害保険料，輸入保険料として支出された合計●（省略） ●円については，毎回の保険料が定額でなく，補助元帳上，摘要欄に対象となる商 品数が記載されているものがある（乙５８）。
(ｼ) 旅費交通費について
被告は，対象期間中に，「旅費交通費」の勘定科目において，ミュニック社商品の 営業等に要した交通費，国内出張費及び海外出張費として合計●（省略）●円を支 出した（乙５９，９９，弁論の全趣旨）。
(ｽ) 見本費について
被告は，対象期間中に，「見本費」の勘定科目において，ミュニック社商品販売の ためのサンプル購入費用や，スニーカーに関する書籍の購入費用として合計●（省 略）●円を支出した（乙６０，１００，弁論の全趣旨）。
(ｾ) 雑損失について
被告は，対象期間中に，「雑損失」の勘定科目において，為替予約を解約した際に発生した費用として，「為替予＼約解約損」●（省略）●円を計上している（乙６１，弁論の全趣旨）。
(ｿ) 特別損失について
被告は，対象期間中に，「特別損失」の勘定科目において，ミュニック社商品を販 売していた恵比寿三越伊勢丹に支払った費用（広告費用，撤退費用，撤退違約金， Ｂ氏特別退職金）合計●（省略）●円を「恵比寿店舗撤退違約金」，「恵比寿店舗費 用等」，「恵比寿店舗撤退費用」及び「特別退職金」として計上している（乙３２， 弁論の全趣旨）。
ウ 事実認定の補足
(ｱ) 輸入数量について，原告は，被告から，被告各標章が付された商品のインボ イスとして，被告商品の品番についてマスキングをした上で開示を受けたものの， 開示資料に裏付けられる前記イ(ｳ)認定の数量以外にも，被告商品の輸入数量がある 旨を主張するが，原告が被告商品に関するインボイス等を対象として行った文書提 出命令の申立ては，後記５のとおり必要性がなく，その他，原告の主張を認めるに足りる証拠はない。＼nまた，被告標章１９を付した商品については，原告がその商品の商品名及び品番 として特定する「ＭＡＳＳＡＮＡ」及び「８６２０１５」と，被告標章３の２を付 した商品の商品名及び品番とが同一であり，外観も，被告標章３の２を付した商品 とソールの色を除いて類似していると認められる（甲１１，１９８，弁論の全趣旨）踏まえると，被告標章３の２を付した商品の輸入に関して被告から原告に開＼n示され，それに沿うものとして認められる前記イ(ｳ)の数量とは別に，輸入された事 実やその数量はないと考えることが自然であって，これを認めるに足りる証拠はな い。
(ｲ) 前記イ(ｶ)ないし(ｿ)認定の費用を超えて，ミュニック社商品に関する費用を 認めるに足りる証拠はない。
エ 検討
前記イの認定事実を基に，限界利益の額を検討する。
(ｱ) 被告商品の売上高
前記イ(ｳ)及び(ｴ)によれば，対象期間における被告商品の売上高は，別紙３被告 商品販売一覧表の「売上高」欄のとおりであり，合計●（省略）●円である。
(ｲ) 売上高から控除すべき経費
ａ 売上高から控除すべき経費として，まず，被告商品の仕入額があり，前記イ (ｵ)のとおり，●（省略）●円である。
ｂ その他，売上高から控除すべき経費としては，前記イ(ｶ)の外注費，前記イ (ｷ)の広告費，前記イ(ｸ)の運賃，前記イ(ｺ)の荷造包装費及び前記イ(ｻ)の保険料 （傷害保険料を除く。）のうち，それぞれ被告商品に係る部分が，前記認定した各費 用の性質上，被告商品の輸入販売に直接関連して追加的に必要となったものとして， 該当すると認められる。そして，前記イ(ｲ)のとおり，被告は，ミュニック社商品の 経費について商品別又は品番別に管理しておらず，上記各費用の被告商品に係る部 分を直接的に示す資料はないことから，ミュニック社商品の販売総額に占める被告 商品の割合，被告商品の輸入数量に占める販売数量の割合などを考慮して，被告商 品に係る費用の額を算出するのが相当であり，これは，次のとおり，合計●（省略） ●円であると認められる。
(a) 外注費については，対象期間中の被告におけるミュニック社商品全体の販売 総額●（省略）●円に占める被告商品の販売総額●（省略）●円の割合（以下，こ の割合を「被告商品の販売総額の割合」ともいう。）が約●（省略）●％であること， 被告商品の輸入数量●（省略）●足のうち対象期間中に販売された数量●（省略） ●足の占める割合が約●（省略）●％である踏まえ，被告商品に係る費用の 額は，全体の●（省略）●円の１５％に当たる●（省略）●円と認められる。
(b) 広告費については，上記の被告商品の販売総額の割合が約●（省略）●％で あることに加え，ミュニック社商品の広告宣伝活動の中で，被告商品が取り上げら れた程度や被告商品の広告宣伝のみに要した額を確定し得る証拠はない考慮 し，被告商品に係る費用の額は，全体の●（省略）●円の１５％に当たる●（省略） ●円と認められる。
(c) 運賃については，前記(a)において考慮したものと同様の事情のほか，輸入 に要した費用の場合と比較して，国内の運送保管費の場合には，販売されなかった 商品に係る費用の占める割合が少ないと考えられることも考慮し，被告商品に係る 費用の額は，全体の●（省略）●円の２０％に当たる●（省略）●円と認められる。
(d) 荷造包装費については，前記(c)において考慮したものと同様の事情を考慮 し，全体の●（省略）●円の２０％に当たる●（省略）●円と認められる。
(e) 保険料のうち，火災保険料，損害保険料，輸入保険料として支出された● （省略）●円については，前記イ(ｻ)において認定した，毎回の保険料が定額でない ことや対象となる商品数の記載が帳簿に示されていることなどの事情を踏まえれば， 輸入販売数量によって変動するものとして控除すべき経費と考えられ，被告商品に 係る費用の額は，前記(a)において考慮したものと同様の事情を考慮し，上記金額の １５％に当たる●（省略）●円と認められる。
ｃ その他の費用については，次のとおり，被告商品の輸入販売に直接関連して 追加的に必要となった経費とはいえず，売上高から控除すべき経費には当たらない。
(a) 前記イ(ｹ)の販売手数料は，百貨店のミュニック社商品の売り場へのミュニ ック社商品販売員派遣に関する人件費や交通費といった費用（乙７８，弁論の全趣 旨），ミュニック社商品の販売活動等に関する業務委託先への報酬額（乙２７，弁論 の全趣旨）であるが，これらの費用と被告商品の販売との関連性などは明らかでは なく，いずれも，被告商品の輸入販売に直接関連する経費とはいえない。
(b) 前記イ(ｻ)の保険料のうち，前記ｂ(e)でその一部を控除すべき経費と認めた 火災保険料等を除くもの，すなわち傷害保険料は，海外出張費に付随する費用であ り，後記(c)のとおり，海外出張費は控除すべき経費に該当しないことからすれば， 同様に控除すべき経費には該当しないものというべきである。 (c) 前記イ(ｼ)の旅費交通費のうち，交通費及び国内出張費は，その支出と被告 商品の販売との関連性について具体的な主張立証はなく，控除すべき経費には該当 しない。海外出張費については，被告が提出する出張報告書等（乙２８）によって も，これらの海外出張が特に被告商品の輸入販売のために必要となった認め るに足りず，被告商品の輸入販売に直接関連して追加的に必要となった経費とはい えない。
(d) 前記イ(ｽ)の見本費については，サンプル商品や書籍の購入が被告商品に関 するものであることの具体的な主張立証はなく，被告商品の輸入販売に直接関連す る経費とはいえない。
(e) 前記イ(ｾ)の雑損失は，為替予約を解約した際に発生した費用であり，その性質からしても，被告商品の輸入販売に直接関連する経費とはいえない。＼n
(f) 前記イ(ｿ)の特別損失のうち，恵比寿三越伊勢丹に支払った撤退違約金，撤 退費用，営業担当者の特別退職金については，販売不振からミュニック社商品の恵 比寿三越伊勢丹での販売を終了したことによって発生したものにすぎないし，恵比 寿店舗費用等についてはこの発生原因や被告商品との関連性について具体的な裏付 けはないのであって，いずれも，被告商品の輸入販売に直接関連する経費とはいえ ない。
(ｳ) 限界利益の額
以上によれば，対象期間における被告商品の輸入販売により，被告が受けた限界 利益の額は，前記(ｱ)の被告商品の売上高●（省略）●円から，前記(ｲ)ａの被告商 品の仕入額●（省略）●円及び同ｂのその他の控除すべき経費●（省略）●円を控 除した５８３万０２１１円である。
(3) 推定覆滅事由について
ア 証拠（甲６８〜７７，１８３〜１８６）及び弁論の全趣旨によれば，原告は， 自社の商品を，主に靴の量販店やインターネット上の通信販売サイトを通じて販売 し，その小売価格は２０００円から６０００円程度の商品が中心であり，原告が， 対象期間中に原告各商標と同一ないし類似する商標を付したスニーカー（甲１８３） を販売した際の売上げは一足当たり３０００円程度であったと認められる。 他方で，証拠（乙１９）及び弁論の全趣旨によれば，被告商品は主に百貨店等の 店頭で販売されたものであり，別紙３被告商品販売一覧表記載のとおり，その小売価格は１万５０００円から２万１０００円，被告が百貨店等に販売する際の卸売価＼n格は●（省略）●円から●（省略）●円であったと認められる。 被告商品の販売による一足平均の限界利益は前記(2)エ(ｳ)で認定した５８３万０ ２１１円を，前記(2)イ(ｳ)で認定した販売数量である●（省略）●足で除した● （省略）●円であり，原告が販売した競合品の一足当たりの限界利益を裏付ける証 拠はないが，上記の原告が販売した競合品の価格自体や，被告商品における一足当 たりの売上額が原告による競合品よりも大幅に高かったことからすれば，販売され た商品一足当たりの限界利益についても，被告商品の方が原告の商品よりも大きか ったものと推認される。 このような販売態様や販売価格の違い及び一足当たりの限界利益の違いは，被告 の限界利益額の一部について，商標法３８条２項の推定を覆滅すべき事情として考 慮すべきである。
イ 他方で，被告が主張するその他の事情については，以下のとおり，いずれも 商標法３８条２項の推定覆滅事情として考慮すべき事情とはいえない。
(ｱ) 原告が原告各商標を使用しない商品を販売していたことについて 被告は，原告が販売していた商品の多くには，原告各商標と同一又は類似の標章 が付されておらず，被告商品の販売によって，原告の売上げが減少したという関係 にないと主張する。 原告は，原告各商標と同一又は類似する標章を使用したスニーカーを販売してお り，被告による被告商品の輸入販売行為がなかったならば利益が得られたであろう という事情が原告に認められることは前記(1)のとおりであり，原告が上記のスニー カー以外に原告各商標と類似する標章が付されていない靴を販売していたとの事情 は，損害額の推定を覆滅すべき事情に当たるとも認められない。
(ｲ) 競合品の存在について
被告は，側面に「Ｘ」型十字が付された大人用スニーカーは，被告商品の他にも市場に多数存在していると主張するが，証拠（乙１）によれば，被告が他のスニー＼nカーに付されていると指摘する「Ｘ」型十字は，その形状が被告各標章や原告各商標とは大きく異なるものであり，その他，原告各商標と同一又は類似の標章が付さ＼nれた原告又は被告以外によるスニーカーの存在とそのシェアについての具体的な主 張立証はないから，この点も損害額の推定を覆滅すべき事情には当たらない。
(ｳ) 被告の営業努力，ブランド力の差等について
被告は，被告商品を販売するための営業努力，原告と被告とのブランド力の差， 原告各商標の訴求力の程度等からすれば，原告各商標の被告商品の売上げへの寄与 率は著しく低いとも主張するが，被告が作成した展示会の資料においてもミュニッ ク社商品については「２０１４年日本デビュー」との記載がされており，被告が前 記(2)イ(ｷ)のように被告が広告宣伝活動を行った考慮しても，対象期間中に おける日本においてのブランドの知名度の程度を裏付ける証拠はなく，他方で，証 拠（甲１７０〜１７６，１８０〜１８２）及び弁論の全趣旨によれば，原告各商標 に関する販売，広告宣伝状況については，平成１４年頃から原告各商標と同一又は 類似の標章が付されたスニーカーが原告が許諾した業者によって販売されており， 有名歌手がこれを着用した雑誌広告が掲載されたこともあったとの事情も認められ， これらの点からすれば，上記の被告の主張する各点をもって，推定覆滅事情に当た るとは認められない。
ウ 前記ア及びイで検討した事情によれば，被告商品の輸入販売による原告の損 害については，商標法３８条２項の推定を覆滅すべき事情が認められ，その覆滅割 合は２割と認めるのが相当である。
(4) 損害額についてのまとめ 以上によれば，被告商品の輸入販売による原告各商標権侵害について，商標法３ ８条２項に基づく原告の損害額は，被告の限界利益である５８３万０２１１円の８ 割に相当する４６６万４１６８円であると認められる。

◆判決本文

　真性商品の並行輸入かが争われました。商標「２ＵＮＤＲ」（標準文字）です。

(3)事実認定の補足説明
原告らは，被告らがＭゴルフ社から本件商品を購入した当時，本件代理店契 約は解除されていてＭゴルフ社は２ＵＮＤＲ商品の販売代理店ではなかった と主張するのに対し，被告らはそのような事実はないと主張する。
　上記(2)イ（ウ）のとおり，原告ハリス及びランピョン社の代表者は平成２８年５＼n月上旬にＭゴルフ社に本件代理店契約を解除する旨のメールを送信した。そし て同ウのとおり，同月６日を最後に，各国の販売代理店に送信されていた原告 ハリスの商品に関する一斉送信メールがＭゴルフ社に送信されなくなってお り，その後，令和元年５月３日まで両社の間で連絡が取られた形跡がないこと に照らせば，本件代理店契約は平成２８年５月上旬に解除され，被告ブライト がＭゴルフ社から初めて本件商品を購入した同月２７日には，本件代理店契約 は解除されていたと認めるのが相当である（上記(2)イ（ウ）） 。
(4) 本件輸入行為の違法性について
ア 商標権者以外の者が，我が国における商標権の指定商品と同一の商品につ き，その登録商標と同一又は類似の商標を付したものを輸入する行為は，許 諾を受けない限り，商標権を侵害する。しかし，そのような商品の輸入であ っても，1)当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾 を受けた者により適法に付されたものであり（以下「第１要件」という。）， 2)当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は 法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより， 当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって（以下＼n「第２要件」という。），3)我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商 品の品質管理を行い得る立場にあることから，当該商品と我が国の商標権者 が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的 に差異がないと評価される場合（以下「第３要件」という。）には，いわゆる 真正商品の並行輸入として，商標権侵害としての実質的違法性を欠く（最高 裁平成１４年（受）第１１００号同１５年２月２７日第一小法廷判決・民集 ５７巻２号１２５頁）。
イ 本件商品は，ランピョン社から２ＵＮＤＲ商品の販売代理店であったＭゴ ルフ社に販売されたものであった。 上記(2)イ、ウによれば、本件代理店契約 において，代理店契約の解除後の販売代理店における販売や在庫の処分等に ついての定めはなく，また，本件代理店契約の解除後，ランピョン社又は原 告ハリスがＭゴルフ社に対して在庫の処分等について指示をしたことはな かった。他方，各国の販売代理店に対して同じ２ＵＮＤＲ商品のカタログや 注文のための商品のリストが送付されていたこと（同ウ）から，我が国で販 売される２ＵＮＤＲ商品が他国で販売される２ＵＮＤＲ商品と比べて格別 の品質等を有していたとは認められず，２ＵＮＤＲ商品の販売代理店の販売 地域の制限が，販売政策上の合意を超えて，２ＵＮＤＲ商品の品質の維持や 管理等と関係することをうかがわせる事情は見当たらない。また，本件商品 は箱型のパッケージに包装された男性用下着であり，通常は流通の過程でパ ッケージ内の商品自体の品質が劣化するものではなく，また，本件で，流通 の過程で商品の品質を変化させるおそれが存在したことを認めるに足りる 証拠はない。 そして前提事実(1)、上記(2)イ（ア）および弁論の全趣旨によれば、ランピョン 社と原告ハリスとは実質的には一体であるともいえる。
ウ 第１要件について
本件標章が付されていた本件商品は，ランピョン社が代理店契約に基づい てＭゴルフ社に販売したものであった。 本件商品を被告ブライトがＭゴルフ社から購入したのは，上記(2)、(3)のと おり本件代理店契約の解除後であるが，ランピョン社がＭゴルフ社に販売し た２ＵＮＤＲ商品に対する上記イのとおりのランピョン社の管理内容等に 照らし，このことによって，原告商標の出所表示機能＼が害されることになる とはいえない。また，本件代理店契約では，Ｍゴルフ社の販売地域はシンガ ポールに限定されていたが，上記イのとおり，そもそも我が国で販売される ２ＵＮＤＲ商品が他国で販売される２ＵＮＤＲ商品と比べて格別の品質等 を有していたとは認められず，販売地域の制限が本件商品の品質の維持や管 理等と関係していたとも認められないから，Ｍゴルフ社の販売地域が限定さ れていたことによって原告商標の出所表示機能＼が害されることになるとは いえない。 これらによれば，本件商品に付された本件標章は，外国における商標権者 である原告ハリスから使用許諾を受けたランピョン社又はランピョン社と 実質的には一体ともいえる原告ハリスによって，適法に付されたものである ということが相当である。 したがって，本件輸入行為は第１要件を具備するものと認められる。
エ 第２要件について
前提事実(1)のとおり、原告商標についてのカナダなどの海外における商標権者と日本における商標権者はいずれも原告ハリスであり，本件標章は原告 商標と同一又は類似のものであるから（上記１），それらは同一の出所を表＼n示するものであるといえる。 したがって，本件輸入行為は第２要件を具備するものと認められる。
オ 第３要件について
本件標章が付された本件商品は，本件代理店契約に基づきランピョン社に よってＭゴルフ社に販売されたものである。そして，ランピョン社と原告ハ リスは実質的には一体ともいえた。 本件商品が被告ブライトによりＭゴルフ社から購入されたのは，本件代理 店契約の解除後であるが，ランピョン社がＭゴルフ社に販売した２ＵＮＤＲ 商品に対する上記イのとおりのランピョン社の管理内容等に照らし，このこ とによって，原告商標の品質保証機能が害されることになるとはいえない。＼nまた，本件代理店契約では，Ｍゴルフ社の販売地域はシンガポールに限定さ れていたが，上記イのとおり，そもそも我が国で販売される２ＵＮＤＲ商品 が他国で販売される２ＵＮＤＲ商品と比べて格別の品質等を有していたと は認められないこと，Ｍゴルフ社の販売地域の制限が本件商品の品質の維持 や管理等と関係するとも認められないこと，本件商品が運送中に品質が直ち に劣化するものではない男性用下着であることなどから，そのことによって 原告商標の品質保証機能が害されることになるとはいえない。＼nこれらによれば，我が国の商標権者である原告ハリスは，直接的に又は少 なくともランピョン社を通じて本件商品の品質管理を行い得る立場にあっ て，本件商品と２ＵＮＤＲ商品の日本における販売代理店が販売する商品と は登録商標の保証する品質において実質的に差異がないといえる。 したがって，本件輸入行為は，第３要件を具備するものと認められる。
カ 原告らは，被告ブライトが本件商品を購入したのが本件代理店契約の解除 後であること，本件代理店契約には販売地をシンガポールとする販売地制限 条項があることを挙げて，本件輸入行為が違法性を欠くことにはならない旨 主張するが，上記ウ，オに照らし理由がない。 また，原告らは，被告ブライトの広告に「訳あり／パッケージ汚れ」など という表示があり，本件商品の包装が汚れており，シールをはがしたような＼n跡があり，本件商品は原告アイインザスカイが販売する２ＵＮＤＲ商品に比 して著しく安価であることから，本件輸入行為は原告商標や本件標章の出所 表示機能＼及び品質保証機能を害すると主張する。しかし，本件商品の需要者＼nは，本件標章が付されることによる通常期待される品質を前提として，安価 になっているのは上記事情によるものであると認識すると考えられ，上記事 情によって原告商標の出所表示機能＼や品質保証機能が害されるとはいえず，＼n上記主張は採用できない。
さらに，原告らは，Ｍゴルフ社は本件代理店契約の解除により正規の販売 代理店ではなくなったため，本件商品は欠陥等があっても原告ハリスから保 証を受けられないから，原告商標の出所表示機能＼や品質保証機能が害される＼nと主張する。しかし，商標権者から保証を受けられるか否かが並行輸入の場 面における商標の出所表示機能＼や品質保証機能に直ちに影響するとはいえ＼nないし，本件において，特定の商品について欠陥等の保証をすることについ て原告ハリスが日本国内で独自の信用を構築していたと認めるに足りる証＼n拠もない。原告ら主張の事情によって原告商標の出所表示機能＼や品質保証機 能が害されるとはいえず，原告らの主張は採用できない。＼n
キ 小括
以上によれば，被告ブライトの本件輸入行為は，いわゆる真正商品の並行 輸入として，商標権侵害としての実質的違法性を欠く適法なものであると認 められる。

◆判決本文

　知財高裁も１審と同じく、商標の移転契約合意は成立していないと判断しました。

　甲と乙は，業務提携について合意し，その際，乙は，甲に対し，諸外 国で乙が保有し登録された「ＲＯＣＣＡ」商標（本件商標）の使用を認め， 甲は，本件商標権を，日本において登録した。乙は，本件商標について・・・ 無効審判を請求したが，特許庁は，請求が成り立たない旨の審決（本件審 決）を下し，本件審決は確定した。甲と乙は，本件審決の解釈に関して見 解の相違を生じたことなどから，業務提携が事実上中断し，かつ，本件商 標権の帰属について，長年にわたり，合意に至らなかった。そこで，甲と 乙は，上記法解釈に係る見解の相違があることを認めつつ，本件を将来に 向けて解決し，業務提携を再開・発展させることにより，相互に共存共栄 することとした。」（前文），2)「甲は，乙に対し，本契約書別紙商標権目録 １記載の本件商標権について，移転登録手続を執ることを合意し，乙は， 甲に対し，「ＲＯＣＣＡ ＳＩＮＣＥ １９４７」商標を，日本において， 乙の使用に係る同商標と異なる字体で使用することにつき，通常使用権を 許諾する。上記移転登録手続に要する費用は，乙が負担し，上記許諾は無 償とする。」（１条３項）などの記載があることが認められる。本件和解契 約書案の上記1)中の「甲と乙は，本件審決の解釈に関して見解の相違を生 じたことなどから，業務提携が事実上中断し，かつ，本件商標権の帰属に ついて，長年にわたり，合意に至らなかった。」との記載は，２０１７年（平 成２９年）２月２５日付け書面の添付書面として本件和解契約書案を送付 した時点では，控訴人と被控訴人間で被控訴人が控訴人に対し本件各商標 権を移転することの合意が成立していないことを示すものであり，平成２ ６年４月２３日に控訴人と被控訴人間で本件合意が成立していたことと矛 盾する記載であり，また，本件和解契約書案の上記2)の内容は，本件合意 の内容と必ずしも一致するものではない。
・・・
そこで検討するに，上記1)の記載部分は，控訴人代表者のＡが，２＼n０１４年（平成２６年）４月２３日，レストランの席上で，被控訴人 代表者のＣに対し，控訴人が使用し管理する「ＲＯＣＣＡ」が国際著＼n名商標であることは，Ｃもよく知っているはずであり，鈴屋（被控訴 人）は「ＲＯＣＣＡ」商標を返還すべきであると明確に述べ，最終的 に，Ｃも，これを認めるに至った，Ｃは，控訴人との商標を巡る紛争 を直ちに解決するため，「ＲＯＣＣＡ」商標を控訴人に移転する代わり に，控訴人との取引を継続し，ダミアーニ・グループに支援を要請し たいと述べ，Ａの提案に同意した旨を供述するものであるところ，Ａ がレストランの席上で「ＲＯＣＣＡ」商標の返還を求める旨の提案を してから，Ｃが「最終的にこれを認めるに至った」具体的な経緯につ いての説明がない上，当時，被控訴人がダミアーニ・グループに支援 を要請すべき事情があったことを認めるに足りる証拠はなく，さらに は，ダミアーニ・グループのダミアーニＢ．Ｖ．社が請求した本件商 標１の商標登録無効審判（別件無効審判）を不成立とする別件審決が 既に確定している状況下において，ＣがＡの提案に応じるべき合理的 な理由はないことに照らすと，Ａの上記供述内容はそれ自体不自然で あって，説得力を欠くものである。 かえって，前記(1)アのとおり，控訴人が被控訴人に送付した２０１ ７年（平成２９年）２月２５日付け書面（甲８の１）添付の本件和解 契約書案中には，被控訴人と「Ｄａｍｉａｎｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ ｏｎａｌ Ｓ．Ａ．」は，「業務提携が事実上中断し，かつ，本件商標 権の帰属について，長年にわたり，合意に至らなかった。」との記載部 分があり，この記載部分は，ＡとＣが平成２６年４月２３日に面談し た後の本件和解契約書案が送付された時点において，控訴人と被控訴 人間で被控訴人が控訴人に対し本件各商標権を移転することについて の合意が成立していないことを示すものであり，上記1)の記載部分と 矛盾するものである。 次に，上記2)及び3)の記載部分は，Ａ個人の内心の思いや考えを述 べたものであり，Ａが，Ｃに対し，言葉として発して，その内容を確 認したというものではないから，控訴人主張の本件合意の成立を裏付 けるものではない。 以上によれば，甲２２の上記1)ないし3)の記載部分は措信すること はできず，甲２２の他の記載を勘案しても，甲２２から控訴人主張の 本件合意が成立したことを認めることはできない。

◆判決本文

１審はこちら

◆平成30(ワ)11399

　バーキンタイプのバッグについて、バーキンバックの立体商標に基づく商標権侵害、不競法違反として、約300万の損害賠償が認められました。信用毀損として100万円と残りは侵害者利益です。

原告は，被告において，対象期間中に，被告商品等を少なくとも１００個販売し たと主張するところ，前記第２の２(5)のとおり，被告は平成２２年８月１１日には バーキンタイプのバッグを販売し，平成３０年２月１４日には被告商品を販売した ことのほか，被告において，バーキンタイプのバッグは一度に１００個単位で仕入 れ，最後の仕入れは平成２２年夏ないし秋頃に１００個仕入れたものであった，最 後に仕入れた商品は全て販売した旨主張していることからすれば，原告の主張する とおり，被告は，対象期間中に，少なくとも１００個の被告商品等を販売したもの と認めるのが相当である。
イ 被告商品等の販売価格
前記第２の２(5)のとおり，被告商品は，平成３０年２月に２万８０８０円（税抜 価格２万６０００円）で販売されたものであることに加え，バーキンタイプのバッ グの販売価格に関する当事者双方の主張，被告が保管期間の経過により廃棄済みと してバーキンタイプのバッグの販売に関する資料を提出していないことなどの本件 の審理に現れた事情を総合すれば，被告商品等の１個当たりの販売価格は，平均す ると，被告商品の販売価格と同じく税抜価格２万６０００円程度であったものと認 めるのが相当である。
ウ 被告商品等の総販売額
被告は前記イの税抜価格に消費税を付して被告商品等を販売していたところ（甲 １，弁論の全趣旨），被告の総販売額を算定するに当たって適用すべき消費税率につ いては，被告がバーキンタイプのバッグの販売を平成２６年２月頃までに終了した と主張していることや平成３０年２月１４日に販売された被告商品のほかに平成２ ６年３月以降に被告商品等が販売されたことを示す証拠がないことを踏まえ，販売 に係る１００個のうち９９個については平成２６年２月までの５％とし，１個につ いては８％とすることが相当である。 そして，前記ア及びイによれば，対象期間中の被告商品等の販売によって，被告 は，以下のとおり，合計２７３万０７８０円の売上を上げたものと認めるのが相当 である。
２万７３００円（税抜価格２万６０００円＋５％の消費税分）×９９個＋２万８ ０８０円（税抜価格２万６０００円＋８％の消費税分）×１個＝２７３万０７８０ 円
エ 被告商品等の販売に係る限界利益率
(ｱ) 仕入費用
被告は，被告商品はサンプル品であって仕入処理が行われておらず，購入した際 の領収証等の資料もないと主張し，また，バーキンタイプのバッグの仕入れに関す る資料は保管期間経過によって全て廃棄処分済みであるとして，これを提出してい ない。 被告は，バーキンタイプのバッグの仕入価格について，同程度の価格のハンドバ ッグの仕入価格が販売価格の５５％程度であったから，バーキンタイプのバッグの 仕入価格も同様であったと主張し，販売価格の５５％の価格で仕入れを行った平成 ２９年１月の取引の納品書（乙３１）を提出するが，被告が平成２２年に中国のハ ンドバッグ製造業者から１００個単位で仕入れたと主張するバーキンタイプのバッ グとは，仕入の時期，取引先，仕入数が異なり，どのような商品の仕入れであった かも明らかではないから，上記の納品書に係る取引は，バーキンタイプのバッグの 仕入価格が販売価格の５５％であったことを裏付けるものとはいえず，その他，被 告が主張する仕入価格を裏付ける的確な証拠はない。
(ｲ) その他の経費 被告が，その他の経費として主張するバザーへの寄付金，梱包費用，送料につい ては，具体的な支出の有無や額を裏付ける的確な資料はない。
(ｳ) 限界利益率
このような被告の主張立証の状況を含めた弁論の全趣旨によれば，被告商品等の 販売による被告の限界利益は，原告の主張するように，平均して販売価格の６０％ 程度であったものと認めるのが相当である。
オ 被告が賠償すべき利益の額
以上によれば，対象期間中の被告商品等の販売によって，被告には，以下のとお り，少なくとも１６３万８４６８円の限界利益が発生したものと認めるのが相当で あり，同額が，不競法５条２項により被告が賠償すべき損害額となる。 ２７３万０７８０円×６０％＝１６３万８４６８円
(2) 信用毀損による無形損害について
前記２及び前記(1)で検討したところからすれば，原告商品は，高級ブランドであ る原告を代表する高級バッグとして著名なものであり，そのほとんどが１個１００万円を超える価格で販売される高級品であったところ，被告は，原告商品と類似す＼nる形態を持ちながら，原告商品には使用されない合成皮革等の安価な素材が使用さ れた被告商品等を，原告商品と比べて著しい廉価の１個２万７３００円程度で，平 成２２年８月から平成３０年２月までの期間に少なくとも１００個販売したもので ある。
したがって，被告商品等の販売という不正競争によって，原告は原告商品に係る 信用を毀損されたものというべきであり，原告商品の形態と類似する外見のハンド バッグが被告以外の業者によっても販売されていること（乙１〜１７）といった被 告の主張する事情を考慮しても，被告商品等の販売に係る，信用毀損による無形損 害の額は１００万円を下らないというべきである。

◆判決本文

　原告商標は「ZIRCONIA BAR／ジルコニアバー」の２段併記です。被告は「ジルコニアバー」を第１０類の「医療用機械器具」にウェブサイトにて広告を行いました。論点は識別力についての無効理由の有無、26条の効力の及ばない範囲か否かです。なお、審決では無効理由無しと判断されています。 商標権はこちらです。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2014-067951/41FC3B63C94B2E1DD3F08316D86E9AAC79BD886134DE8FE7180EC2B16A49EE22/40/ja

　以上によれば，「ジルコニアバー」という名称は，平成２７年の時点において， 材質を表す「ジルコニア」と，ハンドピースの先に用いる先端部品であることを指＼nす「バー」という２つの単語を組み合わせた名称であって，そのいずれの意味も一 般的に知られていたところ，特に歯科技工用切削，研磨用品の需要者，取引者にと っては，この名称から，ジルコニアを研磨剤として使用する先端部品であることを 容易に認識，理解することができるものであったと認められる。
(3) 被告による被告標章の使用態様について
被告は，前記認定のとおり，歯科医院向け技工用器材その他を販売する被告のウ ェブサイトにおいて，ハンドピース用の器材であるとして，被告商品のカテゴリー 名，各商品の名称の一部及び販売名として，被告標章を表示していたものであって，＼n他のカテゴリーに属する被告の商品として，「ダイヤモンドバー」，「カーバイド バー」，「スチールバー」その他があることを前提に，普通の字体で表示していた＼nにすぎない。
以上によれば，被告標章の記載は，平成２７年の時点において，被告商品の原材 料及び用途又は形状を「普通に用いられる方法で表示する」にすぎないものであっ＼nたと認めることができる。

◆判決本文

　防護標章登録が拒絶された審決について、裁判所も、需用者全体において、著名とまではいえないと判断しました。

　このように防護標章登録制度は，原登録商標の禁止権の及ぶ範囲を非類 似の商品又は役務について拡張する制度であり，一方で，第三者による商 標の選択，使用を制約するおそれがあることに鑑みると，同法６４条 1 項 の「需要者の間に広く認識されている」とは，原登録商標の指定商品の全 部又は一部の需要者の間において，原登録商標がその商標権者の業務に係 る指定商品を表示するものとして，全国的に認識されており，その認識の＼n程度が著名の程度に至っていることをいうものと解するのが相当である。
イ この点に関し原告は，本件においては，原登録商標（「Ｔｕｃｈe'」）が， 本願の指定商品「生理用パンティ，生理用ショーツ」の需要者と需要者層 が重なる原登録商標の指定商品「ストッキング」，「婦人用ソックス・タ＼nイツ」，「女性用下着」の需要者（１０代から４０代の女性）の間に周知 著名性があれば，「需要者の間に広く認識されている」ことの要件を具備 する旨主張する。 そこで検討するに，原登録商標の指定商品は，第２５類「被服，履物， 運動用特殊衣服，運動用特殊靴」であるところ，「ストッキング」，「婦 人用ソックス・タイツ」及び「女性用下着」は，「被服」に含まれるから，＼nこれらの商品の需要者は，原登録商標の指定商品の需要者に該当する。 一方で，例えば，「ストッキング」についてみると，２０１２年（平成 ２４年）１１月５日付け日経産業新聞（乙３９）には，「靴下各社，若年 層に照準―ストッキングおしゃれに，アツギ，グンゼ（市場リポート）」＼nの見出しの下に，「ナイガイ」に関し，「同社のストックングはライセン スブランド「ランバン」が中心で，顧客層も６０代以上が多い。」などの 記事が，２０１３年（平成２５年）７月１５日付け日経ＭＪ（流通新聞） （乙４０）には，「美脚効果をねらって１０〜２０代の女性を中心にここ 数年ブームとなっているストッキング」，「アツギが２０〜６０代に調査 したところ「日常ストッキングをはく人」は平均６６．８％。トップは２ ０代前半（７６％）で，２位が５０代（７２．５％）。透け感の好みなど も２０代と５０代は似る。」などの記事が掲載されていることに照らすと， 「ストッキング」の需要者は，１０代から４０代に限らず，幅広い年齢層 の女性が需要者であるものと認められる。
また，商標法６４条１項の「商品に係る登録商標が自己の業務に係る指 定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合」との＼n文言及び同項の趣旨（前記ア）に鑑みると，同項の「需要者の間に広く認 識されている」にいう「需要者」は，「商品に係る登録商標」（原登録商 標）の需要者をいうものと解されるから，この「需要者」の範囲を防護標 章登録出願である本願の指定商品の需要者と重なる範囲に限定すべき理由 はない。したがって，原告の上記主張のうち，需要者の年齢層を「１０代から４ ０代」に限定する部分については採用することができない。 そこで，以下においては，「ストッキング」，「婦人用ソックス・タイ＼nツ」及び「女性用下着」の需要者を前提に，原登録商標が「需要者の間に 広く認識されている」ことの要件を具備しているかどうかを判断する。
・・・・
上記認定事実によれば，原登録商標を使用した商品のうち，原告使用 商品は，１９年以上にわたり継続して全国的に販売され，２０１０年か ら２０１７年までの売上高及びその市場シェアに照らすと，本件審決時 （審決日令和元年９月１９日）においては，相当数の需要者が原登録商 標を原告の業務に係るストッキングを表示するものとして認識してい＼nたものと認められる。
(イ) 他方で，前記(ア)の認定事実によれば，原告使用商品の売上高は， 毎年減少傾向にあり，２０１７年度（平成２９年度）の売上高は，２０ １０年度（平成２２年度）の売上高の３分の１程度であり，その市場シ ェアも減少傾向にあり，２０１７年は３．０％にとどまっている。また， 原告使用商品のパッケージに表示された原登録商標は，記憶や印象に強＼nく残りやすいものとは直ちには認められないことは，前記ア(ア)認定の とおりである。 次に，原登録商標を使用した商品の広告宣伝については，前記(1)ウ(ア) 認定のとおり，２００８年（平成２０年）９月から２０１９年（令和元 年）１２月までの間に，「Ｔｕｃｈe’」ブランドのストッキング，婦人ソ＼nックス，タイツ，インナーウェアの紹介記事が，「ＳＴＯＲＹ」，「ｎ ｏｎ−ｎｏ」，「ＭＯＲＥ」，「Ｗｉｔｈ」，「ＣａｎＣａｍ」，「Ａ ｎｅＣａｎ」，「ＣＬＡＳＳＹ」，「Ｄｏｍａｎｉ」，「女性セブン」， 「女性自身」等のファッション雑誌，女性雑誌，ウェブサイト（「Ｗｅ ｂ Ｄｏｍａｎｉ」，「ＥＬＬＥ ＯＮＬＩＮＥ」，「ＡＬＬ Ａｂｏ ｕｔ」）等に掲載されたが（甲３９，４０の１ないし１８４），これら のうち，２０１７年ないし２０１９年に発行された雑誌における「Ｔｕ ｃｈe’」ブランドのストッキングに関する掲載態様は，他のブランドのス トッキング等と共に紹介されているものが多く，紹介記事の中でブラン ド名が欧文字表記されているものは３誌のみであり，他の雑誌では片仮＼n名で「トゥシェ」と掲載されており，原登録商標（「Ｔｕｃｈe’」）が印 象に残る掲載態様であるとはいえない。また，前記(1)ウ(イ)認定のとお り，広告宣伝費は，２０１４年度（平成２６年度）が３２１３万８６８ ８円，２０１５年度（平成２７年度）が６５１０万６１８４円，２０１ ６年度（平成２８年度）が５３４０万０５８７円，２０１７年度（平成 ２９年度）が４２５９万０６７４円であるが，このうち，雑誌広告費は， ２０１５年度は２４１万５０００円，２０１６年度は９７３万５５１５ 円にとどまっていることに照らすと，広告宣伝の規模は大規模であると はいえない。
・・・
エ まとめ
以上によれば，原告使用商品は，２０００年（平成１２年）から１９年 以上にわたり，全国的に継続的に販売され，その売上高及び市場シェアか ら，原登録商標は相当数の需要者において原告の業務に係るストッキング を表示するものとして認識されていたものと認められるものの，一方で，＼n原告使用商品の売上高は，毎年減少傾向にあり，２０１７年度（平成２９ 年度）の売上高は２０１０年度（平成２２年度）の売上高の３分の１程度 であり，その市場シェアも減少傾向にあること，原告使用商品のパッケー ジに表示された原登録商標は，記憶や印象に強く残りやすいものとは直ち＼nには認められないこと，原告使用商品の広告宣伝は，大規模なものとはい えず，その広告宣伝効果は限定的であること，本件アンケートは，実施時 期が古く，アンケートの調査対象者もストッキングの需要者の一部にとど まっているため，本件審決時における原登録商標に係る需要者の認識の程 度を判断する資料としては，適切なものではないのみならず，本件アンケ ートの結果においても，大半の需要者が原登録商標を認識していることを 示すものとはいえないことを併せ考慮すると，本件審決時において，大半 の需要者が原登録商標を原告の業務に係るストッキングを表示するものと＼nして認識しているものとはいえず，原登録商標に係る需要者の認識の程度 は，著名の程度に至っているものと認めることはできない。
また，本件においては，ストッキング以外の婦人用ソックス・タイツ及＼nび婦人用下着の商品の関係においても，本件審決時において，原登録商標 が需要者の間で原告の業務に係るこれらの商品を表示するものとして認識＼nされ，その認識の程度が著名の程度に至っていることを認めるに足りる証 拠はない。したがって，原登録商標は，本件審決時（審決日令和元年１０月２９日） において，原告の業務に係る指定商品を表示するものとして「需要者の間＼nに広く認識されている」ものと認めることはできない。 これに反する原告の主張は採用することができない。

◆判決本文

　油圧ショベルのブーム，アーム，バケット，シリンダチューブ，建屋カバー及びカウンタウエイトの部分をオレンジ色にした商標(一色の色彩＋位置）について、識別力無しとした審決が維持されました。指定商品は「油圧ショベル」と限定していますが、３条２項の主張も認められませんでした。

　，商品の色彩は，商品の特性であるといえるから，同号所定 の「その他の特徴」に該当するものと解される。そして，商品の色彩は，古 来存在し，通常は商品のイメージや美観を高めるために適宜選択されるも のであり，また，商品の色彩には自然発生的な色彩や商品の機能を確保す＼nるために必要とされるものもあることからすると，取引に際し必要適切な 表示として何人もその使用を欲するものであるから，原則として何人も自＼n由に選択して使用できるものとすべきであり，特に，単一の色彩のみから なる商標については，同号の上記趣旨が妥当するものと解される。
イ 次に，商標法３条２項は，同条１項３号から５号までに該当する商標で あっても，「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務 であることを認識することができるもの」については，商標登録を受ける ことができる旨を規定している。同条２項の趣旨は，同条１項３号から５ 号までに該当する商標であっても，特定の者が長年その業務に係る商品又 は役務について使用した結果，その商標がその商品又は役務と密接に結び ついて出所表示機能＼をもつに至ることが経験的に認められるので，このよ うな場合には商標登録を受けることができるとしたものと解される。 そうすると，同条１項３号に該当する単一の色彩のみからなる商標が同 条２項の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務で あることを認識することができるもの」に当たるというためには，当該商 標が使用をされた結果，特定人の業務に係る商品又は役務であることを表＼n示するものとして需要者の間に広く認識されるに至り，その使用により自 他商品識別力又は自他役務識別力を獲得していることが必要であり，さら に，同条１項３号の前記趣旨に鑑みると，特定人による当該商標の独占使 用を認めることが公益上の見地からみても許容される事情があることを要 すると解するのが相当である。 以上を前提に，本願商標が同条２項の「使用をされた結果需要者が何人 かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当する かどうかについて判断する。
・・・
本願商標は，別紙１(1)及び(2)イ記載のとおり，油圧ショベルのブー ム，アーム，バケット，シリンダチューブ，建屋カバー及びカウンタウエ イトの部分をオレンジ色（マンセル値：０．５ＹＲ５．６／１１．２）と する構成からなる，色彩のみからなる商標であるところ，本願商標の色＼n彩は，単一の色彩であり，本願商標の色彩を付する位置は，上記部分に特 定されているが，上記部分の形状は，別紙１(1)に着色して示された図形 の形状や輪郭のものに限定されるものではない。 本願商標の色彩名の「オレンジ色」は，一般に「赤みがかった黄色」と 定義され（乙１），基本色の一つであること（乙３７の４頁），ＪＩＳの色 彩規格に，慣用色名として「オレンジ色」（マンセル値：５ＹＲ６．５／ １３）が挙げられていること（乙２），本願商標の色彩と同じ色相が色相 環に挙げられ，近似した色見本が挙げられていること（乙３）からする と，本願商標の色彩のオレンジ色は，ありふれた色彩であって，特異な色 彩であるとはいえない。
また，本願商標の色彩と同系色の「橙」色（マンセル値：５ＹＲ６．５ ／１４）は，人への危害及び財物への損害を与える事故防止・防火，健康 上有害な情報並びに緊急避難を目的として規格化された「ＪＩＳ安全色」 の一つであり（乙１０ないし１２），ヘルメット（乙４），レインスーツ （乙５），サイトウェア（乙９），ガードフェンス（乙６），特殊車両（乙 ７），タワークレーン（乙８）にオレンジ色が使用されているように，オ レンジ色は，工事現場で一般に使用されている色彩である。 さらに，オレンジ色は，黄色と赤色の中間色であって，基本色の一つで あることから，オレンジ色の色彩名から観念される色の幅は広いもので ある上，人の視覚によって，マンセル値で特定された本願商標のオレン ジ色とマンセル値の異なる同系色のオレンジ色を厳密に識別することに は限界がある（乙３７，３８）。
(イ) 油圧ショベルは，前記２(1)アの構造を有するところ，本願商標で特定＼nされた色彩を付する位置は，油圧ショベルのブーム，アーム，バケット， シリンダチューブ，建屋カバー及びカウンタウエイトの部分であり，車 体色として色彩が通常施される箇所をほぼ網羅しており，色彩を付する 位置としては，ありふれたものである。
(ウ) 以上によれば，本願商標の色彩及び色彩を付する位置は，いずれもあ りふれたものであり，本願商標の構成態様に特異性はない。＼n
イ 原告による本願商標の使用態様，油圧ショベルの販売実績及び広告宣伝
(ア) 前記２(2)及び(3)の認定事実によれば，原告は，１９７０年（昭和４ ５年）１０月１日に設立されて以来，５０年以上にわたり，本願商標又は 本願商標と同一の色彩が使用された油圧ショベルを全国の事業者に対し て継続して販売してきたこと，原告の油圧ショベルの１９７４年（昭和 ４９年）から２０１８年（平成３０年）までの年度別販売台数は，●●● ●●●●●●台であり，１９８１年以降のシェア（市場占有率）は概ね２ ０％台であって，油圧ショベルのシェアは，原告を含む主要５社がほぼ 独占し，２００５年（平成１７年）から２０１１年（平成２３年）までの 国内出荷台数のシェアでは，原告は毎年３位以内に入っていることが認 められる。
上記認定事実によれば，全国の建設工事，土木工事等の工事現場では， 多くの工事関係者等が本願商標又は本願商標の色彩が使用された原告の 油圧ショベルを頻繁に目にしていたものと認められ，これらの工事関係 者等は，原告の油圧ショベルにオレンジ色が使用されていることを認識 したものと認められる。 他方で，前記２(2)イのとおり，原告の油圧ショベルの多くには，アーム 部や車体後部に白抜き又は黒文字で著名商標である「ＨＩＴＡＣＨＩ」 又は「日立」の文字が付されており，カタログにも原告の社名や「ＨＩＴ ＡＣＨＩ」又は「日立」の文字の記載があることが認められ，これらの文 字の表示から，原告の油圧ショベルの出所が現に認識され，又は認識さ＼nれ得ることも否定することはできない。
(イ) 前記２(4)の認定事実によれば，原告は，１９９３年（平成５年）以降， 本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのカラー画像を用いた広告を， 少なくとも４７種類以上作成し，これらを合計２６種類の新聞及び雑誌 に継続的に掲載したこと，原告は，大手建設機械レンタル会社のカタロ グ，書籍・小冊子に本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのカラー画 像を用いた広告を継続的に出稿したほか，本願商標の色彩を使用した油 圧ショベルのカラー画像を用いたウェブ広告をＧｏｏｇｌｅ等の４種類 のオンライン媒体に出稿し，このウェブ広告は，合計３００万回以上表＼n示されたこと，原告は，１９９０年（平成２年）９月から２０１６年（平 成２８年）１月までの間にわたり，本願商標の色彩を使用した油圧ショ ベル，積込み機，ホイールローダ，鉱山用ダンプトラックなどの建設機械 を含めて，その映像が表示されるテレビＣＭを放映したこと，１９９０＼n年（平成２年）から２０１４年（平成２６年）までの期間の原告の広告宣 伝費は，多いときで年間１５億円を超え，２０１０年（平成２２年）から ２０１４年（平成２６年）においても年間約４億円に及んでいることが 認められる。
他方で，これらの広告（テレビＣＭを含む。）には，いずれも原告の社 名や「ＨＩＴＡＣＨＩ」又は「日立」の文字が表示されていること（甲６，＼n７の１，５０等），原告の油圧ショベルのほか，原告の積込み機，ホイー ルローダ，鉱山用ダンプトラックなどに本願商標の色彩を使用した建設 機械が表示されるもの（甲６の１，６の１３，５０の３，５０の４の２，＼n５０の５ないし７，５０の１０，５０の４７ないし５２，５０の６２ない し６６，５０の１００，５０の１０３ないし１０８，５０の１１２ないし １１８，５０の１２１，５０の１２２，５４の５），油圧ショベルのモチ ーフがオレンジ色をした五線譜の音符として表示されるもの（甲５０の＼n２の２，５０の１４，５０の１５，５０の３４，５０の３５，５０の３６）， 原告の油圧ショベルその他の建設機械が将棋の駒として表示されるもの＼n（甲５０の９の２，５０の２９，５０の３０，５３，５４の１），オレン ジを背景にしたキリンのシルエットと同じシルエットの一つに油圧ショ ベルが表示されるもの（甲５０の８の２，５０の２８，５０の４１，５０＼nの１１１）があることに鑑みると，これらの広告は，需要者に対して，本 願商標の色彩が原告のコーポレートカラーであることを印象付けるもの であるとしても，本願商標と原告の油圧ショベルとの間に強い結びつき があることまで印象付けるものとはいえない。
(ウ) さらに，前記２(6)のとおり，本願商標の色彩と同系色であるオレンジ 色をその車体の一部に使用した油圧ショベルとして，住友建機のハイブ リッドショベル，ボブキャット社のＤＸシリーズ，イワフジの林業ベー スマシン及びその後継機，クボタの「ミニバックホー」等が販売されてい たことに照らすと，本件審決時において，原告が油圧ショベル（ミニショ ベルを含む。）についてオレンジ色の色彩を独占的に使用していたものと 認めることはできない。
(エ) 以上によれば，本願商標が使用された原告の油圧ショベルの販売実績， シェア及び広告宣伝から，本願商標又は本願商標の色彩が原告の油圧シ ョベルに使用されていることは，相当多くの需要者に認識されているこ とは認められるものの，他方で，本願商標は，色彩及び色彩の付する位置 がありふれたものであって，その構成態様は特異なものとはいえないこ＼nと，原告の油圧ショベルの多くには，アーム部や車体後部等に著名商標 である「ＨＩＴＡＣＨＩ」又は「日立」の文字が付されており，これらの 文字の表示から，原告の油圧ショベルの出所が現に認識され，又は認識＼nされ得ることも否定することはできないこと，原告による広告宣伝は， これに接した需要者に対し，本願商標と原告の油圧ショベルとの間に強 い結びつきがあることまで印象付けるものとはいえないこと，原告以外 の複数の事業者が本願商標の色彩と同系色であるオレンジ色をその車体 の一部に使用した油圧ショベルを販売していたことを総合考慮すると， 本件審決時（審決日令和元年９月１９日）において，原告によって本願商 標が使用をされた結果，本願商標のみが独立して，原告の業務に係る油 圧ショベルを表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとま＼nで認めることはできない。
ウ 本件アンケートの調査結果について
前記(1)認定のとおり，油圧ショベルの需要者は，建設業者，建設機械を 取り扱う販売業者及びリース業者のみならず，農業従事者及び林業従事者， 農機及び林業機械を取り扱う販売業者等が含まれるものであるが，本件ア ンケートは，土木建設業以外の業種等の需要者が調査対象者から除外され， 農業従事者及び林業従事者等が調査対象者に含まれていないから，本件ア ンケートの調査結果は，油圧ショベルの需要者の一部の認識を反映したも のにとどまっている。
また，前記２(5)アの認定事実によれば，本件アンケートのうち，本願商 標に係るアンケートの設問は，別紙１(1)アの本願商標の画像を示した上で， 「以下の画像の色彩を見て，どのメーカーの油圧ショベルかをお答えくだ さい。」というものであり，「回答するメーカー名は，選択式ではなく，自由 記入式」としているが，「回答するメーカー名」は複数であってもよいこと の明記はない。他方で，前記イ(エ)のとおり，原告以外の複数の事業者が本 願商標の色彩と同系色であるオレンジ色をその車体の一部に使用した油圧 ショベルを販売していたことに照らすならば，「回答するメーカー名」は複 数であってもよいことが明記されていないことは，本願商標に係るアンケ ートの調査結果（有効回答数１６８通（回収率３３．９％），認知率９７． ０％）にも，影響を及ぼすものといえる。 そうすると，本件アンケートの調査結果から認定できる需要者における 本願商標の認知度は限定的であるものといわざるを得ない。
エ まとめ
前記アないしウによれば，本件商標が使用された原告の油圧ショベルの 販売期間，販売実績，シェア及び広告宣伝から，本願商標又は本願商標の色 彩が原告の油圧ショベルに使用されていることは，相当多くの需要者に認 識されていることは認められるものの，本願商標の色彩のみが独立して， 原告の販売する油圧ショベルを表示するものとして需要者の間に広く認識＼nされていたものとまで認めることはできず，また，本件アンケートは，農業 従事者及び林業従事者等の認識が反映されておらず，油圧ショベルの需要 者の一部の認識を反映したものにとどまっており，本件アンケートの調査 結果から認定できる需要者における本件商標の認知度は限定的であるもの といわざる得ないことからすれば，本件アンケートの調査結果を併せ考慮 しても，本件審決時（審決日令和元年９月１９日）において，本願商標は， 原告によって使用をされた結果，原告の業務に係る油圧ショベルを表示す＼nるものとして需要者の間に広く認識されていたものとまで認めることはで きないから，本願商標は，その使用により自他商品識別機能ないし自他商＼n品識別力を獲得したものと認めることはできない。 これに反する原告の主張は採用することができない。

◆判決本文

　クシについての位置商標について、識別力無しとの審決がなされました。知財高裁（3部）もかかる判断を維持しました。

　整髪又は調髪に用いる櫛は，理美容道具としての性格上，その機能性が重＼n視されるものと考えられるところ，取引の実情においても，櫛の背骨部の位 置に一定間隔で模様，窪み又は貫通孔等を設けることにより，それらを目盛 り代わりに用いる，指のすべり止めとしての機能を果たさせる，しなりを生＼nみ出し，使いやすさを向上させるなどといった，機能向上のための工夫がさ＼nれ，それらの工夫が宣伝されている実情があることが認められる（乙５〜１ ７）。したがって，カットコームの背面部の貫通孔も，一般的には，機能向＼n上のための工夫として認識されるのが通常であり，自他商品の識別標識とし ての特徴であると理解されるものではないといえる。 また，このことは本願商標に係る貫通孔が設けられたカットコームについ ても同様であり，商品の紹介で強調されているのは，「硬さとしなやかさを 両立するための『エアーサスペンション機能（１センチ間隔で空いた背面の＼n穴）』」などといった機能面での工夫であって，貫通孔に自他商品識別標識＼nとしての機能があることは，何ら言及されていない（乙２３〜２５）。そう＼nすると，これらの記述に接した需要者は，一般的には，上記貫通孔は，機能＼n向上のための工夫として設けられているものと認識するのが通常であって， これを自他商品の識別標識と認識するとは考え難いところである。
(4) 以上に検討したところによれば，本願商標の構成は，指定商品の需要者と＼nして想定される一般消費者の注意力に照らしてみたとき，構成自体として，＼n識別力を備えたものとはいえない。

◆判決本文

　デザイン化された「ＧＵＺＺＩＬＬＡ」が、引用商標「ＧＯＤＺＩＬＬＡ」から混同生ずるか？（4条1項15号）が争われました。審判では無効理由無しと判断されましたが、知財高裁はかかる審決を取り消しました。特許庁にて判決の判断に基づく無効判断がなされ、かかる無効判断に対する審決取消訴訟です。ただ、審決取消訴訟の提起と同時に、対象となった商標権を分割し、分割後の商標2についての判断は誤りと主張しました。知財高裁は、分割の効果は将来効であり、また、権利濫用と判断しました。

　商標権は，原告がした令和元年１２月１２日受付の申請により，＼n次の(1)(2)のとおりに分割され，その登録がされた。 (1)指定商品を第７類「鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，農業用機械 器具，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置但し，パワーショベル用の破砕機・切断機・ 掴み機・穿孔機等のアタッチメントを除く」とするもの（登録第５４９０４３２号 の１。甲２９４。以下，分割後の商標を「本件商標１」という。） (2)指定商品を第７類「パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等の アタッチメント」とするもの（登録第５４９０４３２号の２。甲２９５。以下，この 商標を「本件商標２」という。）。
・・・・
商標権の分割は，登録しなければ，その効力を生じない（商標法３５条，特許 法９８条１項１号）。そして，登録によって生じる分割の効果が遡及することを定 めた規定はないから，分割の効果は，登録の時点から将来に向かって生じるものと 解するのが相当である。 この点に関し，原告は，商標法は，商標登録が無効にされるのを回避するために， その２４条２項で，商標権の消滅後においてもその分割をすることができると規定 しており，この趣旨を全うするためには，分割の効果が商標登録時まで遡及するか， 遡及したのと同等の利益が維持されるものと解さざるを得ないと主張する。 しかしながら，既に消滅し，存在しない権利関係を分割するということは，本来， 実体としてはあり得ないものである。商標法２４条２項がこのようなものを認めた のは，商標権が存続していた当時の権利行使の当否を判断する前提として，必要な 限りにおいて，分割された商標権の存在を擬制するにすぎないというべきである。 このように解したとしても，商標法２４条２項の趣旨に反するものとは解されない。
３ 原告の主張について
(1) 商標権の分割の効果は，前記２のとおり，登録の時点から将来に向かって生 じること，また，複数の指定商品についてされた１件の審決は，分割後のそれぞれ の指定商品についてされたものと解すべきこと（商標法６９条，４６条の２参照） からすれば，原告が商標権の分割をしたことそれ自体は，本件審決の効力を左右す るものではなく，その登録以前にされた本件審決の判断の当否に影響することはな いというべきである。
(2) この点を措くとしても，以下に述べるとおり，原告が本件訴訟において商標 権の分割の効果を主張して，審決の取消しを求めることは，原被告間の手続上の信 義則に反し，又は権利を濫用するものとして許されないというべきである。 なるほど商標法２４条によれば，商標権の分割は，その商標権が存続している間 は当然行うことができるものと解され，その時期を制限する旨の定めはない。しか しながら，商標法が，商標権の移転を伴わない場合も含めて，商標権を分割するこ とを認めている趣旨は，前記２(2)のとおり，異議申立てや無効審判の請求がされた＼n場合に，問題のない商品又は役務に関する商標権を分離して，権利行使を容易にす ることができるというメリットを生かすことにある。そうであるとすれば，商標権 の無効が主張され，異議申立てや無効審判の請求がされたときは，商標権者におい＼nて商標権の分割を遅滞なく行うことを期待しても，商標権者に酷であるとは解され ない。他方で，商標権者において商標権の分割がされないまま，異議申立てや無効＼n審判の手続が進行すればするほど，商標登録の無効を主張した相手方には，商標権 の分割がされることはないものとの信頼が生じることになる。 また，商標登録無効審決後に商標権が分割された場合に，分割後の指定商品ごと に無効理由を判断し，審決の違法性を判断すべきものとすると，商標権を分割すれ ば実質的に特許庁や裁判所の判断を繰り返し求めることが可能になり，分割の回数＼nを増やすことにより，紛争解決を引き延ばすことになる。
商標権の分割をめぐるこのような当事者間の基本的な利害関係に加え，特に本件 においては，本件商標の商標権者である原告において商標権の分割がされることな く，無効審判の手続が進行して請求不成立審決がされ，これを取り消す旨の第１次 判決がされ，原告の上訴を経て第１次判決が確定し，無効審判の審理が更にされて 本件商標の登録を無効とする旨の本件審決がされたという事実経過を経た後に，商 標権の分割がされている。また，原告は，第１次判決後に本件商標２と商標及び指 定商品を同じくする別件商標の出願をして，既にその商標登録を得ていることに照 らせば，遅くとも別件商標の出願時には本件商標の分割をすることができたもので ある。さらに，本件商標２の指定商品は，本件商標の指定商品である商標法施行規 則別表第７類２「鉱山機械器具」，同７類３「土木機械器具」，同７類４「荷役機械＼n器具」，同７類１８「農業用機械器具」及び同７類２７「廃棄物圧縮装置，廃棄物破 砕装置」のうち，同７類３「土木機械器具」に含まれるとされる「パワーショベル」 を用途とするアタッチメントと解されるが，同７類５「化学機械器具」に含まれる とされる「破砕機」や同７類１「金属加工機械器具」に含まれるとされる「切断機」 等も例示するものであって，このように細分化され，本件商標の指定商品に含まれ るか否かが直ちに明らかとはいえないものを含む商品への分割は，予測し難いもの＼nである。これらの事情に鑑みると，本件商標について上記のような商標権の分割が されることはないとの被告の信頼の程度は大きいものということができる。 よって，原告が本件訴訟において商標権の分割の効果を主張して，本件審決の取 消しを求めることは，原被告間の手続上の信義則に反し，又は権利を濫用するもの として許されない。

◆判決本文

審決を取り消した審決取消訴訟の判決はこちら。

◆平成29(行ケ)10214

　商標権侵害を理由に3402円の損害賠償が認められました。原告・被告とも代理人なしです。元々の請求額も12万円ほどですが、侵害の損害額としては約1万円です。ただ、原告商標は共有で1/3の持ち分としての計算で上記額となってます。

　指定商品の類似性の有無については，それらの商品が通常同一営業主に より製造又は販売されている等の事情により，それらの商品に同一又は類 似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認さ れるおそれがあると認められるか否かにより判断すべきと解される。
本件商標権の指定商品は，「モーターを組み込んだ小型模型，モーター を組み込んだ小型模型の部品及び付属品，ラジオコントロール式模型おも ちゃ，ラジオコントロール式模型の部品及び付属品，乗物模型おもちゃ」 であり，モーターそのものではないが，モーターと，これを動力として組 み込み動く小型模型は密接な関係があり，被告自身，モーターを組み込ん だ車の小型模型のキットである「Ａｒｄｕｉｎｏ用ＵＣＴＲＯＮＩＣＳ ＩＲスマートロボットカーキット」（甲２０）をはじめとする商品を複数 販売していることが認められる（甲１２〜１９，２１〜２５）。そうする と，モーター及びこれを動力として組み込んで動く小型模型は，通常同一 営業主により製造又は販売されていると推認できる。 本件商品１，２，５〜７，９〜１５は，いずれもマイクロサーボモータ ーであり，これと指定商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営 業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる から，本件商標権の指定商品と類似する。
・・・
原告は，原告のライセンス料に係る規定（甲３０，３１）に基づき，販売 等の数量の算定が困難な場合，あるいは，ＳＧ９系列の商品１個の販売につ き，２５０円又は侵害品の売価（税込単価）から２５０円を控除した金額の うち，いずれか多い金額で計算した場合の合計が１１万２０００円に満たな い場合の１１万２０００円の使用許諾料相当額を請求するものと解される。 しかし，原告が同規定に基づき実際にライセンスを行った実績があること を認めるに足りる証拠はないから，同規定に基づき使用料相当額を算定する ことは相当ではない。本件に係る諸般の事情を総合考慮すると，本件商標の使用料率は１０％と するのが相当であるから，上記の１０万２０８７円に１０％を乗じた１万０ ２０８円（小数点以下切り捨て）が，本件商標権の権利者が本件商標の使用 に対し受けるべき金銭の額に相当する価額と認められる。
(5) 上記第２の２請求原因(2)のとおり，本件商標権は，原告及び外国法人２社 によって共有されていることが認められ，具体的な共有持分を認めるに足り る証拠はないから，それぞれの持分は３分の１と推定される（民法２５０条）。 原告は，日本国内における原告商標の管理，使用許諾等のライセンスは専 ら原告が行っていると主張するが，それを認めるに足りる証拠はない。 上記(4)の損害賠償請求権は，可分債権であるから，原告に帰属する損害賠 償請求権は，１万０２０８円を三分した３４０２円（小数点以下切り捨て） と認められる。なお，本件商品１に係る損害額は２９０７円であり，その余 の商品に係る損害額は４９５円となる。

◆判決本文

　「偽造品である」との通知が信用毀損行為（不競法2条1項21号）に該当するとして、60万円の損害賠償が認められました。

争点１（本件申告が虚偽事実の告知に当たるか）について＼n
(1) 本件申告の趣旨＼n
本件申告の内容は，第２の２(5)ウ記載のとおりであるが，1)本件サービス の利用に当たり，被告は，被告各商標権を登録していること，2)被告は本件 申告に当たって被告各商標を入力した上で申＼告内容について記載しているこ と，3)アマゾン社からバルジャノ社へのメール（甲８，９，１２）にも「商 標権を侵害しているとの主張が権利者から届きました」と記載され，更に同 各メールには「侵害の種類」として「商標権」と記載されるとともに，被告 各商標権等の登録番号が記載されていることなどの事実によれば，本件申告＼nは原告商品が被告各商標権を侵害していることを趣旨とするものであると認 めるのが相当である。 これに対し，被告は，本件申告の申＼告内容は「偽造品であること」である ので，本件申告は被告各商標権の侵害を趣旨とするものではないと主張する＼nが，偽造品であるということには，他人の信用が化体した標章を商標権等の 正当な法的権原なく商品に付すことが含まれるのであり，上記のとおり，被 告が本件サービスの利用に当たり被告各商標を登録し，本件申告に際しても＼n同各商標を入力していることを併せ考えると，被告が本件申告の申＼告内容と して「偽造品であること」と入力したとしても，そのことは，本件申告の趣＼n旨が被告各商標権の侵害を趣旨にあるとの上記判断を左右しないというべき である。
(2) 原告が被告各商標権を侵害している旨の摘示について
原告各商標は，別紙原告商標目録記載のとおり，標準文字の「ＣＯＭＡＸ」 から構成されるものなどであり，いずれも「第２０類 マットレス，まくら， クッション，座布団，家具」を商品区分とするものであるところ，原告商品 は，いずれも第２０類に属する枕，マットレス等であって，原告各商標を付 したものである。これに対し，被告各商標は，いずれも，商品区分を「第１ ７類 天然ゴム ゴム」とするものであるから，原告商品は被告各商標権を 侵害するものではない。 なお，本件申告内容の「偽造品であること」という入力内容が，被告各商＼n標権の侵害を意味するものではなく，他の商標権等の侵害を意味するもので あるとしても，原告は，原告商品に自らの商標を表示して販売しているので＼nあり，シンガポール・コマックス等の他人の使用する標章等を使用し，その 真正品と偽って表示しているものではないので，被告の入力した上記申＼告内 容はいずれにしても虚偽であるということができる。 そうすると，本件申告の内容は，被告と競争関係にある原告の営業上の信＼n用を害する虚偽の事実であるということができる。
(3) 原告が被告の独占販売権を侵害している旨の摘示について
ア 被告は，1)シンガポール・コマックスとの間で特約販売店契約（乙１） を締結し，本件申告当時，同社から「ＣＯＭＡＸ Ｎａｔｕｒａｌ Ｌａ ｔｅｘ」の商標を付した枕等の独占的販売権を得ていた，2)原告は，シン ガポール・コマックスの子会社であるラテックスシステムズから「ＣＯＭ ＡＸ」商標等に関する使用許諾を受けたが（乙２），同使用許諾契約は平 成２７年１１月１０日をもって解除されたので（乙３），本件申告当時，＼n原告商品を販売すべき正当な権原を有していなかったと主張する。 しかし，原告は，原告各商標権を取得した上で，同各商標を付した原告 商品を我が国において販売しているのであるから，原告商品を販売するに 当たり，シンガポール・コマックス等から「ＣＯＭＡＸ」商標の使用許諾 を得る必要はなく，そもそもシンガポール・コマックスがいかなる権利を 有しているかも証拠上明らかではない。 また，原告は，乙２書面及び乙３通知書の作成に関与したことを否定す るところ，乙２書面及び乙３通知書は，いずれもラテックスシステムズが 作成した書面であり，原告がその内容に同意していたことを示す証拠は存 在しない。そうすると，「ＣＯＭＡＸ」商標の使用許諾契約が原告とラテ ックスシステムズ間で締結され，これが解除されたとの事実を認めること もできない。 このように，原告は，原告各商標を使用して，原告商品を販売すべき権 原を有しているので，被告がシンガポール・コマックスの「ＣＯＭＡＸ Ｎ ａｔｕｒａｌ Ｌａｔｅｘの枕及びマットレス」の独占的販売権を有して いるとしても，原告商品の販売は被告の独占販売権を侵害するものではな い。 なお，被告は，原告が「ＣＯＭＡＸ」商標の正当な使用権原がないこと を前提として，原告が原告各商標権を被告に行使することは権利の濫用に 当たると主張するが，同主張は，その前提を欠くものであって失当である。
イ そうすると，本件申告が，被告がシンガポール・コマックスから許諾さ＼nれた独占販売権を侵害するという趣旨である場合においても，その申告内＼n容は，被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実であ るということができる。
(4) 原告商品とシンガポール・コマックスの商品との間の混同に関する主張に ついて
被告は，原告商品とシンガポール・コマックスの商品との間に混同が生じ ていたことから，その是正を求めるために本件申告に及んだと主張するが，＼n原告による原告商品の販売が正当な商標権に基づくものであることは前記判 示のとおりであり，仮に，需要者の間において，海外で販売されているシン ガポール・コマックスの商品と原告商品との混同が生じているとしても，そ のことについて，原告が法的責任を負うべき理由はなく，被告が虚偽の告知 をすることを正当化するものでもない。
(5) 小括
以上のとおり，本件申告は,原告商品が本件各商標権を侵害していること を趣旨とするものであり，その内容は，被告と競争関係にある原告の営業上 の信用を害する虚偽の事実であり，不競法２条１項２１号の不正競争行為に 該当するので，原告は，被告に対し，原告商品の販売が被告の有する商標権 を侵害するとの虚偽の事実を第三者に告知又は流布することの差止めを求め ることができる。 なお，被告が本件申告において権利が侵害されているとして通知した商品＼nは，原告商品の全てではないが，同通知に係る商品以外の原告商品にも原告 各商標が使用され，本件サイトに出品されていたことに照らすと，被告が， 需要者及び原告の取引関係者その他の第三者に対し，これらの原告商品が被 告各商標権を侵害する旨を告知・流布するおそれはあるというべきであるの で，これらの商品についても虚偽の告知を差し止めるべき必要性があると認 められる。 また，前記判示の本件申告の内容及び態様に照らせば，被告が本件申＼告を するにつき，少なくとも過失が認められる。
２ 争点２（原告の損害の有無及びその額）について
(1) 不競法５条２項に基づく損害
ア 原告は，本件サイトにおける原告商品の出品が停止された令和元年８月 までの１５か月間に，被告は，被告商品の販売により，少なくとも月間８ 万５０００円程度の利益を得ていたはずであるから，不競法５条２項に基 づき，被告に対し，８万５０００円に１５月を乗じた１２７万５０００円 の損害賠償を求めることができると主張する。 しかし，被告は，本件申告の前後を通じて，特に販売態様等を変えるこ＼nとなく被告商品を販売していたと認められるところ，証拠（乙２２〜２４） によれば，被告商品の売上全体（別紙１）及び本件サイトに限定した被告 商品の売上げ（別紙２）のいずれについても，本件申告後の売上げは，む＼nしろ減少しているものと認められる。 そうすると，被告は，本件申告に係る不正競争行為により，営業上の利＼n益を得たということはできず，本件申告とその後の被告商品の販売による＼n利益との間に相当因果関係があると認めることはできない。
イ これに対し，原告は，不競法５条２項は，損害額のみならず，侵害行為 と損害との間の因果関係も推定する規定であると主張するが，同項は損害 額の推定に関する規定であり，損害の発生や相当因果関係の存在までも推 定するものではなく，これらの点については原告に立証責任があると解さ れる。本件においては，本件申告と本件申＼告後に被告が得た販売利益との 間に相当因果関係が存在すると認めるに足りる証拠はない。 ウ したがって，原告の不競法５条２項に基づく損害賠償の主張には理由が ない。
(2) 無形損害
前記判示のとおり，被告による本件申告は，原告が被告の商標権等を侵害＼nしているというものであり，その内容は，原告及び原告商品の信頼を低下さ せるものであり，本件申告の申＼告先であるアマゾン社は全世界的なインター ネット通販サイトを運営する企業である。加えて，本件申告は，原告が自ら＼nの商標を商品に付していることを容易に知り得たにもかかわらず，これを「偽 造品」と称するものであって，その態様は悪質であることにも照らすと，原 告の営業上の信用を毀損する程度は小さくないというべきである。 しかし，他方で，本件申告は，アマゾン社に対するもののみであり，イン＼nターネットなどを通じて，不特定の需要者，取引者に対して告知したもので はないことなどの事情も認められ，こうした事情も含め，本件に現れた諸事 情を総合的に考慮すると，原告に生じた無形損害は，５０万円であると認め るのが相当である。

◆判決本文

　支払い済み代金の一部（約350万円）の返還請求が認められました。

　被告は，本件OEM契約に基づく独占販売権の付与（１条）により，「空 気触媒TioTio」等のブランド価値を高め，その販売拡大に努めるなどして，繊維関 連市場においてセルフィールないし「空気触媒TioTio」を積極的に販売すると共に， 競合する類似品の販売を行わないこと，ブランド価値を低める行為を行わないこと といった，これと矛盾する行為を行わない債務を負うなどと主張する。
イ しかし，本件OEM契約１条は，原告との関係では，被告から商品の提供 を受けて販売を行い，被告の販売方針を尊重して「甲商品」（セルフィール）の販売 拡大に努めるものとすることを定めたものであり，内容的な具体性には乏しい。こ のため，同条は，「目的」という表題とも相まって，契約当事者としての原告の一般＼n的抽象的な責務ないし努力義務を示したものにとどまり，具体的な債務を定めたも のではないと理解される。 また，前記３のとおり，本件OEM契約においては，「空気触媒TioTio」の表示を＼n付した商品の販売は，原告を主体として行われることとされ，被告は，そのような 原告に対し，商品の製造に使用される水性組成物を販売する立場にあるにすぎない。 すなわち，原告は，本件OEM契約において，被告の商品の販売等を取り扱う販売代 理店や特約店といった立場ではなく，被告から買い受けた商品を用いて加工した商 品を自己のブランドの商品として販売する主体として位置付けられているのである から，明示的な契約条項なしに，競合する類似品の販売を禁止されるとは必ずしも 考えられない。しかるに，本件OEM契約には，被告との関係で，原告による「空気 触媒TioTio」に係る商品と競合・類似する商品の販売行為を禁止する旨の条項は， 明示的には設けられていない。そうすると，原告は，本件OEM契約に基づき，「空 気触媒TioTio」に係る商品と競合・類似する商品の販売を行わないという債務を負 うとはいえない。このことは，商取引における忠実義務ないし信義則上の義務とい う見地から考えても，同様である。 なお，被告は，本件OEM契約につき，販売独占権の付与を伴う販売委託契約であ り，法的性質は委任契約であるとも主張するけれども，本件OEM契約の内容に鑑み ると，被告が被告製造に係る商品の販売を原告に委託するという内容のものとはお よそいえないから，これを前提とする主張は採用できない。
ウ 他方，「空気触媒TioTio」等のブランド価値を低める行為を行わない債務 については，本件OEM契約９条その他の内容をも考慮すると，信義則に基づき，原 告がそのような債務を負うと解する余地もないではない。 しかし，証拠（乙４，６）及び弁論の全趣旨によれば，原告製品ないしこれを使 用して製造された繊維製品は，「ハイブリッド触媒」というその名称のとおり，酸化 機構の異なる２種類の触媒を組み合わせたものと認められ，セルフィールや「空気＼n触媒TioTio」のように空気触媒のみを用いた商品とは異なる。前記イのとおり，原 告は「空気触媒TioTio」と競合・類似する商品の販売を行わない義務を負わないか ら，少なくとも，「空気触媒TioTio」に係る商品とは異なる触媒に係る商品について 研究・開発し，販売することは，本件OEM契約との関係で許容される。そうして販 売することとなった商品について，その商品特性に応じた商品名にすることは普通 に行われることであって，原告が「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の表示を＼n使用したとしても，これをもって直ちに「空気触媒TioTio」のブランド価値を低め る行為ということはできない。そもそも，「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の 表示が，これを付された商品等につき，「空気触媒TioTio」との比較において相対的 に品質，内容面で優れたものであると需要者に認識させるものといえないことは， 前記２のとおりであるから，「空気触媒TioTio」のブランド価値の低下をもたらすと もいえない。 したがって，仮に，被告主張のとおり，信義則上，原告が「空気触媒TioTio」等 のブランド価値を低める行為を行わないという債務を負うとしても，原告による原 告製品の販売行為は，これに違反するものということはできない。 エ さらに，原告が原告製品に「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」の表＼n示を付していることについては，本件OEM契約上，「空気触媒TioTio」はOEMブラ ンドとされ（８条），原告の商品の表示と位置付けられること，被告の商標とされて＼nいるのは「空気触媒」であること（９条），原告による「空気触媒TioTio」の競合・ 類似品の販売は必ずしも禁止されないこと（前記イ）に加え，「空気触媒TioTio」， 「ハイブリッド触媒TioTioプレミアム」のいずれも原告が商品等表示の主体と理解＼nされることなどから，本件OEM契約上の債務ないし忠実義務に違反するものとはい えない。
オ なお，被告は，競合・類似品の販売禁止及びブランド価値低下行為の禁 止という債務を包摂するものとして，「空気触媒TioTio」等の積極的な販売拡大義務 に矛盾する行為を行わないという債務を措定し，原告によるその不履行を主張する 趣旨とも理解し得る。しかし，その債務（義務）の具体的内容が特定されておらず， 一般的抽象的なものにとどまることから，少なくとも，それ自体として原告に対す る法的拘束力を持つものと考えることはできない。また，被告が販売拡大義務と矛 盾する原告の悪質な行為と主張するもののうち，セルフィールの分析結果を東洋紡 に提供したことを認めるに足りる証拠はないし，大阪大学との共同研究や別件特許 出願等も，そもそも，原告の販売拡大の責務ないし義務と矛盾するものではない。

◆判決本文

　質問用紙の表紙上部の「ＭＭＰＩ−１ 性格検査」、ソフトのパッケージの表＼紙の「ＭＭＰＩ−１性格検査」、診断結果書左上の「ＭＭＰＩ−１自動診断システム」との表記が商標「ＭＭＰＩ」の侵害となるかが争われました。指定役務は「第４４類 心理検査」です。 知財高裁は、「商26条により効力が及ばない」と判断した原審判断を維持しました。

　(ア) 被告各標章は，「ＭＭＰＩ−１」の部分と「性格検査」，「回答用 紙」又は「自動診断システム」の部分とを結合した標章である。 平成２９年４月１日当時において，需要者の間で，「ＭＭＰＩ」の表＼n示は，ハサウェイとマッキンレーが開発した心理検査である「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」（ミネソタ多面的人格目録）（本＼n件心理検査）又はその略称を表すものであることが広く認識されていた＼nこと（前記(2)ア），ハイフン記号と数字を組み合わせてバージョンを示 すことが一般的に行われていること（甲４，８７，乙５）を踏まえると， 被告標章１（「ＭＭＰＩ−１ 性格検査」）に接した需要者は，被告標 章１は，「ＭＭＰＩ−１」という名称の「性格検査」を示したものと理 解し，被告標章１における「−１」のハイフン記号及び数字部分は，「Ｍ ＭＰＩ」のバージョンを，「ＭＭＰＩ」の文字部分は，ハサウェイとマ ッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識するものと認め られる。また，被告標章３又は被告標章５に接した需要者は，上記と同 様に，被告標章３又は被告標章５は，「ＭＭＰＩ−１」という名称の「性 格検査」を示したものと理解し，「ＭＭＰＩ」の文字部分は，ハサウェ イとマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識するもの と認められる。 次に，被告標章２（「ＭＭＰＩ−１ 回答用紙」）に接した需要者は， 被告標章２における「ＭＭＰＩ」の文字部分は，ハサウェイとマッキン レーが開発した本件心理検査を示したものと認識し，被告標章２は，本 件心理検査に用いられる「回答用紙」であることを示したものと理解す るものと認められる。 さらに，被告標章４（「ＭＭＰＩ−１自動診断システム」）に接した 需要者は，被告標章４における「ＭＭＰＩ」の文字部分は，ハサウェイ とマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識し，被告標 章４は，本件心理検査の診断結果を作成する自動診断システムであるこ とを示したものと理解するものと認められる。
(イ) 前記(ア)のとおり，被告各標章に接した需要者は，被告各標章にお ける「ＭＭＰＩ」の文字部分をハサウェイとマッキンレーが開発した本 件心理検査を示したものと認識するものと認められるから，「ＭＭＰＩ」 の文字部分は，心理検査の内容を示したものと認められる。 そして，法２６条１項３号の役務の「質」には役務の「内容」が含ま れるから，被告各標章における「ＭＭＰＩ」の文字部分は，本件商標の 指定役務である「心理検査」の質を示したものと認められる。 次に，前記ア認定の被告各商品及び被告広告における被告各標章の表＼n示態様によれば，被告各標章における「ＭＭＰＩ」の文字部分は，いず れも，その文字の大きさ，フォント及び表示位置等に顕著な特徴がある＼nとはいえず，取引上一般に用いられている方法で表示したものと認めら＼nれるから，本件商標の指定役務「心理検査」の質を「普通に用いられる 方法」で表示したものと認められる。＼n
ウ まとめ
以上によれば，「ＭＭＰＩ」の文字部分を含む被告各標章は，本件商標 の指定役務「心理検査」の「質」又は当該指定役務に類似する商品の「品 質」を「普通に用いられる方法」で表示する商標に該当するものと認めら＼nれるから，法２６条１項３号に該当する。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成29(ワ)38481

関連事件です。

◆平成29（ワ）22922

　1審で商標権侵害として約3万円の損害賠償が認められましたが、差止請求は取消審判の予告登録日には権利消滅するとして、棄却されました。知財高裁はこれを維持しました。＼n

　控訴人は，原告ウェブページに，原告商標が付された原告腕時計 ４本の画像を掲載した旨主張する。 しかしながら，原告ウェブページの写真である甲６２は，そこに 表示された４本の腕時計の画像が不鮮明であるため，同画像からは，＼nこれらの腕時計の文字盤にいかなる標章が付されているのかを認識 することはできず，その他に，原告ウェブページに原告商標を付し た腕時計が表示されていることを認めるに足りる証拠はない。＼nこれに対し控訴人は，仮に上記画像のみから「moto」の文字をは っきり認識できないとしても，同画像の右横に原告商標が大きく表＼n示され，更に「moto」が控訴人の登録商標である旨の記載もあるこ と，腕時計の文字盤に商標が付されることは極めて多いことに鑑み れば，画像の文字盤に付された欧文字が「moto」であることを十分＼nに認識できる旨主張する。 しかしながら，そもそも，原告ウェブページに表示された腕時計＼nの画像は不鮮明であって，文字盤に欧文字が付されていると認識す ることは困難であるし，腕時計の文字盤に常に商標が付されるもの であるとも認められない。また，前記(1)ア(ア)で認定した原告ウェ ブページにおける画像等の配置や全体の構成に照らしても，「moto」 が登録商標である旨の説明文は，その上方に近接して表示された原＼n告商標について説明する文章と理解するのが自然であるから，これ らの表示から，腕時計の画像に「moto」の標章が付されていること を認識するものではないといえる。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。 以上によれば，要証期間内に，原告商標が付された腕時計の画像 が原告ウェブページに表示されたと認めることはできない。＼n
(イ) 原告商標の表示＼n
ａ 前記(1)ア(ア)のとおり，原告ウェブページには，腕時計の品名， 品番，値段，商品説明等についての記載や，控訴人の腕時計が将 来発売予定であること，個別の商談により購入が可能＼であること を説明する記載はない。 そして，かかる原告ウェブページの体裁，記載からは，少なく とも平成３０年３月６日頃に原告更新ウェブページが作成され， 腕時計の品名，品番，値段，商品説明等についての具体的な記載 が掲載されるまでの間は，控訴人において，同ウェブページに画 像が表示された腕時計が実際に製造され，商品として購入できる＼n実態があったことを推認することはできないというべきである。 以上によれば，原告ウェブページに表示された原告商標や「moto 時計」のウェブページである旨の表示は，商品である「腕時計」＼nについて使用されたものとは認められない。
ｂ これに対し控訴人は，(1)原告ウェブページに原告腕時計の商品 名等を表示しなかったのは，原告腕時計の画像を原告ウェブペー＼nジに掲載した当時は，原告腕時計の販売や取引先に対する営業活 動の開始前だったからである，(2)原告ウェブページに掲載された 原告腕時計の画像は，控訴人が君園に発注して納品を受けた腕時 計につき，中華撮影が広告用に撮影したものを使用して，原告ウ ェブページ掲載用に作成したものであって，甲１２１ないし１２ ３は君園から受領した原告腕時計の見積書及びデザイン画像，甲 １２６は中華撮影から受領した原告腕時計の写真の納品書，甲１ ２７は原告ウェブページ用に作成した写真である旨主張し，Ｆの 第２次審判における証人尋問録音の反訳（乙２２６）及び同人の 陳述書（甲８０。上記反訳と併せて，以下「Ｆの陳述書等」とい う。），君園の社長の陳述書（甲１９４）及び中華撮影の写真家の 陳述書（甲１９５）中には，これに沿う部分がある。 しかしながら，(1)についていえば，控訴人主張の事情は，原告 更新ウェブページが作成されるまでの 1 年以上にわたり，原告ウ ェブページに原告腕時計の品目，品番，商品説明等の一切が表示＼nされていないことの説明になるものではない。また，(2)も，以下 の点に照らせば，採用できるものではない。 すなわち，甲１２２のデザイン画像は，腕時計本体の写真がや や不鮮明であるのと対照的に，文字盤上の「moto」の文字又は文 字盤全体が不自然なほど鮮明で浮き上がっているように見えるも のであり，画像データを加工等して作成された画像であることが うかがえる。また，同画像が添付された電子メール（甲１２２） には本文がなく，これらの画像の作成目的，作成方法等も証拠上 明らかでない。 そして，甲１２１の見積書には，「製品明細」（「ステンレス サ ファイアガラス 日本製ムーブメント 手作箱及び説明書」），「注 意事項」（「腕時計サンプル製作」），「数量」（合計１６個）等の記 載があるものの，商品の単価やサンプル製作納期の記載がないな ど，不自然な点も少なくなく，「製品明細」に記載されたとおりの 製品が製造されたことを示す写真等の客観的な証拠もない。また， 控訴人は，甲１２３の見積書は，納品書兼領収書の役割を果たす ものであって，甲１２１の見積書に対応するものである旨主張す るが，甲１２３の見積書にも製品の単価等の記載はない。 さらに，甲１２６の納品書には，中華撮影が控訴人に対して単 価４００台湾ドルの写真１９枚を納入し，控訴人からその代金を 受領した旨の記載があるものの，納品する写真の画像等は添付さ れていないため，これらの証拠からは，納入された写真が原告腕 時計のものであるかは明らかでない。 加えて，文字盤に「moto」の標章が付されていることが認識で きる４本の腕時計の写真（甲１２７）も，その作成時期，作成経 緯は明らかでなく，これが原告ウェブページ上の腕時計の画像と 同一のものであることを裏付ける客観的な証拠はない。 以上によれば，控訴人の上記主張を採用することはできないと いうべきである。
(ウ) 原告商標の使用の有無
前記(ア)及び(イ)によれば，控訴人が，原告ウェブページに腕時 計の画像及び原告商標の表示等を表＼示したことをもって，原告商標 の使用（商標法２条３項８号）に該当すると認めることはできない。
イ Ａ社との取引について
(ア) 控訴人は，取引先であるＡ社に対し，原告腕時計の写真及びサ ンプルを送るので，同商品の販売を検討してほしい旨依頼し，平成 ２９年５月１５日頃，原告腕時計を譲渡して，引き渡したものであ り，同月１２日付のＡ社宛メールには，原告商標が付された原告腕 時計１本の画像が添付されており，伝票の品名欄に「moto 腕手時 ×１点 サンプル」と記載されている同日付のＡ社宛宅配伝票によ り，Ａ社宛に原告腕時計を発送したものである旨を主張し，Ａ氏の 供述，調査嘱託の結果及びＦの陳述書等中には，これに沿う部分が ある。 しかしながら，Ａ社宛メールに添付された腕時計の写真（甲２０ ２）は，文字盤部分の画像が，他の部分（時計のバンド，時計の背 景等）と比べて不鮮明であって，文字盤上の「moto」の文字及び針 のみが浮き上がるように見えるなど不自然なものであって，文字盤 部分について加工が行われたのではないかとの疑いを払拭すること ができない。また，Ａ社宛宅配伝票（甲２０３）の品名欄に「moto 腕手時×１点サンプル」の記載があるとの事実は，同宅配便によっ て原告腕時計が配送されたことを客観的に裏付けるものではない。 加えて，Ａ社の取扱商品，控訴人とＡ社との取引実績，控訴人と Ａ社代表者との人的関係等，控訴人とＡ社との関係に関する認定事＼n実（前記(1)イ）に照らすと，控訴人が，控訴人との取引実績も，腕 時計の販売実績も全くないＡ社に対して，腕時計を販売してもらう ためのサンプルとして原告商標を付した原告腕時計を譲渡したとの 主張には，不自然かつ不合理な点があるといわざるを得ず，せいぜ い，控訴人と親しい関係にあるＡ社（又はＡ氏個人）に対し，腕時 計を参考送付して，商品化の可能性等について意見を求める程度の＼nことがあったにすぎないものと考えられる。 以上によれば，控訴人がＡ社に対して原告商標を付した原告腕時 計の譲渡及び引渡しをした事実を認めることはできないし，仮に控 訴人からＡ社に腕時計が送付された事実があったとしても，それが 「商品」としての腕時計の送付であったと認めることは困難である。 また，上記のとおり，控訴人とＡ社の間で，原告商標を付した原告 腕時計に係る取引がされたものと認めることはできないことから， Ａ社宛メール及びＡ社宛宅配伝票に「moto」の表記をしたことは，＼n取引書類に原告商標を付したものとはいえない。 したがって，控訴人とＡ社との連絡に関し，原告商標の使用（商 標法２条３項８号）を認めることはできない。
(イ) なお，控訴人は，前記(ア)のＡ社との取引以外にも，Ｂ社，Ｃ 社及びＤ社に対して原告腕時計の販売を検討してほしい旨依頼し， 原告腕時計のサンプルを送付したり，ギフト・ショーに原告商標を 付した原告腕時計を展示し，同腕時計の写真を掲載したカタログを 頒布したりしたものであり，これらの事実はいずれも要証期間後の ものではあるが，控訴人が要証期間内に腕時計について原告商標を 使用した事実を補強するものである旨主張する。 しかしながら，控訴人の主張する上記事実は，そもそも要証期間 後の事実である上，Ｂ社，Ｃ社及びＤ社の実在性や控訴人との関係 も明らかでないこと等に照らし，これらの事実から，要証期間内の 控訴人による原告商標の使用の事実を推認することは到底困難であ る。
・・・
以上によれば，要証期間内において，原告商標が腕時計について使用 されたとは認められず，原告商標の指定商品中「腕時計」は，商標登録 取消審判により取り消されるべきものということができ，実際にも，本 判決前記第２の２のとおり，第２次審判の請求に基づき，商標登録の取 消審判がされている（ただし，審決取消訴訟が係属中）状況にある。 なお，控訴人は，仮に商標登録取消審判が成立したとしても，被告商 品は，「卓上時計（置き時計）」としても使用され，また，携帯型の時計 である点において「懐中時計」と同じであるから，腕時計を除く「時計」 と同一又は類似するものといえ，差止請求が認められることに変わりは ない旨主張する。 しかしながら，前記（引用に係る原判決第４の２(1)）のとおり，被告 商品の内容や性質に照らすと，被告商品は，その指定商品の区分として は，第９類の「情報処理用の機械器具」に該当し，第１４類の「時計」 には該当しないと解するのが相当である。 また，被告商品はスマートウォッチと呼ばれる商品であるところ，前 記認定（引用に係る原判決第４の２(2)イ）の被告商品の生産，販売，原 材料，品質，用途，需要者等に関する諸事情に照らすと，被告商品が， 原告商標の指定商品「時計」のうち，「腕時計」と類似の商品であるとい うことができるのは格別，その他の指定商品（「腕時計」を除く「時計」） とも類似の商品であるとは認められない（なお，被告商品のユーザーガ イドには，「卓上時計としても使えます」との記載があることは前認定の とおりであるが，これは，卓上に置けば，事実上卓上時計としての機能＼nも果たすということを述べているのにすぎないと認められるから，これ によって卓上時計との商品としての類似性が肯定されることになるもの ではない。）。 したがって，控訴人の上記主張は理由がなく，控訴人による差止請求 は，権利の濫用として許されないというべきである。
(4) 一方，商標法５４条２項により原告商標権の指定商品中「腕時計」が 消滅する効果が発生するのは，平成２９年６月２３日（第２次審判の審 判請求登録日）であるところ，控訴人が損害賠償を求めている期間は， 平成２８年７月から平成２９年２月までであるので，損害賠償請求との 関係では，権利濫用の抗弁は失当である。」

◆判決本文
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◆平成29(ワ)15776

　スマートウォッチと時計は類似商品と判断されました。

そこで検討するに，本件においては，以下の事実を認めることができる。
(ｱ) 時計としての機能＼nスマートウォッチ及び被告商品が時計としての機能を有することにつ＼nいては，当事者間に争いがない。
(ｲ) 製造業者
いわゆるスマートウォッチと呼ばれる商品は，アップル社，韓国ＬＧ 電子，サムスンなどのＩＴ企業に限らず，セイコーウォッチ，フォッシ ル，タグ・ホイヤー，シチズン，スカーゲン，フレデリック・コンスタ ント，カシオ計算機などの時計メーカーによっても製造，販売されてい る（甲３０，４３，４７，５２，乙１７３）。 そして，スマートウォッチ市場には，平成２８年頃から時計メーカー の参入が続き（甲４３〜４６），平成２８年９月２１日付け東京読売新 聞（甲５２）は，「時計メーカー 参入続々 スマートウォッチ ＩＴ 企業と差別化」との表題の下，「米アップルなどのＩＴ企業だけでなく，＼n腕時計メーカーが相次いで参入している」と報じている。
(ｳ) 販売状況
ａ 小売店における商品の展示状況
平成２９年７月から１０月の時点において，ビックカメラ有楽町店 の３階健康家電売場にウェアラブルウォッチのコーナーが，６階に時 計売場がそれぞれ設けられているが，シチズン，カシオ，タグ・ホイ ヤー，フォッシルなどのブランドの商品が展示された６階時計売場の ショーケースでは，同ブランドのスマートウォッチとそれ以外の腕時 計が並べて陳列されている（甲５３，１０９，乙１９）。他方，同年 ６月の時点において，被告店舗では，被告商品は８階の携帯電話用品 売場で販売され，腕時計は１０階の腕時計売場で販売されていた（乙 ２）。 原告及び被告の行った調査を総合すると，平成２９年９月及び１０ 月の時点において，東京，神奈川，千葉，埼玉，大阪，京都に所在す る２８の時計店のうち，スマートウォッチと通常の腕時計の両方を取 り扱っている店舗は１７店であった（甲１０９，乙１９。なお，タイ ムステーションＮＥＯの堺鉄砲町店とトレッサ横浜店は同一店舗とし て計算している。）。
ｂ ネットショッピングにおける商品の区分
平成２９年７月の時点において，ビックカメラのインターネット通 販サイトでは，カシオのスマートウォッチが「国内メーカー腕時計（男 性向け）」のカテゴリーで，通常の腕時計とともに販売されている（甲 ５４）。また，アマゾンのウェブサイトにおいて，被告商品は「家電・ カメラ・ＡＶ機器」というカテゴリーで扱われている（なお，腕時計 は「Ａｍａｚｏｎ Ｆａｓｈｉｏｎ」というカテゴリーで扱われてい る。）が，「ｍｏｔｏ 腕時計」で検索すると被告商品が表示される＼n（甲１１〜１３，８１〜８８，乙２１）。さらに，ヤフーショッピン グのウェブサイトでは，被告商品は「腕時計・アクセサリー」カテゴ リーの中の「スマートウォッチ」に分類され（甲８９〜９３），楽天 市場のウェブサイトには被告商品を「腕時計」と分類している店舗が ある（甲９６）。上記の３つのウェブサイトには，被告商品を「スマ ートウォッチ 腕時計」と表示しているものがある（甲８２，８３，＼n８９〜９５）。
(ｴ) 被告商品の説明，使途等
ａ 被告商品を製造したモトローラ・モビリティのウェブサイト（平成 ２８年当時）には，時計表示の被告商品の写真が掲載されるとともに，＼n「あなたの時間を刻む時計を選ぶ」などと表記されている（甲７，１＼n０，１１）。
ｂ モトローラ・モビリティが作成した被告商品のユーザーガイドの表＼n紙には時計表示がされた被告商品の写真が掲載されるとともに，その＼n「概要」ページには，被告商品を「新型の時計Ｍｏｔｏ３６０（第２世 代）」と紹介した上で，その初期画面が時計表示であることが説明さ＼nれ，さらに，「卓上時計としても使えます」，「お客様の時計は」，「時 計にどのような機能があるのか探索してみてください」，「１台の時＼n計にさまざまな表情」などの記載が存在する（甲１５）。＼n
ｃ シネックスインフォテック，Ａｍａｚｏｎ，楽天ブックス等の正規 販売店及び正規販売店以外の販売業者による被告商品の広告には，全 て時計表示の被告商品の写真が掲載されている（甲８〜１３，８１〜＼n９６）。また，シネックスインフォテックは，被告商品について，「ス マートフォンに対応しており，腕に付けた時計に必要な情報をタイム リーにお知らせします」，「ウォッチフェイスを自由に変更して時計 の雰囲気を変え」などと紹介している（甲８）。
(ｵ) 原材料及び品質
被告商品は，１．５６インチＬＣＤゴリラガラス３採用のディスプレ イ，筐体（本体ステンレススチール，裏面プラスチック），心拍センサ ー，光センサー，バッテリーと，Ａｎｄｒｏｉｄ ＷｅａｒというＯＳ， ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭなどから構成される（乙２２）。＼n通常のアナログ時計は，地板，歯車，電池，コイルブロック，巻真等 で構成され，デジタル時計は地板，液晶パネル，反射板，回路スペーサ＼nー回路ブロック，電池絶縁版等から構成される（乙２３）。＼n
(ｶ) 需要者の範囲
ａ 雑誌における取扱い
スマートウォッチの雑誌における取扱いについてみると，スマート ウォッチは，「Ｍｅｎ’ｓ ＪＯＫＥＲ ＷＡＴＣＨ」，「時計 Ｆ ＩＮＥＢＯＹＳ」，「ＷＡＴＣＨ ＮＡＶＩ」といった腕時計専門雑 誌，「Ｍｅｎ‘ｓ ＮＯＮ−ＮＯ」，「ＡＥＲＡ ＳＴＹＬＥ ＭＡ ＧＡＺＩＮＥ」などのファッション雑誌や，「ｍｏｎｏ（モノ・マガ ジン）」，「ＭｏｎｏＭａｘ（モノマックス）」，「日経ＴＲＥＮＤ Ｙ」などの雑誌における腕時計特集において，通常の腕時計とともに 紹介されている（甲３０〜４２，４４〜４９）。 また，「時計 ＦＩＮＥＢＯＹＳ ＶＯＬ．１２」（平成２９年５ 月発行）の「ゼロからわかる！腕時計の１００識」という小冊子の「時 計のタイプを知る。」という項目において，スマートウォッチは，デ ジタルウォッチ，デザインウォッチ等と並び，腕時計のタイプの一つ として紹介されている（甲３１）ほか，「ＡＥＲＡ ＳＴＹＬＥ Ｍ ＡＧＡＺＩＮＥ Ｖｏｌ．３５」（平成２９年７月発行）の腕時計に 関するアンケートでは，「どの種類の時計が欲しい？」という質問の 選択肢として，機械式時計，クォーツ等と並び，スマートウォッチが 挙げられている（甲３３）。
ｂ 価格
被告商品は，アマゾンのウェブサイトで３万８０００円から４万４ ０００円程度の価格帯で販売されているが（甲１０〜１３），スマー トウォッチ一般の値段は商品によって様々であり（甲３２，３７，４ ３，４５，５１，１０５），高価格のものは３０万円を超えている（甲 ５１）。他方，通常の腕時計の価格も，数千円台のもの（甲３１）か ら１００万円を超えるもの（甲３３）まで様々である。
ウ 上記認定事実によれば，スマートウォッチの市場には時計メーカーも参 入し，ＩＴ企業のみならず，時計メーカーも腕時計等の時計に加えてスマ ートウォッチを製造，販売しているとの事実が認められる。このように， 腕時計とスマートウォッチでは製造業者が共通し，時計メーカーが時計製 造で培った技術を活かし，スマートウォッチ市場に参入している状況が看 取される。 また，販売状況を見ても，ビックカメラ有楽町店の例に見られるように， スマートウォッチと時計の売り場が共通している店舗もあり，原告及び被 告の行った調査結果によれば，時計店の中にはスマートウォッチと腕時計 の両方を取り扱っている店が相当程度あることがうかがわれ，ネットショ ッピングにおいても，スマートウォッチと腕時計のカテゴリーの区別は截 然とせず，スマートウォッチを「腕時計・アクセサリー」の一つに分類し ているショッピングサイトも存在する。そうすると，スマートウォッチと 腕時計は，その販売分野においても共通若しくは近接しており，同一のウ ェブサイトや売り場で一緒に販売されていることも少なくないというこ とができる。
さらに，上記のとおり，スマートウォッチが時計としての機能を備えて＼nいることは争いがないところ，証拠に現れているスマートウォッチの初期 画面はいずれも時計であり，被告商品を製造したモトローラ・モビリティ のウェブサイト及び同商品の取扱説明書においても，時計表示の被告商品＼nの写真が掲載されるとともに，同商品が「時計」である旨の記載がされ， 同商品を販売するインターネットサイトにおいても同様の説明がされて いると認められる。そうすると，スマートウォッチは，時計表示が付随的＼nな機能にすぎない他の家電製品とは異なり，その主たる用途・使途は時計＼nとして使用することにあるというべきである。 加えて，上記イ(ｶ)によれば，スマートウォッチの購入者は特定の層では なく，時計に関心を有する一般消費者であり，ネットショッピングや小売 店などで腕時計を購入しようとする一般の消費者にとって，スマートウォ ッチは，通常の腕時計等と並んで購入対象となるものであると認められる。 また，スマートウォッチと時計とで販売価格が大きく異なるとは認められ ないことも考え併せると，スマートウォッチと腕時計の需要者層は重複し ているということができる。
エ 以上のとおり，スマートウォッチと腕時計の製造業者の同一性，商品の 広告・販売状況，商品の用途，需要者の範囲等の事情を総合的に考慮する と，原告商標の指定商品である腕時計及び被告商品に同一又は類似の商標 を使用した場合には，同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認される おそれがあるというべきである。 したがって，被告商品は，原告商標の指定商品のうち「腕時計」と類似 の商品であるということができる。
３ 争点(3)（モトローラ商標使用の抗弁の成否）について
前記１及び２で判示したとおり，原告商標と被告各標章は類似し，かつ，原 告商標の指定商品である腕時計と，モトローラ商標の指定商品である第９類に 属する被告商品とは類似する。そして，前記前提事実のとおり，モトローラ商 標の出願日又は優先日は，いずれも原告商標の出願日に後れているから，モト ローラ商標は，商標法４条１項１１号，４６条１項１号により，いずれも無効 にされるべきものである。このような無効事由のある登録商標に基づく専有権 の主張は，権利の濫用であって理由がなく，被告が主張するモトローラ商標使 用の抗弁は，成立しない。
４ 争点(4)（権利濫用の抗弁の成否）について
原告は，被告が第二次不使用取消審判請求の登録日（平成２９年６月２３日） 前３年以内の要証期間内に原告商標を腕時計について使用していないので，原 告商標の指定商品のうち「腕時計」は不使用取消審判によって取り消されるべ きものであり，そのような原告商標権に基づく権利行使は権利の濫用として許 されないと主張するので，以下，検討する。
(1) 認定事実
ア 原告は，平成２９年１月２３日から６月２３日までの間，自社のウェブ サイト内の「ｍｏｔｏ時計」のページ上部に，左側から中央にかけて縦に 並ぶような形で４本の腕時計の写真を掲載し，その右端に原告商標等を表＼n示した。同ウェブサイトには，写真が掲載された腕時計の商品名，商品番 号，値段等の情報は表示されておらず，これらの時計の広告や商品説明，＼n
同各商品を購入するための表示等も存在しない（甲６２，１２０，乙１７）。＼nイ モトローラ・モビリティは，平成２９年３月１７日付け「ご回答」（乙 １５）を原告代理人に送付し，同書面において，「当職らは，モトデザイ ン株式会社が商標「ＭＯＴＯ」を用いて腕時計の販売を行っていることに ついて疑いがあると考えています。モトデザイン株式会社のウェブサイト では腕時計の画像と共に「ｍｏｔｏ」の語が使用されていますが，当該使 用は本件対応のみを目的とする不自然かつ名目的なものに見受けられ…」 などと主張した。モトローラ・トレードマークは，同年６月８日，特許庁 審判官に対し，第二次不使用取消審判請求をした。
ウ 原告は，平成２９年５月１２日，Ａ社宛てに，「見積及び腕時計サンプ ル発送致します」との件名のメール（甲６３の１）を送信した。同メール には，「ｍｏｔｏ腕時計について，本日サンプルを送付致しますので，併 せてご確認のうえご検討下さい。」，「添付ファイルにて，先に商品写真 を送付致します。」と記載され，文字盤に「ｍｏｔｏ」の表記がある腕時＼n計の写真及び腕時計とは別の商品についての見積書が添付されていた。ま た，同日受付で，品名に「ｍｏｔｏ腕手時×１点サンプル」と記載された 宅配伝票（甲６３の２）が作成されている。
エ 原告の従業員であるＦは，平成２９年５月１９日，自己の個人ＩＤを用 いて，商品名が「ｍｏｔｏ時計 腕時計」であり，腕時計の画像が付され た商品を５０００円でヤフーオークションに出品したところ，同年６月２ １日，氏名不詳者が同金額で落札し，同月２２日，同人から支払がなされ た（甲６４）。

◆判決本文

　ドワンゴvsFC2の商標権侵害控訴事件です。 　原審は，(1)第１事件について，Ｂ社の行為は甲商標権を侵害するとして，損害賠償請求の一部（約７００万円）を認め，(2)第２事件について，Ａ社の行為は乙商標権を侵害するとして，損害賠償請求の一部（約９００万円）を認めました。知財高裁は、第2事件について、損害額を高く認定しました。

　商標法３８条２項における推定の覆滅については，侵害者が得た利益と商標権 者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例 えば，商標権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）， 市場における競合品・競合サービスの存在，侵害者の営業努力（ブランド力，宣 伝広告），侵害品・侵害サービスの性能（機能＼，デザイン，サービス内容等商標 以外の特徴）などの事情について，推定覆滅の事情として考慮することができる ものと解される。
これを本件についてみると，ドワンゴが提供するブロマガの配信サ ービスとＦＣ２が提供するブロマガの配信サービスとは，いずれもブ ログ記事を配信するサービスであるという点で共通する。 一方，各サービスの具体的内容は，前記認定のとおりであり（引用 に係る原判決第２の２(3)，(4)，同第３の１(1)，９(1)，例えば，ＦＣ２ におけるブロマガの配信サービスは，ユーザーが，作成したブログ記 事に一定の設定をして投稿することで，購読料を支払ったユーザーの みがブログを閲覧することができる機能があり，ブログ記事の投稿者は，ブログ記事の年月ごとに価格を設定する方法又はブログ記事単体＼nに価格を設定する方法を選択した上で，所定の範囲からその価格を設 定するという特徴を有するなど（引用に係る原判決第３の９(1)），両者 のサービス態様には少なからず相違が存在するものである。 また，前記のとおり，ニコニコのＣＨブロマガのサービス開始日（平 成２４年８月１日）において，ＦＣ２が提供するＦＣ２ブログには４ ００万人を超えるユーザーが存在したものであり，ＦＣ２が「ブロマ ガ」の名称を付して提供するサービスは，ＦＣ２ブログの機能の一つであって，「ブロマガ」を開設し記事を投稿しようとする者，その記事＼nを購入しようとする者は，いずれもＦＣ２ブログのためのＩＤを有す ることが必要で，このＩＤにログインした上で，「ブロマガ」を利用す るものである（引用に係る原判決第３の９(1)，乙１３９，１４８）。そ うすると，ＦＣ２ブログの機能の一つであることを主な理由として，「ブロマガ」の配信の役務を利用した者も多いと認められる。＼n加えて，上記のとおり，ＦＣ２におけるブロマガの配信サービスは， ユーザーがブログ記事に課金設定をして投稿することで，購読料を支 払ったユーザーのみが閲覧できるというサービスであることからする と，同サービスの売上げは，ブログ記事の投稿者の知名度や記事の内 容の貢献度が高いものと考えられる。 これらの事情からすると，甲標章が，ＦＣ２におけるブロマガの配 信サービスによる利益の全てに貢献しているとはいえないから，同サ ービスによる利益の全額をドワンゴの逸失利益と認めるのは相当でな く，同サービスにおいては，商標法３８条２項における事実上の推定 が一部覆滅されるというべきである。 そして，上記で判示した事情など本件に現れた事情を総合考慮する と，同覆滅がされる程度は，全体の約９６％であると認めるのが相当 である。

◆判決本文

　旧２CHの元管理人による新２CH（５チャンネル）に対する商標権侵害・不競法防止法事件です。裁判所は一部の商標について商標権侵害を認めました。

　前記認定事実によれば，本件電子掲示板は，(1)平成１１年に開設され，平 成１２年に西鉄バスジャック事件の犯人とされる少年が同掲示板に犯行予告＼nを書き込むなどの出来事もあって社会的に注目を集めるようになり，平成１ ４年頃には利用者が急激に増加し（前記２(2)ア，ウ，エ），(2)平成１６年及 び平成１７年には本件電子掲示板に掲載された投稿をほぼそのまま出版した 「電車男」が話題となり，インターネットに係る複数の賞を受賞し，これが ネットニュースで報道され（前記２(2)カ），(3)平成１８年頃には，本件電子 掲示板の名称である「２ちゃんねる」という言葉がマスコミにおいて頻繁に 登場したり，本件電子掲示板内において使用される用語が一般の雑誌におい ても使われたり，電子掲示板を利用しない一般人の間でも本件電子掲示板が 話題に上ったりするようになった（前記２(2)キ）。 これらによれば，本件電子掲示板のトップページ等に表示されていた被告＼n標章１及び２は，遅くとも，平成１８年には，本件電子掲示板に係る役務を 表示するものとして，全国の需要者の間に広く認識されるに至ったと認める＼nことができる。そして，平成２５年３月当時，本件電子掲示板の月間の閲覧 数が２９億にのぼるとして「日本語圏最大級のネットコミュニティ」などと 宣伝されていたことに照らせば（前記２(2)ス），原告商標１及び２が出願さ れた平成２５年１月２５日及び平成２６年３月２７日においても，上記周知 性が維持，継続していたものと認められる。
(4)ア
本件電子掲示板に係る役務を誰が提供していたかについてみると，原告 は，本件電子掲示板を開設した者であり，管理人と呼ばれたこともあり， 平成２６年３月まで，本件電子掲示板の広告収入を間接又は直接に受領し ていた（前記２(2)ア，カ，キ，セ）。また，そのように受領した広告収入 の一部をＮＴテクノロジー社に渡していた（前記２(2)エ）。他方，原告は， 平成２１年以降，ブログや「僕が２ちゃんねるを捨てた理由」と題する書 籍等において，自ら積極的に，本件電子掲示板を第三者に譲渡したとか， 本件電子掲示板の管理人を退き，アドバイザーか１ユーザーであるなどと 公言していた（前記２(2)ク，コ，シ）。また，平成２１年１月２日以降， 本件ドメイン名に係るWhois 情報において，本件証拠上，原告に特に関係 が深いと考えられる会社（東京プラス社やブラジル社）や原告は，登録者 や運営名に関する連絡先，登録サービス提供者等のいずれにも登録されて いない（前記２(3)）。 ＮＴテクノロジー社は，平成１１年頃から本件電子掲示板のサーバの提 供や関係する掲示板の開設を新たに行うなどしており，その後も，利用者 が増大した本件電子掲示板のサーバの管理や関係するソフトウェアのプロ＼nグラミング等を単独で又は被告と共にしていた（前記２(2)イ，エ，オ）。 また，ＮＴテクノロジー社は，平成１４年頃には本件電子掲示板の閲覧の 利便性を向上させるソフトウェアを開発してこれを本件電子掲示板の利用＼n者に販売し，その多額の売上げを原告を介さずに自ら取得していた（前記 ２(2)イ，エ）。ＮＴテクノロジー社は東京プラス社を介して原告から本件 電子掲示板の広告料の一部の送金を受けていて，その送金額は平成１４年 頃は少なくとも当面は月額２万ドルとされていたところ，それに関する契 約書はなく，送金額は変動し，実際に送金された総額は相当の多額であり， また，ＮＴテクノロジー社が求めた増額に任意に応じてその送金がされた こともうかがわれる（前記２(2)エ，テ）。そして，少なくとも平成１７年 ５月以降，本件ドメイン名に係るWhois 情報において，ＮＴテクノロジー 社（ＮＴテクノロジー社の設立者のジムを含む。）は，単に技術面に関す る連絡先としてだけでなく，継続して，運営面に関する連絡先や登録サー ビス提供者として登録されていた（前記２(3)）。被告は，平成１６年頃よ り，本件電子掲示板の管理に直接携わるソフトウェアのプログラミング等＼nの業務を担うようになり（前記２(2)オ），平成２４年５月３日に本件ドメ イン名を取得して本件ドメイン名の登録者となり，遅くとも平成２６年２ 月１９日から本件電子掲示板のトップページ等に被告標章１及び２を表示＼nして使用し，その使用は平成２９年９月３０日まで継続し（前提事実(5)， 前記２(3)カ），本件証拠上，平成２６年３月５日には，本件電子掲示板の トップページの下に会社名，所在地等が表示され，平成３０年４月当時の＼n「５ちゃんねる」と題する電子掲示板のトップページには，本件電子掲示 板を被告から譲り受けたと解される記載が表示されていた（前記２(2)タ， ツ）。
本件電子掲示板は，多種の掲示板から構成された巨大掲示板サイトであ＼nり，その性質上，サーバの管理，新たな掲示板や機能の導入，それらの維＼n持，改善等の運営は極めて重要である。また，平成１４年頃には利用者が 急激に増加していたのであり，遅くともその頃以降，それらの管理，運営 等が占める役割には非常に大きいものがあった。そして，それらの管理， 運営等は，平成１１年以降，ＮＴテクノロジー社が単独で又は被告と共に 担っていた。この点について，原告が前記２(2)テ記載の別件訴訟において 提出した陳述書中には，ＮＴテクノロジー社は東京プラス社からサーバの 管理業務を受託したにすぎない旨の記載があるが（甲２１），上記の事実 関係に照らせば，ＮＴテクノロジー社が単に原告等の委託を受けてその指 示等に基づいて管理業務を行っていたのみであるというのは不合理という ほかない。原告が平成２６年２月１９日まで本件電子掲示板の役務の提供 を行っていたといえるかは措くとして，少なくとも，ＮＴテクノロジー社 は，遅くとも平成１４年以降は，自ら主体的に本件電子掲示板に係る役務 の提供を行っており，本件電子掲示板に係る役務を自己の役務として提供 していたと認めるのが相当である。そして，被告も，平成１６年以降，Ｎ Ｔテクノロジー社とともに本件電子掲示板の役務の提供をしており，少な くとも平成２６年２月１９日から平成２９年９月３０日までの間，本件電 子掲示板に係る役務を自己の役務として提供しており，遅くとも被告が本 件ドメイン名を取得した平成２４年５月３日頃に，ＮＴテクノロジー社か ら，本件電子掲示板の運営に係る事業の譲渡等を受けるなどして，その地 位を承継したと認めるのが相当である。
イ 商標法３２条の先使用権は，識別性を備えるに至った商標の先使用者に よる使用状態を保護し，もって，先使用者が当該商標に蓄積した信用を同 人において享受することを可能にするものである。前記先使用権の趣旨に＼n照らせば，当該商標を主体的に自己の業務として提供する役務を表示する＼nものとして使用してその商標の持つ出所，品質等について信用を蓄積した 者やその者から当該事業の承継を受けた者は，先使用権の他の要件を満た せば先使用権を有するといえる。 被告標章１及び２は，遅くとも平成１４年頃以降は，少なくとも，ＮＴ テクノロジー社において主体的に自己の業務として提供していたといえる 本件電子掲示板に係る役務を表示するものとして使用され，遅くとも平成＼n１８年頃には周知性を獲得し，その後も，ＮＴテクノロジー社は被告標章 １及び２を表示して同役務の提供を継続したため，上記周知性が維持・継＼n続されたといえる。被告は，遅くとも平成２４年５月３日頃に，ＮＴテク ノロジー社から本件電子掲示板の運営に係る事業の承継を受けるなどして その地位を承継し，本件商標１及び２の登録出願当時（本件商標１につき 平成２５年１月２５日，本件商標２につき平成２６年３月２７日），継続 して被告標章１及び２を使用して本件電子掲示板に係る役務を自己の業務 として提供していたから，被告標章１及び２は，上記時点において，被告 の業務である本件電子掲示板に係る役務を表示するものとして周知であっ＼nたと認められる。また，被告は，平成２９年９月３０日まで，自己の業務 を行う意図で被告標章１及び２を表示した本件電子掲示板に係る役務を提＼n供したと認めることが相当である。
ウ 不正競争の目的なくある特定の標章を表示する役務を複数の者が共同し＼nて提供していた場合，その複数の者の間で紛争が生じた後であっても，少 なくとも，主体的に自己の役務として自ら役務を提供して当該表示の持つ＼n出所，品質等について信用を蓄積するために果たした役割が主要といえる 者が，紛争後も提供した当該役務が従前と同様のものであった場合，その 者による当該標章の使用は，前記の先使用権の制度趣旨に照らし，不正競 争の目的なくされているとするのが相当である。そして，前記に照らせば， ＮＴテクノロジー社は，不正競争の目的なく本件電子掲示板に係る役務を 主体的に自らの役務として提供して，当該表示の持つ出所，品質等につい＼nて信用を蓄積するために主要な役割を果たしたといえる。平成２６年２月 １９日にはそれまで本件電子掲示板に関与していた東京プラス社及び原告 が本件電子版のサーバにアクセスできなくなったところ，東京プラス社及 び原告の同時点までの本件電子掲示板への関与の内容には不明な部分もあ るが，ＮＴテクノロジー社と共に上記提供を行ったか，ＮＴテクノロジー 社から本件電子掲示板に係る事業の承継を受けるなどしてその地位を承継 した被告は，平成２６年２月１９日以降も本件電子掲示板に係る役務をそ れまでと同様に提供していたことがうかがえ，ＮＴテクノロジー社の果た した上記の役割に照らせば，同日以降平成２９年９月３０日までの間，被 告標章１及び２を本件電子掲示板に係る役務を表示するものとして，不正＼n競争の目的なく使用したと認めることが相当である。
エ 以上によれば，平成２６年２月１９日から平成２９年９月３０日までの 間，被告は，本件商標１及び２を本件電子掲示板に係る役務を表示するも＼nのとして使用することについて，先使用権を主張することができる。

◆判決本文

　登録商標「サクラホテル」と、「SAKURA HOTEL」などが類似すると判断されました。損害額について商39条2項が適用されましたが、9割覆滅されて約330万円が認定されました。

需要者について
原告は，外国人をターゲットとしてホテル事業を展開していることから， 本件商標と被告の標章の類否を判断するに当たり，需要者は都内近郊の宿泊 施設を利用しようとする外国人観光客であると主張する。しかし，前記１(5) で認定したとおり，平成２９年の原告宿泊施設の宿泊客の国籍をみると，日 本が最も多かったものであり，その他本件全証拠に照らしても，原告宿泊施 設が外国人観光客のみを対象としているものとは認められず，本件の需要者 は，外国人観光客に限定されるものではなく，およそ宿泊施設を利用しよう とする者であるというべきである。
(2) 類否について
ア 被告使用標章
(ｱ) 別紙被告標章目録１記載(1)，(7)及び(8)の標章 別紙被告標章目録１記載(1)，(7)及び(8)の標章は，桜の花びらのマーク 及び「桜」の漢字，横書きの「ＳＡＫＵＲＡ」，横書きの「ＨＯＴＥＬ」 の各文字をこの順番に縦に並べた外観を有し，「サクラホテル」との称呼， 及び桜の花をそのイメージとする宿泊施設という観念が生ずる。 ・・・ イ 本件商標と被告使用標章の対比
本件商標は，カタカナの「サクラホテル」との外観を有し，「サクラホテル」との称呼，及び桜の花をそのイメージとする宿泊施設という観念が生 ずるところ，被告使用標章の各標章から生ずる称呼及び観念は上記アで説 示したとおりであるから，本件商標と被告使用標章の各標章は，称呼及び 観念が同一ないし極めて類似しているといえる。一方で，本件商標と被告 使用標章の各標章はいずれも外観において異なるものの，被告使用標章は 「サクラホテル」を漢字やローマ字などで表記したものの組合せであるか，＼nそれらに加えて桜の花びらのマークなどを組み合わせたものにすぎないか ら，その取引の実情に照らし，日本人を始めとする需要者にとって，両者 の外観の差異は大きいものとはいえないというべきであり，両者が称呼及 び観念において同一ないし極めて類似していることに照らせば，本件商標 と被告使用標章は類似しているというべきである。 ・・・ ア 商標法３８条２項の適用
原告は，商標法３８条２項に基づき，本件商標権侵害により原告に生じ た損害を主張するところ，被告は，原告宿泊施設と被告宿泊施設は競合関 係にない，第三者の競業が存在する，被告の営業努力が著しい，ホームペ ージの記載から運営主体が異なることは明らかであるなどとして，原告に 損害が発生していないから，商標法３８条２項の適用がないと主張する。 しかし，被告は，本件商標に類似する被告使用標章を，本件商標の指定 役務である宿泊施設の提供に使用しているところ，原告宿泊施設と被告宿 泊施設はいずれも東京２３区内に存在しており，提供するサービスの価格 に差はあるものの，需要者が全く異なるとまではいえないから，被告によ る被告使用標章の使用により原告に損害が発生していないと認めることは できない。また，被告は，「第三者」の競業や被告の著しい営業努力，ホー ムページの記載なども主張するが，これらに関し，上記認定を左右するに 足りるような具体的事情を客観的に認めるに足りる証拠はない。 以上によれば，被告の上記主張は採用することはできず，商標法３８条 ２項の適用があるというべきである。
イ 被告の利益
(ｱ) 被告使用標章の使用により被告の得た利益は，被告が被告使用標章を 使用していた平成２９年９月１５日の営業開始から平成３０年３月５日 までの被告宿泊施設の売上げから，いわゆる変動費を控除した限界利益 がこれに当たると解すべきである。そして，宿泊業という被告の業種に 鑑みれば，水道光熱費及び消耗品費が変動費に当たることが認められる ところ，本件全証拠を精査しても，その他控除すべき費用は認められな い。
(ｲ) 証拠（乙２７）によれば，上記期間の被告宿泊施設の売上げ，水道光 熱費，消耗品費は次のとおりであると認められる（ただし，平成３０年 ３月分はいずれも５日間の日割り計算である。１０００円未満切捨て。）。
i 売上げ
平成２９年９月分 ２５１万９０００円
平成２９年１０月分 ６４５万７０００円
平成２９年１１月分 ６００万３０００円
平成２９年１２月分 ６８４万９０００円
平成３０年１月分 ５８７万円
平成３０年２月分 ７６０万９０００円
平成３０年３月分 １３８万３０００円
合計 ３６６９万円
ii 水道光熱費
平成２９年９月分 ７万３０００円
平成２９年１０月分 ２３万９０００円
平成２９年１１月分 ２７万７０００円
平成２９年１２月分 ３０万９０００円
平成３０年１月分 ３８万円
平成３０年２月分 ２６万４０００円
平成３０年３月分 １０万８０００円
合計 １６５万円
iii消耗品費
平成２９年８月分 １３８万９０００円
平成２９年９月分 ２３６万１０００円
平成２９年１０月分 １０万６０００円
平成２９年１１月分 ３７万４０００円
平成２９年１２月分 ２万２０００円
平成３０年１月分 １万円
平成３０年２月分 ４万９０００円
平成３０年３月分 ５０００円
合計 ４３１万６０００円
(ｳ) 以上によれば，上記期間の被告の限界利益は３０７２万４０００円で あると認められる。
ウ 推定覆滅
原告は，平成１１年頃から「サクラホテル」との名称を用いて宿泊施設 を提供している旨主張する。しかし，本件商標である「サクラホテル」は， 普通名詞である２つの単語を単純に組み合わせたものであり，そのうちの １つは提供する役務の内容である「ホテル」であること，証拠（乙１７） によれば，日本において「桜」，「さくら」，「Ｓａｋｕｒａ」又は「サクラ」 を名称に使用した宿泊施設は多数存在することが認められ，宿泊施設の名 称に桜という単語を使用すること自体，強い自他識別力を付与するものと は言い難い。これらによれば，本件商標の顧客吸引力は強いものであると はいえず，これに類似する被告使用標章が，被告の売上げに寄与した程度 は極めて限定的であるというほかない。そして，前記１(6)及び(7)で認定 したとおり，原告宿泊施設と被告宿泊施設において提供するサービスに相 応の価格差があることも併せ考慮すれば，被告の限界利益額の相当大きな 部分について，損害の推定が覆滅されるというほかなく，その覆滅割合は， 上記のほか，本件に顕れた諸般の事情に照らし，９割と認めるのが相当で ある。
エ 損害額
以上によれば，被告の本件商標権の侵害につき，商標法３８条２項によ って推定される原告の損害は，被告の限界利益である３０７２万４０００ 円の１割に相当する３０７万２４００円であると認められる。
(2) 対応費用
原告は，本事案に係る被告の不誠実な対応により，原告に法律家による対 応の費用等の損害が発生したと主張する。 しかし，本件全証拠に照らしても，本訴訟提起前の交渉経緯における被告 の対応が殊更に不誠実であったとは認められず，本訴訟における和解協議に 係る原告の主張も，客観的にみれば，原告の期待が裏切られたというにとど まるものといわざるを得ない。 もっとも，原告が請求する対応費用の趣旨に鑑みれば，この費用には本訴 訟に係る弁護士費用も含まれていると解されることから，弁護士費用相当額 については，原告の損害として認めるのが相当であるが，その他については， 本件商標権の侵害により，被告が賠償すべき原告の損害を認めることはでき ないというべきである。しかして，本訴訟に係る弁護士費用については，上 記(1)の損害額に照らし，３０万円が相当であると認められる。

◆判決本文

　指定商品は第１１類「対流形石油ストーブ」について、「三つの略輪状の炎の立体的形状」を付する位置が特定された位置商標について、識別力無しと審決が維持されました。

　商標法３条１項３号は，その商品の産地，販売地，品質，原材料，効能，＼n用途，形状（包装の形状を含む。・・・），生産若しくは使用の方法若しくは時期そ の他の特徴，数量若しくは価格又はその役務の提供の場所，質，提供の用に供する 物，効能，用途，態様，提供の方法若しくは時期その他の特徴，数量若しくは価格＼nを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は，商標登録を受けるこ＼nとができない旨を規定しているが，これは，同号掲記の標章は，商品の産地，販売 地その他の特性を表示，記述する標章であって，取引に際し必要な表＼示として誰も がその使用を欲するものであるから，特定人によるその独占使用を認めるのを公益 上適当としないものであるとともに，一般的に使用される標章であって，多くの場 合，自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないことから，登録を許＼nさないとしたものである。
同号掲記の標章のうち商品等の形状は，多くの場合，商品等に期待される機能を＼nより効果的に発揮させたり，商品等の美感をより優れたものとするなどの目的で選 択されるものであって，商品・役務の出所を表示し，自他商品・役務を識別する標＼n識として用いられるものは少ないといえるのであり，需要者としても，商品等の形 状は，文字，図形，記号等により平面的に表示される標章とは異なり，商品の機能＼ や美感を際立たせるために選択されたものと認識し，出所表示識別のために選択さ＼nれたものとは認識しない場合が多いといえる。また，商品等の機能又は美感に資す＼nることを目的とする形状は，同種の商品等に関与する者が当該形状を使用すること を欲するものであるから，先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定 の者に独占させることは，公益上の観点から適切でないといえる。 したがって，商品等の形状は，同種の商品が，その機能又は美感上の理由から採＼n用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り，普通に用＼nいられる方法で使用する標章のみからなる商標として，同号に該当すると解するの が相当である。
(2) 本願商標は，前記第２の２(1)に記載の商標であり，「三つの略輪状の炎 の立体的形状」（本願形状）を付する位置が特定された位置商標である。 そして，本願形状を採用することにより，対流形石油ストーブの燃焼筒内の輪状 の炎が四つあるように見え，これにより対流形石油ストーブの美感が向上するから， 本願形状は，美感を向上するために採用された形状であると認められる。また，原 告特許は，特許請求の範囲を「１ 燃焼室や赤熱体を囲繞する様に位置せしめ，か つ燃焼室の外殻を構成する燃焼筒をリング状の表＼面凸凹部を形成するとともに耐熱 性の透明もしくは半透明物質で造製し，この燃焼筒の表面にＴｉ，Ｚｒ，Ｆｅ等の＼n金属もしくは金属化合物被膜を付着きせてなる暖房器。２ 燃焼炎や赤熱体から発 する光が，金属被膜による干渉と屈折特性により多重かつ虹状に見ることが出来る 特許請求範囲第１項記載の暖房器。」とするものであって，「また燃焼筒をリング状 の表面凸凹部を形成せしめたから，前記発熱・発熱部が多段に見えるのを，凸凹部＼nがレンズ状に拡大して観者に対して大きな炎の輪を多段に確実に詔めさせる効果が ある。この様にこの発明は透明もしくは半透明燃焼筒に金属被膜もしくは金属化合 物被膜を形成する簡単な構造によって暖房に最も適する波長の熱線を良好に透過せ＼nしめると共に，該被膜によって燃焼炎より発生する光を干渉させて各色に色付いた 沢山の燃焼炎や赤熱体の像を形成して燃焼炎や赤熱体から発生する熱線が多方向か ら届く様になり，見せると共にリング状の凹凸部によるレンズ効果により，暖房効 果を高めるものであり，更に各色に色付いた沢山の燃焼炎や赤熱体の像は非常に美 しく，視覚的な暖房効果を高め，光の交差による優れたデザイン効果を生むもので ある。」（４段落の８行〜２４行）との効果を生じさせるものであり，特許公報には 別紙図面が第１図として付けられているから，本願形状は，暖房効果を高めるとい う機能を有するものと認められる。＼nそうすると，本願形状は，その機能又は美感上の理由から採用すると予＼測される 範囲を超えているものということはできず，本願形状からなる位置商標である本願 商標は，商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標で あると認められる。 したがって，本願商標は，商標法３条１項３号の商標に該当するというべきであ る。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本願商標と同一又は類似する商標が同業他社によって使用され ていないことやグッドデザイン賞を獲得していることなどから，本願商標は，「独占 不許商標」や「自他商品識別力欠如商標」に該当しないと主張する。 しかし，本願商標が商標法３条１項３号の商標に該当することは，前記(2)のとお りであって，原告が主張する事実は，同号に該当するとの上記判断を左右するもの ではない。
イ 　原告は，本願商標は，物理的な形状ではなく，石油ストーブの部品の形 状でもないから，模様に近いものであり，商標法３条１項３号の「商品の形状」に は当たらないと主張する。 しかし，前記(2)のとおり，本願商標は，三つの略輪状の炎からなる立体的形状の 位置商標であることは明らかである。そして，立体的形状は，商標法３条１項３号 の「商品の形状」に当たるから，本願商標の立体的形状も同号の「商品の形状」に 当たるというべきである。

◆判決本文

　国際裁判管轄が認められ、「サンプル及び諸経費」として45万ドルの支払い命令がなされました。また、ニューヨーク州法を準拠法としで、遅延損害金の割合は年９パーセントと認められました。

　修正サービス契約６条(i)は，「トラスト及びサンエーは，それぞれ，本契約 から生じる又は本契約に関連する全ての法的手続のため，ニューヨーク州南部 地区連邦地方裁判所又はニューヨーク市に置かれるニューヨーク州裁判所の 専属的裁判管轄に服する。」と定めている。被告会社は，同条項の「トラスト」 との記載は単なる誤記にすぎず，同条項は被告会社とサンエー間の専属的裁判 管轄の合意を定めたものであるから，本訴請求について我が国の裁判所は管轄 権を有しないと主張する。 しかし，国際裁判管轄の合意は，その合意に係る管轄地に所在しない当事者 に大きな不利益を与えることになることから，書面によって合意されなければ ならないとされており（民事訴訟法３条の７），同合意の存在は当該書面の記 載に基づいて慎重に行うことが相当であるところ，修正サービス契約６条(i) は，専属的管轄合意の主体を，被告会社とは別の法人である「トラスト」と明 示しており，被告会社のスペルの誤りなどではないから，その記載から合意の 主体が被告会社であると認めることはできない。 修正サービス契約は，英文で起草された国際的な取引に関する企業間の契約 書であり，各条項については，契約当事者がその文言について慎重に精査・検 討した上で合意されたと考えるのが自然である。しかも，専属的裁判管轄の合 意において，合意の主体は最も基本的かつ重要な要素の一つであることを考慮 すると，修正サービス契約６条(i)に規定する専属的裁判管轄の合意主体はそ の文言に従って「トラスト」であると認めることが相当である。 また，原告を当事者とする他の契約についてみると，トラストと原告間の終 了合意書（甲７）７条(f)，トラストと原告間の期限付き商標権譲渡契約６条， 原告と被告会社間のサービス契約９条(i)（甲３０）及び原告，被告会社，トラ ストの三者間の商標権譲渡契約１２条（甲５１）においては，修正サービス契 約と同様，原告とトラストを合意主体とする専属的裁判管轄に関する規定が置 かれており，原告と被告会社間の管轄合意について規定した契約は存在しない。 この点について，被告会社は，修正サービス契約６条(i)の規定は，それ以前 に締結された「商標権譲渡契約（中国，香港及び台湾）」（乙６）やサービス 契約の規定をそのまま流用し，契約当事者もそれを看過したものであると主張 するが，仮に，被告会社の主張を前提としても，流用した規定が置かれたこと をもって，原告と被告会社との間において管轄合意がされたと認めることはで きない。上記のとおり，従前の契約には原告と被告会社間の管轄合意の規定は 存在せず，取り分け，原告，被告会社，トラストの三者間の商標権譲渡契約に おいては，原告とトラストとの間の管轄合意は置かれているものの，原告と被 告会社間の管轄合意の規定は設けられていないのであって，他に原告と被告会 社との間において専属的裁判管轄に関する合意形成のための交渉や話合いが 行われたことをうかがわせる証拠は存在しない。 そうすると，修正サービス契約６条(i)の規定の「トラスト」との表記が誤記＼nであるとして，これを「被告会社」と読み替えることにより，両者間において 専属的裁判管轄の合意があったと認めることはできないというべきである。 したがって，原告と被告会社との間に，修正サービス契約から生じる紛争に ついて，その専属的裁判管轄をニューヨーク州の連邦又は州裁判所とする旨の 合意があったと認めることはできない。 (2) 本訴請求は，原告が，被告会社に対して，修正サービス契約３条(d)に基づ き，「サンプル及び諸経費」として支払済みの４５万ドルの返金を求めるもの であるところ，かかる返金が原告の指定する口座にされるべきものであること は，被告会社の代表者であるＡ自身が原告に対して返金先を指示するように求＼nめていること（甲３１の４）からも明らかである。そして，日本国内に本店の 有する原告の指定する口座は，原告の国内口座であると考えられるので，修正 サービス契約３条(d)に基づく返還債務の履行地は日本国内にあると認められ る。 したがって，民事訴訟法３条の３第１号に基づき，我が国の裁判所は，本訴 請求に係る管轄権を有するというべきである。
２ 争点２（被告会社の返金義務の存否及び返金額等）について
(1) まず，原告が「サンプル及び諸経費」として被告会社に対して支払う金員の 趣旨について検討する。
ア 前記前提事実(3)エ(ｲ)によれば，平成１９年４月１３日付けで締結された 修正サービス契約においては，同契約に基づき提供される業務の対価として， 原告が被告会社に対して，各契約年度の初日に合計８０万〜１００万ドルの 業務手数料の支払義務を負うが，このうち「サンプル及び諸経費」として定 められた金額は４０万〜５０万ドルであること（２条），被告会社は，業務 手数料に基づき，原告に対し，従来提供されてきた量と同等のサンプルを提 供する義務を負い，これを怠った場合，原告に対し，「サンプル及び諸経費」 に割り当てられたサービス料を比例計算で返金する義務を負う旨が定めら れていたこと（３条(d)）が認められる。 このように，修正サービス契約は，被告会社が原告に従来提供されてきた 量と同等のサンプルを提供する義務を負うとした上で，「サンプル及び諸経 費」の対価を定め，更にサンプルを提供する義務を怠った場合の返金方法に ついても規定しているのであるから，同契約にいう「サンプル及び諸経費」 は，提供されるサンプルの対価であると認めるのが相当である。 また，「諸経費」については，修正サービス契約にその内容やサンプル費 用との関係についての記載はないが，「サンプル及び諸経費」（同契約２条）， 「『サンプル及び諸経費』に割り当てられた業務手数料」（同３条(d)）と一 体的に規定されていることによれば，サンプル代金の提供に必要な諸経費を 意味するものと解するのが自然である。そうすると，「サンプル及び諸経費」 は，被告会社が原告に提供するサンプルの対価及びサンプル提供のために必 要な経費を意味するものというべきである。
イ(ｱ) これに対し，被告会社は，修正サービス契約２条の「サンプル及び諸経 費」は，被告会社からサンプルの提供を受ける権利自体の対価の支払につ いて定めたものであり，このうち特に「諸経費」は，被告ジルのコレクシ ョン等の活動に基づき多大な恩恵を受ける原告が，その活動のための費用 を一部負担する趣旨のものであると主張する。 しかし，修正サービス契約には，「サンプル及び諸経費」がサンプルを 受ける権利自体の対価であると理解し得る規定は存在せず，被告会社の上 記主張が修正サービス契約の文理と整合しないことは明らかである。また， 前記前提事実(3)イによれば，サービス契約においても，原告が，被告会社 から提供を受けるサンプルの対価として，契約年度ごとに１０万ドル〜１ １万ドルを年度の初日に先払いすることができること，被告会社が従来提 供してきた量と同等の量のサンプルを提供できない場合には，上記金額が 相応に減額される旨が定められているのであり，サービス契約の後に締結 された修正サービス契約においても，契約年度毎に支払われる対価は同様 の性質を有するものと認めることが相当である。
この点について，被告会社は，サービス契約締結時は期限付き商標権譲 渡契約が締結されていたのに対し，修正サービス契約締結時には商標権譲 渡契約が締結されて，被告側に商標権が戻らなくなったことから，原告が サンプルの提供を受ける権利自体の対価の支払をすることとなったもの であると主張するが，商標権譲渡契約により譲渡された商標権等について は対価が別途定められているのであるから，商標権譲渡契約の締結を契機 として，修正サービス契約において，サンプルの提供を受ける権利自体に 対価を要するようになったとは考え難い。 (ｲ) また，被告会社は，修正サービス契約における原告の支払金額がサービ ス契約と比較して大幅に増加したことを指摘するが，この点について，原 告は，原告としては高額のサンプル費用を一括で先払いすることで被告会 社から商品の購入圧力を受けずにサンプルの提供を確保することにメリ ットがあることから，増額に応じたものであると説明する。 この原告の説明は，(1)サービス契約６条においては，原告が一定数量の 商品を購入するように努める旨の規定が置かれているのに対し，修正サー ビス契約３条(e)においては，原告が被告会社等から商品の購入義務がな いとする規定のみが置かれていること，(2)ＪＳインターナショナルのＤ （以下「Ｄ」という。）が平成２４年１１月９日にサンエーＵＳＡの担当 者Ｅ（以下「Ｅ」という。）に対して「購入されていないスタイルのサン プルはお渡ししておりません」という電子メールを送信するなど，被告会 社は，修正サービス契約の下においても，なお，原告に対して，サンプル の提供に関連付けて商品の購入を求めていたことがうかがわれることな どに照らしても，合理的なものということができる。 そうすると，修正サービス契約において原告の支払金額が増加したこと をもって，修正サービス契約において，サンプルの提供を受ける権利自体 の対価の支払を要するようになったと認めることはできないというべき である。
(ｳ) 被告会社は，Ｂの証言やサンプルの単価と提供枚数との関係からしても， 上記の４５万ドルがサンプルの対価であるということはできないと主張 するが，被告会社が提供していたサンプルの量についてＢが４５万ドル分 であるとは証言しなかったとしても，それをもって，上記４５万ドルがサ ンプルの対価ではないということはできず，また，上記のとおり，原告は 商品の購入圧力を受けずにサンプルの提供を確保することをメリットと 考えて支払金額の増加に応じたと認められることからすると，その金額が サンプルの単価に提供枚数を乗じた金額より高いとしても，そのことは同 金額がサンプルの対価であることを否定する根拠とはならないというべ きである。
(ｴ) 被告会社は，甲７５，乙４７９，４８０などに基づき，原告が修正サー ビス契約の期間中，被告会社に「サンプル及び諸経費」としての４５万ド ルとは別にサンプル代金を支払っていたと主張するが，被告会社が根拠と するインボイス等（乙４７９，４８０）は，サービス契約の締結日（平成 １７年９月２日）より前の時期のものであり，甲７５のインボイスに係る サンプルも修正サービス契約の締結前に注文されたものであるから，これ をもって，原告が修正サービス契約に基づき上記４５万ドルとは別にサン プル代金を支払っていたと認めることはできない。

◆判決本文