102条2項

特許権侵害について、1審の約１５億円の損害賠償判決がなされました。双方控訴しましたが、知財高裁は控訴を棄却しました。

【当審における双方の補充的主張に対する判断】
(1) 第１審原告の補充的主張について
ア 第１審原告は、計算鑑定書の別表において、1)対象期間における原反ロー ルの購入面積が第１審被告製品(1)の販売面積よりも大きかったり、2)原 反ロールの購入面積と第１審被告製品(1)の販売面積が一致するデータが 多かったりするなどといった不自然な結果が記載されていると指摘する。 しかし、1)については、加工する際の歩留まりやロス、仕損じがあること を考えれば、原反ロールの購入面積よりも販売面積が小さくなることは何 ら不自然ではない。2)についても、計算鑑定書は、第１審被告製品(1)の品 番毎の原反ロールの月毎の面積について、●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のであ り（計算鑑定書１９頁）、基準量が１であるとき（例えば、原反ロールを特 段加工することなく転売する場合）、原反ロールの購入面積と第１審被告 製品(1)の販売面積が一致したとしても何ら不自然ではない。第１審原告 は、計算鑑定の結果が、第１審被告らが提出する調査報告書（乙５８）や 製品説明書（乙１）の売上高等のデータと異なることも指摘するが、計算 鑑定人が中立的な立場からその職責において計算を行ったものであり、第 １審被告らの提出する資料と一部データが異なるとしても、そのことから 信用性が失われるものでもない。 また、第１審原告は、信用調査会社による競合会社の動向調査の結果で ある甲８８を提出して第１審被告らの売上高等について独自の主張をす るが、外部の調査会社による調査結果にすぎず、その調査結果の信用性が 高いことを認めるに足りる的確な証拠はない。
イ 第１審原告は、第１審原告製品の販売価格には第１審被告製品(1)の●● ●●のものがあることを指摘して、原判決の判断の前提には誤りがあり、 推定覆滅事由が認められないと主張する。しかし、そのような販売価格の 製品があることは、仮に第１審被告製品(1)が販売されなかった場合に、か えって第１審原告製品の販売の可能性を減少させるにすぎず、むしろ推定＼n覆滅を肯定する事情であるにすぎない。
(2) 第１審被告らの補充的主張について
ア 第１審被告らは、限界利益の算定上、原判決別紙「売上高・経費一覧表」＼nの番号６〜８、１１〜１４は第１審被告製品(1)の製造販売に直接関連し て追加的に必要になった経費であるから控除されるべきであると主張す る。しかし、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造 販売に直接関連して追加的に必要になった経費には当たらないというべ きであり、上記各経費を控除の対象とすることは相当でない。
イ 第１審被告らは、第１審被告らの利益額の９０％又は少なくとも７７％ の推定覆滅を認めるべきであると主張する。しかし、その指摘する根拠と する理由（第１審被告製品(1)に耐候性等の本件発明の作用効果が確認で きないこと、設計変更が容易であること、第１審被告らの営業努力・ブラ ンド力・売上シェア等）については、本件証拠上、その事実が認められな いか、仮に認められたとしても、原判決が認定した限度を超えて特許法１ ０２条２項の推定を覆すに足りるものではない。

◆判決本文

1審における推定覆滅の事情は以下です

◆平成30(ワ)1130

ｂ そこで，被告らが特許法１０２条１項ただし書の推定覆滅事由として主張 する点について検討するに，次のとおり，２割の推定覆滅を認めるのが相当 である。
(a) 被告らは，本件発明において従来発明と相違する特徴とされる印刷層の 印刷領域の面積の限定は，顧客吸引には全く寄与しておらず，被告旧製品 と被告新製品の耐候性にも実質的な差異はないのであり，被告旧製品のカ タログでも，印刷層の面積の大小はセールスポイントとされていないし， 原告も本件発明の実施品を日本国内で販売していないのであり，本件発明 は，被告旧製品の販売に寄与しているとはいえない旨を主張する。 しかし，前記１(9)で説示したとおり，本件発明の従来技術とは異なる技 術的特徴は，再帰反射シートの印刷層について，「印刷領域が独立した領域 をなして繰り返しのパターンで設置されており，連続層を形成せず」，「独 立印刷領域の面積が０．１５mm2〜３０mm2」，かつ，「白色の有機顔料…着色 剤を含有させる」との構成を組み合わせることにより，印刷層周辺の密着＼n性を向上させ，耐水性・耐候性を向上させるとともに，色相の改善を図る ことにあるのであるから，その一部のみを独立して捉えて技術的特徴を措 定する被告らの上記主張は，その前提を欠くものである。また，被告旧製 品と被告新製品の耐候性の実験結果（乙４５〜４９）についても，その実 験条件や環境の適否については必ずしも明らかでないから，これをもって 直ちに被告旧製品と被告新製品の耐候性に実質的な差異はないとはいえな い。そして，証拠（甲３，４，９，１０，２３，６７〜７０）及び弁論の 全趣旨によれば，被告旧製品のカタログやウェブサイトには，本件発明の 技術的特徴である耐水性・耐候性・色相に関する性能の良さを強調する記＼n載が多数存在することも認められる。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由と認めるのは相当 ではないというべきである。
(b) 次に，被告は，本件発明は，被告旧製品の顧客への販売に貢献しておら ず，むしろ，３Ｍブランドに裏付けられた被告らの信用，実績及び知名度 等こそが，被告旧製品の販売に極めて大きな貢献をしているというべきで あり，現に被告旧製品から被告新製品に切り替えた前後でも売上高は大き く変化していないと主張する。
しかし，仮に被告らが３Ｍグループとしてのブランド力を有するとして も，これが被告旧製品の販売にどの程度の貢献をしたかを裏付ける的確な 証拠は提出されていない。また，仮に被告旧製品から被告新製品に切り替 えた前後で売上高が大きく変化していないとしても，顧客において被告旧 製品と被告新製品との相違点を認識しているか否かが定かでない以上，従 前の被告旧製品の顧客吸引力がその後の被告新製品の販売に影響を与えた 可能性が否定できないから，これをもって直ちに本件発明が顧客への販売＼nに貢献していないということはできない。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(c) また，被告らは，主要国道および高速道路等における道路標識に用いら れる被告製品を含む長尺ロール製品については，再帰反射シートのパイオ ニア的存在である被告らの売上シェアが極めて大きく，原告は被告旧製品 の販売数量分の実施能力を有していないのであり，実際に，被告らの販売＼nする被告製品並びにその他の製品（Ｄｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉ ｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シート）の売上比がそれぞれ●（省略） ●であり，原告製品の売上比が１０％であるから，仮に被告製品(1)が販売 できなくなったとすれば，そのうちの●（省略）●（＝１０／（１０＋● （省略）●））のみが原告製品に向かうことになると主張する。
しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競 合関係に立つ製品であることを要するものと解される。被告らは，被告ら が販売するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレード の再帰反射シートが競合品であることを前提としているが，弁論の全趣旨 によれば，前者の価格は被告旧製品の●（省略）●以上であり，後者の性 能は被告旧製品と同等ではないこともうかがわれるから，これらの製品の＼n価格や性能等を捨象して，同様の用途に用いられる再帰反射シートである＼nことをもって競合品であると解するのは相当ではない。そうすると，被告 らが主張するＤｉａｍｏｎｄグレード及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレー ドの再帰反射シートが市場において被告旧製品と競合関係に立つものと認 めることはできず，それゆえに被告旧製品の需要がＤｉａｍｏｎｄグレー ド及びＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇグレードの再帰反射シートと原告製品の売 上シェアに応じて按分されるとはいえないというべきである。 したがって，被告らの上記主張をもって推定覆滅事由であると認めるの は相当ではない。
(d)さらに，被告らは，仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったと しても，原告の逸失利益は，被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益 率を乗じた額にとどまるところ，原告製品の販売単価は被告旧製品の●（省 略）●程度の価格帯であり，原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じ く●（省略）●程度であるはずであり，原告製品の限界利益率は被告製品 のそれの●（省略）●程度にすぎないことが推認されるから，特許法１０ ２条２項によって推定される損害額は，原告の逸失利益を大幅に超えるこ ととなると主張する。
この点，弁論の全趣旨によれば，原告製品の販売単価は，被告旧製品の ●（省略）●程度の価格帯であることが認められるところ，仮に被告旧製 品が販売されなかったとしても，原告において，被告旧製品の限界利益と 同額の限界利益を得ることができたとは認め難く，この点については，一 定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが，他方で，原告製品の販売単 価が低価格であることにより，その販売数量が，被告製品の販売数量より も大きくなる可能性もあるのであるから，大幅な推定覆滅を認めるのが相＼n当であるともいえない。
(e)以上の事情を総合考慮すると，被告らが主張する推定覆滅事由のうち， 原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ，推定覆滅事由とし て考慮するのが相当であり，その覆滅割合は２割と認めるのが相当である。

特許権侵害の損害賠償として、約１１億円が認められました。１０２条２項の推定覆滅なしと認定されました。

被告は、本件発明１、５は、被告製品１、２の製造工程のうち、長尺の電鋳 管を半製品として製造する過程に係るものであり、被告製品１、２は、この後 の切断加工する工程を経て完成するのであるから、本件発明１、５を使用して 製造されたのは切断前の製品であると主張するほか、切断加工に係る付加価値 分については損害の推定額は覆滅されるべきであると主張する。また、被告は、 被告が被告方法による電鋳管を製造する前、製品の仕入後、切断等をして、仕 入額の倍額で販売していたため、上記製品の製造工程と切断、洗浄による付加 価値は１対１として計算すべきであると主張する。
しかし、被告が販売する被告製品１、２は、本件発明１、５を使用した後に 切断工程等があるとしてもその工程は販売する被告製品１、２に対する一連の ものといえ、本件発明１、５を使用して製造されたものといえる。そして、被 告が過去に仕入れていたという製品がどのように製造されていたかは不明で あり、その製品と被告方法１、２によって製造した切断加工前の製品の品質、 価格、価値等の関係も不明である。被告製品１、２を製造するに当たり、前記 イで認定したとおり、被告は切断加工工程の少なくとも一部は外注して、利 益の算定に当たりその外注加工代は経費として控除されているところ、その控 除後の被告の利益とされる部分に、切断加工により得た被告の利益が存在する ことやその額を認めるに足りる証拠はない。 また、被告が主張する、原告に係る親子会社関係に関する主張は推定を覆滅 すべき事情に当たるとはいえない。

◆判決本文

漏れていたのでアップします。特許権侵害訴訟で、差止と１０億を超える損害賠償が認められました。特１０２条２項の覆滅は無しと判断されました。請求項６、９がPBPクレームでしたが、これについては明確性違反と判断されました。

本件発明６は、電鋳管についての物の発明であるところ、特許請求の範囲に おいて、当該電鋳管について、細線材の周りに電鋳により電着物または囲繞物 を形成する工程（メッキ工程）、細線材の一方又は両方を引っ張って断面積を小 さくなるよう変形させる工程（引っ張り工程）、変形させた細線材を除去する工 程（分離工程）を経て製造されることが記載されている。 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、＼n特性等が同一である物として認定される。そして、物の発明についての特許に 係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、 当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表＼しているのか、又は 物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限 定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当 該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占 権を有するのかについて予測可能＼性を奪うことになる。したがって、出願時に おいて当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか、 又はおよそ実際的でないという事情が存在するなどの第三者の利益を不当に 害しない事情が存在するのでない限り、物の発明についての特許に係る特許請 求の範囲にその物の製造方法が記載されている特許請求の範囲の記載は、特許 法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するとは いえない（最高裁平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷 判決・民集６９巻４号７００頁参照）。本件発明６の特許請求の範囲において は、物の製造方法が記載されているところ、出願時において製造された物をそ の構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか、又はおよそ実際的 でないという事情についての主張はなく、また、同事情を認めるに足りる証拠 もない。
・・・
本件明細書には、本件発明６の電鋳管と同様の形状等を有する電鋳管につい て本件発明６の方法以外の複数の方法で製造できると記載されている【００４ １】、【００４２】）。そして、本件発明６の引っ張り工程及び分離工程の方法に よった場合の電鋳管の内面精度について、特許請求の範囲、本件明細書、図面 には記載はない。また、原告が主張する本件発明６の技術的範囲に属するとい う場合の電鋳管の客観的な内面精度自体が必ずしも明確ではなく、また、本件 特許の出願当時、引っ張り工程及び分離工程により製造された電鋳管の内面精 度を含む構造又は特性が、技術常識により明らかであったことを認めるに足り＼nる証拠はない。
そうすると、電鋳管の発明である本件発明６について、少なくとも引っ張り 工程及び分離工程に関して電鋳管のどのような構造又は特性を表＼しているの かが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から明らかであるとは いえない。原告の主張は採用することができない。
・・・
被告は、本件発明１、５は、被告製品１、２の製造工程のうち、長尺の電鋳 管を半製品として製造する過程に係るものであり、被告製品１、２は、この後 の切断加工する工程を経て完成するのであるから、本件発明１、５を使用して 製造されたのは切断前の製品であると主張するほか、切断加工に係る付加価値 分については損害の推定額は覆滅されるべきであると主張する。また、被告は、 被告が被告方法による電鋳管を製造する前、製品の仕入後、切断等をして、仕 入額の倍額で販売していたため、上記製品の製造工程と切断、洗浄による付加 価値は１対１として計算すべきであると主張する。 しかし、被告が販売する被告製品１、２は、本件発明１、５を使用した後に 切断工程等があるとしてもその工程は販売する被告製品１、２に対する一連の ものといえ、本件発明１、５を使用して製造されたものといえる。そして、被 告が過去に仕入れていたという製品がどのように製造されていたかは不明で あり、その製品と被告方法１、２によって製造した切断加工前の製品の品質、 価格、価値等の関係も不明である。被告製品１、２を製造するに当たり、前記 イで認定したとおり、被告は切断加工工程の少なくとも一部は外注して、利 益の算定に当たりその外注加工代は経費として控除されているところ、その控 除後の被告の利益とされる部分に、切断加工により得た被告の利益が存在する ことやその額を認めるに足りる証拠はない。 また、被告が主張する、原告に係る親子会社関係に関する主張は推定を覆滅 すべき事情に当たるとはいえない。

◆判決本文
なお、本件については、控訴審判決はなさそうですが、対応する審決取消訴訟にて、請求項６は不可能・非実際的理由がなくても、PBPクレームだから自動的に明確性違反だとはならないと判断されてします（内面精度との技術的関係が不明として明確性違反と判断されています)。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に いう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時 において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼である か、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁 判所平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷判決・民集 ６９巻４号７００頁）。 もっとも、上記のように解釈される趣旨は、物の発明について、その特許 請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（プロダクト・バイ・ プロセス・クレーム）、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造され た物と構造、特性等が同一である物として確定されるところ（前掲最高裁判＼n決）、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表＼して いるのか、又は物の発明であってもその発明の技術的範囲を当該製造方法に より製造された物に限定しているか不明であり、特許請求の範囲等の記載を 読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者が その範囲において独占権を有するのかについて予測可能＼性を奪う結果となり、 第三者の利益が不当に害されることが生じかねないところにある。 そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製 造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、出願 時において当該製造方法により製造される物がどのような構造又は特性を表＼ しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識より一義 的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、不 可能・非実際的事情がないとしても、明確性要件違反には当たらないと解さ＼nれる。
・・・
そして、本件明細書には、細線材を除去する方法として、1)電着物等を 加熱して熱膨張させ、又は細線材を冷却して収縮させることにより、電着 物等と細線材の間に隙間を形成する方法、2)液中に浸して又は液をかける ことにより、細線材と電着物等が接触している箇所を滑りやすくする方法、 3)一方又は両方から引っ張って断面積が小さくなるように変形させて、細 線材と電着物等の間に隙間を形成したりして、掴んで引っ張るか、吸引す るか、物理的に押し遣るか、気体又は液体を噴出して押し遣る方法、4)熱 又は溶剤で溶かす方法が記載されている（【００４１】、【０１１６】）が、 これらの方法と、製造される電鋳管の内面精度との技術的関係についても 一切記載がなく、ましてや、本件発明６及び訂正発明９の製造方法（上記 3)の方法に含まれる。）が、他の方法で製造された電鋳管とは異なる特定の 内面精度を意味することについてすら何ら記載も示唆もない。さらに、上 記各方法により内面精度の相違が生じるかについての技術常識が存在し たとも認められない。 そうすると、本件発明６及び訂正発明９の製造方法により製造された電 鋳管の構造又は特性が一義的に明らかであるとはいえない。＼n

◆令和3(行ケ)10140