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知財みちしるべ：最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
102条2項
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2023.09. 5
令和2(ワ)17104 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年2月16日 東京地方裁判所
漏れていたので、アップします。マネースクエアＨＤvs外為オンラインの特許権侵害事件です。東京地裁(40部)は、１０２条１項、２項の適用を排除し、同３項に基づき、約２０１５万円の損害賠償を認めました。
ア 上記にいう「侵害品の売上高」につき、原告は、被告サーバを使用したＦ Ｘ取引の取引高（３項損害主張1)）、被告サーバを使用したＦＸ取引の取引 回数（３項損害主張2)）、被告サーバを使用したＦＸ取引による手数料収入 及びトレーディング損益（３項損害主張3)）であると主張する。 そこで検討すると、前提事実、証拠（甲２７、乙６６、６７）及び弁論の 全趣旨によれば、1)ＦＸ取引は、証拠金を預託し、差金決済（元本に相当す る金銭の受渡しを行わず、買い付けの対価と売り付けの対価の差額の授受に より決済することをいう。）により外国通貨の売買を行う金融取引であるた め、総取引額の金銭の受渡しは必要とされず、売買の損益の受渡しのみで取 引が完結すること、2)被告は、被告サーバを介してＦＸ取引管理方法に係る 被告サービスを提供し、これによって顧客から手数料収入を得ていたこと、
3)顧客とＦＸ業者が直接取引を行うＦＸ取引では、ＦＸ取引による顧客の利 益は、ＦＸ取引におけるＦＸ業者の損失となるため、そのリスクをヘッジす るために、ＦＸ業者は、顧客の注文に応じて、他の金融機関に対し同様の注 文を行う取引（以下「カバー取引」という。）を行っており、被告は、ＦＸ 取引を行う際に、被告サービスを含めた多数の顧客の注文を一定数量や一定 時間で合算し、売り注文と買い注文を相殺した後、差分数量について他の金 融機関とカバー取引を行うことによりトレーディング損益を得ていたこと、
4)原告ライセンス契約においては、●（省略）●と定められていたこと、以 上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、差金決済その他のＦＸ取引の内容及び実施料率に 係る取引の実情等を踏まえると、特許法１０２条３項に基づく実施料相当額 算定の前提となる「侵害品の売上高」は、ＦＸ取引に関する手数料収入及び トレーディング損益であると認めるのが相当である。 これに対し、被告は、トレーディング損益については、被告サーバを用い た顧客との取引とは別個独立の取引によって得られるものであるから、「侵 害品の売上高」には含まれない旨主張する。しかしながら、カバー取引は、 当該ＦＸ取引のリスクヘッジのために行われるものであるから、被告がカバ ー取引により得ているトレーディング損益は、被告サーバを使用した顧客と の当該ＦＸ取引と密接不可分の関係にあり、●（省略）●トレーディング損 益も、上記にいう「侵害品の売上高」に含めるものとするのが相当である。 そして、この場合に、トレーディング損益は、被告の全取引数量に占める被 告サービスを用いた取引数量を按分することにより、算定するのが相当であ る。したがって、原告及び被告の各主張は、上記認定に抵触する限度で、いず れも採用することができない。
イ 本件発明の構成要件を充足しない取引を除外すべきとの被告の主張につ＼nいて
被告は、1)買い注文を決済注文とする取引（以下「取引1)」という。） 2)取引開始時点において２個以下の新規買い注文しか生成されない取引 （以下「取引2)」という。）、3)売り注文が相場価格の上昇に追従する取 引（最も高い売り注文価格よりも更に高い売り注文価格の売り注文情報を 生成した取引をいう。）以外の取引（以下「取引3)」という。）は、いず れも本件発明の技術的範囲に含まれないから、これらの各取引は、損害額 算定の基礎から除外する必要があると主張する。
取引1)について
ａ 本件特許において、特許請求の範囲の請求項３は、次のとおり記載さ れていることが認められる。
・・・
ｂ 取引1)の除外の可否
上記認定事実によれば、本件特許においては、売り注文を決済注文と する本件発明と、買い注文を決済注文とする取引1)とは、表裏の関係と＼nして明確に区分して規定されていることを踏まえると、本件発明に係る 実施料を算定するに当たっては、取引1)に係る収入は、損害額算定の基 礎から除外するのが相当である。 なお、弁論の全趣旨及び当裁判所に顕著な事実によれば、原告は、被 告サーバが本件特許の請求項３を侵害すると主張し、本件訴訟係属中、 取引1)に係る損害賠償の支払を求めて別訴を提起していることが認め られる。
取引2)及び取引3)について
証拠（甲７ないし９）及び弁論の全趣旨によれば、被告サーバを用いた 取引は、顧客が「想定変動幅、ポジション方向、対象資産」を設定した上、 被告サーバは、複数の買い注文情報を前提とした買い注文情報を生成し、 相場価格が上昇した場合には、売り注文の価格を変更するものであること が認められる。そうすると、上記取引は、被告サーバにおいて、複数の買 い注文情報を生成させ、相場価格が上昇すれば売り注文の価格を変更させ ることを意図するのといえる。 これを被告サーバを用いた取引2)及び取引3)についてみると、当該各取 引は、結果としては、その内容が本件発明による取引に係るものとは異な るものの、いずれの取引においても、複数の買い注文情報が生成されて相 場価格が上昇したときは、本来売り注文の価格を変動させることを意図し たものであったことが認められる。 これらの事情を踏まえると、取引2)及び取引3)は、特許法１０２条３項 に基づく実施料相当額算定の前提となる「侵害品の売上高」に含まれると するのが相当である。もっとも、被告サーバを使用した取引のうち、結果 としてその内容が本件発明による取引に至らなかったもの（取引2)及び取 引3)）については、実施料率の算定において考慮するのが相当である。 したがって、被告の主張は、採用することができない。
ウ 本件における侵害品の売上高について
証拠（乙６３の２、７３の２）及び弁論の全趣旨によれば、本件期間から、 消滅時効に係る期間を除いた平成２９年７月９日から平成３１年３月２日 までの期間における被告サービスの手数料収入の合計額は、●（省略）●で あり、また、同期間におけるトレーディング損益の合計額は、被告の全取引 数量に占める被告サーバを使用した取引数量で按分すると、●（省略）●で あることが認められる。 そうすると、特許法１０２条３項に基づく実施料相当額算定の前提となる 「侵害品の売上高」は、上記手数料収入及びトレーディング損益の合計額で ある●（省略）●と認められる。
(3) 実施料率について
ア 実施許諾契約における実施料率等
証拠（甲２７）及び弁論の全趣旨によれば、原告ライセンス契約において は、●（省略）●ことが認められる。 しかしながら、●（省略）●ことは、上記において説示したとおりである。 そして、原告ライセンス契約は、本件特許が登録された平成２９年６月９日 より前の平成２６年１０月１日に締結されており、しかも、原告と原告の完 全子会社である原告子会社との間で締結されたものである。 これらの事情を踏まえると、本件特許の実施料率の算定に当たっては、上 記●（省略）●の実施料率を直ちに斟酌するのは相当とはいえない。 他方、証拠（甲２６、乙７４）によれば、株式会社帝国データバンクによ る平成２２年３月付けの「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在 り方に関する調査研究報告書〜知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率 に関する実態把握〜本編」においては、コンピュータテクノロジーの実施料 率の平均値は、正味販売高の３．１％とされていることが認められる。
イ 本件発明の技術内容や重要性
本件発明は、複数の売り注文価格がそれぞれ等しい値幅で異なるように した上で、複数の売り注文価格の情報を含む売り注文情報を一の注文手続 で生成し、その後相場価格が変動して、複数の売り注文のうち最も高い売 り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると、当該検知の情報を 受けて、複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも更に所定価格 だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することによっ て、元の売り注文価格よりも相場価格が変動した高値側に新たな売り注文 価格の売り注文情報を生成する構成を採用するものである。このような構＼ 成により、本件発明は、コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取 引において、相場価格の変動に合わせて注文価格を追従させることにより 多くの利益を得る機会を提供するという点において、相応の技術的価値を 有するものと認められる。
証拠（甲７の１、８の１）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、被告サ ービスの広告宣伝において、被告サービスについて、予め指定した変動幅＼nの中で、一定間隔の値幅で複数のイフダン＋ＯＣＯ注文を一度に同時発注 し、決済注文成立後、相場の変動に合わせて変動幅を追従させ、相場変動 に追従した新たな条件の注文をシステムが自動的に繰返し発注する連続 注文機能であって、トラップリピートイフダン注文に係る被告の別のサー＼nビスでは、想定した変動幅から相場が外れた場合、利益を逸失する場合が あるのに対して、相場の上昇又は下落の変動に合わせて、自動追従して注 文を繰り返すため、利益を追求することが期待できる注文方法であること を説明していることが認められる。そうすると、被告は、相場価格の変動に合わせて注文価格を追従させるという本件発明の技術内容を被告サービスの特徴の一つとして広告宣伝していたことが認められる。 弁論の全趣旨によれば、本件期間から消滅時効に係る期間を除いた期間 （平成２９年７月９日から平成３１年３月２日まで）において、被告と顧 客との間で行われた被告サービスに係るＦＸ取引のうちの、新規注文を買 い注文、決済注文を売り注文とし、売り注文が相場価格の上昇に追従する 取引（最も高い売り注文価格よりも更に高い売り注文価格の売り注文情報 の生成）に対応する新規買い注文に係る手数料収入は、●（省略）●であ ることが認められる。そうすると、上記手数料収入は、上記期間における被告サービスにおける手数料収入の合計額●（省略）●にとどまり、被告サービスによる取引 のうち売り注文が相場価格の上昇に追従する取引（本件発明の構成要件を＼n充足する態様での取引）の割合は、実際には●（省略）●にも満たないも のと認められる。したがって、本件発明による被告サービスの売上げへの 貢献は、上記割合をも斟酌するのが相当である。上記のとおりの本件発明の技術内容や重要性に照らせば、これを実施することは、被告にとって、相応に売上げや利益に貢献するものであるといえる。
ウ 侵害の態様
前提事実によれば、被告は、業として、平成２６年１０月１日から平成３ １年３月２日まで、被告サーバを使用していたこと、原告が、平成２６年５ 月１日を原出願とする出願につき分割出願をして本件特許が平成２９年６ 月９日に登録されたため、被告サーバが本件発明の技術的範囲に属すること になったこと、以上の事実が認められる。当該認定事実を踏まえると、被告 による本件発明に係る侵害の態様が、極めて悪質であるとまで認めることは できない。
エ その他の事情
前提事実によれば、原告は、本件期間を通じて、金融商品取引業者として の登録を受けておらず、ＦＸ取引業を営んでいなかったこと、原告の完全子 会社である原告子会社は、ＦＸ取引等を事業内容とする株式会社であること が認められる。 そうすると、原告自身は被告との間で競合関係がないとしても、原告の完 全子会社である原告子会社と被告との間では潜在的な競合関係が認められ るから、仮に、原告が、被告に対し、本件発明の実施を許諾するとすれば、 その実施料は相応に高額になったものといえる。
オ 実施料率の算定
上記認定に係る本件発明の技術内容や重要性、侵害の態様その他の本件に 現れた諸事情を総合考慮して、特許法１０２条４項の趣旨に鑑み、合理的な 料率を定めると、実施に対し受けるべき料率は、●（省略）●であると認め るのが相当である。
(4) 損害額
ア 特許法１０２条３項に基づく損害額
したがって、特許法１０２条３項に基づく損害額は、次の計算式のとおり、 ●（省略）●となる（小数点第一位で四捨五入）。
（計算式）
●（省略）●
イ 弁護士費用及び弁理士費用
本件事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に鑑みると、これと相当因果関係があると認められる弁理士費用及び弁理士費用相当損害額は、●（省略）●の限度で認めるのが相当である。
ウ 合計額
以上によれば、本件の損害額は、２０１４万９０９３円●（省略）●となる。
ア 上記にいう「侵害品の売上高」につき、原告は、被告サーバを使用したＦ Ｘ取引の取引高（３項損害主張1)）、被告サーバを使用したＦＸ取引の取引 回数（３項損害主張2)）、被告サーバを使用したＦＸ取引による手数料収入 及びトレーディング損益（３項損害主張3)）であると主張する。 そこで検討すると、前提事実、証拠（甲２７、乙６６、６７）及び弁論の 全趣旨によれば、1)ＦＸ取引は、証拠金を預託し、差金決済（元本に相当す る金銭の受渡しを行わず、買い付けの対価と売り付けの対価の差額の授受に より決済することをいう。）により外国通貨の売買を行う金融取引であるた め、総取引額の金銭の受渡しは必要とされず、売買の損益の受渡しのみで取 引が完結すること、2)被告は、被告サーバを介してＦＸ取引管理方法に係る 被告サービスを提供し、これによって顧客から手数料収入を得ていたこと、
3)顧客とＦＸ業者が直接取引を行うＦＸ取引では、ＦＸ取引による顧客の利 益は、ＦＸ取引におけるＦＸ業者の損失となるため、そのリスクをヘッジす るために、ＦＸ業者は、顧客の注文に応じて、他の金融機関に対し同様の注 文を行う取引（以下「カバー取引」という。）を行っており、被告は、ＦＸ 取引を行う際に、被告サービスを含めた多数の顧客の注文を一定数量や一定 時間で合算し、売り注文と買い注文を相殺した後、差分数量について他の金 融機関とカバー取引を行うことによりトレーディング損益を得ていたこと、
4)原告ライセンス契約においては、●（省略）●と定められていたこと、以 上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、差金決済その他のＦＸ取引の内容及び実施料率に 係る取引の実情等を踏まえると、特許法１０２条３項に基づく実施料相当額 算定の前提となる「侵害品の売上高」は、ＦＸ取引に関する手数料収入及び トレーディング損益であると認めるのが相当である。 これに対し、被告は、トレーディング損益については、被告サーバを用い た顧客との取引とは別個独立の取引によって得られるものであるから、「侵 害品の売上高」には含まれない旨主張する。しかしながら、カバー取引は、 当該ＦＸ取引のリスクヘッジのために行われるものであるから、被告がカバ ー取引により得ているトレーディング損益は、被告サーバを使用した顧客と の当該ＦＸ取引と密接不可分の関係にあり、●（省略）●トレーディング損 益も、上記にいう「侵害品の売上高」に含めるものとするのが相当である。 そして、この場合に、トレーディング損益は、被告の全取引数量に占める被 告サービスを用いた取引数量を按分することにより、算定するのが相当であ る。したがって、原告及び被告の各主張は、上記認定に抵触する限度で、いず れも採用することができない。
イ 本件発明の構成要件を充足しない取引を除外すべきとの被告の主張につ＼nいて
被告は、1)買い注文を決済注文とする取引（以下「取引1)」という。） 2)取引開始時点において２個以下の新規買い注文しか生成されない取引 （以下「取引2)」という。）、3)売り注文が相場価格の上昇に追従する取 引（最も高い売り注文価格よりも更に高い売り注文価格の売り注文情報を 生成した取引をいう。）以外の取引（以下「取引3)」という。）は、いず れも本件発明の技術的範囲に含まれないから、これらの各取引は、損害額 算定の基礎から除外する必要があると主張する。
取引1)について
ａ 本件特許において、特許請求の範囲の請求項３は、次のとおり記載さ れていることが認められる。
・・・
ｂ 取引1)の除外の可否
上記認定事実によれば、本件特許においては、売り注文を決済注文と する本件発明と、買い注文を決済注文とする取引1)とは、表裏の関係と＼nして明確に区分して規定されていることを踏まえると、本件発明に係る 実施料を算定するに当たっては、取引1)に係る収入は、損害額算定の基 礎から除外するのが相当である。 なお、弁論の全趣旨及び当裁判所に顕著な事実によれば、原告は、被 告サーバが本件特許の請求項３を侵害すると主張し、本件訴訟係属中、 取引1)に係る損害賠償の支払を求めて別訴を提起していることが認め られる。
取引2)及び取引3)について
証拠（甲７ないし９）及び弁論の全趣旨によれば、被告サーバを用いた 取引は、顧客が「想定変動幅、ポジション方向、対象資産」を設定した上、 被告サーバは、複数の買い注文情報を前提とした買い注文情報を生成し、 相場価格が上昇した場合には、売り注文の価格を変更するものであること が認められる。そうすると、上記取引は、被告サーバにおいて、複数の買 い注文情報を生成させ、相場価格が上昇すれば売り注文の価格を変更させ ることを意図するのといえる。 これを被告サーバを用いた取引2)及び取引3)についてみると、当該各取 引は、結果としては、その内容が本件発明による取引に係るものとは異な るものの、いずれの取引においても、複数の買い注文情報が生成されて相 場価格が上昇したときは、本来売り注文の価格を変動させることを意図し たものであったことが認められる。 これらの事情を踏まえると、取引2)及び取引3)は、特許法１０２条３項 に基づく実施料相当額算定の前提となる「侵害品の売上高」に含まれると するのが相当である。もっとも、被告サーバを使用した取引のうち、結果 としてその内容が本件発明による取引に至らなかったもの（取引2)及び取 引3)）については、実施料率の算定において考慮するのが相当である。 したがって、被告の主張は、採用することができない。
ウ 本件における侵害品の売上高について
証拠（乙６３の２、７３の２）及び弁論の全趣旨によれば、本件期間から、 消滅時効に係る期間を除いた平成２９年７月９日から平成３１年３月２日 までの期間における被告サービスの手数料収入の合計額は、●（省略）●で あり、また、同期間におけるトレーディング損益の合計額は、被告の全取引 数量に占める被告サーバを使用した取引数量で按分すると、●（省略）●で あることが認められる。 そうすると、特許法１０２条３項に基づく実施料相当額算定の前提となる 「侵害品の売上高」は、上記手数料収入及びトレーディング損益の合計額で ある●（省略）●と認められる。
(3) 実施料率について
ア 実施許諾契約における実施料率等
証拠（甲２７）及び弁論の全趣旨によれば、原告ライセンス契約において は、●（省略）●ことが認められる。 しかしながら、●（省略）●ことは、上記において説示したとおりである。 そして、原告ライセンス契約は、本件特許が登録された平成２９年６月９日 より前の平成２６年１０月１日に締結されており、しかも、原告と原告の完 全子会社である原告子会社との間で締結されたものである。 これらの事情を踏まえると、本件特許の実施料率の算定に当たっては、上 記●（省略）●の実施料率を直ちに斟酌するのは相当とはいえない。 他方、証拠（甲２６、乙７４）によれば、株式会社帝国データバンクによ る平成２２年３月付けの「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在 り方に関する調査研究報告書〜知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率 に関する実態把握〜本編」においては、コンピュータテクノロジーの実施料 率の平均値は、正味販売高の３．１％とされていることが認められる。
イ 本件発明の技術内容や重要性
本件発明は、複数の売り注文価格がそれぞれ等しい値幅で異なるように した上で、複数の売り注文価格の情報を含む売り注文情報を一の注文手続 で生成し、その後相場価格が変動して、複数の売り注文のうち最も高い売 り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると、当該検知の情報を 受けて、複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも更に所定価格 だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成することによっ て、元の売り注文価格よりも相場価格が変動した高値側に新たな売り注文 価格の売り注文情報を生成する構成を採用するものである。このような構＼ 成により、本件発明は、コンピュータシステムを用いて行う金融商品の取 引において、相場価格の変動に合わせて注文価格を追従させることにより 多くの利益を得る機会を提供するという点において、相応の技術的価値を 有するものと認められる。
証拠（甲７の１、８の１）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、被告サ ービスの広告宣伝において、被告サービスについて、予め指定した変動幅＼nの中で、一定間隔の値幅で複数のイフダン＋ＯＣＯ注文を一度に同時発注 し、決済注文成立後、相場の変動に合わせて変動幅を追従させ、相場変動 に追従した新たな条件の注文をシステムが自動的に繰返し発注する連続 注文機能であって、トラップリピートイフダン注文に係る被告の別のサー＼nビスでは、想定した変動幅から相場が外れた場合、利益を逸失する場合が あるのに対して、相場の上昇又は下落の変動に合わせて、自動追従して注 文を繰り返すため、利益を追求することが期待できる注文方法であること を説明していることが認められる。そうすると、被告は、相場価格の変動に合わせて注文価格を追従させるという本件発明の技術内容を被告サービスの特徴の一つとして広告宣伝していたことが認められる。 弁論の全趣旨によれば、本件期間から消滅時効に係る期間を除いた期間 （平成２９年７月９日から平成３１年３月２日まで）において、被告と顧 客との間で行われた被告サービスに係るＦＸ取引のうちの、新規注文を買 い注文、決済注文を売り注文とし、売り注文が相場価格の上昇に追従する 取引（最も高い売り注文価格よりも更に高い売り注文価格の売り注文情報 の生成）に対応する新規買い注文に係る手数料収入は、●（省略）●であ ることが認められる。そうすると、上記手数料収入は、上記期間における被告サービスにおける手数料収入の合計額●（省略）●にとどまり、被告サービスによる取引 のうち売り注文が相場価格の上昇に追従する取引（本件発明の構成要件を＼n充足する態様での取引）の割合は、実際には●（省略）●にも満たないも のと認められる。したがって、本件発明による被告サービスの売上げへの 貢献は、上記割合をも斟酌するのが相当である。上記のとおりの本件発明の技術内容や重要性に照らせば、これを実施することは、被告にとって、相応に売上げや利益に貢献するものであるといえる。
ウ 侵害の態様
前提事実によれば、被告は、業として、平成２６年１０月１日から平成３ １年３月２日まで、被告サーバを使用していたこと、原告が、平成２６年５ 月１日を原出願とする出願につき分割出願をして本件特許が平成２９年６ 月９日に登録されたため、被告サーバが本件発明の技術的範囲に属すること になったこと、以上の事実が認められる。当該認定事実を踏まえると、被告 による本件発明に係る侵害の態様が、極めて悪質であるとまで認めることは できない。
エ その他の事情
前提事実によれば、原告は、本件期間を通じて、金融商品取引業者として の登録を受けておらず、ＦＸ取引業を営んでいなかったこと、原告の完全子 会社である原告子会社は、ＦＸ取引等を事業内容とする株式会社であること が認められる。 そうすると、原告自身は被告との間で競合関係がないとしても、原告の完 全子会社である原告子会社と被告との間では潜在的な競合関係が認められ るから、仮に、原告が、被告に対し、本件発明の実施を許諾するとすれば、 その実施料は相応に高額になったものといえる。
オ 実施料率の算定
上記認定に係る本件発明の技術内容や重要性、侵害の態様その他の本件に 現れた諸事情を総合考慮して、特許法１０２条４項の趣旨に鑑み、合理的な 料率を定めると、実施に対し受けるべき料率は、●（省略）●であると認め るのが相当である。
(4) 損害額
ア 特許法１０２条３項に基づく損害額
したがって、特許法１０２条３項に基づく損害額は、次の計算式のとおり、 ●（省略）●となる（小数点第一位で四捨五入）。
（計算式）
●（省略）●
イ 弁護士費用及び弁理士費用
本件事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に鑑みると、これと相当因果関係があると認められる弁理士費用及び弁理士費用相当損害額は、●（省略）●の限度で認めるのが相当である。
ウ 合計額
以上によれば、本件の損害額は、２０１４万９０９３円●（省略）●となる。
◆判決本文
当事者が同じ侵害事件です。
◆平成29(ネ)10073
原審はこちらです。
◆平成28(ワ)21346
こちらは、原告被告が逆の侵害事件です。
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2023.05.19
令和2(ワ)4913 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年4月20日 大阪地方裁判所
約4500万円の損害賠償が認められました。なお、本件では、102条2項の覆滅部分について、3項の重畳適用は否定されました。
(c) 原告は、前記の各製品について、アウタロータ型電動モータを採用しておら ず、被告製品及び原告製品と構造が根本的に異なること、被告製品及び原告製品は、＼n主として車輌工場において重要保安部位向けに使用されるのに対し、瓜生製作のＵ ＢＸ−ＡＦシリーズ以外は主にそれよりも重要度の低い部位に用いられること、デ ソータやエスティックの製品は電動式衝撃締め付け工具ではなくナットランナーと＼n思われること等を理由に、いずれも競合品に該当しないと主張する。 しかし、被告カタログ及び前記競合品の各カタログ（乙５２の４、５４の３、５ ６の１・２、５８、７３、７４）には、工具に採用されているモータの型がアウタ ロータかインナロータかといった点に関する記載がないことや、モータの構造は製＼n品の外部から確認できるものではないこと等を踏まえると、モータの構造それ自体＼nが需要者の購入動機の形成に寄与する場合が多いとは認められず、アウタロータ型 電動モータを採用していないことをもって直ちに競合品から排除されるとするのは 相当でない。また、被告製品及び原告製品の各カタログを見ても、締め付け工具で あること以上に各製品の用途を限定する旨の記載はなく（甲３５、３６、乙５８）、 これらの製品が主に車輌工場において重要保安部位向けに使用される一方、他の製 品が異なることについて的確に裏付ける証拠はない。また、証拠（乙１、４、３４） によれば、一般に、ナットランナーは、インパクトレンチやパルスツールとはモー タの回転を締付力に変換する方式が異なることから、高精度である一方でトルクが 低く抑えられ、反力受けが必要であるという特徴を有し、パルスツールとは性能・＼n用途が異なる場合があるといえるが、デソータ及びエスティックの前記各製品は、＼n低反力で反力受けを要さず、作業者が直接手に持って締め付け操作を行うことが可 能な製品であり、かつトルク範囲も被告製品のものと重複するものであることから、＼n被告製品及び原告製品と性能・用途等において共通する競合品であると認められる。＼nしたがってこの点の原告の主張は採用できない。
(d) 以上によれば、被告製品及び原告製品と共通する電動式締め付け工具の市 場において競合品が一定数存在することが認められる。もっとも、当該市場におけ る被告製品や原告製品の市場占有率等が明らかではないことや、競合品と認められ る製品の中には、被告製品との価格差が比較的大きいものもあると考えられること 等を踏まえると、競合品の存在を理由とする大幅な覆滅を認めることはできないと いうべきである。
ｃ 侵害品の性能＼n
(a) 被告カタログ（乙５８）によれば、被告製品は、その「主な特徴」として、 「バッテリーツール、高い生産性、高トルク、高精度、低反力、メンテナンス軽減、 多様な使用環境に対応」と記載されている。また、より具体的な特徴として、被告 製品は、バッテリー残量等を作業者から容易に確認できるＬＥＤインジケータが表＼n示されること、作業者の手になじむバランスのとれたツールであること、オイル漏 れの影響を軽減してメンテナンス周期を延ばす新型のパルスユニットを採用してい ること、効率的な冷却システムを搭載していること、予備バッテリーを内蔵し通信＼nを維持したままバッテリー交換が可能であること、回転速度が６０００ｒｐｍまで＼n設定可能であること、独自のコントローラ「Power Focus 6000」及びソフトウェア＼nにより容易に作業内容等を設定可能であること、内蔵されたブザーからの音でも締＼nめ付けが可能であること、デュアルアンテナにより無線環境に対応しツールの接続＼n性を向上していること、高速バックアップユニット機能を搭載していること等が記＼n載されている。一方で、モータの構造や、被告製品がアウタロータ型電動モータを＼n採用していることについての記載はない。 また、被告カタログでは、前記のメンテナンス軽減・周期の改善に関して、新し い特許技術と設計により、従来品よりもメンテナンス周期が長くなっていること、 オイル漏れ対策やエアセパレータの採用及び優れた冷却性能がパフォーマンスと稼＼n働時間の向上に寄与していることの記載があるほか、「高いトルク性能」として、＼n「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、「高度なモーター制御」により締付け 時間が早くなり生産性が向上する旨が記載されている。 そして、証拠（乙５８、５９）及び弁論の全趣旨によれば、ＡＢは、次のとおり の技術（発明）について、特許を出願し、その多くが日本国内を含めて登録されて おり、これらの技術が被告製品に採用されていると認められる。
1) オイルパルスユニット内のオイルと空気を分離する機構を備え、オイルチャ＼nンバから分離された空気が再びオイルチャンバに戻ることを防止する技術（乙 ５９の１）
2) 遠心作用によりオイルから空気を取り出すための分離手段を備え、パルスユ ニット内の空気の割合を低くすることにより、高いパルス発生効率を実現する 技術（乙５９の１０）
3) 作動流体を利用したヒートパイプにより、電動モータの熱を効率的に放散し て冷却する技術（乙５９の２）
4) ステータ要素とロータ要素との間の相対変位を感知するセンサーに係る技術 でありモータ制御の精度に資する技術（乙５９の３）
5) モータとパルスユニットとの接続を改良し、高い生産性、低反力、高トルク 及びメンテナンス周期を改善させる技術（乙５９の４）
6) 電圧供給源の遮断時に、動作制御ユニット及び無線通信装置への電圧供給を 連続して維持することによりバッテリーユニットの交換立ち上げにおける遅 れを実質的に減少する技術（乙５９の５）
7) 油圧パルスユニット内のオイルレベルが低すぎる場合に、警告信号を出す方 法及びシステムに関する技術（乙５９の６）
8) トルク限度及び角度回転限度を超えて締結具が更に締め付けられることを防 止するため、締付具が事前に締め付けられていたか否かを検出する方法に係る 技術（乙５９の７）
9) オイルパルスユニットについて機構及び各種部材の形状を工夫し、トルク衝＼n撃が与えられた直後に高圧室の圧力を迅速に除去し、次のトルク発生のための 迅速な加速を可能とし、トルクの増大及びトルクの間隔の短縮を実現し、衝撃＼n率の増加を実現する技術（乙５９の８）
10) パルスユニットの部品の摩耗により生じた粒子を除去するための磁石を備え、 さらなる摩耗等を防ぎ、メンテナンス軽減を実現する技術（乙５９の９） そのほか、コントローラである Power Focus 6000 及びソフトウェアにより多種＼n類のツールを接続し、作業内容に合わせたコントロールが容易であるという特徴は、 被告カタログ等において、前記記載以外にもページを費やして強く訴求されている （乙５８、８５）。
(b) 衝撃発生部が油圧パルス発生部である電動式衝撃締め付け工具において、 アウタロータ型電動モータを採用するという本件訂正発明は、電動式衝撃締め付け 工具の基幹部分であるモータに関する発明であり、インナロータ型電動モータが採 用される場合と比較して、小型、軽量、低反力、耐久性実現の作用効果を有する点 で、相当の技術的価値があるといえる。実際に、被告製品のモータを本件訂正発明 の技術に属しない構造に変更するにはモータの構＼造等を変更する必要があり、その 場合には製品全体の構造や技術を見直す必要があり、この点からの代替技術が採用＼nされる可能性が高いとはいえない。＼nもっとも、本件訂正発明の作用効果である「小型、軽量、低反力、耐久性」を実 現する技術及び被告製品で訴求される各特徴を実現する技術は、アウタロータ型電 動モータ以外にも存在する。被告製品においてアウタロータ型電動モータを採用し たことによる作用効果は、被告カタログにおいて訴求されている「高トルク」、「低 反力」及び「メンテナンス軽減」に関連し得るが、前記(a)のとおり、被告カタログ では、「高トルク」を実現する技術として「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、 「高度なモーター制御」が記載されており、実際に、被告が保有し被告製品で採用 されている技術においても実現されていると認められる。 そのほか、前記(a)のとおり、被告製品には、本件訂正発明以外にも多数の技術が 使用され、当該技術による作用効果が被告カタログにおいて被告製品の特徴として 記載されており、需要者に強く訴求されていることが認められる。
(c) したがって、被告製品は、本件訂正発明及びその作用効果以外にも、種々の 技術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が、需要者の購入動機＼nの形成に相当程度寄与していると認められる。被告製品が多彩な機能を有し、これ＼nが顧客誘引力に寄与していることは、被告製品が、対応する原告製品よりも総じて ●（省略）●であるという価格差にも裏付けられているといえる。 (d) 以上より、被告製品の性能に係るこれらの事情は、特許法１０２条２項に基＼nづく推定を、相当程度覆滅する事由であると認められる。
ｄ 本件訂正発明は被告製品の一部のみに使用されていること
前記１(2)のとおり、本件訂正発明は、インナロータ型電動モータを搭載した従来 の電動式衝撃締め付け工具の有する課題を解決するため、出力トルクが大きいアウ タロータ型電動モータを採用し、小型及び軽量で、低反力かつ耐久性を有する電動 式衝撃締め付け工具を提供するというものであり、被告製品の特徴とされる「高ト ルク、低反力、メンテナンス軽減」（前記ｃ(a)）の作用効果の実現に使用されてい るといえるが、前記ｃで検討した諸事情からすれば、それらの作用効果は、本件訂 正発明のみによって実現されているとはいえない上、被告製品が備える種々の性能＼nの一部にすぎないことが認められる。したがって、本件訂正発明が被告製品の一部 のみに使用されていることは覆滅事由に該当する。ただし、覆滅の基礎となる事情 は前記ｃの事情と重複することから、推定覆滅の程度の検討に当たっては被告製品 の性能を理由とする推定覆滅と実質的に重なるものとして評価するのが相当と解さ＼nれる。
ｅ 本件訂正について
本件訂正は、衝撃発生部について、油圧パルス発生部に限定するものであり、被 告製品における発明の作用効果やその実施に影響を与えるものではないこと等を踏 まえると、本件訂正の事実を覆滅事由として認めることは相当でない。
(ｳ) 推定覆滅の程度
以上のとおり、本件においては、一定数の競合品の存在、被告製品の性能及び本＼n件訂正発明が被告製品の一部のみに使用されていることを理由とする推定覆滅が認 められ、前記(ｲ)のとおりの事情を総合的に考慮すると、６割の限度で損害額の推定 が覆滅されるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はい ずれも採用できない。
(ｴ) 以上から、特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は、被告製 品ごとに、別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１及び表２の各「２項損害額」欄記＼n載のとおりとなる。
イ 特許法１０２条３項の重畳適用について
(ｱ) 特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第 三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、 侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為が なければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸 失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解され る。 そうすると、特許法１０２条２項による推定が覆滅される場合であっても、当該 推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき は、同条３項の適用が認められると解すべきである。そして、同項による推定の覆 滅事由が、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超える＼nこと以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情がある ことを理由とする場合の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下におい て、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと 解される（知的財産高等裁判所令和４年１０月２０日特別部判決参照）。
(ｲ) これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認められるのは 競合品の存在、被告製品の本件訂正発明以外の性能及び本件訂正発明が被告製品の＼n一部のみに使用されていることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力＼nを超えること以外の理由により特許権者が販売等をすることができないとする事情 があることを理由とするものである。
市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分については、侵 害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された 蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、特許権者である原告が被告に対して実 施許諾をするという関係に立たないことから、原告が被告に実施許諾をすることが できたとは認められないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂正発明 の効果と同様の性能等を有するものの、アウタロータ型電動モータを採用している＼nと認められるものはなく、本件訂正発明の構成とは異なる機構＼を有していると認め られるから、この点からも、原告が、当該覆滅部分について、実施許諾の機会を喪 失したとはいえない。
また、被告製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び本件訂正発明は被告＼n製品の一部のみに使用されていることを理由とする覆滅部分については、被告製品 の売上に対し本件訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅されるもので あり、このような特許発明が寄与していない部分について、原告が実施許諾をする ことができたとは認められない。 したがって、本件においては、特許法１０２条２項による推定の覆滅部分につい て、同条３項の適用は認められない。
ウ 特許法１０２条３項に基づく損害額
(ｱ) 実施料率
本件訂正発明について実施許諾契約がされた事実はない（弁論の全趣旨）。 また、証拠（甲３２、３３）及び弁論の全趣旨によれば、平成１５年９月２０日 に社団法人発明協会が発行した「実施料率〔第５版〕」において、「金属加工機械」 の技術分野における平成４年度〜平成１０年度の実施料率の平均値についてイニシ ャル有りが４．４％、イニシャル無しが３．３％であること、同様の最頻値が５％、 ３％、中央値が４％、３％であること、平成２２年８月３１日に発行された経済産 業調査会が発行した「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プ ログラム著作権・技術ノウハウ〜」において、「成形」の技術分野における実施料 率の平均値が３．４％であることが認められる。これらに、原告と被告とが競業関 係にあること、本件訂正発明の内容、重要性、代替可能性、被告製品の売上に対す＼nる貢献の程度のほか、本件訂正により特許請求の範囲が減縮されていること等本件 に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件における実施に対して受けるべき料率 としては、４％が相当であると認める。これに反する原告及び被告の主張はいずれ も採用できない。
(ｲ) 以上から、特許法１０２条３項に基づき推定される損害額は、被告製品ごと に、別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１及び表２の各「３項損害額」欄記載のと＼nおりである。
エ 原告の損害額
(ｱ) 原告は、被告製品の型番ごとに、平成２９年７月から令和３年１０月の期間 につき、特許法１０２条２項に基づく損害額と、同条３項に基づく損害額のうち高 い方を選択的に請求していることから、被告製品の型番ごとに認められる損害額は、 別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１の「損害額」欄記載のとおりであり、合計す ると４０７８万９００３円（平成２９年７月から令和２年３月３１日分までが２８ １２万１２５４円、同年４月１日から令和３年１０月３１日分までが１２６６万７ ７４９円）となる。
(c) 原告は、前記の各製品について、アウタロータ型電動モータを採用しておら ず、被告製品及び原告製品と構造が根本的に異なること、被告製品及び原告製品は、＼n主として車輌工場において重要保安部位向けに使用されるのに対し、瓜生製作のＵ ＢＸ−ＡＦシリーズ以外は主にそれよりも重要度の低い部位に用いられること、デ ソータやエスティックの製品は電動式衝撃締め付け工具ではなくナットランナーと＼n思われること等を理由に、いずれも競合品に該当しないと主張する。 しかし、被告カタログ及び前記競合品の各カタログ（乙５２の４、５４の３、５ ６の１・２、５８、７３、７４）には、工具に採用されているモータの型がアウタ ロータかインナロータかといった点に関する記載がないことや、モータの構造は製＼n品の外部から確認できるものではないこと等を踏まえると、モータの構造それ自体＼nが需要者の購入動機の形成に寄与する場合が多いとは認められず、アウタロータ型 電動モータを採用していないことをもって直ちに競合品から排除されるとするのは 相当でない。また、被告製品及び原告製品の各カタログを見ても、締め付け工具で あること以上に各製品の用途を限定する旨の記載はなく（甲３５、３６、乙５８）、 これらの製品が主に車輌工場において重要保安部位向けに使用される一方、他の製 品が異なることについて的確に裏付ける証拠はない。また、証拠（乙１、４、３４） によれば、一般に、ナットランナーは、インパクトレンチやパルスツールとはモー タの回転を締付力に変換する方式が異なることから、高精度である一方でトルクが 低く抑えられ、反力受けが必要であるという特徴を有し、パルスツールとは性能・＼n用途が異なる場合があるといえるが、デソータ及びエスティックの前記各製品は、＼n低反力で反力受けを要さず、作業者が直接手に持って締め付け操作を行うことが可 能な製品であり、かつトルク範囲も被告製品のものと重複するものであることから、＼n被告製品及び原告製品と性能・用途等において共通する競合品であると認められる。＼nしたがってこの点の原告の主張は採用できない。
(d) 以上によれば、被告製品及び原告製品と共通する電動式締め付け工具の市 場において競合品が一定数存在することが認められる。もっとも、当該市場におけ る被告製品や原告製品の市場占有率等が明らかではないことや、競合品と認められ る製品の中には、被告製品との価格差が比較的大きいものもあると考えられること 等を踏まえると、競合品の存在を理由とする大幅な覆滅を認めることはできないと いうべきである。
ｃ 侵害品の性能＼n
(a) 被告カタログ（乙５８）によれば、被告製品は、その「主な特徴」として、 「バッテリーツール、高い生産性、高トルク、高精度、低反力、メンテナンス軽減、 多様な使用環境に対応」と記載されている。また、より具体的な特徴として、被告 製品は、バッテリー残量等を作業者から容易に確認できるＬＥＤインジケータが表＼n示されること、作業者の手になじむバランスのとれたツールであること、オイル漏 れの影響を軽減してメンテナンス周期を延ばす新型のパルスユニットを採用してい ること、効率的な冷却システムを搭載していること、予備バッテリーを内蔵し通信＼nを維持したままバッテリー交換が可能であること、回転速度が６０００ｒｐｍまで＼n設定可能であること、独自のコントローラ「Power Focus 6000」及びソフトウェア＼nにより容易に作業内容等を設定可能であること、内蔵されたブザーからの音でも締＼nめ付けが可能であること、デュアルアンテナにより無線環境に対応しツールの接続＼n性を向上していること、高速バックアップユニット機能を搭載していること等が記＼n載されている。一方で、モータの構造や、被告製品がアウタロータ型電動モータを＼n採用していることについての記載はない。 また、被告カタログでは、前記のメンテナンス軽減・周期の改善に関して、新し い特許技術と設計により、従来品よりもメンテナンス周期が長くなっていること、 オイル漏れ対策やエアセパレータの採用及び優れた冷却性能がパフォーマンスと稼＼n働時間の向上に寄与していることの記載があるほか、「高いトルク性能」として、＼n「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、「高度なモーター制御」により締付け 時間が早くなり生産性が向上する旨が記載されている。 そして、証拠（乙５８、５９）及び弁論の全趣旨によれば、ＡＢは、次のとおり の技術（発明）について、特許を出願し、その多くが日本国内を含めて登録されて おり、これらの技術が被告製品に採用されていると認められる。
1) オイルパルスユニット内のオイルと空気を分離する機構を備え、オイルチャ＼nンバから分離された空気が再びオイルチャンバに戻ることを防止する技術（乙 ５９の１）
2) 遠心作用によりオイルから空気を取り出すための分離手段を備え、パルスユ ニット内の空気の割合を低くすることにより、高いパルス発生効率を実現する 技術（乙５９の１０）
3) 作動流体を利用したヒートパイプにより、電動モータの熱を効率的に放散し て冷却する技術（乙５９の２）
4) ステータ要素とロータ要素との間の相対変位を感知するセンサーに係る技術 でありモータ制御の精度に資する技術（乙５９の３）
5) モータとパルスユニットとの接続を改良し、高い生産性、低反力、高トルク 及びメンテナンス周期を改善させる技術（乙５９の４）
6) 電圧供給源の遮断時に、動作制御ユニット及び無線通信装置への電圧供給を 連続して維持することによりバッテリーユニットの交換立ち上げにおける遅 れを実質的に減少する技術（乙５９の５）
7) 油圧パルスユニット内のオイルレベルが低すぎる場合に、警告信号を出す方 法及びシステムに関する技術（乙５９の６）
8) トルク限度及び角度回転限度を超えて締結具が更に締め付けられることを防 止するため、締付具が事前に締め付けられていたか否かを検出する方法に係る 技術（乙５９の７）
9) オイルパルスユニットについて機構及び各種部材の形状を工夫し、トルク衝＼n撃が与えられた直後に高圧室の圧力を迅速に除去し、次のトルク発生のための 迅速な加速を可能とし、トルクの増大及びトルクの間隔の短縮を実現し、衝撃＼n率の増加を実現する技術（乙５９の８）
10) パルスユニットの部品の摩耗により生じた粒子を除去するための磁石を備え、 さらなる摩耗等を防ぎ、メンテナンス軽減を実現する技術（乙５９の９） そのほか、コントローラである Power Focus 6000 及びソフトウェアにより多種＼n類のツールを接続し、作業内容に合わせたコントロールが容易であるという特徴は、 被告カタログ等において、前記記載以外にもページを費やして強く訴求されている （乙５８、８５）。
(b) 衝撃発生部が油圧パルス発生部である電動式衝撃締め付け工具において、 アウタロータ型電動モータを採用するという本件訂正発明は、電動式衝撃締め付け 工具の基幹部分であるモータに関する発明であり、インナロータ型電動モータが採 用される場合と比較して、小型、軽量、低反力、耐久性実現の作用効果を有する点 で、相当の技術的価値があるといえる。実際に、被告製品のモータを本件訂正発明 の技術に属しない構造に変更するにはモータの構＼造等を変更する必要があり、その 場合には製品全体の構造や技術を見直す必要があり、この点からの代替技術が採用＼nされる可能性が高いとはいえない。＼nもっとも、本件訂正発明の作用効果である「小型、軽量、低反力、耐久性」を実 現する技術及び被告製品で訴求される各特徴を実現する技術は、アウタロータ型電 動モータ以外にも存在する。被告製品においてアウタロータ型電動モータを採用し たことによる作用効果は、被告カタログにおいて訴求されている「高トルク」、「低 反力」及び「メンテナンス軽減」に関連し得るが、前記(a)のとおり、被告カタログ では、「高トルク」を実現する技術として「TorqueBoost」、「優れた冷却システム」、 「高度なモーター制御」が記載されており、実際に、被告が保有し被告製品で採用 されている技術においても実現されていると認められる。 そのほか、前記(a)のとおり、被告製品には、本件訂正発明以外にも多数の技術が 使用され、当該技術による作用効果が被告カタログにおいて被告製品の特徴として 記載されており、需要者に強く訴求されていることが認められる。
(c) したがって、被告製品は、本件訂正発明及びその作用効果以外にも、種々の 技術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が、需要者の購入動機＼nの形成に相当程度寄与していると認められる。被告製品が多彩な機能を有し、これ＼nが顧客誘引力に寄与していることは、被告製品が、対応する原告製品よりも総じて ●（省略）●であるという価格差にも裏付けられているといえる。 (d) 以上より、被告製品の性能に係るこれらの事情は、特許法１０２条２項に基＼nづく推定を、相当程度覆滅する事由であると認められる。
ｄ 本件訂正発明は被告製品の一部のみに使用されていること
前記１(2)のとおり、本件訂正発明は、インナロータ型電動モータを搭載した従来 の電動式衝撃締め付け工具の有する課題を解決するため、出力トルクが大きいアウ タロータ型電動モータを採用し、小型及び軽量で、低反力かつ耐久性を有する電動 式衝撃締め付け工具を提供するというものであり、被告製品の特徴とされる「高ト ルク、低反力、メンテナンス軽減」（前記ｃ(a)）の作用効果の実現に使用されてい るといえるが、前記ｃで検討した諸事情からすれば、それらの作用効果は、本件訂 正発明のみによって実現されているとはいえない上、被告製品が備える種々の性能＼nの一部にすぎないことが認められる。したがって、本件訂正発明が被告製品の一部 のみに使用されていることは覆滅事由に該当する。ただし、覆滅の基礎となる事情 は前記ｃの事情と重複することから、推定覆滅の程度の検討に当たっては被告製品 の性能を理由とする推定覆滅と実質的に重なるものとして評価するのが相当と解さ＼nれる。
ｅ 本件訂正について
本件訂正は、衝撃発生部について、油圧パルス発生部に限定するものであり、被 告製品における発明の作用効果やその実施に影響を与えるものではないこと等を踏 まえると、本件訂正の事実を覆滅事由として認めることは相当でない。
(ｳ) 推定覆滅の程度
以上のとおり、本件においては、一定数の競合品の存在、被告製品の性能及び本＼n件訂正発明が被告製品の一部のみに使用されていることを理由とする推定覆滅が認 められ、前記(ｲ)のとおりの事情を総合的に考慮すると、６割の限度で損害額の推定 が覆滅されるものと解するのが相当である。これに反する原告及び被告の主張はい ずれも採用できない。
(ｴ) 以上から、特許法１０２条２項に基づき推定される原告の損害額は、被告製 品ごとに、別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１及び表２の各「２項損害額」欄記＼n載のとおりとなる。
イ 特許法１０２条３項の重畳適用について
(ｱ) 特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第 三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、 侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為が なければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸 失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解され る。 そうすると、特許法１０２条２項による推定が覆滅される場合であっても、当該 推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき は、同条３項の適用が認められると解すべきである。そして、同項による推定の覆 滅事由が、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超える＼nこと以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情がある ことを理由とする場合の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下におい て、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと 解される（知的財産高等裁判所令和４年１０月２０日特別部判決参照）。
(ｲ) これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認められるのは 競合品の存在、被告製品の本件訂正発明以外の性能及び本件訂正発明が被告製品の＼n一部のみに使用されていることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力＼nを超えること以外の理由により特許権者が販売等をすることができないとする事情 があることを理由とするものである。
市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分については、侵 害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された 蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があるこ とにより推定が覆滅される部分については、特許権者である原告が被告に対して実 施許諾をするという関係に立たないことから、原告が被告に実施許諾をすることが できたとは認められないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂正発明 の効果と同様の性能等を有するものの、アウタロータ型電動モータを採用している＼nと認められるものはなく、本件訂正発明の構成とは異なる機構＼を有していると認め られるから、この点からも、原告が、当該覆滅部分について、実施許諾の機会を喪 失したとはいえない。
また、被告製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び本件訂正発明は被告＼n製品の一部のみに使用されていることを理由とする覆滅部分については、被告製品 の売上に対し本件訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅されるもので あり、このような特許発明が寄与していない部分について、原告が実施許諾をする ことができたとは認められない。 したがって、本件においては、特許法１０２条２項による推定の覆滅部分につい て、同条３項の適用は認められない。
ウ 特許法１０２条３項に基づく損害額
(ｱ) 実施料率
本件訂正発明について実施許諾契約がされた事実はない（弁論の全趣旨）。 また、証拠（甲３２、３３）及び弁論の全趣旨によれば、平成１５年９月２０日 に社団法人発明協会が発行した「実施料率〔第５版〕」において、「金属加工機械」 の技術分野における平成４年度〜平成１０年度の実施料率の平均値についてイニシ ャル有りが４．４％、イニシャル無しが３．３％であること、同様の最頻値が５％、 ３％、中央値が４％、３％であること、平成２２年８月３１日に発行された経済産 業調査会が発行した「ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プ ログラム著作権・技術ノウハウ〜」において、「成形」の技術分野における実施料 率の平均値が３．４％であることが認められる。これらに、原告と被告とが競業関 係にあること、本件訂正発明の内容、重要性、代替可能性、被告製品の売上に対す＼nる貢献の程度のほか、本件訂正により特許請求の範囲が減縮されていること等本件 に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件における実施に対して受けるべき料率 としては、４％が相当であると認める。これに反する原告及び被告の主張はいずれ も採用できない。
(ｲ) 以上から、特許法１０２条３項に基づき推定される損害額は、被告製品ごと に、別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１及び表２の各「３項損害額」欄記載のと＼nおりである。
エ 原告の損害額
(ｱ) 原告は、被告製品の型番ごとに、平成２９年７月から令和３年１０月の期間 につき、特許法１０２条２項に基づく損害額と、同条３項に基づく損害額のうち高 い方を選択的に請求していることから、被告製品の型番ごとに認められる損害額は、 別紙損害一覧表（裁判所認定）の表＼１の「損害額」欄記載のとおりであり、合計す ると４０７８万９００３円（平成２９年７月から令和２年３月３１日分までが２８ １２万１２５４円、同年４月１日から令和３年１０月３１日分までが１２６６万７ ７４９円）となる。
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2023.05. 2
令和3(ワ)6908 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年1月30日 大阪地方裁判所
特許権侵害が認定され、特１０２条２項による推定覆滅として３割を認定されました。
前記本件明細書の記載によれば、本件特許発明は、落下物受取装置の基端部 の縁と足場構築体の作業空間の外側面の間に隙間が生じ小さい物品が落下し＼n人体を負傷する危険があり、当該隙間を単純な板材で塞いだ場合には落下物受 取装置を格納する際に板材を取外す必要がある等姿勢変更の作業が困難であ るといった課題に対し（【０００８】【０００９】）、当該隙間を覆うことができ、 かつ落下物受取装置の姿勢変更等によって隙間が変化する場合でもそれに追 従し確実に隙間を塞ぐことができる隙間遮蔽装置を提供するものである（【０ ０１４】【００３８】）。本件明細書には、本件特許発明の実施例として、隙間遮 蔽装置は、固定部材を落下物受取装置の基端部に取付一体化した構成とする場＼n合と、落下物受取装置に後付けされるユニットを構成する場合とを挙げており＼n（【００１６】）、後付け可能かつ着脱自在の隙間遮蔽装置の実施例の一つ（ユ＼nニット２０ａ）として、固定部材に枢結手段を介して遮蔽部材を回動自在に連 結するものが記載されている（【００３９】【００４０】【００４３】）。 このような固定部材に枢結手段２２を用いて遮蔽部材を回動可能に枢結す＼nる方法は、本件明細書上、「図４に示す１実施形態において」（【００３９】）、 「図示のようにユニット２０ａを構成する場合は」（【００４３】）と記載され＼nているとおり、後付けユニットタイプの隙間遮蔽装置の一実施例という位置付 けで記載されているに過ぎない。また、本件明細書には、固定部材の大きさ及 び形状並びに落下物受取装置への固定方法については適宜の方法を採用する ことができることが示唆されており（【００４０】）、その余の本件明細書の記 載を見ても、「固定部材（２１）」が、特定の構成を備えるべきものであるとか、＼n枢結手段が、固定部材（２１）と別途独立のもの（部材）であることが前提で あることをうかがわせるとかの旨の記載はない。 したがって、本件特許発明における「固定部材（２２）」とは、実施例のよう に固定部材とは別の枢結手段が存在する場合に限らず、固定部材が枢結手段と 一体のもの、一つの部材が固定部材と枢結手段を兼ねるものなどもこれに当た ると解される。
むしろ、枢結手段が固定部材から独立して存在すること（独立した部材であ ること）等が要求されていないとの解釈は、上記のとおり実施例の一つとして 挙げられた固定部材に遮蔽部材を枢結する「蝶番」について、「枢結部材」では なく「枢結手段」と記載されていることと整合するといえる（【００３９】【０ ０４３】）。 なお、構成要件Ｃないし同Ｆには「固定部材（２１）」として符号が記載され＼nているものの、これは請求項の記載内容を理解するために補助的に付されたも のであると解され（特許法施行規則２４条の４及び様式２９の２の〔備考〕１ ４のロ）、それ以上に本件特許発明における固定部材の構成を符号により特定＼nされる実施形態に限定するものであると解すべき事情も見当たらない。 したがって、本件明細書の記載を参酌しても、本件特許発明において、上記 (1)のとおり、1)落下物受取装置の基端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成す＼nる部材であること（構成要件Ｃ）、2)（隙間遮蔽装置使用時に）固定部材から足 場構築体に向けて遮蔽部材が延びていること（構＼成要件Ｄ）、3)遮蔽部材が回 動自在に枢結されていること（構成要件Ｅ）、4)（隙間遮蔽装置不使用時に）遮 蔽部材が固定部材に向けて回動することにより固定部材の上に重ねられるこ と（構成要件Ｆ）という要素を充たせば「固定部材」（構＼成要件Ｃ〜Ｆ）に相当 する部材であるといえ、これに加え、枢結手段とは独立して存在することを要 するものではないと解すべきである。
(4) 被告製品における「蝶番（の第１翼片）」が本件特許発明の「固定部材」に 相当するか（あてはめ）
別紙被告製品説明書のとおり、被告製品における蝶番は、第１翼片、第２翼 片及び回転軸から成り、第１翼片（図３右側のもの）が落下物受取装置の基端 部にリベット等で固着され、第２翼片（図３左側のもの）が遮蔽部材に固着さ れている。これにより、被告製品の蝶番の第１翼片は、1)落下物受取装置の基 端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成する部材であること（構＼成要件Ｃ）、2) （隙間遮蔽装置使用時に）固定部材（第１翼片）から足場構築体に向けて遮蔽＼n部材が延びていること（構成要件Ｄ）、3)遮蔽部材が回動自在に枢結されてい ること（構成要件Ｅ）、4)（隙間遮蔽装置不使用時に）遮蔽部材が固定部材に向 けて回動することにより固定部材の上に重ねられること（構成要件Ｆ）という＼n要素を全て充たしているといえ、本件特許発明の「固定部材」に相当する部材 であるということができる。
被告は、このように解すると構成要件Ｆの構＼成及びその構成の作用効果の説＼n明と矛盾する旨主張するが、保管・運搬に便利となるとの作用効果は、遮蔽部 材を回動自在に枢結することによりもたらさせるものであって、固定部材の構＼n成に由来するものではないから、その主張は失当である。 したがって、被告製品は、構成要件Ｃないし同Ｆを充足しており、構＼成要件 Ａ、同Ｂ、同Ｇを充足することは争いがないから、本件特許発明の技術的範囲 に属する。
・・・
(2) 推定覆滅事情
被告は、本件特許発明は、製品の一部のみに実施されるものであること、被 告製品には他の顧客誘引力がある一方、本件特許発明に顧客誘引力が乏しいこ と、本件特許発明以外の特許発明の実施や被告商品に付された商標が顧客誘引 力を持つことから、上記損害額の８割は推定が及ばないものと主張する。
ア 本件特許発明の意義
前判示のとおり、本件特許発明は、建設現場等で高所からの工具等の落下 による負傷等を防止するために設置される落下物防止装置（朝顔）において、 「落下物受取装置は、…該落下物受取装置の基端部の縁と、足場構築体の作＼n業空間の外側面の間には、狭小な隙間を生じることが不可避である。このた め、…小さい物品が落下すると、前記隙間を通過することにより地上に向け て落下するおそれがあり、金属製等の落下物の場合、微小な物品であっても 人体を負傷する危険がある。」等の課題に対して、隙間(S)を覆う隙間遮蔽装 置を設け、前記隙間遮蔽装置は、前記落下物受取装置の基端部に固定される 固定部材と、該固定部材から足場構築体に向けて延びる遮蔽部材を備え、前＼n記固定部材に対して前記遮蔽部材を回動自在に枢結しており、前記遮蔽部材 は、不使用時に前記固定部材に向けて回動することにより、該固定部材の上 に重ねられるように構成することにより該課題を解決するものである。＼n この点、証拠（甲３、４（枝番を含む））及び弁論の全趣旨によると、被告 製品における遮断板によって遮蔽される隙間は、足場の設置態様によっては 相応に幅が広いものも想定され（少なくとも被告主張のような傷害結果が生 じることが極めて稀な小さなもののみが通過する隙間に限られないと認め られる。）、被告製品においても、朝顔において隙間を塞ぐことが重要な意義 を有するものと扱われていることが認められるのであって、本件特許発明は、 これを効果的に行うものとしての技術的意義を有し、実施品の顧客誘引力を 高めるものであると認められる。
イ 他方、朝顔の性能としては、被告主張のとおり、上部から外方への落下物＼nを直接受け止める部分であるパネル部分（本件特許発明でいう落下物受取装 置）の性能が重要であろうことは商品の性質上当然であり、被告が、本件特＼n許発明以外の特許を実施している点を指摘するのも、この趣旨をいうものと 理解することができる。また、作業効率性、美観性といった被告製品の他の 要素も顧客誘引力に相応に寄与することも理解できるところである。もっと も、被告商品２に付された被告商標については、これについて特段の顧客誘 引力があることをうかがわせる証拠はないため、本件において考慮すること は困難である。また、本件特許発明が製品の一部に実施されているという主 張は、落下物受取装置が遮断板に向かって傾斜を持った態様で運用されるこ とからすると、同装置で受け取られた落下物は遮断板に至り、遮断板によっ て更に下方への落下が阻止されることになるのであって、このように、遮断 板と一体となって落下物の下方への落下が防止されるという被告製品の構＼n成からすると、本来的な意味で特許技術が製品の一部にのみ実施されたもの であるということはできない。なお、被告は、本件特許発明は、遮蔽部材を落下物受取装置の基底部に回動可能に固定することのみを特徴としている旨主張するが、抽象的には遮蔽部材を設置して隙間を塞ぐ構＼成は他に考え得る趣旨をいうものと解したとしても、その具体的な競合品等に関する主張立証はされていないから、これを推定の覆滅に当たって考慮することは困難である。
ウ 本件において、イに述べた事情はあるものの、被告が指摘する事情はなお 同種の商品一般の顧客誘引力の重点の置き方を指摘するものにとどまって おり、これらの事情を特許法１０２条２項による推定を覆滅させる事情とし て重く見るのは相当でなく、総合的にみると、(1)で推定される原告の損害 のうち、３割の限度ではその推定の覆滅の立証があったものというべきであ る。
前記本件明細書の記載によれば、本件特許発明は、落下物受取装置の基端部 の縁と足場構築体の作業空間の外側面の間に隙間が生じ小さい物品が落下し＼n人体を負傷する危険があり、当該隙間を単純な板材で塞いだ場合には落下物受 取装置を格納する際に板材を取外す必要がある等姿勢変更の作業が困難であ るといった課題に対し（【０００８】【０００９】）、当該隙間を覆うことができ、 かつ落下物受取装置の姿勢変更等によって隙間が変化する場合でもそれに追 従し確実に隙間を塞ぐことができる隙間遮蔽装置を提供するものである（【０ ０１４】【００３８】）。本件明細書には、本件特許発明の実施例として、隙間遮 蔽装置は、固定部材を落下物受取装置の基端部に取付一体化した構成とする場＼n合と、落下物受取装置に後付けされるユニットを構成する場合とを挙げており＼n（【００１６】）、後付け可能かつ着脱自在の隙間遮蔽装置の実施例の一つ（ユ＼nニット２０ａ）として、固定部材に枢結手段を介して遮蔽部材を回動自在に連 結するものが記載されている（【００３９】【００４０】【００４３】）。 このような固定部材に枢結手段２２を用いて遮蔽部材を回動可能に枢結す＼nる方法は、本件明細書上、「図４に示す１実施形態において」（【００３９】）、 「図示のようにユニット２０ａを構成する場合は」（【００４３】）と記載され＼nているとおり、後付けユニットタイプの隙間遮蔽装置の一実施例という位置付 けで記載されているに過ぎない。また、本件明細書には、固定部材の大きさ及 び形状並びに落下物受取装置への固定方法については適宜の方法を採用する ことができることが示唆されており（【００４０】）、その余の本件明細書の記 載を見ても、「固定部材（２１）」が、特定の構成を備えるべきものであるとか、＼n枢結手段が、固定部材（２１）と別途独立のもの（部材）であることが前提で あることをうかがわせるとかの旨の記載はない。 したがって、本件特許発明における「固定部材（２２）」とは、実施例のよう に固定部材とは別の枢結手段が存在する場合に限らず、固定部材が枢結手段と 一体のもの、一つの部材が固定部材と枢結手段を兼ねるものなどもこれに当た ると解される。
むしろ、枢結手段が固定部材から独立して存在すること（独立した部材であ ること）等が要求されていないとの解釈は、上記のとおり実施例の一つとして 挙げられた固定部材に遮蔽部材を枢結する「蝶番」について、「枢結部材」では なく「枢結手段」と記載されていることと整合するといえる（【００３９】【０ ０４３】）。 なお、構成要件Ｃないし同Ｆには「固定部材（２１）」として符号が記載され＼nているものの、これは請求項の記載内容を理解するために補助的に付されたも のであると解され（特許法施行規則２４条の４及び様式２９の２の〔備考〕１ ４のロ）、それ以上に本件特許発明における固定部材の構成を符号により特定＼nされる実施形態に限定するものであると解すべき事情も見当たらない。 したがって、本件明細書の記載を参酌しても、本件特許発明において、上記 (1)のとおり、1)落下物受取装置の基端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成す＼nる部材であること（構成要件Ｃ）、2)（隙間遮蔽装置使用時に）固定部材から足 場構築体に向けて遮蔽部材が延びていること（構＼成要件Ｄ）、3)遮蔽部材が回 動自在に枢結されていること（構成要件Ｅ）、4)（隙間遮蔽装置不使用時に）遮 蔽部材が固定部材に向けて回動することにより固定部材の上に重ねられるこ と（構成要件Ｆ）という要素を充たせば「固定部材」（構＼成要件Ｃ〜Ｆ）に相当 する部材であるといえ、これに加え、枢結手段とは独立して存在することを要 するものではないと解すべきである。
(4) 被告製品における「蝶番（の第１翼片）」が本件特許発明の「固定部材」に 相当するか（あてはめ）
別紙被告製品説明書のとおり、被告製品における蝶番は、第１翼片、第２翼 片及び回転軸から成り、第１翼片（図３右側のもの）が落下物受取装置の基端 部にリベット等で固着され、第２翼片（図３左側のもの）が遮蔽部材に固着さ れている。これにより、被告製品の蝶番の第１翼片は、1)落下物受取装置の基 端部に固定され、隙間遮蔽装置を構成する部材であること（構＼成要件Ｃ）、2) （隙間遮蔽装置使用時に）固定部材（第１翼片）から足場構築体に向けて遮蔽＼n部材が延びていること（構成要件Ｄ）、3)遮蔽部材が回動自在に枢結されてい ること（構成要件Ｅ）、4)（隙間遮蔽装置不使用時に）遮蔽部材が固定部材に向 けて回動することにより固定部材の上に重ねられること（構成要件Ｆ）という＼n要素を全て充たしているといえ、本件特許発明の「固定部材」に相当する部材 であるということができる。
被告は、このように解すると構成要件Ｆの構＼成及びその構成の作用効果の説＼n明と矛盾する旨主張するが、保管・運搬に便利となるとの作用効果は、遮蔽部 材を回動自在に枢結することによりもたらさせるものであって、固定部材の構＼n成に由来するものではないから、その主張は失当である。 したがって、被告製品は、構成要件Ｃないし同Ｆを充足しており、構＼成要件 Ａ、同Ｂ、同Ｇを充足することは争いがないから、本件特許発明の技術的範囲 に属する。
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(2) 推定覆滅事情
被告は、本件特許発明は、製品の一部のみに実施されるものであること、被 告製品には他の顧客誘引力がある一方、本件特許発明に顧客誘引力が乏しいこ と、本件特許発明以外の特許発明の実施や被告商品に付された商標が顧客誘引 力を持つことから、上記損害額の８割は推定が及ばないものと主張する。
ア 本件特許発明の意義
前判示のとおり、本件特許発明は、建設現場等で高所からの工具等の落下 による負傷等を防止するために設置される落下物防止装置（朝顔）において、 「落下物受取装置は、…該落下物受取装置の基端部の縁と、足場構築体の作＼n業空間の外側面の間には、狭小な隙間を生じることが不可避である。このた め、…小さい物品が落下すると、前記隙間を通過することにより地上に向け て落下するおそれがあり、金属製等の落下物の場合、微小な物品であっても 人体を負傷する危険がある。」等の課題に対して、隙間(S)を覆う隙間遮蔽装 置を設け、前記隙間遮蔽装置は、前記落下物受取装置の基端部に固定される 固定部材と、該固定部材から足場構築体に向けて延びる遮蔽部材を備え、前＼n記固定部材に対して前記遮蔽部材を回動自在に枢結しており、前記遮蔽部材 は、不使用時に前記固定部材に向けて回動することにより、該固定部材の上 に重ねられるように構成することにより該課題を解決するものである。＼n この点、証拠（甲３、４（枝番を含む））及び弁論の全趣旨によると、被告 製品における遮断板によって遮蔽される隙間は、足場の設置態様によっては 相応に幅が広いものも想定され（少なくとも被告主張のような傷害結果が生 じることが極めて稀な小さなもののみが通過する隙間に限られないと認め られる。）、被告製品においても、朝顔において隙間を塞ぐことが重要な意義 を有するものと扱われていることが認められるのであって、本件特許発明は、 これを効果的に行うものとしての技術的意義を有し、実施品の顧客誘引力を 高めるものであると認められる。
イ 他方、朝顔の性能としては、被告主張のとおり、上部から外方への落下物＼nを直接受け止める部分であるパネル部分（本件特許発明でいう落下物受取装 置）の性能が重要であろうことは商品の性質上当然であり、被告が、本件特＼n許発明以外の特許を実施している点を指摘するのも、この趣旨をいうものと 理解することができる。また、作業効率性、美観性といった被告製品の他の 要素も顧客誘引力に相応に寄与することも理解できるところである。もっと も、被告商品２に付された被告商標については、これについて特段の顧客誘 引力があることをうかがわせる証拠はないため、本件において考慮すること は困難である。また、本件特許発明が製品の一部に実施されているという主 張は、落下物受取装置が遮断板に向かって傾斜を持った態様で運用されるこ とからすると、同装置で受け取られた落下物は遮断板に至り、遮断板によっ て更に下方への落下が阻止されることになるのであって、このように、遮断 板と一体となって落下物の下方への落下が防止されるという被告製品の構＼n成からすると、本来的な意味で特許技術が製品の一部にのみ実施されたもの であるということはできない。なお、被告は、本件特許発明は、遮蔽部材を落下物受取装置の基底部に回動可能に固定することのみを特徴としている旨主張するが、抽象的には遮蔽部材を設置して隙間を塞ぐ構＼成は他に考え得る趣旨をいうものと解したとしても、その具体的な競合品等に関する主張立証はされていないから、これを推定の覆滅に当たって考慮することは困難である。
ウ 本件において、イに述べた事情はあるものの、被告が指摘する事情はなお 同種の商品一般の顧客誘引力の重点の置き方を指摘するものにとどまって おり、これらの事情を特許法１０２条２項による推定を覆滅させる事情とし て重く見るのは相当でなく、総合的にみると、(1)で推定される原告の損害 のうち、３割の限度ではその推定の覆滅の立証があったものというべきであ る。
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2023.04.15
令和4(ネ)10073等 特許権侵害損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和5年3月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
１審では、３項侵害の損害額の方が高いとして、２２００万円弱の損害賠償を認めましたが、知財高裁は２項侵害の損害額の方が高いとして、約２２５０万円の支払いを命じました。
本件は、発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエ アロゾルを発生させる方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が、被控 訴人らに対し、被控訴人らが共同で加熱式タバコ用デバイスである原判決別紙物件 目録記載の被告製品（被告製品１〜３）の販売、輸出、輸入及び販売の申出をする＼nことが本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為（民法７０９条）に基づき、 選択的に、1)特許法１０２条２項の損害額●●●●●●●●●円（同項の推定の覆 滅が認められた場合に当該覆滅部分について予備的に同条３項に基づく売上額の２＼n０％相当の損害額）又は2)同条３項の損害額●●●●●●●●●円を請求するとと もに、3)弁護士・弁理士費用相当額●●●●●●●●円（上記1)の同条２項の損害 額の１割に相当する額）を請求するものとして、●●●●●●●●●円及びこれに 対する不法行為の後であり被控訴人らへの各訴状送達の日の翌日である令和２年３ 月１０日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５ 分の割合による遅延損害金の連帯支払を原審で求めた事案である。
(2) 原審は、1)特許法１０２条２項による被控訴人らが受けている利益の額は３ ７０６万０９３５円と推定されるが、被告製品の売上げにはそれらが別件発明の実 施品であることも貢献しているため５割の推定覆滅を認めるのが相当であり、同項 の損害額は１８５３万０４６７円となる（また、上記の覆滅の理由からして上記覆 滅部分についての同条３項の適用は認められない。）とする一方で、2)実施料率は １０％を下らないものと認めるのが相当であり、同条３項の損害額は１９７５万２ ７０７円となるところ、より高額である上記2)の損害額をもって控訴人の損害額と 認め、これに弁護士・弁理士費用としてその１割である１９７万５２７０円を加え た２１７２万７９７７円及びこれに対する前記遅延損害金の連帯支払を被控訴人ら に求める限度で控訴人の請求を一部認容し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却 した。
・・・・
(c) 同じくAmazon seller centralに係る手数料等について、控訴人は、令和元 年７月のＦＢＡ運搬費は異常に高額であり、少なくとも本件ＦＢＡ配送代行手数料 ●●●●●●●●円は控除されるべきものではないなどと主張する。
そこで検討するに、証拠（甲１０、甲Ａ３８、４４、甲４６、４７、５１、５２、 ５３の１〜４、５４の１〜５、甲５５、６２、乙２５、２６）及び弁論の全趣旨に よると、1)令和元年７月分のAmazonのＦＢＡ手数料（Amazon FBA/handling charge） は●●●●●●●円、ＦＢＡ運搬手数料（Amazon FBA/haulage express）は●●● ●●●●●円であったこと、2)平成３０年７月から令和元年１２月までの期間中、 ＦＢＡ運搬手数料又はこれに相当し得るとみられる費用は、平成３０年１１月から 令和元年９月までの間において計上されているところ（ただし、平成３０年１１月 及び１２月においては「Amazon /FBA haulage handling charge」である。）、同年 １１月分及び１２月分は●●●●円程度、平成３１年１月分は●●●●円余りであ ったものの、同年２月分から同年（令和元年）６月分まではいずれも●●●●円に 満たない額となっていたにもかかわらず、同年７月分として上記のとおり急激にそ の額が増大し、その後、同年８月分として●●●円余り、同年９月分として●●● 円余りが計上された後、同年１０月分以降は、ＦＢＡ手数料とともにゼロ円となっ たこと、3)同年４月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少し、同年５月において、「商品評価損」●●●●●●●円の計上と 「期末商品棚卸高」●●●●●●●●円の計上により、「商品」が●●●●●●● ●円増加し、同年６月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少したこと、4)同年７月３０日及び同月３１日の２日間に、「Fjp20190724PATENT-14」などの符号（末尾の数字のみ、3〜17の範囲で異なっている。） のある一律●●●円のＦＢＡ配送代行手数料（FBA Per Unit Fulfillment Fee）が ●●●●件計上され、その合計額は●●●●●●●●円に上ったこと（本件ＦＢＡ 配送代行手数料）、5)同月におけるＦＢＡ配送代行手数料の支出において、そのよ うに同一の符号をもって一律の金額で同時期に多数のものが計上されている例は、 他に認め難いこと、6)控訴人は、別件仮処分決定に係る特許権侵害差止仮処分申立＼n事件（東京地裁民事第２９部にて審理）において、令和元年７月１１日付けで、被 控訴人アンカーに対する申立てを取り下げ、その後、同月２５日、別件仮処分決定＼nがされたこと、7)控訴人は、別途、被控訴人らを債務者として、特許権侵害差止仮 処分命令の申立て（東京地裁平成３０年（ヨ）第２２１２３号（東京地裁民事第４＼n０部にて審理））をしていたところ、当該事件で、被控訴人らは、令和元年９月３ ０日付けの準備書面をもって、被控訴人ジョウズにおいては同月末までに被告製品 全ての在庫がなくなる予定であることから、保全の必要性がない旨を主張し、その＼n後、それを疎明する資料として、被控訴人ジョウズが同月にAmazonに対し被告製品 の所有権放棄の依頼をしたことを示す書面を提出した上、同年１１月５日付けの準 備書面をもって、保全の必要性がない旨を改めて主張したことが認められる。
前記1)〜7)の事情（なお、前記4)について、「20190724PATENT」の符号は、令和 元年７月２４日付けのもので、特許に関連するものであることを強くうかがわせる ものである。）のほか、AmazonのＦＢＡサービスに係る証拠（甲５３の１〜４。余 剰在庫の管理等のために、Amazonフルフィルメントセンターに保管されている在庫 について、出品者、出品者の倉庫、仕入れ先又は販売業者に返送したり、その所有 権を放棄したりする旨を依頼するサービスがあることなどが記載されている。）や、 配送手数料等についてはその対象となる行為が行われた後に請求がされるのも合理 的であると解され、本件ＦＢＡ配送代行手数料が平成３１年（令和元年）４月ない し６月の在庫に係る会計上の処理と関連している可能性があることなども考慮する＼nと、本件ＦＢＡ配送代行手数料●●●●●●●●円については、別件仮処分決定の 発令に関連して、また、前記7)の仮処分命令申立事件に対する対応やその準備等の＼nために、大量の被告製品について一律に、通常の販売とは異なる特別の取扱いがさ れたことから発生したものであることが強く推認され、この推認を覆すに足りる事 情は見当たらない。
したがって、Amazon seller centralに係る手数料等のうち、本件ＦＢＡ配送代行 手数料●●●●●●●●円については、被告製品の販売に直接必要となった経費と して控除すべきものではなく、控除が認められる支払手数料額は●●●●●●●● ●円となる。
上記に反する被控訴人らの主張は、いずれも採用することができない。なお、被 控訴人らは、当審で追加された特許法１０２条３項の損害に係る控訴人の主張に対 し、前記3)の商品評価損については、令和元年の期末の商品評価損調整でゼロとす る仕訳を行ったなどと主張するところ、そのような事実を認めるに足りる証拠はな いものの、仮に、そのような事後的な調整の事実があったとすれば、そのことは、 本件ＦＢＡ配送代行手数料の支出が被告製品の販売とは直接関係なくされたもので あるとの前記推認を裏付けるものであるとみることができる。
本件は、発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエ アロゾルを発生させる方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が、被控 訴人らに対し、被控訴人らが共同で加熱式タバコ用デバイスである原判決別紙物件 目録記載の被告製品（被告製品１〜３）の販売、輸出、輸入及び販売の申出をする＼nことが本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為（民法７０９条）に基づき、 選択的に、1)特許法１０２条２項の損害額●●●●●●●●●円（同項の推定の覆 滅が認められた場合に当該覆滅部分について予備的に同条３項に基づく売上額の２＼n０％相当の損害額）又は2)同条３項の損害額●●●●●●●●●円を請求するとと もに、3)弁護士・弁理士費用相当額●●●●●●●●円（上記1)の同条２項の損害 額の１割に相当する額）を請求するものとして、●●●●●●●●●円及びこれに 対する不法行為の後であり被控訴人らへの各訴状送達の日の翌日である令和２年３ 月１０日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５ 分の割合による遅延損害金の連帯支払を原審で求めた事案である。
(2) 原審は、1)特許法１０２条２項による被控訴人らが受けている利益の額は３ ７０６万０９３５円と推定されるが、被告製品の売上げにはそれらが別件発明の実 施品であることも貢献しているため５割の推定覆滅を認めるのが相当であり、同項 の損害額は１８５３万０４６７円となる（また、上記の覆滅の理由からして上記覆 滅部分についての同条３項の適用は認められない。）とする一方で、2)実施料率は １０％を下らないものと認めるのが相当であり、同条３項の損害額は１９７５万２ ７０７円となるところ、より高額である上記2)の損害額をもって控訴人の損害額と 認め、これに弁護士・弁理士費用としてその１割である１９７万５２７０円を加え た２１７２万７９７７円及びこれに対する前記遅延損害金の連帯支払を被控訴人ら に求める限度で控訴人の請求を一部認容し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却 した。
・・・・
(c) 同じくAmazon seller centralに係る手数料等について、控訴人は、令和元 年７月のＦＢＡ運搬費は異常に高額であり、少なくとも本件ＦＢＡ配送代行手数料 ●●●●●●●●円は控除されるべきものではないなどと主張する。
そこで検討するに、証拠（甲１０、甲Ａ３８、４４、甲４６、４７、５１、５２、 ５３の１〜４、５４の１〜５、甲５５、６２、乙２５、２６）及び弁論の全趣旨に よると、1)令和元年７月分のAmazonのＦＢＡ手数料（Amazon FBA/handling charge） は●●●●●●●円、ＦＢＡ運搬手数料（Amazon FBA/haulage express）は●●● ●●●●●円であったこと、2)平成３０年７月から令和元年１２月までの期間中、 ＦＢＡ運搬手数料又はこれに相当し得るとみられる費用は、平成３０年１１月から 令和元年９月までの間において計上されているところ（ただし、平成３０年１１月 及び１２月においては「Amazon /FBA haulage handling charge」である。）、同年 １１月分及び１２月分は●●●●円程度、平成３１年１月分は●●●●円余りであ ったものの、同年２月分から同年（令和元年）６月分まではいずれも●●●●円に 満たない額となっていたにもかかわらず、同年７月分として上記のとおり急激にそ の額が増大し、その後、同年８月分として●●●円余り、同年９月分として●●● 円余りが計上された後、同年１０月分以降は、ＦＢＡ手数料とともにゼロ円となっ たこと、3)同年４月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少し、同年５月において、「商品評価損」●●●●●●●円の計上と 「期末商品棚卸高」●●●●●●●●円の計上により、「商品」が●●●●●●● ●円増加し、同年６月において、「商品評価損」●●●●●●●●●円の計上と「期 末商品棚卸高」の●●●●●●●●円の減少の計上により、「商品」が●●●●● ●●●●円減少したこと、4)同年７月３０日及び同月３１日の２日間に、「Fjp20190724PATENT-14」などの符号（末尾の数字のみ、3〜17の範囲で異なっている。） のある一律●●●円のＦＢＡ配送代行手数料（FBA Per Unit Fulfillment Fee）が ●●●●件計上され、その合計額は●●●●●●●●円に上ったこと（本件ＦＢＡ 配送代行手数料）、5)同月におけるＦＢＡ配送代行手数料の支出において、そのよ うに同一の符号をもって一律の金額で同時期に多数のものが計上されている例は、 他に認め難いこと、6)控訴人は、別件仮処分決定に係る特許権侵害差止仮処分申立＼n事件（東京地裁民事第２９部にて審理）において、令和元年７月１１日付けで、被 控訴人アンカーに対する申立てを取り下げ、その後、同月２５日、別件仮処分決定＼nがされたこと、7)控訴人は、別途、被控訴人らを債務者として、特許権侵害差止仮 処分命令の申立て（東京地裁平成３０年（ヨ）第２２１２３号（東京地裁民事第４＼n０部にて審理））をしていたところ、当該事件で、被控訴人らは、令和元年９月３ ０日付けの準備書面をもって、被控訴人ジョウズにおいては同月末までに被告製品 全ての在庫がなくなる予定であることから、保全の必要性がない旨を主張し、その＼n後、それを疎明する資料として、被控訴人ジョウズが同月にAmazonに対し被告製品 の所有権放棄の依頼をしたことを示す書面を提出した上、同年１１月５日付けの準 備書面をもって、保全の必要性がない旨を改めて主張したことが認められる。
前記1)〜7)の事情（なお、前記4)について、「20190724PATENT」の符号は、令和 元年７月２４日付けのもので、特許に関連するものであることを強くうかがわせる ものである。）のほか、AmazonのＦＢＡサービスに係る証拠（甲５３の１〜４。余 剰在庫の管理等のために、Amazonフルフィルメントセンターに保管されている在庫 について、出品者、出品者の倉庫、仕入れ先又は販売業者に返送したり、その所有 権を放棄したりする旨を依頼するサービスがあることなどが記載されている。）や、 配送手数料等についてはその対象となる行為が行われた後に請求がされるのも合理 的であると解され、本件ＦＢＡ配送代行手数料が平成３１年（令和元年）４月ない し６月の在庫に係る会計上の処理と関連している可能性があることなども考慮する＼nと、本件ＦＢＡ配送代行手数料●●●●●●●●円については、別件仮処分決定の 発令に関連して、また、前記7)の仮処分命令申立事件に対する対応やその準備等の＼nために、大量の被告製品について一律に、通常の販売とは異なる特別の取扱いがさ れたことから発生したものであることが強く推認され、この推認を覆すに足りる事 情は見当たらない。
したがって、Amazon seller centralに係る手数料等のうち、本件ＦＢＡ配送代行 手数料●●●●●●●●円については、被告製品の販売に直接必要となった経費と して控除すべきものではなく、控除が認められる支払手数料額は●●●●●●●● ●円となる。
上記に反する被控訴人らの主張は、いずれも採用することができない。なお、被 控訴人らは、当審で追加された特許法１０２条３項の損害に係る控訴人の主張に対 し、前記3)の商品評価損については、令和元年の期末の商品評価損調整でゼロとす る仕訳を行ったなどと主張するところ、そのような事実を認めるに足りる証拠はな いものの、仮に、そのような事後的な調整の事実があったとすれば、そのことは、 本件ＦＢＡ配送代行手数料の支出が被告製品の販売とは直接関係なくされたもので あるとの前記推認を裏付けるものであるとみることができる。
◆判決本文
原審はこちら
◆令和2(ワ)4332
関連事件(1)です。
特許権、当事者同じ
特許権者勝訴
差止のみ請求
◆令和2(ワ)4332
関連事件(2)です。
当事者同じ、対象特許違い
特許権者勝訴
損害額約5200万円
◆令和1(ワ)20074
関連事件(2)の控訴審です
控訴棄却
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
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>> 102条3項
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2023.03.21
令和2(ワ)3473 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和5年1月23日 大阪地方裁判所
照明器具について技術的範囲に属するとして、約2億円の損害賠償が認められました。102条2項の推定覆滅8割と判断されました。
ア 本件各発明の技術的意義
本件明細書上、本件発明１には、ブラケットを放熱部に取り付けることに より外装部の変形及び破損を防止すること（本件意義１）及び放熱部製造時 の不良率の低減（本件意義３）があるものと読み取れる。原告はこれに加え、 外装部が放熱部におけるブラケットの接続部分よりも後方に延びている構＼n造により、ユーザーが、ブラケットが取り付けられている位置よりも後方の 外装部を掴み、自らの手が照明器具の照射する光を遮らずに、照射範囲を正 確に把握しながら照射方向を変更することを可能とする技術的意義（本件意＼n義２）がある旨主張するが、本件明細書に記載はなく、構成要件Ｈとして追＼n加された経緯等をふまえると（甲１１の１、１４の１）、後付けの感をぬぐえ ず、本件各発明の直接の作用効果としての意義は乏しい。
イ 本件各発明の技術的意義が被告製品の売り上げに貢献する程度等
(ｱ) 本件意義１について
スポットライト製品一般は、本件特許発明より相当前から市場に存在 し、既に成熟した市場が形成されており（乙５、弁論の全趣旨）、市場動向 調査によれば、スポットライト製品は、演色性や色温度などにおいて高い 付加価値を有する製品の開発が期待されている状況にあり（乙３０、３ １）、原告、被告、競合他社のカタログ等において、配光制御・特性、光色、 レンズ設計、省エネ、製品の大きさ、軽さ、デザイン等が訴求されている こともうかがえる（甲５、６、乙１５、１６、２５ないし２９） これに対し、外装部の変形及び破損防止という本件意義１は、いわば製 品として当然に担保されるべき機能及び要素であるといえ、また、材質、＼nブラケットの取付方法及び取付部分の構造の工夫等、本件各発明以外の技＼n術によっても実現可能であり、現に各照明器具メーカーにおいて一般に実＼n現している効果であると考えられる。 また、原告は、平成２６年以降、原告実施品と同じシリーズ名・製品名 で、ブラケットを放熱部ではなく外装部に取り付け、外装部を厚肉とする ことで外装部の変形及び破損の防止を実現した原告後継品を販売してい る（弁論の全趣旨）。すなわち、本件意義１は、これを欠いても、同一シリ ーズ・製品として顧客に販売することが可能な程度の顧客誘引力しか有し＼nないと評価し得る。このことは、カタログに文言上本件意義１が明示され てないとしても、商品の写真から本件意義１に係る特徴を看取できること を考慮しても同様である。
(ｲ) 本件意義３
本件意義３は、不良率低減という製造コスト削減に寄与するものである といえるが、本件意義３によるコスト削減（製品価格への反映）の程度が 不明であること等を踏まえると、被告製品の利益に対する寄与度が大きい とは認められない。
(ｳ) 以上のような事情を踏まえると、本件意義１及び３の顧客誘引力は限 定的であり、本件意義１及び３が被告製品の売り上げに貢献する程度は低 いと言わざるを得ない。
ウ 原告実施品の販売実績等
原告は、本件期間前に原告実施品の販売を開始した後、本件登録日（平成 ２８年８月５日）以降は在庫品限りとして原告実施品を販売するにとどまっ ており、平成２８年以降の原告実施品の販売数は１６個である（甲１７、１ ８）。 このように、原告が本件登録日以降原告実施品を製造しておらず、その販 売方法（販路）等が相当程度限定され、その規模も極めて小さいことや、原 告が原告後継品を販売しているものの、当該製品が本件各発明とは異なる技 術により本件各発明と同様の作用効果を奏していることは、前記(1)で説示 した特許法１０２条２項の推定の前提事実を欠くとまでいうことはできな いものの、本件推定を大きな割合で覆滅させる事情というべきである。
エ 競合品の存在
本件期間中、ブラケットが外装部ではなく、放熱部を含む別の部分に取り 付けられているという特徴を有する製品は、パナソニックのＴＯＬＳＯシリ＼nーズ（乙２５）、オーデリックのＣ１０００シリーズ（乙２７の２ないし２７ の４）、三菱電機のＡＫシリーズ、彩明シリーズ、鮮明シリーズ及びＬＥＤス ポットライトシリーズ（乙２９）をはじめ、複数存在する。これらの製品は、 原告実施品及び被告製品と価格帯も概ね同程度である。 以上の事情に鑑みると、被告製品には、競合品が存すると認められ、かか る競合品の存在も推定を覆滅させる事情に当たる。
オ 原告の市場占有率
被告は、スポットライト市場又は店舗用照明市場における原告の市場占有 率が低いとして、被告製品が存在しない場合、その需要の多くが競合他社の 製品へ流れ、原告実施品を販売できたはずであるとはいえない旨主張する。 しかし、被告が主張する原告を含む照明器具メーカーの市場占有率は、ス ポットライトを含む店舗用照明器具市場における機器全般ついてのもので あって、スポットライト以外の幅広い商品群を含むものと解されるから、原 告実施品等との関連が乏しく、推定を覆滅させる事情に当たるとはいえな い。
カ 覆滅の程度
以上の事情、とりわけ本件特許発明の技術的意義や実施品の販売状況を重 視した上総合的に考慮すると、本件においては、被告製品の販売がなかった 場合に、これに対応する需要が原告実施品ないし原告後継品に向かう蓋然性 はむしろ低いとみるべきであって、特許法１０２条２項により推定された損 害の８割について覆滅されるというべきである。これに反する原告及び被告 の各主張はいずれも採用できない。
ア 本件各発明の技術的意義
本件明細書上、本件発明１には、ブラケットを放熱部に取り付けることに より外装部の変形及び破損を防止すること（本件意義１）及び放熱部製造時 の不良率の低減（本件意義３）があるものと読み取れる。原告はこれに加え、 外装部が放熱部におけるブラケットの接続部分よりも後方に延びている構＼n造により、ユーザーが、ブラケットが取り付けられている位置よりも後方の 外装部を掴み、自らの手が照明器具の照射する光を遮らずに、照射範囲を正 確に把握しながら照射方向を変更することを可能とする技術的意義（本件意＼n義２）がある旨主張するが、本件明細書に記載はなく、構成要件Ｈとして追＼n加された経緯等をふまえると（甲１１の１、１４の１）、後付けの感をぬぐえ ず、本件各発明の直接の作用効果としての意義は乏しい。
イ 本件各発明の技術的意義が被告製品の売り上げに貢献する程度等
(ｱ) 本件意義１について
スポットライト製品一般は、本件特許発明より相当前から市場に存在 し、既に成熟した市場が形成されており（乙５、弁論の全趣旨）、市場動向 調査によれば、スポットライト製品は、演色性や色温度などにおいて高い 付加価値を有する製品の開発が期待されている状況にあり（乙３０、３ １）、原告、被告、競合他社のカタログ等において、配光制御・特性、光色、 レンズ設計、省エネ、製品の大きさ、軽さ、デザイン等が訴求されている こともうかがえる（甲５、６、乙１５、１６、２５ないし２９） これに対し、外装部の変形及び破損防止という本件意義１は、いわば製 品として当然に担保されるべき機能及び要素であるといえ、また、材質、＼nブラケットの取付方法及び取付部分の構造の工夫等、本件各発明以外の技＼n術によっても実現可能であり、現に各照明器具メーカーにおいて一般に実＼n現している効果であると考えられる。 また、原告は、平成２６年以降、原告実施品と同じシリーズ名・製品名 で、ブラケットを放熱部ではなく外装部に取り付け、外装部を厚肉とする ことで外装部の変形及び破損の防止を実現した原告後継品を販売してい る（弁論の全趣旨）。すなわち、本件意義１は、これを欠いても、同一シリ ーズ・製品として顧客に販売することが可能な程度の顧客誘引力しか有し＼nないと評価し得る。このことは、カタログに文言上本件意義１が明示され てないとしても、商品の写真から本件意義１に係る特徴を看取できること を考慮しても同様である。
(ｲ) 本件意義３
本件意義３は、不良率低減という製造コスト削減に寄与するものである といえるが、本件意義３によるコスト削減（製品価格への反映）の程度が 不明であること等を踏まえると、被告製品の利益に対する寄与度が大きい とは認められない。
(ｳ) 以上のような事情を踏まえると、本件意義１及び３の顧客誘引力は限 定的であり、本件意義１及び３が被告製品の売り上げに貢献する程度は低 いと言わざるを得ない。
ウ 原告実施品の販売実績等
原告は、本件期間前に原告実施品の販売を開始した後、本件登録日（平成 ２８年８月５日）以降は在庫品限りとして原告実施品を販売するにとどまっ ており、平成２８年以降の原告実施品の販売数は１６個である（甲１７、１ ８）。 このように、原告が本件登録日以降原告実施品を製造しておらず、その販 売方法（販路）等が相当程度限定され、その規模も極めて小さいことや、原 告が原告後継品を販売しているものの、当該製品が本件各発明とは異なる技 術により本件各発明と同様の作用効果を奏していることは、前記(1)で説示 した特許法１０２条２項の推定の前提事実を欠くとまでいうことはできな いものの、本件推定を大きな割合で覆滅させる事情というべきである。
エ 競合品の存在
本件期間中、ブラケットが外装部ではなく、放熱部を含む別の部分に取り 付けられているという特徴を有する製品は、パナソニックのＴＯＬＳＯシリ＼nーズ（乙２５）、オーデリックのＣ１０００シリーズ（乙２７の２ないし２７ の４）、三菱電機のＡＫシリーズ、彩明シリーズ、鮮明シリーズ及びＬＥＤス ポットライトシリーズ（乙２９）をはじめ、複数存在する。これらの製品は、 原告実施品及び被告製品と価格帯も概ね同程度である。 以上の事情に鑑みると、被告製品には、競合品が存すると認められ、かか る競合品の存在も推定を覆滅させる事情に当たる。
オ 原告の市場占有率
被告は、スポットライト市場又は店舗用照明市場における原告の市場占有 率が低いとして、被告製品が存在しない場合、その需要の多くが競合他社の 製品へ流れ、原告実施品を販売できたはずであるとはいえない旨主張する。 しかし、被告が主張する原告を含む照明器具メーカーの市場占有率は、ス ポットライトを含む店舗用照明器具市場における機器全般ついてのもので あって、スポットライト以外の幅広い商品群を含むものと解されるから、原 告実施品等との関連が乏しく、推定を覆滅させる事情に当たるとはいえな い。
カ 覆滅の程度
以上の事情、とりわけ本件特許発明の技術的意義や実施品の販売状況を重 視した上総合的に考慮すると、本件においては、被告製品の販売がなかった 場合に、これに対応する需要が原告実施品ないし原告後継品に向かう蓋然性 はむしろ低いとみるべきであって、特許法１０２条２項により推定された損 害の８割について覆滅されるというべきである。これに反する原告及び被告 の各主張はいずれも採用できない。
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2023.01. 3
平成29(ワ)7384 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和4年9月15日 大阪地方裁判所
ファミリーイナダVS富士医療器のマッサージ器の特許権侵害事件です。東京地裁は、富士医療器がファミリーイナダの特許を侵害してるとして、約28億円の損害を認めました。１０２条２項と３項の重畳適用を認めています。
原告・被告が逆の侵害訴訟（令和2年（ネ）第10024号）では、知財高裁は、逆転判決で、ファミリーイナダが富士医療器の特許を侵害しているとして、約４億円の損害を認めてます。
ウ 覆滅割合
(ｱ) 市場の同一性
原告と被告は、マッサージチェアの分野でシェアを競い合う企業でマッサージチ ェアという需要者を共通にする同種製品を取り扱う同一の市場で競業している。 被告の主張は、具体的な被告の製品と原告の製品とを比較し、個別の販売相手先 や販売ルートを細かく分断して、これらが異なるから「市場の非同一性」があるな どと主張している。しかし、このような立論が成り立つのであれば、個別の販売相 手先や販売ルートが共通の場合でない限り、市場は無意味に細分化されてしまう。 同種製品で共通する需要者層を対象にして潜在的に影響を受ける競争の場が想定で きるのであれば、市場が同一性を有しているといえる。 また、本件特許II)及びIII)の実施品である原告の製品（以下「原告製品」という。） には対象被告製品と同じような価格帯の製品も複数存在するから、この点からも市 場の同一性は否定されない。
(ｲ) 市場における競合品の不存在
侵害訴訟の損害論においては、特許権を侵害する製品が販売されることによって、 特許権者の特許実施製品の販売が減少するという関係があるか否かを問題とすべき であるから、侵害関係のない製品についての適法な同種製品のシェア自体は、推定 覆滅事由としては関係がない。 また、競合品の範囲は、本件特許II)及びIII)の特許権の技術的構成を踏えて、その＼n目的・作用効果を把握した上で、当該目的・作用効果が同じで原告製品の販売数量 に影響を与える製品という前提に立脚して考察されるべきであって、「背メカで被 施療者の首元から背中、腰にかけてマッサージを行うマッサージチェア」であるか 否かによって範囲を画し、これを前提とすると、殊更に本件特許II)及びIII)の具体的 な構成や解決手段をその考慮対象から一切捨象することになる。＼n
(ｳ) 侵害者の努力（ブランド力、宣伝広告）
原告は、古くから一貫してマッサージチェアを製造販売している老舗であり、被 告ともシェアを常に争う信用力のある会社である。また、原告は、世界で各種の受 賞実績のある国際的にも認知された会社であり、被告に劣らずグッドデザイン賞を 受賞するデザイン性を備える複数の原告製品を販売している。 したがって、原告企業より被告企業の方が格別に信用力を有し、原告のブランド 力に比して侵害品が利用者にとって購買動機となるなどということはない。 また、開発段階において開発に携わる従業員を配することは、ごく通常のことで あり、原告においても日々機械によるマッサージを人間の揉み心地に近づけるべく 開発努力を重ねている。営業段階において、マッサージチェアの魅力を伝える為の 営業活動は、原告においても常時行っており、被告だけに特別の活動ではない。
(ｴ) 侵害品の性能＼n
対象被告製品のカタログ等には、対象被告製品の仕様（発明の構成）が明記され＼nており、本件発明II)及びIII)の作用の発現が示唆されていることから、需要者に一切 訴求されていない本件特許II)及びIII)の作用効果に関連する仕様、機能は、対象被告＼n製品の購入動機になり得ない旨の被告の主張は失当である。 被疑侵害品である対象被告製品の具体的な実施態様に関するパンフレット等には、 利用者へ訴求する記載が多数ある。本件特許II)及びIII)の技術的構成を採用するから＼nこそ、各種コースのマッサージや腕を含む人体全体のマッサージ効果を高めるマッ サージチェアを提供できるのであり、これらの技術的構成を回避してマッサージチ＼nェアを提供することは製品の性能に大きな影響を及ぼし、仮に回避し得たと考えて＼nも、その代替的構成を採用するには無視できない費用がかかる。＼n
(ｵ) 特許発明が侵害品の部分のみに実施されているものではないこと
本件特許II)及びIII)は、椅子式のマッサージチェアにあって身体のマッサージに関 する構成、構＼造に係る基本的な技術である。被疑侵害品である対象被告製品の一部 に本件特許II)又は本件特許III)の発明が実施されていたとしても、対象被告製品は、 この実施部分を除いてしまえば、全体としての製品構成が成り立たない。すなわち、＼n本件特許II)は、椅子式マッサージ機にあって肩を側方からマッサージする「肩また は上腕の側部」の技術的構成に関する重要な特許であり、本件特許III)は、「腕部」 をマッサージする技術的構成に関する重要な特許であって、この実施部分があるか＼nらこそ利用者の需要が喚起されているといえる。 本件特許II)に関し、被疑侵害品である被告製品II)を利用する利用者は、様々な自 動コースを自由に判断して設定するのであり、その際に、「肩または上腕の側部」 に効果的なマッサージを行うことができる構成を有している製品か否かが製品選択＼nには重要である。本件特許II)の構成の内容は、取扱説明書の中でもこれを織り込ん＼nでしばしば説明されており、それが被疑侵害品である被告製品II)の全般に亘ること も明らかで、本件特許II)の構成を抜きにしては、被告製品II)の多くの自動コースも 成り立たないことも一見して明らかである。 本件特許III)に関して、開口の向きを考慮しつつ、腕のエアマッサージを行う本件 特許III)の技術的構成の具体的な実施態様は、これを採用する製品の外観にもマッサ＼nージ効果にも大きな影響を及ぼす。
(ｶ) まとめ
以上を総合的に考慮すると、推定覆滅される割合は、少なくとも５５％以上には ならない。
エ 損害額
(ｱ) 特許法１０２条２項に基づく損害額の算出ができる対象被告製品について 不当利得期間及び損害賠償期間を通じた限界利益の額（前記イ(ｳ)）について、前 記ウのとおり、推定覆滅される割合は、５５％以上にはならないから、被告が開示 した限界利益率を前提とした場合は、●（省略）●を下らず、原告が主張する限界 利益額を前提とした場合は、●（省略）●を下らない。
(ｲ) 特許法１０２条２項に基づく算出ができない対象被告製品について 被告の開示によれば、被告製品１２、３０及び３２の限界利益はマイナスであっ て、赤字が計上される製品であるので、これには特許法１０２条２項に基づく算出 ができない。前記３製品について、●（省略）●そして、前記３製品について、こ の限度で特許法１０２条３項の主張を行う。
・・・
(ｳ) まとめ
前記(ｱ)及び(ｲ)を総合すると、被告の開示した限界利益額による場合、特許法１０２条３項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●（省略）●となり、原告が主張する修正限界利益額による場合、同条３項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●（省略）●となり、少なく見積もっても５０億円を下らない。
(3) 特許法１０２条２項及び３項に基づく主張
ア 特許法１０２条１項と同条３項の関係と同条２項 特許法１０２条１項と３項の併用に関する令和元年法律第３号による改正（以下 「令和元年改正」という。）後の特許法に関する考え方として、産業構造審議会知＼n的財産分科会特許制度小委員会の報告書（「実効的な権利保護に向けた知財紛争処 理システムの在り方」）において、わざわざ２項との関係でも「同様の扱いが認め られることと解釈されることが考えられる」と記載されており、その解釈可能性が＼nあることへの言及があるから、２項と３項の併用については、条文に明示されなか ったとはいえ、全面的に併用適用が否定されたわけではなく、解釈に任されること を明らかにしている。 したがって、特許法１０２条２項に基づき主張された損害のうち推定が覆滅され た部分について、同条３項の重畳適用が認められるべきである。
ウ 覆滅割合
(ｱ) 市場の同一性
原告と被告は、マッサージチェアの分野でシェアを競い合う企業でマッサージチ ェアという需要者を共通にする同種製品を取り扱う同一の市場で競業している。 被告の主張は、具体的な被告の製品と原告の製品とを比較し、個別の販売相手先 や販売ルートを細かく分断して、これらが異なるから「市場の非同一性」があるな どと主張している。しかし、このような立論が成り立つのであれば、個別の販売相 手先や販売ルートが共通の場合でない限り、市場は無意味に細分化されてしまう。 同種製品で共通する需要者層を対象にして潜在的に影響を受ける競争の場が想定で きるのであれば、市場が同一性を有しているといえる。 また、本件特許II)及びIII)の実施品である原告の製品（以下「原告製品」という。） には対象被告製品と同じような価格帯の製品も複数存在するから、この点からも市 場の同一性は否定されない。
(ｲ) 市場における競合品の不存在
侵害訴訟の損害論においては、特許権を侵害する製品が販売されることによって、 特許権者の特許実施製品の販売が減少するという関係があるか否かを問題とすべき であるから、侵害関係のない製品についての適法な同種製品のシェア自体は、推定 覆滅事由としては関係がない。 また、競合品の範囲は、本件特許II)及びIII)の特許権の技術的構成を踏えて、その＼n目的・作用効果を把握した上で、当該目的・作用効果が同じで原告製品の販売数量 に影響を与える製品という前提に立脚して考察されるべきであって、「背メカで被 施療者の首元から背中、腰にかけてマッサージを行うマッサージチェア」であるか 否かによって範囲を画し、これを前提とすると、殊更に本件特許II)及びIII)の具体的 な構成や解決手段をその考慮対象から一切捨象することになる。＼n
(ｳ) 侵害者の努力（ブランド力、宣伝広告）
原告は、古くから一貫してマッサージチェアを製造販売している老舗であり、被 告ともシェアを常に争う信用力のある会社である。また、原告は、世界で各種の受 賞実績のある国際的にも認知された会社であり、被告に劣らずグッドデザイン賞を 受賞するデザイン性を備える複数の原告製品を販売している。 したがって、原告企業より被告企業の方が格別に信用力を有し、原告のブランド 力に比して侵害品が利用者にとって購買動機となるなどということはない。 また、開発段階において開発に携わる従業員を配することは、ごく通常のことで あり、原告においても日々機械によるマッサージを人間の揉み心地に近づけるべく 開発努力を重ねている。営業段階において、マッサージチェアの魅力を伝える為の 営業活動は、原告においても常時行っており、被告だけに特別の活動ではない。
(ｴ) 侵害品の性能＼n
対象被告製品のカタログ等には、対象被告製品の仕様（発明の構成）が明記され＼nており、本件発明II)及びIII)の作用の発現が示唆されていることから、需要者に一切 訴求されていない本件特許II)及びIII)の作用効果に関連する仕様、機能は、対象被告＼n製品の購入動機になり得ない旨の被告の主張は失当である。 被疑侵害品である対象被告製品の具体的な実施態様に関するパンフレット等には、 利用者へ訴求する記載が多数ある。本件特許II)及びIII)の技術的構成を採用するから＼nこそ、各種コースのマッサージや腕を含む人体全体のマッサージ効果を高めるマッ サージチェアを提供できるのであり、これらの技術的構成を回避してマッサージチ＼nェアを提供することは製品の性能に大きな影響を及ぼし、仮に回避し得たと考えて＼nも、その代替的構成を採用するには無視できない費用がかかる。＼n
(ｵ) 特許発明が侵害品の部分のみに実施されているものではないこと
本件特許II)及びIII)は、椅子式のマッサージチェアにあって身体のマッサージに関 する構成、構＼造に係る基本的な技術である。被疑侵害品である対象被告製品の一部 に本件特許II)又は本件特許III)の発明が実施されていたとしても、対象被告製品は、 この実施部分を除いてしまえば、全体としての製品構成が成り立たない。すなわち、＼n本件特許II)は、椅子式マッサージ機にあって肩を側方からマッサージする「肩また は上腕の側部」の技術的構成に関する重要な特許であり、本件特許III)は、「腕部」 をマッサージする技術的構成に関する重要な特許であって、この実施部分があるか＼nらこそ利用者の需要が喚起されているといえる。 本件特許II)に関し、被疑侵害品である被告製品II)を利用する利用者は、様々な自 動コースを自由に判断して設定するのであり、その際に、「肩または上腕の側部」 に効果的なマッサージを行うことができる構成を有している製品か否かが製品選択＼nには重要である。本件特許II)の構成の内容は、取扱説明書の中でもこれを織り込ん＼nでしばしば説明されており、それが被疑侵害品である被告製品II)の全般に亘ること も明らかで、本件特許II)の構成を抜きにしては、被告製品II)の多くの自動コースも 成り立たないことも一見して明らかである。 本件特許III)に関して、開口の向きを考慮しつつ、腕のエアマッサージを行う本件 特許III)の技術的構成の具体的な実施態様は、これを採用する製品の外観にもマッサ＼nージ効果にも大きな影響を及ぼす。
(ｶ) まとめ
以上を総合的に考慮すると、推定覆滅される割合は、少なくとも５５％以上には ならない。
エ 損害額
(ｱ) 特許法１０２条２項に基づく損害額の算出ができる対象被告製品について 不当利得期間及び損害賠償期間を通じた限界利益の額（前記イ(ｳ)）について、前 記ウのとおり、推定覆滅される割合は、５５％以上にはならないから、被告が開示 した限界利益率を前提とした場合は、●（省略）●を下らず、原告が主張する限界 利益額を前提とした場合は、●（省略）●を下らない。
(ｲ) 特許法１０２条２項に基づく算出ができない対象被告製品について 被告の開示によれば、被告製品１２、３０及び３２の限界利益はマイナスであっ て、赤字が計上される製品であるので、これには特許法１０２条２項に基づく算出 ができない。前記３製品について、●（省略）●そして、前記３製品について、こ の限度で特許法１０２条３項の主張を行う。
・・・
(ｳ) まとめ
前記(ｱ)及び(ｲ)を総合すると、被告の開示した限界利益額による場合、特許法１０２条３項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●（省略）●となり、原告が主張する修正限界利益額による場合、同条３項の併用適用の算出額の加算を除いても合計●（省略）●となり、少なく見積もっても５０億円を下らない。
(3) 特許法１０２条２項及び３項に基づく主張
ア 特許法１０２条１項と同条３項の関係と同条２項 特許法１０２条１項と３項の併用に関する令和元年法律第３号による改正（以下 「令和元年改正」という。）後の特許法に関する考え方として、産業構造審議会知＼n的財産分科会特許制度小委員会の報告書（「実効的な権利保護に向けた知財紛争処 理システムの在り方」）において、わざわざ２項との関係でも「同様の扱いが認め られることと解釈されることが考えられる」と記載されており、その解釈可能性が＼nあることへの言及があるから、２項と３項の併用については、条文に明示されなか ったとはいえ、全面的に併用適用が否定されたわけではなく、解釈に任されること を明らかにしている。 したがって、特許法１０２条２項に基づき主張された損害のうち推定が覆滅され た部分について、同条３項の重畳適用が認められるべきである。
◆判決本文（侵害論)
関連事件１です。
同じく富士医療器による特許権侵害を認定ししてるとして、約4800万円の損害を認めました。
◆平成30(ワ)1391
原告・被告が逆の侵害訴訟はこちら。
◆令和2年（ネ）10024
この１審はこちら。