技術的範囲

　原実施権者に対する損害賠償請求事件です。1)特許請求の範囲の用語の解釈、2)均等判断、3)補正された場合の通知義務なとが争われまれした。
　　争点1)
　「原告は，本件明細書の発明の詳細な説明には，熱伝導性無機フィラーの全量がカップリング処理されていなければ本件各特許発明の効果が得られないとは記載されていないから，構成要件Ｂの「熱伝導性無機フィラー」全量がカップリング処理されることまで要求されていないとも主張する。確かに，本件明細書では，熱伝導性無機フィラーの全量がカップリング処理されていなければ本件各特許発明の効果が得られないとまでは明示的に記載されていない。しかし，他方で，本件明細書には，未処理の熱伝導性無機フィラーを加えてもよいことについて何らの開示も示唆もなく，実施例にも熱伝導性無機フィラーの全量がカップリング処理されたものだけが開示されており，未処理の熱伝導性無機フィラーを加えた場合にも，そうでない場合と同様の効果が得られることについて何ら記載されていない。むしろ，前記ウのとおり，未処理の熱伝導性無機フィラーは，その表＼面が疎水性の長鎖アルキル基に全く覆われていないのであるから，これを加えた場合に本件各特許発明と同様の効果が得られるとは容易に想到できないと考えられる。この点，原告は，自ら実験した結果（甲６）を基に，熱伝導性無機フィラーの半量を処理した場合であっても，本件各特許発明の効果を奏するに十分であると主張する（原告第３準備書面１５頁６行〜１６頁９行）。しかし，特許請求の範囲の解釈（均等侵害の成否は別論）において，明細書の記載のほか，出願経過及び公知技術を参しゃくすることを超えて，当業者にとって自明でない実験結果を考慮することはできないというべきであるから，同実験結果の信用性にかかわらず，これを根拠とすることはできない。・・・以上からすると，本件補(ウ) 正における原告の主観的意図はともかく，少なくとも構成要件Ｂを加えた本件補正を外形的に見れば，カップリング処理された熱伝導性無機フィラーの体積分率を限定したものと解するのが相当であり，自らかかる補正をしておきながら，後になってこれと異なる主張をすることは，本件補正の外形を信用した第三者の法的安定性を害するものであり，禁反言の法理に抵触し許されないというべきである。
　争点2)
　「そうすると，特許権者において特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したといった主観的な意図が認定されなくても，第三者から見て，外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとった場合には，第三者の予測可能＼性を保護する観点から，上記特段の事情があるものと解するのが相当である。そこで，かかる解釈を前提に，本件において上記特段の事情が認められるかどうかについて検討する。・・・前記１ において認定したとおりであり，本件補正をするに当たっての原告の主観的意図はともかく，少なくとも構成要件Ｂを加えた本件補正を外形的に見れば，カップリング処理された熱伝導性無機フィラーの体積分率を限定したものと解される。したがって，原告は，熱伝導性無機フィラーの体積分率が「４０vol％〜８０vol％」の範囲内にあるもの以外の構成を外形的に特許請求の範囲から除外したと解されるような行動をとったものであり，上記特段の事情に当たるというべきである。なお，本件拒絶理由通知は，単に組成物に係る発明だからという理由で，その組成比の記載がない本件出願は，特許法３６条６項２号に規定する要件を充足しないと判断しているところ，この判断の妥当性には疑問の余地がないではない。しかし，第三者に拒絶理由の妥当性についての判断のリスクを負わせることは相当でなく，原告としても，単に熱伝導性無機フィラーの総量を定める意図だったというのであれば，その意図が明確になるような補正をすることはできたはずであり，それにもかかわらず，自らの意図とは異なる解釈をされ得るような（むしろそのように解する方が自然な）特許請求の範囲に補正したのであるから，これによる不利益は原告において負担すべきである。(3) 以上により，ＧＲ−ｂ等について，「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない」ことという要件を充たさないから，これらを本件各特許発明と均等なものとして，その技術的範囲に属すると認めることはできない。」
　争点3)
　「原告は，信義則上，本件補正を通知する義務を負っていたと主張するところ，上記 イ・ウのとおり，出願段階では補正が認められて特許されるものかどうかが未だ確定しておらず，原告が本件補正書を提出したというだけでは直ちに本件実施契約上の権利義務に影響を及ぼすものではないと解すべきであるから，そもそも補正の事実を通知する実益に乏しく，信義則上，かかる義務を認めることはできない。他方で，補正によって特許請求の範囲が減縮された上で特許査定され，特許権が発生した場合には，本件実施契約上の権利義務にも影響を及ぼすことになるから，減縮の事実を被許諾者に通知する実益があることは否定できない。また，本件実施契約では，まず，被告において自己の販売する製品が「許諾製品」に該当するかどうかを判断すべきであるから，その判断に当たって特許請求の範囲が減縮されたことは重要な情報といえる。したがって，少なくとも，被告から本件出願の経過等について問合せがされた場合には，原告はこれに誠実に応答すべき信義則上の義務があったというべきである。しかし，さらに進んで，特許請求の範囲が減縮されたことについて，被告からの問合せの有無にかかわらず原告から積極的にこれを通知すべき義務があったか否かについては，これを容易に肯定することはできない。なぜなら，本件実施契約書においてかかる通知義務の存在を窺わせる条項は全く見当たらず，同契約書外においても通知義務を認める旨の合意の存在を推認させる具体的事情は何ら認められないのであるから，本件において通知義務を認めるということは，実施許諾契約一般において，これについての明示又は黙示の合意の有無にかかわらず，許諾者たる特許権者に信義則上の通知義務を負わせることになりかねないからである。もともと，出願段階で許諾を受けようとする者にとって，契約締結後の補正により特許成立段階で特許請求の範囲が減縮されることは，当然に想定できる事柄であり，減縮があった場合に許諾者から通知して欲しいというのであれば，契約交渉段階でその旨の同意を取り付けて契約書に明記しておくべきといえる（かかる交渉を経ずに許諾者一般にかかる義務を負わせることは，むしろ許諾者に予期しない不利益を被らせるおそれがある。）。また，被許諾者は，許諾者に特許請求の範囲を問い合わせたり（少なくとも許諾者には問合せに応答すべき義務がある。），特許公報等を参照するなどして，特許請求の範囲がどのようになったか調査することができるのである。上記のような事情を併せ考慮すれば，許諾者たる特許権者一般に，信義則上，特許請求の範囲が減縮された場合の通知義務を認めることはできないというべきであり，本件においても，原告に，信義則上かかる通知義務があったと認めるに足りる事情はない（なお，上記は特許請求の範囲が減縮された場合を前提としており，拒絶査定不服審判における不成立審決が確定した場合や，特許無効審判における無効審決が確定したような場合における通知義務については別途考慮を要するところである。）。」

◆平成18(ワ)11429　特許権侵害差止等　特許権　民事訴訟　平成21年04月07日　大阪地方裁判所
　　

　　機能的クレームについてサポート要件違反を理由として、権利行使ができないと判断されました。
　　　「原告は，「地震時のロックが確実になる」との効果を奏する取付位置は，当業者が試行錯誤をしてみれば極めて容易に判明すると主張するが，かかる主張は「自由端でない位置」という特許請求の範囲の記載が本件明細書で記載された課題解決の手段である「自由端から蝶番側へ（一定程度）離れた位置」を超えるものであることに対する反論にはなっておらず，失当である。仮に，係止手段の大きさや地震検出感度，地震時の係止手段の作動速度や作動時間，開き戸の開口の大きさ，並びに地震時の開き戸の開口速度や開口時間等の条件が明らかであれば，当業者にとって，技術常識に照らし，一定の位置を特定することも可能であるといえるが，本件明細書には，これらの諸条件の記載や示唆すら全くないのである。さらに，原告は「自由端でない位置」では課題を解決する手段として十＼分でなくても，「押すまで閉じられずわずかに開かれた」との構成要件により作動が確実との課題を解決できるとも主張するが，そのようなことは本件明細書の発明の詳細な説明において何ら記載されていない。また，段落【０００５】の「開き戸の動きが最も大きい自由端ではないため地震時のロックが確実になる」との記載によれば，取付位置は確実に係合する（ひっかける）ための構＼成と位置づけられるところ，原告の主張によれば「押すまで閉じられずわずかに開かれた」という構成は，一旦係合した後の係合状態を維持するためものと解されるから，かかる構＼成をもって，自由端に近接した位置における係合が確保できるとは解されない。以上より，構成要件Ｄの「自由端でない位置」との記載は，発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるものであり，特許法３６条６項１号の定めるサポート要件を充たすとは認められない。」

◆平成21(ワ)4394　損害賠償　特許権　民事訴訟　平成21年04月27日　大阪地方裁判所

　　地裁は差止請求権無し等と判断しましたが、知財高裁は、これを取り消しました。
　　「被控訴人製品(1)の「ｄ 当該シート体には，アクリル系接着剤で接着された合わせ目を除いて，エポキシ樹脂の合成樹脂体が浸透して，シート体と合成樹脂体が一体化されている」は，アクリル系接着剤で接着された合わせ目において，固化したアクリル系接着剤が存在することにより，エポキシ樹脂の合成樹脂体が浸透することが妨げられるとしても，その余の大半の部分については，エポキシ樹脂の合成樹脂体が浸透するのであるから，本件発明１の構成要件Ｄの「該シート体には前記合成樹脂が浸透してシート体と合成樹脂が一体化されてなること」に該当する。エ　そうすると，被控訴人製品(1)は，本件発明１の構成要件をすべて充足するから，本件発明１の技術的範囲に属する。」

◆平成19(ネ)10025　特許権に基づく差止請求権不存在確認等，売掛代金等請求控訴事件　特許権民事訴訟　平成21年03月11日　知的財産高等裁判所

　　　地裁は「メッセージ」という文言を実施形態の記載に基づき解釈して、技術的範囲に属しないと判断しましたが、知財高裁はこれを取り消しました。
　　「証拠（甲９）によれば，「メッセージ」とは「任意の量の情報」ないし「言語その他の記号によって伝達される情報内容」（広辞苑第６版２７６６頁）を指す。ところで，本件発明の詳細な説明には，実施例として，「応答音」を用いて３種類の番号に仕分けする手段が示されている。しかし，前記２で判断したとおり，構成要件Ｂにおける「接続信号」は，可聴信号に限られるものではなく，可聴信号及び非可聴信号の両者を含む上位概念と理解すべきであることに照らすならば，構＼成要件Ｃにおける「応答メッセージ」も，可聴なものに限られると解すべき根拠はなく，応答を受けた可聴情報及び非可聴情報の両者を含む上位概念と理解するのが相当である。したがって，「応答メッセージ」とは電話を発したときに応答される言語その他の記号によって伝達される情報を指すものと解するのが相当である（「信号」と「メッセージ」はいずれも情報を指すものであり，「応答メッセージ」を「接続信号」と異なる性質を有するものとして，可聴のものに限定する根拠はない。）。」

原審はこちらです
　　　　◆平成19(ワ)32525　平成20年07月24日　東京地方裁判所
　　　 ◆平成20(ネ)10065　特許権侵害差止請求控訴事件　特許権民事訴訟　平成21年02月18日　知的財産高等裁判所