第５要件(禁反言)

　東京地裁40部は、補正によって追加された事項を充足しない被疑侵害品について、均等を認めました。
　第５要件に関し，被告は，構成要件Ｅは本件補正によって追加されたも＼nのであるところ，本件拒絶理由通知に対する本件意見書における「本発明 25 は，２組の揺動部材を備える点，および，揺動部材の一方に，他方に係合 する係合部を備える点において，引用文献１に記載された発明…と相違し ています。」との記載によれば，原告は，被告製品のように係合部を別部 材とする構成を特許発明の対象から意識的に除外したと理解することが＼nできるから，均等侵害は成立しないと主張する。
しかし，本件意見書には，「引用文献１には，端部が回転可能に連結さ＼nれることにより開閉可能に5 設けられた一対のジョーを備えた開創器アセ ンブリが開示されています。」，「このような構成（判決注：本件発明に＼n係る構成）によれば，２組の揺動部材を同時に開かせることにより，骨に＼n形成した切り込みの拡大作業を容易にし，また，切り込みの切断面に局所 的に過大な押圧力が作用することを防ぐことができる」，「２つの開創器 アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明の構＼成を導く ことはできません。」「引用発明１には，切り込みの切断面に作用する押 圧力を低減するという課題，および，２つの開創器アセンブリを一体で開 動作させるという係合部の作用に対する示唆がありません」などの記載が ある。
上記記載によれば，本件意見書の主旨は，特許庁審査官に対し，引用例 １が一対の揺動部材を開示していることを指摘し，それに対し，本件発明 は，開閉可能な２対の揺動部材を組み合わせ，一方の揺動部材を他方の揺＼n動部材に係合するための係合部を設けることにより，両揺動部材が同時に 開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきで＼nある。そして，同意見書には，係合部の構成，すなわち，係合部を揺動部＼n材の一部として構成するか，揺動部材とは別の部材により構＼成をするかを 意識又は示唆する記載は存在しない。
そうすると，被告の指摘する「２組の揺動部材を備える点，および，揺 動部材の一方に，他方に係合する係合部を備える」との記載は，上記説明 の文脈において本件発明の構成を説明したものにすぎないというべきで＼nあり，同記載をもって，同意見書の提出と同時にされた本件補正により構＼n成要件Ｅが追加された際に，原告が，係合部を揺動部材とは別の部材とす る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。＼n

◆判決本文

　ドワンゴVSＦＣ２の特許権侵害について、文言侵害および均等侵害が否定されました。第１，第５要件を満たさないというものです。
　以上のとおり，「第１の表示欄」は動画を表＼示するために確保された領域（動画表＼n示可能領域），「第２の表＼示欄」はコメントを表示するために確保された領域（コメン＼nト表示可能＼領域）であり，「第２の表示欄」は「第１の表＼示欄」よりも大きいサイズで いずれも固定された領域であると解されるところ，被告ら各装置においては，動画表＼n示可能領域（被告ら装置１における「ＳｔａｇｅオブジェクトＡ」，被告ら装置２及＼nび３における＜ｉｆｌａｍｅ＞要素又は＜ｖｉｄｅｏ＞要素）とコメント表示可能＼領 域（被告ら装置１における「ＣｏｍｍｅｎｔＤｉｓｐｌａｙオブジェクトＤ」，被告 ら装置２及び３における＜ｃａｎｖａｓ＞要素）は同一のサイズであるから，被告ら 各装置は，「第１の表示欄」及び「第２の表＼示欄」に相当する構成を有するとは認め＼nられない。したがって，被告ら各装置は，本件発明１−１の「第１の表示欄」（構＼成要 件１−１Ｃ，１−１Ｅ，１−１Ｆ）及び「第２の表示欄」（構＼成要件１−１Ｄ，１−１ Ｅ，１−１−１Ｆ）を充足するとは認められず，本件発明１−１の技術的範囲に属するとは認められない。 そして，被告ら各装置は，同様に，本件発明１−５の「第１の表示欄」及び「第２＼nの表示欄」（構＼成要件１−５Ｊ）を充足せず，そうである以上，「第２の表示欄」を構＼ 成要素とする「コメント表示部」（構＼成要件１−１Ｄ，１−２Ｈ，１−５Ｊ，１−６Ｌ）も充足しないから，本件発明１−２，１−５及び１−６の技術的範囲に属するとは認 められない。 また，本件発明１−９及び１−１０は，発明の対象が「プログラム」であるが，発 明の対象を「表示装置」とする本件発明１−１及び１−２と対応するものである。したがって，被告ら各プログラムは，本件発明１−１及び１−２と同様に，「第１の表＼ 示欄」（構成要件１−９Ｂ，１−９Ｅ）及び「第２の表＼示欄」（構成要件１−９Ｅ）を＼n充足せず，本件発明１−９を引用している本件発明１−１０の構成要件１−１０Ｈも＼n充足しないから，本件発明１−９及び１−１０の技術的範囲に属するとは認められない。以上のとおりであるから，被告ら各装置及び被告ら各プログラムは，文言上，本件 発明１の技術的範囲に属するとは認められない。
・・・
ア 特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかっ た技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから，特許発明にお＼nける本質的部分とは，当該特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に 見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。そして，＼n上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて， 特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で，特許発明に係る特許請 求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部＼n分が何であるかを確定することによって認定されるべきである（知財高裁平成２７年 （ネ）第１００１４号同２８年３月２５日特別部判決・判時２３０６号８７頁参照。）。
イ これを本件についてみると，前記２(3)で説示したとおり，本件発明２は，複数 のコメントが書き込まれても，コメントの読みにくさを低減させることができる表示＼n装置，コメント表示方法及びプログラムを提供することを目的とするものであって，＼nコメント表示部によって表＼示されるコメントが他のコメントと重なるか否かを判定 し，コメントが重なると判定した場合に，コメント同士が重ならない位置にコメント を表示させるようにし，複数のコメントが表＼示される場合において，コメント同士が 動画上で重なってしまい，各コメントが判読できなくなってしまうことを防止するこ とができるようにするとともに，動画の再生中に他の端末装置から入力されたコメン トをリアルタイムに受信して当該動画上に表示し，そのコメントをダイナミックに変＼n動させることにより，リアルタイムな双方向のコミュニケーションを可能にし，大人＼n数でコメントを交換する面白みを増加させる発明である。上記の「動画の再生中に他 の端末装置から入力されたコメントをリアルタイムに受信して当該動画上に表示し，＼nそのコメントをダイナミックに変動させることにより，リアルタイムな双方向のコミ ュニケーションを可能にする」という作用効果は，コメント配信サーバが端末装置か＼nらコメント情報を受信してそれを送信するタイミングがリアルタイムに行われるこ と，すなわち，構成要件２−１Ｃに規定されているように「前記コメント配信サーバ＼nが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信 されるコメント情報を受信」との構成によって実現されているのであり，本件特許２＼nの出願経過においても，上記構成は，表＼示すべき文字情報があらかじめ決定されてい る従来技術との比較において，「ユーザの端末装置から送信されるコメントを受信し て表示するものであり，コメントを受信する毎に，表＼示するコメントがダイナミック に変動する点」が相違すると説明されている。そうすると，構成要件２−１Ｃは，動＼n画の再生中に他の端末装置から入力されたコメントをリアルタイムに受信して当該 動画上に表示し，そのコメントをダイナミックに変動させることにより，リアルタイ＼nムな双方向のコミュニケーションを可能にする」という作用効果を奏する構＼成を具体 的な構成として特定したものであり，この構＼成が従来技術にみられない特有の技術的 思想を構成する特徴的部分であり，本件発明２における本質的部分であるというべき＼nである。
ウ 他方，前記のとおり，被告ら各装置は構成要件２−１Ｃを充足せず，被告ら各＼nプログラムは構成要件２−９Ｂを充足しないから，被告ら各装置及び被告ら各プログ＼nラムが本件発明２の本質的部分を備えているということはできず，本件発明２と被告 ら各装置及び被告ら各プログラムは本質的部分において相違すると認められる。
(3) 第５要件（特段の事情）について
前記２(2)において認定したとおり，本件特許２の出願経過として，1)特許庁審査官 は，平成２２年１１月２４日を起案日とする拒絶理由通知書（乙２４）において，出 願当初の特許請求の範囲請求項１ないし６及び８ないし１２に係る各発明について， 特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない旨を通知し，2)原告は， 平成２３年１月３１日付け手続補正書（乙２５）において明細書を補正し，請求項１ に「前記コメント配信サーバが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメント情報を受信し，前記コメント情報記憶部に 記憶する受信部と，」との構成を，請求項９に「前記コメント配信サーバが前記端末装＼n置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメン ト情報を受信し，」との構成を付加して変更し，3)特許庁審査官はこれに対して特許 査定をしたものである。 上記の出願経過からすれば，原告は，拒絶理由を回避するために構成要件２−１Ｃ＼n及び構成要件２−９Ｂを備えた発明に限定して特許を受けたものといえるから，上記＼n構成要件の全部又は一部を備えない発明について，本件発明２の技術的範囲に属しな＼nいことを承認したか，少なくとも外形的にそのように解される行動をとったものと理 解することができる。 したがって，均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり，均等の第５ 要件を充足しない。

◆判決本文

　かなり前の事件ですが、漏れていたのでアップします。争点は均等の第5要件と進歩性違反です。前者については、記載不備に対する補正でクレームの減縮、実施形態の削除をしましたが、特段の事情ではないと判断されました。ただし、後者の理由で権利行使不能と判断されました。
　原告は，本件特許１の出願当初，構成要件Ｂ１に相当する部分を「駆動回路７＼nに電圧を提供する電源１の電圧を検出する検出手段５」としていたが，平成１９ 年５月２日付け拒絶理由通知を受けた後，「交流電圧の電源１から整流されて駆 動回路７に提供される直流電圧を検出する検出手段５」と補正した（乙１〜３）。 しかし，平成１９年５月２日付け拒絶理由通知は，特許法３６条４項（実施可 能要件）及び同条６項２号（明確性要件）の要件を満たしていないとするもので，＼n新規性及び進歩性に係る拒絶理由通知ではなかったし，電圧の検出手段に係る記 載の不備を指摘するものでもなかった（乙２）。原告が手続補正書とあわせて提 出した意見書においても，電圧の検出手段に関して特段の説明をしているわけで はない。 このような経過からすれば，原告の上記補正について，新規性や進歩性の欠如 を回避するなどのため，電圧の検出手段に関して特定の構成を意識的に除外した＼nものとは言い難い。 また，他に均等の成立を否定すべき特段の事情も認められない。
・・・
被告自身，本件特許発明１と乙２８発明は，次のとおり相違していることを認 めている。すなわち，本件特許発明１の電源電圧が「９０〜２６４Ｖの間」の 「交流電圧」であり，これを「整流」した上で「分圧」して検出するのに対し， 乙２８発明の電源電圧が「１２〜４８Ｖの間」の「直流電圧」で，必然的に「整 流」はなく，検出前に「分圧」しているか明らかでない点で相違する（後記相違 点2)，3)）。
・・・・
エ 以上より，本件特許発明１の乙２８発明と対比したときの相違点は， 当業者にとって，周知慣用技術及び技術常識を適用することで容易に想到できる 構成といえる。＼n よって，本件特許発明１は進歩性を欠如しており，本件特許１は特許無効審判 により無効にされるべきものと認められるから，原告は，本件特許権１に基づく 権利を行使することはできない。

◆判決本文

控訴審でも、無効は維持されました。

◆平成25(ネ)10069

　均等侵害が成立するかが争われました。出願人は、拒絶理由通知に対して、拒絶理由のない従属請求項に限定する補正をおこないました。知財高裁４部は、１審と同様に、均等の第１、第５要件から、均等成立を否定しました。
本質的部分について、上位概念化できるかについての判断基準について言及しています。
　特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なか った技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想 に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって，＼n特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち， 従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきで＼nある。
そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許 発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範 囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が＼n何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち，特許発明の 実質的価値は，その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定め られることからすれば，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記 載，特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。そして，従来 技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には，特許請求の 範囲の記載の一部について，これを上位概念化したものとして認定され，従来技術 と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には，特許 請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。
ただし，明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところ が，出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には，明細書に記載さ＼nれていない従来技術も参酌して，当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術 的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には，特許＼n発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に 比べ，より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり，均等が認められる範囲が より狭いものとなると解される。
・・・・
　本件特許出願日以前に，キャラクター画像情報に対する課金方法として，携帯端 末自体を改めて販売する態様ではないもの，すなわち，毎月１００円を支払うこと により携帯電話機へ毎日異なるキャラクタ画面データを配信するｉモード上での上 記サービス「いつでもキャラっぱ！」が公知であったこと（乙６），及びｉモード においてはコンテンツプロバイダー（情報提供者）がコンテンツの情報料をＮＴＴ ドコモから携帯電話の通信料と合わせて課金し得るシステムが採用されていたこと （乙９）が認められる。このことに鑑みれば，本件特許出願日において，「サービ ス提供者にとっても，…キャラクター画像情報を更新するには，携帯端末自体を改 めて販売するしかない」ため「キャラクター画像情報により効率良く利益を得るの は困難であった。」（本件明細書【０００３】）との課題が未解決のままであった とは認められない。
ｄ しかるに，本件明細書には，乙６，８及び９記載の上記技術についての記載 はない。したがって，本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載さ れているところは，本件特許出願日における従来技術に照らして客観的に見て不十分なものと認められる。＼nそうすると，本件発明の本質的部分は，本件明細書の記載に加えて，乙６，８及 び９記載の前記技術も参酌して認定されるべきである。
(オ) そして，本件明細書の記載並びに乙６，８及び９記載の前記技術によれば， キャラクター選択・変更等の態様に関する構成（前記1)並びに2)及び3)の組合せ） について，本件明細書は，複数のパーツを組み合わせて気に入ったキャラクターを 創作決定すること（前記2)及び3)）を携帯端末サービスシステムで提供する（前記 1)）という発想自体を開示するにとどまり，このようなシステムの実装における未 解決の技術的困難性を具体的に指摘し，かつ，その困難性を克服するための具体的 手段を開示するものではないので，従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さ いというべきである。 キャラクターの選択等に対する課金に関する構成（前記2)及び3)並びに4)の組合 せ）についても，本件明細書は，複数のパーツを組み合わせて気に入ったキャラク ターを創作決定し（前記2)及び3)），当該決定したキャラクターに応じた情報提供 料を通信料に加算する（前記4)）という発想自体を開示するにとどまり，このよう な課金方法の実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し，かつ，その困 難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので，従来技術に対する 本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。 そうすると，本件発明の本質的部分については，特許請求の範囲の記載とほぼ同 義のものとして認定するのが相当である。
・・・・
　前記認定の出願経過によれば，控訴人は，構成要件Ａ〜Ｃ及びＨからなる発明（出願当初の特許請求の範囲の請求項１に係る発明）及び構＼成要件Ａ〜Ｅ及びＨからなる発明（出願当初の特許請求の範囲の請求項２に係る発明）については，特許 を受けることを諦め，これらに代えて構成要件Ａ〜Ｈからなる発明（出願当初の特許請求の範囲の請求項１に同２及び５を統合した発明，すなわち本件発明）に限定＼nして，特許を受けたものということができる。 そうすると，控訴人は，構成要件Ｆ及びＧの全部又は一部を備えない発明について，本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したか，少なくとも外形的にその＼nように解されるような行動をとったものと理解することができる。 したがって，均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり，均等の第 ５要件を充足しない。
ウ 控訴人の主張について
この点につき，控訴人は，被告システムは「仮想モール」に相当する構成を有しているから，本件特許の出願経過を参酌したとしても，均等の成立を妨げる特段の＼n事情があるとはいえない旨主張する。 しかし，前記のとおり，本件発明の「仮想モール」は「ショップ」というカテゴ リーを選択することによってアイテムを購入する仕組みを包含するものではなく， また，本件明細書【００４５】は本件発明の「仮想モール」を説明するものと見る ことができない以上，当該段落が当初から残存していたという本件特許の出願経過 も，本件発明の「仮想モール」の技術的意義を左右するものではない。

◆判決本文

１審はこちらです。

◆平成28年（ワ）第35182

　知財高裁でも、均等侵害が否定されました。
　本件各発明の意義は，充填された液体に臭いが移ることがな く，自立的に形状を維持でき，内部に空気を送り込むことなく，充填された液体の ほぼ全量を排出可能なウォーターサーバー用ボトルを提供するという課題を達成す＼nるために，本件各発明の構成を採用することにある。すなわち，本件各発明は，全＼n体をＰＥＴ樹脂によって形成することで，液体を充填した際でも自立的に形状を維 持でき，液体に臭いが移ることがないようにし，胴部に上下方向に伸縮自在な蛇腹 部を設けることで，潰れやすさを向上させ，さらに，蛇腹部と底部との間に裾絞り 部を形成することで，ボトルが大気圧で押し潰れていく際に，裾絞り部が蛇腹部の 方に引き込まれていき，蛇腹部の内部の容積を削減する機能を有するようにしたも＼nのである。 このような，本件明細書に記載された，蛇腹部と底部との間に裾絞り部を形成す ることの技術的意義に鑑みると，構成要件Ｈの「内部の液体の排出に伴って，前記＼n裾絞り部がボトル内部に引き込まれること」とは，ウォーターサーバー用ボトル内 部の液体の排出に伴って，裾絞り部が蛇腹部の内部に引き込まれることを意味する ものと解される。 また，かかる解釈は，本件各発明の実施の形態として本件明細書に記載されてい る唯一の実施例において，内部の液体の排出に伴って【図４】（Ｂ），【図５】（Ａ）， 【図５】（Ｂ）と変化することが記載され，【図５】（Ｂ）において，裾絞り部が 蛇腹部の内部に引き込まれていることとも整合する。 ウ 以上のとおり，特許請求の範囲の記載，本件明細書の記載及び本件発明１に おける裾絞り部の技術的意義を総合すれば，構成要件Ｈの「内部の液体の排出に伴＼nって，前記裾絞り部がボトル内部に引き込まれること」とは，ウォーターサーバー 用ボトル内部の液体の排出に伴って，裾絞り部が蛇腹部の内部に引き込まれること を意味するものと解される。
エ 控訴人の主張について
控訴人は，裾絞り部がボトル内部に引き込まれることの効果は，ボトル内の残水 を減らすことにあり，これを達するには，裾絞り部がボトル内部の方向に引き込ま れれば足り，蛇腹内部に裾絞り部が引き込まれることまで要求されるものではない から，構成要件Ｈの「裾絞り部がボトル内部に引き込まれる」とは，裾絞り部が蛇＼n腹部の方向，つまり裾絞り部から見てボトル内部の方向に引き込まれることを意味 すると解される旨主張する。 しかし，前記イのとおり，蛇腹部と底部との間に裾絞り部を形成することの技術 的意義は，ボトルが大気圧で押し潰れていく際に，裾絞り部が蛇腹部の内部に引き 込まれていき，蛇腹部の内部の容積を削減する機能を有するようにしたことにある＼nところ，単に裾絞り部がボトル内部の方向に引き込まれるというだけでは，本件明 細書に記載された本件各発明の上記効果を奏するものではなく，裾絞り部が蛇腹部 の内部まで引き込まれることによって，上記効果を奏するものである。 また，控訴人は，本件特許の出願時の請求項１を特許請求の範囲から削除し，出 願時の請求項２に構成要件Ｈを追加して請求項１とするなどの補正をした際に（乙＼n６），審査官に対し，本件発明１は構成要件ＦないしＨの構＼成を備えることにより， 「ボトルが大気圧で押し潰れていく際，裾絞り部が蛇腹部の方に引き込まれていき， 蛇腹部の内部の容積を削減する機能があり（本件明細書【００２０】），ボトル内＼nの残水を減らす効果がある。」旨の意見を述べていたものであり（乙７），控訴人 の前記主張は，本件特許の出願経過における控訴人の主張とも異なるものである。 したがって，控訴人の上記主張は採用できない。

◆判決本文

原審はこちら。

◆平成28(ワ)7649