更新メール
知財みちしるべ：最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
ピックアップ対象
ピックアップ対象 ┃ 2023年 ┃ 2022年 ┃ 2021年 ┃ 2020年 ┃ 2019年 ┃ 2018年 ┃ 2017年 ┃ 2016年┃
2019.12.27
平成28(ワ)16912 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月4日 東京地方裁判所
ＣＳ関連発明についての特許権侵害事件です。東京地裁40部は、差止、102条2項による損害賠償を認めました。損害賠償額は計算鑑定人が計算しています。総額は不明です。
なお、クレームは「〜情報管理プログラム。」です。
２ 争点１−１（被告プログラムにおける架電番号が「架電先の電話器を識別す る識別情報」に当たるか）について
(1) 証拠（甲６，７）及び弁論の全趣旨を総合すれば，本件不動産サイトにお ける物件の連絡先への架電等の仕組みは，以下のとおりであると認められる。
ア 本件不動産サイトにおいて，ユーザが特定の不動産物件の詳細情報を選 択すると，例えば，以下の画面のような，当該物件についてのウェブペー ジが表示され，同ページの下段・右側に「電話」ボタンが表＼示される。
イ 上記「電話」ボタンをユーザが選択すると，例えば，次の画面に遷移す る。同画面には，架電番号が表示されるとともに「このページを開いて＼nから１０分以内にお電話をお願いいたします。」「上記無料通話番号は， 今回のお問合せ用に発行したワンタイムの電話番号です。」と表示される。＼n
ウ ユーザが上記画面に表示された架電番号に架電すると，当該物件を管＼n理する不動産業者に宜接通話が繋がるが，一定時間を経過すると，当該 架電番号に架電しでも電話は繋がらず，接続先がない旨の自動音声案内 が流れる。
エ 上記イの画像の表示から，架建言することなく10分以上経過してから， 間一携帯端末で，同一の不動産物件について架電番号を表示すると，例え＼nば，以下のとおり，別の架電番号が表示される。＼n
オ 上記ウにより繋がらなくなった架電番号は， 53Jのユーザ、端末や商品に 対応した電話番号として再利用し得る。なお，ユーザが，同架電番号に いったん架電をすると，その後も，同番号は端末上にリダイヤノレのため 再表示され，同時に，別の端末において異なる物件の連絡先として同ー＼nの架電番号が表示され得る。＼n
(2) 被告は，被告プログラムにおける架電番号が「架電先の電話器を識別する 識別情報J (構成要件(1))に該当しないので，被告プログラムは，構成要件＼n(1)を充足しないと主張する。 しかしr識別情報」の意義については，本件明細書等の段落(0019) には「識別情報とは，架電先に関連付けられることによりその架電先を識別 する情報であj ると記載されているところ，証拠(甲6，7，乙2) によれ ば，被告プログラムを使用してサービスを提供している本件不動産サイトに おいては，ユーザが希望する物件を選択すると，当該物件の詳細情報が表示＼nされた画面に問合せのための専用電話番号が表示され，当該番号が表＼示され るとその時点で架電番号がロックされた状態となり，その表示から一定期間，＼n当該架電番号に架電するとその不動産業者に架電されるとの事実が認められ る。そうすると，被告プログラムにおける架電番号は，「架電先に関連付け られることによりその架電先を識別する情報」であり，構成要件(1)にいう 「識別情報」に該当するということができる。
(3) また，原告が行った実験結果（甲８・実施結果１。なお，以下の実験結果 はいずれも被告プログラムを使用している本件不動産サイトを利用したもの である。）によれば，(i)本件不動産サイトのユーザが，端末を用い，特定 の物件の連絡先画面を表示させると，特定の架電番号が表＼示された，(ii)そ のまま架電せずに前記連絡画面を閉じ，再び物件の連絡先画面を表示させる＼nと同じ架電番号が表示された，(iii)ユーザが，異なる端末の電話機能を用い，＼n同一の架電番号に架電しても，同一の連絡先である広告主に接続されたとの 事実が認められる。 上記結果は，被告プログラムにおいて，ある端末に特定の物件の連絡先に 繋がる架電番号を表示させると，それにより当該番号と架電先が関連付けら＼nれ，それ以降は当該架電番号に対応する連絡先の不動産業者が識別されると の上記(1)の認定を裏付けるものであり，同結果に照らしても，被告プログ ラムにおける架電番号は，構成要件(1)にいう「識別情報」に該当するという ことができる。
(4) これに対し，被告は，架電番号と発信者番号とで架電先を識別するので， 架電番号は，本件発明にいう「識別情報」に当たらないと主張し，端末に表＼n示させた架電番号に発信者番号非通知の設定で架電した場合，架電先にも接 続されないという実験結果（乙３）は被告主張を裏付けるものであると主張 する。 しかし，架電前においては，被告プログラムは当該ユーザの発信者番号を 知らないはずであるから，架電前において，同プログラムが架電番号と発信 者番号とで架電先を識別するとは考え難い。上記実験において端末に表示さ＼nれた架電番号に架電した場合に架電先に接続されなかったのは，後記のとお り，被告プログラムが当該架電番号に架電した時点以降，架電番号と発信者 番号とで架電先が識別されていること（この点については当事者間に争いが ない。）に起因するものと考えるのが相当であって，上記実験結果は，架電 前において表示された架電番号と架電先が関連付けられることを否定するに＼n足りるものではない。 むしろ，原告の行った実験結果（甲９）によれば，発信者番号を送信し得 ないパーソナルコンピュータに本件不動産サイトを表＼示した場合であっても， 物件の連絡先に繋がる架電番号が表示され，携帯端末から当該番号に架電し＼nたところ，当該連絡先に接続したとの事実が認められ，これによれば，被告 プログラムは，架電前の時点において，架電番号により架電先を識別してい ると推認することが相当である。
(5) 被告は，乙８の実験２の結果は，被告プログラムにおいて，１つの架電番 号が，同時に複数のユーザが複数の架電先に接続するために利用されている ことを示しているので，当該架電番号のみでは架電先を識別し得ないと主張 する。
しかし，上記実験は，(i)本件不動産サイトのユーザが，端末(1)を用い， 物件１の連絡先画面を表示させると架電番号が表＼示された，(ii)端末(1)の電 話機能で当該番号に架電した後，１９９０台分の仮想端末を用い，それぞれ＼n物件２の連絡先画面を表示させた，(iii)その後，上記(i)の時点から１０分 以内に，端末(2)で物件２の連絡先画面を表示すると，同一の架電番号が表＼示 された，(iV)上記(iii)の後，前記(i)から１０分以内に，端末(1)で再び物件 １の連絡先画面を表示すると，同一の架電番号が表＼示されたというものであ ると認められる。 同実験の(iii)において，端末(2)において物件２の連絡先画面が表示された＼nのは，上記(i)のとおり，端末(1)により架電をした後であるから，物件２の 連絡先画面が表示された時点においては，物件１の連絡先は，架電番号のみ＼nではなく，架電番号と発信者番号とで識別されるようになっており，それゆ えに，物件２の連絡先画面において同一の架電番号を表示することが可能＼に なったものと考えられる。 そうすると，上記実験も，架電前において表示された架電番号と架電先が＼n関連付けられることを否定するに足りるものではないというべきである。
(6) 被告は，乙１０の実験結果も，同一の架電番号が同時に複数のユーザによ って未架電の異なる架電先に架電するための番号として用いられることを示 していると主張する。
ア 乙１０の実験は，(i)本件不動産サイトのユーザが，端末(1)を用い，物 件１の連絡先画面を表示させると架電番号Ｘが表＼示され，同番号に架電し た（午前２時１０分），(ii)その後，端末(1)で物件２の連絡先画面を表示＼nさせると，架電番号Ｙが表示された（午前２時１０分），(iii)その後，１ ９９４台分の仮想端末を用い，物件３の連絡先画面を表示させ，それぞれ＼n架電番号を表示させた，(iV)端末(2)を用い，前記(ii)の表示から１０分以＼n内に，物件３の連絡先画面を表示させると，架電番号Ｙが表＼示され（午前 ２時１４分），続いて端末(2)から架電番号Ｙに架電した（午前２時１５ 分），(v)端末(3)を用い，前記(ii)の表示から１０分以内に，物件４の連＼n絡先画面を表示させると，架電番号Ｙが表＼示された（午前２時１５分）， (vi)前記(ii)の表示から１０分以内に，端末(1)〜(3)において，再度各物件 について架電番号を表示させると，いずれの端末においても架電番号Ｙが＼n表示されたというものであると認められる。＼n
イ 上記実験結果のうち，（iv）〜(vi)において端末(1)〜(3)において架電番 号Ｙが表示されたこと，取り分け，端末(1)において架電番号Ｙに架電をし ていないにもかかわらず，端末(1)及び(3)に架電番号Ｙが表示されたことに＼nついては，ある端末（この場合は端末(1)）から架電すると，当該端末の発 信者番号が被告プログラムに登録され（この点は争いがない。被告準備書 面９の１４頁参照），架電済みの端末に払い出された未架電の架電番号に ついても，架電番号と発信者番号とで識別されることによるものであると 考えられる。 このことは，原告が行った実験結果（甲１５）からも裏付けられる。す なわち，同実験（甲１５・実験Ａ−１，２）は，(i) 本件不動産サイト のユーザが，端末Ａを用い，物件Ａの連絡先画面を表示させると，架電番＼n号Ａが表示された，(i) 端末Ａの電話機能で架電番号Ａに架電した後，＼n端末Ａで物件Ｂの連絡先画面を表示させると，架電番号Ｂが表＼示された， (iii) 前記(ii)から１０分以内に，端末Ｂの電話機能を用い架電番号Ｂに＼n架電しても，物件Ｂの連絡先である広告主には接続されなかった，(iv)他 方，前記(iii)の代わり，端末Ａの電話機能を用いて架電すれば，物件Ｂの＼n連絡先である広告主に接続されたというものであると認められる。同実験 結果によれば，架電済みの端末に払い出された未架電の架電番号について も，架電番号と発信者番号とで識別されるものと認めるのが相当である。 そうすると，上記アの（iv）〜(vi)において架電番号Ｙが表示されたの＼nは，その時点において，端末(1)及び(2)については，架電番号Ｙと各端末の 発信者番号により関連付けが行われていたからであり，同実験結果も，架 電前において表示された架電番号と架電先が関連付けられることを否定す＼nるに足りるものではないというべきである。
(7) 以上によれば，被告プログラムにおいて，未架電の端末にのみ架電番号が 表示されている場合には，当該架電番号は，「架電先に関連付けられること＼nによりその架電先を識別する情報」であり，構成要件(1)にいう「識別情報」 に該当するということができる。そして，前記判示のとおり，被告プログラ ムが架電後においては架電番号と発信者番号とで架電先を識別しているとし ても，このことは被告プログラムが構成要件(1)を充足するとの結論を左右す るものではないというべきである。 したがって，被告プログラムは，構成要件(1)を充足する。
・・・
(1) 特許法１０２条２項所定の利益の額について ア 特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は， 侵害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造販売すること によりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した 限界利益の額であり，その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべ きである（知的財産高裁平成３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７ 日判決参照）。 本件における計算鑑定の結果によれば，被告プログラムについては，平 成２５年６月分から平成３０年９月分までの間，別紙２−３(1)欄記載の売 上高があり，製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費の額は同 (2)欄記載のとおりであるので，その限界利益の額は同(3)欄記載のとおりで あると認めることができる。
イ これに対し，原告は，●（省略）●であることを指摘し，別紙２−３(2) 欄記載の変動費に含まれる●（省略）●からの仕入費の額については，そ の利益相当額５０％を控除した額とするべきであると主張する（なお，当 裁判所は，この点に関する原告の主張のうち，●（省略）●が，被告サー ビスを実質的に運営する共同事業者であって，共同不法行為者に当たるな どとする主張については，時機に後れた攻撃防御方法を理由とする却下を した。）。しかし，●（省略）●されるべきものでないことは当然であり， また，その仕入価格が不当に高額に設定されていたといったような事情を 認めるに足りる証拠もないのであるから，この点に関する原告の主張を採 用することはできない。
ウ 他方，被告は，別紙２−３(2)欄記載の金額のほか，(1)通信回線及び通信 機器設備の利用料，(2)派遣労働者の費用，(3)専用プログラムの開発費も， 変動費又は個別固定費として控除すべきであると主張する。 しかし，証拠（乙３０〜３２）によれば，上記(1)〜(3)の費用は，被告プ ログラムにのみ費消されたものではなく，被告の提供する他のサービスに ついても費消されているものであると認められ，被告プログラムの作成や 販売に直接関連して追加的に必要となった経費であるということはできな い。 したがって，これを売上高から控除すべきであるとの被告主張は採用し 得ない。
エ もっとも，本件において，原告の請求の対象となる限界利益は，平成２ ５年５月２６日から平成３１年４月３０日までの利用に対するものである のに対し，前記計算鑑定は，平成２５年６月分から平成３０年９月分まで の売上を対象とするところ，乙２７及び弁論の全趣旨によれば，これら各 月分の売上は，それぞれ前月分の利用に対応することが認められる。そこ で，平成２５年５月の利用については，同年６月分の限界利益の額を日割 り計算し，平成３０年９月から平成３１年４月までの利用については，平 成３０年４月分から同年９月分までの限界利益の額の平均額を採用するの が相当である。そうすると，特許法１０２条２項所定の利益の額は，この 計算によって得た別紙２−１(2)欄記載の額に，それぞれの時期における同 ２−３(3)欄記載の消費税率を加算した額と計算されることになる。
(2) 推定覆滅事由について
被告は，被告サービスに対する本件発明の寄与率は０％と解すべきである として，特許法１０２条２項における推定覆滅事由があり，その割合は１０ ０％であると主張する。
ア 同条項における覆滅については，侵害者が主張立証責任を負うものであ り，侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害 する事情がこれに当たると解され，同条１項ただし書の事情と同様，同 条２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮すること ができるものと解される。（前掲知的財産高等裁判所判決参照）
イ 被告は，被告プログラムの訴求ポイントは，ＰｈｏｎｅＣｏｏｋｉｅと いう独自技術を用い，ウェブと電話から得られるトランザクション情報を 効果的に利用する点であるのに対し，本件発明の特徴点は，補正手続にお いて付加された構成要件(6)であるから，被告プログラムと本件発明は訴求 ポイントが異なると主張する。 しかし，本件発明は，その構成要件が一体となって所期の効果，すなわ＼nち，「架電先を識別するための識別情報を広告情報ごとに動的に割り当て て，識別情報の再利用を可能とすることにより，識別情報の資源の有効活＼n用及び枯渇防止を図る」（段落【００４９】）とともに，「ウェブページ への提供期間や提供回数に応じて動的に識別情報を変化させることにより， 広告効果を時期や時間帯に基づき把握すること」（段落【００５０】）を 可能にするものであり，構＼成要件(6)が出願審査の過程において補正により 付加されたとしても，同構成要件のみが本件発明の特徴点であると解する＼nことはできない。 他方，被告プログラムを使用している本件不動産サイト（甲６）におい ては，ユーザーによる架電の負担の軽減が課題として掲げられるとともに， 「その時・その人にだけ有効な『即時電話番号』を発行」し，「静的に電 話番号を割り振るのではなく，ユーザーのアクションに応じて動的に電話 番号を割り振」るとの内容を有することが記載されていることが認められ る。 上記本件不動産サイトに記載された「その時・その人にだけ有効な『即 時電話番号』を発行」し，「動的に電話番号を割り振」ることは，「識別 情報の資源の有効活用及び枯渇防止を図る」などの本件発明の効果を発揮 する上で不可欠な要素であり，被告プログラムにおいてもこうした構成を＼n備えた結果，その顧客は本件発明と同様の効果を享受しているものという ことができる。 被告は，被告サービスの訴求ポイントについて，ＰｈｏｎｅＣｏｏｋｉ ｅという独自技術を用い，ウェブと電話から得られるトランザクション情 報を効果的に利用することができる点にあると主張するが，同技術が被告 サービスの売上に貢献したことを具体的に示す証拠はない。 そうすると，被告プログラムがＰｈｏｎｅＣｏｏｋｉｅという独自技術 を用いているとしても，この点を覆滅事由として考慮することはできない というべきであり，被告がそのために被告を特許権者とする特許技術（特 許第５４１１２９０号，特許第５７１９４０９号）を使用していることも， 上記結論を左右しない。
ウ 被告は，本件発明のうち架電番号の再利用という部分の機能は，従来技＼n術にすぎないと主張する。 しかし，原告が従来技術として挙げるＬＲＵ方式は，前記判示のとおり， 使用されてから最も長い時間が経った架電番号から順に利用する方式であ り，本件特許とはその採用している方式が異なるものであり，本件発明が 従来技術として利用しているものではない上，市場において本件発明と同 様の効果を奏する代替可能な技術として原告の提供するサービスと競合関＼n係にあるということはできない。 また，被告は，被告を特許権者とする前記特許明細書に記載された方式 によっても，本件発明を代替することが可能であると主張するが，同方式＼nは，架電番号の在庫が尽きた場合に，これを初期化し，その初期化したこ とを通知するものであり（乙１８・段落【００９５】），本件特許とはそ の採用している方式が異なるものであり，本件発明が従来技術として利用 しているものではない上，市場において本件発明と同様の効果を奏する代 替可能な技術として原告の提供するサービスと競合関係にあるということ＼nはできない。 以上のとおり，本件発明のうち架電番号の再利用という部分の機能が従＼n来技術にすぎないとの被告主張は理由がなく，この点を推定覆滅事由とし て考慮することもできない。
エ したがって，本件においては，被告が得た利益の全部又は一部について 推定を覆滅する事由があるということはできない。
(3) 小括
前記のとおり，特許法１０２条２項の「利益」の額は，別紙２−１(2)欄記 載の額に同(3)欄の消費税率を乗じた額であり，同項における推定覆滅事由が あるとは認められないので，被告が賠償すべき額は，その１０％に相当する 弁護士費用相当額を加算し，一円単位に切り捨てた別紙２−１(5)欄のとおり と計算される。また，弁論の全趣旨によれば，これらの損害の発生日は，遅 くとも，それぞれ同(6)記載の日であると認められるので，各同日から支払済 みまでの遅延損害金の請求をすることができる。
２ 争点１−１（被告プログラムにおける架電番号が「架電先の電話器を識別す る識別情報」に当たるか）について
(1) 証拠（甲６，７）及び弁論の全趣旨を総合すれば，本件不動産サイトにお ける物件の連絡先への架電等の仕組みは，以下のとおりであると認められる。
ア 本件不動産サイトにおいて，ユーザが特定の不動産物件の詳細情報を選 択すると，例えば，以下の画面のような，当該物件についてのウェブペー ジが表示され，同ページの下段・右側に「電話」ボタンが表＼示される。
イ 上記「電話」ボタンをユーザが選択すると，例えば，次の画面に遷移す る。同画面には，架電番号が表示されるとともに「このページを開いて＼nから１０分以内にお電話をお願いいたします。」「上記無料通話番号は， 今回のお問合せ用に発行したワンタイムの電話番号です。」と表示される。＼n
ウ ユーザが上記画面に表示された架電番号に架電すると，当該物件を管＼n理する不動産業者に宜接通話が繋がるが，一定時間を経過すると，当該 架電番号に架電しでも電話は繋がらず，接続先がない旨の自動音声案内 が流れる。
エ 上記イの画像の表示から，架建言することなく10分以上経過してから， 間一携帯端末で，同一の不動産物件について架電番号を表示すると，例え＼nば，以下のとおり，別の架電番号が表示される。＼n
オ 上記ウにより繋がらなくなった架電番号は， 53Jのユーザ、端末や商品に 対応した電話番号として再利用し得る。なお，ユーザが，同架電番号に いったん架電をすると，その後も，同番号は端末上にリダイヤノレのため 再表示され，同時に，別の端末において異なる物件の連絡先として同ー＼nの架電番号が表示され得る。＼n
(2) 被告は，被告プログラムにおける架電番号が「架電先の電話器を識別する 識別情報J (構成要件(1))に該当しないので，被告プログラムは，構成要件＼n(1)を充足しないと主張する。 しかしr識別情報」の意義については，本件明細書等の段落(0019) には「識別情報とは，架電先に関連付けられることによりその架電先を識別 する情報であj ると記載されているところ，証拠(甲6，7，乙2) によれ ば，被告プログラムを使用してサービスを提供している本件不動産サイトに おいては，ユーザが希望する物件を選択すると，当該物件の詳細情報が表示＼nされた画面に問合せのための専用電話番号が表示され，当該番号が表＼示され るとその時点で架電番号がロックされた状態となり，その表示から一定期間，＼n当該架電番号に架電するとその不動産業者に架電されるとの事実が認められ る。そうすると，被告プログラムにおける架電番号は，「架電先に関連付け られることによりその架電先を識別する情報」であり，構成要件(1)にいう 「識別情報」に該当するということができる。
(3) また，原告が行った実験結果（甲８・実施結果１。なお，以下の実験結果 はいずれも被告プログラムを使用している本件不動産サイトを利用したもの である。）によれば，(i)本件不動産サイトのユーザが，端末を用い，特定 の物件の連絡先画面を表示させると，特定の架電番号が表＼示された，(ii)そ のまま架電せずに前記連絡画面を閉じ，再び物件の連絡先画面を表示させる＼nと同じ架電番号が表示された，(iii)ユーザが，異なる端末の電話機能を用い，＼n同一の架電番号に架電しても，同一の連絡先である広告主に接続されたとの 事実が認められる。 上記結果は，被告プログラムにおいて，ある端末に特定の物件の連絡先に 繋がる架電番号を表示させると，それにより当該番号と架電先が関連付けら＼nれ，それ以降は当該架電番号に対応する連絡先の不動産業者が識別されると の上記(1)の認定を裏付けるものであり，同結果に照らしても，被告プログ ラムにおける架電番号は，構成要件(1)にいう「識別情報」に該当するという ことができる。
(4) これに対し，被告は，架電番号と発信者番号とで架電先を識別するので， 架電番号は，本件発明にいう「識別情報」に当たらないと主張し，端末に表＼n示させた架電番号に発信者番号非通知の設定で架電した場合，架電先にも接 続されないという実験結果（乙３）は被告主張を裏付けるものであると主張 する。 しかし，架電前においては，被告プログラムは当該ユーザの発信者番号を 知らないはずであるから，架電前において，同プログラムが架電番号と発信 者番号とで架電先を識別するとは考え難い。上記実験において端末に表示さ＼nれた架電番号に架電した場合に架電先に接続されなかったのは，後記のとお り，被告プログラムが当該架電番号に架電した時点以降，架電番号と発信者 番号とで架電先が識別されていること（この点については当事者間に争いが ない。）に起因するものと考えるのが相当であって，上記実験結果は，架電 前において表示された架電番号と架電先が関連付けられることを否定するに＼n足りるものではない。 むしろ，原告の行った実験結果（甲９）によれば，発信者番号を送信し得 ないパーソナルコンピュータに本件不動産サイトを表＼示した場合であっても， 物件の連絡先に繋がる架電番号が表示され，携帯端末から当該番号に架電し＼nたところ，当該連絡先に接続したとの事実が認められ，これによれば，被告 プログラムは，架電前の時点において，架電番号により架電先を識別してい ると推認することが相当である。
(5) 被告は，乙８の実験２の結果は，被告プログラムにおいて，１つの架電番 号が，同時に複数のユーザが複数の架電先に接続するために利用されている ことを示しているので，当該架電番号のみでは架電先を識別し得ないと主張 する。
しかし，上記実験は，(i)本件不動産サイトのユーザが，端末(1)を用い， 物件１の連絡先画面を表示させると架電番号が表＼示された，(ii)端末(1)の電 話機能で当該番号に架電した後，１９９０台分の仮想端末を用い，それぞれ＼n物件２の連絡先画面を表示させた，(iii)その後，上記(i)の時点から１０分 以内に，端末(2)で物件２の連絡先画面を表示すると，同一の架電番号が表＼示 された，(iV)上記(iii)の後，前記(i)から１０分以内に，端末(1)で再び物件 １の連絡先画面を表示すると，同一の架電番号が表＼示されたというものであ ると認められる。 同実験の(iii)において，端末(2)において物件２の連絡先画面が表示された＼nのは，上記(i)のとおり，端末(1)により架電をした後であるから，物件２の 連絡先画面が表示された時点においては，物件１の連絡先は，架電番号のみ＼nではなく，架電番号と発信者番号とで識別されるようになっており，それゆ えに，物件２の連絡先画面において同一の架電番号を表示することが可能＼に なったものと考えられる。 そうすると，上記実験も，架電前において表示された架電番号と架電先が＼n関連付けられることを否定するに足りるものではないというべきである。
(6) 被告は，乙１０の実験結果も，同一の架電番号が同時に複数のユーザによ って未架電の異なる架電先に架電するための番号として用いられることを示 していると主張する。
ア 乙１０の実験は，(i)本件不動産サイトのユーザが，端末(1)を用い，物 件１の連絡先画面を表示させると架電番号Ｘが表＼示され，同番号に架電し た（午前２時１０分），(ii)その後，端末(1)で物件２の連絡先画面を表示＼nさせると，架電番号Ｙが表示された（午前２時１０分），(iii)その後，１ ９９４台分の仮想端末を用い，物件３の連絡先画面を表示させ，それぞれ＼n架電番号を表示させた，(iV)端末(2)を用い，前記(ii)の表示から１０分以＼n内に，物件３の連絡先画面を表示させると，架電番号Ｙが表＼示され（午前 ２時１４分），続いて端末(2)から架電番号Ｙに架電した（午前２時１５ 分），(v)端末(3)を用い，前記(ii)の表示から１０分以内に，物件４の連＼n絡先画面を表示させると，架電番号Ｙが表＼示された（午前２時１５分）， (vi)前記(ii)の表示から１０分以内に，端末(1)〜(3)において，再度各物件 について架電番号を表示させると，いずれの端末においても架電番号Ｙが＼n表示されたというものであると認められる。＼n
イ 上記実験結果のうち，（iv）〜(vi)において端末(1)〜(3)において架電番 号Ｙが表示されたこと，取り分け，端末(1)において架電番号Ｙに架電をし ていないにもかかわらず，端末(1)及び(3)に架電番号Ｙが表示されたことに＼nついては，ある端末（この場合は端末(1)）から架電すると，当該端末の発 信者番号が被告プログラムに登録され（この点は争いがない。被告準備書 面９の１４頁参照），架電済みの端末に払い出された未架電の架電番号に ついても，架電番号と発信者番号とで識別されることによるものであると 考えられる。 このことは，原告が行った実験結果（甲１５）からも裏付けられる。す なわち，同実験（甲１５・実験Ａ−１，２）は，(i) 本件不動産サイト のユーザが，端末Ａを用い，物件Ａの連絡先画面を表示させると，架電番＼n号Ａが表示された，(i) 端末Ａの電話機能で架電番号Ａに架電した後，＼n端末Ａで物件Ｂの連絡先画面を表示させると，架電番号Ｂが表＼示された， (iii) 前記(ii)から１０分以内に，端末Ｂの電話機能を用い架電番号Ｂに＼n架電しても，物件Ｂの連絡先である広告主には接続されなかった，(iv)他 方，前記(iii)の代わり，端末Ａの電話機能を用いて架電すれば，物件Ｂの＼n連絡先である広告主に接続されたというものであると認められる。同実験 結果によれば，架電済みの端末に払い出された未架電の架電番号について も，架電番号と発信者番号とで識別されるものと認めるのが相当である。 そうすると，上記アの（iv）〜(vi)において架電番号Ｙが表示されたの＼nは，その時点において，端末(1)及び(2)については，架電番号Ｙと各端末の 発信者番号により関連付けが行われていたからであり，同実験結果も，架 電前において表示された架電番号と架電先が関連付けられることを否定す＼nるに足りるものではないというべきである。
(7) 以上によれば，被告プログラムにおいて，未架電の端末にのみ架電番号が 表示されている場合には，当該架電番号は，「架電先に関連付けられること＼nによりその架電先を識別する情報」であり，構成要件(1)にいう「識別情報」 に該当するということができる。そして，前記判示のとおり，被告プログラ ムが架電後においては架電番号と発信者番号とで架電先を識別しているとし ても，このことは被告プログラムが構成要件(1)を充足するとの結論を左右す るものではないというべきである。 したがって，被告プログラムは，構成要件(1)を充足する。
・・・
(1) 特許法１０２条２項所定の利益の額について ア 特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は， 侵害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造販売すること によりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した 限界利益の額であり，その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべ きである（知的財産高裁平成３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７ 日判決参照）。 本件における計算鑑定の結果によれば，被告プログラムについては，平 成２５年６月分から平成３０年９月分までの間，別紙２−３(1)欄記載の売 上高があり，製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費の額は同 (2)欄記載のとおりであるので，その限界利益の額は同(3)欄記載のとおりで あると認めることができる。
イ これに対し，原告は，●（省略）●であることを指摘し，別紙２−３(2) 欄記載の変動費に含まれる●（省略）●からの仕入費の額については，そ の利益相当額５０％を控除した額とするべきであると主張する（なお，当 裁判所は，この点に関する原告の主張のうち，●（省略）●が，被告サー ビスを実質的に運営する共同事業者であって，共同不法行為者に当たるな どとする主張については，時機に後れた攻撃防御方法を理由とする却下を した。）。しかし，●（省略）●されるべきものでないことは当然であり， また，その仕入価格が不当に高額に設定されていたといったような事情を 認めるに足りる証拠もないのであるから，この点に関する原告の主張を採 用することはできない。
ウ 他方，被告は，別紙２−３(2)欄記載の金額のほか，(1)通信回線及び通信 機器設備の利用料，(2)派遣労働者の費用，(3)専用プログラムの開発費も， 変動費又は個別固定費として控除すべきであると主張する。 しかし，証拠（乙３０〜３２）によれば，上記(1)〜(3)の費用は，被告プ ログラムにのみ費消されたものではなく，被告の提供する他のサービスに ついても費消されているものであると認められ，被告プログラムの作成や 販売に直接関連して追加的に必要となった経費であるということはできな い。 したがって，これを売上高から控除すべきであるとの被告主張は採用し 得ない。
エ もっとも，本件において，原告の請求の対象となる限界利益は，平成２ ５年５月２６日から平成３１年４月３０日までの利用に対するものである のに対し，前記計算鑑定は，平成２５年６月分から平成３０年９月分まで の売上を対象とするところ，乙２７及び弁論の全趣旨によれば，これら各 月分の売上は，それぞれ前月分の利用に対応することが認められる。そこ で，平成２５年５月の利用については，同年６月分の限界利益の額を日割 り計算し，平成３０年９月から平成３１年４月までの利用については，平 成３０年４月分から同年９月分までの限界利益の額の平均額を採用するの が相当である。そうすると，特許法１０２条２項所定の利益の額は，この 計算によって得た別紙２−１(2)欄記載の額に，それぞれの時期における同 ２−３(3)欄記載の消費税率を加算した額と計算されることになる。
(2) 推定覆滅事由について
被告は，被告サービスに対する本件発明の寄与率は０％と解すべきである として，特許法１０２条２項における推定覆滅事由があり，その割合は１０ ０％であると主張する。
ア 同条項における覆滅については，侵害者が主張立証責任を負うものであ り，侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害 する事情がこれに当たると解され，同条１項ただし書の事情と同様，同 条２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮すること ができるものと解される。（前掲知的財産高等裁判所判決参照）
イ 被告は，被告プログラムの訴求ポイントは，ＰｈｏｎｅＣｏｏｋｉｅと いう独自技術を用い，ウェブと電話から得られるトランザクション情報を 効果的に利用する点であるのに対し，本件発明の特徴点は，補正手続にお いて付加された構成要件(6)であるから，被告プログラムと本件発明は訴求 ポイントが異なると主張する。 しかし，本件発明は，その構成要件が一体となって所期の効果，すなわ＼nち，「架電先を識別するための識別情報を広告情報ごとに動的に割り当て て，識別情報の再利用を可能とすることにより，識別情報の資源の有効活＼n用及び枯渇防止を図る」（段落【００４９】）とともに，「ウェブページ への提供期間や提供回数に応じて動的に識別情報を変化させることにより， 広告効果を時期や時間帯に基づき把握すること」（段落【００５０】）を 可能にするものであり，構＼成要件(6)が出願審査の過程において補正により 付加されたとしても，同構成要件のみが本件発明の特徴点であると解する＼nことはできない。 他方，被告プログラムを使用している本件不動産サイト（甲６）におい ては，ユーザーによる架電の負担の軽減が課題として掲げられるとともに， 「その時・その人にだけ有効な『即時電話番号』を発行」し，「静的に電 話番号を割り振るのではなく，ユーザーのアクションに応じて動的に電話 番号を割り振」るとの内容を有することが記載されていることが認められ る。 上記本件不動産サイトに記載された「その時・その人にだけ有効な『即 時電話番号』を発行」し，「動的に電話番号を割り振」ることは，「識別 情報の資源の有効活用及び枯渇防止を図る」などの本件発明の効果を発揮 する上で不可欠な要素であり，被告プログラムにおいてもこうした構成を＼n備えた結果，その顧客は本件発明と同様の効果を享受しているものという ことができる。 被告は，被告サービスの訴求ポイントについて，ＰｈｏｎｅＣｏｏｋｉ ｅという独自技術を用い，ウェブと電話から得られるトランザクション情 報を効果的に利用することができる点にあると主張するが，同技術が被告 サービスの売上に貢献したことを具体的に示す証拠はない。 そうすると，被告プログラムがＰｈｏｎｅＣｏｏｋｉｅという独自技術 を用いているとしても，この点を覆滅事由として考慮することはできない というべきであり，被告がそのために被告を特許権者とする特許技術（特 許第５４１１２９０号，特許第５７１９４０９号）を使用していることも， 上記結論を左右しない。
ウ 被告は，本件発明のうち架電番号の再利用という部分の機能は，従来技＼n術にすぎないと主張する。 しかし，原告が従来技術として挙げるＬＲＵ方式は，前記判示のとおり， 使用されてから最も長い時間が経った架電番号から順に利用する方式であ り，本件特許とはその採用している方式が異なるものであり，本件発明が 従来技術として利用しているものではない上，市場において本件発明と同 様の効果を奏する代替可能な技術として原告の提供するサービスと競合関＼n係にあるということはできない。 また，被告は，被告を特許権者とする前記特許明細書に記載された方式 によっても，本件発明を代替することが可能であると主張するが，同方式＼nは，架電番号の在庫が尽きた場合に，これを初期化し，その初期化したこ とを通知するものであり（乙１８・段落【００９５】），本件特許とはそ の採用している方式が異なるものであり，本件発明が従来技術として利用 しているものではない上，市場において本件発明と同様の効果を奏する代 替可能な技術として原告の提供するサービスと競合関係にあるということ＼nはできない。 以上のとおり，本件発明のうち架電番号の再利用という部分の機能が従＼n来技術にすぎないとの被告主張は理由がなく，この点を推定覆滅事由とし て考慮することもできない。
エ したがって，本件においては，被告が得た利益の全部又は一部について 推定を覆滅する事由があるということはできない。
(3) 小括
前記のとおり，特許法１０２条２項の「利益」の額は，別紙２−１(2)欄記 載の額に同(3)欄の消費税率を乗じた額であり，同項における推定覆滅事由が あるとは認められないので，被告が賠償すべき額は，その１０％に相当する 弁護士費用相当額を加算し，一円単位に切り捨てた別紙２−１(5)欄のとおり と計算される。また，弁論の全趣旨によれば，これらの損害の発生日は，遅 くとも，それぞれ同(6)記載の日であると認められるので，各同日から支払済 みまでの遅延損害金の請求をすることができる。
関連カテゴリー
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.12.27
平成30(行ケ)10093 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月19日 知的財産高等裁判所
サポート要件および実施可能要件について、無効理由無しとした審決が維持されました。
前記(1)及び(2)を踏まえると，本件明細書には，本件発明に関し，次のよ うなことが開示されていると認められる。 従来，高温下の成形又は熱処理を要する鋼板においては，一般に亜鉛の融点を上 回る高い温度で熱処理が行われるため，鋼板に亜鉛被膜があると，亜鉛が溶融，流 動して熱間成形用ツールの働きを妨害し，さらに，急冷中に被膜が劣化すると考え られてきた。そのため，鋼板の被覆処理は，熱処理の前には行われず，熱間成形や 熱処理後の完成部品に対して行われていたが，そうすると，(1)部品の表面及び中空＼n部分の十分な清浄化が不可欠であり，その清浄化には酸又は塩基を使用する必要が＼nあるため，経済的な負担や作業員及び環境への危険があること，(2)鋼の脱炭及び酸 化を完全に防止するために，熱処理を管理雰囲気下で行う必要があること，(3)熱間 成形の場合に生じるカーボンデポジットが成形用ツールを損傷し，部品の品質を低 下させたり，ツールの頻繁な修理のためにコストが上がったりすること，(4)得られ た部品の耐食性を強化するために，当該部品の後処理が必要であるが，後処理は， 経費も高く作業も難しい上に，中空部分のある部品では不可能であることなどの問＼n題があった。（【０００２】，【０００３】） そこで，本件発明は，熱間成形や熱処理の前に鋼板に被覆を形成することで，熱 処理における鋼板の脱炭や酸化を防止するなど，上記(1)〜(4)の従来技術の問題点を 解決することができる，極めて高い機械的特性値をもつ鋼板を製造する方法を提供 することを課題とするものであり，その解決に当たり，亜鉛又は亜鉛合金で被覆し た鋼板を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の 鋼と合金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度 を持つようになるという，従来の定説とは異なる新たな知見が得られたことに基づ き，解決手段として，亜鉛又は亜鉛を５０重量％以上含む亜鉛ベース合金（前記(2) のとおり，ここには金属間化合物からなる合金も含まれている。）で被覆された熱処 理用鋼板ブランクに対し，部品を得るための熱間型打ち前に，８００℃〜１２００℃ の高温を２〜１０分間作用させる熱処理を行うことにより，腐食に対する保護及び 鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄ベース合金化合＼n物及び亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化 合物（金属間化合物）を熱処理用鋼板ブランクの表面に生じさせる工程を実施する＼nものとしたことを特徴とするものである（【請求項１】，【０００４】〜【０００８】，
【００１４】〜【００１６】，【００２１】）。 そして，本件発明は，熱処理用鋼板に上記合金化合物（金属間化合物）の被膜を 形成することにより，熱処理中又は熱間成形中の鋼の腐食防止及び脱炭防止，カー ボンデポジットの形成を阻止することによるツールの損耗防止，高温での潤滑機能＼nの確保，得られた部品の酸洗い浴が不要となることによる経済的利点，成形部品の 耐疲労性，耐損耗性，耐摩耗性及び耐食性の強化などの効果を奏するものである（【０ ０２４】〜【００２７】）。
２ 金属間化合物についての本件出願時の技術常識
(1) 金属間化合物とは，２種類以上の金属元素から形成される化合物であり， 本件出願時に，本件発明において熱処理後に生じるとされている(1)亜鉛−鉄ベース の金属間化合物として，亜鉛−鉄及び亜鉛−ニッケル−鉄の金属間化合物が，(2)亜 鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物として，亜鉛−鉄―アルミニウムと亜＼n鉛−鉄−アルミニウム―ニッケルの金属間化合物がそれぞれ知られていた（甲３，＼n７，８，１４〜１６，２０，２５，乙８，弁論の全趣旨）。 また，熱処理をして亜鉛に鉄を拡散させ，金属間化合物を形成することができる こと及び各金属間化合物について，組成の濃度に応じて複数の相が存在することが 本件出願時に知られていた（甲２，３，７，８，１５，１６，２５，弁論の全趣旨）。
(2) 前記のとおり，本件発明においては，熱処理前の「亜鉛ベース合金」に，金 属間化合物が含まれ得るところ，本件出願時に，亜鉛と金属間化合物を形成して「亜 鉛を５０重量％以上含む亜鉛ベースの金属間化合物」を構成し得る元素としては，＼n鉄の他に，ニッケル，銀，金，クロム，マンガンなどが知られていた（甲２，２３， ２４，乙５，弁論の全趣旨）。
３ 取消事由１（サポート要件についての認定判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のであり，サポート要件の存在については，特許権者（被告）がその証明責任を負 うものである。 そして，前記のとおり，本件では熱処理前の「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベース の金属間化合物」である場合にもサポート要件が充足されているかどうかが争点と なっているところ，以下，この争点について，上記のような証明責任が果たされて いるかどうかについて判断する。
(2) ア 前記１のとおり，本件明細書には，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板 を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合 金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つ ようになるという新たな知見が得られたことに基づき，熱間成形や熱処理の前に， 鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し，その後熱処理を行うことにより，腐食に 対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄＼nベース合金化合物又は亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物を生じさせ，これ によって，熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止，脱炭防止，高温での潤滑機 能の確保等の効果を奏することが記載され，実施例１として，鋼板を亜鉛で被膜し＼nたものを９５０℃で熱処理して，亜鉛−鉄合金の被膜を鋼板の表面に生じさせたと＼nころ，同被膜が優れた腐食防止効果を有することが確認された旨が記載され，さら に，実施例２として，５０−５５％のアルミニウム，４５−５０％の亜鉛及び任意 に少量のケイ素を含有する被膜を熱処理したところ，極めて優れた腐食防止効果を 有する亜鉛−アルミニウム−鉄合金の被膜が得られたことが記載されている。 これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると，当業者は，本件明細書の記載から， 鋼板上に被覆された亜鉛又は「亜鉛ベース合金」の固溶体である亜鉛−アルミニウ ム合金を熱処理して，亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄− アルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的強度を持 つ鋼板を製造することができることを認識することができるものと認められる。ま た，当業者は，本件発明の合金化合物において，亜鉛が共通する主要な成分である から，本件発明の課題解決には亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するものと 認められる。
イ 前記２で認定したとおり，亜鉛と鉄が金属間化合物を形成するものであ ること，熱処理後の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」に亜鉛−鉄金属間化合物が含ま れること及び熱処理により鋼板から鉄の拡散が進んで金属間化合物について複数の 相が生じ得る，すなわち，異なる金属間化合物に変化し得ることが，本件出願時の 技術常識であったことからすると，本件明細書の記載に接した当業者は，熱処理前 の被膜が実施例１とは異なり，亜鉛−鉄金属間化合物であったとしても，実施例１ の記載及び上記技術常識を基礎にして，熱処理前の亜鉛−鉄の金属間化合物の組成， 熱処理の温度や時間等を適宜調節して，熱処理後に異なる亜鉛−鉄ベース合金化合 物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的特性を持つ鋼板を製造することができ ると認識することができると認められる。
ウ また，鋼板上に被覆された熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合 物で，それを熱処理して亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせ る場合についても，(1)固溶体である亜鉛−アルミニウム合金の被膜を熱処理して， 極めて優れた腐食防止効果を有する亜鉛−鉄−アルミニウム合金の被膜を生じさせ る実施例２が本件明細書に記載されていること，(2)前記２(1)のとおり，亜鉛−鉄− アルミニウムの金属間化合物の存在が，本件出願時，当業者に知られていた上，熱 処理により鋼板から鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物が生じるという本件出願 時に知られていた基本的なメカニズムは，出発点が亜鉛−アルミニウムの固溶体で ある場合と，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物である場合で，異なることを 示す根拠となる事情は認められず，基本的には異ならないと考えられることからす ると，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，実施例２に開示された亜鉛―アルミニウ＼nムの固溶体からなる合金のみならず，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物であ っても，熱処理前の同金属化合物の組成，熱処理の温度や時間等を適宜調節して， 亜鉛−鉄−アルミニウムベースの合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機 械的特性を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 エ 次に，その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。「亜 鉛ベース合金」には，前記２(2)で認定したとおり，多種多様な金属間化合物が該当 し得る一方で，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，それらの「亜 鉛ベースの金属間化合物」である場合についての明示的な記載はない。 しかし，前記２(1)のとおり，本件出願時，本件発明にいう熱処理後に生じる３元 系以上の亜鉛−鉄ベース又は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物に該当 するものとして，証拠上認定できるものは，(1)亜鉛−ニッケル−鉄，(2)亜鉛−鉄− アルミニウム，(3)亜鉛−鉄−アルミニウム−ニッケルの３種類のみである。 そうすると，上記のような３元系以上の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」又は「亜 鉛−アルミニウム合金化合物」を生じさせることのできる熱処理前の「亜鉛ベース 金属間化合物」たる「亜鉛ベース合金」に含まれ得る亜鉛以外の金属元素としては， 鉄，アルミニウム以外にはニッケルが挙げられる。そして，ニッケルについては， 前記２(1)で認定したとおり，亜鉛−ニッケル−鉄や亜鉛−鉄−アルミニウム−ニ ッケルの金属間化合物の存在が本件出願時に知られていた上，本件出願時から，ニ ッケルは亜鉛と合金を形成して鋼板の被膜を形成すること及び亜鉛−ニッケル合金 メッキは優れた耐食性を有することが知られていた（甲２，乙８）から，当業者は， ニッケルがマイナー成分として加えられても本件発明の課題解決には影響はなく， 上記のように亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するといえる。そうすると， 本件明細書の記載に接した当業者は，前記の鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物 が生じるという技術常識も踏まえて，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，亜鉛−ニ ッケルの金属間化合物やそれに更にアルミニウムや鉄を含む金属間化合物であって も，それらの組成，熱処理の温度や時間を適宜調節して，亜鉛−鉄ベースの合金化 合物又は亜鉛−アルミニウム−鉄ベースの合金化合物を生じさせ，高い機械的特性 を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 そして，本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛−鉄と３元系以上の 金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのである から，鉄，アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベース の金属間化合物」の被覆が熱処理により３元系以上の亜鉛−鉄ベース金属化合物又 は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解 決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足され なくなるものではない。
オ 以上からすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識 とに基づいて，本件明細書の実施例２で開示された亜鉛重量５０％−アルミニウム 重量５０％の合金以外の「亜鉛ベース合金」として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛 −鉄−アルミニウム金属化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属間化合物等を想起し，これらからなる鋼板上の被覆を熱処 理することによって亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄−ア ルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせて本件発明に係る課題を 解決できることを理解することができ，そのことを被告は証明したと認めることが できる。
(3) 原告は，(1)いかなる金属間化合物で鋼板を被覆し，それを熱処理すること で，本件発明の課題を解決できるいかなる金属間化合物が生じるかを，被告が根拠 となる本件明細書の記載と技術常識を明らかにしつつ具体的に主張立証しなければ ならないが，その主張立証が果たされていない，(2)亜鉛−鉄金属間化合物について， δ１相が鋼板用の被膜として望ましいとする従来の技術常識からすると，当業者は 本件明細書の記載及び技術常識に照らして，本件発明の課題をできるとは認識しな い，(3)亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物と亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物に ついて，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったことからすると，当 業者は，熱処理することでどのような金属間化合物を得られるかを予測することは＼nできないから，熱処理前の「亜鉛ベース合金」を本件明細書に開示のない「亜鉛ベ ースの金属間化合物」にまで拡張することはできないと主張する。
ア 上記(1)について，当業者が，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆とし て，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケ ル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被 覆を想起し，これらの被覆を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決で きることを理解できることは，前記(2)で判断したとおりである。
イ 上記(2)について，本件発明は，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処 理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合金化し た層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つように なるという新たな知見に基づくものであり，かつ，実施例１，２で優れた腐食防止 効果を持つ被膜が形成されていることが確認できる（実施例１，２と同じ条件で実 験した場合にこのような結果が得られないことを示す証拠はない。）以上，従来の 技術常識にかかわらず，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識に基 づいて「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベースの金属間化合物」である場合，本件発明 の課題を解決できることを認識するといえ，原告の主張は採用することができない。
ウ 上記(3)について，前記(2)で検討したとおり，当業者は，本件明細書の記 載及び本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物又は亜鉛 −ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等の 被覆であっても課題を解決できると認識することができるというべきであって，こ のことは，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったとしても，左右さ れるものではない。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
(4) したがって，原告主張の審決取消事由１は理由がない。
４ 取消事由２（実施可能要件についての認定判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は方法の発明であるところ，方法の発明における発明の実施とは， その方法の使用をする行為をいうから（特許法２条３項２号），方法の発明につい て実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出願当時＼nの技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その方法の使用をする ことができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるというべ きである。そして，実施可能要件についても特許権者（被告）がその証明責任を負＼nう。
(2) 前記３で検討したところからすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出 願時の技術常識に基づいて，「亜鉛ベースの金属間化合物」からなる被覆として， 亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金 属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被覆を 想起し，これらの被覆を熱処理することによって，高い機械的特性を持つ鋼板を製 造することができると認められるから，本件明細書の詳細な説明には，本件発明の 方法を使用をすることができる程度の記載があり，実施可能要件は充足されている＼nと認められる。
(3) 原告は，実施可能要件について，(1)いかなる金属間化合物で被覆して熱処理 をすると，いかなる金属間化合物が生じ，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対す る保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得」ることについて主張立証がされていない，＼n(2)鉄が被覆に拡散して鉄含有率の少ない金属間化合物が鉄含有率の高い金属間化合 物に変化することにより「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且 つ潤滑機能を確保し得る金属間化合物」となるとはいえない，(3)亜鉛−ニッケル金 属間化合物から亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物が形成されるとは理解できないと 主張する。
ア しかし，上記(1)について，前記３で検討したところからすると，当業者 は，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛− 鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属化合物等からなる被覆を想起し，これらの被覆を熱処理す ることによって本件発明を実施できると認識するものと認められる。
イ 上記(2)について，前記３で検討したとおり，本件発明が新たな知見に基 づくものであることや実施例１，２で優れた腐食防止効果を持つ被膜が形成されて いることからすると，原告が主張するような事情を考慮しても，当業者は実施可能＼nであると認識するものと認められる。
ウ 上記(3)について，前記３で検討したところからすると，当業者は，本件 明細書の記載や本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−ニッケルの金属間化合物を 生じさせることができると認識すると認められる。
前記(1)及び(2)を踏まえると，本件明細書には，本件発明に関し，次のよ うなことが開示されていると認められる。 従来，高温下の成形又は熱処理を要する鋼板においては，一般に亜鉛の融点を上 回る高い温度で熱処理が行われるため，鋼板に亜鉛被膜があると，亜鉛が溶融，流 動して熱間成形用ツールの働きを妨害し，さらに，急冷中に被膜が劣化すると考え られてきた。そのため，鋼板の被覆処理は，熱処理の前には行われず，熱間成形や 熱処理後の完成部品に対して行われていたが，そうすると，(1)部品の表面及び中空＼n部分の十分な清浄化が不可欠であり，その清浄化には酸又は塩基を使用する必要が＼nあるため，経済的な負担や作業員及び環境への危険があること，(2)鋼の脱炭及び酸 化を完全に防止するために，熱処理を管理雰囲気下で行う必要があること，(3)熱間 成形の場合に生じるカーボンデポジットが成形用ツールを損傷し，部品の品質を低 下させたり，ツールの頻繁な修理のためにコストが上がったりすること，(4)得られ た部品の耐食性を強化するために，当該部品の後処理が必要であるが，後処理は， 経費も高く作業も難しい上に，中空部分のある部品では不可能であることなどの問＼n題があった。（【０００２】，【０００３】） そこで，本件発明は，熱間成形や熱処理の前に鋼板に被覆を形成することで，熱 処理における鋼板の脱炭や酸化を防止するなど，上記(1)〜(4)の従来技術の問題点を 解決することができる，極めて高い機械的特性値をもつ鋼板を製造する方法を提供 することを課題とするものであり，その解決に当たり，亜鉛又は亜鉛合金で被覆し た鋼板を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の 鋼と合金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度 を持つようになるという，従来の定説とは異なる新たな知見が得られたことに基づ き，解決手段として，亜鉛又は亜鉛を５０重量％以上含む亜鉛ベース合金（前記(2) のとおり，ここには金属間化合物からなる合金も含まれている。）で被覆された熱処 理用鋼板ブランクに対し，部品を得るための熱間型打ち前に，８００℃〜１２００℃ の高温を２〜１０分間作用させる熱処理を行うことにより，腐食に対する保護及び 鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄ベース合金化合＼n物及び亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化 合物（金属間化合物）を熱処理用鋼板ブランクの表面に生じさせる工程を実施する＼nものとしたことを特徴とするものである（【請求項１】，【０００４】〜【０００８】，
【００１４】〜【００１６】，【００２１】）。 そして，本件発明は，熱処理用鋼板に上記合金化合物（金属間化合物）の被膜を 形成することにより，熱処理中又は熱間成形中の鋼の腐食防止及び脱炭防止，カー ボンデポジットの形成を阻止することによるツールの損耗防止，高温での潤滑機能＼nの確保，得られた部品の酸洗い浴が不要となることによる経済的利点，成形部品の 耐疲労性，耐損耗性，耐摩耗性及び耐食性の強化などの効果を奏するものである（【０ ０２４】〜【００２７】）。
２ 金属間化合物についての本件出願時の技術常識
(1) 金属間化合物とは，２種類以上の金属元素から形成される化合物であり， 本件出願時に，本件発明において熱処理後に生じるとされている(1)亜鉛−鉄ベース の金属間化合物として，亜鉛−鉄及び亜鉛−ニッケル−鉄の金属間化合物が，(2)亜 鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物として，亜鉛−鉄―アルミニウムと亜＼n鉛−鉄−アルミニウム―ニッケルの金属間化合物がそれぞれ知られていた（甲３，＼n７，８，１４〜１６，２０，２５，乙８，弁論の全趣旨）。 また，熱処理をして亜鉛に鉄を拡散させ，金属間化合物を形成することができる こと及び各金属間化合物について，組成の濃度に応じて複数の相が存在することが 本件出願時に知られていた（甲２，３，７，８，１５，１６，２５，弁論の全趣旨）。
(2) 前記のとおり，本件発明においては，熱処理前の「亜鉛ベース合金」に，金 属間化合物が含まれ得るところ，本件出願時に，亜鉛と金属間化合物を形成して「亜 鉛を５０重量％以上含む亜鉛ベースの金属間化合物」を構成し得る元素としては，＼n鉄の他に，ニッケル，銀，金，クロム，マンガンなどが知られていた（甲２，２３， ２４，乙５，弁論の全趣旨）。
３ 取消事由１（サポート要件についての認定判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のであり，サポート要件の存在については，特許権者（被告）がその証明責任を負 うものである。 そして，前記のとおり，本件では熱処理前の「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベース の金属間化合物」である場合にもサポート要件が充足されているかどうかが争点と なっているところ，以下，この争点について，上記のような証明責任が果たされて いるかどうかについて判断する。
(2) ア 前記１のとおり，本件明細書には，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板 を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合 金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つ ようになるという新たな知見が得られたことに基づき，熱間成形や熱処理の前に， 鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し，その後熱処理を行うことにより，腐食に 対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄＼nベース合金化合物又は亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物を生じさせ，これ によって，熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止，脱炭防止，高温での潤滑機 能の確保等の効果を奏することが記載され，実施例１として，鋼板を亜鉛で被膜し＼nたものを９５０℃で熱処理して，亜鉛−鉄合金の被膜を鋼板の表面に生じさせたと＼nころ，同被膜が優れた腐食防止効果を有することが確認された旨が記載され，さら に，実施例２として，５０−５５％のアルミニウム，４５−５０％の亜鉛及び任意 に少量のケイ素を含有する被膜を熱処理したところ，極めて優れた腐食防止効果を 有する亜鉛−アルミニウム−鉄合金の被膜が得られたことが記載されている。 これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると，当業者は，本件明細書の記載から， 鋼板上に被覆された亜鉛又は「亜鉛ベース合金」の固溶体である亜鉛−アルミニウ ム合金を熱処理して，亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄− アルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的強度を持 つ鋼板を製造することができることを認識することができるものと認められる。ま た，当業者は，本件発明の合金化合物において，亜鉛が共通する主要な成分である から，本件発明の課題解決には亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するものと 認められる。
イ 前記２で認定したとおり，亜鉛と鉄が金属間化合物を形成するものであ ること，熱処理後の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」に亜鉛−鉄金属間化合物が含ま れること及び熱処理により鋼板から鉄の拡散が進んで金属間化合物について複数の 相が生じ得る，すなわち，異なる金属間化合物に変化し得ることが，本件出願時の 技術常識であったことからすると，本件明細書の記載に接した当業者は，熱処理前 の被膜が実施例１とは異なり，亜鉛−鉄金属間化合物であったとしても，実施例１ の記載及び上記技術常識を基礎にして，熱処理前の亜鉛−鉄の金属間化合物の組成， 熱処理の温度や時間等を適宜調節して，熱処理後に異なる亜鉛−鉄ベース合金化合 物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的特性を持つ鋼板を製造することができ ると認識することができると認められる。
ウ また，鋼板上に被覆された熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合 物で，それを熱処理して亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせ る場合についても，(1)固溶体である亜鉛−アルミニウム合金の被膜を熱処理して， 極めて優れた腐食防止効果を有する亜鉛−鉄−アルミニウム合金の被膜を生じさせ る実施例２が本件明細書に記載されていること，(2)前記２(1)のとおり，亜鉛−鉄− アルミニウムの金属間化合物の存在が，本件出願時，当業者に知られていた上，熱 処理により鋼板から鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物が生じるという本件出願 時に知られていた基本的なメカニズムは，出発点が亜鉛−アルミニウムの固溶体で ある場合と，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物である場合で，異なることを 示す根拠となる事情は認められず，基本的には異ならないと考えられることからす ると，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，実施例２に開示された亜鉛―アルミニウ＼nムの固溶体からなる合金のみならず，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物であ っても，熱処理前の同金属化合物の組成，熱処理の温度や時間等を適宜調節して， 亜鉛−鉄−アルミニウムベースの合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機 械的特性を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 エ 次に，その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。「亜 鉛ベース合金」には，前記２(2)で認定したとおり，多種多様な金属間化合物が該当 し得る一方で，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，それらの「亜 鉛ベースの金属間化合物」である場合についての明示的な記載はない。 しかし，前記２(1)のとおり，本件出願時，本件発明にいう熱処理後に生じる３元 系以上の亜鉛−鉄ベース又は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物に該当 するものとして，証拠上認定できるものは，(1)亜鉛−ニッケル−鉄，(2)亜鉛−鉄− アルミニウム，(3)亜鉛−鉄−アルミニウム−ニッケルの３種類のみである。 そうすると，上記のような３元系以上の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」又は「亜 鉛−アルミニウム合金化合物」を生じさせることのできる熱処理前の「亜鉛ベース 金属間化合物」たる「亜鉛ベース合金」に含まれ得る亜鉛以外の金属元素としては， 鉄，アルミニウム以外にはニッケルが挙げられる。そして，ニッケルについては， 前記２(1)で認定したとおり，亜鉛−ニッケル−鉄や亜鉛−鉄−アルミニウム−ニ ッケルの金属間化合物の存在が本件出願時に知られていた上，本件出願時から，ニ ッケルは亜鉛と合金を形成して鋼板の被膜を形成すること及び亜鉛−ニッケル合金 メッキは優れた耐食性を有することが知られていた（甲２，乙８）から，当業者は， ニッケルがマイナー成分として加えられても本件発明の課題解決には影響はなく， 上記のように亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するといえる。そうすると， 本件明細書の記載に接した当業者は，前記の鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物 が生じるという技術常識も踏まえて，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，亜鉛−ニ ッケルの金属間化合物やそれに更にアルミニウムや鉄を含む金属間化合物であって も，それらの組成，熱処理の温度や時間を適宜調節して，亜鉛−鉄ベースの合金化 合物又は亜鉛−アルミニウム−鉄ベースの合金化合物を生じさせ，高い機械的特性 を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 そして，本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛−鉄と３元系以上の 金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのである から，鉄，アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベース の金属間化合物」の被覆が熱処理により３元系以上の亜鉛−鉄ベース金属化合物又 は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解 決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足され なくなるものではない。
オ 以上からすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識 とに基づいて，本件明細書の実施例２で開示された亜鉛重量５０％−アルミニウム 重量５０％の合金以外の「亜鉛ベース合金」として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛 −鉄−アルミニウム金属化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属間化合物等を想起し，これらからなる鋼板上の被覆を熱処 理することによって亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄−ア ルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせて本件発明に係る課題を 解決できることを理解することができ，そのことを被告は証明したと認めることが できる。
(3) 原告は，(1)いかなる金属間化合物で鋼板を被覆し，それを熱処理すること で，本件発明の課題を解決できるいかなる金属間化合物が生じるかを，被告が根拠 となる本件明細書の記載と技術常識を明らかにしつつ具体的に主張立証しなければ ならないが，その主張立証が果たされていない，(2)亜鉛−鉄金属間化合物について， δ１相が鋼板用の被膜として望ましいとする従来の技術常識からすると，当業者は 本件明細書の記載及び技術常識に照らして，本件発明の課題をできるとは認識しな い，(3)亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物と亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物に ついて，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったことからすると，当 業者は，熱処理することでどのような金属間化合物を得られるかを予測することは＼nできないから，熱処理前の「亜鉛ベース合金」を本件明細書に開示のない「亜鉛ベ ースの金属間化合物」にまで拡張することはできないと主張する。
ア 上記(1)について，当業者が，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆とし て，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケ ル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被 覆を想起し，これらの被覆を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決で きることを理解できることは，前記(2)で判断したとおりである。
イ 上記(2)について，本件発明は，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処 理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合金化し た層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つように なるという新たな知見に基づくものであり，かつ，実施例１，２で優れた腐食防止 効果を持つ被膜が形成されていることが確認できる（実施例１，２と同じ条件で実 験した場合にこのような結果が得られないことを示す証拠はない。）以上，従来の 技術常識にかかわらず，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識に基 づいて「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベースの金属間化合物」である場合，本件発明 の課題を解決できることを認識するといえ，原告の主張は採用することができない。
ウ 上記(3)について，前記(2)で検討したとおり，当業者は，本件明細書の記 載及び本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物又は亜鉛 −ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等の 被覆であっても課題を解決できると認識することができるというべきであって，こ のことは，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったとしても，左右さ れるものではない。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
(4) したがって，原告主張の審決取消事由１は理由がない。
４ 取消事由２（実施可能要件についての認定判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は方法の発明であるところ，方法の発明における発明の実施とは， その方法の使用をする行為をいうから（特許法２条３項２号），方法の発明につい て実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出願当時＼nの技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その方法の使用をする ことができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるというべ きである。そして，実施可能要件についても特許権者（被告）がその証明責任を負＼nう。
(2) 前記３で検討したところからすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出 願時の技術常識に基づいて，「亜鉛ベースの金属間化合物」からなる被覆として， 亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金 属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被覆を 想起し，これらの被覆を熱処理することによって，高い機械的特性を持つ鋼板を製 造することができると認められるから，本件明細書の詳細な説明には，本件発明の 方法を使用をすることができる程度の記載があり，実施可能要件は充足されている＼nと認められる。
(3) 原告は，実施可能要件について，(1)いかなる金属間化合物で被覆して熱処理 をすると，いかなる金属間化合物が生じ，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対す る保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得」ることについて主張立証がされていない，＼n(2)鉄が被覆に拡散して鉄含有率の少ない金属間化合物が鉄含有率の高い金属間化合 物に変化することにより「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且 つ潤滑機能を確保し得る金属間化合物」となるとはいえない，(3)亜鉛−ニッケル金 属間化合物から亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物が形成されるとは理解できないと 主張する。
ア しかし，上記(1)について，前記３で検討したところからすると，当業者 は，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛− 鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属化合物等からなる被覆を想起し，これらの被覆を熱処理す ることによって本件発明を実施できると認識するものと認められる。
イ 上記(2)について，前記３で検討したとおり，本件発明が新たな知見に基 づくものであることや実施例１，２で優れた腐食防止効果を持つ被膜が形成されて いることからすると，原告が主張するような事情を考慮しても，当業者は実施可能＼nであると認識するものと認められる。
ウ 上記(3)について，前記３で検討したところからすると，当業者は，本件 明細書の記載や本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−ニッケルの金属間化合物を 生じさせることができると認識すると認められる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.12.27
平成30(ワ)5189 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月19日 大阪地方裁判所
特許権侵害事件です。争点はいろいろありますが、製造したのは共有者か？、また、101条5号の間接侵害が成立するか？について、大阪地裁（21部）は、いずれも否定しました。
原告は，被告会社による共有特許権の侵害行為として，被告製品を製造販 売したことを主張し，被告会社が被告製品を販売したことは当事者間に争いがない ものの，被告らは被告会社が被告製品を製造したことを否認している。そして，被 告らは，むしろ，被告製品を製造したのは，共有特許の特許権者（共有者）である 被告Ｐ２であり，被告会社が販売したのは，被告Ｐ２が製造した製品であるとして， 共有特許権についての消尽の抗弁を主張するが，この点については，原告が否認し， 争っている（争点２）。そこで，事案に鑑み，被告製品が共有特許発明の技術的範 囲に属すると仮定して，争点２から判断する。 この点について，被告Ｐ２は，上記被告らの主張に沿う供述をしていることから， この供述の信用性について検討する。また，上述するとおり，原告は被告会社によ る被告製品の製造を特許権侵害行為として主張するところ，その事実が認められる かについても，ここで検討する。
・・・・
(ｱ) まず，原告は，被告会社の決算報告書（損益計算書）や法人事業概況 説明書（甲３４，３５，５３，５４）に不自然な点があると主張し，それと同旨の 供述をしているが，被告会社が被告製品を仕入れた旨の記載部分の信用性が認めら れることは，前記判示のとおりであり，これに反する原告の供述は採用できない。 また，原告は，甲３９の被告製品の数量が６５８袋となっており，甲３８記載の ５２６袋との差は被告会社が製造したものであるとも主張する。しかし，被告Ｐ２ は数え間違いによるものであると説明しているところ（乙２４，被告Ｐ２供述）， 被告会社が被告製品の原材料や製造装置等を用意していたことをうかがわせる証拠 がないことは前述のとおりであるし，被告会社が被告製品を製造したことをうかが わせる事実も認められない。したがって，数え間違いであるとの被告Ｐ２の説明は 否定し難く，上記事実から被告会社が被告製品を製造したと推認することはできな い。 そして，原告が被告会社の書類について指摘するその他の不自然な点については， 被告Ｐ２から裏付け証拠（乙３，１６の１ないし１６の３）を伴う形で説明がされ ており（乙２４，被告Ｐ２供述），その説明を否定すべき事情は認められないし， その他に以上の判断を左右すべき証拠があるとはいえない。
(ｲ) 次に，原告は，被告会社が被告Ｐ２の一人会社であることなどを指摘 し，被告Ｐ２の行為は法人である被告会社の行為とみるのが自然であるなどと主張 する。しかし，被告Ｐ２は被告会社の代表取締役を務める一方で，「ケアシェルサ＼nポート」という屋号で個人事業を営んでいるのであり，直ちに原告主張のように解 することはできない。むしろ，前記認定の事実によれば，被告Ｐ２は，個人の立場 で，解散会社から被告製品の原材料や製造装置を購入したり，従業員を雇用したり， 本件建物を賃借したりするなどしていると認められるから，これらの事実に照らせ ば，被告Ｐ２の行為を被告会社の行為と評価することはできず，これらの事実は被 告Ｐ２が個人の立場で被告製品を製造していたことを基礎付ける事実といえる。 この点に関し，原告は，甲５２に被告会社が本件建物の６か月分の家賃として６ ０万円を支払っていたと記載されていることを指摘し，被告製品を製造する本件建 物の家賃を被告会社が支出していたと主張するが，甲５２の記載は誤記と認められ （乙２３。なお，甲５２には平成２８年４月から９月までの家賃の支払が記載され ておらず，甲５１の記載との連続性からすると，それ自体，不自然なことであるし， 乙１９も踏まえると，誤記であるとの乙２３の陳述は信用できる。），原告の上記 主張事実を認めることはできない。
(ｳ) また，原告は，被告Ｐ２が被告製品の原材料等を被告会社の利益を使 って仕入れていたとして，被告製品の所有権を原始取得するのは被告会社である旨 主張する。しかし，被告会社が被告製品の原材料等を自ら仕入れていたことを認め るに足りる証拠はないし，被告らが取引基本契約を締結し，被告Ｐ２が被告会社に 被告製品を販売していたことをもって，原告主張のように評価することはできない。 むしろ，前記認定の事実によれば，被告Ｐ２は被告製品を被告会社に販売し，そこ から被告製品の製造に係る経費を回収していたと認めるのが相当である。したがっ て，被告製品の所有権は被告Ｐ２が製造することによって発生し，被告会社に販売 されることによって，被告会社がその所有権を取得したものと認められるから，原 告の上記主張は採用できない。なお，被告会社は被告Ｐ２が全株式を有する一人会 社であるから（被告Ｐ２供述，弁論の全趣旨），被告ら間の取引基本契約ないし売 買契約が民法１０８条本文や会社法３５６条１項により無効となることはないと解 される（最高裁昭和４５年８月２０日判決・民集２４巻９号１３０５頁参照）。
(ｴ) 原告は被告会社の従業員数に照らせば，被告会社が被告製品を製造し ていないのは不自然であることも主張するが，被告会社の従業員は，被告Ｐ２自身 を除けば，被告Ｐ２の妻と，女性１人で，同人らの勤務時間は少なく，被告会社は 「しおさい」の販売業務等も行っているから（乙２４，被告Ｐ２供述），原告指摘 の点が特別不自然であるとはいえない。 それだけでなく，原告は，被告Ｐ２が自ら被告製品を販売せず，被告会社が販売 している点について不自然である旨指摘しているが，被告Ｐ２は，顧客が法人から 仕入れたいと要望することがある旨供述しており，この説明自体，不自然，不合理 なものとはいえない。
(ｵ) 以上より，原告の主張・供述を採用することはできず，原告供述によ って被告会社が被告製品を製造していたことを認めることはできないし，被告Ｐ２ の供述の信用性が否定されるともいえない。 エ 以上のことに加え，被告Ｐ２の主張・陳述は本件訴訟の提起以来一貫し ていたことも踏まえると，被告製品を自ら製造し，被告会社に販売していた旨の被 告Ｐ２の供述は全体として採用することができる。また，原告は被告会社が被告製 品を製造していたと主張するが，これを認めるに足りる証拠はないから，この原告 の主張は採用できない。
(4) まとめ
共有特許権の共有者である被告Ｐ２（ケアシェルサポート）は，原告の同意を 得ることなく，共有特許発明を実施することができるから，被告Ｐ２が，仮に共有 特許発明の実施品として被告製品を製造し，これを被告会社に販売した場合には， 共有特許権はその目的を達成したものとして消尽し，共有特許権の共有者である原 告は，被告会社が被告製品を譲渡等することに対し，特許権を行使することはでき ないものと解される。 なお，被告会社は解散会社から購入した被告製品を第三者に販売したこともあっ たが，これは共有特許権の特許権者である原告及び被告Ｐ２から実施の許諾を受け て製造され，被告会社に販売されたものであるから，同じくその被告製品について も共有特許権は消尽したと解される。 したがって，被告製品が共有特許発明の構成と均等なものとして，その技術的範＼n囲に属するか否かを論ずるまでもなく，被告製品の製造販売による共有特許権の侵 害を理由とする原告の請求には理由がないこととなる。
２ 争点３（被告製品の製造販売について甲４特許権に対する特許法１０１条５ 号の間接侵害が成立するか）について
(1) 原告は，甲４特許発明が方法の発明であることを前提として，被告製品の 販売について甲４特許権に対する特許法１０１条５号の間接侵害が成立すると主張 する（なお，前記１で判示したとおり，被告会社が被告製品を製造したとは認めら れない。）。これに対し，被告らは，甲４特許発明は物の発明であるなどとして， 同号の間接侵害は成立しないと主張する。
(2) そこで原告の主張について検討すると，そもそも，物の発明と方法の発明 とは，明文上判然と区別され（特許法２条３項），与えられる特許権の効力も明確 に異なっているのであるから（例えば，同法１０１条，１０４条，１７５条２項）， 物の発明と方法の発明とを同視することはできないし，物の発明に関する特許権に 方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。そして，当該発 明がいずれの発明に該当するかは，まず，願書に添付した特許請求の範囲の記載に 基づいて判定すべきものである（同法７０条１項参照）（最高裁判所平成１１年７ 月１６日判決・民集５３巻６号９５７頁参照）。 そこで，甲４特許の特許請求の範囲の請求項１を見ると，そこには機能的な表＼現 がみられるものの，「…透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」 と明記されており，その文言上，物の発明について記載されたものであることが明 らかである。したがって，甲４特許発明は方法の発明ではなく，物の発明である。 なお，以上のことは，甲４特許の発明の名称が「透析機洗浄排水の中和処理用マ グネシウム系緩速溶解剤」とされていることや，甲４特許明細書の【０００１】に 「本発明は個人用透析機排水の中和処理に利用される透析機洗浄排水の中和処理用 マグネシウム系緩速溶解剤に関する。」との記載があること（甲４）からも裏付け られる。また，原告は甲４特許の出願経過に照らし，方法の発明として特許査定さ れたと主張するが，その主張は前述した特許請求の範囲の記載に照らして採用でき ないし，原告は出願当初，マグネシウム系緩速溶解剤の製造方法に係る発明（これ は，物を生産する方法の発明と解される。）についても特許請求の範囲に含めてい たが（乙９），補正によりこれを削除し，さらに用途を限定したところ（乙１２， １３），この経緯に照らせば，なおさら採用する余地はないというべきである。
(3) 以上より，甲４特許発明は物の発明であって，方法の発明ということは できないし，これに方法の発明と同様の効力を認める根拠も見出し難い。したがっ て，甲４特許発明が方法の発明であることを前提に特許法１０１条５号の間接侵害 が成立するとの原告の主張は，その前提を欠き，採用することができない。
原告は，被告会社による共有特許権の侵害行為として，被告製品を製造販 売したことを主張し，被告会社が被告製品を販売したことは当事者間に争いがない ものの，被告らは被告会社が被告製品を製造したことを否認している。そして，被 告らは，むしろ，被告製品を製造したのは，共有特許の特許権者（共有者）である 被告Ｐ２であり，被告会社が販売したのは，被告Ｐ２が製造した製品であるとして， 共有特許権についての消尽の抗弁を主張するが，この点については，原告が否認し， 争っている（争点２）。そこで，事案に鑑み，被告製品が共有特許発明の技術的範 囲に属すると仮定して，争点２から判断する。 この点について，被告Ｐ２は，上記被告らの主張に沿う供述をしていることから， この供述の信用性について検討する。また，上述するとおり，原告は被告会社によ る被告製品の製造を特許権侵害行為として主張するところ，その事実が認められる かについても，ここで検討する。
・・・・
(ｱ) まず，原告は，被告会社の決算報告書（損益計算書）や法人事業概況 説明書（甲３４，３５，５３，５４）に不自然な点があると主張し，それと同旨の 供述をしているが，被告会社が被告製品を仕入れた旨の記載部分の信用性が認めら れることは，前記判示のとおりであり，これに反する原告の供述は採用できない。 また，原告は，甲３９の被告製品の数量が６５８袋となっており，甲３８記載の ５２６袋との差は被告会社が製造したものであるとも主張する。しかし，被告Ｐ２ は数え間違いによるものであると説明しているところ（乙２４，被告Ｐ２供述）， 被告会社が被告製品の原材料や製造装置等を用意していたことをうかがわせる証拠 がないことは前述のとおりであるし，被告会社が被告製品を製造したことをうかが わせる事実も認められない。したがって，数え間違いであるとの被告Ｐ２の説明は 否定し難く，上記事実から被告会社が被告製品を製造したと推認することはできな い。 そして，原告が被告会社の書類について指摘するその他の不自然な点については， 被告Ｐ２から裏付け証拠（乙３，１６の１ないし１６の３）を伴う形で説明がされ ており（乙２４，被告Ｐ２供述），その説明を否定すべき事情は認められないし， その他に以上の判断を左右すべき証拠があるとはいえない。
(ｲ) 次に，原告は，被告会社が被告Ｐ２の一人会社であることなどを指摘 し，被告Ｐ２の行為は法人である被告会社の行為とみるのが自然であるなどと主張 する。しかし，被告Ｐ２は被告会社の代表取締役を務める一方で，「ケアシェルサ＼nポート」という屋号で個人事業を営んでいるのであり，直ちに原告主張のように解 することはできない。むしろ，前記認定の事実によれば，被告Ｐ２は，個人の立場 で，解散会社から被告製品の原材料や製造装置を購入したり，従業員を雇用したり， 本件建物を賃借したりするなどしていると認められるから，これらの事実に照らせ ば，被告Ｐ２の行為を被告会社の行為と評価することはできず，これらの事実は被 告Ｐ２が個人の立場で被告製品を製造していたことを基礎付ける事実といえる。 この点に関し，原告は，甲５２に被告会社が本件建物の６か月分の家賃として６ ０万円を支払っていたと記載されていることを指摘し，被告製品を製造する本件建 物の家賃を被告会社が支出していたと主張するが，甲５２の記載は誤記と認められ （乙２３。なお，甲５２には平成２８年４月から９月までの家賃の支払が記載され ておらず，甲５１の記載との連続性からすると，それ自体，不自然なことであるし， 乙１９も踏まえると，誤記であるとの乙２３の陳述は信用できる。），原告の上記 主張事実を認めることはできない。
(ｳ) また，原告は，被告Ｐ２が被告製品の原材料等を被告会社の利益を使 って仕入れていたとして，被告製品の所有権を原始取得するのは被告会社である旨 主張する。しかし，被告会社が被告製品の原材料等を自ら仕入れていたことを認め るに足りる証拠はないし，被告らが取引基本契約を締結し，被告Ｐ２が被告会社に 被告製品を販売していたことをもって，原告主張のように評価することはできない。 むしろ，前記認定の事実によれば，被告Ｐ２は被告製品を被告会社に販売し，そこ から被告製品の製造に係る経費を回収していたと認めるのが相当である。したがっ て，被告製品の所有権は被告Ｐ２が製造することによって発生し，被告会社に販売 されることによって，被告会社がその所有権を取得したものと認められるから，原 告の上記主張は採用できない。なお，被告会社は被告Ｐ２が全株式を有する一人会 社であるから（被告Ｐ２供述，弁論の全趣旨），被告ら間の取引基本契約ないし売 買契約が民法１０８条本文や会社法３５６条１項により無効となることはないと解 される（最高裁昭和４５年８月２０日判決・民集２４巻９号１３０５頁参照）。
(ｴ) 原告は被告会社の従業員数に照らせば，被告会社が被告製品を製造し ていないのは不自然であることも主張するが，被告会社の従業員は，被告Ｐ２自身 を除けば，被告Ｐ２の妻と，女性１人で，同人らの勤務時間は少なく，被告会社は 「しおさい」の販売業務等も行っているから（乙２４，被告Ｐ２供述），原告指摘 の点が特別不自然であるとはいえない。 それだけでなく，原告は，被告Ｐ２が自ら被告製品を販売せず，被告会社が販売 している点について不自然である旨指摘しているが，被告Ｐ２は，顧客が法人から 仕入れたいと要望することがある旨供述しており，この説明自体，不自然，不合理 なものとはいえない。
(ｵ) 以上より，原告の主張・供述を採用することはできず，原告供述によ って被告会社が被告製品を製造していたことを認めることはできないし，被告Ｐ２ の供述の信用性が否定されるともいえない。 エ 以上のことに加え，被告Ｐ２の主張・陳述は本件訴訟の提起以来一貫し ていたことも踏まえると，被告製品を自ら製造し，被告会社に販売していた旨の被 告Ｐ２の供述は全体として採用することができる。また，原告は被告会社が被告製 品を製造していたと主張するが，これを認めるに足りる証拠はないから，この原告 の主張は採用できない。
(4) まとめ
共有特許権の共有者である被告Ｐ２（ケアシェルサポート）は，原告の同意を 得ることなく，共有特許発明を実施することができるから，被告Ｐ２が，仮に共有 特許発明の実施品として被告製品を製造し，これを被告会社に販売した場合には， 共有特許権はその目的を達成したものとして消尽し，共有特許権の共有者である原 告は，被告会社が被告製品を譲渡等することに対し，特許権を行使することはでき ないものと解される。 なお，被告会社は解散会社から購入した被告製品を第三者に販売したこともあっ たが，これは共有特許権の特許権者である原告及び被告Ｐ２から実施の許諾を受け て製造され，被告会社に販売されたものであるから，同じくその被告製品について も共有特許権は消尽したと解される。 したがって，被告製品が共有特許発明の構成と均等なものとして，その技術的範＼n囲に属するか否かを論ずるまでもなく，被告製品の製造販売による共有特許権の侵 害を理由とする原告の請求には理由がないこととなる。
２ 争点３（被告製品の製造販売について甲４特許権に対する特許法１０１条５ 号の間接侵害が成立するか）について
(1) 原告は，甲４特許発明が方法の発明であることを前提として，被告製品の 販売について甲４特許権に対する特許法１０１条５号の間接侵害が成立すると主張 する（なお，前記１で判示したとおり，被告会社が被告製品を製造したとは認めら れない。）。これに対し，被告らは，甲４特許発明は物の発明であるなどとして， 同号の間接侵害は成立しないと主張する。
(2) そこで原告の主張について検討すると，そもそも，物の発明と方法の発明 とは，明文上判然と区別され（特許法２条３項），与えられる特許権の効力も明確 に異なっているのであるから（例えば，同法１０１条，１０４条，１７５条２項）， 物の発明と方法の発明とを同視することはできないし，物の発明に関する特許権に 方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。そして，当該発 明がいずれの発明に該当するかは，まず，願書に添付した特許請求の範囲の記載に 基づいて判定すべきものである（同法７０条１項参照）（最高裁判所平成１１年７ 月１６日判決・民集５３巻６号９５７頁参照）。 そこで，甲４特許の特許請求の範囲の請求項１を見ると，そこには機能的な表＼現 がみられるものの，「…透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」 と明記されており，その文言上，物の発明について記載されたものであることが明 らかである。したがって，甲４特許発明は方法の発明ではなく，物の発明である。 なお，以上のことは，甲４特許の発明の名称が「透析機洗浄排水の中和処理用マ グネシウム系緩速溶解剤」とされていることや，甲４特許明細書の【０００１】に 「本発明は個人用透析機排水の中和処理に利用される透析機洗浄排水の中和処理用 マグネシウム系緩速溶解剤に関する。」との記載があること（甲４）からも裏付け られる。また，原告は甲４特許の出願経過に照らし，方法の発明として特許査定さ れたと主張するが，その主張は前述した特許請求の範囲の記載に照らして採用でき ないし，原告は出願当初，マグネシウム系緩速溶解剤の製造方法に係る発明（これ は，物を生産する方法の発明と解される。）についても特許請求の範囲に含めてい たが（乙９），補正によりこれを削除し，さらに用途を限定したところ（乙１２， １３），この経緯に照らせば，なおさら採用する余地はないというべきである。
(3) 以上より，甲４特許発明は物の発明であって，方法の発明ということは できないし，これに方法の発明と同様の効力を認める根拠も見出し難い。したがっ て，甲４特許発明が方法の発明であることを前提に特許法１０１条５号の間接侵害 が成立するとの原告の主張は，その前提を欠き，採用することができない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 間接侵害
>> ピックアップ対象
2019.12.27
平成31(行ケ)10049 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月11日 知的財産高等裁判所
Ｇｏｏｇｌｅが被告の審決取消訴訟です。知財高裁（3部）は、進歩性なしとした審決を取り消しました。なお、無効審判における利害関係も争点でした。請求人適格ありとの判断は審決と同じです。
平成２６年法律第３６号による特許法の改正により，特許無効審判は「利害 関係人」のみが請求できるものとされ（１２３条２項），代わりに，「何人も」 申立てをすることができる（１１３条柱書）特許異議の申＼＼立制度が導入された ことにより，現在においては，特許無効審判を請求できるのは，特許を無効に することについて私的な利害関係を有するもののみに限定されたものと解さざ るを得ない。 しかしながら，特許権侵害を理由に民事責任や刑事責任を追及されるおそれ のある関係にある者は，当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を 有し，特許無効審判請求を行う利益を有することは明らかである。
・・・
被告は，インターネット上のサービスの提供を行う会 社であって，原告と一定の競業関係にあるといえるから，過去又は将来の行為 を理由に，本件特許権侵害に係る民事上又は刑事上の責任を追及されるおそれ のある関係にある者に当たるということができる。更に言えば，被告は，原告 が提起した本件特許権の侵害を理由とする不当利得返還請求訴訟（別件特許権 侵害訴訟）において，グーグル合同会社と共同して被疑侵害品を開発した旨主 張されている（乙１）のであるから，原告から本件特許権の侵害を問題にされ るおそれがあることは明らかである。 以上によれば，本件審判の請求人（被告）は，本件特許権を無効にすること について利害関係を有するものと認められる。
・・・・
前記アのとおり，本件発明１の「少なくとも単独の受信者の識別子」と は，「遠隔サーバー」が送信する「操作者により決定された…更なる表現」＼nを受信する者を識別するための情報であり，ハンドヘルド装置の操作者が， 同装置に前記識別子を入力することで，当該識別子により識別される特定 の者を，前記更なる表現を受信する者として指定できる機能＼＼を有するもの と解される。 一方，前記イのとおり，甲１に記載された「ランク」は，本件発明１の 「少なくとも単独の受信者の識別子」により実現している機能を果たすも＼nのではないから，これに相当するものとはいえない。 そうすると，本件審決が，「ランク」を「少なくとも単独の受信者の識 別子」と呼ぶことは任意であるとして，両者が実質的に同一であることを 前提に，当業者が相違点１−３に係る本件発明１の構成を容易に想到し得＼nると判断したことは，その前提を誤るものといえる。 そして，演奏者から受け取った信号と伴奏とを組み合わせたパフォーマ ンスを，サーバにアクセスしている聴衆に同報通信する構成により，「ウ＼nェブ／チャット型サービスによるグループ対話式音楽演奏」を実現した引 用発明１において，「少なくとも単独の受信者の識別子」を，演奏者に入 力させる構成を採用する動機付けとなる記載は，甲１には見当たらず，ま＼nた，かかる構成を採用することが，「ウェブ／チャット型サービスによる＼nグループ対話式音楽演奏」における周知技術であるとも認められない。 したがって，相違点１−３に係る本件発明１の構成は，当業者が容易に＼n想到できたものであるとは認められない。
エ これに対し被告は，甲１には，ランクが高い演奏者が，参加する演奏グ ループを特定するために，どの演奏グループに参加するかの情報を HumSever に対して送信した後に演奏を開始することが，実質的に開示され ており，かかる情報は演奏グループを特定するものであって，演奏グルー プには少なくとも１人の聴衆が含まれるから，同情報は本件発明１の「少 なくとも単独の受信者の識別子」に相当するものであり，相違点１−３は 甲１に開示されている，あるいは，少なくとも実質的な相違点ではない旨 主張する。 しかしながら，前記ウのとおり，甲１に記載された「ランク」は，本件 発明１の「少なくとも単独の受信者の識別子」により実現している機能を＼n果たすものではなく，これに相当するものとはいえない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
平成２６年法律第３６号による特許法の改正により，特許無効審判は「利害 関係人」のみが請求できるものとされ（１２３条２項），代わりに，「何人も」 申立てをすることができる（１１３条柱書）特許異議の申＼＼立制度が導入された ことにより，現在においては，特許無効審判を請求できるのは，特許を無効に することについて私的な利害関係を有するもののみに限定されたものと解さざ るを得ない。 しかしながら，特許権侵害を理由に民事責任や刑事責任を追及されるおそれ のある関係にある者は，当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を 有し，特許無効審判請求を行う利益を有することは明らかである。
・・・
被告は，インターネット上のサービスの提供を行う会 社であって，原告と一定の競業関係にあるといえるから，過去又は将来の行為 を理由に，本件特許権侵害に係る民事上又は刑事上の責任を追及されるおそれ のある関係にある者に当たるということができる。更に言えば，被告は，原告 が提起した本件特許権の侵害を理由とする不当利得返還請求訴訟（別件特許権 侵害訴訟）において，グーグル合同会社と共同して被疑侵害品を開発した旨主 張されている（乙１）のであるから，原告から本件特許権の侵害を問題にされ るおそれがあることは明らかである。 以上によれば，本件審判の請求人（被告）は，本件特許権を無効にすること について利害関係を有するものと認められる。
・・・・
前記アのとおり，本件発明１の「少なくとも単独の受信者の識別子」と は，「遠隔サーバー」が送信する「操作者により決定された…更なる表現」＼nを受信する者を識別するための情報であり，ハンドヘルド装置の操作者が， 同装置に前記識別子を入力することで，当該識別子により識別される特定 の者を，前記更なる表現を受信する者として指定できる機能＼＼を有するもの と解される。 一方，前記イのとおり，甲１に記載された「ランク」は，本件発明１の 「少なくとも単独の受信者の識別子」により実現している機能を果たすも＼nのではないから，これに相当するものとはいえない。 そうすると，本件審決が，「ランク」を「少なくとも単独の受信者の識 別子」と呼ぶことは任意であるとして，両者が実質的に同一であることを 前提に，当業者が相違点１−３に係る本件発明１の構成を容易に想到し得＼nると判断したことは，その前提を誤るものといえる。 そして，演奏者から受け取った信号と伴奏とを組み合わせたパフォーマ ンスを，サーバにアクセスしている聴衆に同報通信する構成により，「ウ＼nェブ／チャット型サービスによるグループ対話式音楽演奏」を実現した引 用発明１において，「少なくとも単独の受信者の識別子」を，演奏者に入 力させる構成を採用する動機付けとなる記載は，甲１には見当たらず，ま＼nた，かかる構成を採用することが，「ウェブ／チャット型サービスによる＼nグループ対話式音楽演奏」における周知技術であるとも認められない。 したがって，相違点１−３に係る本件発明１の構成は，当業者が容易に＼n想到できたものであるとは認められない。
エ これに対し被告は，甲１には，ランクが高い演奏者が，参加する演奏グ ループを特定するために，どの演奏グループに参加するかの情報を HumSever に対して送信した後に演奏を開始することが，実質的に開示され ており，かかる情報は演奏グループを特定するものであって，演奏グルー プには少なくとも１人の聴衆が含まれるから，同情報は本件発明１の「少 なくとも単独の受信者の識別子」に相当するものであり，相違点１−３は 甲１に開示されている，あるいは，少なくとも実質的な相違点ではない旨 主張する。 しかしながら，前記ウのとおり，甲１に記載された「ランク」は，本件 発明１の「少なくとも単独の受信者の識別子」により実現している機能を＼n果たすものではなく，これに相当するものとはいえない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2019.12.27
令和1(ネ)10052 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年12月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ＣＳ関連発明についての特許侵害事件です。知財高裁(2部)も、1審と同じく、技術的範囲に属しないと判断しました。
ア 控訴人は，構成要件１Ａは，画像情報を取得する機能＼の有無に限らず， 「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパターン変換器」であると主張する。 本件発明１の構成要件１Ａは，「画像情報，音声情報および言語を対応するパター＼nンに変換するパターン変換器と，パターンを記録するパターン記録器と，」というも のであるところ，画像情報を取得する機能の有無に限らないという控訴人の主張に＼nよると，本件発明１は，パターンに変換する画像情報が取得されたものでない場合 には，パターン変換器は，予め保持している画像情報を対応するパターンに変換す＼nるものということになるが，このとき画像情報は，パターンに変換されることも，ま た，パターンとして記録されることもなく，画像情報として予め保持されていたも＼nのということになる。 しかし，本件発明１の特許請求の範囲及び本件明細書等１には，画像情報が，パタ ーンに変換されることも，また，パターンとして記録されることもなく，予め保持さ＼nれたものであるとは読み取ることができる記載はない上，かえって，本件明細書等 １の段落【００１７】には，「【課題を解決するための手段】（請求項１に対応）」 として，「この発明における思考パターン生成機は画像情報，音声情報および言語を パターンに変換する。画像情報は画像検出器により検出され，対象物に応じたパタ ーンに変換される。・・・」と記載され，画像検出器により検出されるものとされて いる。 したがって，本件発明１の構成要件１Ａが，画像情報を取得する機能＼の有無に限 らないとの控訴人の主張を採用することはできない。 そして，本件装置が，外部から入力された表情等に関する画像をパターンに変換＼nする機能を有していると認めるに足りる証拠がないことは，原判決「事実及び理由」＼nの第４の２(2)イに判示するとおりである。 よって，本件装置が構成要件１Ａを充足していると認めることはできない。＼n
イ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や被控訴人の主 張によると，本件装置内部で生成したパターン化されている画像に関する情報（画 像情報）からディスプレイに表示するための画素データ（画像パターン）に変換され＼nていることが分かると主張する。 しかし，構成要件１Ａの「パターン変換器」が行うものとして記載された「画像情＼n報・・・を対応するパターンに変換する」処理でいうところの「パターン」とは，画 像，音声及び言語に係る事象の特徴を，計算機たる検出器が識別することができる 「１」，「０」等の何らかの信号の組合せに変換したものを意味すると解されること は，原判決「事実及び理由」の第４の２(1)アが判示するとおりである。 そして，本件装置が，「本件装置内部で生成したパターン化されている画像に関す る情報から，ディスプレイに表示するための画素データを作成する」としても，この＼nことが，画像，音声及び言語に係る事象の特徴を，計算機たる検出器が識別すること ができる信号の組合せに変換する処理に当たらないことは明らかである。 したがって，控訴人の主張を採用することはできない。
ウ 以上によると，本件製品が構成１Ａを充足すると認めることはできない。＼n
(3) 争点２−２（構成要件１Ｂの充足性）について＼n
ア 控訴人は，本件製品の紹介ビデオ（甲７９）によると，顧客の銀行口座に 関する情報に対応するデータにパターンの変更が行われているから，本件装置はパ ターンを変更していると主張する。 しかし，「パターン」とは，画像，音声及び言語に係る事象の特徴が計算機たる検 出器が識別することのできる信号の組合せに変換されたものであり，「パターンの 変更」とは，このような信号の組合せ自体を変更するものである（原判決「事実及び 理由」の第４の２(3)ア）。顧客の銀行口座に関する情報に変更が行われているとし ても，このようなことは，パターンとパターンの結合関係を変更することによって も行うことができるから，本件装置の内部において，上記のような意味での「パター ンの変更」が行われていることを示すとは直ちに認められず，控訴人の主張を採用 することはできない。
イ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や，本件製品の 紹介ビデオ（甲８０）の説明によると，本件装置は「質問」に対し，学習の前と後で 回答内容が更新できるため，「回答内容」についてパターンの変更が実施されている と主張する。 しかし，本件装置が回答内容を更新しているということは，入力された言語情報 に対応する回答が変更されたということになるが，「言語に係る事象の特徴が変換 された信号の組合せ」が変更されたのか否かは明らかではないから，控訴人の主張 を採用することはできない。
ウ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）や本件製品の紹介ペー ジ（甲８１）に，「アメリアが文章をパーツに分解して，各単語の役割と，他の単語 との関係を解釈する」とある点について，本件装置は，「文章（＝文，パターン）」 を「パーツ（文要素や単語）」に分解するという「変更」を実施していると主張する。 しかし，本件装置が，「文章（＝文，パターン）」を「パーツ（文要素や単語）」 に分解するということは，文章を，文要素や単語に分解して認識していることを意 味しているにすぎないとも考えられ，言語の「パターン」を変更しているとは直ちに 認められない。
エ 以上によると，本件装置が構成要件１Ｂを充足するとは認められない。＼n
(4) 争点２−４（構成要件１Ｄの充足性）について＼n
ア 控訴人は，原判決が構成要件１Ｄについて，「有用と判断した情報のみを＼n記録する」として，「のみ」を含むクレーム解釈をしたことが，請求項に記載のない ことを含めたものであり，誤りがあると主張する。 しかし，「有用と判断した情報のみを記録する」と解釈すべきことは，原判決「事 実及び理由」の第４の２(4)アが判示するとおりであり，控訴人の主張を採用するこ とはできない。
イ 控訴人は，甲３１及び３８に「業務に特化した情報を学習するため，業務 に不要な情報での不必要な学習や成長はしない」との記載があることから，本件装 置が有用な情報のみを記録するとの機能を備えていると主張する。＼nしかし，価値ある入力した情報のみを記録するということをしなくても，入力さ れたそれぞれの情報の結合関係を生成しながら知識体系を構築することは可能＼であ る上，本件製品の紹介ビデオ（甲１２の図５）には，「全ての質問がアメリアの経験 や知識に加えられる」との説明があるから，「業務に特化した情報を学習するため， 業務に不要な情報での不必要な学習や成長はしない」からといって，本件装置が構＼n成要件１Ｄの「有用な情報のみを記録している」とは認められない。
ウ 控訴人は，本件製品の紹介ビデオの説明（甲１２の図５，甲７９，８０） やパンフレットの記載（甲１１の２）によると，本件装置は，入力した情報の価値を 分析し，有用な情報を自律的に記録していると主張する。 しかし，上記の紹介ビデオの説明やパンフレットの記載は，アメリアが同僚と顧 客のやりとりを観察し，処理マップを自分で作成するというものや顧客に必要な質 問を投げかけ，それに対する顧客の回答に応答するというものであり，それから直 ちに有用な情報を取捨選択し有用な情報のみを記録しているとは認められない上， 本件製品の紹介ビデオ（甲１２の図５）には，「全ての質問がアメリアの経験や知識 に加えられる」との説明があるから，本件製品が構成要件１Ｄの「有用な情報のみを＼n記録している」とは認められない。
エ 以上によると，本件装置が構成１Ｄを充足すると認めることはできない。＼n
(5) 争点３（構成要件２Ｃ等の充足性）について＼n
ア 控訴人は，構成要件２Ｃ等の「評価」と「自律的に知識を獲得」ないし「自＼n律的に知識を構築」の関係は並列であると主張するが，控訴人の上記主張を採用す＼nることができないことは，原判決「事実及び理由」の第４の３(2)ア及びイが判示す るとおりである。 したがって，構成要件２Ｃ等の「評価」と「自律的に知識を獲得」ないし「自律的＼nに知識を構築」の関係が並列であるとの控訴人の主張を採用することはできない。＼n
イ 控訴人は，前記関係が直列の関係であるとしても，本件装置が構成要件＼n２Ｃ等を充足すると主張する。 (ｱ) 意味の評価について
控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や本件製品の紹介ビデオ （甲１２の図５）の説明などから，本件装置は，「同じ言葉の異なる用法」の中から 「最も文脈にあてはまる用法」がどれかを評価し，知識を構築しており，本件装置＼nは，情報（意味）を評価し，知識の獲得を実施していると主張する。 しかし，本件製品のパンフレット（甲１１の２の３頁）の「彼女は同じ言葉の異な る用法を見分けるために文脈をあてはめることで，暗示されている意味を完全に理 解します。」との記載は，本件装置が，文脈をあてはめて言葉の用法を見分けている というにすぎず，本件装置が情報（意味）を評価した上で，その評価を踏まえて妥当 性が確認された情報を知識として獲得していることを示していると認めることはで きない。 また，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質問がアメリア の経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，意味を評価した上で，その 評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得していると認めることは できない。 これに対し，控訴人は，本件製品の紹介ビデオ（甲１２の図５）の上記説明につい て，意味を評価し，その結果に基づいて自律的に有益な知識を獲得する機能を有し，＼n全ての質問を知識として加えるというケースはあり得ると主張するが，上記の説明 は，単に全ての質問を知識として加えるという意味に理解するほかなく，本件装置 が意味を評価した上で全ての質問を知識として加えるという意味に理解することは できないから，控訴人の主張を採用することはできない。
(ｲ) 新規性の評価について
ａ 控訴人は，本件製品のパンフレットの（甲１１の２）の記載からする と，本件装置は，遭遇した状況が知識として記録している場面と似ておらず，自分で 問題に対処できないことを識別する機能を有するから，新規性を評価し，知識の獲＼n得を実施している旨主張する。 しかし，本件発明２は，「自律的に知識を獲得」するというものであり，人の手を 介することを予定しているものではない。しかるところ，本件製品のパンフレット＼n（甲１１の２の９頁）には，「自力で問題に対処できない場合，人間の同僚にその問 題を引き継ぎます。」と記載されていて，人間の同僚が介入することが予定されてい＼nる上，本件装置がその後同僚の様子を見て特定の状況に対する最善の手順を見つけ ることがあるとしても，本件製品の紹介ビデオ（甲８０）では，「生成した処理ステ ップの使用を管理者が了承すると，直ぐに彼女は同様の質問に対して自分自身で対 応できるようになります」と記載されていて，管理者が了承しないと，知識として獲 得されないから，本件装置が「自律的に知識を獲得」するということはできない。 仮に，控訴人が主張するように，新しい処理ステップに関しては，本件装置の管理 者が了承する前に，既に生成し，記録しているとしても，本件装置の管理者が了承し なかった処理ステップまでが知識として獲得されるものではないから，本件装置が 「自律的に知識を獲得」すると認めることはできない。
ｂ なお，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，新規性を評価 した上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得している と認めることはできないことは，上記(ｱ)と同様である。
(ｳ) 真偽を評価する機能＼n
ａ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）や紹介ビデオ（甲 １２の図５，甲７９，８０）には，本件装置が的確な質問を発して，「真実を明らか にする」機能（＝真偽を評価する機能＼）を有していることが示されていると主張す る。 しかし，本件製品のパンフレット（甲１１の２）には，「問題の根本を見極めるた めの的確な質問ができる能力を持った」，「問題を明らかにするために必要な質問を＼n投げかけることで，答えを提示することができます。」（６頁）との記載や，「事実 を明らかにするための的確な質問を発し，人間と同じように問題の明確な性質を顕 在化させることができるのです。」（１１頁）との記載があるところ，これらの記載 と本件製品の紹介ビデオ（甲７９，８０）によると，本件装置の質問は，顧客の要望 を明らかにするためのものであって，真偽を判断するためのものであるとは認めら れないから，本件装置が，真偽を判断した上で，自律的に知識を獲得していると認め ることはできない。
ｂ 控訴人は，知識に対して論理を当てはめ，プロセス全体の各ステッ プを自律的に進め，論理的な結論を得るためには，本件装置は，何が真であり，何が 偽であるかを評価する必要があると主張する。 しかし，論理的な結論を得るためには，情報間の結合関係を正確にする必要はあ るが，必ずしも入力した言語情報の真偽の妥当性を評価する必要性は認められない。
ｃ なお，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，真偽を評価し た上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得していると 認めることはできないことは，前記(ｱ)と同様である。
(ｴ) 論理の妥当性について
ａ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や，本件製 品の紹介ビデオ（甲７９）によると，本件装置は，「積極的に論理を当てはめ」，「事 実を明らかにするための明確な質問を発し」，「問題の明確な性質を顕在化し」，「論 理的な結論を得て」，「事実を明らかにするための的確な質問」及び「回答」を記録 して知識を獲得するという一連の動作を実施していることが分かるから，本件装置 は，情報を評価（論理の妥当性）し，知識の獲得を実施していると主張する。 しかし，「論理的な結論」，「知識に対して積極的に論理を当てはめることにより， アメリアは問題を解決することもできます。彼女が知っている情報の本体に立ち返 ることで，自然言語で述べられた質問を元に事実を明らかにするための的確な質問 を発し，人間と同じように問題の明確な性質を顕在化させることができるのです。」 との本件製品のパンフレット（甲１１の２の１１頁）の記載や，アメリアの「質問」 に対する顧客の「回答」が記録された本件製品の紹介ビデオ（甲７９）からは，本件 装置が入力した言語情報の論理の妥当性を確認しているとまでは読み取れないし， また，論理的な結論を得るためには，情報間の結合関係を正確にする必要はあるが， 必ずしも入力した言語情報の論理の妥当性を評価する必要性は認められないから， 控訴人の主張を採用することはできない。
ｂ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載によると， 本件装置は，論理を適用し（＝論理の妥当性を評価し），経験を通して学習している （＝記録している），すなわち，言語情報の論理の妥当性を評価し，経験した内容を 知識として獲得していると主張する。 しかし，本件装置が，「・・・論理を適用し，暗示されている内容を推定し，経験 を通して学び，感情すらも察知」（甲１１の２の３頁）するものであるとしても，こ のことから本件装置が入力した言語情報の論理の妥当性を評価しているとは直ちに 認められないから，控訴人の主張は採用できない。
ｃ 控訴人は，本件製品の紹介ビデオ（甲７９）には，本件装置が条件付 き処理を実施していることから，論理的に対応し，情報を記録していると主張する。 しかし，本件装置が，顧客の回答が「はい（yes）」なら，受取人リストに追加し， 回答が「いいえ（no）」なら，受取人リストに追加しないという処理をするとしても， このことは，顧客の回答に基づいた処理をしていることを示すにすぎず，本件装置 が論理の妥当性を評価しているとは認められない。 ｄ なお，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，論理性を評価 した上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得している と認めることはできないことは，前記(ｱ)と同様である。
ア 控訴人は，構成要件１Ａは，画像情報を取得する機能＼の有無に限らず， 「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパターン変換器」であると主張する。 本件発明１の構成要件１Ａは，「画像情報，音声情報および言語を対応するパター＼nンに変換するパターン変換器と，パターンを記録するパターン記録器と，」というも のであるところ，画像情報を取得する機能の有無に限らないという控訴人の主張に＼nよると，本件発明１は，パターンに変換する画像情報が取得されたものでない場合 には，パターン変換器は，予め保持している画像情報を対応するパターンに変換す＼nるものということになるが，このとき画像情報は，パターンに変換されることも，ま た，パターンとして記録されることもなく，画像情報として予め保持されていたも＼nのということになる。 しかし，本件発明１の特許請求の範囲及び本件明細書等１には，画像情報が，パタ ーンに変換されることも，また，パターンとして記録されることもなく，予め保持さ＼nれたものであるとは読み取ることができる記載はない上，かえって，本件明細書等 １の段落【００１７】には，「【課題を解決するための手段】（請求項１に対応）」 として，「この発明における思考パターン生成機は画像情報，音声情報および言語を パターンに変換する。画像情報は画像検出器により検出され，対象物に応じたパタ ーンに変換される。・・・」と記載され，画像検出器により検出されるものとされて いる。 したがって，本件発明１の構成要件１Ａが，画像情報を取得する機能＼の有無に限 らないとの控訴人の主張を採用することはできない。 そして，本件装置が，外部から入力された表情等に関する画像をパターンに変換＼nする機能を有していると認めるに足りる証拠がないことは，原判決「事実及び理由」＼nの第４の２(2)イに判示するとおりである。 よって，本件装置が構成要件１Ａを充足していると認めることはできない。＼n
イ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や被控訴人の主 張によると，本件装置内部で生成したパターン化されている画像に関する情報（画 像情報）からディスプレイに表示するための画素データ（画像パターン）に変換され＼nていることが分かると主張する。 しかし，構成要件１Ａの「パターン変換器」が行うものとして記載された「画像情＼n報・・・を対応するパターンに変換する」処理でいうところの「パターン」とは，画 像，音声及び言語に係る事象の特徴を，計算機たる検出器が識別することができる 「１」，「０」等の何らかの信号の組合せに変換したものを意味すると解されること は，原判決「事実及び理由」の第４の２(1)アが判示するとおりである。 そして，本件装置が，「本件装置内部で生成したパターン化されている画像に関す る情報から，ディスプレイに表示するための画素データを作成する」としても，この＼nことが，画像，音声及び言語に係る事象の特徴を，計算機たる検出器が識別すること ができる信号の組合せに変換する処理に当たらないことは明らかである。 したがって，控訴人の主張を採用することはできない。
ウ 以上によると，本件製品が構成１Ａを充足すると認めることはできない。＼n
(3) 争点２−２（構成要件１Ｂの充足性）について＼n
ア 控訴人は，本件製品の紹介ビデオ（甲７９）によると，顧客の銀行口座に 関する情報に対応するデータにパターンの変更が行われているから，本件装置はパ ターンを変更していると主張する。 しかし，「パターン」とは，画像，音声及び言語に係る事象の特徴が計算機たる検 出器が識別することのできる信号の組合せに変換されたものであり，「パターンの 変更」とは，このような信号の組合せ自体を変更するものである（原判決「事実及び 理由」の第４の２(3)ア）。顧客の銀行口座に関する情報に変更が行われているとし ても，このようなことは，パターンとパターンの結合関係を変更することによって も行うことができるから，本件装置の内部において，上記のような意味での「パター ンの変更」が行われていることを示すとは直ちに認められず，控訴人の主張を採用 することはできない。
イ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や，本件製品の 紹介ビデオ（甲８０）の説明によると，本件装置は「質問」に対し，学習の前と後で 回答内容が更新できるため，「回答内容」についてパターンの変更が実施されている と主張する。 しかし，本件装置が回答内容を更新しているということは，入力された言語情報 に対応する回答が変更されたということになるが，「言語に係る事象の特徴が変換 された信号の組合せ」が変更されたのか否かは明らかではないから，控訴人の主張 を採用することはできない。
ウ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）や本件製品の紹介ペー ジ（甲８１）に，「アメリアが文章をパーツに分解して，各単語の役割と，他の単語 との関係を解釈する」とある点について，本件装置は，「文章（＝文，パターン）」 を「パーツ（文要素や単語）」に分解するという「変更」を実施していると主張する。 しかし，本件装置が，「文章（＝文，パターン）」を「パーツ（文要素や単語）」 に分解するということは，文章を，文要素や単語に分解して認識していることを意 味しているにすぎないとも考えられ，言語の「パターン」を変更しているとは直ちに 認められない。
エ 以上によると，本件装置が構成要件１Ｂを充足するとは認められない。＼n
(4) 争点２−４（構成要件１Ｄの充足性）について＼n
ア 控訴人は，原判決が構成要件１Ｄについて，「有用と判断した情報のみを＼n記録する」として，「のみ」を含むクレーム解釈をしたことが，請求項に記載のない ことを含めたものであり，誤りがあると主張する。 しかし，「有用と判断した情報のみを記録する」と解釈すべきことは，原判決「事 実及び理由」の第４の２(4)アが判示するとおりであり，控訴人の主張を採用するこ とはできない。
イ 控訴人は，甲３１及び３８に「業務に特化した情報を学習するため，業務 に不要な情報での不必要な学習や成長はしない」との記載があることから，本件装 置が有用な情報のみを記録するとの機能を備えていると主張する。＼nしかし，価値ある入力した情報のみを記録するということをしなくても，入力さ れたそれぞれの情報の結合関係を生成しながら知識体系を構築することは可能＼であ る上，本件製品の紹介ビデオ（甲１２の図５）には，「全ての質問がアメリアの経験 や知識に加えられる」との説明があるから，「業務に特化した情報を学習するため， 業務に不要な情報での不必要な学習や成長はしない」からといって，本件装置が構＼n成要件１Ｄの「有用な情報のみを記録している」とは認められない。
ウ 控訴人は，本件製品の紹介ビデオの説明（甲１２の図５，甲７９，８０） やパンフレットの記載（甲１１の２）によると，本件装置は，入力した情報の価値を 分析し，有用な情報を自律的に記録していると主張する。 しかし，上記の紹介ビデオの説明やパンフレットの記載は，アメリアが同僚と顧 客のやりとりを観察し，処理マップを自分で作成するというものや顧客に必要な質 問を投げかけ，それに対する顧客の回答に応答するというものであり，それから直 ちに有用な情報を取捨選択し有用な情報のみを記録しているとは認められない上， 本件製品の紹介ビデオ（甲１２の図５）には，「全ての質問がアメリアの経験や知識 に加えられる」との説明があるから，本件製品が構成要件１Ｄの「有用な情報のみを＼n記録している」とは認められない。
エ 以上によると，本件装置が構成１Ｄを充足すると認めることはできない。＼n
(5) 争点３（構成要件２Ｃ等の充足性）について＼n
ア 控訴人は，構成要件２Ｃ等の「評価」と「自律的に知識を獲得」ないし「自＼n律的に知識を構築」の関係は並列であると主張するが，控訴人の上記主張を採用す＼nることができないことは，原判決「事実及び理由」の第４の３(2)ア及びイが判示す るとおりである。 したがって，構成要件２Ｃ等の「評価」と「自律的に知識を獲得」ないし「自律的＼nに知識を構築」の関係が並列であるとの控訴人の主張を採用することはできない。＼n
イ 控訴人は，前記関係が直列の関係であるとしても，本件装置が構成要件＼n２Ｃ等を充足すると主張する。 (ｱ) 意味の評価について
控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や本件製品の紹介ビデオ （甲１２の図５）の説明などから，本件装置は，「同じ言葉の異なる用法」の中から 「最も文脈にあてはまる用法」がどれかを評価し，知識を構築しており，本件装置＼nは，情報（意味）を評価し，知識の獲得を実施していると主張する。 しかし，本件製品のパンフレット（甲１１の２の３頁）の「彼女は同じ言葉の異な る用法を見分けるために文脈をあてはめることで，暗示されている意味を完全に理 解します。」との記載は，本件装置が，文脈をあてはめて言葉の用法を見分けている というにすぎず，本件装置が情報（意味）を評価した上で，その評価を踏まえて妥当 性が確認された情報を知識として獲得していることを示していると認めることはで きない。 また，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質問がアメリア の経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，意味を評価した上で，その 評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得していると認めることは できない。 これに対し，控訴人は，本件製品の紹介ビデオ（甲１２の図５）の上記説明につい て，意味を評価し，その結果に基づいて自律的に有益な知識を獲得する機能を有し，＼n全ての質問を知識として加えるというケースはあり得ると主張するが，上記の説明 は，単に全ての質問を知識として加えるという意味に理解するほかなく，本件装置 が意味を評価した上で全ての質問を知識として加えるという意味に理解することは できないから，控訴人の主張を採用することはできない。
(ｲ) 新規性の評価について
ａ 控訴人は，本件製品のパンフレットの（甲１１の２）の記載からする と，本件装置は，遭遇した状況が知識として記録している場面と似ておらず，自分で 問題に対処できないことを識別する機能を有するから，新規性を評価し，知識の獲＼n得を実施している旨主張する。 しかし，本件発明２は，「自律的に知識を獲得」するというものであり，人の手を 介することを予定しているものではない。しかるところ，本件製品のパンフレット＼n（甲１１の２の９頁）には，「自力で問題に対処できない場合，人間の同僚にその問 題を引き継ぎます。」と記載されていて，人間の同僚が介入することが予定されてい＼nる上，本件装置がその後同僚の様子を見て特定の状況に対する最善の手順を見つけ ることがあるとしても，本件製品の紹介ビデオ（甲８０）では，「生成した処理ステ ップの使用を管理者が了承すると，直ぐに彼女は同様の質問に対して自分自身で対 応できるようになります」と記載されていて，管理者が了承しないと，知識として獲 得されないから，本件装置が「自律的に知識を獲得」するということはできない。 仮に，控訴人が主張するように，新しい処理ステップに関しては，本件装置の管理 者が了承する前に，既に生成し，記録しているとしても，本件装置の管理者が了承し なかった処理ステップまでが知識として獲得されるものではないから，本件装置が 「自律的に知識を獲得」すると認めることはできない。
ｂ なお，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，新規性を評価 した上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得している と認めることはできないことは，上記(ｱ)と同様である。
(ｳ) 真偽を評価する機能＼n
ａ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）や紹介ビデオ（甲 １２の図５，甲７９，８０）には，本件装置が的確な質問を発して，「真実を明らか にする」機能（＝真偽を評価する機能＼）を有していることが示されていると主張す る。 しかし，本件製品のパンフレット（甲１１の２）には，「問題の根本を見極めるた めの的確な質問ができる能力を持った」，「問題を明らかにするために必要な質問を＼n投げかけることで，答えを提示することができます。」（６頁）との記載や，「事実 を明らかにするための的確な質問を発し，人間と同じように問題の明確な性質を顕 在化させることができるのです。」（１１頁）との記載があるところ，これらの記載 と本件製品の紹介ビデオ（甲７９，８０）によると，本件装置の質問は，顧客の要望 を明らかにするためのものであって，真偽を判断するためのものであるとは認めら れないから，本件装置が，真偽を判断した上で，自律的に知識を獲得していると認め ることはできない。
ｂ 控訴人は，知識に対して論理を当てはめ，プロセス全体の各ステッ プを自律的に進め，論理的な結論を得るためには，本件装置は，何が真であり，何が 偽であるかを評価する必要があると主張する。 しかし，論理的な結論を得るためには，情報間の結合関係を正確にする必要はあ るが，必ずしも入力した言語情報の真偽の妥当性を評価する必要性は認められない。
ｃ なお，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，真偽を評価し た上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得していると 認めることはできないことは，前記(ｱ)と同様である。
(ｴ) 論理の妥当性について
ａ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載や，本件製 品の紹介ビデオ（甲７９）によると，本件装置は，「積極的に論理を当てはめ」，「事 実を明らかにするための明確な質問を発し」，「問題の明確な性質を顕在化し」，「論 理的な結論を得て」，「事実を明らかにするための的確な質問」及び「回答」を記録 して知識を獲得するという一連の動作を実施していることが分かるから，本件装置 は，情報を評価（論理の妥当性）し，知識の獲得を実施していると主張する。 しかし，「論理的な結論」，「知識に対して積極的に論理を当てはめることにより， アメリアは問題を解決することもできます。彼女が知っている情報の本体に立ち返 ることで，自然言語で述べられた質問を元に事実を明らかにするための的確な質問 を発し，人間と同じように問題の明確な性質を顕在化させることができるのです。」 との本件製品のパンフレット（甲１１の２の１１頁）の記載や，アメリアの「質問」 に対する顧客の「回答」が記録された本件製品の紹介ビデオ（甲７９）からは，本件 装置が入力した言語情報の論理の妥当性を確認しているとまでは読み取れないし， また，論理的な結論を得るためには，情報間の結合関係を正確にする必要はあるが， 必ずしも入力した言語情報の論理の妥当性を評価する必要性は認められないから， 控訴人の主張を採用することはできない。
ｂ 控訴人は，本件製品のパンフレット（甲１１の２）の記載によると， 本件装置は，論理を適用し（＝論理の妥当性を評価し），経験を通して学習している （＝記録している），すなわち，言語情報の論理の妥当性を評価し，経験した内容を 知識として獲得していると主張する。 しかし，本件装置が，「・・・論理を適用し，暗示されている内容を推定し，経験 を通して学び，感情すらも察知」（甲１１の２の３頁）するものであるとしても，こ のことから本件装置が入力した言語情報の論理の妥当性を評価しているとは直ちに 認められないから，控訴人の主張は採用できない。
ｃ 控訴人は，本件製品の紹介ビデオ（甲７９）には，本件装置が条件付 き処理を実施していることから，論理的に対応し，情報を記録していると主張する。 しかし，本件装置が，顧客の回答が「はい（yes）」なら，受取人リストに追加し， 回答が「いいえ（no）」なら，受取人リストに追加しないという処理をするとしても， このことは，顧客の回答に基づいた処理をしていることを示すにすぎず，本件装置 が論理の妥当性を評価しているとは認められない。 ｄ なお，本件製品の説明ビデオ（甲１２の図５）によると，「全ての質 問がアメリアの経験や知識に加えられる」のであるから，本件装置が，論理性を評価 した上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として獲得している と認めることはできないことは，前記(ｱ)と同様である。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.12.23
平成31(行ケ)10022 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月18日 知的財産高等裁判所
知財高裁（1部）は、技術分野と課題が共通するので動機付けありとした無効審決を、維持しました。
甲１２，甲１３及び甲１５の上記各記載によれば，本件特許の出願当時， 複数の受光素子が２次元的に配列されるとともに，当該受光素子ごとに集光レンズ （マイクロレンズ）が設けられた光学的センサを用いたカメラ装置にあっては，そ の中心部と周辺部とにおける光の入射角の相違による周辺部の光量不足が，集光レ ンズを採用しないものより大きくなるという課題が存在し，その課題を解決するた めに，複数のレンズで構成される結合レンズに対し，絞りを被写体側に配置して中＼n心部と周辺部との入射角の差を小さくすることにより，周辺部の光量不足を緩和す ることは，当業者の周知技術であったと認められる。
(イ) 原告は，ビデオカメラ装置とコードリーダとでは技術分野が異なり，ビデ オカメラ装置の技術はコードリーダにも適用することができるような幅広い周知技 術でないと主張する。 しかしながら，コードリーダであるＩＴ４４００は，Ａ「複数のレンズで構成さ＼nれ，読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像させる結像レンズ」と，Ｂ 「前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され，その受光し た光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が２次元的に配列されると 共に，当該受光素子毎に集光レンズが設けられた，ＣＣＤエリアセンサである，光 学的センサ」と，Ｃ「該光学的センサへの前記反射光の通過を制限する絞り」とを備 えており，上記周知技術に係るビデオカメラ装置と共通する光学系及び撮像方式を 採用していることからみても，ビデオカメラ装置と全く異なる技術分野に属すると いうことはできない。
(ウ) そして，上記周知技術が解決しようとした課題である周辺部の光量不足とは， 撮像素子の受光素子ごとに，素子開口部より大きい口径のマイクロレンズを配設し， 同レンズで集光する構成を採用したことにより生じる事象であり，用途がカメラ装＼n置である場合に特有のものではなく，同様の光学系及び撮像方式を採用したコード リーダであるＩＴ４４００においても生じ得る事象であることは，当業者が普通に 認識することができたものというべきである。
ウ 容易想到性
このように技術分野と課題が共通することからすると，公然実施されたＩＴ４４ ００に上記周知技術を組み合わせて，周辺部の光量不足を緩和するために，「読み取 り対象からの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう，絞りを配置 することによって，光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し， 前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子に対して入射する前記読み取り対象 からの反射光が斜めになる度合いを小さくして，適切な読取りを実現」することは， 当業者が容易に想到することができたというべきである。
エ 原告の主張について
原告は，訂正によって生じた相違点４に係る本件発明の構成に関連して，ＩＴ４＼n４００は，いわゆるガンタイプのコードリーダで，ある程度の大きさが許容され， 周辺部の光量不足の課題が顕在化しにくいことや，ビデオカメラ装置と２次元コー ドリーダでは求められる機能の優先順位が異なり，発光手段の有無やコンパクト化＼nのニーズを含めてレンズや絞りの設計思想自体，根本的に相違していることを挙げ， ＩＴ４４００に対して，上記周知技術を組み合わせる動機付けを欠く旨主張する。 しかし，周辺部の光量不足は，マイクロレンズ付き撮像素子を採用することに起 因して生じる課題であって，ガンタイプのコードリーダであれば，マイクロレンズ 付き撮像素子を採用しても，当該課題が生じないということはできないから，その 解決手段として，上記周知技術を採用することについて動機付けを欠くということ はできない。また，原告の主張する，装置に求められる機能の優先順位の相違が，上＼n記周知技術の採用を阻害する事情に当たるともいえない。 よって，原告の主張は採用できない。
オ 以上によれば，本件審決の相違点１に係る容易想到性の判断に誤りはない。
(5)相違点２に係る容易想到性について
相違点２に係る本件発明の構成は，「前記光学的センサの中心部に位置する受光素＼n子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の 比が所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定して，露光時間などの調整で， 中心部においても周辺部においても読取が可能となるようにした」というものであ＼nり，光学的センサの「中心部」と「周辺部」との境界や，出力の比に関する「所定値」 については，具体的に特定されていない。 そして，本件明細書【００４２】には，「適切な読み取りを実現するためには，セ ンサ周辺部にある受光素子４１ａからの出力レベルが所定レベル以上になる必要が ある。そのため，例えば，センサ中心部に位置する受光素子４１ａからの出力に対 するセンサ周辺部に位置する受光素子４１ａからの出力の比が所定値以上となるよ う射出瞳位置を設定することが考えられる。つまり，このような射出瞳位置となる ように絞り３４ａの位置を設定するのである。このようにしておけば，中央部と周 辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整すること が容易となり，中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる。」との＼n記載がある。
本件明細書の上記記載に照らすと，相違点２に係る本件発明の構成は，その実質＼nにおいて，露光時間の調整など所与の調整を行うことを前提とした上で，光学的セ ンサの中心部においても周辺部においても適切に読み取ることが可能となるように＼n射出瞳位置を設定することをもって本件発明の構成を特定しているということがで＼nきる。 そうすると，公然実施されたＩＴ４４００において，相違点１に係る構成を採用＼nし，絞りを被写体側に配置するに当たりその位置を具体的に決定する際に，射出瞳 位置を「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光 学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように」 設定し，「露光時間などの調整で，中心部においても周辺部においても読取が可能＼nとなるように」することは，当業者において周辺部でも適切に読み取ることを可能＼nとする２次元バーコードリーダを構成する上で，適宜に採用する事項にすぎない。＼nそうすると，相違点２に係る本件発明の構成も，当業者において容易に想到する＼nことができたものというべきである。
甲１２，甲１３及び甲１５の上記各記載によれば，本件特許の出願当時， 複数の受光素子が２次元的に配列されるとともに，当該受光素子ごとに集光レンズ （マイクロレンズ）が設けられた光学的センサを用いたカメラ装置にあっては，そ の中心部と周辺部とにおける光の入射角の相違による周辺部の光量不足が，集光レ ンズを採用しないものより大きくなるという課題が存在し，その課題を解決するた めに，複数のレンズで構成される結合レンズに対し，絞りを被写体側に配置して中＼n心部と周辺部との入射角の差を小さくすることにより，周辺部の光量不足を緩和す ることは，当業者の周知技術であったと認められる。
(イ) 原告は，ビデオカメラ装置とコードリーダとでは技術分野が異なり，ビデ オカメラ装置の技術はコードリーダにも適用することができるような幅広い周知技 術でないと主張する。 しかしながら，コードリーダであるＩＴ４４００は，Ａ「複数のレンズで構成さ＼nれ，読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像させる結像レンズ」と，Ｂ 「前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され，その受光し た光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が２次元的に配列されると 共に，当該受光素子毎に集光レンズが設けられた，ＣＣＤエリアセンサである，光 学的センサ」と，Ｃ「該光学的センサへの前記反射光の通過を制限する絞り」とを備 えており，上記周知技術に係るビデオカメラ装置と共通する光学系及び撮像方式を 採用していることからみても，ビデオカメラ装置と全く異なる技術分野に属すると いうことはできない。
(ウ) そして，上記周知技術が解決しようとした課題である周辺部の光量不足とは， 撮像素子の受光素子ごとに，素子開口部より大きい口径のマイクロレンズを配設し， 同レンズで集光する構成を採用したことにより生じる事象であり，用途がカメラ装＼n置である場合に特有のものではなく，同様の光学系及び撮像方式を採用したコード リーダであるＩＴ４４００においても生じ得る事象であることは，当業者が普通に 認識することができたものというべきである。
ウ 容易想到性
このように技術分野と課題が共通することからすると，公然実施されたＩＴ４４ ００に上記周知技術を組み合わせて，周辺部の光量不足を緩和するために，「読み取 り対象からの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう，絞りを配置 することによって，光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し， 前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子に対して入射する前記読み取り対象 からの反射光が斜めになる度合いを小さくして，適切な読取りを実現」することは， 当業者が容易に想到することができたというべきである。
エ 原告の主張について
原告は，訂正によって生じた相違点４に係る本件発明の構成に関連して，ＩＴ４＼n４００は，いわゆるガンタイプのコードリーダで，ある程度の大きさが許容され， 周辺部の光量不足の課題が顕在化しにくいことや，ビデオカメラ装置と２次元コー ドリーダでは求められる機能の優先順位が異なり，発光手段の有無やコンパクト化＼nのニーズを含めてレンズや絞りの設計思想自体，根本的に相違していることを挙げ， ＩＴ４４００に対して，上記周知技術を組み合わせる動機付けを欠く旨主張する。 しかし，周辺部の光量不足は，マイクロレンズ付き撮像素子を採用することに起 因して生じる課題であって，ガンタイプのコードリーダであれば，マイクロレンズ 付き撮像素子を採用しても，当該課題が生じないということはできないから，その 解決手段として，上記周知技術を採用することについて動機付けを欠くということ はできない。また，原告の主張する，装置に求められる機能の優先順位の相違が，上＼n記周知技術の採用を阻害する事情に当たるともいえない。 よって，原告の主張は採用できない。
オ 以上によれば，本件審決の相違点１に係る容易想到性の判断に誤りはない。
(5)相違点２に係る容易想到性について
相違点２に係る本件発明の構成は，「前記光学的センサの中心部に位置する受光素＼n子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の 比が所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定して，露光時間などの調整で， 中心部においても周辺部においても読取が可能となるようにした」というものであ＼nり，光学的センサの「中心部」と「周辺部」との境界や，出力の比に関する「所定値」 については，具体的に特定されていない。 そして，本件明細書【００４２】には，「適切な読み取りを実現するためには，セ ンサ周辺部にある受光素子４１ａからの出力レベルが所定レベル以上になる必要が ある。そのため，例えば，センサ中心部に位置する受光素子４１ａからの出力に対 するセンサ周辺部に位置する受光素子４１ａからの出力の比が所定値以上となるよ う射出瞳位置を設定することが考えられる。つまり，このような射出瞳位置となる ように絞り３４ａの位置を設定するのである。このようにしておけば，中央部と周 辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整すること が容易となり，中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる。」との＼n記載がある。
本件明細書の上記記載に照らすと，相違点２に係る本件発明の構成は，その実質＼nにおいて，露光時間の調整など所与の調整を行うことを前提とした上で，光学的セ ンサの中心部においても周辺部においても適切に読み取ることが可能となるように＼n射出瞳位置を設定することをもって本件発明の構成を特定しているということがで＼nきる。 そうすると，公然実施されたＩＴ４４００において，相違点１に係る構成を採用＼nし，絞りを被写体側に配置するに当たりその位置を具体的に決定する際に，射出瞳 位置を「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光 学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように」 設定し，「露光時間などの調整で，中心部においても周辺部においても読取が可能＼nとなるように」することは，当業者において周辺部でも適切に読み取ることを可能＼nとする２次元バーコードリーダを構成する上で，適宜に採用する事項にすぎない。＼nそうすると，相違点２に係る本件発明の構成も，当業者において容易に想到する＼nことができたものというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.12.23
平成30(ワ)28211 商標権移転登録手続等請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年10月9日 東京地方裁判所
契約に基づく商標権の移転登録は認められませんでした。理由は、新規独占販売契約の締結という条件が成就したとは認められないというものです。
前記１で検討した両者間の交渉経緯等からすれば，原告と被告との間では， 平成２７年１２月３１日までに，新規独占販売契約の締結に向けての交渉が行われ てそれぞれが作成した草案が交換されているものの，交換された原告と被告の草案 には相違点が存在し，それを巡って両者間に対立が生じていたのであって，同年中 にこれが解消することはなかったというべきである。さらに，前記１(14)ないし (17)のとおり，平成２８年以降も新規独占販売契約の締結に向けた交渉が継続され ていたのであり，平成２７年１２月３１日までに原告と被告との間に新規独占販売 契約が成立していたとは認め難く，その他，新規独占販売契約の成立を認めるに足 りる証拠はない。
(2) 原告は，本件条件概要書に沿った内容で新規独占販売契約を締結する旨の原 告と被告の意思表示の合致がある以上，本件条件概要書の基本事項の限度では新規＼n独占販売契約が成立していたとも主張するが，同年中にやりとりがされていた原告 と被告の草案は，被告が原告に支払うべきロイヤルティの額に下限を設けるかどう かなどの実質的な点で相違するものであり（甲１２，乙４，７），前記１(11)のとお り，それぞれの草案が本件条件概要書に沿ったものであるかどうかについても互い に認識の一致が見られない状況であったことからすれば，原告の上記主張は採用で きない。
３ 争点２（本件条件（新規独占販売契約の締結）の成就が擬制されるか）につ いて
(1) 争点２−１（平成２７年１２月３１日時点での条件成就が擬制されるか）に ついて
ア 被告は，平成２７年１０月９日に本件買戻権の行使の見送りを求める電子メ ールを送っているが（前記１(2）），原告が本件買戻権の書面による正式な行使（前 記 1(4)）をする前にされたものであり，これによって本件買戻権行使後の新規独占 販売契約の締結を妨害したとはいえない。 また，被告は，上記電子メールと同日付けの書面で，本件ＰＲ契約を平成２８年 以降延長しない旨を通知しているが(前記１(3))，本件買戻権の行使によって本件商 標権が被告から原告に移転することが見込まれる状況であったことからすれば，買 戻権行使後の本件商標権に関するプロモーション業務について，被告が本件ＰＲ契 約の見直しを希望することは特段不合理とはいえず，実際に本件ＰＲ契約を平成２ ７年末で終了させたこと（前記１(15)）を含め，新規独占販売契約の締結の妨害に 当たるとはいえない。
イ 原告は，被告において，新規独占販売契約の更新拒絶が制限されている上で， 被告のサブライセンシーから受けるロイヤルティ料率に下限を設けていないとの本 件条件概要書の規定内容を利用して，サブライセンスのロイヤルティ料率の引下げ 見込みを通知し（前記１(9)），原告に支払うロイヤルティを半永久的にゼロにでき る旨を示唆して，原告に本件買戻権の撤回を迫った旨主張する。 しかしながら，被告が通知した内容（甲１３）には，本件条件概要書の規定内容 を利用して，原告に支払われるべきロイヤルティを半永久的にゼロにできるとの趣 旨の主張をしたことをうかがわせる記載はなく，また，被告が引下げの理由につい て殊更に虚偽の説明をしたと認めるに足りる証拠もない。そして，被告が，ロイヤ ルティ料率の引下げに反対する原告の意見（前記１(10)，(12)）を受けて，この問 題について原告との協議に応じる用意がある旨の意見を述べていたこと（前記１ (13)），原告と被告とが平成２８年以降も新規独占販売契約の締結に向けて協議を継 続していたこと（前記１(14)）も考慮すれば，ロイヤルティ料率の引下げ見込みの 通知に係る被告の対応が新規独占販売契約の締結を妨害するものであったとは認め られないというべきである。
ウ 原告は，本件買戻契約第８条(c)では「条件の詳細についても別途協議し決定 する」とされており，本件条件概要書に記載がない規定については，原告と被告と の協議が予定されていたにもかかわらず，被告は，原告の提案について本件条件概＼n要書に記載がないことを理由に誠実に対応しなかったと主張する。 しかしながら，前記１(7)のとおり，原告第２草案においても含まれていた被告の 売上目標に関する規定やロイヤルティ額の下限に関する規定等は，単に形式的・手 続的な事項に留まらず，新規独占販売契約における原告及び被告の収支に直接的に 影響しうる条項を含むものであったということができ，このような内容についても 本件買戻契約第８条(c)で定められている協議の対象として許容されていたといえる かについては疑問があるところである。そして，被告は，前記１(11)のとおり，原 告第２草案が本件条件概要書からかい離した内容を含むと具体的に指摘した上で， 本件条件概要書に記載のない原告第２草案の規定を削除等するように求めていたの であるから，本件条件概要書に記載がないことを理由としてこれらの条項の追加に 応じなかった被告の態度をもって本件買戻契約第８条(c)の規定に反するものであっ たとはいえず，新規独占販売契約の締結を妨害したものともいえない。このことは， 被告第２草案に被告から原告へのロイヤルティの支払時期について本件条件概要書 の記載を変更する提案が含まれていたこと（乙４，１０）を考慮しても同様である。 エ 以上によれば，原告の指摘する各点を考慮しても，平成２７年１２月３１日 までに新規独占販売契約が締結されなかったことについて，その締結を被告が故意 に妨害したとはいえず，その他，この点を認めるに足りる証拠はない。 したがって，本件条件の成就について民法１３０条の適用があるとした場合でも， 平成２７年１２月３１日の時点で本件条件の成就が擬制されるとはいえない。
(2) 争点２−２（本件調停終了時点（平成３０年１月１６日）での条件成就が擬 制されるか）について
ア 前記(1)で検討したとおり，平成２７年中に双方が提示した草案には相違点が あり，原告が提示した草案に対して，被告が本件条件概要書に記載がない条項の追 加に応じないとの対応をしたことをもって，被告が新規独占販売契約の締結を妨害 したものとは認められない。 前記１(14)及び(16)の経緯からすれば，平成２８年以降も，原告と被告との間に おいては，新規独占販売契約に向けた交渉や調停手続が継続していたものであるが， 原告と被告は，互いに平成２７年中に自らが提示した草案から大きく主張を変更す ることはなく，そのために本件調停を経ても新規独占販売契約の締結に至らなかっ たものと認められる。 また，被告は，前記１(17)のとおり，本件調停終了後も原告が本件訴訟を提起す る直後まで原告親会社との間での協議に応じていたものであり，本件証拠上，平成 ２８年以降，被告が新規独占販売契約の締結に向けた協議を殊更に拒絶したとの事 情は認められない。 そうすると，前記(1)で検討した平成２７年１２月３１日までの事情に加え，平成 ２８年以後の協議等の状況を考慮しても，本件調停が終了した平成３０年１月１６ 日までに新規独占販売契約が締結されなかったことについて，その締結を被告が故 意に妨害したとはいえず，その他，この点を認めるに足りる証拠はない。
イ したがって，本件条件の成就について民法１３０条の適用があるとした場合 でも，本件調停が終了した平成３０年１月１６日で本件条件の成就が擬制されると はいえない。
前記１で検討した両者間の交渉経緯等からすれば，原告と被告との間では， 平成２７年１２月３１日までに，新規独占販売契約の締結に向けての交渉が行われ てそれぞれが作成した草案が交換されているものの，交換された原告と被告の草案 には相違点が存在し，それを巡って両者間に対立が生じていたのであって，同年中 にこれが解消することはなかったというべきである。さらに，前記１(14)ないし (17)のとおり，平成２８年以降も新規独占販売契約の締結に向けた交渉が継続され ていたのであり，平成２７年１２月３１日までに原告と被告との間に新規独占販売 契約が成立していたとは認め難く，その他，新規独占販売契約の成立を認めるに足 りる証拠はない。
(2) 原告は，本件条件概要書に沿った内容で新規独占販売契約を締結する旨の原 告と被告の意思表示の合致がある以上，本件条件概要書の基本事項の限度では新規＼n独占販売契約が成立していたとも主張するが，同年中にやりとりがされていた原告 と被告の草案は，被告が原告に支払うべきロイヤルティの額に下限を設けるかどう かなどの実質的な点で相違するものであり（甲１２，乙４，７），前記１(11)のとお り，それぞれの草案が本件条件概要書に沿ったものであるかどうかについても互い に認識の一致が見られない状況であったことからすれば，原告の上記主張は採用で きない。
３ 争点２（本件条件（新規独占販売契約の締結）の成就が擬制されるか）につ いて
(1) 争点２−１（平成２７年１２月３１日時点での条件成就が擬制されるか）に ついて
ア 被告は，平成２７年１０月９日に本件買戻権の行使の見送りを求める電子メ ールを送っているが（前記１(2）），原告が本件買戻権の書面による正式な行使（前 記 1(4)）をする前にされたものであり，これによって本件買戻権行使後の新規独占 販売契約の締結を妨害したとはいえない。 また，被告は，上記電子メールと同日付けの書面で，本件ＰＲ契約を平成２８年 以降延長しない旨を通知しているが(前記１(3))，本件買戻権の行使によって本件商 標権が被告から原告に移転することが見込まれる状況であったことからすれば，買 戻権行使後の本件商標権に関するプロモーション業務について，被告が本件ＰＲ契 約の見直しを希望することは特段不合理とはいえず，実際に本件ＰＲ契約を平成２ ７年末で終了させたこと（前記１(15)）を含め，新規独占販売契約の締結の妨害に 当たるとはいえない。
イ 原告は，被告において，新規独占販売契約の更新拒絶が制限されている上で， 被告のサブライセンシーから受けるロイヤルティ料率に下限を設けていないとの本 件条件概要書の規定内容を利用して，サブライセンスのロイヤルティ料率の引下げ 見込みを通知し（前記１(9)），原告に支払うロイヤルティを半永久的にゼロにでき る旨を示唆して，原告に本件買戻権の撤回を迫った旨主張する。 しかしながら，被告が通知した内容（甲１３）には，本件条件概要書の規定内容 を利用して，原告に支払われるべきロイヤルティを半永久的にゼロにできるとの趣 旨の主張をしたことをうかがわせる記載はなく，また，被告が引下げの理由につい て殊更に虚偽の説明をしたと認めるに足りる証拠もない。そして，被告が，ロイヤ ルティ料率の引下げに反対する原告の意見（前記１(10)，(12)）を受けて，この問 題について原告との協議に応じる用意がある旨の意見を述べていたこと（前記１ (13)），原告と被告とが平成２８年以降も新規独占販売契約の締結に向けて協議を継 続していたこと（前記１(14)）も考慮すれば，ロイヤルティ料率の引下げ見込みの 通知に係る被告の対応が新規独占販売契約の締結を妨害するものであったとは認め られないというべきである。
ウ 原告は，本件買戻契約第８条(c)では「条件の詳細についても別途協議し決定 する」とされており，本件条件概要書に記載がない規定については，原告と被告と の協議が予定されていたにもかかわらず，被告は，原告の提案について本件条件概＼n要書に記載がないことを理由に誠実に対応しなかったと主張する。 しかしながら，前記１(7)のとおり，原告第２草案においても含まれていた被告の 売上目標に関する規定やロイヤルティ額の下限に関する規定等は，単に形式的・手 続的な事項に留まらず，新規独占販売契約における原告及び被告の収支に直接的に 影響しうる条項を含むものであったということができ，このような内容についても 本件買戻契約第８条(c)で定められている協議の対象として許容されていたといえる かについては疑問があるところである。そして，被告は，前記１(11)のとおり，原 告第２草案が本件条件概要書からかい離した内容を含むと具体的に指摘した上で， 本件条件概要書に記載のない原告第２草案の規定を削除等するように求めていたの であるから，本件条件概要書に記載がないことを理由としてこれらの条項の追加に 応じなかった被告の態度をもって本件買戻契約第８条(c)の規定に反するものであっ たとはいえず，新規独占販売契約の締結を妨害したものともいえない。このことは， 被告第２草案に被告から原告へのロイヤルティの支払時期について本件条件概要書 の記載を変更する提案が含まれていたこと（乙４，１０）を考慮しても同様である。 エ 以上によれば，原告の指摘する各点を考慮しても，平成２７年１２月３１日 までに新規独占販売契約が締結されなかったことについて，その締結を被告が故意 に妨害したとはいえず，その他，この点を認めるに足りる証拠はない。 したがって，本件条件の成就について民法１３０条の適用があるとした場合でも， 平成２７年１２月３１日の時点で本件条件の成就が擬制されるとはいえない。
(2) 争点２−２（本件調停終了時点（平成３０年１月１６日）での条件成就が擬 制されるか）について
ア 前記(1)で検討したとおり，平成２７年中に双方が提示した草案には相違点が あり，原告が提示した草案に対して，被告が本件条件概要書に記載がない条項の追 加に応じないとの対応をしたことをもって，被告が新規独占販売契約の締結を妨害 したものとは認められない。 前記１(14)及び(16)の経緯からすれば，平成２８年以降も，原告と被告との間に おいては，新規独占販売契約に向けた交渉や調停手続が継続していたものであるが， 原告と被告は，互いに平成２７年中に自らが提示した草案から大きく主張を変更す ることはなく，そのために本件調停を経ても新規独占販売契約の締結に至らなかっ たものと認められる。 また，被告は，前記１(17)のとおり，本件調停終了後も原告が本件訴訟を提起す る直後まで原告親会社との間での協議に応じていたものであり，本件証拠上，平成 ２８年以降，被告が新規独占販売契約の締結に向けた協議を殊更に拒絶したとの事 情は認められない。 そうすると，前記(1)で検討した平成２７年１２月３１日までの事情に加え，平成 ２８年以後の協議等の状況を考慮しても，本件調停が終了した平成３０年１月１６ 日までに新規独占販売契約が締結されなかったことについて，その締結を被告が故 意に妨害したとはいえず，その他，この点を認めるに足りる証拠はない。
イ したがって，本件条件の成就について民法１３０条の適用があるとした場合 でも，本件調停が終了した平成３０年１月１６日で本件条件の成就が擬制されると はいえない。
2019.12.23
平成28(ワ)2067等 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月28日 大阪地方裁判所
均等侵害も主張しましたが、第1要件を具備しないと判断されました。
特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった 技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって，特＼n許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従 来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解される。＼nこの本質的部分については，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許 発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何で＼nあるかを確定することによって認定するのが相当である。その認定に当たっては， 特許発明の実質的価値がその技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応 じて定められることからすれば，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記 載の従来技術との比較から認定することが相当である。 その上で，第１要件の判断，すなわち，対象製品等との相違部分が非本質的部分 であるかどうかを判断する際には，上記のとおり確定される特許発明の本質的部分 を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し，これを備えていると認められ る場合には，相違部分は本質的部分ではないと判断することが相当である。
イ 本件の場合
(ｱ) 本件各発明の本質的部分
ａ 前記１(1)のとおり，本件明細書によれば，本件各発明は，歯に付着したプラ ークの除去及び歯茎のマッサージに好適なロール歯ブラシの製造方法及びその製造 装置に関するものである。上記製造方法等に関する従来技術は，ナイロン等の多数 の素線を束状に集合させてなる素線群の一端を加熱溶着することにより半球形状の 溶着部を形成し，溶着部を加圧して扁平状とし，扁平部の軸孔となる部分をカット して，加圧することにより素線群の全体を略円形とし，かつ扁平部を略円形とし， その後，扁平部の両端を溶着などにより接合させて環状部を形成し，シート状のブ ラシ単体を製作するというものである。この従来技術には，ブラシ単体の厚みを均 一とするには熟練を要し，ブラシ単体の厚みが不均一の場合は回転ブラシの毛足密 度が不均一となり，工程数が多く複雑な工程を要するので，一貫した連続製造が困 難で回転歯ブラシの製造コストも高くなるという課題があった。そこで，これを解 決するため，本件各発明は，回転歯ブラシの製造方法として本件発明１の構成を，＼n回転ブラシのブラシ単体の製造方法として本件発明２の構成を採用することで，各＼n工程を画一的に処理することが可能となり，高度な熟練を要することなく均一な厚＼nさのブラシ単体の製作を可能とし，また，本件発明１及び２の方法を容易に実施で＼nきて，所期の目的を達成するため，回転ブラシのブラシ単体の製造装置として本件 発明３の構成を採用したものである。＼n前記１(2)及び(3)のとおり，本件発明２及び３は，素線群の突出端の中央に，エア を素線群が突出させられる方向とは反対方向から吹き込んで素線群を放射方向に開 かせることとしている（構成要件Ｇ及びＮ）。これは，これにより，ブラシ単体を＼n構成する素線同士の重なりがほとんどなくなり，均一な厚さのブラシ単体を製作す＼nることができるとともに，ブラシ単体の製作速度を早くした場合にも素線を傷付け るおそれが少なくなるため，素線群の開きを高速度で行うことが可能となって，効＼n率良くブラシ単体を製作することができるからである。この点に鑑みると，本件発 明２及び３の特許請求の範囲の記載のうち「素線群の突出端の中央にエアを吹き込 んで素線群を放射方向に開く」とある部分は，従来技術には見られない特有の技術 的思想を有する本件発明２及び３の特徴的部分であるといえる。
ｂ これに対し，被告らは，本件発明２及び３の本質的部分が，エアを吹き込む ことにより素線群を簡易に均等に開くことができ，その状態で溶着，切除すること によりブラシ単体の製造を簡易かつ高速に行うことができるという点にあり，吹き 込むエアの方向が，素線群を送り出す方向とは逆方向かという相違部分は，本件発 明２及び３の本質的部分ではないと主張する。 しかし，本件発明２及び３は，上記課題の解決方法として，素線群をノズルから のエアを用いて放射方向に開くという構成を採用し，均一な厚さのブラシ単体を効＼n率良く製作するために素線群を高速度で放射方向に開かせるため，素線群の突出端 の中央にエアを意図的に吹き込ませるものである。このような工程の所期の目的を 実現するための構成及び機序は，素線群を送り出す方向を基準としてエアを吹き込＼nませる方向が順逆異なるのであれば，必然的に異なるものとならざるを得ない。そ の意味で，本件発明２及び３におけるエアを吹き込ませる方向は，本件発明２及び ３の特徴的部分というべきである。したがって，この点に関する被告らの主張は採用できない。
(ｲ) 前記１のとおり，原告製造方法は，素線群の突出端の中央にエアを吹き込ん で素線群を放射方向に開かせるという工程を備えておらず，また，原告製造装置は， 素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開かせる装置を備え ていない。すなわち，原告製造方法は本件発明２の，原告製造装置は本件発明３の 本質的部分をいずれも備えていない。このように，本件発明２と原告製造方法との 相違部分，本件発明３と原告製造装置との相違部分はいずれも本質的部分であるか ら，原告製造方法及び原告製造装置は，均等の第１要件を充足しない。
特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった 技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって，特＼n許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従 来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解される。＼nこの本質的部分については，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許 発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何で＼nあるかを確定することによって認定するのが相当である。その認定に当たっては， 特許発明の実質的価値がその技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応 じて定められることからすれば，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記 載の従来技術との比較から認定することが相当である。 その上で，第１要件の判断，すなわち，対象製品等との相違部分が非本質的部分 であるかどうかを判断する際には，上記のとおり確定される特許発明の本質的部分 を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し，これを備えていると認められ る場合には，相違部分は本質的部分ではないと判断することが相当である。
イ 本件の場合
(ｱ) 本件各発明の本質的部分
ａ 前記１(1)のとおり，本件明細書によれば，本件各発明は，歯に付着したプラ ークの除去及び歯茎のマッサージに好適なロール歯ブラシの製造方法及びその製造 装置に関するものである。上記製造方法等に関する従来技術は，ナイロン等の多数 の素線を束状に集合させてなる素線群の一端を加熱溶着することにより半球形状の 溶着部を形成し，溶着部を加圧して扁平状とし，扁平部の軸孔となる部分をカット して，加圧することにより素線群の全体を略円形とし，かつ扁平部を略円形とし， その後，扁平部の両端を溶着などにより接合させて環状部を形成し，シート状のブ ラシ単体を製作するというものである。この従来技術には，ブラシ単体の厚みを均 一とするには熟練を要し，ブラシ単体の厚みが不均一の場合は回転ブラシの毛足密 度が不均一となり，工程数が多く複雑な工程を要するので，一貫した連続製造が困 難で回転歯ブラシの製造コストも高くなるという課題があった。そこで，これを解 決するため，本件各発明は，回転歯ブラシの製造方法として本件発明１の構成を，＼n回転ブラシのブラシ単体の製造方法として本件発明２の構成を採用することで，各＼n工程を画一的に処理することが可能となり，高度な熟練を要することなく均一な厚＼nさのブラシ単体の製作を可能とし，また，本件発明１及び２の方法を容易に実施で＼nきて，所期の目的を達成するため，回転ブラシのブラシ単体の製造装置として本件 発明３の構成を採用したものである。＼n前記１(2)及び(3)のとおり，本件発明２及び３は，素線群の突出端の中央に，エア を素線群が突出させられる方向とは反対方向から吹き込んで素線群を放射方向に開 かせることとしている（構成要件Ｇ及びＮ）。これは，これにより，ブラシ単体を＼n構成する素線同士の重なりがほとんどなくなり，均一な厚さのブラシ単体を製作す＼nることができるとともに，ブラシ単体の製作速度を早くした場合にも素線を傷付け るおそれが少なくなるため，素線群の開きを高速度で行うことが可能となって，効＼n率良くブラシ単体を製作することができるからである。この点に鑑みると，本件発 明２及び３の特許請求の範囲の記載のうち「素線群の突出端の中央にエアを吹き込 んで素線群を放射方向に開く」とある部分は，従来技術には見られない特有の技術 的思想を有する本件発明２及び３の特徴的部分であるといえる。
ｂ これに対し，被告らは，本件発明２及び３の本質的部分が，エアを吹き込む ことにより素線群を簡易に均等に開くことができ，その状態で溶着，切除すること によりブラシ単体の製造を簡易かつ高速に行うことができるという点にあり，吹き 込むエアの方向が，素線群を送り出す方向とは逆方向かという相違部分は，本件発 明２及び３の本質的部分ではないと主張する。 しかし，本件発明２及び３は，上記課題の解決方法として，素線群をノズルから のエアを用いて放射方向に開くという構成を採用し，均一な厚さのブラシ単体を効＼n率良く製作するために素線群を高速度で放射方向に開かせるため，素線群の突出端 の中央にエアを意図的に吹き込ませるものである。このような工程の所期の目的を 実現するための構成及び機序は，素線群を送り出す方向を基準としてエアを吹き込＼nませる方向が順逆異なるのであれば，必然的に異なるものとならざるを得ない。そ の意味で，本件発明２及び３におけるエアを吹き込ませる方向は，本件発明２及び ３の特徴的部分というべきである。したがって，この点に関する被告らの主張は採用できない。
(ｲ) 前記１のとおり，原告製造方法は，素線群の突出端の中央にエアを吹き込ん で素線群を放射方向に開かせるという工程を備えておらず，また，原告製造装置は， 素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開かせる装置を備え ていない。すなわち，原告製造方法は本件発明２の，原告製造装置は本件発明３の 本質的部分をいずれも備えていない。このように，本件発明２と原告製造方法との 相違部分，本件発明３と原告製造装置との相違部分はいずれも本質的部分であるか ら，原告製造方法及び原告製造装置は，均等の第１要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> ピックアップ対象
2019.12.23
令和1(ネ)10053 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年12月18日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
共同研究契約書の「条件」が法的効果を伴うのかが争われました。知財高裁は、1審と同じく、契約等の締結を停止条件とする条件付契約であり契約の効力は発生していない、これと反する主張は、自白の撤回であると判断しました。
控訴人は，当審において，本件契約第２５条にいう「条件」が法的効果を伴う ものであることを争い，仮に，法的効果を伴うとしても，解除条件を定めたものと みるべきであると主張して，それが契約の効力の発生に係る停止条件であることを 争い，さらに，停止条件を定めたものであるとしても，本件においては，その条件が 成就していると主張する。 これに対し，被控訴人は，原審における経緯を踏まえると控訴人が上記のように 主張することは，自白の撤回に当たり，許されず，民訴法２条所定の信義誠実義務 にも反するとして，その適否を争う。
(2) 本件記録によれば，本件の審理の経過について，以下の事実が認められる。
ア 控訴人は，平成２９年３月１７日，弁護士Ａに委任して，ハリマ化成グルー プ及び被控訴人を被告として，本件訴えを提起した。
イ 訴状における請求原因は，(1)ハリマ化成グループの役員が，本件契約の契約 当事者がハリマ化成グループであると控訴人を誤信させて，被控訴人との間の本件 契約を締結させ，この行為が控訴人に対する不法行為を構成するから，ハリマ化成＼nグループは，会社法３５０条により６０００万円の損害を賠償すべき責任を負う（主 位的請求１），(2)ハリマ化成グループ及び被控訴人の従業員らが，前記役員と共謀し て，控訴人の特許技術を詐取し，この行為が控訴人に対する不法行為を構成するか＼nら，ハリマ化成グループ及び被控訴人は，民法７１５条により６０００万円の損害 を賠償すべき責任を負う（主位的請求２），(3)被控訴人は，本件契約に基づき，約定 の一時金４５００万円を支払う義務がある（予備的請求），というものであった。＼n
ウ 控訴人は，平成２９年８月２８日の第１回弁論準備手続期日において，訴状 を陳述した後，上記イの主位的請求１及び同請求に係る主張を全て撤回した。 被控訴人及びハリマ化成グループは，同期日において，第１準備書面（平成２９ 年８月４日付）を陳述し，被控訴人において本件一時金の支払を拒絶する理由が， (1)本件契約には本件契約第２５条所定の「条件」が付され，当該「条件」は停止条件 であり，これが成就していないとする停止条件の未成就，(2)本件契約第２１条に基 づく「本件特許権等の実施にあたる事業の中止」を理由とする本件契約の中途解約 及び(3)本件契約第２２条第１項に基づく本件契約の解除であることを主張した。
エ 控訴人は，平成２９年１０月３日付「訴えの取下書」をもって，ハリマ化成グ ループに対する訴えを取り下げ，ハリマ化成グループは，同月１６日の第２回弁論 準備手続期日においてその取下げに同意した。また，控訴人は，同期日において，請 求原因の構成を検討する旨陳述した。＼n
オ 控訴人は，第４回弁論準備手続期日（平成３０年２月１日）において，準備書 面３（平成２９年１２月７日付）を陳述し，請求原因を，(1)控訴人と被控訴人との間 で本件契約が成立していることを理由とする本件契約所定の本件一時金４５００万 円の支払請求（主位的請求），(2)本件特許権の核心的ノウハウを控訴人に提供させて 被控訴人が当該ノウハウを詐取したことが不法行為であるとする４５００万円の損 害賠償請求（予備的請求）に変更した。＼n
カ 原審裁判所は，第６回弁論準備手続期日（平成３０年５月１５日）において， これまでにおける当事者双方の主張を踏まえ，主張と争点を書面で整理するとした 上，同年６月１９日に「主張の骨子レベルの整理案」と題する書面を当事者双方に 提示した。 同書面では，「（明示的には主張のない内容も含むが，当事者の言わんとするとこ ろを忖度すると，大きな構成として以下のように整理することで争点が明確になる＼nのではないか。検討されたい。大きな構成としてこれで良ければ，行為，対象等を特＼n定すると共に，争点ごとの主張・反論の詳細な内容の整理に進む。）」との前置きを した上，当事者双方の主張が整理されており，このうち控訴人の主位的請求原因， これに対する被控訴人の反論及び争点については，別紙「主張の骨子レベルの整理 案（抜粋）」のとおりとされた。
キ その後に開かれた弁論準備手続期日と口頭弁論期日において，控訴人は，最 終準備書面（平成３１年３月１９日付）を含む３通の準備書面を陳述し，口頭弁論 は終結された。 各準備書面での主位的請求原因についての主張の内容は，本件契約第２５条所定 の「条件」は停止条件であるところ，本件共同研究契約等が締結されなかったのは 被控訴人が本件一時金の支払を免れるために恣意的に本件共同研究契約等を締結し なかったものであるから，停止条件である本件契約第２５条所定の「条件」は成就 したものとして本件共同研究契約等は締結されたものとみなされるべきであるとい うものだけであり，前記「主張の骨子レベルの整理案」の内容に沿っている。
ク 控訴人は，原審裁判所が「主張の骨子レベルの整理案」を提示する前には，本 件契約第２５条所定の「条件」は，その条件が単に債務者の意思のみに係る純粋随 意条件である旨主張していたが，法的効果を伴うものではない，当該「条件」が停止 条件でない，あるいは解除条件であるといった主張は一切しておらず，原審裁判所 から「主張の骨子レベルの整理案」を提示された後は，専ら前記キの主張をするに 至っている。
ケ 原判決は，「第４ 当裁判所の判断」「１ 争点１（被告が故意に本件契約第 ２５条の停止条件の成就を妨げたか等）について」(1)の冒頭において，次のとおり 摘示している。 「原告が主位的請求において請求しているのは，本件契約に基づく一時金の支払 であるところ，本件契約において，契約が成立してから６０日以内に，被告が原告 に一時金４５００万円を支払うと定められていること（第４条），本件契約では，共 同研究契約等の締結を条件とする旨規定されており（第２５条），これは停止条件を 定めたものであること，及び現在に至るまで共同研究契約等が締結されていないこ とは，当事者間に争いがない。」
(3)上記(2)の原審審理経過を踏まえれば，控訴人が当審において本件契約第２５ 条にいう「条件」が法的効果を伴う停止条件であることを争い，また，仮に停止条件 を定めたものであるとしても，本件ではその条件が成就していると主張することは， 成立した自白の撤回に当たり，控訴人において自白をしたことにつき錯誤があった とも認められないから，その撤回は許されないというべきである。
(4)なお，念のため付言すると，本件契約は，法人を当事者とし，書面において双 方の意思表示がされている契約であるところ，本件契約第２５条の見出しとその文＼n言からすれば，これが法的効果を伴わないとか，解除条件であると解する余地はな く，本件契約の効力の発生について停止条件を付すものであると解するほかないも のである。
控訴人は，当審において，本件契約第２５条にいう「条件」が法的効果を伴う ものであることを争い，仮に，法的効果を伴うとしても，解除条件を定めたものと みるべきであると主張して，それが契約の効力の発生に係る停止条件であることを 争い，さらに，停止条件を定めたものであるとしても，本件においては，その条件が 成就していると主張する。 これに対し，被控訴人は，原審における経緯を踏まえると控訴人が上記のように 主張することは，自白の撤回に当たり，許されず，民訴法２条所定の信義誠実義務 にも反するとして，その適否を争う。
(2) 本件記録によれば，本件の審理の経過について，以下の事実が認められる。
ア 控訴人は，平成２９年３月１７日，弁護士Ａに委任して，ハリマ化成グルー プ及び被控訴人を被告として，本件訴えを提起した。
イ 訴状における請求原因は，(1)ハリマ化成グループの役員が，本件契約の契約 当事者がハリマ化成グループであると控訴人を誤信させて，被控訴人との間の本件 契約を締結させ，この行為が控訴人に対する不法行為を構成するから，ハリマ化成＼nグループは，会社法３５０条により６０００万円の損害を賠償すべき責任を負う（主 位的請求１），(2)ハリマ化成グループ及び被控訴人の従業員らが，前記役員と共謀し て，控訴人の特許技術を詐取し，この行為が控訴人に対する不法行為を構成するか＼nら，ハリマ化成グループ及び被控訴人は，民法７１５条により６０００万円の損害 を賠償すべき責任を負う（主位的請求２），(3)被控訴人は，本件契約に基づき，約定 の一時金４５００万円を支払う義務がある（予備的請求），というものであった。＼n
ウ 控訴人は，平成２９年８月２８日の第１回弁論準備手続期日において，訴状 を陳述した後，上記イの主位的請求１及び同請求に係る主張を全て撤回した。 被控訴人及びハリマ化成グループは，同期日において，第１準備書面（平成２９ 年８月４日付）を陳述し，被控訴人において本件一時金の支払を拒絶する理由が， (1)本件契約には本件契約第２５条所定の「条件」が付され，当該「条件」は停止条件 であり，これが成就していないとする停止条件の未成就，(2)本件契約第２１条に基 づく「本件特許権等の実施にあたる事業の中止」を理由とする本件契約の中途解約 及び(3)本件契約第２２条第１項に基づく本件契約の解除であることを主張した。
エ 控訴人は，平成２９年１０月３日付「訴えの取下書」をもって，ハリマ化成グ ループに対する訴えを取り下げ，ハリマ化成グループは，同月１６日の第２回弁論 準備手続期日においてその取下げに同意した。また，控訴人は，同期日において，請 求原因の構成を検討する旨陳述した。＼n
オ 控訴人は，第４回弁論準備手続期日（平成３０年２月１日）において，準備書 面３（平成２９年１２月７日付）を陳述し，請求原因を，(1)控訴人と被控訴人との間 で本件契約が成立していることを理由とする本件契約所定の本件一時金４５００万 円の支払請求（主位的請求），(2)本件特許権の核心的ノウハウを控訴人に提供させて 被控訴人が当該ノウハウを詐取したことが不法行為であるとする４５００万円の損 害賠償請求（予備的請求）に変更した。＼n
カ 原審裁判所は，第６回弁論準備手続期日（平成３０年５月１５日）において， これまでにおける当事者双方の主張を踏まえ，主張と争点を書面で整理するとした 上，同年６月１９日に「主張の骨子レベルの整理案」と題する書面を当事者双方に 提示した。 同書面では，「（明示的には主張のない内容も含むが，当事者の言わんとするとこ ろを忖度すると，大きな構成として以下のように整理することで争点が明確になる＼nのではないか。検討されたい。大きな構成としてこれで良ければ，行為，対象等を特＼n定すると共に，争点ごとの主張・反論の詳細な内容の整理に進む。）」との前置きを した上，当事者双方の主張が整理されており，このうち控訴人の主位的請求原因， これに対する被控訴人の反論及び争点については，別紙「主張の骨子レベルの整理 案（抜粋）」のとおりとされた。
キ その後に開かれた弁論準備手続期日と口頭弁論期日において，控訴人は，最 終準備書面（平成３１年３月１９日付）を含む３通の準備書面を陳述し，口頭弁論 は終結された。 各準備書面での主位的請求原因についての主張の内容は，本件契約第２５条所定 の「条件」は停止条件であるところ，本件共同研究契約等が締結されなかったのは 被控訴人が本件一時金の支払を免れるために恣意的に本件共同研究契約等を締結し なかったものであるから，停止条件である本件契約第２５条所定の「条件」は成就 したものとして本件共同研究契約等は締結されたものとみなされるべきであるとい うものだけであり，前記「主張の骨子レベルの整理案」の内容に沿っている。
ク 控訴人は，原審裁判所が「主張の骨子レベルの整理案」を提示する前には，本 件契約第２５条所定の「条件」は，その条件が単に債務者の意思のみに係る純粋随 意条件である旨主張していたが，法的効果を伴うものではない，当該「条件」が停止 条件でない，あるいは解除条件であるといった主張は一切しておらず，原審裁判所 から「主張の骨子レベルの整理案」を提示された後は，専ら前記キの主張をするに 至っている。
ケ 原判決は，「第４ 当裁判所の判断」「１ 争点１（被告が故意に本件契約第 ２５条の停止条件の成就を妨げたか等）について」(1)の冒頭において，次のとおり 摘示している。 「原告が主位的請求において請求しているのは，本件契約に基づく一時金の支払 であるところ，本件契約において，契約が成立してから６０日以内に，被告が原告 に一時金４５００万円を支払うと定められていること（第４条），本件契約では，共 同研究契約等の締結を条件とする旨規定されており（第２５条），これは停止条件を 定めたものであること，及び現在に至るまで共同研究契約等が締結されていないこ とは，当事者間に争いがない。」
(3)上記(2)の原審審理経過を踏まえれば，控訴人が当審において本件契約第２５ 条にいう「条件」が法的効果を伴う停止条件であることを争い，また，仮に停止条件 を定めたものであるとしても，本件ではその条件が成就していると主張することは， 成立した自白の撤回に当たり，控訴人において自白をしたことにつき錯誤があった とも認められないから，その撤回は許されないというべきである。
(4)なお，念のため付言すると，本件契約は，法人を当事者とし，書面において双 方の意思表示がされている契約であるところ，本件契約第２５条の見出しとその文＼n言からすれば，これが法的効果を伴わないとか，解除条件であると解する余地はな く，本件契約の効力の発生について停止条件を付すものであると解するほかないも のである。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.12.23
平成31(行ケ)10026 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月11日 知的財産高等裁判所
無効審判における訂正請求は、新規事項であるとした審決が維持されました。
本件で主に問題とされているのは実施例２であるが，その検討の前提と して，本件当初発明の意義及び実施例２の変更元である実施例１について まず検討する。 本件当初発明は，特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所 定の位置に達した際に，出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエ ア通路の連通状態を開閉弁機構により切換え，エア圧の変化を介して前記＼n出力部材の位置を検知可能にした流体圧シリンダ及びクランプ装置に関す＼nるものであり（段落【０００１】），流体圧シリンダの小型化，出力部材 の位置検出の信頼性や耐久性の向上等を目的とするものである（段落【０ ０１１】，【００２１】ないし【００２３】）。 実施例１は，第１エア通路２１のエア圧を介して，出力部材４が上昇限 界位置にあることを検出する為の第１開閉弁機構３０，第２エア通路２２＼nのエア圧を介して，出力部材４が下降限界位置にあることを検出する為の 第２開閉弁機構５０を備えるクランプ装置１である（段落【００３６】）。＼n第１開閉弁機構３０は，油圧導入室３３が，油圧導入路３４を介して，ク＼nランプ油室１４に接続され，クランプ油室１４に油圧が供給されると，油 圧導入路３４から油圧導入室３３に油圧が導入され，その油圧が弁体本体 ３８を進出方向へ付勢し，閉弁状態から開弁状態となる。逆に，クランプ 装置１がアンクランプ状態になったとき，油圧導入室３３の油圧がドレン 圧になり，ピストンロッド部材４ａの大径ロッド部４ｅにより弁体本体３ ８がキャップ部材３２側へ押動され開弁状態から閉弁状態に切換わる（段 落【００５７】ないし【００５９】）。第２開閉弁機構５０は，クランプ＼n装置１がアンクランプ状態のとき，アンクランプ油室１５の油圧が，油圧 導入孔（路）５４から油圧導入室５３へ導入され，油圧導入室５３の油圧 により弁体５１が上方へ付勢されて上方へ移動して開弁状態となる。逆に， アンクランプ油室１５の油圧をドレン圧に切換え，ピストンロッド部材４ ａが下降限界位置まで下降すると，弁体本体５８がピストン部４ｐにより 下方へ押動され，開弁状態から閉弁状態に切換わる（段落【００６９】， 【００７０】）。また，本件当初明細書には，実施例１の効果として，エ ア通路のエア圧を介して，クランプ状態になったこと，又は，出力部材の 所定の位置を確実に検知できること（段落【００７０】，【００７３】）， 第１，第２開閉弁機構をクランプ本体内に組み込むことができるため，油＼n圧シリンダ１を小型化することができること（段落【００７１】），第１， 第２開閉弁機構では，クランプ油室内（第２開閉弁機構＼においてはアンク ランプ油室内）の油圧を油圧導入室に導入し，その油圧を弁体に作用させ て，弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐久性の面 で有利であること（段落【００７２】）が記載されている。
イ(ア) 次に，本件当初明細書には，実施例２として，実施例１の第２開閉 弁機構５０を部分的に変更し，弁体本体５８Ａの下端部分に形成した凹＼n穴５８ｄと油圧導入室５３に圧縮コイルスプリング５３ａを装着するこ とで，弁体本体５８Ａが，油圧導入室５３の油圧によって上方へ付勢さ れると共に，圧縮コイルスプリング５３ａによって上方へ付勢されるよ うにした第２開閉弁機構５０Ａが開示されている（段落【００７４】，＼n【図１１】，【図１２】）。ここで，圧縮コイルスプリング５３ａは「ク ランプ状態からアンクランプ状態へ切換える際に，アンクランプ油室１ ５に充填される油圧の圧力が立ち上がるまでの過渡時における，弁体５ １の作動確実性を高める」（段落【００７５】）ものとされているから， 実施例２において，弁体本体５８Ａを上方へ付勢する力は，主としてア ンクランプ油室１５から油圧導入路５４を通じて油圧導入室５３に導入 される油圧によるものであって，圧縮コイルスプリング５３ａは，油圧 による付勢力が立ち上がるまでの間，補助的に用いられるものと認めら れる。
(イ) 発明の効果との関係で，第２開閉弁機構５０Ａは，「実施例１の油＼n圧シリンダと同様の効果を得られる」（段落【００７５】）ものである とされている。ここで，実施例１の油圧シリンダの効果の１つとして， アンクランプ油室内の油圧を油圧導入室に導入し，その油圧を弁体に作 用させて，弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐 久性の面で有利であることが記載されていることは，前記アのとおりで ある。よって，実施例２における油圧導入室５３と油圧導入路５４は， 信頼性と耐久性の面で有利という発明の効果を奏するための必須の構成＼nといえる。 また，油圧シリンダの小型化という効果について，段落【００７１】 には油圧を用いることとの関係は明記されていないものの，段落【００ ２１】に，「シリンダ本体内のエア通路を開閉する開閉弁機構を設け，＼nこの開閉弁機構は，弁体と弁座と流体圧導入室と流体圧導入路とを備え，＼n弁体をクランプ本体に形成した装着孔に組み込むことで，開閉弁機構を＼nシリンダ本体内に組み込むことができるため，流体圧シリンダを小型化 することができる」と記載されていることからすれば，実施例２におい て油圧導入室５３と油圧導入路５４とを備えることが，油圧シリンダの 小型化に関係していると考えるのが自然である。原告は，段落【００２ １】の記載は，本件当初発明１に規定された「開閉弁機構」の構＼成を列 挙したものにすぎないと主張するが，現に記載がある以上，それを無視 することはできない。 このように，実施例２において，油圧導入室５３と油圧導入路５４は， 発明の効果と結びつけられた構成といえる。＼n
ウ 実施例３は，実施例１の第２開閉弁機構５０を部分的に変更し，環状部＼n材５７を省略した第２開閉弁機構５０Ｂとするものである（段落【００７＼n６】）。 実施例４は，実施例３の第２開閉弁機構５０Ｂを部分的に変更し，キャ＼nップ部材５２Ｃの内部にカップ状のカップ部材５２ｃを設けた第２開閉弁 機構５０Ｃとするものである（段落【００８０】，【００８１】）。＼n実施例５は，開閉弁機構を，弁体３１Ｄ，５１を可動弁体なしで弁体本＼n体３８，５８のみで構成するとともに，出力部材の位置と開閉弁機構＼の開 閉状態との関係を実施例１の場合と逆にした第１開閉弁機構３０Ｄ，第２＼n開閉弁機構５０Ｄとするものである（段落【００８４】，【００８５】，＼n【００８９】，【００９０】，【００９２】）。 実施例６ないし８は，開閉弁機構については，実施例１または５と同様＼nの構造である（段落【００９６】，【０１０６】，【０１１２】，【０１＼n１３】）。 このように，実施例３ないし８は，いずれも開閉弁機構については，実＼n施例１と同様に，流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることのみによっ て，弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成である。また，実＼n施例３ないし８は，いずれも実施例１と同様の効果が得られるとされてい る（段落【００７９】，【００８３】，【００９３】，【０１００】，【０ １１１】，【０１１８】）
エ 段落【０１１９】及び【０１２２】には，前記実施例を部分的に変更す る例として，「本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の開閉弁機構を採用＼nすることができる。」とされているが，変更の具体的な内容は記載されて いない。
オ 本件当初発明７は，「前記開閉弁機構は，前記弁体を前記出力部材側に＼n弾性付勢する弾性部材を有することを特徴とする請求項１に記載の流体圧 シリンダ。」というものである。 本件当初発明７は，本件当初発明１を引用するところ，本件当初発明１ は，「前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させ た状態に保持する流体圧導入室と，前記流体室と前記流体圧導入室とを連 通させる流体圧導入路とを備え」るものであるから，本件当初発明７も， 流体圧導入室と流体圧導入路を備えるものであることは明らかであり，段 落【００２９】の記載も，かかる理解と整合的である。 カ 以上のとおり，本件当初明細書等の記載のうち，実施例２の構成は，油＼n圧導入室５３と油圧導入路５４を備えることによる油圧による付勢を主と し，圧縮コイルスプリング５３ａによる付勢を補助的に用いるものである （前記イ(ア)）。かかる構成から，主である油圧による付勢に係る構＼成を あえてなくし，補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢 するという構成を導くことはできないというべきであり，実施例２におい＼nては，油圧導入室５３と油圧導入路５４が発明の効果と結びつけられて記 載されていること（前記イ(イ)）を考慮するとなおさらである。段落【０ １１９】及び【０１２２】の記載は，具体的な変更内容を示すものではな いから（前記エ），上記認定を左右しない。また，本件当初明細書のその 他の実施例は，流体圧導入室及び流体圧導入路のみによって弁体を出力部 材側に進出させた状態に保持する構成である（前記ウ）。本件当初明細書＼n等のその他の部分にも，流体圧導入室及び流体圧導入路を備えない構成に＼nついての開示はない。 そのため，開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることな＼nく，弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する 構成は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合すること＼nにより導かれる技術的事項とはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，段落【０１２２】において開閉弁機構の改変が示唆され，実施＼n例２においては弁体を進出させる構成を改変することが示されていること，＼nその改変後の進出機構（実施例２）において，弾性部材を用いることも明＼n示されていること，「弾性部材単独構造」は当業者にとって周知技術ない＼nし技術常識であることから，かかる構造を選択することは当業者にとって＼n極めて自然であり，本件当初明細書等の記載を「弾性部材のみで弁体を進 出させる」という技術常識と結び付けて理解しようとするための契機（示 唆）が本件当初明細書等に含まれていると主張する。 しかし，段落【０１２２】の記載は，変更の具体的な内容を示すもので ないことは前記(3)エのとおりである。また，開閉弁機構の変更は，環状部＼n材５７の省略，キャップ部材５２Ｃの内部にカップ状のカップ部材５２ｃ を設ける，出力部材の位置と開閉弁機構の開閉状態との関係を逆にすると＼nいうように，弁体を進出させる構成に係る変更に限られない（前記(3)ウ）。 一方，実施例１及びそれと同様の効果を有するとされている実施例２ない し８においては，流体圧導入室（油圧導入室）と流体圧導入路（油圧導入 路）は，発明の効果と結びつけて記載されているのである（前記(3)アない しウ）。そうだとすれば，段落【０１２２】の記載から，開閉弁機構を変＼n更することは読み取れても，その変更の内容として，流体圧を用いない構＼n成とすることは想定しがたい。 そのため，当業者にとって，流体圧を用いず弾性部材のみで弁体を進出 させる開閉弁の構造が周知技術ないし技術常識であるとしても，段落【０＼n１２２】等の記載から，本件当初明細書等に記載された発明に当該構造を＼n結びつけ，現在ある流体圧を用いる構成をなくすことを導くことはできな＼nい。
イ 原告は，本件当初明細書等には，(1)「出力部材が所定の位置に達したこ とをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可 能で小型化可能＼な流体圧シリンダ及びクランプ装置を提供すること」と， (2)「出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る流体圧 シリンダ及びクランプ装置を提供すること」という２つの別個独立の発明 が示されており，前者の発明においては流体圧導入室及び流体圧導入路は 必須の構成ではないから，「弾性部材単独構＼造」は，本件当初明細書の段 落【０１２２】でいうところの「本発明の趣旨を逸脱しない範囲」のもの であると主張する。 しかし，仮に，(1)と(2)が別個独立の発明であると理解できるとしても， 実施例２を含む各実施例は，(1)及び(2)の両者の課題を解決する構成となっ＼nているのであり（前記(3)アないしウ），そこから(2)の課題解決のための構＼n成をあえてなくすことは，本件当初明細書等の記載から導けることではな い。 また仮に(1)の課題だけが解決できれば良いのだとしても，(1)の効果との 関係でも開閉弁機構が，「流体圧導入室」と「流体圧導入路」とを備える＼nことが記載されている（前記(3)イ(イ)）一方で，これらを備えない構成で＼nの解決手段については何ら記載されていないから，「弾性部材単独構造」＼nを採用することにはならない。
ウ よって，原告の主張は採用できない。
２ 結論
以上のとおり，本件補正は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記 載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的 事項を導入しないものであるとは認められず，この点に関する本件審決の判断 に誤りはないから，取消事由１は理由がない。そして，新規事項を追加する補 正をしたことは，そのこと自体が無効理由とされているから（特許法１２３条 １項１号），本件特許は，取消事由２（サポート要件）の理由の有無に関わら ず，無効とされるべきものである。
本件で主に問題とされているのは実施例２であるが，その検討の前提と して，本件当初発明の意義及び実施例２の変更元である実施例１について まず検討する。 本件当初発明は，特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所 定の位置に達した際に，出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエ ア通路の連通状態を開閉弁機構により切換え，エア圧の変化を介して前記＼n出力部材の位置を検知可能にした流体圧シリンダ及びクランプ装置に関す＼nるものであり（段落【０００１】），流体圧シリンダの小型化，出力部材 の位置検出の信頼性や耐久性の向上等を目的とするものである（段落【０ ０１１】，【００２１】ないし【００２３】）。 実施例１は，第１エア通路２１のエア圧を介して，出力部材４が上昇限 界位置にあることを検出する為の第１開閉弁機構３０，第２エア通路２２＼nのエア圧を介して，出力部材４が下降限界位置にあることを検出する為の 第２開閉弁機構５０を備えるクランプ装置１である（段落【００３６】）。＼n第１開閉弁機構３０は，油圧導入室３３が，油圧導入路３４を介して，ク＼nランプ油室１４に接続され，クランプ油室１４に油圧が供給されると，油 圧導入路３４から油圧導入室３３に油圧が導入され，その油圧が弁体本体 ３８を進出方向へ付勢し，閉弁状態から開弁状態となる。逆に，クランプ 装置１がアンクランプ状態になったとき，油圧導入室３３の油圧がドレン 圧になり，ピストンロッド部材４ａの大径ロッド部４ｅにより弁体本体３ ８がキャップ部材３２側へ押動され開弁状態から閉弁状態に切換わる（段 落【００５７】ないし【００５９】）。第２開閉弁機構５０は，クランプ＼n装置１がアンクランプ状態のとき，アンクランプ油室１５の油圧が，油圧 導入孔（路）５４から油圧導入室５３へ導入され，油圧導入室５３の油圧 により弁体５１が上方へ付勢されて上方へ移動して開弁状態となる。逆に， アンクランプ油室１５の油圧をドレン圧に切換え，ピストンロッド部材４ ａが下降限界位置まで下降すると，弁体本体５８がピストン部４ｐにより 下方へ押動され，開弁状態から閉弁状態に切換わる（段落【００６９】， 【００７０】）。また，本件当初明細書には，実施例１の効果として，エ ア通路のエア圧を介して，クランプ状態になったこと，又は，出力部材の 所定の位置を確実に検知できること（段落【００７０】，【００７３】）， 第１，第２開閉弁機構をクランプ本体内に組み込むことができるため，油＼n圧シリンダ１を小型化することができること（段落【００７１】），第１， 第２開閉弁機構では，クランプ油室内（第２開閉弁機構＼においてはアンク ランプ油室内）の油圧を油圧導入室に導入し，その油圧を弁体に作用させ て，弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐久性の面 で有利であること（段落【００７２】）が記載されている。
イ(ア) 次に，本件当初明細書には，実施例２として，実施例１の第２開閉 弁機構５０を部分的に変更し，弁体本体５８Ａの下端部分に形成した凹＼n穴５８ｄと油圧導入室５３に圧縮コイルスプリング５３ａを装着するこ とで，弁体本体５８Ａが，油圧導入室５３の油圧によって上方へ付勢さ れると共に，圧縮コイルスプリング５３ａによって上方へ付勢されるよ うにした第２開閉弁機構５０Ａが開示されている（段落【００７４】，＼n【図１１】，【図１２】）。ここで，圧縮コイルスプリング５３ａは「ク ランプ状態からアンクランプ状態へ切換える際に，アンクランプ油室１ ５に充填される油圧の圧力が立ち上がるまでの過渡時における，弁体５ １の作動確実性を高める」（段落【００７５】）ものとされているから， 実施例２において，弁体本体５８Ａを上方へ付勢する力は，主としてア ンクランプ油室１５から油圧導入路５４を通じて油圧導入室５３に導入 される油圧によるものであって，圧縮コイルスプリング５３ａは，油圧 による付勢力が立ち上がるまでの間，補助的に用いられるものと認めら れる。
(イ) 発明の効果との関係で，第２開閉弁機構５０Ａは，「実施例１の油＼n圧シリンダと同様の効果を得られる」（段落【００７５】）ものである とされている。ここで，実施例１の油圧シリンダの効果の１つとして， アンクランプ油室内の油圧を油圧導入室に導入し，その油圧を弁体に作 用させて，弁体を出力部材側へ突出状態に保持できるため，信頼性と耐 久性の面で有利であることが記載されていることは，前記アのとおりで ある。よって，実施例２における油圧導入室５３と油圧導入路５４は， 信頼性と耐久性の面で有利という発明の効果を奏するための必須の構成＼nといえる。 また，油圧シリンダの小型化という効果について，段落【００７１】 には油圧を用いることとの関係は明記されていないものの，段落【００ ２１】に，「シリンダ本体内のエア通路を開閉する開閉弁機構を設け，＼nこの開閉弁機構は，弁体と弁座と流体圧導入室と流体圧導入路とを備え，＼n弁体をクランプ本体に形成した装着孔に組み込むことで，開閉弁機構を＼nシリンダ本体内に組み込むことができるため，流体圧シリンダを小型化 することができる」と記載されていることからすれば，実施例２におい て油圧導入室５３と油圧導入路５４とを備えることが，油圧シリンダの 小型化に関係していると考えるのが自然である。原告は，段落【００２ １】の記載は，本件当初発明１に規定された「開閉弁機構」の構＼成を列 挙したものにすぎないと主張するが，現に記載がある以上，それを無視 することはできない。 このように，実施例２において，油圧導入室５３と油圧導入路５４は， 発明の効果と結びつけられた構成といえる。＼n
ウ 実施例３は，実施例１の第２開閉弁機構５０を部分的に変更し，環状部＼n材５７を省略した第２開閉弁機構５０Ｂとするものである（段落【００７＼n６】）。 実施例４は，実施例３の第２開閉弁機構５０Ｂを部分的に変更し，キャ＼nップ部材５２Ｃの内部にカップ状のカップ部材５２ｃを設けた第２開閉弁 機構５０Ｃとするものである（段落【００８０】，【００８１】）。＼n実施例５は，開閉弁機構を，弁体３１Ｄ，５１を可動弁体なしで弁体本＼n体３８，５８のみで構成するとともに，出力部材の位置と開閉弁機構＼の開 閉状態との関係を実施例１の場合と逆にした第１開閉弁機構３０Ｄ，第２＼n開閉弁機構５０Ｄとするものである（段落【００８４】，【００８５】，＼n【００８９】，【００９０】，【００９２】）。 実施例６ないし８は，開閉弁機構については，実施例１または５と同様＼nの構造である（段落【００９６】，【０１０６】，【０１１２】，【０１＼n１３】）。 このように，実施例３ないし８は，いずれも開閉弁機構については，実＼n施例１と同様に，流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることのみによっ て，弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成である。また，実＼n施例３ないし８は，いずれも実施例１と同様の効果が得られるとされてい る（段落【００７９】，【００８３】，【００９３】，【０１００】，【０ １１１】，【０１１８】）
エ 段落【０１１９】及び【０１２２】には，前記実施例を部分的に変更す る例として，「本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の開閉弁機構を採用＼nすることができる。」とされているが，変更の具体的な内容は記載されて いない。
オ 本件当初発明７は，「前記開閉弁機構は，前記弁体を前記出力部材側に＼n弾性付勢する弾性部材を有することを特徴とする請求項１に記載の流体圧 シリンダ。」というものである。 本件当初発明７は，本件当初発明１を引用するところ，本件当初発明１ は，「前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させ た状態に保持する流体圧導入室と，前記流体室と前記流体圧導入室とを連 通させる流体圧導入路とを備え」るものであるから，本件当初発明７も， 流体圧導入室と流体圧導入路を備えるものであることは明らかであり，段 落【００２９】の記載も，かかる理解と整合的である。 カ 以上のとおり，本件当初明細書等の記載のうち，実施例２の構成は，油＼n圧導入室５３と油圧導入路５４を備えることによる油圧による付勢を主と し，圧縮コイルスプリング５３ａによる付勢を補助的に用いるものである （前記イ(ア)）。かかる構成から，主である油圧による付勢に係る構＼成を あえてなくし，補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢 するという構成を導くことはできないというべきであり，実施例２におい＼nては，油圧導入室５３と油圧導入路５４が発明の効果と結びつけられて記 載されていること（前記イ(イ)）を考慮するとなおさらである。段落【０ １１９】及び【０１２２】の記載は，具体的な変更内容を示すものではな いから（前記エ），上記認定を左右しない。また，本件当初明細書のその 他の実施例は，流体圧導入室及び流体圧導入路のみによって弁体を出力部 材側に進出させた状態に保持する構成である（前記ウ）。本件当初明細書＼n等のその他の部分にも，流体圧導入室及び流体圧導入路を備えない構成に＼nついての開示はない。 そのため，開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることな＼nく，弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する 構成は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合すること＼nにより導かれる技術的事項とはいえない。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，段落【０１２２】において開閉弁機構の改変が示唆され，実施＼n例２においては弁体を進出させる構成を改変することが示されていること，＼nその改変後の進出機構（実施例２）において，弾性部材を用いることも明＼n示されていること，「弾性部材単独構造」は当業者にとって周知技術ない＼nし技術常識であることから，かかる構造を選択することは当業者にとって＼n極めて自然であり，本件当初明細書等の記載を「弾性部材のみで弁体を進 出させる」という技術常識と結び付けて理解しようとするための契機（示 唆）が本件当初明細書等に含まれていると主張する。 しかし，段落【０１２２】の記載は，変更の具体的な内容を示すもので ないことは前記(3)エのとおりである。また，開閉弁機構の変更は，環状部＼n材５７の省略，キャップ部材５２Ｃの内部にカップ状のカップ部材５２ｃ を設ける，出力部材の位置と開閉弁機構の開閉状態との関係を逆にすると＼nいうように，弁体を進出させる構成に係る変更に限られない（前記(3)ウ）。 一方，実施例１及びそれと同様の効果を有するとされている実施例２ない し８においては，流体圧導入室（油圧導入室）と流体圧導入路（油圧導入 路）は，発明の効果と結びつけて記載されているのである（前記(3)アない しウ）。そうだとすれば，段落【０１２２】の記載から，開閉弁機構を変＼n更することは読み取れても，その変更の内容として，流体圧を用いない構＼n成とすることは想定しがたい。 そのため，当業者にとって，流体圧を用いず弾性部材のみで弁体を進出 させる開閉弁の構造が周知技術ないし技術常識であるとしても，段落【０＼n１２２】等の記載から，本件当初明細書等に記載された発明に当該構造を＼n結びつけ，現在ある流体圧を用いる構成をなくすことを導くことはできな＼nい。
イ 原告は，本件当初明細書等には，(1)「出力部材が所定の位置に達したこ とをシリンダ本体内のエア通路のエア圧の圧力変化を介して確実に検知可 能で小型化可能＼な流体圧シリンダ及びクランプ装置を提供すること」と， (2)「出力部材の所定の位置を検出する信頼性や耐久性を向上し得る流体圧 シリンダ及びクランプ装置を提供すること」という２つの別個独立の発明 が示されており，前者の発明においては流体圧導入室及び流体圧導入路は 必須の構成ではないから，「弾性部材単独構＼造」は，本件当初明細書の段 落【０１２２】でいうところの「本発明の趣旨を逸脱しない範囲」のもの であると主張する。 しかし，仮に，(1)と(2)が別個独立の発明であると理解できるとしても， 実施例２を含む各実施例は，(1)及び(2)の両者の課題を解決する構成となっ＼nているのであり（前記(3)アないしウ），そこから(2)の課題解決のための構＼n成をあえてなくすことは，本件当初明細書等の記載から導けることではな い。 また仮に(1)の課題だけが解決できれば良いのだとしても，(1)の効果との 関係でも開閉弁機構が，「流体圧導入室」と「流体圧導入路」とを備える＼nことが記載されている（前記(3)イ(イ)）一方で，これらを備えない構成で＼nの解決手段については何ら記載されていないから，「弾性部材単独構造」＼nを採用することにはならない。
ウ よって，原告の主張は採用できない。
２ 結論
以上のとおり，本件補正は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記 載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的 事項を導入しないものであるとは認められず，この点に関する本件審決の判断 に誤りはないから，取消事由１は理由がない。そして，新規事項を追加する補 正をしたことは，そのこと自体が無効理由とされているから（特許法１２３条 １項１号），本件特許は，取消事由２（サポート要件）の理由の有無に関わら ず，無効とされるべきものである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2019.12.15
平成29(ワ)11147 損害賠償請求事件 特許権 令和元年11月11日 大阪地方裁判所
構成要件を充足しないとして請求棄却されました。
原告は，被告各製品の「第２の軸体８」が「流体の流れる方向が周期的に交互に 方向変換して流れる現象」の意味での「フリップフロップ現象」を発生させるため に使用される軸体であることを直接的に裏付け，これを認めるに足りる証拠を提出 しない。 かえって，証拠（乙４０）によれば，被告が，「第２の軸体８」を通過するクー ラント液の状況を検証するため，被告製品（3/8inch）について，本来金属製である 接続機構６’を含む筒本体２及び入口側接続部材４を，下記【参考写真】のように＼n透明プラスチック製のものにした上で（以下「実験対象物」という。），その内部 にクーラント液を通過させる実験を行ったところ，クーラント液につき，実験対象 物の入口側接続部材から流入し始めてから１６分２２秒の間，「第２の軸体８」の 軸部の外周面に形成された凸部３２の間の交差流路を流れる際，その「流れる方向 が周期的に交互に方向変換して流れる現象」すなわち「フリップフロップ現象」の 発生が観察されなかったことが認められる。この実験結果の信用性につき，本来金 属製の部分を透明プラスチック製のものとしたことを考慮しても，疑義を差し挟む べき具体的な事情はない。
また，前記認定によれば，被告各製品の「第２の軸体８」の構成は，主として凸＼n部３２の形状につき各製品相互間で異なるものと見られる。もっとも，被告製品 （3/8inch）の「第２の軸体８」がフリップフロップ現象を発生させなかったにもか かわらず，他の被告製品（1/4inch，1/2inch，3/4inch，1inch）の「第２の軸体８」 がフリップフロップ現象を発生させるものであると見るべき具体的な事情はない。 原告自身，被告各製品の構成には，本件各発明の構＼成要件充足性を検討するに当た って，有意な相違はないと主張しているところでもある。 以上によれば，被告各製品の「第２の軸体８」は，クーラント液を通過させても 「フリップフロップ現象」を発生させ得るものと認めることはできない。そうであ る以上，被告各製品の「第２の軸体８」は，「フリップフロップ現象発生用軸体」 （構成要件Ｅ，Ｆ）に当たらない（なお，仮に，被告各製品が，別紙「被告各製品＼n構成目録（原告主張）」記載のとおりの構＼成を有するとしても，その「第２の軸体 ８」が，クーラント液を通過させると「フリップフロップ現象」を発生させ得るも のと認めることはできないことに変わりはないから，上記結論が異なるものではな い。）。 したがって，被告各製品の構成は，本件発明１の構＼成要件Ｅ，Ｆを充足しない。 また，前記第２の２(4)のとおり，本件において，原告は，被告各製品の構成が本件＼n特許の請求項２に係る発明の構成要件を充足するとの主張を撤回した。そうすると，＼n被告各製品の構成は，本件発明３の構＼成要件Ｍを充足しない。
(3) 原告の主張について
原告は，被告各製品の「第２の軸体８」が「フリップフロップ現象発生用軸体」 当たるとする根拠として，被告各製品のパンフレット（甲６）及び被告の特許に係 る特許公報（甲１８の２及び３）の各記載を指摘する。 このうち，前者については，被告各製品である「ビックスは『フリップフロップ 流れ』を応用しています。水などの流体を菱型の柱を網目状に配列した四角の管に 通すと，管内に生じる渦により，管体から噴出する液体が，左右に規則正しくスイ ッチングする現象のことをフリップフロップ流れと言います。」などという記載が ある。しかし，ある性能等が製品のパンフレットに記載されているからといって，＼n真実当該製品が当該性能等を有するとは限らない（そもそも，上記「フリップフロ＼nップ現象」の説明は，原告主張に係る本件各発明での「フリップフロップ現象」の 意味とは異なる。）。 他方，後者については，そもそも被告各製品が後者の特許公報に記載された発明 の実施品であることを認めるに足りる証拠はない。 そうすると，上記実験結果（乙４０）にもかかわらず，これらの記載のみをもっ て，被告各製品の「第２の軸体８」がフリップフロップ現象を発生させ得ることを 認めること，ひいては被告各製品の「第２の軸体８」が「フリップフロップ現象発 生用軸体」であること（構成要件Ｅ，Ｆ）を認めることはできない。＼nしたがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(4) 以上より，被告各製品の構成は，本件発明１の構＼成要件Ｅ及びＦを充足せず， 本件発明３の構成要件Ｍも充足しないから，被告各製品は，本件各発明の技術的範＼n囲に属しない。
原告は，被告各製品の「第２の軸体８」が「流体の流れる方向が周期的に交互に 方向変換して流れる現象」の意味での「フリップフロップ現象」を発生させるため に使用される軸体であることを直接的に裏付け，これを認めるに足りる証拠を提出 しない。 かえって，証拠（乙４０）によれば，被告が，「第２の軸体８」を通過するクー ラント液の状況を検証するため，被告製品（3/8inch）について，本来金属製である 接続機構６’を含む筒本体２及び入口側接続部材４を，下記【参考写真】のように＼n透明プラスチック製のものにした上で（以下「実験対象物」という。），その内部 にクーラント液を通過させる実験を行ったところ，クーラント液につき，実験対象 物の入口側接続部材から流入し始めてから１６分２２秒の間，「第２の軸体８」の 軸部の外周面に形成された凸部３２の間の交差流路を流れる際，その「流れる方向 が周期的に交互に方向変換して流れる現象」すなわち「フリップフロップ現象」の 発生が観察されなかったことが認められる。この実験結果の信用性につき，本来金 属製の部分を透明プラスチック製のものとしたことを考慮しても，疑義を差し挟む べき具体的な事情はない。
また，前記認定によれば，被告各製品の「第２の軸体８」の構成は，主として凸＼n部３２の形状につき各製品相互間で異なるものと見られる。もっとも，被告製品 （3/8inch）の「第２の軸体８」がフリップフロップ現象を発生させなかったにもか かわらず，他の被告製品（1/4inch，1/2inch，3/4inch，1inch）の「第２の軸体８」 がフリップフロップ現象を発生させるものであると見るべき具体的な事情はない。 原告自身，被告各製品の構成には，本件各発明の構＼成要件充足性を検討するに当た って，有意な相違はないと主張しているところでもある。 以上によれば，被告各製品の「第２の軸体８」は，クーラント液を通過させても 「フリップフロップ現象」を発生させ得るものと認めることはできない。そうであ る以上，被告各製品の「第２の軸体８」は，「フリップフロップ現象発生用軸体」 （構成要件Ｅ，Ｆ）に当たらない（なお，仮に，被告各製品が，別紙「被告各製品＼n構成目録（原告主張）」記載のとおりの構＼成を有するとしても，その「第２の軸体 ８」が，クーラント液を通過させると「フリップフロップ現象」を発生させ得るも のと認めることはできないことに変わりはないから，上記結論が異なるものではな い。）。 したがって，被告各製品の構成は，本件発明１の構＼成要件Ｅ，Ｆを充足しない。 また，前記第２の２(4)のとおり，本件において，原告は，被告各製品の構成が本件＼n特許の請求項２に係る発明の構成要件を充足するとの主張を撤回した。そうすると，＼n被告各製品の構成は，本件発明３の構＼成要件Ｍを充足しない。
(3) 原告の主張について
原告は，被告各製品の「第２の軸体８」が「フリップフロップ現象発生用軸体」 当たるとする根拠として，被告各製品のパンフレット（甲６）及び被告の特許に係 る特許公報（甲１８の２及び３）の各記載を指摘する。 このうち，前者については，被告各製品である「ビックスは『フリップフロップ 流れ』を応用しています。水などの流体を菱型の柱を網目状に配列した四角の管に 通すと，管内に生じる渦により，管体から噴出する液体が，左右に規則正しくスイ ッチングする現象のことをフリップフロップ流れと言います。」などという記載が ある。しかし，ある性能等が製品のパンフレットに記載されているからといって，＼n真実当該製品が当該性能等を有するとは限らない（そもそも，上記「フリップフロ＼nップ現象」の説明は，原告主張に係る本件各発明での「フリップフロップ現象」の 意味とは異なる。）。 他方，後者については，そもそも被告各製品が後者の特許公報に記載された発明 の実施品であることを認めるに足りる証拠はない。 そうすると，上記実験結果（乙４０）にもかかわらず，これらの記載のみをもっ て，被告各製品の「第２の軸体８」がフリップフロップ現象を発生させ得ることを 認めること，ひいては被告各製品の「第２の軸体８」が「フリップフロップ現象発 生用軸体」であること（構成要件Ｅ，Ｆ）を認めることはできない。＼nしたがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(4) 以上より，被告各製品の構成は，本件発明１の構＼成要件Ｅ及びＦを充足せず， 本件発明３の構成要件Ｍも充足しないから，被告各製品は，本件各発明の技術的範＼n囲に属しない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.12.15
平成30(行ケ)10110等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年11月14日 知的財産高等裁判所
無効審判中で訂正がなされて無効理由無しと判断されましたが、知財高裁は、サポート要件を満たしていないとして、審決を取り消しました。
原告らは，本件明細書の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の技術常識か ら，本件発明１の「粒子の最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２００ μｍ未満」という数値範囲の全体にわたり，当業者が本件発明１の課題を解決 できると認識できるものではないから，本件発明１は，サポート要件に適合せ ず，また，本件発明２ないし５，７ないし９も，同様に，サポート要件に適合 しないから，本件発明１〜５，７〜１９は，サポート要件に適合するとした本 件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
(1) 本件発明１のサポート要件の適合性について
ア 特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載に際し，発明の詳細な 説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定したもの であり，その趣旨は，発明の詳細な説明に記載していない発明について特 許請求の範囲に記載することになれば，公開されていない発明について独 占的，排他的な権利を請求することになって妥当でないため，これを防止 することにあるものと解される。 そうすると，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について，特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは， 当業者が，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から，当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができ ると認識できるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 これを本件発明１についてみると，本件発明１の特許請求の範囲（請求 項１）の記載によれば，本件発明１は，「一つ以上の薬剤的に許容な賦形 剤と密に混合させた１０ｍｇ乃至１０００ｍｇの量の微粒子セレコキシ ブ」を含む「固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物」に関す＼nる発明であって，「粒子の最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２ ００μｍ未満である粒子サイズの分布を有する」ことを特徴とするもので あるから，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。 そして，前記１(2)の本件明細書の開示事項によれば，本件発明１は，未 調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善された固体の経口運搬＼n可能なセレコキシブ粒子を含む製薬組成物を提供することを課題とするも＼nのであると認められる。
イ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，セレコキシブの生物学的利用 能に関し，「発明の組成物は，粒子の最長の大きさで，粒子のＤ９０が約＼n２００μｍ以下，好ましくは約１００μｍ以下，より好ましくは７５μ ｍ以下，さらに好ましくは約４０μｍ以下，最も好ましくは約２５μｍ 以下であるように，セレコキシブの粒子分布を有する。通常，本発明の 上記実施例によるセレコキシブの粒子サイズの減少により，セレコキシ ブの生物学的利用能が改良される。」（【００２２】），「カプセル若＼nしくは錠剤の形で経口投与されると，セレコキシブ粒子サイズの減少に より，セレコキシブの生物学的利用能が改善されるを発見した。したが＼nって，セレコキシブのＤ９０粒子サイズは約２００μｍ以下，好ましくは 約１００μｍ以下，より好ましくは約７５μｍ以下，さらに好ましくは 約４０μｍ以下，最も好ましくは２５μｍ以下である。例えば，例１１ に例示するように，出発材料のセレコキシブのＤ９０粒子サイズを約６０ μｍから約３０μｍに減少させると，組成物の生物学的利用能は非常に＼n改善される。加えて又はあるいは，セレコキシブは約１μｍから約１０ μｍであり，好ましくは約５μｍから約７μｍの範囲の平均粒子サイズ を有する。」（【０１２４】），「湿式顆粒化過程にて，（必要ならば， 一つ又はそれ以上のキャリア材料とともに）セレコキシブは先ず粉砕さ れる若しくは所望の粒子サイズに微細化される。さまざまな粉砕器若し くは破砕器が利用することが可能であるが，セレコキシブのピンミリン＼nグのような衝撃粉砕により，他のタイプの粉砕と比較して，最終組成物 に改善されたブレンド均一性がもたらせる。例えば，液体窒素を利用し てセレコキシブを冷却することは，セレコキシブを不必要な温度へ加熱 させることを回避するために，粉砕中に必要なことである。前記にて議 論したように，上記粉砕工程中にＤ９０粒子サイズを約２００μｍ以下， 好ましくは約１００μｍ以下，より好ましくは約７５μｍ以下，さらに 好ましくは約４０μｍ以下，最も好ましくは約２５μｍ以下に小さくす ることは，セレコキシブの生物学的利用能を増加させるためには重要で＼nある。」（【０１３５】）との記載がある。これらの記載は，未調合の セレコキシブを粉砕し，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２００μ ｍ以下」とした場合には，セレコキシブの生物学的利用能が改善される＼nこと，セレコキシブのピンミリングのような衝撃粉砕により，他のタイ プの粉砕と比較して，最終組成物に改善されたブレンド均一性がもたら せることを示したものといえる。
一方で，(1)本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，「粒子の 最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２００μｍ未満である粒子 サイズの分布を有する」構成とする具体的な方法を規定した記載はなく，＼n本件発明１の「微粒子セレコキシブ」が「ピンミリングのような衝撃粉 砕」により粉砕されたものに限定する旨の記載もないこと，かえって， 本件明細書の【０１３５】には，セレコキシブの微細化に関し，「さま ざなま粉砕器若しくは破砕器が利用することが可能である」との記載が＼nあること，(2)本件明細書の【０００８】には「セレコキシブは，水溶性 媒体には異常なほど溶解しない。例えば，カプセル形態で経口投与させ た場合，未調合のセレコキシブは胃腸管にて急速に吸収されるために， 容易には溶解せず，分散もしない。加えて，長く凝集した針を形成する 傾向を有する結晶形態を有する未調合のセレコシブは，通常，錠剤成形 ダイでの圧縮の際に，融合して一枚岩の塊になる。他の物質とブレンド させたときでも，セレコキシブの結晶は，他の物質から分離する傾向が あり，組成物の混合中にセレコキシブ同士で凝集し，セレコキシブの不 必要な大きな塊を含有する，非均一なブレンド組成物になる。」との記 載があること，(3)本件優先日当時，粉砕によって薬物の粒子径を小さく し，比表面積（有効表＼面積）を増大させることにより，薬物の溶出が改 善されるが，他方で，難溶性薬物については，溶媒による濡れ性が劣る 場合には，粒子径を小さくすると凝集が起こりやすくなり，有効表面積＼nが小さくなる結果，溶解速度が遅くなることがあり，また，粒子を微小 化することにより粉体の流動性が悪くなり凝集が起こりやすくなること があることは周知又は技術常識であったことに照らすと，難溶性薬物で あるセレコキシブについて，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２０ ０μｍ以下」の構成とすることにより，セレコキシブの生物学的利用能＼ が改善されることを直ちに理解することはできない。
また，本件明細書の記載を全体としてみても，粒子の最大長における セレコキシブ粒子の「Ｄ９０」の値を用いて粒子サイズの分布を規定する ことの技術的意義や「Ｄ９０」の値と生物学的利用能との関係について具＼n体的に説明した記載はない。
しかるところ，「Ｄ９０」は，粒子の累積個数が９０％に達したときの 粒子径の値をいうものであり，本件発明１の「Ｄ９０が２００μｍ未満で ある」とは，２００μｍ以上の粒子の割合が１０％を超えないように限 定することを意味するものであるが，難溶性薬物の原薬の粒子径分布は， 化合物によって様々な形態を採ること（甲イ７２）に照らすと，２００ μｍ以上の粒子の割合を制限しさえすれば，９０％の粒子の粒度分布が どのようなものであっても，生物学的利用能が改善されるとものと理解＼nすることはできない。 以上によれば，本件明細書の【００２２】，【０１２４】及び【０１ ３５】の上記記載から，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２００μ ｍ以下」とした場合には，その数値範囲全体にわたり，セレコキシブの 生物学的利用能が改善されると認識することはできない。＼n
原告らは，本件明細書の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の技術常識か ら，本件発明１の「粒子の最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２００ μｍ未満」という数値範囲の全体にわたり，当業者が本件発明１の課題を解決 できると認識できるものではないから，本件発明１は，サポート要件に適合せ ず，また，本件発明２ないし５，７ないし９も，同様に，サポート要件に適合 しないから，本件発明１〜５，７〜１９は，サポート要件に適合するとした本 件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
(1) 本件発明１のサポート要件の適合性について
ア 特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載に際し，発明の詳細な 説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定したもの であり，その趣旨は，発明の詳細な説明に記載していない発明について特 許請求の範囲に記載することになれば，公開されていない発明について独 占的，排他的な権利を請求することになって妥当でないため，これを防止 することにあるものと解される。 そうすると，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について，特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは， 当業者が，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から，当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決することができ ると認識できるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 これを本件発明１についてみると，本件発明１の特許請求の範囲（請求 項１）の記載によれば，本件発明１は，「一つ以上の薬剤的に許容な賦形 剤と密に混合させた１０ｍｇ乃至１０００ｍｇの量の微粒子セレコキシ ブ」を含む「固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物」に関す＼nる発明であって，「粒子の最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２ ００μｍ未満である粒子サイズの分布を有する」ことを特徴とするもので あるから，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。 そして，前記１(2)の本件明細書の開示事項によれば，本件発明１は，未 調合のセレコキシブに対して生物学的利用能が改善された固体の経口運搬＼n可能なセレコキシブ粒子を含む製薬組成物を提供することを課題とするも＼nのであると認められる。
イ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，セレコキシブの生物学的利用 能に関し，「発明の組成物は，粒子の最長の大きさで，粒子のＤ９０が約＼n２００μｍ以下，好ましくは約１００μｍ以下，より好ましくは７５μ ｍ以下，さらに好ましくは約４０μｍ以下，最も好ましくは約２５μｍ 以下であるように，セレコキシブの粒子分布を有する。通常，本発明の 上記実施例によるセレコキシブの粒子サイズの減少により，セレコキシ ブの生物学的利用能が改良される。」（【００２２】），「カプセル若＼nしくは錠剤の形で経口投与されると，セレコキシブ粒子サイズの減少に より，セレコキシブの生物学的利用能が改善されるを発見した。したが＼nって，セレコキシブのＤ９０粒子サイズは約２００μｍ以下，好ましくは 約１００μｍ以下，より好ましくは約７５μｍ以下，さらに好ましくは 約４０μｍ以下，最も好ましくは２５μｍ以下である。例えば，例１１ に例示するように，出発材料のセレコキシブのＤ９０粒子サイズを約６０ μｍから約３０μｍに減少させると，組成物の生物学的利用能は非常に＼n改善される。加えて又はあるいは，セレコキシブは約１μｍから約１０ μｍであり，好ましくは約５μｍから約７μｍの範囲の平均粒子サイズ を有する。」（【０１２４】），「湿式顆粒化過程にて，（必要ならば， 一つ又はそれ以上のキャリア材料とともに）セレコキシブは先ず粉砕さ れる若しくは所望の粒子サイズに微細化される。さまざまな粉砕器若し くは破砕器が利用することが可能であるが，セレコキシブのピンミリン＼nグのような衝撃粉砕により，他のタイプの粉砕と比較して，最終組成物 に改善されたブレンド均一性がもたらせる。例えば，液体窒素を利用し てセレコキシブを冷却することは，セレコキシブを不必要な温度へ加熱 させることを回避するために，粉砕中に必要なことである。前記にて議 論したように，上記粉砕工程中にＤ９０粒子サイズを約２００μｍ以下， 好ましくは約１００μｍ以下，より好ましくは約７５μｍ以下，さらに 好ましくは約４０μｍ以下，最も好ましくは約２５μｍ以下に小さくす ることは，セレコキシブの生物学的利用能を増加させるためには重要で＼nある。」（【０１３５】）との記載がある。これらの記載は，未調合の セレコキシブを粉砕し，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２００μ ｍ以下」とした場合には，セレコキシブの生物学的利用能が改善される＼nこと，セレコキシブのピンミリングのような衝撃粉砕により，他のタイ プの粉砕と比較して，最終組成物に改善されたブレンド均一性がもたら せることを示したものといえる。
一方で，(1)本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，「粒子の 最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２００μｍ未満である粒子 サイズの分布を有する」構成とする具体的な方法を規定した記載はなく，＼n本件発明１の「微粒子セレコキシブ」が「ピンミリングのような衝撃粉 砕」により粉砕されたものに限定する旨の記載もないこと，かえって， 本件明細書の【０１３５】には，セレコキシブの微細化に関し，「さま ざなま粉砕器若しくは破砕器が利用することが可能である」との記載が＼nあること，(2)本件明細書の【０００８】には「セレコキシブは，水溶性 媒体には異常なほど溶解しない。例えば，カプセル形態で経口投与させ た場合，未調合のセレコキシブは胃腸管にて急速に吸収されるために， 容易には溶解せず，分散もしない。加えて，長く凝集した針を形成する 傾向を有する結晶形態を有する未調合のセレコシブは，通常，錠剤成形 ダイでの圧縮の際に，融合して一枚岩の塊になる。他の物質とブレンド させたときでも，セレコキシブの結晶は，他の物質から分離する傾向が あり，組成物の混合中にセレコキシブ同士で凝集し，セレコキシブの不 必要な大きな塊を含有する，非均一なブレンド組成物になる。」との記 載があること，(3)本件優先日当時，粉砕によって薬物の粒子径を小さく し，比表面積（有効表＼面積）を増大させることにより，薬物の溶出が改 善されるが，他方で，難溶性薬物については，溶媒による濡れ性が劣る 場合には，粒子径を小さくすると凝集が起こりやすくなり，有効表面積＼nが小さくなる結果，溶解速度が遅くなることがあり，また，粒子を微小 化することにより粉体の流動性が悪くなり凝集が起こりやすくなること があることは周知又は技術常識であったことに照らすと，難溶性薬物で あるセレコキシブについて，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２０ ０μｍ以下」の構成とすることにより，セレコキシブの生物学的利用能＼ が改善されることを直ちに理解することはできない。
また，本件明細書の記載を全体としてみても，粒子の最大長における セレコキシブ粒子の「Ｄ９０」の値を用いて粒子サイズの分布を規定する ことの技術的意義や「Ｄ９０」の値と生物学的利用能との関係について具＼n体的に説明した記載はない。
しかるところ，「Ｄ９０」は，粒子の累積個数が９０％に達したときの 粒子径の値をいうものであり，本件発明１の「Ｄ９０が２００μｍ未満で ある」とは，２００μｍ以上の粒子の割合が１０％を超えないように限 定することを意味するものであるが，難溶性薬物の原薬の粒子径分布は， 化合物によって様々な形態を採ること（甲イ７２）に照らすと，２００ μｍ以上の粒子の割合を制限しさえすれば，９０％の粒子の粒度分布が どのようなものであっても，生物学的利用能が改善されるとものと理解＼nすることはできない。 以上によれば，本件明細書の【００２２】，【０１２４】及び【０１ ３５】の上記記載から，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズが約２００μ ｍ以下」とした場合には，その数値範囲全体にわたり，セレコキシブの 生物学的利用能が改善されると認識することはできない。＼n
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.12.11
平成29(ワ)1468 職務発明対価請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 東京地方裁判所
職務発明の対価として約230万円の請求が認められました。
３ 争点２（本件各発明に対する被告の貢献度）について
特許法３５条４項は，従業者等と使用者等の利害を調整する趣旨の規定であり， 同項の「使用者等が貢献した程度」を判断するに当たっては，使用者等が「その発明 がされるについて」貢献した事情のほか，特許の取得・維持●（省略）●に要した労 力や費用等を，使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した一切の事情 として考慮し得るものと解するのが相当である。 そこで，検討すると， とおり，被告が，本件各発明に先立 ち，●（省略）●同イ認定のとおり，平成５年には，ＭらによるＨＩＰＥの重合物の 研究を行わせ，その中では，同ウ認定のとおり，平成８年以降の研究開発において用 いられたものと類似する組成の吸水性スポンジを作製するなどするとともに，ＨＩＰ Ｅを連続で重合することや二段階で重合することを開示する１３１号特許を出願す るに至っていること，(2)同ウ認定のとおり，平成８年には，Ｍ，Ｎ及び原告にＨＩＰ Ｅの研究を指示して平成５年当時よりもより性能の高いＦＡＭの作製を行っており，＼n●（省略）●などしていたこと，(3)同エ認定のとおり，●（省略）●平成９年１０月 にはＦＡＭプロジェクトを立ち上げ，多数の研究員を研究開発に充てるとともに，同 (6)認定のとおり，ＦＡＭの研究に必要な機器や設備の調達を含めた開発費用を提供し， また，特許の取得及び維持の費用を支出し 認定のとおり，●（省 略）●本件各発明についての被告の貢献に係る事情であるといえる。 これに対し，本件各発明の発明者らは，被告の費用負担の下，被告に雇用された後 に得た知識経験に基づき，ＦＡＭプロジェクト内で知見を共有しつつ，発明に至った にとどまる。
そうすると，本件各発明が原告ら共同発明者の努力及び創意工夫によって創作され たことは確かであるが，他方で，共同発明者らは，被告による費用負担の下，被告入 社後に得た知識経験に基づき，ＦＡＭプロジェクトでの職務を通じて，本件各発明を 完成させるに至ったとみることができる。また，●（省略）●被告が●（省略）●そ のための研究開発を行っていたのみならず，●（省略）●本件各発明の共同発明者の みならず，その他の部署に属する多数の従業員の協力によるものであるということが できる。
以上の事情を総合考慮すると，本件各発明により被告が受けるべき利益につい て，被告の貢献度は高く，その貢献度は９５％と認めるのが相当である。
原告の主張について
ア 原告は，(1)被告が平成５年に研究開発していたＨＩＰＥの重合物は，ＦＡＭと は異なるものであり，しかも，被告は，平成６年２月に同研究開発を中断しているこ と，(2)原告が，平成８年４月から自発的にＦＡＭに関する研究開発を開始してこれを 主導し，同年６月５日，上記の被告の研究開発における原料とは異なるスチレン系の 原料を用いて初めてＷ／Ｏ比が４５倍以上のＦＡＭの作製に成功し，実質的な発明者 が原告である２件の特許出願につながっており，かつ上記の成果が，●（省略）●検 討を加速させたのであり，原告の貢献なしに平成９年１０月以降のＦＡＭの研究はな し得ないものであって，Ｍは管理者，Ｎは補助者として関与したにすぎないこと，(3) ＦＡＭプロジェクト立ち上げ後も原告のみがＦＡＭの研究を行っていたこと，(4)原告 が，●（省略）●ＦＡＭ製造に必要な特殊な攪拌用の羽根の情報を引き出してこれを 特注し，あるいは●（省略）●ほか，平成９年１０月以降の被告におけるＦＡＭの研 究に必要な種々の機器・設備の選定，導入等の研究環境の整備も行ったことなどの事 情を指摘して被告の貢献度は５０％を超えるものではない旨主張する。
イ しかしながら，次のとおり，原告の指摘する事情は認めることができないか， 左右し得ず，原告の主張を採用することはできない。 原告の指摘する(1)の事情について 確かに１３１号特許に開示されたＨＩＰＥ重合物の組成は，平成８年４月以降の研 究開発の対象の組成とは異なるが，前記 のとおり，被告が平成５年当時に得た知 見にも本件各発明に関連するものがある以上，同年当時に行われた研究成果は，その 後の研究開発の基礎となり，本件各発明にも寄与していると推認され，本件各発明に 対する被告の貢献に当たるというべきである。
原告の指摘する(2)の事情について
原告は，ＦＡＭの研究開発を自発的に行うこととしたきっかけの一つとして，平成 ８年４月１９日のミーティングで，Ｍから，●（省略）●ＨＩＰＥの供給元を探して いることを聞いたことを認めている（甲２３）が，Ｍがミーティングで●（省略）● 対応をする旨の被告の決定がされていたとみるのが自然であるし，それ以降の被告内 のＨＩＰＥの研究状況を見ても， 原告がＭの指示を受けて研究 を進めたり，原告のみならずＭ及びＮも，自らＨＩＰＥ重合物を作製したり，原告と 役割を分担したりするなどして研究を進めるなどし，研究成果を３名で共有するなど もしているほか，これらの研究結果を踏まえてされた特許出願においても，発明者は 原告，Ｍ及びＮの３名とされている。そうすると，平成８年４月以降に被告において 行われた研究は，被告の指示により上記３名が共同して行ったものというべきであり， 原告が自発的に行い，Ｍは管理者として，Ｎは補助者として関与した旨の原告の主張 は認めることができない。
原告の指摘する(3)の事情について
前記１ ないし 認定したとおり，ＦＡＭプロジェクト開 始後は，参加した研究員がそれぞれ役割を分担して研究を行い，定期的にミーティン グを行って知見を共有しながら研究を進めていたものということができるから，原告 のみがＦＡＭの研究を行っていた旨の主張は認めることができない。
原告の指摘する(4)の事情について
原告が●（省略）●ＦＡＭ製造に必要な特殊な攪拌用の羽根の情報を引き出してこ れを特注したり，あるいは●（省略）●が実現したり，原告が，このような情報を得 たことがあったとしても，Ｍと●（省略）●が話題とされていること（乙２６）にも 照らせば，他の被告の従業員も関与する中で，被告の従業員の一員の立場で行われた ものとみるのが自然であり，そうすると，そのことをもって直ちに原告の本件各発明 に対する貢献度が大きいといえるものではない。また，原告が導入すべき機器や設備 を提案していたとしても，最終的にその機器や設備の導入を決定し，その資金を提供 したのは被告である以上，上記の提案の存在をもって，原告の本件各発明に対する貢 献の度合いに大きな影響を与える事情であるとはいえない。
被告の主張について
被告は，●（省略）●全社を挙げてＦＡＭの研究開発を進めたこと，●（省略）● 被告の対応が大きく寄与していることなどを主張して，被告の貢献度は９９％を下ら ない旨主張するが，被告の指摘する上記事情が被告の貢献として認められることは前 のとは認められず，被告の主張を採用することはできない。
・・・・
５ 相当の対価の額
以上を前提に相当の対価の額を計算すると次のとおりとなる（いずれも１円未 満の端数は切り捨て。）。
ア １４４号発明等 各発明につきそれぞれ●（省略）●円（●（省略）●円×０． ０５×１／４＝●（省略）●円） イ ６４２号発明等 各発明につきそれぞれ●（省略）●円（●（省略）●円×０． ０５×１／９＝●（省略）●円） ウ ８１１号発明等 各発明につきそれぞれ●（省略）●円（●（省略）●円×０． ０５×２／５＝●（省略）●円） 係る国内
出願及び国内特許登録について，同アの規定に従った出願補償金及び登録補償金の支 払をしている 国内特許に係る発明に係る相当の対価からこれらを控除 する必要がある。そして，同規定の定めに従えば，原告についての支払額は次のとお りと認められる（１円未満の端数があるものはいずれも切り捨て。）。
ア １４４号発明 ●（省略）●円 出願補償金 ●（省略）●円（●（省略）●円×２×１／５＝●（省略）●円） （乙１１４の１，２，乙１２９） 登録補償金 ●（省略）●円（●（省略）●円×１／５＝●（省略）●円）
イ ６４２号発明 ●（省略）●円 出願補償金 ●（省略）●円（●（省略）●円×１／６＝●（省略）●円）（乙 １２０の１，乙１３０） 登録補償金 ●（省略）●円（●（省略）●万円×１／９＝●（省略）●円）
ウ ８１１号発明 ●（省略）●円 出願補償金 ●（省略）●円（●（省略）●円×１／５＝●（省略）●円）（乙 １２４，１３１） 登録補償金 ●（省略）●円（●（省略）●円×１／５＝●（省略）●円） 国内特許に関し 相当の対価 となる。
ア １４４号発明 ●（省略）●円（●（省略）●円−●（省略）●円＝●（省略） ●円）
イ ６４２号発明 ●（省略）●円（●（省略）●円−●（省略）●円＝●（省略） ●円）
ウ ８１１号発明 ●（省略）●円（●（省略）●円−●（省略）●＝●（省略） ●円）
以上によれば，相当の対価の額は合計２２６万４０６１円である。
ア １４４号発明等 ●（省略）●円（●（省略）●円＋●（省略）●円×３＝● （省略）●円）
イ ６４２号発明等 ●（省略）●円（●（省略）●円＋●（省略）●円×５＝● （省略）●円）
ウ ８１１号発明等 ●（省略）●円（●（省略）●円＋●（省略）●円×２＝● （省略）●円）
エ アないしウの合計 ２２６万４０６１円
３ 争点２（本件各発明に対する被告の貢献度）について
特許法３５条４項は，従業者等と使用者等の利害を調整する趣旨の規定であり， 同項の「使用者等が貢献した程度」を判断するに当たっては，使用者等が「その発明 がされるについて」貢献した事情のほか，特許の取得・維持●（省略）●に要した労 力や費用等を，使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した一切の事情 として考慮し得るものと解するのが相当である。 そこで，検討すると， とおり，被告が，本件各発明に先立 ち，●（省略）●同イ認定のとおり，平成５年には，ＭらによるＨＩＰＥの重合物の 研究を行わせ，その中では，同ウ認定のとおり，平成８年以降の研究開発において用 いられたものと類似する組成の吸水性スポンジを作製するなどするとともに，ＨＩＰ Ｅを連続で重合することや二段階で重合することを開示する１３１号特許を出願す るに至っていること，(2)同ウ認定のとおり，平成８年には，Ｍ，Ｎ及び原告にＨＩＰ Ｅの研究を指示して平成５年当時よりもより性能の高いＦＡＭの作製を行っており，＼n●（省略）●などしていたこと，(3)同エ認定のとおり，●（省略）●平成９年１０月 にはＦＡＭプロジェクトを立ち上げ，多数の研究員を研究開発に充てるとともに，同 (6)認定のとおり，ＦＡＭの研究に必要な機器や設備の調達を含めた開発費用を提供し， また，特許の取得及び維持の費用を支出し 認定のとおり，●（省 略）●本件各発明についての被告の貢献に係る事情であるといえる。 これに対し，本件各発明の発明者らは，被告の費用負担の下，被告に雇用された後 に得た知識経験に基づき，ＦＡＭプロジェクト内で知見を共有しつつ，発明に至った にとどまる。
そうすると，本件各発明が原告ら共同発明者の努力及び創意工夫によって創作され たことは確かであるが，他方で，共同発明者らは，被告による費用負担の下，被告入 社後に得た知識経験に基づき，ＦＡＭプロジェクトでの職務を通じて，本件各発明を 完成させるに至ったとみることができる。また，●（省略）●被告が●（省略）●そ のための研究開発を行っていたのみならず，●（省略）●本件各発明の共同発明者の みならず，その他の部署に属する多数の従業員の協力によるものであるということが できる。
以上の事情を総合考慮すると，本件各発明により被告が受けるべき利益につい て，被告の貢献度は高く，その貢献度は９５％と認めるのが相当である。
原告の主張について
ア 原告は，(1)被告が平成５年に研究開発していたＨＩＰＥの重合物は，ＦＡＭと は異なるものであり，しかも，被告は，平成６年２月に同研究開発を中断しているこ と，(2)原告が，平成８年４月から自発的にＦＡＭに関する研究開発を開始してこれを 主導し，同年６月５日，上記の被告の研究開発における原料とは異なるスチレン系の 原料を用いて初めてＷ／Ｏ比が４５倍以上のＦＡＭの作製に成功し，実質的な発明者 が原告である２件の特許出願につながっており，かつ上記の成果が，●（省略）●検 討を加速させたのであり，原告の貢献なしに平成９年１０月以降のＦＡＭの研究はな し得ないものであって，Ｍは管理者，Ｎは補助者として関与したにすぎないこと，(3) ＦＡＭプロジェクト立ち上げ後も原告のみがＦＡＭの研究を行っていたこと，(4)原告 が，●（省略）●ＦＡＭ製造に必要な特殊な攪拌用の羽根の情報を引き出してこれを 特注し，あるいは●（省略）●ほか，平成９年１０月以降の被告におけるＦＡＭの研 究に必要な種々の機器・設備の選定，導入等の研究環境の整備も行ったことなどの事 情を指摘して被告の貢献度は５０％を超えるものではない旨主張する。
イ しかしながら，次のとおり，原告の指摘する事情は認めることができないか， 左右し得ず，原告の主張を採用することはできない。 原告の指摘する(1)の事情について 確かに１３１号特許に開示されたＨＩＰＥ重合物の組成は，平成８年４月以降の研 究開発の対象の組成とは異なるが，前記 のとおり，被告が平成５年当時に得た知 見にも本件各発明に関連するものがある以上，同年当時に行われた研究成果は，その 後の研究開発の基礎となり，本件各発明にも寄与していると推認され，本件各発明に 対する被告の貢献に当たるというべきである。
原告の指摘する(2)の事情について
原告は，ＦＡＭの研究開発を自発的に行うこととしたきっかけの一つとして，平成 ８年４月１９日のミーティングで，Ｍから，●（省略）●ＨＩＰＥの供給元を探して いることを聞いたことを認めている（甲２３）が，Ｍがミーティングで●（省略）● 対応をする旨の被告の決定がされていたとみるのが自然であるし，それ以降の被告内 のＨＩＰＥの研究状況を見ても， 原告がＭの指示を受けて研究 を進めたり，原告のみならずＭ及びＮも，自らＨＩＰＥ重合物を作製したり，原告と 役割を分担したりするなどして研究を進めるなどし，研究成果を３名で共有するなど もしているほか，これらの研究結果を踏まえてされた特許出願においても，発明者は 原告，Ｍ及びＮの３名とされている。そうすると，平成８年４月以降に被告において 行われた研究は，被告の指示により上記３名が共同して行ったものというべきであり， 原告が自発的に行い，Ｍは管理者として，Ｎは補助者として関与した旨の原告の主張 は認めることができない。
原告の指摘する(3)の事情について
前記１ ないし 認定したとおり，ＦＡＭプロジェクト開 始後は，参加した研究員がそれぞれ役割を分担して研究を行い，定期的にミーティン グを行って知見を共有しながら研究を進めていたものということができるから，原告 のみがＦＡＭの研究を行っていた旨の主張は認めることができない。
原告の指摘する(4)の事情について
原告が●（省略）●ＦＡＭ製造に必要な特殊な攪拌用の羽根の情報を引き出してこ れを特注したり，あるいは●（省略）●が実現したり，原告が，このような情報を得 たことがあったとしても，Ｍと●（省略）●が話題とされていること（乙２６）にも 照らせば，他の被告の従業員も関与する中で，被告の従業員の一員の立場で行われた ものとみるのが自然であり，そうすると，そのことをもって直ちに原告の本件各発明 に対する貢献度が大きいといえるものではない。また，原告が導入すべき機器や設備 を提案していたとしても，最終的にその機器や設備の導入を決定し，その資金を提供 したのは被告である以上，上記の提案の存在をもって，原告の本件各発明に対する貢 献の度合いに大きな影響を与える事情であるとはいえない。
被告の主張について
被告は，●（省略）●全社を挙げてＦＡＭの研究開発を進めたこと，●（省略）● 被告の対応が大きく寄与していることなどを主張して，被告の貢献度は９９％を下ら ない旨主張するが，被告の指摘する上記事情が被告の貢献として認められることは前 のとは認められず，被告の主張を採用することはできない。
・・・・
５ 相当の対価の額
以上を前提に相当の対価の額を計算すると次のとおりとなる（いずれも１円未 満の端数は切り捨て。）。
ア １４４号発明等 各発明につきそれぞれ●（省略）●円（●（省略）●円×０． ０５×１／４＝●（省略）●円） イ ６４２号発明等 各発明につきそれぞれ●（省略）●円（●（省略）●円×０． ０５×１／９＝●（省略）●円） ウ ８１１号発明等 各発明につきそれぞれ●（省略）●円（●（省略）●円×０． ０５×２／５＝●（省略）●円） 係る国内
出願及び国内特許登録について，同アの規定に従った出願補償金及び登録補償金の支 払をしている 国内特許に係る発明に係る相当の対価からこれらを控除 する必要がある。そして，同規定の定めに従えば，原告についての支払額は次のとお りと認められる（１円未満の端数があるものはいずれも切り捨て。）。
ア １４４号発明 ●（省略）●円 出願補償金 ●（省略）●円（●（省略）●円×２×１／５＝●（省略）●円） （乙１１４の１，２，乙１２９） 登録補償金 ●（省略）●円（●（省略）●円×１／５＝●（省略）●円）
イ ６４２号発明 ●（省略）●円 出願補償金 ●（省略）●円（●（省略）●円×１／６＝●（省略）●円）（乙 １２０の１，乙１３０） 登録補償金 ●（省略）●円（●（省略）●万円×１／９＝●（省略）●円）
ウ ８１１号発明 ●（省略）●円 出願補償金 ●（省略）●円（●（省略）●円×１／５＝●（省略）●円）（乙 １２４，１３１） 登録補償金 ●（省略）●円（●（省略）●円×１／５＝●（省略）●円） 国内特許に関し 相当の対価 となる。
ア １４４号発明 ●（省略）●円（●（省略）●円−●（省略）●円＝●（省略） ●円）
イ ６４２号発明 ●（省略）●円（●（省略）●円−●（省略）●円＝●（省略） ●円）
ウ ８１１号発明 ●（省略）●円（●（省略）●円−●（省略）●＝●（省略） ●円）
以上によれば，相当の対価の額は合計２２６万４０６１円である。
ア １４４号発明等 ●（省略）●円（●（省略）●円＋●（省略）●円×３＝● （省略）●円）
イ ６４２号発明等 ●（省略）●円（●（省略）●円＋●（省略）●円×５＝● （省略）●円）
ウ ８１１号発明等 ●（省略）●円（●（省略）●円＋●（省略）●円×２＝● （省略）●円）
エ アないしウの合計 ２２６万４０６１円
2019.12.11
令和1(行ケ)10089 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和元年11月26日 知的財産高等裁判所
知財高裁4部は、「星形の抜き穴を，薄い円形板に千鳥状の配置態様になるように１９個形成する」ことは、創作性無しとの審決を維持しました
意匠法３条２項は，物品との関係を離れた抽象的モチーフとして意匠登 録出願前に日本国内又は外国において公然知られた形状，模様若しくは色 彩又はこれらの結合を基準として，当業者が容易に創作をすることができ る意匠でないことを登録要件としたものであることに照らすと，意匠登録 出願に係る意匠について，上記モチーフを基準として，その創作に当業者 の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるものと認められな い場合には，当業者が容易に創作をすることができた意匠に当たるものと して，同項の規定により意匠登録を受けることができないものと解するの が相当である（最高裁昭和４５年（行ツ）第４５号同４９年３月１９日第 三小法廷判決・民集２８巻２号３０８頁，最高裁昭和４８年（行ツ）第８ ２号同５０年２月２８日第二小法廷判決・裁判集民事１１４号２８７頁参 照）。
これを本願意匠についてみるに，前記１認定のとおり，本願意匠は，薄 い円形板に，角部に面取りを施した５つの凸部からなる星形の抜き穴を， 同一の方向性に向きを揃え，各抜き穴の中心部を結んだ線のなす角度が６ ０°となるような千鳥状（「６０°千鳥」）の配置態様で１９個形成した 「押出し食品用の口金」の意匠であり，また，本願意匠に係る「押出し食 品用の口金」は，主にステンレス製の薄板で作成され，ハンディーマッシ ャー（押し潰し器）等に装着して使用され，抜き穴から食品を棒状に押し 出すことができるものであり，略円筒形状の底面部内周部分に環状縁部を 設けた上記調理器具に装着して使用されるものである。 しかるところ，前記(1)ア及びイの認定事実によれば，本願意匠に係る「押 出し食品用の口金板」の物品分野においては，抜き穴から食品を棒状に押 し出す調理器具に使用される金属製の円形板の口金板に設けられた，角部 に面取りを施した５つ又は６つの凸部からなる星形の抜き穴の形状は，本 願の出願当時，公然知られていたことが認められる。 加えて，前記(1)エ(エ)認定のとおり，板状の金属材料にデザイン性を持 たせるため，６０°千鳥の配置態様で，複数個の「抜き孔」を設けること は，本願の出願当時，ごく普通に行われていたことであり，当業者にとっ てありふれた手法であったこと，１９個の抜き穴を千鳥状に配置する形状 は公然知られていたこと（例えば，意匠３）に照らすと，本願意匠は，本 願の出願当時，円形板の抜き穴の形状として公然知られていた角部に面取 りを施した５つの凸部からなる星形の抜き穴（例えば，意匠１）を，当業 者にとってありふれた手法により，薄い円形板に，同一の方向性に向きを 揃えて，６０°千鳥の配置態様で１９個形成して創作したにすぎないもの といえるから，本願意匠の創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新 しさないし独創性があるものとは認められない。 したがって，本願意匠は，本願の出願前に公然知られた形状の結合に基 づいて，当業者が容易に創作をすることができたものと認められる。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し原告は，本願意匠は，星形の抜き穴を１枚の無垢の円形板 に複数個，均等に穿設する際に，円形板と，整列した抜き穴が構成す＼nる図形と，抜き穴のない周縁部分が，唯一無二の美感を与えるように， 個々の抜き穴のサイズを決定し，抜き穴の数を１９個とし，これを千 鳥状に配置したものであり，本願意匠は，抜き穴のうち外側に配置され た抜き穴が形成する正六角形と，その外側の蒲鉾状の周縁部分及び円 形板の円形の全てが，円形板の中心点を中心として均等に整然と配置 され，落ち着きと，併せてリズム感ないし安定性を表現している，こ＼nれにより，本願意匠は，独特の美感をもたらし，これまでにない美感 を看者に与えるものであるから，本願意匠の創作には当業者の立場から みた意匠の着想の新しさないし独創性があるとして，本願意匠は，本願の 出願前に公然知られた形状の結合に基づいて当業者が容易に創作をするこ とができたものとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，本願意匠は，本願の出願当時，円 形板の抜き穴の形状として公然知られていた角部に面取りを施した５つの 凸部からなる星形の抜き穴（例えば，意匠１）を，当業者にとってありふ れた手法により，薄い円形板に，同一の方向性に向きを揃えて，６０°千 鳥の配置態様で１９個形成して創作したにすぎないものである。 そして，前記１(2)認定のとおり，本願意匠に係る物品「押出し食品用の 口金」は，略円筒形状の底面部内周部分に環状縁部を設けた調理器具に装 着して使用され，抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものであ ることに照らすと，調理器具の環状縁部と当接する口金の周縁部分に抜き 穴を形成することができない余白部分が生じ得ることは，当業者であれば， 当然想定するものといえる。また，円形板の口金に，角部に面取りを施し た５つの凸部からなる星形の抜き穴を，同一の方向性に向きを揃えて，６ ０°千鳥の配置態様で１９個配置する場合には，円形板の直径と円形板に 配置する星形の抜き穴に外接する円形の直径の比率，抜き穴と抜き穴の中 心間隔（ピッチ）等に応じて，口金の周縁部分の余白部分の大きさは一定 の範囲内のものに収まること，円形板の中心に星形の抜き穴を配置し，こ れを中心点として１９個の星形の抜き穴を６０°千鳥に配置した場合，外 側に配置された星形の抜き穴の周縁部側の凸部先端をそれぞれ直線で結ん だ図形は正六角形となり，この図形と円形板の外周とで形成される余白部 分が蒲鉾状となることは自明であることに照らすと，別紙第１記載の本願 意匠の余白部分の形状の創作に着想の新しさないし独創性は認められない。
意匠法３条２項は，物品との関係を離れた抽象的モチーフとして意匠登 録出願前に日本国内又は外国において公然知られた形状，模様若しくは色 彩又はこれらの結合を基準として，当業者が容易に創作をすることができ る意匠でないことを登録要件としたものであることに照らすと，意匠登録 出願に係る意匠について，上記モチーフを基準として，その創作に当業者 の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるものと認められな い場合には，当業者が容易に創作をすることができた意匠に当たるものと して，同項の規定により意匠登録を受けることができないものと解するの が相当である（最高裁昭和４５年（行ツ）第４５号同４９年３月１９日第 三小法廷判決・民集２８巻２号３０８頁，最高裁昭和４８年（行ツ）第８ ２号同５０年２月２８日第二小法廷判決・裁判集民事１１４号２８７頁参 照）。
これを本願意匠についてみるに，前記１認定のとおり，本願意匠は，薄 い円形板に，角部に面取りを施した５つの凸部からなる星形の抜き穴を， 同一の方向性に向きを揃え，各抜き穴の中心部を結んだ線のなす角度が６ ０°となるような千鳥状（「６０°千鳥」）の配置態様で１９個形成した 「押出し食品用の口金」の意匠であり，また，本願意匠に係る「押出し食 品用の口金」は，主にステンレス製の薄板で作成され，ハンディーマッシ ャー（押し潰し器）等に装着して使用され，抜き穴から食品を棒状に押し 出すことができるものであり，略円筒形状の底面部内周部分に環状縁部を 設けた上記調理器具に装着して使用されるものである。 しかるところ，前記(1)ア及びイの認定事実によれば，本願意匠に係る「押 出し食品用の口金板」の物品分野においては，抜き穴から食品を棒状に押 し出す調理器具に使用される金属製の円形板の口金板に設けられた，角部 に面取りを施した５つ又は６つの凸部からなる星形の抜き穴の形状は，本 願の出願当時，公然知られていたことが認められる。 加えて，前記(1)エ(エ)認定のとおり，板状の金属材料にデザイン性を持 たせるため，６０°千鳥の配置態様で，複数個の「抜き孔」を設けること は，本願の出願当時，ごく普通に行われていたことであり，当業者にとっ てありふれた手法であったこと，１９個の抜き穴を千鳥状に配置する形状 は公然知られていたこと（例えば，意匠３）に照らすと，本願意匠は，本 願の出願当時，円形板の抜き穴の形状として公然知られていた角部に面取 りを施した５つの凸部からなる星形の抜き穴（例えば，意匠１）を，当業 者にとってありふれた手法により，薄い円形板に，同一の方向性に向きを 揃えて，６０°千鳥の配置態様で１９個形成して創作したにすぎないもの といえるから，本願意匠の創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新 しさないし独創性があるものとは認められない。 したがって，本願意匠は，本願の出願前に公然知られた形状の結合に基 づいて，当業者が容易に創作をすることができたものと認められる。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
イ これに対し原告は，本願意匠は，星形の抜き穴を１枚の無垢の円形板 に複数個，均等に穿設する際に，円形板と，整列した抜き穴が構成す＼nる図形と，抜き穴のない周縁部分が，唯一無二の美感を与えるように， 個々の抜き穴のサイズを決定し，抜き穴の数を１９個とし，これを千 鳥状に配置したものであり，本願意匠は，抜き穴のうち外側に配置され た抜き穴が形成する正六角形と，その外側の蒲鉾状の周縁部分及び円 形板の円形の全てが，円形板の中心点を中心として均等に整然と配置 され，落ち着きと，併せてリズム感ないし安定性を表現している，こ＼nれにより，本願意匠は，独特の美感をもたらし，これまでにない美感 を看者に与えるものであるから，本願意匠の創作には当業者の立場から みた意匠の着想の新しさないし独創性があるとして，本願意匠は，本願の 出願前に公然知られた形状の結合に基づいて当業者が容易に創作をするこ とができたものとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，本願意匠は，本願の出願当時，円 形板の抜き穴の形状として公然知られていた角部に面取りを施した５つの 凸部からなる星形の抜き穴（例えば，意匠１）を，当業者にとってありふ れた手法により，薄い円形板に，同一の方向性に向きを揃えて，６０°千 鳥の配置態様で１９個形成して創作したにすぎないものである。 そして，前記１(2)認定のとおり，本願意匠に係る物品「押出し食品用の 口金」は，略円筒形状の底面部内周部分に環状縁部を設けた調理器具に装 着して使用され，抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものであ ることに照らすと，調理器具の環状縁部と当接する口金の周縁部分に抜き 穴を形成することができない余白部分が生じ得ることは，当業者であれば， 当然想定するものといえる。また，円形板の口金に，角部に面取りを施し た５つの凸部からなる星形の抜き穴を，同一の方向性に向きを揃えて，６ ０°千鳥の配置態様で１９個配置する場合には，円形板の直径と円形板に 配置する星形の抜き穴に外接する円形の直径の比率，抜き穴と抜き穴の中 心間隔（ピッチ）等に応じて，口金の周縁部分の余白部分の大きさは一定 の範囲内のものに収まること，円形板の中心に星形の抜き穴を配置し，こ れを中心点として１９個の星形の抜き穴を６０°千鳥に配置した場合，外 側に配置された星形の抜き穴の周縁部側の凸部先端をそれぞれ直線で結ん だ図形は正六角形となり，この図形と円形板の外周とで形成される余白部 分が蒲鉾状となることは自明であることに照らすと，別紙第１記載の本願 意匠の余白部分の形状の創作に着想の新しさないし独創性は認められない。
2019.12.11
平成30(行ケ)101 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年11月28日 知的財産高等裁判所
無効理由無しとした審決が維持されました。争点は、進歩性で、詳しくは、いまだに治療法が見つかっていない疾患に対する医療ニーズ（アンメット・メディカル・ニーズ）により，別の活性成分を加える動機付けがあるといえるかです。審決・知財高裁とも動機付け無しと判断しました。
前記(1)の甲１の内容，上記アで認定した本件優先日当時の公知文献の内 容や技術常識に鑑みて，相違点２が容易想到といえるかどうかについて検討する。
(ｱ) 前記(1)で認定したとおり，甲１には，ＧＡＲ-トランスホルミラーゼ阻 害剤の治療効果を維持しつつ，その毒性を減少させることを課題とする旨が記載さ れているところ，甲１では葉酸をＧＡＲ-トランスホルミラーゼ阻害剤と組み合わせ て投与することによって同課題を解決できるとしており，同課題に関して，更に別 の活性成分，例えば，ビタミンＢ１２を積極的に適用する動機や示唆は甲１には何ら 記載されていない。 これに加えて，上記ア(ｱ)(ｲ)の甲２〜４，４４からすると，本件優先日前にＭＴ Ａの抗腫瘍活性を維持しつつ毒性を低減させるという目的のために，ＭＴＡと葉酸 を併用投与することに言及する公知文献は複数存在し，上記目的のためにＭＴＡと 葉酸を併用投与することは技術常識になっていたものと認められるが，いずれの公 知文献にも，上記目的のためには葉酸補充だけでは不十分であるとする指摘はない＼nし，葉酸補充に加えて他の活性成分を投与する必要性についても何ら指摘されてい ない。
(ｲ) 上記ア(ｲ)(ｳ)のとおり，本件優先日当時，(1)ベースライン時のホモシス テイン値が１０μＭ以上であると，ＭＴＡの毒性発現が高度に予測されること，(2) ホモシステイン値は，葉酸又は／及びビタミンＢ１２が不足すると上昇すること，(3) 葉酸とビタミンＢ１２を併せて投与すると，葉酸単独投与の場合に比して，より確実 にホモシステイン値を低下させることができることが，本件優先日当時に知られて いたことが認められるものの，以下のａ，ｂからすると，それにより，甲１発明に ビタミンＢ１２を投与することを組み合わせることは動機付けられないというべきで ある。
ａ 上記ア(ｲ)の各公知文献が指摘しているのは，本件優先日当時，ベー スライン時のホモシステイン値がＭＴＡの毒性発現を予測させる指標であったとい＼nうことだけであり，原告が主張するような「ベースライン時のホモシステイン値を 低下させておくとＭＴＡの毒性発現が抑制される」ということまでが読み取れると はいえない。この点について，原告は，「ベースライン時のホモシステイン値」と「Ｍ ＴＡ投与後の毒性」との間に因果関係があると主張する。ベースライン時のホモシ ステイン値とＭＴＡの毒性発現との間に単純な比例関係があれば，原告が主張する ようにいうことも可能であるが，本件証拠上，本件優先日当時，単純な比例関係に＼nあることが知られていたとは認められない（かえって，甲１１５［２１２頁左欄５ 行〜６行］には，葉酸の機能している状態と血漿ホモシステイン濃度とは，非線形＼n的な逆相関を示す旨記載されている。）から，「ベースライン時のホモシステイン値 が高い場合にＭＴＡの毒性発現を予測させる指標であること」から直ちに「ベース＼nライン時のホモシステイン値を低下させておくとＭＴＡの毒性発現が抑制されるこ と」ということができないことは明らかであり，原告の上記主張は理由がない。 また，「ベースライン時のホモシステイン値を低下させておくことで抗腫瘍活性が 維持される。」ということについても，甲４４に葉酸補充により抗腫瘍活性が維持さ れて毒性が低減される旨の記載があるほかは，上記各公知文献は何も述べていない から，この点が技術常識であったとまでは認められない。 そうすると，原告が主張するような，「ベースライン時のホモシステイン値を低下 させておくと，毒性の発現が抑制され，かつ抗腫瘍活性が維持される。」ということ が，本件優先日当時に技術常識として存在していたとまで認めることはできないか ら，その点から動機付けがあるということはできない。
ｂ 葉酸又はビタミンＢ１２の欠乏により上昇するホモシステイン値とは 異なり，メチルマロン酸値はビタミンＢ１２の欠乏により上昇するところ（上記ア(ｳ) ｂ），上記ア(ｲ)のとおり，本件優先日当時，ニイキザ文献は，ベースライン時のホ モシステイン値と毒性発現の間には相関関係があるものの，メチルマロン酸値と毒 性発現の間には相関関係がない旨を指摘していたのであるから，当業者は，ここか ら患者のビタミンＢ１２の状態と毒性発現との間には相関関係がなく，むしろ，葉酸 の欠乏がベースライン時のホモシステイン値の上昇や毒性発現に関係していると考 え，葉酸を補充する方向へと進むものと推認される。現に，上記ア(ｲ)d のとおり， その注５２でニイキザ文献を引用している甲４４は，ベースライン時のホモシステ イン値１０μＭが毒性発現の閾値であると指摘しておきながら，葉酸補充にしか言 及していないし，ホモシステイン値を葉酸状態の指標であるととらえている。 また，葉酸とビタミンＢ１２が併用されると，上記ア(ｳ)ａの図の左側にあるメチオ ニンを生成するためのメチル化反応が促進され，テトラヒドロ葉酸が再生されやす くなるから，ビタミンＢ１２の投与は葉酸単独投与に比して葉酸の機能的状態の改善＼nにより資するものといえるが，そのようなテトラヒドロ葉酸の再生の亢進が具体的 にどの程度葉酸の機能的状態に影響を与えるものなのかは本件証拠上不明であり，＼nがん患者における葉酸の機能的状態を正常化するためには，葉酸を外部から補充す＼nるだけでは不十分であり，ビタミンＢ１２を補充することまでもが必要であったと本＼n件優先日当時に当業者に認識されていたとは認められない。 そうすると，仮に当業者がＭＴＡの毒性リスクを低減させるためにベースライン 時のホモシステイン値を１０μＭより低下させる必要があると考えたとしても，そ こからビタミンＢ１２を追加することを動機付けられるとは認められない。
(ｳ) 原告は，いまだに治療法が見つかっていない疾患に対する医療ニーズ （アンメット・メディカル・ニーズ）により，更なる高い効果を求めて別の活性成 分を加えることが動機付けられると主張する。 しかし，上記(ｱ)(ｲ)で検討したところからすると，葉酸代謝拮抗薬の抗腫瘍活性 の維持と毒性の低減という目的のためには葉酸の予備的処置だけでは十＼分ではない ということが当業者に認識されていたとは認められないのであり，原告が主張する ようなアンメット・メディカル・ニーズが存在するからといって，そこから直ちに 上記目的のために甲１発明を更に改良する必要があると当業者が認識するとは認め られない。 また，仮にアンメット・メディカル・ニーズにより上記目的のために甲１発明を 改良することが動機付られるとしても，上記イ(ｲ)で検討したところに照らすと，そ こから更にビタミンＢ１２を併用することが動機付られるということはできないので あり，原告の主張はその点からしても採用することができない。
前記(1)の甲１の内容，上記アで認定した本件優先日当時の公知文献の内 容や技術常識に鑑みて，相違点２が容易想到といえるかどうかについて検討する。
(ｱ) 前記(1)で認定したとおり，甲１には，ＧＡＲ-トランスホルミラーゼ阻 害剤の治療効果を維持しつつ，その毒性を減少させることを課題とする旨が記載さ れているところ，甲１では葉酸をＧＡＲ-トランスホルミラーゼ阻害剤と組み合わせ て投与することによって同課題を解決できるとしており，同課題に関して，更に別 の活性成分，例えば，ビタミンＢ１２を積極的に適用する動機や示唆は甲１には何ら 記載されていない。 これに加えて，上記ア(ｱ)(ｲ)の甲２〜４，４４からすると，本件優先日前にＭＴ Ａの抗腫瘍活性を維持しつつ毒性を低減させるという目的のために，ＭＴＡと葉酸 を併用投与することに言及する公知文献は複数存在し，上記目的のためにＭＴＡと 葉酸を併用投与することは技術常識になっていたものと認められるが，いずれの公 知文献にも，上記目的のためには葉酸補充だけでは不十分であるとする指摘はない＼nし，葉酸補充に加えて他の活性成分を投与する必要性についても何ら指摘されてい ない。
(ｲ) 上記ア(ｲ)(ｳ)のとおり，本件優先日当時，(1)ベースライン時のホモシス テイン値が１０μＭ以上であると，ＭＴＡの毒性発現が高度に予測されること，(2) ホモシステイン値は，葉酸又は／及びビタミンＢ１２が不足すると上昇すること，(3) 葉酸とビタミンＢ１２を併せて投与すると，葉酸単独投与の場合に比して，より確実 にホモシステイン値を低下させることができることが，本件優先日当時に知られて いたことが認められるものの，以下のａ，ｂからすると，それにより，甲１発明に ビタミンＢ１２を投与することを組み合わせることは動機付けられないというべきで ある。
ａ 上記ア(ｲ)の各公知文献が指摘しているのは，本件優先日当時，ベー スライン時のホモシステイン値がＭＴＡの毒性発現を予測させる指標であったとい＼nうことだけであり，原告が主張するような「ベースライン時のホモシステイン値を 低下させておくとＭＴＡの毒性発現が抑制される」ということまでが読み取れると はいえない。この点について，原告は，「ベースライン時のホモシステイン値」と「Ｍ ＴＡ投与後の毒性」との間に因果関係があると主張する。ベースライン時のホモシ ステイン値とＭＴＡの毒性発現との間に単純な比例関係があれば，原告が主張する ようにいうことも可能であるが，本件証拠上，本件優先日当時，単純な比例関係に＼nあることが知られていたとは認められない（かえって，甲１１５［２１２頁左欄５ 行〜６行］には，葉酸の機能している状態と血漿ホモシステイン濃度とは，非線形＼n的な逆相関を示す旨記載されている。）から，「ベースライン時のホモシステイン値 が高い場合にＭＴＡの毒性発現を予測させる指標であること」から直ちに「ベース＼nライン時のホモシステイン値を低下させておくとＭＴＡの毒性発現が抑制されるこ と」ということができないことは明らかであり，原告の上記主張は理由がない。 また，「ベースライン時のホモシステイン値を低下させておくことで抗腫瘍活性が 維持される。」ということについても，甲４４に葉酸補充により抗腫瘍活性が維持さ れて毒性が低減される旨の記載があるほかは，上記各公知文献は何も述べていない から，この点が技術常識であったとまでは認められない。 そうすると，原告が主張するような，「ベースライン時のホモシステイン値を低下 させておくと，毒性の発現が抑制され，かつ抗腫瘍活性が維持される。」ということ が，本件優先日当時に技術常識として存在していたとまで認めることはできないか ら，その点から動機付けがあるということはできない。
ｂ 葉酸又はビタミンＢ１２の欠乏により上昇するホモシステイン値とは 異なり，メチルマロン酸値はビタミンＢ１２の欠乏により上昇するところ（上記ア(ｳ) ｂ），上記ア(ｲ)のとおり，本件優先日当時，ニイキザ文献は，ベースライン時のホ モシステイン値と毒性発現の間には相関関係があるものの，メチルマロン酸値と毒 性発現の間には相関関係がない旨を指摘していたのであるから，当業者は，ここか ら患者のビタミンＢ１２の状態と毒性発現との間には相関関係がなく，むしろ，葉酸 の欠乏がベースライン時のホモシステイン値の上昇や毒性発現に関係していると考 え，葉酸を補充する方向へと進むものと推認される。現に，上記ア(ｲ)d のとおり， その注５２でニイキザ文献を引用している甲４４は，ベースライン時のホモシステ イン値１０μＭが毒性発現の閾値であると指摘しておきながら，葉酸補充にしか言 及していないし，ホモシステイン値を葉酸状態の指標であるととらえている。 また，葉酸とビタミンＢ１２が併用されると，上記ア(ｳ)ａの図の左側にあるメチオ ニンを生成するためのメチル化反応が促進され，テトラヒドロ葉酸が再生されやす くなるから，ビタミンＢ１２の投与は葉酸単独投与に比して葉酸の機能的状態の改善＼nにより資するものといえるが，そのようなテトラヒドロ葉酸の再生の亢進が具体的 にどの程度葉酸の機能的状態に影響を与えるものなのかは本件証拠上不明であり，＼nがん患者における葉酸の機能的状態を正常化するためには，葉酸を外部から補充す＼nるだけでは不十分であり，ビタミンＢ１２を補充することまでもが必要であったと本＼n件優先日当時に当業者に認識されていたとは認められない。 そうすると，仮に当業者がＭＴＡの毒性リスクを低減させるためにベースライン 時のホモシステイン値を１０μＭより低下させる必要があると考えたとしても，そ こからビタミンＢ１２を追加することを動機付けられるとは認められない。
(ｳ) 原告は，いまだに治療法が見つかっていない疾患に対する医療ニーズ （アンメット・メディカル・ニーズ）により，更なる高い効果を求めて別の活性成 分を加えることが動機付けられると主張する。 しかし，上記(ｱ)(ｲ)で検討したところからすると，葉酸代謝拮抗薬の抗腫瘍活性 の維持と毒性の低減という目的のためには葉酸の予備的処置だけでは十＼分ではない ということが当業者に認識されていたとは認められないのであり，原告が主張する ようなアンメット・メディカル・ニーズが存在するからといって，そこから直ちに 上記目的のために甲１発明を更に改良する必要があると当業者が認識するとは認め られない。 また，仮にアンメット・メディカル・ニーズにより上記目的のために甲１発明を 改良することが動機付られるとしても，上記イ(ｲ)で検討したところに照らすと，そ こから更にビタミンＢ１２を併用することが動機付られるということはできないので あり，原告の主張はその点からしても採用することができない。
◆判決本文
以下は、関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.12. 9
平成30(ネ)10064等 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年10月10日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ウェブサイトおけるタイトルタグ及びメタタグでの使用が不正競争行為であるかが争われた事件です。1審は、「平成２８年１１月１日から（タイトルタグ及びメタタグでの使用は１５日から）平成２９年３月２２日までの間に被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグ並びに被告ウェブページに被告標章１及び２を記載した行為は，不競法２条１項１号にいう商品等表示の使用に該当するが，その他の被告標章１〜３の使用は，同号における商品等表＼示の使用とはいえず，商標としての使用ともいえない」と判断しました。
これに対して、知財高裁(2部)は、「(1)平成２８年１１月１５日から平成２９年３月２２日までの間，前提事実(4)アで認定した態様で被告ウェブページ１〜４のタイトルタグ及びメタタグで被告標章１及び２を使用した行為，(2)平成２８年１１月１日から平成２９年３月２２日までの間，前提事実(5)アで認定した態様で被告ウェブページ１〜４で被告標章２を使用した行為並びに(3)平成２８年１１月１日から平成３０年１２月２８日までの間，前提事実(6)で認定した態様で被告標章３を使用した行為は，それぞれ不競法２条１項１号にいう商品等表示の使用に該当する。」と判断しました。＼n
ア 平成２８年１１月１日から平成２９年３月２２日まで
タイトルタグ及びメタタグにおける被告標章１及び２の使用
前提事実(4)アのとおり，一審被告グレイスランドが，平成２８年１１月１５日 から平成２９年３月２２日までの間，被告ウェブページ１〜４のタイトルタグ及 びメタタグに原判決別紙１−１のタイトルタグ欄及びメタタグ欄のとおり記載し ていたこと，その結果，(1)グーグルや楽天市場でキーワード検索した場合に，検 索結果を表示する画面にタイトルとして被告標章１又は２が表＼示され，空白部分 を挟んで「取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ」として 商品の種類が表示され，(2)楽天市場では，タイトルの横に被告商品の画像が表示＼nされ，さらに，(3)グーグルでは，場合によって，タイトルの下に被告標章２を含 む「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ 浄水 カートリッジ（標準タイプ）※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確 認の上，お買い求めください。」などの表示がされていたことが認められる。＼n上記のような態様で被告標章１及び２を使用した場合，需要者は，独立して表＼n示された被告標章１及び２及びその後に空白を挟んで表示されている語句（「取付＼n互換性のある交換用カートリッジ」，「浄水器カートリッジ」，「浄水カートリッジ」）や被告標章１及び２の近くにある被告商品の写真から，被告標章１及び２が被告 商品の出所を示していると認識するといえる。 そして，このような表示は，タイトルタグやメタタグの記載によって実現され＼nているものであるから，タイトルタグやメタタグに被告標章１及び２を記載する ことは，被告標章１及び２を，商品を表示する商品等表＼示として使用（不競法２ 条１項１号）するものと認められる。
被告ウェブページ１〜４における被告標章２の使用
前提事実(5)アのとおり，平成２８年１１月１日から平成２９年３月２２日まで の間，被告ウェブページ１〜４の下方に，原判決別紙２−１のウェブサイトの記 載欄のとおり，上記 と同様に，「タカギ」との被告標章２が表示され，空白部分＼nを挟んで「取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ（標準タ イプ）※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上，お買い求めく ださい。」などの被告商品の種類に応じた被告標章２を含む表示（本件記載１）が＼nされており，さらにその横には被告商品の写真が表示されていたものと認められ＼nる。 本件記載１中に独立して表示された被告標章２＼nは，被告標章２の後に空白を挟んで記載された語句や被告標章２の近くにある写 真が示す被告商品の出所を示すものとして用いられているものと認められ，商品 等表示に該当するものであると認められる。＼n一審被告らは，「取付互換性のある交換用カートリッジ」や「当製品 はメーカー純正品ではございません」といった記載があること及び被告ウェブペ ージ１〜４における被告商品の外観写真が一審原告の純正品とは異なるものであ ることなどを挙げて，タイトルタグ，メタタグ及び被告ウェブページ１〜４にお いて，被告標章１及び２は，商品の出所を表示するものとして使用されていない＼nと主張する。 しかし，「互換性」という用語は，製造販売者が同じ商品間でも用いられるもの （甲４６）である上，「取付互換性」の語の意味は明確ではなく，需要者が「取付 互換性」という語から直ちに被告標章１及び２が商品の出所を示すものとして使 用されていないと認識するとはいえない。 また，「当製品はメーカー純正品ではございません」という記載については，被 告商品が一審原告の製品とは異なることを端的に述べたものではなく分かりにく い記載となっている上，需要者がウェブサイトの記載を注意深く読むとは限らず， 当該記載が末尾に記載されていることからすると，それが常に認識されるとはい えないし，被告商品と一審原告の製品との外観上の差異（乙１０）についても， 本件浄水器に使用される交換用カートリッジが普段露出しているものではなく， 需要者が被告商品と一審原告製品との外観上の差異を明確に認識できるとは限ら ないから，需要者が被告標章１及び２が商品の出所を示すものとして使用されて いないと認識するとはいえない。 したがって，一審被告らの上記主張は上記 の判断を左右するものとはい えない。
イ 平成２９年３月２３日以降
平成２９年３月２３日以降の被告ウェブページ並びにそのタイトルタグ及びメ タタグにおける被告標章１及び２の使用は，以下のとおり，そのいずれもが出所 表示機能＼，自他商品識別機能を有する態様での使用とはいえず，商品等表＼示とし ての使用に該当しない。
平成２９年３月２３日から同年４月１２日まで
前提事実(4)イのとおり，一審被告グレイスランドは，平成２９年３月２３日か ら同年４月１２日までの間，被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグに原 判決別紙１−２のタイトルタグ及びメタタグ欄のとおり記載していたこと，その 結果，楽天市場で「タカギ カートリッジ」とキーワード検索すると，「タカギに 使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ」との表現を含むタイトル＼nが被告商品の写真と共に検索結果を表示する画面に表＼示されるようになっていた ことが認められる。また，弁論の全趣旨によると，グーグルで同様に検索した場 合にも，「【楽天市場】タカギに使用できる出来る取り付け互換性のある交換用カ ートリッジ」という被告標章１を含む記載のあるタイトルが表示されるなどして＼nいたと認められる。さらに，前提事実(5)イのとおり，被告ウェブページにおいて は，上記期間，その下方に「タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カ ートリッジ」との記載を含む表示がされていたことが認められる。＼n上記各表示は，いずれも「タカギ」というカタカナ３文字の後に「に」という＼n助詞が付加され，当該商品が一審原告製の本件浄水器に使用できるカートリッジ であるという，被告商品の商品内容を説明するまとまりのある文章と理解できる ものである。そうすると，需要者が上記各表示に接したとしても，「タカギ」との＼n表示を，当該商品自体の出所を表＼示するものとして認識するとは認められない。 したがって，上記各表示における被告標章１及び２の使用が，商品等表＼示とし ての使用に該当するとは認められない。
平成２９年４月１３日以降
前提事実(4)ウのとおり，一審被告グレイスランドは，平成２９年４月１３日以 降，被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグに原判決別紙１−３及び１− ４のタイトルタグ及びメタタグ欄のとおり記載していたこと，その結果，楽天市 場で「タカギ カートリッジ」とキーワード検索すると，「タカギの浄水器に使用 できる，取付け互換性のある交換用カートリッジ」との表現を含むタイトルが被＼n告商品の写真と共に検索結果を表示する画面に表＼示されるようになっていること が認められる。また，弁論の全趣旨によると，グーグルで同様に検索した場合に も，「【楽天市場】タカギの浄水器に使用できる，取付け互換性のある交換用カー トリッジ」という被告標章１を含む記載があるタイトルが表示されるなどしてい＼nると認められる。さらに，前提事実(5)ウのとおり，平成２９年４月１３日以降， 被告ウェブページにおいては，その下方で「タカギの浄水器に使用できる，取付 け互換性のある交換用カートリッジ」との表現を含む表＼示がされるようになって いることが認められる。 と同様に，「タカギの浄水器に使用できる」という文章は，被告商品が一 審原告製の本件浄水器に使用可能であるという商品内容を説明するものであると＼n需要者に理解されるものと認められ，被告商品の出所を表示するものとして使用＼nされているとは認められないから，上記各表示における被告標章１及び２の使用＼nが，商品等表示の使用に該当するとは認められない。＼n
一審原告の主張について
一審原告は，(1)誤認を招きやすいインターネット取引において，キーワード検 索をする需要者は，「タカギ カートリッジ」というキーワードに着目して表示を＼n理解してしまう上，検索結果を表示する画面で被告標章１及び２を用いた文章が＼n一審原告の製品の写真と共に表示されることからすると，需要者は「タカギ」の＼n「カートリッジ」であるという先入観をもって各表示を理解すること，(2)片仮名 で表記されているのが，「タカギ」と「カートリッジ」のみであるところ，片仮名＼nは目立ち，語句の切れ目を表示する役割も果たすことからすると，平成２９年３＼n月２３日以降の被告標章１及び２の使用も商品等表示としての使用に当たると主＼n張する。 しかし，上記 ， で検討した各表示（「タカギに使用出来る取り付け互換性の＼nある交換用カートリッジ」，「タカギの浄水器に使用できる，取付け互換性のある 交換用カートリッジ」）は，まとまりのある文章として，それが被告商品の説明で あることが容易に理解できるものであるから，需要者の注意力がそれほど高くな く，かつ「タカギ カートリッジ」というキーワード検索を経ていて，一審原告 の製品が共に表示されることがあるからといって，需要者が，「タカギ」と「カー＼nトリッジ」のみに着目して，一審原告の主張するような先入観をもって上記各表＼n示を理解するとは認められない。 また， 必ずしも片仮名が平仮名 や漢字に比して注意を引きつけるとまではいえない。 したがって，一審原告の上記主張は，上記 の判断を左右するものではな い。
(2) 被告標章３について
ア 前提事実(6)のとおり，平成２８年１１月１日から平成３０年１２月２ ８日までの間に，被告ウェブページ及び被告ウェブサイト２の冒頭部分には，被 告標章３を含む本件記載２がされていた。 被告標章３である「タカギ社製」は，それが修飾する商品が「タカギ社」の製 造に係るものであること，すなわち，当該商品が一審原告の出所に係ることを示 す語句であるといえる。 そして，被告標章３（タカギ社製）を含む本件記載２は，「タカギ社製 浄水蛇 口の交換用カートリッジを お探しのお客様へ」と３段に分けて記載されている ものであって，文章の内容だけからしても，「タカギ社製」が，「浄水蛇口」では なく，「交換用カートリッジ」を修飾していると理解することが可能なものである。＼nまた，前提事実(6)のとおり，本件記載２の上方及び下方の２か所に，本件記載 ２より明らかに大きなサイズの文字で，より目立つように「交換用カートリッジ」， 「交換用カートリッジ ついに発売！！」などと表示され，かつ，交換用のカー＼nトリッジそのものである被告商品の写真画像も併せて表示されているから，それ＼nらの表示に接した需要者は，冒頭に独立して記載された「タカギ社製」の文字を，＼nカートリッジに結びつけて理解しやすいといえる。 以上に加えて，前記２で検討したとおり，被告標章３（タカギ社製）の要部で あるタカギの文字部分が家庭用浄水器及びその関連商品の需要者の間で周知なも のであること並びに需要者の注意力がそれほど高くないことといった事情も併せ 考えると，需要者が，本件記載２の中で独立して最上段に記載されている「タカ ギ社製」が，本件記載２中の「交換用カートリッジ」を修飾する語句であると理 解することは十分にあり得るものと認められる。＼nそうすると，本件記載２中の被告標章３（タカギ社製）は，被告商品について， 商品等表示として使用されているものと認められる。＼n
イ 一審被告らは，(1)本件記載２が一連の呼びかけといえる文言であるこ と，(2)本件記載２の２行目が「浄水蛇口」から始まり，かつ「浄水蛇口」の次に 「の」という助詞が付されていることからすると，需要者は，被告標章３（タカ ギ社製）は「浄水蛇口」を修飾するものとして理解すると主張する。 しかし，上記(1)について，本件記載２が呼びかけといえる文言であるからとい って，被告標章３が商品等表示として使用されていないということにはならない＼nし，上記(2)についても，一審被告らの主張する事情を考慮しても，上記アのとお り，需要者が，被告標章３（タカギ社製）が「交換用カートリッジ」を修飾する 語句であると理解することは十分にあり得るということができるから，一審被告＼nらの上記主張は採用することができない。
(3) 小括
以上の検討のとおり，(1)平成２８年１１月１５日から平成２９年３月２２日ま での間，前提事実(4)アで認定した態様で被告ウェブページ１〜４のタイトルタグ 及びメタタグで被告標章１及び２を使用した行為，(2)平成２８年１１月１日から 平成２９年３月２２日までの間，前提事実(5)アで認定した態様で被告ウェブペー ジ１〜４で被告標章２を使用した行為並びに(3)平成２８年１１月１日から平成３ ０年１２月２８日までの間，前提事実(6)で認定した態様で被告標章３を使用した 行為は，それぞれ不競法２条１項１号にいう商品等表示の使用に該当する。＼n
・・・・
以上の検討のとおり，本件不競法該当行為がされた期間は，平成２８年 １１月１日から平成３０年１２月２８日であるところ，一審原告はそのうち平成 ２８年１１月１日から平成３０年１１月３０日までの間の損害賠償を請求してい る。 証拠（乙２６の１〜６，乙２７，２８，乙２９の１・２，乙３０，乙３１の１ 〜７，乙３２〜３５，乙３８の１〜２２，乙３９の１〜２２，乙４０の１〜２０， 乙４１の１〜３，乙４３の１〜２０）及び弁論の全趣旨によると，上記期間に対 応する各月ごとのパソコン等分利益，パソ＼コン等分利益及びスマホ等分利益の合 計額は，別紙２〜４のとおりであると認められる。 また，上記期間に対応する(1)パソコン等分利益の合計額が２２８万６０３３円，＼n
(2)パソコン等分利益及びスマホ等分利益の合計額が９５４万０７４０円であるこ＼nとについては当事者間に争いがない。そして，上記パソコン等分利益２２８万６＼n０３円については不競法５条２項にいう「侵害行為による利益」に当たるものと 認められる（なお，推定の覆滅については(2)で後述する。）。
イ 一審原告は，スマホ等分利益７２５万４７０７円（９５４万０７４０ 円―２２８万６０３３円＝７２５万４７０７円）のうち５%についても「侵害行為 による利益」に含まれると主張する。 しかし，前提事実(3)イのとおり，スマホ・タブレット向けサイト内のウェブペ ージの最下部には，「表示モード：モバイル|ＰＣ」として被告ウェブサイトへの リンクがあり，スマートフォンやタブレットから仮想店舗へとアクセスした者は， 上記リンクを利用することで，被告ウェブサイトを表示させることができ，また，＼nスマホ・タブレット向けサイト内のウェブページの最上部にも「ＰＣ」という文 字を○で囲んだ記号が表示されており，同表＼示も被告ウェブサイトへのリンクと なっているものの，このようなスマホ・タブレット向けウェブサイトにおける被 告ウェブサイトへのリンクの表示位置や表＼示の態様からすると，同リンクは需要 者が相当注意しないと気付かないような目立たないものである上，スマホ・タブ レット向けサイトの下方にあるリンクについては，他の表示に隠れてタップでき＼nない場合がある（甲８７，弁論の全趣旨）。そして，スマホ・タブレット向けウェ ブサイトと本件訴訟の対象となっている被告ウェブサイトとの間に見やすさや情 報量の点で差があることなどにより，スマートフォン及びタブレット経由で仮想 店舗にアクセスした需要者が敢えて被告ウェブサイトを表示させる積極的な要因＼nがあるとも認められない。これらのことからすると，スマホ等分利益が，本件不 競法該当行為によって生じたものとは認められず，一審原告の上記主張は採用す ることができない。
ウ 以上からすると，不競法５条２項にいう「侵害行為による利益」に当 たるのはパソコン等分利益２２８万６０３３円のみであると認められる。＼n
(2) 不競法５条２項における推定の覆滅については，侵害者が主張立証責任を 負うものであり，侵害者が得た利益と周知な商品等表示の主体が受けた損害との＼n相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。 この点について，一審被告らは，(1)被告商品を２回以上購入したリピーターに よる購入が全体の売上げの約１５%を占めているところ，リピーターについては誤 認混同が生じていないこと，(2)被告標章３の表示回数が１回であり，注意書きや＼n打ち消し表示が多数されていることからすると，不競法５条２項に基づく推定が＼n全て覆滅されると主張する。
ア 上記(1)について，確かに証拠（乙４２）によると，被告商品について リピーターによる購入が一定割合あることは認められるが，リピーターであるか らといって，そのことから直ちに本件不競法該当行為とは無関係に被告商品を購 入したということはできないから，リピーターによる購入であることを理由とし て推定の覆滅を認めることはできない。
イ 次に，上記(2)について，前記４(1)ア及び(2)アのとおり，平成２８年 １１月１日から平成２９年３月２２日までは，被告ウェブページ１〜４において， 被告標章２が商品等表示として使用され，かつ被告ウェブページ１〜４及び被告＼nウェブサイト２の冒頭部分に被告標章３が商品等表示として使用されていた上，＼n平成２８年１１月１５日から平成２９年３月２２日まではタイトルタグ及びメタ タグにおいて，被告標章１及び２が商品等表示として使用されていたところ，こ＼nれに対して，一審被告らが打ち消し表示と主張するものについては，前記５(2)〜 (5)のとおり決して十分なものということはできないから，需要者が本件不競法該＼n当行為とは無関係に被告商品を購入したとはいい難く，推定の覆滅は認められな い。
他方，前記４(1)イのとおり，平成２９年３月２３日以降，被告ウェブページ並 びにそのタイトルタグ及びメタタグにおいて，被告標章１及び２は，商品等表示＼nとしては使用されておらず，前記４(2)アのとおり，被告標章３が被告ウェブペー ジ１〜６及び被告ウェブサイト２において商品等表示として使用されたのみであ＼nるから，本件不競法該当行為とは無関係に被告標章を購入した者も一定数存在し たものと認められ，一定の推定の覆滅を認めることができる。その割合はこれま で認定した諸般の事情に照らすと，５割と認めるのが相当である。 (3) 以上からすると，不競法５条２項により一審原告の損害として推定される べき額は，以下の計算式とおり，１１９万１７５７円であると認められ，弁護士 費用としては，本件に表れた一切の事情を勘案して２０万円を相当と認める。＼nしたがって，一審被告らによる不正競争行為（本件不競法該当行為）によって 一審原告に生じた損害額の合計は，１３９万１７５７円（１１９万１７５７円＋ ２０万円＝１３９万１７５７円）であると認められる。
ア 平成２８年１１月１日から平成２９年３月２２日まで
タイトルタグ及びメタタグにおける被告標章１及び２の使用
前提事実(4)アのとおり，一審被告グレイスランドが，平成２８年１１月１５日 から平成２９年３月２２日までの間，被告ウェブページ１〜４のタイトルタグ及 びメタタグに原判決別紙１−１のタイトルタグ欄及びメタタグ欄のとおり記載し ていたこと，その結果，(1)グーグルや楽天市場でキーワード検索した場合に，検 索結果を表示する画面にタイトルとして被告標章１又は２が表＼示され，空白部分 を挟んで「取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ」として 商品の種類が表示され，(2)楽天市場では，タイトルの横に被告商品の画像が表示＼nされ，さらに，(3)グーグルでは，場合によって，タイトルの下に被告標章２を含 む「タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ 浄水 カートリッジ（標準タイプ）※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確 認の上，お買い求めください。」などの表示がされていたことが認められる。＼n上記のような態様で被告標章１及び２を使用した場合，需要者は，独立して表＼n示された被告標章１及び２及びその後に空白を挟んで表示されている語句（「取付＼n互換性のある交換用カートリッジ」，「浄水器カートリッジ」，「浄水カートリッジ」）や被告標章１及び２の近くにある被告商品の写真から，被告標章１及び２が被告 商品の出所を示していると認識するといえる。 そして，このような表示は，タイトルタグやメタタグの記載によって実現され＼nているものであるから，タイトルタグやメタタグに被告標章１及び２を記載する ことは，被告標章１及び２を，商品を表示する商品等表＼示として使用（不競法２ 条１項１号）するものと認められる。
被告ウェブページ１〜４における被告標章２の使用
前提事実(5)アのとおり，平成２８年１１月１日から平成２９年３月２２日まで の間，被告ウェブページ１〜４の下方に，原判決別紙２−１のウェブサイトの記 載欄のとおり，上記 と同様に，「タカギ」との被告標章２が表示され，空白部分＼nを挟んで「取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ（標準タ イプ）※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上，お買い求めく ださい。」などの被告商品の種類に応じた被告標章２を含む表示（本件記載１）が＼nされており，さらにその横には被告商品の写真が表示されていたものと認められ＼nる。 本件記載１中に独立して表示された被告標章２＼nは，被告標章２の後に空白を挟んで記載された語句や被告標章２の近くにある写 真が示す被告商品の出所を示すものとして用いられているものと認められ，商品 等表示に該当するものであると認められる。＼n一審被告らは，「取付互換性のある交換用カートリッジ」や「当製品 はメーカー純正品ではございません」といった記載があること及び被告ウェブペ ージ１〜４における被告商品の外観写真が一審原告の純正品とは異なるものであ ることなどを挙げて，タイトルタグ，メタタグ及び被告ウェブページ１〜４にお いて，被告標章１及び２は，商品の出所を表示するものとして使用されていない＼nと主張する。 しかし，「互換性」という用語は，製造販売者が同じ商品間でも用いられるもの （甲４６）である上，「取付互換性」の語の意味は明確ではなく，需要者が「取付 互換性」という語から直ちに被告標章１及び２が商品の出所を示すものとして使 用されていないと認識するとはいえない。 また，「当製品はメーカー純正品ではございません」という記載については，被 告商品が一審原告の製品とは異なることを端的に述べたものではなく分かりにく い記載となっている上，需要者がウェブサイトの記載を注意深く読むとは限らず， 当該記載が末尾に記載されていることからすると，それが常に認識されるとはい えないし，被告商品と一審原告の製品との外観上の差異（乙１０）についても， 本件浄水器に使用される交換用カートリッジが普段露出しているものではなく， 需要者が被告商品と一審原告製品との外観上の差異を明確に認識できるとは限ら ないから，需要者が被告標章１及び２が商品の出所を示すものとして使用されて いないと認識するとはいえない。 したがって，一審被告らの上記主張は上記 の判断を左右するものとはい えない。
イ 平成２９年３月２３日以降
平成２９年３月２３日以降の被告ウェブページ並びにそのタイトルタグ及びメ タタグにおける被告標章１及び２の使用は，以下のとおり，そのいずれもが出所 表示機能＼，自他商品識別機能を有する態様での使用とはいえず，商品等表＼示とし ての使用に該当しない。
平成２９年３月２３日から同年４月１２日まで
前提事実(4)イのとおり，一審被告グレイスランドは，平成２９年３月２３日か ら同年４月１２日までの間，被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグに原 判決別紙１−２のタイトルタグ及びメタタグ欄のとおり記載していたこと，その 結果，楽天市場で「タカギ カートリッジ」とキーワード検索すると，「タカギに 使用出来る取り付け互換性のある交換用カートリッジ」との表現を含むタイトル＼nが被告商品の写真と共に検索結果を表示する画面に表＼示されるようになっていた ことが認められる。また，弁論の全趣旨によると，グーグルで同様に検索した場 合にも，「【楽天市場】タカギに使用できる出来る取り付け互換性のある交換用カ ートリッジ」という被告標章１を含む記載のあるタイトルが表示されるなどして＼nいたと認められる。さらに，前提事実(5)イのとおり，被告ウェブページにおいて は，上記期間，その下方に「タカギに使用出来る取り付け互換性のある交換用カ ートリッジ」との記載を含む表示がされていたことが認められる。＼n上記各表示は，いずれも「タカギ」というカタカナ３文字の後に「に」という＼n助詞が付加され，当該商品が一審原告製の本件浄水器に使用できるカートリッジ であるという，被告商品の商品内容を説明するまとまりのある文章と理解できる ものである。そうすると，需要者が上記各表示に接したとしても，「タカギ」との＼n表示を，当該商品自体の出所を表＼示するものとして認識するとは認められない。 したがって，上記各表示における被告標章１及び２の使用が，商品等表＼示とし ての使用に該当するとは認められない。
平成２９年４月１３日以降
前提事実(4)ウのとおり，一審被告グレイスランドは，平成２９年４月１３日以 降，被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグに原判決別紙１−３及び１− ４のタイトルタグ及びメタタグ欄のとおり記載していたこと，その結果，楽天市 場で「タカギ カートリッジ」とキーワード検索すると，「タカギの浄水器に使用 できる，取付け互換性のある交換用カートリッジ」との表現を含むタイトルが被＼n告商品の写真と共に検索結果を表示する画面に表＼示されるようになっていること が認められる。また，弁論の全趣旨によると，グーグルで同様に検索した場合に も，「【楽天市場】タカギの浄水器に使用できる，取付け互換性のある交換用カー トリッジ」という被告標章１を含む記載があるタイトルが表示されるなどしてい＼nると認められる。さらに，前提事実(5)ウのとおり，平成２９年４月１３日以降， 被告ウェブページにおいては，その下方で「タカギの浄水器に使用できる，取付 け互換性のある交換用カートリッジ」との表現を含む表＼示がされるようになって いることが認められる。 と同様に，「タカギの浄水器に使用できる」という文章は，被告商品が一 審原告製の本件浄水器に使用可能であるという商品内容を説明するものであると＼n需要者に理解されるものと認められ，被告商品の出所を表示するものとして使用＼nされているとは認められないから，上記各表示における被告標章１及び２の使用＼nが，商品等表示の使用に該当するとは認められない。＼n
一審原告の主張について
一審原告は，(1)誤認を招きやすいインターネット取引において，キーワード検 索をする需要者は，「タカギ カートリッジ」というキーワードに着目して表示を＼n理解してしまう上，検索結果を表示する画面で被告標章１及び２を用いた文章が＼n一審原告の製品の写真と共に表示されることからすると，需要者は「タカギ」の＼n「カートリッジ」であるという先入観をもって各表示を理解すること，(2)片仮名 で表記されているのが，「タカギ」と「カートリッジ」のみであるところ，片仮名＼nは目立ち，語句の切れ目を表示する役割も果たすことからすると，平成２９年３＼n月２３日以降の被告標章１及び２の使用も商品等表示としての使用に当たると主＼n張する。 しかし，上記 ， で検討した各表示（「タカギに使用出来る取り付け互換性の＼nある交換用カートリッジ」，「タカギの浄水器に使用できる，取付け互換性のある 交換用カートリッジ」）は，まとまりのある文章として，それが被告商品の説明で あることが容易に理解できるものであるから，需要者の注意力がそれほど高くな く，かつ「タカギ カートリッジ」というキーワード検索を経ていて，一審原告 の製品が共に表示されることがあるからといって，需要者が，「タカギ」と「カー＼nトリッジ」のみに着目して，一審原告の主張するような先入観をもって上記各表＼n示を理解するとは認められない。 また， 必ずしも片仮名が平仮名 や漢字に比して注意を引きつけるとまではいえない。 したがって，一審原告の上記主張は，上記 の判断を左右するものではな い。
(2) 被告標章３について
ア 前提事実(6)のとおり，平成２８年１１月１日から平成３０年１２月２ ８日までの間に，被告ウェブページ及び被告ウェブサイト２の冒頭部分には，被 告標章３を含む本件記載２がされていた。 被告標章３である「タカギ社製」は，それが修飾する商品が「タカギ社」の製 造に係るものであること，すなわち，当該商品が一審原告の出所に係ることを示 す語句であるといえる。 そして，被告標章３（タカギ社製）を含む本件記載２は，「タカギ社製 浄水蛇 口の交換用カートリッジを お探しのお客様へ」と３段に分けて記載されている ものであって，文章の内容だけからしても，「タカギ社製」が，「浄水蛇口」では なく，「交換用カートリッジ」を修飾していると理解することが可能なものである。＼nまた，前提事実(6)のとおり，本件記載２の上方及び下方の２か所に，本件記載 ２より明らかに大きなサイズの文字で，より目立つように「交換用カートリッジ」， 「交換用カートリッジ ついに発売！！」などと表示され，かつ，交換用のカー＼nトリッジそのものである被告商品の写真画像も併せて表示されているから，それ＼nらの表示に接した需要者は，冒頭に独立して記載された「タカギ社製」の文字を，＼nカートリッジに結びつけて理解しやすいといえる。 以上に加えて，前記２で検討したとおり，被告標章３（タカギ社製）の要部で あるタカギの文字部分が家庭用浄水器及びその関連商品の需要者の間で周知なも のであること並びに需要者の注意力がそれほど高くないことといった事情も併せ 考えると，需要者が，本件記載２の中で独立して最上段に記載されている「タカ ギ社製」が，本件記載２中の「交換用カートリッジ」を修飾する語句であると理 解することは十分にあり得るものと認められる。＼nそうすると，本件記載２中の被告標章３（タカギ社製）は，被告商品について， 商品等表示として使用されているものと認められる。＼n
イ 一審被告らは，(1)本件記載２が一連の呼びかけといえる文言であるこ と，(2)本件記載２の２行目が「浄水蛇口」から始まり，かつ「浄水蛇口」の次に 「の」という助詞が付されていることからすると，需要者は，被告標章３（タカ ギ社製）は「浄水蛇口」を修飾するものとして理解すると主張する。 しかし，上記(1)について，本件記載２が呼びかけといえる文言であるからとい って，被告標章３が商品等表示として使用されていないということにはならない＼nし，上記(2)についても，一審被告らの主張する事情を考慮しても，上記アのとお り，需要者が，被告標章３（タカギ社製）が「交換用カートリッジ」を修飾する 語句であると理解することは十分にあり得るということができるから，一審被告＼nらの上記主張は採用することができない。
(3) 小括
以上の検討のとおり，(1)平成２８年１１月１５日から平成２９年３月２２日ま での間，前提事実(4)アで認定した態様で被告ウェブページ１〜４のタイトルタグ 及びメタタグで被告標章１及び２を使用した行為，(2)平成２８年１１月１日から 平成２９年３月２２日までの間，前提事実(5)アで認定した態様で被告ウェブペー ジ１〜４で被告標章２を使用した行為並びに(3)平成２８年１１月１日から平成３ ０年１２月２８日までの間，前提事実(6)で認定した態様で被告標章３を使用した 行為は，それぞれ不競法２条１項１号にいう商品等表示の使用に該当する。＼n
・・・・
以上の検討のとおり，本件不競法該当行為がされた期間は，平成２８年 １１月１日から平成３０年１２月２８日であるところ，一審原告はそのうち平成 ２８年１１月１日から平成３０年１１月３０日までの間の損害賠償を請求してい る。 証拠（乙２６の１〜６，乙２７，２８，乙２９の１・２，乙３０，乙３１の１ 〜７，乙３２〜３５，乙３８の１〜２２，乙３９の１〜２２，乙４０の１〜２０， 乙４１の１〜３，乙４３の１〜２０）及び弁論の全趣旨によると，上記期間に対 応する各月ごとのパソコン等分利益，パソ＼コン等分利益及びスマホ等分利益の合 計額は，別紙２〜４のとおりであると認められる。 また，上記期間に対応する(1)パソコン等分利益の合計額が２２８万６０３３円，＼n
(2)パソコン等分利益及びスマホ等分利益の合計額が９５４万０７４０円であるこ＼nとについては当事者間に争いがない。そして，上記パソコン等分利益２２８万６＼n０３円については不競法５条２項にいう「侵害行為による利益」に当たるものと 認められる（なお，推定の覆滅については(2)で後述する。）。
イ 一審原告は，スマホ等分利益７２５万４７０７円（９５４万０７４０ 円―２２８万６０３３円＝７２５万４７０７円）のうち５%についても「侵害行為 による利益」に含まれると主張する。 しかし，前提事実(3)イのとおり，スマホ・タブレット向けサイト内のウェブペ ージの最下部には，「表示モード：モバイル|ＰＣ」として被告ウェブサイトへの リンクがあり，スマートフォンやタブレットから仮想店舗へとアクセスした者は， 上記リンクを利用することで，被告ウェブサイトを表示させることができ，また，＼nスマホ・タブレット向けサイト内のウェブページの最上部にも「ＰＣ」という文 字を○で囲んだ記号が表示されており，同表＼示も被告ウェブサイトへのリンクと なっているものの，このようなスマホ・タブレット向けウェブサイトにおける被 告ウェブサイトへのリンクの表示位置や表＼示の態様からすると，同リンクは需要 者が相当注意しないと気付かないような目立たないものである上，スマホ・タブ レット向けサイトの下方にあるリンクについては，他の表示に隠れてタップでき＼nない場合がある（甲８７，弁論の全趣旨）。そして，スマホ・タブレット向けウェ ブサイトと本件訴訟の対象となっている被告ウェブサイトとの間に見やすさや情 報量の点で差があることなどにより，スマートフォン及びタブレット経由で仮想 店舗にアクセスした需要者が敢えて被告ウェブサイトを表示させる積極的な要因＼nがあるとも認められない。これらのことからすると，スマホ等分利益が，本件不 競法該当行為によって生じたものとは認められず，一審原告の上記主張は採用す ることができない。
ウ 以上からすると，不競法５条２項にいう「侵害行為による利益」に当 たるのはパソコン等分利益２２８万６０３３円のみであると認められる。＼n
(2) 不競法５条２項における推定の覆滅については，侵害者が主張立証責任を 負うものであり，侵害者が得た利益と周知な商品等表示の主体が受けた損害との＼n相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。 この点について，一審被告らは，(1)被告商品を２回以上購入したリピーターに よる購入が全体の売上げの約１５%を占めているところ，リピーターについては誤 認混同が生じていないこと，(2)被告標章３の表示回数が１回であり，注意書きや＼n打ち消し表示が多数されていることからすると，不競法５条２項に基づく推定が＼n全て覆滅されると主張する。
ア 上記(1)について，確かに証拠（乙４２）によると，被告商品について リピーターによる購入が一定割合あることは認められるが，リピーターであるか らといって，そのことから直ちに本件不競法該当行為とは無関係に被告商品を購 入したということはできないから，リピーターによる購入であることを理由とし て推定の覆滅を認めることはできない。
イ 次に，上記(2)について，前記４(1)ア及び(2)アのとおり，平成２８年 １１月１日から平成２９年３月２２日までは，被告ウェブページ１〜４において， 被告標章２が商品等表示として使用され，かつ被告ウェブページ１〜４及び被告＼nウェブサイト２の冒頭部分に被告標章３が商品等表示として使用されていた上，＼n平成２８年１１月１５日から平成２９年３月２２日まではタイトルタグ及びメタ タグにおいて，被告標章１及び２が商品等表示として使用されていたところ，こ＼nれに対して，一審被告らが打ち消し表示と主張するものについては，前記５(2)〜 (5)のとおり決して十分なものということはできないから，需要者が本件不競法該＼n当行為とは無関係に被告商品を購入したとはいい難く，推定の覆滅は認められな い。
他方，前記４(1)イのとおり，平成２９年３月２３日以降，被告ウェブページ並 びにそのタイトルタグ及びメタタグにおいて，被告標章１及び２は，商品等表示＼nとしては使用されておらず，前記４(2)アのとおり，被告標章３が被告ウェブペー ジ１〜６及び被告ウェブサイト２において商品等表示として使用されたのみであ＼nるから，本件不競法該当行為とは無関係に被告標章を購入した者も一定数存在し たものと認められ，一定の推定の覆滅を認めることができる。その割合はこれま で認定した諸般の事情に照らすと，５割と認めるのが相当である。 (3) 以上からすると，不競法５条２項により一審原告の損害として推定される べき額は，以下の計算式とおり，１１９万１７５７円であると認められ，弁護士 費用としては，本件に表れた一切の事情を勘案して２０万円を相当と認める。＼nしたがって，一審被告らによる不正競争行為（本件不競法該当行為）によって 一審原告に生じた損害額の合計は，１３９万１７５７円（１１９万１７５７円＋ ２０万円＝１３９万１７５７円）であると認められる。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 商標その他
>> 周知表示（不競法）
>> 著名表示（不競法）
>> ピックアップ対象
2019.12. 5
平成30(行ケ)1017 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年12月4日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反、進歩性違反が争われました。知財高裁（１部）は、サポート要件違反無し、進歩性違反ありとして、拒絶審決を維持しました。審決はサポート要件、進歩性違反とも無効理由ありと判断していました。
前記１(1)によれば，本件明細書には，「課題を解決するための手段」として，「本 発明の一の態様による自動注入可能なアクセスポートは，コンピュータ断層撮影走＼n査プロセスに用いられ，隔膜を保持するよう構成される本体と，皮下埋め込み後，＼n前記自動注入可能なアクセスポートをＸ線を介して識別するように構＼築される，前 記アクセスポートの少なくとも１つの，前記自動注入可能なアクセスポートの，自＼n動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報と相関がありＸ線 で可視の，識別可能な特徴とを具え，前記自動注入可能＼なアクセスポートは，機械 的補助によって注入され，かつ加圧されることができ，前記隔膜は，前記本体内に 画定された空洞内に，前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である。」 （【０００９】）との記載があることに加え，アクセスポートは，機械的補助（自動注 入可能ポート）によって注入され，かつ加圧されることができること（【００１３】），自動注入可能＼ポートは，コンピュータ断層撮影（「ＣＴ」）走査プロセスにおいて使 用することができること（【００１４】），典型的なアクセスポート１０は，キャップ １４とベース１６の間で隔膜１８を保持するために構成することができ，これらが＼n集合して，本体２０に吐出ステム３１の内腔２９と流体連通している空洞３６を画 定することができること（【００１７】，【００１８】，図１Ａ，図１Ｂ），識別可能な特徴は，アクセスポートが患者の中に埋め込まれた後に知覚可能＼であり，自動注射 可能であるアクセスポートと相関関係を有することができること（【００１５】），識＼n別可能な特徴は，金属プレートのサイズや形状等，Ｘ線の画像化を通じて知覚する＼nことができるものでもよいこと（【００１６】，【００４６】）が記載されている。 これらの記載によれば，特許請求の範囲請求項１に記載された本件発明１は，本 件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえる。
(3) 当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであること 前記１(1)のとおり，本件明細書の「発明が解決しようとする課題」には，従来の アクセスポートは，異なる製造業者または型式であっても，互いに区別することが できない実質的に同様の外形を有することがあり，一度アクセスポートが埋め込ま れると，アクセスポートの型式，様式またはデザインを見つけ出すのが難しくなり， 交換タイミング等の目的にとって好ましくないという問題があり（【０００７】），皮 下埋め込み後に検知される，少なくとも１つの識別可能な特徴を設けたアクセスポ＼nートを提供することは有利であること（【０００８】）の記載がある。 また，「課題を解決するための手段」には，アクセスポートは，（例えば，針を含む 注射器を介して）手で注入されることができ，または，機械的補助（例えば，いわゆ る自動注入可能ポート）によって注入され，かつ加圧されることができること（【０＼n０１３】，【００１４】），アクセスポートの識別可能な特徴は，アクセスポートに関＼n連する情報（例えば製造業者の型式またはデザイン）と相関関係を有することがで き，自動注射可能であるアクセスポートと相関関係を有することができること（【０＼n０１５】）の記載がある。 以上の記載によれば，本件発明１の課題は，自動注入可能なアクセスポートを埋＼nめ込んだ後に，そのアクセスポートが自動注入可能なアクセスポートであるのかを＼n識別可能とすることであると認められ，その課題の解決手段として，「皮下埋め込み＼n後，前記自動注入可能なアクセスポートをＸ線を介して識別するように構＼築される， 前記アクセスポートの少なくとも１つの，前記自動注入可能なアクセスポートの，＼n自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報と相関がありＸ 線で可視の，識別可能な特徴」を備えるようにしたものであることが認められる。＼nそして，本件明細書には，「識別可能な特徴」に関し，触診又は目視観察によって＼n知覚することができるもののほか，プレート又は他の金属形状の金属的な特徴のよ うにＸ線の画像化を通じて知覚できるものでもよく，その金属的特徴は，Ｘ線感光 フィルムを，アクセスポートを通過するＸ線エネルギーに曝すと同時に，Ｘ線エネ ルギーへのアクセスポートの露出によって生じるＸ線で示されること（【００１６】， 【００４６】），識別可能な特徴が，ひとたび観察され，または別の方法で決定され＼nると，アクセスポートのそのような少なくとも１つの特徴の相関関係を達成するこ とができ，アクセスポートに関連する情報を得ることができること（【００１５】） の記載がある。 これらの記載に接した当業者は，本件発明１の「識別可能な特徴」を採用したア＼nクセスポートは，Ｘ線に曝すことで「識別可能な特徴」が知覚でき，これにより「自＼n動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」との相関関係を 達成し，「自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」を得 ることができ，その結果，皮下埋め込み後に自動注入可能と識別できるものである＼nことを認識することができるというべきである。 よって，特許請求の範囲請求項１に記載された本件発明１は，本件明細書の発明 の詳細な説明の記載により，当業者が本件発明１の課題を解決できると認識できる 範囲のものである。
(4) 被告らの主張について
被告らは，本件明細書には，「Ｘ線で可視の，識別可能な特徴」と「自動注入可能＼ なアクセスポートの，自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼ な情報」をどのように「相関」させるかという点について記載も示唆もないから，本 件発明１はサポート要件を欠いていると主張する。 しかし，本件明細書には，「識別可能な特徴は，前記アクセスポートに関連する情＼n報・・・と相関関係を有することができる」ものであり，「アクセスポートからの識別可能な特徴は，異なる型式またはデザインの，別のアクセスポートの他の識別可能＼な 特徴の，すべてではないにしても大部分に関して唯一のものである」（【００１５】） との記載があり，触診によって知覚される識別可能な特徴の例として，本体を部分＼n的な略ピラミッド状の形状とすること（【００２０】，【００２１】，図１Ａ，図１Ｂ），Ｘ線の画像化を通じて知覚することができる識別可能な特徴の例として，アクセス＼nポートの金属的な特徴のサイズ，形状，又はサイズと形状の両方が，アクセスポー トの識別のため選択的に調整されること（【００４６】）が記載されている。 これらの記載によれば，「識別可能な特徴」を，当該アクセスポートに固有の形状＼nやサイズにすることによりアクセスポートを特定可能にし，もって，「アクセスポー＼nトに関連する情報…と相関関係を有することができる」ようにすることが開示され ている。そして，本件発明１の「自動注入可能なアクセスポートの，自動注入可能＼に 定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」は，「アクセスポートに関連す＼nる情報」であるから，上記記載は，「自動注入可能なアクセスポートの，自動注入可＼n能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」と「Ｘ線で可視の，識別 可能な特徴」との「相関」の具体的態様の１つとして理解することができるという＼nべきである。
・・・
(4) 相違点１の容易想到性
ア 各文献の記載事項
本件出願の優先日当時の各文献には，次の記載がある（下記記載中の甲１１図１ ０，甲１２図２−１，２−３，２−４は別紙周知例図面目録のとおり。）。
(ア) 米国特許第５８５１２２１号明細書（甲１１）には，(1)予め形成されたヘッ＼nダモジュール１２を機密封止筐体１４に取り付けて製造される埋め込み型の医療機 器において，ヘッダモジュール１２のハウジング２０がＸ線不透過性のＩＤプレー ト６０を備えること（第８欄２３行〜３４行，図１０），(2)埋め込み型医療機器には， 埋め込み可能な薬剤供給装置，ＩＰＧ（心臓ペースメーカ，ペースメーカ‐心臓除＼n細動器，神経，筋肉及び神経刺激器，心筋刺激器など），埋め込み型心臓信号モニタ 及びレコーダなどが含まれること（第６欄３９行〜５４行）が開示されている。
(イ) ＩｓｏＭｅｄの説明書（甲１２）は，肝動脈の注入治療のための臨床のレフ ァレンスガイドであり ，(1)ＩｓｏＭｅｄ注入システムは，ＩｓｏＭｅｄ定量ポンプ と，メドトロニック血管カテーテルを含み，化学療法用薬剤の肝動脈注入に使用す る場合，まずカテーテルをポンプに接続し，ポンプは腹部の皮下腔に配置し，カテ ーテルは腹壁内にくぐらせその端部は胃十二指腸動脈等に配置すること（２−２頁＼n１行〜８行，図２−１），(2)ＩｓｏＭｅｄ定量ポンプは，化学療法薬剤またはヘパリ ン化液剤を貯蔵するリザーバーと，セルフシーリング隔膜を有し，リフィル針によ りリザーバーにアクセス可能なセンターリザーバフィルポートとを備えること（２＼n−３頁１４行〜１８行，２−４頁１行〜６行，図２−３），(3)ＩｓｏＭｅｄ定量ポン プはさらに，Ｘ線識別タグ等を備え，Ｘ線識別タグは，メドトロニック識別子，ポン プの型番，リザーバーの体積及び流量を記録していること（２−４頁１０行〜１４ 行，図２−４）が開示されている。
(ウ) Robert M. Steiner ほか「心臓ペースメーカの放射線学（The radiology of ca rdiac pacemakers）」と題する論文（RadioGraphics，Vol.６，No.３，ｐ３７３−３９ ９。乙１）には，ジェネレーターのＸ線画像は，ペースメーカの製造業者，タイプ及 び作用機序を識別するために有用であるが，何十もの製造業者が何百ものモデルを＼n製造しており，流通している全てのペースメーカに精通している医師はいないため， 製造業者から通常提供される，Ｘ線画像上の外観やＸ線不透過性コードを示す参照 チャートが利用可能であることが開示されている（３７９頁）。＼n
(エ) Sergio L. Pinski ほか「植込み型除細動器：非電気生理学者への影響（Implan table Cardioverter-Defibrillators: Implications for the Nonelectrophysiologist）」と題す る論文（Annals of Internal Medicine Vol.１２２， No.１０，ｐ７７０−７７７。乙 ２）には，全ての製造業者の植込み型除細動器は，Ｘ線不透過性の識別子を有する ので，緊急時にはＸ線を透過させることによりデバイスの識別が可能になることが＼n開示されている（７７１頁左欄１４行〜２６行）。
(オ) John L. Atlee ほか「心調律管理装置（第２部）（Cardiac Rhythm Managemen t Devices (Part II) Perioperative Management）」と題する論文（Anesthesiology, Vol.９５，No.６，ｐ１４９２−１５０６。乙３）には，既存のほとんどのペースメーカ 及びＩＣＤ には，これらのデバイスが埋め込まれている領域の胸部Ｘ線写真をみれ ば，デバイスの製造業者及びモデルが識別できる固有のＸ線不透過性コード（Ｘ線 又はＸ線画像上の署名）が刻印されていることが開示されている（１５０２頁左欄 １１行〜右欄１５行）。
(カ) 米国特許第４８６３４７０号明細書（甲１４）には，(1)乳房用，ペニス，膀 胱，失禁用装置等のインプラントは，体内への埋め込み前及び後の両方において容 易に識別可能であると好都合であること（第１欄１４行〜３５行），(2)皮下移植用の インプラントについて，Ｘ線不透過性の識別マーカーを囲むＸ線透過部を含むよう にすることで，識別マーカーは埋め込み前において視認可能であるとともに，埋め＼n込み後はＸ線撮影によって判読可能であること（第１欄４９行〜５７行），(3)識別マ ーカーは，インプラントのサイズのほか，製造業者，製造年，種類等を示すことがで きること（第２欄３０行〜４６行）が開示されている。
イ 周知技術の認定
(ア) 上記アの記載事項によれば，本件優先日当時，心臓用の医療装置（甲１１， 乙１〜３），皮下埋込型の薬液注入装置（甲１２），人工乳房（甲１４）等の，人体に 埋め込まれて使用される医療機器において，人体に埋め込まれた後に当該装置を特 定する情報を含むＸ線不透過性の識別子，すなわち，Ｘ線で可視の識別可能な特徴＼nを備えることは，既に臨床レベルで採用された，周知の技術であったと認められる。
(イ) 原告の主張について
原告は，甲１１，甲１２の各文献に記載されたわずか２件の発明を根拠に，人体 に埋め込まれて使用される医療機器一般について，Ｘ線で可視な特徴を備えること が周知技術と認定することはできず，また，乙１〜３，甲１４の各文献の記載を考 慮したとしても，これらに開示されているのは，人体に埋め込まれて使用される心 臓用医療機器であるから，アクセスポートを含む皮膚埋込型の医療機器全般におけ る周知技術を認定することはできないと主張する。 しかし，装置の型番を示すＸ線で可視な特徴を備えることは，心臓用医療機器の みならず，人工乳房，肝動脈に抗がん剤を投入するポンプなど，人体に埋め込まれ て使用される多様な医療装置において行われていたことは，上記アのとおりである。 そして，甲１２には，化学療法用薬剤の肝動脈注入ポンプを腹部の皮下腔に配置 し，体外から薬剤を注入することが記載されていること，甲１１には，Ｘ線で可視 な特徴としてＸ線不透過性のＩＤプレート６０を備える医療機器の例として，心臓 ペースメーカ，植込み型除細動器などのほかに薬剤供給装置が挙げられており，薬 剤供給の用途が示唆されていることに照らすなら，装置の型番を示すＸ線で可視な 特徴を備えることは，アクセスポートを含む皮膚埋込型の医療機器においても，周 知技術であったと認められ，原告の上記主張は採用できない。
ウ 容易想到性の判断
(ア) 引用発明は，造影ＣＴにおいて，造影剤を注入するために用いられる皮下埋 込型のアクセスポートであって，人体に埋め込まれて使用される医療機器の分野に おける上記イの周知技術と同一の技術分野に属している。また，引用発明に上記周 知技術を適用することについて，阻害要因があることは認められない。そうすると， 引用発明に上記周知技術を適用し，人体に埋め込まれた後に当該装置を特定する情 報を含む，Ｘ線で可視の識別可能な特徴を備えるようにすることは，当業者が適宜＼nなし得ることであるというべきである。 そして，引用発明である「自動注入可能なアクセスポート」を特定する情報は，自＼n動注入可能なアクセスポートを自動注入可能＼に定格されていないアクセスポートと 区別可能な情報である。そうすると，引用発明を特定する情報を含む，Ｘ線で可視＼nの識別可能な特徴によって，上記「情報」を識別することができるから，上記識別可＼n能な特徴は，「前記アクセスポートの少なくとも一つの，前記自動注入可能＼なアクセ スポートの，自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」 と「相関」があるということができる。 よって，引用発明に上記周知技術を適用し，相違点１に係る構成とすることは，＼n当業者が適宜なし得ることである。
(イ) 原告の主張について
原告は，本件発明の「相関」は，添付文書に記載された情報に基づいて，「識別可 能な特徴」に，「自動注入可能＼」であることを示すものとしての意味が直接的に付与 されていることが必要であり，医師等が添付文書などに基づいて，その「識別可能＼nな特徴」の意味を理解できることを要し，単に「ポートの型式」が示されているだけ では，それ自体に「自動注入可能」かどうかの直接的な意味付けはない以上，「自動＼n注射可能である前記アクセスポートと相関関係」があるとはいえないから，「前記自＼n動注入可能なアクセスポートの，自動注入可能＼に定格されていないアクセスポート と区別可能な情報と相関がありＸ線で可視の，識別可能＼な特徴」に該当するとはい えない旨主張する。 しかし，本件発明１の特許請求の範囲には，「相関」の具体的態様について限定は ない上，本件明細書にも，「相関」について，添付文書に記載された情報に基づいて， 「識別可能な特徴」に，「自動注入可能＼」であることを示すものとしての意味が直接 的に付与されていることが必要であり，医師等が添付文書などに基づいて，その「識 別可能な特徴」の意味を理解できることを要することの記載や示唆はない。＼nそして，本件明細書の「識別可能な特徴が，ひとたび観察され，または別の方法で＼n決定されると，アクセスポートのそのような少なくとも１つの特徴の相関関係を達 成することができ，そして，前記アクセスポートに関連する情報を得ることができ る」（【００１５】）との記載によれば，「識別可能な特徴」と「アクセスポートに関連する情報」との「相関」が達成されると，「識別可能＼な特徴」から「アクセスポート に関連する情報を得ることができる」ようになって，そのアクセスポートを特定で きるようになることを理解することができるところ，その具体的態様については， 当業者が適宜設定できるものと解される。
前記１(1)によれば，本件明細書には，「課題を解決するための手段」として，「本 発明の一の態様による自動注入可能なアクセスポートは，コンピュータ断層撮影走＼n査プロセスに用いられ，隔膜を保持するよう構成される本体と，皮下埋め込み後，＼n前記自動注入可能なアクセスポートをＸ線を介して識別するように構＼築される，前 記アクセスポートの少なくとも１つの，前記自動注入可能なアクセスポートの，自＼n動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報と相関がありＸ線 で可視の，識別可能な特徴とを具え，前記自動注入可能＼なアクセスポートは，機械 的補助によって注入され，かつ加圧されることができ，前記隔膜は，前記本体内に 画定された空洞内に，前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である。」 （【０００９】）との記載があることに加え，アクセスポートは，機械的補助（自動注 入可能ポート）によって注入され，かつ加圧されることができること（【００１３】），自動注入可能＼ポートは，コンピュータ断層撮影（「ＣＴ」）走査プロセスにおいて使 用することができること（【００１４】），典型的なアクセスポート１０は，キャップ １４とベース１６の間で隔膜１８を保持するために構成することができ，これらが＼n集合して，本体２０に吐出ステム３１の内腔２９と流体連通している空洞３６を画 定することができること（【００１７】，【００１８】，図１Ａ，図１Ｂ），識別可能な特徴は，アクセスポートが患者の中に埋め込まれた後に知覚可能＼であり，自動注射 可能であるアクセスポートと相関関係を有することができること（【００１５】），識＼n別可能な特徴は，金属プレートのサイズや形状等，Ｘ線の画像化を通じて知覚する＼nことができるものでもよいこと（【００１６】，【００４６】）が記載されている。 これらの記載によれば，特許請求の範囲請求項１に記載された本件発明１は，本 件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえる。
(3) 当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであること 前記１(1)のとおり，本件明細書の「発明が解決しようとする課題」には，従来の アクセスポートは，異なる製造業者または型式であっても，互いに区別することが できない実質的に同様の外形を有することがあり，一度アクセスポートが埋め込ま れると，アクセスポートの型式，様式またはデザインを見つけ出すのが難しくなり， 交換タイミング等の目的にとって好ましくないという問題があり（【０００７】），皮 下埋め込み後に検知される，少なくとも１つの識別可能な特徴を設けたアクセスポ＼nートを提供することは有利であること（【０００８】）の記載がある。 また，「課題を解決するための手段」には，アクセスポートは，（例えば，針を含む 注射器を介して）手で注入されることができ，または，機械的補助（例えば，いわゆ る自動注入可能ポート）によって注入され，かつ加圧されることができること（【０＼n０１３】，【００１４】），アクセスポートの識別可能な特徴は，アクセスポートに関＼n連する情報（例えば製造業者の型式またはデザイン）と相関関係を有することがで き，自動注射可能であるアクセスポートと相関関係を有することができること（【０＼n０１５】）の記載がある。 以上の記載によれば，本件発明１の課題は，自動注入可能なアクセスポートを埋＼nめ込んだ後に，そのアクセスポートが自動注入可能なアクセスポートであるのかを＼n識別可能とすることであると認められ，その課題の解決手段として，「皮下埋め込み＼n後，前記自動注入可能なアクセスポートをＸ線を介して識別するように構＼築される， 前記アクセスポートの少なくとも１つの，前記自動注入可能なアクセスポートの，＼n自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報と相関がありＸ 線で可視の，識別可能な特徴」を備えるようにしたものであることが認められる。＼nそして，本件明細書には，「識別可能な特徴」に関し，触診又は目視観察によって＼n知覚することができるもののほか，プレート又は他の金属形状の金属的な特徴のよ うにＸ線の画像化を通じて知覚できるものでもよく，その金属的特徴は，Ｘ線感光 フィルムを，アクセスポートを通過するＸ線エネルギーに曝すと同時に，Ｘ線エネ ルギーへのアクセスポートの露出によって生じるＸ線で示されること（【００１６】， 【００４６】），識別可能な特徴が，ひとたび観察され，または別の方法で決定され＼nると，アクセスポートのそのような少なくとも１つの特徴の相関関係を達成するこ とができ，アクセスポートに関連する情報を得ることができること（【００１５】） の記載がある。 これらの記載に接した当業者は，本件発明１の「識別可能な特徴」を採用したア＼nクセスポートは，Ｘ線に曝すことで「識別可能な特徴」が知覚でき，これにより「自＼n動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」との相関関係を 達成し，「自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」を得 ることができ，その結果，皮下埋め込み後に自動注入可能と識別できるものである＼nことを認識することができるというべきである。 よって，特許請求の範囲請求項１に記載された本件発明１は，本件明細書の発明 の詳細な説明の記載により，当業者が本件発明１の課題を解決できると認識できる 範囲のものである。
(4) 被告らの主張について
被告らは，本件明細書には，「Ｘ線で可視の，識別可能な特徴」と「自動注入可能＼ なアクセスポートの，自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼ な情報」をどのように「相関」させるかという点について記載も示唆もないから，本 件発明１はサポート要件を欠いていると主張する。 しかし，本件明細書には，「識別可能な特徴は，前記アクセスポートに関連する情＼n報・・・と相関関係を有することができる」ものであり，「アクセスポートからの識別可能な特徴は，異なる型式またはデザインの，別のアクセスポートの他の識別可能＼な 特徴の，すべてではないにしても大部分に関して唯一のものである」（【００１５】） との記載があり，触診によって知覚される識別可能な特徴の例として，本体を部分＼n的な略ピラミッド状の形状とすること（【００２０】，【００２１】，図１Ａ，図１Ｂ），Ｘ線の画像化を通じて知覚することができる識別可能な特徴の例として，アクセス＼nポートの金属的な特徴のサイズ，形状，又はサイズと形状の両方が，アクセスポー トの識別のため選択的に調整されること（【００４６】）が記載されている。 これらの記載によれば，「識別可能な特徴」を，当該アクセスポートに固有の形状＼nやサイズにすることによりアクセスポートを特定可能にし，もって，「アクセスポー＼nトに関連する情報…と相関関係を有することができる」ようにすることが開示され ている。そして，本件発明１の「自動注入可能なアクセスポートの，自動注入可能＼に 定格されていないアクセスポートと区別可能な情報」は，「アクセスポートに関連す＼nる情報」であるから，上記記載は，「自動注入可能なアクセスポートの，自動注入可＼n能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」と「Ｘ線で可視の，識別 可能な特徴」との「相関」の具体的態様の１つとして理解することができるという＼nべきである。
・・・
(4) 相違点１の容易想到性
ア 各文献の記載事項
本件出願の優先日当時の各文献には，次の記載がある（下記記載中の甲１１図１ ０，甲１２図２−１，２−３，２−４は別紙周知例図面目録のとおり。）。
(ア) 米国特許第５８５１２２１号明細書（甲１１）には，(1)予め形成されたヘッ＼nダモジュール１２を機密封止筐体１４に取り付けて製造される埋め込み型の医療機 器において，ヘッダモジュール１２のハウジング２０がＸ線不透過性のＩＤプレー ト６０を備えること（第８欄２３行〜３４行，図１０），(2)埋め込み型医療機器には， 埋め込み可能な薬剤供給装置，ＩＰＧ（心臓ペースメーカ，ペースメーカ‐心臓除＼n細動器，神経，筋肉及び神経刺激器，心筋刺激器など），埋め込み型心臓信号モニタ 及びレコーダなどが含まれること（第６欄３９行〜５４行）が開示されている。
(イ) ＩｓｏＭｅｄの説明書（甲１２）は，肝動脈の注入治療のための臨床のレフ ァレンスガイドであり ，(1)ＩｓｏＭｅｄ注入システムは，ＩｓｏＭｅｄ定量ポンプ と，メドトロニック血管カテーテルを含み，化学療法用薬剤の肝動脈注入に使用す る場合，まずカテーテルをポンプに接続し，ポンプは腹部の皮下腔に配置し，カテ ーテルは腹壁内にくぐらせその端部は胃十二指腸動脈等に配置すること（２−２頁＼n１行〜８行，図２−１），(2)ＩｓｏＭｅｄ定量ポンプは，化学療法薬剤またはヘパリ ン化液剤を貯蔵するリザーバーと，セルフシーリング隔膜を有し，リフィル針によ りリザーバーにアクセス可能なセンターリザーバフィルポートとを備えること（２＼n−３頁１４行〜１８行，２−４頁１行〜６行，図２−３），(3)ＩｓｏＭｅｄ定量ポン プはさらに，Ｘ線識別タグ等を備え，Ｘ線識別タグは，メドトロニック識別子，ポン プの型番，リザーバーの体積及び流量を記録していること（２−４頁１０行〜１４ 行，図２−４）が開示されている。
(ウ) Robert M. Steiner ほか「心臓ペースメーカの放射線学（The radiology of ca rdiac pacemakers）」と題する論文（RadioGraphics，Vol.６，No.３，ｐ３７３−３９ ９。乙１）には，ジェネレーターのＸ線画像は，ペースメーカの製造業者，タイプ及 び作用機序を識別するために有用であるが，何十もの製造業者が何百ものモデルを＼n製造しており，流通している全てのペースメーカに精通している医師はいないため， 製造業者から通常提供される，Ｘ線画像上の外観やＸ線不透過性コードを示す参照 チャートが利用可能であることが開示されている（３７９頁）。＼n
(エ) Sergio L. Pinski ほか「植込み型除細動器：非電気生理学者への影響（Implan table Cardioverter-Defibrillators: Implications for the Nonelectrophysiologist）」と題す る論文（Annals of Internal Medicine Vol.１２２， No.１０，ｐ７７０−７７７。乙 ２）には，全ての製造業者の植込み型除細動器は，Ｘ線不透過性の識別子を有する ので，緊急時にはＸ線を透過させることによりデバイスの識別が可能になることが＼n開示されている（７７１頁左欄１４行〜２６行）。
(オ) John L. Atlee ほか「心調律管理装置（第２部）（Cardiac Rhythm Managemen t Devices (Part II) Perioperative Management）」と題する論文（Anesthesiology, Vol.９５，No.６，ｐ１４９２−１５０６。乙３）には，既存のほとんどのペースメーカ 及びＩＣＤ には，これらのデバイスが埋め込まれている領域の胸部Ｘ線写真をみれ ば，デバイスの製造業者及びモデルが識別できる固有のＸ線不透過性コード（Ｘ線 又はＸ線画像上の署名）が刻印されていることが開示されている（１５０２頁左欄 １１行〜右欄１５行）。
(カ) 米国特許第４８６３４７０号明細書（甲１４）には，(1)乳房用，ペニス，膀 胱，失禁用装置等のインプラントは，体内への埋め込み前及び後の両方において容 易に識別可能であると好都合であること（第１欄１４行〜３５行），(2)皮下移植用の インプラントについて，Ｘ線不透過性の識別マーカーを囲むＸ線透過部を含むよう にすることで，識別マーカーは埋め込み前において視認可能であるとともに，埋め＼n込み後はＸ線撮影によって判読可能であること（第１欄４９行〜５７行），(3)識別マ ーカーは，インプラントのサイズのほか，製造業者，製造年，種類等を示すことがで きること（第２欄３０行〜４６行）が開示されている。
イ 周知技術の認定
(ア) 上記アの記載事項によれば，本件優先日当時，心臓用の医療装置（甲１１， 乙１〜３），皮下埋込型の薬液注入装置（甲１２），人工乳房（甲１４）等の，人体に 埋め込まれて使用される医療機器において，人体に埋め込まれた後に当該装置を特 定する情報を含むＸ線不透過性の識別子，すなわち，Ｘ線で可視の識別可能な特徴＼nを備えることは，既に臨床レベルで採用された，周知の技術であったと認められる。
(イ) 原告の主張について
原告は，甲１１，甲１２の各文献に記載されたわずか２件の発明を根拠に，人体 に埋め込まれて使用される医療機器一般について，Ｘ線で可視な特徴を備えること が周知技術と認定することはできず，また，乙１〜３，甲１４の各文献の記載を考 慮したとしても，これらに開示されているのは，人体に埋め込まれて使用される心 臓用医療機器であるから，アクセスポートを含む皮膚埋込型の医療機器全般におけ る周知技術を認定することはできないと主張する。 しかし，装置の型番を示すＸ線で可視な特徴を備えることは，心臓用医療機器の みならず，人工乳房，肝動脈に抗がん剤を投入するポンプなど，人体に埋め込まれ て使用される多様な医療装置において行われていたことは，上記アのとおりである。 そして，甲１２には，化学療法用薬剤の肝動脈注入ポンプを腹部の皮下腔に配置 し，体外から薬剤を注入することが記載されていること，甲１１には，Ｘ線で可視 な特徴としてＸ線不透過性のＩＤプレート６０を備える医療機器の例として，心臓 ペースメーカ，植込み型除細動器などのほかに薬剤供給装置が挙げられており，薬 剤供給の用途が示唆されていることに照らすなら，装置の型番を示すＸ線で可視な 特徴を備えることは，アクセスポートを含む皮膚埋込型の医療機器においても，周 知技術であったと認められ，原告の上記主張は採用できない。
ウ 容易想到性の判断
(ア) 引用発明は，造影ＣＴにおいて，造影剤を注入するために用いられる皮下埋 込型のアクセスポートであって，人体に埋め込まれて使用される医療機器の分野に おける上記イの周知技術と同一の技術分野に属している。また，引用発明に上記周 知技術を適用することについて，阻害要因があることは認められない。そうすると， 引用発明に上記周知技術を適用し，人体に埋め込まれた後に当該装置を特定する情 報を含む，Ｘ線で可視の識別可能な特徴を備えるようにすることは，当業者が適宜＼nなし得ることであるというべきである。 そして，引用発明である「自動注入可能なアクセスポート」を特定する情報は，自＼n動注入可能なアクセスポートを自動注入可能＼に定格されていないアクセスポートと 区別可能な情報である。そうすると，引用発明を特定する情報を含む，Ｘ線で可視＼nの識別可能な特徴によって，上記「情報」を識別することができるから，上記識別可＼n能な特徴は，「前記アクセスポートの少なくとも一つの，前記自動注入可能＼なアクセ スポートの，自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能＼な情報」 と「相関」があるということができる。 よって，引用発明に上記周知技術を適用し，相違点１に係る構成とすることは，＼n当業者が適宜なし得ることである。
(イ) 原告の主張について
原告は，本件発明の「相関」は，添付文書に記載された情報に基づいて，「識別可 能な特徴」に，「自動注入可能＼」であることを示すものとしての意味が直接的に付与 されていることが必要であり，医師等が添付文書などに基づいて，その「識別可能＼nな特徴」の意味を理解できることを要し，単に「ポートの型式」が示されているだけ では，それ自体に「自動注入可能」かどうかの直接的な意味付けはない以上，「自動＼n注射可能である前記アクセスポートと相関関係」があるとはいえないから，「前記自＼n動注入可能なアクセスポートの，自動注入可能＼に定格されていないアクセスポート と区別可能な情報と相関がありＸ線で可視の，識別可能＼な特徴」に該当するとはい えない旨主張する。 しかし，本件発明１の特許請求の範囲には，「相関」の具体的態様について限定は ない上，本件明細書にも，「相関」について，添付文書に記載された情報に基づいて， 「識別可能な特徴」に，「自動注入可能＼」であることを示すものとしての意味が直接 的に付与されていることが必要であり，医師等が添付文書などに基づいて，その「識 別可能な特徴」の意味を理解できることを要することの記載や示唆はない。＼nそして，本件明細書の「識別可能な特徴が，ひとたび観察され，または別の方法で＼n決定されると，アクセスポートのそのような少なくとも１つの特徴の相関関係を達 成することができ，そして，前記アクセスポートに関連する情報を得ることができ る」（【００１５】）との記載によれば，「識別可能な特徴」と「アクセスポートに関連する情報」との「相関」が達成されると，「識別可能＼な特徴」から「アクセスポート に関連する情報を得ることができる」ようになって，そのアクセスポートを特定で きるようになることを理解することができるところ，その具体的態様については， 当業者が適宜設定できるものと解される。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.12. 4
平成29(ワ)38481 商標権に基づく差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年10月2日 東京地方裁判所
登録商標「ＭＭＰＩ」第４４類 心理検査について、「ＭＭＰＩ−１ 性格検査」としての使用は、みなし侵害行為であると認定されましたが、商26条によって効力が及ばないと判断されました。
(2)ア 前記(1)ウ（被験者がパソコン画面を見ながら回答）の場合について＼n
心理検査は，被験者が質問に回答し，その回答を基準に照らして判定（診 断及び解釈）し，判定結果を一定の目的のために利用するものであるから， 心理検査を役務としてみた場合，その中核は，同検査の実施主体（心理検査 の役務を提供する主体）による回答の判定（診断及び解釈）部分にあると解 される。 前記(1)ウの場合，心理検査の役務を提供するのは被告ソフトの購入者で＼nあり，被告ソフトは，同役務の提供を受ける者（被験者）の利用に供する物＼nに当たるところ，被告ソフトのパッケージにはそれぞれ本件商標と類似する＼n被告標章３が付されており，被告は購入者をして同役務の提供をさせるため に被告ソフトを販売しているのであるから，かかる被告の行為は，少なくと＼nも法３７条４号のみなし侵害行為に当たる。
イ 前記(1)イ(1)（購入者が被告質問用紙等及び被告ソフトを使用）の場合＼n この場合，心理検査の役務を提供する主体は被告各商品の購入者であり， 被告質問用紙等は，同役務の提供を受ける者（被験者）の利用に供する物に 当たるところ，被告質問用紙等にはそれぞれ本件商標と類似する被告標章１ 又は２が付されており，被告は上記購入者をして同役務の提供をさせるため に被告質問用紙等を販売しているのであるから，かかる被告の行為は，少な くとも法３７条４号のみなし侵害行為に当たる。
ウ 前記(1)イ(2)（被告サービスを利用）の場合につき検討する。 この場合も，心理検査の役務を提供する主体は被験者に受検をさせる被告 回答用紙等の購入者（被告サービスの委託者）と解されるが，上記委託者は， 検査結果の判定部分を被告に委託して心理検査を行っており，被告は，被告 サービスを受託することにより心理検査の役務の一部であるが中核たる判 定業務を実行しているといえるから，被告が被告サービスを提供する行為は， 委託者による心理検査の役務の一部をなす。一方，被告が被告サービスとい う役務を提供する直接の相手方は上記委託者であるが，同委託者は心理検査 の役務の需要者に含まれるし，被告の上記役務があってこそ同委託者の役務 が遂行される関係のものである。そうすると，被告による被告サービスの提 供は，心理検査の役務又はこれに類似する役務に当たるというべきである。 したがって，被告が被告サービスに基づいて委託者に交付する被告診断結 果書に本件商標に類似する被告標章４を付する行為は，「役務の提供に当た りその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務 を提供する行為」（法２条３項４号）に該当するから，かかる行為は，指定 役務又はこれに類似する役務についての登録商標に類似する商標の使用に 当たり，法３７条１号のみなし侵害行為に該当する。
エ 広告について 被告は，心理検査の役務に類似する役務に当たる被告サービスの提供に係 る被告ウェブサイト上の広告に被告標章５を掲載しているのであるから，役 務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供す る行為（法２条３項８号）をしているということができる。かかる行為は， 指定役務たる心理検査の役務に類似する役務についての本件商標に類似す る商標の使用に当たるから，法３７条１号のみなし侵害行為に該当する。
・・・
(1) 法２６条１項３号にいう役務の「質」とは，その語義からして，役務の内容， 中身，価値，性質などを意味するものと解されるところ，「ＭＭＰＩ」は，前 記１のとおり，質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査の名称で ある「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」（ミネソタ多面的人＼n格目録）の略称であり，本件商標の指定役務である心理検査の需要者，取引者 において，心理検査の一手法である本件心理検査又はその略称を示すものとし て周知であると認められるから，心理検査の内容，すなわち「質」を表すもの＼nということができる。 また，被告各標章は，いずれも，明朝体様やゴシック体様といったありふれ た書体で構成されているものである。＼n そうすると，「ＭＭＰＩ」を含む被告各標章は，いずれも本件商標の指定役 務である心理検査又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を，普通に用い られる方法で表示するものということができるから，被告各標章は，法２６条＼n１項３号に該当し，本件商標権の効力は及ばない。
(2) これに対し，原告は，「ＭＭＰＩ」は，役務の普通名称又は質を表示するも＼nのではなく，原告が長年にわたり独占的に提供してきた心理検査等役務を表す＼nものとして識別力を獲得していたものであって，被告は，自他を識別する態様 で本件商標に類似する被告各標章を使用していると主張する。 ア この点について，確かに，証拠によれば，原告が，昭和３８年以降，原告 版の質問票や回答用紙に「ＭＭＰＩ」の標章を用いていること（甲４３〜５ ３，７４，７５），「ＭＭＰＩ」の標章を用いた原告版のカタログを毎年発 行していること（甲３９〜４２），「ＭＭＰＩ」の標章を用いた原告版のマ ニュアルを販売していること（甲３２），原告が精神医学，心理学等の専門 誌，学会誌等に「ＭＭＰＩ」の標章を用いた広告を多数掲載してきたこと（甲 ５５〜６０，１００〜１４５），精神医学，心理学等の専門書等には，原告 版を本件心理検査の日本語版である趣旨の紹介をするものが多数あること （甲７〜９，８１〜９５）などの事実が認められる。
イ(ｱ) しかし，原告が昭和３８年（１９６３年）から平成４年（１９９２年） まで使用していた質問票（甲４３）は，表紙上部に「日本版ＭＭＰＩ質問＼n票」と記載され，その下に原著がハサウェイとマッキンレーであることな どが記載されているから，「ＭＭＰＩ」の表示は，当該質問票を用いて行＼nわれる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を示しており，需要者， 取引者にもそのように理解されるものというべきである。 また，平成２７年（２０１５年）以降の新版質問票（甲４４〜４７，７ ４）は，表紙左上部に「Minnesota」，「Multiphasic」，「Personality」， 「Inventory」と４段組みに記載されており，その直下にはハサウェイら の名前が記載され，その右側には「ＭＭＰＩ新日本版研究会」と記載され ているものであるが，同記載も，同様に行われる心理検査の種類・方法と しての本件心理検査を示しており，需要者，取引者にもそのように理解さ れるものというべきである。 新版回答用紙（甲４８〜５３，７５）には，「ＭＭＰＩ III型 回答用 紙」などとあるだけで，原著作者の記載等はないが，回答用紙が通常は質 問票とセットで利用されるものであることからすると，需要者，取引者は 「ＭＭＰＩ」が行われる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を意 味するものと理解するものと考えられる。
(ｲ) 次に，原告版のカタログ（甲３９〜４２）につきみると，「ＭＭＰＩ」 が単独で表記されている部分もあるものの，昭和４３年（１９６８年），＼n昭和４８年（１９７３年），平成５年（１９９３年）の各カタログ（甲３ ９〜４１）には，「ＭＭＰＩ」がハサウェイ教授らによって発表された心＼n理検査である旨の解説が付されており，平成３０年（２０１８年）のカタ ログ（甲４２）にも「ＭＭＰＩの実施法・まとめ」，「ＭＭＰＩ新日本版」 などと記載されている。これらの記載は，「ＭＭＰＩ」を心理検査の種類・ 方法としての本件心理検査を表示するものであり，需要者，取引者もその＼nように理解するものというべきである。
(ｳ) さらに，原告のマニュアル（平成５年（１９９３年）版。甲３２）の表＼n紙には前記の新版質問票と同様の記載があり，扉の部分には「新日本版Ｍ ＭＰIマニュアル」と記載され，本文部分においても，「第１章 ＭＭＰ Iの概要」に本件心理検査についての説明がされているのであるから，同 マニュアルにおいても，「ＭＭＰＩ」の表示は本件心理検査を意味するも＼nのとして用いられているということができる。
(ｴ) その他，専門誌，学会誌等への広告（甲５５〜６０，１００〜１４５） 及び精神医学，心理学等の専門書等（甲７〜９，８１〜９５）においても， 「ＭＭＰＩ」は心理検査の種類・方法であることを前提とした記載がされ ているにすぎず，これが原告の役務であることを示す記載は見当たらない。
(ｵ) 以上のとおり，原告作成に係る質問票，回答用紙，カタログ及びマニュ アル並びに広告や専門書における「ＭＭＰＩ」の使用は，いずれもこれが 心理検査の種類・方法としての本件心理検査を表示するものにすぎず，他＼nに「ＭＭＰＩ」が，原告が提供する心理検査等役務を表すものとして識別＼n力を獲得したと認めるに足りる証拠はない。 そうすると，原告が長年にわたり「ＭＭＰＩ」の商標を用いて独占的に 心理検査等役務を提供しており，その質問票，回答用紙，カタログ及びマ ニュアル並びに広告や専門書において「ＭＭＰＩ」との表示をしてきたと＼nしても，それをもって，原告が提供する役務を表すものとして識別力を獲＼n得したということはできない。 ウ 原告は，原告が行う心理検査等役務は，本件心理検査に由来・関連するが， 質問項目の言語，項目数及び配列，採点基準，実施方式において本件心理検 査と異なる原告独自のものであり，原告の提供する役務として識別力を獲得 したと主張するが，上記のとおり，原告は，質問票やカタログ等において， 「ＭＭＰＩ」の日本版であることを表示し，また，「ＭＭＰＩ」についてミ＼nネソタ大学のハサウェイ教授等により発表＼された人格目録テストであるな どの説明をしている上，質問項目数の差異も重複した質問を含むかどうかの 違いにすぎない。そうすると，原告が行う心理検査等役務は，我が国の社会， 文化等に合わせて「ＭＭＰＩ」を翻訳・標準化したものであって，原告が独 自に開発した心理検査であるということはできず，また需要者，取引者が原 告の提供する心理検査等役務を原告独自のものと認識していたことを示す 証拠もない。
エ 他方，被告が使用する各標章についてみると，(1)被告標章１は，被告質問 用紙の表紙上部に「ＭＭＰＩ−１ 性格検査」と記載されたもの，(2)被告標 章２は，被告回答用紙に「ＭＭＰＩ−１ 回答用紙」と記載されたもの，(3) 被告標章３は，被告ソフトのパッケージの表＼紙に「ＭＭＰＩ−１性格検査」 と記載されたもの，(4)被告標章４は，診断結果書の１枚目に「ＭＭＰＩ−１ 自動診断システム」と記載されたもの，(5)被告標章５は，被告のウェブサイ ト上の被告各商品や被告サービス等の広告において，「ＭＭＰＩ−１性格検 査」と記載されたものである。 原告は，被告各標章が自他の役務を識別する態様で使用されていると主張 するが，上記の被告各標章の表示内容及び態様によれば，被告各標章は，本＼n件心理検査による「性格検査」，本件心理検査の質問項目に対する「回答用 紙」，本件心理検査を利用した「自動診断システム」を意味し，いずれも被 告各商品や被告サービスに係る心理検査の種類・方法が本件心理検査である ことを題号等において表示しているにすぎないというべきである。このよう＼nに，被告各標章における「ＭＭＰＩ」は，本件心理検査を意味するものとし て使用されているのであるから，これを被告が識別力を有する態様で使用し たものであるということはできない。
(3) 以上のとおり，被告各標章は，いずれも本件商標の指定役務である心理検査 又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を，普通に用いられる方法で表示＼nするものということができるから，法２６条１項３号に該当し，本件商標権の 効力が及ばない。
(2)ア 前記(1)ウ（被験者がパソコン画面を見ながら回答）の場合について＼n
心理検査は，被験者が質問に回答し，その回答を基準に照らして判定（診 断及び解釈）し，判定結果を一定の目的のために利用するものであるから， 心理検査を役務としてみた場合，その中核は，同検査の実施主体（心理検査 の役務を提供する主体）による回答の判定（診断及び解釈）部分にあると解 される。 前記(1)ウの場合，心理検査の役務を提供するのは被告ソフトの購入者で＼nあり，被告ソフトは，同役務の提供を受ける者（被験者）の利用に供する物＼nに当たるところ，被告ソフトのパッケージにはそれぞれ本件商標と類似する＼n被告標章３が付されており，被告は購入者をして同役務の提供をさせるため に被告ソフトを販売しているのであるから，かかる被告の行為は，少なくと＼nも法３７条４号のみなし侵害行為に当たる。
イ 前記(1)イ(1)（購入者が被告質問用紙等及び被告ソフトを使用）の場合＼n この場合，心理検査の役務を提供する主体は被告各商品の購入者であり， 被告質問用紙等は，同役務の提供を受ける者（被験者）の利用に供する物に 当たるところ，被告質問用紙等にはそれぞれ本件商標と類似する被告標章１ 又は２が付されており，被告は上記購入者をして同役務の提供をさせるため に被告質問用紙等を販売しているのであるから，かかる被告の行為は，少な くとも法３７条４号のみなし侵害行為に当たる。
ウ 前記(1)イ(2)（被告サービスを利用）の場合につき検討する。 この場合も，心理検査の役務を提供する主体は被験者に受検をさせる被告 回答用紙等の購入者（被告サービスの委託者）と解されるが，上記委託者は， 検査結果の判定部分を被告に委託して心理検査を行っており，被告は，被告 サービスを受託することにより心理検査の役務の一部であるが中核たる判 定業務を実行しているといえるから，被告が被告サービスを提供する行為は， 委託者による心理検査の役務の一部をなす。一方，被告が被告サービスとい う役務を提供する直接の相手方は上記委託者であるが，同委託者は心理検査 の役務の需要者に含まれるし，被告の上記役務があってこそ同委託者の役務 が遂行される関係のものである。そうすると，被告による被告サービスの提 供は，心理検査の役務又はこれに類似する役務に当たるというべきである。 したがって，被告が被告サービスに基づいて委託者に交付する被告診断結 果書に本件商標に類似する被告標章４を付する行為は，「役務の提供に当た りその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務 を提供する行為」（法２条３項４号）に該当するから，かかる行為は，指定 役務又はこれに類似する役務についての登録商標に類似する商標の使用に 当たり，法３７条１号のみなし侵害行為に該当する。
エ 広告について 被告は，心理検査の役務に類似する役務に当たる被告サービスの提供に係 る被告ウェブサイト上の広告に被告標章５を掲載しているのであるから，役 務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供す る行為（法２条３項８号）をしているということができる。かかる行為は， 指定役務たる心理検査の役務に類似する役務についての本件商標に類似す る商標の使用に当たるから，法３７条１号のみなし侵害行為に該当する。
・・・
(1) 法２６条１項３号にいう役務の「質」とは，その語義からして，役務の内容， 中身，価値，性質などを意味するものと解されるところ，「ＭＭＰＩ」は，前 記１のとおり，質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査の名称で ある「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」（ミネソタ多面的人＼n格目録）の略称であり，本件商標の指定役務である心理検査の需要者，取引者 において，心理検査の一手法である本件心理検査又はその略称を示すものとし て周知であると認められるから，心理検査の内容，すなわち「質」を表すもの＼nということができる。 また，被告各標章は，いずれも，明朝体様やゴシック体様といったありふれ た書体で構成されているものである。＼n そうすると，「ＭＭＰＩ」を含む被告各標章は，いずれも本件商標の指定役 務である心理検査又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を，普通に用い られる方法で表示するものということができるから，被告各標章は，法２６条＼n１項３号に該当し，本件商標権の効力は及ばない。
(2) これに対し，原告は，「ＭＭＰＩ」は，役務の普通名称又は質を表示するも＼nのではなく，原告が長年にわたり独占的に提供してきた心理検査等役務を表す＼nものとして識別力を獲得していたものであって，被告は，自他を識別する態様 で本件商標に類似する被告各標章を使用していると主張する。 ア この点について，確かに，証拠によれば，原告が，昭和３８年以降，原告 版の質問票や回答用紙に「ＭＭＰＩ」の標章を用いていること（甲４３〜５ ３，７４，７５），「ＭＭＰＩ」の標章を用いた原告版のカタログを毎年発 行していること（甲３９〜４２），「ＭＭＰＩ」の標章を用いた原告版のマ ニュアルを販売していること（甲３２），原告が精神医学，心理学等の専門 誌，学会誌等に「ＭＭＰＩ」の標章を用いた広告を多数掲載してきたこと（甲 ５５〜６０，１００〜１４５），精神医学，心理学等の専門書等には，原告 版を本件心理検査の日本語版である趣旨の紹介をするものが多数あること （甲７〜９，８１〜９５）などの事実が認められる。
イ(ｱ) しかし，原告が昭和３８年（１９６３年）から平成４年（１９９２年） まで使用していた質問票（甲４３）は，表紙上部に「日本版ＭＭＰＩ質問＼n票」と記載され，その下に原著がハサウェイとマッキンレーであることな どが記載されているから，「ＭＭＰＩ」の表示は，当該質問票を用いて行＼nわれる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を示しており，需要者， 取引者にもそのように理解されるものというべきである。 また，平成２７年（２０１５年）以降の新版質問票（甲４４〜４７，７ ４）は，表紙左上部に「Minnesota」，「Multiphasic」，「Personality」， 「Inventory」と４段組みに記載されており，その直下にはハサウェイら の名前が記載され，その右側には「ＭＭＰＩ新日本版研究会」と記載され ているものであるが，同記載も，同様に行われる心理検査の種類・方法と しての本件心理検査を示しており，需要者，取引者にもそのように理解さ れるものというべきである。 新版回答用紙（甲４８〜５３，７５）には，「ＭＭＰＩ III型 回答用 紙」などとあるだけで，原著作者の記載等はないが，回答用紙が通常は質 問票とセットで利用されるものであることからすると，需要者，取引者は 「ＭＭＰＩ」が行われる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を意 味するものと理解するものと考えられる。
(ｲ) 次に，原告版のカタログ（甲３９〜４２）につきみると，「ＭＭＰＩ」 が単独で表記されている部分もあるものの，昭和４３年（１９６８年），＼n昭和４８年（１９７３年），平成５年（１９９３年）の各カタログ（甲３ ９〜４１）には，「ＭＭＰＩ」がハサウェイ教授らによって発表された心＼n理検査である旨の解説が付されており，平成３０年（２０１８年）のカタ ログ（甲４２）にも「ＭＭＰＩの実施法・まとめ」，「ＭＭＰＩ新日本版」 などと記載されている。これらの記載は，「ＭＭＰＩ」を心理検査の種類・ 方法としての本件心理検査を表示するものであり，需要者，取引者もその＼nように理解するものというべきである。
(ｳ) さらに，原告のマニュアル（平成５年（１９９３年）版。甲３２）の表＼n紙には前記の新版質問票と同様の記載があり，扉の部分には「新日本版Ｍ ＭＰIマニュアル」と記載され，本文部分においても，「第１章 ＭＭＰ Iの概要」に本件心理検査についての説明がされているのであるから，同 マニュアルにおいても，「ＭＭＰＩ」の表示は本件心理検査を意味するも＼nのとして用いられているということができる。
(ｴ) その他，専門誌，学会誌等への広告（甲５５〜６０，１００〜１４５） 及び精神医学，心理学等の専門書等（甲７〜９，８１〜９５）においても， 「ＭＭＰＩ」は心理検査の種類・方法であることを前提とした記載がされ ているにすぎず，これが原告の役務であることを示す記載は見当たらない。
(ｵ) 以上のとおり，原告作成に係る質問票，回答用紙，カタログ及びマニュ アル並びに広告や専門書における「ＭＭＰＩ」の使用は，いずれもこれが 心理検査の種類・方法としての本件心理検査を表示するものにすぎず，他＼nに「ＭＭＰＩ」が，原告が提供する心理検査等役務を表すものとして識別＼n力を獲得したと認めるに足りる証拠はない。 そうすると，原告が長年にわたり「ＭＭＰＩ」の商標を用いて独占的に 心理検査等役務を提供しており，その質問票，回答用紙，カタログ及びマ ニュアル並びに広告や専門書において「ＭＭＰＩ」との表示をしてきたと＼nしても，それをもって，原告が提供する役務を表すものとして識別力を獲＼n得したということはできない。 ウ 原告は，原告が行う心理検査等役務は，本件心理検査に由来・関連するが， 質問項目の言語，項目数及び配列，採点基準，実施方式において本件心理検 査と異なる原告独自のものであり，原告の提供する役務として識別力を獲得 したと主張するが，上記のとおり，原告は，質問票やカタログ等において， 「ＭＭＰＩ」の日本版であることを表示し，また，「ＭＭＰＩ」についてミ＼nネソタ大学のハサウェイ教授等により発表＼された人格目録テストであるな どの説明をしている上，質問項目数の差異も重複した質問を含むかどうかの 違いにすぎない。そうすると，原告が行う心理検査等役務は，我が国の社会， 文化等に合わせて「ＭＭＰＩ」を翻訳・標準化したものであって，原告が独 自に開発した心理検査であるということはできず，また需要者，取引者が原 告の提供する心理検査等役務を原告独自のものと認識していたことを示す 証拠もない。
エ 他方，被告が使用する各標章についてみると，(1)被告標章１は，被告質問 用紙の表紙上部に「ＭＭＰＩ−１ 性格検査」と記載されたもの，(2)被告標 章２は，被告回答用紙に「ＭＭＰＩ−１ 回答用紙」と記載されたもの，(3) 被告標章３は，被告ソフトのパッケージの表＼紙に「ＭＭＰＩ−１性格検査」 と記載されたもの，(4)被告標章４は，診断結果書の１枚目に「ＭＭＰＩ−１ 自動診断システム」と記載されたもの，(5)被告標章５は，被告のウェブサイ ト上の被告各商品や被告サービス等の広告において，「ＭＭＰＩ−１性格検 査」と記載されたものである。 原告は，被告各標章が自他の役務を識別する態様で使用されていると主張 するが，上記の被告各標章の表示内容及び態様によれば，被告各標章は，本＼n件心理検査による「性格検査」，本件心理検査の質問項目に対する「回答用 紙」，本件心理検査を利用した「自動診断システム」を意味し，いずれも被 告各商品や被告サービスに係る心理検査の種類・方法が本件心理検査である ことを題号等において表示しているにすぎないというべきである。このよう＼nに，被告各標章における「ＭＭＰＩ」は，本件心理検査を意味するものとし て使用されているのであるから，これを被告が識別力を有する態様で使用し たものであるということはできない。
(3) 以上のとおり，被告各標章は，いずれも本件商標の指定役務である心理検査 又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を，普通に用いられる方法で表示＼nするものということができるから，法２６条１項３号に該当し，本件商標権の 効力が及ばない。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 役務
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.12. 4
平成30(ネ)1008 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月8日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
外為オンラインVSネースクエアの控訴事件です。1審では差止請求が認められました。知財高裁も同じ判断です。
構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報＼nを含む売り注文情報を生成する」の意義について (ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載から，構成要件Ｄの「注文情報生成手段」は，「前記金融商品の買い注文を行うた＼nめの複数の買い注文情報」を生成する「買い注文情報生成手段」（構成要件Ｂ）と「前記買い注文の約定によって保有したポジションを，＼n約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を 生成」する「売り注文情報生成手段」とから構成され，「売り注文情報」を生成するのは，構＼成要件Ｄの「注文情報生成手段」のうちの「売り注文情報生成手段」であることを理解できるから，構成要件Ｇの「注文情報生成手段」及び構＼成要件Ｈの「前記注文情報生成手段」は，いずれも「売り注文情報生成手段」を意味するものと理 解できる。
そうすると，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の＼n売り注文が約定されたことを検知すると，前記注文情報生成手段は， 前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文 のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」にいう「前記注文情 報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前 記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」と の記載は，「売り注文情報生成手段」が，「前記約定検知手段」の 「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が 約定された」との「検知の情報を受けて」，当該「最も高い売り注 文価格」よりも「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含 む売り注文情報を生成する」ことを規定したものであり，「売り注 文情報生成手段」が行う処理を規定したものと解される。 次に，本件明細書には，「シフト機能」による注文は，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文＼nや決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯と は異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注さ せる態様の注文形態」であること（【００７８】），この「シフト 機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一＼n注文情報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し，相場価格 を反映した注文の発注を行うことができる」（【００１８】）とい う効果を奏することの開示がある。そして，構成要件Ｈの文言及び本件明細書の上記記載から，構＼成要件Ｈは，「シフト機能」のうち，＼n更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決 済注文」（売り注文）がシフトする構成のものを規定したものであることを理解できる。他方で，本件明細書には，「シフト機能＼」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注 済の「決済注文」（売り注文）がシフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能＼」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）及び本件明細書の 記載を総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前記複数の売り注文＼nのうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは，「売り注文情 報生成手段」（前記注文情報生成手段）が，「前記約定検知手段」 の「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文 が約定された」との「検知の情報」を受けたことに基づいて，「さ らに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生 成する」構成のものであれば，新たな「買い注文情報」の生成や「買い注文」の約定又はその検知に関わりなく，構＼成要件Ｈに含まれるものと解される。
(イ) これに対し控訴人は，(1)本件発明の特許請求の範囲（請求項１） の記載によれば，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成＼nする」とは，直前の検知の情報を条件として，これに続いて，前記 の売り注文が発生するという意味であって，これらの間に他の処理 が介在する記載はないこと，(2)本件明細書には，従前の新規注文Ｂ １ないしＢ５及び従前の決済注文Ｓ１ないしＳ５が全部約定したこ とを検知し，この検知の情報を受けて，新たな新規注文Ｂ１ないし Ｂ５及び新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を一括発注するものであり （【０１４２】ないし【０１５４】，図３５），「前記検知の情報 を受けて」（構成要件Ｈ）と，「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」（構＼成要件Ｈ）との間に，他の手続が介在するもの，例えば，新たな新規注文Ｂ１ないし Ｂ５と新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５とを新規に一括発注せずに， まずは新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５を発注し，その約定を検知し てから，新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を発注するようなものにつ いての開示はないこと，(3)本件出願の経過において，被控訴人は， 拒絶理由通知を受けて，本件手続補正書及び本件意見書を提出して， 本件出願に係る旧請求項１に構成要件ＥないしＧを新たに加え，構＼ 成要件Ｈを補正する手続補正を行うとともに，本件意見書において， シフトが生じるための条件として，最も高い売り注文の約定状況の みを監視することとし，それ以外の処理を監視することを除外する 旨を主張したことを総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の＼n売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高 い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう 「前記検知の情報を受けて」とは，「前記相場価格が変動して，前 記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文 価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も 介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文 価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り 注文情報を生成する」ことを意味するものと解すべきである旨主張 する。
しかしながら，上記(1)の点については，本件発明の特許請求の範 囲（請求項１）の記載中には，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」と「前記複数＼nの売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ 高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」との間に， 「他の処理を何も介在せずに」とか「直ちに」との文言は存在しな い。
次に，上記(2)の点については，前記(ア)で説示したとおり，構成要件Ｈは，「シフト機能＼」（【００７８】）のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売 り注文）がシフトする構成のものを規定したものであるところ，本件明細書には，「シフト機能＼」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売り注文）が シフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能＼」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。また，控訴人が挙げる本件明細書の記載 （【０１４２】ないし【０１５４】，図３５）は，「発明の実施の 形態の３」に係るものであるが，本件明細書には，「上記の「シフ ト機能」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構＼ 成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上 記各実施の形態は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態 のみに限定されることを意味するものではないことは，いうまでも ない。」こと【０１６４】の記載があることに照らすと，控訴人が 挙げる本件明細書の上記記載から構成要件Ｈを限定解釈すべき理由はない。＼n
さらに，上記(3)の点については，被控訴人は，本件手続補正書（乙 １４）により，本件出願に係る旧請求項１について，「前記相場価 格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち， 最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると， 前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受 けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさら に所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成 する」（下線は，補正箇所を示す。）と補正し，本件意見書（乙１ ５）において，「本願発明においては，一の注文手続で生成された 複数の売り注文情報に基づく複数の売り注文よりも高い売り注文情 報の生成…は，一の注文手続で生成された複数の売り注文情報に基 づく複数の売り注文のうちの最も高い売り注文の約定…が検知され たことを基準に行われることになります。そのため，システムにお いては，特定の注文に係る注文情報（相場の移動方向側である，最 も高い買い注文価格の買い注文に係る買い注文情報や，最も低い売 り注文価格の売り注文に係る売り注文情報）の約定状況のみを監視 すれば，新たな注文情報の生成（一の注文手続で生成された中で最 も高い売り注文価格よりも高い売り注文価格の売り注文情報の生成 …を，ただちに生成することができ，システムの情報保持や情報監 視のための負担が大きくなることはありません。これにより，本願 発明においては，新たな注文情報の生成や，その注文情報に基づく 注文の発注等の処理を，システム負荷の軽い，簡易な手順によって 処理することができるという効果を奏します。」と述べたことが認 められるが，他方で，本件手続補正書及び本件意見書は，平成２９ 年４月１１日付けの拒絶理由通知（乙１８）において「引用文献１ に記載された発明に引用文献２に記載の技術を適用し，引用文献１ に記載された発明において，繰り返し注文を行う際，相場価格の上 昇傾向に対応して以前の注文価格よりも高い価格の注文情報を生成 するように構成することは，当業者ならば容易に為し得ることである。」との進歩性欠如の指摘を受けて提出されたものであることに＼n照らせば，本件手続補正書及び本件意見書は，本件発明が，複数の 売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定に基づいて， 同注文価格よりも高い価格の売り注文を生成する点に技術的意義を 有し，進歩性を有する旨を主張したものであって，本件意見書の「約 定状況のみを監視すれば」，「ただちに生成する」といった記載か ら，両者の間に他の処理を介在させる構成や時間的間隔が存在する構＼成を本件発明から除外したものということはできない。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 構成要件Ｈの充足性について
(ア) 前記２(3)イ(ｲ)のとおり，(1)ないし(4)の売り注文のうち，最も高 い注文価格の番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０ 円）が約定した後に，番号１１３の注文価格より「０．６２円」高 い番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）がされて いることに照らすと，被告サーバにおいては，約定検知手段が複数 の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定を検知す ると，注文情報生成手段が，この検知の情報を受けたことに基づい て，約定した最も高い売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成したこと が認められる。 したがって，被告サーバは，構成要件Ｈを充足するものと認められる。＼n
・・・・
控訴人は，本件明細書の発明の詳細な説明には，構成要件Ｈに対応する「シフト機能＼」に係る構成について，「いったんスルー注文」及び「決済トレー＼nル注文」と組み合わせた，複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て がそれぞれ１回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注 文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文 を発注させることしか記載されておらず，構成要件Ｈに含まれる「シフト機能＼」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたもの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば，構＼成要件 Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから，特許 法３６条６項１号所定の要件（以下「サポート要件」という。）に適合する とはいえない旨主張する。 ア そこで検討するに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載中に は，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ＼nとを検知すると，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知 の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す る」との記載において，「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ 高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載 はないから，当該「売り注文情報」は，複数の場合に限らず，一つの場合 も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，(1)「シフト機能」について，「金融商品取引管理装置１や金融商品取引管理システム１Ａにお＼nいて，既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち，「シ フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能＼である。この「シ フト機能」による注文は，上述した，「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例えば後述する「リピートイ＼nフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）等に基づいて，新 規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文 や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異 なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様 の注文形態である。」こと（【００７８】），(2)「シフト機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場＼n価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注 文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映した注文の発注を行う ことができる」（【００１８】）という効果を奏すること，(3)「発明の 実施の形態３」は，「この実施の形態３の金融商品取引管理システムに おいては，「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを，「ら くトラ」による注文と組み合わせ，さらに「シフト機能」を行わせる状態を示す。」（【０１３８】）ものであるが，「上記の「シフト機能＼」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上記各実施の形態＼nは本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ とを意味するものではないことは，いうまでもない。」こと（【０１６ ４】）の記載がある。 上記(1)の記載から，「シフト機能」は，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される＼n際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ トさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり，シ フトされる先に発注済の注文には，「新規注文」又は「決済注文」の一 方のみの構成又は双方の構＼成が含まれること，先に発注済の一つの注文 の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価格帯」をシフトさせる構＼成のものが含まれることを理解できる。また，上記(1)ないし(3)の記載から，「シフト機能」は，「相場価格を反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し，「いった＼nんスルー注文」，「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例え ば…「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）」 等の注文方法とは別個の処理であること，「シフト機能」にこれらの各種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。＼n
ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，図３５に示す「実施の形態 ３」（【０１４４】ないし【０１４８】）として，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ，＼n決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の 買い注文Ｂ５，Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売 り注文Ｓ５，Ｓ４が再度生成されるが，この時点ではシフトは発生せ ず，通常のリピートイフダン注文が繰り返され，その後相場価格が変 動して，Ｓ１ないしＳ３の売り注文価格がトレールし，Ｓ１ないしＳ ３が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると，再度生成 された売り注文Ｓ５，Ｓ４は約定していないにも関わらずこれをキャ ンセルして，Ｓ１ないしＳ５のシフトが実行されることが記載されて いる。上記記載は，構成要件Ｈに含まれる，「シフト機能＼」に「いっ たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一つであることが認められる。＼nまた，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には，図３５において，Ｓ２及びＳ３の売り注文価格がトレールしないため，＼nそれぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり，それぞ れ別々に約定し，その場合，実施の形態３の取引例でＳ５，Ｓ４が約 定した段階ではシフトが生じていないのと同様に，Ｓ３，Ｓ２が約定 した段階ではシフトが生じず，その後に最も高い売り注文価格の売り 注文であるところのＳ１が約定した段階でシフトが生じることになる ことを理解できる。 そうすると，複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売 り注文が約定すると，それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情 報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Ｈに係る構＼成は，本 件明細書の上記記載から認識できるから，本件明細書の発明の詳細な 説明に記載されているということができる。
(イ) これに対し控訴人は，図３５には，Ｓ５，Ｓ４が約定した後に再 度Ｓ５，Ｓ４が生成されることの記載はなく，Ｂ５，Ｂ４には，直後 に「キャンセル」と記載されていることからすれば，Ｓ５，Ｓ４が約 定しても，元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５， Ｂ４がそもそも生成されないか，生成されてもすぐにキャンセルされ ていると理解できること，加えて，本件明細書の【０１４４】ないし 【０１４７】にも，新たな新規注文Ｂ５及びＢ４は，個別に生成され るのではなく，（従前の）決済注文の全ての約定（（従前の）決済注 文Ｓ１ないしＳ３の約定）を待って，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ３ とともに新たな新規注文が一括して生成されることが開示されている ことからすると，図３５には，同図右上のＳ１ないしＳ３が同時に約 定し，もって，Ｂ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１の全てが１回ずつ 約定した後に，「シフト機能」によるシフトが行われ，新たなＢ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１が一括的に生成される場合が示されてい＼nるに過ぎず，Ｂ５，Ｂ４に対応する決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定すると， 元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，Ｂ４が再度 生成されることを看取できない旨主張する。 しかしながら，図３５には，明示の記載はないが，決済注文Ｓ５， Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の買い注文Ｂ５， Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売り注文Ｓ５，Ｓ ４が再度生成され，通常のリピートイフダン注文が繰り返されること は，「図３０に示すように，相場価格６４が上昇から下落に転じ，１ ドル＝１００．６０円未満になると，約定情報生成部１４は，決済注 文Ｓ４，Ｓ５を約定させる処理を行う。これにより，（新規注文情報 １８１１４，１８１１５に基づく）新規注文Ｂ４，Ｂ５と，（決済注 文情報１８１１９，１８１２０に基づく）決済注文Ｓ４，Ｓ５による イフダン注文の取引がそれぞれ成立する。これにより，注文情報生成 部１６は，元の新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５と同じ， 新たな新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５を生成する。」 （【０１３２】）との記載に照らしても明らかである。 したがって，控訴人の上記主張は，その前提において，採用するこ とができない。
エ 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「シフト機能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせた構＼成のもの（実施の形態３）のほか，構成要件Ｈに含まれる，これ以外の構＼成の もの（最も高い売り注文価格の特定の一の売り注文が約定されたことを検 知すると，前記注文情報生成手段が，更に所定価格だけ高い「一の売り注 文情報」を生成するもの）についての開示があることが認められる。 したがって，構成要件Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであることが認められ，本件発明はサポート要件に適合するものと認＼nめられるから，これと異なる控訴人の前記主張は理由がない。
構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報＼nを含む売り注文情報を生成する」の意義について (ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載から，構成要件Ｄの「注文情報生成手段」は，「前記金融商品の買い注文を行うた＼nめの複数の買い注文情報」を生成する「買い注文情報生成手段」（構成要件Ｂ）と「前記買い注文の約定によって保有したポジションを，＼n約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を 生成」する「売り注文情報生成手段」とから構成され，「売り注文情報」を生成するのは，構＼成要件Ｄの「注文情報生成手段」のうちの「売り注文情報生成手段」であることを理解できるから，構成要件Ｇの「注文情報生成手段」及び構＼成要件Ｈの「前記注文情報生成手段」は，いずれも「売り注文情報生成手段」を意味するものと理 解できる。
そうすると，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の＼n売り注文が約定されたことを検知すると，前記注文情報生成手段は， 前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の売り注文 のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」にいう「前記注文情 報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前 記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」と の記載は，「売り注文情報生成手段」が，「前記約定検知手段」の 「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が 約定された」との「検知の情報を受けて」，当該「最も高い売り注 文価格」よりも「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含 む売り注文情報を生成する」ことを規定したものであり，「売り注 文情報生成手段」が行う処理を規定したものと解される。 次に，本件明細書には，「シフト機能」による注文は，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文＼nや決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯と は異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注さ せる態様の注文形態」であること（【００７８】），この「シフト 機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一＼n注文情報や新たな第二注文価格の第二注文情報を生成し，相場価格 を反映した注文の発注を行うことができる」（【００１８】）とい う効果を奏することの開示がある。そして，構成要件Ｈの文言及び本件明細書の上記記載から，構＼成要件Ｈは，「シフト機能」のうち，＼n更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決 済注文」（売り注文）がシフトする構成のものを規定したものであることを理解できる。他方で，本件明細書には，「シフト機能＼」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注 済の「決済注文」（売り注文）がシフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能＼」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）及び本件明細書の 記載を総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」，「前記複数の売り注文＼nのうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注 文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」とは，「売り注文情 報生成手段」（前記注文情報生成手段）が，「前記約定検知手段」 の「前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文 が約定された」との「検知の情報」を受けたことに基づいて，「さ らに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生 成する」構成のものであれば，新たな「買い注文情報」の生成や「買い注文」の約定又はその検知に関わりなく，構＼成要件Ｈに含まれるものと解される。
(イ) これに対し控訴人は，(1)本件発明の特許請求の範囲（請求項１） の記載によれば，構成要件Ｈの「前記検知の情報を受けて，…さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成＼nする」とは，直前の検知の情報を条件として，これに続いて，前記 の売り注文が発生するという意味であって，これらの間に他の処理 が介在する記載はないこと，(2)本件明細書には，従前の新規注文Ｂ １ないしＢ５及び従前の決済注文Ｓ１ないしＳ５が全部約定したこ とを検知し，この検知の情報を受けて，新たな新規注文Ｂ１ないし Ｂ５及び新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を一括発注するものであり （【０１４２】ないし【０１５４】，図３５），「前記検知の情報 を受けて」（構成要件Ｈ）と，「さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」（構＼成要件Ｈ）との間に，他の手続が介在するもの，例えば，新たな新規注文Ｂ１ないし Ｂ５と新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５とを新規に一括発注せずに， まずは新たな新規注文Ｂ１ないしＢ５を発注し，その約定を検知し てから，新たな決済注文Ｓ１ないしＳ５を発注するようなものにつ いての開示はないこと，(3)本件出願の経過において，被控訴人は， 拒絶理由通知を受けて，本件手続補正書及び本件意見書を提出して， 本件出願に係る旧請求項１に構成要件ＥないしＧを新たに加え，構＼ 成要件Ｈを補正する手続補正を行うとともに，本件意見書において， シフトが生じるための条件として，最も高い売り注文の約定状況の みを監視することとし，それ以外の処理を監視することを除外する 旨を主張したことを総合すると，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて，前記複数の＼n売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高 い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成すること」にいう 「前記検知の情報を受けて」とは，「前記相場価格が変動して，前 記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文 価格の売り注文が約定されたことを検知すると」，他の処理を何も 介在せずに，直ちに「前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文 価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り 注文情報を生成する」ことを意味するものと解すべきである旨主張 する。
しかしながら，上記(1)の点については，本件発明の特許請求の範 囲（請求項１）の記載中には，構成要件Ｈの「前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受けて」と「前記複数＼nの売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ 高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成する」との間に， 「他の処理を何も介在せずに」とか「直ちに」との文言は存在しな い。
次に，上記(2)の点については，前記(ア)で説示したとおり，構成要件Ｈは，「シフト機能＼」（【００７８】）のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売 り注文）がシフトする構成のものを規定したものであるところ，本件明細書には，「シフト機能＼」のうち，更に「決済注文」（売り注文）が発注される際に，先に発注済の「決済注文」（売り注文）が シフトする構成の場合において，新たな「買い注文」の発注やその約定によって，「シフト機能＼」の効果等が影響を受け得ることについての記載や示唆はない。また，控訴人が挙げる本件明細書の記載 （【０１４２】ないし【０１５４】，図３５）は，「発明の実施の 形態の３」に係るものであるが，本件明細書には，「上記の「シフ ト機能」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構＼ 成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上 記各実施の形態は本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態 のみに限定されることを意味するものではないことは，いうまでも ない。」こと【０１６４】の記載があることに照らすと，控訴人が 挙げる本件明細書の上記記載から構成要件Ｈを限定解釈すべき理由はない。＼n
さらに，上記(3)の点については，被控訴人は，本件手続補正書（乙 １４）により，本件出願に係る旧請求項１について，「前記相場価 格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち， 最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると， 前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知の情報を受 けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさら に所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成 する」（下線は，補正箇所を示す。）と補正し，本件意見書（乙１ ５）において，「本願発明においては，一の注文手続で生成された 複数の売り注文情報に基づく複数の売り注文よりも高い売り注文情 報の生成…は，一の注文手続で生成された複数の売り注文情報に基 づく複数の売り注文のうちの最も高い売り注文の約定…が検知され たことを基準に行われることになります。そのため，システムにお いては，特定の注文に係る注文情報（相場の移動方向側である，最 も高い買い注文価格の買い注文に係る買い注文情報や，最も低い売 り注文価格の売り注文に係る売り注文情報）の約定状況のみを監視 すれば，新たな注文情報の生成（一の注文手続で生成された中で最 も高い売り注文価格よりも高い売り注文価格の売り注文情報の生成 …を，ただちに生成することができ，システムの情報保持や情報監 視のための負担が大きくなることはありません。これにより，本願 発明においては，新たな注文情報の生成や，その注文情報に基づく 注文の発注等の処理を，システム負荷の軽い，簡易な手順によって 処理することができるという効果を奏します。」と述べたことが認 められるが，他方で，本件手続補正書及び本件意見書は，平成２９ 年４月１１日付けの拒絶理由通知（乙１８）において「引用文献１ に記載された発明に引用文献２に記載の技術を適用し，引用文献１ に記載された発明において，繰り返し注文を行う際，相場価格の上 昇傾向に対応して以前の注文価格よりも高い価格の注文情報を生成 するように構成することは，当業者ならば容易に為し得ることである。」との進歩性欠如の指摘を受けて提出されたものであることに＼n照らせば，本件手続補正書及び本件意見書は，本件発明が，複数の 売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定に基づいて， 同注文価格よりも高い価格の売り注文を生成する点に技術的意義を 有し，進歩性を有する旨を主張したものであって，本件意見書の「約 定状況のみを監視すれば」，「ただちに生成する」といった記載か ら，両者の間に他の処理を介在させる構成や時間的間隔が存在する構＼成を本件発明から除外したものということはできない。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 構成要件Ｈの充足性について
(ア) 前記２(3)イ(ｲ)のとおり，(1)ないし(4)の売り注文のうち，最も高 い注文価格の番号１１３の売りの指値注文（指定価格１１４．９０ 円）が約定した後に，番号１１３の注文価格より「０．６２円」高 い番号９６の売りの指値注文（指定価格１１５．５２円）がされて いることに照らすと，被告サーバにおいては，約定検知手段が複数 の売り注文のうち最も高い売り注文価格の売り注文の約定を検知す ると，注文情報生成手段が，この検知の情報を受けたことに基づい て，約定した最も高い売り注文の売り注文価格よりもさらに所定価 格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成したこと が認められる。 したがって，被告サーバは，構成要件Ｈを充足するものと認められる。＼n
・・・・
控訴人は，本件明細書の発明の詳細な説明には，構成要件Ｈに対応する「シフト機能＼」に係る構成について，「いったんスルー注文」及び「決済トレー＼nル注文」と組み合わせた，複数の新規注文の全て及び複数の決済注文の全て がそれぞれ１回ずつ約定した場合に複数の新規注文の全て及び複数の決済注 文の全てに対応する個数の新たな複数の新規注文及び新たな複数の決済注文 を発注させることしか記載されておらず，構成要件Ｈに含まれる「シフト機能＼」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせたもの以外の構成のものについては記載されていないことからすれば，構＼成要件 Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものといえないから，特許 法３６条６項１号所定の要件（以下「サポート要件」という。）に適合する とはいえない旨主張する。 ア そこで検討するに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載中に は，構成要件Ｈの「前記相場価格が変動して，前記約定検知手段が，前記複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたこ＼nとを検知すると，前記注文情報生成手段は，前記約定検知手段の前記検知 の情報を受けて，前記複数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりも さらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を含む売り注文情報を生成す る」との記載において，「注文情報生成手段」が生成する「所定価格だけ 高い売り注文価格の情報」を含む「売り注文情報」の個数を規定する記載 はないから，当該「売り注文情報」は，複数の場合に限らず，一つの場合 も含むものと理解できる。
イ(ア) 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，(1)「シフト機能」について，「金融商品取引管理装置１や金融商品取引管理システム１Ａにお＼nいて，既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち，「シ フト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能＼である。この「シ フト機能」による注文は，上述した，「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例えば後述する「リピートイ＼nフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）等に基づいて，新 規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文 や決済注文が発注される際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異 なる価格や価格帯にシフトさせた状態で，新たな注文を発注させる態様 の注文形態である。」こと（【００７８】），(2)「シフト機能」は，「相場価格の変動により，元の第一注文価格や元の第二注文価格よりも相場＼n価格の変動方向側に新たな第一注文価格の第一注文情報や新たな第二注 文価格の第二注文情報を生成し，相場価格を反映した注文の発注を行う ことができる」（【００１８】）という効果を奏すること，(3)「発明の 実施の形態３」は，「この実施の形態３の金融商品取引管理システムに おいては，「いったんスルー注文」と「決済トレール注文」とを，「ら くトラ」による注文と組み合わせ，さらに「シフト機能」を行わせる状態を示す。」（【０１３８】）ものであるが，「上記の「シフト機能＼」は，上記発明の実施の形態１や，発明の実施の形態２の構成において適用することもできる。」こと（【０１５１】）及び「上記各実施の形態＼nは本発明の例示であり，本発明が上記各実施の形態のみに限定されるこ とを意味するものではないことは，いうまでもない。」こと（【０１６ ４】）の記載がある。 上記(1)の記載から，「シフト機能」は，「新規注文と決済注文が少なくとも１回ずつ約定したのちに，更に新規注文や決済注文が発注される＼n際に，先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフ トさせた状態で，新たな注文を発注させる態様の注文形態」であり，シ フトされる先に発注済の注文には，「新規注文」又は「決済注文」の一 方のみの構成又は双方の構＼成が含まれること，先に発注済の一つの注文 の「価格」をシフトさせる構成のものと先に発注済の複数の注文の「価格帯」をシフトさせる構＼成のものが含まれることを理解できる。また，上記(1)ないし(3)の記載から，「シフト機能」は，「相場価格を反映した注文の発注を行うことができる」という効果を奏し，「いった＼nんスルー注文」，「決済トレール注文」や，各種のイフダン注文（例え ば…「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」）」 等の注文方法とは別個の処理であること，「シフト機能」にこれらの各種の注文方法のいずれを組み合わせるかは任意であることを理解できる。＼n
ウ(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には，図３５に示す「実施の形態 ３」（【０１４４】ないし【０１４８】）として，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせたトラップリピートイフダン注文で行われ，＼n決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の 買い注文Ｂ５，Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売 り注文Ｓ５，Ｓ４が再度生成されるが，この時点ではシフトは発生せ ず，通常のリピートイフダン注文が繰り返され，その後相場価格が変 動して，Ｓ１ないしＳ３の売り注文価格がトレールし，Ｓ１ないしＳ ３が最も高い注文価格の売り注文として同時に約定すると，再度生成 された売り注文Ｓ５，Ｓ４は約定していないにも関わらずこれをキャ ンセルして，Ｓ１ないしＳ５のシフトが実行されることが記載されて いる。上記記載は，構成要件Ｈに含まれる，「シフト機能＼」に「いっ たんスルー注文」及び「決済トレール注文」を組み合わせた構成の一つであることが認められる。＼nまた，シフト機能に決済トレール注文を組み合わせない場合には，図３５において，Ｓ２及びＳ３の売り注文価格がトレールしないため，＼nそれぞれの注文情報が生成された時点における価格のとおり，それぞ れ別々に約定し，その場合，実施の形態３の取引例でＳ５，Ｓ４が約 定した段階ではシフトが生じていないのと同様に，Ｓ３，Ｓ２が約定 した段階ではシフトが生じず，その後に最も高い売り注文価格の売り 注文であるところのＳ１が約定した段階でシフトが生じることになる ことを理解できる。 そうすると，複数の売り注文情報のうち最も高い売り注文価格の売 り注文が約定すると，それよりも所定価格だけ高い売り注文価格の情 報を含む売り注文情報を生成するという構成要件Ｈに係る構＼成は，本 件明細書の上記記載から認識できるから，本件明細書の発明の詳細な 説明に記載されているということができる。
(イ) これに対し控訴人は，図３５には，Ｓ５，Ｓ４が約定した後に再 度Ｓ５，Ｓ４が生成されることの記載はなく，Ｂ５，Ｂ４には，直後 に「キャンセル」と記載されていることからすれば，Ｓ５，Ｓ４が約 定しても，元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５， Ｂ４がそもそも生成されないか，生成されてもすぐにキャンセルされ ていると理解できること，加えて，本件明細書の【０１４４】ないし 【０１４７】にも，新たな新規注文Ｂ５及びＢ４は，個別に生成され るのではなく，（従前の）決済注文の全ての約定（（従前の）決済注 文Ｓ１ないしＳ３の約定）を待って，新たな新規注文Ｂ１ないしＢ３ とともに新たな新規注文が一括して生成されることが開示されている ことからすると，図３５には，同図右上のＳ１ないしＳ３が同時に約 定し，もって，Ｂ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１の全てが１回ずつ 約定した後に，「シフト機能」によるシフトが行われ，新たなＢ５ないしＢ１及びＳ５ないしＳ１が一括的に生成される場合が示されてい＼nるに過ぎず，Ｂ５，Ｂ４に対応する決済注文Ｓ５，Ｓ４が約定すると， 元の買い注文Ｂ５，Ｂ４と同じ注文価格の買い注文Ｂ５，Ｂ４が再度 生成されることを看取できない旨主張する。 しかしながら，図３５には，明示の記載はないが，決済注文Ｓ５， Ｓ４が約定した後に，元の買い注文と同じ注文価格の買い注文Ｂ５， Ｂ４及び元の売り注文Ｓ５，Ｓ４と同じ注文価格の売り注文Ｓ５，Ｓ ４が再度生成され，通常のリピートイフダン注文が繰り返されること は，「図３０に示すように，相場価格６４が上昇から下落に転じ，１ ドル＝１００．６０円未満になると，約定情報生成部１４は，決済注 文Ｓ４，Ｓ５を約定させる処理を行う。これにより，（新規注文情報 １８１１４，１８１１５に基づく）新規注文Ｂ４，Ｂ５と，（決済注 文情報１８１１９，１８１２０に基づく）決済注文Ｓ４，Ｓ５による イフダン注文の取引がそれぞれ成立する。これにより，注文情報生成 部１６は，元の新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５と同じ， 新たな新規注文Ｂ４，Ｂ５と元の決済注文Ｓ４，Ｓ５を生成する。」 （【０１３２】）との記載に照らしても明らかである。 したがって，控訴人の上記主張は，その前提において，採用するこ とができない。
エ 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，「シフト機能」を「いったんスルー注文」及び「決済トレール注文」に組み合わせた構＼成のもの（実施の形態３）のほか，構成要件Ｈに含まれる，これ以外の構＼成の もの（最も高い売り注文価格の特定の一の売り注文が約定されたことを検 知すると，前記注文情報生成手段が，更に所定価格だけ高い「一の売り注 文情報」を生成するもの）についての開示があることが認められる。 したがって，構成要件Ｈは，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものであることが認められ，本件発明はサポート要件に適合するものと認＼nめられるから，これと異なる控訴人の前記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.12. 4
平成30(ワ)9909 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月23日 東京地方裁判所
特許権侵害について、公然実施の無効主張がなされ、東京地裁（40部）は新規性違反（発明１，３）および進歩性違反（発明２，４）の無効主張を認めました。
被告は，上記ア記載のＡ邸工事の施工方法又は防水構造は本件各発明の構＼ 成要件をすべて具備すると主張するのに対し，原告は，同方法又は構造は構＼ 成要件Ｄ等を充足せず，本件各発明と相違点１において相違するので新規性 は欠如しないと主張する。
(ｱ) 構成要件Ｄ等における「封止する状態にして固定」の意義＼n
そこで，まず，構成要件Ｄ等の「封止する状態にして固定」の意義につ＼nいて検討する。 本件発明１及び３の特許請求の範囲の記載（構成要件Ｄ及びＫ）によれ＼nば，内部水切り部材は，その固定板下面と屋根に設けた開口部周囲の野地 板上面又は防水シート上面との間で液体の流通を封止する状態にして固 定して，水が開口部に侵入することを防止する機能を有するものであるか＼nら，ここにいう「封止」とは，液体の流通を封じ，止めること，すなわち， 水等の液体が開口部に侵入しない状態にすることをいうものと解される。 また，本件明細書等の記載をみても，「開口部を固定板で直接的且つ内 外液密的に覆うように内部水切り部材（インナーフラッシング）を配置す る」（段落【００１１】），「内部水切り部材の固定板を野地板又は防水 シート上に密着した状態で固定するものとした本発明」（段落【００１７】）， 「開口部１２を完全に覆うことのできるサイズの固定板２１を，その下面 端縁側が密着する状態で内部水切り部材２０を固定」（段落【００２２】）， 「密着状態で接着・固定して，固定板２１下面と防水シート１１上面との 間で水が流通しない状態に封止する。」（段落【００３１】），「固定板 ２１の防水シート１１側への密着性（封止性）が極めて高いものとなり優 れた防水機能を実現」（段落【００３５】）などとされているから，内部＼n水切り部材は，その固定板の下面端縁側を野地板等に密着させることで， 水等の液体の開口部への侵入を防止する機能を有するものであると解さ＼nれる。 そうすると，構成要件Ｄ等における「封止する状態にして固定」とは，＼n内部水切り部材の固定板の下面と野地板等を，水等の液体が開口部に侵入 しない程度に密着させて固定する状態をいうものと解するのが相当であ る。 これに対し，原告は，構成要件Ｄ等の「封止」とは，「精密部品などを＼n外気に触れないように，隙間なく包むこと。または，その技術。」を意味 すると主張するが，この定義は精密機械等に外気が接することを念頭に置 いたものであり，外気ではなく液体の流通が問題となる本件各発明におい ては妥当しない。
(ｲ) 構成要件Ｆ等における「前記固定板外周に沿って防水テープが貼＼付され ている」の意義
更に進んで，構成要件Ｆ等における「前記固定板外周に沿って防水テー＼nプが貼付されている」の意義について検討する。＼n本件発明２及び４に係る特許請求の範囲の記載によれば，内部水切り部 材の固定板外周に沿って防水テープを貼付するのは，同固定板下面と開口＼n部周囲の野地板上面等との間で液体の流通を封止する状態にして固定す るためであり，また，構成要件Ｆ等においては，「固定板外周に沿って」＼n防水テープを貼付するものとされているから，「前記固定板外周に沿って＼n防水テープが貼付されている」とは，内部水切り部材の固定板の外周全体＼nに防水テープが貼付されていることを意味すると解するのが自然である。＼n本件明細書等の記載をみても，防水テープ１５で固定板２１の外周に沿っ てその全周にわたって貼付する態様の実施例のみが記載されている（段落＼n【００３２】，【図４】）。 そうすると，構成要件Ｆ等の「前記固定板外周に沿って防水テープが貼＼ 付されている」とは，内部水切り部材の固定板の外周全体に防水テープが 貼付されていることを意味するものと認められる。＼n
(ｳ) Ａ邸工事と本件発明１及び３との対比
上記(ｱ)及び(ｲ)の解釈を前提として，Ａ邸工事の方法等と本件各発明と を対比すると，Ａ邸工事は，アルミフラッシングの「固定板の下面が開口 部周囲の野地板上面に密着して配置され」，かつ，「上記アルミフラッシ ングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及び左右両側には，粘着剤層を有 する防水テープを貼付する」構＼成を有するのであるから，Ａ邸工事は，上 記固定板の下面が，野地板上面と，水等の液体が開口部に侵入しない程度 に密着して固定されている構成，すなわち「アルミフラッシングの固定板＼n下面と開口部周囲の野地板上面との間で液体の流通を封止する状態にし て固定する」構成を有するものと推認することができる。＼n したがって，Ａ邸工事は構成要件Ｄ等を具備し，本件発明１及び３は新＼n規性を欠くこととなる。
(ｴ) Ａ邸工事と本件発明２及び４との対比
前記のとおり，本件発明２及び４の構成要件Ｆ及びＭの「前記固定板外＼n周に沿って防水テープが貼付されている」とは，内部水切り部材の固定板＼nの外周全体に防水テープが貼付されていることを意味するところ，Ａ邸工＼n事においては，アルミフラッシングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及 び左右両側には防水テープが貼付されているが，その軒側にはこれが貼＼付 されていないから，この点で両者は相違することとなる。 したがって，本件発明２及び４が新規性を欠くということはできない。
ウ 進歩性の有無について
前記判示のとおり，Ａ邸工事の方法と本件発明２及び４の構成要件Ｆ等は，＼n固定板の外周のうち軒側に防水テープが貼付されているかどうかにおいて＼n相違するところ，防水テープは，開口部に水が浸入しないようにするために 内部水切り部材の固定板に貼付するものであるから，四角形状の固定板の縁＼n部分の上記３辺に防水テープを貼付した上，更に念を入れて軒側の下辺にも＼n防水テープを貼付することについて，当業者であれば当然に想到し得たもの＼nと考えられる。 これに対し，原告は，インナーフラッシングの固定板の３辺に防水テープ を貼付して固定していた構＼成を，全周にわたり防水テープを貼付する構＼成に 置き換えると，部材や工数が増加して過剰なコストや手間を要することにな るから，阻害要因があると主張するが，Ａ邸工事の開口部は１辺が４０cm程 度であること（乙１２資料３）からして，軒側の１辺に防水テープの貼付す＼nる部材のコストや工数の負担はごくわずかなものと考えられるので，原告の 主張するような阻害要因があるということはできない。 したがって，本件発明２及び４は，公然実施されたＡ邸工事に基づき当業 者が本件特許出願当時に容易に想到し得たものであるというべきである。
エ 小括
前記イのとおり，本件各発明に係る特許出願より前である平成１９年６月 ２８日に公然と実施されたＡ邸工事は，本件発明１及び３の構成要件を全て＼n充足するから，本件発明１及び３は新規性を欠く。 また，前記ウのとおり，Ａ邸工事は，アルミフラッシングの四角形状の固 定板の軒側縁部分に防水テープが貼付されていない点で本件発明２及び４＼nと相違するが，当業者は，同部分にも防水テープを貼付する構＼成に容易に想 到し得るといえるから，本件発明２及び４は進歩性を欠く。 したがって，本件各発明は，いずれも特許無効審判により無効にされるべ きものと認められる。
被告は，上記ア記載のＡ邸工事の施工方法又は防水構造は本件各発明の構＼ 成要件をすべて具備すると主張するのに対し，原告は，同方法又は構造は構＼ 成要件Ｄ等を充足せず，本件各発明と相違点１において相違するので新規性 は欠如しないと主張する。
(ｱ) 構成要件Ｄ等における「封止する状態にして固定」の意義＼n
そこで，まず，構成要件Ｄ等の「封止する状態にして固定」の意義につ＼nいて検討する。 本件発明１及び３の特許請求の範囲の記載（構成要件Ｄ及びＫ）によれ＼nば，内部水切り部材は，その固定板下面と屋根に設けた開口部周囲の野地 板上面又は防水シート上面との間で液体の流通を封止する状態にして固 定して，水が開口部に侵入することを防止する機能を有するものであるか＼nら，ここにいう「封止」とは，液体の流通を封じ，止めること，すなわち， 水等の液体が開口部に侵入しない状態にすることをいうものと解される。 また，本件明細書等の記載をみても，「開口部を固定板で直接的且つ内 外液密的に覆うように内部水切り部材（インナーフラッシング）を配置す る」（段落【００１１】），「内部水切り部材の固定板を野地板又は防水 シート上に密着した状態で固定するものとした本発明」（段落【００１７】）， 「開口部１２を完全に覆うことのできるサイズの固定板２１を，その下面 端縁側が密着する状態で内部水切り部材２０を固定」（段落【００２２】）， 「密着状態で接着・固定して，固定板２１下面と防水シート１１上面との 間で水が流通しない状態に封止する。」（段落【００３１】），「固定板 ２１の防水シート１１側への密着性（封止性）が極めて高いものとなり優 れた防水機能を実現」（段落【００３５】）などとされているから，内部＼n水切り部材は，その固定板の下面端縁側を野地板等に密着させることで， 水等の液体の開口部への侵入を防止する機能を有するものであると解さ＼nれる。 そうすると，構成要件Ｄ等における「封止する状態にして固定」とは，＼n内部水切り部材の固定板の下面と野地板等を，水等の液体が開口部に侵入 しない程度に密着させて固定する状態をいうものと解するのが相当であ る。 これに対し，原告は，構成要件Ｄ等の「封止」とは，「精密部品などを＼n外気に触れないように，隙間なく包むこと。または，その技術。」を意味 すると主張するが，この定義は精密機械等に外気が接することを念頭に置 いたものであり，外気ではなく液体の流通が問題となる本件各発明におい ては妥当しない。
(ｲ) 構成要件Ｆ等における「前記固定板外周に沿って防水テープが貼＼付され ている」の意義
更に進んで，構成要件Ｆ等における「前記固定板外周に沿って防水テー＼nプが貼付されている」の意義について検討する。＼n本件発明２及び４に係る特許請求の範囲の記載によれば，内部水切り部 材の固定板外周に沿って防水テープを貼付するのは，同固定板下面と開口＼n部周囲の野地板上面等との間で液体の流通を封止する状態にして固定す るためであり，また，構成要件Ｆ等においては，「固定板外周に沿って」＼n防水テープを貼付するものとされているから，「前記固定板外周に沿って＼n防水テープが貼付されている」とは，内部水切り部材の固定板の外周全体＼nに防水テープが貼付されていることを意味すると解するのが自然である。＼n本件明細書等の記載をみても，防水テープ１５で固定板２１の外周に沿っ てその全周にわたって貼付する態様の実施例のみが記載されている（段落＼n【００３２】，【図４】）。 そうすると，構成要件Ｆ等の「前記固定板外周に沿って防水テープが貼＼ 付されている」とは，内部水切り部材の固定板の外周全体に防水テープが 貼付されていることを意味するものと認められる。＼n
(ｳ) Ａ邸工事と本件発明１及び３との対比
上記(ｱ)及び(ｲ)の解釈を前提として，Ａ邸工事の方法等と本件各発明と を対比すると，Ａ邸工事は，アルミフラッシングの「固定板の下面が開口 部周囲の野地板上面に密着して配置され」，かつ，「上記アルミフラッシ ングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及び左右両側には，粘着剤層を有 する防水テープを貼付する」構＼成を有するのであるから，Ａ邸工事は，上 記固定板の下面が，野地板上面と，水等の液体が開口部に侵入しない程度 に密着して固定されている構成，すなわち「アルミフラッシングの固定板＼n下面と開口部周囲の野地板上面との間で液体の流通を封止する状態にし て固定する」構成を有するものと推認することができる。＼n したがって，Ａ邸工事は構成要件Ｄ等を具備し，本件発明１及び３は新＼n規性を欠くこととなる。
(ｴ) Ａ邸工事と本件発明２及び４との対比
前記のとおり，本件発明２及び４の構成要件Ｆ及びＭの「前記固定板外＼n周に沿って防水テープが貼付されている」とは，内部水切り部材の固定板＼nの外周全体に防水テープが貼付されていることを意味するところ，Ａ邸工＼n事においては，アルミフラッシングの四角形状の固定板の縁部分の棟側及 び左右両側には防水テープが貼付されているが，その軒側にはこれが貼＼付 されていないから，この点で両者は相違することとなる。 したがって，本件発明２及び４が新規性を欠くということはできない。
ウ 進歩性の有無について
前記判示のとおり，Ａ邸工事の方法と本件発明２及び４の構成要件Ｆ等は，＼n固定板の外周のうち軒側に防水テープが貼付されているかどうかにおいて＼n相違するところ，防水テープは，開口部に水が浸入しないようにするために 内部水切り部材の固定板に貼付するものであるから，四角形状の固定板の縁＼n部分の上記３辺に防水テープを貼付した上，更に念を入れて軒側の下辺にも＼n防水テープを貼付することについて，当業者であれば当然に想到し得たもの＼nと考えられる。 これに対し，原告は，インナーフラッシングの固定板の３辺に防水テープ を貼付して固定していた構＼成を，全周にわたり防水テープを貼付する構＼成に 置き換えると，部材や工数が増加して過剰なコストや手間を要することにな るから，阻害要因があると主張するが，Ａ邸工事の開口部は１辺が４０cm程 度であること（乙１２資料３）からして，軒側の１辺に防水テープの貼付す＼nる部材のコストや工数の負担はごくわずかなものと考えられるので，原告の 主張するような阻害要因があるということはできない。 したがって，本件発明２及び４は，公然実施されたＡ邸工事に基づき当業 者が本件特許出願当時に容易に想到し得たものであるというべきである。
エ 小括
前記イのとおり，本件各発明に係る特許出願より前である平成１９年６月 ２８日に公然と実施されたＡ邸工事は，本件発明１及び３の構成要件を全て＼n充足するから，本件発明１及び３は新規性を欠く。 また，前記ウのとおり，Ａ邸工事は，アルミフラッシングの四角形状の固 定板の軒側縁部分に防水テープが貼付されていない点で本件発明２及び４＼nと相違するが，当業者は，同部分にも防水テープを貼付する構＼成に容易に想 到し得るといえるから，本件発明２及び４は進歩性を欠く。 したがって，本件各発明は，いずれも特許無効審判により無効にされるべ きものと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.12. 4
平成30(ワ)28604 商標移転登録抹消請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年11月26日 東京地方裁判所
東京地裁（46部）は、理事会の承認なしの商標譲渡について、移転請求を認めました。
一般社団法人法は，理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をし ようとするときは，理事会において，当該取引について重要な事実を開示し， その承認を受けなければならない旨定める（同法８４条１項２号，９２条）。 本件譲渡は，前記第２の２(2)のとおり，原告の理事であった被告が，原告か ら，原告の財産である本件商標権を無償で譲り受けたものであり，理事が自 己のために一般社団法人と取引をした場合に当たるから，一般社団法人法８ ４条１項２号所定の利益相反取引に該当する。
イ これに対し，被告は，オン社の唯一の株主及び代表取締役が被告であること＼nに鑑みれば，本件譲渡は，実質的に本件登録前権利に係る譲渡契約の解除に 伴う原状回復義務の履行として，原告からオン社へ本件商標が返還されたと 評価されるべきであり，利益相反取引に該当しない旨主張する。 しかしながら，オン社は被告とは独立した法人格を有する株式会社であると ころ，原告はオン社に対して本件商標を譲渡したものではないから，そもそ も原状回復の問題ではなく，オン社ではない理事である被告への譲渡が原告 との間で利益相反行為となることは明らかである。被告の上記主張には理由 がない。
ウ 以上によれば，本件譲渡は，仮にこれが成立していたとしても，一般社団法 人法８４条１項２号所定の利益相反取引に該当し，これについて原告の理事 会の承認を受けていないから，無効というべきである（最高裁昭和４３年１ ２月２５日大法廷判決・民集２２巻１３号３５１１頁参照）。
２ 争点２（原告が，理事会の承認又は決議の欠缺を理由に本件譲渡の無効を主張 することが信義則に反して許されないか否か）について
(1)前記前提事実に加え，掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を 認めることができる。
ア 被告は，平成１８年７月４日に原告が設立された当初より，専務理事兼事 務局長として原告の事業に従事し，原告の業務の遂行等に大きな役割を果 たしていた。 平成２８年１１月頃，原告の代表理事はＣ（以下「Ｃ」という。）であっ＼nたところ，被告は，情報機器のリユース・リサイクルの促進等の事業を行う 新たな団体を設立することを計画し，これに賛同するＢら複数の原告理事 らと共に，新団体の名称を考案したり，経済産業省に提出するための書類を 準備したりするなどした（甲１３，乙２の１［４ないし９頁］，３１）。
イ 被告は，上記新団体の名称の候補として「ＩｏＴ機器３Ｒ協会」を考案し， 平成２８年１１月２５日，自身が代表取締役を務めるオン社を出願人とし＼nて商標出願をした（甲１０の２，乙１，２の１，２の２，３１）。
ウ 平成２９年５月２３日，ＢがＣに代わり原告の代表理事に就任した。原告＼nと別に新たな団体を設立する構想が立ち消えになったところ，被告は，オ＼nン社の代表者として，同年７月１２日頃，原告に対し，本件登録前権利を＼n譲渡した。この際に原告理事会の承認は受けなかった。（乙６，７の１）
エ 被告は，平成２９年７月２１日頃，原告内部に向けた「今後の当協会の方 向性と取り組みについて（案）」と題する資料を作成し，Ｂら原告の理事に 配布するなどした（乙２９，弁論の全趣旨）。同資料において，被告は，Ｉ ｏＴ（Internet of Things）について「もはやはやり言葉の領域を超えて いると思われ，当協会としても積極的に対応すべき時代になったと考えて います。」，「ＩｏＴ対応機器の普及が拡大している幅広い電子機器機械の３ Ｒへの新たなビジネス参入のチャンスをもっていると思われます。また， 当協会としてもこの分野への積極対応により，新たな会員様獲得のチャン スが生まれると考えます。」と記載して，原告のＩｏＴ対応機器分野への積 極的進出を提案すると共に，新しい協会名として「電子機器機械３Ｒ協会」 及び「ＩｏＴ対応機器機械３Ｒ協会」を提案し，「なお，ＩｏＴからみの商 標申請が多数発生しているため，抑えとして最もシンプルな名前の『Ｉｏ＼nＴ機器３Ｒ協会』の名称については申請中。」と記載した（乙２９）。＼n
オ Ｂは，平成２９年７月２５日に開催された原告の理事会において，原告の 今後の課題として，原告の知名度の向上と組織内部の充実の２点を挙げ， 前者の具体策としてＩｏＴに関連した分野の取り込み及びこれに伴い協会 名を変更すること等を提案し，同議案は可決された。理事会は，同日，上 記２点の課題を検討するために，副代表理事を委員長とする実行委員会を＼n設け，同委員会が検討結果を理事会へ報告することとした。（乙９，１０）
カ 平成２９年８月２２日，原告の理事会が開催され，そこで，上記オで設 けられた実行委員会は，組織内部の充実の観点から早急に対応が必要な事 項の一つとして，事務局長と専務理事を兼務する旨の定款の定めを削除す ることや，事務局の給与体系の制定など被告が事務局長を務める事務局の 体制の改革が提案された（甲１７，乙１１，１２，３５）。
キ 被告は，平成２９年９月１１日，本件商標を原告から被告に譲渡した旨の 譲渡証書を作成した（甲４，乙３１）。同時点において，被告は，本件譲渡 につき原告の理事会の承認を受けていないことを認識していた（被告本人 [３８頁]）。
(2)ア 被告は，(1)原告は本件商標の発案・出願に関与していないこと，(2)本件商 標の登録や移転に関する費用を負担していないこと，(3)本件登録前権利の譲 り受けについても理事会の承認又は決議を得ていないこと，(4)Ｂを除く原告 理事は原告が本件商標を保有していることを認識していなかったこと，(5)本 件譲渡を指示した原告の代表理事であるＢが理事会を招集しなかったこと＼nを挙げ，原告が理事会の承認の欠缺を理由として本件譲渡の無効を主張する ことは信義則に反して許されない旨主張する。 しかしながら，前記(1)エ及びオによれば，原告は，本件譲渡当時，ＩｏＴ 対応機器のリユース・リサイクル事業への進出とこれに伴う名称の変更を計 画していた。そして，本件商標はＩｏＴの文字を含み，被告によって原告の 新名称の候補の一つとして提案されたものに類似していた。また，原告が本 件登録前権利を有していることは理事らにも認識されていたと認められる。 そうすると，本件商標は，原告の今後の事業展開にとって非常に重要なも のとなり得るものであった。そのことは原告の理事も理解し得たのであり， また，そのような重要なものとなり得る本件商標に係る本件登録前権利を 原告が有していたことは認識されていた。本件譲渡はそのような本件商標 を無償で被告に譲渡するものであり，原告に大きな不利益をもたらす反面， 被告に利益をもたらし得るものであるから，利益相反の程度は高い。 被告の主張する上記(1)ないし(3)の事情は，本件商標の登録に至る被告の 寄与や本件譲渡前の事情をいうものであるが，被告自身が特段の条件を付 さずにオン社から原告に対して本件登録前権利を譲渡したことも考慮する と，これらはいずれも原告が本件譲渡の無効を主張することが信義則違反 となることを基礎付けるものであるとはいえない。被告の主張する上記(4) の事情は，原告の代表理事であるＢが本件商標を保有していることを認識＼nしている以上，原告として本件商標を保有していることを認識していたと いえるのであるし，本件商標が客観的に原告にとり非常に重要なものとな り得るものであったことや，それが出願されていることは原告の理事らに も認識されていたことに照らしても，原告が本件譲渡の無効を主張するこ とが信義則違反となることを基礎付けるものであるとはいえない。また，上 記(5)について，被告は，平成２９年８月２２日の理事会終了後にＢから本件 商標を被告に戻すように指示された旨主張し，本人尋問においても，これに 沿う供述をするほか，商標を戻すものであるから理事会の承認は必要ない 旨Ｂから言われた旨供述する（被告本人〔２３ないし２５頁〕）。しかし，前 記(1)クのとおり，被告は本件譲渡が理事会の承認を受けていないことにつ き悪意であるところ，法人の代表者と取引の相手方が共謀して理事会の承＼n認を受けることなく利益相反取引をした場合，法人は，悪意の当該相手方に 同取引の無効を主張することができるというべきであり，仮に被告が主張， 供述する事実が認められたとしても，原告が信義則上本件譲渡の無効を主 張することができなくなるとはいえない。
イ 以上によれば，原告が本件譲渡の無効を主張することは信義則に反する 旨の被告の主張には理由がない。
一般社団法人法は，理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をし ようとするときは，理事会において，当該取引について重要な事実を開示し， その承認を受けなければならない旨定める（同法８４条１項２号，９２条）。 本件譲渡は，前記第２の２(2)のとおり，原告の理事であった被告が，原告か ら，原告の財産である本件商標権を無償で譲り受けたものであり，理事が自 己のために一般社団法人と取引をした場合に当たるから，一般社団法人法８ ４条１項２号所定の利益相反取引に該当する。
イ これに対し，被告は，オン社の唯一の株主及び代表取締役が被告であること＼nに鑑みれば，本件譲渡は，実質的に本件登録前権利に係る譲渡契約の解除に 伴う原状回復義務の履行として，原告からオン社へ本件商標が返還されたと 評価されるべきであり，利益相反取引に該当しない旨主張する。 しかしながら，オン社は被告とは独立した法人格を有する株式会社であると ころ，原告はオン社に対して本件商標を譲渡したものではないから，そもそ も原状回復の問題ではなく，オン社ではない理事である被告への譲渡が原告 との間で利益相反行為となることは明らかである。被告の上記主張には理由 がない。
ウ 以上によれば，本件譲渡は，仮にこれが成立していたとしても，一般社団法 人法８４条１項２号所定の利益相反取引に該当し，これについて原告の理事 会の承認を受けていないから，無効というべきである（最高裁昭和４３年１ ２月２５日大法廷判決・民集２２巻１３号３５１１頁参照）。
２ 争点２（原告が，理事会の承認又は決議の欠缺を理由に本件譲渡の無効を主張 することが信義則に反して許されないか否か）について
(1)前記前提事実に加え，掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を 認めることができる。
ア 被告は，平成１８年７月４日に原告が設立された当初より，専務理事兼事 務局長として原告の事業に従事し，原告の業務の遂行等に大きな役割を果 たしていた。 平成２８年１１月頃，原告の代表理事はＣ（以下「Ｃ」という。）であっ＼nたところ，被告は，情報機器のリユース・リサイクルの促進等の事業を行う 新たな団体を設立することを計画し，これに賛同するＢら複数の原告理事 らと共に，新団体の名称を考案したり，経済産業省に提出するための書類を 準備したりするなどした（甲１３，乙２の１［４ないし９頁］，３１）。
イ 被告は，上記新団体の名称の候補として「ＩｏＴ機器３Ｒ協会」を考案し， 平成２８年１１月２５日，自身が代表取締役を務めるオン社を出願人とし＼nて商標出願をした（甲１０の２，乙１，２の１，２の２，３１）。
ウ 平成２９年５月２３日，ＢがＣに代わり原告の代表理事に就任した。原告＼nと別に新たな団体を設立する構想が立ち消えになったところ，被告は，オ＼nン社の代表者として，同年７月１２日頃，原告に対し，本件登録前権利を＼n譲渡した。この際に原告理事会の承認は受けなかった。（乙６，７の１）
エ 被告は，平成２９年７月２１日頃，原告内部に向けた「今後の当協会の方 向性と取り組みについて（案）」と題する資料を作成し，Ｂら原告の理事に 配布するなどした（乙２９，弁論の全趣旨）。同資料において，被告は，Ｉ ｏＴ（Internet of Things）について「もはやはやり言葉の領域を超えて いると思われ，当協会としても積極的に対応すべき時代になったと考えて います。」，「ＩｏＴ対応機器の普及が拡大している幅広い電子機器機械の３ Ｒへの新たなビジネス参入のチャンスをもっていると思われます。また， 当協会としてもこの分野への積極対応により，新たな会員様獲得のチャン スが生まれると考えます。」と記載して，原告のＩｏＴ対応機器分野への積 極的進出を提案すると共に，新しい協会名として「電子機器機械３Ｒ協会」 及び「ＩｏＴ対応機器機械３Ｒ協会」を提案し，「なお，ＩｏＴからみの商 標申請が多数発生しているため，抑えとして最もシンプルな名前の『Ｉｏ＼nＴ機器３Ｒ協会』の名称については申請中。」と記載した（乙２９）。＼n
オ Ｂは，平成２９年７月２５日に開催された原告の理事会において，原告の 今後の課題として，原告の知名度の向上と組織内部の充実の２点を挙げ， 前者の具体策としてＩｏＴに関連した分野の取り込み及びこれに伴い協会 名を変更すること等を提案し，同議案は可決された。理事会は，同日，上 記２点の課題を検討するために，副代表理事を委員長とする実行委員会を＼n設け，同委員会が検討結果を理事会へ報告することとした。（乙９，１０）
カ 平成２９年８月２２日，原告の理事会が開催され，そこで，上記オで設 けられた実行委員会は，組織内部の充実の観点から早急に対応が必要な事 項の一つとして，事務局長と専務理事を兼務する旨の定款の定めを削除す ることや，事務局の給与体系の制定など被告が事務局長を務める事務局の 体制の改革が提案された（甲１７，乙１１，１２，３５）。
キ 被告は，平成２９年９月１１日，本件商標を原告から被告に譲渡した旨の 譲渡証書を作成した（甲４，乙３１）。同時点において，被告は，本件譲渡 につき原告の理事会の承認を受けていないことを認識していた（被告本人 [３８頁]）。
(2)ア 被告は，(1)原告は本件商標の発案・出願に関与していないこと，(2)本件商 標の登録や移転に関する費用を負担していないこと，(3)本件登録前権利の譲 り受けについても理事会の承認又は決議を得ていないこと，(4)Ｂを除く原告 理事は原告が本件商標を保有していることを認識していなかったこと，(5)本 件譲渡を指示した原告の代表理事であるＢが理事会を招集しなかったこと＼nを挙げ，原告が理事会の承認の欠缺を理由として本件譲渡の無効を主張する ことは信義則に反して許されない旨主張する。 しかしながら，前記(1)エ及びオによれば，原告は，本件譲渡当時，ＩｏＴ 対応機器のリユース・リサイクル事業への進出とこれに伴う名称の変更を計 画していた。そして，本件商標はＩｏＴの文字を含み，被告によって原告の 新名称の候補の一つとして提案されたものに類似していた。また，原告が本 件登録前権利を有していることは理事らにも認識されていたと認められる。 そうすると，本件商標は，原告の今後の事業展開にとって非常に重要なも のとなり得るものであった。そのことは原告の理事も理解し得たのであり， また，そのような重要なものとなり得る本件商標に係る本件登録前権利を 原告が有していたことは認識されていた。本件譲渡はそのような本件商標 を無償で被告に譲渡するものであり，原告に大きな不利益をもたらす反面， 被告に利益をもたらし得るものであるから，利益相反の程度は高い。 被告の主張する上記(1)ないし(3)の事情は，本件商標の登録に至る被告の 寄与や本件譲渡前の事情をいうものであるが，被告自身が特段の条件を付 さずにオン社から原告に対して本件登録前権利を譲渡したことも考慮する と，これらはいずれも原告が本件譲渡の無効を主張することが信義則違反 となることを基礎付けるものであるとはいえない。被告の主張する上記(4) の事情は，原告の代表理事であるＢが本件商標を保有していることを認識＼nしている以上，原告として本件商標を保有していることを認識していたと いえるのであるし，本件商標が客観的に原告にとり非常に重要なものとな り得るものであったことや，それが出願されていることは原告の理事らに も認識されていたことに照らしても，原告が本件譲渡の無効を主張するこ とが信義則違反となることを基礎付けるものであるとはいえない。また，上 記(5)について，被告は，平成２９年８月２２日の理事会終了後にＢから本件 商標を被告に戻すように指示された旨主張し，本人尋問においても，これに 沿う供述をするほか，商標を戻すものであるから理事会の承認は必要ない 旨Ｂから言われた旨供述する（被告本人〔２３ないし２５頁〕）。しかし，前 記(1)クのとおり，被告は本件譲渡が理事会の承認を受けていないことにつ き悪意であるところ，法人の代表者と取引の相手方が共謀して理事会の承＼n認を受けることなく利益相反取引をした場合，法人は，悪意の当該相手方に 同取引の無効を主張することができるというべきであり，仮に被告が主張， 供述する事実が認められたとしても，原告が信義則上本件譲渡の無効を主 張することができなくなるとはいえない。
イ 以上によれば，原告が本件譲渡の無効を主張することは信義則に反する 旨の被告の主張には理由がない。
2019.12. 3
令和1(行ケ)10086 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年11月26日 知的財産高等裁判所
立体商標について、識別力無しとの無効審判請求について、知財高裁（4部）は無効理由なしとした審決を維持しました。
前記アの認定事実を総合すると，ヘニングセンがデザインした本件商品の立体的形状は，被告による本件商品の販売が日本で開始された１９７６年（昭和５１年）当時，独自の特徴を有しており，しかも，本件商品が上記販売開始後本件商標の登録出願日（平成２５年１２月１３日）までの約４０年間の長期間にわたり日本国内において継続して販売され，この間本件商品は，ヘニングセンがデザインした世界のロングセラー商品であり，そのデザインが優れていること及び本件商品は被告（「ルイスポールセン社」）が製造販売元であることを印象づけるような広告宣伝が継続して繰り返し行われた結果，本件商標の登録出願時までには，本件商品が日本国内の広範囲にわたる照明器具，インテリアの取引業者及び照明器具，インテリアに関心のある一般消費者の間で被告が製造販売するランプシェードとして広く知られるようになり，本件商品の立体的形状は，周知著名となり，自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至ったものと認められる。そうすると，本件商品の立体的形状である本件商標が本件商品に長年使用された結果，本件商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時（登録審決日・平成２７年１２月１５日）において，被告の業務に係る商品であることを表＼示するものとして，日本国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められるから，本件商標は，商標法３条２項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するものと認められる。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件商品（「ＰＨ５」）は，デンマークのデザイナーであるヘニングセンがデザインした商品として，宣伝され，評価され，販売されてきたものであるから，ＰＨ５の立体的形状である本件商標は，ヘニングセンがデザインしたランプシェードの立体的形状として周知であるにとどまり，被告の業務に係る商品であることを表示するものとして，周知であるということはできない旨主張する。＼nしかしながら，前記(2)イ認定のとおり，被告は１９７６年（昭和５１年）から本件商標の登録出願日（平成２５年１２月１３日）までの約４０年間の長期間にわたり日本国内において本件商品を継続して販売し，その間，本件商品は，ヘニングセンがデザインした世界のロングセラー商品であり，そのデザインが優れていること及び本件商品は被告（「ルイスポールセン社」）が製造販売元であることを印象づけるような広告宣伝が継続して繰り返し行われてきたことに照らすと，本件商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，被告の業務に係る商品であることを表示するものとして，日本国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められるから，原告の上記主張は採用することができない。＼n
イ 原告は，ＰＨ５に係る商標権，著作権等の知的財産権は，ヘニングセンに帰属するから，被告は，ヘニングセン及びその相続人から，商標権の譲渡を受け，又は使用許諾を受けていなければ，本件商標の商標登録を受けることはできない，ＰＨ５のデザインは，外国において商標登録されておらず，知的財産権の権利者が死亡し，パブリックドメインとなっているから，商標登録をさせてはならず，被告の本件商標の商標登録は無効とすべ きである旨主張する。しかしながら，商標法３条２項は，同条１項３号から５号までに該当する商標であっても，「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」については，商標登録を受けることができる旨を定めたものであるところ，原告の上記主張は，同条２項の文言の解釈に基づかないものであるから，その主張自体理由がないというべきである。
前記アの認定事実を総合すると，ヘニングセンがデザインした本件商品の立体的形状は，被告による本件商品の販売が日本で開始された１９７６年（昭和５１年）当時，独自の特徴を有しており，しかも，本件商品が上記販売開始後本件商標の登録出願日（平成２５年１２月１３日）までの約４０年間の長期間にわたり日本国内において継続して販売され，この間本件商品は，ヘニングセンがデザインした世界のロングセラー商品であり，そのデザインが優れていること及び本件商品は被告（「ルイスポールセン社」）が製造販売元であることを印象づけるような広告宣伝が継続して繰り返し行われた結果，本件商標の登録出願時までには，本件商品が日本国内の広範囲にわたる照明器具，インテリアの取引業者及び照明器具，インテリアに関心のある一般消費者の間で被告が製造販売するランプシェードとして広く知られるようになり，本件商品の立体的形状は，周知著名となり，自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至ったものと認められる。そうすると，本件商品の立体的形状である本件商標が本件商品に長年使用された結果，本件商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時（登録審決日・平成２７年１２月１５日）において，被告の業務に係る商品であることを表＼示するものとして，日本国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められるから，本件商標は，商標法３条２項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するものと認められる。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件商品（「ＰＨ５」）は，デンマークのデザイナーであるヘニングセンがデザインした商品として，宣伝され，評価され，販売されてきたものであるから，ＰＨ５の立体的形状である本件商標は，ヘニングセンがデザインしたランプシェードの立体的形状として周知であるにとどまり，被告の業務に係る商品であることを表示するものとして，周知であるということはできない旨主張する。＼nしかしながら，前記(2)イ認定のとおり，被告は１９７６年（昭和５１年）から本件商標の登録出願日（平成２５年１２月１３日）までの約４０年間の長期間にわたり日本国内において本件商品を継続して販売し，その間，本件商品は，ヘニングセンがデザインした世界のロングセラー商品であり，そのデザインが優れていること及び本件商品は被告（「ルイスポールセン社」）が製造販売元であることを印象づけるような広告宣伝が継続して繰り返し行われてきたことに照らすと，本件商標は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，被告の業務に係る商品であることを表示するものとして，日本国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められるから，原告の上記主張は採用することができない。＼n
イ 原告は，ＰＨ５に係る商標権，著作権等の知的財産権は，ヘニングセンに帰属するから，被告は，ヘニングセン及びその相続人から，商標権の譲渡を受け，又は使用許諾を受けていなければ，本件商標の商標登録を受けることはできない，ＰＨ５のデザインは，外国において商標登録されておらず，知的財産権の権利者が死亡し，パブリックドメインとなっているから，商標登録をさせてはならず，被告の本件商標の商標登録は無効とすべ きである旨主張する。しかしながら，商標法３条２項は，同条１項３号から５号までに該当する商標であっても，「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」については，商標登録を受けることができる旨を定めたものであるところ，原告の上記主張は，同条２項の文言の解釈に基づかないものであるから，その主張自体理由がないというべきである。
関連カテゴリー
>> 商3条１項各号
>> 使用による識別性
>> 商４条1項各号
>> 立体商標
>> ピックアップ対象
2019.12. 1
平成31(ワ)5391 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和元年10月3日 東京地方裁判所
サーボモーターの外形について周知性が認められないとして、不競法２条１項1号の周知商品等表示ではないと判断されました。＼n
原告は，原告表示１−１ないし同２−３につき，原告の商品等表＼示として 需要者の間に広く認識されている旨を主張する。しかしながら，次のとおり，原告主張に係る各表示は，いずれも原告の商品等表＼示として需要者の間に広く認識されているとは認められない。
ア 原告表示１−２及び同２−２について＼n
原告主張に係る原告表示１−２及び同２−２は，いずれもサーボモータ＼nの外観を示したものであるところ，原告は，これらが単に原告表示１−１＼n及び同２−１の型番が表示され，又は原告表＼示１−３及び同２−３のラベ ルが貼付された状態を説明したものにとどまるものではなく，各サーボモ＼nータの形態自体が，原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されて＼nいる旨を主張しているものとして，以下検討する。 この点，不競法２条１項１号にいう「商品等表示」とは，人の業務に係＼nる氏名，商号，商標，標章，商品の容器若しくは包装その他の商品又は営 業を表示するものをいい，しかして，商品の形態は，これに付される商標＼n等とは異なり，本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではな＼nい。そうすると，このような商品の形態自体が不競法２条１項１号の「商 品等表示」に該当するためには，(1)商品の形態が客観的に他の同種商品と は異なる顕著な特徴を有しており（特別顕著性），かつ，(2)その形態が特定 の事業者によって長期間独占的に使用され，又は極めて強力な広告宣伝や 爆発的な販売実績等により，需要者においてその形態を有する商品が特定 の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること（周知性）を＼n要するものと解するのが相当である。 これを本件について見るに，原告表示１−２及び同２−２のいずれにつ＼nいても，他のサーボモータの形態と対比して客観的に異なる顕著な特徴を 具体的に含んでいることを的確に認めるに足りる証拠はないものであって， 同形態が上記(1)の特別顕著性を有しているとは認められないというべきで ある。 したがって，原告表示１−２及び同２−２はいずれも不競法２条１項１＼n号にいう「商品等表示」に当たるとはいえない。＼n
イ その他の表示について＼n
原告は，原告表示１−１ないし同２−３の表＼示が周知性を有することの 根拠として，原告商品が各種媒体において頻繁に使用例が掲載されている こと，最大手のオンライン通販市場の売上げランキングにおいて上位を独 占していること，（所在地省略）の小売店での販売実績の上位であること等 を挙げる。 しかしながら，各種媒体における掲載状況や小売店での販売実績につい ては，これを具体的に認めるに足りる客観的な証拠はなく，また，オンラ イン通販市場での売上げランキングについても，期間が限定された，断片 的な資料（甲７）が提出されているにすぎず，その他本件全証拠を精査し ても，原告主張に係るその他の表示(原告表示１−１，同１−３，同２−１＼n及び同２−３)の付された商品を見た需要者において，商品の出所が原告で あると認識する状況になるまでに至っているものと認めるには足りないと いうべきである。 したがって，原告主張に係るその他の表示は，いずれも原告の商品等表＼ 示として需要者の間に広く認識されているとは認められず，不競法２条１ 項１号にいう「他人の商品等表示（中略）として需要者の間に広く認識さ＼nれているもの」に当たるとはいえない。
(2) 類似性，混同のおそれの有無（争点１−２）について
以上の説示によれば，原告の請求はいずれも既に理由がないものであるが， なお念のため，原告表示１−３及び同２−３と被告表＼示１−３及び同２−３ との類似性及び混同のおそれの有無につき検討する。 この点，各表示とも横書き３行の文字列で構＼成されており，原告表示１−＼n３は１行目が「Ｔｏｗｅｒｐｒｏ」，２行目が「ＭＧ９９６Ｒ」，３行目が「Ｄ ＩＧＩ ＨＩ ＴＯＲＱＵＥ」と表示されているのに対し，被告表＼示１−３ は１行目が「ＴＺＴ」と表示されており，２行目及び３行目は原告表＼示１− ３と同様の文字が表示されている。＼n また，原告表示２−３は１行目が「ＴｏｗｅｒＰｒｏ」，２行目が「ＭＧ９＼n９５」，３行目が「ＤＩＧＩ ＨＩ−ＳＰＥＥＤ」と表示されているのに対し，＼n被告表示２−３は１行目が「ＴＺＴ」と表＼示されており，２行目及び３行目 は原告表示２−３と同様の文字が表＼示されている。 しかして，商標の類否ないし混同のおそれの有無は，同一又は類似の商品 に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象， 記憶，連想等を総合して，その商品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に 考察して決すべきものであるところ，原告表示１−３と被告表＼示１−３及び 原告表示２−３と被告表＼示２−３とをそれぞれ対比すると，１行目の表示が＼n全く異なる文字列で構成され，この部分の外観，観念，称呼が異なることは＼n明らかであり，また，２行目の「ＭＧ９９６Ｒ」及び「ＭＧ９９５」や３行 目の「ＤＩＧＩ ＨＩ ＴＯＲＱＵＥ」及び「ＤＩＧＩ ＨＩ−ＳＰＥＥＤ」 は一致しているが，これは，上記各表示が使用される商品であるサーボモー＼nタの型番や性状を示す部分にすぎないと認められる。 以上に照らし，サーボモータに係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察 すれば，表示全体として，原告表＼示１−３と被告表示１−３及び原告表＼示２ −３と被告表示２−３とが類似しているとは認め難いというほかなく，混同＼nのおそれがあるということもできない。
(3) 以上によれば，被告による被告商品の販売行為等は，不競法２条１項１号 所定の不正競争行為に当たらない。
原告は，原告表示１−１ないし同２−３につき，原告の商品等表＼示として 需要者の間に広く認識されている旨を主張する。しかしながら，次のとおり，原告主張に係る各表示は，いずれも原告の商品等表＼示として需要者の間に広く認識されているとは認められない。
ア 原告表示１−２及び同２−２について＼n
原告主張に係る原告表示１−２及び同２−２は，いずれもサーボモータ＼nの外観を示したものであるところ，原告は，これらが単に原告表示１−１＼n及び同２−１の型番が表示され，又は原告表＼示１−３及び同２−３のラベ ルが貼付された状態を説明したものにとどまるものではなく，各サーボモ＼nータの形態自体が，原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されて＼nいる旨を主張しているものとして，以下検討する。 この点，不競法２条１項１号にいう「商品等表示」とは，人の業務に係＼nる氏名，商号，商標，標章，商品の容器若しくは包装その他の商品又は営 業を表示するものをいい，しかして，商品の形態は，これに付される商標＼n等とは異なり，本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではな＼nい。そうすると，このような商品の形態自体が不競法２条１項１号の「商 品等表示」に該当するためには，(1)商品の形態が客観的に他の同種商品と は異なる顕著な特徴を有しており（特別顕著性），かつ，(2)その形態が特定 の事業者によって長期間独占的に使用され，又は極めて強力な広告宣伝や 爆発的な販売実績等により，需要者においてその形態を有する商品が特定 の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること（周知性）を＼n要するものと解するのが相当である。 これを本件について見るに，原告表示１−２及び同２−２のいずれにつ＼nいても，他のサーボモータの形態と対比して客観的に異なる顕著な特徴を 具体的に含んでいることを的確に認めるに足りる証拠はないものであって， 同形態が上記(1)の特別顕著性を有しているとは認められないというべきで ある。 したがって，原告表示１−２及び同２−２はいずれも不競法２条１項１＼n号にいう「商品等表示」に当たるとはいえない。＼n
イ その他の表示について＼n
原告は，原告表示１−１ないし同２−３の表＼示が周知性を有することの 根拠として，原告商品が各種媒体において頻繁に使用例が掲載されている こと，最大手のオンライン通販市場の売上げランキングにおいて上位を独 占していること，（所在地省略）の小売店での販売実績の上位であること等 を挙げる。 しかしながら，各種媒体における掲載状況や小売店での販売実績につい ては，これを具体的に認めるに足りる客観的な証拠はなく，また，オンラ イン通販市場での売上げランキングについても，期間が限定された，断片 的な資料（甲７）が提出されているにすぎず，その他本件全証拠を精査し ても，原告主張に係るその他の表示(原告表示１−１，同１−３，同２−１＼n及び同２−３)の付された商品を見た需要者において，商品の出所が原告で あると認識する状況になるまでに至っているものと認めるには足りないと いうべきである。 したがって，原告主張に係るその他の表示は，いずれも原告の商品等表＼ 示として需要者の間に広く認識されているとは認められず，不競法２条１ 項１号にいう「他人の商品等表示（中略）として需要者の間に広く認識さ＼nれているもの」に当たるとはいえない。
(2) 類似性，混同のおそれの有無（争点１−２）について
以上の説示によれば，原告の請求はいずれも既に理由がないものであるが， なお念のため，原告表示１−３及び同２−３と被告表＼示１−３及び同２−３ との類似性及び混同のおそれの有無につき検討する。 この点，各表示とも横書き３行の文字列で構＼成されており，原告表示１−＼n３は１行目が「Ｔｏｗｅｒｐｒｏ」，２行目が「ＭＧ９９６Ｒ」，３行目が「Ｄ ＩＧＩ ＨＩ ＴＯＲＱＵＥ」と表示されているのに対し，被告表＼示１−３ は１行目が「ＴＺＴ」と表示されており，２行目及び３行目は原告表＼示１− ３と同様の文字が表示されている。＼n また，原告表示２−３は１行目が「ＴｏｗｅｒＰｒｏ」，２行目が「ＭＧ９＼n９５」，３行目が「ＤＩＧＩ ＨＩ−ＳＰＥＥＤ」と表示されているのに対し，＼n被告表示２−３は１行目が「ＴＺＴ」と表＼示されており，２行目及び３行目 は原告表示２−３と同様の文字が表＼示されている。 しかして，商標の類否ないし混同のおそれの有無は，同一又は類似の商品 に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象， 記憶，連想等を総合して，その商品に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に 考察して決すべきものであるところ，原告表示１−３と被告表＼示１−３及び 原告表示２−３と被告表＼示２−３とをそれぞれ対比すると，１行目の表示が＼n全く異なる文字列で構成され，この部分の外観，観念，称呼が異なることは＼n明らかであり，また，２行目の「ＭＧ９９６Ｒ」及び「ＭＧ９９５」や３行 目の「ＤＩＧＩ ＨＩ ＴＯＲＱＵＥ」及び「ＤＩＧＩ ＨＩ−ＳＰＥＥＤ」 は一致しているが，これは，上記各表示が使用される商品であるサーボモー＼nタの型番や性状を示す部分にすぎないと認められる。 以上に照らし，サーボモータに係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察 すれば，表示全体として，原告表＼示１−３と被告表示１−３及び原告表＼示２ −３と被告表示２−３とが類似しているとは認め難いというほかなく，混同＼nのおそれがあるということもできない。
(3) 以上によれば，被告による被告商品の販売行為等は，不競法２条１項１号 所定の不正競争行為に当たらない。
関連カテゴリー
>> 周知表示（不競法）
>> ピックアップ対象
2019.11.28
令和1(ネ)10043 著作権に基づく差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年11月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
テキスト本の解説をネット配信する行為が、テキスト本の著作権侵害（翻案権）かが争われました。知財高裁は1審と同様に、著作物性は認めたものの、本件解説と本質的特徴を同一にするとは認められないと判断しました。
ア 最高裁平成１３年６月２８日第一小法廷判決（同平成１１年（受）第９ ２２号，民集５５巻４号８３７頁）は，言語の著作物に関してであるが， 著作物の翻案とは，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質的な＼n特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加えて，＼n新たに思想又は感情を表現することにより，これに接する者が既存の著作＼n物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作＼nする行為であるとしている。そして，翻案の意義は，本件問題のような編 集著作物についても同様であると解されるから，編集著作物の翻案が行わ れたといえるためには，素材の選択又は配列に含まれた既存の編集著作物 の本質的特徴を直接感得することができるような別の著作物が創作された といえる必要があるものと考えられる。
イ これを本件について検討してみるに，本件問題は，控訴人自身も主張す るとおり，題材となる作品の選択や，題材とされる文章のうち設問に取り 上げる文又は箇所の選択，設問の内容，設問の配列・順序に作者の個性が 現れた編集著作物であり，ここでは，このような素材の選択及び配列等に， その本質的特徴が現れているということができる。これに対し，被告ライ ブ解説は，作成された問題（すなわち，素材の選択及び配列等）を所与の ものとして，これに対する解説，すなわち，問いかけられた問題に対する 回答者の思考過程や思想内容を表現する言語の著作物であって，このよう＼nな思考過程や思想内容の表現にその本質的特徴が現れているものである。＼nこのように，編集著作物である本件問題と，言語の著作物である被告ライ ブ解説とでは，その本質的特徴を異にするといわざるを得ないのであるか ら，仮に，被告ライブ解説が，本件問題が取り上げた文を対象とし，本件 問題が提起したのと同一の問題を，その配列・順序に従って解説している ものであるとしても，それは，あくまでも問題の解説をしているのであっ て，問題を再現ないし変形しているのではなく，したがって，本件問題の 翻案には当たらないものといわざるを得ない。 この点について，控訴人は，本件問題と被告ライブ解説とはその本質的 特徴を同一にするとして種々主張しているけれども，上記に指摘した点に 照らし，採用することはできない。
(3) 被告ライブ解説は本件解説の翻案に当たるかについて
控訴人は，本件解説と被告ライブ解説とは，本件問題の読解対象文章及び 設問・選択肢の文章を前提としているということでは全く共通であるから， 個々の文言にほとんど共通性がないからといって，表現の本質的特徴に同一＼n性がないということにはならない旨主張する。しかしながら，読解対象文章 及び設問・選択肢の文章を前提としていること自体からは，表現にわたらな＼nい内容の同一性がもたらされるにすぎないから，表現の本質的特徴の同一性＼nの有無は，別途，文言等の共通性等を通じて判断されるべきものである。し たがって，控訴人の上記主張は採用することができない。 また，控訴人は，本件ライブ解説の個々の箇所について，本件解説との間 で表現上の本質的特徴の同一性を有する旨主張する。しかしながら，本件解＼n説と被告ライブ解説とがいずれも本件問題に対する解説であることに由来し て内容の類似性・同一性はみられ，被告ライブ解説は，その内容については 部分的に本件解説と本質的特徴を同一にするといえるものの，その表現につ＼nいては，控訴人の主張を踏まえて検討しても，本件解説と本質的特徴を同一 にするとは認められない。したがって，控訴人の主張は採用することができ ない。
ア 最高裁平成１３年６月２８日第一小法廷判決（同平成１１年（受）第９ ２２号，民集５５巻４号８３７頁）は，言語の著作物に関してであるが， 著作物の翻案とは，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質的な＼n特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加えて，＼n新たに思想又は感情を表現することにより，これに接する者が既存の著作＼n物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作＼nする行為であるとしている。そして，翻案の意義は，本件問題のような編 集著作物についても同様であると解されるから，編集著作物の翻案が行わ れたといえるためには，素材の選択又は配列に含まれた既存の編集著作物 の本質的特徴を直接感得することができるような別の著作物が創作された といえる必要があるものと考えられる。
イ これを本件について検討してみるに，本件問題は，控訴人自身も主張す るとおり，題材となる作品の選択や，題材とされる文章のうち設問に取り 上げる文又は箇所の選択，設問の内容，設問の配列・順序に作者の個性が 現れた編集著作物であり，ここでは，このような素材の選択及び配列等に， その本質的特徴が現れているということができる。これに対し，被告ライ ブ解説は，作成された問題（すなわち，素材の選択及び配列等）を所与の ものとして，これに対する解説，すなわち，問いかけられた問題に対する 回答者の思考過程や思想内容を表現する言語の著作物であって，このよう＼nな思考過程や思想内容の表現にその本質的特徴が現れているものである。＼nこのように，編集著作物である本件問題と，言語の著作物である被告ライ ブ解説とでは，その本質的特徴を異にするといわざるを得ないのであるか ら，仮に，被告ライブ解説が，本件問題が取り上げた文を対象とし，本件 問題が提起したのと同一の問題を，その配列・順序に従って解説している ものであるとしても，それは，あくまでも問題の解説をしているのであっ て，問題を再現ないし変形しているのではなく，したがって，本件問題の 翻案には当たらないものといわざるを得ない。 この点について，控訴人は，本件問題と被告ライブ解説とはその本質的 特徴を同一にするとして種々主張しているけれども，上記に指摘した点に 照らし，採用することはできない。
(3) 被告ライブ解説は本件解説の翻案に当たるかについて
控訴人は，本件解説と被告ライブ解説とは，本件問題の読解対象文章及び 設問・選択肢の文章を前提としているということでは全く共通であるから， 個々の文言にほとんど共通性がないからといって，表現の本質的特徴に同一＼n性がないということにはならない旨主張する。しかしながら，読解対象文章 及び設問・選択肢の文章を前提としていること自体からは，表現にわたらな＼nい内容の同一性がもたらされるにすぎないから，表現の本質的特徴の同一性＼nの有無は，別途，文言等の共通性等を通じて判断されるべきものである。し たがって，控訴人の上記主張は採用することができない。 また，控訴人は，本件ライブ解説の個々の箇所について，本件解説との間 で表現上の本質的特徴の同一性を有する旨主張する。しかしながら，本件解＼n説と被告ライブ解説とがいずれも本件問題に対する解説であることに由来し て内容の類似性・同一性はみられ，被告ライブ解説は，その内容については 部分的に本件解説と本質的特徴を同一にするといえるものの，その表現につ＼nいては，控訴人の主張を踏まえて検討しても，本件解説と本質的特徴を同一 にするとは認められない。したがって，控訴人の主張は採用することができ ない。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2019.11.26
平成30(ワ)14843 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和元年9月18日 東京地方裁判所
写真の著作物が無料でアップロードされたとして、約30万円の損害賠償が認められました。
本件各写真は，本件各商品を販売するために撮影されたものであると認めら れるところ（甲３３），以下のとおり，いずれも，商品の特性に応じて，被写体の 配置，構図・カメラアングルの設定，被写体と光線との関係，陰影の付け方，背景＼n等の写真の表現上の諸要素につき相応の工夫がされており，撮影者の思想又は感情＼nが創作的に表現されているということができる。＼n
ア すなわち，本件写真１ないし４は，ト音記号，楽譜又は楽器の柄のネクタイ を被写体とするものであり，ネクタイの下端部を手前にして波打つように配置され， 背景はネクタイの下端部が配置された写真下部を白色，写真上部を暗い灰色又は黒 色とし，陰影が明確に付されるなどして，ネクタイの柄や質感を視覚的に認識しや すいものとなっており，商品の販売用の写真として相応の工夫がされているという ことができる。
イ 本件写真５ないし１０は，弦楽器の柄のコインケース等の商品を被写体とす るものであり，本件写真５，７，９は，商品を中央に配置して全体を撮影したもの， 本件写真６，８，１０は，柄の部分を大きく撮影したものであって，商品の配置の 仕方や陰影の付し方により，商品の質感や弦楽器の柄を視覚的に認識しやすいもの となっており，商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということがで きる。
ウ 本件写真１１ないし４０は，楽器を演奏する動物等の置物を被写体とするも のであり，本件写真１１，１４，１７，２０，２３，２６，２９，３２，３５，３ ８は，商品の前方を正面から撮影したもの，本件写真１２，１５，１８，２１，２ ４，２７，３０，３３，３６，３９は，商品の後方を斜め上から撮影したもの，本 件写真１３，１６，１９，２２，２５，２８，３１，３４，３７，４０は，動物等 の顔を斜め上から大きく撮影したものであって，背景は緑色，白色又はそれらのグ ラデーションとし，陰影を付すなどして，動物等の表情や演奏態様等を視覚的に認＼n識しやすいものとなっており，商品の販売用の写真として相応の工夫がされている ということができる。
エ 本件写真４１ないし４４は，鍵盤等の柄のフロアマットを被写体とするもの であり，本件写真４１及び４３は，四角形状の商品の形態に沿って商品のみを大き く撮影したもの，本件写真４２及び４４は，その一部を大きく撮影したものであっ て，生地の質感や鍵盤等の柄を視覚的に認識しやすいものとなっており，商品の販 売用の写真として相応の工夫がされているということができる。
オ 本件写真４５ないし５０は，写譜用のペンを被写体とするものであり，本件 写真４５，４７，４９は，商品を中央に配置して全体を撮影したもの，本件写真４ ６，４８，５０は，ペンの先端部分を大きく撮影したものであって，商品に光を反 射させ，背景を白色とし，陰影を付すなどして，商品の質感や細かい模様を視覚的 に認識しやすいものとなっており，商品の販売用の写真として相応の工夫がされて いるということができる。
カ 本件写真５１及び５２は，写譜用のペンの替芯（５本）及びそのケースを被 写体とするものであり，ケースから突出する替芯につき長さを変えた状態で大きく 撮影したものであって，背景を白色とし，陰影を付すなどして，商品の形状を視覚 的に認識しやすいものとなっており，商品の販売用の写真として相応の工夫がされ ているということができる。
キ 本件写真５３ないし６１は，トランペット等の楽器の柄の黒色クリアファイ ルを被写体とするものであり，本件写真５３，５５，５７，５９は，商品を中央に 配置して全体を撮影し，柄の部分に光を反射させ，背景は黒色を基調とし，陰影を 付すなどしたもの，本件写真５４，５６，５８，６０は，柄の部分を大きく撮影し たものであって，トランペット等の楽器の柄を視覚的に認識しやすいものとなって おり，商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということができる。ま た，本件写真６１は，商品を中央に配置して柄のない方向から全体を撮影したもの であり，背景を白色と黒色のグラデーションとし，陰影を付すなどして，商品の形 状を視覚的に認識しやすいものとなっており，商品の販売用の写真として相応の工 夫がされているということができる。 ク 以上のとおり，本件各写真には，商品の販売用の写真として相応の工夫がさ れており，撮影者の思想又は感情が創作的に表現されているということができる。＼n
(2)被告は，本件各写真が著作物であることを争い，取り分け，本件写真４２な いし４４は商品を上から撮影しているだけであり，本件写真４５，４６，５０ない し５２は商品の販売用の写真として一般的なものであるから，これらに創作性が認 められないことは明らかである旨主張するが，前記のとおり，本件各写真には，商 品の販売用の写真として相応の工夫がされており，撮影者の思想又は感情が創作的 に表現されているということができるのであって，被告の上記主張は採用すること＼nができない。
(3) 以上によれば，本件各写真には創作性が認められ，前記前提事実(2)のとおり， これらは原告代表者によって原告の発意に基づき職務上作成されたものであるから，＼nいずれも，原告の著作物であると認められる。
前記のとおり，被告は，原告の著作権（複製権，公衆送信権）及び著作者人格権（氏名表示権）を侵害しており，これらについて，少なくとも，過失があると認められるから，不法行為による損害賠償責任を負っているところ，原告は，本件＼n各写真の使用料相当額に係る損害（著作権法１１４条３項）として，著作権侵害に 係るものにつき合計４６万３８００円，著作者人格権侵害に係るものにつき合計４ 万６８００円の損害が生じたと主張する。
(2) そこで検討すると，前記のとおり，被告は，原告が本件各写真を原告ウェブ サイトに掲載することによって販売していた本件各商品を，本件各写真と実質的に 同一の被告各写真を被告ウェブサイトに掲載することによって販売していたもので あり，このような被告各写真の使用態様に加えて，被告各写真の掲載期間は長いも ので１年６か月にわたること，証拠（乙２）及び弁論の全趣旨によれば，画像素材 の販売業者である「ペイレスイメージズ」のウェブサイトでは，画像素材の単品で の購入価格が４３２円から５４００円までとされていると認められることなど，本 件訴訟に現れた事情を考慮すると，本件各写真の複製及び公衆送信につき受けるべ き金銭の額（著作権法１１４条３項）は，写真１枚当たり５０００円と認めるのが 相当である。もっとも，原告の氏名表示権が侵害されたことによって，別途の財産＼n的損害が生じたと認めるに足りない。
(3)ア これに対し，原告は，アマナイメージズの価格表において，画像素材１点＼n当たりの使用期間１年までの使用単価は３万８８８０円，使用期間３年までの使用 単価は６万０４８０円，無断使用した場合には使用料金の２００％を請求できると されていることを主張するが，弁論の全趣旨によれば，アマナイメージズは，画像 素材のレンタルや販売を業とする株式会社であると認められるのに対し，本件各写 真はレンタルや販売を目的として撮影されたものではないから，原告が主張する価 格表について本件各写真の複製及び公衆送信に係る著作権法１１４条３項所定の損＼n害額の算定に当たって大きく考慮することは相当とはいえない。 イ 他方で，被告は，(1)本件各写真の創作性の程度の低さなどに照らせば，販売 用の広告写真１枚当たりの使用料相当額はせいぜい１０００円程度である，(2)被告 において学遊社に本件各写真と同じカットでプロカメラマンによる写真撮影の見積 りを依頼したところ，ライティングを施すことを含む見積額が８万円であったから， 本件各写真の使用料相当額に係る損害は高くても合計８万円である旨主張する。 しかしながら，(1)については，前記のとおり，本件各写真は，商品の販売用の写 真として相応の工夫がされているということができるから，創作性の程度が低いこ とを理由として著作権法１１４条３項所定の損害額を著しく低額にすべきであると いうことはできない。
(2)については，証拠（甲４１，乙３）及び弁論の全趣旨によれば，学遊社は，被 告から提供を受けた本件各写真をサンプルとして参照し，本件各写真に対応する６ １カットの写真を半日でまとめて撮影した場合の撮影料を見積もったものと認めら れるところ，学遊社の見積りは，本件各写真をサンプルとして参照しているため， 被写体の配置，カメラアングル・構図等を検討する必要はなく，また，半日でまと＼nめて撮影しているため，複数日にわたって撮影されたと認められる本件各写真と比 べて撮影費用が低額となっているとみる余地があることなどからすれば，見積額が ８万円であるからといって，本件各写真の複製及び公衆送信に係る著作権法１１４ 条３項所定の損害額が同程度であるということはできない。
(3) そうすると，本件各写真の複製及び公衆送信につき受けるべき金銭の額（著 作権法１１４条３項）は，合計３０万５０００円（５０００円×６１枚）であると 認められる。
本件各写真は，本件各商品を販売するために撮影されたものであると認めら れるところ（甲３３），以下のとおり，いずれも，商品の特性に応じて，被写体の 配置，構図・カメラアングルの設定，被写体と光線との関係，陰影の付け方，背景＼n等の写真の表現上の諸要素につき相応の工夫がされており，撮影者の思想又は感情＼nが創作的に表現されているということができる。＼n
ア すなわち，本件写真１ないし４は，ト音記号，楽譜又は楽器の柄のネクタイ を被写体とするものであり，ネクタイの下端部を手前にして波打つように配置され， 背景はネクタイの下端部が配置された写真下部を白色，写真上部を暗い灰色又は黒 色とし，陰影が明確に付されるなどして，ネクタイの柄や質感を視覚的に認識しや すいものとなっており，商品の販売用の写真として相応の工夫がされているという ことができる。
イ 本件写真５ないし１０は，弦楽器の柄のコインケース等の商品を被写体とす るものであり，本件写真５，７，９は，商品を中央に配置して全体を撮影したもの， 本件写真６，８，１０は，柄の部分を大きく撮影したものであって，商品の配置の 仕方や陰影の付し方により，商品の質感や弦楽器の柄を視覚的に認識しやすいもの となっており，商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということがで きる。
ウ 本件写真１１ないし４０は，楽器を演奏する動物等の置物を被写体とするも のであり，本件写真１１，１４，１７，２０，２３，２６，２９，３２，３５，３ ８は，商品の前方を正面から撮影したもの，本件写真１２，１５，１８，２１，２ ４，２７，３０，３３，３６，３９は，商品の後方を斜め上から撮影したもの，本 件写真１３，１６，１９，２２，２５，２８，３１，３４，３７，４０は，動物等 の顔を斜め上から大きく撮影したものであって，背景は緑色，白色又はそれらのグ ラデーションとし，陰影を付すなどして，動物等の表情や演奏態様等を視覚的に認＼n識しやすいものとなっており，商品の販売用の写真として相応の工夫がされている ということができる。
エ 本件写真４１ないし４４は，鍵盤等の柄のフロアマットを被写体とするもの であり，本件写真４１及び４３は，四角形状の商品の形態に沿って商品のみを大き く撮影したもの，本件写真４２及び４４は，その一部を大きく撮影したものであっ て，生地の質感や鍵盤等の柄を視覚的に認識しやすいものとなっており，商品の販 売用の写真として相応の工夫がされているということができる。
オ 本件写真４５ないし５０は，写譜用のペンを被写体とするものであり，本件 写真４５，４７，４９は，商品を中央に配置して全体を撮影したもの，本件写真４ ６，４８，５０は，ペンの先端部分を大きく撮影したものであって，商品に光を反 射させ，背景を白色とし，陰影を付すなどして，商品の質感や細かい模様を視覚的 に認識しやすいものとなっており，商品の販売用の写真として相応の工夫がされて いるということができる。
カ 本件写真５１及び５２は，写譜用のペンの替芯（５本）及びそのケースを被 写体とするものであり，ケースから突出する替芯につき長さを変えた状態で大きく 撮影したものであって，背景を白色とし，陰影を付すなどして，商品の形状を視覚 的に認識しやすいものとなっており，商品の販売用の写真として相応の工夫がされ ているということができる。
キ 本件写真５３ないし６１は，トランペット等の楽器の柄の黒色クリアファイ ルを被写体とするものであり，本件写真５３，５５，５７，５９は，商品を中央に 配置して全体を撮影し，柄の部分に光を反射させ，背景は黒色を基調とし，陰影を 付すなどしたもの，本件写真５４，５６，５８，６０は，柄の部分を大きく撮影し たものであって，トランペット等の楽器の柄を視覚的に認識しやすいものとなって おり，商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということができる。ま た，本件写真６１は，商品を中央に配置して柄のない方向から全体を撮影したもの であり，背景を白色と黒色のグラデーションとし，陰影を付すなどして，商品の形 状を視覚的に認識しやすいものとなっており，商品の販売用の写真として相応の工 夫がされているということができる。 ク 以上のとおり，本件各写真には，商品の販売用の写真として相応の工夫がさ れており，撮影者の思想又は感情が創作的に表現されているということができる。＼n
(2)被告は，本件各写真が著作物であることを争い，取り分け，本件写真４２な いし４４は商品を上から撮影しているだけであり，本件写真４５，４６，５０ない し５２は商品の販売用の写真として一般的なものであるから，これらに創作性が認 められないことは明らかである旨主張するが，前記のとおり，本件各写真には，商 品の販売用の写真として相応の工夫がされており，撮影者の思想又は感情が創作的 に表現されているということができるのであって，被告の上記主張は採用すること＼nができない。
(3) 以上によれば，本件各写真には創作性が認められ，前記前提事実(2)のとおり， これらは原告代表者によって原告の発意に基づき職務上作成されたものであるから，＼nいずれも，原告の著作物であると認められる。
前記のとおり，被告は，原告の著作権（複製権，公衆送信権）及び著作者人格権（氏名表示権）を侵害しており，これらについて，少なくとも，過失があると認められるから，不法行為による損害賠償責任を負っているところ，原告は，本件＼n各写真の使用料相当額に係る損害（著作権法１１４条３項）として，著作権侵害に 係るものにつき合計４６万３８００円，著作者人格権侵害に係るものにつき合計４ 万６８００円の損害が生じたと主張する。
(2) そこで検討すると，前記のとおり，被告は，原告が本件各写真を原告ウェブ サイトに掲載することによって販売していた本件各商品を，本件各写真と実質的に 同一の被告各写真を被告ウェブサイトに掲載することによって販売していたもので あり，このような被告各写真の使用態様に加えて，被告各写真の掲載期間は長いも ので１年６か月にわたること，証拠（乙２）及び弁論の全趣旨によれば，画像素材 の販売業者である「ペイレスイメージズ」のウェブサイトでは，画像素材の単品で の購入価格が４３２円から５４００円までとされていると認められることなど，本 件訴訟に現れた事情を考慮すると，本件各写真の複製及び公衆送信につき受けるべ き金銭の額（著作権法１１４条３項）は，写真１枚当たり５０００円と認めるのが 相当である。もっとも，原告の氏名表示権が侵害されたことによって，別途の財産＼n的損害が生じたと認めるに足りない。
(3)ア これに対し，原告は，アマナイメージズの価格表において，画像素材１点＼n当たりの使用期間１年までの使用単価は３万８８８０円，使用期間３年までの使用 単価は６万０４８０円，無断使用した場合には使用料金の２００％を請求できると されていることを主張するが，弁論の全趣旨によれば，アマナイメージズは，画像 素材のレンタルや販売を業とする株式会社であると認められるのに対し，本件各写 真はレンタルや販売を目的として撮影されたものではないから，原告が主張する価 格表について本件各写真の複製及び公衆送信に係る著作権法１１４条３項所定の損＼n害額の算定に当たって大きく考慮することは相当とはいえない。 イ 他方で，被告は，(1)本件各写真の創作性の程度の低さなどに照らせば，販売 用の広告写真１枚当たりの使用料相当額はせいぜい１０００円程度である，(2)被告 において学遊社に本件各写真と同じカットでプロカメラマンによる写真撮影の見積 りを依頼したところ，ライティングを施すことを含む見積額が８万円であったから， 本件各写真の使用料相当額に係る損害は高くても合計８万円である旨主張する。 しかしながら，(1)については，前記のとおり，本件各写真は，商品の販売用の写 真として相応の工夫がされているということができるから，創作性の程度が低いこ とを理由として著作権法１１４条３項所定の損害額を著しく低額にすべきであると いうことはできない。
(2)については，証拠（甲４１，乙３）及び弁論の全趣旨によれば，学遊社は，被 告から提供を受けた本件各写真をサンプルとして参照し，本件各写真に対応する６ １カットの写真を半日でまとめて撮影した場合の撮影料を見積もったものと認めら れるところ，学遊社の見積りは，本件各写真をサンプルとして参照しているため， 被写体の配置，カメラアングル・構図等を検討する必要はなく，また，半日でまと＼nめて撮影しているため，複数日にわたって撮影されたと認められる本件各写真と比 べて撮影費用が低額となっているとみる余地があることなどからすれば，見積額が ８万円であるからといって，本件各写真の複製及び公衆送信に係る著作権法１１４ 条３項所定の損害額が同程度であるということはできない。
(3) そうすると，本件各写真の複製及び公衆送信につき受けるべき金銭の額（著 作権法１１４条３項）は，合計３０万５０００円（５０００円×６１枚）であると 認められる。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 公衆送信
>> ピックアップ対象
2019.11.26
平成30(ワ)12609 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月9日 東京地方裁判所
スマホ用のアプリについての特許侵害事件です。東京地裁29部は、無効理由無し、差止の必要性ありとして請求を認容しました。原告はヤマハ(株)です。被告アプリの名称から、下記サービスがヒットしましたが、これかどうかは不明です。https://www.cbnet.co.jp/archives/1978
本件発明１は，(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ＼nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段，(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより，赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに，案内音声である再生対象音の識別情報に対＼n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする（【０００５】）。
エ 以上に加えて，本件発明１は，前記送信手段が，当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し，前記受信手段が，情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用することにより，相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指＼n定された言語に対応する関連情報を受信することができ，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである（【０００６】等）。＼n
・・・
被告は，(1)乙９公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙９技術を開示しているところ，本件 発明１も乙９技術を採用するものであり，相違点１−５ないし同１−７は，情報要 求に含まれる情報の内容，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違 にすぎず，当業者が適宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は， 乙９発明１に，乙１０発明又は乙５公報及び乙１０公報記載の周知技術，並びに周 知技術（乙１４等）を組み合わせるなどして，相違点１−５ないし同１−７に係る 本件発明１の構成を容易に想到し得た旨主張する。しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記(1)エと同様に，乙９ 公報等に音響ＩＤとインターネットを用いた同種の情報提供が開示されていたとし ても，本件発明１は，その手順や方法を具体的に特定し，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるから，相違点１−５ないし同１−７に係る＼n本件発明１の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。＼n
・・・
５ 争点６（差止めの必要性は認められるか）について 被告は，本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし，その理由とし て，(1)本件口頭弁論終結時点において，本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと，(2)被告は，平成３０年５月以降，本件アプリの配信を中止し，多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており，本件訴訟の結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予＼定であること，
(3)被告は，今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や，案内音声である第１言語の再生対＼n象音が表す発音内容を第２言語で表＼＼現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，本件アプリは，本件発明１の技術的範囲に属 し，本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから， 前記第２の２(4)のとおり，被告は，少なくとも，平成２９年５月頃から平成３０年 ６月頃まで，本件アプリを作成し，譲渡等及び譲渡等の申出をし，平成２８年６月から平成２９年３月までの間に３回にわたり本件アプリを使用することによって本＼n件特許権１を侵害していたものである。 これらに加えて，被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明１の技術的範囲 に属することを否認して争い，本件特許１について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること，弁論の全趣旨によれば，被告は，現在も，ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ，被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなども考慮すると，被告は，今後，本件特許権１を侵害するおそれがあるものというべ＼nきであるから，原告が被告に対し，その侵害の予防のため，本件アプリの作成等の差止を求める必要性は認められるものというべきである。＼n
本件発明１は，(1)案内音声である再生対象音を表す音響信号と当該案内音声である再生対象音の識別情報を含む変調信号とを含有する音響信号に応じて放音さ＼nれた音響を収音した収音信号から識別情報を抽出する情報抽出手段，(2)情報抽出手 段が抽出した識別情報を含む情報要求を送信する送信手段，(3)情報要求に含まれる 識別情報に対応するとともに案内音声である再生対象音に関連する複数の関連情報 のいずれかを受信する受信手段，(4)受信手段が受信した関連情報を出力する出力手 段としてコンピュータを機能させることにより，赤外線や電波を利用した無線通信に専用される通信機器を必要とせずに，案内音声である再生対象音の識別情報に対＼n応する関連情報を利用者に提供することを可能とする（【０００５】）。
エ 以上に加えて，本件発明１は，前記送信手段が，当該端末装置にて指定され た言語を示す言語情報を含む情報要求を送信し，前記受信手段が，情報要求の識別 情報に対応するとともに相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の 言語情報で指定された言語に対応する関連情報を受信するという構成を採用することにより，相異なる言語に対応する複数の関連情報のうち情報要求の言語情報で指＼n定された言語に対応する関連情報を受信することができ，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものである（【０００６】等）。＼n
・・・
被告は，(1)乙９公報は，音響ＩＤとインターネットを用いて，放音装置から放音 された音響ＩＤによって識別される識別対象の情報に対し，これと関連する任意の 関連情報をサーバから端末装置に供給できる乙９技術を開示しているところ，本件 発明１も乙９技術を採用するものであり，相違点１−５ないし同１−７は，情報要 求に含まれる情報の内容，複数の関連情報の選択条件，関連情報の内容に係る相違 にすぎず，当業者が適宜設定できるものである旨主張するとともに，(2)当業者は， 乙９発明１に，乙１０発明又は乙５公報及び乙１０公報記載の周知技術，並びに周 知技術（乙１４等）を組み合わせるなどして，相違点１−５ないし同１−７に係る 本件発明１の構成を容易に想到し得た旨主張する。しかしながら，まず，被告の上記(1)の主張については，前記(1)エと同様に，乙９ 公報等に音響ＩＤとインターネットを用いた同種の情報提供が開示されていたとし ても，本件発明１は，その手順や方法を具体的に特定し，使用言語が相違する多様 な利用者が理解可能な関連情報を提供できるという効果を奏するものとした点において技術的意義が認められるものであるから，相違点１−５ないし同１−７に係る＼n本件発明１の構成が当業者において適宜設定できる事項であるということはできない。＼n
・・・
５ 争点６（差止めの必要性は認められるか）について 被告は，本件アプリについて差止めの必要性は認められないとし，その理由とし て，(1)本件口頭弁論終結時点において，本件アプリに係るサービスは実用化されて いなかったこと，(2)被告は，平成３０年５月以降，本件アプリの配信を中止し，多 言語で情報配信を行う機能を取り除いた本件新アプリを配信しており，本件訴訟の結果によって本件アプリに係る事業を再開するか否かを決定する予＼定であること，
(3)被告は，今後，顧客に対し，案内音声である再生対象音の発音内容を表す他国語の関連情報を提供することを禁ずる旨の約束や，案内音声である第１言語の再生対＼n象音が表す発音内容を第２言語で表＼＼現した情報を提供することを禁ずる旨の約束を する意思があることを主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，本件アプリは，本件発明１の技術的範囲に属 し，本件特許１は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから， 前記第２の２(4)のとおり，被告は，少なくとも，平成２９年５月頃から平成３０年 ６月頃まで，本件アプリを作成し，譲渡等及び譲渡等の申出をし，平成２８年６月から平成２９年３月までの間に３回にわたり本件アプリを使用することによって本＼n件特許権１を侵害していたものである。 これらに加えて，被告が本件訴訟において本件アプリが本件発明１の技術的範囲 に属することを否認して争い，本件特許１について特許無効審判により無効にされ るべきであると主張していること，弁論の全趣旨によれば，被告は，現在も，ウェ ブサイトに本件アプリの説明や広告を掲載していると認められ，被告が本件アプリ の作成等を再開することが物理的に不可能な状況にあるとは認められないことなども考慮すると，被告は，今後，本件特許権１を侵害するおそれがあるものというべ＼nきであるから，原告が被告に対し，その侵害の予防のため，本件アプリの作成等の差止を求める必要性は認められるものというべきである。＼n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.11.26
平成30(ワ)16555 特許権侵害差止等請求事件 民事訴訟 令和元年10月29日 東京地方裁判所
特許権侵害事件で、技術的範囲に属しないと判断されました。争点は、「プロカルシトニン３−１１６を測定する」の意義です。
ア 本件発明の特許請求の範囲の記載は「患者の血清中でプロカルシトニン３ −１１６を測定することを含む，敗血症及び敗血症様全身性感染を検出する ための方法。」であり，その構成要件Ａは「患者の血清中でプロカルシトニン＼n３−１１６を測定することを含む」というものであるところ，特許請求の範 囲には，その意義について規定する記載はないが，「測定」とは，一般的に， 「長さ，重さ，速さなど種々の量を器具や装置を用いてはかること」（大辞林 （第３版））との意味を有する。 そうすると，特許請求の範囲の記載からは，構成要件Ａの「プロカルシト＼nニン３−１１６を測定すること」とは，敗血症等を検出するため，血清中に 含まれるプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味する ものと解するのが自然である。
イ また，前記1(2)のとおり，本件明細書の記載によれば，敗血症等の患者の 血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンについて，従前プロシ＼nカルシトニン１−１１６と暫定的，一般的にみなされるなどしていたところ， 本件発明は，敗血症等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカル＼nシトニンが，プロカルシトニン１−１１６ではなく，プロカルシトニン３− １１６であるという発見に基づき，新規な敗血症等の診断方法を提供するこ とを目的とするものである。そして，本件明細書の発明の詳細な説明には， 「プロカルシトニン３−１１６を測定すること」の意義について，特段の記 載はない。そうすると，本件明細書の記載からも，構成要件Ａの「プロカル＼nシトニン３−１１６を測定すること」とは，敗血症の検出のため，上記の発 見に基づきプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味し， その測定結果が敗血症等の検出に用いられることと理解できる。
ウ 原告は，構成要件Ａの「プロカルシトニン３−１１６を測定すること」と＼nは，プロカルシトニン３−１１６を敗血症等の検出に必要な精度で測定する ことをいい，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３− １１６を特異的・選択的に測定することを必須とするものではない旨主張し， その根拠として，本件明細書の実施例において，プロカルシトニン３−１１ ６を特異的・選択的に測定することが困難なイムノアッセイによりプロカル シトニンの濃度を測定することが記載されていること，本件明細書の記載等 を踏まえると，患者の血清中でプロカルシトニン１−１１６とプロカルシト ニン３−１１６とを区別することなくプロカルシトニン一般を測定したと しても，その濃度は，おおよそプロカルシトニン３−１１６の濃度であり， 測定されたプロカルシトニン３−１１６の濃度は敗血症等の検出に必要な 精度になっていることを指摘する。 しかし，本件明細書のイムノアッセイによる測定に関する記載について， 正常者及び敗血症患者の血清中のプロカルシトニン濃度の測定結果と，これ と同時に行われたこれらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対 比することにより，正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニ ンにおいて際立っていることを示すものである旨の記載があることからす ると（段落【００５９】【００６２】【００６３】【表３】），上記測定は，「敗＼n血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の実施例であるとは認 められないから，原告の上記主張の根拠となるとは認められない。 また，仮に，敗血症患者の血清中に含まれるプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン３−１１６であるという関係があるとしても，プロカルシ トニン３−１１６を測定することとプロカルシトニン一般を測定すること が同義とはいえないことは明らかである，また，敗血症等であるかどうかが 明らかではない患者については，その血清中のプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン３−１１６であるかどうかは明らかではないといえるほ か，本件明細書には，患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定すること により敗血症等を検出する技術は本件発明の優先日前に従来技術として存 在したところ，本件発明は，従来技術に対して新規のものである旨が記載さ れているのであって，原告の主張は採用することはできない。 以上によれば，原告の主張には理由がなく，これを採用することはできな い。
エ 以上によれば，構成要件Ａの「プロカルシトニン３−１１６を測定する＼nこと」とは，プロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味す るものと解される。
(2)前記前提事実（第2の1(4)のとおり，被告装置及び被告キットを使用する と，プロカルシトニン３−１１６とプロカルシトニン１−１１６とを区別する ことなく，いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度を測定することができ， その測定結果に基づき敗血症等の鑑別診断等が行われていると認められる。被 告装置及び被告キットを使用して敗血症等を検出する過程で，プロカルシトニ ン３−１１６の量が明らかにされているとは認められない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告方法は，構成要＼n件Ａを充足するものとは認められない。
ア 本件発明の特許請求の範囲の記載は「患者の血清中でプロカルシトニン３ −１１６を測定することを含む，敗血症及び敗血症様全身性感染を検出する ための方法。」であり，その構成要件Ａは「患者の血清中でプロカルシトニン＼n３−１１６を測定することを含む」というものであるところ，特許請求の範 囲には，その意義について規定する記載はないが，「測定」とは，一般的に， 「長さ，重さ，速さなど種々の量を器具や装置を用いてはかること」（大辞林 （第３版））との意味を有する。 そうすると，特許請求の範囲の記載からは，構成要件Ａの「プロカルシト＼nニン３−１１６を測定すること」とは，敗血症等を検出するため，血清中に 含まれるプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味する ものと解するのが自然である。
イ また，前記1(2)のとおり，本件明細書の記載によれば，敗血症等の患者の 血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンについて，従前プロシ＼nカルシトニン１−１１６と暫定的，一般的にみなされるなどしていたところ， 本件発明は，敗血症等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカル＼nシトニンが，プロカルシトニン１−１１６ではなく，プロカルシトニン３− １１６であるという発見に基づき，新規な敗血症等の診断方法を提供するこ とを目的とするものである。そして，本件明細書の発明の詳細な説明には， 「プロカルシトニン３−１１６を測定すること」の意義について，特段の記 載はない。そうすると，本件明細書の記載からも，構成要件Ａの「プロカル＼nシトニン３−１１６を測定すること」とは，敗血症の検出のため，上記の発 見に基づきプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味し， その測定結果が敗血症等の検出に用いられることと理解できる。
ウ 原告は，構成要件Ａの「プロカルシトニン３−１１６を測定すること」と＼nは，プロカルシトニン３−１１６を敗血症等の検出に必要な精度で測定する ことをいい，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３− １１６を特異的・選択的に測定することを必須とするものではない旨主張し， その根拠として，本件明細書の実施例において，プロカルシトニン３−１１ ６を特異的・選択的に測定することが困難なイムノアッセイによりプロカル シトニンの濃度を測定することが記載されていること，本件明細書の記載等 を踏まえると，患者の血清中でプロカルシトニン１−１１６とプロカルシト ニン３−１１６とを区別することなくプロカルシトニン一般を測定したと しても，その濃度は，おおよそプロカルシトニン３−１１６の濃度であり， 測定されたプロカルシトニン３−１１６の濃度は敗血症等の検出に必要な 精度になっていることを指摘する。 しかし，本件明細書のイムノアッセイによる測定に関する記載について， 正常者及び敗血症患者の血清中のプロカルシトニン濃度の測定結果と，これ と同時に行われたこれらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対 比することにより，正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニ ンにおいて際立っていることを示すものである旨の記載があることからす ると（段落【００５９】【００６２】【００６３】【表３】），上記測定は，「敗＼n血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の実施例であるとは認 められないから，原告の上記主張の根拠となるとは認められない。 また，仮に，敗血症患者の血清中に含まれるプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン３−１１６であるという関係があるとしても，プロカルシ トニン３−１１６を測定することとプロカルシトニン一般を測定すること が同義とはいえないことは明らかである，また，敗血症等であるかどうかが 明らかではない患者については，その血清中のプロカルシトニンの大部分が プロカルシトニン３−１１６であるかどうかは明らかではないといえるほ か，本件明細書には，患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定すること により敗血症等を検出する技術は本件発明の優先日前に従来技術として存 在したところ，本件発明は，従来技術に対して新規のものである旨が記載さ れているのであって，原告の主張は採用することはできない。 以上によれば，原告の主張には理由がなく，これを採用することはできな い。
エ 以上によれば，構成要件Ａの「プロカルシトニン３−１１６を測定する＼nこと」とは，プロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味す るものと解される。
(2)前記前提事実（第2の1(4)のとおり，被告装置及び被告キットを使用する と，プロカルシトニン３−１１６とプロカルシトニン１−１１６とを区別する ことなく，いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度を測定することができ， その測定結果に基づき敗血症等の鑑別診断等が行われていると認められる。被 告装置及び被告キットを使用して敗血症等を検出する過程で，プロカルシトニ ン３−１１６の量が明らかにされているとは認められない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告方法は，構成要＼n件Ａを充足するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.11.18
平成29(ワ)7576 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月19日 大阪地方裁判所
特許権侵害の損害について、７割の限度で特許法１０２条２項による推定が覆滅され、3項で相当実施料率は４％と判断されました（双方争いなし）。
以上を踏まえ，顧客吸引力の観点から被告第２製品における本件第２ 及び第３特許の技術的意義の有無及び程度を検討すると，まず，本件被告カタログ 記載の「６つの特徴」の１つとして，被告第２製品は「素手で持っても痛くありま せん。」との記載がある。「テーパ部」の解釈に関する被告の主張をも考慮すると， これは「テーパ部」の存在をうかがわせるものとも理解し得るものの，いかなる構＼n成によって「素手で持っても痛く」ないことを実現しているのかは具体的に示され ていない。当該記載に付された写真では，製品のアンカーボルト挿通用の開口部に 手指を通して握る形で，当該開口部を囲む部材のうち長辺部分をなす部材のうちの １つを掌全体で把持していること（甲４，乙３２）に鑑みると，「テーパ部」の存在 故に「素手で持っても痛く」ないという効果を奏しているとも断じ得ない。また， 本件第２発明の効果２に言及する記載もない。 さらに，本件被告カタログには，「６つの特徴」の１つとして，「スピード施工」 が挙げられているところ，その部分には，被告第２製品の片方の端部の接続部につ いて「連結構造」との説明が付されている。もっとも，「連結構＼造」とされる接続部 の構造や接続の仕方ないし効果に関する説明はない。＼nむしろ，前記認定のとおり，本件被告カタログでは，被告第２製品の強度や換気 性能，供給・品質・価格の安定性，カットしやすい独自の形状を有する省施工商品＼nであること等が強調されている。 この点は，原告や同業他社のカタログ等にも共通する。このうち，原告のカタロ グ等には「テーパ部」や「接続部」に関する記載も見られるものの，その構造は具＼n体的に示されておらず，作用効果も，他の記載と比較すると，強調の度合いは低い。 むしろ，全周敷き込みの簡単施工や特殊構造の換気スリット・防鼠材といった点が＼n前面に出されて強調されている。 以上の事情に加え，被告第２製品が本件第２発明の効果を奏しない形で使用され ることがあり得ることは否定できないこと（ただし，実務上そのような使用態様が 採られる割合は不明である以上，この事情を推定覆滅に当たって過大視することは できない。），前述のとおり，台輪の幅方向への移動を防止する別の方法もあること を踏まえると，本件第２及び第３発明は，施工容易性の実現という観点から一定の 顧客吸引力を有するといえるものの，本件第２発明の「テーパ部」の構成や本件第＼n３発明の構成要件３Ｃ〜３Ｇの構＼成を有することによる顧客吸引力は，相対的には 小さいというべきである。 なお，被告は，被告第２製品の形状変更後に売上げが増加したことを指摘してい るが，その裏付けとなる資料（乙６０）は形状変更後の４か月の売上額を集計した ものにすぎないし，売上げの変動要因としては様々なものが考えられることから， 上記事情が直ちに本件第２及び第３特許が被告第２製品の需要に与える影響が小さ いことを裏付けると見ることはできない。 これらの事情を総合的に考慮すると，本件では，７割の限度で特許法１０２条２ 項による推定が覆滅されると認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の 各主張はいずれも採用できない。
エ ミサワホームに生じた損害
本件第２及び第３特許がいずれも持分２分の１の割合による原告とミサワホ ームの共有であることは当事者間に争いはなく，また，弁論の全趣旨によれば，ミ サワホームが自社施工工事分を除きこれらの特許を実施していないことが認められ る。そして，原告及び被告いずれも，特許法１０２条３項に基づき損害額を算定す る場合の本件第２及び第３特許の相当実施料率を４％程度とし，これを不合理ない し不相当と見るべき事情もないことから，相当実施料率は４％と認められるところ， 相当実施料率を乗じる対象となる売上額を消費税込の金額とすべき証拠はない。 そうすると，次のとおり，１４６３万７１２５円をもってミサワホーム（なお， 同社が本件第２特許の持分を取得する以前の損害賠償請求権を持分譲渡人が有して いるのであれば，その譲渡人を含む。）の損害額と認めるのが相当である。 そして，侵害された特許権が共有であったことにより侵害者の賠償すべき損害額 が単独保有の場合に比較して増額されるいわれはないことなどから，原告との関係 においては，更にこの限度で，特許法１０２条２項による推定が覆滅されるとする のが相当である。
（計算式） 売上額７億３１８５万６２５４円（税抜）×４％×１／２＝１４６ ３万７１２５円
オ 原告の損害額
以上より，特許法１０２条２項に基づく原告の損害額は，別紙「被告第２製 品に係る損害額（裁判所の認定）」の「原告の損害額」欄記載のとおり，４８６７万 ８３７６円と認められる。
（計算式） 被告の利益の額２億１１０５万１６７０円×０．３−１４６３万７１２５円＝４８６７万８３７６円
(4) 原告の予備的主張について＼n
原告は，被告工場製品の製造販売について，特許法１０２条２項に基づき推定 される損害額が同条３項に基づくそれを下回る場合には，予備的に，同項に基づく＼n損害額を主張する。 しかし，前記認定から明らかなとおり，特許法１０２条３項に基づき推定される 原告の損害額は，同条２項に基づくそれを上回るものではないから，この点に関す る原告の主張は採用できない。 仮に，原告の主張が，被告工場製品を除く被告第２製品の販売による損害につい ては特許法１０２条２項に基づき賠償請求しつつ，被告工場製品の販売による損害 については，同項に基づき算定される損害額が同条３項に基づくそれを下回る場合 に，予備的に同項に基づく損害額を主張する趣旨であったとしても，前記３(2)ウ (ｵ)で判示したとおり，被告工場製品とそれ以外の製品とで訴訟物が異なると見るべ き根拠はないから，原告の主張は採用できない。
(5) 弁護士費用（本件第１特許権の侵害分も含む。）について
原告は本件訴訟代理人弁護士に訴訟の提起・追行を委任したところ，被告の本 件第１〜第３特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，５１０万 円と認めるのが相当である。なお，逸失利益に係る損害の発生状況に照らし，弁護 士費用に係る損害賠償支払債務のうち，平成２９年８月１７日の時点で遅滞に陥っ ていたのは４６０万円の損害賠償債務であると認めるのが相当である。また，被告 の不法行為終了時期が平成３０年１０月末であることを踏まえると，残額の損害賠 償債務の遅滞損害金の起算日は同月３１日とするのが相当である。
(6) 原告の逸失利益に対する確定遅延損害金について
原告が確定遅延損害金を請求している期間の，被告第２製品の製造販売による 損害に対する遅延損害金の金額は，別紙「被告第２製品に係る損害額（裁判所の認 定）」の「H31.2.28までの確定遅延損害金」欄記載のとおりの方法で計算すると，合 計１２３１万６８７０円である。
以上を踏まえ，顧客吸引力の観点から被告第２製品における本件第２ 及び第３特許の技術的意義の有無及び程度を検討すると，まず，本件被告カタログ 記載の「６つの特徴」の１つとして，被告第２製品は「素手で持っても痛くありま せん。」との記載がある。「テーパ部」の解釈に関する被告の主張をも考慮すると， これは「テーパ部」の存在をうかがわせるものとも理解し得るものの，いかなる構＼n成によって「素手で持っても痛く」ないことを実現しているのかは具体的に示され ていない。当該記載に付された写真では，製品のアンカーボルト挿通用の開口部に 手指を通して握る形で，当該開口部を囲む部材のうち長辺部分をなす部材のうちの １つを掌全体で把持していること（甲４，乙３２）に鑑みると，「テーパ部」の存在 故に「素手で持っても痛く」ないという効果を奏しているとも断じ得ない。また， 本件第２発明の効果２に言及する記載もない。 さらに，本件被告カタログには，「６つの特徴」の１つとして，「スピード施工」 が挙げられているところ，その部分には，被告第２製品の片方の端部の接続部につ いて「連結構造」との説明が付されている。もっとも，「連結構＼造」とされる接続部 の構造や接続の仕方ないし効果に関する説明はない。＼nむしろ，前記認定のとおり，本件被告カタログでは，被告第２製品の強度や換気 性能，供給・品質・価格の安定性，カットしやすい独自の形状を有する省施工商品＼nであること等が強調されている。 この点は，原告や同業他社のカタログ等にも共通する。このうち，原告のカタロ グ等には「テーパ部」や「接続部」に関する記載も見られるものの，その構造は具＼n体的に示されておらず，作用効果も，他の記載と比較すると，強調の度合いは低い。 むしろ，全周敷き込みの簡単施工や特殊構造の換気スリット・防鼠材といった点が＼n前面に出されて強調されている。 以上の事情に加え，被告第２製品が本件第２発明の効果を奏しない形で使用され ることがあり得ることは否定できないこと（ただし，実務上そのような使用態様が 採られる割合は不明である以上，この事情を推定覆滅に当たって過大視することは できない。），前述のとおり，台輪の幅方向への移動を防止する別の方法もあること を踏まえると，本件第２及び第３発明は，施工容易性の実現という観点から一定の 顧客吸引力を有するといえるものの，本件第２発明の「テーパ部」の構成や本件第＼n３発明の構成要件３Ｃ〜３Ｇの構＼成を有することによる顧客吸引力は，相対的には 小さいというべきである。 なお，被告は，被告第２製品の形状変更後に売上げが増加したことを指摘してい るが，その裏付けとなる資料（乙６０）は形状変更後の４か月の売上額を集計した ものにすぎないし，売上げの変動要因としては様々なものが考えられることから， 上記事情が直ちに本件第２及び第３特許が被告第２製品の需要に与える影響が小さ いことを裏付けると見ることはできない。 これらの事情を総合的に考慮すると，本件では，７割の限度で特許法１０２条２ 項による推定が覆滅されると認めるのが相当である。これに反する原告及び被告の 各主張はいずれも採用できない。
エ ミサワホームに生じた損害
本件第２及び第３特許がいずれも持分２分の１の割合による原告とミサワホ ームの共有であることは当事者間に争いはなく，また，弁論の全趣旨によれば，ミ サワホームが自社施工工事分を除きこれらの特許を実施していないことが認められ る。そして，原告及び被告いずれも，特許法１０２条３項に基づき損害額を算定す る場合の本件第２及び第３特許の相当実施料率を４％程度とし，これを不合理ない し不相当と見るべき事情もないことから，相当実施料率は４％と認められるところ， 相当実施料率を乗じる対象となる売上額を消費税込の金額とすべき証拠はない。 そうすると，次のとおり，１４６３万７１２５円をもってミサワホーム（なお， 同社が本件第２特許の持分を取得する以前の損害賠償請求権を持分譲渡人が有して いるのであれば，その譲渡人を含む。）の損害額と認めるのが相当である。 そして，侵害された特許権が共有であったことにより侵害者の賠償すべき損害額 が単独保有の場合に比較して増額されるいわれはないことなどから，原告との関係 においては，更にこの限度で，特許法１０２条２項による推定が覆滅されるとする のが相当である。
（計算式） 売上額７億３１８５万６２５４円（税抜）×４％×１／２＝１４６ ３万７１２５円
オ 原告の損害額
以上より，特許法１０２条２項に基づく原告の損害額は，別紙「被告第２製 品に係る損害額（裁判所の認定）」の「原告の損害額」欄記載のとおり，４８６７万 ８３７６円と認められる。
（計算式） 被告の利益の額２億１１０５万１６７０円×０．３−１４６３万７１２５円＝４８６７万８３７６円
(4) 原告の予備的主張について＼n
原告は，被告工場製品の製造販売について，特許法１０２条２項に基づき推定 される損害額が同条３項に基づくそれを下回る場合には，予備的に，同項に基づく＼n損害額を主張する。 しかし，前記認定から明らかなとおり，特許法１０２条３項に基づき推定される 原告の損害額は，同条２項に基づくそれを上回るものではないから，この点に関す る原告の主張は採用できない。 仮に，原告の主張が，被告工場製品を除く被告第２製品の販売による損害につい ては特許法１０２条２項に基づき賠償請求しつつ，被告工場製品の販売による損害 については，同項に基づき算定される損害額が同条３項に基づくそれを下回る場合 に，予備的に同項に基づく損害額を主張する趣旨であったとしても，前記３(2)ウ (ｵ)で判示したとおり，被告工場製品とそれ以外の製品とで訴訟物が異なると見るべ き根拠はないから，原告の主張は採用できない。
(5) 弁護士費用（本件第１特許権の侵害分も含む。）について
原告は本件訴訟代理人弁護士に訴訟の提起・追行を委任したところ，被告の本 件第１〜第３特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，５１０万 円と認めるのが相当である。なお，逸失利益に係る損害の発生状況に照らし，弁護 士費用に係る損害賠償支払債務のうち，平成２９年８月１７日の時点で遅滞に陥っ ていたのは４６０万円の損害賠償債務であると認めるのが相当である。また，被告 の不法行為終了時期が平成３０年１０月末であることを踏まえると，残額の損害賠 償債務の遅滞損害金の起算日は同月３１日とするのが相当である。
(6) 原告の逸失利益に対する確定遅延損害金について
原告が確定遅延損害金を請求している期間の，被告第２製品の製造販売による 損害に対する遅延損害金の金額は，別紙「被告第２製品に係る損害額（裁判所の認 定）」の「H31.2.28までの確定遅延損害金」欄記載のとおりの方法で計算すると，合 計１２３１万６８７０円である。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> ピックアップ対象
2019.11.18
平成31(ワ)256 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年10月3日 大阪地方裁判所
商標権侵害事件です。大阪地裁21部は、（「ＣＯＣＯ♡Ｂａｌｌｅｔ Ｓｃｈｏｏｌ」が、原告商標「ＣｏＣｏバレエ」に類似すると判断しました。原告代理人なしで、保佐人弁理士がついてます。
ア 本件商標は，欧文字の「ＣｏＣｏ」とカタカナの「バレエ」という標準文字 の文字列が横並びに配置されており，これから生ずる称呼は「ココバレエ」であり （争いなし。），バレエに関連する役務という観念を生じる。 被告各標章の外観及び称呼（「ココバレエスクール」）について，原告が要部と 主張する点以外に争いはない。 被告各標章からは，バレエスクールに関連する役務という観念を生じる。被告は， 被告各標章から，「『ＳＴＵＤＩＯ ＣＯＣＯ』のバレエスクール」という観念を 生じると主張するところ，バレエスクールの需要者（バレエを習おうとする者やそ の保護者）が，被告の家族が経営し，ほぼ売上のない事業である「ＳＴＵＤＩＯ Ｃ ＯＣＯ」を認識しているとは考えることはできないから（乙４，５），そのような 特定のバレエスクールとの観念を生じるという上記被告の主張は採用できない。
イ 本件商標及び被告各標章は，「ＣｏＣｏ」，「ＣＯＣＯ」又は「ココ」の部 分とこれ以外の部分の結合により構成されている。＼nもっとも，本件商標において，「ＣｏＣｏ」と「バレエ」は横並びで同じ大きさ の標準文字で記載されており，被告各標章の「ＣＯＣＯ」又は「ココ」とそれ以外 の部分も，いずれも横並びで類似の字体・色・装飾・大きさであり，その間に挿入 される「♡」又は「❤」（被告標章１，３，５，６）もそれぞれ上記文字列と同じ色・ 大きさで記載されていることから，本件商標及び被告各商標の構成部分の一部がと＼nりわけ強く需要者の注意を惹くとは考えられず，あえて分離して観察することは適 切ではないと解される。
ウ これを前提に，本件商標と被告各標章の全体について，外観・称呼・観念の 類否を検討する。
本件商標と被告各標章（被告標章２を除く。）の外観は，いずれも横並びで 同じ文字色の「ＣｏＣｏ」（本件商標）又は「ＣＯＣＯ」（被告標章２を除く被告 各標章）と「バレエ」（本件商標），「バレエスクール」，「Ｂａｌｌｅｔ Ｓｃ ｈｏｏｌ」，「ＢＡＬＬＥＴ ＳＣＨＯＯＬ」（被告標章２を除く被告各標章）と いう文字で構成されており，「スクール」，「Ｓｃｈｏｏｌ」，「ＳＣＨＯＯＬ」＼nには「学校」や「（バレエ）教室」という以外の特段の意味がないことに鑑みれば， 本件商標と被告標章２を除く被告各標章は，その字体，欧文字について大小文字の 区別，装飾，文字色及び間にハートマークが挿入されるか否かという小さな相違点 はあるものの，全体として外観が類似しているということができる。 また，被告標章２の外観は，「ココバレエスクール」という横並びのカタカナで あるところ，本件商標とは，「ＣｏＣｏ」と「ココ」という欧文字とカタカナの部 分が異なるが，「バレエ」というカタカナは一致しており，外観はある程度類似し ているといえる。 本件商標と被告各標章の称呼は，それぞれ「ココバレエ」と「ココバレエス クール」であり，上記のとおり「スクール」には特段の意味がないことに鑑みれば， 本件商標と被告各標章の称呼も類似しているということができる。 本件商標と被告各標章の観念について，いずれも「ココ」という称呼の部分 は特定の観念を持たないため，それぞれ，「バレエに関連する役務」と「バレエス クールに関連する役務」という観念となり，類似しているということができる。 以上より，本件商標と被告各標章を全体として観察すると，外観，称呼，観 念が類似するものと認められる。
(2) 出所混同のおそれ
ア 双方の使用の態様，経緯
被告は，平成１３年より，相模原市，町田市において，教室を借りて被告ス クールを営むようになり，当初は「●略●」，平成１３年より「●略●」の名称を 使用していた。被告の父であるＰ３は，平成２０年８月，被告のために，バレエレ ッスン用のスタジオである「Ｓｔｕｄｉｏ ＣｏＣｏ」を町田市●略●に建て，以 後，被告は，同スタジオで被告スクールを営んだ。被告は，平成２８年に病気をし たことを契機に，●略●の通称を使用するようになり，そのころ，これに伴って被 告スクールの名称も，スタジオの名称をとって「ＣＯＣＯ♡Ｂａｌｌｅｔ Ｓｃｈｏ ｏｌ」に改め，以後これを使用するようになった。被告スクールは，地元だけで活 動してきた小さな教室とされる（甲３，１３，１５，乙４，５）。 被告は，被告ウェブサイト１のヘッダー及びフッター部分において被告標章 １を，ヘッダー部分及び「Ａｂｏｕｔ」という項目の下の文章中において被告標章 ２を，「Ｎｅｗｓ」という項目の下の文章中において被告標章３を，「Ｓｃｈｅｄ ｕｌｅ」という項目の下のスケジュール表のファイル名として被告標章４を，被告＼nウェブサイト２のヘッダー部分において被告標章５を，問合わせ用のページにおい て被告標章６を使用していた（甲４，５）。 原告は，平成元年から大阪市内において原告スクールを運営し，自らのウェ ブサイトや定期発表公演のパンフレットにおいて本件商標を使用している。原告ス＼nクールは被告スクールに比して規模が大きく，知名度においても上回っていると認 められる（甲９〜１１）。 平成３１年１月１１日以前は，インターネット上の検索エンジンにおいて， 「ココバレエスクール」又は「ＣＯＣＯバレエ」を検索語として用いて検索した場 合，検索結果において，原告スクールと被告スクールが上下に並んで表示された（甲＼n６，８）。
イ 検討
このような本件商標及び被告各標章の使用態様からすれば，需要者である，バレ エを習おうとする者やその保護者が，インターネットを利用して検索等した場合， 原告スクールと被告スクールとの間に何らかのつながりや提携関係があるものと誤 認する可能性があったというべきであり，本件商標と被告各標章には，出所混同の＼nおそれがあったと認められる。
(3)被告の主張について
被告は，「ＣＯＣＯ♡Ｂａｌｌｅｔ Ｓｃｈｏｏｌ」という被告スクールの名称や， これに由来する被告各標章は，Ｐ３が被告スクールと同じ場所で経営する「ＳＴＵ ＤＩＯ ＣＯＣＯ」の名称からとったものであり，被告スクールは小規模な地元密 着の教室であって，その旨は被告ウェブサイトにおいて明示されているから，出所 混同のおそれはないと主張し，被告本人及びＰ３は，これに沿う陳述書（乙４，５） を証拠として提出する。 しかし，Ｐ３の経営する「ＳＴＵＤＩＯ ＣＯＣＯ」は，バレエのレッスンや貸 しスタジオとして使用する小規模な教室であり，格別の周知性を有するとは認めら れないから（甲３，乙５），被告各標章に接した需要者が，「ＳＴＵＤＩＯ ＣＯ ＣＯ」より派生した事業であると認識するとは考え難い。また，被告ウェブサイト において，被告スクールが東京都町田市所在であることや，生徒募集の範囲が町田 市及び相模原地域であることは記載されているものの，離れた地域にあるバレエ教 室が互いに提携関係にある可能性もあるから，被告ウェブサイトにおいて被告各標＼n章に接した需要者が，原告スクールとつながりがあるものと誤認する可能性を否定＼nすることはできない。 したがって，上記被告の主張を採用することはできない。
(4) まとめ
以上より，本件商標と被告各標章は，外観・称呼・観念が類似し，出所混同のお それがあり，前記前提事実のとおり指定役務が同一であると認められるから，全体 として，被告各標章は本件商標に類似するというべきである。
・・・
ア 使用料相当額
原告は，本件商標の使用料相当額について１か月あたり６万円と主張し，原 告スクールがニューヨーク市所在のバレエスクールと提携関係にあるとして（甲１ ６），同スクールへの留学を希望する生徒の募集を目的とした首都圏のバレエスク ールとの提携や，そのために本件商標の使用を許諾して使用料を徴収することを構＼n想している旨を主張するが，実際にそのような使用料額の支出を内容とする契約が 締結されたことの主張・立証はない。 前記認定のとおり，本件商標と被告各標章の誤認混同のおそれは，インター ネット上で生じるものと解されるが，本件商標が表象するのは，インターネット上＼nの物品の販売又はサービスの提供ではなく，バレエの教授という現実に提供する役 務である。そして，原告スクールは大阪市に，被告スクールは町田市にあって地理 的に全く離れているから，原告スクールの会員が，被告各標章を見たことで被告ス クールに移籍したり，原告スクールに入会しようとした者が，被告各標章を見たこ とで被告スクールに入会するといった形で誤認混同が生じ，原告に経済的損失が生 じたとの事実は，主張も立証もされていない。 また，前記認定したところによれば，被告は，被告各標章を，本件商標の登 録以前より使用しており，Ｐ３が建てたスタジオの名称をとって被告各標章を定め たものであり，平成３０年６月に原告に警告されて初めて本件商標の存在を知った と認められるから，本件商標の顧客吸引力や信用を利用することを目的として，被 告各標章を使用したものでないことは明らかである。 以上を総合すると，原告に 経済的損失が認められず， 被告各 抽象的に誤認混同のおそれのある被告各標章が排除されなかったことによる損害が認められるにすぎないから，これに対する損害金としては，１か月１万円をもって相当と認める。したがって，商標法３８条３項により，原告の損害となるべき平成２９年９月１２日から平成３１年１月１１日までの使用料相当額は，１６万円（１万円×１６か 月）となる。
イ 弁理士費用相当額
本件訴訟提起に至る経緯，前記認定した被告の商標権侵害となる行為の態様等を 総合すると，被告の行為と，補佐人である弁理士の費用との間に，相当因果関係を 認めることはできない。
ア 本件商標は，欧文字の「ＣｏＣｏ」とカタカナの「バレエ」という標準文字 の文字列が横並びに配置されており，これから生ずる称呼は「ココバレエ」であり （争いなし。），バレエに関連する役務という観念を生じる。 被告各標章の外観及び称呼（「ココバレエスクール」）について，原告が要部と 主張する点以外に争いはない。 被告各標章からは，バレエスクールに関連する役務という観念を生じる。被告は， 被告各標章から，「『ＳＴＵＤＩＯ ＣＯＣＯ』のバレエスクール」という観念を 生じると主張するところ，バレエスクールの需要者（バレエを習おうとする者やそ の保護者）が，被告の家族が経営し，ほぼ売上のない事業である「ＳＴＵＤＩＯ Ｃ ＯＣＯ」を認識しているとは考えることはできないから（乙４，５），そのような 特定のバレエスクールとの観念を生じるという上記被告の主張は採用できない。
イ 本件商標及び被告各標章は，「ＣｏＣｏ」，「ＣＯＣＯ」又は「ココ」の部 分とこれ以外の部分の結合により構成されている。＼nもっとも，本件商標において，「ＣｏＣｏ」と「バレエ」は横並びで同じ大きさ の標準文字で記載されており，被告各標章の「ＣＯＣＯ」又は「ココ」とそれ以外 の部分も，いずれも横並びで類似の字体・色・装飾・大きさであり，その間に挿入 される「♡」又は「❤」（被告標章１，３，５，６）もそれぞれ上記文字列と同じ色・ 大きさで記載されていることから，本件商標及び被告各商標の構成部分の一部がと＼nりわけ強く需要者の注意を惹くとは考えられず，あえて分離して観察することは適 切ではないと解される。
ウ これを前提に，本件商標と被告各標章の全体について，外観・称呼・観念の 類否を検討する。
本件商標と被告各標章（被告標章２を除く。）の外観は，いずれも横並びで 同じ文字色の「ＣｏＣｏ」（本件商標）又は「ＣＯＣＯ」（被告標章２を除く被告 各標章）と「バレエ」（本件商標），「バレエスクール」，「Ｂａｌｌｅｔ Ｓｃ ｈｏｏｌ」，「ＢＡＬＬＥＴ ＳＣＨＯＯＬ」（被告標章２を除く被告各標章）と いう文字で構成されており，「スクール」，「Ｓｃｈｏｏｌ」，「ＳＣＨＯＯＬ」＼nには「学校」や「（バレエ）教室」という以外の特段の意味がないことに鑑みれば， 本件商標と被告標章２を除く被告各標章は，その字体，欧文字について大小文字の 区別，装飾，文字色及び間にハートマークが挿入されるか否かという小さな相違点 はあるものの，全体として外観が類似しているということができる。 また，被告標章２の外観は，「ココバレエスクール」という横並びのカタカナで あるところ，本件商標とは，「ＣｏＣｏ」と「ココ」という欧文字とカタカナの部 分が異なるが，「バレエ」というカタカナは一致しており，外観はある程度類似し ているといえる。 本件商標と被告各標章の称呼は，それぞれ「ココバレエ」と「ココバレエス クール」であり，上記のとおり「スクール」には特段の意味がないことに鑑みれば， 本件商標と被告各標章の称呼も類似しているということができる。 本件商標と被告各標章の観念について，いずれも「ココ」という称呼の部分 は特定の観念を持たないため，それぞれ，「バレエに関連する役務」と「バレエス クールに関連する役務」という観念となり，類似しているということができる。 以上より，本件商標と被告各標章を全体として観察すると，外観，称呼，観 念が類似するものと認められる。
(2) 出所混同のおそれ
ア 双方の使用の態様，経緯
被告は，平成１３年より，相模原市，町田市において，教室を借りて被告ス クールを営むようになり，当初は「●略●」，平成１３年より「●略●」の名称を 使用していた。被告の父であるＰ３は，平成２０年８月，被告のために，バレエレ ッスン用のスタジオである「Ｓｔｕｄｉｏ ＣｏＣｏ」を町田市●略●に建て，以 後，被告は，同スタジオで被告スクールを営んだ。被告は，平成２８年に病気をし たことを契機に，●略●の通称を使用するようになり，そのころ，これに伴って被 告スクールの名称も，スタジオの名称をとって「ＣＯＣＯ♡Ｂａｌｌｅｔ Ｓｃｈｏ ｏｌ」に改め，以後これを使用するようになった。被告スクールは，地元だけで活 動してきた小さな教室とされる（甲３，１３，１５，乙４，５）。 被告は，被告ウェブサイト１のヘッダー及びフッター部分において被告標章 １を，ヘッダー部分及び「Ａｂｏｕｔ」という項目の下の文章中において被告標章 ２を，「Ｎｅｗｓ」という項目の下の文章中において被告標章３を，「Ｓｃｈｅｄ ｕｌｅ」という項目の下のスケジュール表のファイル名として被告標章４を，被告＼nウェブサイト２のヘッダー部分において被告標章５を，問合わせ用のページにおい て被告標章６を使用していた（甲４，５）。 原告は，平成元年から大阪市内において原告スクールを運営し，自らのウェ ブサイトや定期発表公演のパンフレットにおいて本件商標を使用している。原告ス＼nクールは被告スクールに比して規模が大きく，知名度においても上回っていると認 められる（甲９〜１１）。 平成３１年１月１１日以前は，インターネット上の検索エンジンにおいて， 「ココバレエスクール」又は「ＣＯＣＯバレエ」を検索語として用いて検索した場 合，検索結果において，原告スクールと被告スクールが上下に並んで表示された（甲＼n６，８）。
イ 検討
このような本件商標及び被告各標章の使用態様からすれば，需要者である，バレ エを習おうとする者やその保護者が，インターネットを利用して検索等した場合， 原告スクールと被告スクールとの間に何らかのつながりや提携関係があるものと誤 認する可能性があったというべきであり，本件商標と被告各標章には，出所混同の＼nおそれがあったと認められる。
(3)被告の主張について
被告は，「ＣＯＣＯ♡Ｂａｌｌｅｔ Ｓｃｈｏｏｌ」という被告スクールの名称や， これに由来する被告各標章は，Ｐ３が被告スクールと同じ場所で経営する「ＳＴＵ ＤＩＯ ＣＯＣＯ」の名称からとったものであり，被告スクールは小規模な地元密 着の教室であって，その旨は被告ウェブサイトにおいて明示されているから，出所 混同のおそれはないと主張し，被告本人及びＰ３は，これに沿う陳述書（乙４，５） を証拠として提出する。 しかし，Ｐ３の経営する「ＳＴＵＤＩＯ ＣＯＣＯ」は，バレエのレッスンや貸 しスタジオとして使用する小規模な教室であり，格別の周知性を有するとは認めら れないから（甲３，乙５），被告各標章に接した需要者が，「ＳＴＵＤＩＯ ＣＯ ＣＯ」より派生した事業であると認識するとは考え難い。また，被告ウェブサイト において，被告スクールが東京都町田市所在であることや，生徒募集の範囲が町田 市及び相模原地域であることは記載されているものの，離れた地域にあるバレエ教 室が互いに提携関係にある可能性もあるから，被告ウェブサイトにおいて被告各標＼n章に接した需要者が，原告スクールとつながりがあるものと誤認する可能性を否定＼nすることはできない。 したがって，上記被告の主張を採用することはできない。
(4) まとめ
以上より，本件商標と被告各標章は，外観・称呼・観念が類似し，出所混同のお それがあり，前記前提事実のとおり指定役務が同一であると認められるから，全体 として，被告各標章は本件商標に類似するというべきである。
・・・
ア 使用料相当額
原告は，本件商標の使用料相当額について１か月あたり６万円と主張し，原 告スクールがニューヨーク市所在のバレエスクールと提携関係にあるとして（甲１ ６），同スクールへの留学を希望する生徒の募集を目的とした首都圏のバレエスク ールとの提携や，そのために本件商標の使用を許諾して使用料を徴収することを構＼n想している旨を主張するが，実際にそのような使用料額の支出を内容とする契約が 締結されたことの主張・立証はない。 前記認定のとおり，本件商標と被告各標章の誤認混同のおそれは，インター ネット上で生じるものと解されるが，本件商標が表象するのは，インターネット上＼nの物品の販売又はサービスの提供ではなく，バレエの教授という現実に提供する役 務である。そして，原告スクールは大阪市に，被告スクールは町田市にあって地理 的に全く離れているから，原告スクールの会員が，被告各標章を見たことで被告ス クールに移籍したり，原告スクールに入会しようとした者が，被告各標章を見たこ とで被告スクールに入会するといった形で誤認混同が生じ，原告に経済的損失が生 じたとの事実は，主張も立証もされていない。 また，前記認定したところによれば，被告は，被告各標章を，本件商標の登 録以前より使用しており，Ｐ３が建てたスタジオの名称をとって被告各標章を定め たものであり，平成３０年６月に原告に警告されて初めて本件商標の存在を知った と認められるから，本件商標の顧客吸引力や信用を利用することを目的として，被 告各標章を使用したものでないことは明らかである。 以上を総合すると，原告に 経済的損失が認められず， 被告各 抽象的に誤認混同のおそれのある被告各標章が排除されなかったことによる損害が認められるにすぎないから，これに対する損害金としては，１か月１万円をもって相当と認める。したがって，商標法３８条３項により，原告の損害となるべき平成２９年９月１２日から平成３１年１月１１日までの使用料相当額は，１６万円（１万円×１６か 月）となる。
イ 弁理士費用相当額
本件訴訟提起に至る経緯，前記認定した被告の商標権侵害となる行為の態様等を 総合すると，被告の行為と，補佐人である弁理士の費用との間に，相当因果関係を 認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 誤認・混同
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.11.18
平成31(ネ)10031 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月10日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
一審原告製の使用済み中空芯管をそのまま利用して生産された薬剤分包用ロールペーパの特許権・商標権を侵害すると判断されました。1審では、商標権侵害は認められていましたが、差止請求が棄却されていましたが、その点は同じです。
本件訂正発明は，構成要件Ａ〜Ｄからなる「薬剤分包用ロールペーパ」に係る＼n発明であるところ（構成要件Ｅ），構＼成要件Ａには薬剤分包装置に関する事項が， 構成要件Ｂ及びＤにはロールペーパ及びその中空芯管並びにロールペーパに配＼n設される複数の磁石（以下，併せて「本件ロールペーパ等」という。）に関する 事項が，構成要件Ｃには薬剤分包装置及びロールペーパに関する事項が，それぞ＼nれ記載され，構成要件Ａにおいて，ロールペーパと薬剤分包装置の関係につき，＼n前者が後者に「用いられ」るものとして記載されている。 本件訂正発明は，「薬剤分包用ロールペーパ」という物の発明であると認めら れるところ，物の発明の特許請求の範囲の記載は，物の構造，特性等を特定する＼nものとして解釈すべきであること，「用いられ」が，構成要件Ａの中で「・・・＼nようにした薬剤分包装置に用いられ，」とされていることからすると，「用いら れ」とは，本件ロールペーパ等が構成要件Ａで特定される薬剤分包装置で使用可＼n能なものであることを表＼していると解される。
(3) 被告製品の構成要件充足性について＼n
ア 前記(2)を前提に検討すると，構成要件Ａのうち「ロールペーパの回＼n転速度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け」との記載は，本件ロ ールペーパ等の「複数の磁石」につき，支持軸の片端に設けられた角度センサに よる検出が可能な位置に配設されるものであることを特定するものと理解でき，＼nまた，構成要件Ａのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその＼n固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設 け」との記載は，本件ロールペーパ等について，薬剤分包装置の中空軸と接する 中空芯管の端に，中空軸と着脱自在に固定する手段を設けることで，そのような 態様で回転させられるものであることを特定するものと理解できる。 そうすると，本件訂正発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は，構＼n成要件Ｂ〜Ｅと，構成要件Ａによる上記特定に係る事項によって画されるもの＼nであるから，被告製品が構成要件Ａ〜Ｅで特定される本件ロールペーパ等とし＼nての構成を備えていて，構＼成要件Ａで特定される薬剤分包装置に利用可能なも＼nのについては，被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認められ， 被告製品が構成要件Ａで特定される薬剤分包装置に実際に使用されるか否かと＼nいうことは，上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。＼n
イ(ア) 被告製品は，前提事実(6)のとおりの構成を有するところ，弁論＼nの全趣旨によると，被告製品の構成ａ，ｂ，ｃ，ｄは，本件訂正発明の構＼成要件 Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅをそれぞれ充足するものと認められる。
(イ) 弁論の全趣旨によると，被告製品の中空芯管内部に配設された ３個の磁石は，支持軸の片端に設置された角度センサによる信号の検出が可能＼nな位置に配設されたものであり，また，被告製品は，薬剤分包装置の中空軸に着 脱自在に装着されて，固定時に中空軸と一体となって回転し得るものであって， その手段がロールペーパと中空軸が接する端に設けられているものと認められ る。
(ウ) したがって，被告製品は，本件訂正発明の構成要件Ｂ〜Ｅと構＼成 要件Ａによる上記アの特定に係る事項を充足し，構成要件Ａで特定される薬剤＼n分包装置で使用可能なものであると認められる。＼n
ウ よって，被告製品は，本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認め られる。
(4) 一審被告らの主張について
ア 一審被告らは，本件訂正発明が用途発明であり，また，本件訂正発明 において保護されるべき特徴的部分は，薬剤分包装置側の構成又は機能＼である ことなどから，被告製品が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられては＼nじめて本件特許権に対する侵害が成立すると主張する。 しかし，前記(2)で検討したとおり，本件訂正発明は用途発明ではない。また， 本件訂正発明の技術的意義は，前記(1)認定のとおりであって，本件訂正発明の 特徴的部分が薬剤分包装置のみにあるということはできない。 したがって，一審被告らの上記主張は採用することができない。 なお，特許庁の審査基準（甲２２）も，サブコンビネーション発明について用 途発明と同様に解釈することを求めているものとは解されない。
イ 一審被告らは，一審原告は，本件補正に際して，本件訂正発明の技術 的特徴が構成要件Ａにあることを主張していたと主張する。＼n一審原告は，本件補正に際しての意見書（乙９）において，本件補正に先立つ 拒絶理由通知の引用文献記載の技術に対して，「本願発明では『回転角度と測長 センサの検出信号を検出してロールペーパの巻量が検出可能な位置に配置され＼nた磁石』の構成を有し，かつ『角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不＼n一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸との ずれを検出するようにした』薬剤分包装置に用いられることを前提とするロー ルペーパについての発明であり，部分的な構成部材の抽象的，総論的な構＼成が公 知，周知であるという理由だけで，本願発明の全体の構成が全て否定されること＼nにはならないと考えます。」と主張しているものの，そのことから直ちに一審原 告が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置で用いられることが必要であるとまで＼n主張していたとは解されないから，一審被告らの上記主張を採用することはで きない。
ウ 一審被告らは，原審裁判所の暫定的見解について主張するが，原審裁 判所の暫定的見解によって当審の判断が左右されないことは明らかである。
・・・・
一審被告らは，非純正品であることを明示して販売していたことや 購入者が調剤薬局であることなどからすると，購入者は被告製品が非純正品で あること，すなわち，一審原告の製品ではないことを正確に認識しており，出所 表示機能＼や品質保証機能が害されていないから，商標法２６条１項６号が適用＼nされるか，実質的違法性を欠き，商標権侵害が成立しないと主張する。 しかし，以下の(ア)〜(オ)の各事情を考え併せると，購入者の全てが，被告製 品が非純正品であること，すなわち，一審原告の製品ではないことを正確に認識 していたとは認められず，一審被告らの上記主張はその前提を欠くものであっ て，採用することができない。
(ア) まず，前記(1)イのとおり，被告製品については，ウェブサイト のみならず，ダイレクトメールやＦＡＸ等による宣伝活動もされており，顧客が 一審被告らのウェブサイトを経由することなく被告製品を購入する場合もあっ たと認められるところ，ダイレクトメールやＦＡＸにおいて，どのような態様で 宣伝がされていたのかは証拠上必ずしも明らかではない。
(イ) 一審被告らは，顧客に対し，非純正品であることを説明していた と主張するが，一審被告らの下で稼働していた従業員は，その点に関し，刑事事 件の公判廷において，「電話で口頭で説明するときに，『純正の紙と違うので』 と説明した。」，「電子メールで顧客に説明する際にも電話での説明の場合と同 様に非純正であることを顧客に説明したように思うが，よく覚えてない。」と曖 昧な供述をしている（乙４）上，同供述の裏付けとなるような顧客への対応マニ ュアルや顧客に送付された電子メールといったようなものは何ら証拠として提 出されていないから，一審被告らの主張するような説明が常に顧客に対してさ れていたとは認められない。
(ウ) 被告製品の購入を申し込むために顧客が一審被告らに対して送＼n付する「注文書兼使用許可書」についても，「非純正」の文字（乙２５の１・２） は，後から記載されるもので，常に記載されていたのかは証拠上明らかではない し，また，「非純正」の文字が取り立てて大きく表示されたり，強調されたりし＼nていないことからすると，仮に記載されていたとしても顧客がこれに気付かな いこともあり得る。そして，前記(1)イのとおり，顧客から使用済み芯管の送付 を受けることなく，被告製品が販売された事例があることからすると，上記の 「注文書兼使用許可書」が常に使用されるものであったとも認められない。 納品書（乙２６）についても，「分包紙はお客様からお預かりした芯で作りま した。」とだけ記載されており，非純正品であることが明示されているわけでは ない。
(エ) 前記(1)ウのとおり，一審被告らのウェブサイトには「非純正分 包紙」という記載があったものの，被告ネクストウェブサイトの非純正品ウェブ ページ１では，「ユヤマ分包機対応」との記載に続いて各種の製品が表示されて＼nいるのみで，非純正品であることが明示的に記載されていなかった上，被告ヨシ ヤウェブサイトの非純正品ウェブページ２でも，「ユヤマ分包機対応」という記 載と共に各種の製品が表示されており，「非純正分包紙」という記載が左欄に小＼nさく記載されているにすぎないことからすると，一審被告らのウェブサイトに 接した購入者の全てが，被告製品が非純正品であると正確に認識するとは認め られない。
(オ) 購入者が調剤薬局であるからといって，その注意力が常に一般 消費者に比して高いとまではいえず，購入者の一人が，被告製品が非純正品であ ると認識していたことがある（乙１９，１１３）からといって，それにより全購 入者が同じ認識であったとは認められない。 なお，一審被告らは，調剤薬局の薬剤師の間では，当該調剤薬局で使用してい る薬剤分包用ロールペーパの仕入先や問合せ先に関する情報が共有されている と主張するが，上記(ア)〜(オ)で検討してきたところによると，そもそも，調剤 薬局において，被告製品を非純正品（一審原告の製品でないもの）として購入す るとは限らないというべきであるから，仕入先や問合せ先に関する情報が共有 されるかどうかは，本件の結論を左右するものではない。
本件訂正発明は，構成要件Ａ〜Ｄからなる「薬剤分包用ロールペーパ」に係る＼n発明であるところ（構成要件Ｅ），構＼成要件Ａには薬剤分包装置に関する事項が， 構成要件Ｂ及びＤにはロールペーパ及びその中空芯管並びにロールペーパに配＼n設される複数の磁石（以下，併せて「本件ロールペーパ等」という。）に関する 事項が，構成要件Ｃには薬剤分包装置及びロールペーパに関する事項が，それぞ＼nれ記載され，構成要件Ａにおいて，ロールペーパと薬剤分包装置の関係につき，＼n前者が後者に「用いられ」るものとして記載されている。 本件訂正発明は，「薬剤分包用ロールペーパ」という物の発明であると認めら れるところ，物の発明の特許請求の範囲の記載は，物の構造，特性等を特定する＼nものとして解釈すべきであること，「用いられ」が，構成要件Ａの中で「・・・＼nようにした薬剤分包装置に用いられ，」とされていることからすると，「用いら れ」とは，本件ロールペーパ等が構成要件Ａで特定される薬剤分包装置で使用可＼n能なものであることを表＼していると解される。
(3) 被告製品の構成要件充足性について＼n
ア 前記(2)を前提に検討すると，構成要件Ａのうち「ロールペーパの回＼n転速度を検出するために支持軸の片端に角度センサを設け」との記載は，本件ロ ールペーパ等の「複数の磁石」につき，支持軸の片端に設けられた角度センサに よる検出が可能な位置に配設されるものであることを特定するものと理解でき，＼nまた，構成要件Ａのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその＼n固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設 け」との記載は，本件ロールペーパ等について，薬剤分包装置の中空軸と接する 中空芯管の端に，中空軸と着脱自在に固定する手段を設けることで，そのような 態様で回転させられるものであることを特定するものと理解できる。 そうすると，本件訂正発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は，構＼n成要件Ｂ〜Ｅと，構成要件Ａによる上記特定に係る事項によって画されるもの＼nであるから，被告製品が構成要件Ａ〜Ｅで特定される本件ロールペーパ等とし＼nての構成を備えていて，構＼成要件Ａで特定される薬剤分包装置に利用可能なも＼nのについては，被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認められ， 被告製品が構成要件Ａで特定される薬剤分包装置に実際に使用されるか否かと＼nいうことは，上記構成要件充足の判断に影響するものではないと解される。＼n
イ(ア) 被告製品は，前提事実(6)のとおりの構成を有するところ，弁論＼nの全趣旨によると，被告製品の構成ａ，ｂ，ｃ，ｄは，本件訂正発明の構＼成要件 Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅをそれぞれ充足するものと認められる。
(イ) 弁論の全趣旨によると，被告製品の中空芯管内部に配設された ３個の磁石は，支持軸の片端に設置された角度センサによる信号の検出が可能＼nな位置に配設されたものであり，また，被告製品は，薬剤分包装置の中空軸に着 脱自在に装着されて，固定時に中空軸と一体となって回転し得るものであって， その手段がロールペーパと中空軸が接する端に設けられているものと認められ る。
(ウ) したがって，被告製品は，本件訂正発明の構成要件Ｂ〜Ｅと構＼成 要件Ａによる上記アの特定に係る事項を充足し，構成要件Ａで特定される薬剤＼n分包装置で使用可能なものであると認められる。＼n
ウ よって，被告製品は，本件訂正発明の技術的範囲に属するものと認め られる。
(4) 一審被告らの主張について
ア 一審被告らは，本件訂正発明が用途発明であり，また，本件訂正発明 において保護されるべき特徴的部分は，薬剤分包装置側の構成又は機能＼である ことなどから，被告製品が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられては＼nじめて本件特許権に対する侵害が成立すると主張する。 しかし，前記(2)で検討したとおり，本件訂正発明は用途発明ではない。また， 本件訂正発明の技術的意義は，前記(1)認定のとおりであって，本件訂正発明の 特徴的部分が薬剤分包装置のみにあるということはできない。 したがって，一審被告らの上記主張は採用することができない。 なお，特許庁の審査基準（甲２２）も，サブコンビネーション発明について用 途発明と同様に解釈することを求めているものとは解されない。
イ 一審被告らは，一審原告は，本件補正に際して，本件訂正発明の技術 的特徴が構成要件Ａにあることを主張していたと主張する。＼n一審原告は，本件補正に際しての意見書（乙９）において，本件補正に先立つ 拒絶理由通知の引用文献記載の技術に対して，「本願発明では『回転角度と測長 センサの検出信号を検出してロールペーパの巻量が検出可能な位置に配置され＼nた磁石』の構成を有し，かつ『角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不＼n一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸との ずれを検出するようにした』薬剤分包装置に用いられることを前提とするロー ルペーパについての発明であり，部分的な構成部材の抽象的，総論的な構＼成が公 知，周知であるという理由だけで，本願発明の全体の構成が全て否定されること＼nにはならないと考えます。」と主張しているものの，そのことから直ちに一審原 告が構成要件Ａを充足する薬剤分包装置で用いられることが必要であるとまで＼n主張していたとは解されないから，一審被告らの上記主張を採用することはで きない。
ウ 一審被告らは，原審裁判所の暫定的見解について主張するが，原審裁 判所の暫定的見解によって当審の判断が左右されないことは明らかである。
・・・・
一審被告らは，非純正品であることを明示して販売していたことや 購入者が調剤薬局であることなどからすると，購入者は被告製品が非純正品で あること，すなわち，一審原告の製品ではないことを正確に認識しており，出所 表示機能＼や品質保証機能が害されていないから，商標法２６条１項６号が適用＼nされるか，実質的違法性を欠き，商標権侵害が成立しないと主張する。 しかし，以下の(ア)〜(オ)の各事情を考え併せると，購入者の全てが，被告製 品が非純正品であること，すなわち，一審原告の製品ではないことを正確に認識 していたとは認められず，一審被告らの上記主張はその前提を欠くものであっ て，採用することができない。
(ア) まず，前記(1)イのとおり，被告製品については，ウェブサイト のみならず，ダイレクトメールやＦＡＸ等による宣伝活動もされており，顧客が 一審被告らのウェブサイトを経由することなく被告製品を購入する場合もあっ たと認められるところ，ダイレクトメールやＦＡＸにおいて，どのような態様で 宣伝がされていたのかは証拠上必ずしも明らかではない。
(イ) 一審被告らは，顧客に対し，非純正品であることを説明していた と主張するが，一審被告らの下で稼働していた従業員は，その点に関し，刑事事 件の公判廷において，「電話で口頭で説明するときに，『純正の紙と違うので』 と説明した。」，「電子メールで顧客に説明する際にも電話での説明の場合と同 様に非純正であることを顧客に説明したように思うが，よく覚えてない。」と曖 昧な供述をしている（乙４）上，同供述の裏付けとなるような顧客への対応マニ ュアルや顧客に送付された電子メールといったようなものは何ら証拠として提 出されていないから，一審被告らの主張するような説明が常に顧客に対してさ れていたとは認められない。
(ウ) 被告製品の購入を申し込むために顧客が一審被告らに対して送＼n付する「注文書兼使用許可書」についても，「非純正」の文字（乙２５の１・２） は，後から記載されるもので，常に記載されていたのかは証拠上明らかではない し，また，「非純正」の文字が取り立てて大きく表示されたり，強調されたりし＼nていないことからすると，仮に記載されていたとしても顧客がこれに気付かな いこともあり得る。そして，前記(1)イのとおり，顧客から使用済み芯管の送付 を受けることなく，被告製品が販売された事例があることからすると，上記の 「注文書兼使用許可書」が常に使用されるものであったとも認められない。 納品書（乙２６）についても，「分包紙はお客様からお預かりした芯で作りま した。」とだけ記載されており，非純正品であることが明示されているわけでは ない。
(エ) 前記(1)ウのとおり，一審被告らのウェブサイトには「非純正分 包紙」という記載があったものの，被告ネクストウェブサイトの非純正品ウェブ ページ１では，「ユヤマ分包機対応」との記載に続いて各種の製品が表示されて＼nいるのみで，非純正品であることが明示的に記載されていなかった上，被告ヨシ ヤウェブサイトの非純正品ウェブページ２でも，「ユヤマ分包機対応」という記 載と共に各種の製品が表示されており，「非純正分包紙」という記載が左欄に小＼nさく記載されているにすぎないことからすると，一審被告らのウェブサイトに 接した購入者の全てが，被告製品が非純正品であると正確に認識するとは認め られない。
(オ) 購入者が調剤薬局であるからといって，その注意力が常に一般 消費者に比して高いとまではいえず，購入者の一人が，被告製品が非純正品であ ると認識していたことがある（乙１９，１１３）からといって，それにより全購 入者が同じ認識であったとは認められない。 なお，一審被告らは，調剤薬局の薬剤師の間では，当該調剤薬局で使用してい る薬剤分包用ロールペーパの仕入先や問合せ先に関する情報が共有されている と主張するが，上記(ア)〜(オ)で検討してきたところによると，そもそも，調剤 薬局において，被告製品を非純正品（一審原告の製品でないもの）として購入す るとは限らないというべきであるから，仕入先や問合せ先に関する情報が共有 されるかどうかは，本件の結論を左右するものではない。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 消尽
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.11.18
平成30(行ケ)10178 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月24日 知的財産高等裁判所
インターネット上のブログの証拠能力が争われました。アーカイブのウェイバックマシンに保存された資料の公知日の認定が争われました。公知日の認定に誤りなしとして、無効とした審決を維持しました。＼n
前記アの記載によれば，甲１は，２０１７年（平成２９年）９月 1 日に インターネットで検索して表示された「ドラコレ旅日記 GREE のアプリ 「ドラゴンコレクション」を楽しむ管理人の日記」と題する「ＦＣ２ブロ グ」のコピーであること，同ブログは，広告欄の「スポンサーサイト」， ブログ本文の「11/25 更新情報」，「最新コメント」，「関連記事」等の 各項目で構成されていること，「11/25 更新情報」の項目の右横には「20 11.11.25 23:18 Cat:旅日記」（画像３）との表示があること，同項目欄＼nに掲載された記事（本件更新情報）には，「「友情のきずな」キャンペー ンを開催中です。」，「期間：11/25（金）14:00〜11/29（火）14:00」と の記載があること（画像４）が認められる。 上記記載から，本件更新情報は，「11/25 更新情報」の項目の右横に表＼n示された「2011.11.25 23:18」（２０１１年１１月２５日２３時１８分） に更新され，保存されたことが認められる。 したがって，本件更新情報は，本件出願前（出願日平成２５年９月２７ 日）の平成２３年（２０１１年）１１月２５日，電気通信回線を通じて公 衆に利用可能となったものと認められる。＼nそうすると，本件決定が本件更新情報に基づいて認定した引用発明１は， 本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当す＼nるものと認められる。
ウ 原告の主張について
原告は，(1)甲１の「スポンサーサイト」の項目欄の直下には，本件出願 後の平成２９年（２０１７年）７月２１日に制作発表されたゲーム「みん＼nなでにゃんこ大戦争」（甲２０）の画像が表示されているから，本件更新＼n情報が公衆に利用可能となったのは，早くても同日である，(2)甲１におい ては，少なくとも，ゲーム「みんなでにゃんこ大戦争」の画像が表示され＼nた部分，「最新コメント」の項目欄の各コメント部分，「関連記事」の項 目欄の「【バトルイベント】神獣の魂【予告】（2011/12/09）」及び「エ レボスの坑道結果報告（2011/12/06）」の部分は，平成２３年１１月２５ 日より後に書き換えられたものであるから，本件更新情報についても，同 日より後に書き換えられた可能性を否定できない旨主張する。＼nしかしながら，上記(1)の点については，甲１の「スポンサーサイト」の 項目欄には，「みんなでにゃんこ大戦争 新機能登場！」の画像の下に「上＼n記の広告は１ヶ月以上更新のないブログに表示されています。」，「新し＼nい記事を書く事で広告が消せます。」と表示されていること，「ＦＣ２ブ＼nログ」の仕様等を定めた「ＦＣ２ブログマニュアル」（甲１０）には，「ロ グの有効期間」の項目に，「（１か月新規投稿がない場合は，記事部にス ポンサー広告が表示されます。）」との記載があること，平成３０年５月＼n２日及び平成３１年３月１３日に甲１の URL を検索した際，本件更新情報 の記載がある一方で，スポンサーサイトの項目欄に表示された画像は，「み＼nんなでにゃんこ大戦争 新機能登場！」とは異なる画像が表＼示されたこと （甲１１ないし１３，乙１）に照らすと，甲１の「スポンサーサイト」の 項目欄に表示される広告は，甲１の URL を検索した時点で１か月以上ブロ グの更新がされていない場合に，ＦＣ２ブログの運営者であるＦＣ２が契 約しているスポンサー広告が表示されるものであって，ブログの記載内容，＼n更新日時とは関係しないことが認められる。 また，上記(2)の点については，甲１を構成する「11/25 更新情報」の項 目欄とは異なる他の項目欄に掲載された情報が平成２３年１１月２５日よ り後に更新された事実があるからといって本件更新情報が同日より後に書 き換えられた可能性があることを基礎付けることはできない。＼nしたがって，原告の上記主張は理由がない。
前記アの記載によれば，甲１は，２０１７年（平成２９年）９月 1 日に インターネットで検索して表示された「ドラコレ旅日記 GREE のアプリ 「ドラゴンコレクション」を楽しむ管理人の日記」と題する「ＦＣ２ブロ グ」のコピーであること，同ブログは，広告欄の「スポンサーサイト」， ブログ本文の「11/25 更新情報」，「最新コメント」，「関連記事」等の 各項目で構成されていること，「11/25 更新情報」の項目の右横には「20 11.11.25 23:18 Cat:旅日記」（画像３）との表示があること，同項目欄＼nに掲載された記事（本件更新情報）には，「「友情のきずな」キャンペー ンを開催中です。」，「期間：11/25（金）14:00〜11/29（火）14:00」と の記載があること（画像４）が認められる。 上記記載から，本件更新情報は，「11/25 更新情報」の項目の右横に表＼n示された「2011.11.25 23:18」（２０１１年１１月２５日２３時１８分） に更新され，保存されたことが認められる。 したがって，本件更新情報は，本件出願前（出願日平成２５年９月２７ 日）の平成２３年（２０１１年）１１月２５日，電気通信回線を通じて公 衆に利用可能となったものと認められる。＼nそうすると，本件決定が本件更新情報に基づいて認定した引用発明１は， 本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当す＼nるものと認められる。
ウ 原告の主張について
原告は，(1)甲１の「スポンサーサイト」の項目欄の直下には，本件出願 後の平成２９年（２０１７年）７月２１日に制作発表されたゲーム「みん＼nなでにゃんこ大戦争」（甲２０）の画像が表示されているから，本件更新＼n情報が公衆に利用可能となったのは，早くても同日である，(2)甲１におい ては，少なくとも，ゲーム「みんなでにゃんこ大戦争」の画像が表示され＼nた部分，「最新コメント」の項目欄の各コメント部分，「関連記事」の項 目欄の「【バトルイベント】神獣の魂【予告】（2011/12/09）」及び「エ レボスの坑道結果報告（2011/12/06）」の部分は，平成２３年１１月２５ 日より後に書き換えられたものであるから，本件更新情報についても，同 日より後に書き換えられた可能性を否定できない旨主張する。＼nしかしながら，上記(1)の点については，甲１の「スポンサーサイト」の 項目欄には，「みんなでにゃんこ大戦争 新機能登場！」の画像の下に「上＼n記の広告は１ヶ月以上更新のないブログに表示されています。」，「新し＼nい記事を書く事で広告が消せます。」と表示されていること，「ＦＣ２ブ＼nログ」の仕様等を定めた「ＦＣ２ブログマニュアル」（甲１０）には，「ロ グの有効期間」の項目に，「（１か月新規投稿がない場合は，記事部にス ポンサー広告が表示されます。）」との記載があること，平成３０年５月＼n２日及び平成３１年３月１３日に甲１の URL を検索した際，本件更新情報 の記載がある一方で，スポンサーサイトの項目欄に表示された画像は，「み＼nんなでにゃんこ大戦争 新機能登場！」とは異なる画像が表＼示されたこと （甲１１ないし１３，乙１）に照らすと，甲１の「スポンサーサイト」の 項目欄に表示される広告は，甲１の URL を検索した時点で１か月以上ブロ グの更新がされていない場合に，ＦＣ２ブログの運営者であるＦＣ２が契 約しているスポンサー広告が表示されるものであって，ブログの記載内容，＼n更新日時とは関係しないことが認められる。 また，上記(2)の点については，甲１を構成する「11/25 更新情報」の項 目欄とは異なる他の項目欄に掲載された情報が平成２３年１１月２５日よ り後に更新された事実があるからといって本件更新情報が同日より後に書 き換えられた可能性があることを基礎付けることはできない。＼nしたがって，原告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> その他特許
>> コンピュータ関連発明
>> 審判手続
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.11.17
平成31(ネ)10034 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審は、コンピュータプログラムにかかる特許について、構成要件FおよびGを有していないとして、技術的範囲に属しないと判断しました。知財高裁はこれを維持しました。
構成要件Ｇの「前記上位ノード変数データ」の意義について＼n
ａ 本件発明の構成要件Ｆの「前記スクリプトは，当該ノードデータに＼n含まれる変数データである自ノード変数データと，当該ノードの直系 上位ノードのノードデータに含まれる変数データである上位ノード変 数データを利用した演算を行って，前記自ノード変数データの値を求 める代入用スクリプトを含んでおり」との記載及び構成要件Ｇの「前＼n記表示された木構＼造のノードのうちの選択されたノードの前記自ノー ド変数データ，前記上位ノード変数データ及び前記スクリプトを表示＼nするノードデータテーブル表示ステップ」との記載から，本件発明の＼n「上位ノード変数データ」は，「当該ノードの直系上位ノードのノー ドデータに含まれる変数データ」であり，構成要件Ｆの「前記自ノー＼nド変数データの値」を求める「代入用スクリプト」による演算に利用 される「変数データ」であることを理解できる。 次に，本件明細書には，「上位ノード変数データ」に関し，「変数 情報は，各ノードが保持するデータであって，変数名に対応させて記 憶される。記憶される変数は，下位ノードから参照される公開変数と， 自ノード内でのみ使用する限定変数を含む。また，変数の値（「変数 データ」と記述する場合もある。）は，固定値が設定されても，スク リプトの実行によって演算された値が設定されてもよい。また，ＵＲ Ｌが設定されてもよい。どのような値が設定されるかは任意である。」 （【００３１】），「代入用スクリプトは，自ノードの変数の値を演 算するためのものである。代入用スクリプトは，自ノードの変数の値 である自ノード変数データと，そのノードの直系上位ノードの公開変 数の値である上位ノード変数データを利用して記述することが可能で＼nある。」（【００３２】），「公開変数表示領域に表＼示される公開変 数は，自ノードの公開変数５１と，直系上位ノードの公開変数５２を 含み，直系上位のノードの公開変数５２は，自ノードの公開変数５１ と異なる色で表示される（図１０では，フォントを変えて示してある。）。＼nまた，公開変数には，固定値が入力される公開変数と，代入用スクリ プトの実行によって計算される公開変数があり，修飾領域に「なし」 あるいは「要計算」を表示することによりに区別される。」（【００＼n６５】）との記載がある。 そして，図１０には，「直系上位ノードの公開変数の値である上位 ノード変数データ」として，「５２」に「変数名」及びそれに対応す る「値」が示されている（例えば，「変数名」の欄「パネル色」・「値」 欄「ＫＷ−４００」）。 これらの記載によれば，本件明細書には，「上位ノード変数データ」 にいう「変数データ」は，「変数の値」を含むデータであることの開 示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によ れば，構成要件Ｇの「前記表＼示された木構造のノードのうちの選択さ＼nれたノードの前記自ノード変数データ，前記上位ノード変数データ及 び前記スクリプトを表示するノードデータテーブル表＼示ステップ」に いう「前記上位ノード変数データ」は，「当該ノードの直系上位ノー ドのノードデータ」に含まれる「変数の値」を含むデータであると解 される。
ｂ これに対し控訴人は，本件明細書の【００３２】における「変数の 値（「変数データ」と記述する場合もある。）」との記載は，「変数 データ」という用語を，文脈によって，変数の値を指す意味で用いる こともあるという注意書きであると理解できること，「変数データ」 は，変数名と変数の型を意味するというのが，プログラミングに関す る通常の用語であること（甲２４），実質的にも，本件発明が「ノー ドデータテーブル表示ステップ」において上位ノード変数データを表＼ 示させる目的は，表示された木構＼造の個々のノードに対応付けられた 詳細情報を簡単に表示することができる（【０００９】）ことにより，＼n文書ファイル（プログラム）の編集を容易にする点にあり，変数名が 分かれば，その目的を達成することができることからすると，本件発 明の「上位ノード変数データ」は，本件明細書において文脈上変数の 値を意味すべき場合を除き，変数名を指すと解すべきである旨主張す る。 しかしながら，本件明細書には，「上位ノード変数データ」が変数 名のみで構成される場合を含むことについての記載や示唆はない。＼nまた，前記ａの本件明細書の記載に照らすと，【００３２】の「変 数の値（「変数データ」と記述する場合もある。）」との記載は，「変 数データ」は「変数の値」を意味することを示した記載であると解す るのが自然であり，これが変数の値を指す意味で用いることもあると いう注意書きであるということはできない。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
(イ) 被告プログラムにおける「ノードデータテーブル表示ステップ」の＼n有無について
ａ 控訴人は，入力コネクタは，親ボックスから引き渡される値を記憶 する変数が図形化されたものであり，入力コネクタの名称が構成要件＼nＧにおける「上位ノード変数データ」に該当すること，インスペクタ 及びスクリプトエディタに表示される入力コネクタの名称に関する＼n情報の表示は，上位ノード変数データを表＼示するものであることから すると，被告プログラムは，「上位ノード変数データ」を表示する「ノ＼nードデータテーブル表示ステップ」を備えている旨主張する。＼nしかしながら，前記(ア)ａ認定のとおり，構成要件Ｇの「前記上位＼nノード変数データ」は，「当該ノードの直系上位ノードのノードデー タ」に含まれる「変数の値」を含むデータであると認められるところ， 入力コネクタの名称は，「変数の値」であるとはいえないから，控訴 人の上記主張は，その前提を欠くものであり，理由がない。
ｂ 控訴人は，被告プログラムの構成ｇ’に関し，被告プログラムのＳ＼nａｙ Ｔｅｘｔボックスの「スクリプトエディタ」において「親から の変数を取得」機能を使う場合，上位ノードであるＳａｙボックスの＼n変数から利用可能なものを一覧表＼示する機能があるから，被告プログ＼nラムは，「上位ノード変数データ」を表示する「ノードデータテーブ＼nル表示ステップ」を備えている旨主張する。＼n しかしながら，控訴人の上記主張は，「スクリプトエディタ」にお いて，どのような「上位ノード変数データ」が表示されるのかについ＼nて具体的に主張するものではないから，その主張自体理由がない。
ｃ 以上によれば，被告プログラムは，「上位ノード変数データ」を表＼n示する「ノードデータテーブル表示ステップ」を備えているものと認＼nめることはできないから，構成要件Ｇの「前記表＼示された木構造のノ＼nードのうちの選択されたノードの前記自ノード変数データ，前記上位 ノード変数データ及び前記スクリプトを表示するノードデータテーブ＼nル表示ステップ」を備えているものと認めることはできない。＼n
ウ まとめ
以上のとおり，被告プログラムは，構成要件Ｇの「木構＼造を表示する木＼n構造表＼示ステップ」及び「ノードデータテーブル表示ステップ」を備えて＼nいるものと認められないから，構成要件Ｇを充足しない。＼n
構成要件Ｇの「前記上位ノード変数データ」の意義について＼n
ａ 本件発明の構成要件Ｆの「前記スクリプトは，当該ノードデータに＼n含まれる変数データである自ノード変数データと，当該ノードの直系 上位ノードのノードデータに含まれる変数データである上位ノード変 数データを利用した演算を行って，前記自ノード変数データの値を求 める代入用スクリプトを含んでおり」との記載及び構成要件Ｇの「前＼n記表示された木構＼造のノードのうちの選択されたノードの前記自ノー ド変数データ，前記上位ノード変数データ及び前記スクリプトを表示＼nするノードデータテーブル表示ステップ」との記載から，本件発明の＼n「上位ノード変数データ」は，「当該ノードの直系上位ノードのノー ドデータに含まれる変数データ」であり，構成要件Ｆの「前記自ノー＼nド変数データの値」を求める「代入用スクリプト」による演算に利用 される「変数データ」であることを理解できる。 次に，本件明細書には，「上位ノード変数データ」に関し，「変数 情報は，各ノードが保持するデータであって，変数名に対応させて記 憶される。記憶される変数は，下位ノードから参照される公開変数と， 自ノード内でのみ使用する限定変数を含む。また，変数の値（「変数 データ」と記述する場合もある。）は，固定値が設定されても，スク リプトの実行によって演算された値が設定されてもよい。また，ＵＲ Ｌが設定されてもよい。どのような値が設定されるかは任意である。」 （【００３１】），「代入用スクリプトは，自ノードの変数の値を演 算するためのものである。代入用スクリプトは，自ノードの変数の値 である自ノード変数データと，そのノードの直系上位ノードの公開変 数の値である上位ノード変数データを利用して記述することが可能で＼nある。」（【００３２】），「公開変数表示領域に表＼示される公開変 数は，自ノードの公開変数５１と，直系上位ノードの公開変数５２を 含み，直系上位のノードの公開変数５２は，自ノードの公開変数５１ と異なる色で表示される（図１０では，フォントを変えて示してある。）。＼nまた，公開変数には，固定値が入力される公開変数と，代入用スクリ プトの実行によって計算される公開変数があり，修飾領域に「なし」 あるいは「要計算」を表示することによりに区別される。」（【００＼n６５】）との記載がある。 そして，図１０には，「直系上位ノードの公開変数の値である上位 ノード変数データ」として，「５２」に「変数名」及びそれに対応す る「値」が示されている（例えば，「変数名」の欄「パネル色」・「値」 欄「ＫＷ−４００」）。 これらの記載によれば，本件明細書には，「上位ノード変数データ」 にいう「変数データ」は，「変数の値」を含むデータであることの開 示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によ れば，構成要件Ｇの「前記表＼示された木構造のノードのうちの選択さ＼nれたノードの前記自ノード変数データ，前記上位ノード変数データ及 び前記スクリプトを表示するノードデータテーブル表＼示ステップ」に いう「前記上位ノード変数データ」は，「当該ノードの直系上位ノー ドのノードデータ」に含まれる「変数の値」を含むデータであると解 される。
ｂ これに対し控訴人は，本件明細書の【００３２】における「変数の 値（「変数データ」と記述する場合もある。）」との記載は，「変数 データ」という用語を，文脈によって，変数の値を指す意味で用いる こともあるという注意書きであると理解できること，「変数データ」 は，変数名と変数の型を意味するというのが，プログラミングに関す る通常の用語であること（甲２４），実質的にも，本件発明が「ノー ドデータテーブル表示ステップ」において上位ノード変数データを表＼ 示させる目的は，表示された木構＼造の個々のノードに対応付けられた 詳細情報を簡単に表示することができる（【０００９】）ことにより，＼n文書ファイル（プログラム）の編集を容易にする点にあり，変数名が 分かれば，その目的を達成することができることからすると，本件発 明の「上位ノード変数データ」は，本件明細書において文脈上変数の 値を意味すべき場合を除き，変数名を指すと解すべきである旨主張す る。 しかしながら，本件明細書には，「上位ノード変数データ」が変数 名のみで構成される場合を含むことについての記載や示唆はない。＼nまた，前記ａの本件明細書の記載に照らすと，【００３２】の「変 数の値（「変数データ」と記述する場合もある。）」との記載は，「変 数データ」は「変数の値」を意味することを示した記載であると解す るのが自然であり，これが変数の値を指す意味で用いることもあると いう注意書きであるということはできない。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
(イ) 被告プログラムにおける「ノードデータテーブル表示ステップ」の＼n有無について
ａ 控訴人は，入力コネクタは，親ボックスから引き渡される値を記憶 する変数が図形化されたものであり，入力コネクタの名称が構成要件＼nＧにおける「上位ノード変数データ」に該当すること，インスペクタ 及びスクリプトエディタに表示される入力コネクタの名称に関する＼n情報の表示は，上位ノード変数データを表＼示するものであることから すると，被告プログラムは，「上位ノード変数データ」を表示する「ノ＼nードデータテーブル表示ステップ」を備えている旨主張する。＼nしかしながら，前記(ア)ａ認定のとおり，構成要件Ｇの「前記上位＼nノード変数データ」は，「当該ノードの直系上位ノードのノードデー タ」に含まれる「変数の値」を含むデータであると認められるところ， 入力コネクタの名称は，「変数の値」であるとはいえないから，控訴 人の上記主張は，その前提を欠くものであり，理由がない。
ｂ 控訴人は，被告プログラムの構成ｇ’に関し，被告プログラムのＳ＼nａｙ Ｔｅｘｔボックスの「スクリプトエディタ」において「親から の変数を取得」機能を使う場合，上位ノードであるＳａｙボックスの＼n変数から利用可能なものを一覧表＼示する機能があるから，被告プログ＼nラムは，「上位ノード変数データ」を表示する「ノードデータテーブ＼nル表示ステップ」を備えている旨主張する。＼n しかしながら，控訴人の上記主張は，「スクリプトエディタ」にお いて，どのような「上位ノード変数データ」が表示されるのかについ＼nて具体的に主張するものではないから，その主張自体理由がない。
ｃ 以上によれば，被告プログラムは，「上位ノード変数データ」を表＼n示する「ノードデータテーブル表示ステップ」を備えているものと認＼nめることはできないから，構成要件Ｇの「前記表＼示された木構造のノ＼nードのうちの選択されたノードの前記自ノード変数データ，前記上位 ノード変数データ及び前記スクリプトを表示するノードデータテーブ＼nル表示ステップ」を備えているものと認めることはできない。＼n
ウ まとめ
以上のとおり，被告プログラムは，構成要件Ｇの「木構＼造を表示する木＼n構造表＼示ステップ」及び「ノードデータテーブル表示ステップ」を備えて＼nいるものと認められないから，構成要件Ｇを充足しない。＼n
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.11.17
平成31(行ケ)10003 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年11月11日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反が争われました。原告は、「本件発明の課題は，市販品として問題のない口腔内崩壊錠が提供されるかという観点から判断されるべき」と主張しましたが、知財高裁（3部〉は、サポート要件違反とした審決を維持しました。
原告が本件発明の実施例であると主張する実施例４においては，錠剤硬度 １１７Ｎ，摩損度０．４パーセント（７／１２）（ただし，括弧内は明らか なひび・割れ・欠けの個数／試験数），崩壊時間３９秒（日局（補助盤な し）），７秒（日局（補助盤あり）），４０秒（口腔内（静的））であった ことが記載されている。 他方，本件明細書の実施例の摩損度の評価は，錠剤の摩損度試験法（日局 参考情報）に従って行われるとされているところ（【００６２】），日本薬 局方参考情報（乙１）によれば，錠剤の摩損度試験法においては，明らかに ひび，割れ，欠けが見られる錠剤があるときはその試料は不適合であるとさ れている。 そうすると，「明らかなひび・割れ・欠け」の個数が１２錠中７錠であ り，摩損度が０．４％とする実施例４の摩損度の評価の記載を，日本薬局方 参考情報における錠剤の摩損度試験法で「明らかなひび・割れ・欠け」が見 られる錠剤があるときはその試料は不適合であるとされていることとの関係 で一義的に整合するように理解することができない。そして，本件明細書に は「明らかなひび・割れ・欠け」の個数が１２錠中７錠である実施例４の場 合に，どのような方法で摩損度を測定した結果０．４％という数値を得たの かに関する説明はなく，この点についての当業者の技術常識を示す的確な証 拠もない。 以上によれば，当業者は，本件明細書の実施例４の記載から，当該実施例 において低い摩損度を含む本件課題が実現されていることを理解することが できないし，本件明細書のその余の部分にも，本件発明が，「高い原薬含有 率で，速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損度を両立した炭酸ランタンの 口腔内崩壊錠を提供する」という本件課題を解決できることを示唆する記載 はなく，この点に関する技術常識を示す的確な証拠もない。 したがって，本件発明について，本件明細書に記載された発明で，発明の 詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであり，また，その記載や示唆がなくとも当業者が 出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるということができないから，本件発明がサポート要件に適合する ものということはできない。
(5) 原告の主張について
ア 原告は，「明らかなひび・割れ・欠け」は，摩損度とは異なる概念であ り，本件発明の課題には含まれない，また，仮に含まれるとしても，本件 発明の課題は，「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損度の両立」であ るから，本件発明はこれを解決するものであると主張する。 前記(3)ア及びイにみたとおり，本件明細書においては，発明を実施する ための形態，実施例の箇所において，それぞれ速やかな崩壊性，高い硬 度，低い摩損度の具体的な評価方法について記載している。特に，摩損度 について，発明を実施するための形態において，「『低い』摩損度とは， 例えば，錠剤の摩損度試験法（日局参考情報）に従い，試験を行うとき， ０．５％未満（明らかなひび・割れ・欠けなし）である。」（【００５ ０】）とされ，また，実施例において，「摩損度は，錠剤の摩損度試験法 （日局参考情報）に従い，試験を行った。摩損度の目標品質は，通常の錠 剤と変わらない取り扱いを目指し，０．５％未満（明らかなひび・割れ・ 欠けなし）とした。」（【００６２】）と記載されている。 そして，本件明細書は，かかる評価方法に従って，崩壊性や硬度につい て，比較例や実施例を評価しており，摩損度については，明らかなひび， 割れ，欠けの個数も含めて評価している（【００６８】，【００７２】， 【００７６】）。
また，摩損度について，本件明細書が引用する日本薬局方の参考情報 は，「試験後の錠剤試料に明らかにひび，割れ，あるいは欠けの見られる 錠剤があるとき，その試料は不適合である。もし結果が判断しにくいと き，あるいは質量減少が目標値より大きいときは，更に試験を二回繰り返 し，三回の試験結果の平均値を求める。多くの製品において，最大平均質 量減少（三回の試験の）が１．０％以下であることが望ましい。」（乙 １）として，摩損度試験の評価の際に，明らかなひび，割れ，欠けがある 場合にそもそも試料が不適合であるとしてかかる概念も含めて評価の対象 とするものである。 そして，前記(3)に引用した本件明細書の記載のほかに，本件明細書中に おいて，本件課題の具体的な評価方法としても，個別の実施例の記載につ いても，本件発明の課題解決をどのように評価するかについての基準や考 え方は窺われない。 以上によれば，本件課題である「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩 損度の両立」が解決されたといえるためには，「低い摩損度」概念の中に 「明らかなひび・割れ・欠け」がないことも含んだ上で，「速やかな崩壊 性」，「高い硬度」及び「低い摩損度」を実現することが必要であると解 される。
イ 原告は，本件発明の課題が達成されているかどうかは市販品として問題 のない口腔内崩壊錠が提供されているかどうかという観点から判断される ものであるなどと主張する。 しかしながら，本件明細書には，原告の主張する「市販品として問題の ない口腔内崩壊錠が提供されているかどうか」について何らの記載もな く，本件明細書における摩損度試験法に関する明示的な記載に反してこの ような評価をすべき根拠は見当たらない。
ウ 原告は，実施例４の摩損度及び「明らかなひび・割れ・欠け」の記載に 接すると，当業者であれば，日本薬局方の参考情報（乙１）が想定する摩 損度が１パーセントを明らかに超えるようなレベルの「明らかなひび・割 れ・欠け」があるとまではいえないものがカウントされていると理解でき るなどと主張する。 しかしながら，そもそも，本件明細書は，摩損度試験について，日本薬 局方の参考情報（乙１）に従うとした上で，それと同様の表現をした「明＼nらかなひび・割れ・欠け」の有無を問題としているのであって，本件明細 書と日本薬局方の「明らかなひび・割れ・欠け」が異なる概念であること は何ら読み取れない。
エ 原告は，本件特許出願時において，打錠圧を上げることによって「明ら かなひび・割れ・欠け」の解消が可能であることや，予＼圧をすることによ って「明らかなひび・割れ・欠け」の解消が可能であることが技術常識で＼nあったとして，このような技術常識に照らせば，本件発明は本件発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであることを主張する。 しかしながら，本件課題は，「高い原薬含有率で，速やかな崩壊性，高 い硬度及び低い摩損度を両立した炭酸ランタンの口腔内崩壊錠を提供す る」というものであるところ，甲４１〜４４，５４，６９〜７４（枝番を 含む。）には，本件発明の口腔内崩壊錠について，打錠圧を上げ，あるい は，予圧をすることによって，「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損＼n度を両立」することができることを示すものではない。本件発明の構成に＼nついて，打錠圧を上げ，あるいは，予圧をすることによって本件課題を解＼n決することができるとの技術常識があるとは認められない。 そして，かかる技術常識が存在しない以上，それを裏付ける実験データ （甲４５，５３）を考慮することはできない。 なお，本件明細書には，「適切な硬度が得られる打錠圧で所定の質量の 錠剤を製造する。」（【００５９】）と記載されているものの，「ひび・ 割れ・欠け」の解消との関係で，打錠圧の調整をすべきことについては記 載がなく，当業者に対し，課題解決への示唆があるとも認められない。 037/089037
原告が本件発明の実施例であると主張する実施例４においては，錠剤硬度 １１７Ｎ，摩損度０．４パーセント（７／１２）（ただし，括弧内は明らか なひび・割れ・欠けの個数／試験数），崩壊時間３９秒（日局（補助盤な し）），７秒（日局（補助盤あり）），４０秒（口腔内（静的））であった ことが記載されている。 他方，本件明細書の実施例の摩損度の評価は，錠剤の摩損度試験法（日局 参考情報）に従って行われるとされているところ（【００６２】），日本薬 局方参考情報（乙１）によれば，錠剤の摩損度試験法においては，明らかに ひび，割れ，欠けが見られる錠剤があるときはその試料は不適合であるとさ れている。 そうすると，「明らかなひび・割れ・欠け」の個数が１２錠中７錠であ り，摩損度が０．４％とする実施例４の摩損度の評価の記載を，日本薬局方 参考情報における錠剤の摩損度試験法で「明らかなひび・割れ・欠け」が見 られる錠剤があるときはその試料は不適合であるとされていることとの関係 で一義的に整合するように理解することができない。そして，本件明細書に は「明らかなひび・割れ・欠け」の個数が１２錠中７錠である実施例４の場 合に，どのような方法で摩損度を測定した結果０．４％という数値を得たの かに関する説明はなく，この点についての当業者の技術常識を示す的確な証 拠もない。 以上によれば，当業者は，本件明細書の実施例４の記載から，当該実施例 において低い摩損度を含む本件課題が実現されていることを理解することが できないし，本件明細書のその余の部分にも，本件発明が，「高い原薬含有 率で，速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損度を両立した炭酸ランタンの 口腔内崩壊錠を提供する」という本件課題を解決できることを示唆する記載 はなく，この点に関する技術常識を示す的確な証拠もない。 したがって，本件発明について，本件明細書に記載された発明で，発明の 詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであり，また，その記載や示唆がなくとも当業者が 出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるということができないから，本件発明がサポート要件に適合する ものということはできない。
(5) 原告の主張について
ア 原告は，「明らかなひび・割れ・欠け」は，摩損度とは異なる概念であ り，本件発明の課題には含まれない，また，仮に含まれるとしても，本件 発明の課題は，「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損度の両立」であ るから，本件発明はこれを解決するものであると主張する。 前記(3)ア及びイにみたとおり，本件明細書においては，発明を実施する ための形態，実施例の箇所において，それぞれ速やかな崩壊性，高い硬 度，低い摩損度の具体的な評価方法について記載している。特に，摩損度 について，発明を実施するための形態において，「『低い』摩損度とは， 例えば，錠剤の摩損度試験法（日局参考情報）に従い，試験を行うとき， ０．５％未満（明らかなひび・割れ・欠けなし）である。」（【００５ ０】）とされ，また，実施例において，「摩損度は，錠剤の摩損度試験法 （日局参考情報）に従い，試験を行った。摩損度の目標品質は，通常の錠 剤と変わらない取り扱いを目指し，０．５％未満（明らかなひび・割れ・ 欠けなし）とした。」（【００６２】）と記載されている。 そして，本件明細書は，かかる評価方法に従って，崩壊性や硬度につい て，比較例や実施例を評価しており，摩損度については，明らかなひび， 割れ，欠けの個数も含めて評価している（【００６８】，【００７２】， 【００７６】）。
また，摩損度について，本件明細書が引用する日本薬局方の参考情報 は，「試験後の錠剤試料に明らかにひび，割れ，あるいは欠けの見られる 錠剤があるとき，その試料は不適合である。もし結果が判断しにくいと き，あるいは質量減少が目標値より大きいときは，更に試験を二回繰り返 し，三回の試験結果の平均値を求める。多くの製品において，最大平均質 量減少（三回の試験の）が１．０％以下であることが望ましい。」（乙 １）として，摩損度試験の評価の際に，明らかなひび，割れ，欠けがある 場合にそもそも試料が不適合であるとしてかかる概念も含めて評価の対象 とするものである。 そして，前記(3)に引用した本件明細書の記載のほかに，本件明細書中に おいて，本件課題の具体的な評価方法としても，個別の実施例の記載につ いても，本件発明の課題解決をどのように評価するかについての基準や考 え方は窺われない。 以上によれば，本件課題である「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩 損度の両立」が解決されたといえるためには，「低い摩損度」概念の中に 「明らかなひび・割れ・欠け」がないことも含んだ上で，「速やかな崩壊 性」，「高い硬度」及び「低い摩損度」を実現することが必要であると解 される。
イ 原告は，本件発明の課題が達成されているかどうかは市販品として問題 のない口腔内崩壊錠が提供されているかどうかという観点から判断される ものであるなどと主張する。 しかしながら，本件明細書には，原告の主張する「市販品として問題の ない口腔内崩壊錠が提供されているかどうか」について何らの記載もな く，本件明細書における摩損度試験法に関する明示的な記載に反してこの ような評価をすべき根拠は見当たらない。
ウ 原告は，実施例４の摩損度及び「明らかなひび・割れ・欠け」の記載に 接すると，当業者であれば，日本薬局方の参考情報（乙１）が想定する摩 損度が１パーセントを明らかに超えるようなレベルの「明らかなひび・割 れ・欠け」があるとまではいえないものがカウントされていると理解でき るなどと主張する。 しかしながら，そもそも，本件明細書は，摩損度試験について，日本薬 局方の参考情報（乙１）に従うとした上で，それと同様の表現をした「明＼nらかなひび・割れ・欠け」の有無を問題としているのであって，本件明細 書と日本薬局方の「明らかなひび・割れ・欠け」が異なる概念であること は何ら読み取れない。
エ 原告は，本件特許出願時において，打錠圧を上げることによって「明ら かなひび・割れ・欠け」の解消が可能であることや，予＼圧をすることによ って「明らかなひび・割れ・欠け」の解消が可能であることが技術常識で＼nあったとして，このような技術常識に照らせば，本件発明は本件発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであることを主張する。 しかしながら，本件課題は，「高い原薬含有率で，速やかな崩壊性，高 い硬度及び低い摩損度を両立した炭酸ランタンの口腔内崩壊錠を提供す る」というものであるところ，甲４１〜４４，５４，６９〜７４（枝番を 含む。）には，本件発明の口腔内崩壊錠について，打錠圧を上げ，あるい は，予圧をすることによって，「速やかな崩壊性，高い硬度及び低い摩損＼n度を両立」することができることを示すものではない。本件発明の構成に＼nついて，打錠圧を上げ，あるいは，予圧をすることによって本件課題を解＼n決することができるとの技術常識があるとは認められない。 そして，かかる技術常識が存在しない以上，それを裏付ける実験データ （甲４５，５３）を考慮することはできない。 なお，本件明細書には，「適切な硬度が得られる打錠圧で所定の質量の 錠剤を製造する。」（【００５９】）と記載されているものの，「ひび・ 割れ・欠け」の解消との関係で，打錠圧の調整をすべきことについては記 載がなく，当業者に対し，課題解決への示唆があるとも認められない。 037/089037
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.11.17
平成31(行ケ)10015 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年11月11日 知的財産高等裁判所
争点の一つがPBPクレームの明確性判断です。請求項7について、審決はPBPクレームについて明確性違反ありと判断されました。これに対して、原告は、「製造方法が物のどのような構造又は特性を表＼しているのかは明らか」と争いましたが、裁判所は無効審決を維持しました。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合） において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明 が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当 該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか，又はお よそ実際的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁平成２４年 （受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷判決・民集６９巻４号７０ ０頁参照）。
(2) 本件発明７について
本件発明７は，「前記溶剤処理が，リード線端部にアルミ芯線を溶接した 直後に行われるものである，請求項６に記載のタブ端子。」として，請求項 ６の「前記の酸化スズ形成処理が，溶剤処理により行われる，請求項１また は２に記載のタブ端子。」を引用するものであり，「酸化スズ形成処理が溶 剤処理により行われる」との記載は製造方法であるから，特許請求の範囲に その物の製造方法が記載されている場合に当たる。 そうすると，本件発明７について明確性要件に適合するというためには， 出願時において本件発明７の「タブ端子」を，その構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在することを要するところ，原告はかかる事情について，具体的な主張立証を しない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件明細書の記載（【００２６】，【００２８】）から，ウィ スカ発生の抑制を目的とした酸化スズが形成されているというタブ端子の 溶接部分の構造ないし特性を示す目的で「溶剤処理」という用語を用いていることが読み取れるとして，製造方法が物のどのような構＼造又は特性を表しているのかは，本件発明の記載及び本件明細書の記載から極めて明白であり，上記(1)の不可能又は非実際的事情について検討するまでもなく，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確と＼nいえないから，明確性要件に適合すると主張する。 しかし，本件明細書には，請求項３に係る「熱処理」及び請求項６に係 る「溶剤処理」により酸化スズ形成処理が施されたタブ端子についての記 載があるものの，これらの熱処理及び溶剤処理により形成された酸化スズ が，それぞれどのような構造又は特性を有するものであるのかについての記載はない。そうすると，本件明細書の記載から，本件発明７の引用する＼n請求項６に係る溶剤処理により形成された酸化スズがどのような構造又は特性を有するかが明らかであるとはいえないし，また，それが技術常識か＼nら明らかであるとみるべき証拠もない。 したがって，原告の主張は採用できない。
イ また，原告は，仮に，本件発明において問題としている課題解決手段で ある酸化スズ形成処理を超えてその構造・特性や熱処理や溶剤処理を行うにタブ端子に対して生じる変化を事細かに規定しなければならないとす＼nれば，それは上記(1)の最高裁判決に示す不可能又は非実際的事情に該当すると主張する。＼nしかし，原告の主張する点は，本件発明７の「タブ端子」を，その構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか，又はおよそ実際的でないことを示す事情を示すものではなく，上記(2)の判断を左右するもので はない。
ウ さらに，原告は，審決が明確性要件の判断に先立ち，本件発明６につい ての進歩性の判断を行っていることは，実質的に本件発明が明確であるこ とを前提としていると主張する。 しかし，進歩性の欠如と明確性要件適合性は，異なる無効理由であり， 進歩性の判断と明確性要件適合性の判断に論理的な先後関係があるわけで はないから，原告の主張は採用できない。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載 されている場合（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合） において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明 が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当 該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか，又はお よそ実際的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁平成２４年 （受）第１２０４号同２７年６月５日第二小法廷判決・民集６９巻４号７０ ０頁参照）。
(2) 本件発明７について
本件発明７は，「前記溶剤処理が，リード線端部にアルミ芯線を溶接した 直後に行われるものである，請求項６に記載のタブ端子。」として，請求項 ６の「前記の酸化スズ形成処理が，溶剤処理により行われる，請求項１また は２に記載のタブ端子。」を引用するものであり，「酸化スズ形成処理が溶 剤処理により行われる」との記載は製造方法であるから，特許請求の範囲に その物の製造方法が記載されている場合に当たる。 そうすると，本件発明７について明確性要件に適合するというためには， 出願時において本件発明７の「タブ端子」を，その構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在することを要するところ，原告はかかる事情について，具体的な主張立証を しない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件明細書の記載（【００２６】，【００２８】）から，ウィ スカ発生の抑制を目的とした酸化スズが形成されているというタブ端子の 溶接部分の構造ないし特性を示す目的で「溶剤処理」という用語を用いていることが読み取れるとして，製造方法が物のどのような構＼造又は特性を表しているのかは，本件発明の記載及び本件明細書の記載から極めて明白であり，上記(1)の不可能又は非実際的事情について検討するまでもなく，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確と＼nいえないから，明確性要件に適合すると主張する。 しかし，本件明細書には，請求項３に係る「熱処理」及び請求項６に係 る「溶剤処理」により酸化スズ形成処理が施されたタブ端子についての記 載があるものの，これらの熱処理及び溶剤処理により形成された酸化スズ が，それぞれどのような構造又は特性を有するものであるのかについての記載はない。そうすると，本件明細書の記載から，本件発明７の引用する＼n請求項６に係る溶剤処理により形成された酸化スズがどのような構造又は特性を有するかが明らかであるとはいえないし，また，それが技術常識か＼nら明らかであるとみるべき証拠もない。 したがって，原告の主張は採用できない。
イ また，原告は，仮に，本件発明において問題としている課題解決手段で ある酸化スズ形成処理を超えてその構造・特性や熱処理や溶剤処理を行うにタブ端子に対して生じる変化を事細かに規定しなければならないとす＼nれば，それは上記(1)の最高裁判決に示す不可能又は非実際的事情に該当すると主張する。＼nしかし，原告の主張する点は，本件発明７の「タブ端子」を，その構造又は特性により直接特定することが不可能＼であるか，又はおよそ実際的でないことを示す事情を示すものではなく，上記(2)の判断を左右するもので はない。
ウ さらに，原告は，審決が明確性要件の判断に先立ち，本件発明６につい ての進歩性の判断を行っていることは，実質的に本件発明が明確であるこ とを前提としていると主張する。 しかし，進歩性の欠如と明確性要件適合性は，異なる無効理由であり， 進歩性の判断と明確性要件適合性の判断に論理的な先後関係があるわけで はないから，原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2019.11. 1
令和1(行ケ)10073 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年10月23日 知的財産高等裁判所
商標法４条１項７号の公序良俗違反の無効理由ありとした審決が維持されました。
「被告が「仙三七」との商標の商標権者として，かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則上の義務を負っていた」が理由です。
商標法４条１項７号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある 商標」には，健全な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠く出願行為に係る 商標も含まれると解される。
(1) そこで，まず，原告による本件商標の登録出願が，被告との関係で義務違 反となりうるかについて検討する。 前記１(1)(2)の各事実によれば，原告と被告とは，本件商標の登録出願が行 われた平成２８年１０月１４日時点を含めて，平成１１年頃から平成２９年 １０月１２日頃までの間，被告が，原告に対し，独占的に本件被告商品やマ ナマリンなどを卸売りし，原告がこれを薬局薬店等に販売するという長期間 にわたる取引関係にあった。 かかる取引関係に関して，前記１(2)エのとおり，原告と被告とは，被告商 標の登録が完了した直後である平成１６年３月２５日，本件覚書（甲６）を 締結した。本件覚書の柱書，１条，３条の記載に照らすと，本件覚書は，被 告商標として登録された「仙三七」との商標を，本件被告商品に付して，販 売することを前提とするものであることが明らかである。また，本件覚書に は，被告及び原告は，第三者が被告商標の権利を侵害し又は侵害しようとし ていることを知ったときには互いに遅滞なく報告し合い協力してその排除に 努めるものとすること（第５条）や，被告及び原告は，信義に基づいて本件 覚書を履行するものとし，万一本件覚書に関して疑義が生じた場合には，被 告及び原告はお互いに誠意をもってこれを解決するものとすること（第７ 条）とする合意が含まれていた。このように，被告が原告に使用許諾して 「仙三七」との商標を本件被告商品に付して販売することとされ，第三者か らの被告商標に係る商標権の侵害に対する対策も合意された上で，７条にお いて信義に基づいて本件覚書を履行するとされていたことに照らすと，本件 覚書において，原告自身が，三七人参を原材料とした健康食品との関連で 「仙三七」との商標を商標登録することは全く想定されていないといえる。 以上によれば，長期間にわたり，本件被告商品の卸売りを受けて，これに 被告商標と同じ「仙三七」との商標を付して販売し，利益を上げていた原告 は，被告との関係において，被告が「仙三七」との商標の商標権者として， かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則 上の義務を負っていたものということができる。 そして，原告による本件商標の登録出願は，被告商標と同じく「仙三七」 を横書きにしてなる商標について，本件被告商品を指定商品に含むものとし て登録出願するものである。かかる登録が認められることになると，被告 は，「仙三七」との商標の商標権者として，第三者に使用許諾をするなどし てかかる商標を付して本件被告商品を販売することはできなくなり，重大な 営業上の不利益を受けるおそれが生じる。 以上によれば，原告の本件商標の登録出願は，上記信義則上の義務に反す るものといわざるを得ない。
(2)次に，原告の本件商標の登録出願の経緯及び目的についてみる。 前記１(3)イからエのとおり，原告は，上記出願の前後において，被告に対 し，被告商標が本件被告商品を指定商品に含んでいない可能性や自らが本件＼n商標を登録出願することについて何ら告げることはなく，本件商標の設定登 録完了から４か月以上経過した後の平成２９年８月１８日付けの「申し入れ＼n書」（甲７）において，初めて，本件商標の商標権者であることを明らかに した上で，原告と被告との本件被告商品の取引終了を一方的に申し入れると＼nともに，被告に対し，マナマリンの商標の譲渡やそれを条件とした三七人参 の購入などを提案したものである。 これに対し，上記「申し入れ書」の内容に照らすと，原告自身は，当該＼n「申し入れ書」を送付する前に，被告以外の第三者から，本件被告商品と同＼n種の競合品を購入する段取りを既に整えていたと認められる。 そして，原告は，その後の被告とのやりとりの中で，原告から被告に対す る営業譲渡の申入れや被告商標の譲渡の依頼に応じてもらえなかったこと，＼n被告の本件被告商品の仕入れ価格が高額であるために原告独自の商品を生産 することにしたことなどをも理由として挙げながら，原告としては被告の生 産する本件被告商品が原告の希望仕入れ価格に不適格であると判断し，原告 にて新しいブランドで生産から販売を開始することなどを伝えている。 このような原告の言動に照らすと，原告は，「仙三七」との商標が，本件 被告商品と同種の商品に付されることによって生じる利益を独占するべく， 被告に本件商標と競合する商標を登録出願されないように注意を払った上 で，自らは，同種商品の調達ルートを確立する一方で，被告との取引関係を 終了する準備を計画的に整えながら，本件商標の登録出願及び上記「申し入＼nれ書」の送付に及んだものといえる。
(3) 以上によれば，原告による本件商標の登録出願は，被告が「仙三七」との 商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則上の義 務を負うにもかかわらず，被告商標が本件被告商品を指定商品として含まな い可能性があることを奇貨として本件商標の登録出願を行い，本件商標を取＼n得し，被告が「仙三七」のブランドで健康食品を販売することを妨げて，そ の利益を独占する一方で，その他の商品の取引に関する交渉を有利に進める という不当な利益を得ることを目的としたものということができる。 このような本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると，原告による本 件商標の出願行為は，被告との間の信義則上の義務違反となるのみならず， 健全な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠く行為というべきである。 そうすると，このような出願行為に係る本件商標は，商標法４条１項７号 所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するも のといえる。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，「仙三七」との商標は原告の努力等によってその信用が築き上 げられたものであり，また取引者等は本件被告商品の出所は原告であると 認識するなどとして，かかる商標は原告のものであるなどと主張する。 しかしながら，原告は，本件覚書に基づいて「仙三七」の商標の使用を 許諾され，この許諾に基づいて，本件被告商品に「仙三七」との商標を付 して，長年にわたり販売してきたものである。その過程において，原告が 努力し，また販売者として表示されたことによって「仙三七」との商標の＼n出所であると取引者や需要者に認識されたとしても，それは，あくまでも 被告の許諾を基盤として形成された信用なのであるから，原告が当然に 「仙三七」との商標の権利者として扱われるべきであるとする根拠となる ものではない。 前記のとおり，被告との関係で，原告による本件商標の出願行為が，信 義則上の義務違反となり，健全な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠 く行為であるとの評価は，原告の主張によっても左右されない。
イ また，原告は，被告商標は本件被告商品を指定商品として含んでいなか ったなどとして，被告は「仙三七」との商標について何らの権利ももって いなかったなどと主張する。 確かに，被告商標について，本件被告商品を指定商品として含んでいな かった可能性が高いことは，被告も認めるところである。＼nしかしながら，本件被告商品が，被告商標の指定商品の範囲に含まれて いなかったとしても，本件覚書を締結し，長年にわたりその有効性を前提 として取引関係にあった原告と被告の間においては，問題が生じた場合に は，本件覚書の第７条に基づき，お互いに誠意をもって解決すべきであ る。そして，原告としては，被告が，「仙三七」との商標の商標権者とし て，かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない 信義則上の義務を負っていたことは前記⑴に判示したとおりであることを も併せ考えると，原告において，抜け駆け的に本件被告商品を指定商品と するような商標で商標登録をすることが許されるわけではない。 むしろ，本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると，原告は，本件 被告商品を指定商品として含んでいなかった可能性や，自らが本件商標の＼n登録出願をしようとしていることについては，何ら被告に告げておらず， 却って，前記１(3)アにみたとおり，平成２８年９月頃（本件商標の登録出 願の直前頃と考えられる。）には，被告商標の譲渡を持ちかけて，その指 定商品に本件被告商品が含まれることを前提とするかのような言動を示し たものである。これらの原告の行為は，被告商標の保護範囲についての被 告の誤解を解消することなく，むしろ，被告の誤解を奇貨として，被告が 本件商標と同一の商標の登録出願をすることを著しく困難にするものであ ったと評価できる。それにもかかわらず，先願主義をそのまま適用して， 本件商標の有効性を肯定することは，当事者間の衡平を著しく欠くものと いえるから，前述の結論は左右されない。 なお，本件覚書７条は，覚書に関する疑義が生じた場合に誠意を持って 解決するとしていることからもうかがわれるとおり，本件覚書は，被告商 標に係る商標権が本件被告商品を指定商品として含むことを保証ないし当 然の前提とするものであるとまではいえないから，仮にこの点について疑 義が生じたとしても，そのことによって，当然に本件覚書が無効となるも のではない。
ウ また，原告は，被告に被告商標が空虚な権利であることを告げること は，自らを縛る道具を更に継続させるのみであることは明らかであるか ら，本件商標の登録出願を告知する義務はないなどと主張する。 しかしながら，被告商標の有効性に疑問があるというのであれば，それ を告知することによって本件覚書を適切に機能させることが本件覚書の趣＼n旨なのであるから，原告の主張は，この趣旨に反し，信義にもとるもので あると言わなければならない。
商標法４条１項７号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある 商標」には，健全な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠く出願行為に係る 商標も含まれると解される。
(1) そこで，まず，原告による本件商標の登録出願が，被告との関係で義務違 反となりうるかについて検討する。 前記１(1)(2)の各事実によれば，原告と被告とは，本件商標の登録出願が行 われた平成２８年１０月１４日時点を含めて，平成１１年頃から平成２９年 １０月１２日頃までの間，被告が，原告に対し，独占的に本件被告商品やマ ナマリンなどを卸売りし，原告がこれを薬局薬店等に販売するという長期間 にわたる取引関係にあった。 かかる取引関係に関して，前記１(2)エのとおり，原告と被告とは，被告商 標の登録が完了した直後である平成１６年３月２５日，本件覚書（甲６）を 締結した。本件覚書の柱書，１条，３条の記載に照らすと，本件覚書は，被 告商標として登録された「仙三七」との商標を，本件被告商品に付して，販 売することを前提とするものであることが明らかである。また，本件覚書に は，被告及び原告は，第三者が被告商標の権利を侵害し又は侵害しようとし ていることを知ったときには互いに遅滞なく報告し合い協力してその排除に 努めるものとすること（第５条）や，被告及び原告は，信義に基づいて本件 覚書を履行するものとし，万一本件覚書に関して疑義が生じた場合には，被 告及び原告はお互いに誠意をもってこれを解決するものとすること（第７ 条）とする合意が含まれていた。このように，被告が原告に使用許諾して 「仙三七」との商標を本件被告商品に付して販売することとされ，第三者か らの被告商標に係る商標権の侵害に対する対策も合意された上で，７条にお いて信義に基づいて本件覚書を履行するとされていたことに照らすと，本件 覚書において，原告自身が，三七人参を原材料とした健康食品との関連で 「仙三七」との商標を商標登録することは全く想定されていないといえる。 以上によれば，長期間にわたり，本件被告商品の卸売りを受けて，これに 被告商標と同じ「仙三七」との商標を付して販売し，利益を上げていた原告 は，被告との関係において，被告が「仙三七」との商標の商標権者として， かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則 上の義務を負っていたものということができる。 そして，原告による本件商標の登録出願は，被告商標と同じく「仙三七」 を横書きにしてなる商標について，本件被告商品を指定商品に含むものとし て登録出願するものである。かかる登録が認められることになると，被告 は，「仙三七」との商標の商標権者として，第三者に使用許諾をするなどし てかかる商標を付して本件被告商品を販売することはできなくなり，重大な 営業上の不利益を受けるおそれが生じる。 以上によれば，原告の本件商標の登録出願は，上記信義則上の義務に反す るものといわざるを得ない。
(2)次に，原告の本件商標の登録出願の経緯及び目的についてみる。 前記１(3)イからエのとおり，原告は，上記出願の前後において，被告に対 し，被告商標が本件被告商品を指定商品に含んでいない可能性や自らが本件＼n商標を登録出願することについて何ら告げることはなく，本件商標の設定登 録完了から４か月以上経過した後の平成２９年８月１８日付けの「申し入れ＼n書」（甲７）において，初めて，本件商標の商標権者であることを明らかに した上で，原告と被告との本件被告商品の取引終了を一方的に申し入れると＼nともに，被告に対し，マナマリンの商標の譲渡やそれを条件とした三七人参 の購入などを提案したものである。 これに対し，上記「申し入れ書」の内容に照らすと，原告自身は，当該＼n「申し入れ書」を送付する前に，被告以外の第三者から，本件被告商品と同＼n種の競合品を購入する段取りを既に整えていたと認められる。 そして，原告は，その後の被告とのやりとりの中で，原告から被告に対す る営業譲渡の申入れや被告商標の譲渡の依頼に応じてもらえなかったこと，＼n被告の本件被告商品の仕入れ価格が高額であるために原告独自の商品を生産 することにしたことなどをも理由として挙げながら，原告としては被告の生 産する本件被告商品が原告の希望仕入れ価格に不適格であると判断し，原告 にて新しいブランドで生産から販売を開始することなどを伝えている。 このような原告の言動に照らすと，原告は，「仙三七」との商標が，本件 被告商品と同種の商品に付されることによって生じる利益を独占するべく， 被告に本件商標と競合する商標を登録出願されないように注意を払った上 で，自らは，同種商品の調達ルートを確立する一方で，被告との取引関係を 終了する準備を計画的に整えながら，本件商標の登録出願及び上記「申し入＼nれ書」の送付に及んだものといえる。
(3) 以上によれば，原告による本件商標の登録出願は，被告が「仙三七」との 商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない信義則上の義 務を負うにもかかわらず，被告商標が本件被告商品を指定商品として含まな い可能性があることを奇貨として本件商標の登録出願を行い，本件商標を取＼n得し，被告が「仙三七」のブランドで健康食品を販売することを妨げて，そ の利益を独占する一方で，その他の商品の取引に関する交渉を有利に進める という不当な利益を得ることを目的としたものということができる。 このような本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると，原告による本 件商標の出願行為は，被告との間の信義則上の義務違反となるのみならず， 健全な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠く行為というべきである。 そうすると，このような出願行為に係る本件商標は，商標法４条１項７号 所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するも のといえる。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，「仙三七」との商標は原告の努力等によってその信用が築き上 げられたものであり，また取引者等は本件被告商品の出所は原告であると 認識するなどとして，かかる商標は原告のものであるなどと主張する。 しかしながら，原告は，本件覚書に基づいて「仙三七」の商標の使用を 許諾され，この許諾に基づいて，本件被告商品に「仙三七」との商標を付 して，長年にわたり販売してきたものである。その過程において，原告が 努力し，また販売者として表示されたことによって「仙三七」との商標の＼n出所であると取引者や需要者に認識されたとしても，それは，あくまでも 被告の許諾を基盤として形成された信用なのであるから，原告が当然に 「仙三七」との商標の権利者として扱われるべきであるとする根拠となる ものではない。 前記のとおり，被告との関係で，原告による本件商標の出願行為が，信 義則上の義務違反となり，健全な商道徳に反し，著しく社会的妥当性を欠 く行為であるとの評価は，原告の主張によっても左右されない。
イ また，原告は，被告商標は本件被告商品を指定商品として含んでいなか ったなどとして，被告は「仙三七」との商標について何らの権利ももって いなかったなどと主張する。 確かに，被告商標について，本件被告商品を指定商品として含んでいな かった可能性が高いことは，被告も認めるところである。＼nしかしながら，本件被告商品が，被告商標の指定商品の範囲に含まれて いなかったとしても，本件覚書を締結し，長年にわたりその有効性を前提 として取引関係にあった原告と被告の間においては，問題が生じた場合に は，本件覚書の第７条に基づき，お互いに誠意をもって解決すべきであ る。そして，原告としては，被告が，「仙三七」との商標の商標権者とし て，かかる商標を付して本件被告商品を販売することを妨げてはならない 信義則上の義務を負っていたことは前記⑴に判示したとおりであることを も併せ考えると，原告において，抜け駆け的に本件被告商品を指定商品と するような商標で商標登録をすることが許されるわけではない。 むしろ，本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると，原告は，本件 被告商品を指定商品として含んでいなかった可能性や，自らが本件商標の＼n登録出願をしようとしていることについては，何ら被告に告げておらず， 却って，前記１(3)アにみたとおり，平成２８年９月頃（本件商標の登録出 願の直前頃と考えられる。）には，被告商標の譲渡を持ちかけて，その指 定商品に本件被告商品が含まれることを前提とするかのような言動を示し たものである。これらの原告の行為は，被告商標の保護範囲についての被 告の誤解を解消することなく，むしろ，被告の誤解を奇貨として，被告が 本件商標と同一の商標の登録出願をすることを著しく困難にするものであ ったと評価できる。それにもかかわらず，先願主義をそのまま適用して， 本件商標の有効性を肯定することは，当事者間の衡平を著しく欠くものと いえるから，前述の結論は左右されない。 なお，本件覚書７条は，覚書に関する疑義が生じた場合に誠意を持って 解決するとしていることからもうかがわれるとおり，本件覚書は，被告商 標に係る商標権が本件被告商品を指定商品として含むことを保証ないし当 然の前提とするものであるとまではいえないから，仮にこの点について疑 義が生じたとしても，そのことによって，当然に本件覚書が無効となるも のではない。
ウ また，原告は，被告に被告商標が空虚な権利であることを告げること は，自らを縛る道具を更に継続させるのみであることは明らかであるか ら，本件商標の登録出願を告知する義務はないなどと主張する。 しかしながら，被告商標の有効性に疑問があるというのであれば，それ を告知することによって本件覚書を適切に機能させることが本件覚書の趣＼n旨なのであるから，原告の主張は，この趣旨に反し，信義にもとるもので あると言わなければならない。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.11. 1
平成30(行ケ)10092 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月30日 知的財産高等裁判所
無効理由無し(サポート要件、実施可能要件、進歩性）とした審決が維持されました。
上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。＼n本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に＼n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。そして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特＼n定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない（甲３４，３５）。＼n前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性 なお，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，本件各訂正発明も，いずれもサポート要件に適合するものと認められ る。
(5) 小括
以上によれば，本件各発明及び本件各訂正発明は，いずれもサポート要件に適合するというべきである。
４ 争点(2)イ（実施可能要件違反）について＼n
(1) 前記３(1)の認定事実によれば，本件各明細書の記載から，本件発明１−１及 び２−１の抗体及び本件発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し，使用するこ とができるものと認められるから，本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は，当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。＼nしたがって，本件各発明は，いずれも，実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な＼n時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。＼nしかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程＼n度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる＼nからである。 本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そして，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す＼nることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ＼nることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは，実施可能＼要件とは関係しないというべきである。そして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性＼n
なお，前記３(4)のとおり，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，当業者は，本件各明細書の記載から，本件訂正発明１ −１及び２−１の抗体及び本件訂正発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し， 使用することができるものと認められ，本件各訂正発明も，いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。＼n本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に＼n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。そして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特＼n定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない（甲３４，３５）。＼n前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性 なお，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，本件各訂正発明も，いずれもサポート要件に適合するものと認められ る。
(5) 小括
以上によれば，本件各発明及び本件各訂正発明は，いずれもサポート要件に適合するというべきである。
４ 争点(2)イ（実施可能要件違反）について＼n
(1) 前記３(1)の認定事実によれば，本件各明細書の記載から，本件発明１−１及 び２−１の抗体及び本件発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し，使用するこ とができるものと認められるから，本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は，当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。＼nしたがって，本件各発明は，いずれも，実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な＼n時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。＼nしかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程＼n度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる＼nからである。 本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そして，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す＼nることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ＼nることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは，実施可能＼要件とは関係しないというべきである。そして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性＼n
なお，前記３(4)のとおり，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，当業者は，本件各明細書の記載から，本件訂正発明１ −１及び２−１の抗体及び本件訂正発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し， 使用することができるものと認められ，本件各訂正発明も，いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.11. 1
平成31(ネ)10014 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審同様、技術的範囲に属する、無効理由無し（サポート要件、実施可能要件、進歩性）と判断されました。
上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。＼n本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に＼n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。＼nそして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない（甲３４，３５）。＼n前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。＼n
(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性
なお，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，本件各訂正発明も，いずれもサポート要件に適合するものと認められる。
(5) 小括
以上によれば，本件各発明及び本件各訂正発明は，いずれもサポート要件に適合 するというべきである。
４ 争点(2)イ（実施可能要件違反）について
(1) 前記３(1)の認定事実によれば，本件各明細書の記載から，本件発明１−１及 び２−１の抗体及び本件発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し，使用するこ とができるものと認められるから，本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は，当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。＼nしたがって，本件各発明は，いずれも，実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な＼n時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。＼nしかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程＼n度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる＼nからである。 本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そして，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す＼nることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ＼nることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは，実施可能＼要件とは関係しないというべきである。そして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性
なお，前記３(4)のとおり，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，当業者は，本件各明細書の記載から，本件訂正発明１ −１及び２−１の抗体及び本件訂正発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し， 使用することができるものと認められ，本件各訂正発明も，いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
上記(1)の認定事実によれば，本件発明１は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク 質の結合を中和し，参照抗体１と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこ れを使用した医薬組成物を，本件発明２は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結 合を中和し，参照抗体２と競合する，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使 用した医薬組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発明の課題は， かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医薬組成物を作製することをもって， ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲとの結合を中和し，ＬＤＬＲの量を増加させることにより， 対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレステロール血症 などの上昇したコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。＼n本件各明細書には，本件各明細書の記載に従って作製された免疫化マウスを使用 してハイブリドーマを作製し，スクリーニングによってＰＣＳＫ９に結合する抗体 を産生する２４４１の安定なハイブリドーマが確立され，そのうちの合計３９抗体 について，エピトープビニングを行い，２１Ｂ１２と競合するが，３１Ｈ４と競合 しないもの（ビン１）が１９個含まれ，そのうち１５個は，中和抗体であること， また，３１Ｈ４と競合するが，２１Ｂ１２と競合しないもの（ビン３）が１０個含 まれ，そのうち７個は，中和抗体であることが，それぞれ確認されたことが開示さ れている。また，本件各明細書には，２１Ｂ１２と３１Ｈ４は，ＰＣＳＫ９とＬＤ ＬＲのＥＧＦａドメインとの結合を極めて良好に遮断することも開示されている。 ２１Ｂ１２は参照抗体１に含まれ，３１Ｈ４は参照抗体２に含まれるから，２１ Ｂ１２と競合する抗体は参照抗体１と競合する抗体であり，３１Ｈ４と競合する抗 体は参照抗体２と競合する抗体であることが理解できる。そうすると，本件各明細 書に接した当業者は，上記エピトープビニングアッセイの結果確認された，１５個 の本件発明１の具体的抗体，７個の本件発明２の具体的抗体が得られることに加え て，上記２４４１の安定なハイブリドーマから得られる残りの抗体についても，同 様のエピトープビニングアッセイを行えば，参照抗体１又は２と競合する中和抗体 を得られ，それが対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を有すると認 識できると認められる。 さらに，本件各明細書には，免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免 疫化マウスの作製，免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製，２１Ｂ１２や ３１Ｈ４と競合する，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲとの結合を強く遮断する抗体を同定す るためのスクリーニング及びエピトープビニングアッセイの方法が記載され，当業 者は，これらの記載に基づき，一連の手順を最初から繰り返し行うことによって， 本件各明細書に具体的に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，参照抗 体１又は２と競合する中和抗体を得ることができることを認識できるものと認めら れる。 以上によれば，当業者は，本件各明細書の記載から，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタン パク質の結合を中和し，参照抗体１又は２と競合する，単離されたモノクローナル 抗体を得ることができるため，新規の抗体である本件発明１−１及び２−１のモノ クローナル抗体が提供され，これを使用した本件発明１−２及び２−２の医薬組成 物によって，高コレステロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれもサポート要件に＼n適合するものと認められる。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，「参照抗体と競合する」というパラメータ要件と，「結 合中和することができる」という解決すべき課題（所望の効果）のみによって特定 される抗体及びこれを使用した医薬組成物の発明であるところ，競合することのみ により課題を解決できるとはいえないから，サポート要件に適合しない旨主張する。 しかし，本件各明細書の記載から，「結合中和することができる」ことと，「参照 抗体と競合する」こととが，課題と解決手段の関係であるということはできないし， 参照抗体と競合するとの構成要件が，パラメータ要件であるということもできない。＼nそして，特定の結合特性を有する抗体を同定する過程において，アミノ酸配列が特 定されていくことは技術常識であり，特定の結合特性を有する抗体を得るために， その抗体の構造（アミノ酸配列）をあらかじめ特定することが必須であるとは認められない（甲３４，３５）。＼n前記のとおり，本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和し， 本件各参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体を提供するもので，参 照抗体と「競合」する単離されたモノクローナル抗体であること及びＰＣＳＫ９と ＬＤＬＲ間の相互作用（結合）を遮断（「中和」）することができるものであること を構成要件としているのであるから，控訴人の主張は採用できない。＼n
(4) 本件各訂正発明のサポート要件適合性
なお，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，本件各訂正発明も，いずれもサポート要件に適合するものと認められる。
(5) 小括
以上によれば，本件各発明及び本件各訂正発明は，いずれもサポート要件に適合 するというべきである。
４ 争点(2)イ（実施可能要件違反）について
(1) 前記３(1)の認定事実によれば，本件各明細書の記載から，本件発明１−１及 び２−１の抗体及び本件発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し，使用するこ とができるものと認められるから，本件各明細書の発明の詳細な説明の記載は，当 業者が本件各発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるということができる。＼nしたがって，本件各発明は，いずれも，実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
(2) 控訴人の主張について
控訴人は，本件各発明は，抗体の構造を特定することなく，機能＼的にのみ定義さ れており，極めて広範な抗体を含むところ，当業者が，実施例抗体以外の，構造が特定されていない本件各発明の範囲の全体に含まれる抗体を取得するには，膨大な＼n時間と労力を要し，過度の試行錯誤を要するのであるから，本件各発明は実施可能要件を満たさない旨主張する。＼nしかし，明細書の発明の詳細な説明の記載について，当業者がその実施をするこ とができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとの要件に適合することが求められるのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程＼n度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになる＼nからである。 本件各発明は，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ， ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗 体についての技術的思想であり，機能的にのみ定義されているとはいえない。そして，発明の詳細な説明の記載に，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和す＼nることができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，参照抗体１又は２と競合する，単離 されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度 の記載があれば，当業者は，その実施をすることが可能というべきであり，特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができ＼nることまで記載されている必要はない。 また，本件各発明は，抗原上のどのアミノ酸を認識するかについては特定しない 抗体の発明であるから，ＬＤＬＲが認識するＰＣＳＫ９上のアミノ酸の大部分を認 識する特定の抗体（ＥＧＦａミミック）が発明の詳細な説明の記載から実施可能に記載されているかどうかは，実施可能＼要件とは関係しないというべきである。そして，前記(1)のとおり，当業者は，本件各明細書の記載に従って，本件各明細 書に記載された参照抗体と競合する中和抗体以外にも，本件各特許の特許請求の範 囲（請求項１）に含まれる参照抗体と競合する中和抗体を得ることができるのであ るから，本件各発明の技術的範囲に含まれる抗体を得るために，当業者に期待し得 る程度を超える過度の試行錯誤を要するものとはいえない。 よって，控訴人の主張は採用できない。
(3) 本件各訂正発明の実施可能要件の適合性
なお，前記３(4)のとおり，本件訂正発明１は，本件発明１の参照抗体１（構成要件１Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体１’（構＼成要件１Ｂ’）とするものであり，本件訂正発明２は，本件発明２の参照抗体２（構成要件２Ｂ）を可変領域のアミノ酸配列によってさらに限定した参照抗体２’（構＼成要件２Ｂ’）とするものであるから，当業者は，本件各明細書の記載から，本件訂正発明１ −１及び２−１の抗体及び本件訂正発明１−２及び２−２の医薬組成物を作製し， 使用することができるものと認められ，本件各訂正発明も，いずれも実施可能要件に適合するものと認められる。＼n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.10.30
令和1(ネ)10045 標章使用差止反訴請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年10月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ピクトグラムの使用合意があること、およびその複製又は翻案には該当しないとした1審の判断が維持されました。複製又は翻案には該当しない理由は1審と同じです。
まず，控訴人が主張する反訴原告主張合意については，これを記載した 契約書等の書面は作成されていない。また，控訴人が主張する平成１４年 頃の反訴原告主張合意の成立にかかる事実経過（前記第２の５（控訴人の 主張）ア）も，これを裏付ける客観的な証拠は見当たらない。
ア そこで，控訴人と被控訴人との間の取引経過についてみると，各業態 の第１号店を出店する際の請求書をみても，店舗デザイン設計料とのみ あるだけで，反訴原告標章であるロゴや反訴原告ピクトグラムに係る制 作料，使用料については何ら記載されていない。そして，ロゴやピクト グラムについては，ハードオフ，オフハウス，モードオフ，ガレージオ フ，ホビーオフ，リカーオフといった各業態の第１号店を出店した（ハ ードオフのピクトグラムについては，平成７年頃に使い始めた）後は， コーナーの拡大などの必要に応じて更なるピクトグラムの制作・納品を しつつも，基本的にはそれまでに制作したロゴやピクトグラムを用いて 店舗デザインの設計等を行うのが恒例となっており，各業態によって差 はあるものの，制作したロゴ及びピクトグラムはその後の出店店舗でも 用いられていた。また，平成２９年４月２６日に請求するまで（前記１ において引用する原判決第３の１(15)），２０年以上の長期間にわたっ て，控訴人は，反訴原告標章であるロゴや反訴原告ピクトグラムの使用 料を店舗デザイン設計（監理）料と別に請求したことはなく，制作料に ついても，その請求を裏付ける書面は基本的に存在しない。 ただし，控訴人から被控訴人に対する制作料の請求については，平成 １６年３月２２日の制作料（基本デザイン料）の請求（前記１⑴におい て改めた原判決引用部分第３の１(10)）及び平成２８年３月の制作料の請 求（前記１において引用する原判決第３の１(12)エ）が存在する。しか しながら，仮に反訴原告主張合意が存在したのであれば，かかる請求が できないことは控訴人にとって明らかであって，それにもかかわらず請 求したこと自体，それまでに作成・納品した制作料について将来も請求 できないことを認識していたからこそ，新たに作成・納品したロゴ等に ついて，制作料の支払合意を取り付けるべく，このような行為に及んだ と考えられるところである。なお，仮に，かかる２回の請求以外に，控 訴人が被控訴人に対し，口頭で，ロゴ等の制作料の請求をしたことがあ ったとしても同様である。 このような状況に照らすと，将来的に，控訴人，被控訴人の間におい て，店舗デザイン設計（監理）料等の名目で支払われた金員とは別に， 反訴原告標章及び反訴原告ピクトグラムの制作料・使用料を請求する権 利が留保されていたとは考えにくく，むしろ，これらの制作料及び使用 料の支払義務を前提とする反訴原告主張合意がなかったことが窺われる。
イ また，契約終了に当たり，控訴人が被控訴人に当初交付した書類の内 容は前記１(2)に記載のとおりであるところ，かかる記載内容からは，無 償使用許諾を前提とする反訴原告主張合意の存在というよりも，むしろ， 使用料は店舗のデザイン設計料に含まれていたとの認識が窺われる。ま た，同書面には，制作料そのものについての言及は存在しない。
ウ 加えて，被控訴人においては，仮に反訴原告標章や反訴原告ピクトグ ラムの使用ができなくなれば，重大な不利益が生じることが明らかであ る。したがって，仮に反訴原告主張合意のような合意が存在するのであ れば，これによって生じる不利益の重大性に鑑み，合意の内容を書面化 することが通常であると考えられるところ，そのような書面が存在しな いことは既に指摘したとおりである。
エ 以上によれば，被控訴人は，店舗デザイン設計料等とは別に，ロゴや ピクトグラムの制作料，使用料を支払う意思はなく，控訴人も，被控訴 人からの店舗デザイン設計の依頼を受ける際に，ロゴや平成７年頃以降 はピクトグラムの制作をも必要に応じて行うことを前提としつつも，こ れらの制作料や使用料については，将来的にも被控訴人から引き続き店 舗設計業務の依頼を受けられることを期待したことから，明示的に制作 料や使用料として請求することはせずに，店舗設計業務を継続して受注 していく中で，これらについて実質的に回収を図っていこうという意向 であったと考えられる。
まず，控訴人が主張する反訴原告主張合意については，これを記載した 契約書等の書面は作成されていない。また，控訴人が主張する平成１４年 頃の反訴原告主張合意の成立にかかる事実経過（前記第２の５（控訴人の 主張）ア）も，これを裏付ける客観的な証拠は見当たらない。
ア そこで，控訴人と被控訴人との間の取引経過についてみると，各業態 の第１号店を出店する際の請求書をみても，店舗デザイン設計料とのみ あるだけで，反訴原告標章であるロゴや反訴原告ピクトグラムに係る制 作料，使用料については何ら記載されていない。そして，ロゴやピクト グラムについては，ハードオフ，オフハウス，モードオフ，ガレージオ フ，ホビーオフ，リカーオフといった各業態の第１号店を出店した（ハ ードオフのピクトグラムについては，平成７年頃に使い始めた）後は， コーナーの拡大などの必要に応じて更なるピクトグラムの制作・納品を しつつも，基本的にはそれまでに制作したロゴやピクトグラムを用いて 店舗デザインの設計等を行うのが恒例となっており，各業態によって差 はあるものの，制作したロゴ及びピクトグラムはその後の出店店舗でも 用いられていた。また，平成２９年４月２６日に請求するまで（前記１ において引用する原判決第３の１(15)），２０年以上の長期間にわたっ て，控訴人は，反訴原告標章であるロゴや反訴原告ピクトグラムの使用 料を店舗デザイン設計（監理）料と別に請求したことはなく，制作料に ついても，その請求を裏付ける書面は基本的に存在しない。 ただし，控訴人から被控訴人に対する制作料の請求については，平成 １６年３月２２日の制作料（基本デザイン料）の請求（前記１⑴におい て改めた原判決引用部分第３の１(10)）及び平成２８年３月の制作料の請 求（前記１において引用する原判決第３の１(12)エ）が存在する。しか しながら，仮に反訴原告主張合意が存在したのであれば，かかる請求が できないことは控訴人にとって明らかであって，それにもかかわらず請 求したこと自体，それまでに作成・納品した制作料について将来も請求 できないことを認識していたからこそ，新たに作成・納品したロゴ等に ついて，制作料の支払合意を取り付けるべく，このような行為に及んだ と考えられるところである。なお，仮に，かかる２回の請求以外に，控 訴人が被控訴人に対し，口頭で，ロゴ等の制作料の請求をしたことがあ ったとしても同様である。 このような状況に照らすと，将来的に，控訴人，被控訴人の間におい て，店舗デザイン設計（監理）料等の名目で支払われた金員とは別に， 反訴原告標章及び反訴原告ピクトグラムの制作料・使用料を請求する権 利が留保されていたとは考えにくく，むしろ，これらの制作料及び使用 料の支払義務を前提とする反訴原告主張合意がなかったことが窺われる。
イ また，契約終了に当たり，控訴人が被控訴人に当初交付した書類の内 容は前記１(2)に記載のとおりであるところ，かかる記載内容からは，無 償使用許諾を前提とする反訴原告主張合意の存在というよりも，むしろ， 使用料は店舗のデザイン設計料に含まれていたとの認識が窺われる。ま た，同書面には，制作料そのものについての言及は存在しない。
ウ 加えて，被控訴人においては，仮に反訴原告標章や反訴原告ピクトグ ラムの使用ができなくなれば，重大な不利益が生じることが明らかであ る。したがって，仮に反訴原告主張合意のような合意が存在するのであ れば，これによって生じる不利益の重大性に鑑み，合意の内容を書面化 することが通常であると考えられるところ，そのような書面が存在しな いことは既に指摘したとおりである。
エ 以上によれば，被控訴人は，店舗デザイン設計料等とは別に，ロゴや ピクトグラムの制作料，使用料を支払う意思はなく，控訴人も，被控訴 人からの店舗デザイン設計の依頼を受ける際に，ロゴや平成７年頃以降 はピクトグラムの制作をも必要に応じて行うことを前提としつつも，こ れらの制作料や使用料については，将来的にも被控訴人から引き続き店 舗設計業務の依頼を受けられることを期待したことから，明示的に制作 料や使用料として請求することはせずに，店舗設計業務を継続して受注 していく中で，これらについて実質的に回収を図っていこうという意向 であったと考えられる。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2019.10.30
平成31(ネ)10018 損害賠償請求本訴，使用料規程無効確認請求反訴控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年10月23日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
有線放送業者が、著作権管理団体に対して、「使用料規程及びこれに基づく本件基本合意は，地域もしくは使用者の立場によって視聴料に大きな価格差をつけるものとして、無効」と主張して争いました。裁判所は1審と同じく、不合理とはいえないと判断しましたが、損害賠償額については減額しました。
以上のとおり，被控訴人は，地上テレビジョン放送事業者から管理 委託を受けた著作権及び著作隣接権の有線放送権に基づき再放送の利用 許諾をするに当たり，ほぼ全てのケーブルテレビ事業者との間で，３者 契約又は２者契約の方式により年間の包括的利用許諾契約を締結し，３ 者契約の場合は本件基本合意に基づき，２者契約の場合は本件使用料一 覧（２者契約）に基づき定められた使用料額をケーブルテレビ事業者か ら徴収していることが認められる。 一方，被控訴人と３者契約又は２者契約の方式により年間の包括的利 用許諾契約を締結したケーブルテレビ事業者のうち，本件基本合意に基 づく減額措置（３者契約の場合）又は本件使用料一覧（２者契約）に基 づく減額措置（２者契約の場合）を受けることが可能であるにもかかわ＼nらず，減額措置を受けずに，本件使用料規程に定められた区域内再放送 の使用料（１世帯１ｃｈ当たり年額１２０円）及び区域外再放送の使用 料（１世帯１ｃｈ当たり年額６００円）を支払っている事業者は存在し ない。
そして，控訴人は，適法に同意を得て，又は総務大臣による同意裁定 を得て，毎日放送等６社の地上テレビジョン放送を同時再放送している ものであり，ケーブルテレビ連盟の会員でもあることから，仮に控訴人 が希望すれば，被控訴人との間で，本件基本合意に基づく３者契約又は 本件使用料一覧（２者契約）に基づく２者契約を締結することが可能で＼nあって，その場合の再放送使用料は，上記減額措置の適用を受けて，区 域内再放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額２４円（３者契約）又は２８ 円（２者契約），区域外再放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額１２０円 （３者契約）又は１４４円（２者契約）であり，平成２６年度の再放送 使用料については，使用料の５０％が軽減されるものと認められる（弁 論の全趣旨）。 以上のような，被控訴人とケーブルテレビ事業者との間で締結された 同時再放送に係る利用許諾契約の内容，控訴人による本件有線放送権の 利用の態様等の事実を考慮すると，上記利用許諾契約の締結に当たり適 用された実績が全くない，本件使用料規程の「年間の包括的利用許諾契 約によらない場合」（３条(2)）又は「年間の包括的利用許諾契約を結ぶ 場合」（３条(1))が，著作権法１１４条４項の「使用料規程のうちその 侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定」 に該当するものとは認めらない。
(イ) これに対し被控訴人は，(1)使用料規程による使用料の算出方法が複 数あるときは各方法により算出した額のうち最も高い額を請求すること ができるとする著作権法１１４条４項を設けた趣旨に鑑みれば，「最も 高い額」となる算出方法による許諾実績がなくとも，同項の適用は妨げ られない，(2)実際にも，被控訴人は，著作権等管理事業を開始した平成 ２６年度以降，年間の包括的利用許諾契約によって区域外再放送を許諾 するに当たり，累計１２社（平成２７年度１０社，同２８年度９社，同 ２９年度９社）の有線テレビジョン放送事業者につき，本件減額措置を 施さずに，有料視聴世帯数に地上テレビジョン放送１波当たり年額６０ ０円を乗じた額の使用料を徴収している旨主張する。 まず，上記(1)の点について，著作権法１１４条４項は，同条３項によ り損害の賠償を請求する場合において，当該著作権等管理事業者が定め る使用料規程により算出した金額をもって，同条３項に規定する金銭の 額とする旨を定めるものである。そして，同条３項は，不法行為による 著作権等侵害の際に著作権者等が請求し得る最低限度の損害額を法定し た規定であるところ，不法行為に基づく損害賠償制度は，被害者に生じ た現実の損害を填補することを目的とするものであるから，現実の損害 が発生しなかった場合には，それを理由とする賠償請求をすることがで きないことは自明である。
これを本件についてみるに，前記(ア)のとおり，被控訴人は，ほぼ全て のケーブルテレビ事業者との間で，３者契約又は２者契約の方式により 年間の包括的利用許諾契約を締結し，３者契約の場合は本件基本合意に 基づき，２者契約の場合は本件使用料一覧（２者契約）に基づき定めら れた使用料額をケーブルテレビ事業者から徴収しており，これらの事業 者のうち，本件基本合意に基づく減額措置又は本件使用料一覧（２者契 約）に基づく減額措置を受けることが可能であるにもかかわらず，これ＼nを受けずに，それよりも遥かに高額な，本件使用料規程３条(1)又は(2)に 定められた区域内再放送及び区域外再放送の使用料を支払っている事業 者は存在しない。被控訴人と控訴人との交渉の過程においても，本件基 本合意に基づく３者契約又は本件使用料一覧（２者契約）に基づく２者 契約によることが，当然の前提とされていたものである。 そして，このような被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の同時再 放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額，控訴人による本件 有線放送権の利用の態様，控訴人と被控訴人の間の再放送同意に係る利 用許諾契約に関する交渉経緯（前記ア(エ)）等によれば，本件における使 用料相当額の算定に当たって，実際の利用許諾契約において用いられた 例がなく，かつ，上記減額措置を受ける場合と比較して使用料が遥かに 高額となる，本件使用料規程３条(1)又は(2)による場合の算定方法を用い ることは，被控訴人に生じた現実の損害の算定方法としてはおよそ非現 実的というべきであり，相当でない。
次に，上記(2)の点について，被控訴人が，累計１２社の有線テレビジ ョン放送事業者との間で，本件使用料規程に基づき，区域外再放送の使 用料を１世帯１ｃｈ当たり年額６００円とする年間の包括的利用許諾契 約を締結し，同規程に基づき算定された金額を徴収していることについ ては，これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。また，被控訴人の 主張によれば，上記１２社はいずれも重複波等の区域外再放送を行った 者であるところ，前記認定の被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の 同時再放送に係る利用許諾契約の締結状況に照らすと，上記１２社は， 本件基本合意に基づく３者契約又は本件使用料一覧（２者契約）による ２者契約を締結した上で，本件基本合意(1)(3)の定めに基づき，「有料視 聴世帯数×１世帯１ｃｈあたり年額６００円×区域外再放送（重複波等） ｃｈ数」の使用料を支払ったものであると推認される。そして，上記１ ２社において，本件基本合意に基づく減額措置（３者契約の場合）又は 本件使用料一覧（２者契約）に基づく減額措置（２者契約の場合）を受 けることが可能であるにもかかわらず，減額措置を受けずに，本件使用＼n料規程に定められた区域外再放送の使用料を支払っていることを認める に足りる証拠はない。 したがって，被控訴人の上記各主張を採用することはできない。
ウ 被控訴人は，控訴人が本件有線放送権を侵害したことにより被控訴人が 受けた損害の額として，著作権法１１４条３項及び４項により算定される 損害額を主張するところ，前記イのとおり，本件において著作権法１１４ 条４項を適用して，本件使用料規程３条(1)又は(2)に基づいて被控訴人の損 害の額を算定することは，相当でない。そこで，同条３項により算定され る被控訴人の損害の額について，以下検討する。
同条３項は，著作権及び著作隣接権侵害の際に著作権者，著作隣接権者 が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。また，同項所定の 「その著作権…又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当 する額」については，平成１２年法律第５６号による改正前は「その著作 権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額」と 定められていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得にな ってしまうとして，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 そして，かかる法改正の経緯に照らせば，著作権及び著作隣接権侵害をし た者に対して事後的に定められるべき，これらの権利の行使につき受ける べき金銭の額は，通常の利用許諾契約の使用料に比べて自ずと高額になる であろうことを考慮すべきである。 これを本件についてみると，前記イ(ア)の被控訴人とケーブルテレビ事 業者との間の同時再放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額， 控訴人による本件有線放送権の利用の態様等の事実に加えて，控訴人と被 控訴人の間の再放送同意に係る利用許諾契約に関する交渉経緯など，本件 訴訟に現れた事情を考慮すると，著作権及び著作隣接権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき，本件での利用に対し受けるべき金銭の額は， 被控訴人とケーブルテレビ事業者との間における再放送使用料を現実に 規律していると認められる本件基本合意及び本件使用料一覧（２者契約） をベースとし，そこに定められた額を約１．５倍した額である，区域内再 放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額３６円及び区域外再放送につき１世 帯１ｃｈ当たり年額１８０円とし，平成２６年度についてはその半額を下 らないものと認めるのが相当である。 そこで，かかる算定方式に基づく使用料について検討する。
・・・・
(ウ) 上記のとおり，控訴人が平成２６年４月１日から平成３０年３月３ １日までの間に本件有線放送権を侵害した行為につき，本件有線放送権 の行使につき受けるべき金銭の額に相当する４２９３万１２３８円が， 被控訴人の受けた損害の額となる（著作権法１１４条３項）。 エ 以上のとおりであるから，著作権法１１４条３項により算定される損害 額に弁護士費用を加えた金額が，被控訴人の損害額と認められる。 そして，控訴人の不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は，前記ウ により算定される損害額の約１割に当たる４２９万円を下らないと認め るのが相当であるから，被控訴人の損害額は，４７２２万１２３８円（４ ２９３万１２３８円＋４２９万円）である。
したがって，被控訴人は控訴人に対し，上記４７２２万１２３８円のほ か，うち２００６万８９３１円（平成２６年度及び同２７年度分の使用料 相当額（合計１８２４万８９３１円）と弁護士費用相当額（１８２万円） の合計）に対する平成２８年９月１０日から支払済みまでの遅延損害金， 及び，うち２７１５万２３０７円（平成２８年度及び同２９年度分の使用 料相当額（合計２４６８万２３０７円）と弁護士費用相当額（２４７万円） の合計）に対する平成３０年４月１日から支払済みまでの遅延損害金の支 払を求めることができる。
なお，控訴人は，被控訴人を供託者とし，平成２６年度ないし同２９年 度の地上テレビジョン放送及びその番組の著作権，著作隣接権の使用料と して，４回にわたり，合計５８４万１７７２円を供託しているが（甲１６， １８，３２，乙７５），これらの金額は，上記のとおり認定される本件有 線放送権の侵害に係る損害賠償額の１割ないし２割程度にすぎない。また， 上記供託金額は，本件基本合意において区域内再放送の使用料として定め られた「１世帯１ｃｈあたり年額２４円」を，区域外再放送の使用料にも 用いて算定した金額であるところ，かかる算定方法は控訴人独自のもので あって，採用し難いものである。 したがって，控訴人による上記の各供託は，これを有効と解することは できない。
オ これに対し控訴人は，区域内再放送と区域外再放送のいずれについても， 本件基本合意で定められた区域内再放送の使用料に基づくのが相当であり， 有料視聴世帯数に対し，１世帯１ｃｈ当たり年額２４円を乗じた金額から １５％を値引きしたものが損害額となる旨主張する。 しかしながら，本件有線放送権の侵害による被控訴人の損害賠償額を算 定するに当たっては，被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の同時再放 送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額等を考慮するのが相当 であることについては，前記イ(ア)及びウのとおりである。 一方，被控訴人と３者契約又は２者契約を締結したケーブルテレビ事業 者にあって，本件基本合意又は本件使用料一覧（２者契約）に定められた 区域外再放送の使用料の算定方式に反して，１世帯１ｃｈ当たりの区域外 再放送の使用料として，区域内再放送と同額しか支払っていない者は存在 しない。 したがって，このような実情を考慮すれば，控訴人の上記主張を採用す ることはできない。
以上のとおり，被控訴人は，地上テレビジョン放送事業者から管理 委託を受けた著作権及び著作隣接権の有線放送権に基づき再放送の利用 許諾をするに当たり，ほぼ全てのケーブルテレビ事業者との間で，３者 契約又は２者契約の方式により年間の包括的利用許諾契約を締結し，３ 者契約の場合は本件基本合意に基づき，２者契約の場合は本件使用料一 覧（２者契約）に基づき定められた使用料額をケーブルテレビ事業者か ら徴収していることが認められる。 一方，被控訴人と３者契約又は２者契約の方式により年間の包括的利 用許諾契約を締結したケーブルテレビ事業者のうち，本件基本合意に基 づく減額措置（３者契約の場合）又は本件使用料一覧（２者契約）に基 づく減額措置（２者契約の場合）を受けることが可能であるにもかかわ＼nらず，減額措置を受けずに，本件使用料規程に定められた区域内再放送 の使用料（１世帯１ｃｈ当たり年額１２０円）及び区域外再放送の使用 料（１世帯１ｃｈ当たり年額６００円）を支払っている事業者は存在し ない。
そして，控訴人は，適法に同意を得て，又は総務大臣による同意裁定 を得て，毎日放送等６社の地上テレビジョン放送を同時再放送している ものであり，ケーブルテレビ連盟の会員でもあることから，仮に控訴人 が希望すれば，被控訴人との間で，本件基本合意に基づく３者契約又は 本件使用料一覧（２者契約）に基づく２者契約を締結することが可能で＼nあって，その場合の再放送使用料は，上記減額措置の適用を受けて，区 域内再放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額２４円（３者契約）又は２８ 円（２者契約），区域外再放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額１２０円 （３者契約）又は１４４円（２者契約）であり，平成２６年度の再放送 使用料については，使用料の５０％が軽減されるものと認められる（弁 論の全趣旨）。 以上のような，被控訴人とケーブルテレビ事業者との間で締結された 同時再放送に係る利用許諾契約の内容，控訴人による本件有線放送権の 利用の態様等の事実を考慮すると，上記利用許諾契約の締結に当たり適 用された実績が全くない，本件使用料規程の「年間の包括的利用許諾契 約によらない場合」（３条(2)）又は「年間の包括的利用許諾契約を結ぶ 場合」（３条(1))が，著作権法１１４条４項の「使用料規程のうちその 侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定」 に該当するものとは認めらない。
(イ) これに対し被控訴人は，(1)使用料規程による使用料の算出方法が複 数あるときは各方法により算出した額のうち最も高い額を請求すること ができるとする著作権法１１４条４項を設けた趣旨に鑑みれば，「最も 高い額」となる算出方法による許諾実績がなくとも，同項の適用は妨げ られない，(2)実際にも，被控訴人は，著作権等管理事業を開始した平成 ２６年度以降，年間の包括的利用許諾契約によって区域外再放送を許諾 するに当たり，累計１２社（平成２７年度１０社，同２８年度９社，同 ２９年度９社）の有線テレビジョン放送事業者につき，本件減額措置を 施さずに，有料視聴世帯数に地上テレビジョン放送１波当たり年額６０ ０円を乗じた額の使用料を徴収している旨主張する。 まず，上記(1)の点について，著作権法１１４条４項は，同条３項によ り損害の賠償を請求する場合において，当該著作権等管理事業者が定め る使用料規程により算出した金額をもって，同条３項に規定する金銭の 額とする旨を定めるものである。そして，同条３項は，不法行為による 著作権等侵害の際に著作権者等が請求し得る最低限度の損害額を法定し た規定であるところ，不法行為に基づく損害賠償制度は，被害者に生じ た現実の損害を填補することを目的とするものであるから，現実の損害 が発生しなかった場合には，それを理由とする賠償請求をすることがで きないことは自明である。
これを本件についてみるに，前記(ア)のとおり，被控訴人は，ほぼ全て のケーブルテレビ事業者との間で，３者契約又は２者契約の方式により 年間の包括的利用許諾契約を締結し，３者契約の場合は本件基本合意に 基づき，２者契約の場合は本件使用料一覧（２者契約）に基づき定めら れた使用料額をケーブルテレビ事業者から徴収しており，これらの事業 者のうち，本件基本合意に基づく減額措置又は本件使用料一覧（２者契 約）に基づく減額措置を受けることが可能であるにもかかわらず，これ＼nを受けずに，それよりも遥かに高額な，本件使用料規程３条(1)又は(2)に 定められた区域内再放送及び区域外再放送の使用料を支払っている事業 者は存在しない。被控訴人と控訴人との交渉の過程においても，本件基 本合意に基づく３者契約又は本件使用料一覧（２者契約）に基づく２者 契約によることが，当然の前提とされていたものである。 そして，このような被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の同時再 放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額，控訴人による本件 有線放送権の利用の態様，控訴人と被控訴人の間の再放送同意に係る利 用許諾契約に関する交渉経緯（前記ア(エ)）等によれば，本件における使 用料相当額の算定に当たって，実際の利用許諾契約において用いられた 例がなく，かつ，上記減額措置を受ける場合と比較して使用料が遥かに 高額となる，本件使用料規程３条(1)又は(2)による場合の算定方法を用い ることは，被控訴人に生じた現実の損害の算定方法としてはおよそ非現 実的というべきであり，相当でない。
次に，上記(2)の点について，被控訴人が，累計１２社の有線テレビジ ョン放送事業者との間で，本件使用料規程に基づき，区域外再放送の使 用料を１世帯１ｃｈ当たり年額６００円とする年間の包括的利用許諾契 約を締結し，同規程に基づき算定された金額を徴収していることについ ては，これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。また，被控訴人の 主張によれば，上記１２社はいずれも重複波等の区域外再放送を行った 者であるところ，前記認定の被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の 同時再放送に係る利用許諾契約の締結状況に照らすと，上記１２社は， 本件基本合意に基づく３者契約又は本件使用料一覧（２者契約）による ２者契約を締結した上で，本件基本合意(1)(3)の定めに基づき，「有料視 聴世帯数×１世帯１ｃｈあたり年額６００円×区域外再放送（重複波等） ｃｈ数」の使用料を支払ったものであると推認される。そして，上記１ ２社において，本件基本合意に基づく減額措置（３者契約の場合）又は 本件使用料一覧（２者契約）に基づく減額措置（２者契約の場合）を受 けることが可能であるにもかかわらず，減額措置を受けずに，本件使用＼n料規程に定められた区域外再放送の使用料を支払っていることを認める に足りる証拠はない。 したがって，被控訴人の上記各主張を採用することはできない。
ウ 被控訴人は，控訴人が本件有線放送権を侵害したことにより被控訴人が 受けた損害の額として，著作権法１１４条３項及び４項により算定される 損害額を主張するところ，前記イのとおり，本件において著作権法１１４ 条４項を適用して，本件使用料規程３条(1)又は(2)に基づいて被控訴人の損 害の額を算定することは，相当でない。そこで，同条３項により算定され る被控訴人の損害の額について，以下検討する。
同条３項は，著作権及び著作隣接権侵害の際に著作権者，著作隣接権者 が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。また，同項所定の 「その著作権…又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当 する額」については，平成１２年法律第５６号による改正前は「その著作 権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額」と 定められていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得にな ってしまうとして，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。 そして，かかる法改正の経緯に照らせば，著作権及び著作隣接権侵害をし た者に対して事後的に定められるべき，これらの権利の行使につき受ける べき金銭の額は，通常の利用許諾契約の使用料に比べて自ずと高額になる であろうことを考慮すべきである。 これを本件についてみると，前記イ(ア)の被控訴人とケーブルテレビ事 業者との間の同時再放送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額， 控訴人による本件有線放送権の利用の態様等の事実に加えて，控訴人と被 控訴人の間の再放送同意に係る利用許諾契約に関する交渉経緯など，本件 訴訟に現れた事情を考慮すると，著作権及び著作隣接権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき，本件での利用に対し受けるべき金銭の額は， 被控訴人とケーブルテレビ事業者との間における再放送使用料を現実に 規律していると認められる本件基本合意及び本件使用料一覧（２者契約） をベースとし，そこに定められた額を約１．５倍した額である，区域内再 放送につき１世帯１ｃｈ当たり年額３６円及び区域外再放送につき１世 帯１ｃｈ当たり年額１８０円とし，平成２６年度についてはその半額を下 らないものと認めるのが相当である。 そこで，かかる算定方式に基づく使用料について検討する。
・・・・
(ウ) 上記のとおり，控訴人が平成２６年４月１日から平成３０年３月３ １日までの間に本件有線放送権を侵害した行為につき，本件有線放送権 の行使につき受けるべき金銭の額に相当する４２９３万１２３８円が， 被控訴人の受けた損害の額となる（著作権法１１４条３項）。 エ 以上のとおりであるから，著作権法１１４条３項により算定される損害 額に弁護士費用を加えた金額が，被控訴人の損害額と認められる。 そして，控訴人の不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は，前記ウ により算定される損害額の約１割に当たる４２９万円を下らないと認め るのが相当であるから，被控訴人の損害額は，４７２２万１２３８円（４ ２９３万１２３８円＋４２９万円）である。
したがって，被控訴人は控訴人に対し，上記４７２２万１２３８円のほ か，うち２００６万８９３１円（平成２６年度及び同２７年度分の使用料 相当額（合計１８２４万８９３１円）と弁護士費用相当額（１８２万円） の合計）に対する平成２８年９月１０日から支払済みまでの遅延損害金， 及び，うち２７１５万２３０７円（平成２８年度及び同２９年度分の使用 料相当額（合計２４６８万２３０７円）と弁護士費用相当額（２４７万円） の合計）に対する平成３０年４月１日から支払済みまでの遅延損害金の支 払を求めることができる。
なお，控訴人は，被控訴人を供託者とし，平成２６年度ないし同２９年 度の地上テレビジョン放送及びその番組の著作権，著作隣接権の使用料と して，４回にわたり，合計５８４万１７７２円を供託しているが（甲１６， １８，３２，乙７５），これらの金額は，上記のとおり認定される本件有 線放送権の侵害に係る損害賠償額の１割ないし２割程度にすぎない。また， 上記供託金額は，本件基本合意において区域内再放送の使用料として定め られた「１世帯１ｃｈあたり年額２４円」を，区域外再放送の使用料にも 用いて算定した金額であるところ，かかる算定方法は控訴人独自のもので あって，採用し難いものである。 したがって，控訴人による上記の各供託は，これを有効と解することは できない。
オ これに対し控訴人は，区域内再放送と区域外再放送のいずれについても， 本件基本合意で定められた区域内再放送の使用料に基づくのが相当であり， 有料視聴世帯数に対し，１世帯１ｃｈ当たり年額２４円を乗じた金額から １５％を値引きしたものが損害額となる旨主張する。 しかしながら，本件有線放送権の侵害による被控訴人の損害賠償額を算 定するに当たっては，被控訴人とケーブルテレビ事業者との間の同時再放 送に係る実際の利用許諾契約における使用料の額等を考慮するのが相当 であることについては，前記イ(ア)及びウのとおりである。 一方，被控訴人と３者契約又は２者契約を締結したケーブルテレビ事業 者にあって，本件基本合意又は本件使用料一覧（２者契約）に定められた 区域外再放送の使用料の算定方式に反して，１世帯１ｃｈ当たりの区域外 再放送の使用料として，区域内再放送と同額しか支払っていない者は存在 しない。 したがって，このような実情を考慮すれば，控訴人の上記主張を採用す ることはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.10.28
平成30(ネ)10043 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年10月3日 知的財産高等裁判所
知財高裁(2部)は、化分野の発明について、特許請求の範囲が抽象的な表現で記載されている場合、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定せず、明細書などの記載から当業者が実施できる範囲は、その技術的範囲に含まれると判断基準を示しました。ただ、結論は、1審と同じく、技術的範囲に属しないとしました。問題の用語は「凝血促進活性を増大させる」です。
本件特許請求の範囲の請求項１（本件発明１に係る特許請求の範囲）の 記載は，「第ＩＸ因子または第ＩＸａ因子に対する抗体または抗体誘導体であって， 凝血促進活性を増大させる，抗体または抗体誘導体（ただし，抗体クローンＡＨＩ Ｘ−５０４１：Ｈａｅｍａｔｏｌｏｇｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製，抗体 クローンＨＩＸ−１：ＳＩＧＭＡ−ＡLＤＲＩＣＨ社製，抗体クローンＥＳＮ−２： Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃａ社製，および抗体クローンＥＳＮ−３： Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃａ社製，ならびにそれらの抗体誘導体を 除く）。」であり，請求項４（本件発明４に係る特許請求の範囲）は請求項１を引用 している。ここで，「凝血促進活性を増大させる」との記載の意義については，本件 明細書においてこれを定義した記載はない上，「血液凝固障害の処置のための調製 物を提供する」（段落【００１０】）という本件各発明の目的そのものであり，か つ，本件各発明における抗体又は抗体誘導体の機能又は作用を表＼現しているのみで あって，本件各発明の目的又は効果を達成するために必要な具体的構成を明らかにしているものではない。＼n特許権に基づく独占権は，新規で進歩性のある特許発明を公衆に対して開示する ことの代償として与えられるものであるから，このように特許請求の範囲の記載が 機能的，抽象的な表＼現にとどまっている場合に，当該機能や作用効果を果たし得る構＼成全てを，その技術的範囲に含まれると解することは，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までを特許発明の技術的範囲に含めて特許権に基づく独占権を与えることになりかねないが，そのような解釈は，発明の開示の代償として独＼n占権を付与したという特許制度の趣旨に反することになり許されないというべきで ある。
したがって，特許請求の範囲が上記のように抽象的，機能的な表＼現で記載されて いる場合においては，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすること はできず，上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し，そこに開示された具 体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。もっとも，このことは，特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定す＼nるものではなく，明細書及び図面の記載から当業者が理解することができ，実施す ることができるのであれば，同構成はその技術的範囲に含まれるものと解すべきである。＼n
イ そこで，本件明細書において開示された具体的構成に示されている技術思想について検討する。＼n
(ｱ) ある抗体が，ＦＩＸ又はＦＩＸａに結合し，ＦＩＸａの凝血促進活性 を増加するか又はＦＶＩＩＩ様活性を有することを示すための試験方法としては， 凝血試験や色素形成試験等があり，これらによって評価が可能である（段落【００１３】，【００１４】，【００３７】，【００６５】）。そして，ＦＩＸａに対する抗体を＼nスクリーニングし，色素形成アッセイによってＦＶＩＩＩ様活性を有するモノクロ ーナル抗体（モノスペシフィック抗体）が複数作製されており（実施例４，９），そ の中でＦＶＩＩＩインヒビターを有する血漿の凝血をもたらす抗体（１９３／ＡＤ ３）も確認されている（実施例７）。したがって，当業者は，ＦＩＸａに対する抗体 をスクリーニングすることにより，過度の試行錯誤を要することなく，一定の割合 で凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）を作 製できたと認められる。 また，凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体） からの誘導体も複数作製されているから（例えば，ＣＤＲ３領域由来ペプチド及び その誘導体〔実施例１１，１２〕，キメラ抗体〔実施例１３〕，Ｆａｂフラグメント 〔実施例１５〕，単鎖抗体〔ｓｃＦｖ。実施例１０，１６，１８〕，ミニ抗体〔実施 例１７〕），当業者は，凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体（モノスペシ フィック抗体）からの誘導体も作製できたと認められる。
(ｲ) バイスペシフィック抗体については，本件明細書において，実施例と して作製された例は記載されておらず，ＦＩＸ又はＦＩＸａに結合するアーム以外 のアームが結合する対象の抗原がいかなるものかも開示されていない。 しかし，バイスペシフィック抗体は，抗体誘導体の一態様として明記されている （段落【００１９】及び【００２６】）。そして，バイスペシフィック抗体ではない ものの，凝血促進活性を増大させるモノスペシフィック抗体からの誘導体も複数作 製されている（実施例１０〜１３，１５〜１８）。 また，ＦＩＸ又はＦＩＸａに対するバイスペシフィック抗体の作製法は，本件出 願日当時に複数知られており，その中でも，クワドローマ技術は簡便な方法であり， 本件出願日当時の当業者にとって，合理的な時間及び努力の範囲内でバイスペシフ ィック抗体を作製できる手法であったのであり，また，バイスペシフィック抗体を 産生するクワドローマを融合し及び選択する種々の方法及びプロトコルは，１９９ ９年において，利用可能であり，良好に確立され，二重特異性のＩｇＧ分子を作製するのに幅広く用いられていた（本件明細書の段落【００２６】，甲９７，１００〜＼n１０４，甲１４０の１）のであるから，当業者は，本件出願日の技術常識から，Ｆ ＩＸ又はＦＩＸａに対するバイスペシフィック抗体を作製可能であったと認められる。＼nさらに，前記３(2)のとおり，バイスペシフィック抗体のＦＶＩＩＩ補因子活性と 抗ＦＩＸのモノスペシフィック抗体とは乏しい相関関係しかなく，バイスペシフィ ック抗体のＦＶＩＩＩ補因子活性は，抗ＦＩＸ抗体由来の構造だけなく，抗ＦＸ抗体由来の構＼造にも影響を受けるのであるが，バイスペシフィック抗体においては，ＦＩＸ又はＦＩＸａに対する結合部位は１価になるものの，１価でも凝血促進活性 を増大させる効果があり（本件明細書実施例１０〜１２，１５，１６，１８），バイ スペシフィック抗体の二つの抗原間で立体干渉が生じない限り，モノスペシフィッ ク抗体の活性は維持される（甲１４０の１）。ＦＩＸ又はＦＩＸａ以外の結合部位が ＦＸである場合を想定すると，本件出願日当時，ＦＩＸａとＦＸａの構造が明らかとなっており，ＦＩＸａとＦＸａの立体構＼造からすると，当業者は，ＦＩＸａとＦＸに結合するバイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフ ィック抗体）で，ＦＩＸａ結合部位の活性に対する干渉は起こりにくいと予測できる（甲１４０の１）。＼nしたがって，当業者は，バイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型 バイスペシフィック抗体）が，モノスペシフィック抗体が有する凝血促進活性を増 大させる作用を維持できると予測できたと認められる。そうすると，バイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体）についても，＼nモノスペシフィック抗体の活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体の一態 様として「抗体誘導体」に含まれると解される。
(ｳ) 以上によると，本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには， 「第ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子 に対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつ つ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であるものの，バイスペシフ ィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体）は「抗体誘導 体」の一態様としてこれに含まれ得ると解すべきである。 もっとも，ＦＩＸ又はＦＩＸａに対するモノクローナル抗体（モノスペシフィッ ク抗体）がＦＩＸａの凝血促進活性を実質的に増大させるものでない場合には，別 異に解すべきである。すなわち，本件各発明の技術的範囲に属するというためには， 「第ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子 に対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつ つ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であると解されるところ，こ れには，ＦＩＸａの凝血促進活性を実質的に増大させるものではないＦＩＸ又はＦ ＩＸａに対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）は含まれないし， このようなモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）から誘導される抗体誘 導体（バイスペシフィック抗体もこれに含まれる。）も含まれないというべきである。 このような抗体誘導体（バイスペシフィック抗体）は，たとえ，それ自体がＦＩＸ ａの凝血促進活性を増大させる効果を有するものであったとしても，本件各発明の 課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされ ているのであって，本件明細書の記載に基づいて当業者が理解し，実施できるもの とはいえないというべきである。
(ｴ) 被控訴人は，(1)非対称型バイスペシフィック抗体の著しく高い活性 は，一つの分子が２種類のアームを有するというバイスペシフィック抗体に固有の 機序によって初めて実現されたもので，非対称型バイスペシフィック抗体は，本件 明細書においてハイブリドーマ方法によって得られたモノスペシフィック抗体とは 活性及び機序の点で大きく異なっており，本件各発明の課題解決手段とは異なる手 段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたされていることになる，(2)ＦＶＩ ＩＩ補因子活性は，抗ＦＸ腕によって影響を受けるため，抗ＦＩＸ（ａ）腕及び抗 ＦＸ腕の何れの組合せが非対称型バイスペシフィック抗体のＦＶＩＩＩ補因子活性 を発現するのか，予測することが困難である，(3)現時点においてすら，非対称型バ イスペシフィック抗体の適切な評価手法が確立できていないことなどからすると， 本件明細書は，非対称型バイスペシフィック抗体を想定していなかったといえると 主張する。 しかし，バイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィ ック抗体）が抗体誘導体の一態様として「抗体誘導体」に含まれ得ることは，既に 判示したとおりであって，このことは，被控訴人が主張する非対称型バイスペシフ ィック抗体の凝血促進活性を増大させる効果が大きいことや，抗ＦＩＸ（ａ）腕と 抗ＦＸ腕の何れの組合せが効果があるかを予測することが困難であることや現時点において，非対称型バイスペシフィック抗体の適切な評価方法が確立していないこ＼nとによって左右されるものではない。 (ｵ) 本件明細書においては，凝血促進活性を図る方法について，２時間の インキュベーション後のＦＶＩＩＩアッセイ（例えば，ＣＯＡＴＥＳＴ（登録商標） アッセイまたはイムノクロム（Ｉｍｍｕｎｏｃｈｒｏｍ）試験）において少なくと も３のバックグラウンドの対測定値の比を示すとされている（段落【００１３】，【０ ０１４】。なお，「バックグラウンドの対測定値の比」は，「ネガティブコントロール との比」と同義である。）が，色素形成アッセイ以外にも凝固アッセイなどＦＶＩＩ Ｉ活性を決定するために使用される全ての方法が使用でき（段落【００３７】，【０ ０６５】），同じ色素形成アッセイであってもインキュベーション時間が２時間では ない例も記載されている（実施例２，４，５，実施例１１・図１８〜２２，実施例 １５〜１８）。
このように，本件明細書に記載された凝血促進活性の評価方法は，複数存在して おり，一般に，評価方法が異なればその基準が同一であるとは限らないとはいえる ものの，本件明細書では，段落【００１３】及び【００１４】に前記２(1)クのとお り記載され，色素形成アッセイにおけるネガティブコントロールとの比が，１．７ 程度（例えば，段落【００８１】・図１１において，１９８／ＡＰ１はネガティブコ ントロールとの比が１．７程度であるが，凝血促進活性を示さないとされている。 段落【００６７】・図７Ａ（１９６／ＡＦ２ ３５μＭ Ｐｅｆａｂｌｏｃ Ｘａ〔登 録商標〕），段落【００６８】・図７Ｂ（１９８／ＡＭ１ ３５μＭ Ｐｅｆａｂｌｏ ｃ Ｘａ〔登録商標〕）も同様。）や２程度（段落【０１０５】・図２０において，Ａ １／５はネガティブコントロールとの比が２程度であるが，有意な凝血促進活性は ないと評価されている。）の場合においては，「凝血促進活性を増大させる」とは評 価されていない。 本件明細書のこれらの記載に加え，前記アのような本件各発明の請求項の記載を 考慮すると，当業者は，本件各発明の範囲に含まれる抗体又はその誘導体は，複数 の評価方法のうち，色素形成アッセイ（ＦＶＩＩＩアッセイ）を実施した場合には， 少なくとも３のバックグラウンドの対測定値の比（ネガティブコントロールとの比） を示すものが本件各発明の抗体及び抗体誘導体であると理解すると認められるから， 「凝血促進活性を増大させる」とは，色素形成アッセイを実施した場合には，ネガ ティブコントロールとの比が３を超えることを意味すると認めるのが相当である。 これに対し，控訴人らは，「凝血促進活性を増大させる」について，当業者は，ネ ガティブコントロールとの比が１を超えるものであるか否かで判断する旨主張し， 本件明細書の段落【００１３】の記載は，「最終的に生成された物の評価をする際に 何らかの値を決めておく必要があるので，とりあえず３としたという程度の意味で ある」（甲１３１の３頁），「任意に設定された仮の基準であり，すべての候補物質に 適応すべき必須の条件ではない」（甲１３２の３頁），「ノイズや測定誤差の大きさに 関する記載がない以上，統計学的議論から根拠をもった基準として３を導くことは できない」（甲１３６の１頁）などの意見書を提出するが，これらの意見書によると， 本件各発明の技術的範囲が当業者にとって明らかでないことになるから，これらの 意見書の意見や控訴人らの主張を採用することはできないことは，既に判示したと おりである。
(2) 上記(1)のとおり，「凝血促進活性を実質的に増大させる」とは，色素形成 アッセイを実施した場合のネガティブコントロールとの比が３を超えることを意味 するが，色素形成アッセイの測定方法について，控訴人らは，本件明細書の記載及 び技術常識によると，コンティニュアス法によるアッセイを行うのであればインキ ュベーション時間を２時間とし，サブサンプリング法によるアッセイを行うのであ れば第１ステップのインキュベーション時間を５分とし，長時間のインキュベーシ ョン時間をとるのであれば，酵素の最大反応速度をみるために，継続的に測定すべ きである旨主張する。
ア コンティニュアス法及びサブサンプリング法について 証拠（甲２１０，甲２２９の１）及び弁論の全趣旨によると，サブサンプリング 法とは，ＦＸａを生成させる第１ステップと，生成したＦＸａを定量する第２ステ ップを分離して実施する色素形成アッセイの方法であり，第１のステップではＦＸ ａを生成させるのに必要な試薬と被験抗体を混合させ，一定時間インキュベーショ ンさせてＦＸａを生成し，第１ステップで生成されたＦＸａの反応をみるために， 第２ステップに移行する前にＦＸａの生成を止め，第２ステップで，上記混合物に 発色性合成基質を添付することで，第１ステップで生成されたＦＸａが発色性合成 基質を切断し，発色する様子を測定するという標準的な ＦＶＩＩＩアッセイで用い られている方法であること，コンティニュアス法とは，第１ステップ（ＦＸａ生成 反応）及び第２ステップ（ＦＸａによる発色反応）からなる一連の反応を１ステッ プで行う方法であり，被験抗体，ＦＩＸａ，ＦＸ，リン脂質，カルシウムイオン， 発色性合成基質等の一連の反応に必要な試薬を全て最初から投入し，第１ステップ であるＦＸａ生成反応と，第２ステップである生成したＦＸａによる発色反応とを 同時に進行させて，吸光度を経時的に測定することにより，ＦＸａ生成量の推移を 継続的に観察するものであることが認められる。
イ 証拠（甲２０８，２１１，２１３，乙３９）及び弁論の全趣旨によると， 本件明細書の段落【００１３】に記載されているＣＯＡＴＥＳＴ（登録商標）やイ ムノクロムは，サブサンプリング法の色素アッセイキットであり，コアテストの仕 様書や，イムノクロムの後継品であるテクノクロムの仕様書にはインキュベーショ ン時間は５分間とされていることが認められるが，本件明細書の段落【００１３】 においては，インキュベーション時間は２時間とされているから，本件明細書の段 落【００１３】においては，サブサンプリング法を用いつつも，インキュベーショ ン時間を２時間として色素形成アッセイを実施したところ，少なくとも３のバック グラウンドの比を示すものが本件各発明である旨記載されていることになる。 この点について，控訴人らは，インキュベーション時間を２時間とすると，イン キュベーションの途中で，基質の消費に伴い，反応速度は最大反応よりも低下し， 第１ステップのインキュベーション時間の間，ＦＩＸａが失活してしまい，その結 果，ＦＸａの生成速度も低下し，さらに，生成物であるＦＸａも自己消化を起こし， 血液凝血性やアミド活性を持たないＦＸａγに変換してしまうので，ＦＸａの産出 量は本来の産出量より少なくなっていて，適切でなく，インキュベーション時間は 仕様書のとおり５分が適切であると主張する。 しかし，本件明細書には，上記のとおり，インキュベーション時間を２時間とし たものしか記載されていないのであって，本件明細書においては，インキュベーシ ョン時間を仕様書の記載に反してあえて２時間とし，そのときのＦＸａの産出量を もって，３のネガティブコントロールとの比を評価するときの産出量としているの であるから，当業者は，３のネガティブコントロールとの比を評価するに当たり， インキュベーション時間が５分の場合を想定することはできないというべきである。 なお，本件明細書において，インキュベーション時間を２時間とした理由につい ては，本件明細書に記載はなく，本件の証拠によるも必ずしも明らかでないが，そ のことは上記判断を左右するものではない。 そうすると，当業者は，本件各発明の「凝血促進活性を増大させる」というため には，インキュベーション時間を２時間とする測定を要すると理解すると解される。
ウ 以上によると，本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには，「第 ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子に対 するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつつ当 該抗体を改変した抗体誘導体」であり，インキュベーション時間を２時間とする色 素形成アッセイにおけるネガティブコントロールとの比が３を超えるものを意味す ると認めるのが相当である。
・・・
エ 以上によると，被控訴人製品は，「第ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的 に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子に対するモノクローナル抗体（モノスペ シフィック抗体）又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体」に該 当するとは認められない。
本件特許請求の範囲の請求項１（本件発明１に係る特許請求の範囲）の 記載は，「第ＩＸ因子または第ＩＸａ因子に対する抗体または抗体誘導体であって， 凝血促進活性を増大させる，抗体または抗体誘導体（ただし，抗体クローンＡＨＩ Ｘ−５０４１：Ｈａｅｍａｔｏｌｏｇｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製，抗体 クローンＨＩＸ−１：ＳＩＧＭＡ−ＡLＤＲＩＣＨ社製，抗体クローンＥＳＮ−２： Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃａ社製，および抗体クローンＥＳＮ−３： Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃａ社製，ならびにそれらの抗体誘導体を 除く）。」であり，請求項４（本件発明４に係る特許請求の範囲）は請求項１を引用 している。ここで，「凝血促進活性を増大させる」との記載の意義については，本件 明細書においてこれを定義した記載はない上，「血液凝固障害の処置のための調製 物を提供する」（段落【００１０】）という本件各発明の目的そのものであり，か つ，本件各発明における抗体又は抗体誘導体の機能又は作用を表＼現しているのみで あって，本件各発明の目的又は効果を達成するために必要な具体的構成を明らかにしているものではない。＼n特許権に基づく独占権は，新規で進歩性のある特許発明を公衆に対して開示する ことの代償として与えられるものであるから，このように特許請求の範囲の記載が 機能的，抽象的な表＼現にとどまっている場合に，当該機能や作用効果を果たし得る構＼成全てを，その技術的範囲に含まれると解することは，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までを特許発明の技術的範囲に含めて特許権に基づく独占権を与えることになりかねないが，そのような解釈は，発明の開示の代償として独＼n占権を付与したという特許制度の趣旨に反することになり許されないというべきで ある。
したがって，特許請求の範囲が上記のように抽象的，機能的な表＼現で記載されて いる場合においては，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすること はできず，上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し，そこに開示された具 体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。もっとも，このことは，特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定す＼nるものではなく，明細書及び図面の記載から当業者が理解することができ，実施す ることができるのであれば，同構成はその技術的範囲に含まれるものと解すべきである。＼n
イ そこで，本件明細書において開示された具体的構成に示されている技術思想について検討する。＼n
(ｱ) ある抗体が，ＦＩＸ又はＦＩＸａに結合し，ＦＩＸａの凝血促進活性 を増加するか又はＦＶＩＩＩ様活性を有することを示すための試験方法としては， 凝血試験や色素形成試験等があり，これらによって評価が可能である（段落【００１３】，【００１４】，【００３７】，【００６５】）。そして，ＦＩＸａに対する抗体を＼nスクリーニングし，色素形成アッセイによってＦＶＩＩＩ様活性を有するモノクロ ーナル抗体（モノスペシフィック抗体）が複数作製されており（実施例４，９），そ の中でＦＶＩＩＩインヒビターを有する血漿の凝血をもたらす抗体（１９３／ＡＤ ３）も確認されている（実施例７）。したがって，当業者は，ＦＩＸａに対する抗体 をスクリーニングすることにより，過度の試行錯誤を要することなく，一定の割合 で凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）を作 製できたと認められる。 また，凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体） からの誘導体も複数作製されているから（例えば，ＣＤＲ３領域由来ペプチド及び その誘導体〔実施例１１，１２〕，キメラ抗体〔実施例１３〕，Ｆａｂフラグメント 〔実施例１５〕，単鎖抗体〔ｓｃＦｖ。実施例１０，１６，１８〕，ミニ抗体〔実施 例１７〕），当業者は，凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体（モノスペシ フィック抗体）からの誘導体も作製できたと認められる。
(ｲ) バイスペシフィック抗体については，本件明細書において，実施例と して作製された例は記載されておらず，ＦＩＸ又はＦＩＸａに結合するアーム以外 のアームが結合する対象の抗原がいかなるものかも開示されていない。 しかし，バイスペシフィック抗体は，抗体誘導体の一態様として明記されている （段落【００１９】及び【００２６】）。そして，バイスペシフィック抗体ではない ものの，凝血促進活性を増大させるモノスペシフィック抗体からの誘導体も複数作 製されている（実施例１０〜１３，１５〜１８）。 また，ＦＩＸ又はＦＩＸａに対するバイスペシフィック抗体の作製法は，本件出 願日当時に複数知られており，その中でも，クワドローマ技術は簡便な方法であり， 本件出願日当時の当業者にとって，合理的な時間及び努力の範囲内でバイスペシフ ィック抗体を作製できる手法であったのであり，また，バイスペシフィック抗体を 産生するクワドローマを融合し及び選択する種々の方法及びプロトコルは，１９９ ９年において，利用可能であり，良好に確立され，二重特異性のＩｇＧ分子を作製するのに幅広く用いられていた（本件明細書の段落【００２６】，甲９７，１００〜＼n１０４，甲１４０の１）のであるから，当業者は，本件出願日の技術常識から，Ｆ ＩＸ又はＦＩＸａに対するバイスペシフィック抗体を作製可能であったと認められる。＼nさらに，前記３(2)のとおり，バイスペシフィック抗体のＦＶＩＩＩ補因子活性と 抗ＦＩＸのモノスペシフィック抗体とは乏しい相関関係しかなく，バイスペシフィ ック抗体のＦＶＩＩＩ補因子活性は，抗ＦＩＸ抗体由来の構造だけなく，抗ＦＸ抗体由来の構＼造にも影響を受けるのであるが，バイスペシフィック抗体においては，ＦＩＸ又はＦＩＸａに対する結合部位は１価になるものの，１価でも凝血促進活性 を増大させる効果があり（本件明細書実施例１０〜１２，１５，１６，１８），バイ スペシフィック抗体の二つの抗原間で立体干渉が生じない限り，モノスペシフィッ ク抗体の活性は維持される（甲１４０の１）。ＦＩＸ又はＦＩＸａ以外の結合部位が ＦＸである場合を想定すると，本件出願日当時，ＦＩＸａとＦＸａの構造が明らかとなっており，ＦＩＸａとＦＸａの立体構＼造からすると，当業者は，ＦＩＸａとＦＸに結合するバイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフ ィック抗体）で，ＦＩＸａ結合部位の活性に対する干渉は起こりにくいと予測できる（甲１４０の１）。＼nしたがって，当業者は，バイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型 バイスペシフィック抗体）が，モノスペシフィック抗体が有する凝血促進活性を増 大させる作用を維持できると予測できたと認められる。そうすると，バイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体）についても，＼nモノスペシフィック抗体の活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体の一態 様として「抗体誘導体」に含まれると解される。
(ｳ) 以上によると，本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには， 「第ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子 に対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつ つ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であるものの，バイスペシフ ィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィック抗体）は「抗体誘導 体」の一態様としてこれに含まれ得ると解すべきである。 もっとも，ＦＩＸ又はＦＩＸａに対するモノクローナル抗体（モノスペシフィッ ク抗体）がＦＩＸａの凝血促進活性を実質的に増大させるものでない場合には，別 異に解すべきである。すなわち，本件各発明の技術的範囲に属するというためには， 「第ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子 に対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつ つ当該抗体を改変した抗体誘導体」であることが必要であると解されるところ，こ れには，ＦＩＸａの凝血促進活性を実質的に増大させるものではないＦＩＸ又はＦ ＩＸａに対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）は含まれないし， このようなモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）から誘導される抗体誘 導体（バイスペシフィック抗体もこれに含まれる。）も含まれないというべきである。 このような抗体誘導体（バイスペシフィック抗体）は，たとえ，それ自体がＦＩＸ ａの凝血促進活性を増大させる効果を有するものであったとしても，本件各発明の 課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされ ているのであって，本件明細書の記載に基づいて当業者が理解し，実施できるもの とはいえないというべきである。
(ｴ) 被控訴人は，(1)非対称型バイスペシフィック抗体の著しく高い活性 は，一つの分子が２種類のアームを有するというバイスペシフィック抗体に固有の 機序によって初めて実現されたもので，非対称型バイスペシフィック抗体は，本件 明細書においてハイブリドーマ方法によって得られたモノスペシフィック抗体とは 活性及び機序の点で大きく異なっており，本件各発明の課題解決手段とは異なる手 段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたされていることになる，(2)ＦＶＩ ＩＩ補因子活性は，抗ＦＸ腕によって影響を受けるため，抗ＦＩＸ（ａ）腕及び抗 ＦＸ腕の何れの組合せが非対称型バイスペシフィック抗体のＦＶＩＩＩ補因子活性 を発現するのか，予測することが困難である，(3)現時点においてすら，非対称型バ イスペシフィック抗体の適切な評価手法が確立できていないことなどからすると， 本件明細書は，非対称型バイスペシフィック抗体を想定していなかったといえると 主張する。 しかし，バイスペシフィック抗体（被控訴人が主張する非対称型バイスペシフィ ック抗体）が抗体誘導体の一態様として「抗体誘導体」に含まれ得ることは，既に 判示したとおりであって，このことは，被控訴人が主張する非対称型バイスペシフ ィック抗体の凝血促進活性を増大させる効果が大きいことや，抗ＦＩＸ（ａ）腕と 抗ＦＸ腕の何れの組合せが効果があるかを予測することが困難であることや現時点において，非対称型バイスペシフィック抗体の適切な評価方法が確立していないこ＼nとによって左右されるものではない。 (ｵ) 本件明細書においては，凝血促進活性を図る方法について，２時間の インキュベーション後のＦＶＩＩＩアッセイ（例えば，ＣＯＡＴＥＳＴ（登録商標） アッセイまたはイムノクロム（Ｉｍｍｕｎｏｃｈｒｏｍ）試験）において少なくと も３のバックグラウンドの対測定値の比を示すとされている（段落【００１３】，【０ ０１４】。なお，「バックグラウンドの対測定値の比」は，「ネガティブコントロール との比」と同義である。）が，色素形成アッセイ以外にも凝固アッセイなどＦＶＩＩ Ｉ活性を決定するために使用される全ての方法が使用でき（段落【００３７】，【０ ０６５】），同じ色素形成アッセイであってもインキュベーション時間が２時間では ない例も記載されている（実施例２，４，５，実施例１１・図１８〜２２，実施例 １５〜１８）。
このように，本件明細書に記載された凝血促進活性の評価方法は，複数存在して おり，一般に，評価方法が異なればその基準が同一であるとは限らないとはいえる ものの，本件明細書では，段落【００１３】及び【００１４】に前記２(1)クのとお り記載され，色素形成アッセイにおけるネガティブコントロールとの比が，１．７ 程度（例えば，段落【００８１】・図１１において，１９８／ＡＰ１はネガティブコ ントロールとの比が１．７程度であるが，凝血促進活性を示さないとされている。 段落【００６７】・図７Ａ（１９６／ＡＦ２ ３５μＭ Ｐｅｆａｂｌｏｃ Ｘａ〔登 録商標〕），段落【００６８】・図７Ｂ（１９８／ＡＭ１ ３５μＭ Ｐｅｆａｂｌｏ ｃ Ｘａ〔登録商標〕）も同様。）や２程度（段落【０１０５】・図２０において，Ａ １／５はネガティブコントロールとの比が２程度であるが，有意な凝血促進活性は ないと評価されている。）の場合においては，「凝血促進活性を増大させる」とは評 価されていない。 本件明細書のこれらの記載に加え，前記アのような本件各発明の請求項の記載を 考慮すると，当業者は，本件各発明の範囲に含まれる抗体又はその誘導体は，複数 の評価方法のうち，色素形成アッセイ（ＦＶＩＩＩアッセイ）を実施した場合には， 少なくとも３のバックグラウンドの対測定値の比（ネガティブコントロールとの比） を示すものが本件各発明の抗体及び抗体誘導体であると理解すると認められるから， 「凝血促進活性を増大させる」とは，色素形成アッセイを実施した場合には，ネガ ティブコントロールとの比が３を超えることを意味すると認めるのが相当である。 これに対し，控訴人らは，「凝血促進活性を増大させる」について，当業者は，ネ ガティブコントロールとの比が１を超えるものであるか否かで判断する旨主張し， 本件明細書の段落【００１３】の記載は，「最終的に生成された物の評価をする際に 何らかの値を決めておく必要があるので，とりあえず３としたという程度の意味で ある」（甲１３１の３頁），「任意に設定された仮の基準であり，すべての候補物質に 適応すべき必須の条件ではない」（甲１３２の３頁），「ノイズや測定誤差の大きさに 関する記載がない以上，統計学的議論から根拠をもった基準として３を導くことは できない」（甲１３６の１頁）などの意見書を提出するが，これらの意見書によると， 本件各発明の技術的範囲が当業者にとって明らかでないことになるから，これらの 意見書の意見や控訴人らの主張を採用することはできないことは，既に判示したと おりである。
(2) 上記(1)のとおり，「凝血促進活性を実質的に増大させる」とは，色素形成 アッセイを実施した場合のネガティブコントロールとの比が３を超えることを意味 するが，色素形成アッセイの測定方法について，控訴人らは，本件明細書の記載及 び技術常識によると，コンティニュアス法によるアッセイを行うのであればインキ ュベーション時間を２時間とし，サブサンプリング法によるアッセイを行うのであ れば第１ステップのインキュベーション時間を５分とし，長時間のインキュベーシ ョン時間をとるのであれば，酵素の最大反応速度をみるために，継続的に測定すべ きである旨主張する。
ア コンティニュアス法及びサブサンプリング法について 証拠（甲２１０，甲２２９の１）及び弁論の全趣旨によると，サブサンプリング 法とは，ＦＸａを生成させる第１ステップと，生成したＦＸａを定量する第２ステ ップを分離して実施する色素形成アッセイの方法であり，第１のステップではＦＸ ａを生成させるのに必要な試薬と被験抗体を混合させ，一定時間インキュベーショ ンさせてＦＸａを生成し，第１ステップで生成されたＦＸａの反応をみるために， 第２ステップに移行する前にＦＸａの生成を止め，第２ステップで，上記混合物に 発色性合成基質を添付することで，第１ステップで生成されたＦＸａが発色性合成 基質を切断し，発色する様子を測定するという標準的な ＦＶＩＩＩアッセイで用い られている方法であること，コンティニュアス法とは，第１ステップ（ＦＸａ生成 反応）及び第２ステップ（ＦＸａによる発色反応）からなる一連の反応を１ステッ プで行う方法であり，被験抗体，ＦＩＸａ，ＦＸ，リン脂質，カルシウムイオン， 発色性合成基質等の一連の反応に必要な試薬を全て最初から投入し，第１ステップ であるＦＸａ生成反応と，第２ステップである生成したＦＸａによる発色反応とを 同時に進行させて，吸光度を経時的に測定することにより，ＦＸａ生成量の推移を 継続的に観察するものであることが認められる。
イ 証拠（甲２０８，２１１，２１３，乙３９）及び弁論の全趣旨によると， 本件明細書の段落【００１３】に記載されているＣＯＡＴＥＳＴ（登録商標）やイ ムノクロムは，サブサンプリング法の色素アッセイキットであり，コアテストの仕 様書や，イムノクロムの後継品であるテクノクロムの仕様書にはインキュベーショ ン時間は５分間とされていることが認められるが，本件明細書の段落【００１３】 においては，インキュベーション時間は２時間とされているから，本件明細書の段 落【００１３】においては，サブサンプリング法を用いつつも，インキュベーショ ン時間を２時間として色素形成アッセイを実施したところ，少なくとも３のバック グラウンドの比を示すものが本件各発明である旨記載されていることになる。 この点について，控訴人らは，インキュベーション時間を２時間とすると，イン キュベーションの途中で，基質の消費に伴い，反応速度は最大反応よりも低下し， 第１ステップのインキュベーション時間の間，ＦＩＸａが失活してしまい，その結 果，ＦＸａの生成速度も低下し，さらに，生成物であるＦＸａも自己消化を起こし， 血液凝血性やアミド活性を持たないＦＸａγに変換してしまうので，ＦＸａの産出 量は本来の産出量より少なくなっていて，適切でなく，インキュベーション時間は 仕様書のとおり５分が適切であると主張する。 しかし，本件明細書には，上記のとおり，インキュベーション時間を２時間とし たものしか記載されていないのであって，本件明細書においては，インキュベーシ ョン時間を仕様書の記載に反してあえて２時間とし，そのときのＦＸａの産出量を もって，３のネガティブコントロールとの比を評価するときの産出量としているの であるから，当業者は，３のネガティブコントロールとの比を評価するに当たり， インキュベーション時間が５分の場合を想定することはできないというべきである。 なお，本件明細書において，インキュベーション時間を２時間とした理由につい ては，本件明細書に記載はなく，本件の証拠によるも必ずしも明らかでないが，そ のことは上記判断を左右するものではない。 そうすると，当業者は，本件各発明の「凝血促進活性を増大させる」というため には，インキュベーション時間を２時間とする測定を要すると理解すると解される。
ウ 以上によると，本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには，「第 ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子に対 するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつつ当 該抗体を改変した抗体誘導体」であり，インキュベーション時間を２時間とする色 素形成アッセイにおけるネガティブコントロールとの比が３を超えるものを意味す ると認めるのが相当である。
・・・
エ 以上によると，被控訴人製品は，「第ＩＸａ因子の凝血促進活性を実質的 に増大させる第ＩＸ因子又は第ＩＸａ因子に対するモノクローナル抗体（モノスペ シフィック抗体）又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体」に該 当するとは認められない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 機能クレーム
>> ピックアップ対象
2019.10.21
平成30(ネ)10006等 特許権侵害行為差止等請求控訴，同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
ゲームの特許について、約1.7億円の損害賠償が認められました。1審よりも損害賠償額が上がりました。これは1審では、A事件は特許無効と判断されましたが、知財高裁はA事件の特許に無効理由無しと判断したためです。
これに対し控訴人は，本件発明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび ／またはデータ」は，標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容 を楽しむことが可能となるものであるから（本件明細書Ａの【００２０】＼n等），標準のゲーム内容を置き換えるゲームプログラム及び／又はデー タを含まないと解され，本件発明Ａ１と公知発明１との間には，相違点 １−１及び１−２のほかに，相違点１−３ないし１−５が存在する旨主 張する。
そこで検討するに，本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記 載によれば，「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は， 「標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラ クタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および＼n／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲー ムプログラムおよび／またはデータ」であり，「第２の記憶媒体」に「包 含」されるものであって，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装 填され」，「上記ゲーム装置が」「第１の記憶媒体」が「包含する」「所 定のキーを読み込んでいる場合に」，「上記標準ゲームプログラムおよ び／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの 双方によってゲーム装置を作動させ」ることを理解できる。 一方，上記特許請求の範囲には，「上記標準ゲームプログラムおよび ／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双 方によってゲーム装置を作動させ」た場合に動作する「上記標準ゲーム プログラムおよび／またはデータ」が，「上記標準ゲームプログラムお よび／またはデータ」の全部であると限定して解釈すべき根拠となる記 載はない。そして，本件明細書Ａの発明の詳細な説明にも，「上記標準 ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムお よび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」る場合とは， 「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」の一部しか作動し ない場合を含まないものであり，「上記標準ゲームプログラムおよび／ またはデータ」の全部が動作することが必要であると解釈すべき根拠と なる記載はない。 前記(ア)のとおり，本件公知発明１の「勇士の紋章ＤＤII」は，魔洞戦 紀ＤＤＩから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以 上であるときには，(1)そのキャラクタの勇士の紋章におけるレベルが最 初から２となり，(2)神殿で祈ると「ゆうけんしのしそん じゅんくよ。 がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され，アイテム「くさのつゆ」＼n及び「しろきのこ」が１つ増える，という動作機能を実行するゲームプ＼nログラム及び／又はデータを包含するものである。 そうすると，上記(1)の点は，「勇士の紋章」の標準のゲーム内容であ ればレベル１からスタートするゲームキャラクタのレベル（乙Ａ４の２・ １１枚目，乙Ａ８の１・８頁）をレベル２からスタートできるようにす るものであり（乙Ａ４の１・８枚目），上記(2)の点は，標準のゲーム内 容であれば金貨（ＧＯＬＤ）で支払わなければ取得できないアイテム（乙 Ａ４の１・１３枚目，乙Ａ４の２・８枚目）を神殿で祈ることで取得で きるようにするものであって（乙Ａ９・２頁，乙Ａ１０・３頁），いず れも新たな機能をゲームキャラクタに持たせるものであるから，これが＼n「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」に当たることは明らかである。＼nまた，上記(2)の点は，「勇士の紋章」の標準のゲームの内容であれば， 神殿で祈ると「あなたのたたかいが ぶじおわりますよう。あくまに わ ざわいを！」とのメッセージのみが表示される場面を，神殿で祈ると「ゆ＼nうけんしのしそん じゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが 表示され，アイテム「くさのつゆ」及び「しろきのこ」が１つ増えると＼nいう場面とするものであるから，これが「場面の拡張」に当たることも 明らかである。 以上によれば，本件公知発明１の「勇士の紋章ＤＤII」は，「標準ゲ ーム機能部分を実行する標準ゲームプログラム及び／又はデータ」に加＼nえて，「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」及び「場面の拡張」を＼n達成するためのゲームプログラム及び／又はデータ，すなわち，本件発 明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を包含するも のといえる。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
(ウ) 他方，被控訴人は，公知発明１における「所定のキー」に相当する「キ ャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であることを示す情報」とは， (1)魔洞戦紀ＤＤＩが装填されたことを示すデータ及び(2)キャラクタ（じ ゅんく）のレベルが１６以上であるセーブデータである旨主張する。 そこで検討するに，証拠（甲Ａ４の１，４の２，１３の２）及び弁論 の全趣旨によれば，本件ゲームシステムＡ１において，まず，勇士の紋 章ＤＤIIを装填し，次いで，「まどうせんきのＡメンをいれてください」 というインストラクションに基づき，魔洞戦紀ＤＤＩを装填し，キャラ クタ「じゅんく」を選択した後，再度，勇士の紋章ＤＤIIを装填した場 合には，勇士の紋章においてもキャラクタ「じゅんく」でプレイできる ことが認められる。 しかしながら，魔洞戦紀ＤＤＩを装填することにより当然に，本件発 明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」に相当する， 本件公知発明１の「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」及び「場面＼nの拡張」を達成するためのゲームプログラム及び／又はデータと，標準 ゲームプログラム及び／又はデータの双方によって，ファミリーコンピ ュータが作動されるものではない。前記(ア)及び(イ)のとおり，本件公知 発明１の「標準ゲームプログラムおよび／またはデータと拡張ゲームプ ログラム及び／又はデータの双方によってファミリーコンピュータを作 動させ」るには，魔洞戦紀ＤＤＩから，キャラクタ（じゅんく）のレベ ルが１６以上であるセーブデータを読み込むことが必要であり，かかる データを読み込んでいない場合には，上記のようにインストラクション に基づき魔洞戦紀ＤＤＩを装填するなどの作業をしたとしても，本件公 知発明１の「標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによって ファミリーコンピュータを作動させる」こととなる。 以上によれば，上記(1)のデータは，本件公知発明１の「拡張ゲームプ ログラムおよび／またはデータ」を作動させる条件であるとはいえない から，本件発明Ａ１の「所定のキー」に相当する本件公知発明１の「キ ャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であることを示す情報」には， 上記(1)のデータは含まれないといえる。 したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
イ 本件発明Ａ１と本件公知発明１の対比 本件発明Ａ１と本件公知発明１とを対比すると，以下の相違点が存在す ることが認められる。
（相違点１−１）
一の記憶媒体，二の記憶媒体が，本件発明Ａ１は，「記憶媒体（ただし， セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対し，本件公＼n知発明１は「セーブデータなどを記憶可能なディスク」である点。＼n
（相違点１−２）
本件発明Ａ１の「第１の記憶媒体」は，セーブデータを記憶可能な記憶＼n媒体を除くから，「所定のキー」はセーブデータを含まないのに対し，本 件公知発明１では，魔洞戦紀ＤＤＩに包含される「所定のキー」が，魔洞 戦紀ＤＤＩに記憶されたセーブデータであって，魔洞戦紀ＤＤＩにセーブ されたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報である点。
ウ 相違点の容易想到性について
(ア) 本件公知発明１の技術思想
本件公知発明１の内容に加え，前記アに掲記の各証拠及び弁論の全趣 旨を総合すれば，(1)ディープダンジョン（ＤＤ）シリーズの後作「勇士 の紋章」は，前作「魔洞戦紀」の続編であって，両者は，魔洞戦紀にお いて，魔王が勇剣士に倒され平和を取り戻したものの，勇士の紋章にお いて，魔王が復活し，勇剣士が再び冒険するという一連のストーリーを 有するゲームであること，(2)「魔洞戦紀」の勇剣士のキャラクタを，「勇 士の紋章」に転送することにより，「魔洞戦紀」の「勇剣士」を，「勇 士の紋章」の「勇士」として復活させることができること，(3)「魔洞戦 紀」において，キャラクタのレベルが１６以上であれば，レベル１から ではなく，レベル２のキャラクタとして「勇士の紋章」でプレイできる こと，(4)このような場合に，「魔洞戦紀」から転送されたレベル１６以 上のキャラクタは，「勇士の紋章」においては「勇剣士の子孫」として 復活すること，(5)「魔洞戦紀」のキャラクタリストは，「魔洞戦紀」に おいて，特定のキャラクタでゲームをプレイしている途中で中断し，そ の後，中断した場面からゲームを再開してプレイするために，ディスク にセーブされたものと解されることが認められる。 上記認定事実によれば，本件公知発明１は，前作と後作との間でスト ーリーに連続性を持たせた上，後作のゲームにおいても，前作のゲーム のキャラクタでプレイしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作 のゲームのプレイを有利にしたりすることによって，前作のゲームをプ レイしたユーザに対して，続編である後作のゲームもプレイしたいとい う欲求を喚起し，これにより後作のゲームの購入を促すという技術思想 を有するものと認められる。
(イ) 相違点１−１について
前記(ア)のとおり，本件公知発明１は，キャラクタでプレイするゲーム において，セーブされたキャラクタを前作のゲームから後作のゲームに 転送するものであり，前作のゲームにおいて，プレイ途中でセーブして， なおかつ，キャラクタのレベルが１６以上である場合に，後作のゲーム において，ゲームのプレイが有利になるという特典が与えられるもので ある。 そうすると，本件公知発明１は，少なくとも，前作において，ゲーム をプレイ途中でセーブするとともに，ゲームをある程度達成した，すな わち，前作のゲームにおいて，キャラクタのレベルが１６以上となるま でプレイしたという実績があることが，後作においてプレイを有利にす るための必須の条件であり，「キャラクタ」，「プレイ実績」を示す情 報を前作の記憶媒体にセーブできることが本件公知発明１の前提であっ て，「キャラクタ」，「プレイ実績」の情報をセーブできない記憶媒体 を採用すると，前作のゲームにおける「キャラクタ」，「プレイ実績」 の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり，「前作のゲームのキャラ クタで，後作のゲームをプレイする」，「前作のキャラクタのレベルが １６以上であると，後作において拡張ゲームプログラムを動作させる」 という本件公知発明１を実現することができなくなることは明らかであ る。 したがって，仮に，被控訴人の主張するとおり，ゲームプログラム及 び／又はデータを記憶する媒体としてＣＤ−ＲＯＭを用いることが本件 特許Ａの出願前において周知技術であり，また，同一タイトルのゲーム をＣＤ−ＲＯＭやＲＯＭカセットに移植することが一般的に行われてい る事項であったとしても，本件公知発明１において，記憶媒体を，ゲー ムのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「記憶媒体（ただし，セ ーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更する動機付けはな＼nく，そのような記憶媒体を採用することには，阻害要因がある。 以上のとおりであるから，本件公知発明１において，相違点１−１に 係る本件発明Ａ１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たもの＼nであるとは認められない。
(ウ) 相違点１−２について
前記(イ)と同様の理由により，本件公知発明１において，相違点１−２ に係る本件発明Ａ１の構成を採用することは，動機付けを欠き，むしろ＼n阻害要因があるというべきであるから，当業者が容易に想到し得たもの であるとは認められない。
(エ) 被控訴人の主張について
これに対し被控訴人は，相違点１−１及び１−２は，本件訂正Ａによ り，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶媒体」から「セーブデータを 記憶可能な記憶媒体」が除かれ，その結果，「所定のキー」からセーブ＼nデータが除かれたこと（「除くクレーム」とされたこと）により生じた ものであることを前提として，除くクレームとする訂正により，形式的 に主引用発明との間に相違点が存在すると認められる場合は，(1)相違点 に係る構成によって，技術的観点から主引用発明と異なる作用効果が存＼n在するか否かを検討し，(2)技術的意義が認められない場合には，実質的 な相違点とはいえず新規性が否定されると解すべきであり，(3)技術的意 義が認められた場合には，当業者において適宜なし得る設計事項に過ぎ ないか否かを検討し，設計事項に過ぎない場合には，進歩性が否定され ると解すべきであるところ，本件訂正Ａは，シリーズ化された一連のゲ ームソフトを買い揃えていくことにより，豊富な内容のゲームを楽しむ＼nことができるようにするという本件発明Ａ１の課題との関係では，技術 的な解決手段を示したものとはいえず，技術的意義がないものであって， 本件発明Ａ１の作用効果や技術的思想は，本件訂正Ａの前後で変わらな いから，相違点１−１及び１−２は，実質的に相違点とはいえず，少な くとも，当業者が適宜なし得る設計事項である旨主張する。 しかしながら，前記(イ)及び(ウ)のとおり，本件公知発明１において， 相違点１−１及び１−２に係る本件発明Ａ１の構成を採用することは，＼n動機付けを欠き，むしろ阻害要因があるというべきものである。 また，本件発明Ａ１において，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶 媒体」を「セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすること＼nは，前作のプレイ実績にかかわらず，後作において拡張ゲームプログラ ム及び／又はデータによってゲームを楽しむことができるという作用効 果を奏するものであって，技術的意義を有するものであることからする と，相違点１−１及び１−２は，実質的な相違点であるといえるし，当 業者が適宜なし得る設計事項であるとは認められない。 したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
(オ) 小括
以上のとおり，本件公知発明１において，相違点１−１及び１−２に 係る本件発明Ａ１の構成とすることには，動機付けがなく，むしろ阻害＼n要因があるため，当業者が容易に想到し得たこととは認められない。 したがって，本件発明Ａ１は，当業者が本件公知発明１に基づき容易 に発明をすることができたものであるとは認められない。
・・・・
特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき 金銭の額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改 正前は「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する 額の金銭」と定められていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では 侵害のし得になってしまうとして，同改正により「通常」の部分が削除 された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許 が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最 低保証額を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの 実施料の返還を求めることができないなど様々な契約上の制約を受ける のが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術 的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許 権侵害に当たるとされた場合には，侵害者が上記のような契約上の制約 を負わない。そして，上記のような特許法改正の経緯に照らせば，同項 に基づく損害の算定に当たっては，必ずしも当該特許権についての実施 許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく，特 許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受ける べき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろ うことを考慮すべきである。 したがって，実施に対し受けるべき料率は，(1)当該特許発明の実際の 実施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界に おける実施料の相場等も考慮に入れつつ，(2)当該特許発明自体の価値す なわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，(3)当 該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の 態様，(4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に 現れた諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
(イ) 認定事実
ａ 本件特許Ａについての実際の実施許諾契約の実施料率は，本件訴訟 に現れていない。 そして，証拠（乙Ａ１１５，１１６，乙Ｂ２８）及び弁論の全趣旨 によれば，以下の事実が認められる。
(a) 株式会社帝国データバンクが「知的財産の価値評価を踏まえた特 許等の活用の在り方に関する調査研究報告書〜知的財産（資産）価 値及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜（平成２２年３月）」 （乙Ｂ２８。本件調査報告書）を作成するに当たって行った，特許 権に関するロイヤルティ率情報のアンケート（以下「本件アンケー ト」という。）の結果を記載した表２−２には，技術分類を「家具，＼nゲーム」とする特許のロイヤルティ料率の平均は２．５％（最大値 ４．５％，最小値０．５％，標準偏差１．５％）（件数１４件）と 記載されている。
(b)本件調査報告書には，本件アンケート調査結果の回答及び集計に 当たっての前提条件について，(1)ライセンス・アウト（ライセンス を与える側）の立場での回答であること，(2)国内同業他社へのライ センスを想定していること，(3)通常実施権（ライセンス提供先を独 占的にする訳ではなく，複数の者とライセンスを行うことができる 形態）によるライセンスを想定していること，(4)正味販売高に対す る料率を想定していること，(5)特殊な事情（エンタイアマーケット バリュールール（特許技術が製品の一部に使われているだけだとし ても，侵害された部品を含む製品全体の単価に基づいて損害額を計 算するルール）によるロイヤルティ算定，契約相手の事情など）を 捨象したケースであること，(6)ロイヤルティ料率相場はカテゴリ選 択肢で回答であるが，集計時には各選択肢の中央値をロイヤルティ 料率として集計を行ったことが記載されている。
（C) 経済産業省知的財産政策室編の「ロイヤルティ料率データハンド ブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」（平 成２２年８月３１日発行）の「II 各国のロイヤルティ料率」には， (1)ロイヤルティ算定方式として最も広く採用されているのは，定率 方式であり，そのロイヤルティは，「対象製品の販売価格×ロイヤ ルティ料率」として算定されること，(2)販売価格の対象となるロイ ヤルティベースには，総販売価格，純販売価格（正味販売価格）， 小売価格等が使用されるが，実務面では，純販売価格（正味販売価 格）が採用されることが比較的多いとされること，(3)純販売価格（正 味販売価格）は，総販売価格から一定の費用項目を控除した残額と して定義され，控除費用項目としては，一般的に，輸送費，保険料， 倉庫保管費用，リベート，包装梱包費等，販売地によって変動する 可能性のある費用項目が中心となるが，業界慣行や製品種類等によ＼nって異なることが記載されている。
ｂ 前記(1)アのとおり，本件発明Ａ１は，ゲームプログラム及び／又は データを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシス テムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定 のゲームプログラム及び／又はデータと，所定のキーとを包含する第 １の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラム及び／又はデータに加 えて所定の拡張ゲームプログラム及び／又はデータを包含する第２の 記憶媒体とが準備され，上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填 されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合 には，上記標準ゲームプログラム及び／又はデータと上記拡張ゲーム プログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させる ことにより，ユーザにとっては，一回の購入金額が適正なシリーズも のの記憶媒体を買い揃えてゆくことによって，最終的に極めて豊富な 内容のゲームソフトを入手したのと同じになり，メーカにとっては，＼n膨大な内容のゲームソフトを，ユーザが購入しやすい方法で提供でき＼nるという効果をもたらすものである。 このように，本件発明Ａ１は，ゲームシステム作動方法の発明であ り，その構成及び効果は上記のとおりであるところ，イ−９号方法等＼nは本件発明Ａ１の技術的範囲に属するものであり，イ−９号製品等は， ゲーム装置に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであって，＼n本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に相当する，同発明を実施するた めに不可欠の物である。そして，前記(1)イのとおり，イ−９号製品等 は，本編ディスク（第１の記憶媒体）から所定のキーを読み込むこと により，アペンドディスク（第２の記憶媒体）に記録された標準のゲ ームプログラム及び／又はデータに加えて，拡張ゲームプログラム及 び／又はデータを作動させることができるものであるから，本件発明 Ａ１は，イ−９号製品等にとって，相応の重要性を有するものといえ る。 また，家庭用ゲーム機などの情報処理装置を対象としたシステム作 動方法に関し，本件発明Ａ１の上記技術についての代替技術が存在す ることはうかがわれない。
ｃ(a) 前記ｂのとおり，本件発明Ａ１は，イ−９号製品等に記録された 拡張ゲームプログラム及び／又はデータを作動するに当たり不可欠 な技術であるところ，家庭用ゲーム機本体に装着してゲームを楽し むゲームソフトにおけるゲームキャラクタのもつ機能＼，場面，音響 が豊富であることは，通常，需要者の購入動機に影響を与えるもの といえる。 そして，被控訴人は，イ−９号製品等を販売するに当たり，製品 解説書（甲Ａ５，７，８，１０，１１）において，ＭＩＸＪＯＹ機 能について紹介し，前作のディスク（本編ディスク）があると本作＼n（アペンドディスク）とのＭＩＸＪＯＹを楽しむことができ，前作 のシナリオを本作のキャラクタでプレイしたり，前作では特定のキ ャラクタとのみ迎えることができたエンディングを全てのキャラク タと迎えることができたりする旨を説明している。 これらの事情を考慮すると，本件発明Ａ１をイ−９号製品等に用 いることにより被控訴人の売上げ及び利益に貢献するものと認めら れる。
・・・
ａ 前記(イ)のとおり，本件訴訟において本件特許Ａの実際の実施許諾 契約の実施料率は現れていないところ，本件特許Ａの技術分野が属す る分野の近年の統計上の平均的な実施料率が，本件アンケート結果で は２．５％（最大値４．５％，最小値０．５％，標準偏差１．５％） であり，同実施料率は正味販売高に対する料率を想定したものである ことが認められる。そして，このことを踏まえた上，侵害品に係るゲ ームソフトにおいては，ゲームのキャラクタや内容，販売方法の工夫＼n等が，その売り上げに大きく貢献していることは否定できないとはい え，本件発明Ａ１に係る技術も，売上げの向上に相応の貢献をしてい ると認められることや，本件発明Ａ１の代替となる技術は存在しない こと，控訴人と被控訴人は競業関係にあることなど，本件訴訟に現れ た事情を考慮すると，特許権侵害をした者に対して事後的に定められ るべき，本件での実施に対し受けるべき料率（以下「本件実施料率Ａ」 という。）は，消費税相当額を含む被控訴人の正味販売価格に対し， ３．０％を下らないものと認めるのが相当である。
ｂ 被控訴人は，別紙１「販売開始日一覧表」記載の販売開始日から本＼n件特許権Ａの存続期間満了日までのイ−９号製品等の売上高（被控訴 人の卸売価格）が，別紙７「売上高（補正後）」の「売上高」欄記載 のとおりであると主張するところ，イ−９号製品等の売上高（被控訴 人の卸売価格）が上記金額を超えるものであることを認めるに足りる 証拠はない。そこで，同金額に消費税相当額（５％）を加えた金額を， 実施料算定の基礎となる価格とするのが相当である。 もっとも，前記(イ)ｃ(C)のとおり，イ−９号製品等のうちには，本件 発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに，１＼n個ないし５個の当該ゲームソフトと同一シリーズのゲームソ＼フト（記 憶媒体）が含まれるパッケージ商品も存在するところ，これらのゲー ムソフトは，本件発明Ａ１についての本件特許権Ａを侵害するもので＼nはなく，かつ，イ−９号製品等に含まれなくとも，単体で販売の対象 となる商品である。また，前記(イ)ａ(b)のとおり，本件調査報告書には， 本件アンケート調査結果の回答及び集計に当たっての前提条件につい て，特殊な事情（エンタイアマーケットバリュールール（特許技術が 製品の一部に使われているだけだとしても，侵害された部品を含む製 品全体の単価に基づいて損害額を計算するルール）によるロイヤルテ ィ算定，契約相手の事情など）を捨象したケースであることが記載さ れている。そうすると，侵害品以外のゲームソフトの価格に相当する＼n部分については，本件実施料率Ａを乗じるべき販売価格から控除する のが相当というべきであるから，イ−９号製品等の販売価格を侵害品 であるゲームソフトとそれ以外のゲームソ＼フトとの合計数で除したも のをもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上高とするのが相当である。 また，前記(イ)ｃ(C)のとおり，イ−１９及び２３(2)号製品には，本件 発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに，「最＼n強データ収録ＣＤ−ＲＯＭ」やグッズが同梱されているものもあるが， 上記ＣＤ−ＲＯＭは，ゲームソフトで使用するデータ（キャラクタの＼n能力値等が最大の状態のデータ）が記録されているに過ぎず，それら＼nが単独で商品として流通するものではないから，当該製品の販売価格 全体をもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上高とするのが相当であ る。 他方，イ−３９号製品（「遥かなる時空の中で３十六夜記 プレミ アムＢＯＸ」（希望小売価格９８００円））は，同日付で発売された イ−３５号製品（「遥かなる時空の中で３十六夜記」（希望小売価格＼n４９８０円））に対して，４８２０円高く価格が設定され，その製品 の相違は同梱グッズのみであって，イ−３９号製品に含まれる同梱グ ッズの価格は，おおむね同製品の２分の１に相当するものといえるか ら，同製品の販売価格の２分の１を本件実施料率Ａを乗ずべき売上高 とするのが相当である。 さらに，イ−４０号製品（「遥かなる時空の中でプレミアムＢＯＸ コンプリート」）は，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当する ゲームソフトのほかに，これと同一の「遥かなる時空の中でシリーズ」＼nのゲームソフト５個が含まれるところ，同製品についても，イ−３９＼n号製品と同様に，同梱グッズの価格は，これと対応するゲームソフト＼nの価格のおおむね２分の１に相当するものといえる。そうすると，同 製品の販売価格の１２分の１をもって，本件実施料率Ａを乗ずるべき 売上高とするのが相当である。
ｃ 以上によれば，本件特許権Ａの侵害について，特許法１０２条３項 により算定される損害額は，別紙１０のとおり計算され，その合計額 は１億１６６７万３７１０円となる。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は，(1)本件発明Ａ１及びＡ２は，イ号製品のユーザにおいて実 施されるゲームシステム作動方法であること，イ号製品のような本件特 許権Ａの間接侵害を構成する製品の製造販売に関する特許権者の許諾は，＼n当該製品がユーザに販売されることを当然の前提とすることなどから， 実施料率算定の基礎となるイ−９号製品等の売上高は，被控訴人の卸売 価格ではなく小売価格とすべきである，(2)イ−９号製品等に同梱される アイテムがある場合でも，イ号製品は，同梱されたアイテムを含む製品 全体で一個の商品（販売単位）であり，製品の販売等行為全体が一個の 特許権侵害を構成するから，イ−９号製品等の販売価格全体が本件実施＼n料率Ａに乗ずべき価格となる旨主張する。 しかしながら，上記(1)の点については，控訴人の主張を裏付けるに足 りる客観的な証拠はない。前記(イ)ａのとおり，本件特許Ａの技術分野が 属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率は，正味販売高に対する 料率を想定したものであることからすると，実施料算定の元となる売上 高は，被控訴人のイ−９号製品等の販売価格，すなわち卸売価格とする のが相当である。 上記(2)の点については，前記(ウ)ｂのとおり，イ−９号製品等のうち， 本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフト以外のゲー＼nムソフトを含むものや，同梱されたグッズが，商品構＼成や価格構成上，＼n明らかにゲームソフトとは別の価値を有するもの，すなわち，別個の商＼n品として扱われていると判断し得るものについては，これらのゲームソ＼nフト及びグッズの価格に相当する金額を本件実施料率Ａを乗ずべき価格 から控除するのが相当である。 控訴人の主張するその余の点も，前記(ウ)の判断を左右するものでは ない。
(オ) 被控訴人の主張について
被控訴人は，(1)実施料率算定の基礎となるべき正味販売価格に消費税 相当額は含まれない，(2)本件調査報告書によれば，「家具，ゲーム」の 技術分野には，「ビデオゲーム」のような全体の一部に特許発明が実施 されているもの以外に，「家具」，「カードゲーム，盤上ゲーム，ルー レットゲーム；小遊技動体を用いる室内用ゲーム」も含まれるため，本 件特許Ａの実施料率は，上記実施料率の平均値（２．５％）より低くな る，(3)同梱グッズについても，別紙７「売上高（補正後）」記載のとお り，そのアイテム数に応じて売上高を補正すべきである，(4)本件発明Ａ １は，セーブデータを「所定のキー」とする方法，「拡張ゲームプログ ラム等」の一部を「所定のキー」とする方法，第２の記憶媒体に「拡張 ゲームプログラム等」のみを記憶する方法により，同発明と同様の作用 効果を奏しながら，同発明を回避することができる，(5)控訴人は，競業 者と特許クロスライセンス契約を締結し，「ライセンスなどの特許権の 有効活用を促進」するとしたプレスリリースを公開しており（乙Ａ８３ の１〜３），むしろ開放的ライセンスポリシーを採用している，(6)イ号 製品は，武将やステージを新規に追加するものというよりは，「違った 遊びを提供するという概念で開発」されたものであり，本編ディスクで はプレイできなかったモードを提供することが主眼となった製品であっ て，それ単体でも十分楽しめる内容である反面，ＭＩＸＪＯＹをするこ＼nとで可能となるのは，本編ディスクでプレイできたモードやシナリオを＼nアペンドディスクでもプレイできるというものであり，ＭＩＸＪＯＹを 行う場面は限定されている旨主張する。 しかしながら，上記(1)の点については，消費税相当額も被控訴人の販 売価格の一部としてそれに含まれているものであるから，損害額の算定 に当たって消費税相当額を控除すべき理由はない。 上記(2)の点については，前記(イ)ａ(a)のとおり，本件アンケート結果 を記載した，本件調査報告書の表２−２には，技術分類を「家具，ゲー＼nム」とする特許のロイヤルティ料率の平均は２．５％であり，件数は１ ４件である旨が記載されているものの，アンケート回答者の保有する特 許の内容，特許の実施品について，具体的な記載はない。したがって， 本件調査報告書の記載からは，本件特許Ａの実施料率が，上記実施料率 の平均値より低くなると認めることはできない。 上記(3)の点については，前記(イ)ｃ(C)のとおり，イ−９号製品等に同梱 されているグッズは，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に相当するゲ ームソフトの付属物というべきものであって，単独で商品として流通す＼nるものではないから，イ−３９及び４０号製品に同梱されたグッズを除 き，当該製品の販売価格全体をもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上 高とするのが相当である。
上記(4)の点については，i）前記(5)ウ(エ)のとおり，本件発明Ａ１にお いて，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶媒体」を「セーブデータを 記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすることは，前作のプレイ実績にか＼nかわらず，後作において拡張ゲームプログラム及び／又はデータによっ てゲームを楽しむことができるという技術的意義を有するものであり， セーブデータを「所定のキー」とする方法は，本件発明Ａ１と同様の作 用効果を奏するものではなく，また，記憶媒体をセーブデータを記憶可 能なものにした場合は，大量の記憶容量を有し，安価で大量生産が可能＼ なＣＤ−ＲＯＭ，ＤＶＤ−ＲＯＭ等の読み出し専用メモリーを用いるこ とができなくなること，ii）本件発明Ａ１は，第１の記憶媒体に記憶され た「所定のキー」を読み込むだけで，第２の記憶媒体に記録された標準 ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによりゲーム装置を作動さ せるものであって，装置の作動中に第１の記憶媒体を入れ換え可能なも＼nのであるが，「拡張ゲームプログラム等」の一部を「所定のキー」とす る方法では，標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによるゲ ーム装置の作動中に，第１の記憶媒体を装填し続ける必要があること， iii）第２の記憶媒体に「拡張ゲームプログラム等」のみを記憶する方法 では，第２の記憶媒体単体で，標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプ ログラムによりゲーム装置を作動させることができないことから，これ らの方法が本件発明Ａ１の代替技術であるとはいえない。
上記(5)の点については，たとえ，特許権者が開放的ライセンスポリシ ーを有しているとしても，そのことは，特許権侵害者に対して事後的に 定めるべき実施料率を下げる理由にはならないものというべきである。 上記(6)の点については，前記(イ)ｃ(a)のとおり，本件発明Ａ１により ゲームキャラクタのもつ機能，場面，音響が豊富になるという効果は，＼n通常，需要者の購入動機に影響を与えるものであるといえ，イ−９号製 品等においても，ＭＩＸＪＯＹ機能により，前作のシナリオを本作のキ＼nャラクタでプレイしたり，前作では特定のキャラクタとのみ迎えること ができたエンディングを全てのキャラクタと迎えることができたりする ものであって，被控訴人は製品解説書でかかる機能を紹介し，宣伝して＼nいるものである。そうすると，本件発明Ａ１は，これをイ−９号製品等 に用いることにより被控訴人の売上及び利益に相応の貢献をするものと 認められるものであって，イ−９号製品等が単体でも十分楽しめるもの＼nか否かという点や，ＭＩＸＪＯＹを行う場面が限定されているか否かと いう点は，上記判断を左右するものではない。 被控訴人の主張するその余の点も，前記(ウ)の判断を左右するもので はない。
これに対し控訴人は，本件発明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび ／またはデータ」は，標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容 を楽しむことが可能となるものであるから（本件明細書Ａの【００２０】＼n等），標準のゲーム内容を置き換えるゲームプログラム及び／又はデー タを含まないと解され，本件発明Ａ１と公知発明１との間には，相違点 １−１及び１−２のほかに，相違点１−３ないし１−５が存在する旨主 張する。
そこで検討するに，本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記 載によれば，「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は， 「標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラ クタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および＼n／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲー ムプログラムおよび／またはデータ」であり，「第２の記憶媒体」に「包 含」されるものであって，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装 填され」，「上記ゲーム装置が」「第１の記憶媒体」が「包含する」「所 定のキーを読み込んでいる場合に」，「上記標準ゲームプログラムおよ び／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの 双方によってゲーム装置を作動させ」ることを理解できる。 一方，上記特許請求の範囲には，「上記標準ゲームプログラムおよび ／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双 方によってゲーム装置を作動させ」た場合に動作する「上記標準ゲーム プログラムおよび／またはデータ」が，「上記標準ゲームプログラムお よび／またはデータ」の全部であると限定して解釈すべき根拠となる記 載はない。そして，本件明細書Ａの発明の詳細な説明にも，「上記標準 ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムお よび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」る場合とは， 「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」の一部しか作動し ない場合を含まないものであり，「上記標準ゲームプログラムおよび／ またはデータ」の全部が動作することが必要であると解釈すべき根拠と なる記載はない。 前記(ア)のとおり，本件公知発明１の「勇士の紋章ＤＤII」は，魔洞戦 紀ＤＤＩから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以 上であるときには，(1)そのキャラクタの勇士の紋章におけるレベルが最 初から２となり，(2)神殿で祈ると「ゆうけんしのしそん じゅんくよ。 がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され，アイテム「くさのつゆ」＼n及び「しろきのこ」が１つ増える，という動作機能を実行するゲームプ＼nログラム及び／又はデータを包含するものである。 そうすると，上記(1)の点は，「勇士の紋章」の標準のゲーム内容であ ればレベル１からスタートするゲームキャラクタのレベル（乙Ａ４の２・ １１枚目，乙Ａ８の１・８頁）をレベル２からスタートできるようにす るものであり（乙Ａ４の１・８枚目），上記(2)の点は，標準のゲーム内 容であれば金貨（ＧＯＬＤ）で支払わなければ取得できないアイテム（乙 Ａ４の１・１３枚目，乙Ａ４の２・８枚目）を神殿で祈ることで取得で きるようにするものであって（乙Ａ９・２頁，乙Ａ１０・３頁），いず れも新たな機能をゲームキャラクタに持たせるものであるから，これが＼n「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」に当たることは明らかである。＼nまた，上記(2)の点は，「勇士の紋章」の標準のゲームの内容であれば， 神殿で祈ると「あなたのたたかいが ぶじおわりますよう。あくまに わ ざわいを！」とのメッセージのみが表示される場面を，神殿で祈ると「ゆ＼nうけんしのしそん じゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが 表示され，アイテム「くさのつゆ」及び「しろきのこ」が１つ増えると＼nいう場面とするものであるから，これが「場面の拡張」に当たることも 明らかである。 以上によれば，本件公知発明１の「勇士の紋章ＤＤII」は，「標準ゲ ーム機能部分を実行する標準ゲームプログラム及び／又はデータ」に加＼nえて，「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」及び「場面の拡張」を＼n達成するためのゲームプログラム及び／又はデータ，すなわち，本件発 明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を包含するも のといえる。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
(ウ) 他方，被控訴人は，公知発明１における「所定のキー」に相当する「キ ャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であることを示す情報」とは， (1)魔洞戦紀ＤＤＩが装填されたことを示すデータ及び(2)キャラクタ（じ ゅんく）のレベルが１６以上であるセーブデータである旨主張する。 そこで検討するに，証拠（甲Ａ４の１，４の２，１３の２）及び弁論 の全趣旨によれば，本件ゲームシステムＡ１において，まず，勇士の紋 章ＤＤIIを装填し，次いで，「まどうせんきのＡメンをいれてください」 というインストラクションに基づき，魔洞戦紀ＤＤＩを装填し，キャラ クタ「じゅんく」を選択した後，再度，勇士の紋章ＤＤIIを装填した場 合には，勇士の紋章においてもキャラクタ「じゅんく」でプレイできる ことが認められる。 しかしながら，魔洞戦紀ＤＤＩを装填することにより当然に，本件発 明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」に相当する， 本件公知発明１の「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」及び「場面＼nの拡張」を達成するためのゲームプログラム及び／又はデータと，標準 ゲームプログラム及び／又はデータの双方によって，ファミリーコンピ ュータが作動されるものではない。前記(ア)及び(イ)のとおり，本件公知 発明１の「標準ゲームプログラムおよび／またはデータと拡張ゲームプ ログラム及び／又はデータの双方によってファミリーコンピュータを作 動させ」るには，魔洞戦紀ＤＤＩから，キャラクタ（じゅんく）のレベ ルが１６以上であるセーブデータを読み込むことが必要であり，かかる データを読み込んでいない場合には，上記のようにインストラクション に基づき魔洞戦紀ＤＤＩを装填するなどの作業をしたとしても，本件公 知発明１の「標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによって ファミリーコンピュータを作動させる」こととなる。 以上によれば，上記(1)のデータは，本件公知発明１の「拡張ゲームプ ログラムおよび／またはデータ」を作動させる条件であるとはいえない から，本件発明Ａ１の「所定のキー」に相当する本件公知発明１の「キ ャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であることを示す情報」には， 上記(1)のデータは含まれないといえる。 したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
イ 本件発明Ａ１と本件公知発明１の対比 本件発明Ａ１と本件公知発明１とを対比すると，以下の相違点が存在す ることが認められる。
（相違点１−１）
一の記憶媒体，二の記憶媒体が，本件発明Ａ１は，「記憶媒体（ただし， セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対し，本件公＼n知発明１は「セーブデータなどを記憶可能なディスク」である点。＼n
（相違点１−２）
本件発明Ａ１の「第１の記憶媒体」は，セーブデータを記憶可能な記憶＼n媒体を除くから，「所定のキー」はセーブデータを含まないのに対し，本 件公知発明１では，魔洞戦紀ＤＤＩに包含される「所定のキー」が，魔洞 戦紀ＤＤＩに記憶されたセーブデータであって，魔洞戦紀ＤＤＩにセーブ されたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報である点。
ウ 相違点の容易想到性について
(ア) 本件公知発明１の技術思想
本件公知発明１の内容に加え，前記アに掲記の各証拠及び弁論の全趣 旨を総合すれば，(1)ディープダンジョン（ＤＤ）シリーズの後作「勇士 の紋章」は，前作「魔洞戦紀」の続編であって，両者は，魔洞戦紀にお いて，魔王が勇剣士に倒され平和を取り戻したものの，勇士の紋章にお いて，魔王が復活し，勇剣士が再び冒険するという一連のストーリーを 有するゲームであること，(2)「魔洞戦紀」の勇剣士のキャラクタを，「勇 士の紋章」に転送することにより，「魔洞戦紀」の「勇剣士」を，「勇 士の紋章」の「勇士」として復活させることができること，(3)「魔洞戦 紀」において，キャラクタのレベルが１６以上であれば，レベル１から ではなく，レベル２のキャラクタとして「勇士の紋章」でプレイできる こと，(4)このような場合に，「魔洞戦紀」から転送されたレベル１６以 上のキャラクタは，「勇士の紋章」においては「勇剣士の子孫」として 復活すること，(5)「魔洞戦紀」のキャラクタリストは，「魔洞戦紀」に おいて，特定のキャラクタでゲームをプレイしている途中で中断し，そ の後，中断した場面からゲームを再開してプレイするために，ディスク にセーブされたものと解されることが認められる。 上記認定事実によれば，本件公知発明１は，前作と後作との間でスト ーリーに連続性を持たせた上，後作のゲームにおいても，前作のゲーム のキャラクタでプレイしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作 のゲームのプレイを有利にしたりすることによって，前作のゲームをプ レイしたユーザに対して，続編である後作のゲームもプレイしたいとい う欲求を喚起し，これにより後作のゲームの購入を促すという技術思想 を有するものと認められる。
(イ) 相違点１−１について
前記(ア)のとおり，本件公知発明１は，キャラクタでプレイするゲーム において，セーブされたキャラクタを前作のゲームから後作のゲームに 転送するものであり，前作のゲームにおいて，プレイ途中でセーブして， なおかつ，キャラクタのレベルが１６以上である場合に，後作のゲーム において，ゲームのプレイが有利になるという特典が与えられるもので ある。 そうすると，本件公知発明１は，少なくとも，前作において，ゲーム をプレイ途中でセーブするとともに，ゲームをある程度達成した，すな わち，前作のゲームにおいて，キャラクタのレベルが１６以上となるま でプレイしたという実績があることが，後作においてプレイを有利にす るための必須の条件であり，「キャラクタ」，「プレイ実績」を示す情 報を前作の記憶媒体にセーブできることが本件公知発明１の前提であっ て，「キャラクタ」，「プレイ実績」の情報をセーブできない記憶媒体 を採用すると，前作のゲームにおける「キャラクタ」，「プレイ実績」 の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり，「前作のゲームのキャラ クタで，後作のゲームをプレイする」，「前作のキャラクタのレベルが １６以上であると，後作において拡張ゲームプログラムを動作させる」 という本件公知発明１を実現することができなくなることは明らかであ る。 したがって，仮に，被控訴人の主張するとおり，ゲームプログラム及 び／又はデータを記憶する媒体としてＣＤ−ＲＯＭを用いることが本件 特許Ａの出願前において周知技術であり，また，同一タイトルのゲーム をＣＤ−ＲＯＭやＲＯＭカセットに移植することが一般的に行われてい る事項であったとしても，本件公知発明１において，記憶媒体を，ゲー ムのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「記憶媒体（ただし，セ ーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更する動機付けはな＼nく，そのような記憶媒体を採用することには，阻害要因がある。 以上のとおりであるから，本件公知発明１において，相違点１−１に 係る本件発明Ａ１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たもの＼nであるとは認められない。
(ウ) 相違点１−２について
前記(イ)と同様の理由により，本件公知発明１において，相違点１−２ に係る本件発明Ａ１の構成を採用することは，動機付けを欠き，むしろ＼n阻害要因があるというべきであるから，当業者が容易に想到し得たもの であるとは認められない。
(エ) 被控訴人の主張について
これに対し被控訴人は，相違点１−１及び１−２は，本件訂正Ａによ り，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶媒体」から「セーブデータを 記憶可能な記憶媒体」が除かれ，その結果，「所定のキー」からセーブ＼nデータが除かれたこと（「除くクレーム」とされたこと）により生じた ものであることを前提として，除くクレームとする訂正により，形式的 に主引用発明との間に相違点が存在すると認められる場合は，(1)相違点 に係る構成によって，技術的観点から主引用発明と異なる作用効果が存＼n在するか否かを検討し，(2)技術的意義が認められない場合には，実質的 な相違点とはいえず新規性が否定されると解すべきであり，(3)技術的意 義が認められた場合には，当業者において適宜なし得る設計事項に過ぎ ないか否かを検討し，設計事項に過ぎない場合には，進歩性が否定され ると解すべきであるところ，本件訂正Ａは，シリーズ化された一連のゲ ームソフトを買い揃えていくことにより，豊富な内容のゲームを楽しむ＼nことができるようにするという本件発明Ａ１の課題との関係では，技術 的な解決手段を示したものとはいえず，技術的意義がないものであって， 本件発明Ａ１の作用効果や技術的思想は，本件訂正Ａの前後で変わらな いから，相違点１−１及び１−２は，実質的に相違点とはいえず，少な くとも，当業者が適宜なし得る設計事項である旨主張する。 しかしながら，前記(イ)及び(ウ)のとおり，本件公知発明１において， 相違点１−１及び１−２に係る本件発明Ａ１の構成を採用することは，＼n動機付けを欠き，むしろ阻害要因があるというべきものである。 また，本件発明Ａ１において，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶 媒体」を「セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすること＼nは，前作のプレイ実績にかかわらず，後作において拡張ゲームプログラ ム及び／又はデータによってゲームを楽しむことができるという作用効 果を奏するものであって，技術的意義を有するものであることからする と，相違点１−１及び１−２は，実質的な相違点であるといえるし，当 業者が適宜なし得る設計事項であるとは認められない。 したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
(オ) 小括
以上のとおり，本件公知発明１において，相違点１−１及び１−２に 係る本件発明Ａ１の構成とすることには，動機付けがなく，むしろ阻害＼n要因があるため，当業者が容易に想到し得たこととは認められない。 したがって，本件発明Ａ１は，当業者が本件公知発明１に基づき容易 に発明をすることができたものであるとは認められない。
・・・・
特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき 金銭の額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改 正前は「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する 額の金銭」と定められていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では 侵害のし得になってしまうとして，同改正により「通常」の部分が削除 された経緯がある。 特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許 が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最 低保証額を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの 実施料の返還を求めることができないなど様々な契約上の制約を受ける のが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術 的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許 権侵害に当たるとされた場合には，侵害者が上記のような契約上の制約 を負わない。そして，上記のような特許法改正の経緯に照らせば，同項 に基づく損害の算定に当たっては，必ずしも当該特許権についての実施 許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく，特 許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受ける べき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろ うことを考慮すべきである。 したがって，実施に対し受けるべき料率は，(1)当該特許発明の実際の 実施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界に おける実施料の相場等も考慮に入れつつ，(2)当該特許発明自体の価値す なわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，(3)当 該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の 態様，(4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に 現れた諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
(イ) 認定事実
ａ 本件特許Ａについての実際の実施許諾契約の実施料率は，本件訴訟 に現れていない。 そして，証拠（乙Ａ１１５，１１６，乙Ｂ２８）及び弁論の全趣旨 によれば，以下の事実が認められる。
(a) 株式会社帝国データバンクが「知的財産の価値評価を踏まえた特 許等の活用の在り方に関する調査研究報告書〜知的財産（資産）価 値及びロイヤルティ料率に関する実態把握〜（平成２２年３月）」 （乙Ｂ２８。本件調査報告書）を作成するに当たって行った，特許 権に関するロイヤルティ率情報のアンケート（以下「本件アンケー ト」という。）の結果を記載した表２−２には，技術分類を「家具，＼nゲーム」とする特許のロイヤルティ料率の平均は２．５％（最大値 ４．５％，最小値０．５％，標準偏差１．５％）（件数１４件）と 記載されている。
(b)本件調査報告書には，本件アンケート調査結果の回答及び集計に 当たっての前提条件について，(1)ライセンス・アウト（ライセンス を与える側）の立場での回答であること，(2)国内同業他社へのライ センスを想定していること，(3)通常実施権（ライセンス提供先を独 占的にする訳ではなく，複数の者とライセンスを行うことができる 形態）によるライセンスを想定していること，(4)正味販売高に対す る料率を想定していること，(5)特殊な事情（エンタイアマーケット バリュールール（特許技術が製品の一部に使われているだけだとし ても，侵害された部品を含む製品全体の単価に基づいて損害額を計 算するルール）によるロイヤルティ算定，契約相手の事情など）を 捨象したケースであること，(6)ロイヤルティ料率相場はカテゴリ選 択肢で回答であるが，集計時には各選択肢の中央値をロイヤルティ 料率として集計を行ったことが記載されている。
（C) 経済産業省知的財産政策室編の「ロイヤルティ料率データハンド ブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」（平 成２２年８月３１日発行）の「II 各国のロイヤルティ料率」には， (1)ロイヤルティ算定方式として最も広く採用されているのは，定率 方式であり，そのロイヤルティは，「対象製品の販売価格×ロイヤ ルティ料率」として算定されること，(2)販売価格の対象となるロイ ヤルティベースには，総販売価格，純販売価格（正味販売価格）， 小売価格等が使用されるが，実務面では，純販売価格（正味販売価 格）が採用されることが比較的多いとされること，(3)純販売価格（正 味販売価格）は，総販売価格から一定の費用項目を控除した残額と して定義され，控除費用項目としては，一般的に，輸送費，保険料， 倉庫保管費用，リベート，包装梱包費等，販売地によって変動する 可能性のある費用項目が中心となるが，業界慣行や製品種類等によ＼nって異なることが記載されている。
ｂ 前記(1)アのとおり，本件発明Ａ１は，ゲームプログラム及び／又は データを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシス テムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定 のゲームプログラム及び／又はデータと，所定のキーとを包含する第 １の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラム及び／又はデータに加 えて所定の拡張ゲームプログラム及び／又はデータを包含する第２の 記憶媒体とが準備され，上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填 されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合 には，上記標準ゲームプログラム及び／又はデータと上記拡張ゲーム プログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させる ことにより，ユーザにとっては，一回の購入金額が適正なシリーズも のの記憶媒体を買い揃えてゆくことによって，最終的に極めて豊富な 内容のゲームソフトを入手したのと同じになり，メーカにとっては，＼n膨大な内容のゲームソフトを，ユーザが購入しやすい方法で提供でき＼nるという効果をもたらすものである。 このように，本件発明Ａ１は，ゲームシステム作動方法の発明であ り，その構成及び効果は上記のとおりであるところ，イ−９号方法等＼nは本件発明Ａ１の技術的範囲に属するものであり，イ−９号製品等は， ゲーム装置に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであって，＼n本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に相当する，同発明を実施するた めに不可欠の物である。そして，前記(1)イのとおり，イ−９号製品等 は，本編ディスク（第１の記憶媒体）から所定のキーを読み込むこと により，アペンドディスク（第２の記憶媒体）に記録された標準のゲ ームプログラム及び／又はデータに加えて，拡張ゲームプログラム及 び／又はデータを作動させることができるものであるから，本件発明 Ａ１は，イ−９号製品等にとって，相応の重要性を有するものといえ る。 また，家庭用ゲーム機などの情報処理装置を対象としたシステム作 動方法に関し，本件発明Ａ１の上記技術についての代替技術が存在す ることはうかがわれない。
ｃ(a) 前記ｂのとおり，本件発明Ａ１は，イ−９号製品等に記録された 拡張ゲームプログラム及び／又はデータを作動するに当たり不可欠 な技術であるところ，家庭用ゲーム機本体に装着してゲームを楽し むゲームソフトにおけるゲームキャラクタのもつ機能＼，場面，音響 が豊富であることは，通常，需要者の購入動機に影響を与えるもの といえる。 そして，被控訴人は，イ−９号製品等を販売するに当たり，製品 解説書（甲Ａ５，７，８，１０，１１）において，ＭＩＸＪＯＹ機 能について紹介し，前作のディスク（本編ディスク）があると本作＼n（アペンドディスク）とのＭＩＸＪＯＹを楽しむことができ，前作 のシナリオを本作のキャラクタでプレイしたり，前作では特定のキ ャラクタとのみ迎えることができたエンディングを全てのキャラク タと迎えることができたりする旨を説明している。 これらの事情を考慮すると，本件発明Ａ１をイ−９号製品等に用 いることにより被控訴人の売上げ及び利益に貢献するものと認めら れる。
・・・
ａ 前記(イ)のとおり，本件訴訟において本件特許Ａの実際の実施許諾 契約の実施料率は現れていないところ，本件特許Ａの技術分野が属す る分野の近年の統計上の平均的な実施料率が，本件アンケート結果で は２．５％（最大値４．５％，最小値０．５％，標準偏差１．５％） であり，同実施料率は正味販売高に対する料率を想定したものである ことが認められる。そして，このことを踏まえた上，侵害品に係るゲ ームソフトにおいては，ゲームのキャラクタや内容，販売方法の工夫＼n等が，その売り上げに大きく貢献していることは否定できないとはい え，本件発明Ａ１に係る技術も，売上げの向上に相応の貢献をしてい ると認められることや，本件発明Ａ１の代替となる技術は存在しない こと，控訴人と被控訴人は競業関係にあることなど，本件訴訟に現れ た事情を考慮すると，特許権侵害をした者に対して事後的に定められ るべき，本件での実施に対し受けるべき料率（以下「本件実施料率Ａ」 という。）は，消費税相当額を含む被控訴人の正味販売価格に対し， ３．０％を下らないものと認めるのが相当である。
ｂ 被控訴人は，別紙１「販売開始日一覧表」記載の販売開始日から本＼n件特許権Ａの存続期間満了日までのイ−９号製品等の売上高（被控訴 人の卸売価格）が，別紙７「売上高（補正後）」の「売上高」欄記載 のとおりであると主張するところ，イ−９号製品等の売上高（被控訴 人の卸売価格）が上記金額を超えるものであることを認めるに足りる 証拠はない。そこで，同金額に消費税相当額（５％）を加えた金額を， 実施料算定の基礎となる価格とするのが相当である。 もっとも，前記(イ)ｃ(C)のとおり，イ−９号製品等のうちには，本件 発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに，１＼n個ないし５個の当該ゲームソフトと同一シリーズのゲームソ＼フト（記 憶媒体）が含まれるパッケージ商品も存在するところ，これらのゲー ムソフトは，本件発明Ａ１についての本件特許権Ａを侵害するもので＼nはなく，かつ，イ−９号製品等に含まれなくとも，単体で販売の対象 となる商品である。また，前記(イ)ａ(b)のとおり，本件調査報告書には， 本件アンケート調査結果の回答及び集計に当たっての前提条件につい て，特殊な事情（エンタイアマーケットバリュールール（特許技術が 製品の一部に使われているだけだとしても，侵害された部品を含む製 品全体の単価に基づいて損害額を計算するルール）によるロイヤルテ ィ算定，契約相手の事情など）を捨象したケースであることが記載さ れている。そうすると，侵害品以外のゲームソフトの価格に相当する＼n部分については，本件実施料率Ａを乗じるべき販売価格から控除する のが相当というべきであるから，イ−９号製品等の販売価格を侵害品 であるゲームソフトとそれ以外のゲームソ＼フトとの合計数で除したも のをもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上高とするのが相当である。 また，前記(イ)ｃ(C)のとおり，イ−１９及び２３(2)号製品には，本件 発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに，「最＼n強データ収録ＣＤ−ＲＯＭ」やグッズが同梱されているものもあるが， 上記ＣＤ−ＲＯＭは，ゲームソフトで使用するデータ（キャラクタの＼n能力値等が最大の状態のデータ）が記録されているに過ぎず，それら＼nが単独で商品として流通するものではないから，当該製品の販売価格 全体をもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上高とするのが相当であ る。 他方，イ−３９号製品（「遥かなる時空の中で３十六夜記 プレミ アムＢＯＸ」（希望小売価格９８００円））は，同日付で発売された イ−３５号製品（「遥かなる時空の中で３十六夜記」（希望小売価格＼n４９８０円））に対して，４８２０円高く価格が設定され，その製品 の相違は同梱グッズのみであって，イ−３９号製品に含まれる同梱グ ッズの価格は，おおむね同製品の２分の１に相当するものといえるか ら，同製品の販売価格の２分の１を本件実施料率Ａを乗ずべき売上高 とするのが相当である。 さらに，イ−４０号製品（「遥かなる時空の中でプレミアムＢＯＸ コンプリート」）は，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当する ゲームソフトのほかに，これと同一の「遥かなる時空の中でシリーズ」＼nのゲームソフト５個が含まれるところ，同製品についても，イ−３９＼n号製品と同様に，同梱グッズの価格は，これと対応するゲームソフト＼nの価格のおおむね２分の１に相当するものといえる。そうすると，同 製品の販売価格の１２分の１をもって，本件実施料率Ａを乗ずるべき 売上高とするのが相当である。
ｃ 以上によれば，本件特許権Ａの侵害について，特許法１０２条３項 により算定される損害額は，別紙１０のとおり計算され，その合計額 は１億１６６７万３７１０円となる。
(エ) 控訴人の主張について
控訴人は，(1)本件発明Ａ１及びＡ２は，イ号製品のユーザにおいて実 施されるゲームシステム作動方法であること，イ号製品のような本件特 許権Ａの間接侵害を構成する製品の製造販売に関する特許権者の許諾は，＼n当該製品がユーザに販売されることを当然の前提とすることなどから， 実施料率算定の基礎となるイ−９号製品等の売上高は，被控訴人の卸売 価格ではなく小売価格とすべきである，(2)イ−９号製品等に同梱される アイテムがある場合でも，イ号製品は，同梱されたアイテムを含む製品 全体で一個の商品（販売単位）であり，製品の販売等行為全体が一個の 特許権侵害を構成するから，イ−９号製品等の販売価格全体が本件実施＼n料率Ａに乗ずべき価格となる旨主張する。 しかしながら，上記(1)の点については，控訴人の主張を裏付けるに足 りる客観的な証拠はない。前記(イ)ａのとおり，本件特許Ａの技術分野が 属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率は，正味販売高に対する 料率を想定したものであることからすると，実施料算定の元となる売上 高は，被控訴人のイ−９号製品等の販売価格，すなわち卸売価格とする のが相当である。 上記(2)の点については，前記(ウ)ｂのとおり，イ−９号製品等のうち， 本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフト以外のゲー＼nムソフトを含むものや，同梱されたグッズが，商品構＼成や価格構成上，＼n明らかにゲームソフトとは別の価値を有するもの，すなわち，別個の商＼n品として扱われていると判断し得るものについては，これらのゲームソ＼nフト及びグッズの価格に相当する金額を本件実施料率Ａを乗ずべき価格 から控除するのが相当である。 控訴人の主張するその余の点も，前記(ウ)の判断を左右するものでは ない。
(オ) 被控訴人の主張について
被控訴人は，(1)実施料率算定の基礎となるべき正味販売価格に消費税 相当額は含まれない，(2)本件調査報告書によれば，「家具，ゲーム」の 技術分野には，「ビデオゲーム」のような全体の一部に特許発明が実施 されているもの以外に，「家具」，「カードゲーム，盤上ゲーム，ルー レットゲーム；小遊技動体を用いる室内用ゲーム」も含まれるため，本 件特許Ａの実施料率は，上記実施料率の平均値（２．５％）より低くな る，(3)同梱グッズについても，別紙７「売上高（補正後）」記載のとお り，そのアイテム数に応じて売上高を補正すべきである，(4)本件発明Ａ １は，セーブデータを「所定のキー」とする方法，「拡張ゲームプログ ラム等」の一部を「所定のキー」とする方法，第２の記憶媒体に「拡張 ゲームプログラム等」のみを記憶する方法により，同発明と同様の作用 効果を奏しながら，同発明を回避することができる，(5)控訴人は，競業 者と特許クロスライセンス契約を締結し，「ライセンスなどの特許権の 有効活用を促進」するとしたプレスリリースを公開しており（乙Ａ８３ の１〜３），むしろ開放的ライセンスポリシーを採用している，(6)イ号 製品は，武将やステージを新規に追加するものというよりは，「違った 遊びを提供するという概念で開発」されたものであり，本編ディスクで はプレイできなかったモードを提供することが主眼となった製品であっ て，それ単体でも十分楽しめる内容である反面，ＭＩＸＪＯＹをするこ＼nとで可能となるのは，本編ディスクでプレイできたモードやシナリオを＼nアペンドディスクでもプレイできるというものであり，ＭＩＸＪＯＹを 行う場面は限定されている旨主張する。 しかしながら，上記(1)の点については，消費税相当額も被控訴人の販 売価格の一部としてそれに含まれているものであるから，損害額の算定 に当たって消費税相当額を控除すべき理由はない。 上記(2)の点については，前記(イ)ａ(a)のとおり，本件アンケート結果 を記載した，本件調査報告書の表２−２には，技術分類を「家具，ゲー＼nム」とする特許のロイヤルティ料率の平均は２．５％であり，件数は１ ４件である旨が記載されているものの，アンケート回答者の保有する特 許の内容，特許の実施品について，具体的な記載はない。したがって， 本件調査報告書の記載からは，本件特許Ａの実施料率が，上記実施料率 の平均値より低くなると認めることはできない。 上記(3)の点については，前記(イ)ｃ(C)のとおり，イ−９号製品等に同梱 されているグッズは，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に相当するゲ ームソフトの付属物というべきものであって，単独で商品として流通す＼nるものではないから，イ−３９及び４０号製品に同梱されたグッズを除 き，当該製品の販売価格全体をもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上 高とするのが相当である。
上記(4)の点については，i）前記(5)ウ(エ)のとおり，本件発明Ａ１にお いて，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶媒体」を「セーブデータを 記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすることは，前作のプレイ実績にか＼nかわらず，後作において拡張ゲームプログラム及び／又はデータによっ てゲームを楽しむことができるという技術的意義を有するものであり， セーブデータを「所定のキー」とする方法は，本件発明Ａ１と同様の作 用効果を奏するものではなく，また，記憶媒体をセーブデータを記憶可 能なものにした場合は，大量の記憶容量を有し，安価で大量生産が可能＼ なＣＤ−ＲＯＭ，ＤＶＤ−ＲＯＭ等の読み出し専用メモリーを用いるこ とができなくなること，ii）本件発明Ａ１は，第１の記憶媒体に記憶され た「所定のキー」を読み込むだけで，第２の記憶媒体に記録された標準 ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによりゲーム装置を作動さ せるものであって，装置の作動中に第１の記憶媒体を入れ換え可能なも＼nのであるが，「拡張ゲームプログラム等」の一部を「所定のキー」とす る方法では，標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによるゲ ーム装置の作動中に，第１の記憶媒体を装填し続ける必要があること， iii）第２の記憶媒体に「拡張ゲームプログラム等」のみを記憶する方法 では，第２の記憶媒体単体で，標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプ ログラムによりゲーム装置を作動させることができないことから，これ らの方法が本件発明Ａ１の代替技術であるとはいえない。
上記(5)の点については，たとえ，特許権者が開放的ライセンスポリシ ーを有しているとしても，そのことは，特許権侵害者に対して事後的に 定めるべき実施料率を下げる理由にはならないものというべきである。 上記(6)の点については，前記(イ)ｃ(a)のとおり，本件発明Ａ１により ゲームキャラクタのもつ機能，場面，音響が豊富になるという効果は，＼n通常，需要者の購入動機に影響を与えるものであるといえ，イ−９号製 品等においても，ＭＩＸＪＯＹ機能により，前作のシナリオを本作のキ＼nャラクタでプレイしたり，前作では特定のキャラクタとのみ迎えること ができたエンディングを全てのキャラクタと迎えることができたりする ものであって，被控訴人は製品解説書でかかる機能を紹介し，宣伝して＼nいるものである。そうすると，本件発明Ａ１は，これをイ−９号製品等 に用いることにより被控訴人の売上及び利益に相応の貢献をするものと 認められるものであって，イ−９号製品等が単体でも十分楽しめるもの＼nか否かという点や，ＭＩＸＪＯＹを行う場面が限定されているか否かと いう点は，上記判断を左右するものではない。 被控訴人の主張するその余の点も，前記(ウ)の判断を左右するもので はない。
◆判決本文
1審はこちらです。
◆判決本文
判決理由は、A、B事件にそれぞれ分けられています。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.10.18
平成29(ワ)44181 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月18日 東京地方裁判所
東京地裁(40部)は、構成要件１１Ｄ等における「送信先」としては、「ドメイン」を含まないとして、技術的範囲に属しないと判断しました。均等侵害も第1要件を満たさないと判断されました。問題の構成要件における特定は、「受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段」というものです。原告キヤノンＩＴソ＼リューションズ（株）代理人鮫島弁護士、被告デジタルアーツ（株）代理人大野聖二弁護士です。
原告は，制御ルールのリストの例示である【図５】の「条件定義部」の 「受信者」欄に，「*@zzz.co.jp」が定められており，これはドメインを表＼nすものであるから，「送信先」には電子メールアドレスのみならず，ドメ インを含むと主張する。 しかし，前記のとおり，本件明細書等１には，制御ルールに関し，「「条 件定義部」は，「発信者（送信元）」，「受信者（宛先）」，「その他条 件」から構成される。…「受信者（宛先）」には，メール送受信端末１１＼n０から取得する電子メールの宛先（Ｔｏ，Ｃｃ，Ｂｃｃ）の電子メールア ドレス（受信者情報） が設定されている」（段落【００４０】），「「発 信者（送信元）」，「受信者（宛先）」には，それぞれ電子メールアドレ スを複数設定することができ，アスタリスクなどのメタ文字（ワイルドカ ード）を使うことによって任意の文字列を表すこともできる」（段落【０＼n０４１】）と記載されており，これらの記載によれば，上記「*@zzz.co.jp」 は，ドメインを意味するのではなく，「*」に任意の文字列を含み，ドメイ ン名を「zzz.co.jp」とする複数の電子メールアドレスを意味するという べきである。
原告は，「*@zzz.co.jp」がドメインを意味することは，複数の特許文献 （甲２４，３０〜３２，乙１５）などの記載からも裏付けられると主張す るが，特許請求の範囲や発明の詳細な説明において使用される言葉の意義 は各発明により異なることから，構成要件１１Ｄ等の「送信先」の意義は＼n本件特許に係る特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に基づいて 解釈されるべきである。本件明細書等１の「*@zzz.co.jp」がドメインを意 味すると解し得ないことは上記判示のとおりであり，原告の挙げる他の文 献等の記載は上記結論を左右するものではない。
(ｲ) 原告は，本件明細書等の段落【００６１】及び【図４】のステップＳ４ ０２には，「受信者」の「宛先」単位で電子メールの分割をすることを記 載しているが「受信者」の「宛先」にはドメインも含まれると主張する。 しかし，段落【００６１】には「各宛先（受信者）のそれぞれを単一の 宛先としたエンベロープをそれぞれ生成する」と記載されているところ， 同エンベロープの生成を説明する【図１２】には，送信先（受信者） の電 子メールアドレスとして設定されている「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」のそれぞ れを単一の宛先とするエンベロープ情報をそれぞれ生成することが図示 されているのであるから，同段落の「各宛先（受信者）」とは電子メール アドレスを意味するというべきである。
(ｳ) 原告は，本件明細書等１の段落【０００３】に記載の従来技術である乙 １５公報における「宛先」には「電子メールアドレス」又は「ドメイン」 であることが記載されており，本件発明１において分割する単位をドメイ ンとしてもこの従来技術の課題を解決することができると主張する。 そこで，乙１５公報をみるに，その段落【００３２】には，【図２】の 「項目２０３，２０５にあっては，アカウントを＊として，ドメインのみ を指定するとした設定も可能である」と記載されているが，ここにいう項＼n目２０３は送信メールの一時保留機能を利用する場合であって，一時保留＼nせずに，即配信したいメールアドレスの即配信リストを設定する項目であ り，同図の項目２０５は，全ての送信保留中メールを本人（送信者）に配 送する場合であって，配送を希望しない送信保留中メールを本人（送信者） に送信しないメールアドレスの送信不要リストを設定する項目である（段 落【００３０】）。【図２】
このように，項目２０３及び同２０５は即配信又は送信不要リストを設 定するためのものであるから，段落【００３２】の趣旨は，一時保留せず に即配信したいメールアドレスの即配信リスト（項目２０３）や，送信保 留中メールを本人（送信者）に送信しないメールアドレスの送信不要リス ト（項目２０５）に，任意のドメイン名を有する複数のメールアドレスを 一括して設定することも可能であることを述べたものにすぎず，電子メー＼nルの「宛先」にドメインが含まれることを示すものということはできない。 そうすると，同段落の記載をもって従来技術である乙１５公報における 「宛先」に「ドメイン」が含まれると解することはできないので，原告の 上記主張は前提において採用し得ないというべきである。
(ｴ) 原告は，電子メールをドメイン単位で分割する場合でも本件発明１の課 題を解決し得ると主張する。 しかし，電子メールをドメイン単位で分割するとなると，同一ドメイン の複数の電子メールのうち，一つのみの送出を保留すべきような場合に上 記課題を解決し得ないことは，前記判示のとおりである。 原告は，本件発明１はいかなる場合でも電子メールの送出制御を効率的 に行うことを課題と設定しているのではないと主張するが，本件発明１が その課題を解決し得ない構成を含むとは考え難く，特許請求の範囲及び本＼n件明細書等１の記載に照らしても，「送信先」にドメインを含むとは解し 得ないことも，前記判示のとおりである。
エ 以上のとおり，構成要件１１Ｄ等における「送信先」は「電子メールアド＼nレス」のみを指し，「ドメイン」を含まないと解することが相当である。
・・・・
特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書 記載の従来技術との比較から認定されるべきであるところ（知財高裁平成２ ７年（ネ）第１００１４号同２８年３月２５日判決），本件明細書等１には， 従来技術の「複数の送信先が記載された電子メールに対しては，誤送信の可 能性がある送信先が１つでも含まれていれば，その他の送信先に対するメー＼nル送信までもが保留，取り消しがされることとなる」（段落【０００４】） という課題を解決するため，電子メールに設定された複数の送信先を個々の 送信先に分割し，記憶手段に記憶されている制御ルール等に従って，電子メ ールの送出に係る制御内容を決定し，決定された制御内容に従って電子メー ルの送信制御を行うなどの構成を備えることにより，「ユーザによる電子メ＼nールの誤送信を低減可能とすると共に，宛先に応じた電子メールの送出制御＼nを行うことにより効率よく電子メールを送出させることができる」（段落【０ ００８】）などの効果を奏するものである。
イ 原告は，本件特許１の特許メモ（乙９）などを根拠に，本件発明１の本質 的部分は，「送出制御内容を，電子メールの送信元と送信先とに対応付けた 制御ルールと，分割された電子メールの送信先と送信元とに従って，分割さ れた送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定すること」（構＼n成要件１１Ｅ）にあると主張する。 しかし，本件発明１の従来技術として挙げられているのは乙１５公報であ り，本件明細書等１に記載されている課題は「複数の送信先が記載された電 子メールに対しては，誤送信の可能性がある送信先が１つでも含まれていれ＼nば，その他の送信先に対するメール送信までもが保留，取り消しがされるこ ととなる」というものであるところ，同課題を解決するためには，電子メー ルに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割した上で，制 御ルールを適用することが不可欠である。そうすると，構成要件１１Ｄ等に＼n係る構成は本件発明１の本質的部分というべきである。＼n 原告は，特許メモ（乙９）の記載を根拠とするが，同メモには，本件特許 の出願時の複数の公知文献に本件発明１に係る構成が記載されているかど＼nうかが記載されているにすぎず，本件発明１の従来技術として挙げられた乙 １５公報との対比がされているものではなく，また，本件発明１の本質的部 分の所在を検討するものでもないので，同メモに基づいて，本件発明１の本 質的部分が構成要件１１Ｅに係る構＼成にあるということはできない。
原告は，制御ルールのリストの例示である【図５】の「条件定義部」の 「受信者」欄に，「*@zzz.co.jp」が定められており，これはドメインを表＼nすものであるから，「送信先」には電子メールアドレスのみならず，ドメ インを含むと主張する。 しかし，前記のとおり，本件明細書等１には，制御ルールに関し，「「条 件定義部」は，「発信者（送信元）」，「受信者（宛先）」，「その他条 件」から構成される。…「受信者（宛先）」には，メール送受信端末１１＼n０から取得する電子メールの宛先（Ｔｏ，Ｃｃ，Ｂｃｃ）の電子メールア ドレス（受信者情報） が設定されている」（段落【００４０】），「「発 信者（送信元）」，「受信者（宛先）」には，それぞれ電子メールアドレ スを複数設定することができ，アスタリスクなどのメタ文字（ワイルドカ ード）を使うことによって任意の文字列を表すこともできる」（段落【０＼n０４１】）と記載されており，これらの記載によれば，上記「*@zzz.co.jp」 は，ドメインを意味するのではなく，「*」に任意の文字列を含み，ドメイ ン名を「zzz.co.jp」とする複数の電子メールアドレスを意味するという べきである。
原告は，「*@zzz.co.jp」がドメインを意味することは，複数の特許文献 （甲２４，３０〜３２，乙１５）などの記載からも裏付けられると主張す るが，特許請求の範囲や発明の詳細な説明において使用される言葉の意義 は各発明により異なることから，構成要件１１Ｄ等の「送信先」の意義は＼n本件特許に係る特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に基づいて 解釈されるべきである。本件明細書等１の「*@zzz.co.jp」がドメインを意 味すると解し得ないことは上記判示のとおりであり，原告の挙げる他の文 献等の記載は上記結論を左右するものではない。
(ｲ) 原告は，本件明細書等の段落【００６１】及び【図４】のステップＳ４ ０２には，「受信者」の「宛先」単位で電子メールの分割をすることを記 載しているが「受信者」の「宛先」にはドメインも含まれると主張する。 しかし，段落【００６１】には「各宛先（受信者）のそれぞれを単一の 宛先としたエンベロープをそれぞれ生成する」と記載されているところ， 同エンベロープの生成を説明する【図１２】には，送信先（受信者） の電 子メールアドレスとして設定されている「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」のそれぞ れを単一の宛先とするエンベロープ情報をそれぞれ生成することが図示 されているのであるから，同段落の「各宛先（受信者）」とは電子メール アドレスを意味するというべきである。
(ｳ) 原告は，本件明細書等１の段落【０００３】に記載の従来技術である乙 １５公報における「宛先」には「電子メールアドレス」又は「ドメイン」 であることが記載されており，本件発明１において分割する単位をドメイ ンとしてもこの従来技術の課題を解決することができると主張する。 そこで，乙１５公報をみるに，その段落【００３２】には，【図２】の 「項目２０３，２０５にあっては，アカウントを＊として，ドメインのみ を指定するとした設定も可能である」と記載されているが，ここにいう項＼n目２０３は送信メールの一時保留機能を利用する場合であって，一時保留＼nせずに，即配信したいメールアドレスの即配信リストを設定する項目であ り，同図の項目２０５は，全ての送信保留中メールを本人（送信者）に配 送する場合であって，配送を希望しない送信保留中メールを本人（送信者） に送信しないメールアドレスの送信不要リストを設定する項目である（段 落【００３０】）。【図２】
このように，項目２０３及び同２０５は即配信又は送信不要リストを設 定するためのものであるから，段落【００３２】の趣旨は，一時保留せず に即配信したいメールアドレスの即配信リスト（項目２０３）や，送信保 留中メールを本人（送信者）に送信しないメールアドレスの送信不要リス ト（項目２０５）に，任意のドメイン名を有する複数のメールアドレスを 一括して設定することも可能であることを述べたものにすぎず，電子メー＼nルの「宛先」にドメインが含まれることを示すものということはできない。 そうすると，同段落の記載をもって従来技術である乙１５公報における 「宛先」に「ドメイン」が含まれると解することはできないので，原告の 上記主張は前提において採用し得ないというべきである。
(ｴ) 原告は，電子メールをドメイン単位で分割する場合でも本件発明１の課 題を解決し得ると主張する。 しかし，電子メールをドメイン単位で分割するとなると，同一ドメイン の複数の電子メールのうち，一つのみの送出を保留すべきような場合に上 記課題を解決し得ないことは，前記判示のとおりである。 原告は，本件発明１はいかなる場合でも電子メールの送出制御を効率的 に行うことを課題と設定しているのではないと主張するが，本件発明１が その課題を解決し得ない構成を含むとは考え難く，特許請求の範囲及び本＼n件明細書等１の記載に照らしても，「送信先」にドメインを含むとは解し 得ないことも，前記判示のとおりである。
エ 以上のとおり，構成要件１１Ｄ等における「送信先」は「電子メールアド＼nレス」のみを指し，「ドメイン」を含まないと解することが相当である。
・・・・
特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書 記載の従来技術との比較から認定されるべきであるところ（知財高裁平成２ ７年（ネ）第１００１４号同２８年３月２５日判決），本件明細書等１には， 従来技術の「複数の送信先が記載された電子メールに対しては，誤送信の可 能性がある送信先が１つでも含まれていれば，その他の送信先に対するメー＼nル送信までもが保留，取り消しがされることとなる」（段落【０００４】） という課題を解決するため，電子メールに設定された複数の送信先を個々の 送信先に分割し，記憶手段に記憶されている制御ルール等に従って，電子メ ールの送出に係る制御内容を決定し，決定された制御内容に従って電子メー ルの送信制御を行うなどの構成を備えることにより，「ユーザによる電子メ＼nールの誤送信を低減可能とすると共に，宛先に応じた電子メールの送出制御＼nを行うことにより効率よく電子メールを送出させることができる」（段落【０ ００８】）などの効果を奏するものである。
イ 原告は，本件特許１の特許メモ（乙９）などを根拠に，本件発明１の本質 的部分は，「送出制御内容を，電子メールの送信元と送信先とに対応付けた 制御ルールと，分割された電子メールの送信先と送信元とに従って，分割さ れた送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定すること」（構＼n成要件１１Ｅ）にあると主張する。 しかし，本件発明１の従来技術として挙げられているのは乙１５公報であ り，本件明細書等１に記載されている課題は「複数の送信先が記載された電 子メールに対しては，誤送信の可能性がある送信先が１つでも含まれていれ＼nば，その他の送信先に対するメール送信までもが保留，取り消しがされるこ ととなる」というものであるところ，同課題を解決するためには，電子メー ルに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割した上で，制 御ルールを適用することが不可欠である。そうすると，構成要件１１Ｄ等に＼n係る構成は本件発明１の本質的部分というべきである。＼n 原告は，特許メモ（乙９）の記載を根拠とするが，同メモには，本件特許 の出願時の複数の公知文献に本件発明１に係る構成が記載されているかど＼nうかが記載されているにすぎず，本件発明１の従来技術として挙げられた乙 １５公報との対比がされているものではなく，また，本件発明１の本質的部 分の所在を検討するものでもないので，同メモに基づいて，本件発明１の本 質的部分が構成要件１１Ｅに係る構＼成にあるということはできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.10.17
平成30(行ケ)10142 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月10日 知的財産高等裁判所(４部)
デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）に関する発明について、進歩性無しとした拒絶審決が維持されました。出願人は中国企業です。これからはこの種の審取訴訟も増えるのでしょうね。
これに対し原告は，(1)引用例には，リソース情報をコア情報として含む＼nべき「スケジューリング割当て」によるスケジューリング（初期送信のた めのスケジューリング）については何ら記載がないから，引用発明の「受 信成否情報の受信に基づく第２のデバイスへの第１のＤ２Ｄリンクのデー タの再送又は次のデータの送信」が「為され」る「サブフレーム」（サブ フレームｍｌ＋２ｄ＋ｃ（１３０３））は，再送のスケジューリングに関 する情報によってスケジューリングされているサブフレームにすぎず，ス ケジューリング割当てによってスケジュールされている「第３のサブフレ ーム」に該当しないこと，(2)引用例には，引用発明において，「Ｄ２Ｄオ ペレーションのためのスケジューリング割当て」が基地局とデバイスとの 間のＤ２Ｃオペレーションとして送受信されることが記載されているにす ぎず，「Ｄ２Ｄオペレーションのためのスケジューリング割当て」が，デ バイス間のＤ２Ｄオペレーションとして送受信されることについては，開 示も示唆もないことによれば，引用発明が本件構成Ｅ−１の「第３のサブ＼nフレームが前記第１のサブフレームにおける前記Ｄ２Ｄオペレーションの ためのスケジューリング割当てによってスケジュールされ」るとの構成を＼n備えているといえない旨主張する。
しかしながら，上記(1)の点については，第３のサブフレームにおけるＤ ２Ｄオペレーションのためのスケジューリングは，初期送信のためのスケ ジューリング及び再送のためのスケジューリングの双方が含まれることは 前記(1)ア(イ)のとおりであるから，その前提において理由がない。 また，上記(2)の点については，本件補正発明の特許請求の範囲（請求項 １）の記載中には，「Ｄ２Ｄオペレーションのためのスケジューリング割 当て」が基地局とデバイスとの間のＤ２Ｃオペレーションとして送受信さ れることを除外する記載はない。
これに対し原告は，(1)引用例には，リソース情報をコア情報として含む＼nべき「スケジューリング割当て」によるスケジューリング（初期送信のた めのスケジューリング）については何ら記載がないから，引用発明の「受 信成否情報の受信に基づく第２のデバイスへの第１のＤ２Ｄリンクのデー タの再送又は次のデータの送信」が「為され」る「サブフレーム」（サブ フレームｍｌ＋２ｄ＋ｃ（１３０３））は，再送のスケジューリングに関 する情報によってスケジューリングされているサブフレームにすぎず，ス ケジューリング割当てによってスケジュールされている「第３のサブフレ ーム」に該当しないこと，(2)引用例には，引用発明において，「Ｄ２Ｄオ ペレーションのためのスケジューリング割当て」が基地局とデバイスとの 間のＤ２Ｃオペレーションとして送受信されることが記載されているにす ぎず，「Ｄ２Ｄオペレーションのためのスケジューリング割当て」が，デ バイス間のＤ２Ｄオペレーションとして送受信されることについては，開 示も示唆もないことによれば，引用発明が本件構成Ｅ−１の「第３のサブ＼nフレームが前記第１のサブフレームにおける前記Ｄ２Ｄオペレーションの ためのスケジューリング割当てによってスケジュールされ」るとの構成を＼n備えているといえない旨主張する。
しかしながら，上記(1)の点については，第３のサブフレームにおけるＤ ２Ｄオペレーションのためのスケジューリングは，初期送信のためのスケ ジューリング及び再送のためのスケジューリングの双方が含まれることは 前記(1)ア(イ)のとおりであるから，その前提において理由がない。 また，上記(2)の点については，本件補正発明の特許請求の範囲（請求項 １）の記載中には，「Ｄ２Ｄオペレーションのためのスケジューリング割 当て」が基地局とデバイスとの間のＤ２Ｃオペレーションとして送受信さ れることを除外する記載はない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2019.10.17
平成31(行ケ)10056 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月8日 知的財産高等裁判所
外為オンラインVSマネースクエアＨＤの侵害訴訟（平成29(ワ)2417）の対象特許（6154978号）についての無効審決取消訴訟です。無効理由無しとした審決が維持されました。
これに対し原告は，(1)甲１には，複数の売り注文の中で最も高い売り注 文価格の売り注文が約定されたことを注文情報生成部の約定検知手段が検 知する構成が開示されていること（【０１４６】，【０１４７】，図７Ａ，＼n図１９），(2)甲２の記載事項（[００８５]，図６，図７）によれば，甲２ 発明の１は，１回限りのイフダンオーダー（繰り返さないＬＯＣＫ注文） を前提として，「相場価格が上昇する状況」にあると予想した投資家が，＼n上昇する相場に追従するように，従前のものより所定価格だけ増加させた イフダンオーダーを生成することを繰り返すことで，利益を得ることを可 能にした発明であるといえること，(3)甲１発明は，「複数の売り注文のう ちいずれかの売り注文が約定されたことを検知すると，同じ売り注文価格 の情報を含む売り注文情報を再度生成するものであって，相場価格が一定 の範囲内で変動する状況で利益を得ることを目的とする発明」であり，甲 ２発明の１の従来技術に相当するものであるから，甲２発明の１は，甲１ 発明に相当する発明に甲２発明の１を適用することを示唆していること， (4)甲１発明と甲２発明の１とは，金融商品の取引に関する技術分野に属し ている点で技術分野が共通すること，「顧客に利益をもたらす装置を提供 する」という目的（課題）が共通し，イフダンオーダーを利用することに よって機会喪失のリスクを低減するという機能においても共通することに＼n照らすと，甲１及び甲２に接した当業者は，甲１発明における「約定検知 手段が，複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定 されたことを検知」した場合の「注文情報生成手段」の動作について，甲 ２発明の１の「従前のものより所定価格だけ増加させたイフダンオーダー を生成する」という動作を適用する動機付けがあるから，甲１発明におい て，「約定検知手段が，複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の 売り注文が約定されたことを検知」した場合に「複数の売り注文のうち最 も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を 含む売り注文情報」を生成する動作とする構成（相違点１−１に係る本件＼n発明１の構成）とすることを容易に想到することができたものである旨主＼n張する。
しかしながら，上記(1)の点については，原告の指摘する甲１の記載は， 第一〜第五の注文情報群１８１ｓ２１〜１８１ｓ２５のうち，いずれの第 二注文（１８１ｕ２１〜１８１ｕ２５）が約定した場合においても，当該 第二注文を含む注文情報群を再度生成することを示したものであり，特に 最も高い売り注文価格の売り注文が約定した場合（１８１ｕ２５）に着目 した処理を記載したものではないし，前述のとおり，甲１には，本件明細 書記載の「シフト機能」（【００７８】）に関する記載や示唆はない。＼n 上記(2)及び(3)の点については，甲２には，甲２発明の１が，１回限りの イフダンオーダー（繰り返さないＬＯＣＫ注文）を前提として，「相場価 格が上昇する状況」にあると予想した投資家が，上昇する相場に追従する＼nように，従前のものより所定価格だけ増加させたイフダンオーダーを生成 することを繰り返すことで，利益を得ることを可能にした発明であること＼nの開示があるものといえるが，他方で，甲２には，複数のイフダンオーダ ーによるＬＯＣＫ処理を行うことについての記載も示唆もないことに照ら すと，甲１発明が甲２発明の１の従来技術に相当するものであるとはいえ ないし，甲２発明の１が，甲１発明に相当する発明に甲２発明の１を適用 することを示唆しているということもできない。また，甲１には，複数の イフダンオーダー（複数の売り注文）のうち，「最も高い売り注文価格の 売り注文」が約定されたことを検知すると，注文情報生成手段が「前記複 数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い 売り注文価格の情報を含む売り注文情報」を生成するという構成（構＼成要 件１Ｈ）についての記載も示唆もない。
そうすると，甲１及び甲２に接した当業者においては，甲１発明と甲２ 発明の１が，金融商品の取引に関する技術分野に属している点で技術分野 が共通し，イフダンオーダーを利用することにより，利便性を高めるなど の機能面においても共通すること（上記(4)）を勘案しても，甲１発明にお ける「約定検知手段が，複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の 売り注文が約定されたことを検知」した場合の「注文情報生成手段」の動 作について，甲２発明の１における「インクリメントオプション」に係る 構成あるいは原告のいう「従前のものより所定価格だけ増加させたイフダ＼nンオーダーを生成する」という動作を適用する動機付けがあるものと認め ることはできない。また，甲２発明の１の上記構成は，相違点１−１に係＼nる本件発明１の構成全部を含むものではないから，甲１発明に甲２発明の＼n１の上記構成を組み合わせることを試みたとしても，当業者が，甲１発明＼nにおいて，相違点１−１に係る本件発明１の構成とすることを容易に想到＼nすることができたものと認めることはできない。
これに対し原告は，(1)甲１には，複数の売り注文の中で最も高い売り注 文価格の売り注文が約定されたことを注文情報生成部の約定検知手段が検 知する構成が開示されていること（【０１４６】，【０１４７】，図７Ａ，＼n図１９），(2)甲２の記載事項（[００８５]，図６，図７）によれば，甲２ 発明の１は，１回限りのイフダンオーダー（繰り返さないＬＯＣＫ注文） を前提として，「相場価格が上昇する状況」にあると予想した投資家が，＼n上昇する相場に追従するように，従前のものより所定価格だけ増加させた イフダンオーダーを生成することを繰り返すことで，利益を得ることを可 能にした発明であるといえること，(3)甲１発明は，「複数の売り注文のう ちいずれかの売り注文が約定されたことを検知すると，同じ売り注文価格 の情報を含む売り注文情報を再度生成するものであって，相場価格が一定 の範囲内で変動する状況で利益を得ることを目的とする発明」であり，甲 ２発明の１の従来技術に相当するものであるから，甲２発明の１は，甲１ 発明に相当する発明に甲２発明の１を適用することを示唆していること， (4)甲１発明と甲２発明の１とは，金融商品の取引に関する技術分野に属し ている点で技術分野が共通すること，「顧客に利益をもたらす装置を提供 する」という目的（課題）が共通し，イフダンオーダーを利用することに よって機会喪失のリスクを低減するという機能においても共通することに＼n照らすと，甲１及び甲２に接した当業者は，甲１発明における「約定検知 手段が，複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の売り注文が約定 されたことを検知」した場合の「注文情報生成手段」の動作について，甲 ２発明の１の「従前のものより所定価格だけ増加させたイフダンオーダー を生成する」という動作を適用する動機付けがあるから，甲１発明におい て，「約定検知手段が，複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の 売り注文が約定されたことを検知」した場合に「複数の売り注文のうち最 も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い売り注文価格の情報を 含む売り注文情報」を生成する動作とする構成（相違点１−１に係る本件＼n発明１の構成）とすることを容易に想到することができたものである旨主＼n張する。
しかしながら，上記(1)の点については，原告の指摘する甲１の記載は， 第一〜第五の注文情報群１８１ｓ２１〜１８１ｓ２５のうち，いずれの第 二注文（１８１ｕ２１〜１８１ｕ２５）が約定した場合においても，当該 第二注文を含む注文情報群を再度生成することを示したものであり，特に 最も高い売り注文価格の売り注文が約定した場合（１８１ｕ２５）に着目 した処理を記載したものではないし，前述のとおり，甲１には，本件明細 書記載の「シフト機能」（【００７８】）に関する記載や示唆はない。＼n 上記(2)及び(3)の点については，甲２には，甲２発明の１が，１回限りの イフダンオーダー（繰り返さないＬＯＣＫ注文）を前提として，「相場価 格が上昇する状況」にあると予想した投資家が，上昇する相場に追従する＼nように，従前のものより所定価格だけ増加させたイフダンオーダーを生成 することを繰り返すことで，利益を得ることを可能にした発明であること＼nの開示があるものといえるが，他方で，甲２には，複数のイフダンオーダ ーによるＬＯＣＫ処理を行うことについての記載も示唆もないことに照ら すと，甲１発明が甲２発明の１の従来技術に相当するものであるとはいえ ないし，甲２発明の１が，甲１発明に相当する発明に甲２発明の１を適用 することを示唆しているということもできない。また，甲１には，複数の イフダンオーダー（複数の売り注文）のうち，「最も高い売り注文価格の 売り注文」が約定されたことを検知すると，注文情報生成手段が「前記複 数の売り注文のうち最も高い売り注文価格よりもさらに所定価格だけ高い 売り注文価格の情報を含む売り注文情報」を生成するという構成（構＼成要 件１Ｈ）についての記載も示唆もない。
そうすると，甲１及び甲２に接した当業者においては，甲１発明と甲２ 発明の１が，金融商品の取引に関する技術分野に属している点で技術分野 が共通し，イフダンオーダーを利用することにより，利便性を高めるなど の機能面においても共通すること（上記(4)）を勘案しても，甲１発明にお ける「約定検知手段が，複数の売り注文のうち，最も高い売り注文価格の 売り注文が約定されたことを検知」した場合の「注文情報生成手段」の動 作について，甲２発明の１における「インクリメントオプション」に係る 構成あるいは原告のいう「従前のものより所定価格だけ増加させたイフダ＼nンオーダーを生成する」という動作を適用する動機付けがあるものと認め ることはできない。また，甲２発明の１の上記構成は，相違点１−１に係＼nる本件発明１の構成全部を含むものではないから，甲１発明に甲２発明の＼n１の上記構成を組み合わせることを試みたとしても，当業者が，甲１発明＼nにおいて，相違点１−１に係る本件発明１の構成とすることを容易に想到＼nすることができたものと認めることはできない。
◆判決本文
関連の侵害訴訟はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.10.11
平成30(ワ)13400 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 東京地方裁判所（40部)
文言侵害、均等侵害とも否定されました。論点は係止爪の位置です。本件発明をアンテナ上方向（抜け方向）に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓んで拡がることにより解決しているが、被告製品は本件発明１と異なる構成で実現していると、判断されました。＼n
均等論の本質的部分（第1要件）
本件発明１と被告製品との相違点は，本件発明１では，係止爪がサブアー ム部の上端部に位置するものであるのに対し，被告製品では，爪部の上部に フック部が設けられ，爪部がサブアーム部の上端部に位置するとはいえない 点にあるところ，被告は，原告の均等侵害の主張に対し，第４要件を充足す ることは争わないものの，その余の要件の充足性を争うので，以下検討する。
(2) 第１要件（非本質的部分）について
ア 均等侵害が成立するための第１要件にいう本質的部分とは，当該特許発 明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分であり，このような特許発明の本質的部分を対象＼n製品等が共通に備えていると認められる場合には，相違部分は本質的部分 ではないと解される。
イ 原告は，本件発明１のうち，挿入力の増加の防止のための構成がその本＼n質的部分であるとした上で，被告製品は少なくともその課題の解決原理を 利用しているのであるから，被告製品のサブアーム部にフック部が付属し ているかどうかにかかわらず，同製品は本件発明１の本質的部分を備えて いると主張する。 しかし，本件発明１は，特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダにつ いて，従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり，他方， 抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると，挿入力が強 くなり作業性が悪化することから，挿入力は弱いままで，抜け力を強くす るという課題を解決するためのものであると認められる（本件明細書等の 段落【０００９】，【００１３】〜【００１５】）。そうすると，本件発 明１の本質的部分は，挿入力は弱いままで，抜け力を強くするための構成＼nにあり，従来技術との対比でいうと，特に抜け力の強化のための構成が重＼n要であるというべきである。 そして，本件発明１は，上記課題の解決のため，(1)メインアーム部と， メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し，(2)当該下端部が サブアーム部の撓みの支点となり，(3)サブアーム部の上端部を，上端に向 かって肉厚が増加する係止爪からなるものとすることなどにより，取付孔 への挿入性の向上を図るとともに，アンテナ上方向（抜け方向）に荷重が 加わったときは，係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を 可能にするものであると認められる（特許請求の範囲，本件明細書等の段＼n落【００１７】，【００２９】，【００３２】，【００３３】，【００３ ６】，【００３７】）。
ウ 他方，被告製品においては，サブアーム部の爪部の上部にフック部が設 けられ，当該フック部と車体のルーフ孔の距離が０．３ｍｍであると認め られるから（乙１３），抜け方向に荷重が加わった際に，フック部は０． ３ｍｍ程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり，爪 部がそれ以上に外側に撓ることは抑制されるものと認められる。 そして，被告製品における抜け力に関し，被告が実施した実験結果（乙 ５）によれば，本件発明１の実施品の抜け力は１８６Ｎであるのに対し， 被告製品の抜け力は，２１５．８Ｎ，２２７Ｎ，２７１Ｎ，２９５Ｎであ り，最小でも約３０Ｎ，最大で約１１０Ｎの差が生じたことが認められる。 また，被告が実施した，被告製品のコの字型部材（サンプル(1)）と，被告 製品のコの字型部材を加工してフック部を除いたもの（サンプル(2)）を用 いた実験結果（乙１４）によれば，前者の抜け力の平均値は２２７．６０ Ｎ，後者の抜け力の平均値は７３．５１Ｎ（いずれも１０回実施）であり， フック部を備えたコの字型部材の方が，抜け力において約１５０Ｎ大きい ことが認められる。
前記のとおり，被告製品の爪部は外側への撓みが抑制されていると認め られるところ，これに上記の各実験結果を併せて考慮すると，被告製品は， 本件発明１の実施品に匹敵する抜け力を備えているということができ，そ の抜け力の大きさは，同製品がフック部を備えることに起因しているもの と考えるのが自然であり，少なくとも爪部の外部への撓みによるものでは ないということができる。 なお，原告は，乙１４実験はサンプル(2)のフック部のカット加工の際に メインアーム部とサブアーム部の接続部の耐久性が損なわれた可能性が＼nあるとして，乙１４実験の信用性を争うが，サンプル(2)はフック部を爪部 からカットするものであり，上記接続部の耐久性が損なわれたことをうか がわせる事情は見当たらない。前記判示のとおり，乙１４実験はサンプル (1)と(2)のそれぞれについて１０回ずつ実験を行っているところ，数値にば らつきはあるものの，サンプル(1)は２００Ｎ以上であり，サンプル(2)は概 ね６０〜１００程度であり，全体的に１００Ｎ以上の差が生じていること に照らすと，その差が誤差や実験方法の不適切さに由来するものとはいう ことはできない。
エ 前記判示のとおり，抜け力の増大という課題を解決するための構成は本＼n件発明１の本質的部分ということができるところ，本件発明１はこの課題 をアンテナ上方向（抜け方向）に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓 んで拡がることにより解決しているのに対し，被告製品は爪部に加えてフ ック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ，そうす ると，被告製品は本件発明１と異なる構成により上記課題を解決している＼nということができる。
均等論の本質的部分（第1要件）
本件発明１と被告製品との相違点は，本件発明１では，係止爪がサブアー ム部の上端部に位置するものであるのに対し，被告製品では，爪部の上部に フック部が設けられ，爪部がサブアーム部の上端部に位置するとはいえない 点にあるところ，被告は，原告の均等侵害の主張に対し，第４要件を充足す ることは争わないものの，その余の要件の充足性を争うので，以下検討する。
(2) 第１要件（非本質的部分）について
ア 均等侵害が成立するための第１要件にいう本質的部分とは，当該特許発 明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思 想を構成する特徴的部分であり，このような特許発明の本質的部分を対象＼n製品等が共通に備えていると認められる場合には，相違部分は本質的部分 ではないと解される。
イ 原告は，本件発明１のうち，挿入力の増加の防止のための構成がその本＼n質的部分であるとした上で，被告製品は少なくともその課題の解決原理を 利用しているのであるから，被告製品のサブアーム部にフック部が付属し ているかどうかにかかわらず，同製品は本件発明１の本質的部分を備えて いると主張する。 しかし，本件発明１は，特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダにつ いて，従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり，他方， 抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると，挿入力が強 くなり作業性が悪化することから，挿入力は弱いままで，抜け力を強くす るという課題を解決するためのものであると認められる（本件明細書等の 段落【０００９】，【００１３】〜【００１５】）。そうすると，本件発 明１の本質的部分は，挿入力は弱いままで，抜け力を強くするための構成＼nにあり，従来技術との対比でいうと，特に抜け力の強化のための構成が重＼n要であるというべきである。 そして，本件発明１は，上記課題の解決のため，(1)メインアーム部と， メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し，(2)当該下端部が サブアーム部の撓みの支点となり，(3)サブアーム部の上端部を，上端に向 かって肉厚が増加する係止爪からなるものとすることなどにより，取付孔 への挿入性の向上を図るとともに，アンテナ上方向（抜け方向）に荷重が 加わったときは，係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を 可能にするものであると認められる（特許請求の範囲，本件明細書等の段＼n落【００１７】，【００２９】，【００３２】，【００３３】，【００３ ６】，【００３７】）。
ウ 他方，被告製品においては，サブアーム部の爪部の上部にフック部が設 けられ，当該フック部と車体のルーフ孔の距離が０．３ｍｍであると認め られるから（乙１３），抜け方向に荷重が加わった際に，フック部は０． ３ｍｍ程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり，爪 部がそれ以上に外側に撓ることは抑制されるものと認められる。 そして，被告製品における抜け力に関し，被告が実施した実験結果（乙 ５）によれば，本件発明１の実施品の抜け力は１８６Ｎであるのに対し， 被告製品の抜け力は，２１５．８Ｎ，２２７Ｎ，２７１Ｎ，２９５Ｎであ り，最小でも約３０Ｎ，最大で約１１０Ｎの差が生じたことが認められる。 また，被告が実施した，被告製品のコの字型部材（サンプル(1)）と，被告 製品のコの字型部材を加工してフック部を除いたもの（サンプル(2)）を用 いた実験結果（乙１４）によれば，前者の抜け力の平均値は２２７．６０ Ｎ，後者の抜け力の平均値は７３．５１Ｎ（いずれも１０回実施）であり， フック部を備えたコの字型部材の方が，抜け力において約１５０Ｎ大きい ことが認められる。
前記のとおり，被告製品の爪部は外側への撓みが抑制されていると認め られるところ，これに上記の各実験結果を併せて考慮すると，被告製品は， 本件発明１の実施品に匹敵する抜け力を備えているということができ，そ の抜け力の大きさは，同製品がフック部を備えることに起因しているもの と考えるのが自然であり，少なくとも爪部の外部への撓みによるものでは ないということができる。 なお，原告は，乙１４実験はサンプル(2)のフック部のカット加工の際に メインアーム部とサブアーム部の接続部の耐久性が損なわれた可能性が＼nあるとして，乙１４実験の信用性を争うが，サンプル(2)はフック部を爪部 からカットするものであり，上記接続部の耐久性が損なわれたことをうか がわせる事情は見当たらない。前記判示のとおり，乙１４実験はサンプル (1)と(2)のそれぞれについて１０回ずつ実験を行っているところ，数値にば らつきはあるものの，サンプル(1)は２００Ｎ以上であり，サンプル(2)は概 ね６０〜１００程度であり，全体的に１００Ｎ以上の差が生じていること に照らすと，その差が誤差や実験方法の不適切さに由来するものとはいう ことはできない。
エ 前記判示のとおり，抜け力の増大という課題を解決するための構成は本＼n件発明１の本質的部分ということができるところ，本件発明１はこの課題 をアンテナ上方向（抜け方向）に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓 んで拡がることにより解決しているのに対し，被告製品は爪部に加えてフ ック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ，そうす ると，被告製品は本件発明１と異なる構成により上記課題を解決している＼nということができる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> ピックアップ対象
2019.10.10
平成31(行ケ)10062 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年10月9日 知的財産高等裁判所（1部）
商標「らくらく」について4条1項10号違反の無効理由なしとした審決が、維持されました。原告は、「らくらく正座椅子」、「らくらく椅子」、「らくらく万能正座椅子」を使用していましたが、裁判所は、「らくらく」部分を取り出す取引の実情がないと判断しました。
前記認定事実(2)ア，ウによれば，原告は，昭和６３年頃から原告商品の販売を開 始し，３０年以上継続して販売していることがうかがわれ，その販売数は，平成１ ２年及び平成１５年から平成２５年の１２年間で約７５万個に上っていること，平 成１４年から平成１８年にかけて生活産業新聞に７５回にわたり，原告商品の広告が掲載されたほか，各種カタログ，チラシやアマゾンのウェブサイト等にも原告商 品の広告が掲載されたことが認められる。 しかしながら，原告が販売する原告商品の包装箱には，「らくらく椅子」，「らくら く正座椅子」又は「らくらく二段正座椅子」との標章が付されており，「らくらく」 の文字のみが単独で使用されたものはない（前記認定事実(2)イ）。 また，原告商品の広告等には，その多くにおいて「らくらく正座椅子」との標章が 付されており，「らくらく万能座椅子」，「らくらく万能＼正座椅子」，「らくらく正座いす」，「らくらく椅子」の標章が付されたものもあるものの，「らくらく」の文字のみ が単独で使用されたものはない（前記認定事実(2)ウ）。 そうすると，原告の主張する引用商標「らくらく」が，本件商標の登録出願時及び 登録査定時において，原告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されて＼nいたものとは認められないというべきである。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，「らくらく正座椅子」は，「らくらく」と「正座椅子」とを結合した構＼n成から成る結合商標であるが，「らくらく」の文字部分のみが商品の出所識別標識と して強く支配的な印象を与えるものであるから，この部分のみを原告の使用商標と して抽出すべきであると主張する。 しかし，「らくらく」は，「楽」であることを意味する語であり，足の痺れや膝頭の 痛みが緩和され，楽に正座をすることができるとの原告商品の機能を表＼している。 また，「正座椅子」は，正座用の椅子を意味する語であり，原告商品の用途又は商品 の種類そのものを表している。よって，いずれも，それぞれの文字部分のみによっ＼nて出所識別標識としての機能を発揮するとはいえない。＼nそうすると，原告商品の表示から，「らくらく」の文字部分のみが商品の出所識別＼n標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえず，「らくらく」の文字部分のみ を要部として抽出することはできない。よって，原告の主張は採用できない。
イ また，原告は，「らくらく正座椅子」から「らくらく」を抽出しているとの取引の実情に照らしても，「らくらく」の部分のみを原告の使用商標として抽出すべき であるとも主張する。 しかし，原告商品が「らくらく」と略称されているなどして，「らくらく正座椅子」 から「らくらく」を抽出していることを認めるに足りる証拠はない。原告は，取引者 である原告と被告が，「らくらく正座椅子」から「らくらく」を抽出していることを 前提に本件審判請求やそれ以前の折衝を行っていたことをもって，「らくらく」を抽 出する取引の実情があるとも主張するが，本件審判手続における当事者の主張内容 をもって，「らくらく正座椅子」から「らくらく」を抽出していることが取引の実情 であると認めることはできず，原告の主張は採用できない。
前記認定事実(2)ア，ウによれば，原告は，昭和６３年頃から原告商品の販売を開 始し，３０年以上継続して販売していることがうかがわれ，その販売数は，平成１ ２年及び平成１５年から平成２５年の１２年間で約７５万個に上っていること，平 成１４年から平成１８年にかけて生活産業新聞に７５回にわたり，原告商品の広告が掲載されたほか，各種カタログ，チラシやアマゾンのウェブサイト等にも原告商 品の広告が掲載されたことが認められる。 しかしながら，原告が販売する原告商品の包装箱には，「らくらく椅子」，「らくら く正座椅子」又は「らくらく二段正座椅子」との標章が付されており，「らくらく」 の文字のみが単独で使用されたものはない（前記認定事実(2)イ）。 また，原告商品の広告等には，その多くにおいて「らくらく正座椅子」との標章が 付されており，「らくらく万能座椅子」，「らくらく万能＼正座椅子」，「らくらく正座いす」，「らくらく椅子」の標章が付されたものもあるものの，「らくらく」の文字のみ が単独で使用されたものはない（前記認定事実(2)ウ）。 そうすると，原告の主張する引用商標「らくらく」が，本件商標の登録出願時及び 登録査定時において，原告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されて＼nいたものとは認められないというべきである。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，「らくらく正座椅子」は，「らくらく」と「正座椅子」とを結合した構＼n成から成る結合商標であるが，「らくらく」の文字部分のみが商品の出所識別標識と して強く支配的な印象を与えるものであるから，この部分のみを原告の使用商標と して抽出すべきであると主張する。 しかし，「らくらく」は，「楽」であることを意味する語であり，足の痺れや膝頭の 痛みが緩和され，楽に正座をすることができるとの原告商品の機能を表＼している。 また，「正座椅子」は，正座用の椅子を意味する語であり，原告商品の用途又は商品 の種類そのものを表している。よって，いずれも，それぞれの文字部分のみによっ＼nて出所識別標識としての機能を発揮するとはいえない。＼nそうすると，原告商品の表示から，「らくらく」の文字部分のみが商品の出所識別＼n標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえず，「らくらく」の文字部分のみ を要部として抽出することはできない。よって，原告の主張は採用できない。
イ また，原告は，「らくらく正座椅子」から「らくらく」を抽出しているとの取引の実情に照らしても，「らくらく」の部分のみを原告の使用商標として抽出すべき であるとも主張する。 しかし，原告商品が「らくらく」と略称されているなどして，「らくらく正座椅子」 から「らくらく」を抽出していることを認めるに足りる証拠はない。原告は，取引者 である原告と被告が，「らくらく正座椅子」から「らくらく」を抽出していることを 前提に本件審判請求やそれ以前の折衝を行っていたことをもって，「らくらく」を抽 出する取引の実情があるとも主張するが，本件審判手続における当事者の主張内容 をもって，「らくらく正座椅子」から「らくらく」を抽出していることが取引の実情 であると認めることはできず，原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.10. 4
平成30(ワ)11399 商標権移転登録手続等請求事件 商標権 民事訴訟 令和元年9月19日 東京地方裁判所
契約に基づく商標権の移転を請求しましたが、契約があったとは認められないとして、請求棄却されました。問題の標章は「ＲＯＣＣＡ」です。
(１) 争点（本件契約の締結の有無）について
ア 原告は，被告との間で，本件契約（平成１５年７月の当初使用許諾契約 及び平成２６年４月の本件修正合意）が締結されたと主張し，ダミアーニ 社及び原告の代表者であったＡ（甲１２，１６），セールスマネージャーで＼nあったＤ（甲１３）は，これに沿う陳述をする。 しかし，被告は，本件契約が締結された事実はないと主張し，被告代表＼n者は，これに沿う陳述をするところ（乙１），原告が主張する本件契約（当 初使用許諾契約及び本件修正合意）の内容は，商標権者である被告が，商 標権者でない原告に対し，原告が真の権利者であって，被告の本件各商標 登録は原告の条件付き許諾によるものにすぎないことを認め（予備的請求＼nに関係する部分），また，条件成就後には本件各商標権の移転登録手続をす ることを約するという（主位的請求に関係する部分），いずれも本件各登録 商標に係る商標権者である被告の立場を覆すような，商標権者でない原告 に一方的に有利な内容になっているものといえる。しかして，そのような 当事者双方にとって通常の取引とは質的に異なるような重大な内容である にもかかわらず，これらの内容が当事者間で合意され本件契約が締結され たことを具体的に裏付けるに足りるような，契約書，覚書その他の客観的 な証拠は見当たらない。
イ また，原告が本件各登録商標の真の権利者たる地位にあることを基礎付ける事由や，被告が本件各登録商標に係る商標権者である立場を覆すよう な合意を原告との間であえて行うことの合理的理由はいずれも見当たらな い。
すなわち，原告が主張するような，平成１５年７月当時の日本国内にお いて，標章「ＲＯＣＣＡ」がダミアーニ・グループやロッカ社のものとし て著名あるいは周知であったことや，日本国内及び日本国外において，ダ ミアーニ・グループが標章「ＲＯＣＣＡ」に関して何らかの権利を有して いたことを具体的に認めるに足りる客観的証拠はない。そうすると，上記 認定事実にも照らし，平成１５年７月頃における被告は，ダミアーニ・グ ループの商品を中心に取り扱うこととしたことからＡに店舗名の相談をし たにすぎず，被告において，原告との間で，Ａからの店舗名としての提案 を受け入れること以上に，「ＲＯＣＣＡ」の使用許諾の契約（当初使用許諾 契約）まで締結する必要性は何ら認められないものであって，本件の事実 経過において，被告が，我が国における商標権者でない原告を，あえて「Ｒ ＯＣＣＡ」の真の権利者と扱ってその使用許諾を受ける合理的な理由はな い。また，原告においても，平成１５年７月に当初使用許諾契約が締結さ れたとする以上，「ＲＯＣＣＡ」に係る権利の確保には相当の関心を払って いたとみられるにもかかわらず，それから約２年半が経過して，被告が本 件登録商標１の商標登録出願をした平成１８年２月までに至っても，我が国において「ＲＯＣＣＡ」に係る商標登録出願をするなど真の権利者とし てその権利を確保する行動を何らとっていない。 この点，ダミアーニ社は，平成２１年７月に至り，本件登録商標１につ き本件審判請求を行っているが，「ＲＯＣＣＡ」が国際的著名商標であり本 件登録商標１は商標法４条１項１１号，同１５号，又は同１９号に違反し て登録されたものであるという同社の主張は，平成２２年２月の本件審決 により否定されているものである。原告は，その後，当事者間で交渉が重 ねられた旨をいうが，上記認定事実によれば，原告と被告との間には，平 成２０年以降，ほぼ取引がない状況が続いていたのであって，平成２６年 ４月の時点で，上記のような，商標権者でない原告が一方的に有利な内容 になっている本件修正合意を被告との間で締結し得るような地位ないし立 場にあったことを客観的に示すものは何ら見当たらない。
ウ さらに，上記認定事実に照らし，被告の行動は，本件各登録商標に係る 商標権者である立場を覆すような本件修正合意とは相容れないものである。 すなわち，前記のように，本件修正合意は，商標権者である被告が，商 標権者でない原告に対し，原告が真の権利者であって，被告の本件各商標 登録は原告の条件付き許諾によるものにすぎないことを認め（予備的請求＼nに関係する部分），また，条件成就後には本件各商標権の移転登録手続をす ることを約するという（主位的請求に関係する部分）ものであるところ， 被告は，「ＲＯＣＣＡ」を店舗名として採用した後，本件登録商標１の商標 登録を受けたことを皮切りに，「ＲＯＣＣＡ」が国際的著名商標であるなど のダミアーニ社の本件審判請求に対して争い，その前後にも本件登録商標 ２ないし９の商標登録を受けるなど，「ＲＯＣＣＡ」に係る権利を獲得，保 持する態度を一貫してとっており，上記のような内容の本件修正合意は， このような被告の行動とは全く相容れない。 それにもかかわらず，被告が原告との間で本件修正合意を行ったことが 認められるには，これにより被告において「ＲＯＣＣＡ」に係る権利を手 放すことに見合う相応の利益があるなど，何らかの相当な理由がなければ ならないというべきである。しかし，本件修正合意の相手方である原告と の関係を見ても，平成２０年には原告と被告との取引は終了しており，そ の後，原告が本件修正合意を締結したと主張する平成２６年４月２３日を 境に継続的な取引が再開した事実はなく，原告と被告との取引上の関係は， 原告が平成２７年と平成２８年に年に１回の被告の展示会に出展した程度 のものであり，被告に何らかの上記のような相応の利益があったとは認め られないものであって，その他，本件全証拠に照らしても，被告が従前の 態度を翻してまで原告との間で本件修正合意を行う相当な理由は認められ ないところである。
エ 以上によれば，原告の上記主張やこれに沿うＡ（甲１２，１６），Ｄ（甲 １３）の上記各陳述は採用できず，その他，本件全証拠を精査しても，原 告の上記主張を認めるに足りるものはない。 よって，原告と被告との間の本件契約の締結の事実を認めることはでき ず，本件修正合意に係る前記第２の２(３)に基づく，本件各商標権の移転 登録手続請求（主位的請求）は理由がなく，また，本件修正合意に係る前 記２(１)及び(２)に基づく，原状回復請求としての，本件各商標登録の抹 消登録手続請求も理由がないことに帰する。
(２) 原告の主張について
なお，原告は，本件契約（当初使用許諾契約及び本件修正合意）につい て契約書，覚書等の書面が交わされていない事情について縷々主張し，Ａ は，平成１５年７月当時，日本国内においてダミアーニ・グループが「Ｒ ＯＣＣＡ」に関する何らかの権利を有していたかのように陳述する（甲１ ２，１６）ので，以下，これらの点につき補足的に検討を加える。 ア 原告は，本件契約（当初使用許諾契約及び本件修正合意）について書面 が交わされていないことにつき，ダミアーニ・グループがロッカ社の買収 を予定していたことや（当初使用許諾契約），当初使用許諾契約を締結した＼n原告の意に反し，被告が自身を権利者として本件登録商標１の設定登録を 受けたこと（本件修正合意）などの，本件契約締結に至る経緯に照らして 口頭で合意されたものである旨主張する。 しかし，原告が主張する契約締結に至る経緯をみても，事柄の性質上， それらをもって，本件契約が口頭で合意された理由を合理的に説明するに 足りるまでの事情ということは困難である。かえって，原告が，「ＲＯＣＣ Ａ」はロッカ社の国際的著名商標であり，当初使用許諾契約が締結された 当時，ダミアーニ・グループがロッカ社の買収を予定していたというので＼nあれば，ダミアーニ・グループにとって「ＲＯＣＣＡ」は重要な標章であ ったといえるから，当初使用許諾契約について，原告がその契約内容を書 面で客観的に残していないことは不自然である。また，原告が，当初使用 許諾契約を締結した原告の意に反し，被告が自身を権利者として本件登録 商標１の商標登録を受けたことが本件修正合意に至る発端であるというの であれば，その後も，本件修正合意に至るまでの間に，ダミアーニ社と被 告との間では，本件登録商標１の商標登録の有効性が争われ，本件審決後 も長年にわたり合意に至らず交渉が重ねてられてきたという以上，少なく とも本件修正合意に際しては，再び紛争が起こらないように書面で合意内 容を明らかにしておくことが自然であり，口頭で合意したということは考 え難い。
なお，原告は，原告と被告との間の他の取引契約も口頭で合意されてい る旨もいうが，仮に商品の発注，納品等の取引に係る契約において書面が 交わされていないとしても，前記のように，本件契約（当初使用許諾契約 及び本件修正合意）は，当事者双方にとって通常の取引とは質的に異なる ような重大な内容であるものであって，契約の性質・内容が異なるもので あるから，原告の上記指摘は，上記判断を直ちに左右するものとはいえな い。
イ Ａは，その陳述書（甲１２，１６）において，平成１５年７月当時，ダ ミアーニ・グループはロッカ社を買収すべく株式の過半数を有していたこ とから，Ａがロッカ社の代表者と交渉し，日本において「ＲＯＣＣＡ」を＼n使用することの許諾を得ていたものであって，ダミアーニ・グループは， 平成１５年には「ＲＯＣＣＡ＼ＣＡＬＤＥＲＯＮＩ」の商標登録（商標登 録第４６３９６４８号）を得ていたなど，あたかも，同年７月当時，日本 国内においてＡが「ＲＯＣＣＡ」に関する何らかの権利を有していたかの ように述べる。 しかし，ダミアーニ・グループが実際にロッカ社を買収したのは，約５ 年後のことである上，かえって，上記「ＲＯＣＣＡ＼ＣＡＬＤＥＲＯＮＩ」 の商標については，これと矛盾する別の証拠が存するものである。すなわ ち，証拠（甲７）によれば，本件審判請求の審判手続において，ダミアー ニ社は，平成２０年９月にダミアーニ・グループがロッカ社を買収したこ とにより，ロッカ社から上記「ＲＯＣＣＡ＼ＣＡＬＤＥＲＯＮＩ」の商標 を譲り受け，本件審判請求と同日である平成２１年７月２１日付けで特許 庁に「商標権移転登録申請書」を提出した旨を主張したこと，本件審決に＼nおいて，同商標に係る商標権は，同日付けで「特定承継による本件の移転」 によって，ロッカ社からダミアーニ社に移転された旨の認定がなされてい ることがそれぞれ認められる。そうすると，ダミアーニ・グループが平成 １５年には「ＲＯＣＣＡ＼ＣＡＬＤＥＲＯＮＩ」の商標登録（商標登録第 ４６３９６４８号）を得ていたなどＡの上記陳述の該当部分は，このよう な，客観的な記載といえる本件審決（甲７）の上記部分と明らかに矛盾す るものというべきであるから，Ａの上記陳述内容は，全体として信用性が 乏しいものと評価せざるを得ないものである。
(１) 争点（本件契約の締結の有無）について
ア 原告は，被告との間で，本件契約（平成１５年７月の当初使用許諾契約 及び平成２６年４月の本件修正合意）が締結されたと主張し，ダミアーニ 社及び原告の代表者であったＡ（甲１２，１６），セールスマネージャーで＼nあったＤ（甲１３）は，これに沿う陳述をする。 しかし，被告は，本件契約が締結された事実はないと主張し，被告代表＼n者は，これに沿う陳述をするところ（乙１），原告が主張する本件契約（当 初使用許諾契約及び本件修正合意）の内容は，商標権者である被告が，商 標権者でない原告に対し，原告が真の権利者であって，被告の本件各商標 登録は原告の条件付き許諾によるものにすぎないことを認め（予備的請求＼nに関係する部分），また，条件成就後には本件各商標権の移転登録手続をす ることを約するという（主位的請求に関係する部分），いずれも本件各登録 商標に係る商標権者である被告の立場を覆すような，商標権者でない原告 に一方的に有利な内容になっているものといえる。しかして，そのような 当事者双方にとって通常の取引とは質的に異なるような重大な内容である にもかかわらず，これらの内容が当事者間で合意され本件契約が締結され たことを具体的に裏付けるに足りるような，契約書，覚書その他の客観的 な証拠は見当たらない。
イ また，原告が本件各登録商標の真の権利者たる地位にあることを基礎付ける事由や，被告が本件各登録商標に係る商標権者である立場を覆すよう な合意を原告との間であえて行うことの合理的理由はいずれも見当たらな い。
すなわち，原告が主張するような，平成１５年７月当時の日本国内にお いて，標章「ＲＯＣＣＡ」がダミアーニ・グループやロッカ社のものとし て著名あるいは周知であったことや，日本国内及び日本国外において，ダ ミアーニ・グループが標章「ＲＯＣＣＡ」に関して何らかの権利を有して いたことを具体的に認めるに足りる客観的証拠はない。そうすると，上記 認定事実にも照らし，平成１５年７月頃における被告は，ダミアーニ・グ ループの商品を中心に取り扱うこととしたことからＡに店舗名の相談をし たにすぎず，被告において，原告との間で，Ａからの店舗名としての提案 を受け入れること以上に，「ＲＯＣＣＡ」の使用許諾の契約（当初使用許諾 契約）まで締結する必要性は何ら認められないものであって，本件の事実 経過において，被告が，我が国における商標権者でない原告を，あえて「Ｒ ＯＣＣＡ」の真の権利者と扱ってその使用許諾を受ける合理的な理由はな い。また，原告においても，平成１５年７月に当初使用許諾契約が締結さ れたとする以上，「ＲＯＣＣＡ」に係る権利の確保には相当の関心を払って いたとみられるにもかかわらず，それから約２年半が経過して，被告が本 件登録商標１の商標登録出願をした平成１８年２月までに至っても，我が国において「ＲＯＣＣＡ」に係る商標登録出願をするなど真の権利者とし てその権利を確保する行動を何らとっていない。 この点，ダミアーニ社は，平成２１年７月に至り，本件登録商標１につ き本件審判請求を行っているが，「ＲＯＣＣＡ」が国際的著名商標であり本 件登録商標１は商標法４条１項１１号，同１５号，又は同１９号に違反し て登録されたものであるという同社の主張は，平成２２年２月の本件審決 により否定されているものである。原告は，その後，当事者間で交渉が重 ねられた旨をいうが，上記認定事実によれば，原告と被告との間には，平 成２０年以降，ほぼ取引がない状況が続いていたのであって，平成２６年 ４月の時点で，上記のような，商標権者でない原告が一方的に有利な内容 になっている本件修正合意を被告との間で締結し得るような地位ないし立 場にあったことを客観的に示すものは何ら見当たらない。
ウ さらに，上記認定事実に照らし，被告の行動は，本件各登録商標に係る 商標権者である立場を覆すような本件修正合意とは相容れないものである。 すなわち，前記のように，本件修正合意は，商標権者である被告が，商 標権者でない原告に対し，原告が真の権利者であって，被告の本件各商標 登録は原告の条件付き許諾によるものにすぎないことを認め（予備的請求＼nに関係する部分），また，条件成就後には本件各商標権の移転登録手続をす ることを約するという（主位的請求に関係する部分）ものであるところ， 被告は，「ＲＯＣＣＡ」を店舗名として採用した後，本件登録商標１の商標 登録を受けたことを皮切りに，「ＲＯＣＣＡ」が国際的著名商標であるなど のダミアーニ社の本件審判請求に対して争い，その前後にも本件登録商標 ２ないし９の商標登録を受けるなど，「ＲＯＣＣＡ」に係る権利を獲得，保 持する態度を一貫してとっており，上記のような内容の本件修正合意は， このような被告の行動とは全く相容れない。 それにもかかわらず，被告が原告との間で本件修正合意を行ったことが 認められるには，これにより被告において「ＲＯＣＣＡ」に係る権利を手 放すことに見合う相応の利益があるなど，何らかの相当な理由がなければ ならないというべきである。しかし，本件修正合意の相手方である原告と の関係を見ても，平成２０年には原告と被告との取引は終了しており，そ の後，原告が本件修正合意を締結したと主張する平成２６年４月２３日を 境に継続的な取引が再開した事実はなく，原告と被告との取引上の関係は， 原告が平成２７年と平成２８年に年に１回の被告の展示会に出展した程度 のものであり，被告に何らかの上記のような相応の利益があったとは認め られないものであって，その他，本件全証拠に照らしても，被告が従前の 態度を翻してまで原告との間で本件修正合意を行う相当な理由は認められ ないところである。
エ 以上によれば，原告の上記主張やこれに沿うＡ（甲１２，１６），Ｄ（甲 １３）の上記各陳述は採用できず，その他，本件全証拠を精査しても，原 告の上記主張を認めるに足りるものはない。 よって，原告と被告との間の本件契約の締結の事実を認めることはでき ず，本件修正合意に係る前記第２の２(３)に基づく，本件各商標権の移転 登録手続請求（主位的請求）は理由がなく，また，本件修正合意に係る前 記２(１)及び(２)に基づく，原状回復請求としての，本件各商標登録の抹 消登録手続請求も理由がないことに帰する。
(２) 原告の主張について
なお，原告は，本件契約（当初使用許諾契約及び本件修正合意）につい て契約書，覚書等の書面が交わされていない事情について縷々主張し，Ａ は，平成１５年７月当時，日本国内においてダミアーニ・グループが「Ｒ ＯＣＣＡ」に関する何らかの権利を有していたかのように陳述する（甲１ ２，１６）ので，以下，これらの点につき補足的に検討を加える。 ア 原告は，本件契約（当初使用許諾契約及び本件修正合意）について書面 が交わされていないことにつき，ダミアーニ・グループがロッカ社の買収 を予定していたことや（当初使用許諾契約），当初使用許諾契約を締結した＼n原告の意に反し，被告が自身を権利者として本件登録商標１の設定登録を 受けたこと（本件修正合意）などの，本件契約締結に至る経緯に照らして 口頭で合意されたものである旨主張する。 しかし，原告が主張する契約締結に至る経緯をみても，事柄の性質上， それらをもって，本件契約が口頭で合意された理由を合理的に説明するに 足りるまでの事情ということは困難である。かえって，原告が，「ＲＯＣＣ Ａ」はロッカ社の国際的著名商標であり，当初使用許諾契約が締結された 当時，ダミアーニ・グループがロッカ社の買収を予定していたというので＼nあれば，ダミアーニ・グループにとって「ＲＯＣＣＡ」は重要な標章であ ったといえるから，当初使用許諾契約について，原告がその契約内容を書 面で客観的に残していないことは不自然である。また，原告が，当初使用 許諾契約を締結した原告の意に反し，被告が自身を権利者として本件登録 商標１の商標登録を受けたことが本件修正合意に至る発端であるというの であれば，その後も，本件修正合意に至るまでの間に，ダミアーニ社と被 告との間では，本件登録商標１の商標登録の有効性が争われ，本件審決後 も長年にわたり合意に至らず交渉が重ねてられてきたという以上，少なく とも本件修正合意に際しては，再び紛争が起こらないように書面で合意内 容を明らかにしておくことが自然であり，口頭で合意したということは考 え難い。
なお，原告は，原告と被告との間の他の取引契約も口頭で合意されてい る旨もいうが，仮に商品の発注，納品等の取引に係る契約において書面が 交わされていないとしても，前記のように，本件契約（当初使用許諾契約 及び本件修正合意）は，当事者双方にとって通常の取引とは質的に異なる ような重大な内容であるものであって，契約の性質・内容が異なるもので あるから，原告の上記指摘は，上記判断を直ちに左右するものとはいえな い。
イ Ａは，その陳述書（甲１２，１６）において，平成１５年７月当時，ダ ミアーニ・グループはロッカ社を買収すべく株式の過半数を有していたこ とから，Ａがロッカ社の代表者と交渉し，日本において「ＲＯＣＣＡ」を＼n使用することの許諾を得ていたものであって，ダミアーニ・グループは， 平成１５年には「ＲＯＣＣＡ＼ＣＡＬＤＥＲＯＮＩ」の商標登録（商標登 録第４６３９６４８号）を得ていたなど，あたかも，同年７月当時，日本 国内においてＡが「ＲＯＣＣＡ」に関する何らかの権利を有していたかの ように述べる。 しかし，ダミアーニ・グループが実際にロッカ社を買収したのは，約５ 年後のことである上，かえって，上記「ＲＯＣＣＡ＼ＣＡＬＤＥＲＯＮＩ」 の商標については，これと矛盾する別の証拠が存するものである。すなわ ち，証拠（甲７）によれば，本件審判請求の審判手続において，ダミアー ニ社は，平成２０年９月にダミアーニ・グループがロッカ社を買収したこ とにより，ロッカ社から上記「ＲＯＣＣＡ＼ＣＡＬＤＥＲＯＮＩ」の商標 を譲り受け，本件審判請求と同日である平成２１年７月２１日付けで特許 庁に「商標権移転登録申請書」を提出した旨を主張したこと，本件審決に＼nおいて，同商標に係る商標権は，同日付けで「特定承継による本件の移転」 によって，ロッカ社からダミアーニ社に移転された旨の認定がなされてい ることがそれぞれ認められる。そうすると，ダミアーニ・グループが平成 １５年には「ＲＯＣＣＡ＼ＣＡＬＤＥＲＯＮＩ」の商標登録（商標登録第 ４６３９６４８号）を得ていたなどＡの上記陳述の該当部分は，このよう な，客観的な記載といえる本件審決（甲７）の上記部分と明らかに矛盾す るものというべきであるから，Ａの上記陳述内容は，全体として信用性が 乏しいものと評価せざるを得ないものである。
2019.10. 3
平成30(行ケ)10108 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月2日 知的財産高等裁判所
技術分野の関連性、課題の共通性および作用・機能の共通性の全てありだが、阻害要因があるとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。＼n
(ア) 技術分野の関連性について 引用発明は，「医療系廃棄物，家庭廃棄物，産業廃棄物等に含まれる有機系廃棄物 を高温高圧の蒸気を用いて処理し，処理後には，処理した廃棄物と液体とを分離し た状態で取出せる…液体分離回収方法」に関するものである（甲 1【０００１】）。 他方，甲２技術は，「重金属を含有する土壌や焼却灰」のような「廃棄物」の「水 熱処理」を行うものである（甲２【０００４】，【０００５】）。 そうすると，両者の技術分野はいずれも水熱反応を利用した廃棄物の処理に関す るものであり，互いに関連するものといえる。
(イ) 課題の共通性について
ａ 引用発明は，一台の装置だけで，廃棄物を高温高圧の蒸気を用いて安全に処 理できるとともに，その処理に連続して処理された廃棄物と液体とを簡単な操作で 分離して回収できるようにするとの課題を解決することを目的とするものであるが （甲１【０００４】），引用例１には，処理の対象となる有機系廃棄物として，「合成 樹脂製の注射器，血液の付着したガーゼ，紙おむつ，手術した内臓等の医療関係機 関等から廃棄された医療系廃棄物，生ごみ，プラスチック等の合成樹脂製容器等の 一般家庭から廃棄された家庭系廃棄物，食品加工廃棄物，農水産廃棄物，各種工業 製品廃棄物，下水汚泥等の産業廃棄物等に含まれる有機系廃棄物」（甲１【００３５】）が挙げられている。 特開２００６−５５７６１号公報（甲３）には「有機廃棄物には，生物に有害な重 金属類を含んでいることが多く重金属類を不溶化あるいは除去する必要がある。」 （【０００３】）との記載，特開２０１１−３１１８０号公報（甲４）には「本発明に よれば，土壌，肥料，水，焼却灰，家畜の糞尿，工場排水，汚泥，下水等に含まれる 重金属，ダイオキシン，硝酸塩，及び農薬を効果的に分解し，無害化することができ る。」（【００１１】）との記載，特開２００４−２４９６９号公報（甲５）には「重金属は，これらの都市ゴミや産業廃棄物の中に混じっていることが多い。そのため， 都市ゴミや産業廃棄物を焼却すると，燃焼排ガスに同伴して飛散する煤塵や焼却灰 中に，都市ゴミや産業廃棄物中の揮発性金属化合物に由来する重金属，例えば，亜 鉛，鉛，ニッケル，カドミウム，銅などの重金属，…が含まれている。このように， 重金属の拡散による弊害が大きな社会問題として指摘されている…」（【０００３】），「従来，廃棄物の焼却時に発生する煤塵や焼却灰の処分には，飛散を防止するため に加湿処理をおこなったり，セメントやアスファルトで固形化して埋め立てに用い るか又は海洋投棄するなどの方法が採られてきた。海洋投棄する場合には，セメン トなどによって固定化するとともに，重金属が溶出しないように処理することが法 律に定められているが，これらの方法によって煤塵や焼却灰からの有害金属の溶出 を完全に抑制するには種々の問題がある。すなわち，上記の方法では，煤塵や焼却 灰中に含まれる重金属は可溶態のままであるため，煤塵や焼却灰を固形化しても重 金属が経時的に溶出し，二次公害が発生する恐れが残っている。…」（【０００４】） との記載，特開２００６−１６７５０９号公報（甲６）には「この発明は食品加工工 程で廃棄される魚介類残渣，鶏糞・豚糞，牛糞などの家畜の糞尿，野菜屑などの農産 廃棄物，更には生ゴミなどの動植物性食品残渣といった有機系廃棄物の処理システ ムに関する」（【０００１】），「…魚介類残渣にはカドミウム，水銀，砒素当の重金属類が少なからず含まれており，これが発酵後の堆肥に含まれていると，事実上農作 物に使用することができなくなってしまう。…」（【０００５】）との記載，特開２０ ０８−１５５１７９号公報（甲７）には「…工場汚泥，工事汚泥，又は下水汚泥，生 活排水汚泥等の汚泥，並びに家畜糞尿等の汚水を含む被処理物…の熱処理方法であ って，…被処理物中の有機物の炭化及び／又は熱分解を介して，該被処理物中の重 金属等の異物を分離貯留するとともに，…ことを特徴とした環境に優しい被処理物 の熱処理方法。」（【請求項１】）との記載がある。 これらの記載によれば，産業廃棄物に限らず，土壌，肥料，水，焼却灰，家畜の糞 尿，工場排水，工場や工事の汚泥，下水や生活排水汚泥，都市ゴミ，魚介類残渣等の 種々の廃棄物が有機系廃棄物とともに重金属を含んでいること，廃棄物に含まれる 重金属を放置すると，堆肥等として使用することもできなくなるばかりか，その拡 散による弊害が大きな社会問題として指摘されていること，廃棄物の焼却時に発生 する煤塵や焼却灰の処分には，飛散を防止するため，加湿処理，固形化，あるいは海 洋投棄が行われてきたが，海洋投棄する場合には，セメントなどによって固定化す るとともに，重金属が溶出しないように処理することが法律に定められていること は，本願出願時において周知の事項であったものと認められる。 そうすると，引用発明において処理の対象となる「有機系廃棄物」にも，重金属が 含まれ得ること，及びその溶出を防止することは，引用発明が属する技術分野にお いて，当業者が当然に考慮すべき課題であると認められ，処理後の廃棄物と液体と の分離に焦点を当てた引用例１にそのことが明示的に記載されていなくても，引用 発明の自明の課題として内在しているものというべきである。
ｂ 他方，甲２技術は，金属を含有する廃棄物の水熱処理の際に発生する重金属 を含有する排水を，排水処理設備を設けることなく，処理することができる廃棄物 の処理方法および処理装置を提供することを目的とするものであり（【０００５】）， シリカとカルシウム化合物とを反応させ，トバモライトなどの結晶性カルシウムシ リケートを発生させることによって，「重金属は，内部に閉じこめられ（固定化され），外部への溶出が抑制されるようになる」（【００３１】）というものであるから，水熱 処理後の重金属含有排水からの重金属の溶出を防止することを課題とするものであ る。
ｃ そうすると，引用発明と甲２技術とは，廃棄物中の重金属の溶出を防止する という点で，解決すべき課題が共通するものといえる。
(ウ) 作用・機能の共通性について＼n
引用発明は，閉鎖空間を有する密閉容器内に有機系の廃棄物を収容して，固形状 の有機系廃棄物を破砕しつつ撹拌し，高温高圧の蒸気を噴出して炭化させるもので あるところ，水熱処理の条件として，「温度１８０〜２５０℃，圧力１５〜３５ａｔ ｍ程度（判決注：１．５〜３．５ＭＰａ）」（【００４０】）との開示がある。 一方，甲２技術は，水熱処理によりトバモライトなどの結晶性カルシウムシリケ ートを形成させるものであるところ，水熱処理の条件として，「１３０〜３００℃程 度での飽和蒸気（判決注：同温度での飽和蒸気圧を計算すると０．２８〜９．４１Ｍ Ｐａ）」（【００３４】）との開示がある。 そうすると，引用発明では有機物が炭化されるのに対し，甲２技術では，トバモ ライト結晶が形成されるのであって，水熱反応によって起こる現象が異なるから， 引用発明に甲２技術を組み合わせる動機となるような，作用・機能の共通性は認め＼nられない。もっとも，水熱処理における温度・圧力の条件自体は重複している以上， 組合せを阻害する要因となるものでもないと解される。
(エ) 以上によれば，引用発明と甲２技術とは，廃棄物の水熱処理という技術分野 において関連性があり，廃棄物から重金属の溶出を防止するという課題が共通して いるということができる。
イ 引用発明への甲２技術の適用
しかしながら，仮に引用発明に甲２技術を適用しても，甲２には，前記有機系廃 棄物の固形物上にトバモライト構造が層として形成されることの記載はないから，＼n相違点２’に係る「前記重金属類が閉じ込められた 5CaO･6SiO2･5H2O 結晶（トバモ ライト）構造」が「前記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されると＼nの構成には至らない。＼nこの点につき，本件審決は，引用発明に甲２技術が適用されれば，「前記重金属類 が閉じ込められた 5CaO･6SiO2･5H2O 結晶（トバモライト）構造」が「前記有機系廃＼n棄物の固形物上に」いくらかでも「層」として「形成」されて，重金属の溶出抑制を 図ることができるものになる旨判断し，被告は，生成した造粒物の表面全体をトバ＼nモライト結晶層で覆うことになるのは当業者が十分に予＼測し得ると主張する。しか しながら，特開２００２−３２０９５２号公報（甲８）にトバモライト生成によっ て汚染土壌の表面を被覆することの開示があるとしても（【００２８】，図１。図１＼nは別紙甲８図面目録のとおり。），かかる記載のみをもって，トバモライト構造が「前＼n記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されることが周知技術であった とは認められず，被告の主張を裏付ける証拠はないから，引用発明１に甲２技術を 適用して相違点２’に係る本願発明の構成に至るということはできない。＼n
(ア) 技術分野の関連性について 引用発明は，「医療系廃棄物，家庭廃棄物，産業廃棄物等に含まれる有機系廃棄物 を高温高圧の蒸気を用いて処理し，処理後には，処理した廃棄物と液体とを分離し た状態で取出せる…液体分離回収方法」に関するものである（甲 1【０００１】）。 他方，甲２技術は，「重金属を含有する土壌や焼却灰」のような「廃棄物」の「水 熱処理」を行うものである（甲２【０００４】，【０００５】）。 そうすると，両者の技術分野はいずれも水熱反応を利用した廃棄物の処理に関す るものであり，互いに関連するものといえる。
(イ) 課題の共通性について
ａ 引用発明は，一台の装置だけで，廃棄物を高温高圧の蒸気を用いて安全に処 理できるとともに，その処理に連続して処理された廃棄物と液体とを簡単な操作で 分離して回収できるようにするとの課題を解決することを目的とするものであるが （甲１【０００４】），引用例１には，処理の対象となる有機系廃棄物として，「合成 樹脂製の注射器，血液の付着したガーゼ，紙おむつ，手術した内臓等の医療関係機 関等から廃棄された医療系廃棄物，生ごみ，プラスチック等の合成樹脂製容器等の 一般家庭から廃棄された家庭系廃棄物，食品加工廃棄物，農水産廃棄物，各種工業 製品廃棄物，下水汚泥等の産業廃棄物等に含まれる有機系廃棄物」（甲１【００３５】）が挙げられている。 特開２００６−５５７６１号公報（甲３）には「有機廃棄物には，生物に有害な重 金属類を含んでいることが多く重金属類を不溶化あるいは除去する必要がある。」 （【０００３】）との記載，特開２０１１−３１１８０号公報（甲４）には「本発明に よれば，土壌，肥料，水，焼却灰，家畜の糞尿，工場排水，汚泥，下水等に含まれる 重金属，ダイオキシン，硝酸塩，及び農薬を効果的に分解し，無害化することができ る。」（【００１１】）との記載，特開２００４−２４９６９号公報（甲５）には「重金属は，これらの都市ゴミや産業廃棄物の中に混じっていることが多い。そのため， 都市ゴミや産業廃棄物を焼却すると，燃焼排ガスに同伴して飛散する煤塵や焼却灰 中に，都市ゴミや産業廃棄物中の揮発性金属化合物に由来する重金属，例えば，亜 鉛，鉛，ニッケル，カドミウム，銅などの重金属，…が含まれている。このように， 重金属の拡散による弊害が大きな社会問題として指摘されている…」（【０００３】），「従来，廃棄物の焼却時に発生する煤塵や焼却灰の処分には，飛散を防止するため に加湿処理をおこなったり，セメントやアスファルトで固形化して埋め立てに用い るか又は海洋投棄するなどの方法が採られてきた。海洋投棄する場合には，セメン トなどによって固定化するとともに，重金属が溶出しないように処理することが法 律に定められているが，これらの方法によって煤塵や焼却灰からの有害金属の溶出 を完全に抑制するには種々の問題がある。すなわち，上記の方法では，煤塵や焼却 灰中に含まれる重金属は可溶態のままであるため，煤塵や焼却灰を固形化しても重 金属が経時的に溶出し，二次公害が発生する恐れが残っている。…」（【０００４】） との記載，特開２００６−１６７５０９号公報（甲６）には「この発明は食品加工工 程で廃棄される魚介類残渣，鶏糞・豚糞，牛糞などの家畜の糞尿，野菜屑などの農産 廃棄物，更には生ゴミなどの動植物性食品残渣といった有機系廃棄物の処理システ ムに関する」（【０００１】），「…魚介類残渣にはカドミウム，水銀，砒素当の重金属類が少なからず含まれており，これが発酵後の堆肥に含まれていると，事実上農作 物に使用することができなくなってしまう。…」（【０００５】）との記載，特開２０ ０８−１５５１７９号公報（甲７）には「…工場汚泥，工事汚泥，又は下水汚泥，生 活排水汚泥等の汚泥，並びに家畜糞尿等の汚水を含む被処理物…の熱処理方法であ って，…被処理物中の有機物の炭化及び／又は熱分解を介して，該被処理物中の重 金属等の異物を分離貯留するとともに，…ことを特徴とした環境に優しい被処理物 の熱処理方法。」（【請求項１】）との記載がある。 これらの記載によれば，産業廃棄物に限らず，土壌，肥料，水，焼却灰，家畜の糞 尿，工場排水，工場や工事の汚泥，下水や生活排水汚泥，都市ゴミ，魚介類残渣等の 種々の廃棄物が有機系廃棄物とともに重金属を含んでいること，廃棄物に含まれる 重金属を放置すると，堆肥等として使用することもできなくなるばかりか，その拡 散による弊害が大きな社会問題として指摘されていること，廃棄物の焼却時に発生 する煤塵や焼却灰の処分には，飛散を防止するため，加湿処理，固形化，あるいは海 洋投棄が行われてきたが，海洋投棄する場合には，セメントなどによって固定化す るとともに，重金属が溶出しないように処理することが法律に定められていること は，本願出願時において周知の事項であったものと認められる。 そうすると，引用発明において処理の対象となる「有機系廃棄物」にも，重金属が 含まれ得ること，及びその溶出を防止することは，引用発明が属する技術分野にお いて，当業者が当然に考慮すべき課題であると認められ，処理後の廃棄物と液体と の分離に焦点を当てた引用例１にそのことが明示的に記載されていなくても，引用 発明の自明の課題として内在しているものというべきである。
ｂ 他方，甲２技術は，金属を含有する廃棄物の水熱処理の際に発生する重金属 を含有する排水を，排水処理設備を設けることなく，処理することができる廃棄物 の処理方法および処理装置を提供することを目的とするものであり（【０００５】）， シリカとカルシウム化合物とを反応させ，トバモライトなどの結晶性カルシウムシ リケートを発生させることによって，「重金属は，内部に閉じこめられ（固定化され），外部への溶出が抑制されるようになる」（【００３１】）というものであるから，水熱 処理後の重金属含有排水からの重金属の溶出を防止することを課題とするものであ る。
ｃ そうすると，引用発明と甲２技術とは，廃棄物中の重金属の溶出を防止する という点で，解決すべき課題が共通するものといえる。
(ウ) 作用・機能の共通性について＼n
引用発明は，閉鎖空間を有する密閉容器内に有機系の廃棄物を収容して，固形状 の有機系廃棄物を破砕しつつ撹拌し，高温高圧の蒸気を噴出して炭化させるもので あるところ，水熱処理の条件として，「温度１８０〜２５０℃，圧力１５〜３５ａｔ ｍ程度（判決注：１．５〜３．５ＭＰａ）」（【００４０】）との開示がある。 一方，甲２技術は，水熱処理によりトバモライトなどの結晶性カルシウムシリケ ートを形成させるものであるところ，水熱処理の条件として，「１３０〜３００℃程 度での飽和蒸気（判決注：同温度での飽和蒸気圧を計算すると０．２８〜９．４１Ｍ Ｐａ）」（【００３４】）との開示がある。 そうすると，引用発明では有機物が炭化されるのに対し，甲２技術では，トバモ ライト結晶が形成されるのであって，水熱反応によって起こる現象が異なるから， 引用発明に甲２技術を組み合わせる動機となるような，作用・機能の共通性は認め＼nられない。もっとも，水熱処理における温度・圧力の条件自体は重複している以上， 組合せを阻害する要因となるものでもないと解される。
(エ) 以上によれば，引用発明と甲２技術とは，廃棄物の水熱処理という技術分野 において関連性があり，廃棄物から重金属の溶出を防止するという課題が共通して いるということができる。
イ 引用発明への甲２技術の適用
しかしながら，仮に引用発明に甲２技術を適用しても，甲２には，前記有機系廃 棄物の固形物上にトバモライト構造が層として形成されることの記載はないから，＼n相違点２’に係る「前記重金属類が閉じ込められた 5CaO･6SiO2･5H2O 結晶（トバモ ライト）構造」が「前記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されると＼nの構成には至らない。＼nこの点につき，本件審決は，引用発明に甲２技術が適用されれば，「前記重金属類 が閉じ込められた 5CaO･6SiO2･5H2O 結晶（トバモライト）構造」が「前記有機系廃＼n棄物の固形物上に」いくらかでも「層」として「形成」されて，重金属の溶出抑制を 図ることができるものになる旨判断し，被告は，生成した造粒物の表面全体をトバ＼nモライト結晶層で覆うことになるのは当業者が十分に予＼測し得ると主張する。しか しながら，特開２００２−３２０９５２号公報（甲８）にトバモライト生成によっ て汚染土壌の表面を被覆することの開示があるとしても（【００２８】，図１。図１＼nは別紙甲８図面目録のとおり。），かかる記載のみをもって，トバモライト構造が「前＼n記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されることが周知技術であった とは認められず，被告の主張を裏付ける証拠はないから，引用発明１に甲２技術を 適用して相違点２’に係る本願発明の構成に至るということはできない。＼n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2019.10. 3
平成30(行ケ)10161 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年10月2日 知的財産高等裁判所
引用文献の認定を争いましたが、記載ありとした審決が維持されました。化学分野でもない発明で新規性違反が争点となるので、珍しいです。
原告は，引用発明の「押されたか確認」する構成が本願発明の「選択状態検出手＼n段」に該当しないと主張する。 そこで検討するに，引用発明の従来の技術（【０００２】以下）に係る引用例の記 載は，前記(1)イのとおりであり，このうち【０００３】においては，同別紙の図２に 基づき，引用発明のリモコン６が，ベッド本体２の上半身部の昇降動作させるアク チュエータ４にケーブル５によって接続され，アクチュエータ４の動作を操作，制 御するものであることが記載されている。このように，引用例には，リモコン６が アクチュエータ４の動作を操作，制御するものであり，アクチュエータ４がリモコ ン６によって操作，制御されるものであることが記載されている。 また，同別紙の図２は，引用例の実施例の説明においても参照されている（【００ １０】【００１１】）ところ，そこでいう，リモコン６の任意のキー６ａが押されたか の確認とは，アクチュエータ４の動作の操作，制御の内容を構成するものであるか＼nら，上記確認動作を行うものはリモコン６であり，そうすると，リモコン６は「押さ れたか確認」（ＳＴＥＰ１）するための構成を有しているものということができる。＼nそして，本願発明のベッド操作装置における「選択状態検出手段」とは，操作入力 手段が選択されている状態を検出するための構成であることからすれば，本願発明＼nの「選択状態検出手段」と引用発明の「押されたか確認」（ＳＴＥＰ１）する手段と が異なることはない。よって，原告の主張は理由がないというべきである。
ウ 構成要件Ｅ（選択解除検出手段）について＼n
(ア) 引用発明の「ＳＴＥＰ２」の「リモコン６のキー６ａが押された時は，その 後，リモコン６のキー６ａが解放されたか確認」することは，本願発明の「前記選択 状態検出手段により選択された状態が解除されたことを検出する」ことに相当し， 引用発明の当該「解放されたか確認」する構成は，本願発明の「選択解除検出手段」＼n（構成要件Ｅ）に相当する。＼n(イ) 本願発明と引用発明との対比判断の誤りをいう原告の主張について 原告は，引用発明の当該「解放されたか確認」する構成は本願発明の「選択解除検＼n出手段」に該当しないと主張する。 しかしながら，リモコン６は，前記イ(ウ)で述べたのと同様の理由により，「解放 されたか確認」する構成を有しているということができる。＼nしたがって，本願発明の「選択解除検出手段」と引用発明の「解放されたか確認」 （ＳＴＥＰ２）する手段とが異なることはなく，原告の主張は理由がない。
エ 構成要件Ｆ（遷移手段）について＼n
(ア) 引用発明の「キー６ａが解放されず押し続けられている場合は，解放され るまで待機し，リモコン６のキー６ａが解放され，さらに任意のキー６ａを押した ときに，アクチュエータ４を起動する（ＳＴＥＰ３）」構成においては，電源を投入＼nした後，ＳＴＥＰ２で「キー６ａが解放され」るまでの間は，本願発明の「待機状 態」に相当する。 そして，引用発明は，「キー６ａが解放され」た後に，任意のキー６ａを押せばア クチュエータ４を起動できる状態，すなわち，ベッドの操作が可能な状態になるか＼nら，キー６ａの解放の前後で，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移するものと＼nいうことができる。 その上で，本願発明の「遷移手段」が，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移＼nすることを手段として記載したものといえることを踏まえると，引用発明は，キー ６ａの解放の前後で，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移しているといえるか＼nら，引用発明の「リモコン６」は，「遷移手段」に相当する構成も当然に備えている＼nということができる。
以上によれば，引用発明の「リモコン６」は，「リモコン６のキー６ａが解放され」 たときに，「リモコン６」を待機状態から操作可能状態に遷移させているといえると＼nころ，引用発明の「リモコン６のキー６ａが解放され」たときは，本願発明の「前記 選択解除検出手段により選択された状態が解除されたことを検出したとき」に相当 し，引用発明の「リモコン６のキー６ａが解放され」たときに「リモコン６」を待機 状態から操作可能状態に遷移させる構＼成は，本願発明の「前記選択解除検出手段に より選択された状態が解除されたことを検出したときに，前記ベッド操作装置を前 記待機状態から，操作可能状態に遷移させる遷移手段」（構＼成要件Ｆ）に相当する。
原告は，引用発明の「押されたか確認」する構成が本願発明の「選択状態検出手＼n段」に該当しないと主張する。 そこで検討するに，引用発明の従来の技術（【０００２】以下）に係る引用例の記 載は，前記(1)イのとおりであり，このうち【０００３】においては，同別紙の図２に 基づき，引用発明のリモコン６が，ベッド本体２の上半身部の昇降動作させるアク チュエータ４にケーブル５によって接続され，アクチュエータ４の動作を操作，制 御するものであることが記載されている。このように，引用例には，リモコン６が アクチュエータ４の動作を操作，制御するものであり，アクチュエータ４がリモコ ン６によって操作，制御されるものであることが記載されている。 また，同別紙の図２は，引用例の実施例の説明においても参照されている（【００ １０】【００１１】）ところ，そこでいう，リモコン６の任意のキー６ａが押されたか の確認とは，アクチュエータ４の動作の操作，制御の内容を構成するものであるか＼nら，上記確認動作を行うものはリモコン６であり，そうすると，リモコン６は「押さ れたか確認」（ＳＴＥＰ１）するための構成を有しているものということができる。＼nそして，本願発明のベッド操作装置における「選択状態検出手段」とは，操作入力 手段が選択されている状態を検出するための構成であることからすれば，本願発明＼nの「選択状態検出手段」と引用発明の「押されたか確認」（ＳＴＥＰ１）する手段と が異なることはない。よって，原告の主張は理由がないというべきである。
ウ 構成要件Ｅ（選択解除検出手段）について＼n
(ア) 引用発明の「ＳＴＥＰ２」の「リモコン６のキー６ａが押された時は，その 後，リモコン６のキー６ａが解放されたか確認」することは，本願発明の「前記選択 状態検出手段により選択された状態が解除されたことを検出する」ことに相当し， 引用発明の当該「解放されたか確認」する構成は，本願発明の「選択解除検出手段」＼n（構成要件Ｅ）に相当する。＼n(イ) 本願発明と引用発明との対比判断の誤りをいう原告の主張について 原告は，引用発明の当該「解放されたか確認」する構成は本願発明の「選択解除検＼n出手段」に該当しないと主張する。 しかしながら，リモコン６は，前記イ(ウ)で述べたのと同様の理由により，「解放 されたか確認」する構成を有しているということができる。＼nしたがって，本願発明の「選択解除検出手段」と引用発明の「解放されたか確認」 （ＳＴＥＰ２）する手段とが異なることはなく，原告の主張は理由がない。
エ 構成要件Ｆ（遷移手段）について＼n
(ア) 引用発明の「キー６ａが解放されず押し続けられている場合は，解放され るまで待機し，リモコン６のキー６ａが解放され，さらに任意のキー６ａを押した ときに，アクチュエータ４を起動する（ＳＴＥＰ３）」構成においては，電源を投入＼nした後，ＳＴＥＰ２で「キー６ａが解放され」るまでの間は，本願発明の「待機状 態」に相当する。 そして，引用発明は，「キー６ａが解放され」た後に，任意のキー６ａを押せばア クチュエータ４を起動できる状態，すなわち，ベッドの操作が可能な状態になるか＼nら，キー６ａの解放の前後で，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移するものと＼nいうことができる。 その上で，本願発明の「遷移手段」が，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移＼nすることを手段として記載したものといえることを踏まえると，引用発明は，キー ６ａの解放の前後で，「待機状態」から「操作可能状態」に遷移しているといえるか＼nら，引用発明の「リモコン６」は，「遷移手段」に相当する構成も当然に備えている＼nということができる。
以上によれば，引用発明の「リモコン６」は，「リモコン６のキー６ａが解放され」 たときに，「リモコン６」を待機状態から操作可能状態に遷移させているといえると＼nころ，引用発明の「リモコン６のキー６ａが解放され」たときは，本願発明の「前記 選択解除検出手段により選択された状態が解除されたことを検出したとき」に相当 し，引用発明の「リモコン６のキー６ａが解放され」たときに「リモコン６」を待機 状態から操作可能状態に遷移させる構＼成は，本願発明の「前記選択解除検出手段に より選択された状態が解除されたことを検出したときに，前記ベッド操作装置を前 記待機状態から，操作可能状態に遷移させる遷移手段」（構＼成要件Ｆ）に相当する。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2019.10. 2
平成28(ワ)12296 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月10日 大阪地方裁判所
特許権侵害認定されましたが、損害額については102条2項について、「他の店舗用品とを組み合わせて販売されたバンドル取引商品である」ことを覆滅事由として、６割の推定が覆滅されました。
まず，被告が経費として主張する製造委託費，検査費等は，いずれ も侵害者である被告において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接 関連して追加的に必要となった経費に当たると認められるから，被告の利益額を算 定するに当たり，上記販売金額からこれらの経費の金額を控除すべきである。
ｂ そして，乙５３，５６ないし６１及び弁論の全趣旨によれば，製造 委託費（樹脂やプレートの材料代，プレートの組付費用を含み，金型の作成費用は 含まない。），検査費等として，別紙「被告の損害論における主張」の「被告の経 費額」欄記載の経費を支出したと認められる。
ｃ 原告らは，被告主張の仕入価格には高すぎるなどの疑問があると主 張して，被告主張の経費のうち「製造委託費」の金額を争っている。 しかし，この主張は特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利 益の額の算定の問題に関連する主張であるが，そもそもその利益の額（限界利益の 額）の主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきであるから（知財高裁令和 元年６月７日判決・最高裁ウェブサイト），そのような観点から検討すると，原告 らは原告製品の製造販売に係る経費と対比をするのみで，被告製品の製造販売に係 る経費について具体的な立証をしているわけではない。 他方，被告製品の製造委託先は，被告と資本関係にあるわけではなく（乙６２， 弁論の全趣旨），被告の主張する製品１個当たりの製造委託費は，別紙「被告主張 の被告製品１個当たりの経費額」の「製造委託費（材料費込）」欄記載のとおりで あるところ，その金額には一定の裏付け（乙５６ないし６１）がある。したがって， 原告らの上記指摘によって前記認定は左右されず，下記(ｳ)で認定する金額を超え る利益が被告に生じていたことを認めることはできない。
(ｳ) 被告の利益額
以上によれば，被告が本件特許権の侵害行為により受けた利益の額は，別 紙「被告の損害論における主張」の「被告の限界利益」欄記載のとおり，合計（中 略）円と認められる。
イ 推定覆滅事由の有無
(ｱ) 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，侵害者が主張立 証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果 関係を阻害する事情がこれに当たると解され，例えば，(1)特許権者と侵害者の業務 態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），(2)市場における競合品の存在，
(3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），(4)侵害品の性能（機能＼，デザイン 等特許発明以外の特徴）などの事情について，考慮することができるものと解され る（前掲知財高裁令和元年６月７日判決）。
(ｲ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ａ 原告扶桑産業について（甲１，３３） 原告扶桑産業は，資本金の額を２５００万円とする会社であり，その従 業員数は３０名程度である。そして，原告扶桑産業は，店装用備品等の企画，製造 販売，陳列器具及び店舗什器関連備品等の製造販売等を事業品目とし，全国スーパ ー量販店備品卸売業者，全国インテリア装飾・店装業者等を取引先としている。そ して，原告製品については，被告や他の企業に対して卸売販売され，そこを通じて 小売量販店に販売された（量販店の各店舗に設置された）ほか，原告扶桑産業から 直接，株式会社サンリオの直営店等の量販店に販売されることもあった。
ｂ 被告について（乙１，５３ないし５５，６５ないし６６の５）
(a) 被告は，資本金の額を１億円とする会社であり，その従業員数は ３０００人程度で，平成２８年度の売上高は１２２０億円（グループ全体で３４６ ０億円）であり，平成２０年から東北楽天ゴールデンイーグルスのメインスポンサ ーとなっている。そして，被告は，生活用品の企画，製造，販売を事業内容として おり，販売している商品は，ＬＥＤ照明，家電，調理用品，日用品，収納用品，ハ ードオフィス・資材等多岐に渡っており，被告のこれらの商品は全国のホームセン ターで販売されている。
(b) 被告は，量販店等の店舗向けに，什器・備品を単体で販売するの ではなく，内装工事を含め，店舗のあらゆるスペースをデザイン・プロデュースし， 店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行っている。 そして，被告は，販売する什器について，５００頁を超えるカタログ（乙１，５ ４）を作成しており，そこに掲載されている什器は，カードケースを含むシステム 什器だけでなく，内装・棚下照明，陳列用什器，インフォメーション器具，販促用 品，オフィス家具，運営サポート用品及び照明・演出用品といったように，多岐に 渡っている。
(c) 被告が顧客との間で上記(b)の取引をする場合の流れは，次のと おりである。すなわち，まず顧客から要望についてヒアリングをした上で，それを もとに現地調査をする。その後，顧客から建築平面図等を取得し，什器の配置を検 討し，顧客と打合せをした上で，什器配置図等を作成するとともに，コストをシミ ュレーションする。そして，顧客の要望に応じた什器・オプションアイテムを提案 し，納品内容を確定した上で，現場への納品や施工の手配を行う。
(d) 被告が平成２５年１２月５日，ある株式会社に対して発行した見 積書（乙５５）では，取引金額が合計（中略）万円（税抜）とされたが，そのうち カードケースの代金額は（中略）円（個数は合計（中略）個）であった。
(e) 平成２６年の被告製品の販売金額は，合計（中略）円であったが， その大半（（中略）円）はカードケースと他の店舗用品とを組み合わせて販売され るいわゆるバンドル取引によるものであった。
ｃ 原告扶桑産業と被告との間の取引
(a) 被告は，遅くとも平成２４年１月以降，原告扶桑産業から原告製 品を購入しており，同月から平成２５年１１月までの原告製品の販売数量は，次の とおりであった。
・・・・
(b) 上記(a)のうち平成２５年の原告製品４（ただし，ＱＰＣII−６５ を除く。）の販売数量・販売金額は次のとおりであったほか，平成２６年ないし平 成２８年の原告製品（ただし，ＱＰＣII−６５を除く。）の販売数量・販売金額は， 次のとおりであった（乙７８の２）。
・・・・
(ｳ) 被告の主張について
ａ まず，被告は被告製品１，４，６及び１０については，原告製品に 相当するものがないことを指摘している。 しかし，上記各被告製品は，原告製品と色やサイズが異なるだけであり，原告扶 桑産業が販売している他の色やサイズの製品が購入されなかったとまで認めること はできないし，原告扶桑産業が販売していた製品をみる限り，原告扶桑産業が被告 製品と同じ色やサイズの製品を製造し，販売することができなかったと認めること もできない。 したがって，被告の上記主張は推定覆滅事由とならない。
ｂ 次に，被告は取引の実情として，被告製品の販売方法や，被告によ る販売力・営業努力・企業規模・ブランドイメージを理由とする推定覆滅を主張す る。
(a)(1) 前記認定のとおり，被告が販売している什器は多岐に渡ってお り，また量販店等の店舗向けに，什器・備品を単体で販売するのではなく，内装工 事を含め，店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行って いた。そして，前記認定事実によれば，被告製品は，その大半が他の店舗用品と組 み合わせて販売されるいわゆるバンドル取引によって販売されていた。 しかも，前記認定事実によれば，そのようなバンドル取引の取引額に占めるカー ドケースである被告製品の販売額はわずかであったと認められる。 このような被告製品に係る取引の実情によれば，被告製品の需要者の大半は，カ ードケースである被告製品に殊更に注目して被告製品を購入したというよりも，他 の店舗用品と組み合わせて購入できる利便性や，内装工事を含めて店舗全体又は売 り場全体の什器・備品を総合的に購入することができるという被告の販売体制に魅 力を感じて，被告と取引をするに至り，その取引の一環として被告製品を購入した と認めるのが相当である。
(2) 原告らの主張について
原告らは，被告がドン・キホーテの店舗内装を受注するに当たり， ドン・キホーテから原告製品を使用するよう指示されたため，原告扶桑産業と原告 製品の取引をするようになったとか，バンドル取引においても原告製品を組み込む 需要があり，被告がその需要に応え，顧客との取引を維持するために原告製品を侵 害品である被告製品に置き換えたなどと主張する。 確かに，被告は現在でも，原告扶桑産業から原告製品を購入しているから，本件 発明の技術的範囲に属する製品を購入し，エンドユーザーにこれを販売する一定の 需要があったというべきである。 しかし，原告らが主張する原告扶桑産業との取引開始の経緯や，被告が本件特許 のライセンスを求めたことについては，これを認めるに足りる証拠はないし，被告 が，被告製品のモデルチェンジをして，本件特許権の侵害とならないカードケース を販売するようになった後，被告のバンドル取引による売上げが減ったとの事情も 認められない。 以上の事情に加え，前記認定の被告製品の取引の実情を踏まえると，被告が顧客 との取引を維持するために原告製品を侵害品である被告製品に置き換えたとまで認 めることはできず，原告らの上記主張は採用できない。
(3) そうすると，被告主張の事情は，侵害者である被告が得た利益 と特許権者である原告扶桑産業が受けた損害との相当因果関係を相当程度，阻害す る事情といえる。
(b) また，被告の企業規模や販売する製品の多様性は前記認定のとお りであり，被告が被告製品を販売するに当たり，被告自身の販売力や企業規模，ブ ランドイメージか需要者に与えた影響も小さくないものというべきである。 したがって，この事情も，上記(a)の事情と相まって，侵害者である被告が得た利 益と特許権者である原告扶桑産業が受けた損害との相当因果関係を一定程度，阻害 する事情といえる。
(c) なお，被告はその他に自身の営業努力も推定覆滅事由として主張 するが，被告製品に関する事実関係が明らかではなく，事業者は，製品の製造，販 売に当たり，製品の利便性について工夫し，営業努力を行うのが通常であることを 踏まえると，推定覆滅事由として考慮すべきとまでいうことはできない。
ｃ 被告は代替品・競合品（乙６７ないし７２）の存在を指摘している。 しかし，推定覆滅事由として考慮する競合品といえるためには，市場において侵 害品と競合関係に立つ製品であることを要するものと解される（前掲知財高裁令和 元年６月７日判決）。このような観点から被告主張の製品を検討すると，被告が指 摘する製品には，その具体的構成や使用方法が判然としないものも含まれているほ＼nか，カードケースが上保持部と下保持部を備えるなどという本件発明の構成の基本＼n的部分を備えたものと認めることもできないから，被告指摘の製品を代替品ないし 競合品ということはできない。また，被告指摘の製品の販売時期等も不明である。 したがって，被告の上記指摘によって推定が覆滅されるとはいえない。
ｄ 被告は，乙７３ないし７７の先行技術等の存在を指摘して，被告製 品の販売に対して本件発明の技術的意義が寄与する程度は低いということを主張す る。 しかし，被告が指摘する乙７３ないし７７はいずれも，カードケースが上保持部 と下保持部を備えるなどという本件発明の構成の基本的部分を備えたものと認める＼nことはできない。また，被告が指摘する乙７７は，表示板支持棒の先端に表＼示板が 取り付けられているものの，その取り付け方法は，指示棒の先端に平板部分を設け， その下面に突設されたピンに表示板を保持するというものであり（乙７７の【考案＼nの詳細な説明】の【００２１】），本件発明の構成とは大きく異なっている。それ＼nだけでなく，被告製品が販売されていた時期に，本件発明の作用効果の一部を奏す るとされる技術があったとしても，それだけで直ちに，原告扶桑産業において，本 件特許の全構成を備えた被告製品の販売による利益に相当する損害を被ったことが＼n否定されるとはいえない。 したがって，被告の主張の技術的観点からの主張は採用できない。
ｅ 以上より，本件では前記ｂ(a)及び(b)記載の事情を推定覆滅事由と して考慮すべきところ，前記認定・判示の事情を踏まえると，６割の限度で推定が 覆滅されると認めるのが相当である。 この点に関し，被告は顧客が原告らに注文して原告製品を購入するという行動に 出たという可能性は皆無であったなどとして，推定覆滅率を９９．０９％とすべき＼n旨主張する。 確かに，被告が原告扶桑産業から原告製品を購入すべき義務を負っていたという 事情はうかがえないから，被告が原告製品以外のカードケースを販売すること自体 は自由にできたことと認められる。 しかし，他方で，被告は遅くとも平成２４年１月以降，原告製品を購入し，量販 店等のエンドユーザーに対して販売しており，以前原告製品を購入したことのある エンドユーザーがバンドル取引において原告製品を組み込むことを希望する可能性＼nも否定できない。また，前記認定のとおり，被告製品の販売を開始した平成２５年 ２月以降も，原告製品の購入を完全にやめたわけではなく，量販店等のエンドユー ザーへの販売もされていたことが推認されるから，被告において原告製品を購入し， これをエンドユーザーに販売する必要性が全くなかったとまで認めることはできな い。むしろ，従前の経緯を踏まえると，被告が本件特許の侵害品を販売しなければ， 原告扶桑産業から原告製品を購入し続け，原告扶桑産業が利益を得ていた可能性も＼n一定程度認められるものというべきである。 したがって，被告が主張するように９９．０９％もの推定覆滅を認めることは相 当でない。
ｆ 他に共有者がいることによる控除（推定覆滅）
(a) 被告は，特許法１０２条２項に基づく原告扶桑産業の損害は，同 項に基づき算定される逸失利益の２分の１にとどまると主張する。 しかし，特許権の共有者は，それぞれ，原則として他の共有者の同意を得ないで その特許発明の実施をすることができるものの（特許法７３条２項），その価値の 全てを独占するものではないことに鑑みると，特許法１０２条２項に基づく損害額 の推定を受けるに当たり，共有者は，原則としてその実施の程度に応じてその逸失 利益額を推定されると解するのが相当であり，共有持分の割合を基準に共有者各自 の逸失利益額を推定すべきものではない。本件においては，前記(1)オで検討したと おり，原告製品を製造して被告に販売するという実施による利益は原告扶桑産業に 帰属し，原告ソーグは，これに伴って金員を得ていたにすぎないから，原告扶桑産＼n業の損害額を算定するに当たり，特許法１０２条２項に基づく利益額の算定から， 共有持分の割合に応じて２分の１を控除（推定覆滅）すべき理由はない。 しかしながら，原告ソーグについては，被告製品の販売により，特許法１０２条＼n３項の実施料相当額の損害を観念し得ることは既に述べたとおりであり，この場合 に，特許権の共有者の一部（原告扶桑産業）が同条２項により侵害者に対し損害賠 償請求権を行使するに当たっては，同項に基づく損害額の推定は，不実施に係る他 の共有者（原告ソーグ）の同条３項に基づく実施料相当額（共有持分の割合により＼n取得する。）の限度で一部覆滅されるとするのが合理的である（知財高裁平成３０ 年１１月２０日判決・最高裁ウェブページ）。
(b) そこで，原告ソーグが被告に対して請求することができる特許法＼n１０２条３項に基づく実施料相当損害金の額について検討する。 この点について，被告は原告らの間で支払われていた差益をもとに実施料率を算 定すべきと主張するが，原告らが指摘する差益は特許権の共有者間で支払われてい るものであり，その具体的内容や法的位置付けは判然としない（なお，原告らは訴 状において原告製品の原材料の売買による差益と主張していた。）から，この金額 を実施料相当損害金の額を算定するのに用いることは相当でない。 そこで，本件では業界における実施料の相場を考慮に入れつつ，相当な実施料率 を認定するのが相当である。 被告はそれを前提としつつも，本件発明の寄与度や被告による販売力等を考慮す ると，原告ソーグの共有持分（２分の１）に係る相当な実施料率は０．０２５％で＼nあると主張するが，推定覆滅事由に関する前記判示によれば，本件発明の寄与度を 考慮するのは相当でない。そして，プラスチック製品（イニシャル・ペイメント条 件無し）の平成４年度から平成１０年度までの実施料率の統計データによると，最 頻値は１％，中央値は３％，平均値は３．９％であること（乙８３），本件発明の 構成によるとカードケースの使用者の操作性等が相当向上すると認められること，＼n前記認定のとおり，被告による被告製品の売上には被告の販売力やブランドイメー ジ等が大きく影響したと認められること，その他本件に現れた事情に加え，さらに は特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料 率は，通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと（前掲知財高裁令和 元年６月７日判決参照）をも考慮すると，本件で相当な実施料率は５％と認めるべ きであり，原告ソーグの特許法１０２条３項に基づく損害は（中略）円（計算式：＼n被告製品の売上額（中略）円×5％×１／２（共有持分の割合））となる。
(c) そして，原告ソーグについて特許法１０２条３項により算定した＼n（中略）円を，原告扶桑産業との関係では，前記ｅの推定覆滅に加え，さらに控 除（覆滅）すべきことになる。
ウ したがって，原告扶桑産業の特許法１０２条２項に基づく損害額は（中 略）円（計算式：（中略）円×４割（推定覆滅後）−（中略）円）と認められる。 なお，原告扶桑産業は特許法１０２条１項に基づく損害の主張もしているが，原 告ら主張の原告らの利益額は（中略）円であるところ，特許法１０２条１項ただし 書の「販売することができないとする事情」として考慮される事情は，同条２項の 推定覆滅事由として考慮される事情と変わるものではなく（前掲知財高裁平成２７ 年１１月２９日判決参照），本件では前記判示に照らすと，原告らの利益について ６割の限度で「販売することができないとする事情」があったと認めるのが相当で ある。そうすると，原告ら主張の利益額について立証されているかを検討するまで もなく，同条１項に基づく損害額が前記認定の同条２項に基づく損害額を下回るも のであることは明らかである。
エ 原告扶桑産業は，原告ら訴訟代理人及び補佐人弁理士に本件訴訟の提起 等を委任したところ，被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は（中 略）万円と認めるのが相当であり，原告扶桑産業の損害額は合計（中略）円となる。
(3) 原告ソーグの損害額＼n
原告ソーグの特許法１０２条３項に基づく損害額は，上記認定のとおり，（中＼n略）円と認められる。 そして，原告ソーグは，原告ら訴訟代理人及び補佐人弁理士に本件訴訟の提起等＼nを委任したところ，被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は（中 略）万円と認めるのが相当であり，原告ソーグの損害額は合計（中略）円となる。＼n
４ 以上より，原告らの請求は，それぞれ主文第１項及び第２項に掲げる限度で 理由があるから，その限度で認容し，その余の請求はいずれも理由がないから，棄 却することとして，主文のとおり判決する。
まず，被告が経費として主張する製造委託費，検査費等は，いずれ も侵害者である被告において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接 関連して追加的に必要となった経費に当たると認められるから，被告の利益額を算 定するに当たり，上記販売金額からこれらの経費の金額を控除すべきである。
ｂ そして，乙５３，５６ないし６１及び弁論の全趣旨によれば，製造 委託費（樹脂やプレートの材料代，プレートの組付費用を含み，金型の作成費用は 含まない。），検査費等として，別紙「被告の損害論における主張」の「被告の経 費額」欄記載の経費を支出したと認められる。
ｃ 原告らは，被告主張の仕入価格には高すぎるなどの疑問があると主 張して，被告主張の経費のうち「製造委託費」の金額を争っている。 しかし，この主張は特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利 益の額の算定の問題に関連する主張であるが，そもそもその利益の額（限界利益の 額）の主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきであるから（知財高裁令和 元年６月７日判決・最高裁ウェブサイト），そのような観点から検討すると，原告 らは原告製品の製造販売に係る経費と対比をするのみで，被告製品の製造販売に係 る経費について具体的な立証をしているわけではない。 他方，被告製品の製造委託先は，被告と資本関係にあるわけではなく（乙６２， 弁論の全趣旨），被告の主張する製品１個当たりの製造委託費は，別紙「被告主張 の被告製品１個当たりの経費額」の「製造委託費（材料費込）」欄記載のとおりで あるところ，その金額には一定の裏付け（乙５６ないし６１）がある。したがって， 原告らの上記指摘によって前記認定は左右されず，下記(ｳ)で認定する金額を超え る利益が被告に生じていたことを認めることはできない。
(ｳ) 被告の利益額
以上によれば，被告が本件特許権の侵害行為により受けた利益の額は，別 紙「被告の損害論における主張」の「被告の限界利益」欄記載のとおり，合計（中 略）円と認められる。
イ 推定覆滅事由の有無
(ｱ) 特許法１０２条２項における推定の覆滅については，侵害者が主張立 証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果 関係を阻害する事情がこれに当たると解され，例えば，(1)特許権者と侵害者の業務 態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），(2)市場における競合品の存在，
(3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），(4)侵害品の性能（機能＼，デザイン 等特許発明以外の特徴）などの事情について，考慮することができるものと解され る（前掲知財高裁令和元年６月７日判決）。
(ｲ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ａ 原告扶桑産業について（甲１，３３） 原告扶桑産業は，資本金の額を２５００万円とする会社であり，その従 業員数は３０名程度である。そして，原告扶桑産業は，店装用備品等の企画，製造 販売，陳列器具及び店舗什器関連備品等の製造販売等を事業品目とし，全国スーパ ー量販店備品卸売業者，全国インテリア装飾・店装業者等を取引先としている。そ して，原告製品については，被告や他の企業に対して卸売販売され，そこを通じて 小売量販店に販売された（量販店の各店舗に設置された）ほか，原告扶桑産業から 直接，株式会社サンリオの直営店等の量販店に販売されることもあった。
ｂ 被告について（乙１，５３ないし５５，６５ないし６６の５）
(a) 被告は，資本金の額を１億円とする会社であり，その従業員数は ３０００人程度で，平成２８年度の売上高は１２２０億円（グループ全体で３４６ ０億円）であり，平成２０年から東北楽天ゴールデンイーグルスのメインスポンサ ーとなっている。そして，被告は，生活用品の企画，製造，販売を事業内容として おり，販売している商品は，ＬＥＤ照明，家電，調理用品，日用品，収納用品，ハ ードオフィス・資材等多岐に渡っており，被告のこれらの商品は全国のホームセン ターで販売されている。
(b) 被告は，量販店等の店舗向けに，什器・備品を単体で販売するの ではなく，内装工事を含め，店舗のあらゆるスペースをデザイン・プロデュースし， 店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行っている。 そして，被告は，販売する什器について，５００頁を超えるカタログ（乙１，５ ４）を作成しており，そこに掲載されている什器は，カードケースを含むシステム 什器だけでなく，内装・棚下照明，陳列用什器，インフォメーション器具，販促用 品，オフィス家具，運営サポート用品及び照明・演出用品といったように，多岐に 渡っている。
(c) 被告が顧客との間で上記(b)の取引をする場合の流れは，次のと おりである。すなわち，まず顧客から要望についてヒアリングをした上で，それを もとに現地調査をする。その後，顧客から建築平面図等を取得し，什器の配置を検 討し，顧客と打合せをした上で，什器配置図等を作成するとともに，コストをシミ ュレーションする。そして，顧客の要望に応じた什器・オプションアイテムを提案 し，納品内容を確定した上で，現場への納品や施工の手配を行う。
(d) 被告が平成２５年１２月５日，ある株式会社に対して発行した見 積書（乙５５）では，取引金額が合計（中略）万円（税抜）とされたが，そのうち カードケースの代金額は（中略）円（個数は合計（中略）個）であった。
(e) 平成２６年の被告製品の販売金額は，合計（中略）円であったが， その大半（（中略）円）はカードケースと他の店舗用品とを組み合わせて販売され るいわゆるバンドル取引によるものであった。
ｃ 原告扶桑産業と被告との間の取引
(a) 被告は，遅くとも平成２４年１月以降，原告扶桑産業から原告製 品を購入しており，同月から平成２５年１１月までの原告製品の販売数量は，次の とおりであった。
・・・・
(b) 上記(a)のうち平成２５年の原告製品４（ただし，ＱＰＣII−６５ を除く。）の販売数量・販売金額は次のとおりであったほか，平成２６年ないし平 成２８年の原告製品（ただし，ＱＰＣII−６５を除く。）の販売数量・販売金額は， 次のとおりであった（乙７８の２）。
・・・・
(ｳ) 被告の主張について
ａ まず，被告は被告製品１，４，６及び１０については，原告製品に 相当するものがないことを指摘している。 しかし，上記各被告製品は，原告製品と色やサイズが異なるだけであり，原告扶 桑産業が販売している他の色やサイズの製品が購入されなかったとまで認めること はできないし，原告扶桑産業が販売していた製品をみる限り，原告扶桑産業が被告 製品と同じ色やサイズの製品を製造し，販売することができなかったと認めること もできない。 したがって，被告の上記主張は推定覆滅事由とならない。
ｂ 次に，被告は取引の実情として，被告製品の販売方法や，被告によ る販売力・営業努力・企業規模・ブランドイメージを理由とする推定覆滅を主張す る。
(a)(1) 前記認定のとおり，被告が販売している什器は多岐に渡ってお り，また量販店等の店舗向けに，什器・備品を単体で販売するのではなく，内装工 事を含め，店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に販売することも行って いた。そして，前記認定事実によれば，被告製品は，その大半が他の店舗用品と組 み合わせて販売されるいわゆるバンドル取引によって販売されていた。 しかも，前記認定事実によれば，そのようなバンドル取引の取引額に占めるカー ドケースである被告製品の販売額はわずかであったと認められる。 このような被告製品に係る取引の実情によれば，被告製品の需要者の大半は，カ ードケースである被告製品に殊更に注目して被告製品を購入したというよりも，他 の店舗用品と組み合わせて購入できる利便性や，内装工事を含めて店舗全体又は売 り場全体の什器・備品を総合的に購入することができるという被告の販売体制に魅 力を感じて，被告と取引をするに至り，その取引の一環として被告製品を購入した と認めるのが相当である。
(2) 原告らの主張について
原告らは，被告がドン・キホーテの店舗内装を受注するに当たり， ドン・キホーテから原告製品を使用するよう指示されたため，原告扶桑産業と原告 製品の取引をするようになったとか，バンドル取引においても原告製品を組み込む 需要があり，被告がその需要に応え，顧客との取引を維持するために原告製品を侵 害品である被告製品に置き換えたなどと主張する。 確かに，被告は現在でも，原告扶桑産業から原告製品を購入しているから，本件 発明の技術的範囲に属する製品を購入し，エンドユーザーにこれを販売する一定の 需要があったというべきである。 しかし，原告らが主張する原告扶桑産業との取引開始の経緯や，被告が本件特許 のライセンスを求めたことについては，これを認めるに足りる証拠はないし，被告 が，被告製品のモデルチェンジをして，本件特許権の侵害とならないカードケース を販売するようになった後，被告のバンドル取引による売上げが減ったとの事情も 認められない。 以上の事情に加え，前記認定の被告製品の取引の実情を踏まえると，被告が顧客 との取引を維持するために原告製品を侵害品である被告製品に置き換えたとまで認 めることはできず，原告らの上記主張は採用できない。
(3) そうすると，被告主張の事情は，侵害者である被告が得た利益 と特許権者である原告扶桑産業が受けた損害との相当因果関係を相当程度，阻害す る事情といえる。
(b) また，被告の企業規模や販売する製品の多様性は前記認定のとお りであり，被告が被告製品を販売するに当たり，被告自身の販売力や企業規模，ブ ランドイメージか需要者に与えた影響も小さくないものというべきである。 したがって，この事情も，上記(a)の事情と相まって，侵害者である被告が得た利 益と特許権者である原告扶桑産業が受けた損害との相当因果関係を一定程度，阻害 する事情といえる。
(c) なお，被告はその他に自身の営業努力も推定覆滅事由として主張 するが，被告製品に関する事実関係が明らかではなく，事業者は，製品の製造，販 売に当たり，製品の利便性について工夫し，営業努力を行うのが通常であることを 踏まえると，推定覆滅事由として考慮すべきとまでいうことはできない。
ｃ 被告は代替品・競合品（乙６７ないし７２）の存在を指摘している。 しかし，推定覆滅事由として考慮する競合品といえるためには，市場において侵 害品と競合関係に立つ製品であることを要するものと解される（前掲知財高裁令和 元年６月７日判決）。このような観点から被告主張の製品を検討すると，被告が指 摘する製品には，その具体的構成や使用方法が判然としないものも含まれているほ＼nか，カードケースが上保持部と下保持部を備えるなどという本件発明の構成の基本＼n的部分を備えたものと認めることもできないから，被告指摘の製品を代替品ないし 競合品ということはできない。また，被告指摘の製品の販売時期等も不明である。 したがって，被告の上記指摘によって推定が覆滅されるとはいえない。
ｄ 被告は，乙７３ないし７７の先行技術等の存在を指摘して，被告製 品の販売に対して本件発明の技術的意義が寄与する程度は低いということを主張す る。 しかし，被告が指摘する乙７３ないし７７はいずれも，カードケースが上保持部 と下保持部を備えるなどという本件発明の構成の基本的部分を備えたものと認める＼nことはできない。また，被告が指摘する乙７７は，表示板支持棒の先端に表＼示板が 取り付けられているものの，その取り付け方法は，指示棒の先端に平板部分を設け， その下面に突設されたピンに表示板を保持するというものであり（乙７７の【考案＼nの詳細な説明】の【００２１】），本件発明の構成とは大きく異なっている。それ＼nだけでなく，被告製品が販売されていた時期に，本件発明の作用効果の一部を奏す るとされる技術があったとしても，それだけで直ちに，原告扶桑産業において，本 件特許の全構成を備えた被告製品の販売による利益に相当する損害を被ったことが＼n否定されるとはいえない。 したがって，被告の主張の技術的観点からの主張は採用できない。
ｅ 以上より，本件では前記ｂ(a)及び(b)記載の事情を推定覆滅事由と して考慮すべきところ，前記認定・判示の事情を踏まえると，６割の限度で推定が 覆滅されると認めるのが相当である。 この点に関し，被告は顧客が原告らに注文して原告製品を購入するという行動に 出たという可能性は皆無であったなどとして，推定覆滅率を９９．０９％とすべき＼n旨主張する。 確かに，被告が原告扶桑産業から原告製品を購入すべき義務を負っていたという 事情はうかがえないから，被告が原告製品以外のカードケースを販売すること自体 は自由にできたことと認められる。 しかし，他方で，被告は遅くとも平成２４年１月以降，原告製品を購入し，量販 店等のエンドユーザーに対して販売しており，以前原告製品を購入したことのある エンドユーザーがバンドル取引において原告製品を組み込むことを希望する可能性＼nも否定できない。また，前記認定のとおり，被告製品の販売を開始した平成２５年 ２月以降も，原告製品の購入を完全にやめたわけではなく，量販店等のエンドユー ザーへの販売もされていたことが推認されるから，被告において原告製品を購入し， これをエンドユーザーに販売する必要性が全くなかったとまで認めることはできな い。むしろ，従前の経緯を踏まえると，被告が本件特許の侵害品を販売しなければ， 原告扶桑産業から原告製品を購入し続け，原告扶桑産業が利益を得ていた可能性も＼n一定程度認められるものというべきである。 したがって，被告が主張するように９９．０９％もの推定覆滅を認めることは相 当でない。
ｆ 他に共有者がいることによる控除（推定覆滅）
(a) 被告は，特許法１０２条２項に基づく原告扶桑産業の損害は，同 項に基づき算定される逸失利益の２分の１にとどまると主張する。 しかし，特許権の共有者は，それぞれ，原則として他の共有者の同意を得ないで その特許発明の実施をすることができるものの（特許法７３条２項），その価値の 全てを独占するものではないことに鑑みると，特許法１０２条２項に基づく損害額 の推定を受けるに当たり，共有者は，原則としてその実施の程度に応じてその逸失 利益額を推定されると解するのが相当であり，共有持分の割合を基準に共有者各自 の逸失利益額を推定すべきものではない。本件においては，前記(1)オで検討したと おり，原告製品を製造して被告に販売するという実施による利益は原告扶桑産業に 帰属し，原告ソーグは，これに伴って金員を得ていたにすぎないから，原告扶桑産＼n業の損害額を算定するに当たり，特許法１０２条２項に基づく利益額の算定から， 共有持分の割合に応じて２分の１を控除（推定覆滅）すべき理由はない。 しかしながら，原告ソーグについては，被告製品の販売により，特許法１０２条＼n３項の実施料相当額の損害を観念し得ることは既に述べたとおりであり，この場合 に，特許権の共有者の一部（原告扶桑産業）が同条２項により侵害者に対し損害賠 償請求権を行使するに当たっては，同項に基づく損害額の推定は，不実施に係る他 の共有者（原告ソーグ）の同条３項に基づく実施料相当額（共有持分の割合により＼n取得する。）の限度で一部覆滅されるとするのが合理的である（知財高裁平成３０ 年１１月２０日判決・最高裁ウェブページ）。
(b) そこで，原告ソーグが被告に対して請求することができる特許法＼n１０２条３項に基づく実施料相当損害金の額について検討する。 この点について，被告は原告らの間で支払われていた差益をもとに実施料率を算 定すべきと主張するが，原告らが指摘する差益は特許権の共有者間で支払われてい るものであり，その具体的内容や法的位置付けは判然としない（なお，原告らは訴 状において原告製品の原材料の売買による差益と主張していた。）から，この金額 を実施料相当損害金の額を算定するのに用いることは相当でない。 そこで，本件では業界における実施料の相場を考慮に入れつつ，相当な実施料率 を認定するのが相当である。 被告はそれを前提としつつも，本件発明の寄与度や被告による販売力等を考慮す ると，原告ソーグの共有持分（２分の１）に係る相当な実施料率は０．０２５％で＼nあると主張するが，推定覆滅事由に関する前記判示によれば，本件発明の寄与度を 考慮するのは相当でない。そして，プラスチック製品（イニシャル・ペイメント条 件無し）の平成４年度から平成１０年度までの実施料率の統計データによると，最 頻値は１％，中央値は３％，平均値は３．９％であること（乙８３），本件発明の 構成によるとカードケースの使用者の操作性等が相当向上すると認められること，＼n前記認定のとおり，被告による被告製品の売上には被告の販売力やブランドイメー ジ等が大きく影響したと認められること，その他本件に現れた事情に加え，さらに は特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料 率は，通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと（前掲知財高裁令和 元年６月７日判決参照）をも考慮すると，本件で相当な実施料率は５％と認めるべ きであり，原告ソーグの特許法１０２条３項に基づく損害は（中略）円（計算式：＼n被告製品の売上額（中略）円×5％×１／２（共有持分の割合））となる。
(c) そして，原告ソーグについて特許法１０２条３項により算定した＼n（中略）円を，原告扶桑産業との関係では，前記ｅの推定覆滅に加え，さらに控 除（覆滅）すべきことになる。
ウ したがって，原告扶桑産業の特許法１０２条２項に基づく損害額は（中 略）円（計算式：（中略）円×４割（推定覆滅後）−（中略）円）と認められる。 なお，原告扶桑産業は特許法１０２条１項に基づく損害の主張もしているが，原 告ら主張の原告らの利益額は（中略）円であるところ，特許法１０２条１項ただし 書の「販売することができないとする事情」として考慮される事情は，同条２項の 推定覆滅事由として考慮される事情と変わるものではなく（前掲知財高裁平成２７ 年１１月２９日判決参照），本件では前記判示に照らすと，原告らの利益について ６割の限度で「販売することができないとする事情」があったと認めるのが相当で ある。そうすると，原告ら主張の利益額について立証されているかを検討するまで もなく，同条１項に基づく損害額が前記認定の同条２項に基づく損害額を下回るも のであることは明らかである。
エ 原告扶桑産業は，原告ら訴訟代理人及び補佐人弁理士に本件訴訟の提起 等を委任したところ，被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は（中 略）万円と認めるのが相当であり，原告扶桑産業の損害額は合計（中略）円となる。
(3) 原告ソーグの損害額＼n
原告ソーグの特許法１０２条３項に基づく損害額は，上記認定のとおり，（中＼n略）円と認められる。 そして，原告ソーグは，原告ら訴訟代理人及び補佐人弁理士に本件訴訟の提起等＼nを委任したところ，被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は（中 略）万円と認めるのが相当であり，原告ソーグの損害額は合計（中略）円となる。＼n
４ 以上より，原告らの請求は，それぞれ主文第１項及び第２項に掲げる限度で 理由があるから，その限度で認容し，その余の請求はいずれも理由がないから，棄 却することとして，主文のとおり判決する。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条１項
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2019.10. 2
平成31(行ケ)10036 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所
不使用取消審判にて不使用と認定されましたが、知財高裁3部は、これを取り消しました。
(5)以上の次第で，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア Ｋは，原告から本件商標の使用許諾を受け，平成２８年１月頃から「アンドホーム」との名称を用いて，現場監督ができるもう一人の者とともに，建築等の事業を開始した。（甲１９，５８）
イ Ｋは，平成２８年４月７日，注文者１との間で，建物の建築工事を内容 とする工事請負契約１を締結し，同年９月２０日頃，建物を完成させた。 かかる契約の締結の際，Ｋは，注文者１との間で，「アンドホーム」を請 負業者とする工事請負契約書１（請負代金額合計１３０２万３１９２円） を作成して，注文者１に交付した。（甲５８，６０，７０）
ウ また，Ｋは，工事請負契約１に関して，土地を探すところから協力し， 少なくとも平成２８年３月２日頃から同年５月１４日頃にかけて，建物の デザインや設計についても注文者１と打ち合わせを複数回にわたって行 い，金銭面を含めて注文者１の要望を建築工事に反映させた。かかる打ち 合わせの際，Ｋは，「アンドホーム資金計画表」との標題が付された建築＼n費用合計代金（３３００万円台から３６００万円台の金額である。）及び その内訳等を示す資金計画表（甲３０，３１，３３から３５，３８，４＼n３，４５）や，建物の平面図や立面図が記載された建築図面を，打ち合わ せを踏まえた修正を加えつつ，複数回にわたり，注文者１に示すなどし た。上記資金計画表のうち，作成日を平成２８年３月２３日以降とするもの＼nについては，その右下に「◎土地契約時は土地手付け現金１００万円＋印 紙代…をご準備下さい。」，「◎建物契約時は建物手付け現金１０万円＋ 印紙代１万円…をご持参で当社にお越し下さい。」，「◎土地決済時に建 物着手金・上棟金として，１０００万円を当社にお振り込み頂きま す。」，「◎最終の建物お引き渡し時に，残金を現金もしくはお振り込み 頂きます。」などと記載されている。 （甲２９から３８，４０，４３，４５，５８，６２）
エ Ｋは，平成２８年４月２４日，注文者３との間で，建物の建築工事を内 容とする工事請負契約３を締結し，同年１０月頃，建物を完成させた。か かる契約の締結の際，Ｋと注文者３は，「アンドホーム」を請負業者とす る工事請負契約書３（請負代金額合計１２４１万３２７０円）を作成して 注文者３に交付した。（甲５６，５８，７１）
オ また，Ｋは，工事請負契約３に関し，ある程度土地が決まっている段階 で関与し始めて，少なくとも平成２８年３月３０日頃から同年５月２９日 頃にかけて，建物のデザインや設計についても注文者３と打ち合わせを複 数回にわたって行い，金銭面を含めて注文者３の要望を建築工事に反映さ せた。 かかる打ち合わせの際，Ｋは，「アンドホーム資金計画表」との標題が＼n付された建築費用合計代金（２６００万円台から２７００万円台の金額で ある。）及びその内訳等を示す資金計画表（甲５１，５２）や建築図面＼nを，打ち合わせを踏まえた修正を加えつつ，複数回にわたり，注文者３に 示すなどした。 （甲５１，５２，５６，５８，６６，７１）
カ Ｋは，工事請負契約１及び３に関して，東昇技建に対し，地盤の調査を 依頼して，これを行わせた上で，その調査結果を注文者１及び３に説明し た。（甲１９，５０，５８，６２，６４，６６，６９） キ Ｋは，平成２８年６月９日頃に株式会社シンプルハウスを設立し，「ア ンドホーム」との名称の使用をやめて，同月１５日には工事契約１にかか る建築確認申請の工事施工者を，同社へと変更した。（甲１９，５８，５＼n９，６０）
２ 取消事由２（Ｋによる本件商標の使用についての判断の誤り）について 原告は，Ｋが，前記１(5)カのとおり東昇技建に依頼して地盤の調査を行い， 同ウ及びオ記載の本件資金計画表を注文者１及び３に交付したことが商標法２＼n条３項８号に該当し，「地質の調査」の役務について，本件商標を使用した （商標法５０条２項）と主張するので，この点について検討する。 （1) まず，Ｋが，取消対象役務のひとつである「地質の調査」を提供したか否 かについてみると，Ｋは，前記１(5)カのとおり，工事請負契約１及び３に関 して，東昇技建に依頼して地盤調査を行うなどしている。 そして，前記１(5)イ及びエのとおり，Ｋは，「アンドホーム」の名称にて 工事請負契約１及び３を締結しているところ，これらの契約の前後に注文者 らに対して示した本件資金計画表において地盤改良工事費用の中に地盤調査＼n費用が含まれており（前記１(3)イ参照），当該費用を含めた建築費用合計代 金の全額をＫに支払うべきこととされて，現実に注文者らに対応したのは主 としてＫであったことなどに照らすと，Ｋは，工事請負契約１及び３の締結 とともに地盤調査も含む当該工事に関する役務を一括して請け負ったものと 認められる。 そうすると，Ｋが東昇技建に依頼して行った地盤調査は，Ｋが注文者１及 び３から請け負った債務の履行としてされたものであるといえるから，Ｋが 「地質の調査」を提供したと認められる。
(2) 次に，商標法２条３項８号の該当性についてみる。
本件では，Ｋが「地質の調査」の役務を提供することは，本件資金計画表＼nの「地盤改良工事費用」「地盤調査の結果により工事費用が変動いたしま す。」などとの記載に表れており，本件資金計画表＼は，上記役務に対応して 作成された見積書としての書面であるといえるから，上記役務に関する「取 引書類」に当たる。そうすると，前記１⑸ウ及びオのとおり，Ｋが，本件資 金計画表に，本件商標を付して，その作成日付頃（平成２８年３月２日頃か＼nら同年５月２９日頃），それぞれ注文者１及び３に交付した行為は，商標法 ２条３項８号所定の使用に該当する。
(3)これに対し，被告は，Ｋが本件商標を使用して工事請負契約１及び３を請 け負った後，実際に建築工事を開始した時点では，「シンプルハウス」へと 屋号を変更していたことなどをもって，取消対象役務を「アンドホーム」の 名称にて提供していないと主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，Ｋは，工事請負契約１及び３の締結と ともに地盤調査も含む当該工事に関する役務を一括して請け負ったものであ るところ，Ｋは，これらの契約に関して，平成２８年３月２日頃から同年５ 月２９日頃にかけて，本件資金計画表を，注文者１及び３に交付しているか＼nら，当該交付の時点で「アンドホーム」との標章に対する業務上の信用が発 生したといえる。その後，Ｋが，その事業について「シンプルハウス」との 名称に変更したとしても，かかる信用が，直ちに保護に値しなくなるもので はない。また，少なくとも工事請負契約３に係る地盤調査は，屋号変更前で ある同年５月２５日に行われたことが明らかである。 したがって，Ｋは，「アンドホーム」との標章を取消対象役務のひとつで ある「地質の調査」について使用したといえる。
(4) また，被告は，Ｋによる本件商標の使用が名目的な使用であると主張す る。しかしながら，不使用取消に言及する被告から原告に対する連絡は平成 ２９年３月２４日付けであって，Ｋが「アンドホーム」との標章を使用した 平成２８年１月から同年６月頃までの期間よりも相当遅い時期であること （甲１５）や，前記認定のＫによる本件商標の使用態様に照らすと，Ｋによ る本件商標の使用が名目的な使用であるとまでは認められず，被告の主張は 採用できない。
(5)以上の次第で，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア Ｋは，原告から本件商標の使用許諾を受け，平成２８年１月頃から「アンドホーム」との名称を用いて，現場監督ができるもう一人の者とともに，建築等の事業を開始した。（甲１９，５８）
イ Ｋは，平成２８年４月７日，注文者１との間で，建物の建築工事を内容 とする工事請負契約１を締結し，同年９月２０日頃，建物を完成させた。 かかる契約の締結の際，Ｋは，注文者１との間で，「アンドホーム」を請 負業者とする工事請負契約書１（請負代金額合計１３０２万３１９２円） を作成して，注文者１に交付した。（甲５８，６０，７０）
ウ また，Ｋは，工事請負契約１に関して，土地を探すところから協力し， 少なくとも平成２８年３月２日頃から同年５月１４日頃にかけて，建物の デザインや設計についても注文者１と打ち合わせを複数回にわたって行 い，金銭面を含めて注文者１の要望を建築工事に反映させた。かかる打ち 合わせの際，Ｋは，「アンドホーム資金計画表」との標題が付された建築＼n費用合計代金（３３００万円台から３６００万円台の金額である。）及び その内訳等を示す資金計画表（甲３０，３１，３３から３５，３８，４＼n３，４５）や，建物の平面図や立面図が記載された建築図面を，打ち合わ せを踏まえた修正を加えつつ，複数回にわたり，注文者１に示すなどし た。上記資金計画表のうち，作成日を平成２８年３月２３日以降とするもの＼nについては，その右下に「◎土地契約時は土地手付け現金１００万円＋印 紙代…をご準備下さい。」，「◎建物契約時は建物手付け現金１０万円＋ 印紙代１万円…をご持参で当社にお越し下さい。」，「◎土地決済時に建 物着手金・上棟金として，１０００万円を当社にお振り込み頂きま す。」，「◎最終の建物お引き渡し時に，残金を現金もしくはお振り込み 頂きます。」などと記載されている。 （甲２９から３８，４０，４３，４５，５８，６２）
エ Ｋは，平成２８年４月２４日，注文者３との間で，建物の建築工事を内 容とする工事請負契約３を締結し，同年１０月頃，建物を完成させた。か かる契約の締結の際，Ｋと注文者３は，「アンドホーム」を請負業者とす る工事請負契約書３（請負代金額合計１２４１万３２７０円）を作成して 注文者３に交付した。（甲５６，５８，７１）
オ また，Ｋは，工事請負契約３に関し，ある程度土地が決まっている段階 で関与し始めて，少なくとも平成２８年３月３０日頃から同年５月２９日 頃にかけて，建物のデザインや設計についても注文者３と打ち合わせを複 数回にわたって行い，金銭面を含めて注文者３の要望を建築工事に反映さ せた。 かかる打ち合わせの際，Ｋは，「アンドホーム資金計画表」との標題が＼n付された建築費用合計代金（２６００万円台から２７００万円台の金額で ある。）及びその内訳等を示す資金計画表（甲５１，５２）や建築図面＼nを，打ち合わせを踏まえた修正を加えつつ，複数回にわたり，注文者３に 示すなどした。 （甲５１，５２，５６，５８，６６，７１）
カ Ｋは，工事請負契約１及び３に関して，東昇技建に対し，地盤の調査を 依頼して，これを行わせた上で，その調査結果を注文者１及び３に説明し た。（甲１９，５０，５８，６２，６４，６６，６９） キ Ｋは，平成２８年６月９日頃に株式会社シンプルハウスを設立し，「ア ンドホーム」との名称の使用をやめて，同月１５日には工事契約１にかか る建築確認申請の工事施工者を，同社へと変更した。（甲１９，５８，５＼n９，６０）
２ 取消事由２（Ｋによる本件商標の使用についての判断の誤り）について 原告は，Ｋが，前記１(5)カのとおり東昇技建に依頼して地盤の調査を行い， 同ウ及びオ記載の本件資金計画表を注文者１及び３に交付したことが商標法２＼n条３項８号に該当し，「地質の調査」の役務について，本件商標を使用した （商標法５０条２項）と主張するので，この点について検討する。 （1) まず，Ｋが，取消対象役務のひとつである「地質の調査」を提供したか否 かについてみると，Ｋは，前記１(5)カのとおり，工事請負契約１及び３に関 して，東昇技建に依頼して地盤調査を行うなどしている。 そして，前記１(5)イ及びエのとおり，Ｋは，「アンドホーム」の名称にて 工事請負契約１及び３を締結しているところ，これらの契約の前後に注文者 らに対して示した本件資金計画表において地盤改良工事費用の中に地盤調査＼n費用が含まれており（前記１(3)イ参照），当該費用を含めた建築費用合計代 金の全額をＫに支払うべきこととされて，現実に注文者らに対応したのは主 としてＫであったことなどに照らすと，Ｋは，工事請負契約１及び３の締結 とともに地盤調査も含む当該工事に関する役務を一括して請け負ったものと 認められる。 そうすると，Ｋが東昇技建に依頼して行った地盤調査は，Ｋが注文者１及 び３から請け負った債務の履行としてされたものであるといえるから，Ｋが 「地質の調査」を提供したと認められる。
(2) 次に，商標法２条３項８号の該当性についてみる。
本件では，Ｋが「地質の調査」の役務を提供することは，本件資金計画表＼nの「地盤改良工事費用」「地盤調査の結果により工事費用が変動いたしま す。」などとの記載に表れており，本件資金計画表＼は，上記役務に対応して 作成された見積書としての書面であるといえるから，上記役務に関する「取 引書類」に当たる。そうすると，前記１⑸ウ及びオのとおり，Ｋが，本件資 金計画表に，本件商標を付して，その作成日付頃（平成２８年３月２日頃か＼nら同年５月２９日頃），それぞれ注文者１及び３に交付した行為は，商標法 ２条３項８号所定の使用に該当する。
(3)これに対し，被告は，Ｋが本件商標を使用して工事請負契約１及び３を請 け負った後，実際に建築工事を開始した時点では，「シンプルハウス」へと 屋号を変更していたことなどをもって，取消対象役務を「アンドホーム」の 名称にて提供していないと主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，Ｋは，工事請負契約１及び３の締結と ともに地盤調査も含む当該工事に関する役務を一括して請け負ったものであ るところ，Ｋは，これらの契約に関して，平成２８年３月２日頃から同年５ 月２９日頃にかけて，本件資金計画表を，注文者１及び３に交付しているか＼nら，当該交付の時点で「アンドホーム」との標章に対する業務上の信用が発 生したといえる。その後，Ｋが，その事業について「シンプルハウス」との 名称に変更したとしても，かかる信用が，直ちに保護に値しなくなるもので はない。また，少なくとも工事請負契約３に係る地盤調査は，屋号変更前で ある同年５月２５日に行われたことが明らかである。 したがって，Ｋは，「アンドホーム」との標章を取消対象役務のひとつで ある「地質の調査」について使用したといえる。
(4) また，被告は，Ｋによる本件商標の使用が名目的な使用であると主張す る。しかしながら，不使用取消に言及する被告から原告に対する連絡は平成 ２９年３月２４日付けであって，Ｋが「アンドホーム」との標章を使用した 平成２８年１月から同年６月頃までの期間よりも相当遅い時期であること （甲１５）や，前記認定のＫによる本件商標の使用態様に照らすと，Ｋによ る本件商標の使用が名目的な使用であるとまでは認められず，被告の主張は 採用できない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2019.10. 1
平成31(行ケ)10005 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月19日 知的財産高等裁判所
ＣＳ関連発明について、進歩性なしとした審決が取り消されました。出願人は銀行です。取り消し理由は、「引用発明に周知技術を適用することの動機付けがない」というものです。
なお、対象となったクレームは以下です。
携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータに応じて，前記携帯通信端末において実行されるアプリケーションの，前記携帯通信端末の動きに伴う動作を規定する設定ファイルを設定する設定部と，＼n前記設定ファイルに基づいてアプリケーションパッケージを生成する生成部と，
を有するアプリケーション生成支援システム。
本件審決は，引用発明に引用文献２〜５及び参考文献１記載の技術（同技術に乙 ３文献記載の技術を併せて，以下「被告主張周知技術」という。）を適用することに より，本件補正発明に想到し得ると判断していることから，引用発明に被告主張周 知技術を適用する動機付けの有無について検討する。
ア 引用発明
前記２(1)のとおり，引用文献１には，「近年，コンテンツマネジメントシステム （以下，ＣＭＳ（Ｃｏｎｔｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）という） によりウェブアプリケーションとして公開するコンテンツを構築し，管理すること＼nが行われている（例えば，特許文献１参照）。ところで，近年，ネイティブアプリケ ーションをダウンロードしてインストールすることができるスマートフォンが普及 している。スマートフォンのユーザは，ネイティブアプリケーションをインストー ルする場合，アプリケーションを提供する所定のアプリケーションサーバにアクセ スし，所望のネイティブアプリケーションを検索する。しかしながら，ＣＭＳによ って構築されるウェブアプリケーションは，ウェブサイトとして構＼築されるため， 検索サイトの検索結果として表示されることがあるものの，アプリケーションサー＼nバから検索することができない。したがって，アプリケーションサーバにおいてネ イティブアプリケーションを検索したユーザに，ＣＭＳにより開発したウェブアプ リケーションを利用してもらうことができないという問題がある。これに対して， ＣＭＳによって構築したウェブアプリケーションと同等の機能＼を有するネイティブ アプリケーションを開発し，当該ネイティブアプリケーションをアプリケーション サーバにアップロードすることも考えられる。しかしながら，ネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには，多大な開発工数が必要であった。本発明は，ネイ ティブアプリケーションを容易に生成することができるアプリケーション生成装置， アプリケーション生成システム及びアプリケーション生成方法を提供することを目 的とする。」（段落【０００２】，【０００４】〜【０００７】）と記載されており，同記載からすると，引用発明は，ＣＭＳによって構築されるウェブアプリケーション＼nは，アプリケーションサーバから検索することができないため，アプリケーション サーバにおいてネイティブアプリケーションを検索したユーザに，ＣＭＳにより開 発したウェブアプリケーションを利用してもらうことができないこと及びＣＭＳに よって構築したウェブアプリケーションと同等の機能＼を有するネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには，多大な開発工数が必要となることを課題とし，同 課題を解決するためのネイティブアプリケーションを生成する装置であることが認 められる。
引用発明は，上記課題を解決するために，前記(1)アで認定したとおり，既存のウ ェブアプリケーションのロケーションを示すアドレスや所望の背景画像を示すアド レス等の情報を入力するだけで，当該ウェブアプリケーションの表示態様を変更し＼nて，同ウェブアプリケーションが表示する情報を表＼示するネイティブアプリケーシ ョンを生成できるようにしたものと認められる。
イ 被告は，携帯通信端末の動きに伴う動作を行うネイティブアプリケーシ ョンを生成すること，特に，ＰｈｏｎｅＧａｐに係る技術が周知であると主張する。
(ｱ) 前記アのとおり，引用発明は，アプリケーションサーバにおいて検索で きるネイティブアプリケーションを簡単に生成することを課題として，同課題を， 既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで，同ウェブア プリケーションが表示する情報を表＼示できるネイティブアプリケーションを生成す ることができるようにすることによって解決したものであるから，ブログ等の携帯 通信端末の動きに伴う動作を行わないウェブアプリケーションの表示内容を表＼示す るネイティブアプリケーションを生成しようとする場合，生成しようとするネイテ ィブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はな く，したがって，設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネ イティブ機能を実行するためのパラメータ」とする必要はない。もっとも，引用文＼n献１の段落【００２４】には，ブログ等と並んで「ゲームサイト」が掲げられてお り，ゲームにおいては，加速度センサにより横画面と縦画面が切り替わらないよう に制御する必要がある場合が考えられる（引用文献５参照）が，ウェブアプリケー ションとして提供されるゲームは，1)常に携帯通信端末の表示画面を固定する必要＼nがあるとはいえないこと，2)加速度センサにより，携帯通信端末の姿勢に対応した 画面回転表示を制御する機能＼は携帯通信端末側に備わっており，端末側の操作によ って，表示画面を固定することができ，そのような操作は一般的に行われているこ＼nと，3)引用文献１の段落【００２４】の「ゲームサイト」は，携帯通信端末の表示＼n画面を固定する必要のないブログ，ファンサイト，ショッピングサイトと並んで記 載されており，また，引用文献１には，加速度センサについて何らの記載もないこ とからすると，当業者は，上記の「ゲームサイト」の記載から，パラメータを「携 帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とすることの必＼n要性を認識するとまではいえないというべきである。 また，引用発明によって生成されるネイティブアプリケーションは，ＨＴＭＬや ＪａｖａＳｃｒｉｐｔで記述されるウェブページを表示できるから，引用発明によ＼nり，乙４に記載されたＨＴＭＬ５ ＡＰＩのＧｅｏｌｏｃａｔｉｏｎを用いて携帯 通信端末の動きに伴う動作を行うウェブアプリケーションの表示内容を表＼示するネ イティブアプリケーションを生成しようとする場合も，生成されるネイティブアプ リケーションは，設定情報に含まれているウェブアプリケーションのアドレスに基 づいて，同ウェブアプリケーションに対応するウェブページを取得し，取得したウ ェブページのＨＴＭＬやＪａｖａＳｃｒｉｐｔの記述に基づいて，同ウェブアプリ ケーションの内容を表示でき，したがって，ネイティブアプリケーションの生成に＼n際して，設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ 機能を実行させるためのパラメータ」とする必要はない。＼nさらに，被告主張周知技術に係る各種文献にも，引用発明の上記の構成の技術に＼nおいて，「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に＼n応じて設定ファイルを設定することの必要性等については何ら記載されていない （甲２〜５，７，８，乙１〜３）。
(ｲ) 前記アのとおり，引用発明は，簡易にネイティブアプリケーションを生 成することを課題として，既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入 力するだけで，当該ウェブアプリケーションが表示する情報を表＼示するネイティブ アプリケーションを生成できるようにしたのであり，具体的には，前記(1)アのとお り，入力しようとするウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレス及び 表示態様に基づいて，テンプレートアプリケーション１１１に含まれる設定情報の＼n内容を書き換えるだけで目的とするウェブアプリケーションの表示する情報を表＼示 できるネイティブアプリケーションを生成でき，テンプレートアプリケーション１ １１に含まれるプログラムファイル１１３については，新たにソースコードを書く＼n必要はないところ，証拠（甲３，５，７，乙１〜３）によると，ＰｈｏｎｅＧａｐ によってネイティブアプリケーションを生成するためには，ＨＴＭＬやＪａｖａＳ ｃｒｉｐｔ等を用いてソースコード（プログラム）を書くなどする必要があるもの＼nと認められるから，引用発明に，上記のように，新たにソースコードを書くなどの＼n行為が要求されるＰｈｏｎｅＧａｐに係る技術を適用することには阻害事由がある というべきである。
被告は，1)ＰｈｏｎｅＧａｐでは，ＰｈｏｎｅＧａｐのプラグインの仕組みを使 って，ＧＰＳなど端末のネイティブ部分にアクセス可能であり，端末のＧＰＳ機能＼ にアクセスすることで，ＧＰＳで取得した端末の現在位置が中心となるように地図 を表示することが可能＼となるから，引用発明において地図表示アプリケーションを＼n生成する際に，ＰｈｏｎｅＧａｐのフレームワークを採用することで，ネイティブ 機能であるＧＰＳ機能＼が利用可能となり，携帯通信端末の動きに伴う動作を設定可＼n能となり，また，2)ＡｎｄｒｏｉｄＭａｎｉｆｅｓｔ．ｘｍｌに「ａｎｄｒｏｉｄ： ｓｃｒｅｅｎＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ ＝”ｌａｎｄｓｃａｐｅ”」の１行を追加し たり（Ａｎｄｒｏｉｄの場合），「Ｌａｎｄｓｃａｐｅ Ｒｉｇｈｔ」又は「Ｌａｎ ｄｓｃａｐｅ Ｌｅｆｔ」のアイコンを選択すること（ｉＯＳの場合）で，スマー トフォンの画面を横画面に固定可能となり，縦画面に固定する設定を施す場合，Ａ＼nｎｄｒｏｉｄＭａｎｉｆｅｓｔ．ｘｍｌに「ａｎｄｒｏｉｄ：ｓｃｒｅｅｎＯｒｉ ｅｎｔａｔｉｏｎ ＝”ｐｏｒｔｒａｉｔ”」の１行を追加したり（Ａｎｄｒｏｉｄ の場合），「ｐｏｒｔｒａｉｔ」のアイコンを選択すること（ｉＯＳの場合）で，ス マートフォンの画面を縦画面に固定可能となるから，引用発明において，アプリケ＼nーションを生成する際に，ＰｈｏｎｅＧａｐのフレームワークを利用することで， 「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に応じて，＼n携帯通信端末において実行される「アプリケーションの，携帯通信端末の動きに伴 う動作」を規定する設定ファイルを備えることとなると主張する。 しかし，上記のとおり，引用発明にＰｈｏｎｅＧａｐの技術を適用することの動 機付けはないから，被告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
本件審決は，引用発明に引用文献２〜５及び参考文献１記載の技術（同技術に乙 ３文献記載の技術を併せて，以下「被告主張周知技術」という。）を適用することに より，本件補正発明に想到し得ると判断していることから，引用発明に被告主張周 知技術を適用する動機付けの有無について検討する。
ア 引用発明
前記２(1)のとおり，引用文献１には，「近年，コンテンツマネジメントシステム （以下，ＣＭＳ（Ｃｏｎｔｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）という） によりウェブアプリケーションとして公開するコンテンツを構築し，管理すること＼nが行われている（例えば，特許文献１参照）。ところで，近年，ネイティブアプリケ ーションをダウンロードしてインストールすることができるスマートフォンが普及 している。スマートフォンのユーザは，ネイティブアプリケーションをインストー ルする場合，アプリケーションを提供する所定のアプリケーションサーバにアクセ スし，所望のネイティブアプリケーションを検索する。しかしながら，ＣＭＳによ って構築されるウェブアプリケーションは，ウェブサイトとして構＼築されるため， 検索サイトの検索結果として表示されることがあるものの，アプリケーションサー＼nバから検索することができない。したがって，アプリケーションサーバにおいてネ イティブアプリケーションを検索したユーザに，ＣＭＳにより開発したウェブアプ リケーションを利用してもらうことができないという問題がある。これに対して， ＣＭＳによって構築したウェブアプリケーションと同等の機能＼を有するネイティブ アプリケーションを開発し，当該ネイティブアプリケーションをアプリケーション サーバにアップロードすることも考えられる。しかしながら，ネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには，多大な開発工数が必要であった。本発明は，ネイ ティブアプリケーションを容易に生成することができるアプリケーション生成装置， アプリケーション生成システム及びアプリケーション生成方法を提供することを目 的とする。」（段落【０００２】，【０００４】〜【０００７】）と記載されており，同記載からすると，引用発明は，ＣＭＳによって構築されるウェブアプリケーション＼nは，アプリケーションサーバから検索することができないため，アプリケーション サーバにおいてネイティブアプリケーションを検索したユーザに，ＣＭＳにより開 発したウェブアプリケーションを利用してもらうことができないこと及びＣＭＳに よって構築したウェブアプリケーションと同等の機能＼を有するネイティブアプリケ ーションを新規に開発するには，多大な開発工数が必要となることを課題とし，同 課題を解決するためのネイティブアプリケーションを生成する装置であることが認 められる。
引用発明は，上記課題を解決するために，前記(1)アで認定したとおり，既存のウ ェブアプリケーションのロケーションを示すアドレスや所望の背景画像を示すアド レス等の情報を入力するだけで，当該ウェブアプリケーションの表示態様を変更し＼nて，同ウェブアプリケーションが表示する情報を表＼示するネイティブアプリケーシ ョンを生成できるようにしたものと認められる。
イ 被告は，携帯通信端末の動きに伴う動作を行うネイティブアプリケーシ ョンを生成すること，特に，ＰｈｏｎｅＧａｐに係る技術が周知であると主張する。
(ｱ) 前記アのとおり，引用発明は，アプリケーションサーバにおいて検索で きるネイティブアプリケーションを簡単に生成することを課題として，同課題を， 既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで，同ウェブア プリケーションが表示する情報を表＼示できるネイティブアプリケーションを生成す ることができるようにすることによって解決したものであるから，ブログ等の携帯 通信端末の動きに伴う動作を行わないウェブアプリケーションの表示内容を表＼示す るネイティブアプリケーションを生成しようとする場合，生成しようとするネイテ ィブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はな く，したがって，設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネ イティブ機能を実行するためのパラメータ」とする必要はない。もっとも，引用文＼n献１の段落【００２４】には，ブログ等と並んで「ゲームサイト」が掲げられてお り，ゲームにおいては，加速度センサにより横画面と縦画面が切り替わらないよう に制御する必要がある場合が考えられる（引用文献５参照）が，ウェブアプリケー ションとして提供されるゲームは，1)常に携帯通信端末の表示画面を固定する必要＼nがあるとはいえないこと，2)加速度センサにより，携帯通信端末の姿勢に対応した 画面回転表示を制御する機能＼は携帯通信端末側に備わっており，端末側の操作によ って，表示画面を固定することができ，そのような操作は一般的に行われているこ＼nと，3)引用文献１の段落【００２４】の「ゲームサイト」は，携帯通信端末の表示＼n画面を固定する必要のないブログ，ファンサイト，ショッピングサイトと並んで記 載されており，また，引用文献１には，加速度センサについて何らの記載もないこ とからすると，当業者は，上記の「ゲームサイト」の記載から，パラメータを「携 帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行するためのパラメータ」とすることの必＼n要性を認識するとまではいえないというべきである。 また，引用発明によって生成されるネイティブアプリケーションは，ＨＴＭＬや ＪａｖａＳｃｒｉｐｔで記述されるウェブページを表示できるから，引用発明によ＼nり，乙４に記載されたＨＴＭＬ５ ＡＰＩのＧｅｏｌｏｃａｔｉｏｎを用いて携帯 通信端末の動きに伴う動作を行うウェブアプリケーションの表示内容を表＼示するネ イティブアプリケーションを生成しようとする場合も，生成されるネイティブアプ リケーションは，設定情報に含まれているウェブアプリケーションのアドレスに基 づいて，同ウェブアプリケーションに対応するウェブページを取得し，取得したウ ェブページのＨＴＭＬやＪａｖａＳｃｒｉｐｔの記述に基づいて，同ウェブアプリ ケーションの内容を表示でき，したがって，ネイティブアプリケーションの生成に＼n際して，設定ファイルを設定するパラメータを「携帯通信端末に固有のネイティブ 機能を実行させるためのパラメータ」とする必要はない。＼nさらに，被告主張周知技術に係る各種文献にも，引用発明の上記の構成の技術に＼nおいて，「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に＼n応じて設定ファイルを設定することの必要性等については何ら記載されていない （甲２〜５，７，８，乙１〜３）。
(ｲ) 前記アのとおり，引用発明は，簡易にネイティブアプリケーションを生 成することを課題として，既存のウェブアプリケーションのアドレス等の情報を入 力するだけで，当該ウェブアプリケーションが表示する情報を表＼示するネイティブ アプリケーションを生成できるようにしたのであり，具体的には，前記(1)アのとお り，入力しようとするウェブアプリケーションのロケーションを示すアドレス及び 表示態様に基づいて，テンプレートアプリケーション１１１に含まれる設定情報の＼n内容を書き換えるだけで目的とするウェブアプリケーションの表示する情報を表＼示 できるネイティブアプリケーションを生成でき，テンプレートアプリケーション１ １１に含まれるプログラムファイル１１３については，新たにソースコードを書く＼n必要はないところ，証拠（甲３，５，７，乙１〜３）によると，ＰｈｏｎｅＧａｐ によってネイティブアプリケーションを生成するためには，ＨＴＭＬやＪａｖａＳ ｃｒｉｐｔ等を用いてソースコード（プログラム）を書くなどする必要があるもの＼nと認められるから，引用発明に，上記のように，新たにソースコードを書くなどの＼n行為が要求されるＰｈｏｎｅＧａｐに係る技術を適用することには阻害事由がある というべきである。
被告は，1)ＰｈｏｎｅＧａｐでは，ＰｈｏｎｅＧａｐのプラグインの仕組みを使 って，ＧＰＳなど端末のネイティブ部分にアクセス可能であり，端末のＧＰＳ機能＼ にアクセスすることで，ＧＰＳで取得した端末の現在位置が中心となるように地図 を表示することが可能＼となるから，引用発明において地図表示アプリケーションを＼n生成する際に，ＰｈｏｎｅＧａｐのフレームワークを採用することで，ネイティブ 機能であるＧＰＳ機能＼が利用可能となり，携帯通信端末の動きに伴う動作を設定可＼n能となり，また，2)ＡｎｄｒｏｉｄＭａｎｉｆｅｓｔ．ｘｍｌに「ａｎｄｒｏｉｄ： ｓｃｒｅｅｎＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ ＝”ｌａｎｄｓｃａｐｅ”」の１行を追加し たり（Ａｎｄｒｏｉｄの場合），「Ｌａｎｄｓｃａｐｅ Ｒｉｇｈｔ」又は「Ｌａｎ ｄｓｃａｐｅ Ｌｅｆｔ」のアイコンを選択すること（ｉＯＳの場合）で，スマー トフォンの画面を横画面に固定可能となり，縦画面に固定する設定を施す場合，Ａ＼nｎｄｒｏｉｄＭａｎｉｆｅｓｔ．ｘｍｌに「ａｎｄｒｏｉｄ：ｓｃｒｅｅｎＯｒｉ ｅｎｔａｔｉｏｎ ＝”ｐｏｒｔｒａｉｔ”」の１行を追加したり（Ａｎｄｒｏｉｄ の場合），「ｐｏｒｔｒａｉｔ」のアイコンを選択すること（ｉＯＳの場合）で，ス マートフォンの画面を縦画面に固定可能となるから，引用発明において，アプリケ＼nーションを生成する際に，ＰｈｏｎｅＧａｐのフレームワークを利用することで， 「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」に応じて，＼n携帯通信端末において実行される「アプリケーションの，携帯通信端末の動きに伴 う動作」を規定する設定ファイルを備えることとなると主張する。 しかし，上記のとおり，引用発明にＰｈｏｎｅＧａｐの技術を適用することの動 機付けはないから，被告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2019.10. 1
平成31(ネ)10035等 著作権侵害差止等請求控訴事件，同附帯控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所 静岡地方裁判所
飲食店での店員による演奏サービスが著38条の例外に該当するかが争われました。知財高裁は例外には該当しないとした1審判決を維持しました。
著作権法３８条１項は，1)営利を目的とせず，2)聴衆又は観衆から料 金を受けない場合で，3)実演家等に対して報酬が支払われない場合には， 演奏権が及ばないことを規定するところ，1)の非営利目的とは，当該利 用行為が直接的にも間接的にも営利に結びつくものでないことをいうも のと解される。 上記１に認定した事実によれば，控訴人らは本件店舗の各店における バンド演奏によりバンド音楽を好む客の来集を図っているものというべ きであるから，本件店舗の各店におけるバンド演奏による管理著作物の 利用行為が，直接的にも間接的にも営利に結びつくものでなかったとい うことはできない。したがって，本件店舗の各店におけるバンド演奏に ついて，同条の規定する，演奏権が及ばない場合に当たるとはいえない。 控訴人らは，現ＳＵＱＳＵＱにおけるセット代金は飲食代金であると か，演奏する者がスタッフによる無料サービスであるなどと主張して， 非営利性を主張するが，飲食店での客寄せのための演奏であることは自 認しており，間接的に営利に結びつくものでなかったといえないことは 明らかである。
著作権法３８条１項は，1)営利を目的とせず，2)聴衆又は観衆から料 金を受けない場合で，3)実演家等に対して報酬が支払われない場合には， 演奏権が及ばないことを規定するところ，1)の非営利目的とは，当該利 用行為が直接的にも間接的にも営利に結びつくものでないことをいうも のと解される。 上記１に認定した事実によれば，控訴人らは本件店舗の各店における バンド演奏によりバンド音楽を好む客の来集を図っているものというべ きであるから，本件店舗の各店におけるバンド演奏による管理著作物の 利用行為が，直接的にも間接的にも営利に結びつくものでなかったとい うことはできない。したがって，本件店舗の各店におけるバンド演奏に ついて，同条の規定する，演奏権が及ばない場合に当たるとはいえない。 控訴人らは，現ＳＵＱＳＵＱにおけるセット代金は飲食代金であると か，演奏する者がスタッフによる無料サービスであるなどと主張して， 非営利性を主張するが，飲食店での客寄せのための演奏であることは自 認しており，間接的に営利に結びつくものでなかったといえないことは 明らかである。
2019.10. 1
平成30(行ケ)10150 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所
特３６条４項「実施可能要件」という。）の無効理由なしとした審決が維持されました。
本件各発明の方法は，1)ラテックスの第一層（請求項１）や織布又はメリヤ スの第一層（請求項２）が形成された型を，水性ラテックスエマルジョン中で浸漬 被覆することによりラテックスの第二層を形成し，2)ラテックスの第二層に離散し た多面的な塩の粒子を塗布することでラテックスの第二層をゲル化し，ラテックス の第二層の中の塩の粒子の形状を固定した上，3)ラテックスの第二層を熱硬化させ る前にラテックスの第二層から離散した多面的な塩の粒子を溶解し，4)その後，形 成した層を熱硬化させ，硬化した第二層を形成し，5)型から硬化したテクスチャー ド加工手袋を外すというものである。 そして，本件各発明の方法に用いられる「型」（【００１３】），「凝固剤」（【００１４】【００２６】），「水性ラテックスエマルジョン」ないし「発泡体」に相当するもの（【００１５】【００２８】【００３２】），「塩」ないし「離散粒子」に相当するもの（【００１０】〜【００１２】【００１８】【００３３】），「織布」ないし「メリヤス」（【００２２】）については，いずれも本件明細書に具体的にその意義（使用目的），材料名，調合方法又は入手方法等が記載されている。 また，本件各発明の方法に係る具体的手法は，離散した塩粒子のサイズ及び塗布 方法（【００１０】【００１２】【００１８】【００３３】）や，塩の粒子の溶解がラテックスの第二層の熱硬化の前に行われること（【０００９】【００１８】【００３４】 〜【００３６】）を含めて，いずれも本件明細書に実施例を交えて詳細に記載されて いる（【０００９】〜【００１６】【００１８】【００２２】【００２６】〜【００３ ８】）。 よって，本件明細書の発明の詳細な説明には，これに接した当業者が，本件各発 明の方法の使用を可能とする具体的な記載がある。＼nイ また，本件各発明により生産されるのは，テクスチャード加工表面被覆を有＼nする手袋であるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には，テクスチャード加工 表面被覆は，離散粒子（塩）の逆像が多面的な痕となって残ったものであり，手袋の＼n外側又は内側のいずれかに取り入れられることが記載されている（【０００７】【０ ００９】【００１１】）。
ウ このように，本件明細書には，その具体的な実施の形態の記載もあることか らすれば，当業者において，発明の詳細な説明の記載内容及び出願時の技術常識に 基づき，その製造方法を使用し，かつ，その製造方法により生産した手袋を使用す ることができる程度の記載があるということができ，使用のために当業者に試行錯 誤を要するものともいえない。 よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に適合するもの＼nと認められる。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件各発明に係る手袋の生産方法が，甲１，甲２及び甲７に記載さ れた手袋の生産方法よりも優れた作用効果を有する手袋の生産をすることができる ように記載されていないとし，また，本件明細書に記載されたつまみ力試験ではグ リップ力の測定はできず，そこでされている従来の被告の自社製品等との比較も適 切なものでないとして，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件各 発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではないと主張す＼nる。
イ 甲１，甲２及び甲７には，次の各記載がある。
・・・・
ウ しかしながら，本件各発明の方法により製造される手袋が，原告の引用する 手袋（甲１，甲２及び甲７）よりも優れたグリップ力を有するか否か，及び，つまみ 力試験でグリップ力の測定ができるか否かは，本件明細書の発明の詳細な説明の記 載が実施可能要件を満たしているか否かとは関係がない。＼nなお，証拠（甲１８）によれば，原告の主張は，本件各発明が，甲１，甲２及び甲 ７等の従来技術よりも手袋のグリップ力を向上させることを課題とするにもかかわ らず，その課題の達成が追試可能な形で示されていないという趣旨のものと理解で＼nきないわけではない。しかし，そうであれば，結局のところ，本件各発明の上記従来 技術に対する進歩性を問題とするものであり，発明の公開の程度を問題とするもの ではないから，いずれにせよ実施可能要件の充足を争う主張としては失当というほ＼nかない。
本件各発明の方法は，1)ラテックスの第一層（請求項１）や織布又はメリヤ スの第一層（請求項２）が形成された型を，水性ラテックスエマルジョン中で浸漬 被覆することによりラテックスの第二層を形成し，2)ラテックスの第二層に離散し た多面的な塩の粒子を塗布することでラテックスの第二層をゲル化し，ラテックス の第二層の中の塩の粒子の形状を固定した上，3)ラテックスの第二層を熱硬化させ る前にラテックスの第二層から離散した多面的な塩の粒子を溶解し，4)その後，形 成した層を熱硬化させ，硬化した第二層を形成し，5)型から硬化したテクスチャー ド加工手袋を外すというものである。 そして，本件各発明の方法に用いられる「型」（【００１３】），「凝固剤」（【００１４】【００２６】），「水性ラテックスエマルジョン」ないし「発泡体」に相当するもの（【００１５】【００２８】【００３２】），「塩」ないし「離散粒子」に相当するもの（【００１０】〜【００１２】【００１８】【００３３】），「織布」ないし「メリヤス」（【００２２】）については，いずれも本件明細書に具体的にその意義（使用目的），材料名，調合方法又は入手方法等が記載されている。 また，本件各発明の方法に係る具体的手法は，離散した塩粒子のサイズ及び塗布 方法（【００１０】【００１２】【００１８】【００３３】）や，塩の粒子の溶解がラテックスの第二層の熱硬化の前に行われること（【０００９】【００１８】【００３４】 〜【００３６】）を含めて，いずれも本件明細書に実施例を交えて詳細に記載されて いる（【０００９】〜【００１６】【００１８】【００２２】【００２６】〜【００３ ８】）。 よって，本件明細書の発明の詳細な説明には，これに接した当業者が，本件各発 明の方法の使用を可能とする具体的な記載がある。＼nイ また，本件各発明により生産されるのは，テクスチャード加工表面被覆を有＼nする手袋であるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には，テクスチャード加工 表面被覆は，離散粒子（塩）の逆像が多面的な痕となって残ったものであり，手袋の＼n外側又は内側のいずれかに取り入れられることが記載されている（【０００７】【０ ００９】【００１１】）。
ウ このように，本件明細書には，その具体的な実施の形態の記載もあることか らすれば，当業者において，発明の詳細な説明の記載内容及び出願時の技術常識に 基づき，その製造方法を使用し，かつ，その製造方法により生産した手袋を使用す ることができる程度の記載があるということができ，使用のために当業者に試行錯 誤を要するものともいえない。 よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件に適合するもの＼nと認められる。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件各発明に係る手袋の生産方法が，甲１，甲２及び甲７に記載さ れた手袋の生産方法よりも優れた作用効果を有する手袋の生産をすることができる ように記載されていないとし，また，本件明細書に記載されたつまみ力試験ではグ リップ力の測定はできず，そこでされている従来の被告の自社製品等との比較も適 切なものでないとして，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件各 発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではないと主張す＼nる。
イ 甲１，甲２及び甲７には，次の各記載がある。
・・・・
ウ しかしながら，本件各発明の方法により製造される手袋が，原告の引用する 手袋（甲１，甲２及び甲７）よりも優れたグリップ力を有するか否か，及び，つまみ 力試験でグリップ力の測定ができるか否かは，本件明細書の発明の詳細な説明の記 載が実施可能要件を満たしているか否かとは関係がない。＼nなお，証拠（甲１８）によれば，原告の主張は，本件各発明が，甲１，甲２及び甲 ７等の従来技術よりも手袋のグリップ力を向上させることを課題とするにもかかわ らず，その課題の達成が追試可能な形で示されていないという趣旨のものと理解で＼nきないわけではない。しかし，そうであれば，結局のところ，本件各発明の上記従来 技術に対する進歩性を問題とするものであり，発明の公開の程度を問題とするもの ではないから，いずれにせよ実施可能要件の充足を争う主張としては失当というほ＼nかない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.10. 1
平成30(ワ)5189 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月19日 大阪地方裁判所
許諾による実施権は有していないと判断されたものの、技術的範囲外として判断されました。
確かに，本件業務委託契約の第４条第１項では，中国の会社がカキ殻加工固形物 （「ケアシェル」）の製造技術指導等を受け，そのノウハウを利用して製造，販売 する一切の成果物を製造，販売することができることが明記されており，中国の会 社は共有特許の構成を有する養殖魚介類への栄養補給体を製造，販売することも可＼n能と考えられる。＼nもっとも，同項では，「日本国以外で」製造，販売できる旨明記されている上に， 共有特許権が存続する間は，原則として，上記成果物を日本国において製造，販売 することはできないものとされ，さらに違約金の定めもされている（同条第２項）。 それだけでなく，第８条第１項では，中国の会社は，共有特許権が存続する間は， 「ケアシェル」を日本で製造，販売，日本へ輸出しないことを誓約することが明記 されている。 この点に関し，第４条第１項ただし書及び第８条第１項ただし書では，被告会社 が文書により要請したときは，中国の会社は上記成果物を被告会社に販売できるこ とや，「ケアシェル」を日本に輸出できることが明記されているが，あくまでも中 国の会社がこれらをすることができるのは，被告会社が文書により要請する場合に 限られているから，上記各条項によって，中国の会社に対し，共有特許の日本国内 での実施が許諾されたものと認めることはできない。 そして，本件業務委託契約の他の条項を検討しても，中国の会社に対し，日本国 内での共有特許の実施を許諾することを内容とする条項が設けられているとは認め られないから，本件業務委託契約が中国の会社に対し，共有特許権についての通常 実施権を許諾することを内容とするものと認めることはできない。 以上より，これを前提とする原告の主張には理由がない。
(4) 次に，原告は，中国の会社が「ケアシェル」を製造し，これが共有特許発 明の技術的範囲に属していることを前提として，その製造が共有特許権の侵害に当 たると主張する。 しかし，中国の会社が「ケアシェル」を製造し，これが共有特許発明の技術的範 囲に属するもの（共有特許の実施品）であることを認めるに足りる証拠はないし， 中国の会社がこれを日本国内で製造したことを認めるに足りる証拠もない。 したがって，中国の会社が共有特許権の侵害行為をしたと認めることはできない。
(5) 以上より，本件業務委託契約の内容とするところは，共有特許権の排他的 効力とは無関係であるから，被告会社が中国の会社と本件業務委託契約を締結した こと等が，共有特許権者である原告の権利を侵害したことを理由とする原告の請求 は理由がない。
確かに，本件業務委託契約の第４条第１項では，中国の会社がカキ殻加工固形物 （「ケアシェル」）の製造技術指導等を受け，そのノウハウを利用して製造，販売 する一切の成果物を製造，販売することができることが明記されており，中国の会 社は共有特許の構成を有する養殖魚介類への栄養補給体を製造，販売することも可＼n能と考えられる。＼nもっとも，同項では，「日本国以外で」製造，販売できる旨明記されている上に， 共有特許権が存続する間は，原則として，上記成果物を日本国において製造，販売 することはできないものとされ，さらに違約金の定めもされている（同条第２項）。 それだけでなく，第８条第１項では，中国の会社は，共有特許権が存続する間は， 「ケアシェル」を日本で製造，販売，日本へ輸出しないことを誓約することが明記 されている。 この点に関し，第４条第１項ただし書及び第８条第１項ただし書では，被告会社 が文書により要請したときは，中国の会社は上記成果物を被告会社に販売できるこ とや，「ケアシェル」を日本に輸出できることが明記されているが，あくまでも中 国の会社がこれらをすることができるのは，被告会社が文書により要請する場合に 限られているから，上記各条項によって，中国の会社に対し，共有特許の日本国内 での実施が許諾されたものと認めることはできない。 そして，本件業務委託契約の他の条項を検討しても，中国の会社に対し，日本国 内での共有特許の実施を許諾することを内容とする条項が設けられているとは認め られないから，本件業務委託契約が中国の会社に対し，共有特許権についての通常 実施権を許諾することを内容とするものと認めることはできない。 以上より，これを前提とする原告の主張には理由がない。
(4) 次に，原告は，中国の会社が「ケアシェル」を製造し，これが共有特許発 明の技術的範囲に属していることを前提として，その製造が共有特許権の侵害に当 たると主張する。 しかし，中国の会社が「ケアシェル」を製造し，これが共有特許発明の技術的範 囲に属するもの（共有特許の実施品）であることを認めるに足りる証拠はないし， 中国の会社がこれを日本国内で製造したことを認めるに足りる証拠もない。 したがって，中国の会社が共有特許権の侵害行為をしたと認めることはできない。
(5) 以上より，本件業務委託契約の内容とするところは，共有特許権の排他的 効力とは無関係であるから，被告会社が中国の会社と本件業務委託契約を締結した こと等が，共有特許権者である原告の権利を侵害したことを理由とする原告の請求 は理由がない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2019.09.22
平成30(行ケ)10151 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所
引用発明は，引用文献１に接した当業者が特段の「深読み」を要せずして把握し得る構成を備えたものであるから，引用発明の認定に誤りなしとして、進歩性なしとした拒絶審決が維持されました。
原告は，審決で認定した引用発明は，必須の構成要件である1)ないし4) の各事項（上記第３の１(1)に記載）を欠いており，誤りである旨主張する。 確かに，原告が主張するように，引用文献１の【０１２８】ないし【０ １４２】で開示される実施例（以下「引用実施例」という。）においては， マットレス装置を構成する複数の部材の堅さの選択及び組合せとして多種＼n多様な選択肢があり得るところ，審決は，そのうちの一つを取り出した構＼n成を引用発明として認定している。また，この一つの例についても，頭部 と足部を入れ替え，又は表と裏とを入れ替えることによって，当該構＼成の マットレス装置は更に４通りの堅さ分布による使用が可能であるところ，＼n審決は，このことに言及していない。そして，原告の上記主張は，審決に よるこのような引用発明の認定の手法について，引用発明の課題（目的） を無視し，本願発明１との相違点を予め減らすべく事後分析的な認定をし＼nたものであって誤っている旨主張するのである。
イ よって検討するに，引用文献１の記載によれば，引用実施例に係るマッ トレス装置４５２が上記のように多種多様な部材の選択及び組合せや４通 りの使用方法を開示しているのは，引用実施例が「小売用テスト装置とし て」利用され【０１４２】，「小売業者は店舗内のテスト用マットレスの 台数を減ずることで床面積を節約し得ると共に，ユーザは小売業者から購 入しようとするマットレスの感触を適合調整し得る」【０１２８】ように， 店舗内のテスト用マットレスに特化した課題（目的）又は作用効果に関す る事項を強調するためであると解される。しかし，引用文献１には，「マ ットレス装置４５２は家庭または他の療養施設での個人使用の為にユーザ により購入されることもある」【０１４２】と記載されており，このよう に個人が使用する場合には，適切な感触を得られる硬さの部材の組合せが 既に決定されているのであるから，多種多様な部材の選択及び組合せ並び に４通りの使用方法があることは想定されない。 したがって，小売用テスト装置（店舗内のテスト用マットレス）に用途 を限定しない引用実施例のマットレス装置４５２において，多種多様な部 材の選択及び組合せ並びに４通りの使用方法があることは，一体不可分の 必須の技術思想に当たらず，その中から一つの組合せ及び使用方法を抽出 した例を引用発明とすることに支障はない。引用発明は，引用例に記載さ れたひとまとまりの構成ないし技術的思想として把握可能＼であれば足りる ところ，審決で認定された引用発明は，この要件を充たしているといえる。
ウ もっとも，審決が，引用文献１に開示された多種多様な部材の選択及び 組合せ並びに４通りの使用方法の中から，引用文献１に具体的には全く例 示されていない例を抽出したのであれば，原告のいうように，本願発明１ の相違点を予め減らすべく事後分析的な認定をしたといえることもあろう。＼nしかしながら，審決が認定した引用発明は，部材の選択及び組合せ（認 定に係る構成のＫ，Ｏ及びＱ）については，引用文献１に「所望であれば」＼n「好適には」として具体的に例示された構成を採用している。また，使用＼n方法については，引用文献１の【図２４】に具体的に示された例をそのま ま用いており，頭部と足部とを入れ替えることも，表と裏とを入れ替える＼nこともしていない。このように，引用発明は，引用文献１に接した当業者 が特段の「深読み」を要せずして把握し得る構成を備えたものであるから，＼n審決に，事後分析的な認定をしたという誤りもない。また，引用文献１の 例示に基づいて具体的に認定した引用発明に，例示であることを示す「所 望であれば」「好適には」という文言を加えなければならない理由もない。
エ なお，部材の選択及び組合せについて審決が認定した構成（Ｋ，Ｏ及び＼nＱ）をとるとき，頭部端ブロック４９０と足部端ブロック４９２の堅さは 等しいから，頭部側と足部側とを入れ替えたとしてもベッド使用者の身体 の各部位に相当するコア４５８の各部位の堅さは変わらない。また，引用 文献１において，トッパ発泡体の上側と下側及びキルティングパネルの頂 部と底部につき，厚さ又は堅さを違えることに関する言及は何らみられな いから，マットレス装置４５２を裏返すことに技術的意義があるとは考え 難い。これらの点からしても，４通りの使用方法があることを引用発明１ の認定において考慮しなかったことに誤りがあるとはいえない。
原告は，審決で認定した引用発明は，必須の構成要件である1)ないし4) の各事項（上記第３の１(1)に記載）を欠いており，誤りである旨主張する。 確かに，原告が主張するように，引用文献１の【０１２８】ないし【０ １４２】で開示される実施例（以下「引用実施例」という。）においては， マットレス装置を構成する複数の部材の堅さの選択及び組合せとして多種＼n多様な選択肢があり得るところ，審決は，そのうちの一つを取り出した構＼n成を引用発明として認定している。また，この一つの例についても，頭部 と足部を入れ替え，又は表と裏とを入れ替えることによって，当該構＼成の マットレス装置は更に４通りの堅さ分布による使用が可能であるところ，＼n審決は，このことに言及していない。そして，原告の上記主張は，審決に よるこのような引用発明の認定の手法について，引用発明の課題（目的） を無視し，本願発明１との相違点を予め減らすべく事後分析的な認定をし＼nたものであって誤っている旨主張するのである。
イ よって検討するに，引用文献１の記載によれば，引用実施例に係るマッ トレス装置４５２が上記のように多種多様な部材の選択及び組合せや４通 りの使用方法を開示しているのは，引用実施例が「小売用テスト装置とし て」利用され【０１４２】，「小売業者は店舗内のテスト用マットレスの 台数を減ずることで床面積を節約し得ると共に，ユーザは小売業者から購 入しようとするマットレスの感触を適合調整し得る」【０１２８】ように， 店舗内のテスト用マットレスに特化した課題（目的）又は作用効果に関す る事項を強調するためであると解される。しかし，引用文献１には，「マ ットレス装置４５２は家庭または他の療養施設での個人使用の為にユーザ により購入されることもある」【０１４２】と記載されており，このよう に個人が使用する場合には，適切な感触を得られる硬さの部材の組合せが 既に決定されているのであるから，多種多様な部材の選択及び組合せ並び に４通りの使用方法があることは想定されない。 したがって，小売用テスト装置（店舗内のテスト用マットレス）に用途 を限定しない引用実施例のマットレス装置４５２において，多種多様な部 材の選択及び組合せ並びに４通りの使用方法があることは，一体不可分の 必須の技術思想に当たらず，その中から一つの組合せ及び使用方法を抽出 した例を引用発明とすることに支障はない。引用発明は，引用例に記載さ れたひとまとまりの構成ないし技術的思想として把握可能＼であれば足りる ところ，審決で認定された引用発明は，この要件を充たしているといえる。
ウ もっとも，審決が，引用文献１に開示された多種多様な部材の選択及び 組合せ並びに４通りの使用方法の中から，引用文献１に具体的には全く例 示されていない例を抽出したのであれば，原告のいうように，本願発明１ の相違点を予め減らすべく事後分析的な認定をしたといえることもあろう。＼nしかしながら，審決が認定した引用発明は，部材の選択及び組合せ（認 定に係る構成のＫ，Ｏ及びＱ）については，引用文献１に「所望であれば」＼n「好適には」として具体的に例示された構成を採用している。また，使用＼n方法については，引用文献１の【図２４】に具体的に示された例をそのま ま用いており，頭部と足部とを入れ替えることも，表と裏とを入れ替える＼nこともしていない。このように，引用発明は，引用文献１に接した当業者 が特段の「深読み」を要せずして把握し得る構成を備えたものであるから，＼n審決に，事後分析的な認定をしたという誤りもない。また，引用文献１の 例示に基づいて具体的に認定した引用発明に，例示であることを示す「所 望であれば」「好適には」という文言を加えなければならない理由もない。
エ なお，部材の選択及び組合せについて審決が認定した構成（Ｋ，Ｏ及び＼nＱ）をとるとき，頭部端ブロック４９０と足部端ブロック４９２の堅さは 等しいから，頭部側と足部側とを入れ替えたとしてもベッド使用者の身体 の各部位に相当するコア４５８の各部位の堅さは変わらない。また，引用 文献１において，トッパ発泡体の上側と下側及びキルティングパネルの頂 部と底部につき，厚さ又は堅さを違えることに関する言及は何らみられな いから，マットレス装置４５２を裏返すことに技術的意義があるとは考え 難い。これらの点からしても，４通りの使用方法があることを引用発明１ の認定において考慮しなかったことに誤りがあるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2019.09.22
平成31(行ケ)10012 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所
請求項の「規定動作の指示」とは、文言どおりと判断され、進歩性なしとした審決が維持されました。
前記(2)アのとおり，甲１には，「本発明」の実施の形態に係る作業機械 である油圧ショベル５０は，クローラを備えた下部走行体５１，下部走行 体５１に旋回可能に設けられた上部旋回体５２，上部旋回体５２に配置さ＼nれた運転室５２ａ，運転室５２ａに設けられる機械側保守装置３０等を備 えること（【００１３】，図２）の記載がある。 そして，油圧ショベルが，エンジン，エンジンの動力により作動油を吐 出する油圧ポンプ，及び，油圧ポンプが吐出する作動油によりオペレータ のレバー操作に応じて駆動する油圧アクチュエータを備えることは，甲１ に従来技術として記載されているほか（【０００３】，図１５），本件出 願前に頒布された複数の刊行物にも記載されていることから（乙１（【０ ０２５】，【００２７】，図１），乙２（【０００７】，図１），甲１２ （２頁１９行〜３頁１８行，第５図），甲１３（【０００２】，【０００ ３】，図４，５）），本件出願当時，当業者にとって技術常識であったも のと認められる。また，かかる構成において，エンジンが油圧ショベルの＼n上部旋回体に配置されることは，自明である。 そうすると，当業者であれば,甲１の記載から，甲１の油圧ショベル５０ が，上部旋回体５２に配置されたエンジンと，エンジンの動力により作動 油を吐出する油圧ポンプと，油圧ポンプが吐出する作動油によりオペレー タのレバー操作に応じて駆動する油圧アクチュエータとを備えるものであ ると理解することができる。 したがって，本件審決が，引用発明について，「オペレータのレバー操 作に応じて駆動する油圧アクチュエータ」を備える旨認定したことに，誤 りはない。
イ これに対し，原告は，1)甲１は，操作レバーにより作業機械を操作する ことによって生じる，保守員の作業現場出向が無駄になり保守効率が著し く低下する等の問題に鑑み，自動運転を行う作業機械を提示しており，自 動運転を前提とするものであるし，また，作業機械の保守管理は高度に専 門的な知識を要することから，オペレータによる保守管理目的の操作レバ ーの操作が従来から回避されてきたことを示唆している，2)甲１の記載に 接した当業者であれば，ショベルの保守管理時の操作方法として，オペレ ータによる操作内容スイッチの押下（【００２６】，【００３１】，【０ ０３２】），又は，【００１２】のスイッチ等の何らかのスイッチの押下 により，運転コントローラ４０による自動運転を行うものと解するのが自 然である旨主張する。 そこで検討するに，まず，上記1)の点については，前記(2)イのとおり， 甲１には，i）従来の技術では，保守員がオペレータに所要の態様の運転を 依頼しても，確実にこれを伝えることが困難な場合が多く，また，作業機 械の自動運転は，事故が生じないように予め何らかの手段を講じなければ＼nならず手間と時間を要し，そのような手段を講じてもまだ完全に安全では ないなどの課題があったこと，ii）「本発明」は，作業機械の保守を行う 管理部に作業機械の各種操作の内容を指示する手段を設けるとともに，作 業機械にその指示内容を表示する手段を設け，さらに，操作内容報知手段＼nを作業機械に設けるとともに，報知された操作内容の表示部を管理部に設＼nける構成を採用することにより，上記課題を解決するものであること，iii） これにより，オペレータに所要の態様の操作を確実に行わせ，保守員は正 確な保守用のデータを得ることができるとともに，オペレータが作業機械 の操作を行うために，自動運転におけるような危険を生じることがないと いう効果を奏する旨の記載がある。
以上の記載に照らすと，甲１に記載された発明は，自動運転を前提とす るものではなく，オペレータが作業機械を操作する構成のものであり，か＼nかる操作が保守員の指示に従って正確に行われるようにするために，上記 構成を採用したものであると認められる。＼nなお，原告は，甲１に問題点が記載された「自動運転」（【０００６】） とは，保守員による「遠隔自動運転」（【０００５】）を意味するもので あり，オペレータのスイッチ操作により自動運転がされる場合には，上記 問題は生じない旨主張する。しかしながら，【０００６】で指摘されてい る上記の問題（課題）は，「遠隔自動運転」についてのみ生じるものでは なく，オペレータのスイッチ操作による自動運転でも起こり得るものであ ると考えられるため，同主張は失当である。 次に，上記2)の点についてみると，甲１には，保守を行うための所要の 態様の操作である，「ブーム上げと上部旋回体の複合操作」は，操作指示 表示部３２０の表＼示により同操作の指示を確認したオペレータが，これに 対応する「操作内容スイッチ３３ｂを押した後，油圧ショベルを操作して」 行うことが記載されている（【００２６】）。 そして，操作内容スイッチ３３ｂは，上記複合操作を行ったことを管理 部側に知らせる場合に用いられるものであるから（【００１６】），上記 複合操作は，オペレータが操作内容スイッチ３３ｂを押すことで，自動運 転により行われるのではなく，スイッチ３３ｂの押下後に，オペレータが 「油圧ショベルを操作して」行うものであると認められる。 また，【００１２】には，運転コントローラ４０が各種センサの検出値 や各種スイッチの状態に基づいて油圧ショベルの水平掘削等の「制御」を 行うことの記載があるが，「制御」の契機となる，作業機械のセンサの検 出値やスイッチの状態は，オペレータが操作レバーを操作することでも変 わり得るものであるから（【０００３】），【００１２】の記載は，油圧 ショベル５０の「操作」が，オペレータのスイッチ操作による自動運転で 行われることを示唆するものとはいえない。 そして，甲１の全体をみても，油圧ショベル５０の操作がオペレータの スイッチ操作による自動運転で行われることを示唆する記載はない。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(4) 相違点の看過の有無について
ア 本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，1)本願発明の 「規定動作の指示」は，「運転者が操作して作業を行うショベル」の「下 部走行体に搭載された上部旋回体」「に備えられたキャビン」「に設置さ れ」た「表示部」に「表＼示」される「運転者に対」する「指示」であるこ と，2)「運転者」のレバー操作に応じた「前記油圧アクチュエータによる 前記規定動作の実行中における」，「動作に関連する物理量を検出する」 「前記センサからの検出値」が，「前記規定動作と対応付けて」「記憶部」 に記憶され，この「検出値」が「送信部」から「管理装置へ送信」される ことを理解できる。 一方，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「規定動作」の内 容及び「指示」の表示方法につき，定義はされておらず，これを原告主張＼nのように限定して解すべき根拠となる記載はない。
イ 次に，本願明細書の発明の詳細な説明には，「本発明」の実施形態とし て，キャビン１０内に設置された画像表示装置４０に，「姿勢を点線の位＼n置に併せてください」，「フルレバーで一気にアームを閉じてください」， 「フルレバーで一気にバケットを閉じて下さい」という指示とともに，現 在の姿勢と規定動作の実行後の目標姿勢とをそれぞれ実線と点線とで表＼nした，側面視におけるショベルの外形の画像を表示し，又は，「旋回停止＼nの指示がでるまで旋回を続けて下さい」という指示とともに，平面視にお けるショベルの外形の画像と旋回方向を表示することが記載されている＼n（【００６２】，【００６３】，【００７０】，【００７４】，図５，６， ８，９）。
他方で，本願明細書の「以上，本発明を実施するための形態について詳 述したが，本発明はかかる特定の実施形態に限定されるものではなく，特 許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において，種々の変形・ 変更が可能である。」（【００８６】）との記載に照らすと，本願明細書＼nには，「本発明の要旨の範囲内」であれば，「本発明」の実施形態が上記 実施形態に限定されるものではないことの開示がある。 しかるところ，本願明細書には，本願発明の「規定動作」の内容及び「指 示」の表示方法を定義した記載はなく，これらを特定の内容や方法に限定＼nする記載もない。 また，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載から理解できる「規 定動作の指示」等の内容（前記ア），本願明細書の発明の詳細な説明に記 載された本願発明の効果等（前記(1)イ(イ)）を総合すると，本願発明は， 運転者に対して規定動作の指示を表示し，運転者のレバー操作に応じた油＼n圧アクチュエータによる規定動作の実行中における，センサからの検出値 を，規定動作に対応付けて記憶部に記憶し，送信部から管理装置へ送信す ることによって，管理装置側の専門スタッフにおいて，どのような動作条 件で実行されたデータであるかを容易に把握し，ショベルの状態判断を実 効的に行えるようにすることに，技術的意義があるものと認められる。 そして，本願発明の上記技術的意義に照らすと，「規定動作の指示」を， 原告が主張するように，本願明細書の図５，６，８，９に例示されるよう な，「それを見ながらオペレータがレバー操作を行っても個人のスキル等 によるバラツキが抑制されるよう配慮した具体的かつ一義的な操作指示」 に限定する必然性は見いだし難い。
ウ 以上の本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本願明細書の 記載に鑑みると，本願発明の「規定動作の指示」とは，ショベルの上部旋 回体に備えられたキャビンに設置された表示部に表＼示されるものであり， 運転者に対し，油圧アクチュエータによる規定の動作を実行するよう指示 するものであれば足り，原告が主張するような操作指示に限定されるもの ではないと解すべきである。 そうすると，引用発明における「保守を行うための所要の態様の操作で ある「ブーム上げ単独操作」，「ブーム上げと上部旋回体の旋回との複合 操作」，「走行の単独操作」等の操作指示」は，油圧ショベル５０の上部 旋回体５２に配置された運転室５２ａに備えられた操作指示表示部３２＼n０に表示されるものであり，オペレータに対し，油圧アクチュエータによ＼nる規定の動作の実行を指示するものであるから，本願発明の「規定動作の 指示」に相当するものといえる。 したがって，本件審決が，本願発明と引用発明とは，「キャビン内に設 置され，規定動作の指示を運転者に対して表示する表＼示部」を備える点で 一致すると認定した点に誤りはなく，本件審決に相違点の看過はない。
(5)相違点の容易想到性の判断について
ア 前記(4)のとおり，甲１の「本発明」の実施の形態には，保守管理時に， オペレータが，操作指示に従って油圧ショベルを操作し，保守を行うため の所用の態様の操作を実行することが記載されている。 一方，甲１には，操作指示に従ってオペレータが油圧ショベルを操作す る際の操作方法について，明示した記載はない。 しかしながら，前記(3)アのとおり，引用発明は，「オペレータのレバー 操作に応じて駆動する油圧アクチュエータ」を備えるものであること，甲 １には，オペレータが操作指示を見て行う所要の態様の操作の操作時に， 通常時の操作であるレバー操作以外の態様で操作を行うとの記載はない ことに照らすと，甲１に接した当業者は，オペレータが操作指示を見て行 う操作の操作手段として，通常時に用いるために備えられた操作手段であ る操作レバーを用いることを，容易に想到することができたものと認めら れる。 したがって，本件審決における相違点１の容易想到性の判断に誤りはな い。
イ これに対し原告は，甲１には，オペレータによる保守管理目的の操作レ バーの操作が，従来から回避されてきたことが示唆されていることからす ると，引用発明において，オペレータが操作指示を見て行う保守のための 所要の態様の操作を，レバー操作により行わせることについての動機付け はなく，むしろ阻害要因がある旨主張する。 しかしながら，原告の上記主張は，甲１が，操作レバーにより作業機械 を操作することによって生じる問題に鑑み，自動運転を行う作業機械を提 示するものであって，自動運転を前提とするものであることや，甲１には， 操作内容スイッチ，又は，【００１２】のスイッチ等の何らかのスイッチ の押下により，運転コントローラ４０による自動運転が開始される旨が記 載されていることなどを前提とするものであるところ，かかる主張を採用 できないことについては，前記(3)イのとおりである。 したがって，原告の上記主張は，前提を欠くものであって，採用するこ とはできない。
前記(2)アのとおり，甲１には，「本発明」の実施の形態に係る作業機械 である油圧ショベル５０は，クローラを備えた下部走行体５１，下部走行 体５１に旋回可能に設けられた上部旋回体５２，上部旋回体５２に配置さ＼nれた運転室５２ａ，運転室５２ａに設けられる機械側保守装置３０等を備 えること（【００１３】，図２）の記載がある。 そして，油圧ショベルが，エンジン，エンジンの動力により作動油を吐 出する油圧ポンプ，及び，油圧ポンプが吐出する作動油によりオペレータ のレバー操作に応じて駆動する油圧アクチュエータを備えることは，甲１ に従来技術として記載されているほか（【０００３】，図１５），本件出 願前に頒布された複数の刊行物にも記載されていることから（乙１（【０ ０２５】，【００２７】，図１），乙２（【０００７】，図１），甲１２ （２頁１９行〜３頁１８行，第５図），甲１３（【０００２】，【０００ ３】，図４，５）），本件出願当時，当業者にとって技術常識であったも のと認められる。また，かかる構成において，エンジンが油圧ショベルの＼n上部旋回体に配置されることは，自明である。 そうすると，当業者であれば,甲１の記載から，甲１の油圧ショベル５０ が，上部旋回体５２に配置されたエンジンと，エンジンの動力により作動 油を吐出する油圧ポンプと，油圧ポンプが吐出する作動油によりオペレー タのレバー操作に応じて駆動する油圧アクチュエータとを備えるものであ ると理解することができる。 したがって，本件審決が，引用発明について，「オペレータのレバー操 作に応じて駆動する油圧アクチュエータ」を備える旨認定したことに，誤 りはない。
イ これに対し，原告は，1)甲１は，操作レバーにより作業機械を操作する ことによって生じる，保守員の作業現場出向が無駄になり保守効率が著し く低下する等の問題に鑑み，自動運転を行う作業機械を提示しており，自 動運転を前提とするものであるし，また，作業機械の保守管理は高度に専 門的な知識を要することから，オペレータによる保守管理目的の操作レバ ーの操作が従来から回避されてきたことを示唆している，2)甲１の記載に 接した当業者であれば，ショベルの保守管理時の操作方法として，オペレ ータによる操作内容スイッチの押下（【００２６】，【００３１】，【０ ０３２】），又は，【００１２】のスイッチ等の何らかのスイッチの押下 により，運転コントローラ４０による自動運転を行うものと解するのが自 然である旨主張する。 そこで検討するに，まず，上記1)の点については，前記(2)イのとおり， 甲１には，i）従来の技術では，保守員がオペレータに所要の態様の運転を 依頼しても，確実にこれを伝えることが困難な場合が多く，また，作業機 械の自動運転は，事故が生じないように予め何らかの手段を講じなければ＼nならず手間と時間を要し，そのような手段を講じてもまだ完全に安全では ないなどの課題があったこと，ii）「本発明」は，作業機械の保守を行う 管理部に作業機械の各種操作の内容を指示する手段を設けるとともに，作 業機械にその指示内容を表示する手段を設け，さらに，操作内容報知手段＼nを作業機械に設けるとともに，報知された操作内容の表示部を管理部に設＼nける構成を採用することにより，上記課題を解決するものであること，iii） これにより，オペレータに所要の態様の操作を確実に行わせ，保守員は正 確な保守用のデータを得ることができるとともに，オペレータが作業機械 の操作を行うために，自動運転におけるような危険を生じることがないと いう効果を奏する旨の記載がある。
以上の記載に照らすと，甲１に記載された発明は，自動運転を前提とす るものではなく，オペレータが作業機械を操作する構成のものであり，か＼nかる操作が保守員の指示に従って正確に行われるようにするために，上記 構成を採用したものであると認められる。＼nなお，原告は，甲１に問題点が記載された「自動運転」（【０００６】） とは，保守員による「遠隔自動運転」（【０００５】）を意味するもので あり，オペレータのスイッチ操作により自動運転がされる場合には，上記 問題は生じない旨主張する。しかしながら，【０００６】で指摘されてい る上記の問題（課題）は，「遠隔自動運転」についてのみ生じるものでは なく，オペレータのスイッチ操作による自動運転でも起こり得るものであ ると考えられるため，同主張は失当である。 次に，上記2)の点についてみると，甲１には，保守を行うための所要の 態様の操作である，「ブーム上げと上部旋回体の複合操作」は，操作指示 表示部３２０の表＼示により同操作の指示を確認したオペレータが，これに 対応する「操作内容スイッチ３３ｂを押した後，油圧ショベルを操作して」 行うことが記載されている（【００２６】）。 そして，操作内容スイッチ３３ｂは，上記複合操作を行ったことを管理 部側に知らせる場合に用いられるものであるから（【００１６】），上記 複合操作は，オペレータが操作内容スイッチ３３ｂを押すことで，自動運 転により行われるのではなく，スイッチ３３ｂの押下後に，オペレータが 「油圧ショベルを操作して」行うものであると認められる。 また，【００１２】には，運転コントローラ４０が各種センサの検出値 や各種スイッチの状態に基づいて油圧ショベルの水平掘削等の「制御」を 行うことの記載があるが，「制御」の契機となる，作業機械のセンサの検 出値やスイッチの状態は，オペレータが操作レバーを操作することでも変 わり得るものであるから（【０００３】），【００１２】の記載は，油圧 ショベル５０の「操作」が，オペレータのスイッチ操作による自動運転で 行われることを示唆するものとはいえない。 そして，甲１の全体をみても，油圧ショベル５０の操作がオペレータの スイッチ操作による自動運転で行われることを示唆する記載はない。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(4) 相違点の看過の有無について
ア 本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，1)本願発明の 「規定動作の指示」は，「運転者が操作して作業を行うショベル」の「下 部走行体に搭載された上部旋回体」「に備えられたキャビン」「に設置さ れ」た「表示部」に「表＼示」される「運転者に対」する「指示」であるこ と，2)「運転者」のレバー操作に応じた「前記油圧アクチュエータによる 前記規定動作の実行中における」，「動作に関連する物理量を検出する」 「前記センサからの検出値」が，「前記規定動作と対応付けて」「記憶部」 に記憶され，この「検出値」が「送信部」から「管理装置へ送信」される ことを理解できる。 一方，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「規定動作」の内 容及び「指示」の表示方法につき，定義はされておらず，これを原告主張＼nのように限定して解すべき根拠となる記載はない。
イ 次に，本願明細書の発明の詳細な説明には，「本発明」の実施形態とし て，キャビン１０内に設置された画像表示装置４０に，「姿勢を点線の位＼n置に併せてください」，「フルレバーで一気にアームを閉じてください」， 「フルレバーで一気にバケットを閉じて下さい」という指示とともに，現 在の姿勢と規定動作の実行後の目標姿勢とをそれぞれ実線と点線とで表＼nした，側面視におけるショベルの外形の画像を表示し，又は，「旋回停止＼nの指示がでるまで旋回を続けて下さい」という指示とともに，平面視にお けるショベルの外形の画像と旋回方向を表示することが記載されている＼n（【００６２】，【００６３】，【００７０】，【００７４】，図５，６， ８，９）。
他方で，本願明細書の「以上，本発明を実施するための形態について詳 述したが，本発明はかかる特定の実施形態に限定されるものではなく，特 許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において，種々の変形・ 変更が可能である。」（【００８６】）との記載に照らすと，本願明細書＼nには，「本発明の要旨の範囲内」であれば，「本発明」の実施形態が上記 実施形態に限定されるものではないことの開示がある。 しかるところ，本願明細書には，本願発明の「規定動作」の内容及び「指 示」の表示方法を定義した記載はなく，これらを特定の内容や方法に限定＼nする記載もない。 また，本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載から理解できる「規 定動作の指示」等の内容（前記ア），本願明細書の発明の詳細な説明に記 載された本願発明の効果等（前記(1)イ(イ)）を総合すると，本願発明は， 運転者に対して規定動作の指示を表示し，運転者のレバー操作に応じた油＼n圧アクチュエータによる規定動作の実行中における，センサからの検出値 を，規定動作に対応付けて記憶部に記憶し，送信部から管理装置へ送信す ることによって，管理装置側の専門スタッフにおいて，どのような動作条 件で実行されたデータであるかを容易に把握し，ショベルの状態判断を実 効的に行えるようにすることに，技術的意義があるものと認められる。 そして，本願発明の上記技術的意義に照らすと，「規定動作の指示」を， 原告が主張するように，本願明細書の図５，６，８，９に例示されるよう な，「それを見ながらオペレータがレバー操作を行っても個人のスキル等 によるバラツキが抑制されるよう配慮した具体的かつ一義的な操作指示」 に限定する必然性は見いだし難い。
ウ 以上の本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本願明細書の 記載に鑑みると，本願発明の「規定動作の指示」とは，ショベルの上部旋 回体に備えられたキャビンに設置された表示部に表＼示されるものであり， 運転者に対し，油圧アクチュエータによる規定の動作を実行するよう指示 するものであれば足り，原告が主張するような操作指示に限定されるもの ではないと解すべきである。 そうすると，引用発明における「保守を行うための所要の態様の操作で ある「ブーム上げ単独操作」，「ブーム上げと上部旋回体の旋回との複合 操作」，「走行の単独操作」等の操作指示」は，油圧ショベル５０の上部 旋回体５２に配置された運転室５２ａに備えられた操作指示表示部３２＼n０に表示されるものであり，オペレータに対し，油圧アクチュエータによ＼nる規定の動作の実行を指示するものであるから，本願発明の「規定動作の 指示」に相当するものといえる。 したがって，本件審決が，本願発明と引用発明とは，「キャビン内に設 置され，規定動作の指示を運転者に対して表示する表＼示部」を備える点で 一致すると認定した点に誤りはなく，本件審決に相違点の看過はない。
(5)相違点の容易想到性の判断について
ア 前記(4)のとおり，甲１の「本発明」の実施の形態には，保守管理時に， オペレータが，操作指示に従って油圧ショベルを操作し，保守を行うため の所用の態様の操作を実行することが記載されている。 一方，甲１には，操作指示に従ってオペレータが油圧ショベルを操作す る際の操作方法について，明示した記載はない。 しかしながら，前記(3)アのとおり，引用発明は，「オペレータのレバー 操作に応じて駆動する油圧アクチュエータ」を備えるものであること，甲 １には，オペレータが操作指示を見て行う所要の態様の操作の操作時に， 通常時の操作であるレバー操作以外の態様で操作を行うとの記載はない ことに照らすと，甲１に接した当業者は，オペレータが操作指示を見て行 う操作の操作手段として，通常時に用いるために備えられた操作手段であ る操作レバーを用いることを，容易に想到することができたものと認めら れる。 したがって，本件審決における相違点１の容易想到性の判断に誤りはな い。
イ これに対し原告は，甲１には，オペレータによる保守管理目的の操作レ バーの操作が，従来から回避されてきたことが示唆されていることからす ると，引用発明において，オペレータが操作指示を見て行う保守のための 所要の態様の操作を，レバー操作により行わせることについての動機付け はなく，むしろ阻害要因がある旨主張する。 しかしながら，原告の上記主張は，甲１が，操作レバーにより作業機械 を操作することによって生じる問題に鑑み，自動運転を行う作業機械を提 示するものであって，自動運転を前提とするものであることや，甲１には， 操作内容スイッチ，又は，【００１２】のスイッチ等の何らかのスイッチ の押下により，運転コントローラ４０による自動運転が開始される旨が記 載されていることなどを前提とするものであるところ，かかる主張を採用 できないことについては，前記(3)イのとおりである。 したがって，原告の上記主張は，前提を欠くものであって，採用するこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2019.09.20
平成30(行ケ)10093 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年9月19日 知的財産高等裁判所
サポート要件･実施可能要件違反の無効理由なしとした審決が維持されました。＼n
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のであり，サポート要件の存在については，特許権者（被告）がその証明責任を負 うものである。 そして，前記のとおり，本件では熱処理前の「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベース の金属間化合物」である場合にもサポート要件が充足されているかどうかが争点と なっているところ，以下，この争点について，上記のような証明責任が果たされて いるかどうかについて判断する。
(2) ア 前記１のとおり，本件明細書には，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板 を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合 金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つ ようになるという新たな知見が得られたことに基づき，熱間成形や熱処理の前に， 鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し，その後熱処理を行うことにより，腐食に 対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄＼nベース合金化合物又は亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物を生じさせ，これ によって，熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止，脱炭防止，高温での潤滑機 能の確保等の効果を奏することが記載され，実施例１として，鋼板を亜鉛で被膜し＼nたものを９５０℃で熱処理して，亜鉛−鉄合金の被膜を鋼板の表面に生じさせたと＼nころ，同被膜が優れた腐食防止効果を有することが確認された旨が記載され，さら に，実施例２として，５０−５５％のアルミニウム，４５−５０％の亜鉛及び任意 に少量のケイ素を含有する被膜を熱処理したところ，極めて優れた腐食防止効果を 有する亜鉛−アルミニウム−鉄合金の被膜が得られたことが記載されている。 これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると，当業者は，本件明細書の記載から， 鋼板上に被覆された亜鉛又は「亜鉛ベース合金」の固溶体である亜鉛−アルミニウ ム合金を熱処理して，亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄− アルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的強度を持 つ鋼板を製造することができることを認識することができるものと認められる。ま た，当業者は，本件発明の合金化合物において，亜鉛が共通する主要な成分である から，本件発明の課題解決には亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するものと 認められる。
イ 前記２で認定したとおり，亜鉛と鉄が金属間化合物を形成するものであ ること，熱処理後の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」に亜鉛−鉄金属間化合物が含ま れること及び熱処理により鋼板から鉄の拡散が進んで金属間化合物について複数の 相が生じ得る，すなわち，異なる金属間化合物に変化し得ることが，本件出願時の 技術常識であったことからすると，本件明細書の記載に接した当業者は，熱処理前 の被膜が実施例１とは異なり，亜鉛−鉄金属間化合物であったとしても，実施例１ の記載及び上記技術常識を基礎にして，熱処理前の亜鉛−鉄の金属間化合物の組成， 熱処理の温度や時間等を適宜調節して，熱処理後に異なる亜鉛−鉄ベース合金化合 物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的特性を持つ鋼板を製造することができ ると認識することができると認められる。
ウ また，鋼板上に被覆された熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合 物で，それを熱処理して亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせ る場合についても，1)固溶体である亜鉛−アルミニウム合金の被膜を熱処理して， 極めて優れた腐食防止効果を有する亜鉛−鉄−アルミニウム合金の被膜を生じさせ る実施例２が本件明細書に記載されていること，2)前記２(1)のとおり，亜鉛−鉄− アルミニウムの金属間化合物の存在が，本件出願時，当業者に知られていた上，熱 処理により鋼板から鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物が生じるという本件出願 時に知られていた基本的なメカニズムは，出発点が亜鉛−アルミニウムの固溶体で ある場合と，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物である場合で，異なることを 示す根拠となる事情は認められず，基本的には異ならないと考えられることからす ると，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，実施例２に開示された亜鉛―アルミニウ＼nムの固溶体からなる合金のみならず，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物であ っても，熱処理前の同金属化合物の組成，熱処理の温度や時間等を適宜調節して， 亜鉛−鉄−アルミニウムベースの合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機 械的特性を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。
エ 次に，その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。「亜 鉛ベース合金」には，前記２(2)で認定したとおり，多種多様な金属間化合物が該当 し得る一方で，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，それらの「亜 鉛ベースの金属間化合物」である場合についての明示的な記載はない。 しかし，前記２(1)のとおり，本件出願時，本件発明にいう熱処理後に生じる３元 系以上の亜鉛−鉄ベース又は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物に該当 するものとして，証拠上認定できるものは，1)亜鉛−ニッケル−鉄，2)亜鉛−鉄− アルミニウム，3)亜鉛−鉄−アルミニウム−ニッケルの３種類のみである。 そうすると，上記のような３元系以上の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」又は「亜 鉛−アルミニウム合金化合物」を生じさせることのできる熱処理前の「亜鉛ベース 金属間化合物」たる「亜鉛ベース合金」に含まれ得る亜鉛以外の金属元素としては， 鉄，アルミニウム以外にはニッケルが挙げられる。そして，ニッケルについては， 前記２(1)で認定したとおり，亜鉛−ニッケル−鉄や亜鉛−鉄−アルミニウム−ニ ッケルの金属間化合物の存在が本件出願時に知られていた上，本件出願時から，ニ ッケルは亜鉛と合金を形成して鋼板の被膜を形成すること及び亜鉛−ニッケル合金 メッキは優れた耐食性を有することが知られていた（甲２，乙８）から，当業者は， ニッケルがマイナー成分として加えられても本件発明の課題解決には影響はなく， 上記のように亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するといえる。そうすると， 本件明細書の記載に接した当業者は，前記の鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物 が生じるという技術常識も踏まえて，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，亜鉛−ニ ッケルの金属間化合物やそれに更にアルミニウムや鉄を含む金属間化合物であって も，それらの組成，熱処理の温度や時間を適宜調節して，亜鉛−鉄ベースの合金化 合物又は亜鉛−アルミニウム−鉄ベースの合金化合物を生じさせ，高い機械的特性 を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 そして，本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛−鉄と３元系以上の 金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのである から，鉄，アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベース の金属間化合物」の被覆が熱処理により３元系以上の亜鉛−鉄ベース金属化合物又 は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解 決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足され なくなるものではない。
オ 以上からすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識 とに基づいて，本件明細書の実施例２で開示された亜鉛重量５０％−アルミニウム 重量５０％の合金以外の「亜鉛ベース合金」として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛 −鉄−アルミニウム金属化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属間化合物等を想起し，これらからなる鋼板上の被覆を熱処 理することによって亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄−ア ルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせて本件発明に係る課題を 解決できることを理解することができ，そのことを被告は証明したと認めることが できる。
(3) 原告は，1)いかなる金属間化合物で鋼板を被覆し，それを熱処理すること で，本件発明の課題を解決できるいかなる金属間化合物が生じるかを，被告が根拠 となる本件明細書の記載と技術常識を明らかにしつつ具体的に主張立証しなければ ならないが，その主張立証が果たされていない，2)亜鉛−鉄金属間化合物について， δ１相が鋼板用の被膜として望ましいとする従来の技術常識からすると，当業者は 本件明細書の記載及び技術常識に照らして，本件発明の課題をできるとは認識しな い，3)亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物と亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物に ついて，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったことからすると，当 業者は，熱処理することでどのような金属間化合物を得られるかを予測することは＼nできないから，熱処理前の「亜鉛ベース合金」を本件明細書に開示のない「亜鉛ベ ースの金属間化合物」にまで拡張することはできないと主張する。
ア 上記1)について，当業者が，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆とし て，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケ ル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被 覆を想起し，これらの被覆を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決で きることを理解できることは，前記(2)で判断したとおりである。
イ 上記2)について，本件発明は，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処 理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合金化し た層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つように なるという新たな知見に基づくものであり，かつ，実施例１，２で優れた腐食防止 効果を持つ被膜が形成されていることが確認できる（実施例１，２と同じ条件で実 験した場合にこのような結果が得られないことを示す証拠はない。）以上，従来の 技術常識にかかわらず，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識に基 づいて「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベースの金属間化合物」である場合，本件発明 の課題を解決できることを認識するといえ，原告の主張は採用することができない。
ウ 上記3)について，前記(2)で検討したとおり，当業者は，本件明細書の記 載及び本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物又は亜鉛 −ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等の 被覆であっても課題を解決できると認識することができるというべきであって，こ のことは，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったとしても，左右さ れるものではない。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
(4) したがって，原告主張の審決取消事由１は理由がない。
４ 取消事由２（実施可能要件についての認定判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は方法の発明であるところ，方法の発明における発明の実施とは， その方法の使用をする行為をいうから（特許法２条３項２号），方法の発明につい て実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出願当時＼nの技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その方法の使用をする ことができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるというべ きである。そして，実施可能要件についても特許権者（被告）がその証明責任を負＼nう。
(2) 前記３で検討したところからすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出 願時の技術常識に基づいて，「亜鉛ベースの金属間化合物」からなる被覆として， 亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金 属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被覆を 想起し，これらの被覆を熱処理することによって，高い機械的特性を持つ鋼板を製 造することができると認められるから，本件明細書の詳細な説明には，本件発明の 方法を使用をすることができる程度の記載があり，実施可能要件は充足されている＼nと認められる。
(3) 原告は，実施可能要件について，1)いかなる金属間化合物で被覆して熱処理 をすると，いかなる金属間化合物が生じ，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対す る保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得」ることについて主張立証がされていない，＼n2)鉄が被覆に拡散して鉄含有率の少ない金属間化合物が鉄含有率の高い金属間化合 物に変化することにより「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且 つ潤滑機能を確保し得る金属間化合物」となるとはいえない，3)亜鉛−ニッケル金 属間化合物から亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物が形成されるとは理解できないと 主張する。
ア しかし，上記1)について，前記３で検討したところからすると，当業者 は，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛− 鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属化合物等からなる被覆を想起し，これらの被覆を熱処理す ることによって本件発明を実施できると認識するものと認められる。
イ 上記2)について，前記３で検討したとおり，本件発明が新たな知見に基 づくものであることや実施例１，２で優れた腐食防止効果を持つ被膜が形成されて いることからすると，原告が主張するような事情を考慮しても，当業者は実施可能＼nであると認識するものと認められる。
ウ 上記3)について，前記３で検討したところからすると，当業者は，本件 明細書の記載や本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−ニッケルの金属間化合物を 生じさせることができると認識すると認められる。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のであり，サポート要件の存在については，特許権者（被告）がその証明責任を負 うものである。 そして，前記のとおり，本件では熱処理前の「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベース の金属間化合物」である場合にもサポート要件が充足されているかどうかが争点と なっているところ，以下，この争点について，上記のような証明責任が果たされて いるかどうかについて判断する。
(2) ア 前記１のとおり，本件明細書には，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板 を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合 金化した層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つ ようになるという新たな知見が得られたことに基づき，熱間成形や熱処理の前に， 鋼板を亜鉛又は亜鉛ベース合金で被覆し，その後熱処理を行うことにより，腐食に 対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保しかつ潤滑機能を確保する，亜鉛−鉄＼nベース合金化合物又は亜鉛−鉄−アルミニウムベース合金化合物を生じさせ，これ によって，熱処理中または熱間成形中の鋼の腐食防止，脱炭防止，高温での潤滑機 能の確保等の効果を奏することが記載され，実施例１として，鋼板を亜鉛で被膜し＼nたものを９５０℃で熱処理して，亜鉛−鉄合金の被膜を鋼板の表面に生じさせたと＼nころ，同被膜が優れた腐食防止効果を有することが確認された旨が記載され，さら に，実施例２として，５０−５５％のアルミニウム，４５−５０％の亜鉛及び任意 に少量のケイ素を含有する被膜を熱処理したところ，極めて優れた腐食防止効果を 有する亜鉛−アルミニウム−鉄合金の被膜が得られたことが記載されている。 これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると，当業者は，本件明細書の記載から， 鋼板上に被覆された亜鉛又は「亜鉛ベース合金」の固溶体である亜鉛−アルミニウ ム合金を熱処理して，亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄− アルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的強度を持 つ鋼板を製造することができることを認識することができるものと認められる。ま た，当業者は，本件発明の合金化合物において，亜鉛が共通する主要な成分である から，本件発明の課題解決には亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するものと 認められる。
イ 前記２で認定したとおり，亜鉛と鉄が金属間化合物を形成するものであ ること，熱処理後の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」に亜鉛−鉄金属間化合物が含ま れること及び熱処理により鋼板から鉄の拡散が進んで金属間化合物について複数の 相が生じ得る，すなわち，異なる金属間化合物に変化し得ることが，本件出願時の 技術常識であったことからすると，本件明細書の記載に接した当業者は，熱処理前 の被膜が実施例１とは異なり，亜鉛−鉄金属間化合物であったとしても，実施例１ の記載及び上記技術常識を基礎にして，熱処理前の亜鉛−鉄の金属間化合物の組成， 熱処理の温度や時間等を適宜調節して，熱処理後に異なる亜鉛−鉄ベース合金化合 物（金属間化合物）を生じさせ，高い機械的特性を持つ鋼板を製造することができ ると認識することができると認められる。
ウ また，鋼板上に被覆された熱処理前の「亜鉛ベース合金」が金属間化合 物で，それを熱処理して亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせ る場合についても，1)固溶体である亜鉛−アルミニウム合金の被膜を熱処理して， 極めて優れた腐食防止効果を有する亜鉛−鉄−アルミニウム合金の被膜を生じさせ る実施例２が本件明細書に記載されていること，2)前記２(1)のとおり，亜鉛−鉄− アルミニウムの金属間化合物の存在が，本件出願時，当業者に知られていた上，熱 処理により鋼板から鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物が生じるという本件出願 時に知られていた基本的なメカニズムは，出発点が亜鉛−アルミニウムの固溶体で ある場合と，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物である場合で，異なることを 示す根拠となる事情は認められず，基本的には異ならないと考えられることからす ると，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，実施例２に開示された亜鉛―アルミニウ＼nムの固溶体からなる合金のみならず，亜鉛−鉄−アルミニウムの金属間化合物であ っても，熱処理前の同金属化合物の組成，熱処理の温度や時間等を適宜調節して， 亜鉛−鉄−アルミニウムベースの合金化合物（金属間化合物）を生じさせ，高い機 械的特性を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。
エ 次に，その他の熱処理前の「亜鉛ベース合金」についても検討する。「亜 鉛ベース合金」には，前記２(2)で認定したとおり，多種多様な金属間化合物が該当 し得る一方で，本件明細書には，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，それらの「亜 鉛ベースの金属間化合物」である場合についての明示的な記載はない。 しかし，前記２(1)のとおり，本件出願時，本件発明にいう熱処理後に生じる３元 系以上の亜鉛−鉄ベース又は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物に該当 するものとして，証拠上認定できるものは，1)亜鉛−ニッケル−鉄，2)亜鉛−鉄− アルミニウム，3)亜鉛−鉄−アルミニウム−ニッケルの３種類のみである。 そうすると，上記のような３元系以上の「亜鉛−鉄ベース合金化合物」又は「亜 鉛−アルミニウム合金化合物」を生じさせることのできる熱処理前の「亜鉛ベース 金属間化合物」たる「亜鉛ベース合金」に含まれ得る亜鉛以外の金属元素としては， 鉄，アルミニウム以外にはニッケルが挙げられる。そして，ニッケルについては， 前記２(1)で認定したとおり，亜鉛−ニッケル−鉄や亜鉛−鉄−アルミニウム−ニ ッケルの金属間化合物の存在が本件出願時に知られていた上，本件出願時から，ニ ッケルは亜鉛と合金を形成して鋼板の被膜を形成すること及び亜鉛−ニッケル合金 メッキは優れた耐食性を有することが知られていた（甲２，乙８）から，当業者は， ニッケルがマイナー成分として加えられても本件発明の課題解決には影響はなく， 上記のように亜鉛が重要な役割を果たしていると認識するといえる。そうすると， 本件明細書の記載に接した当業者は，前記の鉄の拡散が進んで異なる金属間化合物 が生じるという技術常識も踏まえて，熱処理前の「亜鉛ベース合金」が，亜鉛−ニ ッケルの金属間化合物やそれに更にアルミニウムや鉄を含む金属間化合物であって も，それらの組成，熱処理の温度や時間を適宜調節して，亜鉛−鉄ベースの合金化 合物又は亜鉛−アルミニウム−鉄ベースの合金化合物を生じさせ，高い機械的特性 を持つ鋼板を製造できると認識することができると認められる。 そして，本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛−鉄と３元系以上の 金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのである から，鉄，アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる「亜鉛ベース の金属間化合物」の被覆が熱処理により３元系以上の亜鉛−鉄ベース金属化合物又 は亜鉛−鉄−アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解 決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足され なくなるものではない。
オ 以上からすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識 とに基づいて，本件明細書の実施例２で開示された亜鉛重量５０％−アルミニウム 重量５０％の合金以外の「亜鉛ベース合金」として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛 −鉄−アルミニウム金属化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属間化合物等を想起し，これらからなる鋼板上の被覆を熱処 理することによって亜鉛−鉄ベース合金化合物（金属間化合物）又は亜鉛−鉄−ア ルミニウムベース合金化合物（金属間化合物）を生じさせて本件発明に係る課題を 解決できることを理解することができ，そのことを被告は証明したと認めることが できる。
(3) 原告は，1)いかなる金属間化合物で鋼板を被覆し，それを熱処理すること で，本件発明の課題を解決できるいかなる金属間化合物が生じるかを，被告が根拠 となる本件明細書の記載と技術常識を明らかにしつつ具体的に主張立証しなければ ならないが，その主張立証が果たされていない，2)亜鉛−鉄金属間化合物について， δ１相が鋼板用の被膜として望ましいとする従来の技術常識からすると，当業者は 本件明細書の記載及び技術常識に照らして，本件発明の課題をできるとは認識しな い，3)亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物と亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物に ついて，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったことからすると，当 業者は，熱処理することでどのような金属間化合物を得られるかを予測することは＼nできないから，熱処理前の「亜鉛ベース合金」を本件明細書に開示のない「亜鉛ベ ースの金属間化合物」にまで拡張することはできないと主張する。
ア 上記1)について，当業者が，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆とし て，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケ ル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被 覆を想起し，これらの被覆を熱処理することによって本件発明に係る課題を解決で きることを理解できることは，前記(2)で判断したとおりである。
イ 上記2)について，本件発明は，亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処 理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに，被膜が鋼板の鋼と合金化し た層を形成し，この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度を持つように なるという新たな知見に基づくものであり，かつ，実施例１，２で優れた腐食防止 効果を持つ被膜が形成されていることが確認できる（実施例１，２と同じ条件で実 験した場合にこのような結果が得られないことを示す証拠はない。）以上，従来の 技術常識にかかわらず，当業者は，本件明細書の記載と本件出願時の技術常識に基 づいて「亜鉛ベース合金」が「亜鉛ベースの金属間化合物」である場合，本件発明 の課題を解決できることを認識するといえ，原告の主張は採用することができない。
ウ 上記3)について，前記(2)で検討したとおり，当業者は，本件明細書の記 載及び本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物又は亜鉛 −ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等の 被覆であっても課題を解決できると認識することができるというべきであって，こ のことは，限られた温度の３元系状態図しか知られていなかったとしても，左右さ れるものではない。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
(4) したがって，原告主張の審決取消事由１は理由がない。
４ 取消事由２（実施可能要件についての認定判断の誤り）について＼n
(1) 本件発明は方法の発明であるところ，方法の発明における発明の実施とは， その方法の使用をする行為をいうから（特許法２条３項２号），方法の発明につい て実施可能要件を充足するか否かについては，当業者が明細書の記載及び出願当時＼nの技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要することなく，その方法の使用をする ことができる程度の記載が明細書の発明の詳細な説明にあるか否かによるというべ きである。そして，実施可能要件についても特許権者（被告）がその証明責任を負＼nう。
(2) 前記３で検討したところからすると，当業者は，本件明細書の記載と本件出 願時の技術常識に基づいて，「亜鉛ベースの金属間化合物」からなる被覆として， 亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛−鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金 属間化合物及びそれにアルミニウムや鉄が加わった金属間化合物等からなる被覆を 想起し，これらの被覆を熱処理することによって，高い機械的特性を持つ鋼板を製 造することができると認められるから，本件明細書の詳細な説明には，本件発明の 方法を使用をすることができる程度の記載があり，実施可能要件は充足されている＼nと認められる。
(3) 原告は，実施可能要件について，1)いかなる金属間化合物で被覆して熱処理 をすると，いかなる金属間化合物が生じ，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対す る保護を確保し且つ潤滑機能を確保し得」ることについて主張立証がされていない，＼n2)鉄が被覆に拡散して鉄含有率の少ない金属間化合物が鉄含有率の高い金属間化合 物に変化することにより「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且 つ潤滑機能を確保し得る金属間化合物」となるとはいえない，3)亜鉛−ニッケル金 属間化合物から亜鉛−ニッケル−鉄金属間化合物が形成されるとは理解できないと 主張する。
ア しかし，上記1)について，前記３で検討したところからすると，当業者 は，「亜鉛ベースの金属間化合物」の被覆として，亜鉛−鉄金属間化合物，亜鉛− 鉄−アルミニウム金属間化合物，亜鉛−ニッケル金属間化合物及びそれにアルミニ ウムや鉄が加わった金属化合物等からなる被覆を想起し，これらの被覆を熱処理す ることによって本件発明を実施できると認識するものと認められる。
イ 上記2)について，前記３で検討したとおり，本件発明が新たな知見に基 づくものであることや実施例１，２で優れた腐食防止効果を持つ被膜が形成されて いることからすると，原告が主張するような事情を考慮しても，当業者は実施可能＼nであると認識するものと認められる。
ウ 上記3)について，前記３で検討したところからすると，当業者は，本件 明細書の記載や本件出願時の技術常識から，亜鉛−鉄−ニッケルの金属間化合物を 生じさせることができると認識すると認められる。
エ 以上からすると，原告の上記主張は，前記(2)の認定判断を左右するもの ではない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.09.19
平成31(行ケ)10020 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年9月12日 知的財産高等裁判所
結合商標について、分離解釈がなされて類似するした拒絶審決(11号違反)が維持されました。
(2) 本願商標の外観について
ア 本願商標は，前記第２の２(1)のとおりの外観であり，濃紺色で塗りつぶ した縦長長方形（本願素地）内の最上部中央に「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字を 茶色で横書きしてなり，かなり間を空けて，同長方形内の中央部分に，図形と文字 との組合せ部分（本願図柄部分）を配した構成からなる結合商標であるが，本願図柄部分は，茶色の太線で大きく表＼された円輪郭内（内部は黒地である。）に，「ＮＯ．」，「５５５」及び「ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」の各文字（「５５５」の数字は，他 の文字に比して大きく表されている。）を茶色で三段に横書きした部分（本願円図形）と，本願円図形の上部に，紋章風の図形（本願紋章部分）とをまとまりよく配した＼n構成からなり，本願紋章部分は，王冠，円内に「ＳＥ」の文字を結合しモノグラム状に表＼した図形，２匹の仮想動物風の図形並びに「ＳＥＭＰＥＲ」及び「ＦＩＤＥＬＩＳ」の各欧文字の記載がある２本のリボン状の図形等からなり，文字部分は縦 長長方形と同じ濃紺色とし，それ以外を茶色としたものである。
イ 本願商標においては，本願円図形は，本願素地の縦の約４割，横の約６ 割の大きさで，ほぼ中央に配置され，本願円図形の直ぐ上に，本願紋章部分が配置 され，本願円図形と本願紋章部分を合わせた縦の長さは，本願素地の約半分となる と認められるから，本願図柄部分は，相当に目立つ態様で表示されているといえる。一方，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，上記のとおり，本願素地の最上部中央＼nに，本願図柄部分とは離れて表示されているところ，その大きさは，本願円図形内の「５５５」の文字と比較すると，横は同程度，縦は半分程度であり，「ＮＯ．」や＼n「ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」の文字より若干大きいこと，「ＳＩＧＮＡＴＵＲ Ｅ」の文字と本願図柄部分との間には間隔が空いており，その間隔は，本願図柄部 分の縦の長さの約３分の１，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字の高さの約５倍，本願 素地の縦の長さの約１５％に相当するものであって，両者が一見して離れていると 認識されること，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，本願円図形内の「ＮＯ．５５ ５ ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」の文字や本願紋章部分と，それ自体で何らかの 関連性があるとは認識されないことを総合考慮すると，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の 文字は，本願図柄部分と一体のものとは認識できず，また，相応に目立つ態様で表示されているというべきである。＼n
(3) 「ＮＯ．５５５ ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」のブランドが知られてい る程度について
ア ラリーチームにおける宣伝広告活動について
前記１(3)のとおり，ＢＡＴは，スバルのラリーレースのレーシングチームのスポ ンサーとなり，同レースに使用されるスバル車には，「５５５」のロゴが大きく表示されていたところ，同レーシングチームは，平成７年から平成９年にかけて３年連＼n続でコンストラクターズタイトルを獲得したことなどからすると，その頃のラリー レースに興味を持つ者の間では，「５５５」のブランドは相応に知られていたものと 認められる。 しかし，日本において，上記のラリーレースに興味を持っている者がどの程度い たのかは明らかではなく，また，上記のラリーレースがテレビで放映されていたの かやその他のメディアで上記レースの状況がどの程度取り上げられていたかも明ら かではないから，上記のラリーレースでの宣伝広告活動によって，日本において， 「５５５」のブランドは，ラリーレースに興味を持つ限られた範囲の者には知られ るようになったということはできるが，それ以上に，一般的に，本件指定商品の取 引者や需要者（喫煙者やこれから喫煙をしようとしている成人）に知られるように なったと認めることはできない。 また，前記１(3)のとおり，ＢＡＴがスバルのレーシングチームのスポンサーとな っていたのは平成１５年までであるところ，本件審決時までには，上記のスポンサ ー契約を解消してから約１５年経過していることからすると，本件審決時に近い時 期においても，複数のウェブサイトで，「５５５」のロゴを大きく表示したスバルのレーシングカーの写真が掲載されるなどしていることを考慮しても，本件審決の時＼n点では，上記のラリーレースにおける宣伝広告活動の効果は限定的であるというほ かない。
イ Ｆ１レースにおける宣伝広告活動について
前記１(3)のとおり，平成１１年頃から，ＢＡＲは，「５５５」のロゴが大きく表示されたレーシングカーを使用してＦ１レースに参戦している。＼nしかし，同レースがテレビで放映されていたのかやその他のメディアで上記レー スの状況がどの程度取り上げられていたかは明らかではない。また，ＢＡＲは，「Ｌ ＵＣＫＹ ＳＴＲＩＫＥ」のロゴの表示があるレーシングカーも使用しており，ウェブサイトの「Ｒａｌｌｙ−Ｍ」には，「また『５５５』はＦ１のスポンサーでもあ＼nった？そうですが，同会社のラッキーストライクの方が有名みたいです。詳しくは 分かりません」と記載されている。 これらのことからすると，Ｆ１レースにおける上記宣伝活動によって，一般的に 「５５５」ブランドが，本件指定商品の取引者や需要者に知られるようになったと まで認めることはできない。 また，「５５５」のロゴが大きく表示されたレーシングカーがいつまで使用されていたのかも明らかではない。＼n
ウ そして，前記１(3)のとおり，「ＮＯ．５５５ ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥ ＳＳ」のブランドのたばこは，日本において販売されていないことを併せて考慮す ると，日本において，本件指定商品の取引者や需要者の間で，同ブランドが知られ ている程度は相当に低いものと認められる。
(4) 「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の識別力について
ア 前記１(1)アのとおり，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，「署名，サイ ン，特徴，特徴的な，典型的な，代表的な，特製の」等の多様な意味を有するところ，日本において，「署名，サイン」以外の意味が一般的に知られているとは認め＼nられないから，本件指定商品の取引者や需要者は，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲ Ｅ」を「署名，サイン」という意味で理解するか又は「署名，サイン」という意味 が本願商標においてどのような意義を有するかを理解することが困難であることか ら，意味を理解できないものというべきである。本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」 が，「シグネチャーブランド」，「特徴的な銘柄」，「代表的な銘柄」などと，指定商品の性質等を説明したものと認識されるとは認められない。＼n
イ(ｱ) 前記１(1)イのとおり，複数のブランドのたばこのパッケージやケース に「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」や「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字が表示されているが，原告が提出した証拠における使用例は，四つのブランドにおける使用例のみであり，＼nまた，これらの使用例を紹介したウェブサイトは，いずれも英語で表示されたウェブサイトであり，上記のたばこが日本において販売されていると認めるに足りる証＼n拠もないから，同使用例のみから，日本において，たばこのパッケージ等に「ＳＩ ＧＮＡＴＵＲＥ」の文字が表示された場合に，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の語が「シグネチャーブランド」，「特徴的な銘柄」，「代表＼的な銘柄」の意味を有すると認めることはできないし，他に，この事実を認めるに足りる証拠はない。
(ｲ) 前記１(1)ウのとおり，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という語について，「シグ ネチャーモデル」の使用例があることが認められ，また，「シグネチャー」という語 について，「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等の使用例があることを紹介しているウェブサイトがあることが認められる（甲 ３３，３４）ものの，このことから直ちに，日本において，「シグネチャーモデル」， 「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等の言葉が一般的に知られて いると認めることはできない。 また，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という語を，人物の名前等を併記せずに単独で使用 した場合に，「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等を意味するということはできないし，一般的に，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」と いう言葉から，「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等が連想されるということもできない。
(ｳ) したがって，上記(ｱ)，(ｲ)の使用例があることは，上記アの認定を左右 するものではない。
(5) 取引の実情について
ア 前記１(2)で認定したとおり，たばこのパッケージは，概ね，目立つ位置 に目立つ態様で，メインブランドを示す文字や図形が表示されており，当該メインブランドにおいては，味やタール含有量等の違いによって，複数の種類のたばこが＼n用意されており，同種類を示す文字（第２表示）が，メインブランドを示す文字の直近や離れた位置に，メインブランドに比べると目立たない態様で表＼示されている。そして，第２表示としては，「ＭＥＮＴＨＯＬ」や「ＬＩＧＨＴＳ」といった味やタール量を連想させる文字があるものの，「ＣＡＢＩＮ ＲＥＤ」，「ＣＡＳＴＥ Ｒ ＷＨＩＴＥ」，「ＳＰＡＲＫ」，「Ｌｕｃｋｉｅｓ」等，味やタール量と関連しな い文字もあり，これらの文字は，当該たばこの性質等を説明したものではなく，本 件指定商品の取引者や需要者から商標として認識されるものと認められる。 このように，たばこのパッケージに表示される第２表＼＼示が，必ず商品の性質等を 示す説明的な記載となることはなく，また，本件指定商品の取引者や需要者も，第 ２表示が，たばこの性質等を示すものと認識するとは限らないというべきである。この点，原告は，たばこ業界においては，取引者や需要者は，メインブランドが＼n出所識別標識であると認識していると主張するが，上記の「ＣＡＢＩＮ ＲＥＤ」， 「ＣＡＳＴＥＲ ＷＨＩＴＥ」等の第２表示の例からも明らかなように，第２表＼＼示 が出所識別標識として使用されることもあるのであるから，原告の上記主張は理由 がない。
イ 前記１(4)のとおり，引用商標の商標権者は，メインブランドを「ＧＵＤ ＡＮＧ ＧＡＲＡＭ」とするたばこを販売しており，同たばこには，「Ｓｉｇｎａｔ ｕｒｅ」，「ＮＵＡＮＮＴＡＲＡ」及び「Ｓｕｒｙａ」等の種類があるところ，前記 １(4)で認定した事実からすると，上記のガラムブランドの商品のうちの「Ｓｉｇｎ ａｔｕｒｅ」の文字は，複数の種類があるガラムブランドの商品のうちの一つの種 類であるガラムシグネチャー商品を示す商標として使用されており，また，同商品 のパッケージを見た取引者や需要者も，そのように認識するものと認められる。 この点，原告は，引用商標の商標権者は，引用商標を，パッケージの上端部に， 小さく「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ＭＩＬＤ」，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ＭＥＮＴＨＯＬ」 と表示して使用しており，商標として使用していない旨主張する。しかし，前記１(4)のとおり，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字は，「ＭＩＬＤ」や「Ｍ ＥＮＴＨＯＬ ＭＩＬＤ」とは一連に表示されておらず，「ＭＩＬＤ」や「ＭＥＮＴＨＯＬ ＭＩＬＤ」よりも大きく，また，異なる書体や色で表示されているから，「ＭＩＬＤ」や「ＭＥＮＴＨＯＬ ＭＩＬＤ」とは独立した表示として認識されるものであって，出所識別標識として使用されているものと認められる。＼nしたがって，原告の上記主張は理由がない。
(6) 結論
ア 以上のとおり，1)本願商標の外観上，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は， 本願図柄部分と一体のものとは認識できず，また，相応に目立つ態様で表示されていること，2)日本における「ＮＯ．５５５ ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」又は「５ ５５」のブランドが知られている程度は相当に低いこと，3)本願商標の「ＳＩＧＮ ＡＴＵＲＥ」は，「署名，サイン」という意味に理解されるか又は意味を理解でき ないものであって，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」が「シグネチャーブランド」，「特徴的 な銘柄」，「代表的な銘柄」の意味で理解されるとは認められないこと，4)たばこの パッケージに表示される第２表＼＼示は，必ずしも，商品の性質等を示す説明的な記載 となるとは限らないこと，5)引用商標の商標権者の引用商標の使用状況を考慮し得 るとしても，引用商標の商標権者は，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字をたばこのパッ ケージにおいて，出所識別標識として表示していることを総合考慮すると，本願商標に接した者は，通常，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を本願図柄部分とは独立し＼nて認識するものということができるから，同文字を本願図柄部分から分離して観察 することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認め ることはできないというべきである。 したがって，本願商標と引用商標との類否を検討するに当たっては，「ＳＩＧＮ ＡＴＵＲＥ」の部分を抽出して，この部分と引用商標との類否を検討し，両者が類 似するときは，両商標は類似するものと解するのが相当である。 そうすると，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分と引用商標とは，称呼， 外観及び観念のいずれにおいても，共通するから，本願商標は，引用商標と類似す る。
イ(ｱ) 原告は，結合商標の一部を分離，抽出して商標の類否を判断すること は，「その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配 的な印象を与えるものと認められる場合」や「それ以外の部分から出所識別標識と しての称呼，観念が生じないと認められる場合」などの例外的な場合に限られるべ きであると主張する。 しかし，原告が挙げる上記の場合以外にも，各構成部分がそれらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認め＼nられない場合には，分離観察が許されると解するのが相当であり，本願商標の「Ｓ ＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分を抽出して商標の類否を判断することができることは上 記アのとおりである。 (ｲ) 原告は，たばこの消費者は，店頭や自動販売機に陳列された商品のパ ッケージを目視し，商品の銘柄，パッケージのデザイン・色等を確認してから購入 するから，たばこに関しては，商標の称呼のみで取引されるケースはほとんどない こと，たばこの購入に当たっては，「主要銘柄」，「種類名」，「商品パッケージのデザイン」という三つの要素が重要となるところ，そのうち，「主要銘柄」と「商品パッ ケージのデザイン」が自他商品識別標識となることからすると，本願商標において 種類名を示す「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分のみに注目して実際の取引が行われる ことは皆無であり，必ず，パッケージ全体のデザイン及び主要銘柄「Ｎｏ．５５５ ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」を確認，認識して指定商品の取引がされると主張す る。 しかし，消費者が，たばこを購入するに当たって，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」に注目 して購入することがないとはいえないから，原告の上記主張は理由がない。
(ｳ) 原告は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉が持つ記述的な意味は，英 語を理解する者の観点からすると，ごく一般的な意味の一つであり，このようなご く普通の記述的意味の存在を無視するとすれば，国際企業の商標選択の余地を不当 に妨げ，パッケージデザイン等の自由を過度に阻害すると主張する。 しかし，本願商標の登録出願が認められないのは，引用商標が登録されているに もかかわらず，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を，本願図柄部分とは独立した態様で， かつ，相応に目立つ態様で表示していることなど，上記アで判示した諸事情を総合考慮した結果であり，国際企業の商標選択の余地を不当に妨げ，パッケージデザイ＼nン等の自由を過度に阻害するということはできない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ｴ) 原告は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という文字を含む複数の登録商標が， 引用商標と併存していることから，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分が本願商標の独立 した要部となることはない旨主張する。 前記１(1)エのとおり，たばこ等を指定商品とする登録商標には，「ＳＩＧＮＡＴ ＵＲＥ」の文字を含むものが複数存在する。 しかし，これらの登録例では，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」と他の部分との結合の態 様等が本願商標とは異なっている。「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を含む登録商標 が複数存在することから直ちに，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を本願 図柄部分と分離して観察することができないことにはならないというべきである。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ｵ) 原告は，「ＪＥＴ」及び「Ｅｓｐｒｅｓｓｏ」の欧文字が表示されたたばこパッケージと目される商標について，特許庁は，「Ｅｓｐｒｅｓｓｏ」の部分＼nは識別標識として機能しないと判断したところ，本件審決は，上記の判断と矛盾する旨主張するが，原告が指摘する上記の事例における登録出願商標及び引用商標は，＼n本件とは異なるから，本件審決の判断が上記事例における判断と矛盾するというこ とはできない。
(2) 本願商標の外観について
ア 本願商標は，前記第２の２(1)のとおりの外観であり，濃紺色で塗りつぶ した縦長長方形（本願素地）内の最上部中央に「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の欧文字を 茶色で横書きしてなり，かなり間を空けて，同長方形内の中央部分に，図形と文字 との組合せ部分（本願図柄部分）を配した構成からなる結合商標であるが，本願図柄部分は，茶色の太線で大きく表＼された円輪郭内（内部は黒地である。）に，「ＮＯ．」，「５５５」及び「ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」の各文字（「５５５」の数字は，他 の文字に比して大きく表されている。）を茶色で三段に横書きした部分（本願円図形）と，本願円図形の上部に，紋章風の図形（本願紋章部分）とをまとまりよく配した＼n構成からなり，本願紋章部分は，王冠，円内に「ＳＥ」の文字を結合しモノグラム状に表＼した図形，２匹の仮想動物風の図形並びに「ＳＥＭＰＥＲ」及び「ＦＩＤＥＬＩＳ」の各欧文字の記載がある２本のリボン状の図形等からなり，文字部分は縦 長長方形と同じ濃紺色とし，それ以外を茶色としたものである。
イ 本願商標においては，本願円図形は，本願素地の縦の約４割，横の約６ 割の大きさで，ほぼ中央に配置され，本願円図形の直ぐ上に，本願紋章部分が配置 され，本願円図形と本願紋章部分を合わせた縦の長さは，本願素地の約半分となる と認められるから，本願図柄部分は，相当に目立つ態様で表示されているといえる。一方，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，上記のとおり，本願素地の最上部中央＼nに，本願図柄部分とは離れて表示されているところ，その大きさは，本願円図形内の「５５５」の文字と比較すると，横は同程度，縦は半分程度であり，「ＮＯ．」や＼n「ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」の文字より若干大きいこと，「ＳＩＧＮＡＴＵＲ Ｅ」の文字と本願図柄部分との間には間隔が空いており，その間隔は，本願図柄部 分の縦の長さの約３分の１，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字の高さの約５倍，本願 素地の縦の長さの約１５％に相当するものであって，両者が一見して離れていると 認識されること，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，本願円図形内の「ＮＯ．５５ ５ ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」の文字や本願紋章部分と，それ自体で何らかの 関連性があるとは認識されないことを総合考慮すると，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の 文字は，本願図柄部分と一体のものとは認識できず，また，相応に目立つ態様で表示されているというべきである。＼n
(3) 「ＮＯ．５５５ ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」のブランドが知られてい る程度について
ア ラリーチームにおける宣伝広告活動について
前記１(3)のとおり，ＢＡＴは，スバルのラリーレースのレーシングチームのスポ ンサーとなり，同レースに使用されるスバル車には，「５５５」のロゴが大きく表示されていたところ，同レーシングチームは，平成７年から平成９年にかけて３年連＼n続でコンストラクターズタイトルを獲得したことなどからすると，その頃のラリー レースに興味を持つ者の間では，「５５５」のブランドは相応に知られていたものと 認められる。 しかし，日本において，上記のラリーレースに興味を持っている者がどの程度い たのかは明らかではなく，また，上記のラリーレースがテレビで放映されていたの かやその他のメディアで上記レースの状況がどの程度取り上げられていたかも明ら かではないから，上記のラリーレースでの宣伝広告活動によって，日本において， 「５５５」のブランドは，ラリーレースに興味を持つ限られた範囲の者には知られ るようになったということはできるが，それ以上に，一般的に，本件指定商品の取 引者や需要者（喫煙者やこれから喫煙をしようとしている成人）に知られるように なったと認めることはできない。 また，前記１(3)のとおり，ＢＡＴがスバルのレーシングチームのスポンサーとな っていたのは平成１５年までであるところ，本件審決時までには，上記のスポンサ ー契約を解消してから約１５年経過していることからすると，本件審決時に近い時 期においても，複数のウェブサイトで，「５５５」のロゴを大きく表示したスバルのレーシングカーの写真が掲載されるなどしていることを考慮しても，本件審決の時＼n点では，上記のラリーレースにおける宣伝広告活動の効果は限定的であるというほ かない。
イ Ｆ１レースにおける宣伝広告活動について
前記１(3)のとおり，平成１１年頃から，ＢＡＲは，「５５５」のロゴが大きく表示されたレーシングカーを使用してＦ１レースに参戦している。＼nしかし，同レースがテレビで放映されていたのかやその他のメディアで上記レー スの状況がどの程度取り上げられていたかは明らかではない。また，ＢＡＲは，「Ｌ ＵＣＫＹ ＳＴＲＩＫＥ」のロゴの表示があるレーシングカーも使用しており，ウェブサイトの「Ｒａｌｌｙ−Ｍ」には，「また『５５５』はＦ１のスポンサーでもあ＼nった？そうですが，同会社のラッキーストライクの方が有名みたいです。詳しくは 分かりません」と記載されている。 これらのことからすると，Ｆ１レースにおける上記宣伝活動によって，一般的に 「５５５」ブランドが，本件指定商品の取引者や需要者に知られるようになったと まで認めることはできない。 また，「５５５」のロゴが大きく表示されたレーシングカーがいつまで使用されていたのかも明らかではない。＼n
ウ そして，前記１(3)のとおり，「ＮＯ．５５５ ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥ ＳＳ」のブランドのたばこは，日本において販売されていないことを併せて考慮す ると，日本において，本件指定商品の取引者や需要者の間で，同ブランドが知られ ている程度は相当に低いものと認められる。
(4) 「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の識別力について
ア 前記１(1)アのとおり，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は，「署名，サイ ン，特徴，特徴的な，典型的な，代表的な，特製の」等の多様な意味を有するところ，日本において，「署名，サイン」以外の意味が一般的に知られているとは認め＼nられないから，本件指定商品の取引者や需要者は，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲ Ｅ」を「署名，サイン」という意味で理解するか又は「署名，サイン」という意味 が本願商標においてどのような意義を有するかを理解することが困難であることか ら，意味を理解できないものというべきである。本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」 が，「シグネチャーブランド」，「特徴的な銘柄」，「代表的な銘柄」などと，指定商品の性質等を説明したものと認識されるとは認められない。＼n
イ(ｱ) 前記１(1)イのとおり，複数のブランドのたばこのパッケージやケース に「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」や「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字が表示されているが，原告が提出した証拠における使用例は，四つのブランドにおける使用例のみであり，＼nまた，これらの使用例を紹介したウェブサイトは，いずれも英語で表示されたウェブサイトであり，上記のたばこが日本において販売されていると認めるに足りる証＼n拠もないから，同使用例のみから，日本において，たばこのパッケージ等に「ＳＩ ＧＮＡＴＵＲＥ」の文字が表示された場合に，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の語が「シグネチャーブランド」，「特徴的な銘柄」，「代表＼的な銘柄」の意味を有すると認めることはできないし，他に，この事実を認めるに足りる証拠はない。
(ｲ) 前記１(1)ウのとおり，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という語について，「シグ ネチャーモデル」の使用例があることが認められ，また，「シグネチャー」という語 について，「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等の使用例があることを紹介しているウェブサイトがあることが認められる（甲 ３３，３４）ものの，このことから直ちに，日本において，「シグネチャーモデル」， 「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等の言葉が一般的に知られて いると認めることはできない。 また，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という語を，人物の名前等を併記せずに単独で使用 した場合に，「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等を意味するということはできないし，一般的に，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」と いう言葉から，「シグネチャーモデル」，「シグネチャーブランド」，「シグネチャーアイテム」等が連想されるということもできない。
(ｳ) したがって，上記(ｱ)，(ｲ)の使用例があることは，上記アの認定を左右 するものではない。
(5) 取引の実情について
ア 前記１(2)で認定したとおり，たばこのパッケージは，概ね，目立つ位置 に目立つ態様で，メインブランドを示す文字や図形が表示されており，当該メインブランドにおいては，味やタール含有量等の違いによって，複数の種類のたばこが＼n用意されており，同種類を示す文字（第２表示）が，メインブランドを示す文字の直近や離れた位置に，メインブランドに比べると目立たない態様で表＼示されている。そして，第２表示としては，「ＭＥＮＴＨＯＬ」や「ＬＩＧＨＴＳ」といった味やタール量を連想させる文字があるものの，「ＣＡＢＩＮ ＲＥＤ」，「ＣＡＳＴＥ Ｒ ＷＨＩＴＥ」，「ＳＰＡＲＫ」，「Ｌｕｃｋｉｅｓ」等，味やタール量と関連しな い文字もあり，これらの文字は，当該たばこの性質等を説明したものではなく，本 件指定商品の取引者や需要者から商標として認識されるものと認められる。 このように，たばこのパッケージに表示される第２表＼＼示が，必ず商品の性質等を 示す説明的な記載となることはなく，また，本件指定商品の取引者や需要者も，第 ２表示が，たばこの性質等を示すものと認識するとは限らないというべきである。この点，原告は，たばこ業界においては，取引者や需要者は，メインブランドが＼n出所識別標識であると認識していると主張するが，上記の「ＣＡＢＩＮ ＲＥＤ」， 「ＣＡＳＴＥＲ ＷＨＩＴＥ」等の第２表示の例からも明らかなように，第２表＼＼示 が出所識別標識として使用されることもあるのであるから，原告の上記主張は理由 がない。
イ 前記１(4)のとおり，引用商標の商標権者は，メインブランドを「ＧＵＤ ＡＮＧ ＧＡＲＡＭ」とするたばこを販売しており，同たばこには，「Ｓｉｇｎａｔ ｕｒｅ」，「ＮＵＡＮＮＴＡＲＡ」及び「Ｓｕｒｙａ」等の種類があるところ，前記 １(4)で認定した事実からすると，上記のガラムブランドの商品のうちの「Ｓｉｇｎ ａｔｕｒｅ」の文字は，複数の種類があるガラムブランドの商品のうちの一つの種 類であるガラムシグネチャー商品を示す商標として使用されており，また，同商品 のパッケージを見た取引者や需要者も，そのように認識するものと認められる。 この点，原告は，引用商標の商標権者は，引用商標を，パッケージの上端部に， 小さく「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ＭＩＬＤ」，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ＭＥＮＴＨＯＬ」 と表示して使用しており，商標として使用していない旨主張する。しかし，前記１(4)のとおり，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字は，「ＭＩＬＤ」や「Ｍ ＥＮＴＨＯＬ ＭＩＬＤ」とは一連に表示されておらず，「ＭＩＬＤ」や「ＭＥＮＴＨＯＬ ＭＩＬＤ」よりも大きく，また，異なる書体や色で表示されているから，「ＭＩＬＤ」や「ＭＥＮＴＨＯＬ ＭＩＬＤ」とは独立した表示として認識されるものであって，出所識別標識として使用されているものと認められる。＼nしたがって，原告の上記主張は理由がない。
(6) 結論
ア 以上のとおり，1)本願商標の外観上，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字は， 本願図柄部分と一体のものとは認識できず，また，相応に目立つ態様で表示されていること，2)日本における「ＮＯ．５５５ ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」又は「５ ５５」のブランドが知られている程度は相当に低いこと，3)本願商標の「ＳＩＧＮ ＡＴＵＲＥ」は，「署名，サイン」という意味に理解されるか又は意味を理解でき ないものであって，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」が「シグネチャーブランド」，「特徴的 な銘柄」，「代表的な銘柄」の意味で理解されるとは認められないこと，4)たばこの パッケージに表示される第２表＼＼示は，必ずしも，商品の性質等を示す説明的な記載 となるとは限らないこと，5)引用商標の商標権者の引用商標の使用状況を考慮し得 るとしても，引用商標の商標権者は，「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」の文字をたばこのパッ ケージにおいて，出所識別標識として表示していることを総合考慮すると，本願商標に接した者は，通常，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を本願図柄部分とは独立し＼nて認識するものということができるから，同文字を本願図柄部分から分離して観察 することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認め ることはできないというべきである。 したがって，本願商標と引用商標との類否を検討するに当たっては，「ＳＩＧＮ ＡＴＵＲＥ」の部分を抽出して，この部分と引用商標との類否を検討し，両者が類 似するときは，両商標は類似するものと解するのが相当である。 そうすると，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分と引用商標とは，称呼， 外観及び観念のいずれにおいても，共通するから，本願商標は，引用商標と類似す る。
イ(ｱ) 原告は，結合商標の一部を分離，抽出して商標の類否を判断すること は，「その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配 的な印象を与えるものと認められる場合」や「それ以外の部分から出所識別標識と しての称呼，観念が生じないと認められる場合」などの例外的な場合に限られるべ きであると主張する。 しかし，原告が挙げる上記の場合以外にも，各構成部分がそれらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認め＼nられない場合には，分離観察が許されると解するのが相当であり，本願商標の「Ｓ ＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分を抽出して商標の類否を判断することができることは上 記アのとおりである。 (ｲ) 原告は，たばこの消費者は，店頭や自動販売機に陳列された商品のパ ッケージを目視し，商品の銘柄，パッケージのデザイン・色等を確認してから購入 するから，たばこに関しては，商標の称呼のみで取引されるケースはほとんどない こと，たばこの購入に当たっては，「主要銘柄」，「種類名」，「商品パッケージのデザイン」という三つの要素が重要となるところ，そのうち，「主要銘柄」と「商品パッ ケージのデザイン」が自他商品識別標識となることからすると，本願商標において 種類名を示す「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分のみに注目して実際の取引が行われる ことは皆無であり，必ず，パッケージ全体のデザイン及び主要銘柄「Ｎｏ．５５５ ＳＴＡＴＥ ＥＸＰＲＥＳＳ」を確認，認識して指定商品の取引がされると主張す る。 しかし，消費者が，たばこを購入するに当たって，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」に注目 して購入することがないとはいえないから，原告の上記主張は理由がない。
(ｳ) 原告は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という言葉が持つ記述的な意味は，英 語を理解する者の観点からすると，ごく一般的な意味の一つであり，このようなご く普通の記述的意味の存在を無視するとすれば，国際企業の商標選択の余地を不当 に妨げ，パッケージデザイン等の自由を過度に阻害すると主張する。 しかし，本願商標の登録出願が認められないのは，引用商標が登録されているに もかかわらず，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を，本願図柄部分とは独立した態様で， かつ，相応に目立つ態様で表示していることなど，上記アで判示した諸事情を総合考慮した結果であり，国際企業の商標選択の余地を不当に妨げ，パッケージデザイ＼nン等の自由を過度に阻害するということはできない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ｴ) 原告は，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」という文字を含む複数の登録商標が， 引用商標と併存していることから，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の部分が本願商標の独立 した要部となることはない旨主張する。 前記１(1)エのとおり，たばこ等を指定商品とする登録商標には，「ＳＩＧＮＡＴ ＵＲＥ」の文字を含むものが複数存在する。 しかし，これらの登録例では，「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」と他の部分との結合の態 様等が本願商標とは異なっている。「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を含む登録商標 が複数存在することから直ちに，本願商標の「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」の文字を本願 図柄部分と分離して観察することができないことにはならないというべきである。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(ｵ) 原告は，「ＪＥＴ」及び「Ｅｓｐｒｅｓｓｏ」の欧文字が表示されたたばこパッケージと目される商標について，特許庁は，「Ｅｓｐｒｅｓｓｏ」の部分＼nは識別標識として機能しないと判断したところ，本件審決は，上記の判断と矛盾する旨主張するが，原告が指摘する上記の事例における登録出願商標及び引用商標は，＼n本件とは異なるから，本件審決の判断が上記事例における判断と矛盾するというこ とはできない。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.09.19
平成31(ネ)10032 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月18日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
専用実施権について、明文がなくても、実施義務を負っているかが争われました。1審は、実施義務については認めましたが、報告義務違反はないとして請求を棄却しました。控訴されましたが、知財高裁は控訴を棄却しました。
２ 実施義務違反の有無について
(1) 被告製品の製造工程が本件発明の製造工程に反するものか（争点１）
ア 控訴人は，被告製品の製造工程には，稚魚をボイルした後に，粗熱をとって 冷ます工程が入っていることから，本件発明の製造工程に反し，そのことにより， 本件契約上専用実施権者に義務付けられた特許発明の実施がされていない旨主張す る。 しかしながら，本件において被告製品の製造工程が本件発明の製造工程に反して いると認めることはできない。 その理由は，後記イのとおり補正し，後記ウのとおり，当審における補充主張に 対する判断を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」の第４の１（原判決１２頁 １９行目から２２頁２０行目まで）に記載されたとおりであるから，これを引用す る。
イ 原判決の補正 原判決２２頁１５行目及び２０行目の「本件特許」をいずれも「本件発明」に改め る。
ウ 当審における補充主張に対する判断
控訴人は，被告製品の製造工程に粗熱をとって冷ます工程を入れることの可否に ついては，確かに，本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書には，稚魚をボイル した後に氷冷熟成すると記載されているだけで，粗熱をとって冷ます工程を入れる ことを禁じる旨の記載はないが，そのことから当然に「冷ます」工程を入れること が許容されることにはならないと主張する。 そして，本件発明は，しらすの旨味成分を維持しつつ長期間の保存を可能にする＼nことを目的とするものであるのに，被告製品に含まれるイノシン酸と水分の量は， その２年以上前に本件発明の製造方法に従って製造された製品と比較しても少なく， 被告製品においてはイノシン酸による旨味成分の維持がされていないことからすれ ば，本件発明の製造工程に従って製造されていないと認めるべきであり，このこと は被控訴人の実施義務の違反を構成すると主張する。＼nその上で，被告製品に含まれるイノシン酸と水分の量を示す証拠として，平成３ ０年２月１日付け愛媛県産業技術研究所長作成の成績表（２９産研分第２５２―＼１ 号。甲１８）及び平成３０年３月８日付け愛媛県産業技術研究所長作成の成績表（２＼n９産研分第２８６号。甲２４）並びに被告製品の写真（甲２１）を提出する。 しかしながら，甲２１の被告製品の写真は，上記各成績表に係る試料となる検体＼nを撮影したものであると説明されているものの，上記被告製品は，賞味期限を平成 ２８年１１月１９日とするものであり（甲２１，２４），試験の依頼日である平成３ ０年３月５日までに１年３か月以上経過していた。上記被告製品が上記試験までの 間どのように保存されていたかは，試験結果に影響を与え得る事情であると考えら れるが，その保存状況を明らかにする客観的な証拠は見当たらない。むしろ，上記 試験の結果によれば，イノシン酸の含有量の値が４１と低く（甲１８），被控訴人に おいて，粗熱を取ったしらすに対し冷凍と解凍を繰り返したときの試験結果（乙６ ９）とイノシン酸の含有量の傾向が一致していることからすると，上記被告製品の 保存の状態も，同様に解凍と冷凍をしたものであったことがうかがわれる。 そうすると，上記の試験結果が被告製品の状態を的確に示すものといえるか否か については疑義があり，この疑義を払拭するに足りる的確な証拠はない。 よって，控訴人の上記主張は，その前提を欠き，理由がない。
(2) 被告製品の製造販売が実施義務の履行として十分なものでなかったか（争点２）＼n
ア 控訴人は，被控訴人が本件契約の締結後すぐには被告製品を製造しなかった ことや，その後に支払われた実施料が少額であったことをとらえて，被告製品の製 造販売が実施義務の履行として十分なものでなく，そのことにより，本件契約上専＼n用実施権者に義務付けられた本件発明の実施がされていない旨主張する。 しかしながら，本件事実関係の下において，被告製品の製造販売が実施義務の履 行として十分なものでなかったと評価することはできない。＼nその理由は，後記イのとおり補正するほかは，判断の基礎となる事実関係につい ては，原判決の「事実及び理由」の第４の２(1)（原判決２２頁２５行目から２８頁１ ８行目まで）に記載されたとおりであり，判断については，同第４の２(3)（原判決２ ９頁末行から３３頁１４行目まで）に記載されたとおりであるから，これを引用す る。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2019.09.13
平成29(ワ)41474 特許権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月30日 東京地方裁判所
東京地裁47部は、被告方法は「タンパク質を抽出する」には該当しないとして、非侵害と判断しました。原告は個人、被告はＤＨＣです。
特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められる ものであり（特許法７０条１項），特許請求の範囲の記載の解釈は，明細書 の発明の詳細な説明の記載等を考慮して行うべきものである（同条２項）。 しかして，本件発明の構成要件Ｂにおける「タンパク質を抽出する」混＼n合液との文言について解釈し，そのタンパク質抽出の態様を明らかにすべ く，本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると，1)従来，界面活性剤 の使用を前提とする方法により溶液中の対象物質（タンパク質等）を分離 （抽出）していたところ，界面活性剤を使用すると，分離（抽出）された 対象物質から界面活性剤を除去する工程が必要となり，煩雑さが生じてい たため，溶液中から対象物質を簡便に分離（抽出）するための混合液が求 められていたこと，2)そこで，上記課題を解決するため，界面活性剤を必 要的には含まず，所定の高級アルコール（第１の高級アルコール）と脂肪 酸を含む混合液によって，タンパク質と水性溶媒とを含む抽出対象液から タンパク質を簡便に分離（抽出）するという構成を採用したものが請求項＼n１発明であり，本件発明は，かかる請求項１発明を前提としつつ，第１の 高級アルコールとは異なる高級アルコールと炭化水素を含む混合液によ って，タンパク質と水性溶媒と第１の高級アルコールと脂肪酸とを含む抽 出対象液からタンパク質を夾雑物の含有量が従来より少ない状態で抽出 するものであること，3)これによって，タンパク質と水性溶媒とを含む抽 出対象液からタンパク質を簡便に分離（抽出）できる混合液，及び，タン パク質の抽出方法が提供されることとなったこと，4)本件発明に係るタン パク質抽出剤には，従来使用されてきた対象物質の分離（抽出）のための エマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない量（例えば，タンパク 質抽出剤全体に対して０〜４質量％）の界面活性剤が含まれていてもよい こと，本件発明の目的を害さない限り，公知の添加剤（界面活性剤，炭素 数１８未満の高級アルコール等）を添加してもよいことが記載されている 旨が認められる。
これらによれば，本件発明に係る，「タンパク質を抽出する」混合液とは， タンパク質と水性溶媒に加え所定の高級アルコールと脂肪酸を含む抽出対 象液から，上記とは別の高級アルコールと炭化水素を含むことによって， タンパク質を夾雑物の含有量がより少ない状態で分離（抽出）できる混合 液であり，界面活性剤の含有の有無を問わないが，従来のエマルション等 に含まれる界面活性剤よりも少ない量の界面活性剤の含有を，従来必要と されていた除去工程を不要にする限度において許容することによって，上 記の分離（抽出）を簡便に行うことができる混合液という技術思想に係る ものであるというべきである。そうすると，上記「タンパク質を抽出する」 混合液において，その含有される界面活性剤の程度は，分離等された対象 物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度を限度とするもので あり，そのような態様によってタンパク質を抽出するものと解するのが相 当であり，分離（抽出）されたタンパク質から界面活性剤を除去する工程 が必要となるものは，上記「タンパク質を抽出する」混合液には当たらな いというべきである。 なお，この解釈は，本件特許の特許出願の経過（「早期審査に関する事情 説明書」（乙２），「意見書」（乙３））において，原告自身が，先行技術にお いては，タンパク質の抽出につき界面活性剤を使用することが必要的であ ったところ，本件原出願の実施形態は，界面活性剤を必要的に用いること はせず，高級アルコールを必要的に用いるものであり，この構成の差によ＼nり，界面活性剤を抽出結果物から除去する工程を不要とすることが可能と＼nなり，また，タンパク質への界面活性剤の悪影響を回避することが可能と＼nなるという効果を奏し（乙２），さらに，界面活性剤を含まなくとも，抽出 対象液からタンパク質を簡便に分離できるという，従来技術からは予測し＼n得ない異質な効果を奏する（乙３）旨述べていることにも沿うものであり， 何ら矛盾するものではない。
イ 原告の主張について
これに対し，原告は，本件明細書（段落【００５６】）には，「本発明の 目的を害さない限り，公知の添加剤（界面活性剤，炭素数１８未満の高級 アルコール等）を添加してもよい」と記載されているが，本件発明の目的 を害する場合とは，タンパク質の分離・抽出作用が機能しない場合，例え＼nば，界面活性剤の分量が多すぎるために抽出対象液の全部が乳化して二層 に分離せず，結果として界面が生じない場合などの極めて例外的な場面を 指すものであって，上記のようなタンパク質の分離抽出においておよそ想 定されない添加物の添加以外は，むしろ広く公知の添加物の添加をさらに 許容することを明示したものと解釈されるべきである旨主張する。 しかし，上記説示のとおり，本件発明に係る「タンパク質を抽出する」 混合液において，その含有される界面活性剤の程度は，分離（抽出）され た対象物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度を限度とする ものであり，そのような態様によってタンパク質を抽出するものと解する のが相当であるというべきであり，本件明細書の具体的記載を精査しても， 原告が主張するような，界面活性剤の分量が多すぎるために抽出対象液の 全部が乳化して二層に分離せず，結果として界面が生じない場合などの極 めて例外的な場面を除いて広く界面活性剤の添加を許容することが読み取 れるような記載は見当たらない。したがって，原告の上記主張は，本件明 細書の具体的記載から離れた独自の主張というほかなく，採用することが できない。
被告製品と構成要件Ｂとの対比＼n
ア 証拠（乙１８，２８ないし３１）によれば，被告製品は界面活性剤を「● （省略）●」質量％含むこと，従来，タンパク質の分離等のために使用さ れてきた界面活性剤の量は抽出剤と対象液とを合わせた全体量に対して ０ないし２質量％であったことが認められる。 そして，上記のとおり被告製品に含まれる界面活性剤の量からすれば， 「従来使用されてきた対象物質の分離等のためのエマルション等に含ま れる界面活性剤よりも少ない量（例えば，タンパク質抽出剤全体に対して ０〜４質量％）の界面活性剤が含まれていてもよい。」（段落【００４１】） という本件明細書の記載との関係で見ても，また，上記のとおり従来使用 されてきた界面活性剤の量との関係で見ても，被告製品における界面活性 剤の含有量が，従来のエマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない 量であるものとは認められず，その含有される界面活性剤の程度が，分離 （抽出）された対象物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度 であるとは認めるに足りない。 そうすると，このような被告製品は，そのタンパク質抽出の態様の観点 からして，構成要件Ｂの「タンパク質を抽出する」混合液という文言を充＼n足しないというほかない。
イ これに対し，原告は，従来の「抽出剤」を，「抽出対象液」に添加した総 量に対する界面活性剤の「終濃度」については，ＣＭＣ（臨界ミセル形成 濃度）を意識して２ないし４％前後とされているところ，実験の操作性の 観点から，前段階である「抽出剤」における界面活性剤の濃度は，その１ ０ないし２０倍程度が概ね目安となることからすると，同濃度は，通常２ ０ないし８０％であることとなり，そうすると，界面活性剤を「●（省略） ●」質量％含む被告製品は，従来の「抽出剤」よりも界面活性剤の含有量 が少ないものといえる旨を主張する。 しかし，原告のいう界面活性剤の「終濃度」が「２ないし４％前後とさ れている」こと，「抽出剤」における界面活性剤の濃度がその１０ないし２ ０倍程度が目安となることを認めるに足りる的確な証拠はなく，従来使用 されてきた抽出剤における界面活性剤の含有量にかかる原告の上記主張 は採用しがたい。また，仮に，原告の上記主張（被告製品が，従来の「抽 出剤」よりも界面活性剤の含有量が少ないこと）を前提としても，そのこ とから直ちに，界面活性剤を「●（省略）●」質量％含む被告製品が，そ の界面活性剤の含有の程度につき，分離（抽出）された対象物質から界面 活性剤を除去する工程が不要である程度のものであると認められること とはならず，被告製品が，そのタンパク質抽出の態様の観点からして，構＼n成要件Ｂの「タンパク質を抽出する」混合液という文言を充足しないとの 上記結論が左右されることにはならない。
特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められる ものであり（特許法７０条１項），特許請求の範囲の記載の解釈は，明細書 の発明の詳細な説明の記載等を考慮して行うべきものである（同条２項）。 しかして，本件発明の構成要件Ｂにおける「タンパク質を抽出する」混＼n合液との文言について解釈し，そのタンパク質抽出の態様を明らかにすべ く，本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると，1)従来，界面活性剤 の使用を前提とする方法により溶液中の対象物質（タンパク質等）を分離 （抽出）していたところ，界面活性剤を使用すると，分離（抽出）された 対象物質から界面活性剤を除去する工程が必要となり，煩雑さが生じてい たため，溶液中から対象物質を簡便に分離（抽出）するための混合液が求 められていたこと，2)そこで，上記課題を解決するため，界面活性剤を必 要的には含まず，所定の高級アルコール（第１の高級アルコール）と脂肪 酸を含む混合液によって，タンパク質と水性溶媒とを含む抽出対象液から タンパク質を簡便に分離（抽出）するという構成を採用したものが請求項＼n１発明であり，本件発明は，かかる請求項１発明を前提としつつ，第１の 高級アルコールとは異なる高級アルコールと炭化水素を含む混合液によ って，タンパク質と水性溶媒と第１の高級アルコールと脂肪酸とを含む抽 出対象液からタンパク質を夾雑物の含有量が従来より少ない状態で抽出 するものであること，3)これによって，タンパク質と水性溶媒とを含む抽 出対象液からタンパク質を簡便に分離（抽出）できる混合液，及び，タン パク質の抽出方法が提供されることとなったこと，4)本件発明に係るタン パク質抽出剤には，従来使用されてきた対象物質の分離（抽出）のための エマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない量（例えば，タンパク 質抽出剤全体に対して０〜４質量％）の界面活性剤が含まれていてもよい こと，本件発明の目的を害さない限り，公知の添加剤（界面活性剤，炭素 数１８未満の高級アルコール等）を添加してもよいことが記載されている 旨が認められる。
これらによれば，本件発明に係る，「タンパク質を抽出する」混合液とは， タンパク質と水性溶媒に加え所定の高級アルコールと脂肪酸を含む抽出対 象液から，上記とは別の高級アルコールと炭化水素を含むことによって， タンパク質を夾雑物の含有量がより少ない状態で分離（抽出）できる混合 液であり，界面活性剤の含有の有無を問わないが，従来のエマルション等 に含まれる界面活性剤よりも少ない量の界面活性剤の含有を，従来必要と されていた除去工程を不要にする限度において許容することによって，上 記の分離（抽出）を簡便に行うことができる混合液という技術思想に係る ものであるというべきである。そうすると，上記「タンパク質を抽出する」 混合液において，その含有される界面活性剤の程度は，分離等された対象 物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度を限度とするもので あり，そのような態様によってタンパク質を抽出するものと解するのが相 当であり，分離（抽出）されたタンパク質から界面活性剤を除去する工程 が必要となるものは，上記「タンパク質を抽出する」混合液には当たらな いというべきである。 なお，この解釈は，本件特許の特許出願の経過（「早期審査に関する事情 説明書」（乙２），「意見書」（乙３））において，原告自身が，先行技術にお いては，タンパク質の抽出につき界面活性剤を使用することが必要的であ ったところ，本件原出願の実施形態は，界面活性剤を必要的に用いること はせず，高級アルコールを必要的に用いるものであり，この構成の差によ＼nり，界面活性剤を抽出結果物から除去する工程を不要とすることが可能と＼nなり，また，タンパク質への界面活性剤の悪影響を回避することが可能と＼nなるという効果を奏し（乙２），さらに，界面活性剤を含まなくとも，抽出 対象液からタンパク質を簡便に分離できるという，従来技術からは予測し＼n得ない異質な効果を奏する（乙３）旨述べていることにも沿うものであり， 何ら矛盾するものではない。
イ 原告の主張について
これに対し，原告は，本件明細書（段落【００５６】）には，「本発明の 目的を害さない限り，公知の添加剤（界面活性剤，炭素数１８未満の高級 アルコール等）を添加してもよい」と記載されているが，本件発明の目的 を害する場合とは，タンパク質の分離・抽出作用が機能しない場合，例え＼nば，界面活性剤の分量が多すぎるために抽出対象液の全部が乳化して二層 に分離せず，結果として界面が生じない場合などの極めて例外的な場面を 指すものであって，上記のようなタンパク質の分離抽出においておよそ想 定されない添加物の添加以外は，むしろ広く公知の添加物の添加をさらに 許容することを明示したものと解釈されるべきである旨主張する。 しかし，上記説示のとおり，本件発明に係る「タンパク質を抽出する」 混合液において，その含有される界面活性剤の程度は，分離（抽出）され た対象物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度を限度とする ものであり，そのような態様によってタンパク質を抽出するものと解する のが相当であるというべきであり，本件明細書の具体的記載を精査しても， 原告が主張するような，界面活性剤の分量が多すぎるために抽出対象液の 全部が乳化して二層に分離せず，結果として界面が生じない場合などの極 めて例外的な場面を除いて広く界面活性剤の添加を許容することが読み取 れるような記載は見当たらない。したがって，原告の上記主張は，本件明 細書の具体的記載から離れた独自の主張というほかなく，採用することが できない。
被告製品と構成要件Ｂとの対比＼n
ア 証拠（乙１８，２８ないし３１）によれば，被告製品は界面活性剤を「● （省略）●」質量％含むこと，従来，タンパク質の分離等のために使用さ れてきた界面活性剤の量は抽出剤と対象液とを合わせた全体量に対して ０ないし２質量％であったことが認められる。 そして，上記のとおり被告製品に含まれる界面活性剤の量からすれば， 「従来使用されてきた対象物質の分離等のためのエマルション等に含ま れる界面活性剤よりも少ない量（例えば，タンパク質抽出剤全体に対して ０〜４質量％）の界面活性剤が含まれていてもよい。」（段落【００４１】） という本件明細書の記載との関係で見ても，また，上記のとおり従来使用 されてきた界面活性剤の量との関係で見ても，被告製品における界面活性 剤の含有量が，従来のエマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない 量であるものとは認められず，その含有される界面活性剤の程度が，分離 （抽出）された対象物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度 であるとは認めるに足りない。 そうすると，このような被告製品は，そのタンパク質抽出の態様の観点 からして，構成要件Ｂの「タンパク質を抽出する」混合液という文言を充＼n足しないというほかない。
イ これに対し，原告は，従来の「抽出剤」を，「抽出対象液」に添加した総 量に対する界面活性剤の「終濃度」については，ＣＭＣ（臨界ミセル形成 濃度）を意識して２ないし４％前後とされているところ，実験の操作性の 観点から，前段階である「抽出剤」における界面活性剤の濃度は，その１ ０ないし２０倍程度が概ね目安となることからすると，同濃度は，通常２ ０ないし８０％であることとなり，そうすると，界面活性剤を「●（省略） ●」質量％含む被告製品は，従来の「抽出剤」よりも界面活性剤の含有量 が少ないものといえる旨を主張する。 しかし，原告のいう界面活性剤の「終濃度」が「２ないし４％前後とさ れている」こと，「抽出剤」における界面活性剤の濃度がその１０ないし２ ０倍程度が目安となることを認めるに足りる的確な証拠はなく，従来使用 されてきた抽出剤における界面活性剤の含有量にかかる原告の上記主張 は採用しがたい。また，仮に，原告の上記主張（被告製品が，従来の「抽 出剤」よりも界面活性剤の含有量が少ないこと）を前提としても，そのこ とから直ちに，界面活性剤を「●（省略）●」質量％含む被告製品が，そ の界面活性剤の含有の程度につき，分離（抽出）された対象物質から界面 活性剤を除去する工程が不要である程度のものであると認められること とはならず，被告製品が，そのタンパク質抽出の態様の観点からして，構＼n成要件Ｂの「タンパク質を抽出する」混合液という文言を充足しないとの 上記結論が左右されることにはならない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.09.13
平成30(行ケ)10117 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月12日 知的財産高等裁判所
知財高裁（1部）は、明確性違反、サポート要件違反であるとした審決を取り消しました。
特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり， 当該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数 を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ，特定事項Ｃは， 本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し，＼n特定事項Ｄ及び特定事項ＥないしＨは，重畳的に，これに更に特定を加えるもので ある。
そうすると，特定事項Ｉは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，脂質含 有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち一つ又は複数を「指標」と して使用する方法について，これが，特定事項ＣないしＨによって特定された構成＼nを有する脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択す るための方法である旨更に特定するものということができる。
カ 特定事項Ａの明確性
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は，本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を，ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ，「指標として」という記 載は抽象的であり，いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから，本願発明の外延は明確ではない，要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては，明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，年齢，性別等の対象の要素 をメルクマールにして，その脂質含有配合物の構成を決定すれば，要素を「指標と＼nして」使用したといえる。また，これにより決定される脂質含有配合物の構成があ＼nりふれたものであったとしても，ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると，「指標として」という記載が，第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また，対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは，本願発明 の技術的範囲を画定し，対象方法を認定した上で，これらを比較検討して判断する ものである。そして，脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは，対象方法の認定に係る問題であって，本願 発明の技術的範囲の画定の問題，すなわち，明確性要件とは無関係である。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
(イ) 被告は，特定事項ＥないしＩは，特定事項Ｄにおける「ω−６脂肪酸対ω −３脂肪酸の比」及び「それらの量」が「一つ以上の要素」に，どのように基づい ているのかを特定しようとする記載と解すべきである旨主張する。 しかし，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨは，いずれも特定事項Ｃによって特定 された本願発明の方法によって選択される対象物の構成について，更に，それぞれ＼n異なる観点から特定するものである。特定事項Ｅ及びＧには「一つ以上の要素」に 関する記載が全くないのであるから，これらと選択関係にある特定事項ＥないしＨ との関係から，特定事項Ｄの技術的意義を解すべきとはいえない。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
(ウ) 被告は，本願明細書は「要素」の使用方法を明らかにするものではなく， それが技術常識でもない旨主張する。 被告の上記主張は，本願発明は，対象に投与する脂質含有配合物を選択するため に，どのように「要素」を使用するかについて特定した方法であるという解釈を前 提とするものである。 しかし，特定事項Ｆ及びＨに係る特許請求の範囲の記載においては，「要素」で ある食餌及び生活圏周囲の温度範囲を，どのように使用するかについて特定されて いるものの，これらの特定事項と選択関係にある特定事項Ｅ及びＧには，「要素」 の使用方法に関する記載はない。特定事項Ｆ及びＨは，本願発明の方法によって選 択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定するものにすぎないと解すべき＼nである。そして，その余の本願発明に係る特許請求の範囲の記載には，「要素」の 使用方法に関する記載はない。 したがって，被告の上記主張は，特許請求の範囲の記載を離れた本願発明の解釈 を前提とするものであるから，採用できない。なお，本願発明の課題を解決するた めには，脂質含有配合物の選択に当たり，特定の「要素」をどのように使用するか についてまで特定しなければならないにもかかわらず，特許請求の範囲に記載され た発明が，脂質含有配合物の選択に当たり，特定の「要素」を使用する方法につい て特定するにとどまるというのであれば，それは，サポート要件の問題であって， 明確性要件の問題ではない。明確性要件は，出願人が当該出願によって得ようとす る特許の技術的範囲が明確か否かについて判断するものであって，それが，発明の 課題を解決するための構成又は方法として十＼分か否かについて判断するものではな い。
ク 小括
以上によれば，特定事項Ａは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該 脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を「指 標」として使用する方法である旨特定するものである。特定事項Ａに係る特許請求 の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということは できない。
・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。 (2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。
また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり， 当該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数 を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ，特定事項Ｃは， 本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し，＼n特定事項Ｄ及び特定事項ＥないしＨは，重畳的に，これに更に特定を加えるもので ある。
そうすると，特定事項Ｉは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，脂質含 有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち一つ又は複数を「指標」と して使用する方法について，これが，特定事項ＣないしＨによって特定された構成＼nを有する脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択す るための方法である旨更に特定するものということができる。
カ 特定事項Ａの明確性
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は，本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を，ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ，「指標として」という記 載は抽象的であり，いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから，本願発明の外延は明確ではない，要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては，明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，年齢，性別等の対象の要素 をメルクマールにして，その脂質含有配合物の構成を決定すれば，要素を「指標と＼nして」使用したといえる。また，これにより決定される脂質含有配合物の構成があ＼nりふれたものであったとしても，ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると，「指標として」という記載が，第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また，対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは，本願発明 の技術的範囲を画定し，対象方法を認定した上で，これらを比較検討して判断する ものである。そして，脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは，対象方法の認定に係る問題であって，本願 発明の技術的範囲の画定の問題，すなわち，明確性要件とは無関係である。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
(イ) 被告は，特定事項ＥないしＩは，特定事項Ｄにおける「ω−６脂肪酸対ω −３脂肪酸の比」及び「それらの量」が「一つ以上の要素」に，どのように基づい ているのかを特定しようとする記載と解すべきである旨主張する。 しかし，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨは，いずれも特定事項Ｃによって特定 された本願発明の方法によって選択される対象物の構成について，更に，それぞれ＼n異なる観点から特定するものである。特定事項Ｅ及びＧには「一つ以上の要素」に 関する記載が全くないのであるから，これらと選択関係にある特定事項ＥないしＨ との関係から，特定事項Ｄの技術的意義を解すべきとはいえない。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
(ウ) 被告は，本願明細書は「要素」の使用方法を明らかにするものではなく， それが技術常識でもない旨主張する。 被告の上記主張は，本願発明は，対象に投与する脂質含有配合物を選択するため に，どのように「要素」を使用するかについて特定した方法であるという解釈を前 提とするものである。 しかし，特定事項Ｆ及びＨに係る特許請求の範囲の記載においては，「要素」で ある食餌及び生活圏周囲の温度範囲を，どのように使用するかについて特定されて いるものの，これらの特定事項と選択関係にある特定事項Ｅ及びＧには，「要素」 の使用方法に関する記載はない。特定事項Ｆ及びＨは，本願発明の方法によって選 択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定するものにすぎないと解すべき＼nである。そして，その余の本願発明に係る特許請求の範囲の記載には，「要素」の 使用方法に関する記載はない。 したがって，被告の上記主張は，特許請求の範囲の記載を離れた本願発明の解釈 を前提とするものであるから，採用できない。なお，本願発明の課題を解決するた めには，脂質含有配合物の選択に当たり，特定の「要素」をどのように使用するか についてまで特定しなければならないにもかかわらず，特許請求の範囲に記載され た発明が，脂質含有配合物の選択に当たり，特定の「要素」を使用する方法につい て特定するにとどまるというのであれば，それは，サポート要件の問題であって， 明確性要件の問題ではない。明確性要件は，出願人が当該出願によって得ようとす る特許の技術的範囲が明確か否かについて判断するものであって，それが，発明の 課題を解決するための構成又は方法として十＼分か否かについて判断するものではな い。
ク 小括
以上によれば，特定事項Ａは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該 脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を「指 標」として使用する方法である旨特定するものである。特定事項Ａに係る特許請求 の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということは できない。
・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。 (2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。
また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.09.13
平成30(ネ)2523 意匠権侵害差止等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟 令和元年9月5日 大阪高等裁判所
意匠権侵害（部分意匠）について1審の判断をそのまま維持し、差止および約300万円の損害賠償を認めました。
本件意匠に係る物品の需要者及び物品の性質，用途等
本件意匠に係る物品である検査用照明器具は，工場等において製品の 傷やマーク等の検出（検査）に用いられるものであるから，意匠の類否 判断における取引者・需要者は，製造工場等における機器等の購入担当 者，検査業務の従事者等である。この検査用照明器具は，ＬＥＤや光学 素子を内蔵して，前端部から光を照射するものであるところ，ＬＥＤを 使用すると熱を発生し，器具内の温度が上昇して，発光出力が低下する ことから，放熱の必要性が指摘されている（甲２１，２２，２４）。 本件意匠は，そのような検査用照明器具の放熱部の意匠であるから， 上記需要者は，放熱部材の表面積の大小や部材相互の空隙の大小から放＼n熱性能の高低を推し量るという観点から，放熱部材であるフィン構＼造体 の，発光部との位置関係，フィンの形状，数，大きさ(支持軸体の径との 関係)，配置(フィン相互の間隔)に注目するものと考えられる。
ウ 公知意匠等の参酌
ところで，前記１(1)ウ，オに認定したとおり，本件意匠の登録出願前 までに，検査用照明器具の物品分野における放熱部の意匠として，乙７ 等意匠，乙１２意匠が開示されており，これらは，前記１(3)，(5)で検 討したとおり，本件意匠の基本的構成態様（Ａ〜Ｄ）と同じ構＼成態様を 備えているほか，本件意匠の具体的構成態様のうちＥ，Ｉ及びＪの各一＼n部並びにＦ，Ｋ及びＬと同じ構成態様を備えている。そうすると，これ＼nらの構成態様に係る形態は，本件意匠の意匠登録出願前に公知であった＼nと認められる。 また，一審原告は，本件意匠の構成態様とは，中間フィンの枚数のみ＼nを異にする意匠を，本件意匠の関連意匠として，意匠登録している（前 提事実(2)イ）。 そうすると，上記イの各点のうち，フィンの枚数，厚み，縁の面取り， フィン相互の間隔，フィンの大きさと支持軸体の径との関係(支持軸体の 太さ)については，それらにわずかな違いがあっても，需要者がその差異 に注目するとは考えられないが，これらが大きく異なれば，需要者が受 ける視覚的な印象は異なるものと考えられる。 他方で，本件意匠の後端フィン及び中間フィンの各面には，支持軸体 の通過部分以外には貫通孔がなく，平滑であるという形態（本件意匠の 具体的構成態様Ｍ）は，乙７等意匠や乙１２意匠にはないものであり＼n（なお，類似の物品である照明器に係る意匠である乙４意匠にもそのよ うな形態がないことは，前記１(1)エ，(4)のとおりであるし，甲１４で 開示されている意匠でも，フィン様の突状が施されているケース本体の 上側に貫通孔が設けられている。），また，前記１(6)及び(7)で検討し たとおり，公知意匠の組み合わせに基づいて容易に創作することができ るともいえないから，公知意匠にはない，新規な創作部分であると認め られる。そして，電源ケーブルの引き出し位置は，検査用照明器具とし ての使用態様に関わるから，この形態（具体的構成態様Ｍ）は，需要者＼nの注意を惹くものと認められる。 これに対し，一審被告は，公知意匠として乙８意匠も参酌すべきであ り，同意匠では，後端フィンの後端面は平滑であるから，本件意匠の具 体的構成態様Ｍは，新規な創作部分とはいえない等と主張する。＼nしかし，前記１(1)イのとおり，そもそも，乙８意匠は，検査用照明器 具の後方部材に係る意匠ではないから，これを，本件意匠の要部認定に おいて，公知意匠として参酌すべきものとは解されない。一審被告の主 張は採用できない。
エ 本件意匠の要部
以上を総合すれば，本件意匠の要部は，原判決別紙「裁判所認定の構＼n成態様」のうち，次のとおり認められる。 （フィン構造体と発光部との位置関係について）＼n
(ｱ) 前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材である。
(ｲ) 後方部材の中心には，検査用照明器具の前方部材の後端面より後方 に延伸する支持軸体が設けられている。 （フィンの形状，数，大きさ〔支持軸体との関係〕，配置について）
(ｳ) 支持軸体には，薄い円柱状の，中間フィンが２枚と，後端フィン１ 枚が取り付けられている。
(ｴ) 後端フィンの厚みは，中間フィンの厚みの約２倍である。
(ｵ) 支持軸体の径は，フィンの径の５分の１程度である。
(ｶ) 中間フィン及び後端フィンの径は，前方部材の最大径とほぼ同じで ある。
(ｷ) フィン相互の間隔は，フィンの径の８分の１程度の等間隔である。 （フィンの形状のうち貫通孔の有無について） (ｸ) 中間フィン及び後端フィンには，支持軸体の通過部分以外に貫通孔 はなく，その各面は平滑である。
(4) 本件意匠とイ号意匠との類否
ア 対比
本件意匠の要部（前記(3)エ）と，これに対応するイ号意匠の構成態様＼nを対比すると，1) 中間フィンの枚数は，本件意匠が２枚である（要部 (ｳ)）のに対し，イ号意匠では３枚であり（原判決別紙「裁判所認定の構＼n成態様」イ号ｇ１），2) 後端フィンは，本件意匠では中間フィンの約２ 倍である（要部(ｴ)）のに対し，イ号意匠では約１．３倍であり（イ号ｈ １），3) 支持軸体の径は，本件意匠がフィンの径の５分の１程度である （要部(ｵ)）のに対し，イ号意匠では３分の１強であり（イ号ｊ１），4) フィン相互の間隔が，本件意匠ではフィンの直径の８分の１程度である （要部(ｷ)）のに対し，イ号意匠では約１０分の１であり（イ号ｅ１）， 5) フィンの各面の形状について，本件意匠では，貫通孔がなく平滑であ る（要部(ｸ)）のに対し，イ号意匠では，後端フィンの後面中心にねじ穴 が１箇所ある（イ号ｍ１）という差異があるが，その余の点（要部(ｱ)， (ｲ)，(ｶ)）は共通すると認められる。
イ 類否判断
上記アの差異点に関して，1)の中間フィンの枚数，2)のフィンの厚み， 3)の支持軸体の太さ，4)のフィン相互の間隔については，需要者がそれ らのわずかな違いに注目するとは考えられないが，これらが大きく相違 すれば，異なる印象を生じさせる場合があることは前述のとおりである。 ところで，需要者が，検査用照明器具の放熱部としてのフィン構造体＼nの特徴を把握しようとする際には，正面視で，フィンの配置状況等を観 察するほか，斜め前方から(左側面視)又は斜め後方(右側面視)から見て， フィンの形状や発光部とフィン構造体との位置関係等も観察するものと＼n考えられる。 このような観察によると，2)のフィンの厚みについて，イ号意匠の後 端フィンには面取が施されている分，その厚みが中間フィンよりも厚い という印象を与えるということができる。その一方で，本件意匠と比較 した厚みの程度の差は一見して明らかとはいえないし，1)のフィンの枚 数，3)の支持軸体の太さ，4)のフィン相互の間隔の粗密の違いも，それ ほど目立つとはいえず，視覚的に異なる印象をもたらすとまでは認めら れない。 また，5)のフィンの各面の形状について，イ号意匠の後端フィンの後 面のねじ穴は，支持軸体の中心に穿設されていて，中間フィンに貫通孔 はなく（原判決別紙「被告製品の後端フィンの後面に設けられたねじ穴 に関する意匠（構成態様）」参照），この穴の存在は正面視や左側面視＼nでは認識できず，右側面視にて初めて認識されるところ，ねじ穴にすぎ ないことに照らせば，需要者において，その存在に特に注意を向けると は考えにくく，これを美感の違いとして捉えることはないものと認めら れる。 そうすると，イ号意匠は，これを全体として観察すると，本件意匠の 要部とは複数の差異点が存するものの，それらはいずれも大きな差異と は認められず，その他の点において共通しているということができるか ら，本件意匠と共通の美感を起こさせるもので，本件意匠に類似すると 認められる。
本件意匠に係る物品の需要者及び物品の性質，用途等
本件意匠に係る物品である検査用照明器具は，工場等において製品の 傷やマーク等の検出（検査）に用いられるものであるから，意匠の類否 判断における取引者・需要者は，製造工場等における機器等の購入担当 者，検査業務の従事者等である。この検査用照明器具は，ＬＥＤや光学 素子を内蔵して，前端部から光を照射するものであるところ，ＬＥＤを 使用すると熱を発生し，器具内の温度が上昇して，発光出力が低下する ことから，放熱の必要性が指摘されている（甲２１，２２，２４）。 本件意匠は，そのような検査用照明器具の放熱部の意匠であるから， 上記需要者は，放熱部材の表面積の大小や部材相互の空隙の大小から放＼n熱性能の高低を推し量るという観点から，放熱部材であるフィン構＼造体 の，発光部との位置関係，フィンの形状，数，大きさ(支持軸体の径との 関係)，配置(フィン相互の間隔)に注目するものと考えられる。
ウ 公知意匠等の参酌
ところで，前記１(1)ウ，オに認定したとおり，本件意匠の登録出願前 までに，検査用照明器具の物品分野における放熱部の意匠として，乙７ 等意匠，乙１２意匠が開示されており，これらは，前記１(3)，(5)で検 討したとおり，本件意匠の基本的構成態様（Ａ〜Ｄ）と同じ構＼成態様を 備えているほか，本件意匠の具体的構成態様のうちＥ，Ｉ及びＪの各一＼n部並びにＦ，Ｋ及びＬと同じ構成態様を備えている。そうすると，これ＼nらの構成態様に係る形態は，本件意匠の意匠登録出願前に公知であった＼nと認められる。 また，一審原告は，本件意匠の構成態様とは，中間フィンの枚数のみ＼nを異にする意匠を，本件意匠の関連意匠として，意匠登録している（前 提事実(2)イ）。 そうすると，上記イの各点のうち，フィンの枚数，厚み，縁の面取り， フィン相互の間隔，フィンの大きさと支持軸体の径との関係(支持軸体の 太さ)については，それらにわずかな違いがあっても，需要者がその差異 に注目するとは考えられないが，これらが大きく異なれば，需要者が受 ける視覚的な印象は異なるものと考えられる。 他方で，本件意匠の後端フィン及び中間フィンの各面には，支持軸体 の通過部分以外には貫通孔がなく，平滑であるという形態（本件意匠の 具体的構成態様Ｍ）は，乙７等意匠や乙１２意匠にはないものであり＼n（なお，類似の物品である照明器に係る意匠である乙４意匠にもそのよ うな形態がないことは，前記１(1)エ，(4)のとおりであるし，甲１４で 開示されている意匠でも，フィン様の突状が施されているケース本体の 上側に貫通孔が設けられている。），また，前記１(6)及び(7)で検討し たとおり，公知意匠の組み合わせに基づいて容易に創作することができ るともいえないから，公知意匠にはない，新規な創作部分であると認め られる。そして，電源ケーブルの引き出し位置は，検査用照明器具とし ての使用態様に関わるから，この形態（具体的構成態様Ｍ）は，需要者＼nの注意を惹くものと認められる。 これに対し，一審被告は，公知意匠として乙８意匠も参酌すべきであ り，同意匠では，後端フィンの後端面は平滑であるから，本件意匠の具 体的構成態様Ｍは，新規な創作部分とはいえない等と主張する。＼nしかし，前記１(1)イのとおり，そもそも，乙８意匠は，検査用照明器 具の後方部材に係る意匠ではないから，これを，本件意匠の要部認定に おいて，公知意匠として参酌すべきものとは解されない。一審被告の主 張は採用できない。
エ 本件意匠の要部
以上を総合すれば，本件意匠の要部は，原判決別紙「裁判所認定の構＼n成態様」のうち，次のとおり認められる。 （フィン構造体と発光部との位置関係について）＼n
(ｱ) 前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材である。
(ｲ) 後方部材の中心には，検査用照明器具の前方部材の後端面より後方 に延伸する支持軸体が設けられている。 （フィンの形状，数，大きさ〔支持軸体との関係〕，配置について）
(ｳ) 支持軸体には，薄い円柱状の，中間フィンが２枚と，後端フィン１ 枚が取り付けられている。
(ｴ) 後端フィンの厚みは，中間フィンの厚みの約２倍である。
(ｵ) 支持軸体の径は，フィンの径の５分の１程度である。
(ｶ) 中間フィン及び後端フィンの径は，前方部材の最大径とほぼ同じで ある。
(ｷ) フィン相互の間隔は，フィンの径の８分の１程度の等間隔である。 （フィンの形状のうち貫通孔の有無について） (ｸ) 中間フィン及び後端フィンには，支持軸体の通過部分以外に貫通孔 はなく，その各面は平滑である。
(4) 本件意匠とイ号意匠との類否
ア 対比
本件意匠の要部（前記(3)エ）と，これに対応するイ号意匠の構成態様＼nを対比すると，1) 中間フィンの枚数は，本件意匠が２枚である（要部 (ｳ)）のに対し，イ号意匠では３枚であり（原判決別紙「裁判所認定の構＼n成態様」イ号ｇ１），2) 後端フィンは，本件意匠では中間フィンの約２ 倍である（要部(ｴ)）のに対し，イ号意匠では約１．３倍であり（イ号ｈ １），3) 支持軸体の径は，本件意匠がフィンの径の５分の１程度である （要部(ｵ)）のに対し，イ号意匠では３分の１強であり（イ号ｊ１），4) フィン相互の間隔が，本件意匠ではフィンの直径の８分の１程度である （要部(ｷ)）のに対し，イ号意匠では約１０分の１であり（イ号ｅ１）， 5) フィンの各面の形状について，本件意匠では，貫通孔がなく平滑であ る（要部(ｸ)）のに対し，イ号意匠では，後端フィンの後面中心にねじ穴 が１箇所ある（イ号ｍ１）という差異があるが，その余の点（要部(ｱ)， (ｲ)，(ｶ)）は共通すると認められる。
イ 類否判断
上記アの差異点に関して，1)の中間フィンの枚数，2)のフィンの厚み， 3)の支持軸体の太さ，4)のフィン相互の間隔については，需要者がそれ らのわずかな違いに注目するとは考えられないが，これらが大きく相違 すれば，異なる印象を生じさせる場合があることは前述のとおりである。 ところで，需要者が，検査用照明器具の放熱部としてのフィン構造体＼nの特徴を把握しようとする際には，正面視で，フィンの配置状況等を観 察するほか，斜め前方から(左側面視)又は斜め後方(右側面視)から見て， フィンの形状や発光部とフィン構造体との位置関係等も観察するものと＼n考えられる。 このような観察によると，2)のフィンの厚みについて，イ号意匠の後 端フィンには面取が施されている分，その厚みが中間フィンよりも厚い という印象を与えるということができる。その一方で，本件意匠と比較 した厚みの程度の差は一見して明らかとはいえないし，1)のフィンの枚 数，3)の支持軸体の太さ，4)のフィン相互の間隔の粗密の違いも，それ ほど目立つとはいえず，視覚的に異なる印象をもたらすとまでは認めら れない。 また，5)のフィンの各面の形状について，イ号意匠の後端フィンの後 面のねじ穴は，支持軸体の中心に穿設されていて，中間フィンに貫通孔 はなく（原判決別紙「被告製品の後端フィンの後面に設けられたねじ穴 に関する意匠（構成態様）」参照），この穴の存在は正面視や左側面視＼nでは認識できず，右側面視にて初めて認識されるところ，ねじ穴にすぎ ないことに照らせば，需要者において，その存在に特に注意を向けると は考えにくく，これを美感の違いとして捉えることはないものと認めら れる。 そうすると，イ号意匠は，これを全体として観察すると，本件意匠の 要部とは複数の差異点が存するものの，それらはいずれも大きな差異と は認められず，その他の点において共通しているということができるか ら，本件意匠と共通の美感を起こさせるもので，本件意匠に類似すると 認められる。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 部分意匠
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2019.09.13
平成30(ネ)10071 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年9月11日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
「人脈関係登録システム」（ＣＳ関連発明）について、１審では第1要件を満たしていないと判断されましたが、知財高裁（3部）も同様に、均等の第1要件を満たさないとして判断しました。1審被告は、ＤＭＭです。
このような乙２の記載によれば，サーバーコンピューター３３０ とクライアントコンピューター３７０がワールドワイドウェブ３６ ０を介して接続され，サーバーコンピューター３３０に登録された ユーザーによって入力される連絡相手情報を含むユーザー情報デー タベース３４０が設けられた構成において，1)メンバーＡ（本件各 発明における第一の登録者）がメンバーＢ（本件各発明における第 二の登録者）に任意の許可レベルでリンクされ，メンバーＢがメン バーＣ（本件各発明における第三の登録者）に任意の許可レベルで リンクされる場合に，メンバーＣがメンバーＢに友人の友人許可を 与え，メンバーＢもメンバーＡに友人の友人許可を与える場合には， メンバーＡは，メンバーＣについての友人の友人通知を受信する資 格があること，2)「友人テーブル」がユーザー（本件各発明におけ る登録者）を互いに関連付け，3)「友人の友人システム」によって， 第１のユーザー（本件各発明における第一の登録者）は，第１のユ ーザーと同じ都市に住んでいるか，又は第１のユーザーが所属する グループに所属する連絡相手の連絡相手の名前を探索でき，第１の ユーザーが友人の友人探索を実行し，友人の友人である第２のユー ザー（本件各発明における第三の登録者）の場所を特定した後に， 第１のユーザーは第１のユーザーの個人アドレス帳に第２のユーザ ーを追加するために，第２のユーザーにリンクすることができ，4) 第１のユーザーが第２のユーザーを指定すると，第２のユーザーは， 第１のユーザーが第２のユーザーに「リンクした」という通知を受 信し，5)第２のユーザーがリンクに応じることを選択する場合には， 第２のユーザーはデータフィールド許可を設定して第１のユーザー のために個人情報等の閲覧を許可することの通知を送信し，この通 知を受信したときに，第１のユーザーの個人アドレス帳に第２のユ ーザーの職業や個人情報等を表示する構＼成の記載がある。
ｃ 以上のとおりの本件優先日当時の従来技術に照らせば，より広範で 深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートする人間関係登録システ ムを提供するとの課題について，上記のような解決手段が存在したも のということができる。
ウ このように，本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載 されているところは，優先権主張日の従来技術に照らして客観的に見て 不十分なものであるから，本件明細書に記載されていない上記イ(ｲ)のと おりの従来技術も参酌して従来技術に見られない特有の技術的思想を構＼n成する特徴的部分を認定すべきことになる。 そして，上記イ(ｲ)のとおりの従来技術に照らせば，本件各発明は，主 要な点においては，従来例に示されたものとほぼ同一の技術を開示する にとどまり，従来例が未解決であった技術的困難性を具体的に指摘し， その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないから， 本件各発明の貢献の程度は大きくないというべきであり，上記従来技術 に照らし，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分につ＼nいては，本件各発明の特許請求の範囲とほぼ同義のものとして認定する のが相当である。
エ そうすると，被告サーバが構成要件１Ｄ及び２Ｄの構＼成を備えていない のは前記１に説示のとおりであるから，被告サーバは本件各発明の本質 的部分の構成を備えるということはできず，均等の第１要件を充足しな＼nい。
オ 控訴人の主張について
(ｱ) 控訴人は，引用発明は具体的にはネットワークを通じて連絡相手情 報を管理する発明であって，相互に情報を交換し合うことによって新 たに人間関係を締結するというソーシャルネットワーキングサービス＼n（ＳＮＳ）の発明ではないから，本件各発明とは技術思想が根本的に 異なるものであり，本件各発明の本質的部分を認定するに当たり参照 されるべき従来技術ではないと主張する。 しかし，本件明細書にはソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮ＼nＳ）であることの記載はなく，上記イに説示したところに照らせば，本 件各発明と引用発明は，いずれも共通の人間関係を結んでいる登録者の 検索を可能とし，新たに人間関係を結び，これを登録することができる＼n発明である点で共通するものであるから，本件各発明の従来技術として 引用発明を参照することができるというべきである。
(ｲ) 控訴人は，本件各発明の構成のうち，従来技術に見られない特有の＼n技術的思想を構成する特徴的部分は，「登録者が互いにメッセージを＼n送信し合うことによって人間関係を結ぶ（友達になる）という意思が 合致した場合（合意が成立した場合）に，当該登録者同士を関連付け て記憶するという技術を前提として，共通の人間関係を結んでいる登 録者（友達の友達）の検索を可能とし，新たに人間関係を結ぶことが＼nできるようにすることによって，より広範で深い人間関係を結ぶこと ができるという構成」にあると主張する。＼nしかし，従来技術との比較において本件各発明の貢献の程度は大きく なく，本件各発明の本質的部分は特許請求の範囲とほぼ同義のものと認 定すべきことは上記イ及びウに説示したとおりである。
(ｳ) 控訴人は，２人の個人が互いに人間関係を結んでいるかどうかは， 多分に個人の主観的な評価を伴う問題であって，引用発明において個 人情報の閲覧を許可したからといって，人間関係を結ぶことを承諾し たということにはならないと主張する。しかし，引用発明は，第１の ユーザーが第２のユーザーをリンクすると，第２のユーザーはその旨 の通知を受信し，リンクに応じる場合は第２のユーザーが第 1 のユーザ ーにデータフィールド許可を設定でき，第２のユーザーは第１のユー ザーに個人情報許可，仕事情報許可，経路交差通知許可などを与える ことができるのであり，これは，人間である第１のユーザーと人間で ある第２のユーザーが関係を結ぶことに他ならないから，第１のユー ザーと第２のユーザーが人間関係を結ぶものと理解することができる。
(ｴ) さらに，控訴人は，乙２の【００７２】，【００７３】に「友人の 友人システム」という表現は存在するものの，その実質は，自己の個＼n人アドレス帳に他のメンバーが登録されている場合に，当該他のメン バーの個人アドレス帳の中を検索するというものにすぎず，「友人」 とは，本件各発明における当事者間の合意によって結ばれるところの 「人間関係」とは別物であると主張するが，本件各発明において「人 間関係を結ぶ」ことの意義について，引用発明における構成を除外す＼nることを示す記載はなく，引用発明において，第１のユーザーがリン クし，第２のユーザーがリンクに応じることにより，人間関係が結ば れるといえることについては，上記説示のとおりである。
このような乙２の記載によれば，サーバーコンピューター３３０ とクライアントコンピューター３７０がワールドワイドウェブ３６ ０を介して接続され，サーバーコンピューター３３０に登録された ユーザーによって入力される連絡相手情報を含むユーザー情報デー タベース３４０が設けられた構成において，1)メンバーＡ（本件各 発明における第一の登録者）がメンバーＢ（本件各発明における第 二の登録者）に任意の許可レベルでリンクされ，メンバーＢがメン バーＣ（本件各発明における第三の登録者）に任意の許可レベルで リンクされる場合に，メンバーＣがメンバーＢに友人の友人許可を 与え，メンバーＢもメンバーＡに友人の友人許可を与える場合には， メンバーＡは，メンバーＣについての友人の友人通知を受信する資 格があること，2)「友人テーブル」がユーザー（本件各発明におけ る登録者）を互いに関連付け，3)「友人の友人システム」によって， 第１のユーザー（本件各発明における第一の登録者）は，第１のユ ーザーと同じ都市に住んでいるか，又は第１のユーザーが所属する グループに所属する連絡相手の連絡相手の名前を探索でき，第１の ユーザーが友人の友人探索を実行し，友人の友人である第２のユー ザー（本件各発明における第三の登録者）の場所を特定した後に， 第１のユーザーは第１のユーザーの個人アドレス帳に第２のユーザ ーを追加するために，第２のユーザーにリンクすることができ，4) 第１のユーザーが第２のユーザーを指定すると，第２のユーザーは， 第１のユーザーが第２のユーザーに「リンクした」という通知を受 信し，5)第２のユーザーがリンクに応じることを選択する場合には， 第２のユーザーはデータフィールド許可を設定して第１のユーザー のために個人情報等の閲覧を許可することの通知を送信し，この通 知を受信したときに，第１のユーザーの個人アドレス帳に第２のユ ーザーの職業や個人情報等を表示する構＼成の記載がある。
ｃ 以上のとおりの本件優先日当時の従来技術に照らせば，より広範で 深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートする人間関係登録システ ムを提供するとの課題について，上記のような解決手段が存在したも のということができる。
ウ このように，本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載 されているところは，優先権主張日の従来技術に照らして客観的に見て 不十分なものであるから，本件明細書に記載されていない上記イ(ｲ)のと おりの従来技術も参酌して従来技術に見られない特有の技術的思想を構＼n成する特徴的部分を認定すべきことになる。 そして，上記イ(ｲ)のとおりの従来技術に照らせば，本件各発明は，主 要な点においては，従来例に示されたものとほぼ同一の技術を開示する にとどまり，従来例が未解決であった技術的困難性を具体的に指摘し， その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないから， 本件各発明の貢献の程度は大きくないというべきであり，上記従来技術 に照らし，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分につ＼nいては，本件各発明の特許請求の範囲とほぼ同義のものとして認定する のが相当である。
エ そうすると，被告サーバが構成要件１Ｄ及び２Ｄの構＼成を備えていない のは前記１に説示のとおりであるから，被告サーバは本件各発明の本質 的部分の構成を備えるということはできず，均等の第１要件を充足しな＼nい。
オ 控訴人の主張について
(ｱ) 控訴人は，引用発明は具体的にはネットワークを通じて連絡相手情 報を管理する発明であって，相互に情報を交換し合うことによって新 たに人間関係を締結するというソーシャルネットワーキングサービス＼n（ＳＮＳ）の発明ではないから，本件各発明とは技術思想が根本的に 異なるものであり，本件各発明の本質的部分を認定するに当たり参照 されるべき従来技術ではないと主張する。 しかし，本件明細書にはソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮ＼nＳ）であることの記載はなく，上記イに説示したところに照らせば，本 件各発明と引用発明は，いずれも共通の人間関係を結んでいる登録者の 検索を可能とし，新たに人間関係を結び，これを登録することができる＼n発明である点で共通するものであるから，本件各発明の従来技術として 引用発明を参照することができるというべきである。
(ｲ) 控訴人は，本件各発明の構成のうち，従来技術に見られない特有の＼n技術的思想を構成する特徴的部分は，「登録者が互いにメッセージを＼n送信し合うことによって人間関係を結ぶ（友達になる）という意思が 合致した場合（合意が成立した場合）に，当該登録者同士を関連付け て記憶するという技術を前提として，共通の人間関係を結んでいる登 録者（友達の友達）の検索を可能とし，新たに人間関係を結ぶことが＼nできるようにすることによって，より広範で深い人間関係を結ぶこと ができるという構成」にあると主張する。＼nしかし，従来技術との比較において本件各発明の貢献の程度は大きく なく，本件各発明の本質的部分は特許請求の範囲とほぼ同義のものと認 定すべきことは上記イ及びウに説示したとおりである。
(ｳ) 控訴人は，２人の個人が互いに人間関係を結んでいるかどうかは， 多分に個人の主観的な評価を伴う問題であって，引用発明において個 人情報の閲覧を許可したからといって，人間関係を結ぶことを承諾し たということにはならないと主張する。しかし，引用発明は，第１の ユーザーが第２のユーザーをリンクすると，第２のユーザーはその旨 の通知を受信し，リンクに応じる場合は第２のユーザーが第 1 のユーザ ーにデータフィールド許可を設定でき，第２のユーザーは第１のユー ザーに個人情報許可，仕事情報許可，経路交差通知許可などを与える ことができるのであり，これは，人間である第１のユーザーと人間で ある第２のユーザーが関係を結ぶことに他ならないから，第１のユー ザーと第２のユーザーが人間関係を結ぶものと理解することができる。
(ｴ) さらに，控訴人は，乙２の【００７２】，【００７３】に「友人の 友人システム」という表現は存在するものの，その実質は，自己の個＼n人アドレス帳に他のメンバーが登録されている場合に，当該他のメン バーの個人アドレス帳の中を検索するというものにすぎず，「友人」 とは，本件各発明における当事者間の合意によって結ばれるところの 「人間関係」とは別物であると主張するが，本件各発明において「人 間関係を結ぶ」ことの意義について，引用発明における構成を除外す＼nることを示す記載はなく，引用発明において，第１のユーザーがリン クし，第２のユーザーがリンクに応じることにより，人間関係が結ば れるといえることについては，上記説示のとおりである。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成29(ワ)22417
本件特許権の別被告（ミクシィ）の事件があります。
こちらも、1審、控訴審とも非侵害と判断されています。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.09.12
平成29(ワ)8272 損害賠償等請求事件 意匠権 民事訴訟 令和元年8月29日 大阪地方裁判所(26部)
そうめん流し器について意匠権侵害として、差止と約100万円の損害賠償が認められました。判決文の最後に本件意匠と被告意匠が掲載されています。無効主張は、別途無効審判で確定した証拠と同一なので、認められませんでした。
ア 本件登録意匠及び被告意匠の各構成態様を対比すると，別紙「構＼成対比表＼n（裁判所の認定）」の「本件登録意匠」欄及び「被告意匠」欄に各記載のとおりで あるところ，このうち下線部を付した箇所が差異点であり，それ以外の箇所が共通 点である。
イ 本件登録意匠の要部について
被告意匠も，水路部のレール部と回転器を有するトレイ部とが結合して成るもの であり（基本的構成態様Ａ，Ｃ，Ｄ），この点で本件登録意匠と被告意匠は共通す＼nる。この共通点により，両意匠とも，ウォータースライダー型及び流水プール型の 各そうめん流し器を別個独立に捉えた場合とは異なる新規な構成を有するという印＼n象を生じる。
ウ 本件登録意匠の要部以外の部分について
(ｱ) 意匠全体に対して物理的に大きな割合を占めるだけでなく，需要者が関心を持 つレール部の形態については，被告意匠の構成態様は，ヘアピンカーブ状に湾曲後＼nに僅かに凹弧状に湾曲しているか否かを除けば，本件登録意匠の構成態様と共通す＼nる（具体的構成態様Ｇ）。＼nこのうち，共通点は，意匠全体に対して占める物理的な割合が大きいことから， 原告旧商品意匠のレール部の形態と同様の形態であるといっても，全体の印象に与 える影響は大きいといえる。 他方，差異点は，かなり注意を払わなければ認識し難いほどに僅かな差異であり， 全体の印象に与える影響は小さいといえる。
(ｲ) 需要者が関心を持つトレイ部内部の形状については，被告意匠の構成態様は，＼n回転器の上面の凹陥部の形状を除けば，本件登録意匠の構成態様と共通する（具体＼n的構成態様Ｉ）。＼nこのうち，共通点は，トレイ部内部の形状の中でも需要者が特に関心を持つと考 えられるそうめんが流れる流路の形状についてのものであることから，流水プール 型のそうめん流し器に係る前記各公知意匠と同様の形状であるといっても，全体の 印象に与える影響は大きいといえる。 他方，差異点は，意匠全体に対して占める物理的な割合は小さいことから，全体 の印象を左右するほどのものとはいえない。
(ｳ) そのほか，被告意匠には，1)トレイ部の外形状（基本的構成態様Ｄ），2)水路 部の上端部分における吐水口部分の形状（具体的構成態様Ｆ）及び3)トレイ部にお ける左方基端部の中央支柱が接続するブロック材状部材の嵌装の有無（具体的構成＼n態様Ｉ）において，本件登録意匠と差異がある。 このうち，1)については，本件登録意匠及び被告意匠のいずれにおいても，真上 から見た場合には水路部上端部分の皿状部材にその大部分が隠れる位置関係にある とともに，トレイ部内部のそうめんが流れるトラック形部分の壁面を構成しない左＼n方部分における差異であるから，流しそうめんを楽しむ際に需要者がさほど関心を 向けない部分といえる。また，3)については，トレイ部内部のそうめんが流れる部 分に隣接するものの，そうめんの流れと直接的に関わるものではないことなどから， 需要者がそうめん流しを楽しむ際に必ずしも関心を向けない部分である。これらの ことから，1)及び3)の各差異点は，いずれも全体の印象に与える影響は小さいとい える。
他方，2)については，そうめんを流すための水が吐出される部分であり，そうめ んを流す際に必然的に需要者が目にする部分ではある。しかし，当該部分が意匠全 体に対して物理的に占める割合は必ずしも大きくはなく，また，需要者がそうめん 流しを楽しむに当たって吐水口部分の形状に強い関心を持つとも思われない。した がって，2)の差異点は，全体の印象に大きな影響を与えるものではない。 オ 以上の点を踏まえると，両意匠は要部を共通にし，需要者に対し，本件登録 意匠の意匠登録出願前に存在したウォータースライダー型及び流水プール型のそう めん流し器とは異なり，両者を組み合わせた新たなタイプのそうめん流し器である という共通の印象を与えた上で，全体的に同様の形状をも備えているという印象を 強く与えており，このような印象が前記差異点のもたらす印象により凌駕されるも のではない。したがって，被告意匠は，本件登録意匠に類似するものと認められる。 これに反する被告の主張はいずれも採用できない。 そうすると，被告による被告商品の販売等の行為は，本件意匠権を侵害するもの である。
２ 争点１−２（無効理由の存否）について
被告は，本件において，本件意匠権の設定登録が意匠登録無効審判により無効に されるべき理由として３点を主張している。 しかし，前記第２の２(4)の認定事実に加え，証拠（甲４５）及び弁論の全趣旨に よれば，本件において本件意匠権の設定登録が意匠登録無効審判により無効にされ るべき理由として被告が主張する新規性欠如１及び同２並びに創作非容易性欠如は， それぞれ本件審判請求の無効理由１〜３と「同一の事実及び同一の証拠」に基づく ものといえる。 被告は，特許法１６７条を準用する意匠法５２条により，確定した本件審決に係 る本件審判請求と「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて本件意匠権の設定登録 につき意匠登録無効審判を請求することができない。このため，被告は，本件にお いて主張する理由により本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求する ことは，もはやできない。 意匠法５２条が準用する特許法１６７条の趣旨は，紛争の一回的な解決を図るた め，審決が確定した後に同一の当事者等が同一の事実及び証拠に基づいて再び審判 を請求することにより紛争を蒸し返すことを許さない点にある。そうすると，同条 に当たる事情が存するときは，意匠法４１条が準用する特許法１０４条の３の「当 該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき」に当たら ず，意匠権侵害訴訟における同条の主張は認められないと解するのが相当である。 したがって，本件意匠権の設定登録は，意匠登録無効審判により無効にされるべ きものとはいえない。この点に関する被告の主張は採用できない。
３ 差止請求・廃棄請求の可否について
(1) 意匠権に関する請求関係 以上のとおり，被告商品の製造，販売等は，本件意匠権の侵害行為を構成すると＼nころ，被告の応訴態度に鑑みると，被告が被告商品を製造，販売等するおそれは依 然としてあるといえる。したがって，被告商品の製造，販売等の差止めの必要性は あるから，差止請求は認められる。 他方，証拠（乙１５〜２８，４７〜５５）及び弁論の全趣旨によれば，被告は， 輸入した被告商品を平成２９年６月１３日に販売したのを最後に，これ以降被告商 品を製造，販売等した実績は認められず，現在，輸入した被告商品を全て販売済み であり，在庫を保有しているとは認められない。そうである以上，被告商品の廃棄 については，その必要性を欠き，廃棄請求を認めることはできない。 (2) 不正競争防止法に関する請求関係 原告は，予備的に，被告商品の販売が不正競争防止法２条１項１号所定の不正競＼n争に当たることを前提に，同法３条２項に基づく廃棄請求をする。 しかし，上記(1)と同様に，被告が被告商品の在庫を保有しているとは認められな い以上，被告商品の販売が不正競争に当たるか否かについて判断するまでもなく， 同項に基づく廃棄請求は認められない。
ア 本件登録意匠及び被告意匠の各構成態様を対比すると，別紙「構＼成対比表＼n（裁判所の認定）」の「本件登録意匠」欄及び「被告意匠」欄に各記載のとおりで あるところ，このうち下線部を付した箇所が差異点であり，それ以外の箇所が共通 点である。
イ 本件登録意匠の要部について
被告意匠も，水路部のレール部と回転器を有するトレイ部とが結合して成るもの であり（基本的構成態様Ａ，Ｃ，Ｄ），この点で本件登録意匠と被告意匠は共通す＼nる。この共通点により，両意匠とも，ウォータースライダー型及び流水プール型の 各そうめん流し器を別個独立に捉えた場合とは異なる新規な構成を有するという印＼n象を生じる。
ウ 本件登録意匠の要部以外の部分について
(ｱ) 意匠全体に対して物理的に大きな割合を占めるだけでなく，需要者が関心を持 つレール部の形態については，被告意匠の構成態様は，ヘアピンカーブ状に湾曲後＼nに僅かに凹弧状に湾曲しているか否かを除けば，本件登録意匠の構成態様と共通す＼nる（具体的構成態様Ｇ）。＼nこのうち，共通点は，意匠全体に対して占める物理的な割合が大きいことから， 原告旧商品意匠のレール部の形態と同様の形態であるといっても，全体の印象に与 える影響は大きいといえる。 他方，差異点は，かなり注意を払わなければ認識し難いほどに僅かな差異であり， 全体の印象に与える影響は小さいといえる。
(ｲ) 需要者が関心を持つトレイ部内部の形状については，被告意匠の構成態様は，＼n回転器の上面の凹陥部の形状を除けば，本件登録意匠の構成態様と共通する（具体＼n的構成態様Ｉ）。＼nこのうち，共通点は，トレイ部内部の形状の中でも需要者が特に関心を持つと考 えられるそうめんが流れる流路の形状についてのものであることから，流水プール 型のそうめん流し器に係る前記各公知意匠と同様の形状であるといっても，全体の 印象に与える影響は大きいといえる。 他方，差異点は，意匠全体に対して占める物理的な割合は小さいことから，全体 の印象を左右するほどのものとはいえない。
(ｳ) そのほか，被告意匠には，1)トレイ部の外形状（基本的構成態様Ｄ），2)水路 部の上端部分における吐水口部分の形状（具体的構成態様Ｆ）及び3)トレイ部にお ける左方基端部の中央支柱が接続するブロック材状部材の嵌装の有無（具体的構成＼n態様Ｉ）において，本件登録意匠と差異がある。 このうち，1)については，本件登録意匠及び被告意匠のいずれにおいても，真上 から見た場合には水路部上端部分の皿状部材にその大部分が隠れる位置関係にある とともに，トレイ部内部のそうめんが流れるトラック形部分の壁面を構成しない左＼n方部分における差異であるから，流しそうめんを楽しむ際に需要者がさほど関心を 向けない部分といえる。また，3)については，トレイ部内部のそうめんが流れる部 分に隣接するものの，そうめんの流れと直接的に関わるものではないことなどから， 需要者がそうめん流しを楽しむ際に必ずしも関心を向けない部分である。これらの ことから，1)及び3)の各差異点は，いずれも全体の印象に与える影響は小さいとい える。
他方，2)については，そうめんを流すための水が吐出される部分であり，そうめ んを流す際に必然的に需要者が目にする部分ではある。しかし，当該部分が意匠全 体に対して物理的に占める割合は必ずしも大きくはなく，また，需要者がそうめん 流しを楽しむに当たって吐水口部分の形状に強い関心を持つとも思われない。した がって，2)の差異点は，全体の印象に大きな影響を与えるものではない。 オ 以上の点を踏まえると，両意匠は要部を共通にし，需要者に対し，本件登録 意匠の意匠登録出願前に存在したウォータースライダー型及び流水プール型のそう めん流し器とは異なり，両者を組み合わせた新たなタイプのそうめん流し器である という共通の印象を与えた上で，全体的に同様の形状をも備えているという印象を 強く与えており，このような印象が前記差異点のもたらす印象により凌駕されるも のではない。したがって，被告意匠は，本件登録意匠に類似するものと認められる。 これに反する被告の主張はいずれも採用できない。 そうすると，被告による被告商品の販売等の行為は，本件意匠権を侵害するもの である。
２ 争点１−２（無効理由の存否）について
被告は，本件において，本件意匠権の設定登録が意匠登録無効審判により無効に されるべき理由として３点を主張している。 しかし，前記第２の２(4)の認定事実に加え，証拠（甲４５）及び弁論の全趣旨に よれば，本件において本件意匠権の設定登録が意匠登録無効審判により無効にされ るべき理由として被告が主張する新規性欠如１及び同２並びに創作非容易性欠如は， それぞれ本件審判請求の無効理由１〜３と「同一の事実及び同一の証拠」に基づく ものといえる。 被告は，特許法１６７条を準用する意匠法５２条により，確定した本件審決に係 る本件審判請求と「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて本件意匠権の設定登録 につき意匠登録無効審判を請求することができない。このため，被告は，本件にお いて主張する理由により本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求する ことは，もはやできない。 意匠法５２条が準用する特許法１６７条の趣旨は，紛争の一回的な解決を図るた め，審決が確定した後に同一の当事者等が同一の事実及び証拠に基づいて再び審判 を請求することにより紛争を蒸し返すことを許さない点にある。そうすると，同条 に当たる事情が存するときは，意匠法４１条が準用する特許法１０４条の３の「当 該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき」に当たら ず，意匠権侵害訴訟における同条の主張は認められないと解するのが相当である。 したがって，本件意匠権の設定登録は，意匠登録無効審判により無効にされるべ きものとはいえない。この点に関する被告の主張は採用できない。
３ 差止請求・廃棄請求の可否について
(1) 意匠権に関する請求関係 以上のとおり，被告商品の製造，販売等は，本件意匠権の侵害行為を構成すると＼nころ，被告の応訴態度に鑑みると，被告が被告商品を製造，販売等するおそれは依 然としてあるといえる。したがって，被告商品の製造，販売等の差止めの必要性は あるから，差止請求は認められる。 他方，証拠（乙１５〜２８，４７〜５５）及び弁論の全趣旨によれば，被告は， 輸入した被告商品を平成２９年６月１３日に販売したのを最後に，これ以降被告商 品を製造，販売等した実績は認められず，現在，輸入した被告商品を全て販売済み であり，在庫を保有しているとは認められない。そうである以上，被告商品の廃棄 については，その必要性を欠き，廃棄請求を認めることはできない。 (2) 不正競争防止法に関する請求関係 原告は，予備的に，被告商品の販売が不正競争防止法２条１項１号所定の不正競＼n争に当たることを前提に，同法３条２項に基づく廃棄請求をする。 しかし，上記(1)と同様に，被告が被告商品の在庫を保有しているとは認められな い以上，被告商品の販売が不正競争に当たるか否かについて判断するまでもなく， 同項に基づく廃棄請求は認められない。
2019.09.11
平成31(ワ)3277 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年8月29日 大阪地方裁判所
特許権も不動産のような価値を見いだせる時代になったともいえます。被告は、原告（個人)に対して、「大手建設会社に対して特許侵害訴訟を提起しており、勝訴すれば持分の価値が２，３倍になる」として、証券化した特許の持ち分を販売しました。かかる行為が、嘘を言って勧誘したとして、大阪地裁21部は、支払った額全額の損害＋弁護士費用約９０００万円の支払いを命じました。
ア 前記１で認定したところによれば，1)被告Ｐ５，被告日本知財開発及び被告 ジンムは，本件各特許権を被告Ｐ５と被告日本知財開発の共有とし，これに被告ジ ンムの専用実施権を設定した上で，本件各特許権を細分化して譲渡するという枠組 みを考案したこと，2)この枠組みは，被告日本知財開発を管理委託機関とし，被告 日本知財開発より委託を受けたリーフ，被告ｅｃｏリーフあるいはさらにその下請 けであるはなみずきその他が顧客に案内し，代金等を収受するものであること，3) リーフらの担当者又は代表者であるＰ９，Ｐ１０，被告Ｐ３らは，原告に対し，被＼n告ら側が本件地盤特許侵害訴訟に勝訴することや，本件ナビ特許について大手企業 とロイヤリティについて契約したり，多額の対価を得て本件ナビ特許を売却したり することにより，本件各特許権の共有持分の価値が上がり，原告に莫大な利益が還 元されるかのような説明をし，これにより，原告が本件各特許権の持分を購入する に至ったこと，4)原告の前記購入後，被告日本知財開発は，被告Ｐ５が作成した報 告書を原告に送付したが，その内容は，前記3)に沿うものであったこと，以上の事 実が認められる。
イ 他方，前記１によれば，原告が前記購入した時点で，1)本件各特許権の残存 期間はごくわずかであったこと，2)被告Ｐ５及び被告日本知財開発が被告ジンムよ り専用実施権の対価を得ていたことは認められず，これ以外に，本件各特許権につ いて第三者からのライセンス料が得られるような具体的案件が進行中であった，あ るいは将来的に本件特許権の価値が上昇し，高額で転売し得る見込みがあったこと を示すような客観的証拠は何ら提出されていないこと，3)本件地盤特許については， 権利存続期間満了の直前にこれを無効とする審決があり，本件地盤特許侵害訴訟に ついては請求棄却となっているが，被告日本知財開発やリーフらの関係者が，これ を適切に原告に説明していたとは認められず，かえって，訴訟がうまくいっていな いことを理由に原告に本件地盤特許を本件ナビ特許に振り替えさせ，その際に，新 たに本件ナビ特許の持分を購入させたこと，4)本件で現れたどのような事情を考慮 しても，本件地盤特許の２万分の１の持分を６０万円，本件ナビ特許の持分１０万 分の１の持分を２０万円と評価すべき理由は見出されないこと，5)実際に，被告Ｐ ５又は被告日本知財開発が，本件各特許権について，ライセンス収入や損害賠償な ど，持分の譲受人に対し配分可能な収入を得たと認めるべき証拠はなく，３口分の＼n解約に伴う返戻金を除き，被告らから原告に金員が支払われた事実がないこと，6) 原告は，持分の転売が可能との説明を受けたが，原告の持分取得については，被告＼n日本知財開発が作成した証書に記載されるにとどまり，特許原簿への登録がないた め，権利者としての保護はないこと，以上の点を指摘することができる。
ウ 以上ア及びイで述べたところを総合すると，原告が本件各特許権の持分の譲 渡を受けた際に，リーフ，被告ｅｃｏリーフ，はなみずきの担当者又は代表者であ＼nるＰ９，Ｐ１０，被告Ｐ３らがした前記⑴ア3)の説明は，客観的裏付けのない，原 告に金員を出させることのみを目的とした虚偽のものであったといわざるを得ない。 そして，本件各特許権の持分を細分化して高額で譲渡するという基本的枠組みは， 被告Ｐ５，被告日本知財開発，被告ジンムの関与がなければ成立し得ないものであ り，前記Ｐ９らは，被告日本知財開発らが定めた基本的枠組み，あるいは被告Ｐ５ が作成し被告日本知財開発が配布した報告書の内容に沿って案内をしたものと認め られるから，前記Ｐ９らが被告Ｐ５，被告日本知財開発及び被告ジンムと無関係に， 原告に案内，説明したと考える余地はなく，同被告らは，前記Ｐ９らが原告に前記 虚偽の説明をして本件各特許権の持分を取得させたことを認識していたものと認め ることができる。
(2) 共同不法行為の成立について
ア 前記１で認定したとおり，原告に対する本件各特許権の持分の譲渡は，４年 余りの間，１３回にわたって行われたものであり，前半は本件地盤特許について， 書面上は被告ｅｃｏリーフを譲渡店とし，その下請けのはなみずきを介して行われ， 後半は本件ナビ特許について，書面上はリーフを譲渡店として行われたものである。 しかしながら，既に検討したとおり，本件地盤特許と本件ナビ特許の各持分の譲 渡は，いずれも被告Ｐ５，被告日本知財開発及び被告ジンムが設定した同様の枠組 みに従って行われており，また本件地盤特許侵害訴訟がうまくいかなくなるや，そ れを契機として本件ナビ特許の案内を行い，原告にその持分を取得させているので あるから，本件地盤特許の持分の譲渡も，本件ナビ特許の持分の譲渡も，全体とし て一連のものとして行われたというべきであり，被告Ｐ５，被告日本知財開発，被 告ジンム，リーフ，被告ｅｃｏリーフ及びはなみずきの責任を，本件地盤特許の持 分の譲渡と，本件ナビ特許の持分の譲渡とに分断して考えることはできない。 そして，前述のとおり，原告が被告ｅｃｏリーフの下請けであるはなみずきのＰ ９から本件地盤特許について虚偽の説明を受け，リーフの担当者であるＰ１０又は 代表者である被告Ｐ３から，本件ナビ特許について虚偽の説明を受けたことにより，＼n代金及び手数料を支払ったことが認められ，被告Ｐ５，被告日本知財開発及び被告 ジンムはこれを認識していたと認められるのであるから，被告ｅｃｏリーフ，はな みずき，リーフ，被告Ｐ５，被告日本知財開発及び被告ジンムは，原告が，虚偽の 説明により，本件各特許権の持分代金及び手数料の名目で金員を詐取されたことの 全体について，共同不法行為責任を負うというべきである。
イ また，本件各特許権の持分譲渡受申込要項（甲３，２６）には，権利金の支＼n払は保証するものではない旨の記載があり，リーフが書証として提出するチェック シート（乙４の１）には，原告により，平成２７年１月２２日に本件ナビ特許の持 分を譲り受けた際に，権利金は現在未確定である旨の説明を受けたこと，説明中に 断定的な収入例，又は誇大表現で収入例を強調されていないこと等のチェック欄に＼nつき，いずれも「はい」の欄に丸が付けられている。 しかしながら，このような形式的記載によって，前記検討した上記被告らの不法 行為責任は，左右されるものではない。
ア 前記１で認定したところによれば，1)被告Ｐ５，被告日本知財開発及び被告 ジンムは，本件各特許権を被告Ｐ５と被告日本知財開発の共有とし，これに被告ジ ンムの専用実施権を設定した上で，本件各特許権を細分化して譲渡するという枠組 みを考案したこと，2)この枠組みは，被告日本知財開発を管理委託機関とし，被告 日本知財開発より委託を受けたリーフ，被告ｅｃｏリーフあるいはさらにその下請 けであるはなみずきその他が顧客に案内し，代金等を収受するものであること，3) リーフらの担当者又は代表者であるＰ９，Ｐ１０，被告Ｐ３らは，原告に対し，被＼n告ら側が本件地盤特許侵害訴訟に勝訴することや，本件ナビ特許について大手企業 とロイヤリティについて契約したり，多額の対価を得て本件ナビ特許を売却したり することにより，本件各特許権の共有持分の価値が上がり，原告に莫大な利益が還 元されるかのような説明をし，これにより，原告が本件各特許権の持分を購入する に至ったこと，4)原告の前記購入後，被告日本知財開発は，被告Ｐ５が作成した報 告書を原告に送付したが，その内容は，前記3)に沿うものであったこと，以上の事 実が認められる。
イ 他方，前記１によれば，原告が前記購入した時点で，1)本件各特許権の残存 期間はごくわずかであったこと，2)被告Ｐ５及び被告日本知財開発が被告ジンムよ り専用実施権の対価を得ていたことは認められず，これ以外に，本件各特許権につ いて第三者からのライセンス料が得られるような具体的案件が進行中であった，あ るいは将来的に本件特許権の価値が上昇し，高額で転売し得る見込みがあったこと を示すような客観的証拠は何ら提出されていないこと，3)本件地盤特許については， 権利存続期間満了の直前にこれを無効とする審決があり，本件地盤特許侵害訴訟に ついては請求棄却となっているが，被告日本知財開発やリーフらの関係者が，これ を適切に原告に説明していたとは認められず，かえって，訴訟がうまくいっていな いことを理由に原告に本件地盤特許を本件ナビ特許に振り替えさせ，その際に，新 たに本件ナビ特許の持分を購入させたこと，4)本件で現れたどのような事情を考慮 しても，本件地盤特許の２万分の１の持分を６０万円，本件ナビ特許の持分１０万 分の１の持分を２０万円と評価すべき理由は見出されないこと，5)実際に，被告Ｐ ５又は被告日本知財開発が，本件各特許権について，ライセンス収入や損害賠償な ど，持分の譲受人に対し配分可能な収入を得たと認めるべき証拠はなく，３口分の＼n解約に伴う返戻金を除き，被告らから原告に金員が支払われた事実がないこと，6) 原告は，持分の転売が可能との説明を受けたが，原告の持分取得については，被告＼n日本知財開発が作成した証書に記載されるにとどまり，特許原簿への登録がないた め，権利者としての保護はないこと，以上の点を指摘することができる。
ウ 以上ア及びイで述べたところを総合すると，原告が本件各特許権の持分の譲 渡を受けた際に，リーフ，被告ｅｃｏリーフ，はなみずきの担当者又は代表者であ＼nるＰ９，Ｐ１０，被告Ｐ３らがした前記⑴ア3)の説明は，客観的裏付けのない，原 告に金員を出させることのみを目的とした虚偽のものであったといわざるを得ない。 そして，本件各特許権の持分を細分化して高額で譲渡するという基本的枠組みは， 被告Ｐ５，被告日本知財開発，被告ジンムの関与がなければ成立し得ないものであ り，前記Ｐ９らは，被告日本知財開発らが定めた基本的枠組み，あるいは被告Ｐ５ が作成し被告日本知財開発が配布した報告書の内容に沿って案内をしたものと認め られるから，前記Ｐ９らが被告Ｐ５，被告日本知財開発及び被告ジンムと無関係に， 原告に案内，説明したと考える余地はなく，同被告らは，前記Ｐ９らが原告に前記 虚偽の説明をして本件各特許権の持分を取得させたことを認識していたものと認め ることができる。
(2) 共同不法行為の成立について
ア 前記１で認定したとおり，原告に対する本件各特許権の持分の譲渡は，４年 余りの間，１３回にわたって行われたものであり，前半は本件地盤特許について， 書面上は被告ｅｃｏリーフを譲渡店とし，その下請けのはなみずきを介して行われ， 後半は本件ナビ特許について，書面上はリーフを譲渡店として行われたものである。 しかしながら，既に検討したとおり，本件地盤特許と本件ナビ特許の各持分の譲 渡は，いずれも被告Ｐ５，被告日本知財開発及び被告ジンムが設定した同様の枠組 みに従って行われており，また本件地盤特許侵害訴訟がうまくいかなくなるや，そ れを契機として本件ナビ特許の案内を行い，原告にその持分を取得させているので あるから，本件地盤特許の持分の譲渡も，本件ナビ特許の持分の譲渡も，全体とし て一連のものとして行われたというべきであり，被告Ｐ５，被告日本知財開発，被 告ジンム，リーフ，被告ｅｃｏリーフ及びはなみずきの責任を，本件地盤特許の持 分の譲渡と，本件ナビ特許の持分の譲渡とに分断して考えることはできない。 そして，前述のとおり，原告が被告ｅｃｏリーフの下請けであるはなみずきのＰ ９から本件地盤特許について虚偽の説明を受け，リーフの担当者であるＰ１０又は 代表者である被告Ｐ３から，本件ナビ特許について虚偽の説明を受けたことにより，＼n代金及び手数料を支払ったことが認められ，被告Ｐ５，被告日本知財開発及び被告 ジンムはこれを認識していたと認められるのであるから，被告ｅｃｏリーフ，はな みずき，リーフ，被告Ｐ５，被告日本知財開発及び被告ジンムは，原告が，虚偽の 説明により，本件各特許権の持分代金及び手数料の名目で金員を詐取されたことの 全体について，共同不法行為責任を負うというべきである。
イ また，本件各特許権の持分譲渡受申込要項（甲３，２６）には，権利金の支＼n払は保証するものではない旨の記載があり，リーフが書証として提出するチェック シート（乙４の１）には，原告により，平成２７年１月２２日に本件ナビ特許の持 分を譲り受けた際に，権利金は現在未確定である旨の説明を受けたこと，説明中に 断定的な収入例，又は誇大表現で収入例を強調されていないこと等のチェック欄に＼nつき，いずれも「はい」の欄に丸が付けられている。 しかしながら，このような形式的記載によって，前記検討した上記被告らの不法 行為責任は，左右されるものではない。
2019.09.11
平成30(ワ)2554 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年8月27日 大阪地方裁判所
大阪地裁21部は、技術的範囲に属する、無効理由なしとして、差止請求を認めました。損害賠償請求については、準備手続き中に口頭弁論が分離されています。
被告は，「挟み込んで保持する」という文言について経時的に解釈し，これを， 第二保持部がブレースボルトをその軸方向に沿って外周側から挟み込み，これを仮 に保持した状態でブレースボルトの軸方向に移動して位置調整を行った後に，ナッ トで締め付けて保持するという操作方法に限定される旨を主張し，ブレースボルト を第二保持部が挿通する場合はこれに含まれないから，ブレースボルトを第二保持 部に挿通する被告製品は，本件発明の構成要件を充足しないと主張する。＼nしかしながら，構成要件１Ｃの「挟み込んで保持する」は，物の発明の一要素と＼nして，ブレースボルトが，これを包囲する包囲部によりベース板部に固定されるこ と，すなわち「狭着保持」（本件各明細書の段落【００４４】，【００４９】ない し【００５２】等）を意味すると解するのが相当である（なお，被告は，「挟着」 と「狭着」の違いについて，前者は「挟み込む」という予備的動作を指すのに対し，＼n後者は「狭める」という最終的操作を意味する，と主張する。しかし，本件各明細 書においては，「挟み込んで保持する」及び「挟み込んで狭着保持する」という２ 通りの言い回しがみられるものの，これらが被告の主張のように明確に区別して用 いられているということはできず，「挟み込んで」，「挟着」及び「狭着」という 文言は基本的に同義であると解すべきである。）。 本件各明細書の段落【０００８】に，「この構成によれば，（中略）固定片の孔＼n部に第二棒状体を挿通させる必要がなく」との記載がある点については，従来技術 において，ブレースボルトが長過ぎる場合，これを切断する等して調整せざるを得 ないが，本件発明の場合，固定片のナットをゆるめて，外周側からブレースボルト を挟むことができるということを，特別な場合における利点として述べたにすぎず， ベース板部と固定片の間に形成される孔部にブレースボルトを挿通することのでき る通常の場合にまで，外周側からブレースボルトを挟み込むことを要件とする趣旨 とは解し得ない。 そうすると，被告の主張するような上記操作方法は，本件発明における構成要件＼n充足性の判断を左右するものではない。
(3) 被告製品の施工方法について（甲１９，乙４，２２）
被告が，被告製品１の施工に際し，安全性確保等の見地から，ブレースボルトを 第二保持部に外周側から挟み込むことはせずに，第二保持部にあらかじめブレース ボルトを挿通できる程度の間隙を開けておき，ブレースボルトを第二保持部の当該 間隙に挿通させて使用する（被告製品２については，第二保持部が開口部の狭いル —プ状板部で構成されるため，ブレースボルトを第二保持部に挿通して使用するこ＼nとは明らかである。）ことは当事者間に争いはないが，上記⑴及び⑵で検討したと ころによれば，上記施工方法の結果は，本件発明の「挟み込んで保持する」に該当 するというべきであり，これに反する被告の主張は採用できない。
・・・
被告は，乙１３を適宜設計変更したものとして副引用発明を設定するところ， 乙１３発明は，同一平面上に配置された２本の棒状体の交差する箇所において，乙 １３に記載された物品（以下「本物品」という。）を２つ，各棒状体をそれぞれ覆 うようにして対向配置させて装着し，それぞれの本物品の角度調整用の弧形状の孔 （角度調整用長穴）を利用してボルトにより緊結することにより，２本の棒状体を 連結・固定するものである。 これに対し，副引用発明は，本物品と，本物品から包囲部を取り除いた状態の平 面の板状部材（以下「平面部材」という。）から構成されているところ，平面部材＼nは棒状体を覆うことができないので，本物品と平面部材を組み合わせても乙１３に 記載されたような交差連結具として使用することはできない（本物品１個と平面部 材１個を組み合わせた場合，保持可能な棒状体は１本のみである。）。また，本物＼n品及び平面部材は互いの角度を調整する必要がないから，両部材に存する上記弧形 状の孔の存在意義がなくなってしまう。 したがって，当業者が，乙１３発明から副引用発明を導くことは困難である。 また，被告は，乙１３以外にも乙１２，１４ないし２０を引用し，天井から 吊設機器を吊り下げるボルトが交差する部位を連結する揺れ止め用交差連結具も慣 用技術であると主張し，当業者は，乙１発明の両端の外側狭着体の平面域に，斜め 支持体に代えて副引用発明を適用して連結することで，被告製品１（すなわち本件 発明）を容易に発明することができる，と主張する。 しかし，乙１２，１４ないし２０に記載された発明も，乙１３発明と同様に，同 一平面上に配置された２本の棒状体を，その交差する箇所を覆うように装着するこ とで，連結・固定して振れ止めするための交差固定金具に係るものであって，被告 の主張するような副引用発明の構成を示唆するものではない。＼nなお，被告は，このほかにも，乙８，１０，２４ないし２８を引用して，１本の 棒状体を狭着して固定するにあたって，狭着する一方が棒状体を包囲する包囲部を 備えた部材，他方が平面上の部材である慣用技術である旨主張し，乙８ないし１１ を引用して，２本の棒状体を狭着して固定する連結具も慣用技術である旨主張する が，いずれにおいても，一対の部材のうち，一方の部材にのみ包囲部を設け，もう 一方の部材を平面状とする交差固定金具の技術は開示されておらず（乙８及び乙２ ６に開示された発明は，２つの固定具の間に平板の基板を挟み込む形を採るが，そ れぞれの固定部が包囲部を備えている点については上記の他の発明と同様である。）， 被告が主張するような副引用発明の構成を示唆するものではない。＼n以上より，副引用発明は，乙１３を含めて乙８ないし２０のいずれにも開示 されているとはいえない。
オ 容易想到性について（相違点１）
被告は，本件発明や乙１発明のようなコーナー固定金具と，乙１２ないし２０に 開示されるような交差固定金具とは，同一の技術分野に属し，また，施工現場で同 じ吊設機器において併用されることが多いから，当業者には，コーナー固定金具の 第二支持部に交差固定金具を適宜設計変更して適用する動機付けがある旨主張する。 乙１２ないし２０に記載される発明から，被告が主張するような副引用発明が導 けないことは上記エで述べた通りであるが，仮にこの副引用発明の具体的構成を措＼nくとしても，交差固定金具とコーナー固定金具は，固定する棒状体の本数も固定の 態様も全く異なるものであるところ，単に吊設機器上の近い位置で用いられる２種 類の金具であるからといって，適用の動機付けを認めることはできない。 したがって，設計変更される副引用発明の具体的構成がどうあれ，乙１発明に上＼n記刊行物記載の発明を適用する動機付けがあるとはいえない。
被告は，「挟み込んで保持する」という文言について経時的に解釈し，これを， 第二保持部がブレースボルトをその軸方向に沿って外周側から挟み込み，これを仮 に保持した状態でブレースボルトの軸方向に移動して位置調整を行った後に，ナッ トで締め付けて保持するという操作方法に限定される旨を主張し，ブレースボルト を第二保持部が挿通する場合はこれに含まれないから，ブレースボルトを第二保持 部に挿通する被告製品は，本件発明の構成要件を充足しないと主張する。＼nしかしながら，構成要件１Ｃの「挟み込んで保持する」は，物の発明の一要素と＼nして，ブレースボルトが，これを包囲する包囲部によりベース板部に固定されるこ と，すなわち「狭着保持」（本件各明細書の段落【００４４】，【００４９】ない し【００５２】等）を意味すると解するのが相当である（なお，被告は，「挟着」 と「狭着」の違いについて，前者は「挟み込む」という予備的動作を指すのに対し，＼n後者は「狭める」という最終的操作を意味する，と主張する。しかし，本件各明細 書においては，「挟み込んで保持する」及び「挟み込んで狭着保持する」という２ 通りの言い回しがみられるものの，これらが被告の主張のように明確に区別して用 いられているということはできず，「挟み込んで」，「挟着」及び「狭着」という 文言は基本的に同義であると解すべきである。）。 本件各明細書の段落【０００８】に，「この構成によれば，（中略）固定片の孔＼n部に第二棒状体を挿通させる必要がなく」との記載がある点については，従来技術 において，ブレースボルトが長過ぎる場合，これを切断する等して調整せざるを得 ないが，本件発明の場合，固定片のナットをゆるめて，外周側からブレースボルト を挟むことができるということを，特別な場合における利点として述べたにすぎず， ベース板部と固定片の間に形成される孔部にブレースボルトを挿通することのでき る通常の場合にまで，外周側からブレースボルトを挟み込むことを要件とする趣旨 とは解し得ない。 そうすると，被告の主張するような上記操作方法は，本件発明における構成要件＼n充足性の判断を左右するものではない。
(3) 被告製品の施工方法について（甲１９，乙４，２２）
被告が，被告製品１の施工に際し，安全性確保等の見地から，ブレースボルトを 第二保持部に外周側から挟み込むことはせずに，第二保持部にあらかじめブレース ボルトを挿通できる程度の間隙を開けておき，ブレースボルトを第二保持部の当該 間隙に挿通させて使用する（被告製品２については，第二保持部が開口部の狭いル —プ状板部で構成されるため，ブレースボルトを第二保持部に挿通して使用するこ＼nとは明らかである。）ことは当事者間に争いはないが，上記⑴及び⑵で検討したと ころによれば，上記施工方法の結果は，本件発明の「挟み込んで保持する」に該当 するというべきであり，これに反する被告の主張は採用できない。
・・・
被告は，乙１３を適宜設計変更したものとして副引用発明を設定するところ， 乙１３発明は，同一平面上に配置された２本の棒状体の交差する箇所において，乙 １３に記載された物品（以下「本物品」という。）を２つ，各棒状体をそれぞれ覆 うようにして対向配置させて装着し，それぞれの本物品の角度調整用の弧形状の孔 （角度調整用長穴）を利用してボルトにより緊結することにより，２本の棒状体を 連結・固定するものである。 これに対し，副引用発明は，本物品と，本物品から包囲部を取り除いた状態の平 面の板状部材（以下「平面部材」という。）から構成されているところ，平面部材＼nは棒状体を覆うことができないので，本物品と平面部材を組み合わせても乙１３に 記載されたような交差連結具として使用することはできない（本物品１個と平面部 材１個を組み合わせた場合，保持可能な棒状体は１本のみである。）。また，本物＼n品及び平面部材は互いの角度を調整する必要がないから，両部材に存する上記弧形 状の孔の存在意義がなくなってしまう。 したがって，当業者が，乙１３発明から副引用発明を導くことは困難である。 また，被告は，乙１３以外にも乙１２，１４ないし２０を引用し，天井から 吊設機器を吊り下げるボルトが交差する部位を連結する揺れ止め用交差連結具も慣 用技術であると主張し，当業者は，乙１発明の両端の外側狭着体の平面域に，斜め 支持体に代えて副引用発明を適用して連結することで，被告製品１（すなわち本件 発明）を容易に発明することができる，と主張する。 しかし，乙１２，１４ないし２０に記載された発明も，乙１３発明と同様に，同 一平面上に配置された２本の棒状体を，その交差する箇所を覆うように装着するこ とで，連結・固定して振れ止めするための交差固定金具に係るものであって，被告 の主張するような副引用発明の構成を示唆するものではない。＼nなお，被告は，このほかにも，乙８，１０，２４ないし２８を引用して，１本の 棒状体を狭着して固定するにあたって，狭着する一方が棒状体を包囲する包囲部を 備えた部材，他方が平面上の部材である慣用技術である旨主張し，乙８ないし１１ を引用して，２本の棒状体を狭着して固定する連結具も慣用技術である旨主張する が，いずれにおいても，一対の部材のうち，一方の部材にのみ包囲部を設け，もう 一方の部材を平面状とする交差固定金具の技術は開示されておらず（乙８及び乙２ ６に開示された発明は，２つの固定具の間に平板の基板を挟み込む形を採るが，そ れぞれの固定部が包囲部を備えている点については上記の他の発明と同様である。）， 被告が主張するような副引用発明の構成を示唆するものではない。＼n以上より，副引用発明は，乙１３を含めて乙８ないし２０のいずれにも開示 されているとはいえない。
オ 容易想到性について（相違点１）
被告は，本件発明や乙１発明のようなコーナー固定金具と，乙１２ないし２０に 開示されるような交差固定金具とは，同一の技術分野に属し，また，施工現場で同 じ吊設機器において併用されることが多いから，当業者には，コーナー固定金具の 第二支持部に交差固定金具を適宜設計変更して適用する動機付けがある旨主張する。 乙１２ないし２０に記載される発明から，被告が主張するような副引用発明が導 けないことは上記エで述べた通りであるが，仮にこの副引用発明の具体的構成を措＼nくとしても，交差固定金具とコーナー固定金具は，固定する棒状体の本数も固定の 態様も全く異なるものであるところ，単に吊設機器上の近い位置で用いられる２種 類の金具であるからといって，適用の動機付けを認めることはできない。 したがって，設計変更される副引用発明の具体的構成がどうあれ，乙１発明に上＼n記刊行物記載の発明を適用する動機付けがあるとはいえない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.09. 9
平成30(行ケ)10084 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年8月29日 知的財産高等裁判所
進歩性･サポート要件の無効理由ありとした審決が維持されました。
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明１は，アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法の発明であって，アルミニウム缶内にパッケージングする対象とするワインとして，「３５ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ２」と，「３ ００ｐｐｍ未満の塩化物」と，「８００ｐｐｍ未満のスルフェート」とを有することを特徴とするワインを意図して製造するステップを含むものであるから，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１の課題を明示 した記載はないが，【０００２】ないし【０００４】の記載（前記(1)イ(ア)） から，本件発明１の課題は，アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすることであり，ここ にいう「ワインの品質」は，「ワインの味質」を意味するものと理解で きる。 そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４２】及び表１には，＼n白ワインの保存評価試験の結果として，パッケージングされた白ワイン を３０℃で６ヶ月間保存した後に，味覚パネルによる官能試験により，＼n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が＼nあることに照らすと，本件明細書の発明の詳細な説明には，ワインの品 質（味質）が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判＼n断されることの開示があることが認められる。
一方，上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され＼nた」ワインについて，表１には，別紙のとおり，保存期間「６ヶ月」に＼n対応する「Ａｌ ｍｇ／Ｌ」欄及び「初期に対するＡｌ含有量上昇率（％）」 欄に，アルミニウム含有量０．７２ｍｇ／Ｌ，含有量上昇率４４％（「直 立」状態で保存の缶），アルミニウム含有量０．６８ｍｇ／Ｌ，含有量 上昇率３６％（「倒立」状態で保存の缶）であったことの記載があるが， 表１を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，当該ワ＼nインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また，本件明細書の【０００３】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【００３４】の「良 好に架橋された不透過性膜によって，保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から，アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの， 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず，上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも，本件優先日当時，遊離ＳＯ２とアルミニウムとの間の酸化還元 反応により硫化水素が発生し，この硫化水素によってワインのフレーバ ーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと（甲５０， ５１等）が認められるが，かかる技術常識に照らしても，遊離ＳＯ2の濃 度にかかわらず，ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワイン の味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明１ の課題（「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質（味質） が保存中に著しく劣化しないようにすること」）を解決できるかどうか を確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを＼n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ，前記(ア)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に は，白ワインの保存評価試験（【００３８】ないし【００４２】及び表＼n１）において「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」＼nワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度に ついての具体的な開示はなく，仮にこれらの濃度が，本件発明１で規定 するそれぞれの濃度（「３００ｐｐｍ未満の塩化物」及び「８００ｐｐ ｍ未満のスルフェート」）の範囲内であったとしても，それぞれの上限 値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから，上 記保存評価試験の結果から，本件発明１の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェートの濃度範囲（８ ００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された＼nものと認識することはできないというべきである。 また，甲１及び甲４３（「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」２００ ２年，Zairyo-to-kankyo,51,ｐ.293〜298）によれば，ワインを組成する 一般的な物質のうち，遊離ＳＯ２，塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスルフェ ート（ＳＯ４ ２−）以外にも，リンゴ酸，クエン酸等の有機酸がアルミニウ ムの腐食原因となることは，本件優先日当時の技術常識であったことが 認められる。このような技術常識に照らすと，本件明細書の発明の詳細 な説明には，白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成につい ての記載はないものの，これらのアルミニウムの腐食原因となる物質も， 当該ワインの組成に含まれており，表１記載の保存期間「６ヶ月」に対＼n応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験結果に影＼n響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。＼n以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から，当業者が本件発明１に含まれる塩化物の濃度３０ ０ｐｐｍ未満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全 体にわたり本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められ ないから，本件発明１は，サポート要件に適合するものと認めることは できない。
(3) 原告の主張について
原告は，本件優先日当時，1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度は， 生産国・地域，品種，収穫年，製造条件等の違いによりワイン毎に様々であ り，いずれの濃度分布も広範囲に亘っており，塩化物の濃度は３ｐｐｍから １１４８ｐｐｍの範囲で，スルフェートの濃度は３８．６ｐｐｍから２４２ ０ｐｐｍの範囲で分布していること，及び，「３００ｐｐｍ」以上の塩化物 及び「８００ｐｐｍ」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存在す ること（甲３１，５９ないし６３，１３６の１），2)「淡水」とは塩分濃度 が５００ｐｐｍ以下，塩化物濃度が約３００ｐｐｍ以下の水であること（甲 １３７の１，２，１３９，１４０），3)塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスルフェ ート（ＳＯ４ ２−）が，アルミニウムやステンレスの局部腐食（不動態被膜の孔 食）の原因となるイオンであること（甲７８，８０ないし８４，１３７の１， ２）は，技術常識であったことに加えて，本件明細書の「このような不成功 の理由は，ワイン中の物質の比較的攻撃的な性質，及び，ワインと容器との 反応生成物の，ワイン品質，特に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」 （【０００３】）との記載を考慮すれば，当業者であれば，アルミニウムの 腐食原因であるワイン中の物質が「低い」濃度レベルであることを規定する， 本件発明１の「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2，「３００ｐｐｍ未満」の塩化 物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートとの要件を満たすワインをパッ ケージング対象とすることによって，これらの腐食原因物質の濃度が高いワ インがアルミニウム缶にパッケージングされることを確実に防止できるとい う本件発明１の効果を容易に認識可能であり，本件発明１は，この効果によ＼nって，「アルミニウム缶内にワインをパッケージングし，これによりワイン の品質が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題（「アルミニウ ム缶の腐食によって保存中にワインの中で増加してしまうアルミニウムイオ ン及び硫化水素によって，ワイン品質（味，色，臭い）が保存中に著しく劣 化しないようにする」という課題）を解決するものであることを容易に認識 できること，そして，アルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を ３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スルフェート」 の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム缶の腐食防 止効果がより高まることは容易に認識できることからすると，本件発明１の 上記効果は，特許請求の範囲の全てにおいて奏する効果であることを当業者 が認識できることは明らかであり，本件明細書の【００３８】ないし【００ ４２】記載の試験結果を参酌しなくても，本件優先日当時の技術常識に照ら し，本件明細書のその余の発明の詳細な説明の記載及び本件発明１の特許請 求の範囲の記載から，本件発明１は，当業者が本件発明１の課題を解決でき ると認識できる範囲のものであるといえるから，本件発明１は，サポート要 件に適合する旨主張する。
しかしながら，前記(2)イ(ア)認定のとおり，本件発明１の課題は，アルミ ニウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化し ないようにすることにあるものと認められるところ， 原告主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても，当業者が，本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から，本件発明１は，「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2， 「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によっ て，本件発明１の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認 めることはできない。 また，原告が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スル フェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても，前記(2)イ(ア)認定のとお り，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく，本件発明１の上記課題 を解決できるかどうかを確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験＼n結果によらざるを得ない。そして，本件明細書の【００３８】ないし【００ ４２】及び表１記載の白ワインの保存評価試験の結果から，本件発明１の対＼n象とするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスル フェートの濃度範囲（８００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」 が保存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果に＼nより確認されたものと認識することはできないことは，前記(2)イ(イ)のとお りである。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から，当業者が本件発明１に含まれる塩化物の濃度３００ｐｐｍ未 満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体にわたり本件 発明１の課題を解決できると認識できるものと認められないから，原告の上 記主張は採用することができない。
本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明１は，アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法の発明であって，アルミニウム缶内にパッケージングする対象とするワインとして，「３５ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ２」と，「３ ００ｐｐｍ未満の塩化物」と，「８００ｐｐｍ未満のスルフェート」とを有することを特徴とするワインを意図して製造するステップを含むものであるから，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１の課題を明示 した記載はないが，【０００２】ないし【０００４】の記載（前記(1)イ(ア)） から，本件発明１の課題は，アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすることであり，ここ にいう「ワインの品質」は，「ワインの味質」を意味するものと理解で きる。 そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４２】及び表１には，＼n白ワインの保存評価試験の結果として，パッケージングされた白ワイン を３０℃で６ヶ月間保存した後に，味覚パネルによる官能試験により，＼n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が＼nあることに照らすと，本件明細書の発明の詳細な説明には，ワインの品 質（味質）が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判＼n断されることの開示があることが認められる。
一方，上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され＼nた」ワインについて，表１には，別紙のとおり，保存期間「６ヶ月」に＼n対応する「Ａｌ ｍｇ／Ｌ」欄及び「初期に対するＡｌ含有量上昇率（％）」 欄に，アルミニウム含有量０．７２ｍｇ／Ｌ，含有量上昇率４４％（「直 立」状態で保存の缶），アルミニウム含有量０．６８ｍｇ／Ｌ，含有量 上昇率３６％（「倒立」状態で保存の缶）であったことの記載があるが， 表１を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，当該ワ＼nインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また，本件明細書の【０００３】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【００３４】の「良 好に架橋された不透過性膜によって，保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から，アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの， 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず，上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも，本件優先日当時，遊離ＳＯ２とアルミニウムとの間の酸化還元 反応により硫化水素が発生し，この硫化水素によってワインのフレーバ ーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと（甲５０， ５１等）が認められるが，かかる技術常識に照らしても，遊離ＳＯ2の濃 度にかかわらず，ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワイン の味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明１ の課題（「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質（味質） が保存中に著しく劣化しないようにすること」）を解決できるかどうか を確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを＼n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ，前記(ア)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に は，白ワインの保存評価試験（【００３８】ないし【００４２】及び表＼n１）において「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」＼nワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度に ついての具体的な開示はなく，仮にこれらの濃度が，本件発明１で規定 するそれぞれの濃度（「３００ｐｐｍ未満の塩化物」及び「８００ｐｐ ｍ未満のスルフェート」）の範囲内であったとしても，それぞれの上限 値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから，上 記保存評価試験の結果から，本件発明１の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェートの濃度範囲（８ ００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された＼nものと認識することはできないというべきである。 また，甲１及び甲４３（「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」２００ ２年，Zairyo-to-kankyo,51,ｐ.293〜298）によれば，ワインを組成する 一般的な物質のうち，遊離ＳＯ２，塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスルフェ ート（ＳＯ４ ２−）以外にも，リンゴ酸，クエン酸等の有機酸がアルミニウ ムの腐食原因となることは，本件優先日当時の技術常識であったことが 認められる。このような技術常識に照らすと，本件明細書の発明の詳細 な説明には，白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成につい ての記載はないものの，これらのアルミニウムの腐食原因となる物質も， 当該ワインの組成に含まれており，表１記載の保存期間「６ヶ月」に対＼n応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験結果に影＼n響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。＼n以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から，当業者が本件発明１に含まれる塩化物の濃度３０ ０ｐｐｍ未満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全 体にわたり本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められ ないから，本件発明１は，サポート要件に適合するものと認めることは できない。
(3) 原告の主張について
原告は，本件優先日当時，1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度は， 生産国・地域，品種，収穫年，製造条件等の違いによりワイン毎に様々であ り，いずれの濃度分布も広範囲に亘っており，塩化物の濃度は３ｐｐｍから １１４８ｐｐｍの範囲で，スルフェートの濃度は３８．６ｐｐｍから２４２ ０ｐｐｍの範囲で分布していること，及び，「３００ｐｐｍ」以上の塩化物 及び「８００ｐｐｍ」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存在す ること（甲３１，５９ないし６３，１３６の１），2)「淡水」とは塩分濃度 が５００ｐｐｍ以下，塩化物濃度が約３００ｐｐｍ以下の水であること（甲 １３７の１，２，１３９，１４０），3)塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスルフェ ート（ＳＯ４ ２−）が，アルミニウムやステンレスの局部腐食（不動態被膜の孔 食）の原因となるイオンであること（甲７８，８０ないし８４，１３７の１， ２）は，技術常識であったことに加えて，本件明細書の「このような不成功 の理由は，ワイン中の物質の比較的攻撃的な性質，及び，ワインと容器との 反応生成物の，ワイン品質，特に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」 （【０００３】）との記載を考慮すれば，当業者であれば，アルミニウムの 腐食原因であるワイン中の物質が「低い」濃度レベルであることを規定する， 本件発明１の「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2，「３００ｐｐｍ未満」の塩化 物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートとの要件を満たすワインをパッ ケージング対象とすることによって，これらの腐食原因物質の濃度が高いワ インがアルミニウム缶にパッケージングされることを確実に防止できるとい う本件発明１の効果を容易に認識可能であり，本件発明１は，この効果によ＼nって，「アルミニウム缶内にワインをパッケージングし，これによりワイン の品質が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題（「アルミニウ ム缶の腐食によって保存中にワインの中で増加してしまうアルミニウムイオ ン及び硫化水素によって，ワイン品質（味，色，臭い）が保存中に著しく劣 化しないようにする」という課題）を解決するものであることを容易に認識 できること，そして，アルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を ３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スルフェート」 の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム缶の腐食防 止効果がより高まることは容易に認識できることからすると，本件発明１の 上記効果は，特許請求の範囲の全てにおいて奏する効果であることを当業者 が認識できることは明らかであり，本件明細書の【００３８】ないし【００ ４２】記載の試験結果を参酌しなくても，本件優先日当時の技術常識に照ら し，本件明細書のその余の発明の詳細な説明の記載及び本件発明１の特許請 求の範囲の記載から，本件発明１は，当業者が本件発明１の課題を解決でき ると認識できる範囲のものであるといえるから，本件発明１は，サポート要 件に適合する旨主張する。
しかしながら，前記(2)イ(ア)認定のとおり，本件発明１の課題は，アルミ ニウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化し ないようにすることにあるものと認められるところ， 原告主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても，当業者が，本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から，本件発明１は，「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2， 「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によっ て，本件発明１の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認 めることはできない。 また，原告が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スル フェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても，前記(2)イ(ア)認定のとお り，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく，本件発明１の上記課題 を解決できるかどうかを確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験＼n結果によらざるを得ない。そして，本件明細書の【００３８】ないし【００ ４２】及び表１記載の白ワインの保存評価試験の結果から，本件発明１の対＼n象とするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスル フェートの濃度範囲（８００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」 が保存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果に＼nより確認されたものと認識することはできないことは，前記(2)イ(イ)のとお りである。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から，当業者が本件発明１に含まれる塩化物の濃度３００ｐｐｍ未 満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体にわたり本件 発明１の課題を解決できると認識できるものと認められないから，原告の上 記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.09. 9
平成31(ネ)10002 不正競争行為差止請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年8月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁(4部)は、不競法2条1項1号の不正競争行為と認めました。
1審（東京地裁29部）は、周知性、類似までは認めましたが、「混同を生じさせる行為」とはいえないとして、請求棄却していました。
原告商品の形態は，控訴人が昭和５９年に「ＳＢバック」の商品名で原告 商品の販売を開始した当時から，他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を 有していたものであり，その後被告商品の販売が開始された平成３０年１月 頃までの約３４年間の長期間にわたり，他の同種の商品には見られない形態 として，控訴人によって継続的・独占的に使用されてきたことにより，少な くとも被告商品の販売が開始された同月頃の時点には，需要者である医療従 事者の間において，特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別 機能を獲得するとともに，原告商品の出所を表＼示するものとして広く認識さ れていたこと，原告商品と被告商品は，同一の形態に近いといえるほど形態 が極めて酷似し，被告商品の形態は，原告商品の形態と類似することは，前 記２(2)ア及び３(1)ウ認定のとおりである。
そして，前記１の認定事実によれば，医療機器の取引プロセス等に係る取 引の実情として，1)医療機関が医療機器を新規に購入する場合，医療従事者 が，医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者から，商品説明会等で当 該医療機器の特色，機能，使用方法等に関する説明を受けた後，臨床現場で＼n当該医療機器を１週間ないし１か月程度試行的に使用し，使い勝手，機能性＼n等の評価を経た上で新規採用を決定し，医療機器メーカー又は販売代理店に 対して当該医療機器を発注することが一般的であり，一定の病床数を有する 医療機関にあっては，医師，看護師その他の医療スタッフから構成される「材＼n料委員会」が開催され，その構成メンバーによる協議を経て，当該医療機器＼nの新規採用が決定されているが，一方で，個人病院や病床数が少ない医療機 関にあっては，材料委員会が開催されることなく，医師の意向により新規採 用が決定される場合も少なくないこと，2)医療機関が従前から使用している 医療機器を継続的に購入する場合，各種医療機器の画像，品番，仕様，価格 等が記載された医療カタログに基づいて，医療機器メーカー又は販売代理店 の販売担当者に対して品番等を伝えて発注し，また，インターネット上のオ ンラインショップで購入する場合があること，3)消耗品等の比較的安価な医 療機器については，医療機関が新規に購入する場合においても，医療カタロ グに基づいて医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者に対して品番等 を伝えて購入したり，オンラインショップで購入することもあること，4)医 療機関においては，用途が同じであり，容量等が同様の医療機器については， 一種類のみを採用し，新たな医療機器を一つ導入する際には同種同効の医療 機器を一つ減らすという「一増一減ルール」が存在するが，「一増一減ルー ル」は，主に大学病院，総合病院等の大規模な医療機関において採用されて おり，小規模の医療機関においては，各医師がそれぞれ使いやすい医療機器 を使用する傾向が強いため，そもそも「一増一減ルール」が採用されていな い場合があり，また，「一増一減ルール」を採用している医療機関において も，徹底されずに，医師の治療方針から特定の医師が別の医療機器を指定し て使用したり，新規の医療機器が採用された後も旧医療機器が併存する期間 があるなど，同種同効の医療機器が複数同時に並行して使用される場合があ り得ること，5)バーコードで医療機器を特定して発注や在庫管理を行い，ま た，医療機関で使用される物品の発注，在庫管理，病棟への搬送などのサー ビス（ＳＰＤ）を事業者に委託している医療機関もあるが，全ての医療機関 において，このようなバーコードを利用した医療機器の発注，在庫管理やＳ ＰＤの委託を行われているわけではなく，ＳＰＤの委託率も決して高いもの ではないこと，6)原告商品及び被告商品は，消耗品に属する医療機器であり， カタログ販売のほかに，商品画像とともに，品番，型番，価格等掲載された オンラインショップ（「アスクル」のウェブサイト）による販売が行われて いることなど，両商品の販売形態は共通していることが認められる。 以上を総合すると，原告商品の形態が，控訴人によって約３４年間の長期 間にわたり継続的・独占的に使用されてきたことにより，需要者である医療 従事者の間において，特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識 別機能を獲得するとともに，原告商品の出所を表＼示するものとして広く認識 されていた状況下において，被控訴人によって原告商品の形態と極めて酷似 する形態を有する被告商品の販売が開始されたものであり，しかも，両商品 は，消耗品に属する医療機器であり，販売形態が共通していることに鑑みる と，医療従事者が，医療機器カタログやオンラインショップに掲載された商 品画像等を通じて原告商品の形態と極めて酷似する被告商品の形態に接した 場合には，商品の出所が同一であると誤認するおそれがあるものと認められ るから，被控訴人による被告商品の販売は，原告商品と混同を生じさせる行 為に該当するものと認められる。
(2) これに対し被控訴人は，1)医療機関においては，多数の医療従事者が関与 し，試用期間を設けて商品の機能や安全性等に着目して慎重に医療機器の選＼n定が行われ，製品名や規格等に着目して販売代理店を通じた発注や物品の管 理が行われるのであるから，通常，医療機器の購入に際して，商品の形態に 着目したり，形態を手がかりに商品が購入されることはなく，このことは， 医療機器カタログやオンラインショップを通じて医療機器が購入される場合 であっても同様であること，2)医療機関が臨床での試用や機能性等の評価を＼n経て採用した商品を継続購入する場合は，医療機器カタログやオンラインシ ョップを通じて購入するが，医療機関においては，商品名や品番等により採 用している医療機器と同一の医療機器を発注するよう管理しており，商品の 形態だけを見て発注することはないし，カタログ購入やオンラインショップ 購入の場合でも，これまで医療機関が発注したことのない医療機器が新たに 発注されたときには，必ず医療機関に連絡を行い，試用を勧めることが通常 であること，3)原告商品と被告商品がオンラインショップ等で同一の機会に 販売されることがあったとしても，そもそも，医療従事者は商品形態には着 目しない上，オンラインショップにおいては商品の商品名及び製造販売元等 が明記されているのであるから，医療従事者が，その形態のみから，原告商 品と被告商品の出所を誤認混同することはないこと，4)医療機関においては， 用途が同じであり容量等が同様の医療機器については一種類のみを採用する という，いわゆる「一増一減ルール」が採用され，一つの医療機関又は診療 科において，原告商品と被告商品が同時に採用されるといった事態は生じ得 ず，医療従事者が原告商品と被告商品を取り違えたり，使用方法を誤るとい った事態の発生を想定することができないし，仮に単一の医療機関において 同種の複数の医療機器が同時に用いられることがあったとしても，原告商品 及び被告商品にはそれぞれ商品名及び会社名が明確に表示されている上，原＼n告商品及び被告商品は，控訴人及び被控訴人のそれぞれが製造販売する専用 のカテーテル以外に接続することができない専用設計品となっており（乙１ ３）,相互に互換性がなく，このことは添付文書（乙１）等からも確認できる から，実際の発注や使用において両商品の取り違えが生じることはないこと， このような取引の実情を踏まえると，需要者である医療従事者において，原 告商品の形態及び被告商品の形態に基づいて商品の出所の同一性について混 同が生ずるおそれはないから，被控訴人による被告商品の販売は，原告商品 と混同を生じさせる行為に該当しない旨主張する。 しかしながら，上記1)ないし3)の点については，前記２(2)ア認定のとおり， 原告商品の形態は，控訴人によって約３４年間の長期間にわたり継続的・独 占的に使用されてきたことにより，需要者である医療従事者の間において， 特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲得するとと＼nもに，原告商品の出所を表示するものとして広く認識されていたことに照ら＼nすと，医療従事者が，原告商品の形態に着目して，医療機器カタログやオン ラインショップを通じて医療機器が購入する場合もあり得るものと認められ る。また，前記２(2)イ認定のとおり，バーコードで医療機器を特定して発注 や在庫管理を行い，また，ＳＰＤを事業者に委託している医療機関もあるが， 全ての医療機関において，このようなバーコードを利用した医療機器の発注， 在庫管理やＳＰＤの委託が行われているわけではなく，ＳＰＤの委託率も決 して高いものではない。
上記4)の点については，前記(1)認定のとおり，小規模の医療機関において は，そもそも「一増一減ルール」が採用されていない場合があり，また，「一 増一減ルール」を採用している医療機関においても，徹底されずに，医師の 治療方針から特定の医師が別の医療機器を指定して使用したり，新規の医療 機器が採用された後も旧医療機器が併存する期間があるなど，同種同効の医 療機器が複数同時に並行して使用される場合があり得ることからすると，「一 増一減ルール」が存在するからといって，原告商品の形態と極めて酷似する 被告商品の形態に接した場合には，商品の出所が同一であると誤認するおそ れがあることが否定されるものではない。また，原告商品及び被告商品は， 控訴人及び被控訴人のそれぞれが製造販売する専用のカテーテル以外に接続 することができない専用設計品となっており,その点においては相互に互換 性がないとしても，そのことから直ちに原告商品又は被告商品を購入する際 に両商品の形態が極めて酷似することにより商品の出所が同一であると誤認 するおそれがあることが否定されるものではない。
1審（東京地裁29部）は、周知性、類似までは認めましたが、「混同を生じさせる行為」とはいえないとして、請求棄却していました。
原告商品の形態は，控訴人が昭和５９年に「ＳＢバック」の商品名で原告 商品の販売を開始した当時から，他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を 有していたものであり，その後被告商品の販売が開始された平成３０年１月 頃までの約３４年間の長期間にわたり，他の同種の商品には見られない形態 として，控訴人によって継続的・独占的に使用されてきたことにより，少な くとも被告商品の販売が開始された同月頃の時点には，需要者である医療従 事者の間において，特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別 機能を獲得するとともに，原告商品の出所を表＼示するものとして広く認識さ れていたこと，原告商品と被告商品は，同一の形態に近いといえるほど形態 が極めて酷似し，被告商品の形態は，原告商品の形態と類似することは，前 記２(2)ア及び３(1)ウ認定のとおりである。
そして，前記１の認定事実によれば，医療機器の取引プロセス等に係る取 引の実情として，1)医療機関が医療機器を新規に購入する場合，医療従事者 が，医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者から，商品説明会等で当 該医療機器の特色，機能，使用方法等に関する説明を受けた後，臨床現場で＼n当該医療機器を１週間ないし１か月程度試行的に使用し，使い勝手，機能性＼n等の評価を経た上で新規採用を決定し，医療機器メーカー又は販売代理店に 対して当該医療機器を発注することが一般的であり，一定の病床数を有する 医療機関にあっては，医師，看護師その他の医療スタッフから構成される「材＼n料委員会」が開催され，その構成メンバーによる協議を経て，当該医療機器＼nの新規採用が決定されているが，一方で，個人病院や病床数が少ない医療機 関にあっては，材料委員会が開催されることなく，医師の意向により新規採 用が決定される場合も少なくないこと，2)医療機関が従前から使用している 医療機器を継続的に購入する場合，各種医療機器の画像，品番，仕様，価格 等が記載された医療カタログに基づいて，医療機器メーカー又は販売代理店 の販売担当者に対して品番等を伝えて発注し，また，インターネット上のオ ンラインショップで購入する場合があること，3)消耗品等の比較的安価な医 療機器については，医療機関が新規に購入する場合においても，医療カタロ グに基づいて医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者に対して品番等 を伝えて購入したり，オンラインショップで購入することもあること，4)医 療機関においては，用途が同じであり，容量等が同様の医療機器については， 一種類のみを採用し，新たな医療機器を一つ導入する際には同種同効の医療 機器を一つ減らすという「一増一減ルール」が存在するが，「一増一減ルー ル」は，主に大学病院，総合病院等の大規模な医療機関において採用されて おり，小規模の医療機関においては，各医師がそれぞれ使いやすい医療機器 を使用する傾向が強いため，そもそも「一増一減ルール」が採用されていな い場合があり，また，「一増一減ルール」を採用している医療機関において も，徹底されずに，医師の治療方針から特定の医師が別の医療機器を指定し て使用したり，新規の医療機器が採用された後も旧医療機器が併存する期間 があるなど，同種同効の医療機器が複数同時に並行して使用される場合があ り得ること，5)バーコードで医療機器を特定して発注や在庫管理を行い，ま た，医療機関で使用される物品の発注，在庫管理，病棟への搬送などのサー ビス（ＳＰＤ）を事業者に委託している医療機関もあるが，全ての医療機関 において，このようなバーコードを利用した医療機器の発注，在庫管理やＳ ＰＤの委託を行われているわけではなく，ＳＰＤの委託率も決して高いもの ではないこと，6)原告商品及び被告商品は，消耗品に属する医療機器であり， カタログ販売のほかに，商品画像とともに，品番，型番，価格等掲載された オンラインショップ（「アスクル」のウェブサイト）による販売が行われて いることなど，両商品の販売形態は共通していることが認められる。 以上を総合すると，原告商品の形態が，控訴人によって約３４年間の長期 間にわたり継続的・独占的に使用されてきたことにより，需要者である医療 従事者の間において，特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識 別機能を獲得するとともに，原告商品の出所を表＼示するものとして広く認識 されていた状況下において，被控訴人によって原告商品の形態と極めて酷似 する形態を有する被告商品の販売が開始されたものであり，しかも，両商品 は，消耗品に属する医療機器であり，販売形態が共通していることに鑑みる と，医療従事者が，医療機器カタログやオンラインショップに掲載された商 品画像等を通じて原告商品の形態と極めて酷似する被告商品の形態に接した 場合には，商品の出所が同一であると誤認するおそれがあるものと認められ るから，被控訴人による被告商品の販売は，原告商品と混同を生じさせる行 為に該当するものと認められる。
(2) これに対し被控訴人は，1)医療機関においては，多数の医療従事者が関与 し，試用期間を設けて商品の機能や安全性等に着目して慎重に医療機器の選＼n定が行われ，製品名や規格等に着目して販売代理店を通じた発注や物品の管 理が行われるのであるから，通常，医療機器の購入に際して，商品の形態に 着目したり，形態を手がかりに商品が購入されることはなく，このことは， 医療機器カタログやオンラインショップを通じて医療機器が購入される場合 であっても同様であること，2)医療機関が臨床での試用や機能性等の評価を＼n経て採用した商品を継続購入する場合は，医療機器カタログやオンラインシ ョップを通じて購入するが，医療機関においては，商品名や品番等により採 用している医療機器と同一の医療機器を発注するよう管理しており，商品の 形態だけを見て発注することはないし，カタログ購入やオンラインショップ 購入の場合でも，これまで医療機関が発注したことのない医療機器が新たに 発注されたときには，必ず医療機関に連絡を行い，試用を勧めることが通常 であること，3)原告商品と被告商品がオンラインショップ等で同一の機会に 販売されることがあったとしても，そもそも，医療従事者は商品形態には着 目しない上，オンラインショップにおいては商品の商品名及び製造販売元等 が明記されているのであるから，医療従事者が，その形態のみから，原告商 品と被告商品の出所を誤認混同することはないこと，4)医療機関においては， 用途が同じであり容量等が同様の医療機器については一種類のみを採用する という，いわゆる「一増一減ルール」が採用され，一つの医療機関又は診療 科において，原告商品と被告商品が同時に採用されるといった事態は生じ得 ず，医療従事者が原告商品と被告商品を取り違えたり，使用方法を誤るとい った事態の発生を想定することができないし，仮に単一の医療機関において 同種の複数の医療機器が同時に用いられることがあったとしても，原告商品 及び被告商品にはそれぞれ商品名及び会社名が明確に表示されている上，原＼n告商品及び被告商品は，控訴人及び被控訴人のそれぞれが製造販売する専用 のカテーテル以外に接続することができない専用設計品となっており（乙１ ３）,相互に互換性がなく，このことは添付文書（乙１）等からも確認できる から，実際の発注や使用において両商品の取り違えが生じることはないこと， このような取引の実情を踏まえると，需要者である医療従事者において，原 告商品の形態及び被告商品の形態に基づいて商品の出所の同一性について混 同が生ずるおそれはないから，被控訴人による被告商品の販売は，原告商品 と混同を生じさせる行為に該当しない旨主張する。 しかしながら，上記1)ないし3)の点については，前記２(2)ア認定のとおり， 原告商品の形態は，控訴人によって約３４年間の長期間にわたり継続的・独 占的に使用されてきたことにより，需要者である医療従事者の間において， 特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲得するとと＼nもに，原告商品の出所を表示するものとして広く認識されていたことに照ら＼nすと，医療従事者が，原告商品の形態に着目して，医療機器カタログやオン ラインショップを通じて医療機器が購入する場合もあり得るものと認められ る。また，前記２(2)イ認定のとおり，バーコードで医療機器を特定して発注 や在庫管理を行い，また，ＳＰＤを事業者に委託している医療機関もあるが， 全ての医療機関において，このようなバーコードを利用した医療機器の発注， 在庫管理やＳＰＤの委託が行われているわけではなく，ＳＰＤの委託率も決 して高いものではない。
上記4)の点については，前記(1)認定のとおり，小規模の医療機関において は，そもそも「一増一減ルール」が採用されていない場合があり，また，「一 増一減ルール」を採用している医療機関においても，徹底されずに，医師の 治療方針から特定の医師が別の医療機器を指定して使用したり，新規の医療 機器が採用された後も旧医療機器が併存する期間があるなど，同種同効の医 療機器が複数同時に並行して使用される場合があり得ることからすると，「一 増一減ルール」が存在するからといって，原告商品の形態と極めて酷似する 被告商品の形態に接した場合には，商品の出所が同一であると誤認するおそ れがあることが否定されるものではない。また，原告商品及び被告商品は， 控訴人及び被控訴人のそれぞれが製造販売する専用のカテーテル以外に接続 することができない専用設計品となっており,その点においては相互に互換 性がないとしても，そのことから直ちに原告商品又は被告商品を購入する際 に両商品の形態が極めて酷似することにより商品の出所が同一であると誤認 するおそれがあることが否定されるものではない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 周知表示（不競法）
>> ピックアップ対象
2019.09. 9
平成30(ネ)10040 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年8月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
原審では、サポート要件、実施可能要件違反で権利行使不能＼と判断されていました。
控訴審は、サポート要件違反と判断しました。
所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について，特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは， 当業者が，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から，当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決できると認識で きるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 イ(ア) これを本件についてみるに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１） の記載によれば，本件発明は，アルミニウム缶内にワインをパッケージ ングする方法の発明であって，「３５ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ２」と，「３ ００ｐｐｍ未満の塩化物」と，「８００ｐｐｍ未満のスルフェート」と を有することを特徴とするワインを製造するステップを含むものである から，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の課題を明示し た記載はないが，【０００２】ないし【０００４】の記載（前記(1)イ(ア)） から，本件発明の課題は，アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすること，ここにいう 「ワインの品質」は，「ワインの味質」を意味するものと理解できる。 そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４２】及び表１には，＼n白ワインの保存評価試験の結果として，パッケージングされた白ワイン を３０℃で６ヶ月間保存した後に，味覚パネルによる官能試験により，＼n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が＼nあることに照らすと，本件明細書の発明の詳細な説明には，ワインの品 質（味質）が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判＼n断されることの開示があることが認められる。
一方，上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され＼nた」ワインについて，表１には，別紙のとおり，保存期間「６ヶ月」に＼n対応する「Ａｌ ｍｇ／Ｌ」欄及び「初期に対するＡｌ含有量上昇率（％）」 欄に，アルミニウム含有量０．７２ｍｇ／Ｌ，含有量上昇率４４％（「直 立」状態で保存の缶），アルミニウム含有量０．６８ｍｇ／Ｌ，含有量 上昇率３６％（「倒立」状態で保存の缶）であったことの記載があるが， 表１を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，当該ワ＼nインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また，本件明細書の【０００３】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【００３４】の「良 好に架橋された不透過性膜によって，保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から，アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの， 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず，上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも，本件優先日当時，遊離ＳＯ２とアルミニウムとの間の酸化還 元反応により硫化水素が発生し，この硫化水素によってワインのフレー バーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと（甲３ ９，４０等）が認められるが，かかる技術常識に照らしても，遊離ＳＯ ２の濃度にかかわらず，ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいて ワインの味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明の 課題（「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質（味質） が保存中に著しく劣化しないようにすること」）を解決できるかどうか を確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを＼n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ，前記(ア)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明 には，白ワインの保存評価試験（【００３８】ないし【００４２】及び 表１）において「許容可能＼なワイン品質が味覚パネルによって確認され た」ワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃 度についての具体的な開示はなく，仮にこれらの濃度が，本件発明で規 定するそれぞれの濃度（「３００ｐｐｍ未満の塩化物」及び「８００ｐ ｐｍ未満のスルフェート」）の範囲内であったとしても，それぞれの上 限値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから， 上記保存評価試験の結果から，本件発明の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェートの濃度範囲（８ ００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された＼nものと認識することはできないというべきである。 また，乙２９及び甲１７５（「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」２ ００２年，Zairyo-to-kankyo,51,ｐ.293〜298）によれば，ワインを組成 する一般的な物質のうち，遊離ＳＯ２，塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスル フェート（ＳＯ４ ２−）以外にも，リンゴ酸，クエン酸等の有機酸がアル ミニウムの腐食原因となることは，本件優先日当時の技術常識であった ことが認められる。このような技術常識に照らすと，本件明細書の発明 の詳細な説明には，白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成 についての記載はないものの，これらのアルミニウムの腐食原因となる 物質も，当該ワインの組成に含まれており，表１記載の保存期間「６ヶ＼n月」に対応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験＼n結果に影響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。＼n以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から，当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度３００ ｐｐｍ未満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体 にわたり本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められない から，本件発明は，サポート要件に適合するものと認めることはできな い。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件優先日当時，1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度 は，生産国・地域，品種，収穫年，製造条件等の違いによりワイン毎に様々 であり，いずれの濃度分布も広範囲に亘っており，塩化物の濃度は３ｐｐｍ から１１４８ｐｐｍの範囲で，スルフェートの濃度は３８．６ｐｐｍから２ ４２０ｐｐｍの範囲で分布していること，及び，「３００ｐｐｍ」以上の塩 化物及び「８００ｐｐｍ」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存 在すること（甲２４，４１，４２，５１，５７，５８，１０１，乙６７）， 2)「淡水」とは塩分濃度が５００ｐｐｍ以下，塩化物濃度が約３００ｐｐｍ 以下の水であること（甲１６７，１６８，１６９の１，２），3)塩化物イオ ン（Ｃｌ−）及びスルフェート（ＳＯ４ ２−）が，アルミニウムやステンレスの 局部腐食（不動態被膜の孔食）の原因となるイオンであること（甲８８ない し９０，１１５ないし１１７，１６９の１，２）は，技術常識であったこと に加えて，本件明細書の「このような不成功の理由は，ワイン中の物質の比 較的攻撃的な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特 に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」（【０００３】）との記載を 考慮すれば，当業者であれば，アルミニウムの腐食原因であるワイン中の物 質が「低い」濃度レベルであることを規定する，本件発明の「３５ｐｐｍ未 満」の遊離ＳＯ2，「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」 のスルフェートとの要件を満たすワインをパッケージング対象とすることに よって，これらの腐食原因物質の濃度が高いワインがアルミニウム缶にパッ ケージングされることを確実に防止できるという本件発明の効果を容易に認 識可能であり，本件発明は，この効果によって，「アルミニウム缶内にワイ＼nンをパッケージングし，これによりワインの品質が保存中に著しく劣化しな いようにする」という課題（「アルミニウム缶の腐食によって保存中にワイ ンの中で増加してしまうアルミニウムイオン及び硫化水素によって，ワイン 品質（味，色，臭い）が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題） を解決するものであることを容易に認識できること，そして，アルミニウム 缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればする ほど，同腐食原因である「スルフェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低く すればするほど，アルミニウム缶の腐食防止効果がより高まることは容易に 認識できることからすると，本件発明の上記効果は，特許請求の範囲の全て において奏する効果であることを当業者が認識できることは明らかであり， 本件明細書の【００３８】ないし【００４２】記載の試験結果を参酌しなく ても，本件優先日当時の技術常識に照らし，本件明細書のその余の発明の詳 細な説明の記載及び本件発明の特許請求の範囲の記載から，本件発明は，当 業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる から，本件発明は，サポート要件に適合する旨主張する。 しかしながら，前記(2)イ(ア)認定のとおり，本件発明の課題は，アルミニ ウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化しな いようにすることにあるものと認められるところ，控訴人主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても，当業者が，本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から，本件発明は，「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2， 「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によって， 本件発明の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認めるこ とはできない。
また，控訴人が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スル フェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても，前記(2)イ(ア)認定のとお り，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく，本件発明の上記課題を 解決できるかどうかを確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結＼n果によらざるを得ない。そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４ ２】及び表１記載の白ワインの保存評価試験の結果から，本件発明の対象と＼nするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェ ートの濃度範囲（８００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保 存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により＼n確認されたものと認識することはできないことは，前記(2)イ(イ)のとおりで ある。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から，当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度３００ｐｐｍ未満 及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体にわたり本件発 明の課題を解決できると認識できるものと認められないから，控訴人の上記 主張は採用することができない。
所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について，特許 請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは， 当業者が，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から，当該発明 に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決できると認識で きるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 イ(ア) これを本件についてみるに，本件発明の特許請求の範囲（請求項１） の記載によれば，本件発明は，アルミニウム缶内にワインをパッケージ ングする方法の発明であって，「３５ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ２」と，「３ ００ｐｐｍ未満の塩化物」と，「８００ｐｐｍ未満のスルフェート」と を有することを特徴とするワインを製造するステップを含むものである から，所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明であるといえる。
次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の課題を明示し た記載はないが，【０００２】ないし【０００４】の記載（前記(1)イ(ア)） から，本件発明の課題は，アルミニウム缶内にパッケージングした「ワ インの品質」が保存中に著しく劣化しないようにすること，ここにいう 「ワインの品質」は，「ワインの味質」を意味するものと理解できる。 そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４２】及び表１には，＼n白ワインの保存評価試験の結果として，パッケージングされた白ワイン を３０℃で６ヶ月間保存した後に，味覚パネルによる官能試験により，＼n「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された」との記載が＼nあることに照らすと，本件明細書の発明の詳細な説明には，ワインの品 質（味質）が劣化したかどうかは味覚パネルによる官能試験によって判＼n断されることの開示があることが認められる。
一方，上記の「許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認され＼nた」ワインについて，表１には，別紙のとおり，保存期間「６ヶ月」に＼n対応する「Ａｌ ｍｇ／Ｌ」欄及び「初期に対するＡｌ含有量上昇率（％）」 欄に，アルミニウム含有量０．７２ｍｇ／Ｌ，含有量上昇率４４％（「直 立」状態で保存の缶），アルミニウム含有量０．６８ｍｇ／Ｌ，含有量 上昇率３６％（「倒立」状態で保存の缶）であったことの記載があるが， 表１を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，当該ワ＼nインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃度につ いての具体的な開示はない。
また，本件明細書の【０００３】の「ワイン中の物質の比較的攻撃的 な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特に味質 に及ぼす悪影響にあると考えられる。」との記載及び【００３４】の「良 好に架橋された不透過性膜によって，保存中に過度のレベルのアルミニ ウムがワイン中に溶解しないことを保証することが重要である。」との 記載から，アルミニウム缶からワイン中に溶出する「過度のレベルのア ルミニウム」がワインの味質に悪影響を及ぼすことは理解できるものの， 本件明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても，アルミニウム缶に 保存されたワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいてワインの味質 が劣化したかどうかを判断できることについての記載も示唆もない。 さらに，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量 とワインの味質の劣化との具体的な相関関係に関する技術常識を示した 証拠は提出されておらず，上記の具体的な相関関係は明らかではない。 もっとも，本件優先日当時，遊離ＳＯ２とアルミニウムとの間の酸化還 元反応により硫化水素が発生し，この硫化水素によってワインのフレー バーを悪くするという問題があったことは技術常識であったこと（甲３ ９，４０等）が認められるが，かかる技術常識に照らしても，遊離ＳＯ ２の濃度にかかわらず，ワイン中のアルミニウム含有量のみに基づいて ワインの味質が劣化したかどうかを判断できるものとはいえない。 そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明の 課題（「アルミニウム缶内にパッケージングしたワインの品質（味質） が保存中に著しく劣化しないようにすること」）を解決できるかどうか を確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結果によらざるを＼n得ないことを理解できる。
(イ) しかるところ，前記(ア)のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明 には，白ワインの保存評価試験（【００３８】ないし【００４２】及び 表１）において「許容可能＼なワイン品質が味覚パネルによって確認され た」ワインの保存開始時（「初期」）の塩化物及びスルフェートの各濃 度についての具体的な開示はなく，仮にこれらの濃度が，本件発明で規 定するそれぞれの濃度（「３００ｐｐｍ未満の塩化物」及び「８００ｐ ｐｍ未満のスルフェート」）の範囲内であったとしても，それぞれの上 限値に近い数値であったものと当然には理解することはできないから， 上記保存評価試験の結果から，本件発明の対象とするワインに含まれる 塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェートの濃度範囲（８ ００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保存中に著しく劣 化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認された＼nものと認識することはできないというべきである。 また，乙２９及び甲１７５（「アルミ缶の特性ならびに腐食問題」２ ００２年，Zairyo-to-kankyo,51,ｐ.293〜298）によれば，ワインを組成 する一般的な物質のうち，遊離ＳＯ２，塩化物イオン（Ｃｌ−）及びスル フェート（ＳＯ４ ２−）以外にも，リンゴ酸，クエン酸等の有機酸がアル ミニウムの腐食原因となることは，本件優先日当時の技術常識であった ことが認められる。このような技術常識に照らすと，本件明細書の発明 の詳細な説明には，白ワインの保存評価試験に用いられたワインの組成 についての記載はないものの，これらのアルミニウムの腐食原因となる 物質も，当該ワインの組成に含まれており，表１記載の保存期間「６ヶ＼n月」に対応するアルミニウム含有量や味覚パネルによる官能試験の試験＼n結果に影響を及ぼしている可能性があるものと理解できる。＼n以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日 当時の技術常識から，当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度３００ ｐｐｍ未満及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体 にわたり本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められない から，本件発明は，サポート要件に適合するものと認めることはできな い。
(3) 控訴人の主張について
控訴人は，本件優先日当時，1)ワイン中の塩化物及びスルフェートの濃度 は，生産国・地域，品種，収穫年，製造条件等の違いによりワイン毎に様々 であり，いずれの濃度分布も広範囲に亘っており，塩化物の濃度は３ｐｐｍ から１１４８ｐｐｍの範囲で，スルフェートの濃度は３８．６ｐｐｍから２ ４２０ｐｐｍの範囲で分布していること，及び，「３００ｐｐｍ」以上の塩 化物及び「８００ｐｐｍ」以上のスルフェートを含有するワインが実際に存 在すること（甲２４，４１，４２，５１，５７，５８，１０１，乙６７）， 2)「淡水」とは塩分濃度が５００ｐｐｍ以下，塩化物濃度が約３００ｐｐｍ 以下の水であること（甲１６７，１６８，１６９の１，２），3)塩化物イオ ン（Ｃｌ−）及びスルフェート（ＳＯ４ ２−）が，アルミニウムやステンレスの 局部腐食（不動態被膜の孔食）の原因となるイオンであること（甲８８ない し９０，１１５ないし１１７，１６９の１，２）は，技術常識であったこと に加えて，本件明細書の「このような不成功の理由は，ワイン中の物質の比 較的攻撃的な性質，及び，ワインと容器との反応生成物の，ワイン品質，特 に味質に及ぼす悪影響にあると考えられる。」（【０００３】）との記載を 考慮すれば，当業者であれば，アルミニウムの腐食原因であるワイン中の物 質が「低い」濃度レベルであることを規定する，本件発明の「３５ｐｐｍ未 満」の遊離ＳＯ2，「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」 のスルフェートとの要件を満たすワインをパッケージング対象とすることに よって，これらの腐食原因物質の濃度が高いワインがアルミニウム缶にパッ ケージングされることを確実に防止できるという本件発明の効果を容易に認 識可能であり，本件発明は，この効果によって，「アルミニウム缶内にワイ＼nンをパッケージングし，これによりワインの品質が保存中に著しく劣化しな いようにする」という課題（「アルミニウム缶の腐食によって保存中にワイ ンの中で増加してしまうアルミニウムイオン及び硫化水素によって，ワイン 品質（味，色，臭い）が保存中に著しく劣化しないようにする」という課題） を解決するものであることを容易に認識できること，そして，アルミニウム 缶の腐食原因である「塩化物」の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればする ほど，同腐食原因である「スルフェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低く すればするほど，アルミニウム缶の腐食防止効果がより高まることは容易に 認識できることからすると，本件発明の上記効果は，特許請求の範囲の全て において奏する効果であることを当業者が認識できることは明らかであり， 本件明細書の【００３８】ないし【００４２】記載の試験結果を参酌しなく ても，本件優先日当時の技術常識に照らし，本件明細書のその余の発明の詳 細な説明の記載及び本件発明の特許請求の範囲の記載から，本件発明は，当 業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる から，本件発明は，サポート要件に適合する旨主張する。 しかしながら，前記(2)イ(ア)認定のとおり，本件発明の課題は，アルミニ ウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化しな いようにすることにあるものと認められるところ，控訴人主張の本件優先日 当時の上記1)ないし3)の技術常識に照らしても，当業者が，本件明細書の発 明の詳細な説明の記載から，本件発明は，「３５ｐｐｍ未満」の遊離ＳＯ2， 「３００ｐｐｍ未満」の塩化物及び「８００ｐｐｍ未満」のスルフェートと の要件を満たすワインをパッケージング対象とすることによる効果によって， 本件発明の上記課題を解決するものであることを認識できるものと認めるこ とはできない。
また，控訴人が主張するようにアルミニウム缶の腐食原因である「塩化物」 の濃度を３００ｐｐｍよりも低くすればするほど，同腐食原因である「スル フェート」の濃度を８００ｐｐｍよりも低くすればするほど，アルミニウム 缶の腐食防止効果がより高まるといえるとしても，前記(2)イ(ア)認定のとお り，アルミニウム缶に保存されたワイン中のアルミニウム含有量とワインの 味質の劣化との具体的な相関関係は明らかではなく，本件発明の上記課題を 解決できるかどうかを確認する方法は，味覚パネルによる官能試験の試験結＼n果によらざるを得ない。そして，本件明細書の【００３８】ないし【００４ ２】及び表１記載の白ワインの保存評価試験の結果から，本件発明の対象と＼nするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（３００ｐｐｍ未満）及びスルフェ ートの濃度範囲（８００ｐｐｍ未満）の全体にわたり「ワインの味質」が保 存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により＼n確認されたものと認識することはできないことは，前記(2)イ(イ)のとおりで ある。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の 技術常識から，当業者が本件発明に含まれる塩化物の濃度３００ｐｐｍ未満 及びスルフェートの濃度８００ｐｐｍ未満の数値範囲の全体にわたり本件発 明の課題を解決できると認識できるものと認められないから，控訴人の上記 主張は採用することができない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.09. 3
平成30(ネ)10092 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年8月21日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所（46部）
被告のプログラムの作成行為について、原審は1審原告の主張を一部認め、不競法２条１項７号違反と判断しましたが、控訴審は、全て取り消しました。
２ 不競法２条１項４号，５号，７号及び８号所定の不正競争行為の成否について
前記１(3)のとおり，本件鑑定の結果によれば，鑑定対象とされた３００組のソー＼nスコードのペアは，類似箇所１ないし４について，共通ないし類似すると判断され たことが認められる。 そこで，かかる鑑定結果を踏まえて，一審被告らが本件ソースコードを使用した＼nと評価することができるかについて，以下検討する。
(1) 類似箇所１について
ア 類似箇所１は，字幕データの標準値を格納するクラスメンバ変数を宣言する ものである。 本件鑑定の結果によれば，被告ソフトウェアのソ＼ースファイルＳｏｕｒｃｅＤｅ ｆａｕｌｔ．ｈで宣言されている変数３０個のうち，２０個の宣言が型，注釈，イ ンデントを含めて原告ソフトウェアのソ＼ースファイルＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇ ｓ．ｈのものと完全に一致し（表記方法が複数あると考えられる●●●●●●●●＼n●●●●●●●●●●●●の注釈を含む。），５個では少なくとも変数の名前がＧｌ ｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｈのものと一致しており，残りの５個では一致してい ない。 また，本件ソースコードと被告ソ＼フトウェアのソースコードに共通してみられる＼n特徴として，1)クラスメンバ変数の名前がアンダースコア（＿）で始まること，2) 複数の英単語から構成される変数名において，各単語の先頭が大文字になっている＼nこと，3)型名にＬＯＮＧが多用されていること，4)ＨｏｒｉｚｏｎｔａｌをＨｏｒ ｉｚ，ＶｅｒｔｉｃａｌをＶｅｒｔと略していること，5)変数宣言の順番が似てい ること，6)メンバ変数の型を記述する部分に３個のタブ（１２個のスペース）を用 いていること，7)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のコメントがタブ文 字を含めて完全に一致していることが指摘されている（以下，順に，それぞれ「共 通点1)」などという。）。 そして，鑑定人は，上記共通点3)ないし7)から，原告ソフトウェアと被告ソ＼フト ウェアの開発者は同一人物であると判断した上で，変数の一致箇所が多いことと， 共通点6)7)を理由に，被告ソフトウェアが原告ソ＼フトウェアを参照して開発された と考えるのが自然である旨述べていることが認められる。
イ 本件ソースコードの類似箇所１に係る部分について＼n
(ア) 本件ソースコードの類似箇所１に係る部分は，原告ソ＼フトウェアの字幕デ ータの標準値を，ＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｈのＣＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉ ｎｇｓクラスのパブリック・メンバ変数に格納し，字幕データの標準値を格納する 変数を宣言するものであって，処理を行う部分ではない。 また，本件ソースコードのうち，被告ソ＼フトウェアのソースコードと一致又は類＼n似するとされた２５個の変数名は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●というものである。そして，上記括弧内の注釈に記載された とおり，上記の変数は，それぞれ，字幕を表示する際の基本的な設定に関する変数＼nと解される。
これらの変数名は，字幕制作ソフトウェアで使用する一般的な内容をごく短い英＼n単語で表記したものであり，その形式は，変数の命名をアンダースコアで始め（共＼n通点1)），各英単語の先頭を大文字にして一体化したもの（共通点2)）となっている が，鑑定人は，共通点1)2)について，変数の命名規則として，クラスメンバ変数の 名前の先頭にアンダースコア（＿）があり，各単語の先頭を大文字とする命名規則 もＷｉｎｄｏｗｓでよくみられ，開発者の慣習であるから，異なる開発者間でも一 致することがあり得るとの意見を述べており，変数名の付け方は，特徴的とはいえ ないと認められる。 さらに，上記２５個の変数についてのデータの型名のうち，両者で一致するとさ れた２３の変数のデータ型は，ＬＯＮＧ型，ＣＳｔｒｉｎｇ型，ＢＯＯＬ型が使用 されているところ，これらは，マイクロソフト社が提供する標準のデータ型であっ＼nて（乙５７〜６０），特別なものではない。 なお，前記１(3)イ(ア)のとおり，本件鑑定の結果によれば，類似箇所１に係る本件 ソースコードと被告ソ＼フトウェアのソースコードは，字幕データの標準値（変数名）＼nをパブリック・メンバ変数（公開変数）に格納している点で一致しているとされる。 しかし，これらの変数は字幕データの標準値を設定するものであって，他のクラス の関数から参照されることが前提であるから，パブリック・メンバ変数とすること は通常のことであると解され，本件鑑定においても，この点は有用な一致点とはさ れていない。
(イ) 共通点1)ないし7)について
共通点1)2)は，異なる開発者であっても一致することがあり得るものであること は，前記(ア)で検討したとおりである。 共通点3)は，ＬＯＮＧ型が多用されているというもの，共通点4)は単語の略し方 の特徴，共通点5)は，変数宣言の順番であるが，いずれもプログラムの制作者が同 一であれば，同じになることは自然であると解される。また，共通点6)は，変数名 の開始位置を揃えるため，メンバ変数の型を記述する部分にタブ文字を使う際に， 被告ソフトウェアでは２個のタブに相当するスペースを配置すれば十＼分で，３個の タブに相当するスペースを与える必然性はないにもかかわらず，３個のタブを使っ ている点で原告ソフトウェアと共通するというものであるが，被告ソ＼フトウェアに おいては，タブが２個以上であれば変数名の開始位置を揃えることができるから， ３個のタブを使用したことが不自然とまではいえない。 そうすると，共通点3)ないし6)は，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアの制作 者が同一であれば不自然な一致とはいえないことから，いずれも，一審被告らが本 件ソースコードを使用したことを推認させるものではない。＼n他方，共通点7)は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のコメントがタ ブ文字を含めて完全に一致しているというものであり，鑑定人は，「特に，『(０：無 し １：フェードイン)』や『(０：無し １：フェードアウト)』という表記そのもの，＼n『種別』と『(０：無し)』の間にタブ文字が置かれていることは，双方のソースコー＼nドの共通点・類似点を強く示唆している。仮に，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウ ェアの開発者が同一人物で，その人物の記憶を手がかりとしても，原告ソフトウェ＼nアのソースコードを参照せずに，これほど細かい特徴を一致させるのは難しいので＼nはないかと考える。」との意見を述べている。そうすると，共通点7)によれば，一審 被告らが，本件ソースコードの変数定義部分を参照した可能＼性を否定できないとい うべきである。
ウ 検討
上記イ(イ)のとおり，類似箇所１に係る本件ソースコードと被告ソ＼フトウェアの ソースコードとの共通点7)によれば，一審被告らが，本件ソースコードの変数定義＼n部分を参照した可能性は否定できない。＼nしかし，上記イ(ア)によれば，類似箇所１に係る本件ソースコードは，変数定義部＼n分であり，字幕データの標準値を格納する変数を宣言するもので，処理を行う部分 ではないこと，変数は，いずれも字幕を表示する際の基本的な設定に関する変数で＼nあること，変数名は，字幕制作ソフトで使用する一般的な内容を表＼す，ごく短い英 単語に基づくものであって，その形式も開発者の慣習に基づくこと，変数のデータ の型は，マイクロソフト社が提供する標準のデータ型であること，注釈の内容も，＼n変数名が表す字幕の意味をそのまま説明したものであることが認められる。＼nそして，字幕表示に必要な設定項目は，原告ソ＼フトウェアの設定メニューから把 握できること（乙６４），変数の定義の仕方として，変数名，型，注釈で定義するこ とは極めて一般的であること，変数名は字幕ソフトが使用する一般的な名称である＼nこと，データの型はマイクロソフト社が提供する標準の型であること，注釈も一般＼n的な説明であることによれば，類似箇所１に係る本件ソースコードの情報の内容（変＼n数定義）自体は，少なくとも有用性又は非公知性を欠き，営業秘密とはいえない。 一審被告らが，類似箇所１に係る本件ソースコードの変数定義部分を参照して，＼n被告ソフトウェアのソ＼ースコードを作成したとしても，このことから他の部分を参 照したことまで推認されるものではない上，それ自体が営業秘密とはいえない変数 定義部分を参照したことのみをもって，本件ソースコードを使用したとも評価でき＼nないというべきである。
エ 小括
以上によれば，一審被告らが，類似箇所１について，本件ソースコードの変数定＼n義部分を参照した可能性が否定できないとしても，そのことをもって，一審被告ら＼nが本件ソースコードを使用したとは評価できない。＼n
(2) 類似箇所２及び３について
ア 類似箇所２，３は，それぞれ，字幕データの標準値を格納するオブジェクト の代入演算子，比較演算子のオーバーロードを定義するものであるから，類似箇所 １と同じ変数が使用される。これらの変数は，誤入力を避けるために類似箇所１を コピーして作成したと考えるのが自然であり，類似箇所２，３は，類似箇所１に基 づいて発生したものと解される。 鑑定人も，「類似箇所２，３については，原告ソフトウェア，被告ソ＼フトウェアの いずれも，類似箇所１の変数やコメントをコピーし，類似箇所２と類似箇所３のコ ードを記述した可能性を否定できず，類似箇所１に基づいて発生していると考えら＼nれるため，類似箇所２，３に基づいて，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアの開 発者の同一性を判定したり，被告ソフトウェアの独自性を判定することはできない。」＼nとの意見を述べている。
イ 一審原告は，類似箇所３における比較演算子のオーバーロードは，編集中の 字幕フォーマット情報を保存しようとする際，既存のフォーマットのリストの中に， 保存しようとする前記フォーマット情報と同一のものがあるか否かを判断するため に呼び出される比較処理部分であるところ，そもそも被告ソフトウェアにはフォー＼nマット情報をファイルに保存してリスト化する機能はないから，この部分は被告ソ＼ フトウェアにとって不要であると主張し，Ｂ大阪大学大学院情報科学研究科准教授 作成の意見書（甲１４３。以下「Ｂ意見書」という。）は，類似箇所３について，被 告ソフトウェアのソ＼ースコードには必要のないコードが存在していることを，流用 の根拠として指摘する。 しかし，演算子のオーバーロードは，Ｃ＋＋言語のプログラムでは普通に実装さ れるものであり，被告ソフトウェアのＣＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔクラスの比較＼n演算子のオーバーロードは，フォーマット情報をファイルに保存してリスト化する 機能に特化されたものとは認められないから，被告ソ＼フトウェアにとって不要なも のとはいえない。 そして，他に，類似箇所２，３が，類似箇所１とは別個に生じた類似箇所である ことを認めるに足りる証拠はなく，類似箇所２，３によって，一審被告らが本件ソ＼nースコードを使用したことを推認することはできない。
(3) 類似箇所４について
ア 類似箇所４は，字幕データの標準値をＡＤＯインターフェースでｍｄｂ形式 のデータベースに格納するためのプログラムに関し，原告ソフトウェアのＳＳＴＤ＼nＢ．ｃｐｐのソースコードと被告ソ＼フトウェアのＭｄｂ．ｃｐｐのソースコードに＼nおいて，５２個のフィールド名が一致したというものである。 上記フィールド名自体はｍｄｂファイルから参照可能であるところ，一審被告ら＼nは，旧ＳＳＴとの互換を得るため，ｍｄｂファイルを参照してＭｄｂ．ｃｐｐファ イルを実装したことを認めており，類似箇所４に係るフィールド名の一致は，その ことによって生じたものと推認される。
イ 一審原告は，被告ソフトウェアにおいて，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを利用＼nし，旧ＳＳＴのプロジェクトファイルと互換性のあるプロジェクトファイルをエク スポートできていることは，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクス，すなわ ち，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの解析アルゴリズム（解析ロジック）を利用してい ることを意味するところ，本件鑑定において，類似箇所４から生じるセマンティク スの正確な把握は困難であると指摘されており，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマ ンティクスの利用は，本件ソースコードを使用していることにほかならない旨主張＼nする。
(ア) セマンティクスの意味
セマンティクスとは，データの形式や構造ないし枠であるシンタックスに対応す＼nる概念であり，データの意味，内容のことであるとされる（甲９５）。 Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは，旧ＳＳＴにおいて生成された字幕データを書き出 すためのｍｄｂ形式のファイルを作成するためのひな型であり，ひな型を構成する＼nフィールド名，データ型がシンタックスであるのに対し，各フィールドが表す意味，＼n各フィールドのデータ型に従った個々のデータ値の表す意味がセマンティクスであ＼nると解される。例えば，Ｇｌｏｂａｌｓテーブル１行目の「ｓｔｒＧｌｏｂＦｏｎ ｔＮａｍｅ」（甲４８，５０）では，フィールド名「ｓｔｒＧｌｏｂＦｏｎｔＮａｍ ｅ」，データ型「テキスト型」がシンタックスであり，フィールドの意味が，字幕本 文フォント名を表し，「ＭＳゴシック」というように文字列（テキスト）で記述する＼nということが，セマンティクスに当たる。 この点，一審原告は，セマンティクスとは，解析アルゴリズムであると主張する。 しかし，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは，ｍｄｂ形式のファイルを作成するためのひ な型であり，プログラムではないから，そのセマンティクスに解析アルゴリズムが 含まれるとは解されず，一審原告の主張は採用できない。
(イ) セマンティクスの把握方法
ａ 類似箇所４に係るフィールド名は，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂに具体的な字 幕データ等を上書きしたファイルであるｍｄｂファイルをマイクロソフトＡｃｃｅ＼nｓｓで開けば見ることができるところ，フィールド名には，「Ｆｏｎｔ」，「Ｅｄｇｅ」など，字幕制作に携わる者であれば容易に分かる名称が用いられていることから， それ自体から，フィールドの意味を理解することができるものと認められる。例え ば，フィールド名「ｓｔｒＧｌｏｂＦｏｎｔＮａｍｅ」であれば，「ＦｏｎｔＮａｍ ｅ」の意味は本文フォント名を表すことを理解することができ，「ｓｔｒ」の記載か＼nら，データ型がハンガリアン記法（変数の型を名前の先頭に付与しておき，変数名 から変数へのアクセス方法に関する情報を伝えようとする記法）により，「ＣＳｔｒ ｉｎｇ」，すなわち，文字列型であることを推測することができる。さらに，ｍｄｂ ファイルのプロパティを見れば，データ型も見ることができるから（甲５０），デー タ型がテキスト型（文字列型）であることを確認することができ，本文フォント名 を表し，テキスト型（文字列型）で記載されるフィールドであるというセマンティ＼nクスを把握できる。 フィールド名からすぐにはその内容がわからないものについても，ｍｄｂファイ ルを参照し，記録されている具体的な字幕データの数値を変えて字幕の変化を見た り，目標とする字幕を見つけて該当項目の数値を確認し，字幕の設定を変えて数値 の変化を確認したりすることにより，データの属性を把握することができると解さ れる。例えば，ｍｄｂファイルで保存した字幕ファイルには，ｓｔｒＧｌｏｂＦｏ ｎｔＮａｍｅのデータとして，「ＭＳゴシック」のように字体の名称が記載されてい るところ（甲８９），これを手掛かりとして，本文フォントの字体の設定を変えたと きに，ｍｄｂファイルのｓｔｒＧｌｏｂＦｏｎｔＮａｍｅのデータがどのように変 化するかを試すことにより，どのような名称の字体が記述されるセマンティクスな のかを把握することは可能であると認められる。＼n
また，「ｓｔｒＦｏｒｍａｔ」は，標準設定と異なる個別設定をする際のフォーマ ット情報が格納されたフィールドであり，文字修飾の個別設定を指定すると，ｍｄ ｂファイルのｓｔｒＦｏｒｍａｔ欄にその個別設定に対応する数字や文字列が格納 される（乙２４，２８）。そうすると，字幕データの入力内容を変化させ，その変化 に対して格納される数字や文字列がどのように変化するかを確認することで，ｓｔ ｒＦｏｒｍａｔの値がいかなる文字修飾を意味するものであるかを把握できるもの と認められ，セマンティクスを把握することができるというべきである。 以上によれば，一審被告らが，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスを利 用しているとしても，かかるセマンティクスは，本件ソースコードを使用しなくて＼nも把握可能であるものと認められる。＼n
ｂ 鑑定人は，「各フィールドがどのようなセマンティクスを持つのかを正確に 把握するのは，容易なことではない。例えば，ｉＧｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ フィールドが格納している整数値のセマンティクスはかなり複雑である。」との意 見を述べている。 しかし，ＳＳＴＧ１操作マニュアルによれば，原告ソフトウェアにおいては，「表＼ 示位置・行配置」欄において，６箇所の表示位置と５箇所の行配置を指定すること＼nができるとされるところ（乙２５），ｍｄｂファイルを参照すれば，ｉＧｌｏｂＯｒ ｉｅｎｔａｔｉｏｎのデータ値と「表示位置・行配置」とは，「４」と「横下中央」，＼n「１」と「横下中頭」，「８」と「横下中末」，「１６」と「横下行頭」というように １対１の対応で把握することができることが認められる（乙２９）。そうすると，本 件ソースコードを参照しなくても，ｉＧｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎフィールド＼nのセマンティクスを把握することができるものと認められる。 もっとも，ｉＧｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎは，１６進表記で表＼されており（甲 １０１），その各桁の数値と，字幕の表示位置・行配置とがそれぞれ対応していると＼n思われるところ，かかる各桁の数値からその意味を把握することは困難であり，鑑 定人の上記意見は，この点を指して正確なセマンティクスを把握するのは容易では ないとするものと推察される。しかし，データ値と「表示位置・行配置」の１対１＼nの対応関係を把握できれば互換を得ることができるのであれば，それ以上に，ｉＧ ｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎのセマンティクスを正確に把握する必要はないと解 されるから，互換を得るために必要なｉＧｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎのセマン ティクスは，ｍｄｂファイルから把握可能であり，本件ソ＼ースコードを参照しない 限り把握できないものとはいえない。
(ウ) 以上によれば，一審被告らが，旧ＳＳＴとの互換を得るため，ｍｄｂファイ ルを参照してＭｄｂ．ｃｐｐファイルを実装していることは，本件ソースコードを＼n使用していることを意味するものではない。
ウ 一審原告は，本件鑑定書は，ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐファイルとＭｄｂ．ｃｐｐ ファイルは，ファイル自体が類似・共通すると指摘しており，フィールド名の一致 は，両ファイルが一致していると判断する理由の一つにすぎない上，ＳＳＴＤＢ． ｃｐｐファイルの行数は優に３０００行を超えるのであるから，類似箇所は５２の フィールド名の一致にとどまるものではないと主張し，Ｂ意見書は，５２のフィー ルド名が一致しており，ファイルが巨大であることから，処理も一致している可能＼n性が高いとの意見を述べる。 しかし，本件鑑定において，鑑定人は，原告ソフトウェアのＳＳＴＤＢ．ｃｐｐ＼nと被告ソフトウェアのＭｄｂ．ｃｐｐとの目視確認を行った上で，類似箇所は５２＼n個のフィールド名にあると鑑定したのであり，処理も含めて両ファイルが類似・共 通すると鑑定していないことは明らかである。 また，Ｂ意見書は，被告ソフトウェアのソ＼ースコードを視認せずに，類似した処 理を含んでいる可能性が高いと述べているにすぎない上，ファイルの行数が多いこ＼nとが処理の一致を意味すると解すべき根拠はないから，採用することはできない。 そして，被告ソフトウェアにおいて，本件ソ＼ースコードを参照して原告ソフトウ＼nェアの解析アルゴリズムを把握し，同じ処理を行っていることを認めるに足りる証 拠はない。かえって，エクスポートされるｍｄｂファイルの字幕の配置に関するｉ ＧｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎフィールドとｉＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎフィール ドのデータ値は，エクスポート前においては，原告ソフトウェア及び被告ソ＼フトウ ェアのいずれも変数名を●●●●●●●●●●●●とする変数に格納されているが， 原告ソフトウェアにおいては，データ型をＬＯＮＧ型とし（甲９９，原判決別紙ａ），＼n表示位置・行配置の設定について，水平位置，垂直位置，行揃え，縦書き横書きの＼n４種の情報を１６進表記の特定の桁に割り当て，特定の桁をマスクビットを用いて＼nビット演算により抽出している（甲１００〜１０２）のに対し，被告ソフトウェア＼nにおいては，データ型を列挙型としており（原判決別紙ａ），表示位置・行配置の設＼n定について，水平位置，垂直位置，行揃え，縦書き横書きの４種の情報を１６進表＼n記の特定の桁に割り当て，特定の桁をマスクビットを用いてビット演算により抽出 するものではないと解され，表示位置・行配置の設定処理のアルゴリズムは同一で＼nはないことが認められるのであって，本件ソースコードを参照したものではないこ＼nとが推認されるというべきである。
エ 小括
以上によれば，類似箇所４は，一審被告らによる本件ソースコードの使用を意味＼nするものではないのであって，一審原告の主張は採用できない。
(4) 一審被告らによる本件ソースコードの使用の有無＼n
ア 以上の検討によれば，類似箇所１については，一審被告らが本件ソースコー＼nドの変数定義部分を参照したことにより生じた可能性を否定できないものの，当該＼n変数定義部分は営業秘密とはいえない以上，これのみをもって，本件ソースコード＼nを使用したとは評価できない。 また，類似箇所２，３は，類似箇所１とは別個に生じた類似箇所ではない。 類似箇所４は，本件ソースコードを参照したことにより生じた一致とはいえない＼n上，旧ＳＳＴとの互換を得るために本件ソースコードを参照したとも認められない。＼nそして，本件鑑定の結果によれば，３００組のソースコードのペア中，類似箇所＼n１ないし５に該当する１１８行の他には本件ソースコードと被告ソ＼フトウェアのソ＼nースコードとが一致ないし類似する部分があったとは認められず，鑑定の対象とな ったソースコード２万９６７９行（コメント，空行を除いた有効行）のうち２万９＼n５６１行は非類似であって，非類似部分が９９％以上となる。 以上によれば，一審被告らが，類似箇所１に係る部分以外に本件ソースコードを＼n参照したとは認められず，また，類似箇所１に係る変数定義部分を参照した可能性＼nが否定できないことをもって，本件ソースコードを使用したとは評価できない。そ＼nうすると，本件ソースコードについて，不競法２条１項７号にいう「使用」があっ＼nたとはいえないというべきである。
イ 一審原告の主張について
(ア) 一審原告は，本件鑑定は最低限度の共通性の言及にとどまり，類似箇所や共 通箇所を網羅的に指摘したものではないから，本件鑑定の結果によって，類似箇所 １ないし４以外は類似しないとは認定できない旨主張し，Ｂ意見書も，本件鑑定手 法は不十分であり，他に類似箇所がないとはいえない旨の意見を述べる。＼nしかし，鑑定人は，「表１．２に示した（判決注：類似箇所１ないし５）以外の場＼n所では，類似・共通すると認定できる箇所は見つからなかった」と明記しており， 本件鑑定の結果によっては，他に類似・共通する箇所があるとはいえないことは明 らかである。そして，前記(3)ウのとおり，Ｂ意見書は，被告ソフトウェアのソ＼ース コードを参照しておらず，具体的な一致箇所を指摘するものではないから，採用の 限りではなく，他に本件鑑定の結果を左右するに足りる証拠はない。よって，一審 原告の主張は理由がない。
(イ) 一審原告は，類似箇所１ないし４の他にも，一審被告らによる本件ソースコ＼n
ードの使用を推認させる事実が多数存在するとも主張する。 しかし，以下のとおり，一審原告の主張は，いずれも理由がない。 ａ 一審原告は，被告ソフトウェアに原告ソ＼フトウェアで使用されているｓｄｂ 形式の字幕データベースが実装されていたことは，一審被告らが本件ソースコード＼nを不当に入手，利用していることを推認させる旨主張する。 しかし，被告ソフトウェアのプログラムファイルに，ｓｄｂとの記載があること＼nは認められるものの（甲５１の１〜５），ｓｄｂ形式の字幕データベースが実装され ていたことを認めるに足りる証拠はないから，一審原告の主張は，その前提を欠く ものである。
ｂ 一審原告は，被告ソフトウェアと原告ソ＼フトウェアには，1)字幕の全体設定 （デフォルト）を縦書きに設定して作成されたｍｄｂファイルをインポートした場 合に，原告ソフトウェアも被告ソ＼フトウェアも横書きでインポートされてしまう， 2)一審被告フェイスは平成２２年に設立されていて，それ以降に開発された被告ソ＼nフトウェアからエクスポートしたＥｘｃｅｌファイルの拡張子は「．ｘｌｓｘ」と なるはずであるところ，被告ソフトウェアのエクスポート先の拡張子は「．ｘｌｓ」＼nである，3)Ｅｘｃｅｌの言語設定を英語にした状態で，Ｅｘｃｅｌファイルをエク スポートすると，原告ソフトウェアも被告ソ＼フトウェアもハングアップする，4)エ クスポート先をＣ：￥に設定してＥｘｃｅｌファイルをエクスポートすると，原告 ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアもハングアップする，5)横書きで，例えば「ワシ ントンＤ．Ｃ．」と入力した字幕を縦書きに変換すると，原告ソフトウェアも被告ソ＼ フトウェアも「Ｄ．Ｃ．」のピリオドの位置がおかしくなってしまうとの共通したバ グが存在することも，一審被告らによる本件ソースコードの使用を推認させると主＼n張する。 しかし，本件鑑定の結果によれば，1)の事象は，被告ソフトウェアでは発生する＼nものの，原告ソフトウェアでは発生していないとされ，そもそも事象の共通性が認＼nめられない，2)については，原告ソフトウェアは拡張子の情報がリソ＼ースの文字列 定数として格納されているのに対し，被告ソフトウェアではＣ＃のソ＼ースコード中 で直接記述されているという差異がある，3)については，原告ソフトウェアと被告＼nソフトウェアはＥｘｃｅｌのＡＰＩを読み出すために異なるアプローチを採用し，＼n不具合が発生する直接の原因は原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアでは異なる， 4)については，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアとでは不具合が発生する原因 が異なる，5)については，表示位置を左上から右上に修正させる処理が，原告ソ＼フ トウェアと被告ソフトウェアとでは，大きく異なっているとの意見が述べられてい＼nる。かかる本件鑑定の結果によれば，これらのバグが共通することは，一審被告ら が，本件ソースコードを使用したことを裏付ける事実とは認められない。＼n
ｃ 一審原告は，本件ソースコードと被告ソ＼フトウェアのソースコードでは，ス＼nペルミスが一致するところ，かかる一致は，一審被告らが本件ソースコードを複製＼nしたものでなければ到底発生し得ないものである旨主張する。 しかし，本件鑑定の結果によれば，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアとで共 通するスペルミスは圧倒的に少ないから，共通するスペルミスの存在は一審被告ら が原告ソフトウェアを複製したことの根拠とならないとされる。また，原告ソ＼フト ウェアと被告ソフトウェアとで共通して，ｒｕｂｙの複数形をｒｕｂｉｅｓとすべ＼nきところがｒｕｂｙｓとなっていたり，ルビの綴りは正しくはｒｕｂｙであるにも かかわらず，ｒｕｂｉという綴りが混在しているほか，ａｌｉｇｎｍｅｎｔをａｌ ｉｇｎ，ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌをｈｏｒｚ又ｈｏｒｉｚと略す傾向があるところ， これらは，原告ソフトウェアを参照しなくても，同一開発者の一貫した記憶間違い＼nや発想によっても生じ得るとされる。そうすると，共通するスペルミスも，一審被 告らによる本件ソースコードの使用を推認させる事実とは認められない。＼n
ｄ 一審原告は，被告ソフトウェアでは，Ｃ＋＋／ＣＬＩ言語による無用なコー＼nディングが行われており，Ｃ＋＋言語の本件ソースコードを流用したことを推認さ＼nせる旨主張する。 しかし，本件鑑定の結果によれば，鑑定人は，Ｃ＋＋言語とＣ＃言語を使い分け るというのは，「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ」を用いた開発においては合理的な選 択と考えられ，Ｃ＋＋／ＣＬＩ言語は，Ｃ＋＋言語とＣ＃言語の間を橋渡しするた めに用いられていると考えられるとの意見を述べている。そうすると，被告ソフト＼nウェアにおけるＣ＋＋／ＣＬＩ言語でのコーディングの存在も，一審被告らが，一 審原告から持ち出したＣ＋＋言語のソースコードを流用したことを裏付ける事実と＼nは認められない。
ｅ 一審原告は，被告ソフトウェアの開発が開始した平成２４年頃には，「Ｖｉｓ＼nｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ２００８」，「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ２０１０」という ２つの新しい開発環境がリリースされ，広く一般的に利用されていたにもかかわら ず，被告ソフトウェアの当初の開発環境が，原告ソ＼フトウェアの開発環境と同じ「Ｖ ｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ２００５」であることは，被告ソフトウェアにおいて，＼n「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ２００５」で開発された本件ソースコードを流用し＼nたことを推認させると主張する。 しかし，本件鑑定の結果によれば，「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ２００５」は， Ｗｉｎｄｏｗｓ７までしか対応しておらず，被告ソフトウェアの開発環境もＷｉｎ＼nｄｏｗｓ７であるから，被告ソフトウェアを開始した時期に，「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔ ｕｄｉｏ２００５」を開発環境として採用することに，特段の矛盾は見つからない とされる。そうすると，被告ソフトウェアの開発環境が「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄ ｉｏ２００５」であることも，一審被告らが本件ソースコードを流用して被告ソ＼フ トウェアのソースコードを作成したことを推認させる事実とは認められない。＼nｆ その他，一審原告は，るる主張するが，いずれも採用できない。
(5) まとめ
以上によれば，一審被告Ｙの行為は，不競法２条１項７号の営業秘密の使用に該 当せず，一審被告フェイスについても，同項８号の不正競争行為は認められない。 また，同項４号，５号の不正競争行為についても認定することはできない。 その余の争点については判断するまでもないが，原判決が，将来バージョンアッ プされた後の被告ソフトウェアについて，本件ソ＼ースコードを使用するものか否か 審理することなく，その使用等の差止めを認めたことは，その範囲が過大であって， 相当でないことを付言する。
２ 不競法２条１項４号，５号，７号及び８号所定の不正競争行為の成否について
前記１(3)のとおり，本件鑑定の結果によれば，鑑定対象とされた３００組のソー＼nスコードのペアは，類似箇所１ないし４について，共通ないし類似すると判断され たことが認められる。 そこで，かかる鑑定結果を踏まえて，一審被告らが本件ソースコードを使用した＼nと評価することができるかについて，以下検討する。
(1) 類似箇所１について
ア 類似箇所１は，字幕データの標準値を格納するクラスメンバ変数を宣言する ものである。 本件鑑定の結果によれば，被告ソフトウェアのソ＼ースファイルＳｏｕｒｃｅＤｅ ｆａｕｌｔ．ｈで宣言されている変数３０個のうち，２０個の宣言が型，注釈，イ ンデントを含めて原告ソフトウェアのソ＼ースファイルＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇ ｓ．ｈのものと完全に一致し（表記方法が複数あると考えられる●●●●●●●●＼n●●●●●●●●●●●●の注釈を含む。），５個では少なくとも変数の名前がＧｌ ｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｈのものと一致しており，残りの５個では一致してい ない。 また，本件ソースコードと被告ソ＼フトウェアのソースコードに共通してみられる＼n特徴として，1)クラスメンバ変数の名前がアンダースコア（＿）で始まること，2) 複数の英単語から構成される変数名において，各単語の先頭が大文字になっている＼nこと，3)型名にＬＯＮＧが多用されていること，4)ＨｏｒｉｚｏｎｔａｌをＨｏｒ ｉｚ，ＶｅｒｔｉｃａｌをＶｅｒｔと略していること，5)変数宣言の順番が似てい ること，6)メンバ変数の型を記述する部分に３個のタブ（１２個のスペース）を用 いていること，7)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のコメントがタブ文 字を含めて完全に一致していることが指摘されている（以下，順に，それぞれ「共 通点1)」などという。）。 そして，鑑定人は，上記共通点3)ないし7)から，原告ソフトウェアと被告ソ＼フト ウェアの開発者は同一人物であると判断した上で，変数の一致箇所が多いことと， 共通点6)7)を理由に，被告ソフトウェアが原告ソ＼フトウェアを参照して開発された と考えるのが自然である旨述べていることが認められる。
イ 本件ソースコードの類似箇所１に係る部分について＼n
(ア) 本件ソースコードの類似箇所１に係る部分は，原告ソ＼フトウェアの字幕デ ータの標準値を，ＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｈのＣＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉ ｎｇｓクラスのパブリック・メンバ変数に格納し，字幕データの標準値を格納する 変数を宣言するものであって，処理を行う部分ではない。 また，本件ソースコードのうち，被告ソ＼フトウェアのソースコードと一致又は類＼n似するとされた２５個の変数名は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●というものである。そして，上記括弧内の注釈に記載された とおり，上記の変数は，それぞれ，字幕を表示する際の基本的な設定に関する変数＼nと解される。
これらの変数名は，字幕制作ソフトウェアで使用する一般的な内容をごく短い英＼n単語で表記したものであり，その形式は，変数の命名をアンダースコアで始め（共＼n通点1)），各英単語の先頭を大文字にして一体化したもの（共通点2)）となっている が，鑑定人は，共通点1)2)について，変数の命名規則として，クラスメンバ変数の 名前の先頭にアンダースコア（＿）があり，各単語の先頭を大文字とする命名規則 もＷｉｎｄｏｗｓでよくみられ，開発者の慣習であるから，異なる開発者間でも一 致することがあり得るとの意見を述べており，変数名の付け方は，特徴的とはいえ ないと認められる。 さらに，上記２５個の変数についてのデータの型名のうち，両者で一致するとさ れた２３の変数のデータ型は，ＬＯＮＧ型，ＣＳｔｒｉｎｇ型，ＢＯＯＬ型が使用 されているところ，これらは，マイクロソフト社が提供する標準のデータ型であっ＼nて（乙５７〜６０），特別なものではない。 なお，前記１(3)イ(ア)のとおり，本件鑑定の結果によれば，類似箇所１に係る本件 ソースコードと被告ソ＼フトウェアのソースコードは，字幕データの標準値（変数名）＼nをパブリック・メンバ変数（公開変数）に格納している点で一致しているとされる。 しかし，これらの変数は字幕データの標準値を設定するものであって，他のクラス の関数から参照されることが前提であるから，パブリック・メンバ変数とすること は通常のことであると解され，本件鑑定においても，この点は有用な一致点とはさ れていない。
(イ) 共通点1)ないし7)について
共通点1)2)は，異なる開発者であっても一致することがあり得るものであること は，前記(ア)で検討したとおりである。 共通点3)は，ＬＯＮＧ型が多用されているというもの，共通点4)は単語の略し方 の特徴，共通点5)は，変数宣言の順番であるが，いずれもプログラムの制作者が同 一であれば，同じになることは自然であると解される。また，共通点6)は，変数名 の開始位置を揃えるため，メンバ変数の型を記述する部分にタブ文字を使う際に， 被告ソフトウェアでは２個のタブに相当するスペースを配置すれば十＼分で，３個の タブに相当するスペースを与える必然性はないにもかかわらず，３個のタブを使っ ている点で原告ソフトウェアと共通するというものであるが，被告ソ＼フトウェアに おいては，タブが２個以上であれば変数名の開始位置を揃えることができるから， ３個のタブを使用したことが不自然とまではいえない。 そうすると，共通点3)ないし6)は，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアの制作 者が同一であれば不自然な一致とはいえないことから，いずれも，一審被告らが本 件ソースコードを使用したことを推認させるものではない。＼n他方，共通点7)は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のコメントがタ ブ文字を含めて完全に一致しているというものであり，鑑定人は，「特に，『(０：無 し １：フェードイン)』や『(０：無し １：フェードアウト)』という表記そのもの，＼n『種別』と『(０：無し)』の間にタブ文字が置かれていることは，双方のソースコー＼nドの共通点・類似点を強く示唆している。仮に，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウ ェアの開発者が同一人物で，その人物の記憶を手がかりとしても，原告ソフトウェ＼nアのソースコードを参照せずに，これほど細かい特徴を一致させるのは難しいので＼nはないかと考える。」との意見を述べている。そうすると，共通点7)によれば，一審 被告らが，本件ソースコードの変数定義部分を参照した可能＼性を否定できないとい うべきである。
ウ 検討
上記イ(イ)のとおり，類似箇所１に係る本件ソースコードと被告ソ＼フトウェアの ソースコードとの共通点7)によれば，一審被告らが，本件ソースコードの変数定義＼n部分を参照した可能性は否定できない。＼nしかし，上記イ(ア)によれば，類似箇所１に係る本件ソースコードは，変数定義部＼n分であり，字幕データの標準値を格納する変数を宣言するもので，処理を行う部分 ではないこと，変数は，いずれも字幕を表示する際の基本的な設定に関する変数で＼nあること，変数名は，字幕制作ソフトで使用する一般的な内容を表＼す，ごく短い英 単語に基づくものであって，その形式も開発者の慣習に基づくこと，変数のデータ の型は，マイクロソフト社が提供する標準のデータ型であること，注釈の内容も，＼n変数名が表す字幕の意味をそのまま説明したものであることが認められる。＼nそして，字幕表示に必要な設定項目は，原告ソ＼フトウェアの設定メニューから把 握できること（乙６４），変数の定義の仕方として，変数名，型，注釈で定義するこ とは極めて一般的であること，変数名は字幕ソフトが使用する一般的な名称である＼nこと，データの型はマイクロソフト社が提供する標準の型であること，注釈も一般＼n的な説明であることによれば，類似箇所１に係る本件ソースコードの情報の内容（変＼n数定義）自体は，少なくとも有用性又は非公知性を欠き，営業秘密とはいえない。 一審被告らが，類似箇所１に係る本件ソースコードの変数定義部分を参照して，＼n被告ソフトウェアのソ＼ースコードを作成したとしても，このことから他の部分を参 照したことまで推認されるものではない上，それ自体が営業秘密とはいえない変数 定義部分を参照したことのみをもって，本件ソースコードを使用したとも評価でき＼nないというべきである。
エ 小括
以上によれば，一審被告らが，類似箇所１について，本件ソースコードの変数定＼n義部分を参照した可能性が否定できないとしても，そのことをもって，一審被告ら＼nが本件ソースコードを使用したとは評価できない。＼n
(2) 類似箇所２及び３について
ア 類似箇所２，３は，それぞれ，字幕データの標準値を格納するオブジェクト の代入演算子，比較演算子のオーバーロードを定義するものであるから，類似箇所 １と同じ変数が使用される。これらの変数は，誤入力を避けるために類似箇所１を コピーして作成したと考えるのが自然であり，類似箇所２，３は，類似箇所１に基 づいて発生したものと解される。 鑑定人も，「類似箇所２，３については，原告ソフトウェア，被告ソ＼フトウェアの いずれも，類似箇所１の変数やコメントをコピーし，類似箇所２と類似箇所３のコ ードを記述した可能性を否定できず，類似箇所１に基づいて発生していると考えら＼nれるため，類似箇所２，３に基づいて，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアの開 発者の同一性を判定したり，被告ソフトウェアの独自性を判定することはできない。」＼nとの意見を述べている。
イ 一審原告は，類似箇所３における比較演算子のオーバーロードは，編集中の 字幕フォーマット情報を保存しようとする際，既存のフォーマットのリストの中に， 保存しようとする前記フォーマット情報と同一のものがあるか否かを判断するため に呼び出される比較処理部分であるところ，そもそも被告ソフトウェアにはフォー＼nマット情報をファイルに保存してリスト化する機能はないから，この部分は被告ソ＼ フトウェアにとって不要であると主張し，Ｂ大阪大学大学院情報科学研究科准教授 作成の意見書（甲１４３。以下「Ｂ意見書」という。）は，類似箇所３について，被 告ソフトウェアのソ＼ースコードには必要のないコードが存在していることを，流用 の根拠として指摘する。 しかし，演算子のオーバーロードは，Ｃ＋＋言語のプログラムでは普通に実装さ れるものであり，被告ソフトウェアのＣＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔクラスの比較＼n演算子のオーバーロードは，フォーマット情報をファイルに保存してリスト化する 機能に特化されたものとは認められないから，被告ソ＼フトウェアにとって不要なも のとはいえない。 そして，他に，類似箇所２，３が，類似箇所１とは別個に生じた類似箇所である ことを認めるに足りる証拠はなく，類似箇所２，３によって，一審被告らが本件ソ＼nースコードを使用したことを推認することはできない。
(3) 類似箇所４について
ア 類似箇所４は，字幕データの標準値をＡＤＯインターフェースでｍｄｂ形式 のデータベースに格納するためのプログラムに関し，原告ソフトウェアのＳＳＴＤ＼nＢ．ｃｐｐのソースコードと被告ソ＼フトウェアのＭｄｂ．ｃｐｐのソースコードに＼nおいて，５２個のフィールド名が一致したというものである。 上記フィールド名自体はｍｄｂファイルから参照可能であるところ，一審被告ら＼nは，旧ＳＳＴとの互換を得るため，ｍｄｂファイルを参照してＭｄｂ．ｃｐｐファ イルを実装したことを認めており，類似箇所４に係るフィールド名の一致は，その ことによって生じたものと推認される。
イ 一審原告は，被告ソフトウェアにおいて，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを利用＼nし，旧ＳＳＴのプロジェクトファイルと互換性のあるプロジェクトファイルをエク スポートできていることは，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクス，すなわ ち，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂの解析アルゴリズム（解析ロジック）を利用してい ることを意味するところ，本件鑑定において，類似箇所４から生じるセマンティク スの正確な把握は困難であると指摘されており，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマ ンティクスの利用は，本件ソースコードを使用していることにほかならない旨主張＼nする。
(ア) セマンティクスの意味
セマンティクスとは，データの形式や構造ないし枠であるシンタックスに対応す＼nる概念であり，データの意味，内容のことであるとされる（甲９５）。 Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは，旧ＳＳＴにおいて生成された字幕データを書き出 すためのｍｄｂ形式のファイルを作成するためのひな型であり，ひな型を構成する＼nフィールド名，データ型がシンタックスであるのに対し，各フィールドが表す意味，＼n各フィールドのデータ型に従った個々のデータ値の表す意味がセマンティクスであ＼nると解される。例えば，Ｇｌｏｂａｌｓテーブル１行目の「ｓｔｒＧｌｏｂＦｏｎ ｔＮａｍｅ」（甲４８，５０）では，フィールド名「ｓｔｒＧｌｏｂＦｏｎｔＮａｍ ｅ」，データ型「テキスト型」がシンタックスであり，フィールドの意味が，字幕本 文フォント名を表し，「ＭＳゴシック」というように文字列（テキスト）で記述する＼nということが，セマンティクスに当たる。 この点，一審原告は，セマンティクスとは，解析アルゴリズムであると主張する。 しかし，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂは，ｍｄｂ形式のファイルを作成するためのひ な型であり，プログラムではないから，そのセマンティクスに解析アルゴリズムが 含まれるとは解されず，一審原告の主張は採用できない。
(イ) セマンティクスの把握方法
ａ 類似箇所４に係るフィールド名は，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂに具体的な字 幕データ等を上書きしたファイルであるｍｄｂファイルをマイクロソフトＡｃｃｅ＼nｓｓで開けば見ることができるところ，フィールド名には，「Ｆｏｎｔ」，「Ｅｄｇｅ」など，字幕制作に携わる者であれば容易に分かる名称が用いられていることから， それ自体から，フィールドの意味を理解することができるものと認められる。例え ば，フィールド名「ｓｔｒＧｌｏｂＦｏｎｔＮａｍｅ」であれば，「ＦｏｎｔＮａｍ ｅ」の意味は本文フォント名を表すことを理解することができ，「ｓｔｒ」の記載か＼nら，データ型がハンガリアン記法（変数の型を名前の先頭に付与しておき，変数名 から変数へのアクセス方法に関する情報を伝えようとする記法）により，「ＣＳｔｒ ｉｎｇ」，すなわち，文字列型であることを推測することができる。さらに，ｍｄｂ ファイルのプロパティを見れば，データ型も見ることができるから（甲５０），デー タ型がテキスト型（文字列型）であることを確認することができ，本文フォント名 を表し，テキスト型（文字列型）で記載されるフィールドであるというセマンティ＼nクスを把握できる。 フィールド名からすぐにはその内容がわからないものについても，ｍｄｂファイ ルを参照し，記録されている具体的な字幕データの数値を変えて字幕の変化を見た り，目標とする字幕を見つけて該当項目の数値を確認し，字幕の設定を変えて数値 の変化を確認したりすることにより，データの属性を把握することができると解さ れる。例えば，ｍｄｂファイルで保存した字幕ファイルには，ｓｔｒＧｌｏｂＦｏ ｎｔＮａｍｅのデータとして，「ＭＳゴシック」のように字体の名称が記載されてい るところ（甲８９），これを手掛かりとして，本文フォントの字体の設定を変えたと きに，ｍｄｂファイルのｓｔｒＧｌｏｂＦｏｎｔＮａｍｅのデータがどのように変 化するかを試すことにより，どのような名称の字体が記述されるセマンティクスな のかを把握することは可能であると認められる。＼n
また，「ｓｔｒＦｏｒｍａｔ」は，標準設定と異なる個別設定をする際のフォーマ ット情報が格納されたフィールドであり，文字修飾の個別設定を指定すると，ｍｄ ｂファイルのｓｔｒＦｏｒｍａｔ欄にその個別設定に対応する数字や文字列が格納 される（乙２４，２８）。そうすると，字幕データの入力内容を変化させ，その変化 に対して格納される数字や文字列がどのように変化するかを確認することで，ｓｔ ｒＦｏｒｍａｔの値がいかなる文字修飾を意味するものであるかを把握できるもの と認められ，セマンティクスを把握することができるというべきである。 以上によれば，一審被告らが，Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂのセマンティクスを利 用しているとしても，かかるセマンティクスは，本件ソースコードを使用しなくて＼nも把握可能であるものと認められる。＼n
ｂ 鑑定人は，「各フィールドがどのようなセマンティクスを持つのかを正確に 把握するのは，容易なことではない。例えば，ｉＧｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ フィールドが格納している整数値のセマンティクスはかなり複雑である。」との意 見を述べている。 しかし，ＳＳＴＧ１操作マニュアルによれば，原告ソフトウェアにおいては，「表＼ 示位置・行配置」欄において，６箇所の表示位置と５箇所の行配置を指定すること＼nができるとされるところ（乙２５），ｍｄｂファイルを参照すれば，ｉＧｌｏｂＯｒ ｉｅｎｔａｔｉｏｎのデータ値と「表示位置・行配置」とは，「４」と「横下中央」，＼n「１」と「横下中頭」，「８」と「横下中末」，「１６」と「横下行頭」というように １対１の対応で把握することができることが認められる（乙２９）。そうすると，本 件ソースコードを参照しなくても，ｉＧｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎフィールド＼nのセマンティクスを把握することができるものと認められる。 もっとも，ｉＧｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎは，１６進表記で表＼されており（甲 １０１），その各桁の数値と，字幕の表示位置・行配置とがそれぞれ対応していると＼n思われるところ，かかる各桁の数値からその意味を把握することは困難であり，鑑 定人の上記意見は，この点を指して正確なセマンティクスを把握するのは容易では ないとするものと推察される。しかし，データ値と「表示位置・行配置」の１対１＼nの対応関係を把握できれば互換を得ることができるのであれば，それ以上に，ｉＧ ｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎのセマンティクスを正確に把握する必要はないと解 されるから，互換を得るために必要なｉＧｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎのセマン ティクスは，ｍｄｂファイルから把握可能であり，本件ソ＼ースコードを参照しない 限り把握できないものとはいえない。
(ウ) 以上によれば，一審被告らが，旧ＳＳＴとの互換を得るため，ｍｄｂファイ ルを参照してＭｄｂ．ｃｐｐファイルを実装していることは，本件ソースコードを＼n使用していることを意味するものではない。
ウ 一審原告は，本件鑑定書は，ＳＳＴＤＢ．ｃｐｐファイルとＭｄｂ．ｃｐｐ ファイルは，ファイル自体が類似・共通すると指摘しており，フィールド名の一致 は，両ファイルが一致していると判断する理由の一つにすぎない上，ＳＳＴＤＢ． ｃｐｐファイルの行数は優に３０００行を超えるのであるから，類似箇所は５２の フィールド名の一致にとどまるものではないと主張し，Ｂ意見書は，５２のフィー ルド名が一致しており，ファイルが巨大であることから，処理も一致している可能＼n性が高いとの意見を述べる。 しかし，本件鑑定において，鑑定人は，原告ソフトウェアのＳＳＴＤＢ．ｃｐｐ＼nと被告ソフトウェアのＭｄｂ．ｃｐｐとの目視確認を行った上で，類似箇所は５２＼n個のフィールド名にあると鑑定したのであり，処理も含めて両ファイルが類似・共 通すると鑑定していないことは明らかである。 また，Ｂ意見書は，被告ソフトウェアのソ＼ースコードを視認せずに，類似した処 理を含んでいる可能性が高いと述べているにすぎない上，ファイルの行数が多いこ＼nとが処理の一致を意味すると解すべき根拠はないから，採用することはできない。 そして，被告ソフトウェアにおいて，本件ソ＼ースコードを参照して原告ソフトウ＼nェアの解析アルゴリズムを把握し，同じ処理を行っていることを認めるに足りる証 拠はない。かえって，エクスポートされるｍｄｂファイルの字幕の配置に関するｉ ＧｌｏｂＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎフィールドとｉＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎフィール ドのデータ値は，エクスポート前においては，原告ソフトウェア及び被告ソ＼フトウ ェアのいずれも変数名を●●●●●●●●●●●●とする変数に格納されているが， 原告ソフトウェアにおいては，データ型をＬＯＮＧ型とし（甲９９，原判決別紙ａ），＼n表示位置・行配置の設定について，水平位置，垂直位置，行揃え，縦書き横書きの＼n４種の情報を１６進表記の特定の桁に割り当て，特定の桁をマスクビットを用いて＼nビット演算により抽出している（甲１００〜１０２）のに対し，被告ソフトウェア＼nにおいては，データ型を列挙型としており（原判決別紙ａ），表示位置・行配置の設＼n定について，水平位置，垂直位置，行揃え，縦書き横書きの４種の情報を１６進表＼n記の特定の桁に割り当て，特定の桁をマスクビットを用いてビット演算により抽出 するものではないと解され，表示位置・行配置の設定処理のアルゴリズムは同一で＼nはないことが認められるのであって，本件ソースコードを参照したものではないこ＼nとが推認されるというべきである。
エ 小括
以上によれば，類似箇所４は，一審被告らによる本件ソースコードの使用を意味＼nするものではないのであって，一審原告の主張は採用できない。
(4) 一審被告らによる本件ソースコードの使用の有無＼n
ア 以上の検討によれば，類似箇所１については，一審被告らが本件ソースコー＼nドの変数定義部分を参照したことにより生じた可能性を否定できないものの，当該＼n変数定義部分は営業秘密とはいえない以上，これのみをもって，本件ソースコード＼nを使用したとは評価できない。 また，類似箇所２，３は，類似箇所１とは別個に生じた類似箇所ではない。 類似箇所４は，本件ソースコードを参照したことにより生じた一致とはいえない＼n上，旧ＳＳＴとの互換を得るために本件ソースコードを参照したとも認められない。＼nそして，本件鑑定の結果によれば，３００組のソースコードのペア中，類似箇所＼n１ないし５に該当する１１８行の他には本件ソースコードと被告ソ＼フトウェアのソ＼nースコードとが一致ないし類似する部分があったとは認められず，鑑定の対象とな ったソースコード２万９６７９行（コメント，空行を除いた有効行）のうち２万９＼n５６１行は非類似であって，非類似部分が９９％以上となる。 以上によれば，一審被告らが，類似箇所１に係る部分以外に本件ソースコードを＼n参照したとは認められず，また，類似箇所１に係る変数定義部分を参照した可能性＼nが否定できないことをもって，本件ソースコードを使用したとは評価できない。そ＼nうすると，本件ソースコードについて，不競法２条１項７号にいう「使用」があっ＼nたとはいえないというべきである。
イ 一審原告の主張について
(ア) 一審原告は，本件鑑定は最低限度の共通性の言及にとどまり，類似箇所や共 通箇所を網羅的に指摘したものではないから，本件鑑定の結果によって，類似箇所 １ないし４以外は類似しないとは認定できない旨主張し，Ｂ意見書も，本件鑑定手 法は不十分であり，他に類似箇所がないとはいえない旨の意見を述べる。＼nしかし，鑑定人は，「表１．２に示した（判決注：類似箇所１ないし５）以外の場＼n所では，類似・共通すると認定できる箇所は見つからなかった」と明記しており， 本件鑑定の結果によっては，他に類似・共通する箇所があるとはいえないことは明 らかである。そして，前記(3)ウのとおり，Ｂ意見書は，被告ソフトウェアのソ＼ース コードを参照しておらず，具体的な一致箇所を指摘するものではないから，採用の 限りではなく，他に本件鑑定の結果を左右するに足りる証拠はない。よって，一審 原告の主張は理由がない。
(イ) 一審原告は，類似箇所１ないし４の他にも，一審被告らによる本件ソースコ＼n
ードの使用を推認させる事実が多数存在するとも主張する。 しかし，以下のとおり，一審原告の主張は，いずれも理由がない。 ａ 一審原告は，被告ソフトウェアに原告ソ＼フトウェアで使用されているｓｄｂ 形式の字幕データベースが実装されていたことは，一審被告らが本件ソースコード＼nを不当に入手，利用していることを推認させる旨主張する。 しかし，被告ソフトウェアのプログラムファイルに，ｓｄｂとの記載があること＼nは認められるものの（甲５１の１〜５），ｓｄｂ形式の字幕データベースが実装され ていたことを認めるに足りる証拠はないから，一審原告の主張は，その前提を欠く ものである。
ｂ 一審原告は，被告ソフトウェアと原告ソ＼フトウェアには，1)字幕の全体設定 （デフォルト）を縦書きに設定して作成されたｍｄｂファイルをインポートした場 合に，原告ソフトウェアも被告ソ＼フトウェアも横書きでインポートされてしまう， 2)一審被告フェイスは平成２２年に設立されていて，それ以降に開発された被告ソ＼nフトウェアからエクスポートしたＥｘｃｅｌファイルの拡張子は「．ｘｌｓｘ」と なるはずであるところ，被告ソフトウェアのエクスポート先の拡張子は「．ｘｌｓ」＼nである，3)Ｅｘｃｅｌの言語設定を英語にした状態で，Ｅｘｃｅｌファイルをエク スポートすると，原告ソフトウェアも被告ソ＼フトウェアもハングアップする，4)エ クスポート先をＣ：￥に設定してＥｘｃｅｌファイルをエクスポートすると，原告 ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアもハングアップする，5)横書きで，例えば「ワシ ントンＤ．Ｃ．」と入力した字幕を縦書きに変換すると，原告ソフトウェアも被告ソ＼ フトウェアも「Ｄ．Ｃ．」のピリオドの位置がおかしくなってしまうとの共通したバ グが存在することも，一審被告らによる本件ソースコードの使用を推認させると主＼n張する。 しかし，本件鑑定の結果によれば，1)の事象は，被告ソフトウェアでは発生する＼nものの，原告ソフトウェアでは発生していないとされ，そもそも事象の共通性が認＼nめられない，2)については，原告ソフトウェアは拡張子の情報がリソ＼ースの文字列 定数として格納されているのに対し，被告ソフトウェアではＣ＃のソ＼ースコード中 で直接記述されているという差異がある，3)については，原告ソフトウェアと被告＼nソフトウェアはＥｘｃｅｌのＡＰＩを読み出すために異なるアプローチを採用し，＼n不具合が発生する直接の原因は原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアでは異なる， 4)については，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアとでは不具合が発生する原因 が異なる，5)については，表示位置を左上から右上に修正させる処理が，原告ソ＼フ トウェアと被告ソフトウェアとでは，大きく異なっているとの意見が述べられてい＼nる。かかる本件鑑定の結果によれば，これらのバグが共通することは，一審被告ら が，本件ソースコードを使用したことを裏付ける事実とは認められない。＼n
ｃ 一審原告は，本件ソースコードと被告ソ＼フトウェアのソースコードでは，ス＼nペルミスが一致するところ，かかる一致は，一審被告らが本件ソースコードを複製＼nしたものでなければ到底発生し得ないものである旨主張する。 しかし，本件鑑定の結果によれば，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアとで共 通するスペルミスは圧倒的に少ないから，共通するスペルミスの存在は一審被告ら が原告ソフトウェアを複製したことの根拠とならないとされる。また，原告ソ＼フト ウェアと被告ソフトウェアとで共通して，ｒｕｂｙの複数形をｒｕｂｉｅｓとすべ＼nきところがｒｕｂｙｓとなっていたり，ルビの綴りは正しくはｒｕｂｙであるにも かかわらず，ｒｕｂｉという綴りが混在しているほか，ａｌｉｇｎｍｅｎｔをａｌ ｉｇｎ，ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌをｈｏｒｚ又ｈｏｒｉｚと略す傾向があるところ， これらは，原告ソフトウェアを参照しなくても，同一開発者の一貫した記憶間違い＼nや発想によっても生じ得るとされる。そうすると，共通するスペルミスも，一審被 告らによる本件ソースコードの使用を推認させる事実とは認められない。＼n
ｄ 一審原告は，被告ソフトウェアでは，Ｃ＋＋／ＣＬＩ言語による無用なコー＼nディングが行われており，Ｃ＋＋言語の本件ソースコードを流用したことを推認さ＼nせる旨主張する。 しかし，本件鑑定の結果によれば，鑑定人は，Ｃ＋＋言語とＣ＃言語を使い分け るというのは，「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ」を用いた開発においては合理的な選 択と考えられ，Ｃ＋＋／ＣＬＩ言語は，Ｃ＋＋言語とＣ＃言語の間を橋渡しするた めに用いられていると考えられるとの意見を述べている。そうすると，被告ソフト＼nウェアにおけるＣ＋＋／ＣＬＩ言語でのコーディングの存在も，一審被告らが，一 審原告から持ち出したＣ＋＋言語のソースコードを流用したことを裏付ける事実と＼nは認められない。
ｅ 一審原告は，被告ソフトウェアの開発が開始した平成２４年頃には，「Ｖｉｓ＼nｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ２００８」，「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ２０１０」という ２つの新しい開発環境がリリースされ，広く一般的に利用されていたにもかかわら ず，被告ソフトウェアの当初の開発環境が，原告ソ＼フトウェアの開発環境と同じ「Ｖ ｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ２００５」であることは，被告ソフトウェアにおいて，＼n「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ２００５」で開発された本件ソースコードを流用し＼nたことを推認させると主張する。 しかし，本件鑑定の結果によれば，「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏ２００５」は， Ｗｉｎｄｏｗｓ７までしか対応しておらず，被告ソフトウェアの開発環境もＷｉｎ＼nｄｏｗｓ７であるから，被告ソフトウェアを開始した時期に，「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔ ｕｄｉｏ２００５」を開発環境として採用することに，特段の矛盾は見つからない とされる。そうすると，被告ソフトウェアの開発環境が「Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄ ｉｏ２００５」であることも，一審被告らが本件ソースコードを流用して被告ソ＼フ トウェアのソースコードを作成したことを推認させる事実とは認められない。＼nｆ その他，一審原告は，るる主張するが，いずれも採用できない。
(5) まとめ
以上によれば，一審被告Ｙの行為は，不競法２条１項７号の営業秘密の使用に該 当せず，一審被告フェイスについても，同項８号の不正競争行為は認められない。 また，同項４号，５号の不正競争行為についても認定することはできない。 その余の争点については判断するまでもないが，原判決が，将来バージョンアッ プされた後の被告ソフトウェアについて，本件ソ＼ースコードを使用するものか否か 審理することなく，その使用等の差止めを認めたことは，その範囲が過大であって， 相当でないことを付言する。
◆判決本文
原審はこちら。
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2019.09. 3
平成28(行ケ)10239 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成29年5月30日 知的財産高等裁判所
2年以上前の事件ですが、漏れていたのでアップします。物品名は「映像装置付き自動車」で、その部分意匠である道路上への表示画像が、意匠登録の対象ではないと判断されました。2018年の法改正で「画像」が意匠の対象となりましたが、本件は、改正前の出願です。
意匠法２条２項は，「物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にす＼nるために行われるものに限る。）の用に供される画像であって，当該物品又はこれと 一体として用いられる物品に表示されるもの」は，同条１項の「物品の部分の形状，＼n模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれ，意匠法上の意匠に当たる旨を規定 する。同条２項は，平成１８年法律第５５号による意匠法の改正（以下「平成１８ 年改正」という。）によって設けられたものである。 ところで，平成１８年改正前から，家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボ タン等の物理的な部品を電子的な画面に置き換え，この画面上に表示された図形等＼nからなる，いわゆる「画面デザイン」を利用して操作をする機器が増加してきてい た。このような画面デザインは，機器の使用状態を考慮して使いやすさ，分かりや すさ，美しさ等の工夫がされ，家電機器等の品質や需要者の選択にとって大きな要 素となってきており，企業においても画面デザインへの投資の重要性が増大してい る状況にあった。
しかしながら，平成１８年改正前においては，特許庁の運用として，意匠法２条 １項に規定されている物品について，画面デザインの一部のみしか保護対象としな い解釈が行われ，液晶時計の時計表示部のようにそれがなければ物品自体が成り立＼nたない画面デザインや，携帯電話の初期画面のように機器の初動操作に必要不可欠 な画面デザインについては，その機器の意匠の構成要素として意匠法によって保護＼nされるとの解釈が行われていたが，それら以外の画面デザインや，機器からの信号 や操作によってその機器とは別のディスプレイ等に表示される画面デザインについ＼nては，意匠法では保護されないとの解釈が行われていた（意匠登録出願の願書及び 図面の記載に関するガイドライン−基本編−液晶表示等に関するガイドライン［部＼n分意匠対応版］）。 そこで，画面デザインを意匠権により保護できるようにするために，平成１８年 改正により，意匠法２条２項が設けられた。
このような立法経緯を踏まえて解釈すると，同項の「物品の操作…の用に供され る画像」とは，家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品 に代わって，画面上に表示された図形等を利用して物品の操作を行うことができる＼nものを指すというべきであるから，特段の事情がない限り，物品の操作に使用され る図形等が選択又は指定可能に表＼示されるものをいうものと解される。 これを本願部分についてみると，本願部分の画像は，別紙第１のとおりのもので あって，「意匠に係る物品の説明」欄の記載（補正後のもの，別紙第１）を併せて考 慮すると，画像の変化により運転者の操作が促され，運転者の操作により更なる画 像の変化が引き起こされるというものであると認められ，本願部分の画像は，自動 車の開錠から発進前（又は後退前）までの自動車の各作動状態を表示することによ＼nり，運転者に対してエンジンキー，シフトレバー，ブレーキペダル，アクセルペダ ル等の物理的な部品による操作を促すものにすぎず，運転者は，本願部分の画像に 表示された図形等を選択又は指定することにより，物品（映像装置付き自動車）の＼n操作をするものではないというべきである（甲１，５）。 そうすると，本願部分の画像は，物品の操作に使用される図形等が選択又は指定 可能に表＼示されるものということはできない。また，本願部分の画像について，特 段の事情も認められない。 したがって，本願部分の画像は，意匠法２条２項所定の「物品の操作…の用に供 される画像」には当たらないから，本願意匠は，意匠法３条１項柱書所定の「工業 上利用することができる意匠」に当たらない。
２ 原告は，平成１８年改正により意匠法２条２項が設けられた趣旨は，形態が， 物品と一体として用いられる範囲において，「物品の操作…の用に供される画像」に 関するデザインを広く保護しようとすることにあり，それ以上に保護対象を限定す る意図は読み取れず，本願部分の画像は，「映像装置付き自動車」という物品におけ る「走る」という機能を発揮できる状態にするための，シフトレバー等の操作の用＼nに供されるものということができるから，同項の要件に適合すると主張する。 しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は，前記１のとおりであり，これによると，本願部分の 画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも，前記１のとおり である。原告は，本願意匠に係る物品の「操作」は，「機械など」に相当するシフト レバーをあやつって働かせることであり，「一定の作用効果や結果」に相当する「走 る」機能を得るために，「物品の内部機構＼等」に相当するトランスミッション等に指 示を与えるものであると主張するが，ここでいう「映像装置付き自動車」という「物 品の操作」とは，「走る」という機能を発揮できる状態にするための「一定の作用効＼n果や結果」を得るために「物品の内部機構等」であるトランスミッション等に対し＼n指示を与えることをいうのであるから，シフトレバー等は，あやつって働かせる対 象である「機械など」に相当するものではなく，「物品の操作の用に供される」もの であって，このシフトレバー等「の操作の用に供される画像」であるか否かを検討 しても，意匠法２条２項所定の画像であることが認められるものではない。 したがって，原告の主張は，理由がない。
３ 原告は，審決が，1)操作ボタン等の画像が表示されること，2)表示された画＼n像を用いて操作を行うものであることを，意匠法２条２項所定の画像に当たるかの 判断基準としたことが，これまでの意匠登録例（甲９〜１１）に照らしても同項の 解釈として誤りであると主張する。 しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は，前記１のとおりであり，これと同旨と解される上記 判断基準に誤りはない。 また，前記１の同項の解釈は，これまでの意匠登録例により直ちに左右される性 質のものではないから，甲９〜１１に基づく原告の主張を採用することはできない。 したがって，原告の主張は，理由がない。
４ 原告は，被告が，物品の内部機構等に指示を与えるための図形等が選択又は＼n指定可能に表＼示され，物品の内部機構等に指示を与えることができることが認識可＼n能に表＼示される画像であることを，意匠法２条２項所定の画像の要件としたことが， 十分な根拠なく条文を限定解釈して恣意的に要件を定めたものであり，客観的な判＼n断基準として不適切であると主張する。 しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は，前記１のとおりである。前記１の同項の解釈は，同 項が設けられた立法経緯を踏まえて，同項の「操作の用に供される」という文言を 解釈し，同項の「物品の操作の用に供される画像」の意義を明らかにしたものであ り，同項の文言を離れて恣意的に要件を定めたものではない。また，前記１の同項 の解釈が，客観的な判断基準として不適切であるとする根拠はない。 したがって，原告の主張は，理由がない。
５ 原告は，本願部分の画像は，縮小画像図１〜１６の一連の画像が，その画像 の変化により運転者の操作が促されると同時に，その運転者の操作により更なる画 像の変化を引き起こすというように，画像変化と操作がインタラクティブに連携し て一体感を奏する「映像装置付き自動車」の開錠から前進及び後退までの，走る「操 作の用に供される画像」ということができると主張する。 しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は，前記１のとおりであり，これによると，本願部分の 画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも，前記１のとおり である。映像装置の故障等により本願部分の画像が表示されず，本願部分の画像が＼nなかったときでも，エンジンキー，シフトレバー，ブレーキペダル，アクセルペダ ル等の物理的な部品が正常であれば，映像装置付き自動車における「走る」という 機能を発揮できる状態にするための「物品の操作」を行うことは可能＼である一方で， 本願部分の画像が正常に表示されているときでも，エンジンキー，シフトレバー，＼nブレーキペダル，アクセルペダル等の物理的な部品が故障していれば，上記「物品 の操作」を行うことはできないのであるから，このことからしても，映像装置付き 自動車における「走る」という機能を発揮できる状態にするための「物品の操作の＼n用に供される」ものは，エンジンキー，シフトレバー，ブレーキペダル，アクセル ぺダル等の物理的な部品であって，本願部分の画像ではないというべきである。 したがって，原告の主張は，理由がない。
６ 原告は，本願部分の画像によって映像装置付き自動車を操作することは，「操 作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合に相当するから， 本願部分の画像は，これと同様に意匠法２条２項所定の画像に当たると主張する。 しかしながら，画像に表示された物品の操作に使用される図形等をタッチパネル＼nにより直接的に選択又は指定せず，リモコンによる遠隔操作を行う場合であっても， 画像上の図形等を選択又は指定する手段がリモコンに変わるだけで，物品の操作に 使用される図形等を選択又は指定することに変わりはない。原告は，「操作の用に供 される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合には，「3)操作されたリモコン は，（物品に対して）信号を発信し，この信号は，物品の内部機構に指示を与える。＼n4)物品は，内部機構に与えられた指示に従い，物品と一体として用いられる表＼示機 器上の，操作の用に供される画像を変化（選択又は指定に相当）させる。」というス テップを踏むとした上で，これと，本願部分の画像によって「映像装置付き自動車」 を操作する場合における「3)操作されたシフトレバーは，トランスミッションに対 して指示を与える。4)映像装置付き自動車は，トランスミッションに与えられた指 示に従い，物品と一体として用いられる表示機器上の，操作の用に供される画像を＼n変化させる。」とが１対１で対応していると主張するが，「操作の用に供される画像」 によってリモコンで遠隔操作を行う場合に，3)物品の内部機構であるトランスミッ＼nションに対してシフトレバー（の移動）が指示を与えることと対比すべきものは， 画像に表示された物品の操作に使用される図形等（のリモコンによる選択又は指定）＼nが物品の内部機構等に対して指示を与えることであって，画像上の図形等を選択又＼nは指定する手段にすぎないリモコンを物品の内部機構に対して指示を与えるシフト＼nレバーと対比する点において，失当である。
意匠法２条２項は，「物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にす＼nるために行われるものに限る。）の用に供される画像であって，当該物品又はこれと 一体として用いられる物品に表示されるもの」は，同条１項の「物品の部分の形状，＼n模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれ，意匠法上の意匠に当たる旨を規定 する。同条２項は，平成１８年法律第５５号による意匠法の改正（以下「平成１８ 年改正」という。）によって設けられたものである。 ところで，平成１８年改正前から，家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボ タン等の物理的な部品を電子的な画面に置き換え，この画面上に表示された図形等＼nからなる，いわゆる「画面デザイン」を利用して操作をする機器が増加してきてい た。このような画面デザインは，機器の使用状態を考慮して使いやすさ，分かりや すさ，美しさ等の工夫がされ，家電機器等の品質や需要者の選択にとって大きな要 素となってきており，企業においても画面デザインへの投資の重要性が増大してい る状況にあった。
しかしながら，平成１８年改正前においては，特許庁の運用として，意匠法２条 １項に規定されている物品について，画面デザインの一部のみしか保護対象としな い解釈が行われ，液晶時計の時計表示部のようにそれがなければ物品自体が成り立＼nたない画面デザインや，携帯電話の初期画面のように機器の初動操作に必要不可欠 な画面デザインについては，その機器の意匠の構成要素として意匠法によって保護＼nされるとの解釈が行われていたが，それら以外の画面デザインや，機器からの信号 や操作によってその機器とは別のディスプレイ等に表示される画面デザインについ＼nては，意匠法では保護されないとの解釈が行われていた（意匠登録出願の願書及び 図面の記載に関するガイドライン−基本編−液晶表示等に関するガイドライン［部＼n分意匠対応版］）。 そこで，画面デザインを意匠権により保護できるようにするために，平成１８年 改正により，意匠法２条２項が設けられた。
このような立法経緯を踏まえて解釈すると，同項の「物品の操作…の用に供され る画像」とは，家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品 に代わって，画面上に表示された図形等を利用して物品の操作を行うことができる＼nものを指すというべきであるから，特段の事情がない限り，物品の操作に使用され る図形等が選択又は指定可能に表＼示されるものをいうものと解される。 これを本願部分についてみると，本願部分の画像は，別紙第１のとおりのもので あって，「意匠に係る物品の説明」欄の記載（補正後のもの，別紙第１）を併せて考 慮すると，画像の変化により運転者の操作が促され，運転者の操作により更なる画 像の変化が引き起こされるというものであると認められ，本願部分の画像は，自動 車の開錠から発進前（又は後退前）までの自動車の各作動状態を表示することによ＼nり，運転者に対してエンジンキー，シフトレバー，ブレーキペダル，アクセルペダ ル等の物理的な部品による操作を促すものにすぎず，運転者は，本願部分の画像に 表示された図形等を選択又は指定することにより，物品（映像装置付き自動車）の＼n操作をするものではないというべきである（甲１，５）。 そうすると，本願部分の画像は，物品の操作に使用される図形等が選択又は指定 可能に表＼示されるものということはできない。また，本願部分の画像について，特 段の事情も認められない。 したがって，本願部分の画像は，意匠法２条２項所定の「物品の操作…の用に供 される画像」には当たらないから，本願意匠は，意匠法３条１項柱書所定の「工業 上利用することができる意匠」に当たらない。
２ 原告は，平成１８年改正により意匠法２条２項が設けられた趣旨は，形態が， 物品と一体として用いられる範囲において，「物品の操作…の用に供される画像」に 関するデザインを広く保護しようとすることにあり，それ以上に保護対象を限定す る意図は読み取れず，本願部分の画像は，「映像装置付き自動車」という物品におけ る「走る」という機能を発揮できる状態にするための，シフトレバー等の操作の用＼nに供されるものということができるから，同項の要件に適合すると主張する。 しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は，前記１のとおりであり，これによると，本願部分の 画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも，前記１のとおり である。原告は，本願意匠に係る物品の「操作」は，「機械など」に相当するシフト レバーをあやつって働かせることであり，「一定の作用効果や結果」に相当する「走 る」機能を得るために，「物品の内部機構＼等」に相当するトランスミッション等に指 示を与えるものであると主張するが，ここでいう「映像装置付き自動車」という「物 品の操作」とは，「走る」という機能を発揮できる状態にするための「一定の作用効＼n果や結果」を得るために「物品の内部機構等」であるトランスミッション等に対し＼n指示を与えることをいうのであるから，シフトレバー等は，あやつって働かせる対 象である「機械など」に相当するものではなく，「物品の操作の用に供される」もの であって，このシフトレバー等「の操作の用に供される画像」であるか否かを検討 しても，意匠法２条２項所定の画像であることが認められるものではない。 したがって，原告の主張は，理由がない。
３ 原告は，審決が，1)操作ボタン等の画像が表示されること，2)表示された画＼n像を用いて操作を行うものであることを，意匠法２条２項所定の画像に当たるかの 判断基準としたことが，これまでの意匠登録例（甲９〜１１）に照らしても同項の 解釈として誤りであると主張する。 しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は，前記１のとおりであり，これと同旨と解される上記 判断基準に誤りはない。 また，前記１の同項の解釈は，これまでの意匠登録例により直ちに左右される性 質のものではないから，甲９〜１１に基づく原告の主張を採用することはできない。 したがって，原告の主張は，理由がない。
４ 原告は，被告が，物品の内部機構等に指示を与えるための図形等が選択又は＼n指定可能に表＼示され，物品の内部機構等に指示を与えることができることが認識可＼n能に表＼示される画像であることを，意匠法２条２項所定の画像の要件としたことが， 十分な根拠なく条文を限定解釈して恣意的に要件を定めたものであり，客観的な判＼n断基準として不適切であると主張する。 しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は，前記１のとおりである。前記１の同項の解釈は，同 項が設けられた立法経緯を踏まえて，同項の「操作の用に供される」という文言を 解釈し，同項の「物品の操作の用に供される画像」の意義を明らかにしたものであ り，同項の文言を離れて恣意的に要件を定めたものではない。また，前記１の同項 の解釈が，客観的な判断基準として不適切であるとする根拠はない。 したがって，原告の主張は，理由がない。
５ 原告は，本願部分の画像は，縮小画像図１〜１６の一連の画像が，その画像 の変化により運転者の操作が促されると同時に，その運転者の操作により更なる画 像の変化を引き起こすというように，画像変化と操作がインタラクティブに連携し て一体感を奏する「映像装置付き自動車」の開錠から前進及び後退までの，走る「操 作の用に供される画像」ということができると主張する。 しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の 用に供される画像」の意義は，前記１のとおりであり，これによると，本願部分の 画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも，前記１のとおり である。映像装置の故障等により本願部分の画像が表示されず，本願部分の画像が＼nなかったときでも，エンジンキー，シフトレバー，ブレーキペダル，アクセルペダ ル等の物理的な部品が正常であれば，映像装置付き自動車における「走る」という 機能を発揮できる状態にするための「物品の操作」を行うことは可能＼である一方で， 本願部分の画像が正常に表示されているときでも，エンジンキー，シフトレバー，＼nブレーキペダル，アクセルペダル等の物理的な部品が故障していれば，上記「物品 の操作」を行うことはできないのであるから，このことからしても，映像装置付き 自動車における「走る」という機能を発揮できる状態にするための「物品の操作の＼n用に供される」ものは，エンジンキー，シフトレバー，ブレーキペダル，アクセル ぺダル等の物理的な部品であって，本願部分の画像ではないというべきである。 したがって，原告の主張は，理由がない。
６ 原告は，本願部分の画像によって映像装置付き自動車を操作することは，「操 作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合に相当するから， 本願部分の画像は，これと同様に意匠法２条２項所定の画像に当たると主張する。 しかしながら，画像に表示された物品の操作に使用される図形等をタッチパネル＼nにより直接的に選択又は指定せず，リモコンによる遠隔操作を行う場合であっても， 画像上の図形等を選択又は指定する手段がリモコンに変わるだけで，物品の操作に 使用される図形等を選択又は指定することに変わりはない。原告は，「操作の用に供 される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合には，「3)操作されたリモコン は，（物品に対して）信号を発信し，この信号は，物品の内部機構に指示を与える。＼n4)物品は，内部機構に与えられた指示に従い，物品と一体として用いられる表＼示機 器上の，操作の用に供される画像を変化（選択又は指定に相当）させる。」というス テップを踏むとした上で，これと，本願部分の画像によって「映像装置付き自動車」 を操作する場合における「3)操作されたシフトレバーは，トランスミッションに対 して指示を与える。4)映像装置付き自動車は，トランスミッションに与えられた指 示に従い，物品と一体として用いられる表示機器上の，操作の用に供される画像を＼n変化させる。」とが１対１で対応していると主張するが，「操作の用に供される画像」 によってリモコンで遠隔操作を行う場合に，3)物品の内部機構であるトランスミッ＼nションに対してシフトレバー（の移動）が指示を与えることと対比すべきものは， 画像に表示された物品の操作に使用される図形等（のリモコンによる選択又は指定）＼nが物品の内部機構等に対して指示を与えることであって，画像上の図形等を選択又＼nは指定する手段にすぎないリモコンを物品の内部機構に対して指示を与えるシフト＼nレバーと対比する点において，失当である。
◆判決本文
関連事件は以下です。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2019.09. 2
平成30(行ケ)10117 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月12日 知的財産高等裁判所(1部)
明確性･サポート要件違反とした拒絶審決が取り消されました。
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だ けではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願 当時における技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不 当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 そこで，本願発明に係る特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害され るほどに不明確であるか否かについて，検討する。なお，以下，本願発明の発明特 定事項について，次のとおり分説し，それぞれ「特定事項Ａ」ないし「特定事項Ｉ」 ということがある。
Ａ 対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択 するための指標としての使用であって，
Ｂ 前記対象の一つ以上の要素は，以下：前記対象の年齢，前記対象の性別，前 記対象の食餌，前記対象の体重，前記対象の身体活動レベル，前記対象の脂質忍容 性レベル，前記対象の医学的状態，前記対象の家族の病歴，および前記対象の生活 圏の周囲の温度範囲から選択され，
Ｃ ここで前記配合物が，１又は複数の，相互に補完する一日用量のω−６脂肪 酸およびω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含み，
Ｄ ここでω−６脂肪酸対ω−３脂肪酸の比，およびそれらの量が，前記一つ以 上の要素に基づいており；
Ｅ ここでω−６対ω−３の比が，４：１以上，ここでω−６の前記用量が４０ グラム以下であり；
Ｆ または前記対象の食餌および／または配合物における抗酸化物質，植物化学 物質，およびシーフードの量に基づいて１：１〜５０：１；
Ｇ またはここでω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中止が緩やかで あり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり；
Ｈ またはここで前記脂肪酸の含有量は，下記表６：（表＼は略）と適合する，
Ｉ 前記使用。
(2) 「対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配合物を選 択するための指標としての使用」との記載（特定事項Ａ）の明確性
ア 特定事項Ａ及びＢ
本願発明は，「対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配 合物を選択するための指標としての使用であって，」と特定され（特定事項Ａ）， 続いて，「前記対象の一つ以上の要素は，以下：前記対象の年齢，前記対象の性別， 前記対象の食餌，前記対象の体重，前記対象の身体活動レベル，前記対象の脂質忍 容性レベル，前記対象の医学的状態，前記対象の家族の病歴，および前記対象の生 活圏の周囲の温度範囲から選択され，」と特定されている（特定事項Ｂ）。 そうすると，特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，少なくとも，下記の方法である 旨特定するものと解釈するのが合理的である。
記
脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択するため に，当該対象の「要素」，すなわち，年齢，性別，食餌，体重，身体活動レベル， 脂質忍容性レベル，医学的状態，家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち， 一つ又は複数を「指標」として使用する方法
イ 特定事項Ｃ
本願発明は，「ここで前記配合物が，１又は複数の，相互に補完する一日用量の ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含み，」と特定されている（特定 事項Ｃ）。そして，「ここで前記配合物」とは，特定事項Ａ及びＢで特定された方 法によって選択される対象物である「脂質含有配合物」をいうものである。 そうすると，特定事項Ｃは，本願発明の方法によって選択される対象物である脂 質含有配合物がω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含むなどと，本願発 明の方法によって選択される対象物の構成を特定するものということができる。＼n
ウ 特定事項ＤないしＨによって特定される目的物
特定事項ＤないしＨは，ω−６脂肪酸とω−３脂肪酸の用量の比率を特定したり （特定事項Ｄ，Ｅ，Ｆ），ω−６脂肪酸及び／又はω−３脂肪酸の用量を特定した り（特定事項Ｄ，Ｅ，Ｇ），脂肪酸に含まれるω−９脂肪酸，ω−６脂肪酸及びω −３脂肪酸の重量％を特定したり（特定事項Ｈ），ω−６脂肪酸及び／又はω−３ 脂肪酸の摂取量の経時的変化（特定事項Ｇ）を特定したりするものである。 そうすると，特定事項ＤないしＨは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の 方法によって選択される対象物の構成，すなわち，対象物である脂質含有配合物が＼nω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含むという構成について，ω−６脂＼n肪酸，ω−３脂肪酸又は脂肪酸に含まれるω−９脂肪酸等の比率，用量，重量％又 は摂取量の経時的変化に着目することにより，更に特定するものということができ る。
エ 特定事項ＤないしＨの関係
(ア) 特定事項ＤないしＨは，それぞれ「；」で区切られているから，それぞれ の発明特定事項ごとに，個別の技術的意義を有すると解すべきものである。
(イ) そして，特定事項Ｄは「ここで」で始まり，特定事項Ｅは「ここで」で始 まり，特定事項ＦないしＨは「または」で接続されているから，特定事項Ｄないし Ｈは，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨに更に区別され，特定事項ＥないしＨは選 択関係にあるものである。
(ウ) さらに，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨとの関係について検討する。 これらの特定事項は，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法によって選 択される対象物の構成について，ω−６脂肪酸，ω−３脂肪酸又は脂肪酸に含まれ＼nるω−９脂肪酸等の比率，用量，重量％又は摂取量の経時的変化に着目することに より，更に特定するものである。 そして，特定事項Ｄは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法によって 選択される対象物の構成について，脂質含有配合物が投与される対象の「要素」，＼nすなわち，年齢，性別，食餌，体重，身体活動レベル，脂質忍容性レベル，医学的 状態，家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち，一つ又は複数に基づいて特 定しようとするものである。 一方，特定事項ＥないしＨは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法に よって選択される対象物の構成について，客観的な比率，用量，重量％又は摂取量＼nの経時的変化に基づいて特定しようとするものである。 このように，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨは，いずれも特定事項Ｃによって 特定された本願発明の方法によって選択される対象物の構成について，更に特定す＼nるものであるところ，その特定の仕方が異なり，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨ による特定の間で矛盾が生じるものではないから，重畳して適用されるものという べきである。
オ 特定事項Ｉ
特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり， 当該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数 を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ，特定事項Ｃは， 本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し，＼n特定事項Ｄ及び特定事項ＥないしＨは，重畳的に，これに更に特定を加えるもので ある。 そうすると，特定事項Ｉは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，脂質含 有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち一つ又は複数を「指標」と して使用する方法について，これが，特定事項ＣないしＨによって特定された構成＼nを有する脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択す るための方法である旨更に特定するものということができる。
カ 特定事項Ａの明確性
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
・・・
特定事項Ｃで特定される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の構成は「一日＼n用量」の脂肪酸を含むものであるところ，特定事項Ｃに係る特許請求の範囲の記載 だけからでは，1)脂質含有配合物が，「一日用量」に相当する「ω−６脂肪酸およ びω−３脂肪酸」を含み，更にその余の脂肪酸を含んでもよいのか，それとも2)脂 質含有配合物が，「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含み，かつ，当該「脂肪酸」 が「ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸」を含むのか，について，一義的に明らかで はない。
(イ) そこで，本願明細書の記載を考慮する。
ａ 本願明細書において，対象に投与される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の 量について具体的に明示する記載は，実施例１，３，５及び６のみである。 そして，実施例１には，「この配合物は，およそ１０〜１００グラムの１日総脂 肪の，均衡のとれた脂肪酸組成物を供給できる。」と記載され，脂質含有配合物に 含まれる「脂肪酸」の「一日用量」について記載されている。一方，「ω−６脂肪 酸」及び「ω−３脂肪酸」の「一日用量」に関する記載はない。 また，実施例３，５及び６には，【表９】ないし【表＼１３】が記載され，各表に＼nついて，「総脂肪酸内容物についての用量範囲（単位：グラム），一価不飽和脂肪 酸対多価不飽和脂肪酸の比率範囲および一価不飽和脂肪酸対飽和脂肪酸の比率範囲， ω−６脂肪酸含有量の範囲（単位：グラム），ω−９脂肪酸対ω−６脂肪酸の比率 範囲，ω−３脂肪酸含有量の範囲（単位：グラム）およびω−６脂肪酸対ω−３脂 肪酸の比率範囲を，性別および年齢群により示すものである。」と説明されている。 実施例３，５及び６の各表は，脂質含有配合物に含まれる「脂肪酸」の「一日用量」＼nを示した上で，当該「脂肪酸」の内訳として，一価不飽和脂肪酸，多価不飽和脂肪 酸，飽和脂肪酸，ω−６脂肪酸，ω−９脂肪酸及びω−３脂肪酸の量を示すもので ある。
ｂ 一方，本願明細書には，発明を実施するための形態として「脂質配合物」に ついて開示されている（【００２２】〜【００３６】）。その中で，「ω−６脂肪 酸およびω−３脂肪酸両方の最適な１日送達量」と記載されているが，同記載は「一 態様」として開示されているものであって（【００２２】），「ω−６脂肪酸」及 び「ω−３脂肪酸」以外の「脂肪酸」の均衡について言及する「実施形態」も開示 されている（【００３０】）。 また，実施例３，５及び６の各表は，脂質含有配合物に含まれる「ω−６脂肪酸」＼n及び「ω−３脂肪酸」の用量を示すものであるが，その余の脂肪酸の用量について も示されている。 そうすると，ω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸の用量を開示するこれらの本願明細 書の記載は，その余の脂肪酸の用量を適宜定めてよいとするものではないから，上 記1)を前提とするものではないというべきである。
ｃ したがって，本願明細書は，脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の量について， まず「脂肪酸」の「一日用量」に着目した上で説明するものであって，上記2)を前 提とするものということができる。
(ウ) このように，特許請求の範囲の記載に加え，本願明細書の記載を考慮すれ ば，特定事項Ｃは，2)脂質含有配合物が，「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含 み，かつ，当該「脂肪酸」が「ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸」を含む旨特定す るものということができる。
・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。
(2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。 また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だ けではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願 当時における技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不 当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 そこで，本願発明に係る特許請求の範囲の記載が，第三者の利益が不当に害され るほどに不明確であるか否かについて，検討する。なお，以下，本願発明の発明特 定事項について，次のとおり分説し，それぞれ「特定事項Ａ」ないし「特定事項Ｉ」 ということがある。
Ａ 対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択 するための指標としての使用であって，
Ｂ 前記対象の一つ以上の要素は，以下：前記対象の年齢，前記対象の性別，前 記対象の食餌，前記対象の体重，前記対象の身体活動レベル，前記対象の脂質忍容 性レベル，前記対象の医学的状態，前記対象の家族の病歴，および前記対象の生活 圏の周囲の温度範囲から選択され，
Ｃ ここで前記配合物が，１又は複数の，相互に補完する一日用量のω−６脂肪 酸およびω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含み，
Ｄ ここでω−６脂肪酸対ω−３脂肪酸の比，およびそれらの量が，前記一つ以 上の要素に基づいており；
Ｅ ここでω−６対ω−３の比が，４：１以上，ここでω−６の前記用量が４０ グラム以下であり；
Ｆ または前記対象の食餌および／または配合物における抗酸化物質，植物化学 物質，およびシーフードの量に基づいて１：１〜５０：１；
Ｇ またはここでω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中止が緩やかで あり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり；
Ｈ またはここで前記脂肪酸の含有量は，下記表６：（表＼は略）と適合する，
Ｉ 前記使用。
(2) 「対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配合物を選 択するための指標としての使用」との記載（特定事項Ａ）の明確性
ア 特定事項Ａ及びＢ
本願発明は，「対象の一つ以上の要素の，前記対象への投与のための脂質含有配 合物を選択するための指標としての使用であって，」と特定され（特定事項Ａ）， 続いて，「前記対象の一つ以上の要素は，以下：前記対象の年齢，前記対象の性別， 前記対象の食餌，前記対象の体重，前記対象の身体活動レベル，前記対象の脂質忍 容性レベル，前記対象の医学的状態，前記対象の家族の病歴，および前記対象の生 活圏の周囲の温度範囲から選択され，」と特定されている（特定事項Ｂ）。 そうすると，特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，少なくとも，下記の方法である 旨特定するものと解釈するのが合理的である。
記
脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択するため に，当該対象の「要素」，すなわち，年齢，性別，食餌，体重，身体活動レベル， 脂質忍容性レベル，医学的状態，家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち， 一つ又は複数を「指標」として使用する方法
イ 特定事項Ｃ
本願発明は，「ここで前記配合物が，１又は複数の，相互に補完する一日用量の ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含み，」と特定されている（特定 事項Ｃ）。そして，「ここで前記配合物」とは，特定事項Ａ及びＢで特定された方 法によって選択される対象物である「脂質含有配合物」をいうものである。 そうすると，特定事項Ｃは，本願発明の方法によって選択される対象物である脂 質含有配合物がω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含むなどと，本願発 明の方法によって選択される対象物の構成を特定するものということができる。＼n
ウ 特定事項ＤないしＨによって特定される目的物
特定事項ＤないしＨは，ω−６脂肪酸とω−３脂肪酸の用量の比率を特定したり （特定事項Ｄ，Ｅ，Ｆ），ω−６脂肪酸及び／又はω−３脂肪酸の用量を特定した り（特定事項Ｄ，Ｅ，Ｇ），脂肪酸に含まれるω−９脂肪酸，ω−６脂肪酸及びω −３脂肪酸の重量％を特定したり（特定事項Ｈ），ω−６脂肪酸及び／又はω−３ 脂肪酸の摂取量の経時的変化（特定事項Ｇ）を特定したりするものである。 そうすると，特定事項ＤないしＨは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の 方法によって選択される対象物の構成，すなわち，対象物である脂質含有配合物が＼nω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸を含む脂肪酸を含むという構成について，ω−６脂＼n肪酸，ω−３脂肪酸又は脂肪酸に含まれるω−９脂肪酸等の比率，用量，重量％又 は摂取量の経時的変化に着目することにより，更に特定するものということができ る。
エ 特定事項ＤないしＨの関係
(ア) 特定事項ＤないしＨは，それぞれ「；」で区切られているから，それぞれ の発明特定事項ごとに，個別の技術的意義を有すると解すべきものである。
(イ) そして，特定事項Ｄは「ここで」で始まり，特定事項Ｅは「ここで」で始 まり，特定事項ＦないしＨは「または」で接続されているから，特定事項Ｄないし Ｈは，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨに更に区別され，特定事項ＥないしＨは選 択関係にあるものである。
(ウ) さらに，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨとの関係について検討する。 これらの特定事項は，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法によって選 択される対象物の構成について，ω−６脂肪酸，ω−３脂肪酸又は脂肪酸に含まれ＼nるω−９脂肪酸等の比率，用量，重量％又は摂取量の経時的変化に着目することに より，更に特定するものである。 そして，特定事項Ｄは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法によって 選択される対象物の構成について，脂質含有配合物が投与される対象の「要素」，＼nすなわち，年齢，性別，食餌，体重，身体活動レベル，脂質忍容性レベル，医学的 状態，家族の病歴及び生活圏の周囲の温度範囲のうち，一つ又は複数に基づいて特 定しようとするものである。 一方，特定事項ＥないしＨは，特定事項Ｃによって特定された本願発明の方法に よって選択される対象物の構成について，客観的な比率，用量，重量％又は摂取量＼nの経時的変化に基づいて特定しようとするものである。 このように，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨは，いずれも特定事項Ｃによって 特定された本願発明の方法によって選択される対象物の構成について，更に特定す＼nるものであるところ，その特定の仕方が異なり，特定事項Ｄと特定事項ＥないしＨ による特定の間で矛盾が生じるものではないから，重畳して適用されるものという べきである。
オ 特定事項Ｉ
特定事項Ａ及びＢは，本願発明が，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり， 当該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数 を「指標」として使用する方法である旨特定するものであるところ，特定事項Ｃは， 本願発明の方法によって選択される対象物である脂質含有組成物の構成を特定し，＼n特定事項Ｄ及び特定事項ＥないしＨは，重畳的に，これに更に特定を加えるもので ある。 そうすると，特定事項Ｉは，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，脂質含 有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち一つ又は複数を「指標」と して使用する方法について，これが，特定事項ＣないしＨによって特定された構成＼nを有する脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当該脂質含有配合物を選択す るための方法である旨更に特定するものということができる。
カ 特定事項Ａの明確性
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
・・・
特定事項Ｃで特定される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の構成は「一日＼n用量」の脂肪酸を含むものであるところ，特定事項Ｃに係る特許請求の範囲の記載 だけからでは，1)脂質含有配合物が，「一日用量」に相当する「ω−６脂肪酸およ びω−３脂肪酸」を含み，更にその余の脂肪酸を含んでもよいのか，それとも2)脂 質含有配合物が，「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含み，かつ，当該「脂肪酸」 が「ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸」を含むのか，について，一義的に明らかで はない。
(イ) そこで，本願明細書の記載を考慮する。
ａ 本願明細書において，対象に投与される脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の 量について具体的に明示する記載は，実施例１，３，５及び６のみである。 そして，実施例１には，「この配合物は，およそ１０〜１００グラムの１日総脂 肪の，均衡のとれた脂肪酸組成物を供給できる。」と記載され，脂質含有配合物に 含まれる「脂肪酸」の「一日用量」について記載されている。一方，「ω−６脂肪 酸」及び「ω−３脂肪酸」の「一日用量」に関する記載はない。 また，実施例３，５及び６には，【表９】ないし【表＼１３】が記載され，各表に＼nついて，「総脂肪酸内容物についての用量範囲（単位：グラム），一価不飽和脂肪 酸対多価不飽和脂肪酸の比率範囲および一価不飽和脂肪酸対飽和脂肪酸の比率範囲， ω−６脂肪酸含有量の範囲（単位：グラム），ω−９脂肪酸対ω−６脂肪酸の比率 範囲，ω−３脂肪酸含有量の範囲（単位：グラム）およびω−６脂肪酸対ω−３脂 肪酸の比率範囲を，性別および年齢群により示すものである。」と説明されている。 実施例３，５及び６の各表は，脂質含有配合物に含まれる「脂肪酸」の「一日用量」＼nを示した上で，当該「脂肪酸」の内訳として，一価不飽和脂肪酸，多価不飽和脂肪 酸，飽和脂肪酸，ω−６脂肪酸，ω−９脂肪酸及びω−３脂肪酸の量を示すもので ある。
ｂ 一方，本願明細書には，発明を実施するための形態として「脂質配合物」に ついて開示されている（【００２２】〜【００３６】）。その中で，「ω−６脂肪 酸およびω−３脂肪酸両方の最適な１日送達量」と記載されているが，同記載は「一 態様」として開示されているものであって（【００２２】），「ω−６脂肪酸」及 び「ω−３脂肪酸」以外の「脂肪酸」の均衡について言及する「実施形態」も開示 されている（【００３０】）。 また，実施例３，５及び６の各表は，脂質含有配合物に含まれる「ω−６脂肪酸」＼n及び「ω−３脂肪酸」の用量を示すものであるが，その余の脂肪酸の用量について も示されている。 そうすると，ω−６脂肪酸及びω−３脂肪酸の用量を開示するこれらの本願明細 書の記載は，その余の脂肪酸の用量を適宜定めてよいとするものではないから，上 記1)を前提とするものではないというべきである。
ｃ したがって，本願明細書は，脂質含有配合物に含まれる脂肪酸の量について， まず「脂肪酸」の「一日用量」に着目した上で説明するものであって，上記2)を前 提とするものということができる。
(ウ) このように，特許請求の範囲の記載に加え，本願明細書の記載を考慮すれ ば，特定事項Ｃは，2)脂質含有配合物が，「一日用量」に相当する「脂肪酸」を含 み，かつ，当該「脂肪酸」が「ω−６脂肪酸およびω−３脂肪酸」を含む旨特定す るものということができる。
・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。
(2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。 また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.09. 2
平成29(ワ)37350 標章使用差止請求反訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年5月21日 東京地方裁判所
ピクトグラムが表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないとして、著作権侵害が否定されました。ただ、両者の具体例は掲載されていないので詳細は不明ですが、「Ｈ君」（「Ｈ」の文字を人間に見立て，両足，顔，耳，口，両手を連＼n想させる装飾を施した部分をいう。），ボックスボイテル型の瓶のシルエット（反訴原告標章５），エレキギターの黒塗りイラスト等のようです。
反訴被告標章１，２及び５の作成，使用等によって，反訴原告標章１，２ 及び５についての反訴原告の複製権又は翻案権が侵害されるか否かを検討 するため，反訴被告標章１と反訴原告標章１が同一性を有する部分について みると，これらは，深緑色の長方形（横長）の中に白いアルファベット文字 が配置されていること，そのアルファベット文字の書体，大きさ，文字間の 間隔及び配置のバランス，全ての文字が円の構成要素とされていること，「Ｏ＼nＦＦ」と「ＵＳＥ」のアルファベット文字の上部に三つの白丸で弧を描くよ うな装飾が施されていることなどで共通している。 アルファベット文字について著作物性を肯定するためには，その文字自体 が鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えていなければならないと解 するのが相当である。反訴被告標章１と反訴原告標章１のアルファベット文 字が反訴被告の店舗で使用等をするために様々な工夫を凝らしたものであ ることは反訴原告が主張するとおりであるとしても，それらの工夫による反 訴被告標章１と反訴原告標章１のアルファベット文字は，いずれも「オフハ ウス」という名称をよりよく周知，伝達するという実用的な機能を有するも＼nのであることを離れて，それらが鑑賞の対象となり得るような美的特性を備 えるに至っているとは認められない。また，その余の共通点については，い ずれもアイデアが共通するにとどまるというべきであり，仮にアイデアの組 合せを新たな表現として評価する余地があるとしても，それらはありふれた＼nものであるといわざるを得ないから創作性は認められない。 したがって，反訴原告標章１と反訴被告標章１は，表現それ自体でない部＼n分又は表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから，＼n仮に反訴原告標章１が著作物であるとしても，反訴被告標章１を作成等する 行為は反訴原告の複製権又は翻案権を侵害するものとはいえない。また，上 記と同様の理由から，反訴被告標章２及び５を作成等する行為についても反 訴原告の複製権又は翻案権を侵害するものではない。
ウ 反訴被告ピクトグラムの作成，使用等により反訴原告ピクトグラムについ ての反訴原告の著作権が侵害されるか否かを検討するため，反訴原告ピクト グラムと反訴被告ピクトグラムが同一性を有する部分についてみると，反訴 原告ピクトグラムと反訴被告ピクトグラムは，いずれも，反訴被告で取り扱 う商品である具体的な工業製品の外観を示した図といえるものである。そし て，これらは，Ｔシャツの前部中央に表示された表＼現が異なる反訴原告ピク トグラム４−０１ないし４−０３及び反訴被告ピクトグラム４−０１ない し４−０３を除く全てについて，具体的な形状が異なる製品を選択してこれ を表現したものである。したがって，反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピク＼nトグラムは，基本的に，同じジャンルの製品を選択してその外観を表してい＼nる点において共通するにとどまるといえるものである。また，反訴原告ピク トグラムと反訴被告ピクトグラムにおいて，選択された製品の配置の角度， 複数の製品の種類の選択，レイアウトにおいて共通するものはあるが，これ らは，いずれも，アイデアであるか同種の表現を行うに当たり通常考え得る＼nありふれた表現といえるものであり，反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピク＼nトグラムが創作性のある部分において共通するとはいえない。また，反訴原 告ピクトグラム４−０１ないし４−０３及び反訴被告ピクトグラム４−０ １ないし４−０３におけるＴシャツの形状は概ね同じであるが，これらは極 めてありふれたＴシャツの形状であり，その形状についての表現に創作性が＼nあるとは認められない。 これらを考慮すると，反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピクトグラムは， 表現それ自体でない部分又は表＼現上の創作性がない部分において同一性を 有するにすぎないから，仮に反訴原告ピクトグラムの全部又はその一部が著 作物であるとしても，反訴被告ピクトグラムを作成等する行為は反訴原告の 複製権又は翻案権を侵害するものではない。
反訴被告標章１，２及び５の作成，使用等によって，反訴原告標章１，２ 及び５についての反訴原告の複製権又は翻案権が侵害されるか否かを検討 するため，反訴被告標章１と反訴原告標章１が同一性を有する部分について みると，これらは，深緑色の長方形（横長）の中に白いアルファベット文字 が配置されていること，そのアルファベット文字の書体，大きさ，文字間の 間隔及び配置のバランス，全ての文字が円の構成要素とされていること，「Ｏ＼nＦＦ」と「ＵＳＥ」のアルファベット文字の上部に三つの白丸で弧を描くよ うな装飾が施されていることなどで共通している。 アルファベット文字について著作物性を肯定するためには，その文字自体 が鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えていなければならないと解 するのが相当である。反訴被告標章１と反訴原告標章１のアルファベット文 字が反訴被告の店舗で使用等をするために様々な工夫を凝らしたものであ ることは反訴原告が主張するとおりであるとしても，それらの工夫による反 訴被告標章１と反訴原告標章１のアルファベット文字は，いずれも「オフハ ウス」という名称をよりよく周知，伝達するという実用的な機能を有するも＼nのであることを離れて，それらが鑑賞の対象となり得るような美的特性を備 えるに至っているとは認められない。また，その余の共通点については，い ずれもアイデアが共通するにとどまるというべきであり，仮にアイデアの組 合せを新たな表現として評価する余地があるとしても，それらはありふれた＼nものであるといわざるを得ないから創作性は認められない。 したがって，反訴原告標章１と反訴被告標章１は，表現それ自体でない部＼n分又は表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから，＼n仮に反訴原告標章１が著作物であるとしても，反訴被告標章１を作成等する 行為は反訴原告の複製権又は翻案権を侵害するものとはいえない。また，上 記と同様の理由から，反訴被告標章２及び５を作成等する行為についても反 訴原告の複製権又は翻案権を侵害するものではない。
ウ 反訴被告ピクトグラムの作成，使用等により反訴原告ピクトグラムについ ての反訴原告の著作権が侵害されるか否かを検討するため，反訴原告ピクト グラムと反訴被告ピクトグラムが同一性を有する部分についてみると，反訴 原告ピクトグラムと反訴被告ピクトグラムは，いずれも，反訴被告で取り扱 う商品である具体的な工業製品の外観を示した図といえるものである。そし て，これらは，Ｔシャツの前部中央に表示された表＼現が異なる反訴原告ピク トグラム４−０１ないし４−０３及び反訴被告ピクトグラム４−０１ない し４−０３を除く全てについて，具体的な形状が異なる製品を選択してこれ を表現したものである。したがって，反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピク＼nトグラムは，基本的に，同じジャンルの製品を選択してその外観を表してい＼nる点において共通するにとどまるといえるものである。また，反訴原告ピク トグラムと反訴被告ピクトグラムにおいて，選択された製品の配置の角度， 複数の製品の種類の選択，レイアウトにおいて共通するものはあるが，これ らは，いずれも，アイデアであるか同種の表現を行うに当たり通常考え得る＼nありふれた表現といえるものであり，反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピク＼nトグラムが創作性のある部分において共通するとはいえない。また，反訴原 告ピクトグラム４−０１ないし４−０３及び反訴被告ピクトグラム４−０ １ないし４−０３におけるＴシャツの形状は概ね同じであるが，これらは極 めてありふれたＴシャツの形状であり，その形状についての表現に創作性が＼nあるとは認められない。 これらを考慮すると，反訴原告ピクトグラムと反訴被告ピクトグラムは， 表現それ自体でない部分又は表＼現上の創作性がない部分において同一性を 有するにすぎないから，仮に反訴原告ピクトグラムの全部又はその一部が著 作物であるとしても，反訴被告ピクトグラムを作成等する行為は反訴原告の 複製権又は翻案権を侵害するものではない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2019.09. 2
平成29(ワ)12529 損害賠償等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月16日 大阪地方裁判所
専用実施権の侵害が否定されました。争点は、チャック爪の交換が新たな生産に該当するかですが、そもそも、被告はかかる交換行為があったことが立証されていないと判断されました。
原告は，被告が本件発明の構成部材である本件機械のチャック爪を少なく＼nとも２０回修理交換したとして，その行為は本件特許の実施品の生産行為に該当す ると主張している。 そして，原告は被告に対して平成２７年２月２０日頃，チャック爪を２個販売し， 被告はその数年後，これを使用して本件機械のチャック爪を交換したことを認めて いるが，原告はこの交換が本件特許の専用実施権の侵害に当たるとは主張していな いから，原告の損害賠償請求や差止請求との関係では，被告がこれ以外に本件機械 のチャック爪を交換したかどうかが問題となる。
(2) そこで，原告の主張する事実が認められるかを検討すると，まず原告の主 張を直接裏付ける証拠があるわけではない。 また，そもそも本件機械のチャック爪は，原告が図面を作成した上で，鉄工所に 委託して製造しているもので，汎用品ではない（原告代表者供述）から，被告が原＼n告からチャック爪を購入せず，また原告に依頼せずにチャック爪を交換するために は，被告がチャック爪を自作するか，原告以外の第三者に製造を委託するなどして チャック爪を調達してくる必要がある。しかし，原告以外の者が本件機械のチャッ ク爪を製造していたことを認めるに足りる証拠はないから，そのような証拠状況の 下で，被告が，原告から購入したチャック爪を使用した交換以外にチャック爪を交 換したと推認することはできない。 さらに，原告はチャック爪は少なくとも７０００ｍの掘削を施工するごとに修理 交換する必要があるという前提で，被告が本件機械を使用して合計１３万２８００ ｍの掘削を行ったと主張しているが，被告はこれを否認している。原告が主張する 修理交換の頻度については，客観的かつ具体的な裏付けがあるわけではないし，こ れを措くとしても，原告において被告が本件機械を使用して施工した杭引抜き工事 が多数あることを具体的に主張立証しているわけではないから，被告が平成２７年 ２月２０日頃に購入したチャック爪を使用した交換以外に，本件機械のチャック爪 の交換を必要とする状況があったことの立証もされていない。
以上の事実を総合すると，被告が，原告から購入したチャック爪を使用した交換 以外に本件機械のチャック爪を交換していた事実を推認することはできず，その他 に原告主張の事実を認めるに足りる証拠はない。 なお，原告が指摘するように，被告取締役は，本件機械の平爪よりもさらに先に 設置されている爪を頻繁に交換したことを認めているが，その爪はチャック爪より も先端側に設置されていて，掘削作業により摩耗し得るものであって，チャック爪 の外側にはガードフレームやガード板が設置されていることを踏まえると，上記の チャック爪とは別の爪を頻繁に交換していることから，直ちに原告主張の事実が推 認されるとまでいうことはできない。
(3) そうすると，争点２について判断するまでもなく，被告において原告が有 する本件特許の専用実施権を侵害する行為をしたとは認められない。したがって， 原告による損害賠償請求及び差止請求には理由がないことになる。
・・・・
２ 争点４（原告と被告は，被告が本件機械を使用する杭引抜き工事を受注した ときに使用料を支払う旨の本件使用料合意をしたか）について
(1) 原告は，被告との間で，被告が本件機械を使用する杭引抜き工事を受注し たときは，工事代金額の５％（消費税別）を使用料として支払う旨の本件使用料合 意が成立したと主張し，原告代表者はこれに沿う供述をしている。そこで，以下，＼nこの供述の信用性について検討する。
ア まず，被告は原告から本件機械を代金４２０万円（消費税込）で購入し て本件機械の所有権を取得し，本件機械を自由に使用収益することができる立場に あるから，被告が本件機械を購入したにもかかわらず，これを使用する都度，原告 に対し使用料を負担することは，直ちに経済合理性があるものとはいえず，特段の 合意としての本件使用料合意が，明確に立証されなければならない。 この点につき，原告代表者は，被告との間の合意の前提として，本件特許の特許＼n権者との間で，本件機械を使用して杭引抜き工事を施工した場合には，特許使用料 を支払う旨合意しており，現にこれを支払っていたなどと供述している。しかし， 原告と本件特許の特許権者との間の合意の存在を直接裏付ける証拠は何ら提出され ていない。 そして，原告の主張立証によっても，被告が原告主張の合意をすることが経済的 に合理的といえる程の事情は明らかとなっていないといわざるを得ない。
イ また，本件売買契約に際しては，注文書と注文請書が作成され，これに は「ケーシングを販売するにあたり，類似品作成はご遠慮願います。」とか「ケー シングの販売後，修理不可能になった場合は，スクラップ処理願います。」とか「ケ＼nーシングは（株）大枝建機工業様以外の使用はご遠慮願います。」との記載がされ ている（甲３，乙４）一方で，原告主張の使用料に関することは何ら明記されてい ない。それだけでなく，注文書や注文請書には，被告が本件機械を使用する杭引抜 き工事を受注したことを原告に対して報告しなければならないということさえ記載 されていない。 上記注文書と注文請書は，その性質上，それらが相手に交付され，その内容が一 致していれば，契約当事者における合意内容になると考えられる。そうすると，上 記認定の注文書等の記載内容は原告と被告の合意内容になるが，そこには原告主張 の使用料に関する記載はなく，そのことは，原告と被告との間でそのような合意が されなかったことを強くうかがわせるものといわざるを得ず，原告代表者の供述と＼nは必ずしも整合しない。原告代表者は，業界では契約書や合意書等の書面を作成し＼nないのが通例であるとか，書面で契約書を交わすというのが知識としてなかったな どと供述しているが，上記注文書等には上述した別の合意の内容が記載されている ことに照らし，採用できない。
ウ さらに，原告代表者の供述は，本件機械の販売後の原告の行動と必ずし＼nも整合しない。すなわち，原告は被告に対して４件の杭引抜き工事を発注し，各工 事では本件機械が使用されたところ，原告は被告が本件機械を使用したことを当然 に認識し得たのであるから，本件使用料合意が成立していたのであれば，これに基 づく使用料を請求するか，原告が被告に対してその工事の代金を支払う際に，使用 料相当額を相殺処理するなどして精算することは容易であった。しかし，原告は各 工事の代金を支払う際に，いずれも使用料の精算をすることなく工事代金の全額を 支払うのみならず，未払の使用料がある旨を被告に指摘した事実も認められないの であって，これらの事情は，原告代表者の供述と必ずしも整合しないといわざるを＼n得ない。 この点に関し，原告代表者は，事務員が被告への工事代金の支払に当たり，使用＼n料を差し引くのを漏らしていた旨供述しているが，原告による工事代金の支払はそ の請求時期（平成２８年６月２０日ないし平成２９年４月２０日）に近接した時期 に３回に分けて行われたと推認され，毎回処理を漏らしていたとするには疑問があ るし，その時期は，後記エで検討する他の業者への使用料支払請求の時期（平成２ ８年８月２２日。甲８，９）とほぼ同じ時期であることに照らせば，原告代表者の＼n上記供述を直ちに採用することはできない。
エ 原告は，原告からケーシングを購入した他の業者が，それを使用した工 事を受注した際に，工事代金から使用料を控除することによって，使用料を支払っ たことを主張している（甲８ないし１０）。しかし，これは被告とは別の業者の話 にすぎず，このような事実があったとしても，直ちに被告との間で本件使用料合意 が成立したと推認することはできない。そして，上記ウのとおり，被告は原告から， 使用料を控除されることなく工事代金全額の支払を受けるなど，異なる事実関係が 認められるから，上記事実から，被告との間に本件使用料合意が成立したと推認す ることは困難である。 なお，原告代表者は，本件売買契約の後に，被告取締役が被告において使用料を＼n支払う義務があることを認めていた旨を供述するが，被告取締役はこれを否定して おり，原告代表者の上記供述以外にこれに沿う証拠は何ら提出されていないから，＼n上記のような事実を認めることもできない。
オ 以上のように，原告代表者の供述は，本件売買契約に際して作成された＼n注文書等の記載内容や原告自身の行動と必ずしも整合しないから，これによって本 件使用料合意の成立を認めることはできないというべきである。
(2) 本件においては，他に本件使用料合意の成立を認めるに足りる証拠は提出 されていないから，この点についての原告の主張を認めることはできず，本件使用 料合意に基づく使用料の請求は理由がない。
原告は，被告が本件発明の構成部材である本件機械のチャック爪を少なく＼nとも２０回修理交換したとして，その行為は本件特許の実施品の生産行為に該当す ると主張している。 そして，原告は被告に対して平成２７年２月２０日頃，チャック爪を２個販売し， 被告はその数年後，これを使用して本件機械のチャック爪を交換したことを認めて いるが，原告はこの交換が本件特許の専用実施権の侵害に当たるとは主張していな いから，原告の損害賠償請求や差止請求との関係では，被告がこれ以外に本件機械 のチャック爪を交換したかどうかが問題となる。
(2) そこで，原告の主張する事実が認められるかを検討すると，まず原告の主 張を直接裏付ける証拠があるわけではない。 また，そもそも本件機械のチャック爪は，原告が図面を作成した上で，鉄工所に 委託して製造しているもので，汎用品ではない（原告代表者供述）から，被告が原＼n告からチャック爪を購入せず，また原告に依頼せずにチャック爪を交換するために は，被告がチャック爪を自作するか，原告以外の第三者に製造を委託するなどして チャック爪を調達してくる必要がある。しかし，原告以外の者が本件機械のチャッ ク爪を製造していたことを認めるに足りる証拠はないから，そのような証拠状況の 下で，被告が，原告から購入したチャック爪を使用した交換以外にチャック爪を交 換したと推認することはできない。 さらに，原告はチャック爪は少なくとも７０００ｍの掘削を施工するごとに修理 交換する必要があるという前提で，被告が本件機械を使用して合計１３万２８００ ｍの掘削を行ったと主張しているが，被告はこれを否認している。原告が主張する 修理交換の頻度については，客観的かつ具体的な裏付けがあるわけではないし，こ れを措くとしても，原告において被告が本件機械を使用して施工した杭引抜き工事 が多数あることを具体的に主張立証しているわけではないから，被告が平成２７年 ２月２０日頃に購入したチャック爪を使用した交換以外に，本件機械のチャック爪 の交換を必要とする状況があったことの立証もされていない。
以上の事実を総合すると，被告が，原告から購入したチャック爪を使用した交換 以外に本件機械のチャック爪を交換していた事実を推認することはできず，その他 に原告主張の事実を認めるに足りる証拠はない。 なお，原告が指摘するように，被告取締役は，本件機械の平爪よりもさらに先に 設置されている爪を頻繁に交換したことを認めているが，その爪はチャック爪より も先端側に設置されていて，掘削作業により摩耗し得るものであって，チャック爪 の外側にはガードフレームやガード板が設置されていることを踏まえると，上記の チャック爪とは別の爪を頻繁に交換していることから，直ちに原告主張の事実が推 認されるとまでいうことはできない。
(3) そうすると，争点２について判断するまでもなく，被告において原告が有 する本件特許の専用実施権を侵害する行為をしたとは認められない。したがって， 原告による損害賠償請求及び差止請求には理由がないことになる。
・・・・
２ 争点４（原告と被告は，被告が本件機械を使用する杭引抜き工事を受注した ときに使用料を支払う旨の本件使用料合意をしたか）について
(1) 原告は，被告との間で，被告が本件機械を使用する杭引抜き工事を受注し たときは，工事代金額の５％（消費税別）を使用料として支払う旨の本件使用料合 意が成立したと主張し，原告代表者はこれに沿う供述をしている。そこで，以下，＼nこの供述の信用性について検討する。
ア まず，被告は原告から本件機械を代金４２０万円（消費税込）で購入し て本件機械の所有権を取得し，本件機械を自由に使用収益することができる立場に あるから，被告が本件機械を購入したにもかかわらず，これを使用する都度，原告 に対し使用料を負担することは，直ちに経済合理性があるものとはいえず，特段の 合意としての本件使用料合意が，明確に立証されなければならない。 この点につき，原告代表者は，被告との間の合意の前提として，本件特許の特許＼n権者との間で，本件機械を使用して杭引抜き工事を施工した場合には，特許使用料 を支払う旨合意しており，現にこれを支払っていたなどと供述している。しかし， 原告と本件特許の特許権者との間の合意の存在を直接裏付ける証拠は何ら提出され ていない。 そして，原告の主張立証によっても，被告が原告主張の合意をすることが経済的 に合理的といえる程の事情は明らかとなっていないといわざるを得ない。
イ また，本件売買契約に際しては，注文書と注文請書が作成され，これに は「ケーシングを販売するにあたり，類似品作成はご遠慮願います。」とか「ケー シングの販売後，修理不可能になった場合は，スクラップ処理願います。」とか「ケ＼nーシングは（株）大枝建機工業様以外の使用はご遠慮願います。」との記載がされ ている（甲３，乙４）一方で，原告主張の使用料に関することは何ら明記されてい ない。それだけでなく，注文書や注文請書には，被告が本件機械を使用する杭引抜 き工事を受注したことを原告に対して報告しなければならないということさえ記載 されていない。 上記注文書と注文請書は，その性質上，それらが相手に交付され，その内容が一 致していれば，契約当事者における合意内容になると考えられる。そうすると，上 記認定の注文書等の記載内容は原告と被告の合意内容になるが，そこには原告主張 の使用料に関する記載はなく，そのことは，原告と被告との間でそのような合意が されなかったことを強くうかがわせるものといわざるを得ず，原告代表者の供述と＼nは必ずしも整合しない。原告代表者は，業界では契約書や合意書等の書面を作成し＼nないのが通例であるとか，書面で契約書を交わすというのが知識としてなかったな どと供述しているが，上記注文書等には上述した別の合意の内容が記載されている ことに照らし，採用できない。
ウ さらに，原告代表者の供述は，本件機械の販売後の原告の行動と必ずし＼nも整合しない。すなわち，原告は被告に対して４件の杭引抜き工事を発注し，各工 事では本件機械が使用されたところ，原告は被告が本件機械を使用したことを当然 に認識し得たのであるから，本件使用料合意が成立していたのであれば，これに基 づく使用料を請求するか，原告が被告に対してその工事の代金を支払う際に，使用 料相当額を相殺処理するなどして精算することは容易であった。しかし，原告は各 工事の代金を支払う際に，いずれも使用料の精算をすることなく工事代金の全額を 支払うのみならず，未払の使用料がある旨を被告に指摘した事実も認められないの であって，これらの事情は，原告代表者の供述と必ずしも整合しないといわざるを＼n得ない。 この点に関し，原告代表者は，事務員が被告への工事代金の支払に当たり，使用＼n料を差し引くのを漏らしていた旨供述しているが，原告による工事代金の支払はそ の請求時期（平成２８年６月２０日ないし平成２９年４月２０日）に近接した時期 に３回に分けて行われたと推認され，毎回処理を漏らしていたとするには疑問があ るし，その時期は，後記エで検討する他の業者への使用料支払請求の時期（平成２ ８年８月２２日。甲８，９）とほぼ同じ時期であることに照らせば，原告代表者の＼n上記供述を直ちに採用することはできない。
エ 原告は，原告からケーシングを購入した他の業者が，それを使用した工 事を受注した際に，工事代金から使用料を控除することによって，使用料を支払っ たことを主張している（甲８ないし１０）。しかし，これは被告とは別の業者の話 にすぎず，このような事実があったとしても，直ちに被告との間で本件使用料合意 が成立したと推認することはできない。そして，上記ウのとおり，被告は原告から， 使用料を控除されることなく工事代金全額の支払を受けるなど，異なる事実関係が 認められるから，上記事実から，被告との間に本件使用料合意が成立したと推認す ることは困難である。 なお，原告代表者は，本件売買契約の後に，被告取締役が被告において使用料を＼n支払う義務があることを認めていた旨を供述するが，被告取締役はこれを否定して おり，原告代表者の上記供述以外にこれに沿う証拠は何ら提出されていないから，＼n上記のような事実を認めることもできない。
オ 以上のように，原告代表者の供述は，本件売買契約に際して作成された＼n注文書等の記載内容や原告自身の行動と必ずしも整合しないから，これによって本 件使用料合意の成立を認めることはできないというべきである。
(2) 本件においては，他に本件使用料合意の成立を認めるに足りる証拠は提出 されていないから，この点についての原告の主張を認めることはできず，本件使用 料合意に基づく使用料の請求は理由がない。
2019.09. 2
平成30(行ケ)10047 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
訂正を認める、無効理由なしとした審決が維持されました。争点は、新規事項、サポート要件、進歩性です。被告(特許権者)は東芝からメモリ事業を買収した会社ですが、その後東芝メモリと商号変更しています。
本件訂正事項は，本件訂正前の請求項２１の「内層として形成される複 数の配線層」にいう「複数の配線層」を「グランドまたは電源となる３つ のプレーン層」と「信号を送受信する３つの信号層」を備える「配線層」 に限定するものである。そして，本件訂正後の請求項２１の文言から，「グ ランドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレー ン層」は，「配線層」であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライ ブ制御回路」や「不揮発性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n次に，本件明細書には，「電源回路５は，ホスト１側の電源回路から供 給される外部直流電源から複数の異なる内部直流電源電圧を生成し，これ ら内部直流電源電圧を半導体装置１００内の各回路に供給する。」（【０ ０１１】），「略長方形形状を呈する基板８の一方の短辺側には，ホスト １に接続されて，上述したＳＡＴＡインタフェース２，通信インタフェー ス３として機能するコネクタ９が設けられている。コネクタ９は，ホスト＼n１から入力された電源を電源回路５に供給する電源入力部として機能す＼nる。」（【００１２】），「図４は，基板８の層構成を示す図である。基＼n板８には，合成樹脂で構成された各層（絶縁膜８ａ）の表＼面あるいは内層 に様々な形状で配線層８ｂとして配線パターンが形成されている。配線パ ターンは，例えば銅で形成される。基板８に形成された配線パターンを介 して，基板８上に搭載された電源回路５，ＤＲＡＭ２０，ドライブ制御回 路４，ＮＡＮＤメモリ１０同士が電気的に接続される。…」（【００１３】）， 「基板８の各層に形成された配線層８ｂは，図５に示すように，信号を送 受信する信号層，グランドや電源線となるプレーン層として機能する。」＼n（【００１５】）との記載がある。また，図５には，基板８の内層として， 「３層」，「４層」及び「６層」に「信号層」を，「２層」及び「７層」 に「プレーン層（ＧＮＤ）」を，「５層」に「プレーン層（電源）」を配 する層構成が示されている。＼nこれらの記載事項によれば，図５の「５層」の「プレーン層（電源）」 は，配線層であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」 や「不揮発性半導体メモリ」である「ＮＡＮＤメモリ」に対して，電源回 路５において外部直流電源から生成した「内部直流電源電圧」が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n以上によれば，本件訂正後の請求項２１の「グランドまたは電源となる ３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン層」は，本件明細書に 記載されているものと認められるから（【００１１】ないし【００１３】， 【００１５】，図５），本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲 内においてしたものであって，新規事項の追加に当たらないものと認めら れる。
イ これに対し原告は，本件明細書の【００１５】記載の「電源線」とは， 基板のいずれかの層に設けられた「配線」程度を意味するものであり，「発 電機または電池のように，外部に電気エネルギーを供給しうる源」を意味 する「電源」（甲６２，６３）とは全く異なる概念であるが，本件訂正事 項は，「電源線」を「電源」とする訂正を含むものであり，本件訂正事項 のとおりに請求項２１を訂正した場合には，配線層の中に「電源」がある こととなって，本件明細書の「電源はホスト１にある」旨の記載とも矛盾 するから，本件訂正は，本件明細書に記載されていない新規事項を追加す るものであって，本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたもの とはいえない旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，本件訂正後の請求項２１の「グラ ンドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン 層」は，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」や「不揮発 性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給される電源線として機能する＼n「配線層」であって，「電源」そのものではないから，原告の上記主張は， その前提において採用することができない。
(3) 小括
以上のとおり，本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲内におい てしたものであって，新規事項の追加に当たらないから，これと同旨の本件 審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
・・・・
原告は，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」及 び「前記第１の平均値と前記第２の平均値はともに６０％以上」並びに本件 特許発明１，２，５，６，１７，２１及び２５の「配線密度が８０％以上」 は，いずれも原出願当初明細書に記載されていないから，本件出願は，分割 出願の要件を満たしていない不適法な分割出願であり，これと異なる本件審 決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 「第１の値が７．５％以下」について
(ア) 前記(1)の記載事項によれば，原出願当初明細書には，「本発明」は， 平面視において長方形形状の基板を用いる場合に，基板の反りを抑える ことができる半導体装置を提供することを目的とし（【０００５】）， 上層（基板の層構造の中心線よりも表＼面層側に形成された層）全体の配 線密度と下層（基板の層構造の中心線よりも裏面層側に形成された層）＼n全体の配線密度とが略等しくなることで，基板の上層全体に占める絶縁 膜（合成樹脂）と配線部分（銅）との比率が，基板の下層全体に占める 合成樹脂と銅との比率と略等しくなり，上層と下層とで熱膨張係数も略 等しくなるため，基板に反りが発生するのを抑制するという効果を奏す ること（【００１４】，【００１５】，【００２３】，【００２４】， 図５）の開示があることが認められる。
次に，原出願当初明細書には，1)「基板８の各層に形成された配線層 ８ｂは，図５に示すように，信号を送受信する信号層，グランドや電源 線となるプレーン層として機能」し，「各層に形成された配線パターン＼nの配線密度，すなわち，基板８の表面面積に対する配線層が占める割合」＼nを「図５に示すように構成している」こと（【００１５】），2)「本実 施の形態では，グランドとして機能する第８層をプレーン層ではなく網＼n状配線層とすることで，その配線密度を３０〜６０％に抑え」，「基板 ８の上層全体での配線密度は約６０％となって」おり，「第８層の配線 密度を約３０％として配線パターンを形成することで，下層全体での配 線密度を約６０％とすることができ，上層全体の配線密度と下層全体の 配線密度とを略等しくすることができる」こと，「なお，第８層の配線 密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全体の配線密度 と略等しくなるようにすればよい」こと（【００１６】），3)「本実施 の形態では，第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整し，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱 膨張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制す ることができる」こと（【００２４】）の記載がある。また，図５には， 「第１の実施の形態」に係る８層構造の配線層の上層の配線密度につい＼nて，「１層」が「約６０％」，「２層」が「約８０％」，「３層」が「約 ５０％」，「４層」が「約５０％」，上層全体（「１層」ないし「４層」） で「約６０％」であること，下層の配線密度について，「５層」が「約 ８０％」，「６層」が「約５０％」，「７層」が「約８０％」，「８層」 が「約３０〜６０％」，下層全体（「５層」ないし「８層」）で「約６ ０％〜６７．５％」であることが示されている。 そして，図５，【００１６】及び【００２４】の記載（上記2)及び3)） から，図５の「８層」の配線密度を「約３０％」とした場合には下層全 体の配線密度が「約６０％」（計算式（８０＋５０＋８０＋３０）÷４） になり，「８層」の配線密度を「約６０％」とした場合には下層全体の 配線密度が「約６７．５％」（計算式（８０＋５０＋８０＋６０）÷４） になること，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合，下 層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨張 係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制するこ とができる」ことを理解できる。
さらに，これらの記載事項から，図５の「８層」の配線密度を「約３ ０％〜６０％」の範囲で調整すると，上層全体の配線密度の平均値（約 ６０％）と下層全体の配線密度の平均値（約６０〜６７．５％）の差が 「約０％〜７．５％」の範囲で調整され，両者の配線密度が略等しくな り，熱膨張係数も略等しくなるため，基板８に反りが発生するのを抑制 することができるものと理解できる。
そうすると，原出願当初明細書には，「本発明」の「第１の実施の形 態」として，配線層の上層全体の配線密度の平均値（「第１の平均値」 に相当）と下層全体の配線密度の平均値（「第２の平均値」に相当）と の差を「７．５％以下」とすることが記載されていることが認められる から，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は， 原出願当初明細書に記載された事項の範囲内の事項であるものと認めら れる。 したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(イ) これに対し原告は，原出願当初明細書には，基板の反りが発生する のを抑えることができるための上層全体の配線密度と下層全体の配線密 度との差が何％かについての記載はなく，また，【００１６】の「なお， 第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全 体の配線密度と略等しくなるようにすればよい。」との記載は，第８層 の配線密度を約３０〜６０％の範囲で調整することを可能とすることで，＼n上層全体の配線密度を６７．５％とした場合（例えば，第３層の配線密 度を８０％とした場合）であっても，第８層の配線密度を６０％とする と，下層全体の配線密度も６７．５％となり，上層全体の配線密度と略 等しくすることで，反りを防止していることを意味するものであり，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が ７．５％以下」とすることについての記載はないから，本件特許発明１， １４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は，原出願当初明細書に記 載されていない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，図５，【００１６】及び【０ ０２４】から，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合， 下層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層 全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨 張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制する ことができる」ことを理解できるから，原出願当初明細書には，上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が７． ５％以下」とすることについての記載はあるものと認められる。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
本件訂正事項は，本件訂正前の請求項２１の「内層として形成される複 数の配線層」にいう「複数の配線層」を「グランドまたは電源となる３つ のプレーン層」と「信号を送受信する３つの信号層」を備える「配線層」 に限定するものである。そして，本件訂正後の請求項２１の文言から，「グ ランドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレー ン層」は，「配線層」であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライ ブ制御回路」や「不揮発性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n次に，本件明細書には，「電源回路５は，ホスト１側の電源回路から供 給される外部直流電源から複数の異なる内部直流電源電圧を生成し，これ ら内部直流電源電圧を半導体装置１００内の各回路に供給する。」（【０ ０１１】），「略長方形形状を呈する基板８の一方の短辺側には，ホスト １に接続されて，上述したＳＡＴＡインタフェース２，通信インタフェー ス３として機能するコネクタ９が設けられている。コネクタ９は，ホスト＼n１から入力された電源を電源回路５に供給する電源入力部として機能す＼nる。」（【００１２】），「図４は，基板８の層構成を示す図である。基＼n板８には，合成樹脂で構成された各層（絶縁膜８ａ）の表＼面あるいは内層 に様々な形状で配線層８ｂとして配線パターンが形成されている。配線パ ターンは，例えば銅で形成される。基板８に形成された配線パターンを介 して，基板８上に搭載された電源回路５，ＤＲＡＭ２０，ドライブ制御回 路４，ＮＡＮＤメモリ１０同士が電気的に接続される。…」（【００１３】）， 「基板８の各層に形成された配線層８ｂは，図５に示すように，信号を送 受信する信号層，グランドや電源線となるプレーン層として機能する。」＼n（【００１５】）との記載がある。また，図５には，基板８の内層として， 「３層」，「４層」及び「６層」に「信号層」を，「２層」及び「７層」 に「プレーン層（ＧＮＤ）」を，「５層」に「プレーン層（電源）」を配 する層構成が示されている。＼nこれらの記載事項によれば，図５の「５層」の「プレーン層（電源）」 は，配線層であって，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」 や「不揮発性半導体メモリ」である「ＮＡＮＤメモリ」に対して，電源回 路５において外部直流電源から生成した「内部直流電源電圧」が供給され る電源線として機能することを理解できる。＼n以上によれば，本件訂正後の請求項２１の「グランドまたは電源となる ３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン層」は，本件明細書に 記載されているものと認められるから（【００１１】ないし【００１３】， 【００１５】，図５），本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲 内においてしたものであって，新規事項の追加に当たらないものと認めら れる。
イ これに対し原告は，本件明細書の【００１５】記載の「電源線」とは， 基板のいずれかの層に設けられた「配線」程度を意味するものであり，「発 電機または電池のように，外部に電気エネルギーを供給しうる源」を意味 する「電源」（甲６２，６３）とは全く異なる概念であるが，本件訂正事 項は，「電源線」を「電源」とする訂正を含むものであり，本件訂正事項 のとおりに請求項２１を訂正した場合には，配線層の中に「電源」がある こととなって，本件明細書の「電源はホスト１にある」旨の記載とも矛盾 するから，本件訂正は，本件明細書に記載されていない新規事項を追加す るものであって，本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたもの とはいえない旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，本件訂正後の請求項２１の「グラ ンドまたは電源となる３つのプレーン層」にいう「電源となる…プレーン 層」は，半導体装置の基板に搭載された「ドライブ制御回路」や「不揮発 性半導体メモリ」に対して，電源電圧が供給される電源線として機能する＼n「配線層」であって，「電源」そのものではないから，原告の上記主張は， その前提において採用することができない。
(3) 小括
以上のとおり，本件訂正は，本件明細書に記載された事項の範囲内におい てしたものであって，新規事項の追加に当たらないから，これと同旨の本件 審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１は理由がない。
・・・・
原告は，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」及 び「前記第１の平均値と前記第２の平均値はともに６０％以上」並びに本件 特許発明１，２，５，６，１７，２１及び２５の「配線密度が８０％以上」 は，いずれも原出願当初明細書に記載されていないから，本件出願は，分割 出願の要件を満たしていない不適法な分割出願であり，これと異なる本件審 決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 「第１の値が７．５％以下」について
(ア) 前記(1)の記載事項によれば，原出願当初明細書には，「本発明」は， 平面視において長方形形状の基板を用いる場合に，基板の反りを抑える ことができる半導体装置を提供することを目的とし（【０００５】）， 上層（基板の層構造の中心線よりも表＼面層側に形成された層）全体の配 線密度と下層（基板の層構造の中心線よりも裏面層側に形成された層）＼n全体の配線密度とが略等しくなることで，基板の上層全体に占める絶縁 膜（合成樹脂）と配線部分（銅）との比率が，基板の下層全体に占める 合成樹脂と銅との比率と略等しくなり，上層と下層とで熱膨張係数も略 等しくなるため，基板に反りが発生するのを抑制するという効果を奏す ること（【００１４】，【００１５】，【００２３】，【００２４】， 図５）の開示があることが認められる。
次に，原出願当初明細書には，1)「基板８の各層に形成された配線層 ８ｂは，図５に示すように，信号を送受信する信号層，グランドや電源 線となるプレーン層として機能」し，「各層に形成された配線パターン＼nの配線密度，すなわち，基板８の表面面積に対する配線層が占める割合」＼nを「図５に示すように構成している」こと（【００１５】），2)「本実 施の形態では，グランドとして機能する第８層をプレーン層ではなく網＼n状配線層とすることで，その配線密度を３０〜６０％に抑え」，「基板 ８の上層全体での配線密度は約６０％となって」おり，「第８層の配線 密度を約３０％として配線パターンを形成することで，下層全体での配 線密度を約６０％とすることができ，上層全体の配線密度と下層全体の 配線密度とを略等しくすることができる」こと，「なお，第８層の配線 密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全体の配線密度 と略等しくなるようにすればよい」こと（【００１６】），3)「本実施 の形態では，第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整し，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱 膨張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制す ることができる」こと（【００２４】）の記載がある。また，図５には， 「第１の実施の形態」に係る８層構造の配線層の上層の配線密度につい＼nて，「１層」が「約６０％」，「２層」が「約８０％」，「３層」が「約 ５０％」，「４層」が「約５０％」，上層全体（「１層」ないし「４層」） で「約６０％」であること，下層の配線密度について，「５層」が「約 ８０％」，「６層」が「約５０％」，「７層」が「約８０％」，「８層」 が「約３０〜６０％」，下層全体（「５層」ないし「８層」）で「約６ ０％〜６７．５％」であることが示されている。 そして，図５，【００１６】及び【００２４】の記載（上記2)及び3)） から，図５の「８層」の配線密度を「約３０％」とした場合には下層全 体の配線密度が「約６０％」（計算式（８０＋５０＋８０＋３０）÷４） になり，「８層」の配線密度を「約６０％」とした場合には下層全体の 配線密度が「約６７．５％」（計算式（８０＋５０＋８０＋６０）÷４） になること，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合，下 層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨張 係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制するこ とができる」ことを理解できる。
さらに，これらの記載事項から，図５の「８層」の配線密度を「約３ ０％〜６０％」の範囲で調整すると，上層全体の配線密度の平均値（約 ６０％）と下層全体の配線密度の平均値（約６０〜６７．５％）の差が 「約０％〜７．５％」の範囲で調整され，両者の配線密度が略等しくな り，熱膨張係数も略等しくなるため，基板８に反りが発生するのを抑制 することができるものと理解できる。
そうすると，原出願当初明細書には，「本発明」の「第１の実施の形 態」として，配線層の上層全体の配線密度の平均値（「第１の平均値」 に相当）と下層全体の配線密度の平均値（「第２の平均値」に相当）と の差を「７．５％以下」とすることが記載されていることが認められる から，本件特許発明１，１４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は， 原出願当初明細書に記載された事項の範囲内の事項であるものと認めら れる。 したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(イ) これに対し原告は，原出願当初明細書には，基板の反りが発生する のを抑えることができるための上層全体の配線密度と下層全体の配線密 度との差が何％かについての記載はなく，また，【００１６】の「なお， 第８層の配線密度は，約３０〜６０％の範囲で調整することで，上層全 体の配線密度と略等しくなるようにすればよい。」との記載は，第８層 の配線密度を約３０〜６０％の範囲で調整することを可能とすることで，＼n上層全体の配線密度を６７．５％とした場合（例えば，第３層の配線密 度を８０％とした場合）であっても，第８層の配線密度を６０％とする と，下層全体の配線密度も６７．５％となり，上層全体の配線密度と略 等しくすることで，反りを防止していることを意味するものであり，上 層全体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が ７．５％以下」とすることについての記載はないから，本件特許発明１， １４及び２１の「第１の値が７．５％以下」は，原出願当初明細書に記 載されていない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，図５，【００１６】及び【０ ０２４】から，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合， 下層全体の配線密度が「約６０％〜６７．５％」であるときは，「上層 全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨 張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制する ことができる」ことを理解できるから，原出願当初明細書には，上層全 体の配線密度と下層全体の配線密度とに差を設けて，「第１の値が７． ５％以下」とすることについての記載はあるものと認められる。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2019.09. 2
平成30(行ケ)10123 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年5月23日 知的財産高等裁判所
補正が新規事項であるとした審決が維持されました。ドクター中松創研の本人訴訟です。
第１次補正は，旧請求項１について，「合わせ込み部からトンネルの天 井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し，「２枚の天井板をそ れぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ る構成であって，前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を＼n取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク トを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」（第１次補正後の請求＼n項１）に補正（下線部は補正箇所）するものである。 しかるところ，当初明細書等には，第１次補正後の請求項１の「複数の 排気ダクト」の用語について定義した記載はない。
そして，1)甲２（特開２０１４−１４８８８２号公報）の「これらのう ち，横流換気方式は，トンネル軸方向から見たときに全体が逆Ｔ字状断面 となるように，トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方 に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気 ダクト，他方の側を排気ダクトとしたものであり，…交通量が多い場合に は，十分かつ安定した換気性能＼を確保することが可能であるため，特に長＼n大トンネルでは，数多く採用されてきた。」（【０００４】）との記載， 2)甲３（特開２０１４−１３２１４６号公報）の「送気ダクト側天井板パ ネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）は，それぞれの側でトンネ ル側面壁に設けられた天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）により支 持される。送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル （２）の長さを，天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）との水平距離 より大きくすることにより，両側の天井板パネルは山型の構造をもち，送＼n気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）がお互 いに押し合うことで，トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ る重量保持に依存することなく，隔壁板下側受台（６）と天井板受台（３） との位置ずれを防止する程度の固定で，通行部分（９）への落下を防止す ることができる。」（【０００８】）との記載及び図１，3)甲４（登録実 用新案第３１８３４２２号公報）の「この天井構造の連結具６の頂部とト＼nンネル１の最頂部１ａの間に，仕切板７が張られており，仕切板７によっ て，天井板４，５の上方には，従来と同様に左右で送気路９，排気路１０ が形成されている。もっとも，この仕切板７には，従来のように，天井板 を保持するつり棒を設ける必要はない。」（【００１７】）との記載を総 合すれば，本願の出願日当時，トンネルの技術分野において，「排気」と 「送気」は明確に区別され，「排気ダクト」と「送気ダクト」は，別の用 語として，使い分けられていたこと，トンネル内の換気を行うために，天 井，天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及 び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。 そうすると，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，「排 気ダクト」が複数存在することを意味するものであり，これには，排気ダ クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。
イ 次に，当初明細書等には，図１の従来のトンネルの構成図に関し，「４＼nは天井１に取り付けられたナットで構成される結合部，吊り金具３は該結＼n合部４に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具３の他端は固着＼n部５を介して天井板２に取り付けられ，天井板２を吊っている。このよう に，天井板２でトンネルを２分しているのは，排気を行なうためである。 １０，１１はトンネル内を照らすライトである。」（【０００２】），「即 ち，吊り金具３に沿って隔壁を設け，その一方を送風ダクト，他方を排気 ダクトとして，トンネル内の換気を行なっているものである。」（【００ ０３】）との記載がある。上記記載によれば，図１の従来のトンネルにお いて，天井１と天井板２の間の空間が吊り金具３に沿った隔壁によって２ 分され，一方を「送風ダクト」，他方を「排気ダクト」として換気を行っ ていることを理解できる。当初明細書等には，上記「送風ダクト」を「排 気ダクト」として構成することなどにより，トンネルに「複数の排気ダク＼nト」を形成することについては記載も示唆もない。 以上によれば，第１次補正後の請求項１の「合わせ込み部からトンネル の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形 成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は，当初明細書等に記載は なく，当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また， 上記技術常識に照らすと，排気ダクトと送風ダクトとは，「対」となって 換気機能を果たすことからすれば，排気ダクト及び送風ダクトを備える換＼n気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは，技術的思想を異にする ものと認められる。 したがって，第１次補正は，当初明細書等のすべての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入 するものと認められるから，当初明細書等に記載した事項の範囲内におい てしたものではないというべきである。
(3) 原告の主張について
原告は，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，複数の排 気を含めた換気が可能なダクト程の意味であり，当初明細書の【０００２】，＼n【０００３】及び図２には，「複数の排気ダクト」として，２分され，又は 隔壁が設けられたことにより，一方が送風ダクト，他方が排気ダクトとされ たものが示されているから，第１次補正は，当初明細書等に記載された事項 の範囲内においてした補正である旨主張する。 しかしながら，前記(2)ア認定のとおり，第１次補正後の請求項１の「複数 の排気ダクト」とは，「排気ダクト」が複数存在することを意味するもので あり，これには，排気ダクトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相 当であるから，原告の上記主張は，その前提において採用することができな い。
第１次補正は，旧請求項１について，「合わせ込み部からトンネルの天 井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成さ れる複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し，「２枚の天井板をそ れぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけ る構成であって，前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を＼n取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダク トを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」（第１次補正後の請求＼n項１）に補正（下線部は補正箇所）するものである。 しかるところ，当初明細書等には，第１次補正後の請求項１の「複数の 排気ダクト」の用語について定義した記載はない。
そして，1)甲２（特開２０１４−１４８８８２号公報）の「これらのう ち，横流換気方式は，トンネル軸方向から見たときに全体が逆Ｔ字状断面 となるように，トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方 に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気 ダクト，他方の側を排気ダクトとしたものであり，…交通量が多い場合に は，十分かつ安定した換気性能＼を確保することが可能であるため，特に長＼n大トンネルでは，数多く採用されてきた。」（【０００４】）との記載， 2)甲３（特開２０１４−１３２１４６号公報）の「送気ダクト側天井板パ ネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）は，それぞれの側でトンネ ル側面壁に設けられた天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）により支 持される。送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル （２）の長さを，天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）との水平距離 より大きくすることにより，両側の天井板パネルは山型の構造をもち，送＼n気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）がお互 いに押し合うことで，トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具によ る重量保持に依存することなく，隔壁板下側受台（６）と天井板受台（３） との位置ずれを防止する程度の固定で，通行部分（９）への落下を防止す ることができる。」（【０００８】）との記載及び図１，3)甲４（登録実 用新案第３１８３４２２号公報）の「この天井構造の連結具６の頂部とト＼nンネル１の最頂部１ａの間に，仕切板７が張られており，仕切板７によっ て，天井板４，５の上方には，従来と同様に左右で送気路９，排気路１０ が形成されている。もっとも，この仕切板７には，従来のように，天井板 を保持するつり棒を設ける必要はない。」（【００１７】）との記載を総 合すれば，本願の出願日当時，トンネルの技術分野において，「排気」と 「送気」は明確に区別され，「排気ダクト」と「送気ダクト」は，別の用 語として，使い分けられていたこと，トンネル内の換気を行うために，天 井，天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及 び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。 そうすると，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，「排 気ダクト」が複数存在することを意味するものであり，これには，排気ダ クトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。
イ 次に，当初明細書等には，図１の従来のトンネルの構成図に関し，「４＼nは天井１に取り付けられたナットで構成される結合部，吊り金具３は該結＼n合部４に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具３の他端は固着＼n部５を介して天井板２に取り付けられ，天井板２を吊っている。このよう に，天井板２でトンネルを２分しているのは，排気を行なうためである。 １０，１１はトンネル内を照らすライトである。」（【０００２】），「即 ち，吊り金具３に沿って隔壁を設け，その一方を送風ダクト，他方を排気 ダクトとして，トンネル内の換気を行なっているものである。」（【００ ０３】）との記載がある。上記記載によれば，図１の従来のトンネルにお いて，天井１と天井板２の間の空間が吊り金具３に沿った隔壁によって２ 分され，一方を「送風ダクト」，他方を「排気ダクト」として換気を行っ ていることを理解できる。当初明細書等には，上記「送風ダクト」を「排 気ダクト」として構成することなどにより，トンネルに「複数の排気ダク＼nト」を形成することについては記載も示唆もない。 以上によれば，第１次補正後の請求項１の「合わせ込み部からトンネル の天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形 成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は，当初明細書等に記載は なく，当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また， 上記技術常識に照らすと，排気ダクトと送風ダクトとは，「対」となって 換気機能を果たすことからすれば，排気ダクト及び送風ダクトを備える換＼n気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは，技術的思想を異にする ものと認められる。 したがって，第１次補正は，当初明細書等のすべての記載を総合するこ とにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入 するものと認められるから，当初明細書等に記載した事項の範囲内におい てしたものではないというべきである。
(3) 原告の主張について
原告は，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，複数の排 気を含めた換気が可能なダクト程の意味であり，当初明細書の【０００２】，＼n【０００３】及び図２には，「複数の排気ダクト」として，２分され，又は 隔壁が設けられたことにより，一方が送風ダクト，他方が排気ダクトとされ たものが示されているから，第１次補正は，当初明細書等に記載された事項 の範囲内においてした補正である旨主張する。 しかしながら，前記(2)ア認定のとおり，第１次補正後の請求項１の「複数 の排気ダクト」とは，「排気ダクト」が複数存在することを意味するもので あり，これには，排気ダクトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相 当であるから，原告の上記主張は，その前提において採用することができな い。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2019.08.30
平成30(行ケ)10164 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年8月28日 知的財産高等裁判所
審決は、請求項１についての無効理由なしとしましたが、知財高裁はこれを取り消しました。審決は「スクラロースを甘味の閾値以下の量で添加することにより酸味を緩和することができることについてはそのような記載はない」と判断していました。
前記(3)イのとおり，各文献には，ショ糖の約６５０倍の甘味を有する非代謝 性のノンカロリー高甘味度甘味料であるスクラロースが，アスパルテーム，ステビ ア，サッカリンナトリウム等の他の高甘味度甘味料と比較して，甘味の質において ショ糖に似ているという特徴があることから，多くの種類の食品において嗜好性の 高い甘味を付与することが見込まれているとの記載があり，加えて，前記(3)アのと おり，本件出願前に，ショ糖や，アスパルテーム，ステビア，サッカリンといった慣 用の高甘味度甘味料が酸味のマスキング剤としての機能を備えることが，当業者に＼n周知であったことからすると，引用発明のアスパルテームに代えてスクラロースを 採用してみることは，当業者が容易に想到することができたというべきである。
イ また，前記(3)イのとおり，各文献には，スクラロースをその甘さが感じられ る閾値より低い濃度で用いた場合でも，塩なれ効果，卵風味の向上効果を奏するこ と，製品１００重量部に対して０．０００１〜０．１重量部（製品に対して０．００ ０１〜０．１重量％）のスクラロースを用いた実施例によれば，カプサイシン０．０ ０１％のとき，甘味度が０である０．０００１重量部（同０．０００１重量％）又は ０．００５重量部（同０．００５重量％）で辛味増強効果を奏すること，スクラロー スの甘味を感じさせない０．００２５重量％のアルコール／スクラロース水溶液で エチルアルコールの苦味の抑制効果を奏することの各記載がある。 以上の記載によれば，スクラロースの添加については，向上させようとする風味 や製品によって使用量は上下するものの，下限値として，製品に対して０．０００ １重量％，０．００２５重量％，０．００５重量％で用いたものなどが知られてお り，スクラロースの甘味を感じさせない量であっても製品の風味の向上が可能であ＼nることを当業者は認識していたものと認められる。 他方，引用例には，アスパルテームによる酸味緩和効果を得るための下限値とし て１ｍｇ％（０．００１重量％），１．５ｍｇ％（０．００１５重量％），５ｍｇ％ （０．００５重量％）が挙げられ，上記のスクラロースと同様のレベルの使用量で 酸味のマスキングが行えることが記載され，更に，アスパルテームの甘味により， 食品・調味料の呈味バランスが崩れないようアスパルテームの添加量は食品・調味 料の種類に応じ，適宜設定すべきであるとされている。 また，酸味のマスキングは，甘味の付与を目的とするものではなく，所望の酸味 のマスキング効果を奏する場合には，甘味がつきすぎて味のバランスが崩れること がないように，甘味料の使用を減らすことは考えても，増量することは考えないか ら，スクラロースを酸味のマスキング剤に使用する場合であっても，当業者は，酸 味のマスキングが実現可能な低い濃度でスクラロースを使用することを指向する。＼nそうすると，スクラロースを，引用発明の食酢を含む食品（ドレッシング，ソー＼nス，漬物，及び調味料などの製品）における，酸味のマスキング剤として使用するに あたり，酸味緩和効果が得られるものの，スクラロースの甘味により前記製品の旨 味バランスを崩さない濃度範囲のうち低い濃度を，製品ごとに選択して，スクラロ ースの従来の使用濃度である０．０００１〜０．００５重量％に重複する０．００ ２８〜０．００４２重量％という濃度範囲に至ることは，当業者に容易であったと いうことができる。
ウ そして，本件明細書の実施例２〜４を参照しても，０．００２８〜０．００４ ２重量％の濃度範囲を境にして，当業者の期待，予測を超える格別顕著な効果を奏＼nしているとは評価できない。
エ 以上によれば，アスパルテームを製品濃度１〜２００ｍｇ％（＝０．００１ 〜０．２重量％）で添加する引用発明から，スクラロースを製品の０．００２８〜 ０．００４２重量％で添加することは，容易に想到することができたものである。
(5) 被告の主張について
ア 被告は，トレハロースや甘味料であるネオヘスペリジンジヒドロカルコンが， 酸味の増強作用を有することを指摘して，相違点２は容易に想到できないと主張す る。 しかし，証拠（甲４８）によれば，トレハロースは，食品の低甘味化に使用される ものであるから，アスパルテーム，ステビア，サッカリン等の高甘味度甘味料と同 様に論じることはできない。また，同じ文献（甲４８）には，トレハロースを添加し た際に，酸味料の種類や他の呈味物質の存在によって，酸味が強調されたり，マス キングされたりすることを，不可解な現象であると説明されていることからすると， 高甘味度甘味料一般が酸味を緩和させる効果を有すると認定する上での支障となる とまではいえない。 また，ネオヘスペリジンジヒドロカルコンが，レモネードの酸味を増強する作用 を有する旨を理由中で説示した判決（甲１５）があるものの，前記のとおり，ショ糖 やアスパルテームを含めた複数の慣用の高甘味度甘味料が酸味のマスキング剤とし ての機能を備えることが，当業者に広く知られていたと認められることからすると，＼n特定の酸味飲料（レモネード）のみを対象にし，実験内容及び実験結果の詳細が証 拠上明らかでないネオヘスペリジンジヒドロカルコンの酸味増強作用に基づいて， 高甘味度甘味料一般の酸味緩和効果を否定する判断には至らない。 この点について，本件審決は，トレハロースのように醸造酢の酸味を増強する甘 味料も存在することを根拠の１つに挙げて，引用発明並びに甲２文献，甲３文献， 甲７文献及び甲８文献の記載から，高甘味度甘味料一般が酸味を緩和させる効果を 有することまで導き出すことはできないと判断しているが，上記説示したところに 照らし，誤りというべきである。
イ 被告は，甘味料の酸味マスキング効果とされるもののうちほとんどは，甘み という別の呈味によって酸味を覆い隠すものであり，甘味の閾値以下で酸味のマス キング効果を示す甘味料は，本件発明以前には，アスパルテームのみであったから， 甘味料一般について知られていたのは，甘味という別の呈味によって酸味を覆い隠 すことができるということであり，甘味の閾値以下でも酸味のマスキング効果のあ ることが技術常識になっていたものではないとして，本件発明が容易に想到できな かった旨を主張する。 しかしながら，被告の主張するように甘味料の酸味マスキング効果とされるもの のほとんどが甘味の閾値を超えた条件で甘みという別の呈味によって酸味を覆い隠 すものであることを明示的に示す証拠はない。かえって，既に説示したとおり，ス クラロースが甘味閾値以下でも所望の風味改善効果を奏することは，複数の文献（甲 ４，２３，８０，８１）に示されているから，甘味料一般に関して甘味の閾値以下で 酸味のマスキング効果を奏することが技術常識であったか否かにかかわらず，スク ラロースを，アスパルテームと同様に甘味の閾値以下で用いることは，当業者に格 別の創意工夫を要するものではなかったというべきである。
ウ 被告は，アスパルテームとスクラロースは，アミノ酸系甘味料と合成甘味料 という別のカテゴリーに分類されていたものであり，アスパルテームと単に「高甘 味度甘味料」というカテゴリーが同じなだけのスクラロースが酸味をマスキングで きるかもしれないなどとは考えない，そもそもショ糖の６００倍も甘く（アスパル テームですら２００倍），ごく少量添加しただけで味のバランスを大きく崩すことが 予想され，扱いの難しいスクラロースを，あえて酸味のマスキングに使用する動機＼n付けは存在しない，とも主張する。 しかしながら，前記のとおり，本件出願日当時，ショ糖，アスパルテーム，ステビ ア，サッカリンといった，化学構造において別のカテゴリーに分類され，甘味の大＼nきく異なる複数の甘味料が，酸味のマスキング剤に用いられていたことからすれば， アスパルテーム等と比べて各種の風味改善効果に優れているスクラロースを添加す ることによっても酸味のマスキングが可能であると予＼測し，スクラロースを，添加 する製品ごとの味のバランスが崩れにくい濃度範囲で使用して，その酸味マスキン グ効果を確認しようとすることは，当業者が容易に想到することができたというべ きである。
前記(3)イのとおり，各文献には，ショ糖の約６５０倍の甘味を有する非代謝 性のノンカロリー高甘味度甘味料であるスクラロースが，アスパルテーム，ステビ ア，サッカリンナトリウム等の他の高甘味度甘味料と比較して，甘味の質において ショ糖に似ているという特徴があることから，多くの種類の食品において嗜好性の 高い甘味を付与することが見込まれているとの記載があり，加えて，前記(3)アのと おり，本件出願前に，ショ糖や，アスパルテーム，ステビア，サッカリンといった慣 用の高甘味度甘味料が酸味のマスキング剤としての機能を備えることが，当業者に＼n周知であったことからすると，引用発明のアスパルテームに代えてスクラロースを 採用してみることは，当業者が容易に想到することができたというべきである。
イ また，前記(3)イのとおり，各文献には，スクラロースをその甘さが感じられ る閾値より低い濃度で用いた場合でも，塩なれ効果，卵風味の向上効果を奏するこ と，製品１００重量部に対して０．０００１〜０．１重量部（製品に対して０．００ ０１〜０．１重量％）のスクラロースを用いた実施例によれば，カプサイシン０．０ ０１％のとき，甘味度が０である０．０００１重量部（同０．０００１重量％）又は ０．００５重量部（同０．００５重量％）で辛味増強効果を奏すること，スクラロー スの甘味を感じさせない０．００２５重量％のアルコール／スクラロース水溶液で エチルアルコールの苦味の抑制効果を奏することの各記載がある。 以上の記載によれば，スクラロースの添加については，向上させようとする風味 や製品によって使用量は上下するものの，下限値として，製品に対して０．０００ １重量％，０．００２５重量％，０．００５重量％で用いたものなどが知られてお り，スクラロースの甘味を感じさせない量であっても製品の風味の向上が可能であ＼nることを当業者は認識していたものと認められる。 他方，引用例には，アスパルテームによる酸味緩和効果を得るための下限値とし て１ｍｇ％（０．００１重量％），１．５ｍｇ％（０．００１５重量％），５ｍｇ％ （０．００５重量％）が挙げられ，上記のスクラロースと同様のレベルの使用量で 酸味のマスキングが行えることが記載され，更に，アスパルテームの甘味により， 食品・調味料の呈味バランスが崩れないようアスパルテームの添加量は食品・調味 料の種類に応じ，適宜設定すべきであるとされている。 また，酸味のマスキングは，甘味の付与を目的とするものではなく，所望の酸味 のマスキング効果を奏する場合には，甘味がつきすぎて味のバランスが崩れること がないように，甘味料の使用を減らすことは考えても，増量することは考えないか ら，スクラロースを酸味のマスキング剤に使用する場合であっても，当業者は，酸 味のマスキングが実現可能な低い濃度でスクラロースを使用することを指向する。＼nそうすると，スクラロースを，引用発明の食酢を含む食品（ドレッシング，ソー＼nス，漬物，及び調味料などの製品）における，酸味のマスキング剤として使用するに あたり，酸味緩和効果が得られるものの，スクラロースの甘味により前記製品の旨 味バランスを崩さない濃度範囲のうち低い濃度を，製品ごとに選択して，スクラロ ースの従来の使用濃度である０．０００１〜０．００５重量％に重複する０．００ ２８〜０．００４２重量％という濃度範囲に至ることは，当業者に容易であったと いうことができる。
ウ そして，本件明細書の実施例２〜４を参照しても，０．００２８〜０．００４ ２重量％の濃度範囲を境にして，当業者の期待，予測を超える格別顕著な効果を奏＼nしているとは評価できない。
エ 以上によれば，アスパルテームを製品濃度１〜２００ｍｇ％（＝０．００１ 〜０．２重量％）で添加する引用発明から，スクラロースを製品の０．００２８〜 ０．００４２重量％で添加することは，容易に想到することができたものである。
(5) 被告の主張について
ア 被告は，トレハロースや甘味料であるネオヘスペリジンジヒドロカルコンが， 酸味の増強作用を有することを指摘して，相違点２は容易に想到できないと主張す る。 しかし，証拠（甲４８）によれば，トレハロースは，食品の低甘味化に使用される ものであるから，アスパルテーム，ステビア，サッカリン等の高甘味度甘味料と同 様に論じることはできない。また，同じ文献（甲４８）には，トレハロースを添加し た際に，酸味料の種類や他の呈味物質の存在によって，酸味が強調されたり，マス キングされたりすることを，不可解な現象であると説明されていることからすると， 高甘味度甘味料一般が酸味を緩和させる効果を有すると認定する上での支障となる とまではいえない。 また，ネオヘスペリジンジヒドロカルコンが，レモネードの酸味を増強する作用 を有する旨を理由中で説示した判決（甲１５）があるものの，前記のとおり，ショ糖 やアスパルテームを含めた複数の慣用の高甘味度甘味料が酸味のマスキング剤とし ての機能を備えることが，当業者に広く知られていたと認められることからすると，＼n特定の酸味飲料（レモネード）のみを対象にし，実験内容及び実験結果の詳細が証 拠上明らかでないネオヘスペリジンジヒドロカルコンの酸味増強作用に基づいて， 高甘味度甘味料一般の酸味緩和効果を否定する判断には至らない。 この点について，本件審決は，トレハロースのように醸造酢の酸味を増強する甘 味料も存在することを根拠の１つに挙げて，引用発明並びに甲２文献，甲３文献， 甲７文献及び甲８文献の記載から，高甘味度甘味料一般が酸味を緩和させる効果を 有することまで導き出すことはできないと判断しているが，上記説示したところに 照らし，誤りというべきである。
イ 被告は，甘味料の酸味マスキング効果とされるもののうちほとんどは，甘み という別の呈味によって酸味を覆い隠すものであり，甘味の閾値以下で酸味のマス キング効果を示す甘味料は，本件発明以前には，アスパルテームのみであったから， 甘味料一般について知られていたのは，甘味という別の呈味によって酸味を覆い隠 すことができるということであり，甘味の閾値以下でも酸味のマスキング効果のあ ることが技術常識になっていたものではないとして，本件発明が容易に想到できな かった旨を主張する。 しかしながら，被告の主張するように甘味料の酸味マスキング効果とされるもの のほとんどが甘味の閾値を超えた条件で甘みという別の呈味によって酸味を覆い隠 すものであることを明示的に示す証拠はない。かえって，既に説示したとおり，ス クラロースが甘味閾値以下でも所望の風味改善効果を奏することは，複数の文献（甲 ４，２３，８０，８１）に示されているから，甘味料一般に関して甘味の閾値以下で 酸味のマスキング効果を奏することが技術常識であったか否かにかかわらず，スク ラロースを，アスパルテームと同様に甘味の閾値以下で用いることは，当業者に格 別の創意工夫を要するものではなかったというべきである。
ウ 被告は，アスパルテームとスクラロースは，アミノ酸系甘味料と合成甘味料 という別のカテゴリーに分類されていたものであり，アスパルテームと単に「高甘 味度甘味料」というカテゴリーが同じなだけのスクラロースが酸味をマスキングで きるかもしれないなどとは考えない，そもそもショ糖の６００倍も甘く（アスパル テームですら２００倍），ごく少量添加しただけで味のバランスを大きく崩すことが 予想され，扱いの難しいスクラロースを，あえて酸味のマスキングに使用する動機＼n付けは存在しない，とも主張する。 しかしながら，前記のとおり，本件出願日当時，ショ糖，アスパルテーム，ステビ ア，サッカリンといった，化学構造において別のカテゴリーに分類され，甘味の大＼nきく異なる複数の甘味料が，酸味のマスキング剤に用いられていたことからすれば， アスパルテーム等と比べて各種の風味改善効果に優れているスクラロースを添加す ることによっても酸味のマスキングが可能であると予＼測し，スクラロースを，添加 する製品ごとの味のバランスが崩れにくい濃度範囲で使用して，その酸味マスキン グ効果を確認しようとすることは，当業者が容易に想到することができたというべ きである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.08.30
平成31(ネ)10023 不正競争行為差止請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年8月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁は、1審（東京地裁29部）の判断を維持し、意匠権の消尽を認めました。原告は、被告からイヤーパッドを購入し、これを含んだセット物を製造・販売しました。被告は、この行為が、当該イヤーパッドの意匠権侵害だと、拡布しました。原告は、かかる拡布は、不正競争行為に該当すると主張しました。
(1) 前記１(3)のとおり，控訴人は，本件覚書により，本件子会社との間で，(ア) 本件子会社に対し，控訴人の保有するインコア及びイヤーパッドに係る一切の特許 の使用を許諾し（第５条前段），その許諾に係る対価を請求せず（同条後段），(イ) 本件子会社に対し，控訴人のイヤーパッドを使用した商品の開発及び販売を許諾し， イヤーパッドの供給に協力する（第６条）旨合意したことが認められる。 また，前記１(4)のとおり，原告製品は，控訴人の供給するイヤーパッドを使用し て本件子会社において開発された商品であるものと認められる。 そして，被控訴人は，前記１(5)のとおり，平成２８年１１月１５日付けで原告製 品の製造，販売に係る事業を本件子会社から譲り受け，同事業を継続したというの であり，このことは，本件覚書第９条において控訴人によりあらかじめ承諾された ものである。 そうすると，被控訴人は，本件覚書においてされた本件特許権１に係る特許発明 の実施の許諾に基づいて原告製品を製造し販売していたものと認められる。 また，上記の実施許諾の趣旨が原告製品の製造販売にあることに照らせば，本件 特許権１に係る特許発明の実施許諾の際に，本件意匠権についても黙示に許諾があ ったものと推認される。 以上によれば，被控訴人の原告製品の製造販売は，控訴人の許諾の範囲であり， 控訴人の本件知的財産権を侵害していないというべきである。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，本件覚書が，平成２２年に控訴人と本件子会社との間で締結され た本件実施許諾契約と一体のものとして，作成・合意されたものであると解した上， 被控訴人は，同契約の第６条により，原告製品の開発，販売に関して控訴人に報告 する義務を負っていたにもかかわらず，これを履行しないので，平成２９年４月３ 日付けの文書（乙７）で催告をし，同月１２日に控訴人代表者から本件子会社の代＼n表者であるＡに宛てて送信されたメール（乙６）により同契約を解除する旨の意思＼n表示をし，その結果，本件覚書における許諾の合意も失効した旨主張する。＼nしかしながら，前記１で認定した事実関係に照らせば，本件覚書は，平成２２年 ４月から平成２８年３月までに生じた事情を踏まえた上，後の事業譲渡も視野に入 れた上で，控訴人と本件子会社との間に新たな権利関係を設定するために作成され たものというべきであり，その合意の内容に照らしても，本件覚書が本件実施許諾 契約と一体のものとして作成・合意されたものと解することは困難である。 以上の次第であるから，本件実施許諾契約を解除する旨の意思表示をしたことに＼nより本件覚書における合意も失効した旨をいう控訴人の主張は，その前提を欠き， 理由がない。
イ 控訴人は，本件覚書と本件実施許諾契約とが一体で，本件子会社又は被控訴 人が同契約に基づく本件報告義務を負うものと認識していたことから，本件覚書に 係る合意には要素の錯誤があるので無効であると主張し，また，法的拘束力のある 契約としては本件実施許諾契約があるだけで，本件覚書に契約としての拘束力はな いという認識の下に本件覚書に押印したものであり，相手方である本件子会社にお いてもこのような控訴人の真意を知っていたから，本件覚書に係る合意は心裡留保 により無効であるとも主張する。 しかしながら，本件覚書による合意においては，当事者双方の意思表示が書面に＼nよってされている。控訴人のいう認識の内容は本件覚書の内容との関係では意思表＼n示の動機に当たり，この動機が表示され，法律行為の要素になっているとは認めら＼nれないから，錯誤無効の主張は理由がない。また，前記アで説示したところに照ら せば，本件覚書の当事者双方において，本件覚書に契約としての拘束力はないとの 認識があったとは認められないから，心裡留保による無効の主張も理由がない。
(3) 小括
以上によれば，被控訴人の原告製品の製造販売は，控訴人の許諾の範囲であり， 控訴人の本件知的財産権を侵害していない。 よって，本件行為において告知され，流布されている事実は，虚偽であると認め られる。
３ 本件知的財産権に係る消尽の成否について
念のため，消尽の成否についても検討を加える。
(1) 特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には，当該特許製 品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，もはや特許権の効力 は，当該特許製品を使用し，譲渡し，又は貸し渡す行為等には及ばず，特許権者は， 当該製品について特許権を行使することは許されないものと解される（最高裁平成 ７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９ 頁，最高裁平成１８年（受）第８２６号同１９年１１月８日第一小法廷判決・民集６ １巻８号２９８９頁参照）。このように解するのは，特許製品について譲渡を行う都 度特許権者の許諾を要するとすると，市場における特許製品の円滑な流通が妨げら れ，かえって特許権者自身の利益を害し，ひいては特許法１条所定の特許法の目的 にも反することになる一方，特許権者は，特許発明の公開の代償を確保する機会が 既に保障されているものということができ，特許権者から譲渡された特許製品につ いて，特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存 在しないためである。そして，この趣旨は，意匠権についても当てはまるから，意匠 権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である。
(2)前記１(6)のとおり，被控訴人は，本件知的財産権を有する控訴人から，本件 知的財産権の実施品である被告製品（イヤーパッド）を購入し，これを，原告製品で あるイヤホン，無線機本体，原告製品を媒介するコネクターケーブル及びＰＴＴス イッチボックスと併せて，それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れ，原告製品の保 証書及び取扱説明書とともに一つの紙箱の中に封かんした上で販売しているという のである。 このような事実関係に照らすと，被控訴人は，原告製品に被告製品を付属させて 販売していたものであり，被告製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたも のとはいえず，控訴人から被控訴人に対する被告製品の譲渡によって，被告製品に ついては本件知的財産権は消尽するものと解される。そうすると，控訴人において は，もはや被控訴人に対して本件知的財産権を行使することは許されないから，被 控訴人において原告製品を製造等する行為は，控訴人の有する本件知的財産権を侵 害するものではないというべきである。
(3) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，消尽の根拠となる特許製品の「譲渡」とは，典型的には，権利者が 特許製品を市場の流通に置くことをいい，特許製品が市場の流通に置かれたといえ るか否かは，1)権利者である特許製品の譲渡人が十分な対価を得ているか，2)当該 特許製品が転々流通することを権利者が想定していると認められるか，3)権利者で ある特許製品の譲渡人と譲受人との関係，4)特許製品の性質等を考慮して，個々の 譲渡内容を精査して判断する必要があると主張する。そして，本件事実関係の下に おいては，特許製品が市場の流通に置かれたものではないので，消尽の根拠となる 特許製品の「譲渡」がないと主張する。 しかしながら，特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合におい て消尽が認められ，特許権者は，当該製品について特許権を行使することは許され ないものと解されることの根拠は，前記のとおり，第一義的には，特許製品につい て譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると，市場における特許製品の円滑 な流通が妨げられ，かえって特許権者自身の利益を害し，ひいては特許法１条所定 の特許法の目的にも反することになるということにある。そうだとすると，消尽の 効果が生じるか否かを，第三者には知り得ない，譲渡人と譲受人間における事情に 係らせることは，消尽を認める趣旨に沿わないものというべきである。控訴人の主 張は理由がない。
イ なお，控訴人は，譲渡により消尽の効果が生じた場合であっても，譲渡に錯 誤無効があり，又は解除がされたときは，消尽の効果は失われるとも主張し，本件 がそのような場合に当たるとも主張する。 しかし，本件において控訴人が錯誤無効や解除を主張しているのは本件覚書につ いてであり，消尽の根拠となっている被告製品の譲渡についてではないから，消尽 の効果を争う主張としては，それ自体失当というべきである。
(1) 前記１(3)のとおり，控訴人は，本件覚書により，本件子会社との間で，(ア) 本件子会社に対し，控訴人の保有するインコア及びイヤーパッドに係る一切の特許 の使用を許諾し（第５条前段），その許諾に係る対価を請求せず（同条後段），(イ) 本件子会社に対し，控訴人のイヤーパッドを使用した商品の開発及び販売を許諾し， イヤーパッドの供給に協力する（第６条）旨合意したことが認められる。 また，前記１(4)のとおり，原告製品は，控訴人の供給するイヤーパッドを使用し て本件子会社において開発された商品であるものと認められる。 そして，被控訴人は，前記１(5)のとおり，平成２８年１１月１５日付けで原告製 品の製造，販売に係る事業を本件子会社から譲り受け，同事業を継続したというの であり，このことは，本件覚書第９条において控訴人によりあらかじめ承諾された ものである。 そうすると，被控訴人は，本件覚書においてされた本件特許権１に係る特許発明 の実施の許諾に基づいて原告製品を製造し販売していたものと認められる。 また，上記の実施許諾の趣旨が原告製品の製造販売にあることに照らせば，本件 特許権１に係る特許発明の実施許諾の際に，本件意匠権についても黙示に許諾があ ったものと推認される。 以上によれば，被控訴人の原告製品の製造販売は，控訴人の許諾の範囲であり， 控訴人の本件知的財産権を侵害していないというべきである。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，本件覚書が，平成２２年に控訴人と本件子会社との間で締結され た本件実施許諾契約と一体のものとして，作成・合意されたものであると解した上， 被控訴人は，同契約の第６条により，原告製品の開発，販売に関して控訴人に報告 する義務を負っていたにもかかわらず，これを履行しないので，平成２９年４月３ 日付けの文書（乙７）で催告をし，同月１２日に控訴人代表者から本件子会社の代＼n表者であるＡに宛てて送信されたメール（乙６）により同契約を解除する旨の意思＼n表示をし，その結果，本件覚書における許諾の合意も失効した旨主張する。＼nしかしながら，前記１で認定した事実関係に照らせば，本件覚書は，平成２２年 ４月から平成２８年３月までに生じた事情を踏まえた上，後の事業譲渡も視野に入 れた上で，控訴人と本件子会社との間に新たな権利関係を設定するために作成され たものというべきであり，その合意の内容に照らしても，本件覚書が本件実施許諾 契約と一体のものとして作成・合意されたものと解することは困難である。 以上の次第であるから，本件実施許諾契約を解除する旨の意思表示をしたことに＼nより本件覚書における合意も失効した旨をいう控訴人の主張は，その前提を欠き， 理由がない。
イ 控訴人は，本件覚書と本件実施許諾契約とが一体で，本件子会社又は被控訴 人が同契約に基づく本件報告義務を負うものと認識していたことから，本件覚書に 係る合意には要素の錯誤があるので無効であると主張し，また，法的拘束力のある 契約としては本件実施許諾契約があるだけで，本件覚書に契約としての拘束力はな いという認識の下に本件覚書に押印したものであり，相手方である本件子会社にお いてもこのような控訴人の真意を知っていたから，本件覚書に係る合意は心裡留保 により無効であるとも主張する。 しかしながら，本件覚書による合意においては，当事者双方の意思表示が書面に＼nよってされている。控訴人のいう認識の内容は本件覚書の内容との関係では意思表＼n示の動機に当たり，この動機が表示され，法律行為の要素になっているとは認めら＼nれないから，錯誤無効の主張は理由がない。また，前記アで説示したところに照ら せば，本件覚書の当事者双方において，本件覚書に契約としての拘束力はないとの 認識があったとは認められないから，心裡留保による無効の主張も理由がない。
(3) 小括
以上によれば，被控訴人の原告製品の製造販売は，控訴人の許諾の範囲であり， 控訴人の本件知的財産権を侵害していない。 よって，本件行為において告知され，流布されている事実は，虚偽であると認め られる。
３ 本件知的財産権に係る消尽の成否について
念のため，消尽の成否についても検討を加える。
(1) 特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には，当該特許製 品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，もはや特許権の効力 は，当該特許製品を使用し，譲渡し，又は貸し渡す行為等には及ばず，特許権者は， 当該製品について特許権を行使することは許されないものと解される（最高裁平成 ７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９ 頁，最高裁平成１８年（受）第８２６号同１９年１１月８日第一小法廷判決・民集６ １巻８号２９８９頁参照）。このように解するのは，特許製品について譲渡を行う都 度特許権者の許諾を要するとすると，市場における特許製品の円滑な流通が妨げら れ，かえって特許権者自身の利益を害し，ひいては特許法１条所定の特許法の目的 にも反することになる一方，特許権者は，特許発明の公開の代償を確保する機会が 既に保障されているものということができ，特許権者から譲渡された特許製品につ いて，特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存 在しないためである。そして，この趣旨は，意匠権についても当てはまるから，意匠 権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である。
(2)前記１(6)のとおり，被控訴人は，本件知的財産権を有する控訴人から，本件 知的財産権の実施品である被告製品（イヤーパッド）を購入し，これを，原告製品で あるイヤホン，無線機本体，原告製品を媒介するコネクターケーブル及びＰＴＴス イッチボックスと併せて，それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れ，原告製品の保 証書及び取扱説明書とともに一つの紙箱の中に封かんした上で販売しているという のである。 このような事実関係に照らすと，被控訴人は，原告製品に被告製品を付属させて 販売していたものであり，被告製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたも のとはいえず，控訴人から被控訴人に対する被告製品の譲渡によって，被告製品に ついては本件知的財産権は消尽するものと解される。そうすると，控訴人において は，もはや被控訴人に対して本件知的財産権を行使することは許されないから，被 控訴人において原告製品を製造等する行為は，控訴人の有する本件知的財産権を侵 害するものではないというべきである。
(3) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，消尽の根拠となる特許製品の「譲渡」とは，典型的には，権利者が 特許製品を市場の流通に置くことをいい，特許製品が市場の流通に置かれたといえ るか否かは，1)権利者である特許製品の譲渡人が十分な対価を得ているか，2)当該 特許製品が転々流通することを権利者が想定していると認められるか，3)権利者で ある特許製品の譲渡人と譲受人との関係，4)特許製品の性質等を考慮して，個々の 譲渡内容を精査して判断する必要があると主張する。そして，本件事実関係の下に おいては，特許製品が市場の流通に置かれたものではないので，消尽の根拠となる 特許製品の「譲渡」がないと主張する。 しかしながら，特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合におい て消尽が認められ，特許権者は，当該製品について特許権を行使することは許され ないものと解されることの根拠は，前記のとおり，第一義的には，特許製品につい て譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると，市場における特許製品の円滑 な流通が妨げられ，かえって特許権者自身の利益を害し，ひいては特許法１条所定 の特許法の目的にも反することになるということにある。そうだとすると，消尽の 効果が生じるか否かを，第三者には知り得ない，譲渡人と譲受人間における事情に 係らせることは，消尽を認める趣旨に沿わないものというべきである。控訴人の主 張は理由がない。
イ なお，控訴人は，譲渡により消尽の効果が生じた場合であっても，譲渡に錯 誤無効があり，又は解除がされたときは，消尽の効果は失われるとも主張し，本件 がそのような場合に当たるとも主張する。 しかし，本件において控訴人が錯誤無効や解除を主張しているのは本件覚書につ いてであり，消尽の根拠となっている被告製品の譲渡についてではないから，消尽 の効果を争う主張としては，それ自体失当というべきである。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 意匠その他
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2019.08.29
平成30(行ヒ)69 審決取消請求事件 令和元年8月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 知的財産高等裁判所
最高裁は、知財高裁の判決を破棄し、知財高裁に差戻しました。争点は、進歩性判断です。審決は予測し難い顕著な効果ありとして、進歩性ありと判断。、知財高裁は、顕著な効果無しとして審決を取り消していました。＼n
上記事実関係等によれば，本件他の各化合物は，本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの，いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって，引用発明１に係るものではなく，引用例２との関連もうかがわれない。そして，引用例１及び引用例２には，本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では，本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに，当業者が本件各発明の効果の程度を予＼測することができたということはできず，また，本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると，本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって，本件各発明の効果の程度が，本件各発明の構＼成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。しかるに，原審は，本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず，その他，本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。＼n そうすると，原審は，結局のところ，本件各発明の効果，取り分けその程度が，予測できない顕著なものであるかについて，優先日当時本件各発明の構＼成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か，当該構＼成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十＼分に検討することなく，本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として，本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに，本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく，このような原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。＼n
５ 以上によれば，原審の上記判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法 令の違反がある。論旨は，この趣旨をいうものとして理由があり，原判決は破棄を 免れない。そして，本件各発明についての予測できない顕著な効果の有無等につき＼n更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。
上記事実関係等によれば，本件他の各化合物は，本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの，いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって，引用発明１に係るものではなく，引用例２との関連もうかがわれない。そして，引用例１及び引用例２には，本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では，本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに，当業者が本件各発明の効果の程度を予＼測することができたということはできず，また，本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると，本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって，本件各発明の効果の程度が，本件各発明の構＼成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。しかるに，原審は，本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず，その他，本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。＼n そうすると，原審は，結局のところ，本件各発明の効果，取り分けその程度が，予測できない顕著なものであるかについて，優先日当時本件各発明の構＼成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か，当該構＼成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十＼分に検討することなく，本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として，本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに，本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく，このような原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。＼n
５ 以上によれば，原審の上記判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法 令の違反がある。論旨は，この趣旨をいうものとして理由があり，原判決は破棄を 免れない。そして，本件各発明についての予測できない顕著な効果の有無等につき＼n更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2019.08.27
平成31(行ケ)10037 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年8月7日 知的財産高等裁判所
商標「ＫＥＮＫＩＫＵＣＨＩ」は、，「キクチ（氏）ケン（名）」を読みとする人の氏名として把握されるかが争われました。知財高裁(3部)は、4条1項8号違反とした審決を維持しました。
これに対し原告は，1)商標法４条１項８号の趣旨が第三者の人格権の保 護であるとしても，同法は，同号の「他人の氏名」の該当性を判断するに 当たり，第三者の人格権のみを考慮することは予定していないというべき＼nであり，同法の目的である産業発展の寄与ないし需要者の利益保護の観点 から，登録が拒絶されることで受ける者の不利益も十分に考慮しなければ＼nならないから，同号の「氏名」に該当するか否かは，特定人の同一性を認 識させるに足りる表記であるか，あるいは，本願商標がブランドとして一＼n定の周知性を有するかという観点から総合的に判断されるべきであり，同 号の「他人」に当たるか否かは，その承諾を得ないことにより人格権の毀 損が客観的に認められるに足る程度の著名性・希少性等を有する者かとい う観点から判断すべきである，2)諸外国においても，「他人の氏名」であれ ば，その全てについて，その他人の承諾がない限り商標登録を認めないと いう判断はしておらず，特許庁の過去の審決例においても，自己の氏名を モチーフしたと考えられる多数の商標が登録査定を受けている旨主張する。 しかしながら，上記1)の点について，商標法４条１項８号の趣旨は，前 記アのとおり，自らの承諾なしにその氏名，名称等を商標に使われること がないという人格的利益を保護することにある。そして，同号は，その規 定上，雅号，芸名，筆名，略称については，「著名な雅号，芸名若しくは筆 名若しくはこれらの著名な略称」として，著名なものを含む商標のみを不 登録とする一方で，「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称」については， 著名又は周知なものであることを要するとはしていない。また，同号は， 人格的利益の侵害のおそれがあることそれ自体を要件として規定するもの でもない。したがって，同号の趣旨やその規定ぶりからすると，同号の「他 人の氏名」が，著名性・希少性を有するものに限られるとは解し難く，ま た，「他人の氏名」を含む商標である以上，当該商標がブランドとして一定 の周知性を有するといったことは，考慮する必要がないというべきである。 次に，上記2)の点については，諸外国における他人の氏名を含む商標の 登録に関する法制や取扱いが，直ちに我が国における法解釈に影響を及ぼ すものではないし，特許庁の過去の審決例において，自己の氏名をモチー フしたと考えられる商標が登録査定を受けているとの事実があったとして も，本件審決における本願商標の商標法４条１項８号該当性の判断が，こ れに左右されるものではない。
これに対し原告は，1)商標法４条１項８号の趣旨が第三者の人格権の保 護であるとしても，同法は，同号の「他人の氏名」の該当性を判断するに 当たり，第三者の人格権のみを考慮することは予定していないというべき＼nであり，同法の目的である産業発展の寄与ないし需要者の利益保護の観点 から，登録が拒絶されることで受ける者の不利益も十分に考慮しなければ＼nならないから，同号の「氏名」に該当するか否かは，特定人の同一性を認 識させるに足りる表記であるか，あるいは，本願商標がブランドとして一＼n定の周知性を有するかという観点から総合的に判断されるべきであり，同 号の「他人」に当たるか否かは，その承諾を得ないことにより人格権の毀 損が客観的に認められるに足る程度の著名性・希少性等を有する者かとい う観点から判断すべきである，2)諸外国においても，「他人の氏名」であれ ば，その全てについて，その他人の承諾がない限り商標登録を認めないと いう判断はしておらず，特許庁の過去の審決例においても，自己の氏名を モチーフしたと考えられる多数の商標が登録査定を受けている旨主張する。 しかしながら，上記1)の点について，商標法４条１項８号の趣旨は，前 記アのとおり，自らの承諾なしにその氏名，名称等を商標に使われること がないという人格的利益を保護することにある。そして，同号は，その規 定上，雅号，芸名，筆名，略称については，「著名な雅号，芸名若しくは筆 名若しくはこれらの著名な略称」として，著名なものを含む商標のみを不 登録とする一方で，「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称」については， 著名又は周知なものであることを要するとはしていない。また，同号は， 人格的利益の侵害のおそれがあることそれ自体を要件として規定するもの でもない。したがって，同号の趣旨やその規定ぶりからすると，同号の「他 人の氏名」が，著名性・希少性を有するものに限られるとは解し難く，ま た，「他人の氏名」を含む商標である以上，当該商標がブランドとして一定 の周知性を有するといったことは，考慮する必要がないというべきである。 次に，上記2)の点については，諸外国における他人の氏名を含む商標の 登録に関する法制や取扱いが，直ちに我が国における法解釈に影響を及ぼ すものではないし，特許庁の過去の審決例において，自己の氏名をモチー フしたと考えられる商標が登録査定を受けているとの事実があったとして も，本件審決における本願商標の商標法４条１項８号該当性の判断が，こ れに左右されるものではない。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.08.27
平成31(ネ)10026 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年8月7日 知的財産高等裁判所 横浜地方裁判所 川崎支部
書籍における素材の配列について，創作性を有する行為ではないとして、編集著作物に該当しないと判断されました。原審はアップされていません。
控訴人は，編集著作物において素材の選択，配列を決定した者は問題 とならず，配列を行ったのは控訴人であるなどと主張する。しかしなが ら，控訴人の主張が，決定権限を持たずに素材の配列に関与した者，例 えば，単なる原案，参考案の作成者や，相談を受けて参考意見を述べた 者までがおよそ編集著作者となるというものであるとすれば，そのよう な主張は，著作者の概念を過度に拡張するものであって，採用すること はできない。また，本件において本件書籍の分類項目を設け，選択され た作品をこれらの分類項目に従って配列することを決定したのが被控訴 人であることは先に引用した原判決認定のとおりであって，当審におけ る控訴人の主張を踏まえてもかかる認定は左右されない。
イ また，控訴人は，被控訴人の前件訴訟における訴訟行為を捉えて，本 件において被控訴人は自分自身が編集著作者であると主張することは許 されないなどと主張する。 しかしながら，そもそも控訴人が前提とするところの，前件訴訟にお いて被控訴人が編集著作者でないと自白し，本件書籍が編集著作物であ れば控訴人が編集著作者であると認めたなどとする事実関係を裏付ける 証拠はないから，控訴人の主張はその前提を欠くものである。かえって， 控訴人による本件訴訟は，前件訴訟においてＡが敗訴したことを受けて， 原告を控訴人とするとともに，Ａは控訴人の代理人であったなどとして， 実質的には前件訴訟と同様の事実関係の主張を繰り返すものに過ぎず， 前件訴訟の蒸し返しであるといわざるを得ない。 上記の控訴人の主張は採用できない。
(3) 以上によれば，控訴人が決定し，Ａに行わせたとする事務自体，本件書 籍における素材の配列について，創作性を有する行為であったとはいえな いから，控訴人が本件書籍の編集著作者であるとは認められない。
控訴人は，編集著作物において素材の選択，配列を決定した者は問題 とならず，配列を行ったのは控訴人であるなどと主張する。しかしなが ら，控訴人の主張が，決定権限を持たずに素材の配列に関与した者，例 えば，単なる原案，参考案の作成者や，相談を受けて参考意見を述べた 者までがおよそ編集著作者となるというものであるとすれば，そのよう な主張は，著作者の概念を過度に拡張するものであって，採用すること はできない。また，本件において本件書籍の分類項目を設け，選択され た作品をこれらの分類項目に従って配列することを決定したのが被控訴 人であることは先に引用した原判決認定のとおりであって，当審におけ る控訴人の主張を踏まえてもかかる認定は左右されない。
イ また，控訴人は，被控訴人の前件訴訟における訴訟行為を捉えて，本 件において被控訴人は自分自身が編集著作者であると主張することは許 されないなどと主張する。 しかしながら，そもそも控訴人が前提とするところの，前件訴訟にお いて被控訴人が編集著作者でないと自白し，本件書籍が編集著作物であ れば控訴人が編集著作者であると認めたなどとする事実関係を裏付ける 証拠はないから，控訴人の主張はその前提を欠くものである。かえって， 控訴人による本件訴訟は，前件訴訟においてＡが敗訴したことを受けて， 原告を控訴人とするとともに，Ａは控訴人の代理人であったなどとして， 実質的には前件訴訟と同様の事実関係の主張を繰り返すものに過ぎず， 前件訴訟の蒸し返しであるといわざるを得ない。 上記の控訴人の主張は採用できない。
(3) 以上によれば，控訴人が決定し，Ａに行わせたとする事務自体，本件書 籍における素材の配列について，創作性を有する行為であったとはいえな いから，控訴人が本件書籍の編集著作者であるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2019.08.27
平成31(ネ)10016 競業差止請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 令和元年8月7日 知的財産高等裁判所(3部) 東京地方裁判所 立川支部
元従業員が退職後に同一地域内のまつげエクステサロンで就労したことは競業禁止合意に反せず、不正競争行為（不競法２条１項４号，５号又は８号）にも該当しないと判断されました。争点は、在職中に知り得た秘密情報か否かです。原審はアップされていません。
本件競業行為が本件各合意に違反するか（争点１）
(1) 退職者に対する競業の制限（以下「競業制限」という。）は，退職者の 職業選択の自由や営業の自由を制限するものであるから，個別の合意あるい は就業規則による定めがあり，かつその内容が，これによって守られるべき 使用者の利益の内容・程度，退職者の在職時の地位，競業制限の範囲，代償 措置の有無・内容等に照らし，合理的と認められる限り，許されるというべ きである。
(2) 就業規則及び退職時合意の効力
ところで，控訴人の就業規則には，1)社員は，退職後も競業避止義務を 守り，競争関係にある会社に就労してはならない，2)社員は，退職または解 雇後，同業他社への就職および役員への就任，その他形態を問わず同業他社 の業務に携わり，または競合する事業を自ら営んではならないとの規定があ るが，この定めは，退職する社員の地位に関わりなく，かつ無限定に競業制 限を課するものであって，到底合理的な内容のものということはできないか ら，無効というほかはない。 また，被控訴人が退職時に提出した「誓約・確認書」には，前述のとおり， 退職後２年間，国分寺市内の競合関係に立つ事業者に就職しないとの約束を することはできない旨の被控訴人の留保文言が付されていたのであるから， これによって競業制限に関する合意が成立したということはできない。 これに対し，控訴人は，控訴人が「誓約・確認書」に「この文言は，当社 が指定した書式ではないので，無効。会社記載文言のみ有効。また，既に入 社時誓約書に記載もあるので，そちらの誓約書を根拠とすることも可能。」＼nと記載してその旨説明し，被控訴人も「わかりました」と述べたものである から，「誓約・確認書」の不動文字のとおりの合意が成立したと主張するが， 控訴人の主張する事実を裏付ける的確な証拠はないし，仮に，このような事 実があったとしても，これにより「誓約・確認書」の不動文字どおりの合意 が成立したと解することはできない。
(3) 入社時合意の効力
ア 控訴人は，入社時合意について，被控訴人が，退職後２年間，国分寺市 内でアイリスト業務に従事することを禁止したものであると主張するか ら，入社時合意の効力が問題となる。
イ 入社時誓約書には，1)被控訴人は，退職後２年間は，在職中に知り得た 秘密情報を利用して，国分寺市内において競業行為は行わないこと（13 項），2)秘密情報とは，在籍中に従事した業務において知り得た控訴人 が秘密として管理している経営上重要な情報（経営に関する情報，営業 に関する情報，技術に関する情報…顧客に関する情報等で会社が指定し た情報）であること（10 項），3)被控訴人は，秘密情報が控訴人に帰属 することを確認し，控訴人に対して秘密情報が被控訴人に帰属する旨の 主張をしないこと（12 項）が記載されている（甲３）。 そこで，「秘密情報」の意義が問題となるが，上記入社時誓約書の記 載によれば，入社時合意における「秘密情報」とは「秘密として管理」 された情報であることを要することが理解できる。また，入社時誓約書 の秘密情報に関連する規定は，その内容に照らし，不正競争防止法と同 様に営業秘密の保護を目的とするものと解される。そして，入社時誓約 書には「秘密として管理」の定義規定は存在せず，「秘密として管理」 について同法の「秘密として管理」（２条６項）と異なる解釈をとるべ き根拠も見当たらない。そうすると，入社時誓約書の「秘密として管理」 は，同法の「秘密として管理」と同義であると解するのが相当である。 また，「競業行為」とは，控訴人に在籍中の被控訴人が提供していた 役務の性質に照らせば，他のまつげエクステサロンの経営及び他のまつ げエクステサロンにおけるアイリスト業務への従事を意味すると解され る。 以上によれば，入社時合意は，被控訴人が，退職後２年間は，在職中 に知り得た「秘密情報」を利用して，国分寺市内において他のまつげエ クステサロンの経営をせず，他のまつげエクステサロンにおけるアイリ スト業務に従事しない旨の合意であり，ここにいう「秘密情報」とは秘 密管理性を有する情報であることを要するものと解される。
ウ 被控訴人は，入社時合意は被控訴人の職業選択の自由及び営業の自由を 不当に制限するものであって無効であると主張する。 しかし，上記イのとおり，入社時合意は，２年という期間と国分寺市 内という場所に限定した上で，秘密管理性を有する情報を利用した競業 行為のみを制限するものと解されるから，職業選択の自由及び営業の自 由を不当に制限するものではなく，その制限が合理性を欠くものである ということはできない。
本件競業行為が本件各合意に違反するか（争点１）
(1) 退職者に対する競業の制限（以下「競業制限」という。）は，退職者の 職業選択の自由や営業の自由を制限するものであるから，個別の合意あるい は就業規則による定めがあり，かつその内容が，これによって守られるべき 使用者の利益の内容・程度，退職者の在職時の地位，競業制限の範囲，代償 措置の有無・内容等に照らし，合理的と認められる限り，許されるというべ きである。
(2) 就業規則及び退職時合意の効力
ところで，控訴人の就業規則には，1)社員は，退職後も競業避止義務を 守り，競争関係にある会社に就労してはならない，2)社員は，退職または解 雇後，同業他社への就職および役員への就任，その他形態を問わず同業他社 の業務に携わり，または競合する事業を自ら営んではならないとの規定があ るが，この定めは，退職する社員の地位に関わりなく，かつ無限定に競業制 限を課するものであって，到底合理的な内容のものということはできないか ら，無効というほかはない。 また，被控訴人が退職時に提出した「誓約・確認書」には，前述のとおり， 退職後２年間，国分寺市内の競合関係に立つ事業者に就職しないとの約束を することはできない旨の被控訴人の留保文言が付されていたのであるから， これによって競業制限に関する合意が成立したということはできない。 これに対し，控訴人は，控訴人が「誓約・確認書」に「この文言は，当社 が指定した書式ではないので，無効。会社記載文言のみ有効。また，既に入 社時誓約書に記載もあるので，そちらの誓約書を根拠とすることも可能。」＼nと記載してその旨説明し，被控訴人も「わかりました」と述べたものである から，「誓約・確認書」の不動文字のとおりの合意が成立したと主張するが， 控訴人の主張する事実を裏付ける的確な証拠はないし，仮に，このような事 実があったとしても，これにより「誓約・確認書」の不動文字どおりの合意 が成立したと解することはできない。
(3) 入社時合意の効力
ア 控訴人は，入社時合意について，被控訴人が，退職後２年間，国分寺市 内でアイリスト業務に従事することを禁止したものであると主張するか ら，入社時合意の効力が問題となる。
イ 入社時誓約書には，1)被控訴人は，退職後２年間は，在職中に知り得た 秘密情報を利用して，国分寺市内において競業行為は行わないこと（13 項），2)秘密情報とは，在籍中に従事した業務において知り得た控訴人 が秘密として管理している経営上重要な情報（経営に関する情報，営業 に関する情報，技術に関する情報…顧客に関する情報等で会社が指定し た情報）であること（10 項），3)被控訴人は，秘密情報が控訴人に帰属 することを確認し，控訴人に対して秘密情報が被控訴人に帰属する旨の 主張をしないこと（12 項）が記載されている（甲３）。 そこで，「秘密情報」の意義が問題となるが，上記入社時誓約書の記 載によれば，入社時合意における「秘密情報」とは「秘密として管理」 された情報であることを要することが理解できる。また，入社時誓約書 の秘密情報に関連する規定は，その内容に照らし，不正競争防止法と同 様に営業秘密の保護を目的とするものと解される。そして，入社時誓約 書には「秘密として管理」の定義規定は存在せず，「秘密として管理」 について同法の「秘密として管理」（２条６項）と異なる解釈をとるべ き根拠も見当たらない。そうすると，入社時誓約書の「秘密として管理」 は，同法の「秘密として管理」と同義であると解するのが相当である。 また，「競業行為」とは，控訴人に在籍中の被控訴人が提供していた 役務の性質に照らせば，他のまつげエクステサロンの経営及び他のまつ げエクステサロンにおけるアイリスト業務への従事を意味すると解され る。 以上によれば，入社時合意は，被控訴人が，退職後２年間は，在職中 に知り得た「秘密情報」を利用して，国分寺市内において他のまつげエ クステサロンの経営をせず，他のまつげエクステサロンにおけるアイリ スト業務に従事しない旨の合意であり，ここにいう「秘密情報」とは秘 密管理性を有する情報であることを要するものと解される。
ウ 被控訴人は，入社時合意は被控訴人の職業選択の自由及び営業の自由を 不当に制限するものであって無効であると主張する。 しかし，上記イのとおり，入社時合意は，２年という期間と国分寺市 内という場所に限定した上で，秘密管理性を有する情報を利用した競業 行為のみを制限するものと解されるから，職業選択の自由及び営業の自 由を不当に制限するものではなく，その制限が合理性を欠くものである ということはできない。
関連カテゴリー
>> 営業秘密
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2019.08.26
平成28(ワ)8552 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年4月18日 大阪地方裁判所(21部)
Tシャツに描かれた猫のイラストについて、著作権侵害が認められました。損害額について「法１１４条３項の著作権の行使につき受けるべき金銭の額を算定するに当たっては，特段の事情のない限り，販売店に対する卸売価格ではなく，販売店における小売価格を基準とするのが相当である・・」と判断しています。
まず，原告イラストと被告イラスト１ないし４は，丸まって眠っている猫を 上方から円形状にほぼ収まるように描くとともに，片前足と片後ろ足と尻尾をほぼ 同じ位置でまとめて描きつつ，耳や片後ろ足を若干円形状から突出して描いている 点で共通している。これらの共通点は，前記１で認定した原告イラストの創作性が 認められる表現上の特徴部分そのものであり，上記各被告イラストの表＼現上の特徴 は，原告イラストのそれと共通しているといえる。 他方，原告イラストでは猫の目の周囲が黒いのに，上記各被告イラストはそうで はないが，全体からすると微差にとどまるものというべきである。 また，上記各被告イラストでは，猫の胴体部分に波様の紋様が描かれており，原 告イラストの雲様の紋様とは異なっているが，前述のとおり，原告イラストの表現＼n上の特徴は，上半分に猫と分かるよう描かれた模様が徐々に変化して抽象的な紋様 につながり，猫の片前足の付け根の模様が，下半分の紋様にも使われるなど，猫を 描いた部分と抽象的な紋様とが連続的，一体的に構成され，全体として略円形状の＼nマークのような印象を与える点にあると解され，上記各被告イラストは，これらを すべて有していると認められるが，下半分の抽象的な紋様にどのようなものを用い るかは表現上の本質的特徴といえるものではない。＼n以上より，原告イラストと上記各被告イラストとの上記共通点に照らせば，上記 各被告イラストは，原告イラストを有形的に再製したものと認めることができる。
イ 被告イラスト５ないし８について
上記アで認定した原告イラストと被告イラスト１ないし４の共通点は，被告 イラスト５ないし８にも認められる。 他方，被告イラスト５ないし８には，猫の前足が２本とも描かれる一方で，ひげ が描かれておらず，抽象的な紋様が唐草様であるといった相違点もみられるが，そ れらの前足は片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所にまとめて描かれており，前記１で認 定した原告イラストの表現上の特徴は維持されているといえるし，ひげの有無等の＼n相違点は微差であり，抽象的な紋様の相違は本質的ではない。 以上より，上記各被告イラストは，原告イラストを有形的に再製したものと認め ることができる。
ウ 被告イラスト９ないし１２について
上記アで認定した原告イラストと被告イラスト１ないし４の共通点は，被告 イラスト９ないし１２にも認められる。 他方，被告イラスト９ないし１２には，猫の前足が２本とも描かれ，そのうち左 前足が円形状の外に突出しているという相違点や，足裏（肉球）が見えるように描 かれている（したがって，猫が両前足を上げているように描かれている）という相 違点等が認められる。 しかし，右前足は片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所にまとめて描かれており，前記 １で認定した原告イラストの表現上の特徴が基本的に維持されているということが＼nできるし，左前足が円形状から突出しているものの，耳や片後ろ足の円形状からの 突出の程度は原告イラストと同程度にすぎず，丸まって眠っている猫を上方から描 き，猫を描いた部分と抽象的紋様の部分が連続的，一体的に構成され，全体として＼n略円形状のマークのように見えるという原告イラストの基本的な特徴は維持されて おり，上記相違点によって，原告イラストの表現上の本質的な特徴を感得できなく＼nなるものとは認められない。 以上より，上記各被告イラストは，原告イラストの表現上の本質的な特徴の同一＼n性を維持しつつ，一部を変更したものと認めることができる。
エ 被告イラスト１３ないし１６について
被告イラスト１３ないし１６は，被告イラスト５ないし８と類似している点 が多く，被告イラスト１３ないし１６では，顔の傾きや２本の前足の重ね具合，片 後ろ足が円形状の中に収められている点等が異なっているものの，ひげが描かれて いる点で原告イラストに近く，全体として前記イの判断が妥当するといえる。 したがって，上記各被告イラストは，原告イラストを有形的に再製したものと認 めることができる。
オ 被告イラスト１７ないし２０について
被告イラスト１７ないし２０は，そもそも丸まって眠っている猫を描いたも のではなく，前記１で認定した原告イラストの表現上の特徴との共通点がみられな＼nい。したがって，上記各被告イラストは原告イラストを有形的に再製したものとは 認められないし，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持していると認めること＼nもできない。
・・・・
原告は，要旨，被告の卸売先である販売店の小売価格に，原告が利用するＴ シャツ販売サイトに準じた使用料率を乗じて，著作権法１１４条３項の損害の額を 算定すべきであると主張するのに対し，被告は，被告の販売店に対する販売金額（基 準卸値，卸売価格）に，より一般的な使用料率を乗じ，さらに販売店から返品され たものについては控除して，これを算定すべきであると主張する。
イ 被告に販売店から返品された商品の売上げを含むことの当否 著作権法１１４条３項に基づく損害を算定する基礎となる譲渡数量に，被告 が販売店から返品を受けた商品の数を含むべきか，換言すれば，使用料率を乗じる 売上額から返品分に係る売上額を控除すべきかについて，当事者間に争いがある。 しかし，被告は返品を受けた被告商品を含めて製造し，その時点で原告イラスト についての原告の複製権又は翻案権の侵害が発生し，それを販売店に販売すること によって一旦売上げが計上されたのであるから，被告が製造し，販売店に販売した 被告商品の数をもって上記譲渡数量と認めるのが相当であり，返品を受けた商品の 数（売上げ）を控除すべき旨の被告の主張は採用することができない。 この点については，被告が提出する乙１４の第６条において，ジャージやＴシャ ツに関する商品化権許諾契約の対価（使用料）は使用料単価に「製造数量」を乗じ て算定することとされ，その「製造数量」には見本品，試供品その他販売，頒布を 目的としない商品についても含まれるものとされており（同１条３項），まさに製 造された商品の数量によって使用料を算定することが定められている。被告商品は 上記契約の対象とされるジャージやＴシャツと同じ種類の物品であるから，乙１４ の上記条項は，被告商品についても，製造され，販売店に販売された商品の数量（売 上げ）をもとに使用料を算定することを正当化する根拠になると考えられる。
ウ 使用料率
(ｱ) 原告の主張について
まず，原告は自らがデザイナー登録してＴシャツ等を販売しているサイト における報酬割合（甲２４の２）や報酬パーセンテージ（甲４５）を引用したり， 原告が実際に支払を受けていた報酬額と販売価格とを対比したりして，本件では少 なくとも２５％の使用料率が相当であると主張している。 しかし，原告がデザイナー登録しているサイトは，前記１(1)で認定したとおり， デザイナー等を応援することをコンセプトとしたものであったり，デザイナーが自 らデザインしたイラストを付したＴシャツを販売したりするためのサイトとしての 性質も有しており，原告イラストあるいは原告の作品自体を入手することを目的と して購入する者が多いと考えられるのに対し，被告による商品の販売態様は，主と して，ショッピングモールに店舗を構えるなどして，多種多様な商品を販売する販＼n売店（量販店）に対して商品を販売するというものであり，販売態様が大きく異な っている。 また，原告がデザイナー登録しているサイトにおいては，上記性質上，必ずしも 一般的に，商品登録の際に多くの販売（売上げ）が見込まれるという性質のものと まで認めることはできないのに対し，被告は上記のような量販店に商品を販売する ことから，被告商品の製造販売を開始する時点で，ある程度の販売数（売上げ）が 見込まれるのが一般的と推認される。 このように，商品の販売実態も，原告が引用している販売サイトの例と，被告の 例とでは大きく異なっているから，上記のように著作物が複製等された商品が量販 店に対して販売され，かつ，ある程度の販売数（売上げ）が見込まれる本件におい て，「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」を算定するに当た り，商品の販売態様や販売実態の異なる原告主張の販売サイトの報酬割合等を参考 にすることは相当でないといわざるを得ない。なお，原告は甲４６ないし４８の例 も引用しているが，その実態は以上検討した例と変わるものではなく，甲４６ない し４８にも以上の判示が同じく妥当する。
(ｲ) 本件の使用料率
ａ 上記(ｱ)の判示を踏まえると，本件では，著作物が複製等された商品 が量販店に対して販売され，かつ，ある程度の販売数（売上げ）が見込まれる場合 を前提とした使用料率によるのが相当であるところ，そのような契約の例としては， 被告が引用している乙１４の契約の例が挙げられ，被告商品の販売態様・販売実態 と同じ例と認められるから，本件の使用料率を算定にするに当たって，これを参考 にするのが相当である。
ｂ また，乙１４の契約は，乙１７ないし１９（甲５４の１ないし３も 参照）の各商品について商品化権を許諾した契約であるから，これらとは商品にお ける著作物の使用割合等が異なれば，当然，使用料単価（使用料率）も異なってく るものと考えられる。したがって，本件において乙１４の契約の例を参考にするに 当たっては，被告商品における原告イラストを複製又は翻案した被告イラスト（被 告イラスト１７ないし２０を除く。以下同じ。）の使用割合，ないし売上げへの寄 与を考慮すべきである。 そのような観点から被告商品を見てみると，被告商品においては，被告イラスト のみを単独で付したようなものはなく，被告において作成した他のデザイン，他の 紋様と組み合わせる形で，全体的なデザインの一部として被告イラストが使用され ており，例えば，被告商品４，１６，１８及び２１のように，被告イラストが比較 的目立つように付されている商品がある一方で，被告商品５のように被告イラスト が見えにくい商品や，被告商品１９のように別のイラストの方が相当目立つ形で付 されている商品等があり，商品における被告イラストの使用割合は相当異なってい る。 したがって，本件の使用料率を認定するに当たっては，原告イラストを複製又は 翻案した被告イラストの商品における使用割合（大きさや数）を考慮するのが相当 であり，その際には，乙１４で使用料単価（使用料率）が定められた乙１７ないし １９の各商品においては，キャラクターが比較的大きく描かれていることを踏まえ つつ，相当な使用料率を認定すべきと考えられる。
ｃ 被告の主張について
被告は，被告商品では被告のオリジナルな図柄も描かれていることを指 摘しているが，そのことは乙１７ないし１９の各商品においても同じであるから， 乙１４を参考にする場合には，上記ｂで述べた被告商品における被告イラストの使 用割合の中で考慮すれば足りると考えられる。 また，被告は，被告イラストごとに，原告イラストと関連する程度に応じて使用 料率を考慮すべき旨を主張しているが，被告イラストは原告イラストを複製又は翻 案したもので，前記２の判示によれば，原告イラストの表現上の本質的な特徴を強＼nく感得することができるものと認められるから，上記被告が主張する点を，使用料 率の認定に当たり考慮する必要はないというべきである。 さらに，被告は乙１４の契約の例が国民的人気を誇るキャラクターについての契 約であることを強調しているが，乙１４の契約においてどのような点を考慮して使 用料単価（使用料率）が定められたのかは不明であるし，また乙１４の契約は商品 の小売価格が１万１０００円ないし１万７０００円であることを前提としたもので あるところ，被告商品の小売価格は，一部１万円を超えるものがあるものの，大半 は７０００円程度であり，安い商品では５０００円を下回っている（甲６ないし１ ４，１６ないし１８，弁論の全趣旨）から，乙１４の契約の例では，結果的に使用 料単価が高く設定されているとみることもでき，本件で乙１４の契約の例よりも使 用料率を低くすべき事情があるとまでいうことはできない。
ｄ 小売価格と卸売金額のいずれをもとに算定すべきか 著作権法１１４条３項の著作権の行使につき受けるべき金銭の額を算定 するに当たっては，特段の事情のない限り，販売店に対する卸売価格ではなく，販 売店における小売価格を基準とするのが相当であるが，その場合においても，被告 が当初販売店に卸売りした際に予定していた価格（定価，標準価格）に固定するの＼nではなく（原告はそれを前提とする主張をする。），被告商品においては，季節の 変わり目に被告商品を値下げして販売することもやむを得ないと解されるから，販 売店が値下げして販売した場合には，その値下げ後の価格をもとに算定するのが相 当である。 そして，本件では，被告商品が販売店において，実際にいくらで販売されたかを 認めるに足りる証拠はないが，被告の卸売金額から逆算して販売店での販売価格を 認定することができ，被告は，販売店がこの金額で被告商品を販売することを前提 に，販売店に卸売りしたのであるから，この販売店での販売価格に基づき，原告が 受けるべき金銭の額を算定するのが相当である。 被告が販売店に対して卸売りした被告商品に係る卸売金額（返品分を含む。）は， 別紙「損害額（販売店関係）計算表（裁判所認定）」の「販売店関係の売上額(円) …4)」欄記載のとおりであるところ（乙１２，１３），被告は販売店に卸売りする に当たり，原則として小売価格を基準卸値の２倍の金額に設定していること（弁論 の全趣旨）を踏まえると，販売店における販売額は，その金額の２倍に相当する金 額（同別紙の「販売店における販売額(円)」欄記載のとおり）と認めることができ る。 以上に対し，被告が通販サイトにおいて小売りした被告商品については，被告が 実際に販売した金額（別紙「損害額（通販サイト関係）計算表（裁判所認定）」の＼n「通販サイト関係の売上額(円)」欄記載の金額。乙１３）をもとに算定することに なる。
ｅ 上記ａ及びｂで判示した諸事情を考慮しつつ，乙１４を参考にする と，本件の使用料率は次の通り認定するのが相当である（別紙「損害額（販売店関 係）計算表（裁判所認定）」及び「損害額（通販サイト関係）計算表＼（裁判所認定）」 の「使用料率」欄参照）。
(a) 被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が比較的高いもの 小売価格の５％被告商品４，１６，１８，２１
(b) 被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が比較的小さいもの 小売価格の３％
被告商品１９
(c) 被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が極めて小さい もの 小売価格の２％
被告商品５
(d) 被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が平均的なもの 小売価格の４％
上記(a)ないし(c)記載の商品以外のもの
ｆ 上記ｄ及びｅをもとに著作権法１１４条３項に基づく損害の額を算 定すると，次のとおりとなる。
(a) 被告が販売店に販売した商品に係る分 別紙「損害額（販売店関係）計算表（裁判所認定）」の右下欄記載の＼nとおり，合計１２１万９６８１円となる。
(b) 被告が通販サイトにおいて小売価格で販売した商品に係る分 別紙「損害額（通販サイト関係）計算表（裁判所認定）」の右下欄記＼n載のとおり，合計３８８９円となる。
(c) 以上より，著作権法１１４条３項に基づく損害は，合計１２２万 ３５７０円である。
(2) 慰謝料
本件で認定した被告の行為態様が，原告イラストを複製又は翻案した被告イラ ストを多種多様な衣類等に付して幅広く販売し，被告商品の写真を被告が運営する ホームページにアップロードするというものであること，原告イラストと被告イラ ストとが類似又は酷似しているにもかかわらず，被告は，本件訴訟で著作権侵害等 を争っていること，他方で，被告は，被告イラストを商業的に利用しているのであ って，原告イラストを揶揄したりすることを目的に翻案等しているのではないこと， 以上の点を指摘することができるのであり，その他の本件に現れた一切の事情を総 合すると，原告の著作者人格権侵害による慰謝料は３０万円と認めるのが相当であ る。 原告イラストは以下です http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_option1.pdf 被告イラストおよび対比は以下です http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_option2.pdf
まず，原告イラストと被告イラスト１ないし４は，丸まって眠っている猫を 上方から円形状にほぼ収まるように描くとともに，片前足と片後ろ足と尻尾をほぼ 同じ位置でまとめて描きつつ，耳や片後ろ足を若干円形状から突出して描いている 点で共通している。これらの共通点は，前記１で認定した原告イラストの創作性が 認められる表現上の特徴部分そのものであり，上記各被告イラストの表＼現上の特徴 は，原告イラストのそれと共通しているといえる。 他方，原告イラストでは猫の目の周囲が黒いのに，上記各被告イラストはそうで はないが，全体からすると微差にとどまるものというべきである。 また，上記各被告イラストでは，猫の胴体部分に波様の紋様が描かれており，原 告イラストの雲様の紋様とは異なっているが，前述のとおり，原告イラストの表現＼n上の特徴は，上半分に猫と分かるよう描かれた模様が徐々に変化して抽象的な紋様 につながり，猫の片前足の付け根の模様が，下半分の紋様にも使われるなど，猫を 描いた部分と抽象的な紋様とが連続的，一体的に構成され，全体として略円形状の＼nマークのような印象を与える点にあると解され，上記各被告イラストは，これらを すべて有していると認められるが，下半分の抽象的な紋様にどのようなものを用い るかは表現上の本質的特徴といえるものではない。＼n以上より，原告イラストと上記各被告イラストとの上記共通点に照らせば，上記 各被告イラストは，原告イラストを有形的に再製したものと認めることができる。
イ 被告イラスト５ないし８について
上記アで認定した原告イラストと被告イラスト１ないし４の共通点は，被告 イラスト５ないし８にも認められる。 他方，被告イラスト５ないし８には，猫の前足が２本とも描かれる一方で，ひげ が描かれておらず，抽象的な紋様が唐草様であるといった相違点もみられるが，そ れらの前足は片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所にまとめて描かれており，前記１で認 定した原告イラストの表現上の特徴は維持されているといえるし，ひげの有無等の＼n相違点は微差であり，抽象的な紋様の相違は本質的ではない。 以上より，上記各被告イラストは，原告イラストを有形的に再製したものと認め ることができる。
ウ 被告イラスト９ないし１２について
上記アで認定した原告イラストと被告イラスト１ないし４の共通点は，被告 イラスト９ないし１２にも認められる。 他方，被告イラスト９ないし１２には，猫の前足が２本とも描かれ，そのうち左 前足が円形状の外に突出しているという相違点や，足裏（肉球）が見えるように描 かれている（したがって，猫が両前足を上げているように描かれている）という相 違点等が認められる。 しかし，右前足は片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所にまとめて描かれており，前記 １で認定した原告イラストの表現上の特徴が基本的に維持されているということが＼nできるし，左前足が円形状から突出しているものの，耳や片後ろ足の円形状からの 突出の程度は原告イラストと同程度にすぎず，丸まって眠っている猫を上方から描 き，猫を描いた部分と抽象的紋様の部分が連続的，一体的に構成され，全体として＼n略円形状のマークのように見えるという原告イラストの基本的な特徴は維持されて おり，上記相違点によって，原告イラストの表現上の本質的な特徴を感得できなく＼nなるものとは認められない。 以上より，上記各被告イラストは，原告イラストの表現上の本質的な特徴の同一＼n性を維持しつつ，一部を変更したものと認めることができる。
エ 被告イラスト１３ないし１６について
被告イラスト１３ないし１６は，被告イラスト５ないし８と類似している点 が多く，被告イラスト１３ないし１６では，顔の傾きや２本の前足の重ね具合，片 後ろ足が円形状の中に収められている点等が異なっているものの，ひげが描かれて いる点で原告イラストに近く，全体として前記イの判断が妥当するといえる。 したがって，上記各被告イラストは，原告イラストを有形的に再製したものと認 めることができる。
オ 被告イラスト１７ないし２０について
被告イラスト１７ないし２０は，そもそも丸まって眠っている猫を描いたも のではなく，前記１で認定した原告イラストの表現上の特徴との共通点がみられな＼nい。したがって，上記各被告イラストは原告イラストを有形的に再製したものとは 認められないし，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持していると認めること＼nもできない。
・・・・
原告は，要旨，被告の卸売先である販売店の小売価格に，原告が利用するＴ シャツ販売サイトに準じた使用料率を乗じて，著作権法１１４条３項の損害の額を 算定すべきであると主張するのに対し，被告は，被告の販売店に対する販売金額（基 準卸値，卸売価格）に，より一般的な使用料率を乗じ，さらに販売店から返品され たものについては控除して，これを算定すべきであると主張する。
イ 被告に販売店から返品された商品の売上げを含むことの当否 著作権法１１４条３項に基づく損害を算定する基礎となる譲渡数量に，被告 が販売店から返品を受けた商品の数を含むべきか，換言すれば，使用料率を乗じる 売上額から返品分に係る売上額を控除すべきかについて，当事者間に争いがある。 しかし，被告は返品を受けた被告商品を含めて製造し，その時点で原告イラスト についての原告の複製権又は翻案権の侵害が発生し，それを販売店に販売すること によって一旦売上げが計上されたのであるから，被告が製造し，販売店に販売した 被告商品の数をもって上記譲渡数量と認めるのが相当であり，返品を受けた商品の 数（売上げ）を控除すべき旨の被告の主張は採用することができない。 この点については，被告が提出する乙１４の第６条において，ジャージやＴシャ ツに関する商品化権許諾契約の対価（使用料）は使用料単価に「製造数量」を乗じ て算定することとされ，その「製造数量」には見本品，試供品その他販売，頒布を 目的としない商品についても含まれるものとされており（同１条３項），まさに製 造された商品の数量によって使用料を算定することが定められている。被告商品は 上記契約の対象とされるジャージやＴシャツと同じ種類の物品であるから，乙１４ の上記条項は，被告商品についても，製造され，販売店に販売された商品の数量（売 上げ）をもとに使用料を算定することを正当化する根拠になると考えられる。
ウ 使用料率
(ｱ) 原告の主張について
まず，原告は自らがデザイナー登録してＴシャツ等を販売しているサイト における報酬割合（甲２４の２）や報酬パーセンテージ（甲４５）を引用したり， 原告が実際に支払を受けていた報酬額と販売価格とを対比したりして，本件では少 なくとも２５％の使用料率が相当であると主張している。 しかし，原告がデザイナー登録しているサイトは，前記１(1)で認定したとおり， デザイナー等を応援することをコンセプトとしたものであったり，デザイナーが自 らデザインしたイラストを付したＴシャツを販売したりするためのサイトとしての 性質も有しており，原告イラストあるいは原告の作品自体を入手することを目的と して購入する者が多いと考えられるのに対し，被告による商品の販売態様は，主と して，ショッピングモールに店舗を構えるなどして，多種多様な商品を販売する販＼n売店（量販店）に対して商品を販売するというものであり，販売態様が大きく異な っている。 また，原告がデザイナー登録しているサイトにおいては，上記性質上，必ずしも 一般的に，商品登録の際に多くの販売（売上げ）が見込まれるという性質のものと まで認めることはできないのに対し，被告は上記のような量販店に商品を販売する ことから，被告商品の製造販売を開始する時点で，ある程度の販売数（売上げ）が 見込まれるのが一般的と推認される。 このように，商品の販売実態も，原告が引用している販売サイトの例と，被告の 例とでは大きく異なっているから，上記のように著作物が複製等された商品が量販 店に対して販売され，かつ，ある程度の販売数（売上げ）が見込まれる本件におい て，「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」を算定するに当た り，商品の販売態様や販売実態の異なる原告主張の販売サイトの報酬割合等を参考 にすることは相当でないといわざるを得ない。なお，原告は甲４６ないし４８の例 も引用しているが，その実態は以上検討した例と変わるものではなく，甲４６ない し４８にも以上の判示が同じく妥当する。
(ｲ) 本件の使用料率
ａ 上記(ｱ)の判示を踏まえると，本件では，著作物が複製等された商品 が量販店に対して販売され，かつ，ある程度の販売数（売上げ）が見込まれる場合 を前提とした使用料率によるのが相当であるところ，そのような契約の例としては， 被告が引用している乙１４の契約の例が挙げられ，被告商品の販売態様・販売実態 と同じ例と認められるから，本件の使用料率を算定にするに当たって，これを参考 にするのが相当である。
ｂ また，乙１４の契約は，乙１７ないし１９（甲５４の１ないし３も 参照）の各商品について商品化権を許諾した契約であるから，これらとは商品にお ける著作物の使用割合等が異なれば，当然，使用料単価（使用料率）も異なってく るものと考えられる。したがって，本件において乙１４の契約の例を参考にするに 当たっては，被告商品における原告イラストを複製又は翻案した被告イラスト（被 告イラスト１７ないし２０を除く。以下同じ。）の使用割合，ないし売上げへの寄 与を考慮すべきである。 そのような観点から被告商品を見てみると，被告商品においては，被告イラスト のみを単独で付したようなものはなく，被告において作成した他のデザイン，他の 紋様と組み合わせる形で，全体的なデザインの一部として被告イラストが使用され ており，例えば，被告商品４，１６，１８及び２１のように，被告イラストが比較 的目立つように付されている商品がある一方で，被告商品５のように被告イラスト が見えにくい商品や，被告商品１９のように別のイラストの方が相当目立つ形で付 されている商品等があり，商品における被告イラストの使用割合は相当異なってい る。 したがって，本件の使用料率を認定するに当たっては，原告イラストを複製又は 翻案した被告イラストの商品における使用割合（大きさや数）を考慮するのが相当 であり，その際には，乙１４で使用料単価（使用料率）が定められた乙１７ないし １９の各商品においては，キャラクターが比較的大きく描かれていることを踏まえ つつ，相当な使用料率を認定すべきと考えられる。
ｃ 被告の主張について
被告は，被告商品では被告のオリジナルな図柄も描かれていることを指 摘しているが，そのことは乙１７ないし１９の各商品においても同じであるから， 乙１４を参考にする場合には，上記ｂで述べた被告商品における被告イラストの使 用割合の中で考慮すれば足りると考えられる。 また，被告は，被告イラストごとに，原告イラストと関連する程度に応じて使用 料率を考慮すべき旨を主張しているが，被告イラストは原告イラストを複製又は翻 案したもので，前記２の判示によれば，原告イラストの表現上の本質的な特徴を強＼nく感得することができるものと認められるから，上記被告が主張する点を，使用料 率の認定に当たり考慮する必要はないというべきである。 さらに，被告は乙１４の契約の例が国民的人気を誇るキャラクターについての契 約であることを強調しているが，乙１４の契約においてどのような点を考慮して使 用料単価（使用料率）が定められたのかは不明であるし，また乙１４の契約は商品 の小売価格が１万１０００円ないし１万７０００円であることを前提としたもので あるところ，被告商品の小売価格は，一部１万円を超えるものがあるものの，大半 は７０００円程度であり，安い商品では５０００円を下回っている（甲６ないし１ ４，１６ないし１８，弁論の全趣旨）から，乙１４の契約の例では，結果的に使用 料単価が高く設定されているとみることもでき，本件で乙１４の契約の例よりも使 用料率を低くすべき事情があるとまでいうことはできない。
ｄ 小売価格と卸売金額のいずれをもとに算定すべきか 著作権法１１４条３項の著作権の行使につき受けるべき金銭の額を算定 するに当たっては，特段の事情のない限り，販売店に対する卸売価格ではなく，販 売店における小売価格を基準とするのが相当であるが，その場合においても，被告 が当初販売店に卸売りした際に予定していた価格（定価，標準価格）に固定するの＼nではなく（原告はそれを前提とする主張をする。），被告商品においては，季節の 変わり目に被告商品を値下げして販売することもやむを得ないと解されるから，販 売店が値下げして販売した場合には，その値下げ後の価格をもとに算定するのが相 当である。 そして，本件では，被告商品が販売店において，実際にいくらで販売されたかを 認めるに足りる証拠はないが，被告の卸売金額から逆算して販売店での販売価格を 認定することができ，被告は，販売店がこの金額で被告商品を販売することを前提 に，販売店に卸売りしたのであるから，この販売店での販売価格に基づき，原告が 受けるべき金銭の額を算定するのが相当である。 被告が販売店に対して卸売りした被告商品に係る卸売金額（返品分を含む。）は， 別紙「損害額（販売店関係）計算表（裁判所認定）」の「販売店関係の売上額(円) …4)」欄記載のとおりであるところ（乙１２，１３），被告は販売店に卸売りする に当たり，原則として小売価格を基準卸値の２倍の金額に設定していること（弁論 の全趣旨）を踏まえると，販売店における販売額は，その金額の２倍に相当する金 額（同別紙の「販売店における販売額(円)」欄記載のとおり）と認めることができ る。 以上に対し，被告が通販サイトにおいて小売りした被告商品については，被告が 実際に販売した金額（別紙「損害額（通販サイト関係）計算表（裁判所認定）」の＼n「通販サイト関係の売上額(円)」欄記載の金額。乙１３）をもとに算定することに なる。
ｅ 上記ａ及びｂで判示した諸事情を考慮しつつ，乙１４を参考にする と，本件の使用料率は次の通り認定するのが相当である（別紙「損害額（販売店関 係）計算表（裁判所認定）」及び「損害額（通販サイト関係）計算表＼（裁判所認定）」 の「使用料率」欄参照）。
(a) 被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が比較的高いもの 小売価格の５％被告商品４，１６，１８，２１
(b) 被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が比較的小さいもの 小売価格の３％
被告商品１９
(c) 被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が極めて小さい もの 小売価格の２％
被告商品５
(d) 被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が平均的なもの 小売価格の４％
上記(a)ないし(c)記載の商品以外のもの
ｆ 上記ｄ及びｅをもとに著作権法１１４条３項に基づく損害の額を算 定すると，次のとおりとなる。
(a) 被告が販売店に販売した商品に係る分 別紙「損害額（販売店関係）計算表（裁判所認定）」の右下欄記載の＼nとおり，合計１２１万９６８１円となる。
(b) 被告が通販サイトにおいて小売価格で販売した商品に係る分 別紙「損害額（通販サイト関係）計算表（裁判所認定）」の右下欄記＼n載のとおり，合計３８８９円となる。
(c) 以上より，著作権法１１４条３項に基づく損害は，合計１２２万 ３５７０円である。
(2) 慰謝料
本件で認定した被告の行為態様が，原告イラストを複製又は翻案した被告イラ ストを多種多様な衣類等に付して幅広く販売し，被告商品の写真を被告が運営する ホームページにアップロードするというものであること，原告イラストと被告イラ ストとが類似又は酷似しているにもかかわらず，被告は，本件訴訟で著作権侵害等 を争っていること，他方で，被告は，被告イラストを商業的に利用しているのであ って，原告イラストを揶揄したりすることを目的に翻案等しているのではないこと， 以上の点を指摘することができるのであり，その他の本件に現れた一切の事情を総 合すると，原告の著作者人格権侵害による慰謝料は３０万円と認めるのが相当であ る。 原告イラストは以下です http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_option1.pdf 被告イラストおよび対比は以下です http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_option2.pdf
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2019.08.26
平成30(行ケ)10094 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月25日 知的財産高等裁判所
引用文献の発明認定誤りを理由として、進歩性なしとした審決が取り消されました。
前記２(1)で認定した引用文献３の記載によると，引用文献３には以下の 発明（引用発明）が開示されているものと認められる。 「医療用ガイドワイヤを摺動可能に受け入れるガイドワイヤ内腔を備える遠位ス＼nリーブと，遠位スリーブに結合され，患者の生理的パラメータを測定して生理的パラメータを表す信号を生成するように適合されたセンサと，
遠位スリーブに結合され，患者の外部の位置へのセンサからの信号を通信するた めの通信チャネルを成し，患者の解剖学的構造内のセンサの位置決めを容易にする＼nために適用される近位部分と，
近位部分を移動させるための手段と，
を備え，
センサは，遠位スリーブを，医療用ガイドワイヤ上を所望の位置に摺動させるこ とによって，患者内に配置することができ，
センサは，遠位血圧Ｐｄを測定する狭窄病変部の下流の位置に配置することがで き，次いでセンサは，近位血圧Ｐｐを測定する狭窄病変部の上流の位置に配置する ことができ，
処理装置が，センサからの生理的パラメータ信号を処理し，
ＦＦＲは，単に遠位血圧の近位血圧に対する比，すなわちＦＦＲ＝（Ｐｄ／Ｐｐ） とされ，
ＦＦＲをＰｄの平均値とＰｐの平均値に基づいて求め，
ＦＦＲにより血管中の狭窄病変部の重症度の評価が行われるシステム。」
(2) したがって，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は次のとおりとな る。
ア 一致点 「流体で満たされた管内の狭窄部を評価するシステムであって， 前記管に沿った様々な位置で圧力測定を行う第１の測定センサを有する消息子と， 前記管を通して前記消息子を牽引する機構と，＼n前記圧力測定から，前記管に沿った様々な位置で行われた圧力測定の比を計算す るプロセッサと を含む，システム。」
イ 相違点
(ｱ) 相違点１
血管内の二つの位置の血圧の比の計算において，本願発明は，一つの測定センサ によって，瞬間的に各位置の血圧の測定を行い，同測定によって得られた各血圧の 比を計算するのに対して，引用発明は，一つ又は複数の測定センサによって，継続 して遠位血圧Ｐｄと近位血圧Ｐｐの測定を行い，各血圧の平均値を測定し，同測定 によって得られたＰｄの平均値のＰｐの平均値に対する比を計算する点。
(ｲ) 相違点２
血管内の二つの位置の血圧の比の計算において，本願発明は，薬剤を投与して血 流を最大に増加させた状態ではない通常の状態で，各位置の血圧を測定するのに対 して，引用発明は，薬剤を投与して血流を最大に増加させた状態で，各位置の血圧 を測定する点。
(ｳ) 相違点３
本願発明は，第１の測定センサにより各即時圧力測定が行われる位置に対する位 置データを供給する位置測定器を有するのに対して，引用発明は，その点が不明で ある点。
(ｴ) 相違点４
管を通して前記消息子を牽引する機構に関して，本願発明は，前記機構＼は電動機 構であるのに対して，引用発明は，その点が不明である点。＼n
(3) 相違点１の容易想到性について検討する。
ア 前記(2)イ(ｱ)のとおり，引用発明は，Ｐｄの平均値とＰｐの平均値の比を 計算するものであるところ，本願発明は，各位置における瞬間の血圧を測定し，そ の比を計算するものである。しかるところ，当業者において，引用文献３に記載さ れた事項から，引用発明の構成について，血管の各位置の瞬間の血圧を測定し，そ＼nの比を計算するという構成を具備するものとすることを容易に想到できるというべ＼nき事情は認められない。
イ 被告は，引用文献３の段落【００７３】の「システム１２００は，時間 平均やその他の信号処理を用いてＦＦＲ計算の数学的な変形（例えば，平均，最大， 最小，等）を生成できる。」，段落【００９６】の「ＦＦＲ＝Ｐｐ／Ｐｄであり，Ｐ ｐとＰｄは平均値，又は他の統計学的表現又は数値表＼現であってよい」との記載か らすると，引用文献３には，引用発明に加えて，Ｐｄ及びＰｐの瞬間的な圧力（収 縮期血圧及び拡張期血圧）を求めることが記載されており，ＦＦＲ計算のＰｐとＰ ｄがＰｐとＰｄの最大値（収縮期血圧）又は最小値（拡張期血圧）でもよいことが 示唆されているといえるから，Ｐｄの平均値とＰｐの平均値に代えて，即時圧力測 定されたＰｄ及びＰｐの内の最大値（収縮期血圧）又は最小値（拡張期血圧）を採 用することは，引用文献３の記載に基づいて当業者が容易に想到し得たと主張する。 しかし，被告が指摘する引用文献３の上記各段落のＰｄ及びＰｐの最大値又は最 小値を測定するには，血圧が最大又は最小となるタイミングを特定するために，１ 心周期以上継続して血圧を測定し続ける必要があるから，この場合の血圧測定は， １心周期以上継続した測定であり，瞬間的な測定ということはできない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
前記２(1)で認定した引用文献３の記載によると，引用文献３には以下の 発明（引用発明）が開示されているものと認められる。 「医療用ガイドワイヤを摺動可能に受け入れるガイドワイヤ内腔を備える遠位ス＼nリーブと，遠位スリーブに結合され，患者の生理的パラメータを測定して生理的パラメータを表す信号を生成するように適合されたセンサと，
遠位スリーブに結合され，患者の外部の位置へのセンサからの信号を通信するた めの通信チャネルを成し，患者の解剖学的構造内のセンサの位置決めを容易にする＼nために適用される近位部分と，
近位部分を移動させるための手段と，
を備え，
センサは，遠位スリーブを，医療用ガイドワイヤ上を所望の位置に摺動させるこ とによって，患者内に配置することができ，
センサは，遠位血圧Ｐｄを測定する狭窄病変部の下流の位置に配置することがで き，次いでセンサは，近位血圧Ｐｐを測定する狭窄病変部の上流の位置に配置する ことができ，
処理装置が，センサからの生理的パラメータ信号を処理し，
ＦＦＲは，単に遠位血圧の近位血圧に対する比，すなわちＦＦＲ＝（Ｐｄ／Ｐｐ） とされ，
ＦＦＲをＰｄの平均値とＰｐの平均値に基づいて求め，
ＦＦＲにより血管中の狭窄病変部の重症度の評価が行われるシステム。」
(2) したがって，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は次のとおりとな る。
ア 一致点 「流体で満たされた管内の狭窄部を評価するシステムであって， 前記管に沿った様々な位置で圧力測定を行う第１の測定センサを有する消息子と， 前記管を通して前記消息子を牽引する機構と，＼n前記圧力測定から，前記管に沿った様々な位置で行われた圧力測定の比を計算す るプロセッサと を含む，システム。」
イ 相違点
(ｱ) 相違点１
血管内の二つの位置の血圧の比の計算において，本願発明は，一つの測定センサ によって，瞬間的に各位置の血圧の測定を行い，同測定によって得られた各血圧の 比を計算するのに対して，引用発明は，一つ又は複数の測定センサによって，継続 して遠位血圧Ｐｄと近位血圧Ｐｐの測定を行い，各血圧の平均値を測定し，同測定 によって得られたＰｄの平均値のＰｐの平均値に対する比を計算する点。
(ｲ) 相違点２
血管内の二つの位置の血圧の比の計算において，本願発明は，薬剤を投与して血 流を最大に増加させた状態ではない通常の状態で，各位置の血圧を測定するのに対 して，引用発明は，薬剤を投与して血流を最大に増加させた状態で，各位置の血圧 を測定する点。
(ｳ) 相違点３
本願発明は，第１の測定センサにより各即時圧力測定が行われる位置に対する位 置データを供給する位置測定器を有するのに対して，引用発明は，その点が不明で ある点。
(ｴ) 相違点４
管を通して前記消息子を牽引する機構に関して，本願発明は，前記機構＼は電動機 構であるのに対して，引用発明は，その点が不明である点。＼n
(3) 相違点１の容易想到性について検討する。
ア 前記(2)イ(ｱ)のとおり，引用発明は，Ｐｄの平均値とＰｐの平均値の比を 計算するものであるところ，本願発明は，各位置における瞬間の血圧を測定し，そ の比を計算するものである。しかるところ，当業者において，引用文献３に記載さ れた事項から，引用発明の構成について，血管の各位置の瞬間の血圧を測定し，そ＼nの比を計算するという構成を具備するものとすることを容易に想到できるというべ＼nき事情は認められない。
イ 被告は，引用文献３の段落【００７３】の「システム１２００は，時間 平均やその他の信号処理を用いてＦＦＲ計算の数学的な変形（例えば，平均，最大， 最小，等）を生成できる。」，段落【００９６】の「ＦＦＲ＝Ｐｐ／Ｐｄであり，Ｐ ｐとＰｄは平均値，又は他の統計学的表現又は数値表＼現であってよい」との記載か らすると，引用文献３には，引用発明に加えて，Ｐｄ及びＰｐの瞬間的な圧力（収 縮期血圧及び拡張期血圧）を求めることが記載されており，ＦＦＲ計算のＰｐとＰ ｄがＰｐとＰｄの最大値（収縮期血圧）又は最小値（拡張期血圧）でもよいことが 示唆されているといえるから，Ｐｄの平均値とＰｐの平均値に代えて，即時圧力測 定されたＰｄ及びＰｐの内の最大値（収縮期血圧）又は最小値（拡張期血圧）を採 用することは，引用文献３の記載に基づいて当業者が容易に想到し得たと主張する。 しかし，被告が指摘する引用文献３の上記各段落のＰｄ及びＰｐの最大値又は最 小値を測定するには，血圧が最大又は最小となるタイミングを特定するために，１ 心周期以上継続して血圧を測定し続ける必要があるから，この場合の血圧測定は， １心周期以上継続した測定であり，瞬間的な測定ということはできない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2019.08.26
平成30(行ケ)10091 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年8月22日 知的財産高等裁判所
進歩性なしとした不服審決が維持されました。争点は、本願発明の「三次元リア
ルタイムＭＲ画像下での手術システム」とは何か？です。
本願発明の特許請求の範囲（請求項１）には，本願発明の「三次元リア ルタイムＭＲ画像下での手術システム」にいう「三次元リアルタイムＭＲ 画像」の意義を規定した記載はないが，その文言上，「三次元」の「リア ルタイムＭＲ画像」であることを理解できる。そして，本願発明の特許請 求の範囲（請求項１）の記載から，「リアルタイムＭＲ画像」は，「ＭＲ Ｉ装置からのＭＲ画像を連続的に伝送することにより」生成される画像で あること，「三次元リアルタイムＭＲ画像下での手術システム」は，術者 がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デバイスの位置を画像（「三 次元リアルタイムＭＲ画像」）によって確認し，処置する生体物及びマイ クロ波デバイスの位置を確認しながら手術できる手術システムであること を理解できる。 次に，本願明細書には，「三次元リアルタイムＭＲ画像」の用語を定義 した記載はないが，【００１５】には，「例えば特許文献「特開２００８− １６７７９３」が開示する画像ソフトでは，縦型オープンＭＲＩ装置の術＼n前３Ｄデータをリアルタイム画像と組み合わせ，デバイス位置のリアルタ イム情報として，三次元画像とともにモニターにして手術支援に用いる画 像ナビゲーションを可能とする。この場合の３次元とは生体や臓器表＼面の 立体化だけでなく，内部構造を透視状態でみられる（深部情報）立体化で＼nある。これにより，ＭＲ画像を身体のどの位置においても立体的にリアル タイムモニター画像として使うことができる。…」との記載がある。本願 明細書の上記記載によれば，本願明細書では，「三次元画像」にいう「三 次元」とは，生体や臓器表面の立体化だけでなく，「内部構＼造を透視状態 でみられる（深部情報）立体化」を意味する語として用いていることを理 解できる。また，本願明細書の【００２１】には，「実施例２」に関し， 「加えて，３ＤリアルタイムＭＲ画像にて…手術機器の位置確認が可能で＼nあり，さらに軟性導体内視鏡下に直接術野が見え，デバイスの先端部分の 生体内位置と共に隣接内部構造もＭＲ画像として同時に確認できる。」，＼n「加えて，実施例１で示したように，本発明のシステムでは，臓器の内部 構造も切る前に確認できる。」との記載がある。＼n
イ 以上の本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本願明細書の 開示事項を総合すると，本願発明の「三次元リアルタイムＭＲ画像下での 手術システム」は，手術機器の位置，生体や臓器の表面のみならず，臓器＼nの内部構造を透視状態でみられる立体的なリアルタイムＭＲ画像によって，＼n術者がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デバイスの位置を画像 （「三次元リアルタイムＭＲ画像」）によって確認し，処置する生体物及 びマイクロ波デバイスの位置を確認しながら手術できる手術システムを意 味するものと解するのが相当である。
(2) 引用発明の手術支援装置について，
引用文献５の記載事項（【００２３】，【００２８】，【００３３】）に よれば，引用発明の「術具８１５を含む Volume Rendering 画像８１４」は， 「患者６０をＭＲＩ装置１０の撮像空間に配置し」，「術具位置を含む断面 の撮像を行」うことで得られたＭＲ画像であって，「手術時には，三次元位 置検出装置を用いて術具位置を追随することにより，時系列的に変化」（【０ ０３３】）するから，リアルタイム画像である。 次に，乙１（笠井俊文ほか「診療画像機器学」平成１８年１２月５日第１ 版第１刷発行）には，1)「（ｂ）ボリュームレンダリング法（ＶＲ）…体内 の三次元表示である，三次元表＼示の主役であり，ＳＲ処理も行える。」（２ ０３頁），2)「「3) 三次元表示（３Ｄ表＼示）」 三次元表示（画像）とい＼nってもホログラフィなどとは異なり，あくまでも二次元であるモニタやフィ ルム上で立体的に見えるよう表示するものである。厳密には疑似三次元表＼示， ２．５次元表示とでもいうべきものである。三次元表＼示作成手順は一般に「モ デリング…」と「レンダリング…」という作業が必要である。モデリング→ 三次元の立体形状のデータを作成，編集する作業，レンダリング→三次元立 体形状データをもとに立体的に見える二次元画像を作成する作業。」（２０ ５頁），3)「（ｂ）ボリュームレンダリング法（ＶＲ） ＶＲ法 volume rendering は物体の表面形状ばかりか内部形状をも三次元的に表＼示する方法である。… さらに，不透明度や色・色彩の情報もボクセルに与えられるためデータが膨 大となる。高性能のコンピュータが必要となるが内部形状を透かして表＼現す ることができ，しかもボリュームレンダリング法で作成した表面像はＳＲ法＼nよりも緻密で優れている処理法である。」，「処理手順 ｱ) モデリング（ボ リュームデータを作成する） ｲ) 不透明度の設定：ボリュームレンダリン グ法では不透明度（オパシティ opacity）が導入される。ボリュームデータ を構成するボクセルすべてに対し不透明度が設定される。不透明度とはボク＼nセルに背後から光を当てたときに光を通す程度を表すもので，０〜１までの＼n数値で示される。… ｳ) レンダリング（投影変換）：観察する視点を決め， 視点から見た形状の位置や前後関係を計算する。そして投影経路上に存在す るボクセル全てについて不透明度や色彩が計算される。この操作をα−ブレ ンディングと呼ぶ。投影方向として平行投影法と遠近投影法がある。ｴ) 画 像表示処理：処理が完了すれば，拡大表＼示や視点を変えて表示することも可＼n能である（図６．１０９）」（２０７頁〜２０８頁）との記載がある。上記＼n記載によれば，「Volume Rendering 画像」は，「物体の表面形状ばかりか内＼n部形状をも三次元的に表示」し，「内部形状を透かして表＼現することができ」 るボリュームレンダリング法で作成した画像であるから，生体や臓器の表面＼nのみならず，「臓器の内部構造を透視状態でみられる」三次元画像であるも＼nのと認められる。
以上によれば，引用発明の「術具８１５を含む Volume Rendering 画像８１ ４」は，本願発明の「三次元リアルタイムＭＲ画像」に相当するものと認め られる。 したがって，引用発明の手術支援装置は，術具の位置，生体や臓器の表面＼nのみならず，臓器の内部構造を透視状態でみられる三次元リアルタイムＭＲ＼n画像である「術具８１５を含む Volume Rendering 画像８１４」によって，術 者がリアルタイムに生体の内部状況と術具の位置を確認し，処置する生体物 及び術具の位置を確認しながら手術できる手術システムであるものと認めら れる。 そして，本願発明のマイクロ波デバイスも術具の一種であることに照らす と，術具の位置，生体や臓器の表面のみならず，臓器の内部構＼造を透視状態 でみられる立体的なリアルタイムＭＲ画像によって，術者がリアルタイムに 生体の内部状況と術具の位置を確認し，処置する生体物及び術具の位置を確 認しながら手術できる手術システムである点において，本願発明と引用発明 は，実質的に一致するものと認められるから，両発明が「三次元リアルタイ ムＭＲ画像下での手術システム」である点で一致するとした本件審決の認定 に誤りはない。
(3) 原告の主張について
原告は，1)本願発明の「三次元リアルタイムＭＲ画像下での手術システム」 とは，術者（医師等）が，処置する生体物の位置及びマイクロ波デバイス の位置を，予め取得した生体内画像と比較しながら，生体の内部構＼造を透 視状態でみられる立体画像でリアルタイムに確認しながら手術できる手術 システムをいうものである，2)引用発明の「術具」は，引用発明の課題を 解決するための手段である「警告手段」を達成するために，術具の処理によ り目的物の位置や形状を大きく変化させない，マイクロ波デバイスではなく かつ先端の形状が単純な穿刺針・カテーテルであることを要すること，引用 発明の「術具８１５を含む Volume Rendering 画像８１４」は，術前画像を含 まない，術中の３軸２次元画像を単に結合した Volume Rendering 画像であっ て，生体の内部構造を透視状態で見られる立体画像ではないことからすると，＼n引用発明の手術支援装置は，術具の種類，警告手段の有無，術前画像の有 無及び立体画像の種類が本願発明と異なるから，本願発明の「三次元リア ルタイムＭＲ画像下での手術システム」であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，上記1)の点については，本願発明の特許請求の範囲（請求 項１）の記載には，「術者がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デ バイスの位置を画像によって確認し，処置する生体物及びマイクロ波デバイ スの位置を確認しながら手術できる手術システム」との記載はあるが，処置 する生体物の位置及びマイクロ波デバイスの位置を「予め取得した生体内＼n画像と比較しながら」との記載はない。また，本件明細書の実施例１に は，「好ましくは，術者は，「前もって撮像した画像をもとに，メインワー クステーションに術中の画像を再構成して得られた三次元リアルタイム画＼n像」を確認しながら，内視鏡・手術デバイスの操作・制御を実視できる。」 （【００２０】）との記載があるところ，この記載から，「三次元リアルタ イム画像」は，「前もって撮像した画像をもとに」再構成して得られたこと＼nを理解することができるが，術者が生体の内部状況とマイクロ波デバイスの 位置を「前もって撮像した画像」自体と比較しながら，手術を行うことを示 したものとはいえない。 したがって，上記1)の点は，本願発明の特許請求の範囲の記載に基づか ないものであって採用することはできない。
次に，上記2)の点については，前記(2)認定のとおり，術具の位置，生 体や臓器の表面のみならず，臓器の内部構＼造を透視状態でみられる立体的な リアルタイムＭＲ画像によって，術者がリアルタイムに生体の内部状況と術 具の位置を確認し，処置する生体物及び術具の位置を確認しながら手術でき る手術システムであれば，術具がマイクロ波デバイスでなくても，本願発明 の「三次元リアルタイムＭＲ画像下での手術システム」であるものと認めら れ，また，引用発明の「術具８１５を含む Volume Rendering 画像８１４」は， 本願発明の「三次元リアルタイムＭＲ画像」に相当するものと認められるか ら，上記2)の点は理由がない。
本願発明の特許請求の範囲（請求項１）には，本願発明の「三次元リア ルタイムＭＲ画像下での手術システム」にいう「三次元リアルタイムＭＲ 画像」の意義を規定した記載はないが，その文言上，「三次元」の「リア ルタイムＭＲ画像」であることを理解できる。そして，本願発明の特許請 求の範囲（請求項１）の記載から，「リアルタイムＭＲ画像」は，「ＭＲ Ｉ装置からのＭＲ画像を連続的に伝送することにより」生成される画像で あること，「三次元リアルタイムＭＲ画像下での手術システム」は，術者 がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デバイスの位置を画像（「三 次元リアルタイムＭＲ画像」）によって確認し，処置する生体物及びマイ クロ波デバイスの位置を確認しながら手術できる手術システムであること を理解できる。 次に，本願明細書には，「三次元リアルタイムＭＲ画像」の用語を定義 した記載はないが，【００１５】には，「例えば特許文献「特開２００８− １６７７９３」が開示する画像ソフトでは，縦型オープンＭＲＩ装置の術＼n前３Ｄデータをリアルタイム画像と組み合わせ，デバイス位置のリアルタ イム情報として，三次元画像とともにモニターにして手術支援に用いる画 像ナビゲーションを可能とする。この場合の３次元とは生体や臓器表＼面の 立体化だけでなく，内部構造を透視状態でみられる（深部情報）立体化で＼nある。これにより，ＭＲ画像を身体のどの位置においても立体的にリアル タイムモニター画像として使うことができる。…」との記載がある。本願 明細書の上記記載によれば，本願明細書では，「三次元画像」にいう「三 次元」とは，生体や臓器表面の立体化だけでなく，「内部構＼造を透視状態 でみられる（深部情報）立体化」を意味する語として用いていることを理 解できる。また，本願明細書の【００２１】には，「実施例２」に関し， 「加えて，３ＤリアルタイムＭＲ画像にて…手術機器の位置確認が可能で＼nあり，さらに軟性導体内視鏡下に直接術野が見え，デバイスの先端部分の 生体内位置と共に隣接内部構造もＭＲ画像として同時に確認できる。」，＼n「加えて，実施例１で示したように，本発明のシステムでは，臓器の内部 構造も切る前に確認できる。」との記載がある。＼n
イ 以上の本願発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本願明細書の 開示事項を総合すると，本願発明の「三次元リアルタイムＭＲ画像下での 手術システム」は，手術機器の位置，生体や臓器の表面のみならず，臓器＼nの内部構造を透視状態でみられる立体的なリアルタイムＭＲ画像によって，＼n術者がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デバイスの位置を画像 （「三次元リアルタイムＭＲ画像」）によって確認し，処置する生体物及 びマイクロ波デバイスの位置を確認しながら手術できる手術システムを意 味するものと解するのが相当である。
(2) 引用発明の手術支援装置について，
引用文献５の記載事項（【００２３】，【００２８】，【００３３】）に よれば，引用発明の「術具８１５を含む Volume Rendering 画像８１４」は， 「患者６０をＭＲＩ装置１０の撮像空間に配置し」，「術具位置を含む断面 の撮像を行」うことで得られたＭＲ画像であって，「手術時には，三次元位 置検出装置を用いて術具位置を追随することにより，時系列的に変化」（【０ ０３３】）するから，リアルタイム画像である。 次に，乙１（笠井俊文ほか「診療画像機器学」平成１８年１２月５日第１ 版第１刷発行）には，1)「（ｂ）ボリュームレンダリング法（ＶＲ）…体内 の三次元表示である，三次元表＼示の主役であり，ＳＲ処理も行える。」（２ ０３頁），2)「「3) 三次元表示（３Ｄ表＼示）」 三次元表示（画像）とい＼nってもホログラフィなどとは異なり，あくまでも二次元であるモニタやフィ ルム上で立体的に見えるよう表示するものである。厳密には疑似三次元表＼示， ２．５次元表示とでもいうべきものである。三次元表＼示作成手順は一般に「モ デリング…」と「レンダリング…」という作業が必要である。モデリング→ 三次元の立体形状のデータを作成，編集する作業，レンダリング→三次元立 体形状データをもとに立体的に見える二次元画像を作成する作業。」（２０ ５頁），3)「（ｂ）ボリュームレンダリング法（ＶＲ） ＶＲ法 volume rendering は物体の表面形状ばかりか内部形状をも三次元的に表＼示する方法である。… さらに，不透明度や色・色彩の情報もボクセルに与えられるためデータが膨 大となる。高性能のコンピュータが必要となるが内部形状を透かして表＼現す ることができ，しかもボリュームレンダリング法で作成した表面像はＳＲ法＼nよりも緻密で優れている処理法である。」，「処理手順 ｱ) モデリング（ボ リュームデータを作成する） ｲ) 不透明度の設定：ボリュームレンダリン グ法では不透明度（オパシティ opacity）が導入される。ボリュームデータ を構成するボクセルすべてに対し不透明度が設定される。不透明度とはボク＼nセルに背後から光を当てたときに光を通す程度を表すもので，０〜１までの＼n数値で示される。… ｳ) レンダリング（投影変換）：観察する視点を決め， 視点から見た形状の位置や前後関係を計算する。そして投影経路上に存在す るボクセル全てについて不透明度や色彩が計算される。この操作をα−ブレ ンディングと呼ぶ。投影方向として平行投影法と遠近投影法がある。ｴ) 画 像表示処理：処理が完了すれば，拡大表＼示や視点を変えて表示することも可＼n能である（図６．１０９）」（２０７頁〜２０８頁）との記載がある。上記＼n記載によれば，「Volume Rendering 画像」は，「物体の表面形状ばかりか内＼n部形状をも三次元的に表示」し，「内部形状を透かして表＼現することができ」 るボリュームレンダリング法で作成した画像であるから，生体や臓器の表面＼nのみならず，「臓器の内部構造を透視状態でみられる」三次元画像であるも＼nのと認められる。
以上によれば，引用発明の「術具８１５を含む Volume Rendering 画像８１ ４」は，本願発明の「三次元リアルタイムＭＲ画像」に相当するものと認め られる。 したがって，引用発明の手術支援装置は，術具の位置，生体や臓器の表面＼nのみならず，臓器の内部構造を透視状態でみられる三次元リアルタイムＭＲ＼n画像である「術具８１５を含む Volume Rendering 画像８１４」によって，術 者がリアルタイムに生体の内部状況と術具の位置を確認し，処置する生体物 及び術具の位置を確認しながら手術できる手術システムであるものと認めら れる。 そして，本願発明のマイクロ波デバイスも術具の一種であることに照らす と，術具の位置，生体や臓器の表面のみならず，臓器の内部構＼造を透視状態 でみられる立体的なリアルタイムＭＲ画像によって，術者がリアルタイムに 生体の内部状況と術具の位置を確認し，処置する生体物及び術具の位置を確 認しながら手術できる手術システムである点において，本願発明と引用発明 は，実質的に一致するものと認められるから，両発明が「三次元リアルタイ ムＭＲ画像下での手術システム」である点で一致するとした本件審決の認定 に誤りはない。
(3) 原告の主張について
原告は，1)本願発明の「三次元リアルタイムＭＲ画像下での手術システム」 とは，術者（医師等）が，処置する生体物の位置及びマイクロ波デバイス の位置を，予め取得した生体内画像と比較しながら，生体の内部構＼造を透 視状態でみられる立体画像でリアルタイムに確認しながら手術できる手術 システムをいうものである，2)引用発明の「術具」は，引用発明の課題を 解決するための手段である「警告手段」を達成するために，術具の処理によ り目的物の位置や形状を大きく変化させない，マイクロ波デバイスではなく かつ先端の形状が単純な穿刺針・カテーテルであることを要すること，引用 発明の「術具８１５を含む Volume Rendering 画像８１４」は，術前画像を含 まない，術中の３軸２次元画像を単に結合した Volume Rendering 画像であっ て，生体の内部構造を透視状態で見られる立体画像ではないことからすると，＼n引用発明の手術支援装置は，術具の種類，警告手段の有無，術前画像の有 無及び立体画像の種類が本願発明と異なるから，本願発明の「三次元リア ルタイムＭＲ画像下での手術システム」であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，上記1)の点については，本願発明の特許請求の範囲（請求 項１）の記載には，「術者がリアルタイムに生体の内部状況とマイクロ波デ バイスの位置を画像によって確認し，処置する生体物及びマイクロ波デバイ スの位置を確認しながら手術できる手術システム」との記載はあるが，処置 する生体物の位置及びマイクロ波デバイスの位置を「予め取得した生体内＼n画像と比較しながら」との記載はない。また，本件明細書の実施例１に は，「好ましくは，術者は，「前もって撮像した画像をもとに，メインワー クステーションに術中の画像を再構成して得られた三次元リアルタイム画＼n像」を確認しながら，内視鏡・手術デバイスの操作・制御を実視できる。」 （【００２０】）との記載があるところ，この記載から，「三次元リアルタ イム画像」は，「前もって撮像した画像をもとに」再構成して得られたこと＼nを理解することができるが，術者が生体の内部状況とマイクロ波デバイスの 位置を「前もって撮像した画像」自体と比較しながら，手術を行うことを示 したものとはいえない。 したがって，上記1)の点は，本願発明の特許請求の範囲の記載に基づか ないものであって採用することはできない。
次に，上記2)の点については，前記(2)認定のとおり，術具の位置，生 体や臓器の表面のみならず，臓器の内部構＼造を透視状態でみられる立体的な リアルタイムＭＲ画像によって，術者がリアルタイムに生体の内部状況と術 具の位置を確認し，処置する生体物及び術具の位置を確認しながら手術でき る手術システムであれば，術具がマイクロ波デバイスでなくても，本願発明 の「三次元リアルタイムＭＲ画像下での手術システム」であるものと認めら れ，また，引用発明の「術具８１５を含む Volume Rendering 画像８１４」は， 本願発明の「三次元リアルタイムＭＲ画像」に相当するものと認められるか ら，上記2)の点は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2019.08.23
平成31(ネ)500 損害賠償請求控訴事件 著作権 民事訴訟 令和元年7月25日 大阪高等裁判所 棄却
チラシの著作物性について1審と同様に著作物性無しと判断されました。
競業避止義務についても、合意なしとした原審を維持しました。
控訴人は，被控訴人が旧大阪駅前店等の運営を控訴人に委託していたとい う両者の関係に照らし，被控訴人は控訴人に対し信義則上競業避止義務を負 うとも主張する。
被控訴人が旧大阪駅前店等の運営を控訴人に委託することになったのは， 眼科医であるＰ４が，その経営する会社においてコンタクトレンズ販売店を 営もうと考え，当時提携関係にあり，コンタクトレンズ販売店経営の豊富な 経験を有するＰ１に相談したことがきっかけであった（甲２８，３０，乙３ ０，３１）。この時Ｐ４は，控訴人への運営委託を通じて販売店経営のノウ ハウを蓄積し，いずれは独力で販売店経営を行うことを当然想定しており， Ｐ１もこれを当然承知していたと認められる。その意味で，控訴人と被控訴 人は，いずれもコンタクトレンズ販売店の経営を行う会社として，旧大阪駅 前店等の運営委託関係があった当時から競業関係にあったといえる。 競業者同士が提携関係にある状況においては，提携によって利益を得つつ， 一方が他方を出し抜いて自己の営業上の利益のみを追求する行動に出ること は，信義則に反すると評価される場合があり得ると考えられる。そのような 場合，信義則上相互に競業避止義務を負うと説明することもできるであろう。 しかし，提携関係が解消された後においては，両者とも営業の自由を有する のであるから，競業避止義務について特に合意をしたのでない限り，自由競 争の範囲内において自己の営業上の利益を追求して競業することが妨げられ ることはないのであって，一方が他方に対し信義則上競業避止義務を負うと いうことはできない。
控訴人と被控訴人は，平成２８年６月までには提携関係を解消しており， また，上記(1)において判断したとおり，その間に競業避止義務についての 合意があったとは認められない。したがって，その後，被控訴人が控訴人に 対し信義則上競業避止義務を負っていたということはできない。
控訴人は，被控訴人が旧大阪駅前店等の運営を控訴人に委託していたとい う両者の関係に照らし，被控訴人は控訴人に対し信義則上競業避止義務を負 うとも主張する。
被控訴人が旧大阪駅前店等の運営を控訴人に委託することになったのは， 眼科医であるＰ４が，その経営する会社においてコンタクトレンズ販売店を 営もうと考え，当時提携関係にあり，コンタクトレンズ販売店経営の豊富な 経験を有するＰ１に相談したことがきっかけであった（甲２８，３０，乙３ ０，３１）。この時Ｐ４は，控訴人への運営委託を通じて販売店経営のノウ ハウを蓄積し，いずれは独力で販売店経営を行うことを当然想定しており， Ｐ１もこれを当然承知していたと認められる。その意味で，控訴人と被控訴 人は，いずれもコンタクトレンズ販売店の経営を行う会社として，旧大阪駅 前店等の運営委託関係があった当時から競業関係にあったといえる。 競業者同士が提携関係にある状況においては，提携によって利益を得つつ， 一方が他方を出し抜いて自己の営業上の利益のみを追求する行動に出ること は，信義則に反すると評価される場合があり得ると考えられる。そのような 場合，信義則上相互に競業避止義務を負うと説明することもできるであろう。 しかし，提携関係が解消された後においては，両者とも営業の自由を有する のであるから，競業避止義務について特に合意をしたのでない限り，自由競 争の範囲内において自己の営業上の利益を追求して競業することが妨げられ ることはないのであって，一方が他方に対し信義則上競業避止義務を負うと いうことはできない。
控訴人と被控訴人は，平成２８年６月までには提携関係を解消しており， また，上記(1)において判断したとおり，その間に競業避止義務についての 合意があったとは認められない。したがって，その後，被控訴人が控訴人に 対し信義則上競業避止義務を負っていたということはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.08.22
平成29(ワ)15518 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月26日 東京地方裁判所
「画像情報を対応するパターンに変換する」という用語について、明細書の記載から「画像情報を０または１の信号の組合せに変換する」を意味するとして、技術的範囲に属しないと判断されました。
(2) 争点２−１（構成要件１Ａの充足性）について＼n
以下のとおり，本件装置が「画像情報を対応するパターンに変換するパター ン変換器」を有すると認めることはできないので，同装置は構成要件１Ａを充＼n足しない。
ア 構成要件１Ａは，「画像情報，音声情報および言語を対応するパターンに＼n変換するパターン変換器と，パターンを記録するパターン記録器と，」であ るところ，本件特許１の特許請求の範囲の記載によれば，「パターン」は， 本件発明１の自律型思考パターン生成機を構成する「パターン変換器」によ＼nり画像等の情報から変換され，「パターン記録器」に記録され，「パターン 制御器」において設定，変更がされ，あるいはパターン同士の結合関係が生 成されるものであるから，これらにより処理可能なものであると解すること＼nができる。
次に，本件明細書等１の記載を参酌すると，「パターン」は，「対応する 事象の特徴を検出器が識別する信号の組合せにより表現したもの」であり＼n（段落【００１７】），例えば，画像情報として「犬」を入力すると，犬の 画像パターンが生成され，パターン記録器に犬の画像パターンとして記録さ れることとなる（段落【００１８】）。そして，本件発明の実施形態１につ いて説明した段落【００３９】においては，画像，音声及び言語の情報をそ れぞれ識別する信号の組合せに変換したものをパターンと呼び，パターンの 要素を「ＯＮ」，「ＯＦＦ」又は「１」，「０」で表現することにするとさ＼nれ，【図２】には，画像パターンの例として「ＩＧ＝［０．０．１．１．・・・］ Ｔ，とのパターン例が例示されている。 これらの記載によれば，本件発明１における「パターン」とは，画像，音 声及び言語に係る事象の特徴を，計算機たる検出器が識別することができる 「１」，「０」等の何らかの信号の組合せに変換したものを意味し，構成要＼n件１Ａは，少なくとも，「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパ ターン変換器」，すなわち，画像情報を上記信号の組合せに変換する変換器 を有することを特定したものであるということができる。
イ 原告は，本件製品のパンフレットや動画において，アメリアが「感情的な 対応力」を有するとされ，アメリアの表情が「ＥＱ（共感指数）」により変＼n化させられ，ユーザがアメリアの感情を画像で確認できるようになっている ことなどを根拠として，本件装置は「画像情報・・・を対応するパターンに 変換するパターン変換器」を有していると主張する。 しかし，被告は，本件装置がアメリアの感情に対応した画像を予め保有し＼nており，状況に応じてその場に適した表情の画像を表＼示可能であるとしても，＼n画像情報を対応するパターンに変換する機能は備えていないと主張すると＼nころ，原告が指摘する本件パンフレットの記載や動画を総合すると，本件装 置が様々な感情に対応する表情のアメリアの画像を保有し表＼示することが できるとは認められるものの，本件装置が，外部から入力された表情等に関＼nする画像をパターンに変換する機能を有していると認めるに足りる証拠は＼nない。
ウ 原告は，本件装置が，その感情に対応した画像を予め保有しており，状況＼nに応じてその場に適した表情の画像を表＼示可能な構＼成を備えているにすぎ ないとしても，構成要件１Ａの「画像パターン」とは，画像情報から生成さ＼nれ，人工知能を構＼成するソフトウェアが利用できる「一塊のデータ」の全て＼nを含むのであるから，人工知能がアメリアの感情に対応する画像を表＼示する 際に，画像作成時のデータ形式から別のデータ形式に変換する場合も同構成＼n要件を充足すると主張する。
しかし，原告の主張する「パターン」の意義は，特許請求の範囲及び本件 明細書等の根拠を欠くものである上，本件装置がアメリアの感情に対応した 画像を予め保有しているのであれば，それは既にアメリアが利用できるデー＼nタ形式で保有しているものと解するのが自然であり，更に異なるデータ形式 に変換する必要があるとは考え難い。そうすると，本件装置が様々な表情の＼nアメリアの画像を表示し得ることをもって，本件装置が入力された画像情報＼nからパターンに変換する機能を有するということはできず，他に本件装置に＼nおいて，かかる変換をする変換器が存在することを認めるに足りる証拠はな い。
なお，原告は，アメリアとは別の画像処理用のコンピュータにより画像デ ータを作成したとしても，「アメリアの感情に対応した画像を計算機で処理 可能な形態（パターン）に変換する」という工程を実施していることになる＼nから，アメリアが構成要件１Ａを充足することに変わりはないとの主張もす＼nるが，アメリアとは別のコンピュータが，アメリアが利用できるデータ形式 の画像データを作成する場合に，本件装置が上記工程を実施しているといえ ないことは明らかである。
エ 以上のとおり，本件装置は構成要件１Ａを充足しない。＼n
(2) 争点２−１（構成要件１Ａの充足性）について＼n
以下のとおり，本件装置が「画像情報を対応するパターンに変換するパター ン変換器」を有すると認めることはできないので，同装置は構成要件１Ａを充＼n足しない。
ア 構成要件１Ａは，「画像情報，音声情報および言語を対応するパターンに＼n変換するパターン変換器と，パターンを記録するパターン記録器と，」であ るところ，本件特許１の特許請求の範囲の記載によれば，「パターン」は， 本件発明１の自律型思考パターン生成機を構成する「パターン変換器」によ＼nり画像等の情報から変換され，「パターン記録器」に記録され，「パターン 制御器」において設定，変更がされ，あるいはパターン同士の結合関係が生 成されるものであるから，これらにより処理可能なものであると解すること＼nができる。
次に，本件明細書等１の記載を参酌すると，「パターン」は，「対応する 事象の特徴を検出器が識別する信号の組合せにより表現したもの」であり＼n（段落【００１７】），例えば，画像情報として「犬」を入力すると，犬の 画像パターンが生成され，パターン記録器に犬の画像パターンとして記録さ れることとなる（段落【００１８】）。そして，本件発明の実施形態１につ いて説明した段落【００３９】においては，画像，音声及び言語の情報をそ れぞれ識別する信号の組合せに変換したものをパターンと呼び，パターンの 要素を「ＯＮ」，「ＯＦＦ」又は「１」，「０」で表現することにするとさ＼nれ，【図２】には，画像パターンの例として「ＩＧ＝［０．０．１．１．・・・］ Ｔ，とのパターン例が例示されている。 これらの記載によれば，本件発明１における「パターン」とは，画像，音 声及び言語に係る事象の特徴を，計算機たる検出器が識別することができる 「１」，「０」等の何らかの信号の組合せに変換したものを意味し，構成要＼n件１Ａは，少なくとも，「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパ ターン変換器」，すなわち，画像情報を上記信号の組合せに変換する変換器 を有することを特定したものであるということができる。
イ 原告は，本件製品のパンフレットや動画において，アメリアが「感情的な 対応力」を有するとされ，アメリアの表情が「ＥＱ（共感指数）」により変＼n化させられ，ユーザがアメリアの感情を画像で確認できるようになっている ことなどを根拠として，本件装置は「画像情報・・・を対応するパターンに 変換するパターン変換器」を有していると主張する。 しかし，被告は，本件装置がアメリアの感情に対応した画像を予め保有し＼nており，状況に応じてその場に適した表情の画像を表＼示可能であるとしても，＼n画像情報を対応するパターンに変換する機能は備えていないと主張すると＼nころ，原告が指摘する本件パンフレットの記載や動画を総合すると，本件装 置が様々な感情に対応する表情のアメリアの画像を保有し表＼示することが できるとは認められるものの，本件装置が，外部から入力された表情等に関＼nする画像をパターンに変換する機能を有していると認めるに足りる証拠は＼nない。
ウ 原告は，本件装置が，その感情に対応した画像を予め保有しており，状況＼nに応じてその場に適した表情の画像を表＼示可能な構＼成を備えているにすぎ ないとしても，構成要件１Ａの「画像パターン」とは，画像情報から生成さ＼nれ，人工知能を構＼成するソフトウェアが利用できる「一塊のデータ」の全て＼nを含むのであるから，人工知能がアメリアの感情に対応する画像を表＼示する 際に，画像作成時のデータ形式から別のデータ形式に変換する場合も同構成＼n要件を充足すると主張する。
しかし，原告の主張する「パターン」の意義は，特許請求の範囲及び本件 明細書等の根拠を欠くものである上，本件装置がアメリアの感情に対応した 画像を予め保有しているのであれば，それは既にアメリアが利用できるデー＼nタ形式で保有しているものと解するのが自然であり，更に異なるデータ形式 に変換する必要があるとは考え難い。そうすると，本件装置が様々な表情の＼nアメリアの画像を表示し得ることをもって，本件装置が入力された画像情報＼nからパターンに変換する機能を有するということはできず，他に本件装置に＼nおいて，かかる変換をする変換器が存在することを認めるに足りる証拠はな い。
なお，原告は，アメリアとは別の画像処理用のコンピュータにより画像デ ータを作成したとしても，「アメリアの感情に対応した画像を計算機で処理 可能な形態（パターン）に変換する」という工程を実施していることになる＼nから，アメリアが構成要件１Ａを充足することに変わりはないとの主張もす＼nるが，アメリアとは別のコンピュータが，アメリアが利用できるデータ形式 の画像データを作成する場合に，本件装置が上記工程を実施しているといえ ないことは明らかである。
エ 以上のとおり，本件装置は構成要件１Ａを充足しない。＼n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.08.15
平成29(ワ)4311 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月18日 大阪地方裁判所
特許権侵害で102条2項に基づく損害として1000万を越える損害額が認定されました。利益を計算するに当たって、消費税を控除すべきかについても判断されています。
後記検討する【図２】及び【図３】の問題を除けば，上記検討した本件明細 書の記載には，肘置き部が，施術部よりも上方部で施術部に連結していなければな らないことを積極的に示すような内容は存しないと思われるのに対し，本件発明の 効果の観点では，肘置き部は，施術の対象である被施術者の目の部分に近接する位 置で，施術部に連結されると解するのが合理的である。 そして，本件発明１の文言において，「上方位置」と「施術者の上方部」とは近 接する位置で使用されており，本件補正により追加された際にも，当然両者を認識 の上，別異の意味を有するものとして使用されたと解されるところ，前述のとおり， 「上方位置」が施術部よりも上方部の意味である以上，「施術部の上方部」はこれ とは異なる意味であると解され，このことに，上記検討した本件明細書の記載内容 を総合すると，構成要件Ｃの「施術部の上方部」は，施術部における上方部，すな＼nわち，施術部の上下方向における略中心を想定し，それよりも上方の部分を指すと 解するのが相当である。 被告らは，構成要件Ｃが本件補正により追加された要件であるところ，特許＼n請求の範囲の補正に当たって新たな技術的事項の導入は許されないとして，本件明 細書の【図２】及び【図３】においては，肘置き部の上方位置の背面に連結部であ る水平軸が設けられていることから，本件発明における「上方部」は，構成要件Ｂ＼nの「上方位置」と同様，「施術部の，それより上の部分」（施術部を含まず，施術 部に対して上）と解釈せざるを得ないと主張する。 確かに，本件明細書の【図３】では，肘受け部の回転軸が，施術部の上縁より少 し上方に存するように見えるが，これが実施例にすぎないことは本件明細書にも明 示されているし（【００１５】），回転軸が，施術部の上縁に接する状態であれば， これも，施術部における上方部に，肘置き部が連結されているといえなくもない。 その他の【図】で開示されている実施例では，肘置き部がどの位置で施術部に連 結され，回転軸がどの位置に存在するかは全く不明といわざるを得ないが，少なく とも，施術部における上方部に肘置き部を連結する構成と，明らかに矛盾するよう＼nな内容は存しない。
イ 出願経過及び本件意見書の記載について
本件意見書には，「４．特許法第２９条第２項の拒絶の理由がないことの説 明」という表題の下，「（ａ）本願第１発明の説明」として，本件発明１につき，＼nアイメイクの施術部位は被施術者の目尻，目頭，瞼，まつ毛，眉毛等であるため， この施術部位の周辺に施術者の手を配置すれば，必然的に肘の位置は手の位置を基 点とした範囲内（被施術者の頭部周辺）になるところ，その範囲で肘を支える部材 として肘置き部を備えたのが本件発明１であること，肘置き部が施術部の上方部を 基点として，これを軸に施術部に対して回動することで施術部に対する角度が変化 するが，肘置き部がどのような角度に調整された場合であっても，回動する範囲は 施術部の周囲（頭部の左右位置，もしくは左右位置及び上方位置）において一定で あるため，肘置き部が回動する範囲は，施術部位周辺に施術者が手を配置した際に その施術者の肘が配置される範囲と常に一致すること，これにより，施術者は肘置 き部により肘を固定させて施術することができるため，施術が安定するとともに施 術効率を向上させることができる旨が記載されている。 また，原告は，上記に続く「（ｂ）本件拒絶理由通知書における認定」にお いて，本件拒絶理由通知の概略を，1)「被施術者の頭部を載置する施術部が形成さ れている施術台において，前記施術部の周囲であって，載置される前記被施術者の 頭部の左右位置，もしくは左右位置及び上方位置に，施術者の肘を固定可能な肘置＼nき部を設けることで施術者の施術における負担の軽減を図るものは，例えば，引用 文献２の第１図における肘掛け３４ａ，３４ｂ（中略）にみられるように周知技術 （以下「周知技術１」という。）であり，引用発明１において上記周知技術１を適 用し，前記施術部の周囲であって，載置される前記被施術者の頭部の左右位置，も しくは左右位置及び上方位置に，施術者の肘を固定可能な肘置き部を設けたものと＼nする（中略）ことは当業者が容易になし得たものである。」，及び2)「さらに，施 術者の肘を固定可能な肘置き部を水平を軸にして回動可能＼なものとすることも，例 えば，引用文献３（中略），引用文献４（中略）にみられるように周知技術（以下 「周知技術２」という。）であり，引用発明１において上記周知技術２を適用し， 前記肘置き部は水平を軸にして回動可能であるものとすることも当業者が容易にな＼nし得たものである。」とまとめた上で，それに続く「（ｃ）本願第１発明と引用発 明との対比」において，引用発明２について，「ヘッドレスト３３が傾倒するもの であり，肘掛け３４ａ，３４ｂは個別に回動するものではありません。また，肘掛 け３４ａ，３４ｂの取り付け位置は，ヘッドレスト３３の左右方向です。」「した がって，引用発明１に，上記した各引用発明のいずれを適用したとしても，本件発 明１のように，『肘置き部が前記施術部の上方部に連結され，水平を軸にして前記 施術部に対して回動可能』な構＼成とはならない」と記載した。 被告らは，上記原告の引用発明２に関する文章（「肘掛け３４ａ，３４ｂの 取り付け位置は，ヘッドレスト３３の左右方向です。」）を理由に，本件意見書に おいて，原告は，肘置き部の取付け位置が施術部の左右である構成を排除した旨を＼n主張する。 しかしながら，本件意見書の上記文章は，引用発明２について，肘掛けの取付け 位置がヘッドレストの左右であるものの，肘掛けが回動しない点で本件発明とは異 なる旨を指摘したものと解することができ，被告の主張は採用できない。
ウ まとめ
以上検討したところを総合すると，構成要件Ｃの「施術部の上方部」とは，施術＼n部における上方部の意味に解すべきであるが，肘置き部の回転軸が施術部の上縁に 接するよう連結する構成も含み得るとすると，その範囲については，別紙原告図面＼nのうち，赤で示された部分を指すと解すべきこととなる。
(2)構成要件Ｃの「連結」の意義について＼n
ア 「連結」の字義的意味は，「つらねむすぶこと。むすびあわせること。」で あるところ，本件明細書には，特に「連結」についての定義や，具体的な連結方法 についての記載はない。 本件明細書の【図２】及び【図３】には，肘置き部と施術部が，それぞれ支持部 材と背面部材を介して，水平軸の位置でつながっている形態が示されており，段落 【００１８】も上記形態について説明する。 また，本件意見書には，肘置き部が，施術部の上方部を基点として，これを軸に 施術部に対して回動すること，引用発明３及び引用発明４においては，枕Ｆ（また は head rest 2）と肘受２４（または head rest 4）とが連動せず別々に動作するこ とが望ましいと考えられるため，引用発明１にこれらの発明を適用したとしても本 件発明１の構成要件Ｃのような構＼成にはならないことが記載されている。 そうすると，構成要件Ｃにおける「連結」とは，施術部と肘置き部が別々に動作＼nすることができない形態でつながっていることを意味し，それ以上具体的な連結方 法について定めるものではないと解するのが相当である。
イ 被告らは，本件明細書の【図１】及び【図６】に示される実施形態から，構＼n成要件Ｃの「連結」とは，「肘置き部が，その上方位置の背面において，前記施術 部の上方部に連結され」と解釈すべきであると主張するが，同図は，１つの実施形 態にすぎないから，そこから具体的な連結部位についてまで定められていると解す べきではない。
(3) 被告製品の構成＼n
ア 別紙被告製品写真１ないし４及び別紙「被告製品の説明書」によれば，構成＼n要件Ｃに対応する被告製品の構成ｃは，施術部の左右側面のうち，上下方向におけ＼nる中央線よりも上の部分において，回動部材を介して施術部とリクライニングアー ムとがつながる構成をとり，施術部を左右方向に横切るような仮想の回転軸を中心＼nにリクライニングアームが回動するものであると認められる。
イ 被告らは，被告製品の肘置き部が施術部の「左右位置」において回転自在に 支持されていることから，本件発明の構成要件Ｃを充足しないと主張するが，構＼成 要件Ｃの「施術部の上方部」が施術部の左右側面を排除しない概念であることは前 述のとおりであり，また，構成要件Ｃの「連結」が具体的な連結方法や連結部位を＼n定めるものではないことも前述のとおりであるから，上記被告らの主張を採用する ことはできない。
ウ また，被告らは，被告製品について，仮想の回転軸が施術部を貫通している ことから，回転軸が施術部の背面にあり，また施術部よりも上方にある本件発明と 比較して，肘置き部を回転させた時に肘置き部の左右位置と施術部との間の距離が 比較的短く施術しやすい，という本件明細書から記載された発明からは導き出せな い技術的事項を有すると主張するが，本件発明の回転軸が施術部よりも上方にある との主張は採用できず，被告らの主張は理由がない。
(4) まとめ
以上より，被告製品のリクライニングアームは，施術部の上方部に連結され，水 平を軸として施術部に対して回動可能であると認められるから，本件発明の構＼成要 件Ｃを充足する。
・・・
上記(1)及び(2)によると，被告製品の売上高（税込）から原価（税込）を控除した 額は，９５１万７０３２円（別紙被告計算表の「粗利（総計売上税込−総計原価税＼n込）」欄参照。）であり，同額を被告らの利益の額と認め，原告の損害額を算定す る基礎とするのが相当である。 なお，消費税基本通達５−２−５に鑑みれば，知的財産権の侵害に基づく損害賠 償金は，消費税法上の資産の譲渡等の対価に該当し，消費税の課税対象となると解 するのが相当であり（消費税法２条１項８号，同法４条１項），本件における損害 賠償金も，特許権の侵害に基づく損害賠償金として消費税の課税対象となると解さ れるところ，上記被告らの利益の額は，税込売上高から税込原価を控除したもので あり，消費税相当額を含む額であるから，原告の損害額を算定する際に，さらに消 費税相当額８％を加算する必要はない。
イ 被告らの主張について
被告らは，消費税に関し，特許法１０２条２項の「利益」の算定方法について主 張するほか，そもそも，同項により推定される損害賠償金は逸失利益であるから， 一般的に消費税の課税の対象とならないか，本件の個別事情に照らし，損害賠償金 は対価性がないため消費税の課税の対象とならないこと，仮に本件における損害賠 償金が消費税の課税の対象になるとしても，原告と被告との間において内税方式， 外税方式のいずれを採用するかについての合意がない以上，内税方式によるべきで あることを主張する。 しかしながら，特許権侵害に対する損害賠償請求訴訟では，典型的には，特許権 者のみが発明の実施品を製造，販売している状態を想定し，侵害品の販売により特 許権者側の売上等が減少したことを損害と捉え，認定又は推定の方法により算定し た損害賠償額金を得させることで，権利侵害のなかった原状に可及的に復させよう とするものであるところ，その回復の対象となる原状において，特許権者が発明の 実施品を製造，販売すれば，売上，経費いずれの面でも消費税は考慮されるはずで ある。 そうすると，本件のように，回復の対象である原状において，消費税が考慮され る事案においては，その回復の手段として逸失利益の損害賠償を算定する際におい ても消費税の負担は考慮すべきことになり，これに反する被告らの主張は採用でき ない。 そして，その計算としては，前述のとおり，消費税相当額を考慮した売上額から， 消費税相当額を考慮した経費額を控除すれば足りると解され，これによって算定し た損害額に，さらに消費税相当額を加算する必要はないし，当事者間に特段の合意 がなければ内税方式により計算すべきであるとの被告らの主張も理由がない。 また，被告らは，消費税相当額分の遅延損害金の起算日は，その額が確定した日， すなわち判決確定日であって不法行為時ではないと主張するが，上記アのとおり， 原告に支払われるべき損害賠償金は，消費税相当額を含むものの，全体としては特 許法１０２条２項により原告の損害と推定される額であるから，全部につき不法行 為の日から遅滞に陥ると解するのが相当である。
(4) 推定覆滅又は寄与率について
ア 被告らは，本件発明の被告製品に対する技術的寄与及び顧客吸引力は小さく， 寄与率は５０％程度であると主張する。 しかし，本件発明３の構成要件Ｆは，リクライニング機構＼が付与されていること とされており，本件明細書の段落【００２０】及び【００２１】にも，電動式を含 むリクライニング機構が付与されていることにより，異なるアイメイク施術を１台＼nで済ませることができたり，被施術者が仰向けになったときの下半身の負担を軽減 したりすることができる旨の記載がある。また，本件発明はアイメイク用施術台全 体に関するものであって，リクライニングアームのみに関する発明ではない。 よって，本件発明の，被告製品に対する技術的寄与が少ないという上記被告らの 主張を採用することはできない。
イ また，被告製品の価格（１１万８０００円（税抜））と本件発明の実施品の 価格（１８万２０００円（税抜））との差は６万４０００円であるところ（乙２９）， これが直ちに顧客吸引力に大きな差が生じるまでの金額ということはできない。ま た，被告らは，高田ベッド製作所がアイメイク用施術台の分野において特別なブラ ンド力を有することや，被告製品の広告宣伝において，高田ベッド製作所のブラン ド力を使用していること等の主張立証をせず，リクライニング機構が本件発明３の＼n構成要件となっていることは，上記アのとおりである。＼nよって，本件発明が，顧客の購買に寄与する要素が極めて小さいという上記被告 らの主張を採用することはできない。
ウ したがって，本件において特許法１０２条２項の推定を覆滅すべき事情は認 められない。
(5) 特許法１０２条４項後段に関する主張
原告は，平成２８年１０月３１日付け及び同年１２月５日付けで，被告アイラッ シュに対し，本件特許権の侵害について２回にわたり警告し，被告アイラッシュも これに回答していることから（甲５ないし８），被告らにおいて被告製品が本件特 許の権利範囲外であると考えたことについて，故意または重過失がなかったとして 損害賠償の額を定めるにつきこれを参酌すべき場合であるとは認められない。
後記検討する【図２】及び【図３】の問題を除けば，上記検討した本件明細 書の記載には，肘置き部が，施術部よりも上方部で施術部に連結していなければな らないことを積極的に示すような内容は存しないと思われるのに対し，本件発明の 効果の観点では，肘置き部は，施術の対象である被施術者の目の部分に近接する位 置で，施術部に連結されると解するのが合理的である。 そして，本件発明１の文言において，「上方位置」と「施術者の上方部」とは近 接する位置で使用されており，本件補正により追加された際にも，当然両者を認識 の上，別異の意味を有するものとして使用されたと解されるところ，前述のとおり， 「上方位置」が施術部よりも上方部の意味である以上，「施術部の上方部」はこれ とは異なる意味であると解され，このことに，上記検討した本件明細書の記載内容 を総合すると，構成要件Ｃの「施術部の上方部」は，施術部における上方部，すな＼nわち，施術部の上下方向における略中心を想定し，それよりも上方の部分を指すと 解するのが相当である。 被告らは，構成要件Ｃが本件補正により追加された要件であるところ，特許＼n請求の範囲の補正に当たって新たな技術的事項の導入は許されないとして，本件明 細書の【図２】及び【図３】においては，肘置き部の上方位置の背面に連結部であ る水平軸が設けられていることから，本件発明における「上方部」は，構成要件Ｂ＼nの「上方位置」と同様，「施術部の，それより上の部分」（施術部を含まず，施術 部に対して上）と解釈せざるを得ないと主張する。 確かに，本件明細書の【図３】では，肘受け部の回転軸が，施術部の上縁より少 し上方に存するように見えるが，これが実施例にすぎないことは本件明細書にも明 示されているし（【００１５】），回転軸が，施術部の上縁に接する状態であれば， これも，施術部における上方部に，肘置き部が連結されているといえなくもない。 その他の【図】で開示されている実施例では，肘置き部がどの位置で施術部に連 結され，回転軸がどの位置に存在するかは全く不明といわざるを得ないが，少なく とも，施術部における上方部に肘置き部を連結する構成と，明らかに矛盾するよう＼nな内容は存しない。
イ 出願経過及び本件意見書の記載について
本件意見書には，「４．特許法第２９条第２項の拒絶の理由がないことの説 明」という表題の下，「（ａ）本願第１発明の説明」として，本件発明１につき，＼nアイメイクの施術部位は被施術者の目尻，目頭，瞼，まつ毛，眉毛等であるため， この施術部位の周辺に施術者の手を配置すれば，必然的に肘の位置は手の位置を基 点とした範囲内（被施術者の頭部周辺）になるところ，その範囲で肘を支える部材 として肘置き部を備えたのが本件発明１であること，肘置き部が施術部の上方部を 基点として，これを軸に施術部に対して回動することで施術部に対する角度が変化 するが，肘置き部がどのような角度に調整された場合であっても，回動する範囲は 施術部の周囲（頭部の左右位置，もしくは左右位置及び上方位置）において一定で あるため，肘置き部が回動する範囲は，施術部位周辺に施術者が手を配置した際に その施術者の肘が配置される範囲と常に一致すること，これにより，施術者は肘置 き部により肘を固定させて施術することができるため，施術が安定するとともに施 術効率を向上させることができる旨が記載されている。 また，原告は，上記に続く「（ｂ）本件拒絶理由通知書における認定」にお いて，本件拒絶理由通知の概略を，1)「被施術者の頭部を載置する施術部が形成さ れている施術台において，前記施術部の周囲であって，載置される前記被施術者の 頭部の左右位置，もしくは左右位置及び上方位置に，施術者の肘を固定可能な肘置＼nき部を設けることで施術者の施術における負担の軽減を図るものは，例えば，引用 文献２の第１図における肘掛け３４ａ，３４ｂ（中略）にみられるように周知技術 （以下「周知技術１」という。）であり，引用発明１において上記周知技術１を適 用し，前記施術部の周囲であって，載置される前記被施術者の頭部の左右位置，も しくは左右位置及び上方位置に，施術者の肘を固定可能な肘置き部を設けたものと＼nする（中略）ことは当業者が容易になし得たものである。」，及び2)「さらに，施 術者の肘を固定可能な肘置き部を水平を軸にして回動可能＼なものとすることも，例 えば，引用文献３（中略），引用文献４（中略）にみられるように周知技術（以下 「周知技術２」という。）であり，引用発明１において上記周知技術２を適用し， 前記肘置き部は水平を軸にして回動可能であるものとすることも当業者が容易にな＼nし得たものである。」とまとめた上で，それに続く「（ｃ）本願第１発明と引用発 明との対比」において，引用発明２について，「ヘッドレスト３３が傾倒するもの であり，肘掛け３４ａ，３４ｂは個別に回動するものではありません。また，肘掛 け３４ａ，３４ｂの取り付け位置は，ヘッドレスト３３の左右方向です。」「した がって，引用発明１に，上記した各引用発明のいずれを適用したとしても，本件発 明１のように，『肘置き部が前記施術部の上方部に連結され，水平を軸にして前記 施術部に対して回動可能』な構＼成とはならない」と記載した。 被告らは，上記原告の引用発明２に関する文章（「肘掛け３４ａ，３４ｂの 取り付け位置は，ヘッドレスト３３の左右方向です。」）を理由に，本件意見書に おいて，原告は，肘置き部の取付け位置が施術部の左右である構成を排除した旨を＼n主張する。 しかしながら，本件意見書の上記文章は，引用発明２について，肘掛けの取付け 位置がヘッドレストの左右であるものの，肘掛けが回動しない点で本件発明とは異 なる旨を指摘したものと解することができ，被告の主張は採用できない。
ウ まとめ
以上検討したところを総合すると，構成要件Ｃの「施術部の上方部」とは，施術＼n部における上方部の意味に解すべきであるが，肘置き部の回転軸が施術部の上縁に 接するよう連結する構成も含み得るとすると，その範囲については，別紙原告図面＼nのうち，赤で示された部分を指すと解すべきこととなる。
(2)構成要件Ｃの「連結」の意義について＼n
ア 「連結」の字義的意味は，「つらねむすぶこと。むすびあわせること。」で あるところ，本件明細書には，特に「連結」についての定義や，具体的な連結方法 についての記載はない。 本件明細書の【図２】及び【図３】には，肘置き部と施術部が，それぞれ支持部 材と背面部材を介して，水平軸の位置でつながっている形態が示されており，段落 【００１８】も上記形態について説明する。 また，本件意見書には，肘置き部が，施術部の上方部を基点として，これを軸に 施術部に対して回動すること，引用発明３及び引用発明４においては，枕Ｆ（また は head rest 2）と肘受２４（または head rest 4）とが連動せず別々に動作するこ とが望ましいと考えられるため，引用発明１にこれらの発明を適用したとしても本 件発明１の構成要件Ｃのような構＼成にはならないことが記載されている。 そうすると，構成要件Ｃにおける「連結」とは，施術部と肘置き部が別々に動作＼nすることができない形態でつながっていることを意味し，それ以上具体的な連結方 法について定めるものではないと解するのが相当である。
イ 被告らは，本件明細書の【図１】及び【図６】に示される実施形態から，構＼n成要件Ｃの「連結」とは，「肘置き部が，その上方位置の背面において，前記施術 部の上方部に連結され」と解釈すべきであると主張するが，同図は，１つの実施形 態にすぎないから，そこから具体的な連結部位についてまで定められていると解す べきではない。
(3) 被告製品の構成＼n
ア 別紙被告製品写真１ないし４及び別紙「被告製品の説明書」によれば，構成＼n要件Ｃに対応する被告製品の構成ｃは，施術部の左右側面のうち，上下方向におけ＼nる中央線よりも上の部分において，回動部材を介して施術部とリクライニングアー ムとがつながる構成をとり，施術部を左右方向に横切るような仮想の回転軸を中心＼nにリクライニングアームが回動するものであると認められる。
イ 被告らは，被告製品の肘置き部が施術部の「左右位置」において回転自在に 支持されていることから，本件発明の構成要件Ｃを充足しないと主張するが，構＼成 要件Ｃの「施術部の上方部」が施術部の左右側面を排除しない概念であることは前 述のとおりであり，また，構成要件Ｃの「連結」が具体的な連結方法や連結部位を＼n定めるものではないことも前述のとおりであるから，上記被告らの主張を採用する ことはできない。
ウ また，被告らは，被告製品について，仮想の回転軸が施術部を貫通している ことから，回転軸が施術部の背面にあり，また施術部よりも上方にある本件発明と 比較して，肘置き部を回転させた時に肘置き部の左右位置と施術部との間の距離が 比較的短く施術しやすい，という本件明細書から記載された発明からは導き出せな い技術的事項を有すると主張するが，本件発明の回転軸が施術部よりも上方にある との主張は採用できず，被告らの主張は理由がない。
(4) まとめ
以上より，被告製品のリクライニングアームは，施術部の上方部に連結され，水 平を軸として施術部に対して回動可能であると認められるから，本件発明の構＼成要 件Ｃを充足する。
・・・
上記(1)及び(2)によると，被告製品の売上高（税込）から原価（税込）を控除した 額は，９５１万７０３２円（別紙被告計算表の「粗利（総計売上税込−総計原価税＼n込）」欄参照。）であり，同額を被告らの利益の額と認め，原告の損害額を算定す る基礎とするのが相当である。 なお，消費税基本通達５−２−５に鑑みれば，知的財産権の侵害に基づく損害賠 償金は，消費税法上の資産の譲渡等の対価に該当し，消費税の課税対象となると解 するのが相当であり（消費税法２条１項８号，同法４条１項），本件における損害 賠償金も，特許権の侵害に基づく損害賠償金として消費税の課税対象となると解さ れるところ，上記被告らの利益の額は，税込売上高から税込原価を控除したもので あり，消費税相当額を含む額であるから，原告の損害額を算定する際に，さらに消 費税相当額８％を加算する必要はない。
イ 被告らの主張について
被告らは，消費税に関し，特許法１０２条２項の「利益」の算定方法について主 張するほか，そもそも，同項により推定される損害賠償金は逸失利益であるから， 一般的に消費税の課税の対象とならないか，本件の個別事情に照らし，損害賠償金 は対価性がないため消費税の課税の対象とならないこと，仮に本件における損害賠 償金が消費税の課税の対象になるとしても，原告と被告との間において内税方式， 外税方式のいずれを採用するかについての合意がない以上，内税方式によるべきで あることを主張する。 しかしながら，特許権侵害に対する損害賠償請求訴訟では，典型的には，特許権 者のみが発明の実施品を製造，販売している状態を想定し，侵害品の販売により特 許権者側の売上等が減少したことを損害と捉え，認定又は推定の方法により算定し た損害賠償額金を得させることで，権利侵害のなかった原状に可及的に復させよう とするものであるところ，その回復の対象となる原状において，特許権者が発明の 実施品を製造，販売すれば，売上，経費いずれの面でも消費税は考慮されるはずで ある。 そうすると，本件のように，回復の対象である原状において，消費税が考慮され る事案においては，その回復の手段として逸失利益の損害賠償を算定する際におい ても消費税の負担は考慮すべきことになり，これに反する被告らの主張は採用でき ない。 そして，その計算としては，前述のとおり，消費税相当額を考慮した売上額から， 消費税相当額を考慮した経費額を控除すれば足りると解され，これによって算定し た損害額に，さらに消費税相当額を加算する必要はないし，当事者間に特段の合意 がなければ内税方式により計算すべきであるとの被告らの主張も理由がない。 また，被告らは，消費税相当額分の遅延損害金の起算日は，その額が確定した日， すなわち判決確定日であって不法行為時ではないと主張するが，上記アのとおり， 原告に支払われるべき損害賠償金は，消費税相当額を含むものの，全体としては特 許法１０２条２項により原告の損害と推定される額であるから，全部につき不法行 為の日から遅滞に陥ると解するのが相当である。
(4) 推定覆滅又は寄与率について
ア 被告らは，本件発明の被告製品に対する技術的寄与及び顧客吸引力は小さく， 寄与率は５０％程度であると主張する。 しかし，本件発明３の構成要件Ｆは，リクライニング機構＼が付与されていること とされており，本件明細書の段落【００２０】及び【００２１】にも，電動式を含 むリクライニング機構が付与されていることにより，異なるアイメイク施術を１台＼nで済ませることができたり，被施術者が仰向けになったときの下半身の負担を軽減 したりすることができる旨の記載がある。また，本件発明はアイメイク用施術台全 体に関するものであって，リクライニングアームのみに関する発明ではない。 よって，本件発明の，被告製品に対する技術的寄与が少ないという上記被告らの 主張を採用することはできない。
イ また，被告製品の価格（１１万８０００円（税抜））と本件発明の実施品の 価格（１８万２０００円（税抜））との差は６万４０００円であるところ（乙２９）， これが直ちに顧客吸引力に大きな差が生じるまでの金額ということはできない。ま た，被告らは，高田ベッド製作所がアイメイク用施術台の分野において特別なブラ ンド力を有することや，被告製品の広告宣伝において，高田ベッド製作所のブラン ド力を使用していること等の主張立証をせず，リクライニング機構が本件発明３の＼n構成要件となっていることは，上記アのとおりである。＼nよって，本件発明が，顧客の購買に寄与する要素が極めて小さいという上記被告 らの主張を採用することはできない。
ウ したがって，本件において特許法１０２条２項の推定を覆滅すべき事情は認 められない。
(5) 特許法１０２条４項後段に関する主張
原告は，平成２８年１０月３１日付け及び同年１２月５日付けで，被告アイラッ シュに対し，本件特許権の侵害について２回にわたり警告し，被告アイラッシュも これに回答していることから（甲５ないし８），被告らにおいて被告製品が本件特 許の権利範囲外であると考えたことについて，故意または重過失がなかったとして 損害賠償の額を定めるにつきこれを参酌すべき場合であるとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> ピックアップ対象
2019.08.13
平成30(行ケ)10169 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成31年4月22日 知的財産高等裁判所
SIXPADの類似商品についての意匠登録無効審判請求について、無効理由（2条1項3号）なしとした審決が維持されました。先行意匠はSIXPADで、本件意匠はSIXPADの類似商品です。
証拠（甲１，２）によれば，両意匠の物品は，いずれも「トレーニング機 器」と同一であって，背面電極部から流れる電流により腹筋等を刺激し，当 該部位の筋肉等を引き締めるためのものである点において共通する（各証拠 の【意匠に係る物品の説明】参照）。また，その需要者についても，いずれ もそのようなニーズを有する一般消費者であると認められる。 そして，両意匠に係る物品は，これを使用者の腹部に載せ，当該物品の背 面に設けられている電極を腹部に接触させて使用する物であるから（甲１及 び２の【意匠に係る物品の説明】の記載，並びに甲２の【使用状態を示す参 考図】参照），着脱時には，直接肌に触れることになる背面も，ある程度の 注意をもって見る機会があるものの，需要者は主に当該物品の表面を正面な＼nいし斜め上方向から見る機会が多いというべきである。両意匠を実施してい ると解される物品及び同種の物品を紹介するカタログ，ポスター等において も，これらの物品を単独で，又は腹部に装着した状態の物品の表面を，それ＼nぞれ正面から撮影した画像が多く使用されており（甲３の２〜３の４，４， １５，１６の２），上記の観察方法の正当性を裏付けるものといえる。
(2) 以上を前提として，両意匠が需要者の視覚を通じて起こさせる美観が類似 するか否かを検討する。
ア 両意匠の形態上の共通点について
(ア) 両意匠は，全体は，正面から見て，薄いシート状であって，略左右 対称であり，左右の上パッド，中央パッド及び下パッドが合計６つ配置 された本体と，本体の正面中央に設けられた略円形の強弱調整ボタンで 構成されている点（共通点(Ａ))，中央パッドと上パッド，中央パッド と下パッドの各隙間は，いずれも略倒扁平「Ｖ」字状である点(共通点 （Ａ−２）)，本体の上辺及び下辺中央に切り欠き部が形成されている 点（共通点(Ｂ)），強弱調整ボタンは，正面側が閉塞しており，本体に 一体に設けられている点（共通点(Ｃ)），本体背面中央に，強弱調整ボ タンよりも大きい円形の線模様が設けられ，各パッドに，周囲に余白を 残して電極が配置され，各電極が中央の円形模様と接続されて，円形模 様の内側中央にコイン掛け溝を有する電池部蓋が設けられている点（共 通点(Ｄ)），並びに強弱調整ボタンの正面上下に，「＋」及び「−」の 表示が設けられている点（共通点(Ｅ)）において，共通する形態を有し ている。
(イ) まず，共通点(Ａ)のうち，全体が，正面から見て，薄いシート状で あって，略左右対称であり，パッドが複数配置された本体と，本体中央 に設けられた略円形の強弱調整ボタンで構成されている点は，本件登録＼n意匠の出願前に販売されていた同種の商品にも広く見られる態様と認め るのが相当である（甲３の２，３の３，５）。 しかし，上パッド，中央パッド及び下パッドが左右対称に合計６つ設 けられているという形態についてみると，当該形態は本件登録意匠の出 願前に販売されていた同種の商品にも相当数見られるものの，採用され ているパッド数には様々なものがあること（甲５）に鑑みると，これを 両意匠に係る物品において普遍的に見られるありふれた形態とまでいう ことはできない。かえって，当該形態は両意匠の全体の輪郭の大要を形 成するものであること，パッド部が意匠全体に占める面積が大きいこ と，各パッド間の区切りも明瞭であることに加え，需要者は主に両意匠 に係る物品の表面を正面ないし斜め上方向から見る機会が多いとの観察＼n方法を併せ考慮すると，当該形態は需要者の注意を強く引く構成態様と＼n評価するのが相当である。
(ウ) 次に，1)共通点(Ａ−２)，2)共通点(Ｂ)に関し，本体の上辺又は下 辺中央に切り欠き部が形成されている点，3)共通点(Ｃ)，4)共通点(Ｅ) については，本件登録意匠の出願前に販売されていた同種の商品にも広 く見られる態様であるか（甲３の２，３の３，５），あるいは，これら の形態が意匠全体に占める割合も大きくないものであるから，両意匠に 係る物品の観察方法も併せ考慮すると，これらの共通点が類否判断に及 ぼす影響は小さいというべきである。
(エ) また，両意匠は，背面の形態に関し，共通点(Ｄ)において共通する が，上記(1)のとおり，需要者が当該物品の背面に着目する程度は高く ないと認められるから，この共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は 小さいというべきである。
イ 両意匠の形態上の相違点について
(ア) 相違点(ａ)，相違点（ａ−２）及び相違点(ｂ)についてみると，本 件登録意匠は，略倒隅丸台形状の中央パッドの上下に，先端が円弧状の 隙間を介して，上端又は下端が略弓状に膨出した上パッド及び下パッド が配置され，本体の上辺及び下辺中央に略「Ｕ」字状の切り欠きがあ り，切り欠き部に連なる本体上辺及び下辺の角部付近が上方又は下方に 僅かに膨出していることから，全体として上下対称となっていることと 相まって，総じてうねりを伴う流線的かつ柔らかでゆったりとした印象 を与えるものである。 これに対し，甲２意匠は，中央パッドが略横長隅丸４角形状で，左右 端が若干上に傾くように配置され，先端が先細りの隙間を介して，上パ ッドが略横長隅丸５角形状で，左右端が中央パッドよりも上に傾くよう に配置され，同様に先端が先細りの隙間を介して，下パッドが略横長隅 丸５角形状で，左右端が中央パッドよりも下に傾くように配置されてお り，本体の上辺及び下辺中央に略「Ｖ」字状の切り欠きが設けられてい ることから，各パッドの各辺が概ね直線状となっていることと相まっ て，変化に富み，いきいきとした躍動感や力強さといった，当該意匠に 係る物品を使用することによって達成しようとする目標に沿う印象を需 要者に与えるものである。 そうすると，これらの相違点により需要者に与える印象の違いは極め て大きいというべきである。
(イ) 次に，相違点(ｃ)についてみると，本件登録意匠は，上パッド及び 下パッドにおいて，上端又は下端に沿って明調子の筋状模様が，内側の 稜線寄りに明調子の略倒扁平三角形状模様がそれぞれ配されていること から，当該各パッドが浮き上がったような印象を与えるとともに，上パ ッド及び下パッドには，左右のパッドにまたがってごく僅かに突出した 略「Ｍ」字状又は略「Ｗ」字状の帯状部が形成され，中央パッドには左 右のパッドにまたがってごく僅かに突出した略倒紡錘形状部が強弱調整 ボタンを囲むように形成されていることから，当該意匠の物品が「トレ ーニング機器」であることを考え合わせると，これらの形態は腹部の筋 肉の盛り上がりをイメージさせるものといえる。 そして，甲２意匠は，外周を縁取る線模様がパッドごとに分断して合 計６つ設けられ，その内側に，各パッドの外形に相似するような隅丸略 ５角形状の線溝が，相似形に３本施されていることから，同様に当該意 匠の物品が「トレーニング機器」であることを考え合わせると，これら の形態は腹部の筋肉の盛り上がりを強くイメージさせるものといえる。 そうすると，この点が需要者に与える印象の違いはそれほど大きくな いというべきである。
(ウ) 相違点（ｄ）についてみると，強弱調整ボタンの形状が略円錐台形 状であるか略円筒状であるか，基部が設けられているか否かは，目につ きにくい部分における細かな差異にすぎないから，需要者に与える印象 の違いは小さいというべきである。
(エ) 相違点(ｇ)については，甲２意匠に設けられている通気孔は，本体 中央に設けられている強弱調整ボタンの斜め上下左右という比較的需要 者の注意を引く位置にあり，形状が略隅丸３角形であることから，シャ ープな印象を与えるものといえるが，その孔自体それ程目立つものでは なく，通気孔の部分が全体に占める割合もごく小さいことから，この点 が需要者に与える印象の違いは小さいというべきである。
(オ) 相違点（ｈ）のうち，電源ボタンの有無については，本件登録意匠 では，当該電源ボタンが本体の中央という非常に目につきやすい箇所に 設けられていることから，一定程度異なる印象を需要者に与えるといえ る。 しかし，「＋」及び「−」の表示が明調子に表＼されているか否かにつ いては，需要者に与える印象の違いは小さいというべきである。
(カ) その余の相違点については，両意匠を全体としてみたときに，ごく 限定された部分又は目につきにくい部分における細かな差異にすぎず， 他の共通点・相違点から生ずる美感を左右するほどのものとはいえな い。
ウ 総合評価
(ア) 基本的構成態様における共通点（Ａ)のうち，上パッド，中央パッド 及び下パッドが左右対称に合計６つ設けられているという形態について は，需要者の注意を強く引く構成態様と評価することができる。＼n これに対し，その余の共通点については，これらが両意匠の類否判断 に及ぼす影響は小さい。
(イ) 他方，基本的構成態様における相違点(ａ)，(ａ−２)，(ｂ)及び (ｃ)によってもたらされる印象は，両意匠ともに，盛り上がった腹部の 筋肉という，当該意匠に係る物品を使用することによって達成しようと する目標に沿う印象を与えるとの点において共通するものの，本件登録 意匠は，流線的かつ柔らかでゆったりとした印象を与えるのに対し，甲 ２意匠は，変化に富み，いきいきとした躍動感や力強さといったよう な，当該意匠に係る物品の使用による達成目標により沿うものとなって おり，これらの相違点が与える印象の違いは，上記共通点がもたらす印 象をはるかに凌駕するものである。
(ウ) そうすると，その余の共通点，相違点がもたらす印象を考慮して も，両意匠は，需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にするという べきである。
証拠（甲１，２）によれば，両意匠の物品は，いずれも「トレーニング機 器」と同一であって，背面電極部から流れる電流により腹筋等を刺激し，当 該部位の筋肉等を引き締めるためのものである点において共通する（各証拠 の【意匠に係る物品の説明】参照）。また，その需要者についても，いずれ もそのようなニーズを有する一般消費者であると認められる。 そして，両意匠に係る物品は，これを使用者の腹部に載せ，当該物品の背 面に設けられている電極を腹部に接触させて使用する物であるから（甲１及 び２の【意匠に係る物品の説明】の記載，並びに甲２の【使用状態を示す参 考図】参照），着脱時には，直接肌に触れることになる背面も，ある程度の 注意をもって見る機会があるものの，需要者は主に当該物品の表面を正面な＼nいし斜め上方向から見る機会が多いというべきである。両意匠を実施してい ると解される物品及び同種の物品を紹介するカタログ，ポスター等において も，これらの物品を単独で，又は腹部に装着した状態の物品の表面を，それ＼nぞれ正面から撮影した画像が多く使用されており（甲３の２〜３の４，４， １５，１６の２），上記の観察方法の正当性を裏付けるものといえる。
(2) 以上を前提として，両意匠が需要者の視覚を通じて起こさせる美観が類似 するか否かを検討する。
ア 両意匠の形態上の共通点について
(ア) 両意匠は，全体は，正面から見て，薄いシート状であって，略左右 対称であり，左右の上パッド，中央パッド及び下パッドが合計６つ配置 された本体と，本体の正面中央に設けられた略円形の強弱調整ボタンで 構成されている点（共通点(Ａ))，中央パッドと上パッド，中央パッド と下パッドの各隙間は，いずれも略倒扁平「Ｖ」字状である点(共通点 （Ａ−２）)，本体の上辺及び下辺中央に切り欠き部が形成されている 点（共通点(Ｂ)），強弱調整ボタンは，正面側が閉塞しており，本体に 一体に設けられている点（共通点(Ｃ)），本体背面中央に，強弱調整ボ タンよりも大きい円形の線模様が設けられ，各パッドに，周囲に余白を 残して電極が配置され，各電極が中央の円形模様と接続されて，円形模 様の内側中央にコイン掛け溝を有する電池部蓋が設けられている点（共 通点(Ｄ)），並びに強弱調整ボタンの正面上下に，「＋」及び「−」の 表示が設けられている点（共通点(Ｅ)）において，共通する形態を有し ている。
(イ) まず，共通点(Ａ)のうち，全体が，正面から見て，薄いシート状で あって，略左右対称であり，パッドが複数配置された本体と，本体中央 に設けられた略円形の強弱調整ボタンで構成されている点は，本件登録＼n意匠の出願前に販売されていた同種の商品にも広く見られる態様と認め るのが相当である（甲３の２，３の３，５）。 しかし，上パッド，中央パッド及び下パッドが左右対称に合計６つ設 けられているという形態についてみると，当該形態は本件登録意匠の出 願前に販売されていた同種の商品にも相当数見られるものの，採用され ているパッド数には様々なものがあること（甲５）に鑑みると，これを 両意匠に係る物品において普遍的に見られるありふれた形態とまでいう ことはできない。かえって，当該形態は両意匠の全体の輪郭の大要を形 成するものであること，パッド部が意匠全体に占める面積が大きいこ と，各パッド間の区切りも明瞭であることに加え，需要者は主に両意匠 に係る物品の表面を正面ないし斜め上方向から見る機会が多いとの観察＼n方法を併せ考慮すると，当該形態は需要者の注意を強く引く構成態様と＼n評価するのが相当である。
(ウ) 次に，1)共通点(Ａ−２)，2)共通点(Ｂ)に関し，本体の上辺又は下 辺中央に切り欠き部が形成されている点，3)共通点(Ｃ)，4)共通点(Ｅ) については，本件登録意匠の出願前に販売されていた同種の商品にも広 く見られる態様であるか（甲３の２，３の３，５），あるいは，これら の形態が意匠全体に占める割合も大きくないものであるから，両意匠に 係る物品の観察方法も併せ考慮すると，これらの共通点が類否判断に及 ぼす影響は小さいというべきである。
(エ) また，両意匠は，背面の形態に関し，共通点(Ｄ)において共通する が，上記(1)のとおり，需要者が当該物品の背面に着目する程度は高く ないと認められるから，この共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は 小さいというべきである。
イ 両意匠の形態上の相違点について
(ア) 相違点(ａ)，相違点（ａ−２）及び相違点(ｂ)についてみると，本 件登録意匠は，略倒隅丸台形状の中央パッドの上下に，先端が円弧状の 隙間を介して，上端又は下端が略弓状に膨出した上パッド及び下パッド が配置され，本体の上辺及び下辺中央に略「Ｕ」字状の切り欠きがあ り，切り欠き部に連なる本体上辺及び下辺の角部付近が上方又は下方に 僅かに膨出していることから，全体として上下対称となっていることと 相まって，総じてうねりを伴う流線的かつ柔らかでゆったりとした印象 を与えるものである。 これに対し，甲２意匠は，中央パッドが略横長隅丸４角形状で，左右 端が若干上に傾くように配置され，先端が先細りの隙間を介して，上パ ッドが略横長隅丸５角形状で，左右端が中央パッドよりも上に傾くよう に配置され，同様に先端が先細りの隙間を介して，下パッドが略横長隅 丸５角形状で，左右端が中央パッドよりも下に傾くように配置されてお り，本体の上辺及び下辺中央に略「Ｖ」字状の切り欠きが設けられてい ることから，各パッドの各辺が概ね直線状となっていることと相まっ て，変化に富み，いきいきとした躍動感や力強さといった，当該意匠に 係る物品を使用することによって達成しようとする目標に沿う印象を需 要者に与えるものである。 そうすると，これらの相違点により需要者に与える印象の違いは極め て大きいというべきである。
(イ) 次に，相違点(ｃ)についてみると，本件登録意匠は，上パッド及び 下パッドにおいて，上端又は下端に沿って明調子の筋状模様が，内側の 稜線寄りに明調子の略倒扁平三角形状模様がそれぞれ配されていること から，当該各パッドが浮き上がったような印象を与えるとともに，上パ ッド及び下パッドには，左右のパッドにまたがってごく僅かに突出した 略「Ｍ」字状又は略「Ｗ」字状の帯状部が形成され，中央パッドには左 右のパッドにまたがってごく僅かに突出した略倒紡錘形状部が強弱調整 ボタンを囲むように形成されていることから，当該意匠の物品が「トレ ーニング機器」であることを考え合わせると，これらの形態は腹部の筋 肉の盛り上がりをイメージさせるものといえる。 そして，甲２意匠は，外周を縁取る線模様がパッドごとに分断して合 計６つ設けられ，その内側に，各パッドの外形に相似するような隅丸略 ５角形状の線溝が，相似形に３本施されていることから，同様に当該意 匠の物品が「トレーニング機器」であることを考え合わせると，これら の形態は腹部の筋肉の盛り上がりを強くイメージさせるものといえる。 そうすると，この点が需要者に与える印象の違いはそれほど大きくな いというべきである。
(ウ) 相違点（ｄ）についてみると，強弱調整ボタンの形状が略円錐台形 状であるか略円筒状であるか，基部が設けられているか否かは，目につ きにくい部分における細かな差異にすぎないから，需要者に与える印象 の違いは小さいというべきである。
(エ) 相違点(ｇ)については，甲２意匠に設けられている通気孔は，本体 中央に設けられている強弱調整ボタンの斜め上下左右という比較的需要 者の注意を引く位置にあり，形状が略隅丸３角形であることから，シャ ープな印象を与えるものといえるが，その孔自体それ程目立つものでは なく，通気孔の部分が全体に占める割合もごく小さいことから，この点 が需要者に与える印象の違いは小さいというべきである。
(オ) 相違点（ｈ）のうち，電源ボタンの有無については，本件登録意匠 では，当該電源ボタンが本体の中央という非常に目につきやすい箇所に 設けられていることから，一定程度異なる印象を需要者に与えるといえ る。 しかし，「＋」及び「−」の表示が明調子に表＼されているか否かにつ いては，需要者に与える印象の違いは小さいというべきである。
(カ) その余の相違点については，両意匠を全体としてみたときに，ごく 限定された部分又は目につきにくい部分における細かな差異にすぎず， 他の共通点・相違点から生ずる美感を左右するほどのものとはいえな い。
ウ 総合評価
(ア) 基本的構成態様における共通点（Ａ)のうち，上パッド，中央パッド 及び下パッドが左右対称に合計６つ設けられているという形態について は，需要者の注意を強く引く構成態様と評価することができる。＼n これに対し，その余の共通点については，これらが両意匠の類否判断 に及ぼす影響は小さい。
(イ) 他方，基本的構成態様における相違点(ａ)，(ａ−２)，(ｂ)及び (ｃ)によってもたらされる印象は，両意匠ともに，盛り上がった腹部の 筋肉という，当該意匠に係る物品を使用することによって達成しようと する目標に沿う印象を与えるとの点において共通するものの，本件登録 意匠は，流線的かつ柔らかでゆったりとした印象を与えるのに対し，甲 ２意匠は，変化に富み，いきいきとした躍動感や力強さといったよう な，当該意匠に係る物品の使用による達成目標により沿うものとなって おり，これらの相違点が与える印象の違いは，上記共通点がもたらす印 象をはるかに凌駕するものである。
(ウ) そうすると，その余の共通点，相違点がもたらす印象を考慮して も，両意匠は，需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にするという べきである。
◆判決本文
本件意匠は下記です。
◆意匠登録1593189
先行意匠は下記です。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2019.08.13
平成30(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月22日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が取り消されました。争点は新規事項、サポート要件などですが、知財高裁は、「直ちに」との文言を追加する補正は、新規事項であると判断しました。
原告は，構成Ｅの「直ちに」との文言を追加する本件補正は，本件当初＼n明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入し ないとした審決の判断が誤りであると主張する。 ここで，構成Ｅの「直ちに」は，「受信次第」との文言と併せて，海底＼n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら，当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは，構成Ｅのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信＼n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構＼成」という。）が，本件当 初明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記１(1)において認定したとおり，本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし，その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構＼成が記載されていると認めること はできない。 (イ) また，上記１(2)において認定したとおり，本件当初明細書の段落【０ ００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００３０】， 【００３２】，【００３５】，【００３６】及び【００４０】等には， 先願システム及び本件発明の実施の形態において，海底局の位置を決め るための演算（以下「位置決め演算」という。）は，海底局からの音響 信号（又はデータ）及びＧＰＳからの位置信号に対して行われるもので あって，船上局又は地上において実行される（特に段落【００２５】， 【００４０】）ことが開示されている。しかし，本件当初明細書には， 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船 上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識 をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上＼nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底 局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件 発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…＼n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で 行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を， 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明 らかに不自然である。 したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されている＼nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構＼n成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算＼nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細 書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するもの というべきである。
原告は，構成Ｅの「直ちに」との文言を追加する本件補正は，本件当初＼n明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入し ないとした審決の判断が誤りであると主張する。 ここで，構成Ｅの「直ちに」は，「受信次第」との文言と併せて，海底＼n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら，当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは，構成Ｅのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信＼n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構＼成」という。）が，本件当 初明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記１(1)において認定したとおり，本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし，その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構＼成が記載されていると認めること はできない。 (イ) また，上記１(2)において認定したとおり，本件当初明細書の段落【０ ００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００３０】， 【００３２】，【００３５】，【００３６】及び【００４０】等には， 先願システム及び本件発明の実施の形態において，海底局の位置を決め るための演算（以下「位置決め演算」という。）は，海底局からの音響 信号（又はデータ）及びＧＰＳからの位置信号に対して行われるもので あって，船上局又は地上において実行される（特に段落【００２５】， 【００４０】）ことが開示されている。しかし，本件当初明細書には， 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船 上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識 をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上＼nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底 局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件 発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…＼n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で 行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を， 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明 らかに不自然である。 したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されている＼nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構＼n成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算＼nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細 書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するもの というべきである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2019.08.13
平成30(ワ)28391 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月12日 東京地方裁判所
後発医薬品について構成要件Eについて、技術的範囲に属しないと判断されました。興味深いのは、インカメラで該当性が判断されている点です。原告の書類提出命令申立てはインカメラで訂正の範囲外となっていると判断されました。＼n
原告は，平成３１年２月２１日，被告コーアイセイを相手方として，本件各 製剤が本件訂正発明等の技術的範囲に含まれることを立証するため，本件製剤 １に関する平成３０年２月１５日付け医薬品製造販売承認書に記載されてい る「成分及び分量又は本質」に係る部分について，特許法１０５条１項に基づ く書類提出命令の申立てをした。＼n当裁判所は，同年４月１１日，同条２項に基づくインカメラ手続を行い被告 コーアイセイから対象書類の提示を受けた上，同書類には本件製剤１にクロス ポビドンが含まれるかどうかや，クロスポビドンの医薬組成物中の含有率等に 関する情報が記載されているが，本件製剤１の組成物又は含有率は本件訂正発 明に規定するものと異なっている一方，同情報は被告コーアイセイにとって秘 密性の高い重要な技術的情報であると認められるから，被告コーアイセイには 書類の提出を拒むことについて正当な理由があるなどと判断して，同申立てを＼n却下した。
・・・・
本件訂正発明の構成要件Ｃは，「前記崩壊剤が，クロスポビドンであり，前記＼nクロスポビドンの医薬組成物中の含有率が５．６〜１２質量％であり，但し，崩 壊剤がＧＲＡＮＦＩＬＬＥＲ−Ｄ（登録商標）から成る錠剤は除く，」というも のであるところ，原告は，本件各製剤が構成要件Ｃを充足すると主張する。＼n しかし，本件各製剤が，1)崩壊剤としてクロスポビドンを含有すること，2)そ の医薬組成物中の含有率が５．６〜１２質量％であること，3)同崩壊剤がＧＲＡ ＮＦＩＬＬＥＲ−Ｄ（登録商標）から成る錠剤でないことについては，これを認 めるに足りる証拠がない。 原告は，本件各製剤は原告製剤の後発医薬品であることや，原告による本件製 剤１の分析によっても，本件製剤１がクロスポビドンの含有を否定するデータは 得られていないことなども指摘するが，本件各製剤が原告製剤の後発医薬品であ るとしても，そのことから直ちに本件各製剤が構成要件Ｃを充足するということ＼nはできず，また，本件製剤１がクロスポビドンの含有を否定するデータは得られ ていないことは，むしろ，同製剤が構成要件Ｃに規定された含有率のクロスポビ＼nドンを含有すると認めるに足りる客観的な証拠が存在しないことを示すもので ある。 したがって，本件各製剤が本件訂正発明等の技術的範囲に属すると認めること はできない。
原告は，平成３１年２月２１日，被告コーアイセイを相手方として，本件各 製剤が本件訂正発明等の技術的範囲に含まれることを立証するため，本件製剤 １に関する平成３０年２月１５日付け医薬品製造販売承認書に記載されてい る「成分及び分量又は本質」に係る部分について，特許法１０５条１項に基づ く書類提出命令の申立てをした。＼n当裁判所は，同年４月１１日，同条２項に基づくインカメラ手続を行い被告 コーアイセイから対象書類の提示を受けた上，同書類には本件製剤１にクロス ポビドンが含まれるかどうかや，クロスポビドンの医薬組成物中の含有率等に 関する情報が記載されているが，本件製剤１の組成物又は含有率は本件訂正発 明に規定するものと異なっている一方，同情報は被告コーアイセイにとって秘 密性の高い重要な技術的情報であると認められるから，被告コーアイセイには 書類の提出を拒むことについて正当な理由があるなどと判断して，同申立てを＼n却下した。
・・・・
本件訂正発明の構成要件Ｃは，「前記崩壊剤が，クロスポビドンであり，前記＼nクロスポビドンの医薬組成物中の含有率が５．６〜１２質量％であり，但し，崩 壊剤がＧＲＡＮＦＩＬＬＥＲ−Ｄ（登録商標）から成る錠剤は除く，」というも のであるところ，原告は，本件各製剤が構成要件Ｃを充足すると主張する。＼n しかし，本件各製剤が，1)崩壊剤としてクロスポビドンを含有すること，2)そ の医薬組成物中の含有率が５．６〜１２質量％であること，3)同崩壊剤がＧＲＡ ＮＦＩＬＬＥＲ−Ｄ（登録商標）から成る錠剤でないことについては，これを認 めるに足りる証拠がない。 原告は，本件各製剤は原告製剤の後発医薬品であることや，原告による本件製 剤１の分析によっても，本件製剤１がクロスポビドンの含有を否定するデータは 得られていないことなども指摘するが，本件各製剤が原告製剤の後発医薬品であ るとしても，そのことから直ちに本件各製剤が構成要件Ｃを充足するということ＼nはできず，また，本件製剤１がクロスポビドンの含有を否定するデータは得られ ていないことは，むしろ，同製剤が構成要件Ｃに規定された含有率のクロスポビ＼nドンを含有すると認めるに足りる客観的な証拠が存在しないことを示すもので ある。 したがって，本件各製剤が本件訂正発明等の技術的範囲に属すると認めること はできない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.08. 8
平成31(ネ)10005 特許権侵害行為差止請求控訴事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
骨切術用開大器について、1審では、補正によって追加された事項を充足しない被疑侵害品について、第5要件問題なしとして均等を認めました。知財高裁は、文言侵害と判断しました。
なお、「原判決３０頁１７行目から３１頁３行目までを次のとおり改める。」とありますが、原審のどの部分を改めるのか?は、上記範囲とはズレていますので、不明です。
また，請求項１においては，係合部が設けられている揺動部材と他方の揺動部材が，それぞれ開閉機構を有することが規定されるのみで，いずれの開閉機構＼をどのような手順で操作するかについては何ら特定がなく，前述の本件発明の技術的意義からもかかる点につき限定する理由はないから，係合部を設けた揺動部材の側に力を加えることによって，他の揺動部材が同時に開く仕組みになっていることは，本件発明において必須の構成ではない。＼n以上を踏まえると，構成要件Ｅの「係合部」とは，これによって外力を伝達し，その結果，いずれか一方の揺動部材の開操作をもって，２対の揺動部材を同時に開くことを可能＼にするものであるというべきである。
イ 「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」の意義
次に，かかる係合部の意義を踏まえて，「揺動部材の一方に…係合部 が設けられている」の意義について検討する。 まず，「設けられている」との文言の一般的な意味は，「そなえてこ しらえる。設置する。しつらえる。」というものにすぎず（広辞苑・甲 １３），当該文言自体からは，「係合部」が一方の揺動部材と一体であ るのか，別の部品であるのかを読み取ることはできない。前記の本件発 明の技術的意義に照らしても，「係合部」が一方の揺動部材と一体のも のでなければその機能を果たせないとはいえず，別の部品によって係合＼n部を設けることを除くべき根拠は見当たらない。そうすると，係合部が 揺動部材に「設けられている」という構成が，係合部が揺動部材の一部＼nを構成しているものに限定されるとはいえない。＼nそして，「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」という特許 請求の範囲の文言に照らすと，係合部が，「一方の」揺動部材に設けら れていることを要することは明らかである。このことは，特許請求の範 囲における請求項３及び４が，２対の揺動部材について，いずれに「係 合部」が設けられているかを区別できることを前提としていることから も裏付けられる。 以上によれば，「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」とは， 「係合部」が，揺動部材に設けられており，かつ，それが２対のいずれ の揺動部材に設けられているのか区別できることを要し，またそれをも って足りると解される。
・・・
被告製品の構成ｅは，「揺動部材１，２の各下側揺動部には後部に開＼n口部が設けられ，各上側揺動部にはその後部側に角度調整器のピンを挿 通させるためのピン用孔が設けられている。揺動部材１と揺動部材２が 組み合わせられたときに，開口部に留め金の突起部がはめ込まれ，ピン 用孔に角度調整器の２本のピンを挿通された状態で揺動部材２の上側揺 動部と下側揺動部を相互に開いていくと，留め金の突起部と角度調整器 のピンがそれぞれ揺動部材１の下側揺動部と上側揺動部を押圧して，揺 動部材２と一緒に開くようになっている」ものである（前記第２の３に おいて引用した原判決「事実及び理由」の第２の２⑸）。 このように，被告製品における角度調整器の２本のピンと留め金の突 起部は，外力の伝達により，いずれか一方の揺動部材の開操作をもって， ２対の揺動部材を同時に開くことを可能にするものであるから，角度調＼n整器のピン及び留め金の突起部は，構成要件Ｅの「係合部」を充足する。＼nまた，上記のとおり，角度調整器のピン及び留め金の突起部は，開操 作の前に，組み合わせられた揺動部材１及び２の開口部に留め金の突起 部がはめ込まれ，ピン用孔に角度調整器の２本のピンが挿通された状態 に固定されるものである。このような固定態様に照らすと，「係合部」 である角度調整器のピン及び留め金の突起部が，揺動部材１又は２に設 けられているといえる。そして，証拠（甲３，乙６，１０）によれば， 角度調整器は，施術者から視認できるように揺動部材１側からピンが挿 通されて揺動部材１に固定されることが認められるから，少なくとも角 度調整器のピンは，揺動部材１に設けられていると認識できることは明 らかである。そして，留め金の突起部も，角度調整器のピンと一体とな って揺動部材の開操作に関わっているのであるから，この両者は，全体 として揺動部材１に設けられていると評価するのが素直である。したが って，「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部をもって， 構成要件Ｅの「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」との要件＼nは充足されることになる。 そして，「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部が， ２対の揺動部材の開操作の前にこれらの揺動部材に固定されることは上 記のとおりであって，これらを同時に開いていく間にかかる固定が解除 されることはない（乙６，１０）。したがって，構成要件Ｅの「他方の＼n揺動部材と組み合わせられたときに」揺動部材の一方に係合する係合部 が設けられているといえる。 控訴人は，被告製品の角度調整器のピン及び留め金の突起部が，揺動 部材１及び２と別の部品であることから，直ちにいずれの揺動部材に上 記ピン及び上記突起部が固定されているのかの区別ができなくなるとい う前提で主張するが，上記説示したところに照らし，採用できない。
カ 結論
以上のとおり，被告製品は構成要件Ｅを充足し，他の構＼成要件を充足 することについては既に説示したとおりであるから，被告製品は，本件 発明１及び２の技術的範囲に属する。
なお、「原判決３０頁１７行目から３１頁３行目までを次のとおり改める。」とありますが、原審のどの部分を改めるのか?は、上記範囲とはズレていますので、不明です。
また，請求項１においては，係合部が設けられている揺動部材と他方の揺動部材が，それぞれ開閉機構を有することが規定されるのみで，いずれの開閉機構＼をどのような手順で操作するかについては何ら特定がなく，前述の本件発明の技術的意義からもかかる点につき限定する理由はないから，係合部を設けた揺動部材の側に力を加えることによって，他の揺動部材が同時に開く仕組みになっていることは，本件発明において必須の構成ではない。＼n以上を踏まえると，構成要件Ｅの「係合部」とは，これによって外力を伝達し，その結果，いずれか一方の揺動部材の開操作をもって，２対の揺動部材を同時に開くことを可能＼にするものであるというべきである。
イ 「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」の意義
次に，かかる係合部の意義を踏まえて，「揺動部材の一方に…係合部 が設けられている」の意義について検討する。 まず，「設けられている」との文言の一般的な意味は，「そなえてこ しらえる。設置する。しつらえる。」というものにすぎず（広辞苑・甲 １３），当該文言自体からは，「係合部」が一方の揺動部材と一体であ るのか，別の部品であるのかを読み取ることはできない。前記の本件発 明の技術的意義に照らしても，「係合部」が一方の揺動部材と一体のも のでなければその機能を果たせないとはいえず，別の部品によって係合＼n部を設けることを除くべき根拠は見当たらない。そうすると，係合部が 揺動部材に「設けられている」という構成が，係合部が揺動部材の一部＼nを構成しているものに限定されるとはいえない。＼nそして，「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」という特許 請求の範囲の文言に照らすと，係合部が，「一方の」揺動部材に設けら れていることを要することは明らかである。このことは，特許請求の範 囲における請求項３及び４が，２対の揺動部材について，いずれに「係 合部」が設けられているかを区別できることを前提としていることから も裏付けられる。 以上によれば，「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」とは， 「係合部」が，揺動部材に設けられており，かつ，それが２対のいずれ の揺動部材に設けられているのか区別できることを要し，またそれをも って足りると解される。
・・・
被告製品の構成ｅは，「揺動部材１，２の各下側揺動部には後部に開＼n口部が設けられ，各上側揺動部にはその後部側に角度調整器のピンを挿 通させるためのピン用孔が設けられている。揺動部材１と揺動部材２が 組み合わせられたときに，開口部に留め金の突起部がはめ込まれ，ピン 用孔に角度調整器の２本のピンを挿通された状態で揺動部材２の上側揺 動部と下側揺動部を相互に開いていくと，留め金の突起部と角度調整器 のピンがそれぞれ揺動部材１の下側揺動部と上側揺動部を押圧して，揺 動部材２と一緒に開くようになっている」ものである（前記第２の３に おいて引用した原判決「事実及び理由」の第２の２⑸）。 このように，被告製品における角度調整器の２本のピンと留め金の突 起部は，外力の伝達により，いずれか一方の揺動部材の開操作をもって， ２対の揺動部材を同時に開くことを可能にするものであるから，角度調＼n整器のピン及び留め金の突起部は，構成要件Ｅの「係合部」を充足する。＼nまた，上記のとおり，角度調整器のピン及び留め金の突起部は，開操 作の前に，組み合わせられた揺動部材１及び２の開口部に留め金の突起 部がはめ込まれ，ピン用孔に角度調整器の２本のピンが挿通された状態 に固定されるものである。このような固定態様に照らすと，「係合部」 である角度調整器のピン及び留め金の突起部が，揺動部材１又は２に設 けられているといえる。そして，証拠（甲３，乙６，１０）によれば， 角度調整器は，施術者から視認できるように揺動部材１側からピンが挿 通されて揺動部材１に固定されることが認められるから，少なくとも角 度調整器のピンは，揺動部材１に設けられていると認識できることは明 らかである。そして，留め金の突起部も，角度調整器のピンと一体とな って揺動部材の開操作に関わっているのであるから，この両者は，全体 として揺動部材１に設けられていると評価するのが素直である。したが って，「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部をもって， 構成要件Ｅの「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」との要件＼nは充足されることになる。 そして，「係合部」である角度調整器のピン及び留め金の突起部が， ２対の揺動部材の開操作の前にこれらの揺動部材に固定されることは上 記のとおりであって，これらを同時に開いていく間にかかる固定が解除 されることはない（乙６，１０）。したがって，構成要件Ｅの「他方の＼n揺動部材と組み合わせられたときに」揺動部材の一方に係合する係合部 が設けられているといえる。 控訴人は，被告製品の角度調整器のピン及び留め金の突起部が，揺動 部材１及び２と別の部品であることから，直ちにいずれの揺動部材に上 記ピン及び上記突起部が固定されているのかの区別ができなくなるとい う前提で主張するが，上記説示したところに照らし，採用できない。
カ 結論
以上のとおり，被告製品は構成要件Ｅを充足し，他の構＼成要件を充足 することについては既に説示したとおりであるから，被告製品は，本件 発明１及び２の技術的範囲に属する。
◆判決本文
原審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> ピックアップ対象
2019.08. 8
平成29(ワ)44053 特許権侵害差止請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月29日 東京地方裁判所
争点は、分割要件違反など色々ありますが、発明１，３についてはサポート要件違反なので権利行使不要、発明2については構成要件不充足と判断されました。＼n
(3) 本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載
ア 本件明細書１及び３の【００１５】，【００１７】
本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載は，前記１(1)のとおりであり，発 明を実施するための形態として，「本発明の併用療法は，治療法が同時に行われ， すなわち抗ＣＤ２０抗体は，同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進 んでいるが，薬剤は全く同時に投与されるわけではない）で投与される。本発明の 抗ＣＤ２０抗体はまた，他の治療法の前または後に投与されてよい。」（【００１ ５】），「また本発明には，化学療法の前，その最中，または後に，治療上有効量 のキメラ抗ＣＤ２０抗体を患者に投与することを含んでなる，Ｂ細胞リンパ腫の治 療法が含まれる。そのような化学療法は，少なくとも，ＣＨＯＰ，ＩＣＥ，ミトザ ントロン，シタラビン，ＤＶＰ，ＡＴＲＡ，イダルビシン，ヘルツァー（hoelzer） 化学療法，ララ（LaLa）化学療法，ＡＢＶＤ，ＣＥＯＰ，２−ＣｄＡ，ＦＬＡＧ＆ ＩＤＡ（以後のＧ−ＣＳＦ治療有りまたは無し），ＶＡＤ，Ｍ＆Ｐ，Ｃ−Ｗｅｅｋ ｌｙ，ＡＢＣＭ，ＭＯＰＰ，およびＤＨＡＰよりなる群から選択される。」（【０ ０１７】）と記載されている。 しかしながら，上記において，抗ＣＤ２０抗体ないしキメラ抗ＣＤ２０抗体とし て示されるリツキシマブの投与時期について，【００１５】では，「他の治療法の 前または後」と「同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進んでいるが， 薬剤は全く同時に投与されるわけではない）」が併記されるにとどまり，また， 【００１７】では，「化学療法の前…または後」と「その最中」が併記されるにと どまっており，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る説明はされ ていないから，これらの記載をもって，リツキシマブをＣＨＯＰ療法の各薬剤の投 薬期間中に投与するという本件発明１の用途を認識することは困難であり，もとよ り，リツキシマブを含む医薬組成物と化学療法に用いられる各薬剤を化学療法の各 サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を認識することもできない。 このことに加えて，前記のとおり，本件発明１及び３は，いずれも，リツキシマ ブを含む医薬組成物について，対象疾患，併用される化学療法及び投与時期を特定 した用途発明であるところ，【００１５】では，対象疾患及び併用される化学療法 が特定されておらず，【００１７】でも，対象疾患が特定されておらず，併用され る化学療法であるＣＨＯＰ療法も多数の選択肢の一つとして挙げられるにとどまっ ているから，その意味でも，これらが本件発明１及び３の用途を記載又は示唆する ものと認めるに足りない。
イ 本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】，【００９２】
(ｱ) また，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】及び【００９２】の ＳＷＯＧによる臨床試験に係る部分において，本件発明１の対象疾患である「低グ レード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキシマブとＣ ＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，次のとおり，これら は，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与す るという本件発明１の用途を記載又は示唆するものであるとは認められない。 ａ すなわち，まず，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】には， 「新に診断された再発性低悪性度ＮＨＬまたは濾胞性ＮＨＬにおけるＣＨＯＰとリ ツクシマブ（登録商標）との併用を評価するために第II相試験」（【００６９】） について，「ＣＨＯＰは，標準用量で３週間毎にリツクシマブ（登録商標）（３７ ５ｍｇ／m3）を６回注入する６サイクルを行った。リツクシマブ（登録商標）注入 １と２は，最初のＣＨＯＰサイクル（これは８日目に開始した）の前の１日目と６ 日目に投与した。リツクシマブ（登録商標）注入３と４は，それぞれ第３および第 ４のＣＨＯＰサイクルの２日前に投与し，注入５と６は，６回目のＣＨＯＰサイク ル後のそれぞれ１３４日目と１４１日目に投与した。」（【００７０】）と記載さ れており，参考文献２１として甲３８文献が参照されていること（【００７１】） などに照らすと，これらは，甲３８文献に記載されているCzuczmanらによる臨床試 験を記載したものと認められる（なお，【００７０】の「第３および第４のＣＨＯ Ｐサイクルの２日前」は「第３及び第５のＣＨＯＰサイクルの２日前」の誤記であ ると認められる。）。 そうすると，【００７０】の「リツクシマブ（登録商標）注入１と２」及び「注 入５と６」は，ＣＨＯＰ療法全体の開始前及び終了後の投与であり，また，「注入 ３と４」も，Czuczmanらによる臨床試験の３回目及び４回目のリツキサンの投与と 同様に，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の休薬期間中の投与であって，当業者は，いずれに ついても，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するものではないと認識する と認められる。 したがって，【００６９】ないし【００７１】は，リツキシマブを含む医薬組成 物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明１の用途を記載 又は示唆するものではない。
ｂ また，本件明細書１の【００９２】には，「ＳＷＯＧにより行われた新に診 断された濾胞性リンパ腫でＣＨＯＰの後にリツクシマブ（登録商標）を使用する第 II相試験もまた，完了している。」として，ＳＷＯＧによる臨床試験について記載 されているものの，同臨床試験においてリツキシマブが投与されたのは「ＣＨＯＰ の後」であるから，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬 期間中に投与するという本件発明１の用途を記載又は示唆するものではない。 (ｲ) さらに，本件明細書１の【００９２】には，「マントル細胞リンパ腫が未治 療の４０人の患者でリツクシマブ（登録商標）とＣＨＯＰの第III相試験も，ダナ ファーバー研究所（Dana Farber Institute）で行われている。２１日毎の６サイ クルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与され，ＣＨＯＰは１〜３日目に 投与される。この試験の発生項目は完了している。」として，ダナファーバー研究 所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書１には，同臨床試験 の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明１の対象疾患である「低グレード ／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されておらず，そ のように認めるに足る証拠もないから，上記の臨床試験に係る記載部分が本件発明 １の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
ウ 本件明細書３の【００９０】，【００９２】
(ｱ) また，本件明細書３の【００９０】において，本件発明３の対象疾患である 「中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキ シマブとＣＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，その内容 は，「別の試験では，中または高悪性度ＮＨＬを有する３１人の患者（女性１９人， 男性１２人，平均年齢４９才）に，６回の２１日サイクルのＣＨＯＰの１日目にリ ツクシマブ（登録商標）を投与した（３５）。」というものであり，ＣＨＯＰ療法 の各薬剤の投与時期は記載されていない。 また，本件明細書３の発明の詳細な説明に，参考文献３５として記載されている 乙９文献においても，前記１(2)イのとおり，Linkらによる臨床試験で，１サイクル ２１日間（３週間）のＣＨＯＰ療法を繰り返し実施するに当たり，リツキシマブは ＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与されたのに対し，シクロホスファミド， ドキソルビシン及びビンクリスチンは各サイクルの３日目に投与され，プレドニソ＼ ンは各サイクルの３日目から７日目まで投与されたことが認められる。 したがって，【００９０】は，リツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤をＣＨＯＰ 療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又は示唆する ものとは認められない。
(ｲ) さらに，本件明細書３の【００９２】には，前記のとおり，ダナファーバー 研究所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書３には，同臨床 試験の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明３の対象疾患である「中悪性 度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されてお らず，そのように認めるに足る証拠もない。 また，「２１日毎の６サイクルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与さ れ，ＣＨＯＰは１〜３日目に投与される。」というだけでは，ＣＨＯＰ療法の各薬 剤が全て各サイクルの１日目に投与されたかは必ずしも明らかでないから，いずれ にしても，上記の臨床試験に係る記載部分がリツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤 をＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又 は示唆するものとは認められない。
(4)原告らの主張について
ア 本件発明１
原告らは，本件原出願日当時の化学療法とリツキシマブの併用療法は，化学療法 の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間の前又は後にリツキシマブを投与する 異日投与レジメンによっていたところ，本件明細書１の【００１５】，【００１７】 には，異日投与レジメンと区別して，化学療法の各サイクルにおける化学療法薬の 投薬期間中にリツキシマブを投与する同日投与レジメンが記載されていると主張す る。 しかしながら，本件原出願日当時，原告らが主張する異日投与レジメンによって リツキシマブと化学療法が併用されていたとしても，前記のとおり，【００１５】， 【００１７】には，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る記載は なく，化学療法の開始前，終了後，化学療法に用いられる薬剤の休薬期間中にリツ キシマブを投与するレジメンと区別して，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間中 にリツキシマブを投与するレジメンが記載されているとはいえないから，これらの 記載が本件発明１の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
・・・
被告製剤についてみると，前記第２の２⑸ウのとおり，被告製剤の添付文書には， 用法・用量欄に「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合」が記載され，用法・用量に関 連する使用上の注意として，「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は，先行バイオ 医薬品の臨床試験において検討された投与間隔，投与時期等について，【臨床成 績】の項の内容を熟知し，国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。」 と記載されている。また，臨床成績欄には，被告製剤の臨床成績として，未治療 の進行期ろ胞性リンパ腫の患者に，被告製剤又は先行バイオ医薬品がＲ−ＣＶＰ レジメンによって投与されたことが記載されているほか，先行バイオ医薬品の臨 床成績として，国外臨床第III相試験（ＰＲＩＭＡ試験）において，ろ胞性非ホジ キンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に，Ｒ−ＣＶＰレジメンによる寛解導入療法等が 実施されたことが記載されている。 そして，証拠（甲１２，３５）及び弁論の全趣旨によれば，被告製剤の添付文書 に記載されているＲ−ＣＶＰレジメンは，リツキシマブを１日目に投与するととも に，シクロホスファミド（ＣＰＡ）及びビンクリスチン（ＶＣＲ）を１日目，プレ ドニゾロン又はプレドニソン（ＰＳＬ）を１日目から５日目まで投与するレジメン＼nであると認められる。 そうすると，被告製剤は，添付文書に記載されたＲ−ＣＶＰレジメンがシクロホ スファミドを１日目にのみ投与するものであり，１日目から５日目まで投与するも のでない点で，構成要件２Ｂの「ＣＶＰ」を充足するとはいえない。＼n
・・・
以上のとおり，本件特許１及び３は特許法３６条６項１号に違反しており，いず れも特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，同法１０４条の ３第１項により，本件特許１及び３に係る専用実施権者である原告による権利行使 は認められない。 また，被告製剤は本件発明２の技術的範囲に属するとはいえないから，被告製剤 の製造販売等が本件専用実施権２を侵害するとはいえない。
(3) 本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載
ア 本件明細書１及び３の【００１５】，【００１７】
本件明細書１及び３の発明の詳細な説明の記載は，前記１(1)のとおりであり，発 明を実施するための形態として，「本発明の併用療法は，治療法が同時に行われ， すなわち抗ＣＤ２０抗体は，同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進 んでいるが，薬剤は全く同時に投与されるわけではない）で投与される。本発明の 抗ＣＤ２０抗体はまた，他の治療法の前または後に投与されてよい。」（【００１ ５】），「また本発明には，化学療法の前，その最中，または後に，治療上有効量 のキメラ抗ＣＤ２０抗体を患者に投与することを含んでなる，Ｂ細胞リンパ腫の治 療法が含まれる。そのような化学療法は，少なくとも，ＣＨＯＰ，ＩＣＥ，ミトザ ントロン，シタラビン，ＤＶＰ，ＡＴＲＡ，イダルビシン，ヘルツァー（hoelzer） 化学療法，ララ（LaLa）化学療法，ＡＢＶＤ，ＣＥＯＰ，２−ＣｄＡ，ＦＬＡＧ＆ ＩＤＡ（以後のＧ−ＣＳＦ治療有りまたは無し），ＶＡＤ，Ｍ＆Ｐ，Ｃ−Ｗｅｅｋ ｌｙ，ＡＢＣＭ，ＭＯＰＰ，およびＤＨＡＰよりなる群から選択される。」（【０ ０１７】）と記載されている。 しかしながら，上記において，抗ＣＤ２０抗体ないしキメラ抗ＣＤ２０抗体とし て示されるリツキシマブの投与時期について，【００１５】では，「他の治療法の 前または後」と「同時にまたは同じ時間枠（すなわち，治療は同時に進んでいるが， 薬剤は全く同時に投与されるわけではない）」が併記されるにとどまり，また， 【００１７】では，「化学療法の前…または後」と「その最中」が併記されるにと どまっており，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る説明はされ ていないから，これらの記載をもって，リツキシマブをＣＨＯＰ療法の各薬剤の投 薬期間中に投与するという本件発明１の用途を認識することは困難であり，もとよ り，リツキシマブを含む医薬組成物と化学療法に用いられる各薬剤を化学療法の各 サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を認識することもできない。 このことに加えて，前記のとおり，本件発明１及び３は，いずれも，リツキシマ ブを含む医薬組成物について，対象疾患，併用される化学療法及び投与時期を特定 した用途発明であるところ，【００１５】では，対象疾患及び併用される化学療法 が特定されておらず，【００１７】でも，対象疾患が特定されておらず，併用され る化学療法であるＣＨＯＰ療法も多数の選択肢の一つとして挙げられるにとどまっ ているから，その意味でも，これらが本件発明１及び３の用途を記載又は示唆する ものと認めるに足りない。
イ 本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】，【００９２】
(ｱ) また，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】及び【００９２】の ＳＷＯＧによる臨床試験に係る部分において，本件発明１の対象疾患である「低グ レード／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキシマブとＣ ＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，次のとおり，これら は，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与す るという本件発明１の用途を記載又は示唆するものであるとは認められない。 ａ すなわち，まず，本件明細書１の【００６９】ないし【００７１】には， 「新に診断された再発性低悪性度ＮＨＬまたは濾胞性ＮＨＬにおけるＣＨＯＰとリ ツクシマブ（登録商標）との併用を評価するために第II相試験」（【００６９】） について，「ＣＨＯＰは，標準用量で３週間毎にリツクシマブ（登録商標）（３７ ５ｍｇ／m3）を６回注入する６サイクルを行った。リツクシマブ（登録商標）注入 １と２は，最初のＣＨＯＰサイクル（これは８日目に開始した）の前の１日目と６ 日目に投与した。リツクシマブ（登録商標）注入３と４は，それぞれ第３および第 ４のＣＨＯＰサイクルの２日前に投与し，注入５と６は，６回目のＣＨＯＰサイク ル後のそれぞれ１３４日目と１４１日目に投与した。」（【００７０】）と記載さ れており，参考文献２１として甲３８文献が参照されていること（【００７１】） などに照らすと，これらは，甲３８文献に記載されているCzuczmanらによる臨床試 験を記載したものと認められる（なお，【００７０】の「第３および第４のＣＨＯ Ｐサイクルの２日前」は「第３及び第５のＣＨＯＰサイクルの２日前」の誤記であ ると認められる。）。 そうすると，【００７０】の「リツクシマブ（登録商標）注入１と２」及び「注 入５と６」は，ＣＨＯＰ療法全体の開始前及び終了後の投与であり，また，「注入 ３と４」も，Czuczmanらによる臨床試験の３回目及び４回目のリツキサンの投与と 同様に，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の休薬期間中の投与であって，当業者は，いずれに ついても，ＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するものではないと認識する と認められる。 したがって，【００６９】ないし【００７１】は，リツキシマブを含む医薬組成 物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬期間中に投与するという本件発明１の用途を記載 又は示唆するものではない。
ｂ また，本件明細書１の【００９２】には，「ＳＷＯＧにより行われた新に診 断された濾胞性リンパ腫でＣＨＯＰの後にリツクシマブ（登録商標）を使用する第 II相試験もまた，完了している。」として，ＳＷＯＧによる臨床試験について記載 されているものの，同臨床試験においてリツキシマブが投与されたのは「ＣＨＯＰ の後」であるから，リツキシマブを含む医薬組成物をＣＨＯＰ療法の各薬剤の投薬 期間中に投与するという本件発明１の用途を記載又は示唆するものではない。 (ｲ) さらに，本件明細書１の【００９２】には，「マントル細胞リンパ腫が未治 療の４０人の患者でリツクシマブ（登録商標）とＣＨＯＰの第III相試験も，ダナ ファーバー研究所（Dana Farber Institute）で行われている。２１日毎の６サイ クルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与され，ＣＨＯＰは１〜３日目に 投与される。この試験の発生項目は完了している。」として，ダナファーバー研究 所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書１には，同臨床試験 の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明１の対象疾患である「低グレード ／濾胞性非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されておらず，そ のように認めるに足る証拠もないから，上記の臨床試験に係る記載部分が本件発明 １の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
ウ 本件明細書３の【００９０】，【００９２】
(ｱ) また，本件明細書３の【００９０】において，本件発明３の対象疾患である 「中悪性度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」の患者に対するリツキ シマブとＣＨＯＰ療法の併用療法に係る実施例が記載されているものの，その内容 は，「別の試験では，中または高悪性度ＮＨＬを有する３１人の患者（女性１９人， 男性１２人，平均年齢４９才）に，６回の２１日サイクルのＣＨＯＰの１日目にリ ツクシマブ（登録商標）を投与した（３５）。」というものであり，ＣＨＯＰ療法 の各薬剤の投与時期は記載されていない。 また，本件明細書３の発明の詳細な説明に，参考文献３５として記載されている 乙９文献においても，前記１(2)イのとおり，Linkらによる臨床試験で，１サイクル ２１日間（３週間）のＣＨＯＰ療法を繰り返し実施するに当たり，リツキシマブは ＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与されたのに対し，シクロホスファミド， ドキソルビシン及びビンクリスチンは各サイクルの３日目に投与され，プレドニソ＼ ンは各サイクルの３日目から７日目まで投与されたことが認められる。 したがって，【００９０】は，リツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤をＣＨＯＰ 療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又は示唆する ものとは認められない。
(ｲ) さらに，本件明細書３の【００９２】には，前記のとおり，ダナファーバー 研究所による臨床試験について記載されているものの，本件明細書３には，同臨床 試験の対象とされたマントル細胞リンパ腫が本件発明３の対象疾患である「中悪性 度又は高悪性度の非ホジキンリンパ腫（ＮＨＬ）」に含まれることは記載されてお らず，そのように認めるに足る証拠もない。 また，「２１日毎の６サイクルで，リツクシマブ（登録商標）は１日目に投与さ れ，ＣＨＯＰは１〜３日目に投与される。」というだけでは，ＣＨＯＰ療法の各薬 剤が全て各サイクルの１日目に投与されたかは必ずしも明らかでないから，いずれ にしても，上記の臨床試験に係る記載部分がリツキシマブとＣＨＯＰ療法の各薬剤 をＣＨＯＰ療法の各サイクルの１日目に投与するという本件発明３の用途を記載又 は示唆するものとは認められない。
(4)原告らの主張について
ア 本件発明１
原告らは，本件原出願日当時の化学療法とリツキシマブの併用療法は，化学療法 の各サイクルにおける化学療法薬の投薬期間の前又は後にリツキシマブを投与する 異日投与レジメンによっていたところ，本件明細書１の【００１５】，【００１７】 には，異日投与レジメンと区別して，化学療法の各サイクルにおける化学療法薬の 投薬期間中にリツキシマブを投与する同日投与レジメンが記載されていると主張す る。 しかしながら，本件原出願日当時，原告らが主張する異日投与レジメンによって リツキシマブと化学療法が併用されていたとしても，前記のとおり，【００１５】， 【００１７】には，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間や休薬期間に係る記載は なく，化学療法の開始前，終了後，化学療法に用いられる薬剤の休薬期間中にリツ キシマブを投与するレジメンと区別して，化学療法に用いられる薬剤の投薬期間中 にリツキシマブを投与するレジメンが記載されているとはいえないから，これらの 記載が本件発明１の用途を記載又は示唆するものと認めるに足りない。
・・・
被告製剤についてみると，前記第２の２⑸ウのとおり，被告製剤の添付文書には， 用法・用量欄に「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合」が記載され，用法・用量に関 連する使用上の注意として，「他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は，先行バイオ 医薬品の臨床試験において検討された投与間隔，投与時期等について，【臨床成 績】の項の内容を熟知し，国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。」 と記載されている。また，臨床成績欄には，被告製剤の臨床成績として，未治療 の進行期ろ胞性リンパ腫の患者に，被告製剤又は先行バイオ医薬品がＲ−ＣＶＰ レジメンによって投与されたことが記載されているほか，先行バイオ医薬品の臨 床成績として，国外臨床第III相試験（ＰＲＩＭＡ試験）において，ろ胞性非ホジ キンリンパ腫（ＮＨＬ）の患者に，Ｒ−ＣＶＰレジメンによる寛解導入療法等が 実施されたことが記載されている。 そして，証拠（甲１２，３５）及び弁論の全趣旨によれば，被告製剤の添付文書 に記載されているＲ−ＣＶＰレジメンは，リツキシマブを１日目に投与するととも に，シクロホスファミド（ＣＰＡ）及びビンクリスチン（ＶＣＲ）を１日目，プレ ドニゾロン又はプレドニソン（ＰＳＬ）を１日目から５日目まで投与するレジメン＼nであると認められる。 そうすると，被告製剤は，添付文書に記載されたＲ−ＣＶＰレジメンがシクロホ スファミドを１日目にのみ投与するものであり，１日目から５日目まで投与するも のでない点で，構成要件２Ｂの「ＣＶＰ」を充足するとはいえない。＼n
・・・
以上のとおり，本件特許１及び３は特許法３６条６項１号に違反しており，いず れも特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，同法１０４条の ３第１項により，本件特許１及び３に係る専用実施権者である原告による権利行使 は認められない。 また，被告製剤は本件発明２の技術的範囲に属するとはいえないから，被告製剤 の製造販売等が本件専用実施権２を侵害するとはいえない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.08. 7
平成30(行ケ)10131等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月22日 知的財産高等裁判所
無効と判断された請求項についての判断が、相違点の認定の誤りがあるとして、取り消されました。
以上によれば，本件発明１と引用発明３の一致点及び相違点は次のとお りであると認められる。
(ｱ) 対比
ａ 前記ア(ｲ)のとおり，本件発明１の「相互作用マスタ」は，「一の医 薬品」及び「他の一の医薬品」が販売名（商品名）か一般名かこれを 特定するコードや，薬効，有効成分及び投与経路を特定することがで きるコードのレベルの概念で統一して格納され，1)Ａ薬品から見たＢ 薬品の相互作用が発生する組み合わせについての情報と，2)Ｂ薬品か ら見たＡ薬品の相互作用が発生する組み合わせについての情報とは， データとして個々別々のものとして格納され，また，1)Ａ薬品から見 たＢ薬品に関する相互作用が発生する組み合わせについての情報と， 3)Ａ薬品から見たＣ薬品の相互作用が発生する組み合わせについての 情報とも，データとして個々別々のものとして格納されるものである。 これに対し，前記イ(ｱ)のとおり，引用発明３の相手テーブル部の一般 名コード，薬効分類コード，ＢＯＸコードの各欄には，必ずしもすべ てにコードが格納されているとは限らない。
したがって，引用発明３の「医薬品相互作用チェックテーブル１０ ５」と，本件発明１の「相互作用マスタ」とは，「一の医薬品から見 た他の医薬品の相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互 作用をチェックするためのマスタ」である点で共通するが，本件発明 １が「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と，前記他の一の医 薬品から見た前記一の医薬品の場合の２通りの主従関係で，相互作用 が発生する組み合わせを格納する」のに対し，引用発明３では，「一 の医薬品から見た他の医薬品の一般名コード，薬効分類コード，ＢＯ Ｘコードかの少なくともいずれかについて，相互作用が発生する組み 合わせを格納し，また，他の一の医薬品から見た医薬品の一般名コー ド，薬効分類コード，ＢＯＸコードかの少なくともいずれかについて， 相互作用が発生する組み合わせを格納する」点で相違する。
ｂ 本件発明１は「自己医薬品と相手医薬品との組み合わせ」と， 「相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせ」についての合 致の有無を判断するものであるのに対し，前記第２の３ウ(ｱ)及び上 記イ(ｲ)によれば，引用発明３は，1)医薬品相互作用チェックテーブル １０５において，「自己テーブル部」に，「自己医薬品」に係る「一 般名コード」，「薬効分類コード」，「ＢＯＸコード」が存在するか をそれぞれ検索し，2)いずれかのコードが存在していれば，処方医薬 品相互作用チェックテーブルＴの形態で「一時記憶テーブル１１０」 に記憶し，3)「一時記憶テーブル１１０」に記憶したデータの「相手 テーブル部」に，「相手医薬品」に係る「一般名コード」，「薬効分 類コード」，「ＢＯＸコード」が存在するかをそれぞれ検索し，4)い ずれかのコードが存在していれば，「自己医薬品」と「相手医薬品」 とが相互作用を有する組み合わせが存在すると判断するものである。 そうすると，引用発明３の「検索処理」と本件発明１の「相互 作用チェック処理」とは，いずれも，「入力された新規処方データ の各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし，自己医薬品と相手 医薬品の組み合わせについて，相互作用をチェックするためのマ スタに基づいて相互作用をチェックするための処理」を実行する 点で共通するものの，引用発明３の「検索処理」は，自己医薬品 と相手医薬品と間で，一般名コード，薬効分類コード，ＢＯＸコ ードのいずれかの組み合わせが存在すれば相互作用を有する組み 合わせであると判断するものであり，自己医薬品と相手医薬品と の組み合わせと相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと の，医薬品の組み合わせ同士の合致を判断しているとはいえない から，本件発明１の「自己医薬品と相手医薬品との組み合わせと 相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせが合致するか否か を判断することにより，相互作用チェック処理を実行する」「相 互作用チェック処理」とは相違する。
(ｲ) 一致点及び相違点
以上によれば，本件発明１と引用発明３は，次の一致点において一致 し，前記第２の３(2)ウ(ｳ)記載の相違点４−１のほか次の相違点におい て相違することが認められる。
ａ 一致点
「一の医薬品から見た他の医薬品の相互作用が発生する組み合わせを個 別に格納する相互作用をチェックするためのマスタを記憶する記憶手 段と， 入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品 とし，自己医薬品と相手医薬品の組み合わせについて，上記マスタに 基づいて相互作用をチェックするための処理を実行する制御手段と， 前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用をチェ ックするための処理の結果を，表示する表＼＼示手段と， を備えたことを特徴とする医薬品相互作用チェック装置」
ｂ 相違点
〔相違点４−８〕
相互作用をチェックするためのマスタが，本件発明１では，「一の 医薬品から見た他の一の医薬品の場合と，前記他の一の医薬品から見 た前記一の医薬品の場合の２通りの主従関係で，相互作用が発生する 組み合わせを格納する」のに対し，引用発明３では，「一の医薬品か ら見た他の医薬品の一般名コード，薬効分類コード，ＢＯＸコードか の少なくともいずれかについて，相互作用が発生する組み合わせを格 納し，また，他の一の医薬品から見た医薬品の一般名コード，薬効分 類コード，ＢＯＸコードかの少なくともいずれかについて，相互作用 が発生する組み合わせを格納する」点。
〔相違点４−９〕
相互作用をチェックするための処理が，本件発明１では，自己医薬 品と相手医薬品との組み合わせと相互作用マスタに登録した医薬品の 組み合わせが合致するか否かを判断するのに対し，引用発明３では， 「自己テーブル部」に「自己医薬品の一般名コードが存在するか」， 「自己医薬品の属する薬効分類コードが存在するか」，「自己医薬品 に付与されたＢＯＸコードが存在するか」をそれぞれ検索して，いず れかのコードが存在していれば，処方医薬品相互作用チェックテーブ ルＴの形態で一時記憶テーブル１１０に記憶し，一時記憶テーブル１ １０に記憶したデータの「相手テーブル部」に，「相手医薬品の一般 名コードが存在するか」，「相手医薬品の属する薬効分類コードが存 在するか」，「相手医薬品に付与されたＢＯＸコードが存在するか」 をそれぞれ検索して，いずれかのコードが存在していれば，「自己医 薬品」と「相手医薬品」とが相互作用を有する組み合わせが存在する と判断するものである点。
エ 以上のとおりであるから，審決は，本件発明１と引用発明３の相違点の 認定に際し，相違点４−８，４−９を看過したものであり，相違点の認定 の誤りがあるというべきである。
以上によれば，本件発明１と引用発明３の一致点及び相違点は次のとお りであると認められる。
(ｱ) 対比
ａ 前記ア(ｲ)のとおり，本件発明１の「相互作用マスタ」は，「一の医 薬品」及び「他の一の医薬品」が販売名（商品名）か一般名かこれを 特定するコードや，薬効，有効成分及び投与経路を特定することがで きるコードのレベルの概念で統一して格納され，1)Ａ薬品から見たＢ 薬品の相互作用が発生する組み合わせについての情報と，2)Ｂ薬品か ら見たＡ薬品の相互作用が発生する組み合わせについての情報とは， データとして個々別々のものとして格納され，また，1)Ａ薬品から見 たＢ薬品に関する相互作用が発生する組み合わせについての情報と， 3)Ａ薬品から見たＣ薬品の相互作用が発生する組み合わせについての 情報とも，データとして個々別々のものとして格納されるものである。 これに対し，前記イ(ｱ)のとおり，引用発明３の相手テーブル部の一般 名コード，薬効分類コード，ＢＯＸコードの各欄には，必ずしもすべ てにコードが格納されているとは限らない。
したがって，引用発明３の「医薬品相互作用チェックテーブル１０ ５」と，本件発明１の「相互作用マスタ」とは，「一の医薬品から見 た他の医薬品の相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互 作用をチェックするためのマスタ」である点で共通するが，本件発明 １が「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と，前記他の一の医 薬品から見た前記一の医薬品の場合の２通りの主従関係で，相互作用 が発生する組み合わせを格納する」のに対し，引用発明３では，「一 の医薬品から見た他の医薬品の一般名コード，薬効分類コード，ＢＯ Ｘコードかの少なくともいずれかについて，相互作用が発生する組み 合わせを格納し，また，他の一の医薬品から見た医薬品の一般名コー ド，薬効分類コード，ＢＯＸコードかの少なくともいずれかについて， 相互作用が発生する組み合わせを格納する」点で相違する。
ｂ 本件発明１は「自己医薬品と相手医薬品との組み合わせ」と， 「相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせ」についての合 致の有無を判断するものであるのに対し，前記第２の３ウ(ｱ)及び上 記イ(ｲ)によれば，引用発明３は，1)医薬品相互作用チェックテーブル １０５において，「自己テーブル部」に，「自己医薬品」に係る「一 般名コード」，「薬効分類コード」，「ＢＯＸコード」が存在するか をそれぞれ検索し，2)いずれかのコードが存在していれば，処方医薬 品相互作用チェックテーブルＴの形態で「一時記憶テーブル１１０」 に記憶し，3)「一時記憶テーブル１１０」に記憶したデータの「相手 テーブル部」に，「相手医薬品」に係る「一般名コード」，「薬効分 類コード」，「ＢＯＸコード」が存在するかをそれぞれ検索し，4)い ずれかのコードが存在していれば，「自己医薬品」と「相手医薬品」 とが相互作用を有する組み合わせが存在すると判断するものである。 そうすると，引用発明３の「検索処理」と本件発明１の「相互 作用チェック処理」とは，いずれも，「入力された新規処方データ の各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし，自己医薬品と相手 医薬品の組み合わせについて，相互作用をチェックするためのマ スタに基づいて相互作用をチェックするための処理」を実行する 点で共通するものの，引用発明３の「検索処理」は，自己医薬品 と相手医薬品と間で，一般名コード，薬効分類コード，ＢＯＸコ ードのいずれかの組み合わせが存在すれば相互作用を有する組み 合わせであると判断するものであり，自己医薬品と相手医薬品と の組み合わせと相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと の，医薬品の組み合わせ同士の合致を判断しているとはいえない から，本件発明１の「自己医薬品と相手医薬品との組み合わせと 相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせが合致するか否か を判断することにより，相互作用チェック処理を実行する」「相 互作用チェック処理」とは相違する。
(ｲ) 一致点及び相違点
以上によれば，本件発明１と引用発明３は，次の一致点において一致 し，前記第２の３(2)ウ(ｳ)記載の相違点４−１のほか次の相違点におい て相違することが認められる。
ａ 一致点
「一の医薬品から見た他の医薬品の相互作用が発生する組み合わせを個 別に格納する相互作用をチェックするためのマスタを記憶する記憶手 段と， 入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品 とし，自己医薬品と相手医薬品の組み合わせについて，上記マスタに 基づいて相互作用をチェックするための処理を実行する制御手段と， 前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用をチェ ックするための処理の結果を，表示する表＼＼示手段と， を備えたことを特徴とする医薬品相互作用チェック装置」
ｂ 相違点
〔相違点４−８〕
相互作用をチェックするためのマスタが，本件発明１では，「一の 医薬品から見た他の一の医薬品の場合と，前記他の一の医薬品から見 た前記一の医薬品の場合の２通りの主従関係で，相互作用が発生する 組み合わせを格納する」のに対し，引用発明３では，「一の医薬品か ら見た他の医薬品の一般名コード，薬効分類コード，ＢＯＸコードか の少なくともいずれかについて，相互作用が発生する組み合わせを格 納し，また，他の一の医薬品から見た医薬品の一般名コード，薬効分 類コード，ＢＯＸコードかの少なくともいずれかについて，相互作用 が発生する組み合わせを格納する」点。
〔相違点４−９〕
相互作用をチェックするための処理が，本件発明１では，自己医薬 品と相手医薬品との組み合わせと相互作用マスタに登録した医薬品の 組み合わせが合致するか否かを判断するのに対し，引用発明３では， 「自己テーブル部」に「自己医薬品の一般名コードが存在するか」， 「自己医薬品の属する薬効分類コードが存在するか」，「自己医薬品 に付与されたＢＯＸコードが存在するか」をそれぞれ検索して，いず れかのコードが存在していれば，処方医薬品相互作用チェックテーブ ルＴの形態で一時記憶テーブル１１０に記憶し，一時記憶テーブル１ １０に記憶したデータの「相手テーブル部」に，「相手医薬品の一般 名コードが存在するか」，「相手医薬品の属する薬効分類コードが存 在するか」，「相手医薬品に付与されたＢＯＸコードが存在するか」 をそれぞれ検索して，いずれかのコードが存在していれば，「自己医 薬品」と「相手医薬品」とが相互作用を有する組み合わせが存在する と判断するものである点。
エ 以上のとおりであるから，審決は，本件発明１と引用発明３の相違点の 認定に際し，相違点４−８，４−９を看過したものであり，相違点の認定 の誤りがあるというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.08. 7
平成30(行ケ)10055 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月22日 知的財産高等裁判所(3部)
引用文献の認定誤りを理由として、進歩性違反とした審決が取り消されました。
２ 取消事由１（引用発明の認定の誤りに基づく相違点の看過）について
(1) 甲１文献の記載
甲１文献には，次の記載がある
・・・
しかし，仮にα＜０．３に近い領域においては散乱光強度が粒径の ３乗に比例する関係が成立し，α＞５に近い領域においては散乱光強 度が粒径に反比例する関係が成立するとしても，その間における散乱 光強度と粒径との関係については，審決は何ら明らかにしていないの であるから，これによって，常に長波長光に比べ短波長光は，相対的 に等しい振幅信号を生成するといえるかどうかは明らかではないとい わざるを得ない。この点について，被告は，「レイリー散乱領域から ミー散乱領域よりもαが大きい条件の領域に向かって，レイリー散乱 領域に近い側では，αが大きくなるに従って散乱強度が大きくなり， いずれかで必ず極大値に達し，その後αが大きくなるに従って散乱強 度が小さくなって，ミー散乱領域よりも大きい条件の領域に近づく。」 と主張するが，この主張は，散乱強度の大きさの変化を説明している のにとどまるから，散乱強度と粒径と間の定量的な関係について説明 がないという問題は，依然として解消されていない。
また，審決の見解は，散乱角の違いによるばらつきを考慮していな いという点においても問題があるものといわざるを得ない。すなわち， レイリー散乱領域よりαが大きい領域においては，上記(ｱ)ｂ，ｃのと おり，散乱光強度は散乱角に依存して大きく変化し，αが変化した場 合の散乱光強度の変化の仕方や程度は，散乱角θによってまちまちで あることがわかる。そうすると，散乱光強度に対する粒径の影響は， 散乱角θによって異なるといわざるを得ないのであるから，この点を 考慮していない審決の見解には問題があるものといわざるを得ないの である（なお，引用発明の争いのない構成においては，第１の照明か＼nら照射される光と第２の照明から照射される光とでは，散乱角が異な ることになるから，散乱角θによる影響はより一層複雑なものになら ざるを得ないものと予想される。）。＼nそうすると，審決の上記理解には問題があるといわざるを得ないか ら，ミー散乱領域を考慮したとしても，「長波長光が，小さな粒子の 場合に小さな振幅信号を生成し，大きな粒子の場合に大きな振幅信号 を生成するのに対し，短波長光が，大小の粒子いずれの場合にも相対 的に等しい振幅信号を生成する」ということはできない。
ｃ そして，他に記載4)が成り立つことを裏付けるに足りるような根拠 を見出すこともできないから，結局，記載4)を記載3)及び記載5)と整 合的に説明することはできないものといわざるを得ない。
そうすると，当業者は，甲１文献から，引用発明の争いのない構成＼nにおいて「長波長光からの振幅信号と短波長光からの振幅信号との比 を比較することにより煙粒子の大きさを判定」するという技術的思想 を認識することはできないものというべきである。
２ 取消事由１（引用発明の認定の誤りに基づく相違点の看過）について
(1) 甲１文献の記載
甲１文献には，次の記載がある
・・・
しかし，仮にα＜０．３に近い領域においては散乱光強度が粒径の ３乗に比例する関係が成立し，α＞５に近い領域においては散乱光強 度が粒径に反比例する関係が成立するとしても，その間における散乱 光強度と粒径との関係については，審決は何ら明らかにしていないの であるから，これによって，常に長波長光に比べ短波長光は，相対的 に等しい振幅信号を生成するといえるかどうかは明らかではないとい わざるを得ない。この点について，被告は，「レイリー散乱領域から ミー散乱領域よりもαが大きい条件の領域に向かって，レイリー散乱 領域に近い側では，αが大きくなるに従って散乱強度が大きくなり， いずれかで必ず極大値に達し，その後αが大きくなるに従って散乱強 度が小さくなって，ミー散乱領域よりも大きい条件の領域に近づく。」 と主張するが，この主張は，散乱強度の大きさの変化を説明している のにとどまるから，散乱強度と粒径と間の定量的な関係について説明 がないという問題は，依然として解消されていない。
また，審決の見解は，散乱角の違いによるばらつきを考慮していな いという点においても問題があるものといわざるを得ない。すなわち， レイリー散乱領域よりαが大きい領域においては，上記(ｱ)ｂ，ｃのと おり，散乱光強度は散乱角に依存して大きく変化し，αが変化した場 合の散乱光強度の変化の仕方や程度は，散乱角θによってまちまちで あることがわかる。そうすると，散乱光強度に対する粒径の影響は， 散乱角θによって異なるといわざるを得ないのであるから，この点を 考慮していない審決の見解には問題があるものといわざるを得ないの である（なお，引用発明の争いのない構成においては，第１の照明か＼nら照射される光と第２の照明から照射される光とでは，散乱角が異な ることになるから，散乱角θによる影響はより一層複雑なものになら ざるを得ないものと予想される。）。＼nそうすると，審決の上記理解には問題があるといわざるを得ないか ら，ミー散乱領域を考慮したとしても，「長波長光が，小さな粒子の 場合に小さな振幅信号を生成し，大きな粒子の場合に大きな振幅信号 を生成するのに対し，短波長光が，大小の粒子いずれの場合にも相対 的に等しい振幅信号を生成する」ということはできない。
ｃ そして，他に記載4)が成り立つことを裏付けるに足りるような根拠 を見出すこともできないから，結局，記載4)を記載3)及び記載5)と整 合的に説明することはできないものといわざるを得ない。
そうすると，当業者は，甲１文献から，引用発明の争いのない構成＼nにおいて「長波長光からの振幅信号と短波長光からの振幅信号との比 を比較することにより煙粒子の大きさを判定」するという技術的思想 を認識することはできないものというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> ピックアップ対象
2019.08. 6
平成30(行ケ)10160 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月30日 知的財産高等裁判所
動機付けなしとした審決が維持されました。
原告は，「甲１発明は，『芯材１３』の存在により，『外装カバー１５』が， 『表面から内方に窪んだ凹部』を有しない構＼成となっており，この点が，本件特許 発明１と甲１発明の相違点１となっている」ことを前提に，本件特許発明１の甲１ 発明との相違点１の容易想到性は，甲１発明から芯材１３を取り除くことが容易で あるか否かに帰着すると主張する。 しかし，相違点１は，前記第２，３(6)のとおりであって，芯材１３の有無のみが 相違点ではないから，この点において原告の主張は失当である。 本件特許発明は，前記１(2)のとおり，棒状のハンドル本体に表面から内方に窪ん＼nだ凹部を形成し，該凹部をハンドルカバーによって覆うことで，ハンドルを上下又 は左右に分割した場合に比べて，ハンドルの成形精度や強度を高く維持することが できるとともに，ハンドルの内部を容易に密閉できるようにして組立て作業性を向 上したものであるところ，このような課題は，甲１にも甲２にも記載されておらず， 技術常識であったとも認められない上，甲１発明においては，上下に分割された一 対の外装カバー１４，１５の表面がハンドル１２の表＼面を構成しているのに対し，＼n甲２事項においては，透明窓部６が設けられた背面カバー部材５により，凹部のう ちヘッド部３の部分を覆い，ハンドルカバーにより凹部のうち把持部２の部分を覆 い，本体ケース４の把持部２の表面及びハンドルカバーの表＼面により，把持部２の 表面を構＼成しているのであって，ハンドルの構成が大きく異なる。＼nまた，甲１の段落［００１８］及び［００１９］の記載によると，甲１発明の芯 材１３は，1)その外周に外装カバー１４，１５が被覆されて，複数のネジ１６によ り固定されるものであること，2)二叉部１２ａに対応する部分において，一対のロ ーラ支持軸１７が設けられて，ローラ支持軸１７の基端部は芯材１３の中心部に形 成された空間に嵌入され，同ローラ支持軸１７の先端部は，二叉部１２ａから突出 していること，3)このような構成としたことによって，ハンドル１２の外表＼面（外 装カバー）の導電金属メッキされた導電部と，ローラ支持軸１７とは，電気的に絶 縁されていることが認められ，甲１発明において，芯材１３は，外装カバー１４， １５が被覆されて，ネジ１６により固定されるものであるから，ハンドルの外装カ バーの文字どおりの芯材としての機能を有するとともに，ローラ支持軸を保持し，＼n外装カバーの外表面の導電メッキされた導電部と，ローラ支持軸との間の電気的絶＼n縁が保たれるように離間させる，絶縁材としての機能を有するものと認められる。＼nこのような機能を有する芯材１３を甲１発明から取り除くことは容易とはいえず，＼n芯材１３に代えて，甲２に示された背面カバー５の一部に相当する部材（背面カバ ー相当部材）を用いることはできない。 したがって，甲１発明に甲２事項を適用する動機付けがあると認めることはでき ない。
イ 原告は，仮に，本件特許発明１が，ハンドルが上下に分割されるものを 除外するものであったとしても，甲１発明において，ハンドル本体に相当する外装 カバーの大きさは，設計事項の範囲で任意に選択可能であるため，甲１発明の外装＼nカバー１５の縁部分を甲１の図３の上側にまで伸長し，外装カバー１４を，当該凹 部を覆う大きさに構成した上で，甲２事項の結合方法を採用すれば，相違点１は，＼n容易に想到することができると主張する。しかし，甲１発明の外装カバー１４，１ ５は上下に分割されたものとなっており，そのような外装カバー１５の縁部分を甲 １の図３の上半分の側にまで伸長することが容易想到と認めるべき事情はない。し たがって，原告の上記主張を採用することはできない。
ウ よって，甲１発明に甲２事項を適用することによって，相違点１を容易 に想到することができたとは認められないから，相違点２及び３の容易想到性につ いて判断するまでもなく，本件特許発明１は，甲１発明及び甲２事項から容易に想 到できたとは認められない。
なお，以上の判断は，甲１発明において，「芯材１３及び一対の外装カバー１４， １５がそれぞれ別のパーツ」であることや，甲２に「把持部２の内部には，背面カ バー５の一部が存在し，ネジなどの締結手段で背面カバー５が本体ケース４に固定 されており，把持部２の内部の背面カバー５には，ハンドルカバーが，差し込まれ ることで，本体カバー４とハンドルカバーとによって，把持部２の表面が構＼成され ている。」という技術的事項が含まれるかどうかによって左右されるものでないこ とは，既に判示したところから明らかである。 また，甲４〜１０に記載されている事項は，いずれも，一対の分岐部をハンドル 本体の長手方向の一端に一体的に形成するという技術を，甲１６〜１９に記載され ている事項は，いずれも太陽電池パネルとローラシャフトを電気的に接続する技術 を開示するにすぎないから，これらに基づき相違点１に係る構成を容易想到とする＼nことはできない。
原告は，「甲１発明は，『芯材１３』の存在により，『外装カバー１５』が， 『表面から内方に窪んだ凹部』を有しない構＼成となっており，この点が，本件特許 発明１と甲１発明の相違点１となっている」ことを前提に，本件特許発明１の甲１ 発明との相違点１の容易想到性は，甲１発明から芯材１３を取り除くことが容易で あるか否かに帰着すると主張する。 しかし，相違点１は，前記第２，３(6)のとおりであって，芯材１３の有無のみが 相違点ではないから，この点において原告の主張は失当である。 本件特許発明は，前記１(2)のとおり，棒状のハンドル本体に表面から内方に窪ん＼nだ凹部を形成し，該凹部をハンドルカバーによって覆うことで，ハンドルを上下又 は左右に分割した場合に比べて，ハンドルの成形精度や強度を高く維持することが できるとともに，ハンドルの内部を容易に密閉できるようにして組立て作業性を向 上したものであるところ，このような課題は，甲１にも甲２にも記載されておらず， 技術常識であったとも認められない上，甲１発明においては，上下に分割された一 対の外装カバー１４，１５の表面がハンドル１２の表＼面を構成しているのに対し，＼n甲２事項においては，透明窓部６が設けられた背面カバー部材５により，凹部のう ちヘッド部３の部分を覆い，ハンドルカバーにより凹部のうち把持部２の部分を覆 い，本体ケース４の把持部２の表面及びハンドルカバーの表＼面により，把持部２の 表面を構＼成しているのであって，ハンドルの構成が大きく異なる。＼nまた，甲１の段落［００１８］及び［００１９］の記載によると，甲１発明の芯 材１３は，1)その外周に外装カバー１４，１５が被覆されて，複数のネジ１６によ り固定されるものであること，2)二叉部１２ａに対応する部分において，一対のロ ーラ支持軸１７が設けられて，ローラ支持軸１７の基端部は芯材１３の中心部に形 成された空間に嵌入され，同ローラ支持軸１７の先端部は，二叉部１２ａから突出 していること，3)このような構成としたことによって，ハンドル１２の外表＼面（外 装カバー）の導電金属メッキされた導電部と，ローラ支持軸１７とは，電気的に絶 縁されていることが認められ，甲１発明において，芯材１３は，外装カバー１４， １５が被覆されて，ネジ１６により固定されるものであるから，ハンドルの外装カ バーの文字どおりの芯材としての機能を有するとともに，ローラ支持軸を保持し，＼n外装カバーの外表面の導電メッキされた導電部と，ローラ支持軸との間の電気的絶＼n縁が保たれるように離間させる，絶縁材としての機能を有するものと認められる。＼nこのような機能を有する芯材１３を甲１発明から取り除くことは容易とはいえず，＼n芯材１３に代えて，甲２に示された背面カバー５の一部に相当する部材（背面カバ ー相当部材）を用いることはできない。 したがって，甲１発明に甲２事項を適用する動機付けがあると認めることはでき ない。
イ 原告は，仮に，本件特許発明１が，ハンドルが上下に分割されるものを 除外するものであったとしても，甲１発明において，ハンドル本体に相当する外装 カバーの大きさは，設計事項の範囲で任意に選択可能であるため，甲１発明の外装＼nカバー１５の縁部分を甲１の図３の上側にまで伸長し，外装カバー１４を，当該凹 部を覆う大きさに構成した上で，甲２事項の結合方法を採用すれば，相違点１は，＼n容易に想到することができると主張する。しかし，甲１発明の外装カバー１４，１ ５は上下に分割されたものとなっており，そのような外装カバー１５の縁部分を甲 １の図３の上半分の側にまで伸長することが容易想到と認めるべき事情はない。し たがって，原告の上記主張を採用することはできない。
ウ よって，甲１発明に甲２事項を適用することによって，相違点１を容易 に想到することができたとは認められないから，相違点２及び３の容易想到性につ いて判断するまでもなく，本件特許発明１は，甲１発明及び甲２事項から容易に想 到できたとは認められない。
なお，以上の判断は，甲１発明において，「芯材１３及び一対の外装カバー１４， １５がそれぞれ別のパーツ」であることや，甲２に「把持部２の内部には，背面カ バー５の一部が存在し，ネジなどの締結手段で背面カバー５が本体ケース４に固定 されており，把持部２の内部の背面カバー５には，ハンドルカバーが，差し込まれ ることで，本体カバー４とハンドルカバーとによって，把持部２の表面が構＼成され ている。」という技術的事項が含まれるかどうかによって左右されるものでないこ とは，既に判示したところから明らかである。 また，甲４〜１０に記載されている事項は，いずれも，一対の分岐部をハンドル 本体の長手方向の一端に一体的に形成するという技術を，甲１６〜１９に記載され ている事項は，いずれも太陽電池パネルとローラシャフトを電気的に接続する技術 を開示するにすぎないから，これらに基づき相違点１に係る構成を容易想到とする＼nことはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成29(ワ)7764 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年4月11日 大阪地方裁判所
「被告がランキング１位であるとの表示（本件ランキング表＼示）」が品質誤認表示（不競法2条1項14号）と認められました。なお、認められた損害額は直接かかった弁護士費用のうち、発信者情報開示にかかった費用のみです。
(4) 本件サイトにおける被告がランキング１位であるとの表示（本件ランキン＼nグ表示）の品質誤認表＼示該当性
ア 上記のような本件サイトを閲覧する者の認識からすると，本件ランキン グ表示は，掲載業者の中での，投稿された口コミの件数及び内容に基づく評価との＼n間にかい離がないのであれば，品質誤認表示に該当するとはいえない。＼nそこでまず，被告への口コミの件数についてみると，本件サイトの表示上，他の＼n業者への口コミ件数よりも絶えず多くなっている（甲５の３，甲６の１ないし３， 甲２１の１ないし４）。また，被告への口コミの内容についてみると，本件サイト の表示からうかがうことができるものについて，別紙「被告への口コミ内容一覧＼n表」記載のとおりの口コミが投稿されている。＼nこのように本件サイトの表示からうかがうことができる範囲に限ってみると，被＼n告への合計３２件の口コミは，一部を除いて基本的に，工事の質や接客態度といっ た被告の提供するサービスの質，内容を高く評価するものであるところ，このこと に，原告も被告への口コミが高評価のものばかりであると主張しているという弁論 の全趣旨を併せ考えると，被告への口コミは，証拠上本件サイトの表示からうかが＼nうことができない範囲のものについても，被告の提供するサービスの質，内容を高 く評価するものであると推認される。 このように被告への口コミは，その件数が最も多いだけでなく，その内容も軒並 み高評価のものであることからすると，本件ランキング表示（本件サイトにおける＼n被告がランキング１位であるとの表示）と，被告への口コミの件数及び内容に基づ＼nく評価との間にかい離はないと認められる。
イ もっとも，そもそも被告への口コミが虚偽のものである場合，例えば， 被告が自ら投稿したものであったり，形式的には施主又は元施主（以下「施主等」 という。）からの投稿であったとしても，その意思を反映したものではなかったり などする場合は，本件サイトの表示上の被告への口コミの件数及び内容をそのまま＼nのものとして受け取ることが許されなくなり，その結果，本件ランキング表示との＼nかい離があるということとなる。そこで，次にこの点を検討する。
・・・・
以上からすると，本件サイト公開前の日付となっている５件の投稿は，被告の関 与の下にヒューゴにおいて投稿作業をした架空の投稿であると認められる。そして， 確かに，同様の日付の投稿は他の業者についても存在するが，それらの投稿はいず れも各４件である（甲２１の２ないし４。甲２１の５でも同様である。）から，被 告については，これらにより，本件サイトの公開時点から，既にランキング１位と 表示されていたと推認され，その表＼示は虚偽であったといえる。
・・・
また，乙１０によれば，被告は，平成２４年６月当時，コメントを書いた施主等 にプレゼントを進呈していたと認められ，また，甲１５によれば，被告は，平成２ ９年９月頃，本件サイトに関する新聞社の取材に対し，「顧客の感想を社員が聞き 取って（自社の口コミとして）投稿したことはあったが虚偽は書いていない」と回 答したと認められ，このように被告が施主等から聞き取った内容を自ら口コミとし て投稿したことがあることは，当事者間に争いがないところ，この対応からすると， 何とかして被告への口コミ件数を増やそうとする姿勢が見て取れる。そしてまた， 乙１０によれば，被告の担当者は，平成２４年６月２８日にヒューゴとの間で本件 サイトの改修を打ち合わせるメールの中で，「過去コメント分の編集（入力日時） の変更はできないでしょうか？」と述べていたと認められるところ，このメールか らは，施主等から投稿される口コミをそのまま反映させようとしない作為的な態度 が見て取れる。
以上のような重大な疑問と被告の態度に加え，前記(ｱ)のとおり，被告は，その関 与の下に本件サイトの公開時点で架空の投稿が表示されるようにしていたことを考＼n慮すると，上記の「地域」が表示された投稿も架空のものと認めるのが相当である。＼n
・・・・
ウ 以上からすると，本件サイトにおける被告がランキング１位であるとい う本件ランキング表示は，実際の口コミ件数及び内容に基づくものとの間にかい離＼nがあると認められる。 そして，本件サイトが表示するようないわゆる口コミランキングは，投稿者の主＼n観に基づくものではあるが，実際にサービスの提供を受けた不特定多数の施主等の 意見が集積されるものである点で，需要者の業者選択に一定の影響を及ぼすもので ある。したがって，本件サイトにおけるランキングで１位と表示することは，需要＼n者に対し，そのような不特定多数の施主等の意見を集約した結果として，その提供 するサービスの質，内容が掲載業者の中で最も優良であると評価されたことを表示＼nする点で，役務の質，内容の表示に当たる。そして，その表＼示が投稿の実態とかい 離があるのであるから，本件ランキング表示は，被告の提供する「役務の質，内容＼n・・・について誤認させるような表示」に当たると認めるのが相当である。＼n
(4) 本件サイトにおける被告がランキング１位であるとの表示（本件ランキン＼nグ表示）の品質誤認表＼示該当性
ア 上記のような本件サイトを閲覧する者の認識からすると，本件ランキン グ表示は，掲載業者の中での，投稿された口コミの件数及び内容に基づく評価との＼n間にかい離がないのであれば，品質誤認表示に該当するとはいえない。＼nそこでまず，被告への口コミの件数についてみると，本件サイトの表示上，他の＼n業者への口コミ件数よりも絶えず多くなっている（甲５の３，甲６の１ないし３， 甲２１の１ないし４）。また，被告への口コミの内容についてみると，本件サイト の表示からうかがうことができるものについて，別紙「被告への口コミ内容一覧＼n表」記載のとおりの口コミが投稿されている。＼nこのように本件サイトの表示からうかがうことができる範囲に限ってみると，被＼n告への合計３２件の口コミは，一部を除いて基本的に，工事の質や接客態度といっ た被告の提供するサービスの質，内容を高く評価するものであるところ，このこと に，原告も被告への口コミが高評価のものばかりであると主張しているという弁論 の全趣旨を併せ考えると，被告への口コミは，証拠上本件サイトの表示からうかが＼nうことができない範囲のものについても，被告の提供するサービスの質，内容を高 く評価するものであると推認される。 このように被告への口コミは，その件数が最も多いだけでなく，その内容も軒並 み高評価のものであることからすると，本件ランキング表示（本件サイトにおける＼n被告がランキング１位であるとの表示）と，被告への口コミの件数及び内容に基づ＼nく評価との間にかい離はないと認められる。
イ もっとも，そもそも被告への口コミが虚偽のものである場合，例えば， 被告が自ら投稿したものであったり，形式的には施主又は元施主（以下「施主等」 という。）からの投稿であったとしても，その意思を反映したものではなかったり などする場合は，本件サイトの表示上の被告への口コミの件数及び内容をそのまま＼nのものとして受け取ることが許されなくなり，その結果，本件ランキング表示との＼nかい離があるということとなる。そこで，次にこの点を検討する。
・・・・
以上からすると，本件サイト公開前の日付となっている５件の投稿は，被告の関 与の下にヒューゴにおいて投稿作業をした架空の投稿であると認められる。そして， 確かに，同様の日付の投稿は他の業者についても存在するが，それらの投稿はいず れも各４件である（甲２１の２ないし４。甲２１の５でも同様である。）から，被 告については，これらにより，本件サイトの公開時点から，既にランキング１位と 表示されていたと推認され，その表＼示は虚偽であったといえる。
・・・
また，乙１０によれば，被告は，平成２４年６月当時，コメントを書いた施主等 にプレゼントを進呈していたと認められ，また，甲１５によれば，被告は，平成２ ９年９月頃，本件サイトに関する新聞社の取材に対し，「顧客の感想を社員が聞き 取って（自社の口コミとして）投稿したことはあったが虚偽は書いていない」と回 答したと認められ，このように被告が施主等から聞き取った内容を自ら口コミとし て投稿したことがあることは，当事者間に争いがないところ，この対応からすると， 何とかして被告への口コミ件数を増やそうとする姿勢が見て取れる。そしてまた， 乙１０によれば，被告の担当者は，平成２４年６月２８日にヒューゴとの間で本件 サイトの改修を打ち合わせるメールの中で，「過去コメント分の編集（入力日時） の変更はできないでしょうか？」と述べていたと認められるところ，このメールか らは，施主等から投稿される口コミをそのまま反映させようとしない作為的な態度 が見て取れる。
以上のような重大な疑問と被告の態度に加え，前記(ｱ)のとおり，被告は，その関 与の下に本件サイトの公開時点で架空の投稿が表示されるようにしていたことを考＼n慮すると，上記の「地域」が表示された投稿も架空のものと認めるのが相当である。＼n
・・・・
ウ 以上からすると，本件サイトにおける被告がランキング１位であるとい う本件ランキング表示は，実際の口コミ件数及び内容に基づくものとの間にかい離＼nがあると認められる。 そして，本件サイトが表示するようないわゆる口コミランキングは，投稿者の主＼n観に基づくものではあるが，実際にサービスの提供を受けた不特定多数の施主等の 意見が集積されるものである点で，需要者の業者選択に一定の影響を及ぼすもので ある。したがって，本件サイトにおけるランキングで１位と表示することは，需要＼n者に対し，そのような不特定多数の施主等の意見を集約した結果として，その提供 するサービスの質，内容が掲載業者の中で最も優良であると評価されたことを表示＼nする点で，役務の質，内容の表示に当たる。そして，その表＼示が投稿の実態とかい 離があるのであるから，本件ランキング表示は，被告の提供する「役務の質，内容＼n・・・について誤認させるような表示」に当たると認めるのが相当である。＼n
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成30(行ケ)10148 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成31年4月18日 知的財産高等裁判所（2部）
審決、裁判所とも「盆茣蓙」から「卓上敷マット」への転用が創作容易（3条2項）と判断しました。
イ 次に，本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」の物品分野の当業者 が，慶弔用品の分野における意匠１及び意匠２の形態を「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到するかどうかについて検討する。
(ｱ) 「卓上敷マット」は一般のテーブルや机に敷かれるものを含む日常生 活に用いられる物品である一方，証拠（乙２〜４，１７，１８）及び弁論の全趣旨 によると，意匠１の「マット」や意匠２の「盆茣蓙」は，現在では主として盆の時 期に精霊棚や仏壇の前に置く経机や小机の上に敷き，上に位牌やお供え物などを置 く慶弔用品の分野の物品であり，その物品分野は「卓上敷マット」とは異なるもの である。 しかし，いずれもテーブルや机という「卓」（乙１によると，「卓」にはテーブル や机が含まれると認められる。）の上に敷かれて使用されるものであるという点で その用途が共通している。また，意匠１の「マット」や意匠２の「盆茣蓙」の形状 は，いずれも「卓上敷マット」と同じマット状であり，上に物を載置することがで きる点においてその機能が共通している。＼n
(ｲ) そして，証拠（乙５〜８，１２〜１５）及び弁論の全趣旨によると， 本願の出願日前において，「盆茣蓙」のような慶弔用品と「卓上敷マット」を含むテ ーブル掛けなどの物品が，同一の見本市などに出品されることがあり，「卓上敷マッ ト」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者が，「盆茣蓙」のような慶弔用品の 形態に接する機会は十分あったものと認められる。＼n
(ｳ) 以上を考え併せると「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品 分野の当業者は，物品分野は異なるものの，意匠１から着想を得て，真菰を並べて 形成された「卓上敷マット」を想到し，更に真菰を並べて形成された慶弔用品の「盆 茣蓙」である意匠２の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到することができたと認められる。 なお，「卓上マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野と「盆茣蓙」などの慶弔 用品の物品分野では，常に物が載置されるかどうかや一定の時期にのみ使用される かどうかに違いがあるとしても，これらの違いは，上記認定の用途や機能の共通性＼nに比べるとささいな違いというほかなく，上記判断が左右されることはない。
ウ 原告は，1)「盆茣蓙」と「卓上敷マット」とは，用途や機能が異なって＼nいて非類似であること，2)意匠１や意匠２のような真菰で形成されたマットは，慶 弔用品で仏具の上に敷かれるものであるところ，日常生活で使用されている机に慶 弔用品を祀ることは，浄・不浄の概念からもあり得ないこと，3)前記ギフトショー についての審決の論理を前提とすると，百貨店などであらゆる商品が同スペースで 展示されていることから，全てのあらゆる物品分野間で創作容易性が肯定されてし まうこと，4)自らの商品デザインにつき異業種商品のデザインを盗用することは信 義に反すること，5)慶弔用品としての真菰で形成された「盆茣蓙」に接した取引者， 需要者は，「盆茣蓙」の上にあるお供え物に注目することなどを理由として，「盆茣 蓙」についての形態を「卓上敷マット」に転用することを考えないと主張する。
(ｱ) 上記1)について，前記１で説示したとおり，意匠法３条２項は，物品 との関係を離れた抽象的な公然知られたモチーフを基準として，当業者の立場から みた意匠の着想の新しさや独創性を問題とするものであるから，物品が非類似であ ることが直ちに創作が容易でないことに結びつくものではない。そして，本件で転 用を容易に想到できることは前記イのとおりである。
(ｲ) 上記2)について，原告の主張は，「盆茣蓙」が慶弔用品であって，宗教 的感情によって転用が妨げられるというものであると解されるが，証拠（乙２）に よると，「盆茣蓙」について，かつては，「丁半博打で，壺を伏せる場所へ敷くござ」 という慶弔用品以外の用途もあったと認められる上，前記イ(ｱ)認定の用途や機能の＼n共通性に照らすと，宗教的感情によって当業者における意匠１及び意匠２の形態の 転用が妨げられるとは解されない。
(ｳ) 上記3)について，前記イの判断は，見本市などにおいて，慶弔用品と 「卓上敷マット」を含む物品が出品されていることのみを理由とするものではなく， 前記イ(ｱ)認定の用途や機能の共通性も理由としているから，全てのあらゆる物品分＼n野間で形態の創作容易性が認定されてしまうことにはならない。
(ｴ) 上記4)について，本願意匠に創作容易性を認めたからといって，デザ インの盗用を認めることにはならず，デザインの盗用とは関係がない。
(ｵ) 上記5)について，創作容易性の基準となるは取引者，需要者ではなく， 「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者であって，その視点 や着眼点が取引者，需要者と同じとはいえず，また，当業者において転用を容易に 想到できることは前記イのとおりである。
(ｶ) 以上からすると，原告の上記主張は採用することができない。
(2) 相違点１，２についての判断
前記(1)のとおり，意匠２の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に 転用することは容易であると認められるから，次に，前記４で認定した意匠２と本 願意匠との相違点１，２について，創作が容易であるかについて検討する。
ア 相違点１について，証拠（乙９，１０）及び弁論の全趣旨によると，「卓 上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者にとって，「卓上敷マット」 の縦横比を必要に応じて適宜調整することはありふれた手法であると認められる。 したがって，意匠２の平面視略横長長方形の縦横比を本願意匠の縦横比に変更す ることについて，意匠の着想の新しさや独創性があるとはいえない。
イ 相違点２について，本願意匠と意匠２で用いられている編み糸の色彩自 体に違いはなく，本願意匠の構成は，意匠２の構＼成から紫色の糸と赤色の糸の配置 を入れ替えたにすぎないものである。また，証拠（乙９）及び弁論の全趣旨による と，「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野において，色彩を適宜変更 することはよく見られる手法であると認められる。 そうすると，意匠２の５本の編み糸のうち，紫色の糸と赤色の糸の配置を入れ替 えて本願意匠の構成にすることについて，意匠の着想の新しさや独創性があるとは＼nいえない。
ウ 以上からすると，本願意匠は，意匠２の形態に基づいて，当業者におい て容易に創作できたものと認められる。
エ 原告は，本願意匠と意匠２との間には，縦横比や５本の編み糸の色彩と いった，共通点を凌駕し得る非常に重要かつ大きな特徴的相違があるから，本願意 匠と意匠２は非類似であり，意匠２の形態に基づいたとしても，本願意匠は，当業 者において容易に創作できないと主張する。 しかし，前記１のとおり，意匠法３条２項は，公然知られたモチーフを基準とし て，当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を問題とする規定であって， 物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とする同条１項３ 号とは考え方の基礎を異にするものである。したがって，意匠法３条１項３号の類 似性の判断と同条２項の創作容易性の判断とは必ずしも一致しないものである。そ して，これまでに検討してきたところに照らすと，本願意匠と意匠２の相違点１， ２は,いずれも「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者であれ ば容易に創作できたものであるといえ，これに反する原告の主張を採用することは できない。
イ 次に，本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」の物品分野の当業者 が，慶弔用品の分野における意匠１及び意匠２の形態を「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到するかどうかについて検討する。
(ｱ) 「卓上敷マット」は一般のテーブルや机に敷かれるものを含む日常生 活に用いられる物品である一方，証拠（乙２〜４，１７，１８）及び弁論の全趣旨 によると，意匠１の「マット」や意匠２の「盆茣蓙」は，現在では主として盆の時 期に精霊棚や仏壇の前に置く経机や小机の上に敷き，上に位牌やお供え物などを置 く慶弔用品の分野の物品であり，その物品分野は「卓上敷マット」とは異なるもの である。 しかし，いずれもテーブルや机という「卓」（乙１によると，「卓」にはテーブル や机が含まれると認められる。）の上に敷かれて使用されるものであるという点で その用途が共通している。また，意匠１の「マット」や意匠２の「盆茣蓙」の形状 は，いずれも「卓上敷マット」と同じマット状であり，上に物を載置することがで きる点においてその機能が共通している。＼n
(ｲ) そして，証拠（乙５〜８，１２〜１５）及び弁論の全趣旨によると， 本願の出願日前において，「盆茣蓙」のような慶弔用品と「卓上敷マット」を含むテ ーブル掛けなどの物品が，同一の見本市などに出品されることがあり，「卓上敷マッ ト」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者が，「盆茣蓙」のような慶弔用品の 形態に接する機会は十分あったものと認められる。＼n
(ｳ) 以上を考え併せると「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品 分野の当業者は，物品分野は異なるものの，意匠１から着想を得て，真菰を並べて 形成された「卓上敷マット」を想到し，更に真菰を並べて形成された慶弔用品の「盆 茣蓙」である意匠２の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到することができたと認められる。 なお，「卓上マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野と「盆茣蓙」などの慶弔 用品の物品分野では，常に物が載置されるかどうかや一定の時期にのみ使用される かどうかに違いがあるとしても，これらの違いは，上記認定の用途や機能の共通性＼nに比べるとささいな違いというほかなく，上記判断が左右されることはない。
ウ 原告は，1)「盆茣蓙」と「卓上敷マット」とは，用途や機能が異なって＼nいて非類似であること，2)意匠１や意匠２のような真菰で形成されたマットは，慶 弔用品で仏具の上に敷かれるものであるところ，日常生活で使用されている机に慶 弔用品を祀ることは，浄・不浄の概念からもあり得ないこと，3)前記ギフトショー についての審決の論理を前提とすると，百貨店などであらゆる商品が同スペースで 展示されていることから，全てのあらゆる物品分野間で創作容易性が肯定されてし まうこと，4)自らの商品デザインにつき異業種商品のデザインを盗用することは信 義に反すること，5)慶弔用品としての真菰で形成された「盆茣蓙」に接した取引者， 需要者は，「盆茣蓙」の上にあるお供え物に注目することなどを理由として，「盆茣 蓙」についての形態を「卓上敷マット」に転用することを考えないと主張する。
(ｱ) 上記1)について，前記１で説示したとおり，意匠法３条２項は，物品 との関係を離れた抽象的な公然知られたモチーフを基準として，当業者の立場から みた意匠の着想の新しさや独創性を問題とするものであるから，物品が非類似であ ることが直ちに創作が容易でないことに結びつくものではない。そして，本件で転 用を容易に想到できることは前記イのとおりである。
(ｲ) 上記2)について，原告の主張は，「盆茣蓙」が慶弔用品であって，宗教 的感情によって転用が妨げられるというものであると解されるが，証拠（乙２）に よると，「盆茣蓙」について，かつては，「丁半博打で，壺を伏せる場所へ敷くござ」 という慶弔用品以外の用途もあったと認められる上，前記イ(ｱ)認定の用途や機能の＼n共通性に照らすと，宗教的感情によって当業者における意匠１及び意匠２の形態の 転用が妨げられるとは解されない。
(ｳ) 上記3)について，前記イの判断は，見本市などにおいて，慶弔用品と 「卓上敷マット」を含む物品が出品されていることのみを理由とするものではなく， 前記イ(ｱ)認定の用途や機能の共通性も理由としているから，全てのあらゆる物品分＼n野間で形態の創作容易性が認定されてしまうことにはならない。
(ｴ) 上記4)について，本願意匠に創作容易性を認めたからといって，デザ インの盗用を認めることにはならず，デザインの盗用とは関係がない。
(ｵ) 上記5)について，創作容易性の基準となるは取引者，需要者ではなく， 「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者であって，その視点 や着眼点が取引者，需要者と同じとはいえず，また，当業者において転用を容易に 想到できることは前記イのとおりである。
(ｶ) 以上からすると，原告の上記主張は採用することができない。
(2) 相違点１，２についての判断
前記(1)のとおり，意匠２の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に 転用することは容易であると認められるから，次に，前記４で認定した意匠２と本 願意匠との相違点１，２について，創作が容易であるかについて検討する。
ア 相違点１について，証拠（乙９，１０）及び弁論の全趣旨によると，「卓 上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者にとって，「卓上敷マット」 の縦横比を必要に応じて適宜調整することはありふれた手法であると認められる。 したがって，意匠２の平面視略横長長方形の縦横比を本願意匠の縦横比に変更す ることについて，意匠の着想の新しさや独創性があるとはいえない。
イ 相違点２について，本願意匠と意匠２で用いられている編み糸の色彩自 体に違いはなく，本願意匠の構成は，意匠２の構＼成から紫色の糸と赤色の糸の配置 を入れ替えたにすぎないものである。また，証拠（乙９）及び弁論の全趣旨による と，「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野において，色彩を適宜変更 することはよく見られる手法であると認められる。 そうすると，意匠２の５本の編み糸のうち，紫色の糸と赤色の糸の配置を入れ替 えて本願意匠の構成にすることについて，意匠の着想の新しさや独創性があるとは＼nいえない。
ウ 以上からすると，本願意匠は，意匠２の形態に基づいて，当業者におい て容易に創作できたものと認められる。
エ 原告は，本願意匠と意匠２との間には，縦横比や５本の編み糸の色彩と いった，共通点を凌駕し得る非常に重要かつ大きな特徴的相違があるから，本願意 匠と意匠２は非類似であり，意匠２の形態に基づいたとしても，本願意匠は，当業 者において容易に創作できないと主張する。 しかし，前記１のとおり，意匠法３条２項は，公然知られたモチーフを基準とし て，当業者の立場からみた意匠の着想の新しさや独創性を問題とする規定であって， 物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とする同条１項３ 号とは考え方の基礎を異にするものである。したがって，意匠法３条１項３号の類 似性の判断と同条２項の創作容易性の判断とは必ずしも一致しないものである。そ して，これまでに検討してきたところに照らすと，本願意匠と意匠２の相違点１， ２は,いずれも「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者であれ ば容易に創作できたものであるといえ，これに反する原告の主張を採用することは できない。
◆判決本文
関連事件です。
2019.08. 2
平成29(ワ)29604 損害賠償等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年4月24日 東京地方裁判所
ＰＯＳＣＯへの技術情報の開示が不正競争行為（4号、7号）であるとして損害賠償が認められました。
(1) 前記認定のとおり，被告が本件技術情報をＰＯＳＣＯに開示した時期は●（省 略）●までの間であると認められる。
(2) そして，証拠（甲９４，９５）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認めら れる。
ア 方向性電磁鋼板は，磁束密度が高いほど良好な磁気特性を有すると評価され， 従来型の方向性電磁鋼板に対して，磁束密度が一定以上のものがハイグレードな方向 性電磁鋼板であるＨＧＯとされている。また，方向性電磁鋼板の品質を評価する上で， 磁束密度の他に，「鉄損」という重要な指標があり，鉄損が小さい方が優れた品質であ る。●（省略）●
イ ●（省略）●
ウ ●（省略）●
エ ●（省略）●
オ ●（省略）●
カ 鉄鋼・非鉄金属のライセンス料率の平均値は，イニシャル・ペイメントがある 場合が３．５％であり，イニシャル・ペイメントがない場合が３．３％である。また， 件数としては，ライセンス料率を３％とするものが最も多い。
(3)上記(1)及び(2)の事実関係からすると，ＰＯＳＣＯは●（省略）●ＨＧＯの生産 販売を開始したところ，●（省略）●販売数量が増加した●（省略）● そうすると，平成１９年から平成２８年までの１０年間において，本件技術情報の ライセンス料相当額を算定すると，少なくとも，４１億０４００万円（年間●（省略） ●トン×●（省略）●万円／トン×１０年×２％）を下回ることはないと認められる。 (4) 以上によれば，被告は原告に対して，不競法４条に基づき，少なくとも損害賠 償金９億３０００万円及び弁護士費用相当額９３００万円の合計額である１０億２ ３００万円及びこれに対する不正競争後の日である平成２４年４月３０日から支払 済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払義務を負うと認められる。
(1) 前記認定のとおり，被告が本件技術情報をＰＯＳＣＯに開示した時期は●（省 略）●までの間であると認められる。
(2) そして，証拠（甲９４，９５）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認めら れる。
ア 方向性電磁鋼板は，磁束密度が高いほど良好な磁気特性を有すると評価され， 従来型の方向性電磁鋼板に対して，磁束密度が一定以上のものがハイグレードな方向 性電磁鋼板であるＨＧＯとされている。また，方向性電磁鋼板の品質を評価する上で， 磁束密度の他に，「鉄損」という重要な指標があり，鉄損が小さい方が優れた品質であ る。●（省略）●
イ ●（省略）●
ウ ●（省略）●
エ ●（省略）●
オ ●（省略）●
カ 鉄鋼・非鉄金属のライセンス料率の平均値は，イニシャル・ペイメントがある 場合が３．５％であり，イニシャル・ペイメントがない場合が３．３％である。また， 件数としては，ライセンス料率を３％とするものが最も多い。
(3)上記(1)及び(2)の事実関係からすると，ＰＯＳＣＯは●（省略）●ＨＧＯの生産 販売を開始したところ，●（省略）●販売数量が増加した●（省略）● そうすると，平成１９年から平成２８年までの１０年間において，本件技術情報の ライセンス料相当額を算定すると，少なくとも，４１億０４００万円（年間●（省略） ●トン×●（省略）●万円／トン×１０年×２％）を下回ることはないと認められる。 (4) 以上によれば，被告は原告に対して，不競法４条に基づき，少なくとも損害賠 償金９億３０００万円及び弁護士費用相当額９３００万円の合計額である１０億２ ３００万円及びこれに対する不正競争後の日である平成２４年４月３０日から支払 済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払義務を負うと認められる。
2019.08. 2
平成30(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月18日 知的財産高等裁判所
訂正審判において、訂正事項が実質上特許請求の範囲を変更すると判断されました。知財高裁もこれを維持しました。
(2) 訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かについ て
ア 訂正をすべき旨の審決が確定したときは，訂正の効果は出願時に遡って 生じ（特許法１２８条），訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技 術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑み ると，同法１２６条６項の「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更す るもの」であるか否かの判断は，訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基 準としてされるべきであり，「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうか は訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点か ら決するのが相当である。 また，特許請求の範囲の記載に関し，同法３６条５項前段は，特許請求 の範囲には，請求項に区分して，各請求項ごとに特許出願人が特許を受け ようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけ ればならないと規定している。この規定の趣旨は，一つの請求項から発明 が把握されるようにするため，各請求項ごとに特許出願人自らが「特許を 受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断 した事項を特許請求の範囲に記載することを求めたものと解されるから， 客観的にみると，一つの請求項に内容的に重複する記載がある場合であっ ても，相互に矛盾するものでなければ，特許出願人自らが「特許を受けよ うとする発明を特定するために必要と認める事項」と判断したものとして 解釈するのが相当である。
以上を前提に，訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであ るか否かについて判断する。
イ 本件訂正前の請求項１のただし書の「ただし，Ｒ1 及びＲ2 が同時に水素 原子であることはない。」との文言は，その文理上，Ｒ1 及びＲ2 の両方が 水素原子でないことを特定するにとどまり，Ｒ1 又はＲ2 のいずれか一方が 必ず水素原子であることまで特定したものと理解することはできない。 しかるところ，本件訂正前の請求項１の記載全体をみると，「Ｒ1はフッ 素であり」及び「Ｒ2は塩素であり」との記載があり，この記載は，「Ｒ1」 を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩素」にそれぞれ特定したものであることは 明らかである。そして，この記載は，Ｒ1 及びＲ2 の両方が水素原子でない ことをも意味するものと理解できるから，その点においては，ただし書の 記載と重複する内容を含むものであるが，相互に矛盾するものではない。 また，本件明細書の「前記化学式１において，…Ｒ1 及びＲ2 は各々水素 原子，Ｃ1−Ｃ6アルコキシ，Ｃ1−Ｃ6アルキルまたはハロゲンであり，…前 記ハロゲンはフッ素，塩素，臭素またはヨー素を意味する。」（【０００ ９】）及び「本発明による前記化学式１で表される化合物において，特に＼n好ましくは，…Ｒ1 及びＲ2 は水素原子，Ｆ，Ｃｌ，メチルまたはメトキシ であり」（【００１０】）との記載中には，化学式１のＲ1 及びＲ2 の例と してＦ（フッ素）及びＣｌ（塩素）が開示されているから，本件訂正前の 請求項１において「Ｒ1」を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩素」に特定する ことは，本件明細書の記載との関係においても整合するものである。 そうすると，ただし書の記載と「Ｒ1 はフッ素であり」及び「Ｒ2 は塩素 であり」との記載は，「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定す るために必要と認める事項」であると理解できるものであり，本件訂正前 の請求項１におけるＲ1 及びＲ2 の定義が不明瞭であるということはできな い。 このように訂正事項２は，本件訂正前の請求項１記載の「Ｒ2」の「塩素」 を「水素」に訂正するものであるから，特許請求の範囲を変更するもので ある。また，本件訂正前の請求項１の「Ｒ1 はフッ素であり」及び「Ｒ2 は 塩素であり」との記載文言から，Ｒ1 は「フッ素又は水素」を，Ｒ2 は「フ ッ素又は水素」を実質的に意味するものと理解することはできないから， 訂正事項２による特許請求の範囲の変更は，減縮的な変更には当たらない。 そして，訂正事項２により，請求項１に係る発明は，本件訂正前の請求 項１に記載される化合物１の置換基である「Ｒ2」が塩素である化合物群か ら訂正後の「Ｒ2」が水素である化合物群に変更されることになるから，こ の変更により，本件訂正前の請求項１の記載の表示を信頼した第三者に不＼n測の不利益を与えることになることは明らかである。 したがって，訂正事項２は，実質上特許請求の範囲を変更するものと認 められるから，特許法１２６条６項の要件に適合しないというべきである。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(3) 原告らの主張について
原告らは，本件訂正前の請求項１の記載及び本件明細書の記載を考慮し， また，本件特許の出願経過を参酌すれば，本件訂正前の請求項１の本文の 「Ｒ 1 はフッ素であり，Ｒ2 は塩素であり」との記載は，ただし書の「Ｒ1 及 びＲ2が同時に水素原子であることはない。」との関係が不明瞭であり，実質 的に，本文のＲ1 及びＲ2 の範囲は，塩素だけではなく水素を含むはずである と理解され，訂正事項２は，実質的に理解されるＲ2の範囲から塩素を削除す ることによりＲ2の範囲を限定するものであるから，実質上特許請求の範囲を 変更する訂正ではない旨主張する。 しかしながら，前記(2)イのとおり，本件訂正前の請求項１の特許請求の範 囲の記載によれば，本件訂正前の請求項１の本文の「Ｒ1はフッ素であり」及 び「Ｒ2は塩素であり」との記載は，「Ｒ1」を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩 素」にそれぞれ特定したものであることは明らかであり，ただし書の「Ｒ1 及びＲ 2 が同時に水素原子であることはない。」との記載と重複する内容を 含むものであるが，相互に矛盾するものではなく，本件明細書の記載との関 係においても整合するものであるから，本文の記載とただし書の記載が不明 瞭であるということはできない。 次に，本件特許の出願経過によれば，本件訂正前（本件特許の設定登録時） の請求項１は，本件拒絶査定不服審判の請求とともにされた第２次補正によ り第１次補正後の請求項１が補正されたものであるが，本件拒絶査定不服審 判の審判請求書（乙３）には，「３．２．上記補正は，請求項１において， Ｒ1 をフッ素に限定し，Ｒ2 を塩素に限定し（特許請求の範囲の限定的減縮に あたります），…適正な補正です。」，「３．３．上記補正により，本願発 明の化合物は，本願明細書の表２に記載される薬理試験結果において，当業＼n者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活性を奏するもの及びこれらと同視さ＼nれる化合物に限定され，審査官殿が指摘された，「引用文献３の化合物４２ と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物（例えば化合物５２，７３，１１ ５，１３６，１５７，１９３など）」は明確に排除されています。」との記 載があり，この記載から，上記補正は，請求項１におけるＲ1をフッ素に限定 し，Ｒ2を塩素に限定するものであることを明確に理解できる。そして，本件 明細書記載の化合物５２，７３にはＲ2に水素が，化合物１１５，１３６，１ ５７にはＲ1に水素が含まれており，本件拒絶査定不服審判の審判請求書の上 記記載は，本件明細書の記載とも整合することからすると，本件訂正前の請 求項１におけるＲ1及びＲ2の定義が不明瞭であるということはできない。 また，本件拒絶査定（甲１６）には，「本願発明の化合物１０は，引用文 献３の化合物４２に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認められる」との 記載があるが，この記載は，原告らが述べるような審査官が化合物１０を特 許請求の範囲の記載に包含させなくてはならないことを意図して記載したも のとはいえないし，特許請求の範囲の記載は特許許出願人自らが「特許を受 けようとする発明を特定するために必要と認める事項」を記載すべきもので あり（特許法３６条５項），原告らは，自らの責任で特許請求の範囲の記載 を選択すべきであることからすると，本件拒絶査定の上記記載を参酌するこ とにより，本件訂正前の請求項１におけるＲ1 及びＲ2 の定義が不明瞭である ということはできない。
さらに，原告らは，本件特許の出願経過として参酌されるべき事情として， 第２次補正における「Ｒ2は塩素であり，」との記載は，審査官と原告らの代 理人の小川弁理士の補正に関する合意の内容と整合しないことを指摘するが， 原告ら主張の合意は，第三者との関係からすれば，出願経過における願書， 願書に添付した明細書，特許請求の範囲，図面等の審査に係る書類，拒絶査 定不服審判に係る書類等の手続書類と同列に扱うことはできず，本件訂正前 の請求項１の解釈において参酌することはできない。 したがって，原告らの上記主張は，採用することができない。
(2) 訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かについ て
ア 訂正をすべき旨の審決が確定したときは，訂正の効果は出願時に遡って 生じ（特許法１２８条），訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技 術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑み ると，同法１２６条６項の「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更す るもの」であるか否かの判断は，訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基 準としてされるべきであり，「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうか は訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点か ら決するのが相当である。 また，特許請求の範囲の記載に関し，同法３６条５項前段は，特許請求 の範囲には，請求項に区分して，各請求項ごとに特許出願人が特許を受け ようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけ ればならないと規定している。この規定の趣旨は，一つの請求項から発明 が把握されるようにするため，各請求項ごとに特許出願人自らが「特許を 受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断 した事項を特許請求の範囲に記載することを求めたものと解されるから， 客観的にみると，一つの請求項に内容的に重複する記載がある場合であっ ても，相互に矛盾するものでなければ，特許出願人自らが「特許を受けよ うとする発明を特定するために必要と認める事項」と判断したものとして 解釈するのが相当である。
以上を前提に，訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであ るか否かについて判断する。
イ 本件訂正前の請求項１のただし書の「ただし，Ｒ1 及びＲ2 が同時に水素 原子であることはない。」との文言は，その文理上，Ｒ1 及びＲ2 の両方が 水素原子でないことを特定するにとどまり，Ｒ1 又はＲ2 のいずれか一方が 必ず水素原子であることまで特定したものと理解することはできない。 しかるところ，本件訂正前の請求項１の記載全体をみると，「Ｒ1はフッ 素であり」及び「Ｒ2は塩素であり」との記載があり，この記載は，「Ｒ1」 を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩素」にそれぞれ特定したものであることは 明らかである。そして，この記載は，Ｒ1 及びＲ2 の両方が水素原子でない ことをも意味するものと理解できるから，その点においては，ただし書の 記載と重複する内容を含むものであるが，相互に矛盾するものではない。 また，本件明細書の「前記化学式１において，…Ｒ1 及びＲ2 は各々水素 原子，Ｃ1−Ｃ6アルコキシ，Ｃ1−Ｃ6アルキルまたはハロゲンであり，…前 記ハロゲンはフッ素，塩素，臭素またはヨー素を意味する。」（【０００ ９】）及び「本発明による前記化学式１で表される化合物において，特に＼n好ましくは，…Ｒ1 及びＲ2 は水素原子，Ｆ，Ｃｌ，メチルまたはメトキシ であり」（【００１０】）との記載中には，化学式１のＲ1 及びＲ2 の例と してＦ（フッ素）及びＣｌ（塩素）が開示されているから，本件訂正前の 請求項１において「Ｒ1」を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩素」に特定する ことは，本件明細書の記載との関係においても整合するものである。 そうすると，ただし書の記載と「Ｒ1 はフッ素であり」及び「Ｒ2 は塩素 であり」との記載は，「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定す るために必要と認める事項」であると理解できるものであり，本件訂正前 の請求項１におけるＲ1 及びＲ2 の定義が不明瞭であるということはできな い。 このように訂正事項２は，本件訂正前の請求項１記載の「Ｒ2」の「塩素」 を「水素」に訂正するものであるから，特許請求の範囲を変更するもので ある。また，本件訂正前の請求項１の「Ｒ1 はフッ素であり」及び「Ｒ2 は 塩素であり」との記載文言から，Ｒ1 は「フッ素又は水素」を，Ｒ2 は「フ ッ素又は水素」を実質的に意味するものと理解することはできないから， 訂正事項２による特許請求の範囲の変更は，減縮的な変更には当たらない。 そして，訂正事項２により，請求項１に係る発明は，本件訂正前の請求 項１に記載される化合物１の置換基である「Ｒ2」が塩素である化合物群か ら訂正後の「Ｒ2」が水素である化合物群に変更されることになるから，こ の変更により，本件訂正前の請求項１の記載の表示を信頼した第三者に不＼n測の不利益を与えることになることは明らかである。 したがって，訂正事項２は，実質上特許請求の範囲を変更するものと認 められるから，特許法１２６条６項の要件に適合しないというべきである。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(3) 原告らの主張について
原告らは，本件訂正前の請求項１の記載及び本件明細書の記載を考慮し， また，本件特許の出願経過を参酌すれば，本件訂正前の請求項１の本文の 「Ｒ 1 はフッ素であり，Ｒ2 は塩素であり」との記載は，ただし書の「Ｒ1 及 びＲ2が同時に水素原子であることはない。」との関係が不明瞭であり，実質 的に，本文のＲ1 及びＲ2 の範囲は，塩素だけではなく水素を含むはずである と理解され，訂正事項２は，実質的に理解されるＲ2の範囲から塩素を削除す ることによりＲ2の範囲を限定するものであるから，実質上特許請求の範囲を 変更する訂正ではない旨主張する。 しかしながら，前記(2)イのとおり，本件訂正前の請求項１の特許請求の範 囲の記載によれば，本件訂正前の請求項１の本文の「Ｒ1はフッ素であり」及 び「Ｒ2は塩素であり」との記載は，「Ｒ1」を「フッ素」に，「Ｒ2」を「塩 素」にそれぞれ特定したものであることは明らかであり，ただし書の「Ｒ1 及びＲ 2 が同時に水素原子であることはない。」との記載と重複する内容を 含むものであるが，相互に矛盾するものではなく，本件明細書の記載との関 係においても整合するものであるから，本文の記載とただし書の記載が不明 瞭であるということはできない。 次に，本件特許の出願経過によれば，本件訂正前（本件特許の設定登録時） の請求項１は，本件拒絶査定不服審判の請求とともにされた第２次補正によ り第１次補正後の請求項１が補正されたものであるが，本件拒絶査定不服審 判の審判請求書（乙３）には，「３．２．上記補正は，請求項１において， Ｒ1 をフッ素に限定し，Ｒ2 を塩素に限定し（特許請求の範囲の限定的減縮に あたります），…適正な補正です。」，「３．３．上記補正により，本願発 明の化合物は，本願明細書の表２に記載される薬理試験結果において，当業＼n者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活性を奏するもの及びこれらと同視さ＼nれる化合物に限定され，審査官殿が指摘された，「引用文献３の化合物４２ と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物（例えば化合物５２，７３，１１ ５，１３６，１５７，１９３など）」は明確に排除されています。」との記 載があり，この記載から，上記補正は，請求項１におけるＲ1をフッ素に限定 し，Ｒ2を塩素に限定するものであることを明確に理解できる。そして，本件 明細書記載の化合物５２，７３にはＲ2に水素が，化合物１１５，１３６，１ ５７にはＲ1に水素が含まれており，本件拒絶査定不服審判の審判請求書の上 記記載は，本件明細書の記載とも整合することからすると，本件訂正前の請 求項１におけるＲ1及びＲ2の定義が不明瞭であるということはできない。 また，本件拒絶査定（甲１６）には，「本願発明の化合物１０は，引用文 献３の化合物４２に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認められる」との 記載があるが，この記載は，原告らが述べるような審査官が化合物１０を特 許請求の範囲の記載に包含させなくてはならないことを意図して記載したも のとはいえないし，特許請求の範囲の記載は特許許出願人自らが「特許を受 けようとする発明を特定するために必要と認める事項」を記載すべきもので あり（特許法３６条５項），原告らは，自らの責任で特許請求の範囲の記載 を選択すべきであることからすると，本件拒絶査定の上記記載を参酌するこ とにより，本件訂正前の請求項１におけるＲ1 及びＲ2 の定義が不明瞭である ということはできない。
さらに，原告らは，本件特許の出願経過として参酌されるべき事情として， 第２次補正における「Ｒ2は塩素であり，」との記載は，審査官と原告らの代 理人の小川弁理士の補正に関する合意の内容と整合しないことを指摘するが， 原告ら主張の合意は，第三者との関係からすれば，出願経過における願書， 願書に添付した明細書，特許請求の範囲，図面等の審査に係る書類，拒絶査 定不服審判に係る書類等の手続書類と同列に扱うことはできず，本件訂正前 の請求項１の解釈において参酌することはできない。 したがって，原告らの上記主張は，採用することができない。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 実質上拡張変更
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成30(ネ)10090 自由発明対価等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月28日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
大学と企業の共同研究の結果生まれた特許について、大学の研究者が、企業に対して職務発明の対価を請求しました。知財高裁(2部)は、1審と同じく、大学に対する職務発明であると判断しました。
前記(1)のとおり，サントリーがＡ教授と控訴人に対し，研究期間を平 成１５年８月１日から同年１２月３１日までとして委託した研究については，同年 １２月８日に被控訴人に対してその報告書が提出されている（甲２）ところ，その 研究の内容は，健常な日本人成人５２名を対象に行った日本版「アーバンス」神経 心理テストを紹介し，同テストが加齢に伴う高次脳機能障害の簡便かつ正確な評価＼nに有用であるというものであって，本件発明の内容とは異なる。これに対し，同時 期に，サントリーが控訴人に対して，上記研究とは別の内容の研究を委託したこと を認めるに足りる証拠はない。そして，1)控訴人は，平成１５年当時，金沢大学の 助教授として，記憶障害や注意・集中力障害などの高次脳機能障害に関する基礎的＼nかつ臨床的研究を行っていたこと，2)後記のとおり，控訴人は，南ヶ丘病院の患者 に対するアラビタ投与の前後における認知機能の比較試験について，兼業許可を受＼nけていたとは認められないことに照らすと，上記比較試験に係る研究は，金沢大学 における控訴人の職務であるというべきである。したがって，本件発明は，サント リーが控訴人に対して委託した研究に基づくものではなく，控訴人の金沢大学にお ける職務に属するものというべきである。
イ 前記(1)のとおり，金沢大学とサントリーは，平成１６年１２月２７日， 本件共同研究契約を締結したものと認められる。そして，前記(1)のとおり，本件 共同研究契約書では，研究目的及び内容を「アラキドン酸含有油脂の高次脳機能に＼n及ぼす影響を検討する」としているのであるから，本件共同研究契約書の記載と本 件発明の内容とは一致するというべきである。また，本件共同研究契約書では，控 訴人の研究分担を「神経機能の測定」としているが，研究目的及び内容についての＼n上記の記載に照らすと，「神経機能の測定」とは，本件発明の効果の検証のために＼n被験者に対して認知機能の比較試験を行うことを意味するものと理解することがで＼nきる。そうすると，本件発明は，本件共同研究の対象とされたものと認められる。 なお，本件共同研究契約書には，研究実施場所として金沢大学のみを記載し，南 ヶ丘病院は記載されていないが，本件共同研究において，研究の場所を金沢大学に 限定しなければならない理由はなく，本件共同研究契約書も，研究の場所を金沢大 学に限定する趣旨で上記の実施場所の記載をしたものとは認められない。 したがって，本件共同研究を南ヶ丘病院で行うことは禁止されておらず，南ヶ丘 病院で本件発明のための研究を行えば，同研究は，金沢大学における控訴人の職務 に属するものというべきである。 この点，控訴人は，平成１６年２月，金沢大学に対して南ヶ丘病院での兼業許可 申請を行い，金沢大学からその許可を得ていると主張する。＼nしかし，前記(1)のとおり，控訴人が主張する兼業許可申請に係る申＼請書（甲２ ３）には，兼業先である南ヶ丘病院で行う職務として，脳神経外科外来及び入院患 者の診療と記載されており，同記載を前提に兼業許可がされているのであるから， 南ヶ丘病院で患者に対するアラビタ投与の前後における認知機能の比較試験を行う＼nことについてまで兼業の許可がされているわけではない。
ウ 前記(1)のとおり，金沢大学の職務発明取扱規程においては，●●●●・・・ ●●●●●●●●●，控訴人は，金沢大学知的財産本部長に対し，本件発明の発明届出書を提出し，これを受けて，金沢大学知的財産本部長は，控訴人に対し，本件発明を職務発明であると認定した旨の職務発明認定結果通知書を発送し，控訴人は，上記発明届出書に，共同発明の場合に添付する共同研究契約書として本件共同研究契約書の写しを添付し た。前記アのとおり，本件発明は，控訴人の金沢大学における職務に属する発明であることから，控訴人は，金沢大学に対して，本件発明について，上記職務発明の届出をしたものと認められる。
エ 以上のとおり，控訴人が，金沢大学の職務として本件発明をしたことは 明らかであって，本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分を，サントリーを「使 用者等」とした職務発明と認めることはできない。
オ 控訴人は，本件発明のための研究は，本件共同研究契約が締結される前 に事実上終了しており，また，本件原出願は，本件共同研究契約を締結してから半 年程度でされているが，本件発明は，半年程度で完成するものではないと主張する。 しかし，既に認定したとおり，南ヶ丘病院の患者に対するアラビタ投与の前後に おける認知機能の比較試験に係る研究は，金沢大学における控訴人の職務であって，＼nその研究の成果を利用して本件発明が完成し，本件原出願がされたのであるから， 本件発明のための研究が，本件共同研究契約締結前にかなりの程度行われており， 本件原出願は，本件共同研究契約を締結してから半年程度でされているとしても， 本件発明は金沢大学の職務発明であるとの認定を何ら左右するものではない。
カ 控訴人は，甲１８契約に係る契約書には，本件発明のための研究内容に 沿った記載があるから，甲１８契約を締結することによって，本件発明のための研 究が，サントリーと金沢大学との間で締結された共同研究契約に含まれるものにし ようとしたという趣旨の主張をするが，甲１８によると，甲１８契約は，本件共同 研究の研究期間後の平成１８年４月１９日に締結され，それ以降の研究を対象とし ていることが認められるから，控訴人の上記主張は理由がない。
キ 控訴人は，原審における本人尋問において，本件発明の発明届出書に本 件共同研究契約書を添付したのは，金沢大学からそのようにするよう言われ，また， 金沢大学の学長からのプレッシャーにより，本件共同研究契約書を添付することを 断れなかったからであり，本件発明が本件共同研究によって発明されたものとは認 識していなかった旨供述する（１３，３０頁）。 しかし，本件発明が本件共同研究によってされたものではないにもかかわらず， 上記のような理由から，本件共同研究契約書を本件発明の発明届出書に添付するこ とは考え難いというべきである。 控訴人は，金沢大学の学長からプレッシャーをかけられたと供述するが，そのプ レッシャーの内容やプレッシャーがかかる理由が不明であり，また，本件共同研究 契約書の添付について，金沢大学側と交渉をしたこともうかがわれず，控訴人の上 記供述は不自然である。 したがって，控訴人の上記供述は信用することができない。
(3) 控訴人の主位的請求は，本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分がサン トリーを「使用者等」とする職務発明であることを前提とするところ，前記(2)の とおり，同部分はサントリーを「使用者等」とする職務発明ではないから，その余 の点（争点２，３）について判断するまでもなく，控訴人の主位的請求は理由がな い。
２ 争点４，５（予備的請求１の成否及び額）について＼n
(1) 控訴人は，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分をサントリー に譲渡したかについて，以下検討する。
ア 前記１(2)のとおり，控訴人は，金沢大学における控訴人の職務として 本件発明をしたところ，前記１(1)のとおり，控訴人は，金沢大学知的財産本部長 に対し，本件発明の発明届出書を提出し，これを受けて，金沢大学知的財産本部長 は，本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分を職務発明と認定した上で，控訴人 に対し，本件発明を職務発明であると認定した旨の職務発明認定結果通知書を発送 しているのであるから，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分は，金沢 大学に承継されたものと認められる。そして，このことは，前記１(1)で判示した とおり，本件共同研究契約において，同契約の成果である発明に係る特許を受ける 権利のうち控訴人の持分は金沢大学が承継する旨記載されていることにも沿うもの ということができる。 なお，特許を受ける権利が共有に係るときは，同権利を譲渡するには，他の共有 者の同意が必要である（特許法３３条３項）としても，前記１(1)で判示した本件 共同研究契約における共同研究による発明の取扱いに関する定めからすると，Ｂは， 本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分を金沢大学に承継させることにつ いて同意しているものと推認できるし，実際にも，乙１０証書及び甲２４証書に よって，Ｂが上記の同意をしていることが確認されている。 控訴人も，乙１１証書を作成して，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の 持分を金沢大学に承継させたことを確認している。 一方，前記１(2)のとおり，本件発明は，本件共同研究の対象であるところ，前 記１(1)で判示した本件共同研究契約における共同研究による発明の取扱いに関す る定めからすると，サントリーが控訴人から本件共同研究の対象である本件発明に 係る特許を受ける権利の控訴人の持分の譲渡を受けることは予定されておらず，控＼n訴人とサントリーとの間で，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分をサ ントリーに譲渡することを内容とする契約が締結されたことを認めるに足りる証拠 はないし，サントリーが本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分を譲り受 ける動機その他の事情も認められない。 したがって，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分がサントリーに譲 渡されたと認めることはできない。
イ これに対し，控訴人は，乙１０証書を根拠に，本件発明に係る特許を受 ける権利の控訴人の持分がサントリーに譲渡されたと主張する。 しかし，前記１(1)で判示した経緯からすると，乙１０証書（乙１０，４２）及 びこれと同内容の甲２４証書（甲２４，乙４１）は，控訴人とＢが本件発明に係る 特許を受ける権利のそれぞれの持分を，控訴人は金沢大学に，Ｂはサントリーに譲 渡するとともに，控訴人はＢの譲渡について，Ｂは控訴人の譲渡についてそれぞれ 同意したことを確認する趣旨で作成されたものと認められる。なお，控訴人は，ま ず，控訴人が甲２４の書式を作成し，これに控訴人及びＢが署名した甲２４証書を 控訴人が保管し，控訴人は，そのコピーをＢに交付し，その後，サントリーにおい て，同コピーを基に乙１０の書式を作成し，これに控訴人及びＢが署名して乙１０ 証書が作成された旨主張するが，本件訴訟において控訴人が提出した甲２４は写し であり，その原本は被控訴人が乙４１として提出していることから，控訴人は，甲 ２４証書の原本を保管していないものと認められ，したがって，控訴人の上記主張 は事実と異なることは明らかである。
前記(1)のとおり，サントリーがＡ教授と控訴人に対し，研究期間を平 成１５年８月１日から同年１２月３１日までとして委託した研究については，同年 １２月８日に被控訴人に対してその報告書が提出されている（甲２）ところ，その 研究の内容は，健常な日本人成人５２名を対象に行った日本版「アーバンス」神経 心理テストを紹介し，同テストが加齢に伴う高次脳機能障害の簡便かつ正確な評価＼nに有用であるというものであって，本件発明の内容とは異なる。これに対し，同時 期に，サントリーが控訴人に対して，上記研究とは別の内容の研究を委託したこと を認めるに足りる証拠はない。そして，1)控訴人は，平成１５年当時，金沢大学の 助教授として，記憶障害や注意・集中力障害などの高次脳機能障害に関する基礎的＼nかつ臨床的研究を行っていたこと，2)後記のとおり，控訴人は，南ヶ丘病院の患者 に対するアラビタ投与の前後における認知機能の比較試験について，兼業許可を受＼nけていたとは認められないことに照らすと，上記比較試験に係る研究は，金沢大学 における控訴人の職務であるというべきである。したがって，本件発明は，サント リーが控訴人に対して委託した研究に基づくものではなく，控訴人の金沢大学にお ける職務に属するものというべきである。
イ 前記(1)のとおり，金沢大学とサントリーは，平成１６年１２月２７日， 本件共同研究契約を締結したものと認められる。そして，前記(1)のとおり，本件 共同研究契約書では，研究目的及び内容を「アラキドン酸含有油脂の高次脳機能に＼n及ぼす影響を検討する」としているのであるから，本件共同研究契約書の記載と本 件発明の内容とは一致するというべきである。また，本件共同研究契約書では，控 訴人の研究分担を「神経機能の測定」としているが，研究目的及び内容についての＼n上記の記載に照らすと，「神経機能の測定」とは，本件発明の効果の検証のために＼n被験者に対して認知機能の比較試験を行うことを意味するものと理解することがで＼nきる。そうすると，本件発明は，本件共同研究の対象とされたものと認められる。 なお，本件共同研究契約書には，研究実施場所として金沢大学のみを記載し，南 ヶ丘病院は記載されていないが，本件共同研究において，研究の場所を金沢大学に 限定しなければならない理由はなく，本件共同研究契約書も，研究の場所を金沢大 学に限定する趣旨で上記の実施場所の記載をしたものとは認められない。 したがって，本件共同研究を南ヶ丘病院で行うことは禁止されておらず，南ヶ丘 病院で本件発明のための研究を行えば，同研究は，金沢大学における控訴人の職務 に属するものというべきである。 この点，控訴人は，平成１６年２月，金沢大学に対して南ヶ丘病院での兼業許可 申請を行い，金沢大学からその許可を得ていると主張する。＼nしかし，前記(1)のとおり，控訴人が主張する兼業許可申請に係る申＼請書（甲２ ３）には，兼業先である南ヶ丘病院で行う職務として，脳神経外科外来及び入院患 者の診療と記載されており，同記載を前提に兼業許可がされているのであるから， 南ヶ丘病院で患者に対するアラビタ投与の前後における認知機能の比較試験を行う＼nことについてまで兼業の許可がされているわけではない。
ウ 前記(1)のとおり，金沢大学の職務発明取扱規程においては，●●●●・・・ ●●●●●●●●●，控訴人は，金沢大学知的財産本部長に対し，本件発明の発明届出書を提出し，これを受けて，金沢大学知的財産本部長は，控訴人に対し，本件発明を職務発明であると認定した旨の職務発明認定結果通知書を発送し，控訴人は，上記発明届出書に，共同発明の場合に添付する共同研究契約書として本件共同研究契約書の写しを添付し た。前記アのとおり，本件発明は，控訴人の金沢大学における職務に属する発明であることから，控訴人は，金沢大学に対して，本件発明について，上記職務発明の届出をしたものと認められる。
エ 以上のとおり，控訴人が，金沢大学の職務として本件発明をしたことは 明らかであって，本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分を，サントリーを「使 用者等」とした職務発明と認めることはできない。
オ 控訴人は，本件発明のための研究は，本件共同研究契約が締結される前 に事実上終了しており，また，本件原出願は，本件共同研究契約を締結してから半 年程度でされているが，本件発明は，半年程度で完成するものではないと主張する。 しかし，既に認定したとおり，南ヶ丘病院の患者に対するアラビタ投与の前後に おける認知機能の比較試験に係る研究は，金沢大学における控訴人の職務であって，＼nその研究の成果を利用して本件発明が完成し，本件原出願がされたのであるから， 本件発明のための研究が，本件共同研究契約締結前にかなりの程度行われており， 本件原出願は，本件共同研究契約を締結してから半年程度でされているとしても， 本件発明は金沢大学の職務発明であるとの認定を何ら左右するものではない。
カ 控訴人は，甲１８契約に係る契約書には，本件発明のための研究内容に 沿った記載があるから，甲１８契約を締結することによって，本件発明のための研 究が，サントリーと金沢大学との間で締結された共同研究契約に含まれるものにし ようとしたという趣旨の主張をするが，甲１８によると，甲１８契約は，本件共同 研究の研究期間後の平成１８年４月１９日に締結され，それ以降の研究を対象とし ていることが認められるから，控訴人の上記主張は理由がない。
キ 控訴人は，原審における本人尋問において，本件発明の発明届出書に本 件共同研究契約書を添付したのは，金沢大学からそのようにするよう言われ，また， 金沢大学の学長からのプレッシャーにより，本件共同研究契約書を添付することを 断れなかったからであり，本件発明が本件共同研究によって発明されたものとは認 識していなかった旨供述する（１３，３０頁）。 しかし，本件発明が本件共同研究によってされたものではないにもかかわらず， 上記のような理由から，本件共同研究契約書を本件発明の発明届出書に添付するこ とは考え難いというべきである。 控訴人は，金沢大学の学長からプレッシャーをかけられたと供述するが，そのプ レッシャーの内容やプレッシャーがかかる理由が不明であり，また，本件共同研究 契約書の添付について，金沢大学側と交渉をしたこともうかがわれず，控訴人の上 記供述は不自然である。 したがって，控訴人の上記供述は信用することができない。
(3) 控訴人の主位的請求は，本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分がサン トリーを「使用者等」とする職務発明であることを前提とするところ，前記(2)の とおり，同部分はサントリーを「使用者等」とする職務発明ではないから，その余 の点（争点２，３）について判断するまでもなく，控訴人の主位的請求は理由がな い。
２ 争点４，５（予備的請求１の成否及び額）について＼n
(1) 控訴人は，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分をサントリー に譲渡したかについて，以下検討する。
ア 前記１(2)のとおり，控訴人は，金沢大学における控訴人の職務として 本件発明をしたところ，前記１(1)のとおり，控訴人は，金沢大学知的財産本部長 に対し，本件発明の発明届出書を提出し，これを受けて，金沢大学知的財産本部長 は，本件発明のうちの控訴人の持分に係る部分を職務発明と認定した上で，控訴人 に対し，本件発明を職務発明であると認定した旨の職務発明認定結果通知書を発送 しているのであるから，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分は，金沢 大学に承継されたものと認められる。そして，このことは，前記１(1)で判示した とおり，本件共同研究契約において，同契約の成果である発明に係る特許を受ける 権利のうち控訴人の持分は金沢大学が承継する旨記載されていることにも沿うもの ということができる。 なお，特許を受ける権利が共有に係るときは，同権利を譲渡するには，他の共有 者の同意が必要である（特許法３３条３項）としても，前記１(1)で判示した本件 共同研究契約における共同研究による発明の取扱いに関する定めからすると，Ｂは， 本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分を金沢大学に承継させることにつ いて同意しているものと推認できるし，実際にも，乙１０証書及び甲２４証書に よって，Ｂが上記の同意をしていることが確認されている。 控訴人も，乙１１証書を作成して，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の 持分を金沢大学に承継させたことを確認している。 一方，前記１(2)のとおり，本件発明は，本件共同研究の対象であるところ，前 記１(1)で判示した本件共同研究契約における共同研究による発明の取扱いに関す る定めからすると，サントリーが控訴人から本件共同研究の対象である本件発明に 係る特許を受ける権利の控訴人の持分の譲渡を受けることは予定されておらず，控＼n訴人とサントリーとの間で，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分をサ ントリーに譲渡することを内容とする契約が締結されたことを認めるに足りる証拠 はないし，サントリーが本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分を譲り受 ける動機その他の事情も認められない。 したがって，本件発明に係る特許を受ける権利の控訴人の持分がサントリーに譲 渡されたと認めることはできない。
イ これに対し，控訴人は，乙１０証書を根拠に，本件発明に係る特許を受 ける権利の控訴人の持分がサントリーに譲渡されたと主張する。 しかし，前記１(1)で判示した経緯からすると，乙１０証書（乙１０，４２）及 びこれと同内容の甲２４証書（甲２４，乙４１）は，控訴人とＢが本件発明に係る 特許を受ける権利のそれぞれの持分を，控訴人は金沢大学に，Ｂはサントリーに譲 渡するとともに，控訴人はＢの譲渡について，Ｂは控訴人の譲渡についてそれぞれ 同意したことを確認する趣旨で作成されたものと認められる。なお，控訴人は，ま ず，控訴人が甲２４の書式を作成し，これに控訴人及びＢが署名した甲２４証書を 控訴人が保管し，控訴人は，そのコピーをＢに交付し，その後，サントリーにおい て，同コピーを基に乙１０の書式を作成し，これに控訴人及びＢが署名して乙１０ 証書が作成された旨主張するが，本件訴訟において控訴人が提出した甲２４は写し であり，その原本は被控訴人が乙４１として提出していることから，控訴人は，甲 ２４証書の原本を保管していないものと認められ，したがって，控訴人の上記主張 は事実と異なることは明らかである。
2019.08. 2
平成30(行ケ)10145 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月18日 知的財産高等裁判所
進歩性違反無しとした審決が取り消されました。取消理由は、相違点についての判断誤りです。
前記(ア)及び(イ)によれば，甲１ないし３，５に接した当業者は， 過酸化水素と有効塩素剤とを組み合わせて使用する甲１発明には，有効 塩素剤の添加により有害なトリハロメタンが生成するという課題があ ることを認識し，この課題を解決するとともに，使用する薬剤の濃度を 実質的に低下せしめることを目的として，甲１発明における有効塩素剤 を，トリハロメタンを生成せず，有効塩素発生剤である次亜塩素酸ナト リウムよりも少量で付着抑制効果を備える海生生物の付着防止剤であ る甲２記載の二酸化塩素に置換することを試みる動機付けがあるもの と認められるから，甲１及び甲２，３，５に基づいて，冷却用海水路の 海水中に「二酸化塩素と過酸化水素とをこの順もしくは逆順でまたは同 時に添加して，前記二酸化塩素と過酸化水素とを海水中に共存させる」 構成（相違点１に係る本件発明１の構＼＼成）を容易に想到することができ たものと認められる。
イ これに対し被告らは，1)甲１記載の有効塩素発生剤は，過酸化水素との 酸化還元反応によって一重項酸素を発生させる化合物であるから，甲１発 明における有効塩素発生剤を，過酸化水素と反応しても一重項酸素を発生 しない二酸化塩素に置換する動機付けはない，2)二酸化塩素は，不安定か つ酸化力の強い化合物であるため，本件優先日当時，過酸化水素と組み合 わせた場合，両者が反応して消費され，共存できないと考えられており， また，両者の反応により二酸化塩素は，海生生物の付着防止効果が劣る亜 塩素酸イオンとなるので，二酸化塩素を単独で使用した方が，二酸化塩素 と過酸化水素を併用するよりも海生生物の付着防止効果は高いことから すると，当業者においては，過酸化水素に二酸化塩素を組み合わせること についての動機付けがなく，むしろ阻害要因がある旨主張する。 しかしながら，上記1)の点については，甲１には，過酸化水素と有効塩 素発生剤との組み合わせについて，「特に有効塩素との組み合わせの場合 には，次式に示す酸化−還元反応によって一重項の酸素（ＯＩ）が発生し て相乗的に抑制効果が高まるものと考えられる。Ｈ２Ｏ２＋ＣｌＯ−→Ｈ２ Ｏ＋Ｃ１−＋ＯＩ」（前記(2)ア(ウ)）との記載があるが，一重項酸素の発生 により「相乗的に抑制効果が高まるものと考えられる。」と推論している に過ぎず，一重項酸素による付着抑制効果の有無及びその程度を実証的な データ等により確認したものではない。 また，甲１には，過酸化水素と有効塩素発生剤との併用以外にも，過酸 化水素とヒドラジンとを併用した「実施例３」として，過酸化水素とヒド ラジンとの併用の結果，過酸化水素と有効塩素発生剤との併用の結果と同 様の抑制効果が得られたことの記載があり（前記(2)ア(オ)），過酸化水素 とヒドラジンとの併用によって一重項酸素が発生することは想定できな いことに照らすと，二酸化塩素が過酸化水素との併用により一重項酸素を 発生しないとしても，そのことから直ちに甲１発明における有効塩素発生 剤を二酸化塩素に置換する動機付けを否定することはできない。
次に，上記2)の点については，二酸化塩素は，不安定かつ酸化力の強い 化合物であるため，本件優先日当時，過酸化水素と組み合わせた場合にお いて，両者が反応して消費され，およそ共存できないと考えられていたこ とを具体的に裏付ける証拠はない。もっとも，甲３には，「二酸化塩素は， 極めて不安定な化学物質であるため，その貯蔵，輸送は非常に困難である が，このように二酸化塩素発生器を用いた場合には，現場での二酸化塩素 の製造が可能であり，取り扱いが非常に簡単である。」（【００１８】）＼nとの記載があるが，この記載から，海水中で，二酸化塩素と過酸化水素を 併用した場合，両者が反応して消費され，およそ共存できないと読み取る ことはできない。また，本件明細書の【００１０】には，「二酸化塩素と 過酸化水素との併用は，塩素剤と過酸化水素との併用と同様に酸化還元反 応により両薬剤が消費され，水系において安定に共存できないという技術 常識が存在していたためと考えられる。」，「実際に本発明者らが試験した ところによると，…当業者であれば，次亜塩素酸ナトリウムより酸化還元 電位が高い二酸化塩素は過酸化水素と安定に共存できるはずがないと考 えるのが自然である。」，【００１２】には，「…その結果，これまで共存が 不可能と考えられてきた二酸化塩素が海水中で過酸化水素剤と準安定的＼nに共存できることを意外にも見出し…」との記載があるが，当業者は，本 件優先日前に本件出願後に公開された本件明細書の記載に接することが できないのみならず，酸化還元電位については，「一方の系の標準酸化還 元電位が，他方の系のそれより高い（正である）場合，前者の方がより強 い酸化剤となり，前者が還元され，後者が酸化される方向に進みうる。」 こと，「酸化還元電位によって予言できるのは反応方向であり，反応速度＼nではない」ことは，技術常識であること（「化学大辞典３」縮刷版９０４ 頁・共立出版２００３年）に照らすと，酸化還元電位から反応速度まで予＼n測できるものとはいえないから，本件明細書の上記記載をもって，海水中 で，二酸化塩素と過酸化水素を併用した場合，両者が反応して消費され， およそ共存できないということはできない。
前記(ア)及び(イ)によれば，甲１ないし３，５に接した当業者は， 過酸化水素と有効塩素剤とを組み合わせて使用する甲１発明には，有効 塩素剤の添加により有害なトリハロメタンが生成するという課題があ ることを認識し，この課題を解決するとともに，使用する薬剤の濃度を 実質的に低下せしめることを目的として，甲１発明における有効塩素剤 を，トリハロメタンを生成せず，有効塩素発生剤である次亜塩素酸ナト リウムよりも少量で付着抑制効果を備える海生生物の付着防止剤であ る甲２記載の二酸化塩素に置換することを試みる動機付けがあるもの と認められるから，甲１及び甲２，３，５に基づいて，冷却用海水路の 海水中に「二酸化塩素と過酸化水素とをこの順もしくは逆順でまたは同 時に添加して，前記二酸化塩素と過酸化水素とを海水中に共存させる」 構成（相違点１に係る本件発明１の構＼＼成）を容易に想到することができ たものと認められる。
イ これに対し被告らは，1)甲１記載の有効塩素発生剤は，過酸化水素との 酸化還元反応によって一重項酸素を発生させる化合物であるから，甲１発 明における有効塩素発生剤を，過酸化水素と反応しても一重項酸素を発生 しない二酸化塩素に置換する動機付けはない，2)二酸化塩素は，不安定か つ酸化力の強い化合物であるため，本件優先日当時，過酸化水素と組み合 わせた場合，両者が反応して消費され，共存できないと考えられており， また，両者の反応により二酸化塩素は，海生生物の付着防止効果が劣る亜 塩素酸イオンとなるので，二酸化塩素を単独で使用した方が，二酸化塩素 と過酸化水素を併用するよりも海生生物の付着防止効果は高いことから すると，当業者においては，過酸化水素に二酸化塩素を組み合わせること についての動機付けがなく，むしろ阻害要因がある旨主張する。 しかしながら，上記1)の点については，甲１には，過酸化水素と有効塩 素発生剤との組み合わせについて，「特に有効塩素との組み合わせの場合 には，次式に示す酸化−還元反応によって一重項の酸素（ＯＩ）が発生し て相乗的に抑制効果が高まるものと考えられる。Ｈ２Ｏ２＋ＣｌＯ−→Ｈ２ Ｏ＋Ｃ１−＋ＯＩ」（前記(2)ア(ウ)）との記載があるが，一重項酸素の発生 により「相乗的に抑制効果が高まるものと考えられる。」と推論している に過ぎず，一重項酸素による付着抑制効果の有無及びその程度を実証的な データ等により確認したものではない。 また，甲１には，過酸化水素と有効塩素発生剤との併用以外にも，過酸 化水素とヒドラジンとを併用した「実施例３」として，過酸化水素とヒド ラジンとの併用の結果，過酸化水素と有効塩素発生剤との併用の結果と同 様の抑制効果が得られたことの記載があり（前記(2)ア(オ)），過酸化水素 とヒドラジンとの併用によって一重項酸素が発生することは想定できな いことに照らすと，二酸化塩素が過酸化水素との併用により一重項酸素を 発生しないとしても，そのことから直ちに甲１発明における有効塩素発生 剤を二酸化塩素に置換する動機付けを否定することはできない。
次に，上記2)の点については，二酸化塩素は，不安定かつ酸化力の強い 化合物であるため，本件優先日当時，過酸化水素と組み合わせた場合にお いて，両者が反応して消費され，およそ共存できないと考えられていたこ とを具体的に裏付ける証拠はない。もっとも，甲３には，「二酸化塩素は， 極めて不安定な化学物質であるため，その貯蔵，輸送は非常に困難である が，このように二酸化塩素発生器を用いた場合には，現場での二酸化塩素 の製造が可能であり，取り扱いが非常に簡単である。」（【００１８】）＼nとの記載があるが，この記載から，海水中で，二酸化塩素と過酸化水素を 併用した場合，両者が反応して消費され，およそ共存できないと読み取る ことはできない。また，本件明細書の【００１０】には，「二酸化塩素と 過酸化水素との併用は，塩素剤と過酸化水素との併用と同様に酸化還元反 応により両薬剤が消費され，水系において安定に共存できないという技術 常識が存在していたためと考えられる。」，「実際に本発明者らが試験した ところによると，…当業者であれば，次亜塩素酸ナトリウムより酸化還元 電位が高い二酸化塩素は過酸化水素と安定に共存できるはずがないと考 えるのが自然である。」，【００１２】には，「…その結果，これまで共存が 不可能と考えられてきた二酸化塩素が海水中で過酸化水素剤と準安定的＼nに共存できることを意外にも見出し…」との記載があるが，当業者は，本 件優先日前に本件出願後に公開された本件明細書の記載に接することが できないのみならず，酸化還元電位については，「一方の系の標準酸化還 元電位が，他方の系のそれより高い（正である）場合，前者の方がより強 い酸化剤となり，前者が還元され，後者が酸化される方向に進みうる。」 こと，「酸化還元電位によって予言できるのは反応方向であり，反応速度＼nではない」ことは，技術常識であること（「化学大辞典３」縮刷版９０４ 頁・共立出版２００３年）に照らすと，酸化還元電位から反応速度まで予＼n測できるものとはいえないから，本件明細書の上記記載をもって，海水中 で，二酸化塩素と過酸化水素を併用した場合，両者が反応して消費され， およそ共存できないということはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 相違点認定
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成29(ワ)43269 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月18日 東京地方裁判所
衛生マスクの特許権侵害が認定されました。「空間を形づくる非伸縮性の接合部」について、明細書の記載に基づいて、「会話や呼吸の妨げにならない程度に，マスクの本体が鼻下及び唇の表面に接触しない程度の空間が保たれている」と判断されました。＼n
「空間を形づくる非伸縮性の接合部」の意義について，本件明細書には，マ スク布地の中央部に鼻下及び唇部を覆って空間を形づくる非伸縮性の接合部 を形成したので，会話等で唇を動かしても，呼吸をしても，ニット布地による 拡大，縮小といった変化を生じることがなく，安定して会話や呼吸を行うこと ができること，非伸縮性の接合部を形成する手段として，マスク本体の中央部 を左右に分離させた上，鼻下及び唇部との間に一定空間を保つような外膨らみ の扇形状に裁断し，可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合するとの 記載がある（段落【００２０】【００５９】【００６０】【００９２】）。 そうすると，「空間を形づくる非伸縮性の接合部」とは，少なくとも，会話や 呼吸の妨げにならないように，マスクの本体が鼻下及び唇の表面に接触しない＼n程度の空間が保たれるよう，マスク本体の中央部を左右に分離させ，外膨らみ の扇形状に裁断して可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合する構＼n成を含むと解するのが相当である。
証拠（甲５，２１の１・２，乙３７）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品 は，マスク本体の中央部を左右に分離させ，外膨らみの扇形状に裁断して縫合 する構成を有しており，それによって，マスク本体の中央部に非伸縮性の接合＼n部が形成され，会話や呼吸の妨げにならない程度に，マスクの本体が鼻下及び 唇の表面に接触しない程度の空間が保たれていると認められる。＼nしたがって，被告製品は，「空間を形づくる非伸縮性の接合部」（構成要件Ｄ）＼nを充足するといえる。
これに対し，被告は，「非伸縮性の接合部」について，「非」とは，後に続く 語句について「そうでない」という意味であり，「非伸縮性」とは，伸縮しない， 又は，伸縮するものを除くという意味であると主張するが，本件明細書には， 前記のとおりの記載があり，他方，「非伸縮性」について全く伸縮性を有しない とは記載されていない。また，本件発明はニット生地のマスクに関する発明で あり，一切伸縮しない製品のみを想定しているとは考え難い。 被告は，本件明細書の記載（段落【００６０】【００６１】）から，「非伸縮性」 の接合部とは，二重の縫合であることが必須の構成であると主張するが，本件＼n明細書の段落【００６１】には，「例えば・・・二重の縫合を施すことで可及的 な非伸縮性を得ることができる。」との記載があるとおり，二重の縫合はあく まで実施形態の一つとして例示されているにすぎず，「非伸縮性」の接合部の 構成が二重の縫合に限定されるとは認められない。＼n
「空間を形づくる非伸縮性の接合部」の意義について，本件明細書には，マ スク布地の中央部に鼻下及び唇部を覆って空間を形づくる非伸縮性の接合部 を形成したので，会話等で唇を動かしても，呼吸をしても，ニット布地による 拡大，縮小といった変化を生じることがなく，安定して会話や呼吸を行うこと ができること，非伸縮性の接合部を形成する手段として，マスク本体の中央部 を左右に分離させた上，鼻下及び唇部との間に一定空間を保つような外膨らみ の扇形状に裁断し，可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合するとの 記載がある（段落【００２０】【００５９】【００６０】【００９２】）。 そうすると，「空間を形づくる非伸縮性の接合部」とは，少なくとも，会話や 呼吸の妨げにならないように，マスクの本体が鼻下及び唇の表面に接触しない＼n程度の空間が保たれるよう，マスク本体の中央部を左右に分離させ，外膨らみ の扇形状に裁断して可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合する構＼n成を含むと解するのが相当である。
証拠（甲５，２１の１・２，乙３７）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品 は，マスク本体の中央部を左右に分離させ，外膨らみの扇形状に裁断して縫合 する構成を有しており，それによって，マスク本体の中央部に非伸縮性の接合＼n部が形成され，会話や呼吸の妨げにならない程度に，マスクの本体が鼻下及び 唇の表面に接触しない程度の空間が保たれていると認められる。＼nしたがって，被告製品は，「空間を形づくる非伸縮性の接合部」（構成要件Ｄ）＼nを充足するといえる。
これに対し，被告は，「非伸縮性の接合部」について，「非」とは，後に続く 語句について「そうでない」という意味であり，「非伸縮性」とは，伸縮しない， 又は，伸縮するものを除くという意味であると主張するが，本件明細書には， 前記のとおりの記載があり，他方，「非伸縮性」について全く伸縮性を有しない とは記載されていない。また，本件発明はニット生地のマスクに関する発明で あり，一切伸縮しない製品のみを想定しているとは考え難い。 被告は，本件明細書の記載（段落【００６０】【００６１】）から，「非伸縮性」 の接合部とは，二重の縫合であることが必須の構成であると主張するが，本件＼n明細書の段落【００６１】には，「例えば・・・二重の縫合を施すことで可及的 な非伸縮性を得ることができる。」との記載があるとおり，二重の縫合はあく まで実施形態の一つとして例示されているにすぎず，「非伸縮性」の接合部の 構成が二重の縫合に限定されるとは認められない。＼n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成30(行ケ)10166 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月20日 知的財産高等裁判所
対戦ゲームについて進歩性なしとした拒絶審決が維持されました。
前記２(1)〜(3)のとおり，周知技術Ａは，引用文献１が属する対戦型コ ンピュータゲームの分野における周知技術である。 そして，前記２(2)，(3)のとおり，引用文献３には，プレイヤキャラクタと敵キャ ラクタの強さのバランスをとることを目的とし，プレイヤキャラクタの強さに応じ た強さの敵キャラクタを出現させることで，プレイヤキャラクタに対して強すぎた り弱すぎたりすることのないようにして，ゲームの興味を持続させる効果を生じさ せることが記載され，また，引用文献４には，ユーザの競技レベルに相応しい他の ユーザを対戦相手とすることを目的とし，ユーザの競技レベルに応じた競技レベル の対戦相手を選択することで，相手が弱すぎたり強すぎたりすることがなくなり， 各ユーザは実力が伯仲した相手との対戦を楽しむことができるという効果を生じさ せることが記載されていることからすると，周知技術Ａは，ゲームに抽出されるキ ャラクタやプレーヤのレベルをキャラクタやプレーヤのレベルに合わせることによ り，ゲームを楽しいものとするという技術思想に基づくものであると認められると ころ，引用発明１も，前記３(1)で認定したとおり，支援すべきプレイヤの支援度合 いに応じた人数の第三者勢力を登場させて，プレイヤ同士の操作経験に基づく優劣 のアンバランスを調整することにより，拮抗かつ緊張感のあるゲームとするという 技術思想に基づくものであると認められるから，周知技術Ａと引用発明１とは共通 の技術思想を有しているといえる。 したがって，引用発明１及び周知技術Ａは，技術分野及び技術思想が共通するか ら，引用発明１に周知技術Ａを適用する動機付けはあるというべきである。
(ｲ) 原告は，引用文献３，４に記載された技術は，いずれも，第３者登場 型に属する対戦アクションゲームに関する技術ではないし，また，第１のプレーヤ キャラクタの情報及び第２のプレーヤキャラクタの情報の組合せに基づいて第３者 キャラクタが抽出されるというものでもないから，本願発明とは技術分野を異にす ると主張する。 しかし，前記(ｱ)のとおり，引用発明１に周知技術Ａを適用することの動機付けは 認められるというべきであり，動機付けが認められるためには，第三者登場型対戦 ゲームであるという点の共通性は必要ないというべきである。 したがって，周知技術Ａが第三者登場型対戦ゲームではないことを前提とする原 告の上記主張は理由がない。
エ(ｱ) ところで，相違点１は，第３者キャラクタを抽出してマッチングさせ る設定処理に関して，本願発明は，「複数のキャラクタの中から，第３者キャラクタ を抽出」しているのに対して，引用発明１は，「ＮＰＣ人数を増減設定」している点 である。すなわち，本願発明と引用発明１とは，第３者キャラクタを抽出してマッ チングさせる設定処理に関して，当該第３者キャラクタが，複数のレベルのキャラ クタの中からレベルの合うキャラクタが抽出されるのか，それとも，同一のレベル のキャラクタが抽出され，その人数を増減させることによりレベルを合わせるのか の点で相違するのであるから，第３者キャラクタを抽出してマッチングさせる設定 処理に関して，引用発明１の「ＮＰＣ人数を増減設定」するという構成（同一のレ＼nベルのキャラクタが抽出され，その人数を増減させることによりレベルを合わせる という構成）に代えて，周知技術Ａの「複数の種類のキャラクタ又はプレーヤの中＼nから，キャラクタ又はプレーヤのレベルに応じて特定のキャラクタ又はプレーヤを 抽出すること」という構成にすることで，本願発明の構＼成となるものと認められる。
(ｲ) 原告は，本願発明の課題は，「対戦者同士の操作経験に基づくゲーム優 劣のアンバランスを第３者キャラクタを登場させることにより調整する従来技術が， 対戦ゲームとしての面白みに欠ける」ことであり，プレーヤのレベル等に応じた相 手側キャラクタを抽出するというものではないから，引用発明１及び周知技術１と は課題が異なる旨主張するが，本願発明の課題が上記のとおりであるとしても，引 用発明１に周知技術Ａを適用することが困難となるということはできず，また，引 用発明１に周知技術Ａを適用すると，本願発明の構成となるのであるから，原告の＼n上記主張は理由がない。
オ 以上より，引用発明１に周知技術Ａを適用して，本願発明を容易に想到 することができるというべきである。
カ なお，原告は，本願発明は，第３者キャラクタの参戦により従来にない 白熱した対戦ゲームを楽しむことができるという各引用文献に記載の発明の作用効 果とは異なる格別の作用効果を奏する旨主張するが，同効果は，引用発明１に周知 技術Ａを適用した発明にも認められる作用効果であって，格別のものとはいえない から，原告の上記主張は理由がない。
前記２(1)〜(3)のとおり，周知技術Ａは，引用文献１が属する対戦型コ ンピュータゲームの分野における周知技術である。 そして，前記２(2)，(3)のとおり，引用文献３には，プレイヤキャラクタと敵キャ ラクタの強さのバランスをとることを目的とし，プレイヤキャラクタの強さに応じ た強さの敵キャラクタを出現させることで，プレイヤキャラクタに対して強すぎた り弱すぎたりすることのないようにして，ゲームの興味を持続させる効果を生じさ せることが記載され，また，引用文献４には，ユーザの競技レベルに相応しい他の ユーザを対戦相手とすることを目的とし，ユーザの競技レベルに応じた競技レベル の対戦相手を選択することで，相手が弱すぎたり強すぎたりすることがなくなり， 各ユーザは実力が伯仲した相手との対戦を楽しむことができるという効果を生じさ せることが記載されていることからすると，周知技術Ａは，ゲームに抽出されるキ ャラクタやプレーヤのレベルをキャラクタやプレーヤのレベルに合わせることによ り，ゲームを楽しいものとするという技術思想に基づくものであると認められると ころ，引用発明１も，前記３(1)で認定したとおり，支援すべきプレイヤの支援度合 いに応じた人数の第三者勢力を登場させて，プレイヤ同士の操作経験に基づく優劣 のアンバランスを調整することにより，拮抗かつ緊張感のあるゲームとするという 技術思想に基づくものであると認められるから，周知技術Ａと引用発明１とは共通 の技術思想を有しているといえる。 したがって，引用発明１及び周知技術Ａは，技術分野及び技術思想が共通するか ら，引用発明１に周知技術Ａを適用する動機付けはあるというべきである。
(ｲ) 原告は，引用文献３，４に記載された技術は，いずれも，第３者登場 型に属する対戦アクションゲームに関する技術ではないし，また，第１のプレーヤ キャラクタの情報及び第２のプレーヤキャラクタの情報の組合せに基づいて第３者 キャラクタが抽出されるというものでもないから，本願発明とは技術分野を異にす ると主張する。 しかし，前記(ｱ)のとおり，引用発明１に周知技術Ａを適用することの動機付けは 認められるというべきであり，動機付けが認められるためには，第三者登場型対戦 ゲームであるという点の共通性は必要ないというべきである。 したがって，周知技術Ａが第三者登場型対戦ゲームではないことを前提とする原 告の上記主張は理由がない。
エ(ｱ) ところで，相違点１は，第３者キャラクタを抽出してマッチングさせ る設定処理に関して，本願発明は，「複数のキャラクタの中から，第３者キャラクタ を抽出」しているのに対して，引用発明１は，「ＮＰＣ人数を増減設定」している点 である。すなわち，本願発明と引用発明１とは，第３者キャラクタを抽出してマッ チングさせる設定処理に関して，当該第３者キャラクタが，複数のレベルのキャラ クタの中からレベルの合うキャラクタが抽出されるのか，それとも，同一のレベル のキャラクタが抽出され，その人数を増減させることによりレベルを合わせるのか の点で相違するのであるから，第３者キャラクタを抽出してマッチングさせる設定 処理に関して，引用発明１の「ＮＰＣ人数を増減設定」するという構成（同一のレ＼nベルのキャラクタが抽出され，その人数を増減させることによりレベルを合わせる という構成）に代えて，周知技術Ａの「複数の種類のキャラクタ又はプレーヤの中＼nから，キャラクタ又はプレーヤのレベルに応じて特定のキャラクタ又はプレーヤを 抽出すること」という構成にすることで，本願発明の構＼成となるものと認められる。
(ｲ) 原告は，本願発明の課題は，「対戦者同士の操作経験に基づくゲーム優 劣のアンバランスを第３者キャラクタを登場させることにより調整する従来技術が， 対戦ゲームとしての面白みに欠ける」ことであり，プレーヤのレベル等に応じた相 手側キャラクタを抽出するというものではないから，引用発明１及び周知技術１と は課題が異なる旨主張するが，本願発明の課題が上記のとおりであるとしても，引 用発明１に周知技術Ａを適用することが困難となるということはできず，また，引 用発明１に周知技術Ａを適用すると，本願発明の構成となるのであるから，原告の＼n上記主張は理由がない。
オ 以上より，引用発明１に周知技術Ａを適用して，本願発明を容易に想到 することができるというべきである。
カ なお，原告は，本願発明は，第３者キャラクタの参戦により従来にない 白熱した対戦ゲームを楽しむことができるという各引用文献に記載の発明の作用効 果とは異なる格別の作用効果を奏する旨主張するが，同効果は，引用発明１に周知 技術Ａを適用した発明にも認められる作用効果であって，格別のものとはいえない から，原告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.08. 2
平成31(ネ)10019 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月19日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ＣＳ関連発明について均等主張も否定されました。1審では、構成要件Ｄについて均等主張をしていませんでした。控訴審では構＼成要件Ｄの均等侵害を主張しましたが、第1要件を満たしていないと判断されました。被控訴人（1審被告）はYAHOO（株）です。
本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び前記(2)の本件明細 書の開示事項を総合すると，本件発明の技術的意義は，従来の住宅地図に おいては，建物表示に住所番地及び居住者氏名も全て併記されていたため，＼n肉眼でも判別可能な実用性を確保するために縮尺度を低いものにする必要＼nがあり，これに伴って全体として地図の大型化や大冊化を招き，この大型 化や大冊化が氏名の記載変更作業の実地調査に係る人件費と相俟って住宅 地図を高価格なものとし，更に氏名の公表を希望しない住人についても住＼n宅地図に氏名を登載してしまうこととなるため，プライバシーの保護とい う点からも問題を有し，また，従来の住宅地図の付属の索引は，住所の丁 目及びそれぞれの丁目に該当するページだけが掲載されていたため，「目 的とする居住地（建物）を探し出す作業」（検索）が，煩雑で面倒であり， 迅速さに欠け，非能率な作業となっていたという課題があったことから，＼n本件発明の住宅地図は，この課題を解決するため，検索の目安となる公共 施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については，居住人氏名や建物 名称の記載を省略し，住宅及び建物のポリゴンと番地のみを記載すること により，縮尺度の高い，広い鳥瞰性を備えた構成の地図とし（構＼成要件Ｂ 及びＣ），地図の各ページを適宜に分割して区画化した上で，地図に記載 の全ての住宅建物の所在番地を，住宅建物の記載ページ及び記載区画を特 定する記号番号と一覧的に対応させた付属の索引欄を設ける構成（構＼成要 件ＤないしＦ）を採用することにより，小判で，薄い，取り扱いの容易な 廉価な住宅地図を提供することができ，また，上記索引欄を付すことによ って，全ての建物についてその掲載ページと当該ページ内の該当区画が容 易に分かるため，簡潔で見やすく，迅速な検索の可能な住宅地図を提供す＼nることができるという効果を奏することにあるものと認められる。
イ この点に関し控訴人は，本件発明の技術的思想（技術的意義）は，「検 索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については 居住人氏名や建物名称の記載を省略し住宅及び建物のポリゴンと番地のみ を記載すると共に，縮尺を圧縮して」（本件発明の構成要件Ｂ及び構＼成要 件Ｃの前半）という構成により，「記載スベースを大きく必要とせず」（本＼n件明細書の【００３９】），これにより「広い鳥瞰性を備えた地図を構成」＼n（構成要件Ｃの後半）する点にある旨（前記第２の４(1)エの「当審におけ る控訴人の主張」(ア)）を主張する。
しかしながら，発明の技術的意義は，明細書に開示された従来技術の課 題について，特許請求の範囲の記載及び明細書の記載に基づいて，当該発 明がその課題の解決手段として採用した構成及びその構＼成による効果を踏 まえて認定すべきものと解されるところ，控訴人の上記主張は，本件明細 書において，従来の住宅地図の付属の索引には，住所の丁目及びそれぞれ の丁目に該当するページだけが掲載されていたため，「目的とする居住地 （建物）を探し出す作業」（検索）が，煩雑で面倒であり，迅速さに欠け， 非能率であるという課題があったこと（【０００３】），本件発明は，上＼n記課題を解決するための手段として，地図の各ページを適宜に分割して区 画化した上で，地図に記載の全ての住宅建物の所在番地を，住宅建物の記 載ページ及び記載区画を特定する記号番号と一覧的に対応させた付属の索 引欄を設ける構成（構＼成要件ＤないしＦ）を採用したことにより，全ての 建物についてその掲載ページと当該ページ内の該当区画が容易に分かるた め，簡潔で見やすく，迅速な検索を可能としたという効果を奏すること（【０＼n０３９】）の開示があることを考慮しないものであるから，採用すること ができない。
・・・
控訴人は，仮に本件発明の構成要件Ｄの「区画化」の構＼成が，地図が記載 されている各ページについて，記載されている地図を線その他の方法によっ て仕切って複数の区画に分割し，その各区画を特定する番号又は記号番号を 付し，利用者が，線その他の方法及び記号番号により，当該ページ内にある 複数の区画の中の当該区画を認識することができる形で複数の区画に分割す ることを意味するものと解し，また，仮に構成要件Ｆの「索引欄に…住宅建＼n物の所在する番地を前記地図上における…記載ページ及び記載区画の記号番 号と一覧的に対応させて掲載した」との構成が，索引欄に所在番地の記載ペ＼nージ及び区画の記号番号がユーザの目に見える形で掲載される構成に限られ＼nると解した場合には，被告地図は，各ページに線その他の方法及び記号番号 が付されていない点及び「特定の緯度・経度を含む地点データと縮尺レベル １９ないし２０を含むＵＲＬ」が画面に「一覧的に」表示されていない点で＼n本件発明と相違することとなるが，被告地図は，均等の成立要件（第１要件 ないし第３要件）を満たしているから，本件発明と均等なものとして，本件 発明の技術的範囲に属する旨主張する。 しかしながら，前記１(3)ア認定の本件発明の技術的意義に鑑みると，本件 発明の本質的部分は，検索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住 宅及び建物については，居住人氏名や建物名称の記載を省略し，住宅及び建 物のポリゴンと番地のみを記載することにより，縮尺度の高い，広い鳥瞰性 を備えた構成の地図とし（構＼成要件Ｂ及びＣ），地図の各ページを適宜に分 割して区画化した上で，地図に記載の全ての住宅建物の所在番地を，住宅建 物の記載ページ及び記載区画を特定する記号番号と一覧的に対応させた付属 の索引欄を設ける構成（構＼成要件ＤないしＦ）を採用することにより，小判 で，薄い，取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することができ，また， 上記索引欄を付すことによって，全ての建物についてその掲載ページと当該 ページ内の該当区画が容易に分かるため，簡潔で見やすく，迅速な検索の可 能な住宅地図を提供することができる点にあるものと認められる。＼n
しかるところ，被告地図においては，前記２(1)ウ及び(2)認定のとおり， 地図を記載した各ページを線その他の方法及び記号番号によりユーザの目に 見える形で複数の区画に仕切られておらず，索引欄に住宅建物の所在番地の 記載ページ及び区画の記号番号がユーザの目に見える形で掲載されていない ため，構成要件Ｄ及びＦを充足せず，ユーザが所在番地の記載ページ及び区＼n画の記号番号の情報から検索対象の建物の該当区画を探し，区画内から建物 を探し当てることができないから，このような索引欄を利用した迅速な検索 が可能であるということはできない。＼nしたがって，被告地図は，本件発明の本質的部分を備えているものと認め ることはできず，被告地図の相違部分は，本件発明の本質的部分でないとい うことはできないから，均等論の第１要件を充足しない。
本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び前記(2)の本件明細 書の開示事項を総合すると，本件発明の技術的意義は，従来の住宅地図に おいては，建物表示に住所番地及び居住者氏名も全て併記されていたため，＼n肉眼でも判別可能な実用性を確保するために縮尺度を低いものにする必要＼nがあり，これに伴って全体として地図の大型化や大冊化を招き，この大型 化や大冊化が氏名の記載変更作業の実地調査に係る人件費と相俟って住宅 地図を高価格なものとし，更に氏名の公表を希望しない住人についても住＼n宅地図に氏名を登載してしまうこととなるため，プライバシーの保護とい う点からも問題を有し，また，従来の住宅地図の付属の索引は，住所の丁 目及びそれぞれの丁目に該当するページだけが掲載されていたため，「目 的とする居住地（建物）を探し出す作業」（検索）が，煩雑で面倒であり， 迅速さに欠け，非能率な作業となっていたという課題があったことから，＼n本件発明の住宅地図は，この課題を解決するため，検索の目安となる公共 施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については，居住人氏名や建物 名称の記載を省略し，住宅及び建物のポリゴンと番地のみを記載すること により，縮尺度の高い，広い鳥瞰性を備えた構成の地図とし（構＼成要件Ｂ 及びＣ），地図の各ページを適宜に分割して区画化した上で，地図に記載 の全ての住宅建物の所在番地を，住宅建物の記載ページ及び記載区画を特 定する記号番号と一覧的に対応させた付属の索引欄を設ける構成（構＼成要 件ＤないしＦ）を採用することにより，小判で，薄い，取り扱いの容易な 廉価な住宅地図を提供することができ，また，上記索引欄を付すことによ って，全ての建物についてその掲載ページと当該ページ内の該当区画が容 易に分かるため，簡潔で見やすく，迅速な検索の可能な住宅地図を提供す＼nることができるという効果を奏することにあるものと認められる。
イ この点に関し控訴人は，本件発明の技術的思想（技術的意義）は，「検 索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住宅及び建物については 居住人氏名や建物名称の記載を省略し住宅及び建物のポリゴンと番地のみ を記載すると共に，縮尺を圧縮して」（本件発明の構成要件Ｂ及び構＼成要 件Ｃの前半）という構成により，「記載スベースを大きく必要とせず」（本＼n件明細書の【００３９】），これにより「広い鳥瞰性を備えた地図を構成」＼n（構成要件Ｃの後半）する点にある旨（前記第２の４(1)エの「当審におけ る控訴人の主張」(ア)）を主張する。
しかしながら，発明の技術的意義は，明細書に開示された従来技術の課 題について，特許請求の範囲の記載及び明細書の記載に基づいて，当該発 明がその課題の解決手段として採用した構成及びその構＼成による効果を踏 まえて認定すべきものと解されるところ，控訴人の上記主張は，本件明細 書において，従来の住宅地図の付属の索引には，住所の丁目及びそれぞれ の丁目に該当するページだけが掲載されていたため，「目的とする居住地 （建物）を探し出す作業」（検索）が，煩雑で面倒であり，迅速さに欠け， 非能率であるという課題があったこと（【０００３】），本件発明は，上＼n記課題を解決するための手段として，地図の各ページを適宜に分割して区 画化した上で，地図に記載の全ての住宅建物の所在番地を，住宅建物の記 載ページ及び記載区画を特定する記号番号と一覧的に対応させた付属の索 引欄を設ける構成（構＼成要件ＤないしＦ）を採用したことにより，全ての 建物についてその掲載ページと当該ページ内の該当区画が容易に分かるた め，簡潔で見やすく，迅速な検索を可能としたという効果を奏すること（【０＼n０３９】）の開示があることを考慮しないものであるから，採用すること ができない。
・・・
控訴人は，仮に本件発明の構成要件Ｄの「区画化」の構＼成が，地図が記載 されている各ページについて，記載されている地図を線その他の方法によっ て仕切って複数の区画に分割し，その各区画を特定する番号又は記号番号を 付し，利用者が，線その他の方法及び記号番号により，当該ページ内にある 複数の区画の中の当該区画を認識することができる形で複数の区画に分割す ることを意味するものと解し，また，仮に構成要件Ｆの「索引欄に…住宅建＼n物の所在する番地を前記地図上における…記載ページ及び記載区画の記号番 号と一覧的に対応させて掲載した」との構成が，索引欄に所在番地の記載ペ＼nージ及び区画の記号番号がユーザの目に見える形で掲載される構成に限られ＼nると解した場合には，被告地図は，各ページに線その他の方法及び記号番号 が付されていない点及び「特定の緯度・経度を含む地点データと縮尺レベル １９ないし２０を含むＵＲＬ」が画面に「一覧的に」表示されていない点で＼n本件発明と相違することとなるが，被告地図は，均等の成立要件（第１要件 ないし第３要件）を満たしているから，本件発明と均等なものとして，本件 発明の技術的範囲に属する旨主張する。 しかしながら，前記１(3)ア認定の本件発明の技術的意義に鑑みると，本件 発明の本質的部分は，検索の目安となる公共施設や著名ビル等を除く一般住 宅及び建物については，居住人氏名や建物名称の記載を省略し，住宅及び建 物のポリゴンと番地のみを記載することにより，縮尺度の高い，広い鳥瞰性 を備えた構成の地図とし（構＼成要件Ｂ及びＣ），地図の各ページを適宜に分 割して区画化した上で，地図に記載の全ての住宅建物の所在番地を，住宅建 物の記載ページ及び記載区画を特定する記号番号と一覧的に対応させた付属 の索引欄を設ける構成（構＼成要件ＤないしＦ）を採用することにより，小判 で，薄い，取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することができ，また， 上記索引欄を付すことによって，全ての建物についてその掲載ページと当該 ページ内の該当区画が容易に分かるため，簡潔で見やすく，迅速な検索の可 能な住宅地図を提供することができる点にあるものと認められる。＼n
しかるところ，被告地図においては，前記２(1)ウ及び(2)認定のとおり， 地図を記載した各ページを線その他の方法及び記号番号によりユーザの目に 見える形で複数の区画に仕切られておらず，索引欄に住宅建物の所在番地の 記載ページ及び区画の記号番号がユーザの目に見える形で掲載されていない ため，構成要件Ｄ及びＦを充足せず，ユーザが所在番地の記載ページ及び区＼n画の記号番号の情報から検索対象の建物の該当区画を探し，区画内から建物 を探し当てることができないから，このような索引欄を利用した迅速な検索 が可能であるということはできない。＼nしたがって，被告地図は，本件発明の本質的部分を備えているものと認め ることはできず，被告地図の相違部分は，本件発明の本質的部分でないとい うことはできないから，均等論の第１要件を充足しない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.07.24
平成31(ネ)10010 不当利得返還請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年7月10日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
第1要件を満たさないとして、知財高裁（第1部）は、1審と同様に均等侵害否定しました。
特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった 技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に＼n見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解される。そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許＼n発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定することが相当である。＼nその認定に当たっては，特許発明の実質的価値がその技術分野における従来技術 と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば，特許請求の範囲及び明 細書の記載，特に明細書記載の従来技術との比較から認定することが相当である。 第１要件の判断，すなわち，対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかど うかを判断する際には，上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品 等が共通に備えているかどうかを判断し，これを備えていると認められる場合には， 相違部分は本質的部分ではないと判断することが相当である。
イ 本件における第１要件の成否
本件発明に係る特許請求の範囲及び明細書の記載は，前記（１(2)のアイ）のとお りであり，要するに，本件発明は，液晶表示装置に用いられる平面照光装置に関し，導光板の下面に多数の多面プリズムを設ける従来技術の下では，乱反射が起きて上＼n面に向かう光量が減り，照光面である上面に極端な明暗のコントラストが生じるな どの問題があったところ，液晶表示装置を均一にかつ高い輝度で照らすという課題を解決するため，導光板である板状体の両面のうち，照光面とは反対側の面に回折＼n格子を設け，この回折格子の回折機能によって，導光板である板状体に入射した光が照光面の側において均一にかつ高い輝度を発揮するようにしたものである。＼nそして，照光面とは反対側の面に回折格子を設けるようにしたのは，本件明細書 の記載（前記１(2)イの(エ)(オ)(カ)）によれば，本件発明においては，透明な板状体か らなる導光板の両面のうち照光の効果を生じさせるのとは反対の面（裏面）に，光 の入射角と臨界角をもとに適切に決められた間隔で，回折格子（刻線溝）が加工さ れており，これにより，導光板の一端面から裏面に向けて入射した光は，上記回折 格子によって導光板の表面（照光の効果を生じさせる面）に向かって回折され，導光板の表＼面がこれに直交する高強度の出射光と導光板内に導かれる全反射光によって極めて明るく照らされるようにしたからであり，以上が本件発明における回折機 能の機序であるものと認められる。このような機序が本件発明の技術的思想を構＼成していることからすれば，照光面とは反対側の面に回折格子を設けるようにしたこと，すなわち本件発明のうち板状 体の裏面に回折格子を設けるとの部分は，本件発明における本質的部分であるとい うべきである。 そして，被告製品が板状体の裏面に回折格子を設けるという部分を備えていない ことは，既に文言侵害との関係において検討したとおりであるから，結局，本件発 明と被告製品との相違部分は本質的部分であって，均等の第１要件を充足しないと いうべきである。
特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった 技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基 づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に＼n見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解される。そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許＼n発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の 記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定することが相当である。＼nその認定に当たっては，特許発明の実質的価値がその技術分野における従来技術 と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば，特許請求の範囲及び明 細書の記載，特に明細書記載の従来技術との比較から認定することが相当である。 第１要件の判断，すなわち，対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかど うかを判断する際には，上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品 等が共通に備えているかどうかを判断し，これを備えていると認められる場合には， 相違部分は本質的部分ではないと判断することが相当である。
イ 本件における第１要件の成否
本件発明に係る特許請求の範囲及び明細書の記載は，前記（１(2)のアイ）のとお りであり，要するに，本件発明は，液晶表示装置に用いられる平面照光装置に関し，導光板の下面に多数の多面プリズムを設ける従来技術の下では，乱反射が起きて上＼n面に向かう光量が減り，照光面である上面に極端な明暗のコントラストが生じるな どの問題があったところ，液晶表示装置を均一にかつ高い輝度で照らすという課題を解決するため，導光板である板状体の両面のうち，照光面とは反対側の面に回折＼n格子を設け，この回折格子の回折機能によって，導光板である板状体に入射した光が照光面の側において均一にかつ高い輝度を発揮するようにしたものである。＼nそして，照光面とは反対側の面に回折格子を設けるようにしたのは，本件明細書 の記載（前記１(2)イの(エ)(オ)(カ)）によれば，本件発明においては，透明な板状体か らなる導光板の両面のうち照光の効果を生じさせるのとは反対の面（裏面）に，光 の入射角と臨界角をもとに適切に決められた間隔で，回折格子（刻線溝）が加工さ れており，これにより，導光板の一端面から裏面に向けて入射した光は，上記回折 格子によって導光板の表面（照光の効果を生じさせる面）に向かって回折され，導光板の表＼面がこれに直交する高強度の出射光と導光板内に導かれる全反射光によって極めて明るく照らされるようにしたからであり，以上が本件発明における回折機 能の機序であるものと認められる。このような機序が本件発明の技術的思想を構＼成していることからすれば，照光面とは反対側の面に回折格子を設けるようにしたこと，すなわち本件発明のうち板状 体の裏面に回折格子を設けるとの部分は，本件発明における本質的部分であるとい うべきである。 そして，被告製品が板状体の裏面に回折格子を設けるという部分を備えていない ことは，既に文言侵害との関係において検討したとおりであるから，結局，本件発 明と被告製品との相違部分は本質的部分であって，均等の第１要件を充足しないと いうべきである。
◆原審（平成28(ワ)4759）
では以下のように判断されていました。
以上からすると，本件発明が課題とするところは，いずれも本件特
許の出願時の従来技術によって，同様の解決原理によって解決されていたといえる。
・・・
刻線溝又はエンボス型のホログラムを用いた点にあるが，回折格子としては後者の方がむしろ通常であること（前記１(4)ウ(ｱ)，(ｴ)，(ｵ)）からすると，本件発明の従来技術に対する貢献の程度は大きくないというべきである。
ウ 以上よりすれば，本件発明の本質的部分については，特許請求の範囲の
記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> ピックアップ対象
2019.07.22
平成30(行ケ)10152 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成31年4月11日 知的財産高等裁判所
3条1項3号（公知意匠との類似）を理由とした拒絶審決が維持されました。裁判所は、「これらの相違点から受ける印象は，両意匠の上記共通点から受ける印象を凌駕するも
のではない」と判断しました。
本願意匠（別紙１）及び引用意匠（別紙２）の各形態，本願意匠と引用意 匠の共通点及び相違点に関する本件審決の認定（前記第２の２(2)）に誤りが ないことは，当事者間に争いがない。
両意匠の意匠に係る物品は，電動歯ブラシの本体（把持部）であり，主な需 要者は，電動歯ブラシを使用する一般消費者である。そして，かかる需要者が， 電動歯ブラシを使用するときは，通常，シャフト部にブラシヘッドを装着した 電動歯ブラシの本体を手に取り，歯磨き粉を付けたブラシヘッドを口腔内に 入れてから本体の動作制御釦を押して始動した後，本体を把持しながら，ブラ シヘッドを歯に当てて歯磨きを行うことからすると，本体把持部の握りやす さや操作の容易さを重視し，本体把持部の全体形状に特に注目をするものと 認められる。 しかるところ，両意匠は，「全体は，隅丸長方形状の底部より，僅かに正面 側に偏心しながら，円状の上面部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の電 動歯ブラシ本体把持部と，該本体把持部上面に設けられた，該上面の略半径を 直径とする略円柱状の基台部とその上に配された縦長板状のシャフト（シャフ ト部）で構成をされている点」（共通点１）及び「シャフトについて，本体把＼n持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し，正面視中央部に横断する段差が設 けられ，背面側には略縦長矩形の凹部が設けられている点」（共通点２）で共 通する。 そして，共通点１は，底面に対して僅かに正面側に偏心した本体把持部の全 体形状に係るものであって，本体把持部の握りやすさ及び操作の容易性に及ぼ す影響が大きいこと，共通点２は，本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに 傾倒したシャフト部の形状に係るものであって，本体把持部の偏心した形状と 相まって歯に当たるブラシヘッドの角度に影響を及ぼすことに照らすと，共通 点１及び共通点２は，これを見る需要者に対し，全体として，共通の美感を起 こさせるものと認められる。
他方で，両意匠は，相違点１（本願意匠は，本体把持部の正面に上端より全 長約３分の１の箇所と，約２分の１の箇所に僅かに凹部をなす略円状の電動歯 ブラシ動作制御用釦が縦に２つ配されているのに対して，引用意匠は，上端よ り全長約３分の１の箇所に１つ配されるものとなっている点），相違点２（本 願意匠は，電動歯ブラシ動作制御用釦の外形線が一重の円状であるのに対して， 引用意匠は，該動作制御用釦の外形線が二重の円状となっている点），相違点 ３（環状細線の位置），相違点４（本体把持部の下部の形状及び切り替えの有 無）及び相違点５（シャフト部の基台部の形状）において相違するが，これら の相違点から受ける印象は，両意匠の上記共通点から受ける印象を凌駕するも のではない。 したがって，本願意匠と引用意匠は，これらの相違点を考慮しても，需要 者の視覚を通じて起こさせる全体的な美感を共通にしているものと認めら れるから，本願意匠は，引用意匠に類似するものと認められる。
(2)ア これに対し原告は，1)共通点１に係る「全体は，隅丸長方形状の底部よ り円状の上部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の本体把持部と，略 円柱状の基台部と略縦長板状のシャフトとを有する電動歯ブラシ本体」の 構成態様は特徴的な形状であるとはいえない，2)共通点１のうち，「本体 把持部が僅かに偏心していること」は，需要者に与える印象という観点か らは，従来から存在する上部にかけて側面視背面側をただ窄めただけの形 状と明確な区別のつくものではないため，特徴的な形状とはいえない，3) 共通点２に係る「シャフト部の背面側に略縦長形状の凹部が設けられてい る点」は，その部位があまりに小さく，背面に備えられていることと相ま って，需要者の注意をひく部分とはなり得ないため，特徴的な形状という ことはできないとして，本願意匠の基本的構成態様は，需要者である使用＼n者の注意を強くひくものとはいえず，共通点１及び２に係る態様は，需要 者に共通の美感を起こさせるものとはいえない旨主張する。 しかしながら，上記1)の点は，共通点１のうち，一般的な電動歯ブラシ の本体が有する形状と共通する一部の形状のみを取り上げたものであり， 共通点１の有する全ての形状について言及したものとはいえない。 また，上記2)の点は，本体把持部の全体形状に特に着目する需要者（前 記(1)）においては，本体把持部が僅かに偏心している本願意匠の形状と 本体把持部の底面に対して軸を垂直にしたまま上部にかけて側面視背面 側を窄めただけの形状とを容易に区別するものと認められる。 さらに，上記3)の点は，共通点２のうち，一部の形状のみを取り上げた ものであり，シャフトが本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し ている点及びシャフトの正面視中央部に横断する段差が設けられている 点を看過している。
以上のとおり，原告の上記主張は，共通点１及び共通点２の形状の一部 のみに着目したものであって，これらの共通点の全体が与える視覚的効果 を踏まえたものといえないから，採用することができない。
イ 次に，原告は，1)歯を磨くという電動歯ブラシの機能の観点からは，需要＼n者が電動歯ブラシを操作する動作制御釦の位置，大きさ及び形態が最も強 く需要者の注意をひく部分であり，要部である，2)需要者は電動歯ブラシ を使用する際に必ず動作制御釦部を観察するから，動作制御釦部が，全体 と比較して僅かな範囲のものであるとしても，需要者に対し，強い印象を 与えること，釦が２つの場合は，それぞれの釦の機能を考慮しながら釦を＼n操作するため，２つの釦を注視することとなり，釦が１つの場合と比べて， 釦の形態により注意が向けられることに照らすと，本願意匠の釦が縦に２ つ配されている態様（相違点１に係る本願意匠の態様）は，上の釦の径よ り，下の釦の径がやや小さく形成されているという点と相まって，需要者 の注意を強くひくものであり，釦が１つ配されている態様の引用意匠とは 異なる美感を起こさせるものであるとして，本願意匠の要部である動作制 御釦が需要者に与える印象は引用意匠とは大きく異なるから，両意匠は， 全体として類似しない旨主張する。 しかしながら，前記(1)認定の電動歯ブラシの通常の使用態様に照らすと， 需要者は，本体把持部の握りやすさや操作の容易さを重視し，本体把持部の 全体形状に特に注目をするものと認められ，動作制御釦の位置，大きさ及び 形態は，電動歯ブラシの操作時に需要者の一定の注意をひく部分であると しても，最も強く需要者の注意をひく部分であるとはいえない。 また，甲２（意匠登録第１４７８１０９号の意匠公報）記載の「電動歯ブ ラシ本体」の意匠（別紙３）及び甲３（意匠登録第１２１９０８０号の意匠 公報）記載の「電動歯ブラシ」の意匠（別紙４）によれば，電動歯ブラシに 動作制御釦を２つ配することは，本願の優先日前に，普通に行われていたも のと認められる。そして，本願意匠の２つの動作制御釦は，１つは，本体把 持部上端より全長約３分の１の箇所に配され，引用意匠の動作制御釦とそ の位置が共通し，他の１つは，上記動作制御釦の垂下にあたる本体把持部上 端より全長約２分の１の箇所に配され，特異な位置にあるとの印象を与え るものではない。
加えて，本体把持部の上部側に配された動作制御釦の直径より，その下部 に配された動作制御釦の直径が僅かに小さく形成されている２つの動作制 御釦を有する電動歯ブラシの本体把持部の形態は，本願の優先日前に公知 であったこと（乙１）に照らすと，本願意匠の動作制御釦が，２つ縦に配さ れ，僅かに凹部をなし，上の釦の径より，下の釦の径がやや小さく形成して いる点は，特徴的なものとはいえず，需要者の注意を特にひくものとはいえ ないから，本願意匠の動作制御釦と引用意匠の動作制御釦の構成態様の違＼nいが需要者の視覚を通じて起こさせる両意匠の全体的な美感に影響するも のと認めることはできない。
本願意匠（別紙１）及び引用意匠（別紙２）の各形態，本願意匠と引用意 匠の共通点及び相違点に関する本件審決の認定（前記第２の２(2)）に誤りが ないことは，当事者間に争いがない。
両意匠の意匠に係る物品は，電動歯ブラシの本体（把持部）であり，主な需 要者は，電動歯ブラシを使用する一般消費者である。そして，かかる需要者が， 電動歯ブラシを使用するときは，通常，シャフト部にブラシヘッドを装着した 電動歯ブラシの本体を手に取り，歯磨き粉を付けたブラシヘッドを口腔内に 入れてから本体の動作制御釦を押して始動した後，本体を把持しながら，ブラ シヘッドを歯に当てて歯磨きを行うことからすると，本体把持部の握りやす さや操作の容易さを重視し，本体把持部の全体形状に特に注目をするものと 認められる。 しかるところ，両意匠は，「全体は，隅丸長方形状の底部より，僅かに正面 側に偏心しながら，円状の上面部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の電 動歯ブラシ本体把持部と，該本体把持部上面に設けられた，該上面の略半径を 直径とする略円柱状の基台部とその上に配された縦長板状のシャフト（シャフ ト部）で構成をされている点」（共通点１）及び「シャフトについて，本体把＼n持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し，正面視中央部に横断する段差が設 けられ，背面側には略縦長矩形の凹部が設けられている点」（共通点２）で共 通する。 そして，共通点１は，底面に対して僅かに正面側に偏心した本体把持部の全 体形状に係るものであって，本体把持部の握りやすさ及び操作の容易性に及ぼ す影響が大きいこと，共通点２は，本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに 傾倒したシャフト部の形状に係るものであって，本体把持部の偏心した形状と 相まって歯に当たるブラシヘッドの角度に影響を及ぼすことに照らすと，共通 点１及び共通点２は，これを見る需要者に対し，全体として，共通の美感を起 こさせるものと認められる。
他方で，両意匠は，相違点１（本願意匠は，本体把持部の正面に上端より全 長約３分の１の箇所と，約２分の１の箇所に僅かに凹部をなす略円状の電動歯 ブラシ動作制御用釦が縦に２つ配されているのに対して，引用意匠は，上端よ り全長約３分の１の箇所に１つ配されるものとなっている点），相違点２（本 願意匠は，電動歯ブラシ動作制御用釦の外形線が一重の円状であるのに対して， 引用意匠は，該動作制御用釦の外形線が二重の円状となっている点），相違点 ３（環状細線の位置），相違点４（本体把持部の下部の形状及び切り替えの有 無）及び相違点５（シャフト部の基台部の形状）において相違するが，これら の相違点から受ける印象は，両意匠の上記共通点から受ける印象を凌駕するも のではない。 したがって，本願意匠と引用意匠は，これらの相違点を考慮しても，需要 者の視覚を通じて起こさせる全体的な美感を共通にしているものと認めら れるから，本願意匠は，引用意匠に類似するものと認められる。
(2)ア これに対し原告は，1)共通点１に係る「全体は，隅丸長方形状の底部よ り円状の上部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の本体把持部と，略 円柱状の基台部と略縦長板状のシャフトとを有する電動歯ブラシ本体」の 構成態様は特徴的な形状であるとはいえない，2)共通点１のうち，「本体 把持部が僅かに偏心していること」は，需要者に与える印象という観点か らは，従来から存在する上部にかけて側面視背面側をただ窄めただけの形 状と明確な区別のつくものではないため，特徴的な形状とはいえない，3) 共通点２に係る「シャフト部の背面側に略縦長形状の凹部が設けられてい る点」は，その部位があまりに小さく，背面に備えられていることと相ま って，需要者の注意をひく部分とはなり得ないため，特徴的な形状という ことはできないとして，本願意匠の基本的構成態様は，需要者である使用＼n者の注意を強くひくものとはいえず，共通点１及び２に係る態様は，需要 者に共通の美感を起こさせるものとはいえない旨主張する。 しかしながら，上記1)の点は，共通点１のうち，一般的な電動歯ブラシ の本体が有する形状と共通する一部の形状のみを取り上げたものであり， 共通点１の有する全ての形状について言及したものとはいえない。 また，上記2)の点は，本体把持部の全体形状に特に着目する需要者（前 記(1)）においては，本体把持部が僅かに偏心している本願意匠の形状と 本体把持部の底面に対して軸を垂直にしたまま上部にかけて側面視背面 側を窄めただけの形状とを容易に区別するものと認められる。 さらに，上記3)の点は，共通点２のうち，一部の形状のみを取り上げた ものであり，シャフトが本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し ている点及びシャフトの正面視中央部に横断する段差が設けられている 点を看過している。
以上のとおり，原告の上記主張は，共通点１及び共通点２の形状の一部 のみに着目したものであって，これらの共通点の全体が与える視覚的効果 を踏まえたものといえないから，採用することができない。
イ 次に，原告は，1)歯を磨くという電動歯ブラシの機能の観点からは，需要＼n者が電動歯ブラシを操作する動作制御釦の位置，大きさ及び形態が最も強 く需要者の注意をひく部分であり，要部である，2)需要者は電動歯ブラシ を使用する際に必ず動作制御釦部を観察するから，動作制御釦部が，全体 と比較して僅かな範囲のものであるとしても，需要者に対し，強い印象を 与えること，釦が２つの場合は，それぞれの釦の機能を考慮しながら釦を＼n操作するため，２つの釦を注視することとなり，釦が１つの場合と比べて， 釦の形態により注意が向けられることに照らすと，本願意匠の釦が縦に２ つ配されている態様（相違点１に係る本願意匠の態様）は，上の釦の径よ り，下の釦の径がやや小さく形成されているという点と相まって，需要者 の注意を強くひくものであり，釦が１つ配されている態様の引用意匠とは 異なる美感を起こさせるものであるとして，本願意匠の要部である動作制 御釦が需要者に与える印象は引用意匠とは大きく異なるから，両意匠は， 全体として類似しない旨主張する。 しかしながら，前記(1)認定の電動歯ブラシの通常の使用態様に照らすと， 需要者は，本体把持部の握りやすさや操作の容易さを重視し，本体把持部の 全体形状に特に注目をするものと認められ，動作制御釦の位置，大きさ及び 形態は，電動歯ブラシの操作時に需要者の一定の注意をひく部分であると しても，最も強く需要者の注意をひく部分であるとはいえない。 また，甲２（意匠登録第１４７８１０９号の意匠公報）記載の「電動歯ブ ラシ本体」の意匠（別紙３）及び甲３（意匠登録第１２１９０８０号の意匠 公報）記載の「電動歯ブラシ」の意匠（別紙４）によれば，電動歯ブラシに 動作制御釦を２つ配することは，本願の優先日前に，普通に行われていたも のと認められる。そして，本願意匠の２つの動作制御釦は，１つは，本体把 持部上端より全長約３分の１の箇所に配され，引用意匠の動作制御釦とそ の位置が共通し，他の１つは，上記動作制御釦の垂下にあたる本体把持部上 端より全長約２分の１の箇所に配され，特異な位置にあるとの印象を与え るものではない。
加えて，本体把持部の上部側に配された動作制御釦の直径より，その下部 に配された動作制御釦の直径が僅かに小さく形成されている２つの動作制 御釦を有する電動歯ブラシの本体把持部の形態は，本願の優先日前に公知 であったこと（乙１）に照らすと，本願意匠の動作制御釦が，２つ縦に配さ れ，僅かに凹部をなし，上の釦の径より，下の釦の径がやや小さく形成して いる点は，特徴的なものとはいえず，需要者の注意を特にひくものとはいえ ないから，本願意匠の動作制御釦と引用意匠の動作制御釦の構成態様の違＼nいが需要者の視覚を通じて起こさせる両意匠の全体的な美感に影響するも のと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2019.07.22
平成30(ワ)16791 著作権に基づく差止等請求事件 著作権 民事訴訟 令和元年5月15日 東京地方裁判所
問題集は、編集著作物に該当する、解説は著作物と判断されましたが、本件解説の本質的特徴の同一性に欠けるとして、著作権侵害ではないと判断されました。
複製については、「被告は，実名は明らかにできないが，原告の経営する塾に在籍する複数の生徒から問題の原本を入手し解説講義を行っており，被告が本件問題を複製した事実は一切なく，生徒から任意に本件問題の原本を入手したものである。」と主張しています。
争点(1)（本件問題及び本件解説の著作物性の有無）について
(1) 証拠（甲４の１，５の１）によれば，本件問題のうち，国語Ａの１は物語 文の，同２は論説文の読解問題であり，いずれも問１〜１０から構成され，＼n国語Ｂの１は物語文の，同２は説明文の読解問題であり，いずれも問１〜５ から構成されていることが認められる。＼n また，証拠（甲４の２，５の２）によれば，本件解説には，解答部分，配 点部分，解説部分から構成され，解説部分には，設問ごとに，問題の出題意図，＼n題材とされた文章のうち着目すべき箇所，当該箇所に係る文章の理解方法， 正解を導き出すための留意点等が記載されている。 他方，被告ライブ解説（甲１）は，本件問題について，同問題に係るテス トの終了後に，被告の担当者等がウェブ上の動画において口頭でその解説を するものであり，本件問題及び本件解説が画面上に表示されることはない。＼n
(2) 著作権法１２条は，「編集物…でその素材の選択又は配列によって創作性 を有するものは，著作物として保護する。」と規定するところ，被告は，本 件問題について，「どの部分を問題とするのか」，「何を問うのか」は問題 作成におけるアイデアにすぎないとして，本件問題は編集著作物に該当しな いと主張する。 しかし，国語の問題を作成する場合において，数多くの作品のうちから問 題の題材となる文章を選択した上で，当該文章から設問を作成するに当たっ ては，題材とされる文章のいずれの部分を取り上げ，どのような内容の設問 として構成し，その設問をどのような順序で配置するかについては，作問者＼nが，問題作成に関する原告の基本方針，最新の入試動向等に基づき，様々な 選択肢の中から取捨選択し得るものであり，そこには作問者の個性や思想が 発揮されているということができる。本件問題についても，題材となる作品 の選択，題材とされた文章のうち設問に取り上げる文又は箇所の選択，設問 の内容，設問の配列・順序について，作問者の個性が発揮され，その素材の 選択又は配列に創作性があると認めることができる。 したがって，本件問題は編集著作物に該当する。
(3) 本件解説は，前記のとおり，本件問題の各設問について，問題の出題意図， 正解を導き出すための留意点等について説明するものであり，各設問につい て，一定程度の分量の記載がされているところ，その記載内容は，各設問の 解説としての性質上，表現の独自性は一定程度制約されるものの，同一の設＼n問に対して，受験者に理解しやすいように上記の諸点を説明するための表現＼n方法や説明の流れ等は様々であり，本件解説についても，受験者に理解しや すいように表現や説明の流れが工夫されるなどしており，そこには作成者の＼n個性等が発揮されているということができる。 したがって，本件解説は創作性を有し，言語の著作物に該当するというべ きである。
２ 争点(2)（複製又は翻案該当性）について
(1) 複製について
原告は，被告が本件問題及び本件解説の複製を自ら行っているか，仮に， 自ら複製行為を行っていないとしても，保護者又は生徒をいわば手足のよう に利用して複製をさせているのであるから，被告自身が複製を行ったと同視 し得ると主張する。 しかし，被告は，複数の原告学習塾の生徒から問題の原本を入手し解説を 行っている事実は認めるものの，問題を複製した事実は否認するところ，本 件においては，被告が自ら本件問題及び本件解説文を複製したと認めるに足 りる証拠はない。 また，被告が，指導者としての強い立場を利用し，保護者又は生徒に本件 問題等の複製を依頼し，あるいは，複製の費用を負担し，金銭や便宜を供与 するなどの働きかけをして保護者や生徒に本件問題等の複製を依頼したとの 事実を認めるに足りる証拠もない。そうすると，仮に，保護者又は生徒が本 件問題等の複製を行い，複製した本件問題の写しを被告に交付したとしても， そのことから直ちに被告自身が複製を行ったと同視することはできない。 したがって，被告が原告の有する複製権を侵害したとの主張は理由がない。
(2) 翻案について
ア 著作物の翻案（著作権法２７条）とは，既存の著作物に依拠し，かつ， その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的な表＼現に修正， 増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作的に表現することによ＼nり，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得す＼nることのできる別の著作物を創作する行為をいう（最高裁平成１１年（受） 第９２２号同１３年６月２８日第一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁 参照）。
イ 被告ライブ解説においては，前記１(1)のとおり，本件問題の全部又は一 部の画像を表示しておらず，また，口頭で本件問題の全部又は一部を読み＼n上げるなどの行為もしていない。そうすると，被告ライブ解説は本件問題 の本質的な特徴の同一性を維持しているということはできず，被告ライブ 解説に接する者が本件問題の素材の選択又は配列に係る本質的な特徴を直 接感得することができるということはできない。 したがって，被告ライブ解説が本件問題を翻案したものであるとは認め られない。
ウ 本件解説に関し，原告は，被告ライブ解説と本件解説は同様の問題につ いて，同じ視点から解説したものであり，同じ目的の下，同じ解答に至る 考え方を説明したものであるから，その本質的な特徴は同一であると主張 する。 しかし，原告が翻案権侵害を主張する設問について，本件解説と被告ラ イブ解説の対応する記載を対比しても，表現が共通する部分はほとんどな＼nい。例えば，国語Ａの１の問５に関する本件解説と被告ライブ解説を比較 しても，共通する表現は「険のある」，「祐介」など，ごくわずかな部分に＼nすぎず，被告ライブ解説が本件解説の本質的特徴の同一性を維持している ということはできない。本件解説の他の設問に係る部分についても，本件 解説と被告ライブ解説とで表現が共通する部分はほとんど存在せず，当該＼n各設問に係る被告ライブ解説が本件解説の本質的特徴の同一性を維持して いるということはできない。 したがって，本件ライブ解説が本件解説を翻案したものであるとは認め られない。
争点(1)（本件問題及び本件解説の著作物性の有無）について
(1) 証拠（甲４の１，５の１）によれば，本件問題のうち，国語Ａの１は物語 文の，同２は論説文の読解問題であり，いずれも問１〜１０から構成され，＼n国語Ｂの１は物語文の，同２は説明文の読解問題であり，いずれも問１〜５ から構成されていることが認められる。＼n また，証拠（甲４の２，５の２）によれば，本件解説には，解答部分，配 点部分，解説部分から構成され，解説部分には，設問ごとに，問題の出題意図，＼n題材とされた文章のうち着目すべき箇所，当該箇所に係る文章の理解方法， 正解を導き出すための留意点等が記載されている。 他方，被告ライブ解説（甲１）は，本件問題について，同問題に係るテス トの終了後に，被告の担当者等がウェブ上の動画において口頭でその解説を するものであり，本件問題及び本件解説が画面上に表示されることはない。＼n
(2) 著作権法１２条は，「編集物…でその素材の選択又は配列によって創作性 を有するものは，著作物として保護する。」と規定するところ，被告は，本 件問題について，「どの部分を問題とするのか」，「何を問うのか」は問題 作成におけるアイデアにすぎないとして，本件問題は編集著作物に該当しな いと主張する。 しかし，国語の問題を作成する場合において，数多くの作品のうちから問 題の題材となる文章を選択した上で，当該文章から設問を作成するに当たっ ては，題材とされる文章のいずれの部分を取り上げ，どのような内容の設問 として構成し，その設問をどのような順序で配置するかについては，作問者＼nが，問題作成に関する原告の基本方針，最新の入試動向等に基づき，様々な 選択肢の中から取捨選択し得るものであり，そこには作問者の個性や思想が 発揮されているということができる。本件問題についても，題材となる作品 の選択，題材とされた文章のうち設問に取り上げる文又は箇所の選択，設問 の内容，設問の配列・順序について，作問者の個性が発揮され，その素材の 選択又は配列に創作性があると認めることができる。 したがって，本件問題は編集著作物に該当する。
(3) 本件解説は，前記のとおり，本件問題の各設問について，問題の出題意図， 正解を導き出すための留意点等について説明するものであり，各設問につい て，一定程度の分量の記載がされているところ，その記載内容は，各設問の 解説としての性質上，表現の独自性は一定程度制約されるものの，同一の設＼n問に対して，受験者に理解しやすいように上記の諸点を説明するための表現＼n方法や説明の流れ等は様々であり，本件解説についても，受験者に理解しや すいように表現や説明の流れが工夫されるなどしており，そこには作成者の＼n個性等が発揮されているということができる。 したがって，本件解説は創作性を有し，言語の著作物に該当するというべ きである。
２ 争点(2)（複製又は翻案該当性）について
(1) 複製について
原告は，被告が本件問題及び本件解説の複製を自ら行っているか，仮に， 自ら複製行為を行っていないとしても，保護者又は生徒をいわば手足のよう に利用して複製をさせているのであるから，被告自身が複製を行ったと同視 し得ると主張する。 しかし，被告は，複数の原告学習塾の生徒から問題の原本を入手し解説を 行っている事実は認めるものの，問題を複製した事実は否認するところ，本 件においては，被告が自ら本件問題及び本件解説文を複製したと認めるに足 りる証拠はない。 また，被告が，指導者としての強い立場を利用し，保護者又は生徒に本件 問題等の複製を依頼し，あるいは，複製の費用を負担し，金銭や便宜を供与 するなどの働きかけをして保護者や生徒に本件問題等の複製を依頼したとの 事実を認めるに足りる証拠もない。そうすると，仮に，保護者又は生徒が本 件問題等の複製を行い，複製した本件問題の写しを被告に交付したとしても， そのことから直ちに被告自身が複製を行ったと同視することはできない。 したがって，被告が原告の有する複製権を侵害したとの主張は理由がない。
(2) 翻案について
ア 著作物の翻案（著作権法２７条）とは，既存の著作物に依拠し，かつ， その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的な表＼現に修正， 増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作的に表現することによ＼nり，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得す＼nることのできる別の著作物を創作する行為をいう（最高裁平成１１年（受） 第９２２号同１３年６月２８日第一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁 参照）。
イ 被告ライブ解説においては，前記１(1)のとおり，本件問題の全部又は一 部の画像を表示しておらず，また，口頭で本件問題の全部又は一部を読み＼n上げるなどの行為もしていない。そうすると，被告ライブ解説は本件問題 の本質的な特徴の同一性を維持しているということはできず，被告ライブ 解説に接する者が本件問題の素材の選択又は配列に係る本質的な特徴を直 接感得することができるということはできない。 したがって，被告ライブ解説が本件問題を翻案したものであるとは認め られない。
ウ 本件解説に関し，原告は，被告ライブ解説と本件解説は同様の問題につ いて，同じ視点から解説したものであり，同じ目的の下，同じ解答に至る 考え方を説明したものであるから，その本質的な特徴は同一であると主張 する。 しかし，原告が翻案権侵害を主張する設問について，本件解説と被告ラ イブ解説の対応する記載を対比しても，表現が共通する部分はほとんどな＼nい。例えば，国語Ａの１の問５に関する本件解説と被告ライブ解説を比較 しても，共通する表現は「険のある」，「祐介」など，ごくわずかな部分に＼nすぎず，被告ライブ解説が本件解説の本質的特徴の同一性を維持している ということはできない。本件解説の他の設問に係る部分についても，本件 解説と被告ライブ解説とで表現が共通する部分はほとんど存在せず，当該＼n各設問に係る被告ライブ解説が本件解説の本質的特徴の同一性を維持して いるということはできない。 したがって，本件ライブ解説が本件解説を翻案したものであるとは認め られない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> 翻案
>> ピックアップ対象
2019.07.22
平成30(ワ)10157 独占的通常実施権に基づく損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月22日 東京地方裁判所
独占的通常実施権者が損害賠償を請求しましたが、技術的範囲に属しないとして、請求棄却されました。
(1) 構成要件１Ｅは「前記溶出液による前記外面の衝撃の際の圧力は，０．５＼nｋｇ／ｃｍ2〜３．５ｋｇ／ｃｍ2の範囲であること」，同７Ｈは，「前記ノ ズルの噴射孔から前記溶出液が噴射されて前記ガラス基板の外面を０． ５ｋｇ／ｃｍ2〜３．５ｋｇ／ｃｍ2の範囲の圧力で衝撃する」という構＼n成を含むものであり，いずれも，ノズルから噴射された溶出液がガラス 基板の外面を衝撃する際の圧力が「０．５ｋｇ／ｃｍ2〜３．５ｋｇ／ｃ ｍ2」の範囲内であることをその内容とするものである。
(2) 原告は，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」の数値の意義について，１ｃｍ＼n2当たりの平均の圧力ではなく，溶出液がガラスを衝撃するそのスポットの 衝撃圧力を意味すると理解すべきであると主張する。 しかし，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」の単位は「ｋｇ／ｃｍ2」であ り，これは，通常の意味としては，ある程度の面積を有する面に所定の時間 にわたり作用する力の大きさを単位面積当たりの大きさに換算したものと解 するのが自然である。 また，本件明細書等には，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」の意義や測定＼n方法に関する明確な定義は存在しないものの，段落【００３４】には，「こ の際，各ノズル４の各噴射孔４１と外面との距離（図３にｄで示す）は重要 な要素である。距離ｄがあまり大きくなると，送液ポンプ５４による送液圧 力をかなり高くしなければ，上記範囲内の圧力で外面を衝撃することができ なくなってしまい，実用的に難しくなる。」との記載が存在する。液滴の大 きさや衝撃力は距離により変化するものではないので，上記明細書の記載は， 上記各構成要件の「圧力」が単位面積当たりの作用力の大きさであることを＼n示唆するものということができる。
(3) これに対し，原告は，本件明細書等の段落【００１５】及び【００１７】 における，ノズルから噴射された溶出液の衝撃により外面の材料が溶け出し， 溶出液が衝撃により流出していく旨の記載を根拠として，構成要件１Ｅ及び＼n７Ｈの「圧力」は，溶出液がガラスを衝撃するそのスポットの衝撃圧力を意 味すると主張する。しかし，上記記載は，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」＼nの測定について特定の方法によるべきことを含意するものではなく，同記載 をもって，同各構成要件の「圧力」が，ガラスを溶出液が衝撃するそのスポ＼nットの衝撃圧力を意味すると解することはできない。
また，原告は，甲２１の１〜３に依拠し，本件特許出願当時，本件特 許に近い技術分野においても，原告が主張するような意味で「圧力」と いう用語が用いられていたと主張する。しかし，甲２１の１は，「気中ウ ォータージェットピーニング技術」であって，約１０００ＭＰａの非常 に高い衝撃圧力が生じるものであり，甲２１の２及び３も，高速液体噴 流による洗浄・ピーニングに関する技術及び漁船等に付着した貝などを 除去するための高圧噴流ノズルに関する技術であって，本件特許のよう なガラスの基板の研磨に関する技術分野とは異なる技術分野であり，そ こで想定されている「圧力」の大きさも異なるというべきである。 むしろ，本件ノズルと同種のノズルを昭和３０年代から製造している いけうち（乙４）においては，その測定に当たり，１ｃｍ×１ｃｍの正 方形の圧力受領域を有する「受圧プレート」が使用されていると認めら れ（乙３），また，いけうちと同様に長年にわたりスプレーノズルを製造 している共立合金製作所においても，一定の面積の受圧部を使用してい ることが認められる（乙５参考資料１）。これによれば，本件特許出願当 時，ノズルから噴射された溶出液がガラス基板の外面を衝撃する際の圧 力の測定方法としては，一定面積を有する面に所定の時間にわたり作用 する力の大きさを単位面積当たりの大きさに換算することが標準的であ ったというべきである。
(4) 原告は，本件ノズルを製造したいけうちの作成したスプレーノズル流量線 図（甲８）などに基づき，被告ＮＳＣの用いる方法又は装置におけるフッ酸 の噴射圧力は約１．２２４ｋｇｆ／ｃｍ2であるとした上で，ノズルからフ ッ酸が噴射される際の圧力と噴射によってガラス基板に加わる衝撃の圧力は ほとんど変わらないので，被告方法は構成要件１Ｅ及び７Ｈを充足すると主＼n張する。 しかし，証拠（乙１資料４〜６，乙２）によれば，本件ノズルは，ノズル 吐出口の直径は約３ｍｍ，吐出口の面積が約７ｍｍ2であり，ノズルの先端 とガラス基板との間には１９０ｍｍの距離があり，薬液は６５〜７０°の噴 霧角度（噴角）に均等な流量分布で広がって円錐形に噴霧されるので（乙２ の１頁左上写真参照），ノズルから１９０ｍｍ離れたガラス基板上に噴霧さ れる領域は，ノズルの噴霧圧力が０．１〜０．２ＭＰａの場合，直径約２４ ２〜約２６６ｍｍの円形領域となり，その面積は約４万５９７３〜約５万５ ５４３ｍｍ2であると認められる。 このように，本件ノズルは，６５〜７０°の噴霧角度に広がり均等な流量 分布で円錐形に噴霧されるものであり，液滴の分布は一様に広がりながらガ ラス基板の外面に到達するのであるから，その分薬液の単位面積当たりの圧 力は大幅に低減するというべきである。 そうすると，ノズルからフッ酸が噴射される際の圧力と噴射によってガラ ス基板に加わる衝撃の圧力がほとんど変わらないことを前提とし，被告方法 が構成要件１Ｅ及び７Ｈを充足するとの原告の主張は理由がない。＼n
(1) 構成要件１Ｅは「前記溶出液による前記外面の衝撃の際の圧力は，０．５＼nｋｇ／ｃｍ2〜３．５ｋｇ／ｃｍ2の範囲であること」，同７Ｈは，「前記ノ ズルの噴射孔から前記溶出液が噴射されて前記ガラス基板の外面を０． ５ｋｇ／ｃｍ2〜３．５ｋｇ／ｃｍ2の範囲の圧力で衝撃する」という構＼n成を含むものであり，いずれも，ノズルから噴射された溶出液がガラス 基板の外面を衝撃する際の圧力が「０．５ｋｇ／ｃｍ2〜３．５ｋｇ／ｃ ｍ2」の範囲内であることをその内容とするものである。
(2) 原告は，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」の数値の意義について，１ｃｍ＼n2当たりの平均の圧力ではなく，溶出液がガラスを衝撃するそのスポットの 衝撃圧力を意味すると理解すべきであると主張する。 しかし，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」の単位は「ｋｇ／ｃｍ2」であ り，これは，通常の意味としては，ある程度の面積を有する面に所定の時間 にわたり作用する力の大きさを単位面積当たりの大きさに換算したものと解 するのが自然である。 また，本件明細書等には，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」の意義や測定＼n方法に関する明確な定義は存在しないものの，段落【００３４】には，「こ の際，各ノズル４の各噴射孔４１と外面との距離（図３にｄで示す）は重要 な要素である。距離ｄがあまり大きくなると，送液ポンプ５４による送液圧 力をかなり高くしなければ，上記範囲内の圧力で外面を衝撃することができ なくなってしまい，実用的に難しくなる。」との記載が存在する。液滴の大 きさや衝撃力は距離により変化するものではないので，上記明細書の記載は， 上記各構成要件の「圧力」が単位面積当たりの作用力の大きさであることを＼n示唆するものということができる。
(3) これに対し，原告は，本件明細書等の段落【００１５】及び【００１７】 における，ノズルから噴射された溶出液の衝撃により外面の材料が溶け出し， 溶出液が衝撃により流出していく旨の記載を根拠として，構成要件１Ｅ及び＼n７Ｈの「圧力」は，溶出液がガラスを衝撃するそのスポットの衝撃圧力を意 味すると主張する。しかし，上記記載は，構成要件１Ｅ及び７Ｈの「圧力」＼nの測定について特定の方法によるべきことを含意するものではなく，同記載 をもって，同各構成要件の「圧力」が，ガラスを溶出液が衝撃するそのスポ＼nットの衝撃圧力を意味すると解することはできない。
また，原告は，甲２１の１〜３に依拠し，本件特許出願当時，本件特 許に近い技術分野においても，原告が主張するような意味で「圧力」と いう用語が用いられていたと主張する。しかし，甲２１の１は，「気中ウ ォータージェットピーニング技術」であって，約１０００ＭＰａの非常 に高い衝撃圧力が生じるものであり，甲２１の２及び３も，高速液体噴 流による洗浄・ピーニングに関する技術及び漁船等に付着した貝などを 除去するための高圧噴流ノズルに関する技術であって，本件特許のよう なガラスの基板の研磨に関する技術分野とは異なる技術分野であり，そ こで想定されている「圧力」の大きさも異なるというべきである。 むしろ，本件ノズルと同種のノズルを昭和３０年代から製造している いけうち（乙４）においては，その測定に当たり，１ｃｍ×１ｃｍの正 方形の圧力受領域を有する「受圧プレート」が使用されていると認めら れ（乙３），また，いけうちと同様に長年にわたりスプレーノズルを製造 している共立合金製作所においても，一定の面積の受圧部を使用してい ることが認められる（乙５参考資料１）。これによれば，本件特許出願当 時，ノズルから噴射された溶出液がガラス基板の外面を衝撃する際の圧 力の測定方法としては，一定面積を有する面に所定の時間にわたり作用 する力の大きさを単位面積当たりの大きさに換算することが標準的であ ったというべきである。
(4) 原告は，本件ノズルを製造したいけうちの作成したスプレーノズル流量線 図（甲８）などに基づき，被告ＮＳＣの用いる方法又は装置におけるフッ酸 の噴射圧力は約１．２２４ｋｇｆ／ｃｍ2であるとした上で，ノズルからフ ッ酸が噴射される際の圧力と噴射によってガラス基板に加わる衝撃の圧力は ほとんど変わらないので，被告方法は構成要件１Ｅ及び７Ｈを充足すると主＼n張する。 しかし，証拠（乙１資料４〜６，乙２）によれば，本件ノズルは，ノズル 吐出口の直径は約３ｍｍ，吐出口の面積が約７ｍｍ2であり，ノズルの先端 とガラス基板との間には１９０ｍｍの距離があり，薬液は６５〜７０°の噴 霧角度（噴角）に均等な流量分布で広がって円錐形に噴霧されるので（乙２ の１頁左上写真参照），ノズルから１９０ｍｍ離れたガラス基板上に噴霧さ れる領域は，ノズルの噴霧圧力が０．１〜０．２ＭＰａの場合，直径約２４ ２〜約２６６ｍｍの円形領域となり，その面積は約４万５９７３〜約５万５ ５４３ｍｍ2であると認められる。 このように，本件ノズルは，６５〜７０°の噴霧角度に広がり均等な流量 分布で円錐形に噴霧されるものであり，液滴の分布は一様に広がりながらガ ラス基板の外面に到達するのであるから，その分薬液の単位面積当たりの圧 力は大幅に低減するというべきである。 そうすると，ノズルからフッ酸が噴射される際の圧力と噴射によってガラ ス基板に加わる衝撃の圧力がほとんど変わらないことを前提とし，被告方法 が構成要件１Ｅ及び７Ｈを充足するとの原告の主張は理由がない。＼n
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> ピックアップ対象
2019.07.21
平成30(行ケ)10134 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月27日 知的財産高等裁判所
請求項１，２，７，８についてサポート要件違反と判断した無効審決が維持されました。
(2) 以上を前提に，サポート要件の具備の有無について検討する。 本件発明の各特許請求の範囲は，いずれも，「正または負の誘電異方性を有する極 性化合物の混合物に基づく液晶媒体であって」と記載されているから，いずれも， ｎ型の液晶化合物に基づく液晶媒体を含んでいる。 ところが，前記(1)のとおり，本件明細書には，ｐ型の液晶化合物が用いたディス プレイを前提として，しきい値電圧の低減をＫ１を減少させることにより実現する ことが記載されているのみである。本件明細書には，ｎ型の液晶化合物が用いられ るディスプレイについて，Ｋ１を減少させることによってしきい値電圧を低減させ ることができるとの記載はなく，また，そのような技術常識があったとは認められ ないし，本件明細書の実施例にも，ｎ型の液晶化合物は一切含まれていない。した がって，ｎ型の液晶化合物については，当業者は，本件明細書から，発明の課題を 解決できるものと認識することはできないというべきである。以上のとおり，本件発明は，いずれも，発明の詳細な説明の記載により，発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲を超えているというべきである。
なお，原告は，甲５４実験，甲５９実験，甲９０実験について主張する。 しかし，上記のとおり，本件明細書には，ｎ型の液晶化合物を用いたディスプレ イにおいてＫ１を減少させることによって，しきい値電圧を低減できることは記載 されておらず，また，上記実験結果が，本件特許の出願日当時，当事者の技術常識 であったとも認められないから，上記実験結果を参照して，ｎ型液晶化合物を用い たディスプレイにおいて，Ｋ１を減少させることによって，しきい値電圧を低減でき ることをサポート要件の判断に当たって考慮することはできないというべきである。 また，その他，原告が主張するところによっても，サポート要件に関する上記判
(2) 以上を前提に，サポート要件の具備の有無について検討する。 本件発明の各特許請求の範囲は，いずれも，「正または負の誘電異方性を有する極 性化合物の混合物に基づく液晶媒体であって」と記載されているから，いずれも， ｎ型の液晶化合物に基づく液晶媒体を含んでいる。 ところが，前記(1)のとおり，本件明細書には，ｐ型の液晶化合物が用いたディス プレイを前提として，しきい値電圧の低減をＫ１を減少させることにより実現する ことが記載されているのみである。本件明細書には，ｎ型の液晶化合物が用いられ るディスプレイについて，Ｋ１を減少させることによってしきい値電圧を低減させ ることができるとの記載はなく，また，そのような技術常識があったとは認められ ないし，本件明細書の実施例にも，ｎ型の液晶化合物は一切含まれていない。した がって，ｎ型の液晶化合物については，当業者は，本件明細書から，発明の課題を 解決できるものと認識することはできないというべきである。以上のとおり，本件発明は，いずれも，発明の詳細な説明の記載により，発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲を超えているというべきである。
なお，原告は，甲５４実験，甲５９実験，甲９０実験について主張する。 しかし，上記のとおり，本件明細書には，ｎ型の液晶化合物を用いたディスプレ イにおいてＫ１を減少させることによって，しきい値電圧を低減できることは記載 されておらず，また，上記実験結果が，本件特許の出願日当時，当事者の技術常識 であったとも認められないから，上記実験結果を参照して，ｎ型液晶化合物を用い たディスプレイにおいて，Ｋ１を減少させることによって，しきい値電圧を低減でき ることをサポート要件の判断に当たって考慮することはできないというべきである。 また，その他，原告が主張するところによっても，サポート要件に関する上記判
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.07.21
平成31(ネ)10004 販売差止め及び損害賠償等請求控訴事件 意匠権 民事訴訟 令和元年6月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
アイマスクおよびレッグウォーマーについて、意匠権侵害なし、不正競争行為にも該当せずとした１審判断を、知財高裁２部は維持しました。１審判決の最後に、対象製品が掲載されています。
ア 本件登録意匠の要部の認定について
(ｱ) 控訴人は，本件登録意匠は，本件登録意匠美感を有しており，構成＼nイウエの各構成は，それぞれが関連しあって一体となり一つの強い意匠的効果を発＼n揮しているところ，その製品を購入する際に需要者が最も重要視する部分は，上記 一体となって発揮される美感であり，先端部のビーズではない旨主張する。 しかし，本件登録意匠は，アイマスクのマスク部の両脇より延びる耳かけストラ ップ部分の部分意匠であり，ストラップ部において，中間部及び先端部の２箇所に ビーズが現れることは，需要者の印象に大きく残るものであると認められる。これ に，公知意匠（乙１０〜１３）も考慮すると，原判決（第３，１，(3)，ウ）が認 定するとおり，「耳かけストラップの中間部及び先端部の二箇所にビーズが現れる 形態」（構成イ）を含む本件登録意匠の構＼成全体が本件登録意匠の要部であると認 めるのが相当であり，控訴人の上記主張を採用することはできない。
(ｲ) 控訴人は，本件意見書は，拒絶理由通知の引用意匠（乙１３）と本 件登録意匠との間に実際に存在している相違点を指摘しているにすぎず，要部であ ると主張したものではないし，本件登録意匠美感を凌駕するほどに強い美感を発揮 していると主張したものではない旨主張する。 しかし，本件意見書が本件登録意匠と引用意匠との相違点（耳掛けストラップの 先端部にもビーズが存する形態）が類否判断の上で重要であることを指摘している と認められることは，原判決（第３，１，(3)，エ）が判示するとおりであって， 本件登録意匠の要部を認定するに当たり考慮することができるというべきである。 したがって，控訴人の上記主張を採用することはできない。
イ 公知意匠の認定について 控訴人は，乙１１〜１３が公知意匠としての適格性を欠いており，また，乙１０ 〜１３の要部が本件登録意匠とは異なる旨主張する。 しかし，乙１１〜１３を公知意匠とし，これも参酌して本件登録意匠の要部を認 定することができることについては，原判決（第３，１，(3)，イ及びウ）が判示 するとおりである。 乙１０については，乙１０の意匠が本件登録意匠の構成要件イウエの各構＼成は有 していないことは認められるが，ストラップの先端部にビーズ形状が現われている アイマスクの意匠であるから，これをアイマスクの部分意匠（ストラップ部分につ いての意匠）である本件登録意匠の公知意匠とし，これを参酌して本件登録意匠の 要部を認定することができるというべきである。 また，乙１１〜１３の物品が本件登録意匠の構成要件イウエの構＼成そのものを備 えていないとしても，「アイマスクの左右端の上部又は下部から伸びた紐が左右端 （左右同順）の下部又は上部（上下同順）に到達し，上記紐の中間部の一箇所に物 体が設けられ，上記中間部の物体は，上位紐を束ねており，移動可能である態様」＼nを備えているから，これをアイマスクの部分意匠（ストラップ部分についての意匠） である本件登録意匠の公知意匠とし，これを参酌して本件登録意匠の要部を認定す ることができるというべきである。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 本件登録意匠とイ号意匠の美感の類似性について 控訴人は，両意匠の一部の差異は，共通点の有する美感を陵駕しておらず，全体 としての美感を共通にしているから，両意匠は類似していると主張する。 しかし，両意匠が類似していないことは，原判決（第３，１，(4)）が判示する とおりである。 控訴人は，本件登録意匠のデザインからビーズ一つを削除する改変は，ありふれ た改変であると主張するが，そうであるとしても，両意匠が類似していることには ならない。
(2) 不正競争行為該当性について
ア 商品等表示の判断枠組みについて＼n
控訴人は，原判決が，商品の形態自体が出所を表示する二次的意味を有し，不正＼n競争防止法２条１項１号及び２号にいう「商品等表示」に該当するための要件の一＼nつとして，特別顕著性という要件を考慮したことが，明文のない要件のハードルを 過剰に高いものにしたと主張し，顕著性の程度の判断には，類似品が販売されてい たか否かだけでなく当該類似品が一般に出回っていることを広く需要者一般が通常 認識する態様であったのかどうかも検討すべきであると主張する。 商品の形態は，商標等と異なり，本来的には商品の出所を表示する目的を有する＼nものではないが，商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至＼nる場合があるため，このような商品については，不正競争防止法により，出所表示＼n機能が保護されるものであって，そのためには，原判決（第３，２，(1)）が判示 するとおり，特別顕著性と周知性が必要であると解される。そして，特別顕著性の 判断に当たっては，当該商品の類似品が一般に出回っているか否かも考慮すること にはなるものの，当該商品の形態に客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴が あるか否かを判断するのであるから，必ずしも類似品が一般に出回っていることを 広く需要者一般が認識する必要はないというべきである。
イ 控訴人の商品形態と類似商品があること
(ｱ) 控訴人は，乙２，３，２６及び２７の商品は，控訴人及び控訴人の 代理店など当業者においても被控訴人ら主張を受けて初めて認識するに至ったほど に人知れず発売されていた商品であり，あえてもろもろの検索条件で根気強く検索 を試みなければヒットしないような商品ばかりであると主張する。 しかし，乙３及び２７の商品は，日経流通新聞に掲載されたものであることが認 められるし，乙２の商品は，パンジーストアと題するウェブサイトに，平成２３年 ９月６日付けニュースとして新規発売が紹介されており，乙２６の商品も，株式会 社山善のウェブサイトに平成２４年１０月２３日付けで新製品として紹介されてい るものであるから，控訴人及び控訴人の代理店などの当業者が被控訴人ら主張を受 けて初めて認識するに至ったほどに人知れず発売されていた商品であるとは認めら れない。したがって，控訴人の上記主張を採用することはできず，これらの商品の 形態を本件原告商品の形態の特別顕著性の判断に当たって考慮することができると いうべきである。
(ｲ) また，証拠（乙５，２９）及び弁論の全趣旨によると，乙５及び２ ９は，いずれも平成３０年の発売情報であることが認められる。 しかし，証拠（乙２，３，４，２６，２７）によると，既に，平成２３年〜同２ ４年頃には本件特徴又はこれと極めて類似した特徴を有する複数の商品が市販され ていることが認められるところ，平成３０年頃にも，本件特徴又はこれと極めて類 似した特徴を有する複数の商品が市販されているという，乙５及び２９によって認 められる事実は，平成２３年，同２４年頃から平成３０年頃までの間，本件特徴又 はこれと類似する特徴を有する商品が継続して多数販売されていたことを裏付ける ものとなる。乙５及び２９は，上記のような意味において，本件原告商品の形態が 特別顕著性を有していたかどうかの判断に用いることができるものである。 なお，仮に，乙４について，株式会社ポーラとの間で控訴人が主張するようなや り取りがあったとしても，乙４の商品が発売された事実は認められるのであって， 本件原告商品の形態が特別顕著性を有していないとの原判決（第３，２，(2)，ウ） の判断を左右するものではない。
ア 本件登録意匠の要部の認定について
(ｱ) 控訴人は，本件登録意匠は，本件登録意匠美感を有しており，構成＼nイウエの各構成は，それぞれが関連しあって一体となり一つの強い意匠的効果を発＼n揮しているところ，その製品を購入する際に需要者が最も重要視する部分は，上記 一体となって発揮される美感であり，先端部のビーズではない旨主張する。 しかし，本件登録意匠は，アイマスクのマスク部の両脇より延びる耳かけストラ ップ部分の部分意匠であり，ストラップ部において，中間部及び先端部の２箇所に ビーズが現れることは，需要者の印象に大きく残るものであると認められる。これ に，公知意匠（乙１０〜１３）も考慮すると，原判決（第３，１，(3)，ウ）が認 定するとおり，「耳かけストラップの中間部及び先端部の二箇所にビーズが現れる 形態」（構成イ）を含む本件登録意匠の構＼成全体が本件登録意匠の要部であると認 めるのが相当であり，控訴人の上記主張を採用することはできない。
(ｲ) 控訴人は，本件意見書は，拒絶理由通知の引用意匠（乙１３）と本 件登録意匠との間に実際に存在している相違点を指摘しているにすぎず，要部であ ると主張したものではないし，本件登録意匠美感を凌駕するほどに強い美感を発揮 していると主張したものではない旨主張する。 しかし，本件意見書が本件登録意匠と引用意匠との相違点（耳掛けストラップの 先端部にもビーズが存する形態）が類否判断の上で重要であることを指摘している と認められることは，原判決（第３，１，(3)，エ）が判示するとおりであって， 本件登録意匠の要部を認定するに当たり考慮することができるというべきである。 したがって，控訴人の上記主張を採用することはできない。
イ 公知意匠の認定について 控訴人は，乙１１〜１３が公知意匠としての適格性を欠いており，また，乙１０ 〜１３の要部が本件登録意匠とは異なる旨主張する。 しかし，乙１１〜１３を公知意匠とし，これも参酌して本件登録意匠の要部を認 定することができることについては，原判決（第３，１，(3)，イ及びウ）が判示 するとおりである。 乙１０については，乙１０の意匠が本件登録意匠の構成要件イウエの各構＼成は有 していないことは認められるが，ストラップの先端部にビーズ形状が現われている アイマスクの意匠であるから，これをアイマスクの部分意匠（ストラップ部分につ いての意匠）である本件登録意匠の公知意匠とし，これを参酌して本件登録意匠の 要部を認定することができるというべきである。 また，乙１１〜１３の物品が本件登録意匠の構成要件イウエの構＼成そのものを備 えていないとしても，「アイマスクの左右端の上部又は下部から伸びた紐が左右端 （左右同順）の下部又は上部（上下同順）に到達し，上記紐の中間部の一箇所に物 体が設けられ，上記中間部の物体は，上位紐を束ねており，移動可能である態様」＼nを備えているから，これをアイマスクの部分意匠（ストラップ部分についての意匠） である本件登録意匠の公知意匠とし，これを参酌して本件登録意匠の要部を認定す ることができるというべきである。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 本件登録意匠とイ号意匠の美感の類似性について 控訴人は，両意匠の一部の差異は，共通点の有する美感を陵駕しておらず，全体 としての美感を共通にしているから，両意匠は類似していると主張する。 しかし，両意匠が類似していないことは，原判決（第３，１，(4)）が判示する とおりである。 控訴人は，本件登録意匠のデザインからビーズ一つを削除する改変は，ありふれ た改変であると主張するが，そうであるとしても，両意匠が類似していることには ならない。
(2) 不正競争行為該当性について
ア 商品等表示の判断枠組みについて＼n
控訴人は，原判決が，商品の形態自体が出所を表示する二次的意味を有し，不正＼n競争防止法２条１項１号及び２号にいう「商品等表示」に該当するための要件の一＼nつとして，特別顕著性という要件を考慮したことが，明文のない要件のハードルを 過剰に高いものにしたと主張し，顕著性の程度の判断には，類似品が販売されてい たか否かだけでなく当該類似品が一般に出回っていることを広く需要者一般が通常 認識する態様であったのかどうかも検討すべきであると主張する。 商品の形態は，商標等と異なり，本来的には商品の出所を表示する目的を有する＼nものではないが，商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至＼nる場合があるため，このような商品については，不正競争防止法により，出所表示＼n機能が保護されるものであって，そのためには，原判決（第３，２，(1)）が判示 するとおり，特別顕著性と周知性が必要であると解される。そして，特別顕著性の 判断に当たっては，当該商品の類似品が一般に出回っているか否かも考慮すること にはなるものの，当該商品の形態に客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴が あるか否かを判断するのであるから，必ずしも類似品が一般に出回っていることを 広く需要者一般が認識する必要はないというべきである。
イ 控訴人の商品形態と類似商品があること
(ｱ) 控訴人は，乙２，３，２６及び２７の商品は，控訴人及び控訴人の 代理店など当業者においても被控訴人ら主張を受けて初めて認識するに至ったほど に人知れず発売されていた商品であり，あえてもろもろの検索条件で根気強く検索 を試みなければヒットしないような商品ばかりであると主張する。 しかし，乙３及び２７の商品は，日経流通新聞に掲載されたものであることが認 められるし，乙２の商品は，パンジーストアと題するウェブサイトに，平成２３年 ９月６日付けニュースとして新規発売が紹介されており，乙２６の商品も，株式会 社山善のウェブサイトに平成２４年１０月２３日付けで新製品として紹介されてい るものであるから，控訴人及び控訴人の代理店などの当業者が被控訴人ら主張を受 けて初めて認識するに至ったほどに人知れず発売されていた商品であるとは認めら れない。したがって，控訴人の上記主張を採用することはできず，これらの商品の 形態を本件原告商品の形態の特別顕著性の判断に当たって考慮することができると いうべきである。
(ｲ) また，証拠（乙５，２９）及び弁論の全趣旨によると，乙５及び２ ９は，いずれも平成３０年の発売情報であることが認められる。 しかし，証拠（乙２，３，４，２６，２７）によると，既に，平成２３年〜同２ ４年頃には本件特徴又はこれと極めて類似した特徴を有する複数の商品が市販され ていることが認められるところ，平成３０年頃にも，本件特徴又はこれと極めて類 似した特徴を有する複数の商品が市販されているという，乙５及び２９によって認 められる事実は，平成２３年，同２４年頃から平成３０年頃までの間，本件特徴又 はこれと類似する特徴を有する商品が継続して多数販売されていたことを裏付ける ものとなる。乙５及び２９は，上記のような意味において，本件原告商品の形態が 特別顕著性を有していたかどうかの判断に用いることができるものである。 なお，仮に，乙４について，株式会社ポーラとの間で控訴人が主張するようなや り取りがあったとしても，乙４の商品が発売された事実は認められるのであって， 本件原告商品の形態が特別顕著性を有していないとの原判決（第３，２，(2)，ウ） の判断を左右するものではない。
◆判決本文
１審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 意匠その他
>> 周知表示（不競法）
>> ピックアップ対象
2019.07.21
平成30(行ケ)10179 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年7月11日 知的財産高等裁判所
不使用取消審判が請求され、商標権者は、カタログギフトのカタログを提出しました。特許庁、裁判所とも、３５類の小売業における使用と認めました。
前記１によると，被告のカタログオーダーギフト事業においては，「受取手」 に被告が発行したギフトカタログが送られ，「受取手」は被告に同ギフトカタログに 掲載された各種の商品の中から選んで商品を注文し，被告から商品を受け取り，そ の商品の代金は，「贈り主」から被告に支払われるのであるから，被告は，「贈り主」 との間では，「贈り主」の費用負担で，「受取手」が注文した商品を「受取手」に譲 渡することを約し，「受取手」に対しては，「受取手」から注文を受けた商品を引き 渡していると認められる。したがって，被告は，ギフトカタログに掲載された商品 について，業として，ギフトカタログを利用して，一般の消費者に対し，贈答商品 の譲渡を行っているものと認められるから，被告は，小売業者であると認められ， 小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を行っているものと認められ る。そして，上記便益の提供には，本件使用カタログが用いられているから，本件 使用カタログは，「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」と認 められる。
(2)ア これに対し，原告は，被告の事業は，「贈り主」から「受取手」への贈 答の媒介又は代行であり，これによって「ギフトを通じて人と人とを結びつけ」る という役務を提供している，「受取手」に対する商品の配送業務は，ギフトカタログ の販売に付随するものであって，独立した商取引の対象となってないなどと主張す る。 しかし，被告，「贈り主」及び「受取手」の間で行われる一連の取引の流れからす ると，被告は，「受取手」に対し，「受取手」が被告に注文した商品を「贈り主」の 費用負担のもとに譲渡しているということができるのであって，これは，贈答の媒 介又は代行をしているということはできず，また，独立した商取引であると認めら れ，「受取手」に対する商品の配送も単なる付随的なものということはできないから， 原告の上記主張を採用することはできない。 なお，被告がプレスリリースにおいて，被告の事業を「ギフトを通し人と人を結 びつけ」ると記載している（甲５）としても，被告の事業についての紹介（宣伝） の文言であって，上記判断を左右するものではない。
イ 原告は，被告も，被告の事業において需要者が「贈り主」であることを 認めていると主張する。 しかし，被告は，被告の事業について，前記「第４ 被告の主張」のとおり主張 しており，被告の事業の需要者は「贈り主」だけでなく「受取手」も需要者である と主張している（被告が「贈り主」が需要者であると主張したからといって，「受取 手」も需要者であると主張することが妨げられる理由はない。）。そして，上記(1)の とおり，被告の事業を全体的にみると，被告は，需要者である「受取手」に対し， 「受取手」が被告に注文した商品を「贈り主」の費用負担のもとに譲渡したものと 認められる。
ウ 上記(1)のとおり，被告の事業は，被告が「受取手」に対し，「受取手」 が注文した商品を譲渡しているということができるのであって，この注文が「贈り 主」の費用負担のもとにギフトカタログを利用して行われ，また，ギフトカタログ が二次流通することがあるとしても，上記のとおり小売の業務における便益の提供 が行われているということができるものである。 また，被告の事業が資金決済に関する法律３条１項２号の前払式支払手段の発行 に当たるとしても，上記のとおり，小売の業務における便益の提供が行われている ということができるのであり，前払式支払手段の発行がされているかどうかは上記 判断を左右するものではない。
(3)前記１によると，本件要証期間内である平成２９年に発行された被告の本 件使用カタログには，本件使用カタログ標章が表示されているところ，その中のや＼nやデザイン化した「ＭＵＳＵＢＩ」の文字（本件使用商標）は，本件商標と社会通 念上同一と認められる。そして，前記１によると，本件使用カタログには本件使用 商品１及び２が掲載され，被告は，同カタログに掲載された本件使用商品１及び２ を，それぞれ同年１２月２日又は同年１１月２７日までに，「受取手」に送付したこ とが認められるところ，本件使用商品１は商品「家具」の範ちゅうに属する商品で あり，本件使用商品２は商品「台所用品」の範ちゅうに属する商品であることが認 められる。
そうすると，被告は，本件要証期間内に日本国内において，本件審判の請求に係 る指定役務中「家具・金庫及び宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客 に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務にお いて行われる顧客に対する便益の提供」について，「役務の提供に当たりその提供を 受ける者の利用に供する物」に当たる本件使用カタログに本件商標と社会通念上同 一と認められる本件使用商標を付し，これを用いて小売の業務において行われる顧 客に対する便益の提供という役務を提供したと認めることができる。この行為は， 商標法２条３項３号「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に 標章を付する行為」及び同項４号「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用 に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為」に該当するので，被 告は，本件要証期間内に，日本国内において，本件審判の請求に係る指定役務につ いて本件商標の使用をしていることを証明したと認められる。 したがって，原告の請求は理由がないことになる。
前記１によると，被告のカタログオーダーギフト事業においては，「受取手」 に被告が発行したギフトカタログが送られ，「受取手」は被告に同ギフトカタログに 掲載された各種の商品の中から選んで商品を注文し，被告から商品を受け取り，そ の商品の代金は，「贈り主」から被告に支払われるのであるから，被告は，「贈り主」 との間では，「贈り主」の費用負担で，「受取手」が注文した商品を「受取手」に譲 渡することを約し，「受取手」に対しては，「受取手」から注文を受けた商品を引き 渡していると認められる。したがって，被告は，ギフトカタログに掲載された商品 について，業として，ギフトカタログを利用して，一般の消費者に対し，贈答商品 の譲渡を行っているものと認められるから，被告は，小売業者であると認められ， 小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を行っているものと認められ る。そして，上記便益の提供には，本件使用カタログが用いられているから，本件 使用カタログは，「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」と認 められる。
(2)ア これに対し，原告は，被告の事業は，「贈り主」から「受取手」への贈 答の媒介又は代行であり，これによって「ギフトを通じて人と人とを結びつけ」る という役務を提供している，「受取手」に対する商品の配送業務は，ギフトカタログ の販売に付随するものであって，独立した商取引の対象となってないなどと主張す る。 しかし，被告，「贈り主」及び「受取手」の間で行われる一連の取引の流れからす ると，被告は，「受取手」に対し，「受取手」が被告に注文した商品を「贈り主」の 費用負担のもとに譲渡しているということができるのであって，これは，贈答の媒 介又は代行をしているということはできず，また，独立した商取引であると認めら れ，「受取手」に対する商品の配送も単なる付随的なものということはできないから， 原告の上記主張を採用することはできない。 なお，被告がプレスリリースにおいて，被告の事業を「ギフトを通し人と人を結 びつけ」ると記載している（甲５）としても，被告の事業についての紹介（宣伝） の文言であって，上記判断を左右するものではない。
イ 原告は，被告も，被告の事業において需要者が「贈り主」であることを 認めていると主張する。 しかし，被告は，被告の事業について，前記「第４ 被告の主張」のとおり主張 しており，被告の事業の需要者は「贈り主」だけでなく「受取手」も需要者である と主張している（被告が「贈り主」が需要者であると主張したからといって，「受取 手」も需要者であると主張することが妨げられる理由はない。）。そして，上記(1)の とおり，被告の事業を全体的にみると，被告は，需要者である「受取手」に対し， 「受取手」が被告に注文した商品を「贈り主」の費用負担のもとに譲渡したものと 認められる。
ウ 上記(1)のとおり，被告の事業は，被告が「受取手」に対し，「受取手」 が注文した商品を譲渡しているということができるのであって，この注文が「贈り 主」の費用負担のもとにギフトカタログを利用して行われ，また，ギフトカタログ が二次流通することがあるとしても，上記のとおり小売の業務における便益の提供 が行われているということができるものである。 また，被告の事業が資金決済に関する法律３条１項２号の前払式支払手段の発行 に当たるとしても，上記のとおり，小売の業務における便益の提供が行われている ということができるのであり，前払式支払手段の発行がされているかどうかは上記 判断を左右するものではない。
(3)前記１によると，本件要証期間内である平成２９年に発行された被告の本 件使用カタログには，本件使用カタログ標章が表示されているところ，その中のや＼nやデザイン化した「ＭＵＳＵＢＩ」の文字（本件使用商標）は，本件商標と社会通 念上同一と認められる。そして，前記１によると，本件使用カタログには本件使用 商品１及び２が掲載され，被告は，同カタログに掲載された本件使用商品１及び２ を，それぞれ同年１２月２日又は同年１１月２７日までに，「受取手」に送付したこ とが認められるところ，本件使用商品１は商品「家具」の範ちゅうに属する商品で あり，本件使用商品２は商品「台所用品」の範ちゅうに属する商品であることが認 められる。
そうすると，被告は，本件要証期間内に日本国内において，本件審判の請求に係 る指定役務中「家具・金庫及び宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客 に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務にお いて行われる顧客に対する便益の提供」について，「役務の提供に当たりその提供を 受ける者の利用に供する物」に当たる本件使用カタログに本件商標と社会通念上同 一と認められる本件使用商標を付し，これを用いて小売の業務において行われる顧 客に対する便益の提供という役務を提供したと認めることができる。この行為は， 商標法２条３項３号「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に 標章を付する行為」及び同項４号「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用 に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為」に該当するので，被 告は，本件要証期間内に，日本国内において，本件審判の請求に係る指定役務につ いて本件商標の使用をしていることを証明したと認められる。 したがって，原告の請求は理由がないことになる。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 使用証明
>> ピックアップ対象
2019.07.17
平成29(ワ)31572 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和元年6月18日 東京地方裁判所
イッセイミヤケデザインのバッグなどについて、周知商品等表示・著名商品等表＼示であると判断されました。なお、あわせて、著作権侵害かも争われましたが、「実用目的で工業的に製作された製品について，その製品を実用目的で使用するためのものといえる特徴から離れ，・・・上記特徴とは別に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できる場合には，美術の著作物として保護される場合がある」と一般基準を述べましたが、本ケースでは著作物性無しと判断されました。
判決文の最後にバックなど形状を示す写真があります。
原告商品は， で述べたとおり，わずかな例外を除いて本件形態 １´を備え，メッシュ生地又は柔らかな織物生地に，相当多数の硬質な三角 形のピースが，２ｍｍないし３ｍｍ程度の同一の間隔を空けて敷き詰めるよ うに配置されることにより，中に入れる荷物の形状に応じてピースに覆われ た表面が基本的にピースの形を保った状態で様々な角度に折れ曲がり，立体＼n的で変化のある形状を作り出す。一般的な女性用の鞄等の表面は，布製の鞄＼nのように中に入れる荷物に応じてなめらかに形を変えるか，あるいは硬い革 製の鞄のように中に入れる荷物に応じてほとんど形が変わらないことから すれば，原告商品の形態は，従来の女性用の鞄等の形態とは明らかに異なる 特徴を有していたといえる。このことは，新聞や雑誌といったメディアにおいて「画期的なデザインのバッグ」（前記(1)カウ），「シンプルなピースが集 まって 自在に変化するユニークな形」前記(1)カカ），「三角形のパーツをつなぎあわせたフューチャリスティックなデザイン（前記(1)カテ)，「特徴 がはっきりしているので販売企業がイッセイミヤケだとすぐ判別でき」る 前記(1)カセ）などと，そのデザインの独特さ，斬新さが取り上げられ，平 成１９年秋にはデザイン性と機能性を併せ持ったアイテムだけを厳選して＼n掲載するニューヨーク近代美術館のデザインショップ・カタログの表紙に採＼n用されたことからも裏付けられ，原告商品の形態は，これに接する需要者に 対し，強い印象を与えるものであったといえる。 したがって，原告商品の本件形態１´は，客観的に他の同種商品とは異な る顕著な特徴を有していたといえ，特別顕著性が認められる。
・・・
原告商品１ないし６は，ショルダーバッグ，携帯用化粧道具入れ，リュック サック及びトートバッグであり，いずれも物品を持ち運ぶという実用に供され る目的で同一の製品が多数製作されたものであると認められる。 著作権法は，著作権の対象である著作物の意義について，「思想又は感情を 創作的に表現したものであって，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するも＼nのをいう」（同法２条１項１号）と規定しているところ，その定義や著作権法の 目的（同法１条）等に照らし，実用目的で工業的に製作された製品について， その製品を実用目的で使用するためのものといえる特徴から離れ，その特徴と は別に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できないもの は，「思想又は感情を創作的に表現した美術の著作物」ということはできず著＼n作物として保護されないが，上記特徴とは別に美的鑑賞の対象となる美的特性 を備えている部分を把握できる場合には，美術の著作物として保護される場合 があると解される。
(3) これを原告商品１ないし６についてみるに， のとおり，原告商品１な いし６は，物品を持ち運ぶという実用に供されることが想定されて多数製作さ れたものである。
そして，原告らが美的鑑賞の対象となる美的特性を備える部分と主張する原 告商品１ないし６の本件形態１は，鞄の表面に一定程度の硬質な質感を有する＼n三角形のピースが２ｍｍないし３ｍｍ程度の同一の間隔を空けて敷き詰める ように配置され，これが中に入れる荷物の形状に応じてピースの境界部分が折 れ曲がることにより様々な角度がつき，荷物に合わせて鞄の外観が立体的に変 形するという特徴を有するものである。ここで，中に入れる荷物に応じて外形 が立体的に変形すること自体は物品を持ち運ぶという鞄としての実用目的に 応じた構成そのものといえるものであるところ，原告商品における荷物の形状＼nに応じてピースの境界部分が折れ曲がることによってさまざまな角度が付き， 鞄の外観が変形する程度に照らせば，機能的にはその変化等は物品を持ち運ぶ＼nために鞄が変形しているといえる範囲の変化であるといえる。上記の特徴は， 著作物性を判断するに当たっては，実用目的で使用するためのものといえる特 徴の範囲内というべきものであり，原告商品において，実用目的で使用するた めの特徴から離れ，その特徴とは別に美的鑑賞の対象となり得る美的構成を備＼nえた部分を把握することはできないとするのが相当である。 したがって，原告商品１ないし６は美術の著作物又はそれと客観的に同一な ものとみることができず，著作物性は認められないから，その余の点について 判断するまでもなく，原告らの著作権侵害に基づく請求には理由がない。
判決文の最後にバックなど形状を示す写真があります。
原告商品は， で述べたとおり，わずかな例外を除いて本件形態 １´を備え，メッシュ生地又は柔らかな織物生地に，相当多数の硬質な三角 形のピースが，２ｍｍないし３ｍｍ程度の同一の間隔を空けて敷き詰めるよ うに配置されることにより，中に入れる荷物の形状に応じてピースに覆われ た表面が基本的にピースの形を保った状態で様々な角度に折れ曲がり，立体＼n的で変化のある形状を作り出す。一般的な女性用の鞄等の表面は，布製の鞄＼nのように中に入れる荷物に応じてなめらかに形を変えるか，あるいは硬い革 製の鞄のように中に入れる荷物に応じてほとんど形が変わらないことから すれば，原告商品の形態は，従来の女性用の鞄等の形態とは明らかに異なる 特徴を有していたといえる。このことは，新聞や雑誌といったメディアにおいて「画期的なデザインのバッグ」（前記(1)カウ），「シンプルなピースが集 まって 自在に変化するユニークな形」前記(1)カカ），「三角形のパーツをつなぎあわせたフューチャリスティックなデザイン（前記(1)カテ)，「特徴 がはっきりしているので販売企業がイッセイミヤケだとすぐ判別でき」る 前記(1)カセ）などと，そのデザインの独特さ，斬新さが取り上げられ，平 成１９年秋にはデザイン性と機能性を併せ持ったアイテムだけを厳選して＼n掲載するニューヨーク近代美術館のデザインショップ・カタログの表紙に採＼n用されたことからも裏付けられ，原告商品の形態は，これに接する需要者に 対し，強い印象を与えるものであったといえる。 したがって，原告商品の本件形態１´は，客観的に他の同種商品とは異な る顕著な特徴を有していたといえ，特別顕著性が認められる。
・・・
原告商品１ないし６は，ショルダーバッグ，携帯用化粧道具入れ，リュック サック及びトートバッグであり，いずれも物品を持ち運ぶという実用に供され る目的で同一の製品が多数製作されたものであると認められる。 著作権法は，著作権の対象である著作物の意義について，「思想又は感情を 創作的に表現したものであって，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するも＼nのをいう」（同法２条１項１号）と規定しているところ，その定義や著作権法の 目的（同法１条）等に照らし，実用目的で工業的に製作された製品について， その製品を実用目的で使用するためのものといえる特徴から離れ，その特徴と は別に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できないもの は，「思想又は感情を創作的に表現した美術の著作物」ということはできず著＼n作物として保護されないが，上記特徴とは別に美的鑑賞の対象となる美的特性 を備えている部分を把握できる場合には，美術の著作物として保護される場合 があると解される。
(3) これを原告商品１ないし６についてみるに， のとおり，原告商品１な いし６は，物品を持ち運ぶという実用に供されることが想定されて多数製作さ れたものである。
そして，原告らが美的鑑賞の対象となる美的特性を備える部分と主張する原 告商品１ないし６の本件形態１は，鞄の表面に一定程度の硬質な質感を有する＼n三角形のピースが２ｍｍないし３ｍｍ程度の同一の間隔を空けて敷き詰める ように配置され，これが中に入れる荷物の形状に応じてピースの境界部分が折 れ曲がることにより様々な角度がつき，荷物に合わせて鞄の外観が立体的に変 形するという特徴を有するものである。ここで，中に入れる荷物に応じて外形 が立体的に変形すること自体は物品を持ち運ぶという鞄としての実用目的に 応じた構成そのものといえるものであるところ，原告商品における荷物の形状＼nに応じてピースの境界部分が折れ曲がることによってさまざまな角度が付き， 鞄の外観が変形する程度に照らせば，機能的にはその変化等は物品を持ち運ぶ＼nために鞄が変形しているといえる範囲の変化であるといえる。上記の特徴は， 著作物性を判断するに当たっては，実用目的で使用するためのものといえる特 徴の範囲内というべきものであり，原告商品において，実用目的で使用するた めの特徴から離れ，その特徴とは別に美的鑑賞の対象となり得る美的構成を備＼nえた部分を把握することはできないとするのが相当である。 したがって，原告商品１ないし６は美術の著作物又はそれと客観的に同一な ものとみることができず，著作物性は認められないから，その余の点について 判断するまでもなく，原告らの著作権侵害に基づく請求には理由がない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 周知表示（不競法）
>> 著名表示（不競法）
>> ピックアップ対象
2019.07.12
平成31(ネ)10001等 特許権侵害差止等請求控訴，同附帯控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月26日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
知財高裁（3部)は、確定した無効審決と実質同じ証拠であるとして、104条の3の無効抗弁を認めませんでした。
(2)本件において乙１７の１及び乙１８の１を主引例として無効を主張でき るか。（当審における追加主張）
ア 特許法１６７条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に 基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は，同一の当事者 間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ， その趣旨は，無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものでは ない。そうすると，侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い，審決取消訴 訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には，同一当事者間 の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法 １０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは，特段 の事情がない限り，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２ 条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。 控訴人は，無効審判手続と特許権侵害訴訟における特許権者が置かれ ている立場の質的相違等から，特許法１６７条の趣旨は，侵害訴訟に適 用されないと主張するが，上記説示したところに照らし採用できない。 また，控訴人は，第三者の無効審判請求により特許権が無効とされるべ き場合にまで侵害訴訟において無効の抗弁を主張できないのは不当であ るという趣旨の主張もしているが，控訴人自身は，無効審判手続におい て無効主張をする機会を十分に与えられ，かつ無効不成立審判に対して＼n審決取消訴訟を提起する機会も与えられていたのであるから，審決取消 訴訟を提起せずに無効不成立審決を確定させた結果，もはや当該審判手 続において主張していた特許の無効事由を主張できないこととなったと しても，その結果を不当ということはできない。
イ 認定事実
(ｱ) 本件無効審判請求１において，控訴人は，本件発明１は，1)乙１ ７の１に記載された発明（乙１７発明）に，乙１８の１に記載された 発明（乙１８発明），乙１９又は２３，４２ないし４５，３３，３４ に記載された技術事項及び従来周知の技術事項に基づいて，当業者が 容易に発明することができたものである，2)乙１８発明に，乙１７発 明，乙１９又は２３，４２ないし４５，３３，３４に記載された技術 事項及び従来周知の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明するこ とができたものである，とそれぞれ主張した。（甲１４）（本件審決 １における甲１，２，３，７ないし１３は，順に本件訴訟における乙 １７，１８，１９，２３，４２ないし４５，３３，３４に対応する。） このほか，控訴人は，乙２０ないし２２も証拠として提出していた。
(ｲ) しかしながら，本件審決１は，主引例である乙１７の１及び乙１ ８の１には，ローラの直交２方向への移動（及び移動に伴う肌の摘み 上げと押圧）という技術思想が存在せず，また，控訴人が提出した各 種証拠から認められる技術事項及び周知技術を考慮しても，この点を 容易に想到することができるとはいえないとして，上記無効理由のい ずれも認めず，本件発明１は，特許法２９条２項の規定により特許を 受けることができないものとはいえないと判断した。（甲１４）
ウ 乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする進歩性欠如の無効主張の可 否
本件訴訟において，控訴人は，乙１７の１，乙１８の１をそれぞれ主 引例とした上，これに，乙１７発明（乙１８の１を主引例とする場合） 又は乙１８発明（乙１７の１を主引例とする場合），及び乙１９ないし ２３，３３ないし３５，４２ないし４５，１０１及び１０４に記載の副 引例又は周知技術を併せれば，本件発明１は容易想到であると主張して いる。 しかしながら，乙１７の１及び乙１８の１は，本件審判請求１におい ても主引例とされていたもの，乙１９，２３，３３，３４及び４２ない し４５は，副引例又は周知技術を認定する証拠として提出されていたも のであり，乙２０ないし２２も，明示的には主張されていないものの， 周知技術を認定する証拠等として提出されていたものと認められるから， 結局，本件審決１と本件訴訟における控訴人の主張立証との間では，主 引例は全く共通である上，副引例又は周知技術，証拠もほとんど共通し， 両者で共通していないのは，副引例ないし周知技術の証拠である乙３５， １０１及び１０４のみである（しかも，乙１０１は，乙３５から分割出 願された発明であるから，両者は極めて類似している。）ことになる。 そして，乙３５，１０１及び１０４は，いずれも４個のローラの直交２ 方向への移動ということはおよそ想定していないものであるから，本件 審決１が認定した本件発明１と乙１７発明及び乙１８発明との相違点を 埋めるものであるとはおよそいい難いものである。
このように，本件訴訟独自の証拠である乙３５，１０１及び１０４は 価値の乏しいものであるから，結局，本件訴訟における控訴人の主張は， 本件審判１と実質的に「同一の事実及び同一の証拠」（特許法１６７条） に基づくものと評価されるべきものである。 そして，本件審決１は，控訴人による審決取消訴訟が提起されること なく確定している上，本件において，前記アの特段の事情も窺われない。 したがって，本件訴訟において，控訴人が，乙１７の１又は乙１８の １を主引例とする進歩性欠如の無効を主張することは，信義則に反し， 許されないといわざるを得ない。
(3) 結論 よって，控訴人の乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする無効の抗弁 の主張はいずれも許されず，乙１０４発明を主引例とする無効の抗弁には 理由がない。
(2)本件において乙１７の１及び乙１８の１を主引例として無効を主張でき るか。（当審における追加主張）
ア 特許法１６７条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に 基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は，同一の当事者 間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ， その趣旨は，無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものでは ない。そうすると，侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い，審決取消訴 訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には，同一当事者間 の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法 １０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは，特段 の事情がない限り，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２ 条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。 控訴人は，無効審判手続と特許権侵害訴訟における特許権者が置かれ ている立場の質的相違等から，特許法１６７条の趣旨は，侵害訴訟に適 用されないと主張するが，上記説示したところに照らし採用できない。 また，控訴人は，第三者の無効審判請求により特許権が無効とされるべ き場合にまで侵害訴訟において無効の抗弁を主張できないのは不当であ るという趣旨の主張もしているが，控訴人自身は，無効審判手続におい て無効主張をする機会を十分に与えられ，かつ無効不成立審判に対して＼n審決取消訴訟を提起する機会も与えられていたのであるから，審決取消 訴訟を提起せずに無効不成立審決を確定させた結果，もはや当該審判手 続において主張していた特許の無効事由を主張できないこととなったと しても，その結果を不当ということはできない。
イ 認定事実
(ｱ) 本件無効審判請求１において，控訴人は，本件発明１は，1)乙１ ７の１に記載された発明（乙１７発明）に，乙１８の１に記載された 発明（乙１８発明），乙１９又は２３，４２ないし４５，３３，３４ に記載された技術事項及び従来周知の技術事項に基づいて，当業者が 容易に発明することができたものである，2)乙１８発明に，乙１７発 明，乙１９又は２３，４２ないし４５，３３，３４に記載された技術 事項及び従来周知の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明するこ とができたものである，とそれぞれ主張した。（甲１４）（本件審決 １における甲１，２，３，７ないし１３は，順に本件訴訟における乙 １７，１８，１９，２３，４２ないし４５，３３，３４に対応する。） このほか，控訴人は，乙２０ないし２２も証拠として提出していた。
(ｲ) しかしながら，本件審決１は，主引例である乙１７の１及び乙１ ８の１には，ローラの直交２方向への移動（及び移動に伴う肌の摘み 上げと押圧）という技術思想が存在せず，また，控訴人が提出した各 種証拠から認められる技術事項及び周知技術を考慮しても，この点を 容易に想到することができるとはいえないとして，上記無効理由のい ずれも認めず，本件発明１は，特許法２９条２項の規定により特許を 受けることができないものとはいえないと判断した。（甲１４）
ウ 乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする進歩性欠如の無効主張の可 否
本件訴訟において，控訴人は，乙１７の１，乙１８の１をそれぞれ主 引例とした上，これに，乙１７発明（乙１８の１を主引例とする場合） 又は乙１８発明（乙１７の１を主引例とする場合），及び乙１９ないし ２３，３３ないし３５，４２ないし４５，１０１及び１０４に記載の副 引例又は周知技術を併せれば，本件発明１は容易想到であると主張して いる。 しかしながら，乙１７の１及び乙１８の１は，本件審判請求１におい ても主引例とされていたもの，乙１９，２３，３３，３４及び４２ない し４５は，副引例又は周知技術を認定する証拠として提出されていたも のであり，乙２０ないし２２も，明示的には主張されていないものの， 周知技術を認定する証拠等として提出されていたものと認められるから， 結局，本件審決１と本件訴訟における控訴人の主張立証との間では，主 引例は全く共通である上，副引例又は周知技術，証拠もほとんど共通し， 両者で共通していないのは，副引例ないし周知技術の証拠である乙３５， １０１及び１０４のみである（しかも，乙１０１は，乙３５から分割出 願された発明であるから，両者は極めて類似している。）ことになる。 そして，乙３５，１０１及び１０４は，いずれも４個のローラの直交２ 方向への移動ということはおよそ想定していないものであるから，本件 審決１が認定した本件発明１と乙１７発明及び乙１８発明との相違点を 埋めるものであるとはおよそいい難いものである。
このように，本件訴訟独自の証拠である乙３５，１０１及び１０４は 価値の乏しいものであるから，結局，本件訴訟における控訴人の主張は， 本件審判１と実質的に「同一の事実及び同一の証拠」（特許法１６７条） に基づくものと評価されるべきものである。 そして，本件審決１は，控訴人による審決取消訴訟が提起されること なく確定している上，本件において，前記アの特段の事情も窺われない。 したがって，本件訴訟において，控訴人が，乙１７の１又は乙１８の １を主引例とする進歩性欠如の無効を主張することは，信義則に反し， 許されないといわざるを得ない。
(3) 結論 よって，控訴人の乙１７の１又は乙１８の１を主引例とする無効の抗弁 の主張はいずれも許されず，乙１０４発明を主引例とする無効の抗弁には 理由がない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.07.12
平成31(ネ)10009 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月27日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
1審と同じく、明確性、サポート要件違反無しと判断されました。
前記第２の１の前提事実と一件記録によれば，本件訴訟の経過等として， 次の事実が認められる。
(ア) 控訴人日進は，平成２６年１２月頃から，調剤薬局等に対し，控訴 人日進と控訴人セイエーが共同開発した被告製品を販売するようになっ た。 控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には，被告製 品に関し，控訴人日進が控訴人ＯＨＵに対して被告製品を発注し，この 発注を受けた控訴人ＯＨＵが控訴人セイエーに対して被告製品の製造を 委託し，この委託を受けた控訴人セイエーが被告製品を製造して，控訴 人日進に供給し，これにより，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し， 控訴人ＯＨＵは控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継 続的な取引関係があった。
(イ) 被控訴人は，平成２８年７月４日，控訴人らによる被告製品の製造， 販売が被控訴人の有する本件特許権の間接侵害等に当たる旨主張して， 控訴人らに対し，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の連帯 支払を求める本件訴訟を原審に提起した。 控訴人らは，同年１２月８日の原審第２回弁論準備手続期日において， 準備書面(2)（無効論）に基づき，明確性要件違反，乙２２を主引用例と する新規性欠如，乙２３を主引用例とする新規性欠如の無効理由による 無効の抗弁を主張し，平成２９年３月１６日の原審第４回弁論準備手続 期日において，準備書面(5)（無効論）に基づき，上記無効理由に加えて， 乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例とする進歩性欠 如，補正要件違反，サポート要件違反，明確性要件違反（「２つ折りさ れたシート」に係るもの）の無効理由による無効の抗弁を主張した。 その後，控訴人らは，同年６月３０日の原審第６回弁論準備手続期日 において，準備書面(7)（無効論）に基づき，新たに乙２３（乙２３’発 明）を主引用例，乙２２（乙２２発明）を副引用例とする進歩性欠如の 無効理由による無効の抗弁を主張した。
(ウ) 控訴人日進は，平成２９年７月１０日，本件特許の設定登録時の請 求項１及び２に係る発明についての特許を無効にすることを求める別件 無効審判を請求した。控訴人日進が別件無効審判で主張した無効理由は， 明確性要件違反（「無効理由１」），「審判甲１」（乙２２）を主引用 例とする新規性欠如（「無効理由２」），「審判甲１」（乙２２）を主 引用例とし，「審判甲７」（乙４９）に記載された事項（「甲７事項」） を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由３」），「審判甲２」（乙２ ３）を主引用例とし，「審判甲１」（乙２２）に記載された事項（「甲 １事項」）等を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由４」），「審判 甲２」（乙２３）を主引用例とし，「甲７事項」等を副引用例とする進 歩性欠如（「無効理由５」）である。上記「無効理由３」は，乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由と，上記「無効理 由４」及び「無効理由５」は，乙２３を主引用例とする本件訂正発明の 進歩性欠如による無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものである。
被控訴人は，同年１０月６日，別件無効審判において，本件訂正をし た後，同月１９日の原審第９回弁論準備手続期日において，第７準備書 面に基づき，本件訂正と同一内容の訂正に係る訂正の再抗弁の主張をし た。また，控訴人らは，上記弁論準備手続期日において，別件無効審判 の審判請求書（乙４６）を書証として提出した。 控訴人らは，同年１２月１１日の原審第１０回弁論準備手続期日にお いて，準備書面(9)に基づき，被控訴人の訂正の再抗弁に対する反論をし た。
原審の受命裁判官は，平成３０年１月２９日の原審第１１回弁論準備 手続期日において，本件の侵害論の審理を終了し，損害論の審理を進め ると述べた。
控訴人らは，同年３月１２日の原審第１２回弁論準備手続期日におい て，別件無効審判に係る被控訴人作成の同年２月２日付け「口頭審理陳 述要領書(2)」（乙５６）を書証として提出した。
(エ) 特許庁は，平成３０年６月２６日，本件訂正を認めた上で，控訴人 日進主張の「無効理由１」ないし「無効理由５」により本件特許を無効 とすることはできないとして，別件無効審判の請求は成り立たないとの 別件審決をした。その後，控訴人日進は，出訴期間内に別件審決に対す る審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，確定し，同年８月 ２８日，その旨の確定登録が経由された。 原審は，同月２４日，原審第２回口頭弁論期日において，口頭弁論を 終結した後，同年１２月１８日，被控訴人の請求を一部認容する原判決 を言い渡した。原判決は，控訴人ら主張の無効の抗弁はいずれも理由が ないものと判断した。
(オ) 控訴人は，平成３０年１２月２８日，本件控訴を提起した。 その後，控訴人は，平成３１年２月１５日付け控訴理由書において， 原判決には，乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例と する進歩性欠如，明確性要件違反及びサポート要件違反の無効理由の判 断に誤りがあることを主張するとともに，新たに本件出願に分割要件違 反があることを前提とした乙６０を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由を主張した。 当審は，令和元年５月１６日の本件第１回口頭弁論期日において，口 頭弁論を終結した。
イ 特許法１６７条は，特許無効審判の審決が確定したときは，当事者及び 参加人は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができないと規定している。この規定の趣旨は，先の審判の当事者及び参 加人は先の審判で主張立証を尽くすことができたにもかかわらず，審決が 確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができ るとすることは不合理であるため，同一の当事者及び参加人による再度の 無効審判請求を制限することにより，紛争の蒸し返しを防止し，紛争の一 回的解決を実現させることにあるものと解される。このような紛争の蒸し 返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は，無効審判手続においてのみ妥 当するものではなく，侵害訴訟の被告が同法１０４条の３第１項に基づく 無効の抗弁を主張するのと併せて，無効の抗弁と同一の無効理由による無 効審判請求をし，特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のい わゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当するというべきで ある。 そうすると，侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに，当該無 効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請 求をした場合において，当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定し たときは，上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは， 訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の趣旨に照らし許さ れないと解するのが相当である。 これを本件についてみるに，前記アの認定事実によれば，1)控訴人らは， 本件訴訟の原審において，本件特許について，明確性要件違反，サポート 要件違反，乙２２を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如，乙２３を 主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如等の無効理由による無効の抗弁 を主張したこと，2)控訴人らのうち，控訴人日進のみが本件特許を無効に することを求める別件無効審判を請求し，本件特許の設定登録時の請求項 １及び２に係る発明の無効理由として「無効理由１」ないし「無効理由５」 を主張し，被控訴人は別件無効審判手続において本件訂正をしたところ， 特許庁は，本件訂正を認めた上で，控訴人日進主張の「無効理由１」ない し「無効理由５」により本件特許を無効とすることはできないとして，別 件無効審判の請求は成り立たないとの別件審決をしたこと，3)控訴人日進 が別件審決に対する審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，原 判決の言渡し前に確定したことが認められる。 加えて，控訴人日進が原審及び当審において主張する乙２２を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，確定した別件審決で排斥 された「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づくもの と認められるから（前記ア(ウ)），被控訴人日進が当審において乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁を 主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の 趣旨に照らし許されないと解すべきである。
ウ 次に，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵについて検討するに，1)控訴人 セイエー及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人又は参加人のいずれ でもないが，控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には， 被告製品に関し，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し，控訴人ＯＨＵは 控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継続的な取引関係が あり，本件特許が別件無効審判で無効とされた場合には，被控訴人の控訴 人らに対する請求はいずれも理由がないことに帰するので，別件無効審判 に関する利害は，控訴人ら３者間で一致していること，2)控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，原審において，控訴人日進の主張する無効の抗弁と 同一の無効の抗弁を主張し，また，控訴人日進とともに，別件無効審判の 審判請求書（乙４６）及び被控訴人作成の「口頭審理陳述要領書(2)」（乙 ５６）を書証として提出していることからすると，控訴人セイエー及び控 訴人ＯＨＵは，別件無効審判の内容及び経緯について十分に認識し，別件＼n無効審判における被告日進の主張立証活動を事実上容認していたものと認 められること，上記1)及び2)の事実関係の下においては，控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人の控訴人日進と同視し得る立 場にあるものと認めるのが相当であるから，確定した別件審決で排斥され た「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁の 主張をすることを控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵに認めることは，紛争 の蒸し返しができるとすることにほかならないというべきである。 したがって，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵにおいても，控訴人日進 と同様に，当審において乙２２を主引用例とする進歩性欠如の無効理由に よる無効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり， 民事訴訟法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきである。 エ 以上によれば，被控訴人の前記主張は理由があるから，その余の点につ いて判断するまでもなく，乙２２を主引用例とする本件訂正発明の進歩性 欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
(6) 争点(4)カ（乙２３を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理 由の有無）について
被控訴人は，控訴人ら主張の乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由は，別件無効審判における「無効理由４」及び「無効理由５」と実質的に 同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから，別件無効審判の請求人 である控訴人日進並びに控訴人日進と密接な取引関係にある控訴人セイエ ー及び控訴人ＯＨＵの３者が，当審において，上記無効理由による無効の抗 弁を主張することは，訴訟上の信義則に反し，許されない旨主張する。 そこで検討するに，控訴人らが原審及び当審において主張する乙２３を主 引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，前記(5)ア(ウ)認定 のとおり，控訴人日進及び被控訴人間の確定した別件審決で排斥された「無 効理由４」及び「無効理由５」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものと認められる。 そうすると，前記(5)ウ及びエで説示したのと同様の理由により，控訴人 らが当審において乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理由による無 効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟 法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきであるから，被控訴人の上記主 張は理由がある。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，乙２３を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
前記第２の１の前提事実と一件記録によれば，本件訴訟の経過等として， 次の事実が認められる。
(ア) 控訴人日進は，平成２６年１２月頃から，調剤薬局等に対し，控訴 人日進と控訴人セイエーが共同開発した被告製品を販売するようになっ た。 控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には，被告製 品に関し，控訴人日進が控訴人ＯＨＵに対して被告製品を発注し，この 発注を受けた控訴人ＯＨＵが控訴人セイエーに対して被告製品の製造を 委託し，この委託を受けた控訴人セイエーが被告製品を製造して，控訴 人日進に供給し，これにより，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し， 控訴人ＯＨＵは控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継 続的な取引関係があった。
(イ) 被控訴人は，平成２８年７月４日，控訴人らによる被告製品の製造， 販売が被控訴人の有する本件特許権の間接侵害等に当たる旨主張して， 控訴人らに対し，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の連帯 支払を求める本件訴訟を原審に提起した。 控訴人らは，同年１２月８日の原審第２回弁論準備手続期日において， 準備書面(2)（無効論）に基づき，明確性要件違反，乙２２を主引用例と する新規性欠如，乙２３を主引用例とする新規性欠如の無効理由による 無効の抗弁を主張し，平成２９年３月１６日の原審第４回弁論準備手続 期日において，準備書面(5)（無効論）に基づき，上記無効理由に加えて， 乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例とする進歩性欠 如，補正要件違反，サポート要件違反，明確性要件違反（「２つ折りさ れたシート」に係るもの）の無効理由による無効の抗弁を主張した。 その後，控訴人らは，同年６月３０日の原審第６回弁論準備手続期日 において，準備書面(7)（無効論）に基づき，新たに乙２３（乙２３’発 明）を主引用例，乙２２（乙２２発明）を副引用例とする進歩性欠如の 無効理由による無効の抗弁を主張した。
(ウ) 控訴人日進は，平成２９年７月１０日，本件特許の設定登録時の請 求項１及び２に係る発明についての特許を無効にすることを求める別件 無効審判を請求した。控訴人日進が別件無効審判で主張した無効理由は， 明確性要件違反（「無効理由１」），「審判甲１」（乙２２）を主引用 例とする新規性欠如（「無効理由２」），「審判甲１」（乙２２）を主 引用例とし，「審判甲７」（乙４９）に記載された事項（「甲７事項」） を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由３」），「審判甲２」（乙２ ３）を主引用例とし，「審判甲１」（乙２２）に記載された事項（「甲 １事項」）等を副引用例とする進歩性欠如（「無効理由４」），「審判 甲２」（乙２３）を主引用例とし，「甲７事項」等を副引用例とする進 歩性欠如（「無効理由５」）である。上記「無効理由３」は，乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由と，上記「無効理 由４」及び「無効理由５」は，乙２３を主引用例とする本件訂正発明の 進歩性欠如による無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものである。
被控訴人は，同年１０月６日，別件無効審判において，本件訂正をし た後，同月１９日の原審第９回弁論準備手続期日において，第７準備書 面に基づき，本件訂正と同一内容の訂正に係る訂正の再抗弁の主張をし た。また，控訴人らは，上記弁論準備手続期日において，別件無効審判 の審判請求書（乙４６）を書証として提出した。 控訴人らは，同年１２月１１日の原審第１０回弁論準備手続期日にお いて，準備書面(9)に基づき，被控訴人の訂正の再抗弁に対する反論をし た。
原審の受命裁判官は，平成３０年１月２９日の原審第１１回弁論準備 手続期日において，本件の侵害論の審理を終了し，損害論の審理を進め ると述べた。
控訴人らは，同年３月１２日の原審第１２回弁論準備手続期日におい て，別件無効審判に係る被控訴人作成の同年２月２日付け「口頭審理陳 述要領書(2)」（乙５６）を書証として提出した。
(エ) 特許庁は，平成３０年６月２６日，本件訂正を認めた上で，控訴人 日進主張の「無効理由１」ないし「無効理由５」により本件特許を無効 とすることはできないとして，別件無効審判の請求は成り立たないとの 別件審決をした。その後，控訴人日進は，出訴期間内に別件審決に対す る審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，確定し，同年８月 ２８日，その旨の確定登録が経由された。 原審は，同月２４日，原審第２回口頭弁論期日において，口頭弁論を 終結した後，同年１２月１８日，被控訴人の請求を一部認容する原判決 を言い渡した。原判決は，控訴人ら主張の無効の抗弁はいずれも理由が ないものと判断した。
(オ) 控訴人は，平成３０年１２月２８日，本件控訴を提起した。 その後，控訴人は，平成３１年２月１５日付け控訴理由書において， 原判決には，乙２２を主引用例とする進歩性欠如，乙２３を主引用例と する進歩性欠如，明確性要件違反及びサポート要件違反の無効理由の判 断に誤りがあることを主張するとともに，新たに本件出願に分割要件違 反があることを前提とした乙６０を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由を主張した。 当審は，令和元年５月１６日の本件第１回口頭弁論期日において，口 頭弁論を終結した。
イ 特許法１６７条は，特許無効審判の審決が確定したときは，当事者及び 参加人は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求すること ができないと規定している。この規定の趣旨は，先の審判の当事者及び参 加人は先の審判で主張立証を尽くすことができたにもかかわらず，審決が 確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができ るとすることは不合理であるため，同一の当事者及び参加人による再度の 無効審判請求を制限することにより，紛争の蒸し返しを防止し，紛争の一 回的解決を実現させることにあるものと解される。このような紛争の蒸し 返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は，無効審判手続においてのみ妥 当するものではなく，侵害訴訟の被告が同法１０４条の３第１項に基づく 無効の抗弁を主張するのと併せて，無効の抗弁と同一の無効理由による無 効審判請求をし，特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のい わゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当するというべきで ある。 そうすると，侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに，当該無 効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請 求をした場合において，当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定し たときは，上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは， 訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の趣旨に照らし許さ れないと解するのが相当である。 これを本件についてみるに，前記アの認定事実によれば，1)控訴人らは， 本件訴訟の原審において，本件特許について，明確性要件違反，サポート 要件違反，乙２２を主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如，乙２３を 主引用例とする新規性欠如及び進歩性欠如等の無効理由による無効の抗弁 を主張したこと，2)控訴人らのうち，控訴人日進のみが本件特許を無効に することを求める別件無効審判を請求し，本件特許の設定登録時の請求項 １及び２に係る発明の無効理由として「無効理由１」ないし「無効理由５」 を主張し，被控訴人は別件無効審判手続において本件訂正をしたところ， 特許庁は，本件訂正を認めた上で，控訴人日進主張の「無効理由１」ない し「無効理由５」により本件特許を無効とすることはできないとして，別 件無効審判の請求は成り立たないとの別件審決をしたこと，3)控訴人日進 が別件審決に対する審決取消訴訟を提起しなかったため，別件審決は，原 判決の言渡し前に確定したことが認められる。 加えて，控訴人日進が原審及び当審において主張する乙２２を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，確定した別件審決で排斥 された「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づくもの と認められるから（前記ア(ウ)），被控訴人日進が当審において乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁を 主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の 趣旨に照らし許されないと解すべきである。
ウ 次に，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵについて検討するに，1)控訴人 セイエー及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人又は参加人のいずれ でもないが，控訴人日進，控訴人ＯＨＵ及び控訴人セイエーの３者間には， 被告製品に関し，控訴人セイエーは控訴人ＯＨＵに対し，控訴人ＯＨＵは 控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継続的な取引関係が あり，本件特許が別件無効審判で無効とされた場合には，被控訴人の控訴 人らに対する請求はいずれも理由がないことに帰するので，別件無効審判 に関する利害は，控訴人ら３者間で一致していること，2)控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，原審において，控訴人日進の主張する無効の抗弁と 同一の無効の抗弁を主張し，また，控訴人日進とともに，別件無効審判の 審判請求書（乙４６）及び被控訴人作成の「口頭審理陳述要領書(2)」（乙 ５６）を書証として提出していることからすると，控訴人セイエー及び控 訴人ＯＨＵは，別件無効審判の内容及び経緯について十分に認識し，別件＼n無効審判における被告日進の主張立証活動を事実上容認していたものと認 められること，上記1)及び2)の事実関係の下においては，控訴人セイエー 及び控訴人ＯＨＵは，別件無効審判の請求人の控訴人日進と同視し得る立 場にあるものと認めるのが相当であるから，確定した別件審決で排斥され た「無効理由３」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく乙２２を 主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁の 主張をすることを控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵに認めることは，紛争 の蒸し返しができるとすることにほかならないというべきである。 したがって，控訴人セイエー及び控訴人ＯＨＵにおいても，控訴人日進 と同様に，当審において乙２２を主引用例とする進歩性欠如の無効理由に よる無効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり， 民事訴訟法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきである。 エ 以上によれば，被控訴人の前記主張は理由があるから，その余の点につ いて判断するまでもなく，乙２２を主引用例とする本件訂正発明の進歩性 欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
(6) 争点(4)カ（乙２３を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理 由の有無）について
被控訴人は，控訴人ら主張の乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理 由は，別件無効審判における「無効理由４」及び「無効理由５」と実質的に 同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから，別件無効審判の請求人 である控訴人日進並びに控訴人日進と密接な取引関係にある控訴人セイエ ー及び控訴人ＯＨＵの３者が，当審において，上記無効理由による無効の抗 弁を主張することは，訴訟上の信義則に反し，許されない旨主張する。 そこで検討するに，控訴人らが原審及び当審において主張する乙２３を主 引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は，前記(5)ア(ウ)認定 のとおり，控訴人日進及び被控訴人間の確定した別件審決で排斥された「無 効理由４」及び「無効理由５」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づ くものと認められる。 そうすると，前記(5)ウ及びエで説示したのと同様の理由により，控訴人 らが当審において乙２３を主引用例とする進歩性欠如の無効理由による無 効の抗弁を主張することは，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟 法２条の趣旨に照らし許されないと解すべきであるから，被控訴人の上記主 張は理由がある。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，乙２３を主引用例 とする本件訂正発明の進歩性欠如をいう控訴人らの主張は理由がない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 間接侵害
>> ピックアップ対象
2019.07.12
平成30年(ワ)第466号 著作権に基づく差止等請求事件 令和元年7月11日 奈良地方裁判所
電話ボックスを金魚鉢にみたてた現代アートについて、著作物性は認めましたが、
複製ではないと判断されました。問題の作品については判決文よりも下記写真の方がわかりやすいです。https://this.kiji.is/521862833728078945?fbclid=IwAR3SJE_DfyKsf9UNjJTXiLG1XrQs9kzhhkcDdj6XMD9DBeFvihaoK9tcon8
著作権法は，著作権の対象である著作物の定義について「思想又は感情を 創作的に表現したものであって，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属する＼nものをいう｡」（同法２条１項１号）と規定しており,作品等に思想又は感情 が創作的に表現されている場合には，当該作品等は著作物に該当するものと＼nして同法による保護の対象となる一方，思想，感情若しくはアイディアなど 表現それ自体ではないもの又は表＼現上の創作性がないものは，著作物に該当 せず，同法による保護の対象とはならないと解される。 また，アイディアが決まればそれを実現するための方法の選択肢が限られ る場合，そのような限られた方法に同法上の保護を与えるとアイディアの独 占を招くこととなるから，この点については創作性が認められず，同法上の 保護の対象とはならないと解される。
(2)そこで，原告作品の基本的な特徴に着目すると，1)公衆電話ボックス様の 造形物を水槽に仕立て，その内部に公衆電話機を設置した状態で金魚を泳が せていること，2)金魚の生育環境を維持するために，公衆電話機の受話器部 分を利用して気泡を出す仕組みであることが特徴として挙げることができる。 このうち,1)については,確かに公衆電話ボックスという日常的なものに， その内部で金魚が泳ぐ、という非日常的な風景を織り込むという原告の発想自 体は斬新で独創的なものではあるが，これ自体はアイディアにほかならず， 表現それ自体ではないから，著作権法上保護の対象とはならない。＼nまた，2)についても，多数の金魚を公衆電話ボックスの大きさ及び形状の 造作物内で泳がせるというアイディアを実現するには，水中に空気を注入す ることが必須となることは明らかであるところ，公衆電話ボックス内に通常 存在する物から気泡を発生させようとすれば，もともと穴が開いている受話 器から発生させるのが合理的かつ自然な発想である。すなわち，アイディア が決まればそれを実現するための方法の選択肢が限られることとなるから， この点について創作性を認めることはできない。 そうすると，上記1)，2)の特徴について，著作物性を認めることはできな いというべきである。
(3)他方，原告作品について，公衆電話ボックス様の造作物の色・形状，内部に 設置された公衆電話機の種類・色・配置等の具体的な表現においては，作者＼n独自の思想又は感情が表現されているということができ，創作性を認めるこ＼nとができるから，著作物に当たるものと認めることができる。
２ 争点２（被告作品による原告作品の著作権侵害の有無）について
（１）被告作品と原告作品の対比
被告作品と原告作品を対比すると，次の点を指摘することができる(甲７， ２２，２５，２６，５１の１．２)。
ア 公衆電話ボックス様の造作物
原告作品と被告作品は，いずれも我が国で見られる一般的な公衆電話ボ ックスを模した，垂直方向に長い直方体で，側面の４面がガラス張りの造 作物内部に水を満たし，その中に金魚を泳がせている。 しかしながら，原告作品は屋根部分が黄緑色様であるのに対し，被告作 品は屋根部分が赤色である。また，被告作品は実際に使用されていた公衆 電話ボックスの部材を利用しているのに対し，原告作品はこれを使用せず， アルミサッシや鉄枠等を組み合わせて制作されている。 イ造作物内部に設置された公衆電話機 原告作品と被告作品は，いずれも上記造作物内部に棚板を二枚設置し， 上段に公衆電話機が設置されている。 しかしながら，原告作品の公衆電話機は黄緑色様であるのに対し，被告 作品の公衆電話機は灰色であり，公衆電話機のタイプも異なっている。ま た，棚板について，原告作品は水色で，形は二段とも正方形であるのに対 し，被告作品は銀色で，下段の形は三角形である。
ウ 受話器部分
原告作品と被告作品は，いずれも受話器がハンガー部分又は本体から外 された状態で水中に浮かんでおり，受話器の受話部分から気泡が発生して いる。
(2)検討
ア 著作権法は，思想又は感情の創作的な表現を保護するものであり，既存＼nの著作物に依拠して作成，創作された著作物が，思想，感情若しくはアイ ディア，事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表＼現上の創作 性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合に は，著作物の複製には当たらないものと解される。
イ 前記１で判示したところによれば，原告が同一性を主張する点（前記第 ２の３(2)ア(ア))は著作権法上の保護の及ばないアイディアに対する主張で あるから，原告の同一性に関する上記主張はそもそも理由がない。 なお，事案に鑑み，具体的表現内容について原告作品と被告作品との間＼nに同一性が認められるか否かについて検討するに，前記(1)で指摘したとお り，原告作品と被告作品は，1)造作物内部に二段の棚板が設置され，その 上段に公衆電話機が設置されている点，2)同受話器が水中に浮かんでいる 点は共通している。しかしながら，1)については，我が国の公衆電話ボッ クスでは，上段に公衆電話機，下段に電話帳等を据え置くため，二段の棚 板が設置されているのが一般的であり，二段の棚板を設置してその上段に 公衆電話機を設置するという表現は，公衆電話ボックス様の造作物を用い＼nるという原告のアイディアに必然的に生じる表現であるから，この点につ＼nいて創作性が認められるものではない。また，2)については，具体的表現＼n内容は共通しているといえるものの，原告作品と被告作品の具体的表現と＼nしての共通点は2)の点のみであり，この点を除いては相違しているのであ って，被告作品から原告作品を直接感得することはできないから，原告作 品と被告作品との同一性を認めることはできない。
著作権法は，著作権の対象である著作物の定義について「思想又は感情を 創作的に表現したものであって，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属する＼nものをいう｡」（同法２条１項１号）と規定しており,作品等に思想又は感情 が創作的に表現されている場合には，当該作品等は著作物に該当するものと＼nして同法による保護の対象となる一方，思想，感情若しくはアイディアなど 表現それ自体ではないもの又は表＼現上の創作性がないものは，著作物に該当 せず，同法による保護の対象とはならないと解される。 また，アイディアが決まればそれを実現するための方法の選択肢が限られ る場合，そのような限られた方法に同法上の保護を与えるとアイディアの独 占を招くこととなるから，この点については創作性が認められず，同法上の 保護の対象とはならないと解される。
(2)そこで，原告作品の基本的な特徴に着目すると，1)公衆電話ボックス様の 造形物を水槽に仕立て，その内部に公衆電話機を設置した状態で金魚を泳が せていること，2)金魚の生育環境を維持するために，公衆電話機の受話器部 分を利用して気泡を出す仕組みであることが特徴として挙げることができる。 このうち,1)については,確かに公衆電話ボックスという日常的なものに， その内部で金魚が泳ぐ、という非日常的な風景を織り込むという原告の発想自 体は斬新で独創的なものではあるが，これ自体はアイディアにほかならず， 表現それ自体ではないから，著作権法上保護の対象とはならない。＼nまた，2)についても，多数の金魚を公衆電話ボックスの大きさ及び形状の 造作物内で泳がせるというアイディアを実現するには，水中に空気を注入す ることが必須となることは明らかであるところ，公衆電話ボックス内に通常 存在する物から気泡を発生させようとすれば，もともと穴が開いている受話 器から発生させるのが合理的かつ自然な発想である。すなわち，アイディア が決まればそれを実現するための方法の選択肢が限られることとなるから， この点について創作性を認めることはできない。 そうすると，上記1)，2)の特徴について，著作物性を認めることはできな いというべきである。
(3)他方，原告作品について，公衆電話ボックス様の造作物の色・形状，内部に 設置された公衆電話機の種類・色・配置等の具体的な表現においては，作者＼n独自の思想又は感情が表現されているということができ，創作性を認めるこ＼nとができるから，著作物に当たるものと認めることができる。
２ 争点２（被告作品による原告作品の著作権侵害の有無）について
（１）被告作品と原告作品の対比
被告作品と原告作品を対比すると，次の点を指摘することができる(甲７， ２２，２５，２６，５１の１．２)。
ア 公衆電話ボックス様の造作物
原告作品と被告作品は，いずれも我が国で見られる一般的な公衆電話ボ ックスを模した，垂直方向に長い直方体で，側面の４面がガラス張りの造 作物内部に水を満たし，その中に金魚を泳がせている。 しかしながら，原告作品は屋根部分が黄緑色様であるのに対し，被告作 品は屋根部分が赤色である。また，被告作品は実際に使用されていた公衆 電話ボックスの部材を利用しているのに対し，原告作品はこれを使用せず， アルミサッシや鉄枠等を組み合わせて制作されている。 イ造作物内部に設置された公衆電話機 原告作品と被告作品は，いずれも上記造作物内部に棚板を二枚設置し， 上段に公衆電話機が設置されている。 しかしながら，原告作品の公衆電話機は黄緑色様であるのに対し，被告 作品の公衆電話機は灰色であり，公衆電話機のタイプも異なっている。ま た，棚板について，原告作品は水色で，形は二段とも正方形であるのに対 し，被告作品は銀色で，下段の形は三角形である。
ウ 受話器部分
原告作品と被告作品は，いずれも受話器がハンガー部分又は本体から外 された状態で水中に浮かんでおり，受話器の受話部分から気泡が発生して いる。
(2)検討
ア 著作権法は，思想又は感情の創作的な表現を保護するものであり，既存＼nの著作物に依拠して作成，創作された著作物が，思想，感情若しくはアイ ディア，事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表＼現上の創作 性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合に は，著作物の複製には当たらないものと解される。
イ 前記１で判示したところによれば，原告が同一性を主張する点（前記第 ２の３(2)ア(ア))は著作権法上の保護の及ばないアイディアに対する主張で あるから，原告の同一性に関する上記主張はそもそも理由がない。 なお，事案に鑑み，具体的表現内容について原告作品と被告作品との間＼nに同一性が認められるか否かについて検討するに，前記(1)で指摘したとお り，原告作品と被告作品は，1)造作物内部に二段の棚板が設置され，その 上段に公衆電話機が設置されている点，2)同受話器が水中に浮かんでいる 点は共通している。しかしながら，1)については，我が国の公衆電話ボッ クスでは，上段に公衆電話機，下段に電話帳等を据え置くため，二段の棚 板が設置されているのが一般的であり，二段の棚板を設置してその上段に 公衆電話機を設置するという表現は，公衆電話ボックス様の造作物を用い＼nるという原告のアイディアに必然的に生じる表現であるから，この点につ＼nいて創作性が認められるものではない。また，2)については，具体的表現＼n内容は共通しているといえるものの，原告作品と被告作品の具体的表現と＼nしての共通点は2)の点のみであり，この点を除いては相違しているのであ って，被告作品から原告作品を直接感得することはできないから，原告作 品と被告作品との同一性を認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 複製
>> ピックアップ対象
2019.07. 9
平成30(行ケ)101 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月13日 知的財産高等裁判所
動機付けありとして進歩性なしとした審決が維持されました。顕著な効果があるとの主張も否定されました。
そして，引用発明及び引用文献８に記載された技術は，いずれも，Ａβ 結合剤をアルツハイマー病等の患者の血液中のＡβに結合させることによって，Ａ βを除去し，アルツハイマー病等の疾患を治療するというものであり，技術分野は 同一であること，引用文献８には，四量体ペプチドＡ及びポリエチレングリコール 架橋キャリアゲルを含む組成物は，Ａβに効果的かつ不可逆的に結合し，Ａβと最 大の結合能力を示したとの記載があること，前記２(1)のとおり，引用文献１には， 「アミロイドβ結合化合物」の第２部分として，ポリエチレングリコールのような 高分子を用いてもよいことが記載されている（段落［００５６］）ことからすると， 引用発明に引用文献８に記載された技術を適用する動機付けがあると認められる。 この点について，原告は，引用文献１の段落［００５６］は，「全身投与」に関す る記載であり，透析とは無関係であると主張するが，引用文献１の同部分の記載は， 血液中のＡβに結合するＡβ結合化合物の第２部分がポリエチレングリコールでも よいというものであるところ，このことが，体内への投与の場合と透析の場合で異 なると認めるに足りる証拠はなく，少なくとも，引用文献１の上記部分に接した当 業者は，透析の場合においても，Ａβ結合化合物の第２部分としてポリエチレング リコールを用いることも適しているものと認識するというべきである。
ウ したがって，引用発明に引用文献８に記載された技術を適用して，引用 発明におけるアミロイドβ結合化合物を四量体ペプチドＡ及びポリエチレングリコ ール架橋キャリアゲルを含む組成物とし，かつ，同組成物を調整する工程を含ませ ることは，当業者にとって，容易に想到できると認められる。
(2) 顕著な効果について
原告は，本願発明は，1)β-アミロイドへの特定の結合作用を提供する，2)β-ア ミロイドの除去の物理的特性に依存せず，代わりに，血液の構成要素からβ-アミロ イドを捕捉する結合剤を用いるだけである，3)組織的に高い結合能力を形成するプ＼nロセスを提供する，4)体内に外的物質を導入することを含まず，それにより逆のリ スク事象に移行し得る潜在的免疫システム反応を除去したプロセスを提供するとい う顕著な効果を有する旨主張する。 しかし，上記4)については，血液透析によりＡβの除去を行う引用発明が当然備 える効果であり，上記1)〜3)については，引用発明において，「Ａβ結合化合物」と して，結合能の高い化合物を採用することよって獲得される効果にすぎないから，＼n原告の上記主張は理由がない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，引用文献１に記載されたＡβ結合化合物は，すべて天然由来の ものであるから，合成物である四量体ペプチドＡを用いる動機付けはないなどと主 張する。 しかし，前記のとおり，引用文献８には，四量体ペプチドＡはＡβと効果的に結 合する旨の記載がある以上，引用発明において，Ａβ結合化合物として四量体ペプ チドＡを用いる動機付けはあるというべきであり，このことは，引用文献１に記載 されたＡβ結合化合物が天然由来であるか否かに左右されない。
イ 原告は，引用文献１に膨大な数のアミロイドβ結合化合物が記載されて いる中で，引用文献１に記載のない，四量体ペプチドＡをわざわざ適用することに は阻害要因があると主張するが，引用文献１に記載されたＡβ結合化合物の数が膨 大であることによって，Ａβ結合化合物として，引用文献８に明記されている四量 体ペプチドＡを用いることが阻害されるということはできない。
ウ 原告は，引用発明は，一般的な透析法によりアミロイドβを除去する発 明であるのに対して，引用文献８に記載された技術は，アミロイドβ化合物と結合 し得る物質（医薬製剤）を生体内に存置するものであるから，技術分野が異なり， また，阻害要因もあると主張する。 しかし，前記のとおり，引用発明及び引用文献８に記載された技術は，いずれも， Ａβ結合剤をアルツハイマー病の患者等の血液中のＡβに結合させることによって， Ａβを除去するというものであり，技術分野は同一である。そして，生体内での使 用が想定されているＡβ結合化合物を血液透析で使用することができない理由があ るとは認められないから，阻害要因も認められない。 この点について，原告は，体内で使用する物質を血液透析で使用することに阻害 要因があることの理由について，透析法は，体内使用における患者の負担の軽減の ために採用するものである旨の主張をするが，体内使用における患者の負担の軽減 のために透析法を採用するということが，体内での使用が想定されているＡβ結合 化合物を血液透析で使用することの阻害事由となるとは認められず，むしろ，体内 での使用について安全性が確認されている物質であれば，血液透析でも使用しよう と考えるのが通常であるといえる。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は，引用文献８に記載された発明は，生体内で使用するデポ剤であ るため，その不活性及び安全性のためにＲＩペプチドを集めるためのプラットホー ムとして，ポリエチレングリコールが採用されているが，引用発明は，透析法によ りアミロイドβを除去する発明であり，生体内における不活性及び安全性という必 要性がないから，生体内での不活性及び安定性のためのものとして開示されている ポリエチレングリコールを，捕捉結合剤と結合したアミロイドβが透析装置の透析 膜から戻ることを防止して透析法においてアミロイドβを効率よく除去するために キャリアゲルとして使用する動機付けはないと主張する。 しかし，引用発明において，Ａβ結合化合物として，四量体ペプチドＡ及びポリ エチレングリコール架橋キャリアゲルを含む組成物を用いる動機付けが認められる ことは既に判示したとおりである。そして，前記２(2)のとおり，引用文献８には， ポリエチレングリコール（ＰＥＧ担体）は，ＲＩペプチドの複数のコピーを付着さ せ，Ａβとの結合能を向上させると記載されているから，当業者は，引用文献８に＼n記載された発明を引用発明に適用するに際し，ポリエチレングリコールを共に用い る動機付けがあるというべきである。引用発明においては，生体内で使用するため の安定性や安全性を考慮する必要がないとしても，上記認定が左右されることはな い。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
オ 原告は，引用発明から出発して，アミロイドβ除去能を向上しようとす＼nれば，引用文献１に多数列挙されているアミロイドβ結合化合物からアミロイドβ 結合能力の少しでも高いものを選択するのが通常であって，わざわざキャリアゲル＼nで修飾することの動機付けはないと主張する。 しかし，引用発明において，Ａβ結合化合物として，四量体ペプチドＡ及びポリ エチレングリコール架橋キャリアゲルを含む組成物を用いる動機付けが認められる ことは，既に判示したとおりであって，キャリアゲルで修飾することの動機付けも あるというべきである。
カ 原告は，透析液は正常な血液に近い成分・濃度の電解質溶液に調製する のが当業者の常識であるから，引用発明にキャリアゲルを添加することには阻害事 由があると主張する。 しかし，透析液にキャリアゲルを添加することによって，正常な血液に近い成分・ 濃度の電解質溶液に調製することが妨げられることを認めるに足りる証拠はないか ら，透析液（透析緩衝液）にキャリアゲルを添加することに阻害事由があるとは認 められない。
キ 原告は，引用文献１の段落［００８０］には，「半透膜は１０，０００ダ ルトンの分子量カットオフを有する」と記載されているところ，二量体を超える高 分子量種（四量体，八量体，それ以上の高分子量種）のＡβの分子量は，１０，０ ００ダルトンを超えるため，引用文献１記載の透析方法では，半透膜を通ることが できず，透析槽側に拡散し得ないから，二量体を超える高分子量種のＡβも含めて 除去する本願発明とは，技術思想が全く異なると主張する。 しかし，本願発明の特許請求の範囲には，除去すべきＡβの分子量や半透膜を通 過する分子の大きさについては何ら記載されていないから，本願発明も，半透膜の 仕様によっては，二量体を超える高分子量種のＡβは半透膜を通ることができず， これを除去することはできないものである。したがって，二量体を超える高分子量 種のＡβも含めて除去できるか否かによって，本願発明と引用発明の技術思想が異 なるということはできない。
ク 原告は，引用文献１のａｐｏＥ３は極めて高価あるから，引用発明に引 用文献８記載の技術を適用することには阻害要因があると主張する。 しかし，製剤の製造コストを可能な限り削減することは当業者にとって重要な課＼n題であるから，ａｐｏＥ３が高価であるということは，これに代えて引用文献８に 記載された四量体ペプチドＡ及びポリエチレングリコール架橋キャリアゲルを含む 組成物を用いることの阻害事由とはならず，むしろ，動機付けとなるというべきで ある。
そして，引用発明及び引用文献８に記載された技術は，いずれも，Ａβ 結合剤をアルツハイマー病等の患者の血液中のＡβに結合させることによって，Ａ βを除去し，アルツハイマー病等の疾患を治療するというものであり，技術分野は 同一であること，引用文献８には，四量体ペプチドＡ及びポリエチレングリコール 架橋キャリアゲルを含む組成物は，Ａβに効果的かつ不可逆的に結合し，Ａβと最 大の結合能力を示したとの記載があること，前記２(1)のとおり，引用文献１には， 「アミロイドβ結合化合物」の第２部分として，ポリエチレングリコールのような 高分子を用いてもよいことが記載されている（段落［００５６］）ことからすると， 引用発明に引用文献８に記載された技術を適用する動機付けがあると認められる。 この点について，原告は，引用文献１の段落［００５６］は，「全身投与」に関す る記載であり，透析とは無関係であると主張するが，引用文献１の同部分の記載は， 血液中のＡβに結合するＡβ結合化合物の第２部分がポリエチレングリコールでも よいというものであるところ，このことが，体内への投与の場合と透析の場合で異 なると認めるに足りる証拠はなく，少なくとも，引用文献１の上記部分に接した当 業者は，透析の場合においても，Ａβ結合化合物の第２部分としてポリエチレング リコールを用いることも適しているものと認識するというべきである。
ウ したがって，引用発明に引用文献８に記載された技術を適用して，引用 発明におけるアミロイドβ結合化合物を四量体ペプチドＡ及びポリエチレングリコ ール架橋キャリアゲルを含む組成物とし，かつ，同組成物を調整する工程を含ませ ることは，当業者にとって，容易に想到できると認められる。
(2) 顕著な効果について
原告は，本願発明は，1)β-アミロイドへの特定の結合作用を提供する，2)β-ア ミロイドの除去の物理的特性に依存せず，代わりに，血液の構成要素からβ-アミロ イドを捕捉する結合剤を用いるだけである，3)組織的に高い結合能力を形成するプ＼nロセスを提供する，4)体内に外的物質を導入することを含まず，それにより逆のリ スク事象に移行し得る潜在的免疫システム反応を除去したプロセスを提供するとい う顕著な効果を有する旨主張する。 しかし，上記4)については，血液透析によりＡβの除去を行う引用発明が当然備 える効果であり，上記1)〜3)については，引用発明において，「Ａβ結合化合物」と して，結合能の高い化合物を採用することよって獲得される効果にすぎないから，＼n原告の上記主張は理由がない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，引用文献１に記載されたＡβ結合化合物は，すべて天然由来の ものであるから，合成物である四量体ペプチドＡを用いる動機付けはないなどと主 張する。 しかし，前記のとおり，引用文献８には，四量体ペプチドＡはＡβと効果的に結 合する旨の記載がある以上，引用発明において，Ａβ結合化合物として四量体ペプ チドＡを用いる動機付けはあるというべきであり，このことは，引用文献１に記載 されたＡβ結合化合物が天然由来であるか否かに左右されない。
イ 原告は，引用文献１に膨大な数のアミロイドβ結合化合物が記載されて いる中で，引用文献１に記載のない，四量体ペプチドＡをわざわざ適用することに は阻害要因があると主張するが，引用文献１に記載されたＡβ結合化合物の数が膨 大であることによって，Ａβ結合化合物として，引用文献８に明記されている四量 体ペプチドＡを用いることが阻害されるということはできない。
ウ 原告は，引用発明は，一般的な透析法によりアミロイドβを除去する発 明であるのに対して，引用文献８に記載された技術は，アミロイドβ化合物と結合 し得る物質（医薬製剤）を生体内に存置するものであるから，技術分野が異なり， また，阻害要因もあると主張する。 しかし，前記のとおり，引用発明及び引用文献８に記載された技術は，いずれも， Ａβ結合剤をアルツハイマー病の患者等の血液中のＡβに結合させることによって， Ａβを除去するというものであり，技術分野は同一である。そして，生体内での使 用が想定されているＡβ結合化合物を血液透析で使用することができない理由があ るとは認められないから，阻害要因も認められない。 この点について，原告は，体内で使用する物質を血液透析で使用することに阻害 要因があることの理由について，透析法は，体内使用における患者の負担の軽減の ために採用するものである旨の主張をするが，体内使用における患者の負担の軽減 のために透析法を採用するということが，体内での使用が想定されているＡβ結合 化合物を血液透析で使用することの阻害事由となるとは認められず，むしろ，体内 での使用について安全性が確認されている物質であれば，血液透析でも使用しよう と考えるのが通常であるといえる。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
エ 原告は，引用文献８に記載された発明は，生体内で使用するデポ剤であ るため，その不活性及び安全性のためにＲＩペプチドを集めるためのプラットホー ムとして，ポリエチレングリコールが採用されているが，引用発明は，透析法によ りアミロイドβを除去する発明であり，生体内における不活性及び安全性という必 要性がないから，生体内での不活性及び安定性のためのものとして開示されている ポリエチレングリコールを，捕捉結合剤と結合したアミロイドβが透析装置の透析 膜から戻ることを防止して透析法においてアミロイドβを効率よく除去するために キャリアゲルとして使用する動機付けはないと主張する。 しかし，引用発明において，Ａβ結合化合物として，四量体ペプチドＡ及びポリ エチレングリコール架橋キャリアゲルを含む組成物を用いる動機付けが認められる ことは既に判示したとおりである。そして，前記２(2)のとおり，引用文献８には， ポリエチレングリコール（ＰＥＧ担体）は，ＲＩペプチドの複数のコピーを付着さ せ，Ａβとの結合能を向上させると記載されているから，当業者は，引用文献８に＼n記載された発明を引用発明に適用するに際し，ポリエチレングリコールを共に用い る動機付けがあるというべきである。引用発明においては，生体内で使用するため の安定性や安全性を考慮する必要がないとしても，上記認定が左右されることはな い。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
オ 原告は，引用発明から出発して，アミロイドβ除去能を向上しようとす＼nれば，引用文献１に多数列挙されているアミロイドβ結合化合物からアミロイドβ 結合能力の少しでも高いものを選択するのが通常であって，わざわざキャリアゲル＼nで修飾することの動機付けはないと主張する。 しかし，引用発明において，Ａβ結合化合物として，四量体ペプチドＡ及びポリ エチレングリコール架橋キャリアゲルを含む組成物を用いる動機付けが認められる ことは，既に判示したとおりであって，キャリアゲルで修飾することの動機付けも あるというべきである。
カ 原告は，透析液は正常な血液に近い成分・濃度の電解質溶液に調製する のが当業者の常識であるから，引用発明にキャリアゲルを添加することには阻害事 由があると主張する。 しかし，透析液にキャリアゲルを添加することによって，正常な血液に近い成分・ 濃度の電解質溶液に調製することが妨げられることを認めるに足りる証拠はないか ら，透析液（透析緩衝液）にキャリアゲルを添加することに阻害事由があるとは認 められない。
キ 原告は，引用文献１の段落［００８０］には，「半透膜は１０，０００ダ ルトンの分子量カットオフを有する」と記載されているところ，二量体を超える高 分子量種（四量体，八量体，それ以上の高分子量種）のＡβの分子量は，１０，０ ００ダルトンを超えるため，引用文献１記載の透析方法では，半透膜を通ることが できず，透析槽側に拡散し得ないから，二量体を超える高分子量種のＡβも含めて 除去する本願発明とは，技術思想が全く異なると主張する。 しかし，本願発明の特許請求の範囲には，除去すべきＡβの分子量や半透膜を通 過する分子の大きさについては何ら記載されていないから，本願発明も，半透膜の 仕様によっては，二量体を超える高分子量種のＡβは半透膜を通ることができず， これを除去することはできないものである。したがって，二量体を超える高分子量 種のＡβも含めて除去できるか否かによって，本願発明と引用発明の技術思想が異 なるということはできない。
ク 原告は，引用文献１のａｐｏＥ３は極めて高価あるから，引用発明に引 用文献８記載の技術を適用することには阻害要因があると主張する。 しかし，製剤の製造コストを可能な限り削減することは当業者にとって重要な課＼n題であるから，ａｐｏＥ３が高価であるということは，これに代えて引用文献８に 記載された四量体ペプチドＡ及びポリエチレングリコール架橋キャリアゲルを含む 組成物を用いることの阻害事由とはならず，むしろ，動機付けとなるというべきで ある。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2019.07. 9
平成30(行ケ)10139 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年6月20日 知的財産高等裁判所
商標権者は、電動スクーターや二輪自転車についての使用を主張しましたが、知財高裁2部は、取消対象の指定商品ではないとして、取消審決を維持しました。
本件審判請求は，本件商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び付属品」に ついてされたものであるところ，原告が，「自動車並びにその部品及び付属品」につ いて，本件審判請求の登録日である平成２８年１０月３日の前３年以内に本件商標 を使用した事実を認めるに足りる証拠はないし，また，使用していないことについ て正当な理由があったとも認められない。 したがって，本件商標登録は，その指定商品中「自動車並びにその部品及び付属 品」について取消しを免れないというべきである。 この点，原告は，商標登録の不使用取消審判の請求が認められるのは，請求に係 る指定商品又は指定役務の全部について登録商標の使用がされていない場合である ところ，原告は，電動スクーターや二輪自転車については本件商標を使用している と主張する。しかし，商標登録の不使用取消審判の請求は，当該商標の指定商品中 の任意の指定商品についてすることができる。そして，その請求がされた指定商品 のいずれかについて商標の使用が立証されない限り，請求された指定商品すべてに ついて商標登録が取り消される。しかるところ，本件審判請求は，指定商品を「自 動車並びにその部品及び付属品」としてされたのであるから，「自動車並びにその部 品及び付属品」のいずれかについて商標の使用が立証されない限り，本件審判請求 に係る上記指定商品すべてについて商標登録の取消しを免れない。原告が，電動ス クーターや二輪自転車について本件商標を使用しているとしても，そのことは，上 記判断を左右するものではない。
本件審判請求は，本件商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び付属品」に ついてされたものであるところ，原告が，「自動車並びにその部品及び付属品」につ いて，本件審判請求の登録日である平成２８年１０月３日の前３年以内に本件商標 を使用した事実を認めるに足りる証拠はないし，また，使用していないことについ て正当な理由があったとも認められない。 したがって，本件商標登録は，その指定商品中「自動車並びにその部品及び付属 品」について取消しを免れないというべきである。 この点，原告は，商標登録の不使用取消審判の請求が認められるのは，請求に係 る指定商品又は指定役務の全部について登録商標の使用がされていない場合である ところ，原告は，電動スクーターや二輪自転車については本件商標を使用している と主張する。しかし，商標登録の不使用取消審判の請求は，当該商標の指定商品中 の任意の指定商品についてすることができる。そして，その請求がされた指定商品 のいずれかについて商標の使用が立証されない限り，請求された指定商品すべてに ついて商標登録が取り消される。しかるところ，本件審判請求は，指定商品を「自 動車並びにその部品及び付属品」としてされたのであるから，「自動車並びにその部 品及び付属品」のいずれかについて商標の使用が立証されない限り，本件審判請求 に係る上記指定商品すべてについて商標登録の取消しを免れない。原告が，電動ス クーターや二輪自転車について本件商標を使用しているとしても，そのことは，上 記判断を左右するものではない。
2019.07. 5
平成30(行ケ)10181 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 令和元年7月3日 知的財産高等裁判所（1部）
部分意匠について、新規性無しの無効審判が請求されましたが、審決・裁判所とも非類似と判断しました。
本件意匠は，３枚のフィンが垂直方向に並べて設けられているのに対し，タワ ー型ヒートシンクである引用意匠１では，４枚のフィンが水平方向に並べて設けら れており，両意匠は，縦横の位置関係が異なる。 そこで，仮に引用意匠１を右に９０°回転させて対比してみると，本件意匠と の共通点及び相違点は，次のとおりである。 前記の認定（１(1)(2)）によれば，本件意匠と引用意匠１とは，ａのうち，ともに機 器に設けられる放熱部であるという限度で重なり合うところがあり，また，ｂその中 心に支持軸体が設けられ，ｃ支持軸体の中間及び後端に，薄い円柱状の，支持軸体よ りも径の大きい，同一径のフィンが複数枚，間隔を空けて設けられ，ｆ各フィンが， 中心軸を合致させ，互いに等しい間隔で設置されているという点，ｊ各フィンの各面 が，支持軸体の通過部分以外は平滑である点においても共通する。 他方，ａについても，本件意匠が前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられ た後方部材（放熱部）であるのに対し，引用意匠１は汎用的なタワー型ヒートシンク であるという点では相違し，また，ｅフィンの枚数について，本件意匠では中間フィ ンと後端フィンを合わせて３枚であるのに対し，引用意匠１では４枚である点，ｇフ ィンの厚みについて，本件意匠ではフィンの上下で差がないのに対し，引用意匠１の フィンは中央部の厚みが最も大きく，上下にいくにつれて次第に薄くなっている点， ｉ本件意匠の支持軸体の直径がフィンの直径の約５分の１であるのに対し，引用意 匠１では約３分の１である点においても相違する。
ウ 本件意匠と引用意匠１との類否
(ｱ)前記ｲ(ｱ)のとおり、本件意匠と引用意匠１は視覚を通じて起こさせる美観が 縦横の位置関係からして，全く異なる。
（ｲ)また，仮に引用意匠１を右に９０°回転させて対比してみたとしても，1)本件 意匠が，前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材（放熱部）であ るのに対し，引用意匠１はそうでなく，汎用的なタワー型ヒートシンクであるという 点，2)本件意匠のフィンが３枚で，後端フィンの厚みが中間フィンの厚みの約２倍で あるのに対し，引用意匠１のフィンでは４枚がほぼ同形同大のものであるという点， 3)本件意匠ではフィンの上下で厚みに差がないのに対し，引用意匠１のフィンは中 央部の厚みが最も大きく，上下にいくにつれて次第に薄くなっている点，4)支持軸体 の直径が本件意匠では細いのに対し，引用意匠１ではやや太い点において相違し，こ れらの相違点が前記の共通点を凌駕するというべきであり，本件意匠と引用意匠１ とでは，視覚を通じて起こさせる美感が異なるものと認められる。 したがって，本件意匠と引用意匠１とは類似しないというべきである。
エ よって，取消事由１は理由がない。
(2) 取消事由２（引用意匠１に基づく創作容易性判断の誤り） ア 意匠法３条２項は，物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内 又は外国において公然知られた形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準と して，そこからその意匠の属する分野における通常の知識を有する者（当業者）が容 易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり，その要件 の該当性を判断するときには，上記の公知のモチーフを基準として，当業者の立場か らみた意匠の着想の新しさないし独創性が問題となる（最高裁昭和４５年（行ツ）第 ４５号同４９年３月１９日第三小法廷判決・民集２８巻２号３０８頁，最高裁昭和４ ８年（行ツ）第８２号同５０年２月２８日第二小法廷判決・裁判集民事１１４号２８ ７頁参照）。
イ 検討
これを本件についてみると，複数のフィンが水平方向に並べて設けられてい る，「タワー型」の引用意匠１には，それらを垂直方向に並べることの動機付けを認 めるに足りる証拠はないから，引用意匠１に基づいて本件意匠を創作することが容 易であるとはいえない。 また，引用意匠１を右に９０°回転させて対比した場合の前記（(1)イ）の各相 違点に係る本件意匠の構成が，周知のもの又はありふれたものと認めるに足りる証＼n拠もないから，引用意匠１のみに基づいて当業者が本件意匠を創作することが容易 であったとは認められない。
ウ よって，取消事由２は理由がない。
(3) 取消事由３（引用意匠１及び同２に基づく創作容易性判断の誤り）及び取消事 由４（引用意匠１及び同３に基づく創作容易性判断の誤り）
ア 原告は，引用意匠１に同２又は同３をそれぞれ組み合わせれば，それらに基づ き本件意匠を容易に創作することができたとも主張する。
イ 検討
しかしながら，本件意匠は，３枚のフィンが垂直方向に並べて設けられている のに対し，タワー型ヒートシンクである引用意匠１では，４枚のフィンが水平方向に 並べて設けられているところ，タワー型の引用意匠１には，それらを垂直方向に並べ ることの動機付けを認めるに足りる証拠はないから，引用意匠１及び同２又は同３ に基づいて本件意匠を創作することが容易であるとはいえない。 また，仮に引用意匠１を右に９０°回転させて対比してみても，1)本件意匠が， 前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材（放熱部）であるのに対 し，引用意匠１はそうでなく，汎用的なタワー型ヒートシンクであるという点，2)本 件意匠のフィンが３枚で，後端フィンの厚みが中間フィンの厚みの約２倍であるの に対し，引用意匠１のフィンでは４枚がほぼ同形同大のものであるという点，3)本件 意匠ではフィンの上下で厚みに差がないのに対し，引用意匠１のフィンは中央部の 厚みが最も大きく，上下にいくにつれて次第に薄くなっている点，4)支持軸体の直径 が本件意匠では細いのに対し，引用意匠１ではやや太い点において相違し，これらの 相違点が前記の共通点を凌駕することは，前記(1)のとおりである。そして，タワー型 ヒートシンクである引用意匠１に検査用照明器具に係る引用意匠２又は同３を組み 合わせる動機付けを認めるに足りる証拠はない。また，少なくとも相違点4)に係る本 件意匠の構成が引用意匠２又は同３にあらわれているということができないことか＼nらすれば，引用意匠１に引用意匠２又は同３を組み合わせてみても，本件意匠には至 らない。したがって，それらに基づき当業者において本件意匠を創作することが容易 であったとは認められない。
本件意匠は，３枚のフィンが垂直方向に並べて設けられているのに対し，タワ ー型ヒートシンクである引用意匠１では，４枚のフィンが水平方向に並べて設けら れており，両意匠は，縦横の位置関係が異なる。 そこで，仮に引用意匠１を右に９０°回転させて対比してみると，本件意匠と の共通点及び相違点は，次のとおりである。 前記の認定（１(1)(2)）によれば，本件意匠と引用意匠１とは，ａのうち，ともに機 器に設けられる放熱部であるという限度で重なり合うところがあり，また，ｂその中 心に支持軸体が設けられ，ｃ支持軸体の中間及び後端に，薄い円柱状の，支持軸体よ りも径の大きい，同一径のフィンが複数枚，間隔を空けて設けられ，ｆ各フィンが， 中心軸を合致させ，互いに等しい間隔で設置されているという点，ｊ各フィンの各面 が，支持軸体の通過部分以外は平滑である点においても共通する。 他方，ａについても，本件意匠が前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられ た後方部材（放熱部）であるのに対し，引用意匠１は汎用的なタワー型ヒートシンク であるという点では相違し，また，ｅフィンの枚数について，本件意匠では中間フィ ンと後端フィンを合わせて３枚であるのに対し，引用意匠１では４枚である点，ｇフ ィンの厚みについて，本件意匠ではフィンの上下で差がないのに対し，引用意匠１の フィンは中央部の厚みが最も大きく，上下にいくにつれて次第に薄くなっている点， ｉ本件意匠の支持軸体の直径がフィンの直径の約５分の１であるのに対し，引用意 匠１では約３分の１である点においても相違する。
ウ 本件意匠と引用意匠１との類否
(ｱ)前記ｲ(ｱ)のとおり、本件意匠と引用意匠１は視覚を通じて起こさせる美観が 縦横の位置関係からして，全く異なる。
（ｲ)また，仮に引用意匠１を右に９０°回転させて対比してみたとしても，1)本件 意匠が，前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材（放熱部）であ るのに対し，引用意匠１はそうでなく，汎用的なタワー型ヒートシンクであるという 点，2)本件意匠のフィンが３枚で，後端フィンの厚みが中間フィンの厚みの約２倍で あるのに対し，引用意匠１のフィンでは４枚がほぼ同形同大のものであるという点， 3)本件意匠ではフィンの上下で厚みに差がないのに対し，引用意匠１のフィンは中 央部の厚みが最も大きく，上下にいくにつれて次第に薄くなっている点，4)支持軸体 の直径が本件意匠では細いのに対し，引用意匠１ではやや太い点において相違し，こ れらの相違点が前記の共通点を凌駕するというべきであり，本件意匠と引用意匠１ とでは，視覚を通じて起こさせる美感が異なるものと認められる。 したがって，本件意匠と引用意匠１とは類似しないというべきである。
エ よって，取消事由１は理由がない。
(2) 取消事由２（引用意匠１に基づく創作容易性判断の誤り） ア 意匠法３条２項は，物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内 又は外国において公然知られた形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準と して，そこからその意匠の属する分野における通常の知識を有する者（当業者）が容 易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり，その要件 の該当性を判断するときには，上記の公知のモチーフを基準として，当業者の立場か らみた意匠の着想の新しさないし独創性が問題となる（最高裁昭和４５年（行ツ）第 ４５号同４９年３月１９日第三小法廷判決・民集２８巻２号３０８頁，最高裁昭和４ ８年（行ツ）第８２号同５０年２月２８日第二小法廷判決・裁判集民事１１４号２８ ７頁参照）。
イ 検討
これを本件についてみると，複数のフィンが水平方向に並べて設けられてい る，「タワー型」の引用意匠１には，それらを垂直方向に並べることの動機付けを認 めるに足りる証拠はないから，引用意匠１に基づいて本件意匠を創作することが容 易であるとはいえない。 また，引用意匠１を右に９０°回転させて対比した場合の前記（(1)イ）の各相 違点に係る本件意匠の構成が，周知のもの又はありふれたものと認めるに足りる証＼n拠もないから，引用意匠１のみに基づいて当業者が本件意匠を創作することが容易 であったとは認められない。
ウ よって，取消事由２は理由がない。
(3) 取消事由３（引用意匠１及び同２に基づく創作容易性判断の誤り）及び取消事 由４（引用意匠１及び同３に基づく創作容易性判断の誤り）
ア 原告は，引用意匠１に同２又は同３をそれぞれ組み合わせれば，それらに基づ き本件意匠を容易に創作することができたとも主張する。
イ 検討
しかしながら，本件意匠は，３枚のフィンが垂直方向に並べて設けられている のに対し，タワー型ヒートシンクである引用意匠１では，４枚のフィンが水平方向に 並べて設けられているところ，タワー型の引用意匠１には，それらを垂直方向に並べ ることの動機付けを認めるに足りる証拠はないから，引用意匠１及び同２又は同３ に基づいて本件意匠を創作することが容易であるとはいえない。 また，仮に引用意匠１を右に９０°回転させて対比してみても，1)本件意匠が， 前端面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材（放熱部）であるのに対 し，引用意匠１はそうでなく，汎用的なタワー型ヒートシンクであるという点，2)本 件意匠のフィンが３枚で，後端フィンの厚みが中間フィンの厚みの約２倍であるの に対し，引用意匠１のフィンでは４枚がほぼ同形同大のものであるという点，3)本件 意匠ではフィンの上下で厚みに差がないのに対し，引用意匠１のフィンは中央部の 厚みが最も大きく，上下にいくにつれて次第に薄くなっている点，4)支持軸体の直径 が本件意匠では細いのに対し，引用意匠１ではやや太い点において相違し，これらの 相違点が前記の共通点を凌駕することは，前記(1)のとおりである。そして，タワー型 ヒートシンクである引用意匠１に検査用照明器具に係る引用意匠２又は同３を組み 合わせる動機付けを認めるに足りる証拠はない。また，少なくとも相違点4)に係る本 件意匠の構成が引用意匠２又は同３にあらわれているということができないことか＼nらすれば，引用意匠１に引用意匠２又は同３を組み合わせてみても，本件意匠には至 らない。したがって，それらに基づき当業者において本件意匠を創作することが容易 であったとは認められない。
◆判決本文
本件の侵害事件です。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 創作容易性
>> 部分意匠
>> ピックアップ対象
2019.07. 5
平成31(行ケ)10004 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年7月3日 知的財産高等裁判所（1部）
アルファベット2文字「EQ」について商3条1項5号には該当するとしたものの、同2項が適用されて、識別力ありとして、識別力無しとした審決を取り消しました。出願人は「メルセデス・ベンツ」を販売しているダイムラーです。
前記(2)認定のとおり，本願商標は，世界有数の自動車メーカーである原告が， 電動車ブランドを示す商標として採択したものであること，原告は，モーターショ ーにおいて，「ＥＱ」を新しい電動車ブランドとして公表するとともに，「ＥＱ」ブラ＼nンドのコンセプトカーを発表し，各モーターショーの展示内容等は多くの自動車専＼n門雑誌や自動車関連情報のウェブサイトにおいて紹介され，雑誌の発行部数は，多 いものでは２３万部に達していること，原告は，原告ウェブサイトや顧客向け定期 機関誌の記事，全国紙での新聞広告等によって，原告の電動車ブランド「ＥＱ」につ いて宣伝を行ったことが認められる。 また，上記の雑誌等の記事の中には，原告の「ＥＱ」ブランドの紹介に特化したも のもあること（甲２９の６・１０，３５〜３７），原告の顧客向け定期機関誌の発行 部数は，平成３０年度には年間１７万部に達していることも勘案するなら，著名な 自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブランド名に注目する取引者，＼n需要者が類型的に存在することが認められる。 そして，広告宣伝の具体的態様も，前記のとおり，原告ウェブサイトやブックレ ット等では，「メルセデス・ベンツは約１年前のパリモーターショーで『コンセプト ＥＱ』を紹介すると同時に，『ＥＱ』という新ブランドを立ち上げることを発表した」＼n（甲９の１），「メルセデスの新ブランド『ＥＱ』が目指す，クルマと人との未来」 （甲９の２），「新たな電気自動車ブランドとして“Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｔｅｌ ｌｉｇｅｎｃｅ”を示す『ＥＱ』が誕生します」（甲４８）などと宣伝され，雑誌や ウェブサイトの記事等においても，「電気駆動のモデルに特化したメルセデス・ベン ツのサブブランド『ＥＱ』」（甲２９の９），「『ＥＱ』は，メルセデスベンツが２０１６年に立ち上げた電動パワートレイン車に特化した新ブランド」（甲３１），「ＥＱブ ランド」（甲４，２９の１０・２１，３１，４０等），などと紹介されており，本願商 標が原告のブランドの名称であることが強調されている。 以上によれば，本願商標については，著名な自動車メーカーである原告の発表す＼nる電動車やそのブランド名に注目する者を含む，自動車に関心を持つ取引者，需要 者に対し，これが原告の新しい電動車ブランドであることを印象付ける形で，集中 的に広告宣伝が行われたということができる。加えて，本願商標は，本件審決時ま でに，出願国である英国及び欧州にて登録され，国際登録出願に基づく領域指定国 ７か国にて保護が認容されており，世界的に周知されるに至っていたと認められる ことも勘案するなら，本願商標についての広告宣伝期間が，パリモーターショー２ ０１６で初めて公表された平成２８年９月２９日から本件審決時（平成３０年９月＼n７日）までの約２年間と比較的短いことや，原告が平成２９年から販売している「Ｅ Ｑ ＰＯＷＥＲ」との名称のプラグインハイブリッド車の販売台数が多いとはいえ ないこと等の事情を考慮しても，本願商標は，原告の電動車ブランドを表す商標と＼nして，取引者，需要者に，本願商標から原告との関連を認識することができる程度 に周知されていたものと認められる。
(4) 被告の主張について
ア 被告は，本願商標は，電動自動車の抽象的なブランド名ではあるが，単独で 車名として採択されておらず，販売実績もない上，原告の広告宣伝活動が行われた のはわずか２年間で，一般の需要者に周知されているというには十分とはいえない＼n旨主張する。 しかし，商標が，単独で車名として採択されていないとしても，原告が電動車の ブランド名として本願商標を採択し，商品のシリーズ名やブランド名として使用す るに先立って，強力な広告宣伝を行ったことにより，当該商標が，需要者にブラン ドとして認識され，識別力を獲得することはあるというべきである。 また，本願商標についての広告宣伝期間は確かに約２年間であるが，期間が短く ても，集中的に広告宣伝がされることにより，識別力を獲得できる場合はある。そ して，著名な自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブランド名に注目＼nする取引者，需要者が類型的に存在すると認められることは前記のとおりであり， 本願商標を原告の業務に係る標章であると認識している取引者，需要者が相当程度 存在するといえるから，本願商標は，広く知られるに至ったと認めるのが相当であ る。
イ 被告は，「Ｅ」（ｅ）及び「Ｑ」の欧文字を組み合わせた欧文字２字は，本願の 指定商品に含まれる自動車及び二輪自動車と関連する商品分野において，原告以外 の者によっても採択，採用されているから，本件指定商品の分野において，本願商 標の原告による独占使用が事実上容認されているとまではいえないと主張する。 確かに，平成２４年９月２６日以前にトヨタ自動車の電動自動車「ｅＱ」が公表＼nされたことが認められる（乙７）。しかし，同標章が本件審決時において使用されて いることを認めるに足りる証拠はなく，過去に電動自動車の商品名として使用され た標章があることをもって，原告による独占使用の容認が否定されるとはいえない。 また，現代自動車の「ジェネシス」ブランドの超大型ラグジュアリーセダン「ＥＱ ９００リムジンモデル」（乙８），鄭州日産のライトトラック「ＥＱ１０６０」（乙９），Ｌａｕｆｅｎｎのプレミアム超高性能夏タイヤ「Ｓ Ｆｉｔ ＥＱ」（乙１２），ア ルパインのカーナビ「ＥＸ１１Ｚ−ＥＱ」（乙１３），ＴＯＷＮＩＥの電気自転車「７ ＤＥＱ」，「３ｉＥＱ」（乙１４），ＡＬＩＢＩの自転車「ＡＬＩＢＩ ＳＰＯＲＴ Ｅ Ｑ」（乙１５）は，いずれも「ＥＱ」の欧文字と他の欧文字や数字等が組み合わされ た標章であって，品番や型式を示すものと解され，英国日産自動車製造の小型乗用 車「プリメーラ」の開発コードである「ＥＱ」（乙１０）は，開発コードであるから， いずれも何人かの出所を表すものとはいえない。＼nしたがって，これらの他者による「ＥＱ」の使用を考慮しても，本願商標に登録商 標としての保護を及ぼすことを否定すべきとはいえない。
ウ よって，被告の主張はいずれも採用できない。
３ 結論
以上のとおり，本願商標は，商標法３条１項５号の極めて簡単で，かつ，ありふれ た商標に該当するものの，同条２項の使用をされた結果需要者が原告の業務に係る 商品であることを認識することができるものに該当するから，商標登録をすること ができないとした本件審決には誤りがある。
前記(2)認定のとおり，本願商標は，世界有数の自動車メーカーである原告が， 電動車ブランドを示す商標として採択したものであること，原告は，モーターショ ーにおいて，「ＥＱ」を新しい電動車ブランドとして公表するとともに，「ＥＱ」ブラ＼nンドのコンセプトカーを発表し，各モーターショーの展示内容等は多くの自動車専＼n門雑誌や自動車関連情報のウェブサイトにおいて紹介され，雑誌の発行部数は，多 いものでは２３万部に達していること，原告は，原告ウェブサイトや顧客向け定期 機関誌の記事，全国紙での新聞広告等によって，原告の電動車ブランド「ＥＱ」につ いて宣伝を行ったことが認められる。 また，上記の雑誌等の記事の中には，原告の「ＥＱ」ブランドの紹介に特化したも のもあること（甲２９の６・１０，３５〜３７），原告の顧客向け定期機関誌の発行 部数は，平成３０年度には年間１７万部に達していることも勘案するなら，著名な 自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブランド名に注目する取引者，＼n需要者が類型的に存在することが認められる。 そして，広告宣伝の具体的態様も，前記のとおり，原告ウェブサイトやブックレ ット等では，「メルセデス・ベンツは約１年前のパリモーターショーで『コンセプト ＥＱ』を紹介すると同時に，『ＥＱ』という新ブランドを立ち上げることを発表した」＼n（甲９の１），「メルセデスの新ブランド『ＥＱ』が目指す，クルマと人との未来」 （甲９の２），「新たな電気自動車ブランドとして“Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｔｅｌ ｌｉｇｅｎｃｅ”を示す『ＥＱ』が誕生します」（甲４８）などと宣伝され，雑誌や ウェブサイトの記事等においても，「電気駆動のモデルに特化したメルセデス・ベン ツのサブブランド『ＥＱ』」（甲２９の９），「『ＥＱ』は，メルセデスベンツが２０１６年に立ち上げた電動パワートレイン車に特化した新ブランド」（甲３１），「ＥＱブ ランド」（甲４，２９の１０・２１，３１，４０等），などと紹介されており，本願商 標が原告のブランドの名称であることが強調されている。 以上によれば，本願商標については，著名な自動車メーカーである原告の発表す＼nる電動車やそのブランド名に注目する者を含む，自動車に関心を持つ取引者，需要 者に対し，これが原告の新しい電動車ブランドであることを印象付ける形で，集中 的に広告宣伝が行われたということができる。加えて，本願商標は，本件審決時ま でに，出願国である英国及び欧州にて登録され，国際登録出願に基づく領域指定国 ７か国にて保護が認容されており，世界的に周知されるに至っていたと認められる ことも勘案するなら，本願商標についての広告宣伝期間が，パリモーターショー２ ０１６で初めて公表された平成２８年９月２９日から本件審決時（平成３０年９月＼n７日）までの約２年間と比較的短いことや，原告が平成２９年から販売している「Ｅ Ｑ ＰＯＷＥＲ」との名称のプラグインハイブリッド車の販売台数が多いとはいえ ないこと等の事情を考慮しても，本願商標は，原告の電動車ブランドを表す商標と＼nして，取引者，需要者に，本願商標から原告との関連を認識することができる程度 に周知されていたものと認められる。
(4) 被告の主張について
ア 被告は，本願商標は，電動自動車の抽象的なブランド名ではあるが，単独で 車名として採択されておらず，販売実績もない上，原告の広告宣伝活動が行われた のはわずか２年間で，一般の需要者に周知されているというには十分とはいえない＼n旨主張する。 しかし，商標が，単独で車名として採択されていないとしても，原告が電動車の ブランド名として本願商標を採択し，商品のシリーズ名やブランド名として使用す るに先立って，強力な広告宣伝を行ったことにより，当該商標が，需要者にブラン ドとして認識され，識別力を獲得することはあるというべきである。 また，本願商標についての広告宣伝期間は確かに約２年間であるが，期間が短く ても，集中的に広告宣伝がされることにより，識別力を獲得できる場合はある。そ して，著名な自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブランド名に注目＼nする取引者，需要者が類型的に存在すると認められることは前記のとおりであり， 本願商標を原告の業務に係る標章であると認識している取引者，需要者が相当程度 存在するといえるから，本願商標は，広く知られるに至ったと認めるのが相当であ る。
イ 被告は，「Ｅ」（ｅ）及び「Ｑ」の欧文字を組み合わせた欧文字２字は，本願の 指定商品に含まれる自動車及び二輪自動車と関連する商品分野において，原告以外 の者によっても採択，採用されているから，本件指定商品の分野において，本願商 標の原告による独占使用が事実上容認されているとまではいえないと主張する。 確かに，平成２４年９月２６日以前にトヨタ自動車の電動自動車「ｅＱ」が公表＼nされたことが認められる（乙７）。しかし，同標章が本件審決時において使用されて いることを認めるに足りる証拠はなく，過去に電動自動車の商品名として使用され た標章があることをもって，原告による独占使用の容認が否定されるとはいえない。 また，現代自動車の「ジェネシス」ブランドの超大型ラグジュアリーセダン「ＥＱ ９００リムジンモデル」（乙８），鄭州日産のライトトラック「ＥＱ１０６０」（乙９），Ｌａｕｆｅｎｎのプレミアム超高性能夏タイヤ「Ｓ Ｆｉｔ ＥＱ」（乙１２），ア ルパインのカーナビ「ＥＸ１１Ｚ−ＥＱ」（乙１３），ＴＯＷＮＩＥの電気自転車「７ ＤＥＱ」，「３ｉＥＱ」（乙１４），ＡＬＩＢＩの自転車「ＡＬＩＢＩ ＳＰＯＲＴ Ｅ Ｑ」（乙１５）は，いずれも「ＥＱ」の欧文字と他の欧文字や数字等が組み合わされ た標章であって，品番や型式を示すものと解され，英国日産自動車製造の小型乗用 車「プリメーラ」の開発コードである「ＥＱ」（乙１０）は，開発コードであるから， いずれも何人かの出所を表すものとはいえない。＼nしたがって，これらの他者による「ＥＱ」の使用を考慮しても，本願商標に登録商 標としての保護を及ぼすことを否定すべきとはいえない。
ウ よって，被告の主張はいずれも採用できない。
３ 結論
以上のとおり，本願商標は，商標法３条１項５号の極めて簡単で，かつ，ありふれ た商標に該当するものの，同条２項の使用をされた結果需要者が原告の業務に係る 商品であることを認識することができるものに該当するから，商標登録をすること ができないとした本件審決には誤りがある。
関連カテゴリー
>> 商3条１項各号
>> 識別性
>> 使用による識別性
>> ピックアップ対象
2019.07. 3
平成30(行ケ)10146 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月27日 知的財産高等裁判所(4部)
パチンコ機の発明について進歩性なしとした拒絶審決が、取り消されました。理由は動機付けがないというものです。
前記(1)の記載事項によれば，本願明細書には，本願発明に関し，次のよ うな開示があることが認められる。
ア 遊技性を向上させるために，貯留部に遊技領域を流下する遊技球そのも のを物理的かつ一時的に保持して，遊技球の流下タイミングを遅延させる ように構成し，遊技者が手元のボタンを押下することで貯留した遊技球が＼n落下可能となるようにした従来のパチンコ機は，例えば，大当たり遊技中＼nに遊技者がボタンを操作すれば，貯留部内の遊技球が大入賞口に向かって 一気に放出されるため，多くの遊技球を大入賞口に入賞させることができ たが，遊技球を物理的に貯留する手段を設ける必要があるため，部品点数 が多くなり，コストが嵩むといった課題があり，また，遊技球が流下する 領域を狭めることとなり，好ましくなく，その一方で，大当たり遊技中に 単に遊技球を発射して大入賞口内に入賞させるだけでは，遊技の面白みに 欠けるという実情があった（【０００４】，【０００６】）。
イ 「本発明」は，上記実情に鑑み，推奨する遊技球のルートを遊技者が容 易に打ち分けることができ，遊技性を向上させることのできるパチンコ機 を提供することを目的とし，この目的を達成するための手段として，遊技 領域に打ち出された遊技球が特別電動役物へ向かう，少なくとも２つのル ートが前記遊技領域内に設けられ，前記２つのルートは，共に遊技球が物 理的に貯留されることなく流下可能に構＼成されていると共に，一方のルー トに比べて他方のルートの方が，遊技球が遊技領域に打ち出されてから前 記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され，前記一＼n方のルートは前記遊技領域のうち主に左側の領域が用いられ，前記他方の ルートは前記遊技領域のうち主に右側の領域が用いられ，前記一方のルー トを流下する遊技球を検知する第１遊技球検知センサと，前記他方のルー トを流下する遊技球を検知する第２遊技球検知センサと，前記大入賞口に 入賞した遊技球を検出する大入賞口検知センサと，前記２つのルートのう ち推奨するルートを遊技者に報知する推奨ルート報知手段と，をさらに備 え，大当たり遊技制御手段は，前記大入賞口を開放するよう前記特別電動 役物を作動させた後に，前記大入賞口にＭ個（ただし，Ｍは自然数）の遊 技球が入賞したことを条件に前記大入賞口を閉鎖するよう前記特別電動役 物を作動させるラウンド遊技を複数回行う内容の前記大当たり遊技を提供 し，前記推奨ルート報知手段は，遊技球が前記他方のルートを流下してい る状態で，前記第２遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に， 前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした構＼n成を採用した（【０００７】，【０００９】）。 これにより「本発明」は，推奨する遊技球のルートを遊技者が容易に打 ち分けることができ，遊技性を向上させることのできるパチンコ機を提供 することができるという効果を奏する（【００１１】）。
・・・
被告は，引用発明と引用例２に記載された事項は，共に遊技球を流下さ せるルートが複数あり，そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が 有利となる状態がある遊技機に関する発明又は技術であり，技術分野が共 通しているといえるから，引用発明に引用例２に記載された事項を適用す る手がかりがあり，引用発明に引用例２に記載された事項を適用すること ができることからすると，当業者は，引用発明のパチンコ遊技機に，引用 例２に記載された事項を適用して，相違点２及び３に係る本願発明の構成＼nとすることを容易に想到することができたものであるから，これと同旨の 本件審決の判断に誤りはない旨主張する。 そこで検討するに，引用例１には，引用発明において，「一方のルート」 に相当する「遊技球滞留部３２」を流下する遊技球を検知する遊技球検知 センサ及び「他方のルート」に相当する「遊技球流下部３１」を流下する 遊技球を検知する遊技球検知センサを設けることについての記載や示唆は ない。また，引用例１には，遊技球が「遊技球流下部３１」を流下してい る状態で，当該遊技球を検知する遊技球検知センサが所定個数の遊技球を 検知した後に，「遊技球滞留部３２」を推奨するルートとして遊技者に報 知する手段を設けることについての記載や示唆はない。
次に，前記２(2)イ認定のとおり，引用例１には，「本発明」は，遊技者 が可変入賞装置の入賞口の開放前に，報知装置による入賞口の開放の予告＼nに基づいて，まず「遊技球滞留部」を狙って遊技球を発射し，次に「遊技 球流下部」を狙って遊技球を発射する打ち分けを可能とし，これにより「遊＼n技球滞留部」からの遊技球と「遊技球流下部」からの遊技球とが合流して， 可変入賞装置に入賞することとなるため，時間の経過に応じて遊技球を打 ち分けることにより，可変入賞装置への大量の入賞を狙うことを可能とし＼nた効果を奏すること（【０００９】，【００１１】）の開示があるところ， その実施形態である引用発明においては，大入賞口が１０秒後に開放され ることを予告する報知用ランプ１７ａと大入賞口を開放する５秒前に点灯＼nする報知用ランプ１７ｂとを設け，遊技者は，報知用ランプ１７ａの点灯 により大入賞口が１０秒後に開放されることを知ったとき，「遊技球滞留 部３２」を狙って遊技球を発射し，「遊技球滞留部３２」に複数の遊技球 を滞留させ，大入賞口を開放する５秒前に報知ランプ１７ｂが点灯するこ とにより，「遊技球流下部３１」を狙って遊技球を発射し，合流地点に設 けられた可変入賞装置１１の大入賞口に，短時間で大量の遊技球が入賞す るようにした構成（構＼成ｅ，ｇ）を備えている。このように引用発明は， 大入賞口が開放されるまでの時間を報知用ランプ１７ａ又は１７ｂの点灯 により報知することにより，時間の経過に応じて遊技球を打ち分けること を可能とした発明であるといえる。＼n
一方，前記(1)イ認定のとおり，引用例２には，第１の方向側の遊技領域 （例えば，左側の遊技領域）及び第２の方向側の遊技領域（例えば，右側 の遊技領域）にそれぞれ通過ゲート，始動口等が設け，右打ちをすべき遊 技状態のときに，左側の遊技領域に設けられた左通過ゲートに遊技球が通 過すると，左打ちが行われていると判定して，液晶表示装置に右打ちを促＼nす画像を表示させ，左打ちをすべき遊技状態（通常遊技状態）のときに，＼n右側の遊技領域に設けられた右通過ゲートに遊技球が通過すると，液晶表＼n示装置に左打ちを促す画像を表示させていた従来の遊技機においては，遊＼n技者が遊技状態に合わせて正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる 発射操作を行っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方 向側の遊技領域を流下し，誤った方向側の遊技領域に設けられた通過ゲー トや始動口等を通過してしまったときに，正しい方向側の遊技領域に遊技 球を発射させることを促すことが報知され，正しい方向側の遊技領域に遊 技球を発射させている遊技者に煩わしさや不快感を与えるという問題があ ったため（【０００７】），「本発明」は，第２の方向側の第２通過領域 を進入した遊技球を検出する第２通過領域検出手段により検出された検出 回数の計数を行う第２通過領域計数手段によって予め定められた検出回数＼nが計数されると，報知手段により第１の方向側の遊技領域に遊技球を発射 することを促す発射操作情報の報知を行わせる構成を採用し，これにより，＼n現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた通過領域に遊技球が進入した回 数（検出回数）を参照して発射操作情報の報知を行うので，たまたま少量 の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定で きるため，遊技者の発射操作に対応したより正確な発射操作に関する報知 を行うことができ，快適な遊技を行わせることができるという効果を奏す ること（【０００８】，【００１８】）の開示がある。このように引用例 ２記載の遊技機は，第１の方向側の遊技領域（左側の遊技領域）を流下す る遊技球を検出する検出手段，第２の方向側の遊技領域（右側の遊技領域） を流下する遊技球を検出する検知手段及び第１の方向側又は第２の方向側 の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知手段を備え， 報知手段による報知を現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた検出手段 によって検出された遊技球が進入した回数（検出回数）を参照して行うこ とにより，遊技者が正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる発射操 作を行っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の 遊技領域を流下したとしても誤差として判定し，正しい方向側の遊技領域 に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにして， 遊技者に煩わしさや不快感を与えることのないようにしたものといえる。
そうすると，引用発明と引用例２記載の遊技機は，共に遊技球を流下さ せるルートが複数あり，そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が 有利となる状態がある遊技機において，上記有利となる状態となった場合 にその有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促す報知を行うこ とに関する発明又は技術である点において，技術分野が共通しているとい えるが，他方で，引用発明では，遊技者が可変入賞装置の入賞口（大入賞 口）の開放前に，大入賞口が開放されるまでの特定の時間を報知装置によ り予告（報知）することにより，有利な方向の遊技領域に遊技球を発射す＼nることを促すものであるのに対し，引用例２記載の遊技機は，遊技者が有 利な方向（正しい方向側）の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行 っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領 域を流下したとしても誤差として判定し，正しい方向側の遊技領域に遊技 球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにしたもので あり，報知の目的及びタイミングが異なるものと認められる。
また，引用発明において引用例２記載の遊技機の構成（本件審決認定の＼n引用例２に記載された事項）を適用することを検討したとしても，具体的 にどのように適用すべきかを容易に想い至ることはできないというべきで ある。そうすると，引用例１及び引用例２に接した当業者は，大入賞口が開放 されるまでの特定の時間を報知装置により予告（報知）する引用発明にお＼nいて，報知の目的及びタイミングが異なる引用例２記載の遊技機の構成（本＼n件審決認定の引用例２に記載された事項）を適用する動機付けがあるもの と認めることはできない。したがって，当業者は，引用発明及び引用例２に記載された事項に基づいて，相違点２及び３に係る本願発明の構成を容易に想到することができ＼nたものと認めることはできないから，被告の上記主張は理由がない。
前記(1)の記載事項によれば，本願明細書には，本願発明に関し，次のよ うな開示があることが認められる。
ア 遊技性を向上させるために，貯留部に遊技領域を流下する遊技球そのも のを物理的かつ一時的に保持して，遊技球の流下タイミングを遅延させる ように構成し，遊技者が手元のボタンを押下することで貯留した遊技球が＼n落下可能となるようにした従来のパチンコ機は，例えば，大当たり遊技中＼nに遊技者がボタンを操作すれば，貯留部内の遊技球が大入賞口に向かって 一気に放出されるため，多くの遊技球を大入賞口に入賞させることができ たが，遊技球を物理的に貯留する手段を設ける必要があるため，部品点数 が多くなり，コストが嵩むといった課題があり，また，遊技球が流下する 領域を狭めることとなり，好ましくなく，その一方で，大当たり遊技中に 単に遊技球を発射して大入賞口内に入賞させるだけでは，遊技の面白みに 欠けるという実情があった（【０００４】，【０００６】）。
イ 「本発明」は，上記実情に鑑み，推奨する遊技球のルートを遊技者が容 易に打ち分けることができ，遊技性を向上させることのできるパチンコ機 を提供することを目的とし，この目的を達成するための手段として，遊技 領域に打ち出された遊技球が特別電動役物へ向かう，少なくとも２つのル ートが前記遊技領域内に設けられ，前記２つのルートは，共に遊技球が物 理的に貯留されることなく流下可能に構＼成されていると共に，一方のルー トに比べて他方のルートの方が，遊技球が遊技領域に打ち出されてから前 記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され，前記一＼n方のルートは前記遊技領域のうち主に左側の領域が用いられ，前記他方の ルートは前記遊技領域のうち主に右側の領域が用いられ，前記一方のルー トを流下する遊技球を検知する第１遊技球検知センサと，前記他方のルー トを流下する遊技球を検知する第２遊技球検知センサと，前記大入賞口に 入賞した遊技球を検出する大入賞口検知センサと，前記２つのルートのう ち推奨するルートを遊技者に報知する推奨ルート報知手段と，をさらに備 え，大当たり遊技制御手段は，前記大入賞口を開放するよう前記特別電動 役物を作動させた後に，前記大入賞口にＭ個（ただし，Ｍは自然数）の遊 技球が入賞したことを条件に前記大入賞口を閉鎖するよう前記特別電動役 物を作動させるラウンド遊技を複数回行う内容の前記大当たり遊技を提供 し，前記推奨ルート報知手段は，遊技球が前記他方のルートを流下してい る状態で，前記第２遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に， 前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした構＼n成を採用した（【０００７】，【０００９】）。 これにより「本発明」は，推奨する遊技球のルートを遊技者が容易に打 ち分けることができ，遊技性を向上させることのできるパチンコ機を提供 することができるという効果を奏する（【００１１】）。
・・・
被告は，引用発明と引用例２に記載された事項は，共に遊技球を流下さ せるルートが複数あり，そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が 有利となる状態がある遊技機に関する発明又は技術であり，技術分野が共 通しているといえるから，引用発明に引用例２に記載された事項を適用す る手がかりがあり，引用発明に引用例２に記載された事項を適用すること ができることからすると，当業者は，引用発明のパチンコ遊技機に，引用 例２に記載された事項を適用して，相違点２及び３に係る本願発明の構成＼nとすることを容易に想到することができたものであるから，これと同旨の 本件審決の判断に誤りはない旨主張する。 そこで検討するに，引用例１には，引用発明において，「一方のルート」 に相当する「遊技球滞留部３２」を流下する遊技球を検知する遊技球検知 センサ及び「他方のルート」に相当する「遊技球流下部３１」を流下する 遊技球を検知する遊技球検知センサを設けることについての記載や示唆は ない。また，引用例１には，遊技球が「遊技球流下部３１」を流下してい る状態で，当該遊技球を検知する遊技球検知センサが所定個数の遊技球を 検知した後に，「遊技球滞留部３２」を推奨するルートとして遊技者に報 知する手段を設けることについての記載や示唆はない。
次に，前記２(2)イ認定のとおり，引用例１には，「本発明」は，遊技者 が可変入賞装置の入賞口の開放前に，報知装置による入賞口の開放の予告＼nに基づいて，まず「遊技球滞留部」を狙って遊技球を発射し，次に「遊技 球流下部」を狙って遊技球を発射する打ち分けを可能とし，これにより「遊＼n技球滞留部」からの遊技球と「遊技球流下部」からの遊技球とが合流して， 可変入賞装置に入賞することとなるため，時間の経過に応じて遊技球を打 ち分けることにより，可変入賞装置への大量の入賞を狙うことを可能とし＼nた効果を奏すること（【０００９】，【００１１】）の開示があるところ， その実施形態である引用発明においては，大入賞口が１０秒後に開放され ることを予告する報知用ランプ１７ａと大入賞口を開放する５秒前に点灯＼nする報知用ランプ１７ｂとを設け，遊技者は，報知用ランプ１７ａの点灯 により大入賞口が１０秒後に開放されることを知ったとき，「遊技球滞留 部３２」を狙って遊技球を発射し，「遊技球滞留部３２」に複数の遊技球 を滞留させ，大入賞口を開放する５秒前に報知ランプ１７ｂが点灯するこ とにより，「遊技球流下部３１」を狙って遊技球を発射し，合流地点に設 けられた可変入賞装置１１の大入賞口に，短時間で大量の遊技球が入賞す るようにした構成（構＼成ｅ，ｇ）を備えている。このように引用発明は， 大入賞口が開放されるまでの時間を報知用ランプ１７ａ又は１７ｂの点灯 により報知することにより，時間の経過に応じて遊技球を打ち分けること を可能とした発明であるといえる。＼n
一方，前記(1)イ認定のとおり，引用例２には，第１の方向側の遊技領域 （例えば，左側の遊技領域）及び第２の方向側の遊技領域（例えば，右側 の遊技領域）にそれぞれ通過ゲート，始動口等が設け，右打ちをすべき遊 技状態のときに，左側の遊技領域に設けられた左通過ゲートに遊技球が通 過すると，左打ちが行われていると判定して，液晶表示装置に右打ちを促＼nす画像を表示させ，左打ちをすべき遊技状態（通常遊技状態）のときに，＼n右側の遊技領域に設けられた右通過ゲートに遊技球が通過すると，液晶表＼n示装置に左打ちを促す画像を表示させていた従来の遊技機においては，遊＼n技者が遊技状態に合わせて正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる 発射操作を行っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方 向側の遊技領域を流下し，誤った方向側の遊技領域に設けられた通過ゲー トや始動口等を通過してしまったときに，正しい方向側の遊技領域に遊技 球を発射させることを促すことが報知され，正しい方向側の遊技領域に遊 技球を発射させている遊技者に煩わしさや不快感を与えるという問題があ ったため（【０００７】），「本発明」は，第２の方向側の第２通過領域 を進入した遊技球を検出する第２通過領域検出手段により検出された検出 回数の計数を行う第２通過領域計数手段によって予め定められた検出回数＼nが計数されると，報知手段により第１の方向側の遊技領域に遊技球を発射 することを促す発射操作情報の報知を行わせる構成を採用し，これにより，＼n現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた通過領域に遊技球が進入した回 数（検出回数）を参照して発射操作情報の報知を行うので，たまたま少量 の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定で きるため，遊技者の発射操作に対応したより正確な発射操作に関する報知 を行うことができ，快適な遊技を行わせることができるという効果を奏す ること（【０００８】，【００１８】）の開示がある。このように引用例 ２記載の遊技機は，第１の方向側の遊技領域（左側の遊技領域）を流下す る遊技球を検出する検出手段，第２の方向側の遊技領域（右側の遊技領域） を流下する遊技球を検出する検知手段及び第１の方向側又は第２の方向側 の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知手段を備え， 報知手段による報知を現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた検出手段 によって検出された遊技球が進入した回数（検出回数）を参照して行うこ とにより，遊技者が正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる発射操 作を行っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の 遊技領域を流下したとしても誤差として判定し，正しい方向側の遊技領域 に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにして， 遊技者に煩わしさや不快感を与えることのないようにしたものといえる。
そうすると，引用発明と引用例２記載の遊技機は，共に遊技球を流下さ せるルートが複数あり，そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が 有利となる状態がある遊技機において，上記有利となる状態となった場合 にその有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促す報知を行うこ とに関する発明又は技術である点において，技術分野が共通しているとい えるが，他方で，引用発明では，遊技者が可変入賞装置の入賞口（大入賞 口）の開放前に，大入賞口が開放されるまでの特定の時間を報知装置によ り予告（報知）することにより，有利な方向の遊技領域に遊技球を発射す＼nることを促すものであるのに対し，引用例２記載の遊技機は，遊技者が有 利な方向（正しい方向側）の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行 っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領 域を流下したとしても誤差として判定し，正しい方向側の遊技領域に遊技 球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにしたもので あり，報知の目的及びタイミングが異なるものと認められる。
また，引用発明において引用例２記載の遊技機の構成（本件審決認定の＼n引用例２に記載された事項）を適用することを検討したとしても，具体的 にどのように適用すべきかを容易に想い至ることはできないというべきで ある。そうすると，引用例１及び引用例２に接した当業者は，大入賞口が開放 されるまでの特定の時間を報知装置により予告（報知）する引用発明にお＼nいて，報知の目的及びタイミングが異なる引用例２記載の遊技機の構成（本＼n件審決認定の引用例２に記載された事項）を適用する動機付けがあるもの と認めることはできない。したがって，当業者は，引用発明及び引用例２に記載された事項に基づいて，相違点２及び３に係る本願発明の構成を容易に想到することができ＼nたものと認めることはできないから，被告の上記主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.07. 2
平成29(ワ)30826 特許権侵害行為差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月26日 東京地方裁判所(46部)
技術的範囲外と判断されました。均等侵害の主張も第1要件違反として否定されました。
原告は，本件シールブックが「折り重ねることによって形成されるシール 領域」を有していないという相違点（本件相違点）があるとしても，本件シ ールブックは本件発明１の構成と均等なものとして，本件発明１の技術的範＼n囲に属すると主張する。本件シールブックが本件発明１の構成と均等である＼nというためには，特許請求の範囲に記載された構成中被告製品と異なる部分＼nが特許発明の本質的部分でないことが必要である。 そして，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明に係る特許請求 の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特＼n徴的部分であると解すべきであり，特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細 な説明の記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把 握した上で，特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見ら れない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定するこ＼nとによって認定されるべきである。
イ 本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと，本件発明１は，シール 付き印刷物に関する発明であり，それまで知られていた特許文献１ないし３ （特開２００７−３３４０３７号公報，特開２００６−８２５４２号公報， 特開２００４−３１４６２１号公報〔乙２〕）に開示されたシール付き印刷 物では，「シール及びシール台紙は平面状であるため，立体的な広がりのあ る使い方を提供できるものではな」く，また「通常のシールを製造する方法 が適用される」ため製造が容易でないとの課題が存在した（段落【０００６】， 【０００７】）。ここにいう「通常のシールを製造する方法」は，本件明細書 には直接記載はされていないが，上記各特許文献において，紙本体の少なく とも一箇所を折り重ねることによってシール領域を形成する方法が開示さ れていたと認めるに足りる証拠はない。 本件発明１は，従来技術における上記課題を踏まえ，「容易に製造するこ とが可能」なシール付き印刷物を提供することを目的の１つとしており（段＼n落【０００７】），本件特許請求の範囲記載の構成，具体的には，シール及び＼n台紙となる印刷が施された紙本体と，その少なくとも一箇所を折り重ねるこ とによって形成されるシール領域との構成を有するシール付き印刷物とし，＼n紙本体を折り重ねることで形成されたシール領域を有するもの（段落【００ １３】）と認められる。 また，実施例である【図１】及び【図２】については，「シール（５，６） 及び台紙（４）となる印刷がされた紙本体２を折り重ねることでシール領域 ３と台紙領域４が形成される。」（段落【００４６】），「紙本体２を印刷する 工程の延長線上で，紙本体２にコーティング層３２と粘着層３１Ａ，３１Ｂ を形成して貼り合わせることでシール領域３となるため，起立シール５を含＼nむシールブック１を容易に製造することができる」（段落【００４９】）と説 明されている。 これらの本件明細書における記載からすれば，本件発明１が解決しようと する課題である「容易に製造することが可能」となるための構＼成には，少な くとも，１枚の「紙本体２」の両面に印刷を施した上で（段落【００２０】 【００２１】，図３），「紙本体２」を折り重ねて貼り合わせることによって＼nシール領域を形成することにより（段落【００２１】【００４６】），製造さ れたシール付き印刷物であるという構成を有することが含まれていると解＼nすることができる。 したがって，本件特許請求の範囲の記載のうち，「紙本体の少なくとも一 箇所を折り重ねることによって形成されるシール領域」との構成は，従来技＼n術に見られない特有の技術的思想を構成する本件発明の特徴的部分である＼nといえる。
ウ これに対し，原告は，本件発明の本質的部分は，同種の紙素材を重ねて貼＼nり合わせてシール領域と台紙領域を形成することであり，「折り重ねること によって形成されるシール領域」は本件発明１の本質的部分ではないと主張 する。 しかし，前記イのとおり，「紙本体の少なくとも一箇所を折り重ねること によって形成されるシール領域」との構成は，従来技術に見られない特有の＼n技術的思想を構成する本件発明の特徴的部分であり，原告の主張は採用する＼nことができない。 したがって，原告の上記主張は採用できない。
エ 前記のとおり，被告製品である本件シールブックは，構成要件１Ｃの「折＼nり重ねることによって形成」との文言を充足しないから，本件発明１とはそ の本質的部分において相違し，少なくとも均等の第１要件を充足しない。 したがって，被告製品である本件シールブックは，本件発明１と均等なも のとして，その技術的範囲に属するものとは認められない。
原告は，本件シールブックが「折り重ねることによって形成されるシール 領域」を有していないという相違点（本件相違点）があるとしても，本件シ ールブックは本件発明１の構成と均等なものとして，本件発明１の技術的範＼n囲に属すると主張する。本件シールブックが本件発明１の構成と均等である＼nというためには，特許請求の範囲に記載された構成中被告製品と異なる部分＼nが特許発明の本質的部分でないことが必要である。 そして，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明に係る特許請求 の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特＼n徴的部分であると解すべきであり，特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細 な説明の記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把 握した上で，特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見ら れない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定するこ＼nとによって認定されるべきである。
イ 本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと，本件発明１は，シール 付き印刷物に関する発明であり，それまで知られていた特許文献１ないし３ （特開２００７−３３４０３７号公報，特開２００６−８２５４２号公報， 特開２００４−３１４６２１号公報〔乙２〕）に開示されたシール付き印刷 物では，「シール及びシール台紙は平面状であるため，立体的な広がりのあ る使い方を提供できるものではな」く，また「通常のシールを製造する方法 が適用される」ため製造が容易でないとの課題が存在した（段落【０００６】， 【０００７】）。ここにいう「通常のシールを製造する方法」は，本件明細書 には直接記載はされていないが，上記各特許文献において，紙本体の少なく とも一箇所を折り重ねることによってシール領域を形成する方法が開示さ れていたと認めるに足りる証拠はない。 本件発明１は，従来技術における上記課題を踏まえ，「容易に製造するこ とが可能」なシール付き印刷物を提供することを目的の１つとしており（段＼n落【０００７】），本件特許請求の範囲記載の構成，具体的には，シール及び＼n台紙となる印刷が施された紙本体と，その少なくとも一箇所を折り重ねるこ とによって形成されるシール領域との構成を有するシール付き印刷物とし，＼n紙本体を折り重ねることで形成されたシール領域を有するもの（段落【００ １３】）と認められる。 また，実施例である【図１】及び【図２】については，「シール（５，６） 及び台紙（４）となる印刷がされた紙本体２を折り重ねることでシール領域 ３と台紙領域４が形成される。」（段落【００４６】），「紙本体２を印刷する 工程の延長線上で，紙本体２にコーティング層３２と粘着層３１Ａ，３１Ｂ を形成して貼り合わせることでシール領域３となるため，起立シール５を含＼nむシールブック１を容易に製造することができる」（段落【００４９】）と説 明されている。 これらの本件明細書における記載からすれば，本件発明１が解決しようと する課題である「容易に製造することが可能」となるための構＼成には，少な くとも，１枚の「紙本体２」の両面に印刷を施した上で（段落【００２０】 【００２１】，図３），「紙本体２」を折り重ねて貼り合わせることによって＼nシール領域を形成することにより（段落【００２１】【００４６】），製造さ れたシール付き印刷物であるという構成を有することが含まれていると解＼nすることができる。 したがって，本件特許請求の範囲の記載のうち，「紙本体の少なくとも一 箇所を折り重ねることによって形成されるシール領域」との構成は，従来技＼n術に見られない特有の技術的思想を構成する本件発明の特徴的部分である＼nといえる。
ウ これに対し，原告は，本件発明の本質的部分は，同種の紙素材を重ねて貼＼nり合わせてシール領域と台紙領域を形成することであり，「折り重ねること によって形成されるシール領域」は本件発明１の本質的部分ではないと主張 する。 しかし，前記イのとおり，「紙本体の少なくとも一箇所を折り重ねること によって形成されるシール領域」との構成は，従来技術に見られない特有の＼n技術的思想を構成する本件発明の特徴的部分であり，原告の主張は採用する＼nことができない。 したがって，原告の上記主張は採用できない。
エ 前記のとおり，被告製品である本件シールブックは，構成要件１Ｃの「折＼nり重ねることによって形成」との文言を充足しないから，本件発明１とはそ の本質的部分において相違し，少なくとも均等の第１要件を充足しない。 したがって，被告製品である本件シールブックは，本件発明１と均等なも のとして，その技術的範囲に属するものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> ピックアップ対象
2019.07. 2
平成30(ネ)10024 特許権侵害差止等本訴請求，損害賠償反訴請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月28日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
1審では、冒認の無効理由は否定されましたが、知財高裁4部は冒認と認定して、権利行使不能と判断しました。さらに、冒認の無効理由をしりながら権利行使したとして、1審原告に対して、不法行為と相当因果関係に立つ損害約330万円が認められました。
特許法１２３条２項は，同条１項６号の冒認出願に該当することを理由と する特許無効審判は，特許を受ける権利を有する者に限り，請求することが できる旨を規定する。 ところで，同法２条１項は，「発明」とは，「自然法則を利用した技術的 思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し，同法７０条１項は，「特許 発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定め なければならない。」と規定している。これらの規定によれば，「発明者」 とは，当該発明の創作行為に現実に加担した者をいい，特許発明の「発明者」 といえるためには，特許請求の範囲の記載によって具体化された当該特許発 明の技術的思想（技術的課題及びその解決手段）を着想し，又は，その着想 を具体化することに創作的に関与したことを必要とすると解するのが相当 である。
そこで，以上を前提に，１審被告の従業員らが本件出願前に本件発明をし， １審被告がその特許を受ける権利を承継したかどうかについて判断する。
・・・
(イ)ａ １審被告は，ＦＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃの稼働状況を撮影した動 画として，乙１７の１及び乙１８の１を提出する。 これらの各動画には，「型式ＦＣＭ−Ａ」，「取得年月８６年９月 ３０日」，「（株）加藤スプリング製作所福島工場」との銘板が付さ れた装置（乙１７の１）及び「型式ＦＣＭ−Ｃ」，「取得年月８８年 ２月２９日」，「（株）加藤スプリング製作所福島工場」との銘板が 付された装置（乙１８の１）において，コイル巻き後に切断分離する 方法によるタングレス螺旋状コイルインサートの製造場面が撮影され ている。上記場面の撮影時期は平成２７年１２月であるが，上記各装置につ いて製造方法に関する構成が大きく変えられたことをうかがわせる証＼n拠はないことに照らすと，乙１７の１及び乙１８の１は，昭和６１年 ないし６３年当時に１審被告がＦＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃを使用して 本件発明を実施していたことを裏付けるものといえる。
・・・
(ウ) 前記(ア)及び(イ)の認定事実とＦＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃの開発経 緯（前記２(2)）によれば，１審被告は，昭和６１年ころには，１審被告 らの従業員らの設計したＦＣＭ−Ａを製造し，本件発明を実施していた ことが認められる。 そして，１審被告らの従業員らによるＦＣＭ−Ａの設計は，前記１(2) 認定の本件発明の技術的思想を着想し，その着想の具体化に創作的に関 与する行為に当たるものと認められる。 したがって，１審被告らの従業員は，そのころ，本件発明を完成させ たものと認められる。
イ ＦＣＭ−Ｂは，ＦＣＭ−Ａとサイズ違いのファミリー機種（乙１３３） であり，抜き潰し加工が一定間隔で施された線材をコイル巻きしてから加 工部分の中央で切断することを繰り返すもの（乙１３２）であるから，Ｆ ＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃと同様，本件発明を実施する装置であるものと認 められる。 そして，前記２(3)のとおり，昭和６２年ころに５台のＦＣＭ−Ａが福島 工場に移管されて稼働を開始し，同年から昭和６３年にかけて５台のＦＣ Ｍ−Ｂ及び１台のＦＣＭ−Ｃが福島工場に設置されて稼働を開始したこと， これらのＦＣＭ−Ａ各機種は，平成７年１１月，１台のＦＣＭ−Ｂを残し て，英国子会社に移管されたことが認められる。 したがって，１審被告は，昭和６２年ころから平成７年１１月までの間， 福島工場において，これらのＦＣＭ−Ａ各機種を使用してタングレス螺旋 状コイルインサートを製造することにより，本件発明を実施していたこと が認められる。
・・・
エ 小括
以上のとおり，１審被告らの従業員は，昭和６１年ころ，ＦＣＭ−Ａを 設計することにより本件発明を完成し，１審被告は，昭和６２年ころから 平成７年１１月までの間，福島工場において，ＦＣＭ−Ａ各機種を使用し てタングレス螺旋状コイルインサートを製造することにより，本件発明を 実施していたことが認められる。 上記認定事実によれば，１審被告は，本件発明の発明者である１審被告 らの従業員らから，昭和６２年ころまでに，本件発明の特許を受ける権利 を承継したものと認めるのが相当である。
・・・
(ウ) １審原告の当審における主張と原審における主張とを対比すると， 1)１審原告代表者が本件発明を着想するに至った時期（原審では「平成＼n１１年ころ」である旨主張していたのに対し，当審では「平成１０年こ ろ」である旨主張している点），2)１審原告代表者の本件発明の着想の＼n経緯，3)１審原告代表者が三晃のＪに対し線材のサンプルの作製を依頼＼nした時期（原審では「平成１１年ころ」である旨主張していたのに対し， 当審では「平成１０年ころ」である旨主張している点），4)１審原告代 表者が１審被告を訪れて線材の試作サンプルを１審被告のＨに示した時＼n期（原審では「平成１１年５月１０日ころ」である旨主張していたのに 対し，当審では「平成１０年６月１１日」である旨主張している点）， 5)１審原告代表者のＫ弁理士に対する本件出願の依頼の経緯（原審では，＼n１審原告代表者が１審被告を訪れた際に応対したＨの無礼な態度に驚き，＼nその日のうちにＫ弁理士に対し，１審被告から持ち帰った「試作品の線 材」と「タング無しコイルの実物」を渡して本件出願を依頼した旨主張 していたのに対し，当審では，１審原告代表者が本件発明が将来何かの＼n役に立つこともあろうかと考え，「平成１１年５月１０日」に，Ｋ弁理 士に対し，「アキュレイト販売から入手していたタングレス螺旋状コイ ルインサートの現物」を手渡して，本件出願を依頼した旨主張している 点）などにおいて，大きく変遷し，その変遷の理由について合理的な説 明がされていない。 しかるところ，上記変遷した部分に係る１審原告の当審における主張 に沿う証拠としては，１審原告代表者の手帳（「Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄ ｉａｒｙ’９８」。甲４２）の「予定表＼」中の「６月１１日」欄に「Ｈ 部長 線材渡し タングレス」との記載部分，１審原告のＭが２００５ 年（平成１７年）６月９日に１審被告のＨに送信した電子メール（甲４ ３）中の「（１審原告代表者が）「将来何かの役に立つ事も有ろうかと＼n考え特許出願した。」と申しております。」，「提案の日時は１９９８＼n年６月１１日」，「提案の場所は株式会社アドバネックス本社社長室」 との記載部分がある。 しかし，これらの証拠からは，１審原告代表者が平成１０年６月１１＼n日に１審被告を訪れてＨに対してタングレスの線材を渡した事実を認定 することができるものの，当審における１審原告の主張に係る１審原告 代表者が本件発明を着想するに至った時期及び着想の経緯，１審原告主＼n張の上記線材を三晃のＪに作製させるに至った経緯，１審原告代表者の＼nＫ弁理士に対する本件出願の依頼の経緯を認めることはできない。他に これを認めるに足りる証拠はない。 また，１審原告代表者が１審被告のＨに渡したタングレスの線材は，＼n凹部及びテーパ部が加工済みであったことが認められるものの，上記の とおり，１審原告主張の上記線材を三晃のＪに作製させるに至った経緯 を認めるに足りる証拠はない以上，上記のような形状の線材が存在する からといって直ちに１審原告代表者が本件発明をしたものと認めること＼nはできない。
イ かえって，以下のような事情が認められる。 (ア)ａ 前記２(5)ア認定のとおり，１審原告代表者が平成１０年６月１１＼n日に１審被告のＨに渡した凹部及びテーパ部が加工済みのタングレス の線材は，１審原告代表者が三晃のＪに依頼して作製されたものと認＼nめられる。 しかるところ，１審原告代表者が，１審原告を設立し，１審原告が＼n１審被告が製造するタング付き螺旋状コイルインサート（商品名「ス プリュー」）を販売するに至った経緯（前記２(1)），１審原告代表者＼nが，１審被告の監査役に在任中に，福島工場をしばしば訪問しており （前記２(6)イ），その際に，同工場の製造ラインを視察する機会があ ったものと認められること，１審原告代表者は，本件出願をＫ弁理士＼nに依頼する際に，本件発明の内容を口頭で説明していること（前記２ (5)イ）を総合すると，１審原告代表者は，螺旋状コイルインサートの＼n形状，タング付きとタングレスの違い，螺旋状コイルインサートの材 料として用いる線材の形状，螺旋状コイルインサートの一般的な製造 方法等について知識を有していたものと認められる。 そして，１審原告代表者が，福島工場を訪問した際に１審被告の従＼n業員から福島工場におけるタングレス螺旋状コイルインサートの製造 状況等について話を聞いたり，取引関係者と話をする中で，福島工場 では，凹部及びテーパ部が加工済みのタングレスの線材を使用してタ ングレス螺旋状コイルインサートを製造していることを認識するに至 ったものと推認することができる。 そうすると，１審原告代表者が，自ら本件発明をしたものでないと＼nしても，三晃のＪに対し，凹部及びテーパ部が加工済みのタングレス の線材のサンプルの作製を依頼することは可能であったものと認めら＼nれる。また，三晃は，１審被告に対し，螺旋状コイルインサート用の 線材を供給していたから（前記２(1)イ），タングレス螺旋状コイルイ ンサート及びその材料の線材の形状，螺旋状コイルインサートの一般 的な製造方法等について知識を有していたものと認められ，１審原告 代表者から詳細な説明を受けたり，具体的な線材のサンプルを示され＼nなくても，自社の螺旋状コイルインサート用の線材を加工して１審原 告代表者から依頼のあった上記加工済みサンプルを作製することが可＼n能であったものと認められる。＼nしたがって，１審原告代表者が上記加工済みのタングレスの線材を＼n三晃のＪに依頼して作製させたことは，１審原告代表者が本件発明を＼nしたことの裏付けとなるものではないというべきである。
・・・
ウ 前記ア及びイの認定事実に照らすと，１審原告代表者の供述及び前記陳＼n述書（甲１１）中の１審原告代表者が本件発明をした旨の部分は措信する＼nことができない。他に１審原告代表者が本件発明の技術的思想（前記１(2)） を着想し，又は，その着想を具体化することに創作的に関与したことを認 めるに足りる証拠はない。
・・・
４ 反訴請求−争点(2)ア（本訴の提起及び追行の違法性）及びイ（１審被告の損
・・・
これを本件についてみると，前記２(8)のとおり，１審原告は，本訴提起前 の平成２７年３月２３日付け回答書をもって，１審被告から，１審原告代表＼n者は本件発明者の真の発明者ではなく，１審原告代表者を発明者とする本件＼n出願は冒認出願であり，本件特許には冒認出願の無効理由があるから，特許 法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することができない旨の指 摘を受けていたにもかかわらず，同年１１月１０日に本訴を提起したもので あること，前記３(2)で説示したとおり，１審原告代表者が本件発明の発明＼n者であることを裏付ける客観的な証拠がないのみならず，１審原告代表者が＼n本件発明を着想するに至った時期及び着想の経緯，１審原告代表者のＫ弁理＼n士に対する本件出願の依頼の経緯などの１審原告代表者が本件発明をした＼nことに関する重要な部分の主張を大きく変遷させ，変遷後の当審における１ 審原告の主張に沿う証拠はほとんど提出されていないものと認められるこ とに照らすと，１審原告においては，本訴で主張する権利又は法律関係が事 実的，法律的根拠を欠くものであることを知りながら，又は通常人であれば 容易にそのことを知り得たのにあえて本訴を提起し，これを追行したものと 認められる。 そうすると，１審原告による本訴の提起及び追行は，裁判制度の趣旨目的 に照らして著しく相当性を欠くものといえるから，１審被告に対する違法な 行為に当たるものと認められる。 705/088705
特許法１２３条２項は，同条１項６号の冒認出願に該当することを理由と する特許無効審判は，特許を受ける権利を有する者に限り，請求することが できる旨を規定する。 ところで，同法２条１項は，「発明」とは，「自然法則を利用した技術的 思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し，同法７０条１項は，「特許 発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定め なければならない。」と規定している。これらの規定によれば，「発明者」 とは，当該発明の創作行為に現実に加担した者をいい，特許発明の「発明者」 といえるためには，特許請求の範囲の記載によって具体化された当該特許発 明の技術的思想（技術的課題及びその解決手段）を着想し，又は，その着想 を具体化することに創作的に関与したことを必要とすると解するのが相当 である。
そこで，以上を前提に，１審被告の従業員らが本件出願前に本件発明をし， １審被告がその特許を受ける権利を承継したかどうかについて判断する。
・・・
(イ)ａ １審被告は，ＦＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃの稼働状況を撮影した動 画として，乙１７の１及び乙１８の１を提出する。 これらの各動画には，「型式ＦＣＭ−Ａ」，「取得年月８６年９月 ３０日」，「（株）加藤スプリング製作所福島工場」との銘板が付さ れた装置（乙１７の１）及び「型式ＦＣＭ−Ｃ」，「取得年月８８年 ２月２９日」，「（株）加藤スプリング製作所福島工場」との銘板が 付された装置（乙１８の１）において，コイル巻き後に切断分離する 方法によるタングレス螺旋状コイルインサートの製造場面が撮影され ている。上記場面の撮影時期は平成２７年１２月であるが，上記各装置につ いて製造方法に関する構成が大きく変えられたことをうかがわせる証＼n拠はないことに照らすと，乙１７の１及び乙１８の１は，昭和６１年 ないし６３年当時に１審被告がＦＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃを使用して 本件発明を実施していたことを裏付けるものといえる。
・・・
(ウ) 前記(ア)及び(イ)の認定事実とＦＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃの開発経 緯（前記２(2)）によれば，１審被告は，昭和６１年ころには，１審被告 らの従業員らの設計したＦＣＭ−Ａを製造し，本件発明を実施していた ことが認められる。 そして，１審被告らの従業員らによるＦＣＭ−Ａの設計は，前記１(2) 認定の本件発明の技術的思想を着想し，その着想の具体化に創作的に関 与する行為に当たるものと認められる。 したがって，１審被告らの従業員は，そのころ，本件発明を完成させ たものと認められる。
イ ＦＣＭ−Ｂは，ＦＣＭ−Ａとサイズ違いのファミリー機種（乙１３３） であり，抜き潰し加工が一定間隔で施された線材をコイル巻きしてから加 工部分の中央で切断することを繰り返すもの（乙１３２）であるから，Ｆ ＣＭ−Ａ及びＦＣＭ−Ｃと同様，本件発明を実施する装置であるものと認 められる。 そして，前記２(3)のとおり，昭和６２年ころに５台のＦＣＭ−Ａが福島 工場に移管されて稼働を開始し，同年から昭和６３年にかけて５台のＦＣ Ｍ−Ｂ及び１台のＦＣＭ−Ｃが福島工場に設置されて稼働を開始したこと， これらのＦＣＭ−Ａ各機種は，平成７年１１月，１台のＦＣＭ−Ｂを残し て，英国子会社に移管されたことが認められる。 したがって，１審被告は，昭和６２年ころから平成７年１１月までの間， 福島工場において，これらのＦＣＭ−Ａ各機種を使用してタングレス螺旋 状コイルインサートを製造することにより，本件発明を実施していたこと が認められる。
・・・
エ 小括
以上のとおり，１審被告らの従業員は，昭和６１年ころ，ＦＣＭ−Ａを 設計することにより本件発明を完成し，１審被告は，昭和６２年ころから 平成７年１１月までの間，福島工場において，ＦＣＭ−Ａ各機種を使用し てタングレス螺旋状コイルインサートを製造することにより，本件発明を 実施していたことが認められる。 上記認定事実によれば，１審被告は，本件発明の発明者である１審被告 らの従業員らから，昭和６２年ころまでに，本件発明の特許を受ける権利 を承継したものと認めるのが相当である。
・・・
(ウ) １審原告の当審における主張と原審における主張とを対比すると， 1)１審原告代表者が本件発明を着想するに至った時期（原審では「平成＼n１１年ころ」である旨主張していたのに対し，当審では「平成１０年こ ろ」である旨主張している点），2)１審原告代表者の本件発明の着想の＼n経緯，3)１審原告代表者が三晃のＪに対し線材のサンプルの作製を依頼＼nした時期（原審では「平成１１年ころ」である旨主張していたのに対し， 当審では「平成１０年ころ」である旨主張している点），4)１審原告代 表者が１審被告を訪れて線材の試作サンプルを１審被告のＨに示した時＼n期（原審では「平成１１年５月１０日ころ」である旨主張していたのに 対し，当審では「平成１０年６月１１日」である旨主張している点）， 5)１審原告代表者のＫ弁理士に対する本件出願の依頼の経緯（原審では，＼n１審原告代表者が１審被告を訪れた際に応対したＨの無礼な態度に驚き，＼nその日のうちにＫ弁理士に対し，１審被告から持ち帰った「試作品の線 材」と「タング無しコイルの実物」を渡して本件出願を依頼した旨主張 していたのに対し，当審では，１審原告代表者が本件発明が将来何かの＼n役に立つこともあろうかと考え，「平成１１年５月１０日」に，Ｋ弁理 士に対し，「アキュレイト販売から入手していたタングレス螺旋状コイ ルインサートの現物」を手渡して，本件出願を依頼した旨主張している 点）などにおいて，大きく変遷し，その変遷の理由について合理的な説 明がされていない。 しかるところ，上記変遷した部分に係る１審原告の当審における主張 に沿う証拠としては，１審原告代表者の手帳（「Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄ ｉａｒｙ’９８」。甲４２）の「予定表＼」中の「６月１１日」欄に「Ｈ 部長 線材渡し タングレス」との記載部分，１審原告のＭが２００５ 年（平成１７年）６月９日に１審被告のＨに送信した電子メール（甲４ ３）中の「（１審原告代表者が）「将来何かの役に立つ事も有ろうかと＼n考え特許出願した。」と申しております。」，「提案の日時は１９９８＼n年６月１１日」，「提案の場所は株式会社アドバネックス本社社長室」 との記載部分がある。 しかし，これらの証拠からは，１審原告代表者が平成１０年６月１１＼n日に１審被告を訪れてＨに対してタングレスの線材を渡した事実を認定 することができるものの，当審における１審原告の主張に係る１審原告 代表者が本件発明を着想するに至った時期及び着想の経緯，１審原告主＼n張の上記線材を三晃のＪに作製させるに至った経緯，１審原告代表者の＼nＫ弁理士に対する本件出願の依頼の経緯を認めることはできない。他に これを認めるに足りる証拠はない。 また，１審原告代表者が１審被告のＨに渡したタングレスの線材は，＼n凹部及びテーパ部が加工済みであったことが認められるものの，上記の とおり，１審原告主張の上記線材を三晃のＪに作製させるに至った経緯 を認めるに足りる証拠はない以上，上記のような形状の線材が存在する からといって直ちに１審原告代表者が本件発明をしたものと認めること＼nはできない。
イ かえって，以下のような事情が認められる。 (ア)ａ 前記２(5)ア認定のとおり，１審原告代表者が平成１０年６月１１＼n日に１審被告のＨに渡した凹部及びテーパ部が加工済みのタングレス の線材は，１審原告代表者が三晃のＪに依頼して作製されたものと認＼nめられる。 しかるところ，１審原告代表者が，１審原告を設立し，１審原告が＼n１審被告が製造するタング付き螺旋状コイルインサート（商品名「ス プリュー」）を販売するに至った経緯（前記２(1)），１審原告代表者＼nが，１審被告の監査役に在任中に，福島工場をしばしば訪問しており （前記２(6)イ），その際に，同工場の製造ラインを視察する機会があ ったものと認められること，１審原告代表者は，本件出願をＫ弁理士＼nに依頼する際に，本件発明の内容を口頭で説明していること（前記２ (5)イ）を総合すると，１審原告代表者は，螺旋状コイルインサートの＼n形状，タング付きとタングレスの違い，螺旋状コイルインサートの材 料として用いる線材の形状，螺旋状コイルインサートの一般的な製造 方法等について知識を有していたものと認められる。 そして，１審原告代表者が，福島工場を訪問した際に１審被告の従＼n業員から福島工場におけるタングレス螺旋状コイルインサートの製造 状況等について話を聞いたり，取引関係者と話をする中で，福島工場 では，凹部及びテーパ部が加工済みのタングレスの線材を使用してタ ングレス螺旋状コイルインサートを製造していることを認識するに至 ったものと推認することができる。 そうすると，１審原告代表者が，自ら本件発明をしたものでないと＼nしても，三晃のＪに対し，凹部及びテーパ部が加工済みのタングレス の線材のサンプルの作製を依頼することは可能であったものと認めら＼nれる。また，三晃は，１審被告に対し，螺旋状コイルインサート用の 線材を供給していたから（前記２(1)イ），タングレス螺旋状コイルイ ンサート及びその材料の線材の形状，螺旋状コイルインサートの一般 的な製造方法等について知識を有していたものと認められ，１審原告 代表者から詳細な説明を受けたり，具体的な線材のサンプルを示され＼nなくても，自社の螺旋状コイルインサート用の線材を加工して１審原 告代表者から依頼のあった上記加工済みサンプルを作製することが可＼n能であったものと認められる。＼nしたがって，１審原告代表者が上記加工済みのタングレスの線材を＼n三晃のＪに依頼して作製させたことは，１審原告代表者が本件発明を＼nしたことの裏付けとなるものではないというべきである。
・・・
ウ 前記ア及びイの認定事実に照らすと，１審原告代表者の供述及び前記陳＼n述書（甲１１）中の１審原告代表者が本件発明をした旨の部分は措信する＼nことができない。他に１審原告代表者が本件発明の技術的思想（前記１(2)） を着想し，又は，その着想を具体化することに創作的に関与したことを認 めるに足りる証拠はない。
・・・
４ 反訴請求−争点(2)ア（本訴の提起及び追行の違法性）及びイ（１審被告の損
・・・
これを本件についてみると，前記２(8)のとおり，１審原告は，本訴提起前 の平成２７年３月２３日付け回答書をもって，１審被告から，１審原告代表＼n者は本件発明者の真の発明者ではなく，１審原告代表者を発明者とする本件＼n出願は冒認出願であり，本件特許には冒認出願の無効理由があるから，特許 法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することができない旨の指 摘を受けていたにもかかわらず，同年１１月１０日に本訴を提起したもので あること，前記３(2)で説示したとおり，１審原告代表者が本件発明の発明＼n者であることを裏付ける客観的な証拠がないのみならず，１審原告代表者が＼n本件発明を着想するに至った時期及び着想の経緯，１審原告代表者のＫ弁理＼n士に対する本件出願の依頼の経緯などの１審原告代表者が本件発明をした＼nことに関する重要な部分の主張を大きく変遷させ，変遷後の当審における１ 審原告の主張に沿う証拠はほとんど提出されていないものと認められるこ とに照らすと，１審原告においては，本訴で主張する権利又は法律関係が事 実的，法律的根拠を欠くものであることを知りながら，又は通常人であれば 容易にそのことを知り得たのにあえて本訴を提起し，これを追行したものと 認められる。 そうすると，１審原告による本訴の提起及び追行は，裁判制度の趣旨目的 に照らして著しく相当性を欠くものといえるから，１審被告に対する違法な 行為に当たるものと認められる。 705/088705
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> その他特許
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.06.28
平成30(行ケ)10043 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年6月26日 知的財産高等裁判所（3部）
医薬品の発明について、実施可能要件を満たしていないとして、無効理由なしとした審決が取り消されました。＼n
被告は，【００２９】及び【０１１６】を含む本件明細書の記載並びに 技術常識からすれば，当業者は，1) ヒスチジンの置換箇所を特定するた めに，抗体の可変部位のアミノ酸残基２２０個について１つずつ網羅的に ヒスチジン置換した抗体を作製し，そのＫＤ値を測定して置換位置を特定 する試験（以下「前半の試験」という。），及び2) 上記1)により所望のｐ Ｈ依存性を示す（有望であることないしｐＨ依存的結合特性がもたらされ たことが判明した）場合に血中動態の試験（以下「後半の試験」という。） を行うことにより，本件発明１を実施することができると主張する（被告 主張ヒスチジンスキャニング）。 そこで検討するに，本件明細書の【００２９】にはアラニンスキャニン グに関する記載があり，本件出願日当時，アミノ酸配列の各残基を１つず つアラニンに置換して各残基の役割を解析する手法としてアラニンスキャ ニングは技術常識であったと認められる（乙１９〜２３）。したがって， 本件明細書に接した当業者は技術常識に基づき，抗体の可変部位のアミノ 酸残基２２０個について１つずつ網羅的にヒスチジン置換をした抗体を作 製することは可能であるということができる。＼n被告は，抗体を作製した後のヒスチジン置換位置の特定について，「所 望のｐＨ依存性を示す（有望であること，ないし，ｐＨ依存的結合特性が もたらされたことが判明した）箇所」という基準により行うことを主張し ているが，本件明細書にはこのような記載はないし，本件明細書や証拠上 現れた技術常識によってもどのような基準に基づいてヒスチジン置換位置 を特定すれば，本件発明１に含まれる医薬組成物全体について実施するこ とができるのかが明らかではない。 このように，本件明細書には，被告主張ヒスチジンスキャニングによっ て，どのようにヒスチジン置換位置を特定するかの情報が不足しており， 本件明細書の発明の詳細な説明に，当業者が，明細書の発明の詳細な説明 の記載及び出願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要すること なく，本件発明１を実施することができる程度に発明の構成等の記載があ＼nるということはできない。
イ 仮に，被告主張ヒスチジンスキャニングの前半の試験におけるヒスチジ ン置換位置の特定について，1)本件明細書の【００２９】に記載された「変 異前と比較してKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が大きくなった」箇所，あるいは， 2)特許請求の範囲に記載された「所定のｐＨ依存的結合特性を有する」箇 所を意味すると理解するとしても，次のとおり，このような被告主張ヒス チジンスキャニングにより本件発明１に係る医薬組成物全体を実施できる とはいえない。
(ｱ) 本件発明１の「少なくとも可変領域の１つのアミノ酸がヒスチジンで 置換され又は少なくとも可変領域に１つのヒスチジンが挿入されている ことを特徴とする」「抗体」は，複数のヒスチジン置換がされた抗体を含 むものであるところ，被告は，複数のヒスチジン置換がされた抗体のヒ スチジン置換位置の特定については，前半の試験により特定された単独 のヒスチジン置換位置を組み合わせれば足りると主張する。
(ｲ) そこで，被告の主張する単独の置換位置を組み合わせる方法により， 本件発明１の複数のヒスチジン置換がされた抗体における，ヒスチジン 置換位置を常に特定することができるかを検討する。 ａ 本件明細書には，本件発明１の，複数のヒスチジン置換がされたこ とを特徴とする，所定のｐＨ依存的結合特性を有する抗体におけるヒ スチジン置換箇所について，必ず被告主張ヒスチジンスキャニングの 前半の試験により特定できることを示す記載は見当たらない。また， このことについての本件出願日当時の技術常識を示す的確な証拠もな い。
そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明に，複数のヒスチジン 置換がされた場合について実施することができる程度に発明の構成等＼nの記載があるということはできない。
被告は，【００２９】及び【０１１６】を含む本件明細書の記載並びに 技術常識からすれば，当業者は，1) ヒスチジンの置換箇所を特定するた めに，抗体の可変部位のアミノ酸残基２２０個について１つずつ網羅的に ヒスチジン置換した抗体を作製し，そのＫＤ値を測定して置換位置を特定 する試験（以下「前半の試験」という。），及び2) 上記1)により所望のｐ Ｈ依存性を示す（有望であることないしｐＨ依存的結合特性がもたらされ たことが判明した）場合に血中動態の試験（以下「後半の試験」という。） を行うことにより，本件発明１を実施することができると主張する（被告 主張ヒスチジンスキャニング）。 そこで検討するに，本件明細書の【００２９】にはアラニンスキャニン グに関する記載があり，本件出願日当時，アミノ酸配列の各残基を１つず つアラニンに置換して各残基の役割を解析する手法としてアラニンスキャ ニングは技術常識であったと認められる（乙１９〜２３）。したがって， 本件明細書に接した当業者は技術常識に基づき，抗体の可変部位のアミノ 酸残基２２０個について１つずつ網羅的にヒスチジン置換をした抗体を作 製することは可能であるということができる。＼n被告は，抗体を作製した後のヒスチジン置換位置の特定について，「所 望のｐＨ依存性を示す（有望であること，ないし，ｐＨ依存的結合特性が もたらされたことが判明した）箇所」という基準により行うことを主張し ているが，本件明細書にはこのような記載はないし，本件明細書や証拠上 現れた技術常識によってもどのような基準に基づいてヒスチジン置換位置 を特定すれば，本件発明１に含まれる医薬組成物全体について実施するこ とができるのかが明らかではない。 このように，本件明細書には，被告主張ヒスチジンスキャニングによっ て，どのようにヒスチジン置換位置を特定するかの情報が不足しており， 本件明細書の発明の詳細な説明に，当業者が，明細書の発明の詳細な説明 の記載及び出願当時の技術常識に基づいて，過度の試行錯誤を要すること なく，本件発明１を実施することができる程度に発明の構成等の記載があ＼nるということはできない。
イ 仮に，被告主張ヒスチジンスキャニングの前半の試験におけるヒスチジ ン置換位置の特定について，1)本件明細書の【００２９】に記載された「変 異前と比較してKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が大きくなった」箇所，あるいは， 2)特許請求の範囲に記載された「所定のｐＨ依存的結合特性を有する」箇 所を意味すると理解するとしても，次のとおり，このような被告主張ヒス チジンスキャニングにより本件発明１に係る医薬組成物全体を実施できる とはいえない。
(ｱ) 本件発明１の「少なくとも可変領域の１つのアミノ酸がヒスチジンで 置換され又は少なくとも可変領域に１つのヒスチジンが挿入されている ことを特徴とする」「抗体」は，複数のヒスチジン置換がされた抗体を含 むものであるところ，被告は，複数のヒスチジン置換がされた抗体のヒ スチジン置換位置の特定については，前半の試験により特定された単独 のヒスチジン置換位置を組み合わせれば足りると主張する。
(ｲ) そこで，被告の主張する単独の置換位置を組み合わせる方法により， 本件発明１の複数のヒスチジン置換がされた抗体における，ヒスチジン 置換位置を常に特定することができるかを検討する。 ａ 本件明細書には，本件発明１の，複数のヒスチジン置換がされたこ とを特徴とする，所定のｐＨ依存的結合特性を有する抗体におけるヒ スチジン置換箇所について，必ず被告主張ヒスチジンスキャニングの 前半の試験により特定できることを示す記載は見当たらない。また， このことについての本件出願日当時の技術常識を示す的確な証拠もな い。
そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明に，複数のヒスチジン 置換がされた場合について実施することができる程度に発明の構成等＼nの記載があるということはできない。
◆判決本文
関連事件です。いずれも同じように実施可能要件を満たしていないと判断されています。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 実施可能要件
>> ピックアップ対象
2019.06.27
平成30(行ウ)424 その他 行政訴訟 令和元年6月18日 東京地方裁判所
特許法１１２条の２第１項の正当理由について、判断基準として「一般に求められる相当な注意を尽くしても避けることができないと認められる客観的な事情があるか」であると示し、今回のケースは該当しないと判断されました。
特許法１１２条の２第１項は，同法１１２条４項の規定により消滅したもの とみなされた特許権の原特許権者は，同条１項の規定により特許料を追納する ことができる期間内に特許料等を納付することができなかったことについて の「正当な理由」があるときは，経済産業省令で定める期間内に限り，その特 許料等を追納することができると規定する。 この規定は，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１１２条の２第 １項では，期間徒過後に特許料等を追納できる場合について原特許権者の「責 めに帰することができない理由」により追納期間内に特許料等を納付できなか った場合と規定していたところ，国際調和の観点から，より柔軟な救済を可能＼nとすることを目的として，手続期間を徒過した場合の救済を認める要件につき， 特許法条約の規定を踏まえて「Ｄｕｅ Ｃａｒｅ（相当な注意）」の概念を採用 したものであると解される。 これらを踏まえると，特許法１１２条の２第１項にいう「正当な理由」があ るときとは，原特許権者（その手続を代理する者を含む。）において一般に求め られる相当な注意を尽くしても避けることができないと認められる客観的な 事情により，同法１１２条１項の規定により追納することができる期間内に特 許料等を納付することができなかった場合をいうと解するのが相当である。 原告らは，本件特許事務所から平成２５年１１月に本件特許権について第４ 年分の年金のリマインダの送付を受け，電子メールに添付した本件注文書によ って，本件特許事務所に対して本件特許権の第４年分の年金納付の指示をした と主張する。 しかし，上記電子メールや本件注文書には特許番号が記載されておらず，ま た，特許番号に代替し得る本件特許権を特定するための情報は全く記載されて いなかった。特許番号を記載しなかった理由は，原告らの年金納付担当者の気 力がなかったというものであった。かえって，本件特許権の第４年分の年金の 納付期間の終期が平成２５年１２月３日であったにもかかわらず，電子メール 及び本件注文書には，年金納付を指示する特許権の年金が第１７年分のもので あり，その納付期間の終期が同月１６日であることをうかがわせる記載のみが あった。本件特許事務所は原告らの特許権について多数の特許出願及び更新手 続を管理しており，その特許権の中には年金の納付期間の終期が前同日のもの が含まれていた。
更に，本件特許権について年金納付の指示をしたのであれば，本件特許事務 所からそれに対応してその指示の受領の通知と本件特許権についての請求書 等が送付されるところ，そのような通知や請求書の送付はなく，原告らがそれ に気付くことはなかった。 これらによれば，本件注文書に「２０１３年１１月１５日付けの最終連絡に 基づく」旨が記載されていて，原告ら主張のとおり同最終連絡に仮に本件特許 権の年金納付の要否を尋ねる旨の記載があったとしても，原告らは，年金納付 をする特許権を容易に特定することができ，また，本件特許事務所が管理する 原告らの特許権には年金納付をする必要がある別の特許権があるにもかかわ らず，本件注文書やその電子メールをもって，本件特許事務所に対し年金納付 の対象の特許権が本件特許権であることを明確に認識できる形でその納付を 指示したとは到底いい難い。そして，原告らは，年金納付の指示をすれば当然 あるはずの請求書の送付等がないことを看過していた。原告らについて，本件 において，一般に求められる相当な注意を尽くしても避けることができないと 認められる客観的な事情があるとは認められない。 これに対し，原告らは，本件特許事務所は世界的なランキングに掲載される 有力な事務所であり，年金納付が確実に行われるように体制を整備していたの であって，そのような外部組織を適切に選任した以上，原告らには特許法１１ ２条の２第１項の「正当な理由」があるなどと主張する。 しかし，前記のとおり，本件特許権の年金の納付についての原告らの指示が 明確であったとはいい難く，また，その後，原告らは，当然あるはずの請求書 の送付等がないことを看過していたのであって，本件特許事務所を選任したこ とによって「正当な理由」があるとはいえない。 以上によれば，本件期間徒過について「正当な理由」（特許法１１２条の２第 １項）があるとはいえないから，原告らの請求には理由がない。
特許法１１２条の２第１項は，同法１１２条４項の規定により消滅したもの とみなされた特許権の原特許権者は，同条１項の規定により特許料を追納する ことができる期間内に特許料等を納付することができなかったことについて の「正当な理由」があるときは，経済産業省令で定める期間内に限り，その特 許料等を追納することができると規定する。 この規定は，平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１１２条の２第 １項では，期間徒過後に特許料等を追納できる場合について原特許権者の「責 めに帰することができない理由」により追納期間内に特許料等を納付できなか った場合と規定していたところ，国際調和の観点から，より柔軟な救済を可能＼nとすることを目的として，手続期間を徒過した場合の救済を認める要件につき， 特許法条約の規定を踏まえて「Ｄｕｅ Ｃａｒｅ（相当な注意）」の概念を採用 したものであると解される。 これらを踏まえると，特許法１１２条の２第１項にいう「正当な理由」があ るときとは，原特許権者（その手続を代理する者を含む。）において一般に求め られる相当な注意を尽くしても避けることができないと認められる客観的な 事情により，同法１１２条１項の規定により追納することができる期間内に特 許料等を納付することができなかった場合をいうと解するのが相当である。 原告らは，本件特許事務所から平成２５年１１月に本件特許権について第４ 年分の年金のリマインダの送付を受け，電子メールに添付した本件注文書によ って，本件特許事務所に対して本件特許権の第４年分の年金納付の指示をした と主張する。 しかし，上記電子メールや本件注文書には特許番号が記載されておらず，ま た，特許番号に代替し得る本件特許権を特定するための情報は全く記載されて いなかった。特許番号を記載しなかった理由は，原告らの年金納付担当者の気 力がなかったというものであった。かえって，本件特許権の第４年分の年金の 納付期間の終期が平成２５年１２月３日であったにもかかわらず，電子メール 及び本件注文書には，年金納付を指示する特許権の年金が第１７年分のもので あり，その納付期間の終期が同月１６日であることをうかがわせる記載のみが あった。本件特許事務所は原告らの特許権について多数の特許出願及び更新手 続を管理しており，その特許権の中には年金の納付期間の終期が前同日のもの が含まれていた。
更に，本件特許権について年金納付の指示をしたのであれば，本件特許事務 所からそれに対応してその指示の受領の通知と本件特許権についての請求書 等が送付されるところ，そのような通知や請求書の送付はなく，原告らがそれ に気付くことはなかった。 これらによれば，本件注文書に「２０１３年１１月１５日付けの最終連絡に 基づく」旨が記載されていて，原告ら主張のとおり同最終連絡に仮に本件特許 権の年金納付の要否を尋ねる旨の記載があったとしても，原告らは，年金納付 をする特許権を容易に特定することができ，また，本件特許事務所が管理する 原告らの特許権には年金納付をする必要がある別の特許権があるにもかかわ らず，本件注文書やその電子メールをもって，本件特許事務所に対し年金納付 の対象の特許権が本件特許権であることを明確に認識できる形でその納付を 指示したとは到底いい難い。そして，原告らは，年金納付の指示をすれば当然 あるはずの請求書の送付等がないことを看過していた。原告らについて，本件 において，一般に求められる相当な注意を尽くしても避けることができないと 認められる客観的な事情があるとは認められない。 これに対し，原告らは，本件特許事務所は世界的なランキングに掲載される 有力な事務所であり，年金納付が確実に行われるように体制を整備していたの であって，そのような外部組織を適切に選任した以上，原告らには特許法１１ ２条の２第１項の「正当な理由」があるなどと主張する。 しかし，前記のとおり，本件特許権の年金の納付についての原告らの指示が 明確であったとはいい難く，また，その後，原告らは，当然あるはずの請求書 の送付等がないことを看過していたのであって，本件特許事務所を選任したこ とによって「正当な理由」があるとはいえない。 以上によれば，本件期間徒過について「正当な理由」（特許法１１２条の２第 １項）があるとはいえないから，原告らの請求には理由がない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 特許庁手続
>> ピックアップ対象
2019.06.25
平成30(ワ)10130 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年4月24日 東京地方裁判所（29部)
CS関連発明の侵害事件です。会計ソフトについて非侵害と判断されました。均等も第1要件を満たさないと判断されました。
該当特許の公報は以下です。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4831955/B4E648E4A31FB8F27049717998C719922F602DAF55832B56FBCB639C750A8DAC/15/ja
該当特許は無効審判もありますが、審決は見れない状態です（無効2018-800140）
ア 特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なか った技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想 に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にあることに照らすと，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のう＼nち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。＼n
イ これを本件についてみると，前記のとおり，本件発明は，従来の現金主義に 基づく公会計では，政策レベルの意思決定に利用することは困難であったことに鑑 みて，国民が将来負担するべき負債や将来利用可能な資源を明確にして，政策レベルの意思決定を支援することができる会計処理方法及び会計処理を行うためのプロ＼nグラムを記録した記憶媒体を提供することを課題とし，その課題を解決するための 手段として，純資産の変動計算書勘定を新たに設定し，当該年度の政策決定による 資産変動を明確にするとともに，将来の国民の負担をシミュレーションすることが できる会計処理方法を提案するものである。 そして，前記のとおり，本件発明の処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘 定）は，国家の政策レベルの意思決定を記録，会計処理するために設定された勘定 であるのに対し，資金収支計算書勘定は，従来の公会計において単式簿記システム で扱ってきた資金（現金及び現金同等物）の受入と払出を記録するものであり，閉 鎖残高勘定（貸借対照表勘定）及び損益勘定（行政コスト計算書勘定）も，企業会計における複式簿記・発生主義会計として用いられてきたものであるから，本件発＼n明の課題解決手段である当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の国民 の負担のシミュレーションは，国家の政策レベルの意思決定を対象とする処分・蓄 積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）によって行われるものと解するのが相当で ある。その上で，本件発明は，資金収支計算書勘定と閉鎖残高勘定（貸借対照表勘定），損益勘定（行政コスト計算書勘定）と処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計＼n算書勘定），処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）と閉鎖残高勘定（貸 借対照表勘定）の各勘定連絡を前提として，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）に，当該年度における純資産増加（Ｃ３，Ｃ４）及び純資産減少（Ｃ１，＼nＣ２）並びにこれらの差額（収支尻）である純資産変動額（Ｃ５）が表示される構＼ 成を採用しており，将来の国民の負担をシミュレーションするためには資産変動の 内訳も認識される必要があると認められることにも照らせば，本件発明の課題解決 手段である当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の国民の負担のシミ ュレーションは，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）に表示される純資産増加（Ｃ３，Ｃ４）及び純資産減少（Ｃ１，Ｃ２）並びにこれらの差額（収支＼n尻）である純資産変動額（Ｃ５）によって行われるものと解するのが相当である。 また，上記のような解釈は，本件発明によるシミュレーションに関する本件明細 書の説明とも整合する。すなわち，本件明細書には，「次に，本発明の特徴である シミュレーションについて説明する。損益外純資産変動計算書には，行政コストと， 当期に費消する財源措置で国民の純資産として将来に残る資産の科目からなる財源 措置とそれ以外の科目からなる財源措置と，当期に調達する財源で国民の純資産と して将来に残る資産の科目からなる財源とそれ以外の科目からなる財源と，国民の 純資産として将来に残る資産の原因別増減額と，再評価による差額と，国民の純資 産として将来に残る資産の原因別増減額充当のために手当てされた財源と，会計処 理により，それらから導き出された現役世代の負担額と，将来世代の負担額，赤字 公債相当額，建設公債相当額などの金額が表の中に表＼示される。」（【００６９】）， 「本発明によるシミュレーションは，現役世代の負担額と，将来世代の負担額，赤 字公債相当額，建設公債相当額などの金額に，目標とするべき金額を設定して，行 政コストや財源措置をどのように調整すれば目標とするべき金額が達成できるかを 演算するための手順を予め複数のプログラムとして設定する。」（【００７０】）などとして，本件発明によるシミュレーションについて，損益外純資産変動計算書に表＼示される行政コスト，財源措置，財源及び資産の原因別増減額等から導き出される 現役世代の負担額，将来世代の負担額，赤字公債相当額及び建設公債相当額等によ って行われることが説明されており，本件発明の課題解決手段である当該年度の政 策決定による資産変動の明確化や将来の国民の負担のシミュレーションが処分・蓄 積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）に表示される純資産増加（Ｃ３，Ｃ４）及び純資産減少（Ｃ１，Ｃ２）並びに純資産変動額（Ｃ５）によって行われるという＼n上記の解釈と整合する。
そうすると，本件発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，国家の政策レベルの 意思決定に係る会計処理を対象とする処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘 定）を採用した上で，同勘定に表示される純資産減少（Ｃ１，Ｃ２）を構＼成する勘 定科目の内容を具体的に規定する構成要件Ｈは，本件発明の課題解決手段を具体化する特有の技術的思想を構＼成する特徴的部分であると認めるのが相当である。したがって，本件発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，社会保障給付等の損 益外で財源を費消する取引を「財源措置（Ｃ２）」に含める構成（構＼成要件Ｈ）は， 本件発明の本質的部分であると認められる。
ウ この点，原告は，社会保障給付を処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書 勘定）の「財源措置（Ｃ２）」に含める構成は，本件発明の非本質的部分であるとし，その理由として，1)本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的原理は，純資産 変動計算書勘定の存在，４つの勘定の勘定連絡の設定，自動仕訳と勘定連絡を通じ 政策レベルの意思決定と将来の国民の負担をシミュレーションできる会計処理方法 のプログラミングにあり（本件明細書【０００８】，【００１０】，【００２１】， 【００３１】参照），社会保障給付を行政コスト計算書に計上する被告製品の構成は，本件発明の特徴的原理と無関係であること，2)社会保障給付を処分・蓄積勘定 （損益外純資産変動計算書勘定）の借方の財源措置に計上する構成を，損益勘定（行政コスト計算書勘定）に計上する構＼成に置換したとしても，損益勘定（行政コスト計算書勘定）は処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）に振り替えら れるから，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）の借方と貸方の差額 （収支尻）に示されている損益外の純資産変動額は同額となり，純資産変動額や将 来償還すべき負担の増減額を財務諸表の中に表＼示することにより当該年度の政策決 定による資産変動を明確にするとともに，将来の国民の負担をシミュレーションで きるという同一の作用効果を奏することなどを主張する。 しかしながら，前記のとおり，本件発明は，国家の政策レベルの意思決定を対象 とするものとして，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）という新たな 勘定を設定するものであり，当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の 国民の負担のシミュレーションを通じた政策レベルの意思決定の支援は，処分・蓄 積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）によって実現されるものと解するのが相当 であり，本件明細書においても，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定） 以外の勘定を用いて将来の国民の負担のシミュレーション等が行われることは説明 されていない（原告が指摘する本件明細書【００３１】は，適切な勘定連絡を設定 することがシミュレーションをする前提として必要になることを説明するものであ り，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）以外の勘定を用いてシミュレ ーションを行うことを説明するものとは認められない。）。 そうすると，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）の借方に計上され る金額の総額及び貸借差額が結果的に同一になるとしても，処分・蓄積勘定（損益 外純資産変動計算書勘定）以外の勘定を参照しなければ，国家の政策レベルの意思 決定に関する勘定科目（社会保障給付を含む）及びその金額が明らかにならないよ うな構成は，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）を通じて国家の政策レベルの意思決定を支援する本件発明とは作用効果が異なるというべきである。＼n
エ また，原告は，従来技術に対する本件発明の貢献の程度は大きいから，本件 発明の本質的部分は，「処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）の導入に より，将来世代に対して負担が現実的に先送りされた金額や将来利用可能な資源の増加額を可視化する」という構＼成要件Ｈを上位概念化したものであって，被告製品は，そのような構成を備えていると主張する。原告の主張は必ずしも明確でないが，従来技術に対する本件発明の貢献の程度に＼n照らし，本件発明の構成のうち，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）の設定以外のものは非本質的部分であると主張する趣旨であれば，本件出願日前に＼n頒布された刊行物である乙１２文献において，資金収支計算書勘定，貸借対照表勘定及び行政コスト計算書勘定に加えて，納税者，すなわち，国民の資産の変動を明＼nらかにするための勘定として，財源措置・納税者持分増減計算書勘定を設ける構成が示されていることに照らし，少なくとも，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計＼n算書勘定）の設定のみを従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると認めることはできないから，採用することができない。＼n
オ そこで，被告製品をみると，被告製品では，前記のとおり，社会保障給付が 行政コスト計算書に計上されており，純資産変動計算書には，行政コスト計算書の 収支を基礎付ける勘定科目（社会保障給付を含む）及びその金額が示されていない ことが認められ，「純経常費用（Ｃ１）と並んで財源措置（Ｃ２）という項目もあ るが，これは具体的に言えば社会保障給付や…を指しており」（構成要件Ｈ）を充足するとはいえないから，本件発明と本質的部分において相違する。したがって，＼n被告製品は，均等の第１要件を満たすとはいえない。
ア 特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なか った技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想 に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にあることに照らすと，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のう＼nち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。＼n
イ これを本件についてみると，前記のとおり，本件発明は，従来の現金主義に 基づく公会計では，政策レベルの意思決定に利用することは困難であったことに鑑 みて，国民が将来負担するべき負債や将来利用可能な資源を明確にして，政策レベルの意思決定を支援することができる会計処理方法及び会計処理を行うためのプロ＼nグラムを記録した記憶媒体を提供することを課題とし，その課題を解決するための 手段として，純資産の変動計算書勘定を新たに設定し，当該年度の政策決定による 資産変動を明確にするとともに，将来の国民の負担をシミュレーションすることが できる会計処理方法を提案するものである。 そして，前記のとおり，本件発明の処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘 定）は，国家の政策レベルの意思決定を記録，会計処理するために設定された勘定 であるのに対し，資金収支計算書勘定は，従来の公会計において単式簿記システム で扱ってきた資金（現金及び現金同等物）の受入と払出を記録するものであり，閉 鎖残高勘定（貸借対照表勘定）及び損益勘定（行政コスト計算書勘定）も，企業会計における複式簿記・発生主義会計として用いられてきたものであるから，本件発＼n明の課題解決手段である当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の国民 の負担のシミュレーションは，国家の政策レベルの意思決定を対象とする処分・蓄 積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）によって行われるものと解するのが相当で ある。その上で，本件発明は，資金収支計算書勘定と閉鎖残高勘定（貸借対照表勘定），損益勘定（行政コスト計算書勘定）と処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計＼n算書勘定），処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）と閉鎖残高勘定（貸 借対照表勘定）の各勘定連絡を前提として，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）に，当該年度における純資産増加（Ｃ３，Ｃ４）及び純資産減少（Ｃ１，＼nＣ２）並びにこれらの差額（収支尻）である純資産変動額（Ｃ５）が表示される構＼ 成を採用しており，将来の国民の負担をシミュレーションするためには資産変動の 内訳も認識される必要があると認められることにも照らせば，本件発明の課題解決 手段である当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の国民の負担のシミ ュレーションは，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）に表示される純資産増加（Ｃ３，Ｃ４）及び純資産減少（Ｃ１，Ｃ２）並びにこれらの差額（収支＼n尻）である純資産変動額（Ｃ５）によって行われるものと解するのが相当である。 また，上記のような解釈は，本件発明によるシミュレーションに関する本件明細 書の説明とも整合する。すなわち，本件明細書には，「次に，本発明の特徴である シミュレーションについて説明する。損益外純資産変動計算書には，行政コストと， 当期に費消する財源措置で国民の純資産として将来に残る資産の科目からなる財源 措置とそれ以外の科目からなる財源措置と，当期に調達する財源で国民の純資産と して将来に残る資産の科目からなる財源とそれ以外の科目からなる財源と，国民の 純資産として将来に残る資産の原因別増減額と，再評価による差額と，国民の純資 産として将来に残る資産の原因別増減額充当のために手当てされた財源と，会計処 理により，それらから導き出された現役世代の負担額と，将来世代の負担額，赤字 公債相当額，建設公債相当額などの金額が表の中に表＼示される。」（【００６９】）， 「本発明によるシミュレーションは，現役世代の負担額と，将来世代の負担額，赤 字公債相当額，建設公債相当額などの金額に，目標とするべき金額を設定して，行 政コストや財源措置をどのように調整すれば目標とするべき金額が達成できるかを 演算するための手順を予め複数のプログラムとして設定する。」（【００７０】）などとして，本件発明によるシミュレーションについて，損益外純資産変動計算書に表＼示される行政コスト，財源措置，財源及び資産の原因別増減額等から導き出される 現役世代の負担額，将来世代の負担額，赤字公債相当額及び建設公債相当額等によ って行われることが説明されており，本件発明の課題解決手段である当該年度の政 策決定による資産変動の明確化や将来の国民の負担のシミュレーションが処分・蓄 積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）に表示される純資産増加（Ｃ３，Ｃ４）及び純資産減少（Ｃ１，Ｃ２）並びに純資産変動額（Ｃ５）によって行われるという＼n上記の解釈と整合する。
そうすると，本件発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，国家の政策レベルの 意思決定に係る会計処理を対象とする処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘 定）を採用した上で，同勘定に表示される純資産減少（Ｃ１，Ｃ２）を構＼成する勘 定科目の内容を具体的に規定する構成要件Ｈは，本件発明の課題解決手段を具体化する特有の技術的思想を構＼成する特徴的部分であると認めるのが相当である。したがって，本件発明に係る特許請求の範囲の記載のうち，社会保障給付等の損 益外で財源を費消する取引を「財源措置（Ｃ２）」に含める構成（構＼成要件Ｈ）は， 本件発明の本質的部分であると認められる。
ウ この点，原告は，社会保障給付を処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書 勘定）の「財源措置（Ｃ２）」に含める構成は，本件発明の非本質的部分であるとし，その理由として，1)本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的原理は，純資産 変動計算書勘定の存在，４つの勘定の勘定連絡の設定，自動仕訳と勘定連絡を通じ 政策レベルの意思決定と将来の国民の負担をシミュレーションできる会計処理方法 のプログラミングにあり（本件明細書【０００８】，【００１０】，【００２１】， 【００３１】参照），社会保障給付を行政コスト計算書に計上する被告製品の構成は，本件発明の特徴的原理と無関係であること，2)社会保障給付を処分・蓄積勘定 （損益外純資産変動計算書勘定）の借方の財源措置に計上する構成を，損益勘定（行政コスト計算書勘定）に計上する構＼成に置換したとしても，損益勘定（行政コスト計算書勘定）は処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）に振り替えら れるから，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）の借方と貸方の差額 （収支尻）に示されている損益外の純資産変動額は同額となり，純資産変動額や将 来償還すべき負担の増減額を財務諸表の中に表＼示することにより当該年度の政策決 定による資産変動を明確にするとともに，将来の国民の負担をシミュレーションで きるという同一の作用効果を奏することなどを主張する。 しかしながら，前記のとおり，本件発明は，国家の政策レベルの意思決定を対象 とするものとして，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）という新たな 勘定を設定するものであり，当該年度の政策決定による資産変動の明確化や将来の 国民の負担のシミュレーションを通じた政策レベルの意思決定の支援は，処分・蓄 積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）によって実現されるものと解するのが相当 であり，本件明細書においても，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定） 以外の勘定を用いて将来の国民の負担のシミュレーション等が行われることは説明 されていない（原告が指摘する本件明細書【００３１】は，適切な勘定連絡を設定 することがシミュレーションをする前提として必要になることを説明するものであ り，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）以外の勘定を用いてシミュレ ーションを行うことを説明するものとは認められない。）。 そうすると，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）の借方に計上され る金額の総額及び貸借差額が結果的に同一になるとしても，処分・蓄積勘定（損益 外純資産変動計算書勘定）以外の勘定を参照しなければ，国家の政策レベルの意思 決定に関する勘定科目（社会保障給付を含む）及びその金額が明らかにならないよ うな構成は，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）を通じて国家の政策レベルの意思決定を支援する本件発明とは作用効果が異なるというべきである。＼n
エ また，原告は，従来技術に対する本件発明の貢献の程度は大きいから，本件 発明の本質的部分は，「処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）の導入に より，将来世代に対して負担が現実的に先送りされた金額や将来利用可能な資源の増加額を可視化する」という構＼成要件Ｈを上位概念化したものであって，被告製品は，そのような構成を備えていると主張する。原告の主張は必ずしも明確でないが，従来技術に対する本件発明の貢献の程度に＼n照らし，本件発明の構成のうち，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）の設定以外のものは非本質的部分であると主張する趣旨であれば，本件出願日前に＼n頒布された刊行物である乙１２文献において，資金収支計算書勘定，貸借対照表勘定及び行政コスト計算書勘定に加えて，納税者，すなわち，国民の資産の変動を明＼nらかにするための勘定として，財源措置・納税者持分増減計算書勘定を設ける構成が示されていることに照らし，少なくとも，処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計＼n算書勘定）の設定のみを従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると認めることはできないから，採用することができない。＼n
オ そこで，被告製品をみると，被告製品では，前記のとおり，社会保障給付が 行政コスト計算書に計上されており，純資産変動計算書には，行政コスト計算書の 収支を基礎付ける勘定科目（社会保障給付を含む）及びその金額が示されていない ことが認められ，「純経常費用（Ｃ１）と並んで財源措置（Ｃ２）という項目もあ るが，これは具体的に言えば社会保障給付や…を指しており」（構成要件Ｈ）を充足するとはいえないから，本件発明と本質的部分において相違する。したがって，＼n被告製品は，均等の第１要件を満たすとはいえない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.06.21
平成29(ワ)9201 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月20日 大阪地方裁判所
特許権侵害が認定され、102条3項の実施料率として７％が認定されました。大阪地裁はその理由を詳細に認定しています。H31.3の特許法改正規定の施行を先取りする形で、「通常の実施料率に比べておのずと高額になるであろうことを考慮すべき」と一般論を述べています。
特許法１０２条３項は，「特許権者…は，故意又は過失により自己の特許権 …を侵害した者に対し，その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する 額の金銭を，自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」旨 規定する。そうすると，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準と し，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 ここで，特許法１０２条３項については，「その特許発明の実施に対し通常受け るべき金銭の額に相当する額」では侵害のし得になってしまうとして，平成１０年 法律第５１号による改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。また，特 許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許の効力が明らか ではない段階で，被許諾者が最低保証額を支払い，当該特許が無効にされた場合で あっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなど，様々な契約上の制 約を受けるのが通常である状況の下で，事前に実施料率が決定される。これに対し， 特許権侵害訴訟で特許権侵害に当たるとされた場合，侵害者は，上記のような契約 上の制約を負わない。これらの事情に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たっ て用いる実施に対し受けるべき料率は，必ずしも当該特許権についての実施許諾契 約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく，むしろ，通常の実施 料率に比べておのずと高額になるであろうことを考慮すべきである。 したがって，特許法１０２条３項による損害を算定する基礎となる実施に対し受 けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や，それ が明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特 許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能＼n性，3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態 様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情 を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
(ｲ) 実施料の相場（1)）
「実施料率〔第５版〕」（社団法人発明協会研究センター編，平成１５年発行。 甲３８）によれば，「医薬品・その他の化学製品」（イニシャル無）の技術分野に おける平成４年度〜平成１０年度の実施料率の平均値は７．１％であり，昭和６３ 年度〜平成３年度に比較して上昇しているところ，その要因として，「実施料率全 体の契約件数は減少しているものの，８％以上の契約に限れば件数が増加しており， この結果，…実施料率の平均値が高率にシフトしている。」，「この技術分野が他 の技術分野と比較して実施料率が高率であることと，実施料率の高率へのシフト傾 向は，医薬品が支 れている。また，「バイオ・製薬」の技術分野においては，平均６．０％，最大値 ３２．５％，最小値０．５％とされている。
(ｳ) 本件における実施料率を考えるにあたり考慮すべき事情（2)〜3)）
ａ 原告は，本件各発明の技術的価値は極めて優れたものであり，また，速乾性 手指消毒剤の市場における泡状の製品の占めるシェアの動向から，経済的にもその 価値は高いなどと主張する。 泡状の速乾性手指消毒剤である被告各製品に係る宣伝広告（甲５，７，８），製 品情報（甲６，９）及び医薬品インタビューフォーム（甲１０）では，液状の速乾 性手指消毒剤では手に取ったときにこぼれやすく，ジェル状の速乾性手指消毒剤で は増粘剤が配合されているためにポンプのノズルの詰まりや繰り返し塗布したとき の使用感が問題になることがあったところ，被告各製品は，これらの問題点を解決 する製品である旨がうたわれていることが認められる。 また，本件各発明の実施品である泡状の速乾性手指消毒剤（平成２３年６月発売。 甲３９，４１の１〜４１の５，弁論の全趣旨）の販売業者が医療関係者向けに開設 したウェブサイト（甲４０）には，泡が目に見えるので消毒範囲が確認できるとと もに，泡が消えるまで塗り広げることが消毒時間の目安にもなる点や，増粘剤が入 っていないので，ポンプが詰まらず，手に擦り込んでもヨレ（増粘剤入りの消毒剤 や化粧品を手に擦り込んだ際に出る糊状の剥離物）が出ないことがうたわれている。 さらに，平成３０年９月２６日付け薬事日報ウェブサイトの新薬・新製品情報に関 する記事（甲４４）においては，第三者の販売に係る「医薬品として日本で初めて 承認された低アルコール濃度72vol%の手指殺菌・消毒剤」の出荷開始予定について＼n報じる中で，「同品の登場によって，手指消毒剤の課題であったアルコールによる 手肌への刺激が低減され，…このほか，▽きめ細かく弾力のある泡で，手からこぼ れるリスクを軽減する▽泡が目でしっかり見えるため，手指消毒の状態を確認でき る−といった使用感も特徴。」，「現在，医療分野における手指消毒剤市場は約１ ６０億円とされ，構成比は液状が６割，ジェル状が３割，泡状が１割という状況。＼nただ，液状の構成比は年々減少しており，今後はジェル状と共に泡状も伸びていく＼nことが見込まれている。」とされている。 加えて，被告サラヤが実施したアンケートによれば，アンケート対象者である医 療従事者の施設で使用されている速乾性手指消毒剤の種類は，平成２５年にはジェ ルタイプ６７％，液タイプ２７％，泡タイプ６％であったものが，平成２７年には それぞれ６６％，２４％，１０％となっている（甲４２，４３）。 以上の事情を総合的に見ると，被告各製品と本件各発明の実施品に加え，第三者 の製品も，本件各発明の奏する作用効果（前記３(2)ア）と同趣旨と見られる効果を 利点としてうたっていることなどに鑑みれば，泡状の手指消毒剤において本件各発 明が持つ技術的価値は高いものと見られる。また，手指消毒剤の市場において，泡 状の製品のシェアが徐々に高まっていることがうかがわれることに鑑みると，本件 各発明の経済的価値も積極的に評価されるべきものといえる。もっとも，後者に関 しては，ジェル状の製品のシェアはなお維持されているといってよいことに鑑みる と，その評価は必ずしも高いものとまではいえない。実施料率の決定要因としては， 当該特許発明の技術的価値よりも経済的価値の方がより影響力が強いと推察される ことに鑑みると，このことは軽視し得ない。 これに対し，被告らは，本件各発明は平均的な発明に比して技術的に優れた発明 ではなく，また，泡状の手指消毒剤のシェアの拡大は直接的には当該製品の販売事 業者の営業努力によるものであり，シェア拡大をもって特許の経済的価値が高いと はいえないなどと主張する。 しかし，進歩性が認められる本件各発明の奏する作用効果と同趣旨と見られる効 果が実際の製品の利点としてうたわれていることなどに鑑みれば，上記のとおり本 件各発明の技術的価値は高いものと評価するのが相当である。また，販売事業者が 営業活動に当たって相応の営業努力を行うことは当然である上，泡状の手指消毒剤 に係る営業方法等が，ジェル状ないし液状のものに係る営業方法等と比較して，格 別のものであると見るべき事情もない。 これらのことから，この点に関する被告らの主張は採用できない。
ｂ 被告各製品は，被告製品１（５００ｍＬの泡ポンプ付が定価１７６０円，３ ００ｍＬの泡ポンプ付が１２００円，８０ｍＬの泡ポンプ付が６７０円，６００ｍ Ｌのディスペンサー用が２０００円。甲５，２８，乙１３），被告製品２（５００ ｍＬの泡ポンプ付が１７６０円，３００ｍＬの泡ポンプ付が１２００円，２００ｍ Ｌの泡ポンプ付が９３０円，８０ｍＬのものが６７０円，６００ｍＬのディスペン サー用が２０００円。甲８，２９，乙１４）いずれも比較的低価格である。反面， これを踏まえて被告各製品の売上高を見ると，その販売数量は多いといえるから， 被告各製品はいわゆる量産品であり，利益率は必ずしも高くないと合理的に推認さ れる。この点は，本件各発明を被告各製品に用いた場合の利益への貢献という観点 から見ると，実施料率を低下させる要因といえる。
(ｴ) 小括
上記(ｲ)及び(ｳ)の各事情を斟酌すると，特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき，本件での実施に対し受けるべき料率については，７％とするのが相当 である。これに反する原告及び被告らの各主張は，いずれも採用できない。 ウ 「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」 以上によれば，原告が被告らによる本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額 に相当する額は，売上高に７％を乗じて算定すべきこととなる。
特許法１０２条３項は，「特許権者…は，故意又は過失により自己の特許権 …を侵害した者に対し，その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する 額の金銭を，自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」旨 規定する。そうすると，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準と し，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。 ここで，特許法１０２条３項については，「その特許発明の実施に対し通常受け るべき金銭の額に相当する額」では侵害のし得になってしまうとして，平成１０年 法律第５１号による改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。また，特 許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許の効力が明らか ではない段階で，被許諾者が最低保証額を支払い，当該特許が無効にされた場合で あっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなど，様々な契約上の制 約を受けるのが通常である状況の下で，事前に実施料率が決定される。これに対し， 特許権侵害訴訟で特許権侵害に当たるとされた場合，侵害者は，上記のような契約 上の制約を負わない。これらの事情に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たっ て用いる実施に対し受けるべき料率は，必ずしも当該特許権についての実施許諾契 約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく，むしろ，通常の実施 料率に比べておのずと高額になるであろうことを考慮すべきである。 したがって，特許法１０２条３項による損害を算定する基礎となる実施に対し受 けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や，それ が明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ，2)当該特 許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能＼n性，3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態 様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情 を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
(ｲ) 実施料の相場（1)）
「実施料率〔第５版〕」（社団法人発明協会研究センター編，平成１５年発行。 甲３８）によれば，「医薬品・その他の化学製品」（イニシャル無）の技術分野に おける平成４年度〜平成１０年度の実施料率の平均値は７．１％であり，昭和６３ 年度〜平成３年度に比較して上昇しているところ，その要因として，「実施料率全 体の契約件数は減少しているものの，８％以上の契約に限れば件数が増加しており， この結果，…実施料率の平均値が高率にシフトしている。」，「この技術分野が他 の技術分野と比較して実施料率が高率であることと，実施料率の高率へのシフト傾 向は，医薬品が支 れている。また，「バイオ・製薬」の技術分野においては，平均６．０％，最大値 ３２．５％，最小値０．５％とされている。
(ｳ) 本件における実施料率を考えるにあたり考慮すべき事情（2)〜3)）
ａ 原告は，本件各発明の技術的価値は極めて優れたものであり，また，速乾性 手指消毒剤の市場における泡状の製品の占めるシェアの動向から，経済的にもその 価値は高いなどと主張する。 泡状の速乾性手指消毒剤である被告各製品に係る宣伝広告（甲５，７，８），製 品情報（甲６，９）及び医薬品インタビューフォーム（甲１０）では，液状の速乾 性手指消毒剤では手に取ったときにこぼれやすく，ジェル状の速乾性手指消毒剤で は増粘剤が配合されているためにポンプのノズルの詰まりや繰り返し塗布したとき の使用感が問題になることがあったところ，被告各製品は，これらの問題点を解決 する製品である旨がうたわれていることが認められる。 また，本件各発明の実施品である泡状の速乾性手指消毒剤（平成２３年６月発売。 甲３９，４１の１〜４１の５，弁論の全趣旨）の販売業者が医療関係者向けに開設 したウェブサイト（甲４０）には，泡が目に見えるので消毒範囲が確認できるとと もに，泡が消えるまで塗り広げることが消毒時間の目安にもなる点や，増粘剤が入 っていないので，ポンプが詰まらず，手に擦り込んでもヨレ（増粘剤入りの消毒剤 や化粧品を手に擦り込んだ際に出る糊状の剥離物）が出ないことがうたわれている。 さらに，平成３０年９月２６日付け薬事日報ウェブサイトの新薬・新製品情報に関 する記事（甲４４）においては，第三者の販売に係る「医薬品として日本で初めて 承認された低アルコール濃度72vol%の手指殺菌・消毒剤」の出荷開始予定について＼n報じる中で，「同品の登場によって，手指消毒剤の課題であったアルコールによる 手肌への刺激が低減され，…このほか，▽きめ細かく弾力のある泡で，手からこぼ れるリスクを軽減する▽泡が目でしっかり見えるため，手指消毒の状態を確認でき る−といった使用感も特徴。」，「現在，医療分野における手指消毒剤市場は約１ ６０億円とされ，構成比は液状が６割，ジェル状が３割，泡状が１割という状況。＼nただ，液状の構成比は年々減少しており，今後はジェル状と共に泡状も伸びていく＼nことが見込まれている。」とされている。 加えて，被告サラヤが実施したアンケートによれば，アンケート対象者である医 療従事者の施設で使用されている速乾性手指消毒剤の種類は，平成２５年にはジェ ルタイプ６７％，液タイプ２７％，泡タイプ６％であったものが，平成２７年には それぞれ６６％，２４％，１０％となっている（甲４２，４３）。 以上の事情を総合的に見ると，被告各製品と本件各発明の実施品に加え，第三者 の製品も，本件各発明の奏する作用効果（前記３(2)ア）と同趣旨と見られる効果を 利点としてうたっていることなどに鑑みれば，泡状の手指消毒剤において本件各発 明が持つ技術的価値は高いものと見られる。また，手指消毒剤の市場において，泡 状の製品のシェアが徐々に高まっていることがうかがわれることに鑑みると，本件 各発明の経済的価値も積極的に評価されるべきものといえる。もっとも，後者に関 しては，ジェル状の製品のシェアはなお維持されているといってよいことに鑑みる と，その評価は必ずしも高いものとまではいえない。実施料率の決定要因としては， 当該特許発明の技術的価値よりも経済的価値の方がより影響力が強いと推察される ことに鑑みると，このことは軽視し得ない。 これに対し，被告らは，本件各発明は平均的な発明に比して技術的に優れた発明 ではなく，また，泡状の手指消毒剤のシェアの拡大は直接的には当該製品の販売事 業者の営業努力によるものであり，シェア拡大をもって特許の経済的価値が高いと はいえないなどと主張する。 しかし，進歩性が認められる本件各発明の奏する作用効果と同趣旨と見られる効 果が実際の製品の利点としてうたわれていることなどに鑑みれば，上記のとおり本 件各発明の技術的価値は高いものと評価するのが相当である。また，販売事業者が 営業活動に当たって相応の営業努力を行うことは当然である上，泡状の手指消毒剤 に係る営業方法等が，ジェル状ないし液状のものに係る営業方法等と比較して，格 別のものであると見るべき事情もない。 これらのことから，この点に関する被告らの主張は採用できない。
ｂ 被告各製品は，被告製品１（５００ｍＬの泡ポンプ付が定価１７６０円，３ ００ｍＬの泡ポンプ付が１２００円，８０ｍＬの泡ポンプ付が６７０円，６００ｍ Ｌのディスペンサー用が２０００円。甲５，２８，乙１３），被告製品２（５００ ｍＬの泡ポンプ付が１７６０円，３００ｍＬの泡ポンプ付が１２００円，２００ｍ Ｌの泡ポンプ付が９３０円，８０ｍＬのものが６７０円，６００ｍＬのディスペン サー用が２０００円。甲８，２９，乙１４）いずれも比較的低価格である。反面， これを踏まえて被告各製品の売上高を見ると，その販売数量は多いといえるから， 被告各製品はいわゆる量産品であり，利益率は必ずしも高くないと合理的に推認さ れる。この点は，本件各発明を被告各製品に用いた場合の利益への貢献という観点 から見ると，実施料率を低下させる要因といえる。
(ｴ) 小括
上記(ｲ)及び(ｳ)の各事情を斟酌すると，特許権侵害をした者に対して事後的に定め られるべき，本件での実施に対し受けるべき料率については，７％とするのが相当 である。これに反する原告及び被告らの各主張は，いずれも採用できない。 ウ 「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」 以上によれば，原告が被告らによる本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額 に相当する額は，売上高に７％を乗じて算定すべきこととなる。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.06.21
平成30(ワ)38579 著作権 民事訴訟 平成31年4月26日 東京地方裁判所
原告の発言が含まれているDVDを販売したとして著作権侵害と争いましたが、著作物性無しと判断されました。本人訴訟です。
そこで検討するに，被告株式会社フジテレビジョン作成のＤＶＤに収録されている 音声には，「Ａ」（甲５７の１），「ストップ。ははははは。」（甲６１の１），「あたた」（甲６２の１）と認識される可能性が否定できないものがあるが，これらの音声はいずれもその発言者が上記のように認識される可能＼性がある音声を偶々発言したにす ぎないものと認められるから，その意味内容や表現として，原告の名前を発言したも＼nのとも，原告の平穏生活権を侵害する発言とも，原告作品を発言したものとも認めら れない。そして，原告が提出する映像（甲１ないし６８の各１）には，上記以外に， その反訳書（甲１ないし６８の各２）において原告が指摘する発言が収録されている とは認められないから，被告らにおいて，原告の著作権（複製権，翻案権，同一性保 持権又は公表権），名誉権，プライバシー又は平穏生活権を侵害し，又は脅迫若しく＼nは侮辱に該当する発言が収録された映像を放送したこと又はそのＤＶＤを販売する などしたことを認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。そうす ると，原告の被告らに対する請求はいずれも理由がない。
そこで検討するに，被告株式会社フジテレビジョン作成のＤＶＤに収録されている 音声には，「Ａ」（甲５７の１），「ストップ。ははははは。」（甲６１の１），「あたた」（甲６２の１）と認識される可能性が否定できないものがあるが，これらの音声はいずれもその発言者が上記のように認識される可能＼性がある音声を偶々発言したにす ぎないものと認められるから，その意味内容や表現として，原告の名前を発言したも＼nのとも，原告の平穏生活権を侵害する発言とも，原告作品を発言したものとも認めら れない。そして，原告が提出する映像（甲１ないし６８の各１）には，上記以外に， その反訳書（甲１ないし６８の各２）において原告が指摘する発言が収録されている とは認められないから，被告らにおいて，原告の著作権（複製権，翻案権，同一性保 持権又は公表権），名誉権，プライバシー又は平穏生活権を侵害し，又は脅迫若しく＼nは侮辱に該当する発言が収録された映像を放送したこと又はそのＤＶＤを販売する などしたことを認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。そうす ると，原告の被告らに対する請求はいずれも理由がない。
2019.06.17
平成30(ネ)10081等 不正競争行為差止等請求控訴事件等 不正競争 民事訴訟 令和元年5月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁(2部)は、マリカー事件について、中間判決をしました。論点は色々ありますが、1審の判断がほぼそのままとなっています。
一審被告らは，一審被告会社は，「マリカー」の標準文字からなる本件商標を 有しており，「マリカー」という標章を使用する正当な権限を有するから，仮に 被告標章第１の使用行為が不正競争行為に該当するとしても，差止請求や損害賠 償請求は認められない旨主張する。 しかし，本件商標の登録出願がされたのは平成２７年５月１３日であるところ， 前記４(2)で検討したとおり，その頃までには，原告文字表示マリオカート及び「M ARIO KART」表示は日本国内で著名となっており，かつ原告文字表＼示マリカーも， 「マリオカート」を示すものとして，日本国内の本件需要者の間で周知になってい て，かつ後記８のとおり，一審被告会社の代表者である一審被告Ｙはそのことを知＼nっていたものと認められる。
これに加え，1)一審被告会社が設立当初の商号を敢えて「株式会社マリカー」と していたこと，2)平成２８年１１月１５日当時に品川第１号店において配布されて いた本件チラシには，「マリオのコスプレをして乗ればリアルマリオカート状 態！！」と記載されていたこと（甲３，４），3)平成２８年８月１２日当時に品川 第１号店サイト１には，「みんなでコスプレして走れば，リアルマリカーで楽しさ 倍増」と記載されるとともに，「マリオ」のコスチュームを着用した人物の写真が 同記載に併せて掲載され，また，平成２９年２月２３日当時に品川第１号店サイト １に「みんなでコスプレして走れば，リアルマリカーで楽しさ倍増」と記載されて いたこと（甲６の１，甲３５），4)平成２９年２月２３日当時に，河口湖店サイト に「スーパーマリオのコスプレをして乗れば，まさにリアルマリオカート状態！！」 と記載されていたこと（甲６の２），5)後記６認定のとおり，一審原告の著名な商 品等表示である原告表＼現物に類似する被告標章第２のコスチュームを用いた宣伝行 為や本件各コスチュームを用いた本件貸与行為が行われ，特に，平成２７年１１月 ２日にアップロードされた本件動画１（甲４２の１，甲４３の１）の０：０５秒時 点には「MARIOKART」という英語の音声が収録され，かつ同音声について，「マリ オカート」の日本語字幕が付けられていたことも考え併せると，一審被告会社は， 周知又は著名な原告文字表示及び「MARIO KART」表示が持つ顧客吸引力を不当に利＼n用しようとする意図をもって本件商標に関する権利をゼント社より取得したものと 推認することができる。
したがって，一審被告会社が，一審原告に対し，本件商標に係る権利を有すると 主張することは権利の濫用として許されないというべきであり，一審被告らの上記 主張は理由がない。
なお，一審被告らは，原告文字表示マリカーは本件需要者である訪日外国人の間＼nでは周知ではないと主張するが，これまで検討してきたとおり，本件需要者は訪日 外国人に限られないから，一審被告らの主張はその前提を欠いており，採用するこ とができない。
一審被告らは，一審被告会社は，「マリカー」の標準文字からなる本件商標を 有しており，「マリカー」という標章を使用する正当な権限を有するから，仮に 被告標章第１の使用行為が不正競争行為に該当するとしても，差止請求や損害賠 償請求は認められない旨主張する。 しかし，本件商標の登録出願がされたのは平成２７年５月１３日であるところ， 前記４(2)で検討したとおり，その頃までには，原告文字表示マリオカート及び「M ARIO KART」表示は日本国内で著名となっており，かつ原告文字表＼示マリカーも， 「マリオカート」を示すものとして，日本国内の本件需要者の間で周知になってい て，かつ後記８のとおり，一審被告会社の代表者である一審被告Ｙはそのことを知＼nっていたものと認められる。
これに加え，1)一審被告会社が設立当初の商号を敢えて「株式会社マリカー」と していたこと，2)平成２８年１１月１５日当時に品川第１号店において配布されて いた本件チラシには，「マリオのコスプレをして乗ればリアルマリオカート状 態！！」と記載されていたこと（甲３，４），3)平成２８年８月１２日当時に品川 第１号店サイト１には，「みんなでコスプレして走れば，リアルマリカーで楽しさ 倍増」と記載されるとともに，「マリオ」のコスチュームを着用した人物の写真が 同記載に併せて掲載され，また，平成２９年２月２３日当時に品川第１号店サイト １に「みんなでコスプレして走れば，リアルマリカーで楽しさ倍増」と記載されて いたこと（甲６の１，甲３５），4)平成２９年２月２３日当時に，河口湖店サイト に「スーパーマリオのコスプレをして乗れば，まさにリアルマリオカート状態！！」 と記載されていたこと（甲６の２），5)後記６認定のとおり，一審原告の著名な商 品等表示である原告表＼現物に類似する被告標章第２のコスチュームを用いた宣伝行 為や本件各コスチュームを用いた本件貸与行為が行われ，特に，平成２７年１１月 ２日にアップロードされた本件動画１（甲４２の１，甲４３の１）の０：０５秒時 点には「MARIOKART」という英語の音声が収録され，かつ同音声について，「マリ オカート」の日本語字幕が付けられていたことも考え併せると，一審被告会社は， 周知又は著名な原告文字表示及び「MARIO KART」表示が持つ顧客吸引力を不当に利＼n用しようとする意図をもって本件商標に関する権利をゼント社より取得したものと 推認することができる。
したがって，一審被告会社が，一審原告に対し，本件商標に係る権利を有すると 主張することは権利の濫用として許されないというべきであり，一審被告らの上記 主張は理由がない。
なお，一審被告らは，原告文字表示マリカーは本件需要者である訪日外国人の間＼nでは周知ではないと主張するが，これまで検討してきたとおり，本件需要者は訪日 外国人に限られないから，一審被告らの主張はその前提を欠いており，採用するこ とができない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 著作権その他
>> 周知表示（不競法）
>> 著名表示（不競法）
>> ピックアップ対象
2019.06.12
平成28(ワ)11067 著作権侵害差止請求事件 令和元年5月21日 大阪地方裁判所
飲食店におけるオーダ管理、および売り上げ管理をおこなうプログラムについて、「原告プログラムの作成日以前から一般的に使用されている指令であり，変数や条件等の文字列の場所が決まっているため独創的な表現形式を採る余地のないものであって，インターネット上に使用例が公開されている」として、著作物性が否定されました。
プログラムは，「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこ＼nれに対する指令を組み合せたものとして表現したもの」（著作権法２条１項１０号＼nの２）であり，所定のプログラム言語，規約及び解法に制約されつつ，コンピュー ターに対する指令をどのように表現するか，その指令の表＼現をどのように組合せ， どのような表現順序とするかなどについて，著作権法により保護されるべき作成者＼nの個性が表れることになる。＼nしたがって，プログラムに著作物性があるというためには，指令の表現自体，そ＼nの指令の表現の組合せ，その表＼現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり， かつ，それがありふれた表現ではなく，作成者の個性，すなわち，表＼現上の創作性 が表れていることを要するといわなければならない（前掲知財高裁平成２４年１月＼n２５日判決）。
(2) 原告プログラムのソースコードの創作性について＼n
ア 原告プログラムのソースコードのうち創作性が認められ得る部分＼n前記１のとおり，原告プログラムは，原告が作成していたレジアプリケーション ソフトを基に，原告と被告が協議しつつ，原告がソ＼ースコードを書くことにより完 成したものであって，顧客の携帯電話端末を注文端末として使用することができる 点や，店舗において入力した情報を店舗（クライアント）側ではなくサーバー側プ ログラムを介してデータベースに保持し，主要な演算処理を行う点等について，従 来の飲食店において使用されていた注文システムとは異なる新規なものであったと 一応推測することができる。また，原告の書いた原告プログラムのソースコード（甲＼n３）は，印刷すると１万頁を超える分量であって，相応に複雑なものであると推測 できる（原告本人）。 そして，6)データベースにおける正規化されたデータの格納方法や，注文テーブ ル及び注文明細テーブルに全てのアプリケーションからの注文情報を集約するため の記述（甲１８）等に，原告の創作性が認められる可能性もある。＼n
イ コンピュータに対する指令の創作性について 前記(1)のとおり，プログラムの著作物性が認められるためには，プログラムによ り特定の機能を実現するための指令の表＼現，表現の組合せ，表＼現順序等に選択の幅 があり，ありふれた表現ではないことを主張立証することが必要であって，これら＼nの主張立証がなされなければ，プログラムにより実現される機能自体は新規なもの＼nであったり，複雑なものであったとしても，直ちに，当該プログラムをもって作成 者の個性の発現と認めることはできないといわざるを得ない。
コンピュータに対する指令（命令文）の記述の仕方の中には，コンピュータに特 定の単純な処理をさせるための定型の指令，その定型の指令の組合せ及びその中で の細かい変形，コンピュータに複雑な処理をさせるための上記定型の指令の比較的 複雑な組合せ等があるところ，単純な定型の指令や，特定の処理をさせるために定 型の指令を組合せた記述方法等は，一般書籍やインターネット上の記載に見出すこ とができ，また，ある程度のプログラミングの知識と経験を有する者であれば，特 定の処理をさせるための表現形式として相当程度似通った記述をすることが多くな＼nるものと考えられる（乙１２，被告代表者）。＼nそうすると，ソースコードに創作性が認められるというためには，上記のような，＼n定型の指令やありふれた指令の組合せを超えた，独創性のあるプログラム全体の構＼n造や処理手順，構成を備える部分があることが必要であり，原告は，原告プログラ＼nムの具体的記述の中のどの部分に，これが認められるかを主張立証する必要がある。
ウ 本件における主張立証
被告は，原告プログラムについて，1)レジ，2)キッチンモニター及び3)マスタメ ンテナンスの各プログラムのソースコードは，汎用性のあるソ＼ースコードであり創 作性が認められないと主張し，被告代表者の陳述書（乙１２）において，上記1)〜 3)の各プログラムのソースコード（甲４〜６）の大部分について，指令の表＼現に選 択の幅がなく，一般書籍（乙６）やインターネット上にも記載のあるありふれたも のであることを指摘する。また，被告は，原告プログラムのうち他の構成について＼nも，指令の組合せがありふれたものであると主張する。 これに対し，原告は，4)スタッフオーダー等によって入力された情報を，5)サー バー側プログラムを経由して飲食店用に最適化された6)データベースにおいて一括 管理し，レジやキッチンに出力する機能が一体となる点に創作性が認められる旨主＼n張するが，これは，プログラムにより実現される機能が新規なもの，複雑なもので＼nあることをいうにとどまり，それだけでプログラムに創作性が認められることには ならないことは前述のとおりであるところ，原告は，具体的にどの指令の組合せに 選択の幅があり，いかなる記述がプログラム制作者である原告の個性の発現である のかを，具体的に主張立証しない。 むしろ，乙６，１２によれば，原告が開示した原告プログラムの1)レジ，2)キッ チンモニター及び3)マスタメンテナンスのソースコード（甲４〜６）に表＼れる指令 の組合せのうちの多くは，原告プログラムの作成日以前から一般的に使用されてい る指令であり，変数や条件等の文字列の場所が決まっているため独創的な表現形式＼nを採る余地のないものであって，インターネット上に使用例が公開されているもの も多いことが認められる。
エ まとめ
前記認定したところによれば，原告は，平成２３年３月の時点で，一定のレ ジアプリケーションを完成していたが，これは「でんちゅ〜」そのものではなく， 「でんちゅ〜」を事業化しようとする被告代表者と協議しながら，「でんちゅ〜」＼nのプログラムを開発したこと，平成２４年１２月までの原告と被告との法的関係は 不明であるが，「でんちゅ〜」の事業化の主体は被告であり，原告は，被告の依頼 又は内容に関するおおまかな指示を受けてプログラムの開発を行ったこと，「でん ちゅ〜」は平成２３年に飲食店に試験導入され，平成２４年以降本格導入されたこ と，原告は，少なくとも同年１２月から平成２７年７月の退社までの２年半余り， 被告の被用者として被告の指示を受け，前記導入の結果を踏まえ，「でんちゅ〜」 の改良，修正等に従事したこと，以上の事実が認められる。 上記事実の中で，平成２４年５月２２日の時点における原告プログラムの構＼n成が，ありふれた指令を組み合わせたものであるには止まらず，原告の個性の発現 としての著作物性を有していたと認めるに足りるものであることの立証がなされて いないことは，既に述べたところから明らかである。 また，平成２３年の導入以降，「でんちゅ〜」については，段階的に改良や 修正が施され，原告自身も，少なくとも２年半余り被告の従業員としてその開発， 修正に従事しており，前記認定のとおり，原告プログラムと被告プログラムには相 当程度の差異が認められるのであるから，仮に原告プログラムの一部に，原告の個 性の発現としての創作性が認められる部分が存したとしても，その部分と同一又は 類似の内容が被告プログラムに存すると認めるに足りる証拠はなく，結局のところ， 平成２４年５月２２日時点の原告プログラムの著作権に基づいて，現在頒布されて いる被告プログラムに対し，権利を行使し得る理由はないといわざるを得ない。
プログラムは，「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこ＼nれに対する指令を組み合せたものとして表現したもの」（著作権法２条１項１０号＼nの２）であり，所定のプログラム言語，規約及び解法に制約されつつ，コンピュー ターに対する指令をどのように表現するか，その指令の表＼現をどのように組合せ， どのような表現順序とするかなどについて，著作権法により保護されるべき作成者＼nの個性が表れることになる。＼nしたがって，プログラムに著作物性があるというためには，指令の表現自体，そ＼nの指令の表現の組合せ，その表＼現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり， かつ，それがありふれた表現ではなく，作成者の個性，すなわち，表＼現上の創作性 が表れていることを要するといわなければならない（前掲知財高裁平成２４年１月＼n２５日判決）。
(2) 原告プログラムのソースコードの創作性について＼n
ア 原告プログラムのソースコードのうち創作性が認められ得る部分＼n前記１のとおり，原告プログラムは，原告が作成していたレジアプリケーション ソフトを基に，原告と被告が協議しつつ，原告がソ＼ースコードを書くことにより完 成したものであって，顧客の携帯電話端末を注文端末として使用することができる 点や，店舗において入力した情報を店舗（クライアント）側ではなくサーバー側プ ログラムを介してデータベースに保持し，主要な演算処理を行う点等について，従 来の飲食店において使用されていた注文システムとは異なる新規なものであったと 一応推測することができる。また，原告の書いた原告プログラムのソースコード（甲＼n３）は，印刷すると１万頁を超える分量であって，相応に複雑なものであると推測 できる（原告本人）。 そして，6)データベースにおける正規化されたデータの格納方法や，注文テーブ ル及び注文明細テーブルに全てのアプリケーションからの注文情報を集約するため の記述（甲１８）等に，原告の創作性が認められる可能性もある。＼n
イ コンピュータに対する指令の創作性について 前記(1)のとおり，プログラムの著作物性が認められるためには，プログラムによ り特定の機能を実現するための指令の表＼現，表現の組合せ，表＼現順序等に選択の幅 があり，ありふれた表現ではないことを主張立証することが必要であって，これら＼nの主張立証がなされなければ，プログラムにより実現される機能自体は新規なもの＼nであったり，複雑なものであったとしても，直ちに，当該プログラムをもって作成 者の個性の発現と認めることはできないといわざるを得ない。
コンピュータに対する指令（命令文）の記述の仕方の中には，コンピュータに特 定の単純な処理をさせるための定型の指令，その定型の指令の組合せ及びその中で の細かい変形，コンピュータに複雑な処理をさせるための上記定型の指令の比較的 複雑な組合せ等があるところ，単純な定型の指令や，特定の処理をさせるために定 型の指令を組合せた記述方法等は，一般書籍やインターネット上の記載に見出すこ とができ，また，ある程度のプログラミングの知識と経験を有する者であれば，特 定の処理をさせるための表現形式として相当程度似通った記述をすることが多くな＼nるものと考えられる（乙１２，被告代表者）。＼nそうすると，ソースコードに創作性が認められるというためには，上記のような，＼n定型の指令やありふれた指令の組合せを超えた，独創性のあるプログラム全体の構＼n造や処理手順，構成を備える部分があることが必要であり，原告は，原告プログラ＼nムの具体的記述の中のどの部分に，これが認められるかを主張立証する必要がある。
ウ 本件における主張立証
被告は，原告プログラムについて，1)レジ，2)キッチンモニター及び3)マスタメ ンテナンスの各プログラムのソースコードは，汎用性のあるソ＼ースコードであり創 作性が認められないと主張し，被告代表者の陳述書（乙１２）において，上記1)〜 3)の各プログラムのソースコード（甲４〜６）の大部分について，指令の表＼現に選 択の幅がなく，一般書籍（乙６）やインターネット上にも記載のあるありふれたも のであることを指摘する。また，被告は，原告プログラムのうち他の構成について＼nも，指令の組合せがありふれたものであると主張する。 これに対し，原告は，4)スタッフオーダー等によって入力された情報を，5)サー バー側プログラムを経由して飲食店用に最適化された6)データベースにおいて一括 管理し，レジやキッチンに出力する機能が一体となる点に創作性が認められる旨主＼n張するが，これは，プログラムにより実現される機能が新規なもの，複雑なもので＼nあることをいうにとどまり，それだけでプログラムに創作性が認められることには ならないことは前述のとおりであるところ，原告は，具体的にどの指令の組合せに 選択の幅があり，いかなる記述がプログラム制作者である原告の個性の発現である のかを，具体的に主張立証しない。 むしろ，乙６，１２によれば，原告が開示した原告プログラムの1)レジ，2)キッ チンモニター及び3)マスタメンテナンスのソースコード（甲４〜６）に表＼れる指令 の組合せのうちの多くは，原告プログラムの作成日以前から一般的に使用されてい る指令であり，変数や条件等の文字列の場所が決まっているため独創的な表現形式＼nを採る余地のないものであって，インターネット上に使用例が公開されているもの も多いことが認められる。
エ まとめ
前記認定したところによれば，原告は，平成２３年３月の時点で，一定のレ ジアプリケーションを完成していたが，これは「でんちゅ〜」そのものではなく， 「でんちゅ〜」を事業化しようとする被告代表者と協議しながら，「でんちゅ〜」＼nのプログラムを開発したこと，平成２４年１２月までの原告と被告との法的関係は 不明であるが，「でんちゅ〜」の事業化の主体は被告であり，原告は，被告の依頼 又は内容に関するおおまかな指示を受けてプログラムの開発を行ったこと，「でん ちゅ〜」は平成２３年に飲食店に試験導入され，平成２４年以降本格導入されたこ と，原告は，少なくとも同年１２月から平成２７年７月の退社までの２年半余り， 被告の被用者として被告の指示を受け，前記導入の結果を踏まえ，「でんちゅ〜」 の改良，修正等に従事したこと，以上の事実が認められる。 上記事実の中で，平成２４年５月２２日の時点における原告プログラムの構＼n成が，ありふれた指令を組み合わせたものであるには止まらず，原告の個性の発現 としての著作物性を有していたと認めるに足りるものであることの立証がなされて いないことは，既に述べたところから明らかである。 また，平成２３年の導入以降，「でんちゅ〜」については，段階的に改良や 修正が施され，原告自身も，少なくとも２年半余り被告の従業員としてその開発， 修正に従事しており，前記認定のとおり，原告プログラムと被告プログラムには相 当程度の差異が認められるのであるから，仮に原告プログラムの一部に，原告の個 性の発現としての創作性が認められる部分が存したとしても，その部分と同一又は 類似の内容が被告プログラムに存すると認めるに足りる証拠はなく，結局のところ， 平成２４年５月２２日時点の原告プログラムの著作権に基づいて，現在頒布されて いる被告プログラムに対し，権利を行使し得る理由はないといわざるを得ない。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> ピックアップ対象
2019.06.11
平成14(ワ)13569等 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成16年4月20日 大阪地方裁判所
かなり以前の判決ですが、使用しているサービスがなにか？という点が争われた判決なので、アップしておきます。被告は指定役務「求人情報の提供、職業のあっせん」にて商標権を有していましたが、被告の行為は、原告の指定役務「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理」と判断されました。
。 ア 被告サイトのトップ頁には、「就職・転職」、「採用」、「株式会社ディスコについて」の項目がある。求職者は、無料の登録手続を採った後、被告サイト上の情報を無料で入手、利用することができる。被用者を募集しようとする企業は、被告に依頼し、被告サイトに自己の情報を掲載することができる。
イ 被告サイトの「就職・転職」の頁には、被用者を募集している企業の「会社名」、「業種」、「ポジション」、「勤務地」及び「オンライン応募」が一覧できる頁がある、また、その頁から、各会社ごとの情報が掲載された頁に移ることができる。そこには、「企業情報」欄の「企業名」「業種」「会社案内」、「グループインフォメーション」欄の「設立年月日」「資本金」「本社、支社所在地」「社員数」等、「募集要項」欄の「職種」「勤務地」「給与」「職務内容」「選考方法」等、「採用基準」欄の「資格内容」「志願者状況」「対象職種」「職歴年数」「専攻」「学位」「言語スキル」等の各項目が設定されており、各会社のそれぞれの情報が掲載されている。
この中で、「企業情報」欄の「会社案内」には、「今後の事業展開において活躍フィールドはどんどん広がっていきます」、「国内市場・北米市場はもとより、ヨーロッパ・発展途上国を含めて、目標とする世界No.１ＭＴ専門メーカーを実現していきます」などといった、採用基準の枠にとらわれない、当該企業の今後の展望、目標、それに伴う採用傾向等が記載されている。
ウ 被告サイトの「採用」の頁においては、「外国人を雇用する」の表題の下、「HR Talk−外国人を雇用している企業のインタビュー」と題して、７社の名称が挙げられている。
各社ごとの頁には、「東アジアでナンバー１をめざす」等インタビュー記事の中の一節などが冒頭に挙げられ、「化学商品を次々とマーケットに送り出している」等の簡単な会社紹介や、「海外マーケットで一部商品が成熟化するなか、商品の起爆剤となるのは『発展途上の１０億人市場』である中国だ。『このマーケットを制する企業こそが２１世紀を制する』を標語に、着々と有力な外国人採用に入っている。採用の対象は『ずばりマーケティング』。人事担当者の狙いも理路整然としている。」等の前文を置いて、採用内容、採用実績、会社業績、事業目標、外国人採用についての採用傾向等を、人事担当者と聞き手とのインタビュー形式の記事にして掲載している。
・・・・
オ 効率的に人材を確保するために、特に学生の採用については、企業のイメージ作りや企業に対する理解度をアップさせるような広報の重要性を指摘されることがあり、そのような広報としては、現在の活動目的、将来像、社会への貢献状況、企業理念を明らかにし、求めている人材像を明確に具体的に打ち出すものが想定されていること、そのような広報の作成においては、「アイデアや専門知識で勝負している就職情報会社と上手につきあうことは多くのプラスがある。」、就職情報会社は、「企業を客観的に見ることができ、新鮮な目で自社の魅力を新発見してくれる可能性があ」り、「種々の表＼現技術を持っており、現代の学生達の価値観に併せた求人ツールを企画することができる」などとされている（甲第２９号証）。 カ 従来より、新聞においては、「人事募集広告」あるいは「求人広告」と称される欄が存在し、この欄には、募集する事業者名、連絡先、募集する職種、労働条件等が記載されており、同一の文字が配置されるだけのものもあれば、強調したい部分の文字の大きさや太さを変えたり、勧誘的文言が付加されたりすることもある（甲第９、第１０号証）。 キ 広告ないし広告代理業と求人情報提供業務を同一の事業主が行う例がある（公知の事実）。
・・・・
(4) 被告は、商標法における広告とは、第三者が広告主のために、広告主を明示して、他人を介さずに広告主の商品、サービス、アイデア等について消費者に告知、説得することを目的とするものであるのに対し、求人情報の提供とは、他人である雇用希望主のために、雇用希望主を明示して、雇用希望主が労働者を募集することを求職者層に対し、他人を介さずに告知、勧誘する活動を行うことを目的とするものであると主張し、広告と求人情報の提供とでは、対象とする需要者も全く異なると主張する。 「広告」とは、国語辞典によれば、「広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や工業物などについて、多くの人に知られるようにすること。」（広辞苑［第５版］）、「1)広く世の中に知らしめること。2)人々に関心を持たせ、購入させるために、有料の媒体を用いて商品の宣伝をすること。また、そのための文書類や記事。」などとされており、特に、商品の購入等を誘引するために宣伝するという意味合いで一般的に用いられることからすれば、「求人情報の提供」との間には、被告が主張するような差異があることも否定できない。被告商標権が、先願である原告商標権の存在にもかかわらず登録になったことは、このような点が考慮されたものと考えられる。
しかし、商標権侵害の成否に関しての役務の類否の判断に当たっては、具体的な取引の実情を考慮すべきである。
これを本件についてみると、前記(2)認定の事実によれば、被告は、インターネットという電子計算機通信ネットワークを利用して、採用希望企業の名称、所在地、給与、勤務時間、職務内容等の求人事項、並びに、当該企業の経営理念や活動目的、将来像、それらに適合する採用傾向等の情報を、興味・関心を惹くような構成に整理編集した上で、誰もが閲覧し得る状況に置くことによって、提供しているということができる。＼n そして、求人情報の提供、広告、広告代理といった業種を同一企業が営んでいる例があり、被告自身も広告代理をその業務の１つとしている（なお、商標法施行令及び同法施行規則による役務の区分において、「求人情報の提供」は、従前は、気象情報の提供と並べて第４２類に分類されていたが、平成１３年の改正により、「広告」と同じ第３５類に移されていることも、現代では両者が近い関係にあるとされていることを示しているといえる。）。
したがって、役務の提供の手段、目的又は場所の点においても、提供に関連する物品（本件の場合は情報）においても、需要者の範囲においても、業種の同一性においても、被告が被告サイトにて行っている業務は、広告代理業務と同一ないし類似するということができる。
なお、前記のとおり、被告は被告商標権の登録を受けているが、その指定役務は「求人情報の提供、職業のあっせん」等であって、「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理」まで含んでいるわけではないから、上記登録の事実は、被告が行っている上記業務が原告商標権の指定役務に類似すると判断することの妨げになるものではない。
。 ア 被告サイトのトップ頁には、「就職・転職」、「採用」、「株式会社ディスコについて」の項目がある。求職者は、無料の登録手続を採った後、被告サイト上の情報を無料で入手、利用することができる。被用者を募集しようとする企業は、被告に依頼し、被告サイトに自己の情報を掲載することができる。
イ 被告サイトの「就職・転職」の頁には、被用者を募集している企業の「会社名」、「業種」、「ポジション」、「勤務地」及び「オンライン応募」が一覧できる頁がある、また、その頁から、各会社ごとの情報が掲載された頁に移ることができる。そこには、「企業情報」欄の「企業名」「業種」「会社案内」、「グループインフォメーション」欄の「設立年月日」「資本金」「本社、支社所在地」「社員数」等、「募集要項」欄の「職種」「勤務地」「給与」「職務内容」「選考方法」等、「採用基準」欄の「資格内容」「志願者状況」「対象職種」「職歴年数」「専攻」「学位」「言語スキル」等の各項目が設定されており、各会社のそれぞれの情報が掲載されている。
この中で、「企業情報」欄の「会社案内」には、「今後の事業展開において活躍フィールドはどんどん広がっていきます」、「国内市場・北米市場はもとより、ヨーロッパ・発展途上国を含めて、目標とする世界No.１ＭＴ専門メーカーを実現していきます」などといった、採用基準の枠にとらわれない、当該企業の今後の展望、目標、それに伴う採用傾向等が記載されている。
ウ 被告サイトの「採用」の頁においては、「外国人を雇用する」の表題の下、「HR Talk−外国人を雇用している企業のインタビュー」と題して、７社の名称が挙げられている。
各社ごとの頁には、「東アジアでナンバー１をめざす」等インタビュー記事の中の一節などが冒頭に挙げられ、「化学商品を次々とマーケットに送り出している」等の簡単な会社紹介や、「海外マーケットで一部商品が成熟化するなか、商品の起爆剤となるのは『発展途上の１０億人市場』である中国だ。『このマーケットを制する企業こそが２１世紀を制する』を標語に、着々と有力な外国人採用に入っている。採用の対象は『ずばりマーケティング』。人事担当者の狙いも理路整然としている。」等の前文を置いて、採用内容、採用実績、会社業績、事業目標、外国人採用についての採用傾向等を、人事担当者と聞き手とのインタビュー形式の記事にして掲載している。
・・・・
オ 効率的に人材を確保するために、特に学生の採用については、企業のイメージ作りや企業に対する理解度をアップさせるような広報の重要性を指摘されることがあり、そのような広報としては、現在の活動目的、将来像、社会への貢献状況、企業理念を明らかにし、求めている人材像を明確に具体的に打ち出すものが想定されていること、そのような広報の作成においては、「アイデアや専門知識で勝負している就職情報会社と上手につきあうことは多くのプラスがある。」、就職情報会社は、「企業を客観的に見ることができ、新鮮な目で自社の魅力を新発見してくれる可能性があ」り、「種々の表＼現技術を持っており、現代の学生達の価値観に併せた求人ツールを企画することができる」などとされている（甲第２９号証）。 カ 従来より、新聞においては、「人事募集広告」あるいは「求人広告」と称される欄が存在し、この欄には、募集する事業者名、連絡先、募集する職種、労働条件等が記載されており、同一の文字が配置されるだけのものもあれば、強調したい部分の文字の大きさや太さを変えたり、勧誘的文言が付加されたりすることもある（甲第９、第１０号証）。 キ 広告ないし広告代理業と求人情報提供業務を同一の事業主が行う例がある（公知の事実）。
・・・・
(4) 被告は、商標法における広告とは、第三者が広告主のために、広告主を明示して、他人を介さずに広告主の商品、サービス、アイデア等について消費者に告知、説得することを目的とするものであるのに対し、求人情報の提供とは、他人である雇用希望主のために、雇用希望主を明示して、雇用希望主が労働者を募集することを求職者層に対し、他人を介さずに告知、勧誘する活動を行うことを目的とするものであると主張し、広告と求人情報の提供とでは、対象とする需要者も全く異なると主張する。 「広告」とは、国語辞典によれば、「広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や工業物などについて、多くの人に知られるようにすること。」（広辞苑［第５版］）、「1)広く世の中に知らしめること。2)人々に関心を持たせ、購入させるために、有料の媒体を用いて商品の宣伝をすること。また、そのための文書類や記事。」などとされており、特に、商品の購入等を誘引するために宣伝するという意味合いで一般的に用いられることからすれば、「求人情報の提供」との間には、被告が主張するような差異があることも否定できない。被告商標権が、先願である原告商標権の存在にもかかわらず登録になったことは、このような点が考慮されたものと考えられる。
しかし、商標権侵害の成否に関しての役務の類否の判断に当たっては、具体的な取引の実情を考慮すべきである。
これを本件についてみると、前記(2)認定の事実によれば、被告は、インターネットという電子計算機通信ネットワークを利用して、採用希望企業の名称、所在地、給与、勤務時間、職務内容等の求人事項、並びに、当該企業の経営理念や活動目的、将来像、それらに適合する採用傾向等の情報を、興味・関心を惹くような構成に整理編集した上で、誰もが閲覧し得る状況に置くことによって、提供しているということができる。＼n そして、求人情報の提供、広告、広告代理といった業種を同一企業が営んでいる例があり、被告自身も広告代理をその業務の１つとしている（なお、商標法施行令及び同法施行規則による役務の区分において、「求人情報の提供」は、従前は、気象情報の提供と並べて第４２類に分類されていたが、平成１３年の改正により、「広告」と同じ第３５類に移されていることも、現代では両者が近い関係にあるとされていることを示しているといえる。）。
したがって、役務の提供の手段、目的又は場所の点においても、提供に関連する物品（本件の場合は情報）においても、需要者の範囲においても、業種の同一性においても、被告が被告サイトにて行っている業務は、広告代理業務と同一ないし類似するということができる。
なお、前記のとおり、被告は被告商標権の登録を受けているが、その指定役務は「求人情報の提供、職業のあっせん」等であって、「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理」まで含んでいるわけではないから、上記登録の事実は、被告が行っている上記業務が原告商標権の指定役務に類似すると判断することの妨げになるものではない。
関連カテゴリー
>> 役務
>> 類似
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.06. 7
平成30(ネ)10063 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年6月7日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
知財高裁特別部、いわゆる大合議判決です。争点は充足論、無効論など、多々ありますが、102条2項の推定覆滅事由、同3項の損害額の判断基準について一般論を述べています。
(3) 推定覆滅事由について
ア 推定覆滅の事情
特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の事情 と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者 が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば， 1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），2)市 場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），4)侵害 品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について，特許法１ ０２条１項ただし書の事情と同様，同条２項についても，これらの事情を推定覆滅 の事情として考慮することができるものと解される。また，特許発明が侵害品の部 分のみに実施されている場合においても，推定覆滅の事情として考慮することがで きるが，特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の 覆滅が認められるのではなく，特許発明が実施されている部分の侵害品中における 位置付け，当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するの が相当である。
イ 控訴人らは，炭酸ガスを利用したパック化粧料全てが競合品であることを 前提に，他の炭酸パック化粧料の存在が推定覆滅事由となると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競合関係 に立つ製品であることを要するものと解される。 被告各製品は，炭酸パックの２剤型のキットの１剤を含水粘性組成物とし，炭 酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ，得られた二酸化 炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパック 化粧料である。そして，化粧料における剤型は，簡便さ，扱いやすさのみならず， 手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり，各消費者の必 要や好みに応じて選択されるものであるから，剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用 したパック化粧料全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。控訴人ら が競合品であると主張する製品は，その販売時期や市場占有率等が不明であり，市 場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。
ウ 控訴人らは，被告各製品が利便性に優れているとか，被告各製品の販売は 控訴人らの企画力・営業努力によって成し遂げられたものであると主張する。 しかし，事業者は，製品の製造，販売に当たり，製品の利便性について工夫し， 営業努力を行うのが通常であるから，通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても， 推定覆滅事由に当たるとはいえないところ，本件において，控訴人らが通常の範囲 を超える格別の工夫や営業努力をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
エ 控訴人らは，被告各製品は原告製品に比べて顕著に優れた効能を有すると＼n主張する。 侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても，そのことから＼n直ちに推定の覆滅が認められるのではなく，当該優れた効能が侵害者の売上げに貢＼n献しているといった事情がなければならないというべきである。
・・・
(ｳ) 被告各製品及び原告製品は，いずれも本件発明１−１及び本件発明２−１ の実施品であり，炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生さ せ，得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させ，皮膚に 適用して二酸化炭素を皮下組織等に供給することにより，美肌，部分肥満改善等に 効果を有するものであると認められるのであり，上記(ｱ)及び(ｲ)に認定した事実に よっても，被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し，これが控訴人＼nらの売上げに貢献しているといった事情を認めるには足りず，ほかにこれを認める に足りる的確な証拠はない。
オ 控訴人らは，被告各製品が控訴人ネオケミアの有する特許発明の実施品で あるなどとして，これらの特許発明の寄与を考慮して損害賠償額が減額されるべき であると主張する。 侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても，そのことから直ちに推定の覆 滅が認められるのではなく，他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献 しているといった事情がなければならないというべきである。控訴人ネオケミアが， 二酸化炭素外用剤に関連する特許である，1)特許第４１３０１８１号（乙Ａ１８）， 2)特許第４２４８８７８号（乙Ａ１９），3)特許第４５８９４３２号（乙Ａ２０）， 4)特許第４７５６２６５号（乙Ｂ全７）を保有していることは認められるが，被告 各製品が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属することを裏付ける的確な証拠は ないから，そもそも，被告各製品が他の特許発明の実施品であるということができ ない。よって，これらの特許発明の寄与による推定の覆滅を認めることはできない。 なお，被告各製品の中には，上記特許権の存在や，特許取得済みであることを 外装箱に表示したり，宣伝広告に表＼示したりしているものがあったことが認められ る（甲７，８，１７，２０）が，特許発明の実施の事実が認められない場合に，そ の特許に関する表示のみをもって推定覆滅事由として考慮することは相当でないか＼nら，この点による推定の覆滅を認めることもできない。
カ 控訴人らは，従来技術との比較の観点から，本件発明１−１及び本件発明 ２−１の技術的価値が低いことを主張するが，控訴人らが指摘するジェルと粉末を 組み合わせる化粧料の技術（資生堂６１４及び日清３２４）は，炭酸ガスを利用し た化粧料に係るものではないし（乙Ａ１０３，乙Ｅ全９，３５，３６），２剤混合 型の気泡状の二酸化炭素を発生する化粧料（石垣発明１及び２）は，炭酸ガスの気 泡の破裂により皮膚等をマッサージするための発泡性化粧料の技術であって，二酸 化炭素を気泡状で保持する二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのものではない （乙Ｅ全４，５，３７，３８）から，いずれも本件発明１−１及び本件発明２−１ を代替するものではない。そうすると，これらの従来技術の存在は，被控訴人の受 ける損害とは無関係であるから，推定覆滅事由に当たるということはできない。 キ 控訴人らは，乙Ａ３の実験結果によれば，ブチレングリコールが配合され た被告各製品においては，本件発明１−１及び本件発明２−１の寄与は限定的であ ると主張する。しかし，本件発明１−１及び本件発明２−１は二酸化炭素含有粘性 組成物を得るための２剤型の化粧料のキットの発明であるところ，被告各製品は， 炭酸塩を含むジェル剤と酸を含む顆粒剤を混合して使用するパック化粧料のキット であるから，本件発明１−１及び本件発明２−１は被告各製品の全体について実施 されているというべきである。また，被告各製品にブチレングリコールが配合され たことによる効果が控訴人らの売上げに貢献しているといった事情も認められない 本件において，ブチレングリコールが配合されていることは，被控訴人の受ける損 害とは無関係であるから，控訴人らが指摘する乙Ａ３の実験の結果は，控訴人らの 上記主張を基礎付けるものではない。
・・・
６ 損害（特許法１０２条３項）（争点６−２）
(1) 特許法１０２条３項について
ア 被控訴人は，選択的に，別紙「損害額一覧表」の「被控訴人主張額」「３＼n項による損害額」欄記載のとおり，特許法１０２条３項により算定される損害額も 主張している。特許法１０２条３項は，特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最 低限度の損害額を法定した規定である。
イ 特許法１０２条３項は，「特許権者…は，故意又は過失により自己の特許 権…を侵害した者に対し，その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当す る額の金銭を，自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」 旨規定する。そうすると，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準 とし，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。
(2) その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
ア 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「その特許 発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ， 「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして，同改正により 「通常」の部分が削除された経緯がある。
特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無効に されるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額を支払い， 当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることがで きないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施 料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものと はいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には，侵害者が上記のような契 約上の制約を負わない。そして，上記のような特許法改正の経緯に照らせば，同項 に基づく損害の算定に当たっては，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約に おける実施料率に基づかなければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施 料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施許諾 契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料の相場 等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重 要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上 げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の 営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
・・・・
ウ 実施に対し受けるべき金銭の額
上記のとおり，1)本件訴訟において本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料 率は現れていないところ，本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平 均的な実施料率が，国内企業のアンケート結果では５．３％で，司法決定では６． １％であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決 金を売上高の１０％とした事例があること，2)本件発明１−１及び本件発明２−１ は相応の重要性を有し，代替技術があるものではないこと，3)本件発明１−１及び 本件発明２−１の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること， 4)被控訴人と控訴人らは競業関係にあることなど，本件訴訟に現れた事情を考慮す ると，特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，本件での実施に対し 受けるべき料率は１０％を下らないものと認めるのが相当である。なお，本件特許 権１及び本件特許権２の内容に照らし，一方のみの場合と双方を合わせた場合でそ の料率は異ならないものと解すべきである。 したがって，本件各特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定され る損害額は，別紙「損害額一覧表」の「裁判所認定額」「３項による損害額」欄記＼n載のとおりとなる。
(3) 控訴人らの主張について
控訴人らは，被告各製品における本件各特許の寄与が限定されることを根拠に 実施に対し受けるべき料率を低くすべきであると主張するが，前記５(3)に説示し たところに照らし，本件発明１−１及び本件発明２−１を被告各製品に用いたこと による売上げ及び利益への貢献が限定されるとは認められないから，控訴人らの主 張は前提を欠く。 また，控訴人らは，被控訴人のビジネスモデルが不当に競争を制限するもので あると主張するが，前記５(1)イにおいて認定したとおり，被控訴人は本件各特許 の実施品を製造販売しているのであるから，被控訴人のビジネスモデルが不当に競 争を制限するものであると解する根拠がない。控訴人らの，ＭＬＭによる販売手法 に関する主張は具体的な主張を欠き，失当である。 控訴人らの主張するその余の点も，上記判断を左右するものではない。
７ 総括
(1) 被控訴人キアラマキアート（被告製品５）については，上記６で認定した 特許法１０２条３項に係る損害額が，前記５で認定した同条２項に係る損害額より も高いから，同条３項に係る損害額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。 他方，その余の控訴人らについては，いずれも前記５で認定した同条２項に係 る損害額の方が高いから，この金額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。
なお，控訴人コスメプロらは，被告各製品を製造，販売するに至った経緯等に 照らし控訴人コスメプロらには故意又は重大な過失はなかったとして，同条４項に 基づき，このことを控訴人コスメプロらの損害賠償額を定めるについて参酌すべき であると主張する。しかし，控訴人コスメプロ，控訴人アイリカ，控訴人ウインセ ンス，控訴人コスメボーゼ及び控訴人クリアノワールは，化粧品の製造会社であり， 仮に同控訴人らの主張する諸事情があったとしても，同控訴人らにつき，特許権侵 害についての故意又は重大な過失がなかったということはできないから，控訴人ら の上記主張は採用できない。
(3) 推定覆滅事由について
ア 推定覆滅の事情
特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の事情 と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者 が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば， 1)特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），2)市 場における競合品の存在，3)侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），4)侵害 品の性能（機能＼，デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について，特許法１ ０２条１項ただし書の事情と同様，同条２項についても，これらの事情を推定覆滅 の事情として考慮することができるものと解される。また，特許発明が侵害品の部 分のみに実施されている場合においても，推定覆滅の事情として考慮することがで きるが，特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の 覆滅が認められるのではなく，特許発明が実施されている部分の侵害品中における 位置付け，当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するの が相当である。
イ 控訴人らは，炭酸ガスを利用したパック化粧料全てが競合品であることを 前提に，他の炭酸パック化粧料の存在が推定覆滅事由となると主張する。 しかし，そもそも，競合品といえるためには，市場において侵害品と競合関係 に立つ製品であることを要するものと解される。 被告各製品は，炭酸パックの２剤型のキットの１剤を含水粘性組成物とし，炭 酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ，得られた二酸化 炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパック 化粧料である。そして，化粧料における剤型は，簡便さ，扱いやすさのみならず， 手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり，各消費者の必 要や好みに応じて選択されるものであるから，剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用 したパック化粧料全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。控訴人ら が競合品であると主張する製品は，その販売時期や市場占有率等が不明であり，市 場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。
ウ 控訴人らは，被告各製品が利便性に優れているとか，被告各製品の販売は 控訴人らの企画力・営業努力によって成し遂げられたものであると主張する。 しかし，事業者は，製品の製造，販売に当たり，製品の利便性について工夫し， 営業努力を行うのが通常であるから，通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても， 推定覆滅事由に当たるとはいえないところ，本件において，控訴人らが通常の範囲 を超える格別の工夫や営業努力をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
エ 控訴人らは，被告各製品は原告製品に比べて顕著に優れた効能を有すると＼n主張する。 侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても，そのことから＼n直ちに推定の覆滅が認められるのではなく，当該優れた効能が侵害者の売上げに貢＼n献しているといった事情がなければならないというべきである。
・・・
(ｳ) 被告各製品及び原告製品は，いずれも本件発明１−１及び本件発明２−１ の実施品であり，炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生さ せ，得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させ，皮膚に 適用して二酸化炭素を皮下組織等に供給することにより，美肌，部分肥満改善等に 効果を有するものであると認められるのであり，上記(ｱ)及び(ｲ)に認定した事実に よっても，被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し，これが控訴人＼nらの売上げに貢献しているといった事情を認めるには足りず，ほかにこれを認める に足りる的確な証拠はない。
オ 控訴人らは，被告各製品が控訴人ネオケミアの有する特許発明の実施品で あるなどとして，これらの特許発明の寄与を考慮して損害賠償額が減額されるべき であると主張する。 侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても，そのことから直ちに推定の覆 滅が認められるのではなく，他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献 しているといった事情がなければならないというべきである。控訴人ネオケミアが， 二酸化炭素外用剤に関連する特許である，1)特許第４１３０１８１号（乙Ａ１８）， 2)特許第４２４８８７８号（乙Ａ１９），3)特許第４５８９４３２号（乙Ａ２０）， 4)特許第４７５６２６５号（乙Ｂ全７）を保有していることは認められるが，被告 各製品が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属することを裏付ける的確な証拠は ないから，そもそも，被告各製品が他の特許発明の実施品であるということができ ない。よって，これらの特許発明の寄与による推定の覆滅を認めることはできない。 なお，被告各製品の中には，上記特許権の存在や，特許取得済みであることを 外装箱に表示したり，宣伝広告に表＼示したりしているものがあったことが認められ る（甲７，８，１７，２０）が，特許発明の実施の事実が認められない場合に，そ の特許に関する表示のみをもって推定覆滅事由として考慮することは相当でないか＼nら，この点による推定の覆滅を認めることもできない。
カ 控訴人らは，従来技術との比較の観点から，本件発明１−１及び本件発明 ２−１の技術的価値が低いことを主張するが，控訴人らが指摘するジェルと粉末を 組み合わせる化粧料の技術（資生堂６１４及び日清３２４）は，炭酸ガスを利用し た化粧料に係るものではないし（乙Ａ１０３，乙Ｅ全９，３５，３６），２剤混合 型の気泡状の二酸化炭素を発生する化粧料（石垣発明１及び２）は，炭酸ガスの気 泡の破裂により皮膚等をマッサージするための発泡性化粧料の技術であって，二酸 化炭素を気泡状で保持する二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのものではない （乙Ｅ全４，５，３７，３８）から，いずれも本件発明１−１及び本件発明２−１ を代替するものではない。そうすると，これらの従来技術の存在は，被控訴人の受 ける損害とは無関係であるから，推定覆滅事由に当たるということはできない。 キ 控訴人らは，乙Ａ３の実験結果によれば，ブチレングリコールが配合され た被告各製品においては，本件発明１−１及び本件発明２−１の寄与は限定的であ ると主張する。しかし，本件発明１−１及び本件発明２−１は二酸化炭素含有粘性 組成物を得るための２剤型の化粧料のキットの発明であるところ，被告各製品は， 炭酸塩を含むジェル剤と酸を含む顆粒剤を混合して使用するパック化粧料のキット であるから，本件発明１−１及び本件発明２−１は被告各製品の全体について実施 されているというべきである。また，被告各製品にブチレングリコールが配合され たことによる効果が控訴人らの売上げに貢献しているといった事情も認められない 本件において，ブチレングリコールが配合されていることは，被控訴人の受ける損 害とは無関係であるから，控訴人らが指摘する乙Ａ３の実験の結果は，控訴人らの 上記主張を基礎付けるものではない。
・・・
６ 損害（特許法１０２条３項）（争点６−２）
(1) 特許法１０２条３項について
ア 被控訴人は，選択的に，別紙「損害額一覧表」の「被控訴人主張額」「３＼n項による損害額」欄記載のとおり，特許法１０２条３項により算定される損害額も 主張している。特許法１０２条３項は，特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最 低限度の損害額を法定した規定である。
イ 特許法１０２条３項は，「特許権者…は，故意又は過失により自己の特許 権…を侵害した者に対し，その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当す る額の金銭を，自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」 旨規定する。そうすると，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準 とし，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。
(2) その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
ア 特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の 額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「その特許 発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ， 「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして，同改正により 「通常」の部分が削除された経緯がある。
特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無効に されるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額を支払い， 当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることがで きないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施 料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものと はいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には，侵害者が上記のような契 約上の制約を負わない。そして，上記のような特許法改正の経緯に照らせば，同項 に基づく損害の算定に当たっては，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約に おける実施料率に基づかなければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対 して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施 料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，1)当該特許発明の実際の実施許諾 契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料の相場 等も考慮に入れつつ，2)当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重 要性，他のものによる代替可能性，3)当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上 げ及び利益への貢献や侵害の態様，4)特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の 営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
・・・・
ウ 実施に対し受けるべき金銭の額
上記のとおり，1)本件訴訟において本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料 率は現れていないところ，本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平 均的な実施料率が，国内企業のアンケート結果では５．３％で，司法決定では６． １％であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決 金を売上高の１０％とした事例があること，2)本件発明１−１及び本件発明２−１ は相応の重要性を有し，代替技術があるものではないこと，3)本件発明１−１及び 本件発明２−１の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること， 4)被控訴人と控訴人らは競業関係にあることなど，本件訴訟に現れた事情を考慮す ると，特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，本件での実施に対し 受けるべき料率は１０％を下らないものと認めるのが相当である。なお，本件特許 権１及び本件特許権２の内容に照らし，一方のみの場合と双方を合わせた場合でそ の料率は異ならないものと解すべきである。 したがって，本件各特許権侵害について，特許法１０２条３項により算定され る損害額は，別紙「損害額一覧表」の「裁判所認定額」「３項による損害額」欄記＼n載のとおりとなる。
(3) 控訴人らの主張について
控訴人らは，被告各製品における本件各特許の寄与が限定されることを根拠に 実施に対し受けるべき料率を低くすべきであると主張するが，前記５(3)に説示し たところに照らし，本件発明１−１及び本件発明２−１を被告各製品に用いたこと による売上げ及び利益への貢献が限定されるとは認められないから，控訴人らの主 張は前提を欠く。 また，控訴人らは，被控訴人のビジネスモデルが不当に競争を制限するもので あると主張するが，前記５(1)イにおいて認定したとおり，被控訴人は本件各特許 の実施品を製造販売しているのであるから，被控訴人のビジネスモデルが不当に競 争を制限するものであると解する根拠がない。控訴人らの，ＭＬＭによる販売手法 に関する主張は具体的な主張を欠き，失当である。 控訴人らの主張するその余の点も，上記判断を左右するものではない。
７ 総括
(1) 被控訴人キアラマキアート（被告製品５）については，上記６で認定した 特許法１０２条３項に係る損害額が，前記５で認定した同条２項に係る損害額より も高いから，同条３項に係る損害額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。 他方，その余の控訴人らについては，いずれも前記５で認定した同条２項に係 る損害額の方が高いから，この金額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことに なる。
なお，控訴人コスメプロらは，被告各製品を製造，販売するに至った経緯等に 照らし控訴人コスメプロらには故意又は重大な過失はなかったとして，同条４項に 基づき，このことを控訴人コスメプロらの損害賠償額を定めるについて参酌すべき であると主張する。しかし，控訴人コスメプロ，控訴人アイリカ，控訴人ウインセ ンス，控訴人コスメボーゼ及び控訴人クリアノワールは，化粧品の製造会社であり， 仮に同控訴人らの主張する諸事情があったとしても，同控訴人らにつき，特許権侵 害についての故意又は重大な過失がなかったということはできないから，控訴人ら の上記主張は採用できない。
◆要旨
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 賠償額認定
>> 102条2項
>> 102条3項
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.06. 7
平成30(ワ)2082 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年3月25日 大阪地方裁判所
結婚式の記録ビデオは映画の著作物であり、著作権は、実際にビデオ撮影した者が有するのか、プロデュースした者が有するのかが争われました。裁判所は、プロデュースした者であると判断しました。映画の著作物についての著作権は、特別規定があります。「その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物に参加することを約束しているときは、当該映画製作者」に著作権が帰属する（著29条1項）。」
個人的には、このようなケースって、映画の著作物として扱うべきか？を考えると、ちょっと違うのではないかと思います。
本件記録ビデオは，被告Ｐ２らの挙式等の様子を撮影・編集したビデオで あり，そのサムネイル画像（甲３８）も参酌すると，挙式等が進行する状況に応じ た撮影対象の選択や構図等に創作的工夫が施されていると認められるから，著作権＼n法２条３項に規定する「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせ る方法で表現され，かつ，物に固定されている著作物」であり，同法１０条１項７＼n号所定の「映画の著作物」に当たると解される。
そして，前記１で認定した事実によれば，挙式等の撮影については基本的には原 告の裁量に委ねられており，原告は様々な工夫をして撮影をしたと認められるから， 原告は，原告撮影ビデオについて，「映画の著作物の全体的形成に創作的に関与した 者」（著作権法１６条）としてその著作者であると認められ，本件記録ビデオはその 複製著作物又は二次的著作物である。
(2) そこで，被告らが主張する著作権法２９条１項の適用の有無について検討 する。 著作権法２９条１項にいう「映画製作者」とは，「映画の著作物の製作に発意と責 任を有する者」をいい（同法２条１項１０号），映画の著作物を製作する意思を有し， 同著作物の製作に関する法律上の権利義務が帰属する主体であって，同著作物の製 作に関する経済的な収入・支出の主体となる者のことをいうと解される。 前記１で認定した事実のとおり，本件では，被告Ｂｅｅは，社内の人間だけでは 撮影業務をこなせないことから複数の外部業者に撮影業務を委託するようになり， 原告はその外部業者の一人であったことからすると，被告Ｂｅｅは，各婚礼のビデ オ撮影業務の担当を各外部業者に割り振って委託することにより，全体としての婚 礼ビデオの製作業務を統括して行っていたといえる。 また，エフ・ジェイホテルズから委託を受けて，新郎新婦から婚礼ビデオ製作の 申込みを受け，その意向を聴取して打合せをするのは被告Ｂｅｅであり，婚礼ビデ＼nオを完成させて納品するのも被告Ｂｅｅである。また，被告Ｂｅｅは，原告による 撮影に不備があった場合の新郎新婦に対する責任も負担している。そうすると，婚 礼ビデオを適切に製作し，納品する義務は，エフ・ジェイホテルズからの委託の下， 被告Ｂｅｅが負っていたといえる。 加えて，現場での撮影業務自体は基本的には原告の裁量と工夫に委ねられていた が，被告Ｂｅｅも，新郎新婦に特段の意向がある場合には原告にそれを伝えて撮影 の指示を行っており，原告の裁量等も被告Ｂｅｅからの指示という制約を受けるも のであったほか，被告Ｂｅｅは，婚礼ビデオを完成させるに当たり編集作業を行い， その中では，被告Ｂｅｅが独自に製作した「プロフィールビデオ」等の上映シーン を加工し，そのＢＧＭを音源から採取して差し込むなど，独自の演出的な編集も行 っているから，製作するビデオの内容を最終的に決定していたのは被告Ｂｅｅであ るといえる。
そして，被告Ｂｅｅは，原告に対して撮影料と交通費を支払っているほか，それ 以外の製作費用も負担しているから，本件記録ビデオの製作に関する経済的な収 入・支出の主体となっているのは原告ではなく被告Ｂｅｅである。なお，被告Ｂｅ ｅは，本件記録ビデオに収録された楽曲についての著作権使用料等の支払をしてい ないが，原告は，本件記録ビデオに収録された楽曲の著作権使用料は被告Ｂｅｅが 負担することとなっていたと主張しており，この主張は，上記のとおり本件記録ビ デオの製作に関する経済的な収入・支出の主体が被告Ｂｅｅであることと符合する （この点については，被告Ｂｅｅも，別件の福岡地方裁判所小倉支部に提起された 事件で原告の上記主張を争うに当たり，結婚式の様子を撮影したビデオ等に結婚式 の映像とともに式場で流された音楽が収録された場合に，その音楽について日本音 楽著作権協会等に対して著作権使用料を支払うべき義務があるかは法律上確定され ているものではなく，支払義務があるとしても，それを原告が支払った場合には求 償権の問題が発生すると主張するにとどまり〔乙３，７〕，日本音楽著作権協会等に 対する支払義務がある場合にそれを被告Ｂｅｅが負担すべきことを特段争っていた わけではないと認められる。）。 以上からすると，本件記録ビデオの製作に発意と責任を有する者は，被告Ｂｅｅ であり，被告Ｂｅｅは「映画製作者」に当たると認めるのが相当である。 そして，原告は，被告Ｂｅｅから委託を受けて原告撮影ビデオの撮影をしたので あるから，被告Ｂｅｅに対して本件記録ビデオの製作に参加することを約束したも のといえる。 したがって，著作権法２９条１項により，本件記録ビデオの著作権は被告Ｂｅｅ に帰属するから，原告は著作権を有しない。 これに対し，原告は，ビデオ撮影に当たっての自己の負担や工夫をるる主張する が，それらは，原告が著作者であることを基礎付けるものであっても，被告Ｂｅｅ が映画製作者であることを否定するに足りるものではない。
(3) したがって，原告は本件記録ビデオの著作権を有しないから，その著作権に 基づく請求は理由がない。
４ 争点５（著作者人格権侵害のおそれの有無）について
(1) 同一性保持権についてみると，本件記録ビデオは原告撮影ビデオを編集し たものであるが，前記１で認定した事実からすると，原告は，被告Ｂｅｅが原告撮 影ビデオを適宜編集することを承諾していたと認められるから，本件記録ビデオは 原告の同一性保持権を侵害して製作されたものではない。 したがって，仮に被告らが本件記録ビデオを複製，頒布するとしても，意に反す る改変を行うことにはならないから，同一性保持権の侵害は生じない。
本件記録ビデオは，被告Ｐ２らの挙式等の様子を撮影・編集したビデオで あり，そのサムネイル画像（甲３８）も参酌すると，挙式等が進行する状況に応じ た撮影対象の選択や構図等に創作的工夫が施されていると認められるから，著作権＼n法２条３項に規定する「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせ る方法で表現され，かつ，物に固定されている著作物」であり，同法１０条１項７＼n号所定の「映画の著作物」に当たると解される。
そして，前記１で認定した事実によれば，挙式等の撮影については基本的には原 告の裁量に委ねられており，原告は様々な工夫をして撮影をしたと認められるから， 原告は，原告撮影ビデオについて，「映画の著作物の全体的形成に創作的に関与した 者」（著作権法１６条）としてその著作者であると認められ，本件記録ビデオはその 複製著作物又は二次的著作物である。
(2) そこで，被告らが主張する著作権法２９条１項の適用の有無について検討 する。 著作権法２９条１項にいう「映画製作者」とは，「映画の著作物の製作に発意と責 任を有する者」をいい（同法２条１項１０号），映画の著作物を製作する意思を有し， 同著作物の製作に関する法律上の権利義務が帰属する主体であって，同著作物の製 作に関する経済的な収入・支出の主体となる者のことをいうと解される。 前記１で認定した事実のとおり，本件では，被告Ｂｅｅは，社内の人間だけでは 撮影業務をこなせないことから複数の外部業者に撮影業務を委託するようになり， 原告はその外部業者の一人であったことからすると，被告Ｂｅｅは，各婚礼のビデ オ撮影業務の担当を各外部業者に割り振って委託することにより，全体としての婚 礼ビデオの製作業務を統括して行っていたといえる。 また，エフ・ジェイホテルズから委託を受けて，新郎新婦から婚礼ビデオ製作の 申込みを受け，その意向を聴取して打合せをするのは被告Ｂｅｅであり，婚礼ビデ＼nオを完成させて納品するのも被告Ｂｅｅである。また，被告Ｂｅｅは，原告による 撮影に不備があった場合の新郎新婦に対する責任も負担している。そうすると，婚 礼ビデオを適切に製作し，納品する義務は，エフ・ジェイホテルズからの委託の下， 被告Ｂｅｅが負っていたといえる。 加えて，現場での撮影業務自体は基本的には原告の裁量と工夫に委ねられていた が，被告Ｂｅｅも，新郎新婦に特段の意向がある場合には原告にそれを伝えて撮影 の指示を行っており，原告の裁量等も被告Ｂｅｅからの指示という制約を受けるも のであったほか，被告Ｂｅｅは，婚礼ビデオを完成させるに当たり編集作業を行い， その中では，被告Ｂｅｅが独自に製作した「プロフィールビデオ」等の上映シーン を加工し，そのＢＧＭを音源から採取して差し込むなど，独自の演出的な編集も行 っているから，製作するビデオの内容を最終的に決定していたのは被告Ｂｅｅであ るといえる。
そして，被告Ｂｅｅは，原告に対して撮影料と交通費を支払っているほか，それ 以外の製作費用も負担しているから，本件記録ビデオの製作に関する経済的な収 入・支出の主体となっているのは原告ではなく被告Ｂｅｅである。なお，被告Ｂｅ ｅは，本件記録ビデオに収録された楽曲についての著作権使用料等の支払をしてい ないが，原告は，本件記録ビデオに収録された楽曲の著作権使用料は被告Ｂｅｅが 負担することとなっていたと主張しており，この主張は，上記のとおり本件記録ビ デオの製作に関する経済的な収入・支出の主体が被告Ｂｅｅであることと符合する （この点については，被告Ｂｅｅも，別件の福岡地方裁判所小倉支部に提起された 事件で原告の上記主張を争うに当たり，結婚式の様子を撮影したビデオ等に結婚式 の映像とともに式場で流された音楽が収録された場合に，その音楽について日本音 楽著作権協会等に対して著作権使用料を支払うべき義務があるかは法律上確定され ているものではなく，支払義務があるとしても，それを原告が支払った場合には求 償権の問題が発生すると主張するにとどまり〔乙３，７〕，日本音楽著作権協会等に 対する支払義務がある場合にそれを被告Ｂｅｅが負担すべきことを特段争っていた わけではないと認められる。）。 以上からすると，本件記録ビデオの製作に発意と責任を有する者は，被告Ｂｅｅ であり，被告Ｂｅｅは「映画製作者」に当たると認めるのが相当である。 そして，原告は，被告Ｂｅｅから委託を受けて原告撮影ビデオの撮影をしたので あるから，被告Ｂｅｅに対して本件記録ビデオの製作に参加することを約束したも のといえる。 したがって，著作権法２９条１項により，本件記録ビデオの著作権は被告Ｂｅｅ に帰属するから，原告は著作権を有しない。 これに対し，原告は，ビデオ撮影に当たっての自己の負担や工夫をるる主張する が，それらは，原告が著作者であることを基礎付けるものであっても，被告Ｂｅｅ が映画製作者であることを否定するに足りるものではない。
(3) したがって，原告は本件記録ビデオの著作権を有しないから，その著作権に 基づく請求は理由がない。
４ 争点５（著作者人格権侵害のおそれの有無）について
(1) 同一性保持権についてみると，本件記録ビデオは原告撮影ビデオを編集し たものであるが，前記１で認定した事実からすると，原告は，被告Ｂｅｅが原告撮 影ビデオを適宜編集することを承諾していたと認められるから，本件記録ビデオは 原告の同一性保持権を侵害して製作されたものではない。 したがって，仮に被告らが本件記録ビデオを複製，頒布するとしても，意に反す る改変を行うことにはならないから，同一性保持権の侵害は生じない。
関連カテゴリー
>> 著作者
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2019.06. 7
平成29(ワ)5011 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成31年3月28日 大阪地方裁判所
爪切りについての意匠権侵害と不競法の品質等誤認表示が争われました。裁判所はいずれも認めました。意匠権侵害の損害額は、被告の得た利益のうち、推定覆滅事由として以下の2つを認め、利益のうち28％としました。1)部分意匠であること(70%)、2)爪切りであるので、商品のデザインを重視して商品が購入されることが多いとはいえない(40%)こと。
(5) 推定覆滅事由等
ア 被告製品１関係について
(ｱ) 意匠権侵害関係について
ａ 意匠権侵害関係については，原告実施品の販売減少による逸失利益が問題となるところ，前記認定の被告製品１の利益の額がその損害額と推定されるから，この推定に関する覆滅事由等が問題となる。
ｂ 本件登録意匠が部分意匠であることの考慮について 本件登録意匠は部分意匠であり，意匠の対象となっているのは操作レバ ーとカバー部である（別紙「本件登録意匠の構成」参照）のに対し，被告製品１は＼n爪切り全体であるから，本件意匠権侵害行為による原告の損害額と推定されるのは， 被告製品１の販売等による利益の額のうち，本件意匠権侵害部分である操作レバー とカバー部に相当する額である。そして，被告は，それらの爪切り全体に占める割 合について，表面積にしてせいぜい４０％であるとか，その部分の製造原価は高く＼nても２０％程度であると主張している。 確かに，本件登録意匠の対象部分が爪切りの一部であり，表面積としてみても，＼n爪切りの大半を占めるわけではないことは被告主張のとおりであるし，また爪切り における重要部分が刃であり，爪切り全体に占める操作レバーやカバー部の製造原 価が一部にとどまることも，被告主張のとおりと推測される。 しかし，ここで被告製品１の全体に占める本件意匠権侵害部分の割合を検討する 趣旨は，被告製品１の販売利益に占める本件意匠権侵害部分の割合を明らかにする ためであるから，その割合は，顧客吸引力の観点から，できる限り被告製品１の意 匠全体に対する本件意匠権侵害部分の貢献割合によって決めるべきものであり，被 告が主張する表面積や製造原価，特に製造原価の割合は，それを検討するための出＼n発点として分かりやすいものではあっても，一要素であるにすぎない。 そこで，本件登録意匠の特徴を検討すると，本件登録意匠のうち，操作レバーの 末端部側が紡錘状となる形状を備え（別紙「本件登録意匠の構成態様」の構＼成Ｃ）， カバー部も，操作レバーの末端部側よりも一回り大きい紡錘状となる形状を備え （同構成Ｄ），操作レバーが先端部側から末端部側に至る中心面から上下に対称な＼n湾曲した稜線を介して上下に傾斜して下る形状を備え（同構成Ｅ），カバー部が中＼nほどの紡錘状の稜線を介して操作レバー側に窪み，その窪みにおける稜線の中央近 傍側でより深く窪んだ形状を備えている（同構成Ｆ）点は，爪切りを手に持ち，あ＼nるいは置いて見たときに大きく目立つ点であり，本件の証拠に見られる他の爪切り の意匠（甲１０，６１ないし６４，６６ないし６８，乙１７，２８ないし３１）に は見られない特徴点で，爪切り全体の美感に与える影響が大きいと認められる。こ のことは，原告のホームページで，原告実施品（甲５６の写真参照）について，機 能性だけでなく，「やさしさを感じさせる曲面フォルム」に触れられていることや，＼nグッドデザイン賞の審査委員から，「バッタの様にも見える有機的な形態が魅力の爪 切りである。その新鮮なデザインを評価したい。」と評価されていることからもうか がわれる。そして，爪切りの先端側の形状は，それ自体には上記の他の爪切りの形 状と比べて顕著な特徴があるとはいえないが，上記の末端側に比べて細くすぼまる 形状や，各部分の大きさ（同別紙の構成Ｈ及びＩ）のバランスは，「バッタの様に＼nも見える有機的な形態」との印象を与えるのに寄与しているといえる。 他方，被告製品１でも操作レバー及びカバー部の意匠は，本件登録意匠とほぼ同 一であり，爪切り全体の意匠としても原告実施品とほぼ同一であると認められると ころ，操作レバー及びカバー部以外の部分（別紙「本件登録意匠の構成」の点線部＼n分に相当する部分）は，爪切り全体の中で相応に大きな面積割合を占めており，そ の形態も合わさって全体が「バッタの様にも見える有機的な形態」との印象を与え ることにもなっているものの，その部分の形態自体には，他の爪切りとの美感上の 顕著な差は認められない。そして，別紙「被告意匠の構成」の「パッケージ」欄の＼nとおり，被告製品１がドン・キホーテの店舗で販売される際には，クリアケースを 通してその平面視の状態を，末端側が若干だけ隠れた形で視認できるように陳列さ れていたから（甲３ないし６），需要者は主として平面視の意匠を認識することにな る。そうすると，被告製品１の意匠全体の美感に対して本件意匠権侵害部分が与え る影響は高いというべきであり，被告が指摘する表面積や製造原価の点を考慮した＼nとしても，被告製品１の意匠全体に占める本件意匠権侵害部分の割合は７割と認め るのが相当である。
ｃ 本件意匠権侵害関係で被告が主張する他の推定覆滅事由について
(a) 被告は，本件登録意匠と同一の基本的構成態様を有する爪切りは＼n多数存在するとして乙２８の１ないし３の各意匠の存在を指摘するところ，この主 張は，本件登録意匠の被告製品１の顧客吸引力への寄与の低さをいうことにより， 被告製品１についての後記(b)以下の事情の重要性をいう趣旨であると解される。 確かに，乙２８の１の意匠では，カバー部と操作レバーの末端部側がそれ以外の 部分と比べて若干ふくらんでいるように見える。しかし，本件登録意匠は，操作レ バーの末端部側を丸みを帯びた紡錘状となる形状とすること（構成Ｃ）と併せて，＼nカバー部の末端部側をそれよりも一回り大きい紡錘状となる形状とすること（同 Ｄ）によって，爪切りをたたんだ場合に，その末端部側がふくらんでいることが強 調されている。これと対比すると，乙２８の１の意匠では操作レバーの末端部側は カバー部の末端部側とほぼ同じ形態とされているにすぎず，全体として異なる美感 を有するものと認めるほかない。 また，乙２８の２及び２８の３については，爪切りがたたまれた場合の形態が不 明であるが，乙２８の２の意匠はカバー部の末端部側がそれ以外の部分よりもすぼ んでいるように見えるから，本件登録意匠と異なる美感を有するものといわざるを 得ない。さらに，乙２８の３の意匠はカバー部が操作レバーよりも末端部側がふく らんだ形態を有しているように見えるが，本件登録意匠の構成Ｂと異なり，操作レ＼nバーがほぼ平坦なように見え，末端部側へ向かって緩やかに湾曲して下る形状を有 しているとは認められない。そして，上述のとおり，本件登録意匠では，爪切りを たたんだ場合に，その末端部側がふくらんでいることが強調されているところ，そ れには本件登録意匠の構成Ｂも寄与していると認められるから，同構＼成を有してい ない乙２８の３の意匠と本件登録意匠の美感が共通しているとは認められない。 以上より，乙２８の各意匠の存在が，本件登録意匠の被告製品１の顧客吸引力へ の寄与の低さを基礎付けるとはいえないから，これにより推定が覆滅されるとはい えない。むしろ，前記ｂで述べたところからすると，本件登録意匠は，原告実施品 とほぼ同一の形態である被告製品１について，「バッタの様にも見える有機的な形 態」との印象を与える特徴的な意匠であるというべきである。
(b) 次に，被告は，被告製品１特有のデザインの存在を主張している。 しかし，被告が主張する被告製品１特有のデザインについて，美感に与える影響が 大きいとはいえないから，これを推定覆滅事由として考慮することはできない。
(c) もっとも，爪切りは爪を切るために使用する実用品であり日用品 であるから，需要者が購入するに当たっては，一般にその切れ味等の性能や使いや＼nすさ，それらと価格とのバランスを重視するものと考えられ，商品のデザインを重 視して商品を購入することが多いとはいえない。確かに，原告実施品の場合は，複 数の百貨店や東急ハンズ等で販売され，日本製で定価が２０００円（税抜）とされ ており，爪切りの市場においては，販売価格が５００円を下回る爪切りや，１００ ０円前後の爪切りが販売されている（乙２８，２９，弁論の全趣旨）のと比べると， 爪切りの販売価格としては高いから，原告実施品は，価格の高い高級品として販売 されているといえ，そのような原告実施品を購入する需要者には，品質と並んでデ ザインを重視する者も多くいると考えられる。これに対し，被告製品１は，専らド ン・キホーテという総合ディスカウントストアで販売されており，店頭販売価格が １２８０円（税抜）と他の爪切りにも見られる価格帯であり，それが専ら売られて いたドン・キホーテにおいても，１０００円前後の爪切りやそれよりも安い爪切り が販売されていたことが推認される（乙３１は侵害行為があった時期と異なる時期 のものであるが，これによっても推認可能である。）から，このような店舗と価格で＼n被告製品１を購入した需要者において，商品のデザインを重視して商品を購入する ことが多いとは考え難い。また，爪切り市場において原告のシェアが高いとも認め られない。 したがって，以上の点は，推定の一部覆滅事由たり得るというべきである（なお， 被告は，自身の営業努力を主張するが，被告製品１をドン・キホーテで販売できる ようにしたという以上に，被告主張の営業努力が通常のものを超えたものであると いうことはできない。）が，前記のとおり本件登録意匠が爪切りのデザインとして特 徴的なものであり，相応の顧客吸引力を有すると考えられること，被告製品１と原 告実施品の価格差が著しいというわけでもないこと，原告実施品の利益率が被告製 品１の利益率に比べて特に低いともうかがわれないこと（なお，被告は，原告がＯ ＥＭ供給している製品については利益率が低いと主張しているが，そのような事実 を認めるに足りる証拠はない。）も考慮すると，推定覆滅率は６０％と認めるのが相 当である。
ｄ したがって，被告製品１の意匠権侵害行為に係る損害の額は，被告 製品１の利益の額の２８％（0.7×0.4）となる。
・・・
(6) 原告の損害額
ア 以上の認定・判示によれば，意匠法３９条２項及び不正競争防止法５条 ２項に基づく原告の損害額は，次のとおり，●（省略）●円である。 （計算式） 被告製品１に係る被告の利益●（省略）●円×０．３８（意匠 権侵害行為に係る損害と１４号の不正競争行為に係る損害分）＋被告製品２に係る 被告の利益●（省略）●円＋被告製品３に係る被告の利益●（省略）●円×０．１ ≒●（省略）●円
イ また，原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人弁護士に委任したとこ ろ，被告の不法行為及び不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用は●（省 略）●万円と認めるのが相当である。 ウ 以上より，被告の不法行為及び不正競争行為による原告の損害額は，合 計７６万１２６５円となる。
(5) 推定覆滅事由等
ア 被告製品１関係について
(ｱ) 意匠権侵害関係について
ａ 意匠権侵害関係については，原告実施品の販売減少による逸失利益が問題となるところ，前記認定の被告製品１の利益の額がその損害額と推定されるから，この推定に関する覆滅事由等が問題となる。
ｂ 本件登録意匠が部分意匠であることの考慮について 本件登録意匠は部分意匠であり，意匠の対象となっているのは操作レバ ーとカバー部である（別紙「本件登録意匠の構成」参照）のに対し，被告製品１は＼n爪切り全体であるから，本件意匠権侵害行為による原告の損害額と推定されるのは， 被告製品１の販売等による利益の額のうち，本件意匠権侵害部分である操作レバー とカバー部に相当する額である。そして，被告は，それらの爪切り全体に占める割 合について，表面積にしてせいぜい４０％であるとか，その部分の製造原価は高く＼nても２０％程度であると主張している。 確かに，本件登録意匠の対象部分が爪切りの一部であり，表面積としてみても，＼n爪切りの大半を占めるわけではないことは被告主張のとおりであるし，また爪切り における重要部分が刃であり，爪切り全体に占める操作レバーやカバー部の製造原 価が一部にとどまることも，被告主張のとおりと推測される。 しかし，ここで被告製品１の全体に占める本件意匠権侵害部分の割合を検討する 趣旨は，被告製品１の販売利益に占める本件意匠権侵害部分の割合を明らかにする ためであるから，その割合は，顧客吸引力の観点から，できる限り被告製品１の意 匠全体に対する本件意匠権侵害部分の貢献割合によって決めるべきものであり，被 告が主張する表面積や製造原価，特に製造原価の割合は，それを検討するための出＼n発点として分かりやすいものではあっても，一要素であるにすぎない。 そこで，本件登録意匠の特徴を検討すると，本件登録意匠のうち，操作レバーの 末端部側が紡錘状となる形状を備え（別紙「本件登録意匠の構成態様」の構＼成Ｃ）， カバー部も，操作レバーの末端部側よりも一回り大きい紡錘状となる形状を備え （同構成Ｄ），操作レバーが先端部側から末端部側に至る中心面から上下に対称な＼n湾曲した稜線を介して上下に傾斜して下る形状を備え（同構成Ｅ），カバー部が中＼nほどの紡錘状の稜線を介して操作レバー側に窪み，その窪みにおける稜線の中央近 傍側でより深く窪んだ形状を備えている（同構成Ｆ）点は，爪切りを手に持ち，あ＼nるいは置いて見たときに大きく目立つ点であり，本件の証拠に見られる他の爪切り の意匠（甲１０，６１ないし６４，６６ないし６８，乙１７，２８ないし３１）に は見られない特徴点で，爪切り全体の美感に与える影響が大きいと認められる。こ のことは，原告のホームページで，原告実施品（甲５６の写真参照）について，機 能性だけでなく，「やさしさを感じさせる曲面フォルム」に触れられていることや，＼nグッドデザイン賞の審査委員から，「バッタの様にも見える有機的な形態が魅力の爪 切りである。その新鮮なデザインを評価したい。」と評価されていることからもうか がわれる。そして，爪切りの先端側の形状は，それ自体には上記の他の爪切りの形 状と比べて顕著な特徴があるとはいえないが，上記の末端側に比べて細くすぼまる 形状や，各部分の大きさ（同別紙の構成Ｈ及びＩ）のバランスは，「バッタの様に＼nも見える有機的な形態」との印象を与えるのに寄与しているといえる。 他方，被告製品１でも操作レバー及びカバー部の意匠は，本件登録意匠とほぼ同 一であり，爪切り全体の意匠としても原告実施品とほぼ同一であると認められると ころ，操作レバー及びカバー部以外の部分（別紙「本件登録意匠の構成」の点線部＼n分に相当する部分）は，爪切り全体の中で相応に大きな面積割合を占めており，そ の形態も合わさって全体が「バッタの様にも見える有機的な形態」との印象を与え ることにもなっているものの，その部分の形態自体には，他の爪切りとの美感上の 顕著な差は認められない。そして，別紙「被告意匠の構成」の「パッケージ」欄の＼nとおり，被告製品１がドン・キホーテの店舗で販売される際には，クリアケースを 通してその平面視の状態を，末端側が若干だけ隠れた形で視認できるように陳列さ れていたから（甲３ないし６），需要者は主として平面視の意匠を認識することにな る。そうすると，被告製品１の意匠全体の美感に対して本件意匠権侵害部分が与え る影響は高いというべきであり，被告が指摘する表面積や製造原価の点を考慮した＼nとしても，被告製品１の意匠全体に占める本件意匠権侵害部分の割合は７割と認め るのが相当である。
ｃ 本件意匠権侵害関係で被告が主張する他の推定覆滅事由について
(a) 被告は，本件登録意匠と同一の基本的構成態様を有する爪切りは＼n多数存在するとして乙２８の１ないし３の各意匠の存在を指摘するところ，この主 張は，本件登録意匠の被告製品１の顧客吸引力への寄与の低さをいうことにより， 被告製品１についての後記(b)以下の事情の重要性をいう趣旨であると解される。 確かに，乙２８の１の意匠では，カバー部と操作レバーの末端部側がそれ以外の 部分と比べて若干ふくらんでいるように見える。しかし，本件登録意匠は，操作レ バーの末端部側を丸みを帯びた紡錘状となる形状とすること（構成Ｃ）と併せて，＼nカバー部の末端部側をそれよりも一回り大きい紡錘状となる形状とすること（同 Ｄ）によって，爪切りをたたんだ場合に，その末端部側がふくらんでいることが強 調されている。これと対比すると，乙２８の１の意匠では操作レバーの末端部側は カバー部の末端部側とほぼ同じ形態とされているにすぎず，全体として異なる美感 を有するものと認めるほかない。 また，乙２８の２及び２８の３については，爪切りがたたまれた場合の形態が不 明であるが，乙２８の２の意匠はカバー部の末端部側がそれ以外の部分よりもすぼ んでいるように見えるから，本件登録意匠と異なる美感を有するものといわざるを 得ない。さらに，乙２８の３の意匠はカバー部が操作レバーよりも末端部側がふく らんだ形態を有しているように見えるが，本件登録意匠の構成Ｂと異なり，操作レ＼nバーがほぼ平坦なように見え，末端部側へ向かって緩やかに湾曲して下る形状を有 しているとは認められない。そして，上述のとおり，本件登録意匠では，爪切りを たたんだ場合に，その末端部側がふくらんでいることが強調されているところ，そ れには本件登録意匠の構成Ｂも寄与していると認められるから，同構＼成を有してい ない乙２８の３の意匠と本件登録意匠の美感が共通しているとは認められない。 以上より，乙２８の各意匠の存在が，本件登録意匠の被告製品１の顧客吸引力へ の寄与の低さを基礎付けるとはいえないから，これにより推定が覆滅されるとはい えない。むしろ，前記ｂで述べたところからすると，本件登録意匠は，原告実施品 とほぼ同一の形態である被告製品１について，「バッタの様にも見える有機的な形 態」との印象を与える特徴的な意匠であるというべきである。
(b) 次に，被告は，被告製品１特有のデザインの存在を主張している。 しかし，被告が主張する被告製品１特有のデザインについて，美感に与える影響が 大きいとはいえないから，これを推定覆滅事由として考慮することはできない。
(c) もっとも，爪切りは爪を切るために使用する実用品であり日用品 であるから，需要者が購入するに当たっては，一般にその切れ味等の性能や使いや＼nすさ，それらと価格とのバランスを重視するものと考えられ，商品のデザインを重 視して商品を購入することが多いとはいえない。確かに，原告実施品の場合は，複 数の百貨店や東急ハンズ等で販売され，日本製で定価が２０００円（税抜）とされ ており，爪切りの市場においては，販売価格が５００円を下回る爪切りや，１００ ０円前後の爪切りが販売されている（乙２８，２９，弁論の全趣旨）のと比べると， 爪切りの販売価格としては高いから，原告実施品は，価格の高い高級品として販売 されているといえ，そのような原告実施品を購入する需要者には，品質と並んでデ ザインを重視する者も多くいると考えられる。これに対し，被告製品１は，専らド ン・キホーテという総合ディスカウントストアで販売されており，店頭販売価格が １２８０円（税抜）と他の爪切りにも見られる価格帯であり，それが専ら売られて いたドン・キホーテにおいても，１０００円前後の爪切りやそれよりも安い爪切り が販売されていたことが推認される（乙３１は侵害行為があった時期と異なる時期 のものであるが，これによっても推認可能である。）から，このような店舗と価格で＼n被告製品１を購入した需要者において，商品のデザインを重視して商品を購入する ことが多いとは考え難い。また，爪切り市場において原告のシェアが高いとも認め られない。 したがって，以上の点は，推定の一部覆滅事由たり得るというべきである（なお， 被告は，自身の営業努力を主張するが，被告製品１をドン・キホーテで販売できる ようにしたという以上に，被告主張の営業努力が通常のものを超えたものであると いうことはできない。）が，前記のとおり本件登録意匠が爪切りのデザインとして特 徴的なものであり，相応の顧客吸引力を有すると考えられること，被告製品１と原 告実施品の価格差が著しいというわけでもないこと，原告実施品の利益率が被告製 品１の利益率に比べて特に低いともうかがわれないこと（なお，被告は，原告がＯ ＥＭ供給している製品については利益率が低いと主張しているが，そのような事実 を認めるに足りる証拠はない。）も考慮すると，推定覆滅率は６０％と認めるのが相 当である。
ｄ したがって，被告製品１の意匠権侵害行為に係る損害の額は，被告 製品１の利益の額の２８％（0.7×0.4）となる。
・・・
(6) 原告の損害額
ア 以上の認定・判示によれば，意匠法３９条２項及び不正競争防止法５条 ２項に基づく原告の損害額は，次のとおり，●（省略）●円である。 （計算式） 被告製品１に係る被告の利益●（省略）●円×０．３８（意匠 権侵害行為に係る損害と１４号の不正競争行為に係る損害分）＋被告製品２に係る 被告の利益●（省略）●円＋被告製品３に係る被告の利益●（省略）●円×０．１ ≒●（省略）●円
イ また，原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人弁護士に委任したとこ ろ，被告の不法行為及び不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用は●（省 略）●万円と認めるのが相当である。 ウ 以上より，被告の不法行為及び不正競争行為による原告の損害額は，合 計７６万１２６５円となる。
関連カテゴリー
>> 部分意匠
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2019.06. 7
平成30(行ケ)10173 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年5月30日 知的財産高等裁判所
4条1項19号違反とした審決が維持されました。別訴で、侵害訴訟において無効の抗弁がなされて、無効との判断がなされています。
原告は，平成２９年４月１１日ころ，Ｄ及び国際建機販売を被告として， Ｄ及び国際建機販売による被告商標が付された名刺の使用，コンクリート ポンプ車の販売等が本件商標権の侵害に当たるなどと主張して，商標法３ ６条等に基づき，被告商標を付したコンクリートポンプ車の販売及び営業 活動の差止め等，謝罪広告の掲載及び不法行為による損害賠償を求める訴 訟（東京地方裁判所平成２９年(ワ)第１２０５８号事件。以下「別件訴訟」 という。乙１２２）を提起した。 被告は，別件訴訟の係属中の同年６月１日，本件審判を請求した。
イ 東京地方裁判所は，平成３０年６月２８日，別件訴訟について，本件商標 が商標法４条１項１９号に該当する旨の無効の抗弁を認め，Ｄ及び国際建 機販売に対し，本件商標権に基づく権利行使ができないとして，原告の請 求をいずれも棄却する判決（以下「別件原判決」という。乙１４２）をした。 原告は，別件原判決のうち，損害賠償請求を棄却した部分のみを不服と して，控訴（知的財産高等裁判所平成３０年(ネ)第１００５７号事件）を提 起した。 その後，特許庁は，同年１０月２９日，本件商標の商標登録を無効とする 旨の本件審決をした。
ウ 知的財産高等裁判所は，平成３１年１月２９日，別件原判決と同様の理 由により，原告の損害賠償請求は理由がないと判断し，原告の控訴を棄却 する判決（乙１７４）をした。その後，同判決は確定した。
・・・
前記１の認定事実を総合すれば，「ＧＳＦ Ｉｎｃ．」の名称でコンクリ ートポンプ車の輸入，販売等を行っていた原告代表者は，日本国内において，＼n原告代表者自らが又は原告が被告からウォンジン産業を通じて仕入れた被告＼n製コンクリートポンプ車の販売及びその営業活動を行う中で，本件商標の登 録出願時点までに，被告商標が付された被告製コンクリートポンプ車は，韓 国のトップ商品であること，被告商標が被告製コンクリートポンプ車を表示＼nするものとして韓国国内のコンクリート圧送業者の間で広く知られていたこ とを認識していたが，被告が日本に進出してその営業拠点を作り，事業展開 を行うための営業活動に着手したことを知るや，被告商標が商標登録されて いないことを奇貨として，被告の日本国内参入を阻止又は困難にするととも に，本件商標を有償で被告に買い取らせ，あるいは原告が日本における被告 の販売代理店となる販売代理店契約の締結を強制させるなどの不正の目的を もって，原告による本件商標の商標登録出願をしたものと認められる。
(3) 以上によれば，本件商標は，被告の業務に係る被告商品を表示するものと＼nして，韓国における需要者の間に広く認識されている被告商標と類似の商標 であって，不正の目的をもって使用をするものといえるから，商標法４条１ 項１９号に該当するものと認められる。
原告は，平成２９年４月１１日ころ，Ｄ及び国際建機販売を被告として， Ｄ及び国際建機販売による被告商標が付された名刺の使用，コンクリート ポンプ車の販売等が本件商標権の侵害に当たるなどと主張して，商標法３ ６条等に基づき，被告商標を付したコンクリートポンプ車の販売及び営業 活動の差止め等，謝罪広告の掲載及び不法行為による損害賠償を求める訴 訟（東京地方裁判所平成２９年(ワ)第１２０５８号事件。以下「別件訴訟」 という。乙１２２）を提起した。 被告は，別件訴訟の係属中の同年６月１日，本件審判を請求した。
イ 東京地方裁判所は，平成３０年６月２８日，別件訴訟について，本件商標 が商標法４条１項１９号に該当する旨の無効の抗弁を認め，Ｄ及び国際建 機販売に対し，本件商標権に基づく権利行使ができないとして，原告の請 求をいずれも棄却する判決（以下「別件原判決」という。乙１４２）をした。 原告は，別件原判決のうち，損害賠償請求を棄却した部分のみを不服と して，控訴（知的財産高等裁判所平成３０年(ネ)第１００５７号事件）を提 起した。 その後，特許庁は，同年１０月２９日，本件商標の商標登録を無効とする 旨の本件審決をした。
ウ 知的財産高等裁判所は，平成３１年１月２９日，別件原判決と同様の理 由により，原告の損害賠償請求は理由がないと判断し，原告の控訴を棄却 する判決（乙１７４）をした。その後，同判決は確定した。
・・・
前記１の認定事実を総合すれば，「ＧＳＦ Ｉｎｃ．」の名称でコンクリ ートポンプ車の輸入，販売等を行っていた原告代表者は，日本国内において，＼n原告代表者自らが又は原告が被告からウォンジン産業を通じて仕入れた被告＼n製コンクリートポンプ車の販売及びその営業活動を行う中で，本件商標の登 録出願時点までに，被告商標が付された被告製コンクリートポンプ車は，韓 国のトップ商品であること，被告商標が被告製コンクリートポンプ車を表示＼nするものとして韓国国内のコンクリート圧送業者の間で広く知られていたこ とを認識していたが，被告が日本に進出してその営業拠点を作り，事業展開 を行うための営業活動に着手したことを知るや，被告商標が商標登録されて いないことを奇貨として，被告の日本国内参入を阻止又は困難にするととも に，本件商標を有償で被告に買い取らせ，あるいは原告が日本における被告 の販売代理店となる販売代理店契約の締結を強制させるなどの不正の目的を もって，原告による本件商標の商標登録出願をしたものと認められる。
(3) 以上によれば，本件商標は，被告の業務に係る被告商品を表示するものと＼nして，韓国における需要者の間に広く認識されている被告商標と類似の商標 であって，不正の目的をもって使用をするものといえるから，商標法４条１ 項１９号に該当するものと認められる。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.06. 6
平成30(行ケ)10176 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 令和元年5月30日 知的財産高等裁判所
「再起動器を含む電源制御装置」を含む商標（商標「リブーター」）について、審決は無効理由なしと判断しましたが、知財高裁（2部）は、再起動機能有するものは識別力無し、それ以外は品質誤認（4条1項16号違反）と判断しました。
審決は、”「リブーター」は，特定の商品の名称を表すものとして一般に広く使用されているといった事実は認められないから，「リブーター」の文字が，本件商標の指定商品を取り扱う業界において，商品の品質等を具体的に表＼すものとして取引上普通に使用されていると認めることはできない”と判断していました。
前記１のとおり，「リブート」は，「ｒｅｂｏｏｔ」という英語を片仮名で 表した語であるところ，「ｒｅｂｏｏｔ」は，再起動するという意味の動詞であり（当＼n裁判所に顕著な事実），また，「リブート」は，コンピュータなどを再起動すること を意味する語として，各種の用語辞典（用語事典）に掲載されており，さらに，多 くの雑誌やウェブサイト，さらには公開特許公報にも，上記の意味で使用されてい ることからすると，「リブート」という語は，再起動することを意味する普通名称で あると認められる。そして，前記１(4)で認定した事実からすると，情報・通信の技 術分野では，英語を片仮名で表した言葉が非常に多く存在すること，一般的に，英＼n語の動詞の語尾に「ｅｒ」，「ｏｒ」等を付することにより，当該動詞が表す動作を＼n行う装置等を意味する名詞となり，「エディタ」，「エンコーダ」，「カウンタ」，「デコーダ」，「プリンタ」，「プロセッサ」等，動詞を名詞化した語も多数存在することが認められるから，情報・通信の技術分野に属する者は，「リブーター」から，「ｒｅ ｂｏｏｔ」の語尾に「ｅｒ」を付した語である「ｒｅｂｏｏｔｅｒ」を容易に思い 浮かべるものと認められる。
さらに，前記１(2)，(3)で認定した各事実からすると，コンピュータやルーター 等の機器を再起動する装置の需要があり，実際にそのような装置が販売されている ことが認められるところ，前記１(2)のとおり，このような再起動装置を「リブータ ー」又は「リブータ」と呼ぶ例があることが認められる。これに対し，本件証拠上， 「リブーター」の語が，他の意味を有するものとして使用されているという事実は 認められない。なお，前記１(4)ウ，エで認定したウェブサイトの記載によると，情報・通信の技術分野においては，英語を片仮名表記した場合は，語尾の長音符号を省く慣例があるものと認められるから，語尾の長音符号を有するか否かで別の語になるというこ＼nとはできず，上記の「リブータ」も「リブーター」も同一の語であるということが できる。
以上からすると，情報・通信の技術分野においては，通常，「ｒｅｂｏｏｔｅｒ」 及びこれを片仮名で表した「リブーター」は，再起動をする装置と理解されるもの＼nというべきである。 したがって，「リブーター」は，再起動装置の品質，用途を普通に用いられる方法 で表示する語と認められるから，指定商品が再起動装置又は再起動機能＼を有する電 源制御装置である場合は，本件商標は，商標法３条１項３号の商標に該当するとい うべきである。 一方，再起動機能を有さない電源制御装置が指定商品である場合は，本件商標は，＼n同号の商標には該当しない。
(2)ア これに対し，被告は，「チーター」を，「ｃｈｅａｔ」に「ｅｒ」を加え た言葉とはいえず，これと同様に，「リブーター」を，「ｒｅｂｏｏｔ」に「ｅｒ」 を加えた言葉と解することはできないと主張する。 しかし，動物である「チーター」の英語は，「ｃｈｅｅｔａｈ」であるから，語尾 に「ｅｒ」を加えた言葉ということはできない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
イ また，被告は，甲４文献及び甲６サイトでは，リブーターの機能等の説＼n明もされており，このことは，リブーターという語のみからは，その機能等が理解＼nできないことを意味する旨の主張をする。 しかし，前記(1)で判示したとおり，情報・通信の技術分野においては，リブータ ーという語は，再起動する機能を有する装置と理解されるのであり，このことは，＼n甲４文献や甲６サイトの記載によって左右されないというべきであるから，被告の 上記主張は理由がない。
ウ なお，被告は，甲３８文献に記載された「リブーター」は何を意味する か理解できないと主張するが，前記１(2)カで認定した甲３８文献の記載からすると， 同文献におけるリブーターは，再起動の機能を有する装置であると理解でき，少な＼nくとも，再起動の機能を有さない他の装置を意味するものとは認識できないから，＼n「リブーター」が再起動装置とは異なる別の物を意味する語として使用されている ということはない。
・・・
(1) 前記２のとおり，情報・通信の技術分野においては，通常，「ｒｅｂｏｏｔ ｅｒ」及びこれを片仮名で表した「リブーター」は，再起動をする装置と理解され＼nるところ，再起動機能を有さない電源制御装置に，「リブーター」という語を使用す＼nると，需要者，取引者は，当該電源制御装置が再起動機能を有しているものと誤解＼nするおそれがあるというべきである。 したがって，指定商品が再起動機能を有さない電源制御装置である場合は，本件＼n商標は，商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり，商標法４条１項１６号の商標に 該当するというべきである。
本件商標は以下の通り
商標 リブーター（標準文字）
登録番号 第５５９０６８６号
出願日 平成２５年２月８日
登録日 平成２５年６月１４日
指定商品
第９類「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気通信機械器具，測定機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電子応用機械器具及びその部品」
審決は、”「リブーター」は，特定の商品の名称を表すものとして一般に広く使用されているといった事実は認められないから，「リブーター」の文字が，本件商標の指定商品を取り扱う業界において，商品の品質等を具体的に表＼すものとして取引上普通に使用されていると認めることはできない”と判断していました。
前記１のとおり，「リブート」は，「ｒｅｂｏｏｔ」という英語を片仮名で 表した語であるところ，「ｒｅｂｏｏｔ」は，再起動するという意味の動詞であり（当＼n裁判所に顕著な事実），また，「リブート」は，コンピュータなどを再起動すること を意味する語として，各種の用語辞典（用語事典）に掲載されており，さらに，多 くの雑誌やウェブサイト，さらには公開特許公報にも，上記の意味で使用されてい ることからすると，「リブート」という語は，再起動することを意味する普通名称で あると認められる。そして，前記１(4)で認定した事実からすると，情報・通信の技 術分野では，英語を片仮名で表した言葉が非常に多く存在すること，一般的に，英＼n語の動詞の語尾に「ｅｒ」，「ｏｒ」等を付することにより，当該動詞が表す動作を＼n行う装置等を意味する名詞となり，「エディタ」，「エンコーダ」，「カウンタ」，「デコーダ」，「プリンタ」，「プロセッサ」等，動詞を名詞化した語も多数存在することが認められるから，情報・通信の技術分野に属する者は，「リブーター」から，「ｒｅ ｂｏｏｔ」の語尾に「ｅｒ」を付した語である「ｒｅｂｏｏｔｅｒ」を容易に思い 浮かべるものと認められる。
さらに，前記１(2)，(3)で認定した各事実からすると，コンピュータやルーター 等の機器を再起動する装置の需要があり，実際にそのような装置が販売されている ことが認められるところ，前記１(2)のとおり，このような再起動装置を「リブータ ー」又は「リブータ」と呼ぶ例があることが認められる。これに対し，本件証拠上， 「リブーター」の語が，他の意味を有するものとして使用されているという事実は 認められない。なお，前記１(4)ウ，エで認定したウェブサイトの記載によると，情報・通信の技術分野においては，英語を片仮名表記した場合は，語尾の長音符号を省く慣例があるものと認められるから，語尾の長音符号を有するか否かで別の語になるというこ＼nとはできず，上記の「リブータ」も「リブーター」も同一の語であるということが できる。
以上からすると，情報・通信の技術分野においては，通常，「ｒｅｂｏｏｔｅｒ」 及びこれを片仮名で表した「リブーター」は，再起動をする装置と理解されるもの＼nというべきである。 したがって，「リブーター」は，再起動装置の品質，用途を普通に用いられる方法 で表示する語と認められるから，指定商品が再起動装置又は再起動機能＼を有する電 源制御装置である場合は，本件商標は，商標法３条１項３号の商標に該当するとい うべきである。 一方，再起動機能を有さない電源制御装置が指定商品である場合は，本件商標は，＼n同号の商標には該当しない。
(2)ア これに対し，被告は，「チーター」を，「ｃｈｅａｔ」に「ｅｒ」を加え た言葉とはいえず，これと同様に，「リブーター」を，「ｒｅｂｏｏｔ」に「ｅｒ」 を加えた言葉と解することはできないと主張する。 しかし，動物である「チーター」の英語は，「ｃｈｅｅｔａｈ」であるから，語尾 に「ｅｒ」を加えた言葉ということはできない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
イ また，被告は，甲４文献及び甲６サイトでは，リブーターの機能等の説＼n明もされており，このことは，リブーターという語のみからは，その機能等が理解＼nできないことを意味する旨の主張をする。 しかし，前記(1)で判示したとおり，情報・通信の技術分野においては，リブータ ーという語は，再起動する機能を有する装置と理解されるのであり，このことは，＼n甲４文献や甲６サイトの記載によって左右されないというべきであるから，被告の 上記主張は理由がない。
ウ なお，被告は，甲３８文献に記載された「リブーター」は何を意味する か理解できないと主張するが，前記１(2)カで認定した甲３８文献の記載からすると， 同文献におけるリブーターは，再起動の機能を有する装置であると理解でき，少な＼nくとも，再起動の機能を有さない他の装置を意味するものとは認識できないから，＼n「リブーター」が再起動装置とは異なる別の物を意味する語として使用されている ということはない。
・・・
(1) 前記２のとおり，情報・通信の技術分野においては，通常，「ｒｅｂｏｏｔ ｅｒ」及びこれを片仮名で表した「リブーター」は，再起動をする装置と理解され＼nるところ，再起動機能を有さない電源制御装置に，「リブーター」という語を使用す＼nると，需要者，取引者は，当該電源制御装置が再起動機能を有しているものと誤解＼nするおそれがあるというべきである。 したがって，指定商品が再起動機能を有さない電源制御装置である場合は，本件＼n商標は，商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり，商標法４条１項１６号の商標に 該当するというべきである。
本件商標は以下の通り
商標 リブーター（標準文字）
登録番号 第５５９０６８６号
出願日 平成２５年２月８日
登録日 平成２５年６月１４日
指定商品
第９類「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気通信機械器具，測定機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電子応用機械器具及びその部品」
関連カテゴリー
>> 商3条１項各号
>> 識別性
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.06. 5
平成29(ワ)781 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年4月19日 大阪地方裁判所
漏れていたのでアップします。原告は，訴外Ｐ１から取得したマスターテープ１の音源にミキシング等を行って，本件マスターテープ２を制作し，それに基づいて本件ＣＤを制作・販売しており、原告は，上記ミキシング等をしたことにより，自らが本件音源についてのレコード製作者であると主張しました。裁判所は、原始的なレコード製作者であることは否定しましたが、譲渡を受けたと判断しました。
著作権法２条１項６号は，レコード製作者を「レコードに固定されている音を最初に固定した者」と定義しているところ，「レコードに…音を…固定」とは，音の媒体たる有体物をもって，音を機械的に再生することができるような状態にすること（同項５号も参照），すなわち，テープ等に音を収録することをいう。そうすると，レコード製作者たり得るためには，当該テープ等に収録されている「音」を収録していることはもとより，その「音」を「最初」に収録していることが必要である。
ところで，著作権法９６条は，「レコード製作者は，そのレコードを複製する権利を専有する。」と定めているところ，ある固定された音を加工する場合であっても，加工された音が元の音を識別し得るものである限り，なお元の音と同一性を有する音として，元の音の「複製」であるにとどまり，加工後の音が，別個の音として，元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではないと解される。本件では，上記(2)の音楽ＣＤの制作工程からすると，販売される音楽ＣＤに収録されている最終的な音源は，ミキシング等の工程で完成するものの，ミキシング等の工程で用いられる音は，そこで初めて録音されるものではなく，既にレコーディングの工程で録音されているものである。そして，レコーディングの工程により録音された音を素材としてこれを組み合わせ，編集するというミキシング等の工程の性質（上記(2)イ及びウ）からすると，ミキシング等の工程後の楽曲において，レコーディングの工程で録音された音が識別できないほどのものに変容するとは考え難く，現に，本件マスターテープ２に収録されている音が，本件マスターテープ１に収録されている音を識別できないものになっているとは認められない。そうすると，本件音源についてのレコード製作者，すなわち本件音源の音を最初に固定した者は，レコーディングの工程で演奏を録音した者というべきであるから，原告がミキシング等を行ったことによりそのレコード製作者の権利を原始取得したとは認められない。
これに対し，原告は，ミキシング等の工程後の楽曲は，レコーディングの工程で録音された音とは全く別物になり，その楽曲こそが販売されるレコードの音であるから，レコード製作者はミキシング等の工程を行った者であると主張する。確かに，ミキシングの工程は，楽曲の仕上がりやサウンドを大きく左右する重要な工程であって，多額の費用を投下する場合もあると考えられる。しかし，前記のとおりミキシング等は，レコーディングの工程で録音されたマルチチャンネルの音を組み合わせ，編集するものであって，その目的上，元の音を識別できないほどに変容させることは考え難いから，原告の上記主張は採用できない。
(4) 原告によるレコード製作者の権利の承継取得の有無について
ア 前記認定のとおり，本件音源に係る演奏のレコーディングは米国で行われたから，その音源たる本件マスターテープ１の音源は，米国法の下では録音物として著作権により保護される（米国著作権法１０２条）が，日本法の下では，著作権法８条４号ロにより，保護されるレコードとして，レコード製作者の権利により保護される。本件では，日本国内において被告が本件音源を複製した行為が問題とされていることから，原告が本件マスターテープ１の音源について日本法の下でのレコード製作者の権利を有しているか否かが問題となるところ，原告は，自己がレコード製作者として本件音源の権利を原始取得したものでないとしても，Ｐ１から本件マスターテープ１の音源の権利を承継取得したと主張している。
イ そこで，まず，Ｐ１が本件マスターテープ１の音源についてのレコード製作者の権利を有していたか否かについて検討すると，確かに，前記認定の「ベースマガジン５月号」の編集部の記事では，Ｐ１は録音スタジオのエンジニアであるとされているから，通常はＰ１自身がレコード製作者であるとは考え難く，また，同記事ではＰ１がレコード製作者の権利を買い取った旨の消息筋の意見が記載されているものの，明確な裏付けがあるわけではない。また，甲１２のＫＣＣスタジオの録音記録も，日付の記載が空欄であるなど，どの時点のものか判然としない。しかし，Ｐ１は，本件音源のレコーディング時のマスターテープ（本件マスターテープ１）を所持しているところ，マスターテープは，その商業上の重要性からすると，通常はそれを複製して商業用レコードを製作する権利を有する者が所持するはずのものである。そして，原告は，Ｐ１から本件マスターテープ１を取得して本件ＣＤを制作し，２０年以上にわたり販売しているところ，ジャコが世界的に著名なベーシストでありながら，それまではスタジオ録音によるソロアルバムが２枚しかなか＼nった状況にあって，本件ＣＤが幻のサードアルバムとも位置付けられ（甲８・４５頁），本件音源は米国で制作された本件映画にも使用されたことからすると，本件ＣＤはベース業界においては相応に知られていたと推認されるから，本件音源について他に権利を有する者がいれば，原告に対してクレームが寄せられてしかるべきであるが，そのような事実は認められない。もっとも，前記認定のとおり，ジャコの遺族が関係するジャコ社は，本件音源について１００％の著作権（米国著作権の趣旨と解される。）を有することを保証した上でスラング社に対してその使用を許諾しているが，本件原盤許諾契約書においても，本件映画に表記するクレジットは「“Ｂｉｒｔｈ ｏｆ Ｉｓｌａｎｄ” Ｗｒｉｔｔｅｎ ａｎｄ Ｐｅｒｆｏｒｍｅｄ ｂｙ Ｊａｃｏ Ｐａｓｔｏｒｉｕｓ」とされており，これによれば，ジャコは，日本法の下では，著作権と実演家の権利を有する立場にとどまり，レコード製作者の権利を有する立場には通常はない上，ジャコ社が本件マスターテープ１と同様のマスターテープを別途所持しているといった事情もうかがわれないから，ジャコ社がジャコの遺族が関係する会社であるとしても，本件マスターテープ１の音源のレ コード製作者としての権利を有していることの根拠は不明というほかない。
以上に加え，前記の「ベースマガジン５月号」の編集部の記事において，Ｐ１が本件音源の権利を取得した経緯がそれなりに記されていることや，本件契約書においてＰ１がマスターレコーディングの権利を有することを保証していることを併せ考慮すると，本件楽曲に係る本件音源については，Ｐ１が日本法の下でのレコード製作者の権利を有していたと認めるのが相当である。
ウ そして，原告は，そのＰ１から本件契約書によりマスターレコーディングに関する全ての権利を独占的に譲り受けたのであるから，本件マスターテープ１の音源について日本法の下でのレコード製作者の権利を承継取得し，本件音源についての同権利も有すると認められる。
著作権法２条１項６号は，レコード製作者を「レコードに固定されている音を最初に固定した者」と定義しているところ，「レコードに…音を…固定」とは，音の媒体たる有体物をもって，音を機械的に再生することができるような状態にすること（同項５号も参照），すなわち，テープ等に音を収録することをいう。そうすると，レコード製作者たり得るためには，当該テープ等に収録されている「音」を収録していることはもとより，その「音」を「最初」に収録していることが必要である。
ところで，著作権法９６条は，「レコード製作者は，そのレコードを複製する権利を専有する。」と定めているところ，ある固定された音を加工する場合であっても，加工された音が元の音を識別し得るものである限り，なお元の音と同一性を有する音として，元の音の「複製」であるにとどまり，加工後の音が，別個の音として，元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではないと解される。本件では，上記(2)の音楽ＣＤの制作工程からすると，販売される音楽ＣＤに収録されている最終的な音源は，ミキシング等の工程で完成するものの，ミキシング等の工程で用いられる音は，そこで初めて録音されるものではなく，既にレコーディングの工程で録音されているものである。そして，レコーディングの工程により録音された音を素材としてこれを組み合わせ，編集するというミキシング等の工程の性質（上記(2)イ及びウ）からすると，ミキシング等の工程後の楽曲において，レコーディングの工程で録音された音が識別できないほどのものに変容するとは考え難く，現に，本件マスターテープ２に収録されている音が，本件マスターテープ１に収録されている音を識別できないものになっているとは認められない。そうすると，本件音源についてのレコード製作者，すなわち本件音源の音を最初に固定した者は，レコーディングの工程で演奏を録音した者というべきであるから，原告がミキシング等を行ったことによりそのレコード製作者の権利を原始取得したとは認められない。
これに対し，原告は，ミキシング等の工程後の楽曲は，レコーディングの工程で録音された音とは全く別物になり，その楽曲こそが販売されるレコードの音であるから，レコード製作者はミキシング等の工程を行った者であると主張する。確かに，ミキシングの工程は，楽曲の仕上がりやサウンドを大きく左右する重要な工程であって，多額の費用を投下する場合もあると考えられる。しかし，前記のとおりミキシング等は，レコーディングの工程で録音されたマルチチャンネルの音を組み合わせ，編集するものであって，その目的上，元の音を識別できないほどに変容させることは考え難いから，原告の上記主張は採用できない。
(4) 原告によるレコード製作者の権利の承継取得の有無について
ア 前記認定のとおり，本件音源に係る演奏のレコーディングは米国で行われたから，その音源たる本件マスターテープ１の音源は，米国法の下では録音物として著作権により保護される（米国著作権法１０２条）が，日本法の下では，著作権法８条４号ロにより，保護されるレコードとして，レコード製作者の権利により保護される。本件では，日本国内において被告が本件音源を複製した行為が問題とされていることから，原告が本件マスターテープ１の音源について日本法の下でのレコード製作者の権利を有しているか否かが問題となるところ，原告は，自己がレコード製作者として本件音源の権利を原始取得したものでないとしても，Ｐ１から本件マスターテープ１の音源の権利を承継取得したと主張している。
イ そこで，まず，Ｐ１が本件マスターテープ１の音源についてのレコード製作者の権利を有していたか否かについて検討すると，確かに，前記認定の「ベースマガジン５月号」の編集部の記事では，Ｐ１は録音スタジオのエンジニアであるとされているから，通常はＰ１自身がレコード製作者であるとは考え難く，また，同記事ではＰ１がレコード製作者の権利を買い取った旨の消息筋の意見が記載されているものの，明確な裏付けがあるわけではない。また，甲１２のＫＣＣスタジオの録音記録も，日付の記載が空欄であるなど，どの時点のものか判然としない。しかし，Ｐ１は，本件音源のレコーディング時のマスターテープ（本件マスターテープ１）を所持しているところ，マスターテープは，その商業上の重要性からすると，通常はそれを複製して商業用レコードを製作する権利を有する者が所持するはずのものである。そして，原告は，Ｐ１から本件マスターテープ１を取得して本件ＣＤを制作し，２０年以上にわたり販売しているところ，ジャコが世界的に著名なベーシストでありながら，それまではスタジオ録音によるソロアルバムが２枚しかなか＼nった状況にあって，本件ＣＤが幻のサードアルバムとも位置付けられ（甲８・４５頁），本件音源は米国で制作された本件映画にも使用されたことからすると，本件ＣＤはベース業界においては相応に知られていたと推認されるから，本件音源について他に権利を有する者がいれば，原告に対してクレームが寄せられてしかるべきであるが，そのような事実は認められない。もっとも，前記認定のとおり，ジャコの遺族が関係するジャコ社は，本件音源について１００％の著作権（米国著作権の趣旨と解される。）を有することを保証した上でスラング社に対してその使用を許諾しているが，本件原盤許諾契約書においても，本件映画に表記するクレジットは「“Ｂｉｒｔｈ ｏｆ Ｉｓｌａｎｄ” Ｗｒｉｔｔｅｎ ａｎｄ Ｐｅｒｆｏｒｍｅｄ ｂｙ Ｊａｃｏ Ｐａｓｔｏｒｉｕｓ」とされており，これによれば，ジャコは，日本法の下では，著作権と実演家の権利を有する立場にとどまり，レコード製作者の権利を有する立場には通常はない上，ジャコ社が本件マスターテープ１と同様のマスターテープを別途所持しているといった事情もうかがわれないから，ジャコ社がジャコの遺族が関係する会社であるとしても，本件マスターテープ１の音源のレ コード製作者としての権利を有していることの根拠は不明というほかない。
以上に加え，前記の「ベースマガジン５月号」の編集部の記事において，Ｐ１が本件音源の権利を取得した経緯がそれなりに記されていることや，本件契約書においてＰ１がマスターレコーディングの権利を有することを保証していることを併せ考慮すると，本件楽曲に係る本件音源については，Ｐ１が日本法の下でのレコード製作者の権利を有していたと認めるのが相当である。
ウ そして，原告は，そのＰ１から本件契約書によりマスターレコーディングに関する全ての権利を独占的に譲り受けたのであるから，本件マスターテープ１の音源について日本法の下でのレコード製作者の権利を承継取得し，本件音源についての同権利も有すると認められる。
2019.05.31
平成31(ネ)10006 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 令和元年5月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
方法に用いる検査キットが間接侵害かが争われました。知財高裁（3部）は、1審の構成要件該当せずとの判断を維持しました。「患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにしていない」として、イ号キットを用いた検査方法は技術的範囲に属しないと判断されました。
クレームが凄いですね。「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定することを含む，敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」です。
本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明 の「プロカルシトニン３−１１６」は，「患者の血清中」から「測定」 されるものであり，測定結果が「敗血症及び敗血症様全身性感染」の「検 出」のために用いられることを理解できる。 そして，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「プロカルシ トニン３−１１６を測定すること」の意義について規定する記載はない が，「測定」とは，一般的に，「長さ，重さ，速さなど種々の量を器具 や装置を用いてはかること」（大辞林（第３版））との意味を有する。 したがって，特許請求の範囲の記載によれば，本件発明の「患者の血 清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは，患者の血清 中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味するも のと解される。
(イ) また，本件明細書の発明の詳細な説明には，従来技術として，患者 の血清中のプロカルシトニンの測定が，敗血症の検出にとって有益な診 断手段であることが知られていたこと，「本発明」の開始点は，敗血症 等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンが，プ＼nロカルシトニン１−１１６ではなく，プロカルシトニン３−１１６であ るという発見であり，そこから新規な診断及び治療方法，そこで使用可 能な物質等を導き出したことの開示がある（前記１(1)イ）。一方，本件 明細書の発明の詳細な説明には，「プロカルシトニン３−１１６を測定 すること」の意義について明示した記載はない。 そして，このような本件明細書の記載に照らしても，本件発明の「患 者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは，患者 の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味 し，その測定結果が敗血症等の検出に用いられることを理解できる。
(ウ) 以上の特許請求の範囲及び本件明細書の記載事項を総合すると， 「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは， 患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを 意味するものと解される。
イ これに対し控訴人は，構成要件Ａの「患者の血清中でプロカルシトニン＼n３−１１６を測定すること」とは，敗血症患者の血清中でプロカルシトニ ン３−１１６を敗血症の検出に必要な精度で測定することをいうと解すべ きであり，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３− １１６を測定することを必須とするものではない旨主張し，その根拠とし て，1)本件明細書の記載事項（【０００２】〜【０００８】等）から，患 者の血清中でプロカルシトニン１−１１６等とプロカルシトニン３−１１ ６を区別することなくプロカルシトニン一般を測定したとしても，敗血症 等の検出に必要な精度でプロカルシトニン３−１１６を測定できることが 当業者に明らかであること，2)本件明細書には，本件特許に係る「敗血症 及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例として，血中か ら検出されるプロカルシトニンの濃度を一般的なイムノアッセイにより測 定することが記載されているが（【００６２】，表３），通常のイムノア＼nッセイでは，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３ −１１６を測定することは不可能であることを挙げる。＼nしかしながら，「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定す ること」とは，患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らか にすることを意味するものと認められることについては，前記アのとおり である。
上記1)の点については，患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６を プロカルシトニン１−１１６等と区別することなく測定することとは，患 者の血清中のプロカルシトニンを測定することと同義であるところ，本件 明細書には，患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定することにより 敗血症等を検出する技術は，本件出願の優先日前に従来技術として存在し たものであり，「本発明」は，かかる従来技術に対して新規のものである 旨が記載されていること（前記１⑵イ，ウ）からすると，かかる従来技術 が本件発明に係る方法に含まれると解することはできない。 なお，本件明細書には，敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシ トニンの大部分がプロカルシトニン３−１１６であることを発見した旨 の記載があるが（【０００９】，【００１０】），たとえそのような関係 があるとしても，プロカルシトニン３−１１６を測定することと，プロカ ルシトニン一般を測定することとが同義とはいえないことは明らかであ る。更に付け加えれば，敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシト ニンの大部分はプロカルシトニン３−１１６であるとの知見が存在する としても，敗血症等であるかどうかが明らかではない（だからこそ，その 診断を要する）患者については，その血清中のプロカルシトニンの大部分 がプロカルシトニン３−１１６であるかどうかは明らかではないはずで ある。したがって，敗血症等であるかどうかの診断に当たり，検出された プロカルシトニン一般の大部分がプロカルシトニン３−１１６であると の前提に立つことはできないというべきであるから，上記知見の存在は， 前記アの判断を左右するものではない。 また，上記2)の点については，本件明細書には，正常者及び敗血症患者 の血清中のプロカルシトニン濃度を測定した旨が記載されているところ （【００６２】），【００６２】に明示の記載はないが，上記測定は，【０ ０２３】と同様に，市販のプロカルシトニンアッセイを用いて行われたも のと理解することができる。 しかしながら，本件明細書には，かかる測定は，これと同時に行われた これらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対比することによ り，正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニンにおいて際 立っていることを示すものである旨の記載があることからすると（【００ ５９】，【００６２】，【００６３】，表３），上記測定が，本件特許に＼n係る「敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例と して記載されたものであるとは認められない。したがって，上記2)の主張 は，その前提を誤るものである。 以上によれば，控訴人の上記主張を採用することはできない。
(2) 被告方法について
前記前提事実のとおり，被告装置及び被告キットを使用すると，患者の 検体中において，プロカルシトニン３−１１６とプロカルシトニン１−１ １６とを区別することなく，いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度 を測定することができ，その測定結果に基づき敗血症の鑑別診断等が行わ れていると認められるものの，本件全証拠によっても，被告装置及び被告 キットを使用して敗血症等を検出する過程で，プロカルシトニン３−１１ ６の量が明らかにされているとは認められない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告方法は，構＼n成要件Ａを充足するものとはいえない。
クレームが凄いですね。「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定することを含む，敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」です。
本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明 の「プロカルシトニン３−１１６」は，「患者の血清中」から「測定」 されるものであり，測定結果が「敗血症及び敗血症様全身性感染」の「検 出」のために用いられることを理解できる。 そして，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「プロカルシ トニン３−１１６を測定すること」の意義について規定する記載はない が，「測定」とは，一般的に，「長さ，重さ，速さなど種々の量を器具 や装置を用いてはかること」（大辞林（第３版））との意味を有する。 したがって，特許請求の範囲の記載によれば，本件発明の「患者の血 清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは，患者の血清 中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味するも のと解される。
(イ) また，本件明細書の発明の詳細な説明には，従来技術として，患者 の血清中のプロカルシトニンの測定が，敗血症の検出にとって有益な診 断手段であることが知られていたこと，「本発明」の開始点は，敗血症 等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンが，プ＼nロカルシトニン１−１１６ではなく，プロカルシトニン３−１１６であ るという発見であり，そこから新規な診断及び治療方法，そこで使用可 能な物質等を導き出したことの開示がある（前記１(1)イ）。一方，本件 明細書の発明の詳細な説明には，「プロカルシトニン３−１１６を測定 すること」の意義について明示した記載はない。 そして，このような本件明細書の記載に照らしても，本件発明の「患 者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは，患者 の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを意味 し，その測定結果が敗血症等の検出に用いられることを理解できる。
(ウ) 以上の特許請求の範囲及び本件明細書の記載事項を総合すると， 「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定すること」とは， 患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らかにすることを 意味するものと解される。
イ これに対し控訴人は，構成要件Ａの「患者の血清中でプロカルシトニン＼n３−１１６を測定すること」とは，敗血症患者の血清中でプロカルシトニ ン３−１１６を敗血症の検出に必要な精度で測定することをいうと解すべ きであり，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３− １１６を測定することを必須とするものではない旨主張し，その根拠とし て，1)本件明細書の記載事項（【０００２】〜【０００８】等）から，患 者の血清中でプロカルシトニン１−１１６等とプロカルシトニン３−１１ ６を区別することなくプロカルシトニン一般を測定したとしても，敗血症 等の検出に必要な精度でプロカルシトニン３−１１６を測定できることが 当業者に明らかであること，2)本件明細書には，本件特許に係る「敗血症 及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例として，血中か ら検出されるプロカルシトニンの濃度を一般的なイムノアッセイにより測 定することが記載されているが（【００６２】，表３），通常のイムノア＼nッセイでは，プロカルシトニン１−１１６と区別してプロカルシトニン３ −１１６を測定することは不可能であることを挙げる。＼nしかしながら，「患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定す ること」とは，患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６の量を明らか にすることを意味するものと認められることについては，前記アのとおり である。
上記1)の点については，患者の血清中のプロカルシトニン３−１１６を プロカルシトニン１−１１６等と区別することなく測定することとは，患 者の血清中のプロカルシトニンを測定することと同義であるところ，本件 明細書には，患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定することにより 敗血症等を検出する技術は，本件出願の優先日前に従来技術として存在し たものであり，「本発明」は，かかる従来技術に対して新規のものである 旨が記載されていること（前記１⑵イ，ウ）からすると，かかる従来技術 が本件発明に係る方法に含まれると解することはできない。 なお，本件明細書には，敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシ トニンの大部分がプロカルシトニン３−１１６であることを発見した旨 の記載があるが（【０００９】，【００１０】），たとえそのような関係 があるとしても，プロカルシトニン３−１１６を測定することと，プロカ ルシトニン一般を測定することとが同義とはいえないことは明らかであ る。更に付け加えれば，敗血症等の患者の血清中に含まれるプロカルシト ニンの大部分はプロカルシトニン３−１１６であるとの知見が存在する としても，敗血症等であるかどうかが明らかではない（だからこそ，その 診断を要する）患者については，その血清中のプロカルシトニンの大部分 がプロカルシトニン３−１１６であるかどうかは明らかではないはずで ある。したがって，敗血症等であるかどうかの診断に当たり，検出された プロカルシトニン一般の大部分がプロカルシトニン３−１１６であると の前提に立つことはできないというべきであるから，上記知見の存在は， 前記アの判断を左右するものではない。 また，上記2)の点については，本件明細書には，正常者及び敗血症患者 の血清中のプロカルシトニン濃度を測定した旨が記載されているところ （【００６２】），【００６２】に明示の記載はないが，上記測定は，【０ ０２３】と同様に，市販のプロカルシトニンアッセイを用いて行われたも のと理解することができる。 しかしながら，本件明細書には，かかる測定は，これと同時に行われた これらの者の血清中のプロホルモン濃度の測定結果と対比することによ り，正常者と敗血症患者の間の濃度の差異がプロカルシトニンにおいて際 立っていることを示すものである旨の記載があることからすると（【００ ５９】，【００６２】，【００６３】，表３），上記測定が，本件特許に＼n係る「敗血症及び敗血症様全身性感染を検出するための方法」の具体例と して記載されたものであるとは認められない。したがって，上記2)の主張 は，その前提を誤るものである。 以上によれば，控訴人の上記主張を採用することはできない。
(2) 被告方法について
前記前提事実のとおり，被告装置及び被告キットを使用すると，患者の 検体中において，プロカルシトニン３−１１６とプロカルシトニン１−１ １６とを区別することなく，いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度 を測定することができ，その測定結果に基づき敗血症の鑑別診断等が行わ れていると認められるものの，本件全証拠によっても，被告装置及び被告 キットを使用して敗血症等を検出する過程で，プロカルシトニン３−１１ ６の量が明らかにされているとは認められない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告方法は，構＼n成要件Ａを充足するものとはいえない。
◆判決本文
原審はこちら
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 間接侵害
>> ピックアップ対象
2019.05.24
平成29(ワ)27298 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年3月19日 東京地方裁判所
機器を持ち出した人は特定できないが、持ち出されたことは認定できるとして、
当該機器の販売額が損害として認められました。グンマジとは、解錠するための特殊工具です。
前記オの事実に，本件元従業員らが，平成２６年１０月以降，原告を順 次退職し，被告会社に転職したこと（前記１）を総合すると，株式会社ジョ ーエイ製機製の製造番号５５５番及び５９７番のキーマシン（計２台）は， 本件元従業員らのうちの誰かが，原告内に置かれていたものを持ち出したか， 又は，仕事等のために持ち出し，そのまま返却せずに被告会社に移して，業 務に使用したものと認められる。
イ もっとも，本件元従業員らのうちの誰かが上記キーマシン（２台）を持ち 出したことは認められるものの，その中の誰が上記キーマシン（２台）を持 ち出したかは不明であり，被告Ｂ又は被告Ｃが上記キーマシン（２台）を持 ち出したと認めるに足りる証拠はない。
・・・・
以上のとおり，原告が主張する各不法行為のうち，本件元従業員らのうちの誰 かがキーマシン及びグンマジを持ち出した行為（前記２(2)，(3)）は，原告に対す る不法行為を構成するというべきである。また，これらの行為は，遅くとも，本＼n件元従業員らのうち，最も遅く原告を退職した被告Ｃの退職日である平成２７年 ３月３１日までに行われたと認められる。 もっとも，被告Ｂ又は被告Ｃが上記不法行為をしたと認めるに足りず，また， 被告Ｂ，被告Ｃ及び被告Ａが上記不法行為に共謀等によりその不法行為に加担し たとも認めるに足りないから，被告Ｂ，被告Ｃ及び被告Ａが不法行為責任を負う とは認められない。
他方，上記キーマシンやグンマジが原告から持ち出された時期は不明であるも のの，これらの工具等は，原告から持ち出された後，いずれかの時期に，被告所 有の車両や本件倉庫に移され，また，被告会社従業員が使用しているのであるか ら，持ち出した者がその時点で既に被告会社の従業員であったか，又は，少なく とも，持ち出した者と意を通じて，被告会社の管理下に移すことに協力した被告 会社の従業員がいたと推認することができる。 そして，上記工具等は，被告会社が行う開錠業務で使用するために持ち出され たものであると認められるから，工具等を持ち出した者，又は，その協力者は， 被告会社での業務のために，工具等を持ち出し，原告に損害を加えているのであ り，使用者である被告会社は，原告に対し，使用者責任に基づく損害賠償責任を 負うというべきである。 これに対し，被告会社は，本件元従業員らの行動を把握していなかったことな どから使用者責任を負うことはないと主張するが，被告会社が被用者の選定やそ の事業の監督について相当な注意をしたとも，相当な注意をしても損害が生ずべ きであったとも認められず，被告会社は使用者責任に基づく損害賠償責任を免れ ないというべきである。
・・・・
キーマシンを持ち出したことによる損害について 証拠（甲１６〜１９）及び弁論の全趣旨によれば，被告会社の車両及び本件 倉庫に置かれていた原告所有の株式会社ジョーエイ製機製の製造番号５５５ 番及び５９７番のキーマシンの販売価格は３２万円であると認められ，２台の 販売価格合計６４万円が損害額となる。
グンマジを持ち出したことによる損害について
原告は，本件元従業員らがグンマジを持ち出したことによって，原告がグン マジの開錠方法を独占的に使用することで得られていた市場による優位性を 喪失し，得べかりし利益を喪失したと主張する。 しかし，原告は，本件講座において，原告従業員ではなく，また，原告従業 員になるとは限らない本件講座の受講生にもグンマジの解錠技術を教え，原告 に入社せずに，鍵師として自らで開錠業務を行うことを考えている元受講生に 対してもグンマジを販売していたといえるから，原告がグンマジの開錠方法を 市場において独占的に使用していたとは認められない。また，グンマジによっ て開錠することができるというスイッチサムターンの一般家庭における普及 率は明らかではなく，スイッチサムターンでない鍵はグンマジを使用しなくて も開錠することができるのであり，原告においても，開錠依頼があった案件の 全てでグンマジが使用されていたわけではない。また，被告会社が開錠業務を 行っていた規模が原告の業務に影響を及ぼす程度であったことを認めるに足 りる証拠はない。（甲３６，Ｋ〔１８-２０頁〕，被告Ｂ〔１８-１９頁〕，前記 ４）。
以上によれば，本件元従業員らがグンマジを持ち出したことによって，原告 が市場による優位性を喪失したことによる損害が生じたとは認められない。も っとも，本件倉庫にあった構成部品と併せて，Ｆ及び本件元従業員らのうちの＼n誰かが，合計少なくとも２台のグンマジを持ち出したと認められ，被告会社は この行為について使用者責任に基づく損害賠償責任を負うところ，グンマジの 販売価格は１台２９万８０００円であったから，２台の販売価格相当額の合計 ５９万６０００円が損害となるといえる。
前記オの事実に，本件元従業員らが，平成２６年１０月以降，原告を順 次退職し，被告会社に転職したこと（前記１）を総合すると，株式会社ジョ ーエイ製機製の製造番号５５５番及び５９７番のキーマシン（計２台）は， 本件元従業員らのうちの誰かが，原告内に置かれていたものを持ち出したか， 又は，仕事等のために持ち出し，そのまま返却せずに被告会社に移して，業 務に使用したものと認められる。
イ もっとも，本件元従業員らのうちの誰かが上記キーマシン（２台）を持ち 出したことは認められるものの，その中の誰が上記キーマシン（２台）を持 ち出したかは不明であり，被告Ｂ又は被告Ｃが上記キーマシン（２台）を持 ち出したと認めるに足りる証拠はない。
・・・・
以上のとおり，原告が主張する各不法行為のうち，本件元従業員らのうちの誰 かがキーマシン及びグンマジを持ち出した行為（前記２(2)，(3)）は，原告に対す る不法行為を構成するというべきである。また，これらの行為は，遅くとも，本＼n件元従業員らのうち，最も遅く原告を退職した被告Ｃの退職日である平成２７年 ３月３１日までに行われたと認められる。 もっとも，被告Ｂ又は被告Ｃが上記不法行為をしたと認めるに足りず，また， 被告Ｂ，被告Ｃ及び被告Ａが上記不法行為に共謀等によりその不法行為に加担し たとも認めるに足りないから，被告Ｂ，被告Ｃ及び被告Ａが不法行為責任を負う とは認められない。
他方，上記キーマシンやグンマジが原告から持ち出された時期は不明であるも のの，これらの工具等は，原告から持ち出された後，いずれかの時期に，被告所 有の車両や本件倉庫に移され，また，被告会社従業員が使用しているのであるか ら，持ち出した者がその時点で既に被告会社の従業員であったか，又は，少なく とも，持ち出した者と意を通じて，被告会社の管理下に移すことに協力した被告 会社の従業員がいたと推認することができる。 そして，上記工具等は，被告会社が行う開錠業務で使用するために持ち出され たものであると認められるから，工具等を持ち出した者，又は，その協力者は， 被告会社での業務のために，工具等を持ち出し，原告に損害を加えているのであ り，使用者である被告会社は，原告に対し，使用者責任に基づく損害賠償責任を 負うというべきである。 これに対し，被告会社は，本件元従業員らの行動を把握していなかったことな どから使用者責任を負うことはないと主張するが，被告会社が被用者の選定やそ の事業の監督について相当な注意をしたとも，相当な注意をしても損害が生ずべ きであったとも認められず，被告会社は使用者責任に基づく損害賠償責任を免れ ないというべきである。
・・・・
キーマシンを持ち出したことによる損害について 証拠（甲１６〜１９）及び弁論の全趣旨によれば，被告会社の車両及び本件 倉庫に置かれていた原告所有の株式会社ジョーエイ製機製の製造番号５５５ 番及び５９７番のキーマシンの販売価格は３２万円であると認められ，２台の 販売価格合計６４万円が損害額となる。
グンマジを持ち出したことによる損害について
原告は，本件元従業員らがグンマジを持ち出したことによって，原告がグン マジの開錠方法を独占的に使用することで得られていた市場による優位性を 喪失し，得べかりし利益を喪失したと主張する。 しかし，原告は，本件講座において，原告従業員ではなく，また，原告従業 員になるとは限らない本件講座の受講生にもグンマジの解錠技術を教え，原告 に入社せずに，鍵師として自らで開錠業務を行うことを考えている元受講生に 対してもグンマジを販売していたといえるから，原告がグンマジの開錠方法を 市場において独占的に使用していたとは認められない。また，グンマジによっ て開錠することができるというスイッチサムターンの一般家庭における普及 率は明らかではなく，スイッチサムターンでない鍵はグンマジを使用しなくて も開錠することができるのであり，原告においても，開錠依頼があった案件の 全てでグンマジが使用されていたわけではない。また，被告会社が開錠業務を 行っていた規模が原告の業務に影響を及ぼす程度であったことを認めるに足 りる証拠はない。（甲３６，Ｋ〔１８-２０頁〕，被告Ｂ〔１８-１９頁〕，前記 ４）。
以上によれば，本件元従業員らがグンマジを持ち出したことによって，原告 が市場による優位性を喪失したことによる損害が生じたとは認められない。も っとも，本件倉庫にあった構成部品と併せて，Ｆ及び本件元従業員らのうちの＼n誰かが，合計少なくとも２台のグンマジを持ち出したと認められ，被告会社は この行為について使用者責任に基づく損害賠償責任を負うところ，グンマジの 販売価格は１台２９万８０００円であったから，２台の販売価格相当額の合計 ５９万６０００円が損害となるといえる。
関連カテゴリー
>> 営業秘密
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2019.05.24
平成30(ワ)11204 商標権侵害差止請求事件 商標権 民事訴訟 平成31年4月10日 東京地方裁判所(40部)
被告標章は、上段に「ＡＢＣカイロプラクティックセンター」，下段に「乙地整体院」です。本件登録商標は，「ＡＢＣカイロプラクティック」（標準文字）です。本件登録商標は、先願商標「ＡＢＣ」と類似するので、4条1項11号違反の無効理由があるので、権利行使不能と判断されました。争点は、「ＡＢＣカイロプラクティック」から「ＡＢＣ」を要部認定できるかです。
引用商標と原告商標の類否について
ア 商標の類否は，対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用さ れた場合に，その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあ るか否かによって決すべきであるが，それには，使用された商標がその外 観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して 全体的に考察すべきであり，かつ，その商品又は役務に係る取引の実情を 明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当 である（最高裁昭和４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３ ９９頁，最高裁平成９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０ ５５頁参照）。
この点に関し，複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるもの＼nについて，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分のみを他人の商標と＼n比較して商標そのものの類否を判断することは，原則として許されないが， 商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対して商品又は役務の出所識別＼n標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外 の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合 などには，その部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判 断することも許されるも 察し得るところ，「ＡＢＣ」はアルファベットの最初の三文字を並べたも のであり，「初歩。基本。いろは。」などの観念も生じる語として需要者 に馴染みのある上，「ＡＢＣ」の文字は役務の内容等を具体的に表すもの＼nでもないことからすれば，原告商標の指定役務に係る取引者，需要者に対 し，役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ る。そうすると，原告商標の要部は「ＡＢＣ」の部分であり，この部分の みを抽出して引用商標と比較して商標の類否の判断をすることが許される というべきである。 原告商標の構成部分である「ＡＢＣ」と引用商標である「ＡＢＣ」は，＼nその外観，観念及び称呼がいずれも同一であり，整体院等の店舗における 役務の提供に当たり使用されるという実情を踏まえても，原告商標と引用 商標とが同一又は類似の役務に使用された場合に，役務の出所につき誤認 混同を生ずるおそれがあるということができる。
ウ これに対し，原告は，「ＡＢＣ」の文字には英単語としての意味がない ことから，原告商標の「ＡＢＣ」の部分はそれのみで役務の出所識別標識 としての機能を有するものではないと主張する。＼nしかしながら，「ＡＢＣ」の文字に英単語として特定の意味を有するも のではないとしても，アルファベットの最初の三文字として需要者にとっ て馴染みがあることは前記判示のとおりであり，「カイロプラクティック」 という部分が，原告商標の指定役務との関係において，役務の種類ないし 内容を表示するものにすぎないのに対し，「ＡＢＣ」という部分は役務の＼n内容等を具体的に表すものでもないことも考慮すると，同部分は，それの＼nみで役務の出所識別標識としての機能を有するものということができる。＼nまた，原告は，原告商標の「ＡＢＣ」の部分は，役務の内容や役務を提 供する方針等と関連する略語として使用される実情があるため，原告商標 の「ＡＢＣ」の部分は「カイロプラクティック」という役務の内容と関連 する何らかの略語という印象を与えるのが自然であると主張する。 しかし，「ＡＢＣ」という語が役務の内容や役務を提供する方針等の略 語として使用されるのが一般的であるということはできず，むしろ，前記 のとおり，アルファベットの最初の三文字として理解されるのが通常であ るというべきである。そうすると，原告商標の「ＡＢＣ」の部分が「カイ ロプラクティック」という役務の内容と関連する何らかの略語という印象 を需要者に与えるということはできない。 したがって，原告の主張は理由がない。
引用商標と原告商標の類否について
ア 商標の類否は，対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用さ れた場合に，その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあ るか否かによって決すべきであるが，それには，使用された商標がその外 観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して 全体的に考察すべきであり，かつ，その商品又は役務に係る取引の実情を 明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当 である（最高裁昭和４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３ ９９頁，最高裁平成９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０ ５５頁参照）。
この点に関し，複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるもの＼nについて，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分のみを他人の商標と＼n比較して商標そのものの類否を判断することは，原則として許されないが， 商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対して商品又は役務の出所識別＼n標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外 の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合 などには，その部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判 断することも許されるも 察し得るところ，「ＡＢＣ」はアルファベットの最初の三文字を並べたも のであり，「初歩。基本。いろは。」などの観念も生じる語として需要者 に馴染みのある上，「ＡＢＣ」の文字は役務の内容等を具体的に表すもの＼nでもないことからすれば，原告商標の指定役務に係る取引者，需要者に対 し，役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ る。そうすると，原告商標の要部は「ＡＢＣ」の部分であり，この部分の みを抽出して引用商標と比較して商標の類否の判断をすることが許される というべきである。 原告商標の構成部分である「ＡＢＣ」と引用商標である「ＡＢＣ」は，＼nその外観，観念及び称呼がいずれも同一であり，整体院等の店舗における 役務の提供に当たり使用されるという実情を踏まえても，原告商標と引用 商標とが同一又は類似の役務に使用された場合に，役務の出所につき誤認 混同を生ずるおそれがあるということができる。
ウ これに対し，原告は，「ＡＢＣ」の文字には英単語としての意味がない ことから，原告商標の「ＡＢＣ」の部分はそれのみで役務の出所識別標識 としての機能を有するものではないと主張する。＼nしかしながら，「ＡＢＣ」の文字に英単語として特定の意味を有するも のではないとしても，アルファベットの最初の三文字として需要者にとっ て馴染みがあることは前記判示のとおりであり，「カイロプラクティック」 という部分が，原告商標の指定役務との関係において，役務の種類ないし 内容を表示するものにすぎないのに対し，「ＡＢＣ」という部分は役務の＼n内容等を具体的に表すものでもないことも考慮すると，同部分は，それの＼nみで役務の出所識別標識としての機能を有するものということができる。＼nまた，原告は，原告商標の「ＡＢＣ」の部分は，役務の内容や役務を提 供する方針等と関連する略語として使用される実情があるため，原告商標 の「ＡＢＣ」の部分は「カイロプラクティック」という役務の内容と関連 する何らかの略語という印象を与えるのが自然であると主張する。 しかし，「ＡＢＣ」という語が役務の内容や役務を提供する方針等の略 語として使用されるのが一般的であるということはできず，むしろ，前記 のとおり，アルファベットの最初の三文字として理解されるのが通常であ るというべきである。そうすると，原告商標の「ＡＢＣ」の部分が「カイ ロプラクティック」という役務の内容と関連する何らかの略語という印象 を需要者に与えるということはできない。 したがって，原告の主張は理由がない。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.05.24
平成28(ワ)8552 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年4月18日 大阪地方裁判所
猫のイラストについて著作物性ありと認定されました。
ウ 原告イラストの表現上の特徴＼n
原告イラストについては，以下の表現上の特徴を看取することができる。＼n
(ｱ) 原告イラストは，丸まって眠っている猫を上方から描くに当たり，円 形状の上部に配された猫の顔のあごの下から片前足を出して，その片前足を片後ろ 足や尻尾とほぼ同じ場所でまとめて描くことによって，ほぼ全体を略円形状の輪郭 の中に収める一方で，輪郭より外の部分等は描いていないため，全体が一個のマー ク（原告は家紋と表現する。）であるかのような印象を与える。＼n
(ｲ) 原告イラストの基本的輪郭は円形状であるが，耳や片後ろ足が円から 若干突出して描かれているほか，猫の後頭部から肩にかけての部位は若干ふくらむ ように描かれ，機械的な真円ではないことから，猫がきれいに丸まっているという 基本的な印象を維持しつつも，柔らかく自然な印象を与える。
(ｳ) 略円形状の上半分には，猫の頭部，片前足，片後ろ足及び尻尾が猫と 分かるように描かれているのに対し，略円形状の下半分は，雲を想わせる抽象的な 紋様となっているところ，略円形状の輪郭に沿って右回りにたどると，猫の顔や首 の白黒の模様が徐々に変化して雲を想わせる紋様となり，さらにたどると，猫の片 後ろ足と尻尾になるという形で連続的に変化しており，また，猫の片前足の付け根 は渦巻状になっているが，これを白黒反転させた紋様が下半分の雲を想わせる紋様 の中に三個存在するため，全体として，猫を描いた部分と抽象的な紋様の部分とが， うまく一体化している。
(2) 被告の主張について
被告は，平成２３年９月以前から，原告イラストと同種のイラスト又は写真（乙 １ないし４）が存在していたことを理由に，原告イラストはありふれたものであっ て創作性がなく，美術の著作物に該当しないことを主張する趣旨と解される。 しかしながら，乙１及び２は，実物の猫が鍋の中で丸まって眠っている様子を上 方又は横から撮影した写真であるが，原告イラストは，実物の猫をそのまま忠実に デッサンしたものではないから，これらの写真によって原告イラストの創作性が否 定されるとはいえない。 また，乙３及び４は猫が丸まって眠っている様子を上方から描いたイラストであ るが，乙３及び４の絵には原告イラストとは異なる点が相当数みられ，これらによ っても，原告イラストがありふれたものであると認めることはできない。 なお，被告は，被告イラストを作成する過程で乙５を入手し，被告デザイナーに 渡した旨主張しているが，これが原告において原告イラストを作成した平成２３年 ９月までの時点で存在していたことを認めるに足りる証拠はない（甲３１，３２参 照）。
(3) 争点１についての判断
原告イラストは，前記(1)ウで述べたとおり，表現上の特徴を有するところ，前＼n記(2)で検討したとおり，これらはありふれたものということはできず，創作性が認 められるから，原告イラストは，原告がこれを作成した時点で，美術の著作物とし て創作されたものと認められる。原告は，前記(1)ア及びイで認定した経緯により，原告イラスト作成後，それを広めるために，あるいは商業的に利用するために，Ｔシャツ販売サイトを介して，原告イラストを付したＴシャツを販売したことが認められるが，これは原告が創作した美術の著作物を用いたＴシャツを販売したにすぎないから，このことは，原告イラストの著作物性を否定する理由とはならず，原告イラストが応用美術に属するものとして，その著作物性を否定する被告の主張は，採用できない。
ウ 原告イラストの表現上の特徴＼n
原告イラストについては，以下の表現上の特徴を看取することができる。＼n
(ｱ) 原告イラストは，丸まって眠っている猫を上方から描くに当たり，円 形状の上部に配された猫の顔のあごの下から片前足を出して，その片前足を片後ろ 足や尻尾とほぼ同じ場所でまとめて描くことによって，ほぼ全体を略円形状の輪郭 の中に収める一方で，輪郭より外の部分等は描いていないため，全体が一個のマー ク（原告は家紋と表現する。）であるかのような印象を与える。＼n
(ｲ) 原告イラストの基本的輪郭は円形状であるが，耳や片後ろ足が円から 若干突出して描かれているほか，猫の後頭部から肩にかけての部位は若干ふくらむ ように描かれ，機械的な真円ではないことから，猫がきれいに丸まっているという 基本的な印象を維持しつつも，柔らかく自然な印象を与える。
(ｳ) 略円形状の上半分には，猫の頭部，片前足，片後ろ足及び尻尾が猫と 分かるように描かれているのに対し，略円形状の下半分は，雲を想わせる抽象的な 紋様となっているところ，略円形状の輪郭に沿って右回りにたどると，猫の顔や首 の白黒の模様が徐々に変化して雲を想わせる紋様となり，さらにたどると，猫の片 後ろ足と尻尾になるという形で連続的に変化しており，また，猫の片前足の付け根 は渦巻状になっているが，これを白黒反転させた紋様が下半分の雲を想わせる紋様 の中に三個存在するため，全体として，猫を描いた部分と抽象的な紋様の部分とが， うまく一体化している。
(2) 被告の主張について
被告は，平成２３年９月以前から，原告イラストと同種のイラスト又は写真（乙 １ないし４）が存在していたことを理由に，原告イラストはありふれたものであっ て創作性がなく，美術の著作物に該当しないことを主張する趣旨と解される。 しかしながら，乙１及び２は，実物の猫が鍋の中で丸まって眠っている様子を上 方又は横から撮影した写真であるが，原告イラストは，実物の猫をそのまま忠実に デッサンしたものではないから，これらの写真によって原告イラストの創作性が否 定されるとはいえない。 また，乙３及び４は猫が丸まって眠っている様子を上方から描いたイラストであ るが，乙３及び４の絵には原告イラストとは異なる点が相当数みられ，これらによ っても，原告イラストがありふれたものであると認めることはできない。 なお，被告は，被告イラストを作成する過程で乙５を入手し，被告デザイナーに 渡した旨主張しているが，これが原告において原告イラストを作成した平成２３年 ９月までの時点で存在していたことを認めるに足りる証拠はない（甲３１，３２参 照）。
(3) 争点１についての判断
原告イラストは，前記(1)ウで述べたとおり，表現上の特徴を有するところ，前＼n記(2)で検討したとおり，これらはありふれたものということはできず，創作性が認 められるから，原告イラストは，原告がこれを作成した時点で，美術の著作物とし て創作されたものと認められる。原告は，前記(1)ア及びイで認定した経緯により，原告イラスト作成後，それを広めるために，あるいは商業的に利用するために，Ｔシャツ販売サイトを介して，原告イラストを付したＴシャツを販売したことが認められるが，これは原告が創作した美術の著作物を用いたＴシャツを販売したにすぎないから，このことは，原告イラストの著作物性を否定する理由とはならず，原告イラストが応用美術に属するものとして，その著作物性を否定する被告の主張は，採用できない。
◆判決本文
原告表現、被告製品は以下です。
2019.05.23
Amgen Inc. v. Sandoz Inc., Appeal No. 2018-1551 (Fed. Cir. May 8, 2019)
米国の連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）で、均等侵害について、「均等論は例外的に適用されるべきであり、すべての特許侵害案件で直接侵害の次に行われる分析ではなく、クレームの範囲を容易に拡大するものではない」と示しました。
日本の場合は、均等の第1要件が歯止めとなります。すなわち、技術的思想が同一であることが必要です（マキサカルシトール事件最高裁判決）ので、むやみな拡大はないともいえます。
日本語の解説は下記を参照ください。
関連カテゴリー
>> 均等
>> 外国
>> ピックアップ対象
2019.05.22
平成30(行ケ)10061 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月25日 知的財産高等裁判所
進歩性違反なしとした審決が取り消されました。理由は、『「医療溶液」を「用時混合型急性血液浄化用薬液」にすることを試みる動機付けがあるというものです。』
甲３には，引用発明２（実施例４記載の用時混合型の医療溶液）が「急性血液浄化用薬液」であることを明示した記載はない。一方で，甲３には，前記(1)イ(イ)認定のとおり，「本発明」の目的の１つは，滅菌されかつ沈殿物を含まず，保存及び使用の間に渡り良好な安定性を保証する「医療溶液」（血液透析，血液透析濾過，血液濾過及び腹膜透析用の透析液，腎疾患集中治療室内での透析用の溶液，通常は緩衝物質を含む置換液又は輸液，並びに栄養目的のための溶液）を提供することにあることの開示がある。この「医療溶液」中の「腎疾患集中治療室内での透析用の溶液」とは，救急・集中治療領域において，急性腎不全の患者に対して行う持続的な血液浄化のための透析用の溶液を含むことは自明である。
また，甲３には，前記(1)イ(ア)及び(イ)認定のとおり，1)急性腎不全に罹患している患者に適応となる治療法は，数週間を通しての持続的腎機能代替療法（ＣＲＲＴ）であり，血液濾過が用いられるが，血清リンレベルが正常な患者からリンを効率的に除去してしまう結果，定期的な週３回の血液透析治療を受けている患者よりも高い頻度で，低リン血症が起こり得るものであること，2)低リン血症は，リンの投与によって予防，治療されるが，医療溶液にリンを導入する場合，沈殿する様々なリン酸カルシウムの形成の問題があり，生理的ｐＨに等しいｐＨ値を有する生理溶液では，リン酸カルシウムの沈殿の危険性が高くなるという問題があること，3)「本発明」の発明者らは，特定のｐＨ範囲等の如き一定の条件下では，カルシウムイオン及びマグネシウムイオンを重炭酸塩及びリン酸塩重炭酸塩と共に保持し得ることができ，滅菌の安定なリン酸塩含有医療溶液を提供できることを見出したことの開示があることからすると，「本発明」の実施例である引用発明２の「医療溶液」は，急性腎不全に罹患している患者に適応し得るものと理解できる。以上の点に照らすと，甲３に接した当業者においては，甲３記載の実施例４（引用発明２）において，当該「医療溶液」を「用時混合型急性血液浄化用薬液」にすることを試みる動機付けがあるものと認められる。したがって，当業者は，引用発明２において，相違点（甲３−１−４’）に係る本件訂正発明１の構成とすることを容易に想到することができたものと認められる。これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(イ)これに対し，被告らは，引用発明２が具体的に「腎疾患集中治療室内での透析用の溶液」あるいは「急性血液浄化用薬液」である旨示した記載はないこと，引用発明２が，明示的な記載なくして，当然に「急性血液浄化用薬液」であると解すべき技術常識はないことからすると，「医薬溶液」として記載された引用発明２を「急性血液浄化用薬液」にすることは，当業者が容易に想到し得たことではないから，相違点（甲３−１−４’）は当業者が容易に想到し得たものではない旨主張する。しかしながら，前記(ア)のとおり，甲３の記載事項に照らすと，当業者は，引用発明２において，相違点（甲３−１−４’）に係る本件訂正発明１の構成とすることを容易に想到することができたものと認められるから，被告らの上記主張は採用することができない。＼n
甲３には，引用発明２（実施例４記載の用時混合型の医療溶液）が「急性血液浄化用薬液」であることを明示した記載はない。一方で，甲３には，前記(1)イ(イ)認定のとおり，「本発明」の目的の１つは，滅菌されかつ沈殿物を含まず，保存及び使用の間に渡り良好な安定性を保証する「医療溶液」（血液透析，血液透析濾過，血液濾過及び腹膜透析用の透析液，腎疾患集中治療室内での透析用の溶液，通常は緩衝物質を含む置換液又は輸液，並びに栄養目的のための溶液）を提供することにあることの開示がある。この「医療溶液」中の「腎疾患集中治療室内での透析用の溶液」とは，救急・集中治療領域において，急性腎不全の患者に対して行う持続的な血液浄化のための透析用の溶液を含むことは自明である。
また，甲３には，前記(1)イ(ア)及び(イ)認定のとおり，1)急性腎不全に罹患している患者に適応となる治療法は，数週間を通しての持続的腎機能代替療法（ＣＲＲＴ）であり，血液濾過が用いられるが，血清リンレベルが正常な患者からリンを効率的に除去してしまう結果，定期的な週３回の血液透析治療を受けている患者よりも高い頻度で，低リン血症が起こり得るものであること，2)低リン血症は，リンの投与によって予防，治療されるが，医療溶液にリンを導入する場合，沈殿する様々なリン酸カルシウムの形成の問題があり，生理的ｐＨに等しいｐＨ値を有する生理溶液では，リン酸カルシウムの沈殿の危険性が高くなるという問題があること，3)「本発明」の発明者らは，特定のｐＨ範囲等の如き一定の条件下では，カルシウムイオン及びマグネシウムイオンを重炭酸塩及びリン酸塩重炭酸塩と共に保持し得ることができ，滅菌の安定なリン酸塩含有医療溶液を提供できることを見出したことの開示があることからすると，「本発明」の実施例である引用発明２の「医療溶液」は，急性腎不全に罹患している患者に適応し得るものと理解できる。以上の点に照らすと，甲３に接した当業者においては，甲３記載の実施例４（引用発明２）において，当該「医療溶液」を「用時混合型急性血液浄化用薬液」にすることを試みる動機付けがあるものと認められる。したがって，当業者は，引用発明２において，相違点（甲３−１−４’）に係る本件訂正発明１の構成とすることを容易に想到することができたものと認められる。これと異なる本件審決の判断は，誤りである。
(イ)これに対し，被告らは，引用発明２が具体的に「腎疾患集中治療室内での透析用の溶液」あるいは「急性血液浄化用薬液」である旨示した記載はないこと，引用発明２が，明示的な記載なくして，当然に「急性血液浄化用薬液」であると解すべき技術常識はないことからすると，「医薬溶液」として記載された引用発明２を「急性血液浄化用薬液」にすることは，当業者が容易に想到し得たことではないから，相違点（甲３−１−４’）は当業者が容易に想到し得たものではない旨主張する。しかしながら，前記(ア)のとおり，甲３の記載事項に照らすと，当業者は，引用発明２において，相違点（甲３−１−４’）に係る本件訂正発明１の構成とすることを容易に想到することができたものと認められるから，被告らの上記主張は採用することができない。＼n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.05.16
平成29(ワ)6906 商標権侵害差止等請求事件 商標権 平成30年11月5日 大阪地方裁判所
漏れていたのでアップします。ミニオン語をミニオンの図柄と一緒に使用した場合に、商標的使用ではないと判断されました。
被告各商品において，被告各標章は，ミニオンの図柄とともに表示されて＼nいるところ，被告各商品のようなＴシャツ，下着，帽子，靴下等の服飾品には，一 般に様々な図柄や単語ないしフレーズが装飾的なデザインとして用いられることが 多く見られ，被告各商品に付されたミニオンの図柄と被告各標章も，そのようなデ ザインとしての性質を有すると認められる。他方，服飾品では，被告各商品で被告 各標章が付されている位置には，装飾的なデザインと兼ねてブランド名が表示され＼nる場合もある（前記１(6)）。このことからすると，被告各商品に接した需要者が， 被告各標章を「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様に より使用されていない商標」（商標法２６条１項６号）と認識するか否かは，ミニ オンの図柄や被告各標章が服飾品のデザインとしての性質を有することを前提にし つつ，更に被告各標章の使用態様や取引の実情等を総合考慮して検討する必要があ る。
(2) 前記１(1)ア(ｱ)で認定したとおり，ミニオンは，それが登場する米国の映 画が大ヒットとなり，●（略）●という対象者を限定した被告のアンケートにおい てであるとはいえ高い周知度があったことから，一般的に高い周知性を有している とキャラクターであると推認される。そして，被告各商品はそのようなミニオンの キャラクターグッズであるから，需要者は，ミニオンのキャラクターに関心を有し， 被告各商品がミニオンのキャラクターグッズであるという点に着目してこれを購入 するものと考えられる。
そして，前記１(1)イのとおり，被告各商品は主としてＵＳＪのパーク内及び近隣 の直営店舗で公式グッズとして販売されているところ，ＵＳＪを訪れる需要者が上 記のような関心を有することに加え，パーク内のキャラクターとしてミニオンが導 入されていることからすると，需要者にとっては，ミニオンが，ＵＳＪ（被告）が 擁するキャラクターであり，被告各商品は，そのＵＳＪ（被告）がパーク内と近隣 で運営する店舗で販売している公式のキャラクターグッズであるということをもっ て，他の商品との出所の識別としては十分であり，それ以上に被告各商品の出所の＼n識別を意識する動機に乏しいと考えられる。 また，前記１(2)のとおり，パーク内及び近隣の直営店舗では，ミニオンのキャラ クターグッズは，服飾品である被告各商品に限らず，服飾品でない文房具，歯ブラ シ，コップ，菓子に至るまで多岐にわたって展開されており，それらに広く被告各 標章ないし「ＢＥＬＬＯ！」が付されている。また，ＵＳＪのパーク内でも，具体 的商品を離れて，周知のミニオンのキャラクターに関連して，看板等に「ＢＥＬＬ Ｏ！」との表示がされている。このように，被告各標章や「ＢＥＬＬＯ！」が，広＼nくミニオンのキャラクターとセットで使用されていることからすると，パーク内及 び近隣の直営店舗を訪れた需要者は，被告各標章や「ＢＥＬＬＯ！」をもって，少 なくとも周知のミニオンのキャラクターと何かしら関連性を有する語ないしフレー ズとして認識すると考えられる（なお，被告は，「ＢＥＬＬＯ」という語は，ミニ オンが用いるミニオン語として認識されると主張する。しかし，映画の設定上はそ のようにされているとしても，ミニオン語は１８種類以上あり，映画の宣伝等でも ミニオン語〔特にＢＥＬＬＯ〕に着目した宣伝がされているとも認められないこと 〔前記１(1)ア(ｲ)〕からすると，ミニオンというキャラクターが周知であることを 超えて，「ＢＥＬＬＯ」という語がミニオン語であることまでが被告各商品の需要 者の間で周知となっているとは認められないから，需要者が「ＢＥＬＬＯ」という 語がミニオン語であるとまで認識するとは認められない。）。 これらの状況からすると，パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者が，被告 各標章をミニオンの図柄とは関連のないものと認識し，それによって被告各商品の 出所を識別するとは考え難く，需要者は，被告各標章をもって少なくともミニオン のキャラクターと関連する何らかの語ないしフレーズとして認識し，被告各商品の 出所については，それがＵＳＪ（被告）の直営店舗で販売されるミニオンのキャラ クターの公式グッズであることや，被告各商品にも一般に商品の出所が表示される＼n部位である商品のタグやパッケージに本件被告ロゴが表示されていることによって＼n識別すると認めるのが相当である。
(3) もっとも，本件各商標が周知なものであれば，需要者は，それを既知の出 所表示として認識しているから，被告各標章が周知のミニオンの図柄と共に表＼示さ れ，上記のような状況で販売される場合でも，被告各標章を出所表示として認識す＼nることになると考えられる。そして，上記１(5)のとおり，原告が，その創業以来， オリジナルブランドを周知させるべく，「ＢＥＬＬＯ」の文字ないしその筆記体風 の文字で構成される本件各商標を取り扱う商品に付すなどしてきたことは認められ＼nる。
しかし，原告が取り扱う商品が掲載された雑誌は印刷部数が格別多いわけでもな い男性誌に限られ（乙２９ないし３１，弁論の全趣旨），掲載された頻度も，上記 １(5)ウのとおり短期間に限られている。また，上記１(5)アのとおり百貨店等で原 告が取り扱う商品の販売コーナーが設けられたこと自体は，原告が取り扱う商品の 需要者層に対する訴求力があるとはいえ，販売コーナーはさほど大きなものではな く，コーナーが設けられた期間も短期間にとどまっている。また，原告は，その取 り扱う商品を複数の展示会に出展しているが，いずれも短期のものである上に，回 数も５回にとどまっている。さらに，検索エンジンである「Google」で「ＢＥＬＬ Ｏ 帽子」等の検索ワードで検索した場合に原告の取り扱う商品に関するウェブペ ージが上位にヒットすること（甲９の１ないし４）は，原告以外にも「ＢＥＬＬ Ｏ」という文字を含むブランド名を採用する同業者がある程度存在しないのであれ ば，当然のことであって，それをもって本件各商標の周知性を推認することはでき ない。これらからすると，本件各商標が被告各商品の需要者の間で周知性を有する とは認められないから，その既知性に基づいて被告各商品の需要者が被告各標章を 出所表示として認識するとはいえない。＼n
(4) 以上に対し，原告は，1)被告各標章が幅広く使用され始めたのは，被告各 商品の販売開始時期の頃ではなく比較的最近のことであり，需要者が，被告各標章 を何らかの出所表示として認識する具体的可能＼性が否定される前提を欠く，2)ＵＳ Ｊではコラボ商品としてコラボ先の出所が表示された商品が販売されていたり，ウ＼nェブサイトではミニオンのキャラクターに係る権利のライセンス先がライセンス商 品を販売したりしていることに照らせば，需要者が，被告各標章を何らかの出所表＼n示として認識する可能性は否定されないと主張する。＼nまず，1)についてみると，確かに，被告各標章の使用状況が，被告各商品の販売 時期から次第に拡大している可能性は否定できない。しかし，乙５４の各写真自体＼nには，撮影年月日の表示はないものの，被告において商品販売等を担当する部署の＼n者が，新たな店舗展開や装飾展開をするに当たり，これらの履歴を保存しておくた めに店舗状況を写真撮影しておいたという被告の説明に格別不自然な点はない。し たがって，乙５４の各写真は，被告が各写真ファイルの作成日から特定したと主張 する各写真の撮影年月日に撮影したものと認められ，この写真から認められる状況 に加え，新規の訪問客を開拓し，リピーターを増やすためにキャラクターを導入し ていると考えられる被告のキャラクターグッズに係るマーケティング戦略としては， 当初からある程度の商品ラインアップを揃えることが合理的に想定されることを考 慮すれば，被告は，ミニオンのキャラクターグッズの販売開始当初から，既に多様 な商品について被告各標章を使用していたと推認するのが合理的である。したがっ て，原告の上記1)の主張は採用できない。 次に，2)についてみると，確かに，上記１(3)のとおり，ミニオンについては，こ れまで複数のコラボレーション商品やライセンス商品が販売されてきたと認められ る。しかし，上記１(3)で認定した事実によれば，コラボレーション商品の場合には， 各商品主体において，それがコラボレーション商品である旨を明示していると認め られるところ，コラボレーション商品は，異なる商品主体同士がコラボレーション することで商品価値の相乗効果を狙う商品であるから，コラボレーション商品であ りながらその旨を明記しないことは通常考え難いことである。そうすると，ＵＳＪ （被告）の直営店舗で販売されるミニオンのキャラクターの公式グッズであるとい う以上に被告各商品の出所の識別を意識する動機に乏しい需要者において，コラボ レーション商品であることを特に表記していない被告各商品について，他社とのコ＼nラボレーション商品であるとの認識が生じる可能性は乏しいと考えられる。また，＼nライセンス商品の場合には，一般的にはライセンス先の商標等が表示されることも＼n多いと考えられるが，本件では前記のように多岐にわたる商品群や看板等について 被告各商標ないし「ＢＥＬＬＯ！」が使われていることからすると，上記のような 需要者において，被告各標章が特定のライセンス先の出所を表示するものであると＼nの認識が生じる可能性も乏しいというべきである。したがって，原告の上記2)の主 張は採用できない。
(5) また，被告各商品は，ＵＳＪのオンラインストアでも販売されているが， ＵＳＪのオンラインストアのトップページには，本件被告ロゴが表示され，ＵＳＪ＼nのオンラインストアであることが明確に認識されるようになっている（乙５０）上， 弁論の全趣旨によれば，ＵＳＪのオンラインストアでは，ＵＳＪのパーク内及び近 隣の直営店舗で販売されているのと同じ商品が販売されていると認められるから， 同ストアを訪れた需要者は，そこで販売されているキャラクターグッズがＵＳＪの 公式グッズであると認識すると考えられる。 このことからすると，ＵＳＪのオンラインストアで被告各商品が販売される局面 でも，被告各商品に接した需要者は，それがＵＳＪの公式のキャラクターグッズで あるという以上に商品の出所の識別を意識する動機に乏しいと考えられ，また，同 ストアには多数の公式キャラクターグッズが掲載されているのであるから，やはり， 需要者が，商品の写真に写っている被告各標章をミニオンの図柄とは関連のないも のとして，それによって被告各商品の出所を識別するとは考え難いというべきであ る。
(6) また，被告各商品は，ＵＳＪのオンラインストア以外のオンラインストア 等で第三者により販売されることもあるが，上記１(4)のとおり，アマゾンでの販売 では，出品者が「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」，商品が「ＵＳＪ 公式 限定 商品 《ミニオン キッズ キャップ》ミニオン グッズ」と記載され，フ リルでの販売でも，商品が「ハロウィン 子供 ミニオン ミニオンズ ハット キャップ 子供 帽子 ＵＳＪ」と記載され，いずれも出所がＵＳＪであるミニオ ンのキャラクターグッズであると明記されている一方，それらの商品の写真に写っ ている「ＢＥＬＬＯ！」ないし「ｂｅｌｌｏ！」について言及する記載はない。そ して，被告各商品のような公式グッズは，被告ないしＵＳＪを出所とする公式グッ ズとしての独自の価値があることからすると，第三者が被告各商品を販売するに当 たり，これらと異なり，被告各商品の出所が被告ないしＵＳＪであることを明記し ないとは考え難い。 これらからすると，ＵＳＪのオンラインストア以外のオンラインストア等で被告 各商品に接した需要者は，ＵＳＪが自前のミニオンというキャラクターを用いた商 品として，その出所をその表記によって識別すると考えられ，被告各標章をミニオ＼nンの図柄とは関連のないものとして，それによって被告各商品の出所を識別すると は考え難いというべきである。
(7) 以上からすると，証拠により示されたこれまでの取引の実情に基づく限り， 被告各商品が販売されているいずれの局面においても，被告各標章が出所表示とし＼nて機能していないから，被告各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品…であ＼nることを認識することができる態様により使用されていない」（商標法２６条１項 ６号）と認められる。また，将来の被告各標章の使用についても，取引の実情の変 化の有無やその態様が明らかではないから，将来における取引の実情の変化を前提 とする判断をすることはできない。
被告各商品において，被告各標章は，ミニオンの図柄とともに表示されて＼nいるところ，被告各商品のようなＴシャツ，下着，帽子，靴下等の服飾品には，一 般に様々な図柄や単語ないしフレーズが装飾的なデザインとして用いられることが 多く見られ，被告各商品に付されたミニオンの図柄と被告各標章も，そのようなデ ザインとしての性質を有すると認められる。他方，服飾品では，被告各商品で被告 各標章が付されている位置には，装飾的なデザインと兼ねてブランド名が表示され＼nる場合もある（前記１(6)）。このことからすると，被告各商品に接した需要者が， 被告各標章を「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様に より使用されていない商標」（商標法２６条１項６号）と認識するか否かは，ミニ オンの図柄や被告各標章が服飾品のデザインとしての性質を有することを前提にし つつ，更に被告各標章の使用態様や取引の実情等を総合考慮して検討する必要があ る。
(2) 前記１(1)ア(ｱ)で認定したとおり，ミニオンは，それが登場する米国の映 画が大ヒットとなり，●（略）●という対象者を限定した被告のアンケートにおい てであるとはいえ高い周知度があったことから，一般的に高い周知性を有している とキャラクターであると推認される。そして，被告各商品はそのようなミニオンの キャラクターグッズであるから，需要者は，ミニオンのキャラクターに関心を有し， 被告各商品がミニオンのキャラクターグッズであるという点に着目してこれを購入 するものと考えられる。
そして，前記１(1)イのとおり，被告各商品は主としてＵＳＪのパーク内及び近隣 の直営店舗で公式グッズとして販売されているところ，ＵＳＪを訪れる需要者が上 記のような関心を有することに加え，パーク内のキャラクターとしてミニオンが導 入されていることからすると，需要者にとっては，ミニオンが，ＵＳＪ（被告）が 擁するキャラクターであり，被告各商品は，そのＵＳＪ（被告）がパーク内と近隣 で運営する店舗で販売している公式のキャラクターグッズであるということをもっ て，他の商品との出所の識別としては十分であり，それ以上に被告各商品の出所の＼n識別を意識する動機に乏しいと考えられる。 また，前記１(2)のとおり，パーク内及び近隣の直営店舗では，ミニオンのキャラ クターグッズは，服飾品である被告各商品に限らず，服飾品でない文房具，歯ブラ シ，コップ，菓子に至るまで多岐にわたって展開されており，それらに広く被告各 標章ないし「ＢＥＬＬＯ！」が付されている。また，ＵＳＪのパーク内でも，具体 的商品を離れて，周知のミニオンのキャラクターに関連して，看板等に「ＢＥＬＬ Ｏ！」との表示がされている。このように，被告各標章や「ＢＥＬＬＯ！」が，広＼nくミニオンのキャラクターとセットで使用されていることからすると，パーク内及 び近隣の直営店舗を訪れた需要者は，被告各標章や「ＢＥＬＬＯ！」をもって，少 なくとも周知のミニオンのキャラクターと何かしら関連性を有する語ないしフレー ズとして認識すると考えられる（なお，被告は，「ＢＥＬＬＯ」という語は，ミニ オンが用いるミニオン語として認識されると主張する。しかし，映画の設定上はそ のようにされているとしても，ミニオン語は１８種類以上あり，映画の宣伝等でも ミニオン語〔特にＢＥＬＬＯ〕に着目した宣伝がされているとも認められないこと 〔前記１(1)ア(ｲ)〕からすると，ミニオンというキャラクターが周知であることを 超えて，「ＢＥＬＬＯ」という語がミニオン語であることまでが被告各商品の需要 者の間で周知となっているとは認められないから，需要者が「ＢＥＬＬＯ」という 語がミニオン語であるとまで認識するとは認められない。）。 これらの状況からすると，パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者が，被告 各標章をミニオンの図柄とは関連のないものと認識し，それによって被告各商品の 出所を識別するとは考え難く，需要者は，被告各標章をもって少なくともミニオン のキャラクターと関連する何らかの語ないしフレーズとして認識し，被告各商品の 出所については，それがＵＳＪ（被告）の直営店舗で販売されるミニオンのキャラ クターの公式グッズであることや，被告各商品にも一般に商品の出所が表示される＼n部位である商品のタグやパッケージに本件被告ロゴが表示されていることによって＼n識別すると認めるのが相当である。
(3) もっとも，本件各商標が周知なものであれば，需要者は，それを既知の出 所表示として認識しているから，被告各標章が周知のミニオンの図柄と共に表＼示さ れ，上記のような状況で販売される場合でも，被告各標章を出所表示として認識す＼nることになると考えられる。そして，上記１(5)のとおり，原告が，その創業以来， オリジナルブランドを周知させるべく，「ＢＥＬＬＯ」の文字ないしその筆記体風 の文字で構成される本件各商標を取り扱う商品に付すなどしてきたことは認められ＼nる。
しかし，原告が取り扱う商品が掲載された雑誌は印刷部数が格別多いわけでもな い男性誌に限られ（乙２９ないし３１，弁論の全趣旨），掲載された頻度も，上記 １(5)ウのとおり短期間に限られている。また，上記１(5)アのとおり百貨店等で原 告が取り扱う商品の販売コーナーが設けられたこと自体は，原告が取り扱う商品の 需要者層に対する訴求力があるとはいえ，販売コーナーはさほど大きなものではな く，コーナーが設けられた期間も短期間にとどまっている。また，原告は，その取 り扱う商品を複数の展示会に出展しているが，いずれも短期のものである上に，回 数も５回にとどまっている。さらに，検索エンジンである「Google」で「ＢＥＬＬ Ｏ 帽子」等の検索ワードで検索した場合に原告の取り扱う商品に関するウェブペ ージが上位にヒットすること（甲９の１ないし４）は，原告以外にも「ＢＥＬＬ Ｏ」という文字を含むブランド名を採用する同業者がある程度存在しないのであれ ば，当然のことであって，それをもって本件各商標の周知性を推認することはでき ない。これらからすると，本件各商標が被告各商品の需要者の間で周知性を有する とは認められないから，その既知性に基づいて被告各商品の需要者が被告各標章を 出所表示として認識するとはいえない。＼n
(4) 以上に対し，原告は，1)被告各標章が幅広く使用され始めたのは，被告各 商品の販売開始時期の頃ではなく比較的最近のことであり，需要者が，被告各標章 を何らかの出所表示として認識する具体的可能＼性が否定される前提を欠く，2)ＵＳ Ｊではコラボ商品としてコラボ先の出所が表示された商品が販売されていたり，ウ＼nェブサイトではミニオンのキャラクターに係る権利のライセンス先がライセンス商 品を販売したりしていることに照らせば，需要者が，被告各標章を何らかの出所表＼n示として認識する可能性は否定されないと主張する。＼nまず，1)についてみると，確かに，被告各標章の使用状況が，被告各商品の販売 時期から次第に拡大している可能性は否定できない。しかし，乙５４の各写真自体＼nには，撮影年月日の表示はないものの，被告において商品販売等を担当する部署の＼n者が，新たな店舗展開や装飾展開をするに当たり，これらの履歴を保存しておくた めに店舗状況を写真撮影しておいたという被告の説明に格別不自然な点はない。し たがって，乙５４の各写真は，被告が各写真ファイルの作成日から特定したと主張 する各写真の撮影年月日に撮影したものと認められ，この写真から認められる状況 に加え，新規の訪問客を開拓し，リピーターを増やすためにキャラクターを導入し ていると考えられる被告のキャラクターグッズに係るマーケティング戦略としては， 当初からある程度の商品ラインアップを揃えることが合理的に想定されることを考 慮すれば，被告は，ミニオンのキャラクターグッズの販売開始当初から，既に多様 な商品について被告各標章を使用していたと推認するのが合理的である。したがっ て，原告の上記1)の主張は採用できない。 次に，2)についてみると，確かに，上記１(3)のとおり，ミニオンについては，こ れまで複数のコラボレーション商品やライセンス商品が販売されてきたと認められ る。しかし，上記１(3)で認定した事実によれば，コラボレーション商品の場合には， 各商品主体において，それがコラボレーション商品である旨を明示していると認め られるところ，コラボレーション商品は，異なる商品主体同士がコラボレーション することで商品価値の相乗効果を狙う商品であるから，コラボレーション商品であ りながらその旨を明記しないことは通常考え難いことである。そうすると，ＵＳＪ （被告）の直営店舗で販売されるミニオンのキャラクターの公式グッズであるとい う以上に被告各商品の出所の識別を意識する動機に乏しい需要者において，コラボ レーション商品であることを特に表記していない被告各商品について，他社とのコ＼nラボレーション商品であるとの認識が生じる可能性は乏しいと考えられる。また，＼nライセンス商品の場合には，一般的にはライセンス先の商標等が表示されることも＼n多いと考えられるが，本件では前記のように多岐にわたる商品群や看板等について 被告各商標ないし「ＢＥＬＬＯ！」が使われていることからすると，上記のような 需要者において，被告各標章が特定のライセンス先の出所を表示するものであると＼nの認識が生じる可能性も乏しいというべきである。したがって，原告の上記2)の主 張は採用できない。
(5) また，被告各商品は，ＵＳＪのオンラインストアでも販売されているが， ＵＳＪのオンラインストアのトップページには，本件被告ロゴが表示され，ＵＳＪ＼nのオンラインストアであることが明確に認識されるようになっている（乙５０）上， 弁論の全趣旨によれば，ＵＳＪのオンラインストアでは，ＵＳＪのパーク内及び近 隣の直営店舗で販売されているのと同じ商品が販売されていると認められるから， 同ストアを訪れた需要者は，そこで販売されているキャラクターグッズがＵＳＪの 公式グッズであると認識すると考えられる。 このことからすると，ＵＳＪのオンラインストアで被告各商品が販売される局面 でも，被告各商品に接した需要者は，それがＵＳＪの公式のキャラクターグッズで あるという以上に商品の出所の識別を意識する動機に乏しいと考えられ，また，同 ストアには多数の公式キャラクターグッズが掲載されているのであるから，やはり， 需要者が，商品の写真に写っている被告各標章をミニオンの図柄とは関連のないも のとして，それによって被告各商品の出所を識別するとは考え難いというべきであ る。
(6) また，被告各商品は，ＵＳＪのオンラインストア以外のオンラインストア 等で第三者により販売されることもあるが，上記１(4)のとおり，アマゾンでの販売 では，出品者が「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」，商品が「ＵＳＪ 公式 限定 商品 《ミニオン キッズ キャップ》ミニオン グッズ」と記載され，フ リルでの販売でも，商品が「ハロウィン 子供 ミニオン ミニオンズ ハット キャップ 子供 帽子 ＵＳＪ」と記載され，いずれも出所がＵＳＪであるミニオ ンのキャラクターグッズであると明記されている一方，それらの商品の写真に写っ ている「ＢＥＬＬＯ！」ないし「ｂｅｌｌｏ！」について言及する記載はない。そ して，被告各商品のような公式グッズは，被告ないしＵＳＪを出所とする公式グッ ズとしての独自の価値があることからすると，第三者が被告各商品を販売するに当 たり，これらと異なり，被告各商品の出所が被告ないしＵＳＪであることを明記し ないとは考え難い。 これらからすると，ＵＳＪのオンラインストア以外のオンラインストア等で被告 各商品に接した需要者は，ＵＳＪが自前のミニオンというキャラクターを用いた商 品として，その出所をその表記によって識別すると考えられ，被告各標章をミニオ＼nンの図柄とは関連のないものとして，それによって被告各商品の出所を識別すると は考え難いというべきである。
(7) 以上からすると，証拠により示されたこれまでの取引の実情に基づく限り， 被告各商品が販売されているいずれの局面においても，被告各標章が出所表示とし＼nて機能していないから，被告各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品…であ＼nることを認識することができる態様により使用されていない」（商標法２６条１項 ６号）と認められる。また，将来の被告各標章の使用についても，取引の実情の変 化の有無やその態様が明らかではないから，将来における取引の実情の変化を前提 とする判断をすることはできない。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.05.13
平成30(ネ)10082 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年4月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴審でも、訂正後の発明について進歩性ナシとして、差止請求などが棄却されました。控訴審で代理人が変更されています。一審後の訂正の再抗弁が時機に後れているかについて、該当するかはともかくとして，訴訟の完結を遅延させることとなるとまでは認められないと判断されています。
(3) 相違点１−２’に係る容易想到性の判断について
ア 公然実施品１のサッシュは，断面形状が複雑であるため，製造コストが 掛かること，サッシュ自体の体積に比べて余分なスペースを大きく取るた めに保管や輸送の際に保管コストや輸送コストも掛かることは，当業者に とって自明なことであり，これらのコスト（製造コスト等）を削減するた めに，公然実施品１のサッシュを複数の部品で構成し，公然実施品１の製＼n造時に，当該複数の部品を接合してサッシュとすることは，当業者の通常 の創作能力の発揮にすぎない。＼nそして，乙１３公報に開示されている「誘導加熱調理器において，サッ シュ（枠体２）とは別部材により構成され，かつサッシュ（枠体２）に当＼n接させてねじで接合した，金属板からなる補強板（Ｌ字金具９）」（以下 「乙１３技術事項」という。）は，公然実施品１のサッシュに相当する部 材を複数の部材で構成する技術であり，乙１３技術事項の補強板（Ｌ字金＼n具９）とサッシュ（枠体２）とを接合したものの方が公然実施品１のサッ シュよりも製造コスト等がかからないのは，当業者にとって自明の事項で あるから，誘導加熱調理器という同一の技術分野に属する公然実施品１と 乙１３技術事項に接した当業者であれば，製造コスト等を削減する目的で 公然実施品１に乙１３技術事項を適用することに格別の困難性があるとは 認められない。 したがって，公然実施品１に乙１３技術事項を適用して，相違点１−２’ に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たことで＼nあるといえる。
イ 控訴人の主張について
控訴人は，1)乙１３公報における「断面凸形状９ａ」の実質は，調理器 本体ケース５内への浸水を防止するためだけの役割を担った「浸水防止部 材」であるから，かかる「断面凸形状９ａ」は本件発明（構成要件Ｄ）の＼n「補強板」には当たらないし，乙１３公報に記載の構成によれば，「断面＼n凸形状９ａ」は調理プレート１から離れる方向に相当強い力で引っ張られ るのであり，実質的に見ても「断面凸形状９ａ」が調理プレート１を補強 しておらず「補強板」とはいえないから，公然実施品１及び乙１３公報に， 本件発明の構成要件Ｄに係る構＼成は開示されていない，2)公然実施品１と 乙１３公報に記載の技術とは，主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆， 技術分野の関連性及び課題や作用・機能の共通性が認められないから，公＼n然実施品１に乙１３公報に記載の技術を適用する動機付けもない，などと 主張する。
しかしながら，乙１３公報において，本件発明の「補強板」に相当する ものは「断面凸形状９ａ」ではなく「Ｌ字金具９」全体であって，あたか もそれが「断面凸形状９ａ」に限定されるかのような控訴人の主張は，そ もそもその前提において誤解がある。また，たとえ乙１３公報における課 題そのものは調理器本体内部の浸水防止を図る点にあったとしても，「Ｌ 字金具９」全体の形状を見れば，それが本件発明の「補強板」に相当する 機能を果たし得ることは，当業者であれば容易に想起できるものと認めら＼nれる（この点は，「断面凸形状９ａ」が調理プレート１から離れる方向に 相当強い力で引っ張られるとしても変わりがない。「断面凸形状９ａ」に どのような方向の力が掛かっているかと，それが補強材としての機能を有＼nしているかどうかとは関わりのない事柄だからである。）から，前記1)の 指摘は当を得ているとはいえない。 また，前記アのとおり，公然実施品１のサッシュは，製造コスト等が掛 かるものであるということは，当業者にとって自明のことといえるから， 公然実施品１には，かかる製造コスト等を削減するという自明の課題があ る。そして，誘導加熱調理器という同一の技術分野に属する公然実施品１ と乙１３技術事項に接した当業者であれば，公然実施品１に乙１３技術事 項を適用すると製造コスト等を削減できるのは明らかであるから，公然実 施品１に乙１３技術事項を適用する動機付けはあるといえる。したがって， 前記2)の指摘も当を得ているとはいえない。
(4) 以上によれば，原判決がした，本件発明と公然実施品１との対比（一致点 及び相違点の認定）と認定した相違点（相違点１−２’）に係る容易想到性 の判断はいずれも正当であり，これによれば，本件特許について無効の抗弁 が成立する。 したがって，無効の抗弁の成立を争う控訴人の主張は採用できない。 被控訴人は，本件訂正の再抗弁につき，時機に後れた攻撃防御方法に当たる として，民事訴訟法１５７条１項に基づく却下を求めている。 しかしながら，本件訴訟の経過に鑑みると，控訴人による本件訂正の再抗弁 の提出が，時機に後れているか否かはともかくとして，訴訟の完結を遅延させ ることとなるとまでは認められないから，同条項に基づきこれを却下するのは 相当でない。 そこで，以下，本件訂正の再抗弁の成否について判断する。
(1) 控訴人は，平成３０年１２月１４日，本件特許の明細書及び特許請求の範 囲を訂正することについて訂正審判を請求した（本件訂正，甲４０）。
(2) 本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである（構成＼n要件の分説は控訴人に従う。下線部は訂正箇所を示す。）。
Ａ 誘導加熱をする第１及び第２の加熱器を左右に内設した本体ケースと，
この本体ケースの上面に設けられたトッププレートと，
前記トッププレートの周囲に設けられたサッシュとを具備し，
被組込家具に組み込まれる加熱調理器において，
Ｂ’ 前記トッププレートの幅を前記本体ケースの幅より大きくし（ただし，トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じものを除く），
Ｃ 前記第１及び第２の加熱器の各中心部を，前記本体ケースの左右に等分した両側部の各中心部より外側であって，前記トッププレートの左右に等分した両側部の各中心部より中央側に配置すると共に，
Ｄ 前記トッププレートの本体ケース外方に位置する部分の下方であって直下に前記被組込家具が位置する箇所に，前記サッシュとは別部材に構成され，かつ前記サッシュに当接させた，金属板から成る補強板を設け，
Ｅ この補強板と前記トッププレートとの間，又は補強板の下方に断熱層を形成したこと
Ｆ を特徴とする加熱調理器。
(3) 進歩性の判断
事案に鑑み，本件訂正後の特許請求の範囲請求項１に係る発明（本件訂正 発明）の進歩性から検討する。
ア 本件訂正発明と公然実施品１との対比
(ｱ) 「トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義 本件訂正事項は，構成要件Ｂの「前記トッププレートの幅を前記本体＼nケースの幅より大きくし，」との構成から「トッププレートの幅と本体＼nケースの幅がほぼ同じもの」を除外する，というものである。 控訴人は，本件明細書等の記載や出願時の技術常識等（キッチン設備 のＪＩＳ規格等）を踏まえると，本件訂正事項により除外される「トッ ププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義は，本件特許 の出願当時における従来製品の加熱調理器のことと理解すべきであって， 具体的には，トッププレートの幅が約６００ｍｍ，本体ケースの幅が５ ５０ｍｍ前後の加熱調理器を指していることは，本件明細書等の記載に 接した当業者にとって明らかである，と主張する。 しかしながら，控訴人が主張するトッププレートの幅が約６００ｍｍ， 本体ケースの幅が５５０ｍｍ前後の加熱調理器やＪＩＳ規格（甲２５） について，本件明細書等には何ら記載されておらず，示唆もない（本件 明細書等には，例えば，【背景技術】や【発明を実施するための最良の 形態】の欄においても，加熱調理器の寸法について具体的な数値は一切 記載されておらず，ＪＩＳ規格等の引用もない。）。また，控訴人が主 張するＪＩＳ規格（甲２５）も，機器を落とし込んで組み込む場合の「ワ ークトップの開口の呼び寸法」と「ワークトップの開口部の開口寸法」 について一定の数式を示しているだけで，「トッププレートの幅と本体 ケースの幅がほぼ同じもの」といえば，当然にトッププレートの幅が約 ６００ｍｍ，本体ケースの幅が５５０ｍｍ前後の加熱調理器を指すとい うことを認めるに足る具体的な記載はない。控訴人は，主要各社の製品 カタログや刊行物等を示して，従来製品の加熱調理器はトッププレート の幅が約６００ｍｍ，本体ケースの幅が５５０ｍｍ前後のものであった とも主張するが，たとえ本件特許の出願時においてかかる寸法のものが 主流であったとしても，加熱器の配置との関係でトッププレートの幅と 本体ケースの幅の大小の関係を規定する本件訂正発明において，その技 術的範囲から除外される「トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ 同じもの」が当然にトッププレートの幅が約６００ｍｍ，本体ケースの 幅が５５０ｍｍ前後の加熱調理器に限定されると解すべき理由はないと いうべきであるから，控訴人の主張は失当である。
そこで，本件明細書等の【０００２】を見ると，「…図７は，そのも のを平面図で具体的に示しており，第１及び第２の加熱器１，２を左右 に内設した本体ケース３と，これの上面に設けたトッププレート４とは， その各幅Ｗ３，Ｗ４がほゞ同じで，第１及び第２の加熱器１，２の各中 心部Ｏ１，Ｏ２は，本体ケース３の左右に等分（Ｗ３／２）した両側部 の各中心部ＲＯ３，ＬＯ３（Ｗ３／４）とほゞ合致し，且つ，トッププ レート４の左右に等分（Ｗ４／２）した両側部の各中心部ＲＯ４，ＬＯ ４（Ｗ４／４）とも合致している。」と記載されている。この記載は， 前段の「…本体ケース３と，…トッププレート４とは，その各幅Ｗ３， Ｗ４がほゞ同じで，」に続く後段の部分で，「トッププレートの幅と本 体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義を規定しており，同部分（後段の 部分）は，第１及び第２の加熱器１，２の各中心部が，それぞれ，「ト ッププレート４の両側部の中心部に合致する」状態で，なおかつ，「本 体ケース３の両側部の中心部とほぼ合致する」状態であることを表すも＼nのと認められる。ここで，本体ケース３の両側部の中心部と第１及び第 ２の加熱器１，２の中心部との距離をＤとすると，Ｄ＝Ｗ４／４−Ｗ３ ／４となり，トッププレート４の幅Ｗ４と本体ケース３の幅Ｗ３との差 は，Ｗ４−Ｗ３＝４Ｄとなる。 このＤがどの程度の距離であるかについて，本件明細書等には明示的 な記載がないが，1)第１及び第２の加熱器１，２の中心部は，それぞれ， 本体ケース３の両側部の中心部とほぼ合致するものとする【０００２】 の記載や図７の記載からは，Ｏ１とＲＯ３やＯ２とＬＯ３が隣接してい ると理解し得ること，2)従来技術の課題を解決する手段の一部として， トッププレートの幅と本体ケースの幅については，単に，（トッププレ ートの幅）＞（本体ケースの幅）としていること等の事情を勘案すると， Ｄ≒０であり，Ｄは，製造上や計測上の誤差程度と解するのが相当であ る。そして，加熱調理器に関するＪＩＳ規格（甲２５）には，公差とし て，２〜５ｍｍとする例が記載されていることを勘案すれば，Ｄについ ては，０＜Ｄ≦５（ｍｍ），すなわち，大きく見積もっても５ｍｍを超 えない程度のものと解することができる。 そうすると，トッププレートの幅と本体ケースの幅との差４Ｄは，０ ＜４Ｄ≦２０（ｍｍ）となり，構成要件Ｂ’の「トッププレートの幅と＼n本体ケースの幅がほぼ同じもの」は，トッププレートの幅と本体ケース の幅との差が，大きく見積もっても２０ｍｍを超えないものとなる。
(ｲ) 本件訂正発明と公然実施品１との対比
以上のとおり，本件訂正発明における構成要件Ｂ’の「トッププレー＼nトの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」は，トッププレートの幅と本 体ケースの幅との差が，大きく見積もっても２０ｍｍを超えないものを 指すと認められる。 これを踏まえると，トッププレートの幅が５９９ｍｍ，本体ケースの 幅が５５０ｍｍであって，それらの差が４９ｍｍである公然実施品１は， 本件訂正発明における構成要件Ｂ’の「トッププレートの幅と本体ケー＼nスの幅がほぼ同じもの」とはいえないから，構成要件Ｂ’は，本件訂正＼n発明と公然実施品１との相違点とはならない。 そうすると，本件訂正発明と公然実施品１との一致点及び相違点は， 以下のとおりになると認められる。
（一致点）
本件訂正発明と公然実施品１とは，構成要件Ａ，Ｂ’，Ｃ，Ｅ及びＦ＼nについて一致する。
（相違点）
本件訂正発明は，サッシュとは別部材に構成され，かつサッシュに当＼n接させた，金属板から成る補強板を有するのに対し，公然実施品１はサ ッシュ自体が補強板となっており，サッシュとは別部材に構成され，か＼nつサッシュに当接させた，金属板から成る補強板は有しない点。
イ 上記相違点についての判断
上記相違点は，本件訂正前の本件発明と公然実施品１との相違点（相違 点１−２’）と実質的に同じであるから，前記１(3)のとおり，本件発明と 同様に，本件訂正発明についても，公然実施品１及び乙１３技術事項に基 づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(4) 以上によれば，本件訂正発明は，そもそも特許を受けることができないも のである（特許法２９条２項）から，本件訂正は独立特許要件（特許法１２ ６条７項）を満たすものではなく，また，本件訂正によって本件特許に係る 無効理由が解消するものでもない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，本件訂正の再抗弁 は理由がない。
(3) 相違点１−２’に係る容易想到性の判断について
ア 公然実施品１のサッシュは，断面形状が複雑であるため，製造コストが 掛かること，サッシュ自体の体積に比べて余分なスペースを大きく取るた めに保管や輸送の際に保管コストや輸送コストも掛かることは，当業者に とって自明なことであり，これらのコスト（製造コスト等）を削減するた めに，公然実施品１のサッシュを複数の部品で構成し，公然実施品１の製＼n造時に，当該複数の部品を接合してサッシュとすることは，当業者の通常 の創作能力の発揮にすぎない。＼nそして，乙１３公報に開示されている「誘導加熱調理器において，サッ シュ（枠体２）とは別部材により構成され，かつサッシュ（枠体２）に当＼n接させてねじで接合した，金属板からなる補強板（Ｌ字金具９）」（以下 「乙１３技術事項」という。）は，公然実施品１のサッシュに相当する部 材を複数の部材で構成する技術であり，乙１３技術事項の補強板（Ｌ字金＼n具９）とサッシュ（枠体２）とを接合したものの方が公然実施品１のサッ シュよりも製造コスト等がかからないのは，当業者にとって自明の事項で あるから，誘導加熱調理器という同一の技術分野に属する公然実施品１と 乙１３技術事項に接した当業者であれば，製造コスト等を削減する目的で 公然実施品１に乙１３技術事項を適用することに格別の困難性があるとは 認められない。 したがって，公然実施品１に乙１３技術事項を適用して，相違点１−２’ に係る本件発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たことで＼nあるといえる。
イ 控訴人の主張について
控訴人は，1)乙１３公報における「断面凸形状９ａ」の実質は，調理器 本体ケース５内への浸水を防止するためだけの役割を担った「浸水防止部 材」であるから，かかる「断面凸形状９ａ」は本件発明（構成要件Ｄ）の＼n「補強板」には当たらないし，乙１３公報に記載の構成によれば，「断面＼n凸形状９ａ」は調理プレート１から離れる方向に相当強い力で引っ張られ るのであり，実質的に見ても「断面凸形状９ａ」が調理プレート１を補強 しておらず「補強板」とはいえないから，公然実施品１及び乙１３公報に， 本件発明の構成要件Ｄに係る構＼成は開示されていない，2)公然実施品１と 乙１３公報に記載の技術とは，主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆， 技術分野の関連性及び課題や作用・機能の共通性が認められないから，公＼n然実施品１に乙１３公報に記載の技術を適用する動機付けもない，などと 主張する。
しかしながら，乙１３公報において，本件発明の「補強板」に相当する ものは「断面凸形状９ａ」ではなく「Ｌ字金具９」全体であって，あたか もそれが「断面凸形状９ａ」に限定されるかのような控訴人の主張は，そ もそもその前提において誤解がある。また，たとえ乙１３公報における課 題そのものは調理器本体内部の浸水防止を図る点にあったとしても，「Ｌ 字金具９」全体の形状を見れば，それが本件発明の「補強板」に相当する 機能を果たし得ることは，当業者であれば容易に想起できるものと認めら＼nれる（この点は，「断面凸形状９ａ」が調理プレート１から離れる方向に 相当強い力で引っ張られるとしても変わりがない。「断面凸形状９ａ」に どのような方向の力が掛かっているかと，それが補強材としての機能を有＼nしているかどうかとは関わりのない事柄だからである。）から，前記1)の 指摘は当を得ているとはいえない。 また，前記アのとおり，公然実施品１のサッシュは，製造コスト等が掛 かるものであるということは，当業者にとって自明のことといえるから， 公然実施品１には，かかる製造コスト等を削減するという自明の課題があ る。そして，誘導加熱調理器という同一の技術分野に属する公然実施品１ と乙１３技術事項に接した当業者であれば，公然実施品１に乙１３技術事 項を適用すると製造コスト等を削減できるのは明らかであるから，公然実 施品１に乙１３技術事項を適用する動機付けはあるといえる。したがって， 前記2)の指摘も当を得ているとはいえない。
(4) 以上によれば，原判決がした，本件発明と公然実施品１との対比（一致点 及び相違点の認定）と認定した相違点（相違点１−２’）に係る容易想到性 の判断はいずれも正当であり，これによれば，本件特許について無効の抗弁 が成立する。 したがって，無効の抗弁の成立を争う控訴人の主張は採用できない。 被控訴人は，本件訂正の再抗弁につき，時機に後れた攻撃防御方法に当たる として，民事訴訟法１５７条１項に基づく却下を求めている。 しかしながら，本件訴訟の経過に鑑みると，控訴人による本件訂正の再抗弁 の提出が，時機に後れているか否かはともかくとして，訴訟の完結を遅延させ ることとなるとまでは認められないから，同条項に基づきこれを却下するのは 相当でない。 そこで，以下，本件訂正の再抗弁の成否について判断する。
(1) 控訴人は，平成３０年１２月１４日，本件特許の明細書及び特許請求の範 囲を訂正することについて訂正審判を請求した（本件訂正，甲４０）。
(2) 本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである（構成＼n要件の分説は控訴人に従う。下線部は訂正箇所を示す。）。
Ａ 誘導加熱をする第１及び第２の加熱器を左右に内設した本体ケースと，
この本体ケースの上面に設けられたトッププレートと，
前記トッププレートの周囲に設けられたサッシュとを具備し，
被組込家具に組み込まれる加熱調理器において，
Ｂ’ 前記トッププレートの幅を前記本体ケースの幅より大きくし（ただし，トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じものを除く），
Ｃ 前記第１及び第２の加熱器の各中心部を，前記本体ケースの左右に等分した両側部の各中心部より外側であって，前記トッププレートの左右に等分した両側部の各中心部より中央側に配置すると共に，
Ｄ 前記トッププレートの本体ケース外方に位置する部分の下方であって直下に前記被組込家具が位置する箇所に，前記サッシュとは別部材に構成され，かつ前記サッシュに当接させた，金属板から成る補強板を設け，
Ｅ この補強板と前記トッププレートとの間，又は補強板の下方に断熱層を形成したこと
Ｆ を特徴とする加熱調理器。
(3) 進歩性の判断
事案に鑑み，本件訂正後の特許請求の範囲請求項１に係る発明（本件訂正 発明）の進歩性から検討する。
ア 本件訂正発明と公然実施品１との対比
(ｱ) 「トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義 本件訂正事項は，構成要件Ｂの「前記トッププレートの幅を前記本体＼nケースの幅より大きくし，」との構成から「トッププレートの幅と本体＼nケースの幅がほぼ同じもの」を除外する，というものである。 控訴人は，本件明細書等の記載や出願時の技術常識等（キッチン設備 のＪＩＳ規格等）を踏まえると，本件訂正事項により除外される「トッ ププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義は，本件特許 の出願当時における従来製品の加熱調理器のことと理解すべきであって， 具体的には，トッププレートの幅が約６００ｍｍ，本体ケースの幅が５ ５０ｍｍ前後の加熱調理器を指していることは，本件明細書等の記載に 接した当業者にとって明らかである，と主張する。 しかしながら，控訴人が主張するトッププレートの幅が約６００ｍｍ， 本体ケースの幅が５５０ｍｍ前後の加熱調理器やＪＩＳ規格（甲２５） について，本件明細書等には何ら記載されておらず，示唆もない（本件 明細書等には，例えば，【背景技術】や【発明を実施するための最良の 形態】の欄においても，加熱調理器の寸法について具体的な数値は一切 記載されておらず，ＪＩＳ規格等の引用もない。）。また，控訴人が主 張するＪＩＳ規格（甲２５）も，機器を落とし込んで組み込む場合の「ワ ークトップの開口の呼び寸法」と「ワークトップの開口部の開口寸法」 について一定の数式を示しているだけで，「トッププレートの幅と本体 ケースの幅がほぼ同じもの」といえば，当然にトッププレートの幅が約 ６００ｍｍ，本体ケースの幅が５５０ｍｍ前後の加熱調理器を指すとい うことを認めるに足る具体的な記載はない。控訴人は，主要各社の製品 カタログや刊行物等を示して，従来製品の加熱調理器はトッププレート の幅が約６００ｍｍ，本体ケースの幅が５５０ｍｍ前後のものであった とも主張するが，たとえ本件特許の出願時においてかかる寸法のものが 主流であったとしても，加熱器の配置との関係でトッププレートの幅と 本体ケースの幅の大小の関係を規定する本件訂正発明において，その技 術的範囲から除外される「トッププレートの幅と本体ケースの幅がほぼ 同じもの」が当然にトッププレートの幅が約６００ｍｍ，本体ケースの 幅が５５０ｍｍ前後の加熱調理器に限定されると解すべき理由はないと いうべきであるから，控訴人の主張は失当である。
そこで，本件明細書等の【０００２】を見ると，「…図７は，そのも のを平面図で具体的に示しており，第１及び第２の加熱器１，２を左右 に内設した本体ケース３と，これの上面に設けたトッププレート４とは， その各幅Ｗ３，Ｗ４がほゞ同じで，第１及び第２の加熱器１，２の各中 心部Ｏ１，Ｏ２は，本体ケース３の左右に等分（Ｗ３／２）した両側部 の各中心部ＲＯ３，ＬＯ３（Ｗ３／４）とほゞ合致し，且つ，トッププ レート４の左右に等分（Ｗ４／２）した両側部の各中心部ＲＯ４，ＬＯ ４（Ｗ４／４）とも合致している。」と記載されている。この記載は， 前段の「…本体ケース３と，…トッププレート４とは，その各幅Ｗ３， Ｗ４がほゞ同じで，」に続く後段の部分で，「トッププレートの幅と本 体ケースの幅がほぼ同じもの」の意義を規定しており，同部分（後段の 部分）は，第１及び第２の加熱器１，２の各中心部が，それぞれ，「ト ッププレート４の両側部の中心部に合致する」状態で，なおかつ，「本 体ケース３の両側部の中心部とほぼ合致する」状態であることを表すも＼nのと認められる。ここで，本体ケース３の両側部の中心部と第１及び第 ２の加熱器１，２の中心部との距離をＤとすると，Ｄ＝Ｗ４／４−Ｗ３ ／４となり，トッププレート４の幅Ｗ４と本体ケース３の幅Ｗ３との差 は，Ｗ４−Ｗ３＝４Ｄとなる。 このＤがどの程度の距離であるかについて，本件明細書等には明示的 な記載がないが，1)第１及び第２の加熱器１，２の中心部は，それぞれ， 本体ケース３の両側部の中心部とほぼ合致するものとする【０００２】 の記載や図７の記載からは，Ｏ１とＲＯ３やＯ２とＬＯ３が隣接してい ると理解し得ること，2)従来技術の課題を解決する手段の一部として， トッププレートの幅と本体ケースの幅については，単に，（トッププレ ートの幅）＞（本体ケースの幅）としていること等の事情を勘案すると， Ｄ≒０であり，Ｄは，製造上や計測上の誤差程度と解するのが相当であ る。そして，加熱調理器に関するＪＩＳ規格（甲２５）には，公差とし て，２〜５ｍｍとする例が記載されていることを勘案すれば，Ｄについ ては，０＜Ｄ≦５（ｍｍ），すなわち，大きく見積もっても５ｍｍを超 えない程度のものと解することができる。 そうすると，トッププレートの幅と本体ケースの幅との差４Ｄは，０ ＜４Ｄ≦２０（ｍｍ）となり，構成要件Ｂ’の「トッププレートの幅と＼n本体ケースの幅がほぼ同じもの」は，トッププレートの幅と本体ケース の幅との差が，大きく見積もっても２０ｍｍを超えないものとなる。
(ｲ) 本件訂正発明と公然実施品１との対比
以上のとおり，本件訂正発明における構成要件Ｂ’の「トッププレー＼nトの幅と本体ケースの幅がほぼ同じもの」は，トッププレートの幅と本 体ケースの幅との差が，大きく見積もっても２０ｍｍを超えないものを 指すと認められる。 これを踏まえると，トッププレートの幅が５９９ｍｍ，本体ケースの 幅が５５０ｍｍであって，それらの差が４９ｍｍである公然実施品１は， 本件訂正発明における構成要件Ｂ’の「トッププレートの幅と本体ケー＼nスの幅がほぼ同じもの」とはいえないから，構成要件Ｂ’は，本件訂正＼n発明と公然実施品１との相違点とはならない。 そうすると，本件訂正発明と公然実施品１との一致点及び相違点は， 以下のとおりになると認められる。
（一致点）
本件訂正発明と公然実施品１とは，構成要件Ａ，Ｂ’，Ｃ，Ｅ及びＦ＼nについて一致する。
（相違点）
本件訂正発明は，サッシュとは別部材に構成され，かつサッシュに当＼n接させた，金属板から成る補強板を有するのに対し，公然実施品１はサ ッシュ自体が補強板となっており，サッシュとは別部材に構成され，か＼nつサッシュに当接させた，金属板から成る補強板は有しない点。
イ 上記相違点についての判断
上記相違点は，本件訂正前の本件発明と公然実施品１との相違点（相違 点１−２’）と実質的に同じであるから，前記１(3)のとおり，本件発明と 同様に，本件訂正発明についても，公然実施品１及び乙１３技術事項に基 づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(4) 以上によれば，本件訂正発明は，そもそも特許を受けることができないも のである（特許法２９条２項）から，本件訂正は独立特許要件（特許法１２ ６条７項）を満たすものではなく，また，本件訂正によって本件特許に係る 無効理由が解消するものでもない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，本件訂正の再抗弁 は理由がない。
◆判決本文
一審はこちらです。
◆平成29(ワ)22884
こちらは関連事件の控訴審判決です。
「構成要件Ｅを充足しない」として非侵害です。＼n原告被告は同じで、対象特許が異なります。
◆平成30(ネ)10078
構成要件Ｅのうち，「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義につい＼nて検討する。
上記各文言は，調理容器との関係をもって加熱調理器の構成を示すものであり，＼n文言のみから一義的にその意義を明らかにすることができないことから，本件明細
書等の発明の詳細な説明の内容を考慮して検討する必要がある。そこで，１⑴にお
いてみたとおりの本件明細書等の記載を考慮すると，本件明細書等（【０００３】，
【０００５】，【００２１】，【００２８】，【００２９】，【００３０】，【０
０３２】）には，リング状枠はトッププレート上に印刷表示され，調理容器を有効＼nに加熱できる領域として使用者に示されるものであること（【０００３】），リン
グ状枠は加熱部の領域を示し，鍋の最大径と同径で，鍋の外殻を表すものであるこ＼nと（【０００５】，【００２１】）及び加熱部は最大の鍋径と同径で，リング状枠
であること（【００２８】，【００２９】）が示され，これ以外に，上記各文言の
意義の解釈を導くような説明がされていることは認められない。そうすると，「最
大径の調理容器」は，トッププレート上に印刷表示され左右の加熱部の領域を示し，＼nまた，リング状枠と同径のものであり，また，「調理容器の外殻」と一致するもの
であると解するのが一般的かつ自然である。
この点，被告は，構成要件Ｅの内容は不特定であるなどと主張するが，同主張は，＼n前記認定に照らし採用することができない。
(2) 被告製品関連製品の構成＼n
ア 原告は，別紙３被告製品説明書（原告）において，被告各製品は，「左ＩＨ
ヒーター及び右ＩＨヒーター上で，調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である
直径２６ｃｍの領域を示す外殻線１１，１２」という構成を有し，これが「調理容＼n器の外殻」であり「最大径の調理容器」である旨主張する。そして，被告各製品を
除く被告製品関連製品も被告各製品と同様の構成を有する旨主張する。＼nイ しかしながら，前記(1)において認定したとおり，「調理容器の外殻」及び「最
大径の調理容器」は，トッププレート上に印刷表示された加熱部及び有効加熱領域＼nの領域を示すリング状枠と同径のものであるところ，原告の主張する外殻線１１，
１２は，原告において付しているものにすぎず，トッププレート上に表示されてい＼nるものではないから，これらを「調理容器の外殻」又は「最大径の調理容器」であ
るとみることはできない。そして，本件全証拠によっても，被告各製品には，加熱
部及び有効加熱領域を示す直径２６ｃｍのリング状枠が表示されているとは認めら＼nれず，加熱部及び有効加熱領域を示すリング状枠と同径である「調理容器の外殻」
及び「最大径の調理容器」が直径２６ｃｍであると認めることもできない。
原告は，「調理容器の外殻」は，鍋底の最大径であり，被告は被告各製品におい
て鍋底が直径２６ｃｍまでの鍋を使用することができる旨説明しているから，被告
各製品の「最大径の調理容器」は２６ｃｍのものであると主張する。しかしながら，
被告において上記のように説明することが，被告各製品で使用可能な最大径の鍋底＼nを示すものといえるか否かについてひとまず措くとしても，前記(1)において認定し
たとおり，「調理容器の外径」及び「最大径の調理容器」と同一であるリング状枠
及び有効加熱領域は，トッププレートに表示される必要があるのであって，表＼示さ
れていない有効加熱領域に基づく原告の主張はその前提を欠き失当である。
(3) 小括
以上のとおり，被告各製品は，原告主張の「調理容器の鍋底全体を加熱できる最
大径である直径２６ｃｍの領域を示す外殻線」という構成を有するとは認められな＼nいから，この外殻線を前提に被告各製品が構成要件Ｅを充足するという原告の主張＼nは採用できず，ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。また，被告各製品を除く
被告製品関連製品が構成要件Ｅを充足することを認めるに足りる証拠もない。＼nしたがって，その余の点について判断するまでもなく，被告製品関連製品は，構＼n成要件Ｅを充足しないから，本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできな
い。
一審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.05.10
平成24(ワ)33752 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成27年2月26日 東京地方裁判所
4年以上前の事件ですが、漏れていたのでアップします。体組成計の意匠について、一部の被告製品は本件登録意匠と類似するとして、１．３億円の損害賠償が認められました。なお、被告製品のうち５０％について販売不可事情が認定されました。
本件意匠２と被告意匠は，上記第３，２，(1)，アのとおり，1)正面視にお いて，板状体の正面ガラス板は隅丸横長四角形形状であり，板状体の正面に は，４つの隅丸縦長四角形形状の電極部分が上下左右に配置されており，上 側の左右に配置された２つの電極部で囲まれた領域のほぼ中央には隅丸横長 四角形の液晶表示窓があり，該液晶表＼示窓の下側であって，かつ，上側に配 置された２つの電極部分の上辺を結んだ線，左側に配置された２つの電極部 分の左辺を結んだ線，下側に配置された２つの電極部分の下辺を結んだ線， 右側に配置された２つの電極部分の右辺を結んだ線からなる四角形の対角線 の交点を中心として隅丸四角形からなるスイッチ模様を複数配置して構成さ＼nれており，2)側面視において，透明ガラス板と本体背面部とを積層一体とし た構造であるという構＼成を有する点で共通している。
相違点について検討すると，正面視において，上記第３，２，(1)，イのと おり，本件意匠２と被告意匠とでは透明ガラス板の縦横比が異なっている（本 件意匠２が約１：１．４であり，被告意匠が約１：１．４３である。）ものの， その差異は極めて小さく，いずれも看者に対し横長長方形であるという印象 を与えるものというべきである。また，被告意匠には，液晶表示窓の周囲に＼nある縁取模様があることが認められるが，これは液晶表示窓の大きさと比較＼nしてさほど大きいものではなく，正面視において目立つ色彩でもない。さら に，透明ガラス板の隅丸半径，電極部分の幅と長さの比，液晶表示窓の底辺＼nと上側の左右に配置された電極の底辺との関係やスイッチ模様の個数に差異 があるが，これらは，透明ガラス板の形状がほぼ同じであることから看者に 対して与える共通の美感を凌駕するものとはいえない。 本件意匠２と被告意匠とでは，背面視において，上記第３，２，(1)，イの とおり，本体部の背面の形状に差異があるが，これは要部における差異では ない。 さらに，上記第３，２，(1)，イのとおり，被告意匠には側面視において不 透明プロテクタ体があるが，不透明プロテクタ体は本体背面部と同系統の色 彩であり厚みも薄いことから，この点も要部における具体的構成の共通性か＼nら看者に与える美感の同一性を凌駕するものとはいえない。 したがって，本件意匠２と被告意匠とは上記のような差異点があることを 考慮しても，看者に対して共通の美感を与えるものと認められるから，本件 意匠２と被告意匠は類似しているというべきである。
・・・
被告は，被告製品の売上への被告意匠以外の要因が寄与していると 主張する。
証拠（甲３０の１，乙２３，２４，２６，２８，８６）及び弁論の全 趣旨によれば，ａ 被告は，原告に先んじて体組成計の販売を開始し， 平成１５年までは体組成計の年間シェア（数量）の６２．９％以上を占 めていたこと，ｂ 平成２３年の体組成計の年間シェア（数量）は被告 が３８．７％で１位，原告が３２．３％で２位あり，３位の企業は１４． ５％であること，ｃ 被告が販売する体組成計を購入した者の２５．７ ７％が被告ブランドを理由に購入していること，ｄ 日経ＢＰコンサル ティングが実施している「ブランドジャパン２０１１」において消費者 からみた総合力の上昇ランキングで９位とされていること，ｅ 「ブラ ンドジャパン２０１３」においてコンシューマー市場編総合力と因子指 数において６０位とされたこと（原告は同ランキングで１８３位であっ た。），ｆ 被告が，平成２３年７月１９日，平成２４年６月１１日及び 平成２５年５月２８日にＭＤＢネットサーベイを利用して行ったアンケ ートによれば，体組成計や体脂肪計のメーカーのイメージが強い最も強 い企業を選ぶ問いに対し被告と答えた者が順に６８．２％，７１．６％， ７１．８％であったことが認められる。 以上の事実によれば，被告は体組成計のシェアを長期間にわたり安定 的に有しており，被告が製造する体組成計を購入した者の中には被告の ブランド力を理由とする者も多数おり，被告がブランド力の調査におい て上位にされることがあったのであるから，被告製品の売上に被告のブ ランド力の有する顧客吸引力の貢献もあるというべきである。 しかしながら，一方で，証拠（甲８の２ないし４，２７の１・２，３ ８）によれば，ａ 原告製品１又は２を購入した者に対するアンケート 結果では，商品を選択した理由として「デザイン（見た目）が良い」と いう回答をしている者が順に●（省略）●％，●（省略）●％に上って いること，ｂ 一方，同アンケート結果では，「メーカー名」を挙げる 者は各●（省略）●％に過ぎなかったこと，ｃ 体組成計を取り上げた テレビ番組でも，原告製品１について「従来無かったデザイン性の高さ が人気といいます。」，原告製品２について「コンパクトなタイプ。デザ インとカラーで人気を集めています。」などと報道されたこと（平成２ ４年１２月１８日放送・ワールドビジネスサテライト）が認められるか ら，デザインが体組成計の購入動機とならないとはいえない。 なお，前示のとおり，本件意匠２はその出願時点における公知意匠と は異なる構成を有するものであるから，被告が本件意匠２について無効＼n審判を請求していることを考慮しても，その創作性の程度が低いという ことはできない（なお，上記無効審判請求については，平成２６年１２ 月２４日に請求不成立の審判がされた〔乙９９の２〕）。また，本件意匠 ２は，部分意匠ではないし，被告意匠は全体として本件意匠２と類似す るのであるから，被告意匠が本件意匠２の一部と類似するに過ぎないと いうこともできない。 したがって，被告製品の売上には被告意匠以外の要因として被告ブラ ンドの顧客吸引力も寄与しているといえるから，このような事情につい ては原告が被告製品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することができ ないとする事情として考慮することができるというべきである。
(イ) 被告は，原告が原告製品１及び２を追加的に販売する際に注文に対 応できない台数の割合があることを考慮すべきと主張する。しかしなが ら，原告は１か月に●（省略）●台の原告製品１及び２を輸入，販売す ることができると認められるところ（甲４２），原告が原告製品１及び２ が売れすぎたために品切れを起こし販売を中止した期間があると認める に足りる証拠はない。したがって，原告が原告製品１及び２を追加的に 販売する際に注文に対応できない台数の割合があることを原告が被告製 品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することができないとする事情とし て考慮することはできないというべきである。
(ウ) 被告は，原告製品１及び２には被告製品の他に競合品があると主張 する。確かに，体組成計について，原告製品１及び２の他に原告や被告 の他多数の企業から多数の製品が販売されていることは当事者間に争い がないが，証拠（甲３０の１）によれば，平成２３年の体組成計の年間 シェアは被告が３８．７％で１位，原告が３２．３％で２位あり，３位 の企業は１４．５％であることが認められ，被告と原告とで体組成計の 年間シェアの７１％を占めていることからすると，被告製品がなかった 場合，被告製品の購入者の大部分は被告が販売する製品か原告が販売す る製品を購入するものというのが相当である。そして，前示のとおり被 告製品を購入した者はメーカー名よりもデザインに着目して購入してい るところ，証拠によっても，平成２４年１０月から平成２５年９月３０ 日までの間に被告が販売する被告製品以外の体組成計にその意匠が本件 意匠２と同一又は類似するものがあるとは認められないのである。そう すると，原告製品１及び２には被告製品の他にも競合品があるという事 情は，被告製品が販売されていた期間において原告製品１及び２か被告 製品しか選択肢がないという状況ではなかったから，被告製品がなかっ たとしても被告製品の譲渡数量の全てについて原告製品１又は２が購入 されたということはできない（しかし，大部分は原告製品１又は２が購 入されたといえる。）という程度において，原告が被告製品の譲渡数量の 全部又は一部を譲渡することができないとする事情として考慮すること ができるにとどまるというべきである。
(エ) 以上によれば，被告製品の売上には被告ブランドの顧客吸引力の寄 与もあるという事情，原告製品１及び２には被告製品の他に競合品があ り，被告製品が販売されていた期間において原告製品１及び２か被告製 品しか選択肢がないという状況ではなかったという事情は，上記説示の 範囲で，原告が被告製品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することがで きないとする事情として考慮することができる。また，前示のとおり， 被告製品の生産等は本件意匠権１を侵害しないという事情があり，これ も原告が被告製品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することができない とする事情として考慮することができる。これらの諸事情を考慮すれば， 被告製品の譲渡数量のうち５０％に当たる●（省略）●台（小数点以下 切り捨て。）について原告が譲渡することができない事情があるというべ きである。
オ 前記前提事実のとおり，原告は，１か月に●（省略）●台の原告製品１ 及び２を輸入，販売することができたから，平成２４年１０月から平成２ ５年９月までの間，原告製品１及び２を併せて●（省略）●台を輸入，販 売することができた。 カ 以上によれば，意匠法３９条１項により損害の額とされる額は１億１７ ４１万３６６２円である。
本件意匠２と被告意匠は，上記第３，２，(1)，アのとおり，1)正面視にお いて，板状体の正面ガラス板は隅丸横長四角形形状であり，板状体の正面に は，４つの隅丸縦長四角形形状の電極部分が上下左右に配置されており，上 側の左右に配置された２つの電極部で囲まれた領域のほぼ中央には隅丸横長 四角形の液晶表示窓があり，該液晶表＼示窓の下側であって，かつ，上側に配 置された２つの電極部分の上辺を結んだ線，左側に配置された２つの電極部 分の左辺を結んだ線，下側に配置された２つの電極部分の下辺を結んだ線， 右側に配置された２つの電極部分の右辺を結んだ線からなる四角形の対角線 の交点を中心として隅丸四角形からなるスイッチ模様を複数配置して構成さ＼nれており，2)側面視において，透明ガラス板と本体背面部とを積層一体とし た構造であるという構＼成を有する点で共通している。
相違点について検討すると，正面視において，上記第３，２，(1)，イのと おり，本件意匠２と被告意匠とでは透明ガラス板の縦横比が異なっている（本 件意匠２が約１：１．４であり，被告意匠が約１：１．４３である。）ものの， その差異は極めて小さく，いずれも看者に対し横長長方形であるという印象 を与えるものというべきである。また，被告意匠には，液晶表示窓の周囲に＼nある縁取模様があることが認められるが，これは液晶表示窓の大きさと比較＼nしてさほど大きいものではなく，正面視において目立つ色彩でもない。さら に，透明ガラス板の隅丸半径，電極部分の幅と長さの比，液晶表示窓の底辺＼nと上側の左右に配置された電極の底辺との関係やスイッチ模様の個数に差異 があるが，これらは，透明ガラス板の形状がほぼ同じであることから看者に 対して与える共通の美感を凌駕するものとはいえない。 本件意匠２と被告意匠とでは，背面視において，上記第３，２，(1)，イの とおり，本体部の背面の形状に差異があるが，これは要部における差異では ない。 さらに，上記第３，２，(1)，イのとおり，被告意匠には側面視において不 透明プロテクタ体があるが，不透明プロテクタ体は本体背面部と同系統の色 彩であり厚みも薄いことから，この点も要部における具体的構成の共通性か＼nら看者に与える美感の同一性を凌駕するものとはいえない。 したがって，本件意匠２と被告意匠とは上記のような差異点があることを 考慮しても，看者に対して共通の美感を与えるものと認められるから，本件 意匠２と被告意匠は類似しているというべきである。
・・・
被告は，被告製品の売上への被告意匠以外の要因が寄与していると 主張する。
証拠（甲３０の１，乙２３，２４，２６，２８，８６）及び弁論の全 趣旨によれば，ａ 被告は，原告に先んじて体組成計の販売を開始し， 平成１５年までは体組成計の年間シェア（数量）の６２．９％以上を占 めていたこと，ｂ 平成２３年の体組成計の年間シェア（数量）は被告 が３８．７％で１位，原告が３２．３％で２位あり，３位の企業は１４． ５％であること，ｃ 被告が販売する体組成計を購入した者の２５．７ ７％が被告ブランドを理由に購入していること，ｄ 日経ＢＰコンサル ティングが実施している「ブランドジャパン２０１１」において消費者 からみた総合力の上昇ランキングで９位とされていること，ｅ 「ブラ ンドジャパン２０１３」においてコンシューマー市場編総合力と因子指 数において６０位とされたこと（原告は同ランキングで１８３位であっ た。），ｆ 被告が，平成２３年７月１９日，平成２４年６月１１日及び 平成２５年５月２８日にＭＤＢネットサーベイを利用して行ったアンケ ートによれば，体組成計や体脂肪計のメーカーのイメージが強い最も強 い企業を選ぶ問いに対し被告と答えた者が順に６８．２％，７１．６％， ７１．８％であったことが認められる。 以上の事実によれば，被告は体組成計のシェアを長期間にわたり安定 的に有しており，被告が製造する体組成計を購入した者の中には被告の ブランド力を理由とする者も多数おり，被告がブランド力の調査におい て上位にされることがあったのであるから，被告製品の売上に被告のブ ランド力の有する顧客吸引力の貢献もあるというべきである。 しかしながら，一方で，証拠（甲８の２ないし４，２７の１・２，３ ８）によれば，ａ 原告製品１又は２を購入した者に対するアンケート 結果では，商品を選択した理由として「デザイン（見た目）が良い」と いう回答をしている者が順に●（省略）●％，●（省略）●％に上って いること，ｂ 一方，同アンケート結果では，「メーカー名」を挙げる 者は各●（省略）●％に過ぎなかったこと，ｃ 体組成計を取り上げた テレビ番組でも，原告製品１について「従来無かったデザイン性の高さ が人気といいます。」，原告製品２について「コンパクトなタイプ。デザ インとカラーで人気を集めています。」などと報道されたこと（平成２ ４年１２月１８日放送・ワールドビジネスサテライト）が認められるか ら，デザインが体組成計の購入動機とならないとはいえない。 なお，前示のとおり，本件意匠２はその出願時点における公知意匠と は異なる構成を有するものであるから，被告が本件意匠２について無効＼n審判を請求していることを考慮しても，その創作性の程度が低いという ことはできない（なお，上記無効審判請求については，平成２６年１２ 月２４日に請求不成立の審判がされた〔乙９９の２〕）。また，本件意匠 ２は，部分意匠ではないし，被告意匠は全体として本件意匠２と類似す るのであるから，被告意匠が本件意匠２の一部と類似するに過ぎないと いうこともできない。 したがって，被告製品の売上には被告意匠以外の要因として被告ブラ ンドの顧客吸引力も寄与しているといえるから，このような事情につい ては原告が被告製品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することができ ないとする事情として考慮することができるというべきである。
(イ) 被告は，原告が原告製品１及び２を追加的に販売する際に注文に対 応できない台数の割合があることを考慮すべきと主張する。しかしなが ら，原告は１か月に●（省略）●台の原告製品１及び２を輸入，販売す ることができると認められるところ（甲４２），原告が原告製品１及び２ が売れすぎたために品切れを起こし販売を中止した期間があると認める に足りる証拠はない。したがって，原告が原告製品１及び２を追加的に 販売する際に注文に対応できない台数の割合があることを原告が被告製 品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することができないとする事情とし て考慮することはできないというべきである。
(ウ) 被告は，原告製品１及び２には被告製品の他に競合品があると主張 する。確かに，体組成計について，原告製品１及び２の他に原告や被告 の他多数の企業から多数の製品が販売されていることは当事者間に争い がないが，証拠（甲３０の１）によれば，平成２３年の体組成計の年間 シェアは被告が３８．７％で１位，原告が３２．３％で２位あり，３位 の企業は１４．５％であることが認められ，被告と原告とで体組成計の 年間シェアの７１％を占めていることからすると，被告製品がなかった 場合，被告製品の購入者の大部分は被告が販売する製品か原告が販売す る製品を購入するものというのが相当である。そして，前示のとおり被 告製品を購入した者はメーカー名よりもデザインに着目して購入してい るところ，証拠によっても，平成２４年１０月から平成２５年９月３０ 日までの間に被告が販売する被告製品以外の体組成計にその意匠が本件 意匠２と同一又は類似するものがあるとは認められないのである。そう すると，原告製品１及び２には被告製品の他にも競合品があるという事 情は，被告製品が販売されていた期間において原告製品１及び２か被告 製品しか選択肢がないという状況ではなかったから，被告製品がなかっ たとしても被告製品の譲渡数量の全てについて原告製品１又は２が購入 されたということはできない（しかし，大部分は原告製品１又は２が購 入されたといえる。）という程度において，原告が被告製品の譲渡数量の 全部又は一部を譲渡することができないとする事情として考慮すること ができるにとどまるというべきである。
(エ) 以上によれば，被告製品の売上には被告ブランドの顧客吸引力の寄 与もあるという事情，原告製品１及び２には被告製品の他に競合品があ り，被告製品が販売されていた期間において原告製品１及び２か被告製 品しか選択肢がないという状況ではなかったという事情は，上記説示の 範囲で，原告が被告製品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することがで きないとする事情として考慮することができる。また，前示のとおり， 被告製品の生産等は本件意匠権１を侵害しないという事情があり，これ も原告が被告製品の譲渡数量の全部又は一部を譲渡することができない とする事情として考慮することができる。これらの諸事情を考慮すれば， 被告製品の譲渡数量のうち５０％に当たる●（省略）●台（小数点以下 切り捨て。）について原告が譲渡することができない事情があるというべ きである。
オ 前記前提事実のとおり，原告は，１か月に●（省略）●台の原告製品１ 及び２を輸入，販売することができたから，平成２４年１０月から平成２ ５年９月までの間，原告製品１及び２を併せて●（省略）●台を輸入，販 売することができた。 カ 以上によれば，意匠法３９条１項により損害の額とされる額は１億１７ ４１万３６６２円である。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> 意匠その他
>> ピックアップ対象
2019.05. 8
平成30(行ケ)10036 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月19日 知的財産高等裁判所
漏れていたので、アップします。薬剤としての新効能を限定した発明について、その他の構＼成が同じでも新規性ありとした審決が維持されました。
ア 甲５発明には，Ｔ細胞を処理するための組成物の用途が，「Ｔ細胞による インターロイキン−１７（ＩＬ−１７）産生を阻害する」ためであるとの特定がな いが，前記(2)アのとおり，甲５発明の「Ｔ細胞を処理する」とは，ＩＬ−１２によ るＴ細胞の処理，すなわちＴｈ１誘導によるＴ細胞刺激を阻害することを指すもの であって，甲５には，記載も示唆もされていない「Ｔ細胞によるインターロイキン −１７（ＩＬ−１７）産生を阻害する」ことを指すものではないことは明らかであ る。 他方，本件特許発明１におけるＩＬ−２３のアンタゴニストを含む組成物の用途 は，「Ｔ細胞によるインターロイキン−１７（ＩＬ−１７）産生を阻害するため」で あるが，本件明細書（【００７１】〜【００８１】，【００８３】，【表１】，【図２Ａ】，【図４Ａ】）には，従来から知られていたＴｈ１誘導条件（ＩＬ−１２＋抗ＩＬ−４）下及びＴｈ２誘導条件（ＩＬ−４＋抗ＩＦＮ−γ）下では，いずれもＩＬ−１７産＼n生が増加しなかったのに対し，ＩＬ−２３存在下ではＩＬ−１７産生が増加したこ とに加え，Ｔｈ１誘導条件下に比べＩＦＮ−γ産生が著しく低かったこと，ＩＬ− ２３が介在するＩＬ−１７の産生は，ＩＬ−２３のｐ４０サブユニットの中和抗体 によって遮断されたことが記載されている。 これらの記載によると，本件特許発明１における「Ｔ細胞によるインターロイキ ン−１７（ＩＬ−１７）産生を阻害するため」という用途は，ＩＬ−２３によるＴ 細胞の処理によってＴ細胞におけるＩＬ−１７の産生が増加するという知見に基づ き，ＩＬ−２３によるＴ細胞の処理により引き起こされるＩＬ−１７の産生を阻害 することを用途とするものであり，上記知見は，従来から知られていたＴｈ１誘導 やＴｈ２誘導によるＴ細胞刺激とは異なるものであると認められる。 したがって，本件特許発明１における「Ｔ細胞によるインターロイキン−１７（Ｉ Ｌ−１７）産生を阻害するため」という用途は，従来から知られていたＴｈ１誘導 によるＴ細胞刺激とは異なる，ＩＬ−２３によるＴ細胞の処理により引き起こされ るＩＬ−１７の産生を阻害することを用途とするものであるから，甲５発明の「Ｔ 細胞を処理するため」とは明確に異なるものであり，相違点５は，実質的な相違点 であると認められる。
イ 原告は，審決は，甲５発明の抗体含有組成物の用途を「Ｔ細胞を処理す るため」と認定したにもかかわらず，本件特許発明１との対比においては，甲５発 明の抗体含有組成物の用途が「Ｔｈ１誘導によるＴ細胞刺激の阻害」に限定される ものとして，相違点５を認定しており，そもそも矛盾していると主張する。 しかし，甲５発明の抗体含有組成物の用途を「Ｔ細胞を処理するため」と認定し たことにより，甲５発明の「Ｔ細胞を処理する」の意義を甲５の記載を離れて解釈 してよいことになるものではないから，審決が，本件特許発明１との対比に当たり， 甲５発明の「Ｔ細胞を処理する」の意義を甲５の記載に基づいて解釈することは正 当であって，何らの誤りもない。
ウ 原告は，甲５Ｘ発明に係る抗体含有組成物の用途は，「Ｔ細胞の処理によ る乾癬治療」であるが，乾癬患者について格別の限定又は選別をすることなく，「Ｔ 細胞の処理による乾癬治療」を実施すると，当然に，「Ｔ細胞によるインターロイキ ン１７（ＩＬ−１７）産生阻害」も生じるから，甲５Ｘ発明の「Ｔ細胞の処理によ る乾癬治療」と本件特許発明１の「Ｔ細胞によるインターロイキン１７（ＩＬ−１ ７）産生阻害」とは，用途として同一であり，甲５Ｘ発明と本件特許発明１との間 に相違点はないなどと主張する。この主張を，甲５発明について，甲５に記載され ている用途も考慮して本件特許発明１の新規性を判断すべき旨の主張と解したとし ても，次のとおり理由がない。
(ｱ) 前記アのとおり，本件特許発明１は，ＩＬ−２３によるＴ細胞の処理に よってＴ細胞におけるＩＬ−１７の産生が増加するという知見に基づいて，「ＩＬ −２３のアンタゴニストを含む組成物」について「Ｔ細胞によるＩＬ−１７産生を 阻害するための（インビボ処理方法において使用するための）」という用途の限定を 付したものであると認められるところ，慢性関節リウマチの患者であってもＩＬ− １７濃度の上昇がみられなかった者がいるように（甲１７〔審判乙１〕），すべての 炎症性疾患においてＩＬ−１７濃度が上昇するものではないし，特定の炎症性疾患 においてもすべての患者のＩＬ−１７濃度が上昇するものではないと認められるか ら，本件特許発明１の組成物を医薬品として利用する場合には，特にＩＬ−１７を 標的として，その濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものという ことができる。
(ｲ) 他方，前記(1)のとおり，甲５には，ＩＬ−２３のアンタゴニストにより Ｔ細胞によるＩＬ−１７産生の阻害が可能であることは，記載も示唆もされていな＼nいから，甲５発明が，「ＩＬ−２３のアンタゴニストを含む組成物」を，Ｔ細胞によ るＩＬ−１７産生を阻害するために，ＩＬ−１７濃度の上昇が見られる患者に対し て選択的に利用するものではないことは，明らかである。このことは，甲５発明の 「ＩＬ−２３のアンタゴニストを含む組成物」を乾癬治療のために使用することが できるという甲５に記載されている用途を考慮しても，左右されるものではない。
(ｳ) そうすると，本件特許発明１の「Ｔ細胞によるインターロイキン−１７ （ＩＬ−１７）産生を阻害するため」という用途と，甲５発明の「Ｔ細胞を処理す るため」という用途とは，明確に異なるものということができる。そして，このこ とは，本件優先日当時，ＩＬ−１７の発現レベルを測定することが可能であったこ＼nとによって左右されるものではない。
エ 原告は，本件特許発明は，せいぜい，ＩＬ−２３アンタゴニストに備わ った「Ｔ細胞によるＩＬ−１７産生を阻害する」という性質又は機序を明らかにし て，これを説明する構成要件を付加したにすぎないから，甲５Ｘ発明と異なる新規＼nな方法（用途）とはいえないなどと主張する。この主張を，甲５発明について，甲 ５に記載されている用途も考慮して本件特許発明１の新規性について判断すべき旨 の主張と解したとしても，前記ウのとおり，本件特許発明１の「Ｔ細胞によるイン ターロイキン−１７（ＩＬ−１７）産生を阻害するため」という用途と，甲５発明 の「Ｔ細胞を処理するため」という用途とは，明確に異なるのであるから，本件特 許発明１の用途が，甲５発明の用途を新たに発見した作用機序で表現したにすぎな＼nいものとはいえないことは，明らかである。
ア 甲５発明には，Ｔ細胞を処理するための組成物の用途が，「Ｔ細胞による インターロイキン−１７（ＩＬ−１７）産生を阻害する」ためであるとの特定がな いが，前記(2)アのとおり，甲５発明の「Ｔ細胞を処理する」とは，ＩＬ−１２によ るＴ細胞の処理，すなわちＴｈ１誘導によるＴ細胞刺激を阻害することを指すもの であって，甲５には，記載も示唆もされていない「Ｔ細胞によるインターロイキン −１７（ＩＬ−１７）産生を阻害する」ことを指すものではないことは明らかであ る。 他方，本件特許発明１におけるＩＬ−２３のアンタゴニストを含む組成物の用途 は，「Ｔ細胞によるインターロイキン−１７（ＩＬ−１７）産生を阻害するため」で あるが，本件明細書（【００７１】〜【００８１】，【００８３】，【表１】，【図２Ａ】，【図４Ａ】）には，従来から知られていたＴｈ１誘導条件（ＩＬ−１２＋抗ＩＬ−４）下及びＴｈ２誘導条件（ＩＬ−４＋抗ＩＦＮ−γ）下では，いずれもＩＬ−１７産＼n生が増加しなかったのに対し，ＩＬ−２３存在下ではＩＬ−１７産生が増加したこ とに加え，Ｔｈ１誘導条件下に比べＩＦＮ−γ産生が著しく低かったこと，ＩＬ− ２３が介在するＩＬ−１７の産生は，ＩＬ−２３のｐ４０サブユニットの中和抗体 によって遮断されたことが記載されている。 これらの記載によると，本件特許発明１における「Ｔ細胞によるインターロイキ ン−１７（ＩＬ−１７）産生を阻害するため」という用途は，ＩＬ−２３によるＴ 細胞の処理によってＴ細胞におけるＩＬ−１７の産生が増加するという知見に基づ き，ＩＬ−２３によるＴ細胞の処理により引き起こされるＩＬ−１７の産生を阻害 することを用途とするものであり，上記知見は，従来から知られていたＴｈ１誘導 やＴｈ２誘導によるＴ細胞刺激とは異なるものであると認められる。 したがって，本件特許発明１における「Ｔ細胞によるインターロイキン−１７（Ｉ Ｌ−１７）産生を阻害するため」という用途は，従来から知られていたＴｈ１誘導 によるＴ細胞刺激とは異なる，ＩＬ−２３によるＴ細胞の処理により引き起こされ るＩＬ−１７の産生を阻害することを用途とするものであるから，甲５発明の「Ｔ 細胞を処理するため」とは明確に異なるものであり，相違点５は，実質的な相違点 であると認められる。
イ 原告は，審決は，甲５発明の抗体含有組成物の用途を「Ｔ細胞を処理す るため」と認定したにもかかわらず，本件特許発明１との対比においては，甲５発 明の抗体含有組成物の用途が「Ｔｈ１誘導によるＴ細胞刺激の阻害」に限定される ものとして，相違点５を認定しており，そもそも矛盾していると主張する。 しかし，甲５発明の抗体含有組成物の用途を「Ｔ細胞を処理するため」と認定し たことにより，甲５発明の「Ｔ細胞を処理する」の意義を甲５の記載を離れて解釈 してよいことになるものではないから，審決が，本件特許発明１との対比に当たり， 甲５発明の「Ｔ細胞を処理する」の意義を甲５の記載に基づいて解釈することは正 当であって，何らの誤りもない。
ウ 原告は，甲５Ｘ発明に係る抗体含有組成物の用途は，「Ｔ細胞の処理によ る乾癬治療」であるが，乾癬患者について格別の限定又は選別をすることなく，「Ｔ 細胞の処理による乾癬治療」を実施すると，当然に，「Ｔ細胞によるインターロイキ ン１７（ＩＬ−１７）産生阻害」も生じるから，甲５Ｘ発明の「Ｔ細胞の処理によ る乾癬治療」と本件特許発明１の「Ｔ細胞によるインターロイキン１７（ＩＬ−１ ７）産生阻害」とは，用途として同一であり，甲５Ｘ発明と本件特許発明１との間 に相違点はないなどと主張する。この主張を，甲５発明について，甲５に記載され ている用途も考慮して本件特許発明１の新規性を判断すべき旨の主張と解したとし ても，次のとおり理由がない。
(ｱ) 前記アのとおり，本件特許発明１は，ＩＬ−２３によるＴ細胞の処理に よってＴ細胞におけるＩＬ−１７の産生が増加するという知見に基づいて，「ＩＬ −２３のアンタゴニストを含む組成物」について「Ｔ細胞によるＩＬ−１７産生を 阻害するための（インビボ処理方法において使用するための）」という用途の限定を 付したものであると認められるところ，慢性関節リウマチの患者であってもＩＬ− １７濃度の上昇がみられなかった者がいるように（甲１７〔審判乙１〕），すべての 炎症性疾患においてＩＬ−１７濃度が上昇するものではないし，特定の炎症性疾患 においてもすべての患者のＩＬ−１７濃度が上昇するものではないと認められるか ら，本件特許発明１の組成物を医薬品として利用する場合には，特にＩＬ−１７を 標的として，その濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものという ことができる。
(ｲ) 他方，前記(1)のとおり，甲５には，ＩＬ−２３のアンタゴニストにより Ｔ細胞によるＩＬ−１７産生の阻害が可能であることは，記載も示唆もされていな＼nいから，甲５発明が，「ＩＬ−２３のアンタゴニストを含む組成物」を，Ｔ細胞によ るＩＬ−１７産生を阻害するために，ＩＬ−１７濃度の上昇が見られる患者に対し て選択的に利用するものではないことは，明らかである。このことは，甲５発明の 「ＩＬ−２３のアンタゴニストを含む組成物」を乾癬治療のために使用することが できるという甲５に記載されている用途を考慮しても，左右されるものではない。
(ｳ) そうすると，本件特許発明１の「Ｔ細胞によるインターロイキン−１７ （ＩＬ−１７）産生を阻害するため」という用途と，甲５発明の「Ｔ細胞を処理す るため」という用途とは，明確に異なるものということができる。そして，このこ とは，本件優先日当時，ＩＬ−１７の発現レベルを測定することが可能であったこ＼nとによって左右されるものではない。
エ 原告は，本件特許発明は，せいぜい，ＩＬ−２３アンタゴニストに備わ った「Ｔ細胞によるＩＬ−１７産生を阻害する」という性質又は機序を明らかにし て，これを説明する構成要件を付加したにすぎないから，甲５Ｘ発明と異なる新規＼nな方法（用途）とはいえないなどと主張する。この主張を，甲５発明について，甲 ５に記載されている用途も考慮して本件特許発明１の新規性について判断すべき旨 の主張と解したとしても，前記ウのとおり，本件特許発明１の「Ｔ細胞によるイン ターロイキン−１７（ＩＬ−１７）産生を阻害するため」という用途と，甲５発明 の「Ｔ細胞を処理するため」という用途とは，明確に異なるのであるから，本件特 許発明１の用途が，甲５発明の用途を新たに発見した作用機序で表現したにすぎな＼nいものとはいえないことは，明らかである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2019.05. 8
平成30(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月22日 知的財産高等裁判所
審査段階で追加した「直ちに」という用語が新規事項かが争われました。知財高裁（3部）は、新規事項ではないとした審決を取り消しました。本件では、「一斉に」という用語についても新規事項か争われています。こちらについては新規事項でないとした審決の判断を維持しています。
ここで，構成Ｅの「直ちに」は，「受信次第」との文言と併せて，海底＼n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら，当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは，構成Ｅのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信＼n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構＼成」という。）が，本件当 初明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記１(1)において認定したとおり，本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし，その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構＼成が記載されていると認めること はできない。
(イ) また，上記１(2)において認定したとおり，本件当初明細書の段落【０ ００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００３０】， 【００３２】，【００３５】，【００３６】及び【００４０】等には， 先願システム及び本件発明の実施の形態において，海底局の位置を決め るための演算（以下「位置決め演算」という。）は，海底局からの音響 信号（又はデータ）及びＧＰＳからの位置信号に対して行われるもので あって，船上局又は地上において実行される（特に段落【００２５】， 【００４０】）ことが開示されている。しかし，本件当初明細書には， 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船 上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識 をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上＼nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底 局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件 発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…＼n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で 行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を， 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明 らかに不自然である。 したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されている＼nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構＼n成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算＼nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細 書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するもの というべきである。 したがって，この点についての審決の判断には誤りがあり，その誤りは 結論に影響を及ぼすものである。
ここで，構成Ｅの「直ちに」は，「受信次第」との文言と併せて，海底＼n局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるか ら，当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否 かは，構成Ｅのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信＼n部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処 理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構＼成」という。）が，本件当 初明細書等に記載された事項との関係において，新たな技術的事項に当た るか否かにより判断すべきである。
イ 本件当初明細書等の記載について
(ア) 上記１(1)において認定したとおり，本件補正前の特許請求の範囲に は「直ちに」との文言は使用されていないし，その余の文言を斟酌して も位置決め演算時期構成と解し得る構＼成が記載されていると認めること はできない。
(イ) また，上記１(2)において認定したとおり，本件当初明細書の段落【０ ００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００３０】， 【００３２】，【００３５】，【００３６】及び【００４０】等には， 先願システム及び本件発明の実施の形態において，海底局の位置を決め るための演算（以下「位置決め演算」という。）は，海底局からの音響 信号（又はデータ）及びＧＰＳからの位置信号に対して行われるもので あって，船上局又は地上において実行される（特に段落【００２５】， 【００４０】）ことが開示されている。しかし，本件当初明細書には， 位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。
(ウ) この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船 上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合と があるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識 をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上＼nで演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。 しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算 を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期と は直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底 局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その 実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を 「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件 発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されて いることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されてい ない。 また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…＼n前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決 め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によ って追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で 行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を， 本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明 らかに不自然である。 したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を 行う場合を指すと解することはできない。
(エ) よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されている＼nと認めることはできない。
ウ 以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構＼n成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算＼nを「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細 書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するもの というべきである。 したがって，この点についての審決の判断には誤りがあり，その誤りは 結論に影響を及ぼすものである。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> 新たな技術的事項の導入
>> ピックアップ対象
2019.04.24
平成30(行ケ)10148 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成31年4月18日 知的財産高等裁判所
意匠法3条2項が争われました。争点は、慶弔用品の分野における意匠の形態を「卓上敷マット」に転用できるか否かでした。知財高裁（2部）は、「転用できる」とした審決を維持しました。
本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」の物品分野の当業者 が，慶弔用品の分野における意匠１及び意匠２の形態を「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到するかどうかについて検討する。
(ｱ) 「卓上敷マット」は一般のテーブルや机に敷かれるものを含む日常生 活に用いられる物品である一方，証拠（乙２〜４，１７，１８）及び弁論の全趣旨 によると，意匠１の「マット」や意匠２の「盆茣蓙」は，現在では主として盆の時 期に精霊棚や仏壇の前に置く経机や小机の上に敷き，上に位牌やお供え物などを置 く慶弔用品の分野の物品であり，その物品分野は「卓上敷マット」とは異なるもの である。 しかし，いずれもテーブルや机という「卓」（乙１によると，「卓」にはテーブル や机が含まれると認められる。）の上に敷かれて使用されるものであるという点で その用途が共通している。また，意匠１の「マット」や意匠２の「盆茣蓙」の形状 は，いずれも「卓上敷マット」と同じマット状であり，上に物を載置することがで きる点においてその機能が共通している。＼n
(ｲ) そして，証拠（乙５〜８，１２〜１５）及び弁論の全趣旨によると， 本願の出願日前において，「盆茣蓙」のような慶弔用品と「卓上敷マット」を含むテ ーブル掛けなどの物品が，同一の見本市などに出品されることがあり，「卓上敷マッ ト」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者が，「盆茣蓙」のような慶弔用品の 形態に接する機会は十分あったものと認められる。＼n
(ｳ) 以上を考え併せると「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品 分野の当業者は，物品分野は異なるものの，意匠１から着想を得て，真菰を並べて 形成された「卓上敷マット」を想到し，更に真菰を並べて形成された慶弔用品の「盆 茣蓙」である意匠２の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到することができたと認められる。 なお，「卓上マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野と「盆茣蓙」などの慶弔 用品の物品分野では，常に物が載置されるかどうかや一定の時期にのみ使用される かどうかに違いがあるとしても，これらの違いは，上記認定の用途や機能の共通性＼nに比べるとささいな違いというほかなく，上記判断が左右されることはない。
ウ 原告は，1)「盆茣蓙」と「卓上敷マット」とは，用途や機能が異なって＼nいて非類似であること，2)意匠１や意匠２のような真菰で形成されたマットは，慶 弔用品で仏具の上に敷かれるものであるところ，日常生活で使用されている机に慶 弔用品を祀ることは，浄・不浄の概念からもあり得ないこと，3)前記ギフトショー についての審決の論理を前提とすると，百貨店などであらゆる商品が同スペースで 展示されていることから，全てのあらゆる物品分野間で創作容易性が肯定されてし まうこと，4)自らの商品デザインにつき異業種商品のデザインを盗用することは信 義に反すること，5)慶弔用品としての真菰で形成された「盆茣蓙」に接した取引者， 需要者は，「盆茣蓙」の上にあるお供え物に注目することなどを理由として，「盆茣 蓙」についての形態を「卓上敷マット」に転用することを考えないと主張する。
(ｱ) 上記1)について，前記１で説示したとおり，意匠法３条２項は，物品 との関係を離れた抽象的な公然知られたモチーフを基準として，当業者の立場から みた意匠の着想の新しさや独創性を問題とするものであるから，物品が非類似であ ることが直ちに創作が容易でないことに結びつくものではない。そして，本件で転 用を容易に想到できることは前記イのとおりである。
(ｲ) 上記2)について，原告の主張は，「盆茣蓙」が慶弔用品であって，宗教 的感情によって転用が妨げられるというものであると解されるが，証拠（乙２）に よると，「盆茣蓙」について，かつては，「丁半博打で，壺を伏せる場所へ敷くござ」 という慶弔用品以外の用途もあったと認められる上，前記イ(ｱ)認定の用途や機能の＼n共通性に照らすと，宗教的感情によって当業者における意匠１及び意匠２の形態の 転用が妨げられるとは解されない。
(ｳ) 上記3)について，前記イの判断は，見本市などにおいて，慶弔用品と 「卓上敷マット」を含む物品が出品されていることのみを理由とするものではなく， 前記イ(ｱ)認定の用途や機能の共通性も理由としているから，全てのあらゆる物品分＼n野間で形態の創作容易性が認定されてしまうことにはならない。
(ｴ) 上記4)について，本願意匠に創作容易性を認めたからといって，デザ インの盗用を認めることにはならず，デザインの盗用とは関係がない。
(ｵ) 上記5)について，創作容易性の基準となるは取引者，需要者ではなく， 「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者であって，その視点 や着眼点が取引者，需要者と同じとはいえず，また，当業者において転用を容易に 想到できることは前記イのとおりである。
(ｶ) 以上からすると，原告の上記主張は採用することができない。
(2) 相違点１，２についての判断
前記(1)のとおり，意匠２の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に 転用することは容易であると認められるから，次に，前記４で認定した意匠２と本 願意匠との相違点１，２について，創作が容易であるかについて検討する。
ア 相違点１について，証拠（乙９，１０）及び弁論の全趣旨によると，「卓 上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者にとって，「卓上敷マット」 の縦横比を必要に応じて適宜調整することはありふれた手法であると認められる。 したがって，意匠２の平面視略横長長方形の縦横比を本願意匠の縦横比に変更す ることについて，意匠の着想の新しさや独創性があるとはいえない。
イ 相違点２について，本願意匠と意匠２で用いられている編み糸の色彩自 体に違いはなく，本願意匠の構成は，意匠２の構＼成から紫色の糸と赤色の糸の配置 を入れ替えたにすぎないものである。また，証拠（乙９）及び弁論の全趣旨による と，「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野において，色彩を適宜変更 することはよく見られる手法であると認められる。 そうすると，意匠２の５本の編み糸のうち，紫色の糸と赤色の糸の配置を入れ替 えて本願意匠の構成にすることについて，意匠の着想の新しさや独創性があるとは＼nいえない。
ウ 以上からすると，本願意匠は，意匠２の形態に基づいて，当業者におい て容易に創作できたものと認められる。
本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」の物品分野の当業者 が，慶弔用品の分野における意匠１及び意匠２の形態を「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到するかどうかについて検討する。
(ｱ) 「卓上敷マット」は一般のテーブルや机に敷かれるものを含む日常生 活に用いられる物品である一方，証拠（乙２〜４，１７，１８）及び弁論の全趣旨 によると，意匠１の「マット」や意匠２の「盆茣蓙」は，現在では主として盆の時 期に精霊棚や仏壇の前に置く経机や小机の上に敷き，上に位牌やお供え物などを置 く慶弔用品の分野の物品であり，その物品分野は「卓上敷マット」とは異なるもの である。 しかし，いずれもテーブルや机という「卓」（乙１によると，「卓」にはテーブル や机が含まれると認められる。）の上に敷かれて使用されるものであるという点で その用途が共通している。また，意匠１の「マット」や意匠２の「盆茣蓙」の形状 は，いずれも「卓上敷マット」と同じマット状であり，上に物を載置することがで きる点においてその機能が共通している。＼n
(ｲ) そして，証拠（乙５〜８，１２〜１５）及び弁論の全趣旨によると， 本願の出願日前において，「盆茣蓙」のような慶弔用品と「卓上敷マット」を含むテ ーブル掛けなどの物品が，同一の見本市などに出品されることがあり，「卓上敷マッ ト」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者が，「盆茣蓙」のような慶弔用品の 形態に接する機会は十分あったものと認められる。＼n
(ｳ) 以上を考え併せると「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品 分野の当業者は，物品分野は異なるものの，意匠１から着想を得て，真菰を並べて 形成された「卓上敷マット」を想到し，更に真菰を並べて形成された慶弔用品の「盆 茣蓙」である意匠２の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に転用す ることを容易に想到することができたと認められる。 なお，「卓上マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野と「盆茣蓙」などの慶弔 用品の物品分野では，常に物が載置されるかどうかや一定の時期にのみ使用される かどうかに違いがあるとしても，これらの違いは，上記認定の用途や機能の共通性＼nに比べるとささいな違いというほかなく，上記判断が左右されることはない。
ウ 原告は，1)「盆茣蓙」と「卓上敷マット」とは，用途や機能が異なって＼nいて非類似であること，2)意匠１や意匠２のような真菰で形成されたマットは，慶 弔用品で仏具の上に敷かれるものであるところ，日常生活で使用されている机に慶 弔用品を祀ることは，浄・不浄の概念からもあり得ないこと，3)前記ギフトショー についての審決の論理を前提とすると，百貨店などであらゆる商品が同スペースで 展示されていることから，全てのあらゆる物品分野間で創作容易性が肯定されてし まうこと，4)自らの商品デザインにつき異業種商品のデザインを盗用することは信 義に反すること，5)慶弔用品としての真菰で形成された「盆茣蓙」に接した取引者， 需要者は，「盆茣蓙」の上にあるお供え物に注目することなどを理由として，「盆茣 蓙」についての形態を「卓上敷マット」に転用することを考えないと主張する。
(ｱ) 上記1)について，前記１で説示したとおり，意匠法３条２項は，物品 との関係を離れた抽象的な公然知られたモチーフを基準として，当業者の立場から みた意匠の着想の新しさや独創性を問題とするものであるから，物品が非類似であ ることが直ちに創作が容易でないことに結びつくものではない。そして，本件で転 用を容易に想到できることは前記イのとおりである。
(ｲ) 上記2)について，原告の主張は，「盆茣蓙」が慶弔用品であって，宗教 的感情によって転用が妨げられるというものであると解されるが，証拠（乙２）に よると，「盆茣蓙」について，かつては，「丁半博打で，壺を伏せる場所へ敷くござ」 という慶弔用品以外の用途もあったと認められる上，前記イ(ｱ)認定の用途や機能の＼n共通性に照らすと，宗教的感情によって当業者における意匠１及び意匠２の形態の 転用が妨げられるとは解されない。
(ｳ) 上記3)について，前記イの判断は，見本市などにおいて，慶弔用品と 「卓上敷マット」を含む物品が出品されていることのみを理由とするものではなく， 前記イ(ｱ)認定の用途や機能の共通性も理由としているから，全てのあらゆる物品分＼n野間で形態の創作容易性が認定されてしまうことにはならない。
(ｴ) 上記4)について，本願意匠に創作容易性を認めたからといって，デザ インの盗用を認めることにはならず，デザインの盗用とは関係がない。
(ｵ) 上記5)について，創作容易性の基準となるは取引者，需要者ではなく， 「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者であって，その視点 や着眼点が取引者，需要者と同じとはいえず，また，当業者において転用を容易に 想到できることは前記イのとおりである。
(ｶ) 以上からすると，原告の上記主張は採用することができない。
(2) 相違点１，２についての判断
前記(1)のとおり，意匠２の形態を本願意匠に係る物品である「卓上敷マット」に 転用することは容易であると認められるから，次に，前記４で認定した意匠２と本 願意匠との相違点１，２について，創作が容易であるかについて検討する。
ア 相違点１について，証拠（乙９，１０）及び弁論の全趣旨によると，「卓 上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野の当業者にとって，「卓上敷マット」 の縦横比を必要に応じて適宜調整することはありふれた手法であると認められる。 したがって，意匠２の平面視略横長長方形の縦横比を本願意匠の縦横比に変更す ることについて，意匠の着想の新しさや独創性があるとはいえない。
イ 相違点２について，本願意匠と意匠２で用いられている編み糸の色彩自 体に違いはなく，本願意匠の構成は，意匠２の構＼成から紫色の糸と赤色の糸の配置 を入れ替えたにすぎないものである。また，証拠（乙９）及び弁論の全趣旨による と，「卓上敷マット」を含むテーブル掛けなどの物品分野において，色彩を適宜変更 することはよく見られる手法であると認められる。 そうすると，意匠２の５本の編み糸のうち，紫色の糸と赤色の糸の配置を入れ替 えて本願意匠の構成にすることについて，意匠の着想の新しさや独創性があるとは＼nいえない。
ウ 以上からすると，本願意匠は，意匠２の形態に基づいて，当業者におい て容易に創作できたものと認められる。
◆判決本文
関連事件です。
2019.04.24
平成30(ネ)10068等 損害賠償請求控訴事件同附帯控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成31年4月18日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
控訴人（一審原告）は、米国法人の製造する医薬部外品を日本にネット販売していました。被控訴人（一審被告）は、日本における独占販売代理店でしたが、原告の商品が真正品ではなく，その販売が薬事法に違反しているなどとホームページに掲載しました。
控訴人（一審原告）は、不競法2条1項15号の不正競争行為であるとして、損害賠償を求めました。
一審の東京地裁（40部）は、33万円の請求を認めましたが、双方が控訴しました。知財高裁（２部）は、被控訴人（一審被告）敗訴部分を取り消していますが、損害額は妥当としました。取り消した原因は、被控訴人（一審被告）は原告に対して弁済をしたとので、損害賠償債権は消滅したというものです。
ア 本件記載１〜３は，平成２７年記事中の記載であるところ，平成２７年 記事の内容からすると，同記事を閲読した者が，普通の注意と読み方によって本件 記載１，２の部分を理解すると，同部分には，控訴人が，本件サイトにおいてジョ レン本社の商品を販売しているが，同商品はジョレン本社の商品の真正品ではない こと（同事実を，以下「本件事実1)」という。）が摘示されており，本件事実1)と 共に，控訴人の商品の仕入先が不明であること，控訴人は，ジョレン本社と取引が ないこと，控訴人が販売している商品の価格は極端に安価であること，被控訴人は， ジョレン本社に報告し，控訴人は，販売の中止を求められたが，販売を継続してい ること，控訴人の店舗は，本件サイト上に記載された住所にはないこと，ジョレン 本社では控訴人には大変困っていること（これらの事実を併せて，以下「本件事実 2)」という。）が摘示されており，また，控訴人は，厚生労働省の許認可を受けず に上記商品を販売しており，同行為は薬事法に違反すること（以下「本件事実3)」 という。）が摘示されていると理解するものと認められる。 そして，本件事実1)，3)は，同記載を閲読した者に対し，控訴人は，ジョレン社 の商品の真正品でない商品を販売しており，また，同販売行為は薬事法に違反して いると認識させるのであるから，本件記載１，２の掲載によって，控訴人の社会的 評価は低下し，控訴人の信用，名誉が毀損されたというべきである。
・・・
本件記載４は，平成２６年記事中の記載であるところ，平成２６年記 事を閲読した者が，普通の注意と読み方によって，本件記載４を理解すると，同記 載部分には，最近，顧客からの報告で，商品を，香港経由でアメリカに入れ，本件 商品の真正品と告知して，カリフォルニアなどから，発送している業者を発見した ことが摘示されていると理解するものと認められる。そして，本件記載４では，そ のような業者が控訴人であるとは特定されておらず，また，平成２６年記事全体の 記載を考慮しても，上記業者が控訴人であると認識することはできない。 したがって，本件記載４が掲載されたことによって，控訴人の社会的評価が低下 するということはできないから，本件記載４の掲載は控訴人の信用，名誉を毀損す るとは認められない。
(ｲ) 本件記載５は，平成２６年記事中の記載であるところ，平成２６年記 事を閲読した者が，普通の注意と読み方によって，本件記載５を理解すると，同記 載部分には，パッケージ，説明書，容器が日本語表記であり，国内発送であること＼nを確認し，ジョレンジャパン，日本真正品などの表記のある店舗で本件商品の真正＼n品を購入すべきことが摘示されていると理解するものと認められる。 ところで，平成２６年記事には，「たとえ，アメリカ真正品であってもパッケー ジが英語表記の物は，保証は致しかねます。」との記載もあり，同記載からすると，＼n本件商品については，「アメリカ真正品」も販売されており，パッケージや説明書 等が英語表記であったり，また，日本の正規代理店以外の店舗で販売された本件商＼n品の中には「アメリカ真正品」も含まれていると理解することができる。そうする と，平成２６年記事を閲読した者は，控訴人商品が，パッケージや説明書等が英語 表記であったり，日本の正規代理店で販売されていないとしても，「アメリカ真正＼n品」であると認識することが考えられるから，本件記載５から，直ちに控訴人商品 が真正品ではないと認識するとは認められないし，他に，本件記載５について控訴 人の社会的評価を低下させる記載があるとは認められない。 したがって，本件記載５が掲載されたことによって，控訴人の社会的評価が低下 するということはできないから，本件記載５の掲載は控訴人の信用，名誉を毀損す るとは認められない。
・・・・
ア 本件記載６は，薬事法上の許認可を有しない者が，インターネット等で， 本件商品を並行輸入により販売することは薬事法違反となるという内容であり，同 記事を閲読した者も，そのように理解するものと認められる。 そして，本件記載６が含まれる冒頭記事には，控訴人が薬事法上の許認可を有し ていないことについては一切記載されておらず，控訴人が薬事法上の許認可を有し ないことが本件ウェブページの閲読者に知られていると認めるに足りる証拠もない から，冒頭記事を閲読した者に，控訴人が控訴人商品を販売することが薬事法に違 反することになると認識されることはなく，したがって，本件記載６の掲載により， 控訴人の信用，名誉が毀損されたと認めることはできない。
・・・
本件記載１，２を掲載して本件事実3)を摘示した行為によって，控訴人が被った 損害の額は，上記掲載がインターネット上に公開する方法で行われたこと，その公 開された期間（約１年４か月間）等諸般の事情を考慮すると，３０万円と認めるの が相当であり，また，上記行為と相当因果関係の認められる弁護士費用は３万円と 認めるのが相当である。
一審の東京地裁（40部）は、33万円の請求を認めましたが、双方が控訴しました。知財高裁（２部）は、被控訴人（一審被告）敗訴部分を取り消していますが、損害額は妥当としました。取り消した原因は、被控訴人（一審被告）は原告に対して弁済をしたとので、損害賠償債権は消滅したというものです。
ア 本件記載１〜３は，平成２７年記事中の記載であるところ，平成２７年 記事の内容からすると，同記事を閲読した者が，普通の注意と読み方によって本件 記載１，２の部分を理解すると，同部分には，控訴人が，本件サイトにおいてジョ レン本社の商品を販売しているが，同商品はジョレン本社の商品の真正品ではない こと（同事実を，以下「本件事実1)」という。）が摘示されており，本件事実1)と 共に，控訴人の商品の仕入先が不明であること，控訴人は，ジョレン本社と取引が ないこと，控訴人が販売している商品の価格は極端に安価であること，被控訴人は， ジョレン本社に報告し，控訴人は，販売の中止を求められたが，販売を継続してい ること，控訴人の店舗は，本件サイト上に記載された住所にはないこと，ジョレン 本社では控訴人には大変困っていること（これらの事実を併せて，以下「本件事実 2)」という。）が摘示されており，また，控訴人は，厚生労働省の許認可を受けず に上記商品を販売しており，同行為は薬事法に違反すること（以下「本件事実3)」 という。）が摘示されていると理解するものと認められる。 そして，本件事実1)，3)は，同記載を閲読した者に対し，控訴人は，ジョレン社 の商品の真正品でない商品を販売しており，また，同販売行為は薬事法に違反して いると認識させるのであるから，本件記載１，２の掲載によって，控訴人の社会的 評価は低下し，控訴人の信用，名誉が毀損されたというべきである。
・・・
本件記載４は，平成２６年記事中の記載であるところ，平成２６年記 事を閲読した者が，普通の注意と読み方によって，本件記載４を理解すると，同記 載部分には，最近，顧客からの報告で，商品を，香港経由でアメリカに入れ，本件 商品の真正品と告知して，カリフォルニアなどから，発送している業者を発見した ことが摘示されていると理解するものと認められる。そして，本件記載４では，そ のような業者が控訴人であるとは特定されておらず，また，平成２６年記事全体の 記載を考慮しても，上記業者が控訴人であると認識することはできない。 したがって，本件記載４が掲載されたことによって，控訴人の社会的評価が低下 するということはできないから，本件記載４の掲載は控訴人の信用，名誉を毀損す るとは認められない。
(ｲ) 本件記載５は，平成２６年記事中の記載であるところ，平成２６年記 事を閲読した者が，普通の注意と読み方によって，本件記載５を理解すると，同記 載部分には，パッケージ，説明書，容器が日本語表記であり，国内発送であること＼nを確認し，ジョレンジャパン，日本真正品などの表記のある店舗で本件商品の真正＼n品を購入すべきことが摘示されていると理解するものと認められる。 ところで，平成２６年記事には，「たとえ，アメリカ真正品であってもパッケー ジが英語表記の物は，保証は致しかねます。」との記載もあり，同記載からすると，＼n本件商品については，「アメリカ真正品」も販売されており，パッケージや説明書 等が英語表記であったり，また，日本の正規代理店以外の店舗で販売された本件商＼n品の中には「アメリカ真正品」も含まれていると理解することができる。そうする と，平成２６年記事を閲読した者は，控訴人商品が，パッケージや説明書等が英語 表記であったり，日本の正規代理店で販売されていないとしても，「アメリカ真正＼n品」であると認識することが考えられるから，本件記載５から，直ちに控訴人商品 が真正品ではないと認識するとは認められないし，他に，本件記載５について控訴 人の社会的評価を低下させる記載があるとは認められない。 したがって，本件記載５が掲載されたことによって，控訴人の社会的評価が低下 するということはできないから，本件記載５の掲載は控訴人の信用，名誉を毀損す るとは認められない。
・・・・
ア 本件記載６は，薬事法上の許認可を有しない者が，インターネット等で， 本件商品を並行輸入により販売することは薬事法違反となるという内容であり，同 記事を閲読した者も，そのように理解するものと認められる。 そして，本件記載６が含まれる冒頭記事には，控訴人が薬事法上の許認可を有し ていないことについては一切記載されておらず，控訴人が薬事法上の許認可を有し ないことが本件ウェブページの閲読者に知られていると認めるに足りる証拠もない から，冒頭記事を閲読した者に，控訴人が控訴人商品を販売することが薬事法に違 反することになると認識されることはなく，したがって，本件記載６の掲載により， 控訴人の信用，名誉が毀損されたと認めることはできない。
・・・
本件記載１，２を掲載して本件事実3)を摘示した行為によって，控訴人が被った 損害の額は，上記掲載がインターネット上に公開する方法で行われたこと，その公 開された期間（約１年４か月間）等諸般の事情を考慮すると，３０万円と認めるの が相当であり，また，上記行為と相当因果関係の認められる弁護士費用は３万円と 認めるのが相当である。
◆判決本文
原審はこちらです。
2019.04.23
平成29(ワ)7764 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年4月11日 大阪地方裁判所
競合会社から、被告の宣伝行為は、全国の外壁塗装業者の中で最も優良であると誤解されるような表示であるとして、不正競争行為に該当するかが争われました。大阪地裁（26部)は、役務の質，内容について誤認させるような表示であると、認定しました。ただ、損害額は8万円です。
本件サイトを閲覧する者がまず目にすることになる本件サイトのトッ プページ（本件トップページ）の上部には，本件共通表示のタイトルとして「みん＼nなのおすすめ，塗装屋さん」の文字が他の文字よりも大きく表示されている（甲５＼nの１等）上，その右部には，本件ランキング表が表＼示されている。前記のとおり， 本件サイトを訪問する需要者が，サービスの質，内容に言及した口コミを基にした 評価が掲載されているという先入観を持っており，そのような需要者が，「みんな のおすすめ」のタイトルの下でのランキングに接することからすると，本件トップ ページを閲覧した者は，投稿された口コミを基にして外壁塗装業者やリフォーム業 者の提供するサービスの質，内容に関するランキングが作成されており，そのラン キングにおいて１位にランク付けられている業者の提供するサービスの質，内容は， 掲載業者の中で最も「おすすめ」，つまり最も「優良」であると評価されていると 基本的には認識すると考えられる。そして，本件トップページに表示されている＼n「みんなのおすすめ，塗装屋さん」という表示及び本件ランキング表＼は，本件サイ トのいずれのページにおいても表示されていることに照らせば，本件サイトの閲覧＼nを続けていく限り，上記認識は補強されていくものと考えられる。 これに対し，被告は，本件サイトでのランキングは口コミ件数のみに基づくもの であり，閲覧者もそのように認識すると主張し，1)本件サイト説明ページには， 「ランキングは今の所口コミ件数で で決定されているとは通常想定されないことである。 この観点から見ると，前記のうちの2)の本件口コミランキングページの記載につ いては，その直後に「口コミの内容については，投稿後に一定時間を経過してから ランキングへと自動反映される仕組みになっています。」と，口コミ内容を基にし てランキングを作成しているように理解される内容の表示がされており，口コミ件＼n数を基にしてランキングを作成しているという内容の表示を文字通りのものとして＼n受け取って良いのかに疑問を抱かせてしまう表示になっている。＼nまた，前記のうちの1)の本件サイト説明ページの記載については，文字自体は赤 字という比較的目立つものではあるが，その記載場所は同ページの下部にある「管 理人のつぶやき」欄の末尾という目立ちにくい場所にあり，かえって同ページの上 部にある説明本文欄では，その冒頭で本件サイトを「利用者からの投稿によりおす すめ業者をランク付けしたサイト（口コミサイト）」と説明しており，より目立つ 上部の本文欄の記載によって，口コミを基にして業者をサービスの内容，質により ランク付けをしているとの認識を補強することとなっている。 さらに，前記のうちの3)については，確かに本件サイトにはランキング評価上考 えられる諸要素をどのように考慮してランキングを作成したのかについては，全く 記載されていないが，本件サイトのランキングが「おすすめ」の口コミランキング とされている以上，それに接した需要者は，何らかのやり方で口コミに基づいて業 者が提供するサービスの良・不良を評価していると認識するのが通常であると考え られるから，点数等の表示がないからといって，本件サイトのランキングが，投稿＼nされた口コミの件数だけを基にして作成されたものであるとの認識が生じるとは認 められない。 したがって，上記の点によっては，口コミを基にして業者をサービスの内容，質 によりランク付けがされているとの上記認識が払拭されるとは認め難く，被告の上 記主張は採用できない。そうすると，結局のところ，本件サイトを閲覧した者は， 本件ランキング表を始めとする本件サイトにおけるランキングは，外壁塗装業者や＼nリフォーム業者の提供するサービスの質，内容に関して，投稿された口コミの件数 だけでなく，その内容をも基にして作成されたものであり，本件ランキング表示に＼nついては，そのランキングにおいて１位にランク付けられている被告の提供するサ ービスの質，内容が，掲載業者の中で最も優良であると評価されていると認識する と認められる。
(ｲ) 他方，本件サイトを閲覧した者は，本件サイトが口コミサイトである と認識している以上，本件サイトのランキングも，所詮は口コミという主観的な評 価を集積したものにすぎないということは当然認識しているはずであるから，本件 サイトのランキングにおいて問題とされているサービスの質，内容に関する評価が， それらの客観的な優劣を問題にするものではないことも認識していると認められる。 そして，前記のとおり，本件サイトにはランキング評価上考えられる諸要素をどの ように考慮してランキングを作成したのかについて全く記載されていないことから すると，本件サイトを閲覧した需要者は，結局のところ，そこに記載されている口 コミの中で，高評価の件数が多く，低評価の件数が少なければ上位にランキングさ れ，逆であれば下位にランキングされるといった程度の認識を生じるにすぎないと 認めるのが相当である。 この点について，原告は，本件サイトを閲覧した者が，本件サイトのランキング を見て，外壁塗装業者やリフォーム業者の提供するサービスの質，内容に関する客 観的な優劣がランク付けされたものであり，そのランキングにおいて１位にランク 付けられている被告の提供するサービスの質，内容が客観的に最も優良であると認 識するかのような主張をする。しかし，上記のとおり，本件サイトを閲覧した者は， 口コミランキングである本件サイトのランキングが，口コミという主観的な評価を 集積したものにすぎないということは当然認識しているはずである。また，外壁塗 装業者やリフォーム業者の提供するサービスの質，内容において重要視される諸要 素は，個々人の価値観によって異なるものであるため，これらに関する客観的な優 劣をランク付けすることなどそもそも不可能であることは，誰にでも容易に認識で＼nきることである。以上の諸点に照らせば，本件サイトを閲覧した者は，本件サイト のランキングを見ても，外壁塗装業者やリフォーム業者の提供するサービスの質， 内容に関する客観的な優劣がランク付けされたものであるとは認識せず，口コミを 投稿した者の主観的な評価を基にランク付けしたものであると認識すると認められ るから，原告の主張は採用できない。
(ｳ) 次に，原告は，本件サイト説明ページでは，本件サイトが「日本全国 で営業している外壁塗装業者を対象に…おすすめの業者をランク付けしたサイト」 であると説明されていること（甲５の２）から，本件サイトを閲覧した者は，本件 ランキングが全国のあらゆる外壁塗装業者の中でのランキングであって，こうした ランキングにおいて被告が１位とされていることから，被告が全国のあらゆる外壁 塗装業者の中で最も優良な業者であるとの認識が生じると主張する。 しかし，本件掲載業者一覧ページを見れば，本件ランキングの対象とされる掲載 業者の範囲が，一覧表示することが可能＼な程度のものにすぎないこと（甲５の４ 等）は容易に認識できるから，本件サイトの閲覧者において，本件サイトのランキ ングが全国に存在するありとあらゆる外壁塗装業者やリフォーム業者を対象にする ものであるとの認識が生じるとは認められない。そして，本件掲載業者一覧ページ に掲載されている業者の本店所在地が，関西地方の「大阪府」及び「兵庫県」，関 東地方の「東京都」及び「神奈川県」，中部地方の「愛知県」及び「石川県」並び に九州地方の「福岡県」というように各地方にまたがっており，店舗数も７店舗の ものから１５５店舗のものが掲載されていること（甲５の４，甲１７の１及び２， 甲２６の１及び２）に照らせば，「日本全国で営業している外壁塗装業者を対象」 というのは，全国的に営業活動を行う事業者を全国各地からピックアップして対象 としたという程度の意味にすぎず，本件ランキングも，そうしてピックアップした 掲載業者の中でのランキングであると理解すると考えられる。したがって，原告の 主張は採用できない。
(ｴ) 以上のとおりの本件サイトを閲覧する者の認識を前提とすれば，本件 サイトのランキングは，投稿された口コミの件数及び内容を基に作成された，本件 掲載業者一覧ページに掲載されている業者の提供するサービスの質，内容に関する 評価のランク付けを表示したものであって，被告がランキング１位であることは，＼n投稿された口コミの件数及び内容に基づき，被告の提供するサービスの質，内容が， 本件掲載業者一覧ページに掲載されている業者の中で投稿者の主観的評価として最 も優良であると評価されていると表示したものである。＼n
(4) 本件サイトにおける被告がランキング１位であるとの表示（本件ランキン＼nグ表示）の品質誤認表＼示該当性
ア 上記のような本件サイトを閲覧する者の認識からすると，本件ランキン グ表示は，掲載業者の中での，投稿された口コミの件数及び内容に基づく評価との＼n間にかい離がないのであれば，品質誤認表示に該当するとはいえない。＼nそこでまず，被告への口コミの件数についてみると，本件サイトの表示上，他の＼n業者への口コミ件数よりも絶えず多くなっている（甲５の３，甲６の１ないし３， 甲２１の１ないし４）。また，被告への口コミの内容についてみると，本件サイト の表示からうかがうことができるものについて，別紙「被告への口コミ内容一覧＼n表」記載のとおりの口コミが投稿されている。＼nこのように本件サイトの表示からうかがうことができる範囲に限ってみると，被＼n告への合計３２件の口コミは，一部を除いて基本的に，工事の質や接客態度といっ た被告の提供するサービスの質，内容を高く評価するものであるところ，このこと に，原告も被告への口コミが高評価のものばかりであると主張しているという弁論 の全趣旨を併せ考えると，被告への口コミは，証拠上本件サイトの表示からうかが＼nうことができない範囲のものについても，被告の提供するサービスの質，内容を高 く評価するものであると推認される。 このように被告への口コミは，その件数が最も多いだけでなく，その内容も軒並 み高評価のものであることからすると，本件ランキング表示（本件サイトにおける＼n被告がランキング１位であるとの表示）と，被告へのく評価との間にかい離はないと認められる。＼n
イ もっとも，そもそも被告への口コミが虚偽のものである場合，例えば， 被告が自ら投稿したものであったり，形式的には施主又は元施主（以下「施主等」 という。）からの投稿であったとしても，その意思を反映したものではなかったり などする場合は，本件サイトの表示上の被告への口コミの件数及び内容をそのまま＼nのものとして受け取ることが許されなくなり，その結果，本件ランキング表示との＼nかい離があるということとなる。そこで，次にこの点を検討する。 (ｱ) まず，本件サイトの公開日は平成２４年３月５日であるところ，被告 への口コミとして表示されている口コミのうち５件の口コミについては，口コミ内＼n容とともに表示されている日付が，同日より前のもの（同年２月２日，同月１１日，＼n同月１３日，同月２１日及び同月２５日付け）になっている（同年６月１１日時点 の表示として甲２１の１）。このような事態は，それらの投稿が真に施主等による＼nものであれば，考え難いものである。 この点について，被告は，サイト公開前にヒューゴが入力したテスト投稿の消し 忘れの可能性を指摘する。しかし，被告が，これら５件の口コミが既に投稿されて＼nいたと認められる平成２４年６月１１日（甲２１の１）よりも後の同月２８日に， ヒューゴに対してバックデイト機能を要求したり，その要求の際に投稿された口コ＼nミが直ぐに反映されずにタイムラグが生じるという問題点も併せて指摘したりして いること（乙１０）からすると，被告は，それ以前に本件サイトに投稿された口コ ミを確認していたと考えられ，その場合に公開日前の日付が投稿日として表示され＼nている口コミがテスト投稿の消し忘れであれば，これを放置するとは考え難いから， そのまま残されている上記５件の口コミが，ヒューゴによるテスト投稿の消し忘れ であるとは考え難い。
また，被告は，1)平成２４年２月１４日よりも後になって初めて口コミが投稿で きるようになったと思われるにもかかわらず，上記５件の口コミのうち３件はそれ 以前の日付が投稿日となっていること，2)被告の施主等から本件サイトの公開前に 返送されてきたアンケートの存在（乙１４）に照らせば，上記５件の口コミについ てはヒューゴが本件サイトの公開後に施主等の投稿をバックデイトしたものである 可能性が高いと主張する。しかし，ヒューゴは被告からの依頼を受けて本件サイト＼nを制作したにすぎず，本件サイトの公開後にヒューゴが被告の依頼を受けて注力し ていたのも各種キーワードによる検索順位の向上にすぎない（乙６ないし１２）か ら，そのようなヒューゴが，本件サイトの歴史を少しでも長く見せようなどとして， 本件サイトの公開後に投稿された口コミを独断でバックデイトしようとする動機が そもそも見いだし難い（なお，被告が平成２４年６月２８日にヒューゴにバックデ イト機能を要求していることからすると，それ以前に表＼示されていた上記５件の投 稿が，被告がバックデイトを指示したものであるとも考え難い。）。そして，上記 1)の主張は，本件口コミ投稿フォームが完成するまでの間については，ヒューゴで あっても口コミを投稿できないことを前提とするものであるが，本件サイトの仕組 みに照らせば，制作者であるヒューゴであれば，本件口コミ投稿フォームが完成す る前でも口コミの投稿作業をすることは不可能ではなかったと認められる（甲５，＼n２８，２９，弁論の全趣旨）。また，上記2)の主張については，本件サイトの公開 前に返送されたアンケートは，飽くまで本件サイト外でのアンケートにすぎないか ら，仮に上記５件の投稿内容がアンケート結果に即したものであったとしても，上 記５件の投稿が本件サイトの公開後にされたものをバックデイトしたものであると 推認されるわけではない。また，この点はおくとしても，被告以外の業者に関する 口コミについても，口コミ内容とともに表示されている日付が本件サイトの公開日＼nである平成２４年３月５日より前になっているものがあること（甲２１の２ないし ４。なお，甲２１の５については時期が明らかでない。）に照らせば，被告に対す るアンケートの存在から，口コミ内容とともに表示されている日付が本件サイトの＼n公開日である平成２４年３月５日より前になっている理由を説明できるものではな い。したがって，被告の上記主張は採用できない。 以上からすると，本件サイト公開前の日付となっている５件の投稿は，被告の関 与の下にヒューゴにおいて投稿作業をした架空の投稿であると認められる。そして， 確かに，同様の日付の投稿は他の業者についても存在するが，それらの投稿はいず れも各４件である（甲２１の２ないし４。甲２１の５でも同様である。）から，被 告については，これらにより，本件サイトの公開時点から，既にランキング１位と 表示されていたと推認され，その表＼示は虚偽であったといえる。
(ｲ) 次に，本件サイト公開後の投稿を見ると，1)掲載業者に対する投稿フ ォームは，(a)平成２４年６月１１日時点では，「地域」と「口コミ内容」を入力す るものであった（甲３３の１）のが，(b)同年１２月１６日までには，「名前」， 「メールアドレス」，「ウェブサイト」及び「コメント」を入力するものに変更さ れ（甲３３の２），その後，(c)セキュリティのための計算式の回答の入力が加わり （甲６），その状態が平成２７年５月２５日時点でも維持されていた（甲２８の １）こと，2)掲載業者以外の業者に対する投稿フォームは，平成２７年５月２５日 時点でも(a)と同じであったこと（甲２７の１）が認められる。 これによれば，掲載業者に対する投稿については，少なくとも平成２４年１２月 １６日以降は「地域」を入力することがないはずであるが，その後の被告及び他の １社の情報の掲載ページでは，氏名が表示されるべき欄に地域が表＼示されているも のが見られる（被告についての甲６の１では３件，他社についての甲６の３では２ 件）。しかも，乙１０によれば，本件サイトでの掲載業者への投稿は，平成２４年 ６月２８日以降は投稿内容が即時に反映させる仕様になっていたと認められるから， 上記の投稿もそれによるもののはずである。そうすると，上記の投稿は不可解とい うほかなく，この点について被告から合理的な説明はないから，それらの投稿が真 に施主等がした真正なものであるかについては重大な疑問を抱かざるを得ない。 また，乙１０によれば，被告は，平成２４年６月当時，コメントを書いた施主等 にプレゼントを進呈していたと認められ，また，甲１５によれば，被告は，平成２ ９年９月頃，本件サイトに関する新聞社の取材に対し，「顧客の感想を社員が聞き 取って（自社の口コミとして）投稿したことはあったが虚偽は書いていない」と回 答したと認められ，このように被告が施主等から聞き取った内容を自ら口コミとし て投稿したことがあることは，当事者間に争いがないところ，この対応からすると， 何とかして被告への口コミ件数を増やそうとする姿勢が見て取れる。そしてまた， 乙１０によれば，被告の担当者は，平成２４年６月２８日にヒューゴとの間で本件 サイトの改修を打ち合わせるメールの中で，「過去コメント分の編集（入力日時） の変更はできないでしょうか？」と述べていたと認められるところ，このメールか らは，施主等から投稿される口コミをそのまま反映させようとしない作為的な態度 が見て取れる。
以上のような重大な疑問と被告の態度に加え，前記(ｱ)のとおり，被告は，その関 与の下に本件サイトの公開時点で架空の投稿が表示されるようにしていたことを考＼n慮すると，上記の「地域」が表示された投稿も架空のものと認めるのが相当である。＼n (ｳ) もっとも，上記(ｱ)，(ｲ)で述べた投稿を除いても，被告への投稿件数 が１位であることに変わりはない。そして，乙１０によれば，被告の担当者は，平 成２４年６月２８日，ヒューゴとの間で本件サイトの改修を打ち合わせるメールの 中で，「あと技術的な部分の確認なのですが，コメント入力後の即反映に変更する ことはできないでしょうか？プレゼントを差し上げるため，お客様に入力確認の連 絡を頂いているのですが，タイムラグが発生してしまい上手く進んでいません。」 と述べていたと認められるところ，このメールからすると，施主等自身が実際に投 稿をすることがあったと認められるから，被告への口コミとして表示されている口＼nコミのうち，投稿日が本件サイトの公開日以降となっているもの全てが虚偽のもの であるといえないことは明らかである。しかし，上記のとおり平成２４年３月５日 の時点で被告は架空の投稿を表示し，同年１２月１６日以降も架空の投稿をしてい＼nるのであって，施主等への通常の投稿の勧誘により被告への高評価の投稿数が１位 になるのであれば，そのような架空の投稿までする必要はないはずである。このこ とに加え，前記のとおり上記の間の同年６月２８日の時点でも被告は施主等からの 投稿日を変更しようとする作為的な態度を示していたことからすると，被告は，架 空の投稿を相当数行うことによって，ランキング１位の表示を作出していたと推認＼nするのが相当である。
ウ 以上からすると，本件サイトにおける被告がランキング１位であるとい う本件ランキング表示は，実際の口コミ件数及び内容に基づくものとの間にかい離＼nがあると認められる。 そして，本件サイトが表示するようないわゆる口コミランキングは，投稿者の主＼n観に基づくものではあるが，実際にサービスの提供を受けた不特定多数の施主等の 意見が集積されるものである点で，需要者の業者選択に一定の影響を及ぼすもので ある。したがって，本件サイトにおけるランキングで１位と表示することは，需要＼n者に対し，そのような不特定多数の施主等の意見を集約した結果として，その提供 するサービスの質，内容が掲載業者の中で最も優良であると評価されたことを表示＼nする点で，役務の質，内容の表示に当たる。そして，その表＼示が投稿の実態とかい 離があるのであるから，本件ランキング表示は，被告の提供する「役務の質，内容＼n・・・について誤認させるような表示」に当たると認めるのが相当である。＼n
本件サイトを閲覧する者がまず目にすることになる本件サイトのトッ プページ（本件トップページ）の上部には，本件共通表示のタイトルとして「みん＼nなのおすすめ，塗装屋さん」の文字が他の文字よりも大きく表示されている（甲５＼nの１等）上，その右部には，本件ランキング表が表＼示されている。前記のとおり， 本件サイトを訪問する需要者が，サービスの質，内容に言及した口コミを基にした 評価が掲載されているという先入観を持っており，そのような需要者が，「みんな のおすすめ」のタイトルの下でのランキングに接することからすると，本件トップ ページを閲覧した者は，投稿された口コミを基にして外壁塗装業者やリフォーム業 者の提供するサービスの質，内容に関するランキングが作成されており，そのラン キングにおいて１位にランク付けられている業者の提供するサービスの質，内容は， 掲載業者の中で最も「おすすめ」，つまり最も「優良」であると評価されていると 基本的には認識すると考えられる。そして，本件トップページに表示されている＼n「みんなのおすすめ，塗装屋さん」という表示及び本件ランキング表＼は，本件サイ トのいずれのページにおいても表示されていることに照らせば，本件サイトの閲覧＼nを続けていく限り，上記認識は補強されていくものと考えられる。 これに対し，被告は，本件サイトでのランキングは口コミ件数のみに基づくもの であり，閲覧者もそのように認識すると主張し，1)本件サイト説明ページには， 「ランキングは今の所口コミ件数で で決定されているとは通常想定されないことである。 この観点から見ると，前記のうちの2)の本件口コミランキングページの記載につ いては，その直後に「口コミの内容については，投稿後に一定時間を経過してから ランキングへと自動反映される仕組みになっています。」と，口コミ内容を基にし てランキングを作成しているように理解される内容の表示がされており，口コミ件＼n数を基にしてランキングを作成しているという内容の表示を文字通りのものとして＼n受け取って良いのかに疑問を抱かせてしまう表示になっている。＼nまた，前記のうちの1)の本件サイト説明ページの記載については，文字自体は赤 字という比較的目立つものではあるが，その記載場所は同ページの下部にある「管 理人のつぶやき」欄の末尾という目立ちにくい場所にあり，かえって同ページの上 部にある説明本文欄では，その冒頭で本件サイトを「利用者からの投稿によりおす すめ業者をランク付けしたサイト（口コミサイト）」と説明しており，より目立つ 上部の本文欄の記載によって，口コミを基にして業者をサービスの内容，質により ランク付けをしているとの認識を補強することとなっている。 さらに，前記のうちの3)については，確かに本件サイトにはランキング評価上考 えられる諸要素をどのように考慮してランキングを作成したのかについては，全く 記載されていないが，本件サイトのランキングが「おすすめ」の口コミランキング とされている以上，それに接した需要者は，何らかのやり方で口コミに基づいて業 者が提供するサービスの良・不良を評価していると認識するのが通常であると考え られるから，点数等の表示がないからといって，本件サイトのランキングが，投稿＼nされた口コミの件数だけを基にして作成されたものであるとの認識が生じるとは認 められない。 したがって，上記の点によっては，口コミを基にして業者をサービスの内容，質 によりランク付けがされているとの上記認識が払拭されるとは認め難く，被告の上 記主張は採用できない。そうすると，結局のところ，本件サイトを閲覧した者は， 本件ランキング表を始めとする本件サイトにおけるランキングは，外壁塗装業者や＼nリフォーム業者の提供するサービスの質，内容に関して，投稿された口コミの件数 だけでなく，その内容をも基にして作成されたものであり，本件ランキング表示に＼nついては，そのランキングにおいて１位にランク付けられている被告の提供するサ ービスの質，内容が，掲載業者の中で最も優良であると評価されていると認識する と認められる。
(ｲ) 他方，本件サイトを閲覧した者は，本件サイトが口コミサイトである と認識している以上，本件サイトのランキングも，所詮は口コミという主観的な評 価を集積したものにすぎないということは当然認識しているはずであるから，本件 サイトのランキングにおいて問題とされているサービスの質，内容に関する評価が， それらの客観的な優劣を問題にするものではないことも認識していると認められる。 そして，前記のとおり，本件サイトにはランキング評価上考えられる諸要素をどの ように考慮してランキングを作成したのかについて全く記載されていないことから すると，本件サイトを閲覧した需要者は，結局のところ，そこに記載されている口 コミの中で，高評価の件数が多く，低評価の件数が少なければ上位にランキングさ れ，逆であれば下位にランキングされるといった程度の認識を生じるにすぎないと 認めるのが相当である。 この点について，原告は，本件サイトを閲覧した者が，本件サイトのランキング を見て，外壁塗装業者やリフォーム業者の提供するサービスの質，内容に関する客 観的な優劣がランク付けされたものであり，そのランキングにおいて１位にランク 付けられている被告の提供するサービスの質，内容が客観的に最も優良であると認 識するかのような主張をする。しかし，上記のとおり，本件サイトを閲覧した者は， 口コミランキングである本件サイトのランキングが，口コミという主観的な評価を 集積したものにすぎないということは当然認識しているはずである。また，外壁塗 装業者やリフォーム業者の提供するサービスの質，内容において重要視される諸要 素は，個々人の価値観によって異なるものであるため，これらに関する客観的な優 劣をランク付けすることなどそもそも不可能であることは，誰にでも容易に認識で＼nきることである。以上の諸点に照らせば，本件サイトを閲覧した者は，本件サイト のランキングを見ても，外壁塗装業者やリフォーム業者の提供するサービスの質， 内容に関する客観的な優劣がランク付けされたものであるとは認識せず，口コミを 投稿した者の主観的な評価を基にランク付けしたものであると認識すると認められ るから，原告の主張は採用できない。
(ｳ) 次に，原告は，本件サイト説明ページでは，本件サイトが「日本全国 で営業している外壁塗装業者を対象に…おすすめの業者をランク付けしたサイト」 であると説明されていること（甲５の２）から，本件サイトを閲覧した者は，本件 ランキングが全国のあらゆる外壁塗装業者の中でのランキングであって，こうした ランキングにおいて被告が１位とされていることから，被告が全国のあらゆる外壁 塗装業者の中で最も優良な業者であるとの認識が生じると主張する。 しかし，本件掲載業者一覧ページを見れば，本件ランキングの対象とされる掲載 業者の範囲が，一覧表示することが可能＼な程度のものにすぎないこと（甲５の４ 等）は容易に認識できるから，本件サイトの閲覧者において，本件サイトのランキ ングが全国に存在するありとあらゆる外壁塗装業者やリフォーム業者を対象にする ものであるとの認識が生じるとは認められない。そして，本件掲載業者一覧ページ に掲載されている業者の本店所在地が，関西地方の「大阪府」及び「兵庫県」，関 東地方の「東京都」及び「神奈川県」，中部地方の「愛知県」及び「石川県」並び に九州地方の「福岡県」というように各地方にまたがっており，店舗数も７店舗の ものから１５５店舗のものが掲載されていること（甲５の４，甲１７の１及び２， 甲２６の１及び２）に照らせば，「日本全国で営業している外壁塗装業者を対象」 というのは，全国的に営業活動を行う事業者を全国各地からピックアップして対象 としたという程度の意味にすぎず，本件ランキングも，そうしてピックアップした 掲載業者の中でのランキングであると理解すると考えられる。したがって，原告の 主張は採用できない。
(ｴ) 以上のとおりの本件サイトを閲覧する者の認識を前提とすれば，本件 サイトのランキングは，投稿された口コミの件数及び内容を基に作成された，本件 掲載業者一覧ページに掲載されている業者の提供するサービスの質，内容に関する 評価のランク付けを表示したものであって，被告がランキング１位であることは，＼n投稿された口コミの件数及び内容に基づき，被告の提供するサービスの質，内容が， 本件掲載業者一覧ページに掲載されている業者の中で投稿者の主観的評価として最 も優良であると評価されていると表示したものである。＼n
(4) 本件サイトにおける被告がランキング１位であるとの表示（本件ランキン＼nグ表示）の品質誤認表＼示該当性
ア 上記のような本件サイトを閲覧する者の認識からすると，本件ランキン グ表示は，掲載業者の中での，投稿された口コミの件数及び内容に基づく評価との＼n間にかい離がないのであれば，品質誤認表示に該当するとはいえない。＼nそこでまず，被告への口コミの件数についてみると，本件サイトの表示上，他の＼n業者への口コミ件数よりも絶えず多くなっている（甲５の３，甲６の１ないし３， 甲２１の１ないし４）。また，被告への口コミの内容についてみると，本件サイト の表示からうかがうことができるものについて，別紙「被告への口コミ内容一覧＼n表」記載のとおりの口コミが投稿されている。＼nこのように本件サイトの表示からうかがうことができる範囲に限ってみると，被＼n告への合計３２件の口コミは，一部を除いて基本的に，工事の質や接客態度といっ た被告の提供するサービスの質，内容を高く評価するものであるところ，このこと に，原告も被告への口コミが高評価のものばかりであると主張しているという弁論 の全趣旨を併せ考えると，被告への口コミは，証拠上本件サイトの表示からうかが＼nうことができない範囲のものについても，被告の提供するサービスの質，内容を高 く評価するものであると推認される。 このように被告への口コミは，その件数が最も多いだけでなく，その内容も軒並 み高評価のものであることからすると，本件ランキング表示（本件サイトにおける＼n被告がランキング１位であるとの表示）と，被告へのく評価との間にかい離はないと認められる。＼n
イ もっとも，そもそも被告への口コミが虚偽のものである場合，例えば， 被告が自ら投稿したものであったり，形式的には施主又は元施主（以下「施主等」 という。）からの投稿であったとしても，その意思を反映したものではなかったり などする場合は，本件サイトの表示上の被告への口コミの件数及び内容をそのまま＼nのものとして受け取ることが許されなくなり，その結果，本件ランキング表示との＼nかい離があるということとなる。そこで，次にこの点を検討する。 (ｱ) まず，本件サイトの公開日は平成２４年３月５日であるところ，被告 への口コミとして表示されている口コミのうち５件の口コミについては，口コミ内＼n容とともに表示されている日付が，同日より前のもの（同年２月２日，同月１１日，＼n同月１３日，同月２１日及び同月２５日付け）になっている（同年６月１１日時点 の表示として甲２１の１）。このような事態は，それらの投稿が真に施主等による＼nものであれば，考え難いものである。 この点について，被告は，サイト公開前にヒューゴが入力したテスト投稿の消し 忘れの可能性を指摘する。しかし，被告が，これら５件の口コミが既に投稿されて＼nいたと認められる平成２４年６月１１日（甲２１の１）よりも後の同月２８日に， ヒューゴに対してバックデイト機能を要求したり，その要求の際に投稿された口コ＼nミが直ぐに反映されずにタイムラグが生じるという問題点も併せて指摘したりして いること（乙１０）からすると，被告は，それ以前に本件サイトに投稿された口コ ミを確認していたと考えられ，その場合に公開日前の日付が投稿日として表示され＼nている口コミがテスト投稿の消し忘れであれば，これを放置するとは考え難いから， そのまま残されている上記５件の口コミが，ヒューゴによるテスト投稿の消し忘れ であるとは考え難い。
また，被告は，1)平成２４年２月１４日よりも後になって初めて口コミが投稿で きるようになったと思われるにもかかわらず，上記５件の口コミのうち３件はそれ 以前の日付が投稿日となっていること，2)被告の施主等から本件サイトの公開前に 返送されてきたアンケートの存在（乙１４）に照らせば，上記５件の口コミについ てはヒューゴが本件サイトの公開後に施主等の投稿をバックデイトしたものである 可能性が高いと主張する。しかし，ヒューゴは被告からの依頼を受けて本件サイト＼nを制作したにすぎず，本件サイトの公開後にヒューゴが被告の依頼を受けて注力し ていたのも各種キーワードによる検索順位の向上にすぎない（乙６ないし１２）か ら，そのようなヒューゴが，本件サイトの歴史を少しでも長く見せようなどとして， 本件サイトの公開後に投稿された口コミを独断でバックデイトしようとする動機が そもそも見いだし難い（なお，被告が平成２４年６月２８日にヒューゴにバックデ イト機能を要求していることからすると，それ以前に表＼示されていた上記５件の投 稿が，被告がバックデイトを指示したものであるとも考え難い。）。そして，上記 1)の主張は，本件口コミ投稿フォームが完成するまでの間については，ヒューゴで あっても口コミを投稿できないことを前提とするものであるが，本件サイトの仕組 みに照らせば，制作者であるヒューゴであれば，本件口コミ投稿フォームが完成す る前でも口コミの投稿作業をすることは不可能ではなかったと認められる（甲５，＼n２８，２９，弁論の全趣旨）。また，上記2)の主張については，本件サイトの公開 前に返送されたアンケートは，飽くまで本件サイト外でのアンケートにすぎないか ら，仮に上記５件の投稿内容がアンケート結果に即したものであったとしても，上 記５件の投稿が本件サイトの公開後にされたものをバックデイトしたものであると 推認されるわけではない。また，この点はおくとしても，被告以外の業者に関する 口コミについても，口コミ内容とともに表示されている日付が本件サイトの公開日＼nである平成２４年３月５日より前になっているものがあること（甲２１の２ないし ４。なお，甲２１の５については時期が明らかでない。）に照らせば，被告に対す るアンケートの存在から，口コミ内容とともに表示されている日付が本件サイトの＼n公開日である平成２４年３月５日より前になっている理由を説明できるものではな い。したがって，被告の上記主張は採用できない。 以上からすると，本件サイト公開前の日付となっている５件の投稿は，被告の関 与の下にヒューゴにおいて投稿作業をした架空の投稿であると認められる。そして， 確かに，同様の日付の投稿は他の業者についても存在するが，それらの投稿はいず れも各４件である（甲２１の２ないし４。甲２１の５でも同様である。）から，被 告については，これらにより，本件サイトの公開時点から，既にランキング１位と 表示されていたと推認され，その表＼示は虚偽であったといえる。
(ｲ) 次に，本件サイト公開後の投稿を見ると，1)掲載業者に対する投稿フ ォームは，(a)平成２４年６月１１日時点では，「地域」と「口コミ内容」を入力す るものであった（甲３３の１）のが，(b)同年１２月１６日までには，「名前」， 「メールアドレス」，「ウェブサイト」及び「コメント」を入力するものに変更さ れ（甲３３の２），その後，(c)セキュリティのための計算式の回答の入力が加わり （甲６），その状態が平成２７年５月２５日時点でも維持されていた（甲２８の １）こと，2)掲載業者以外の業者に対する投稿フォームは，平成２７年５月２５日 時点でも(a)と同じであったこと（甲２７の１）が認められる。 これによれば，掲載業者に対する投稿については，少なくとも平成２４年１２月 １６日以降は「地域」を入力することがないはずであるが，その後の被告及び他の １社の情報の掲載ページでは，氏名が表示されるべき欄に地域が表＼示されているも のが見られる（被告についての甲６の１では３件，他社についての甲６の３では２ 件）。しかも，乙１０によれば，本件サイトでの掲載業者への投稿は，平成２４年 ６月２８日以降は投稿内容が即時に反映させる仕様になっていたと認められるから， 上記の投稿もそれによるもののはずである。そうすると，上記の投稿は不可解とい うほかなく，この点について被告から合理的な説明はないから，それらの投稿が真 に施主等がした真正なものであるかについては重大な疑問を抱かざるを得ない。 また，乙１０によれば，被告は，平成２４年６月当時，コメントを書いた施主等 にプレゼントを進呈していたと認められ，また，甲１５によれば，被告は，平成２ ９年９月頃，本件サイトに関する新聞社の取材に対し，「顧客の感想を社員が聞き 取って（自社の口コミとして）投稿したことはあったが虚偽は書いていない」と回 答したと認められ，このように被告が施主等から聞き取った内容を自ら口コミとし て投稿したことがあることは，当事者間に争いがないところ，この対応からすると， 何とかして被告への口コミ件数を増やそうとする姿勢が見て取れる。そしてまた， 乙１０によれば，被告の担当者は，平成２４年６月２８日にヒューゴとの間で本件 サイトの改修を打ち合わせるメールの中で，「過去コメント分の編集（入力日時） の変更はできないでしょうか？」と述べていたと認められるところ，このメールか らは，施主等から投稿される口コミをそのまま反映させようとしない作為的な態度 が見て取れる。
以上のような重大な疑問と被告の態度に加え，前記(ｱ)のとおり，被告は，その関 与の下に本件サイトの公開時点で架空の投稿が表示されるようにしていたことを考＼n慮すると，上記の「地域」が表示された投稿も架空のものと認めるのが相当である。＼n (ｳ) もっとも，上記(ｱ)，(ｲ)で述べた投稿を除いても，被告への投稿件数 が１位であることに変わりはない。そして，乙１０によれば，被告の担当者は，平 成２４年６月２８日，ヒューゴとの間で本件サイトの改修を打ち合わせるメールの 中で，「あと技術的な部分の確認なのですが，コメント入力後の即反映に変更する ことはできないでしょうか？プレゼントを差し上げるため，お客様に入力確認の連 絡を頂いているのですが，タイムラグが発生してしまい上手く進んでいません。」 と述べていたと認められるところ，このメールからすると，施主等自身が実際に投 稿をすることがあったと認められるから，被告への口コミとして表示されている口＼nコミのうち，投稿日が本件サイトの公開日以降となっているもの全てが虚偽のもの であるといえないことは明らかである。しかし，上記のとおり平成２４年３月５日 の時点で被告は架空の投稿を表示し，同年１２月１６日以降も架空の投稿をしてい＼nるのであって，施主等への通常の投稿の勧誘により被告への高評価の投稿数が１位 になるのであれば，そのような架空の投稿までする必要はないはずである。このこ とに加え，前記のとおり上記の間の同年６月２８日の時点でも被告は施主等からの 投稿日を変更しようとする作為的な態度を示していたことからすると，被告は，架 空の投稿を相当数行うことによって，ランキング１位の表示を作出していたと推認＼nするのが相当である。
ウ 以上からすると，本件サイトにおける被告がランキング１位であるとい う本件ランキング表示は，実際の口コミ件数及び内容に基づくものとの間にかい離＼nがあると認められる。 そして，本件サイトが表示するようないわゆる口コミランキングは，投稿者の主＼n観に基づくものではあるが，実際にサービスの提供を受けた不特定多数の施主等の 意見が集積されるものである点で，需要者の業者選択に一定の影響を及ぼすもので ある。したがって，本件サイトにおけるランキングで１位と表示することは，需要＼n者に対し，そのような不特定多数の施主等の意見を集約した結果として，その提供 するサービスの質，内容が掲載業者の中で最も優良であると評価されたことを表示＼nする点で，役務の質，内容の表示に当たる。そして，その表＼示が投稿の実態とかい 離があるのであるから，本件ランキング表示は，被告の提供する「役務の質，内容＼n・・・について誤認させるような表示」に当たると認めるのが相当である。＼n
関連カテゴリー
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2019.04.22
平成30(ネ)10053等 育成者権侵害差止等請求控訴，同附帯控訴事件 その他 民事訴訟 平成31年3月6日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁は、育成者権侵害について、侵害品の譲渡数量の７０％について販売不可事情ありとした一審判決を維持しました。品種調査の費用も１／２認められました。
控訴人は，1)青果物としてのしいたけ市場において，被控訴人のしい たけには，９９．９％の圧倒的なシェアを占める強力な競合品が存在し ていたこと，2)漬物製造・販売メーカーである控訴人（侵害者）が従来 の取引を通じて培ってきた小売店における販路と，小売店，問屋の担当 者に対する営業努力による市場開拓の結果がしいたけの販売実績につな がったこと，3)侵害品は，被控訴人のしいたけに比べて，低価格の個別 包装品であり，一般消費者向けの見た目を備える等品質が良好であった こと，4)業務用の被控訴人のしいたけと，一般消費者向けの控訴人のし いたけ（被告各しいたけ）の市場が非同一であることなどを指摘して， 被控訴人には，譲渡数量の全部又はその９９．９％に相当する数量を育 成者権者が「販売することができないとする事情」（法３４条１項ただ し書）があったと認めるのが相当であると主張する。 しかしながら，前記1)の市場占有率（非占有率）がそのまま「販売す ることができないとする事情」（その割合）に反映されるとの考え方は 極論であって採用できないというべきであるし，前記2)の控訴人が漬物 の製造・販売によって築いた信用や販売力というものを殊更しいたけの 市場において重要視することも，その関連性が客観的な証拠に裏付けら れているとまではいえない以上，採用できない。また，前記3)及び4)の 点も，原判決が認定した７０％という割合を超えて「販売することがで きないとする事情」があったと認めるには足りない。 結局のところ，控訴人が当審で主張する諸点はいずれも原審における 主張の繰り返しにすぎず，採用できないものといわざるを得ない。
(ｳ) 被控訴人の主張（当審における主張）について
他方，被控訴人は，正当な権利に基づかない販売（侵害品の販売）を 前提に市場競争力等を論ずること自体失当であるとして，被控訴人は控 訴人による侵害行為がなければ，本件品種に係るしいたけを全部販売し て１ｋｇ当たり１５２円の利益を上げることができたのであるから，法 ３４条１項ただし書の「販売することができないとする事情」は皆無で あった，などと主張する。 しかしながら，侵害行為の前後で控訴人・被控訴人の市場占有率が大 きく変わっていることなどの事情は具体的に示されておらず，ほかに原 判決が認めるよりも更に「販売することができた」と認めるに足る客観 的事情はない。 したがって，この点に関する被控訴人の主張も採用できない。
キ 小括
以上を前提に，本件で認められるべき逸失利益の額を検討すると，次の とおりとなる。 すなわち，控訴人に本件育成者権侵害の不法行為が成立する期間は平成 ２４年６月から平成２５年１月までの８か月間であり，この間の譲渡数量 （損害額算定の基礎となる譲渡数量）は１５万５５７９．２９７ｋｇであ って，これに被控訴人のしいたけ１ｋｇ当たりの利益額１５２円を乗じる と，その額は２３６４万８０５３円となる。 ただし，このうち７０％については被控訴人において「販売することが できないとする事情」があったと認められることから，その７割を減じる こととすると，本件で認められるべき被控訴人の逸失利益の額は，７０９ 万４４１５円となる。
・・・
(2) 調査費用
証拠（甲１９〜２１）によれば，被控訴人は，本件育成者権侵害の事実を 調査するため，1)侵害状況記録書等作成費用１１万６２６０円，2)品種調査 資料作成費用１４３万９７７８円及び3)ＤＮＡ解析費用４６万７８８２円（合 計２０２万３９２０円）を支出したものと認められる。しかるところ，本件 においては，法２条５項２号に基づく収穫物に対する権利行使が一部制限さ れること等の事情に鑑みれば，前記金額のうち，その２分の１に相当する１ ０１万１９６０円に限り，控訴人の侵害行為と相当因果関係のある損害と認 めるのが相当である。
(3) 弁護士費用
本件の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害としては， ８１万円を認めるのが相当である。
控訴人は，1)青果物としてのしいたけ市場において，被控訴人のしい たけには，９９．９％の圧倒的なシェアを占める強力な競合品が存在し ていたこと，2)漬物製造・販売メーカーである控訴人（侵害者）が従来 の取引を通じて培ってきた小売店における販路と，小売店，問屋の担当 者に対する営業努力による市場開拓の結果がしいたけの販売実績につな がったこと，3)侵害品は，被控訴人のしいたけに比べて，低価格の個別 包装品であり，一般消費者向けの見た目を備える等品質が良好であった こと，4)業務用の被控訴人のしいたけと，一般消費者向けの控訴人のし いたけ（被告各しいたけ）の市場が非同一であることなどを指摘して， 被控訴人には，譲渡数量の全部又はその９９．９％に相当する数量を育 成者権者が「販売することができないとする事情」（法３４条１項ただ し書）があったと認めるのが相当であると主張する。 しかしながら，前記1)の市場占有率（非占有率）がそのまま「販売す ることができないとする事情」（その割合）に反映されるとの考え方は 極論であって採用できないというべきであるし，前記2)の控訴人が漬物 の製造・販売によって築いた信用や販売力というものを殊更しいたけの 市場において重要視することも，その関連性が客観的な証拠に裏付けら れているとまではいえない以上，採用できない。また，前記3)及び4)の 点も，原判決が認定した７０％という割合を超えて「販売することがで きないとする事情」があったと認めるには足りない。 結局のところ，控訴人が当審で主張する諸点はいずれも原審における 主張の繰り返しにすぎず，採用できないものといわざるを得ない。
(ｳ) 被控訴人の主張（当審における主張）について
他方，被控訴人は，正当な権利に基づかない販売（侵害品の販売）を 前提に市場競争力等を論ずること自体失当であるとして，被控訴人は控 訴人による侵害行為がなければ，本件品種に係るしいたけを全部販売し て１ｋｇ当たり１５２円の利益を上げることができたのであるから，法 ３４条１項ただし書の「販売することができないとする事情」は皆無で あった，などと主張する。 しかしながら，侵害行為の前後で控訴人・被控訴人の市場占有率が大 きく変わっていることなどの事情は具体的に示されておらず，ほかに原 判決が認めるよりも更に「販売することができた」と認めるに足る客観 的事情はない。 したがって，この点に関する被控訴人の主張も採用できない。
キ 小括
以上を前提に，本件で認められるべき逸失利益の額を検討すると，次の とおりとなる。 すなわち，控訴人に本件育成者権侵害の不法行為が成立する期間は平成 ２４年６月から平成２５年１月までの８か月間であり，この間の譲渡数量 （損害額算定の基礎となる譲渡数量）は１５万５５７９．２９７ｋｇであ って，これに被控訴人のしいたけ１ｋｇ当たりの利益額１５２円を乗じる と，その額は２３６４万８０５３円となる。 ただし，このうち７０％については被控訴人において「販売することが できないとする事情」があったと認められることから，その７割を減じる こととすると，本件で認められるべき被控訴人の逸失利益の額は，７０９ 万４４１５円となる。
・・・
(2) 調査費用
証拠（甲１９〜２１）によれば，被控訴人は，本件育成者権侵害の事実を 調査するため，1)侵害状況記録書等作成費用１１万６２６０円，2)品種調査 資料作成費用１４３万９７７８円及び3)ＤＮＡ解析費用４６万７８８２円（合 計２０２万３９２０円）を支出したものと認められる。しかるところ，本件 においては，法２条５項２号に基づく収穫物に対する権利行使が一部制限さ れること等の事情に鑑みれば，前記金額のうち，その２分の１に相当する１ ０１万１９６０円に限り，控訴人の侵害行為と相当因果関係のある損害と認 めるのが相当である。
(3) 弁護士費用
本件の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害としては， ８１万円を認めるのが相当である。
2019.04.22
平成29(ワ)849 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 平成31年3月28日 大阪地方裁判所
電子たばこケースにかかる意匠権侵害事件です。大阪地裁は先使用権を認めました。
判決文の最後に両意匠が掲載されています。判決文の最後に両意匠が掲載されています。
また，具体的構成態様については，各収納部の底部と開口部（収納口）の位置関＼n係（同イの一部，ウ），大型収容部の左側面窓部の透明のフィルムの有無（同オの一 部），ベルトの金属製の留め具の有無等（同ク），背面部の形態（同ケ）及び表面の＼n色や生地（同コ）を除き，共通している。
そして，共通点のうちベルトの形状（具体的構成態様キ）及び各収納部の大きさ＼n（具体的構成態様ア）は本件意匠の主たる要部であり，それにより，被告意匠には，＼n本件意匠と同様のスマートでシンプルという印象が生じている（なお，被告意匠の ベルトは，本件意匠のベルトよりも数mm程度太いが，それによって以上の判断は左 右されない。）。 他方，本件意匠と被告意匠とは，各収納部の底部と開口部の位置関係（具体的構＼n成態様イの一部，ウ）という副次的な要部において相違しており，確かに，被告意 匠では，各収納部の底部の位置がほぼそろえられていることによって，本件意匠と 対比すると，よりまとまりのある印象を与えているということはできる。しかし， 本件意匠の要部の検討で述べたとおり，引用意匠３ないし９と対比した場合の本件 意匠の大きな特徴は，各収納部やベルトの形態（主たる要部）によってスマートで シンプルな印象を与えるという点にあり，被告意匠が各収納部の底部と開口部の位 置の差異によって，よりまとまりのある印象を与えているとの点は，上記のスマー トでシンプルな印象の範囲内での相違にすぎず，それによって本件意匠と被告意匠 の美感が異なるものになったとまでいうことはできない。なお，原告は，原告製品 とは異なり，小型収納部の底部を大型収納部の底部とそろえた製品を販売するに至 ったが，これによって以上の判断は左右されない。 この点について，被告は，原告製品と被告各製品を購入した者がインターネット に書き込んだコメントの内容が異なっている旨主張し，乙３７を提出しているが， 意匠に関するコメントは必ずしも多くないし，被告製品１の「おしゃれ」とか「か っこいい」というのが上記のスマート又はシンプルさを排斥するものとまで認める ことはできないから，これによって前記判断が左右されるとはいえない。 また，被告は，被告意匠では両収納部の底部の位置がほぼそろえられ，小型収納 部の開口部が大型収納部の開口部よりも下側にあることから，小型収納部にクリー ナーを収納できることを指摘するが，それは，そのような使い方もできるという程 度のものにすぎず，そのことによって小型収納部の形状自体が新規なものになって いるというわけでもないから，その点によって前記判断が左右されるとはいえない。
(ｲ) また，本件意匠と被告意匠のその他の差異点は，要部に関するもので はないことなどから，それによって本件意匠と被告意匠の美感が異なるものになる とも認められない。
この点，被告は，被告意匠２ないし６に関し，生地に関する差異点（具体的構成＼n態様コ）によって，共通点を凌駕する程度に別異性が認められるとも主張している が，本件意匠は生地の態様に特徴のあるものでなく，被告意匠２ないし６も生地に 顕著な特徴があるとはいえないし，本件意匠に係る物品は電子タバコケースである から，需要者がまず着目するのは製品の形状であり，基本的にはケースの生地や色 が美感に与える影響が大きいとはいえないから，その差異点が上記共通点による美 感を凌駕すると認めることはできない。
ウ したがって，本件意匠と被告意匠とは一致点の印象が差異点の印象を凌 駕し，類似していると認めるのが相当である。
２ 争点２（被告による先使用権の成否）について
・・・
上記の被告代表者の陳述及び供述のとおりであるとすると，被告は，本件＼n意匠の登録出願日である平成２８年６月２０日の時点で，原告製品とは関係なく被 告各製品のデザインを決定し，その製造委託の発注までをシャインカラー社に対し て行うとともに，ＩＭＰ社から被告製品２の販売を受注していたことになるから， 少なくとも日本国内において被告意匠の実施である事業の準備をしていたことにな る。そこで，上記の被告代表者の陳述及び供述の信用性について検討する。＼n
・・・
ところで，原告製品は同年５月８日に発売されたから，創作者である被 告代表者が本件意匠を知らないで被告意匠を創作したといえるためには，同日以前＼nの被告の開発状況が重要になる。そして，被告代表者の陳述及び供述では，シャイ＼nンカラー社と最初に協議したのは同年５月４日であり，そこでデザインを決めてサ ンプル製作を指示した次の協議が上記の同年６月１５日とされているから，同年５ 月４日の時点での協議内容（前記(1)イ）の信用性が重要となる。
(ｱ) まず，被告各製品の開発についてのシャインカラー社との協議が平成 ２８年５月４日に行われたことについては，被告代表者の打合せノートの５月４日＼nの記載（乙３０の１及び２）がある。そして，同ノートの記載については，前記の とおり同年６月初旬ころないし同月１５日の記載（乙３０の４ないし６）が信用し 得ると認められることから，被告代表者が日常業務の上で作成していたものとして＼n基本的に信用できると考えられる。また，被告代表者が同年４月から５月にかけて＼n新規のIQOSケースの開発を考えたということには，被告が同年４月当時，セパレー トタイプのIQOSケースを開発し，同商品が同年５月１８日までに販売されていたと 認められること（乙３２）から，時期的にもあり得ることである。
(ｲ) そこで，乙３０の１の記載を見ると，「サンプル」として，1)「セパレ ート」，2)「ガラ携のベルトケース」，3)「２段のスマホケース」が記載されている から，これらを見ながら協議したと認められるところ，1)が被告が開発していたセ パレートタイプ（乙１２，３２）であり，3)が中国で販売されていた２段重ねタイ プ（乙１５，１６）であると認められる。このうち2)は，「実用ＮＧ？」と記載され ているから候補から外れたと認められ，被告代表者も同旨を述べている。次に，1) については，「充のみ」と「充＋カートリッヂ（タバコ）」の２通りが検討された記 載となっており，これが特段排除された記載はない。しかし，被告代表者は，セパ＼nレートタイプは，金具で無理矢理つなげる点や男性的で客層を狭くする点に難点が あったことや，被告代表者の息子が作った商品であるために真似をしたくないとの＼n思いがあったと供述しており，この供述は自然かつ合理的なものである。そうする と，この協議において，1)のタイプは採用されず，3)の２段重ねタイプが採用され たとの被告代表者の陳述及び供述は信用できると考えられ，その場合，乙１５及び＼n１６の例のとおり，大型収納部と小型収納部を同方向に重ね，それらの幅や高さを タバコパッケージや携帯用充電器の大きさとほぼ同じようにするのは自然なことで ある。 そして，乙３０の１においては，「別でクリーナーやミニＵＳＢケーブル」との記 載があるから，クリーナーを入れられるようにしたり，ミニＵＳＢケーブルを通す 孔を設けたりすることが検討されたと認められるところ，前者の点からすると，被 告各製品のように両収納部の底部の位置をそろえることにより，小型収納部の上部 に余裕空間を設けるのが合理的であり，そのようにすることが乙１５及び１６の例 からも自然であるから，このような方針となった旨の被告代表者の陳述及び供述は＼n信用し得る。なお，前記のとおり後の同年６月１５日の時点で，被告代表者は，サ＼nンプルに対して小型収納部の底部を大型収納部の底部と同じ位置まで下げるよう指 示しているが，この点について，被告代表者は，サンプルで底がそろっていなかっ＼nたのは，その方が縫製が楽であることから，シャインカラー社が構造的に楽なもの＼nを作ったためであると供述しており，この点も被告代表者の同陳述及び供述と整合＼n的である。 また，背面部の上端を正面まで伸長させたベルトについても，絞り込まれて幅が 細く，正面まで伸長させるものは乙１５及び１７にもあり，被告自身が販売し，人 気のあった手帳型の携帯電話のケースでは先端が半楕円形であって，平坦で，その 幅が均一で，細いベルトが備えられていたから（乙１８，５０），被告代表者が被告＼n意匠のベルトの形状等に着想することは自然なことといえる。そして，このことは， 前記の同年６月１５日のサンプルのチェック時には，ベルトについて修正指示がな かったこととも整合的である。 また，底部の携帯充電器用の孔や左側面の窓部についても，前者については上記 のとおり同年５月４日の打合せにおいて協議されていたことであり，その発想から すると後者についても協議されていても不合理ではない。 なお，前記のとおり，被告代表者は，同年６月１５日のサンプルのチェック時に，＼n裏の生地をハイクラス（合成皮革のライチ柄）にするよう修正指示しているが，同 年５月４日の打合せノートでも「ライチ柄（ハイクラス）」とされている（乙３０の １）から，その指示も同日の指示に従うよう求めたにすぎないと認められる。 そして，被告代表者は，このときの訪中時に，シャインカラー社に対してサンプ＼nルを発注したことは，乙３０の２から認められる。 以上のとおり，被告代表者は被告各製品の開発（被告意匠の創作）過程について＼n具体的な供述をしており，その内容は各証拠とも整合していること，同年５月４日 の協議から同年６月１５日のサンプル確認まで何らかの連絡協議が行われたともう かがわれず，かえって，被告代表者の月に１回程度訪中しているとの供述は，１回＼nの訪中時に数日をかけて数社との打合せをしていること（乙３０）と整合している ことを考慮すると，被告意匠を同年５月４日の協議の時点で創作していた旨の被告 代表者の陳述及び供述は，その信用性を認めることができる。＼n
ウ 原告の主張について
原告は，原告製品が平成２８年５月８日から楽天市場において販売されてお り，楽天市場で１位にランクインしたことがあることや，中国で模倣品が製造され ていること（甲１５，１６）を指摘し，被告代表者が本件意匠を知っていたと主張＼nしている。 しかし，製品の開発過程で他社製品を参照することは一般的に行われることでは あるが，前記のとおり本件では，原告製品が発売されるより前に被告代表者がシャ＼nインカラー社に対して被告各製品のサンプル製作を指示していたことにつき相応の 裏付け証拠があることからすると，原告製品とは関係なく被告各製品を開発した旨 の被告代表者の陳述及び供述は信用し得るというべきであり，原告主張の事情は，＼n上記認定を左右するに足りるものではない。また，中国の実情（甲１５，１６）も 一般論にすぎず，被告代表者が本件意匠を知っていたことを直ちに推認させるもの＼nとはいえない。
(3) 以上の検討からすると，被告は，本件意匠の登録出願日までに，本件意匠 を知らないで被告意匠を創作し，一部の被告各製品の製造の委託をシャインカラー 社に発注し，これは被告が日本国内で被告各製品の販売を行うためにされたことで あり，またＩＭＰ社から被告製品２の販売を受注するに至っていたと認められるか ら，被告は，少なくとも日本国内において被告意匠の実施である事業の準備を行っ ていたというべきである。
また，具体的構成態様については，各収納部の底部と開口部（収納口）の位置関＼n係（同イの一部，ウ），大型収容部の左側面窓部の透明のフィルムの有無（同オの一 部），ベルトの金属製の留め具の有無等（同ク），背面部の形態（同ケ）及び表面の＼n色や生地（同コ）を除き，共通している。
そして，共通点のうちベルトの形状（具体的構成態様キ）及び各収納部の大きさ＼n（具体的構成態様ア）は本件意匠の主たる要部であり，それにより，被告意匠には，＼n本件意匠と同様のスマートでシンプルという印象が生じている（なお，被告意匠の ベルトは，本件意匠のベルトよりも数mm程度太いが，それによって以上の判断は左 右されない。）。 他方，本件意匠と被告意匠とは，各収納部の底部と開口部の位置関係（具体的構＼n成態様イの一部，ウ）という副次的な要部において相違しており，確かに，被告意 匠では，各収納部の底部の位置がほぼそろえられていることによって，本件意匠と 対比すると，よりまとまりのある印象を与えているということはできる。しかし， 本件意匠の要部の検討で述べたとおり，引用意匠３ないし９と対比した場合の本件 意匠の大きな特徴は，各収納部やベルトの形態（主たる要部）によってスマートで シンプルな印象を与えるという点にあり，被告意匠が各収納部の底部と開口部の位 置の差異によって，よりまとまりのある印象を与えているとの点は，上記のスマー トでシンプルな印象の範囲内での相違にすぎず，それによって本件意匠と被告意匠 の美感が異なるものになったとまでいうことはできない。なお，原告は，原告製品 とは異なり，小型収納部の底部を大型収納部の底部とそろえた製品を販売するに至 ったが，これによって以上の判断は左右されない。 この点について，被告は，原告製品と被告各製品を購入した者がインターネット に書き込んだコメントの内容が異なっている旨主張し，乙３７を提出しているが， 意匠に関するコメントは必ずしも多くないし，被告製品１の「おしゃれ」とか「か っこいい」というのが上記のスマート又はシンプルさを排斥するものとまで認める ことはできないから，これによって前記判断が左右されるとはいえない。 また，被告は，被告意匠では両収納部の底部の位置がほぼそろえられ，小型収納 部の開口部が大型収納部の開口部よりも下側にあることから，小型収納部にクリー ナーを収納できることを指摘するが，それは，そのような使い方もできるという程 度のものにすぎず，そのことによって小型収納部の形状自体が新規なものになって いるというわけでもないから，その点によって前記判断が左右されるとはいえない。
(ｲ) また，本件意匠と被告意匠のその他の差異点は，要部に関するもので はないことなどから，それによって本件意匠と被告意匠の美感が異なるものになる とも認められない。
この点，被告は，被告意匠２ないし６に関し，生地に関する差異点（具体的構成＼n態様コ）によって，共通点を凌駕する程度に別異性が認められるとも主張している が，本件意匠は生地の態様に特徴のあるものでなく，被告意匠２ないし６も生地に 顕著な特徴があるとはいえないし，本件意匠に係る物品は電子タバコケースである から，需要者がまず着目するのは製品の形状であり，基本的にはケースの生地や色 が美感に与える影響が大きいとはいえないから，その差異点が上記共通点による美 感を凌駕すると認めることはできない。
ウ したがって，本件意匠と被告意匠とは一致点の印象が差異点の印象を凌 駕し，類似していると認めるのが相当である。
２ 争点２（被告による先使用権の成否）について
・・・
上記の被告代表者の陳述及び供述のとおりであるとすると，被告は，本件＼n意匠の登録出願日である平成２８年６月２０日の時点で，原告製品とは関係なく被 告各製品のデザインを決定し，その製造委託の発注までをシャインカラー社に対し て行うとともに，ＩＭＰ社から被告製品２の販売を受注していたことになるから， 少なくとも日本国内において被告意匠の実施である事業の準備をしていたことにな る。そこで，上記の被告代表者の陳述及び供述の信用性について検討する。＼n
・・・
ところで，原告製品は同年５月８日に発売されたから，創作者である被 告代表者が本件意匠を知らないで被告意匠を創作したといえるためには，同日以前＼nの被告の開発状況が重要になる。そして，被告代表者の陳述及び供述では，シャイ＼nンカラー社と最初に協議したのは同年５月４日であり，そこでデザインを決めてサ ンプル製作を指示した次の協議が上記の同年６月１５日とされているから，同年５ 月４日の時点での協議内容（前記(1)イ）の信用性が重要となる。
(ｱ) まず，被告各製品の開発についてのシャインカラー社との協議が平成 ２８年５月４日に行われたことについては，被告代表者の打合せノートの５月４日＼nの記載（乙３０の１及び２）がある。そして，同ノートの記載については，前記の とおり同年６月初旬ころないし同月１５日の記載（乙３０の４ないし６）が信用し 得ると認められることから，被告代表者が日常業務の上で作成していたものとして＼n基本的に信用できると考えられる。また，被告代表者が同年４月から５月にかけて＼n新規のIQOSケースの開発を考えたということには，被告が同年４月当時，セパレー トタイプのIQOSケースを開発し，同商品が同年５月１８日までに販売されていたと 認められること（乙３２）から，時期的にもあり得ることである。
(ｲ) そこで，乙３０の１の記載を見ると，「サンプル」として，1)「セパレ ート」，2)「ガラ携のベルトケース」，3)「２段のスマホケース」が記載されている から，これらを見ながら協議したと認められるところ，1)が被告が開発していたセ パレートタイプ（乙１２，３２）であり，3)が中国で販売されていた２段重ねタイ プ（乙１５，１６）であると認められる。このうち2)は，「実用ＮＧ？」と記載され ているから候補から外れたと認められ，被告代表者も同旨を述べている。次に，1) については，「充のみ」と「充＋カートリッヂ（タバコ）」の２通りが検討された記 載となっており，これが特段排除された記載はない。しかし，被告代表者は，セパ＼nレートタイプは，金具で無理矢理つなげる点や男性的で客層を狭くする点に難点が あったことや，被告代表者の息子が作った商品であるために真似をしたくないとの＼n思いがあったと供述しており，この供述は自然かつ合理的なものである。そうする と，この協議において，1)のタイプは採用されず，3)の２段重ねタイプが採用され たとの被告代表者の陳述及び供述は信用できると考えられ，その場合，乙１５及び＼n１６の例のとおり，大型収納部と小型収納部を同方向に重ね，それらの幅や高さを タバコパッケージや携帯用充電器の大きさとほぼ同じようにするのは自然なことで ある。 そして，乙３０の１においては，「別でクリーナーやミニＵＳＢケーブル」との記 載があるから，クリーナーを入れられるようにしたり，ミニＵＳＢケーブルを通す 孔を設けたりすることが検討されたと認められるところ，前者の点からすると，被 告各製品のように両収納部の底部の位置をそろえることにより，小型収納部の上部 に余裕空間を設けるのが合理的であり，そのようにすることが乙１５及び１６の例 からも自然であるから，このような方針となった旨の被告代表者の陳述及び供述は＼n信用し得る。なお，前記のとおり後の同年６月１５日の時点で，被告代表者は，サ＼nンプルに対して小型収納部の底部を大型収納部の底部と同じ位置まで下げるよう指 示しているが，この点について，被告代表者は，サンプルで底がそろっていなかっ＼nたのは，その方が縫製が楽であることから，シャインカラー社が構造的に楽なもの＼nを作ったためであると供述しており，この点も被告代表者の同陳述及び供述と整合＼n的である。 また，背面部の上端を正面まで伸長させたベルトについても，絞り込まれて幅が 細く，正面まで伸長させるものは乙１５及び１７にもあり，被告自身が販売し，人 気のあった手帳型の携帯電話のケースでは先端が半楕円形であって，平坦で，その 幅が均一で，細いベルトが備えられていたから（乙１８，５０），被告代表者が被告＼n意匠のベルトの形状等に着想することは自然なことといえる。そして，このことは， 前記の同年６月１５日のサンプルのチェック時には，ベルトについて修正指示がな かったこととも整合的である。 また，底部の携帯充電器用の孔や左側面の窓部についても，前者については上記 のとおり同年５月４日の打合せにおいて協議されていたことであり，その発想から すると後者についても協議されていても不合理ではない。 なお，前記のとおり，被告代表者は，同年６月１５日のサンプルのチェック時に，＼n裏の生地をハイクラス（合成皮革のライチ柄）にするよう修正指示しているが，同 年５月４日の打合せノートでも「ライチ柄（ハイクラス）」とされている（乙３０の １）から，その指示も同日の指示に従うよう求めたにすぎないと認められる。 そして，被告代表者は，このときの訪中時に，シャインカラー社に対してサンプ＼nルを発注したことは，乙３０の２から認められる。 以上のとおり，被告代表者は被告各製品の開発（被告意匠の創作）過程について＼n具体的な供述をしており，その内容は各証拠とも整合していること，同年５月４日 の協議から同年６月１５日のサンプル確認まで何らかの連絡協議が行われたともう かがわれず，かえって，被告代表者の月に１回程度訪中しているとの供述は，１回＼nの訪中時に数日をかけて数社との打合せをしていること（乙３０）と整合している ことを考慮すると，被告意匠を同年５月４日の協議の時点で創作していた旨の被告 代表者の陳述及び供述は，その信用性を認めることができる。＼n
ウ 原告の主張について
原告は，原告製品が平成２８年５月８日から楽天市場において販売されてお り，楽天市場で１位にランクインしたことがあることや，中国で模倣品が製造され ていること（甲１５，１６）を指摘し，被告代表者が本件意匠を知っていたと主張＼nしている。 しかし，製品の開発過程で他社製品を参照することは一般的に行われることでは あるが，前記のとおり本件では，原告製品が発売されるより前に被告代表者がシャ＼nインカラー社に対して被告各製品のサンプル製作を指示していたことにつき相応の 裏付け証拠があることからすると，原告製品とは関係なく被告各製品を開発した旨 の被告代表者の陳述及び供述は信用し得るというべきであり，原告主張の事情は，＼n上記認定を左右するに足りるものではない。また，中国の実情（甲１５，１６）も 一般論にすぎず，被告代表者が本件意匠を知っていたことを直ちに推認させるもの＼nとはいえない。
(3) 以上の検討からすると，被告は，本件意匠の登録出願日までに，本件意匠 を知らないで被告意匠を創作し，一部の被告各製品の製造の委託をシャインカラー 社に発注し，これは被告が日本国内で被告各製品の販売を行うためにされたことで あり，またＩＭＰ社から被告製品２の販売を受注するに至っていたと認められるか ら，被告は，少なくとも日本国内において被告意匠の実施である事業の準備を行っ ていたというべきである。
2019.04.22
平成30(行ケ)10152 意匠権 行政訴訟 平成31年4月11日 知的財産高等裁判所
先行意匠と類似するかが争われました。裁判所は、「底面に対して僅かに正面側に偏心した本体把持部の全体形状に係るものであって，本体把持部の握りやすさ及び操作の容易性に及ぼす影響が大きい」として、類似と判断した審決を維持しました。判決文の最後に両意匠が掲載されています。
両意匠の意匠に係る物品は，電動歯ブラシの本体（把持部）であり，主な需 要者は，電動歯ブラシを使用する一般消費者である。そして，かかる需要者が， 電動歯ブラシを使用するときは，通常，シャフト部にブラシヘッドを装着した 電動歯ブラシの本体を手に取り，歯磨き粉を付けたブラシヘッドを口腔内に 入れてから本体の動作制御釦を押して始動した後，本体を把持しながら，ブラ シヘッドを歯に当てて歯磨きを行うことからすると，本体把持部の握りやす さや操作の容易さを重視し，本体把持部の全体形状に特に注目をするものと 認められる。 しかるところ，両意匠は，「全体は，隅丸長方形状の底部より，僅かに正面 側に偏心しながら，円状の上面部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の電 動歯ブラシ本体把持部と，該本体把持部上面に設けられた，該上面の略半径を 直径とする略円柱状の基台部とその上に配された縦長板状のシャフト（シャフ ト部）で構成をされている点」（共通点１）及び「シャフトについて，本体把＼n持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し，正面視中央部に横断する段差が設 けられ，背面側には略縦長矩形の凹部が設けられている点」（共通点２）で共 通する。 そして，共通点１は，底面に対して僅かに正面側に偏心した本体把持部の全 体形状に係るものであって，本体把持部の握りやすさ及び操作の容易性に及ぼ す影響が大きいこと，共通点２は，本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに 傾倒したシャフト部の形状に係るものであって，本体把持部の偏心した形状と 相まって歯に当たるブラシヘッドの角度に影響を及ぼすことに照らすと，共通 点１及び共通点２は，これを見る需要者に対し，全体として，共通の美感を起 こさせるものと認められる。 他方で，両意匠は，相違点１（本願意匠は，本体把持部の正面に上端より全 長約３分の１の箇所と，約２分の１の箇所に僅かに凹部をなす略円状の電動歯 ブラシ動作制御用釦が縦に２つ配されているのに対して，引用意匠は，上端よ り全長約３分の１の箇所に１つ配されるものとなっている点），相違点２（本 願意匠は，電動歯ブラシ動作制御用釦の外形線が一重の円状であるのに対して， 引用意匠は，該動作制御用釦の外形線が二重の円状となっている点），相違点 ３（環状細線の位置），相違点４（本体把持部の下部の形状及び切り替えの有 無）及び相違点５（シャフト部の基台部の形状）において相違するが，これら の相違点から受ける印象は，両意匠の上記共通点から受ける印象を凌駕するも のではない。 したがって，本願意匠と引用意匠は，これらの相違点を考慮しても，需要 者の視覚を通じて起こさせる全体的な美感を共通にしているものと認めら れるから，本願意匠は，引用意匠に類似するものと認められる。
(2)ア これに対し原告は，1)共通点１に係る「全体は，隅丸長方形状の底部よ り円状の上部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の本体把持部と，略 円柱状の基台部と略縦長板状のシャフトとを有する電動歯ブラシ本体」の 構成態様は特徴的な形状であるとはいえない，2)共通点１のうち，「本体 把持部が僅かに偏心していること」は，需要者に与える印象という観点か らは，従来から存在する上部にかけて側面視背面側をただ窄めただけの形 状と明確な区別のつくものではないため，特徴的な形状とはいえない，3) 共通点２に係る「シャフト部の背面側に略縦長形状の凹部が設けられてい る点」は，その部位があまりに小さく，背面に備えられていることと相ま って，需要者の注意をひく部分とはなり得ないため，特徴的な形状という ことはできないとして，本願意匠の基本的構成態様は，需要者である使用＼n者の注意を強くひくものとはいえず，共通点１及び２に係る態様は，需要 者に共通の美感を起こさせるものとはいえない旨主張する。 しかしながら，上記1)の点は，共通点１のうち，一般的な電動歯ブラシ の本体が有する形状と共通する一部の形状のみを取り上げたものであり， 共通点１の有する全ての形状について言及したものとはいえない。 また，上記2)の点は，本体把持部の全体形状に特に着目する需要者（前 記(1)）においては，本体把持部が僅かに偏心している本願意匠の形状と 本体把持部の底面に対して軸を垂直にしたまま上部にかけて側面視背面 側を窄めただけの形状とを容易に区別するものと認められる。 さらに，上記3)の点は，共通点２のうち，一部の形状のみを取り上げた ものであり，シャフトが本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し ている点及びシャフトの正面視中央部に横断する段差が設けられている 点を看過している。
以上のとおり，原告の上記主張は，共通点１及び共通点２の形状の一部 のみに着目したものであって，これらの共通点の全体が与える視覚的効果 を踏まえたものといえないから，採用することができない。
イ 次に，原告は，1)歯を磨くという電動歯ブラシの機能の観点からは，需要＼n者が電動歯ブラシを操作する動作制御釦の位置，大きさ及び形態が最も強 く需要者の注意をひく部分であり，要部である，2)需要者は電動歯ブラシ を使用する際に必ず動作制御釦部を観察するから，動作制御釦部が，全体 と比較して僅かな範囲のものであるとしても，需要者に対し，強い印象を 与えること，釦が２つの場合は，それぞれの釦の機能を考慮しながら釦を＼n操作するため，２つの釦を注視することとなり，釦が１つの場合と比べて， 釦の形態により注意が向けられることに照らすと，本願意匠の釦が縦に２ つ配されている態様（相違点１に係る本願意匠の態様）は，上の釦の径よ り，下の釦の径がやや小さく形成されているという点と相まって，需要者 の注意を強くひくものであり，釦が１つ配されている態様の引用意匠とは 異なる美感を起こさせるものであるとして，本願意匠の要部である動作制 御釦が需要者に与える印象は引用意匠とは大きく異なるから，両意匠は， 全体として類似しない旨主張する。 しかしながら，前記(1)認定の電動歯ブラシの通常の使用態様に照らすと， 需要者は，本体把持部の握りやすさや操作の容易さを重視し，本体把持部の 全体形状に特に注目をするものと認められ，動作制御釦の位置，大きさ及び 形態は，電動歯ブラシの操作時に需要者の一定の注意をひく部分であると しても，最も強く需要者の注意をひく部分であるとはいえない。 また，甲２（意匠登録第１４７８１０９号の意匠公報）記載の「電動歯ブ ラシ本体」の意匠（別紙３）及び甲３（意匠登録第１２１９０８０号の意匠 公報）記載の「電動歯ブラシ」の意匠（別紙４）によれば，電動歯ブラシに 動作制御釦を２つ配することは，本願の優先日前に，普通に行われていたも のと認められる。そして，本願意匠の２つの動作制御釦は，１つは，本体把 持部上端より全長約３分の１の箇所に配され，引用意匠の動作制御釦とそ の位置が共通し，他の１つは，上記動作制御釦の垂下にあたる本体把持部上 端より全長約２分の１の箇所に配され，特異な位置にあるとの印象を与え るものではない。
加えて，本体把持部の上部側に配された動作制御釦の直径より，その下部 に配された動作制御釦の直径が僅かに小さく形成されている２つの動作制 御釦を有する電動歯ブラシの本体把持部の形態は，本願の優先日前に公知 であったこと（乙１）に照らすと，本願意匠の動作制御釦が，２つ縦に配さ れ，僅かに凹部をなし，上の釦の径より，下の釦の径がやや小さく形成して いる点は，特徴的なものとはいえず，需要者の注意を特にひくものとはいえ ないから，本願意匠の動作制御釦と引用意匠の動作制御釦の構成態様の違＼nいが需要者の視覚を通じて起こさせる両意匠の全体的な美感に影響するも のと認めることはできない。
両意匠の意匠に係る物品は，電動歯ブラシの本体（把持部）であり，主な需 要者は，電動歯ブラシを使用する一般消費者である。そして，かかる需要者が， 電動歯ブラシを使用するときは，通常，シャフト部にブラシヘッドを装着した 電動歯ブラシの本体を手に取り，歯磨き粉を付けたブラシヘッドを口腔内に 入れてから本体の動作制御釦を押して始動した後，本体を把持しながら，ブラ シヘッドを歯に当てて歯磨きを行うことからすると，本体把持部の握りやす さや操作の容易さを重視し，本体把持部の全体形状に特に注目をするものと 認められる。 しかるところ，両意匠は，「全体は，隅丸長方形状の底部より，僅かに正面 側に偏心しながら，円状の上面部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の電 動歯ブラシ本体把持部と，該本体把持部上面に設けられた，該上面の略半径を 直径とする略円柱状の基台部とその上に配された縦長板状のシャフト（シャフ ト部）で構成をされている点」（共通点１）及び「シャフトについて，本体把＼n持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し，正面視中央部に横断する段差が設 けられ，背面側には略縦長矩形の凹部が設けられている点」（共通点２）で共 通する。 そして，共通点１は，底面に対して僅かに正面側に偏心した本体把持部の全 体形状に係るものであって，本体把持部の握りやすさ及び操作の容易性に及ぼ す影響が大きいこと，共通点２は，本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに 傾倒したシャフト部の形状に係るものであって，本体把持部の偏心した形状と 相まって歯に当たるブラシヘッドの角度に影響を及ぼすことに照らすと，共通 点１及び共通点２は，これを見る需要者に対し，全体として，共通の美感を起 こさせるものと認められる。 他方で，両意匠は，相違点１（本願意匠は，本体把持部の正面に上端より全 長約３分の１の箇所と，約２分の１の箇所に僅かに凹部をなす略円状の電動歯 ブラシ動作制御用釦が縦に２つ配されているのに対して，引用意匠は，上端よ り全長約３分の１の箇所に１つ配されるものとなっている点），相違点２（本 願意匠は，電動歯ブラシ動作制御用釦の外形線が一重の円状であるのに対して， 引用意匠は，該動作制御用釦の外形線が二重の円状となっている点），相違点 ３（環状細線の位置），相違点４（本体把持部の下部の形状及び切り替えの有 無）及び相違点５（シャフト部の基台部の形状）において相違するが，これら の相違点から受ける印象は，両意匠の上記共通点から受ける印象を凌駕するも のではない。 したがって，本願意匠と引用意匠は，これらの相違点を考慮しても，需要 者の視覚を通じて起こさせる全体的な美感を共通にしているものと認めら れるから，本願意匠は，引用意匠に類似するものと認められる。
(2)ア これに対し原告は，1)共通点１に係る「全体は，隅丸長方形状の底部よ り円状の上部にかけて側面視背面側を窄めた略円柱状の本体把持部と，略 円柱状の基台部と略縦長板状のシャフトとを有する電動歯ブラシ本体」の 構成態様は特徴的な形状であるとはいえない，2)共通点１のうち，「本体 把持部が僅かに偏心していること」は，需要者に与える印象という観点か らは，従来から存在する上部にかけて側面視背面側をただ窄めただけの形 状と明確な区別のつくものではないため，特徴的な形状とはいえない，3) 共通点２に係る「シャフト部の背面側に略縦長形状の凹部が設けられてい る点」は，その部位があまりに小さく，背面に備えられていることと相ま って，需要者の注意をひく部分とはなり得ないため，特徴的な形状という ことはできないとして，本願意匠の基本的構成態様は，需要者である使用＼n者の注意を強くひくものとはいえず，共通点１及び２に係る態様は，需要 者に共通の美感を起こさせるものとはいえない旨主張する。 しかしながら，上記1)の点は，共通点１のうち，一般的な電動歯ブラシ の本体が有する形状と共通する一部の形状のみを取り上げたものであり， 共通点１の有する全ての形状について言及したものとはいえない。 また，上記2)の点は，本体把持部の全体形状に特に着目する需要者（前 記(1)）においては，本体把持部が僅かに偏心している本願意匠の形状と 本体把持部の底面に対して軸を垂直にしたまま上部にかけて側面視背面 側を窄めただけの形状とを容易に区別するものと認められる。 さらに，上記3)の点は，共通点２のうち，一部の形状のみを取り上げた ものであり，シャフトが本体把持部の偏心にそって正面側に僅かに傾倒し ている点及びシャフトの正面視中央部に横断する段差が設けられている 点を看過している。
以上のとおり，原告の上記主張は，共通点１及び共通点２の形状の一部 のみに着目したものであって，これらの共通点の全体が与える視覚的効果 を踏まえたものといえないから，採用することができない。
イ 次に，原告は，1)歯を磨くという電動歯ブラシの機能の観点からは，需要＼n者が電動歯ブラシを操作する動作制御釦の位置，大きさ及び形態が最も強 く需要者の注意をひく部分であり，要部である，2)需要者は電動歯ブラシ を使用する際に必ず動作制御釦部を観察するから，動作制御釦部が，全体 と比較して僅かな範囲のものであるとしても，需要者に対し，強い印象を 与えること，釦が２つの場合は，それぞれの釦の機能を考慮しながら釦を＼n操作するため，２つの釦を注視することとなり，釦が１つの場合と比べて， 釦の形態により注意が向けられることに照らすと，本願意匠の釦が縦に２ つ配されている態様（相違点１に係る本願意匠の態様）は，上の釦の径よ り，下の釦の径がやや小さく形成されているという点と相まって，需要者 の注意を強くひくものであり，釦が１つ配されている態様の引用意匠とは 異なる美感を起こさせるものであるとして，本願意匠の要部である動作制 御釦が需要者に与える印象は引用意匠とは大きく異なるから，両意匠は， 全体として類似しない旨主張する。 しかしながら，前記(1)認定の電動歯ブラシの通常の使用態様に照らすと， 需要者は，本体把持部の握りやすさや操作の容易さを重視し，本体把持部の 全体形状に特に注目をするものと認められ，動作制御釦の位置，大きさ及び 形態は，電動歯ブラシの操作時に需要者の一定の注意をひく部分であると しても，最も強く需要者の注意をひく部分であるとはいえない。 また，甲２（意匠登録第１４７８１０９号の意匠公報）記載の「電動歯ブ ラシ本体」の意匠（別紙３）及び甲３（意匠登録第１２１９０８０号の意匠 公報）記載の「電動歯ブラシ」の意匠（別紙４）によれば，電動歯ブラシに 動作制御釦を２つ配することは，本願の優先日前に，普通に行われていたも のと認められる。そして，本願意匠の２つの動作制御釦は，１つは，本体把 持部上端より全長約３分の１の箇所に配され，引用意匠の動作制御釦とそ の位置が共通し，他の１つは，上記動作制御釦の垂下にあたる本体把持部上 端より全長約２分の１の箇所に配され，特異な位置にあるとの印象を与え るものではない。
加えて，本体把持部の上部側に配された動作制御釦の直径より，その下部 に配された動作制御釦の直径が僅かに小さく形成されている２つの動作制 御釦を有する電動歯ブラシの本体把持部の形態は，本願の優先日前に公知 であったこと（乙１）に照らすと，本願意匠の動作制御釦が，２つ縦に配さ れ，僅かに凹部をなし，上の釦の径より，下の釦の径がやや小さく形成して いる点は，特徴的なものとはいえず，需要者の注意を特にひくものとはいえ ないから，本願意匠の動作制御釦と引用意匠の動作制御釦の構成態様の違＼nいが需要者の視覚を通じて起こさせる両意匠の全体的な美感に影響するも のと認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 意匠認定
>> 類似
>> ピックアップ対象
2019.04.17
平成28(ワ)28925等 損害賠償請求事件（本訴），使用料規程無効確認請求事件（反訴） 著作権 民事訴訟 平成31年2月1日 東京地方裁判所
有線放送業者が、著作権管理団体に対して、「使用料規程及びこれに基づく本件基本合意は，地域もしくは使用者の立場によって視聴料に大きな価格差をつけるものとして、無効」と主張して争いました。裁判所は「区域内再放送と区域外再放送の使用料の差が不合理とはいえない」と判断しました。
(ｳ) 次に，本件使用料規程における使用料の差違が合理性を有するかにつ いて検討する。
ａ 本件使用料規程は著作権等管理事業法１３条に基づいて文化庁長官 に届出のされたものであるが，同法は，著作物の利用の円滑性確保と いう観点から著作物等管理事業者に対して，使用料規程の作成，届 出義務を定めている。そして，同法は，使用料規程作成に当たって の利用者又はその団体から予め意見を聴取する努力義務と，使用料＼n規程を届け出た場合における使用料規程の概要の公表義務を定め，＼n恣意的な使用料規程の作成を防止するとともに（同法１３条），使 用料規程において不相当に高額な使用料の額が設定され著しく利用 者の利益を害する場合などには，文化庁長官が一定の要件の下で， 業務改善命令（同法２０条）による是正措置を講じることとされて いる。このように，同法においては，使用料規程の不合理な使用料 の規定の是正を図るための規定が置かれているところ，本件におい ては，文化庁長官による原告に対する業務改善命令がなされた等の 事実はうかがわれない。
ｂ また，日本音楽著作権協会，日本シナリオ作家協会，日本文芸著作 権保護同盟，日本放送作家組合，日本芸能実演家団体協議会の権利者＼nの５団体は，昭和５０年以降，個々のケーブルテレビ事業者に再放送 の許諾を与えており，その際に用いられた使用料の算定式は，区域外 再放送と区域内再放送の使用料に６倍の差を設けるものであって，上 記団体の一部については，現在も同様の算定式に基づいて使用料の徴 収が行われているとの事実が認められる（弁論の全趣旨）。
ｃ さらに，地上基幹放送事業者は，それぞれの放送対象地域内におい て放送を行っているところ，有線テレビジョン放送事業者の提供する 区域外再放送は，視聴者にとってはその区域においては当然には視聴 することのできない番組の視聴が可能になるものであるため，強い顧＼n客吸引力を有していることがうかがわれ（甲２５），さらに日本放送 協会の受信料が１波・１世帯当たり年額６８００円であること（甲２ ０）なども考慮すると，本件使用料規程の定める使用料が不合理に高 額であるということはできず，また区域外再放送と区域内再放送の使 用料及びその間の差（５倍）が不合理であるということはできない。
ｄ これに対し，被告は，放送事業者が区域内再放送に比べて区域外再 放送の場合に多額の費用を投じている事情もなく，有線放送テレビジ ョン事業者は，放送対象地域を越えて飛び出している電波を受信して 再放送を行なっているにすぎず，大阪を中心にすると徳島県は兵庫県 北部や京都府北部と距離的に変わらないなどと主張する。 しかし，総務省が平成２５年に行った調査によれば，被告が讀賣テ レビの区域外再放送を行っている徳島県板野郡北島町，松茂町及び上 板町のいずれにおいても，電界強度が放送法関係審査基準の基準値未 満であり，画質についても継続的に良好な受信が可能であるとまでは＼nいえない状態であったとの事実が認められる（乙６）。また，毎日放 送等の親局（大阪局）の放送エリアには上記３町は含まれず，その中 継局の放送エリアにも同各町は含まれていない（甲２４）。
以上によれば，区域外と区域内で電波の受信状況は必ずしも同一と いうことはできず，放送事業者が区域内再放送に比べて区域外再放送 の場合に多額の費用を投じる必要がないと認めるに足りる証拠もない。
ｅ 被告は，水道事業等の公共事業においては料金について原価主義の 考え方が採られていることに鑑みても，区域内再放送と区域外再放送 とを区別する合理的な理由はないと主張する。 しかし，原告の行う管理事業は水道事業のような公営事業ではなく， また，水道法においては，水道事業者の定める供給規程が「料金が、 能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものである＼nこと。」との要件に適合しなければならないと定められている（同法 １４条１項１号）のに対し，著作権等については再放送使用料を原価 に基づいて設定すべきことが義務付けられているものではない。 このように，水道等の公益事業と原告の行う管理事業とは，その根 拠法令，制度趣旨，使用料の算定の方法等が異なっているのであり， 水道事業等の公共事業との対比において本件使用料規程の合理性を判 断することは相当ではない。
ｆ 被告は，徳島県は，関西広域連合の一員であるところ，徳島県鳴門 市の視聴者が隣接する兵庫県南あわじ市の視聴者の５倍から５０倍の 視聴料を払わなければならないのは不合理であると主張する。 しかし，前記判示のとおり，放送法は放送対象地域の内と外で明確 に区別をしており，区域内再放送と区域外再放送とで一定の異なる 扱いをすること自体は法が予定している以上，隣接した市町村であ＼nったとしても，放送対象地域が異なる場合には視聴料が異なるのは やむを得ないというべきである。そして，本件使用料規程における 使用料の額及び区域内再放送と区域外再放送の使用料の差が不合理 とはいえないことは前記判示のとおりである。 なお，被告は，本件使用料規程の年間の包括的利用許諾契約によ らない場合の区域外再放送の使用料（年間で計算すると１２００円） と本件基本合意の区域内再放送の使用料（年間２４円）とを対比し て，５０倍の格差があると主張するが，本訴の請求は本件使用料規 程の算式によるものであるから，区域内再放送と区域外再放送の使 用料の格差の合理性については，同規程の同一種別についての料金 を比較して判断すべきであり，本件使用料規程と本件基本合意のし かも異なる種別における料金を比較することは相当ではない。
ｇ 被告は，関東広域圏，中京広域圏，近畿広域圏のケーブルテレビの 視聴者は全体の約７３％にのぼっていることなどを指摘し，再放送の 同意につき公平・公正な使用料は１世帯１ｃｈ当たり年額２４円であ り，この金額を超える使用料には合理的な理由がないと主張する。 しかし，後記のとおり，本件基本合意は，本件使用料規程第４条に 基づき減額措置を定めるものであり，しかも年額２４円という使用料 はその中でも最も低い金額であるから，同金額を超える使用料が合理 性を欠くということはできない。本件使用料規程における使用料の 額が不合理とはいえないことは前記判示のとおりである。
ｈ 以上のとおり，本件使用料規程における使用料の額及び区域内再 放送と区域外再放送の使用料の差が不合理ということはできない。
(ｴ) 被告は，年間の包括的利用許諾契約を締結する場合と締結しない場 合を分けて使用料を設定することは不合理であると主張する。
しかし，年間の包括的利用許諾契約を結んだ場合には毎月使用料を 徴収する等の事務処理が軽減されることを考慮すると，年間の包括的 利用許諾契約を締結しない場合の使用料を一定程度高く設定するこ とは合理的であり，また，その使用料が年間の包括的利用許諾契約 を締結する場合と比較して不合理に高額であるということはできな い。
したがって，年間の包括的利用許諾契約を締結する場合と締結し ない場合を分けて使用料を設定することが不合理であるということ はできない。
(ｳ) 次に，本件使用料規程における使用料の差違が合理性を有するかにつ いて検討する。
ａ 本件使用料規程は著作権等管理事業法１３条に基づいて文化庁長官 に届出のされたものであるが，同法は，著作物の利用の円滑性確保と いう観点から著作物等管理事業者に対して，使用料規程の作成，届 出義務を定めている。そして，同法は，使用料規程作成に当たって の利用者又はその団体から予め意見を聴取する努力義務と，使用料＼n規程を届け出た場合における使用料規程の概要の公表義務を定め，＼n恣意的な使用料規程の作成を防止するとともに（同法１３条），使 用料規程において不相当に高額な使用料の額が設定され著しく利用 者の利益を害する場合などには，文化庁長官が一定の要件の下で， 業務改善命令（同法２０条）による是正措置を講じることとされて いる。このように，同法においては，使用料規程の不合理な使用料 の規定の是正を図るための規定が置かれているところ，本件におい ては，文化庁長官による原告に対する業務改善命令がなされた等の 事実はうかがわれない。
ｂ また，日本音楽著作権協会，日本シナリオ作家協会，日本文芸著作 権保護同盟，日本放送作家組合，日本芸能実演家団体協議会の権利者＼nの５団体は，昭和５０年以降，個々のケーブルテレビ事業者に再放送 の許諾を与えており，その際に用いられた使用料の算定式は，区域外 再放送と区域内再放送の使用料に６倍の差を設けるものであって，上 記団体の一部については，現在も同様の算定式に基づいて使用料の徴 収が行われているとの事実が認められる（弁論の全趣旨）。
ｃ さらに，地上基幹放送事業者は，それぞれの放送対象地域内におい て放送を行っているところ，有線テレビジョン放送事業者の提供する 区域外再放送は，視聴者にとってはその区域においては当然には視聴 することのできない番組の視聴が可能になるものであるため，強い顧＼n客吸引力を有していることがうかがわれ（甲２５），さらに日本放送 協会の受信料が１波・１世帯当たり年額６８００円であること（甲２ ０）なども考慮すると，本件使用料規程の定める使用料が不合理に高 額であるということはできず，また区域外再放送と区域内再放送の使 用料及びその間の差（５倍）が不合理であるということはできない。
ｄ これに対し，被告は，放送事業者が区域内再放送に比べて区域外再 放送の場合に多額の費用を投じている事情もなく，有線放送テレビジ ョン事業者は，放送対象地域を越えて飛び出している電波を受信して 再放送を行なっているにすぎず，大阪を中心にすると徳島県は兵庫県 北部や京都府北部と距離的に変わらないなどと主張する。 しかし，総務省が平成２５年に行った調査によれば，被告が讀賣テ レビの区域外再放送を行っている徳島県板野郡北島町，松茂町及び上 板町のいずれにおいても，電界強度が放送法関係審査基準の基準値未 満であり，画質についても継続的に良好な受信が可能であるとまでは＼nいえない状態であったとの事実が認められる（乙６）。また，毎日放 送等の親局（大阪局）の放送エリアには上記３町は含まれず，その中 継局の放送エリアにも同各町は含まれていない（甲２４）。
以上によれば，区域外と区域内で電波の受信状況は必ずしも同一と いうことはできず，放送事業者が区域内再放送に比べて区域外再放送 の場合に多額の費用を投じる必要がないと認めるに足りる証拠もない。
ｅ 被告は，水道事業等の公共事業においては料金について原価主義の 考え方が採られていることに鑑みても，区域内再放送と区域外再放送 とを区別する合理的な理由はないと主張する。 しかし，原告の行う管理事業は水道事業のような公営事業ではなく， また，水道法においては，水道事業者の定める供給規程が「料金が、 能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものである＼nこと。」との要件に適合しなければならないと定められている（同法 １４条１項１号）のに対し，著作権等については再放送使用料を原価 に基づいて設定すべきことが義務付けられているものではない。 このように，水道等の公益事業と原告の行う管理事業とは，その根 拠法令，制度趣旨，使用料の算定の方法等が異なっているのであり， 水道事業等の公共事業との対比において本件使用料規程の合理性を判 断することは相当ではない。
ｆ 被告は，徳島県は，関西広域連合の一員であるところ，徳島県鳴門 市の視聴者が隣接する兵庫県南あわじ市の視聴者の５倍から５０倍の 視聴料を払わなければならないのは不合理であると主張する。 しかし，前記判示のとおり，放送法は放送対象地域の内と外で明確 に区別をしており，区域内再放送と区域外再放送とで一定の異なる 扱いをすること自体は法が予定している以上，隣接した市町村であ＼nったとしても，放送対象地域が異なる場合には視聴料が異なるのは やむを得ないというべきである。そして，本件使用料規程における 使用料の額及び区域内再放送と区域外再放送の使用料の差が不合理 とはいえないことは前記判示のとおりである。 なお，被告は，本件使用料規程の年間の包括的利用許諾契約によ らない場合の区域外再放送の使用料（年間で計算すると１２００円） と本件基本合意の区域内再放送の使用料（年間２４円）とを対比し て，５０倍の格差があると主張するが，本訴の請求は本件使用料規 程の算式によるものであるから，区域内再放送と区域外再放送の使 用料の格差の合理性については，同規程の同一種別についての料金 を比較して判断すべきであり，本件使用料規程と本件基本合意のし かも異なる種別における料金を比較することは相当ではない。
ｇ 被告は，関東広域圏，中京広域圏，近畿広域圏のケーブルテレビの 視聴者は全体の約７３％にのぼっていることなどを指摘し，再放送の 同意につき公平・公正な使用料は１世帯１ｃｈ当たり年額２４円であ り，この金額を超える使用料には合理的な理由がないと主張する。 しかし，後記のとおり，本件基本合意は，本件使用料規程第４条に 基づき減額措置を定めるものであり，しかも年額２４円という使用料 はその中でも最も低い金額であるから，同金額を超える使用料が合理 性を欠くということはできない。本件使用料規程における使用料の 額が不合理とはいえないことは前記判示のとおりである。
ｈ 以上のとおり，本件使用料規程における使用料の額及び区域内再 放送と区域外再放送の使用料の差が不合理ということはできない。
(ｴ) 被告は，年間の包括的利用許諾契約を締結する場合と締結しない場 合を分けて使用料を設定することは不合理であると主張する。
しかし，年間の包括的利用許諾契約を結んだ場合には毎月使用料を 徴収する等の事務処理が軽減されることを考慮すると，年間の包括的 利用許諾契約を締結しない場合の使用料を一定程度高く設定するこ とは合理的であり，また，その使用料が年間の包括的利用許諾契約 を締結する場合と比較して不合理に高額であるということはできな い。
したがって，年間の包括的利用許諾契約を締結する場合と締結し ない場合を分けて使用料を設定することが不合理であるということ はできない。
2019.04.17
平成30(行ケ)10117 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年4月12日 知的財産高等裁判所(１部)
拒絶審決が取り消されました。理由は、明確性、サポート要件違反ではないというものです。なお、第１回の拒絶理由通知に対してクレームを追加する補正をしたのに、そのクレームには新たな拒絶理由通知がなされなかった点も争いましたが、こちらは理由なしと判断されました。
原告は，拒絶査定不服審判事件において，本件拒絶理由通知を受けたことか ら，新たに請求項１９ないし４７を追加する本件補正をしたところ，審判合議体が， 本件補正で追加した請求項について，新たに拒絶理由通知をせず，また本件審決に おいて判断しなかったことが，特許法４７条に実質的に違反する旨主張する。 しかし，特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又 は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生す るという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるもので＼nはない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許＼n出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定 又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし， 他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは 予定されていない。このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の＼n分割という制度の存在自体に照らしても明らかである（最高裁平成１９年（行ヒ） 第３１８号同２０年７月１０日第一小法廷判決・民集６２巻７号１９０５頁参照）。 そうすると，審判合議体は，拒絶査定不服審判において，一の請求項について拒 絶理由があると判断すれば，それのみで請求不成立審決をすることができ，その余 の補正で追加された請求項について判断しなくても，違法ではないというべきであ る。 なお，特許出願人は，請求項の数を増加する補正をする際には，手続補正書を提 出する際に手数料を納付しなければならない（特許法施行規則１１条４項）。そし て，拒絶査定不服審判請求後において請求項の数を増加する補正の場合，手続補正 書の提出によって，審査の続審である審判手続が，その増加した請求項について潜 在的に係属するといえる。そうすると，その際に納付すべき手数料を，出願審査の 請求に当たり必要な手数料及び審判の請求に当たり必要な手数料とすることは，不 合理なものといえず，また，手数料の納付時期を，手続補正書の提出時点とする同 規則の規定は，立法政策の問題というべきである。 本件において，審判合議体は，特許請求の範囲【請求項１】の記載は明確性要件 及びサポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知（甲１１）をし，本件 補正により補正された同請求項の記載も，明確性要件及びサポート要件に適合しな いとして，本件審決をしたものである。審判合議体が，本件補正で追加した請求項 について，新たに拒絶理由通知をせず，また本件審決について判断しなかったこと をもって，審判手続に違法があるということはできない。
(2) 原告は，審判合議体が本件拒絶査定における理由の一部についてしか判断し ていないこと，審判官が専門とする技術分野が本願発明の技術分野とは異なること などから，本件は実質的に審理されたものということはできず，審理不尽の違法が あると主張する。 しかし，審判合議体は，特許請求の範囲【請求項１】の記載は明確性要件及びサ ポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知をし，本件補正により補正さ れた同請求項の記載も，明確性要件及びサポート要件に適合しないとして，本件審 決をしたものである。審判合議体は，拒絶査定不服審判において，拒絶査定に挙げ られた全ての理由について判断することが求められているものではない。また，本 件審決をした審判官につき除斥又は忌避事由があったことを窺わせる証拠はない。 その他，審判合議体が本件を実質的に審理しなかったことを認めるに足りる証拠も ない。 したがって，本件につき審理不尽の違法がある旨の原告の主張は採用できない。
・・・
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は，本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を，ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ，「指標として」という記 載は抽象的であり，いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから，本願発明の外延は明確ではない，要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては，明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，年齢，性別等の対象の要素 をメルクマールにして，その脂質含有配合物の構成を決定すれば，要素を「指標と＼nして」使用したといえる。また，これにより決定される脂質含有配合物の構成があ＼nりふれたものであったとしても，ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると，「指標として」という記載が，第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また，対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは，本願発明 の技術的範囲を画定し，対象方法を認定した上で，これらを比較検討して判断する ものである。そして，脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは，対象方法の認定に係る問題であって，本願 発明の技術的範囲の画定の問題，すなわち，明確性要件とは無関係である。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
・・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。
(2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。
また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
原告は，拒絶査定不服審判事件において，本件拒絶理由通知を受けたことか ら，新たに請求項１９ないし４７を追加する本件補正をしたところ，審判合議体が， 本件補正で追加した請求項について，新たに拒絶理由通知をせず，また本件審決に おいて判断しなかったことが，特許法４７条に実質的に違反する旨主張する。 しかし，特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又 は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生す るという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるもので＼nはない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許＼n出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定 又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし， 他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは 予定されていない。このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の＼n分割という制度の存在自体に照らしても明らかである（最高裁平成１９年（行ヒ） 第３１８号同２０年７月１０日第一小法廷判決・民集６２巻７号１９０５頁参照）。 そうすると，審判合議体は，拒絶査定不服審判において，一の請求項について拒 絶理由があると判断すれば，それのみで請求不成立審決をすることができ，その余 の補正で追加された請求項について判断しなくても，違法ではないというべきであ る。 なお，特許出願人は，請求項の数を増加する補正をする際には，手続補正書を提 出する際に手数料を納付しなければならない（特許法施行規則１１条４項）。そし て，拒絶査定不服審判請求後において請求項の数を増加する補正の場合，手続補正 書の提出によって，審査の続審である審判手続が，その増加した請求項について潜 在的に係属するといえる。そうすると，その際に納付すべき手数料を，出願審査の 請求に当たり必要な手数料及び審判の請求に当たり必要な手数料とすることは，不 合理なものといえず，また，手数料の納付時期を，手続補正書の提出時点とする同 規則の規定は，立法政策の問題というべきである。 本件において，審判合議体は，特許請求の範囲【請求項１】の記載は明確性要件 及びサポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知（甲１１）をし，本件 補正により補正された同請求項の記載も，明確性要件及びサポート要件に適合しな いとして，本件審決をしたものである。審判合議体が，本件補正で追加した請求項 について，新たに拒絶理由通知をせず，また本件審決について判断しなかったこと をもって，審判手続に違法があるということはできない。
(2) 原告は，審判合議体が本件拒絶査定における理由の一部についてしか判断し ていないこと，審判官が専門とする技術分野が本願発明の技術分野とは異なること などから，本件は実質的に審理されたものということはできず，審理不尽の違法が あると主張する。 しかし，審判合議体は，特許請求の範囲【請求項１】の記載は明確性要件及びサ ポート要件に適合しないなどとする本件拒絶理由通知をし，本件補正により補正さ れた同請求項の記載も，明確性要件及びサポート要件に適合しないとして，本件審 決をしたものである。審判合議体は，拒絶査定不服審判において，拒絶査定に挙げ られた全ての理由について判断することが求められているものではない。また，本 件審決をした審判官につき除斥又は忌避事由があったことを窺わせる証拠はない。 その他，審判合議体が本件を実質的に審理しなかったことを認めるに足りる証拠も ない。 したがって，本件につき審理不尽の違法がある旨の原告の主張は採用できない。
・・・
以上によれば，特定事項Ａは，「脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，当 該脂質含有配合物を選択するために，当該対象の「要素」のうち，一つ又は複数を 「指標」として使用する方法」と解釈するのが合理的であって，特定事項Ａを，こ のように解釈することは，その余の特定事項の解釈とも整合するものということが できる。
キ 被告の主張について
(ア) 被告は，本願発明は「年齢」や「性別」のような属性を，ありふれた油脂 を選択するための指標として使用する方法をいうところ，「指標として」という記 載は抽象的であり，いかなる行為までが「指標」として使用する行為に含まれ得る のか明確ではないから，本願発明の外延は明確ではない，要素を何らかの形で脂質 含有配合物を選択するための指標として用いたか否かについては，明確に判別する ことはできない旨主張する。 しかし，脂質含有配合物を対象に投与するに当たり，年齢，性別等の対象の要素 をメルクマールにして，その脂質含有配合物の構成を決定すれば，要素を「指標と＼nして」使用したといえる。また，これにより決定される脂質含有配合物の構成があ＼nりふれたものであったとしても，ありふれていることを理由に発明の外延が不明確 であると評価されるものではない。そうすると，「指標として」という記載が，第 三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。 また，対象方法が本願発明の特許発明の技術的範囲に属するか否かは，本願発明 の技術的範囲を画定し，対象方法を認定した上で，これらを比較検討して判断する ものである。そして，脂質含有配合物を選択するための指標として本願発明の要素 をメルクマールとして用いたか否かは，対象方法の認定に係る問題であって，本願 発明の技術的範囲の画定の問題，すなわち，明確性要件とは無関係である。 したがって，被告の上記主張は採用できない。
・・・・
本件審決は，サポート要件について，「ω−６の増加が緩やかおよび／また はω−３の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」と の技術的事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから，本願 発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した。 そして，本件審決は，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該 発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載 や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できる と認識できる範囲のものであるか否かについて，何ら検討判断していない。
(2) しかしながら，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは， 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記 載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明 の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。 そうすると，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課 題を解決できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆が なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるか否かについて，何ら検討することなく，選択関係にある特 定事項ＥないしＨのうち特定事項Ｇ「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との技術的 事項が，本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって， サポート要件に適合しないとした本件審決は，誤りである。
(3) 加えて，以下のとおり，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の中 止が緩やかであり，かつω−６の用量が，４０グラム以下であり」との特定事項Ｇ の技術的事項は，本願明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 すなわち，まず，本願明細書【００４２】には，「長鎖ω−３脂肪酸または免疫 抑制性の植物性化学物質／栄養素の習慣的で多量の供給が宿主に対して突然行われ なくなるか，またはω−６脂肪酸が突然増加すると，全身性の炎症応答（毛細血管 漏出，発熱，頻脈，呼吸促迫），多臓器不全（消化器，肺，肝臓，腎臓，心臓）お よび関節の結合組織損傷を含む重篤な結果を伴うサイトカインストームの応答が生 じることがある。」と記載され，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３の 中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも，様々な疾患が生じ得るこ とが記載されている。このように，「ω−６の増加が緩やかおよび／またはω−３ の中止が緩やかであ」る投与方法に関する技術的事項は，本願明細書【００４２】 に記載されている。
また，本願明細書には，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜３０ 歳及び３１〜５０歳の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以 下とすること（実施例３【表９】），多量のシーフード摂取者であって上記と同年＼n齢の男性に投与する脂質組成物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実 施例３【表１１】），及び，医学的適応として肥満を有する者に投与する脂質組成＼n物のω−６脂肪酸の用量を４０ｇ以下とすること（実施例６【表１３】）が，それ＼nぞれ記載されている。このように，「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」る投 与方法に関する技術的事項は，本願明細書の実施例３【表９】【表＼１１】及び実施 例６【表１３】のそれぞれ一部の対象に対するものとして記載されている。＼nさらに，上記のとおり，本願明細書【００４２】には，「ω−６の増加が緩やか および／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法を採らない場合だけでも， 様々な疾患が生じ得ることが記載されており，これは，「ω−６の増加が緩やかお よび／またはω−３の中止が緩やかであ」る投与方法が，特定の対象に限らず，一 般的に好ましい旨開示するものというべきである。そうすると， このような投与方 法と，実施例３【表９】【表＼１１】及び実施例６【表１３】のそれぞれ一部に記載＼nされた「ω−６の用量が，４０グラム以下であ」るという投与方法を組み合わせた 投与方法，すなわち，例えば，菜食主義者又は特定の非菜食主義者であって１９〜 ３０歳及び３１〜５０歳の男性に，４０ｇ以下の用量のω−６脂肪酸を投与し，そ の際，ω−６脂肪酸を緩やかに増加させ及び／又はω−３脂肪酸を穏やかに中止す るという，脂質含有組成物の投与方法に関する技術的事項は，本願明細書に記載さ れているということができる。
(4) したがって，本件審決は，サポート要件を形式的に判断した部分について誤 りがあるだけではなく，そもそも同要件を実質的に検討判断しておらず，その判断 枠組み自体に問題がある。よって，取消事由３は，その趣旨をいうものとして理由 がある。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2019.04.17
平成29(行ケ)10236等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月14日 知的財産高等裁判所
1次判決（H26年（行ケ）10202号）にて、一部の請求項について新規性無し、他の請求項については進歩性違反無しと判断されました。原告被告ともこれを争いました。双方とも請求棄却されました。
ア 前訴判決は，前記(1)のとおり，本件発明７は，第６取引を除く本件各取 引によって公然実施されたと判断しているから，この部分に拘束力が及び，審判手 続においてこれに反する主張をすることは許されないものというべきである。した がって，この点についての第二次審決の判断に誤りがあるということはできない。
イ 被告は，前訴判決は，原告又はＹ社とα社〜ε社との間の信義則上の秘 密保持義務の有無について判断しておらず，前訴判決の拘束力は，信義則上の秘密 保持義務についての主張立証には及ばないと主張する。 しかし，前訴判決の拘束力が及ぶ範囲は，上記アのとおりであって，前訴判決が 信義則上の秘密保持義務について明示的に判断しているかどうかで，この拘束力が 及ぶ範囲が左右されることはない。
(3) なお，念のため，被告の主張する原告又はＹ社とα社〜ε社との間の共同 開発に基づく信義則上の秘密保持義務の有無についても検討する。 被告は，1)取引量が少量であること，2)本件各取引において供給されたＢＰＥＦ が「サンプル」とされ，研究開発部門が受入窓口となるなどしていたこと，3)被告 とδ社との取引経緯，4)原告のＢＰＥＦの融点の公表時期，5)原告とＹ社がα社等 とポリマーに係る発明について●●●●をしていたことなどから，共同開発の事実 及び信義則上の秘密保持義務の存在が推認できると主張する。 ア まず，上記1)，2)については，取引量が少量で，かつ対象物のＢＰＥＦ が「サンプル」で，受入先が研究開発部門などとされている場合でもあっても，例 えば，受入先が，ＢＰＥＦを原料としたポリマーの研究開発を行っているにすぎず， ＢＰＥＦについては特に共同開発が行われていないといったことが容易に想定され るのであるから，被告主張の上記1)，2)は，そもそも共同開発の事実を推認させる ものではないといえる。Ａの供述は，この判断を左右するものではないし，ゼオネ ックスという光学用樹脂の例（乙１４）については，ＢＰＥＦとは異なる物質に関 するものである上，乙１４の１２頁でも，ゼオネックスが，販売開始後も当初はサ ンプルとしての供給が多く，数百キロ程度しか売れなかったとされていることに照 らすと，上記判断を左右するものではない。 イ 上記3)については，被告とδ社が，平成１７年１月頃からＢＰＥＦを原 料とするポリマーの共同開発をしていたとしても，そこから，原告及びＹ社とα社 〜ε社との共同開発の事実が直ちに推認されるというものではない。 また，原告がδ社に提供したＢＰＥＦの中に，融点が三つある多形体混合物（ロ ット番号０６１０２０９）があったことについても，原告が単体でＢＰＥＦの製造 方法の改良を試み，その結果生じたものである（甲１２０）としても不自然とはい えず，やはりそれをもって共同開発の事実を推認させるものとはいえない。
ウ 上記4)については，証拠（甲１８６〜１８９，甲１９０の１・２）及び 弁論の全趣旨からすると，原告が供給するＢＰＥＦについて，その融点（１６２℃） を含む物性情報が，本件優先日前である平成１５年１２月頃に東京化成工業株式会 社の試薬データベースに登録されることで第三者に広く開示され得る状態になって いた上，同年頃から，東京化成工業株式会社の代理店を通じて，不特定多数の者が， 原告の供給するＢＰＥＦを入手できる状態になっていたと認められるから，原告の ホームページにＢＰＥＦの物性が記載されていなかったからといって，それが被告 の主張するＢＰＥＦの共同開発の事実に結びつくとはいえない。 エ 上記5)については，被告がその論拠とする各発明（乙７の１の１・２， 乙７の２の１・２，乙７の３・４，乙８の１・２，乙９の１〜８，乙１０の１・２， 乙４８）の中には，ＢＰＥＦを原料としたポリマーに関する発明があると認められ るものの，原告又はＹ社が，ポリマー合成会社等とポリマーに関する共同開発をし ていたからといって，そこから直ちに原料であるＢＰＥＦについても共同開発をし ていたと推認することはできない。
オ 以上のとおり，被告が主張する上記1)〜5)の事実は，共同開発及びそれ に基づく信義則上の秘密保持義務の存在を推認させるものではなく，他に信義則上 の秘密保持義務の存在を認めるに足りる証拠はない。
ア 前訴判決は，前記(1)のとおり，本件発明７は，第６取引を除く本件各取 引によって公然実施されたと判断しているから，この部分に拘束力が及び，審判手 続においてこれに反する主張をすることは許されないものというべきである。した がって，この点についての第二次審決の判断に誤りがあるということはできない。
イ 被告は，前訴判決は，原告又はＹ社とα社〜ε社との間の信義則上の秘 密保持義務の有無について判断しておらず，前訴判決の拘束力は，信義則上の秘密 保持義務についての主張立証には及ばないと主張する。 しかし，前訴判決の拘束力が及ぶ範囲は，上記アのとおりであって，前訴判決が 信義則上の秘密保持義務について明示的に判断しているかどうかで，この拘束力が 及ぶ範囲が左右されることはない。
(3) なお，念のため，被告の主張する原告又はＹ社とα社〜ε社との間の共同 開発に基づく信義則上の秘密保持義務の有無についても検討する。 被告は，1)取引量が少量であること，2)本件各取引において供給されたＢＰＥＦ が「サンプル」とされ，研究開発部門が受入窓口となるなどしていたこと，3)被告 とδ社との取引経緯，4)原告のＢＰＥＦの融点の公表時期，5)原告とＹ社がα社等 とポリマーに係る発明について●●●●をしていたことなどから，共同開発の事実 及び信義則上の秘密保持義務の存在が推認できると主張する。 ア まず，上記1)，2)については，取引量が少量で，かつ対象物のＢＰＥＦ が「サンプル」で，受入先が研究開発部門などとされている場合でもあっても，例 えば，受入先が，ＢＰＥＦを原料としたポリマーの研究開発を行っているにすぎず， ＢＰＥＦについては特に共同開発が行われていないといったことが容易に想定され るのであるから，被告主張の上記1)，2)は，そもそも共同開発の事実を推認させる ものではないといえる。Ａの供述は，この判断を左右するものではないし，ゼオネ ックスという光学用樹脂の例（乙１４）については，ＢＰＥＦとは異なる物質に関 するものである上，乙１４の１２頁でも，ゼオネックスが，販売開始後も当初はサ ンプルとしての供給が多く，数百キロ程度しか売れなかったとされていることに照 らすと，上記判断を左右するものではない。 イ 上記3)については，被告とδ社が，平成１７年１月頃からＢＰＥＦを原 料とするポリマーの共同開発をしていたとしても，そこから，原告及びＹ社とα社 〜ε社との共同開発の事実が直ちに推認されるというものではない。 また，原告がδ社に提供したＢＰＥＦの中に，融点が三つある多形体混合物（ロ ット番号０６１０２０９）があったことについても，原告が単体でＢＰＥＦの製造 方法の改良を試み，その結果生じたものである（甲１２０）としても不自然とはい えず，やはりそれをもって共同開発の事実を推認させるものとはいえない。
ウ 上記4)については，証拠（甲１８６〜１８９，甲１９０の１・２）及び 弁論の全趣旨からすると，原告が供給するＢＰＥＦについて，その融点（１６２℃） を含む物性情報が，本件優先日前である平成１５年１２月頃に東京化成工業株式会 社の試薬データベースに登録されることで第三者に広く開示され得る状態になって いた上，同年頃から，東京化成工業株式会社の代理店を通じて，不特定多数の者が， 原告の供給するＢＰＥＦを入手できる状態になっていたと認められるから，原告の ホームページにＢＰＥＦの物性が記載されていなかったからといって，それが被告 の主張するＢＰＥＦの共同開発の事実に結びつくとはいえない。 エ 上記5)については，被告がその論拠とする各発明（乙７の１の１・２， 乙７の２の１・２，乙７の３・４，乙８の１・２，乙９の１〜８，乙１０の１・２， 乙４８）の中には，ＢＰＥＦを原料としたポリマーに関する発明があると認められ るものの，原告又はＹ社が，ポリマー合成会社等とポリマーに関する共同開発をし ていたからといって，そこから直ちに原料であるＢＰＥＦについても共同開発をし ていたと推認することはできない。
オ 以上のとおり，被告が主張する上記1)〜5)の事実は，共同開発及びそれ に基づく信義則上の秘密保持義務の存在を推認させるものではなく，他に信義則上 の秘密保持義務の存在を認めるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2019.04.17
平成30(行ケ)10119 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月6日 知的財産高等裁判所
ＦＣ２対ドワンゴが、標章「ブロマガ」が周知か否かを争いました。
知財高裁3部は、周知でないとした審決を維持しました。
上記１(2)のとおり，４つのウェブメディアにおいて，平成２１年１ 月に，原告が開始した原告サービスについて「ブロマガ」という名称と 共に紹介する記事が掲載されたことが認められるが，原告が主張する上 記各ウェブメディアの月間ＰＶ数（約１００万〜２０００万ＰＶ）から は，上記各記事自体のＰＶ数は明らかではない。また，上記各記事は同 じ日に掲載されたものであり，掲載日から本件出願日までに約３年８か 月以上が経過していることも併せ考えると，上記各記事が掲載された事 実は，本件出願日における引用商標の周知性を裏付けるものとはいえな い。
(ｲ) 上記１(3)のとおり，複数の書籍に原告サービスに関する記載がある ことが認められるが，各書籍の販売部数は明らかではなく，各書籍が発 行された事実は引用商標の周知性を裏付けるものとはいえない。 また，上記１(3)の1)及び2)からは，平成２１年８月から平成２２年２ 月までの間にＦＣ２ブログの管理画面ないし管理ページの映像面が変更 されたことがうかがわれ，上記書籍の記載のみから，原告が，原告サー ビスの開始時から本件出願日までの期間を通じ，ＦＣ２ブログのうちの いかなるウェブサイトにいかなる方法で引用商標を表示していたかは明＼nらかではない。したがって，ＦＣ２ブログの利用者の間において引用商 標が周知性を獲得したことを認めることは困難である。
(ｳ) 上記１(4)のとおり，Ｑが原告の提供する原告サービスについて言及 したツイートを４回したことが認められる。そのツイッターアカウント のフォロワー数は多いが，多数のユーザーから大量のツイートが投稿さ れ，これらのツイートがタイムラインに順次表示されるというツイッタ＼nーの性質上，上記４回のツイートがされたことによって，引用商標が周 知性を獲得したということはできない。また，同人が原告サービスを利 用していたとしても，原告サービスを通じた購読者数は多くないことが 認められるから，購読者を通じて引用商標が周知性を獲得したとはいえ ない。 なお，上記メールマガジンについて報道したITmediaの平成２２年１１ 月３０日付け記事（甲２１）自体のＰＶ数は不明で，この記事が掲載さ れた事実が周知性を裏付けるものとはいえないのは，上記(ｱ)に説示した ところと同様である。
(ｴ) 上記１(5)のとおり，平成２４年８月頃の「niconico新サービス発表＼n会 in ニコファーレ」において引用商標について質問されたことが認め られるが，発表会における１度の質問が引用商標の周知性を裏付ける事＼n実といえないのは明らかである。
(ｵ) そして，本件出願日までに約３年８か月の間，引用商標が使用されて いたこと，及び本件出願日の属する平成２４年９月における原告サービ スの売上げは●●●●●●であったことが認められるものの（上記１(1)）， 以上に説示した点や，原告サービスの利用者数や上記売上げに係るブロ グ記事の数量は不明であり，また，原告が提供する原告サービスに関し， 本件出願日までにされた広告の回数，方法及びこれに費消した金額も明 らかではないことからすれば，本件出願日当時，引用商標が原告の業務 に係る役務を表示するものとして需要者の間で周知であったと認めるに＼nは足りないというべきである。
ウ したがって，本件商標について商標法４条１項１０号に該当する事由が あるとはいえない。
(2) 原告の主張について
原告は，ＦＣ２ブログが多数のユーザーが利用する著名なサービスである ことを主張するが，仮にそうであるとしても，直ちに引用商標が周知である ということにはならない。原告は，引用商標がＦＣ２ブログの操作画面等に も表示されるようになったこと，ＦＣ２ブログのユーザーが利用する管理画＼n面には常に「ブロマガ」の紹介がされ，数百万のユーザーに対して，随時， 「ブロマガ」について周知の措置がとられていたことを主張するが，上記(1) イ(ｲ)のとおり，このような事実を裏付ける的確な証拠はない。
原告は，原告サービスがインターネット上で大きく取り上げられたこと， 日本有数の発信力を誇るＱが原告サービスのユーザーであり，原告サービス についてツイートしていること，「niconico新サービス発表会 in ニコファ ーレ」において引用商標について質問があったことを主張するが，これらの 事実により引用商標が周知性を獲得したといえないのは，上記(1)イに説示し たとおりである。また，原告は，Ｒの息子として知られ書籍を出版している Ｓが原告サービスのユーザーであると主張するが，このような事実は引用商 標の周知性を裏付けるものではない。
原告は，平成２１年１月から平成２５年９月までの原告サービスを利用し たブログの売上げは合計●●●●●●●●●●●●であると主張するが，こ の売上げからは，原告サービスの利用者数も上記売上げに係るブログ記事の 数量も明らかではなく，上記事実があったとしても，引用商標が本件出願日 までに周知性を獲得したことを認めるには足りない。 以上のとおりであるから，原告の主張はいずれも採用できない。
３ 商標法４条１項１５号該当性について
(1) 商標法４条１項１５号の「混同を生ずるおそれがある商標」における「混 同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他＼n人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品又は指定役＼n務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関 連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実 情などに照らし，当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者にお いて普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである（最 高裁平成１０年（行ヒ）第８５号平成１２年７月１１日第三小法廷判決）。 本件においては，引用商標について周知性が認められないのは上記２に説 示したとおりであり，本件商標が，同号にいう「混同を生ずるおそれがある 商標」に当たるということはできない。 よって，本件商標について同号に該当する事由があるとはいえない。
(2) 原告の主張について
原告は，引用商標は相当広範囲で認知されていたものであるところ，周知 性が認められないからといって，商標法４条１項１５号「混同を生ずるおそ れがある商標」に当たらないということはできない旨主張する。 しかし，同号の規定は，周知表示又は著名表＼示へのただ乗り（いわゆるフ リーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し，＼n商標の自他識別機能を保護することにより，商標を使用する者の業務上の信＼n用の維持を図り，需要者の利益を保護することを目的とするものであると解 される。また，引用商標が周知でなければ，それが需要者に一般的に認識さ れることはなく，したがって，原告の業務に係る商品又は役務との混同（狭 義の混同，広義の混同のいずれも含む。）のおそれが生じることもないと考 えられるのであって，これらのことを併せ考えれば，引用商標が周知性さえ も備えていないと認められる場合に，商標法４条１項１５号が適用される余 地はないというべきであるし，「周知著名性の程度」（したがって，最低限 の周知著名性は備えていることが前提になると解される。）を問題とする上 記最高裁判決も，以上のことを前提にしているものと解される。したがって， 原告の主張は採用できない。
上記１(2)のとおり，４つのウェブメディアにおいて，平成２１年１ 月に，原告が開始した原告サービスについて「ブロマガ」という名称と 共に紹介する記事が掲載されたことが認められるが，原告が主張する上 記各ウェブメディアの月間ＰＶ数（約１００万〜２０００万ＰＶ）から は，上記各記事自体のＰＶ数は明らかではない。また，上記各記事は同 じ日に掲載されたものであり，掲載日から本件出願日までに約３年８か 月以上が経過していることも併せ考えると，上記各記事が掲載された事 実は，本件出願日における引用商標の周知性を裏付けるものとはいえな い。
(ｲ) 上記１(3)のとおり，複数の書籍に原告サービスに関する記載がある ことが認められるが，各書籍の販売部数は明らかではなく，各書籍が発 行された事実は引用商標の周知性を裏付けるものとはいえない。 また，上記１(3)の1)及び2)からは，平成２１年８月から平成２２年２ 月までの間にＦＣ２ブログの管理画面ないし管理ページの映像面が変更 されたことがうかがわれ，上記書籍の記載のみから，原告が，原告サー ビスの開始時から本件出願日までの期間を通じ，ＦＣ２ブログのうちの いかなるウェブサイトにいかなる方法で引用商標を表示していたかは明＼nらかではない。したがって，ＦＣ２ブログの利用者の間において引用商 標が周知性を獲得したことを認めることは困難である。
(ｳ) 上記１(4)のとおり，Ｑが原告の提供する原告サービスについて言及 したツイートを４回したことが認められる。そのツイッターアカウント のフォロワー数は多いが，多数のユーザーから大量のツイートが投稿さ れ，これらのツイートがタイムラインに順次表示されるというツイッタ＼nーの性質上，上記４回のツイートがされたことによって，引用商標が周 知性を獲得したということはできない。また，同人が原告サービスを利 用していたとしても，原告サービスを通じた購読者数は多くないことが 認められるから，購読者を通じて引用商標が周知性を獲得したとはいえ ない。 なお，上記メールマガジンについて報道したITmediaの平成２２年１１ 月３０日付け記事（甲２１）自体のＰＶ数は不明で，この記事が掲載さ れた事実が周知性を裏付けるものとはいえないのは，上記(ｱ)に説示した ところと同様である。
(ｴ) 上記１(5)のとおり，平成２４年８月頃の「niconico新サービス発表＼n会 in ニコファーレ」において引用商標について質問されたことが認め られるが，発表会における１度の質問が引用商標の周知性を裏付ける事＼n実といえないのは明らかである。
(ｵ) そして，本件出願日までに約３年８か月の間，引用商標が使用されて いたこと，及び本件出願日の属する平成２４年９月における原告サービ スの売上げは●●●●●●であったことが認められるものの（上記１(1)）， 以上に説示した点や，原告サービスの利用者数や上記売上げに係るブロ グ記事の数量は不明であり，また，原告が提供する原告サービスに関し， 本件出願日までにされた広告の回数，方法及びこれに費消した金額も明 らかではないことからすれば，本件出願日当時，引用商標が原告の業務 に係る役務を表示するものとして需要者の間で周知であったと認めるに＼nは足りないというべきである。
ウ したがって，本件商標について商標法４条１項１０号に該当する事由が あるとはいえない。
(2) 原告の主張について
原告は，ＦＣ２ブログが多数のユーザーが利用する著名なサービスである ことを主張するが，仮にそうであるとしても，直ちに引用商標が周知である ということにはならない。原告は，引用商標がＦＣ２ブログの操作画面等に も表示されるようになったこと，ＦＣ２ブログのユーザーが利用する管理画＼n面には常に「ブロマガ」の紹介がされ，数百万のユーザーに対して，随時， 「ブロマガ」について周知の措置がとられていたことを主張するが，上記(1) イ(ｲ)のとおり，このような事実を裏付ける的確な証拠はない。
原告は，原告サービスがインターネット上で大きく取り上げられたこと， 日本有数の発信力を誇るＱが原告サービスのユーザーであり，原告サービス についてツイートしていること，「niconico新サービス発表会 in ニコファ ーレ」において引用商標について質問があったことを主張するが，これらの 事実により引用商標が周知性を獲得したといえないのは，上記(1)イに説示し たとおりである。また，原告は，Ｒの息子として知られ書籍を出版している Ｓが原告サービスのユーザーであると主張するが，このような事実は引用商 標の周知性を裏付けるものではない。
原告は，平成２１年１月から平成２５年９月までの原告サービスを利用し たブログの売上げは合計●●●●●●●●●●●●であると主張するが，こ の売上げからは，原告サービスの利用者数も上記売上げに係るブログ記事の 数量も明らかではなく，上記事実があったとしても，引用商標が本件出願日 までに周知性を獲得したことを認めるには足りない。 以上のとおりであるから，原告の主張はいずれも採用できない。
３ 商標法４条１項１５号該当性について
(1) 商標法４条１項１５号の「混同を生ずるおそれがある商標」における「混 同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他＼n人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品又は指定役＼n務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関 連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実 情などに照らし，当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者にお いて普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである（最 高裁平成１０年（行ヒ）第８５号平成１２年７月１１日第三小法廷判決）。 本件においては，引用商標について周知性が認められないのは上記２に説 示したとおりであり，本件商標が，同号にいう「混同を生ずるおそれがある 商標」に当たるということはできない。 よって，本件商標について同号に該当する事由があるとはいえない。
(2) 原告の主張について
原告は，引用商標は相当広範囲で認知されていたものであるところ，周知 性が認められないからといって，商標法４条１項１５号「混同を生ずるおそ れがある商標」に当たらないということはできない旨主張する。 しかし，同号の規定は，周知表示又は著名表＼示へのただ乗り（いわゆるフ リーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し，＼n商標の自他識別機能を保護することにより，商標を使用する者の業務上の信＼n用の維持を図り，需要者の利益を保護することを目的とするものであると解 される。また，引用商標が周知でなければ，それが需要者に一般的に認識さ れることはなく，したがって，原告の業務に係る商品又は役務との混同（狭 義の混同，広義の混同のいずれも含む。）のおそれが生じることもないと考 えられるのであって，これらのことを併せ考えれば，引用商標が周知性さえ も備えていないと認められる場合に，商標法４条１項１５号が適用される余 地はないというべきであるし，「周知著名性の程度」（したがって，最低限 の周知著名性は備えていることが前提になると解される。）を問題とする上 記最高裁判決も，以上のことを前提にしているものと解される。したがって， 原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.04.17
平成29(ワ)27741 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年2月28日 東京地方裁判所(47部)
タイプフェイスが著作物性を有するかが争われました。東京地裁47部は著作物ではないと判断しました。
著作権法２条１項１号は，「思想又は感情を創作的に表現したものであって，＼n文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めるところ，印 刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには，それが従来の印刷用 書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり， かつ，それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければなら ないと解するのが相当である（最高裁判所平成１０年（受）第３３２号平成１ ２年９月７日第一小法廷判決・民集５４巻７号２４８１頁）。
(2) そこで，本件タイプフェイスにつき検討する。 この点，原告は，本件タイプフェイスが著作物性を有するかどうかの判断を するにあたっては，タイプフェイスがそれぞれの文字相互に統一感を持たせる ように大きさや太さをデザインしているものであるから，個々の文字をそれぞ れ独立に見て判断するべきではない旨を主張する。しかしながら，複製権等の 侵害の成否は，現に複製等がされた部分に係る著作物性の有無によって判断す べきであること，タイプフェイスは各文字が可分なものとして制作されている ことからすれば，被告により現に利用された文字につき著作物性を判断するの が相当である。したがって，以下では本件タイプフェイスのうち，被告により 利用された文字に限って判断する。 ア 対比表記載の本件タイプフェイス以外の各タイプフェイス（以下「対比タ＼nイプフェイス」という。）欄の括弧内に記載された各証拠及び弁論の全趣旨 によれば，対比タイプフェイス欄に記載された制作年に対比タイプフェイス がそれぞれ制作されたことが認められるところ，原告の主張に係る本件タイ プフェイスの制作年である平成１２年（２０００年）までに制作された対比 タイプフェイスに限って対比した場合においても，被告により使用された文 字のうち，「シ」，「ッ」，及び「ギ」「ジ」「デ」「ド」「バ」「ブ」「ベ」「ボ」における濁点「゛」の部分（以下，単に「濁点」という。)以外の文字について は，本件タイプフェイスに類似する対比タイプフェイスの存在が認められ， 本件タイプフェイスの制作時以前から存在する各タイプフェイスのデザイ ンから大きく外れるものとは認めがたい。
イ 他方，本件タイプフェイスにおける「シ」，「ッ」，及び濁点の各文字につい ては，２つの点をアルファベットの「Ｕ」の字に繋げた形状にしている点に おいて従来のタイプフェイスにはない特徴を一応有しているということは できる。しかしながら，２つの点が繋げられた形状のタイプフェイス（ＣＬ ＥＡＲ ＫＡＮＡＴＹＰＥ（乙１７，９７）及び曲水Ｍ（乙１５））の存在を 考慮すれば，顕著な特徴を有するといった独創性を備えているとまでは認め がたい。
ウ 以上からすれば，本件タイプフェイスが，前記の独創性を備えているとい うことはできないし，また，それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性 を備えているということもできないから，著作物に当たると認めることはで きない。
(3) これに対し，原告は，1)本件タイプフェイスのうち，「シ」「ッ」などの文字 は，２つの点を繋いで１本の曲がったラインで表現することにより文字の流れ＼nを演出しているものであること，2)「ス」については，構成するラインを水平＼n及び垂直に交わるように組み立てをし，全体を２０度傾けることでカタカナの 「ス」であることがよく分かる構造となっていること，3)その他の文字につい ては，線が交わる部分を曲線にする手法，及び横画に細い線，縦画に太い線を 用いるという手法を巧みに組み合わせて全体の統一感を持たせたこと等を主 張する。 しかしながら，1)の点については，前記のとおり，従来のタイプフェイスに 比して，顕著な特徴を有するといった独創性を備えているという評価にまで至 るものではない。また，2)の点については，構成するラインを水平及び垂直に＼n交わるように組み立てたものとしてＭＯＵＬＤＩＳＭ Ｋａｔａｋａｎａ（乙 １４，１０２），全体を２０度傾けたものとしてＯＶＥＲＬＯＡＤＥＲ（乙１ ４，２８の２）等の対比フォントが存在し，さらに3)の点については，Ｔｅｃ ｈｎｏｐｏｌｉｓｈ(乙１４，５７）及びＨａｐｐｙ Ｆｒａｍｅ（乙１４，７ ２）等の対比フォントが存在することを考慮すれば，上記各点をもって本件タ イプフェイスが，従来のタイプフェイスに比して特徴を有するとは認められない。
著作権法２条１項１号は，「思想又は感情を創作的に表現したものであって，＼n文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めるところ，印 刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには，それが従来の印刷用 書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり， かつ，それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければなら ないと解するのが相当である（最高裁判所平成１０年（受）第３３２号平成１ ２年９月７日第一小法廷判決・民集５４巻７号２４８１頁）。
(2) そこで，本件タイプフェイスにつき検討する。 この点，原告は，本件タイプフェイスが著作物性を有するかどうかの判断を するにあたっては，タイプフェイスがそれぞれの文字相互に統一感を持たせる ように大きさや太さをデザインしているものであるから，個々の文字をそれぞ れ独立に見て判断するべきではない旨を主張する。しかしながら，複製権等の 侵害の成否は，現に複製等がされた部分に係る著作物性の有無によって判断す べきであること，タイプフェイスは各文字が可分なものとして制作されている ことからすれば，被告により現に利用された文字につき著作物性を判断するの が相当である。したがって，以下では本件タイプフェイスのうち，被告により 利用された文字に限って判断する。 ア 対比表記載の本件タイプフェイス以外の各タイプフェイス（以下「対比タ＼nイプフェイス」という。）欄の括弧内に記載された各証拠及び弁論の全趣旨 によれば，対比タイプフェイス欄に記載された制作年に対比タイプフェイス がそれぞれ制作されたことが認められるところ，原告の主張に係る本件タイ プフェイスの制作年である平成１２年（２０００年）までに制作された対比 タイプフェイスに限って対比した場合においても，被告により使用された文 字のうち，「シ」，「ッ」，及び「ギ」「ジ」「デ」「ド」「バ」「ブ」「ベ」「ボ」における濁点「゛」の部分（以下，単に「濁点」という。)以外の文字について は，本件タイプフェイスに類似する対比タイプフェイスの存在が認められ， 本件タイプフェイスの制作時以前から存在する各タイプフェイスのデザイ ンから大きく外れるものとは認めがたい。
イ 他方，本件タイプフェイスにおける「シ」，「ッ」，及び濁点の各文字につい ては，２つの点をアルファベットの「Ｕ」の字に繋げた形状にしている点に おいて従来のタイプフェイスにはない特徴を一応有しているということは できる。しかしながら，２つの点が繋げられた形状のタイプフェイス（ＣＬ ＥＡＲ ＫＡＮＡＴＹＰＥ（乙１７，９７）及び曲水Ｍ（乙１５））の存在を 考慮すれば，顕著な特徴を有するといった独創性を備えているとまでは認め がたい。
ウ 以上からすれば，本件タイプフェイスが，前記の独創性を備えているとい うことはできないし，また，それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性 を備えているということもできないから，著作物に当たると認めることはで きない。
(3) これに対し，原告は，1)本件タイプフェイスのうち，「シ」「ッ」などの文字 は，２つの点を繋いで１本の曲がったラインで表現することにより文字の流れ＼nを演出しているものであること，2)「ス」については，構成するラインを水平＼n及び垂直に交わるように組み立てをし，全体を２０度傾けることでカタカナの 「ス」であることがよく分かる構造となっていること，3)その他の文字につい ては，線が交わる部分を曲線にする手法，及び横画に細い線，縦画に太い線を 用いるという手法を巧みに組み合わせて全体の統一感を持たせたこと等を主 張する。 しかしながら，1)の点については，前記のとおり，従来のタイプフェイスに 比して，顕著な特徴を有するといった独創性を備えているという評価にまで至 るものではない。また，2)の点については，構成するラインを水平及び垂直に＼n交わるように組み立てたものとしてＭＯＵＬＤＩＳＭ Ｋａｔａｋａｎａ（乙 １４，１０２），全体を２０度傾けたものとしてＯＶＥＲＬＯＡＤＥＲ（乙１ ４，２８の２）等の対比フォントが存在し，さらに3)の点については，Ｔｅｃ ｈｎｏｐｏｌｉｓｈ(乙１４，５７）及びＨａｐｐｙ Ｆｒａｍｅ（乙１４，７ ２）等の対比フォントが存在することを考慮すれば，上記各点をもって本件タ イプフェイスが，従来のタイプフェイスに比して特徴を有するとは認められない。
2019.04. 8
平成29(行ケ)10206 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年3月26日 知的財産高等裁判所
シーサーの図形商標について、プーマが無効審判（11号、15号、7号違反）を請求しました。特許庁は無効理由なしと判断しましたが、知財高裁（2部）はこれを取り消しました。争点は、パロディ図形の混同要件です。周知商標については、混同範囲を広くしようという最近の傾向に合致した判決です。
被告は，沖縄の伝統的な獅子像である「シーサ」の観念を生じさせようとして本 件商標を創造した旨主張する。 「シーサ」は，「シーサー」を指すものと解されるところ，「シーサー」は，「獅子 さん」の意味であり，沖縄で，瓦屋根等にとりつける素朴な焼き物の唐獅子像であ って，魔除けの一種である（広辞苑第六版。甲５）。「シーサー」の形状には，様々 なものがあり，概ねその特徴とされる点としては，たてがみや首飾り，剥き出した 牙，渦巻くような毛並み，太くふっくらとした尻尾等があり，また，頭部が体全体 に占める割合が相当大きく，目や口も大きく，その姿勢としては，上体を起こした 状態で前足をついたものが多いが，四つん這いになったもの，前かがみのもの，後 足だけで立ち上がったもの等，様々な形態があり，多くの場合には尻尾が上空に向 かって炎のように逆立ち，その先端はすぼんでいる（甲６）。 本件商標を上記の一般的な「シーサー」と比べると，首飾りのような模様，前足・ 後足の関節部分における飾り又は巻き毛のような模様，尻尾の全体的に丸みを帯び て先端が尖った形状等は，いずれも一般的な「シーサー」の特徴とされているとこ ろと一致する。しかし，本件商標は，頭部が体全体に占める割合が相当小さく，口 に当たる位置にギザギザの白線の模様はあるが，目に当たる位置に目に見える記載 はなく，四足動物が跳び上がるように前足と後足を大きく開いている姿勢は，「シー サー」の形態として一般的なものとはいえない。 そうすると，本件商標の図形が，四足動物を表現したものと看取することはでき＼nても，「シーサー」を表現したものと看取することは困難である。＼nしたがって，本件商標から「シーサー」の観念が生じると認めることはできない。
・・・
前記アのとおり，本件商標と引用商標は，そのシルエット，内部に白 線による模様があるかなどにおいて異なるが，全体のシルエットは，似通っており， 本件商標において，内部の白い線の歯のような模様，首の回りの飾りのような模様， 前足と後足の関節部分の飾り又は巻き毛のような模様及び概ね輪郭線に沿って配さ れている白い線がシルエット全体に占める面積は，比較的小さく，細い白い線の花 柄のような細かい模様は，それほど目立たないものである。 したがって，本件商標と引用商標との間に外観上の差異は認められるものの，外 観全体の印象は，相当似通ったものであるということができる。 また，前記イ及びウのとおり，本件商標と引用商標は，本件商標からは何らかの 四足動物の観念が生じ，特定の称呼は生じないが，引用商標からは，「ＰＵＭＡ」ブ ランドの観念と「プーマ」の称呼が生じる点で異なっているところ，本件商標から 何らかの四足動物以上に特定された観念や，特定の称呼が生じ，それが引用商標の 観念，称呼と類似していない場合と比較して，その違いがより明確であるというこ とはできない。
(ｲ) 前記(2)イのとおり，引用商標は，原告の業務に係る「ＰＵＭＡ」ブ ランドの被服，帽子等を表示する商標として，我が国の取引者，需要者の間に広く＼n認識されて周知著名な商標となっていたものである。 また，本件商標は，「Ｔシャツ，帽子」を指定商品とするところ，前記(2)イのと おり，「ＰＵＭＡ」ブランドの商品としても，Ｔシャツ，帽子が存在し，引用商標と 同様の形の図形を付した商品も存在していたのであるから，本件商標の指定商品は， 原告の業務に係る商品と，その性質，用途，目的において関連するということがで き，取引者，需要者にも共通性が認められる。 さらに，本件商標の指定商品である「Ｔシャツ，帽子」は，一般消費者によって 購入される商品である。
(ｳ) これらの事情を総合考慮すると，本件商標の指定商品たるＴシャツ， 帽子の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，本件商標を 指定商品に使用したときに，当該商品が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係 若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営＼n業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあると認められる。 したがって，本件商標には，商標法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれ」 があるといえる。
被告は，沖縄の伝統的な獅子像である「シーサ」の観念を生じさせようとして本 件商標を創造した旨主張する。 「シーサ」は，「シーサー」を指すものと解されるところ，「シーサー」は，「獅子 さん」の意味であり，沖縄で，瓦屋根等にとりつける素朴な焼き物の唐獅子像であ って，魔除けの一種である（広辞苑第六版。甲５）。「シーサー」の形状には，様々 なものがあり，概ねその特徴とされる点としては，たてがみや首飾り，剥き出した 牙，渦巻くような毛並み，太くふっくらとした尻尾等があり，また，頭部が体全体 に占める割合が相当大きく，目や口も大きく，その姿勢としては，上体を起こした 状態で前足をついたものが多いが，四つん這いになったもの，前かがみのもの，後 足だけで立ち上がったもの等，様々な形態があり，多くの場合には尻尾が上空に向 かって炎のように逆立ち，その先端はすぼんでいる（甲６）。 本件商標を上記の一般的な「シーサー」と比べると，首飾りのような模様，前足・ 後足の関節部分における飾り又は巻き毛のような模様，尻尾の全体的に丸みを帯び て先端が尖った形状等は，いずれも一般的な「シーサー」の特徴とされているとこ ろと一致する。しかし，本件商標は，頭部が体全体に占める割合が相当小さく，口 に当たる位置にギザギザの白線の模様はあるが，目に当たる位置に目に見える記載 はなく，四足動物が跳び上がるように前足と後足を大きく開いている姿勢は，「シー サー」の形態として一般的なものとはいえない。 そうすると，本件商標の図形が，四足動物を表現したものと看取することはでき＼nても，「シーサー」を表現したものと看取することは困難である。＼nしたがって，本件商標から「シーサー」の観念が生じると認めることはできない。
・・・
前記アのとおり，本件商標と引用商標は，そのシルエット，内部に白 線による模様があるかなどにおいて異なるが，全体のシルエットは，似通っており， 本件商標において，内部の白い線の歯のような模様，首の回りの飾りのような模様， 前足と後足の関節部分の飾り又は巻き毛のような模様及び概ね輪郭線に沿って配さ れている白い線がシルエット全体に占める面積は，比較的小さく，細い白い線の花 柄のような細かい模様は，それほど目立たないものである。 したがって，本件商標と引用商標との間に外観上の差異は認められるものの，外 観全体の印象は，相当似通ったものであるということができる。 また，前記イ及びウのとおり，本件商標と引用商標は，本件商標からは何らかの 四足動物の観念が生じ，特定の称呼は生じないが，引用商標からは，「ＰＵＭＡ」ブ ランドの観念と「プーマ」の称呼が生じる点で異なっているところ，本件商標から 何らかの四足動物以上に特定された観念や，特定の称呼が生じ，それが引用商標の 観念，称呼と類似していない場合と比較して，その違いがより明確であるというこ とはできない。
(ｲ) 前記(2)イのとおり，引用商標は，原告の業務に係る「ＰＵＭＡ」ブ ランドの被服，帽子等を表示する商標として，我が国の取引者，需要者の間に広く＼n認識されて周知著名な商標となっていたものである。 また，本件商標は，「Ｔシャツ，帽子」を指定商品とするところ，前記(2)イのと おり，「ＰＵＭＡ」ブランドの商品としても，Ｔシャツ，帽子が存在し，引用商標と 同様の形の図形を付した商品も存在していたのであるから，本件商標の指定商品は， 原告の業務に係る商品と，その性質，用途，目的において関連するということがで き，取引者，需要者にも共通性が認められる。 さらに，本件商標の指定商品である「Ｔシャツ，帽子」は，一般消費者によって 購入される商品である。
(ｳ) これらの事情を総合考慮すると，本件商標の指定商品たるＴシャツ， 帽子の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，本件商標を 指定商品に使用したときに，当該商品が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係 若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営＼n業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあると認められる。 したがって，本件商標には，商標法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれ」 があるといえる。
◆判決本文
関連事件です。
いずれも無効理由なしとの審決維持です。本件と異なり、文字商標が存在しており、
図形がシーサーであるとの観念が生ずるというものです。
7号､11号、15号違反が争点となってますが、いずれも無効理由なしと判断されています。
◆平成29(行ケ)10205
7号違反のみ争点で無効理由なしと判断されています。
◆平成29(行ケ)10204
7号違反のみ争点で無効理由なしと判断されています。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.04. 5
平成30(行ケ)10156 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月19日 知的財産高等裁判所
期間徒過後に、拒絶査定不服審判を請求しましたが、この却下処分について取消訴訟を提起しました。知財高裁は、「責めに帰すことのできない事由」ではないと判断しました。経緯はややこしいです。ある出願Ａについて拒絶査定がなされたので、分割出願Ｂをしました。ところが、この出願Ａは3代目の分割出願であり、拒絶査定不服審判と同時でないと分割出願ができない旧特許法４４条が適用されるものでした。特許庁は、分割出願Ｂについて、特18条の却下処分を通知しました。出願人は、期間徒過後に、拒絶査定不服審判の請求とともに、分割出願Ｃをしましたが、拒絶査定不服審判の請求が審決却下されました。
特許の出願人が在外者である場合，拒絶査定不服審判請求や分割出願を行 うためには，特許法施行令１条１号に定める場合を除いて，特許管理人たる代理人 を選任する必要があるが（特許法８条１項），その場合であっても，同在外者は， 誰を代理人に選任するのかについて，自己の経営上の判断に基づきこれを自由に選 択することができる。そうすると，出願人から委任を受けた代理人に「その責めに 帰することができない理由」があるといえない場合には，出願人本人に何ら落ち度 がない場合であっても，特許法１２１条２項所定の「その責めに帰することができ ない理由」には当たらないと解すべきである（最高裁昭和３１年（オ）第４２号同 ３３年９月３０日第三小法廷判決・民集１２巻１３号３０３９頁参照）。
(2) 本件においては，前記第２の１のとおり，Ｄ弁理士は，本願からの分割出 願について，特許法４４条１項３号の適用があり，拒絶査定不服審判請求をする必要はないものと誤信し，拒絶査定不服審判請求についての法定期間を徒過してし まったものである。 弁理士法３条によると，弁理士には，業務に関する法令に精通して，その業務を 行う義務があるところ，通常の注意力を有する弁理士が，通常期待される法令調査 を行えば，本件拒絶査定後，本願から適法に分割出願を行うためには，拒絶査定不 服審判請求を分割出願と同時にする必要があると認識することは十分に可能＼であっ たと認められる。したがって，Ｄ弁理士が上記のように誤信をしたことは，弁理士 として通常期待される法令調査を怠った結果であるというほかない。Ｄ弁理士以外 の他の本件代理人らについても，いずれも原告本人から委任を受けた弁理士である 以上，適宜，必要な処置を講じて，本件のような過誤の発生を防止すべき義務があっ たといえ，Ｄ弁理士同様，弁理士として通常期待される注意を尽くしていなかった ものというべきである。 以上のとおり，本件代理人らが通常期待される注意を尽くしていたとはいえない 以上，本件において，特許法１２１条２項にいう「その責めに帰することができな い理由」があったとすることはできない。
(3)ア 原告は，本件代理人らの過誤は，原告本人にとって思いもかけないこと であり，外国法人である原告本人が，非本質的な手続である本件審判請求について の本件代理人らの過誤を防ぐことは不可能であったことなどから，「その責めに帰＼nすることができない理由」があると主張する。 しかし，本件審判請求が，分割の機会を得るためだけにされたものであるとして も，そのことによって「その責めに帰することができない理由」があるとすること ができないのは，前記１(2)エで述べたとおりである。 また，前記(1)のとおり，原告本人は，自らの経営上の判断として，本件代理人ら に委任したのであるから，原告本人には過失がなかったとしても，自己が委任した 本件代理人らに過失がある以上，「その責めに帰することができない理由」はなかっ たと判断されるのもやむを得ないものというべきである。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は，本件分割出願１と本件分割出願２が同内容であることからする と，失効した権利の回復を無制限に認めることにはならず，また，第三者の監視負 担が増大することはないと主張するが，そのような本件における個別具体的な事情 を理由に，「その責めに帰することができない理由」があるとすることはできない。
特許の出願人が在外者である場合，拒絶査定不服審判請求や分割出願を行 うためには，特許法施行令１条１号に定める場合を除いて，特許管理人たる代理人 を選任する必要があるが（特許法８条１項），その場合であっても，同在外者は， 誰を代理人に選任するのかについて，自己の経営上の判断に基づきこれを自由に選 択することができる。そうすると，出願人から委任を受けた代理人に「その責めに 帰することができない理由」があるといえない場合には，出願人本人に何ら落ち度 がない場合であっても，特許法１２１条２項所定の「その責めに帰することができ ない理由」には当たらないと解すべきである（最高裁昭和３１年（オ）第４２号同 ３３年９月３０日第三小法廷判決・民集１２巻１３号３０３９頁参照）。
(2) 本件においては，前記第２の１のとおり，Ｄ弁理士は，本願からの分割出 願について，特許法４４条１項３号の適用があり，拒絶査定不服審判請求をする必要はないものと誤信し，拒絶査定不服審判請求についての法定期間を徒過してし まったものである。 弁理士法３条によると，弁理士には，業務に関する法令に精通して，その業務を 行う義務があるところ，通常の注意力を有する弁理士が，通常期待される法令調査 を行えば，本件拒絶査定後，本願から適法に分割出願を行うためには，拒絶査定不 服審判請求を分割出願と同時にする必要があると認識することは十分に可能＼であっ たと認められる。したがって，Ｄ弁理士が上記のように誤信をしたことは，弁理士 として通常期待される法令調査を怠った結果であるというほかない。Ｄ弁理士以外 の他の本件代理人らについても，いずれも原告本人から委任を受けた弁理士である 以上，適宜，必要な処置を講じて，本件のような過誤の発生を防止すべき義務があっ たといえ，Ｄ弁理士同様，弁理士として通常期待される注意を尽くしていなかった ものというべきである。 以上のとおり，本件代理人らが通常期待される注意を尽くしていたとはいえない 以上，本件において，特許法１２１条２項にいう「その責めに帰することができな い理由」があったとすることはできない。
(3)ア 原告は，本件代理人らの過誤は，原告本人にとって思いもかけないこと であり，外国法人である原告本人が，非本質的な手続である本件審判請求について の本件代理人らの過誤を防ぐことは不可能であったことなどから，「その責めに帰＼nすることができない理由」があると主張する。 しかし，本件審判請求が，分割の機会を得るためだけにされたものであるとして も，そのことによって「その責めに帰することができない理由」があるとすること ができないのは，前記１(2)エで述べたとおりである。 また，前記(1)のとおり，原告本人は，自らの経営上の判断として，本件代理人ら に委任したのであるから，原告本人には過失がなかったとしても，自己が委任した 本件代理人らに過失がある以上，「その責めに帰することができない理由」はなかっ たと判断されるのもやむを得ないものというべきである。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は，本件分割出願１と本件分割出願２が同内容であることからする と，失効した権利の回復を無制限に認めることにはならず，また，第三者の監視負 担が増大することはないと主張するが，そのような本件における個別具体的な事情 を理由に，「その責めに帰することができない理由」があるとすることはできない。
関連カテゴリー
>> 分割
>> その他特許
>> 特許庁手続
>> ピックアップ対象
2019.04. 3
平成30(ワ)27253 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年3月13日 東京地方裁判所(29部)
お菓子のパッケージのイラストについて、著作権の譲渡権侵害について、同一性の程度が高いとして、被告に注意義務違反があったとして過失が認定されました。
被告らは，いずれも加工食品の製造及び販売等を業とする株式会社であり，業として，被告商品を販売していたのであるから，その製造を第三者に委託していたとしても，補助参加人等に対して被告イラストの作成経過を確認するなどして他人のイラストに依拠していないかを確認すべき注意義務を負っていたと認めるのが相当である。 また，前記認定のとおり，本件イラストと被告イラストの同一性の程度が非常に 高いものであったことからしても，被告らが上記のような確認をしていれば，著作 権及び著作者人格権の侵害を回避することは十分に可能＼であったと考えられる。に もかかわらず，被告らは，上記のような確認を怠ったものであるから，上記の注意 義務違反が認められる。
被告らは，いずれも加工食品の製造及び販売等を業とする株式会社であり，業として，被告商品を販売していたのであるから，その製造を第三者に委託していたとしても，補助参加人等に対して被告イラストの作成経過を確認するなどして他人のイラストに依拠していないかを確認すべき注意義務を負っていたと認めるのが相当である。 また，前記認定のとおり，本件イラストと被告イラストの同一性の程度が非常に 高いものであったことからしても，被告らが上記のような確認をしていれば，著作 権及び著作者人格権の侵害を回避することは十分に可能＼であったと考えられる。に もかかわらず，被告らは，上記のような確認を怠ったものであるから，上記の注意 義務違反が認められる。
関連カテゴリー
>> 複製
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2019.04. 3
平成30(ワ)4954 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟 平成31年3月14日 大阪地方裁判所
図形＋「TeaCoffee」の結合商標についての商標権侵害事件です。被告は、TeaCoffeeと文字部分のみ使用していました。大阪地裁は、文字部分だけでは識別力無しとして、非類似と判断しました。
原告商標の文字部分，すなわち「TeaCoffee」の語は，頭文字の「T」の文字 だけでなく，「C」の文字も大文字で表記されており（甲２），「Tea」は「茶，紅 茶」を，「Coffee」は「コーヒー」を意味する英単語としていずれも日本社会にお いてよく知られていることに照らせば，取引者，需要者は，これを「Tea」と 「Coffee」の２語を接続した語と認識すると認められる。
ｂ ところで，前記(ｱ)ａで認定した別紙「複数の原材料を組み合わせた飲料の 商品名等一覧表」のとおり，複数の原材料を組み合わせた飲料の商品名等について＼nは，原材料を構成する物の名前を接続した語とする例が数多く見られる。そして，＼nその中には，「ミルクコーヒー」，「Cafe au Lait」，「ミルクティー」，「レモ ンティー」等のように，既に一つの日本語として定着している語がある。また，特 定の業者ではなく缶飲料やペットボトル飲料を販売する大手各社が，紅茶とその他 の原材料を組み合わせた飲料として「アップルティー」，「梅ティー」，「レッド グレープティー」等，抹茶と牛乳を組み合わせた飲料として「抹茶ラテ」，ほうじ 茶と牛乳を組み合わせた飲料として「ほうじ茶ラテ」等，その他として「ゆずはち みつ」，「はちみつレモン」等のように，様々な組合せの語を使用している。また， 飲料の名前から生じる認識を検討するに当たっては，このような大手各社が販売す る飲料だけでなく，「最新アイスドリンク」（乙３２，３３），「New Arrange Drink」（乙３３）などとして，実際に創作的か否かはともかく，創作的な飲料を 提供しようとしていることがうかがわれるカフェのメニューで使用されている例も 参考になり得るところ，同別紙のとおり，「ハニーレモンティーソーダ」，「ピー＼nチゼリーティ−」，「アイスマンゴーティー」があるほか，「抹茶ミルク」，「ゆ ず緑茶」，「ほうじ茶ジンジャエール」，「ソイマンゴー」，「バナナ酢ミルク」＼n等のように，メニュー名自体は，原材料を構成する物の名前を単に接続した語が使＼n用されている。 これらの多数の例において，各原材料の語自体は，食用又は飲用に供される物の 名前として一般に認識されている語であるから，上記の各商品名等に接した取引者， 需要者は，それらの語の間に，「と」，「＋」，「×」などといった，ある物にあ る物を加えるとか，ある物とある物を掛け合わせるといった際に用いられる文字や 記号が使用されていなくても，それらの飲料がそれらの原材料を組み合わせた飲料 であると認識すると推認される。
ｃ 以上は，飲料一般についてのものであるが，茶（日本茶，紅茶）とコーヒー を組み合わせた飲料等については，別紙「茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の販 売開始時期や商品名等一覧表」記載のとおり，原告商品が販売される以前からその＼nような商品やメニューが少なからず存在し，その中には，「お茶コーヒー」（同別 紙の番号１），「抹茶カフェオレ」（同３），「コーヒーほうじ茶」（同６。ティ ーバッグの形で販売されていた〔乙１７〕。），「グリーンティーコーヒー」（同 ９），「ほうじ茶カプチーノ〜黒蜜添え〜」（同１０），「抹茶カプチーノ」（同 １３），「ほうじ茶カプチーノ」（同１３），「ほうじ茶珈琲」（同１８。ティー バッグの形で販売されていた〔乙１６〕。）という，茶を意味する語とコーヒー等 を意味する語を接続しただけの商品名等のものがあったほか，料理レシピとしても， 「緑茶コーヒー」（同１４，１７）という，茶を意味する語とコーヒーを意味する 語を接続しただけの名前のものがあったと認められる。しかも，このような茶とコ ーヒーを組み合わせた飲料等は，1)大手缶コーヒー業者である日本コカ・コーラ社 （同５，８）やＪＴ社（同７），2)大手コンビニエンスストアチェーンであるファ ミリーマート（同９），3)コーヒー等のドリップバッグ商品の通信販売業者である ブルックス（同１２），4)カフェ店であるカフェ・ド・クリエ（同１０）という， 飲料等の販売形態を細分化して見れば業界を異にする，それぞれの業界において著 名な業者等から，販売されていただけでなく，日本コカ・コーラ社からは第１弾商 品が販売された約６か月後に第２弾商品を販売されるほどのものであった。 これらからすると，「TeaCoffee」との表記に接した需要者，取引者が，それが＼n複数の原材料を組み合わせた他の飲料の商品名等と同様に，「Tea」と「Coffee」 を組み合わせた飲料等を意味すると認識することに妨げはなく，そのように認識す ると認めるのが相当である。
(ｳ) 原告の主張について
ａ 原告は，お茶入りコーヒーについて「TeaCoffee」というネーミングはされ ておらず，取引者，需要者に「Tea」のような「Coffee」であるのか，「Tea」と 「Coffee」を融合させたものであるのかなどという想像を膨らませるものであるか ら，自他商品識別力を有すると主張する。 確かに，原告商品が販売される前から存在した茶とコーヒーを組み合わせた飲料 等の販売等に当たっては，茶とコーヒーを組み合わせることが新しい試みであると いう趣旨の宣伝文句が常套文句になっており，被告商品の販売が開始される際にも 「コーヒーと茶葉の新しい組み合わせ！」などという宣伝文句を用いられているこ と（甲５）に照らせば，被告が被告商品の販売を開始するまでの時点（平成３０年 ４月）においても，茶とコーヒーを組み合わせた飲料等は定番のものになっていな かったと認められる。また，本件において，原告商品が発売されるまでに，茶とコ ーヒーを組み合わせた飲料等について「TeaCoffee」という名前が使用された例が あるとは認められない。したがって，「TeaCoffee」という名前が，茶とコ 料名を接続した商品名等とすることが一般によく見られるものであることからする と，取引者，需要者がそのような商品名等に接した場合には，そのような原材料の 組合せが飲料等として想定し得ないものでない限り，その飲料等がそれらの原材料 を組み合わせたものであると認識することは自然なことである。そして，茶とコー ヒーの組合せが飲料等として想定し得ないものとはいえない上，それらを組み合わ せた飲料等において，その組合せの新規さをうたいつつ，その商品名等として 「茶」を表す語と「コーヒー」を表＼す語を接続したものが多数見られてきたのも， その商品名等によってその飲料等がそれらの原材料を組み合わせたものであると認 識されることを多くの業者が前提としてきたことによるものと解される。 したがって，お茶入りコーヒーのネーミングとして「TeaCoffee」が一般的でな いという原告の主張を前提としても，「TeaCoffee」との語は，原告商標の指定商 品について使用するときには，商品の品質（内容）又は原材料を直接的に示すにす ぎないものとして，自他商品識別力を有しないと認めるのが相当である。
・・・・
(d) このように原告商標の文字部分（「TeaCoffee」）は，それと同じ称呼がさ れ得る「teacoffee」，「TEACOFFEE」及び「ティーコーヒー」を含めて見ても，そ もそも使用されている頻度が低い上に，使用されても，自他商品識別標識であると 認識され得る別の表示（京茶珈琲）とともに使用されていたり，記述的表＼示である と認識され得ることにつながりかねない表示（TEA×COFFEE）とともに使用されて いたりするなど，自他商品識別標識であるとは認識されにくい形で使用されてきた ことが多いといえる。 以上の点を踏まえると，「TeaCoffee」の語が，原告による原告商品の販売に伴 って原告商品を指すものとして自他商品識別力を獲得するに至ったとは認められな い。
ウ 以上からすると，「TeaCoffee」の語は，被告が使用する標章の使用時点に おいて，原告商標の指定商品である「茶，コーヒー，茶入りコーヒー，コーヒー 豆」に使用されるときには，茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の商品の品質（内 容）又はその原材料を記述的に表示しているものとして，取引者，需要者によって＼n一般に認識されるものであって，自他商品識別力を欠くものというべきである。し たがって，原告商標の構成中，「TeaCoffee」の文字部分については，原告商標の 要部ということはできないから，原告商標については，「TeaCoffee」の文字部分 と図形部分から成る全体の構成が一体となって，初めて自他商品識別力を有するに＼n至っているものというべきである。
原告商標の文字部分，すなわち「TeaCoffee」の語は，頭文字の「T」の文字 だけでなく，「C」の文字も大文字で表記されており（甲２），「Tea」は「茶，紅 茶」を，「Coffee」は「コーヒー」を意味する英単語としていずれも日本社会にお いてよく知られていることに照らせば，取引者，需要者は，これを「Tea」と 「Coffee」の２語を接続した語と認識すると認められる。
ｂ ところで，前記(ｱ)ａで認定した別紙「複数の原材料を組み合わせた飲料の 商品名等一覧表」のとおり，複数の原材料を組み合わせた飲料の商品名等について＼nは，原材料を構成する物の名前を接続した語とする例が数多く見られる。そして，＼nその中には，「ミルクコーヒー」，「Cafe au Lait」，「ミルクティー」，「レモ ンティー」等のように，既に一つの日本語として定着している語がある。また，特 定の業者ではなく缶飲料やペットボトル飲料を販売する大手各社が，紅茶とその他 の原材料を組み合わせた飲料として「アップルティー」，「梅ティー」，「レッド グレープティー」等，抹茶と牛乳を組み合わせた飲料として「抹茶ラテ」，ほうじ 茶と牛乳を組み合わせた飲料として「ほうじ茶ラテ」等，その他として「ゆずはち みつ」，「はちみつレモン」等のように，様々な組合せの語を使用している。また， 飲料の名前から生じる認識を検討するに当たっては，このような大手各社が販売す る飲料だけでなく，「最新アイスドリンク」（乙３２，３３），「New Arrange Drink」（乙３３）などとして，実際に創作的か否かはともかく，創作的な飲料を 提供しようとしていることがうかがわれるカフェのメニューで使用されている例も 参考になり得るところ，同別紙のとおり，「ハニーレモンティーソーダ」，「ピー＼nチゼリーティ−」，「アイスマンゴーティー」があるほか，「抹茶ミルク」，「ゆ ず緑茶」，「ほうじ茶ジンジャエール」，「ソイマンゴー」，「バナナ酢ミルク」＼n等のように，メニュー名自体は，原材料を構成する物の名前を単に接続した語が使＼n用されている。 これらの多数の例において，各原材料の語自体は，食用又は飲用に供される物の 名前として一般に認識されている語であるから，上記の各商品名等に接した取引者， 需要者は，それらの語の間に，「と」，「＋」，「×」などといった，ある物にあ る物を加えるとか，ある物とある物を掛け合わせるといった際に用いられる文字や 記号が使用されていなくても，それらの飲料がそれらの原材料を組み合わせた飲料 であると認識すると推認される。
ｃ 以上は，飲料一般についてのものであるが，茶（日本茶，紅茶）とコーヒー を組み合わせた飲料等については，別紙「茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の販 売開始時期や商品名等一覧表」記載のとおり，原告商品が販売される以前からその＼nような商品やメニューが少なからず存在し，その中には，「お茶コーヒー」（同別 紙の番号１），「抹茶カフェオレ」（同３），「コーヒーほうじ茶」（同６。ティ ーバッグの形で販売されていた〔乙１７〕。），「グリーンティーコーヒー」（同 ９），「ほうじ茶カプチーノ〜黒蜜添え〜」（同１０），「抹茶カプチーノ」（同 １３），「ほうじ茶カプチーノ」（同１３），「ほうじ茶珈琲」（同１８。ティー バッグの形で販売されていた〔乙１６〕。）という，茶を意味する語とコーヒー等 を意味する語を接続しただけの商品名等のものがあったほか，料理レシピとしても， 「緑茶コーヒー」（同１４，１７）という，茶を意味する語とコーヒーを意味する 語を接続しただけの名前のものがあったと認められる。しかも，このような茶とコ ーヒーを組み合わせた飲料等は，1)大手缶コーヒー業者である日本コカ・コーラ社 （同５，８）やＪＴ社（同７），2)大手コンビニエンスストアチェーンであるファ ミリーマート（同９），3)コーヒー等のドリップバッグ商品の通信販売業者である ブルックス（同１２），4)カフェ店であるカフェ・ド・クリエ（同１０）という， 飲料等の販売形態を細分化して見れば業界を異にする，それぞれの業界において著 名な業者等から，販売されていただけでなく，日本コカ・コーラ社からは第１弾商 品が販売された約６か月後に第２弾商品を販売されるほどのものであった。 これらからすると，「TeaCoffee」との表記に接した需要者，取引者が，それが＼n複数の原材料を組み合わせた他の飲料の商品名等と同様に，「Tea」と「Coffee」 を組み合わせた飲料等を意味すると認識することに妨げはなく，そのように認識す ると認めるのが相当である。
(ｳ) 原告の主張について
ａ 原告は，お茶入りコーヒーについて「TeaCoffee」というネーミングはされ ておらず，取引者，需要者に「Tea」のような「Coffee」であるのか，「Tea」と 「Coffee」を融合させたものであるのかなどという想像を膨らませるものであるか ら，自他商品識別力を有すると主張する。 確かに，原告商品が販売される前から存在した茶とコーヒーを組み合わせた飲料 等の販売等に当たっては，茶とコーヒーを組み合わせることが新しい試みであると いう趣旨の宣伝文句が常套文句になっており，被告商品の販売が開始される際にも 「コーヒーと茶葉の新しい組み合わせ！」などという宣伝文句を用いられているこ と（甲５）に照らせば，被告が被告商品の販売を開始するまでの時点（平成３０年 ４月）においても，茶とコーヒーを組み合わせた飲料等は定番のものになっていな かったと認められる。また，本件において，原告商品が発売されるまでに，茶とコ ーヒーを組み合わせた飲料等について「TeaCoffee」という名前が使用された例が あるとは認められない。したがって，「TeaCoffee」という名前が，茶とコ 料名を接続した商品名等とすることが一般によく見られるものであることからする と，取引者，需要者がそのような商品名等に接した場合には，そのような原材料の 組合せが飲料等として想定し得ないものでない限り，その飲料等がそれらの原材料 を組み合わせたものであると認識することは自然なことである。そして，茶とコー ヒーの組合せが飲料等として想定し得ないものとはいえない上，それらを組み合わ せた飲料等において，その組合せの新規さをうたいつつ，その商品名等として 「茶」を表す語と「コーヒー」を表＼す語を接続したものが多数見られてきたのも， その商品名等によってその飲料等がそれらの原材料を組み合わせたものであると認 識されることを多くの業者が前提としてきたことによるものと解される。 したがって，お茶入りコーヒーのネーミングとして「TeaCoffee」が一般的でな いという原告の主張を前提としても，「TeaCoffee」との語は，原告商標の指定商 品について使用するときには，商品の品質（内容）又は原材料を直接的に示すにす ぎないものとして，自他商品識別力を有しないと認めるのが相当である。
・・・・
(d) このように原告商標の文字部分（「TeaCoffee」）は，それと同じ称呼がさ れ得る「teacoffee」，「TEACOFFEE」及び「ティーコーヒー」を含めて見ても，そ もそも使用されている頻度が低い上に，使用されても，自他商品識別標識であると 認識され得る別の表示（京茶珈琲）とともに使用されていたり，記述的表＼示である と認識され得ることにつながりかねない表示（TEA×COFFEE）とともに使用されて いたりするなど，自他商品識別標識であるとは認識されにくい形で使用されてきた ことが多いといえる。 以上の点を踏まえると，「TeaCoffee」の語が，原告による原告商品の販売に伴 って原告商品を指すものとして自他商品識別力を獲得するに至ったとは認められな い。
ウ 以上からすると，「TeaCoffee」の語は，被告が使用する標章の使用時点に おいて，原告商標の指定商品である「茶，コーヒー，茶入りコーヒー，コーヒー 豆」に使用されるときには，茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の商品の品質（内 容）又はその原材料を記述的に表示しているものとして，取引者，需要者によって＼n一般に認識されるものであって，自他商品識別力を欠くものというべきである。し たがって，原告商標の構成中，「TeaCoffee」の文字部分については，原告商標の 要部ということはできないから，原告商標については，「TeaCoffee」の文字部分 と図形部分から成る全体の構成が一体となって，初めて自他商品識別力を有するに＼n至っているものというべきである。
関連カテゴリー
>> 商3条１項各号
>> 識別性
>> 商４条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.04. 2
平成30(行ケ)10090 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月14日 知的財産高等裁判所
タイヤの発明について、引用文献1および周知技術から、進歩性ナシとした審決が維持されました。
(6)周知技術の認定 前記(1)〜(5)によると，本願出願日当時，タイヤの技術分野において，クラウン部 の外周にタイヤ周方向に巻き付ける被覆コード部材の断面形状を略四角形状とする こと，また，上記断面形状は略四角形状，円形状又は台形状等から選択可能である＼nことが周知技術であったことを認定することができる。
(7) 甲１発明に周知技術を適用することの可否
ア 前記(6)のとおり，本願出願日当時，クラウン部の外周にタイヤ周方向に 巻き付ける被覆コード部材の断面形状は，略四角形状，円形状又は台形状等から選 択可能であることは周知技術であった。＼nまた，前記(2)，(3)のとおり，周知文献３の【０００７】には，「本発明の請求項１ に記載のタイヤでは，タイヤ周方向に螺旋状に巻かれる補強コード部材のタイヤ軸 方向に隣接する部分同士を接合していることから，例えば，補強コード部材のタイ ヤ軸方向に隣接する部分同士を接合しないものと比べて，タイヤ骨格部材に接合さ れる補強コード部材で構成される層（以下，適宜「補強層」と記載する。）の剛性が＼n向上する。これにより，上記補強層が接合されるタイヤ骨格部材の剛性を向上させることができる。」と記載され，また，周知文献３の【００４９】には，「補強コー ド部材２２のタイヤ軸方向に隣接する部分同士の接合は，一部分でも全部でも構わ＼nないが，接合面積が広いほど補強コード部材２２で構成される補強層２８の剛性が＼n向上する。」と記載され，周知文献２の【００６３】にも，「補強コード部材２２の タイヤ軸方向に隣接する部分同士の接合は，一部分でも全部でも構わないが，接合＼n面積が広いほど補強コード部材２２（補強層２８）によるタイヤケース１７の補強 効果が向上する。」と記載されている。そうすると，本願出願日当時，タイヤ軸方向 に隣接する補強コード部材同士を接合しないものに比べて，これを接合したものは 補強コード部材で構成される補強層の剛性を向上させることができ，その接合面積＼nが広いほど補強層の剛性が向上し，補強層が接合されるタイヤ骨格部材の剛性を向 上させることができることが知られていた。そして，補強コード部材（被覆コード 部材）の断面形状が円形状のものよりも，略四角形状のものの方が，タイヤ軸方向に隣接する補強コード部材同士の接合面積を広くし得ることは，明らかである。
以上によると，タイヤ軸方向に隣接する被覆コード部材同士を溶融接合している 甲１発明において，前記(6)の周知技術を適用して，断面形状が円形状の被覆コード 部材に代えて，これと適宜選択可能な関係にある断面形状が略四角形状の被覆コー＼nド部材を採用することは，当業者が容易に想到し得るものと認められる。 イ 前記(2)，(3)のとおり，周知文献３には，断面形状が略四角形状であり， タイヤ軸方向に隣接する部分同士が接合（溶着）された補強コード部材２２につい て，クラウン部１６に一部が埋め込まれても構わないことが記載され（【００４６】，＼n【００４９】，【００５０】，【００５３】），また，周知文献２には，断面形状が略四角形状であり，タイヤ軸方向に隣接する部分同士が接合（溶着）された補強コード 部材２２について，長手方向の両端部２２Ａがクラウン部１６に埋め込まれて長手 方向の中間部２２Ｂよりもクラウン部１６の内周面１６Ｂ側に配置されるのであれ ば，長手方向の中間部２２Ｂがクラウン部１６に埋め込まれても構わないことが記＼n載されている（【００５７】，【００５８】，【００６１】，【００６３】）。 そうすると，タイヤ軸方向に隣接する被覆コード部材同士を溶融接合している甲 １発明において，前記(6)の周知技術を適用して，断面形状が円形状の被覆コード部 材に代えて，これと適宜選択可能な関係にある断面形状が略四角形状の被覆コード＼n部材を採用することに，製造上の阻害要因があるものとは認められない。
(6)周知技術の認定 前記(1)〜(5)によると，本願出願日当時，タイヤの技術分野において，クラウン部 の外周にタイヤ周方向に巻き付ける被覆コード部材の断面形状を略四角形状とする こと，また，上記断面形状は略四角形状，円形状又は台形状等から選択可能である＼nことが周知技術であったことを認定することができる。
(7) 甲１発明に周知技術を適用することの可否
ア 前記(6)のとおり，本願出願日当時，クラウン部の外周にタイヤ周方向に 巻き付ける被覆コード部材の断面形状は，略四角形状，円形状又は台形状等から選 択可能であることは周知技術であった。＼nまた，前記(2)，(3)のとおり，周知文献３の【０００７】には，「本発明の請求項１ に記載のタイヤでは，タイヤ周方向に螺旋状に巻かれる補強コード部材のタイヤ軸 方向に隣接する部分同士を接合していることから，例えば，補強コード部材のタイ ヤ軸方向に隣接する部分同士を接合しないものと比べて，タイヤ骨格部材に接合さ れる補強コード部材で構成される層（以下，適宜「補強層」と記載する。）の剛性が＼n向上する。これにより，上記補強層が接合されるタイヤ骨格部材の剛性を向上させることができる。」と記載され，また，周知文献３の【００４９】には，「補強コー ド部材２２のタイヤ軸方向に隣接する部分同士の接合は，一部分でも全部でも構わ＼nないが，接合面積が広いほど補強コード部材２２で構成される補強層２８の剛性が＼n向上する。」と記載され，周知文献２の【００６３】にも，「補強コード部材２２の タイヤ軸方向に隣接する部分同士の接合は，一部分でも全部でも構わないが，接合＼n面積が広いほど補強コード部材２２（補強層２８）によるタイヤケース１７の補強 効果が向上する。」と記載されている。そうすると，本願出願日当時，タイヤ軸方向 に隣接する補強コード部材同士を接合しないものに比べて，これを接合したものは 補強コード部材で構成される補強層の剛性を向上させることができ，その接合面積＼nが広いほど補強層の剛性が向上し，補強層が接合されるタイヤ骨格部材の剛性を向 上させることができることが知られていた。そして，補強コード部材（被覆コード 部材）の断面形状が円形状のものよりも，略四角形状のものの方が，タイヤ軸方向に隣接する補強コード部材同士の接合面積を広くし得ることは，明らかである。
以上によると，タイヤ軸方向に隣接する被覆コード部材同士を溶融接合している 甲１発明において，前記(6)の周知技術を適用して，断面形状が円形状の被覆コード 部材に代えて，これと適宜選択可能な関係にある断面形状が略四角形状の被覆コー＼nド部材を採用することは，当業者が容易に想到し得るものと認められる。 イ 前記(2)，(3)のとおり，周知文献３には，断面形状が略四角形状であり， タイヤ軸方向に隣接する部分同士が接合（溶着）された補強コード部材２２につい て，クラウン部１６に一部が埋め込まれても構わないことが記載され（【００４６】，＼n【００４９】，【００５０】，【００５３】），また，周知文献２には，断面形状が略四角形状であり，タイヤ軸方向に隣接する部分同士が接合（溶着）された補強コード 部材２２について，長手方向の両端部２２Ａがクラウン部１６に埋め込まれて長手 方向の中間部２２Ｂよりもクラウン部１６の内周面１６Ｂ側に配置されるのであれ ば，長手方向の中間部２２Ｂがクラウン部１６に埋め込まれても構わないことが記＼n載されている（【００５７】，【００５８】，【００６１】，【００６３】）。 そうすると，タイヤ軸方向に隣接する被覆コード部材同士を溶融接合している甲 １発明において，前記(6)の周知技術を適用して，断面形状が円形状の被覆コード部 材に代えて，これと適宜選択可能な関係にある断面形状が略四角形状の被覆コード＼n部材を採用することに，製造上の阻害要因があるものとは認められない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2019.04. 1
平成29(ネ)10090 特許権侵害差止請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年4月4日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
漏れていたのでアップします。知財高裁も、1審と同様に、数値範囲がその範囲であったとはいえないとして、先使用権を有しないと判断しました。なお、知財高裁は、傍論ですが、仮にその範囲であったとしても、同じ技術思想とはいえないとして、先使用ではないと判断しています。
実際に用いられていたアルミピロー包材と同じ品番のアルミピロー包材の中に は，底部の折り曲げ部分のアルミが剥がれているものもある（甲１８，２６）。ま た，防湿性を確保したアルミピローの製造は，医薬品メーカーの管理方法を含めた 製造方法に大きく依存する旨指摘されている（乙４８）。実際に用いられていたア ルミピロー包材に対して，専門家による立会いの下，リーク試験が行われ，気密性 が担保されていることが確認された旨報告されているものの（乙４９），同リーク 試験は，検体を水没させ，一定の減圧条件（槽内圧力−４０ｋＰａ，保持時間３０ 秒間）において，気泡が発生しないことを目視検査するというものである。水没試 験による気泡確認によって医薬包装の完全性を試験する方法は，個人の技量による 判別量の差や水槽内の細菌・水の表面張力による検出限界などの問題を有する旨指＼n摘されているほか，−４０ｋＰａの圧力下において，直径５μｍの孔からは５分経 過後も気泡が確認できず，直径１０μｍの孔においても，気泡の発生にばらつきが みられるとされている（甲２７）。上記リーク試験の結果をもって，実際に用いら れたアルミピロー包材が気密性を有していたと確定することはできない。そうする と，サンプル薬が，長期間にわたって，アルミピロー包装下で保管されている間に， 湿気の影響を受けて水分含量が増加した可能性も，十＼分にあり得るものである。 なお，サンプル薬の測定時の水分含量と，実生産品の水分含量（後記ウ(ア)）や， ２０３サンプル薬を再製造したとされる錠剤の水分含量（２．１８〜２．２６質量％。 乙５４〜５６）は，ほぼ同じである。しかし，そもそも，サンプル薬と，実生産品 や２０３サンプル薬の再製造品が同一工程により製造されたものとは認められない から，この事実をもって，サンプル薬の測定時の水分含量が，製造時の水分含量と ほぼ同じであったということはできない。
(ウ) したがって，サンプル薬の測定時の水分含量が本件発明２の範囲内である からといって，４年以上も前の製造時の水分含量も本件発明２の範囲内であったと 推認できるものではない。
・・・
以上のとおり，サンプル薬を製造から４年以上後に測定した時点の水分含量 が本件発明２の範囲内であるからといって，サンプル薬の製造時の水分含量も同様 に本件発明２の範囲内であったということはできない。また，実生産品の水分含量 が本件発明２の範囲内であるからといって，サンプル薬の水分含量も同様に本件発 明２の範囲内であったということはできない。かえって，サンプル薬の顆粒の水分 含量を基に算出すれば，サンプル薬の水分含量は本件発明２の範囲内にはなかった 可能性を否定できない。その他，サンプル薬の水分含量が本件発明２の範囲内にあ＼nったことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると，控訴人が，本件出願日までに製造し，治験を実施していた本件２ｍ ｇ錠剤のサンプル薬及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬の水分含量は，いずれも本件 発明２の範囲内（１．５〜２．９質量％の範囲内）にあったということはできない。
(3) サンプル薬に具現された技術的思想
ア 仮に，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬又は本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬の水分 含量が１．５〜２．９質量％の範囲内にあったとしても，以下のとおり，サンプル 薬に具現された技術的思想が本件発明２と同じ内容の発明であるということはでき ない。
イ 本件発明２の技術的思想
前記１のとおり，本件発明２は，ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含 量に着目し，これを２．９質量％以下にすることによってラクトン体の生成を抑制 し，これを１．５質量％以上にすることによって５−ケト体の生成を抑制し，さら に，固形製剤を気密包装体に収容することにより，水分の侵入を防ぐという技術的 思想を有するものである。
ウ サンプル薬に具現された技術的思想
(ア) 控訴人が，本件出願日前に，サンプル薬の最終的な水分含量を測定したと の事実は認められない。
(イ) また，２０３サンプル薬及び３０３サンプル薬の製造工程では，Ａ顆粒及 びＢ顆粒の水分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●●にする旨定 められているものの（乙２３の１・２，２５の１・２），Ａ顆粒及びＢ顆粒以外の 添加剤の水分含量は不明である。また，サンプル薬には吸湿性の高い崩壊剤や添加 剤が含まれているにもかかわらず，打錠時の周囲の湿度，気密包装がされるまでの 管理湿度などは不明である。 そうすると，サンプル薬に含有されるＡ顆粒及びＢ顆粒の水分含量について，● ●●●●にする旨定められているからといって，控訴人が，サンプル薬の水分含量 が一定の範囲内になるよう管理していたということはできない。
(ウ) さらに，０１２実生産品及び０６２実生産品の製造工程では，Ｂ顆粒の水 分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●にすると定められており （乙２４，２６の１・２），サンプル薬と実生産品との間で，Ｂ顆粒の水分含量の 管理範囲が●●●●●●●●から●●●●●●●●へと変更されている。控訴人は， サンプル薬の水分含量には着目していなかったというほかない。
(エ) したがって，控訴人は，本件出願日前に本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬及び 本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬を製造するに当たり，サンプル薬の水分含量を１．５ 〜２．９質量％の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたと も，１．５〜２．９質量％の範囲内における一定の数値となるように管理していた とも認めることはできない。
エ 以上のとおり，本件発明２は，ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分 含量を１．５〜２．９質量％の範囲内にするという技術的思想を有するものである のに対し，サンプル薬においては，錠剤の水分含量を１．５〜２．９質量％の範囲 内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく，また，錠剤の水 分含量を１．５〜２．９質量％の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存 在しない。 そうすると，サンプル薬に具現された技術的思想が，本件発明２と同じ内容の発 明であるということはできない。
オ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は，水分含量によってピタバスタチン製剤のラクトン体が生成する ことは技術常識であったから，控訴人は，本件２ｍｇ錠剤及び本件４ｍｇ錠剤の治 験薬製造前から，錠剤中の水分含量を管理する必要性を認識していたと主張する。 しかし，一般的に，医薬組成物において製剤中の水分が類縁物質生成の原因にな るという技術常識（乙８〜１０）や，ピタバスタチンについては水分含量を調整し なければならないという技術常識（乙１２〜１４，２０，５７）が認められるとし ても，水分含量の調整方法は様々であるから，このような技術常識のみから，ピタ バスタチン又はその塩と特定の崩壊剤から成る錠剤であるサンプル薬について，錠 剤としての水分含量を一定の範囲内となるように管理することを控訴人が認識して いたといえるものではない。 したがって，本件出願日前の技術常識をもって，控訴人がサンプル薬の水分含量 を管理する必要性を認識していたということはできない。
(イ) 控訴人は，サンプル薬について，水分含量を調整することにより，水分に よる影響を受ける類縁物質が生成しない，長期安定な薬剤を製造する点は，確定し ていた旨主張する。 しかし，控訴人が，サンプル薬について，ラクトン体及び５−ケト体の生成の程 度について測定し，安定な製剤であることを確認していたとしても，前記のとおり， 控訴人が，サンプル薬を製造するに当たり，その水分含量を１．５〜２．９質量％ の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたとも，１．５〜２． ９質量％の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることは できない。サンプル薬において，５−ケト体の生成を抑制できていたとしても，こ れをもって，控訴人が，サンプル薬の水分含量を１．５質量％以上に管理していた と推認できるものではなく，また，これが，控訴人がサンプル薬の水分含量を１． ５質量％以上に管理するという技術的思想を有していた結果として生じたものと評 価できるものでもない。 したがって，サンプル薬について，何らかの方法を採用することにより，水分に よる影響を受ける類縁物質が生成しない，長期安定な薬剤を製造する点が確定され ていたとしても，これをもって，サンプル薬に具現された技術的思想が，本件発明 ２と同じ内容の発明であるということはできない。
実際に用いられていたアルミピロー包材と同じ品番のアルミピロー包材の中に は，底部の折り曲げ部分のアルミが剥がれているものもある（甲１８，２６）。ま た，防湿性を確保したアルミピローの製造は，医薬品メーカーの管理方法を含めた 製造方法に大きく依存する旨指摘されている（乙４８）。実際に用いられていたア ルミピロー包材に対して，専門家による立会いの下，リーク試験が行われ，気密性 が担保されていることが確認された旨報告されているものの（乙４９），同リーク 試験は，検体を水没させ，一定の減圧条件（槽内圧力−４０ｋＰａ，保持時間３０ 秒間）において，気泡が発生しないことを目視検査するというものである。水没試 験による気泡確認によって医薬包装の完全性を試験する方法は，個人の技量による 判別量の差や水槽内の細菌・水の表面張力による検出限界などの問題を有する旨指＼n摘されているほか，−４０ｋＰａの圧力下において，直径５μｍの孔からは５分経 過後も気泡が確認できず，直径１０μｍの孔においても，気泡の発生にばらつきが みられるとされている（甲２７）。上記リーク試験の結果をもって，実際に用いら れたアルミピロー包材が気密性を有していたと確定することはできない。そうする と，サンプル薬が，長期間にわたって，アルミピロー包装下で保管されている間に， 湿気の影響を受けて水分含量が増加した可能性も，十＼分にあり得るものである。 なお，サンプル薬の測定時の水分含量と，実生産品の水分含量（後記ウ(ア)）や， ２０３サンプル薬を再製造したとされる錠剤の水分含量（２．１８〜２．２６質量％。 乙５４〜５６）は，ほぼ同じである。しかし，そもそも，サンプル薬と，実生産品 や２０３サンプル薬の再製造品が同一工程により製造されたものとは認められない から，この事実をもって，サンプル薬の測定時の水分含量が，製造時の水分含量と ほぼ同じであったということはできない。
(ウ) したがって，サンプル薬の測定時の水分含量が本件発明２の範囲内である からといって，４年以上も前の製造時の水分含量も本件発明２の範囲内であったと 推認できるものではない。
・・・
以上のとおり，サンプル薬を製造から４年以上後に測定した時点の水分含量 が本件発明２の範囲内であるからといって，サンプル薬の製造時の水分含量も同様 に本件発明２の範囲内であったということはできない。また，実生産品の水分含量 が本件発明２の範囲内であるからといって，サンプル薬の水分含量も同様に本件発 明２の範囲内であったということはできない。かえって，サンプル薬の顆粒の水分 含量を基に算出すれば，サンプル薬の水分含量は本件発明２の範囲内にはなかった 可能性を否定できない。その他，サンプル薬の水分含量が本件発明２の範囲内にあ＼nったことを認めるに足りる証拠はない。 そうすると，控訴人が，本件出願日までに製造し，治験を実施していた本件２ｍ ｇ錠剤のサンプル薬及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬の水分含量は，いずれも本件 発明２の範囲内（１．５〜２．９質量％の範囲内）にあったということはできない。
(3) サンプル薬に具現された技術的思想
ア 仮に，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬又は本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬の水分 含量が１．５〜２．９質量％の範囲内にあったとしても，以下のとおり，サンプル 薬に具現された技術的思想が本件発明２と同じ内容の発明であるということはでき ない。
イ 本件発明２の技術的思想
前記１のとおり，本件発明２は，ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含 量に着目し，これを２．９質量％以下にすることによってラクトン体の生成を抑制 し，これを１．５質量％以上にすることによって５−ケト体の生成を抑制し，さら に，固形製剤を気密包装体に収容することにより，水分の侵入を防ぐという技術的 思想を有するものである。
ウ サンプル薬に具現された技術的思想
(ア) 控訴人が，本件出願日前に，サンプル薬の最終的な水分含量を測定したと の事実は認められない。
(イ) また，２０３サンプル薬及び３０３サンプル薬の製造工程では，Ａ顆粒及 びＢ顆粒の水分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●●にする旨定 められているものの（乙２３の１・２，２５の１・２），Ａ顆粒及びＢ顆粒以外の 添加剤の水分含量は不明である。また，サンプル薬には吸湿性の高い崩壊剤や添加 剤が含まれているにもかかわらず，打錠時の周囲の湿度，気密包装がされるまでの 管理湿度などは不明である。 そうすると，サンプル薬に含有されるＡ顆粒及びＢ顆粒の水分含量について，● ●●●●にする旨定められているからといって，控訴人が，サンプル薬の水分含量 が一定の範囲内になるよう管理していたということはできない。
(ウ) さらに，０１２実生産品及び０６２実生産品の製造工程では，Ｂ顆粒の水 分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●にすると定められており （乙２４，２６の１・２），サンプル薬と実生産品との間で，Ｂ顆粒の水分含量の 管理範囲が●●●●●●●●から●●●●●●●●へと変更されている。控訴人は， サンプル薬の水分含量には着目していなかったというほかない。
(エ) したがって，控訴人は，本件出願日前に本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬及び 本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬を製造するに当たり，サンプル薬の水分含量を１．５ 〜２．９質量％の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたと も，１．５〜２．９質量％の範囲内における一定の数値となるように管理していた とも認めることはできない。
エ 以上のとおり，本件発明２は，ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分 含量を１．５〜２．９質量％の範囲内にするという技術的思想を有するものである のに対し，サンプル薬においては，錠剤の水分含量を１．５〜２．９質量％の範囲 内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく，また，錠剤の水 分含量を１．５〜２．９質量％の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存 在しない。 そうすると，サンプル薬に具現された技術的思想が，本件発明２と同じ内容の発 明であるということはできない。
オ 控訴人の主張について
(ア) 控訴人は，水分含量によってピタバスタチン製剤のラクトン体が生成する ことは技術常識であったから，控訴人は，本件２ｍｇ錠剤及び本件４ｍｇ錠剤の治 験薬製造前から，錠剤中の水分含量を管理する必要性を認識していたと主張する。 しかし，一般的に，医薬組成物において製剤中の水分が類縁物質生成の原因にな るという技術常識（乙８〜１０）や，ピタバスタチンについては水分含量を調整し なければならないという技術常識（乙１２〜１４，２０，５７）が認められるとし ても，水分含量の調整方法は様々であるから，このような技術常識のみから，ピタ バスタチン又はその塩と特定の崩壊剤から成る錠剤であるサンプル薬について，錠 剤としての水分含量を一定の範囲内となるように管理することを控訴人が認識して いたといえるものではない。 したがって，本件出願日前の技術常識をもって，控訴人がサンプル薬の水分含量 を管理する必要性を認識していたということはできない。
(イ) 控訴人は，サンプル薬について，水分含量を調整することにより，水分に よる影響を受ける類縁物質が生成しない，長期安定な薬剤を製造する点は，確定し ていた旨主張する。 しかし，控訴人が，サンプル薬について，ラクトン体及び５−ケト体の生成の程 度について測定し，安定な製剤であることを確認していたとしても，前記のとおり， 控訴人が，サンプル薬を製造するに当たり，その水分含量を１．５〜２．９質量％ の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたとも，１．５〜２． ９質量％の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることは できない。サンプル薬において，５−ケト体の生成を抑制できていたとしても，こ れをもって，控訴人が，サンプル薬の水分含量を１．５質量％以上に管理していた と推認できるものではなく，また，これが，控訴人がサンプル薬の水分含量を１． ５質量％以上に管理するという技術的思想を有していた結果として生じたものと評 価できるものでもない。 したがって，サンプル薬について，何らかの方法を採用することにより，水分に よる影響を受ける類縁物質が生成しない，長期安定な薬剤を製造する点が確定され ていたとしても，これをもって，サンプル薬に具現された技術的思想が，本件発明 ２と同じ内容の発明であるということはできない。
◆判決本文
原審はこちらです。
◆平成27(ワ)30872 （東京地裁29部）
本件出願日（平成２４年８月８日）までに，被
告の社内において，本件発明２の内容を知らないでこれと同じ内容の発明がされて
いた（被告が被告の従業員等から当該発明を知得していた）と認めることは困難で
あるし，この点を措くとしても，後記(3)のとおり，本件出願日までに，本件２ｍｇ
製品及び被告製品（本件４ｍｇ製品）の内容が，本件発明２の構成要件Ｅを備える＼nものとして，一義的に確定していたと認めることはできず，本件発明２を用いた事
業について，被告が即時実施の意図を有し，かつ，その即時実施の意図が客観的に
認識される態様，程度において表明されていたとはいえないから，被告に先使用権＼nが成立したということはできない。
・・・
しかし，被告の提出に係る書証からは，実生産品とサンプル薬が同一の工程によ
り製造されたものであると直ちに認めることは困難である。すなわち，本件で問題
となるのは，「ＰＴＰ包装してなる医薬品」を構成する「錠剤」の「水分含量」が＼n「１．５〜２．９質量％」の範囲となるよう管理されていたか否かであるところ，
水分は，有効成分でないばかりか，積極的な添加物でもなく，不純物として扱われ
るものでもないため，錠剤が製造された後，ＰＴＰ包装された状態で，錠剤の水分
含量がいかなる値となるかという観点から工程の同一性を論じるためには，被告の
提出に係る全ての書証をもってしても，情報が不足しているというほかはない（少
なくとも，打錠工程の湿度環境や打錠後の保管条件は，ＰＴＰ包装された錠剤の水
分含量に影響するといわざるを得ないが，被告の提出にかかる書証では，これらの
条件は明らかにされていない。）。
イ 被告は，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＰＴＶＤ−２０３）及
び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＴＶＤ−３０３）の水分含量につい
て，いずれも本件発明２の構成要件Ｅの数値範囲内にあったと主張し，乙３２号証＼n（以下「乙３２実験報告書」という。）を提出する。
しかし，乙３２実験報告書に示される本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：
ＰＴＶＤ−２０３）及び本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬（ロット番号：ＴＶＤ−３０
３）の水分含量の測定値は，これらの錠剤が製造されたとされる日から４年以上が
経過した時点のものである。そして，被告ないし同報告書の説明するところによれ
ば，これらの錠剤は，その製造後，ＰＴＰ包装とアルミピロー包装がされ，その状
態により，被告の中央研究所の検体保管庫に温度２０℃，成り行き湿度（実測値：
７５％ＲＨ）で保存されていたものであり，検体１錠をＰＴＰ包装から取り出して，
乳鉢で粉砕してカールフィッシャー法により水分測定を行ったというのであるが，
上記の条件下で４年以上が経過しても，錠剤の水分含量がそのまま保持されること
を直接裏付ける証拠はない。
かえって，1)本件２ｍｇ製品の使用期限が２年６か月とされ，本件４ｍｇ製品（被
告製品）の使用期限が３年とされていること（甲４〔５２頁〕）からすれば，４年
以上という期間は，予定されている保存期間を大きく超えるものであって，水分含＼n量を含む錠剤の状態に影響を及ぼす可能性を否定できないこと，2)ピタバスタチン
からラクトンが生成する反応は，脱水縮合であって，水が脱離することから，水分
含量増加の原因となり得ること，3)アルミピロー包装に使用される材料の防湿性が
高いことがうかがわれる（乙３３）としても，ＰＴＰ包装された上記サンプル薬を
収納したアルミピロー包装には，チャックがついていて（乙３２，３９），当該材
料のみでは構成されてはおらず，また，湿気等の影響を受けやすい商品の包装には＼n充分に注意する必要があるとされていること（甲１８），4)ＰＴＰ包装やアルミピ
ロー包装が施された他の医薬品について，所定の保存期間経過後に水分含量が増加
しているとみられる例があること（甲１５，１９）などからすれば，ＰＴＰ包装と
アルミピロー包装により，直ちに上記サンプル薬の水分含量の増加が完全に抑えら
れていたと断ずることは，困難である。
被告は，上記サンプル薬の水分含量がそれぞれ本件２ｍｇ錠剤の実生産品（ロッ
ト番号：Ｂ０６２）及び本件４ｍｇ錠剤の実生産品（ロット番号：Ｂ０１２）とほ
ぼ同じ値であることから，保存期間中の吸湿の可能性が否定される旨主張するよう＼nであるが，かかる被告の立論は，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬が本件２ｍｇ錠剤の
実生産品と同一の工程により製造され，また，本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬が被告
錠剤（本件４ｍｇ錠剤の実生産品）と同一の工程により製造されていたことを前提
とするものであるところ，既に説示したとおり，本件２ｍｇ錠剤のサンプル薬及び
本件４ｍｇ錠剤のサンプル薬が，それぞれ本件２ｍｇ錠剤の実生産品や本件４ｍｇ
錠剤の実生産品（被告錠剤）と同一の工程により製造されたと認めるに足りる証拠
はないものというべきである。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 技術的範囲
>> 104条の3
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(行ケ)10034 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所
サポート要件違反として無効とした審決が維持されました。また、「第２予告により，上記無効理由に関しては，実質的に見て原告に訂正の機会が与えられたものといえる。よって，新規性及び進歩性との関係では，第２予＼告の後更に審決の予告をすべき場合には当たらない」として、審決の予＼告も不要と判断しました。
２ 取消事由１（手続違背）について
(1) 審判長は，特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合，審判の請求に 理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは，審決の予告を当事＼n者等にしなければならない（特許法１６４条の２第１項）。上記「経済産業省令で 定めるとき」として，特許法施行規則５０条の６の２が規定されている。同条３号 は，同条１号又は２号に掲げる審決の予告をした後であって事件が審決をするのに＼n熟した場合にあっては，「当該審決の予告をしたときまでに当事者…が申＼し立てた 理由又は特許法１５３条第２項の規定により審理の結果が通知された理由（当該理 由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。）に＼nよって，審判官が審判の請求に理由があると認めるとき」は，審決の予告をしなけ＼nればならない旨規定する。 この規定によれば，先に行われた審決の予告までに当事者が申＼し立てた理由のう ち，当該予告において判断が留保され又は有効と判断された理由につき特許を無効＼nにすべきものと判断する場合のように，「当該理由により審判の請求を理由がある とする審決の予告をしていない」場合は，実質的に訂正の機会が与えられなかった＼nものであり，再度の審決の予告をしなければならない。他方，そうでない場合，す＼nなわち，先に行われた審決の予告と実質的に同じ内容の理由により特許を無効にす＼nべきものと判断する場合のように，実質的に訂正の機会が与えられていた場合は，審判長は，更に審決の予告をする必要はないものと解される。審決予＼告の制度は， 特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求につき，それに 起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復による審理の遅延ひいては審決の確定 の遅延を解消する一方で，特許無効審判の審判合議体が審決において示した特許の 有効性の判断を踏まえた訂正の機会を得られるという利点を確保するために，審決 取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することと併せて設けられたものであると ころ，上記の解釈は，この制度趣旨にかなうものである。
(2)第１予告及び第２予＼告の内容等
ア 第１予告＼n
第１予告で示された認定判断のうち，サポート要件に係る部分は，以下のとおり＼nである。
(ア) 本件特許に係る発明の課題
「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学的性 質を改善すること」，及び「補償膜を構成する重合性液晶組成物を製造するにあた＼nり，配向，及び重合に高温を要しないものとすること」である。
(イ) 判断
ａ 「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学 的性質を改善する」という課題は，「ホメオトロピック配向または傾斜したホメオ トロピック配向を有する補償膜」とすることにより解決されるものである。
ｂ 当時の請求項１記載の発明は，「補償膜において，広い視野範囲にわたり， 例えば輝度の増大といった光学的性質を改善する」という課題を解決するものであ る。 また，当該発明の発明特定事項は全文訂正明細書に記載されている。 したがって，当該発明は，発明の詳細な説明において，発明の課題が解決できる ことを当業者が認識できるように記載された範囲を超えているとはいえない。
ｃ 当時の請求項４〜１４記載の発明についても同様である。
ｄ したがって，当時の請求項１，４〜１４記載の発明は，発明の詳細な説明に 記載されたものではないとはいえない。
イ 第２予告＼n
第１予告を受け，原告は，平成２８年２月８日付け訂正請求を行った。第２予＼告 は，これを受けて行われた。
(ア) サポート要件について
ａ 当時の請求項１，４〜１４及び２５〜３２の解決しようとする課題
上記ア(ア)に同じ。
ｂ 当該課題を解決するための手段
「重合性メソゲン物質の混合物の重合あるいは共重合によって得られる少なくと＼nも１つのアニソトロピックポリマー層がホメオトロピックまたは傾斜したホメオト＼nロピック分子配向を有する補償膜，および該補償膜を備えた液晶表示デバイスの提＼n供」をするものである。
ｃ 判断
(a) 当時の請求項１記載の発明の「式 I」の定義を満たすメソゲンの全てが＼n「ホメオトロピック又は傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好 適に作製できる範囲にあるとは認められない。 当該発明の「式 I」を満たすメソゲンの中には，置換基における炭素数が１つ違＼nうだけでも，その液晶としての物性が大きく異なる場合が存在しており，メソゲン＼nの分子量や立体構造や極性基の有無などによっても，その液晶としての物性が大き＼nく異なることも当業者の技術常識であるから，当時の全文訂正明細書の例１Ａ〜例 ２において試験された化合物(1)〜(6)以外のメソゲンの全てが「ホメオトロピックま＼nたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好適に作製できる範囲 にあるとは認められない。
(b) 当時の請求項４〜１４及び２５〜３２記載の発明についても同様である。
(c)したがって，当時の請求項１，４〜１４及び２５〜３２記載の発明は，発明 の詳細な説明に記載されたものではない。
(イ) 新規性及び進歩性について
ａ 引用発明の認定
第２予告において認定された甲１記載の発明（以下「甲１の２発明」，「甲１の＼n３発明」という。）は，以下のとおりである。
(a) 甲１の２発明
偏光板と液晶セルの間に光学補償板として使用できる光学異方フィルムを配置す る液晶表示素子であって，前記光学異方フィルムは，下記の式（I）の化合物２５ 重量部，
下記の式（ｍ）の化合物２５重量部，
下記の式（ａ）の化合物５０重量部
からなる重合性液晶組成物９９重量部と光重合開始材１重量部から成る重合性液晶組成物を光重合させて得られた，ホモジニアス配向の光学異方フィルムである， 前記液晶表示素子（判決注：上記式（I），（ｍ）及び（ａ）は，別紙２「引用発 明」記載１のものと同一である。）。
(b) 甲１の３発明
重合性液晶組成物を光重合させて得られた，光学補償板として使用することがで きるホメオトロピック配向の光学異方フィルムであって，下記の式（ａ）の化合物 ５０重量部， 及び下記の式（ｄ）の化合物５０重量部 からなる重合性液晶組成物１００重量部と光重合開始剤１重量部からなる重合性 液晶組成物を，２枚のガラス基板の間に挟持させ，ホメオトロピック配向している ことを確認した後，紫外線を照射して光重合させて得られた，前記光学異方フィル ム（判決注：上記式（ａ）及び（ｄ）は，別紙２「引用発明」記載２のものと同一 である。）。
ｂ 当時の請求項１４記載の発明について
当時の請求項１４記載の発明は，甲１の２発明であるから，特許法２９条１項３ 号に該当する。
(ウ) 第２予告を受け，原告は，本件訂正請求を行った。＼n
(3) サポート要件について
ア 本件審決と第２予告は，いずれもサポート要件につき，特許請求の範囲の記＼n載は，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件訂正発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるとは認められず，また，その記載や示唆がなくとも当 業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるとも認められないとして，サポート要件に適合しないと判断したもので ある。
イ 本件訂正発明の解決しようとする課題
(ア) 本件審決が認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は，前記第２の ３(2)アのとおりである。また，第２予告が認定した本件訂正発明の解決しようとす＼nる課題は，前記(2)イ(ア)ａのとおりである。
(イ) 本件審決と第２予告がそれぞれ認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は，表＼現こそ異なるものの，実質的には同じ内容を意味するものと理解される。
ウ 以上によれば，サポート要件との関係では，サポート要件違反により審判の 請求を理由があるとする第２予告の後，原告には実質的に訂正の機会が与えられた＼nものといえるから，更に審決の予告をすべき場合には当たらない。＼n
(4) 新規性及び進歩性について
ア 本件審決及び第２予告において判断の対象とされた新規性・進歩性の判断に＼n当たり対比される主引用例は，いずれも甲１（引用例）であり，同一である。
イ 引用発明の認定
(ア) 本件審決の認定した引用発明１Ａ及び１Ｂは，前記第２の３(3)のとおりで ある。また，第２予告が認定した甲１の２発明及び甲１の３発明は，前記(2)イ(イ) ａのとおりである。
(イ) 引用発明１Ｂと甲１の３発明とを対比すると，本件審決の認定と第２予告＼nの認定は同一である。他方，引用発明１Ａと甲１の２発明については，本件審決で は式（Ｎ−ａ）の化合物を含むのに対し，第２予告ではこれを含まない点その他の＼n点で，液晶表示素子に係る混合物を構＼成する重合性液晶組成物の一部が相違する。 しかし，甲１を主引用例として認定された引用発明に基づき，新規性又は進歩性 が欠如するとの無効理由により審判の請求を理由があるとする第２予告により，上＼n記無効理由に関しては，実質的に見て原告に訂正の機会が与えられたものといえる。 よって，新規性及び進歩性との関係では，第２予告の後更に審決の予＼告をすべき 場合には当たらない。
(5) まとめ
以上のとおり，本件審決は，第２予告をしたときまでに当事者が申＼し立てた理由 で，当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしたものを判断の＼n対象としたものであり，「当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予＼n告をしていないとき」に該当しないから，第２予告の後更に審決の予＼告をしなけれ ばならない場合には当たらない。 したがって，再度の審決の予告をしないまま審決をしたことにつき，本件審決に＼n違法はない。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，本件審決が認定した本件訂正発明の課題は第２予告で認定されたも＼nのと異なるなどと主張する。 しかし，本件訂正明細書においては，液晶表示デバイスの補償膜に係る従来技術＼n及びそれが抱える欠点等につき前記１(1)ア(イ)のとおり説明し，これを受ける形で， 「本発明の課題の一つは」などとして，前記１(1)ア(ウ)のとおり，解決しようとす る課題及び本件訂正発明がこの課題を解決できる旨が記載されている。本件審決は， これを踏まえ，本件訂正発明の課題を認定したものと理解される。 他方，第２予告においても，これらと同旨の記載が当時の全文訂正明細書にある＼nことを根拠に，発明の課題の認定が行われている。 このことと，第２予告の認定において，「補償膜において，・・・光学的性質を改善＼nすること」と「補償膜を構成する・・・高温を要しないものとすること」とは「及び」＼nにより接続されていることを踏まえると，本件審決と第２予告とがそれぞれ認定した発明の課題が異なるものということはできない。＼nなお，原告は，課題の認定につき，第１予告では，第２予＼告と同様の認定がされ ながらサポート要件を満たすものとして通知されていたために，それ以降サポート 要件についての議論はさほどされなかったなどといった経緯から，第２予告のサポ＼nート要件違反の理由につき，本件審決において変化する理由は推測できないなどと 指摘する。
しかし，上記のとおり，本件審決と第２予告とで認定した発明の課題が異なると＼nはいえない上，特許法施行規則５０条の６の２第３号に基づく審決の予告と理解さ＼nれる第２予告においてサポート要件違反とする理由が明確に示され，原告もこれに＼n対する反論を現に行っていること（甲６８−１）に鑑みると，第１予告の内容がど＼nうであれ，第１予告から第２予＼告，その後の本件審決へと至る経緯を考慮しても， 本件審決に先立ち，第３の審決の予告を行って原告に主張立証や訂正の機会を与え＼nなければならないとはいえない。
イ 原告は，本件審決が第２予告で指摘していない式Ｉの例をサポート要件違反＼nの根拠とし，また，審尋における質問に対する回答によって一旦解消した問題を不 意打ち的に蒸し返して判断したなどと主張する。 しかし，本件審決が括弧書で示した化合物は，実施例記載の具体的な化合物(1)〜 (6)以外のメソゲンが本件訂正発明の課題を解決しないことを説明するための例示に＼nすぎず，その記載の有無が結論に影響を及ぼすものではない。その意味で，これら が第２予告において示されていなかったとしても，再度の審決の予＼告を行い訂正の 機会を与える必要性を裏付けるものとはいえない。 また，原告主張に係る審尋における審判合議体の質問で例示された化合物に関し ては，「その「重合性基（Ｐ）」がアクリレート基であるとした場合に，その「Ｐ −Ｓｐ−」の選択肢として，例えば「ＣＨ２ＣＨＣＯＯ−Ｏ−（ＣＨ２）ｍ−」や 「ＣＨ２ＣＨＯＯ−ＯＣＯＯ−（ＣＨ２）ｍ−」のような化学構造のものまでもが本＼n件第２訂正発明１の範囲に含まれてしまいます。」とされている。他方，本件審決 で例示されたものは，「Ｐがプロペニルエーテル基又はエポキシ基であり，Ｓｐが −Ｏ−ＣＨ２−Ｃ≡ＣＨ２−Ｏ−であり，Ｘが−Ｏ−である場合のメソゲン物質」（本件訂正発明１）や「Ｐがプロペニルエーテル基であり，Ｓｐが−Ｏ−ＣＨ２−Ｃ≡Ｃ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＯＯ−ＣＨ２−ＣＯ−Ｓ−であり，Ｘが−Ｏ−である場合のメソ＼ゲン物質」（本件訂正発明４，５，７，８，１０〜１４，２５〜３４），「Ｐがプロペニルエーテル基であり，Ｓｐが−Ｏ−ＣＨ２−Ｏ−であり， Ｘが−Ｏ−である場合のメソゲン物質」（本件訂正発明６）であり，第２予＼告で例 示された化合物と一致しない。そうである以上，上記「解決済み」との原告の主張 は，その前提を欠く。
ウ 原告は，本件訂正発明に係る好適なホメオトロピック配向の効果の有無を認 定することがないまま審決に至った点で，本件審決には審理不尽があるなどと主張する。
しかし，本件審決は，本件訂正発明のうち進歩性を欠くとしたものについては， いずれもその判断において，発明の効果につき「当業者が予測し得る範囲内のもの＼nである。」旨の判断を示している。そうである以上，本件審決に至る審理において 本件訂正発明の効果に関する検討が行われていないとはいえない。
エ 原告は，第２予告における引用発明が本件審決において別の発明にすり替わ＼nっており，その変更の理由も述べられていないことと併せ，本件審決には手続違背 があるなどと主張する。 しかし，本件審決における引用発明１Ａと第２予告における甲１の２発明とで相＼n違があるとしても，実質的に見て，第２予告により原告には訂正の機会が与えられ＼nたものといえることは，前記のとおりである。
オ 原告は，本件訂正発明１４につき，第２予告では新規性欠如との理由が示さ＼nれていたのに対し，本件審決では新規性及び進歩性欠如の理由が示されており，無 効理由が実質上も形式上も一致していないなどと主張する。 しかし，第２予告においても，その当時の訂正発明１４につき新規性欠如及び進＼n歩性欠如がいずれも無効理由として主張され，判断の対象とされていた（甲６６）。 このこと及び第２予告後に請求項１４の訂正を含む本件訂正請求が行われたことに＼n鑑みると，審判合議体が審決に当たり新規性についてのみならず進歩性についても 判断を示す必要があると考えたとしても，再度更に審決の予告をして原告に訂正の＼n機会を与える必要があるとはいえない。
・・・・
３ 取消事由２（サポート要件違反の判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもので ある。そして，サポート要件の存在は，特許権者が証明責任を負うものと解される。
・・・・
ア 前記のとおり，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには， 明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において 認識できるように記載しなければならない。そして，本件訂正発明におけるメソゲ＼nン化合物ａ，ａ１，ａ２を定義する式 I ないし I’は，請求項によってその具体的 内容を多少異にするものの，いずれも当該式を構成する重合性基Ｐ，スペーサー基＼nＳｐ，結合基Ｘ，メソゲン基ＭＧ，末端基Ｒといった基本骨格部分において非常に＼n多くの化合物を含む表現である上，これらに結合する置換基の選択肢も考慮すれば，＼nその組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものとなっている。＼nこのような場合に，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合する ためには，発明の詳細な説明は，上記式が示す範囲と得られる効果との関係の技術 的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該式が示す範囲内で あれば，所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示 して記載することを要するものと解するのが相当である。換言すれば，発明の詳細 な説明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に，具体例を開 示せず，特許出願時の当業者の技術常識を参酌しても，特許請求の範囲に記載され た発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できる とはいえない場合，サポート要件に適合するとはいえない。
イ 前記のとおり，本件訂正発明におけるメソゲン化合物ａ，ａ１，ａ２を定義＼nする式 Ｉ ないしＩ’は，その組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものと＼nなっている。 他方，本件訂正発明の実施例である例１Ａ〜例３においてメソゲン化合物として＼n用いられている化合物(1)〜(8)は，いずれも式 Ｉ において，重合性基Ｐがアクリレー ト基（ＣＨ２=ＣＨＣＯＯ−），Ｓｐ（スペーサー基）が炭素数３又は６個の直鎖 状アルキレン基，Ｘが−Ｏ−，ｎが１という，化学構造が類似するごく限られた化＼n合物に限られる。 例えば，重合性基Ｐがメタクリレート基であるモノマーを含むと安定な配向を得 にくくなる場合が生じてくることが知られている（乙４）。また，例えばスペーサ ー基Ｓｐを構成する（その一部の置換えも含む。）アルキレン基として炭素数が１＼nの場合と２０の場合とでは化合物の特性が大きく異なることが予測されることなど配合するメソ＼ゲン化合物の化学構造がその配向性や配向膜の特性に影響することは，＼n現に引用例において様々な構造の化合物につき検討されていることからもうかがわ＼nれるように，本件優先日当時における当業者の認識であったと考えられる。そうす ると，本件訂正明細書の発明の詳細な説明における他の記載を参酌しても，補償膜 の調製に用いる混合物につき，上記具体例として示された化合物とは構造が異なる＼n化合物を成分とする混合物に係る本件訂正発明の範囲にまで拡張ないし一般化した 場合，すなわち本件訂正発明に係る式 I で表される広範な重合性メソ＼ゲン化合物の いずれかを含む混合物とした場合に，これによって，前記認定に係る本件訂正発明 の課題を解決するような補償膜として好適なフィルムが得られるとはいえない。 したがって，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは， 本件特許の特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発 明であり，本件訂正発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえない。そのように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識 を認めるに足りる証拠もない。
ウ 本件訂正発明の解決しようとする課題のうち，「高融点を示し配向および重 合に高温を要するという欠点を有していない」点について，本件訂正明細書の発明 の詳細な説明には，「低融点，好ましくは１００℃またはそれ以下，特に６０℃ま たはそれ以下の融点を有する重合性混合物を使用すると好ましく，これにより低温 で混合物の液晶相において硬化を行うことができる。…６０℃以下の硬化温度は特 に好ましい。」との記載がある。加えて，実施例（例１Ａ）には，基板に塗布し， ５０℃で溶剤を蒸発させることによってホメオトロピック配向膜を得られることが 示されている。もっとも，「高温を要するという欠点」を回避し得る融点を具体的 に特定する記載はない。
他方，本件訂正明細書で液晶の配向に高温を要する例として掲げたＪＰ０５−１ ４２５３１（乙１）の【化２】で表される化合物について，引用例には，「１０８〜２１１℃という非常に高い温度範囲でネマチック相を示し，実際にこの化合物を＼n含有する重合性組成物を液晶状態で重合して作製した光学異方フィルム（カラー偏 光板）は外観も不均一であり，むらが生じる欠点があった。」と記載されている。 また，本件訂正明細書で同様に「高融点を有し，従って配向および重合に高温を要」 するものとして例示された Heynderickx, Broer 等の刊行物（乙２）に記載されて いる‘Scheme 1’の化合物については，引用例にも，「一般式（Ｒ−２）において， Ｒ５がメチル基の化合物８０重量部及びＲ５が水素原子の化合物２０重量部から成 る液晶組成物は，８０〜１２１℃と室温よりかなり高い温度範囲でネマチック層を 示し，また予期しない熱重合に起因してこのような重合性液晶組成物を用いて作製される光学異方フィルムのメソ＼ゲンの配向が不均一となるという欠点があった。」 と記載されている。ところが，これらの化合物はいずれも，本件訂正発明に係る式 I で定義される広範な化合物に含まれるのであって，本件訂正明細書の内部でいわ ば記載内容に矛盾を生じている。
そうすると，本件訂正発明に係る式 I で定義されるメソゲン化合物を含む混合物＼nは，その全てが本件訂正発明の課題を解決し得る「高融点を示し配向および重合に 高温を要するという欠点を有していない」ものとはいえない。その点からも，本件 訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは，本件特許の特許請求 の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明であり，本件訂正 発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえず，また，その ように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識を認めるに足り る証拠もない。
２ 取消事由１（手続違背）について
(1) 審判長は，特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合，審判の請求に 理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは，審決の予告を当事＼n者等にしなければならない（特許法１６４条の２第１項）。上記「経済産業省令で 定めるとき」として，特許法施行規則５０条の６の２が規定されている。同条３号 は，同条１号又は２号に掲げる審決の予告をした後であって事件が審決をするのに＼n熟した場合にあっては，「当該審決の予告をしたときまでに当事者…が申＼し立てた 理由又は特許法１５３条第２項の規定により審理の結果が通知された理由（当該理 由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。）に＼nよって，審判官が審判の請求に理由があると認めるとき」は，審決の予告をしなけ＼nればならない旨規定する。 この規定によれば，先に行われた審決の予告までに当事者が申＼し立てた理由のう ち，当該予告において判断が留保され又は有効と判断された理由につき特許を無効＼nにすべきものと判断する場合のように，「当該理由により審判の請求を理由がある とする審決の予告をしていない」場合は，実質的に訂正の機会が与えられなかった＼nものであり，再度の審決の予告をしなければならない。他方，そうでない場合，す＼nなわち，先に行われた審決の予告と実質的に同じ内容の理由により特許を無効にす＼nべきものと判断する場合のように，実質的に訂正の機会が与えられていた場合は，審判長は，更に審決の予告をする必要はないものと解される。審決予＼告の制度は， 特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求につき，それに 起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復による審理の遅延ひいては審決の確定 の遅延を解消する一方で，特許無効審判の審判合議体が審決において示した特許の 有効性の判断を踏まえた訂正の機会を得られるという利点を確保するために，審決 取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することと併せて設けられたものであると ころ，上記の解釈は，この制度趣旨にかなうものである。
(2)第１予告及び第２予＼告の内容等
ア 第１予告＼n
第１予告で示された認定判断のうち，サポート要件に係る部分は，以下のとおり＼nである。
(ア) 本件特許に係る発明の課題
「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学的性 質を改善すること」，及び「補償膜を構成する重合性液晶組成物を製造するにあた＼nり，配向，及び重合に高温を要しないものとすること」である。
(イ) 判断
ａ 「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学 的性質を改善する」という課題は，「ホメオトロピック配向または傾斜したホメオ トロピック配向を有する補償膜」とすることにより解決されるものである。
ｂ 当時の請求項１記載の発明は，「補償膜において，広い視野範囲にわたり， 例えば輝度の増大といった光学的性質を改善する」という課題を解決するものであ る。 また，当該発明の発明特定事項は全文訂正明細書に記載されている。 したがって，当該発明は，発明の詳細な説明において，発明の課題が解決できる ことを当業者が認識できるように記載された範囲を超えているとはいえない。
ｃ 当時の請求項４〜１４記載の発明についても同様である。
ｄ したがって，当時の請求項１，４〜１４記載の発明は，発明の詳細な説明に 記載されたものではないとはいえない。
イ 第２予告＼n
第１予告を受け，原告は，平成２８年２月８日付け訂正請求を行った。第２予＼告 は，これを受けて行われた。
(ア) サポート要件について
ａ 当時の請求項１，４〜１４及び２５〜３２の解決しようとする課題
上記ア(ア)に同じ。
ｂ 当該課題を解決するための手段
「重合性メソゲン物質の混合物の重合あるいは共重合によって得られる少なくと＼nも１つのアニソトロピックポリマー層がホメオトロピックまたは傾斜したホメオト＼nロピック分子配向を有する補償膜，および該補償膜を備えた液晶表示デバイスの提＼n供」をするものである。
ｃ 判断
(a) 当時の請求項１記載の発明の「式 I」の定義を満たすメソゲンの全てが＼n「ホメオトロピック又は傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好 適に作製できる範囲にあるとは認められない。 当該発明の「式 I」を満たすメソゲンの中には，置換基における炭素数が１つ違＼nうだけでも，その液晶としての物性が大きく異なる場合が存在しており，メソゲン＼nの分子量や立体構造や極性基の有無などによっても，その液晶としての物性が大き＼nく異なることも当業者の技術常識であるから，当時の全文訂正明細書の例１Ａ〜例 ２において試験された化合物(1)〜(6)以外のメソゲンの全てが「ホメオトロピックま＼nたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好適に作製できる範囲 にあるとは認められない。
(b) 当時の請求項４〜１４及び２５〜３２記載の発明についても同様である。
(c)したがって，当時の請求項１，４〜１４及び２５〜３２記載の発明は，発明 の詳細な説明に記載されたものではない。
(イ) 新規性及び進歩性について
ａ 引用発明の認定
第２予告において認定された甲１記載の発明（以下「甲１の２発明」，「甲１の＼n３発明」という。）は，以下のとおりである。
(a) 甲１の２発明
偏光板と液晶セルの間に光学補償板として使用できる光学異方フィルムを配置す る液晶表示素子であって，前記光学異方フィルムは，下記の式（I）の化合物２５ 重量部，
下記の式（ｍ）の化合物２５重量部，
下記の式（ａ）の化合物５０重量部
からなる重合性液晶組成物９９重量部と光重合開始材１重量部から成る重合性液晶組成物を光重合させて得られた，ホモジニアス配向の光学異方フィルムである， 前記液晶表示素子（判決注：上記式（I），（ｍ）及び（ａ）は，別紙２「引用発 明」記載１のものと同一である。）。
(b) 甲１の３発明
重合性液晶組成物を光重合させて得られた，光学補償板として使用することがで きるホメオトロピック配向の光学異方フィルムであって，下記の式（ａ）の化合物 ５０重量部， 及び下記の式（ｄ）の化合物５０重量部 からなる重合性液晶組成物１００重量部と光重合開始剤１重量部からなる重合性 液晶組成物を，２枚のガラス基板の間に挟持させ，ホメオトロピック配向している ことを確認した後，紫外線を照射して光重合させて得られた，前記光学異方フィル ム（判決注：上記式（ａ）及び（ｄ）は，別紙２「引用発明」記載２のものと同一 である。）。
ｂ 当時の請求項１４記載の発明について
当時の請求項１４記載の発明は，甲１の２発明であるから，特許法２９条１項３ 号に該当する。
(ウ) 第２予告を受け，原告は，本件訂正請求を行った。＼n
(3) サポート要件について
ア 本件審決と第２予告は，いずれもサポート要件につき，特許請求の範囲の記＼n載は，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件訂正発明の課題を解決できると 認識できる範囲のものであるとは認められず，また，その記載や示唆がなくとも当 業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の ものであるとも認められないとして，サポート要件に適合しないと判断したもので ある。
イ 本件訂正発明の解決しようとする課題
(ア) 本件審決が認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は，前記第２の ３(2)アのとおりである。また，第２予告が認定した本件訂正発明の解決しようとす＼nる課題は，前記(2)イ(ア)ａのとおりである。
(イ) 本件審決と第２予告がそれぞれ認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は，表＼現こそ異なるものの，実質的には同じ内容を意味するものと理解される。
ウ 以上によれば，サポート要件との関係では，サポート要件違反により審判の 請求を理由があるとする第２予告の後，原告には実質的に訂正の機会が与えられた＼nものといえるから，更に審決の予告をすべき場合には当たらない。＼n
(4) 新規性及び進歩性について
ア 本件審決及び第２予告において判断の対象とされた新規性・進歩性の判断に＼n当たり対比される主引用例は，いずれも甲１（引用例）であり，同一である。
イ 引用発明の認定
(ア) 本件審決の認定した引用発明１Ａ及び１Ｂは，前記第２の３(3)のとおりで ある。また，第２予告が認定した甲１の２発明及び甲１の３発明は，前記(2)イ(イ) ａのとおりである。
(イ) 引用発明１Ｂと甲１の３発明とを対比すると，本件審決の認定と第２予告＼nの認定は同一である。他方，引用発明１Ａと甲１の２発明については，本件審決で は式（Ｎ−ａ）の化合物を含むのに対し，第２予告ではこれを含まない点その他の＼n点で，液晶表示素子に係る混合物を構＼成する重合性液晶組成物の一部が相違する。 しかし，甲１を主引用例として認定された引用発明に基づき，新規性又は進歩性 が欠如するとの無効理由により審判の請求を理由があるとする第２予告により，上＼n記無効理由に関しては，実質的に見て原告に訂正の機会が与えられたものといえる。 よって，新規性及び進歩性との関係では，第２予告の後更に審決の予＼告をすべき 場合には当たらない。
(5) まとめ
以上のとおり，本件審決は，第２予告をしたときまでに当事者が申＼し立てた理由 で，当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしたものを判断の＼n対象としたものであり，「当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予＼n告をしていないとき」に該当しないから，第２予告の後更に審決の予＼告をしなけれ ばならない場合には当たらない。 したがって，再度の審決の予告をしないまま審決をしたことにつき，本件審決に＼n違法はない。
(6) 原告の主張について
ア 原告は，本件審決が認定した本件訂正発明の課題は第２予告で認定されたも＼nのと異なるなどと主張する。 しかし，本件訂正明細書においては，液晶表示デバイスの補償膜に係る従来技術＼n及びそれが抱える欠点等につき前記１(1)ア(イ)のとおり説明し，これを受ける形で， 「本発明の課題の一つは」などとして，前記１(1)ア(ウ)のとおり，解決しようとす る課題及び本件訂正発明がこの課題を解決できる旨が記載されている。本件審決は， これを踏まえ，本件訂正発明の課題を認定したものと理解される。 他方，第２予告においても，これらと同旨の記載が当時の全文訂正明細書にある＼nことを根拠に，発明の課題の認定が行われている。 このことと，第２予告の認定において，「補償膜において，・・・光学的性質を改善＼nすること」と「補償膜を構成する・・・高温を要しないものとすること」とは「及び」＼nにより接続されていることを踏まえると，本件審決と第２予告とがそれぞれ認定した発明の課題が異なるものということはできない。＼nなお，原告は，課題の認定につき，第１予告では，第２予＼告と同様の認定がされ ながらサポート要件を満たすものとして通知されていたために，それ以降サポート 要件についての議論はさほどされなかったなどといった経緯から，第２予告のサポ＼nート要件違反の理由につき，本件審決において変化する理由は推測できないなどと 指摘する。
しかし，上記のとおり，本件審決と第２予告とで認定した発明の課題が異なると＼nはいえない上，特許法施行規則５０条の６の２第３号に基づく審決の予告と理解さ＼nれる第２予告においてサポート要件違反とする理由が明確に示され，原告もこれに＼n対する反論を現に行っていること（甲６８−１）に鑑みると，第１予告の内容がど＼nうであれ，第１予告から第２予＼告，その後の本件審決へと至る経緯を考慮しても， 本件審決に先立ち，第３の審決の予告を行って原告に主張立証や訂正の機会を与え＼nなければならないとはいえない。
イ 原告は，本件審決が第２予告で指摘していない式Ｉの例をサポート要件違反＼nの根拠とし，また，審尋における質問に対する回答によって一旦解消した問題を不 意打ち的に蒸し返して判断したなどと主張する。 しかし，本件審決が括弧書で示した化合物は，実施例記載の具体的な化合物(1)〜 (6)以外のメソゲンが本件訂正発明の課題を解決しないことを説明するための例示に＼nすぎず，その記載の有無が結論に影響を及ぼすものではない。その意味で，これら が第２予告において示されていなかったとしても，再度の審決の予＼告を行い訂正の 機会を与える必要性を裏付けるものとはいえない。 また，原告主張に係る審尋における審判合議体の質問で例示された化合物に関し ては，「その「重合性基（Ｐ）」がアクリレート基であるとした場合に，その「Ｐ −Ｓｐ−」の選択肢として，例えば「ＣＨ２ＣＨＣＯＯ−Ｏ−（ＣＨ２）ｍ−」や 「ＣＨ２ＣＨＯＯ−ＯＣＯＯ−（ＣＨ２）ｍ−」のような化学構造のものまでもが本＼n件第２訂正発明１の範囲に含まれてしまいます。」とされている。他方，本件審決 で例示されたものは，「Ｐがプロペニルエーテル基又はエポキシ基であり，Ｓｐが −Ｏ−ＣＨ２−Ｃ≡ＣＨ２−Ｏ−であり，Ｘが−Ｏ−である場合のメソゲン物質」（本件訂正発明１）や「Ｐがプロペニルエーテル基であり，Ｓｐが−Ｏ−ＣＨ２−Ｃ≡Ｃ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＯＯ−ＣＨ２−ＣＯ−Ｓ−であり，Ｘが−Ｏ−である場合のメソ＼ゲン物質」（本件訂正発明４，５，７，８，１０〜１４，２５〜３４），「Ｐがプロペニルエーテル基であり，Ｓｐが−Ｏ−ＣＨ２−Ｏ−であり， Ｘが−Ｏ−である場合のメソゲン物質」（本件訂正発明６）であり，第２予＼告で例 示された化合物と一致しない。そうである以上，上記「解決済み」との原告の主張 は，その前提を欠く。
ウ 原告は，本件訂正発明に係る好適なホメオトロピック配向の効果の有無を認 定することがないまま審決に至った点で，本件審決には審理不尽があるなどと主張する。
しかし，本件審決は，本件訂正発明のうち進歩性を欠くとしたものについては， いずれもその判断において，発明の効果につき「当業者が予測し得る範囲内のもの＼nである。」旨の判断を示している。そうである以上，本件審決に至る審理において 本件訂正発明の効果に関する検討が行われていないとはいえない。
エ 原告は，第２予告における引用発明が本件審決において別の発明にすり替わ＼nっており，その変更の理由も述べられていないことと併せ，本件審決には手続違背 があるなどと主張する。 しかし，本件審決における引用発明１Ａと第２予告における甲１の２発明とで相＼n違があるとしても，実質的に見て，第２予告により原告には訂正の機会が与えられ＼nたものといえることは，前記のとおりである。
オ 原告は，本件訂正発明１４につき，第２予告では新規性欠如との理由が示さ＼nれていたのに対し，本件審決では新規性及び進歩性欠如の理由が示されており，無 効理由が実質上も形式上も一致していないなどと主張する。 しかし，第２予告においても，その当時の訂正発明１４につき新規性欠如及び進＼n歩性欠如がいずれも無効理由として主張され，判断の対象とされていた（甲６６）。 このこと及び第２予告後に請求項１４の訂正を含む本件訂正請求が行われたことに＼n鑑みると，審判合議体が審決に当たり新規性についてのみならず進歩性についても 判断を示す必要があると考えたとしても，再度更に審決の予告をして原告に訂正の＼n機会を与える必要があるとはいえない。
・・・・
３ 取消事由２（サポート要件違反の判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が， 発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当 該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳 細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課 題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもので ある。そして，サポート要件の存在は，特許権者が証明責任を負うものと解される。
・・・・
ア 前記のとおり，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには， 明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において 認識できるように記載しなければならない。そして，本件訂正発明におけるメソゲ＼nン化合物ａ，ａ１，ａ２を定義する式 I ないし I’は，請求項によってその具体的 内容を多少異にするものの，いずれも当該式を構成する重合性基Ｐ，スペーサー基＼nＳｐ，結合基Ｘ，メソゲン基ＭＧ，末端基Ｒといった基本骨格部分において非常に＼n多くの化合物を含む表現である上，これらに結合する置換基の選択肢も考慮すれば，＼nその組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものとなっている。＼nこのような場合に，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合する ためには，発明の詳細な説明は，上記式が示す範囲と得られる効果との関係の技術 的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該式が示す範囲内で あれば，所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示 して記載することを要するものと解するのが相当である。換言すれば，発明の詳細 な説明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に，具体例を開 示せず，特許出願時の当業者の技術常識を参酌しても，特許請求の範囲に記載され た発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できる とはいえない場合，サポート要件に適合するとはいえない。
イ 前記のとおり，本件訂正発明におけるメソゲン化合物ａ，ａ１，ａ２を定義＼nする式 Ｉ ないしＩ’は，その組合せによって膨大な数の化合物を表現し得るものと＼nなっている。 他方，本件訂正発明の実施例である例１Ａ〜例３においてメソゲン化合物として＼n用いられている化合物(1)〜(8)は，いずれも式 Ｉ において，重合性基Ｐがアクリレー ト基（ＣＨ２=ＣＨＣＯＯ−），Ｓｐ（スペーサー基）が炭素数３又は６個の直鎖 状アルキレン基，Ｘが−Ｏ−，ｎが１という，化学構造が類似するごく限られた化＼n合物に限られる。 例えば，重合性基Ｐがメタクリレート基であるモノマーを含むと安定な配向を得 にくくなる場合が生じてくることが知られている（乙４）。また，例えばスペーサ ー基Ｓｐを構成する（その一部の置換えも含む。）アルキレン基として炭素数が１＼nの場合と２０の場合とでは化合物の特性が大きく異なることが予測されることなど配合するメソ＼ゲン化合物の化学構造がその配向性や配向膜の特性に影響することは，＼n現に引用例において様々な構造の化合物につき検討されていることからもうかがわ＼nれるように，本件優先日当時における当業者の認識であったと考えられる。そうす ると，本件訂正明細書の発明の詳細な説明における他の記載を参酌しても，補償膜 の調製に用いる混合物につき，上記具体例として示された化合物とは構造が異なる＼n化合物を成分とする混合物に係る本件訂正発明の範囲にまで拡張ないし一般化した 場合，すなわち本件訂正発明に係る式 I で表される広範な重合性メソ＼ゲン化合物の いずれかを含む混合物とした場合に，これによって，前記認定に係る本件訂正発明 の課題を解決するような補償膜として好適なフィルムが得られるとはいえない。 したがって，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは， 本件特許の特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発 明であり，本件訂正発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえない。そのように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識 を認めるに足りる証拠もない。
ウ 本件訂正発明の解決しようとする課題のうち，「高融点を示し配向および重 合に高温を要するという欠点を有していない」点について，本件訂正明細書の発明 の詳細な説明には，「低融点，好ましくは１００℃またはそれ以下，特に６０℃ま たはそれ以下の融点を有する重合性混合物を使用すると好ましく，これにより低温 で混合物の液晶相において硬化を行うことができる。…６０℃以下の硬化温度は特 に好ましい。」との記載がある。加えて，実施例（例１Ａ）には，基板に塗布し， ５０℃で溶剤を蒸発させることによってホメオトロピック配向膜を得られることが 示されている。もっとも，「高温を要するという欠点」を回避し得る融点を具体的 に特定する記載はない。
他方，本件訂正明細書で液晶の配向に高温を要する例として掲げたＪＰ０５−１ ４２５３１（乙１）の【化２】で表される化合物について，引用例には，「１０８〜２１１℃という非常に高い温度範囲でネマチック相を示し，実際にこの化合物を＼n含有する重合性組成物を液晶状態で重合して作製した光学異方フィルム（カラー偏 光板）は外観も不均一であり，むらが生じる欠点があった。」と記載されている。 また，本件訂正明細書で同様に「高融点を有し，従って配向および重合に高温を要」 するものとして例示された Heynderickx, Broer 等の刊行物（乙２）に記載されて いる‘Scheme 1’の化合物については，引用例にも，「一般式（Ｒ−２）において， Ｒ５がメチル基の化合物８０重量部及びＲ５が水素原子の化合物２０重量部から成 る液晶組成物は，８０〜１２１℃と室温よりかなり高い温度範囲でネマチック層を 示し，また予期しない熱重合に起因してこのような重合性液晶組成物を用いて作製される光学異方フィルムのメソ＼ゲンの配向が不均一となるという欠点があった。」 と記載されている。ところが，これらの化合物はいずれも，本件訂正発明に係る式 I で定義される広範な化合物に含まれるのであって，本件訂正明細書の内部でいわ ば記載内容に矛盾を生じている。
そうすると，本件訂正発明に係る式 I で定義されるメソゲン化合物を含む混合物＼nは，その全てが本件訂正発明の課題を解決し得る「高融点を示し配向および重合に 高温を要するという欠点を有していない」ものとはいえない。その点からも，本件 訂正明細書の発明の詳細な説明に開示されている内容からは，本件特許の特許請求 の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明であり，本件訂正 発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとはいえず，また，その ように認識できる範囲のものというべき本件特許出願時の技術常識を認めるに足り る証拠もない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(行ケ)10078 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所
知財高裁は、「甲１発明の目的を達成できなくなるので、阻害要因あり」として、進歩性違反無しとした審決を維持しました。
前記２(1)イ〜エ，カの記載によれば，甲１発明は，「発泡作用によりマッ サージ効果を得る化粧料について，最高度に気泡が発生することを色によっ て判断できるようにすること」を課題とし，当該課題を，「炭酸水素ナトリ ウムを含む第１剤と，前記炭酸水素ナトリウムと水の存在下で混合したとき に気泡を発生するクエン酸，酒石酸，乳酸及びアスコルビン酸のうちの１又 は２以上の成分を含む第２剤と，前記第１剤と第２剤に夫々分散された異色 のものからなり，混合により色調を変え，使用可能な状態になったことを知＼nらせるための２色の着色剤Ａ，Ｂと，前記第１剤又は第２剤の一方又は双方 に含まれた，化粧料としての有効成分とからなる組成」を有する「常態では 粉状」の化粧料とし，これにより，「２色の着色剤Ａ，Ｂを第１剤，第２剤 に夫々混合し，使用前，個有（原文のまま）の色分けを行なうとともに使用 時第１，第２両剤を混合し，一定の色調になったときに良く混合したことが 判断できかつ，最適の反応が行なわれる」ようにすることで，解決しようと したものである。すなわち，甲１発明は，最高度に気泡が発生することを色 によって判断できるようにするために，炭酸塩を含む第１剤と酸を含む第２ 剤に分けてあえて異色の構成とし，これらを混合することによって色調が変＼nわるようにしたものであると認められる。 そうすると，たとえ，アルギン酸ナトリウムが水に溶けにくい性質を持つ ことや，一般的な用時調製型の化粧料において，ジェルと固体（顆粒や粉末 等）の２剤型のものが周知であったとしても，甲１発明において，炭酸塩と 酸が２剤に分離されてそれぞれが異色のものとされている構成を，甲２記載事項の「粉末パーツ」のようにあえていずれか一方（１剤）に統合して複合＼n粉末剤等とすると，そもそも甲１発明の目的（２剤の色分けと混合による色 調の変化を利用して最高の発泡状態か否かを判断する）を達成できなくなる ことは明らかであるから，そのような変更を当業者が容易に想到し得るとは いい難く，その意味で，甲１発明に甲２に記載された技術（甲２記載事項） 等を組み合わせようとすることについては動機付けがなく，むしろ阻害要因 があるといえる。
(3) これに対し，原告は，甲１発明は，気泡状の二酸化炭素（炭酸ガス）を経 皮吸収させることを機能の一つとする化粧剤であるから，拡散問題（炭酸ガ＼nスが大気中に拡散すること）は甲１発明に内在する自明の課題であるとした上で，甲１発明に対しアルギン酸ナトリウム慣用技術（甲２記載事項）を適 用することについては，自明の課題である拡散問題を軽減するために，閉じ 込め効果（アルギン酸ナトリウムを事前に水に添加して万遍なく行き渡らせ ることにより，網目状の高分子化合物が形成され，気泡状の二酸化炭素〔炭 酸ガス〕を水溶液中に閉じ込めることが可能となること）を利用するという＼n積極的な動機付けがある，などと主張する。
しかしながら，甲１発明は，前記のとおり，発泡作用（炭酸ガスの発泡， 破裂作用）によりマッサージ効果を得る化粧料について，最高度に気泡が発 生することを色によって判断できるようにすることを目的とするものであっ て，そこに炭酸ガスを体内に取り込もうとする技術的思想はない（二酸化炭 素の泡がはじけることによる物理的な刺激を効果的に得ようとしているにす ぎない）から，「気泡状の二酸化炭素（炭酸ガス）を経皮吸収させることを 機能の一つとする化粧料」であるとはいえず，原告の主張はそもそもその前＼n提において誤りがある。そうである以上，原告主張の拡散問題が甲１発明に 内在する自明の課題であるとはいえないし，甲１発明におけるアルギン酸ナ トリウムは飽くまで気泡発生を助成するための起泡助長剤として添加されて いるにすぎないから（甲１【００１３ 】），アルギン酸ナトリウムが含まれ ているからといって，それだけで直ちに事前に水に添加して利用する技術（アルギン酸ナトリウム慣用技術）を適用することについての積極的な動機付け があるともいえない。この点，原告は，アルギン酸ナトリウムが増粘剤とし ても機能するものであることを根拠に甲１発明におけるアルギン酸ナトリウ＼nムが気泡の発生とその安定化の双方に寄与するものであることを当業者は当 然に認識するとも主張するが，甲１発明の目的を離れた主張であって，論理 に飛躍があり，採用できないというべきである。
また，原告は，阻害要因に関して，甲１は，技術分野の同一性を理由とし て本件発明の課題を解決するための主引例として選択されたものであり，容 易想到性の判断に際して，甲１に記載された目的に反する方向での変更か否 かは関係がない，などとも主張するが，特定の公知文献（公知技術）からの 容易想到性の問題である以上，当該公知文献に記載された目的を度外視した 判断はできないというべきであり，上記主張は，やはり採用できないという べきである。
前記２(1)イ〜エ，カの記載によれば，甲１発明は，「発泡作用によりマッ サージ効果を得る化粧料について，最高度に気泡が発生することを色によっ て判断できるようにすること」を課題とし，当該課題を，「炭酸水素ナトリ ウムを含む第１剤と，前記炭酸水素ナトリウムと水の存在下で混合したとき に気泡を発生するクエン酸，酒石酸，乳酸及びアスコルビン酸のうちの１又 は２以上の成分を含む第２剤と，前記第１剤と第２剤に夫々分散された異色 のものからなり，混合により色調を変え，使用可能な状態になったことを知＼nらせるための２色の着色剤Ａ，Ｂと，前記第１剤又は第２剤の一方又は双方 に含まれた，化粧料としての有効成分とからなる組成」を有する「常態では 粉状」の化粧料とし，これにより，「２色の着色剤Ａ，Ｂを第１剤，第２剤 に夫々混合し，使用前，個有（原文のまま）の色分けを行なうとともに使用 時第１，第２両剤を混合し，一定の色調になったときに良く混合したことが 判断できかつ，最適の反応が行なわれる」ようにすることで，解決しようと したものである。すなわち，甲１発明は，最高度に気泡が発生することを色 によって判断できるようにするために，炭酸塩を含む第１剤と酸を含む第２ 剤に分けてあえて異色の構成とし，これらを混合することによって色調が変＼nわるようにしたものであると認められる。 そうすると，たとえ，アルギン酸ナトリウムが水に溶けにくい性質を持つ ことや，一般的な用時調製型の化粧料において，ジェルと固体（顆粒や粉末 等）の２剤型のものが周知であったとしても，甲１発明において，炭酸塩と 酸が２剤に分離されてそれぞれが異色のものとされている構成を，甲２記載事項の「粉末パーツ」のようにあえていずれか一方（１剤）に統合して複合＼n粉末剤等とすると，そもそも甲１発明の目的（２剤の色分けと混合による色 調の変化を利用して最高の発泡状態か否かを判断する）を達成できなくなる ことは明らかであるから，そのような変更を当業者が容易に想到し得るとは いい難く，その意味で，甲１発明に甲２に記載された技術（甲２記載事項） 等を組み合わせようとすることについては動機付けがなく，むしろ阻害要因 があるといえる。
(3) これに対し，原告は，甲１発明は，気泡状の二酸化炭素（炭酸ガス）を経 皮吸収させることを機能の一つとする化粧剤であるから，拡散問題（炭酸ガ＼nスが大気中に拡散すること）は甲１発明に内在する自明の課題であるとした上で，甲１発明に対しアルギン酸ナトリウム慣用技術（甲２記載事項）を適 用することについては，自明の課題である拡散問題を軽減するために，閉じ 込め効果（アルギン酸ナトリウムを事前に水に添加して万遍なく行き渡らせ ることにより，網目状の高分子化合物が形成され，気泡状の二酸化炭素〔炭 酸ガス〕を水溶液中に閉じ込めることが可能となること）を利用するという＼n積極的な動機付けがある，などと主張する。
しかしながら，甲１発明は，前記のとおり，発泡作用（炭酸ガスの発泡， 破裂作用）によりマッサージ効果を得る化粧料について，最高度に気泡が発 生することを色によって判断できるようにすることを目的とするものであっ て，そこに炭酸ガスを体内に取り込もうとする技術的思想はない（二酸化炭 素の泡がはじけることによる物理的な刺激を効果的に得ようとしているにす ぎない）から，「気泡状の二酸化炭素（炭酸ガス）を経皮吸収させることを 機能の一つとする化粧料」であるとはいえず，原告の主張はそもそもその前＼n提において誤りがある。そうである以上，原告主張の拡散問題が甲１発明に 内在する自明の課題であるとはいえないし，甲１発明におけるアルギン酸ナ トリウムは飽くまで気泡発生を助成するための起泡助長剤として添加されて いるにすぎないから（甲１【００１３ 】），アルギン酸ナトリウムが含まれ ているからといって，それだけで直ちに事前に水に添加して利用する技術（アルギン酸ナトリウム慣用技術）を適用することについての積極的な動機付け があるともいえない。この点，原告は，アルギン酸ナトリウムが増粘剤とし ても機能するものであることを根拠に甲１発明におけるアルギン酸ナトリウ＼nムが気泡の発生とその安定化の双方に寄与するものであることを当業者は当 然に認識するとも主張するが，甲１発明の目的を離れた主張であって，論理 に飛躍があり，採用できないというべきである。
また，原告は，阻害要因に関して，甲１は，技術分野の同一性を理由とし て本件発明の課題を解決するための主引例として選択されたものであり，容 易想到性の判断に際して，甲１に記載された目的に反する方向での変更か否 かは関係がない，などとも主張するが，特定の公知文献（公知技術）からの 容易想到性の問題である以上，当該公知文献に記載された目的を度外視した 判断はできないというべきであり，上記主張は，やはり採用できないという べきである。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(ネ)10060 損害賠償等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
UI関連の発明について、1審では、新規性無しの無効理由ありとして請求棄却されました。1審では、訂正審判がなされ審決が確定しましたが、時期に後れた主張であるして、口頭弁論は再開しませんでした。知財高裁は、構成要件Fが不明瞭のため要件を具備しないと判断されました。被告はAppleです。
まず，構成要件Ｆの「入力」との文言の意味について検討する。
(ア) 本件明細書には，構成要件Ｆの「入力」の意味を直接定義していると認めるに足りる記載は見当たらない。＼n他方で，本件明細書には，複数の箇所で「入力」との文言が使用され ているところ，例えば，段落【０００８】の「摩擦力による入力を，直 接的または間接的に検出する」のように「物理的な力を加えること」と の意味や，段落【００１２】の「図１４は，…文字を入力する例を示し た図である。」のように「コンピュータに情報を与えること」との意味 など，同一の文言であるにもかかわらず文脈によって異なる意味で使用 されている。 なお，本件訂正審決は，本件明細書の段落【００３５】及び【００６ ２】の記載に基づいて，本件発明の「『当該変更結果を当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの（判決注：原文のまま）記憶部に＼n記憶させる』とは，（背景の変更などの）変更結果を，（フォルダＹに 保存することなどの）表示対象に対する情報として記憶することを意味しているといえる。」と判断しているが，これは構＼成要件Ｆの「入力」 は「コンピュータに情報を与えること」を意味すると解したものといえ る。
(イ) この点について，控訴人は，構成要件Ｆの「入力」は，「力入力検出手段」により検出された当該表＼示対象に対する「力入力」，すなわち「物理的な力を加えること」を意味すると主張する。 しかし，この解釈は，構成要件Ｈ，Ａ及びＤでは，「物理的な力を加えること」として「力入力」との文言が明示的に使用されているにもか＼nかわらず，構成要件Ｆでは敢えて「入力」のように異なる文言が使用されていることと整合しない。＼n
また，構成要件Ｆの「入力」は，「当該変更結果」，すなわち，「保持された表＼示対象以外の表＼示態様を変更することにより，当該表＼示対象を相対的に変更させた結果」を目的語としていると解し得るところ，こ の場合に「入力」を「物理的な力を加えること」と解釈することは不自 然である。さらに，「として」は，前に置かれた語を受けて，その状態， 資格，立場等であることを表す語であるところ，「入力」を「物理的な力を加えること」と解すると，「入力として・・・記憶させる」との文言が＼n意味するところを理解できないというべきである。
(ウ) 控訴人は，本件訂正審決が「当該変更結果を当該表示対象に対する入力として・・・記憶部に記憶させる」とは，「（背景の変更などの）変更結＼n果を，（フォルダＹに保存することなどの）表示対象に対する情報として記憶することを意味している」と判断したことを指摘して，当該判断＼nは控訴人の上記主張と整合するとも主張する。 しかし，「物理的な力を加えること」と「コンピュータに情報を与え ること」とは別個の概念であるから，構成要件Ｆの「入力」を「物理的な力を加えること」と解した上で，本件訂正審決の判断のように「コンピュータに情報を与えること」との意味をも有すると直ちに理解することは困難である（物理的な力が加わったことをコンピュータに検出させる場合には，両者の意味が重なっているともいい得るが，本件においては，上記説示のとおり，少なくとも「物理的な力を加えること」と解することは不自然であるから，両者の意味が重なっている場合と断ずることもできない。）。＼n
(エ) 以上によれば，控訴人の主張によっては，構成要件Ｆの「入力」の意味を一義的に理解することは困難であるというほかない。＼n
イ 仮に，構成要件Ｆの「入力」を，本件訂正審決が判断したように，「コンピュータに情報を与えること」と解したとしても，次のとおり，構＼成要件Ｆの意義は依然として不明確であるというべきである。
(ア) 構成要件Ｆの「当該表＼示対象」は，構成要件Ｃの「前記位置入力手段にて検出された位置の表＼示対象」をいうと解される。本件明細書には，この「表示対象」の意味についても，直接定義していると認めるに足りる記載は見当たらないものの，発明の詳細な説明の記載に照らせば，アイコン等（【００２１】），アイコンや文字列等（【００２９】），アイコンや文字，記号，図形，立体表＼示対象など（【００３５】）がこれに当たるものと解される。 しかし，表示画面にアイコン等を表＼示させ，利用者が当該表示画面に接触した位置を検出し，当該接触位置に応じて処理を行う入出力装置においては，表＼示画面に表示するアイコン等のデータそのもの（例えば，スマートフォンの画面に表＼示されているカメラ様の画像データ）と，当該アイコン等と紐づけされた実体（例えば，カメラアプリケーション） とは，別個のものとされていることが多いと解されるところ，本件明細 書の記載を精査しても，本件発明における「表示対象」が具体的にどのようなものであるのかは明らかといえない。＼n
(イ) また，上記ア(イ)のとおり，構成要件Ｆの「当該変更結果」は，「保持された表＼示対象以外の表示態様を変更することにより，当該表＼示対象を相対的に変更させた結果」と解し得るところ，「相対的に変更させた結果」についても，背景として設定されている画像が移動したピクセル数や，保持された表示対象と重なることとなったアイコン等の有無及びその種類など，さまざまなものがあり得る。＼n そして，構成要件Ｆによれば，この「相対的に変更させた結果」は，「当該表＼示対象」に対する情報として与えるものであるが，ある対象に与え得る情報は，当該対象がアプリケーションかデータかや，その実装方法によっても大きく異なるものと解される。 そうすると，上記(ア)のとおり，「当該表示対象」が具体的に意味するところが明らかでない上に，「相対的に変更させた結果」の意味内容も特定されていないことを考え合わせると，「当該変更結果を当該表＼示対象に対する入力として記憶部に記憶させる」の意義も明らかでないというべきである。
(ウ) この点に関し，本件訂正審決は，本件明細書の段落【００３５】及び 【００６２】の記載に基づいて，「当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの（判決注：原文のまま）記憶部に記憶させる」とは，「表＼示要素『Ｂ』のデータをフォルダＸからフォルダＹに移動させて保存することを意味している」と判断した。しかし，本件訂正審決の説示においても，「表示要素『Ｂ』のデータ」がいかなるデータであるのかが具体的に特定されているとはいい難い。＼n また，本件明細書の段落【００３５】記載の「フォルダＸ」及び「フォルダＹ」と段落【００６２】記載の「ＷＩＮＤＯＷ１」及び「ＷＩＮＤＯＷ２」の関係も明らかでなく，いかなる情報が「相対的に変更させた結果」に該当し，「フォルダＸからフォルダＹに移動させ」ると理解することになるのかについても具体的な指摘がされているとはいえない。
ウ 以上検討したところによれば，結局のところ，構成要件Ｆの意義は不明確というべきである。そして，構＼成要件Ｆの意義が不明確である以上，被告各製品が構成要件Ｆを充足すると認めることはできない。＼n
まず，構成要件Ｆの「入力」との文言の意味について検討する。
(ア) 本件明細書には，構成要件Ｆの「入力」の意味を直接定義していると認めるに足りる記載は見当たらない。＼n他方で，本件明細書には，複数の箇所で「入力」との文言が使用され ているところ，例えば，段落【０００８】の「摩擦力による入力を，直 接的または間接的に検出する」のように「物理的な力を加えること」と の意味や，段落【００１２】の「図１４は，…文字を入力する例を示し た図である。」のように「コンピュータに情報を与えること」との意味 など，同一の文言であるにもかかわらず文脈によって異なる意味で使用 されている。 なお，本件訂正審決は，本件明細書の段落【００３５】及び【００６ ２】の記載に基づいて，本件発明の「『当該変更結果を当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの（判決注：原文のまま）記憶部に＼n記憶させる』とは，（背景の変更などの）変更結果を，（フォルダＹに 保存することなどの）表示対象に対する情報として記憶することを意味しているといえる。」と判断しているが，これは構＼成要件Ｆの「入力」 は「コンピュータに情報を与えること」を意味すると解したものといえ る。
(イ) この点について，控訴人は，構成要件Ｆの「入力」は，「力入力検出手段」により検出された当該表＼示対象に対する「力入力」，すなわち「物理的な力を加えること」を意味すると主張する。 しかし，この解釈は，構成要件Ｈ，Ａ及びＤでは，「物理的な力を加えること」として「力入力」との文言が明示的に使用されているにもか＼nかわらず，構成要件Ｆでは敢えて「入力」のように異なる文言が使用されていることと整合しない。＼n
また，構成要件Ｆの「入力」は，「当該変更結果」，すなわち，「保持された表＼示対象以外の表＼示態様を変更することにより，当該表＼示対象を相対的に変更させた結果」を目的語としていると解し得るところ，こ の場合に「入力」を「物理的な力を加えること」と解釈することは不自 然である。さらに，「として」は，前に置かれた語を受けて，その状態， 資格，立場等であることを表す語であるところ，「入力」を「物理的な力を加えること」と解すると，「入力として・・・記憶させる」との文言が＼n意味するところを理解できないというべきである。
(ウ) 控訴人は，本件訂正審決が「当該変更結果を当該表示対象に対する入力として・・・記憶部に記憶させる」とは，「（背景の変更などの）変更結＼n果を，（フォルダＹに保存することなどの）表示対象に対する情報として記憶することを意味している」と判断したことを指摘して，当該判断＼nは控訴人の上記主張と整合するとも主張する。 しかし，「物理的な力を加えること」と「コンピュータに情報を与え ること」とは別個の概念であるから，構成要件Ｆの「入力」を「物理的な力を加えること」と解した上で，本件訂正審決の判断のように「コンピュータに情報を与えること」との意味をも有すると直ちに理解することは困難である（物理的な力が加わったことをコンピュータに検出させる場合には，両者の意味が重なっているともいい得るが，本件においては，上記説示のとおり，少なくとも「物理的な力を加えること」と解することは不自然であるから，両者の意味が重なっている場合と断ずることもできない。）。＼n
(エ) 以上によれば，控訴人の主張によっては，構成要件Ｆの「入力」の意味を一義的に理解することは困難であるというほかない。＼n
イ 仮に，構成要件Ｆの「入力」を，本件訂正審決が判断したように，「コンピュータに情報を与えること」と解したとしても，次のとおり，構＼成要件Ｆの意義は依然として不明確であるというべきである。
(ア) 構成要件Ｆの「当該表＼示対象」は，構成要件Ｃの「前記位置入力手段にて検出された位置の表＼示対象」をいうと解される。本件明細書には，この「表示対象」の意味についても，直接定義していると認めるに足りる記載は見当たらないものの，発明の詳細な説明の記載に照らせば，アイコン等（【００２１】），アイコンや文字列等（【００２９】），アイコンや文字，記号，図形，立体表＼示対象など（【００３５】）がこれに当たるものと解される。 しかし，表示画面にアイコン等を表＼示させ，利用者が当該表示画面に接触した位置を検出し，当該接触位置に応じて処理を行う入出力装置においては，表＼示画面に表示するアイコン等のデータそのもの（例えば，スマートフォンの画面に表＼示されているカメラ様の画像データ）と，当該アイコン等と紐づけされた実体（例えば，カメラアプリケーション） とは，別個のものとされていることが多いと解されるところ，本件明細 書の記載を精査しても，本件発明における「表示対象」が具体的にどのようなものであるのかは明らかといえない。＼n
(イ) また，上記ア(イ)のとおり，構成要件Ｆの「当該変更結果」は，「保持された表＼示対象以外の表示態様を変更することにより，当該表＼示対象を相対的に変更させた結果」と解し得るところ，「相対的に変更させた結果」についても，背景として設定されている画像が移動したピクセル数や，保持された表示対象と重なることとなったアイコン等の有無及びその種類など，さまざまなものがあり得る。＼n そして，構成要件Ｆによれば，この「相対的に変更させた結果」は，「当該表＼示対象」に対する情報として与えるものであるが，ある対象に与え得る情報は，当該対象がアプリケーションかデータかや，その実装方法によっても大きく異なるものと解される。 そうすると，上記(ア)のとおり，「当該表示対象」が具体的に意味するところが明らかでない上に，「相対的に変更させた結果」の意味内容も特定されていないことを考え合わせると，「当該変更結果を当該表＼示対象に対する入力として記憶部に記憶させる」の意義も明らかでないというべきである。
(ウ) この点に関し，本件訂正審決は，本件明細書の段落【００３５】及び 【００６２】の記載に基づいて，「当該表示対象に対する入力として前記コンピュータの（判決注：原文のまま）記憶部に記憶させる」とは，「表＼示要素『Ｂ』のデータをフォルダＸからフォルダＹに移動させて保存することを意味している」と判断した。しかし，本件訂正審決の説示においても，「表示要素『Ｂ』のデータ」がいかなるデータであるのかが具体的に特定されているとはいい難い。＼n また，本件明細書の段落【００３５】記載の「フォルダＸ」及び「フォルダＹ」と段落【００６２】記載の「ＷＩＮＤＯＷ１」及び「ＷＩＮＤＯＷ２」の関係も明らかでなく，いかなる情報が「相対的に変更させた結果」に該当し，「フォルダＸからフォルダＹに移動させ」ると理解することになるのかについても具体的な指摘がされているとはいえない。
ウ 以上検討したところによれば，結局のところ，構成要件Ｆの意義は不明確というべきである。そして，構＼成要件Ｆの意義が不明確である以上，被告各製品が構成要件Ｆを充足すると認めることはできない。＼n
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> 104条の3
>> コンピュータ関連発明
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(行ケ)10086 審決取消請求事件 実用新案権 行政訴訟 平成31年3月20日 知的財産高等裁判所
実用新案権について、サポート要件、明確性要件が争われました。知財高裁は、無効理由なしとした審決を維持しました。争点は、連結固定の手法が特定されていない「介して」の用語が明確か否かです。
本件考案１の実用新案登録請求の範囲の分説Ｂには，「前記底座体の前 部に回動自在に設置された第一駆動ホイールが第一モータに連結され，前 記第一駆動ホイールに第一偏心軸の入力端部が固定されると共に，前記第 一偏心軸の出力端部は第三８字形リンクロッドを介して前記上板の前部に 連結され，」（第一駆動系）と，分説Ｃには，「前記底座体の後部に回動 自在に設置された第二駆動ホイールが第二モータに連結され，第二駆動ホ イールに第二偏心軸の入力端部が固定されると共に，第二偏心軸の出力端 部はリンクロッドを介して前記中心軸に連結された」（第二駆動系）と記 載されている。そして，「介して」は「間におく。さしはさむ。中に立て る。」といった意味であるが（甲６，７），このような実用新案登録請求 の範囲の記載のみからは，「第一偏心軸の出力端部」と「上板の前部」と が「第三８字形リンクロッド」を「介して」どのように連結固定されるの か，「第二偏心軸の出力端部」と「中心軸」とが「リンクロッド」を「介 して」どのように連結固定されるのかが必ずしも明らかではない。 そこで，本件考案の技術的意義について，本件明細書の記載をみるに， 本件明細書の【０００７】〜【０００９】，【図１】及び【図２】には， 「底座体４」，「上板１」，「中心軸２」，「第一８字形リンクロッド８ １」，「第二８字形リンクロッド８２」，「第一モータ９１」，「第一駆 動ホイール６１」，「第一偏心軸７１」，「第三８字形リンクロッド８３」， 「第二モータ９２」，「第二駆動ホイール６２」，「第二偏心軸７２」， 「リンクロッド３」の本件考案の各機械要素の位置関係又は連結固定関係 が記載されている。また，【００１０】〜【００１２】には，本件考案の 振動器が上記の機械要素を用いて，上板に，1) 上下振動，2) 前後振動， 3) 両者を複合した振動を発生させるものであり，1)は，「第二モータ９ ２」は停止させ，「第一モータ９１」を作動させて「第一駆動ホイール６ １」を回転させると当該「第一駆動ホイール６１」に固定された「第一偏 心軸７１」が回転し，当該「第一偏心軸７１」が「第三８字形リンクロッド８３」を動かすことで「上板１」を上下方向に振動させるものであるこ と（【００１０】），2)は，「第一モータ９１」は停止させ，「第二モー タ９２」を作動させて「第二駆動ホイール６２」を回転させると当該「第 二駆動ホイール６２」に固定された「第二偏心軸７２」が回転し，当該「第 二偏心軸７２」が「上板１」に設けた「中心軸２」に連結されている「リ ンクロッド３」を動かすことで，「上板１」に前後方向に振動させるもの であること（【００１１】），3)は，「第一モータ９１」と「第二モータ ９２」を同時に作動させたときに「上板１」を上下方向と前後方向に同時 に移動することで生じる1)と2)を複合した弧形の振動であること（【００ １２】）が記載されている。また，これ以外の態様は記載されていない。 以上に照らせば，本件考案の技術的意義は，第一駆動系により上板を上 下方向に振動させ，第二駆動系により上板を前後方向に振動させることで， 複数方向の振動を発生させることにあるといえる。そうすると，本件考案 １の分説Ｂ及び分説Ｃにおける「介する」は，第一駆動系により上板を上 下振動させ，第二駆動系により上板を左右振動させるような連結固定関係 としたものを意味するものであることは，明らかである。
イ 以上によれば，実用新案登録請求の範囲の記載は，その記載それ自体に 加え，本件明細書の記載及び図面並びに当業者の技術常識を基礎にすると，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確なものとは認められないから， 明確性要件関する本件審決の判断の結論に誤りはなく，この点に関する原 告の主張は採用することができない。
(3) 原告の主張について
原告は，分説Ｂ及び分説Ｃは，「介して」という「間におく。さしはさむ。 中に立てる。」という意味の用語を用いているのに止まり，本件考案を特定 するために必要不可欠な技術的事項の記載が欠落しており，原告指摘振動器 １及び原告指摘振動器２を含み得るように広く記載されているから，請求項 １の記載が不明確である旨主張する。 しかし，上記(2)に説示したとおり，分説Ｂ及びＣの「介して」の用語の意 義を理解できるから，請求項１の記載は，第三者に不測の不利益を及ぼすほ どに不明確なものとは認められない。
３ 取消事由１（サポート要件違反についての判断の誤り）について
(1) サポート要件に適合するかどうかは，実用新案登録請求の範囲の記載と考 案の詳細な説明の記載とを対比し，実用新案登録請求の範囲に記載された考 案が，考案の詳細な説明に記載された考案で，考案の詳細な説明の記載によ り当業者が当該考案の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当 該考案の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。
(2) 以上を前提に，本件考案１のサポート要件適合性について判断するに，本 件考案の技術的意義については，上記２(2)アのとおりであり，本件考案の採 用する課題解決手段もそのとおりに理解することができる。 そうすると，実用新案登録請求の範囲の請求項１の記載は，考案の詳細な 説明に記載された考案で，当業者が，技術常識に照らし，考案の詳細な説明 の記載により当該考案の課題（美容あるいは運動用の振動器において，複数 方向の振動を発生させ，様々なニーズに応じた美容効果を得ることができる 振動器を提供すること）を解決できると認識できる範囲のものであるといえ る。 よって，本件考案１は，サポート要件に適合しているから，サポート要件 関する本件審決の判断の結論に誤りはなく，この点に関する原告の主張は採 用することができない。 したがって，取消事由２は理由がない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件考案１には，上下方向の振動しかしない原告指摘振動器１ と前後方向の振動しかしない原告指摘振動器２が含まれると主張する。 しかし，上記２(2)アで述べたところに照らせば，原告指摘振動器１及び 原告指摘振動器２は，本件考案１には含まれないというべきであるから， 原告の主張は前提を欠く。
本件考案１の実用新案登録請求の範囲の分説Ｂには，「前記底座体の前 部に回動自在に設置された第一駆動ホイールが第一モータに連結され，前 記第一駆動ホイールに第一偏心軸の入力端部が固定されると共に，前記第 一偏心軸の出力端部は第三８字形リンクロッドを介して前記上板の前部に 連結され，」（第一駆動系）と，分説Ｃには，「前記底座体の後部に回動 自在に設置された第二駆動ホイールが第二モータに連結され，第二駆動ホ イールに第二偏心軸の入力端部が固定されると共に，第二偏心軸の出力端 部はリンクロッドを介して前記中心軸に連結された」（第二駆動系）と記 載されている。そして，「介して」は「間におく。さしはさむ。中に立て る。」といった意味であるが（甲６，７），このような実用新案登録請求 の範囲の記載のみからは，「第一偏心軸の出力端部」と「上板の前部」と が「第三８字形リンクロッド」を「介して」どのように連結固定されるの か，「第二偏心軸の出力端部」と「中心軸」とが「リンクロッド」を「介 して」どのように連結固定されるのかが必ずしも明らかではない。 そこで，本件考案の技術的意義について，本件明細書の記載をみるに， 本件明細書の【０００７】〜【０００９】，【図１】及び【図２】には， 「底座体４」，「上板１」，「中心軸２」，「第一８字形リンクロッド８ １」，「第二８字形リンクロッド８２」，「第一モータ９１」，「第一駆 動ホイール６１」，「第一偏心軸７１」，「第三８字形リンクロッド８３」， 「第二モータ９２」，「第二駆動ホイール６２」，「第二偏心軸７２」， 「リンクロッド３」の本件考案の各機械要素の位置関係又は連結固定関係 が記載されている。また，【００１０】〜【００１２】には，本件考案の 振動器が上記の機械要素を用いて，上板に，1) 上下振動，2) 前後振動， 3) 両者を複合した振動を発生させるものであり，1)は，「第二モータ９ ２」は停止させ，「第一モータ９１」を作動させて「第一駆動ホイール６ １」を回転させると当該「第一駆動ホイール６１」に固定された「第一偏 心軸７１」が回転し，当該「第一偏心軸７１」が「第三８字形リンクロッド８３」を動かすことで「上板１」を上下方向に振動させるものであるこ と（【００１０】），2)は，「第一モータ９１」は停止させ，「第二モー タ９２」を作動させて「第二駆動ホイール６２」を回転させると当該「第 二駆動ホイール６２」に固定された「第二偏心軸７２」が回転し，当該「第 二偏心軸７２」が「上板１」に設けた「中心軸２」に連結されている「リ ンクロッド３」を動かすことで，「上板１」に前後方向に振動させるもの であること（【００１１】），3)は，「第一モータ９１」と「第二モータ ９２」を同時に作動させたときに「上板１」を上下方向と前後方向に同時 に移動することで生じる1)と2)を複合した弧形の振動であること（【００ １２】）が記載されている。また，これ以外の態様は記載されていない。 以上に照らせば，本件考案の技術的意義は，第一駆動系により上板を上 下方向に振動させ，第二駆動系により上板を前後方向に振動させることで， 複数方向の振動を発生させることにあるといえる。そうすると，本件考案 １の分説Ｂ及び分説Ｃにおける「介する」は，第一駆動系により上板を上 下振動させ，第二駆動系により上板を左右振動させるような連結固定関係 としたものを意味するものであることは，明らかである。
イ 以上によれば，実用新案登録請求の範囲の記載は，その記載それ自体に 加え，本件明細書の記載及び図面並びに当業者の技術常識を基礎にすると，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確なものとは認められないから， 明確性要件関する本件審決の判断の結論に誤りはなく，この点に関する原 告の主張は採用することができない。
(3) 原告の主張について
原告は，分説Ｂ及び分説Ｃは，「介して」という「間におく。さしはさむ。 中に立てる。」という意味の用語を用いているのに止まり，本件考案を特定 するために必要不可欠な技術的事項の記載が欠落しており，原告指摘振動器 １及び原告指摘振動器２を含み得るように広く記載されているから，請求項 １の記載が不明確である旨主張する。 しかし，上記(2)に説示したとおり，分説Ｂ及びＣの「介して」の用語の意 義を理解できるから，請求項１の記載は，第三者に不測の不利益を及ぼすほ どに不明確なものとは認められない。
３ 取消事由１（サポート要件違反についての判断の誤り）について
(1) サポート要件に適合するかどうかは，実用新案登録請求の範囲の記載と考 案の詳細な説明の記載とを対比し，実用新案登録請求の範囲に記載された考 案が，考案の詳細な説明に記載された考案で，考案の詳細な説明の記載によ り当業者が当該考案の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否 か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当 該考案の課題を解決できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも のである。
(2) 以上を前提に，本件考案１のサポート要件適合性について判断するに，本 件考案の技術的意義については，上記２(2)アのとおりであり，本件考案の採 用する課題解決手段もそのとおりに理解することができる。 そうすると，実用新案登録請求の範囲の請求項１の記載は，考案の詳細な 説明に記載された考案で，当業者が，技術常識に照らし，考案の詳細な説明 の記載により当該考案の課題（美容あるいは運動用の振動器において，複数 方向の振動を発生させ，様々なニーズに応じた美容効果を得ることができる 振動器を提供すること）を解決できると認識できる範囲のものであるといえ る。 よって，本件考案１は，サポート要件に適合しているから，サポート要件 関する本件審決の判断の結論に誤りはなく，この点に関する原告の主張は採 用することができない。 したがって，取消事由２は理由がない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件考案１には，上下方向の振動しかしない原告指摘振動器１ と前後方向の振動しかしない原告指摘振動器２が含まれると主張する。 しかし，上記２(2)アで述べたところに照らせば，原告指摘振動器１及び 原告指摘振動器２は，本件考案１には含まれないというべきであるから， 原告の主張は前提を欠く。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.03.29
平成30(行ケ)10118 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月25日 知的財産高等裁判所
進歩性違反の無効理由主張について、知財高裁は動機付けなしとして、無効理由なしとした審決を維持しました。
ａ 引用発明１の課題は，1)背肩近辺の側面側，特に肩ぐうと呼ばれるつぼをマ ッサージすること，2)背面側にマッサージを行う場合に，身体が施療手段により押 されて前方に動くのを防ぐこと，である。 これに対し，引用発明２の課題は，1)下腿の臑の前外側，特に三里，豊隆と呼ば れるつぼをマッサージすること，2)下腿にマッサージを行う場合に，被施療者の下 腿を拘束しないこと，である。
ｂ まず，引用発明１と引用発明２の課題は，1)身体の側面ないし前面に位置す るつぼのマッサージを行うという限度で共通するが，その対象部位及び対象部位に 位置するつぼの種類が異なる。 そして，引用発明１と引用発明２におけるマッサージの対象部位及び対象部位に 位置するつぼの種類を比較するに，背肩と下腿においては，その形状，重量や椅子 型マッサージ機にかかる荷重，可動範囲などが大きく異なるから，それに応じて椅 子型マッサージ機の構成は異なるものとならざるを得ない。また，定型的な動きし＼nかできない椅子型マッサージ機においては，背肩近辺の側面側と下腿の臑の前外側 に位置するつぼをどのような強度，角度及び範囲で押圧するかによって，その施療 子部分の構成も異なるものとならざるを得ない。＼nそうすると，椅子型マッサージ機である引用発明１と引用発明２において，マッ サージの対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なることは，両発明の課 題が有する意義に差異をもたらすものというべきである。
ｃ 加えて，引用発明１と引用発明２の課題は，2)身体の動作を防止してその自 由度を下げようとするか，身体を拘束しないようにしてその動作の自由度を上げよ うとするかという点では正反対のものということができる。
ｄ よって，引用発明１と引用発明２との課題は，マッサージを行おうとする対 象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なること，身体の動作の自由度を下 げようとするか上げようとするかで異なることから，相違するものというべきであ る。
(ウ) 作用機能＼n
引用発明１は，背もたれ部の左右両側に前方に向かって突出した側壁部の内側面 に配設されたエアバッグが膨出し，身体を左右両側から挟圧するという作用機能を＼n有する。 これに対し，引用発明２は，後側空気袋の膨張によって，支持部に枢着されてい る左右の受板が前方へ回動し，受板の前側に配された前側空気袋が膨張することに よって，臑の外側部分を押圧するという作用機能を有する。＼nしたがって，引用発明１と引用発明２の作用機能は，膨出（膨張）するエアバッ＼nグ（前側空気袋）によって身体を押圧するという点で共通するものの，当該エアバ ッグ（前側空気袋）を配設する部材が，側壁部か，支持部に枢着された回動可能な＼n受板かという点で相違する。
(エ) 示唆
引用例１又は引用例２の内容中に，引用発明１に引用発明２を適用することにつ いての示唆は見当たらない。
(オ) 動機付け
以上のとおり，引用発明１と引用発明２とは，椅子型マッサージ機という限度で 技術分野が共通するものの，マッサージを行おうとする対象部位及び対象部位に位 置するつぼの種類が異なることなどから課題が相違し，身体を押圧するエアバッグ を配設する部材のそもそもの可動性が異なることから作用機能も相違するほか，引＼n用発明１に引用発明２を適用することについて示唆も見当たらない。 したがって，引用発明１に引用発明２を適用する動機付けがあるということはできない。
(カ) 原告の主張について
ａ 原告は，当業者が通常の創作能力を発揮すれば，引用発明１において相違点＼nに係る構成を採用することができる旨主張する。＼nしかし，前記のとおり，椅子型マッサージ機においては，身体が着座姿勢で固定 され，また身体の各部位の形状等が異なることから，その構成は，マッサージの対象部位に応じて異なるものになる。また，椅子型マッサージ機は定型的な動きしか＼nできないから，椅子型マッサージ機の施療子部分の構成は，対象となるつぼの種類＼nによっても異なるものになる。 したがって，引用発明１において，椅子型マッサージ機及びその施療子部分の構＼n成に関連する相違点を採用することが，通常の創作能力の発揮であるということは＼nできない。
ｂ 原告は，引用例２には，引用発明２と同じ機構が下腿だけではなく，足の甲＼nの部分にも適用できることが記載されているから，当業者は，引用発明２が下腿だ けではなく，身体の他の部分にも適応可能な機構＼であることを理解し，また，他の 部分に適用することを示唆される旨主張する。 しかし，前記のとおり，椅子型マッサージ機の構成は，マッサージの対象部位に＼n応じて異なるものになり，その施療子部分の構成も，対象部位に位置するつぼの種＼n類に応じて異なるものになる。引用発明２と同じ機構が，下腿だけではなく，足の＼n甲の部分にも適用できたとしても，当業者は，これを，身体の形状等が大きく異な り，施療子部分の構成も変更する必要がある背肩近辺にも適用可能＼な機構であると＼nは理解しないし，背肩近辺に適用することについて示唆を受けるものでもない。
ａ 引用発明１の課題は，1)背肩近辺の側面側，特に肩ぐうと呼ばれるつぼをマ ッサージすること，2)背面側にマッサージを行う場合に，身体が施療手段により押 されて前方に動くのを防ぐこと，である。 これに対し，引用発明２の課題は，1)下腿の臑の前外側，特に三里，豊隆と呼ば れるつぼをマッサージすること，2)下腿にマッサージを行う場合に，被施療者の下 腿を拘束しないこと，である。
ｂ まず，引用発明１と引用発明２の課題は，1)身体の側面ないし前面に位置す るつぼのマッサージを行うという限度で共通するが，その対象部位及び対象部位に 位置するつぼの種類が異なる。 そして，引用発明１と引用発明２におけるマッサージの対象部位及び対象部位に 位置するつぼの種類を比較するに，背肩と下腿においては，その形状，重量や椅子 型マッサージ機にかかる荷重，可動範囲などが大きく異なるから，それに応じて椅 子型マッサージ機の構成は異なるものとならざるを得ない。また，定型的な動きし＼nかできない椅子型マッサージ機においては，背肩近辺の側面側と下腿の臑の前外側 に位置するつぼをどのような強度，角度及び範囲で押圧するかによって，その施療 子部分の構成も異なるものとならざるを得ない。＼nそうすると，椅子型マッサージ機である引用発明１と引用発明２において，マッ サージの対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なることは，両発明の課 題が有する意義に差異をもたらすものというべきである。
ｃ 加えて，引用発明１と引用発明２の課題は，2)身体の動作を防止してその自 由度を下げようとするか，身体を拘束しないようにしてその動作の自由度を上げよ うとするかという点では正反対のものということができる。
ｄ よって，引用発明１と引用発明２との課題は，マッサージを行おうとする対 象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なること，身体の動作の自由度を下 げようとするか上げようとするかで異なることから，相違するものというべきであ る。
(ウ) 作用機能＼n
引用発明１は，背もたれ部の左右両側に前方に向かって突出した側壁部の内側面 に配設されたエアバッグが膨出し，身体を左右両側から挟圧するという作用機能を＼n有する。 これに対し，引用発明２は，後側空気袋の膨張によって，支持部に枢着されてい る左右の受板が前方へ回動し，受板の前側に配された前側空気袋が膨張することに よって，臑の外側部分を押圧するという作用機能を有する。＼nしたがって，引用発明１と引用発明２の作用機能は，膨出（膨張）するエアバッ＼nグ（前側空気袋）によって身体を押圧するという点で共通するものの，当該エアバ ッグ（前側空気袋）を配設する部材が，側壁部か，支持部に枢着された回動可能な＼n受板かという点で相違する。
(エ) 示唆
引用例１又は引用例２の内容中に，引用発明１に引用発明２を適用することにつ いての示唆は見当たらない。
(オ) 動機付け
以上のとおり，引用発明１と引用発明２とは，椅子型マッサージ機という限度で 技術分野が共通するものの，マッサージを行おうとする対象部位及び対象部位に位 置するつぼの種類が異なることなどから課題が相違し，身体を押圧するエアバッグ を配設する部材のそもそもの可動性が異なることから作用機能も相違するほか，引＼n用発明１に引用発明２を適用することについて示唆も見当たらない。 したがって，引用発明１に引用発明２を適用する動機付けがあるということはできない。
(カ) 原告の主張について
ａ 原告は，当業者が通常の創作能力を発揮すれば，引用発明１において相違点＼nに係る構成を採用することができる旨主張する。＼nしかし，前記のとおり，椅子型マッサージ機においては，身体が着座姿勢で固定 され，また身体の各部位の形状等が異なることから，その構成は，マッサージの対象部位に応じて異なるものになる。また，椅子型マッサージ機は定型的な動きしか＼nできないから，椅子型マッサージ機の施療子部分の構成は，対象となるつぼの種類＼nによっても異なるものになる。 したがって，引用発明１において，椅子型マッサージ機及びその施療子部分の構＼n成に関連する相違点を採用することが，通常の創作能力の発揮であるということは＼nできない。
ｂ 原告は，引用例２には，引用発明２と同じ機構が下腿だけではなく，足の甲＼nの部分にも適用できることが記載されているから，当業者は，引用発明２が下腿だ けではなく，身体の他の部分にも適応可能な機構＼であることを理解し，また，他の 部分に適用することを示唆される旨主張する。 しかし，前記のとおり，椅子型マッサージ機の構成は，マッサージの対象部位に＼n応じて異なるものになり，その施療子部分の構成も，対象部位に位置するつぼの種＼n類に応じて異なるものになる。引用発明２と同じ機構が，下腿だけではなく，足の＼n甲の部分にも適用できたとしても，当業者は，これを，身体の形状等が大きく異な り，施療子部分の構成も変更する必要がある背肩近辺にも適用可能＼な機構であると＼nは理解しないし，背肩近辺に適用することについて示唆を受けるものでもない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.03.28
平成30(行ケ)10095 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月19日 知的財産高等裁判所
審決は進歩性違反無しと判断しました。知財高裁も、動機付けなしとして、これを維持しました。
前記ア認定のとおり，建築部材等の工業製品において，面と面との交わ りのかどに斜面又は丸みをつける「面取り」は，本件出願当時，周知であ ったことが認められる。 また，前記イ及びウのとおり，甲１６には基台２の下面の両縁部の角が 斜面になっている構成が，甲１７には，プラスチック等非腐蝕体（４）の＼n下面の両縁部の角が斜面になっている構成がそれぞれ開示されている。＼nしかしながら，甲１には，「面取り」に関する記載や，甲１発明の台座 の基盤１の下面縁部と側壁との間に下面又は側壁に対して傾斜する斜面の 記載はなく，ましてや，そのような斜面を基盤１の「延在方向に沿って設 け」ることについての記載も示唆もない。 かえって，甲１発明の台座においては，基盤１の側壁に突部ｔと凹部ｈ を有し，隣り合う台座間で突部ｔと凹部ｈとを係合して接続するものであ ること（前記(2)ア及びエ）からすると，突部ｔや凹部ｈの一部を削って斜 面を設けることは考え難いというべきである。 加えて，甲１には，甲１発明の台座において，基盤１等の稜線に人が接 触して怪我をしないようにする措置を講じる必要があることをうかがわせ る記載はない。
そうすると，甲１，甲１６及び１７に接した当業者において，甲１発明 の台座に上記周知技術，甲１６又は１７記載の構成を適用して，基盤１の＼n下面縁部と側壁との間に下面又は側壁に対して傾斜する斜面を設け，当該 斜面が基盤１の延在方向に沿って設けられる構成（相違点３に係る本件発＼n明１の構成）とする動機付けがあるものと認めることはできない。＼nしたがって，当業者が，甲１発明において，相違点３に係る本件発明１ の構成とすることを容易に想到することができたものといえないから，こ＼nれと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
前記ア認定のとおり，建築部材等の工業製品において，面と面との交わ りのかどに斜面又は丸みをつける「面取り」は，本件出願当時，周知であ ったことが認められる。 また，前記イ及びウのとおり，甲１６には基台２の下面の両縁部の角が 斜面になっている構成が，甲１７には，プラスチック等非腐蝕体（４）の＼n下面の両縁部の角が斜面になっている構成がそれぞれ開示されている。＼nしかしながら，甲１には，「面取り」に関する記載や，甲１発明の台座 の基盤１の下面縁部と側壁との間に下面又は側壁に対して傾斜する斜面の 記載はなく，ましてや，そのような斜面を基盤１の「延在方向に沿って設 け」ることについての記載も示唆もない。 かえって，甲１発明の台座においては，基盤１の側壁に突部ｔと凹部ｈ を有し，隣り合う台座間で突部ｔと凹部ｈとを係合して接続するものであ ること（前記(2)ア及びエ）からすると，突部ｔや凹部ｈの一部を削って斜 面を設けることは考え難いというべきである。 加えて，甲１には，甲１発明の台座において，基盤１等の稜線に人が接 触して怪我をしないようにする措置を講じる必要があることをうかがわせ る記載はない。
そうすると，甲１，甲１６及び１７に接した当業者において，甲１発明 の台座に上記周知技術，甲１６又は１７記載の構成を適用して，基盤１の＼n下面縁部と側壁との間に下面又は側壁に対して傾斜する斜面を設け，当該 斜面が基盤１の延在方向に沿って設けられる構成（相違点３に係る本件発＼n明１の構成）とする動機付けがあるものと認めることはできない。＼nしたがって，当業者が，甲１発明において，相違点３に係る本件発明１ の構成とすることを容易に想到することができたものといえないから，こ＼nれと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.03.28
平成30(行ケ)10032 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月26日 知的財産高等裁判所
異議申立に対して、特許権者は訂正請求をしました。審決は、複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しないという事項（事項Ａ）を新規事項であるとして訂正を認めず取消決定をしました。知財高裁は、新規事項ではないと判断しました。＼n
本件明細書には，1)「本発明」の「リボン」は， １つ又は複数のストランドから成り，１つのストランドから成る場合は， リボンの幅に平行に伸長する長繊維の集合体から成り，複数のストラン ドから成る場合は，「所与の幅の層を製造するために寸法取りされる」 ストランドの集合体（各々が長繊維の集合体から成る）から成ること（【０ ０２７】，【００２８】，【００３０】，図１及び２），2)「一般に， 炭素ストランドの場合，１，０００から８０，０００本の長繊維を含み， １２，０００から２４，０００本の長繊維を含むのが有利である」こと （【００２９】），3)「特に，リボンが複数のストランドの一方向層か ら成る場合，ストランドは，接近して配置」され，「リボン作製の前に， 幅の標準偏差が最小で，一方向層の全幅を一定にするように調整する場 合，層の幅は，材料中のいかなる間隔（英語で「ｇａｐ」）又は重なり 部分（英語で「ｏｖｅｒｌａｐ」）をも最小にし，さらに回避すること によって調整する」こと（【００２８】），4)「ストランド（単数又は 複数）」は，「寸法合わせの段階」の前に拡幅器によって幅が拡幅され （【００３０】，図６），「寸法取り段階」（寸法合わせの段階）では， 「所与の幅の開口部，特に，ローラーに切れ込む平底の溝の形状にある 開口部とすることができる寸法取り器」，又は「１つ又は複数のストラ ンドをベースにした単一のリボンの場合における，２個の歯の間の開口 部の寸法取り器」，又は「図７に示すように，並行して複数のリボンを 作製する場合における，複数のストランドに寸法取りをする開口部を規 定する寸法取りコームの寸法取り器」上で，「層又はストランドを通過 させることによって行われ」ること（【００３１】，図７），5)「複数 のストランドからなる層を作製する場合，実際，厳密に言えば，層の幅 の寸法取りは外側の２本のストランド上においてのみ行われ，他のスト ランドは拡幅ユニットの前方に配置されたコームにより案内され，その 結果，層の内側のストランド間に緩い空間が存在しない」こと（【００ ３１】），6)「炭素ストランド又は複数のストランド１は，クリール１ ０１に装着された炭素スプール１００から巻き戻され，コーム１０２を 通過し，ガイドローラー１０３によって機械の軸中に誘導」され，「炭 素ストランドは，次に，加熱バー１１及び拡幅バー１２により拡幅され， 次に，寸法取り器で寸法取りをされ，所望の幅を有する一方向層が得ら れる」こと（【００３８】，図５）の記載がある。 これらの記載事項によれば，本件明細書には，「本発明」の実施の形 態として，１つのストランド（長繊維の集合体）又は複数のストランド （各々が長繊維の集合体）から成る「リボン」を作製するに当たり，１ つ又は複数のストランドを，拡幅バーにより幅を拡幅し，次いで，拡幅 したストランドを所与の幅の開口部を規定する寸法取り器（ローラーに 切れ込む平底の溝を有する寸法取り器，寸法取りコーム，又は２個の歯 を有する寸法取り器）上を通過させることによって，所望の幅を有する 一方向層が得られること，これにより一方向層の層の幅は，材料中のいかなる間隔又は重なり部分をも最小にし，さらに回避することによって 調整することができ，その結果，層の内側のストランド間に緩い空間が 存在しないことの開示があることが認められる。 そして，複数のストランドの集合体（各々が長繊維の集合体）が，「接 近して配置され，間隔又は重なり部分をも最小にし，さらに回避する」 とは，「間隔が存在しない」ことと同義であると解されるから，「複数 のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ようにして，「複数の ストランド又は長繊維」を所望の幅に作製しているものと理解すること ができる。
そうすると，訂正事項２に係る訂正は，本件明細書のすべての記載を 総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術 的事項を導入するものではないものと認められるから，本件特許明細書 等に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。 したがって，これと異なる本件決定の判断は誤りである。
(ウ) これに対し被告は，1)本件明細書には，「拡幅器，次いで寸法取り 器に，複数のストランドを通過させる」ことで「複数のストランド又は 長繊維間に間隔が存在しない」ようにするという事項についての直接的 ないし明示的な記載は存在しない，2)本件明細書において「複数のストランド」を通過させる「寸法取り器」に相当する構成は，【００３９】＼n及び図７に示されているものにほかならず，これら複数のストランドの 間には間隔が存在する，3)本件明細書の【００２８】の記載は，「複数 のストランド又は長繊維」について「間隔が存在しない」ことを記載す るものではないため，本件特許明細書等の記載を総合しても，事項Ａを 導くことができるとはいえず，訂正事項２（請求項１）に係る訂正は， 新規事項の追加に当たる旨主張する。 しかしながら，上記1)の点については，本件明細書に直接的な記載は ないが，前記(イ)のとおり，複数のストランドの集合体（各々が長繊維 の集合体）が，「接近して配置され，間隔又は重なり部分をも最小にし， さらに回避する」とは，「間隔が存在しない」ことと同義であると解さ れるから，「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」こと についての開示があるものと認められる。 次に，上記2)の点についてみると，図７は，「単一のストランドをベ ースにして複数のリボンを同時に作製する場合」（【００２５】）を示 した図であり，図示されているのは，「単一のストランドから成る複数 のリボン」であって，複数のストランドではないから，複数のストラン ドの間に間隔が存在することを示すものではない。 また，本件明細書の【００３９】の「複数のリボンを同時に製造する ことも同様に可能であり，その場合，リボンを構＼成する各ストランド又 はストランドの集合体は，必要ならば拡幅され，個々に寸法取りがなさ れ，切断を可能にするために各ストランド間に十＼分な間隔を置き，異な るリボンが互いに間隔をあけて配列される。ストランドと間隔を覆う単 一の不織材料が，次に，図８に示すように，リボンの各面上で全てのリ ボンと結合される。次に，図８に示したような機器，及び平行で，リボ ンの幅ごとに間隔をあけられ片寄らされた切断器１２０の複数（図示し た例では２つ）のラインを用いて，切断間に不織材料の屑を生じることなく各リボンの間で切断を優先的に行うことができる。」との記載中の 「各ストランド間に十分な間隔を置き」とは，複数のリボンを同時に製＼n造する場合に，複数のラインを用いて各リボンと結合した不織材料の切 断を可能にするために，各リボンが互いに間隔をあけて配列されること＼nを意味するものであり，リボンを構成するストランドそのものについて＼n述べたものではない。 さらに，上記3)の点については，前記(イ)のとおり，本件明細書の【０ ０２８】の記載は，リボンが複数のストランドの一方向層から成る場合 に，当該ストランドが接近して配置され，リボン作製の前に，ストラン ド間の間隔が存在しないように調整することが記載されているものと 認められる。
本件明細書には，1)「本発明」の「リボン」は， １つ又は複数のストランドから成り，１つのストランドから成る場合は， リボンの幅に平行に伸長する長繊維の集合体から成り，複数のストラン ドから成る場合は，「所与の幅の層を製造するために寸法取りされる」 ストランドの集合体（各々が長繊維の集合体から成る）から成ること（【０ ０２７】，【００２８】，【００３０】，図１及び２），2)「一般に， 炭素ストランドの場合，１，０００から８０，０００本の長繊維を含み， １２，０００から２４，０００本の長繊維を含むのが有利である」こと （【００２９】），3)「特に，リボンが複数のストランドの一方向層か ら成る場合，ストランドは，接近して配置」され，「リボン作製の前に， 幅の標準偏差が最小で，一方向層の全幅を一定にするように調整する場 合，層の幅は，材料中のいかなる間隔（英語で「ｇａｐ」）又は重なり 部分（英語で「ｏｖｅｒｌａｐ」）をも最小にし，さらに回避すること によって調整する」こと（【００２８】），4)「ストランド（単数又は 複数）」は，「寸法合わせの段階」の前に拡幅器によって幅が拡幅され （【００３０】，図６），「寸法取り段階」（寸法合わせの段階）では， 「所与の幅の開口部，特に，ローラーに切れ込む平底の溝の形状にある 開口部とすることができる寸法取り器」，又は「１つ又は複数のストラ ンドをベースにした単一のリボンの場合における，２個の歯の間の開口 部の寸法取り器」，又は「図７に示すように，並行して複数のリボンを 作製する場合における，複数のストランドに寸法取りをする開口部を規 定する寸法取りコームの寸法取り器」上で，「層又はストランドを通過 させることによって行われ」ること（【００３１】，図７），5)「複数 のストランドからなる層を作製する場合，実際，厳密に言えば，層の幅 の寸法取りは外側の２本のストランド上においてのみ行われ，他のスト ランドは拡幅ユニットの前方に配置されたコームにより案内され，その 結果，層の内側のストランド間に緩い空間が存在しない」こと（【００ ３１】），6)「炭素ストランド又は複数のストランド１は，クリール１ ０１に装着された炭素スプール１００から巻き戻され，コーム１０２を 通過し，ガイドローラー１０３によって機械の軸中に誘導」され，「炭 素ストランドは，次に，加熱バー１１及び拡幅バー１２により拡幅され， 次に，寸法取り器で寸法取りをされ，所望の幅を有する一方向層が得ら れる」こと（【００３８】，図５）の記載がある。 これらの記載事項によれば，本件明細書には，「本発明」の実施の形 態として，１つのストランド（長繊維の集合体）又は複数のストランド （各々が長繊維の集合体）から成る「リボン」を作製するに当たり，１ つ又は複数のストランドを，拡幅バーにより幅を拡幅し，次いで，拡幅 したストランドを所与の幅の開口部を規定する寸法取り器（ローラーに 切れ込む平底の溝を有する寸法取り器，寸法取りコーム，又は２個の歯 を有する寸法取り器）上を通過させることによって，所望の幅を有する 一方向層が得られること，これにより一方向層の層の幅は，材料中のいかなる間隔又は重なり部分をも最小にし，さらに回避することによって 調整することができ，その結果，層の内側のストランド間に緩い空間が 存在しないことの開示があることが認められる。 そして，複数のストランドの集合体（各々が長繊維の集合体）が，「接 近して配置され，間隔又は重なり部分をも最小にし，さらに回避する」 とは，「間隔が存在しない」ことと同義であると解されるから，「複数 のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ようにして，「複数の ストランド又は長繊維」を所望の幅に作製しているものと理解すること ができる。
そうすると，訂正事項２に係る訂正は，本件明細書のすべての記載を 総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術 的事項を導入するものではないものと認められるから，本件特許明細書 等に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。 したがって，これと異なる本件決定の判断は誤りである。
(ウ) これに対し被告は，1)本件明細書には，「拡幅器，次いで寸法取り 器に，複数のストランドを通過させる」ことで「複数のストランド又は 長繊維間に間隔が存在しない」ようにするという事項についての直接的 ないし明示的な記載は存在しない，2)本件明細書において「複数のストランド」を通過させる「寸法取り器」に相当する構成は，【００３９】＼n及び図７に示されているものにほかならず，これら複数のストランドの 間には間隔が存在する，3)本件明細書の【００２８】の記載は，「複数 のストランド又は長繊維」について「間隔が存在しない」ことを記載す るものではないため，本件特許明細書等の記載を総合しても，事項Ａを 導くことができるとはいえず，訂正事項２（請求項１）に係る訂正は， 新規事項の追加に当たる旨主張する。 しかしながら，上記1)の点については，本件明細書に直接的な記載は ないが，前記(イ)のとおり，複数のストランドの集合体（各々が長繊維 の集合体）が，「接近して配置され，間隔又は重なり部分をも最小にし， さらに回避する」とは，「間隔が存在しない」ことと同義であると解さ れるから，「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」こと についての開示があるものと認められる。 次に，上記2)の点についてみると，図７は，「単一のストランドをベ ースにして複数のリボンを同時に作製する場合」（【００２５】）を示 した図であり，図示されているのは，「単一のストランドから成る複数 のリボン」であって，複数のストランドではないから，複数のストラン ドの間に間隔が存在することを示すものではない。 また，本件明細書の【００３９】の「複数のリボンを同時に製造する ことも同様に可能であり，その場合，リボンを構＼成する各ストランド又 はストランドの集合体は，必要ならば拡幅され，個々に寸法取りがなさ れ，切断を可能にするために各ストランド間に十＼分な間隔を置き，異な るリボンが互いに間隔をあけて配列される。ストランドと間隔を覆う単 一の不織材料が，次に，図８に示すように，リボンの各面上で全てのリ ボンと結合される。次に，図８に示したような機器，及び平行で，リボ ンの幅ごとに間隔をあけられ片寄らされた切断器１２０の複数（図示し た例では２つ）のラインを用いて，切断間に不織材料の屑を生じることなく各リボンの間で切断を優先的に行うことができる。」との記載中の 「各ストランド間に十分な間隔を置き」とは，複数のリボンを同時に製＼n造する場合に，複数のラインを用いて各リボンと結合した不織材料の切 断を可能にするために，各リボンが互いに間隔をあけて配列されること＼nを意味するものであり，リボンを構成するストランドそのものについて＼n述べたものではない。 さらに，上記3)の点については，前記(イ)のとおり，本件明細書の【０ ０２８】の記載は，リボンが複数のストランドの一方向層から成る場合 に，当該ストランドが接近して配置され，リボン作製の前に，ストラン ド間の間隔が存在しないように調整することが記載されているものと 認められる。
関連カテゴリー
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2019.03.28
平成27(ワ)4292 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年6月28日 大阪地方裁判所
漏れていたのでアップします。大阪地裁は、特許侵害として、差止請求および総計3.3億円の損害賠償請求を認めました。争点は、間接侵害、サポート要件、進歩性違反などたくさんあります。この事件は控訴されており、知財高裁の特別部での審議が発表されています。大合議事件にされた理由は、下記でしょうか？＼n
「共同不法行為が成立するためには，各侵害者に共謀関係があるなど主観的な関連 共同性が認められる場合や，各侵害者の行為に客観的に密接な関連共同性が認めら れる場合など，各侵害者に，他の侵害者による行為によって生じた損害についても 負担させることを是認させるような特定の関連性があることを要すると解すべきで ある。そして，例えば，製造業者が小売業者に製品を販売し，これを小売業者が消 費者に販売するという取引形態は，極めて一般的なものであり，製造業者と小売業 者双方が，このような取引形態を取っていることを認識し容認しているとしても， これだけでは共同不法行為責任を認めるに足りるだけの十分な関連共同性があると＼nはいえない。
・・・
被告アンプリーは，被告ネオケミアから被告製品８を仕入れ，これを被告リズ ムに転売していたところ，被告リズムは設立当初から被告アンプリーに対して販売 する商品の相談をしており，その中で被告製品８を仕入れることになり，被告リズ ムにとって被告アンプリーは特別な取引先であるとの認識であった（乙Ｂ１２の １）。これに対し，被告アンプリーは，ＯＥＭメーカーではあったが，被告リズム の創業を応援しようと決めて被告リズムと取引を開始し，販路として育成していこ うと考え，被告リズムを「販路育成プログラム」対象企業の第一号という位置付け の企業にし，被告リズムと協力して炭酸ガスパックを売り出していたというのであ る（乙Ｂ１３の１，弁論の全趣旨）。そして，本件訴訟では，被告アンプリーは被 告リズムとの間で顧客や顧客からの注文等に関する情報交換を密にしていたとまで 主張しているのであり，被告アンプリーと被告リズムとはそのような関係性にあっ たと認められる（以上につき弁論の全趣旨）。そして，被告リズムによる売上額は ３億円を超えており，被告アンプリー自身の売上額も１億円を超えており，他の被 告の他の製品の売上額と比較しても，桁違いに売上額が大きい。このような売上げ を上げることができたのは，以上のような被告アンプリーと被告リズムとの間の関 係性があったからであると推認され，両社は相互に利用補充しながら，被告製品８ の製造，販売をしてきたということができる。したがって，両社の行為には，客観 的に密接な関連共同性があったといえ，共同不法行為が成立するというべきである。 これに対し，被告アンプリーらと被告ネオケミアとの関係性についてみると，被 告アンプリーは被告ネオケミアの取引先ではあるものの，被告ネオケミアは他にも 自ら本件各発明の技術的範囲に属する同種製品（被告製品１，３，４及び１５）を 製造するなどし，被告アンプリー以外の者に対しても販売していたのである。この ような実態に照らせば，被告アンプリーが被告ネオケミアの総代理店的な立場にあ ったとはいえないし，同被告らの行為に客観的に密接な関連共同性が認められるな どともいえない。 以上より，被告製品８に関し，被告アンプリーと被告リズムとの間に限って共同 不法行為が成立する。」
「共同不法行為が成立するためには，各侵害者に共謀関係があるなど主観的な関連 共同性が認められる場合や，各侵害者の行為に客観的に密接な関連共同性が認めら れる場合など，各侵害者に，他の侵害者による行為によって生じた損害についても 負担させることを是認させるような特定の関連性があることを要すると解すべきで ある。そして，例えば，製造業者が小売業者に製品を販売し，これを小売業者が消 費者に販売するという取引形態は，極めて一般的なものであり，製造業者と小売業 者双方が，このような取引形態を取っていることを認識し容認しているとしても， これだけでは共同不法行為責任を認めるに足りるだけの十分な関連共同性があると＼nはいえない。
・・・
被告アンプリーは，被告ネオケミアから被告製品８を仕入れ，これを被告リズ ムに転売していたところ，被告リズムは設立当初から被告アンプリーに対して販売 する商品の相談をしており，その中で被告製品８を仕入れることになり，被告リズ ムにとって被告アンプリーは特別な取引先であるとの認識であった（乙Ｂ１２の １）。これに対し，被告アンプリーは，ＯＥＭメーカーではあったが，被告リズム の創業を応援しようと決めて被告リズムと取引を開始し，販路として育成していこ うと考え，被告リズムを「販路育成プログラム」対象企業の第一号という位置付け の企業にし，被告リズムと協力して炭酸ガスパックを売り出していたというのであ る（乙Ｂ１３の１，弁論の全趣旨）。そして，本件訴訟では，被告アンプリーは被 告リズムとの間で顧客や顧客からの注文等に関する情報交換を密にしていたとまで 主張しているのであり，被告アンプリーと被告リズムとはそのような関係性にあっ たと認められる（以上につき弁論の全趣旨）。そして，被告リズムによる売上額は ３億円を超えており，被告アンプリー自身の売上額も１億円を超えており，他の被 告の他の製品の売上額と比較しても，桁違いに売上額が大きい。このような売上げ を上げることができたのは，以上のような被告アンプリーと被告リズムとの間の関 係性があったからであると推認され，両社は相互に利用補充しながら，被告製品８ の製造，販売をしてきたということができる。したがって，両社の行為には，客観 的に密接な関連共同性があったといえ，共同不法行為が成立するというべきである。 これに対し，被告アンプリーらと被告ネオケミアとの関係性についてみると，被 告アンプリーは被告ネオケミアの取引先ではあるものの，被告ネオケミアは他にも 自ら本件各発明の技術的範囲に属する同種製品（被告製品１，３，４及び１５）を 製造するなどし，被告アンプリー以外の者に対しても販売していたのである。この ような実態に照らせば，被告アンプリーが被告ネオケミアの総代理店的な立場にあ ったとはいえないし，同被告らの行為に客観的に密接な関連共同性が認められるな どともいえない。 以上より，被告製品８に関し，被告アンプリーと被告リズムとの間に限って共同 不法行為が成立する。」
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> サポート要件
>> その他特許
>> 間接侵害
>> 賠償額認定
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.03.25
平成30(行ケ)10076 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月13日 知的財産高等裁判所
審決は訂正を認めた上、進歩性なしと判断しました。知財高裁は審決を維持しました。争点は、特有の効果を訂正後発明が奏するかです。知財高裁は、特有の効果は認められないと判断しました。
被告は，原告の主位的主張につき，審判段階で審理の対象とされたものではなく 本件審決の違法事由として主張できない旨主張する。 特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては，審判で審理判断されなかった 公知事実を主張することは許されないが（最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５ １年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁），審判において審理判断され た公知事実に関する限り，審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審 決と異なる主張をすることは，それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実と の対比の枠を超えるということはできないから，取消訴訟においてこれらを主張す ることが許されないとすることはできない。 本件特許の特許権者である原告は，もとより審判で審理判断されなかった公知事 実を無効原因として主張するものではなく，審判において審理判断された公知事実 と審判の対象とされた発明との相違点について本件審決と異なる主張をするにすぎ ないものであって，これを許されないものとすべき事情はない。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ウ) 原告の主位的主張について
ａ 原告は，本件各発明の本質は，豆乳発酵飲料について，ｐＨが４．５未満であり，ペクチンの添加量の割合がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質 量％に対して２０〜６０質量％の範囲にあり，かつ，粘度が５．４〜９．０ｍＰ ａ・ｓの範囲にあるという構成を採用する場合に，タンパク質成分等の凝集の抑制＼nと共に，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果が得られ るところにあるから，相違点１−１〜１−４に相当する構成は互いに技術的に関連＼nしており，これらを１つの相違点１−Ａとして認定すべきであるなどと主張する。 ｂ しかし，本件明細書によれば，本件各発明は，タンパク質成分等の凝集を抑 制するという効果を奏する点では共通するものの，ペクチンの添加量の割合が３０ 〜６０質量％の場合（本件発明６）はこれに加えて「後に残る酸味が低減され，か つ口当たりが滑らかな」ものとなるとの効果を奏し（【００１９】），３０〜５０ 質量％とされた場合（本件発明７）は「後に残る酸味が低減されるとともに，酸っ ぱい風味が抑制され，また口当たりがより一層滑らかになる」との効果を奏するこ と（【００２０】）が記載されている。また，こうした記載が先行するにもかかわ らず，【発明の効果】としては，「タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵 飲料の提供が可能」，「タンパク質等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の製造が可＼n能」といった点が挙げられるにとどまる（【００２４】）。これらの記載に照らす＼nと，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果は，本件各発 明に共通する効果とは必ずしも位置付けられていないものということができる。 他方，官能評価試験の結果，「ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの＼n割合が６０質量％〜０質量％」の範囲では，「酸っぱい風味」及び「後に残る酸味」 の評点がいずれも低く，「酸味が抑制されていた。」，「後味がより優れていた。」 との評価がされている（【００８０】，【００８１】）。これらの記載によれば， 上記各効果は本件各発明に共通し，そのうち特に優れた効果を奏するものを本件発 明６及び７として取り上げたと理解する余地はあり得る。もっとも，試験結果に係 る上記分析は，本件明細書の記載上，本件各発明の効果の記載（【００２４】）に は反映されていない。そして，本件明細書において各評価項目の評価基準，評価手 法等が明らかにされていないことや，試験結果の数値のばらつきを考慮すると，前 記のような理解の合理性ないし客観性には疑問がある。 このように，本件各発明の効果に関しては，本件明細書の内部において不整合が あるといわざるを得ず，原告の上記主張はその前提自体に疑問がある。
ｃ その点を措くとしても，タンパク質成分等の凝集抑制の効果について，本件 明細書によれば，請求項２，【００１１】及び【００７２】に記載された試験方法 により沈殿量を評価した場合の沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満にある場合，タ ンパク質成分等の凝集がより抑制されると説明されている（【００１１】，【００ １２】）。また，表４及び図３には，ｐＨ４．３及び４．５それぞれの場合におい＼nてペクチン添加量の割合を変化させた豆乳発酵飲料の沈殿量を示す実験結果が記載 されているところ，沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満を満たさないものはペクチ ン及び大豆多糖類を共に含まないサンプルＮｏ．１（ｐＨ４．３及び４．５），大 豆多糖類のみを含むＮｏ．１２（ｐＨ４．３及び４．５），ペクチンを１０質量％ で含むＮｏ．１１（ｐＨ４．３及び４．５）に止まり，ペクチンを２０〜１００質 量％で含むＮｏ．２〜Ｎｏ．１０は，ｐＨの高低に依拠することなくタンパク質成 分等の凝集の抑制効果を奏することが示されている。 この点に鑑みると，タンパク質成分等の凝集の抑制効果につき，ペクチン添加量 の割合が２０〜６０質量％の範囲内にあることやｐＨの高低との関連性を見出すこ とは，必ずしもできない。 また，本件明細書によれば，ｐＨ４．５の場合でも，Ｎｏ．２〜Ｎｏ．１０ではペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することによりタンパク質成分等の凝集の 抑制効果があるとされているところ（【００７６】），このうちペクチンを５０〜 ２０質量％含むＮｏ．７〜Ｎｏ．１０は，７℃における粘度が５．４ｍＰａ・ｓ未 満である（表３及び図２）。この点に鑑みると，タンパク質成分等の凝集の抑制効＼n果と５．４〜９．０ｍＰａ・ｓの粘度範囲との間に何らかの関連性を見出すことは できない。 以上によれば，タンパク質成分等の凝集の抑制効果は，ペクチン添加量，ｐＨ及 び粘度の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは 認められない。
ｄ 酸っぱい風味，後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの効果について，ｐＨ を４．３で固定した場合である表５及び図４の実験結果によると，酸っぱい風味は，＼nペクチンと大豆多糖類を併用したサンプルのうち，おおむね，ペクチンのみを含むＮｏ．２で酸っぱい風味が強く，大豆多糖類の量が増えるに従いこれが低減される 傾向がうかがわれ，Ｎｏ．６〜Ｎｏ．１２（ペクチンの割合が６０〜０質量％）に つき「酸味が抑制されていた」との評価がされ，中でもＮｏ．７〜Ｎｏ．１０（ペ クチンの量が５０〜２０質量％）で特に抑制されているとの評価がされている （【００８０】，図４）。他方，ペクチンを６０質量％含むＮｏ．６は，大豆多糖 類のみを含むＮｏ．１２やペクチンを１０質量％含むＮｏ．１１よりも酸っぱい風 味が強いとの評価がされている（【００８０】）。 また，後に残る酸味の点では，ペクチンを６０〜０質量％で含むＮｏ．６〜Ｎｏ． １２がより優れていると評価され（【００８１】，表５，図５），口当たりの滑ら＼nかさの点では，ペクチンを６０〜３０質量％で含むＮｏ．６〜Ｎｏ．９が優れてい ると評価されている（【００８２】，表５，図６）。もっとも，ペクチンのみを含＼nむＮｏ．２も，後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの両面でこれらの範囲内にあ る評点を得ている。また，口当たりの滑らかさの点では，ペクチンを２０質量％含 むＮｏ．１０は口当たりの滑らかさの評点が低く，逆に，大豆多糖類のみを含むＮ ｏ．１２は口当たりの滑らかさで優れているとされる上記サンプルの数値の範囲内 に含まれる。 このように，ｐＨ４．３の場合の官能評価の結果からも，酸味の抑制，後に残る＼n酸味の低減，口当たりの滑らかさに係る効果は，ペクチンと大豆多糖類を併用しな い場合やペクチンの添加量が２０〜６０質量％から外れる場合でも得られることが示されているから，これらの効果は，ｐＨ，粘度及びペクチン添加量の全てが請求 項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。
ｅ このほか，本件明細書には豆乳発酵飲料以外の豆乳飲料や酸性乳飲料を比較 対象とした実験結果が記載されていないことも考慮すると，本件明細書からは，本 件各発明につき，相違点１−１〜１−４に係る構成を組み合わせ，一体のものとし＼nて採用したことで，タンパク質成分等の凝集の抑制と共に，酸味が抑制され，後に 残る酸味が少なく後味が優れるという効果を奏するものと把握することはできない。
被告は，原告の主位的主張につき，審判段階で審理の対象とされたものではなく 本件審決の違法事由として主張できない旨主張する。 特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては，審判で審理判断されなかった 公知事実を主張することは許されないが（最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５ １年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁），審判において審理判断され た公知事実に関する限り，審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審 決と異なる主張をすることは，それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実と の対比の枠を超えるということはできないから，取消訴訟においてこれらを主張す ることが許されないとすることはできない。 本件特許の特許権者である原告は，もとより審判で審理判断されなかった公知事 実を無効原因として主張するものではなく，審判において審理判断された公知事実 と審判の対象とされた発明との相違点について本件審決と異なる主張をするにすぎ ないものであって，これを許されないものとすべき事情はない。 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(ウ) 原告の主位的主張について
ａ 原告は，本件各発明の本質は，豆乳発酵飲料について，ｐＨが４．５未満であり，ペクチンの添加量の割合がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質 量％に対して２０〜６０質量％の範囲にあり，かつ，粘度が５．４〜９．０ｍＰ ａ・ｓの範囲にあるという構成を採用する場合に，タンパク質成分等の凝集の抑制＼nと共に，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果が得られ るところにあるから，相違点１−１〜１−４に相当する構成は互いに技術的に関連＼nしており，これらを１つの相違点１−Ａとして認定すべきであるなどと主張する。 ｂ しかし，本件明細書によれば，本件各発明は，タンパク質成分等の凝集を抑 制するという効果を奏する点では共通するものの，ペクチンの添加量の割合が３０ 〜６０質量％の場合（本件発明６）はこれに加えて「後に残る酸味が低減され，か つ口当たりが滑らかな」ものとなるとの効果を奏し（【００１９】），３０〜５０ 質量％とされた場合（本件発明７）は「後に残る酸味が低減されるとともに，酸っ ぱい風味が抑制され，また口当たりがより一層滑らかになる」との効果を奏するこ と（【００２０】）が記載されている。また，こうした記載が先行するにもかかわ らず，【発明の効果】としては，「タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵 飲料の提供が可能」，「タンパク質等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の製造が可＼n能」といった点が挙げられるにとどまる（【００２４】）。これらの記載に照らす＼nと，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果は，本件各発 明に共通する効果とは必ずしも位置付けられていないものということができる。 他方，官能評価試験の結果，「ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの＼n割合が６０質量％〜０質量％」の範囲では，「酸っぱい風味」及び「後に残る酸味」 の評点がいずれも低く，「酸味が抑制されていた。」，「後味がより優れていた。」 との評価がされている（【００８０】，【００８１】）。これらの記載によれば， 上記各効果は本件各発明に共通し，そのうち特に優れた効果を奏するものを本件発 明６及び７として取り上げたと理解する余地はあり得る。もっとも，試験結果に係 る上記分析は，本件明細書の記載上，本件各発明の効果の記載（【００２４】）に は反映されていない。そして，本件明細書において各評価項目の評価基準，評価手 法等が明らかにされていないことや，試験結果の数値のばらつきを考慮すると，前 記のような理解の合理性ないし客観性には疑問がある。 このように，本件各発明の効果に関しては，本件明細書の内部において不整合が あるといわざるを得ず，原告の上記主張はその前提自体に疑問がある。
ｃ その点を措くとしても，タンパク質成分等の凝集抑制の効果について，本件 明細書によれば，請求項２，【００１１】及び【００７２】に記載された試験方法 により沈殿量を評価した場合の沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満にある場合，タ ンパク質成分等の凝集がより抑制されると説明されている（【００１１】，【００ １２】）。また，表４及び図３には，ｐＨ４．３及び４．５それぞれの場合におい＼nてペクチン添加量の割合を変化させた豆乳発酵飲料の沈殿量を示す実験結果が記載 されているところ，沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満を満たさないものはペクチ ン及び大豆多糖類を共に含まないサンプルＮｏ．１（ｐＨ４．３及び４．５），大 豆多糖類のみを含むＮｏ．１２（ｐＨ４．３及び４．５），ペクチンを１０質量％ で含むＮｏ．１１（ｐＨ４．３及び４．５）に止まり，ペクチンを２０〜１００質 量％で含むＮｏ．２〜Ｎｏ．１０は，ｐＨの高低に依拠することなくタンパク質成 分等の凝集の抑制効果を奏することが示されている。 この点に鑑みると，タンパク質成分等の凝集の抑制効果につき，ペクチン添加量 の割合が２０〜６０質量％の範囲内にあることやｐＨの高低との関連性を見出すこ とは，必ずしもできない。 また，本件明細書によれば，ｐＨ４．５の場合でも，Ｎｏ．２〜Ｎｏ．１０ではペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することによりタンパク質成分等の凝集の 抑制効果があるとされているところ（【００７６】），このうちペクチンを５０〜 ２０質量％含むＮｏ．７〜Ｎｏ．１０は，７℃における粘度が５．４ｍＰａ・ｓ未 満である（表３及び図２）。この点に鑑みると，タンパク質成分等の凝集の抑制効＼n果と５．４〜９．０ｍＰａ・ｓの粘度範囲との間に何らかの関連性を見出すことは できない。 以上によれば，タンパク質成分等の凝集の抑制効果は，ペクチン添加量，ｐＨ及 び粘度の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは 認められない。
ｄ 酸っぱい風味，後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの効果について，ｐＨ を４．３で固定した場合である表５及び図４の実験結果によると，酸っぱい風味は，＼nペクチンと大豆多糖類を併用したサンプルのうち，おおむね，ペクチンのみを含むＮｏ．２で酸っぱい風味が強く，大豆多糖類の量が増えるに従いこれが低減される 傾向がうかがわれ，Ｎｏ．６〜Ｎｏ．１２（ペクチンの割合が６０〜０質量％）に つき「酸味が抑制されていた」との評価がされ，中でもＮｏ．７〜Ｎｏ．１０（ペ クチンの量が５０〜２０質量％）で特に抑制されているとの評価がされている （【００８０】，図４）。他方，ペクチンを６０質量％含むＮｏ．６は，大豆多糖 類のみを含むＮｏ．１２やペクチンを１０質量％含むＮｏ．１１よりも酸っぱい風 味が強いとの評価がされている（【００８０】）。 また，後に残る酸味の点では，ペクチンを６０〜０質量％で含むＮｏ．６〜Ｎｏ． １２がより優れていると評価され（【００８１】，表５，図５），口当たりの滑ら＼nかさの点では，ペクチンを６０〜３０質量％で含むＮｏ．６〜Ｎｏ．９が優れてい ると評価されている（【００８２】，表５，図６）。もっとも，ペクチンのみを含＼nむＮｏ．２も，後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの両面でこれらの範囲内にあ る評点を得ている。また，口当たりの滑らかさの点では，ペクチンを２０質量％含 むＮｏ．１０は口当たりの滑らかさの評点が低く，逆に，大豆多糖類のみを含むＮ ｏ．１２は口当たりの滑らかさで優れているとされる上記サンプルの数値の範囲内 に含まれる。 このように，ｐＨ４．３の場合の官能評価の結果からも，酸味の抑制，後に残る＼n酸味の低減，口当たりの滑らかさに係る効果は，ペクチンと大豆多糖類を併用しな い場合やペクチンの添加量が２０〜６０質量％から外れる場合でも得られることが示されているから，これらの効果は，ｐＨ，粘度及びペクチン添加量の全てが請求 項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。
ｅ このほか，本件明細書には豆乳発酵飲料以外の豆乳飲料や酸性乳飲料を比較 対象とした実験結果が記載されていないことも考慮すると，本件明細書からは，本 件各発明につき，相違点１−１〜１−４に係る構成を組み合わせ，一体のものとし＼nて採用したことで，タンパク質成分等の凝集の抑制と共に，酸味が抑制され，後に 残る酸味が少なく後味が優れるという効果を奏するものと把握することはできない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2019.03.25
平成30(行ケ)10023 特許取消決定取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月14日 知的財産高等裁判所
異議申立によって取り消された請求項３，４について、取消を求めました。知財高裁は、「本件明細書の記載のとおりの物性値を有していることを確認することができない」として、審決を取り消しました。＼n
被告は，本件決定は，本件出願前に販売されていた日本発条製の商品「ニ ッパレイＥＸＴ」と，甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＴの物性値，甲 ４及び甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＧの物性値及び日本発条に対す るニッパレイＥＸＴに関する問合せの回答結果に基づいて本件公知発明を認 定したものであり，その認定に誤りはない旨主張するので，以下において判 断する。
ア ニッパレイＥＸＴの構造について＼n
被告は，本件決定は，本件明細書の「実施例２」記載のニッパレイＥＸ Ｔが「非発泡のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）シート（厚さ５０ μｍ）上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シ ート」（【０１０６】）という構造を有していることを，甲５のカタログ＼nを参照し，日本発条に問い合わせて確認して認定したものであり，本件決 定の認定に誤りはない旨主張する。 しかしながら，当業者は，本件出願前に，本件出願後に公開された本件 明細書に接することはできないから，ニッパレイＥＸＴが本件明細書の記 載のとおりの構造を有しているかどうかを確認することはできない。＼nまた，本件においては，本件決定の合議体が，本件決定をするに当たり， 日本発条に対してどのような方法で問合せをし，どのような回答が得られ たのか，その問合せ方法が，行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者 でも採り得る通常の方法であることを認めるに足りる証拠はない。もっと も，被告が本件訴訟提起後に日本発条にした問合せに対する同社の回答を 記載した本件回答書（乙２の１）には，ニッパレイＥＸＴは，「ＰＥＴの 上にＥＸＧを一体発泡させたものがＥＸＴです。（厚さは違いますが）」 との記載がある。この記載によれば，ニッパレイＥＸＴは，上記構造を有＼nしているものと認められるが，本件回答書の記載事項は被告が本件出願後 に取得した情報であって，一般の第三者が本件出願前に知り得た情報であ るとは直ちにはいえない。 加えて，前記(1)ウ認定のとおり，甲５のカタログには，ニッパレイＥＸ Ｔや貼付されたサンプルの具体的な構＼造についての記載がないのみならず， 当業者が，貼付されたサンプルを視認し，又は自ら測定することにより，＼nニッパレイＥＸＴの上記構造を知り得たことを認めるに足りる証拠はなく，＼nましてやニッパレイＥＸＴが，ＰＥＴフィルム上にニッパレイＥＸＧが積 層一体化されてなる積層シートであることを知り得たことを認めるに足り る証拠はない。 以上によれば，被告主張の本件決定における上記認定手法は相当とはい えず，本件においては，ニッパレイＥＸＴが「非発泡のポリエチレンテレ フタレート（ＰＥＴ）シート（厚さ５０μｍ）上にポリウレタン系樹脂発 泡シートが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有しているこ＼nとが本件出願前に公然知られ得る状態にあったことを認めるに足りる証拠 はない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
イ ニッパレイＥＸＴの物性値について
(ア) 被告は，本件決定は，ニッパレイＥＸＴの物性値のうち，「引張強 さ」，「伸び」及び「ショアＡ硬度」については，甲５のカタログに記 載がないが，ニッパレイＥＸＴは，ニッパレイＥＸＧの片面に５０μｍ 厚のＰＥＴフィルムを沿わせて構成しただけのものと認められるので，＼n甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＧの「引張強さ」，「伸び」及び 「ショアＡ硬度」と同じであるとみて差し支えないと考え，ニッパレイ ＥＸＧの各数値に基づいて，本件明細書の「表１」記載のとおりである＼nことを確認して認定したものであり，本件決定の認定に誤りはない旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，当業者が，本件出願前にニッパ レイＥＸＴが，ＰＥＴフィルム上にニッパレイＥＸＧが積層一体化され てなる積層シートであることを知り得たことを認めるに足りる証拠は ない。 また，仮に被告が主張するように当業者がニッパレイＥＸＴの上記構＼n造を知り得たとしても，前記アのとおり，当業者は，本件出願前に，本 件出願後に公開された本件明細書に接することはできないから，ニッパ レイＥＸＴが本件明細書の記載のとおりの物性値を有していることを 確認することはできない。 かえって，甲５のカタログに接した当業者においては，ニッパレイＥ ＸＧについては６項目の物性値の全てについて記載があるのに，ニッパ レイＥＸＴについては，６項目のうち，「引張強さ」，「伸び」及び「Ａ 硬度 Ｓｈｏｒｅ−Ａ」が空欄となっているのは，これらの物性値は測 定できないか，あるいはニッパレイＥＸＧの物性値とは異なるものであ ると認識するというべきである。また，ニッパレイＥＸＧのようなポリ ウレタン系樹脂発泡シートはスポンジ状で柔軟な性質を有するのに対し，ＰＥＴフィルムは結晶性樹脂であるため強靭性を有し，各種ベース フィルムとして用いられること,異なる物性の材料を積層した積層体は， その構成部材の性質や状態によって全体としての物性が変化し得るも＼nのであることは，本件出願当時の技術常識であったものと認められる （甲２６）。かかる技術常識を踏まえると，甲５のカタログに接した当 業者においては，ニッパレイＥＸＴの「引張強さ」，「伸び」及び「シ ョアＡ硬度」については，ポリウレタン系樹脂発泡シートであるニッパ レイＥＸＧの各数値と同じ値であることを理解するものとはいえない。 以上によれば，本件決定におけるニッパレイＥＸＴの物性値の「引張 強さ」，「伸び」及び「ショアＡ硬度」の各数値の上記認定手法は相当 とはいえず，これらの各数値が，甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸ Ｇの値と同じ値であることが，本件出願時に公然知られ得る事項であっ たと認めることはできない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
(イ) 被告は，ニッパレイＥＸＴの物性値のうち，甲５のカタログに記載 のない「引張強さ」，「伸び」及び「ショアＡ硬度」については，当業 者が，日本発条に問い合わせること，カタログに貼付されたサンプルを＼nＪＩＳ規格等に従って測定すること，日本発条が顧客に製品の納品の際 に提供する「製品検査成績表」を同社から取得することなどにより，極＼nめて容易に確認することができるから，公然知られ得る状態にある事項 であり，現に被告は日本発条に対して再度の問合せを行い，日本発条から本件回答書（乙２の１）及び本件データシート（乙３）を得た旨主張 する。 しかしながら，前記アで説示したとおり，本件回答書の記載事項は被 告が本件出願後に取得した情報であって，一般の第三者が本件出願前に 知り得た情報であるとは直ちにはいえないし，また，その問合せ方法が， 行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者でも採り得る通常の方法 であることについての立証はない。 また，本件回答書（乙２の１）は，甲５のカタログの「引張強さ」， 「伸び」及び「ショアＡ硬度」の３項目に値が記載されていない理由と して，「ＰＥＴが一体であるため測定できないからです。」と回答して いること，本件データシート（乙３）には「ＥＸＴはペットサポートタ イプの為，引張強さ，伸びの物性は測定不能となります。」との記載があることに鑑みれば，当業者が日本発条に問い合わせたとしても，ニッ＼nパレイＥＸＴの「引張強さ」，「伸び」及び「ショアＡ硬度」を容易に 確認することができたものと認めることはできない。 さらに，甲５のカタログに貼付されたサンプルをＪＩＳ規格等に従っ＼nて測定した場合に，ニッパレイＥＸＴとニッパレイＥＸＧの「引張強さ」， 「伸び」及び「ショアＡ硬度」が同じ値となることを認めるに足りる証 拠はない。同様に，日本発条が顧客に製品の納品の際に提供する「製品 検査成績表」（ニッパレイＥＸＧについては，甲３８の別紙4)）を同社 から取得できたとしても，ニッパレイＥＸＴの物性値の「引張強さ」， 「伸び」及び「ショアＡ硬度」が，甲５のカタログ記載のニッパレイＥ ＸＧの値と同じ値であることが本件出願時に公然知られ得る事項であ ったことを認めることはできない。 したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
ウ まとめ
以上のとおり，ニッパレイＥＸＴが「非発泡のポリエチレンテレフタレ ート（ＰＥＴ）シート（厚さ５０μｍ）上にポリウレタン系樹脂発泡シー トが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有していることが本＼n件出願前に公然知られ得る状態にあったことを認めることはできない。ま た，仮にニッパレイＥＸＴの上記構造が公然知られ得る状態にあったとし＼nても，ニッパレイＥＸＴの物性値のうち，「引張強さ」，「伸び」及び「シ ョアＡ硬度」が，甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＧの値と同じ値で あることが，本件出願前に公然知られ得る状態にあったものと認めること はできない。 したがって，本件決定認定の本件公知発明のうち，少なくとも「引張強 さ」，「伸び」及び「ショアＡ硬度」の認定に誤りがあるというべきであるから，本件決定における本件公知発明の認定は誤りである。
(3) 小括
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，本件決定は，公 知発明の認定を誤り，その結果本件発明３と本件公知発明との一致点の認定 を誤り，相違点を看過したことが認められる。 したがって，本件発明３は，本件公知発明及び甲７（本件決定・引用文献 １）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた とした本件決定の進歩性の判断は誤りである。同様に，本件決定における本 件発明３の特定事項を全て含む本件発明４の進歩性の判断も誤りである。
被告は，本件決定は，本件出願前に販売されていた日本発条製の商品「ニ ッパレイＥＸＴ」と，甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＴの物性値，甲 ４及び甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＧの物性値及び日本発条に対す るニッパレイＥＸＴに関する問合せの回答結果に基づいて本件公知発明を認 定したものであり，その認定に誤りはない旨主張するので，以下において判 断する。
ア ニッパレイＥＸＴの構造について＼n
被告は，本件決定は，本件明細書の「実施例２」記載のニッパレイＥＸ Ｔが「非発泡のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）シート（厚さ５０ μｍ）上にポリウレタン系樹脂発泡シートが積層一体化されてなる積層シ ート」（【０１０６】）という構造を有していることを，甲５のカタログ＼nを参照し，日本発条に問い合わせて確認して認定したものであり，本件決 定の認定に誤りはない旨主張する。 しかしながら，当業者は，本件出願前に，本件出願後に公開された本件 明細書に接することはできないから，ニッパレイＥＸＴが本件明細書の記 載のとおりの構造を有しているかどうかを確認することはできない。＼nまた，本件においては，本件決定の合議体が，本件決定をするに当たり， 日本発条に対してどのような方法で問合せをし，どのような回答が得られ たのか，その問合せ方法が，行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者 でも採り得る通常の方法であることを認めるに足りる証拠はない。もっと も，被告が本件訴訟提起後に日本発条にした問合せに対する同社の回答を 記載した本件回答書（乙２の１）には，ニッパレイＥＸＴは，「ＰＥＴの 上にＥＸＧを一体発泡させたものがＥＸＴです。（厚さは違いますが）」 との記載がある。この記載によれば，ニッパレイＥＸＴは，上記構造を有＼nしているものと認められるが，本件回答書の記載事項は被告が本件出願後 に取得した情報であって，一般の第三者が本件出願前に知り得た情報であ るとは直ちにはいえない。 加えて，前記(1)ウ認定のとおり，甲５のカタログには，ニッパレイＥＸ Ｔや貼付されたサンプルの具体的な構＼造についての記載がないのみならず， 当業者が，貼付されたサンプルを視認し，又は自ら測定することにより，＼nニッパレイＥＸＴの上記構造を知り得たことを認めるに足りる証拠はなく，＼nましてやニッパレイＥＸＴが，ＰＥＴフィルム上にニッパレイＥＸＧが積 層一体化されてなる積層シートであることを知り得たことを認めるに足り る証拠はない。 以上によれば，被告主張の本件決定における上記認定手法は相当とはい えず，本件においては，ニッパレイＥＸＴが「非発泡のポリエチレンテレ フタレート（ＰＥＴ）シート（厚さ５０μｍ）上にポリウレタン系樹脂発 泡シートが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有しているこ＼nとが本件出願前に公然知られ得る状態にあったことを認めるに足りる証拠 はない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
イ ニッパレイＥＸＴの物性値について
(ア) 被告は，本件決定は，ニッパレイＥＸＴの物性値のうち，「引張強 さ」，「伸び」及び「ショアＡ硬度」については，甲５のカタログに記 載がないが，ニッパレイＥＸＴは，ニッパレイＥＸＧの片面に５０μｍ 厚のＰＥＴフィルムを沿わせて構成しただけのものと認められるので，＼n甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＧの「引張強さ」，「伸び」及び 「ショアＡ硬度」と同じであるとみて差し支えないと考え，ニッパレイ ＥＸＧの各数値に基づいて，本件明細書の「表１」記載のとおりである＼nことを確認して認定したものであり，本件決定の認定に誤りはない旨主張する。 しかしながら，前記ア認定のとおり，当業者が，本件出願前にニッパ レイＥＸＴが，ＰＥＴフィルム上にニッパレイＥＸＧが積層一体化され てなる積層シートであることを知り得たことを認めるに足りる証拠は ない。 また，仮に被告が主張するように当業者がニッパレイＥＸＴの上記構＼n造を知り得たとしても，前記アのとおり，当業者は，本件出願前に，本 件出願後に公開された本件明細書に接することはできないから，ニッパ レイＥＸＴが本件明細書の記載のとおりの物性値を有していることを 確認することはできない。 かえって，甲５のカタログに接した当業者においては，ニッパレイＥ ＸＧについては６項目の物性値の全てについて記載があるのに，ニッパ レイＥＸＴについては，６項目のうち，「引張強さ」，「伸び」及び「Ａ 硬度 Ｓｈｏｒｅ−Ａ」が空欄となっているのは，これらの物性値は測 定できないか，あるいはニッパレイＥＸＧの物性値とは異なるものであ ると認識するというべきである。また，ニッパレイＥＸＧのようなポリ ウレタン系樹脂発泡シートはスポンジ状で柔軟な性質を有するのに対し，ＰＥＴフィルムは結晶性樹脂であるため強靭性を有し，各種ベース フィルムとして用いられること,異なる物性の材料を積層した積層体は， その構成部材の性質や状態によって全体としての物性が変化し得るも＼nのであることは，本件出願当時の技術常識であったものと認められる （甲２６）。かかる技術常識を踏まえると，甲５のカタログに接した当 業者においては，ニッパレイＥＸＴの「引張強さ」，「伸び」及び「シ ョアＡ硬度」については，ポリウレタン系樹脂発泡シートであるニッパ レイＥＸＧの各数値と同じ値であることを理解するものとはいえない。 以上によれば，本件決定におけるニッパレイＥＸＴの物性値の「引張 強さ」，「伸び」及び「ショアＡ硬度」の各数値の上記認定手法は相当 とはいえず，これらの各数値が，甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸ Ｇの値と同じ値であることが，本件出願時に公然知られ得る事項であっ たと認めることはできない。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
(イ) 被告は，ニッパレイＥＸＴの物性値のうち，甲５のカタログに記載 のない「引張強さ」，「伸び」及び「ショアＡ硬度」については，当業 者が，日本発条に問い合わせること，カタログに貼付されたサンプルを＼nＪＩＳ規格等に従って測定すること，日本発条が顧客に製品の納品の際 に提供する「製品検査成績表」を同社から取得することなどにより，極＼nめて容易に確認することができるから，公然知られ得る状態にある事項 であり，現に被告は日本発条に対して再度の問合せを行い，日本発条から本件回答書（乙２の１）及び本件データシート（乙３）を得た旨主張 する。 しかしながら，前記アで説示したとおり，本件回答書の記載事項は被 告が本件出願後に取得した情報であって，一般の第三者が本件出願前に 知り得た情報であるとは直ちにはいえないし，また，その問合せ方法が， 行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者でも採り得る通常の方法 であることについての立証はない。 また，本件回答書（乙２の１）は，甲５のカタログの「引張強さ」， 「伸び」及び「ショアＡ硬度」の３項目に値が記載されていない理由と して，「ＰＥＴが一体であるため測定できないからです。」と回答して いること，本件データシート（乙３）には「ＥＸＴはペットサポートタ イプの為，引張強さ，伸びの物性は測定不能となります。」との記載があることに鑑みれば，当業者が日本発条に問い合わせたとしても，ニッ＼nパレイＥＸＴの「引張強さ」，「伸び」及び「ショアＡ硬度」を容易に 確認することができたものと認めることはできない。 さらに，甲５のカタログに貼付されたサンプルをＪＩＳ規格等に従っ＼nて測定した場合に，ニッパレイＥＸＴとニッパレイＥＸＧの「引張強さ」， 「伸び」及び「ショアＡ硬度」が同じ値となることを認めるに足りる証 拠はない。同様に，日本発条が顧客に製品の納品の際に提供する「製品 検査成績表」（ニッパレイＥＸＧについては，甲３８の別紙4)）を同社 から取得できたとしても，ニッパレイＥＸＴの物性値の「引張強さ」， 「伸び」及び「ショアＡ硬度」が，甲５のカタログ記載のニッパレイＥ ＸＧの値と同じ値であることが本件出願時に公然知られ得る事項であ ったことを認めることはできない。 したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
ウ まとめ
以上のとおり，ニッパレイＥＸＴが「非発泡のポリエチレンテレフタレ ート（ＰＥＴ）シート（厚さ５０μｍ）上にポリウレタン系樹脂発泡シー トが積層一体化されてなる積層シート」という構造を有していることが本＼n件出願前に公然知られ得る状態にあったことを認めることはできない。ま た，仮にニッパレイＥＸＴの上記構造が公然知られ得る状態にあったとし＼nても，ニッパレイＥＸＴの物性値のうち，「引張強さ」，「伸び」及び「シ ョアＡ硬度」が，甲５のカタログ記載のニッパレイＥＸＧの値と同じ値で あることが，本件出願前に公然知られ得る状態にあったものと認めること はできない。 したがって，本件決定認定の本件公知発明のうち，少なくとも「引張強 さ」，「伸び」及び「ショアＡ硬度」の認定に誤りがあるというべきであるから，本件決定における本件公知発明の認定は誤りである。
(3) 小括
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，本件決定は，公 知発明の認定を誤り，その結果本件発明３と本件公知発明との一致点の認定 を誤り，相違点を看過したことが認められる。 したがって，本件発明３は，本件公知発明及び甲７（本件決定・引用文献 １）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた とした本件決定の進歩性の判断は誤りである。同様に，本件決定における本 件発明３の特定事項を全て含む本件発明４の進歩性の判断も誤りである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 特段の効果
>> ピックアップ対象
2019.03.25
平成30(行ケ)10121 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年3月12日 知的財産高等裁判所
商標「キリンコーン」が、商標「KIRIN」などと類似（4条1項11号違反）すると判断されました。11号違反なので指定商品の類似も争われています。
(1) 複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては，商標の＼n各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不＼n可分的に結合しているものと認められないときには，その構成部分の一部を抽出し，＼n当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される場合が あり，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識＼nとして強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出 所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成＼n部分の一部だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される（最 高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻 １２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法 廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０ 年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。 以下，上記判断枠組みに沿って本件商標について，「キリン」の部分を要部として 抽出することができるかどうかについて検討する。
(2) 本件商標は，前記第２の１のとおり，本件指定商品を第３１類「とうもろ こし」とするもので，その構成は，「キリンコーン」の片仮名を茶色で縁取りし，そ＼nの内側を黄色で表してなるもので，「キリンコーン」の文字が，同一の書体，色彩で＼n横一連に表示されたものである。＼nもっとも，1)本件商標の構成中，「コーン」の文字部分が「とうもろこし」の意味＼nを有する英語である「ｃｏｒｎ」 の読みを片仮名で表したものであること（甲９〜＼n１２，４４，４５），2)「キリン」の文字部分が，「（ａ）中国で聖人の出る前に現れ ると称する想像上の動物。（ｂ）最も傑出した人物のたとえ。（ｃ）ウシ目キリン科 の哺乳類。」との意味を有していること（乙２４），3)「キリンコーン」が特段の意 味を有しない造語であることからすると，本件商標は，「キリン」と「コーン」とを 結合した結合商標と理解することができるものである。 また，上記のように「コーン」が本件指定商品である「とうもろこし」の意味を 有する英語である「ｃｏｒｎ」 の読みを片仮名で表したものであることは，わが国＼nにおいても広く知られていること（甲４４，４５，弁論の全趣旨）からすると，本 件指定商品との関係では，本件商標の構成中，「コーン」の文字部分は，本件指定商＼n品そのものを意味するものと捉えられ，その識別力は低いものといえる。 他方で，上記のような意味を有する「キリン」は，本件指定商品との関係で，「コーン」よりも識別力が高く，取引者，需要者に対して強く支配的な印象を与えると いうべきである。 そうすると，本件商標の「キリン」の文字部分と「コーン」の文字部分とが，分 離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している とは認められず，本件商標から「キリン」の文字部分を要部として観察することは 許されるというべきである。
(3) 被告は，1)その構成からして本件商標を「キリン」と「コーン」に区切っ＼nて称呼することは明らかに不自然であること，2)「コーン」という用語は，特に食 品業界においては，「スイートコーン」などのように，「○○コーン」，「コーン○○」として商品名や商標に一体的に使用されている実情があることからすると， 本件商標に接した需要者は，これを一体の商標として認識し，称呼すると主張する。 上記1)について， 色彩で横一連に表＼n示されたものであるが，「キリン」と「コーン」を統合したものと理解されるので あって，分離して観察することができるものである。 上記2)について，被告が指摘する各例は，いずれも「コーン」と他の語が結合さ れることによって，「○○コーン」や「コーン○○」が，それ自体として，特定の 意味を有する一つの語として機能しているものである。他方，本件商標「キリンコ＼nーン」は，前記のように造語であってそれ自体としては一つの語として特段の意味 を有しないものであるから，それらの例をもって本件商標が一体として認識，称呼 されるとはいい難いところである。 以上からすると，被告の上記主張は採用することができず，前記(2)の判断は左右 されない。
２ 本件商標と引用商標の類否について
(1) 本件商標から要部である「キリン」の文字部分を抽出した場合，同部分か らは「キリン」との称呼が生じるとともに，「中国で聖人の出る前に現れると称する 想像上の動物」及び「ウシ目キリン科の哺乳類」との観念が生じる。 この点について，本件審決は，本件商標が茶色と黄色で表示されていることから＼nすると，「キリン」の文字部分は「ウシ目キリン科の哺乳類」のみを表したものとす＼nる。しかし，「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」の色彩について， これがはっきりと定まっているわけではないことからすると，本件商標の構成中の＼n「キリン」の文字部分から「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」との観念が生じないとはいえない。 (2) 引用商標は，別紙のとおりの構成からなるものであり，いずれからも本件＼n商標と同じ「キリン」との称呼が生じる上，引用商標１〜４，６，７からは「中国 で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」及び「ウシ目キリン科の哺乳類」 との観念が生じ，引用商標５からは「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上 の動物」との観念が生じるから，本件商標と引用商標を観念で区別することはでき ない。 また，「キリン」の片仮名を縦又は横に記載した引用商標１，２，６と本件商標と は，「キリン」の文字部分の色彩や書体に違いはあるものの，本件商標の「キリン」 の文字部分とは，「キリン」の文字は同じであるから，外観上，類似するものといえ る。 以上に加え，本件指定商品である第３１類「とうもろこし」の需要者に一般消費 者が含まれることも併せて考慮すると，本件商標と引用商標は，出所について誤認 混同を生ずるおそれがある類似する商標というべきである。 ３ 被告の主張する取引の実情について 被告は，1)実店舗において，「かに太郎」との屋号が表示されており，実店舗にお＼nける販売では，近隣にある旭山動物園にちなんで名付けられた本件商標を付した「と うもろこし」が，同様に上記動物園にちなんで名付けられた「ライオンコーン」な どと共に販売されていること，2)インターネットにおける販売でも，同様に「かに 太郎」との屋号が用いられて被告の氏名等がウェブサイトに記載されるなどしてい る上，本件商標を付した「とうもうろこし」が，「ライオンコーン」などと共に販売 されたり，「旭山動物園キリンコーン」などと記載されたりしていて，「とうもろこし」の生産者，販売者が原告であると誤認混同するおそれはないと主張する。 しかし，被告の上記主張は，現在の販売形態について主張するものにすぎず，一 般的，恒常的な事情とまではいい難いものである。 また，「かに太郎」との屋号や被告の氏名等が表示されていたしても，販売されて＼nいる商品について，その生産者・製造者と消費者への最終的な販売者が異なること があり得ることからすると，そのことをもって誤認混同のおそれが生じなくなるも のではない。 さらに，「旭山動物園キリンコーン」との表示がされている点や本件商標を付した＼n「とうもろこし」が，「ライオンコーン」などと共に販売されている点など被告が主張する点を考慮したとしても，各ウェブサイトにおいて，写真中に「キリンコーン」， 「送料無料」，「１０本」とのみ表示した「とうもろこし」の写真が掲載されている＼nこと（乙３の１枚目，乙１６の２枚目，乙２３の２枚目）や本件指定商品の需要者 が一般消費者であって，かつ本件指定商品が比較的安価なものであることからする と，消費者が注意深く観察せずに，本件商標が付された商品を購入することもあり 得るものといえることからすると，被告が主張する点により直ちに誤認混同のおそ れが生じなくなるとはいえないところである。 以上からすると，被告の上記主張は採用することができず，前記２の認定判断を 左右するものではない。 なお，被告は，本件商標登録の出願をした経緯や原告が「とうもろこし」を生産・ 販売していないこと，原告が本件商標と同じ商標を出願して商標登録を得たことを 主張するが，これらは，何ら前記２の認定判断を左右するものではない。
４ 商品の類否について
(1) ア 本件指定商品は，「第３１類 とうもろこし」であるところ，商標法施 行令別表（以下「政令別表＼」という。）は，第３１類を「加工していない陸産物，生 きている動植物及び飼料」と定めている。そして，本件商標登録出願時の平成２８ 年経済産業省令第１０９号による改正前の商標法施行規則別表（以下「旧省令別表＼」 という。）は，第３１類に属するものを１から１５に分類し，そのうちの１で「１ あ わ きび そば ごま とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし」として，「とうもろこし」を他の雑穀や穀物と並べて記載していたが，「１０ 野菜」には，とうも ろこしは記載されていなかった。 また，本件商標登録出願時における特許庁の旧審査基準（甲３２）では，「とうも ろこし」は，「あわ きび そば ごま ひえ 麦 籾米 もろこし」，「豆」，「米 脱 穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦」と同一の類似群（３３Ａ０１）に属するとされ ていた。 これらのことからすると，旧省令別表第３１類１にいう「とうもろこし」は，「穀＼n物」としての「とうもろこし」であったと解するのが相当であり，「第３１類 とう もろこし」とする本件指定商品の範囲は，少なくとも「穀物」としての「とうもろこし」に及ぶものである。
イ また，商標法施行規則別表における細分類の表＼示は飽くまで例示である ところ，政令別表は，前記のとおり，本件指定商品が含まれる第３１類を「加工し＼nていない陸産物，生きている動植物及び飼料」と定めており，本件商標の出願後に 施行された平成２８年経済産業省令第１０９号が，商標法施行規則別表の第３１類＼n１中の「とうもころし」を「とうもろこし（穀物）」とし，同類１０「野菜」に「と うもろこし（野菜）」を加えたように，第３１類の中には，「穀物」としての「とう もうころし」と「野菜」としての「とうもろこし」の双方が含まれるということが できる。このことに照らすと，本件指定商品「第３１類 とうもろこし」は，「穀物」 としての「とうもろこし」だけでなく，「野菜」としての「とうもろこし」も含むと 解することが相当である。本件商標に類似群コードとして「３３Ａ０１」が付され ていることはこの認定を左右しない。
ウ 以上の検討からすると，本件指定商品の範囲には，「野菜」としての「と うもころし」及び「穀物」としての「とうもろこし」のいずれもが含まれると解さ れるのであり，これを前提にして商品の類否の判断をするのが相当である。
エ 被告は，1)従前から「野菜」である「とうもろこし」を生産，販売して おり，「穀物」である「とうもろこし」は生産，販売したことがないし，今後も生 産，販売するつもりはないこと，2)被告が，「野菜」としての「とうもろこし」に 本件商標を使用する意図で，「野菜」としての「とうもろこし」の資料とともに本件商標の出願をしたこと，3)類似群コードが特許庁により付されたものであることな どから，本件指定商品は，「野菜」としての「とうもろこし」と解すべきであると主 張する。 しかし，本件指定商品は「第３１類 とうもろこし」であるから，前記ア〜ウの とおり解されるのであって，上記1)〜3)の事情は，この認定を左右するものではな い。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
(2)ア 前記(1)を踏まえて，本件指定商品と引用商標の各指定商品が類似する かどうかを検討するに，指定商品が類似のものであるかどうかは，商品自体が取引 上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判断すべきものではなく，それらの商品 が通常同一営業主により製造・生産又は販売されている等の事情により，それらの 商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一の営業主の製造・生産又は販売に かかる商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には，たとえ， 商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても，類似の商品に当 たると解するのが相当である（最高裁昭和３３年（オ）第１１０４号同３６年６月 ２７日第三小法廷判決・民集１５巻６号１７３０頁参照）。
イ 本件指定商品の範囲に含まれる「穀物」としての「とうもろこし」と， 引用商標１の指定商品中の「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦」と引用商標 ４の指定商品中の「豆」とは，いずれも「穀物」に属するものであって，その生産 者，販売者が一致することが通常あり得るものと認められるし，その需要者にはい ずれも一般消費者が含まれるものである。 したがって，それらの商品に同一又は類似の商標が使用されたときには，同一の営業主の生産又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができ，本 件指定商品と，引用商標１の指定商品中の「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大 麦」及び引用商標４の指定商品中の「豆」は，商標法４条１項１１号にいう類似の 商品に当たるというべきである。
ウ 次に，引用商標２の指定商品中の「野菜（「茶の葉」を除く。）」には，「野 菜」としての「とうもろこし」が，引用商標２，４，５の指定商品中の「冷凍野菜」 には「冷凍とうもろこし」が，引用商標４〜７の指定商品中の「加工野菜」には， 「加工済みスイートコーン」のような「加工済みのとうもろこし」が，引用商標３， ５，６の指定商品中の「穀物の加工品」には，「炒ったとうもろこし」がそれぞれ含まれるものと認められる。 本件指定商品には「とうもろこし（野菜）」が含まれているから，本 件指定商品は，この点において，引用商標２の指定商品中の「野菜（「茶の葉」を除 く。）」と同一である。
ｂ また，本件指定商品である「とうもろこし（野菜）」と引用商標２， ４，５の指定商品中の「冷凍野菜」に含まれる「冷凍とうもろこし」とは，同じ「野 菜」としての「とうもろこし」からなるものであって，生産者・製造者，販売者が 同一の場合もあり得るものと認められる。 したがって，本件指定商品である「とうもろこし（野菜）」と引用商標２，４，５ の「冷凍野菜」に同一又は類似の商標が使用されたときには，同一の営業主の生産・ 製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから，本件 指定商品である「とうもろこし（野菜）」と引用商標２，４，５の指定商品中の「冷 凍野菜」は，商標法４条１項１１号にいう類似の商品に当たるというべきである。 本件指定商品である「とうもろこし（穀物）」と引用商標２，４，５の 指定商品中の「冷凍野菜」，引用商標４〜７の指定商品中の「加工野菜」，引用商標 ３，５，６の指定商品中の「穀物の加工品」及び引用商標２の指定商品中の「野菜 （「茶の葉」を除く。）」とは，「穀物」か「野菜」か，加工の有無，程度又は方法に ついて差異があるとはいえ，いずれも「とうもろこし」からなるものという点では 変わりがなく，「とうもろこし（穀物）」と引用商標２〜７の上記各指定商品の生産 者・製造者，販売者が一致することもあり得るものと認められる。そして，その需 要者にはいずれも一般消費者が含まれる。したがって，本件指定商品である「とうもろこし（穀物）」と引用商標２〜７の上 記各指定商品に同一又は類似の商標が使用されたときには，同一の営業主の生産・ 製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから，本件 指定商品である「とうもろこし（穀物）」と引用商標２，４，５の指定商品中の「冷 凍野菜」，引用商標４〜７の指定商品中の「加工野菜」，引用商標３，５，６の指定 商品中の「穀物の加工品」及び引用商標２の指定商品中の「野菜（「茶の葉」を除く。）」は，商標法４条１項１１号にいう類似の商品に当たるというべきである。
(1) 複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては，商標の＼n各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不＼n可分的に結合しているものと認められないときには，その構成部分の一部を抽出し，＼n当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される場合が あり，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識＼nとして強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出 所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成＼n部分の一部だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される（最 高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻 １２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法 廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０ 年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。 以下，上記判断枠組みに沿って本件商標について，「キリン」の部分を要部として 抽出することができるかどうかについて検討する。
(2) 本件商標は，前記第２の１のとおり，本件指定商品を第３１類「とうもろ こし」とするもので，その構成は，「キリンコーン」の片仮名を茶色で縁取りし，そ＼nの内側を黄色で表してなるもので，「キリンコーン」の文字が，同一の書体，色彩で＼n横一連に表示されたものである。＼nもっとも，1)本件商標の構成中，「コーン」の文字部分が「とうもろこし」の意味＼nを有する英語である「ｃｏｒｎ」 の読みを片仮名で表したものであること（甲９〜＼n１２，４４，４５），2)「キリン」の文字部分が，「（ａ）中国で聖人の出る前に現れ ると称する想像上の動物。（ｂ）最も傑出した人物のたとえ。（ｃ）ウシ目キリン科 の哺乳類。」との意味を有していること（乙２４），3)「キリンコーン」が特段の意 味を有しない造語であることからすると，本件商標は，「キリン」と「コーン」とを 結合した結合商標と理解することができるものである。 また，上記のように「コーン」が本件指定商品である「とうもろこし」の意味を 有する英語である「ｃｏｒｎ」 の読みを片仮名で表したものであることは，わが国＼nにおいても広く知られていること（甲４４，４５，弁論の全趣旨）からすると，本 件指定商品との関係では，本件商標の構成中，「コーン」の文字部分は，本件指定商＼n品そのものを意味するものと捉えられ，その識別力は低いものといえる。 他方で，上記のような意味を有する「キリン」は，本件指定商品との関係で，「コーン」よりも識別力が高く，取引者，需要者に対して強く支配的な印象を与えると いうべきである。 そうすると，本件商標の「キリン」の文字部分と「コーン」の文字部分とが，分 離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している とは認められず，本件商標から「キリン」の文字部分を要部として観察することは 許されるというべきである。
(3) 被告は，1)その構成からして本件商標を「キリン」と「コーン」に区切っ＼nて称呼することは明らかに不自然であること，2)「コーン」という用語は，特に食 品業界においては，「スイートコーン」などのように，「○○コーン」，「コーン○○」として商品名や商標に一体的に使用されている実情があることからすると， 本件商標に接した需要者は，これを一体の商標として認識し，称呼すると主張する。 上記1)について， 色彩で横一連に表＼n示されたものであるが，「キリン」と「コーン」を統合したものと理解されるので あって，分離して観察することができるものである。 上記2)について，被告が指摘する各例は，いずれも「コーン」と他の語が結合さ れることによって，「○○コーン」や「コーン○○」が，それ自体として，特定の 意味を有する一つの語として機能しているものである。他方，本件商標「キリンコ＼nーン」は，前記のように造語であってそれ自体としては一つの語として特段の意味 を有しないものであるから，それらの例をもって本件商標が一体として認識，称呼 されるとはいい難いところである。 以上からすると，被告の上記主張は採用することができず，前記(2)の判断は左右 されない。
２ 本件商標と引用商標の類否について
(1) 本件商標から要部である「キリン」の文字部分を抽出した場合，同部分か らは「キリン」との称呼が生じるとともに，「中国で聖人の出る前に現れると称する 想像上の動物」及び「ウシ目キリン科の哺乳類」との観念が生じる。 この点について，本件審決は，本件商標が茶色と黄色で表示されていることから＼nすると，「キリン」の文字部分は「ウシ目キリン科の哺乳類」のみを表したものとす＼nる。しかし，「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」の色彩について， これがはっきりと定まっているわけではないことからすると，本件商標の構成中の＼n「キリン」の文字部分から「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」との観念が生じないとはいえない。 (2) 引用商標は，別紙のとおりの構成からなるものであり，いずれからも本件＼n商標と同じ「キリン」との称呼が生じる上，引用商標１〜４，６，７からは「中国 で聖人の出る前に現れると称する想像上の動物」及び「ウシ目キリン科の哺乳類」 との観念が生じ，引用商標５からは「中国で聖人の出る前に現れると称する想像上 の動物」との観念が生じるから，本件商標と引用商標を観念で区別することはでき ない。 また，「キリン」の片仮名を縦又は横に記載した引用商標１，２，６と本件商標と は，「キリン」の文字部分の色彩や書体に違いはあるものの，本件商標の「キリン」 の文字部分とは，「キリン」の文字は同じであるから，外観上，類似するものといえ る。 以上に加え，本件指定商品である第３１類「とうもろこし」の需要者に一般消費 者が含まれることも併せて考慮すると，本件商標と引用商標は，出所について誤認 混同を生ずるおそれがある類似する商標というべきである。 ３ 被告の主張する取引の実情について 被告は，1)実店舗において，「かに太郎」との屋号が表示されており，実店舗にお＼nける販売では，近隣にある旭山動物園にちなんで名付けられた本件商標を付した「と うもろこし」が，同様に上記動物園にちなんで名付けられた「ライオンコーン」な どと共に販売されていること，2)インターネットにおける販売でも，同様に「かに 太郎」との屋号が用いられて被告の氏名等がウェブサイトに記載されるなどしてい る上，本件商標を付した「とうもうろこし」が，「ライオンコーン」などと共に販売 されたり，「旭山動物園キリンコーン」などと記載されたりしていて，「とうもろこし」の生産者，販売者が原告であると誤認混同するおそれはないと主張する。 しかし，被告の上記主張は，現在の販売形態について主張するものにすぎず，一 般的，恒常的な事情とまではいい難いものである。 また，「かに太郎」との屋号や被告の氏名等が表示されていたしても，販売されて＼nいる商品について，その生産者・製造者と消費者への最終的な販売者が異なること があり得ることからすると，そのことをもって誤認混同のおそれが生じなくなるも のではない。 さらに，「旭山動物園キリンコーン」との表示がされている点や本件商標を付した＼n「とうもろこし」が，「ライオンコーン」などと共に販売されている点など被告が主張する点を考慮したとしても，各ウェブサイトにおいて，写真中に「キリンコーン」， 「送料無料」，「１０本」とのみ表示した「とうもろこし」の写真が掲載されている＼nこと（乙３の１枚目，乙１６の２枚目，乙２３の２枚目）や本件指定商品の需要者 が一般消費者であって，かつ本件指定商品が比較的安価なものであることからする と，消費者が注意深く観察せずに，本件商標が付された商品を購入することもあり 得るものといえることからすると，被告が主張する点により直ちに誤認混同のおそ れが生じなくなるとはいえないところである。 以上からすると，被告の上記主張は採用することができず，前記２の認定判断を 左右するものではない。 なお，被告は，本件商標登録の出願をした経緯や原告が「とうもろこし」を生産・ 販売していないこと，原告が本件商標と同じ商標を出願して商標登録を得たことを 主張するが，これらは，何ら前記２の認定判断を左右するものではない。
４ 商品の類否について
(1) ア 本件指定商品は，「第３１類 とうもろこし」であるところ，商標法施 行令別表（以下「政令別表＼」という。）は，第３１類を「加工していない陸産物，生 きている動植物及び飼料」と定めている。そして，本件商標登録出願時の平成２８ 年経済産業省令第１０９号による改正前の商標法施行規則別表（以下「旧省令別表＼」 という。）は，第３１類に属するものを１から１５に分類し，そのうちの１で「１ あ わ きび そば ごま とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし」として，「とうもろこし」を他の雑穀や穀物と並べて記載していたが，「１０ 野菜」には，とうも ろこしは記載されていなかった。 また，本件商標登録出願時における特許庁の旧審査基準（甲３２）では，「とうも ろこし」は，「あわ きび そば ごま ひえ 麦 籾米 もろこし」，「豆」，「米 脱 穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦」と同一の類似群（３３Ａ０１）に属するとされ ていた。 これらのことからすると，旧省令別表第３１類１にいう「とうもろこし」は，「穀＼n物」としての「とうもろこし」であったと解するのが相当であり，「第３１類 とう もろこし」とする本件指定商品の範囲は，少なくとも「穀物」としての「とうもろこし」に及ぶものである。
イ また，商標法施行規則別表における細分類の表＼示は飽くまで例示である ところ，政令別表は，前記のとおり，本件指定商品が含まれる第３１類を「加工し＼nていない陸産物，生きている動植物及び飼料」と定めており，本件商標の出願後に 施行された平成２８年経済産業省令第１０９号が，商標法施行規則別表の第３１類＼n１中の「とうもころし」を「とうもろこし（穀物）」とし，同類１０「野菜」に「と うもろこし（野菜）」を加えたように，第３１類の中には，「穀物」としての「とう もうころし」と「野菜」としての「とうもろこし」の双方が含まれるということが できる。このことに照らすと，本件指定商品「第３１類 とうもろこし」は，「穀物」 としての「とうもろこし」だけでなく，「野菜」としての「とうもろこし」も含むと 解することが相当である。本件商標に類似群コードとして「３３Ａ０１」が付され ていることはこの認定を左右しない。
ウ 以上の検討からすると，本件指定商品の範囲には，「野菜」としての「と うもころし」及び「穀物」としての「とうもろこし」のいずれもが含まれると解さ れるのであり，これを前提にして商品の類否の判断をするのが相当である。
エ 被告は，1)従前から「野菜」である「とうもろこし」を生産，販売して おり，「穀物」である「とうもろこし」は生産，販売したことがないし，今後も生 産，販売するつもりはないこと，2)被告が，「野菜」としての「とうもろこし」に 本件商標を使用する意図で，「野菜」としての「とうもろこし」の資料とともに本件商標の出願をしたこと，3)類似群コードが特許庁により付されたものであることな どから，本件指定商品は，「野菜」としての「とうもろこし」と解すべきであると主 張する。 しかし，本件指定商品は「第３１類 とうもろこし」であるから，前記ア〜ウの とおり解されるのであって，上記1)〜3)の事情は，この認定を左右するものではな い。 したがって，被告の上記主張は採用することができない。
(2)ア 前記(1)を踏まえて，本件指定商品と引用商標の各指定商品が類似する かどうかを検討するに，指定商品が類似のものであるかどうかは，商品自体が取引 上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判断すべきものではなく，それらの商品 が通常同一営業主により製造・生産又は販売されている等の事情により，それらの 商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一の営業主の製造・生産又は販売に かかる商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には，たとえ， 商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても，類似の商品に当 たると解するのが相当である（最高裁昭和３３年（オ）第１１０４号同３６年６月 ２７日第三小法廷判決・民集１５巻６号１７３０頁参照）。
イ 本件指定商品の範囲に含まれる「穀物」としての「とうもろこし」と， 引用商標１の指定商品中の「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦」と引用商標 ４の指定商品中の「豆」とは，いずれも「穀物」に属するものであって，その生産 者，販売者が一致することが通常あり得るものと認められるし，その需要者にはい ずれも一般消費者が含まれるものである。 したがって，それらの商品に同一又は類似の商標が使用されたときには，同一の営業主の生産又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができ，本 件指定商品と，引用商標１の指定商品中の「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大 麦」及び引用商標４の指定商品中の「豆」は，商標法４条１項１１号にいう類似の 商品に当たるというべきである。
ウ 次に，引用商標２の指定商品中の「野菜（「茶の葉」を除く。）」には，「野 菜」としての「とうもろこし」が，引用商標２，４，５の指定商品中の「冷凍野菜」 には「冷凍とうもろこし」が，引用商標４〜７の指定商品中の「加工野菜」には， 「加工済みスイートコーン」のような「加工済みのとうもろこし」が，引用商標３， ５，６の指定商品中の「穀物の加工品」には，「炒ったとうもろこし」がそれぞれ含まれるものと認められる。 本件指定商品には「とうもろこし（野菜）」が含まれているから，本 件指定商品は，この点において，引用商標２の指定商品中の「野菜（「茶の葉」を除 く。）」と同一である。
ｂ また，本件指定商品である「とうもろこし（野菜）」と引用商標２， ４，５の指定商品中の「冷凍野菜」に含まれる「冷凍とうもろこし」とは，同じ「野 菜」としての「とうもろこし」からなるものであって，生産者・製造者，販売者が 同一の場合もあり得るものと認められる。 したがって，本件指定商品である「とうもろこし（野菜）」と引用商標２，４，５ の「冷凍野菜」に同一又は類似の商標が使用されたときには，同一の営業主の生産・ 製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから，本件 指定商品である「とうもろこし（野菜）」と引用商標２，４，５の指定商品中の「冷 凍野菜」は，商標法４条１項１１号にいう類似の商品に当たるというべきである。 本件指定商品である「とうもろこし（穀物）」と引用商標２，４，５の 指定商品中の「冷凍野菜」，引用商標４〜７の指定商品中の「加工野菜」，引用商標 ３，５，６の指定商品中の「穀物の加工品」及び引用商標２の指定商品中の「野菜 （「茶の葉」を除く。）」とは，「穀物」か「野菜」か，加工の有無，程度又は方法に ついて差異があるとはいえ，いずれも「とうもろこし」からなるものという点では 変わりがなく，「とうもろこし（穀物）」と引用商標２〜７の上記各指定商品の生産 者・製造者，販売者が一致することもあり得るものと認められる。そして，その需 要者にはいずれも一般消費者が含まれる。したがって，本件指定商品である「とうもろこし（穀物）」と引用商標２〜７の上 記各指定商品に同一又は類似の商標が使用されたときには，同一の営業主の生産・ 製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから，本件 指定商品である「とうもろこし（穀物）」と引用商標２，４，５の指定商品中の「冷 凍野菜」，引用商標４〜７の指定商品中の「加工野菜」，引用商標３，５，６の指定 商品中の「穀物の加工品」及び引用商標２の指定商品中の「野菜（「茶の葉」を除く。）」は，商標法４条１項１１号にいう類似の商品に当たるというべきである。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.03.25
平成29(ワ)1752 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年2月28日 大阪地方裁判所（26部）
専用実施権について、明文がなくても、実施義務を負っているかが争われました。実施義務については認めましたが、報告義務違反はないとして請求を棄却しました。
原告は被告が実施義務を負っていることを前提として，それに違反した債務不 履行があると主張している。 確かに，本件契約には，被告の実施義務を定めた条項は設けられておらず，被告 が本件特許の実施に努めることさえも規定されていない。 もっとも，本件契約は専用実施権設定契約であり，被告は本件契約に基づき本件 特許の専用実施権を取得し，本件特許を独占的に実施し得る地位を獲得するのに対 し，原告は本件契約を締結することによって，本件特許を実施することや他の者に 実施許諾することができないにもかかわらず，特許維持費用の支払義務は負うとい う立場に立つことになる。また，本件契約では，イニシャルペイメントが「０円」 と明記され，またランニング実施料の金額も，実施の有無にかかわらず一定額が支 払われる条項とはされず，被告が販売した本件特許権に基づく製品の販売価格に所 定の割合（２ないし５％）を乗じた額とするにとどめられていたから，原告は，被 告が本件特許を実施しないことには，実施料の支払を全く受けられないことになる。 本件契約の当事者である原告と被告が置かれる以上のような状況を踏まえると， 専用実施権者である被告は，本件特許の実施が可能であるのに，それを殊更に実施＼nしないとか，その実施に向けた努力を怠るなどということは許されず，信義則に基 づき，本件特許を実施する義務を一定の限度で負うと解すべきである。 もっとも，上述したように，本件契約では被告の実施義務に関係する条項は何ら 設けられず，またランニング実施料の金額も販売価格に一定割合を乗じた額とする にとどめられており，被告としては製品が販売できた場合にのみ実施料の支払負担 が発生するにとどまるというリスク負担を前提に本件契約を締結したものであるか ら，本件特許を実施した製品を製造販売するための努力の程度について被告に過大 な義務を負わせることは相当でない。また，被告は本件特許の製造法によって製造 したしらすを製造販売することによって本件特許を実施することになるが，本件特 許は解凍後真空包装し，加圧加熱処理することをも構成として含むものであり，被＼n告はそれを行うための機械を有していなかったから，そのための準備期間が不可避 的に生ずるし，結果的に，商品が消費者に十分受け入れられず，思うように商品が＼n販売できないなどという事態も生じ得る。 以上のような本件の事情を考慮すると，被告が本件特許の実施義務を負うといっ ても，本件特許を実施するために必要な事項等を踏まえつつ，その時々の状況を踏 まえ，特許の実施に向けた合理的な努力を尽くすことで足りると解するのが相当で ある。
(3) 被告の実施義務違反の有無
ア 上記(2)のような観点から，被告が本件特許の実施のための努力を怠ったといえるかを検討すると，前記(1)で認定した事実によれば，被告は，平成２６年３ 月２８日に本件契約を締結した後，速やかに，自社ではできないパック詰め作業を 委託する業者を探して，同年５月２２日までにはその目途をつけた後，パッケージ 等の製造や，そのデザインを別の業者に依頼し，同年１０月末までにその目途をつ けて，製造の準備をほぼ整えたと認められる。また，被告は，以上のような製造に 向けた準備と同時並行で，元々取引のあった愛媛県内のスーパーやデパートに本件 特許の製造法によって製造したしらすの販売を持ちかけたり，Ｐ４に対してその販 売の取次を依頼したりし，幅広く本件特許の製造法により製造したしらすを販売す るための交渉等を進めたが，成果は芳しくなく，その後，同年１２月までには「婦人画報」への掲載が決まり，平成２７年３月には商品の製造を開始し，同年４月頃 に販売された「婦人画報」に「オレの惚れたしらす丼セット」が掲載され，実際に その販売が開始されるに至ったのである。以上のように，被告は，本件契約の締結 後，本件特許の実施に向けた準備を進め，実際に，実施にこぎつけたと認めること ができる（なお，被告製品の製造工程が本件発明の製造工程に反すると認められな いことは前記１で判示したとおりである。）。 イ もっとも，本件契約の締結から商品の製造や販売開始まで１年程度要し ていることから，被告が前記(2)で判示した本件特許の実施のための努力を尽くした といえるかを検討する。
(ｱ) 確かに，被告代表者自身も陳述書（乙４０）において，「準備に思った＼nより時間…が掛かりました」と述べているように，製造販売の準備行為に相当の時 間を要しており，さらに早期に商品の製造や販売の準備を整えることができた可能＼n性も否定はできない。 しかし，被告は，パック詰め作業をする設備機械を保有していなかったのである し，パッケージ等の製造も他の業者に委託しなければならなかったのであるから， 製造準備を整えるまでに前記のような期間を要したことが，本件特許の実施を不当 に遅延したとはいえない。また，前記認定の経過によれば，被告が実際に被告製品 の製造を開始したのが平成２７年３月となったのは，当初の地元のスーパーやデパ ートへの営業が販売価格の面で折り合わず，芳しくなかったが，同年４月頃に販売 される「婦人画報」に「オレの惚れたしらす丼セット」が掲載され，それを見た消 費者に対する販売が相当程度見込まれたからと推認される。そして，被告も営利企 業として事業を営んでいる以上，ある程度まとまった販売が見込まれない段階で商品の製造を開始することは現実的ではないし，信義則上も被告にそれを強いること は相当とはいえないから，被告が結果として，ある程度まとまった販売が見込まれ るに至った同年３月から商品の製造を開始したこと（それまでは本件特許の製造法 によるしらすを製造しなかったこと）が，製造販売への努力を不当に怠ったという ことはできない。
以上によれば，製造販売の準備行為に時間を要したことによって製造開始が遅れ たとまで認めることはできないし，平成２７年３月からの製造開始となったことが 被告の努力が足りなかったことによるものと認めることもできない。 また，製造販売を開始した後の販売状況も，決して順調とはいえないものではあ るが，被告は，Smile Circle株式会社以外の取引先にも営業を行って少量ながら取 引をしていることからすると，販路拡大のための努力を不当に怠っていたと認める ことはできない。
原告は被告が実施義務を負っていることを前提として，それに違反した債務不 履行があると主張している。 確かに，本件契約には，被告の実施義務を定めた条項は設けられておらず，被告 が本件特許の実施に努めることさえも規定されていない。 もっとも，本件契約は専用実施権設定契約であり，被告は本件契約に基づき本件 特許の専用実施権を取得し，本件特許を独占的に実施し得る地位を獲得するのに対 し，原告は本件契約を締結することによって，本件特許を実施することや他の者に 実施許諾することができないにもかかわらず，特許維持費用の支払義務は負うとい う立場に立つことになる。また，本件契約では，イニシャルペイメントが「０円」 と明記され，またランニング実施料の金額も，実施の有無にかかわらず一定額が支 払われる条項とはされず，被告が販売した本件特許権に基づく製品の販売価格に所 定の割合（２ないし５％）を乗じた額とするにとどめられていたから，原告は，被 告が本件特許を実施しないことには，実施料の支払を全く受けられないことになる。 本件契約の当事者である原告と被告が置かれる以上のような状況を踏まえると， 専用実施権者である被告は，本件特許の実施が可能であるのに，それを殊更に実施＼nしないとか，その実施に向けた努力を怠るなどということは許されず，信義則に基 づき，本件特許を実施する義務を一定の限度で負うと解すべきである。 もっとも，上述したように，本件契約では被告の実施義務に関係する条項は何ら 設けられず，またランニング実施料の金額も販売価格に一定割合を乗じた額とする にとどめられており，被告としては製品が販売できた場合にのみ実施料の支払負担 が発生するにとどまるというリスク負担を前提に本件契約を締結したものであるか ら，本件特許を実施した製品を製造販売するための努力の程度について被告に過大 な義務を負わせることは相当でない。また，被告は本件特許の製造法によって製造 したしらすを製造販売することによって本件特許を実施することになるが，本件特 許は解凍後真空包装し，加圧加熱処理することをも構成として含むものであり，被＼n告はそれを行うための機械を有していなかったから，そのための準備期間が不可避 的に生ずるし，結果的に，商品が消費者に十分受け入れられず，思うように商品が＼n販売できないなどという事態も生じ得る。 以上のような本件の事情を考慮すると，被告が本件特許の実施義務を負うといっ ても，本件特許を実施するために必要な事項等を踏まえつつ，その時々の状況を踏 まえ，特許の実施に向けた合理的な努力を尽くすことで足りると解するのが相当で ある。
(3) 被告の実施義務違反の有無
ア 上記(2)のような観点から，被告が本件特許の実施のための努力を怠ったといえるかを検討すると，前記(1)で認定した事実によれば，被告は，平成２６年３ 月２８日に本件契約を締結した後，速やかに，自社ではできないパック詰め作業を 委託する業者を探して，同年５月２２日までにはその目途をつけた後，パッケージ 等の製造や，そのデザインを別の業者に依頼し，同年１０月末までにその目途をつ けて，製造の準備をほぼ整えたと認められる。また，被告は，以上のような製造に 向けた準備と同時並行で，元々取引のあった愛媛県内のスーパーやデパートに本件 特許の製造法によって製造したしらすの販売を持ちかけたり，Ｐ４に対してその販 売の取次を依頼したりし，幅広く本件特許の製造法により製造したしらすを販売す るための交渉等を進めたが，成果は芳しくなく，その後，同年１２月までには「婦人画報」への掲載が決まり，平成２７年３月には商品の製造を開始し，同年４月頃 に販売された「婦人画報」に「オレの惚れたしらす丼セット」が掲載され，実際に その販売が開始されるに至ったのである。以上のように，被告は，本件契約の締結 後，本件特許の実施に向けた準備を進め，実際に，実施にこぎつけたと認めること ができる（なお，被告製品の製造工程が本件発明の製造工程に反すると認められな いことは前記１で判示したとおりである。）。 イ もっとも，本件契約の締結から商品の製造や販売開始まで１年程度要し ていることから，被告が前記(2)で判示した本件特許の実施のための努力を尽くした といえるかを検討する。
(ｱ) 確かに，被告代表者自身も陳述書（乙４０）において，「準備に思った＼nより時間…が掛かりました」と述べているように，製造販売の準備行為に相当の時 間を要しており，さらに早期に商品の製造や販売の準備を整えることができた可能＼n性も否定はできない。 しかし，被告は，パック詰め作業をする設備機械を保有していなかったのである し，パッケージ等の製造も他の業者に委託しなければならなかったのであるから， 製造準備を整えるまでに前記のような期間を要したことが，本件特許の実施を不当 に遅延したとはいえない。また，前記認定の経過によれば，被告が実際に被告製品 の製造を開始したのが平成２７年３月となったのは，当初の地元のスーパーやデパ ートへの営業が販売価格の面で折り合わず，芳しくなかったが，同年４月頃に販売 される「婦人画報」に「オレの惚れたしらす丼セット」が掲載され，それを見た消 費者に対する販売が相当程度見込まれたからと推認される。そして，被告も営利企 業として事業を営んでいる以上，ある程度まとまった販売が見込まれない段階で商品の製造を開始することは現実的ではないし，信義則上も被告にそれを強いること は相当とはいえないから，被告が結果として，ある程度まとまった販売が見込まれ るに至った同年３月から商品の製造を開始したこと（それまでは本件特許の製造法 によるしらすを製造しなかったこと）が，製造販売への努力を不当に怠ったという ことはできない。
以上によれば，製造販売の準備行為に時間を要したことによって製造開始が遅れ たとまで認めることはできないし，平成２７年３月からの製造開始となったことが 被告の努力が足りなかったことによるものと認めることもできない。 また，製造販売を開始した後の販売状況も，決して順調とはいえないものではあ るが，被告は，Smile Circle株式会社以外の取引先にも営業を行って少量ながら取 引をしていることからすると，販路拡大のための努力を不当に怠っていたと認める ことはできない。
関連カテゴリー
>> その他特許
>> 実施権
>> ピックアップ対象
2019.03.20
平成30(行ケ)10132 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月7日 知的財産高等裁判所
原告は、株式会社ドクター中松創研です。進歩性なしとした審決の取消訴訟です。裁判所は、審決を維持しました。
以上の(1)ア，イから明らかなように，太陽電池モジュールを構成するに際＼nして，略円形状の半導体ウエハを切断せずにそのまま用いた太陽電池セルを用いる ことで，材料ロスを少なくし，低コストのものとすることは，本願出願前において 周知の技術であると認められる。 太陽電池パネルにおいて低コスト化を図ることは，一般的な課題といえるのであ って，甲１発明に係る「太陽電池パネル材」においても，低コストのものとするこ とは，当然に要求されるものであるところ，甲１発明の「円形状の太陽電池セル３ ０」を得るにあたり，同じ形状を持つ太陽電池セルである，略円形状の半導体ウエ ハを切断せずにそのまま用いた上記周知技術の太陽電池セルを採用することは，当 業者が容易に想到し得ることである。
・・・
原告は，1)本願発明は，ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用＼nして流体加熱を可能とする発明は，本質的には，流体加熱を可能＼とすることであり， ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して野菜の栽培を可能＼とす る発明は，本質的には，野菜の栽培を可能とすることであるから，ウエハ間の空白＼n部分から日光を透過させる構成を備える本願発明と甲１発明とは，上記構＼成におい て異なる，2)屋根に用いた太陽光パネルにより発電する構成と，屋根に用いた温水＼nパネルにより流水を加熱する構成とを一体化するシステム構＼成を，周知技術と判断 することには無理があるから，上記システム構成が周知技術であることを理由に，＼n当該事項が甲１に記載されているに等しい事項であるとすることは誤りである，3) 甲１において，農業施設の屋根に太陽電池パネル材を用いることは示唆されている としても，ウエハ間の隙間を透過した日光を利用して「野菜の栽培」を可能とすることまで示唆されているとはいえない旨主張する。＼nしかし，本願発明の「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得る」の解釈は， 前記３(1)イのとおりであるところ，甲１発明においても太陽電池パネル材を流体加 熱や野菜の栽培の用途に用いることが可能であるから，この点において本願発明と＼n相違していない。
なお，乙１（特開２０１３−２７０９号公報）には，光透過性を有するソーラー＼n発電パネルとソーラー温水パネルを組み合わせたソ＼ーラーシステムが，乙２（特開 ２００４−１７６９８２号公報）には，太陽電池パネルの裏面側に通水管を備えた 太陽電池組込み集熱ハイブリッドモジュールが，それぞれ開示されているから，当 業者は，甲１から，甲１発明に係る太陽電池パネル材を使用した建物において，流 水加熱も行い得ることを認識することができ，このことは，甲１発明が，太陽電池 パネル材を流体加熱に用いることが可能である点において，本願発明と相違してい＼nないとの上記認定を裏付けるものであるといえる。 また，甲１には，農業用施設についての記載（【００１０】）がある上，乙３（国 際公開第２０１２／１２８２４４号公報），乙４（国際公開第２０１２／０４３３８ １号公報）及び乙５（特開２０１２−２１６６０９号公報）には，それぞれ，屋根 に太陽光を施設内に導入し得る太陽電池パネルを設けた施設内で，植物を栽培する ことが記載されているから，これらのことは，甲１発明が，太陽電池パネル材を野 菜の栽培に用いることが可能である点において，本願発明と相違していないとの上記認定を裏付けるものであるといえる。＼n
以上の(1)ア，イから明らかなように，太陽電池モジュールを構成するに際＼nして，略円形状の半導体ウエハを切断せずにそのまま用いた太陽電池セルを用いる ことで，材料ロスを少なくし，低コストのものとすることは，本願出願前において 周知の技術であると認められる。 太陽電池パネルにおいて低コスト化を図ることは，一般的な課題といえるのであ って，甲１発明に係る「太陽電池パネル材」においても，低コストのものとするこ とは，当然に要求されるものであるところ，甲１発明の「円形状の太陽電池セル３ ０」を得るにあたり，同じ形状を持つ太陽電池セルである，略円形状の半導体ウエ ハを切断せずにそのまま用いた上記周知技術の太陽電池セルを採用することは，当 業者が容易に想到し得ることである。
・・・
原告は，1)本願発明は，ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用＼nして流体加熱を可能とする発明は，本質的には，流体加熱を可能＼とすることであり， ソーラーパネルのウエハ間の隙間を透過した日光を利用して野菜の栽培を可能＼とす る発明は，本質的には，野菜の栽培を可能とすることであるから，ウエハ間の空白＼n部分から日光を透過させる構成を備える本願発明と甲１発明とは，上記構＼成におい て異なる，2)屋根に用いた太陽光パネルにより発電する構成と，屋根に用いた温水＼nパネルにより流水を加熱する構成とを一体化するシステム構＼成を，周知技術と判断 することには無理があるから，上記システム構成が周知技術であることを理由に，＼n当該事項が甲１に記載されているに等しい事項であるとすることは誤りである，3) 甲１において，農業施設の屋根に太陽電池パネル材を用いることは示唆されている としても，ウエハ間の隙間を透過した日光を利用して「野菜の栽培」を可能とすることまで示唆されているとはいえない旨主張する。＼nしかし，本願発明の「天窓，縦窓，流体加熱，野菜の栽培を成し得る」の解釈は， 前記３(1)イのとおりであるところ，甲１発明においても太陽電池パネル材を流体加 熱や野菜の栽培の用途に用いることが可能であるから，この点において本願発明と＼n相違していない。
なお，乙１（特開２０１３−２７０９号公報）には，光透過性を有するソーラー＼n発電パネルとソーラー温水パネルを組み合わせたソ＼ーラーシステムが，乙２（特開 ２００４−１７６９８２号公報）には，太陽電池パネルの裏面側に通水管を備えた 太陽電池組込み集熱ハイブリッドモジュールが，それぞれ開示されているから，当 業者は，甲１から，甲１発明に係る太陽電池パネル材を使用した建物において，流 水加熱も行い得ることを認識することができ，このことは，甲１発明が，太陽電池 パネル材を流体加熱に用いることが可能である点において，本願発明と相違してい＼nないとの上記認定を裏付けるものであるといえる。 また，甲１には，農業用施設についての記載（【００１０】）がある上，乙３（国 際公開第２０１２／１２８２４４号公報），乙４（国際公開第２０１２／０４３３８ １号公報）及び乙５（特開２０１２−２１６６０９号公報）には，それぞれ，屋根 に太陽光を施設内に導入し得る太陽電池パネルを設けた施設内で，植物を栽培する ことが記載されているから，これらのことは，甲１発明が，太陽電池パネル材を野 菜の栽培に用いることが可能である点において，本願発明と相違していないとの上記認定を裏付けるものであるといえる。＼n
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2019.03.20
平成30(行ケ)1007 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月28日 知的財産高等裁判所
進歩性なしとした審決が維持されました。新規事項追加の拒絶理由については、判断がされませんでした。
前記(1)のとおり，甲１３には，最適化されたナッツ，種子及びナッ ツ油といった複数の供給源による脂肪酸や抗酸化物質，ポリフェノールなど，それ ぞれの栄養素の量を最適化すること（【請求項３】，【００２２】）や，異なる供給源 を使用することにより，過剰の場合は有害な特定の植物性化学物質の高濃度での送 達を回避すること（【００３１】）が示唆されている。 そうすると，甲１３発明において，植物性化学物質を，複数の異なる供給源に由 来するものとすることは，当業者が適宜採用することができる設計事項であると認 められる。
(ｲ)ａ 原告は，甲１３の「ω−３脂肪酸に対して比較的高率のω−６脂肪 酸」，「抗酸化剤及び植物性化学物質［原告注：ファイトケミカル］全般を含む組成 物」という教示，又は，「ファイトケミカルの高濃度での送達が回避される」という 教示は，特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤を まとめて提供する前提で，複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用 することを教示するものではない旨主張する。
原告の上記主張は，本願補正後発明１が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量 のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で，複数の異なる供給源 に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくものであることを 前提とするものであると解されるが，その主張を採用することができないことは， 前記(2)のとおりであるから，原告の上記主張は，理由がない。
ｂ なお，原告は，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量 は，食品供給源や，作物，産地によって異なり，複数の異なる供給源に由来する， ω-6脂肪酸及びポリフェノールを含む抗酸化剤の特定の量を維持しながら，異なる 供給源に由来するファイトケミカルを利用することは技術的に困難である旨主張す る。 ファイトケミカルの供給源であって，ω-6 脂肪酸の前駆体であるリノール酸を含 有するピーナッツ油，コーン油，ヒマワリ油等（甲２１の【０００４】【表１】，【０＼n０３３】【表２−１】，【００３４】【表＼２−２】）や，ポリフェノールを含有するオリーブ油（甲２１の【００８４】），アーモンド・クルミ・ペカン・クリ・ピーナッツ 等の抗酸化物質を含有するナッツ類（甲２１の【００２４】〜【００２６】）は，い ずれも当業者によく知られたものである。そして，ポリフェノールは，抗酸化剤の 例である（甲１５，弁論の全趣旨）。
また，証拠（甲１，２，１３，１４，２１）によると，供給源そのものや複数の 供給源から製造される組成物に含まれる ω-6 脂肪酸，ポリフェノールの含有量は， それぞれ測定可能であることが認められる。＼nそうすると，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が，供給源によ って異なるとしても，目的とするω-6 脂肪酸，抗酸化剤の配合量とするために植物 由来の栄養素の供給源を適切に組み合わせて各成分の合計量を調節することは，技 術的に困難であるとはいえない。 また，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が，作物，産地等によ って異なるとしても，それは単一の供給源でも生じ得る問題であって，異なる供給 源を組み合わせる場合に固有の問題ではなく，上記のとおり，供給源のω-6 脂肪酸， ポリフェノールの含有量が測定可能であることからすると，上記認定を左右するも＼nのではない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
ｃ 原告の相違点 1 に係るその余の主張は，いずれも，本願補正後発明 １が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤をま とめて提供する前提で，複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用す る」との技術思想に基づくことを前提とするものであると解されるところ，前記(2) のとおりであって，採用することができない。
イ 相違点２について
(ｱ) 前記(1)のとおり，甲１３には，甲１３発明に係る組成物に抗酸化物 質（【００２２】，【００２３】，【００３１】，【００３５】），ポリフェノール（【００２３】）が含まれることが示唆されており，ポリフェノールが抗酸化剤であることは，本願出願時における技術常識であった（甲１５，弁論の全趣旨）から，甲１３発明 に係る組成物において，少なくとも一種の処方物をポリフェノールを含む抗酸化剤 を含むものとすることは，当業者が適宜採用することができる設計事項であると認 められる。
(ｲ) 原告は，「ピーナッツ」は，異なる供給源に由来するファイトケミカ ルを使用した「処方物」ではなく，甲１３は，「抗酸化剤」自体を教示しているもの であって，特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤 をまとめて提供することや，当該提供を維持したまま，複数の異なる供給源に由来 するファイトケミカルを使用することを教示するものではないと主張する。 原告の上記主張は，本願補正後発明１が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量 のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で，複数の異なる供給源 に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくことを前提とする ものであると解されるところ，前記(2)のとおりであって，採用することができない。
前記(1)のとおり，甲１３には，最適化されたナッツ，種子及びナッ ツ油といった複数の供給源による脂肪酸や抗酸化物質，ポリフェノールなど，それ ぞれの栄養素の量を最適化すること（【請求項３】，【００２２】）や，異なる供給源 を使用することにより，過剰の場合は有害な特定の植物性化学物質の高濃度での送 達を回避すること（【００３１】）が示唆されている。 そうすると，甲１３発明において，植物性化学物質を，複数の異なる供給源に由 来するものとすることは，当業者が適宜採用することができる設計事項であると認 められる。
(ｲ)ａ 原告は，甲１３の「ω−３脂肪酸に対して比較的高率のω−６脂肪 酸」，「抗酸化剤及び植物性化学物質［原告注：ファイトケミカル］全般を含む組成 物」という教示，又は，「ファイトケミカルの高濃度での送達が回避される」という 教示は，特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤を まとめて提供する前提で，複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用 することを教示するものではない旨主張する。
原告の上記主張は，本願補正後発明１が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量 のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で，複数の異なる供給源 に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくものであることを 前提とするものであると解されるが，その主張を採用することができないことは， 前記(2)のとおりであるから，原告の上記主張は，理由がない。
ｂ なお，原告は，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量 は，食品供給源や，作物，産地によって異なり，複数の異なる供給源に由来する， ω-6脂肪酸及びポリフェノールを含む抗酸化剤の特定の量を維持しながら，異なる 供給源に由来するファイトケミカルを利用することは技術的に困難である旨主張す る。 ファイトケミカルの供給源であって，ω-6 脂肪酸の前駆体であるリノール酸を含 有するピーナッツ油，コーン油，ヒマワリ油等（甲２１の【０００４】【表１】，【０＼n０３３】【表２−１】，【００３４】【表＼２−２】）や，ポリフェノールを含有するオリーブ油（甲２１の【００８４】），アーモンド・クルミ・ペカン・クリ・ピーナッツ 等の抗酸化物質を含有するナッツ類（甲２１の【００２４】〜【００２６】）は，い ずれも当業者によく知られたものである。そして，ポリフェノールは，抗酸化剤の 例である（甲１５，弁論の全趣旨）。
また，証拠（甲１，２，１３，１４，２１）によると，供給源そのものや複数の 供給源から製造される組成物に含まれる ω-6 脂肪酸，ポリフェノールの含有量は， それぞれ測定可能であることが認められる。＼nそうすると，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が，供給源によ って異なるとしても，目的とするω-6 脂肪酸，抗酸化剤の配合量とするために植物 由来の栄養素の供給源を適切に組み合わせて各成分の合計量を調節することは，技 術的に困難であるとはいえない。 また，ω-6 脂肪酸，抗酸化剤及びポリフェノールの含有量が，作物，産地等によ って異なるとしても，それは単一の供給源でも生じ得る問題であって，異なる供給 源を組み合わせる場合に固有の問題ではなく，上記のとおり，供給源のω-6 脂肪酸， ポリフェノールの含有量が測定可能であることからすると，上記認定を左右するも＼nのではない。したがって，原告の上記主張は理由がない。
ｃ 原告の相違点 1 に係るその余の主張は，いずれも，本願補正後発明 １が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤をま とめて提供する前提で，複数の異なる供給源に由来するファイトケミカルを使用す る」との技術思想に基づくことを前提とするものであると解されるところ，前記(2) のとおりであって，採用することができない。
イ 相違点２について
(ｱ) 前記(1)のとおり，甲１３には，甲１３発明に係る組成物に抗酸化物 質（【００２２】，【００２３】，【００３１】，【００３５】），ポリフェノール（【００２３】）が含まれることが示唆されており，ポリフェノールが抗酸化剤であることは，本願出願時における技術常識であった（甲１５，弁論の全趣旨）から，甲１３発明 に係る組成物において，少なくとも一種の処方物をポリフェノールを含む抗酸化剤 を含むものとすることは，当業者が適宜採用することができる設計事項であると認 められる。
(ｲ) 原告は，「ピーナッツ」は，異なる供給源に由来するファイトケミカ ルを使用した「処方物」ではなく，甲１３は，「抗酸化剤」自体を教示しているもの であって，特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量のポリフェノールを含む抗酸化剤 をまとめて提供することや，当該提供を維持したまま，複数の異なる供給源に由来 するファイトケミカルを使用することを教示するものではないと主張する。 原告の上記主張は，本願補正後発明１が「特定の量のω−６脂肪酸及び特定の量 のポリフェノールを含む抗酸化剤をまとめて提供する前提で，複数の異なる供給源 に由来するファイトケミカルを使用する」との技術思想に基づくことを前提とする ものであると解されるところ，前記(2)のとおりであって，採用することができない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2019.03.15
平成30(ワ)19731 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年2月28日 東京地方裁判所
脚を写した写真について著作物性ありとして、東京地裁47部は発信者情報の開示を認めました。該当写真は、判決文中にあります。
写真は，被写体の選択・組合せ・配置，構図・カメラアングルの設定，シャ＼nッターチャンスの捕捉，被写体と光線との関係（順光，逆光，斜光等），陰影 の付け方，色彩の配合，部分の強調・省略，背景等の諸要素を総合してなる一 つの表現であり，そこに撮影者等の個性が何らかの形で表＼れていれば創作性が 認められ，著作物に当たるというべきである。 これを本件についてみると，本件写真２は，別紙写真目録２記載のとおりで あるところ，フローリング上にスリッパを履いて真っすぐに伸ばした状態の両 脚とテーブルの一部を主たる被写体とし，大腿部の上方から足先に向けたアン グルで，右斜め前方からの光を取り入れることで陰影を作り出すとともに脚の 一部を白っぽく見せ，また，当該光線の白色と，テーブル，スリッパ及びショ ートパンツの白色とが組み合わさることで，脚全体が白っぽくきれいに映るよ うに撮影されたカラー写真であり，被写体の選択・組合せ，被写体と光線との 関係，陰影の付け方，色彩の配合等の総合的な表現において，撮影者の個性が＼n表れているものといえる。したがって，本件写真２は，創作的表＼現として，写真の著作物であると認められる。これに反する被告の主張は採用できない。
２ 争点２（公衆送信権侵害の成否）
(1) 本質的特徴を感得できるかについて
著作物の公衆送信権侵害が成立するためには，これに接する者が既存の著 作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができることを要する。＼nこれを本件についてみると，証拠（甲３の２，９）及び弁論の全趣旨によ れば，本件画像には，本件写真２の下側の一部がほんの僅かに切り落とされ ているほかは，本件写真２がそのまま用いられていることが認められる。そ して，本件画像は，解像度が低く，本件写真と比較して全体的にぼやけたも のとなっているものの，依然として，上記１で説示した，本件写真２の被写 体の選択・組合せ，被写体と光線との関係，陰影の付け方，色彩の配合等の 総合的な表現の同一性が維持されていると認められる。＼nしたがって，本件画像は，これに接する者が，本件写真２の表現上の本質＼n的な特徴を直接感得することができるものであると認められる。これに反す る被告の主張は採用できない。
(2) 本件画像アップロードと本件投稿の関係について
ア 前記前提事実(3)，証拠（甲３，５，６，１１ないし１３）及び弁論の 全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(ｱ) 「たぬピク」は，「up@vpic（省略）」宛てに画像を添付したメール を送信すると，当該画像がインターネット上にアップロードされたＵＲ Ｌが，送信元のメールアドレス宛てに返信され，当該ＵＲＬを第三者に 送るなどして，当該画像を第三者と共有することができるサービスであ る。
(ｲ) 本件掲示板を含むたぬき掲示板（2ch2（省略））をスマートフォンで 表示する場合には，「たぬピク」により取得した，画像のＵＲＬが投稿されると，当該ＵＲＬが表＼示されるのではなく，当該ＵＲＬにアップロ ードされている画像自体が表示される仕組みとなっている。これにより，＼n当該ＵＲＬをクリックしなくても，たぬき掲示板上において，他の利用 者と画像を共有することが可能となっている。＼n
(ｳ) 本件画像は，平成３０年３月２２日午後１１時５３分４１秒に，「up @vpic（省略）」宛てにメール送信され，本件画像ＵＲＬ上にアップロ ードされた（本件画像アップロード）。
(ｴ) 本件画像ＵＲＬは，同日午後１１時５４分４６秒に，被告の提供する インターネット接続サービスを利用して，本件掲示板に投稿された（本 件投稿）。
イ 以上の事実関係を前提に，本件投稿によって公衆送信権の侵害が成立す るか検討する。
まず，本件画像は，前記ア(ｳ)のとおり，本件投稿に先立って，インター ネット上にアップロードされているが，この段階では，本件画像ＵＲＬは 「up@vpic（省略）」にメールを送信した者しか知らない状態にあり，いま だ公衆によって受信され得るものとはなっていないため，本件画像を「up @vpic（省略）」宛てにメール送信してアップロードする行為（本件画像ア ップロード）のみでは，公衆送信権の侵害にはならないというべきである。 もっとも，本件においては，前記ア(ｳ)及び(ｴ)のとおり，メール送信に よる本件画像のアップロード行為（本件画像アップロード）と，本件画像 ＵＲＬを本件掲示板に投稿する行為（本件投稿）が１分０５秒のうちに行 われているところ，本件画像ＵＲＬは本件画像をメール送信によりアップ ロードした者にしか返信されないという仕組み（前記ア(ｱ)）を前提とすれ ば，１分０５秒というごく短時間のうちに無関係の第三者が当該ＵＲＬを 入手してこれを本件掲示板に書き込むといったことは想定し難いから，本 件画像アップロードを行った者と本件投稿を行った者は同一人物であると 認めるのが相当である。そして，前記ア(ｲ)のとおり，本件画像ＵＲＬが本 件掲示板に投稿されることにより，本件掲示板をスマートフォンで閲覧し た者は，本件画像ＵＲＬ上にアップロードされている本件画像を本件掲示板上で見ることができるようになる。そうすると，本件投稿自体は，ＵＲ Ｌを書き込む行為にすぎないとしても，本件投稿をした者は，本件画像を アップロードし，そのＵＲＬを本件掲示板に書き込むことで，本件画像の データが公衆によって受信され得る状態にしたものであるから，これを全 体としてみれば，本件投稿により，原告の本件写真２に係る公衆送信権が 侵害されたものということができる。以上の認定に反する被告の主張は採 用できない。
３ 小括
以上からすれば，本件投稿により，原告の本件写真２に係る著作権（公衆送 信権）が侵害されたことが明らかであると認められる。また，原告がかかる著 作権侵害の不法行為による損害賠償請求権を行使するためには，被告が保有す る別紙発信者情報目録記載の情報が必要であると認められる。
写真は，被写体の選択・組合せ・配置，構図・カメラアングルの設定，シャ＼nッターチャンスの捕捉，被写体と光線との関係（順光，逆光，斜光等），陰影 の付け方，色彩の配合，部分の強調・省略，背景等の諸要素を総合してなる一 つの表現であり，そこに撮影者等の個性が何らかの形で表＼れていれば創作性が 認められ，著作物に当たるというべきである。 これを本件についてみると，本件写真２は，別紙写真目録２記載のとおりで あるところ，フローリング上にスリッパを履いて真っすぐに伸ばした状態の両 脚とテーブルの一部を主たる被写体とし，大腿部の上方から足先に向けたアン グルで，右斜め前方からの光を取り入れることで陰影を作り出すとともに脚の 一部を白っぽく見せ，また，当該光線の白色と，テーブル，スリッパ及びショ ートパンツの白色とが組み合わさることで，脚全体が白っぽくきれいに映るよ うに撮影されたカラー写真であり，被写体の選択・組合せ，被写体と光線との 関係，陰影の付け方，色彩の配合等の総合的な表現において，撮影者の個性が＼n表れているものといえる。したがって，本件写真２は，創作的表＼現として，写真の著作物であると認められる。これに反する被告の主張は採用できない。
２ 争点２（公衆送信権侵害の成否）
(1) 本質的特徴を感得できるかについて
著作物の公衆送信権侵害が成立するためには，これに接する者が既存の著 作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができることを要する。＼nこれを本件についてみると，証拠（甲３の２，９）及び弁論の全趣旨によ れば，本件画像には，本件写真２の下側の一部がほんの僅かに切り落とされ ているほかは，本件写真２がそのまま用いられていることが認められる。そ して，本件画像は，解像度が低く，本件写真と比較して全体的にぼやけたも のとなっているものの，依然として，上記１で説示した，本件写真２の被写 体の選択・組合せ，被写体と光線との関係，陰影の付け方，色彩の配合等の 総合的な表現の同一性が維持されていると認められる。＼nしたがって，本件画像は，これに接する者が，本件写真２の表現上の本質＼n的な特徴を直接感得することができるものであると認められる。これに反す る被告の主張は採用できない。
(2) 本件画像アップロードと本件投稿の関係について
ア 前記前提事実(3)，証拠（甲３，５，６，１１ないし１３）及び弁論の 全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(ｱ) 「たぬピク」は，「up@vpic（省略）」宛てに画像を添付したメール を送信すると，当該画像がインターネット上にアップロードされたＵＲ Ｌが，送信元のメールアドレス宛てに返信され，当該ＵＲＬを第三者に 送るなどして，当該画像を第三者と共有することができるサービスであ る。
(ｲ) 本件掲示板を含むたぬき掲示板（2ch2（省略））をスマートフォンで 表示する場合には，「たぬピク」により取得した，画像のＵＲＬが投稿されると，当該ＵＲＬが表＼示されるのではなく，当該ＵＲＬにアップロ ードされている画像自体が表示される仕組みとなっている。これにより，＼n当該ＵＲＬをクリックしなくても，たぬき掲示板上において，他の利用 者と画像を共有することが可能となっている。＼n
(ｳ) 本件画像は，平成３０年３月２２日午後１１時５３分４１秒に，「up @vpic（省略）」宛てにメール送信され，本件画像ＵＲＬ上にアップロ ードされた（本件画像アップロード）。
(ｴ) 本件画像ＵＲＬは，同日午後１１時５４分４６秒に，被告の提供する インターネット接続サービスを利用して，本件掲示板に投稿された（本 件投稿）。
イ 以上の事実関係を前提に，本件投稿によって公衆送信権の侵害が成立す るか検討する。
まず，本件画像は，前記ア(ｳ)のとおり，本件投稿に先立って，インター ネット上にアップロードされているが，この段階では，本件画像ＵＲＬは 「up@vpic（省略）」にメールを送信した者しか知らない状態にあり，いま だ公衆によって受信され得るものとはなっていないため，本件画像を「up @vpic（省略）」宛てにメール送信してアップロードする行為（本件画像ア ップロード）のみでは，公衆送信権の侵害にはならないというべきである。 もっとも，本件においては，前記ア(ｳ)及び(ｴ)のとおり，メール送信に よる本件画像のアップロード行為（本件画像アップロード）と，本件画像 ＵＲＬを本件掲示板に投稿する行為（本件投稿）が１分０５秒のうちに行 われているところ，本件画像ＵＲＬは本件画像をメール送信によりアップ ロードした者にしか返信されないという仕組み（前記ア(ｱ)）を前提とすれ ば，１分０５秒というごく短時間のうちに無関係の第三者が当該ＵＲＬを 入手してこれを本件掲示板に書き込むといったことは想定し難いから，本 件画像アップロードを行った者と本件投稿を行った者は同一人物であると 認めるのが相当である。そして，前記ア(ｲ)のとおり，本件画像ＵＲＬが本 件掲示板に投稿されることにより，本件掲示板をスマートフォンで閲覧し た者は，本件画像ＵＲＬ上にアップロードされている本件画像を本件掲示板上で見ることができるようになる。そうすると，本件投稿自体は，ＵＲ Ｌを書き込む行為にすぎないとしても，本件投稿をした者は，本件画像を アップロードし，そのＵＲＬを本件掲示板に書き込むことで，本件画像の データが公衆によって受信され得る状態にしたものであるから，これを全 体としてみれば，本件投稿により，原告の本件写真２に係る公衆送信権が 侵害されたものということができる。以上の認定に反する被告の主張は採 用できない。
３ 小括
以上からすれば，本件投稿により，原告の本件写真２に係る著作権（公衆送 信権）が侵害されたことが明らかであると認められる。また，原告がかかる著 作権侵害の不法行為による損害賠償請求権を行使するためには，被告が保有す る別紙発信者情報目録記載の情報が必要であると認められる。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 公衆送信
>> 発信者情報開示
>> ピックアップ対象
2019.03.14
平成27(ワ)16423 不正競争 民事訴訟 平成30年11月29日 東京地方裁判所(46部)
漏れてましたのでアップしました。ソフトウェアのソ＼ースコードを流用したことが、不正競争行為に該当すると判断されました。問題となったのは、原告ソフトウェアについて、原告外部の技術者としてその開発，制作に携わり，その後，被告から委託を受け，被告ソ＼フトウェアの実際の開発，制作を担当したＢの行為です。前訴で著作権侵害を争いましたが、1審、2審とも著作権を侵害しないと判断されています。損害認定については、原告の利益＊被告の譲渡数量をベースとして９５％の滅失事由があると認定されました。
本件鑑定で用いられたソースコードの分析の手法及びその鑑定結果の概要＼nは以下のとおりである。（鑑定の結果〔４頁ないし１２頁，１７頁，２４頁ない し２７頁〕）
ア 本件鑑定においては，原告の意見等も踏まえ，本件ソースコードのうち１＼n１４種類のソースファイルが鑑定対象とされ，本件ソ＼ースコードのうち一つ または複数のソースコードに対して被告ソ＼フトウェアの複数のソースコー＼nドを比較すべき場合があることから，３００組のソースコードのペアについ＼nて，一致点の有無等が判断された。
イ 前記の３００組のソースコードのペアについて，類似性や共通性を判断す＼nるため，８種類のコードクローン検出（コードクローンとはソースコード中に相互に一致又は類似したコード断片をいう。）を実施した。＼n８種類のコードクローン検出の方法の概要は，1)識別子とリテラルのオー バーラップ係数を用いて名前の包含度合いを確認する，2)識別子とリテラル のコサイン係数を用いて名前の一致度合いを確認する，3)識別子とリテラル の部分文字列のオーバーラップ係数を用いて名前の文字並びの包含度合い を確認する，4)識別子とリテラルの部分文字列のコサイン係数を用いて名前 の文字並びの一致度合いを確認する，5)コメントの部分文字列のオーバーラ ップ係数を用いてコメントの文字並びの包含度合いを確認する，6)コメント の文字列のコサイン係数を用いてコメントの文字並びの一致度合いを確認 する，7)キーワードや記号の系列にＳｍｉｔｈ−Ｗａｔｅｒｍａｎアルゴリ ズムを適用してソースコードの文字並びの一致度合いを確認する，8)前記ア ルゴリズムをソースコードの長さで正規化してソ＼ースコードの構造の一致＼n度合いを確認するというものであった。
ウ 前記イの８種類のコードクローン検出を実施し，１種類以上の方法で類似 性についての一定の閾値を超えたものを要注意コード・ペアとして取り扱っ た。この要注意コード・ペアは，３００組中５７組存在した。
エ 前記ウの結果を参考にしつつ，鑑定人が３００組全てのソースコードのペ＼nアについて目視確認を行い，共通性や類似性が疑われるソースコードのペア＼nを選んだ。その結果，原告ソフトウェアのソ＼ースファイルと被告ソフトウェアのソ＼ースファイルには，1)「ＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｈ」と「Ｓ ｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｈ」（順に，原告ソフトウェアのソ＼ースファイル と被告ソフトウェアのソ＼ースファイル。以下，同じ。），2)「ＧｌｏｂａｌＳ ｅｔｔｉｎｇｓ．ｃｐｐ」と「ＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｃｐｐ」，3)「Ｓ ＳＴＤＢ．ｃｐｐ」と「Ｍｄｂ．ｃｐｐ」，4)「ＡｕｔｏＬｏｃｋｅｒ．ｈ」 と「ＳａｆｅＬｏｃｋｅｒ．ｈ」，5)「ＡｕｔｏＬｏｃｋｅｒ．ｃｐｐ」と「Ｓ ａｆｅＬｏｃｋｅｒ．ｃｐｐ」につき，共通性や類似性が疑われる箇所が発見された（類似箇所１ないし５）。
・・・・
鑑定人は，類似箇所１ないし４について原告と被告のソースコードが不自＼n然に類似・共通する箇所が存在すると判断し，類似箇所５については原告と 被告のソースコードに類似性や共通性が見られるがその理由が不自然であ＼nるとまではいえないと判断した。
・・・
キ 鑑定人は，類似箇所１ないし５について，原告ソフトウェアを参照せずに＼n被告らが独自に作成することが可能であるか否かにつき，以下のとおり判断＼nした。
類似箇所１について
原告ソフトウェアのソ＼ースコードの一部がサンプルで公開されていた などといった外部要因がないことを前提とすれば，原告ソフトウェアと被＼n告ソフトウェアの開発者は必ず同一人物である。被告ソ＼フトウェアを開発 する際に原告ソフトウェアを参照した可能＼性が高いが，参照せずに開発す ることが全く不可能であるとまでは言い切れない。＼nもっとも，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアの開発者が同一人物で あり，その人物の記憶を手掛かりとしても，原告ソフトウェアのソ＼ースコ ードを参照せずに類似箇所１で見られるような細かい特徴まで一致させ ることは難しいと考えることが自然である。
・・・
類似箇所１ないし３について，本件ソースコードの被告＼nらによる使用等があったと認められる。そして，Ｂが，原告ソフトウェアの開＼n発に携わった者の一人であり，被告ソフトウェアについて実際の開発，制作を＼n担当したこと（前提事実 ）及び弁論の全趣旨から，Ｂは，被告ソフトウェア＼nの開発の際，本件ソースコードの類似箇所１ないし３に対応する部分を使用し＼nて被告ソフトウェアを制作等し，もって，類似箇所１ないし３を被告フェイス＼nに対して開示し，また，被告フェイスにおいてそれを取得して使用したと認め られる。
類似箇所４について
前記１(1)によれば，類似箇所４については，被告ソフトウェアのデータベー＼nスで用いられている５２件のフィールドの名前が原告ソフトウェアのデータ＼nベースで用いられているものと同じであると指摘されており，被告らもＴｅｍ ｐｌａｔｅ．ｍｄｂの複製について認めていることに照らせば，類似箇所４に ついては，類似箇所１ないし３についてと同様の理由から，Ｂから被告フェイ スに対する開示及び被告フェイスによるその使用があったと認められる。
・・・
イ 原告ソフトウェアが開発されるに至った経緯や原告ソ＼フトウェアの開発 の際のＢの勤務の形態等に照らしても，原告ソフトウェアの開発，制作は原＼n告の指示に基づきされたといえるものであり，本件ソースコードは原告が保＼n有すると認められる。そして，原告ソフトウェアの開発，制作に携わった者＼nの一人であるＢは，類似箇所１ないし３が本件ソースコードの一部であるこ＼nとや，販売用ソフトウェアのソ＼ースコードという本件ソースコードの性質や＼nその開発等の経緯等から，それが原告が保有する営業秘密であることを認識 できたといえる。 これらを考慮すると，Ｂが原告ソフトウェアと販売上も競合する被告ソ＼フ トウェアを開発，制作するに当たって類似箇所１ないし３を使用したことは原告から示された営業秘密を，図利加害目的をもって被告フェイスに開示し たものと認めることが相当である（不競法２条１項７号）。 被告フェイスは，被告ソフトウェアが原告ソ＼フトウェアと同種の製品であ り，字幕データファイル等について互換性を有するという特徴を有するもの であることや，上記のような機能を有する被告ソ＼フトウェアの開発を具体的 に行うＢが原告ソフトウェアの開発に携わった者の一人であったことは認＼n識していたと認められる。これらのことから，被告フェイスは，被告ソフト＼nウェアの具体的な開発を委託したＢによる被告ソフトウェアの開発過程等＼nにおいて違法行為が行われないよう特に注意を払うべき立場にあった。不競 法２条１項８号にいう重過失とは，取引上要求される注意義務を尽くせば容易に不正開示行為等が判明するにもかかわらずその義務に違反した場合を いうところ，被告フェイスにおいて，前記の事情に照らせば，前記の注意義 務を尽くせば被告ソフトウェアの開発過程等においてＢの不正開示行為が＼n介在したことが容易に判明したといえ，被告フェイスは，少なくとも重過失 により，原告の営業秘密である類似箇所１ないし３をＢから取得し，それら を被告ソフトウェアに用いて販売したと認めるのが相当である（不競法２条＼n１項８号）。 Ａについて，被告ソフトウェアの開発，制作に当たって，具体的な本件ソ＼ ースコードを被告フェイスに開示した事実を認めるには足りないし，その他， Ａにおいて，不正競争行為となる事実を認めるに足りる証拠はない。したが って，Ａについて，不正競争行為は認められない。
イ 被告らは，類似箇所１ないし３が被告ソフトウェアのソ＼ースコードと一致 ないし類似するに至った原因は，Ｂが，原告ソフトウェアを開発するに際し＼nてライブラリの選択等のために独自に自らのパソコンで作成し，そのパソ＼コ ンに残っていた簡易な評価プログラムやそのプログラムに含まれる変数定 義部分を被告ソフトウェアの開発の際にも参照したことにあり，そのような＼n行為は非難されるべきものではないなどと主張する。しかしながら，同事実関係を裏付ける証拠はない。また，前記の評価プロ グラムは，それが作成，使用されたとしても，その評価の対象となる本件ソ＼nースコードの存在を前提として作成，使用されたものと考えられ，変数定義 部分が前記評価プログラムの作成又は使用によってＢのパソコンに残って＼nいたとしても，それが本件ソースコードの一部である以上，前記に述べたと＼nころと同様の理由により，原告から示された営業秘密であるとするのが相当 であり，また，Ｂにおいて，そのことを認識することができたといえる。こ れらに照らせば，被告らの主張は，Ｂにおいて類似箇所１ないし３を被告ソ＼nフトウェアの開発の際に使用する行為が不競法２条１項７号にいう不正競 争に該当するなどの前記結論を左右するものではない。
・・・
前記(1)アのとおり，被告ソフトウェアの販売数は，主として業務用として＼n利用されるドングル版が●（省略）● ここで，オンライン版とスクール版の前記個数については同一顧客によっ て更新された回数が含まれているところ，オンライン版とスクール版につい ては，価格（更新の価格も含む。）がドングル版に比較して相当安価に設定さ れていて，同一顧客による同内容のソフトウェアの継続利用とその更新を前＼n提としている部分があると認められる。このことに原告ソフトウェアの価格＼nから推測されるその利用方法を考慮すると，本件においては，オンライン版 とスクール版については，不競法５条１項にいう「譲渡数量」としては，同 一顧客に対する販売を１個とすることが相当であるというべきである。 したがって，不競法５条１項における被告ソフトウェアの譲渡数量は，ド＼nングル版が●（省略）●であると認めるのが相当である。
イ 原告ソフトウェアの単位数量当たりの利益の額＼n
前記 ウのとおり，主として業務用に利用される原告ソフトウェアの価格は，基本編集機能＼を搭載したもので２８万円である。また，前記 オのとお り，主として教育用に利用される原告ソフトウェアの価格は，割引を考慮し＼nない場合は２万４８００円である。 そして，平成２１年から平成２３年までの間及び平成２７年について，減 価償却費や人件費を控除して算出された原告商品の利益率は，最も利益率が 低い期間の利益率においても５３．２パーセントを超えること（甲３８の２， 甲１３３）及び弁論の全趣旨から，原告ソフトウェアの限界利益の利益率は，＼n少なくとも４０パーセントであると認められる。 以上によれば，主として業務用に利用される原告ソフトウェアの前記利益＼nの額は１１万２０００円（２８万円×０．４），主として教育用に利用される 原告ソフトウェアの前記利益の額は９９２０円（２万４８００円×０．４）＼nであると認められる。 これに対し，原告は，原告ソフトウェアの価格は９０万７２００円である＼nと主張する。しかしながら，前記 廉価版である「ＳＳＴＧ１ Ｌｉｔｅ」を１４万２０００円で販売している。 また，９０万７２００円という金額は高等機能オプションやデータのインポ＼nート／エクスポートオプション等の大部分を搭載した場合における金額で あるところ，前記 のとおり，原告ソフトウェアを利用する顧客の中には＼n個人の顧客もかなりの割合で存在しており，そのような個人の顧客が基本編 集機能に加えてそれらのオプションを搭載したものを購入しているか否か＼nは証拠上明らかではなく，むしろ，証拠（乙５，４２）によれば個人の顧客 の９７パーセントは基本編集機能のみを購入していることがうかがわれる。＼nしたがって，原告の前記主張は採用できない。
ウ 小括
前記ア及びイによれば，以下の計算式のとおり，主として業務用に利用さ れるソフトウェアの関係では２６５４万４０００円が原告の損害額と推定＼nされ，主として教育用に利用されるソフトウェアの関係では１１２３万９３＼n６０円が原告の損害額と推定される（合計３７７８万３３６０円）。
（計算式）
●（省略）●
エ 推定覆滅事由についての検討
前記３のとおり，被告ソフトウェアに関連し，原告の営業秘密である類似＼n箇所１ないし３についてＢ及び被告フェイスの不正競争行為が認められる。 ここで，類似箇所１ないし３はいずれも変数定義部分等であり，ソフトウェ＼nアの動作に不可欠な有用な部分ではあるが，ソフトウェアの画面表＼示，イン ターフェイスや動作といったソフトウェアの利用者に関係する機能＼等の制 御に直接的に関係する部分ではなく，また，類似箇所１ないし３の内容に照 らし，それらが被告ソフトウェアに対して他のソ＼フトウェアでは一般的とは いえない特別の動作をもたらすものであるとは認められない。他方，前記１ とおり，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアのソースコードは，類似＼n箇所１ないし５以外に類似している箇所があるとは認められず，ソフトウェアの利用者に関係する機能＼等の制御に直接的に関係する部分については原 告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアの間に共通する部分は存在していない ともいえる。 これらを考慮すると，被告らの不正競争行為が被告ソフトウェアの利用者＼nに関係する機能を同種のソ＼フトウェアに関する機能と大きく異なるものに＼nしたとは直ちにはいえず，被告ソフトウェアの売上げは，基本的には，被告＼nソフトウェアの不正競争行為ではない行為により作成された機能＼に基づく 商品としての価値や被告フェイスの営業努力等によって実現されていたと するのが相当である。
以上によれば，被告ソフトウェアの譲渡数量のうちの相当程度の数量の原＼n告ソフトウェアについて，原告が販売することができなかった事情があると＼n認めるのが相当であり，以上のほか，本件にあらわれた一切の事情を総合的 に勘案すれば前記ウの推定は９５パーセントの限度で覆滅し，被告フェイス 及びＢによる不正競争によって原告に生じた損害は，前記ウ記載の損害の５ パーセントであると認めるのが相当である。また，弁護士費用としては，１０万円をもって相当と認める。 なお，被告らは，「おこ助」と称する字幕ソフトウェアがシェアを拡大して＼nおり，原告ソフトウェアとの競合品が存在していることが推定覆滅事由に該＼n当するなど主張するが，前記「おこ助」の販売台数や機能等の詳細は明らか＼nでなく，むしろ，証拠（乙３８，３９）によれば前記「おこ助」は主として 聴覚障がい者向けの字幕制作のためのソフトウェアであることがうかがわ＼nれることに照らせば，前記「おこ助」が原告ソフトウェアの競合品であるこ＼nとを理由とした被告らの前記主張は認められない。
本件鑑定で用いられたソースコードの分析の手法及びその鑑定結果の概要＼nは以下のとおりである。（鑑定の結果〔４頁ないし１２頁，１７頁，２４頁ない し２７頁〕）
ア 本件鑑定においては，原告の意見等も踏まえ，本件ソースコードのうち１＼n１４種類のソースファイルが鑑定対象とされ，本件ソ＼ースコードのうち一つ または複数のソースコードに対して被告ソ＼フトウェアの複数のソースコー＼nドを比較すべき場合があることから，３００組のソースコードのペアについ＼nて，一致点の有無等が判断された。
イ 前記の３００組のソースコードのペアについて，類似性や共通性を判断す＼nるため，８種類のコードクローン検出（コードクローンとはソースコード中に相互に一致又は類似したコード断片をいう。）を実施した。＼n８種類のコードクローン検出の方法の概要は，1)識別子とリテラルのオー バーラップ係数を用いて名前の包含度合いを確認する，2)識別子とリテラル のコサイン係数を用いて名前の一致度合いを確認する，3)識別子とリテラル の部分文字列のオーバーラップ係数を用いて名前の文字並びの包含度合い を確認する，4)識別子とリテラルの部分文字列のコサイン係数を用いて名前 の文字並びの一致度合いを確認する，5)コメントの部分文字列のオーバーラ ップ係数を用いてコメントの文字並びの包含度合いを確認する，6)コメント の文字列のコサイン係数を用いてコメントの文字並びの一致度合いを確認 する，7)キーワードや記号の系列にＳｍｉｔｈ−Ｗａｔｅｒｍａｎアルゴリ ズムを適用してソースコードの文字並びの一致度合いを確認する，8)前記ア ルゴリズムをソースコードの長さで正規化してソ＼ースコードの構造の一致＼n度合いを確認するというものであった。
ウ 前記イの８種類のコードクローン検出を実施し，１種類以上の方法で類似 性についての一定の閾値を超えたものを要注意コード・ペアとして取り扱っ た。この要注意コード・ペアは，３００組中５７組存在した。
エ 前記ウの結果を参考にしつつ，鑑定人が３００組全てのソースコードのペ＼nアについて目視確認を行い，共通性や類似性が疑われるソースコードのペア＼nを選んだ。その結果，原告ソフトウェアのソ＼ースファイルと被告ソフトウェアのソ＼ースファイルには，1)「ＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｈ」と「Ｓ ｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｈ」（順に，原告ソフトウェアのソ＼ースファイル と被告ソフトウェアのソ＼ースファイル。以下，同じ。），2)「ＧｌｏｂａｌＳ ｅｔｔｉｎｇｓ．ｃｐｐ」と「ＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｃｐｐ」，3)「Ｓ ＳＴＤＢ．ｃｐｐ」と「Ｍｄｂ．ｃｐｐ」，4)「ＡｕｔｏＬｏｃｋｅｒ．ｈ」 と「ＳａｆｅＬｏｃｋｅｒ．ｈ」，5)「ＡｕｔｏＬｏｃｋｅｒ．ｃｐｐ」と「Ｓ ａｆｅＬｏｃｋｅｒ．ｃｐｐ」につき，共通性や類似性が疑われる箇所が発見された（類似箇所１ないし５）。
・・・・
鑑定人は，類似箇所１ないし４について原告と被告のソースコードが不自＼n然に類似・共通する箇所が存在すると判断し，類似箇所５については原告と 被告のソースコードに類似性や共通性が見られるがその理由が不自然であ＼nるとまではいえないと判断した。
・・・
キ 鑑定人は，類似箇所１ないし５について，原告ソフトウェアを参照せずに＼n被告らが独自に作成することが可能であるか否かにつき，以下のとおり判断＼nした。
類似箇所１について
原告ソフトウェアのソ＼ースコードの一部がサンプルで公開されていた などといった外部要因がないことを前提とすれば，原告ソフトウェアと被＼n告ソフトウェアの開発者は必ず同一人物である。被告ソ＼フトウェアを開発 する際に原告ソフトウェアを参照した可能＼性が高いが，参照せずに開発す ることが全く不可能であるとまでは言い切れない。＼nもっとも，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアの開発者が同一人物で あり，その人物の記憶を手掛かりとしても，原告ソフトウェアのソ＼ースコ ードを参照せずに類似箇所１で見られるような細かい特徴まで一致させ ることは難しいと考えることが自然である。
・・・
類似箇所１ないし３について，本件ソースコードの被告＼nらによる使用等があったと認められる。そして，Ｂが，原告ソフトウェアの開＼n発に携わった者の一人であり，被告ソフトウェアについて実際の開発，制作を＼n担当したこと（前提事実 ）及び弁論の全趣旨から，Ｂは，被告ソフトウェア＼nの開発の際，本件ソースコードの類似箇所１ないし３に対応する部分を使用し＼nて被告ソフトウェアを制作等し，もって，類似箇所１ないし３を被告フェイス＼nに対して開示し，また，被告フェイスにおいてそれを取得して使用したと認め られる。
類似箇所４について
前記１(1)によれば，類似箇所４については，被告ソフトウェアのデータベー＼nスで用いられている５２件のフィールドの名前が原告ソフトウェアのデータ＼nベースで用いられているものと同じであると指摘されており，被告らもＴｅｍ ｐｌａｔｅ．ｍｄｂの複製について認めていることに照らせば，類似箇所４に ついては，類似箇所１ないし３についてと同様の理由から，Ｂから被告フェイ スに対する開示及び被告フェイスによるその使用があったと認められる。
・・・
イ 原告ソフトウェアが開発されるに至った経緯や原告ソ＼フトウェアの開発 の際のＢの勤務の形態等に照らしても，原告ソフトウェアの開発，制作は原＼n告の指示に基づきされたといえるものであり，本件ソースコードは原告が保＼n有すると認められる。そして，原告ソフトウェアの開発，制作に携わった者＼nの一人であるＢは，類似箇所１ないし３が本件ソースコードの一部であるこ＼nとや，販売用ソフトウェアのソ＼ースコードという本件ソースコードの性質や＼nその開発等の経緯等から，それが原告が保有する営業秘密であることを認識 できたといえる。 これらを考慮すると，Ｂが原告ソフトウェアと販売上も競合する被告ソ＼フ トウェアを開発，制作するに当たって類似箇所１ないし３を使用したことは原告から示された営業秘密を，図利加害目的をもって被告フェイスに開示し たものと認めることが相当である（不競法２条１項７号）。 被告フェイスは，被告ソフトウェアが原告ソ＼フトウェアと同種の製品であ り，字幕データファイル等について互換性を有するという特徴を有するもの であることや，上記のような機能を有する被告ソ＼フトウェアの開発を具体的 に行うＢが原告ソフトウェアの開発に携わった者の一人であったことは認＼n識していたと認められる。これらのことから，被告フェイスは，被告ソフト＼nウェアの具体的な開発を委託したＢによる被告ソフトウェアの開発過程等＼nにおいて違法行為が行われないよう特に注意を払うべき立場にあった。不競 法２条１項８号にいう重過失とは，取引上要求される注意義務を尽くせば容易に不正開示行為等が判明するにもかかわらずその義務に違反した場合を いうところ，被告フェイスにおいて，前記の事情に照らせば，前記の注意義 務を尽くせば被告ソフトウェアの開発過程等においてＢの不正開示行為が＼n介在したことが容易に判明したといえ，被告フェイスは，少なくとも重過失 により，原告の営業秘密である類似箇所１ないし３をＢから取得し，それら を被告ソフトウェアに用いて販売したと認めるのが相当である（不競法２条＼n１項８号）。 Ａについて，被告ソフトウェアの開発，制作に当たって，具体的な本件ソ＼ ースコードを被告フェイスに開示した事実を認めるには足りないし，その他， Ａにおいて，不正競争行為となる事実を認めるに足りる証拠はない。したが って，Ａについて，不正競争行為は認められない。
イ 被告らは，類似箇所１ないし３が被告ソフトウェアのソ＼ースコードと一致 ないし類似するに至った原因は，Ｂが，原告ソフトウェアを開発するに際し＼nてライブラリの選択等のために独自に自らのパソコンで作成し，そのパソ＼コ ンに残っていた簡易な評価プログラムやそのプログラムに含まれる変数定 義部分を被告ソフトウェアの開発の際にも参照したことにあり，そのような＼n行為は非難されるべきものではないなどと主張する。しかしながら，同事実関係を裏付ける証拠はない。また，前記の評価プロ グラムは，それが作成，使用されたとしても，その評価の対象となる本件ソ＼nースコードの存在を前提として作成，使用されたものと考えられ，変数定義 部分が前記評価プログラムの作成又は使用によってＢのパソコンに残って＼nいたとしても，それが本件ソースコードの一部である以上，前記に述べたと＼nころと同様の理由により，原告から示された営業秘密であるとするのが相当 であり，また，Ｂにおいて，そのことを認識することができたといえる。こ れらに照らせば，被告らの主張は，Ｂにおいて類似箇所１ないし３を被告ソ＼nフトウェアの開発の際に使用する行為が不競法２条１項７号にいう不正競 争に該当するなどの前記結論を左右するものではない。
・・・
前記(1)アのとおり，被告ソフトウェアの販売数は，主として業務用として＼n利用されるドングル版が●（省略）● ここで，オンライン版とスクール版の前記個数については同一顧客によっ て更新された回数が含まれているところ，オンライン版とスクール版につい ては，価格（更新の価格も含む。）がドングル版に比較して相当安価に設定さ れていて，同一顧客による同内容のソフトウェアの継続利用とその更新を前＼n提としている部分があると認められる。このことに原告ソフトウェアの価格＼nから推測されるその利用方法を考慮すると，本件においては，オンライン版 とスクール版については，不競法５条１項にいう「譲渡数量」としては，同 一顧客に対する販売を１個とすることが相当であるというべきである。 したがって，不競法５条１項における被告ソフトウェアの譲渡数量は，ド＼nングル版が●（省略）●であると認めるのが相当である。
イ 原告ソフトウェアの単位数量当たりの利益の額＼n
前記 ウのとおり，主として業務用に利用される原告ソフトウェアの価格は，基本編集機能＼を搭載したもので２８万円である。また，前記 オのとお り，主として教育用に利用される原告ソフトウェアの価格は，割引を考慮し＼nない場合は２万４８００円である。 そして，平成２１年から平成２３年までの間及び平成２７年について，減 価償却費や人件費を控除して算出された原告商品の利益率は，最も利益率が 低い期間の利益率においても５３．２パーセントを超えること（甲３８の２， 甲１３３）及び弁論の全趣旨から，原告ソフトウェアの限界利益の利益率は，＼n少なくとも４０パーセントであると認められる。 以上によれば，主として業務用に利用される原告ソフトウェアの前記利益＼nの額は１１万２０００円（２８万円×０．４），主として教育用に利用される 原告ソフトウェアの前記利益の額は９９２０円（２万４８００円×０．４）＼nであると認められる。 これに対し，原告は，原告ソフトウェアの価格は９０万７２００円である＼nと主張する。しかしながら，前記 廉価版である「ＳＳＴＧ１ Ｌｉｔｅ」を１４万２０００円で販売している。 また，９０万７２００円という金額は高等機能オプションやデータのインポ＼nート／エクスポートオプション等の大部分を搭載した場合における金額で あるところ，前記 のとおり，原告ソフトウェアを利用する顧客の中には＼n個人の顧客もかなりの割合で存在しており，そのような個人の顧客が基本編 集機能に加えてそれらのオプションを搭載したものを購入しているか否か＼nは証拠上明らかではなく，むしろ，証拠（乙５，４２）によれば個人の顧客 の９７パーセントは基本編集機能のみを購入していることがうかがわれる。＼nしたがって，原告の前記主張は採用できない。
ウ 小括
前記ア及びイによれば，以下の計算式のとおり，主として業務用に利用さ れるソフトウェアの関係では２６５４万４０００円が原告の損害額と推定＼nされ，主として教育用に利用されるソフトウェアの関係では１１２３万９３＼n６０円が原告の損害額と推定される（合計３７７８万３３６０円）。
（計算式）
●（省略）●
エ 推定覆滅事由についての検討
前記３のとおり，被告ソフトウェアに関連し，原告の営業秘密である類似＼n箇所１ないし３についてＢ及び被告フェイスの不正競争行為が認められる。 ここで，類似箇所１ないし３はいずれも変数定義部分等であり，ソフトウェ＼nアの動作に不可欠な有用な部分ではあるが，ソフトウェアの画面表＼示，イン ターフェイスや動作といったソフトウェアの利用者に関係する機能＼等の制 御に直接的に関係する部分ではなく，また，類似箇所１ないし３の内容に照 らし，それらが被告ソフトウェアに対して他のソ＼フトウェアでは一般的とは いえない特別の動作をもたらすものであるとは認められない。他方，前記１ とおり，原告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアのソースコードは，類似＼n箇所１ないし５以外に類似している箇所があるとは認められず，ソフトウェアの利用者に関係する機能＼等の制御に直接的に関係する部分については原 告ソフトウェアと被告ソ＼フトウェアの間に共通する部分は存在していない ともいえる。 これらを考慮すると，被告らの不正競争行為が被告ソフトウェアの利用者＼nに関係する機能を同種のソ＼フトウェアに関する機能と大きく異なるものに＼nしたとは直ちにはいえず，被告ソフトウェアの売上げは，基本的には，被告＼nソフトウェアの不正競争行為ではない行為により作成された機能＼に基づく 商品としての価値や被告フェイスの営業努力等によって実現されていたと するのが相当である。
以上によれば，被告ソフトウェアの譲渡数量のうちの相当程度の数量の原＼n告ソフトウェアについて，原告が販売することができなかった事情があると＼n認めるのが相当であり，以上のほか，本件にあらわれた一切の事情を総合的 に勘案すれば前記ウの推定は９５パーセントの限度で覆滅し，被告フェイス 及びＢによる不正競争によって原告に生じた損害は，前記ウ記載の損害の５ パーセントであると認めるのが相当である。また，弁護士費用としては，１０万円をもって相当と認める。 なお，被告らは，「おこ助」と称する字幕ソフトウェアがシェアを拡大して＼nおり，原告ソフトウェアとの競合品が存在していることが推定覆滅事由に該＼n当するなど主張するが，前記「おこ助」の販売台数や機能等の詳細は明らか＼nでなく，むしろ，証拠（乙３８，３９）によれば前記「おこ助」は主として 聴覚障がい者向けの字幕制作のためのソフトウェアであることがうかがわ＼nれることに照らせば，前記「おこ助」が原告ソフトウェアの競合品であるこ＼nとを理由とした被告らの前記主張は認められない。
◆判決本文
前訴はこちらです。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> プログラムの著作物
>> 営業秘密
>> ピックアップ対象
2019.03.14
平成30(行ケ)10099 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年3月6日 知的財産高等裁判所
一次判決の拘束力について「新証拠に基づく判断は拘束されない」と争いましたが、知財高裁は、新たな証拠による新たな主張をするこは、取消判決の拘束力に反するとして、これを認めませんでした。争点は、発明者は誰か？という点です。一次判決では請求項１，３の発明者は、本件被告であると判断されていました。一次判決と本件で原告被告が入れ替わってますのでややこしいです。
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確 定したときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件につい て更に審理を行い，審決をすることとなるが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法 の適用を受けるから，再度の審理ないし審決には，同法３３条１項の規定によ り，当該取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出 されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取 消判決の当該認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがっ て，再度の審判手続において，審判官は，当事者が，取消判決の拘束力の及ぶ 判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り 返すこと，あるいは当該主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべ きではなく，審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は，その限りにおいて適法であり，再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができない。 このように，再度の審決取消訴訟においては，審判官が当該取消判決の主文の よって来る理由を含めて拘束力を受けるものである以上，その拘束力に従って された再度の審決に対し関係当事者がこれを違法として非難することは，確定 した取消判決の判断自体を違法として非難することにほかならず，再度の審決 の違法（取消）事由たり得ないと解される（平成４年最高裁判決参照）。
２ これを本件についてみると，上記第２，１(3)及び(4)並びに２において認定 したとおり，一次判決は，本件発明１及び３については，その発明者が原告で あると認めることはできないとして，一次審決のうち，本件特許の請求項１及 び３に係る部分を取り消した。そして，一次判決の確定後にされた本件審決は， 一次判決の拘束力に従って，本件発明１及び３については，その発明者が原告 であると認めることはできないものと判断した。 したがって，本件発明１及び３の発明者についての本件審決の判断は，一次 審決の拘束力に従ってされた適法なものであるから，関係当事者である原告は， 当該判断に誤りがあるとして本件審決の取消しを求めることができないという べきである。
３ 原告の主張について
(1) 原告は，平成４年最高裁判決は，「拘束力は，判決主文が導き出されるの に必要な事実認定及び法律判断にわたる」と判示しているから，一次判決の 拘束力が及ぶのは，一次判決のうち，本件発明１及び３に係る部分を取り消 すとの判決主文が導き出される根拠とされた事実（証拠）の認定及び当該事 実（証拠）に基づいてされた法律判断のみであって，新たな証拠に基づく事 実認定や法律判断にまで拘束力は及ばないところ，新たな証拠によれば本件 発明１及び３の発明者は原告であると認定されるべきであるから，これに反 する本件審決の判断は誤りであると主張する。 しかし，平成４年最高裁判決によれば，判決主文が導き出されるのに必要 な事実認定及び法律判断に対して拘束力が及ぶのであるから，当事者として は，この事実認定に反する主張をすることは許されないのであり，したがっ て，新たな証拠を提出して，上記事実認定とは異なる事実を立証し，それに 基づく主張をしようとすることも，取消判決の拘束力に反するものであって 許されないといわなければならない。このことは，上記判決自身が，「再度 の審決取消訴訟において，取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りであるとして，これを裏付けるための新たな立証をし，更には 裁判所がこれを採用して，取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違 法とすることが許されない。」と明言していることからも明らかである。 そして，本件訴訟における原告の主張は，一次判決において審理の対象と なっていた冒認出願（平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１２３ 条１項６号），すなわち，本件発明１及び３は，被告が発明したものである にもかかわらず，原告がその名義で出願した，という同一の無効理由に関し， 本件発明１及び３の発明者が原告であると認めることはできない，との一次 判決が認定した事実そのものについて，一次判決に係る訴訟における原告の 主張を補強し，又は，原告に不利な認定を誤りであるとして，確定した一次 判決の当該認定判断を覆そうとするものにすぎないから，そのような主張が 許されないことは明らかである。
(2)ア もっとも，原告が指摘するとおり，取消判決に民事訴訟法３３８条所定 の再審事由がある場合には，当該取消判決は再審の訴えによって取り消さ れるべきものであるから，これに拘束力を認めるのは相当でないと解する 余地がある。 そして，原告は，一次判決の認定判断の基礎となった被告及びＡの陳述 （一次審決に係る審判手続において，宣誓の上で実施された被告の当事者 尋問における陳述を含む。）に，民事訴訟法３３８条１項６号及び７号の再審事由があると主張するものと解されるが，同条１項ただし書の場合に 該当しないこと，及び同条２項の要件を満たすことについては何ら主張立 証がないから，原告の再審事由に関する主張は，既にこの点において理由 がないものといわざるを得ない。また，念のため内容について検討してみ ても，やはり理由がないものといわざるを得ない。
イ すなわち，一次判決は，本件各発明の発明者を認定判断するに当たり， 被告が主張した，1)平成２２年１０月５日までに，燃焼室クリーナーの流 量調整等の問題を解決するために，ノズル管を加熱・冷却してその管内に ゲート構造を形成するとの着想を得て，これを具体化した甲３３に係るノズル（一次判決における甲２６ノズル）を製作しその噴出量のテストを行＼nった，2)その後，同月２８日ころには，本件各発明を完成させ，同年１１ 月３日ころには，本件各発明を実施することに用いるゲート構造を備えたノズルを製作するための機器を完成させた，との各事実につき，一次審決＼nに係る審判手続において，宣誓の上で実施された被告の当事者尋問の録音 反訳書（甲４８。一次判決における甲３７）を，その認定の基礎としてい ることが認められる（甲８・２９頁）。
この点に関し，原告は，被告との打合せの際，「…誰もやってない時に プライヤーで潰して針金入れたやつ見せたじゃないですか。」との原告の 発言に対し，被告が「…プライヤーで潰した針金？」，「…あれが，これ と何が違うんですか。」，「…あれ持って行った時にはすでに僕は…」と 発言したこと（甲６０・４０頁）を根拠として，被告は原告が甲３３に係るノズルを作製したことを認めていたのであるから，上記の審判手続にお ける被告の陳述は虚偽であると主張する。しかし，被告は，上記のやりと りの直後に「あれ持って行った時にはすでに僕はもうつくってあったじゃ ないですか。」と発言している上に，原告がその発言中で指摘する対象物 を示した時期などを特定するに足りる事情も見当たらないことからすると， 原告が指摘するやりとりをもって，被告が甲３３に係るノズルの作製者は 原告であると認めていたと断ずることはできない。
また，原告は，Ａとの打合せの際，「そのゲートのそれをやるという， アイディア。そしてあと，熱で刺した，ここに差したのを，熱でやるとい うアイディア。全部，私じゃん」との原告の発言に対し，Ａは「ええ。」と発言したこと（甲６１の２・２頁）を根拠として，Ａは原告が本件各発 明を着想したことを認めていたと主張する。確かに，前後の文脈を踏まえ ると，原告の当該発言部分はノズルのゲートに関する事柄であることがう かがわれる。しかし，当該発言部分で触れられている技術的事項は，それ 自体抽象的である上に，本件各発明が備える構成のごく一部にすぎないから，上記のやりとりから直ちに，Ａにおいて，原告が本件各発明の着想者＼nであることを認めたとまで認定することは困難である。このほか原告が指摘する種々の証拠を考慮しても，上記の審判手続における被告の陳述が虚偽であると断ずることはできない。
ウ 次に，原告は，一次判決が事実認定の基礎としたＡ及び被告の陳述書（甲 ７６，７７。一次判決における甲６２，６３）について論難するが，いず れも私文書である当該各陳述書に記載された内容が虚偽であると主張する にとどまるものであって，これらが偽造又は変造されたものであることを 認めるに足りる証拠はない。 また，原告は，甲５５が黒塗りされていたことを指摘して，被告及びＡ が提出した書類について虚偽報告や変造が常態となっていたとも主張する が，一次判決において判断の基礎とされた証拠が偽造又は変造されたもの であることを具体的に指摘するものであるとはいい難い（そもそも，甲５ ５は一次判決において判断の基礎とされたものではない。）。
(3) さらに，原告は，一部の証拠について，一次判決に係る訴訟手続において 提出できなかった事情など，種々の主張をするが，いずれも上記１及び２の判断を左右するに足りないというべきである。
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確 定したときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件につい て更に審理を行い，審決をすることとなるが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法 の適用を受けるから，再度の審理ないし審決には，同法３３条１項の規定によ り，当該取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文が導き出 されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，審判官は取 消判決の当該認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがっ て，再度の審判手続において，審判官は，当事者が，取消判決の拘束力の及ぶ 判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り 返すこと，あるいは当該主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべ きではなく，審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は，その限りにおいて適法であり，再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができない。 このように，再度の審決取消訴訟においては，審判官が当該取消判決の主文の よって来る理由を含めて拘束力を受けるものである以上，その拘束力に従って された再度の審決に対し関係当事者がこれを違法として非難することは，確定 した取消判決の判断自体を違法として非難することにほかならず，再度の審決 の違法（取消）事由たり得ないと解される（平成４年最高裁判決参照）。
２ これを本件についてみると，上記第２，１(3)及び(4)並びに２において認定 したとおり，一次判決は，本件発明１及び３については，その発明者が原告で あると認めることはできないとして，一次審決のうち，本件特許の請求項１及 び３に係る部分を取り消した。そして，一次判決の確定後にされた本件審決は， 一次判決の拘束力に従って，本件発明１及び３については，その発明者が原告 であると認めることはできないものと判断した。 したがって，本件発明１及び３の発明者についての本件審決の判断は，一次 審決の拘束力に従ってされた適法なものであるから，関係当事者である原告は， 当該判断に誤りがあるとして本件審決の取消しを求めることができないという べきである。
３ 原告の主張について
(1) 原告は，平成４年最高裁判決は，「拘束力は，判決主文が導き出されるの に必要な事実認定及び法律判断にわたる」と判示しているから，一次判決の 拘束力が及ぶのは，一次判決のうち，本件発明１及び３に係る部分を取り消 すとの判決主文が導き出される根拠とされた事実（証拠）の認定及び当該事 実（証拠）に基づいてされた法律判断のみであって，新たな証拠に基づく事 実認定や法律判断にまで拘束力は及ばないところ，新たな証拠によれば本件 発明１及び３の発明者は原告であると認定されるべきであるから，これに反 する本件審決の判断は誤りであると主張する。 しかし，平成４年最高裁判決によれば，判決主文が導き出されるのに必要 な事実認定及び法律判断に対して拘束力が及ぶのであるから，当事者として は，この事実認定に反する主張をすることは許されないのであり，したがっ て，新たな証拠を提出して，上記事実認定とは異なる事実を立証し，それに 基づく主張をしようとすることも，取消判決の拘束力に反するものであって 許されないといわなければならない。このことは，上記判決自身が，「再度 の審決取消訴訟において，取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りであるとして，これを裏付けるための新たな立証をし，更には 裁判所がこれを採用して，取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違 法とすることが許されない。」と明言していることからも明らかである。 そして，本件訴訟における原告の主張は，一次判決において審理の対象と なっていた冒認出願（平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１２３ 条１項６号），すなわち，本件発明１及び３は，被告が発明したものである にもかかわらず，原告がその名義で出願した，という同一の無効理由に関し， 本件発明１及び３の発明者が原告であると認めることはできない，との一次 判決が認定した事実そのものについて，一次判決に係る訴訟における原告の 主張を補強し，又は，原告に不利な認定を誤りであるとして，確定した一次 判決の当該認定判断を覆そうとするものにすぎないから，そのような主張が 許されないことは明らかである。
(2)ア もっとも，原告が指摘するとおり，取消判決に民事訴訟法３３８条所定 の再審事由がある場合には，当該取消判決は再審の訴えによって取り消さ れるべきものであるから，これに拘束力を認めるのは相当でないと解する 余地がある。 そして，原告は，一次判決の認定判断の基礎となった被告及びＡの陳述 （一次審決に係る審判手続において，宣誓の上で実施された被告の当事者 尋問における陳述を含む。）に，民事訴訟法３３８条１項６号及び７号の再審事由があると主張するものと解されるが，同条１項ただし書の場合に 該当しないこと，及び同条２項の要件を満たすことについては何ら主張立 証がないから，原告の再審事由に関する主張は，既にこの点において理由 がないものといわざるを得ない。また，念のため内容について検討してみ ても，やはり理由がないものといわざるを得ない。
イ すなわち，一次判決は，本件各発明の発明者を認定判断するに当たり， 被告が主張した，1)平成２２年１０月５日までに，燃焼室クリーナーの流 量調整等の問題を解決するために，ノズル管を加熱・冷却してその管内に ゲート構造を形成するとの着想を得て，これを具体化した甲３３に係るノズル（一次判決における甲２６ノズル）を製作しその噴出量のテストを行＼nった，2)その後，同月２８日ころには，本件各発明を完成させ，同年１１ 月３日ころには，本件各発明を実施することに用いるゲート構造を備えたノズルを製作するための機器を完成させた，との各事実につき，一次審決＼nに係る審判手続において，宣誓の上で実施された被告の当事者尋問の録音 反訳書（甲４８。一次判決における甲３７）を，その認定の基礎としてい ることが認められる（甲８・２９頁）。
この点に関し，原告は，被告との打合せの際，「…誰もやってない時に プライヤーで潰して針金入れたやつ見せたじゃないですか。」との原告の 発言に対し，被告が「…プライヤーで潰した針金？」，「…あれが，これ と何が違うんですか。」，「…あれ持って行った時にはすでに僕は…」と 発言したこと（甲６０・４０頁）を根拠として，被告は原告が甲３３に係るノズルを作製したことを認めていたのであるから，上記の審判手続にお ける被告の陳述は虚偽であると主張する。しかし，被告は，上記のやりと りの直後に「あれ持って行った時にはすでに僕はもうつくってあったじゃ ないですか。」と発言している上に，原告がその発言中で指摘する対象物 を示した時期などを特定するに足りる事情も見当たらないことからすると， 原告が指摘するやりとりをもって，被告が甲３３に係るノズルの作製者は 原告であると認めていたと断ずることはできない。
また，原告は，Ａとの打合せの際，「そのゲートのそれをやるという， アイディア。そしてあと，熱で刺した，ここに差したのを，熱でやるとい うアイディア。全部，私じゃん」との原告の発言に対し，Ａは「ええ。」と発言したこと（甲６１の２・２頁）を根拠として，Ａは原告が本件各発 明を着想したことを認めていたと主張する。確かに，前後の文脈を踏まえ ると，原告の当該発言部分はノズルのゲートに関する事柄であることがう かがわれる。しかし，当該発言部分で触れられている技術的事項は，それ 自体抽象的である上に，本件各発明が備える構成のごく一部にすぎないから，上記のやりとりから直ちに，Ａにおいて，原告が本件各発明の着想者＼nであることを認めたとまで認定することは困難である。このほか原告が指摘する種々の証拠を考慮しても，上記の審判手続における被告の陳述が虚偽であると断ずることはできない。
ウ 次に，原告は，一次判決が事実認定の基礎としたＡ及び被告の陳述書（甲 ７６，７７。一次判決における甲６２，６３）について論難するが，いず れも私文書である当該各陳述書に記載された内容が虚偽であると主張する にとどまるものであって，これらが偽造又は変造されたものであることを 認めるに足りる証拠はない。 また，原告は，甲５５が黒塗りされていたことを指摘して，被告及びＡ が提出した書類について虚偽報告や変造が常態となっていたとも主張する が，一次判決において判断の基礎とされた証拠が偽造又は変造されたもの であることを具体的に指摘するものであるとはいい難い（そもそも，甲５ ５は一次判決において判断の基礎とされたものではない。）。
(3) さらに，原告は，一部の証拠について，一次判決に係る訴訟手続において 提出できなかった事情など，種々の主張をするが，いずれも上記１及び２の判断を左右するに足りないというべきである。
◆判決本文
一次判決はこちらです。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> 審判手続
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.03.13
平成30(ワ)6962 不正競争行為差止請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年2月20日 東京地方裁判所(29部)
原告は、被告からイヤーパッドを購入し、これを含んだセット物を製造・販売しました。被告は、この行為が、当該イヤーパッドの意匠権侵害だと、拡布しました。原告は、かかる拡布は、不正競争行為に該当すると主張しました。東京地裁29部は、権利は消尽しているので、侵害ではないとして不正競争行為に該当すると判断しました。争点は、報告義務に違反して被告製品を販売した場合は、正当行為でないので消尽するのか？という点です。
特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には，当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，もはや特許権の効力は，当該特許製品を使用し，譲渡し，又は貸し渡す行為等には及ばず，特許権者は，当該特許製品がそのままの形態を維持する限りにおいては，当該製品について特許権を行使することは許されないものと解される（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁，最高裁平成１８年（受）第８２６号同１９年１１月８日第一小法廷判決・民集６１巻８号２９８９頁参照）。そして，このように解するのは，特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると，市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ，かえって特許権者自身の利益を害し，ひいては特許法１条所定の特許法の目的にも反することになる一方，特許権者は，特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ，特許権者から譲渡された特許製品について，特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないためであり，この趣旨は，意匠権についても当てはまるから，意匠権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である。
(2)前記第２の２の前提事実(3)のとおり，原告は，本件知的財産権を有する被告か ら，本件知的財産権の実施品である被告製品を購入しているところ，証拠（甲１２〜 １５）によれば，原告は，被告から購入したイヤーパッドである被告製品を，原告製 品であるイヤホン，無線機本体，原告製品を媒介するコネクターケーブル及びＰＴＴ スイッチボックスと併せて，それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れ，原告製品の保 証書及び取扱説明書とともに一つの紙箱の中に封かんした上で販売していると認め られ，そうであれば，原告製品に被告製品を付属させて販売していたにすぎないと認 められるのであり，被告による被告製品の譲渡によって被告製品については本件知的 財産権は消尽すると解される。 よって，原告が原告製品を製造等する行為は，被告の有する本件知的財産権を侵害 しない。
(3)この点，被告は，原告は，本件報告義務に違反して被告製品を販売したものであって，当該販売は不適法な拡布に当たるから，本件知的財産権は消尽しないと主張 する。しかしながら，本件報告義務違反によって消尽の効果が直ちに覆されるといえるかについての判断は措くとして，被告の上記の主張は，原告による契約上の義務違反を いうものにすぎず，本件知的財産権を有する被告によって被告製品が拡布，すなわち 適法に流通に置かれた事実を争うものではないから，被告の上記主張は，その前提を 欠き，採用することができない。
(4)そうすると，原告は，本件知的財産権を侵害していないから，本件行為におい て告知され，流布されている原告が本件知的財産権を侵害している旨の事実は，虚偽 であると認められる。
特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には，当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，もはや特許権の効力は，当該特許製品を使用し，譲渡し，又は貸し渡す行為等には及ばず，特許権者は，当該特許製品がそのままの形態を維持する限りにおいては，当該製品について特許権を行使することは許されないものと解される（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁，最高裁平成１８年（受）第８２６号同１９年１１月８日第一小法廷判決・民集６１巻８号２９８９頁参照）。そして，このように解するのは，特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると，市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ，かえって特許権者自身の利益を害し，ひいては特許法１条所定の特許法の目的にも反することになる一方，特許権者は，特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ，特許権者から譲渡された特許製品について，特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないためであり，この趣旨は，意匠権についても当てはまるから，意匠権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である。
(2)前記第２の２の前提事実(3)のとおり，原告は，本件知的財産権を有する被告か ら，本件知的財産権の実施品である被告製品を購入しているところ，証拠（甲１２〜 １５）によれば，原告は，被告から購入したイヤーパッドである被告製品を，原告製 品であるイヤホン，無線機本体，原告製品を媒介するコネクターケーブル及びＰＴＴ スイッチボックスと併せて，それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れ，原告製品の保 証書及び取扱説明書とともに一つの紙箱の中に封かんした上で販売していると認め られ，そうであれば，原告製品に被告製品を付属させて販売していたにすぎないと認 められるのであり，被告による被告製品の譲渡によって被告製品については本件知的 財産権は消尽すると解される。 よって，原告が原告製品を製造等する行為は，被告の有する本件知的財産権を侵害 しない。
(3)この点，被告は，原告は，本件報告義務に違反して被告製品を販売したものであって，当該販売は不適法な拡布に当たるから，本件知的財産権は消尽しないと主張 する。しかしながら，本件報告義務違反によって消尽の効果が直ちに覆されるといえるかについての判断は措くとして，被告の上記の主張は，原告による契約上の義務違反を いうものにすぎず，本件知的財産権を有する被告によって被告製品が拡布，すなわち 適法に流通に置かれた事実を争うものではないから，被告の上記主張は，その前提を 欠き，採用することができない。
(4)そうすると，原告は，本件知的財産権を侵害していないから，本件行為におい て告知され，流布されている原告が本件知的財産権を侵害している旨の事実は，虚偽 であると認められる。
関連カテゴリー
>> 消尽
>> 意匠その他
>> 営業誹謗
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成30(行ケ)10141 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年3月7日 知的財産高等裁判所
本件商標「ＢＵＬＫ ＡＡＡ（標準文字）」(指定商品 3類化粧品など)が、先行商標１「Barque/バルク」（2段併記）」および先行商標２「Bulk HOMME」と類似するかが争われました。審判ではいずれも非類似であると判断されましたが、知財高裁は先行商標2と類似すると判断しました。
後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，欧文字「ＡＡＡ」について， 次のとおり，認められる。
ａ 欧文字「ＡＡＡ」は，広辞苑第六版（乙３の１）にも，大辞林第三 版（乙３の２）にも収載されていない。 もっとも，広辞苑第六版付録のアルファベット略語において，「ＡＡＡ；Ａａａ； ａａａ（トリプルエー）」は，「格付けでの最高点」を意味するものとされている。 また，「エー【Ａ・ａ】」は，「1)アルファベットの最初の文字。2)転じて，第一位。」などを意味する語（広辞苑第六版，岩波書店，平成２０年１月１１日），あるいは， 「1)英語のアルファベットの第一字。エイ。2)第一の，最上の，の意を表す。」などを意味する語（大辞林第三版，三省堂，平成１８年１０月２７日）として，知られ＼nている。
ｂ 金融商品又は企業・政府などについて，その信用状態に関する評価 の結果を記号や数字を用いて表示した等級を信用格付けというが，「ＡＡＡ」又は「Ａａａ」は，長期格付の最高位を表＼す格付記号である（甲３５，８８〜９１）。長期格付の最高位を表す格付記号としての「ＡＡＡ」又は「Ａａａ」は，本件商標の査定日（平成２９年２月２１日）前においても，多くの新聞記事において広く＼n用いられており，そこでは，その意味を特に説明することなく，「トリプルＡ」など と表記することもされていた（甲９２，９３）。また，生命保険会社であるアリコジャパンにおいては，世界的な二つの格付け会社から保険財務力が最上級の「ＡＡＡ」＼n又は「Ａａａ」と評価されていることに基づいて，ＣＭやウェブサイトにおいて， 「アリコは，最上級のトリプルＡ」というキャッチフレーズを用いていた（甲９４ 〜９６，１０２）。
ｃ 東洋経済新報社は，平成２７年１１月２４日発売の「ＣＳＲ企業総 覧２０１６年版」において，上場企業を中心とする有力・先進１３２５社について， 人材活用，環境，企業統治，社会性の４指標を各企業のＣＳＲ評価として，成長性， 収益性，安全性，規模の４指標を財務評価として，それぞれ「ＡＡＡ」，「ＡＡ」，「Ａ」などの記号で格付けを行った（甲９８）。
ｄ 三井住友海上は，平成２８年１２月現在，最長５年間の研修期間を経て保険代理店経営者として独立後の保険代理店に対する評価制度として，「専属 プロ代理店」の上に「プロ新特級代理店」を設け，売上規模，要員体制等に加え， 「業務品質」「組織管理」「販売力・増収力」といった質を重視した基準を高いレベ ルで満たす代理店に対して，「ＴＧＡ・ＡＡＡ・ＡＡ・Ａ＋・Ａ」の５段階の認定を 行っていた（甲９７）。
・・・
(ｲ) 前記(ｱ)によると，欧文字「ＡＡＡ」は，金融商品又は企業・政府など の信用状態に関する評価である長期格付の最高位を表す格付記号として，一般に知られていることが認められる。＼nまた，欧文字「ＡＡＡ」は，信用格付けにおける長期格付だけでなく，ＣＳＲ（企 業の社会的責任）に関する人材活用，環境，企業統治，社会性の指標における格付 けや，保険代理店における売上規模，要員体制，業務品質，組織管理，販売力・増 収力等に基づく格付けにも用いられていたことが認められる。 さらに，欧文字「ＡＡＡ」は，本件商標の査定日（平成２９年２月２１日）前に おいて，データセンターのセキュリティー水準の格付け，食の安全を担保する業務 の達成度の評価，カンパニー制における各カンパニーや工場に対する社内格付け制 度，排出量の削減実績などにおいても，最上級の評価として用いられていたほか， 東京都知事選挙の立候補予定者に対する評価や超大型ゲームに対する評価にも用いられていたことが認められる。＼n
(ｳ) 前記(ｲ)認定の事実に，我が国の学校の成績や各種評価においても，Ａ を最上位とするＡＢＣ評価が一般的な評価手法の一つであることをも考え併せると，最上を意味する「Ａ」を重ねた「ＡＡＡ」は，本件商標の査定日（平成２９年２月 ２１日）において，信用格付けにおける長期格付にとどまらず，一般に，最上位又 は優良な評価を意味する表示であると認識されていたものと認められる。前記(ｱ)のとおり，本件商標の査定日後には，化粧品の分野においても，欧文字「Ａ ＡＡ」を品質の優良性を示す趣旨で使用した，被告の商品を含む商品が複数のメー カーから販売されているが，これも，化粧品の取引者，需要者において，「ＡＡＡ」 が最上位又は優良な評価を意味する表示であると認識されることを期待したものであるから，上記認定に沿うものということができる。＼n
エ 本件商標の構成部分の一部による類否判断の可否
前記イ，ウによると，本件商標の構成部分である欧文字「ＢＵＬＫ」は，本件商標の指定商品の取引者，需要者に，出所識別標識として認識されるものである一方，＼n欧文字「ＡＡＡ」は，最上位又は優良な評価を意味する表示であると認識されるものであるから，欧文字「ＢＵＬＫ」の部分が取引者，需要者に対し商品の出所識別＼n標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 したがって，本件商標と引用商標２の類否判断に当たり，本件商標の構成部分である欧文字「ＢＵＬＫ」の部分を抽出し，この部分だけを引用商標２と比較して商＼n標そのものの類否を判断することが許される。
オ 被告の主張について
(ｱ) 被告は，「ＢＵＬＫ」は通常の辞書に載っている一般的な英単語であ り，これ単独で造語とみなされて強い識別力を発揮することはないし，「ＢＵＬＫ」 は，化粧品分野では，化粧品の中身を意味する語として広く一般に使用されている から，より一層識別力の弱い語であるなどと主張する。 しかし，前記イのとおり，欧文字「ＢＵＬＫ」は，「船舶のばら積みの貨物」など を意味する英単語として知られていたのであり，本件商標の指定商品である「化粧 品，せっけん類，香料，薫料，歯磨き」に付された本件商標に接した取引者，需要 者において，「化粧品の中身」を意味する語として知られていたことを認めるに足りる証拠はないから，本件商標について出所識別標識としての機能を十＼分に果たすも のということができる。
(ｲ) 被告は，本件商標の構成中「ＡＡＡ」の文字は，それ単体での商標登録が認められる識別力のある語であるし，「ＡＡＡ」が本件商標の指定商品において＼n品質表示として用いられている事実はないなどと主張する。しかし，欧文字「ＡＡＡ」が，信用格付けにおける長期格付にとどまらず，一般＼nに，最上位又は優良な評価を意味する表示であると認識されていることは，前記ウのとおりである。＼n前記ウ(ｱ)ｉのとおり，欧文字「ＡＡＡ」についての商標登録例・査定例も認めら れるが，本件商標が欧文字「ＡＡＡ」の前に欧文字「ＢＵＬＫ」を組み合わせて成 る商標であり，「ＡＡＡ」による最上位又は優良な評価が「ＢＵＬＫ」に対し向けら れているものと容易に認識することができるのに対し，上記商標登録例・査定例は， いずれも，欧文字「ＡＡＡ」のみ又は片仮名「トリプルエー」と組み合わせて成る 商標であって，欧文字「ＡＡＡ」の前に異なる単語を組み合わせた商標ではないか ら，上記商標登録例・査定例の存在は，前記エの判断を左右するものではない。
(ｳ) 被告は，本件商標は，全体としてまとまりよく一体に表されているし，「バルクトリプルエー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るから，一体不可分の商標というべきものであるなどと主張する。＼nしかし，前記アのとおり，本件商標は，「ＢＵＬＫ」と「ＡＡＡ」との間に１文字 分の空白があるから，「ＢＵＬＫ」と「ＡＡＡ」との複数の構成部分を組み合わせたものと容易に理解されるところ，前記イのとおり，「ＢＵＬＫ」は，出所識別標識と＼nして認識されるものである一方，前記ウのとおり，「ＡＡＡ」は，最上位又は優良な 評価を意味する表示であると認識されるものであるから，本件商標全体がまとまりよく一体に表＼されていることや，「バルクトリプルエー」の称呼が無理なく一連に称呼し得ることを考慮しても，本件商標に接した取引者，需要者において，本件商標 を一体不可分の商標と認識するものということはできない。
(3) 引用商標２について
ア 引用商標２の構成態様
引用商標２は，前記２の３(1)イのとおり，上段に「ＢＵＬＫＨＯＭＭＥ」と横書 きし（以下，この部分を「上段部分」という。），下段左側に「ＳＩＭＰＬＥ／ＬＵ ＸＵＲＹ」と二段に横書きし（以下，この部分を「下段左側部分」という。），縦線 を挟んで，下段右側に「ＴＲＵＥ ＬＵＸＵＲＹ ＩＳ ＡＢＯＵＴ／ＳＩＭＰＬ ＩＣＩＴＹ．ＴＨＩＳ ＩＳ ＷＨＡＴ／ＯＵＲ ＢＲＡＮＤ ＩＳ ＢＡＳＥＤ ＵＰＯＮ．」と三段に横書きして（以下，この部分を「下段右側部分」という。） 成るものであり，複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解される。そして，その構＼成文字の書体や大きさ等を見ると，上段部分は，同じ大きさで等間隔に記載されているが，「ＢＵＬＫ」は「ＨＯＭＭＥ」に比し線幅が略２倍の太文 字で記載されている。また，上段部分と下段左側部分，下段右側部分との縦（上下 方向）の幅は略同一であるから，下段左側部分の文字は，上段部分の文字の略２分 の１の大きさであり，下段右側部分の文字は，上段部分の文字の略３分の１の大き さである。 上記認定の構成態様によると，上段部分は，引用商標２に接した取引者，需要者に対し，下段左側部分，下段右側部分に比し，商品の出所識別標識として強く支配＼n的な印象を与えるものと認められる。 もっとも，上記認定のとおり，上段部分においても，欧文字「ＢＵＬＫ」が欧文 字「ＨＯＭＭＥ」に比し線幅が略２倍の太字で記載されているから，上段部分が一 体として商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるの か，欧文字「ＢＵＬＫ」又は「ＨＯＭＭＥ」の一方が商品の出所識別標識として強 く支配的な印象を与えるものと認められるのかを，更に検討する。
イ 欧文字「ＢＵＬＫ」について
前記(2)イと同様に，欧文字「ＢＵＬＫ」は，本件商標の査定日において，本件商 標の指定商品の取引者，需要者に，引用商標２の指定商品（男性用の化粧品，男性用のおしろい，男性用の化粧水，男性用のクリーム，男性用の紅，男性用の頭髪用 化粧品，男性用の香水類，男性用のせっけん類，男性用の歯みがき，男性用の香料， 男性用の薫料，男性用のつけづめ，男性用のつけまつ毛）に関連する用語として知 られていたものではないから，上記指定商品との関係において，出所識別標識とし て認識されるものということができる。
ウ 欧文字「ＨＯＭＭＥ」について
(ｱ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，欧文字「ＨＯＭＭＥ」につい て，次のとおり，認められる。
ａ 欧文字「ＨＯＭＭＥ」と綴りを同じくする「ｈｏｍｍｅ」は，「人間， 人類，男，男性」などの意味を有するフランス語である（仏和大辞典，白水社，昭 和５６年４月２５日）。日本語の辞書にも，「オム【ｈｏｍｍｅ】」は，「1)男性。人 間。2)ファッションで男性用。」を意味する語として収載されており（大辞林第三版， 三省堂，平成１８年１０月２７日），また，カタカナ語辞典には，「オム【ｈｏｍｍ ｅ】」として，「男性。転じて衣服が男性用であることを示す。」（カタカナ語・略語 辞典第三版，旺文社，平成１２年８月２５日），「1)人間。男。2)男物。」（コンサイ スカタカナ語辞典第３版，三省堂，平成１７年１月２０日）の意味を有する語とし て収載されている。
・・・
(ｲ) 前記(ｱ)によると，欧文字「ＨＯＭＭＥ」は，「男性」の意味を有する フランス語であるところ，我が国においても，本件商標の査定日（平成２９年２月 ２１日）の１０年以上前から，日本語の辞書や複数のカタカナ語辞典において，男 性用のものを意味する語として収載されていたことが認められる。また，化粧品業 界の関係者が，男性用化粧品には女性用化粧品と差別化するために「ＨＯＭＭＥ」 を商品等に表示することが普通に行われており，一般消費者も「ＨＯＭＭＥ」を男性用の商品を示す語と理解していると思われる旨陳述しているところ，原告の商品＼nのみならず，多数のメーカーにおいて，男性用化粧品や衣料品のブランドに「ＨＯ ＭＭＥ」を付加していること（本件商標の査定日後の事実については，上記陳述の 信用性を裏付ける限度で考慮する。）も，上記陳述を裏付けるものである。そうすると，欧文字「ＨＯＭＭＥ」は，本件商標の査定日において，化粧品等の 分野では，男性用のものを意味する語として知られていたものと認められる。
エ 引用商標２の構成部分の一部による類否判断の可否前記ア〜ウによると，引用商品２の構＼成部分である「ＢＵＬＫ」は，引用商標２の指定商品との関係において，出所識別標識として認識されるものである一方，欧 文字「ＨＯＭＭＥ」は，引用商標２の指定商品が含まれる分野では，男性用のもの を意味する語として認識される上，引用商標２の指定商品は男性用のものに限られ ていること，「ＨＯＭＭＥ」は，「ＢＵＬＫ」よりも細い字体で記載されていること を併せて考慮すると，欧文字「ＢＵＬＫ」の部分が取引者，需要者に対し商品の出 所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 したがって，本件商標と引用商標２の類否判断に当たり，引用商標２の構成部分である欧文字「ＢＵＬＫ」の部分を抽出し，この部分だけを本件商標（前記(2)のと おり，本件商標の構成部分である欧文字「ＢＵＬＫ」の部分）と比較して商標そのものの類否を判断することが許される。＼n
後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，欧文字「ＡＡＡ」について， 次のとおり，認められる。
ａ 欧文字「ＡＡＡ」は，広辞苑第六版（乙３の１）にも，大辞林第三 版（乙３の２）にも収載されていない。 もっとも，広辞苑第六版付録のアルファベット略語において，「ＡＡＡ；Ａａａ； ａａａ（トリプルエー）」は，「格付けでの最高点」を意味するものとされている。 また，「エー【Ａ・ａ】」は，「1)アルファベットの最初の文字。2)転じて，第一位。」などを意味する語（広辞苑第六版，岩波書店，平成２０年１月１１日），あるいは， 「1)英語のアルファベットの第一字。エイ。2)第一の，最上の，の意を表す。」などを意味する語（大辞林第三版，三省堂，平成１８年１０月２７日）として，知られ＼nている。
ｂ 金融商品又は企業・政府などについて，その信用状態に関する評価 の結果を記号や数字を用いて表示した等級を信用格付けというが，「ＡＡＡ」又は「Ａａａ」は，長期格付の最高位を表＼す格付記号である（甲３５，８８〜９１）。長期格付の最高位を表す格付記号としての「ＡＡＡ」又は「Ａａａ」は，本件商標の査定日（平成２９年２月２１日）前においても，多くの新聞記事において広く＼n用いられており，そこでは，その意味を特に説明することなく，「トリプルＡ」など と表記することもされていた（甲９２，９３）。また，生命保険会社であるアリコジャパンにおいては，世界的な二つの格付け会社から保険財務力が最上級の「ＡＡＡ」＼n又は「Ａａａ」と評価されていることに基づいて，ＣＭやウェブサイトにおいて， 「アリコは，最上級のトリプルＡ」というキャッチフレーズを用いていた（甲９４ 〜９６，１０２）。
ｃ 東洋経済新報社は，平成２７年１１月２４日発売の「ＣＳＲ企業総 覧２０１６年版」において，上場企業を中心とする有力・先進１３２５社について， 人材活用，環境，企業統治，社会性の４指標を各企業のＣＳＲ評価として，成長性， 収益性，安全性，規模の４指標を財務評価として，それぞれ「ＡＡＡ」，「ＡＡ」，「Ａ」などの記号で格付けを行った（甲９８）。
ｄ 三井住友海上は，平成２８年１２月現在，最長５年間の研修期間を経て保険代理店経営者として独立後の保険代理店に対する評価制度として，「専属 プロ代理店」の上に「プロ新特級代理店」を設け，売上規模，要員体制等に加え， 「業務品質」「組織管理」「販売力・増収力」といった質を重視した基準を高いレベ ルで満たす代理店に対して，「ＴＧＡ・ＡＡＡ・ＡＡ・Ａ＋・Ａ」の５段階の認定を 行っていた（甲９７）。
・・・
(ｲ) 前記(ｱ)によると，欧文字「ＡＡＡ」は，金融商品又は企業・政府など の信用状態に関する評価である長期格付の最高位を表す格付記号として，一般に知られていることが認められる。＼nまた，欧文字「ＡＡＡ」は，信用格付けにおける長期格付だけでなく，ＣＳＲ（企 業の社会的責任）に関する人材活用，環境，企業統治，社会性の指標における格付 けや，保険代理店における売上規模，要員体制，業務品質，組織管理，販売力・増 収力等に基づく格付けにも用いられていたことが認められる。 さらに，欧文字「ＡＡＡ」は，本件商標の査定日（平成２９年２月２１日）前に おいて，データセンターのセキュリティー水準の格付け，食の安全を担保する業務 の達成度の評価，カンパニー制における各カンパニーや工場に対する社内格付け制 度，排出量の削減実績などにおいても，最上級の評価として用いられていたほか， 東京都知事選挙の立候補予定者に対する評価や超大型ゲームに対する評価にも用いられていたことが認められる。＼n
(ｳ) 前記(ｲ)認定の事実に，我が国の学校の成績や各種評価においても，Ａ を最上位とするＡＢＣ評価が一般的な評価手法の一つであることをも考え併せると，最上を意味する「Ａ」を重ねた「ＡＡＡ」は，本件商標の査定日（平成２９年２月 ２１日）において，信用格付けにおける長期格付にとどまらず，一般に，最上位又 は優良な評価を意味する表示であると認識されていたものと認められる。前記(ｱ)のとおり，本件商標の査定日後には，化粧品の分野においても，欧文字「Ａ ＡＡ」を品質の優良性を示す趣旨で使用した，被告の商品を含む商品が複数のメー カーから販売されているが，これも，化粧品の取引者，需要者において，「ＡＡＡ」 が最上位又は優良な評価を意味する表示であると認識されることを期待したものであるから，上記認定に沿うものということができる。＼n
エ 本件商標の構成部分の一部による類否判断の可否
前記イ，ウによると，本件商標の構成部分である欧文字「ＢＵＬＫ」は，本件商標の指定商品の取引者，需要者に，出所識別標識として認識されるものである一方，＼n欧文字「ＡＡＡ」は，最上位又は優良な評価を意味する表示であると認識されるものであるから，欧文字「ＢＵＬＫ」の部分が取引者，需要者に対し商品の出所識別＼n標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 したがって，本件商標と引用商標２の類否判断に当たり，本件商標の構成部分である欧文字「ＢＵＬＫ」の部分を抽出し，この部分だけを引用商標２と比較して商＼n標そのものの類否を判断することが許される。
オ 被告の主張について
(ｱ) 被告は，「ＢＵＬＫ」は通常の辞書に載っている一般的な英単語であ り，これ単独で造語とみなされて強い識別力を発揮することはないし，「ＢＵＬＫ」 は，化粧品分野では，化粧品の中身を意味する語として広く一般に使用されている から，より一層識別力の弱い語であるなどと主張する。 しかし，前記イのとおり，欧文字「ＢＵＬＫ」は，「船舶のばら積みの貨物」など を意味する英単語として知られていたのであり，本件商標の指定商品である「化粧 品，せっけん類，香料，薫料，歯磨き」に付された本件商標に接した取引者，需要 者において，「化粧品の中身」を意味する語として知られていたことを認めるに足りる証拠はないから，本件商標について出所識別標識としての機能を十＼分に果たすも のということができる。
(ｲ) 被告は，本件商標の構成中「ＡＡＡ」の文字は，それ単体での商標登録が認められる識別力のある語であるし，「ＡＡＡ」が本件商標の指定商品において＼n品質表示として用いられている事実はないなどと主張する。しかし，欧文字「ＡＡＡ」が，信用格付けにおける長期格付にとどまらず，一般＼nに，最上位又は優良な評価を意味する表示であると認識されていることは，前記ウのとおりである。＼n前記ウ(ｱ)ｉのとおり，欧文字「ＡＡＡ」についての商標登録例・査定例も認めら れるが，本件商標が欧文字「ＡＡＡ」の前に欧文字「ＢＵＬＫ」を組み合わせて成 る商標であり，「ＡＡＡ」による最上位又は優良な評価が「ＢＵＬＫ」に対し向けら れているものと容易に認識することができるのに対し，上記商標登録例・査定例は， いずれも，欧文字「ＡＡＡ」のみ又は片仮名「トリプルエー」と組み合わせて成る 商標であって，欧文字「ＡＡＡ」の前に異なる単語を組み合わせた商標ではないか ら，上記商標登録例・査定例の存在は，前記エの判断を左右するものではない。
(ｳ) 被告は，本件商標は，全体としてまとまりよく一体に表されているし，「バルクトリプルエー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るから，一体不可分の商標というべきものであるなどと主張する。＼nしかし，前記アのとおり，本件商標は，「ＢＵＬＫ」と「ＡＡＡ」との間に１文字 分の空白があるから，「ＢＵＬＫ」と「ＡＡＡ」との複数の構成部分を組み合わせたものと容易に理解されるところ，前記イのとおり，「ＢＵＬＫ」は，出所識別標識と＼nして認識されるものである一方，前記ウのとおり，「ＡＡＡ」は，最上位又は優良な 評価を意味する表示であると認識されるものであるから，本件商標全体がまとまりよく一体に表＼されていることや，「バルクトリプルエー」の称呼が無理なく一連に称呼し得ることを考慮しても，本件商標に接した取引者，需要者において，本件商標 を一体不可分の商標と認識するものということはできない。
(3) 引用商標２について
ア 引用商標２の構成態様
引用商標２は，前記２の３(1)イのとおり，上段に「ＢＵＬＫＨＯＭＭＥ」と横書 きし（以下，この部分を「上段部分」という。），下段左側に「ＳＩＭＰＬＥ／ＬＵ ＸＵＲＹ」と二段に横書きし（以下，この部分を「下段左側部分」という。），縦線 を挟んで，下段右側に「ＴＲＵＥ ＬＵＸＵＲＹ ＩＳ ＡＢＯＵＴ／ＳＩＭＰＬ ＩＣＩＴＹ．ＴＨＩＳ ＩＳ ＷＨＡＴ／ＯＵＲ ＢＲＡＮＤ ＩＳ ＢＡＳＥＤ ＵＰＯＮ．」と三段に横書きして（以下，この部分を「下段右側部分」という。） 成るものであり，複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解される。そして，その構＼成文字の書体や大きさ等を見ると，上段部分は，同じ大きさで等間隔に記載されているが，「ＢＵＬＫ」は「ＨＯＭＭＥ」に比し線幅が略２倍の太文 字で記載されている。また，上段部分と下段左側部分，下段右側部分との縦（上下 方向）の幅は略同一であるから，下段左側部分の文字は，上段部分の文字の略２分 の１の大きさであり，下段右側部分の文字は，上段部分の文字の略３分の１の大き さである。 上記認定の構成態様によると，上段部分は，引用商標２に接した取引者，需要者に対し，下段左側部分，下段右側部分に比し，商品の出所識別標識として強く支配＼n的な印象を与えるものと認められる。 もっとも，上記認定のとおり，上段部分においても，欧文字「ＢＵＬＫ」が欧文 字「ＨＯＭＭＥ」に比し線幅が略２倍の太字で記載されているから，上段部分が一 体として商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるの か，欧文字「ＢＵＬＫ」又は「ＨＯＭＭＥ」の一方が商品の出所識別標識として強 く支配的な印象を与えるものと認められるのかを，更に検討する。
イ 欧文字「ＢＵＬＫ」について
前記(2)イと同様に，欧文字「ＢＵＬＫ」は，本件商標の査定日において，本件商 標の指定商品の取引者，需要者に，引用商標２の指定商品（男性用の化粧品，男性用のおしろい，男性用の化粧水，男性用のクリーム，男性用の紅，男性用の頭髪用 化粧品，男性用の香水類，男性用のせっけん類，男性用の歯みがき，男性用の香料， 男性用の薫料，男性用のつけづめ，男性用のつけまつ毛）に関連する用語として知 られていたものではないから，上記指定商品との関係において，出所識別標識とし て認識されるものということができる。
ウ 欧文字「ＨＯＭＭＥ」について
(ｱ) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，欧文字「ＨＯＭＭＥ」につい て，次のとおり，認められる。
ａ 欧文字「ＨＯＭＭＥ」と綴りを同じくする「ｈｏｍｍｅ」は，「人間， 人類，男，男性」などの意味を有するフランス語である（仏和大辞典，白水社，昭 和５６年４月２５日）。日本語の辞書にも，「オム【ｈｏｍｍｅ】」は，「1)男性。人 間。2)ファッションで男性用。」を意味する語として収載されており（大辞林第三版， 三省堂，平成１８年１０月２７日），また，カタカナ語辞典には，「オム【ｈｏｍｍ ｅ】」として，「男性。転じて衣服が男性用であることを示す。」（カタカナ語・略語 辞典第三版，旺文社，平成１２年８月２５日），「1)人間。男。2)男物。」（コンサイ スカタカナ語辞典第３版，三省堂，平成１７年１月２０日）の意味を有する語とし て収載されている。
・・・
(ｲ) 前記(ｱ)によると，欧文字「ＨＯＭＭＥ」は，「男性」の意味を有する フランス語であるところ，我が国においても，本件商標の査定日（平成２９年２月 ２１日）の１０年以上前から，日本語の辞書や複数のカタカナ語辞典において，男 性用のものを意味する語として収載されていたことが認められる。また，化粧品業 界の関係者が，男性用化粧品には女性用化粧品と差別化するために「ＨＯＭＭＥ」 を商品等に表示することが普通に行われており，一般消費者も「ＨＯＭＭＥ」を男性用の商品を示す語と理解していると思われる旨陳述しているところ，原告の商品＼nのみならず，多数のメーカーにおいて，男性用化粧品や衣料品のブランドに「ＨＯ ＭＭＥ」を付加していること（本件商標の査定日後の事実については，上記陳述の 信用性を裏付ける限度で考慮する。）も，上記陳述を裏付けるものである。そうすると，欧文字「ＨＯＭＭＥ」は，本件商標の査定日において，化粧品等の 分野では，男性用のものを意味する語として知られていたものと認められる。
エ 引用商標２の構成部分の一部による類否判断の可否前記ア〜ウによると，引用商品２の構＼成部分である「ＢＵＬＫ」は，引用商標２の指定商品との関係において，出所識別標識として認識されるものである一方，欧 文字「ＨＯＭＭＥ」は，引用商標２の指定商品が含まれる分野では，男性用のもの を意味する語として認識される上，引用商標２の指定商品は男性用のものに限られ ていること，「ＨＯＭＭＥ」は，「ＢＵＬＫ」よりも細い字体で記載されていること を併せて考慮すると，欧文字「ＢＵＬＫ」の部分が取引者，需要者に対し商品の出 所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 したがって，本件商標と引用商標２の類否判断に当たり，引用商標２の構成部分である欧文字「ＢＵＬＫ」の部分を抽出し，この部分だけを本件商標（前記(2)のと おり，本件商標の構成部分である欧文字「ＢＵＬＫ」の部分）と比較して商標そのものの類否を判断することが許される。＼n
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成30(行ケ)10162 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月28日 知的財産高等裁判所
新規性違反なしとした審決が取り消されました。争点は証拠として提出したチラシの証拠能力です。＼n
ア 前記第２の３(1)の本件審判における原告らの主張によると，原告らは， 本件審判において，甲５５と同一の内容及び同一の添付物のチラシが複数作成され， 頒布されており，甲４１の４は，そのうちの一つの写しである旨主張していたので あるから，写しである甲４１の４と甲５５の原本に当たるものは，同一であること を前提に主張していたものと解される。 そして，本件審決は，甲４１の４につき，原告らが「甲４１の４に現れているつ りピンロールは公然に頒布された物品に係るもので，本件特許は公然知られた発明 である」旨主張していることを挙げた上，「甲第４１号証の４又は同号証で示された つりピンロールが本件特許の遡及日前に頒布されたものと認めることはできない。」 と判断している。 したがって，本件審決は，結論としては，前記第２の３(2)のとおり，甲２に記載された発明，甲４に記載された発明又は甲５５に記載された発明を引用発明とする 新規性違反の有無について判断しているが，甲４１の４を引用発明とする新規性判 断の誤りについても判断していると認められる。
イ 証拠（甲４１の４・５，甲６９）及び弁論の全趣旨によると，被告は， 被告外１名を原告，原告ら外３名を被告とする商標権侵害差止等請求事件において， 当該事件の原告訴訟代理人弁護士Ｃ及び同Ｄが平成１９年５月２２日に東京地方裁 判所に証拠として提出した甲４１の４及び証拠説明書として提出した甲４１の５を， その頃受領していること，甲４１の５には，甲４１の４の説明として，「被告シンワ のチラシ（２００６年用）」，「写し」，作成日「２００６（平成１８）年」，作成者「（有）シンワ」，立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨記載されていることが認められるところ，甲４１の４には，「２００６年販売促進キャンペーン」，「キャンペーン期間 ・予約５月末まで ・納品５月２０日〜９月 末」，「有限会社シンワ」，「つりピンロールバラ色 抜落防止対策品」，「サンプル価 格」，「早期出荷用グリーンピン 特別感謝価格４８０００円」などの記載があり， 複数の種類の「つりピン」が記載されており，その中には，５本のピンが中央付近 においてそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部 分を２本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のもの（つりピンロールバ ラ色と記載された部分の直近下に写し出されているもの）があることが認められる。 上記「つりピン」の形状は，証拠（甲４１の３〜５）及び弁論の全趣旨により， 上記事件の上記原告訴訟代理人が，平成１９年５月２２日に，甲４１の４とともに， 上記商標権侵害差止等請求事件において，東京地方裁判所に証拠として提出したと 認められる甲４１の３に「つりピンロール（バラ色）抜落防止対策品」として記載 されているピンク色の「つりピン」と，その形状が一致していると認められる。証 拠（甲４１の３〜５）及び弁論の全趣旨によると，甲４１の３は，甲４１の４と同 じ証拠説明書による説明を付して，提出されたものであると認められ，「２００６年 度 取扱いピンサンプル一覧」，「有限会社シンワ」，「早期出荷用」などの記載がある。 また，証拠（甲４１の１〜５）及び弁論の全趣旨によると，甲４１の４は，上記 商標権侵害差止等請求事件の上記原告訴訟代理人が，平成１９年５月２２日に，甲 ４１の４とともに，「被告シンワのチラシ（２００５年用）」，「写し」，作成日「２００５（平成１７）年」，作成者「（有）シンワ」，立証趣旨「被告シンワが原告むつ家 電得意先へ営業した事実を立証する。」旨の証拠説明書による説明を付して，上記商 標権侵害差止等請求事件において，東京地方裁判所に提出したと認められる甲４１ の１と，レイアウトが類似しているところ，甲４１の１には，「２００５年開業キャ ンペーン 下記価格は２００５年４月２５日現在の価格（税込）です。」，「有限会社 シンワ」，「当社では売れ残り品は販売しておりません。お客様からの注文後製造い たします。」などの記載がある。
以上によると，甲４１の３及び４は，いずれも，原告シンワが，被告の顧客であ った者に交付したものを，平成１９年５月２２日までに，被告が入手し，原告シン ワが，被告の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして，上記商標権侵害 差止等請求事件において，提出したものであると認められる。 そして，甲４１の４の上記記載内容，特に「販売促進キャンペーン」，「納品５月 ２０日〜」と記載されていることからすると，甲４１の４と同じ書面が，平成１８ 年５月２０日以前に，原告シンワにより，ホタテ養殖業者等の相当数の見込み客に 配布されていたことを推認することができる。
ウ また，前記イの認定事実及び弁論の全趣旨によると，甲４１の４に記載 されている，５本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の１対の突 起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線状の部分が連通する形 で連結された形状のものは，原告シンワにより見込み客に配布されていた前記イの 甲４１の４と同じ書面にも添付されていたと認められる。
エ 前記の５本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の１対 の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のものの形状は，両端部において折り返した部分の端部の形 状が，甲４１の４では，下から上へ曲線を描いて跳ね上がっているのに対し，本件 特許に係る図面（甲１１９）の図８（ａ）では，釣り針状に下方に曲がっている以 外は，上記図８（ａ）記載の形状と一致している。 そして，上記図８（ａ）は，本件発明に係るロール状連続貝係止具の実施の形態 として記載されたものである。
オ そうすると，前記イ，ウ及びエの５本の「つりピン」が中央付近におい てそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２ 本の直線が連通する形で連結された形状のものは，形状については，本件発明１の 構成要件にある形状をすべて充足する。そして，証拠（甲４１の１〜５）及び弁論＼nの全趣旨によると，その材質は，樹脂であり，「つりピンロール」とされていること から，ロール状に巻き取られるものであり，その連結材は，ロール状に巻き取られ ることが可能な可撓性を備えているものと認められる。したがって，甲４１の４に＼n記載されている「つりピン」は，本件発明１の構成要件を全て充足すると認められ＼nる。 また，上記の「つりピン」は，ロープ止め突起の先端と連結部材とが極めて近接 した位置にあり，２本のロープ止め突起の先端の間隔よりも一定程度狭い縦ロープ との関係では，２本の可撓性連結材の間隔が，貝係止具が差し込まれる縦ロープの 直径よりも広くなるから，本件発明２の構成要件も全て充足すると認められる。＼nさらに，上記の「つりピン」が，ロール状に巻き取られるものであることは，上 記のとおりであるから，上記の「つりピン」は，本件発明３の構成要件も全て充足＼nすると認められる。
カ したがって，本件発明１〜３は，本件原出願日である平成１８年５月２ ４日よりも前に日本国内において公然知られた発明であったということができ，新 規性を欠き，特許を受けることができない。
(2) 被告は，甲４１の４から認定できるのは，平成１９年５月２２日の時点でサンプルシート（甲４１の４）が頒布されていたということだけであり，1)甲３及 び５には納品日の記載がないのに，甲４１の４に納品日の記載がある点，2)顧客か ら価格が分かるようにしてほしいという要望を受けてサンプルシートを改訂したの であれば，価格だけを追記すれば済むのに，甲４１の４には，キャンペーン期間や 納品期間が記載されている点，3)甲５には，価格の記載がない点を挙げて，甲４１ の４の記載内容は不自然であるから，甲４１の４は，甲４１の４のサンプルシート が平成１８年５月２０日以前に頒布されたことを裏付けるに足りる証拠ではない旨 主張する。 甲３は，「２００５年販売ピン一覧」という表題が記載された書面であり，価格の＼n記載もキャンペーン期間の記載もない。甲５は，「２００９年色が変って新登場 新 色キャンペーン」という表題が記載された書面であり，色の変更についての記載は＼nあるが，価格の記載も日や月を区切ったキャンペーン期間の記載もない。そうする と，これらの文書の作成目的は，専ら顧客に原告シンワが取り扱う商品の一覧を示 すことにあると認められる。これに対し，甲４１の４は，「２００６年販売促進キャ ンペーン」という表題が記載された書面で，「キャンペーン期間」，「早期出荷用グリ＼nーンピン 特別感謝価格」という記載もされているのであるから，期間を区切って 特別に有利な価格を提示することを目的に含む，販売促進キャンペーン用のチラシ であると認められる。これらの記載内容，特に表題から認められる文書の目的の違＼nいを考えると，1)甲４１の４には納品日の記載があり，甲３及び５に納品日の記載がないことは不自然ではないし，また，2)顧客の価格が分かるようにしてほしいと いう要望を受けてサンプルシートを改訂する際に，期間を区切った販売促進キャン ペーンを企画し，そのチラシに価格と共にキャンペーン期間や納品期間を記載して も不自然ではないし，さらに，3)甲５に価格の記載がないことは，不自然ではない。 したがって，被告の上記主張は，前記(1)の認定を左右するものではない。 他に前記(1)の認定判断を覆すに足りる主張，立証はない。
ア 前記第２の３(1)の本件審判における原告らの主張によると，原告らは， 本件審判において，甲５５と同一の内容及び同一の添付物のチラシが複数作成され， 頒布されており，甲４１の４は，そのうちの一つの写しである旨主張していたので あるから，写しである甲４１の４と甲５５の原本に当たるものは，同一であること を前提に主張していたものと解される。 そして，本件審決は，甲４１の４につき，原告らが「甲４１の４に現れているつ りピンロールは公然に頒布された物品に係るもので，本件特許は公然知られた発明 である」旨主張していることを挙げた上，「甲第４１号証の４又は同号証で示された つりピンロールが本件特許の遡及日前に頒布されたものと認めることはできない。」 と判断している。 したがって，本件審決は，結論としては，前記第２の３(2)のとおり，甲２に記載された発明，甲４に記載された発明又は甲５５に記載された発明を引用発明とする 新規性違反の有無について判断しているが，甲４１の４を引用発明とする新規性判 断の誤りについても判断していると認められる。
イ 証拠（甲４１の４・５，甲６９）及び弁論の全趣旨によると，被告は， 被告外１名を原告，原告ら外３名を被告とする商標権侵害差止等請求事件において， 当該事件の原告訴訟代理人弁護士Ｃ及び同Ｄが平成１９年５月２２日に東京地方裁 判所に証拠として提出した甲４１の４及び証拠説明書として提出した甲４１の５を， その頃受領していること，甲４１の５には，甲４１の４の説明として，「被告シンワ のチラシ（２００６年用）」，「写し」，作成日「２００６（平成１８）年」，作成者「（有）シンワ」，立証趣旨「被告シンワが原告むつ家電得意先へ営業した事実を立証する。」旨記載されていることが認められるところ，甲４１の４には，「２００６年販売促進キャンペーン」，「キャンペーン期間 ・予約５月末まで ・納品５月２０日〜９月 末」，「有限会社シンワ」，「つりピンロールバラ色 抜落防止対策品」，「サンプル価 格」，「早期出荷用グリーンピン 特別感謝価格４８０００円」などの記載があり， 複数の種類の「つりピン」が記載されており，その中には，５本のピンが中央付近 においてそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部 分を２本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のもの（つりピンロールバ ラ色と記載された部分の直近下に写し出されているもの）があることが認められる。 上記「つりピン」の形状は，証拠（甲４１の３〜５）及び弁論の全趣旨により， 上記事件の上記原告訴訟代理人が，平成１９年５月２２日に，甲４１の４とともに， 上記商標権侵害差止等請求事件において，東京地方裁判所に証拠として提出したと 認められる甲４１の３に「つりピンロール（バラ色）抜落防止対策品」として記載 されているピンク色の「つりピン」と，その形状が一致していると認められる。証 拠（甲４１の３〜５）及び弁論の全趣旨によると，甲４１の３は，甲４１の４と同 じ証拠説明書による説明を付して，提出されたものであると認められ，「２００６年 度 取扱いピンサンプル一覧」，「有限会社シンワ」，「早期出荷用」などの記載がある。 また，証拠（甲４１の１〜５）及び弁論の全趣旨によると，甲４１の４は，上記 商標権侵害差止等請求事件の上記原告訴訟代理人が，平成１９年５月２２日に，甲 ４１の４とともに，「被告シンワのチラシ（２００５年用）」，「写し」，作成日「２００５（平成１７）年」，作成者「（有）シンワ」，立証趣旨「被告シンワが原告むつ家 電得意先へ営業した事実を立証する。」旨の証拠説明書による説明を付して，上記商 標権侵害差止等請求事件において，東京地方裁判所に提出したと認められる甲４１ の１と，レイアウトが類似しているところ，甲４１の１には，「２００５年開業キャ ンペーン 下記価格は２００５年４月２５日現在の価格（税込）です。」，「有限会社 シンワ」，「当社では売れ残り品は販売しておりません。お客様からの注文後製造い たします。」などの記載がある。
以上によると，甲４１の３及び４は，いずれも，原告シンワが，被告の顧客であ った者に交付したものを，平成１９年５月２２日までに，被告が入手し，原告シン ワが，被告の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして，上記商標権侵害 差止等請求事件において，提出したものであると認められる。 そして，甲４１の４の上記記載内容，特に「販売促進キャンペーン」，「納品５月 ２０日〜」と記載されていることからすると，甲４１の４と同じ書面が，平成１８ 年５月２０日以前に，原告シンワにより，ホタテ養殖業者等の相当数の見込み客に 配布されていたことを推認することができる。
ウ また，前記イの認定事実及び弁論の全趣旨によると，甲４１の４に記載 されている，５本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の１対の突 起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線状の部分が連通する形 で連結された形状のものは，原告シンワにより見込み客に配布されていた前記イの 甲４１の４と同じ書面にも添付されていたと認められる。
エ 前記の５本の「つりピン」が中央付近においてそれぞれハの字型の１対 の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２本の直線状の部分が連通する形で連結された形状のものの形状は，両端部において折り返した部分の端部の形 状が，甲４１の４では，下から上へ曲線を描いて跳ね上がっているのに対し，本件 特許に係る図面（甲１１９）の図８（ａ）では，釣り針状に下方に曲がっている以 外は，上記図８（ａ）記載の形状と一致している。 そして，上記図８（ａ）は，本件発明に係るロール状連続貝係止具の実施の形態 として記載されたものである。
オ そうすると，前記イ，ウ及びエの５本の「つりピン」が中央付近におい てそれぞれハの字型の１対の突起を有するとともに，そのハの字型の間の部分を２ 本の直線が連通する形で連結された形状のものは，形状については，本件発明１の 構成要件にある形状をすべて充足する。そして，証拠（甲４１の１〜５）及び弁論＼nの全趣旨によると，その材質は，樹脂であり，「つりピンロール」とされていること から，ロール状に巻き取られるものであり，その連結材は，ロール状に巻き取られ ることが可能な可撓性を備えているものと認められる。したがって，甲４１の４に＼n記載されている「つりピン」は，本件発明１の構成要件を全て充足すると認められ＼nる。 また，上記の「つりピン」は，ロープ止め突起の先端と連結部材とが極めて近接 した位置にあり，２本のロープ止め突起の先端の間隔よりも一定程度狭い縦ロープ との関係では，２本の可撓性連結材の間隔が，貝係止具が差し込まれる縦ロープの 直径よりも広くなるから，本件発明２の構成要件も全て充足すると認められる。＼nさらに，上記の「つりピン」が，ロール状に巻き取られるものであることは，上 記のとおりであるから，上記の「つりピン」は，本件発明３の構成要件も全て充足＼nすると認められる。
カ したがって，本件発明１〜３は，本件原出願日である平成１８年５月２ ４日よりも前に日本国内において公然知られた発明であったということができ，新 規性を欠き，特許を受けることができない。
(2) 被告は，甲４１の４から認定できるのは，平成１９年５月２２日の時点でサンプルシート（甲４１の４）が頒布されていたということだけであり，1)甲３及 び５には納品日の記載がないのに，甲４１の４に納品日の記載がある点，2)顧客か ら価格が分かるようにしてほしいという要望を受けてサンプルシートを改訂したの であれば，価格だけを追記すれば済むのに，甲４１の４には，キャンペーン期間や 納品期間が記載されている点，3)甲５には，価格の記載がない点を挙げて，甲４１ の４の記載内容は不自然であるから，甲４１の４は，甲４１の４のサンプルシート が平成１８年５月２０日以前に頒布されたことを裏付けるに足りる証拠ではない旨 主張する。 甲３は，「２００５年販売ピン一覧」という表題が記載された書面であり，価格の＼n記載もキャンペーン期間の記載もない。甲５は，「２００９年色が変って新登場 新 色キャンペーン」という表題が記載された書面であり，色の変更についての記載は＼nあるが，価格の記載も日や月を区切ったキャンペーン期間の記載もない。そうする と，これらの文書の作成目的は，専ら顧客に原告シンワが取り扱う商品の一覧を示 すことにあると認められる。これに対し，甲４１の４は，「２００６年販売促進キャ ンペーン」という表題が記載された書面で，「キャンペーン期間」，「早期出荷用グリ＼nーンピン 特別感謝価格」という記載もされているのであるから，期間を区切って 特別に有利な価格を提示することを目的に含む，販売促進キャンペーン用のチラシ であると認められる。これらの記載内容，特に表題から認められる文書の目的の違＼nいを考えると，1)甲４１の４には納品日の記載があり，甲３及び５に納品日の記載がないことは不自然ではないし，また，2)顧客の価格が分かるようにしてほしいと いう要望を受けてサンプルシートを改訂する際に，期間を区切った販売促進キャン ペーンを企画し，そのチラシに価格と共にキャンペーン期間や納品期間を記載して も不自然ではないし，さらに，3)甲５に価格の記載がないことは，不自然ではない。 したがって，被告の上記主張は，前記(1)の認定を左右するものではない。 他に前記(1)の認定判断を覆すに足りる主張，立証はない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成29(ワ)16958 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年2月28日 東京地方裁判所
英会話のDVDが複製･翻案が争われた事件です。東京地裁46部は、一部の表現については創作性を認め、36万円の損害賠償を認めました。
原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの項目アにおける共通点である動画に社名を 表示することは，アイデアである。＼n他方，項目イ及びウにおける原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点は，白い 扉を抜け，その先に英会話を学ぶ動機となるフレーズと共に写真が現れる というもので密接に関係するものといえるところ，英会話の宣伝，紹介用 のＤＶＤにおいて，教材を利用することで新しい状況となることについて， 紺色の背景とする白い扉やその奥に広がる宇宙で表現するとともに，教材＼nにより達成できる状況について，扉の奥に，その状況を表しているともいえる写真を英会話を学習する動機を示すフレーズとともに複数回示すこ＼nとで表現しているものといえ，その表＼現は，全体として，個性があり，創 作性があるといえる。 項目エにおける原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点のうち，英会話の宣伝， 紹介用のＤＶＤにおいて，外国人と話している様子を用いる点はアイデア であり，そこにおける問いかけの表現は通常よく使用される，ありふれた＼n表現といえる。＼n項目オにおける原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点は，教材を学ぶことで 状況が変わることを，二度にわたる太陽の光を含む空の情景で示し，また， 自社の商品を用いることで交流の範囲が広がることなどを人物が写った 多数の写真を自社商品の周りを回転させることなどで表現しているもの＼nといえ，その表現は，全体として，個性があり，創作性があるといえる。＼n以上によれば，イントロダクションの部分の原告ＤＶＤと被告ＤＶＤは， 少なくとも，項目イ，ウ及びオにおいて表現上の創作性がある部分におい＼nて共通するといえる。そして，上記共通する内容に項目イ，ウ及びオの内 容等を考慮すれば，上記部分の原告ＤＶＤの表現上の本質的な特徴を被告＼nＤＶＤから直接感得することができると認められる。
イ 受講者インタビュー（その１）（項目カ）
前記前提事実 及び証拠（甲５，６）によれば，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤ は，当該部分において，「（商品名）を始めた人の中にはすでに新しいステー ジへと人生を開いていった人たちがたくさんいらっしゃいます」という音声 が流れ，その後，海外で活躍する女性を紹介し，その女性へのインタビュー の様子となる点，「英語を話す原点になったのが（商品名）だったのです」と いう音声が流れるとともに，同趣旨が赤色の文字テキストで表示される点な＼nどが共通する。 他方，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの当該部分において，登場人物やインタビューの内容，表現は異なっている。＼n上記共通点のうち，英会話教材の宣伝，紹介用の動画において，海外で活 躍する受講者を紹介した上でその受講者へのインタビューの様子を用いる ことや，その受講者の活躍の契機となったのが自社の教材であるという説明 をすることは，アイデアであるといえるし，また，それらを上記のような順 序で構成することは，通常行われることといえ，これらをもって表＼現上の創 作性があるとはいえない。また，「（商品名）を始めた人の中にはすでに新し いステージへと人生を開いていった人たちがたくさんいらっしゃいます」， 「英語を話す原点になったのが（商品名）だったのです」との部分について， 英会話教材を宣伝，紹介する際に，教材による学習によって自らの状況が変 わったことを新たなステージへと人生を開くと表現することや，その契機等＼nとなった商品を原点と表現することはありふれたものであるといえ，いずれ＼nも創作性があるとは認められない。 したがって，受講者インタビュー（その１）の部分の原告ＤＶＤと被告Ｄ ＶＤの共通点は，いずれもアイデアなどの表現それ自体でない部分又は表＼現 上の創作性が認められない部分に関するものであるといえる。
・・・・
エ その他受講者インタビュー（項目ク）
前記前提事実 及び証拠（甲５，６）によれば，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤ は，当該部分において，受講者への複数のインタビューの様子である点，「人 生が変わりました」との文字テキストが表示される点で共通している。＼n 他方，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの当該部分において，登場人物やインタビ ューの内容，表現は異なっている。＼n上記共通点のうち，英会話教材の宣伝，紹介用の動画において，受講者と される人物のインタビューの様子を用いることはアイデアであるといえる。 また，「人生が変わりました」という文字テキストは，表現であるということ＼nができるとしても，教材を宣伝，紹介する場面で，教材による学習によって 自らの状況が変わったことを人生が変わると表現することは，ありふれた表＼ 現であるといえ，創作性があるとは認められない。そして，インタビューの 様子に文字テキストを組み合わせることについても，普通に行われることで あり，このことをもって表現上の創作性があるとはいえない。＼nしたがって，その他受講者インタビューの部分の原告ＤＶＤと被告ＤＶＤ の共通点は，いずれもアイデアなどの表現それ自体でない部分又は表＼現上の 創作性が認められない部分に関するものであるといえる。
オ 商品紹介（項目ケ）
前記前提事実 及び証拠（甲５，６）によれば，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤは，当該部分において，まず，画面上部が光り，雲が浮かんでいる空の 様子となった後，画面の上方から階段が伸びてきて，階段を下から見上げ る構図となり，その後，空を背景に，最下段の階段の側面に英語学習のス＼nテップのフレーズが表示され，そのフレーズの読み上げが終わると一段上＼nの階段の側面が拡大されると同時に，その階段の側面に次の英語学習のス テップのフレーズが右からスライドして表示されるとともに，そのフレー＼nズがナレーションされ，それを７回繰り返して，７つ目の英語学習のステ ップが表示されると，側面にフレーズが記載された階段が最下段まで表＼示 されるという点で共通している。また，各階段の側面に表示されるフレー＼nズは，原告ＤＶＤでは1)「聞くことを習慣化する」，2)「単語やフレーズの 音がキャッチできるようになる」，3)「言っていることが理解でき短い言 葉で反応できるようになる」，4)「短い言葉で自分の意思を伝えられるよ うになる」，5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」，6)「言 葉のキャッチボールが長く続くようになる」，7)「意識せずに自然に外国 人との会話が楽しめるようになる」であるのに対し，被告ＤＶＤでは1)「流 して聞くことを習慣化する」，2)「単語，フレーズの音が聞き取れるように なる」，3)「言っていることが分かり，短いフレーズで返事ができるように なる」，4)「短いフレーズで自分の言いたいことが伝えられるようになる」， 5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」，6)「言 葉のキャッチボールが長く続くようになる」，7)「意識せずに自然に外国 人との会話が楽しめるようになる」であるのに対し，被告ＤＶＤでは1)「流 して聞くことを習慣化する」，2)「単語，フレーズの音が聞き取れるように なる」，3)「言っていることが分かり，短いフレーズで返事ができるように なる」，4)「短いフレーズで自分の言いたいことが伝えられるようになる」， 5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」，6)「言葉のキャッ チボールが長く続けられる」，7)「意識せず，自然に外国人との会話が楽し めるようになる」であり，その内容，表現はほぼ共通している。＼n 他方，原告ＤＶＤでは，階段は側面も含めて青色であり，フレーズが白 色の文字で表示されるのに対し，被告ＤＶＤでは，階段は側面を含めて白＼n色であり，フレーズが青色の文字で表示される。また，原告ＤＶＤと被告＼nＤＶＤにおいて，階段の背景はいずれも白色の雲がある青空であるが，具 体的な光景は異なる。
(ｲ)項目ケの部分の原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの上記 の共通点は，空に浮か んだ階段を下から見上げる構図とすることによって，階段を上っていくイ＼nメージを抱かせ，階段と英語学習のステップが結び付くものであり，原告 ＤＶＤと被告ＤＶＤでほぼ共通するフレーズの内容に照らしても，一定の 段階を踏んで英語学習を進めることができるなどのイメージを与えるも のである。そのようなステップが７段階あり，その内容がほぼ同一である ことをも考慮すると，この共通点は，作成者の個性が現れており，全体と して創作的な表現であると認められる。＼nそして，上記共通する内容に項目ケの内容等を考慮すれば，項目ケの原 告ＤＶＤの表現上の本質的な特徴を被告ＤＶＤから直接感得することが＼nできると認められる。
・・・・
原告は，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤが，1)イントロダクション，2)受講者イン タビュー，3)商品紹介，4)商品特徴の説明，5)開発者等のインタビュー，6)商 品特徴の説明，7)エンディングという全体的な構成が類似することも主張する＼nので，以下，検討する。
ア 前記前提事実 及び証拠（甲５，６）によれば，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤ は，いずれも，1)イントロダクション（項目アないしオ），2)受講者インタビ ュー（項目カないしク），3)商品紹介（項目ケ），4)商品特徴の説明（項目コ ないしシ），5)開発者等のインタビュー（項目ス），6)商品特徴の説明（項目 チ及びツ），7)エンディング（項目テ，ト）という構成を有するということが＼nできる。なお，上記各項目においては， 基 本的に，使われている写真，光景，登場人物やインタビューを受けた者が話 す内容などは異なる。
イ 原告ＤＶＤと被告ＤＶＤは，いずれも英会話教材の宣伝，紹介用のもので あり，このようなＤＶＤにおいて，宣伝の対象である商品の購入等を促すと いう目的のために，商品の内容や特徴，商品を利用した場合の効果，サポー ト体制の説明をすることは，ごく一般的であるといえる。そして，商品の内 容，特徴や商品を利用した場合の効果を説明するために，受講者や開発者に 対するインタビューを用いることも，一般的であるといえる。 原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの全体的な構成は，前記アのとおり，原告が主張＼nする７つという少なくない要素において一致するが，その各要素は，上記の とおり，同種の目的を有するＤＶＤにおいては，いずれもごく一般的といえ るものである。また，原告ＤＶＤ及び被告ＤＶＤにおけるそれらの各要素の 順序について，特別の印象を与えるようなものであるとはいえない。これら を考慮すると，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの原告主張の全体的な構成について，＼nそその各要素が共通する点をもって創作的な表現であるとは認められない。＼nまた，前記 のとおり，被告ＤＶＤは，複数の部分において，原告ＤＶＤ の表現上の本質的な特徴を感得することができる。しかし，それらの本質的＼nな特徴を感得することができる表現について，英会話教材の宣伝，広告用の＼n動画における表現としては関連するとはいえるが，それ以上にそれらが表＼現 上及び内容上，相互に密接に関連しているものとはいえない。このことに， 全体的な構成の各要素が同種の目的を有するＤＶＤにおいてごく一般的な＼nものであること，被告ＤＶＤには，原告ＤＶＤの表現上の本質的な特徴を感＼n得することができるとはいえない部分も多いこと（前記 ）を考慮すると， 被告ＤＶＤに原告ＤＶＤの表現上の本質的な特徴を感得することができる＼n部分があるとしても，原告ＤＶＤ全体についての表現上の本質的な特徴を被＼n告ＤＶＤから感得することができるとまではいえない。
(4)小括
以上によれば，被告ＤＶＤは，少なくとも，項目イ，ウ，オ，ケ，テ及びト において，原告ＤＶＤの表現上の本質的特徴を被告ＤＶＤから直接感得するこ＼nとができる。 そして，対照表」及び「ＤＶＤスクリプト内容対照表＼」における共通点の内容等及び弁 論の全趣旨に照らし，被告ＤＶＤは，原告ＤＶＤに依拠して作成されたものと いえる。 これらのことに，前記のとおり，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤでは，画面自体は 異なり，原告ＤＶＤの表現に一定の修正，増減，変更等が加えられて別の表＼現 となっていることなどから，被告ＤＶＤは，少なくとも，上記各項目において， 原告ＤＶＤを翻案したものと認められる。
２ 争点２（編集著作物としての複製権，翻案権侵害の有無）及び争点３（言語の 著作物としての複製権，翻案権及び譲渡権侵害の有無）について
原告の主位的な主張のうち，編集著作物としての侵害の主張は，別紙「ＤＶＤ の内容の対照表」の「イントロダクション」などの標題によって区切られた部分＼nを一つの素材として，その選択と配列について創作性を有すると主張するもので ある。しかし，この主張は，少なくとも，前記1(3)の全体的な構成に関する類似＼nの主張において述べたところと同様の理由により，理由がない。また，原告は， 予備的に，原告ＤＶＤに含まれるスクリプト部分の言語の著作物の侵害を主張す＼nるところ，共通するスクリプトは，事実を述べるものか，英会話教材の宣伝，紹 介用の動画において，ありふれたものということができ，その順序にも表現上の＼n創作性があるとは認められないから，原告の主張は理由がない。
原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの項目アにおける共通点である動画に社名を 表示することは，アイデアである。＼n他方，項目イ及びウにおける原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点は，白い 扉を抜け，その先に英会話を学ぶ動機となるフレーズと共に写真が現れる というもので密接に関係するものといえるところ，英会話の宣伝，紹介用 のＤＶＤにおいて，教材を利用することで新しい状況となることについて， 紺色の背景とする白い扉やその奥に広がる宇宙で表現するとともに，教材＼nにより達成できる状況について，扉の奥に，その状況を表しているともいえる写真を英会話を学習する動機を示すフレーズとともに複数回示すこ＼nとで表現しているものといえ，その表＼現は，全体として，個性があり，創 作性があるといえる。 項目エにおける原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点のうち，英会話の宣伝， 紹介用のＤＶＤにおいて，外国人と話している様子を用いる点はアイデア であり，そこにおける問いかけの表現は通常よく使用される，ありふれた＼n表現といえる。＼n項目オにおける原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの共通点は，教材を学ぶことで 状況が変わることを，二度にわたる太陽の光を含む空の情景で示し，また， 自社の商品を用いることで交流の範囲が広がることなどを人物が写った 多数の写真を自社商品の周りを回転させることなどで表現しているもの＼nといえ，その表現は，全体として，個性があり，創作性があるといえる。＼n以上によれば，イントロダクションの部分の原告ＤＶＤと被告ＤＶＤは， 少なくとも，項目イ，ウ及びオにおいて表現上の創作性がある部分におい＼nて共通するといえる。そして，上記共通する内容に項目イ，ウ及びオの内 容等を考慮すれば，上記部分の原告ＤＶＤの表現上の本質的な特徴を被告＼nＤＶＤから直接感得することができると認められる。
イ 受講者インタビュー（その１）（項目カ）
前記前提事実 及び証拠（甲５，６）によれば，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤ は，当該部分において，「（商品名）を始めた人の中にはすでに新しいステー ジへと人生を開いていった人たちがたくさんいらっしゃいます」という音声 が流れ，その後，海外で活躍する女性を紹介し，その女性へのインタビュー の様子となる点，「英語を話す原点になったのが（商品名）だったのです」と いう音声が流れるとともに，同趣旨が赤色の文字テキストで表示される点な＼nどが共通する。 他方，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの当該部分において，登場人物やインタビューの内容，表現は異なっている。＼n上記共通点のうち，英会話教材の宣伝，紹介用の動画において，海外で活 躍する受講者を紹介した上でその受講者へのインタビューの様子を用いる ことや，その受講者の活躍の契機となったのが自社の教材であるという説明 をすることは，アイデアであるといえるし，また，それらを上記のような順 序で構成することは，通常行われることといえ，これらをもって表＼現上の創 作性があるとはいえない。また，「（商品名）を始めた人の中にはすでに新し いステージへと人生を開いていった人たちがたくさんいらっしゃいます」， 「英語を話す原点になったのが（商品名）だったのです」との部分について， 英会話教材を宣伝，紹介する際に，教材による学習によって自らの状況が変 わったことを新たなステージへと人生を開くと表現することや，その契機等＼nとなった商品を原点と表現することはありふれたものであるといえ，いずれ＼nも創作性があるとは認められない。 したがって，受講者インタビュー（その１）の部分の原告ＤＶＤと被告Ｄ ＶＤの共通点は，いずれもアイデアなどの表現それ自体でない部分又は表＼現 上の創作性が認められない部分に関するものであるといえる。
・・・・
エ その他受講者インタビュー（項目ク）
前記前提事実 及び証拠（甲５，６）によれば，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤ は，当該部分において，受講者への複数のインタビューの様子である点，「人 生が変わりました」との文字テキストが表示される点で共通している。＼n 他方，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの当該部分において，登場人物やインタビ ューの内容，表現は異なっている。＼n上記共通点のうち，英会話教材の宣伝，紹介用の動画において，受講者と される人物のインタビューの様子を用いることはアイデアであるといえる。 また，「人生が変わりました」という文字テキストは，表現であるということ＼nができるとしても，教材を宣伝，紹介する場面で，教材による学習によって 自らの状況が変わったことを人生が変わると表現することは，ありふれた表＼ 現であるといえ，創作性があるとは認められない。そして，インタビューの 様子に文字テキストを組み合わせることについても，普通に行われることで あり，このことをもって表現上の創作性があるとはいえない。＼nしたがって，その他受講者インタビューの部分の原告ＤＶＤと被告ＤＶＤ の共通点は，いずれもアイデアなどの表現それ自体でない部分又は表＼現上の 創作性が認められない部分に関するものであるといえる。
オ 商品紹介（項目ケ）
前記前提事実 及び証拠（甲５，６）によれば，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤは，当該部分において，まず，画面上部が光り，雲が浮かんでいる空の 様子となった後，画面の上方から階段が伸びてきて，階段を下から見上げ る構図となり，その後，空を背景に，最下段の階段の側面に英語学習のス＼nテップのフレーズが表示され，そのフレーズの読み上げが終わると一段上＼nの階段の側面が拡大されると同時に，その階段の側面に次の英語学習のス テップのフレーズが右からスライドして表示されるとともに，そのフレー＼nズがナレーションされ，それを７回繰り返して，７つ目の英語学習のステ ップが表示されると，側面にフレーズが記載された階段が最下段まで表＼示 されるという点で共通している。また，各階段の側面に表示されるフレー＼nズは，原告ＤＶＤでは1)「聞くことを習慣化する」，2)「単語やフレーズの 音がキャッチできるようになる」，3)「言っていることが理解でき短い言 葉で反応できるようになる」，4)「短い言葉で自分の意思を伝えられるよ うになる」，5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」，6)「言 葉のキャッチボールが長く続くようになる」，7)「意識せずに自然に外国 人との会話が楽しめるようになる」であるのに対し，被告ＤＶＤでは1)「流 して聞くことを習慣化する」，2)「単語，フレーズの音が聞き取れるように なる」，3)「言っていることが分かり，短いフレーズで返事ができるように なる」，4)「短いフレーズで自分の言いたいことが伝えられるようになる」， 5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」，6)「言 葉のキャッチボールが長く続くようになる」，7)「意識せずに自然に外国 人との会話が楽しめるようになる」であるのに対し，被告ＤＶＤでは1)「流 して聞くことを習慣化する」，2)「単語，フレーズの音が聞き取れるように なる」，3)「言っていることが分かり，短いフレーズで返事ができるように なる」，4)「短いフレーズで自分の言いたいことが伝えられるようになる」， 5)「簡単な会話のキャッチボールができるようになる」，6)「言葉のキャッ チボールが長く続けられる」，7)「意識せず，自然に外国人との会話が楽し めるようになる」であり，その内容，表現はほぼ共通している。＼n 他方，原告ＤＶＤでは，階段は側面も含めて青色であり，フレーズが白 色の文字で表示されるのに対し，被告ＤＶＤでは，階段は側面を含めて白＼n色であり，フレーズが青色の文字で表示される。また，原告ＤＶＤと被告＼nＤＶＤにおいて，階段の背景はいずれも白色の雲がある青空であるが，具 体的な光景は異なる。
(ｲ)項目ケの部分の原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの上記 の共通点は，空に浮か んだ階段を下から見上げる構図とすることによって，階段を上っていくイ＼nメージを抱かせ，階段と英語学習のステップが結び付くものであり，原告 ＤＶＤと被告ＤＶＤでほぼ共通するフレーズの内容に照らしても，一定の 段階を踏んで英語学習を進めることができるなどのイメージを与えるも のである。そのようなステップが７段階あり，その内容がほぼ同一である ことをも考慮すると，この共通点は，作成者の個性が現れており，全体と して創作的な表現であると認められる。＼nそして，上記共通する内容に項目ケの内容等を考慮すれば，項目ケの原 告ＤＶＤの表現上の本質的な特徴を被告ＤＶＤから直接感得することが＼nできると認められる。
・・・・
原告は，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤが，1)イントロダクション，2)受講者イン タビュー，3)商品紹介，4)商品特徴の説明，5)開発者等のインタビュー，6)商 品特徴の説明，7)エンディングという全体的な構成が類似することも主張する＼nので，以下，検討する。
ア 前記前提事実 及び証拠（甲５，６）によれば，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤ は，いずれも，1)イントロダクション（項目アないしオ），2)受講者インタビ ュー（項目カないしク），3)商品紹介（項目ケ），4)商品特徴の説明（項目コ ないしシ），5)開発者等のインタビュー（項目ス），6)商品特徴の説明（項目 チ及びツ），7)エンディング（項目テ，ト）という構成を有するということが＼nできる。なお，上記各項目においては， 基 本的に，使われている写真，光景，登場人物やインタビューを受けた者が話 す内容などは異なる。
イ 原告ＤＶＤと被告ＤＶＤは，いずれも英会話教材の宣伝，紹介用のもので あり，このようなＤＶＤにおいて，宣伝の対象である商品の購入等を促すと いう目的のために，商品の内容や特徴，商品を利用した場合の効果，サポー ト体制の説明をすることは，ごく一般的であるといえる。そして，商品の内 容，特徴や商品を利用した場合の効果を説明するために，受講者や開発者に 対するインタビューを用いることも，一般的であるといえる。 原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの全体的な構成は，前記アのとおり，原告が主張＼nする７つという少なくない要素において一致するが，その各要素は，上記の とおり，同種の目的を有するＤＶＤにおいては，いずれもごく一般的といえ るものである。また，原告ＤＶＤ及び被告ＤＶＤにおけるそれらの各要素の 順序について，特別の印象を与えるようなものであるとはいえない。これら を考慮すると，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤの原告主張の全体的な構成について，＼nそその各要素が共通する点をもって創作的な表現であるとは認められない。＼nまた，前記 のとおり，被告ＤＶＤは，複数の部分において，原告ＤＶＤ の表現上の本質的な特徴を感得することができる。しかし，それらの本質的＼nな特徴を感得することができる表現について，英会話教材の宣伝，広告用の＼n動画における表現としては関連するとはいえるが，それ以上にそれらが表＼現 上及び内容上，相互に密接に関連しているものとはいえない。このことに， 全体的な構成の各要素が同種の目的を有するＤＶＤにおいてごく一般的な＼nものであること，被告ＤＶＤには，原告ＤＶＤの表現上の本質的な特徴を感＼n得することができるとはいえない部分も多いこと（前記 ）を考慮すると， 被告ＤＶＤに原告ＤＶＤの表現上の本質的な特徴を感得することができる＼n部分があるとしても，原告ＤＶＤ全体についての表現上の本質的な特徴を被＼n告ＤＶＤから感得することができるとまではいえない。
(4)小括
以上によれば，被告ＤＶＤは，少なくとも，項目イ，ウ，オ，ケ，テ及びト において，原告ＤＶＤの表現上の本質的特徴を被告ＤＶＤから直接感得するこ＼nとができる。 そして，対照表」及び「ＤＶＤスクリプト内容対照表＼」における共通点の内容等及び弁 論の全趣旨に照らし，被告ＤＶＤは，原告ＤＶＤに依拠して作成されたものと いえる。 これらのことに，前記のとおり，原告ＤＶＤと被告ＤＶＤでは，画面自体は 異なり，原告ＤＶＤの表現に一定の修正，増減，変更等が加えられて別の表＼現 となっていることなどから，被告ＤＶＤは，少なくとも，上記各項目において， 原告ＤＶＤを翻案したものと認められる。
２ 争点２（編集著作物としての複製権，翻案権侵害の有無）及び争点３（言語の 著作物としての複製権，翻案権及び譲渡権侵害の有無）について
原告の主位的な主張のうち，編集著作物としての侵害の主張は，別紙「ＤＶＤ の内容の対照表」の「イントロダクション」などの標題によって区切られた部分＼nを一つの素材として，その選択と配列について創作性を有すると主張するもので ある。しかし，この主張は，少なくとも，前記1(3)の全体的な構成に関する類似＼nの主張において述べたところと同様の理由により，理由がない。また，原告は， 予備的に，原告ＤＶＤに含まれるスクリプト部分の言語の著作物の侵害を主張す＼nるところ，共通するスクリプトは，事実を述べるものか，英会話教材の宣伝，紹 介用の動画において，ありふれたものということができ，その順序にも表現上の＼n創作性があるとは認められないから，原告の主張は理由がない。
◆判決本文
両当事者は、宣伝のキャッチフレーズについて著作権侵害を争っていましたが、こちらは1審、2審とも著作物性無しと判断しています。
関連カテゴリー
>> 著作物
>> 翻案
>> 著作権その他
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成29(行ケ)10200 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月18日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が取り消されました。理由は、相違点については、技術常識から容易である、さらに、サポート要件を満たしていないことです。
相違点１に係る，本件発明１の「回転数適応型の動吸振器（５）が， 油影響に関連して，駆動装置の励振の次数ｑよりも所定の次数オフセッ ト値ｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設計されている」ことの意義につい てみると，本件発明１の特許請求の範囲には，「所定の次数オフセット ｑＦ」をいかに設定するかについて，「油影響に関連して」されるもので あること以上に特定する記載はないから，「油影響」について何らかの 関連を有し，何らかの次数オフセットｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設 計されているという程度の意味であると理解できる。 さらに，本件明細書についてみると，1) 図３に関する【００３８】 〜【００３９】の記載から，同じ設計の動吸振器であれば，回転する油 質量体の下では次数値が低くオフセットされるため，その抑制次数ｑFに 相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが，遠心力に 抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示 されているといえる。また，2) 【００４３】によれば，ｑＦは自由に選 択可能な値として規定されていてもよいし，励振の個々の次数に対して，＼nそれぞれ固定の値が設定されていてもよいとされているから，次数オフセットｑＦ自体は，任意に設定し得る値であることが読み取れる。
(ｲ) 以上によれば，ｑＦは，1)のような実験的な測定に基づき設定される ものに限られず，2)のような任意の値も採り得るものであるといえる。 そして，動吸振器の幾何学的次数が，駆動装置の励振の次数（ｑ）より も任意の値（ｑＦ）の分だけ大きい数値（ｑｅｆｆ）になるように設計され ているということは，オーバーチューニングに当たるといえる。そうす ると，本件発明１の「回転数適応型の動吸振器（５）が，油影響に関連 して，駆動装置の励振の次数ｑよりも所定の次数オフセット値ｑＦだけ大 きい有効次数ｑｅｆｆに設計されていること」は，「油影響」を受ける状況 下においては，動吸振器の次数が低下することから，任意の値の次数オ フセットにより，動吸振器をオーバーチューニングしたという程度の意 味と解される。
ウ 「油影響に関連して…設計されている」構成の容易想到性＼n
上記ア(ｲ)の技術常識によれば，油中に浸漬され，油という液体の影響を 受ける遠心振り子のような動吸振器にあっても，回転する油中であるか否 かにかかわらず，その固有振動数（又は次数）に何らかの影響，特に，そ の固有振動数（又は次数）が低下するような影響が生じるであろうことは， 当業者にとって当然に予測し得ることといえる。＼nそして，回転数適応型の動吸振器において，理論上最も効果的に駆動装 置側の振動を減衰できるのは，遠心振り子の固有振動数が駆動装置の励振 の振動数と一致する場合なのであるから（上記ア(ｱ))，油の影響を受ける 回転数適応型の動吸振器において，効果的に駆動装置の振動を減衰させる ためには，油の影響によって固有振動数（又は次数）が低下することから， 動吸振器の固有振動数（又は次数）について，任意の値の次数オフセット によりオーバーチューニングするという，相違点１に係る構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たことであるといえる。＼nよって，相違点１に係る構成は，甲４発明及び技術常識から容易に想到＼nすることができたものである。
・・・
(2) 上記を前提に，サポート要件違反について検討する。
ア 上記２(3)イのとおり，本件発明１の特許請求の範囲には，「所定の次数 オフセットｑＦ」について，「油影響に関連して」設定されるものであるこ とのほかに具体的な設定の手法等についての特定はないから，「回転数適 応型の動吸振器（５）が，油影響に関連して，駆動装置の励振の次数ｑよ りも所定の次数オフセット値ｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設計されてい る」とは，「油影響」を受ける状況下においては，動吸振器の次数が低下することから，任意の値の次数オフセットにより，動吸振器をオーバーチ ューニングしたという程度の意味に解される。 そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，1) 図３に関連する【０ ０３８】，【００３９】の記載から，同じ設計の動吸振器であれば，回転 する油質量体の下では，次数値が低くオフセットされるから，その抑制次 数に相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが，遠心力 に抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示 され，この記載の対応する限度では，当業者は，本件発明の課題（上記１(3)ウ）を解決できるものと認識できるといえる。 しかし，上記のとおり，特許請求の範囲には，次数オフセットｑＦについ ての具体的な設定の手法等を特定する記載はなく，2) 本件明細書【００ ４３】のとおり，任意に設定された次数オフセットｑＦだけ高い次数値への 次数オフセットをする場合も含まれるというべきであるが，このような任 意に設定した次数オフセットｑＦをとった場合については，本件明細書の記 載から当業者が本件発明の課題を解決できるものと認識できるとはいえな い。 そうすると，本件発明１は，当業者が発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるとはいえないから，サポート要件に適合するとはい えない。
相違点１に係る，本件発明１の「回転数適応型の動吸振器（５）が， 油影響に関連して，駆動装置の励振の次数ｑよりも所定の次数オフセッ ト値ｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設計されている」ことの意義につい てみると，本件発明１の特許請求の範囲には，「所定の次数オフセット ｑＦ」をいかに設定するかについて，「油影響に関連して」されるもので あること以上に特定する記載はないから，「油影響」について何らかの 関連を有し，何らかの次数オフセットｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設 計されているという程度の意味であると理解できる。 さらに，本件明細書についてみると，1) 図３に関する【００３８】 〜【００３９】の記載から，同じ設計の動吸振器であれば，回転する油 質量体の下では次数値が低くオフセットされるため，その抑制次数ｑFに 相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが，遠心力に 抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示 されているといえる。また，2) 【００４３】によれば，ｑＦは自由に選 択可能な値として規定されていてもよいし，励振の個々の次数に対して，＼nそれぞれ固定の値が設定されていてもよいとされているから，次数オフセットｑＦ自体は，任意に設定し得る値であることが読み取れる。
(ｲ) 以上によれば，ｑＦは，1)のような実験的な測定に基づき設定される ものに限られず，2)のような任意の値も採り得るものであるといえる。 そして，動吸振器の幾何学的次数が，駆動装置の励振の次数（ｑ）より も任意の値（ｑＦ）の分だけ大きい数値（ｑｅｆｆ）になるように設計され ているということは，オーバーチューニングに当たるといえる。そうす ると，本件発明１の「回転数適応型の動吸振器（５）が，油影響に関連 して，駆動装置の励振の次数ｑよりも所定の次数オフセット値ｑＦだけ大 きい有効次数ｑｅｆｆに設計されていること」は，「油影響」を受ける状況 下においては，動吸振器の次数が低下することから，任意の値の次数オ フセットにより，動吸振器をオーバーチューニングしたという程度の意 味と解される。
ウ 「油影響に関連して…設計されている」構成の容易想到性＼n
上記ア(ｲ)の技術常識によれば，油中に浸漬され，油という液体の影響を 受ける遠心振り子のような動吸振器にあっても，回転する油中であるか否 かにかかわらず，その固有振動数（又は次数）に何らかの影響，特に，そ の固有振動数（又は次数）が低下するような影響が生じるであろうことは， 当業者にとって当然に予測し得ることといえる。＼nそして，回転数適応型の動吸振器において，理論上最も効果的に駆動装 置側の振動を減衰できるのは，遠心振り子の固有振動数が駆動装置の励振 の振動数と一致する場合なのであるから（上記ア(ｱ))，油の影響を受ける 回転数適応型の動吸振器において，効果的に駆動装置の振動を減衰させる ためには，油の影響によって固有振動数（又は次数）が低下することから， 動吸振器の固有振動数（又は次数）について，任意の値の次数オフセット によりオーバーチューニングするという，相違点１に係る構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たことであるといえる。＼nよって，相違点１に係る構成は，甲４発明及び技術常識から容易に想到＼nすることができたものである。
・・・
(2) 上記を前提に，サポート要件違反について検討する。
ア 上記２(3)イのとおり，本件発明１の特許請求の範囲には，「所定の次数 オフセットｑＦ」について，「油影響に関連して」設定されるものであるこ とのほかに具体的な設定の手法等についての特定はないから，「回転数適 応型の動吸振器（５）が，油影響に関連して，駆動装置の励振の次数ｑよ りも所定の次数オフセット値ｑＦだけ大きい有効次数ｑｅｆｆに設計されてい る」とは，「油影響」を受ける状況下においては，動吸振器の次数が低下することから，任意の値の次数オフセットにより，動吸振器をオーバーチ ューニングしたという程度の意味に解される。 そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，1) 図３に関連する【０ ０３８】，【００３９】の記載から，同じ設計の動吸振器であれば，回転 する油質量体の下では，次数値が低くオフセットされるから，その抑制次 数に相当する分だけ高い次数値への次数オフセットをすることが，遠心力 に抵抗する油影響から結果的に生じる作用を考慮することになることが示 され，この記載の対応する限度では，当業者は，本件発明の課題（上記１(3)ウ）を解決できるものと認識できるといえる。 しかし，上記のとおり，特許請求の範囲には，次数オフセットｑＦについ ての具体的な設定の手法等を特定する記載はなく，2) 本件明細書【００ ４３】のとおり，任意に設定された次数オフセットｑＦだけ高い次数値への 次数オフセットをする場合も含まれるというべきであるが，このような任 意に設定した次数オフセットｑＦをとった場合については，本件明細書の記 載から当業者が本件発明の課題を解決できるものと認識できるとはいえな い。 そうすると，本件発明１は，当業者が発明の課題を解決できると認識で きる範囲のものであるとはいえないから，サポート要件に適合するとはい えない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成29(ワ)10909等 損害賠償等請求事件（本訴），損害賠償請求反訴事件（反訴） 著作権 民事訴訟 平成31年2月15日 東京地方裁判所
ポータルサイトの開発，運営の事業を共同で営んでいた被告に対し，原告は、被告が経費を過大に計上するなどして原被告間の契約に基づく収益の分配をしなかったとして、未収益金および損害賠償を求めました。被告は、原告がプログラムを消去したとして反訴請求をしています。東京地裁40部は、原告の主張を認め、約4200万円の支払いを命じました。
ア 以上のとおり，被告が本件業務契約に基づかずに各経費を算入したこと により，本来分配すべき金員を理由もなく減額し，その分，本来原告が分 配を受けるべき金員を支払わなかったということができるのであるから， 原告は，被告に対して，未払収益分配金の支払を求めることができる。
イ 被告の原告に対する平成２８年４月分から平成２９年３月分までの未払 収益分配金は（下記4)）は，別紙２のとおりである（式：（1)本件事業か らの収益金−2)算入すべき経費）÷２）−3)既払収益分配金）。 なお，平成２９年２月及び同年３月における本件事業からの収益金は， グーグルからの売上げについては，平成２９年２月が３０４万１７４５円， 同年３月が３５５万２４６９円であったと認められ（甲９の１２，乙１２ の１），その他の売上げについては，平成２８年２月から平成２９年１月 までの月平均売上金額に基づいて計算すると，別紙３のとおりであると認 められる。そして，同各月について計上すべき経費は，別紙１−１１及び １−１２記載の各金額に前記第４の１（２）セのとおりマネタイズパート ナーのコンサルティング費用５万４０００円をそれぞれ加えた金額である ので，同各月の被告の未払収益分配金は，別紙２のとおりの金額（小数点 一位は切下げ）となる。
(4) したがって，原告は，被告に対し，平成２８年４月分から平成２９年３ 月分までの未払収益分配金として１１４８万２９５７円及びこれに対する 遅延損害金の支払を求めることができる。
・・・・
前記判示のとおり，被告は，原告に対し，本件業務契約に基づく収益分 配金の支払義務を履行しなかったのであるから，原告による債務不履行を 理由とする同契約の解除は有効であるということができる。 債務不履行解除に伴う逸失利益について，原告は，平成２８年４月分か ら平成２９年３月分までの収益分配金を基礎として５年間は同程度の収益 を上げることができたと主張する。 この点について，逸失利益の算定の基礎については，原告の主張すると おり，本件解除の直前である平成２８年４月から平成２９年３月までの収 益分配金に基づいて算定することが相当である。他方，逸失利益を認める 期間については，本件事業の売上げが平成２７年頃に比べると減少してい ること，本件事業のようなポータルサイトは同様のサービスを提供する事 業者が出現するなどして比較的短期間で事業環境が変化する可能性がある＼nことなども考慮し，２年間と認めることが相当である。 したがって，原告の被告に対する債務不履行に伴う逸失利益は３０３９ 万７３４８円となる。 （計算式）１５１９万８６７４円（別紙２の3)及び4)の合計額）×２年 ＝３０３９万７３４８円
ア 以上のとおり，被告が本件業務契約に基づかずに各経費を算入したこと により，本来分配すべき金員を理由もなく減額し，その分，本来原告が分 配を受けるべき金員を支払わなかったということができるのであるから， 原告は，被告に対して，未払収益分配金の支払を求めることができる。
イ 被告の原告に対する平成２８年４月分から平成２９年３月分までの未払 収益分配金は（下記4)）は，別紙２のとおりである（式：（1)本件事業か らの収益金−2)算入すべき経費）÷２）−3)既払収益分配金）。 なお，平成２９年２月及び同年３月における本件事業からの収益金は， グーグルからの売上げについては，平成２９年２月が３０４万１７４５円， 同年３月が３５５万２４６９円であったと認められ（甲９の１２，乙１２ の１），その他の売上げについては，平成２８年２月から平成２９年１月 までの月平均売上金額に基づいて計算すると，別紙３のとおりであると認 められる。そして，同各月について計上すべき経費は，別紙１−１１及び １−１２記載の各金額に前記第４の１（２）セのとおりマネタイズパート ナーのコンサルティング費用５万４０００円をそれぞれ加えた金額である ので，同各月の被告の未払収益分配金は，別紙２のとおりの金額（小数点 一位は切下げ）となる。
(4) したがって，原告は，被告に対し，平成２８年４月分から平成２９年３ 月分までの未払収益分配金として１１４８万２９５７円及びこれに対する 遅延損害金の支払を求めることができる。
・・・・
前記判示のとおり，被告は，原告に対し，本件業務契約に基づく収益分 配金の支払義務を履行しなかったのであるから，原告による債務不履行を 理由とする同契約の解除は有効であるということができる。 債務不履行解除に伴う逸失利益について，原告は，平成２８年４月分か ら平成２９年３月分までの収益分配金を基礎として５年間は同程度の収益 を上げることができたと主張する。 この点について，逸失利益の算定の基礎については，原告の主張すると おり，本件解除の直前である平成２８年４月から平成２９年３月までの収 益分配金に基づいて算定することが相当である。他方，逸失利益を認める 期間については，本件事業の売上げが平成２７年頃に比べると減少してい ること，本件事業のようなポータルサイトは同様のサービスを提供する事 業者が出現するなどして比較的短期間で事業環境が変化する可能性がある＼nことなども考慮し，２年間と認めることが相当である。 したがって，原告の被告に対する債務不履行に伴う逸失利益は３０３９ 万７３４８円となる。 （計算式）１５１９万８６７４円（別紙２の3)及び4)の合計額）×２年 ＝３０３９万７３４８円
2019.03.12
平成30(ネ)10074 営業差止等請求，不正競争行為差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成31年2月27日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
営業譲渡契約により商標権７の移転登録を受けて登録となった商標権３等について、商標権の移転登録を求めましたが、裁判所はこれを否定しました。
争点(1)（控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権 １ないし３の移転登録請求権を有するか否か）について
(1) 被控訴人は，平成２４年２月１日，商標１ないし３につき，自らの名で商標 登録出願し，これらの商標は，同年７月６日に設定登録されたものである。 そして，被控訴人は，商標１ないし３を自己の業務に係る役務について使用する 限り，商標法所定の要件のもとで，商標登録を受けることができる。このことは， 商標１ないし３が，本件営業譲渡契約の目的物である本件事業，すなわち，Ａが開 発・実践することで注目を集めるようになったパーソナルトレーニングに関する業＼n務に係る役務について使用するものであったとしても，同様である。 そうすると，商標権１ないし３が本件営業譲渡契約の目的物である本件事業から 発生したものということはできない。 したがって，商標権１ないし３が，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復の 対象となり得ないことは明らかである。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，商標権１ないし３の移転登録請求権を基礎付ける実体法上の根拠 として本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復請求権が存在すると主張する。 しかし，被控訴人は，本件営業譲渡契約の解除に基づき，控訴人を本件営業譲渡 契約の締結前の原状に復させる義務を負うにとどまるものである。控訴人は，本件 営業譲渡契約の締結前に，商標権１ないし３を有していたものではなく，商標１な いし３の商標登録出願により生じた権利を有していたものでもない。また，本件営 業譲渡契約の目的物である本件営業権等を有する者であれば，社会通念上，商標権 １ないし３を取得するということもできない。 したがって，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復請求権は，商標権１ないし３の移転登録請求権を基礎付ける実体法上の根拠にはならない。
イ 控訴人は，被控訴人は本件営業譲渡契約により商標権７の移転登録を受けて いたから，それに類似する商標３の商標登録出願について商標法４条１項１１号の 不登録事由に該当することなく商標登録を受けることができた，商標１ないし３の おおもとは商標７である，などと主張する。 しかし，仮に，被控訴人が本件営業譲渡契約により商標権７の移転登録を受けて いたから，それに類似する商標３の商標登録を受けることができたものであるとし ても，商標権１ないし３は，被控訴人による商標登録出願を受けた設定の登録によ り発生したものである。被控訴人が商標権７を有していたことは，商標法４条１項 １１号の不登録事由の不存在の根拠になったにすぎず，商標１ないし３のおおもと が商標７である，ということはできない。 したがって，商標１ないし３が商標登録されるに至った経緯を考慮しても，これ らの商標権が原状回復義務の対象になるということはできない。
争点(1)（控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権 １ないし３の移転登録請求権を有するか否か）について
(1) 被控訴人は，平成２４年２月１日，商標１ないし３につき，自らの名で商標 登録出願し，これらの商標は，同年７月６日に設定登録されたものである。 そして，被控訴人は，商標１ないし３を自己の業務に係る役務について使用する 限り，商標法所定の要件のもとで，商標登録を受けることができる。このことは， 商標１ないし３が，本件営業譲渡契約の目的物である本件事業，すなわち，Ａが開 発・実践することで注目を集めるようになったパーソナルトレーニングに関する業＼n務に係る役務について使用するものであったとしても，同様である。 そうすると，商標権１ないし３が本件営業譲渡契約の目的物である本件事業から 発生したものということはできない。 したがって，商標権１ないし３が，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復の 対象となり得ないことは明らかである。
(2) 控訴人の主張について
ア 控訴人は，商標権１ないし３の移転登録請求権を基礎付ける実体法上の根拠 として本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復請求権が存在すると主張する。 しかし，被控訴人は，本件営業譲渡契約の解除に基づき，控訴人を本件営業譲渡 契約の締結前の原状に復させる義務を負うにとどまるものである。控訴人は，本件 営業譲渡契約の締結前に，商標権１ないし３を有していたものではなく，商標１な いし３の商標登録出願により生じた権利を有していたものでもない。また，本件営 業譲渡契約の目的物である本件営業権等を有する者であれば，社会通念上，商標権 １ないし３を取得するということもできない。 したがって，本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復請求権は，商標権１ないし３の移転登録請求権を基礎付ける実体法上の根拠にはならない。
イ 控訴人は，被控訴人は本件営業譲渡契約により商標権７の移転登録を受けて いたから，それに類似する商標３の商標登録出願について商標法４条１項１１号の 不登録事由に該当することなく商標登録を受けることができた，商標１ないし３の おおもとは商標７である，などと主張する。 しかし，仮に，被控訴人が本件営業譲渡契約により商標権７の移転登録を受けて いたから，それに類似する商標３の商標登録を受けることができたものであるとし ても，商標権１ないし３は，被控訴人による商標登録出願を受けた設定の登録によ り発生したものである。被控訴人が商標権７を有していたことは，商標法４条１項 １１号の不登録事由の不存在の根拠になったにすぎず，商標１ないし３のおおもと が商標７である，ということはできない。 したがって，商標１ないし３が商標登録されるに至った経緯を考慮しても，これ らの商標権が原状回復義務の対象になるということはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.03.12
平成30(行ケ)10143 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月27日 知的財産高等裁判所(1部)
商標「LOG」について、審決は識別力ありと認定しましたが、知財高裁はこれを取り消しました。指定役務は「建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介」及び第３７類「建設工事，建築工事に関する助言」です。
商標登録出願に係る商標が商標法３条１項３号にいう「役務の…質，提供の用に 供する物…を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当する＼nというためには，需要者又は取引者によって，当該商標が，当該指定役務の質又は 提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得ることをもって足＼nりるというべきである。そこで，本件商標の査定時において，本件商標が，本件役務の需要者又は取引者によって，本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得るか否かについて検討する。＼n
(2) 「ＬＯＧ」の使用状況
ア 役務の主体を表示するものとしての使用＼n
証拠（各項末尾掲載のもの）によれば，本件商標の査定日以前において，次のと おり，役務を提供する主体の名称の一部に，「ＬＯＧ」が使用されていたことが認 められる。
・・・
イ 役務の客体を表示するものとしての使用＼n証拠（各項末尾掲載のもの）によれば，本件商標の査定日以前において，次のと おり，役務の提供の用に供する物の名称の一部に，「ＬＯＧ」が使用されていたこ とが認められる。
・・・・
オ 以上によれば，本件役務に関する分野では，本件商標の査定日以前において， 役務の提供の用に供する物の内容について，それが丸太で構成される建物等である＼nことを表示するために，その役務の主体や客体の名称の一部に，「ＬＯＧ」と社会＼n通念上同一と認められる「Ｌｏｇ」「ｌｏｇ」が数多く使用されるとともに，丸太 で構成される建物等に関するものであることを表＼示するために，「Ｌｏｇ」が他の 単語と組み合わさって使用されていたということができる。
・・・・
ウ 「丸太」を想起する過程
被告は，「ＬＯＧ」が「丸太」の意味を認識させるのは，「ハウス」といった特定 の言葉と結合し，あるいは関連付けられた場合のみであり，「ＬＯＧ」から「丸太」 の意味が一義的に想起されるものではないなどと主張する。 しかし，本件役務の提供の用に供する物は建物それ自体であり，かつ，前記(2) ないし(4)で認定したとおり，本件役務の分野において，「ＬＯＧ」，「ログ」などが， 丸太で構成される建物等と関連付けられて使用されている事実は多数に及ぶもので＼nある。そうすると，「ＬＯＧ」が建物に関する単語と結合し，又は建物に関連付けられているか否かにかかわらず，「ＬＯＧ」自体が，本件役務によって提供される 建物の種別について，丸太で構成される建物等という一定の内容を示しているであ＼nろうと需要者又は取引者に明らかに認識させるというべきである。たとえ，「ＬＯ Ｇ」が，建物に関する単語と結合し，又は建物に関連付けられることで，丸太で構＼n成される建物等を想起させることがあったとしても，「ＬＯＧ」のみからも，本件 役務によって提供される建物の種別について，本件役務の需要者又は取引者に一定 の内容を想起させるものである。 したがって，「ＬＯＧ」から「丸太」の意味が一義的に想起されないなどの被告 の前記主張は，結論に影響するものではない。
(7)小括
このように，本件商標の査定時において，「ＬＯＧ」は，本件役務の提供の用に 供する建物の種別について，ログハウス，ログキャビンなどの丸太で構成される建＼n物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを，本件役務の＼n需要者又は取引者に明らかに認識させるものということができる。したがって，本 件商標は，その査定時において，本件役務の需要者又は取引者によって，本件役務 の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得る。＼nよって，「ＬＯＧ」は本件役務の質又は提供の用に供する物を普通に用いられる 方法で表示するものというべきであるから，「ＬＯＧ」のみからなる本件商標は，＼n本件役務との関係において，商標法３条１項３号に該当するものと認められる。
商標登録出願に係る商標が商標法３条１項３号にいう「役務の…質，提供の用に 供する物…を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当する＼nというためには，需要者又は取引者によって，当該商標が，当該指定役務の質又は 提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得ることをもって足＼nりるというべきである。そこで，本件商標の査定時において，本件商標が，本件役務の需要者又は取引者によって，本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得るか否かについて検討する。＼n
(2) 「ＬＯＧ」の使用状況
ア 役務の主体を表示するものとしての使用＼n
証拠（各項末尾掲載のもの）によれば，本件商標の査定日以前において，次のと おり，役務を提供する主体の名称の一部に，「ＬＯＧ」が使用されていたことが認 められる。
・・・
イ 役務の客体を表示するものとしての使用＼n証拠（各項末尾掲載のもの）によれば，本件商標の査定日以前において，次のと おり，役務の提供の用に供する物の名称の一部に，「ＬＯＧ」が使用されていたこ とが認められる。
・・・・
オ 以上によれば，本件役務に関する分野では，本件商標の査定日以前において， 役務の提供の用に供する物の内容について，それが丸太で構成される建物等である＼nことを表示するために，その役務の主体や客体の名称の一部に，「ＬＯＧ」と社会＼n通念上同一と認められる「Ｌｏｇ」「ｌｏｇ」が数多く使用されるとともに，丸太 で構成される建物等に関するものであることを表＼示するために，「Ｌｏｇ」が他の 単語と組み合わさって使用されていたということができる。
・・・・
ウ 「丸太」を想起する過程
被告は，「ＬＯＧ」が「丸太」の意味を認識させるのは，「ハウス」といった特定 の言葉と結合し，あるいは関連付けられた場合のみであり，「ＬＯＧ」から「丸太」 の意味が一義的に想起されるものではないなどと主張する。 しかし，本件役務の提供の用に供する物は建物それ自体であり，かつ，前記(2) ないし(4)で認定したとおり，本件役務の分野において，「ＬＯＧ」，「ログ」などが， 丸太で構成される建物等と関連付けられて使用されている事実は多数に及ぶもので＼nある。そうすると，「ＬＯＧ」が建物に関する単語と結合し，又は建物に関連付けられているか否かにかかわらず，「ＬＯＧ」自体が，本件役務によって提供される 建物の種別について，丸太で構成される建物等という一定の内容を示しているであ＼nろうと需要者又は取引者に明らかに認識させるというべきである。たとえ，「ＬＯ Ｇ」が，建物に関する単語と結合し，又は建物に関連付けられることで，丸太で構＼n成される建物等を想起させることがあったとしても，「ＬＯＧ」のみからも，本件 役務によって提供される建物の種別について，本件役務の需要者又は取引者に一定 の内容を想起させるものである。 したがって，「ＬＯＧ」から「丸太」の意味が一義的に想起されないなどの被告 の前記主張は，結論に影響するものではない。
(7)小括
このように，本件商標の査定時において，「ＬＯＧ」は，本件役務の提供の用に 供する建物の種別について，ログハウス，ログキャビンなどの丸太で構成される建＼n物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを，本件役務の＼n需要者又は取引者に明らかに認識させるものということができる。したがって，本 件商標は，その査定時において，本件役務の需要者又は取引者によって，本件役務 の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得る。＼nよって，「ＬＯＧ」は本件役務の質又は提供の用に供する物を普通に用いられる 方法で表示するものというべきであるから，「ＬＯＧ」のみからなる本件商標は，＼n本件役務との関係において，商標法３条１項３号に該当するものと認められる。
関連カテゴリー
>> 商3条１項各号
>> 識別性
>> ピックアップ対象
2019.03.12
平成30(行ケ)10064 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月28日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が取り消されました。理由は本件発明の認定誤りです。
訂正発明２の「庫内差圧検出手段」の意義等について
(ア) 訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）の記載によれば，訂正発 明２の「庫内差圧検出手段」は，「上記排気量制御手段により制御され る排気処理手段による上記暴露部の暴＼露空間内のバイオガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出」する検出手段であり，訂正発明２ においては，「上記庫内差圧検出手段による検出結果から得られる庫内 差圧情報が上記排気量制御手段に帰還され，上記排気量制御手段により 上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御することにより，上＼n記暴露部の庫内差圧を一定にする」ことを理解できる。＼nまた，訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）中の「上記排気処理 部により上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御するバイオ＼nガスの排気量制御手段」との文言によれば，訂正発明２の「排気量制御 手段」は，「上記排気処理部により上記暴露部から排気するバイオガス＼nの排気量を制御」する制御手段であることを理解できる。 そして，訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）の記載によれば， 訂正発明２の核酸分解処理装置は，「暴露部」の「バイオガスのホルム＼nアルデヒド成分の濃度」の「ガス濃度情報」が「生成ガス量制御手段」 に帰還され，「上記生成ガス量制御手段」及び「上記排気量制御手段」 により「バイオガス発生部」における「生成ガス量」及び「暴露部」か＼nら排気する「バイオガスの排気量」を制御することにより，「暴露部」＼nの「庫内ガス濃度」を一定にし，かつ，「庫内差圧情報」が「排気量制 御手段」に帰還され，「上記排気量制御手段」により「暴露部から排気＼nするバイオガスの排気量」を制御することにより，「暴露部」の「庫内差圧」を一定にすること，すなわち，「暴＼露部」の「ガス濃度情報」及 び「庫内差圧情報」を基に，「生成ガス量」及び「バイオガスの排気量」 を制御し，「暴露部」の「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の両者を一＼n定にする制御を行うものであることを理解できる。 しかるところ，訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）には，「庫 内差圧検出手段」及び「排気量制御手段」の具体的な構造や装置構＼成に ついて規定した記載はなく，また，「暴露部」の「庫内差圧」をいかな＼nる数値又は数値範囲で一定にするのかについて規定した記載もない。
(イ) 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本発明」の実施形態 として，核酸分解処理装置１００の制御部１５０が，暴露部１２０に設＼nけられたガス濃度センサ１２９から供給された暴露空間内のガス濃度＼n情報に基づき，バイオガス発生部１１０へのエア供給量及びメタノール供給量の制御及び排気処理部１４０の排気ブロア１４３の吸入量の制 御により，暴露部１２０の庫内の濃度を一定にする制御を行うとともに，＼n暴露部１２０に設けられた庫内圧力センサ１３２から供給された暴＼露 空間内の圧力情報に基づき，排気処理部１４０の外気導入バルブ１４２ の開閉度及び排気ブロア１４３の回転数の制御により，陰圧範囲内を目 標値とした暴露部１２０の庫内差圧を一定にする制御を行うことが記＼n載されている（【００２８】，【０１０３】，【０１１１】，【０１４ ０】〜【０１４８】，【０１５０】，【０１６１】〜【０１６４】，【０ １８２】，【０１８３】，図１０)。これらの記載は，制御部１５０に より暴露部１２０の庫内差圧を陰圧の数値範囲に制御することを開示＼nするものと認められる。 他方で，本件明細書の「本発明の実施の形態について，図面を参照し て詳細に説明する。なお，本発明は以下の例に限定されるものではなく， 本発明の要旨を逸脱しない範囲で，任意に変更可能であることは言うま＼nでもない。」（【００２６】）との記載に照らすと，本件明細書には， 「本発明の要旨を逸脱しない範囲」であれば，「本発明」の実施形態が 上記実施形態に限定されるものではないことの開示がある。 しかるところ，本件明細書には，「庫内差圧検出手段」及び「排気量 制御手段」を特定の構造や装置構＼成のものに限定する記載はないし，また，「暴露部」の「庫内差圧を一定にする」にいう「一定」の数値範囲＼nを定義した記載もない。
また，訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）の記載から，訂正発 明２の核酸分解処理装置は，「暴露部」の「ガス濃度情報」及び「庫内＼n差圧情報」を基に，「生成ガス量」及び「バイオガスの排気量」を制御 し，「暴露部」の「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の両者を一定にする制御を行うものであることを理解できること（前記(ア)），本件明細 書の発明の詳細な説明には，「本発明」は，訂正発明２の構成を採用し＼nたことにより，フィードバック制御により暴露部の暴＼露空間内における 温度，湿度，濃度の定量的制御を行うことができ，検体の種類に対応し た短時間で高効能を発揮する条件を定義することができるという効果を＼n奏すること（【００２１】，【０１９６】）の開示があること（前記(1) イ(イ)）を総合すると，訂正発明２は，フィードバック制御により暴露＼n部の暴露空間内の温度，湿度，「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の定＼n量的制御を行うことにより，検体の種類に対応した短時間で高効能を発＼n揮する条件を定義することができるようにしたことに技術的意義がある ことが認められる。 そして，訂正発明２の上記技術的意義に照らすと，「庫内差圧」を陰 圧の数値範囲に制御する必然性は見いだし難い。また，本件明細書全体 をみても，「庫内差圧」を陰圧の数値範囲に制御することによって，陽 圧の数値範囲に制御することと比して有利な効果を生じるなどの技術的 意義があることについての記載も示唆もない。
(ウ) 以上の訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）の記載及び本件明 細書の記載に鑑みると，訂正発明２の「庫内差圧検出手段」の検出の対 象となる「庫内差圧」は，「庫内」（暴露部の暴＼露空間内）の圧力と暴露空間外の圧力との差圧であれば，特定の数値範囲のものに限定される＼nものではなく，陰圧の数値範囲のものに限定されるものでもないと解す べきである。 したがって，訂正発明２の「庫内差圧検出手段」は，「滅菌タンク内 がタンク外よりも陰圧であることを検出する庫内差圧検出手段」であっ て，滅菌タンク内のＭＲガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出するものであると限定解釈した本件審決の判断は誤りである。
イ 甲２の開示事項について
・・・
このように，甲２における「本発明」の第２の実施の形態は，ホルム アルデヒドガスの給排気状況に依存して生じる被殺菌空間の室内と室外 との圧力差を検出する微差圧検出器５６を備え，微差圧検出器５６によ り検出された検出値がコントロールユニット５８に帰還（フィードバッ ク）され，コントロールユニット５８により被殺菌空間内の室内から室 外に排気される空気に含まれるホルムアルデヒドガス等の排気量及び室 内に給気する空気の給気量を制御することにより，被殺菌空間の室内の 圧力を一定にするという構成を備えるものである。＼nそうすると，甲２における「本発明」の第２の実施の形態の「微差圧 検出器５６」，「コントロールユニット５８」及び「排気量調整電磁弁 ７４及び送風機８２」は，それぞれ，訂正発明２における「庫内差圧検 出手段」，「上記庫内差圧検出手段による検出結果から得られる庫内差 圧情報が…帰還され」る「上記排気量制御手段」及び「上記排気量制御 手段により制御される排気処理手段」に相当するものと認められる。 したがって，甲２には，相違点２に係る訂正発明２の構成が開示され＼nているものと認められる。
訂正発明２の「庫内差圧検出手段」の意義等について
(ア) 訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）の記載によれば，訂正発 明２の「庫内差圧検出手段」は，「上記排気量制御手段により制御され る排気処理手段による上記暴露部の暴＼露空間内のバイオガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出」する検出手段であり，訂正発明２ においては，「上記庫内差圧検出手段による検出結果から得られる庫内 差圧情報が上記排気量制御手段に帰還され，上記排気量制御手段により 上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御することにより，上＼n記暴露部の庫内差圧を一定にする」ことを理解できる。＼nまた，訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）中の「上記排気処理 部により上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御するバイオ＼nガスの排気量制御手段」との文言によれば，訂正発明２の「排気量制御 手段」は，「上記排気処理部により上記暴露部から排気するバイオガス＼nの排気量を制御」する制御手段であることを理解できる。 そして，訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）の記載によれば， 訂正発明２の核酸分解処理装置は，「暴露部」の「バイオガスのホルム＼nアルデヒド成分の濃度」の「ガス濃度情報」が「生成ガス量制御手段」 に帰還され，「上記生成ガス量制御手段」及び「上記排気量制御手段」 により「バイオガス発生部」における「生成ガス量」及び「暴露部」か＼nら排気する「バイオガスの排気量」を制御することにより，「暴露部」＼nの「庫内ガス濃度」を一定にし，かつ，「庫内差圧情報」が「排気量制 御手段」に帰還され，「上記排気量制御手段」により「暴露部から排気＼nするバイオガスの排気量」を制御することにより，「暴露部」の「庫内差圧」を一定にすること，すなわち，「暴＼露部」の「ガス濃度情報」及 び「庫内差圧情報」を基に，「生成ガス量」及び「バイオガスの排気量」 を制御し，「暴露部」の「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の両者を一＼n定にする制御を行うものであることを理解できる。 しかるところ，訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）には，「庫 内差圧検出手段」及び「排気量制御手段」の具体的な構造や装置構＼成に ついて規定した記載はなく，また，「暴露部」の「庫内差圧」をいかな＼nる数値又は数値範囲で一定にするのかについて規定した記載もない。
(イ) 次に，本件明細書の発明の詳細な説明には，「本発明」の実施形態 として，核酸分解処理装置１００の制御部１５０が，暴露部１２０に設＼nけられたガス濃度センサ１２９から供給された暴露空間内のガス濃度＼n情報に基づき，バイオガス発生部１１０へのエア供給量及びメタノール供給量の制御及び排気処理部１４０の排気ブロア１４３の吸入量の制 御により，暴露部１２０の庫内の濃度を一定にする制御を行うとともに，＼n暴露部１２０に設けられた庫内圧力センサ１３２から供給された暴＼露 空間内の圧力情報に基づき，排気処理部１４０の外気導入バルブ１４２ の開閉度及び排気ブロア１４３の回転数の制御により，陰圧範囲内を目 標値とした暴露部１２０の庫内差圧を一定にする制御を行うことが記＼n載されている（【００２８】，【０１０３】，【０１１１】，【０１４ ０】〜【０１４８】，【０１５０】，【０１６１】〜【０１６４】，【０ １８２】，【０１８３】，図１０)。これらの記載は，制御部１５０に より暴露部１２０の庫内差圧を陰圧の数値範囲に制御することを開示＼nするものと認められる。 他方で，本件明細書の「本発明の実施の形態について，図面を参照し て詳細に説明する。なお，本発明は以下の例に限定されるものではなく， 本発明の要旨を逸脱しない範囲で，任意に変更可能であることは言うま＼nでもない。」（【００２６】）との記載に照らすと，本件明細書には， 「本発明の要旨を逸脱しない範囲」であれば，「本発明」の実施形態が 上記実施形態に限定されるものではないことの開示がある。 しかるところ，本件明細書には，「庫内差圧検出手段」及び「排気量 制御手段」を特定の構造や装置構＼成のものに限定する記載はないし，また，「暴露部」の「庫内差圧を一定にする」にいう「一定」の数値範囲＼nを定義した記載もない。
また，訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）の記載から，訂正発 明２の核酸分解処理装置は，「暴露部」の「ガス濃度情報」及び「庫内＼n差圧情報」を基に，「生成ガス量」及び「バイオガスの排気量」を制御 し，「暴露部」の「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の両者を一定にする制御を行うものであることを理解できること（前記(ア)），本件明細 書の発明の詳細な説明には，「本発明」は，訂正発明２の構成を採用し＼nたことにより，フィードバック制御により暴露部の暴＼露空間内における 温度，湿度，濃度の定量的制御を行うことができ，検体の種類に対応し た短時間で高効能を発揮する条件を定義することができるという効果を＼n奏すること（【００２１】，【０１９６】）の開示があること（前記(1) イ(イ)）を総合すると，訂正発明２は，フィードバック制御により暴露＼n部の暴露空間内の温度，湿度，「庫内ガス濃度」及び「庫内差圧」の定＼n量的制御を行うことにより，検体の種類に対応した短時間で高効能を発＼n揮する条件を定義することができるようにしたことに技術的意義がある ことが認められる。 そして，訂正発明２の上記技術的意義に照らすと，「庫内差圧」を陰 圧の数値範囲に制御する必然性は見いだし難い。また，本件明細書全体 をみても，「庫内差圧」を陰圧の数値範囲に制御することによって，陽 圧の数値範囲に制御することと比して有利な効果を生じるなどの技術的 意義があることについての記載も示唆もない。
(ウ) 以上の訂正発明２の特許請求の範囲（請求項２）の記載及び本件明 細書の記載に鑑みると，訂正発明２の「庫内差圧検出手段」の検出の対 象となる「庫内差圧」は，「庫内」（暴露部の暴＼露空間内）の圧力と暴露空間外の圧力との差圧であれば，特定の数値範囲のものに限定される＼nものではなく，陰圧の数値範囲のものに限定されるものでもないと解す べきである。 したがって，訂正発明２の「庫内差圧検出手段」は，「滅菌タンク内 がタンク外よりも陰圧であることを検出する庫内差圧検出手段」であっ て，滅菌タンク内のＭＲガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出するものであると限定解釈した本件審決の判断は誤りである。
イ 甲２の開示事項について
・・・
このように，甲２における「本発明」の第２の実施の形態は，ホルム アルデヒドガスの給排気状況に依存して生じる被殺菌空間の室内と室外 との圧力差を検出する微差圧検出器５６を備え，微差圧検出器５６によ り検出された検出値がコントロールユニット５８に帰還（フィードバッ ク）され，コントロールユニット５８により被殺菌空間内の室内から室 外に排気される空気に含まれるホルムアルデヒドガス等の排気量及び室 内に給気する空気の給気量を制御することにより，被殺菌空間の室内の 圧力を一定にするという構成を備えるものである。＼nそうすると，甲２における「本発明」の第２の実施の形態の「微差圧 検出器５６」，「コントロールユニット５８」及び「排気量調整電磁弁 ７４及び送風機８２」は，それぞれ，訂正発明２における「庫内差圧検 出手段」，「上記庫内差圧検出手段による検出結果から得られる庫内差 圧情報が…帰還され」る「上記排気量制御手段」及び「上記排気量制御 手段により制御される排気処理手段」に相当するものと認められる。 したがって，甲２には，相違点２に係る訂正発明２の構成が開示され＼nているものと認められる。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 本件発明
>> ピックアップ対象
2019.03. 3
平成30(行ケ)10136 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月28日 知的財産高等裁判所
争点は、商４条１項１９号違反です。裁判所は、無効理由なしとした審決を維持しました。
原告は，Ｍａｉｎｍａｒｋグループは，ニュージーランドにおいて，「ｍ ａｉｎｍａｒｋ」の欧文字からなる引用商標２を使用して多数の液状化対策 工事を施工し，高い売上高及び市場シェアを得ていること，ニュージーラン ド地震の象徴ともいえる「クライストチャーチ・アート・ギャラリー」の震 災復旧工事を施工したこと，建築関係の専門雑誌においても豊富な経験と高 い技術を持つ企業として紹介されていること，日本の企業からも業務提携の 相手方とされていることなどからすれば，引用商標２は，Ｍａｉｎｍａｒｋ グループの役務を表示するものとして，本件商標の登録出願時（登録出願日＼n平成２７年８月２５日）及び登録査定時（登録査定日平成２８年１月７日） において，ニュージーランドにおいて，需要者である建設業界の関係者又は その工事の注文者の間で，広く認識されていた旨主張するので，以下におい て判断する。
ア ニュージーランドにおける引用商標２の使用態様について
引用商標２が，Ｍａｉｎｍａｒｋグループの役務を表示するものとして，＼nニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたというためには，引 用商標２が，Ｍａｉｎｍａｒｋグループの業務に係る役務に使用された結 果,自他役務識別機能ないし自他役務識別力を獲得するに至り，Ｍａｉｎｍ＼nａｒｋグループの役務であることを表示するものとして，ニュージーラン＼nド国内の需要者の間に広く認識されるに至ったことが必要であり，このこ とは，Ｍａｉｎｍａｒｋグループそのものが需要者の間に広く認識されて いたかどうかとは別個の問題である。 しかるところ，本件においては，引用商標２がニュージーランドにおい てＭａｉｎｍａｒｋグループの業務に係る役務について具体的にどのよう に使用されていたのか，その具体的な使用態様を認めるに足りる証拠はな い。
イ ニュージーランドにおける売上高及び市場シェアについて
原告は，Ｍａｉｎｍａｒｋグループのニュージーランドにおける売上高 及び市場シェアに照らすと，本件商標の登録出願当時，取引者の間では， 引用商標２はＭａｉｎｍａｒｋグループの業務に係る役務を表示するもの＼nとして周知であった旨主張する。 そこで検討するに，原告は，Ｍａｉｎｍａｒｋグループのニュージーラ ンドにおける液状化対策事業に係る売上高を記載した書面として，Ｍａｉｎｍａｒｋグループのオーストラリア法人のＡ経理長の作成に係る書面（甲１０７の１）を提出するところ，同書面には，「Ｍａｉｎｍａｒｋの売上高」と題する表に，２００３年から２０１７年までの会計年度ごとに，ニュージーランド及びオーストラリアの売上高とされる数字が記載されている。＼nしかしながら，上記書面は，作成日付が記載されていない上に，作成経 緯も明らかではなく，通常業務として作成された会計の資料とは認められ ないものであり，作成に際し依拠した原資料も明らかではなく，記載内容 を裏付けるに足りる資料も提出されていないから，その信用性は低いとい わざるを得ず，同書面がＭａｉｎｍａｒｋグループの売上高を正確に記載 したものであるとは認められない。他にＭａｉｎｍａｒｋグループの売上 高を認めるに足りる証拠はない。 また，仮にＭａｉｎｍａｒｋグループの売上高が上記書面記載のとおり であったとしても，Ｍａｉｎｍａｒｋグループによる引用商標２のニュー ジーランドにおける具体的な使用態様を示す証拠はないから，引用商標２ がＭａｉｎｍａｒｋグループの役務であることを表示するものとして需要＼n者の間に広く認識されるに至ったことを裏付けることはできない。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
・・・・
このほか，ニュージーランドの「Ｇｅｏｔｅｃｈ Ｃｏｎｓｕｌｔｉ ｎｇ Ｌｔｄ．」在籍の地盤エンジニア主任Ｂ作成の陳述書（甲７３・ 訳文甲７４）中には，「ｍａｉｎｍａｒｋ」という名称が地盤工学業界 においてよく知られており，この名称は，Ｍａｉｎｍａｒｋグループの 同義語として認識されている旨の記載部分があるが，上記記載部分を裏 付ける客観的な証拠はないことに照らすと，上記記載部分を直ちに措信 することはできない。他に引用商標２が本件商標の登録出願時及び登録査定時においてＭａｉｎｍａｒｋグループの業務に係る役務を表示するものとしてニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足りる証拠はない。＼n
原告は，Ｍａｉｎｍａｒｋグループは，ニュージーランドにおいて，「ｍ ａｉｎｍａｒｋ」の欧文字からなる引用商標２を使用して多数の液状化対策 工事を施工し，高い売上高及び市場シェアを得ていること，ニュージーラン ド地震の象徴ともいえる「クライストチャーチ・アート・ギャラリー」の震 災復旧工事を施工したこと，建築関係の専門雑誌においても豊富な経験と高 い技術を持つ企業として紹介されていること，日本の企業からも業務提携の 相手方とされていることなどからすれば，引用商標２は，Ｍａｉｎｍａｒｋ グループの役務を表示するものとして，本件商標の登録出願時（登録出願日＼n平成２７年８月２５日）及び登録査定時（登録査定日平成２８年１月７日） において，ニュージーランドにおいて，需要者である建設業界の関係者又は その工事の注文者の間で，広く認識されていた旨主張するので，以下におい て判断する。
ア ニュージーランドにおける引用商標２の使用態様について
引用商標２が，Ｍａｉｎｍａｒｋグループの役務を表示するものとして，＼nニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたというためには，引 用商標２が，Ｍａｉｎｍａｒｋグループの業務に係る役務に使用された結 果,自他役務識別機能ないし自他役務識別力を獲得するに至り，Ｍａｉｎｍ＼nａｒｋグループの役務であることを表示するものとして，ニュージーラン＼nド国内の需要者の間に広く認識されるに至ったことが必要であり，このこ とは，Ｍａｉｎｍａｒｋグループそのものが需要者の間に広く認識されて いたかどうかとは別個の問題である。 しかるところ，本件においては，引用商標２がニュージーランドにおい てＭａｉｎｍａｒｋグループの業務に係る役務について具体的にどのよう に使用されていたのか，その具体的な使用態様を認めるに足りる証拠はな い。
イ ニュージーランドにおける売上高及び市場シェアについて
原告は，Ｍａｉｎｍａｒｋグループのニュージーランドにおける売上高 及び市場シェアに照らすと，本件商標の登録出願当時，取引者の間では， 引用商標２はＭａｉｎｍａｒｋグループの業務に係る役務を表示するもの＼nとして周知であった旨主張する。 そこで検討するに，原告は，Ｍａｉｎｍａｒｋグループのニュージーラ ンドにおける液状化対策事業に係る売上高を記載した書面として，Ｍａｉｎｍａｒｋグループのオーストラリア法人のＡ経理長の作成に係る書面（甲１０７の１）を提出するところ，同書面には，「Ｍａｉｎｍａｒｋの売上高」と題する表に，２００３年から２０１７年までの会計年度ごとに，ニュージーランド及びオーストラリアの売上高とされる数字が記載されている。＼nしかしながら，上記書面は，作成日付が記載されていない上に，作成経 緯も明らかではなく，通常業務として作成された会計の資料とは認められ ないものであり，作成に際し依拠した原資料も明らかではなく，記載内容 を裏付けるに足りる資料も提出されていないから，その信用性は低いとい わざるを得ず，同書面がＭａｉｎｍａｒｋグループの売上高を正確に記載 したものであるとは認められない。他にＭａｉｎｍａｒｋグループの売上 高を認めるに足りる証拠はない。 また，仮にＭａｉｎｍａｒｋグループの売上高が上記書面記載のとおり であったとしても，Ｍａｉｎｍａｒｋグループによる引用商標２のニュー ジーランドにおける具体的な使用態様を示す証拠はないから，引用商標２ がＭａｉｎｍａｒｋグループの役務であることを表示するものとして需要＼n者の間に広く認識されるに至ったことを裏付けることはできない。 したがって，原告の上記主張は採用することができない。
・・・・
このほか，ニュージーランドの「Ｇｅｏｔｅｃｈ Ｃｏｎｓｕｌｔｉ ｎｇ Ｌｔｄ．」在籍の地盤エンジニア主任Ｂ作成の陳述書（甲７３・ 訳文甲７４）中には，「ｍａｉｎｍａｒｋ」という名称が地盤工学業界 においてよく知られており，この名称は，Ｍａｉｎｍａｒｋグループの 同義語として認識されている旨の記載部分があるが，上記記載部分を裏 付ける客観的な証拠はないことに照らすと，上記記載部分を直ちに措信 することはできない。他に引用商標２が本件商標の登録出願時及び登録査定時においてＭａｉｎｍａｒｋグループの業務に係る役務を表示するものとしてニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足りる証拠はない。＼n
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.02.28
平成30(行ケ)10071 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月26日 知的財産高等裁判所
前訴で訂正要件とともに、進歩性も判断しており、これに沿ってなされた審決の取消事件です。本件訴訟において、被告は、確定した前訴判決（取消判決）の拘束力が及ぶと主張しましたが、裁判所は、引用発明１に基づく進歩性違反については、本件被告も反論も尽くされているので，甲５を主引用例とする本件訂正発明９の進歩性について判断したことは，裁判所に委ねられている訴訟指揮権の範囲内に属する事柄であると判断しました。
本件は、経緯が複雑です。前訴では、前件審決が本件訂正のうち，請求項９及び１０に係る訂正を認めなかった判断に誤りがあるとした上で，更に本件訂正後の請求項９ないし１１に係る発明の容易想到性について審理し，これらの容易想到性を認めることはできない旨の判断をし，前件審決のうち，本件特許の請求項９ないし１１に係る部分を取り消すとの判決（以下「前訴判決」という。）をしました。その後，前訴判決は，確定しています。
被告は，確定した前訴判決（取消判決）の拘束力に従って認定判断した本件 審決の取消しを求める本件訴訟は，前訴判決による紛争の解決を専ら遅延させ る目的で提起されたものであり，本件訴えの提起は，訴権の濫用として評価され るべきものであるから，本件訴えは，不適法であり，却下されるべきである旨主 張する。 そこで検討するに，原告主張の本件審決の取消事由中には，前訴判決が判断し なかった相違点についての本件審決の判断に誤りがあることを理由とするもの （前記第３の３(1)ア）が含まれていることに照らすと，本件訴えの提起が，前訴の蒸し返しであるものと直ちにいうことはできず，訴権の濫用に当たるものと認 めることはできない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
２ 取消事由１−１（甲５を主引用例とする本件訂正発明９の進歩性の判断の誤 り）について
(1) 前訴判決の拘束力等について
確定した前訴判決は，請求項９に係る本件訂正を認めなかった前件審決の 判断に誤りがあるとした上で，1)前訴被告（本件訴訟の原告）は，本件訂正 による請求項９に係る訂正が認められる場合でも，本件訂正発明９は「引用 発明１」（本件審決の引用発明５）に基づき容易に想到できる旨主張し，前 訴原告（本件訴訟の被告）の反論も尽くされているので，進んで，本件訂正 発明９の容易想到性について判断する，2)本件訂正発明９と「引用発明１」 は，前件審決が認定した本件発明９と「引用発明１」との相違点９−２に加 えて，少なくとも相違点９−Ａ及び相違点９−Ｂの点でさらに相違すること が認められる，3)相違点９−Ａに関し，「引用発明１」の製造方法は，本件 訂正発明９の「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し（但し，銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く），それにより発生す る空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なることが明らかであり，甲 ５は，銀フレークを端部でのみ焼結させて，端部を融合させる方法を開示す るにとどまり，焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって， 銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり，端部でのみ融着する 場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではないから，「引用発明１」に基づいて，相違点９−Ａに係る構成を想到するこ＼nとはできない，4)よって，その余の点について判断するまでもなく，本件訂 正発明９は，当業者が，「引用発明１」に基づき容易に想到できるというこ とはできない旨判断し，前件審決のうち，本件発明９は甲５に記載された発 明と周知技術に基づいて容易に発明をすることができたことを理由に，本件 特許の請求項９に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消した。 前訴において，原告は，平成２９年５月２９日付け準備書面（１）（甲５ ６）に基づいて，甲５には，「銀フレークがその端部（銀フレークの周縁部 分）でのみ融着している場合」の記載がないから，甲５に記載された発明は， 銀フレークがその端部（銀フレークの周縁部分）でのみ融着している構成の＼nものとはいえず，相違点９−Ａは，本件訂正発明９と甲５に記載された発明 の相違点ではない旨主張した。これに対し被告は，同年６月２９日付け準備 書面（原告その２）（甲５３）に基づいて，甲５には，端部（周縁部分）を 有する銀フレークを用い，該銀フレークの端部（周縁部分）のみで，銀フレ ーク同士を融着させる製造法であり，銀フレークの周縁部分のみ融着した導 電性材料を得られるものであることについて十分にサポートされている旨主＼n張し，原告の上記主張を争った。
前訴判決の上記認定判断及び審理経過によれば，前訴判決が前件審決のう ち，本件特許の請求項９に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消すとの結論を導いた理由は，本件訂正を認めなかった前件審決の判断に誤 りがあること，本件訂正後の請求項９に係る発明（本件訂正発明９）は，当 業者が甲５に記載された発明に基づいて相違点９−Ａに係る本件訂正発明９ の構成を容易に想到することができないから，甲５に記載された発明に基づ＼nき容易に発明をすることができたとはいえないとしたことの両者にあるもの と認められ，かかる前訴判決の理由中の判断には取消判決の拘束力（行政事 件訴訟法３３条１項）が及ぶものと解するのが相当である。 そして，前訴判決確定後にされた本件審決は，前訴判決と同様の説示をし， 本件訂正発明９は，当業者が甲５に記載された発明（引用発明５）に基づいて相違点９−３（相違点９−Ａと同じ）に係る本件訂正発明９の構成を容易＼nに想到することができないから，その余の点について判断するまでもなく， 引用発明５に基づき容易に発明をすることができたとはいえないと判断した ものである。 そうすると，本件審決の上記判断は，確定した前訴判決（取消判決）の拘 束力に従ってされたものと認められるから，誤りはないというべきである。
(2) 原告の主張について
原告は，1)前訴判決は，本来，専門的知識経験を有する審判官の審判手続に より審理判断をすべき本件訂正発明９の無効理由について，審判官の審判手続に よる審決を経ずに，技術常識を無視した認定判断をしたものであり，最高裁昭和 ５１年３月１０日大法廷判決の趣旨に反するものであるから，前訴判決の上記 認定判断に拘束力を認めるべきではなく，前訴判決の拘束力に従った本件審決 の相違点９−３の認定及び判断は誤りである，2)甲５の図３，甲４０の【０ ０３３】ないし【００３５】及び図５の記載事項に照らすと，甲５記載の銀 粒子融着構造は，本件訂正発明９の銀粒子融着構＼＼＼造と一致するから，本件審 決における引用発明５の認定に誤りがあり，その結果，本件審決は，相違点 ９−３の認定及び判断を誤ったものである旨で主張する。 しかしながら，上記最高裁大法廷判決は，特許無効の抗告審判で審理判断さ れなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において新たに主張することは許されない旨を判断したものであるところ，前訴判決 は，前件審決で審理判断された甲５を主引用例として，甲５に記載された発 明と本件訂正発明９とを対比し，本件訂正発明９の進歩性について判断した ものであり，上記最高裁大法廷判決は，前訴判決と事案を異にするから，本件 に適切ではない。 次に，前訴判決が，前記(1)のとおり，前訴被告（本件訴訟の原告）は，本件訂正による請求項９に係る訂正が認められる場合でも，本件訂正発明９は 「引用発明１」に基づき容易に想到できる旨主張し，前訴原告（本件訴訟の 被告）の反論も尽くされているので，進んで，本件訂正発明９の容易想到性 について判断するとした上で，甲５を主引用例とする本件訂正発明９の進歩 性について判断したことは，裁判所に委ねられている訴訟指揮権の範囲内に 属する事柄であるといえるから，相当である。 さらに，原告は，本件審決における相違点９−３の認定及び判断に誤りが あることの根拠として，前訴判決と同一の引用例である甲５とともに，甲４ ０を挙げるが，甲４０は，甲５の記載事項の認定に関する原告の主張を補強 する趣旨で提出されたものであって，新たな公知事実（引用例）を追加する ものではないから，前訴判決の拘束力を揺るがすものとはいえない。 したがって，本件審決における相違点９−３の認定及び判断に誤りがある との原告の上記主張は，理由がない。
本件は、経緯が複雑です。前訴では、前件審決が本件訂正のうち，請求項９及び１０に係る訂正を認めなかった判断に誤りがあるとした上で，更に本件訂正後の請求項９ないし１１に係る発明の容易想到性について審理し，これらの容易想到性を認めることはできない旨の判断をし，前件審決のうち，本件特許の請求項９ないし１１に係る部分を取り消すとの判決（以下「前訴判決」という。）をしました。その後，前訴判決は，確定しています。
被告は，確定した前訴判決（取消判決）の拘束力に従って認定判断した本件 審決の取消しを求める本件訴訟は，前訴判決による紛争の解決を専ら遅延させ る目的で提起されたものであり，本件訴えの提起は，訴権の濫用として評価され るべきものであるから，本件訴えは，不適法であり，却下されるべきである旨主 張する。 そこで検討するに，原告主張の本件審決の取消事由中には，前訴判決が判断し なかった相違点についての本件審決の判断に誤りがあることを理由とするもの （前記第３の３(1)ア）が含まれていることに照らすと，本件訴えの提起が，前訴の蒸し返しであるものと直ちにいうことはできず，訴権の濫用に当たるものと認 めることはできない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。
２ 取消事由１−１（甲５を主引用例とする本件訂正発明９の進歩性の判断の誤 り）について
(1) 前訴判決の拘束力等について
確定した前訴判決は，請求項９に係る本件訂正を認めなかった前件審決の 判断に誤りがあるとした上で，1)前訴被告（本件訴訟の原告）は，本件訂正 による請求項９に係る訂正が認められる場合でも，本件訂正発明９は「引用 発明１」（本件審決の引用発明５）に基づき容易に想到できる旨主張し，前 訴原告（本件訴訟の被告）の反論も尽くされているので，進んで，本件訂正 発明９の容易想到性について判断する，2)本件訂正発明９と「引用発明１」 は，前件審決が認定した本件発明９と「引用発明１」との相違点９−２に加 えて，少なくとも相違点９−Ａ及び相違点９−Ｂの点でさらに相違すること が認められる，3)相違点９−Ａに関し，「引用発明１」の製造方法は，本件 訂正発明９の「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し（但し，銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く），それにより発生す る空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なることが明らかであり，甲 ５は，銀フレークを端部でのみ焼結させて，端部を融合させる方法を開示す るにとどまり，焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって， 銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり，端部でのみ融着する 場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではないから，「引用発明１」に基づいて，相違点９−Ａに係る構成を想到するこ＼nとはできない，4)よって，その余の点について判断するまでもなく，本件訂 正発明９は，当業者が，「引用発明１」に基づき容易に想到できるというこ とはできない旨判断し，前件審決のうち，本件発明９は甲５に記載された発 明と周知技術に基づいて容易に発明をすることができたことを理由に，本件 特許の請求項９に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消した。 前訴において，原告は，平成２９年５月２９日付け準備書面（１）（甲５ ６）に基づいて，甲５には，「銀フレークがその端部（銀フレークの周縁部 分）でのみ融着している場合」の記載がないから，甲５に記載された発明は， 銀フレークがその端部（銀フレークの周縁部分）でのみ融着している構成の＼nものとはいえず，相違点９−Ａは，本件訂正発明９と甲５に記載された発明 の相違点ではない旨主張した。これに対し被告は，同年６月２９日付け準備 書面（原告その２）（甲５３）に基づいて，甲５には，端部（周縁部分）を 有する銀フレークを用い，該銀フレークの端部（周縁部分）のみで，銀フレ ーク同士を融着させる製造法であり，銀フレークの周縁部分のみ融着した導 電性材料を得られるものであることについて十分にサポートされている旨主＼n張し，原告の上記主張を争った。
前訴判決の上記認定判断及び審理経過によれば，前訴判決が前件審決のう ち，本件特許の請求項９に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消すとの結論を導いた理由は，本件訂正を認めなかった前件審決の判断に誤 りがあること，本件訂正後の請求項９に係る発明（本件訂正発明９）は，当 業者が甲５に記載された発明に基づいて相違点９−Ａに係る本件訂正発明９ の構成を容易に想到することができないから，甲５に記載された発明に基づ＼nき容易に発明をすることができたとはいえないとしたことの両者にあるもの と認められ，かかる前訴判決の理由中の判断には取消判決の拘束力（行政事 件訴訟法３３条１項）が及ぶものと解するのが相当である。 そして，前訴判決確定後にされた本件審決は，前訴判決と同様の説示をし， 本件訂正発明９は，当業者が甲５に記載された発明（引用発明５）に基づいて相違点９−３（相違点９−Ａと同じ）に係る本件訂正発明９の構成を容易＼nに想到することができないから，その余の点について判断するまでもなく， 引用発明５に基づき容易に発明をすることができたとはいえないと判断した ものである。 そうすると，本件審決の上記判断は，確定した前訴判決（取消判決）の拘 束力に従ってされたものと認められるから，誤りはないというべきである。
(2) 原告の主張について
原告は，1)前訴判決は，本来，専門的知識経験を有する審判官の審判手続に より審理判断をすべき本件訂正発明９の無効理由について，審判官の審判手続に よる審決を経ずに，技術常識を無視した認定判断をしたものであり，最高裁昭和 ５１年３月１０日大法廷判決の趣旨に反するものであるから，前訴判決の上記 認定判断に拘束力を認めるべきではなく，前訴判決の拘束力に従った本件審決 の相違点９−３の認定及び判断は誤りである，2)甲５の図３，甲４０の【０ ０３３】ないし【００３５】及び図５の記載事項に照らすと，甲５記載の銀 粒子融着構造は，本件訂正発明９の銀粒子融着構＼＼＼造と一致するから，本件審 決における引用発明５の認定に誤りがあり，その結果，本件審決は，相違点 ９−３の認定及び判断を誤ったものである旨で主張する。 しかしながら，上記最高裁大法廷判決は，特許無効の抗告審判で審理判断さ れなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において新たに主張することは許されない旨を判断したものであるところ，前訴判決 は，前件審決で審理判断された甲５を主引用例として，甲５に記載された発 明と本件訂正発明９とを対比し，本件訂正発明９の進歩性について判断した ものであり，上記最高裁大法廷判決は，前訴判決と事案を異にするから，本件 に適切ではない。 次に，前訴判決が，前記(1)のとおり，前訴被告（本件訴訟の原告）は，本件訂正による請求項９に係る訂正が認められる場合でも，本件訂正発明９は 「引用発明１」に基づき容易に想到できる旨主張し，前訴原告（本件訴訟の 被告）の反論も尽くされているので，進んで，本件訂正発明９の容易想到性 について判断するとした上で，甲５を主引用例とする本件訂正発明９の進歩 性について判断したことは，裁判所に委ねられている訴訟指揮権の範囲内に 属する事柄であるといえるから，相当である。 さらに，原告は，本件審決における相違点９−３の認定及び判断に誤りが あることの根拠として，前訴判決と同一の引用例である甲５とともに，甲４ ０を挙げるが，甲４０は，甲５の記載事項の認定に関する原告の主張を補強 する趣旨で提出されたものであって，新たな公知事実（引用例）を追加する ものではないから，前訴判決の拘束力を揺るがすものとはいえない。 したがって，本件審決における相違点９−３の認定及び判断に誤りがある との原告の上記主張は，理由がない。
◆判決本文
前訴判決はこちらです
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 補正・訂正
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.02.28
平成30(ネ)10046 承継参加申立控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年2月14日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
冒認による特許の移転登録を求めましたが、知財高裁は1審と同様に、これを棄却しました。
２ 本件各発明の内容は前記１のとおりであるが，本件各発明が控訴人の従業員 によって発明されたと認めることができるかについて，以下検討する。
(1) 本件発明１について
ア 本件発明１と控訴人発明とを対比する。
(ｱ) 本件発明１と対応する控訴人発明は，別紙「控訴人発明と本件特許権 １との構成要件の対比」の対比表＼の「控訴人の発明内容」欄記載の発明であるとこ ろ，同記載によると，控訴人発明が共通構成１を具備していないことは明らかであ＼nる。 すなわち，共通構成１の構＼成は，別紙「控訴人発明と本件特許権１との構成要件＼nの対比」の対比表の「請求項の内容」欄のうち，「請求項１」の上から３番目及び＼n４番目の欄，「請求項２」の欄，「請求項３，請求項４」の欄，「請求項３」の欄、 「請求項５」の欄、「請求項６」の欄，「請求項７」の上から２番目の欄，「請求項 ８」の欄，「請求項９」の上から３番目の欄，「請求項１０」の欄，「請求項１１」 の上から２番目の欄，「請求項１２」の欄，「請求項１３」の上から２番目の欄に記 載されているが，同構成に対応する「控訴人の発明内容」欄に記載された構＼成は， 共通構成１の「前記画像情報，前記位置情報，前記識別情報の順の変化に応じて，複数の，前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記携帯端末装置に提供する」＼nこと（「前記画像情報，前記位置情報，前記識別情報の順の送信に応じて，複数の， 前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記情報処理装置から受信する」こと） と同一でないことは明らかである。また，上記対比表の「控訴人の発明内容」欄の＼nその他の欄の記載に係る構成中に，共通構＼成１と同一の構成が存在すると認めるこ＼nともできない。
(ｲ) 控訴人は，控訴人発明は，起動情報として，1)画像情報，2)位置情報 及び3)識別情報を用いている旨主張する。 しかし，共通構成１は，起動情報として，上記の三つの情報を含むというだけで＼nはなく，これらの三つの情報の順の変化に応じて，複数のコンテンツを提供すると いう構成であるから，控訴人の上記主張を踏まえて控訴人発明の構＼成を特定したと しても，控訴人発明の構成は，共通構＼成１と同一であるとはいえない。 イ 前記アのとおり，控訴人発明の構成は，本件発明１の構＼成と異なるので あるから，その余の点を検討するまでもなく，本件発明１は，控訴人の従業員に よって発明されたと認めることはできない。
２ 本件各発明の内容は前記１のとおりであるが，本件各発明が控訴人の従業員 によって発明されたと認めることができるかについて，以下検討する。
(1) 本件発明１について
ア 本件発明１と控訴人発明とを対比する。
(ｱ) 本件発明１と対応する控訴人発明は，別紙「控訴人発明と本件特許権 １との構成要件の対比」の対比表＼の「控訴人の発明内容」欄記載の発明であるとこ ろ，同記載によると，控訴人発明が共通構成１を具備していないことは明らかであ＼nる。 すなわち，共通構成１の構＼成は，別紙「控訴人発明と本件特許権１との構成要件＼nの対比」の対比表の「請求項の内容」欄のうち，「請求項１」の上から３番目及び＼n４番目の欄，「請求項２」の欄，「請求項３，請求項４」の欄，「請求項３」の欄、 「請求項５」の欄、「請求項６」の欄，「請求項７」の上から２番目の欄，「請求項 ８」の欄，「請求項９」の上から３番目の欄，「請求項１０」の欄，「請求項１１」 の上から２番目の欄，「請求項１２」の欄，「請求項１３」の上から２番目の欄に記 載されているが，同構成に対応する「控訴人の発明内容」欄に記載された構＼成は， 共通構成１の「前記画像情報，前記位置情報，前記識別情報の順の変化に応じて，複数の，前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記携帯端末装置に提供する」＼nこと（「前記画像情報，前記位置情報，前記識別情報の順の送信に応じて，複数の， 前記ユーザを誘導するためのコンテンツを前記情報処理装置から受信する」こと） と同一でないことは明らかである。また，上記対比表の「控訴人の発明内容」欄の＼nその他の欄の記載に係る構成中に，共通構＼成１と同一の構成が存在すると認めるこ＼nともできない。
(ｲ) 控訴人は，控訴人発明は，起動情報として，1)画像情報，2)位置情報 及び3)識別情報を用いている旨主張する。 しかし，共通構成１は，起動情報として，上記の三つの情報を含むというだけで＼nはなく，これらの三つの情報の順の変化に応じて，複数のコンテンツを提供すると いう構成であるから，控訴人の上記主張を踏まえて控訴人発明の構＼成を特定したと しても，控訴人発明の構成は，共通構＼成１と同一であるとはいえない。 イ 前記アのとおり，控訴人発明の構成は，本件発明１の構＼成と異なるので あるから，その余の点を検討するまでもなく，本件発明１は，控訴人の従業員に よって発明されたと認めることはできない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 冒認(発明者認定)
>> その他特許
>> ピックアップ対象
2019.02.28
平成30(ネ)20 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成31年2月21日 大阪高等裁判所
3文字のアルファベットで構成された登録商標「LDR」について、一覧で「ＬＤＲ−○○」という使用形態については、商標として機能していないと判断されました。1審判決の最後に原告商標、被告標章が掲載されています。
1審でも、「被告標章２は，極めて多数の型式が存する被告商品の中にあって，基本となる型式，発光色，寸法等を間違いなく発注，納品等し得るようにする型式名の一部として用いられていると解するのが相当であって，商品の出所を表示したり，顧客を吸引したりする機能＼は，基本的に有しないと考えられる。」と判断されていました。
控訴人は，被控訴人が，被告標章２を商標として使用していると主張し，当 審においては，その理由として前記第２の５(1)のとおり述べる。しかし，次の とおり，いずれの主張も採用することはできない。
(1) 標章が商品の型式名の一部として使用されることについて
控訴人は，従来の裁判例において商標としての使用が否定され得る使用態 様として，1) 標章が単に商品等の属性・内容・由来等について説明するため の表示として付されていたり，別の商品の名称，種類等を示す表＼示として付 されていたりすると認識される場合，2) 標章が商品等の装飾・意匠として付 されていると認識される場合，3) 標章が専ら商品の宣伝のためのキャッチフ レーズや宣伝文句として付されていると認識される場合を挙げ，本件はその どれにも当たらないと主張する。 そこで，本件における被告標章２の使用態様を検討すると，上記2)，3)に 当たらないことは明らかである。しかし，引用に係る原判決「事実及び理由」 第３の５(5)イのとおり，被告標章２は，専ら，極めて多数の型式が存する被 告商品の中で，基本となる型式，発光色，寸法等を間違いなく発注，納品等 し得るようにするための型式名の一部として用いられており，それ以外の役 割を果たしていると認めることができないので，上記1)に準じて考えること ができる。また，この点を措くとしても，後記(2)のような使用態様に照らすと，被告標章２は，商品の出所を表示したり，顧客を吸引したりする機能＼を 有していないというべきである。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
(2) 被告標章２の使用態様について
控訴人は，現在の被控訴人のカタログやウェブサイトに被告標章２が直接 表示されていないからといって，被告標章２が商標として使用されているこ＼nとを否定する根拠とはならないと主張する。 しかし，商標としての使用というためには，出所表示機能＼を発揮する態様での使用でなければならないので，どのような態様で表示されているかが重＼n要であるところ，引用に係る原判決「事実及び理由」第３の５(5)のとおり， 被控訴人が現在使用する本件カタログに被告標章２が表示されていないだけ＼nでなく，被告標章２に相当する記載は，製品の仕様の詳細を示す一覧表にお＼nける型式名の一部として，あるいは製品の仕様及び価格を列挙した価格表に＼nおける型式名の一部として表示されるにとどまっている。＼n以上によると，被告標章２が商標として使用されていると認めることはで きない。
(3) 画像処理用ＬＥＤ照明装置の取引の実情について
控訴人は，画像処理用ＬＥＤ照明装置の分野において，商品名（型式名） のみで商品を特定する取引が少なからず行われていると主張し，証拠（甲２ ６，２７，２９）を提出する。 たしかに，甲２６（現品票）及び甲２７（請求書）には，同装置の売買に 際し，型式名をもって商品を特定していることが認められる。しかし，これらの文書は，商品の購入が決まり，注文があった後に作成されたものである。 そして，当該商品を注文するに至るまでの間，どのようなやり取りがされた か不明であり，上記各文書に記載された型式名だけで注文が行われたとまで 認めることはできない（これらの文書に記載された型式名は，前記(1)のとお り，基本となる型式，発光色，寸法等を間違いなく発注，納品等し得るよう にするために使用されているものということができる。）。 また，甲２９によれば，インターネット通販サイトにおいて，「日進電子 工業 直接照射照明 リング型 ＤＲシリーズ」と「ＣＣＳ（シーシーエス） リ ング照明 ＬＤＲ２シリーズ」の表示のもとに，各商品が販売されていること＼nが認められる。このようにメーカー名も左上部に表示されていることからも，＼n需要者において型式名のみで商品を買い受けているとは認め難い。
(4) 以上のとおりで，被告標章２は，商標としては使用されていないと認められる。
４ 本件商標１に係る商標権の損害額について
被控訴人が被告標章１を使用したことによる控訴人の損害額，被控訴人の不 当利得額について検討する。なお，本件商標１登録後の平成２３年９月１日か ら平成２９年７月３１日までの被控訴人の売上を算定の基礎とすることは争 いがない。
(1) 損害の基礎となる金額
ア 被告商品の売上総額
被控訴人における平成２４年１２月１日から平成２５年１０月３１日 までの被告商品の売上高は３億０１９１万５３４７円，同年１１月１日か ら平成２９年７月３１日までの売上高は１２億５４０６万９７３１円，合 計１５億５５９８万５０７８円であった（争いがない）。 なお，控訴人は，平成２３年９月１日から平成２５年１０月３１日の間 について不当利得の返還を請求するが，被控訴人は，平成２４年１２月１ 日から平成２５年１０月３１日までの間の売上高を開示し，その額は上記 のとおり３億０１９１万５３４７円である。控訴人は，同額を平成２３年 ９月１日から平成２５年１０月３１日までの算定の基礎とすることとし た。
イ 被告標章２を付した商品の売上額 一方，被告商品のうち，被告標章２を付した被告商品１−１−１ないし ６の，平成１８年１１月１日から平成２５年１０月３１日までの売上高は ４８４８万１８３０円，同年１１月１日から平成２９年７月３１日までの 売上高は２０１２万６４６０円，合計６８６０万８２９０円であった（争 いがない）。
ウ 算定の基礎となる金額
被告標章１は，被告商品に付されているのではなく，カタログに使用されているので，これによる個別の損害額を算定することは困難であるが， 商標の自他識別機能を害する形態で使用されているので，不法行為に基づ＼nく損害賠償として使用料相当額の請求が認められる（商標法３８条３項）。 また，不当利得返還請求としても使用料相当額を認めることができる。 ところで，前記３に説示したとおり，被告標章２については商標権侵害 が成立しないところ，被告標章１の使用にかかる販売額を算定するに当た り，前記イの額を控除する必要はない。 したがって，控訴人が算定の基礎として主張する，平成２３年９月１日 から平成２９年７月３１日までの「被告標章１固有の販売額」は，前記ア の１５億５５９８万５０７８円ということになる。
(2) 使用料相当額
被告標章１は，本件カタログの比較的目立つ位置に掲載されているところ， 顧客がこれに目にする可能性は高いが，「照明の解決」という意味内容は，＼n被告商品及び役務の特長を直接的に表すものであり，一定の顧客吸引力を有＼nすると認められるものの，照明装置のカタログに付すものとしては，常識的 な発想の範囲内の言葉である。 引用に係る原判決「事実及び理由」第３の５(4)のとおり，画像処理用ＬＥ Ｄ照明装置の需要者・取引者が商品に求めるものは特定の機能や性能＼であり， 一定期間の検討を経て購入の決定に至るのが一般的と考えられ，一般家庭用 の商品でもないから，カタログに記載された文言が顧客を強く吸引し，購入 の有無に強く影響するということも考え難い。また，被告標章１は，平成２ ７年の本件カタログには使用されているものの，従前のカタログ（平成８年， １１年，１５年，１６年）には使用されておらず，価格表やウェブサイト，＼nあるいは被告商品自体に付された事実もなく，被告標章１が，被告商品に関 する惹句として，あるいは企業としての被控訴人自体を需要者に印象付ける 語句として，継続的に，あるいは広範囲に使用されたとの事実を認めることはできない。よって，上記認定した被告標章１の顧客吸引力の程度，被告標章１使用の 態様を総合すると，被告標章１が被控訴人の取引に影響した程度は極めて低 いというべきであり，支払うべき許諾料相当額は，不法行為及び不当利得に 基づく請求のいずれの期間においても，算定の基礎となる被控訴人の売上高 の０．２％と認めることが相当であるから，その額は３１１万１９７０円（不 当利得につき上記３億０１９１万５３４７円の０．２％である６０万３８３ １円，不法行為につき上記１２億５４０６万９７３１円の０．２％である２ ５０万８１３９円）となる。
控訴人は，被控訴人が，被告標章２を商標として使用していると主張し，当 審においては，その理由として前記第２の５(1)のとおり述べる。しかし，次の とおり，いずれの主張も採用することはできない。
(1) 標章が商品の型式名の一部として使用されることについて
控訴人は，従来の裁判例において商標としての使用が否定され得る使用態 様として，1) 標章が単に商品等の属性・内容・由来等について説明するため の表示として付されていたり，別の商品の名称，種類等を示す表＼示として付 されていたりすると認識される場合，2) 標章が商品等の装飾・意匠として付 されていると認識される場合，3) 標章が専ら商品の宣伝のためのキャッチフ レーズや宣伝文句として付されていると認識される場合を挙げ，本件はその どれにも当たらないと主張する。 そこで，本件における被告標章２の使用態様を検討すると，上記2)，3)に 当たらないことは明らかである。しかし，引用に係る原判決「事実及び理由」 第３の５(5)イのとおり，被告標章２は，専ら，極めて多数の型式が存する被 告商品の中で，基本となる型式，発光色，寸法等を間違いなく発注，納品等 し得るようにするための型式名の一部として用いられており，それ以外の役 割を果たしていると認めることができないので，上記1)に準じて考えること ができる。また，この点を措くとしても，後記(2)のような使用態様に照らすと，被告標章２は，商品の出所を表示したり，顧客を吸引したりする機能＼を 有していないというべきである。 したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。
(2) 被告標章２の使用態様について
控訴人は，現在の被控訴人のカタログやウェブサイトに被告標章２が直接 表示されていないからといって，被告標章２が商標として使用されているこ＼nとを否定する根拠とはならないと主張する。 しかし，商標としての使用というためには，出所表示機能＼を発揮する態様での使用でなければならないので，どのような態様で表示されているかが重＼n要であるところ，引用に係る原判決「事実及び理由」第３の５(5)のとおり， 被控訴人が現在使用する本件カタログに被告標章２が表示されていないだけ＼nでなく，被告標章２に相当する記載は，製品の仕様の詳細を示す一覧表にお＼nける型式名の一部として，あるいは製品の仕様及び価格を列挙した価格表に＼nおける型式名の一部として表示されるにとどまっている。＼n以上によると，被告標章２が商標として使用されていると認めることはで きない。
(3) 画像処理用ＬＥＤ照明装置の取引の実情について
控訴人は，画像処理用ＬＥＤ照明装置の分野において，商品名（型式名） のみで商品を特定する取引が少なからず行われていると主張し，証拠（甲２ ６，２７，２９）を提出する。 たしかに，甲２６（現品票）及び甲２７（請求書）には，同装置の売買に 際し，型式名をもって商品を特定していることが認められる。しかし，これらの文書は，商品の購入が決まり，注文があった後に作成されたものである。 そして，当該商品を注文するに至るまでの間，どのようなやり取りがされた か不明であり，上記各文書に記載された型式名だけで注文が行われたとまで 認めることはできない（これらの文書に記載された型式名は，前記(1)のとお り，基本となる型式，発光色，寸法等を間違いなく発注，納品等し得るよう にするために使用されているものということができる。）。 また，甲２９によれば，インターネット通販サイトにおいて，「日進電子 工業 直接照射照明 リング型 ＤＲシリーズ」と「ＣＣＳ（シーシーエス） リ ング照明 ＬＤＲ２シリーズ」の表示のもとに，各商品が販売されていること＼nが認められる。このようにメーカー名も左上部に表示されていることからも，＼n需要者において型式名のみで商品を買い受けているとは認め難い。
(4) 以上のとおりで，被告標章２は，商標としては使用されていないと認められる。
４ 本件商標１に係る商標権の損害額について
被控訴人が被告標章１を使用したことによる控訴人の損害額，被控訴人の不 当利得額について検討する。なお，本件商標１登録後の平成２３年９月１日か ら平成２９年７月３１日までの被控訴人の売上を算定の基礎とすることは争 いがない。
(1) 損害の基礎となる金額
ア 被告商品の売上総額
被控訴人における平成２４年１２月１日から平成２５年１０月３１日 までの被告商品の売上高は３億０１９１万５３４７円，同年１１月１日か ら平成２９年７月３１日までの売上高は１２億５４０６万９７３１円，合 計１５億５５９８万５０７８円であった（争いがない）。 なお，控訴人は，平成２３年９月１日から平成２５年１０月３１日の間 について不当利得の返還を請求するが，被控訴人は，平成２４年１２月１ 日から平成２５年１０月３１日までの間の売上高を開示し，その額は上記 のとおり３億０１９１万５３４７円である。控訴人は，同額を平成２３年 ９月１日から平成２５年１０月３１日までの算定の基礎とすることとし た。
イ 被告標章２を付した商品の売上額 一方，被告商品のうち，被告標章２を付した被告商品１−１−１ないし ６の，平成１８年１１月１日から平成２５年１０月３１日までの売上高は ４８４８万１８３０円，同年１１月１日から平成２９年７月３１日までの 売上高は２０１２万６４６０円，合計６８６０万８２９０円であった（争 いがない）。
ウ 算定の基礎となる金額
被告標章１は，被告商品に付されているのではなく，カタログに使用されているので，これによる個別の損害額を算定することは困難であるが， 商標の自他識別機能を害する形態で使用されているので，不法行為に基づ＼nく損害賠償として使用料相当額の請求が認められる（商標法３８条３項）。 また，不当利得返還請求としても使用料相当額を認めることができる。 ところで，前記３に説示したとおり，被告標章２については商標権侵害 が成立しないところ，被告標章１の使用にかかる販売額を算定するに当た り，前記イの額を控除する必要はない。 したがって，控訴人が算定の基礎として主張する，平成２３年９月１日 から平成２９年７月３１日までの「被告標章１固有の販売額」は，前記ア の１５億５５９８万５０７８円ということになる。
(2) 使用料相当額
被告標章１は，本件カタログの比較的目立つ位置に掲載されているところ， 顧客がこれに目にする可能性は高いが，「照明の解決」という意味内容は，＼n被告商品及び役務の特長を直接的に表すものであり，一定の顧客吸引力を有＼nすると認められるものの，照明装置のカタログに付すものとしては，常識的 な発想の範囲内の言葉である。 引用に係る原判決「事実及び理由」第３の５(4)のとおり，画像処理用ＬＥ Ｄ照明装置の需要者・取引者が商品に求めるものは特定の機能や性能＼であり， 一定期間の検討を経て購入の決定に至るのが一般的と考えられ，一般家庭用 の商品でもないから，カタログに記載された文言が顧客を強く吸引し，購入 の有無に強く影響するということも考え難い。また，被告標章１は，平成２ ７年の本件カタログには使用されているものの，従前のカタログ（平成８年， １１年，１５年，１６年）には使用されておらず，価格表やウェブサイト，＼nあるいは被告商品自体に付された事実もなく，被告標章１が，被告商品に関 する惹句として，あるいは企業としての被控訴人自体を需要者に印象付ける 語句として，継続的に，あるいは広範囲に使用されたとの事実を認めることはできない。よって，上記認定した被告標章１の顧客吸引力の程度，被告標章１使用の 態様を総合すると，被告標章１が被控訴人の取引に影響した程度は極めて低 いというべきであり，支払うべき許諾料相当額は，不法行為及び不当利得に 基づく請求のいずれの期間においても，算定の基礎となる被控訴人の売上高 の０．２％と認めることが相当であるから，その額は３１１万１９７０円（不 当利得につき上記３億０１９１万５３４７円の０．２％である６０万３８３ １円，不法行為につき上記１２億５４０６万９７３１円の０．２％である２ ５０万８１３９円）となる。
◆判決本文
1審判決はこちらです。
関連カテゴリー
>> 商標の使用
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.02.28
平成30(行ケ)10073 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月7日 知的財産高等裁判所
インクカートリッジＩＣチップの制御に関する本願発明１のうち一部の実施例については課題を解決できると認識できないとして、サポート要件違反とした拒絶審決が維持されました。
ウ 本願発明１は，インクカートリッジＩＣチップに関し，前記イのような インクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことを課題とする（【０ ００１】，【０００６】）。
(3) 前記１によると，「課題を解決するための手段」欄のインクカートリッジＩ Ｃチップに係る記載（【０００７】〜【０００９】）には，本願発明１に含まれるイ ンクカートリッジＩＣチップの構成が記載されているが，このようなインクカートリッジＩＣチップの構＼成とすることにより，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の 検出過程における誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆も なく，当業者が本願出願日当時の技術常識に照らしても，上記記載のみによって， 本願発明１の課題を解決できると認識できるものとは認められない。 そこで，実施例の記載を見ると，本願明細書には，具体的な実施例として，少な くともインタフェースユニットと制御ユニットを含み，インタフェースユニットは， イメージング装置に電気的に接続され，イメージング装置から送られる光制御指令 の受信に用いられ，前記光制御指令は，インクカートリッジＩＣチップ上の発光ユ ニットを発光させるのに用いられる発光指令を含み（本願発明１とは異なり，消光 指令を含むか否かは明らかでない。），制御ユニットは，前記インタフェースユニッ トが光制御指令を受信したときに，インクカートリッジＩＣチップの状態に応じて その光制御指令を実行するかどうかを制御するのに用いられるインクカートリッジ ＩＣチップにおいて，前記インクカートリッジＩＣチップの状態は，実行可能な状＼n態と実行不可能な状態を含み，前記制御ユニットは，前記インタフェースユニット＼nが発光指令を受信したときに，前記インクカートリッジＩＣチップが実行可能な状＼n態にある場合，前記発光ユニットを発光させるのに用いられる実施例が記載されて いる（【００１６】，【００１７】）。この実施例は，発光指令を受信したときに， インクカートリッジＩＣチップが実行可能な状態にある場合には，その発光指令を実行＼nするものであるが，これを含む上記実施例のように構成することにより，前記(2)ウ のインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができる理由に ついては何らの記載も示唆もなく，当業者が本願出願日当時の技術常識に照らして も，上記実施例の記載のみによって，本願発明１の課題を解決できると認識できる ものとは認められない。上記実施例記載のインクカートリッジＩＣチップを用いて も，前記(2)ア・イの従来技術と同じ機会に同じインクカートリッジのみが発光する ように，発光指令が実行可能な状態において受信される構＼成では，本願発明１の課 題が解決できないことは明らかである。
また，本願明細書には，本願発明１に含まれる実施例として，第１種のインクカ ートリッジＩＣチップ（【００２１】〜【００３３】），第２種のインクカートリッジ ＩＣチップ（【００３５】〜【００４２】），第５種のインクカートリッジＩＣチップ （【００５６】〜【００５７】）が記載されており，発光指令を受信したときに，イ ンクカートリッジＩＣチップが実行可能な状態にある場合には，その発光指令を実＼n行し，実行不可能な状態にある場合には，その発光指令を実行しないものであるが＼n（【００２１】，【００２６】，【００３５】，【００５６】），これを含む上記各実施例のように構成することにより，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の検出過程におけ る誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆もなく，当業者が 本願出願日当時の技術常識に照らしても，上記各実施例の記載のみによって，本願 発明１の課題を解決できると認識できるものとは認められない。なお，第３種のイ ンクカートリッジＩＣチップ（【００４４】〜【００５０】）及び第４種のインクカ ートリッジＩＣチップ（【００５１】〜【００５５】）は，インクカートリッジＩＣ チップの状態はインクカートリッジＩＣチップの指令受信状態であり，指令受信統 計ユニットに記録された指令受信状態に応じて，インタフェースユニットが受信し た光制御指令を実行するかどうかを制御するものであるから，本願発明７及びこれを更に限定した本願発明８〜１３に係る実施例であって，インクカートリッジＩＣ チップの状態が実行可能な状態と実行不可能＼な状態とを含むものではない点におい て，本願発明１に含まれる実施例とは認められない。 さらに，本願明細書には，正対位置検出とそれに引き続く隣接光検出とからなる インクカートリッジ位置検出について，初期状態で発光指令を実行できる状態とさ れているインクカートリッジＩＣチップにおいて，1)インクカートリッジの正対位 置検出のために，そのインクカートリッジを発光させる発光指令を受信した場合に は，発光指令を実行できる状態に応じて，その発光指令を実行して，そのインクカ ートリッジを発光させる（発光指令を実行できる状態のその余のインクカートリッ ジも発光させる。）とともに，そのインクカートリッジを発光させる発光指令を実行不可能な状態とし，2)次いで受信する消光指令を実行してそのインクカートリッジ を消光し（前記1)で発光させたその余のインクカートリッジも消光させる。），3)以 後，隣接光検出等のために，発光指令を受信した場合には，実行不可能な状態に応＼nじて，その発光指令を実行しないように制御する実施例が記載されている（【００２ ０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）。上記実施例の記載によると，正対位置検出時に比し，隣接光検出時に一部の隣接インクカートリッジの発光をカット することにより，正対位置検出時に受光部に届く光の量が条件を満たすようにしな がら，隣接光検出時には受光部に光が届かない又はわずかな光しか届かないように して，イメージング装置の誤報率を減らすことができ，本願発明１の課題を解決で きると認識することができる。 そして，本願明細書には，「イメージング装置の種類によっては，そのインクカー トリッジの数，インクカートリッジ装着方法，検出順番と検出方法等も異なるため， 上記のインクカートリッジ検出に関する説明はあくまでも参考例に過ぎ」ない旨記 載されているが（【００９２】），検出順番や検出方法等が異なるイメージング装置に ついて，適切な制御手順を構築する方法についての記載や示唆はないし，上記実施＼n例（【００２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）以外に，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができ，本願発明１ の課題を解決できると認識することができる実施例は見当たらない。
そうすると，本願明細書に接した当業者は，本願発明１のうち，上記実施例（【０ ０２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）に該当するものについては，本願発明１の課題を解決できると認識するが，本願発明１のうち，その余の構成のも＼nのについては，本願発明１の課題を解決できると認識することはできないと認めら れる。
(4) 本願発明１は，前記第２の２(1)のとおりであり，「前記制御ユニットは，前 記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに，インクカートリッジＩ Ｃチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御する」について，「インクカートリッジＩＣチップの状態」である「実行可能な状態」と「実行不可＼n能な状態」のそれぞれに応じて，「光制御指令を実行するかどうか」をどのように制＼n御するのかが特定されておらず，また，「インクカートリッジＩＣチップの状態」の 設定や変更についても特定されていないから，上記実施例（【００２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）のものに限定されていないことは明らかである。 そうすると，本願発明１は，発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術 常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり，本願発 明１に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適 合するものとは認められない。
(5) 前記１によると，本願明細書の【００８４】，【図５】においては，発光指令 を受信したときは，発光標識部の状態に応じて，発光標識部が実行可能な状態にあ＼nる場合には，発光指令を実行することにより発光ユニットを発光させ，発光標識部 が実行不可能な状態にある場合には，発光指令を実行しないことにより発光ユニッ＼nトを発光させない一方，消光指令を受信したときは，発光標識部の状態にかかわら ず，消光指令を実行することにより発光ユニットを消光させることが記載されてい る。また，本願発明１に含まれる【００９５】，【図１０】においても，判断の手順 こそ違うものの，同様に，発光指令を受信したときは，発光標識部の状態に応じて， 発光標識部が実行可能な状態にある場合には，発光指令を実行することにより発光＼nユニットを発光させ，発光標識部が実行不可能な状態にある場合には，発光指令を＼n実行しないことにより発光ユニットを発光させない一方，消光指令を受信したときは，発光標識部の状態にかかわらず，消光指令を実行することにより発光ユニット を消光させることが記載されている。このような実施例の存在を参酌すると，本願 発明１に係る特許請求の範囲請求項１の記載から，インクカートリッジＩＣチップ の状態が実行可能な状態にある場合には，光制御指令（発光指令と消光指令を含む）＼nを実行し，インクカートリッジＩＣチップの状態が実行不可能な状態にある場合に＼nは，光制御指令（発光指令と消光指令を含む）を実行しないものと一義的に解釈することはできず，この点からしても，インクカートリッジＩＣチップの状態である 実行可能な状態と実行不可能＼な状態のそれぞれに応じて，光制御指令を実行するか どうかをどのように制御するのかは特定されていないというべきである。この点に ついて，原告は，本願明細書の【００９９】の実施例には，インクカートリッジＩ Ｃチップの状態が実行不可能な状態であれば，消光指令を実行しないことが記載さ＼nれているなどと主張するが，前記１のとおり，上記実施例は，「発光カウントユニッ トを設置し，発光ユニットが発光したときにカウントを開始し，発光カウントユニ ットがある所定値までカウントすると，自動的に発光ユニットを消光させる」もの であり，発光指令，消光指令の実行の有無の制御という本願発明１の発明特定事項 とは異なる方法を付加して発光ユニットの消光を達成するものである上，上記実施 例を考慮したとしても，本願発明１に係る特許請求の範囲請求項１の記載が多義的 であることが示されるにすぎず，上記判断を左右するものではない。 そうすると，本願発明１は，発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術 常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり，本願発 明１に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適合するものとは認められない。
(6) 原告は，本願発明１の制御ユニットは，インクカートリッジＩＣチップが実 行可能状態にある際に，発光指令を含む光制御指令を受け付けた場合，これに応じ＼nて発光ユニットを発光させる制御を実行し，実行不可能状態にある際に，発光指令＼nを含む光制御指令を受け付けても，発光ユニットの発光を実行しないから，本願明 細書の【図８ａ】〜【図８ｃ】，【００８７】〜【００９０】に記載した検出を行う ことができ，ひいては「誤報率を減らす」という課題を解決することができること を当業者であれば理解することができるなどと主張する。 しかし，本願発明１の特許請求の範囲の記載が本願明細書の【図８ａ】〜【図８ ｃ】，【００８７】〜【００９０】の実施例のものに限定されていないことは，前記 (4)認定のとおりであるから，本願発明１は，サポート要件に適合しないものである。
ウ 本願発明１は，インクカートリッジＩＣチップに関し，前記イのような インクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことを課題とする（【０ ００１】，【０００６】）。
(3) 前記１によると，「課題を解決するための手段」欄のインクカートリッジＩ Ｃチップに係る記載（【０００７】〜【０００９】）には，本願発明１に含まれるイ ンクカートリッジＩＣチップの構成が記載されているが，このようなインクカートリッジＩＣチップの構＼成とすることにより，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の 検出過程における誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆も なく，当業者が本願出願日当時の技術常識に照らしても，上記記載のみによって， 本願発明１の課題を解決できると認識できるものとは認められない。 そこで，実施例の記載を見ると，本願明細書には，具体的な実施例として，少な くともインタフェースユニットと制御ユニットを含み，インタフェースユニットは， イメージング装置に電気的に接続され，イメージング装置から送られる光制御指令 の受信に用いられ，前記光制御指令は，インクカートリッジＩＣチップ上の発光ユ ニットを発光させるのに用いられる発光指令を含み（本願発明１とは異なり，消光 指令を含むか否かは明らかでない。），制御ユニットは，前記インタフェースユニッ トが光制御指令を受信したときに，インクカートリッジＩＣチップの状態に応じて その光制御指令を実行するかどうかを制御するのに用いられるインクカートリッジ ＩＣチップにおいて，前記インクカートリッジＩＣチップの状態は，実行可能な状＼n態と実行不可能な状態を含み，前記制御ユニットは，前記インタフェースユニット＼nが発光指令を受信したときに，前記インクカートリッジＩＣチップが実行可能な状＼n態にある場合，前記発光ユニットを発光させるのに用いられる実施例が記載されて いる（【００１６】，【００１７】）。この実施例は，発光指令を受信したときに， インクカートリッジＩＣチップが実行可能な状態にある場合には，その発光指令を実行＼nするものであるが，これを含む上記実施例のように構成することにより，前記(2)ウ のインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができる理由に ついては何らの記載も示唆もなく，当業者が本願出願日当時の技術常識に照らして も，上記実施例の記載のみによって，本願発明１の課題を解決できると認識できる ものとは認められない。上記実施例記載のインクカートリッジＩＣチップを用いて も，前記(2)ア・イの従来技術と同じ機会に同じインクカートリッジのみが発光する ように，発光指令が実行可能な状態において受信される構＼成では，本願発明１の課 題が解決できないことは明らかである。
また，本願明細書には，本願発明１に含まれる実施例として，第１種のインクカ ートリッジＩＣチップ（【００２１】〜【００３３】），第２種のインクカートリッジ ＩＣチップ（【００３５】〜【００４２】），第５種のインクカートリッジＩＣチップ （【００５６】〜【００５７】）が記載されており，発光指令を受信したときに，イ ンクカートリッジＩＣチップが実行可能な状態にある場合には，その発光指令を実＼n行し，実行不可能な状態にある場合には，その発光指令を実行しないものであるが＼n（【００２１】，【００２６】，【００３５】，【００５６】），これを含む上記各実施例のように構成することにより，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の検出過程におけ る誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆もなく，当業者が 本願出願日当時の技術常識に照らしても，上記各実施例の記載のみによって，本願 発明１の課題を解決できると認識できるものとは認められない。なお，第３種のイ ンクカートリッジＩＣチップ（【００４４】〜【００５０】）及び第４種のインクカ ートリッジＩＣチップ（【００５１】〜【００５５】）は，インクカートリッジＩＣ チップの状態はインクカートリッジＩＣチップの指令受信状態であり，指令受信統 計ユニットに記録された指令受信状態に応じて，インタフェースユニットが受信し た光制御指令を実行するかどうかを制御するものであるから，本願発明７及びこれを更に限定した本願発明８〜１３に係る実施例であって，インクカートリッジＩＣ チップの状態が実行可能な状態と実行不可能＼な状態とを含むものではない点におい て，本願発明１に含まれる実施例とは認められない。 さらに，本願明細書には，正対位置検出とそれに引き続く隣接光検出とからなる インクカートリッジ位置検出について，初期状態で発光指令を実行できる状態とさ れているインクカートリッジＩＣチップにおいて，1)インクカートリッジの正対位 置検出のために，そのインクカートリッジを発光させる発光指令を受信した場合に は，発光指令を実行できる状態に応じて，その発光指令を実行して，そのインクカ ートリッジを発光させる（発光指令を実行できる状態のその余のインクカートリッ ジも発光させる。）とともに，そのインクカートリッジを発光させる発光指令を実行不可能な状態とし，2)次いで受信する消光指令を実行してそのインクカートリッジ を消光し（前記1)で発光させたその余のインクカートリッジも消光させる。），3)以 後，隣接光検出等のために，発光指令を受信した場合には，実行不可能な状態に応＼nじて，その発光指令を実行しないように制御する実施例が記載されている（【００２ ０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）。上記実施例の記載によると，正対位置検出時に比し，隣接光検出時に一部の隣接インクカートリッジの発光をカット することにより，正対位置検出時に受光部に届く光の量が条件を満たすようにしな がら，隣接光検出時には受光部に光が届かない又はわずかな光しか届かないように して，イメージング装置の誤報率を減らすことができ，本願発明１の課題を解決で きると認識することができる。 そして，本願明細書には，「イメージング装置の種類によっては，そのインクカー トリッジの数，インクカートリッジ装着方法，検出順番と検出方法等も異なるため， 上記のインクカートリッジ検出に関する説明はあくまでも参考例に過ぎ」ない旨記 載されているが（【００９２】），検出順番や検出方法等が異なるイメージング装置に ついて，適切な制御手順を構築する方法についての記載や示唆はないし，上記実施＼n例（【００２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）以外に，前記(2)ウのインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができ，本願発明１ の課題を解決できると認識することができる実施例は見当たらない。
そうすると，本願明細書に接した当業者は，本願発明１のうち，上記実施例（【０ ０２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）に該当するものについては，本願発明１の課題を解決できると認識するが，本願発明１のうち，その余の構成のも＼nのについては，本願発明１の課題を解決できると認識することはできないと認めら れる。
(4) 本願発明１は，前記第２の２(1)のとおりであり，「前記制御ユニットは，前 記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに，インクカートリッジＩ Ｃチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御する」について，「インクカートリッジＩＣチップの状態」である「実行可能な状態」と「実行不可＼n能な状態」のそれぞれに応じて，「光制御指令を実行するかどうか」をどのように制＼n御するのかが特定されておらず，また，「インクカートリッジＩＣチップの状態」の 設定や変更についても特定されていないから，上記実施例（【００２０】，【００２４】，【００８４】〜【００９１】）のものに限定されていないことは明らかである。 そうすると，本願発明１は，発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術 常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり，本願発 明１に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適 合するものとは認められない。
(5) 前記１によると，本願明細書の【００８４】，【図５】においては，発光指令 を受信したときは，発光標識部の状態に応じて，発光標識部が実行可能な状態にあ＼nる場合には，発光指令を実行することにより発光ユニットを発光させ，発光標識部 が実行不可能な状態にある場合には，発光指令を実行しないことにより発光ユニッ＼nトを発光させない一方，消光指令を受信したときは，発光標識部の状態にかかわら ず，消光指令を実行することにより発光ユニットを消光させることが記載されてい る。また，本願発明１に含まれる【００９５】，【図１０】においても，判断の手順 こそ違うものの，同様に，発光指令を受信したときは，発光標識部の状態に応じて， 発光標識部が実行可能な状態にある場合には，発光指令を実行することにより発光＼nユニットを発光させ，発光標識部が実行不可能な状態にある場合には，発光指令を＼n実行しないことにより発光ユニットを発光させない一方，消光指令を受信したときは，発光標識部の状態にかかわらず，消光指令を実行することにより発光ユニット を消光させることが記載されている。このような実施例の存在を参酌すると，本願 発明１に係る特許請求の範囲請求項１の記載から，インクカートリッジＩＣチップ の状態が実行可能な状態にある場合には，光制御指令（発光指令と消光指令を含む）＼nを実行し，インクカートリッジＩＣチップの状態が実行不可能な状態にある場合に＼nは，光制御指令（発光指令と消光指令を含む）を実行しないものと一義的に解釈することはできず，この点からしても，インクカートリッジＩＣチップの状態である 実行可能な状態と実行不可能＼な状態のそれぞれに応じて，光制御指令を実行するか どうかをどのように制御するのかは特定されていないというべきである。この点に ついて，原告は，本願明細書の【００９９】の実施例には，インクカートリッジＩ Ｃチップの状態が実行不可能な状態であれば，消光指令を実行しないことが記載さ＼nれているなどと主張するが，前記１のとおり，上記実施例は，「発光カウントユニッ トを設置し，発光ユニットが発光したときにカウントを開始し，発光カウントユニ ットがある所定値までカウントすると，自動的に発光ユニットを消光させる」もの であり，発光指令，消光指令の実行の有無の制御という本願発明１の発明特定事項 とは異なる方法を付加して発光ユニットの消光を達成するものである上，上記実施 例を考慮したとしても，本願発明１に係る特許請求の範囲請求項１の記載が多義的 であることが示されるにすぎず，上記判断を左右するものではない。 そうすると，本願発明１は，発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術 常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり，本願発 明１に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号（サポート要件）に適合するものとは認められない。
(6) 原告は，本願発明１の制御ユニットは，インクカートリッジＩＣチップが実 行可能状態にある際に，発光指令を含む光制御指令を受け付けた場合，これに応じ＼nて発光ユニットを発光させる制御を実行し，実行不可能状態にある際に，発光指令＼nを含む光制御指令を受け付けても，発光ユニットの発光を実行しないから，本願明 細書の【図８ａ】〜【図８ｃ】，【００８７】〜【００９０】に記載した検出を行う ことができ，ひいては「誤報率を減らす」という課題を解決することができること を当業者であれば理解することができるなどと主張する。 しかし，本願発明１の特許請求の範囲の記載が本願明細書の【図８ａ】〜【図８ ｃ】，【００８７】〜【００９０】の実施例のものに限定されていないことは，前記 (4)認定のとおりであるから，本願発明１は，サポート要件に適合しないものである。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> ピックアップ対象
2019.02.25
平成30(ネ)960 不正競争行為差止等，損害賠償，損害賠償等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成31年2月14日 大阪高等裁判所
大阪高裁は、秘密管理性を満足していないとした1審判決を維持しました。
控訴人は，上記のうち秘密管理性の点につき，本件技術情報は，電子デー タと電子データを印刷した紙ベースで保管され，それらの情報にアクセスで きる者を福島工場の従業員１８人と役員等の限られた控訴人の従業員に限り， また，就業規則に従業員の秘密保持義務を定めるほか，秘密保持の誓約書の 提出を受けていた旨主張するとともに，それらの従業員は，本件技術情報が 控訴人にとって重要な技術情報であり，社外に持ち出したり，漏洩したりし てはいけない秘密の情報であることは十分に認識できていたから，営業秘密＼nとして管理されていたと主張する。 証拠（甲３１の１〜３１の１８，甲３２，３３，３６）によれば，控訴人 主張の情報の管理状況や，就業規則の定め，従業員から誓約書を徴求してい る事実が認められ，その対象の情報が控訴人において重要な技術情報である と認識できるとの点も，そのとおり認めることができる。
(3) 外注先との関係における管理について
証拠（甲９３の１〜９３の４）及び弁論の全趣旨によれば，控訴人が外注 先と製作請負契約を締結するに当たり，控訴人が外注先に対して貸与した物 件等を対象とした秘密保持契約を文書により締結することがあったことが認 められる。しかし，証拠として提出された当該秘密保持契約に係る契約書は， 平成１４年の作成日付のもの２通と，平成１５年の作成日付のもの及び平成 ２１年の作成日付のもの各１通にとどまる。 また，控訴人代表者の陳述書（甲２１）には，控訴人が被控訴人サン・ブ＼nリッドから控訴人製品の部品の一部の供給を受けていた旨の記載がある一方， 控訴人は，被控訴人サン・ブリッドではなく，被控訴人太陽工業から控訴人 製品の部品の一部の供給を受けていたことを認めている。控訴人が部品の供 給を受けていたのが被控訴人太陽工業らのうちいずれであれ，その際には， 控訴人から被控訴人太陽工業らに対して，少なくとも当該部品を製造するの に必要な範囲で，控訴人製品の図面等の情報が交付されていたことを推認で きるが，控訴人と被控訴人太陽工業らとの間で秘密保持契約が締結された形 跡はない。
(4) 被控訴人銀座吉田等との関係における管理について
被控訴人銀座吉田は，前提事実(1)エ，(2)アのとおり，平成６年頃から， 香港，シンガポール及び中国における控訴人の唯一の代理店として，控訴人製品の販売及びメンテナンスサービスを担当していたのであるから，控訴人 は，長年にわたり，被控訴人銀座吉田に対し，それらの業務に必要な，控訴 人製品に関する図面等の情報を数多く交付してきたことが推認される。 そして，被控訴人銀座吉田は，控訴人から交付を受けた控訴人製品に関す る図面等の情報で，本件技術情報を含むものの例として，戊１号証から戊６ ４号証までを提出する。これらのうち，控訴人が，自ら交付したことを積極 的に争っておらず，かつ，本件訴訟において，控訴人の営業秘密に関する記 述があるとして，民事訴訟法９２条１項２号に基づき，閲覧等の制限を申し＼n立てた部分の内容は，次のとおりである。
・・・
上述のとおり，控訴人内部における本件技術情報の管理状況については控 訴人の主張どおり認められるものの，控訴人が外注先に対して控訴人製品の 図面等の情報を交付する際には，必ずしも秘密保持契約を締結しておらず， むしろ締結しなかった方が多かったことがうかがわれる。また，控訴人は， 香港，シンガポール及び中国における控訴人の唯一の代理店として，控訴人 製品の販売及びメンテナンスサービスを担当していた被控訴人銀座吉田に対 しても，長年にわたり，少なくとも本件技術情報の一部を含む多くの技術上 の情報を交付しながら，秘密保持契約を締結することも，交付した情報の取 扱いや用済み後の回収について何らかの要請をすることもなかったと認めら れる。控訴人が，被控訴人銀座吉田に対し，控訴人の交付する技術上の情報 を秘密として管理されるべきものであることを表明した形跡はない。＼nまた，控訴人は，長年にわたり，被控訴人銀座吉田に対し，香港等におけ る控訴人製品の販売及びメンテナンスサービスの業務に必要な図面等の情報 を数多く交付してきたことが推認されるので，本件技術情報のうち，ＰＬＣ プログラム等一部のものについてのみ，被控訴人銀座吉田との関係において， 他の情報と異なる管理がされていたと認めることもできない。 そうすると，本件技術情報は，全て，不競法にいう「秘密として管理され ていた」とは認められないというべきである。
控訴人は，上記のうち秘密管理性の点につき，本件技術情報は，電子デー タと電子データを印刷した紙ベースで保管され，それらの情報にアクセスで きる者を福島工場の従業員１８人と役員等の限られた控訴人の従業員に限り， また，就業規則に従業員の秘密保持義務を定めるほか，秘密保持の誓約書の 提出を受けていた旨主張するとともに，それらの従業員は，本件技術情報が 控訴人にとって重要な技術情報であり，社外に持ち出したり，漏洩したりし てはいけない秘密の情報であることは十分に認識できていたから，営業秘密＼nとして管理されていたと主張する。 証拠（甲３１の１〜３１の１８，甲３２，３３，３６）によれば，控訴人 主張の情報の管理状況や，就業規則の定め，従業員から誓約書を徴求してい る事実が認められ，その対象の情報が控訴人において重要な技術情報である と認識できるとの点も，そのとおり認めることができる。
(3) 外注先との関係における管理について
証拠（甲９３の１〜９３の４）及び弁論の全趣旨によれば，控訴人が外注 先と製作請負契約を締結するに当たり，控訴人が外注先に対して貸与した物 件等を対象とした秘密保持契約を文書により締結することがあったことが認 められる。しかし，証拠として提出された当該秘密保持契約に係る契約書は， 平成１４年の作成日付のもの２通と，平成１５年の作成日付のもの及び平成 ２１年の作成日付のもの各１通にとどまる。 また，控訴人代表者の陳述書（甲２１）には，控訴人が被控訴人サン・ブ＼nリッドから控訴人製品の部品の一部の供給を受けていた旨の記載がある一方， 控訴人は，被控訴人サン・ブリッドではなく，被控訴人太陽工業から控訴人 製品の部品の一部の供給を受けていたことを認めている。控訴人が部品の供 給を受けていたのが被控訴人太陽工業らのうちいずれであれ，その際には， 控訴人から被控訴人太陽工業らに対して，少なくとも当該部品を製造するの に必要な範囲で，控訴人製品の図面等の情報が交付されていたことを推認で きるが，控訴人と被控訴人太陽工業らとの間で秘密保持契約が締結された形 跡はない。
(4) 被控訴人銀座吉田等との関係における管理について
被控訴人銀座吉田は，前提事実(1)エ，(2)アのとおり，平成６年頃から， 香港，シンガポール及び中国における控訴人の唯一の代理店として，控訴人製品の販売及びメンテナンスサービスを担当していたのであるから，控訴人 は，長年にわたり，被控訴人銀座吉田に対し，それらの業務に必要な，控訴 人製品に関する図面等の情報を数多く交付してきたことが推認される。 そして，被控訴人銀座吉田は，控訴人から交付を受けた控訴人製品に関す る図面等の情報で，本件技術情報を含むものの例として，戊１号証から戊６ ４号証までを提出する。これらのうち，控訴人が，自ら交付したことを積極 的に争っておらず，かつ，本件訴訟において，控訴人の営業秘密に関する記 述があるとして，民事訴訟法９２条１項２号に基づき，閲覧等の制限を申し＼n立てた部分の内容は，次のとおりである。
・・・
上述のとおり，控訴人内部における本件技術情報の管理状況については控 訴人の主張どおり認められるものの，控訴人が外注先に対して控訴人製品の 図面等の情報を交付する際には，必ずしも秘密保持契約を締結しておらず， むしろ締結しなかった方が多かったことがうかがわれる。また，控訴人は， 香港，シンガポール及び中国における控訴人の唯一の代理店として，控訴人 製品の販売及びメンテナンスサービスを担当していた被控訴人銀座吉田に対 しても，長年にわたり，少なくとも本件技術情報の一部を含む多くの技術上 の情報を交付しながら，秘密保持契約を締結することも，交付した情報の取 扱いや用済み後の回収について何らかの要請をすることもなかったと認めら れる。控訴人が，被控訴人銀座吉田に対し，控訴人の交付する技術上の情報 を秘密として管理されるべきものであることを表明した形跡はない。＼nまた，控訴人は，長年にわたり，被控訴人銀座吉田に対し，香港等におけ る控訴人製品の販売及びメンテナンスサービスの業務に必要な図面等の情報 を数多く交付してきたことが推認されるので，本件技術情報のうち，ＰＬＣ プログラム等一部のものについてのみ，被控訴人銀座吉田との関係において， 他の情報と異なる管理がされていたと認めることもできない。 そうすると，本件技術情報は，全て，不競法にいう「秘密として管理され ていた」とは認められないというべきである。
◆判決本文
原審はこちらです。
2019.02.22
平成30(行ケ)10104 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月31日 知的財産高等裁判所
記載不備（実施可能要件、サポート要件）、新規事項違反などの無効主張をしましたが、知財高裁は、無効理由なしとした審決を維持しました。＼n
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明が，「断熱性に優れた発泡 積層シートを成形してなる容器において，端縁部での怪我を防止しつつ蓋体を強固 に止着させうる容器の提供」（【０００９】）を「発明が解決しようとする課題」とし ていることが，当該課題に直面するに至った背景（【０００２】〜【０００７】）と ともに記載され，当該課題を解決するために容器に係る本件発明が備えている「解 決手段」が，【００１０】に記載され，これにより，本件発明の容器が，「断熱性に 優れ，上面側に凹凸形状を形成させて熱可塑性樹脂フィルムの端縁を上下にジグザ グとなるように形成させることにより利用者の怪我などを抑制させ，下面側が平坦 に形成されていることから蓋体を外嵌させる際に強固な係合状態を形成できる」 （【００１２】）という効果を奏し，上記課題を解決することが記載されているから， 本件明細書の発明の詳細な説明には，発明が解決しようとする課題及びその解決手 段が記載されており，当業者は，その技術上の意義を理解することができる。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，特許法施行規則２４条の ２で定めるところにより，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十＼n分に記載したものということができ，特許法３６条４項１号に規定する要件を満た している。
イ(ｱ) 原告は，断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器におい て，その端縁部で指等を裂傷するといった怪我が生じること自体，本件明細書の発 明の詳細な説明には，客観的・科学的な証明や事実が一切記載されていないし，仮 に怪我が生じ得るとしても，本件発明における凹凸形状によればその怪我を防止で きることが，発明の詳細な説明において，何ら客観的・科学的な証明はされていな い旨主張する。 しかし，「断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器において，その端縁 部で指等を裂傷するといった怪我が生じること」については，発泡積層シートの熱 可塑性樹脂発泡シートや熱可塑性樹脂フィルムとしてどのような材料を用いたのか， 発泡積層シートが圧縮前はどの程度の厚みがあり圧縮後にどのような厚みとなった か（圧縮の程度），発泡積層シートの切断面の状態，発泡積層シートに対して指先等 がどのように接触するか（指を押し当てる強さ，指を移動させる方向・早さ等）に 応じて，怪我が生じる可能性があることは，当業者において，客観的・科学的な証明がなくとも容易に理解でき，「凹凸形状によればその怪我を防止できること」も，＼n端縁部の上面側に形成する凹凸形状の形状に応じて指と端縁部の端面との接触面積 が異なる結果，怪我を防止することができることも，当業者において，客観的・科 学的な証明がなくとも容易に理解できるから，原告の上記主張には理由がない。
(ｲ) 原告は，1)「熱可塑性樹脂発泡シートと熱可塑性樹脂フィルムとの硬 さの差により，切断面（外側端面）に於いて硬い熱可塑性樹脂フィルムが柔らかい 熱可塑性樹脂発泡シートよりも外側に突き出た状態となり，且つ熱可塑性樹脂フィ ルムの切断面の形状が鋭利になりやすく，容器に触れた際に，硬いフィルムで指等 を裂傷する虞があり」（【０００５】）との記載には根拠がない，2)「フィルム端縁で 指等を裂傷するという課題を解決するために，突出部の上下面にジグザグとなる凹 凸を形成させる」（【０００７】）との記載は，特許文献３（甲２１）に記載されてい る，それ自体で形状を維持できる程度の厚さ・硬さを有する薄手シートのみで構成＼nされた容器に関するもので，本件発明が対象とする積層発泡シートの薄い樹脂フィ ルムとは異なると主張する。 しかし，上記1)，2)については，前記(ｱ)のとおりであって，特許文献３（甲２１） に記載されているのが薄手のシートの成形品で，本件発明が熱可塑性樹脂発泡シー トに非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シートの成形品であることをもって，前記(ｱ)の認定は左右されない。
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明が，「断熱性に優れた発泡 積層シートを成形してなる容器において，端縁部での怪我を防止しつつ蓋体を強固 に止着させうる容器の提供」（【０００９】）を「発明が解決しようとする課題」とし ていることが，当該課題に直面するに至った背景（【０００２】〜【０００７】）と ともに記載され，当該課題を解決するために容器に係る本件発明が備えている「解 決手段」が，【００１０】に記載され，これにより，本件発明の容器が，「断熱性に 優れ，上面側に凹凸形状を形成させて熱可塑性樹脂フィルムの端縁を上下にジグザ グとなるように形成させることにより利用者の怪我などを抑制させ，下面側が平坦 に形成されていることから蓋体を外嵌させる際に強固な係合状態を形成できる」 （【００１２】）という効果を奏し，上記課題を解決することが記載されているから， 本件明細書の発明の詳細な説明には，発明が解決しようとする課題及びその解決手 段が記載されており，当業者は，その技術上の意義を理解することができる。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，特許法施行規則２４条の ２で定めるところにより，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十＼n分に記載したものということができ，特許法３６条４項１号に規定する要件を満た している。
イ(ｱ) 原告は，断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器におい て，その端縁部で指等を裂傷するといった怪我が生じること自体，本件明細書の発 明の詳細な説明には，客観的・科学的な証明や事実が一切記載されていないし，仮 に怪我が生じ得るとしても，本件発明における凹凸形状によればその怪我を防止で きることが，発明の詳細な説明において，何ら客観的・科学的な証明はされていな い旨主張する。 しかし，「断熱性に優れた発泡積層シートを成形してなる容器において，その端縁 部で指等を裂傷するといった怪我が生じること」については，発泡積層シートの熱 可塑性樹脂発泡シートや熱可塑性樹脂フィルムとしてどのような材料を用いたのか， 発泡積層シートが圧縮前はどの程度の厚みがあり圧縮後にどのような厚みとなった か（圧縮の程度），発泡積層シートの切断面の状態，発泡積層シートに対して指先等 がどのように接触するか（指を押し当てる強さ，指を移動させる方向・早さ等）に 応じて，怪我が生じる可能性があることは，当業者において，客観的・科学的な証明がなくとも容易に理解でき，「凹凸形状によればその怪我を防止できること」も，＼n端縁部の上面側に形成する凹凸形状の形状に応じて指と端縁部の端面との接触面積 が異なる結果，怪我を防止することができることも，当業者において，客観的・科 学的な証明がなくとも容易に理解できるから，原告の上記主張には理由がない。
(ｲ) 原告は，1)「熱可塑性樹脂発泡シートと熱可塑性樹脂フィルムとの硬 さの差により，切断面（外側端面）に於いて硬い熱可塑性樹脂フィルムが柔らかい 熱可塑性樹脂発泡シートよりも外側に突き出た状態となり，且つ熱可塑性樹脂フィ ルムの切断面の形状が鋭利になりやすく，容器に触れた際に，硬いフィルムで指等 を裂傷する虞があり」（【０００５】）との記載には根拠がない，2)「フィルム端縁で 指等を裂傷するという課題を解決するために，突出部の上下面にジグザグとなる凹 凸を形成させる」（【０００７】）との記載は，特許文献３（甲２１）に記載されてい る，それ自体で形状を維持できる程度の厚さ・硬さを有する薄手シートのみで構成＼nされた容器に関するもので，本件発明が対象とする積層発泡シートの薄い樹脂フィ ルムとは異なると主張する。 しかし，上記1)，2)については，前記(ｱ)のとおりであって，特許文献３（甲２１） に記載されているのが薄手のシートの成形品で，本件発明が熱可塑性樹脂発泡シー トに非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シートの成形品であることをもって，前記(ｱ)の認定は左右されない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 補正・訂正
>> 新規事項
>> ピックアップ対象
2019.02.22
平成30(行ケ)10129 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月19日 知的財産高等裁判所（4部）
周知商標と混同する等の無効主張について、知財高裁は、審決と同様に、無効理由なしと判断しました。判決文の最後に原告･被告商標が掲載されています。
以上のとおり，原告使用商標においては，楕円状リングの図形部分 によって，外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間に配置された文 字部分と，内側の楕円部分内に配置された文字部分及び図形部分とがま とまりよく配置されており，これらの文字部分及び図形部分はひとまと まりのものとして看取されることに照らすと，原告使用商標に接した需 要者においては，原告使用商標は，ひとまとまりの文字部分及び図形部 分からなる結合商標として認識されるものであって，原告使用商標のう ちの引用商標１の構成に相当する部分（楕円状リングの図形部分，「ｄ＼nｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分，「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分及び「３ ４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の各文字部分） が，独立の商標として認識されるものと認めることはできないい。 したがって，原告による原告使用商標を付した原告商品の販売が引用 商標１の使用に当たるものと認めることはできない。
ウ 以上によれば，原告が原告商品に引用商標１を独立の商標として使用し た事実は認められないから，引用商標１及びその構成中の楕円状リングの＼n図形部分が，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，使用による 識別力を獲得し，原告の業務に係る原告商品を表示するものとして需要者＼nの間に広く認識されていたものと認めることはできない。 エ(ア) これに対し原告は，原告が２００８年（平成２０年）５月に挙行し た原告商品の新商品発売パーティーに，女性向け雑誌又はファッション 雑誌の編集長や編集者など１４９名が参加し，これらの雑誌に原告商品 が掲載されたことは，平成２０年当時既に原告商品及び引用商標１が周 知であったことを裏付けるものである旨主張する。 しかしながら，上記新商品発売パーティーに女性向け雑誌又はファッ ション雑誌の編集長や編集者が参加した事実から直ちに引用商標１が周 知であったことを裏付けることはできないし，また，原告商品の雑誌へ の掲載についても，引用商標１が単独で付された原告商品が掲載された というものではないから，引用商標１が周知であったことを裏付けるこ とはできない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(イ) また，原告は，原告商品の需要者は，原告商品を初めて知り，それ らに接する初期の段階では，原告商品に付された原告使用商標の構成中＼nの楕円状リングの図形部分及び「ｄｉｐｔｙｑｕｅ ３４ ｂｏｕｌｅ ｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ ｐａｒｉｓ５ｅ ３４ ｂｏ ｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の文字部分（引用商標 １の構成に相当する部分）を見て原告商品と認識するかもしれないが，＼n原告使用商標の構成中の上記文字部分の文字は小さく，かつ，楕円状リ＼nングの図形部分の内側の文字や図形等は商品ごとにそれぞれ異なること から，やがて上記文字部分又は楕円状リングの図形部分の内側の文字や図形等をいちいち見なくとも，楕円状リングの図形部分を一瞥すること により，原告商品であると認識するといえるから，引用商標１の構成中＼nの楕円状リングの図形部分は，本件商標の登録出願時及び登録査定時に おいて，使用による識別力を獲得した旨主張する。 しかしながら，原告使用商標のうちの楕円状リングの図形部分の識別 力は微弱である上（前記イ(イ)），原告が原告商品に引用商標１を独立 の商標として使用した事実は認められないから（前記ウ），ましてや引 用商標１の構成要素である楕円状リングの図形部分のみを独立の商標と＼nして使用された事実も認められない。 したがって，原告の上記主張は，理由がない。
以上のとおり，原告使用商標においては，楕円状リングの図形部分 によって，外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間に配置された文 字部分と，内側の楕円部分内に配置された文字部分及び図形部分とがま とまりよく配置されており，これらの文字部分及び図形部分はひとまと まりのものとして看取されることに照らすと，原告使用商標に接した需 要者においては，原告使用商標は，ひとまとまりの文字部分及び図形部 分からなる結合商標として認識されるものであって，原告使用商標のう ちの引用商標１の構成に相当する部分（楕円状リングの図形部分，「ｄ＼nｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分，「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分及び「３ ４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の各文字部分） が，独立の商標として認識されるものと認めることはできないい。 したがって，原告による原告使用商標を付した原告商品の販売が引用 商標１の使用に当たるものと認めることはできない。
ウ 以上によれば，原告が原告商品に引用商標１を独立の商標として使用し た事実は認められないから，引用商標１及びその構成中の楕円状リングの＼n図形部分が，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，使用による 識別力を獲得し，原告の業務に係る原告商品を表示するものとして需要者＼nの間に広く認識されていたものと認めることはできない。 エ(ア) これに対し原告は，原告が２００８年（平成２０年）５月に挙行し た原告商品の新商品発売パーティーに，女性向け雑誌又はファッション 雑誌の編集長や編集者など１４９名が参加し，これらの雑誌に原告商品 が掲載されたことは，平成２０年当時既に原告商品及び引用商標１が周 知であったことを裏付けるものである旨主張する。 しかしながら，上記新商品発売パーティーに女性向け雑誌又はファッ ション雑誌の編集長や編集者が参加した事実から直ちに引用商標１が周 知であったことを裏付けることはできないし，また，原告商品の雑誌へ の掲載についても，引用商標１が単独で付された原告商品が掲載された というものではないから，引用商標１が周知であったことを裏付けるこ とはできない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
(イ) また，原告は，原告商品の需要者は，原告商品を初めて知り，それ らに接する初期の段階では，原告商品に付された原告使用商標の構成中＼nの楕円状リングの図形部分及び「ｄｉｐｔｙｑｕｅ ３４ ｂｏｕｌｅ ｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ ｐａｒｉｓ５ｅ ３４ ｂｏ ｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の文字部分（引用商標 １の構成に相当する部分）を見て原告商品と認識するかもしれないが，＼n原告使用商標の構成中の上記文字部分の文字は小さく，かつ，楕円状リ＼nングの図形部分の内側の文字や図形等は商品ごとにそれぞれ異なること から，やがて上記文字部分又は楕円状リングの図形部分の内側の文字や図形等をいちいち見なくとも，楕円状リングの図形部分を一瞥すること により，原告商品であると認識するといえるから，引用商標１の構成中＼nの楕円状リングの図形部分は，本件商標の登録出願時及び登録査定時に おいて，使用による識別力を獲得した旨主張する。 しかしながら，原告使用商標のうちの楕円状リングの図形部分の識別 力は微弱である上（前記イ(イ)），原告が原告商品に引用商標１を独立 の商標として使用した事実は認められないから（前記ウ），ましてや引 用商標１の構成要素である楕円状リングの図形部分のみを独立の商標と＼nして使用された事実も認められない。 したがって，原告の上記主張は，理由がない。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成29(ワ)6322 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成31年1月24日 大阪地方裁判所
販促チラシについて著作物性が争われました。大阪地裁は著作物性を否定しました。
ア 原告は，本件チラシの表現のうち，1)「検査時間 受診代金［注：各文 言の上に『×』の記号あり］」や「検査なし スグ買える！」という宣伝文句（キャ ッチフレーズ）（上記(1)のア及びイ），2)「コンタクトレンズの買い方比較」という 表（同ア）及び3)「なぜ検査なしで購入できるの？」という箇所における説明文言 （同ア）の３点について，創作性があるとして，本件チラシに著作物性が認められ ると主張している。
イ しかし，まず上記1)は，旧大阪駅前店において採用された眼科での受診 （検査）なしでコンタクトレンズを購入することができるという特徴を表現したも＼nのであり，眼科での受診（検査）が不要であると，検査時間や受診代金が不要とな り，また検査が不要である結果，コンタクトレンズをすぐ買えることになると認め られる。そして，上記1)の宣伝文句は，以上のビジネスモデルによる顧客の利便性を消費者に分かりやすく表現しようとしたものと認められるが，不要になる事項を＼n文字（単語）で抽出し，その文字（単語）の上に「×」を付すことはありふれた表＼n現方法であるし，「検査なし スグ買える！」という表現は，眼科での受診（検査）＼nなしでコンタクトレンズをすぐ買えるという旧大阪駅前店のビジネスモデルによる 利便性を，文章を若干省略しつつそのまま記載したものにすぎず，そこに個性が現 れているということはできない上に，強調したい部分に着色等したり，「！」を付し たりするなどして強調することもありふれた表現方法にすぎない。以上より，上記＼n1)に創作性があるとは認められない。 また，上記2)はマトリックスの表形式にすることによって，旧大阪駅前店と他の＼n店舗や他の販売方法との違いを分かりやすく表現したものである。確かに，表＼現方 法としては文章で伝えるなどの別の方法が存することは原告主張のとおりであるが， 本件チラシは販売宣伝のために作成されたものであるから，その性質上，表現が記＼n載されるスペースは限られ，また見た者が一目で認識，理解し得るような表現をす＼nべきことも求められるから，表現方法の選択の幅はそれほど広いとは認められない。＼nそして，文字で表現しようと思えばできる事項を表＼形式にまとめることは通常行わ れる手法であり（例えば，甲５の１枚目の料金表，甲２３の１頁目の略歴の表＼，乙 １２の表，反訴状と題する書面の１５頁の表＼，反訴状訂正申立書の１ないし２頁の＼n表参照），表＼形式で比較するに当たり，縦の欄に旧大阪駅前店と他の店舗や他の販売方法を並べ，横の欄に複数の事項を列記し，マトリックス形式でまとめるというの も，ありふれた手法にすぎない（例えば，甲１１，１４，乙１３及び１４の表，反＼n訴状と題する書面の１２ないし１３頁の表２つ参照）。そしてまた，ここで比較の対＼n象としている事項の選択も，眼科での受診（検査）を不要とし，店舗に来店して購 入するという旧大阪駅前店でのビジネスモデルから自ずと導き出されるものばかり である。以上より，上記2)に創作性があるとは認められない。 さらに，上記3)の説明文言は，旧大阪駅前店では眼科での受診（検査）なしでコ ンタクトレンズを購入することができる理由を文章で説明したもので，その内容は 法規の内容や運用を説明した上で，旧大阪駅前店では，顧客の経済的・時間的な負 担の観点から，販売時に処方箋の有無を前提としていないことを説明したものにすぎない。これは上記のビジネスモデルの客観的な背景や方針をそのまま文章で記載 したものにすぎず，文章表現自体に特段の工夫があるとはいえない上，その記載方＼n法も相当の文字数を使用して，しかも小さな文字で記載したものにすぎないから， その表現方法に何らかの工夫がみられるわけでもない。以上より，上記3)に創作性 があるとは認められない。 以上より，上記1)ないし3)の各記載について，創作性は認められない。
ウ 以上の点につき原告は，提携眼科を設けないでコンタクトレンズ販売店 をオープンさせるというのは，かなり思い切った試みであったとか，検査なしでコ ンタクトレンズを購入できる理由を書いた説明文言は適法性を支える要素となって いるなどと主張しているが，旧大阪駅前店におけるビジネスモデル自体が著作権に よる保護の対象になるわけではなく，そのビジネスモデルを表現した本件チラシに＼nおける各表現方法自体がありふれたものにすぎないことなどは，上記認定・判示の＼nとおりである。したがって，原告の上記主張によって，上記判断は左右されない。
(3) 本件チラシの各表現の組合せによる著作物性
原告は上記(2)の1)ないし3)等の組合せに著作物性が認められるべきであるとも 主張している。 確かに，上記1)ないし3)は，眼科での受診（検査）を不要とし，コンタクトレン ズをすぐ買えるという旧大阪駅前店でのビジネスモデルを強調するために，それが可能な理由等を小さな文字で説明する（上記3)）とともに，当該ビジネスモデルに よって不要となる事項を文字（単語）で抽出し，その上に「×」を付すなどしてキ ャッチフレーズを用いたり（上記1)），マトリックスの表形式で他の店舗や他の販売＼n方法と比較したりした（上記2)）もので，それらを組み合わせることによって当該 ビジネスモデルを強調し，読み手に分かりやすく説明しようとしたものということ はできる。しかし，何かを強調し，分かりやすく伝えるために，説明文とキャッチ フレーズと表形式のものを組み合わせることそれ自体は，特徴的な手法とは認めら＼nれないから，上記(2)で判示したとおり上記1)ないし3)の各表現に創作性が認められ＼nないことを踏まえると，これらの組合せ自体にも創作性は認められない。 なお，本件チラシでは，さらに視力検査をしている男の子のイラストが組み合わ されているが，原告はイラスト自体の著作物性を主張するものではない上，広告宣 伝において適宜関連するイラストを配することもありふれた表現方法にすぎないか＼nら，このイラストと組み合わせることによって，創作性が基礎付けられるとはいえ ない。 また，原告は当初，被告チラシの各商品の配列等が本件チラシとほとんど同一で あることを主張していた。しかし，本件チラシにおいては商品の写真を掲げつつ， その下側に商品名や値段等を記載し，適宜商品の説明やアピールポイント等を付加 しているところ，そのような各商品の配列等は，コンタクトレンズ販売店の広告と してありふれたものであると認められるから（乙１ないし６），創作性は認められず，原告の上記主張によって本件チラシの著作物性は基礎付けられない。
(4) 以上より，本件チラシに著作物性は認められないから，その余の争点につ いて判断するまでもなく，被告の行為に著作権・著作者人格権侵害が成立するとは いえない。したがって，被告の著作権・著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害 賠償請求には理由がない。
ア 原告は，本件チラシの表現のうち，1)「検査時間 受診代金［注：各文 言の上に『×』の記号あり］」や「検査なし スグ買える！」という宣伝文句（キャ ッチフレーズ）（上記(1)のア及びイ），2)「コンタクトレンズの買い方比較」という 表（同ア）及び3)「なぜ検査なしで購入できるの？」という箇所における説明文言 （同ア）の３点について，創作性があるとして，本件チラシに著作物性が認められ ると主張している。
イ しかし，まず上記1)は，旧大阪駅前店において採用された眼科での受診 （検査）なしでコンタクトレンズを購入することができるという特徴を表現したも＼nのであり，眼科での受診（検査）が不要であると，検査時間や受診代金が不要とな り，また検査が不要である結果，コンタクトレンズをすぐ買えることになると認め られる。そして，上記1)の宣伝文句は，以上のビジネスモデルによる顧客の利便性を消費者に分かりやすく表現しようとしたものと認められるが，不要になる事項を＼n文字（単語）で抽出し，その文字（単語）の上に「×」を付すことはありふれた表＼n現方法であるし，「検査なし スグ買える！」という表現は，眼科での受診（検査）＼nなしでコンタクトレンズをすぐ買えるという旧大阪駅前店のビジネスモデルによる 利便性を，文章を若干省略しつつそのまま記載したものにすぎず，そこに個性が現 れているということはできない上に，強調したい部分に着色等したり，「！」を付し たりするなどして強調することもありふれた表現方法にすぎない。以上より，上記＼n1)に創作性があるとは認められない。 また，上記2)はマトリックスの表形式にすることによって，旧大阪駅前店と他の＼n店舗や他の販売方法との違いを分かりやすく表現したものである。確かに，表＼現方 法としては文章で伝えるなどの別の方法が存することは原告主張のとおりであるが， 本件チラシは販売宣伝のために作成されたものであるから，その性質上，表現が記＼n載されるスペースは限られ，また見た者が一目で認識，理解し得るような表現をす＼nべきことも求められるから，表現方法の選択の幅はそれほど広いとは認められない。＼nそして，文字で表現しようと思えばできる事項を表＼形式にまとめることは通常行わ れる手法であり（例えば，甲５の１枚目の料金表，甲２３の１頁目の略歴の表＼，乙 １２の表，反訴状と題する書面の１５頁の表＼，反訴状訂正申立書の１ないし２頁の＼n表参照），表＼形式で比較するに当たり，縦の欄に旧大阪駅前店と他の店舗や他の販売方法を並べ，横の欄に複数の事項を列記し，マトリックス形式でまとめるというの も，ありふれた手法にすぎない（例えば，甲１１，１４，乙１３及び１４の表，反＼n訴状と題する書面の１２ないし１３頁の表２つ参照）。そしてまた，ここで比較の対＼n象としている事項の選択も，眼科での受診（検査）を不要とし，店舗に来店して購 入するという旧大阪駅前店でのビジネスモデルから自ずと導き出されるものばかり である。以上より，上記2)に創作性があるとは認められない。 さらに，上記3)の説明文言は，旧大阪駅前店では眼科での受診（検査）なしでコ ンタクトレンズを購入することができる理由を文章で説明したもので，その内容は 法規の内容や運用を説明した上で，旧大阪駅前店では，顧客の経済的・時間的な負 担の観点から，販売時に処方箋の有無を前提としていないことを説明したものにすぎない。これは上記のビジネスモデルの客観的な背景や方針をそのまま文章で記載 したものにすぎず，文章表現自体に特段の工夫があるとはいえない上，その記載方＼n法も相当の文字数を使用して，しかも小さな文字で記載したものにすぎないから， その表現方法に何らかの工夫がみられるわけでもない。以上より，上記3)に創作性 があるとは認められない。 以上より，上記1)ないし3)の各記載について，創作性は認められない。
ウ 以上の点につき原告は，提携眼科を設けないでコンタクトレンズ販売店 をオープンさせるというのは，かなり思い切った試みであったとか，検査なしでコ ンタクトレンズを購入できる理由を書いた説明文言は適法性を支える要素となって いるなどと主張しているが，旧大阪駅前店におけるビジネスモデル自体が著作権に よる保護の対象になるわけではなく，そのビジネスモデルを表現した本件チラシに＼nおける各表現方法自体がありふれたものにすぎないことなどは，上記認定・判示の＼nとおりである。したがって，原告の上記主張によって，上記判断は左右されない。
(3) 本件チラシの各表現の組合せによる著作物性
原告は上記(2)の1)ないし3)等の組合せに著作物性が認められるべきであるとも 主張している。 確かに，上記1)ないし3)は，眼科での受診（検査）を不要とし，コンタクトレン ズをすぐ買えるという旧大阪駅前店でのビジネスモデルを強調するために，それが可能な理由等を小さな文字で説明する（上記3)）とともに，当該ビジネスモデルに よって不要となる事項を文字（単語）で抽出し，その上に「×」を付すなどしてキ ャッチフレーズを用いたり（上記1)），マトリックスの表形式で他の店舗や他の販売＼n方法と比較したりした（上記2)）もので，それらを組み合わせることによって当該 ビジネスモデルを強調し，読み手に分かりやすく説明しようとしたものということ はできる。しかし，何かを強調し，分かりやすく伝えるために，説明文とキャッチ フレーズと表形式のものを組み合わせることそれ自体は，特徴的な手法とは認めら＼nれないから，上記(2)で判示したとおり上記1)ないし3)の各表現に創作性が認められ＼nないことを踏まえると，これらの組合せ自体にも創作性は認められない。 なお，本件チラシでは，さらに視力検査をしている男の子のイラストが組み合わ されているが，原告はイラスト自体の著作物性を主張するものではない上，広告宣 伝において適宜関連するイラストを配することもありふれた表現方法にすぎないか＼nら，このイラストと組み合わせることによって，創作性が基礎付けられるとはいえ ない。 また，原告は当初，被告チラシの各商品の配列等が本件チラシとほとんど同一で あることを主張していた。しかし，本件チラシにおいては商品の写真を掲げつつ， その下側に商品名や値段等を記載し，適宜商品の説明やアピールポイント等を付加 しているところ，そのような各商品の配列等は，コンタクトレンズ販売店の広告と してありふれたものであると認められるから（乙１ないし６），創作性は認められず，原告の上記主張によって本件チラシの著作物性は基礎付けられない。
(4) 以上より，本件チラシに著作物性は認められないから，その余の争点につ いて判断するまでもなく，被告の行為に著作権・著作者人格権侵害が成立するとは いえない。したがって，被告の著作権・著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害 賠償請求には理由がない。
◆判決本文
原告、被告のチラシはこちらです。
2019.02.20
平成29(ワ)9834 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成31年1月31日 大阪地方裁判所
ウェブサイトにおける表現が、不正競争行為（営業誹謗）であると判断されました。＼n
ア 本件ウェブページ１及び２の閲覧者について
本件ウェブページ１及び２が掲載された被告ウェブサイトは，不特定多数の一般 人に対して公開されているが，本件ウェブページ１及び２を含む本件連載が「５０ 周年記念サイト」内のコンテンツであること，被告代表者の自伝であること，社内＼n報における連載記事の再掲であること等から，本件ウェブページ１及び２の閲覧者 の多くは，被告の事業内容，あるいは被告代表者の業績や人柄に関心を抱く者，具＼n体的には被告の関係者や取引業者，競争相手，油圧式杭圧入引抜機を使用した工事 を行う工事業者といった当該業界の者が中心になると考えられる。 したがって，これらの者が，本件掲載文１ないし３に接した際，本件連載中の他 の記事と合わせてどのような認識を持つかについて検討すべきことになる。
イ 当該業界の認識について
平成２９年当時，油圧式杭圧入引抜機の製造販売事業を行う会社は，高知県 内においては原告及び被告以外には存在しなかったこと，昭和５４年から５５年頃 まで，土佐機械工業がサイレントパイラーの部品の製造の下請けをしていたこと，Ｐ３が垣内商店でサイレントパイラーの図面作成等に関与した後，土佐機械工業を 経て原告に勤務していること，被告が土佐機械工業に対し同社の製品は被告の発明 の技術的範囲に属する旨を通告したことは前記１で認定したとおりであり，原告の 資本金が２３００万円であるのに対し，被告の資本金が８０億５５６７万０２１５ 円であること（甲１，５）を考慮すると，被告代表者であるＰ１が，本件掲載文１＼nないし３として，「当社の下請けで加工を任せていた高知の小さな会社」，「この 会社は平然とコピー機を製造している」，「当社の機械のコピー機をせっせとつく っている件の会社」と記載した際に，土佐機械工業又は原告を指す意図でしたこと は明らかである。 そして，上記各事情は，当該業界の者にとっては知り得ることであったと考えら れるし，前記１で認定したところによれば，被告と土佐機械工業及び原告との間に は，長年にわたって特許権等に関する紛争があり，これらの事情は，当該業界の者 にとって周知であったとされるのであるから，当該業界の者は，本件掲載文１ない し３に記載されている会社が土佐機械工業及びその事業を承継した原告を指すとい うことを容易に理解するものと解されるし，現に，原告の取引先は，本件ウェブペ ージ１及び２に接して原告のことを指すものと理解し，原告に連絡しているのであ る。
(ｲ）被告は，本件掲載文３について，原告ではなく中央自動車興業を指すもので あると主張する。しかし，「件の会社」という表現は，以前に言及された会社を指す表＼現であると解するのが当然であるところ，中央自動車興業は本件連載において本件掲載文３以前に一度も言及されておらず（乙３５，被告代表者），中央自動車興業が高知県内＼nに本店又は支店を有していたことはないことから（甲２８），第２８回である本件 ウェブページ２の「件の会社」については，直前の第２７回である本件ウェブペー ジ１にある「平然とコピー機を製造販売している高知の小さな会社」を受けた表現＼nと解するのが相当であり，逆に，これを中央自動車興業と解する余地はないといわ ざるを得ない。
(2)「コピー機」との表現について＼n
ア 「コピー」という表現は，一般には，同一性を保ちつつ，転写，複製，演奏＼n等を行うことと解され，権利者の許諾を得ずに著作物，商標，意匠あるいは商品形 態についてのコピーをした場合，多くの場合に権利侵害が成立することから，コピ ー品の製造販売や輸入が違法であることは，一般的な警告の対象とされている（甲 ２１ないし２６，３３ないし３５，乙２２）。 特許権との関係でコピーという表現が使われることは多くはないが，上述した同＼n一性の保持を前提とすると，相手方の製品が自身の製品のコピーであると表現する＼nことができるのは，外観，構造等が同一，あるいは区別し得ない程度に類似してい＼nるような場合か，少なくとも，相手方の製品が，自身の有する特許発明の技術的範 囲に属し，特許権侵害が肯定されるような場合に限られると解される。 そうすると，外観等が類似はしていても，全体としては同一とはいえない場合や，機能や基本となる原理が類似していても，特許発明の技術的範囲に属するのではな＼nい場合に，これをコピーと表現した場合，本来は特許法その他の法律により違法と＼nされる範囲外の行為について，違法との印象を与える内容を告知することになる。
イ 本件について見るに，原告の製品は，被告のサイレントパイラーと同じ圧入 原理を利用する油圧式杭圧入引抜機であるが，この基本原理自体は，サイレントパ イラーの開発以前である昭和３５年から公知であったものであるし，原告の製品の 形状は，サイレントパイラーの形状と一部類似することが認められるが，油圧式杭 圧入引抜機という機械の機能を発揮するためにはある程度決まった構＼造・形状を採 らざるを得ないと合理的に推測できるのであって，他の会社がかつて製造していた 油圧式杭圧入引抜機も，サイレントパイラーと主要な構造や形状が類似していたこ＼nとが認められる。また，サイレントパイラーの図面作成に携わったことのあるＰ３ らが，その後土佐機械工業へ転職したことが認められるが，同社は油圧式杭圧入引 抜機の開発に際し，被告の有する特許権等の権利を侵害するおそれがないか弁理士 と相談して調査したとされることは前記認定のとおりである。 そして，被告の特許申請については拒絶査定が確定し，土佐機械工業において杭＼n打込引抜機についての特許を取得していることは既に認定したとおりであって，本 件において，土佐機械工業または原告が自らの杭打込引抜機を製造販売することが， 特許権を含む被告の何らかの排他的権利を侵害すると認めるに足りる事実の主張， 立証はなされていない。
ウ 以上によれば，被告は，原告の製品が，被告の製品をコピーしたものである と表現し得る場合ではないにもかかわらず，本件掲載文１ないし３において，原告＼nの製品を「コピー機」と記載したものであるから，これは，虚偽の事実に当たると いうべきであるし，既に検討したところに照らし，競争関係にある原告の営業上の 信用を害する行為に当たるというべきである。
エ 被告は，本件連載が被告代表者の自伝であるという性質から，主観的であり＼n価値判断を含む記載であることが考慮されるべきであって，本件ウェブページ１及 び２の全体の表現ぶりや，本件掲載文２の「当社が発明した機械ではあるが，一社＼nで市場を完全に独占するのはやはり罪悪である。」，「業界の小さな“鬼っ子”にむしろ感謝している。」等の表現から，「コピー機」を作っているとする会社を否＼n定的に評価するものではないと主張する。 しかし，本件連載を通じ，被告代表者がサイレントパイラーを発明したことが強＼n調されており，本件ウェブページ１においても，「世界ではじめて杭圧入機を実用 化し，世の中になかった「圧入業界」をつくり」との記載がある中で，本件掲載文 ２及び３においては，「平然とコピー機を製造している」，「当社の機械のコピー 機をせっせとつくっている」との表現がなされているのであるから，「コピー機」＼nという表現が，被告の発明品であるサイレントパイラーの技術を，被告の権利を侵＼n害し，あるいは，違法な手段で盗用・模倣したという否定的な文脈で用いられてい ることは明らかであり，この表現に接した者は，原告の製品が被告の製品の模造品や模倣品，違法な権利侵害品であるとの印象を受けるものと認められる。＼n上記被告の主張を採用することはできない。
(3) 「引き抜かれた」との表現について＼n
本件ウェブページ２の前半は，昭和５８年頃，被告の取引先の一つが会社更生手 続開始決定を受けたことをきっかけに，被告代表者が被告の営業担当者に対して社＼n外への外出を禁止するという措置を執り，これに反発した営業幹部の多くが退職し， その一部は「件の会社」に引き抜かれたというものであり，被告代表者の措置に反＼n発した営業幹部の退職が先行し，引抜きにより退職したとするものではない。 しかしながら，本件ウェブページ１の記載を前提に本件ウェブページ２を見た場 合，本件掲載文３の「当社の機械のコピー機をせっせと作っている件の会社」は土 佐機械工業又はその事業を承継した原告と解されることは前記認定のとおりである し，「コピー機をせっせと作っている件の会社」という否定的表現の中で「引き抜＼nかれた」という表現が用いられれば，これに接する者は，土佐機械工業又は原告が，＼n違法，不当な手段を用いて，被告の従業員を転籍させたとの印象を抱くものと解さ れる。 本件において，昭和５８年１月３１日付けで退職した被告の従業員が，土佐機械 工業に転職したとの事実は認められないし，土佐機械工業又は原告が被告の従業員 に対して違法・不当なはたらきかけをしたという事実も認められないから，被告が，本件掲載文３に「件の会社に引き抜かれた」と記載したことは，競争関係にある原 告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したことになる。
ア 本件ウェブページ１及び２の閲覧者について
本件ウェブページ１及び２が掲載された被告ウェブサイトは，不特定多数の一般 人に対して公開されているが，本件ウェブページ１及び２を含む本件連載が「５０ 周年記念サイト」内のコンテンツであること，被告代表者の自伝であること，社内＼n報における連載記事の再掲であること等から，本件ウェブページ１及び２の閲覧者 の多くは，被告の事業内容，あるいは被告代表者の業績や人柄に関心を抱く者，具＼n体的には被告の関係者や取引業者，競争相手，油圧式杭圧入引抜機を使用した工事 を行う工事業者といった当該業界の者が中心になると考えられる。 したがって，これらの者が，本件掲載文１ないし３に接した際，本件連載中の他 の記事と合わせてどのような認識を持つかについて検討すべきことになる。
イ 当該業界の認識について
平成２９年当時，油圧式杭圧入引抜機の製造販売事業を行う会社は，高知県 内においては原告及び被告以外には存在しなかったこと，昭和５４年から５５年頃 まで，土佐機械工業がサイレントパイラーの部品の製造の下請けをしていたこと，Ｐ３が垣内商店でサイレントパイラーの図面作成等に関与した後，土佐機械工業を 経て原告に勤務していること，被告が土佐機械工業に対し同社の製品は被告の発明 の技術的範囲に属する旨を通告したことは前記１で認定したとおりであり，原告の 資本金が２３００万円であるのに対し，被告の資本金が８０億５５６７万０２１５ 円であること（甲１，５）を考慮すると，被告代表者であるＰ１が，本件掲載文１＼nないし３として，「当社の下請けで加工を任せていた高知の小さな会社」，「この 会社は平然とコピー機を製造している」，「当社の機械のコピー機をせっせとつく っている件の会社」と記載した際に，土佐機械工業又は原告を指す意図でしたこと は明らかである。 そして，上記各事情は，当該業界の者にとっては知り得ることであったと考えら れるし，前記１で認定したところによれば，被告と土佐機械工業及び原告との間に は，長年にわたって特許権等に関する紛争があり，これらの事情は，当該業界の者 にとって周知であったとされるのであるから，当該業界の者は，本件掲載文１ない し３に記載されている会社が土佐機械工業及びその事業を承継した原告を指すとい うことを容易に理解するものと解されるし，現に，原告の取引先は，本件ウェブペ ージ１及び２に接して原告のことを指すものと理解し，原告に連絡しているのであ る。
(ｲ）被告は，本件掲載文３について，原告ではなく中央自動車興業を指すもので あると主張する。しかし，「件の会社」という表現は，以前に言及された会社を指す表＼現であると解するのが当然であるところ，中央自動車興業は本件連載において本件掲載文３以前に一度も言及されておらず（乙３５，被告代表者），中央自動車興業が高知県内＼nに本店又は支店を有していたことはないことから（甲２８），第２８回である本件 ウェブページ２の「件の会社」については，直前の第２７回である本件ウェブペー ジ１にある「平然とコピー機を製造販売している高知の小さな会社」を受けた表現＼nと解するのが相当であり，逆に，これを中央自動車興業と解する余地はないといわ ざるを得ない。
(2)「コピー機」との表現について＼n
ア 「コピー」という表現は，一般には，同一性を保ちつつ，転写，複製，演奏＼n等を行うことと解され，権利者の許諾を得ずに著作物，商標，意匠あるいは商品形 態についてのコピーをした場合，多くの場合に権利侵害が成立することから，コピ ー品の製造販売や輸入が違法であることは，一般的な警告の対象とされている（甲 ２１ないし２６，３３ないし３５，乙２２）。 特許権との関係でコピーという表現が使われることは多くはないが，上述した同＼n一性の保持を前提とすると，相手方の製品が自身の製品のコピーであると表現する＼nことができるのは，外観，構造等が同一，あるいは区別し得ない程度に類似してい＼nるような場合か，少なくとも，相手方の製品が，自身の有する特許発明の技術的範 囲に属し，特許権侵害が肯定されるような場合に限られると解される。 そうすると，外観等が類似はしていても，全体としては同一とはいえない場合や，機能や基本となる原理が類似していても，特許発明の技術的範囲に属するのではな＼nい場合に，これをコピーと表現した場合，本来は特許法その他の法律により違法と＼nされる範囲外の行為について，違法との印象を与える内容を告知することになる。
イ 本件について見るに，原告の製品は，被告のサイレントパイラーと同じ圧入 原理を利用する油圧式杭圧入引抜機であるが，この基本原理自体は，サイレントパ イラーの開発以前である昭和３５年から公知であったものであるし，原告の製品の 形状は，サイレントパイラーの形状と一部類似することが認められるが，油圧式杭 圧入引抜機という機械の機能を発揮するためにはある程度決まった構＼造・形状を採 らざるを得ないと合理的に推測できるのであって，他の会社がかつて製造していた 油圧式杭圧入引抜機も，サイレントパイラーと主要な構造や形状が類似していたこ＼nとが認められる。また，サイレントパイラーの図面作成に携わったことのあるＰ３ らが，その後土佐機械工業へ転職したことが認められるが，同社は油圧式杭圧入引 抜機の開発に際し，被告の有する特許権等の権利を侵害するおそれがないか弁理士 と相談して調査したとされることは前記認定のとおりである。 そして，被告の特許申請については拒絶査定が確定し，土佐機械工業において杭＼n打込引抜機についての特許を取得していることは既に認定したとおりであって，本 件において，土佐機械工業または原告が自らの杭打込引抜機を製造販売することが， 特許権を含む被告の何らかの排他的権利を侵害すると認めるに足りる事実の主張， 立証はなされていない。
ウ 以上によれば，被告は，原告の製品が，被告の製品をコピーしたものである と表現し得る場合ではないにもかかわらず，本件掲載文１ないし３において，原告＼nの製品を「コピー機」と記載したものであるから，これは，虚偽の事実に当たると いうべきであるし，既に検討したところに照らし，競争関係にある原告の営業上の 信用を害する行為に当たるというべきである。
エ 被告は，本件連載が被告代表者の自伝であるという性質から，主観的であり＼n価値判断を含む記載であることが考慮されるべきであって，本件ウェブページ１及 び２の全体の表現ぶりや，本件掲載文２の「当社が発明した機械ではあるが，一社＼nで市場を完全に独占するのはやはり罪悪である。」，「業界の小さな“鬼っ子”にむしろ感謝している。」等の表現から，「コピー機」を作っているとする会社を否＼n定的に評価するものではないと主張する。 しかし，本件連載を通じ，被告代表者がサイレントパイラーを発明したことが強＼n調されており，本件ウェブページ１においても，「世界ではじめて杭圧入機を実用 化し，世の中になかった「圧入業界」をつくり」との記載がある中で，本件掲載文 ２及び３においては，「平然とコピー機を製造している」，「当社の機械のコピー 機をせっせとつくっている」との表現がなされているのであるから，「コピー機」＼nという表現が，被告の発明品であるサイレントパイラーの技術を，被告の権利を侵＼n害し，あるいは，違法な手段で盗用・模倣したという否定的な文脈で用いられてい ることは明らかであり，この表現に接した者は，原告の製品が被告の製品の模造品や模倣品，違法な権利侵害品であるとの印象を受けるものと認められる。＼n上記被告の主張を採用することはできない。
(3) 「引き抜かれた」との表現について＼n
本件ウェブページ２の前半は，昭和５８年頃，被告の取引先の一つが会社更生手 続開始決定を受けたことをきっかけに，被告代表者が被告の営業担当者に対して社＼n外への外出を禁止するという措置を執り，これに反発した営業幹部の多くが退職し， その一部は「件の会社」に引き抜かれたというものであり，被告代表者の措置に反＼n発した営業幹部の退職が先行し，引抜きにより退職したとするものではない。 しかしながら，本件ウェブページ１の記載を前提に本件ウェブページ２を見た場 合，本件掲載文３の「当社の機械のコピー機をせっせと作っている件の会社」は土 佐機械工業又はその事業を承継した原告と解されることは前記認定のとおりである し，「コピー機をせっせと作っている件の会社」という否定的表現の中で「引き抜＼nかれた」という表現が用いられれば，これに接する者は，土佐機械工業又は原告が，＼n違法，不当な手段を用いて，被告の従業員を転籍させたとの印象を抱くものと解さ れる。 本件において，昭和５８年１月３１日付けで退職した被告の従業員が，土佐機械 工業に転職したとの事実は認められないし，土佐機械工業又は原告が被告の従業員 に対して違法・不当なはたらきかけをしたという事実も認められないから，被告が，本件掲載文３に「件の会社に引き抜かれた」と記載したことは，競争関係にある原 告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したことになる。
2019.02.20
平成30(ネ)10066 損害賠償等請求控訴事件 著作権 民事訴訟 平成31年1月31日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
ウェブサイトにおいて，書籍を他人の著作物である旨を表示されたことが，氏名表＼示権の侵害に当たるかが争われました。原判決は，「氏名表示権は，著作者が原作品に，又は著作物の公衆への提供，提示に際し，著作者名を表＼示するか否か，表示するとすれば実名を表＼示するか変名を表示するかを決定する権利であるところ，被控訴人のホームページにおいて，本件各書籍の公衆への提供，提示がされているとはいえないから，その余の点を判断するまでもなく，控訴人の請求には理由がない」と判断しました。なお、時期に後れた攻撃防御であるとの申＼立ては認められませんでした。
１ 時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて
本件は，平成２９年１２月２０日に東京簡易裁判所に訴えが提起され，平成３０ 年２月９日に東京地方裁判所に移送され，３回の弁論準備手続期日を経て，同年６ 月２１日の口頭弁論期日において弁論が終結されたところ，弁論の全趣旨によると， 東京地方裁判所は，同年３月３０日，控訴人（一審原告）訴訟代理人に対し，被侵 害利益が公表権（著作権法１８条），氏名表＼示権（著作権法１９条），同一性保持 権（同法２０条）又は著作権法に定めのない権利利益であるのか，具体的に明らか にすることなどを求めるファックス文書を送付したこと，控訴人（一審原告）訴訟 代理人は，同年４月２５日，被侵害利益は「氏名表示権（著作権法１９条）」であ＼nる旨を記載した同日付け原告第１準備書面を東京地方裁判所に提出し，同書面は同 日の第１回弁論準備手続期日において陳述されたことが認められる。そうすると， 控訴人は，被侵害利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の 著者であると偽られない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権の主張を， 遅くとも原審の口頭弁論終結日である平成３０年６月２１日までにすることが可能であったといえるから，これを当審において初めて主張することは「時機に後れて＼n提出した攻撃又は防御の方法」（民訴法１５７条１項）に該当することが認められ る。 しかし，控訴人は，本件の控訴審の第１回口頭弁論期日（平成３０年１１月２１ 日）において，被侵害利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三 者の著者であると偽られない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権の主張 をしたものであって，本件は，第２回口頭弁論期日において弁論が終結されたこと からすると，上記の時点における上記主張により，訴訟の完結を遅延させることと なると認めるに足りる事情があったとはいえない。 したがって，上記主張に係る時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立ては，認め＼nられない。
・・・
証拠（甲１，甲１の２）及び弁論の全趣旨によると，本件書籍１は，Ｄ ＶＤ付きの書籍であり，書籍には，写真，イラスト，文章等が，ＤＶＤには映像が 掲載されていることが認められる。そして，前記アのとおり，本件書籍１の奥付に は，控訴人以外の多くの個人又は団体の名が，様々な立場から本件書籍１の成立に 関与したものとして記載されていること，「監修」が「書籍の著述や編集を監督す ること」（広辞苑第７版）を意味することからすると，本件書籍１が編集著作物で あるとしても，前記アの記載から，その編集著作物の著作者が，控訴人であると推 定すること（著作権法１４条）はできず，著作者が控訴人であるとは認められない。 また，その他に，控訴人が，本件書籍１につき，素材の選択又は配列によって創 作性を発揮したものと認めるに足りる主張・立証はない。 この点について，控訴人は，株式会社ビックスとの間における作業過程に照らし てみても，控訴人が実態として編集著作物の著作者となる旨主張する。 しかし，控訴人が主張する本件書籍１への控訴人の関与については，控訴人の陳 述書（甲８）以外の証拠はなく，また，上記陳述書によっても，「明確に覚えてい ない」というのであって，控訴人が，「監修」，すなわち，書籍の著述や編集を監 督することを超えて編集著作物の著作者と評価し得る作業を行ったことを認めるこ とはできないから，控訴人の上記主張は，採用できない。 したがって，控訴人が本件書籍１の編集著作者であるとは認められない。
そうすると，本件書籍１については，控訴人の主張する被侵害利益は，その根拠 を欠くから，その余の点を判断するまでもなく，控訴人の被控訴人に対する被侵害 利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の著者であると偽ら れない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権が存するとは認められない。
１ 時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて
本件は，平成２９年１２月２０日に東京簡易裁判所に訴えが提起され，平成３０ 年２月９日に東京地方裁判所に移送され，３回の弁論準備手続期日を経て，同年６ 月２１日の口頭弁論期日において弁論が終結されたところ，弁論の全趣旨によると， 東京地方裁判所は，同年３月３０日，控訴人（一審原告）訴訟代理人に対し，被侵 害利益が公表権（著作権法１８条），氏名表＼示権（著作権法１９条），同一性保持 権（同法２０条）又は著作権法に定めのない権利利益であるのか，具体的に明らか にすることなどを求めるファックス文書を送付したこと，控訴人（一審原告）訴訟 代理人は，同年４月２５日，被侵害利益は「氏名表示権（著作権法１９条）」であ＼nる旨を記載した同日付け原告第１準備書面を東京地方裁判所に提出し，同書面は同 日の第１回弁論準備手続期日において陳述されたことが認められる。そうすると， 控訴人は，被侵害利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の 著者であると偽られない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権の主張を， 遅くとも原審の口頭弁論終結日である平成３０年６月２１日までにすることが可能であったといえるから，これを当審において初めて主張することは「時機に後れて＼n提出した攻撃又は防御の方法」（民訴法１５７条１項）に該当することが認められ る。 しかし，控訴人は，本件の控訴審の第１回口頭弁論期日（平成３０年１１月２１ 日）において，被侵害利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三 者の著者であると偽られない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権の主張 をしたものであって，本件は，第２回口頭弁論期日において弁論が終結されたこと からすると，上記の時点における上記主張により，訴訟の完結を遅延させることと なると認めるに足りる事情があったとはいえない。 したがって，上記主張に係る時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立ては，認め＼nられない。
・・・
証拠（甲１，甲１の２）及び弁論の全趣旨によると，本件書籍１は，Ｄ ＶＤ付きの書籍であり，書籍には，写真，イラスト，文章等が，ＤＶＤには映像が 掲載されていることが認められる。そして，前記アのとおり，本件書籍１の奥付に は，控訴人以外の多くの個人又は団体の名が，様々な立場から本件書籍１の成立に 関与したものとして記載されていること，「監修」が「書籍の著述や編集を監督す ること」（広辞苑第７版）を意味することからすると，本件書籍１が編集著作物で あるとしても，前記アの記載から，その編集著作物の著作者が，控訴人であると推 定すること（著作権法１４条）はできず，著作者が控訴人であるとは認められない。 また，その他に，控訴人が，本件書籍１につき，素材の選択又は配列によって創 作性を発揮したものと認めるに足りる主張・立証はない。 この点について，控訴人は，株式会社ビックスとの間における作業過程に照らし てみても，控訴人が実態として編集著作物の著作者となる旨主張する。 しかし，控訴人が主張する本件書籍１への控訴人の関与については，控訴人の陳 述書（甲８）以外の証拠はなく，また，上記陳述書によっても，「明確に覚えてい ない」というのであって，控訴人が，「監修」，すなわち，書籍の著述や編集を監 督することを超えて編集著作物の著作者と評価し得る作業を行ったことを認めるこ とはできないから，控訴人の上記主張は，採用できない。 したがって，控訴人が本件書籍１の編集著作者であるとは認められない。
そうすると，本件書籍１については，控訴人の主張する被侵害利益は，その根拠 を欠くから，その余の点を判断するまでもなく，控訴人の被控訴人に対する被侵害 利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の著者であると偽ら れない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権が存するとは認められない。
関連カテゴリー
>> 著作者
>> 著作権その他
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成30(行ケ)10059 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年1月29日 知的財産高等裁判所(2部)
商標「ＱＲコード」について、使用されていたとした審決が維持されました。争点は、商標的使用か、登録商標との同一か等です。
(2)ア 前記(1)アで認定した７８頁最下部部分の本件太字部分の記載と本件説 明部分の記載を併せて読むと，本件太字部分のうちの「ＱＲコード(R)リーダー”Ｑ”」 又は「”Ｑ”」の部分が商品名を記載したものであり，本件説明部分が上記商品の機 能等を説明した記載であると認められる。＼nそして，上記事実に，本件カタログは，被告の総合カタログであり，被告の商品 の紹介等がされていること，７８頁最下部部分には，「ダウンロード（無料）はこち らから！」との記載とＱＲコード規格の２次元コードのラベルの記載があり，上記 商品「ＱＲコード(R)リーダー”Ｑ”」又は「”Ｑ”」のダウンロードの案内がされている ことを併せ考慮すると，７８頁最下部部分は，本件商品２に含まれる上記商品「Ｑ Ｒコード(R)リーダー”Ｑ”」又は「”Ｑ”」の広告であると認められる。 なお，前記(1)アで認定した７８頁最下部部分の記載からすると，上記商品「”Ｑ”」 は，ＱＲコード規格の２次元コードの読み取り等の機能を有するプログラムソ＼フト ウェアであるから，本件商標の指定商品のうちの「電子応用機械器具及びその部品」 に含まれる。
イ 前記(1)アのとおり，使用商標３は，本件商品２の広告である７８頁最下 部部分に記載されているところ，前記(1)イのとおり，７８頁最下部部分が掲載され た本件カタログは，要証期間内である平成２７年３月６日に本件展示会の会場で頒 布されている。
ウ 次に，使用商標３が、本件商品２についての自他商品等を識別するもの として使用されているかどうかを検討する。
(ｱ) 後掲証拠及び弁論の全趣旨によると，以下の事実が認められる。
ａ 株式会社技術評論社が発行する「最新パソコン用語事典２００６−’＼n０７」及び「最新パソコン・ＩＴ用語事典２０１０−’１１」には，「ＱＲコード」＼nの項目に，「株式会社デンソーウェーブが開発した，２次元コード（縦と横の両方＼n向に意味を持たせてある符号）の一種。・・・１９９９年にＪＩＳ，２０００年に ＩＳＯの国際規格として制定されている。」との記載がある（甲２４，２５）。
ｂ 株式会社秀和システムが発行する「最新標準パソコン用語事典２０＼n１３−２０１４年版」には，「ＱＲコード」の項目に，「１９９４年に自動車メー カーでもあるデンソー社が開発した，バーコードに代わる２次元のマトリクス式コ＼nードの１つ。・・・１９９９年にはＪＩＳ Ｘ０５１０に，２０００年にはＩＳＯ ／ＩＥＣ１８００４として標準化された。」との記載がある（甲２６）。
ｃ 被告は，「ＱＲコードについては(株)デンソーウェーブの登録商標＼nです。」との表示をしているほか，「ＱＲコード」には「○Ｒ 」の表示を付している＼n（甲８１，甲９２の１，甲９８の１，乙１，２７）。また，被告以外の会社の開設 した複数のウェブサイトにおいても「ＱＲ Ｃｏｄｅ」又は「ＱＲコード」につい て被告の登録商標である旨の表示がされている（乙２３の１〜５）。さらに，原告の＼n広告においても，「ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。」との＼n記載がある（乙２４〜２６）。
ｄ スマートフォン用のＱＲコードリーダー等のアプリのアイコンとして，図形と，その下に「ＱＲコード」，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」又は「ＱＲ ｃｏｄｅ」 と記載されたものが多数存在する（以下，同アイコンを「甲５２アイコン」と総称 する。）ところ，甲５２アイコンのうちの文字部分は，いずれも，何ら特徴のない白 抜きの文字である（甲５２の２）。
ｅ 平成１８年８月２２日付けの新聞には，「ＱＲコード」は，カメラ付 き携帯電話の普及に伴い，爆発的に普及したものであり，現在は被告の登録商標で あるとの記事がある（甲７０）。
(ｲ) 前記(ｱ)の事実によると，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」及び「ＱＲコード」は，２ 次元コードの規格の一種であると認識されることがあるものと認められるが，他方， 被告は，本件商標登録を有しており，前記(ｱ)のとおり，「ＱＲコードについては(株) デンソーウェーブの登録商標です。」との表＼示をしたり，「○Ｒ 」の表示を付して，＼n商標登録を有していることを広く知らせており，また，前記(ｱ)のとおり，被告以外 の会社も，原告を含め，そのウェブサイトや広告において，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」又は 「ＱＲコード」が被告の登録商標である旨の表示をしていることを考慮すると，「Ｑ＼nＲ Ｃｏｄｅ」又は「ＱＲコード」が常に２次元コードの規格の一種であるとのみ 認識されると認めることはできず，自他商品等の識別機能を発揮する態様で使用さ＼nれることがあり得るというべきである。
(ｳ) 使用商標３は，前記(1)ア(ｱ)のような態様で表示されているもので，＼n他の記載とは独立して表示されている。そして，使用商標３は，「Ｑ」の文字の右＼n端の部分と「Ｒ」の文字の左端の部分が重なっており，僅かではあるが図形化され ており，赤色で表示されているものであって，単に，商品名であると認識される「Ｑ＼nＲコードリーダー”Ｑ”」又は「”Ｑ”」の説明として記載されているものと認めるこ とはできず，上記商品についての識別標識として記載されているものと認められ， 本件カタログを見た需要者・取引者もそのように認識するものと認められる。 したがって，使用商標３は，本件商品２についての自他商品等の識別機能を有し＼nていると認められる。 なお，甲５２アイコンの各文字部分は，使用商標３とは表示態様が全く異なるか＼nら，甲５２アイコンの存在によって，使用商標３が自他商品等の識別機能を有しているという上記の判断が左右されるものではない。＼n
(ｴ) 原告は，「ＱＲ コード」及び「ＱＲ Ｃｏｄｅ」の文字からは，２ 次元コードの規格の一種であるＱＲコード規格との認識しか生じ得ないことは，特 許庁が１５例にも上る拒絶理由通知及び拒絶理由で一貫して認定していると主張す るが，いずれも本件とは異なる事例についての特許庁の判断であり，使用商標３が 自他商品等の識別機能を有しているとの上記の判断が左右されるものではない。＼nまた，原告は，「『ＱＲ Ｃｏｄｅ』はデンソーウェーブの登録商標です。」との表＼ 示は，虚偽表示（商標法７４条１号違反）であると主張するが，後記エのとおり，＼n本件商標は，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」と社会通念上同一のものであるから，この表示が虚＼n偽表示ということはできない。＼n
(ｵ) 原告は，1)本件カタログに用いられている商標は「ＤＥＮＳＯ ＷＡＶ Ｅ」又は「デンソーウェーブ」である，2)使用商標３は，本件カタログのうち，Ｑ Ｒコード規格についての解説等をする頁で使用されており，被告の製品を紹介する場面で使用されていないから，一般の需要者・取引者からは，単に当該２次元コー ドが「ＱＲコード規格に基づいた２次元コード」であると理解されるにすぎず，自 他商品等の識別標識として理解されることはない，3)使用商標３，「ダウンロード （無料）／はこちらから！」という記載及びＱＲコード規格の２次元コードの配置 からすると，使用商標３が本件商品２のアプリとの具体的関係において使用されて いると理解することは不可能である，4)本件商品２は本件カタログの７８頁のＱＲ コード規格等についての技術的な解説，紹介の中で隅に記載されているにすぎない ことからすると，本件カタログが本件商品２を紹介するものではなく，本件商品２ の広告に該当しないと主張する。 しかし，既に認定，判断したとおり，使用商標３は，７８頁最下部部分において， 本件商品２についての広告として使用されているものであり，このことは，本件カ タログの商標として「ＤＥＮＳＯ ＷＡＶＥ」又は「デンソーウェーブ」が使用され＼nていることや使用商標３が本件カタログの「基礎知識」の頁に記載されていること によって妨げられるものではなく，また，前記(1)ア(ｱ)で判示した７８頁最下部部分 の記載内容からすると，使用商標３は，本件商品２との具体的な関係において使用 されていることも明らかであるから，原告の上記主張はいずれも理由がない。
エ 次に，使用商標３が本件商標と社会通念上同一といえるかどうかについ て検討する。
(ｱ) まず，本件商標は，別紙１のとおり，「ＱＲ コード」及び「ＱＲ Ｃ ｏｄｅ」を上下二段に配置した商標であり，上段の「コード」の部分は，下段の「Ｃ ｏｄｅ」の部分を片仮名にしたものと理解されるから，「キューアールコード」の称 呼が生じ，また，ＱＲコード規格の２次元コードの観念が生じる。 一方，使用商標３からも，「キューアールコード」の称呼と，ＱＲコード規格の２ 次元コードの観念が生じる。 このように，本件商標と使用商標３とは，称呼及び観念において共通する。
(ｲ) 次に，本件商標と使用商標３の外観を比較すると，使用商標３は，本 件商標の下段の「ＱＲ Ｃｏｄｅ」とは，同一の文字綴りであり，上段の「ＱＲ コード」とは，片仮名及びローマ字の文字表示を相互に変更するものであり，この点で共通性が認められるが，1)本件商標は，「ＱＲ コード」及び「ＱＲ Ｃｏｄｅ」 の標準文字が上下二段に配置されているのに対し，使用商標３は，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」 のみから構成されている点，2)使用商標３は，「Ｑ」の文字の右端の部分と「Ｒ」の 文字の左端の部分が重なっており，同重なり部分が，両文字の一部を兼ねているよ うに 図形化されている点，3)使用商標３は，赤色で記載されている点で異なって いる。 しかし，前記(ｱ)のとおり，「ＱＲ コード」は，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」の「Ｃｏｄｅ」 の部分を片仮名にしたものと理解されるのであり，「ＱＲ コード」及び「ＱＲ Ｃ ｏｄｅ」の称呼及び観念は同一であることからすると，上記1)の相違点の存在が， 使用商標３が本件商標と社会通念上同一といえるか否かの判断に影響を与えるもの ではないというべきである。 また，「Ｑ」の文字と「Ｒ」の文字が重なった部分は僅かであり，双方の文字を独 立した文字として認識できること，図形化の程度も僅かであることからすると，上 記2)の相違点の存在が，使用商標３が本件商標と社会通念上同一といえるか否かの 判断に影響を与えるものではないというべきである。 さらに，商標に色を付けても，通常，商標の同一性を失わせるような変更とはえ いないから，上記3)の相違点の存在が，使用商標３が本件商標と社会通念上同一といえるか否かの判断に影響を与えるものではないというべきである。
(ｳ) 以上からすると，使用商標３は本件商標と社会通念上同一であると認 められる。
(ｴ) この点について，原告は，本件商標上段の「ＱＲ コード」から下段 の「ＱＲ Ｃｏｄｅ」以外のものを想起させるし，下段の「ＱＲ Ｃｏｄｅ」から 上段の「ＱＲ コード」以外のものを想起させると主張するが，本件商標は，「ＱＲ コード」と「ＱＲ Ｃｏｄｅ」を上下段に配置した商標であって，前記ウのとお り，「ＱＲ コード」及び「ＱＲ Ｃｏｄｅ」が２次元コードの規格としても知られ ていることを考慮すると，「ＱＲ コード」と「ＱＲ Ｃｏｄｅ」からそれら以外の ものを想起することは考え難いというべきである。このことは，被告が「ＱＲ コ ード」と「ＱＲ Ｃｏｄｅ」について商標登録出願をしていることによって左右さ れるものではない。 したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
オ 次に，本件商品２が商標法上の「商品」に当たるかどうかについて検討 する。
(ｱ) 後掲証拠によると，以下の事実が認められる。
ａ 被告の開設しているウェブサイトには，平成２６年１１月６日付け で，以下の記載がある（甲６１）。
(a) 「デンソーウェーブとレピカが資本・業務提携／ＱＲコード(R)によ るクラウドサービス『Ｑ−ｒｅｖｏＴＭ』活用の第一弾として，／食品及び工業製品 の『トレーサビリティ』サービスの提供を開始」
(b) 「レピカは，子会社であるアララ株式会社を通じてスマートフォン 事業を手がけており，コンシューマー向けにＱＲコードをトリガーとしたＡＲ（Ａ ＲＡＰＰＬＩ（アラプリ）』を展開しています。両社はこれまでにより精度の高いス マートフォン向けＱＲコードリーダーアプリの開発において共同でプロジェクトを 行っており，今後更に両者のノウハウを活用してより付加価値の高い事業を展開し ていくため，デンソーウェーブがレピカに出資することにしました。」＼n
(c) 「両社は，今後，『Ｑ−ｒｅｖｏ』および『ＱＲ Ｃｏｄｅ Ｒｅ ａｄｅｒ “Ｑ”』を活用し，食品をはじめ，工業製品において，『トレーサビリテ ィ』をキーワードに両社のノウハウを活かしたサービスを展開していきます。」 ｂ ｐａｙｍｅｎｔ ｎａｖｉのウェブサイトには，平成２６年１１月 １０日付けで，以下の記載がある（乙１６）。
(a) 「デンソーウェーブとレピカがＱＲコードによるクラウドサービス提供」＼n
(b) 「両社では，提携の第一弾として，ＳＱＲＣ，フレームＱＲなど， 進化したＱＲコードの生成・配信，読み取り，データ蓄積を行うクラウドサーバと 『ＱＲ Ｃｏｄｅ Ｒｅａｄｅｒ “Ｑ”』を活用した次世代型サービス『Ｑ−ｒｅ ｖｏ』を開発。今後は，食品や工業製品において，『トレーサビリティ』をキーワー ドに両者のノウハウを活かしたサービスを展開していく方針だ。」
(c) 「なお，具体的な売り上げ目標については，トレーサビリティシス テムの検証を進め，サービスとして整った際，発表する方針だ。」＼n
(ｲ) 商標法上の商品というためには，商取引の対象となり得ることが必要 であり，そのためには，必ずしも当該商品が有償で譲渡される必要はなく，当該商 品自体は無償で譲渡されるものであっても，当該商品の譲渡によって利益を得る仕 組みがあり，その仕組みの一環として，当該商品が無償で譲渡されるのであれば， 当該商品は交換価値を有し，商取引の対象となっていると認めることができるとい うべきである。 前記(1)ア(ｱ)で認定した事実からすると，本件商品２は，無償でダウンロードでき ることが認められるが，前記(ｱ)で認定したウェブサイトにおける記載からすると， 被告は，アララ社と共同で，本件商品２を活用したサービスを展開していく計画を 有していることが認められるところ，同サービスを利用するためには，本件商品２をスマートフォンにダウンロードしておく必要があるのであるから，本件商品２の 無償配布は，同サービスの展開に大きく寄与するものと考えられ，したがって，本 件商品２の無償配布は，本件商品２を利用したサービスを提供し，同サービスの提 供によって利益を得るというビジネスモデルの一環としてされたものと評価できる。 したがって，本件商品２には交換価値があるものと認められ，本件商品２は，商 取引の対象となり得るというべきである。 なお，このように，本件商品２を無償配布した上で，本件商品２を活用したサー ビスを提供することにより利益を得るというビジネスモデルにおいても，本件商品 ２を無償配布する際の商取引の対象は，あくまでも本件商品２であり，使用商標３ は，本件商品２の広告に付されたものであり，上記サービスの商標として使用され たものではない。
カ 以上のとおり，被告は，本件商標と社会通念上同一であると認められる 使用商標３を付した，商標法上の「商品」に当たる本件商品２の広告を，要証期間 内に頒布したことが認められる。
キ 原告は，使用商標３は，１９７号商標の一部にすぎず，使用商標３のみ が独立して認識されることはない，被告は本件ＱＲアイコンについて商標の登録を 受けているから，本件商品２の識別標識となり得るのは本件ＱＲアイコンのみであ る，１９７号商標が登録された以降は，本件商品２について１９７号商標を表示す＼nる行為は，専ら１９７号商標を使用するものであることから，本件パンフレットに 表示されている商標は，１９７号商標であって，使用商標３ではないなどと主張す＼nる。 しかし，使用商標３は，前記(1)ア(ｱ)のとおり，本件カタログの７８頁最下部部分 に記載されており，本件ＱＲアイコンとは完全に独立していることは明らかである から，１９７号商標が登録されているかどうかや本件ＱＲアイコンについて商標登 録がされているかどうかにかかわらず，独立の商標として認識できるものである。 また，同一の商品の商標として，複数の商標を付することも認められるから，１ ９７号商標が登録された以降は，その一部である使用商標３を商標として使用でき ないという理由はない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
ク 原告は，本件商品２に係る無料アプリは，アララ社が提供するものであって，被告が提供するものではないから，被告が，本件カタログにアララ社が提供 する本件商品２を掲載すると共に使用商標３を付して頒布したとしても，商標法５ ０条１項の「使用」に該当することはないと主張する。 しかし，本件カタログにおける広告は，被告が，前記オで認定したビジネスモデ ルの一環として行っているものであって，本件商品２はアララ社が提供するもので あったとしても，前記認定の本件商標の「使用」の事実が左右されることはない。
(2)ア 前記(1)アで認定した７８頁最下部部分の本件太字部分の記載と本件説 明部分の記載を併せて読むと，本件太字部分のうちの「ＱＲコード(R)リーダー”Ｑ”」 又は「”Ｑ”」の部分が商品名を記載したものであり，本件説明部分が上記商品の機 能等を説明した記載であると認められる。＼nそして，上記事実に，本件カタログは，被告の総合カタログであり，被告の商品 の紹介等がされていること，７８頁最下部部分には，「ダウンロード（無料）はこち らから！」との記載とＱＲコード規格の２次元コードのラベルの記載があり，上記 商品「ＱＲコード(R)リーダー”Ｑ”」又は「”Ｑ”」のダウンロードの案内がされている ことを併せ考慮すると，７８頁最下部部分は，本件商品２に含まれる上記商品「Ｑ Ｒコード(R)リーダー”Ｑ”」又は「”Ｑ”」の広告であると認められる。 なお，前記(1)アで認定した７８頁最下部部分の記載からすると，上記商品「”Ｑ”」 は，ＱＲコード規格の２次元コードの読み取り等の機能を有するプログラムソ＼フト ウェアであるから，本件商標の指定商品のうちの「電子応用機械器具及びその部品」 に含まれる。
イ 前記(1)アのとおり，使用商標３は，本件商品２の広告である７８頁最下 部部分に記載されているところ，前記(1)イのとおり，７８頁最下部部分が掲載され た本件カタログは，要証期間内である平成２７年３月６日に本件展示会の会場で頒 布されている。
ウ 次に，使用商標３が、本件商品２についての自他商品等を識別するもの として使用されているかどうかを検討する。
(ｱ) 後掲証拠及び弁論の全趣旨によると，以下の事実が認められる。
ａ 株式会社技術評論社が発行する「最新パソコン用語事典２００６−’＼n０７」及び「最新パソコン・ＩＴ用語事典２０１０−’１１」には，「ＱＲコード」＼nの項目に，「株式会社デンソーウェーブが開発した，２次元コード（縦と横の両方＼n向に意味を持たせてある符号）の一種。・・・１９９９年にＪＩＳ，２０００年に ＩＳＯの国際規格として制定されている。」との記載がある（甲２４，２５）。
ｂ 株式会社秀和システムが発行する「最新標準パソコン用語事典２０＼n１３−２０１４年版」には，「ＱＲコード」の項目に，「１９９４年に自動車メー カーでもあるデンソー社が開発した，バーコードに代わる２次元のマトリクス式コ＼nードの１つ。・・・１９９９年にはＪＩＳ Ｘ０５１０に，２０００年にはＩＳＯ ／ＩＥＣ１８００４として標準化された。」との記載がある（甲２６）。
ｃ 被告は，「ＱＲコードについては(株)デンソーウェーブの登録商標＼nです。」との表示をしているほか，「ＱＲコード」には「○Ｒ 」の表示を付している＼n（甲８１，甲９２の１，甲９８の１，乙１，２７）。また，被告以外の会社の開設 した複数のウェブサイトにおいても「ＱＲ Ｃｏｄｅ」又は「ＱＲコード」につい て被告の登録商標である旨の表示がされている（乙２３の１〜５）。さらに，原告の＼n広告においても，「ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。」との＼n記載がある（乙２４〜２６）。
ｄ スマートフォン用のＱＲコードリーダー等のアプリのアイコンとして，図形と，その下に「ＱＲコード」，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」又は「ＱＲ ｃｏｄｅ」 と記載されたものが多数存在する（以下，同アイコンを「甲５２アイコン」と総称 する。）ところ，甲５２アイコンのうちの文字部分は，いずれも，何ら特徴のない白 抜きの文字である（甲５２の２）。
ｅ 平成１８年８月２２日付けの新聞には，「ＱＲコード」は，カメラ付 き携帯電話の普及に伴い，爆発的に普及したものであり，現在は被告の登録商標で あるとの記事がある（甲７０）。
(ｲ) 前記(ｱ)の事実によると，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」及び「ＱＲコード」は，２ 次元コードの規格の一種であると認識されることがあるものと認められるが，他方， 被告は，本件商標登録を有しており，前記(ｱ)のとおり，「ＱＲコードについては(株) デンソーウェーブの登録商標です。」との表＼示をしたり，「○Ｒ 」の表示を付して，＼n商標登録を有していることを広く知らせており，また，前記(ｱ)のとおり，被告以外 の会社も，原告を含め，そのウェブサイトや広告において，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」又は 「ＱＲコード」が被告の登録商標である旨の表示をしていることを考慮すると，「Ｑ＼nＲ Ｃｏｄｅ」又は「ＱＲコード」が常に２次元コードの規格の一種であるとのみ 認識されると認めることはできず，自他商品等の識別機能を発揮する態様で使用さ＼nれることがあり得るというべきである。
(ｳ) 使用商標３は，前記(1)ア(ｱ)のような態様で表示されているもので，＼n他の記載とは独立して表示されている。そして，使用商標３は，「Ｑ」の文字の右＼n端の部分と「Ｒ」の文字の左端の部分が重なっており，僅かではあるが図形化され ており，赤色で表示されているものであって，単に，商品名であると認識される「Ｑ＼nＲコードリーダー”Ｑ”」又は「”Ｑ”」の説明として記載されているものと認めるこ とはできず，上記商品についての識別標識として記載されているものと認められ， 本件カタログを見た需要者・取引者もそのように認識するものと認められる。 したがって，使用商標３は，本件商品２についての自他商品等の識別機能を有し＼nていると認められる。 なお，甲５２アイコンの各文字部分は，使用商標３とは表示態様が全く異なるか＼nら，甲５２アイコンの存在によって，使用商標３が自他商品等の識別機能を有しているという上記の判断が左右されるものではない。＼n
(ｴ) 原告は，「ＱＲ コード」及び「ＱＲ Ｃｏｄｅ」の文字からは，２ 次元コードの規格の一種であるＱＲコード規格との認識しか生じ得ないことは，特 許庁が１５例にも上る拒絶理由通知及び拒絶理由で一貫して認定していると主張す るが，いずれも本件とは異なる事例についての特許庁の判断であり，使用商標３が 自他商品等の識別機能を有しているとの上記の判断が左右されるものではない。＼nまた，原告は，「『ＱＲ Ｃｏｄｅ』はデンソーウェーブの登録商標です。」との表＼ 示は，虚偽表示（商標法７４条１号違反）であると主張するが，後記エのとおり，＼n本件商標は，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」と社会通念上同一のものであるから，この表示が虚＼n偽表示ということはできない。＼n
(ｵ) 原告は，1)本件カタログに用いられている商標は「ＤＥＮＳＯ ＷＡＶ Ｅ」又は「デンソーウェーブ」である，2)使用商標３は，本件カタログのうち，Ｑ Ｒコード規格についての解説等をする頁で使用されており，被告の製品を紹介する場面で使用されていないから，一般の需要者・取引者からは，単に当該２次元コー ドが「ＱＲコード規格に基づいた２次元コード」であると理解されるにすぎず，自 他商品等の識別標識として理解されることはない，3)使用商標３，「ダウンロード （無料）／はこちらから！」という記載及びＱＲコード規格の２次元コードの配置 からすると，使用商標３が本件商品２のアプリとの具体的関係において使用されて いると理解することは不可能である，4)本件商品２は本件カタログの７８頁のＱＲ コード規格等についての技術的な解説，紹介の中で隅に記載されているにすぎない ことからすると，本件カタログが本件商品２を紹介するものではなく，本件商品２ の広告に該当しないと主張する。 しかし，既に認定，判断したとおり，使用商標３は，７８頁最下部部分において， 本件商品２についての広告として使用されているものであり，このことは，本件カ タログの商標として「ＤＥＮＳＯ ＷＡＶＥ」又は「デンソーウェーブ」が使用され＼nていることや使用商標３が本件カタログの「基礎知識」の頁に記載されていること によって妨げられるものではなく，また，前記(1)ア(ｱ)で判示した７８頁最下部部分 の記載内容からすると，使用商標３は，本件商品２との具体的な関係において使用 されていることも明らかであるから，原告の上記主張はいずれも理由がない。
エ 次に，使用商標３が本件商標と社会通念上同一といえるかどうかについ て検討する。
(ｱ) まず，本件商標は，別紙１のとおり，「ＱＲ コード」及び「ＱＲ Ｃ ｏｄｅ」を上下二段に配置した商標であり，上段の「コード」の部分は，下段の「Ｃ ｏｄｅ」の部分を片仮名にしたものと理解されるから，「キューアールコード」の称 呼が生じ，また，ＱＲコード規格の２次元コードの観念が生じる。 一方，使用商標３からも，「キューアールコード」の称呼と，ＱＲコード規格の２ 次元コードの観念が生じる。 このように，本件商標と使用商標３とは，称呼及び観念において共通する。
(ｲ) 次に，本件商標と使用商標３の外観を比較すると，使用商標３は，本 件商標の下段の「ＱＲ Ｃｏｄｅ」とは，同一の文字綴りであり，上段の「ＱＲ コード」とは，片仮名及びローマ字の文字表示を相互に変更するものであり，この点で共通性が認められるが，1)本件商標は，「ＱＲ コード」及び「ＱＲ Ｃｏｄｅ」 の標準文字が上下二段に配置されているのに対し，使用商標３は，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」 のみから構成されている点，2)使用商標３は，「Ｑ」の文字の右端の部分と「Ｒ」の 文字の左端の部分が重なっており，同重なり部分が，両文字の一部を兼ねているよ うに 図形化されている点，3)使用商標３は，赤色で記載されている点で異なって いる。 しかし，前記(ｱ)のとおり，「ＱＲ コード」は，「ＱＲ Ｃｏｄｅ」の「Ｃｏｄｅ」 の部分を片仮名にしたものと理解されるのであり，「ＱＲ コード」及び「ＱＲ Ｃ ｏｄｅ」の称呼及び観念は同一であることからすると，上記1)の相違点の存在が， 使用商標３が本件商標と社会通念上同一といえるか否かの判断に影響を与えるもの ではないというべきである。 また，「Ｑ」の文字と「Ｒ」の文字が重なった部分は僅かであり，双方の文字を独 立した文字として認識できること，図形化の程度も僅かであることからすると，上 記2)の相違点の存在が，使用商標３が本件商標と社会通念上同一といえるか否かの 判断に影響を与えるものではないというべきである。 さらに，商標に色を付けても，通常，商標の同一性を失わせるような変更とはえ いないから，上記3)の相違点の存在が，使用商標３が本件商標と社会通念上同一といえるか否かの判断に影響を与えるものではないというべきである。
(ｳ) 以上からすると，使用商標３は本件商標と社会通念上同一であると認 められる。
(ｴ) この点について，原告は，本件商標上段の「ＱＲ コード」から下段 の「ＱＲ Ｃｏｄｅ」以外のものを想起させるし，下段の「ＱＲ Ｃｏｄｅ」から 上段の「ＱＲ コード」以外のものを想起させると主張するが，本件商標は，「ＱＲ コード」と「ＱＲ Ｃｏｄｅ」を上下段に配置した商標であって，前記ウのとお り，「ＱＲ コード」及び「ＱＲ Ｃｏｄｅ」が２次元コードの規格としても知られ ていることを考慮すると，「ＱＲ コード」と「ＱＲ Ｃｏｄｅ」からそれら以外の ものを想起することは考え難いというべきである。このことは，被告が「ＱＲ コ ード」と「ＱＲ Ｃｏｄｅ」について商標登録出願をしていることによって左右さ れるものではない。 したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
オ 次に，本件商品２が商標法上の「商品」に当たるかどうかについて検討 する。
(ｱ) 後掲証拠によると，以下の事実が認められる。
ａ 被告の開設しているウェブサイトには，平成２６年１１月６日付け で，以下の記載がある（甲６１）。
(a) 「デンソーウェーブとレピカが資本・業務提携／ＱＲコード(R)によ るクラウドサービス『Ｑ−ｒｅｖｏＴＭ』活用の第一弾として，／食品及び工業製品 の『トレーサビリティ』サービスの提供を開始」
(b) 「レピカは，子会社であるアララ株式会社を通じてスマートフォン 事業を手がけており，コンシューマー向けにＱＲコードをトリガーとしたＡＲ（Ａ ＲＡＰＰＬＩ（アラプリ）』を展開しています。両社はこれまでにより精度の高いス マートフォン向けＱＲコードリーダーアプリの開発において共同でプロジェクトを 行っており，今後更に両者のノウハウを活用してより付加価値の高い事業を展開し ていくため，デンソーウェーブがレピカに出資することにしました。」＼n
(c) 「両社は，今後，『Ｑ−ｒｅｖｏ』および『ＱＲ Ｃｏｄｅ Ｒｅ ａｄｅｒ “Ｑ”』を活用し，食品をはじめ，工業製品において，『トレーサビリテ ィ』をキーワードに両社のノウハウを活かしたサービスを展開していきます。」 ｂ ｐａｙｍｅｎｔ ｎａｖｉのウェブサイトには，平成２６年１１月 １０日付けで，以下の記載がある（乙１６）。
(a) 「デンソーウェーブとレピカがＱＲコードによるクラウドサービス提供」＼n
(b) 「両社では，提携の第一弾として，ＳＱＲＣ，フレームＱＲなど， 進化したＱＲコードの生成・配信，読み取り，データ蓄積を行うクラウドサーバと 『ＱＲ Ｃｏｄｅ Ｒｅａｄｅｒ “Ｑ”』を活用した次世代型サービス『Ｑ−ｒｅ ｖｏ』を開発。今後は，食品や工業製品において，『トレーサビリティ』をキーワー ドに両者のノウハウを活かしたサービスを展開していく方針だ。」
(c) 「なお，具体的な売り上げ目標については，トレーサビリティシス テムの検証を進め，サービスとして整った際，発表する方針だ。」＼n
(ｲ) 商標法上の商品というためには，商取引の対象となり得ることが必要 であり，そのためには，必ずしも当該商品が有償で譲渡される必要はなく，当該商 品自体は無償で譲渡されるものであっても，当該商品の譲渡によって利益を得る仕 組みがあり，その仕組みの一環として，当該商品が無償で譲渡されるのであれば， 当該商品は交換価値を有し，商取引の対象となっていると認めることができるとい うべきである。 前記(1)ア(ｱ)で認定した事実からすると，本件商品２は，無償でダウンロードでき ることが認められるが，前記(ｱ)で認定したウェブサイトにおける記載からすると， 被告は，アララ社と共同で，本件商品２を活用したサービスを展開していく計画を 有していることが認められるところ，同サービスを利用するためには，本件商品２をスマートフォンにダウンロードしておく必要があるのであるから，本件商品２の 無償配布は，同サービスの展開に大きく寄与するものと考えられ，したがって，本 件商品２の無償配布は，本件商品２を利用したサービスを提供し，同サービスの提 供によって利益を得るというビジネスモデルの一環としてされたものと評価できる。 したがって，本件商品２には交換価値があるものと認められ，本件商品２は，商 取引の対象となり得るというべきである。 なお，このように，本件商品２を無償配布した上で，本件商品２を活用したサー ビスを提供することにより利益を得るというビジネスモデルにおいても，本件商品 ２を無償配布する際の商取引の対象は，あくまでも本件商品２であり，使用商標３ は，本件商品２の広告に付されたものであり，上記サービスの商標として使用され たものではない。
カ 以上のとおり，被告は，本件商標と社会通念上同一であると認められる 使用商標３を付した，商標法上の「商品」に当たる本件商品２の広告を，要証期間 内に頒布したことが認められる。
キ 原告は，使用商標３は，１９７号商標の一部にすぎず，使用商標３のみ が独立して認識されることはない，被告は本件ＱＲアイコンについて商標の登録を 受けているから，本件商品２の識別標識となり得るのは本件ＱＲアイコンのみであ る，１９７号商標が登録された以降は，本件商品２について１９７号商標を表示す＼nる行為は，専ら１９７号商標を使用するものであることから，本件パンフレットに 表示されている商標は，１９７号商標であって，使用商標３ではないなどと主張す＼nる。 しかし，使用商標３は，前記(1)ア(ｱ)のとおり，本件カタログの７８頁最下部部分 に記載されており，本件ＱＲアイコンとは完全に独立していることは明らかである から，１９７号商標が登録されているかどうかや本件ＱＲアイコンについて商標登 録がされているかどうかにかかわらず，独立の商標として認識できるものである。 また，同一の商品の商標として，複数の商標を付することも認められるから，１ ９７号商標が登録された以降は，その一部である使用商標３を商標として使用でき ないという理由はない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
ク 原告は，本件商品２に係る無料アプリは，アララ社が提供するものであって，被告が提供するものではないから，被告が，本件カタログにアララ社が提供 する本件商品２を掲載すると共に使用商標３を付して頒布したとしても，商標法５ ０条１項の「使用」に該当することはないと主張する。 しかし，本件カタログにおける広告は，被告が，前記オで認定したビジネスモデ ルの一環として行っているものであって，本件商品２はアララ社が提供するもので あったとしても，前記認定の本件商標の「使用」の事実が左右されることはない。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成30(ネ)10057 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成31年1月29日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁(2部)は、4条1項19号違反の無効理由ありとして権利行使不能とした1審判決を維持しました。
また，控訴人は，ＫＣＰ社の売上げは，平成２８年以降はほとんどない旨主 張するが，乙１８によると，平成２８年の売上げは平成２５年及び平成２６年より も高いことが認められる上に，そもそも，商標法４条１項１９号の周知性の判断の 基準時は，登録出願時及び査定時であるところ（商標法４条３項），本件商標の出 願及び査定は，いずれも平成２７年にされている以上，ＫＣＰ社商標の周知性の判 断は，平成２８年における売上高に左右されない。
(ｳ) さらに，控訴人は，ＫＣＰ社の英語表記は，「ＫＣＥＰ ＨＥＡＶＹ ＩＮ ＤＵＳＴＲＩＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．」であると主張するので，同主張について，以下検討する。
ａ 前記(1)アのとおり，ＫＣＰ社は，設立後，「ＫＣＥＰ」ではなく，「ＫＣ Ｐ」の文字からなるＫＣＰ社商標を，同社の製品に付して販売し，また，型番の一 部にも使用していることからすると，ＫＣＰ社及び同社の製品を示す表示として，＼nＫＣＰ社商標が使用されていることは明らかである。 また，控訴人代表者も，代表＼者尋問において，本件商標出願の時点で，ＫＣＰ社 がＫＣＰ社商標を使用していたことを認識していた旨供述していること，ＫＣＰ社 の理事に送信したメールの韓国語の文書に，ＫＣＰ社を「ＫＣＰ」と記載している こと（乙９０）からすると，控訴人代表者自身も，ＫＣＰ社の英語表＼記をＫＣＰで あると認識しているものと認められる。
ｂ 控訴人は，ＫＣＰ社の正式な英語表記は「ＫＣＥＰ」であると主張する。＼nしかし，前記のとおり，ＫＣＰ社は，自社製品に「ＫＣＰ」との英語の表記を＼n付しており，また，証拠（乙１０７，１１４）によると，ＫＣＰ社は，外国企業へ の見積もり送り状や外国企業との契約書において，自社を「ＫＣＰ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．」と表記していることが認められる。＼n一方で，本件証拠上，ＫＣＰ社が「ＫＣＥＰ」との英語表記を用いた事実は認＼nめられない。なお，証拠（甲６３，乙１３０）によると，ＫＣＰ社の韓国貿易協会 の会員登録における英語表示が，「ＫＣＰ」から「ＫＣＥＰ」に変更され，その後，＼n「ＫＣＰ」に戻ったことが認められるが，上記の「ＫＣＥＰ」への変更は控訴人の 働きかけによるものであり（乙１２９），ＫＣＰ社が関与していたとは認められな いから，同事実によって，ＫＣＰ社が，自社の英語表示として「ＫＣＥＰ」を使用していたと認めることはできない。＼nしたがって，ＫＣＰ社は，同社の英語表記として「ＫＣＰ」を選択して使用し＼nたものと認められ，このことは，ＫＣＰ社の商号を韓国語から英語に訳する際の訳 語いかんによって左右されるものではない。 ｃ 以上より，ＫＣＰ社及び同社の製品を示す表示として，ＫＣＰ社商標が使＼n用されているのであり，前記(ｱ)の判断は左右されない。
また，控訴人は，ＫＣＰ社の売上げは，平成２８年以降はほとんどない旨主 張するが，乙１８によると，平成２８年の売上げは平成２５年及び平成２６年より も高いことが認められる上に，そもそも，商標法４条１項１９号の周知性の判断の 基準時は，登録出願時及び査定時であるところ（商標法４条３項），本件商標の出 願及び査定は，いずれも平成２７年にされている以上，ＫＣＰ社商標の周知性の判 断は，平成２８年における売上高に左右されない。
(ｳ) さらに，控訴人は，ＫＣＰ社の英語表記は，「ＫＣＥＰ ＨＥＡＶＹ ＩＮ ＤＵＳＴＲＩＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．」であると主張するので，同主張について，以下検討する。
ａ 前記(1)アのとおり，ＫＣＰ社は，設立後，「ＫＣＥＰ」ではなく，「ＫＣ Ｐ」の文字からなるＫＣＰ社商標を，同社の製品に付して販売し，また，型番の一 部にも使用していることからすると，ＫＣＰ社及び同社の製品を示す表示として，＼nＫＣＰ社商標が使用されていることは明らかである。 また，控訴人代表者も，代表＼者尋問において，本件商標出願の時点で，ＫＣＰ社 がＫＣＰ社商標を使用していたことを認識していた旨供述していること，ＫＣＰ社 の理事に送信したメールの韓国語の文書に，ＫＣＰ社を「ＫＣＰ」と記載している こと（乙９０）からすると，控訴人代表者自身も，ＫＣＰ社の英語表＼記をＫＣＰで あると認識しているものと認められる。
ｂ 控訴人は，ＫＣＰ社の正式な英語表記は「ＫＣＥＰ」であると主張する。＼nしかし，前記のとおり，ＫＣＰ社は，自社製品に「ＫＣＰ」との英語の表記を＼n付しており，また，証拠（乙１０７，１１４）によると，ＫＣＰ社は，外国企業へ の見積もり送り状や外国企業との契約書において，自社を「ＫＣＰ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．」と表記していることが認められる。＼n一方で，本件証拠上，ＫＣＰ社が「ＫＣＥＰ」との英語表記を用いた事実は認＼nめられない。なお，証拠（甲６３，乙１３０）によると，ＫＣＰ社の韓国貿易協会 の会員登録における英語表示が，「ＫＣＰ」から「ＫＣＥＰ」に変更され，その後，＼n「ＫＣＰ」に戻ったことが認められるが，上記の「ＫＣＥＰ」への変更は控訴人の 働きかけによるものであり（乙１２９），ＫＣＰ社が関与していたとは認められな いから，同事実によって，ＫＣＰ社が，自社の英語表示として「ＫＣＥＰ」を使用していたと認めることはできない。＼nしたがって，ＫＣＰ社は，同社の英語表記として「ＫＣＰ」を選択して使用し＼nたものと認められ，このことは，ＫＣＰ社の商号を韓国語から英語に訳する際の訳 語いかんによって左右されるものではない。 ｃ 以上より，ＫＣＰ社及び同社の製品を示す表示として，ＫＣＰ社商標が使＼n用されているのであり，前記(ｱ)の判断は左右されない。
◆判決本文
1審はこちらです。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成30(ネ)10067 商号使用禁止等請求控訴事件 その他 民事訴訟 平成31年2月14日 知的財産高等裁判所 さいたま地方裁判所
業務提携が、解消されたときに本件商号を使用しない旨の黙示の合意があったかが争われました。知財高裁は上記合意はなかったと判断しました。
加えて，前記認定事実によれば，控訴人が平成24年9月に控訴人の保有する被控訴人の株式全部を被控訴人代表者(A)に譲渡して，控訴人と被控訴人との資本関係及び業務委託関係(業務提携)を解消した際，控訴人は，被控訴人に対し，被控訴人が上記解消後に被告商号を継続して使用することについて異議を述べたり，被控訴人の商号を別の商号に変更するよう求めなかったこと，その後も，控訴人は，平成29年6月17日に本件訴訟を提起するまでの約4年9か月間，被控訴人が被告商号を使用して営業活動を行っていることを認識しながら，被控訴人に対し，被告商号の使用を差し控えるよう求めなかったことが認められる。また，控訴人は，控訴人の保有する被控訴人の株式全部をAに譲渡する前は，被控訴人の発行済株式の過半数を有する株主であったから，Aに株式全部を譲渡する前に，被告商号が株式譲渡後に確実に変更されるための対策を講じようと思えば，講じることが可能な立場にあったにもかかわらず，控訴人がそのような対策を講じることを検討した形跡はうかがわれない。＼nこれらの諸事情を勘案すると，被控訴人は，控訴人が新築した建物の顧客に対するアフターケア業務を代行して担当する子会社として設立され，被告商号が，控訴人と被控訴人の間に資本関係及び業務委託関係(業務提携)が存在することを踏まえて決定されたという経緯があったからといって，控訴人及び被控訴人のいずれにおいても，被控訴人の設立の際に，控訴人と被控訴人の資本関係及び業務提携が解消されたときは，被控訴人の商号を被告商号から別の商号へ変更する意思又は意向を有していたものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
加えて，前記認定事実によれば，控訴人が平成24年9月に控訴人の保有する被控訴人の株式全部を被控訴人代表者(A)に譲渡して，控訴人と被控訴人との資本関係及び業務委託関係(業務提携)を解消した際，控訴人は，被控訴人に対し，被控訴人が上記解消後に被告商号を継続して使用することについて異議を述べたり，被控訴人の商号を別の商号に変更するよう求めなかったこと，その後も，控訴人は，平成29年6月17日に本件訴訟を提起するまでの約4年9か月間，被控訴人が被告商号を使用して営業活動を行っていることを認識しながら，被控訴人に対し，被告商号の使用を差し控えるよう求めなかったことが認められる。また，控訴人は，控訴人の保有する被控訴人の株式全部をAに譲渡する前は，被控訴人の発行済株式の過半数を有する株主であったから，Aに株式全部を譲渡する前に，被告商号が株式譲渡後に確実に変更されるための対策を講じようと思えば，講じることが可能な立場にあったにもかかわらず，控訴人がそのような対策を講じることを検討した形跡はうかがわれない。＼nこれらの諸事情を勘案すると，被控訴人は，控訴人が新築した建物の顧客に対するアフターケア業務を代行して担当する子会社として設立され，被告商号が，控訴人と被控訴人の間に資本関係及び業務委託関係(業務提携)が存在することを踏まえて決定されたという経緯があったからといって，控訴人及び被控訴人のいずれにおいても，被控訴人の設立の際に，控訴人と被控訴人の資本関係及び業務提携が解消されたときは，被控訴人の商号を被告商号から別の商号へ変更する意思又は意向を有していたものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
2019.02.20
平成30(行ケ)10100 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月6日 知的財産高等裁判所
請求項１についての無効理由なしとした審決が維持されました。本件は第4次審決の取消訴訟です。第1次審決は無効理由なしであり、審取にて取消されて、審判にて訂正がなされて無効理由なしと審決されました。これを第3次審決まで繰り返しています。また、別途無効審判がありますが、一旦併合されて、その後分離され、中断しています。争点は明確性違反などです。
本件訂正事項１は，要するに，請求項１における「皮膚」を「皮膚（但し， 皮膚は表皮及び真皮から成る。以下同様）」に訂正するものである。＼n原告が指摘するとおり，「皮膚」がどのような組織を意味するのかという点 について，本件明細書中に定義や示唆はない。そこで，証拠として提出されて いる各種辞典類（甲４０・広辞苑，甲４１・生化学辞典，甲７７・化粧品辞典） の記載を総合的に検討すれば，通常，「皮膚」なる用語には，「表皮・真皮」＼nを指す場合と，「表皮・真皮・皮下組織」を指す場合の二通りの意味があるも＼nのと認められる。 すなわち，甲４０（広辞苑）には，「【皮膚】後生動物の体を包む外被。体 の保護，体温・水分蒸発などの調節，各種の感覚の受容のほか，皮膚呼吸も営 む。動物によりさまざまに変形適応する。高等脊椎動物では表皮・真皮・皮下＼n組織，および各種の付属器官から成る。」の後に「表皮と真皮のみを指す場合＼nもある。」と明記されている。 甲４１（生化学辞典）には，「皮膚［cutis,skin］ 表層にある上皮性の表＼ 皮とその下の結合組織性の真皮から成る．その下は皮下組織で多くの場所で脂 肪組織に変わっている．…」とある。 甲７７（化粧品辞典）には，「皮膚は大きく３層（表皮，真皮，皮下組織）＼nからなる」という記載がある一方で，「皮膚の厚さ（表皮と真皮を足した厚さ）＼nは１．０〜４ｍｍで，一般に女性よりも男性が厚く，幼児よりも成人が厚い．…たんなる物理的な壁ではなく，生体の保護を中心とする絶対不可欠な機能を＼nもった組織である．」という記載もある。 以上のとおり，「皮膚」は，広義では，動物（高等脊椎動物）の表皮・真皮＼nのみならず皮下組織をも含むものとして観念されるものの，その機能の多様性＼nに照らし，表皮・真皮のみを指す場合もあるといえ，文脈を離れて一義的にそ＼nの意味するところを決することはできない。 本件訂正事項１は，このうち後者の場合，すなわち，皮下組織を含まないも のと定義することによって技術的に明瞭な記載とすることを意図したものであ り，不明瞭な記載の釈明を目的とするものに該当する。また，かかる訂正によ って本件発明の解釈に支障や混乱を来すとは認められない。 以上に反して，（皮下組織をも含むものとして）皮膚概念は一義的に明確で あるとする原告の主張は，一面的な見方であって，直ちに採用できないというべきである。
・・・
本件訂正事項４は，本件訂正前の請求項１に記載された「経皮吸収製剤」か ら「目的物質が医療用針内に設けられたチャンバに封止されるか，あるいは縦 孔に収容されることによって基剤に保持されている経皮吸収製剤」（除外製剤） を除外するものであるところ，原告の主張は，要するに，この除外製剤が物と して技術的に明確でないとするものである。 そこで検討するに，除外製剤における「医療用針」が，目的物質を注入する ための注射針やランセット，マイクロニードルなどを意味することは，出願時 の技術常識に照らして明らかであるといえる。また，「チャンバ」又は「縦穴」 が当該「医療用針」内に設けられたものであること，及び「目的物質」が「チ ャンバに封止されるか，あるいは縦孔に収容されることによって基剤に保持さ れている」ことは，いずれも除外製剤の構造を特定するものであって，その特＼n定に不明確な点があるとは認められない。 そうすると，上記除外製剤が，特定の構造を有する「医療用針」である「経＼n皮吸収製剤」を意味していることは明らかであるから，上記除外製剤は物とし て技術的に明確であり，さらには，かかる除外製剤を除く「経皮吸収製剤」に ついても，発明の詳細な説明の記載，例えば，【００７０】の「基剤に目的物 質を保持させる方法としては特に限定はなく，種々の方法が適用可能である。＼n例えば，目的物質を基剤中に超分子化して含有させることにより，目的物質を 基剤に保持させることができる。その他の例をしては（判決注：「その他の例 としては」の誤記と認める。），溶解した基剤の中に目的物質を加えて懸濁状 態とし，その後に硬化させることによっても目的物質を基剤に保持させること ができる。」に接した当業者であれば，出願時の技術常識を考慮して，物とし て明確に理解することができるといえる。
そうである以上，本件訂正事項４によって訂正された請求項１の記載は明確 であるというべきであって，これに反する（あるいは前提を異にする）原告の 主張はいずれも採用できない。
本件訂正事項１は，要するに，請求項１における「皮膚」を「皮膚（但し， 皮膚は表皮及び真皮から成る。以下同様）」に訂正するものである。＼n原告が指摘するとおり，「皮膚」がどのような組織を意味するのかという点 について，本件明細書中に定義や示唆はない。そこで，証拠として提出されて いる各種辞典類（甲４０・広辞苑，甲４１・生化学辞典，甲７７・化粧品辞典） の記載を総合的に検討すれば，通常，「皮膚」なる用語には，「表皮・真皮」＼nを指す場合と，「表皮・真皮・皮下組織」を指す場合の二通りの意味があるも＼nのと認められる。 すなわち，甲４０（広辞苑）には，「【皮膚】後生動物の体を包む外被。体 の保護，体温・水分蒸発などの調節，各種の感覚の受容のほか，皮膚呼吸も営 む。動物によりさまざまに変形適応する。高等脊椎動物では表皮・真皮・皮下＼n組織，および各種の付属器官から成る。」の後に「表皮と真皮のみを指す場合＼nもある。」と明記されている。 甲４１（生化学辞典）には，「皮膚［cutis,skin］ 表層にある上皮性の表＼ 皮とその下の結合組織性の真皮から成る．その下は皮下組織で多くの場所で脂 肪組織に変わっている．…」とある。 甲７７（化粧品辞典）には，「皮膚は大きく３層（表皮，真皮，皮下組織）＼nからなる」という記載がある一方で，「皮膚の厚さ（表皮と真皮を足した厚さ）＼nは１．０〜４ｍｍで，一般に女性よりも男性が厚く，幼児よりも成人が厚い．…たんなる物理的な壁ではなく，生体の保護を中心とする絶対不可欠な機能を＼nもった組織である．」という記載もある。 以上のとおり，「皮膚」は，広義では，動物（高等脊椎動物）の表皮・真皮＼nのみならず皮下組織をも含むものとして観念されるものの，その機能の多様性＼nに照らし，表皮・真皮のみを指す場合もあるといえ，文脈を離れて一義的にそ＼nの意味するところを決することはできない。 本件訂正事項１は，このうち後者の場合，すなわち，皮下組織を含まないも のと定義することによって技術的に明瞭な記載とすることを意図したものであ り，不明瞭な記載の釈明を目的とするものに該当する。また，かかる訂正によ って本件発明の解釈に支障や混乱を来すとは認められない。 以上に反して，（皮下組織をも含むものとして）皮膚概念は一義的に明確で あるとする原告の主張は，一面的な見方であって，直ちに採用できないというべきである。
・・・
本件訂正事項４は，本件訂正前の請求項１に記載された「経皮吸収製剤」か ら「目的物質が医療用針内に設けられたチャンバに封止されるか，あるいは縦 孔に収容されることによって基剤に保持されている経皮吸収製剤」（除外製剤） を除外するものであるところ，原告の主張は，要するに，この除外製剤が物と して技術的に明確でないとするものである。 そこで検討するに，除外製剤における「医療用針」が，目的物質を注入する ための注射針やランセット，マイクロニードルなどを意味することは，出願時 の技術常識に照らして明らかであるといえる。また，「チャンバ」又は「縦穴」 が当該「医療用針」内に設けられたものであること，及び「目的物質」が「チ ャンバに封止されるか，あるいは縦孔に収容されることによって基剤に保持さ れている」ことは，いずれも除外製剤の構造を特定するものであって，その特＼n定に不明確な点があるとは認められない。 そうすると，上記除外製剤が，特定の構造を有する「医療用針」である「経＼n皮吸収製剤」を意味していることは明らかであるから，上記除外製剤は物とし て技術的に明確であり，さらには，かかる除外製剤を除く「経皮吸収製剤」に ついても，発明の詳細な説明の記載，例えば，【００７０】の「基剤に目的物 質を保持させる方法としては特に限定はなく，種々の方法が適用可能である。＼n例えば，目的物質を基剤中に超分子化して含有させることにより，目的物質を 基剤に保持させることができる。その他の例をしては（判決注：「その他の例 としては」の誤記と認める。），溶解した基剤の中に目的物質を加えて懸濁状 態とし，その後に硬化させることによっても目的物質を基剤に保持させること ができる。」に接した当業者であれば，出願時の技術常識を考慮して，物とし て明確に理解することができるといえる。
そうである以上，本件訂正事項４によって訂正された請求項１の記載は明確 であるというべきであって，これに反する（あるいは前提を異にする）原告の 主張はいずれも採用できない。
◆判決本文
第3次までの取消訴訟は以下です。
◆平成28(行ケ)10160
侵害訴訟事件です。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> 明確性
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成30(行ケ)10138 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月6日 知的財産高等裁判所
オーガスタ ナショナルインコーポレイテッドが、商標「コナミスポーツクラブマスターズ」に対して、4条1項15号違反を主張した事件ですが、知財高裁は、無効理由なしと判断した審決を維持しました。経緯がややこしいです。第1次取消訴訟では、無効理由なしとした審決について、「職権証拠調べをしたにも関わらず意見陳述の機会を与えなかった」として取り消されています。
再開された審判手続において，原告はその請求に係る役務を，”ゴルフ用ビデオの制作等”と一部を取り下げました。これは、商標法においても指定商品役務毎に無効主張ができますが、15号違反の場合、包括概念の一部についてのみ無効理由がある場合があるから、このような無効対象役務を特定する必要があるのでしょうね。
本件商標は，「コナミスポーツクラブマスターズ」の片仮名１５文字を標準文字で表して成る文字商標であって，外観的には，同一の大きさ・書体の文字により，全体が等間隔で一行にまとまりよく配置されており，一連一体のものとして構＼成されていることが明らかである。そして，前記のとおり，我が国においては，「コナミスポーツクラブ」は 被告子会社が運営するスポーツクラブの名称として周知であるということが できる一方で，「マスターズ」は原告主催のゴルフ・トーナメントの略称の みならず，熟練者ないし中高年を含む一定年齢以上の年齢層を対象とした各 種スポーツ競技ないし競技大会をも指す語として，スポーツ愛好者等の間に 広く知られており，現にゴルフはもちろん，ゴルフ以外の競技においても， 大会名において「マスターズ」の語が広く使用されている事実が認められる ことからすると，本件商標を目にした者が直ちに「マスターズ」の部分のみ に着目して原告主催のゴルフ・トーナメントを連想するということはできず， むしろ，語頭の「コナミスポーツクラブ」の部分に着目して「コナミスポー ツクラブが関連する何らかのマスターズ競技ないしその競技大会」と理解す ると考える方が合理的である。したがって，外観（文字構成），称呼及び観＼n念に照らしても，本件商標と引用商標の類似性の程度はそれほど高いとはい えない。
また，「マスターズ・トーナメント」という大会それ自体は世界的に周知・ 著名なゴルフ競技会であるとしても，元々「ｍａｓｔｅｒｓ」が「名人，達 人」を意味する「ｍａｓｔｅｒ」の複数形にすぎず，原告の造語でないこと は原告自身も認めているところであるし，ゴルフというスポーツの技を競い 合う競技会の名称に，技術に長けた人を表す「名人，達人」の語を用いるこ＼nとは，語義に忠実な用法であって，特に奇抜性があるとか斬新であるという こともできないから，当該表示や当該表＼示を選択したことについて独創性が あるともいえない。
さらに，商品・役務間の関連性や取引者・需要者の共通性という点につい ても，本件商標の指定役務のうち無効請求役務は，いずれもゴルフに関連す る役務であるから，その限りにおいて，原告の役務との間で関連性や需要者の共通性が認められるというべきであるが，他方で，原告はその主催する「マ スターズ・トーナメント」がよく知られているという以外には，特に日本国 内でゴルフ競技会を開催しておらず，また，日本国内でゴルフ関連事業（商 品の販売や役務の提供）がよく知られているとも認められない。すなわち， 原告提出の証拠（甲５６〜７６など）によれば，原告は，一応，日本国内に おいても，ライセンス等により引用商標を表示したゴルフ用品の販売を行っ＼nていることや，「マスターズ・トーナメント」の開催時期に合わせてグッズ や関連商品の販売を行っていることが認められるが，その売上高や広告宣伝 等（事業規模）の詳細は不明であって，この程度の立証では，引用商標が「マ スターズ・トーナメント」以外に原告の提供する商品それ自体の出所識別を 表示するものとしても我が国で周知著名であると認めるには足りない。＼n以上のことからすると，本件において，役務の関連性や需要者の共通性は それほど重視すべき事情であるとはいえない。また，原告は経営多角化の可 能性についても言及するが，何ら具体性のある主張立証はなされておらず，＼nこの点についても特にみるべき事情があるとはいえない。
(3) 以上によれば，引用商標が原告主催のゴルフ・トーナメントの略称として も周知著名であることや，引用商標と本件商標との間に「ゴルフ」という共 通項があることを踏まえても，本件商標を指定役務（無効請求役務）に使用 したとき，当該役務が，原告の業務に係る役務であるとか，原告との間にい わゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商＼n品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務である(4) 原告の主張について 原告は，本件商標について法４条１項１５号該当性を認めなかった本件審 決の認定判断は誤っているとして種々主張するが，その主張は要するに，「マ スターズ」の語に原告主催の「マスターズ・トーナメント」以外の意味が認 められないことや，「コナミスポーツクラブ」の周知性が認められないこと を前提とするものであって，その前提自体が採用できないものであることは， 既に説示したとおりである。 また，原告は，本件審決が本件商標と引用商標の類似性の程度が低いと認 定した点や，「マスターズ」及び「Ｍａｓｔｅｒｓ」の独創性が高いとはい えないと認定した点についても誤りであると主張するが，その主張が採用で きないことも既に説示したとおりである。
再開された審判手続において，原告はその請求に係る役務を，”ゴルフ用ビデオの制作等”と一部を取り下げました。これは、商標法においても指定商品役務毎に無効主張ができますが、15号違反の場合、包括概念の一部についてのみ無効理由がある場合があるから、このような無効対象役務を特定する必要があるのでしょうね。
本件商標は，「コナミスポーツクラブマスターズ」の片仮名１５文字を標準文字で表して成る文字商標であって，外観的には，同一の大きさ・書体の文字により，全体が等間隔で一行にまとまりよく配置されており，一連一体のものとして構＼成されていることが明らかである。そして，前記のとおり，我が国においては，「コナミスポーツクラブ」は 被告子会社が運営するスポーツクラブの名称として周知であるということが できる一方で，「マスターズ」は原告主催のゴルフ・トーナメントの略称の みならず，熟練者ないし中高年を含む一定年齢以上の年齢層を対象とした各 種スポーツ競技ないし競技大会をも指す語として，スポーツ愛好者等の間に 広く知られており，現にゴルフはもちろん，ゴルフ以外の競技においても， 大会名において「マスターズ」の語が広く使用されている事実が認められる ことからすると，本件商標を目にした者が直ちに「マスターズ」の部分のみ に着目して原告主催のゴルフ・トーナメントを連想するということはできず， むしろ，語頭の「コナミスポーツクラブ」の部分に着目して「コナミスポー ツクラブが関連する何らかのマスターズ競技ないしその競技大会」と理解す ると考える方が合理的である。したがって，外観（文字構成），称呼及び観＼n念に照らしても，本件商標と引用商標の類似性の程度はそれほど高いとはい えない。
また，「マスターズ・トーナメント」という大会それ自体は世界的に周知・ 著名なゴルフ競技会であるとしても，元々「ｍａｓｔｅｒｓ」が「名人，達 人」を意味する「ｍａｓｔｅｒ」の複数形にすぎず，原告の造語でないこと は原告自身も認めているところであるし，ゴルフというスポーツの技を競い 合う競技会の名称に，技術に長けた人を表す「名人，達人」の語を用いるこ＼nとは，語義に忠実な用法であって，特に奇抜性があるとか斬新であるという こともできないから，当該表示や当該表＼示を選択したことについて独創性が あるともいえない。
さらに，商品・役務間の関連性や取引者・需要者の共通性という点につい ても，本件商標の指定役務のうち無効請求役務は，いずれもゴルフに関連す る役務であるから，その限りにおいて，原告の役務との間で関連性や需要者の共通性が認められるというべきであるが，他方で，原告はその主催する「マ スターズ・トーナメント」がよく知られているという以外には，特に日本国 内でゴルフ競技会を開催しておらず，また，日本国内でゴルフ関連事業（商 品の販売や役務の提供）がよく知られているとも認められない。すなわち， 原告提出の証拠（甲５６〜７６など）によれば，原告は，一応，日本国内に おいても，ライセンス等により引用商標を表示したゴルフ用品の販売を行っ＼nていることや，「マスターズ・トーナメント」の開催時期に合わせてグッズ や関連商品の販売を行っていることが認められるが，その売上高や広告宣伝 等（事業規模）の詳細は不明であって，この程度の立証では，引用商標が「マ スターズ・トーナメント」以外に原告の提供する商品それ自体の出所識別を 表示するものとしても我が国で周知著名であると認めるには足りない。＼n以上のことからすると，本件において，役務の関連性や需要者の共通性は それほど重視すべき事情であるとはいえない。また，原告は経営多角化の可 能性についても言及するが，何ら具体性のある主張立証はなされておらず，＼nこの点についても特にみるべき事情があるとはいえない。
(3) 以上によれば，引用商標が原告主催のゴルフ・トーナメントの略称として も周知著名であることや，引用商標と本件商標との間に「ゴルフ」という共 通項があることを踏まえても，本件商標を指定役務（無効請求役務）に使用 したとき，当該役務が，原告の業務に係る役務であるとか，原告との間にい わゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商＼n品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務である(4) 原告の主張について 原告は，本件商標について法４条１項１５号該当性を認めなかった本件審 決の認定判断は誤っているとして種々主張するが，その主張は要するに，「マ スターズ」の語に原告主催の「マスターズ・トーナメント」以外の意味が認 められないことや，「コナミスポーツクラブ」の周知性が認められないこと を前提とするものであって，その前提自体が採用できないものであることは， 既に説示したとおりである。 また，原告は，本件審決が本件商標と引用商標の類似性の程度が低いと認 定した点や，「マスターズ」及び「Ｍａｓｔｅｒｓ」の独創性が高いとはい えないと認定した点についても誤りであると主張するが，その主張が採用で きないことも既に説示したとおりである。
◆判決本文
第1次取消訴訟はこちらです。
◆平成28(行ケ)10083
関連事件（対象が第５７１２０４０号）です。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> 審判手続
>> ピックアップ対象
2019.02.20
平成30(行ケ)10054 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月4日 知的財産高等裁判所(3部）
進歩性違反無しとした審決が維持されました。知財高裁は、「甲１文献の記載から，経日安定性の改善のために引用発明１の構成を２剤に変更するという解決手段を読み取れるにもかかわらず，さらに，甲２文献記載の技術事項を組み合わせる動機付けは見当たらない。」と述べました。
原告は，本件発明１は，引用発明１に甲２文献記載の技術事項を組み合 わせることにより，当業者が容易に想到することができたものであると主 張する。
イ そこで検討するに，甲１文献における「比較例４，８〜１０は発泡性， ガス保留性試験においては実施例２同様良好であったが，経日安定性に著 しく劣った。」（上記２(1)ケ）との記載から，引用発明１には経日安定性 に問題があることが理解され，当業者は，経日安定性の改善を課題として 見いだすといえる。 そして，1) 甲１文献に「後記特定組成の発泡性化粧料は，２剤型であ る為経日安定性に優れ，」（同エ）との記載があり，経日安定性試験の結 果が◎又は○である実施例１〜１１（第１表）は２剤型の構＼成であること （同ク），2) 経日安定性が○である比較例３（第２表）は，同様の第１＼n剤と炭酸水素ナトリウムのみをＰＥＧで被覆した粉末の２剤型の構成であ＼nること（同ケ）から，炭酸塩と酸とを２剤に分ければ経日安定性が向上す ること，及び酸を水溶液とし，炭酸塩をＰＥＧ被覆すればアルギン酸ナト リウムが存在せずとも経日安定性は十分となることが理解できる。そうす＼nると，これらの甲１文献に開示された事項に基づき，引用発明１の経日安 定性を改善しようとした場合，炭酸塩と酸との反応で経日安定性が低下す ることを避けるため，引用発明１において，「アルギン酸ナトリウム・炭 酸塩含有ＰＥＧ被覆粉末１＋酸含有ＰＥＧ被覆粉末２の混合物」という構＼n成を，「アルギン酸ナトリウム・炭酸塩含有ＰＥＧ被覆粉末１」と「酸含有ＰＥＧ被覆粉末２」との２剤に分けることは，当業者であれば容易に想 到するといえる。
このように，甲１文献の記載から，経日安定性の改善のために引用発明 １の構成を２剤に変更するという解決手段を読み取れるにもかかわらず，＼nさらに，甲２文献記載の技術事項を組み合わせる動機付けは見当たらない。 また，引用発明１は二酸化炭素による血行促進作用によって皮膚を賦活 化させるための化粧料で，アルギン酸ナトリウムは安定な泡を生成し，二 酸化炭素の保留性を高めるために配合されているのに対し，甲２文献には 二酸化炭素の発生についての記載はなく，甲２文献記載の技術事項におけ るアルギン酸ナトリウムは二価以上の金属塩類との反応により皮膜を形成 するためのものであって，化粧料の使用目的もアルギン酸ナトリウムの配 合目的も異なるものである。そして，甲１文献及び甲２文献には，引用発明１に甲２文献記載の技術事項を組み合わせた場合に引用発明１における 発泡性及びガス保留性を維持することができることを示唆する記載もない から，このことからも，引用発明１に甲２文献記載の技術事項を組み合わ せる動機付けがあることは否定される。
ウ 以上によれば，本件発明１について，当業者が，引用文献１に甲２文献 記載の技術事項等を適用することによって容易に想到することができたと いうことはできない。また，以上に述べたところは，本件発明９における相違点Ｄについても妥当する。これによれば，本件発明２〜８，１０〜１３についても，同様 に，容易に想到することができたとはいえない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，引用発明１にはダマ形成問題及び攪拌問題が存在するから，こ れらの課題を解決するために，甲２文献記載の技術事項を組み合わせる動 機付けがあると主張する。
(ｱ) ダマ形成問題について
ダマとは粉末の水和が早いことにより起こり，粉末の回りを水分子が 取り囲んで塊となり，粉末の内部まで水が浸透していかず，粉末が均一 に水に分散しない状態をいうと解され，アルギン酸ナトリウムを水に溶 解する際にダマが生じる問題があることが認められる（甲２，５９〜６ ２）。 しかし，甲１文献にはこのような問題について記載も示唆もない。そ して，引用発明１のように炭酸塩とアルギン酸ナトリウムの混合物がＰ ＥＧで被覆された粉末においては，アルギン酸ナトリウムは少しずつ水 に溶解することが容易に理解され，このような炭酸塩とアルギン酸ナト リウムとの混合物がＰＥＧで被覆された粉末と，被覆のないアルギン酸 ナトリウム粉末では水和のし易さが異なるから，引用発明１において， アルギン酸ナトリウムを水に溶解する際の一般的な問題が同等に当ては まるということはできず，当業者が，引用発明１につきダマ形成問題の 課題を見出すとは認められない。 また，原告は，甲４４文献の記載によれば，ＰＥＧの被覆によりダマ 形成問題は解消しないと主張するが，原告の指摘する「主成分（ママコ を生じ易い糊料）の特性が阻害されたり，糊液粘度も変動する等の問題 点を抱えており，ママコの形成方法ないし消失法として効果的でなかっ た」との記載は，ＰＥＧの被膜によりママコが消失したとしても，異な る問題が生じ得ることを示したものと解され，引用発明１においてダマ 形成問題があることの根拠とはならないのは明らかであるから，原告の 主張は採用できない。 以上によれば，当業者は，引用発明１においてダマが形成されるとい う問題が生じるとは理解しないというべきである。
(ｲ) 攪拌問題について
原告は，引用発明１において，アルギン酸ナトリウムがダマを形成し， また，アルギン酸ナトリウムの水溶液濃度の上昇に伴って粘度が飛躍的 に上昇し，これと並行して炭酸塩と酸の反応が進行するから，少しでも 多くの二酸化炭素を取り込むためには難溶解性のアルギン酸ナトリウム の溶解及び均一化をできる限り短時間で行うことが求められ，そのため の徹底的な攪拌が不便かつ煩わしいという問題があると主張する。 しかし，このような問題は甲１文献に記載も示唆もなく，かえって，発泡性及びガス保留性は◎という引用発明の試験結果に照らせば，引用 発明の構成において，少しでも多くの二酸化炭素を取り込むために，素＼n早く徹底的な攪拌操作をする必要があり，これが煩わしいという課題が あるとは解し得ない。
イ 以上のとおり，引用発明１において，当業者が原告の主張する課題を見 いだすとは認められないから，引用発明１に甲２文献記載の技術事項を組 み合わせることの動機付けがあるということはできず，原告の主張は採用 できない。
原告は，本件発明１は，引用発明１に甲２文献記載の技術事項を組み合 わせることにより，当業者が容易に想到することができたものであると主 張する。
イ そこで検討するに，甲１文献における「比較例４，８〜１０は発泡性， ガス保留性試験においては実施例２同様良好であったが，経日安定性に著 しく劣った。」（上記２(1)ケ）との記載から，引用発明１には経日安定性 に問題があることが理解され，当業者は，経日安定性の改善を課題として 見いだすといえる。 そして，1) 甲１文献に「後記特定組成の発泡性化粧料は，２剤型であ る為経日安定性に優れ，」（同エ）との記載があり，経日安定性試験の結 果が◎又は○である実施例１〜１１（第１表）は２剤型の構＼成であること （同ク），2) 経日安定性が○である比較例３（第２表）は，同様の第１＼n剤と炭酸水素ナトリウムのみをＰＥＧで被覆した粉末の２剤型の構成であ＼nること（同ケ）から，炭酸塩と酸とを２剤に分ければ経日安定性が向上す ること，及び酸を水溶液とし，炭酸塩をＰＥＧ被覆すればアルギン酸ナト リウムが存在せずとも経日安定性は十分となることが理解できる。そうす＼nると，これらの甲１文献に開示された事項に基づき，引用発明１の経日安 定性を改善しようとした場合，炭酸塩と酸との反応で経日安定性が低下す ることを避けるため，引用発明１において，「アルギン酸ナトリウム・炭 酸塩含有ＰＥＧ被覆粉末１＋酸含有ＰＥＧ被覆粉末２の混合物」という構＼n成を，「アルギン酸ナトリウム・炭酸塩含有ＰＥＧ被覆粉末１」と「酸含有ＰＥＧ被覆粉末２」との２剤に分けることは，当業者であれば容易に想 到するといえる。
このように，甲１文献の記載から，経日安定性の改善のために引用発明 １の構成を２剤に変更するという解決手段を読み取れるにもかかわらず，＼nさらに，甲２文献記載の技術事項を組み合わせる動機付けは見当たらない。 また，引用発明１は二酸化炭素による血行促進作用によって皮膚を賦活 化させるための化粧料で，アルギン酸ナトリウムは安定な泡を生成し，二 酸化炭素の保留性を高めるために配合されているのに対し，甲２文献には 二酸化炭素の発生についての記載はなく，甲２文献記載の技術事項におけ るアルギン酸ナトリウムは二価以上の金属塩類との反応により皮膜を形成 するためのものであって，化粧料の使用目的もアルギン酸ナトリウムの配 合目的も異なるものである。そして，甲１文献及び甲２文献には，引用発明１に甲２文献記載の技術事項を組み合わせた場合に引用発明１における 発泡性及びガス保留性を維持することができることを示唆する記載もない から，このことからも，引用発明１に甲２文献記載の技術事項を組み合わ せる動機付けがあることは否定される。
ウ 以上によれば，本件発明１について，当業者が，引用文献１に甲２文献 記載の技術事項等を適用することによって容易に想到することができたと いうことはできない。また，以上に述べたところは，本件発明９における相違点Ｄについても妥当する。これによれば，本件発明２〜８，１０〜１３についても，同様 に，容易に想到することができたとはいえない。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，引用発明１にはダマ形成問題及び攪拌問題が存在するから，こ れらの課題を解決するために，甲２文献記載の技術事項を組み合わせる動 機付けがあると主張する。
(ｱ) ダマ形成問題について
ダマとは粉末の水和が早いことにより起こり，粉末の回りを水分子が 取り囲んで塊となり，粉末の内部まで水が浸透していかず，粉末が均一 に水に分散しない状態をいうと解され，アルギン酸ナトリウムを水に溶 解する際にダマが生じる問題があることが認められる（甲２，５９〜６ ２）。 しかし，甲１文献にはこのような問題について記載も示唆もない。そ して，引用発明１のように炭酸塩とアルギン酸ナトリウムの混合物がＰ ＥＧで被覆された粉末においては，アルギン酸ナトリウムは少しずつ水 に溶解することが容易に理解され，このような炭酸塩とアルギン酸ナト リウムとの混合物がＰＥＧで被覆された粉末と，被覆のないアルギン酸 ナトリウム粉末では水和のし易さが異なるから，引用発明１において， アルギン酸ナトリウムを水に溶解する際の一般的な問題が同等に当ては まるということはできず，当業者が，引用発明１につきダマ形成問題の 課題を見出すとは認められない。 また，原告は，甲４４文献の記載によれば，ＰＥＧの被覆によりダマ 形成問題は解消しないと主張するが，原告の指摘する「主成分（ママコ を生じ易い糊料）の特性が阻害されたり，糊液粘度も変動する等の問題 点を抱えており，ママコの形成方法ないし消失法として効果的でなかっ た」との記載は，ＰＥＧの被膜によりママコが消失したとしても，異な る問題が生じ得ることを示したものと解され，引用発明１においてダマ 形成問題があることの根拠とはならないのは明らかであるから，原告の 主張は採用できない。 以上によれば，当業者は，引用発明１においてダマが形成されるとい う問題が生じるとは理解しないというべきである。
(ｲ) 攪拌問題について
原告は，引用発明１において，アルギン酸ナトリウムがダマを形成し， また，アルギン酸ナトリウムの水溶液濃度の上昇に伴って粘度が飛躍的 に上昇し，これと並行して炭酸塩と酸の反応が進行するから，少しでも 多くの二酸化炭素を取り込むためには難溶解性のアルギン酸ナトリウム の溶解及び均一化をできる限り短時間で行うことが求められ，そのため の徹底的な攪拌が不便かつ煩わしいという問題があると主張する。 しかし，このような問題は甲１文献に記載も示唆もなく，かえって，発泡性及びガス保留性は◎という引用発明の試験結果に照らせば，引用 発明の構成において，少しでも多くの二酸化炭素を取り込むために，素＼n早く徹底的な攪拌操作をする必要があり，これが煩わしいという課題が あるとは解し得ない。
イ 以上のとおり，引用発明１において，当業者が原告の主張する課題を見 いだすとは認められないから，引用発明１に甲２文献記載の技術事項を組 み合わせることの動機付けがあるということはできず，原告の主張は採用 できない。
◆判決本文
こちらは分割出願に関する関連事件(審決取消事件)です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> ピックアップ対象
2019.02.14
平成30(行ケ)10124 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成31年2月6日 知的財産高等裁判所
商標「envie CHAMPAGNE GRAY」が、公序良俗に反するとした審決が維持されました。理由は、「シャンパン」の称呼及び「フランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」との観念をも生じるというものです。
(1)本件商標は，指定商品を「眼鏡，電子出版物，アプリケーションソフトウェ＼nア」として，別紙「本件商標」記載のとおり，「envie CHAMPAGNE GLAY」の 欧文字と「アンヴィ シャンパングレイ」の片仮名を上下二段に書してなるもので あ る と こ ろ ， こ の 欧 文 字 と 片 仮 名 と は ， 「 envie 」 と 「 ア ン ヴ ィ 」 ，「CHAMPAGNE」と「シャンパン」，「GLAY」と「グレイ」が，それぞれ対応 する関係にあることは，取引者及び需要者にとって容易に理解できる。 そして，前記認定に係る辞書，事典，雑誌，新聞等の記載内容及び掲載媒体等に 鑑みれば，本件商標のうち「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の表示は，「フ＼nランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」を意味する語であって， 生産地域，製法，生産量など所定の条件を備えたぶどう酒にだけ使用できるフラン スの原産地統制名称であって，本件商標の登録査定時以前から，日本において，シ ャンパーニュ地方産スパークリング・ワインの名称としてにとどまらず，発泡性ぶ どう酒の代名詞のようなイメージを持たれるほどに取引者のみならず消費者に広く 認識され，多大な顧客吸引力を有する極めて著名な表示であったことが認められる。＼nしかも，商標法４条１項７号に当たるとされたとはいえ，「CHAMPAGNE（シャ ンパン）」の文字をその構成に含む商標や，これを模した商標が様々な指定商品又＼nは指定役務につき出願されたことに鑑みると，日本において，上記表示は，ぶどう＼n酒という商品分野に限られることなく，取引者及び需要者に対して高い顧客吸引力 を有するものであることがうかがわれる。 他方，本件商標を構成する他の要素のうち「envie」，「アンヴィ」は，フラン ス語で「羨望」を意味するとしても，一般の取引者及び需要者になじみのある語と はいい難い。また，他の要素である「GLAY」，「グレイ」は，「灰色」を意味する英語ないし外来語として広く認識されているということができるものの，これと 「CHAMPAGNE」，「シャンパン」とを一体的に結合した「CHAMPAGNE GRAY」，「シャンパングレイ」については，原告ないし訴外会社の商品及び他社 の商品において色彩を示す表示として使用された例は認められるものの，色彩を表＼ 示する語としても，その他の意味を示す語としても，広く一般的に認識されている 語と認めるに足りる証拠はない。まして，これと「envie」，「アンヴィ」を一体 的に結合した「envie CHAMPAGNE GLAY」，「アンヴィ シャンパングレイ」 の語が広く一般的に認識されていると認めるに足りる証拠はない。 これらの事情を踏まえると，本件商標からは，「アンヴィ シャンパングレイ」 の称呼及び観念を生じるのみでなく，「シャンパン」の称呼及び「フランスのシャ ンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」との観念をも生じるということができ る。
(2) 前記各認定事実によれば，本件商標のうち「CHAMPAGNE」，「シャンパ ン」の部分は，フランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリング・ワイン （発泡性ぶどう酒）を意味する語であるところ，フランスにおいて，１９０８年 （明治４１年）には法律により「CHAMPAGNE」という名称が法律上指定され， その後，原産地統制名称法（１９３５年７月３０日付けデクレ）その他の法令により原産地統制名称として保護されていることが認められる。具体的には，公立行政 機関である原産地名称国立研究所（INAO）が定める生産区域，ぶどうの品種，生 産高，最低天然アルコール純度，栽培方法，醸造方法，蒸留方法に関する諸生産条 件を満たすぶどう酒のみがその名称として「CHAMPAGNE」（シャンパン）を使 用する権利を有することとして，シャンパーニュ地方産ワイン製品の品質につき厳 格な管理・統制が行われる一方でその生産者が保護されており，被告は，その製品 の専門的利益を防禦することをその任務とし，フランス国内及び国外において， 「CHAMPAGNE（シャンパン）」の原産地統制名称を保護する等の活動をしてい る。こうした被告をはじめとするシャンパーニュ地方のワイン生産者等の努力の結果，「CHAMPAGNE」，「シャンパン」の表示及びその対象であるシャンパーニ＼nュ地方産のスパークリング・ワインは，周知著名性を獲得，維持し，高い名声，信 用ないし評判が形成されている。 これらの事情に鑑みると，「CHAMPAGNE（シャンパン）」の表示及びその対＼n象であるシャンパーニュ地方産のスパークリング・ワインは，フランス及びフラン ス国民の文化的所産というべきものとなっており，重要性が極めて高いものである ことが認められる。 また，日本においても，遅くとも第二次世界大戦後，「CHAMPAGNE」（シャ ンパン）の表示につき，フランス国内法が尊重されている。＼n
(3) 以上のような本件商標の文字の構成，指定商品の内容，本件商標のうちの＼n「CHAMPAGNE」，「シャンパン」の文字がフランスにおいて有する意義や重要 性，日本における周知著名性等を総合的に考慮すると，本件商標をその指定商品に 使用することは，フランスのシャンパーニュ地方におけるぶどう酒製造業者の利益 を代表する被告のみならず，法令により「CHAMPAGNE（シャンパン）」の名声， 信用ないし評判を保護してきたフランス国民の国民感情を害し，日本とフランスと の友好関係にも好ましくない影響を及ぼしかねないものであり，国際信義に反し， 両国の公益を損なうおそれが高いといわざるを得ない。 したがって，本件商標は，商標法４条１項７号に該当するというべきである。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，「envie CHAMPAGNE GLAY」は原告ないし訴外会社が販売する コンタクトレンズブランド「envie」において「シャンパングレイ色」のカラーコ ンタクトレンズを示すものであり，「CHAMPAGNE」，「シャンパン」は色彩を 表示するものであり，これと色彩を示す「GLAY」，「グレイ」とが一体不可分で あることから，色彩以外の意味合いを想起することはないなどと主張する。 イ しかし，前記のとおり，「CHAMPAGNE GLAY」，「シャンパングレイ」 や「envie CHAMPAGNE GLAY」，「アンヴィ シャンパングレイ」が一体不可分のものと認識されているとはいえない。 また，「シャンパン」の語が色彩を意味する例があるといっても，「シャンパン 色（緑黄又は黄褐色）」（甲１７），「シャンパン色，淡黄［緑黄］色」・「シャ ンパン（色）の」（甲１８），「シャンパン色（緑黄色又は琥珀（こはく）色）」 （甲１９），「シャンパン色（緑黄又は黄褐色）」（甲２０），「シャンパン色の （淡い黄色）」（甲２１）とされ，色彩としての「シャンパン」に相当する色彩の 表現が「緑黄色」，「黄褐色」，「琥珀色」などと必ずしも一致していないことか＼nらもうかがわれるとおり，いずれもスパークリング・ワインとしてのシャンパンを 想起させることによって，いわば比喩的に「シャンパン」の語を用いて色彩を表現＼nしているものである。このことは，前記のとおり，本件商標が「シャンパン」の称 呼及び「シャンパーニュ地方産のスパークリング・ワイン」の観念を生じることを むしろ裏付けるものといえる。 その他，原告は他の商標との関係や米国での商標登録の実情などをるる指摘する けれども，いずれも本件と直接関係するものではない。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
(1)本件商標は，指定商品を「眼鏡，電子出版物，アプリケーションソフトウェ＼nア」として，別紙「本件商標」記載のとおり，「envie CHAMPAGNE GLAY」の 欧文字と「アンヴィ シャンパングレイ」の片仮名を上下二段に書してなるもので あ る と こ ろ ， こ の 欧 文 字 と 片 仮 名 と は ， 「 envie 」 と 「 ア ン ヴ ィ 」 ，「CHAMPAGNE」と「シャンパン」，「GLAY」と「グレイ」が，それぞれ対応 する関係にあることは，取引者及び需要者にとって容易に理解できる。 そして，前記認定に係る辞書，事典，雑誌，新聞等の記載内容及び掲載媒体等に 鑑みれば，本件商標のうち「CHAMPAGNE」及び「シャンパン」の表示は，「フ＼nランスのシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」を意味する語であって， 生産地域，製法，生産量など所定の条件を備えたぶどう酒にだけ使用できるフラン スの原産地統制名称であって，本件商標の登録査定時以前から，日本において，シ ャンパーニュ地方産スパークリング・ワインの名称としてにとどまらず，発泡性ぶ どう酒の代名詞のようなイメージを持たれるほどに取引者のみならず消費者に広く 認識され，多大な顧客吸引力を有する極めて著名な表示であったことが認められる。＼nしかも，商標法４条１項７号に当たるとされたとはいえ，「CHAMPAGNE（シャ ンパン）」の文字をその構成に含む商標や，これを模した商標が様々な指定商品又＼nは指定役務につき出願されたことに鑑みると，日本において，上記表示は，ぶどう＼n酒という商品分野に限られることなく，取引者及び需要者に対して高い顧客吸引力 を有するものであることがうかがわれる。 他方，本件商標を構成する他の要素のうち「envie」，「アンヴィ」は，フラン ス語で「羨望」を意味するとしても，一般の取引者及び需要者になじみのある語と はいい難い。また，他の要素である「GLAY」，「グレイ」は，「灰色」を意味する英語ないし外来語として広く認識されているということができるものの，これと 「CHAMPAGNE」，「シャンパン」とを一体的に結合した「CHAMPAGNE GRAY」，「シャンパングレイ」については，原告ないし訴外会社の商品及び他社 の商品において色彩を示す表示として使用された例は認められるものの，色彩を表＼ 示する語としても，その他の意味を示す語としても，広く一般的に認識されている 語と認めるに足りる証拠はない。まして，これと「envie」，「アンヴィ」を一体 的に結合した「envie CHAMPAGNE GLAY」，「アンヴィ シャンパングレイ」 の語が広く一般的に認識されていると認めるに足りる証拠はない。 これらの事情を踏まえると，本件商標からは，「アンヴィ シャンパングレイ」 の称呼及び観念を生じるのみでなく，「シャンパン」の称呼及び「フランスのシャ ンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」との観念をも生じるということができ る。
(2) 前記各認定事実によれば，本件商標のうち「CHAMPAGNE」，「シャンパ ン」の部分は，フランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリング・ワイン （発泡性ぶどう酒）を意味する語であるところ，フランスにおいて，１９０８年 （明治４１年）には法律により「CHAMPAGNE」という名称が法律上指定され， その後，原産地統制名称法（１９３５年７月３０日付けデクレ）その他の法令により原産地統制名称として保護されていることが認められる。具体的には，公立行政 機関である原産地名称国立研究所（INAO）が定める生産区域，ぶどうの品種，生 産高，最低天然アルコール純度，栽培方法，醸造方法，蒸留方法に関する諸生産条 件を満たすぶどう酒のみがその名称として「CHAMPAGNE」（シャンパン）を使 用する権利を有することとして，シャンパーニュ地方産ワイン製品の品質につき厳 格な管理・統制が行われる一方でその生産者が保護されており，被告は，その製品 の専門的利益を防禦することをその任務とし，フランス国内及び国外において， 「CHAMPAGNE（シャンパン）」の原産地統制名称を保護する等の活動をしてい る。こうした被告をはじめとするシャンパーニュ地方のワイン生産者等の努力の結果，「CHAMPAGNE」，「シャンパン」の表示及びその対象であるシャンパーニ＼nュ地方産のスパークリング・ワインは，周知著名性を獲得，維持し，高い名声，信 用ないし評判が形成されている。 これらの事情に鑑みると，「CHAMPAGNE（シャンパン）」の表示及びその対＼n象であるシャンパーニュ地方産のスパークリング・ワインは，フランス及びフラン ス国民の文化的所産というべきものとなっており，重要性が極めて高いものである ことが認められる。 また，日本においても，遅くとも第二次世界大戦後，「CHAMPAGNE」（シャ ンパン）の表示につき，フランス国内法が尊重されている。＼n
(3) 以上のような本件商標の文字の構成，指定商品の内容，本件商標のうちの＼n「CHAMPAGNE」，「シャンパン」の文字がフランスにおいて有する意義や重要 性，日本における周知著名性等を総合的に考慮すると，本件商標をその指定商品に 使用することは，フランスのシャンパーニュ地方におけるぶどう酒製造業者の利益 を代表する被告のみならず，法令により「CHAMPAGNE（シャンパン）」の名声， 信用ないし評判を保護してきたフランス国民の国民感情を害し，日本とフランスと の友好関係にも好ましくない影響を及ぼしかねないものであり，国際信義に反し， 両国の公益を損なうおそれが高いといわざるを得ない。 したがって，本件商標は，商標法４条１項７号に該当するというべきである。
(4) 原告の主張について
ア 原告は，「envie CHAMPAGNE GLAY」は原告ないし訴外会社が販売する コンタクトレンズブランド「envie」において「シャンパングレイ色」のカラーコ ンタクトレンズを示すものであり，「CHAMPAGNE」，「シャンパン」は色彩を 表示するものであり，これと色彩を示す「GLAY」，「グレイ」とが一体不可分で あることから，色彩以外の意味合いを想起することはないなどと主張する。 イ しかし，前記のとおり，「CHAMPAGNE GLAY」，「シャンパングレイ」 や「envie CHAMPAGNE GLAY」，「アンヴィ シャンパングレイ」が一体不可分のものと認識されているとはいえない。 また，「シャンパン」の語が色彩を意味する例があるといっても，「シャンパン 色（緑黄又は黄褐色）」（甲１７），「シャンパン色，淡黄［緑黄］色」・「シャ ンパン（色）の」（甲１８），「シャンパン色（緑黄色又は琥珀（こはく）色）」 （甲１９），「シャンパン色（緑黄又は黄褐色）」（甲２０），「シャンパン色の （淡い黄色）」（甲２１）とされ，色彩としての「シャンパン」に相当する色彩の 表現が「緑黄色」，「黄褐色」，「琥珀色」などと必ずしも一致していないことか＼nらもうかがわれるとおり，いずれもスパークリング・ワインとしてのシャンパンを 想起させることによって，いわば比喩的に「シャンパン」の語を用いて色彩を表現＼nしているものである。このことは，前記のとおり，本件商標が「シャンパン」の称 呼及び「シャンパーニュ地方産のスパークリング・ワイン」の観念を生じることを むしろ裏付けるものといえる。 その他，原告は他の商標との関係や米国での商標登録の実情などをるる指摘する けれども，いずれも本件と直接関係するものではない。 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。
関連カテゴリー
>> 商４条1項各号
>> ピックアップ対象
2019.02.14
平成30(行ケ)10048 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年2月6日 知的財産高等裁判所
動機付けがなく、むしろ阻害要因があるとして、無効理由なしとした審決が維持されました。
(4) 相違点３の容易想到性について
ア 前記認定に係る各文献の記載によれば，まず，甲９の軸受保持部材２８は， 鍔部及び係止爪と類似する構成であるフランジ３４と突起３２とを有するものの，＼n当該軸受保持部材２８は，回転するカッター軸３８を回転自在に支持するものでは なく，オイルシール４０と，ころがり軸受であるオイルレスベアリング４２とを支 持するものであり，軸受け部材に相当するものではない。 他方，甲５〜８，１０〜１６及び１８は，いずれも，軸受け部材に関する技術が 記載されたものと認められるところ，弾性変形可能な係止爪が外周に突出し，基端＼n側に鍔部を有し，また，係止爪は先端側に向かうほど当該軸受け部材における軸の 回転中心との距離が短くなる斜面を有している軸受け部材を，固定された板状体に 対して装着し，当該板状体に設けられた穴に軸を回転自在に支承するものである点 で共通するものの，固定された板状体以外の部材に装着することについての記載や 示唆はない。 また，甲１７においては，軸受Ａが装着されるボス(6)自体は板状体ではないもの の，ボス(6)は板状のベース(5)に固定されたものであり，軸受Ａのフランジ板(1)と爪 片(4)の係合突起（４ａ）との間にのみボス(6)が配置されるものである。そうすると， 甲１７と甲５〜８，１０〜１６及び１８とは，直接に装着する対象そのものが板状 体であるか否かという点で違いはあるものの，いずれも装着される部材は板状体又 は板状のものに固定された部材であり，これをフランジと爪片との間で狭持するよ うにして固定する軸受け部材である点で共通するといえる。 以上を踏まえると，甲５〜８及び１０〜１８により，「固定された板状体の穴に軸を回転自在に支承する，滑り軸受けである軸受け部材において，弾性変形可能な＼n係止爪が外周に突出しており，基端側に鍔部を有しており，同係止爪は先端側に向 かうほど軸受け部材における軸の回転中心との距離が短くなる斜面を有している軸 受け部材。」を周知技術として認定することができる。これは，本件審決認定に係 る周知軸受け部材に相当する。なお，甲５〜１８の全ての文献から，軸受け部材に 関する周知技術というべき共通の技術事項を認めることはできない。
イ また，その余の文献の記載を見ても，まず，甲２〜４は，いずれもＹ字形を なし，二股に分かれた部分の先端付近に一対の回転体を設けて構成される美容器に＼nおいて，回転体が非貫通状態で軸に支持されることを開示するものの，当該回転体 の支持構造として，本件発明１のような「係止爪」及び「段差部」を用いるものではない。＼n次に，甲１９の１のマッサージローラーは，その内装面に周囲を巡る凹部を備え， 「段差部」に類似する構成を有するものといい得るものの，マッサージローラー自＼n体が弾性材料より構成されることにより，鞘の外装面の周囲を巡る隆起との間でス＼nナップ結合をすることができるようにしたものである点で，本件発明１とは異なる。 他方，甲２０の１のプラグ２００は，フランジ２０１及びラッチアーム２０４に 突起２０５を有する点で，本件発明１の軸受け部材に類似する構成を有するものと＼nいい得るものの，プラグ２００は，２つのモジュールを固定するものであって，支 持軸に設けられる軸受け部材として機能するものではない。加えて，プラグ２００＼nは，モジュール１４０の貫通した孔からロックピン２４０を挿入することにより， プラグ２００のラッチアーム２０４がモジュールの開口のラッチ凹部から離脱する のを防止するものであるから，非貫通状態の回転体を支持するために用いることを 前提としないことは明らかである。 そうすると，軸受け部材を用いて軸に対して非貫通状態の回転体を支持する際に， 回転体の内面に段差部を設けるとともに，軸受け部材には当該段差部に係止する係 合爪を用いる構成が開示されていることを認めるに足りる証拠はない。＼n
ウ そもそも引用発明１は，ベアリング１２及びＬ型ベアリング１３という２つ の軸受け部材を用いることによって，ローラー４を回転自在に支承するものであるところ，これを１つの軸受け部材に置き換えることが可能であることを記載ないし＼n示唆する証拠は見当たらない。 また，仮に引用発明１のベアリング１２及びＬ型ベアリング１３を１つの軸受け 部材に置き換えることが可能であったとしても，引用発明１のローラー４は，顔面＼nに接触させて回転させるものであり，その長手方向と直交する方向に荷重がかかる ことは明らかであるところ，１つの軸受け部材に置き換えてしまうと，ローラーを その根元の部分でのみ支承することとなってしまい，ローラーを安定して回転させ ることが困難となることは容易に推察される。 そうすると，引用発明１のベアリング１２及びＬ型ベアリング１３を１つの軸受 け部材に置き換える動機付けはなく，むしろ阻害要因が存するといえる。
エ 以上より，引用発明１に甲２〜２０の１記載の事項を適用することによって， 相違点３に係る本件発明１の構成を採用することは，当業者にとって容易に想到し＼n得ることとはいえない。
オ 原告の主張について
(ア) 原告は，甲５〜１８記載の事項を引用発明１に適用することが容易である ことを理由として無効理由の主張を行っているのではなく，これらの文献から共通して抽出される構成が周知の軸受け部材であるとし，これを引用発明１に適用する＼nことが容易であったと主張しているにもかかわらず，本件審決は，各文献記載の事 項を個別に判断しており，その判断手法に誤りがあるなどと主張する。 しかし，甲５〜１８の全ての文献から軸受け部材に関する周知技術というべき共 通の技術事項を見出すことはできないことは，前記のとおりである。本件審決は， その記載を通じて見れば，そのような理解を前提とした上で，個々の証拠における 軸受け部材を引用発明１に適用できるかを検討したものと理解されるのであり，そ の判断手法に違法があるものとはいえない。
(イ) 原告は，本件審決による周知軸受け部材の認定には誤りがある旨主張する けれども，この点に関する本件審決の判断に誤りがないことは前記のとおりである。
(ウ) 原告は，本件審決につき，実施可能要件適合性の判断においては甲５〜１＼n８の記載を参酌し，板状体ではない回転体に使用する軸受け部材に係る係止片を弾 性変形させる場合に所定のクリアランスを設けることは技術常識であると認定する 一方で，進歩性の判断においては，甲５〜１８の周知技術の認定として，これが技 術常識でないことを前提として判断しており，その認定・判断に矛盾があるなどと 主張する。 この点に関する原告の主張の趣旨は，やや判然としないが，そもそも，本件審決 は，実施可能要件適合性の判断の際，「係止爪を弾性変形させるために所定のクリ＼nアランスを設けること」を技術常識として認定するにあたり，甲５〜１８を参酌し たものではない。また，上記技術常識が認められるか否かと，甲５〜１８の記載か ら原告主張に係る周知軸受け部材を認定し得るか否かとは，直接的な関係はない。 すなわち，「固定された板状体の穴に軸を回転自在に支承する，滑り軸受けである 軸受け部材において，弾性変形可能な係止爪が外周に突出しており，基端側に鍔部＼nを有しており，同係止爪は先端側に向かうほど軸受け部材における軸の回転中心と の距離が短くなる斜面を有している軸受け部材」（本件審決認定に係る周知軸受け 部材）において，「固定された板状体の穴に軸を回転自在に支承する」ことは，係 止爪が弾性変形するためのクリアランスを設けることを前提とするか否かとは直接 的な関係がないことから，仮に係止爪が弾性変形するためのクリアランスを有する ことが技術常識であることを前提としても，その認定が異なることはない。
(エ) その他原告がるる指摘する点を考慮しても，この点に関する原告の主張は 採用できない。
(5)小括
以上のとおり，少なくとも，引用発明１に甲２〜２０の１記載の事項を適用する ことによって，相違点３に係る本件発明１の構成を採用することは，当業者にとっ＼nて容易に想到し得たものとはいえない。そうである以上，その余の点を論ずるまで もなく，本件発明１を容易に発明することができたとはいえない。
(4) 相違点３の容易想到性について
ア 前記認定に係る各文献の記載によれば，まず，甲９の軸受保持部材２８は， 鍔部及び係止爪と類似する構成であるフランジ３４と突起３２とを有するものの，＼n当該軸受保持部材２８は，回転するカッター軸３８を回転自在に支持するものでは なく，オイルシール４０と，ころがり軸受であるオイルレスベアリング４２とを支 持するものであり，軸受け部材に相当するものではない。 他方，甲５〜８，１０〜１６及び１８は，いずれも，軸受け部材に関する技術が 記載されたものと認められるところ，弾性変形可能な係止爪が外周に突出し，基端＼n側に鍔部を有し，また，係止爪は先端側に向かうほど当該軸受け部材における軸の 回転中心との距離が短くなる斜面を有している軸受け部材を，固定された板状体に 対して装着し，当該板状体に設けられた穴に軸を回転自在に支承するものである点 で共通するものの，固定された板状体以外の部材に装着することについての記載や 示唆はない。 また，甲１７においては，軸受Ａが装着されるボス(6)自体は板状体ではないもの の，ボス(6)は板状のベース(5)に固定されたものであり，軸受Ａのフランジ板(1)と爪 片(4)の係合突起（４ａ）との間にのみボス(6)が配置されるものである。そうすると， 甲１７と甲５〜８，１０〜１６及び１８とは，直接に装着する対象そのものが板状 体であるか否かという点で違いはあるものの，いずれも装着される部材は板状体又 は板状のものに固定された部材であり，これをフランジと爪片との間で狭持するよ うにして固定する軸受け部材である点で共通するといえる。 以上を踏まえると，甲５〜８及び１０〜１８により，「固定された板状体の穴に軸を回転自在に支承する，滑り軸受けである軸受け部材において，弾性変形可能な＼n係止爪が外周に突出しており，基端側に鍔部を有しており，同係止爪は先端側に向 かうほど軸受け部材における軸の回転中心との距離が短くなる斜面を有している軸 受け部材。」を周知技術として認定することができる。これは，本件審決認定に係 る周知軸受け部材に相当する。なお，甲５〜１８の全ての文献から，軸受け部材に 関する周知技術というべき共通の技術事項を認めることはできない。
イ また，その余の文献の記載を見ても，まず，甲２〜４は，いずれもＹ字形を なし，二股に分かれた部分の先端付近に一対の回転体を設けて構成される美容器に＼nおいて，回転体が非貫通状態で軸に支持されることを開示するものの，当該回転体 の支持構造として，本件発明１のような「係止爪」及び「段差部」を用いるものではない。＼n次に，甲１９の１のマッサージローラーは，その内装面に周囲を巡る凹部を備え， 「段差部」に類似する構成を有するものといい得るものの，マッサージローラー自＼n体が弾性材料より構成されることにより，鞘の外装面の周囲を巡る隆起との間でス＼nナップ結合をすることができるようにしたものである点で，本件発明１とは異なる。 他方，甲２０の１のプラグ２００は，フランジ２０１及びラッチアーム２０４に 突起２０５を有する点で，本件発明１の軸受け部材に類似する構成を有するものと＼nいい得るものの，プラグ２００は，２つのモジュールを固定するものであって，支 持軸に設けられる軸受け部材として機能するものではない。加えて，プラグ２００＼nは，モジュール１４０の貫通した孔からロックピン２４０を挿入することにより， プラグ２００のラッチアーム２０４がモジュールの開口のラッチ凹部から離脱する のを防止するものであるから，非貫通状態の回転体を支持するために用いることを 前提としないことは明らかである。 そうすると，軸受け部材を用いて軸に対して非貫通状態の回転体を支持する際に， 回転体の内面に段差部を設けるとともに，軸受け部材には当該段差部に係止する係 合爪を用いる構成が開示されていることを認めるに足りる証拠はない。＼n
ウ そもそも引用発明１は，ベアリング１２及びＬ型ベアリング１３という２つ の軸受け部材を用いることによって，ローラー４を回転自在に支承するものであるところ，これを１つの軸受け部材に置き換えることが可能であることを記載ないし＼n示唆する証拠は見当たらない。 また，仮に引用発明１のベアリング１２及びＬ型ベアリング１３を１つの軸受け 部材に置き換えることが可能であったとしても，引用発明１のローラー４は，顔面＼nに接触させて回転させるものであり，その長手方向と直交する方向に荷重がかかる ことは明らかであるところ，１つの軸受け部材に置き換えてしまうと，ローラーを その根元の部分でのみ支承することとなってしまい，ローラーを安定して回転させ ることが困難となることは容易に推察される。 そうすると，引用発明１のベアリング１２及びＬ型ベアリング１３を１つの軸受 け部材に置き換える動機付けはなく，むしろ阻害要因が存するといえる。
エ 以上より，引用発明１に甲２〜２０の１記載の事項を適用することによって， 相違点３に係る本件発明１の構成を採用することは，当業者にとって容易に想到し＼n得ることとはいえない。
オ 原告の主張について
(ア) 原告は，甲５〜１８記載の事項を引用発明１に適用することが容易である ことを理由として無効理由の主張を行っているのではなく，これらの文献から共通して抽出される構成が周知の軸受け部材であるとし，これを引用発明１に適用する＼nことが容易であったと主張しているにもかかわらず，本件審決は，各文献記載の事 項を個別に判断しており，その判断手法に誤りがあるなどと主張する。 しかし，甲５〜１８の全ての文献から軸受け部材に関する周知技術というべき共 通の技術事項を見出すことはできないことは，前記のとおりである。本件審決は， その記載を通じて見れば，そのような理解を前提とした上で，個々の証拠における 軸受け部材を引用発明１に適用できるかを検討したものと理解されるのであり，そ の判断手法に違法があるものとはいえない。
(イ) 原告は，本件審決による周知軸受け部材の認定には誤りがある旨主張する けれども，この点に関する本件審決の判断に誤りがないことは前記のとおりである。
(ウ) 原告は，本件審決につき，実施可能要件適合性の判断においては甲５〜１＼n８の記載を参酌し，板状体ではない回転体に使用する軸受け部材に係る係止片を弾 性変形させる場合に所定のクリアランスを設けることは技術常識であると認定する 一方で，進歩性の判断においては，甲５〜１８の周知技術の認定として，これが技 術常識でないことを前提として判断しており，その認定・判断に矛盾があるなどと 主張する。 この点に関する原告の主張の趣旨は，やや判然としないが，そもそも，本件審決 は，実施可能要件適合性の判断の際，「係止爪を弾性変形させるために所定のクリ＼nアランスを設けること」を技術常識として認定するにあたり，甲５〜１８を参酌し たものではない。また，上記技術常識が認められるか否かと，甲５〜１８の記載か ら原告主張に係る周知軸受け部材を認定し得るか否かとは，直接的な関係はない。 すなわち，「固定された板状体の穴に軸を回転自在に支承する，滑り軸受けである 軸受け部材において，弾性変形可能な係止爪が外周に突出しており，基端側に鍔部＼nを有しており，同係止爪は先端側に向かうほど軸受け部材における軸の回転中心と の距離が短くなる斜面を有している軸受け部材」（本件審決認定に係る周知軸受け 部材）において，「固定された板状体の穴に軸を回転自在に支承する」ことは，係 止爪が弾性変形するためのクリアランスを設けることを前提とするか否かとは直接 的な関係がないことから，仮に係止爪が弾性変形するためのクリアランスを有する ことが技術常識であることを前提としても，その認定が異なることはない。
(エ) その他原告がるる指摘する点を考慮しても，この点に関する原告の主張は 採用できない。
(5)小括
以上のとおり，少なくとも，引用発明１に甲２〜２０の１記載の事項を適用する ことによって，相違点３に係る本件発明１の構成を採用することは，当業者にとっ＼nて容易に想到し得たものとはいえない。そうである以上，その余の点を論ずるまで もなく，本件発明１を容易に発明することができたとはいえない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 動機付け
>> 阻害要因
>> ピックアップ対象
2019.02.14
平成30(ネ)10033 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成31年1月31日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
大阪高裁は無効理由ありとして、1審の判断を取り消しました。1審では時期に後れた主張とされた無効主張も却下されませんでした。
１ 争点３−４（乙６４の１を主引用例とする進歩性欠如の無効理由の有無）に ついて
(1) 時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて＼n
被控訴人は，控訴人が当審において追加主張した乙６４の１を主引用例と する進歩性欠如（争点３−４）を無効理由とする特許法１０４条の３第１項 の規定に基づく無効の抗弁（以下「本件無効の抗弁」という。）について， 民事訴訟法１５７条１項に基づき，時機に後れた攻撃防御方法に当たるもの として却下することを求める申立てをしたので，以下において判断する。＼n
ア 前記第２の１（前提事実等）の(6)及び一件記録によれば，以下の事実が認められる。
(ア) 控訴人は，平成２７年４月１７日の原審第４回弁論準備手続期日に おいて，被告準備書面(2)に基づき，実施可能要件違反の無効理由（争点＼n３−１）による無効の抗弁の主張をし，同年９月１４日の原審第７回弁 論準備手続期日において，被告準備書面(5)に基づき，明確性要件違反（争 点３−２）の無効理由による無効の抗弁の主張をした。 その後，原審の受命裁判官は，同年１０月２７日の第８回弁論準備手 続期日において，本件の侵害論の審理を終了し，損害論の審理を進める と述べた上で，控訴人に対し，被控訴人の損害主張に対し具体的に認否 反論し，必要な書面を提出するよう求めた。
(イ) 控訴人は，平成２８年５月１９日，本件発明１，２，６及び８につ いての本件特許を無効にすることを求める別件無効審判を請求した。 同年１２月１３日の原審第１２回弁論準備手続期日において，控訴人 は，被告準備書面(10)に基づき，別件無効審判と同一の無効理由(サポー ト要件違反（争点３−３）の無効理由及び本件無効の抗弁に係る無効理 由を含む。）による無効の抗弁を追加して主張したのに対し，被控訴人 は，同期日において，上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下 することを求める申立てをした。原審の受命裁判官は，被控訴人の上記＼n申立てを容れて，控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。＼n
(ウ) 特許庁は，平成２９年１２月１５日，本件訂正後の請求項１，６及 び８に係る発明についての本件特許には，サポート要件違反（争点３− ３）の無効理由及び本件無効の抗弁に係る無効理由が存在するとして， 上記特許を無効とする別件審決をした。 同月２０日の原審第１８回弁論準備手続期日において，控訴人は，被 告準備書面(15)に基づき，別件審決が認めたサポート要件違反の無効理 由及び本件無効の抗弁に係る無効理由による無効の抗弁を再度追加して 主張したのに対し，被控訴人は，上記主張は時機に後れた攻撃防御方法 として却下することを求める申立てをした。原審の受命裁判官は，被控訴人の上記申＼立てを容れて，控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。 原審は，同日，原審第２回口頭弁論期日において，本件訴訟の口頭弁 論を終結した後，平成３０年３月２２日，被控訴人の請求を一部認容す る原判決を言い渡した。 この間の同年１月２０日，被控訴人は，別件審決の取消しを求める別 件審決取消訴訟を提起した。
(エ) 控訴人は，平成３０年４月９日，本件控訴を提起した。控訴人は， 同年６月５日付けの控訴理由書において，被告準備書面(10)及び(15)を 引用して，サポート要件違反(争点３−３）の無効理由による無効の抗弁 及び本件無効の抗弁を記載した。 同年７月２４日の当審第１回弁論準備手続期日において，控訴人は， 控訴理由書に基づき，本件無効の抗弁を主張し，被控訴人は，控訴答弁 書に基づき，上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下すること を求める申立てをした。＼n同年１０月１５日の当審第２回弁論準備手続期日において，控訴人は， 同年８月３１日付けの控訴人準備書面(1)及び同年９月１４日付けの控 訴人準備書面(2)に基づき，本件無効の抗弁の主張を補足し，被控訴人は， 同年１０月１日付けの被控訴人第１準備書面に基づき，本件無効の抗弁に対する反論及び訂正の再抗弁を主張した。 その後，当裁判所は，同年１２月１０日の第１回口頭弁論期日におい て，本件口頭弁論を終結した。
イ 前記アの認定事実によれば，控訴人の当審における本件無効の抗弁の主 張は，原審において侵害論の審理を終了し，損害論の審理に入った段階で 提出されたため，時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張と同旨 のものであるが，控訴人は，原審口頭弁論終結前に本件無効の抗弁に係る 無効理由の存在等を認めて本件特許を無効とする旨の別件審決がされた のを受けて，当審において再度提出したものであること，控訴人は，控訴 理由書に本件無効の抗弁を記載し，当審の審理の当初から本件無効の抗弁 を主張していたことが認められるから，当審における控訴人による本件無 効の抗弁の主張の提出が時機に後れたものということはできない。また，当審の審理の経過に照らすと，控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出 により，訴訟の完結を遅延させることとなるとは認められない。 したがって，当審における控訴人による本件無効の抗弁の主張を時機に 後れた攻撃防御方法として却下することはしない。
(2) 本件明細書の記載事項等について
ア 本件発明１，２及び６の特許請求の範囲（請求項１，２及び６）の記載 は，前記第２の１（前提事実等）の(2)のとおりである。
・・・
前記ａの記載事項によれば，乙６４の２には，押しボタン式バルブ の下側で不燃性液体の上側の位置に，通気性を有する「連続気泡状パ ッキング」を挿入した，不燃性液化ガスを充填した噴射口を有する「噴 気式清掃機」の記載があり，その「連続気泡状パッキング」は，缶体 を逆さまにして使用しても不燃性液体がバルブ側の空間に漏れて液体 のまま噴出することを防止するためのものであることの記載があるこ とが認められる。 そして，乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」は，連続気泡 を有する多孔質体であり，図２（別紙３）から円筒状の缶体内に挿入 された円板状の形状であることを理解できるから，「円板状多孔質 体」として，本件発明１の「通気性蓋状部材」に該当するものと認め るのが相当である。
(イ) 乙６４の１には，スプレー缶を倒立状態で使用した場合や缶を倒立 状態で保管する場合に液漏れの原因となり，可燃性液化ガスの液漏れに より火炎が発生するおそれがあるため，吸収性能・保液性に優れた吸収＼n体を提供することが課題であること（【０００４】，【００５４】）の 記載がある。 一方で，乙６４の２には，乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」 は，缶体を逆さまにして使用しても不燃性液体がバルブ側の空間に漏れ て液体のまま噴出することを防止するためのものであることの記載があ ることは，前記(ア)ｂのとおりである。 そうすると，乙６４の１及び乙６４の２に接した当業者は，乙６４の １の第１発明において，スプレー缶を倒立状態で使用した場合の吸収体 に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防止を確実にするために，乙６ ４の１の第１発明に乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」の構成＼nを適用する動機付けがあるものと認められる。 また，乙６４の１の「具体的には，スプレー缶形状に合わせて，その 内径に適した大きさの円筒状の成形体とすると，充填が容易にできる上， 使用中も安定してスプレー缶内に保持することができる。」（【００３ ２】）との記載から，スプレー缶の使用中に吸収体を安定して保持する 必要性があることを理解できる。 以上によれば，当業者は，スプレー缶を倒立状態で使用した場合の吸 収体に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防止を確実にし，吸収体を 安定して保持するために，乙６４の１の第１発明において，乙６４の２ の連続気泡状パッキングを適用する際に，乙６４の２記載の連続気泡状 パッキングの構成のものを吸収体の表＼面に密接に配置し，相違点２に係 る本件発明１の構成を容易に想到することができたものと認められる。＼n
(ウ) これに対し被控訴人は，乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング４」は，バルブ２の下側に空間を形成するため缶体１に固定されている 必要があるため，肩部からバルブ側に押し込むように固定され（図２）， バルブ２側に十分大きい空間が形成されないので，倒立状態では，比重＼nの重い液体が下側（バルブ２側）へ移動し，バルブ側の空間に容易に液 が漏れることになって，倒立状態のまま噴射を継続することができない こと，乙６４の２には，図２以外に，「連続気泡状パッキング４」の充 填状態について具体的に説明する記載はないことからすると，乙６４の １の第１発明に乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」を組み合わ せる動機付けはないし，また，乙６４の１の第１発明に乙６４の２記載 の「連続気泡状パッキング」を組み合わせたとしても，本件発明１の通 気性蓋状部材の構成に至ることはない旨主張する。＼nしかしながら，乙６４の１の第１発明において，スプレー缶を倒立状 態で使用した場合の吸収体に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防 止を確実にするために，乙６４の１の第１発明に乙６４の２記載の「連 続気泡状パッキング」の構成を適用する動機付けがあることは，前記＼n(イ)のとおりである。 また，乙６４の２には，連続気泡状パッキングが図２で示された位置 に配置することが不可欠である旨の記載はなく，連続気泡状パッキング の具体的な設置方法及び設置場所は，当業者が適宜決定すべき事項であると認められる。 さらに，乙６４の２の【００１２】の「連続気泡状パッキング４を挿 入し，たとえ缶体１を逆さまにして使用しても不燃性液体３が液体のま ま噴出することなく，ガスの整流性が良くなる。」との記載に照らすと， 乙６４の２の「噴気式清掃機」が連続気泡状パッキングを挿入したため に倒立状態のまま噴射を継続することができないものと理解すること はできない。 したがって，被控訴人の上記主張は，採用することができない。
・・・
(7) まとめ
以上のとおり，本件発明１，２及び６は，乙６４の１の第１発明及び乙６ ４の２記載の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた ものと認められ，進歩性を欠くものであるから，本件特許には，特許法２９ 条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があり，特許無効審判 により無効とされるべきものと認められる。
２ 争点３−５（訂正の再抗弁の成否）（本件発明１及び６に関し）について
被控訴人は，本件訂正により，訂正前の請求項１及び６（本件発明１及び６） の無効理由は解消され，かつ，被告製品は，本件訂正発明１及び６の技術的範 囲に属するから，被控訴人は，控訴人に対し，本件特許権を行使することがで きる旨主張する。 そこで検討するに，本件訂正発明１（本件訂正後の請求項１）は，灰分含有 量を「１重量％以上１２重量％未満」とするものであり，本件発明２と同一の 構成であるところ，前記１(5)のとおり，本件発明２は，乙６４の１の第１発明 及び乙６４の２の技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることがで きたものと認められるから，本件発明１の無効理由は，本件訂正により解消されるものとはいえない。 また，前記１(6)で説示したのと同様の理由により，本件発明６の無効理由は， 本件訂正により，解消されるものとはいえない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被控訴人の上記主張 は理由がない。
３ 結論
以上によれば，本件発明１，２及び６は，進歩性を欠くものであり，本件特 許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があ り，特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，被控訴人は， 同法１０４条の３第１項の規定により，控訴人に対し，本件特許権を行使する ことはできない。
１ 争点３−４（乙６４の１を主引用例とする進歩性欠如の無効理由の有無）に ついて
(1) 時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて＼n
被控訴人は，控訴人が当審において追加主張した乙６４の１を主引用例と する進歩性欠如（争点３−４）を無効理由とする特許法１０４条の３第１項 の規定に基づく無効の抗弁（以下「本件無効の抗弁」という。）について， 民事訴訟法１５７条１項に基づき，時機に後れた攻撃防御方法に当たるもの として却下することを求める申立てをしたので，以下において判断する。＼n
ア 前記第２の１（前提事実等）の(6)及び一件記録によれば，以下の事実が認められる。
(ア) 控訴人は，平成２７年４月１７日の原審第４回弁論準備手続期日に おいて，被告準備書面(2)に基づき，実施可能要件違反の無効理由（争点＼n３−１）による無効の抗弁の主張をし，同年９月１４日の原審第７回弁 論準備手続期日において，被告準備書面(5)に基づき，明確性要件違反（争 点３−２）の無効理由による無効の抗弁の主張をした。 その後，原審の受命裁判官は，同年１０月２７日の第８回弁論準備手 続期日において，本件の侵害論の審理を終了し，損害論の審理を進める と述べた上で，控訴人に対し，被控訴人の損害主張に対し具体的に認否 反論し，必要な書面を提出するよう求めた。
(イ) 控訴人は，平成２８年５月１９日，本件発明１，２，６及び８につ いての本件特許を無効にすることを求める別件無効審判を請求した。 同年１２月１３日の原審第１２回弁論準備手続期日において，控訴人 は，被告準備書面(10)に基づき，別件無効審判と同一の無効理由(サポー ト要件違反（争点３−３）の無効理由及び本件無効の抗弁に係る無効理 由を含む。）による無効の抗弁を追加して主張したのに対し，被控訴人 は，同期日において，上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下 することを求める申立てをした。原審の受命裁判官は，被控訴人の上記＼n申立てを容れて，控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。＼n
(ウ) 特許庁は，平成２９年１２月１５日，本件訂正後の請求項１，６及 び８に係る発明についての本件特許には，サポート要件違反（争点３− ３）の無効理由及び本件無効の抗弁に係る無効理由が存在するとして， 上記特許を無効とする別件審決をした。 同月２０日の原審第１８回弁論準備手続期日において，控訴人は，被 告準備書面(15)に基づき，別件審決が認めたサポート要件違反の無効理 由及び本件無効の抗弁に係る無効理由による無効の抗弁を再度追加して 主張したのに対し，被控訴人は，上記主張は時機に後れた攻撃防御方法 として却下することを求める申立てをした。原審の受命裁判官は，被控訴人の上記申＼立てを容れて，控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。 原審は，同日，原審第２回口頭弁論期日において，本件訴訟の口頭弁 論を終結した後，平成３０年３月２２日，被控訴人の請求を一部認容す る原判決を言い渡した。 この間の同年１月２０日，被控訴人は，別件審決の取消しを求める別 件審決取消訴訟を提起した。
(エ) 控訴人は，平成３０年４月９日，本件控訴を提起した。控訴人は， 同年６月５日付けの控訴理由書において，被告準備書面(10)及び(15)を 引用して，サポート要件違反(争点３−３）の無効理由による無効の抗弁 及び本件無効の抗弁を記載した。 同年７月２４日の当審第１回弁論準備手続期日において，控訴人は， 控訴理由書に基づき，本件無効の抗弁を主張し，被控訴人は，控訴答弁 書に基づき，上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下すること を求める申立てをした。＼n同年１０月１５日の当審第２回弁論準備手続期日において，控訴人は， 同年８月３１日付けの控訴人準備書面(1)及び同年９月１４日付けの控 訴人準備書面(2)に基づき，本件無効の抗弁の主張を補足し，被控訴人は， 同年１０月１日付けの被控訴人第１準備書面に基づき，本件無効の抗弁に対する反論及び訂正の再抗弁を主張した。 その後，当裁判所は，同年１２月１０日の第１回口頭弁論期日におい て，本件口頭弁論を終結した。
イ 前記アの認定事実によれば，控訴人の当審における本件無効の抗弁の主 張は，原審において侵害論の審理を終了し，損害論の審理に入った段階で 提出されたため，時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張と同旨 のものであるが，控訴人は，原審口頭弁論終結前に本件無効の抗弁に係る 無効理由の存在等を認めて本件特許を無効とする旨の別件審決がされた のを受けて，当審において再度提出したものであること，控訴人は，控訴 理由書に本件無効の抗弁を記載し，当審の審理の当初から本件無効の抗弁 を主張していたことが認められるから，当審における控訴人による本件無 効の抗弁の主張の提出が時機に後れたものということはできない。また，当審の審理の経過に照らすと，控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出 により，訴訟の完結を遅延させることとなるとは認められない。 したがって，当審における控訴人による本件無効の抗弁の主張を時機に 後れた攻撃防御方法として却下することはしない。
(2) 本件明細書の記載事項等について
ア 本件発明１，２及び６の特許請求の範囲（請求項１，２及び６）の記載 は，前記第２の１（前提事実等）の(2)のとおりである。
・・・
前記ａの記載事項によれば，乙６４の２には，押しボタン式バルブ の下側で不燃性液体の上側の位置に，通気性を有する「連続気泡状パ ッキング」を挿入した，不燃性液化ガスを充填した噴射口を有する「噴 気式清掃機」の記載があり，その「連続気泡状パッキング」は，缶体 を逆さまにして使用しても不燃性液体がバルブ側の空間に漏れて液体 のまま噴出することを防止するためのものであることの記載があるこ とが認められる。 そして，乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」は，連続気泡 を有する多孔質体であり，図２（別紙３）から円筒状の缶体内に挿入 された円板状の形状であることを理解できるから，「円板状多孔質 体」として，本件発明１の「通気性蓋状部材」に該当するものと認め るのが相当である。
(イ) 乙６４の１には，スプレー缶を倒立状態で使用した場合や缶を倒立 状態で保管する場合に液漏れの原因となり，可燃性液化ガスの液漏れに より火炎が発生するおそれがあるため，吸収性能・保液性に優れた吸収＼n体を提供することが課題であること（【０００４】，【００５４】）の 記載がある。 一方で，乙６４の２には，乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」 は，缶体を逆さまにして使用しても不燃性液体がバルブ側の空間に漏れ て液体のまま噴出することを防止するためのものであることの記載があ ることは，前記(ア)ｂのとおりである。 そうすると，乙６４の１及び乙６４の２に接した当業者は，乙６４の １の第１発明において，スプレー缶を倒立状態で使用した場合の吸収体 に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防止を確実にするために，乙６ ４の１の第１発明に乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」の構成＼nを適用する動機付けがあるものと認められる。 また，乙６４の１の「具体的には，スプレー缶形状に合わせて，その 内径に適した大きさの円筒状の成形体とすると，充填が容易にできる上， 使用中も安定してスプレー缶内に保持することができる。」（【００３ ２】）との記載から，スプレー缶の使用中に吸収体を安定して保持する 必要性があることを理解できる。 以上によれば，当業者は，スプレー缶を倒立状態で使用した場合の吸 収体に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防止を確実にし，吸収体を 安定して保持するために，乙６４の１の第１発明において，乙６４の２ の連続気泡状パッキングを適用する際に，乙６４の２記載の連続気泡状 パッキングの構成のものを吸収体の表＼面に密接に配置し，相違点２に係 る本件発明１の構成を容易に想到することができたものと認められる。＼n
(ウ) これに対し被控訴人は，乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング４」は，バルブ２の下側に空間を形成するため缶体１に固定されている 必要があるため，肩部からバルブ側に押し込むように固定され（図２）， バルブ２側に十分大きい空間が形成されないので，倒立状態では，比重＼nの重い液体が下側（バルブ２側）へ移動し，バルブ側の空間に容易に液 が漏れることになって，倒立状態のまま噴射を継続することができない こと，乙６４の２には，図２以外に，「連続気泡状パッキング４」の充 填状態について具体的に説明する記載はないことからすると，乙６４の １の第１発明に乙６４の２記載の「連続気泡状パッキング」を組み合わ せる動機付けはないし，また，乙６４の１の第１発明に乙６４の２記載 の「連続気泡状パッキング」を組み合わせたとしても，本件発明１の通 気性蓋状部材の構成に至ることはない旨主張する。＼nしかしながら，乙６４の１の第１発明において，スプレー缶を倒立状 態で使用した場合の吸収体に充填された可燃性液化ガスの液漏れの防 止を確実にするために，乙６４の１の第１発明に乙６４の２記載の「連 続気泡状パッキング」の構成を適用する動機付けがあることは，前記＼n(イ)のとおりである。 また，乙６４の２には，連続気泡状パッキングが図２で示された位置 に配置することが不可欠である旨の記載はなく，連続気泡状パッキング の具体的な設置方法及び設置場所は，当業者が適宜決定すべき事項であると認められる。 さらに，乙６４の２の【００１２】の「連続気泡状パッキング４を挿 入し，たとえ缶体１を逆さまにして使用しても不燃性液体３が液体のま ま噴出することなく，ガスの整流性が良くなる。」との記載に照らすと， 乙６４の２の「噴気式清掃機」が連続気泡状パッキングを挿入したため に倒立状態のまま噴射を継続することができないものと理解すること はできない。 したがって，被控訴人の上記主張は，採用することができない。
・・・
(7) まとめ
以上のとおり，本件発明１，２及び６は，乙６４の１の第１発明及び乙６ ４の２記載の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた ものと認められ，進歩性を欠くものであるから，本件特許には，特許法２９ 条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があり，特許無効審判 により無効とされるべきものと認められる。
２ 争点３−５（訂正の再抗弁の成否）（本件発明１及び６に関し）について
被控訴人は，本件訂正により，訂正前の請求項１及び６（本件発明１及び６） の無効理由は解消され，かつ，被告製品は，本件訂正発明１及び６の技術的範 囲に属するから，被控訴人は，控訴人に対し，本件特許権を行使することがで きる旨主張する。 そこで検討するに，本件訂正発明１（本件訂正後の請求項１）は，灰分含有 量を「１重量％以上１２重量％未満」とするものであり，本件発明２と同一の 構成であるところ，前記１(5)のとおり，本件発明２は，乙６４の１の第１発明 及び乙６４の２の技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることがで きたものと認められるから，本件発明１の無効理由は，本件訂正により解消されるものとはいえない。 また，前記１(6)で説示したのと同様の理由により，本件発明６の無効理由は， 本件訂正により，解消されるものとはいえない。 したがって，その余の点について判断するまでもなく，被控訴人の上記主張 は理由がない。
３ 結論
以上によれば，本件発明１，２及び６は，進歩性を欠くものであり，本件特 許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があ り，特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，被控訴人は， 同法１０４条の３第１項の規定により，控訴人に対し，本件特許権を行使する ことはできない。
◆判決本文
関連の審決取消し訴訟です。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.02.14
平成29(ワ)34450 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年1月31日 東京地方裁判所(46部)
ＣＳ関連発明について、構成要件Ｄを有していないとして、非侵害の認定がされました。被告はヤフー株式会社です。
前記(1)によれば，本件発明の意義は以下のとおりであると認められる。 従来の住宅地図は，建物表示に住所番地だけでなく居住者氏名も全て併記さ＼nれていたため，氏名を記載するためのスペースを確保するために住宅地図の縮 尺を高くすることができず，そのため，地図の大きさも比較的大きくする必要 があるとともに，地図に氏名が記載されることによるプライバシー侵害や利用 者の検索への支障を生じたり，地図の更新作業のための調査に膨大な労力と人 件費がかかったりするという課題があった。また，住宅地図に付されている索 引についても，住所のうち丁目と，それぞれの丁目に該当するページが掲載さ れているだけであったため，同一の丁目の中で番地が異なっている多くの建物 の中から目的とする建物を探し出す必要があった。 本件発明は，居住者氏名を記載しないため，高い縮尺度で地図を作成するこ とにより小判で，薄い，取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することや， 地図の更新のために氏名調査等の労力を要しないことによって廉価な住宅地 図を提供することを可能にするとともに，地図上に公共施設や著名ビル等以外＼nは住宅番地のみを記載し，地図のページを適宜に分割して区画化したうえで建 物の所在する番地と記載ページと記載区画の記号番号を一覧的に対応させた 索引欄を付すことによって，簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする住宅地図＼nを提供することを可能にするものである。＼n
２ 争点１−４（構成要件Ｄ（「該地図を記載した各ページを適宜に分割して区画＼n化し」）についての文言侵害の有無） 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア 被告地図プログラムは，ユーザが，インターネット上の「ｈｔｔｐｓ：／ ／以下省略」のＵＲＬにアクセスし，所定の操作をするなどすると，ユーザ の端末にインストールされているＷｅｂブラウザを介して，ユーザ端末のデ ィスプレイに地図を表示できるようにしたプログラムである。＼n被告地図プログラムにより表示される地図では，縮尺レベルが１〜２０の＼n２０段階に分かれており，縮尺レベル２０が最も詳細（縮尺率が小さい）な もので，縮尺レベル１が最も広域（縮尺率が大きい）なものである。各縮尺レベルに応じて，地図用のデータが存在する。 りディスプレイの画面に表示さ＼nれる地図の画面表示等は，別紙「被告地図プログラムの構＼成（分説）」記載の とおりである。（以上につき，甲１３ないし１９，乙１，２２，弁論の全趣旨）
イ 被告地図において，市区町村名，町名，丁目及び番の表示の右側に〔地図〕＼nと表示された部分等にはハイパーリンクが設定されており，そのハイパーリ＼nンクに係るＵＲＬは，冒頭に「ｈｔｔｐｓ：／／以下省略」と記載され，そ の後の記載がパラメータであることを示す「？」が記載された後に，「ｌａｔ ＝…＆ｌｏｎ＝…＆ａｃ＝…＆ａｚ＝…」及び「ｚ=…」という記載を含む ものである。前記のｌａｔ，ｌｏｎ，ａｃ，ａｚが示す各値は，それぞれ当 該地点に係る緯度，経度，都道府県及び市区町村の住所コード，町，丁目， 番又は号の番号を示し，ｚが示す値は縮尺レベルを示す。ユーザがディスプ レイ画面上で当該ハイパーリンクをクリックすると，その緯度経度を含む地点データと縮尺データを含むＵＲＬが被告地図の地図提供サーバに送信さ れる。地図提供サーバが，この地点データに係る地点を含み，かつ，縮尺デ ータに係る縮尺のメッシュ地図を地図データベースサーバから読み出し，ユ ーザのパソコンに送信することにより，ユーザのディスプレイ画面上におい＼nて当該緯度経度を中心とした所定の縮尺の地図が表示される。（甲４ないし＼n１９，弁論の全趣旨）
ウ インターネットに接続した状態で被告地図をユーザのディスプレイ画面 に表示し，その後，インターネットの接続を停止した上で地図表＼示画面をス クロールさせると，地図が表示されない部分が画面上に表＼示される。（甲３ ４，弁論の全趣旨）
エ 被告地図プログラムにおける縮尺レベル１９の縮尺は，概ね１／１２５０ から１／２８５７の範囲であり，被告地図における縮尺レベル２０の縮尺は， 概ね１／６１５程度である。（甲３３，乙１，弁論の全趣旨）
(2)本件明細書には、前記1(1)記載のほか、(発明の実施の形態）として以下 の記載がある。なお，以下の図１ないし５は，それぞれ，本判決別紙本件明細 書図１ないし５である。 ア 段落【００１７】
・・・
(3)構成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」について＼n
構成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」の意義について，特許請求の範囲の＼n「各ページを適宜に分割して区画化し，…住宅建物の所在する番地を前記地図 上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に対 応させて掲載」という記載（構成要件Ｄ，Ｅ及びＦ）に照らせば，構＼成要件Ｄ の「適宜に分割して区画化」とは，記号番号を付すことや番地と対応する区画 を一覧的に示すことができる区画を作成することが可能となるように，検索す＼nべき領域の地図のページを分割し，認識できるようにすることといえる。 そして，本件発明は， 前記1(2)のとおり、地図上に公共施設や著名ビル等以 外は住宅番地のみを記載するなどし，全ての建物が所在する番地について，掲 載ページと当該ページ内で分割された該当区画を一覧的に対応させて掲載し た索引欄を設けることによって，簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする住宅＼n地図の提供を可能にするというものであり，本件発明の地図の利用者は，索引＼n欄を用いて，検索対象の建物が所在する地番に対応する，ページ及び当該ペー ジにおける複数の区画の中の該当の区画を認識した上で，当該ページの該当区 画内において，検索対象の建物を検索することが想定されている。そのために は，当該ページについて，それが線その他の方法によって複数の区画に分割さ れ，利用者が該当の区画を認識することができる必要があるといえる。そうす ると，本件明細書に記載された本件発明の目的や作用効果に照らしても，本件 発明の「区画化」は，ページを見た利用者が，線その他の方法及び記号番号に より，検索対象の建物が所在する区画が，ページ内に複数ある区画の中でどの 区画であるかを認識することができる形でページを区分することをいうとい える。 前記(2)のとおり、本件明細書には、発明の実施の形態において，本件発明を 実施した場合における住宅地図の各ページの一例として別紙「本件明細書図２」 及び「本件明細書図５」が示されているところ，これらの図においては，いず れも道路その他の情報が記載された長方形の地図のページが示されたうえで， そのページが，ページ内にひかれた直線によって仕切られて複数の区画に分割 されており，その複数の区画にそれぞれ区画番号が付されている。また，本件明細書図４の索引欄には，番地に対応する形でページ番号及び区画番号が記載 されており，利用者は，検索対象の建物の番地から，索引欄において当該建物 が掲載されているページ番号及び区画番号を把握し，それらの情報を基に，該 当ページ内の該当区画を認識して，その該当区画内を検索することにより，目 的とする建物を探し出すことが記載されている（段落【００２８】）。ここでは， 上記の特許請求の範囲の記載や発明の意義に従った実施の形態が記載されて いるといえる。そして，「区画化」の意義に関係して，他の実施の形態は記載さ れていない。
以上によれば，構成要件Ｄの「区画化」とは，地図が記載されている各ペー＼nジについて，記載されている地図を線その他の方法によって仕切って複数の区画に分割し，その各区画に記号番号を付すことであり，索引欄を利用すること で，利用者が，線その他の方法及び記号番号により，当該ページ内にある複数 の区画の中の当該区画を認識することができる形で複数の区画に分割するこ とを意味すると解するのが相当である。 原告は，被告地図において，縮尺レベル１９の住宅地図及び縮尺レベル２０ の住宅地図がそれぞれ構成要件Ｄの「該地図を記載した各ページ」に該当する＼nと主張した上で，被告地図のデータは，画面に表示されるときに区分された形＼nでその一部が表示されるから構＼成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」されると 主張するとともに，「メッシュ化」され，また，複数のデータとして管理されて いるから構成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」することになると主張する。＼nしかし，仮に，縮尺レベル１９の住宅地図及び縮尺レベル２０の住宅地図が それぞれ構成要件Ｄの「該地図を記載した各ページ」に該当するとしても，利＼n用者は，画面に表示されている地図を見ているのであって，線その他の方法及＼nび記号番号により，ページにある複数の区画の中で，検索対象の建物が所在す る地番に対応する区画を認識することができるとはいえない。被告地図におい て「メッシュ化」がされていて，また，被告地図に係るデータが複数のデータ として管理されているとしても，被告地図プログラムの構成（分説）及び前記＼nアないしウに照らし，利用者は，「メッシュ化」されている範囲や区分された データを通常認識しないだけでなく，それらに対応する記号番号を認識するこ とはない。したがって，被告地図において，線その他の方法及び記号番号によ り，ページにある複数の区画の中で，検索対象の建物が所在する地番に対応す る区画を認識することができるとはいえない。そうすると，前記 に照らし， 被告地図において，「各ページ」が，「適宜に分割して区画化」されているとは いえない。 これらによれば，被告地図について，構成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」＼nがされているとは認められない。
前記(1)によれば，本件発明の意義は以下のとおりであると認められる。 従来の住宅地図は，建物表示に住所番地だけでなく居住者氏名も全て併記さ＼nれていたため，氏名を記載するためのスペースを確保するために住宅地図の縮 尺を高くすることができず，そのため，地図の大きさも比較的大きくする必要 があるとともに，地図に氏名が記載されることによるプライバシー侵害や利用 者の検索への支障を生じたり，地図の更新作業のための調査に膨大な労力と人 件費がかかったりするという課題があった。また，住宅地図に付されている索 引についても，住所のうち丁目と，それぞれの丁目に該当するページが掲載さ れているだけであったため，同一の丁目の中で番地が異なっている多くの建物 の中から目的とする建物を探し出す必要があった。 本件発明は，居住者氏名を記載しないため，高い縮尺度で地図を作成するこ とにより小判で，薄い，取り扱いの容易な廉価な住宅地図を提供することや， 地図の更新のために氏名調査等の労力を要しないことによって廉価な住宅地 図を提供することを可能にするとともに，地図上に公共施設や著名ビル等以外＼nは住宅番地のみを記載し，地図のページを適宜に分割して区画化したうえで建 物の所在する番地と記載ページと記載区画の記号番号を一覧的に対応させた 索引欄を付すことによって，簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする住宅地図＼nを提供することを可能にするものである。＼n
２ 争点１−４（構成要件Ｄ（「該地図を記載した各ページを適宜に分割して区画＼n化し」）についての文言侵害の有無） 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア 被告地図プログラムは，ユーザが，インターネット上の「ｈｔｔｐｓ：／ ／以下省略」のＵＲＬにアクセスし，所定の操作をするなどすると，ユーザ の端末にインストールされているＷｅｂブラウザを介して，ユーザ端末のデ ィスプレイに地図を表示できるようにしたプログラムである。＼n被告地図プログラムにより表示される地図では，縮尺レベルが１〜２０の＼n２０段階に分かれており，縮尺レベル２０が最も詳細（縮尺率が小さい）な もので，縮尺レベル１が最も広域（縮尺率が大きい）なものである。各縮尺レベルに応じて，地図用のデータが存在する。 りディスプレイの画面に表示さ＼nれる地図の画面表示等は，別紙「被告地図プログラムの構＼成（分説）」記載の とおりである。（以上につき，甲１３ないし１９，乙１，２２，弁論の全趣旨）
イ 被告地図において，市区町村名，町名，丁目及び番の表示の右側に〔地図〕＼nと表示された部分等にはハイパーリンクが設定されており，そのハイパーリ＼nンクに係るＵＲＬは，冒頭に「ｈｔｔｐｓ：／／以下省略」と記載され，そ の後の記載がパラメータであることを示す「？」が記載された後に，「ｌａｔ ＝…＆ｌｏｎ＝…＆ａｃ＝…＆ａｚ＝…」及び「ｚ=…」という記載を含む ものである。前記のｌａｔ，ｌｏｎ，ａｃ，ａｚが示す各値は，それぞれ当 該地点に係る緯度，経度，都道府県及び市区町村の住所コード，町，丁目， 番又は号の番号を示し，ｚが示す値は縮尺レベルを示す。ユーザがディスプ レイ画面上で当該ハイパーリンクをクリックすると，その緯度経度を含む地点データと縮尺データを含むＵＲＬが被告地図の地図提供サーバに送信さ れる。地図提供サーバが，この地点データに係る地点を含み，かつ，縮尺デ ータに係る縮尺のメッシュ地図を地図データベースサーバから読み出し，ユ ーザのパソコンに送信することにより，ユーザのディスプレイ画面上におい＼nて当該緯度経度を中心とした所定の縮尺の地図が表示される。（甲４ないし＼n１９，弁論の全趣旨）
ウ インターネットに接続した状態で被告地図をユーザのディスプレイ画面 に表示し，その後，インターネットの接続を停止した上で地図表＼示画面をス クロールさせると，地図が表示されない部分が画面上に表＼示される。（甲３ ４，弁論の全趣旨）
エ 被告地図プログラムにおける縮尺レベル１９の縮尺は，概ね１／１２５０ から１／２８５７の範囲であり，被告地図における縮尺レベル２０の縮尺は， 概ね１／６１５程度である。（甲３３，乙１，弁論の全趣旨）
(2)本件明細書には、前記1(1)記載のほか、(発明の実施の形態）として以下 の記載がある。なお，以下の図１ないし５は，それぞれ，本判決別紙本件明細 書図１ないし５である。 ア 段落【００１７】
・・・
(3)構成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」について＼n
構成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」の意義について，特許請求の範囲の＼n「各ページを適宜に分割して区画化し，…住宅建物の所在する番地を前記地図 上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に対 応させて掲載」という記載（構成要件Ｄ，Ｅ及びＦ）に照らせば，構＼成要件Ｄ の「適宜に分割して区画化」とは，記号番号を付すことや番地と対応する区画 を一覧的に示すことができる区画を作成することが可能となるように，検索す＼nべき領域の地図のページを分割し，認識できるようにすることといえる。 そして，本件発明は， 前記1(2)のとおり、地図上に公共施設や著名ビル等以 外は住宅番地のみを記載するなどし，全ての建物が所在する番地について，掲 載ページと当該ページ内で分割された該当区画を一覧的に対応させて掲載し た索引欄を設けることによって，簡潔で見やすく迅速な検索を可能にする住宅＼n地図の提供を可能にするというものであり，本件発明の地図の利用者は，索引＼n欄を用いて，検索対象の建物が所在する地番に対応する，ページ及び当該ペー ジにおける複数の区画の中の該当の区画を認識した上で，当該ページの該当区 画内において，検索対象の建物を検索することが想定されている。そのために は，当該ページについて，それが線その他の方法によって複数の区画に分割さ れ，利用者が該当の区画を認識することができる必要があるといえる。そうす ると，本件明細書に記載された本件発明の目的や作用効果に照らしても，本件 発明の「区画化」は，ページを見た利用者が，線その他の方法及び記号番号に より，検索対象の建物が所在する区画が，ページ内に複数ある区画の中でどの 区画であるかを認識することができる形でページを区分することをいうとい える。 前記(2)のとおり、本件明細書には、発明の実施の形態において，本件発明を 実施した場合における住宅地図の各ページの一例として別紙「本件明細書図２」 及び「本件明細書図５」が示されているところ，これらの図においては，いず れも道路その他の情報が記載された長方形の地図のページが示されたうえで， そのページが，ページ内にひかれた直線によって仕切られて複数の区画に分割 されており，その複数の区画にそれぞれ区画番号が付されている。また，本件明細書図４の索引欄には，番地に対応する形でページ番号及び区画番号が記載 されており，利用者は，検索対象の建物の番地から，索引欄において当該建物 が掲載されているページ番号及び区画番号を把握し，それらの情報を基に，該 当ページ内の該当区画を認識して，その該当区画内を検索することにより，目 的とする建物を探し出すことが記載されている（段落【００２８】）。ここでは， 上記の特許請求の範囲の記載や発明の意義に従った実施の形態が記載されて いるといえる。そして，「区画化」の意義に関係して，他の実施の形態は記載さ れていない。
以上によれば，構成要件Ｄの「区画化」とは，地図が記載されている各ペー＼nジについて，記載されている地図を線その他の方法によって仕切って複数の区画に分割し，その各区画に記号番号を付すことであり，索引欄を利用すること で，利用者が，線その他の方法及び記号番号により，当該ページ内にある複数 の区画の中の当該区画を認識することができる形で複数の区画に分割するこ とを意味すると解するのが相当である。 原告は，被告地図において，縮尺レベル１９の住宅地図及び縮尺レベル２０ の住宅地図がそれぞれ構成要件Ｄの「該地図を記載した各ページ」に該当する＼nと主張した上で，被告地図のデータは，画面に表示されるときに区分された形＼nでその一部が表示されるから構＼成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」されると 主張するとともに，「メッシュ化」され，また，複数のデータとして管理されて いるから構成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」することになると主張する。＼nしかし，仮に，縮尺レベル１９の住宅地図及び縮尺レベル２０の住宅地図が それぞれ構成要件Ｄの「該地図を記載した各ページ」に該当するとしても，利＼n用者は，画面に表示されている地図を見ているのであって，線その他の方法及＼nび記号番号により，ページにある複数の区画の中で，検索対象の建物が所在す る地番に対応する区画を認識することができるとはいえない。被告地図におい て「メッシュ化」がされていて，また，被告地図に係るデータが複数のデータ として管理されているとしても，被告地図プログラムの構成（分説）及び前記＼nアないしウに照らし，利用者は，「メッシュ化」されている範囲や区分された データを通常認識しないだけでなく，それらに対応する記号番号を認識するこ とはない。したがって，被告地図において，線その他の方法及び記号番号によ り，ページにある複数の区画の中で，検索対象の建物が所在する地番に対応す る区画を認識することができるとはいえない。そうすると，前記 に照らし， 被告地図において，「各ページ」が，「適宜に分割して区画化」されているとは いえない。 これらによれば，被告地図について，構成要件Ｄの「適宜に分割して区画化」＼nがされているとは認められない。
関連カテゴリー
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 用語解釈
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.02. 7
平成30(ワ)3018 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年11月29日 東京地方裁判所（46部）
サポート要件などの無効理由なし、技術的範囲に属すると判断されました。
前記(2)のとおり、本件各名作書には、本件参照抗体と競合する，ＰＣＳＫ ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体を同定，取得するための，免疫プログラムの手順 及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法，ハイブリドーマの作製 方法，スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載 されている。そして，当該方法によれば，本件各明細書で具体的に開示され た以外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができるといえる。 そうすると，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が，本件各＼n明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１ 若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られる とはいえない。したがって，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範＼n囲が本権各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定のアミノ酸 の１もしくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限ら れることを前提として，本件各発明の技術的範囲が本件各明細書記載の具体 的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１若しくは数個のア ミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限定されるとの被告の主張 は採用することができない。
(4)また，被告は，1)本件各明細書では，本件参照抗体と競合する抗体であれ ば，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲの結合を中和することができるという技術思想を 読み取ることはできない，2)本件各明細書の実施例に記載された３グループ ないし２グループの抗体のみによって，本件参照抗体と競合する膨大な数の 抗体全てがＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であるとはいえず，本件各明 細書には，本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ 結合中和抗体であることの根拠は全く示されていないと主張する。 しかしながら，前記 のとおり，本件各明細書には，本件参照抗体がＰ ＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であること，本件参照抗体がＰＣＳＫ９に 結合するエピトープと同じエピトープに結合する抗体，又は，本件参照抗体 とＰＣＳＫ９との結合を立体的に妨害するような上記エピトープに隣接する エピトープに結合する抗体である，本件参照抗体と競合する抗体は，本件参 照抗体と類似した機能的特性を有すると予＼想されることが記載されている。 そして，前記 のとおりのスクリーニング等によって得られた本件各明細書の表２記載の３０の抗体（２１Ｂ１２参照抗体と３１Ｈ４参照抗体を除く。）＼nのうち，２４の抗体はＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であり，かつ，本 件参照抗体と競合する抗体であること，表３７．１．のビン１（２１Ｂ１２＼n参照抗体と競合し，３１Ｈ４参照抗体と競合しない抗体）に属する１９の抗 体のうち１６個，ビン２（２１Ｂ１２参照抗体とも，３１Ｈ４参照抗体とも 競合する抗体）に属する抗体のうち２個及びビン３（３１Ｈ４参照抗体と競 合し，２１Ｂ１２参照抗体と競合しない抗体）に属する１０の抗体のうちの ７個は，表２に記載された抗体であり，これら１６個と２個と７個の抗体の＼nうち，２７Ｂ２抗体並びに２１Ｂ１２参照抗体及び３１Ｈ４参照抗体を除く 少なくとも２０個はＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることが記載さ れている。そうすると，本件各明細書には，特定のスクリーニング等を経て 得られた抗体のうち，本件参照抗体と競合する複数の抗体がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることが示されているといえる。 なお，この点に関係し，被告は，本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体 がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることの根拠は全く示されていな いと主張するが，本件各明細書に記載された抗体以外に，本件参照抗体と競 合するがＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体ではない具体的な抗体が示され ているものではなく，また，本件参照抗体と競合する抗体中，ＰＣＳＫ９− ＬＤＬＲ結合中和抗体でないものの割合が大きいことも明らかではない。 さらに，被告は，本件参照抗体と競合する抗体は，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ 結合中和抗体であるとは限らないとも主張する。しかし，本件各発明は，Ｐ ＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることを構成要件とするものであるか＼nら（構成要件１Ａ，２Ａ），上記のような例外的な抗体は本件各発明の技術＼n的範囲に含まれない。
(5)証拠（甲５，７の１，２，甲８〜１０）及び弁論の全趣旨によれば，本件 各発明について，被告が主張する限定的な解釈を採らない限り，被告モノク ローナル抗体は，本件発明１−１及び本件発明２−１の各構成要件を全て充＼n足し，被告製品は，本件発明１−２及び本件発明２−２の各構成要件を全て＼n充足すると認められるから，被告モノクローナル抗体は，本件発明１−１及 び本件発明２−１の技術的範囲に属し，被告製品は，本件発明１−２及び本 件発明２−２の技術的範囲に属すると認められる。なお，被告モノクローナ ル抗体は，本件訂正発明１-１及び本件訂正発明２−１の技術的範囲にも属 し，被告製品は，本件訂正発明１−２及び本件訂正発明２−２の技術的範囲 にも属すると認められる。
前記(2)のとおり、本件各名作書には、本件参照抗体と競合する，ＰＣＳＫ ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体を同定，取得するための，免疫プログラムの手順 及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法，ハイブリドーマの作製 方法，スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載 されている。そして，当該方法によれば，本件各明細書で具体的に開示され た以外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができるといえる。 そうすると，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が，本件各＼n明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１ 若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られる とはいえない。したがって，本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範＼n囲が本権各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定のアミノ酸 の１もしくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限ら れることを前提として，本件各発明の技術的範囲が本件各明細書記載の具体 的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の１若しくは数個のア ミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限定されるとの被告の主張 は採用することができない。
(4)また，被告は，1)本件各明細書では，本件参照抗体と競合する抗体であれ ば，ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲの結合を中和することができるという技術思想を 読み取ることはできない，2)本件各明細書の実施例に記載された３グループ ないし２グループの抗体のみによって，本件参照抗体と競合する膨大な数の 抗体全てがＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であるとはいえず，本件各明 細書には，本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ 結合中和抗体であることの根拠は全く示されていないと主張する。 しかしながら，前記 のとおり，本件各明細書には，本件参照抗体がＰ ＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であること，本件参照抗体がＰＣＳＫ９に 結合するエピトープと同じエピトープに結合する抗体，又は，本件参照抗体 とＰＣＳＫ９との結合を立体的に妨害するような上記エピトープに隣接する エピトープに結合する抗体である，本件参照抗体と競合する抗体は，本件参 照抗体と類似した機能的特性を有すると予＼想されることが記載されている。 そして，前記 のとおりのスクリーニング等によって得られた本件各明細書の表２記載の３０の抗体（２１Ｂ１２参照抗体と３１Ｈ４参照抗体を除く。）＼nのうち，２４の抗体はＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であり，かつ，本 件参照抗体と競合する抗体であること，表３７．１．のビン１（２１Ｂ１２＼n参照抗体と競合し，３１Ｈ４参照抗体と競合しない抗体）に属する１９の抗 体のうち１６個，ビン２（２１Ｂ１２参照抗体とも，３１Ｈ４参照抗体とも 競合する抗体）に属する抗体のうち２個及びビン３（３１Ｈ４参照抗体と競 合し，２１Ｂ１２参照抗体と競合しない抗体）に属する１０の抗体のうちの ７個は，表２に記載された抗体であり，これら１６個と２個と７個の抗体の＼nうち，２７Ｂ２抗体並びに２１Ｂ１２参照抗体及び３１Ｈ４参照抗体を除く 少なくとも２０個はＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることが記載さ れている。そうすると，本件各明細書には，特定のスクリーニング等を経て 得られた抗体のうち，本件参照抗体と競合する複数の抗体がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることが示されているといえる。 なお，この点に関係し，被告は，本件参照抗体と競合する膨大な数の抗体 がＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることの根拠は全く示されていな いと主張するが，本件各明細書に記載された抗体以外に，本件参照抗体と競 合するがＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体ではない具体的な抗体が示され ているものではなく，また，本件参照抗体と競合する抗体中，ＰＣＳＫ９− ＬＤＬＲ結合中和抗体でないものの割合が大きいことも明らかではない。 さらに，被告は，本件参照抗体と競合する抗体は，ＰＣＳＫ９−ＬＤＬＲ 結合中和抗体であるとは限らないとも主張する。しかし，本件各発明は，Ｐ ＣＳＫ９−ＬＤＬＲ結合中和抗体であることを構成要件とするものであるか＼nら（構成要件１Ａ，２Ａ），上記のような例外的な抗体は本件各発明の技術＼n的範囲に含まれない。
(5)証拠（甲５，７の１，２，甲８〜１０）及び弁論の全趣旨によれば，本件 各発明について，被告が主張する限定的な解釈を採らない限り，被告モノク ローナル抗体は，本件発明１−１及び本件発明２−１の各構成要件を全て充＼n足し，被告製品は，本件発明１−２及び本件発明２−２の各構成要件を全て＼n充足すると認められるから，被告モノクローナル抗体は，本件発明１−１及 び本件発明２−１の技術的範囲に属し，被告製品は，本件発明１−２及び本 件発明２−２の技術的範囲に属すると認められる。なお，被告モノクローナ ル抗体は，本件訂正発明１-１及び本件訂正発明２−１の技術的範囲にも属 し，被告製品は，本件訂正発明１−２及び本件訂正発明２−２の技術的範囲 にも属すると認められる。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 技術的範囲
>> 文言侵害
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.02. 7
平成29(ワ)3572 職務発明対価請求事件 特許権 民事訴訟 平成31年1月17日 大阪地方裁判所
職務発明の対価請求について、請求が棄却されました。
本件発明は，前述のとおり，塩素化塩化ビニル系樹脂の洗浄方法について， 装置の小型化や使用水量の削減といった生産性の向上を図ろうとするものであると ころ，原告らがこれについて特許を受ける権利を被告に承継したことによる相当の 対価を検討するに当たっては，前記イで述べたような，被告において単にこれを実施し得ることによる利益を考えるのではなく，本件発明が特許として登録され，そ の禁止的効力によって，競業者は本件発明を実施することができなくなり，被告が 競争上優位な立場に立つことによって得られる利益をもって，算定の基礎とすべき ことになる。 そして，既に検討したとおり，本件特許の登録後，競業者は，本件発明を実施す ることはできないが，公知濾過方式については実施することができるのであるから， 両者にコストや生産性の面で差があり，競業者が本件発明を実施できないことによ って被告が競争上優位な立場に立つのであれば，これによって得られる利益を，相 当の対価算定の基礎とすることができる。
エ 原告らの主張，立証について
原告らは，公知濾過方式は実用化されておらず，競業者は，本件発明が実施 できなければデカンタ方式によることを余儀なくされるとして，デカンタ方式から 本件洗浄方式に切り替えたことによるコストの削減が，被告の排他的利益の内容で あると主張する。 しかしながら，公知濾過方式が実用化されていることは既に検討したとおりであ るし，本件発明の排他的利益を検討するに当たっては，前述のとおり，本件発明と 構成として共通する面の多い公知濾過方式と対比するのが相当であるから，原告ら＼nの主張は失当である。 また，原告らは，前記ウで述べたような形での，公知濾過方式と対比する形での 本件発明による排他的利益については，予備的にも主張しない旨を明示している。＼n以上によれば，特許法３５条３項の相当の対価が存すると認めるに足りる主張，立証はないといわざるを得ない。
本件発明は，前述のとおり，塩素化塩化ビニル系樹脂の洗浄方法について， 装置の小型化や使用水量の削減といった生産性の向上を図ろうとするものであると ころ，原告らがこれについて特許を受ける権利を被告に承継したことによる相当の 対価を検討するに当たっては，前記イで述べたような，被告において単にこれを実施し得ることによる利益を考えるのではなく，本件発明が特許として登録され，そ の禁止的効力によって，競業者は本件発明を実施することができなくなり，被告が 競争上優位な立場に立つことによって得られる利益をもって，算定の基礎とすべき ことになる。 そして，既に検討したとおり，本件特許の登録後，競業者は，本件発明を実施す ることはできないが，公知濾過方式については実施することができるのであるから， 両者にコストや生産性の面で差があり，競業者が本件発明を実施できないことによ って被告が競争上優位な立場に立つのであれば，これによって得られる利益を，相 当の対価算定の基礎とすることができる。
エ 原告らの主張，立証について
原告らは，公知濾過方式は実用化されておらず，競業者は，本件発明が実施 できなければデカンタ方式によることを余儀なくされるとして，デカンタ方式から 本件洗浄方式に切り替えたことによるコストの削減が，被告の排他的利益の内容で あると主張する。 しかしながら，公知濾過方式が実用化されていることは既に検討したとおりであ るし，本件発明の排他的利益を検討するに当たっては，前述のとおり，本件発明と 構成として共通する面の多い公知濾過方式と対比するのが相当であるから，原告ら＼nの主張は失当である。 また，原告らは，前記ウで述べたような形での，公知濾過方式と対比する形での 本件発明による排他的利益については，予備的にも主張しない旨を明示している。＼n以上によれば，特許法３５条３項の相当の対価が存すると認めるに足りる主張，立証はないといわざるを得ない。
2019.02. 4
平成30(行ケ)10027 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月28日 知的財産高等裁判所
訂正の可否が争われて、知財高裁は特許庁の判断を取り消しました。争点は引用発明の認定誤りです。
本件発明１における揮発性作業流体は，ストリッピング処理過程に付 す前に海産油に添加される液体であって，当該ストリッピング処理過程 において，海産油中に存在するある量の環境汚染物質が当該揮発性作業 流体と一緒に該海産油から分離されるものである。また，当該揮発性作 業流体はＣ１０〜Ｃ２２の遊離脂肪酸を含む。さらに，当該揮発性作業 流体はストリッピング処理過程で油から分離されるものであるから，「揮 発性」とはトリグリセリド等の油よりも揮発性が高いことを意味すると 解される（本件明細書の段落【００１４】，【００２１】，【００５７】， 【００５９】〜【００６１】）。
これに対し，甲２発明１におけるリノール酸は，ストリッピング処理 過程に付す前にサケ頭油に添加される液体であって，当該ストリッピン グ処理過程において，コレステロールと共に蒸留されるものである（上 記(1)ウ）。そして，リノール酸はＣ１８の不飽和脂肪酸であって，トリ グリセリドと比較すると揮発性が高い（上記(1)ア）。 そうすると，本件発明１における揮発性作業流体と，甲２発明１にお けるリノール酸とは，除去対象物質が環境汚染物質であるかコレステロ ールであるかとの点で違いがあるものの，いずれもトリグリセリドと比 較して揮発性が高く，除去対象物質と共に蒸留される液体であるとの点 で共通する。また，リノール酸は，本件明細書において揮発性作業流体 として例示された「Ｃ１０〜Ｃ２２の遊離脂肪酸」に該当する。 したがって，甲２発明１におけるリノール酸は，本件発明１における 揮発性作業流体に当たると認めるのが相当である。 よって，この点についての本件審決の認定には誤りがある。
(オ) 小括
以上によれば，本件審決には，相違点６について，リノール酸が揮発 性作業流体といえるのか否かが明らかではないと認定した点において， 誤りがあるというべきである。
本件発明１における揮発性作業流体は，ストリッピング処理過程に付 す前に海産油に添加される液体であって，当該ストリッピング処理過程 において，海産油中に存在するある量の環境汚染物質が当該揮発性作業 流体と一緒に該海産油から分離されるものである。また，当該揮発性作 業流体はＣ１０〜Ｃ２２の遊離脂肪酸を含む。さらに，当該揮発性作業 流体はストリッピング処理過程で油から分離されるものであるから，「揮 発性」とはトリグリセリド等の油よりも揮発性が高いことを意味すると 解される（本件明細書の段落【００１４】，【００２１】，【００５７】， 【００５９】〜【００６１】）。
これに対し，甲２発明１におけるリノール酸は，ストリッピング処理 過程に付す前にサケ頭油に添加される液体であって，当該ストリッピン グ処理過程において，コレステロールと共に蒸留されるものである（上 記(1)ウ）。そして，リノール酸はＣ１８の不飽和脂肪酸であって，トリ グリセリドと比較すると揮発性が高い（上記(1)ア）。 そうすると，本件発明１における揮発性作業流体と，甲２発明１にお けるリノール酸とは，除去対象物質が環境汚染物質であるかコレステロ ールであるかとの点で違いがあるものの，いずれもトリグリセリドと比 較して揮発性が高く，除去対象物質と共に蒸留される液体であるとの点 で共通する。また，リノール酸は，本件明細書において揮発性作業流体 として例示された「Ｃ１０〜Ｃ２２の遊離脂肪酸」に該当する。 したがって，甲２発明１におけるリノール酸は，本件発明１における 揮発性作業流体に当たると認めるのが相当である。 よって，この点についての本件審決の認定には誤りがある。
(オ) 小括
以上によれば，本件審決には，相違点６について，リノール酸が揮発 性作業流体といえるのか否かが明らかではないと認定した点において， 誤りがあるというべきである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 要旨認定
>> 引用文献
>> 補正・訂正
>> ピックアップ対象
2019.02. 1
平成30(ネ)10027 特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月12日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
アップルがクアルコムに対して求めた確認訴訟について、訴えの利益がないとした1審判決が維持されました。1審判決はアップされていません。
イ この点に関し，控訴人らは，1)本件特許権がＣＭライセンス契約の対象 特許となっていることについて，被控訴人らからこれを裏付ける証拠は提 出されていないこと，2)被控訴人クアルコムは，控訴人アップルと被控訴 人クアルコム間のドイツ訴訟において，２０１６年（平成２８年）第４四 半期以降，ＣＭとの間で，新たな特許や訴訟の対象特許を取り込むための 交渉を一切行っていないことを自認しており，ＣＭライセンス契約の有効 性やその許諾対象特許の範囲について疑義があること，3)被控訴人クアル コムは，台湾の公平交易委員会（ＴＦＴＣ）が２０１７年（平成２９年） １０月２０日にＣＭを含む携帯通信端末の製造販売業者との間で締結し ているライセンス契約について，ライセンス条件の再交渉を行うことを命 じる旨の是正命令を受けて，被控訴人クアルコムとＣＭとの間でＣＭライ センス契約の再交渉が開始されており，ＣＭライセンス契約の条件は今後 変更される可能性があること，4)被控訴人クアルコムは，控訴人アップル に対し，自社が保有する必須宣言特許をほぼ完全に網羅する約２０００頁 に及ぶ特許リスト（本件特許を含む。）（甲７）及び自社の保有する必須 宣言特許（本件特許を含む）のクレームチャート（甲１４）を提示するこ とにより，「直接ライセンスなしでは(absent a direct license)」被控訴人クアルコムの必須宣言特許（本件特許を含む。）が控訴人アップルに よって侵害されているとの認識を示したこと，5)被控訴人クアルコムが， 控訴人アップルの求めに応じて提供した一覧表やクレームチャートに本＼n件特許の米国対応特許及び中国対応特許が含まれていたことなどに照ら せば，本件特許権はＣＭライセンス契約の対象特許となっているとはいえ ず，また，控訴人アップルと被控訴人クアルコム間のライセンス交渉の中 で，被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品が本件特許権を 含む被控訴人クアルコムの保有する数多くの特許権を侵害していると主 張したことは明らかである旨主張する。
(ア) しかしながら，前記１(7)認定のとおり，被控訴人らは，本件弁論を 終結した当審の第１回口頭弁論期日において，被控訴人クアルコムは， ＣＭに対し，本件特許権を含む特許について，原告製品の生産，譲渡等 に係るライセンスを付与しており，控訴人らは，ＣＭから全ての原告製 品の供給を受けているから，被控訴人らは，控訴人らに対し，現在，本 件特許権に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を行使する意思は ないし，日本法上行使できるものとも考えていない旨を表明しているこ＼nとに照らすと，本件の口頭弁論終結時点において，本件特許権が被控訴 人クアルコムとＣＭ間のＣＭライセンス契約におけるライセンス対象 とされていることが認められる。 控訴人らが述べるように２０１６年（平成２８年）第４四半期以降， 被控訴人クアルコムとＣＭとの間で，新たな特許や訴訟の対象特許を取 り込むための交渉を行っていないとしても，そのことは，ＣＭライセン ス契約の内容が変更されたり，又は契約自体の効力が喪失したことを直 ちに意味するものではない。また，被控訴人クアルコムがＴＦＴＣの是正命令（処分）を受けてＣＭとの間でＣＭライセンス契約の再交渉を開 始したことを認めるに足りる証拠はない。 他に上記認定を左右するに足りる証拠はない。
(イ) 前記１(2)認定のとおり，控訴人アップルと被控訴人クアルコムのラ イセンス交渉は，ＣＭへの既存のライセンスに依拠することに代えて， 控訴人アップルに直接ライセンスを提供することを目的としていたこ とに照らすと，控訴人アップルが送付した甲９のレター記載の●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●との文中の「absent a license」の語は，「ラ イセンスがない場合に」を意味するものであり，ＣＭに対するライセン スを含め，およそライセンスが存在しない場合を想定したものと認めら れる。 そして，前記１(2)の認定事実によれば，被控訴人クアルコムは，控 訴人アップルから被控訴人クアルコムに対してライセンスがない場合 に原告製品が侵害していると被控訴人クアルコムが考えている特許権 の特定を求められたことを受けて，控訴人アップルに対し，被控訴人ク アルコムがＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）に開示した特許の一覧＼n表（甲７）及びサンプルクレームチャート（甲１４）を提供したことが＼n認められることに照らすと，上記一覧表及びクレームチャートに本件特＼n許の米国対応特許及び中国対応特許が含まれているからといって，控訴 人アップルと被控訴人クアルコム間のライセンス交渉の中で，被控訴人 クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品が本件特許権を侵害して いることを主張したものと認めることはできない。
(ウ) したがって，控訴人らの前記主張は理由がない。
」 (2) 原判決１７頁４行目の「(3)」を「(3)ア」と改め，同頁１９行目末尾に行 を改めて次のとおり加える。
「イ この点に関し，控訴人らは，被控訴人クアルコムは，本件訴訟では， ＣＭライセンス契約の存在を理由として，本件特許権に基づく損害賠償 請求権及び実施料請求権を有しない又は行使できない旨主張している ものの，米国訴訟においては，ＣＭライセンス契約の存在にかかわらず， 携帯通信ＳＥＰポートフォリオに含まれる特許につき，ＦＲＡＮＤ条件 の適合性やＦＲＡＮＤ条件でのロイヤルティの確認を求める申立てを＼nするなど，控訴人アップルによる被控訴人クアルコムの保有する特許権 の侵害を前提とする主張を行っており，被控訴人クアルコムの両主張が 矛盾することは明らかであり，このような被控訴人クアルコムの米国訴 訟における本件訴訟と矛盾した主張は本件訴えの確認の利益を基礎付 けるものといえる旨主張する。
しかしながら，前記１(6)認定のとおり，被控訴人クアルコムが，米国 訴訟において，反訴として，被控訴人クアルコムのライセンス提案がＦ ＲＡＮＤ宣言に適合していること及び仮にＦＲＡＮＤ宣言に適合しな い場合はＦＲＡＮＤ条件によるロイヤルティの確認の申立てを行っていること，被控訴人クアルコムが，同訴訟において，２０１８年（平成＼n３０年）６月１９日，控訴人アップルが本件特許の米国対応特許を侵害 している旨の専門家意見書を提出したことは，被控訴人クアルコムが， 本件訴訟において，被控訴人クアルコムからライセンスを受けたＣＭか ら原告製品の供給を受けている控訴人らに対し，本件特許権に基づく損 害賠償請求権及び実施料請求権を行使する意思はないし，日本法上行使 できるものとも考えていない旨主張していることと何ら矛盾するもの ではない。したがって，控訴人らの上記主張は理由がない。」
イ この点に関し，控訴人らは，1)本件特許権がＣＭライセンス契約の対象 特許となっていることについて，被控訴人らからこれを裏付ける証拠は提 出されていないこと，2)被控訴人クアルコムは，控訴人アップルと被控訴 人クアルコム間のドイツ訴訟において，２０１６年（平成２８年）第４四 半期以降，ＣＭとの間で，新たな特許や訴訟の対象特許を取り込むための 交渉を一切行っていないことを自認しており，ＣＭライセンス契約の有効 性やその許諾対象特許の範囲について疑義があること，3)被控訴人クアル コムは，台湾の公平交易委員会（ＴＦＴＣ）が２０１７年（平成２９年） １０月２０日にＣＭを含む携帯通信端末の製造販売業者との間で締結し ているライセンス契約について，ライセンス条件の再交渉を行うことを命 じる旨の是正命令を受けて，被控訴人クアルコムとＣＭとの間でＣＭライ センス契約の再交渉が開始されており，ＣＭライセンス契約の条件は今後 変更される可能性があること，4)被控訴人クアルコムは，控訴人アップル に対し，自社が保有する必須宣言特許をほぼ完全に網羅する約２０００頁 に及ぶ特許リスト（本件特許を含む。）（甲７）及び自社の保有する必須 宣言特許（本件特許を含む）のクレームチャート（甲１４）を提示するこ とにより，「直接ライセンスなしでは(absent a direct license)」被控訴人クアルコムの必須宣言特許（本件特許を含む。）が控訴人アップルに よって侵害されているとの認識を示したこと，5)被控訴人クアルコムが， 控訴人アップルの求めに応じて提供した一覧表やクレームチャートに本＼n件特許の米国対応特許及び中国対応特許が含まれていたことなどに照ら せば，本件特許権はＣＭライセンス契約の対象特許となっているとはいえ ず，また，控訴人アップルと被控訴人クアルコム間のライセンス交渉の中 で，被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品が本件特許権を 含む被控訴人クアルコムの保有する数多くの特許権を侵害していると主 張したことは明らかである旨主張する。
(ア) しかしながら，前記１(7)認定のとおり，被控訴人らは，本件弁論を 終結した当審の第１回口頭弁論期日において，被控訴人クアルコムは， ＣＭに対し，本件特許権を含む特許について，原告製品の生産，譲渡等 に係るライセンスを付与しており，控訴人らは，ＣＭから全ての原告製 品の供給を受けているから，被控訴人らは，控訴人らに対し，現在，本 件特許権に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を行使する意思は ないし，日本法上行使できるものとも考えていない旨を表明しているこ＼nとに照らすと，本件の口頭弁論終結時点において，本件特許権が被控訴 人クアルコムとＣＭ間のＣＭライセンス契約におけるライセンス対象 とされていることが認められる。 控訴人らが述べるように２０１６年（平成２８年）第４四半期以降， 被控訴人クアルコムとＣＭとの間で，新たな特許や訴訟の対象特許を取 り込むための交渉を行っていないとしても，そのことは，ＣＭライセン ス契約の内容が変更されたり，又は契約自体の効力が喪失したことを直 ちに意味するものではない。また，被控訴人クアルコムがＴＦＴＣの是正命令（処分）を受けてＣＭとの間でＣＭライセンス契約の再交渉を開 始したことを認めるに足りる証拠はない。 他に上記認定を左右するに足りる証拠はない。
(イ) 前記１(2)認定のとおり，控訴人アップルと被控訴人クアルコムのラ イセンス交渉は，ＣＭへの既存のライセンスに依拠することに代えて， 控訴人アップルに直接ライセンスを提供することを目的としていたこ とに照らすと，控訴人アップルが送付した甲９のレター記載の●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●との文中の「absent a license」の語は，「ラ イセンスがない場合に」を意味するものであり，ＣＭに対するライセン スを含め，およそライセンスが存在しない場合を想定したものと認めら れる。 そして，前記１(2)の認定事実によれば，被控訴人クアルコムは，控 訴人アップルから被控訴人クアルコムに対してライセンスがない場合 に原告製品が侵害していると被控訴人クアルコムが考えている特許権 の特定を求められたことを受けて，控訴人アップルに対し，被控訴人ク アルコムがＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）に開示した特許の一覧＼n表（甲７）及びサンプルクレームチャート（甲１４）を提供したことが＼n認められることに照らすと，上記一覧表及びクレームチャートに本件特＼n許の米国対応特許及び中国対応特許が含まれているからといって，控訴 人アップルと被控訴人クアルコム間のライセンス交渉の中で，被控訴人 クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品が本件特許権を侵害して いることを主張したものと認めることはできない。
(ウ) したがって，控訴人らの前記主張は理由がない。
」 (2) 原判決１７頁４行目の「(3)」を「(3)ア」と改め，同頁１９行目末尾に行 を改めて次のとおり加える。
「イ この点に関し，控訴人らは，被控訴人クアルコムは，本件訴訟では， ＣＭライセンス契約の存在を理由として，本件特許権に基づく損害賠償 請求権及び実施料請求権を有しない又は行使できない旨主張している ものの，米国訴訟においては，ＣＭライセンス契約の存在にかかわらず， 携帯通信ＳＥＰポートフォリオに含まれる特許につき，ＦＲＡＮＤ条件 の適合性やＦＲＡＮＤ条件でのロイヤルティの確認を求める申立てを＼nするなど，控訴人アップルによる被控訴人クアルコムの保有する特許権 の侵害を前提とする主張を行っており，被控訴人クアルコムの両主張が 矛盾することは明らかであり，このような被控訴人クアルコムの米国訴 訟における本件訴訟と矛盾した主張は本件訴えの確認の利益を基礎付 けるものといえる旨主張する。
しかしながら，前記１(6)認定のとおり，被控訴人クアルコムが，米国 訴訟において，反訴として，被控訴人クアルコムのライセンス提案がＦ ＲＡＮＤ宣言に適合していること及び仮にＦＲＡＮＤ宣言に適合しな い場合はＦＲＡＮＤ条件によるロイヤルティの確認の申立てを行っていること，被控訴人クアルコムが，同訴訟において，２０１８年（平成＼n３０年）６月１９日，控訴人アップルが本件特許の米国対応特許を侵害 している旨の専門家意見書を提出したことは，被控訴人クアルコムが， 本件訴訟において，被控訴人クアルコムからライセンスを受けたＣＭか ら原告製品の供給を受けている控訴人らに対し，本件特許権に基づく損 害賠償請求権及び実施料請求権を行使する意思はないし，日本法上行使 できるものとも考えていない旨主張していることと何ら矛盾するもの ではない。したがって，控訴人らの上記主張は理由がない。」
2019.02. 1
平成29(ワ)27374 損害賠償請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年12月11日 東京地方裁判所(47部)
歌手の覚せい剤報道において、歌手から送られてきた未発表の楽曲を放送したことが、著41条の時事の事件の報道のための利用に該当するのかが争われました。裁判所は、41条には該当しないとして、110万円の損害を認定しました。
１ 本件楽曲は未公表の著作物であったか（争点(1)ア）について
(1)前記前提事実(3)エのとおり、本件楽曲は、被告Ｂが本件番組内で本件録音 データを再生した時点より前に，公衆に提供又は提示されていなかったから， 本件楽曲は法１８条１項にいう「著作物でまだ公表されていないもの」に当＼nたる。 この点，被告らは，原告が芸能リポーターである被告Ｂに対して本件録音＼nデータを提供したことは公衆に提示したものと同視し得るから，本件楽曲は 本件番組内で放送された時点で「著作物でまだ公表されていないもの」には＼n当たらない旨主張する。 しかしながら，法にいう「公衆」とは飽くまでも不特定多数の者又は特定 かつ多数の者をいう（法２条５項参照）のであって，被告Ｂ個人が公衆に当 たると解する余地はない。したがって，原告が被告Ｂに対して本件録音デー タを提供したことにより，本件楽曲が公表されたものとは認められない。＼n２ 公衆送信及び公表につき黙示の許諾があったか（争点(1)イ）について 証拠（甲７，乙Ａ４）及び弁論の全趣旨によると，原告が被告Ｂに対して 本件録音データを提供した経緯について，次の事実が認められる。 ア 原告は，平成２７年１２月上旬頃，自らが執筆した自叙伝の原稿につい て芸能リポーターである被告Ｂの感想等を聞くため，知人を介して被告Ｂ＼nの連絡先を入手した。そして，原告は，被告Ｂと電話で連絡を取り，その 感想等を求める趣旨であることを伝えた上，被告Ｂに対して上記原稿のデ ータをメールで送付した。
イ その後，原告は，被告Ｂと電話で連絡を取り，被告Ｂが上記原稿を読ん だ感想等を聞いた。その際，原告が被告Ｂに自らが音楽活動を行っている ことを伝え，自らが創作した曲を聴いた感想等を聞かせてほしいと頼んだ ところ，被告Ｂは，この依頼を承諾した。 （なお，原告は，被告Ｂに感想等を求めた際に，提供する楽曲を公表し＼nないように求めた旨主張し，その陳述書（甲７）には，これに沿う部分が あるが，被告Ｂの陳述書（乙Ａ４）にはこれに反する記載がある上，当該 主張は原告の平成３０年３月６日付け準備書面で初めてされたものであっ て，それ以前はかかる明示的な求めはないことを前提とした主張がされて いたという経緯も考慮すると，原告の上記主張及び陳述部分は採用できな い。）
ウ そこで，原告は，平成２７年１２月２２日，被告Ｂに対し，本件録音デ ターをメールで送信した。 被告らは，原告は音楽活動を再開したことが被告Ｂによってテレビ放送等 で告知されることを期待して本件録音データを提供したものであるから，本 件楽曲を公衆送信及び公表することを黙示に許諾したというべきであると主＼n張する。 しかしながら， 上記(1)の認定事実によれば，原告は，本件楽曲を聴いた 被告Ｂの感想等を聞くために，被告Ｂに対して本件録音データを提供したに すぎないから，原告が本件録音データを提供したことをもって，本件楽曲を 公衆送信ないし公表することを黙示に許諾したとは認められない。被告Ｂが＼n芸能リポーターであるからといって，それのみでは上記説示を左右しない。＼n
３ 被告らによる公衆送信行為は法４１条所定の時事の事件の報道のための利用 に当たるか （争点(1)ウ）について 被告らは，本件楽曲は，1)視聴者に対して原告による覚せい剤使用の事実 の真偽を判断するための材料を提供するという点において「警視庁が原告を 覚せい剤使用の疑いで逮捕する方針であること」という時事の事件を構成す＼nるものであるし，2)原告が執行猶予期間中に更生に向けて行っていた音楽活＼n動の成果物であるという点において「原告が有罪判決後の執行猶予期間中に＼n音楽活動を行い更生に向けた活動をしていたこと」という時事の事件を構成＼nするものである旨主張する。 上記1)の主張について検討するに，前記前提事実(3)イおよびウによれば，本 件楽曲は，警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予＼n定であることやこれに関連する報道がされた際に放送されたものであると認 められるところ，警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求 する予定であることが時事の事件に当たることについては，当事者間に争い＼nがない。しかしながら，本件楽曲は，警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで 逮捕状を請求する予定であるという時事の事件の主題となるものではないし，＼nかかる時事の事件と直接の関連性を有するものでもないから，時事の事件を 構成する著作物に当たるとは認められない。これに反する被告らの主張は採＼n用できない。
次に，上記2)の主張について検討する。
ア 前記前提事実(3)イおよび乙Ｂ第１号証によると，以下の事実が認められる。 警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予定で＼nあることやこれに関連する報道がされた放送時間は，コマーシャルや他 のニュースが放送された時間を除くと約６２分間であった。 このうち，本件録音データの再生に伴って原告の音楽活動に言及があ った時間は，午後３時３１分頃から同３６分頃までの約５分間であるが， うち約３分間はコマーシャルが放送された時間であった。具体的内容は， 別紙本件楽曲放送部分に記載のとおりである。 すなわち，本件番組の司会者は，「うーん。で，ASKA さんが，来月 ですか，新曲を YouTube で・・・。」「まあ，発表されるってことで，Ｂ＼nさんが・・・」と切り出し，被告Ｂは，この発言を受けて，「実は，昨 年送ってきた曲がありますんで，コマーシャルの後にちょっとお伝えし たいと思います。」と発言した。 コマーシャルの放送後，被告Ｂは，「これ，送られてきたんで。えー， 去年の 12 月 22 日で，まあ，タイトルとしては『20年東京オリンピ ック曲』っていうふうについてたんです。」と説明した上で本件録音データを再生した。本件司会者は，本件楽曲を聴いた感想として，「今ま での曲調とは全然違いますよね。」，「どっちかというと幻想的な。」 と発言し，被告Ｂも，この感想に同調し，「ちょっと違う感じしますよ ね。まあ，きれいなメロディではあると思いますけど。」と発言した。 また，本件司会者は，「こういうのを作って，来月 YouTube で発表し＼nようと。音楽活動に向けて動こうと。」と発言し，被告Ｂも，「そうで すね，この時点では，ご本人もいろいろブログを自分で書いているん で。」などと発言して，本件録音データの再生を止めた。 そして，本件録音データの再生が終わるとすぐに，本件番組の司会者 その他の出演者は，再び，警視庁が原告を覚せい剤使用の疑いで逮捕す る方針であることを話題にし，それぞれ意見を述べるなどした。 また，上記 以外の部分でも，原告の音楽活動に関する部分がある （１４：２３頃，１４：２９頃，１４：３３頃，１５：０８頃）ものの， その内容は，上記 と同様に，原告が，２０２０年のオリンピックのテ ーマソングとして作曲した本件楽曲を被告Ｂに送付し，来月，YouTube でアルバムを発売したり，友人のライブに出たりといった音楽活動に向 けて動こうとしている，ということを断片的に紹介する程度にとどまっ ている。
イ 上記認定事実によれば，本件番組中における原告の音楽活動に関する 部分は，警視庁が原告を覚せい剤使用の疑いで逮捕する予定であること＼nを報道する中で，ごく短時間に，原告が２０２０年のオリンピックのテ ーマソングとして作曲した本件楽曲を被告Ｂに送付し，来月，YouTube で 新曲を発表するなど音楽活動に向けて動こうとしている，ということを＼n断片的に紹介する程度にとどまっており，本件楽曲の紹介自体も，原告 がそれまでに創作した楽曲とは異なる印象を受けることを指摘するにす ぎないもので，これ以上に原告の音楽活動に係る具体的な事実の紹介は ないものであるから，このような放送内容に照らせば，本件番組中にお ける原告の音楽活動に関する部分が「原告が有罪判決後の執行猶予期間＼n中に音楽活動を行い更生に向けた活動をしていたこと」という「時事の 事件の報道」に当たるとは，到底いうことができない。
４ 被告らによる公衆送信行為は法３２条１項所定の引用に当たるかエ）について
前記１で判示したとおり，原告が被告Ｂに対して本件録音データを提供した ことにより，本件楽曲が公表されたものとは認められず，本件番組の放送時に＼nおいて本件楽曲は未公表の著作物であったと認められるから，被告らによる本＼n件楽曲の公衆送信行為は法３２条１項所定の引用には当たらない。
５ 正当業務行為等により公表権侵害の違法性が阻却されるか（争点(1)オ）につ いて
被告らは，本件楽曲の公表は，原告が逮捕されそうであるという差し迫っ＼nた状況において，有罪判決後の原告の音楽活動や更生に向けた活動等を具体 的に報道するとともに，視聴者に対して原告による覚せい剤使用の事実の真 偽を判断するための材料を提供するという目的で行われたものであり，その 具体的事情の下では，法４１条の趣旨の準用，正当業務行為その他の事由に より違法性が阻却される旨主張する。 しかしながら，本件番組では原告の音楽活動にごく簡単に触れたに止まり， それに係る具体的な事実の紹介がないことは前記３で説示したとおりである し，本件楽曲が原告による覚せい剤使用の事実の真偽を判断するための的確 な材料であるとも認められないから，被告らの上記主張は，その前提を欠く ものであり採用できない。 また，被告Ｂは，原告が逮捕見込みであるとの報道に関連して，原告が更 生していることを示すために，本件録音データの一部のみを再生したもので あるから，芸能リポーターとしての正当な業務行為として違法性がない旨主＼n張する。 しかしながら，原告の音楽活動に係る具体的な事実の紹介がないまま，本 件録音データの一部を再生したからといって，原告が更生していることを具 体的に示すことにはならないから，被告Ｂの上記主張も，その前提を欠くも のであり採用できない。
６ 被告Ｂは公衆送信権及び公表権の侵害主体となるか カ）について
前記前提 Ｂは，本件番組の生放送中に出演者として本件楽曲の録音データ（本件録音データ）の一部を再生し，被告讀賣テレビは本件番組を放送したのであるところ，前記１ないし５の説示を踏まえれば，被告らは共同して原告が本件楽曲につき有する公衆送信権及び公表権を侵害したものと認められる。これに対し，被告Ｂは，被告讀賣テレビによる放送の履行補助者にすぎなかった旨主張するところ，その趣旨は判然としないものの，上記説示に照らして採用できない。
７ 故意・過失の存否
被告Ｂはいわゆる芸能リポーターを業とし，被告讀賣テレビは基幹放送事＼n業を業とするものであるから，被告らは，放送番組中において楽曲を再生し 放送する場合には著作権や著作者人格権の侵害がないように十分注意すべき＼n高度の注意義務を負っているというべきところ，原告が本件楽曲を公衆送信 及び公表することを黙示に許諾したとは認められないにもかかわらず，その＼n認識を欠いて本件楽曲を公衆送信及び公表することが許されると誤信した点＼nなどにおいて，少なくとも過失があったと認められる。これに反する被告ら の主張は採用できない。 なお，原告は，本件楽曲を公表した際の本件番組の司会者と被告Ｂとのや＼nり取りや本件番組の放送終了後の上記両名の言動を見れば，被告らが本件楽 曲を公衆送信及び公表することにつき原告の同意がないことを認識していた＼nことは明らかであるから，被告らには故意がある旨主張する。 しかし，本件楽曲を公表した際の本件番組の司会者と被告Ｂとのやり取り＼nは前記３(3)ア（イ） で認定したとおりであるところ，これらのやり取りを見ても， 上記両名が本件楽曲を公表することにつき原告による黙示の許諾がないこと＼nを認識していたことはうかがわれない。また，証拠（乙Ａ４）及び弁論の全 趣旨によれば，原告が本件番組の放送翌日に，被告Ｂに対して電話で本件楽 曲を放送したことを抗議した際，被告Ｂは，原告が本件楽曲を公表すること＼nに同意していると認識していた旨の弁明をしていないものの，原告の抗議は 未発表であった本件楽曲を公表＼したことを明示的に指摘したものではなかっ たことが認められるから，被告Ｂが上記のような弁明をしなかったからとい って，本件楽曲を公表することにつき原告の同意がないことを認識していた＼nとは認められない。さらに，弁論の全趣旨によれば，本件番組の司会者と被 告Ｂは，平成２８年１２月２３日に放送された番組内で，原告に対して謝罪 していることが認められるものの，その謝罪が未発表の本件楽曲を公表＼した ことに対するものであったと認めるに足りる証拠はない。 その他，被告らが，本件楽曲を公表することにつき原告の同意がないと認＼n識していたことや公衆送信権ないし公表権侵害の故意を有していたことを認＼nめるに足りる証拠はないから，被告らの故意に係る原告の主張は採用できな い。
８ 損害の有無およびその額(争点(3)）について
(1)法１１４条３項による損害金
ア 証拠（甲３）によると，一般社団法人日本音楽著作権協会が，使用料規 程において，放送及び当該放送の録音に音楽著作物を利用する場合の使用 料について，年間の包括的利用許諾契約を締結する方法と１曲１回当たり の使用料を積算する方法とを定めているところ，著作権侵害による損害額 を算定するに当たっては，音楽著作物の継続的な利用を前提とする前者の 方法を基準とするではなく，１曲１回の利用ごとに使用料が発生すること を前提とする後者の方法を基準とするのが合理的であり，これに反する被 告らの主張は採用できない。 イ 上記使用料規程によれば，全国放送の場合，１曲１回当たりの使用料は， 利用時間が５分までは６万４０００円，その後利用時間が５分を超えるご ろ，本件番組において本件楽曲が放送された時間は約１分間であった（前 記前提事実 ）から，その相当対価額は６万４０００円と認めるのが相 当である。
公表権侵害による慰謝料＼n
前記２(1)及び３(3)で認定した各事実並びに証拠（甲７）及び弁論の全趣旨によれば，本件楽曲は平成３２年（２０２０年）に開催される東京オリンピ ックのテーマ曲として応募することを目的として創作されたものであり，原 告としては，本件楽曲を聴いた感想を聞くために，被告Ｂに対して本件録音 データを提供したにすぎなかったにもかかわらず，本件番組（日本テレビ系 列２８社により放送されている。）において本件楽曲が放送されたことによ り，原告は本件楽曲を創作した目的に即した時期に本件楽曲を公表する機会＼nを失ったこと，しかも，本件楽曲は，本件番組において，警視庁が原告に対 する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予定であるという報道に関連す＼nる一つの事情として紹介されたことにより，本件番組の司会者及び被告Ｂの 発言と相まって，本件番組の視聴者に対して原告が本件楽曲を創作した目的 とは相容れない印象を与えることとなったことが認められる。 なお，原告は，本件番組において，原告が覚せい剤の使用により精神的に 異常を来したかのような報道をされたことにより，原告の音楽家としてのイ メージを毀損され，精神的苦痛を受けた旨主張し，その陳述書（甲７）には これに沿う陳述部分があるが，本件における慰謝料請求は飽くまで本件楽曲 に係る公表権侵害を理由とするものであるから，上記認定のとおり，公表＼権 侵害の方法・態様として評価し得る事情の限度で考慮するにとどめるのが相 当である。 これらの事情に加え，本件で顕れた一切の事情を併せ考慮すると，被告ら による公表権侵害に対する慰謝料の額は１００万円と認めるのが相当である。＼n
１ 本件楽曲は未公表の著作物であったか（争点(1)ア）について
(1)前記前提事実(3)エのとおり、本件楽曲は、被告Ｂが本件番組内で本件録音 データを再生した時点より前に，公衆に提供又は提示されていなかったから， 本件楽曲は法１８条１項にいう「著作物でまだ公表されていないもの」に当＼nたる。 この点，被告らは，原告が芸能リポーターである被告Ｂに対して本件録音＼nデータを提供したことは公衆に提示したものと同視し得るから，本件楽曲は 本件番組内で放送された時点で「著作物でまだ公表されていないもの」には＼n当たらない旨主張する。 しかしながら，法にいう「公衆」とは飽くまでも不特定多数の者又は特定 かつ多数の者をいう（法２条５項参照）のであって，被告Ｂ個人が公衆に当 たると解する余地はない。したがって，原告が被告Ｂに対して本件録音デー タを提供したことにより，本件楽曲が公表されたものとは認められない。＼n２ 公衆送信及び公表につき黙示の許諾があったか（争点(1)イ）について 証拠（甲７，乙Ａ４）及び弁論の全趣旨によると，原告が被告Ｂに対して 本件録音データを提供した経緯について，次の事実が認められる。 ア 原告は，平成２７年１２月上旬頃，自らが執筆した自叙伝の原稿につい て芸能リポーターである被告Ｂの感想等を聞くため，知人を介して被告Ｂ＼nの連絡先を入手した。そして，原告は，被告Ｂと電話で連絡を取り，その 感想等を求める趣旨であることを伝えた上，被告Ｂに対して上記原稿のデ ータをメールで送付した。
イ その後，原告は，被告Ｂと電話で連絡を取り，被告Ｂが上記原稿を読ん だ感想等を聞いた。その際，原告が被告Ｂに自らが音楽活動を行っている ことを伝え，自らが創作した曲を聴いた感想等を聞かせてほしいと頼んだ ところ，被告Ｂは，この依頼を承諾した。 （なお，原告は，被告Ｂに感想等を求めた際に，提供する楽曲を公表し＼nないように求めた旨主張し，その陳述書（甲７）には，これに沿う部分が あるが，被告Ｂの陳述書（乙Ａ４）にはこれに反する記載がある上，当該 主張は原告の平成３０年３月６日付け準備書面で初めてされたものであっ て，それ以前はかかる明示的な求めはないことを前提とした主張がされて いたという経緯も考慮すると，原告の上記主張及び陳述部分は採用できな い。）
ウ そこで，原告は，平成２７年１２月２２日，被告Ｂに対し，本件録音デ ターをメールで送信した。 被告らは，原告は音楽活動を再開したことが被告Ｂによってテレビ放送等 で告知されることを期待して本件録音データを提供したものであるから，本 件楽曲を公衆送信及び公表することを黙示に許諾したというべきであると主＼n張する。 しかしながら， 上記(1)の認定事実によれば，原告は，本件楽曲を聴いた 被告Ｂの感想等を聞くために，被告Ｂに対して本件録音データを提供したに すぎないから，原告が本件録音データを提供したことをもって，本件楽曲を 公衆送信ないし公表することを黙示に許諾したとは認められない。被告Ｂが＼n芸能リポーターであるからといって，それのみでは上記説示を左右しない。＼n
３ 被告らによる公衆送信行為は法４１条所定の時事の事件の報道のための利用 に当たるか （争点(1)ウ）について 被告らは，本件楽曲は，1)視聴者に対して原告による覚せい剤使用の事実 の真偽を判断するための材料を提供するという点において「警視庁が原告を 覚せい剤使用の疑いで逮捕する方針であること」という時事の事件を構成す＼nるものであるし，2)原告が執行猶予期間中に更生に向けて行っていた音楽活＼n動の成果物であるという点において「原告が有罪判決後の執行猶予期間中に＼n音楽活動を行い更生に向けた活動をしていたこと」という時事の事件を構成＼nするものである旨主張する。 上記1)の主張について検討するに，前記前提事実(3)イおよびウによれば，本 件楽曲は，警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予＼n定であることやこれに関連する報道がされた際に放送されたものであると認 められるところ，警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求 する予定であることが時事の事件に当たることについては，当事者間に争い＼nがない。しかしながら，本件楽曲は，警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで 逮捕状を請求する予定であるという時事の事件の主題となるものではないし，＼nかかる時事の事件と直接の関連性を有するものでもないから，時事の事件を 構成する著作物に当たるとは認められない。これに反する被告らの主張は採＼n用できない。
次に，上記2)の主張について検討する。
ア 前記前提事実(3)イおよび乙Ｂ第１号証によると，以下の事実が認められる。 警視庁が原告に対する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予定で＼nあることやこれに関連する報道がされた放送時間は，コマーシャルや他 のニュースが放送された時間を除くと約６２分間であった。 このうち，本件録音データの再生に伴って原告の音楽活動に言及があ った時間は，午後３時３１分頃から同３６分頃までの約５分間であるが， うち約３分間はコマーシャルが放送された時間であった。具体的内容は， 別紙本件楽曲放送部分に記載のとおりである。 すなわち，本件番組の司会者は，「うーん。で，ASKA さんが，来月 ですか，新曲を YouTube で・・・。」「まあ，発表されるってことで，Ｂ＼nさんが・・・」と切り出し，被告Ｂは，この発言を受けて，「実は，昨 年送ってきた曲がありますんで，コマーシャルの後にちょっとお伝えし たいと思います。」と発言した。 コマーシャルの放送後，被告Ｂは，「これ，送られてきたんで。えー， 去年の 12 月 22 日で，まあ，タイトルとしては『20年東京オリンピ ック曲』っていうふうについてたんです。」と説明した上で本件録音データを再生した。本件司会者は，本件楽曲を聴いた感想として，「今ま での曲調とは全然違いますよね。」，「どっちかというと幻想的な。」 と発言し，被告Ｂも，この感想に同調し，「ちょっと違う感じしますよ ね。まあ，きれいなメロディではあると思いますけど。」と発言した。 また，本件司会者は，「こういうのを作って，来月 YouTube で発表し＼nようと。音楽活動に向けて動こうと。」と発言し，被告Ｂも，「そうで すね，この時点では，ご本人もいろいろブログを自分で書いているん で。」などと発言して，本件録音データの再生を止めた。 そして，本件録音データの再生が終わるとすぐに，本件番組の司会者 その他の出演者は，再び，警視庁が原告を覚せい剤使用の疑いで逮捕す る方針であることを話題にし，それぞれ意見を述べるなどした。 また，上記 以外の部分でも，原告の音楽活動に関する部分がある （１４：２３頃，１４：２９頃，１４：３３頃，１５：０８頃）ものの， その内容は，上記 と同様に，原告が，２０２０年のオリンピックのテ ーマソングとして作曲した本件楽曲を被告Ｂに送付し，来月，YouTube でアルバムを発売したり，友人のライブに出たりといった音楽活動に向 けて動こうとしている，ということを断片的に紹介する程度にとどまっ ている。
イ 上記認定事実によれば，本件番組中における原告の音楽活動に関する 部分は，警視庁が原告を覚せい剤使用の疑いで逮捕する予定であること＼nを報道する中で，ごく短時間に，原告が２０２０年のオリンピックのテ ーマソングとして作曲した本件楽曲を被告Ｂに送付し，来月，YouTube で 新曲を発表するなど音楽活動に向けて動こうとしている，ということを＼n断片的に紹介する程度にとどまっており，本件楽曲の紹介自体も，原告 がそれまでに創作した楽曲とは異なる印象を受けることを指摘するにす ぎないもので，これ以上に原告の音楽活動に係る具体的な事実の紹介は ないものであるから，このような放送内容に照らせば，本件番組中にお ける原告の音楽活動に関する部分が「原告が有罪判決後の執行猶予期間＼n中に音楽活動を行い更生に向けた活動をしていたこと」という「時事の 事件の報道」に当たるとは，到底いうことができない。
４ 被告らによる公衆送信行為は法３２条１項所定の引用に当たるかエ）について
前記１で判示したとおり，原告が被告Ｂに対して本件録音データを提供した ことにより，本件楽曲が公表されたものとは認められず，本件番組の放送時に＼nおいて本件楽曲は未公表の著作物であったと認められるから，被告らによる本＼n件楽曲の公衆送信行為は法３２条１項所定の引用には当たらない。
５ 正当業務行為等により公表権侵害の違法性が阻却されるか（争点(1)オ）につ いて
被告らは，本件楽曲の公表は，原告が逮捕されそうであるという差し迫っ＼nた状況において，有罪判決後の原告の音楽活動や更生に向けた活動等を具体 的に報道するとともに，視聴者に対して原告による覚せい剤使用の事実の真 偽を判断するための材料を提供するという目的で行われたものであり，その 具体的事情の下では，法４１条の趣旨の準用，正当業務行為その他の事由に より違法性が阻却される旨主張する。 しかしながら，本件番組では原告の音楽活動にごく簡単に触れたに止まり， それに係る具体的な事実の紹介がないことは前記３で説示したとおりである し，本件楽曲が原告による覚せい剤使用の事実の真偽を判断するための的確 な材料であるとも認められないから，被告らの上記主張は，その前提を欠く ものであり採用できない。 また，被告Ｂは，原告が逮捕見込みであるとの報道に関連して，原告が更 生していることを示すために，本件録音データの一部のみを再生したもので あるから，芸能リポーターとしての正当な業務行為として違法性がない旨主＼n張する。 しかしながら，原告の音楽活動に係る具体的な事実の紹介がないまま，本 件録音データの一部を再生したからといって，原告が更生していることを具 体的に示すことにはならないから，被告Ｂの上記主張も，その前提を欠くも のであり採用できない。
６ 被告Ｂは公衆送信権及び公表権の侵害主体となるか カ）について
前記前提 Ｂは，本件番組の生放送中に出演者として本件楽曲の録音データ（本件録音データ）の一部を再生し，被告讀賣テレビは本件番組を放送したのであるところ，前記１ないし５の説示を踏まえれば，被告らは共同して原告が本件楽曲につき有する公衆送信権及び公表権を侵害したものと認められる。これに対し，被告Ｂは，被告讀賣テレビによる放送の履行補助者にすぎなかった旨主張するところ，その趣旨は判然としないものの，上記説示に照らして採用できない。
７ 故意・過失の存否
被告Ｂはいわゆる芸能リポーターを業とし，被告讀賣テレビは基幹放送事＼n業を業とするものであるから，被告らは，放送番組中において楽曲を再生し 放送する場合には著作権や著作者人格権の侵害がないように十分注意すべき＼n高度の注意義務を負っているというべきところ，原告が本件楽曲を公衆送信 及び公表することを黙示に許諾したとは認められないにもかかわらず，その＼n認識を欠いて本件楽曲を公衆送信及び公表することが許されると誤信した点＼nなどにおいて，少なくとも過失があったと認められる。これに反する被告ら の主張は採用できない。 なお，原告は，本件楽曲を公表した際の本件番組の司会者と被告Ｂとのや＼nり取りや本件番組の放送終了後の上記両名の言動を見れば，被告らが本件楽 曲を公衆送信及び公表することにつき原告の同意がないことを認識していた＼nことは明らかであるから，被告らには故意がある旨主張する。 しかし，本件楽曲を公表した際の本件番組の司会者と被告Ｂとのやり取り＼nは前記３(3)ア（イ） で認定したとおりであるところ，これらのやり取りを見ても， 上記両名が本件楽曲を公表することにつき原告による黙示の許諾がないこと＼nを認識していたことはうかがわれない。また，証拠（乙Ａ４）及び弁論の全 趣旨によれば，原告が本件番組の放送翌日に，被告Ｂに対して電話で本件楽 曲を放送したことを抗議した際，被告Ｂは，原告が本件楽曲を公表すること＼nに同意していると認識していた旨の弁明をしていないものの，原告の抗議は 未発表であった本件楽曲を公表＼したことを明示的に指摘したものではなかっ たことが認められるから，被告Ｂが上記のような弁明をしなかったからとい って，本件楽曲を公表することにつき原告の同意がないことを認識していた＼nとは認められない。さらに，弁論の全趣旨によれば，本件番組の司会者と被 告Ｂは，平成２８年１２月２３日に放送された番組内で，原告に対して謝罪 していることが認められるものの，その謝罪が未発表の本件楽曲を公表＼した ことに対するものであったと認めるに足りる証拠はない。 その他，被告らが，本件楽曲を公表することにつき原告の同意がないと認＼n識していたことや公衆送信権ないし公表権侵害の故意を有していたことを認＼nめるに足りる証拠はないから，被告らの故意に係る原告の主張は採用できな い。
８ 損害の有無およびその額(争点(3)）について
(1)法１１４条３項による損害金
ア 証拠（甲３）によると，一般社団法人日本音楽著作権協会が，使用料規 程において，放送及び当該放送の録音に音楽著作物を利用する場合の使用 料について，年間の包括的利用許諾契約を締結する方法と１曲１回当たり の使用料を積算する方法とを定めているところ，著作権侵害による損害額 を算定するに当たっては，音楽著作物の継続的な利用を前提とする前者の 方法を基準とするではなく，１曲１回の利用ごとに使用料が発生すること を前提とする後者の方法を基準とするのが合理的であり，これに反する被 告らの主張は採用できない。 イ 上記使用料規程によれば，全国放送の場合，１曲１回当たりの使用料は， 利用時間が５分までは６万４０００円，その後利用時間が５分を超えるご ろ，本件番組において本件楽曲が放送された時間は約１分間であった（前 記前提事実 ）から，その相当対価額は６万４０００円と認めるのが相 当である。
公表権侵害による慰謝料＼n
前記２(1)及び３(3)で認定した各事実並びに証拠（甲７）及び弁論の全趣旨によれば，本件楽曲は平成３２年（２０２０年）に開催される東京オリンピ ックのテーマ曲として応募することを目的として創作されたものであり，原 告としては，本件楽曲を聴いた感想を聞くために，被告Ｂに対して本件録音 データを提供したにすぎなかったにもかかわらず，本件番組（日本テレビ系 列２８社により放送されている。）において本件楽曲が放送されたことによ り，原告は本件楽曲を創作した目的に即した時期に本件楽曲を公表する機会＼nを失ったこと，しかも，本件楽曲は，本件番組において，警視庁が原告に対 する覚せい剤使用の疑いで逮捕状を請求する予定であるという報道に関連す＼nる一つの事情として紹介されたことにより，本件番組の司会者及び被告Ｂの 発言と相まって，本件番組の視聴者に対して原告が本件楽曲を創作した目的 とは相容れない印象を与えることとなったことが認められる。 なお，原告は，本件番組において，原告が覚せい剤の使用により精神的に 異常を来したかのような報道をされたことにより，原告の音楽家としてのイ メージを毀損され，精神的苦痛を受けた旨主張し，その陳述書（甲７）には これに沿う陳述部分があるが，本件における慰謝料請求は飽くまで本件楽曲 に係る公表権侵害を理由とするものであるから，上記認定のとおり，公表＼権 侵害の方法・態様として評価し得る事情の限度で考慮するにとどめるのが相 当である。 これらの事情に加え，本件で顕れた一切の事情を併せ考慮すると，被告ら による公表権侵害に対する慰謝料の額は１００万円と認めるのが相当である。＼n
2019.02. 1
平成27(ワ)8974 特許権侵害差止等請求事件 特許権 平成30年12月13日 大阪地方裁判所
論点はいろいろありますが、主観的間接侵害における多用途品に対して差止請求が認められました。
(4) 被告表示器Ａ，被告製品３の製造，販売等の行為についての直接侵害の成否
ア 被告表示器Ａはプログラマブル表＼示器であり，被告製品３はそれらにイ ンストールするソフトウェアであり，前提事実（前記第２の２(4)エ）のとおり，被 告表示器Ａは被告製品３のソ＼フトウェアがなければ作動せず，被告製品３のソフトウェアは被告表＼示器においてのみ有効に機能する関係にあると認められるから，ユ＼nーザがそれらの一方のみを使用することはないといえる。このため，原告は，1)被 告表示器Ａと被告製品３は，その販売形態にかかわらず，実質的には常にセット販売されていると評価すべきものであり（セット販売理論），また，2)被告製品３のソフトウェアはユーザの下で必ず被告表＼示器にインストールされるのであるから，ユーザは被告の道具としてインストールを行うにすぎない（道具理論）として，被告 表示器Ａと被告製品３の各製造，販売等は，同一機会でされるものであるか否かを問わず，被告製品３のＯＳがインストールされた被告表＼示器Ａの製造，販売等と同視すべきであると主張する。
イ 被告表示器Ａ，被告製品３は，それらが個別に販売される場合はもとより，同一の機会に販売される場合であっても，被告製品３の基本機能＼ＯＳ及び拡張／オプション機能ＯＳのうちの回路モニタ機能＼等部分のインストールがいまだされ ない状態であるから，それらは直接侵害品（実施品）としての構成を備えるに至っておらず，それを備えるにはユーザによるインストール行為が必要である。＼nこのような場合，確かに，ユーザの行為により物の発明に係る特許権の直接侵害 品（すなわち実施品）が完成する場合であっても，そのための全ての構成部材を製造，販売する行為が，直接侵害行為と同視すべき場合があることは否定できない。＼nしかし，構成部材を製造，販売する行為を直接侵害行為（すなわち実施品の製造，販売行為）と同視するということは，ユーザが構＼成部材から実施品を完成させる行為をもって構成部材の製造，販売とは別個の生産行為と評価せず，構＼成部材の製造， 販売による因果の流れとして，構成部材の製造，販売行為の中に実質的に包含されているものと評価するということであるから，そのように評価し得るためには，製＼n造，販売された構成部材が，それだけでは特許権の直接侵害品（実施品）として完成してはいないものの，ユーザが当然に予＼定された行為をしてそれを組み合わせる などすれば，必ず発明の技術的範囲に属する直接侵害品が完成するものである必要 があると解するのが相当である。換言すれば，ユーザの行為次第によって直接侵害 品が完成するかどうかが左右されるような場合には，構成部材の製造，販売に包含され尽くされない選択行為をユーザが行っているのであるから，構＼成部材を製造，販売した者が間接侵害の責任を負うことはあっても，直接侵害の責任を負うことは ないと解すべきである。
ウ このような観点から本件の事実関係について検討すると，前記(2)キ(ｲ) で認定した事実によれば，被告表示器Ａにおいて回路モニタ機能＼等を使用するため には，ユーザが，被告製品３をインストールしたパソコンで，動作設定を「回路モニタ」とする拡張機能＼スイッチが配置されたプロジェクトデータを作成する必要があり，拡張／オプション機能ＯＳのうちの回路モニタ等部分が転送対象として自動的に選択されるのも，ユーザが上記のようなプロジェクトデータを作成した場合の＼nみであると認められる。これを換言すれば，そもそもユーザによって上記のような プロジェクトデータが作成されず，したがってこれが被告表示器Ａにインストールされない場合には，ユーザが敢えて拡張／オプション機能＼ＯＳのうちの回路モニタ等部分を転送対象として選択しない限り，被告表示器Ａに回路モニタ機能＼等が備わることはないのである。 また，被告製品１−２については一部の機種では，そもそも回路モニタ機能等を使用できない。また，回路モニタ機能＼等が使用可能な機種についても，これを使用＼nするためにはオプション機能ボードを購入して設置する必要がある。そして，そもそもこれはオプションの部材であるから，ユーザがこれを購入して設置することが＼n当然に予定されていると認めることはできないし，乙１７及び１８によれば，回路モニタ機能＼等に対応している被告製品１−２を購入した者のうち，オプション機能＼nボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められる（原告は，乙１７及び１ ８は裏付け証拠がないから信用性を欠く旨主張するが，記載内容は一定の具体性を持っており，その内容が不合理であることをうかがわせる事情も認められず，かえ って，オプション機能ボードがまさにオプション品であることからすると，相当程度の者が購入しないというのは合理的であるから，具体的な割合はともかく，少な＼nくともオプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められるという限度ではその信用性を認めるのが相当である。）。＼nなお，被告製品１−１では，回路モニタ機能等が標準装備されているが，前記(2) ア(ｵ)での認定のとおり，被告製品１−１は他の点でも被告製品１−２にない機能を有しており，特にラダー編集機能＼は，甲５のカタログでも回路モニタ機能等と並ん＼nで強調されているものであることからすると，被告製品１−１を購入する者が須く 回路モニタ機能等を使用することを当然の前提としてこれを購入するとまで認めることは困難である。そして，これらの事情は，被告表＼示器２Ａについても妥当すると考えられる。
以上のことを踏まえると，被告が販売した被告表示器Ａや被告製品３だけでは，直ちに本件発明１の直接侵害品（実施品）が完成するわけではないし，ユーザが被＼n告表示器Ａを被告製のＰＬＣに接続した上で，被告製品３の拡張／オプション機能＼ ＯＳのうちの回路モニタ機能等部分をインストールすることが必ず予＼定された行為 であると認めることもできない。したがって，ユーザの行為によって直接侵害品が 完成するかどうかが左右されるような場合に該当するといわざるを得ない。
エ 以上に対し原告は，被告が被告製品１や２等のカタログにおいて，回路 モニタ機能等を強調していることや，被告表＼示器Ａが他の被告製品と比べて高額で あること等からすると，本件発明１を全く実施しないという使用態様が被告表示器Ａと被告製品３のユーザの下で経済的，商業的又は実用的な使用形態としてあると＼nは認められないと主張している。 しかし，前記ウで述べた事情からすると，カタログで強調されているからといっ て，ユーザが必ず回路モニタ機能等を使用するとまで認めることはできない。原告は，他の回路モニタ機能＼等を使用できない被告製品（被告製品１−３等）との価格差も指摘するが，当該他の機種では回路モニタ機能等を使用することはできないものの，前記認定の被告表＼示器Ａと他の機種との画面サイズや機能の違いを踏まえる＼nと，被告表示器Ａを購入する者が回路モニタ機能＼等を使用することを当然の前提としてこれを購入するものであるとまで認めることもできない。 なお，原告は，他社が回路モニタ機能等を使用できない廉価な製品を販売していること（甲２３，２４）を指摘しているが，それと被告表＼示器Ａや被告製品３とでは回路モニタ機能等以外の機能＼が異なっており，またハード面での差異や購入後の サポートの内容も異なっていること（甲５，２３，乙１７）などを踏まえると，原 告のこの指摘によって上記事情が基礎付けられるともいえない。 以上より，本件発明１を全く実施しないという使用態様が，被告表示器Ａと被告製品３の経済的，商業的又は実用的な使用形態でないと認めることはできないから，＼n原告の上記主張は採用できない。なお，原告は東京地裁平成１３年１０月３１日判 決を引用しているが，本件と事案を異にするから，本件には妥当しないというべき である。
オ 以上より，直接侵害の成立は認められない。したがって，仮に被告表示器Ａと被告製品３の販売行為を実質的にセット販売と評価し得るとしても，その販＼n売行為をもって本件特許権１の直接侵害行為と評価することはできない。
(5) 以上より，被告による被告表示器Ａと被告製品３の製造，販売等の行為は本件特許権１の直接侵害行為に該当しない。＼n
カ 主観的要件について
(ｱ) 特許法１０１条２号においては，「発明が特許発明であること」（主観 的要件1)）及び発明に係る特許権の直接侵害品の生産に用いる「物がその発明の実 施に用いられること」（主観的要件2)）を知りながら，その生産，譲渡等をすること が間接侵害の成立要件として規定されている。
(ｲ) 主観的要件1)について
ａ 被告は，本件発明１（本件特許１に係る発明）の存在を知った時期 は，本件第１特許の特許請求の範囲を本件発明１に係る構成要件のように訂正することを認めるとの審決（甲２０）がされたことを知った平成２８年１１月１６日で＼nあると主張している。 そこで，まず，特許発明について特許請求の範囲の訂正があった場合には，訂正後の特許請求の範囲に係る発明を知った時に主観的要件1)を満たすことになるのか， それとも，訂正前の特許請求の範囲に係る発明を知っていれば，特許請求の範囲が 訂正された後の発明との関係でも，主観的要件1)を満たすことになるのかを検討す る。 特許法１０１条２号が主観的要件1)を間接侵害の要件とした趣旨は，同号の対象 品は適法な用途にも使用することができる物であることから，部品等の販売業者に 対して，部品等の供給先で行われる他人の実施内容についてまで，特許権が存在す るか否かの注意義務を負わせることは酷であり，取引の安全を害するとの点にある。 他方，特許請求の範囲等の訂正は，特許請求の範囲の減縮や誤記等の訂正等を目的 とするものに限られ（特許法１２６条１項），特許請求の範囲等の訂正は，願書に （最初に）添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にお いてしなければならず（同条５項），かつ，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変 更するものであってはならないとされている（同条６項）。そして，特許請求の範囲 等の訂正をすべき旨の審決が確定したときは，その訂正後における特許請求の範囲 により特許権の設定の登録がされたものとみなされる（同法１２８条）。 以上のように，特許請求の範囲の訂正が認められる場合が上記のように限定され ていることを踏まえると，訂正前の特許請求の範囲に係る特許発明を知っていれば， 特許請求の範囲が訂正された後の特許発明との関係でも，主観的要件1)を満たすこ とになると解するのが相当である。このように解しても，特許法１０１条２号が主 観的要件1)を求めた趣旨に反するわけではないし，第三者にとって不意打ちとなる こともないからである。 なお，本件第１特許の特許請求の範囲の訂正も誤記の訂正及び特許請求の範囲の 減縮を目的とするもので，その他の訂正の要件も満たしており（甲１９の１ないし ２０），被告製品３は本件発明１の技術的範囲に属する以上，上記訂正前の本件発明 １の技術的範囲にも属することは明らかである。
ｂ 本件では，被告は訂正前の本件発明１の存在を知っていたことを自認しているものの，その時期は原告からの警告書を受領した平成２５年４月２日で あると主張している。これに対し，原告は被告が訂正前の本件発明１の存在をその 登録時の平成１７年７月２２日から知っていたと主張していることから，以下，被 告が平成２５年４月２日よりも前に訂正前の本件発明１の存在を知っていたかを検 討する。
(a) 証拠（甲１，５，３４，乙１ないし３，１９，２０）及び弁論の 全趣旨によれば，次の事実が認められる。
・・・
確かに，上記(a)の4)と5)の事実だけを見れば，原告の主張は理解し得ないわけで はないが，表示されたラダー回路の接点・コイルの指定による検索機能＼＼＼自体は，被 告自身が平成８年１２月以降，販売している「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」という汎用シーケンサにおいて採用されていたのであり，ＧＯＴ９００で初めて採用された機 能とは認められない。そして，ＧＯＴ９００では，「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」とは異なり，タッチパネル によって接点・コイルを指定するものとされており，これは変更点であり，訂正前 の本件発明１との共通点ではあるが，このような変更がされたのは，そもそもの操 作方法が「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」ではキーボードであったのに対し，ＧＯＴ９０ ０ではタッチパネルが採用されていたためとみることも可能である。したがって，上記事実から，被告が本件第１特許の出願を知っていたことが推認されるとまでい＼nうことはできない。 そして，ＧＯＴ１０００でワンタッチ回路ジャンプ機能が採用されたのは，ＧＯＴ９００においてタッチパネル上で接点・コイルを指定して検索する機能＼能＼＼が採用さ＼nれていたことの延長線上にあるものと見ることも決して不合理ではない。 以上のような事実関係に照らせば，被告が本件第１特許の登録時に訂正前の本件 発明１の存在を知っていたとまで推認することはできない。そして，平成２５年４ 月２日にされた原告から被告への警告書の送付以外に，被告が訂正前の本件発明１ の存在を認識し得たことをうかがわせる事情は認められない。
なお，原告は，被告と原告はトヨタからの受注を獲得すべくしのぎを削っていた こと（甲３２）や，原告や被告が他社との契約において，納入品の製作・納入に当 たり，第三者の特許権等を侵害しないよう，万全の注意を払うべき旨が明記されて いること（甲４１）を指摘しているが，これらは一般的な事項にすぎず，上記具体 的な事実関係に照らせば，被告が訂正前の本件発明１を知っていたことを推認させ る事実になるとはいえない。 したがって，被告が平成２５年４月２日より前に訂正前の本件発明１の存在を知 っていたと認めることはできない。
ｃ 以上より，被告が訂正前の本件発明１の存在を知ったのは平成２５年４月２日であると認められる。
(ｳ) 主観的要件2)について
ａ 被告は，被告製品３には本件発明１を実施しない実用的他用途が存 在しており，また基本的に販売代理店に対して被告製品３を販売しているにすぎな いから，被告製品３がユーザの下で本件発明１の実施に用いられることを知らない と主張している。
ｂ まず，どのような場合に主観的要件2)を満たすものと考えるべきか， すなわち，適法な用途にも使用することができる物の生産，譲渡等が特許「発明の 実施に用いられることを知りながら」したといえるのはどのような場合かについて 検討する。 そもそも，特許法１０１条２号の間接侵害は，適法な用途にも使用することがで きる物（多用途品）の生産，譲渡等を間接侵害と位置付けたものであるが，その成 立要件として，主観的要件2)を必要としたのは，対象品（部品等）が適法な用途に使用されるか，特許権を侵害する用途ないし態様で使用されるかは，個々の使用者 （ユーザ）の判断に委ねられていることから，当該物の生産，譲渡等をしようとす る者にその点についてまで注意義務を負わせることは酷であり，取引の安全を著し く欠くおそれがあることから，いたずらに間接侵害が成立する範囲が拡大しないよ うに配慮する趣旨と解される。 このような趣旨に照らせば，単に当該部品等が特許権を侵害する用途ないし態様 で使用される一般的可能性があり，ある部品等の生産，譲渡等をした者において，そのような一般的可能＼性があることを認識，認容していただけで，主観的要件2)を 満たすと解するのでは，主観的要件2)によって多用途品の取引の安全に配慮するこ ととした趣旨を軽視することになり相当でなく，これを満たすためには，一般的可 能性を超えて，当該部品等の譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあり，そのことを当該部品等の生産，譲渡等をした者において認識，認＼n容していることを要すると解するべきである。 他方，主観的要件2)について，部品等の生産，譲渡等をする者において，当該部 品等の個々の生産，譲渡等の行為の際に，当該部品等が個々の譲渡先等で現実に特 許発明の実施に用いられることの認識を必要とすると解するのでは，当該部品等の 譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあることを認識， 認容している場合でも，個別の譲渡先等の用途を現実に認識していない限り特許権 の効力が及ばないこととなり，直接侵害につながる蓋然性の高い予備的行為に特許権の効力を及ぼすとの特許法１０１条２号のそもそもの趣旨に沿わないと解される。＼n以上を勘案すると，主観的要件2)が認められるためには，当該部品等の性質，その客観的利用状況，提供方法等に照らし，当該部品等を購入等する者のうち例外的 とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に 存在し，部品等の生産，譲渡等をする者において，そのことを認識，認容している ことを要し，またそれで足りると解するのが相当であり，このように解することは， 「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」との文言に照らしても 不合理な解釈ではない。
ア 本件の間接侵害への特許法１０２条１項の適用の可否
上記認定事実のとおり，本件では，被告製品３はプログラム（ソフトウェア）＼nであるのに対し，原告の製品は表示器（ハードウェア）に予＼めプログラム（ソフト＼nウェア）がインストールされた完成品であるという相違がある。このことも踏まえ， 被告は，間接侵害には特許法１０２条１項は適用されないと主張している。 特許法１０２条１項本文は，侵害者が「侵害の行為を組成した物」を「譲渡した ・・数量」に，特許権者等が「その侵害行為がなければ販売することができた物」の 「単位数量当たりの利益の額」を乗じて得た額を，特許権者等が受けた損害の額と することができる旨を定める。この規定は，侵害行為がなければ特許権者等が利益 を得たであろうという関係があり，そのために特許権者等に損害が発生したと認め られることを前提に，特許権者等の損害額の立証負担を軽減する趣旨に基づくもの であるが，そこに定める損害額の算定方法からすると，これにより算定される損害 の額は，特許権者等の「その侵害行為がなければ販売することができた物」の逸失 販売利益に係る損害の額であることを前提にしており，さらに，侵害者の「侵害の 行為を組成した物」の譲渡行為と特許権者等の「その侵害行為がなければ販売する ことができた物」の販売行為とが同一の市場において競合する関係にあることも前 提としているものと解される。 他方，物の発明に係る間接侵害が対象とするのは，実施品の「生産に用いる物」 の譲渡等であり，実施品を構成する部品だけでなく，実施品を生産するための道具＼nや原料等の譲渡等もこれに含まれるから，必ずしも侵害者の間接侵害品の譲渡行為と特許権者等の製品（部品等のこともあれば完成品のこともある）の販売行為とが 同一の市場において競合するとは限らない。そして，本件のように間接侵害品が部 品であり，特許権者等が販売する物が完成品である場合には，前者は部品市場，後 者は完成品市場を対象とするものであるから，両者の譲渡・販売行為が同一の市場 において競合するわけではない。しかし，この場合も，間接侵害品たる部品を用い て生産された直接侵害品たる実施品と，特許権者等が販売する完成品とは同一の完 成品市場の利益をめぐって競合しており，いずれにも同じ機能を担う部品が包含さ＼nれている。そうすると，完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限り では，間接侵害品たる部品の譲渡行為は，それを用いた完成品の生産行為又は譲渡 行為を介して，特許権者等の完成品に包含される部品相当部分の販売行為と競合す る関係にあるといえるから，その限りにおいて本件のような間接侵害行為にも特許 法１０２条１項を適用する素地がある。 したがって，本件では，以上の考え方に基づき各要件の解釈をすることを前提に，特許法１０２条１項の適用を肯定するのが相当である。
イ 「侵害の行為がなければ販売することができた物」について
(ｱ) この要件に該当する「物」について，原告は，プログラム（ソフトウ＼nェア）を表示器（ハードウェア）にインストールした原告の製品全体であると主張＼nするのに対し，被告は，原告がハードウェアとソフトウェアを別個に販売していな＼nいことから，原告の製品はソフトウェアである被告製品３と競合関係にないとして，＼n原告の製品が「侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たらないと主 張している。 しかし，前記アで述べたところからすると，本件のような間接侵害の場合の「侵 害の行為がなければ販売することができた物」とは，特許権者等が販売する完成品 のうちの，侵害者の間接侵害品相当部分をいうものと解するのが相当である。
(ｲ) これを本件についてみると，原告の製品では回路モニタ機能や「追い＼nかけモニタ機能」及び「ズームアップ検索機能＼」が使用可能で，これは被告製品３＼nで使用可能な回路モニタ機能＼やワンタッチ回路ジャンプ機能（本件発明１の構＼成要 件１Ｅ及び１Ｆの構成を充足する機能＼）と同様の機能であって，これが原告の製品＼nに予めインストールされているプログラム（ソ＼フトウェア）による機能であること＼nは明らかである。したがって，原告の製品と被告製品３を用いた完成品とは，その ようなソフトウェアが格納又はインストールされているという点で共通していると＼nいうことができるから，原告の製品は，被告製品３を用いた完成品と市場で競合する物であるということができる。 そうすると，本件での「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは， 原告の製品全体のうちの，被告製品３に対応するプログラム（ソフトウェア）部分＼nである。
ウ 「譲渡数量」（侵害者が譲渡したその侵害の行為を組成した物の数量）に ついて
本件では被告による被告製品３の生産，譲渡等の行為について間接侵害の成 立が認められるから，被告製品３が「その侵害の行為を組成した物」に該当する。 なお，原告は被告表示器Ａもこれに含まれると主張して，原告の製品（完成品）＼nの単位利益に乗じるものとして被告表示器Ａの販売数を問題としているが，被告表＼ 示器Ａの製造，販売について間接侵害が成立しないことは，前記３(1)及び(2)エ(ｱ) で判示したとおりであり，そうである以上，特許法１０２条１項の適用に当たって， 被告表示器Ａが「その侵害の行為を組成した物」に該当することはないというべき＼nである。 そして，原告は，被告製品３を「その侵害の行為を組成した物」とする場合の予＼n備的な主張として，被告製品３の販売数を譲渡数量としているところ，平成２５年 ４月１日から平成２９年１２月末までの被告製品３の販売数は，合計●（省略）● 台である（前記(2)ウ）。 被告が本件発明１（本件特許１）の存在を知ったのは平成２５年４月２日であり， 同日以降の被告製品３の譲渡等について間接侵害が成立することから，上記認定の販売数から同月１日の販売数を控除する必要がある。本件の主張立証から同日の販 売数は明らかでないから，同月の販売数（●（省略）●台）を４月の日数である３ ０で除した●（省略）●台（１台未満は四捨五入）を同月１日の販売数と認めるほ かない。したがって，同月２日から平成２９年１２月末までの被告製品３の販売数 は，合計●（省略）●台と認められる。 なお，被告は，間接侵害が成立するのは主観的要件を具備して行った被告製品３ の生産，譲渡等のみであり，その立証がされていないと主張しているが，被告の行 為が間接侵害の主観的要件を具備していることは，前記３(2)カで判示したとおりで ある。
エ 侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益 額について
(ｱ) 原告の製品全体の平成２５年度の１台当たりの限界利益額が●（省略） ●円であることは，当事者間に争いがなく（前記(2)イ），その他の年度についても同様と推認されるところ，上記イで認定したとおり，「侵害の行為がなければ販売す ることができた物」に当たるのは原告の製品のうちのプログラム（ソフトウェア）＼n部分であるから，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額をもって「単位＼n数量当たりの利益額」に当たるとみるべきことになる。
(ｲ) この点に関し，被告は，自らの製品のカタログ（甲５）記載の表示器＼n（被告製品１−１）とソフトウェア（被告製品３−１）の参考標準価格を参考にし＼nて，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額を算出すべき旨主張している。＼nこれに対し，原告は被告が被告表示器の価格を高く設定し，ソ＼フトウェアである被 告製品３の価格を低く設定するビジネスモデルをとっているから，被告の価格設定 を参考とすべきではなく，本件発明１の価値の高さに鑑み，ソフトウェア部分の寄＼n与度は９割を下らないと主張する趣旨と解される。 被告製品１−１の参考標準価格は２２万円から５３万円，被告製品１−２の参考 標準価格は２２万円から４３万円であるのに対し，被告製品３−１の参考標準価格 は，単体ライセンス品で●（省略）●万円，２００ライセンスまで登録可能なサイ＼nトライセンス品で４万円である（前記２(2)ア(ｶ)，(ｷ)参照）。このように，サイト ライセンス品と単体ライセンス品との価格差がわずかであり，被告表示器のような＼n生産設備に用いる装置の場合，通常は複数台が購入され，その場合にはサイトライ センス品が購入されると考えられることからすると，通常の場合には，被告表示器＼n１台当たりに必要なソフトウェア費用が極めて安価になり，原告が指摘するようなソ＼フトウェアで利益を上げないビジネスモデルが存在している可能性もある。その＼nため，サイトライセンス価格や実際の被告表示器１台当たりのソ＼フトウェア費用 （被告の主張によっても平成２６年における被告表示器Ａの販売台数は被告製品３＼nの販売枚数の約６０倍であるから被告主張のとおり単価は５００円となる。）を参考 として，被告表示器の参考標準価格と比較する場合には，ソ＼フトウェアの価値が不 当に低く算定されることになり，相当でないと考えられる。しかし，単体ライセン ス品の参考標準価格を用いる場合には，被告表示器１台のみを購入する場合が想定＼nされるから，この場合にはソフトウェアによる採算も軽視されないはずであるし，＼n単体ライセンス品の参考標準価格は●（省略）●万円であるから，被告表示器のよ＼nうなハードウェアと被告製品３のようなソフトウェアに要する一般的な原価の差も＼n考えると，ハードウェアとソフトウェアの価値が相応に反映されていると考えられ＼nる。
他方，原告は，原告の製品における本件発明１の寄与度が９割を下らないと主張 するが，前記１の認定・判示によれば，従来技術を参酌して導かれる本件発明１の 特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力要素を検索す＼nるに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎないから，製品全 体に対するその寄与度は９割を大きく下回ると考えられる。 以上からすると，本件で原告の製品の利益におけるソフトウェア部分の利益を算＼n定するには，被告表示器１Ａと被告製品３−１の参考標準価格を参考にして原告の＼n製品におけるソフトウェア部分の限界利益額を算定するほかないというべきである。＼nこれを参考にして被告表示器１Ａと被告製品３−１の合計額に占める被告製品３＼n−１の価格割合を算定すると，被告表示器１Ａ（ただし，被告製品１−２のうちそ＼nもそも回路モニタ機能等を使用できない機種及び生産を終了した機種は除く。）のカ＼nタログ記載の参考標準価格は，平均すると●（省略）●円（税抜）であり（甲５）， 被告製品３−１の通常の単体ライセンス品の参考標準価格は●（省略）●万円であ る（税抜）から，被告製品３−１の価格の全体に占める割合は，●（省略）●％（０．１％未満四捨五入）と認められる。 なお，被告は被告製品１−１の参考標準価格の平均値をもとに算定しているが， 被告製品３−１がインストールされて回路モニタ機能等が使用され得る被告製品に＼nは被告製品１−２も含まれるから，被告製品１−２の参考標準価格も参考にすべき である。また，被告は１枚の被告製品３が約６０台の被告表示器Ａにインストール＼nされていることを前提に，被告製品３の価格を５００円として算定しているが，そ のような場合の価格が被告製品３の価値を反映したものであるのかについては前記 のとおり問題があるから，被告製品３−１の通常の単体ライセンス品の参考標準価 格である●（省略）●万円をもって同製品の価格であると認めるのが相当である。
(ｳ) 以上より，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額（１台当＼nたりの金額）は，上記(ｱ)記載の金額に●（省略）●％を乗じた４１１８円と認めら れる。
オ 「販売することができないとする事情」の有無
(ｱ) まず，被告は被告製品３と原告の製品とが競合することはないから， 原告の譲渡数量の全部について，原告が販売することができない事情が存在すると 主張しているが，この主張に理由がないことは，前記アで認定・判示したとおりで ある。
(ｲ) 次に，被告は，被告製品３を購入した者の全てが回路モニタ機能を使＼n用しているわけではないとか，回路モニタ機能を使用するのにオプション機能＼ボー ドの設置が必要な被告製品１−２を購入した者のうちオプション機能ボードを購入＼nしたのは約４分の１にとどまり，実際に回路モニタ機能等を使用していないユーザ＼nはさらに多く存在すると主張する。 特許法１０１条２号に係る間接侵害品たる部品等は，特許権を侵害しない用途な いし態様で使用することができるものである。そして，そのような部品等の譲渡は，譲渡先での使用用途ないし態様のいかんを問わず間接侵害行為を構成するが，実際＼nに譲渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には，譲渡先 の顧客は当該特許発明の価値に吸引されて当該部品等を購入したわけではないから， 間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与しておらず，そのような譲渡先については， 間接侵害行為がなければ特許権者の製品が販売できたとはいえないことになる。し たがって，特許権者等の損害額の算定に当たっては，そのような事情は，特許法１ ０２条１項ただし書の事由を構成すると解するのが相当である。＼nこれを本件についてみると，先に２(4)イ(ｲ)で述べたとおり，乙１７及び１８に よれば，回路モニタ機能等に対応している被告製品１−２を購入した者のうち，オ＼nプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められ，被告製品１＼n−１や被告表示器２Ａのユーザが須く回路モニタ機能＼等を目的にこれらを選ぶとま で認めることは困難である。このように譲渡先が回路モニタ機能等を利用しない場＼n合があることは，特許法１０２条１項ただし書の事由として考慮すべきであるが， その程度が明らかでないから，その考慮は極めて限定的になし得るにとどまるとい うべきである。
(ｳ) 次に，被告は，1)原告がＰＬＣ用表示器の市場において意味のあるシ＼nェアを有していないこと，2)原告の製品のソフトウェアに占める本件発明１の貢献＼n度（寄与度）は高くても０．１％を上回ることはないこと，3)原告が宣伝広告活動において「追いかけモニタ機能」や「ズームアップ検索機能＼」を重視していなかっ たことを指摘している。
ａ 特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事 情」は，侵害行為がなければ特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できた との相当因果関係を阻害する事情を対象とするものである。
ｂ そして，被告の主張1)について，前記(2)エ認定の事実によれば，プ ログラマブル表示器について，原告のシェア（販売数量）と被告のシェア（販売数＼n量）との間には，非常に大きな差異があったと認められるところ，シェアの格差に は，製品の魅力以外にも，営業力やブランド力等の差異も多分に影響するものであ るから，原告と被告のシェアに大きな格差があるという事情は，このような営業力 やブランド力等の差異という観点から，「販売することができないとする事情」を基 礎付ける１つの事情にはなるといえる。
ｃ また，原告のシェアが小さいという上記の被告の主張1)は，被告以 外の他社の同種製品（競合品）が市場に多数存在しているから，被告製品３が販売 されなかったとしても，被告の製品が吸収した需要は他社の競合品が吸収し，原告 の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨を含み，また，同様に上記の被告の主 張2)は，本件発明１の価値が低いから，被告製品３が販売されなかったとしても原 告の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨と解される。 この点については，一般に侵害者の侵害品は特許発明の作用効果を奏するものと して顧客吸引力を有する製品であるから，それと同等の機能ないし効果を奏するも＼nのでなければ，特許発明の実施品に対抗して需要を吸収し得る競合品として重視す ることができない。しかし，前記１の認定・判示によれば，従来技術を参酌して導 かれる本件発明１の特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定し＼nて入力要素を検索するに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にす ぎない。また，前記１で認定したとおり，従来製品として，モニタ上に表示される＼n異常種類のうち特定のものをタッチして指定すると，その指定された異常種類に対 応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路が表示され，さらにそのラダー回路＼nの接点をタッチしてコイルを検索することができ，１回前に検索されたラダー図と 前回路の検索もできる構成を備える製品（乙１１のもの）や，同様の製品において＼n異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデ バイス名又はデバイス番号を入力して行う製品（被告のＧＯＴ９００）も存在して いた。そうすると，本件発明１に係る機能をすべて使用することができる製品が被＼n告の製品以外に存在していなかったとしても，上記のような製品は存在しており， そのような製品でも，異常現象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の 異常原因を特定したり，原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していった りすること自体は可能であり，それほど複雑な操作を要するものではないと認められるから，原告の製品とほぼ同様の機能＼を備えたものであるといえる。 また，原告の製品が，上記の本件発明１の特徴的技術手段を備えるか否かも必ず しも明らかでない。 したがって，本件では，競合品の存在により，被告製品３が販売されなかったと きに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は，かなり大きな程度で阻 害されると認めるのが相当である。
ｄ また，上記被告の主張3)は，原告の製品において本件発明１の機能＼nは重要なものではないから，被告製品３が販売されなくとも，需要者が原告の本件 発明１の機能に惹かれて原告の製品を購入することがないとの趣旨と解される。＼nしかし，原告は，カタログに甲２６の図を掲載することに加え，各製品の主な特 徴の１つとして，「異常発生時，画面操作のみで問題箇所まで追いかけることができ る」ということを記載していたのであるから，実際に重要な機能として位置付けら＼nれており，そして，これらの機能を顧客に対してアピールしていたと認められ，こ＼nの点については被告の上記主張は採用できない。
(ｴ) 以上のことを踏まえると，本件では，被告製品３が販売されなかった ときに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は，かなり大きな程度で 阻害されると認められる。 しかし，本件における被告製品３の譲渡数量は，前記のとおり●（省略）●枚で あるが，被告によれば，平成２６年の被告表示器Ａの販売台数は被告製品３の約６＼n０倍であるというのであるから，少なくとも被告製品３は１枚当たり約６０台の被 告表示器Ａにインストールされたといえる。これに対し，原告の製品は，表＼示器に ソフトウェアがインストールされた完成品であり，前記エで認定したそのソ＼フトウ ェア相当部分の単位利益の額は，表示器１台のソ＼フトウェア相当部分の利益額であ り，その販売数量も表示器の販売数量と同じになるべきものである。そうすると，＼n本件において，「販売することができないとする事情」として，侵害行為がなければ 特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係を阻害する 事情の程度を判断するに当たっては，このような数量ベースの差を考慮すべきであ り，原告の製品のソフトウェア部分の数量ベースから見ると，いわば被告製品３の＼n販売数量が実質的には約６０倍ある関係にあることになるから，そのことを踏まえ て，被告製品３の販売行為がなければ原告の製品のソフトウェア部分を被告製品３＼nの販売数量と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係がどの程度阻害されるかを 検討すべきである。 そして，このような考慮に基づく場合には，前記(ｲ)及び(ｳ)で述べた諸事情を考 慮するとしても，本件において，被告製品３の譲渡数量●（省略）●枚の全部又は 一部を「販売することができないとする事情」があるとは認められない。
カ 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
上記ウないしオの判断を踏まえると，特許法１０２条１項に基づく原告の損 害額は，次のとおり，●（省略）●円と認められる。
（計算式） ●（省略）●台×４１１８円＝●（省略）●円
(4) 原告の特許法１０２条２項に基づく主張について
ア 特許法１０２条２項は，侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ，この規定の趣旨は先に同条１ 項について述べたのと同様であると解される。したがって，先に同条１項について 述べたのと同様の考え方の下に，本件において同条２項の適用を肯定するのが相当 である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
(ｱ) これについて，原告は，被告による被告表示器Ａの販売利益も含めて＼n特許法１０２条２項の損害推定が働くと解すべきと主張している。 しかし，特許法１０２条２項は「その者（注：侵害者）がその侵害の行為により 利益を受けているときは，その利益の額」を特許権者等が受けた損害の額と推定す ると規定しているところ，本件で原告の本件特許権１の侵害が認められたのは，被 告による被告製品３の生産，譲渡等であり，被告表示器Ａの製造，販売については＼n間接侵害の成立は否定されたから，被告による被告表示器Ａの販売利益が上記「利＼n益の額」に含まれないことは明らかである。これに反する原告の主張は条文の文言 に照らして採用できない。
(ｲ) 原告は被告製品３について，販売数や平均売価，限界利益率を推計し て主張しているが，これらを認めるに足りる証拠がないことは，前記(2)ウで判示し たとおりである。そこで，被告の利益額は，被告が開示した販売額（売上額）及び 限界利益率をもとに算定するほかない。
ａ 被告製品３の売上額
前記(2)ウで認定した別紙「被告製品３の販売数量・販売額」記載の販売 額等をもとに，被告が本件発明１（本件特許１）の存在を知った平成２５年４月２ 日から平成２９年１２月末までの売上額（販売額）を認定すると，次のとおり，● （省略）●円と認められる（平成２５年４月１日の販売数を●（省略）●枚とみる ことにつき，前記(3)ウ参照）。 （計算式） ●（省略）●円−●（省略）●円（平成２５年４月１日から同年９ 月末までの販売数）×●（省略）●（同年４月２日から同年９月末までの販売数） ÷●（省略）●（同年４月１日の販売数を含んだもの）＝●（省略）●円（計算過 程で生ずる１円未満の端数は四捨五入）
ｂ 被告の限界利益率
前記(2)ウで認定した被告の限界利益率は，●（省略）●％である（別紙 「被告の変動費の内訳，加重平均値及び限界利益率」の(3)参照）。
ｃ 被告の利益額
上記ａ及びｂによれば，●（省略）●円と認められる。なお，これによ れば，被告製品３の１枚当たりの利益額は，●（省略）●円である（計算式：● （省略）●円÷●（省略）●台＝●（省略）●円）。これは，前記原告の製品のソフ＼nトウェア部分の単位利益額の約●（省略）●倍である。
ウ 推定覆滅事由について
(ｱ) 原告は被告製品３につき本件発明１の寄与度を５０％と主張している のに対し，被告はこれを１万分の１と主張するとともに，被告製品３の特徴的技術 手段の顧客への訴求力が極めて低いとか，本件発明１の技術的・商業的な価値は高 くないなどと主張している。 ここで考えるべき寄与度は，製品の顧客吸引力上の寄与度であるから，被告が主 張するようなデータ量などという物理的な側面に着目することは相当でないが，先 に特許法１０２条１項ただし書について述べたところ（(3)オ(ｳ)ｂ，ｃ）と同様， 本件発明１の特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力＼n要素を検索するに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎず， 異常発生時のラダー回路の検索機能を備えた競合品も存在していたことに加え，被＼n告製品３は回路モニタ機能等以外の様々な機能＼を使用可能とするプログラム（描画＼nソフトを含む。）が格納されていることからすると，被告製品３における本件発明１の寄与度は相当程度に低いということはできる。＼nしかし，そうであるとしても，原告が原告の製品のソフトウェア部分をどの程度＼n販売することができたかについては，先に特許法１０２条１項について述べたとこ ろ（前記(3)オ(ｴ)）と同様，被告製品３と原告の製品のソフトウェア部分とでは，＼n数量ベースが異なり，被告製品３の販売数量が，原告の製品のソフトウェア部分の＼n数量ベースから見ると実質的には約６０倍ある関係にあることを踏まえる必要があ る。
(ｲ) 他方，単位数量当たりの限界利益の額の差も推定覆滅に影響するとこ ろ，その点については，被告製品３が原告の製品のソフトウェア部分の約●（省略）＼n●倍大きいこと（逆にいえば，原告の製品のソフトウェア相当部分が被告製品３の＼n約●（省略）●％にとどまること）も考慮する必要がある。
(ｳ) 以上の事情を踏まえると，推定覆滅率は●（省略）●％と認めるのが 相当である。
(ｴ) 以上より，特許法１０２条２項に基づく原告の損害額は，次のとおり，●（省略）●円と認められる。ただし，前記(3)で認定した同条１項に基づく原告の 損害額（●（省略）●円）の方が高いことから，その額を認容することとする。 （計算式） ●（省略）●円×●（省略）●＝●（省略）●円
(5) 弁護士費用
原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ（当裁判所に顕著 な事実），被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は，４３０万円と 認めるのが相当である。
(6) 以上より，原告の損害額は合計４７０２万８３６８円と認められる。
９ 争点７（本件特許権１又は３の間接侵害を理由とする被告製品３及び４の生 産，譲渡等の差止め及び廃棄を命じることの可否）
(1) 被告による被告製品３の製造，販売及び同製品に係るコンピュータ・プロ グラムの使用許諾について，本件特許権１の間接侵害（特許法１０１条２号）が成 立するから，被告製品３（被告製品３に係るソフトウェアを記録した媒体と解され＼nる。）の生産，譲渡及び同製品に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾について の差止めを認容すべきである。 また，被告製品３の製品は本件特許権１の侵害の行為を組成した物に当たり，ま た被告は現在に至るまで被告製品３を生産，譲渡等していることに照らせば，同製 品が同特許権を侵害する用途として使用されるおそれがあるから，その侵害の予防＼nのために同製品の廃棄を命じる必要性・相当性が認められる。
(2) なお，被告は，被告製品３には適法な用途があるから，その生産，譲渡等 を全面的に差し止め，廃棄を命じるのは過剰である旨主張する。 しかし，被告製品３に適用な用途があるとしても，被告製品３が本件発明１の特 徴的技術手段を担う不可欠品であり，その譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋 然性が高い状況が現実にあり，そのことを被告において認識，認容していると認め られる以上，その生産，譲渡等を全面的に差し止め，その廃棄を命じるのが，多用途品であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととし た特許法１０１条２号の趣旨に沿うものというべきであるし，そのように解しても， 被告は，被告製品３から本件発明１の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば 間接侵害を免れるのであるから，被告製品３の生産，譲渡等の差止め命令及び廃棄 命令が過剰な差止め・廃棄命令であるとは解されない（なお，被告製品３にこのよ うな設計変更をした場合でも，製品名が変わらない場合には，差止判決の対象外と するために請求異議訴訟を経ることが必要になるが，そのような起訴責任を転換す る負担を被告が負うことはやむを得ないというべきである。）。
(4) 被告表示器Ａ，被告製品３の製造，販売等の行為についての直接侵害の成否
ア 被告表示器Ａはプログラマブル表＼示器であり，被告製品３はそれらにイ ンストールするソフトウェアであり，前提事実（前記第２の２(4)エ）のとおり，被 告表示器Ａは被告製品３のソ＼フトウェアがなければ作動せず，被告製品３のソフトウェアは被告表＼示器においてのみ有効に機能する関係にあると認められるから，ユ＼nーザがそれらの一方のみを使用することはないといえる。このため，原告は，1)被 告表示器Ａと被告製品３は，その販売形態にかかわらず，実質的には常にセット販売されていると評価すべきものであり（セット販売理論），また，2)被告製品３のソフトウェアはユーザの下で必ず被告表＼示器にインストールされるのであるから，ユーザは被告の道具としてインストールを行うにすぎない（道具理論）として，被告 表示器Ａと被告製品３の各製造，販売等は，同一機会でされるものであるか否かを問わず，被告製品３のＯＳがインストールされた被告表＼示器Ａの製造，販売等と同視すべきであると主張する。
イ 被告表示器Ａ，被告製品３は，それらが個別に販売される場合はもとより，同一の機会に販売される場合であっても，被告製品３の基本機能＼ＯＳ及び拡張／オプション機能ＯＳのうちの回路モニタ機能＼等部分のインストールがいまだされ ない状態であるから，それらは直接侵害品（実施品）としての構成を備えるに至っておらず，それを備えるにはユーザによるインストール行為が必要である。＼nこのような場合，確かに，ユーザの行為により物の発明に係る特許権の直接侵害 品（すなわち実施品）が完成する場合であっても，そのための全ての構成部材を製造，販売する行為が，直接侵害行為と同視すべき場合があることは否定できない。＼nしかし，構成部材を製造，販売する行為を直接侵害行為（すなわち実施品の製造，販売行為）と同視するということは，ユーザが構＼成部材から実施品を完成させる行為をもって構成部材の製造，販売とは別個の生産行為と評価せず，構＼成部材の製造， 販売による因果の流れとして，構成部材の製造，販売行為の中に実質的に包含されているものと評価するということであるから，そのように評価し得るためには，製＼n造，販売された構成部材が，それだけでは特許権の直接侵害品（実施品）として完成してはいないものの，ユーザが当然に予＼定された行為をしてそれを組み合わせる などすれば，必ず発明の技術的範囲に属する直接侵害品が完成するものである必要 があると解するのが相当である。換言すれば，ユーザの行為次第によって直接侵害 品が完成するかどうかが左右されるような場合には，構成部材の製造，販売に包含され尽くされない選択行為をユーザが行っているのであるから，構＼成部材を製造，販売した者が間接侵害の責任を負うことはあっても，直接侵害の責任を負うことは ないと解すべきである。
ウ このような観点から本件の事実関係について検討すると，前記(2)キ(ｲ) で認定した事実によれば，被告表示器Ａにおいて回路モニタ機能＼等を使用するため には，ユーザが，被告製品３をインストールしたパソコンで，動作設定を「回路モニタ」とする拡張機能＼スイッチが配置されたプロジェクトデータを作成する必要があり，拡張／オプション機能ＯＳのうちの回路モニタ等部分が転送対象として自動的に選択されるのも，ユーザが上記のようなプロジェクトデータを作成した場合の＼nみであると認められる。これを換言すれば，そもそもユーザによって上記のような プロジェクトデータが作成されず，したがってこれが被告表示器Ａにインストールされない場合には，ユーザが敢えて拡張／オプション機能＼ＯＳのうちの回路モニタ等部分を転送対象として選択しない限り，被告表示器Ａに回路モニタ機能＼等が備わることはないのである。 また，被告製品１−２については一部の機種では，そもそも回路モニタ機能等を使用できない。また，回路モニタ機能＼等が使用可能な機種についても，これを使用＼nするためにはオプション機能ボードを購入して設置する必要がある。そして，そもそもこれはオプションの部材であるから，ユーザがこれを購入して設置することが＼n当然に予定されていると認めることはできないし，乙１７及び１８によれば，回路モニタ機能＼等に対応している被告製品１−２を購入した者のうち，オプション機能＼nボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められる（原告は，乙１７及び１ ８は裏付け証拠がないから信用性を欠く旨主張するが，記載内容は一定の具体性を持っており，その内容が不合理であることをうかがわせる事情も認められず，かえ って，オプション機能ボードがまさにオプション品であることからすると，相当程度の者が購入しないというのは合理的であるから，具体的な割合はともかく，少な＼nくともオプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められるという限度ではその信用性を認めるのが相当である。）。＼nなお，被告製品１−１では，回路モニタ機能等が標準装備されているが，前記(2) ア(ｵ)での認定のとおり，被告製品１−１は他の点でも被告製品１−２にない機能を有しており，特にラダー編集機能＼は，甲５のカタログでも回路モニタ機能等と並ん＼nで強調されているものであることからすると，被告製品１−１を購入する者が須く 回路モニタ機能等を使用することを当然の前提としてこれを購入するとまで認めることは困難である。そして，これらの事情は，被告表＼示器２Ａについても妥当すると考えられる。
以上のことを踏まえると，被告が販売した被告表示器Ａや被告製品３だけでは，直ちに本件発明１の直接侵害品（実施品）が完成するわけではないし，ユーザが被＼n告表示器Ａを被告製のＰＬＣに接続した上で，被告製品３の拡張／オプション機能＼ ＯＳのうちの回路モニタ機能等部分をインストールすることが必ず予＼定された行為 であると認めることもできない。したがって，ユーザの行為によって直接侵害品が 完成するかどうかが左右されるような場合に該当するといわざるを得ない。
エ 以上に対し原告は，被告が被告製品１や２等のカタログにおいて，回路 モニタ機能等を強調していることや，被告表＼示器Ａが他の被告製品と比べて高額で あること等からすると，本件発明１を全く実施しないという使用態様が被告表示器Ａと被告製品３のユーザの下で経済的，商業的又は実用的な使用形態としてあると＼nは認められないと主張している。 しかし，前記ウで述べた事情からすると，カタログで強調されているからといっ て，ユーザが必ず回路モニタ機能等を使用するとまで認めることはできない。原告は，他の回路モニタ機能＼等を使用できない被告製品（被告製品１−３等）との価格差も指摘するが，当該他の機種では回路モニタ機能等を使用することはできないものの，前記認定の被告表＼示器Ａと他の機種との画面サイズや機能の違いを踏まえる＼nと，被告表示器Ａを購入する者が回路モニタ機能＼等を使用することを当然の前提としてこれを購入するものであるとまで認めることもできない。 なお，原告は，他社が回路モニタ機能等を使用できない廉価な製品を販売していること（甲２３，２４）を指摘しているが，それと被告表＼示器Ａや被告製品３とでは回路モニタ機能等以外の機能＼が異なっており，またハード面での差異や購入後の サポートの内容も異なっていること（甲５，２３，乙１７）などを踏まえると，原 告のこの指摘によって上記事情が基礎付けられるともいえない。 以上より，本件発明１を全く実施しないという使用態様が，被告表示器Ａと被告製品３の経済的，商業的又は実用的な使用形態でないと認めることはできないから，＼n原告の上記主張は採用できない。なお，原告は東京地裁平成１３年１０月３１日判 決を引用しているが，本件と事案を異にするから，本件には妥当しないというべき である。
オ 以上より，直接侵害の成立は認められない。したがって，仮に被告表示器Ａと被告製品３の販売行為を実質的にセット販売と評価し得るとしても，その販＼n売行為をもって本件特許権１の直接侵害行為と評価することはできない。
(5) 以上より，被告による被告表示器Ａと被告製品３の製造，販売等の行為は本件特許権１の直接侵害行為に該当しない。＼n
カ 主観的要件について
(ｱ) 特許法１０１条２号においては，「発明が特許発明であること」（主観 的要件1)）及び発明に係る特許権の直接侵害品の生産に用いる「物がその発明の実 施に用いられること」（主観的要件2)）を知りながら，その生産，譲渡等をすること が間接侵害の成立要件として規定されている。
(ｲ) 主観的要件1)について
ａ 被告は，本件発明１（本件特許１に係る発明）の存在を知った時期 は，本件第１特許の特許請求の範囲を本件発明１に係る構成要件のように訂正することを認めるとの審決（甲２０）がされたことを知った平成２８年１１月１６日で＼nあると主張している。 そこで，まず，特許発明について特許請求の範囲の訂正があった場合には，訂正後の特許請求の範囲に係る発明を知った時に主観的要件1)を満たすことになるのか， それとも，訂正前の特許請求の範囲に係る発明を知っていれば，特許請求の範囲が 訂正された後の発明との関係でも，主観的要件1)を満たすことになるのかを検討す る。 特許法１０１条２号が主観的要件1)を間接侵害の要件とした趣旨は，同号の対象 品は適法な用途にも使用することができる物であることから，部品等の販売業者に 対して，部品等の供給先で行われる他人の実施内容についてまで，特許権が存在す るか否かの注意義務を負わせることは酷であり，取引の安全を害するとの点にある。 他方，特許請求の範囲等の訂正は，特許請求の範囲の減縮や誤記等の訂正等を目的 とするものに限られ（特許法１２６条１項），特許請求の範囲等の訂正は，願書に （最初に）添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にお いてしなければならず（同条５項），かつ，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変 更するものであってはならないとされている（同条６項）。そして，特許請求の範囲 等の訂正をすべき旨の審決が確定したときは，その訂正後における特許請求の範囲 により特許権の設定の登録がされたものとみなされる（同法１２８条）。 以上のように，特許請求の範囲の訂正が認められる場合が上記のように限定され ていることを踏まえると，訂正前の特許請求の範囲に係る特許発明を知っていれば， 特許請求の範囲が訂正された後の特許発明との関係でも，主観的要件1)を満たすこ とになると解するのが相当である。このように解しても，特許法１０１条２号が主 観的要件1)を求めた趣旨に反するわけではないし，第三者にとって不意打ちとなる こともないからである。 なお，本件第１特許の特許請求の範囲の訂正も誤記の訂正及び特許請求の範囲の 減縮を目的とするもので，その他の訂正の要件も満たしており（甲１９の１ないし ２０），被告製品３は本件発明１の技術的範囲に属する以上，上記訂正前の本件発明 １の技術的範囲にも属することは明らかである。
ｂ 本件では，被告は訂正前の本件発明１の存在を知っていたことを自認しているものの，その時期は原告からの警告書を受領した平成２５年４月２日で あると主張している。これに対し，原告は被告が訂正前の本件発明１の存在をその 登録時の平成１７年７月２２日から知っていたと主張していることから，以下，被 告が平成２５年４月２日よりも前に訂正前の本件発明１の存在を知っていたかを検 討する。
(a) 証拠（甲１，５，３４，乙１ないし３，１９，２０）及び弁論の 全趣旨によれば，次の事実が認められる。
・・・
確かに，上記(a)の4)と5)の事実だけを見れば，原告の主張は理解し得ないわけで はないが，表示されたラダー回路の接点・コイルの指定による検索機能＼＼＼自体は，被 告自身が平成８年１２月以降，販売している「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」という汎用シーケンサにおいて採用されていたのであり，ＧＯＴ９００で初めて採用された機 能とは認められない。そして，ＧＯＴ９００では，「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」とは異なり，タッチパネル によって接点・コイルを指定するものとされており，これは変更点であり，訂正前 の本件発明１との共通点ではあるが，このような変更がされたのは，そもそもの操 作方法が「ＭＥＬＳＥＣ ＱｎＡ」ではキーボードであったのに対し，ＧＯＴ９０ ０ではタッチパネルが採用されていたためとみることも可能である。したがって，上記事実から，被告が本件第１特許の出願を知っていたことが推認されるとまでい＼nうことはできない。 そして，ＧＯＴ１０００でワンタッチ回路ジャンプ機能が採用されたのは，ＧＯＴ９００においてタッチパネル上で接点・コイルを指定して検索する機能＼能＼＼が採用さ＼nれていたことの延長線上にあるものと見ることも決して不合理ではない。 以上のような事実関係に照らせば，被告が本件第１特許の登録時に訂正前の本件 発明１の存在を知っていたとまで推認することはできない。そして，平成２５年４ 月２日にされた原告から被告への警告書の送付以外に，被告が訂正前の本件発明１ の存在を認識し得たことをうかがわせる事情は認められない。
なお，原告は，被告と原告はトヨタからの受注を獲得すべくしのぎを削っていた こと（甲３２）や，原告や被告が他社との契約において，納入品の製作・納入に当 たり，第三者の特許権等を侵害しないよう，万全の注意を払うべき旨が明記されて いること（甲４１）を指摘しているが，これらは一般的な事項にすぎず，上記具体 的な事実関係に照らせば，被告が訂正前の本件発明１を知っていたことを推認させ る事実になるとはいえない。 したがって，被告が平成２５年４月２日より前に訂正前の本件発明１の存在を知 っていたと認めることはできない。
ｃ 以上より，被告が訂正前の本件発明１の存在を知ったのは平成２５年４月２日であると認められる。
(ｳ) 主観的要件2)について
ａ 被告は，被告製品３には本件発明１を実施しない実用的他用途が存 在しており，また基本的に販売代理店に対して被告製品３を販売しているにすぎな いから，被告製品３がユーザの下で本件発明１の実施に用いられることを知らない と主張している。
ｂ まず，どのような場合に主観的要件2)を満たすものと考えるべきか， すなわち，適法な用途にも使用することができる物の生産，譲渡等が特許「発明の 実施に用いられることを知りながら」したといえるのはどのような場合かについて 検討する。 そもそも，特許法１０１条２号の間接侵害は，適法な用途にも使用することがで きる物（多用途品）の生産，譲渡等を間接侵害と位置付けたものであるが，その成 立要件として，主観的要件2)を必要としたのは，対象品（部品等）が適法な用途に使用されるか，特許権を侵害する用途ないし態様で使用されるかは，個々の使用者 （ユーザ）の判断に委ねられていることから，当該物の生産，譲渡等をしようとす る者にその点についてまで注意義務を負わせることは酷であり，取引の安全を著し く欠くおそれがあることから，いたずらに間接侵害が成立する範囲が拡大しないよ うに配慮する趣旨と解される。 このような趣旨に照らせば，単に当該部品等が特許権を侵害する用途ないし態様 で使用される一般的可能性があり，ある部品等の生産，譲渡等をした者において，そのような一般的可能＼性があることを認識，認容していただけで，主観的要件2)を 満たすと解するのでは，主観的要件2)によって多用途品の取引の安全に配慮するこ ととした趣旨を軽視することになり相当でなく，これを満たすためには，一般的可 能性を超えて，当該部品等の譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあり，そのことを当該部品等の生産，譲渡等をした者において認識，認＼n容していることを要すると解するべきである。 他方，主観的要件2)について，部品等の生産，譲渡等をする者において，当該部 品等の個々の生産，譲渡等の行為の際に，当該部品等が個々の譲渡先等で現実に特 許発明の実施に用いられることの認識を必要とすると解するのでは，当該部品等の 譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあることを認識， 認容している場合でも，個別の譲渡先等の用途を現実に認識していない限り特許権 の効力が及ばないこととなり，直接侵害につながる蓋然性の高い予備的行為に特許権の効力を及ぼすとの特許法１０１条２号のそもそもの趣旨に沿わないと解される。＼n以上を勘案すると，主観的要件2)が認められるためには，当該部品等の性質，その客観的利用状況，提供方法等に照らし，当該部品等を購入等する者のうち例外的 とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に 存在し，部品等の生産，譲渡等をする者において，そのことを認識，認容している ことを要し，またそれで足りると解するのが相当であり，このように解することは， 「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」との文言に照らしても 不合理な解釈ではない。
ア 本件の間接侵害への特許法１０２条１項の適用の可否
上記認定事実のとおり，本件では，被告製品３はプログラム（ソフトウェア）＼nであるのに対し，原告の製品は表示器（ハードウェア）に予＼めプログラム（ソフト＼nウェア）がインストールされた完成品であるという相違がある。このことも踏まえ， 被告は，間接侵害には特許法１０２条１項は適用されないと主張している。 特許法１０２条１項本文は，侵害者が「侵害の行為を組成した物」を「譲渡した ・・数量」に，特許権者等が「その侵害行為がなければ販売することができた物」の 「単位数量当たりの利益の額」を乗じて得た額を，特許権者等が受けた損害の額と することができる旨を定める。この規定は，侵害行為がなければ特許権者等が利益 を得たであろうという関係があり，そのために特許権者等に損害が発生したと認め られることを前提に，特許権者等の損害額の立証負担を軽減する趣旨に基づくもの であるが，そこに定める損害額の算定方法からすると，これにより算定される損害 の額は，特許権者等の「その侵害行為がなければ販売することができた物」の逸失 販売利益に係る損害の額であることを前提にしており，さらに，侵害者の「侵害の 行為を組成した物」の譲渡行為と特許権者等の「その侵害行為がなければ販売する ことができた物」の販売行為とが同一の市場において競合する関係にあることも前 提としているものと解される。 他方，物の発明に係る間接侵害が対象とするのは，実施品の「生産に用いる物」 の譲渡等であり，実施品を構成する部品だけでなく，実施品を生産するための道具＼nや原料等の譲渡等もこれに含まれるから，必ずしも侵害者の間接侵害品の譲渡行為と特許権者等の製品（部品等のこともあれば完成品のこともある）の販売行為とが 同一の市場において競合するとは限らない。そして，本件のように間接侵害品が部 品であり，特許権者等が販売する物が完成品である場合には，前者は部品市場，後 者は完成品市場を対象とするものであるから，両者の譲渡・販売行為が同一の市場 において競合するわけではない。しかし，この場合も，間接侵害品たる部品を用い て生産された直接侵害品たる実施品と，特許権者等が販売する完成品とは同一の完 成品市場の利益をめぐって競合しており，いずれにも同じ機能を担う部品が包含さ＼nれている。そうすると，完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限り では，間接侵害品たる部品の譲渡行為は，それを用いた完成品の生産行為又は譲渡 行為を介して，特許権者等の完成品に包含される部品相当部分の販売行為と競合す る関係にあるといえるから，その限りにおいて本件のような間接侵害行為にも特許 法１０２条１項を適用する素地がある。 したがって，本件では，以上の考え方に基づき各要件の解釈をすることを前提に，特許法１０２条１項の適用を肯定するのが相当である。
イ 「侵害の行為がなければ販売することができた物」について
(ｱ) この要件に該当する「物」について，原告は，プログラム（ソフトウ＼nェア）を表示器（ハードウェア）にインストールした原告の製品全体であると主張＼nするのに対し，被告は，原告がハードウェアとソフトウェアを別個に販売していな＼nいことから，原告の製品はソフトウェアである被告製品３と競合関係にないとして，＼n原告の製品が「侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たらないと主 張している。 しかし，前記アで述べたところからすると，本件のような間接侵害の場合の「侵 害の行為がなければ販売することができた物」とは，特許権者等が販売する完成品 のうちの，侵害者の間接侵害品相当部分をいうものと解するのが相当である。
(ｲ) これを本件についてみると，原告の製品では回路モニタ機能や「追い＼nかけモニタ機能」及び「ズームアップ検索機能＼」が使用可能で，これは被告製品３＼nで使用可能な回路モニタ機能＼やワンタッチ回路ジャンプ機能（本件発明１の構＼成要 件１Ｅ及び１Ｆの構成を充足する機能＼）と同様の機能であって，これが原告の製品＼nに予めインストールされているプログラム（ソ＼フトウェア）による機能であること＼nは明らかである。したがって，原告の製品と被告製品３を用いた完成品とは，その ようなソフトウェアが格納又はインストールされているという点で共通していると＼nいうことができるから，原告の製品は，被告製品３を用いた完成品と市場で競合する物であるということができる。 そうすると，本件での「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは， 原告の製品全体のうちの，被告製品３に対応するプログラム（ソフトウェア）部分＼nである。
ウ 「譲渡数量」（侵害者が譲渡したその侵害の行為を組成した物の数量）に ついて
本件では被告による被告製品３の生産，譲渡等の行為について間接侵害の成 立が認められるから，被告製品３が「その侵害の行為を組成した物」に該当する。 なお，原告は被告表示器Ａもこれに含まれると主張して，原告の製品（完成品）＼nの単位利益に乗じるものとして被告表示器Ａの販売数を問題としているが，被告表＼ 示器Ａの製造，販売について間接侵害が成立しないことは，前記３(1)及び(2)エ(ｱ) で判示したとおりであり，そうである以上，特許法１０２条１項の適用に当たって， 被告表示器Ａが「その侵害の行為を組成した物」に該当することはないというべき＼nである。 そして，原告は，被告製品３を「その侵害の行為を組成した物」とする場合の予＼n備的な主張として，被告製品３の販売数を譲渡数量としているところ，平成２５年 ４月１日から平成２９年１２月末までの被告製品３の販売数は，合計●（省略）● 台である（前記(2)ウ）。 被告が本件発明１（本件特許１）の存在を知ったのは平成２５年４月２日であり， 同日以降の被告製品３の譲渡等について間接侵害が成立することから，上記認定の販売数から同月１日の販売数を控除する必要がある。本件の主張立証から同日の販 売数は明らかでないから，同月の販売数（●（省略）●台）を４月の日数である３ ０で除した●（省略）●台（１台未満は四捨五入）を同月１日の販売数と認めるほ かない。したがって，同月２日から平成２９年１２月末までの被告製品３の販売数 は，合計●（省略）●台と認められる。 なお，被告は，間接侵害が成立するのは主観的要件を具備して行った被告製品３ の生産，譲渡等のみであり，その立証がされていないと主張しているが，被告の行 為が間接侵害の主観的要件を具備していることは，前記３(2)カで判示したとおりで ある。
エ 侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益 額について
(ｱ) 原告の製品全体の平成２５年度の１台当たりの限界利益額が●（省略） ●円であることは，当事者間に争いがなく（前記(2)イ），その他の年度についても同様と推認されるところ，上記イで認定したとおり，「侵害の行為がなければ販売す ることができた物」に当たるのは原告の製品のうちのプログラム（ソフトウェア）＼n部分であるから，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額をもって「単位＼n数量当たりの利益額」に当たるとみるべきことになる。
(ｲ) この点に関し，被告は，自らの製品のカタログ（甲５）記載の表示器＼n（被告製品１−１）とソフトウェア（被告製品３−１）の参考標準価格を参考にし＼nて，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額を算出すべき旨主張している。＼nこれに対し，原告は被告が被告表示器の価格を高く設定し，ソ＼フトウェアである被 告製品３の価格を低く設定するビジネスモデルをとっているから，被告の価格設定 を参考とすべきではなく，本件発明１の価値の高さに鑑み，ソフトウェア部分の寄＼n与度は９割を下らないと主張する趣旨と解される。 被告製品１−１の参考標準価格は２２万円から５３万円，被告製品１−２の参考 標準価格は２２万円から４３万円であるのに対し，被告製品３−１の参考標準価格 は，単体ライセンス品で●（省略）●万円，２００ライセンスまで登録可能なサイ＼nトライセンス品で４万円である（前記２(2)ア(ｶ)，(ｷ)参照）。このように，サイト ライセンス品と単体ライセンス品との価格差がわずかであり，被告表示器のような＼n生産設備に用いる装置の場合，通常は複数台が購入され，その場合にはサイトライ センス品が購入されると考えられることからすると，通常の場合には，被告表示器＼n１台当たりに必要なソフトウェア費用が極めて安価になり，原告が指摘するようなソ＼フトウェアで利益を上げないビジネスモデルが存在している可能性もある。その＼nため，サイトライセンス価格や実際の被告表示器１台当たりのソ＼フトウェア費用 （被告の主張によっても平成２６年における被告表示器Ａの販売台数は被告製品３＼nの販売枚数の約６０倍であるから被告主張のとおり単価は５００円となる。）を参考 として，被告表示器の参考標準価格と比較する場合には，ソ＼フトウェアの価値が不 当に低く算定されることになり，相当でないと考えられる。しかし，単体ライセン ス品の参考標準価格を用いる場合には，被告表示器１台のみを購入する場合が想定＼nされるから，この場合にはソフトウェアによる採算も軽視されないはずであるし，＼n単体ライセンス品の参考標準価格は●（省略）●万円であるから，被告表示器のよ＼nうなハードウェアと被告製品３のようなソフトウェアに要する一般的な原価の差も＼n考えると，ハードウェアとソフトウェアの価値が相応に反映されていると考えられ＼nる。
他方，原告は，原告の製品における本件発明１の寄与度が９割を下らないと主張 するが，前記１の認定・判示によれば，従来技術を参酌して導かれる本件発明１の 特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力要素を検索す＼nるに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎないから，製品全 体に対するその寄与度は９割を大きく下回ると考えられる。 以上からすると，本件で原告の製品の利益におけるソフトウェア部分の利益を算＼n定するには，被告表示器１Ａと被告製品３−１の参考標準価格を参考にして原告の＼n製品におけるソフトウェア部分の限界利益額を算定するほかないというべきである。＼nこれを参考にして被告表示器１Ａと被告製品３−１の合計額に占める被告製品３＼n−１の価格割合を算定すると，被告表示器１Ａ（ただし，被告製品１−２のうちそ＼nもそも回路モニタ機能等を使用できない機種及び生産を終了した機種は除く。）のカ＼nタログ記載の参考標準価格は，平均すると●（省略）●円（税抜）であり（甲５）， 被告製品３−１の通常の単体ライセンス品の参考標準価格は●（省略）●万円であ る（税抜）から，被告製品３−１の価格の全体に占める割合は，●（省略）●％（０．１％未満四捨五入）と認められる。 なお，被告は被告製品１−１の参考標準価格の平均値をもとに算定しているが， 被告製品３−１がインストールされて回路モニタ機能等が使用され得る被告製品に＼nは被告製品１−２も含まれるから，被告製品１−２の参考標準価格も参考にすべき である。また，被告は１枚の被告製品３が約６０台の被告表示器Ａにインストール＼nされていることを前提に，被告製品３の価格を５００円として算定しているが，そ のような場合の価格が被告製品３の価値を反映したものであるのかについては前記 のとおり問題があるから，被告製品３−１の通常の単体ライセンス品の参考標準価 格である●（省略）●万円をもって同製品の価格であると認めるのが相当である。
(ｳ) 以上より，原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額（１台当＼nたりの金額）は，上記(ｱ)記載の金額に●（省略）●％を乗じた４１１８円と認めら れる。
オ 「販売することができないとする事情」の有無
(ｱ) まず，被告は被告製品３と原告の製品とが競合することはないから， 原告の譲渡数量の全部について，原告が販売することができない事情が存在すると 主張しているが，この主張に理由がないことは，前記アで認定・判示したとおりで ある。
(ｲ) 次に，被告は，被告製品３を購入した者の全てが回路モニタ機能を使＼n用しているわけではないとか，回路モニタ機能を使用するのにオプション機能＼ボー ドの設置が必要な被告製品１−２を購入した者のうちオプション機能ボードを購入＼nしたのは約４分の１にとどまり，実際に回路モニタ機能等を使用していないユーザ＼nはさらに多く存在すると主張する。 特許法１０１条２号に係る間接侵害品たる部品等は，特許権を侵害しない用途な いし態様で使用することができるものである。そして，そのような部品等の譲渡は，譲渡先での使用用途ないし態様のいかんを問わず間接侵害行為を構成するが，実際＼nに譲渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には，譲渡先 の顧客は当該特許発明の価値に吸引されて当該部品等を購入したわけではないから， 間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与しておらず，そのような譲渡先については， 間接侵害行為がなければ特許権者の製品が販売できたとはいえないことになる。し たがって，特許権者等の損害額の算定に当たっては，そのような事情は，特許法１ ０２条１項ただし書の事由を構成すると解するのが相当である。＼nこれを本件についてみると，先に２(4)イ(ｲ)で述べたとおり，乙１７及び１８に よれば，回路モニタ機能等に対応している被告製品１−２を購入した者のうち，オ＼nプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められ，被告製品１＼n−１や被告表示器２Ａのユーザが須く回路モニタ機能＼等を目的にこれらを選ぶとま で認めることは困難である。このように譲渡先が回路モニタ機能等を利用しない場＼n合があることは，特許法１０２条１項ただし書の事由として考慮すべきであるが， その程度が明らかでないから，その考慮は極めて限定的になし得るにとどまるとい うべきである。
(ｳ) 次に，被告は，1)原告がＰＬＣ用表示器の市場において意味のあるシ＼nェアを有していないこと，2)原告の製品のソフトウェアに占める本件発明１の貢献＼n度（寄与度）は高くても０．１％を上回ることはないこと，3)原告が宣伝広告活動において「追いかけモニタ機能」や「ズームアップ検索機能＼」を重視していなかっ たことを指摘している。
ａ 特許法１０２条１項ただし書の「販売することができないとする事 情」は，侵害行為がなければ特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できた との相当因果関係を阻害する事情を対象とするものである。
ｂ そして，被告の主張1)について，前記(2)エ認定の事実によれば，プ ログラマブル表示器について，原告のシェア（販売数量）と被告のシェア（販売数＼n量）との間には，非常に大きな差異があったと認められるところ，シェアの格差に は，製品の魅力以外にも，営業力やブランド力等の差異も多分に影響するものであ るから，原告と被告のシェアに大きな格差があるという事情は，このような営業力 やブランド力等の差異という観点から，「販売することができないとする事情」を基 礎付ける１つの事情にはなるといえる。
ｃ また，原告のシェアが小さいという上記の被告の主張1)は，被告以 外の他社の同種製品（競合品）が市場に多数存在しているから，被告製品３が販売 されなかったとしても，被告の製品が吸収した需要は他社の競合品が吸収し，原告 の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨を含み，また，同様に上記の被告の主 張2)は，本件発明１の価値が低いから，被告製品３が販売されなかったとしても原 告の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨と解される。 この点については，一般に侵害者の侵害品は特許発明の作用効果を奏するものと して顧客吸引力を有する製品であるから，それと同等の機能ないし効果を奏するも＼nのでなければ，特許発明の実施品に対抗して需要を吸収し得る競合品として重視す ることができない。しかし，前記１の認定・判示によれば，従来技術を参酌して導 かれる本件発明１の特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定し＼nて入力要素を検索するに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にす ぎない。また，前記１で認定したとおり，従来製品として，モニタ上に表示される＼n異常種類のうち特定のものをタッチして指定すると，その指定された異常種類に対 応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路が表示され，さらにそのラダー回路＼nの接点をタッチしてコイルを検索することができ，１回前に検索されたラダー図と 前回路の検索もできる構成を備える製品（乙１１のもの）や，同様の製品において＼n異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデ バイス名又はデバイス番号を入力して行う製品（被告のＧＯＴ９００）も存在して いた。そうすると，本件発明１に係る機能をすべて使用することができる製品が被＼n告の製品以外に存在していなかったとしても，上記のような製品は存在しており， そのような製品でも，異常現象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の 異常原因を特定したり，原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していった りすること自体は可能であり，それほど複雑な操作を要するものではないと認められるから，原告の製品とほぼ同様の機能＼を備えたものであるといえる。 また，原告の製品が，上記の本件発明１の特徴的技術手段を備えるか否かも必ず しも明らかでない。 したがって，本件では，競合品の存在により，被告製品３が販売されなかったと きに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は，かなり大きな程度で阻 害されると認めるのが相当である。
ｄ また，上記被告の主張3)は，原告の製品において本件発明１の機能＼nは重要なものではないから，被告製品３が販売されなくとも，需要者が原告の本件 発明１の機能に惹かれて原告の製品を購入することがないとの趣旨と解される。＼nしかし，原告は，カタログに甲２６の図を掲載することに加え，各製品の主な特 徴の１つとして，「異常発生時，画面操作のみで問題箇所まで追いかけることができ る」ということを記載していたのであるから，実際に重要な機能として位置付けら＼nれており，そして，これらの機能を顧客に対してアピールしていたと認められ，こ＼nの点については被告の上記主張は採用できない。
(ｴ) 以上のことを踏まえると，本件では，被告製品３が販売されなかった ときに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は，かなり大きな程度で 阻害されると認められる。 しかし，本件における被告製品３の譲渡数量は，前記のとおり●（省略）●枚で あるが，被告によれば，平成２６年の被告表示器Ａの販売台数は被告製品３の約６＼n０倍であるというのであるから，少なくとも被告製品３は１枚当たり約６０台の被 告表示器Ａにインストールされたといえる。これに対し，原告の製品は，表＼示器に ソフトウェアがインストールされた完成品であり，前記エで認定したそのソ＼フトウ ェア相当部分の単位利益の額は，表示器１台のソ＼フトウェア相当部分の利益額であ り，その販売数量も表示器の販売数量と同じになるべきものである。そうすると，＼n本件において，「販売することができないとする事情」として，侵害行為がなければ 特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係を阻害する 事情の程度を判断するに当たっては，このような数量ベースの差を考慮すべきであ り，原告の製品のソフトウェア部分の数量ベースから見ると，いわば被告製品３の＼n販売数量が実質的には約６０倍ある関係にあることになるから，そのことを踏まえ て，被告製品３の販売行為がなければ原告の製品のソフトウェア部分を被告製品３＼nの販売数量と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係がどの程度阻害されるかを 検討すべきである。 そして，このような考慮に基づく場合には，前記(ｲ)及び(ｳ)で述べた諸事情を考 慮するとしても，本件において，被告製品３の譲渡数量●（省略）●枚の全部又は 一部を「販売することができないとする事情」があるとは認められない。
カ 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
上記ウないしオの判断を踏まえると，特許法１０２条１項に基づく原告の損 害額は，次のとおり，●（省略）●円と認められる。
（計算式） ●（省略）●台×４１１８円＝●（省略）●円
(4) 原告の特許法１０２条２項に基づく主張について
ア 特許法１０２条２項は，侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許 権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ，この規定の趣旨は先に同条１ 項について述べたのと同様であると解される。したがって，先に同条１項について 述べたのと同様の考え方の下に，本件において同条２項の適用を肯定するのが相当 である。
イ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額
(ｱ) これについて，原告は，被告による被告表示器Ａの販売利益も含めて＼n特許法１０２条２項の損害推定が働くと解すべきと主張している。 しかし，特許法１０２条２項は「その者（注：侵害者）がその侵害の行為により 利益を受けているときは，その利益の額」を特許権者等が受けた損害の額と推定す ると規定しているところ，本件で原告の本件特許権１の侵害が認められたのは，被 告による被告製品３の生産，譲渡等であり，被告表示器Ａの製造，販売については＼n間接侵害の成立は否定されたから，被告による被告表示器Ａの販売利益が上記「利＼n益の額」に含まれないことは明らかである。これに反する原告の主張は条文の文言 に照らして採用できない。
(ｲ) 原告は被告製品３について，販売数や平均売価，限界利益率を推計し て主張しているが，これらを認めるに足りる証拠がないことは，前記(2)ウで判示し たとおりである。そこで，被告の利益額は，被告が開示した販売額（売上額）及び 限界利益率をもとに算定するほかない。
ａ 被告製品３の売上額
前記(2)ウで認定した別紙「被告製品３の販売数量・販売額」記載の販売 額等をもとに，被告が本件発明１（本件特許１）の存在を知った平成２５年４月２ 日から平成２９年１２月末までの売上額（販売額）を認定すると，次のとおり，● （省略）●円と認められる（平成２５年４月１日の販売数を●（省略）●枚とみる ことにつき，前記(3)ウ参照）。 （計算式） ●（省略）●円−●（省略）●円（平成２５年４月１日から同年９ 月末までの販売数）×●（省略）●（同年４月２日から同年９月末までの販売数） ÷●（省略）●（同年４月１日の販売数を含んだもの）＝●（省略）●円（計算過 程で生ずる１円未満の端数は四捨五入）
ｂ 被告の限界利益率
前記(2)ウで認定した被告の限界利益率は，●（省略）●％である（別紙 「被告の変動費の内訳，加重平均値及び限界利益率」の(3)参照）。
ｃ 被告の利益額
上記ａ及びｂによれば，●（省略）●円と認められる。なお，これによ れば，被告製品３の１枚当たりの利益額は，●（省略）●円である（計算式：● （省略）●円÷●（省略）●台＝●（省略）●円）。これは，前記原告の製品のソフ＼nトウェア部分の単位利益額の約●（省略）●倍である。
ウ 推定覆滅事由について
(ｱ) 原告は被告製品３につき本件発明１の寄与度を５０％と主張している のに対し，被告はこれを１万分の１と主張するとともに，被告製品３の特徴的技術 手段の顧客への訴求力が極めて低いとか，本件発明１の技術的・商業的な価値は高 くないなどと主張している。 ここで考えるべき寄与度は，製品の顧客吸引力上の寄与度であるから，被告が主 張するようなデータ量などという物理的な側面に着目することは相当でないが，先 に特許法１０２条１項ただし書について述べたところ（(3)オ(ｳ)ｂ，ｃ）と同様， 本件発明１の特徴的技術手段は，表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力＼n要素を検索するに当たり，出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎず， 異常発生時のラダー回路の検索機能を備えた競合品も存在していたことに加え，被＼n告製品３は回路モニタ機能等以外の様々な機能＼を使用可能とするプログラム（描画＼nソフトを含む。）が格納されていることからすると，被告製品３における本件発明１の寄与度は相当程度に低いということはできる。＼nしかし，そうであるとしても，原告が原告の製品のソフトウェア部分をどの程度＼n販売することができたかについては，先に特許法１０２条１項について述べたとこ ろ（前記(3)オ(ｴ)）と同様，被告製品３と原告の製品のソフトウェア部分とでは，＼n数量ベースが異なり，被告製品３の販売数量が，原告の製品のソフトウェア部分の＼n数量ベースから見ると実質的には約６０倍ある関係にあることを踏まえる必要があ る。
(ｲ) 他方，単位数量当たりの限界利益の額の差も推定覆滅に影響するとこ ろ，その点については，被告製品３が原告の製品のソフトウェア部分の約●（省略）＼n●倍大きいこと（逆にいえば，原告の製品のソフトウェア相当部分が被告製品３の＼n約●（省略）●％にとどまること）も考慮する必要がある。
(ｳ) 以上の事情を踏まえると，推定覆滅率は●（省略）●％と認めるのが 相当である。
(ｴ) 以上より，特許法１０２条２項に基づく原告の損害額は，次のとおり，●（省略）●円と認められる。ただし，前記(3)で認定した同条１項に基づく原告の 損害額（●（省略）●円）の方が高いことから，その額を認容することとする。 （計算式） ●（省略）●円×●（省略）●＝●（省略）●円
(5) 弁護士費用
原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ（当裁判所に顕著 な事実），被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は，４３０万円と 認めるのが相当である。
(6) 以上より，原告の損害額は合計４７０２万８３６８円と認められる。
９ 争点７（本件特許権１又は３の間接侵害を理由とする被告製品３及び４の生 産，譲渡等の差止め及び廃棄を命じることの可否）
(1) 被告による被告製品３の製造，販売及び同製品に係るコンピュータ・プロ グラムの使用許諾について，本件特許権１の間接侵害（特許法１０１条２号）が成 立するから，被告製品３（被告製品３に係るソフトウェアを記録した媒体と解され＼nる。）の生産，譲渡及び同製品に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾について の差止めを認容すべきである。 また，被告製品３の製品は本件特許権１の侵害の行為を組成した物に当たり，ま た被告は現在に至るまで被告製品３を生産，譲渡等していることに照らせば，同製 品が同特許権を侵害する用途として使用されるおそれがあるから，その侵害の予防＼nのために同製品の廃棄を命じる必要性・相当性が認められる。
(2) なお，被告は，被告製品３には適法な用途があるから，その生産，譲渡等 を全面的に差し止め，廃棄を命じるのは過剰である旨主張する。 しかし，被告製品３に適用な用途があるとしても，被告製品３が本件発明１の特 徴的技術手段を担う不可欠品であり，その譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋 然性が高い状況が現実にあり，そのことを被告において認識，認容していると認め られる以上，その生産，譲渡等を全面的に差し止め，その廃棄を命じるのが，多用途品であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととし た特許法１０１条２号の趣旨に沿うものというべきであるし，そのように解しても， 被告は，被告製品３から本件発明１の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば 間接侵害を免れるのであるから，被告製品３の生産，譲渡等の差止め命令及び廃棄 命令が過剰な差止め・廃棄命令であるとは解されない（なお，被告製品３にこのよ うな設計変更をした場合でも，製品名が変わらない場合には，差止判決の対象外と するために請求異議訴訟を経ることが必要になるが，そのような起訴責任を転換す る負担を被告が負うことはやむを得ないというべきである。）。
関連カテゴリー
>> 間接侵害
>> 主観的要件
>> コンピュータ関連発明
>> ピックアップ対象
2019.02. 1
平成28(ワ)6494 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月18日 大阪地方裁判所
被告製品は，特許権者製の使用済み芯管と一体化すると、本件特許の構成要件を充足するので、「のみ要件」を満たすと判断しました。＼n
イ 構成要件Ａの「用いられ」の意味
前記アを前提に検討すると，構成要件Ａのうち「ロールペーパの回転速度を＼n検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載は，本件ロールペーパ等の「複 数の磁石」につき，そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき， また，構成要件Ａのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固＼n定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け」と の記載は，本件ロールペーパ等について，そのような態様で回転させられることを 特定するものと理解できるし，構成要件Ｃの「測長センサ」も，構＼成要件Ａの記載 によって特定されると理解できる。 そうすると，本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は，構成要件＼nＢないしＤと，構成要件Ａによる本件ロールペーパ等の上記特定に係る事項とから＼n画されるものと解されるから，一体化製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の構成要件を充足するものであって，一体化製品が構＼成要件Ａを充足する薬剤分包装 置に実際に使用されるか否かは，上記構成要件充足の判断に影響するものではない＼nと解される。 被告らは，原告製使用済み芯管に，輪ゴムを介してロールペーパを巻いたプ ラスチック筒部をセットした一体化製品が構成要件Ａの「用いられ」を充足するた＼nめには，一体化製品に，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられる以外の用＼n途が存在しないことが必要であると主張し，予備的に，仮にこれが認められないと＼nしても，一体化製品は構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用＼n効果を奏するものであるから，現実に構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いら＼nれることが必要であると主張する。 しかしながら，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に使用可能＼な構成を有し，そ＼nの他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパが生産，譲渡され＼nれば，その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって，その後に構成要件Ａを＼n充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパが使用されるか否かは，特許権侵害の成 否を左右するものではない。 被告らは，本件発明の出願経過に照らし，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に＼n一体化製品が使用されることが本件特許権侵害に係る必須の要証事実であると主張 するが，原告が，手続補正の際に提出した意見書（乙２５）において，本件発明は 構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に現実に用いられることを必須とする旨を述べたものと解することはできない。＼nさらに，被告らは，本件無効審判において，本件訂正後の発明に新規性が認めら れるための構成が特定されたところ，その中には薬剤分包装置に関するものがある＼nので，一体化製品が本件発明の技術的範囲に属するかの判断のために，どのような 薬剤分包装置に用いられているかを確認する必要があると主張するが，前記検討し た構成要件Ａと，構＼成要件ＢないしＤとの関係に照らし，採用できないといわざる を得ない。
ウ まとめ
以上検討したところによれば，本件発明においては，構成要件Ａの「用いられ」＼nは，構成要件Ａの記載によって構＼成要件Ｂ以下の内容が特定されることを意味する ものとして使われているというべきであるから，そのように特定された構成要件を＼n一体化製品が充足する場合には，構成要件Ａの「用いられ」を充足すると解され，＼nこれ以上に，構成要件Ａの「用いられ」が，一体化製品が構＼成要件Ａを充足する薬 剤分包装置以外には使用されないこと，あるいは現実に構成要件Ａを充足する薬剤＼n分包装置が存在することを，要件として定める趣旨と解することはできない。
(2)争点(1)イ（一体化製品は「２つ折りされたシート」（構成要件Ａ）を充足す＼nるか。）について
ア 被告らは，構成要件Ａの「２つ折りされたシート」とは，ロールペーパを薬＼n剤分包装置内で２つ折りにするシングルタイプのロールペーパの使用を前提として おり，あらかじめ２つ折りにされたダブルタイプのロールペーパは含まれない旨を 主張する。
イ そこで，検討するに，本件明細書【００１８】には，「分包部は，三角板４ で２つ折りにされた際にホッパ５から所定量の薬剤が投入された後，ミシン目カッ タを有する加熱ローラ６により所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシー ルするように設けられている。」との記載があるが，本件明細書【００１１】の記 載によれば，本件発明は，一定の張力を保ったままシートを分包部に供給すること により，シートに耳ずれや裂傷が生じることなく薬剤を分包することを可能とする＼nものであり，この技術的思想に関しては，給紙部から分包部に送られてくるシート があらかじめ２つに折り畳まれたダブルタイプであっても，折り畳まれてい ション現象が生じるため，）張力変動により分包部でシートを２つ折りした際にシ ートの縁部が正確に重ならない，いわゆる耳ずれが生じ」るという問題は，シング ルタイプのロールペーパを分包部において２つ折りにしてできた空隙に薬剤を投入 した後シートの両側縁部と幅方向に加熱融着する場合であっても，ダブルタイプの ロールペーパを分包部において折り目を広げてその空隙に薬剤を投入した後同様に 加熱融着する場合であっても，同様に生じ得る。 さらに，原告は，本件特許につき拒絶理由通知（乙２４）を受けて本件補正を行 っているが，本件明細書【００１８】の記載に基づくものであり，元の記載がシン グルタイプのロールペーパを分包部において折り畳むことのみを指すと解するのは 相当ではない（乙２５）。
ウ 以上によれば，ダブルタイプのロールペーパを使用する一体化製品も，「２ つ折りされたシート」（構成要件Ａ）を充足するというべきである。
(3) 争点(1)全体についての判断
ア 被告らは，一体化製品につき，構成要件Ａのうち，「測長センサ」，「シー＼nトを送りローラで送り出す給紙部」，「上記支持軸と上記中空軸の固定支持板間で」， 「中空軸のずれを検出する」といった要件を充足しない旨を主張するが，原告製造 の特定の薬剤分包装置の構成についての主張であり，構＼成要件Ａと構成要件Ｂ以下＼nとの関係を前述のとおり解する以上，意味のない主張といわざるを得ない。
イ 一体化製品は，前記第２の１(5)のとおりの構成を有するところ，被告らは，＼n構成要件Ａに関し，争点(1)ア及びイについて争うものの，構成要件Ｂ以下の充足性＼nについては争うことを明らかにしておらず（当初，構成要件Ｂ及びＤの充足を争っ＼nたが，後に撤回した。），弁論の全趣旨によれば，一体化製品の構成ａは本件発明＼nの構成要件Ｂを，構＼成ｂは構成要件Ｃを，構＼成ｃは構成要件Ｄを充足すると認めら＼nれ，一体化製品は構成要件Ａを充足する薬剤分包装置において使用されることが可＼n能な構＼成を有すると認められる。
ウ 以上によれば，一体化製品は，構成要件ＡないしＥをすべて充足するから，＼n本件発明の技術的範囲に属すると認められる。
エ なお，原告は，被告日進が前訴において構成要件Ａの充足性を争わなかった＼nことから，本訴訟において構成要件Ａの充足性を争うことは信義則に反する旨を主＼n張するが（争点(1)ウ），被告日進は，前訴とは異なる製品の関係で，構成要件Ａの＼n充足性を本訴訟で主張したと認められるから，この点を争うことが信義則に反する とまではいえない。
３ 争点(2)（特許権侵害が成立するか。）について
(1) 問題の所在
ア 前記２によれば，一体化製品を完成して譲渡すれば，その時点において特許 権侵害が成立することになるが，前記第２の１(4)及び(5)のとおり，被告らは，一体 化製品それ自体を生産，譲渡しておらず，プラスチック筒部の外周に薬剤分包用シ ートを巻き回したロールペーパ，すなわち一体化製品のうち原告使用済み芯管のな い物を被告製品として生産，譲渡し，これを入手した利用者が，輪ゴムを介してロ ールペーパに原告製使用済み芯管を挿入し，これを一体化製品とした上で，薬剤分 包装置に使用している。
イ この点について，原告は，1)被告製品は，一体化製品の生産にのみ用いる物 であるとして，特許法１０１条１号の間接侵害を主張するほか，2)被告らの行為は， 顧客との共同による特許権の直接侵害に当たること，3)被告らの行為は，顧客の特 許侵害に対する教唆又は幇助に当たることを主張するので，まず間接侵害の成否に ついて検討する。
(2) 争点(2)ア（被告製品は，一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められる か。）について
ア 被告製品の販売方法
証拠（甲４，５，２１，３６，文中掲記のもの）によれば，以下の事実が認めら れる。
被告日進の販売するロールペーパの製品には，商品名の冒頭に「Ａ」の付く 製品（被告製品。以下「Ａタイプ」という。）と「Ｂ」の付く製品（以下「Ｂタイ プ」という。）があり，両タイプは，それぞれ分包紙の材質として「グラシン」紙 又は「セロポリ」紙を選択できるようになっている。 被告日進が平成２８年１１月に公開していたウェブサイト（甲２０）によれ ば，Ａタイプの分包紙の芯管内径は６７mmであって，「外径６５mm前後の分包機用 芯管に装着可能」とされ，Ｂタイプの分包紙の芯管内径は５２mmであって，「外径 ５０mm前後の分包機用芯管に装着可能」とされた。＼n薬剤分包用ロールペーパとして，外径６５mm前後の芯管を製造しているのは 原告のみであり，外径５０mm前後の芯管を製造しているのは株式会社タカゾノのみ である（弁論の全趣旨）。
前記ウェブサイトの「よくある質問Ｑ＆Ａ」の欄には，「Ｑ．他社分包機に 装着するには特別な道具が必要ですか？」という質問に対し，「Ａ．弊社分包紙は， 『使用済み分包機メーカー製芯管』を使用することによって，お客様ご使用の分包 機に装着することができます。つまり，『使用済み分包機メーカー製芯管』が１個 お手元にあれば繰り返し装着することができます。」との回答が記載されていた。 被告日進が平成２８年１月頃にユーザである製剤薬局等に配布していた説明 資料（甲９）には，「使用済み分包機メーカー製芯管」に輪ゴム等を取り付け被告 日進が販売する分包紙製品に差し込むことにより，芯管の空回りを防止しながら被 告日進製以外の分包機において使用する方法がイメージ図や注意事項付きで詳細に 説明されている。
まとめ
以上によれば，被告日進が販売する分包紙のうちＡタイプ（被告製品）は，原告 製使用済み芯管と一体化して原告製の薬剤分包装置に使用されることを前提として 生産され，原告製の薬剤分包装置を使用し，既に原告製使用済み芯管を保有してい る者に対し，購入の案内がされたものと認められる。
イ 他の用途について
被告日進製の薬剤分包装置
前記被告日進のウェブサイト（甲２０）には，「複数メーカー機に装着可能」と＼nいう文言と共に，「分包紙は当社分包機の専用分包紙であり，各社分包機メーカー 及び貴社ご使用の分包機メーカーとは無関係で，承認を受けた製品ではありません。」 という記載があり，前記説明資料（甲９）にも同様の記載があることが認められる。 しかし，被告らの主張によっても，被告日進は，経済産業省により「平成２５年 度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に選定され た後，平成２６年に被告日進製の薬剤分包装置について営業活動を開始し，平成２ ７年にカタログを作成し，平成２８年５月１２日に１台，同年１０月２５日に１台 の被告日進製の薬剤分包装置を販売したことが認められるにとどまる（甲１７，乙 １，１１，３６）。 他方，被告製品は平成２６年１２月から販売されており，原告代理人は，平成２ ８年１月頃に，被告らに対し，本件特許権に基づき被告製品の製造販売の中止等を 求める警告書（甲１０）を送付し，同年７月４日に本訴を提起したことが認められ る。 前記時系列によれば，被告製品の販売が開始された当初，これを被告日進製 の薬剤分包装置に装着することはおよそ予定されておらず，むしろ，原告との紛争＼nが顕在化した後に，わずか２台を製造販売したにとどまる。 エルク製分包装置（甲１９，乙２，１４〜１６） 被告製品を，エルク製分包装置において使用されている芯管（外径約６０mm。以 下「エルク製芯管」という。）に挿入してエルク製分包装置に装着し使用するため には，被告製品の空回りを防止するために厚さ３．２mm程度のＯリングを２個，エ ルク製芯管に装着することが必要であり，さらに，被告製品の外径（約１９３mm） が大きすぎるため，そのままではエルク製分包装置に正常に装着できず，使用開始 に当たって長さ３３０ｍの分包紙中約８８ないし１００ｍ分を廃棄する必要がある ことが認められる。 よって，被告製品をエルク製分包装置に装着して使用することは相当の困難と無 駄を伴い，経済的に合理性のある使用とはいえない。
ウエダ製分包装置（甲２３，乙１７，１８）
ウエダ製分包機については，特定の顧客が，その支持軸を独自に製作した支持軸 に取り換えるという改造を施すことにより，被告製品を装着して使用していること が認められる。 しかし，同顧客の保有するウエダ製分包機は２０年以上前に販売が終了している 機種であり，ウエダ製分包機を保有する他のユーザが同様の改造を施して被告製品 を使用することは考えにくいし，改造を施さないウエダ製分包装置において，被告 製品を正常に装着して使用できると認めるべき証拠もない。 よって，被告製品をウエダ製分包装置に装着して使用することは，一般的な使用 方法ということはできない。
タカゾノ製分包装置（乙２０，２１）
株式会社タカゾノ製の薬剤分包装置において使用されている薬剤分包用ロールペ ーパが，被告製品と同様の構成であることを認めるに足りる証拠はない。＼n
まとめ
被告日進製の薬剤分包装置については，被告製品の販売が一定期間行われた後に， わずか２台が製造，販売されたにとどまるものであるから，被告製品が使用された としてもごくわずかといわざるを得ないし，被告以外の薬剤分包装置に被告製品を 使用することには困難が伴い，現実的ではないといわざるを得ないから，被告製品 については，原告製薬剤分包装置に使用する以外の用途は，実質的には存在しない といわざるを得ない。
ウ 争点(2)アについての判断
前記ア及びイで検討したところによれば，被告製品は，原告製使用済み芯管と一 体化し，一体化製品として原告製薬剤分包装置に使用することを想定して生産，譲 渡され，これ以外の用途は実質的には存在しないというべきであるから，被告製品 は，一体化製品の生産にのみ用いるものと認めるのが相当である。
(3) 特許権侵害についての判断
被告らが被告製品を生産，譲渡した段階では，回転角度の検出に用いる磁石を配 置した原告製使用済み芯管はこれと共には存在せず，本件特許の構成要件の全部を＼n充足するものではないが，前記(2)で検討した通り，被告製品は，原告製使用済み芯 管と一体化して，本件特許の構成要件を充足する状態で使用することが予＼定されて おり，他の用途が実質的に存在せず，一体化製品の生産にのみ用いられるものと認 められるのであるから，被告製品の生産，譲渡は，特許権の直接侵害に至る蓋然性 が極めて高いものとして特許法１０１条 1 号の間接侵害に当たり，本件特許権を侵 害するものとみなすべきものである。
イ 構成要件Ａの「用いられ」の意味
前記アを前提に検討すると，構成要件Ａのうち「ロールペーパの回転速度を＼n検出するために支持軸に角度センサを設け」との記載は，本件ロールペーパ等の「複 数の磁石」につき，そのような位置に配置されることを特定するものと理解でき， また，構成要件Ａのうち「ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固＼n定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け」と の記載は，本件ロールペーパ等について，そのような態様で回転させられることを 特定するものと理解できるし，構成要件Ｃの「測長センサ」も，構＼成要件Ａの記載 によって特定されると理解できる。 そうすると，本件発明に係る薬剤分包用ロールペーパの技術的範囲は，構成要件＼nＢないしＤと，構成要件Ａによる本件ロールペーパ等の上記特定に係る事項とから＼n画されるものと解されるから，一体化製品が上記技術的範囲に属すれば本件発明の構成要件を充足するものであって，一体化製品が構＼成要件Ａを充足する薬剤分包装 置に実際に使用されるか否かは，上記構成要件充足の判断に影響するものではない＼nと解される。 被告らは，原告製使用済み芯管に，輪ゴムを介してロールペーパを巻いたプ ラスチック筒部をセットした一体化製品が構成要件Ａの「用いられ」を充足するた＼nめには，一体化製品に，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられる以外の用＼n途が存在しないことが必要であると主張し，予備的に，仮にこれが認められないと＼nしても，一体化製品は構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いられて初めて作用＼n効果を奏するものであるから，現実に構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に用いら＼nれることが必要であると主張する。 しかしながら，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に使用可能＼な構成を有し，そ＼nの他の構成要件をも充足するものとして薬剤分包用ロールペーパが生産，譲渡され＼nれば，その時点で本件特許権の侵害は成立するのであって，その後に構成要件Ａを＼n充足する薬剤分包装置に当該ロールペーパが使用されるか否かは，特許権侵害の成 否を左右するものではない。 被告らは，本件発明の出願経過に照らし，構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に＼n一体化製品が使用されることが本件特許権侵害に係る必須の要証事実であると主張 するが，原告が，手続補正の際に提出した意見書（乙２５）において，本件発明は 構成要件Ａを充足する薬剤分包装置に現実に用いられることを必須とする旨を述べたものと解することはできない。＼nさらに，被告らは，本件無効審判において，本件訂正後の発明に新規性が認めら れるための構成が特定されたところ，その中には薬剤分包装置に関するものがある＼nので，一体化製品が本件発明の技術的範囲に属するかの判断のために，どのような 薬剤分包装置に用いられているかを確認する必要があると主張するが，前記検討し た構成要件Ａと，構＼成要件ＢないしＤとの関係に照らし，採用できないといわざる を得ない。
ウ まとめ
以上検討したところによれば，本件発明においては，構成要件Ａの「用いられ」＼nは，構成要件Ａの記載によって構＼成要件Ｂ以下の内容が特定されることを意味する ものとして使われているというべきであるから，そのように特定された構成要件を＼n一体化製品が充足する場合には，構成要件Ａの「用いられ」を充足すると解され，＼nこれ以上に，構成要件Ａの「用いられ」が，一体化製品が構＼成要件Ａを充足する薬 剤分包装置以外には使用されないこと，あるいは現実に構成要件Ａを充足する薬剤＼n分包装置が存在することを，要件として定める趣旨と解することはできない。
(2)争点(1)イ（一体化製品は「２つ折りされたシート」（構成要件Ａ）を充足す＼nるか。）について
ア 被告らは，構成要件Ａの「２つ折りされたシート」とは，ロールペーパを薬＼n剤分包装置内で２つ折りにするシングルタイプのロールペーパの使用を前提として おり，あらかじめ２つ折りにされたダブルタイプのロールペーパは含まれない旨を 主張する。
イ そこで，検討するに，本件明細書【００１８】には，「分包部は，三角板４ で２つ折りにされた際にホッパ５から所定量の薬剤が投入された後，ミシン目カッ タを有する加熱ローラ６により所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシー ルするように設けられている。」との記載があるが，本件明細書【００１１】の記 載によれば，本件発明は，一定の張力を保ったままシートを分包部に供給すること により，シートに耳ずれや裂傷が生じることなく薬剤を分包することを可能とする＼nものであり，この技術的思想に関しては，給紙部から分包部に送られてくるシート があらかじめ２つに折り畳まれたダブルタイプであっても，折り畳まれてい ション現象が生じるため，）張力変動により分包部でシートを２つ折りした際にシ ートの縁部が正確に重ならない，いわゆる耳ずれが生じ」るという問題は，シング ルタイプのロールペーパを分包部において２つ折りにしてできた空隙に薬剤を投入 した後シートの両側縁部と幅方向に加熱融着する場合であっても，ダブルタイプの ロールペーパを分包部において折り目を広げてその空隙に薬剤を投入した後同様に 加熱融着する場合であっても，同様に生じ得る。 さらに，原告は，本件特許につき拒絶理由通知（乙２４）を受けて本件補正を行 っているが，本件明細書【００１８】の記載に基づくものであり，元の記載がシン グルタイプのロールペーパを分包部において折り畳むことのみを指すと解するのは 相当ではない（乙２５）。
ウ 以上によれば，ダブルタイプのロールペーパを使用する一体化製品も，「２ つ折りされたシート」（構成要件Ａ）を充足するというべきである。
(3) 争点(1)全体についての判断
ア 被告らは，一体化製品につき，構成要件Ａのうち，「測長センサ」，「シー＼nトを送りローラで送り出す給紙部」，「上記支持軸と上記中空軸の固定支持板間で」， 「中空軸のずれを検出する」といった要件を充足しない旨を主張するが，原告製造 の特定の薬剤分包装置の構成についての主張であり，構＼成要件Ａと構成要件Ｂ以下＼nとの関係を前述のとおり解する以上，意味のない主張といわざるを得ない。
イ 一体化製品は，前記第２の１(5)のとおりの構成を有するところ，被告らは，＼n構成要件Ａに関し，争点(1)ア及びイについて争うものの，構成要件Ｂ以下の充足性＼nについては争うことを明らかにしておらず（当初，構成要件Ｂ及びＤの充足を争っ＼nたが，後に撤回した。），弁論の全趣旨によれば，一体化製品の構成ａは本件発明＼nの構成要件Ｂを，構＼成ｂは構成要件Ｃを，構＼成ｃは構成要件Ｄを充足すると認めら＼nれ，一体化製品は構成要件Ａを充足する薬剤分包装置において使用されることが可＼n能な構＼成を有すると認められる。
ウ 以上によれば，一体化製品は，構成要件ＡないしＥをすべて充足するから，＼n本件発明の技術的範囲に属すると認められる。
エ なお，原告は，被告日進が前訴において構成要件Ａの充足性を争わなかった＼nことから，本訴訟において構成要件Ａの充足性を争うことは信義則に反する旨を主＼n張するが（争点(1)ウ），被告日進は，前訴とは異なる製品の関係で，構成要件Ａの＼n充足性を本訴訟で主張したと認められるから，この点を争うことが信義則に反する とまではいえない。
３ 争点(2)（特許権侵害が成立するか。）について
(1) 問題の所在
ア 前記２によれば，一体化製品を完成して譲渡すれば，その時点において特許 権侵害が成立することになるが，前記第２の１(4)及び(5)のとおり，被告らは，一体 化製品それ自体を生産，譲渡しておらず，プラスチック筒部の外周に薬剤分包用シ ートを巻き回したロールペーパ，すなわち一体化製品のうち原告使用済み芯管のな い物を被告製品として生産，譲渡し，これを入手した利用者が，輪ゴムを介してロ ールペーパに原告製使用済み芯管を挿入し，これを一体化製品とした上で，薬剤分 包装置に使用している。
イ この点について，原告は，1)被告製品は，一体化製品の生産にのみ用いる物 であるとして，特許法１０１条１号の間接侵害を主張するほか，2)被告らの行為は， 顧客との共同による特許権の直接侵害に当たること，3)被告らの行為は，顧客の特 許侵害に対する教唆又は幇助に当たることを主張するので，まず間接侵害の成否に ついて検討する。
(2) 争点(2)ア（被告製品は，一体化製品の「生産にのみ用いる物」と認められる か。）について
ア 被告製品の販売方法
証拠（甲４，５，２１，３６，文中掲記のもの）によれば，以下の事実が認めら れる。
被告日進の販売するロールペーパの製品には，商品名の冒頭に「Ａ」の付く 製品（被告製品。以下「Ａタイプ」という。）と「Ｂ」の付く製品（以下「Ｂタイ プ」という。）があり，両タイプは，それぞれ分包紙の材質として「グラシン」紙 又は「セロポリ」紙を選択できるようになっている。 被告日進が平成２８年１１月に公開していたウェブサイト（甲２０）によれ ば，Ａタイプの分包紙の芯管内径は６７mmであって，「外径６５mm前後の分包機用 芯管に装着可能」とされ，Ｂタイプの分包紙の芯管内径は５２mmであって，「外径 ５０mm前後の分包機用芯管に装着可能」とされた。＼n薬剤分包用ロールペーパとして，外径６５mm前後の芯管を製造しているのは 原告のみであり，外径５０mm前後の芯管を製造しているのは株式会社タカゾノのみ である（弁論の全趣旨）。
前記ウェブサイトの「よくある質問Ｑ＆Ａ」の欄には，「Ｑ．他社分包機に 装着するには特別な道具が必要ですか？」という質問に対し，「Ａ．弊社分包紙は， 『使用済み分包機メーカー製芯管』を使用することによって，お客様ご使用の分包 機に装着することができます。つまり，『使用済み分包機メーカー製芯管』が１個 お手元にあれば繰り返し装着することができます。」との回答が記載されていた。 被告日進が平成２８年１月頃にユーザである製剤薬局等に配布していた説明 資料（甲９）には，「使用済み分包機メーカー製芯管」に輪ゴム等を取り付け被告 日進が販売する分包紙製品に差し込むことにより，芯管の空回りを防止しながら被 告日進製以外の分包機において使用する方法がイメージ図や注意事項付きで詳細に 説明されている。
まとめ
以上によれば，被告日進が販売する分包紙のうちＡタイプ（被告製品）は，原告 製使用済み芯管と一体化して原告製の薬剤分包装置に使用されることを前提として 生産され，原告製の薬剤分包装置を使用し，既に原告製使用済み芯管を保有してい る者に対し，購入の案内がされたものと認められる。
イ 他の用途について
被告日進製の薬剤分包装置
前記被告日進のウェブサイト（甲２０）には，「複数メーカー機に装着可能」と＼nいう文言と共に，「分包紙は当社分包機の専用分包紙であり，各社分包機メーカー 及び貴社ご使用の分包機メーカーとは無関係で，承認を受けた製品ではありません。」 という記載があり，前記説明資料（甲９）にも同様の記載があることが認められる。 しかし，被告らの主張によっても，被告日進は，経済産業省により「平成２５年 度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に選定され た後，平成２６年に被告日進製の薬剤分包装置について営業活動を開始し，平成２ ７年にカタログを作成し，平成２８年５月１２日に１台，同年１０月２５日に１台 の被告日進製の薬剤分包装置を販売したことが認められるにとどまる（甲１７，乙 １，１１，３６）。 他方，被告製品は平成２６年１２月から販売されており，原告代理人は，平成２ ８年１月頃に，被告らに対し，本件特許権に基づき被告製品の製造販売の中止等を 求める警告書（甲１０）を送付し，同年７月４日に本訴を提起したことが認められ る。 前記時系列によれば，被告製品の販売が開始された当初，これを被告日進製 の薬剤分包装置に装着することはおよそ予定されておらず，むしろ，原告との紛争＼nが顕在化した後に，わずか２台を製造販売したにとどまる。 エルク製分包装置（甲１９，乙２，１４〜１６） 被告製品を，エルク製分包装置において使用されている芯管（外径約６０mm。以 下「エルク製芯管」という。）に挿入してエルク製分包装置に装着し使用するため には，被告製品の空回りを防止するために厚さ３．２mm程度のＯリングを２個，エ ルク製芯管に装着することが必要であり，さらに，被告製品の外径（約１９３mm） が大きすぎるため，そのままではエルク製分包装置に正常に装着できず，使用開始 に当たって長さ３３０ｍの分包紙中約８８ないし１００ｍ分を廃棄する必要がある ことが認められる。 よって，被告製品をエルク製分包装置に装着して使用することは相当の困難と無 駄を伴い，経済的に合理性のある使用とはいえない。
ウエダ製分包装置（甲２３，乙１７，１８）
ウエダ製分包機については，特定の顧客が，その支持軸を独自に製作した支持軸 に取り換えるという改造を施すことにより，被告製品を装着して使用していること が認められる。 しかし，同顧客の保有するウエダ製分包機は２０年以上前に販売が終了している 機種であり，ウエダ製分包機を保有する他のユーザが同様の改造を施して被告製品 を使用することは考えにくいし，改造を施さないウエダ製分包装置において，被告 製品を正常に装着して使用できると認めるべき証拠もない。 よって，被告製品をウエダ製分包装置に装着して使用することは，一般的な使用 方法ということはできない。
タカゾノ製分包装置（乙２０，２１）
株式会社タカゾノ製の薬剤分包装置において使用されている薬剤分包用ロールペ ーパが，被告製品と同様の構成であることを認めるに足りる証拠はない。＼n
まとめ
被告日進製の薬剤分包装置については，被告製品の販売が一定期間行われた後に， わずか２台が製造，販売されたにとどまるものであるから，被告製品が使用された としてもごくわずかといわざるを得ないし，被告以外の薬剤分包装置に被告製品を 使用することには困難が伴い，現実的ではないといわざるを得ないから，被告製品 については，原告製薬剤分包装置に使用する以外の用途は，実質的には存在しない といわざるを得ない。
ウ 争点(2)アについての判断
前記ア及びイで検討したところによれば，被告製品は，原告製使用済み芯管と一 体化し，一体化製品として原告製薬剤分包装置に使用することを想定して生産，譲 渡され，これ以外の用途は実質的には存在しないというべきであるから，被告製品 は，一体化製品の生産にのみ用いるものと認めるのが相当である。
(3) 特許権侵害についての判断
被告らが被告製品を生産，譲渡した段階では，回転角度の検出に用いる磁石を配 置した原告製使用済み芯管はこれと共には存在せず，本件特許の構成要件の全部を＼n充足するものではないが，前記(2)で検討した通り，被告製品は，原告製使用済み芯 管と一体化して，本件特許の構成要件を充足する状態で使用することが予＼定されて おり，他の用途が実質的に存在せず，一体化製品の生産にのみ用いられるものと認 められるのであるから，被告製品の生産，譲渡は，特許権の直接侵害に至る蓋然性 が極めて高いものとして特許法１０１条 1 号の間接侵害に当たり，本件特許権を侵 害するものとみなすべきものである。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 間接侵害
>> のみ要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.02. 1
平成28(ワ)4759 不当利得返還請求事件 特許権 平成30年12月20日 大阪地方裁判所
特許の均等侵害における第1要件の判断において、先行の２９条の２の先行文献を考慮して、本質的部分の判断がなされました。被告製品は、Amazonの「Ｋｉｎｄｌｅ ｐａｐｅｒｗｈｉｔｅ」です。
(ｴ) 以上によれば，乙８には，「ホログラムの単位幅における格子部幅／非 格子部幅の比が，導光板の前面出射面から出射する光を効率よく，また，面内で均 一に出射されるように，管状光源から離れる側の方が増大せしめられている」構成＼nが開示されているといえる。
ウ したがって，乙８発明は，本件発明の構成要件Ｂと同一の構＼成を備える ものであるから，相違検討点２は相違点とはいえない。
エ 原告の主張について
原告は，乙８には，導光板に設けるホログラムの面積密度を増減させる技術思 想が開示されているだけで，回折格子の単位幅における格子部幅／非格子部幅の比を変化させる技術思想は開示されていないと主張する。 しかし，前記アのとおり，本件発明も，格子部の面積の変化を通じて，導光板の 表面における輝度を増大させ，かつ均一化させるものであり，本件発明と乙８発明＼nはその解決課題と解決原理を共通にしている。 そして，上記のとおり，乙８には，本件発明の構成要件Ｂの構＼成を備えたホログ ラムの構成が開示されていると認められるから，本件発明の構＼成要件Ｂはこれを別 の表現で記述したものにすぎず，同一の構＼成が開示されていることに変わりはない。 したがって，原告の主張は採用できない。
(6) 小括
以上によれば，本件発明と乙８発明とは，前記の相違検討点１において相違す るから，同一の発明とはいえず，乙８による特許法２９条の２違反の無効理由が存 するとは認められないが，本件発明と乙８発明とは，その解決課題及び解決原理を 共通にしており，解決手段たる回折格子の種類についてのみ相違するにすぎないと いうことができる。
・・・
(ｱ) 本件明細書に記載された従来技術及びその課題
前記認定のとおり，本件明細書では，本件発明に関する従来技術として， 導光板の下面に多数の多面プリズムをもつ透明アクリル樹脂からなり，プリズムに よる光の全反射を利用する導光板が記載されており，その具体例として，特開平５ −１２７１５７号公報記載の平面照光装置（本件明細書の図６参照）が挙げられて いる。 そして，その従来技術によっても液晶表示パネルを下方から輝度ムラが少なく明るく照らすことができると記載されているが（【０００３】），1)導光板の下面にある 多面プリズムの一辺が例えば０．１６mmと,光の波長に比べて相当大きいものである うえ，各プリズムが協同することなく個別に光を全反射するものであるため，導光 板の輝度を全体に高めようとすると，各プリズムの間の谷間にあたる箇所で乱反射 が起きて上面に向かう光量が減り，照光面である上面に極端な明暗のコントラスト が生じるという課題，及び2)このような導光板を設けた平行照光装置を電池で駆動 される液晶表示装置に用いると，照光面に向かう上記光量の減少を補って高輝度を＼n得るべく，光源を大電流で照らす必要があるため，電池の寿命が短くなって，長期 使用ができなくなるという課題があったことが記載されている（【０００４】）。
(ｲ) 本件発明の課題解決手段
本件発明は，従来技術の上記課題を解決するため，「光の幾何光学的性質を 利用した従来のプリズムによる全反射でなく，・・・光の波動の性質に基づく回折現象 を利用して，従来より遥かに高く,かつ均一な輝度を照光面全体に亘って得ることが でき，ひいては光源の電力消費の低減による電池の長寿命化も図ることができる導 光板を提供すること」を目的として（【０００５】），本件発明の構成を採用したもの＼nである。その構成は，(a)透明な板状体である導光板の裏面に回折格子を設け，導光 板の少なくとも一端面から入射する光源からの光をその表面側へ回折させるという点（構＼成要件Ａ），(b)上記回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅／非 格子部幅の比の少なくとも１つを，上記導光板の表面における輝度が増大し，かつ＼n均一化されるように変化させる点（構成要件Ｂ）である。
(ｳ) 本件発明の作用効果
本件発明の導光板は，α 少なくとも一端面から光源からの光が入射する透 明な板状体の裏面に設けられた回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅 ／非格子部幅の比の少なくとも１つが，上記導光板の表面における輝度が増大し，＼nかつ均一化されるように変化せしめられているので，光の波長に比べて寸法が大き く互いに協同することなく個別に光を幾何光学的に全反射する従来の導光板裏面のプリズムと異なり，ミクロン単位の互いに隣接する微細な格子が協同,相乗して波動 としての光を格段に強く回折できるうえ，β 上記一端面から離れて光源から届く光 量が減じるほど，光をより強く回折するように上記断面形状または単位幅における 格子部幅／非格子部幅の比が調整されているので，導光板の表面は高輝度で非常に＼n均一に照らされる。 したがって，γ この導光板を電池で駆動される液晶表示装置,液晶テレビ,非常口 を表示する発光誘導板などに適用すれば，従来に比して格段に少ない消費電力で明＼nるく均一な照明を得ることができ，光源および電池の寿命を延ばし，長期使用を可 能にすることができる（【０００９】，【００２３】）
(ｴ) もっとも，本件の場合，本件明細書に従来技術が解決できなかった課 題として記載されているところは，以下のとおり，出願時の従来技術に照らして客 観的に見て不十分なものと認められる。
ａ 導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは光量が減るとの課題（上記(ｱ)1)）を，導光板の裏面に回折格子を設け，回折現象を利用して解決する構成（上記(ｲ)の(a)，上記(ｳ)α）について
本件明細書では，導光板の従来技術として，プリズムによる全反射を利用したもののみが記載され，回折現象は今まで導光板に用いられることがなかった と記載されている。 しかし，原告は平成６年３月１１日に自ら，発明の名称を「回折格子を利用した バックライト導光板」とし，特許請求の範囲（請求項１）を「成形加工及び印刷 （転写を含む）された回折格子を裏面に有する事を特徴とするプラスチック製のバ ックライト導光板。なをここで裏面とは，液晶面と反対側の面と定義する。」とする 特許の出願をし，その明細書では，【課題を解決するための手段】の項において， 「導光板裏面に光と干渉する程度に微細なスリット形状を成形加工ないし印刷（転 写を含む）し，この反射格子により導光板の一端から入射する光を液晶面側に回折 させる。」（【０００６】）と記載し，【発明の効果】の項において，この発明によれば蛍光管からの光を回折格子という極小単位の形状（格子スリットのピッチがサブミ クロンから数十ミクロン）の大きさのものの作用により，導光板面を均一に輝らす＼n事ができるので，従来からのドット印刷や全反射を利用した導光板裏面加工による 方式に比較して，格段の面輝度とその均一性が可能になる。」（【００１７】）と記載＼nしていた（特願平６−７９１７２）（乙１０，２０）。そして，これは本件発明の構＼n成要件Ａと同じ構成を備えた発明と認められる。＼nまた，前記１で技術的意義等を認定した乙８発明も，回折格子の種類は同じとは 認められないものの，導光板の裏面に回折格子を設け，回折現象を利用して光量の 増大を図る発明である（乙８発明のようないわゆる拡大先願発明も参酌すべきこと は後記のとおりである。）。 以上より，導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは光量が減ると の課題は，本件特許の出願日において，本件発明と同じく導光板の裏面に回折格子 を設け，回折現象を利用することによって既に解決されている課題であったと認め られる。
ｂ 導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは照光面に極 端な明暗のコントラストが生じるとの課題（上記(ｱ)1)）を，回折格子の断面形状ま たは単位幅における格子部幅／非格子部幅の比の少なくとも１つを，上記導光板の 表面における輝度が増大し，かつ均一化されるように変化させることにより解決す＼nる構成（上記(ｲ)の(b)，上記(ｳ)β）について 先に争点２−２（前記１）について述べたとおり，乙８発明も，導光板 の裏面にホログラムの回折格子を設け，回折現象を利用するものであり，かつ，本 件発明の構成要件Ｂと同一の構＼成を備え，それにより，導光板の表面から出射する＼n光を効率よく，また，面内で均一に出射されるようにするものである。もっとも， この乙８発明に係る特許の出願日は平成７年１０月２７日であり，本件特許の出願 よりも前に出願されたものであるが，乙８発明に係る特許について出願公開がされ たのは平成９年５月１６日であり（乙８），本件特許の出願後であるから，乙８発明 はいわゆる拡大先願発明に該当するにすぎない。しかし，特許法２９条の２は，特 許出願に係る発明が拡大先願発明と同一の発明である場合を特許要件を欠くものとしているところ，その趣旨の中には，先願の明細書等に記載されている発明は，出 願公開等により一般にその内容が公表されるから，たとえ先願が出願公開等をされ＼nる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の発明である以上， さらに新しい技術を公開するものではなく，そのような発明に特許権を与えること は，新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみ て妥当でないとの点がある。このように特許法が，先願の明細書等に記載された発 明との関係で新しい技術を公開するものでない発明を特許権による保護の対象から 外している法意からすると，均等侵害の成否の判断のために発明の本質的部分とし て従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を認定するに当た＼nっては，拡大先願発明も参酌すべきものと解するのが相当である。 そうすると，導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは照光面に極 端な明暗のコントラストが生じるとの課題は，本件特許の出願日において，回折格 子として刻線溝又はエンボス型のホログラムを用いるか体積・位相型のホログラム を用いるかの違いがあるとはいえ，本件発明と同じく，回折格子の単位幅における 格子部幅／非格子部幅の比を，導光板の表面における輝度が増大し，かつ均一化されるように変化させることによって既に解決されている課題であったと認められる。＼n
ｃ そして，本件発明の，少ない消費電力で明るく均一な照明を得るこ とができないとの課題（上記(ｱ)2)）は，上記ａ及びｂで述べた課題が解決されるこ とに伴い解決されるものである（上記(ｳ)γ）から，やはり既に解決されている課題 であったと認められる。
ｄ 以上からすると，本件発明が課題とするところは，いずれも本件特 許の出願時の従来技術によって，同様の解決原理によって解決されていたといえる。 本件発明がそれらの従来技術と異なる点は，回折格子の単位幅における格子部幅／ 非格子部幅の比を，導光板の表面における輝度が増大し，かつ均一化されるように変化させることについて，体積・位相型のホログラムではなく，刻線溝又はエンボ＼nス型のホログラムを用いた点にあるが，回折格子としては後者の方がむしろ通常で あること（前記１(4)ウ(ｱ)，(ｴ)，(ｵ)）からすると，本件発明の従来技術に対する 貢献の程度は大きくないというべきである。
ウ 以上よりすれば，本件発明の本質的部分については，特許請求の範囲の 記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。 この点について，原告は，本件発明の本質的部分は，光の波動の性質に基づく回 折現象を利用して，回折格子の断面形状又は単位幅における格子部幅／非格子部幅 の比に着目した点にあると主張するが，これまで述べたことに照らして採用できな い。
エ そうすると，被告製品の導光板では，前記のとおり，微細構造体が回折＼nされた光が進行する側に設けられていることから，構成要件Ａでいうところの「表＼ 面」に微細構造体が設けられ，光源からの光が「表＼面」側に回折させられている。 したがって，被告製品の導光板は構成要件Ａの「板状体の裏面に設けられた回折格＼n子」という部分を充足していない。よって，被告製品が本件発明の本質的部分を備えているということはできず，本件発明と被告製品とは本質的部分において相違すると認められるから，被告製品は，均等の第１要件を充足しない。
(ｴ) 以上によれば，乙８には，「ホログラムの単位幅における格子部幅／非 格子部幅の比が，導光板の前面出射面から出射する光を効率よく，また，面内で均 一に出射されるように，管状光源から離れる側の方が増大せしめられている」構成＼nが開示されているといえる。
ウ したがって，乙８発明は，本件発明の構成要件Ｂと同一の構＼成を備える ものであるから，相違検討点２は相違点とはいえない。
エ 原告の主張について
原告は，乙８には，導光板に設けるホログラムの面積密度を増減させる技術思 想が開示されているだけで，回折格子の単位幅における格子部幅／非格子部幅の比を変化させる技術思想は開示されていないと主張する。 しかし，前記アのとおり，本件発明も，格子部の面積の変化を通じて，導光板の 表面における輝度を増大させ，かつ均一化させるものであり，本件発明と乙８発明＼nはその解決課題と解決原理を共通にしている。 そして，上記のとおり，乙８には，本件発明の構成要件Ｂの構＼成を備えたホログ ラムの構成が開示されていると認められるから，本件発明の構＼成要件Ｂはこれを別 の表現で記述したものにすぎず，同一の構＼成が開示されていることに変わりはない。 したがって，原告の主張は採用できない。
(6) 小括
以上によれば，本件発明と乙８発明とは，前記の相違検討点１において相違す るから，同一の発明とはいえず，乙８による特許法２９条の２違反の無効理由が存 するとは認められないが，本件発明と乙８発明とは，その解決課題及び解決原理を 共通にしており，解決手段たる回折格子の種類についてのみ相違するにすぎないと いうことができる。
・・・
(ｱ) 本件明細書に記載された従来技術及びその課題
前記認定のとおり，本件明細書では，本件発明に関する従来技術として， 導光板の下面に多数の多面プリズムをもつ透明アクリル樹脂からなり，プリズムに よる光の全反射を利用する導光板が記載されており，その具体例として，特開平５ −１２７１５７号公報記載の平面照光装置（本件明細書の図６参照）が挙げられて いる。 そして，その従来技術によっても液晶表示パネルを下方から輝度ムラが少なく明るく照らすことができると記載されているが（【０００３】），1)導光板の下面にある 多面プリズムの一辺が例えば０．１６mmと,光の波長に比べて相当大きいものである うえ，各プリズムが協同することなく個別に光を全反射するものであるため，導光 板の輝度を全体に高めようとすると，各プリズムの間の谷間にあたる箇所で乱反射 が起きて上面に向かう光量が減り，照光面である上面に極端な明暗のコントラスト が生じるという課題，及び2)このような導光板を設けた平行照光装置を電池で駆動 される液晶表示装置に用いると，照光面に向かう上記光量の減少を補って高輝度を＼n得るべく，光源を大電流で照らす必要があるため，電池の寿命が短くなって，長期 使用ができなくなるという課題があったことが記載されている（【０００４】）。
(ｲ) 本件発明の課題解決手段
本件発明は，従来技術の上記課題を解決するため，「光の幾何光学的性質を 利用した従来のプリズムによる全反射でなく，・・・光の波動の性質に基づく回折現象 を利用して，従来より遥かに高く,かつ均一な輝度を照光面全体に亘って得ることが でき，ひいては光源の電力消費の低減による電池の長寿命化も図ることができる導 光板を提供すること」を目的として（【０００５】），本件発明の構成を採用したもの＼nである。その構成は，(a)透明な板状体である導光板の裏面に回折格子を設け，導光 板の少なくとも一端面から入射する光源からの光をその表面側へ回折させるという点（構＼成要件Ａ），(b)上記回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅／非 格子部幅の比の少なくとも１つを，上記導光板の表面における輝度が増大し，かつ＼n均一化されるように変化させる点（構成要件Ｂ）である。
(ｳ) 本件発明の作用効果
本件発明の導光板は，α 少なくとも一端面から光源からの光が入射する透 明な板状体の裏面に設けられた回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅 ／非格子部幅の比の少なくとも１つが，上記導光板の表面における輝度が増大し，＼nかつ均一化されるように変化せしめられているので，光の波長に比べて寸法が大き く互いに協同することなく個別に光を幾何光学的に全反射する従来の導光板裏面のプリズムと異なり，ミクロン単位の互いに隣接する微細な格子が協同,相乗して波動 としての光を格段に強く回折できるうえ，β 上記一端面から離れて光源から届く光 量が減じるほど，光をより強く回折するように上記断面形状または単位幅における 格子部幅／非格子部幅の比が調整されているので，導光板の表面は高輝度で非常に＼n均一に照らされる。 したがって，γ この導光板を電池で駆動される液晶表示装置,液晶テレビ,非常口 を表示する発光誘導板などに適用すれば，従来に比して格段に少ない消費電力で明＼nるく均一な照明を得ることができ，光源および電池の寿命を延ばし，長期使用を可 能にすることができる（【０００９】，【００２３】）
(ｴ) もっとも，本件の場合，本件明細書に従来技術が解決できなかった課 題として記載されているところは，以下のとおり，出願時の従来技術に照らして客 観的に見て不十分なものと認められる。
ａ 導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは光量が減るとの課題（上記(ｱ)1)）を，導光板の裏面に回折格子を設け，回折現象を利用して解決する構成（上記(ｲ)の(a)，上記(ｳ)α）について
本件明細書では，導光板の従来技術として，プリズムによる全反射を利用したもののみが記載され，回折現象は今まで導光板に用いられることがなかった と記載されている。 しかし，原告は平成６年３月１１日に自ら，発明の名称を「回折格子を利用した バックライト導光板」とし，特許請求の範囲（請求項１）を「成形加工及び印刷 （転写を含む）された回折格子を裏面に有する事を特徴とするプラスチック製のバ ックライト導光板。なをここで裏面とは，液晶面と反対側の面と定義する。」とする 特許の出願をし，その明細書では，【課題を解決するための手段】の項において， 「導光板裏面に光と干渉する程度に微細なスリット形状を成形加工ないし印刷（転 写を含む）し，この反射格子により導光板の一端から入射する光を液晶面側に回折 させる。」（【０００６】）と記載し，【発明の効果】の項において，この発明によれば蛍光管からの光を回折格子という極小単位の形状（格子スリットのピッチがサブミ クロンから数十ミクロン）の大きさのものの作用により，導光板面を均一に輝らす＼n事ができるので，従来からのドット印刷や全反射を利用した導光板裏面加工による 方式に比較して，格段の面輝度とその均一性が可能になる。」（【００１７】）と記載＼nしていた（特願平６−７９１７２）（乙１０，２０）。そして，これは本件発明の構＼n成要件Ａと同じ構成を備えた発明と認められる。＼nまた，前記１で技術的意義等を認定した乙８発明も，回折格子の種類は同じとは 認められないものの，導光板の裏面に回折格子を設け，回折現象を利用して光量の 増大を図る発明である（乙８発明のようないわゆる拡大先願発明も参酌すべきこと は後記のとおりである。）。 以上より，導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは光量が減ると の課題は，本件特許の出願日において，本件発明と同じく導光板の裏面に回折格子 を設け，回折現象を利用することによって既に解決されている課題であったと認め られる。
ｂ 導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは照光面に極 端な明暗のコントラストが生じるとの課題（上記(ｱ)1)）を，回折格子の断面形状ま たは単位幅における格子部幅／非格子部幅の比の少なくとも１つを，上記導光板の 表面における輝度が増大し，かつ均一化されるように変化させることにより解決す＼nる構成（上記(ｲ)の(b)，上記(ｳ)β）について 先に争点２−２（前記１）について述べたとおり，乙８発明も，導光板 の裏面にホログラムの回折格子を設け，回折現象を利用するものであり，かつ，本 件発明の構成要件Ｂと同一の構＼成を備え，それにより，導光板の表面から出射する＼n光を効率よく，また，面内で均一に出射されるようにするものである。もっとも， この乙８発明に係る特許の出願日は平成７年１０月２７日であり，本件特許の出願 よりも前に出願されたものであるが，乙８発明に係る特許について出願公開がされ たのは平成９年５月１６日であり（乙８），本件特許の出願後であるから，乙８発明 はいわゆる拡大先願発明に該当するにすぎない。しかし，特許法２９条の２は，特 許出願に係る発明が拡大先願発明と同一の発明である場合を特許要件を欠くものとしているところ，その趣旨の中には，先願の明細書等に記載されている発明は，出 願公開等により一般にその内容が公表されるから，たとえ先願が出願公開等をされ＼nる前に出願された後願であっても，その内容が先願と同一内容の発明である以上， さらに新しい技術を公開するものではなく，そのような発明に特許権を与えること は，新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみ て妥当でないとの点がある。このように特許法が，先願の明細書等に記載された発 明との関係で新しい技術を公開するものでない発明を特許権による保護の対象から 外している法意からすると，均等侵害の成否の判断のために発明の本質的部分とし て従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を認定するに当た＼nっては，拡大先願発明も参酌すべきものと解するのが相当である。 そうすると，導光板においてプリズムによる全反射を利用するのでは照光面に極 端な明暗のコントラストが生じるとの課題は，本件特許の出願日において，回折格 子として刻線溝又はエンボス型のホログラムを用いるか体積・位相型のホログラム を用いるかの違いがあるとはいえ，本件発明と同じく，回折格子の単位幅における 格子部幅／非格子部幅の比を，導光板の表面における輝度が増大し，かつ均一化されるように変化させることによって既に解決されている課題であったと認められる。＼n
ｃ そして，本件発明の，少ない消費電力で明るく均一な照明を得るこ とができないとの課題（上記(ｱ)2)）は，上記ａ及びｂで述べた課題が解決されるこ とに伴い解決されるものである（上記(ｳ)γ）から，やはり既に解決されている課題 であったと認められる。
ｄ 以上からすると，本件発明が課題とするところは，いずれも本件特 許の出願時の従来技術によって，同様の解決原理によって解決されていたといえる。 本件発明がそれらの従来技術と異なる点は，回折格子の単位幅における格子部幅／ 非格子部幅の比を，導光板の表面における輝度が増大し，かつ均一化されるように変化させることについて，体積・位相型のホログラムではなく，刻線溝又はエンボ＼nス型のホログラムを用いた点にあるが，回折格子としては後者の方がむしろ通常で あること（前記１(4)ウ(ｱ)，(ｴ)，(ｵ)）からすると，本件発明の従来技術に対する 貢献の程度は大きくないというべきである。
ウ 以上よりすれば，本件発明の本質的部分については，特許請求の範囲の 記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。 この点について，原告は，本件発明の本質的部分は，光の波動の性質に基づく回 折現象を利用して，回折格子の断面形状又は単位幅における格子部幅／非格子部幅 の比に着目した点にあると主張するが，これまで述べたことに照らして採用できな い。
エ そうすると，被告製品の導光板では，前記のとおり，微細構造体が回折＼nされた光が進行する側に設けられていることから，構成要件Ａでいうところの「表＼ 面」に微細構造体が設けられ，光源からの光が「表＼面」側に回折させられている。 したがって，被告製品の導光板は構成要件Ａの「板状体の裏面に設けられた回折格＼n子」という部分を充足していない。よって，被告製品が本件発明の本質的部分を備えているということはできず，本件発明と被告製品とは本質的部分において相違すると認められるから，被告製品は，均等の第１要件を充足しない。
関連カテゴリー
>> 新規性・進歩性
>> 技術的範囲
>> 均等
>> 第1要件（本質的要件）
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.02. 1
平成29(ワ)33490 営業差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年12月20日 東京地方裁判所
商標権侵害におけるロイヤリティー率として、原告主張の１０％は根拠がないとして、３％が認定されました。
原告は，1)原告商標を被告店舗の看板に掲示して居住用建物清掃業を営んだ 期間が，平成２８年３月１１日から平成２９年９月１０日までの１８か月であ ること，2)同期間における被告店舗の売上げが月額１００万円を下らないこと， 3)原告商標の使用料率は，被告店舗の売上げの１０％相当額を下回ることはな いことを前提にして，１８０万円と算定されるべきである旨を主張する。 そこで検討するに，まず上記1)の期間の点については，証拠（甲８及び９） 及び弁論の全趣旨によって，そのとおり認められる（上記２(2)参照）。 しかしながら，上記2)の被告店舗の売上月額については，原告の主張する金 額を認めるに足りる証拠はなく，かえって，証拠（乙Ｂ６ないし乙Ｂ２６）及 び弁論の全趣旨からすれば，被告らの主張するとおり月額３０万０２３４円で あると認められる。 また，上記3)の使用料率については，原告主張に係る１０％という数字につ き的確な根拠は見当らないこと，経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ 料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」（平成２２年８月。経済産業調査会）の１６頁及び５０９頁においては，国 内アンケートの結果，原告商標の指定役務の属する第３７類におけるロイヤル ティ料率の平均値が２．１％で，３％未満が全体の８割超を占めているとされ ていること等からすれば，原告標章である「おそうじ本舗」の知名度等，原告 指摘の諸点を考慮しても，３％とするのが相当である。 以上を前提に，1)１８か月の期間につき，2)月額３０万０２３４円の売上げ につき，3)月額３％の使用料率であるとして計算すると，１６万２１２６円（た だし，１円未満は切り捨て。）となる。
(2) 弁護士費用
上記(1)の金額に加え，本件事案の内容，本件訴訟における主張立証の状況等 を総合考慮すると，商標権侵害を内容とする不法行為と相当因果関係の認めら れる弁護士費用の金額は，１０万円である。
原告は，1)原告商標を被告店舗の看板に掲示して居住用建物清掃業を営んだ 期間が，平成２８年３月１１日から平成２９年９月１０日までの１８か月であ ること，2)同期間における被告店舗の売上げが月額１００万円を下らないこと， 3)原告商標の使用料率は，被告店舗の売上げの１０％相当額を下回ることはな いことを前提にして，１８０万円と算定されるべきである旨を主張する。 そこで検討するに，まず上記1)の期間の点については，証拠（甲８及び９） 及び弁論の全趣旨によって，そのとおり認められる（上記２(2)参照）。 しかしながら，上記2)の被告店舗の売上月額については，原告の主張する金 額を認めるに足りる証拠はなく，かえって，証拠（乙Ｂ６ないし乙Ｂ２６）及 び弁論の全趣旨からすれば，被告らの主張するとおり月額３０万０２３４円で あると認められる。 また，上記3)の使用料率については，原告主張に係る１０％という数字につ き的確な根拠は見当らないこと，経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ 料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜」（平成２２年８月。経済産業調査会）の１６頁及び５０９頁においては，国 内アンケートの結果，原告商標の指定役務の属する第３７類におけるロイヤル ティ料率の平均値が２．１％で，３％未満が全体の８割超を占めているとされ ていること等からすれば，原告標章である「おそうじ本舗」の知名度等，原告 指摘の諸点を考慮しても，３％とするのが相当である。 以上を前提に，1)１８か月の期間につき，2)月額３０万０２３４円の売上げ につき，3)月額３％の使用料率であるとして計算すると，１６万２１２６円（た だし，１円未満は切り捨て。）となる。
(2) 弁護士費用
上記(1)の金額に加え，本件事案の内容，本件訴訟における主張立証の状況等 を総合考慮すると，商標権侵害を内容とする不法行為と相当因果関係の認めら れる弁護士費用の金額は，１０万円である。
2019.02. 1
平成29(ネ)10049等 損害賠償請求控訴事件，同反訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月26日 知的財産高等裁判所（2部） 東京地方裁判所
共有者の一部による実施が、特許法７３条２項の「別段の定」に違反しないかが争われました。裁判所は、事前の協議及び許可を要する制限があったと判断しました。
１ 争点(1)ケ（特許権の移転登録の要否及び「別段の定」の有無）について
(1) 事案に鑑み，争点(1)ケから判断する。
特許権の移転は，相続その他の一般承継によるものを除き，登録しなければ，そ の効力を生じないから（特許法９８条１項１号），被控訴人は，本件特許権１の特 許権者（共有持分権者）である（甲１）。 控訴人は，被控訴人の特許法９８条１項１号を根拠とする主張は，時機に後れた 攻撃防御方法として却下すべきであると主張するが，被控訴人が本件特許権１に係 る特許原簿に特許権者（共有持分権者）として登録されていた事実（甲１）は，既 に訴状において控訴人が主張していたのであり，控訴人において被控訴人は無権利 者である旨の主張をする際にあらかじめ検討しておくべき事項であるから，上記主張は採用できない。 また，控訴人は，特許法９８条１項１号は，通常の特許権の移転について登録を 効力発生要件としたものであって，本件のように，移転が解除されたことにより特 許権が譲受人から譲渡人に対し復帰的に物権変動するときには登録は不要であるな どと主張するが，同号は，相続その他の一般承継による移転には適用されない旨を 明示した上で，「特許権の移転」を対象としていること，同法７４条２項は，特許 がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき （同法１２３条１項６号）であっても，その特許に係る発明について特許を受ける 権利を有する者の請求に基づく特許権の移転の登録があったことを要件として，そ の特許権が初めからその登録を受けた者に帰属していたものとみなすとしているこ とに照らすと，本件には同法９８条１項１号の適用がない旨の主張は採用できな い。 そうすると，特許法７３条２項の「別段の定」をした場合を除き，被控訴人は， 他の共有者の同意を得ないで，本件発明１−１の実施をすることができるから，続 いて，本件４者間の「別段の定」の有無を検討する。
(2) 控訴人は，本件共同出願契約書１３条は，本件固定的役割分担合意を規定 するものであり，本件固定的役割分担合意の一部が特許法７３条２項の「別段の 定」に該当すると主張するところ，前記第２の２(4)のとおり，本件共同出願契約 書には，中国語で記載され，作成日付及び本件４者の署名があるもの（甲６契約書）と，日本語で記載され，作成日付及び本件４者の署名がないもの（甲５契約 書）とがあるが，甲６契約書には作成日付及び署名があることに加え，Ｂ及びＡが 中国語を理解し日本語を理解しないこと，甲６契約書は被控訴人従業員が中国語に 翻訳したものであり，控訴人も中国語を理解すること（以上の事実につき，証人 Ｅ，弁論の全趣旨）を併せ考慮すると，本件４者は，作成日付及び署名がある甲６ 契約書をもって，本件共同出願契約を締結したと認めるのが相当である。
(3) 前記第２の２(4)ア(ｸ)のとおり，甲６契約書１３条には，「事前の協議・ 許可なく，本件の各権利（本件特許権）を新たに取得し，又は生産・販売行為を行 った場合，本件の各権利は剥奪される。（甲，乙，丙及び丁の全員が対象である）」と記載されている。 同条の「生産・販売行為」の対象は，その文理に照らし，「本件の各権利（本件 特許権）」の実施品であると合理的に解釈できるから，同条は，契約当事者間にお いて「本件の各権利（本件特許権）」の実施品の生産・販売行為を制限する趣旨の 条項である。そうすると，契約当事者の合理的意思として，同条の「事前の協議・ 許可なく」とは，「事前の協議及び許可なく」の意味であると解釈でき，同条の 「生産・販売行為」とは，「生産又は販売行為」の意味であると解釈できる。前者 では「・」を「及び」と解釈し，後者では「・」を「又は」と解釈することになる が，いずれも契約当事者の合理的意思に沿うものであり，矛盾はない。また，前記 第２の２(4)ア(ｱ)，(ｲ)によると，本件特許権１は，甲６契約書にいう「本件特許 権」に該当する。
以上によると，同条は，本件特許権１の共有者がその特許発明の実施である生産 又は販売をすることについて，事前の協議及び許可を要するものとして制限するも のであるから，特許法７３条２項の「別段の定」に該当する。 そして，前記第２の２(5)，(6)のとおり，被控訴人は，平成２８年４月以降，日 本において，本件製造会社に本件発明１−１の実施品である被告各商品を製造さ せ，被告各商品を独自に販売しているが，これについて，事前の協議及び許可を経 たことは，本件全証拠によっても認められない。
したがって，被控訴人が，平成２８年４月以降，日本において，本件製造会社に 本件発明１−１の実施品である被告各商品を製造させ，被告各商品を独自に販売し たことは，「別段の定」である甲６契約書１３条に違反するものである。
(4) 被控訴人は，本件共同出願契約書７条には，本件発明の実施は，協議によ り別途定める旨の規定があるから，本件共同出願契約には，製造，販売等について の何らかの役割分担に関する合意は含まれないことが明らかであり，同契約書１３ 条は「別段の定」を規定したものではない旨の主張をする。 しかし，前記第２の２(4)ア(ｵ)のとおり，甲６契約書７条は，「甲，乙，丙及び 丁は，本件発明の実施に対する協議の後，別途に定める。」と規定するものである から，同契約書１３条が，本件特許権１の共有者がその特許発明の実施である生産 及び販売をすることについて，事前の協議及び許可を要するものとすることと矛盾 するものではない。 そして，1)Ｂが中国国内の工場で本件発明１−１の実施品を製造し，2)これをＡ が梱包し，3)これを控訴人が仕入れ，4)さらに被控訴人がこれを日本に輸入して販 売するという本件販売形態が本件共同出願契約締結後，長年にわたり続けられてき たことは，当事者間に争いがないから，本件販売形態は，同契約書１３条の「事前 の協議・許可」を経たものということができる。このように，製造，販売等につい ての役割分担を含む本件販売形態については，同契約書１３条の「事前の協議・許 可」を経たものであるから，同契約書１３条と矛盾するものではない。 また，前記第２の２(4)ア(ｶ)のとおり，甲６契約書８条は，「甲，乙，丙及び丁 は，他の全ての当事者の同意を得なければ，本件特許権を乙，丙及び丁が自ら経営 する法人以外の第三者に譲渡し，或いは本件発明の実施を許諾してはならない。」 と規定するものであるから，同契約書１３条が，本件特許権１の共有者がその特許 発明の実施である生産及び販売をすることについて，事前の協議及び許可を要する ものとすることと矛盾するものということはできない。本件共同出願契約書を起案した弁護士が，甲６契約書８条と概ね同様の共同出願契約書案８条の「乙，丙及び 丁のいずれかが主体となって事業を営む法人」という文言に添えたコメントには， 「Ｘ様やＡ様，Ｂ様が経営している会社については，同意がなくても製造販売等が 可能です。」と記載されているが（甲４９），本件４者が合意に達した甲６契約書で＼nはなく，契約書作成過程の書面に付されたものにすぎないし，契約当事者のうち被 控訴人を除く控訴人ら３者が自然人であったことから，控訴人ら３者が将来的に法 人化して事業を営む際にも支障が生じない旨を説明したものと理解できるから，上 記コメントにより，甲６契約書１３条が，本件特許権１の共有者がその特許発明の 実施である生産及び販売をすることについて，事前の協議及び許可を要することを 定めたものではないということはできない。 さらに，本件共同出願契約には，靴紐の購入単価又はその決定方法についての条 項はなく，被控訴人が控訴人から靴紐を購入しなければならないことを規定する条 項もないからといって，甲６契約書１３条についての上記判断が左右されるもので はない。
(5) 被控訴人は，控訴人が，被控訴人との協議・許可なしに，ＣＯＯＬＫＮＯ Ｔという商品名又はブランド名により本件特許権の実施品を販売しているから，こ の控訴人の販売及び被控訴人の製造販売のいずれも，本件共同出願契約書１３条に は違反しないとするのが，契約当事者の合理的意思である，本件特許権の持分を剥 奪されるのは控訴人であり，被控訴人ではないと主張するが，前記(3)のとおり， 甲６契約書１３条の文理等に照らし，採用できない。
(6) 被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段は，同条前段と合わせて読む べきところ，同条前段は，本件特許権と「実質的同一」の範囲について特許権を新 たに取得することを禁止しているから，同条後段は，実質的同一の範囲内で新たに 取得された特許権について，その実施品の生産・販売を禁止しているものと理解で きると主張する。 しかし，甲６契約書１３条前段は，その文理に照らすと，事前の協議及び許可な く，「本件の各権利（本件特許権）」を未取得の国において，「本件の各権利（本件 特許権）」を新たに取得することを禁止するものと解すべきであるから，同条前段 が本件特許権と「実質的同一」の範囲について特許権を新たに取得することを禁止 しているとは認められない。また，同条前段は，「本件の各権利（本件特許権）」を 新たに取得したことのみによって「本件の各権利」を剥奪すると定めていることか らすると，同条後段が，その新たに取得された「本件の各権利（本件特許権）」の実施品を生産又は販売したことによって「本件の各権利」を剥奪することのみを定 めたものと解釈するのは不合理である。同条後段は，既に取得されているか，新た に取得されたものであるかを問わず，「本件の各権利（本件特許権）」の実施品の生 産又は販売行為を無断で行うことを禁止したものと解するのが相当である。
(7) 被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段は，日本以外の国での販売行 為を定めた同契約書１４条に違反した場合の効果を規定した条項であると理解で き，仮に日本での生産・販売行為について規定したものであるとすると，被控訴人 は，既に販売中の靴紐について，日本での販売中止を前提に本件共同出願契約を締 結したこととなり，著しく不合理であると主張する。 しかし，前記(3)のとおり，甲６契約書１３条後段の文理に照らし，日本以外の 国での行為に限定されたものとは解釈できないし，被控訴人が本件共同出願契約締 結当時行っていた本件販売形態は，同条の「事前の協議・許可」を経たものとして 禁止されないから，被控訴人が本件共同出願契約締結当時被告各商品を既に販売し ていたことは，同条後段が禁止する対象から日本での行為を除外して解釈すべき理 由とはならない。
(8) 被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段の内容は，同契約書１６条の 協議を経なければ空文であり，これを法的請求の根拠とすることはできないと主張 するが，同契約書１６条は，裁判外における紛争解決の方法を定めたものと合理的に解釈できるのであって，同条の協議を経なければ疑義が生じた契約条項の内容が 空文であり，法的請求の根拠とすることができないものとは認められない。
１ 争点(1)ケ（特許権の移転登録の要否及び「別段の定」の有無）について
(1) 事案に鑑み，争点(1)ケから判断する。
特許権の移転は，相続その他の一般承継によるものを除き，登録しなければ，そ の効力を生じないから（特許法９８条１項１号），被控訴人は，本件特許権１の特 許権者（共有持分権者）である（甲１）。 控訴人は，被控訴人の特許法９８条１項１号を根拠とする主張は，時機に後れた 攻撃防御方法として却下すべきであると主張するが，被控訴人が本件特許権１に係 る特許原簿に特許権者（共有持分権者）として登録されていた事実（甲１）は，既 に訴状において控訴人が主張していたのであり，控訴人において被控訴人は無権利 者である旨の主張をする際にあらかじめ検討しておくべき事項であるから，上記主張は採用できない。 また，控訴人は，特許法９８条１項１号は，通常の特許権の移転について登録を 効力発生要件としたものであって，本件のように，移転が解除されたことにより特 許権が譲受人から譲渡人に対し復帰的に物権変動するときには登録は不要であるな どと主張するが，同号は，相続その他の一般承継による移転には適用されない旨を 明示した上で，「特許権の移転」を対象としていること，同法７４条２項は，特許 がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき （同法１２３条１項６号）であっても，その特許に係る発明について特許を受ける 権利を有する者の請求に基づく特許権の移転の登録があったことを要件として，そ の特許権が初めからその登録を受けた者に帰属していたものとみなすとしているこ とに照らすと，本件には同法９８条１項１号の適用がない旨の主張は採用できな い。 そうすると，特許法７３条２項の「別段の定」をした場合を除き，被控訴人は， 他の共有者の同意を得ないで，本件発明１−１の実施をすることができるから，続 いて，本件４者間の「別段の定」の有無を検討する。
(2) 控訴人は，本件共同出願契約書１３条は，本件固定的役割分担合意を規定 するものであり，本件固定的役割分担合意の一部が特許法７３条２項の「別段の 定」に該当すると主張するところ，前記第２の２(4)のとおり，本件共同出願契約 書には，中国語で記載され，作成日付及び本件４者の署名があるもの（甲６契約書）と，日本語で記載され，作成日付及び本件４者の署名がないもの（甲５契約 書）とがあるが，甲６契約書には作成日付及び署名があることに加え，Ｂ及びＡが 中国語を理解し日本語を理解しないこと，甲６契約書は被控訴人従業員が中国語に 翻訳したものであり，控訴人も中国語を理解すること（以上の事実につき，証人 Ｅ，弁論の全趣旨）を併せ考慮すると，本件４者は，作成日付及び署名がある甲６ 契約書をもって，本件共同出願契約を締結したと認めるのが相当である。
(3) 前記第２の２(4)ア(ｸ)のとおり，甲６契約書１３条には，「事前の協議・ 許可なく，本件の各権利（本件特許権）を新たに取得し，又は生産・販売行為を行 った場合，本件の各権利は剥奪される。（甲，乙，丙及び丁の全員が対象である）」と記載されている。 同条の「生産・販売行為」の対象は，その文理に照らし，「本件の各権利（本件 特許権）」の実施品であると合理的に解釈できるから，同条は，契約当事者間にお いて「本件の各権利（本件特許権）」の実施品の生産・販売行為を制限する趣旨の 条項である。そうすると，契約当事者の合理的意思として，同条の「事前の協議・ 許可なく」とは，「事前の協議及び許可なく」の意味であると解釈でき，同条の 「生産・販売行為」とは，「生産又は販売行為」の意味であると解釈できる。前者 では「・」を「及び」と解釈し，後者では「・」を「又は」と解釈することになる が，いずれも契約当事者の合理的意思に沿うものであり，矛盾はない。また，前記 第２の２(4)ア(ｱ)，(ｲ)によると，本件特許権１は，甲６契約書にいう「本件特許 権」に該当する。
以上によると，同条は，本件特許権１の共有者がその特許発明の実施である生産 又は販売をすることについて，事前の協議及び許可を要するものとして制限するも のであるから，特許法７３条２項の「別段の定」に該当する。 そして，前記第２の２(5)，(6)のとおり，被控訴人は，平成２８年４月以降，日 本において，本件製造会社に本件発明１−１の実施品である被告各商品を製造さ せ，被告各商品を独自に販売しているが，これについて，事前の協議及び許可を経 たことは，本件全証拠によっても認められない。
したがって，被控訴人が，平成２８年４月以降，日本において，本件製造会社に 本件発明１−１の実施品である被告各商品を製造させ，被告各商品を独自に販売し たことは，「別段の定」である甲６契約書１３条に違反するものである。
(4) 被控訴人は，本件共同出願契約書７条には，本件発明の実施は，協議によ り別途定める旨の規定があるから，本件共同出願契約には，製造，販売等について の何らかの役割分担に関する合意は含まれないことが明らかであり，同契約書１３ 条は「別段の定」を規定したものではない旨の主張をする。 しかし，前記第２の２(4)ア(ｵ)のとおり，甲６契約書７条は，「甲，乙，丙及び 丁は，本件発明の実施に対する協議の後，別途に定める。」と規定するものである から，同契約書１３条が，本件特許権１の共有者がその特許発明の実施である生産 及び販売をすることについて，事前の協議及び許可を要するものとすることと矛盾 するものではない。 そして，1)Ｂが中国国内の工場で本件発明１−１の実施品を製造し，2)これをＡ が梱包し，3)これを控訴人が仕入れ，4)さらに被控訴人がこれを日本に輸入して販 売するという本件販売形態が本件共同出願契約締結後，長年にわたり続けられてき たことは，当事者間に争いがないから，本件販売形態は，同契約書１３条の「事前 の協議・許可」を経たものということができる。このように，製造，販売等につい ての役割分担を含む本件販売形態については，同契約書１３条の「事前の協議・許 可」を経たものであるから，同契約書１３条と矛盾するものではない。 また，前記第２の２(4)ア(ｶ)のとおり，甲６契約書８条は，「甲，乙，丙及び丁 は，他の全ての当事者の同意を得なければ，本件特許権を乙，丙及び丁が自ら経営 する法人以外の第三者に譲渡し，或いは本件発明の実施を許諾してはならない。」 と規定するものであるから，同契約書１３条が，本件特許権１の共有者がその特許 発明の実施である生産及び販売をすることについて，事前の協議及び許可を要する ものとすることと矛盾するものということはできない。本件共同出願契約書を起案した弁護士が，甲６契約書８条と概ね同様の共同出願契約書案８条の「乙，丙及び 丁のいずれかが主体となって事業を営む法人」という文言に添えたコメントには， 「Ｘ様やＡ様，Ｂ様が経営している会社については，同意がなくても製造販売等が 可能です。」と記載されているが（甲４９），本件４者が合意に達した甲６契約書で＼nはなく，契約書作成過程の書面に付されたものにすぎないし，契約当事者のうち被 控訴人を除く控訴人ら３者が自然人であったことから，控訴人ら３者が将来的に法 人化して事業を営む際にも支障が生じない旨を説明したものと理解できるから，上 記コメントにより，甲６契約書１３条が，本件特許権１の共有者がその特許発明の 実施である生産及び販売をすることについて，事前の協議及び許可を要することを 定めたものではないということはできない。 さらに，本件共同出願契約には，靴紐の購入単価又はその決定方法についての条 項はなく，被控訴人が控訴人から靴紐を購入しなければならないことを規定する条 項もないからといって，甲６契約書１３条についての上記判断が左右されるもので はない。
(5) 被控訴人は，控訴人が，被控訴人との協議・許可なしに，ＣＯＯＬＫＮＯ Ｔという商品名又はブランド名により本件特許権の実施品を販売しているから，こ の控訴人の販売及び被控訴人の製造販売のいずれも，本件共同出願契約書１３条に は違反しないとするのが，契約当事者の合理的意思である，本件特許権の持分を剥 奪されるのは控訴人であり，被控訴人ではないと主張するが，前記(3)のとおり， 甲６契約書１３条の文理等に照らし，採用できない。
(6) 被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段は，同条前段と合わせて読む べきところ，同条前段は，本件特許権と「実質的同一」の範囲について特許権を新 たに取得することを禁止しているから，同条後段は，実質的同一の範囲内で新たに 取得された特許権について，その実施品の生産・販売を禁止しているものと理解で きると主張する。 しかし，甲６契約書１３条前段は，その文理に照らすと，事前の協議及び許可な く，「本件の各権利（本件特許権）」を未取得の国において，「本件の各権利（本件 特許権）」を新たに取得することを禁止するものと解すべきであるから，同条前段 が本件特許権と「実質的同一」の範囲について特許権を新たに取得することを禁止 しているとは認められない。また，同条前段は，「本件の各権利（本件特許権）」を 新たに取得したことのみによって「本件の各権利」を剥奪すると定めていることか らすると，同条後段が，その新たに取得された「本件の各権利（本件特許権）」の実施品を生産又は販売したことによって「本件の各権利」を剥奪することのみを定 めたものと解釈するのは不合理である。同条後段は，既に取得されているか，新た に取得されたものであるかを問わず，「本件の各権利（本件特許権）」の実施品の生 産又は販売行為を無断で行うことを禁止したものと解するのが相当である。
(7) 被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段は，日本以外の国での販売行 為を定めた同契約書１４条に違反した場合の効果を規定した条項であると理解で き，仮に日本での生産・販売行為について規定したものであるとすると，被控訴人 は，既に販売中の靴紐について，日本での販売中止を前提に本件共同出願契約を締 結したこととなり，著しく不合理であると主張する。 しかし，前記(3)のとおり，甲６契約書１３条後段の文理に照らし，日本以外の 国での行為に限定されたものとは解釈できないし，被控訴人が本件共同出願契約締 結当時行っていた本件販売形態は，同条の「事前の協議・許可」を経たものとして 禁止されないから，被控訴人が本件共同出願契約締結当時被告各商品を既に販売し ていたことは，同条後段が禁止する対象から日本での行為を除外して解釈すべき理 由とはならない。
(8) 被控訴人は，本件共同出願契約書１３条後段の内容は，同契約書１６条の 協議を経なければ空文であり，これを法的請求の根拠とすることはできないと主張 するが，同契約書１６条は，裁判外における紛争解決の方法を定めたものと合理的に解釈できるのであって，同条の協議を経なければ疑義が生じた契約条項の内容が 空文であり，法的請求の根拠とすることができないものとは認められない。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.01.28
平成30(行ケ)10080 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成31年1月24日 知的財産高等裁判所
無効理由なしとした審決が維持されました。争点は、明確性、実施可能要件です。経緯が少しややこしいです。被告は本件特許の訂正を求めましたが、特許庁はこれを拒絶しました。被告が知財高裁へ取消を求めたところ、知財高裁はこの審決を取り消し、特許庁は訂正を認める審決をしました。訂正後の発明について、原告が別途無効審判を請求し、請求棄却審決の取消訴訟が本件です。
イ 前記アの記載事項を総合すると，２次元コード読取装置の技術分野にお いては，本件出願当時（出願日平成９年１０月２７日），1)「周波数成分 比」とは，２次元コードマトリックスに配置された「位置決め用シンボル」 （パターン）の中心を横切る（通る）走査線における「白（明）」が連続 する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比を意味すること，2)「位置決 め用シンボル」は，同心状に相似形の図形が重なり合う形に形成されてお り，その中心をあらゆる角度で通る走査線において同じ比率が得られるた め，「周波数成分比」は「所定」の比率であること，3)「所定の周波数成 分比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から 出力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から， 周波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有 無を検出する処理を意味することは，技術常識であったものと認められる。 ウ これに対し原告は，同一出願人が出願した発明に係る２件の公開特許公 報（甲５，１８）のみから，本件出願当時の技術常識を認定することはで きない旨主張する。 しかしながら，甲５（公開日平成８年７月１２日）及び甲１８（公開日 平成７年１０月３日）は，マトリックス型２次元コード（いわゆるＱＲコ ード）の構成及び読取装置の基本的技術に係る技術文献であるものと認め＼nられるから，甲５及び１８から，前記イの本件出願当時の技術常識を認定 することは妥当である。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3) 明確性要件の適合性について
ア 構成Ｄの「所定の周波数成分比」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言によれば，構成Ｄの＼n「所定の周波数成分比」は，カメラ部制御装置において，読み取り対象 の画像を受光する光学的センサからの出力信号を増幅して，閾値に基づ いて２値化し，２値化された信号の中から検出され，その検出結果が出 力されるものであるが，請求項１には，「所定の周波数成分比」の値を 具体的に規定した記載はない。 次に，本件明細書（甲６，８，乙２の２）には，「所定の周波数成分 比」の語を定義した記載はない。一方で，本件明細書の記載事項（【０ ０２９】ないし【００３１】，図４）によれば，本件明細書には，実施 例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリアセンサ４１が撮像した ２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し，カメラ部制御装置５ ０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ５６によって増幅 し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾値に基づいて２ 値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の内から「所定 の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコントローラ６ １に出力することの開示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言，本件明細書の 開示事項及び２次元コード読取装置の技術分野における本件出願当時の技術常識（前記(2)イ）に鑑みると，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数＼n成分比」は，上記技術常識における用語と同義であるものと認められる から，読み取り対象の画像（２次元コードマトリックス）に配置された 「位置決め用シンボル」（パターン）の中心を横切る（通る）走査線に おける「白（明）」が連続する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比 （「位置決め用シンボル」の中心を通るあらゆる走査線における同一の 比率）を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｄの「周波数成分比」との文言は一般的な＼n用語ではなく，本件明細書にも，「周波数分析器５８は，２値化された 走査線信号の内から所定の周波数成分比を検出し」との記載（【００３ １】）があるのみで，いかなるものが「所定の周波数成分比」であるの か何ら説明がないから，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載は，明＼n確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，本件出願当時の技術常識を踏 まえると，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明確であるといえ＼nるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 構成Ｆの「相対的に長く設定し」に(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の構成Ｆの記載は，「前記＼n読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズ に入射するよう，前記絞りを配置することによって，前記光学的センサ から射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し」というものである。 上記記載から，「光学的センサから射出瞳位置までの距離」を「相対的 に長く設定」することは，「読み取り対象からの反射光が絞りを通過し た後で結像レンズに入射するよう，絞りを配置すること」の結果として 得られるものであることを理解することができる。 また，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳 距離）は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それ に伴って長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レ ンズ間に絞りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象か らの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置 する構成を採用したことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離）を相対的に長く設定することができること（【０００＼n９】，【００４０】，【００４１】，図６）の開示があることが認めら れる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の開示事項に鑑みると，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」と＼nは，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過し た後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたものではないものと 比較して，光学的センサから「射出瞳位置までの距離」を「長く設定」 することを意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）におい て，「相対的に」の基準が明確でないため，「相対的に長く設定し」の 記載からは，射出瞳位置までの距離がどのように設定されていることを 意味するのか，どのようなものが本件発明の技術的範囲に含まれるのか を理解することができないから，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の記＼n載は，明確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)の認定事実によれば，「相対的に」の基準と なる比較の対象は，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前 記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたもの ではない構成のものにおける射出瞳距離を意味することは明らかである＼nから，原告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
ウ 構成Ｇの「所定値」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，構成Ｇの「前記光学＼n的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的 センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上」にお ける「所定値」の値について具体的に規定した記載はない。 一方で，請求項１における「前記読み取り対象からの反射光が前記絞 りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置する ことによって，前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に 長く設定し，」（構成Ｆ），「前記光学的センサの中心部に位置する受＼n光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素 子からの出力の比が所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定し て，露光時間などの調整で，中心部においても周辺部においても読取が 可能となるようにしたこと」（構＼成Ｇ）の記載によれば，本件発明にお いては，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置すること」によって「射 出瞳位置を設定」することが前提とされていることを理解することがで きる。 また，本件明細書には，構成Ｇの「所定値」に関し，「最終的には適＼n切な読み取りを実現することが目的であるので，本発明の光学情報読取 装置においては，光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力 に対する光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所 定値以上となるように，射出瞳位置を設定している。このようにしてお けば，中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部に おいても適切に読取が可能となる。」（【００１１】），「適切な読み＼n取りを実現するためには，センサ周辺部にある受光素子４１ａからの出 力レベルが所定レベル以上になる必要がある。そのため，例えば，セン サ中心部に位置する受光素子４１ａからの出力に対するセンサ周辺部に 位置する受光素子４１ａからの出力の比が所定値以上となるよう射出瞳 位置を設定することが考えられる。つまり，このような射出瞳位置とな るように絞り３４ａの位置を設定するのである。このようにしておけば， 中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部において も適切に読取が可能となる。」（【００４２】）との記載がある。＼n以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の記載に鑑みると，構成Ｇは，「前記読み取り対象からの反射光が前記＼n絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置す ること」によって「射出瞳位置を設定」することを前提とした上で，「露 光時間などの調整」により，「光学的センサの中心部においても周辺部 においても読取が可能となるように」すること，すなわち，光学的セン＼nサの中心部に位置する受光素子から得られた信号を２値化するために用 いられる閾値に基づいて，光学的センサの周辺部に位置する受光素子か ら得られた信号を２値化することが可能であるような強さの光を，周辺＼n部に位置する受光素子が受光できるように，射出瞳位置を設定すること を特定したものであることが認められる。 そうすると，構成Ｇの「所定値」とは，「露光時間」の「調整」など＼n読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部 においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位＼n置を設定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位 置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比」の値を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｇの「所定値」の内容は明確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｇの「所定値」については，本件発明の特＼n許請求の範囲（請求項１）に規定がなく，本件明細書にも，それがいか なる値を意味するのかの手掛かりとなる記載がないため，本件明細書に 接した当業者は，「所定値」がいかなる値であれば本件発明の課題が解 決されるのかを理解することができないし，また，中心部に位置する受 光素子からの出力信号を２値化するために用いられる「閾値」は明らか にされておらず，「所定値」の値は，特許請求の範囲の記載から一義的 に定まるものではないから，構成Ｇの「所定値」の記載は，明確であるとはいえない旨主張する。＼nしかしながら，構成Ｇの「所定値」とは，あらかじめ一律に定められ＼nた特定の数値をいうものではなく，「露光時間」の「調整」など読取り に際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部におい ても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を設＼n定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位置する 受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光 素子からの出力の比」の値を意味するものであることは，前記(ア)認定 のとおりである。 また，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の 「調整」など読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的セ ンサの中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位＼n置に射出瞳位置を設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的 事項であるというべきであるから，請求項１に「所定値」の具体的な値が記載されていないからといって，構成Ｇの「所定値」の内容が明確で＼nないとはいえない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
・・・
(1) 実施可能要件の適合性について
ア 「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄについて
原告は，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載が明確でなく，また，＼n本件明細書には，「所定の周波数成分比」の「検出」の実現方法について も何ら記載されていないから，当業者は，本件明細書に基づいて，本件発 明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，実施例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリ アセンサ４１が撮像した２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し， カメラ部制御装置５０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ ５６によって増幅し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾 値に基づいて２値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の 内から「所定の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコン トローラ６１に出力することの開示があることは，前記１(3)ア(ア)認定の とおりである。 また，２次元コード読取装置の技術分野において，「所定の周波数成分 比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から出 力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から，周 波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有無を検出する処理を意味することが，本件出願当時，技術常識であったこと は，前記１(2)イ認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載及び本件出願当時の技術常識 に基づいて，「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄを実施できたも＼nのと認められるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 「相対的に長く設定し」の記載を含む構成Ｆについて
原告は，構成Ｆの「相対的に長く設定し」との記載が明確でなく，また，＼n当業者は，本件明細書から，射出瞳位置をどのように設定すれば「相対的 に長く設定」することができるのかを理解することができないから，本件 明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳距離） は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それに伴って 長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レンズ間に絞 りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象からの反射光が 絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置する構成を採用＼nしたことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離） を相対的に長く設定することができることの開示があることは，前記１(3) イ(ア)認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「相対的に長く 設定し」の記載を含む構成Ｆを実施できたものと認められるから，原告の＼n上記主張は理由がない。
ウ 「所定値」の記載を含む構成Ｇについて
原告は，構成Ｇの「所定値」の記載が明確でなく，また，当業者は，「所＼n定値」がどのようなものであるかを理解することができない以上，構成Ｇ＼nの「所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定」することもできな いから，本件明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主 張する。しかしながら，構成Ｇの「所定値」の内容が明確であることは，前記１＼n(3)ウ(ア)認定のとおりである。 そして，本件明細書の【００１１】及び【００４２】の記載に加えて， 「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レン ズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の「調整」など 読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部に おいても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を＼n設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的事項であること（前 記１(3)ウ(イ)）からすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「所 定値」の記載を含む構成Ｇを実施できたものと認められるから，原告の上＼n記主張は理由がない。
イ 前記アの記載事項を総合すると，２次元コード読取装置の技術分野にお いては，本件出願当時（出願日平成９年１０月２７日），1)「周波数成分 比」とは，２次元コードマトリックスに配置された「位置決め用シンボル」 （パターン）の中心を横切る（通る）走査線における「白（明）」が連続 する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比を意味すること，2)「位置決 め用シンボル」は，同心状に相似形の図形が重なり合う形に形成されてお り，その中心をあらゆる角度で通る走査線において同じ比率が得られるた め，「周波数成分比」は「所定」の比率であること，3)「所定の周波数成 分比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から 出力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から， 周波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有 無を検出する処理を意味することは，技術常識であったものと認められる。 ウ これに対し原告は，同一出願人が出願した発明に係る２件の公開特許公 報（甲５，１８）のみから，本件出願当時の技術常識を認定することはで きない旨主張する。 しかしながら，甲５（公開日平成８年７月１２日）及び甲１８（公開日 平成７年１０月３日）は，マトリックス型２次元コード（いわゆるＱＲコ ード）の構成及び読取装置の基本的技術に係る技術文献であるものと認め＼nられるから，甲５及び１８から，前記イの本件出願当時の技術常識を認定 することは妥当である。したがって，原告の上記主張は理由がない。
(3) 明確性要件の適合性について
ア 構成Ｄの「所定の周波数成分比」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言によれば，構成Ｄの＼n「所定の周波数成分比」は，カメラ部制御装置において，読み取り対象 の画像を受光する光学的センサからの出力信号を増幅して，閾値に基づ いて２値化し，２値化された信号の中から検出され，その検出結果が出 力されるものであるが，請求項１には，「所定の周波数成分比」の値を 具体的に規定した記載はない。 次に，本件明細書（甲６，８，乙２の２）には，「所定の周波数成分 比」の語を定義した記載はない。一方で，本件明細書の記載事項（【０ ０２９】ないし【００３１】，図４）によれば，本件明細書には，実施 例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリアセンサ４１が撮像した ２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し，カメラ部制御装置５ ０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ５６によって増幅 し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾値に基づいて２ 値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の内から「所定 の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコントローラ６ １に出力することの開示があることが認められる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言，本件明細書の 開示事項及び２次元コード読取装置の技術分野における本件出願当時の技術常識（前記(2)イ）に鑑みると，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数＼n成分比」は，上記技術常識における用語と同義であるものと認められる から，読み取り対象の画像（２次元コードマトリックス）に配置された 「位置決め用シンボル」（パターン）の中心を横切る（通る）走査線に おける「白（明）」が連続する長さと「黒（暗）」が連続する長さの比 （「位置決め用シンボル」の中心を通るあらゆる走査線における同一の 比率）を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｄの「周波数成分比」との文言は一般的な＼n用語ではなく，本件明細書にも，「周波数分析器５８は，２値化された 走査線信号の内から所定の周波数成分比を検出し」との記載（【００３ １】）があるのみで，いかなるものが「所定の周波数成分比」であるの か何ら説明がないから，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載は，明＼n確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)認定のとおり，本件出願当時の技術常識を踏 まえると，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容は明確であるといえ＼nるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 構成Ｆの「相対的に長く設定し」に(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の構成Ｆの記載は，「前記＼n読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズ に入射するよう，前記絞りを配置することによって，前記光学的センサ から射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し」というものである。 上記記載から，「光学的センサから射出瞳位置までの距離」を「相対的 に長く設定」することは，「読み取り対象からの反射光が絞りを通過し た後で結像レンズに入射するよう，絞りを配置すること」の結果として 得られるものであることを理解することができる。 また，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳 距離）は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それ に伴って長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レ ンズ間に絞りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象か らの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置 する構成を採用したことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離）を相対的に長く設定することができること（【０００＼n９】，【００４０】，【００４１】，図６）の開示があることが認めら れる。 以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の開示事項に鑑みると，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」と＼nは，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過し た後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたものではないものと 比較して，光学的センサから「射出瞳位置までの距離」を「長く設定」 することを意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容は明＼n確である。
(イ) これに対し原告は，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）におい て，「相対的に」の基準が明確でないため，「相対的に長く設定し」の 記載からは，射出瞳位置までの距離がどのように設定されていることを 意味するのか，どのようなものが本件発明の技術的範囲に含まれるのか を理解することができないから，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の記＼n載は，明確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，前記(ア)の認定事実によれば，「相対的に」の基準と なる比較の対象は，絞りの配置が「前記読み取り対象からの反射光が前 記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう」配置されたもの ではない構成のものにおける射出瞳距離を意味することは明らかである＼nから，原告の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
ウ 構成Ｇの「所定値」について
(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，構成Ｇの「前記光学＼n的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的 センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上」にお ける「所定値」の値について具体的に規定した記載はない。 一方で，請求項１における「前記読み取り対象からの反射光が前記絞 りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置する ことによって，前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に 長く設定し，」（構成Ｆ），「前記光学的センサの中心部に位置する受＼n光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素 子からの出力の比が所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定し て，露光時間などの調整で，中心部においても周辺部においても読取が 可能となるようにしたこと」（構＼成Ｇ）の記載によれば，本件発明にお いては，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置すること」によって「射 出瞳位置を設定」することが前提とされていることを理解することがで きる。 また，本件明細書には，構成Ｇの「所定値」に関し，「最終的には適＼n切な読み取りを実現することが目的であるので，本発明の光学情報読取 装置においては，光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力 に対する光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所 定値以上となるように，射出瞳位置を設定している。このようにしてお けば，中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部に おいても適切に読取が可能となる。」（【００１１】），「適切な読み＼n取りを実現するためには，センサ周辺部にある受光素子４１ａからの出 力レベルが所定レベル以上になる必要がある。そのため，例えば，セン サ中心部に位置する受光素子４１ａからの出力に対するセンサ周辺部に 位置する受光素子４１ａからの出力の比が所定値以上となるよう射出瞳 位置を設定することが考えられる。つまり，このような射出瞳位置とな るように絞り３４ａの位置を設定するのである。このようにしておけば， 中央部と周辺部の出力差を考慮しながら，例えば照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり，中心部においても周辺部において も適切に読取が可能となる。」（【００４２】）との記載がある。＼n以上の本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の文言及び本件明細書 の記載に鑑みると，構成Ｇは，「前記読み取り対象からの反射光が前記＼n絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう，前記絞りを配置す ること」によって「射出瞳位置を設定」することを前提とした上で，「露 光時間などの調整」により，「光学的センサの中心部においても周辺部 においても読取が可能となるように」すること，すなわち，光学的セン＼nサの中心部に位置する受光素子から得られた信号を２値化するために用 いられる閾値に基づいて，光学的センサの周辺部に位置する受光素子か ら得られた信号を２値化することが可能であるような強さの光を，周辺＼n部に位置する受光素子が受光できるように，射出瞳位置を設定すること を特定したものであることが認められる。 そうすると，構成Ｇの「所定値」とは，「露光時間」の「調整」など＼n読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部 においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位＼n置を設定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位 置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比」の値を意味するものと解される。 したがって，本件発明の構成Ｇの「所定値」の内容は明確である。
(イ) これに対し原告は，構成Ｇの「所定値」については，本件発明の特＼n許請求の範囲（請求項１）に規定がなく，本件明細書にも，それがいか なる値を意味するのかの手掛かりとなる記載がないため，本件明細書に 接した当業者は，「所定値」がいかなる値であれば本件発明の課題が解 決されるのかを理解することができないし，また，中心部に位置する受 光素子からの出力信号を２値化するために用いられる「閾値」は明らか にされておらず，「所定値」の値は，特許請求の範囲の記載から一義的 に定まるものではないから，構成Ｇの「所定値」の記載は，明確であるとはいえない旨主張する。＼nしかしながら，構成Ｇの「所定値」とは，あらかじめ一律に定められ＼nた特定の数値をいうものではなく，「露光時間」の「調整」など読取り に際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部におい ても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を設＼n定することによって特定される「前記光学的センサの中心部に位置する 受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光 素子からの出力の比」の値を意味するものであることは，前記(ア)認定 のとおりである。 また，「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前 記結像レンズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の 「調整」など読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的セ ンサの中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となる」位＼n置に射出瞳位置を設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的 事項であるというべきであるから，請求項１に「所定値」の具体的な値が記載されていないからといって，構成Ｇの「所定値」の内容が明確で＼nないとはいえない。 したがって，原告の上記主張は理由がない。
・・・
(1) 実施可能要件の適合性について
ア 「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄについて
原告は，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の記載が明確でなく，また，＼n本件明細書には，「所定の周波数成分比」の「検出」の実現方法について も何ら記載されていないから，当業者は，本件明細書に基づいて，本件発 明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｄの「所定の周波数成分比」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，実施例として，２次元コード読取装置のＣＣＤエリ アセンサ４１が撮像した２次元画像を水平方向の走査線信号として出力し， カメラ部制御装置５０において，これをＡＧＣアンプ５２及び補助アンプ ５６によって増幅し，増幅された走査線信号は２値化回路５７によって閾 値に基づいて２値化され，周波数分析器５８は２値化された走査線信号の 内から「所定の周波数成分比」を検出し，その検出結果を画像メモリコン トローラ６１に出力することの開示があることは，前記１(3)ア(ア)認定の とおりである。 また，２次元コード読取装置の技術分野において，「所定の周波数成分 比」の「検出」とは，２次元コード読取装置の２次元画像検出手段から出 力される画像信号（走査線信号）を２値化した後の走査線信号中から，周 波数成分比検出回路によって「所定の周波数成分比」の信号の存在の有無を検出する処理を意味することが，本件出願当時，技術常識であったこと は，前記１(2)イ認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載及び本件出願当時の技術常識 に基づいて，「所定の周波数成分比」の記載を含む構成Ｄを実施できたも＼nのと認められるから，原告の上記主張は理由がない。
イ 「相対的に長く設定し」の記載を含む構成Ｆについて
原告は，構成Ｆの「相対的に長く設定し」との記載が明確でなく，また，＼n当業者は，本件明細書から，射出瞳位置をどのように設定すれば「相対的 に長く設定」することができるのかを理解することができないから，本件 明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主張する。 しかしながら，構成Ｆの「相対的に長く設定し」の内容が明確であるこ＼nと，本件明細書には，光学的センサから射出瞳までの距離（射出瞳距離） は，光学的センサから絞りまでの光学的距離が長くなれば，それに伴って 長くなるところ，従来の光学情報読取装置では，複数の結像レンズ間に絞 りが配置されていたものを，「本発明」では，読取り対象からの反射光が 絞りを通過した後で結像レンズに入射するよう絞りを配置する構成を採用＼nしたことにより，光学的センサから射出瞳位置までの距離（射出瞳距離） を相対的に長く設定することができることの開示があることは，前記１(3) イ(ア)認定のとおりである。 そうすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「相対的に長く 設定し」の記載を含む構成Ｆを実施できたものと認められるから，原告の＼n上記主張は理由がない。
ウ 「所定値」の記載を含む構成Ｇについて
原告は，構成Ｇの「所定値」の記載が明確でなく，また，当業者は，「所＼n定値」がどのようなものであるかを理解することができない以上，構成Ｇ＼nの「所定値以上となるように，前記射出瞳位置を設定」することもできな いから，本件明細書に基づいて，本件発明を実施することができない旨主 張する。しかしながら，構成Ｇの「所定値」の内容が明確であることは，前記１＼n(3)ウ(ア)認定のとおりである。 そして，本件明細書の【００１１】及び【００４２】の記載に加えて， 「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レン ズに入射するよう」絞りの配置をする際に，「露光時間」の「調整」など 読取りに際して所与の調整を行うことにより，「光学的センサの中心部に おいても周辺部においても適切に読取が可能となる」位置に射出瞳位置を＼n設定することは，当業者が適宜考慮して定める設計的事項であること（前 記１(3)ウ(イ)）からすると，当業者は，本件明細書の記載に基づいて，「所 定値」の記載を含む構成Ｇを実施できたものと認められるから，原告の上＼n記主張は理由がない。
◆判決本文
元の訂正審決の取消訴訟はこちらです。
関連カテゴリー
>> サポート要件
>> 実施可能要件
>> 補正・訂正
>> ピックアップ対象
2019.01.28
平成30(ネ)10038 不正競争行為差止等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 平成31年1月24日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
知財高裁（4部）は、 不競法２条１項３号の商品形態模倣について、不正競争行為に該当しないとした1審判決を取り消しました。商品はサックス用のストラップです。
不競法２条１項３号により保護される原告商品の形態について
ア 原告商品（検甲２）は，別紙「原告商品の形態」のとおりのサックス用 ストラップであり，その基本的構成態様（全体的形態）及び具体的構＼成態 様は，別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」の「原告商品」欄記載の＼nとおりである。 すなわち，原告商品は，1)基本的構成態様は，Ｖ型プレート，革パッド，＼nブレードクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパーツにより構成＼nされ，５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角ボルト）を緩 めてブレード（紐）を外すことにより，分解することができる，2)Ｖ型プ レートは，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり，両 翼の先端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に穴が４つある という基本的形状を有し,Ｖ型プレートの厚みは約０．３cm，左右の幅（左 端から右端までの直線距離）は約１４cm，中央部の四角形状の底辺の長さ は約２cm，高さは約３cm である，3)革パッドは，２枚の革を張り合わせ， 内部に丸みを帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央部にクッ ションを入れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が狭くなっ たテーパー型のパッドであり，左右の端にはブレード（紐）を通すための 金属のハトメがあり，中央部から左右の端までの長さは約２２．５cm，中 央部の幅は５．５cmである，4)ブレードクリンチは，革パッドの左右の端 のハトメを通したブレード（紐）を固定するための空洞の円柱状の金具で ある，5)ブレード（紐）は，黒色の編み込みの紐であり，革パッドの左右 の端のハトメからブレードクリンチを経てＶ型プレートの左右の端の穴を 通り，中央部の四角形状の４つの穴を通ってまとめられ，フックをぶら下 げるための輪を形成している，6)フックは，光沢のある銀色の金属フック であり，ブレード（紐）を通す輪とサックスにかけるフック部分からなる という形態を有している。
イ この点に関し被控訴人は，サックス用ストラップにおいて，Ｖ型プレー トによって，ストラップ装着時に首元を圧迫しない構造にすること，革＼nパッドにクッションを入れて衝撃を緩和すること，Ｖ型プレートに穴を開 けてブレード（紐）を通す構造にすることは，「当該商品の機能＼を確保す るために不可欠な形態」（不競法２条１項３号括弧書き）であり，また， 原告商品の基本的構成態様（前記ア1)），Ｖ型プレートの形態（前記ア2)） 及び革パッドの形態（前記ア3)）は，ありふれた形態であるから，原告商 品の形態は，同号の保護の対象とならない旨主張する。 (ア) しかしながら，サックス用ストラップにおいて，頸部や肩を圧迫し ない構造にするために革パッドにクッションを入れる構＼造とし，ブレー ド（紐）の長さを調節するためにブレード（紐）を通す穴を有するアジャ スターを設ける必要はあるものと認められるが（乙１ないし５），革パッ ド及びアジャスターの具体的形態については，様々な選択肢が考えられ， 必然的に原告商品の革パッド及びＶ型プレート（アジャスターに相当） の形態を選択せざるを得ないものではない。 したがって，原告商品の革パッド及びＶ型プレートの形態は，「当該 商品の機能を確保するために不可欠な形態」（不競法２条１項３号括弧＼n書き）に当たるものとは認められない。
(イ) 次に，不競法２条１項３号は，他人が資金，労力を投下して商品化 した商品の形態を他に選択肢があるにもかかわらず，ことさら模倣した 商品を，自らの商品として市場に提供し，その他人と競争する行為は， 模倣者においては商品化のための資金，労力や投資のリスクを軽減する ことができる一方で，先行者である他人の市場における利益を減少させ るものであるから，事業者間の競争上不正な行為として規制したものと 解される。 このような同号の趣旨に照らすと，同号によって保護される「商品の 形態」とは，商品全体の形態をいい，その形態は必ずしも独創的なもの であることを要しないが，他方で，商品全体の形態が同種の商品と比べ て何の特徴もないありふれた形態である場合には，特段の資金や労力を かけることなく作り出すことができるものであるから，このようなあり ふれた形態は，同号により保護される「商品の形態」に該当しないと解 すべきである。そして，商品の形態が，ありふれた形態であるか否かは， 商品を全体として観察して判断すべきであり，全体としての形態を構成＼nする個々の部分的形状を取り出してそれぞれがありふれたものであるか どうかを判断することは相当ではない。 しかるところ，乙１（「オリジナル・ツェブラ・サックス・ストラッ プ ホームページ」）には，アジャスター（調節つまみ），革パッド， ブレード（紐）及びフックのパーツにより構成される「ツェブラ・スト＼nラップ」の写真が掲載されているところ，アジャスターは，中央部から 左右斜め上方に伸びる辺（両翼）を有するＹ字状であり，中央部の形状 が四角形状でない点，両翼の角度が約９０度であり，鈍角ではない点， 中央部の穴の位置などにおいて原告商品のＶ型プレートの形態（別紙「原 告商品の形態」）と明らかに相違し，基本的構成態様においても，ブレー＼nドクリンチを有していない点で，原告商品の全体としての形態と相違す る。 また，乙２（「Ｐｒｏｔｅｃ ＬＣ３０５Ｍ Ｎｅｃｋ Ｓｔｒａｐ」） に掲載された「Ｎｅｃｋ Ｓｔｒａｐ」は，ブレードクリンチを有して いない点で原告商品の形態と相違するほか，アジャスターは，中央部か ら左右に伸びる辺（両翼）を有する形状であるものの，中央部の形状が 四角形状でない点，中央部の穴が３つであり，４つでない点，中央部の 穴の位置などにおいて原告商品のＶ型プレートの形態と相違し，基本的 構成態様においても，ブレードクリンチを有していない点で，原告商品＼nの全体としての形態と相違する。 さらに，乙３（国際公開公報（ＷＯ ００／４１５８９）・訳文乙１ １）記載の「キャリングストラップ」の「滑車装置」（図１１）（アジャ スターに相当）は，Ｔ字状であり，中央部が四角形状でない点，乙４（再 公表特許公報（ＷＯ２００８／１０７９３９））記載の「楽器用ストラッ＼nプ」の「楽器連結具」（アジャスターに相当）は，細長い棒状である点， 乙５（「新型説明書公告本」（ＴＷＭ４４３１１０Ｕ１）・訳文乙１２） 記載の「吊り部品」の「支持ロッド」（図３，４）（アジャスターに相 当）は，細長い棒状であり，４つの穴のある四角形状部と「吊り紐」で 連結している点において，いずれも原告商品のＶ型プレートの形態と明 らかに相違し，基本的構成態様においても，革パッド部分の形状が原告＼n商品の全体としての形態と相違する。 そうすると，乙１ないし５から，原告商品の販売が開始された平成２ ８年３月当時，原告商品の形態がありふれた形態であったものと認める ことはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
・・・
ウ 被控訴人は，旧原告商品からモデルチェンジされた商品である原告商品 の形態と旧原告商品の形態は実質的に同一であるから，原告商品の形態は， 旧原告商品の形態とは別の形態として，不競法２条１項３号により保護さ れるものではない旨主張する。 そこで検討するに，旧原告商品（検甲１）は，別紙「旧原告商品目録」 のとおりのサックス用ストラップであり，基本的構成態様が，Ｖ型プレー＼nト，革パッド，ブレードクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパー ツにより構成され，５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角＼nボルト）を緩めてブレード（紐）を外すことにより，分解することができ る点，Ｖ型プレートは，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺 からなり，両翼の先端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に 穴が４つあるという基本的形状を有する点，革パッドは，２枚の革を張り 合わせ，内部に丸みを帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央 部にクッションを入れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が 狭くなったテーパー型のパッドである点において，原告商品（検甲２）の 形態と共通する。 しかしながら，原告商品のＶ型プレートと旧原告商品のＶ型プレートの 形態は，別紙「原告商品と旧原告商品の変更点」記載の図４（ａ）及び（ｂ） のとおり，原告商品のＶ型プレートは，旧原告商品のＶ型プレートと比べ， 中央部の四角形状から左右に伸びる両翼の形状及び幅が大きく変更され， 細長くなっており，両者の形態は一見して明らかに相違することが認めら れる。 加えて，サッククス用ストラップの形態において，Ｖ型プレート（アジャ スターに相当）は，需要者が注意を引きやすい特徴的部分であることを踏 まえると，Ｖ型プレートの形態の上記相違により，原告商品から受ける商 品全体としての印象と旧原告商品から受ける商品全体としての印象は異な るものといえるから，原告商品の形態は，商品全体の形態としても，旧原 告商品の形態とは実質的に同一のものではなく，別個の形態であるものと 認められる。
・・・
この点に関し原判決は，1)原告商品は，旧原告商品からモデルチェンジ された商品であり，Ｖ型プレート，革パッド及びブレード（紐）が旧原告 商品からの変更部分である，2)原告商品の形態が，旧原告商品の形態の保 護期間（不競法１９条１項５号イ）が経過した後であっても，同法２条１ 項３号の保護を受け得るのは，そのＶ型プレートの変更部分が商品の形態 において実質的に変更されたものであり，その特有の形状が美観の点にお いて保護されるべき形態であると認められることによるものであるから， 同号による保護を求め得るのは，この変更部分に基礎を置く部分に限られ る旨判断したが，前記イ(イ)で説示したとおり，同号の趣旨に照らすと， 同号によって保護される「商品の形態」とは，商品全体の形態をいうもの であり，また，上記のとおり，原告商品の形態と旧原告商品の形態は，実 質的に同一の形態とは認められないから，原判決の上記2)の判断は妥当で はない。
エ 以上によれば，原告商品の形態は，その商品全体の形態が，不競法２条 １項３号により保護されるべきものと解される。
(2) 形態の実質的同一性について
ア 被告商品（検甲３）は，別紙「被告商品の形態」のとおりのサックス用 ストラップであり，その基本的構成態様（全体的形態）及び具体的構＼成態 様は，別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」の「被告商品」欄記載の＼nとおりである。
すなわち，被告商品は，1)基本的構成態様は，Ｖ型プレート，革パッド，＼nブレードクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパーツにより構成＼nされ，５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角ボルト）を緩 めてブレード（紐）を外すことにより，分解することができる，2)Ｖ型プ レートは，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり，両 翼の先端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に穴が４つある という基本的形状を有し,Ｖ型プレートの厚みは約０．３cm，左右の幅（左 端から右端までの直線距離）は約１４cm，中央部の四角形状の底辺の長さ は約２cm，高さは約２．５cm である，3)革パッドは，２枚の革を張り合わ せ，内部に丸みを帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央部に クッションを入れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が狭く なったテーパー型のパッドであり，左右の端にはブレード（紐）を通すた めの金属のハトメがあり，中央部から左右の端までの長さは約２１．５cm， 中央部の幅は５cmである，4)ブレードクリンチは，革パッドの左右の端の ハトメを通したブレード（紐）を固定するための空洞の円柱状の金具であ る，5)ブレード（紐）は，黒色の編み込みの紐であり，革パッドの左右の 端のハトメからブレードクリンチを経てＶ型プレートの左右の端の穴を通 り，中央部の四角形状の４つの穴を通ってまとめられ，フックをぶら下げ るための輪を形成している，6)フックは，光沢のある金色の金属フックで あり，ブレード（紐）を通す輪とサックスにかけるフック部分からなると いう形態を有している。
イ そして，原告商品（検甲２）の形態と被告商品（検甲３）の形態とを対 比すると，1)両者は，基本的構成態様が，Ｖ型プレート，革パッド，ブレー＼nドクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパーツにより構成され，＼n５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角ボルト）を緩めてブ レード（紐）を外すことにより，分解することができる点，Ｖ型プレート は，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり，両翼の先 端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に穴が４つあるという 基本的形状を有する点，革パッドは，２枚の革を張り合わせ，内部に丸み を帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央部にクッションを入 れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が狭くなったテーパー 型のパッドである点において共通し，2)Ｖ型プレートをはじめとする各パーツの具体的な構成態様においても，形状，色彩，光沢及び質感におい＼nて多数の共通点（別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」のＣ，Ｄ，Ｆ，＼nＨないしＫ，Ｎ，Ｐ，Ｑ，Ｓ，Ｔ，ＶないしＸ，ａないしｄ，ｆないしｈ の各欄のとおり）があり，原告商品と被告商品から受ける商品全体として の印象が共通することによれば，商品全体の形態が酷似し，その形態が実 質的に同一であるものと認められる。 もっとも，原告商品と被告商品とは，Ｖ型プレートにおける中央部の側 面及び下面（底辺）の形状，中央部の４つの穴のうち，上部の２つの穴の 位置及び間隔，両翼の角度及びその先端部分の角度，光沢，ロゴの位置， 革パッドの内側の革の色，革パッドの長さ及びクッションの大きさ，ブレー ドクリンチの色彩及び光沢，フックの色彩等において相違するが，次に述 べるとおり，これらの相違は，商品の全体的形態に与える変化に乏しく， 商品全体からみると，ささいな相違にとどまるものと評価すべきものであ るから，原告商品の形態と被告商品の形態が実質的に同一であるとの上記 判断を左右するものではない。
不競法２条１項３号により保護される原告商品の形態について
ア 原告商品（検甲２）は，別紙「原告商品の形態」のとおりのサックス用 ストラップであり，その基本的構成態様（全体的形態）及び具体的構＼成態 様は，別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」の「原告商品」欄記載の＼nとおりである。 すなわち，原告商品は，1)基本的構成態様は，Ｖ型プレート，革パッド，＼nブレードクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパーツにより構成＼nされ，５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角ボルト）を緩 めてブレード（紐）を外すことにより，分解することができる，2)Ｖ型プ レートは，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり，両 翼の先端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に穴が４つある という基本的形状を有し,Ｖ型プレートの厚みは約０．３cm，左右の幅（左 端から右端までの直線距離）は約１４cm，中央部の四角形状の底辺の長さ は約２cm，高さは約３cm である，3)革パッドは，２枚の革を張り合わせ， 内部に丸みを帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央部にクッ ションを入れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が狭くなっ たテーパー型のパッドであり，左右の端にはブレード（紐）を通すための 金属のハトメがあり，中央部から左右の端までの長さは約２２．５cm，中 央部の幅は５．５cmである，4)ブレードクリンチは，革パッドの左右の端 のハトメを通したブレード（紐）を固定するための空洞の円柱状の金具で ある，5)ブレード（紐）は，黒色の編み込みの紐であり，革パッドの左右 の端のハトメからブレードクリンチを経てＶ型プレートの左右の端の穴を 通り，中央部の四角形状の４つの穴を通ってまとめられ，フックをぶら下 げるための輪を形成している，6)フックは，光沢のある銀色の金属フック であり，ブレード（紐）を通す輪とサックスにかけるフック部分からなる という形態を有している。
イ この点に関し被控訴人は，サックス用ストラップにおいて，Ｖ型プレー トによって，ストラップ装着時に首元を圧迫しない構造にすること，革＼nパッドにクッションを入れて衝撃を緩和すること，Ｖ型プレートに穴を開 けてブレード（紐）を通す構造にすることは，「当該商品の機能＼を確保す るために不可欠な形態」（不競法２条１項３号括弧書き）であり，また， 原告商品の基本的構成態様（前記ア1)），Ｖ型プレートの形態（前記ア2)） 及び革パッドの形態（前記ア3)）は，ありふれた形態であるから，原告商 品の形態は，同号の保護の対象とならない旨主張する。 (ア) しかしながら，サックス用ストラップにおいて，頸部や肩を圧迫し ない構造にするために革パッドにクッションを入れる構＼造とし，ブレー ド（紐）の長さを調節するためにブレード（紐）を通す穴を有するアジャ スターを設ける必要はあるものと認められるが（乙１ないし５），革パッ ド及びアジャスターの具体的形態については，様々な選択肢が考えられ， 必然的に原告商品の革パッド及びＶ型プレート（アジャスターに相当） の形態を選択せざるを得ないものではない。 したがって，原告商品の革パッド及びＶ型プレートの形態は，「当該 商品の機能を確保するために不可欠な形態」（不競法２条１項３号括弧＼n書き）に当たるものとは認められない。
(イ) 次に，不競法２条１項３号は，他人が資金，労力を投下して商品化 した商品の形態を他に選択肢があるにもかかわらず，ことさら模倣した 商品を，自らの商品として市場に提供し，その他人と競争する行為は， 模倣者においては商品化のための資金，労力や投資のリスクを軽減する ことができる一方で，先行者である他人の市場における利益を減少させ るものであるから，事業者間の競争上不正な行為として規制したものと 解される。 このような同号の趣旨に照らすと，同号によって保護される「商品の 形態」とは，商品全体の形態をいい，その形態は必ずしも独創的なもの であることを要しないが，他方で，商品全体の形態が同種の商品と比べ て何の特徴もないありふれた形態である場合には，特段の資金や労力を かけることなく作り出すことができるものであるから，このようなあり ふれた形態は，同号により保護される「商品の形態」に該当しないと解 すべきである。そして，商品の形態が，ありふれた形態であるか否かは， 商品を全体として観察して判断すべきであり，全体としての形態を構成＼nする個々の部分的形状を取り出してそれぞれがありふれたものであるか どうかを判断することは相当ではない。 しかるところ，乙１（「オリジナル・ツェブラ・サックス・ストラッ プ ホームページ」）には，アジャスター（調節つまみ），革パッド， ブレード（紐）及びフックのパーツにより構成される「ツェブラ・スト＼nラップ」の写真が掲載されているところ，アジャスターは，中央部から 左右斜め上方に伸びる辺（両翼）を有するＹ字状であり，中央部の形状 が四角形状でない点，両翼の角度が約９０度であり，鈍角ではない点， 中央部の穴の位置などにおいて原告商品のＶ型プレートの形態（別紙「原 告商品の形態」）と明らかに相違し，基本的構成態様においても，ブレー＼nドクリンチを有していない点で，原告商品の全体としての形態と相違す る。 また，乙２（「Ｐｒｏｔｅｃ ＬＣ３０５Ｍ Ｎｅｃｋ Ｓｔｒａｐ」） に掲載された「Ｎｅｃｋ Ｓｔｒａｐ」は，ブレードクリンチを有して いない点で原告商品の形態と相違するほか，アジャスターは，中央部か ら左右に伸びる辺（両翼）を有する形状であるものの，中央部の形状が 四角形状でない点，中央部の穴が３つであり，４つでない点，中央部の 穴の位置などにおいて原告商品のＶ型プレートの形態と相違し，基本的 構成態様においても，ブレードクリンチを有していない点で，原告商品＼nの全体としての形態と相違する。 さらに，乙３（国際公開公報（ＷＯ ００／４１５８９）・訳文乙１ １）記載の「キャリングストラップ」の「滑車装置」（図１１）（アジャ スターに相当）は，Ｔ字状であり，中央部が四角形状でない点，乙４（再 公表特許公報（ＷＯ２００８／１０７９３９））記載の「楽器用ストラッ＼nプ」の「楽器連結具」（アジャスターに相当）は，細長い棒状である点， 乙５（「新型説明書公告本」（ＴＷＭ４４３１１０Ｕ１）・訳文乙１２） 記載の「吊り部品」の「支持ロッド」（図３，４）（アジャスターに相 当）は，細長い棒状であり，４つの穴のある四角形状部と「吊り紐」で 連結している点において，いずれも原告商品のＶ型プレートの形態と明 らかに相違し，基本的構成態様においても，革パッド部分の形状が原告＼n商品の全体としての形態と相違する。 そうすると，乙１ないし５から，原告商品の販売が開始された平成２ ８年３月当時，原告商品の形態がありふれた形態であったものと認める ことはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
・・・
ウ 被控訴人は，旧原告商品からモデルチェンジされた商品である原告商品 の形態と旧原告商品の形態は実質的に同一であるから，原告商品の形態は， 旧原告商品の形態とは別の形態として，不競法２条１項３号により保護さ れるものではない旨主張する。 そこで検討するに，旧原告商品（検甲１）は，別紙「旧原告商品目録」 のとおりのサックス用ストラップであり，基本的構成態様が，Ｖ型プレー＼nト，革パッド，ブレードクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパー ツにより構成され，５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角＼nボルト）を緩めてブレード（紐）を外すことにより，分解することができ る点，Ｖ型プレートは，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺 からなり，両翼の先端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に 穴が４つあるという基本的形状を有する点，革パッドは，２枚の革を張り 合わせ，内部に丸みを帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央 部にクッションを入れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が 狭くなったテーパー型のパッドである点において，原告商品（検甲２）の 形態と共通する。 しかしながら，原告商品のＶ型プレートと旧原告商品のＶ型プレートの 形態は，別紙「原告商品と旧原告商品の変更点」記載の図４（ａ）及び（ｂ） のとおり，原告商品のＶ型プレートは，旧原告商品のＶ型プレートと比べ， 中央部の四角形状から左右に伸びる両翼の形状及び幅が大きく変更され， 細長くなっており，両者の形態は一見して明らかに相違することが認めら れる。 加えて，サッククス用ストラップの形態において，Ｖ型プレート（アジャ スターに相当）は，需要者が注意を引きやすい特徴的部分であることを踏 まえると，Ｖ型プレートの形態の上記相違により，原告商品から受ける商 品全体としての印象と旧原告商品から受ける商品全体としての印象は異な るものといえるから，原告商品の形態は，商品全体の形態としても，旧原 告商品の形態とは実質的に同一のものではなく，別個の形態であるものと 認められる。
・・・
この点に関し原判決は，1)原告商品は，旧原告商品からモデルチェンジ された商品であり，Ｖ型プレート，革パッド及びブレード（紐）が旧原告 商品からの変更部分である，2)原告商品の形態が，旧原告商品の形態の保 護期間（不競法１９条１項５号イ）が経過した後であっても，同法２条１ 項３号の保護を受け得るのは，そのＶ型プレートの変更部分が商品の形態 において実質的に変更されたものであり，その特有の形状が美観の点にお いて保護されるべき形態であると認められることによるものであるから， 同号による保護を求め得るのは，この変更部分に基礎を置く部分に限られ る旨判断したが，前記イ(イ)で説示したとおり，同号の趣旨に照らすと， 同号によって保護される「商品の形態」とは，商品全体の形態をいうもの であり，また，上記のとおり，原告商品の形態と旧原告商品の形態は，実 質的に同一の形態とは認められないから，原判決の上記2)の判断は妥当で はない。
エ 以上によれば，原告商品の形態は，その商品全体の形態が，不競法２条 １項３号により保護されるべきものと解される。
(2) 形態の実質的同一性について
ア 被告商品（検甲３）は，別紙「被告商品の形態」のとおりのサックス用 ストラップであり，その基本的構成態様（全体的形態）及び具体的構＼成態 様は，別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」の「被告商品」欄記載の＼nとおりである。
すなわち，被告商品は，1)基本的構成態様は，Ｖ型プレート，革パッド，＼nブレードクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパーツにより構成＼nされ，５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角ボルト）を緩 めてブレード（紐）を外すことにより，分解することができる，2)Ｖ型プ レートは，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり，両 翼の先端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に穴が４つある という基本的形状を有し,Ｖ型プレートの厚みは約０．３cm，左右の幅（左 端から右端までの直線距離）は約１４cm，中央部の四角形状の底辺の長さ は約２cm，高さは約２．５cm である，3)革パッドは，２枚の革を張り合わ せ，内部に丸みを帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央部に クッションを入れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が狭く なったテーパー型のパッドであり，左右の端にはブレード（紐）を通すた めの金属のハトメがあり，中央部から左右の端までの長さは約２１．５cm， 中央部の幅は５cmである，4)ブレードクリンチは，革パッドの左右の端の ハトメを通したブレード（紐）を固定するための空洞の円柱状の金具であ る，5)ブレード（紐）は，黒色の編み込みの紐であり，革パッドの左右の 端のハトメからブレードクリンチを経てＶ型プレートの左右の端の穴を通 り，中央部の四角形状の４つの穴を通ってまとめられ，フックをぶら下げ るための輪を形成している，6)フックは，光沢のある金色の金属フックで あり，ブレード（紐）を通す輪とサックスにかけるフック部分からなると いう形態を有している。
イ そして，原告商品（検甲２）の形態と被告商品（検甲３）の形態とを対 比すると，1)両者は，基本的構成態様が，Ｖ型プレート，革パッド，ブレー＼nドクリンチ，ブレード（紐）及びフックの５つのパーツにより構成され，＼n５つのパーツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角ボルト）を緩めてブ レード（紐）を外すことにより，分解することができる点，Ｖ型プレート は，中央部の四角形状とその上部から左右に伸びる辺からなり，両翼の先 端（左右の端）のそれぞれに穴が１つずつ，中央部に穴が４つあるという 基本的形状を有する点，革パッドは，２枚の革を張り合わせ，内部に丸み を帯びた三角形状の２つのクッションを配置し，中央部にクッションを入 れずに窪みを設け，中央部から左右の端に向けて幅が狭くなったテーパー 型のパッドである点において共通し，2)Ｖ型プレートをはじめとする各パーツの具体的な構成態様においても，形状，色彩，光沢及び質感におい＼nて多数の共通点（別紙「原告商品と被告商品の各構成態様」のＣ，Ｄ，Ｆ，＼nＨないしＫ，Ｎ，Ｐ，Ｑ，Ｓ，Ｔ，ＶないしＸ，ａないしｄ，ｆないしｈ の各欄のとおり）があり，原告商品と被告商品から受ける商品全体として の印象が共通することによれば，商品全体の形態が酷似し，その形態が実 質的に同一であるものと認められる。 もっとも，原告商品と被告商品とは，Ｖ型プレートにおける中央部の側 面及び下面（底辺）の形状，中央部の４つの穴のうち，上部の２つの穴の 位置及び間隔，両翼の角度及びその先端部分の角度，光沢，ロゴの位置， 革パッドの内側の革の色，革パッドの長さ及びクッションの大きさ，ブレー ドクリンチの色彩及び光沢，フックの色彩等において相違するが，次に述 べるとおり，これらの相違は，商品の全体的形態に与える変化に乏しく， 商品全体からみると，ささいな相違にとどまるものと評価すべきものであ るから，原告商品の形態と被告商品の形態が実質的に同一であるとの上記 判断を左右するものではない。
◆判決本文
1審はこちらです。
2019.01.22
平成30(ワ)6943 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 平成30年12月26日 東京地方裁判所(29部)
手書きの文章をデータ入力するソフトウェアのマニュアルについて、個性があらわれておらず、著作物ではないと判断されました。
著作物は，思想又は感情を創作的に表現したものであって，文芸，学術，美術又＼nは音楽の範囲に属するものをいう（著作権法２条１項１号）ところ，創作的に表現さ＼nれたというためには，厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要ではな く，作成者の何らかの個性が表現されたもので足りるというべきであるが，他方，文＼n章自体がごく短く，又は表現上制約があるため他の表＼現が想定できない場合や，表現＼nが平凡かつありふれたものである場合には，作成者の個性が表現されたものとはいえ＼nないから，創作的な表現であるということはできない。＼n
イ これを本件についてみるに，前記第２の２前提事実(2)及び前記(1)に認定したと おり，本件マニュアルは，本件システムの機能や操作方法の説明を目的として作成さ＼nれたものであり，その作成目的に従い，本件コメントは，各頁に表示された本件シス＼nテムの画面の内容を説明し，同画面に関連する本件システムの機能を説明し，又は同＼n画面に関連する本件システムの操作といった客観的事実を説明することを目的とし て作成されており，その性質により，機能や操作方法を分かりやすく，一般的に用い＼nられるありふれた表現で示すことが求められることから，表＼現の選択の幅は狭いもの である。そして，本件コメントでは，本件システムの機能等を説明するためにコンピ＼nュータに関する用語が選択されているものの，当該説明において他の表現を用いるこ＼nとは想定し難く，また，その他の表現も操作等を説明するものとして特徴的な言い回＼nしが存するともいえない。 そうすると，本件コメントに原告の個性が表現されているとはいえないのであって，＼n本件マニュアルに著作物性があるということはできない。これに反する原告の主張は 採用することができない。
著作物は，思想又は感情を創作的に表現したものであって，文芸，学術，美術又＼nは音楽の範囲に属するものをいう（著作権法２条１項１号）ところ，創作的に表現さ＼nれたというためには，厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要ではな く，作成者の何らかの個性が表現されたもので足りるというべきであるが，他方，文＼n章自体がごく短く，又は表現上制約があるため他の表＼現が想定できない場合や，表現＼nが平凡かつありふれたものである場合には，作成者の個性が表現されたものとはいえ＼nないから，創作的な表現であるということはできない。＼n
イ これを本件についてみるに，前記第２の２前提事実(2)及び前記(1)に認定したと おり，本件マニュアルは，本件システムの機能や操作方法の説明を目的として作成さ＼nれたものであり，その作成目的に従い，本件コメントは，各頁に表示された本件シス＼nテムの画面の内容を説明し，同画面に関連する本件システムの機能を説明し，又は同＼n画面に関連する本件システムの操作といった客観的事実を説明することを目的とし て作成されており，その性質により，機能や操作方法を分かりやすく，一般的に用い＼nられるありふれた表現で示すことが求められることから，表＼現の選択の幅は狭いもの である。そして，本件コメントでは，本件システムの機能等を説明するためにコンピ＼nュータに関する用語が選択されているものの，当該説明において他の表現を用いるこ＼nとは想定し難く，また，その他の表現も操作等を説明するものとして特徴的な言い回＼nしが存するともいえない。 そうすると，本件コメントに原告の個性が表現されているとはいえないのであって，＼n本件マニュアルに著作物性があるということはできない。これに反する原告の主張は 採用することができない。
2019.01.22
平成28(ワ)25956等 特許権侵害損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月27日 東京地方裁判所（46部）
SONY VS 富士フイルムの特許侵害事件です。サポート要件違反の無効理由があるとして104条の3の規定により、権利行使不能と判断されました。＼n
以上によれば，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２ ３０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず， 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨ ｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の範囲は，２３０．１〜２４５．８（又は２４ ７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの範囲よりも大 きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を大きくすることができること に関する記載はない。 これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上 限値がないところ，実施例で示されているのは前記の範囲であって，その値 が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含めた，式（１）の 関係が満たされることとなる場合において，当業者が，前記の課題を解決で きると認識できたとはいえないとするのが相当である。
エ 更に，本件発明においては，Ｈｃの上限値やＳＦＤの下限値は定められて いないから，ΔＨ，ひいてはＳＦＤの値を大きくせず，Ｈｃの値を例えば２ ３０以上の数値にすると，ＳＦＤの値が実施例を大きく下回る場合も式（１） の関係を満たすこととなる。しかし，このように実施例を大きく下回るＳＦ Ｄの値の場合に当業者が前記課題を解決できると認識できるとはいえない。 原告は，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に接することで，ＳＦＤ が実施例の数値を大きく下回るなどの場合でも，式（１）によって課題を解 決できると認識することできると主張するが，式（１）の技術的意義，実施 例が示す範囲や本件明細書の記載は前記のとおりであり，採用することがで きない。
オ したがって，当業者は，本件明細書の記載から，式（１）によって記録電 流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるとはいえず，ま た，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認識できるとも いえない。 以上によれば，本件発明に係る特許請求の範囲の記載が，本件明細書の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである とはいえず，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照 らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえな いから，本件発明にはいわゆるサポート要件違反がある。
３ 本件訂正発明によるサポート要件違反の解消の有無について（争点 ）
原告は，本件訂正によって，いわゆるサポート要件違反が解消したと主張す るので，以下，この点について検討する。
訂正事項１−１は，保持力Ｈｃを２１０以上，２２１以下とするものである （構成要件Ｆ２）。
前記２ アのとおり，式（１）について，磁気記録媒体の技術分野で広く 知られている式であることを認めるに足りる証拠はなく，本件明細書におい て，式（１）の意義に関する記載はない。また，同イのとおり，原告の主張 は，式（１）の意義に関して，オーバーカレント状態において，磁性粒子自 体のＨｃのばらつきが大きくなることによって，そのばらつきが大きくない 場合に比べ，再生出力が大きくなり記録電流値の裕度が大きくなることをい うものといえるが，本件明細書にそのことを述べる記載がなく，また，本件 出願当時，当業者にとってそのことが技術常識であったことを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件明細書をみると，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記２ アの とおり，実施例１ないし４及び比較例１及び２の数値が記載されている。 そして，Ｈｃが２１０以上という本件訂正事項１−１によって，実施例２ は本件訂正発明の実施例でなくなる。したがって，実施例は，実施例３及び 実施例４のみであり，また，前記２ のとおり，「最適記録電流」の点から 実施例３が実施例とならないとすると，実施例は，実施例４のみとなる。 そうすると，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２３ ０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず， 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨ ｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の数値（範囲）は，２４５．８（又は２４５． ８〜２４７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの数値 （範囲）よりも大きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を確保すること ができることに関する記載はない。
これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上 限値がないところ，実施例で示されているのは前記の数値（範囲）であり， その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合なども含めた，式 （１）の関係が満たされるといえる場合において，当業者が，前記の課題を 解決できると認識することができたとはいえないとするのが相当である。
ウ 更に，本件訂正発明においては，Ｈｃの上限値は定められたが，ＳＦＤの 下限値は定められていない。そして，例えば，Ｈｃが上限値である２２１の 場合，ＳＦＤが０．０８２であっても，式（１）を満たすこととなるが，実 施例４のＳＦＤは０．３４１であり，実施例よりも大幅に小さいＳＦＤの値 の場合に，当業者が前記の課題を解決できると認識できたとはいえない。被告は，上記のような場合でも，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に 接することで，式（１）によって課題を解決できると認識することできると 主張するが，式（１）の技術的意義，実施例が示す範囲や本件明細書の記載 は前記のとおりであり，採用することができない。 以上によれば，当業者は，本件訂正後も，本件明細書の記載から，式（１） によって記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できる とはいえず，また，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認 識できるともいえない。
そうすると，本件特許には特許法１２３条１項４号の事由があり（前記２）， 本件訂正によってもその事由が解消したとは認められないから，本件訂正請求 が訂正要件を満たすか（争点 ）など，その他の争点を検討するまでもな く，原告は，特許法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することが できない。
以上によれば，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２ ３０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず， 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨ ｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の範囲は，２３０．１〜２４５．８（又は２４ ７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの範囲よりも大 きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を大きくすることができること に関する記載はない。 これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上 限値がないところ，実施例で示されているのは前記の範囲であって，その値 が実施例で示されたものよりも大きくなった場合などを含めた，式（１）の 関係が満たされることとなる場合において，当業者が，前記の課題を解決で きると認識できたとはいえないとするのが相当である。
エ 更に，本件発明においては，Ｈｃの上限値やＳＦＤの下限値は定められて いないから，ΔＨ，ひいてはＳＦＤの値を大きくせず，Ｈｃの値を例えば２ ３０以上の数値にすると，ＳＦＤの値が実施例を大きく下回る場合も式（１） の関係を満たすこととなる。しかし，このように実施例を大きく下回るＳＦ Ｄの値の場合に当業者が前記課題を解決できると認識できるとはいえない。 原告は，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に接することで，ＳＦＤ が実施例の数値を大きく下回るなどの場合でも，式（１）によって課題を解 決できると認識することできると主張するが，式（１）の技術的意義，実施 例が示す範囲や本件明細書の記載は前記のとおりであり，採用することがで きない。
オ したがって，当業者は，本件明細書の記載から，式（１）によって記録電 流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できるとはいえず，ま た，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認識できるとも いえない。 以上によれば，本件発明に係る特許請求の範囲の記載が，本件明細書の記載 により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである とはいえず，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照 らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえな いから，本件発明にはいわゆるサポート要件違反がある。
３ 本件訂正発明によるサポート要件違反の解消の有無について（争点 ）
原告は，本件訂正によって，いわゆるサポート要件違反が解消したと主張す るので，以下，この点について検討する。
訂正事項１−１は，保持力Ｈｃを２１０以上，２２１以下とするものである （構成要件Ｆ２）。
前記２ アのとおり，式（１）について，磁気記録媒体の技術分野で広く 知られている式であることを認めるに足りる証拠はなく，本件明細書におい て，式（１）の意義に関する記載はない。また，同イのとおり，原告の主張 は，式（１）の意義に関して，オーバーカレント状態において，磁性粒子自 体のＨｃのばらつきが大きくなることによって，そのばらつきが大きくない 場合に比べ，再生出力が大きくなり記録電流値の裕度が大きくなることをい うものといえるが，本件明細書にそのことを述べる記載がなく，また，本件 出願当時，当業者にとってそのことが技術常識であったことを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件明細書をみると，本件明細書の発明の詳細な説明には，前記２ アの とおり，実施例１ないし４及び比較例１及び２の数値が記載されている。 そして，Ｈｃが２１０以上という本件訂正事項１−１によって，実施例２ は本件訂正発明の実施例でなくなる。したがって，実施例は，実施例３及び 実施例４のみであり，また，前記２ のとおり，「最適記録電流」の点から 実施例３が実施例とならないとすると，実施例は，実施例４のみとなる。 そうすると，式（１）には上限値は定められておらず，下限値である２３ ０以上の数値の全てにわたり式（１）を満たすことになるにもかかわらず， 本件明細書記載の実施例において課題を解決できることが裏付けられるＨ ｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の数値（範囲）は，２４５．８（又は２４５． ８〜２４７．５）に限られることになる。そして，本件明細書にはこの数値 （範囲）よりも大きい数値の磁気録媒体の記録電流値の裕度を確保すること ができることに関する記載はない。
これらによれば，式（１）には，Ｈｃ×（１＋０．５×ＳＦＤ）の値の上 限値がないところ，実施例で示されているのは前記の数値（範囲）であり， その値が実施例で示されたものよりも大きくなった場合なども含めた，式 （１）の関係が満たされるといえる場合において，当業者が，前記の課題を 解決できると認識することができたとはいえないとするのが相当である。
ウ 更に，本件訂正発明においては，Ｈｃの上限値は定められたが，ＳＦＤの 下限値は定められていない。そして，例えば，Ｈｃが上限値である２２１の 場合，ＳＦＤが０．０８２であっても，式（１）を満たすこととなるが，実 施例４のＳＦＤは０．３４１であり，実施例よりも大幅に小さいＳＦＤの値 の場合に，当業者が前記の課題を解決できると認識できたとはいえない。被告は，上記のような場合でも，文献（乙９），実施例２及び実施例４の記載に 接することで，式（１）によって課題を解決できると認識することできると 主張するが，式（１）の技術的意義，実施例が示す範囲や本件明細書の記載 は前記のとおりであり，採用することができない。 以上によれば，当業者は，本件訂正後も，本件明細書の記載から，式（１） によって記録電流値の裕度を確保するという課題を解決できると認識できる とはいえず，また，本件出願当時の技術常識から，上記課題を解決できると認 識できるともいえない。
そうすると，本件特許には特許法１２３条１項４号の事由があり（前記２）， 本件訂正によってもその事由が解消したとは認められないから，本件訂正請求 が訂正要件を満たすか（争点 ）など，その他の争点を検討するまでもな く，原告は，特許法１０４条の３第１項により，本件特許権を行使することが できない。
関連カテゴリー
>> 記載要件
>> サポート要件
>> 104条の3
>> ピックアップ対象
2019.01.22
平成30(ワ)13381 不正競争行為差止請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年12月26日 東京地方裁判所(29部）
不競法2条1項1号の不正競争行為について、周知、類似は認めましたが、混同しないとして、不正競争行為に該当しないと判断されました。
これを本件についてみるに，前記認定のとおり，原告商品は，携帯用ディス ポーザブル低圧持続吸引器であるＳＢバックのうちの排液ボトル及び吸引ボトルで 構成されるものであるところ，携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器には様々な形＼n態のものが存在する中で，ＳＢバックのように主たる構成として２つの透明のボトル＼nから構成される形態，取り分け，直方体の排液ボトル，丸みを帯びた略立方体の吸引＼nボトル本体及びその上部に取り付けられた球体のゴム球体という形状の異なる３つ のパーツをまとまりよく一体化して構成されている形態は，平成３０年１月頃に被告＼n商品が販売されるまでは，ＳＢバック以外の製品にはみられない形態であったのであ り，吸引方法が異なる蛇腹（バネ）吸引や握り型吸引に属する吸引器はもととより，同 じくバルーン吸引に分類される吸引器であり，株式会社メディコンが製造し，販売す る「デイボール リリアバック」の形態もＳＢバックの形態とは，大きく異なってい る（甲１１，２５，乙４）。そうすると，原告商品の形態は，1)特別顕著性，すなわち，客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していると認められる。 これに対し，被告は，原告商品は，医療従事者を需要者とする医療機器であり，医 療従事者が，患者の生命及び身体の安全に関わる医療機器を選定するに当たって重視 するのは，当該商品の機能であってその形態ではないことなどから，原告商品の形態＼nは，自他識別機能及び出所表＼示機能をおよそ備えていない旨を主張する。しかしなが＼nら，医療機器であっても，その使用に当たっては商品の形態が使用感や使いやすさ， 利便性等に大きな影響を与えるのであるから，医療機関が商品を選定する際に考慮要 素になると考えられるのであり，このことは，被告が行ったアンケート結果において も，利便性（乙６の１），使いやすさ（乙６の２，３，９，乙７の２），使い勝手（乙 ６の５，７，９，乙８の３），大きさ・寸法（乙６の２，６）等が挙げられていること から裏付けられている。したがって，原告商品の形態が自他識別機能及び出所表＼示機 能をおよそ備えていないということはできない。＼nまた，被告は，原告商品の形態は，携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器として の機能及び効用を発揮するために選択されたものであり，同種製品でも採用されてい＼nる一般的なありふれた形態を組み合わせたものにすぎない旨を主張する。しかしなが ら，原告商品を構成する直方体の排液ボトルの形状，略立方体の吸引ボトルの本体及＼nびその上部に取り付けられた球体のゴム球それぞれの形態が個々の形態としてあり ふれた形状であったとしても，原告商品の形態は，これらを組み合わせて一体化した ものであり，しかも，他の同種製品にはみられない形態であったのであるから，原告 商品の形態がありふれた形態ということはできない。
イ そして，前記認定のとおり，原告は，昭和５９年から，ＳＢバックを，その形 態を変更することなく製造し，販売しているところ，ＳＢバックの形態は，平成３０ 年１月頃に被告商品が販売されるまでは，ＳＢバック以外の製品にはみられない形態 であったこと，平成１８年から平成２８年までのポータブル低圧持続吸引器国内市場 におけるＳＢバックの販売数量は同市場において３０％程度を占め，業界首位であっ たこと，原告は，ＳＢバックの販売開始以来，平成１４年頃から発行している医療機 器の総合カタログを定期的に更新し，医療機関に頒布してきたほか，少なくとも平成 １０年から医療機器の展示会等にＳＢバックを展示するなど，医療機関に対する説明 会や個別の説明を常時実施してきたこと，ＳＢバックの形態が多数の医療従事者向け 書籍等に掲載されてきたことなどからすれば，原告商品の形態は，2)その形態が原告 によって長期間独占的に使用されてきたことにより，少なくとも被告商品が販売され た平成３０年１月頃には，原告の出所を示すものとして需要者である医療従事者に広 く認識されるに至ったということができる。 これに対し，被告は，原告商品の形態が掲載されている書籍等において，原告商品 の形態のみならず，常に原告の会社名や商品名も併せて記載されていることなどから， 原告商品の形態自体がその形態のみで出所表示機能＼を発揮しているのではない旨主 張するが，上記説示のとおり，原告商品の形態は，その形態が原告によって長期間独 占的に使用されてきたことにより周知性を獲得したと認められるのであるから，個別 の表示の態様が原告商品の形態と原告の会社名や商品名とが併せて表＼示されていた としても，上記認定を左右しないというべきである。
ウ さらに，前記認定のとおり，原告商品の形態は，携帯用ディスポーザブル低圧 持続吸引器に様々な形態のものが存在し，排液ボトルや吸引ボトルの形状にも様々な 選択肢がある中で，これらを組み合わせて一体的に構成されたものであるから，商品＼nの形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地の＼nない不可避的な構成に由来する場合には該当しないと認められる。＼nこれに対し，被告は，原告商品の形態は，単に機能を発揮する観点から選択された＼nにすぎず，その機能及び効用を発揮するために必然的，不可避的に採用せざるを得な＼nい商品形態である旨を主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，原告商品は，創腔からの滲出液の集液量増加に 伴う吸引圧の変動が小さく，創腔に常に適切な陰圧を負荷できること，採取された滲 出液が逆流する陽圧発生の危険がなく取扱い容易であること，集液ゾーンと陰圧保持 ゾーンが分離され，集液貯留が全て剛性容器で行われるため，使用中は常に集液量測 定を精度良く簡便に行うことができるとともに，途中の吸引再セット時の排液操作が 必要なく，集液を追加できることなどの機能を有しているところ，このような機能＼を 有するための構成としては，ボトルの数，形状及び透明性，目盛の形状，排液口の位＼n置，大きさ，形状及び色彩，集液ポートの位置及び形状，排液ボトルと吸引ボトルの 連結態様，ゴム球の位置，大きさ，形状及び排気弁の有無等の様々な選択肢があるの であるから，被告の主張は採用できない。
(3) 以上のとおり，原告商品の形態は，少なくとも被告商品が販売された平成３０ 年１月頃には，不競法２条１項１号にいう商品等表示として需要者の間に広く認識さ＼nれたものとなっていたと認められる。
３ 争点２（原告商品の形態と被告商品の形態とは類似するか）について
(1) 不競法２条１項１号の「類似」に該当するか否かは，取引の実情の下において， 需要者又は取引者が，両者の外観，称呼又は観念に基づく印象，記憶，連想等から両 者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断すべきである。
(2)これを本件についてみるに，前記認定のとおり，原告商品の形態と被告商品の 形態とは，外観において，主たる構成として排液ボトル及び吸引ボトルの２つのボト＼nルを有している点で共通するほか，排液ボトル及び吸引ボトル自体の形状も多数の点 が共通し，その寸法もほぼ共通する。他方，排液ボトルについては，目盛や文字の色 等が相違し，吸引ボトルについては，「吸引ボトル」の文字や，社名，商品名等の文字 の色，ゴム球の色等が相違し，社名や商品名の称呼も相違する。 以上の共通点及び相違点を総合すると，外観上の共通点が極めて多数に上ることに 比して，相違点はいずれも細部の相違であり，色彩の相違も同系色での相違にすぎず， 社名や商品名の表示の相違も全体的な構＼成からは一部分にとどまることからすれば 上記共通点は，上記相違点よりも需要者に強い印象を与えるものであると評価するこ とができる。したがって，原告商品の形態と被告商品の形態については，称呼が相違 するものではあるが，需要者が外観に基づく印象として，両者を全体的に類似のもの と受け取るおそれがあると認められ，不競法２条１項１号の「類似」に該当すると認 められる。
４ 争点３（被告商品の製造販売は，原告商品と混同を生じさせるか）について
原告は，被告商品の形態は，原告の商品等表示である原告商品の形態に酷似するも＼nのであるから，被告商品に接した需要者において，被告商品を原告商品又は原告のシ リーズ商品，原告のグループ会社の商品又は原告のライセンス商品であるとの誤認混 同が生じるおそれが高い旨を主張する。 不競法２条１項１号の「混同を生じさせる行為」とは，商品又は役務について出所 が同一であると誤認させ，あるいはその営業につき主体が同一であると誤認させる場 合に限られず，他人の周知の商品等表示と同一又は類似のものを使用する者と当該他＼n人との間にいわゆる親会社，子会社の関係や系列関係等の緊密な営業上の関係又は同 一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為も含＼nまれると解される。 そこで，これを本件についてみるに，前記認定によれば，原告商品及び被告商品の 取引態様については，専門家である医療従事者が，医療機器の製造販売業者や販売業 者の担当者から，当該医療機器の特色，機能，使用方法等に関する説明を受けて，当＼n該医療機器の購入を決め，医療機器専門の販売業者に対して当該医療機器を発注する というプロセスをたどって取引されているのであり，しかも，多くの医療機関におい ては，医療機器の使用について，医療機関が医療機器を採用するにあたっては，同種 の医療機器については，一種類のみを採用するという原則的な取扱いであるいわゆる 一増一減のルールが採用されているというのである。そして，原告商品と被告商品に は商品自体には商品名及び会社名が記載され，それぞれ別々のパンフレット（甲１， ２０）が作成されて別々に販売される上，需要者である医療従事者も医療機器に関す る専門知識を有する者なのであるから，被告商品の販売行為によって需要者である医 療従事者において原告商品と被告商品の出所が同一であると誤認するおそれがある とは認められない。また，原告及び被告は，医療機器の分野において，相当程度のシ ェアを有する競合会社であり，ポータブル低圧持続吸引器国内市場における原告のシ ェアは約３０ないし４０％，被告のシェアは約５ないし１５％である。上記の取引形 態等からすると，需要者である医療従事者において原告と被告が競合関係にあること を十分に認識している状況であり，原告商品の形態と被告商品の形態が類似している＼nことのみから，原告と被告との間に親会社，子会社の関係や系列関係等の緊密な営業 上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信＼nするおそれがあるとは認められない。そうすると，被告による被告商品の製造販売行 為が，不競法２条１項１号にいう「混同を生じさせる行為」に当たると認めることは できず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
これを本件についてみるに，前記認定のとおり，原告商品は，携帯用ディス ポーザブル低圧持続吸引器であるＳＢバックのうちの排液ボトル及び吸引ボトルで 構成されるものであるところ，携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器には様々な形＼n態のものが存在する中で，ＳＢバックのように主たる構成として２つの透明のボトル＼nから構成される形態，取り分け，直方体の排液ボトル，丸みを帯びた略立方体の吸引＼nボトル本体及びその上部に取り付けられた球体のゴム球体という形状の異なる３つ のパーツをまとまりよく一体化して構成されている形態は，平成３０年１月頃に被告＼n商品が販売されるまでは，ＳＢバック以外の製品にはみられない形態であったのであ り，吸引方法が異なる蛇腹（バネ）吸引や握り型吸引に属する吸引器はもととより，同 じくバルーン吸引に分類される吸引器であり，株式会社メディコンが製造し，販売す る「デイボール リリアバック」の形態もＳＢバックの形態とは，大きく異なってい る（甲１１，２５，乙４）。そうすると，原告商品の形態は，1)特別顕著性，すなわち，客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していると認められる。 これに対し，被告は，原告商品は，医療従事者を需要者とする医療機器であり，医 療従事者が，患者の生命及び身体の安全に関わる医療機器を選定するに当たって重視 するのは，当該商品の機能であってその形態ではないことなどから，原告商品の形態＼nは，自他識別機能及び出所表＼示機能をおよそ備えていない旨を主張する。しかしなが＼nら，医療機器であっても，その使用に当たっては商品の形態が使用感や使いやすさ， 利便性等に大きな影響を与えるのであるから，医療機関が商品を選定する際に考慮要 素になると考えられるのであり，このことは，被告が行ったアンケート結果において も，利便性（乙６の１），使いやすさ（乙６の２，３，９，乙７の２），使い勝手（乙 ６の５，７，９，乙８の３），大きさ・寸法（乙６の２，６）等が挙げられていること から裏付けられている。したがって，原告商品の形態が自他識別機能及び出所表＼示機 能をおよそ備えていないということはできない。＼nまた，被告は，原告商品の形態は，携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器として の機能及び効用を発揮するために選択されたものであり，同種製品でも採用されてい＼nる一般的なありふれた形態を組み合わせたものにすぎない旨を主張する。しかしなが ら，原告商品を構成する直方体の排液ボトルの形状，略立方体の吸引ボトルの本体及＼nびその上部に取り付けられた球体のゴム球それぞれの形態が個々の形態としてあり ふれた形状であったとしても，原告商品の形態は，これらを組み合わせて一体化した ものであり，しかも，他の同種製品にはみられない形態であったのであるから，原告 商品の形態がありふれた形態ということはできない。
イ そして，前記認定のとおり，原告は，昭和５９年から，ＳＢバックを，その形 態を変更することなく製造し，販売しているところ，ＳＢバックの形態は，平成３０ 年１月頃に被告商品が販売されるまでは，ＳＢバック以外の製品にはみられない形態 であったこと，平成１８年から平成２８年までのポータブル低圧持続吸引器国内市場 におけるＳＢバックの販売数量は同市場において３０％程度を占め，業界首位であっ たこと，原告は，ＳＢバックの販売開始以来，平成１４年頃から発行している医療機 器の総合カタログを定期的に更新し，医療機関に頒布してきたほか，少なくとも平成 １０年から医療機器の展示会等にＳＢバックを展示するなど，医療機関に対する説明 会や個別の説明を常時実施してきたこと，ＳＢバックの形態が多数の医療従事者向け 書籍等に掲載されてきたことなどからすれば，原告商品の形態は，2)その形態が原告 によって長期間独占的に使用されてきたことにより，少なくとも被告商品が販売され た平成３０年１月頃には，原告の出所を示すものとして需要者である医療従事者に広 く認識されるに至ったということができる。 これに対し，被告は，原告商品の形態が掲載されている書籍等において，原告商品 の形態のみならず，常に原告の会社名や商品名も併せて記載されていることなどから， 原告商品の形態自体がその形態のみで出所表示機能＼を発揮しているのではない旨主 張するが，上記説示のとおり，原告商品の形態は，その形態が原告によって長期間独 占的に使用されてきたことにより周知性を獲得したと認められるのであるから，個別 の表示の態様が原告商品の形態と原告の会社名や商品名とが併せて表＼示されていた としても，上記認定を左右しないというべきである。
ウ さらに，前記認定のとおり，原告商品の形態は，携帯用ディスポーザブル低圧 持続吸引器に様々な形態のものが存在し，排液ボトルや吸引ボトルの形状にも様々な 選択肢がある中で，これらを組み合わせて一体的に構成されたものであるから，商品＼nの形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地の＼nない不可避的な構成に由来する場合には該当しないと認められる。＼nこれに対し，被告は，原告商品の形態は，単に機能を発揮する観点から選択された＼nにすぎず，その機能及び効用を発揮するために必然的，不可避的に採用せざるを得な＼nい商品形態である旨を主張する。 しかしながら，前記認定のとおり，原告商品は，創腔からの滲出液の集液量増加に 伴う吸引圧の変動が小さく，創腔に常に適切な陰圧を負荷できること，採取された滲 出液が逆流する陽圧発生の危険がなく取扱い容易であること，集液ゾーンと陰圧保持 ゾーンが分離され，集液貯留が全て剛性容器で行われるため，使用中は常に集液量測 定を精度良く簡便に行うことができるとともに，途中の吸引再セット時の排液操作が 必要なく，集液を追加できることなどの機能を有しているところ，このような機能＼を 有するための構成としては，ボトルの数，形状及び透明性，目盛の形状，排液口の位＼n置，大きさ，形状及び色彩，集液ポートの位置及び形状，排液ボトルと吸引ボトルの 連結態様，ゴム球の位置，大きさ，形状及び排気弁の有無等の様々な選択肢があるの であるから，被告の主張は採用できない。
(3) 以上のとおり，原告商品の形態は，少なくとも被告商品が販売された平成３０ 年１月頃には，不競法２条１項１号にいう商品等表示として需要者の間に広く認識さ＼nれたものとなっていたと認められる。
３ 争点２（原告商品の形態と被告商品の形態とは類似するか）について
(1) 不競法２条１項１号の「類似」に該当するか否かは，取引の実情の下において， 需要者又は取引者が，両者の外観，称呼又は観念に基づく印象，記憶，連想等から両 者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断すべきである。
(2)これを本件についてみるに，前記認定のとおり，原告商品の形態と被告商品の 形態とは，外観において，主たる構成として排液ボトル及び吸引ボトルの２つのボト＼nルを有している点で共通するほか，排液ボトル及び吸引ボトル自体の形状も多数の点 が共通し，その寸法もほぼ共通する。他方，排液ボトルについては，目盛や文字の色 等が相違し，吸引ボトルについては，「吸引ボトル」の文字や，社名，商品名等の文字 の色，ゴム球の色等が相違し，社名や商品名の称呼も相違する。 以上の共通点及び相違点を総合すると，外観上の共通点が極めて多数に上ることに 比して，相違点はいずれも細部の相違であり，色彩の相違も同系色での相違にすぎず， 社名や商品名の表示の相違も全体的な構＼成からは一部分にとどまることからすれば 上記共通点は，上記相違点よりも需要者に強い印象を与えるものであると評価するこ とができる。したがって，原告商品の形態と被告商品の形態については，称呼が相違 するものではあるが，需要者が外観に基づく印象として，両者を全体的に類似のもの と受け取るおそれがあると認められ，不競法２条１項１号の「類似」に該当すると認 められる。
４ 争点３（被告商品の製造販売は，原告商品と混同を生じさせるか）について
原告は，被告商品の形態は，原告の商品等表示である原告商品の形態に酷似するも＼nのであるから，被告商品に接した需要者において，被告商品を原告商品又は原告のシ リーズ商品，原告のグループ会社の商品又は原告のライセンス商品であるとの誤認混 同が生じるおそれが高い旨を主張する。 不競法２条１項１号の「混同を生じさせる行為」とは，商品又は役務について出所 が同一であると誤認させ，あるいはその営業につき主体が同一であると誤認させる場 合に限られず，他人の周知の商品等表示と同一又は類似のものを使用する者と当該他＼n人との間にいわゆる親会社，子会社の関係や系列関係等の緊密な営業上の関係又は同 一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為も含＼nまれると解される。 そこで，これを本件についてみるに，前記認定によれば，原告商品及び被告商品の 取引態様については，専門家である医療従事者が，医療機器の製造販売業者や販売業 者の担当者から，当該医療機器の特色，機能，使用方法等に関する説明を受けて，当＼n該医療機器の購入を決め，医療機器専門の販売業者に対して当該医療機器を発注する というプロセスをたどって取引されているのであり，しかも，多くの医療機関におい ては，医療機器の使用について，医療機関が医療機器を採用するにあたっては，同種 の医療機器については，一種類のみを採用するという原則的な取扱いであるいわゆる 一増一減のルールが採用されているというのである。そして，原告商品と被告商品に は商品自体には商品名及び会社名が記載され，それぞれ別々のパンフレット（甲１， ２０）が作成されて別々に販売される上，需要者である医療従事者も医療機器に関す る専門知識を有する者なのであるから，被告商品の販売行為によって需要者である医 療従事者において原告商品と被告商品の出所が同一であると誤認するおそれがある とは認められない。また，原告及び被告は，医療機器の分野において，相当程度のシ ェアを有する競合会社であり，ポータブル低圧持続吸引器国内市場における原告のシ ェアは約３０ないし４０％，被告のシェアは約５ないし１５％である。上記の取引形 態等からすると，需要者である医療従事者において原告と被告が競合関係にあること を十分に認識している状況であり，原告商品の形態と被告商品の形態が類似している＼nことのみから，原告と被告との間に親会社，子会社の関係や系列関係等の緊密な営業 上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信＼nするおそれがあるとは認められない。そうすると，被告による被告商品の製造販売行 為が，不競法２条１項１号にいう「混同を生じさせる行為」に当たると認めることは できず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
関連カテゴリー
>> 周知表示（不競法）
>> ピックアップ対象
2019.01.12
平成29(ワ)22543 商標権侵害行為差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年12月27日 東京地方裁判所
ジェネリック・リプロダクト品について、侵害者利益を損害として認めました。商標はランプシェードの立体形状です。
証拠（甲５４，５５）及び弁論の全趣旨によれば，原告が入手した中 国国内で製造された原告標章と同一又は類似した形状を有する本件模倣 品の中国国内の販売店の販売価格は約６６６８円（３８９．５人民元× １７．１２円（平成２８年４月２５日の人民元の公表仲値））であり，そ＼nの日本への輸送手数料が約３７６６円（２２０人民元×１７．１２円） であったと認められる。被告は，被告商品を中国から輸入，販売していること（前提事実 ）から，侵害品の販売のために直接要した経費として，少なくとも，被告 商品の仕入れの際の購入費用や輸送手数料があると認められる。そして， 本件模倣品の販売価格や輸送手数料が上記の額であったこと，被告は被 告商品のことを「今までで最も精巧なリプロダクト」と宣伝しており（甲 ２の３〔４枚目〕），被告商品は，一定の品質を確保し，同種の商品より も製造コストが高い商品であることがうかがわれないわけではないこと， 他方，本件模倣品の前記価格は販売店における販売価格であり，同販売 店の仕入れ価格はそれよりも低額であると推認されること，その他の諸 事情を考慮し，被告商品について，売上額から控除すべき上記経費の合 計は１台当たり１万２０００円を超えることはないと認める。そうする と，被告が被告商品を販売することによって得た利益額を算定するに当 たり控除すべき経費は５３８万８０００円（１万２０００円×４４９個） となり，前記アの売上額の合計９３０万０５８６円から５３８万８００ ０円を控除した３９１万２５８６円が原告の損害額であると推定される。
(ｲ)これに対し，被告は，被告の平成２８年７月１日から平成２９年６月 ３０日までの期間における被告全体の売上高が１億８３６５万２０９９ 円であること，売上原価が１億３９０２万６３３７円であること，人件 費その他の管理費が合計４４５９万３６７８円（人件費４９７万７０３ ８円，荷造運賃７６３万３１６７円，インターネット経費２４８６万７ １９７円，広告宣伝費２９５万７３３５円，その他経費４１５万８９４ １円）であり，それを控除した営業利益が３万２０８４円であることが 記載された公認会計士作成の決算状況説明書（乙１５）を提出した上で， 被告が被告商品によって得た利益は，売上高全体の被告商品の売上高の 比率（約５％）に照らし，１４０３円であると主張し，他に，被告製品 の利益や経費に関する具体的な金額についての証拠を提出しない。 しかし，商標法３８条２項に基づく損害額の算定において侵害者の利 益を算定するに当たり，侵害品の売上額から控除すべき経費は侵害品の 販売のために直接要した変動費であると解されるところ，上記決算状況 説明書によっては，被告商品の上記変動費を認定することはできない。
証拠（甲５４，５５）及び弁論の全趣旨によれば，原告が入手した中 国国内で製造された原告標章と同一又は類似した形状を有する本件模倣 品の中国国内の販売店の販売価格は約６６６８円（３８９．５人民元× １７．１２円（平成２８年４月２５日の人民元の公表仲値））であり，そ＼nの日本への輸送手数料が約３７６６円（２２０人民元×１７．１２円） であったと認められる。被告は，被告商品を中国から輸入，販売していること（前提事実 ）から，侵害品の販売のために直接要した経費として，少なくとも，被告 商品の仕入れの際の購入費用や輸送手数料があると認められる。そして， 本件模倣品の販売価格や輸送手数料が上記の額であったこと，被告は被 告商品のことを「今までで最も精巧なリプロダクト」と宣伝しており（甲 ２の３〔４枚目〕），被告商品は，一定の品質を確保し，同種の商品より も製造コストが高い商品であることがうかがわれないわけではないこと， 他方，本件模倣品の前記価格は販売店における販売価格であり，同販売 店の仕入れ価格はそれよりも低額であると推認されること，その他の諸 事情を考慮し，被告商品について，売上額から控除すべき上記経費の合 計は１台当たり１万２０００円を超えることはないと認める。そうする と，被告が被告商品を販売することによって得た利益額を算定するに当 たり控除すべき経費は５３８万８０００円（１万２０００円×４４９個） となり，前記アの売上額の合計９３０万０５８６円から５３８万８００ ０円を控除した３９１万２５８６円が原告の損害額であると推定される。
(ｲ)これに対し，被告は，被告の平成２８年７月１日から平成２９年６月 ３０日までの期間における被告全体の売上高が１億８３６５万２０９９ 円であること，売上原価が１億３９０２万６３３７円であること，人件 費その他の管理費が合計４４５９万３６７８円（人件費４９７万７０３ ８円，荷造運賃７６３万３１６７円，インターネット経費２４８６万７ １９７円，広告宣伝費２９５万７３３５円，その他経費４１５万８９４ １円）であり，それを控除した営業利益が３万２０８４円であることが 記載された公認会計士作成の決算状況説明書（乙１５）を提出した上で， 被告が被告商品によって得た利益は，売上高全体の被告商品の売上高の 比率（約５％）に照らし，１４０３円であると主張し，他に，被告製品 の利益や経費に関する具体的な金額についての証拠を提出しない。 しかし，商標法３８条２項に基づく損害額の算定において侵害者の利 益を算定するに当たり，侵害品の売上額から控除すべき経費は侵害品の 販売のために直接要した変動費であると解されるところ，上記決算状況 説明書によっては，被告商品の上記変動費を認定することはできない。
◆判決本文
関連事件です。
関連カテゴリー
>> 立体商標
>> 商標その他
>> ピックアップ対象
2019.01. 7
平成30(行ケ)10103 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年12月20日 知的財産高等裁判所（3部）
ＢｌｏｇＭａｇａとブロマガの二段併記の登録商標について、カタカナ表記のみを使用証明として提出しましたが、登録商標と同一ではないとして、特許庁にて取り消されました。知財高裁も同様の判断をしました。FC2が商標権者、ドワンゴが取消審判請求人です。二段併記でもそれしか読めない場合は、一方の使用でも登録商標の使用と認めてもらえますが、ＢｌｏｇＭａｇａ＝ブロマガとしか読めないとまではいえないとの判断です。
本件商標は，前記第２の１(1)のとおり，ゴシック体風の「ブロマガ」 の片仮名とセンチュリー体風の「ＢｌｏｇＭａｇａ」の欧文字を上下２段 に配置した商標であり，上段と下段の間は文字の高さの半分程度の間隔が あり，上段と下段のフォントの大きさは概ね同じで，上段より下段の方が やや横幅が大きく構成されている。上段の「ブロマガ」部分からは，「ブロマガ」という称呼が生じる。また，下段の「ＢｌｏｇＭａｇａ」部分は，「Ｍａｇａ」が大文字の「Ｍ」で始まること，「ｄｏｇ」，「ｆｒｏｇ」のような「ｏｇ」の語尾を持つ＼n一般的な英語で「ｇ」の発音を省略することはないこと，「Ｂｌｏｇ」は ウェブログの省略語として浸透している「ブログ」を想起させることから， 全体として「ブログマガ」という称呼が生じるものと認められる。そうす ると，本件商標からは，「ブロマガブログマガ」という称呼が生じるとい える。 また，「ブロマガ」及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」はいずれも造語であり， 特段の観念を生じるとは認め難く，本件商標からは特段の観念を生じない。
イ 他方，本件使用商標は「ブロマガ」の文字のみからなるものであるから， 本件商標とは使用する文字の一部が共通するものの，外観，観念及び称呼 のいずれについても同一とはいえない。
ウ 以上に照らせば，本件使用商標について，本件商標の「書体のみに変更 を加えた同一の文字からなる商標，平仮名，片仮名及びローマ字の文字の 表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標，外＼n観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標（本件商標） と社会通念上同一と認められる商標」ということはできない。 エ また，原告は，原告のウェブサイトのＵＲＬ中の「ｂｌｏｍａｇａ」の 文字の使用について，本件商標と「社会通念上同一の商標」の「使用」に 当たると主張するが，仮にＵＲＬにおける「ｂｌｏｍａｇａ」の使用が商 標法５０条１項所定の「商標」の「使用」に当たるとしても，「ｂｌｏｍ ａｇａ」は本件商標と外観，観念及び称呼のいずれにおいても同一とはい えないことは本件使用商標と同様であるから，本件商標と「ｂｌｏｍａｇ ａ」の文字からなる「商標」が「社会通念上同一」であるとは認められな い。
(2) 原告の主張について
ア 原告は，欧文字の称呼については，特定の発音に固執せず，ある程度幅 のある発音を念頭に，日本における一般的な認識や連想等を含めて，総合 的に判断すべきであるとして，「ＨｏｎｇＫｏｎｇ」，「Ｐｉｎｇ-Ｐｏｎ ｇ」，「Ｓｉｇｎ」，「Ｆｏｒｅｉｇｎ」のように「ｇ」を発音しない例 がしばしば存在する一方，「ＫＩＮＧ ＫＯＮＧ」では「Ｇ」を発音する という風に日本で欧文字を読む際に「ｇ」を発音する場合と発音しない場 合があること，２語からなる外来語や固有名詞等の略語の生成において各 語の冒頭の二拍ずつ取るのが基本であることから，本件商標の下段の「Ｂ ｌｏｇＭａｇａ」部分は「ブロマガ」の称呼を生じると主張する。 しかし，原告が指摘する「ｇ」を発音しない例は「ｎｇ」，「ｇｎ」と いう語尾を有するから本件商標の欧文字部分には妥当しないし，造語の欧 文字である「ＢｌｏｇＭａｇａ」から原告主張の略語が生じるとも認めら れない。 さらに，原告は，社会一般では「ＢｌｏｇＭａｇａ」の表記を「ブロマ＼nガ」と記載していることが多いと主張するが，原告がその立証のために提 出した証拠（甲３６〜３８）から，社会一般において「ＢｌｏｇＭａｇａ」 を「ブロマガ」と表記していることは認められない。また，上記(1)アのと おりの本件商標の構成からは「ブロマガ」が「ＢｌｏｇＭａｇａ」の表＼音 であるとは認め難い。
イ 原告は，「ＢｌｏｇＭａｇａ」は，「Ｗｅｂｌｏｇ」の略語である「Ｂ ｌｏｇ」と雑誌を意味する「Ｍａｇａｚｉｎｅ」の略語である「Ｍａｇａ」 が結合された造語であり，いろいろなブログを配信するサービスという観 念が生じ，「ブログ」と「マガジン」の略語が結合した「ブロマガ」から も，いろいろなブログを配信するサービスという観念が生じるから，「Ｂ ｌｏｇＭａｇａ」と「ブロマガ」から生じる観念は同一であると主張する。 しかし，本件商標の「ブロマガ」は４文字の造語で，同種同大のフォン トが均等の間隔で配置されていることからすれば，「ブロ」の部分を分離 して観念を想起し得るかは疑問であり，「ブロマガ」からブログとマガジ ンの略語の結合を想起するとはいえない。したがって，「ＢｌｏｇＭａｇ ａ」と「ブロマガ」がブログとマガジンの略語が結合したものとして理解 され，同一の観念を生じさせるとは認められない。
本件商標は，前記第２の１(1)のとおり，ゴシック体風の「ブロマガ」 の片仮名とセンチュリー体風の「ＢｌｏｇＭａｇａ」の欧文字を上下２段 に配置した商標であり，上段と下段の間は文字の高さの半分程度の間隔が あり，上段と下段のフォントの大きさは概ね同じで，上段より下段の方が やや横幅が大きく構成されている。上段の「ブロマガ」部分からは，「ブロマガ」という称呼が生じる。また，下段の「ＢｌｏｇＭａｇａ」部分は，「Ｍａｇａ」が大文字の「Ｍ」で始まること，「ｄｏｇ」，「ｆｒｏｇ」のような「ｏｇ」の語尾を持つ＼n一般的な英語で「ｇ」の発音を省略することはないこと，「Ｂｌｏｇ」は ウェブログの省略語として浸透している「ブログ」を想起させることから， 全体として「ブログマガ」という称呼が生じるものと認められる。そうす ると，本件商標からは，「ブロマガブログマガ」という称呼が生じるとい える。 また，「ブロマガ」及び「ＢｌｏｇＭａｇａ」はいずれも造語であり， 特段の観念を生じるとは認め難く，本件商標からは特段の観念を生じない。
イ 他方，本件使用商標は「ブロマガ」の文字のみからなるものであるから， 本件商標とは使用する文字の一部が共通するものの，外観，観念及び称呼 のいずれについても同一とはいえない。
ウ 以上に照らせば，本件使用商標について，本件商標の「書体のみに変更 を加えた同一の文字からなる商標，平仮名，片仮名及びローマ字の文字の 表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標，外＼n観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標（本件商標） と社会通念上同一と認められる商標」ということはできない。 エ また，原告は，原告のウェブサイトのＵＲＬ中の「ｂｌｏｍａｇａ」の 文字の使用について，本件商標と「社会通念上同一の商標」の「使用」に 当たると主張するが，仮にＵＲＬにおける「ｂｌｏｍａｇａ」の使用が商 標法５０条１項所定の「商標」の「使用」に当たるとしても，「ｂｌｏｍ ａｇａ」は本件商標と外観，観念及び称呼のいずれにおいても同一とはい えないことは本件使用商標と同様であるから，本件商標と「ｂｌｏｍａｇ ａ」の文字からなる「商標」が「社会通念上同一」であるとは認められな い。
(2) 原告の主張について
ア 原告は，欧文字の称呼については，特定の発音に固執せず，ある程度幅 のある発音を念頭に，日本における一般的な認識や連想等を含めて，総合 的に判断すべきであるとして，「ＨｏｎｇＫｏｎｇ」，「Ｐｉｎｇ-Ｐｏｎ ｇ」，「Ｓｉｇｎ」，「Ｆｏｒｅｉｇｎ」のように「ｇ」を発音しない例 がしばしば存在する一方，「ＫＩＮＧ ＫＯＮＧ」では「Ｇ」を発音する という風に日本で欧文字を読む際に「ｇ」を発音する場合と発音しない場 合があること，２語からなる外来語や固有名詞等の略語の生成において各 語の冒頭の二拍ずつ取るのが基本であることから，本件商標の下段の「Ｂ ｌｏｇＭａｇａ」部分は「ブロマガ」の称呼を生じると主張する。 しかし，原告が指摘する「ｇ」を発音しない例は「ｎｇ」，「ｇｎ」と いう語尾を有するから本件商標の欧文字部分には妥当しないし，造語の欧 文字である「ＢｌｏｇＭａｇａ」から原告主張の略語が生じるとも認めら れない。 さらに，原告は，社会一般では「ＢｌｏｇＭａｇａ」の表記を「ブロマ＼nガ」と記載していることが多いと主張するが，原告がその立証のために提 出した証拠（甲３６〜３８）から，社会一般において「ＢｌｏｇＭａｇａ」 を「ブロマガ」と表記していることは認められない。また，上記(1)アのと おりの本件商標の構成からは「ブロマガ」が「ＢｌｏｇＭａｇａ」の表＼音 であるとは認め難い。
イ 原告は，「ＢｌｏｇＭａｇａ」は，「Ｗｅｂｌｏｇ」の略語である「Ｂ ｌｏｇ」と雑誌を意味する「Ｍａｇａｚｉｎｅ」の略語である「Ｍａｇａ」 が結合された造語であり，いろいろなブログを配信するサービスという観 念が生じ，「ブログ」と「マガジン」の略語が結合した「ブロマガ」から も，いろいろなブログを配信するサービスという観念が生じるから，「Ｂ ｌｏｇＭａｇａ」と「ブロマガ」から生じる観念は同一であると主張する。 しかし，本件商標の「ブロマガ」は４文字の造語で，同種同大のフォン トが均等の間隔で配置されていることからすれば，「ブロ」の部分を分離 して観念を想起し得るかは疑問であり，「ブロマガ」からブログとマガジ ンの略語の結合を想起するとはいえない。したがって，「ＢｌｏｇＭａｇ ａ」と「ブロマガ」がブログとマガジンの略語が結合したものとして理解 され，同一の観念を生じさせるとは認められない。
◆判決本文
関連事件です。同一商標権についての別の指定役務についての取消審判の取消訴訟です。
関連カテゴリー
>> 不使用
>> 社会通念上の同一
>> ピックアップ対象
2019.01. 4
平成30(ネ)10059 特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求控訴事件 特許権 民事訴訟平成30年12月25日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所
原審は，確認の利益がないとして本件訴えを却下しました。知財高裁は訴えの利益ありと判断しました。
２ 争点(1)
（被控訴人が控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益）について
(1)前提事実（引用に係る原判決第２の１(5)）のとおり，被控訴人は，別件米国訴訟において，控訴人補助参加人に対し，控訴人補助参加人が本件各製品を製造販売した行為について，本件米国特許権の侵害を理由として損害賠償請求をしているものである。そして，前提事実（引用に係る原判決第２の１(3)及び(4)）のとおり，本件各製品の製造のために用いられた本件各機械装置を製造し，これを控訴人補助参加人に販売したのは控訴人である。また，当審第１回口頭弁論期日において，被控訴人が，被控訴人は控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有する旨陳述したことは，当裁判所に顕著である。そうすると，控訴人と被控訴人との間に本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権の存否について争いがあり，控訴人は，被控訴人から，上記損害賠償請求権を行使されるおそれが現に存在するというべきである。したがって，被控訴人が控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める訴えは，即時確定の利益を有する。
(2)被控訴人の主張について
ア 被控訴人は，控訴人による本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を行使しない旨明確にしているから，上記損害賠償請求権の不存在を確認する訴えは，即時確定の利益を欠くと主張する。しかし，被控訴人が，本件訴訟の提起前に，控訴人に対し，控訴人による本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を主張し，又はこれを行使したことはなく，さらに，原審第４回弁論準備手続期日において，被控訴人は控訴人に対し，上記損害賠償請求権を将来にわたって主張及び行使しない旨の一部和解に応じられる旨述べていたとしても，控訴人と被控訴人の間では，上記損害賠償請求権の存否については争いが存在するものである。また，被控訴人は，上記のとおり述べたとしても，これにより上記損害賠償請求権を行使しないことについて法的義務を負うに至ったものではなく，将来にわたって確実に権利行使をしないことを保証するものとはいえない。したがって，前記損害賠償請求権の不存在を確認する訴えについて即時確定の利益を欠くとの被控訴人の前記主張は，採用できない。
イ 被控訴人は，控訴人らが，別件大阪訴訟を提起したから，本件訴訟は確認の利益を欠く旨主張する。しかし，別件大阪訴訟は，控訴人らが，被控訴人に対し，被控訴人が控訴人補助参加人による本件米国特許権の侵害を理由として別件米国訴訟を提起したことについて，不法行為又は本件実施許諾契約の債務不履行に当たるとして損害賠償金の支払等を求めるものである（乙４，５）。一方，本件訴訟の争点(1)に係る部分は，控訴人が，被控訴人に対し，控訴人による本件各特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めるものである。両訴訟の訴訟物が相違するだけではなく，審理の対象となる不法行為ないし債務不履行行為の内容も，全く異なる。よって，控訴人らが原判決後に別件大阪訴訟を提起したからといって，本件訴訟の確認の利益が失われることはなく，被控訴人の上記主張は，採用できない。
(3)以上によれば，被控訴人が控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益は，存するというべきである。
・・・
よって，被控訴人が控訴人及び控訴人補助参加人に対し，本件各特許権の侵害を 理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認するとの訴えに は，確認の利益があるから，原判決のうち，この訴えを却下した部分を取り消し， 当該部分につき本件を東京地方裁判所に差し戻すこととし，また，本件控訴のうち その余の部分は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決す る
２ 争点(1)
（被控訴人が控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益）について
(1)前提事実（引用に係る原判決第２の１(5)）のとおり，被控訴人は，別件米国訴訟において，控訴人補助参加人に対し，控訴人補助参加人が本件各製品を製造販売した行為について，本件米国特許権の侵害を理由として損害賠償請求をしているものである。そして，前提事実（引用に係る原判決第２の１(3)及び(4)）のとおり，本件各製品の製造のために用いられた本件各機械装置を製造し，これを控訴人補助参加人に販売したのは控訴人である。また，当審第１回口頭弁論期日において，被控訴人が，被控訴人は控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有する旨陳述したことは，当裁判所に顕著である。そうすると，控訴人と被控訴人との間に本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権の存否について争いがあり，控訴人は，被控訴人から，上記損害賠償請求権を行使されるおそれが現に存在するというべきである。したがって，被控訴人が控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める訴えは，即時確定の利益を有する。
(2)被控訴人の主張について
ア 被控訴人は，控訴人による本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を行使しない旨明確にしているから，上記損害賠償請求権の不存在を確認する訴えは，即時確定の利益を欠くと主張する。しかし，被控訴人が，本件訴訟の提起前に，控訴人に対し，控訴人による本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を主張し，又はこれを行使したことはなく，さらに，原審第４回弁論準備手続期日において，被控訴人は控訴人に対し，上記損害賠償請求権を将来にわたって主張及び行使しない旨の一部和解に応じられる旨述べていたとしても，控訴人と被控訴人の間では，上記損害賠償請求権の存否については争いが存在するものである。また，被控訴人は，上記のとおり述べたとしても，これにより上記損害賠償請求権を行使しないことについて法的義務を負うに至ったものではなく，将来にわたって確実に権利行使をしないことを保証するものとはいえない。したがって，前記損害賠償請求権の不存在を確認する訴えについて即時確定の利益を欠くとの被控訴人の前記主張は，採用できない。
イ 被控訴人は，控訴人らが，別件大阪訴訟を提起したから，本件訴訟は確認の利益を欠く旨主張する。しかし，別件大阪訴訟は，控訴人らが，被控訴人に対し，被控訴人が控訴人補助参加人による本件米国特許権の侵害を理由として別件米国訴訟を提起したことについて，不法行為又は本件実施許諾契約の債務不履行に当たるとして損害賠償金の支払等を求めるものである（乙４，５）。一方，本件訴訟の争点(1)に係る部分は，控訴人が，被控訴人に対し，控訴人による本件各特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めるものである。両訴訟の訴訟物が相違するだけではなく，審理の対象となる不法行為ないし債務不履行行為の内容も，全く異なる。よって，控訴人らが原判決後に別件大阪訴訟を提起したからといって，本件訴訟の確認の利益が失われることはなく，被控訴人の上記主張は，採用できない。
(3)以上によれば，被控訴人が控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益は，存するというべきである。
・・・
よって，被控訴人が控訴人及び控訴人補助参加人に対し，本件各特許権の侵害を 理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認するとの訴えに は，確認の利益があるから，原判決のうち，この訴えを却下した部分を取り消し， 当該部分につき本件を東京地方裁判所に差し戻すこととし，また，本件控訴のうち その余の部分は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決す る
2019.01. 4
平成29(ネ)10086 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成30年12月18日 知的財産高等裁判所 大阪地方裁判所
1審は無効理由ありとして権利行使を認めませんでした（特104条の3）（口頭弁論終結H29/6/20）。この1審判決の少し前に、併存していた無効審判について請求理由なしとの審決がなされました（H29/4/18）。1審原告は、知財高裁に控訴しました。知財高裁は無効審判での証拠については、一事不再理の証拠なので、採用できないとして、技術的範囲に属するとの判断をしました。
無効理由１は，本件無効審判請求と同じく，乙２４公報に記載の主引 例と乙２５〜３１の１公報に記載の副引例ないし周知技術に基づいて進 歩性欠如の主張をしたものであるから，無効理由１は本件無効審判請求 と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものといえる。そして，本件 審決は確定したから，被控訴人は無効理由１に基づいて本件特許の特許 無効審判を請求することができない（特許法１６７条）。 特許法１６７条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に 基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は，同一の当事者 間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ， その趣旨は，無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものでは ない。そうすると，侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い，審決取消訴 訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には，同一当事者間 の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法 １０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは，特段 の事情がない限り，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２ 条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。 そして，本件において上記特段の事情があることはうかがわれないか ら，被控訴人が本件訴訟において特許無効の抗弁として無効理由１を主 張することは許されない。
イ 被控訴人は，特許法１０４条の３第１項の適用がないとしても，本件 特許は無効理由１により無効にされるべきものであるから，本件特許権 の行使は衡平の理念に反するし，いわゆるキルビー判決は，特許権を対 世的に無効にする手続から当事者を解放した上で衡平の理念を実現する というものであるから，控訴人が被控訴人に対し，本件特許権を行使す ることは権利の濫用として許されないと主張する。 しかし，被控訴人は，本件訴訟と同一の当事者間において特許権を対 世的に無効にすべく無効理由１に基づく無効審判請求を行い，それに対 する判断としての本件審決が当事者間で確定し，上記アのとおり，無効 理由１に基づいて特許法１０４条の３第１項による特許無効の抗弁を主 張することが許されないのであるから，本件において，控訴人が被控訴 人に対して本件特許権を行使することが衡平の理念に反するとはいえず， 権利の濫用であると解する余地はない。
(3) 無効理由２について
無効理由２は，無効理由１と主引例が共通であり，本件審決にいう相違 点１Ａ及び相違点２Ａについて，「生体に印加する直流電源に太陽電池を 用いること」が周知技術である，あるいは，副引例として適用できること を補充するために，新たな証拠（乙４４公報及び乙４５公報）を追加した ものといえる。 本件審決は，相違点１Ｂ及び相違点２Ｂに係る構成の容易想到性を否定＼nし，相違点１Ａ及び相違点２Ａについては判断していないのであるから， 被控訴人が相違点１Ａ及び相違点２Ａに関する新たな証拠を追加したとし ても，相違点１Ｂ及び相違点２Ｂに関する判断に影響するものではない。 そうすると，無効理由２は，新たな証拠（乙４４公報及び乙４５公報）が 追加されたものであるものの，相違点１Ｂ及び相違点２Ｂの容易想到性に 関する被控訴人の主張を排斥した本件審決の判断に対し，その判断を蒸し 返す趣旨のものにほかならず，実質的に「同一の事実及び同一の証拠」に 基づく無効主張であるというべきである。したがって，本件審決が確定し た以上，被控訴人は無効理由２に基づく特許無効審判を請求することがで きない。 そうすると，無効理由２についても上記(2)アにおいて説示したところ が妥当するから，被控訴人が本件訴訟において無効理由２に基づき特許無 効の抗弁を主張することは許されないものというべきである。
無効理由１は，本件無効審判請求と同じく，乙２４公報に記載の主引 例と乙２５〜３１の１公報に記載の副引例ないし周知技術に基づいて進 歩性欠如の主張をしたものであるから，無効理由１は本件無効審判請求 と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものといえる。そして，本件 審決は確定したから，被控訴人は無効理由１に基づいて本件特許の特許 無効審判を請求することができない（特許法１６７条）。 特許法１６７条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に 基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は，同一の当事者 間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ， その趣旨は，無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものでは ない。そうすると，侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い，審決取消訴 訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には，同一当事者間 の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法 １０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは，特段 の事情がない限り，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２ 条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。 そして，本件において上記特段の事情があることはうかがわれないか ら，被控訴人が本件訴訟において特許無効の抗弁として無効理由１を主 張することは許されない。
イ 被控訴人は，特許法１０４条の３第１項の適用がないとしても，本件 特許は無効理由１により無効にされるべきものであるから，本件特許権 の行使は衡平の理念に反するし，いわゆるキルビー判決は，特許権を対 世的に無効にする手続から当事者を解放した上で衡平の理念を実現する というものであるから，控訴人が被控訴人に対し，本件特許権を行使す ることは権利の濫用として許されないと主張する。 しかし，被控訴人は，本件訴訟と同一の当事者間において特許権を対 世的に無効にすべく無効理由１に基づく無効審判請求を行い，それに対 する判断としての本件審決が当事者間で確定し，上記アのとおり，無効 理由１に基づいて特許法１０４条の３第１項による特許無効の抗弁を主 張することが許されないのであるから，本件において，控訴人が被控訴 人に対して本件特許権を行使することが衡平の理念に反するとはいえず， 権利の濫用であると解する余地はない。
(3) 無効理由２について
無効理由２は，無効理由１と主引例が共通であり，本件審決にいう相違 点１Ａ及び相違点２Ａについて，「生体に印加する直流電源に太陽電池を 用いること」が周知技術である，あるいは，副引例として適用できること を補充するために，新たな証拠（乙４４公報及び乙４５公報）を追加した ものといえる。 本件審決は，相違点１Ｂ及び相違点２Ｂに係る構成の容易想到性を否定＼nし，相違点１Ａ及び相違点２Ａについては判断していないのであるから， 被控訴人が相違点１Ａ及び相違点２Ａに関する新たな証拠を追加したとし ても，相違点１Ｂ及び相違点２Ｂに関する判断に影響するものではない。 そうすると，無効理由２は，新たな証拠（乙４４公報及び乙４５公報）が 追加されたものであるものの，相違点１Ｂ及び相違点２Ｂの容易想到性に 関する被控訴人の主張を排斥した本件審決の判断に対し，その判断を蒸し 返す趣旨のものにほかならず，実質的に「同一の事実及び同一の証拠」に 基づく無効主張であるというべきである。したがって，本件審決が確定し た以上，被控訴人は無効理由２に基づく特許無効審判を請求することがで きない。 そうすると，無効理由２についても上記(2)アにおいて説示したところ が妥当するから，被控訴人が本件訴訟において無効理由２に基づき特許無 効の抗弁を主張することは許されないものというべきである。
◆判決本文
1審はこちら。
関連カテゴリー
>> 104条の3
>> 裁判手続
>> ピックアップ対象
2019.01. 4
平成30(行ケ)10057 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成30年12月18日 知的財産高等裁判所
無効審判の取消訴訟の請求が却下されました。原告は無効審判で無効理由ありとされた特許権者で、被告は共同で無効審判を請求した一部の請求人です。原告は代理人無しの本人訴訟です。
１ 訴えの利益について
(1) 本件審決に係る別紙審決書（写し）の記載及び弁論の全趣旨によれば，本件 審決は，被告及び訴外会社が共同審判請求人となり，原告らを被請求人として請求 された特許無効審判事件に係るものである。また，本件において，原告らは，被告 のみを相手方とし，訴外会社については被告としていないことは，当裁判所に顕著 な事実である。なお，訴外会社との関係では，本件審決の送達日である平成３０年 ３月２９日から３０日の出訴期間を既に経過している。 そうすると，本件審決（無効審決）は，訴外会社との関係においては，原告らが 訴外会社に対する審決取消訴訟を提起することのないまま出訴期間を経過したこと により，既に確定したこととなる。その結果，本件特許の特許権は初めから存在し なかったものとみなされるから（特許法１２５条本文），本件訴えは，訴えの利益 を欠く不適法なものとして却下されるべきである。
(2)原告ら及び被告の主張について
ア これに対し，原告らは，特許無効審判の請求人が複数いたとしても，審決取 消訴訟の提起により対象となる審決の確定は遮断されるから，請求人全てをその被 告とする必要はないなどと主張する。 そこで，共同で特許無効審判が請求され，無効審決がされたのに対し，被請求人 が共同審判請求人の一部の者のみを被告として審決取消訴訟を提起した場合の規律 について検討する。 同一の特許権について特許無効審判を請求する者が二人以上あるときは，これら の者は，共同して審判を請求することができる（特許法１３２条１項）。これは， 本来，各請求人は，単独で特許無効審判請求をし得るところ，同一の目的を達成す るためにこのような共同での審判請求を行い得ることとし，審判手続及び判断の統 一を図ったものである。もっとも，この場合の審決を不服として提起される審決取 消訴訟につき固有必要的共同訴訟であるとする規定はなく，審決の合一的確定を図 るとする規定もない。 また，同一特許について複数人が同時期に特許無効審判請求をしようとする場合 の特許無効審判手続の態様としては，1)上記の共同審判請求の場合のほか，2)別個 独立に請求された審判手続が併合された場合（同法１５４条１項），3)別個独立に 請求された審判手続が併合されないまま進行する場合の３つが考えられる。しかる ところ，まず，上記3)の場合において無効審決がされたときは，その取消訴訟をも って必要的共同訴訟と解する余地がないことに鑑みると，事実及び証拠が同一であ るか異なるかに関わりなく，複数の特許無効審判請求につき，請求不成立審決と無 効審決とがいずれも確定するという事態は，特許法上当然想定されているものとい うことができる。また，別個独立に請求された審判手続がたまたま併合された上記 2)の場合において無効審決がされたときも，上記3)の場合と取扱いを異にすべき合 理的理由はない。そうすると，上記1)の場合に，被請求人である特許権者の共同審 判請求人に対する対応が異なった結果として上記と同様の事態が生じることも，特 許法上想定されないこととはいえない。1)及び2)の場合にされた請求不成立審決に 対し，その請求人の一部のみが提起した審決取消訴訟がなお適法とされる（最高裁 平成７年（行ツ）第１０５号同１２年１月２７日第一小法廷判決・民集５４巻１号 ６９頁，最高裁平成８年（行ツ）第１８５号同１２年２月１８日第二小法廷判決・ 判例時報１７０３号１５９頁参照）のも，このためと解される。 このように，共同審判請求に対する審決につき合一的確定を図ることは，法文上 の根拠がなく，その必然性も認められないことに鑑みると，その請求人の一部のみ を被告として審決取消訴訟を提起した場合に，被告とされなかった請求人との関係 で審決の確定が妨げられることもないと解される。
イ なお，この点について，被告は，本案前の答弁として，複数の審判請求人が いる場合の無効審決に対する審決取消訴訟は固有必要的共同訴訟であり，被告のみ を相手方として提起した原告らの本件訴えは不適法であるなどと主張する。 しかし，前記のとおり，共同審判請求に対する審決につき合一的確定を図ること は法文上の根拠がなく，その必然性も認められないことから，当該審決に対する取 消訴訟をもって固有必要的共同訴訟ということはできない。
ウ そうすると，共同での特許無効審判請求に対し無効審決がされたところ，被 請求人である特許権者が，共同審判請求人の一部のみを被告として当該審決の取消 訴訟を提起したにとどまり，被告とされなかった共同審判請求人との関係で出訴期 間を経過した場合には，同人との関係で当該無効審決が確定し，当該特許権は対世 的に遡って無効となることから，上記審決取消訴訟は，訴えの利益を欠く不適法な ものとして却下されるべきこととなる。
１ 訴えの利益について
(1) 本件審決に係る別紙審決書（写し）の記載及び弁論の全趣旨によれば，本件 審決は，被告及び訴外会社が共同審判請求人となり，原告らを被請求人として請求 された特許無効審判事件に係るものである。また，本件において，原告らは，被告 のみを相手方とし，訴外会社については被告としていないことは，当裁判所に顕著 な事実である。なお，訴外会社との関係では，本件審決の送達日である平成３０年 ３月２９日から３０日の出訴期間を既に経過している。 そうすると，本件審決（無効審決）は，訴外会社との関係においては，原告らが 訴外会社に対する審決取消訴訟を提起することのないまま出訴期間を経過したこと により，既に確定したこととなる。その結果，本件特許の特許権は初めから存在し なかったものとみなされるから（特許法１２５条本文），本件訴えは，訴えの利益 を欠く不適法なものとして却下されるべきである。
(2)原告ら及び被告の主張について
ア これに対し，原告らは，特許無効審判の請求人が複数いたとしても，審決取 消訴訟の提起により対象となる審決の確定は遮断されるから，請求人全てをその被 告とする必要はないなどと主張する。 そこで，共同で特許無効審判が請求され，無効審決がされたのに対し，被請求人 が共同審判請求人の一部の者のみを被告として審決取消訴訟を提起した場合の規律 について検討する。 同一の特許権について特許無効審判を請求する者が二人以上あるときは，これら の者は，共同して審判を請求することができる（特許法１３２条１項）。これは， 本来，各請求人は，単独で特許無効審判請求をし得るところ，同一の目的を達成す るためにこのような共同での審判請求を行い得ることとし，審判手続及び判断の統 一を図ったものである。もっとも，この場合の審決を不服として提起される審決取 消訴訟につき固有必要的共同訴訟であるとする規定はなく，審決の合一的確定を図 るとする規定もない。 また，同一特許について複数人が同時期に特許無効審判請求をしようとする場合 の特許無効審判手続の態様としては，1)上記の共同審判請求の場合のほか，2)別個 独立に請求された審判手続が併合された場合（同法１５４条１項），3)別個独立に 請求された審判手続が併合されないまま進行する場合の３つが考えられる。しかる ところ，まず，上記3)の場合において無効審決がされたときは，その取消訴訟をも って必要的共同訴訟と解する余地がないことに鑑みると，事実及び証拠が同一であ るか異なるかに関わりなく，複数の特許無効審判請求につき，請求不成立審決と無 効審決とがいずれも確定するという事態は，特許法上当然想定されているものとい うことができる。また，別個独立に請求された審判手続がたまたま併合された上記 2)の場合において無効審決がされたときも，上記3)の場合と取扱いを異にすべき合 理的理由はない。そうすると，上記1)の場合に，被請求人である特許権者の共同審 判請求人に対する対応が異なった結果として上記と同様の事態が生じることも，特 許法上想定されないこととはいえない。1)及び2)の場合にされた請求不成立審決に 対し，その請求人の一部のみが提起した審決取消訴訟がなお適法とされる（最高裁 平成７年（行ツ）第１０５号同１２年１月２７日第一小法廷判決・民集５４巻１号 ６９頁，最高裁平成８年（行ツ）第１８５号同１２年２月１８日第二小法廷判決・ 判例時報１７０３号１５９頁参照）のも，このためと解される。 このように，共同審判請求に対する審決につき合一的確定を図ることは，法文上 の根拠がなく，その必然性も認められないことに鑑みると，その請求人の一部のみ を被告として審決取消訴訟を提起した場合に，被告とされなかった請求人との関係 で審決の確定が妨げられることもないと解される。
イ なお，この点について，被告は，本案前の答弁として，複数の審判請求人が いる場合の無効審決に対する審決取消訴訟は固有必要的共同訴訟であり，被告のみ を相手方として提起した原告らの本件訴えは不適法であるなどと主張する。 しかし，前記のとおり，共同審判請求に対する審決につき合一的確定を図ること は法文上の根拠がなく，その必然性も認められないことから，当該審決に対する取 消訴訟をもって固有必要的共同訴訟ということはできない。
ウ そうすると，共同での特許無効審判請求に対し無効審決がされたところ，被 請求人である特許権者が，共同審判請求人の一部のみを被告として当該審決の取消 訴訟を提起したにとどまり，被告とされなかった共同審判請求人との関係で出訴期 間を経過した場合には，同人との関係で当該無効審決が確定し，当該特許権は対世 的に遡って無効となることから，上記審決取消訴訟は，訴えの利益を欠く不適法な ものとして却下されるべきこととなる。
2019.01. 4
平成30(行ケ)1008 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成30年12月20日 知的財産高等裁判所
商品と小売サービスが類似するとした審決が維持されました。
本願商標の指定商品は，第９類「電子出版物」及び第１６類「雑誌，書 籍」（本願指定商品）を含むところ，近年，「従来は本や雑誌の形で提供 されていた情報を，デジタル化したソフトの形で，あるいはパソ＼コン，タ ブレット端末，スマートホン，電子書籍リーダーなどを使ってアクセスで きる形で提供する出版」である電子出版が盛んになり，現に，紙に印刷さ れた商品「印刷物」の一種である「雑誌」や「書籍」の内容（コンテンツ） が，電子化された「電子出版物」として需要者へ広く配信（販売）される など，両者は相互に密接な関連性を有している。 そして，本願指定商品はいずれも，主に書籍や雑誌，電子出版物などの 出版を行う事業所である出版社により制作，販売される商品であり，多岐 にわたる年代層の個人から各種教育機関等の幅広い需要者に対して，書店 又はオンライン書店を通じて販売されている。 イ 引用商標の指定役務中，第３５類「印刷物の小売又は卸売の業務におい て行われる顧客に対する便益の提供」（以下，この役務中，小売と関連す る役務を「引用小売役務」という。）は，雑誌や書籍等の印刷物及び印刷 物と密接な関連性を有する電子出版物を取り扱う小売又は卸売の業務にお いて行われる顧客に対する便益の提供である。 そして，引用小売役務は，主に書籍や雑誌，電子出版物を小売する書店 により提供される役務であり，多岐にわたる年代層の個人から各種教育機 関等の幅広い需要者に対して，主として書店又はオンライン書店において 提供される。
(3) 本願指定商品と引用小売役務との関連性について
本願指定商品と引用小売役務は，いずれも電子出版物又は印刷物を取り扱 う商品又は役務であるところ，その商品の販売場所及び役務の提供場所が一 致し（書店又はオンライン書店），需要者の範囲も一致（幅広い需要者層） する。 さらに，本願指定商品と引用小売役務は，主に出版社又は書店により製造， 販売又は提供されているとはいえ，同一営業主により製造，販売又は提供さ れている実情があり，いわゆる出版社が自己又はそのグループ会社が運営す るウェブサイト又は店舗において，電子出版物，書籍又は雑誌を販売（小売） している事例に加え，書店として小売事業を展開する事業者が，書籍や雑誌 の制作，出版をする事例も複数挙げることができる（乙８〜２０）。
(4) 以上のとおり，本願指定商品と引用小売役務は，その商品の販売場所及び 役務の提供場所，並びに需要者の範囲が一致するため，相互に密接な関連性 を有する。さらに，これらは同一の営業主によって製造，販売又は提供され ている実情がある。このような取引の実情を踏まえると，これら商品及び役 務に同一又は類似の商標を使用するときは，同一営業主の製造，販売又は提 供に係る商品又は役務と誤認混同を生じるおそれがあるというべきである。 したがって，本願指定商品は引用小売役務と類似する。
本願商標の指定商品は，第９類「電子出版物」及び第１６類「雑誌，書 籍」（本願指定商品）を含むところ，近年，「従来は本や雑誌の形で提供 されていた情報を，デジタル化したソフトの形で，あるいはパソ＼コン，タ ブレット端末，スマートホン，電子書籍リーダーなどを使ってアクセスで きる形で提供する出版」である電子出版が盛んになり，現に，紙に印刷さ れた商品「印刷物」の一種である「雑誌」や「書籍」の内容（コンテンツ） が，電子化された「電子出版物」として需要者へ広く配信（販売）される など，両者は相互に密接な関連性を有している。 そして，本願指定商品はいずれも，主に書籍や雑誌，電子出版物などの 出版を行う事業所である出版社により制作，販売される商品であり，多岐 にわたる年代層の個人から各種教育機関等の幅広い需要者に対して，書店 又はオンライン書店を通じて販売されている。 イ 引用商標の指定役務中，第３５類「印刷物の小売又は卸売の業務におい て行われる顧客に対する便益の提供」（以下，この役務中，小売と関連す る役務を「引用小売役務」という。）は，雑誌や書籍等の印刷物及び印刷 物と密接な関連性を有する電子出版物を取り扱う小売又は卸売の業務にお いて行われる顧客に対する便益の提供である。 そして，引用小売役務は，主に書籍や雑誌，電子出版物を小売する書店 により提供される役務であり，多岐にわたる年代層の個人から各種教育機 関等の幅広い需要者に対して，主として書店又はオンライン書店において 提供される。
(3) 本願指定商品と引用小売役務との関連性について
本願指定商品と引用小売役務は，いずれも電子出版物又は印刷物を取り扱 う商品又は役務であるところ，その商品の販売場所及び役務の提供場所が一 致し（書店又はオンライン書店），需要者の範囲も一致（幅広い需要者層） する。 さらに，本願指定商品と引用小売役務は，主に出版社又は書店により製造， 販売又は提供されているとはいえ，同一営業主により製造，販売又は提供さ れている実情があり，いわゆる出版社が自己又はそのグループ会社が運営す るウェブサイト又は店舗において，電子出版物，書籍又は雑誌を販売（小売） している事例に加え，書店として小売事業を展開する事業者が，書籍や雑誌 の制作，出版をする事例も複数挙げることができる（乙８〜２０）。
(4) 以上のとおり，本願指定商品と引用小売役務は，その商品の販売場所及び 役務の提供場所，並びに需要者の範囲が一致するため，相互に密接な関連性 を有する。さらに，これらは同一の営業主によって製造，販売又は提供され ている実情がある。このような取引の実情を踏まえると，これら商品及び役 務に同一又は類似の商標を使用するときは，同一営業主の製造，販売又は提 供に係る商品又は役務と誤認混同を生じるおそれがあるというべきである。 したがって，本願指定商品は引用小売役務と類似する。