知的財産用語辞典ブログ

　本日の用語は「無効審判」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%96%b3%8c%f8%90R%94%bb

　キルビー判決が出るまでは、特許権の無効は、特許庁だけが判断できるとなっていました。たとえば、裁判所に侵害訴訟が提起されたときに、被告がその特許が無効であると考えた場合、被告は特許庁に対して特許無効審判を起こすことになります。この場合、侵害訴訟を審理する裁判所としては、特許庁の無効審判の結果を待つことになります。無効審判の審決がすぐに出ればよいのですが、３年以上もかかったりしていました。そうすると、侵害訴訟の審理が進みません。

　キルビー判決で、裁判所も無効の判断をしてよいということになりました（これを受けて、１０４条の３が新設された）。上のような問題は解決したのですが、ダブルトラックという新たな問題が浮上しています。裁判所の判断と特許庁の判断が違った場合にどうなるか等が問題となっています。裁判所でも特許庁でも無効判断ができるとしたのですから当然の結果ともいえます。

　本来の姿は、無効判断は特許庁だけができ、特許庁の無効審判は数ヶ月で審決を出すとするのがよかったのでしょうが、今となっては後戻りは難しいでしょう。あるいは、無効判断（特許査定に対する取消訴訟）は裁判所だけができるとする考え方もありそうです。

　外国金融機関の日本出願につき、拒絶理由通知が来ました。出願時の見込みどおり、発明の成立性がないとする拒絶理由が含まれています。本件は、米国、ヨーロッパにも出願されていますので、各国の審査状況を比較するという意味でも、成立性があることをどのように説得するかという観点からも楽しみにしていた件です。

　日本では、ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されていなければ、「発明」ではないとして保護対象になりません。ただし、「発明」であると認定されると、技術的な部分も非技術的な部分もまとめて一体として、進歩性の判断対象となります。したがって、ビジネスモデル自体に斬新性があるというだけの場合であっても、コンピュータを用いた具体的処理を特定している場合には、特許取得の可能＼＼＼性があります。

　米国では、Bilski判決前は、コンピュータを使わないビジネス方法も保護対象（法定の主題）であるとされていました。Bilski判決後は、(1)特定の機械または装置に関連付けられていること、または(2)対象物を異なる状態あるいは物に変化させるものでないと保護対象にならないとされています。進歩性（非自明性）の判断については、日本と同様です。

　ヨーロッパでは、ビジネス方法であったとしても、コンピュータを用いているというだけで保護対象になります。つまり、「発明の成立性」という点だけをみると、ヨーロッパが最も緩やかということになります。しかし、非技術的な部分は、進歩性の判断において考慮されません。このため、ビジネスモデルは斬新であるが、技術的には普通であるという場合（多くのビジネスモデルはそうである）には、進歩性がないとして拒絶されることになります。結局のところ、ヨーロッパにおけるビジネス方法特許の取得は困難であるということになっています。

　今回の出願時点のクレームでは、コンピュータについての言及が全くありませんでした。当時の予想は次のとおりでした。Bilski判決が出ていませんでしたので、米国ではこのまま許可される。ヨーロッパではコンピュータの使用に言及することによって「発明」であるが「進歩性」がないとして拒絶理由を受ける。日本では「発明」でないとして拒絶理由を受けると予測していました。

　米国については、Bilski判決の影響により、コンピュータに言及することで、特許査定が出ました。bilski判決における「特定の機械または装置に関連付けられていること」という要件は、日本における「ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」よりもかなり緩やかに判断されています。特に、「具体的に実現されている」という点については、（昔からそうでしたが）、米国の方が緩いという印象が、そのまま妥当した結果となっています。

　ヨーロッパについては、コンピュータに言及しないクレームについて「発明」でないとされる拒絶理由が出て、その後、コンピュータへの言及をしたクレームにより、「発明」であるが「進歩性」がないとする拒絶理由が出ています。技術性があることを審査官に認めさせるため、代理人が奮闘しています。

　日本については、上述のように発明の成立性がないとする拒絶理由が出ています。

　ビジネス方法については、日･米・欧の違いが際だっています。

本日の用語は「ビジネスモデル特許」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%83r%83W%83l%83X%83%82%83f%83%8b%93%c1%8b%96

私自身、ウエブ上の特許に以前から興味があったので、１９９６年ぐらいから、ウエブ関連の特許や事件を追っかけていました。といっても、当時は１月に一つぐらい事件が見つかる程度でした。

ステートストリート事件やアマゾン事件の影響で、２０００年になると、ビジネスモデル特許が大きな騒ぎになりました。私も、追っかけていた事件を、ビジネスモデル特許の流れとしてHPにアップしました。http://www.furutani.co.jp/office/ronbun/BusinessPatent.html

最近改訂がないじゃないか、と指摘を受けることも多いのですが、私自身が興味を引く事件が少なくなったというのが原因です。紆余曲折はあったもののビジネスモデル特許が定着し、目新しさがなくなったせいかもしれません。

ただし、ビジネスモデル特許は、特許制度の守備範囲の再確認と限界を認識させてくれました。ビジネスモデルのような形態を、適切に保護できるように、特許制度も変わっていく必要があると感じています。

今日の用語は「間接侵害」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8a%d4%90%da%90N%8aQ

間接侵害は、論点が盛りだくさんですね。大学での定期試験の問題によく出てくるのはそのせいです。

独立説、従属説について、判例は、個々の事例ごとに利益考量をして決めているようです。どちらの立場に立っても、外国で完成品を組み立てる行為が行われる場合には、日本国内でその部品を製造等する行為は、間接侵害にならないと考えるのが通説でしょう（大阪高判平13.8.30、東京地判平13・9・20など）。

装置特許に対しプログラムの販売を間接侵害と認める一方、方法特許に対してプログラムの販売を間接侵害と認めなかった一太郎知財高裁判決（平17･9・30）について、装置特許と方法特許に差異を設ける理由が明確でないように感じられる。

今日の言葉は「均等論」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8b%cf%93%99%90N%8aQ

ボールスプライン判決以降、均等侵害を認めた判決が多く出ています。裁判が大きく変わりましたが、鑑定書も、ボールスプライン以前と以降で、大きく変わりました。過去には、均等に触れていない鑑定書も多かったのですが、今では考えられません。

今日の用語は「特許権侵害」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%93%c1%8b%96%8c%a0%90N%8aQ

特許法には、特許権侵害を定義する規定がありませんが、特許権者が特許発明の実施を独占する旨の規定がありますので（６８条）、この独占性を害する行為が侵害であると考えることになります。

２条における「実施」の定義は、ほぼ、侵害行為を補足するために向けて作られているように思えます。３６条における当業者実施や先使用権における実施と、整合性がよくないのはこのためでしょう。

今日の言葉は「存続期間」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%91%b6%91%b1%8a%fa%8a%d4

特許は２０年、著作権は５０年ということになっていますが、時代の進むスピードからやや取り残されているような気もします。ソフトなどの分野は、存続期間を短くし、そのかわり出願を簡易にできるようにすべきかもしれません。長期の保護よりも、迅速簡易な保護が重要と思われます。一方で、医薬などの開発が長期化している分野は、延長をもう少し長くしてもよいのではと思います。

本日の用語は「特許権」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%93%c1%8b%96%8c%a0

特許権の存続期間は、出願から２０年となっています。登録から存続期間満了まで、一律の保護がされているわけです。少し硬直的です。

その特許が、各年ごとに、論文で引用された回数、IPDLで閲覧された回数などを考慮して、各年の特許料を上下させたらどうでしょうか。引用回数が多いほど、技術情報として用いられた回数が多く、社会に役立っていると推定できるからです。権利行使のしやすさに差をつけてもよいかもしれません。

本日の用語は「技術的範囲」です。http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%8bZ%8fp%93I%94%cd%88%cd

なぜ、「技術的」範囲というかというと、地理的範囲、時間的範囲などと区別するためといわれています。

新入社員として企業に入ったときの恥ずかしい体験を思い出します。発明をしたということで、発明届出書を書くことになりました。しかし、書き方がわかりません。まず、「発明の名称」という欄があります。これはわかります。次に、「特許請求の範囲」という欄がありました。私は、当然のように、日本全国および全世界というようなことを書きました。

技術的範囲と地理的範囲をjまちがえたわけです。その後、その発明届出書がきっかけで弁理士になることになりましたので、世の中わからないものです。