分割

　　無効理由なしとした審決を、分割要件を満たしていないとして、取り消しました。
　　「しかし，原明細書に訂正発明が包含されるかどうかは，原明細書の記載に基づいて定められるべきものである。仮に，吊り車を傾斜させて昇降路の寸法を低減できるという効果を奏することがエレベータの駆動方式と関係しないとしても，そのことと原明細書に訂正発明が開示されているか否かとは別問題であるから，そのことから原明細書に訂正発明の開示があるということはできない。前記(1)のとおり，原明細書には，「機械室レスエレベータ装置」として「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」のみが記載されているのであり，吊り車を傾斜させることにより他の駆動方式によるエレベータにおいても昇降路の寸法を低減できるという効果を奏することができることを示す記載や，「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」が「機械室レスエレベータ装置」の例示にすぎないことを示す記載は存在しない。また，原明細書では，産業上の利用分野，従来の技術，発明が解決しようとする課題，課題を解決するための手段，実施例を通じて，終始「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」について説明されている。これらの記載によれば，原明細書記載の発明は，従来の「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」につき吊り車の構成の工夫により昇降路の寸法を低減する改良を加えたものであって，その対象となるエレベータを駆動方式として「リニアモータ駆動方式」を用いるものに限定した発明というべきである。(5) 以上のとおり，駆動方式を限定しない「機械室レスエレベータ装置」に係る訂正発明が原明細書に包含されているということはできないから，本件出願は分割出願の要件を満たさないものである。２ 結論そうすると，本件出願の出願日は，本件出願が実際に出願された日である平成１２年３月２３日であり，平成６年に頒布された刊行物である本件刊行物は本件出願前に頒布された刊行物に該当するから，審決が訂正発明の新規性を判断するに当たり，訂正発明を本件刊行物に記載された発明と対比しなかったことは誤りである。そして，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，審決は取消しを免れない。」

◆平成17(行ケ)10796　審決取消請求事件　特許権行政訴訟　平成18年11月30日　知的財産高等裁判所

　　　親出願の明細書に記載がないとして分割出願に基づく出願日遡及が認めなかった審決が維持されました。
　「これらの記載によれば，原明細書?@には，化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について，(ａ)成分及び(ｂ)成分を双方ともに使用することが記載され，(ａ)成分単独のもの又は(ｂ)成分単独のものを使用することが明示的に記載されてないだけでなく，むしろ従来技術で使用されていた(ｂ)成分（ポリヒドロキシスチレンの水酸基をｔｅｒｔ-ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分）に，(ａ)成分を加えることが明示的に記載されているものである。また，原明細書?@中には，従来，用いられていなかった(ａ)成分について単独で用いることを示唆する記載はなく，原明細書?@の記載を検討しても，(ａ)成分を単独で使用することが原明細書?@に記載した事項から自明な事項であるとはいえない。したがって，本件発明の化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂は，本件訂正後の請求項１記載の「（Ａ）」のとおり，(ｂ)成分を構成に含まず，(ａ)成分を単独で使用する構成のものであるところ，上記のとおり，原明細書?@には，化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について，(ｂ)成分を使用することなく，(ａ)成分を単独で使用するという本件発明の技術的事項は記載されていないし，原明細書?@の記載からその技術的事項が自明な事項であるともいえないから，本件出願は，原出願?@との関係で特許法４４条１項の分割要件を満たさないというべきであり，これと同旨の本件決定の判断は是認できる。」

◆平成18(行ケ)10159　特許取消決定取消請求事件　特許権行政訴訟　平成18年11月21日　知的財産高等裁判所

　リサイクル業者に対する侵害訴訟です。この事件では、知財高裁大合議がなした第２類型にも該当するのかも争点となっていましたが、原出願の当初明細書に記載された範囲外であるとして分割の効果が認められず、これらについては判断するまでもなく、無効理由ありとして、請求棄却されました。
　　「上記のとおり，本件原明細書及び図面には，本件原当初発明において，インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させていない構成を採用することは一切記載されておらず，上記判示内容からすれば，その示唆もないというべきであり，また，本件原明細書及び図面において，上記構＼成を採用しないことが自明の事項であると認めることもできない。(4) これに対し，原告は，インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させるという構成は，フィルムを保護するという目的のために採用されたものであり，本件原当初発明の本来の目的を達成させるための構＼成ではないから，付加的な構成にすぎず，同構＼成を削除したことにより分割出願が不適法となることはない旨主張する。確かに，前記(3)のとおり，本件原当初発明の目的は，・・・のであり，このことから，必然的に当該フィルムの保護の問題が生じた以上，フィルムを保護するための構成が本件原当初発明の目的達成のための構＼成ではないということはできない。そして，本件原明細書において，インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させた構成が本件原当初発明にとって不可欠のものであると見なしていたことは，前記(3)で判示したとおりである。したがって，原告の上記主張は理由がない。(5) そうすると，本件分割出願は，平成６年法律第１１６号改正前特許法４４条１項の分割要件を満たしているとは認められない不適法なものであるから，出願日の遡及は認められず，本件特許の出願日は現実の出願日となる。」

◆平成16(ワ)26092　特許権侵害差止請求事件　特許権民事訴訟　平成18年10月18日　東京地方裁判所

　　原出願の当初明細書に記載がなかった「変位要素」と追加した分割出願が分割要件を満たしているのかが争われました。
　「｢変位｣は，撓むことに限定されるものではなく，物体が撓むことなくある位置から別の位置に動くことをも意味する概念であり，撓むこととの関係で，その上位概念である。したがって，｢変位要素｣又は｢変位基板｣という概念は，可撓性を持たない要素又は基板をその範囲内に含むことになる。ウ証拠(乙２)及び弁論の全趣旨によれば，原出願当初明細書には，可撓性を有する構成要素である｢可撓基板２０｣についての説明はあるが，それ以外の可撓性を有しない｢変位要素｣及び｢変位基板｣に該当し得るものについての記載はないことが認められる。上記のような｢可撓｣及び｢変位｣の語義によれば，原出願当初明細書に記載された｢可撓基板｣は，撓むことによって変位を生じるものであるということはできるが，これは可撓基板が変位を生じることを意味するにとどまり，可撓基板以外の変位を生じる要素を用いることを意味するものではない。また，「一般に，ゲージ抵抗やピエゾ抵抗係数には温度依存性があるため，上述した検出装置では，使用する環境の温度に変動が生じると検出値が誤差を含むようになる。したがって，正確な温度補償を行う必要がある。・・・そこで本発明は，温度補償を行うことなく，力，加速度，磁気などの物理量を検出することができ，しかも安価に供給しうる検出装置を提供することを目的とする。」(原出願明細書(乙２)７頁４行〜末行)ところ，そのような温度補償を要せず，安価な検出装置の提供という目的を達成するためには，原出願当初明細書が明示的に開示する可撓基板だけでなく，それ自体は可撓性を有しない｢変位要素｣及び｢変位基板」であってもよいことが，原出願当初明細書に接する当業者にとって明らかであることを認めるに足りる技術常識等の主張立証はない。よって，このような｢変位要素｣及び｢変位基板｣は，原出願当初明細書に記載がなく，原出願当初明細書の記載から当業者に自明な事項でもないから，本件特許発明１ないし３は原出願当初明細書に記載されていなかったものと認められる。」

◆平成17(ワ)10907 　特許権侵害差止等請求事件 平成18年09月08日 東京地方裁判所