分割

　分割出願における「当初明細書」とは何かが争われました。
　 審決では、本件原出願の登録時明細書を基準とし、また、原出願の当初明細書であっても登録時の明細書であっても、分割適否の判断に当たっては、実質的に変わりがないとの判断がなされました。
これに対して、裁判所は、「訂正請求に係る発明の分割出願が特許法４４条１項に適合するか否かを判断するに当たって、基準とすべき原出願の明細書又は図面を誤り、・・・訂正請求に係る発明が原出願に含まれた発明ではないという結論に至ったものである」と認定しました。

　

◆H14.12.12 東京高裁 平成13(行ケ)321 特許権 行政訴訟事件

　事件の経緯が結構複雑です。平成６年以前の出願について「元出願のクレームと同一でない」として分割が認められず、出願日が繰り下げになり、その後に行った補正が要旨変更として補正却下されたのは違法だと争いました。
　　裁判所は、分割要件が平成６年前後で異なるのかについては判断せず、「出願日が繰り下がったのであるから補正却下したのは違法」と審決を審決を取消しました。Ｈ６前後の分割要件の変更について裁判所の判断がなされるとおもしろかったのですが・・・

　

◆H14.11.20 東京高裁 平成13(行ケ)134 特許権 行政訴訟事件

化学分野の出願についての明細書の開示が争われました。
　原告は，「原明細書では，特定の性状を有する燃料油が上位概念の発明として記載されており，これを具現化する態様として，素材を異にする燃料油Ｉ及び燃料油?Uが記載されているにすぎないのである，したがって，原明細書の特許請求の範囲が，燃料油の性状と基材を必須の構成要件とする形をとっていたとしても，原明細書には，全体としてその上位概念の発明が記載されていると解することができるのである」と分割要件を満たしていると主張しました。これに対して、裁判所は、「原出願において既に完成した発明として記載されていることが必要であり，後になって，・・・それを構＼成する成分が・・・成分以外のものでもよい，ということが明らかになったとしても，そのことが原明細書に記載されていない以上，Ｘ性状を有する燃料油組成物一般についてまで原出願の出願日を適用することができるものでないことは，当然である。」と述べました。

　

◆H14.11.14 東京高裁 平成13(行ケ)276 特許権 行政訴訟事件