冒認(発明者認定)

　特許を受ける権利の移転が認めれるかが争われました。裁判所は承継自体が認められないとしましたが、念のため検討するとして、特許法はそのような手続きを予定していないと判断しました。
　原告の被告に対する本件各特1 許権についての移転登録請求は，主張に係る各発明者から，原告あるいは旧デーロスにその特許を受ける権利を承継した事実が認めらず，したがって上記各請求は，その余の判断に及ぶまでもなく理由がないことは上記１で認定判断したとおりであるが，仮に原告が，本件発明１ないし３について，各発明者から特許を受ける権利を承継した事実が認められたとしても，本件の事実関係のもとでは，その請求をそもそも認める余地はないので，以下において念のためその点について判断を示すこととする。(2) すなわち特許を受ける権利を有する者は，特許法の規定に従って，特許出願をして特許登録を受けることにより，特許権者となることができる。特許を受ける権利は，発明と同時に発生し，発明者に原始的に帰属する。この権利は移転することができるから，特許を受けられるのは，発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者（以下「発明者等」という。）に限られる（特許法２９条１項柱書，３３条１項）。そして，特許法は，発明者等でない者による特許出願（以下「冒認出願」という。）については拒絶査定すべきこと（同法４９条７号），冒認出願に基づいて特許登録がされた場合には特許が無効とされること（特許法１２３条１項６号）をそれぞれ規定するとともに，発明者等の救済として，冒認出願を先願から除外する規定（２９条の２括弧書き，３９条６項）及び新規性喪失の例外とする規定（３０条２項）を設け，一定の条件の下で発明者等が特許出願することにより特許を受けられる場合があることを規定しているが，これはいずれも冒認出願による特許の無効を前提に，発明者等に別途に特許を受ける方法を残しているにすぎないものである。以上からすると特許法の規定は，冒認出願に基づいて特許権の設定登録がされた場合には，当然には，発明者等が冒認出願者に対する特許権の移転登録手続を求めることはできない規定構造になっているものと解される。＼n

◆判決本文

　冒認の主張について、発明者側にあるとの判決もありましたが、この事件では「個別具体的に判断される」として、立証不充分と判断されました。また、偽造ないし変造した証拠や虚偽の陳述ないし証言がされることのないよう，十分に留意・・」と当事者および代理人に対しても付言がなされています。
　当裁判所は，１２３条６号所定の「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について，原告において，立証を尽くしたとはいえないから，本件特許は，無効とすべきものであると判断する。その理由は，以下のとおりである。１ 冒認出願に係る事実の主張立証責任ないし主張立証の程度について特許法は，２９条１項に「発明をした者は，‥‥‥特許を受けることができる。」旨，３３条１項に「特許を受ける権利は，移転することができる。」旨，及び３４条１項に「特許出願前における特許を受ける権利の承継は，その承継人が特許出願をしなければ，第三者に対抗することができない。」旨を，それぞれ規定し，特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定する。同規定に照らすならば，特許出願に当たり，同要件に該当する事実が存在する旨の主張，立証は，出願人において負担すると解するのが合理的である。このことは，３６条１項２号において，願書の記載事項として「発明者の氏名及び住所又は居所」が掲げられ，特許法施行規則５条２項において，出願人は，特許庁からの求めに応じて譲渡証書等の承継を証明するための書面を提出しなければならないとされていることとも整合する。ところで，１２３条１項６号は，「その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。」（冒認出願）を，特許無効事由の一つとして挙げている。同規定によれば，「その特許が発明者でない者・・・に対してされたとき」との事実が存在することの主張，立証は，無効審判請求人が負担すると解する余地もないわけではない。しかし，このような規定振りは，同条の立法技術的な理由に由来するものであることに照らすならば，無効事由の一つを規定した１２３条１項６号が，２９条１項における主張立証責任の原則を変更したものと解することは妥当でない。したがって，１２３条１項６号を理由として請求された特許無効審判において，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，少なくとも形式的には，特許権者が負担すると解すべきである。もっとも，１２３条１項６号を理由とする特許無効審判における主張立証責任の分配について，上記のように解したとしても，そのことは，「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者である」との事実を，特許権者において，すべての過程を個別的，具体的に主張立証しない限り立証が成功しないことを意味するものではなく，むしろ，特段の事情のない限り，「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者である」ことは，先に出願されたことによって，事実上の推定が働くことが少なくないというべきである。無効審判請求において，特許権者が，正当な者によって当該特許出願がされたとの事実をどの程度，具体的に主張立証すべきかは，無効審判請求人のした冒認出願を疑わせる事実に関する主張や立証の内容及び程度に左右されるといえる。以上のとおり，正当な者によって特許出願がされたか否かは，発明の属する技術分野が先端的な技術分野か否か，発明が専門的な技術，知識，経験を有することを前提とするか否か，実施例の検証等に大規模な設備や長い時間を要する性質のものであるか否か，発明者とされている者が発明の属する技術分野についてどの程度の知見を有しているか，発明者と主張する者が複数存在する場合に，その間の具体的実情や相互関係がどのようなものであったか等，事案ごとの個別的な事情を総合考慮して，認定すべきである。・・・以上によれば，原告の主張，すなわち，「Ｃが，本件発明１のうち二つの分離片を備えたＣ第１発明，Ｃ第２発明を発明し，原告が，Ｃから，これらの特許を受ける権利を譲り受けたものであり，また，原告が，Ｃ第１発明，Ｃ第２発明をもとに，本件発明１のうち分離片が２より多数のもの及び本件発明２ないし１２を発明した」との主張は，極めて不自然であり，採用の限りでない。そうすると，本件において，特許権者である原告は，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について，合理的な立証を尽くしたとはいえない。したがって，本件特許は，１２３条１項６号に該当し，無効とすべきものであり，同旨の審決の判断に誤りはない。（なお，仮に被告代表者が原告と共同発明者であるとすれば，原告単独による本件特許の特許出願は，３８条の規定に違反するものとして１２３条１項２号の無効理由を有することになるが，いずれの無効理由に該当するかはさておいて，少なくとも，原告がＣの発明の特許を受ける権利を譲り受け，また自ら発明した，との原告の上記主張事実について，立証を尽くしたものとはいえない。）。
５ 付言
本件無効審判において，双方から提出された証拠中には，改変されたことが明らかな証拠や，立証事実との関係が吟味されていない証拠が，少なからず存在する。例えば，被告から提出されたセイチョウ工業作成の２００５年（平成１７年）２月７日付け納品書（甲６）には，セイチョウ工業の住所として，「宮城県大崎市・・・」と記載されていた。しかし，セイチョウ工業作成の同年１１月３０日付け請求書（甲１７）には，セイチョウ工業の住所として「宮城県古川市・・・」と記載されており，甲７９の１，２によれば，宮城県において，古川市が周辺の町と正式に合併して大崎市となった日は，平成１８年（２００６年）３月３１日であることが認められることに照らすならば，２００５年（平成１７年）２月７日付け納品書（甲６）の日付については，改変された疑いを免れない。当事者及びその代理人は，審判手続及び訴訟手続において，偽造ないし変造した証拠や虚偽の陳述ないし証言がされることのないよう，十分に留意して，正当な証拠に基づいて，適正な判断を求めることが要請される。＼n

◆判決本文

　着想やその具体化の過程へ関与していないとして、発明者でないと判断されました。
　発明者とは，発明（自然法則1 を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの〔特許法２条１項〕）を完成させるための精神的作業を行った者をいい，また，発明は，その技術内容が，当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されたときに完成したと解すべきである（最高裁昭和５２年１０月１３日第一小法廷判決・民集３１巻６号８０５頁参照）から，発明者とは，自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者，すなわち，当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構＼成する創作活動に関与した者を指すというべきである。そのため，当該発明について，例えば，管理者として，部下の研究者に対して一般的管理をした者，一般的な助言・指導を与えた者，補助者として，研究者の指示に従い，単にデータを取りまとめた者若しくは実験を行った者又は発明が完成した後に関与した者等は，発明者には当たらない。また，発明者となるためには，１人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく，共同で関与することでも足りるというべきであるが，複数の者が共同発明者となるためには，課題を解決するための着想及びその具体化の過程において，一般的・連続的な協力関係の下に，それぞれが重要な貢献をなすことを要するというべきである。以上の観点から，本願発明の内容及び原告の関与の程度を総合考慮して，原告が本願発明の特許請求の範囲の請求項１及び２の発明（以下「本願発明１及び２」という。）の発明者に当たるか否かについて，検討する（本願発明の特徴的部分が特許請求の範囲の請求項１及び２の発明部分にあることは当事者間に争いがない。）。・・・・したがって，原告は，本願発明１及び２の特徴的部分について着想した者ではなく，また，上記(3)キで認定したように，原告が本願発明に関するＳｉ抽出実験を開始したのは，本願発明が完成した●（省略）●より後の●（省略）●であるから，原告は，着想やその具体化の過程へ関与しているということはできず，本願発明の発明者と認めることはできない。なお，原告は，本願発明の完成の過程において，●（省略）●ことにより，本願発明の特徴的部分につき創造的・主体的に貢献したと主張するが，原告が主張する対策は，いずれも本願発明が完成したと認められる●（省略）●以後の同年●（省略）●に実施された実験におけるものである上，いずれも実験方法や実験器具に関することで本願発明１及び２の特徴的部分とは直接関係のないことであるから（上記(2)イ，で認定したように，反応容器の形態は本願発明の必須の条件ではない。），原告主張の上記事実は前記判断を左右するものではない。

◆判決本文

　新規事項なし、冒認違反無しとした審決が維持されました。
　本件発明は，「有精卵の生死およびその発育状態を，非破壊にて，検査員の判断基準により近く，かつ，確実に判定することを目的としている」（本件明細書【０００４】）ものであり，甲１０の２の「７．謝辞」欄に，「本研究をすすめるにあたり，評価サンプルや実験場所をご提供頂き，また，目視検査の内容についてご指導を頂きました（財）阪大微生物病研究会観音寺研究所殿の皆様に厚くお礼を申し上げます。」との記載があることに照らすと，甲１０の２の記載によって，Ｅ及びＦが本件発明の発明者でないということはできず，むしろ，微研に所属していたＥ及びＦも本件発明に関与したことが推認される。（２） そして，前記第２，１（２）のとおり，本件特許の願書の発明者の氏名，住所又は居所を変更する手続補正に伴って，被告から，Ｅ及びＦ作成名義の，「本願発明は同人らとＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書，及びＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ作成名義の，「本願発明は同人らとＥ及びＦ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書が提出されていることからすると（これらの宣誓書の存在及び内容は，審決第４，５．（２）においても認定されている。甲１２の３），本件発明の発明者は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ及びＦの６名であり，これらの発明者から被告に本件特許の特許を受ける権利が承継されたものと推認される。（３） そうすると，審判において，本件特許の特許権者である被告は，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について主張立証責任を尽くしていたものと認められ，本件特許は冒認出願に対してされたものではないとの審決の判断に誤りはない。

◆判決本文

　新規事項でない＆冒認出願ではないとした審決が維持されました。
，本件当初明細書の【００２９】には，「一次判定は，４画像の総血管長と検査領域総面積との兼ね合いによって，正常卵を判定する。」と記載されているところ，「兼合い」とは，「かねあうこと。つりあい。均衡。標準。」（広辞苑第４版（岩波書店））を意味するから，「総血管長と検査領域総面積との兼ね合いによって，正常卵を判定する」とは，総血管長と検査領域総面積とのつりあいがとれているかどうか，又は総血管長と検査領域総面積との均衡がとれているかどうかによって正常卵を判定するという意味と解釈し得る。そして，総血管長と検査領域総面積の「つりあい」又は「均衡」とは，総血管長と検査領域総面積のバランスを意味し，総血管長と検査領域総面積のバランスとは，総血管長と検査領域総面積の「割合」を意味することといえる。そうすると，本件当初明細書には，「前記検査領域面積に占める総血管長の割合」に基づいて正常卵を判定することが記載されていたということができる。ウ　したがって，本件発明２に係る本件補正は，本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものである。・・・・冒認出願による無効事由の成否に関し，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，特許権者が負うと解すべきである。そこで，特許権者である被告がその主張立証責任を尽くしたかについて検討する。ア原告は，「有精卵の検卵装置に関する経過説明」（甲９の１），「設備見積仕様書」（甲２１），「検卵機開発経過報告書」（甲２４の２）によれば，本件発明の発明者が原告であることは明らかであると主張する。そして，甲９の１，甲２１，甲２４の２によれば，平成１３年９月１５日，株式会社T 種鶏孵化場（以下「T 種鶏孵化場」という。）の代表取締役である原告が，熊本アイディーエムの代表＼取締役であるＧと検卵機の開発について打合せをし，熊本アイディーエムに検卵機の試作品や設計図の作成を依頼し，その後の交渉を経て，平成１４年１０月８日，熊本アイディーエムがT 種鶏孵化場に対して設備見積仕様書（甲２１）を提出したことが認められる。しかし，上記の書証によっても，原告らが開発していた検卵の方法や検卵機が本件発明に該当するものかどうか明らかではなく，本件発明の発明者が原告であるとは認められない。イまた，原告は，Ｄ，Ｃ，Ａ及びＢ作成名義の「有精卵の検査手法」と題する書面（甲１０の２）の「６．まとめ」欄及び「７．謝辞」欄の記載から，Ｅ及びＦは本件発明の発明者ではないと主張する。しかし，本件発明は，「有精卵の生死およびその発育状態を，非破壊にて，検査員の判断基準により近く，かつ，確実に判定することを目的としている」（本件明細書【０００４】）ものであり，甲１０の２の「７．謝辞」欄に，「本研究をすすめるにあたり，評価サンプルや実験場所をご提供頂き，また，目視検査の内容についてご指導を頂きました（財）阪大微生物病研究会観音寺研究所殿の皆様に厚くお礼を申し上げます。」との記載があることに照らすと，甲１０の２の記載によって，Ｅ及びＦが本件発明の発明者でないということはできず，むしろ，微研に所属していたＥ及びＦも本件発明に関与したことが推認される。そして，前記第２，１ のとおり，本件特許の願書の発明者の氏名，住所又は居所を変更する手続補正に伴って，被告から，Ｅ及びＦ作成名義の，「本願発明は同人らとＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書，及びＡ，Ｂ，Ｃ及びＤ作成名義の，「本願発明は同人らとＥ及びＦ６名の共同発明であることに相違ない」旨を記載した宣誓書が提出されていることからすると（これらの宣誓書の存在及び内容は，審決第４，５． においても認定されている。甲１２の３），本件発明の発明者は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ及びＦの６名であり，これらの発明者から被告に本件特許の特許を受ける権利が承継されたものと推認される。そうすると，審判において，本件特許の特許権者である被告は，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について主張立証責任を尽くしていたものと認められ，本件特許は冒認出願に対してされたものではないとの審決の判断に誤りはない。

◆判決本文

　一部の共同研究者が出願した行為について、不法行為に基づく損害賠償が認められました。 　被告各出願に係る明細書に，本件作業の結果が記載されているが，原告らは，被告らが，原告らに無断でこれを盗用したと主張する。しかしながら，前記１(１)，(２)のとおり，本件作業は，本件共同研究の中で，その目的達成に向けて，これに携わるメンバーが分担して行った作業のひとつであるところ，通常，共同研究においては，各人の担当した作業に係る個々の研究成果は，原則として，共同研究チーム全体の研究成果であり，共有になると考えるのが相当である。そして，本件において，本件作業の結果を，例外的に原告会社や原告Ｐ１個人に単独で帰属する研究成果とすることが相当であるような事情は窺われない。したがって，本件共同研究チームのメンバーである被告Ｐ２及び同Ｐ３が，本件共同研究に係る特許出願に関し，本件作業の結果を利用すること自体を，盗用であって不法行為としての違法性を有する行為であるとはいえない。前記イ，ウからすれば，本件マウス抗体は，被告出願１に係る発明そのもの，あるいは被告出願２に係る発明の出発点であって，特許請求の範囲の記載から認められる技術的思想の実現に不可欠なものといえるから，本件マウス抗体を取得することは，被告各出願に係る発明の創作行為部分に該当すると認められる。そして，本件マウス抗体は，原告Ｐ１が本件作業の中で取得したものであり，同作業においては，本件共同研究における抗体作製の責任者として携わっていることや，最初のキメラ化，ヒト化候補の選択は，公知技術を利用したとはいえ，一定程度の原告Ｐ１の裁量が介在していることが窺えること，抗体の絞り込みにはＰ３法の貢献が大きかったとはいえ，それだけで，最終的な選択を行ったわけではなく，原告Ｐ１を含めた共同研究の参加者の意見を集約して選択が行われたことなどの事情（甲７の１〜４，甲８の１〜４，乙８，弁論の全趣旨）も併せ考えると，原告Ｐ１は，被告各出願に係る発明の発明者の１人であると認められる。・・・また，Ｐ４は，原告Ｐ１について，「抗体の作製を担当しているという話しは聞いたが，その立場についてはよく分からなかった，本件共同研究の中心的な立場の方ではなかったという認識であった。」旨供述するが（乙８），この供述をもって，原告Ｐ１を単なるテクニシャンであると認定することはできない。むしろ，一方で，原告Ｐ１は，開発会議に出席し，重要な意思決定や方針決定に参加し，原告出願にあたり，被告Ｐ３らとともに，明細書原稿の送付を受け，意見を求められたりしていたことが認められる（甲１０〜１２，２１，甲２３の１〜３，甲２４，甲２５の１・２，乙８）。これらの情報のやりとりは，原告会社においていろいろな調整役を果たしていたと考えられるＰ１１が送付しているが，その対象者は，原告Ｐ１とＰ４以外には，本件共同研究の中心的メンバーである被告Ｐ３，Ｐ６に加え，原告会社代表者であるＰ７，原告会社取締役のＰ１２（記録上明らか），特殊免役研究所の代表＼者で，当時，原告会社の代表者に就任が予＼定されていたＰ８（甲２１）であった。さらに，原告出願にあたり送付された上記明細書原稿に願書原稿が添付されており，原告Ｐ１とＰ４の氏名が発明者として記載されていたが，そのことについて，これらの資料の送付を受けた共同研究者のメンバーの誰かが異議を述べたような事情は窺えない。これらの事情を総合すると，原告Ｐ１は，本件共同研究において，抗体作製に関する責任者として，主体的に関与していたと認めることができる。

◆判決本文