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知財みちしるべ：最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
限定的減縮
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2015.02.22
平成26(行ケ)10057 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成27年2月18日 知的財産高等裁判所
いわゆる限定的減縮について、補正前後で1対1対応である必要はなく、「，1)特許請求の範囲の減縮であること，2)補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，3)補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること」を満たせばよいとの判断基準が示されました。本件では、「請求項１の補正は，補正前の請求項には存在しなかった構成を付加するものというべきである」として、審決が維持されました。＼n
ア 原告は，いわゆる増項補正が特許法１７条の２第５項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについては，請求項の数から外形的，抽象的に判断すべきではなく，補正前後の請求項の内容に基づいて，新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的，具体的に検討して判断すべきであると主張する（前記第３の１。これに対し，被告は，同項の趣旨が，出願人の便宜と迅速，的確かつ公平な審査との調整の趣旨に基づき，例外的に一定の範囲に限って補正を認めたものであることに照らすと，同項２号は，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあることを前提としているというべきであり，一対一の対応関係にないような請求項を増加させる補正は，同号かっこ書の規定に該当しないと主張する。そこで，まず，この点について検討する。
イ 特許法１７条の２第５項は，「前２項に規定するもののほか，第１項第１号，第３号及び第４号に掲げる場合（同項第１号に掲げる場合にあっては，拒絶理由通知と併せて第５０条の２の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は，次に掲げる事項を目的とするものに限る。」と規定し，同項２号は，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために 必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定している。 特許法１７条の２第５項の趣旨は，特許請求の範囲について補正が行われると，審査官は補正後の特許請求の範囲について再度審査を行う必要があるところ，審査の長期化防止及び円滑化のため，最後の拒絶理由通知以降に行う特許請求の範囲の補正について，既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができる範囲内に限り補正を認めることにあるものと解される。 そして，同項２号は，単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定するのではなく，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの・・・に限る。）」と規定している。その趣旨は，単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定したのでは，出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内において，請求項に新たな構成要素を付加することにより，特許請求の範囲の減縮を行う補正も「特許請求の範囲の減縮」に含まれることとなることから，このような補正を許容すると，既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができなくなり，再度審査を行う必要が生じ，上記１７条の２第５項の趣旨に反することになるため，同法３６条５項が，「特許請求の範囲には，請求項に区分して，特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定していることを受けて，請求項に記載したすべての事項のうちの個々の事項を上記規定の趣旨で限定する補正に限る旨を明確化することにあると解される。
ウ 以上のような特許法１７条の２第５項２号の規定振り及びその趣旨に照らすと，同号に該当する補正は，多くの場合，補正前の請求項の発明特定事項を限定して減縮補正することにより，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあるようなものになることが考えられる。しかし，同号が，補正により，単に形式的に請求項の数が増加することがないという意味を含めて，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係にあることを定めていると解すべき根拠はない。 したがって，被告の前記主張の趣旨が，補正により請求項の数が増加するものはすべからく同号かっこ書の規定に該当しないというのであれば，そのような主張には法的根拠がなく，採用の限りではない。 同号は，かっこ書を含めてその要件を明確に規定しているのであるから，問題となる補正が同号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには，それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく，1)特許請求の範囲の減縮であること，2)補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，3)補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること，という要件（以下，上記各要件を単に「1)の要件」のようにいう。）を満たすことが必要であり，かつそれで十分であるというべきである。＼nしたがって，原告の前記主張中，これと異なり，補正前後の請求項の内容に基づいて，新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的，具体的に判断すべきであるとする部分も採用することができない。
エ ところで，審決は，請求項２を新たに追加する補正は，特許法１７条の２第５項各号に掲げるいずれの事項も目的とするものではない旨を述べるのみであり，上記1)から3)のいずれの要件を欠くことをその判断の理由としたのかは明らかではない。仮に，審決が，請求項２を新たに追加する補正は当然に同項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないと判断したのであるとすれば，判断の手法として，不適当なも のといわざるを得ない。 そこで，項を改めて，請求項１の補正及び請求項２を追加する補正が，原告の主張する特許法１７条の２第５項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについて，更に検討する。
ア 原告は，いわゆる増項補正が特許法１７条の２第５項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについては，請求項の数から外形的，抽象的に判断すべきではなく，補正前後の請求項の内容に基づいて，新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的，具体的に検討して判断すべきであると主張する（前記第３の１。これに対し，被告は，同項の趣旨が，出願人の便宜と迅速，的確かつ公平な審査との調整の趣旨に基づき，例外的に一定の範囲に限って補正を認めたものであることに照らすと，同項２号は，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあることを前提としているというべきであり，一対一の対応関係にないような請求項を増加させる補正は，同号かっこ書の規定に該当しないと主張する。そこで，まず，この点について検討する。
イ 特許法１７条の２第５項は，「前２項に規定するもののほか，第１項第１号，第３号及び第４号に掲げる場合（同項第１号に掲げる場合にあっては，拒絶理由通知と併せて第５０条の２の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は，次に掲げる事項を目的とするものに限る。」と規定し，同項２号は，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために 必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定している。 特許法１７条の２第５項の趣旨は，特許請求の範囲について補正が行われると，審査官は補正後の特許請求の範囲について再度審査を行う必要があるところ，審査の長期化防止及び円滑化のため，最後の拒絶理由通知以降に行う特許請求の範囲の補正について，既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができる範囲内に限り補正を認めることにあるものと解される。 そして，同項２号は，単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定するのではなく，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの・・・に限る。）」と規定している。その趣旨は，単に「特許請求の範囲の減縮」とのみ規定したのでは，出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内において，請求項に新たな構成要素を付加することにより，特許請求の範囲の減縮を行う補正も「特許請求の範囲の減縮」に含まれることとなることから，このような補正を許容すると，既に審査においてなされた先行技術文献の調査などの審査結果を有効に活用することができなくなり，再度審査を行う必要が生じ，上記１７条の２第５項の趣旨に反することになるため，同法３６条５項が，「特許請求の範囲には，請求項に区分して，特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定していることを受けて，請求項に記載したすべての事項のうちの個々の事項を上記規定の趣旨で限定する補正に限る旨を明確化することにあると解される。
ウ 以上のような特許法１７条の２第５項２号の規定振り及びその趣旨に照らすと，同号に該当する補正は，多くの場合，補正前の請求項の発明特定事項を限定して減縮補正することにより，補正前の請求項と補正後の請求項とが一対一の対応関係にあるようなものになることが考えられる。しかし，同号が，補正により，単に形式的に請求項の数が増加することがないという意味を含めて，補正前の請求項と補正後の請求項が一対一の対応関係にあることを定めていると解すべき根拠はない。 したがって，被告の前記主張の趣旨が，補正により請求項の数が増加するものはすべからく同号かっこ書の規定に該当しないというのであれば，そのような主張には法的根拠がなく，採用の限りではない。 同号は，かっこ書を含めてその要件を明確に規定しているのであるから，問題となる補正が同号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには，それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく，1)特許請求の範囲の減縮であること，2)補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，3)補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること，という要件（以下，上記各要件を単に「1)の要件」のようにいう。）を満たすことが必要であり，かつそれで十分であるというべきである。＼nしたがって，原告の前記主張中，これと異なり，補正前後の請求項の内容に基づいて，新たに審査すべき必要を生じさせるものであるか否かを個別的，具体的に判断すべきであるとする部分も採用することができない。
エ ところで，審決は，請求項２を新たに追加する補正は，特許法１７条の２第５項各号に掲げるいずれの事項も目的とするものではない旨を述べるのみであり，上記1)から3)のいずれの要件を欠くことをその判断の理由としたのかは明らかではない。仮に，審決が，請求項２を新たに追加する補正は当然に同項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないと判断したのであるとすれば，判断の手法として，不適当なも のといわざるを得ない。 そこで，項を改めて，請求項１の補正及び請求項２を追加する補正が，原告の主張する特許法１７条の２第５項２号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するか否かについて，更に検討する。