知財高裁は、請求項１，２及び４の数値範囲について、実施可能要件を満たしていないと判断しました。また、請求項３について、審判では主張していなかったサポート要件は、本来審理の対象とはならないが、念のため判断するとして、最終的にはサポート要件を満たしていると判断しました。
　(ｶ) 以上によれば，本件出願日当時，パルスレーザー蒸着法により，アモ ルファスのＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝１〜４）を形成することが可能であることは確認できるものの（甲３，４，６，７），ｍが５以上の場合は開示されておらず， ｍが５以上のＺｎＯに近い組成ではアモルファス相は得られないとの指摘もされて いた（甲３）から，当業者は，ｍが５以上の薄膜の作成は極めて困難と認識してい たものと認められる。
エ そして，本件明細書には，かかる当業者の認識にもかかわらず，ｍが５ 以上５０未満であるアモルファスの本件化合物薄膜を作成する方法についての記載 はない。
(3) したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，ｍが５以上５０未 満の整数である場合を含む本件発明１，２及び４について，当業者が，アモルファ スの本件化合物薄膜を形成することができる程度に明確かつ十分に記載されたものであるということはできないから，実施可能要件を欠くものと認められる。そうすると，その余の点について検討するまでもなく，取消事由３には，理由が ある。
(4) これに対して，被告は，本件発明は，ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜につい て電界効果トランジスタの活性層に適するという未知の属性を発見し，その属性は アモルファスでも奏されることを見出したものであり，ｍの値の数値限定にのみ意 義のある発明ではないから，透明薄膜電界効果型トランジスタという物品の活性層 を構成する材料についてｍの値の全範囲にわたって物品を作製する実施例の記載が必要であるということにはならない，と主張する。 しかし，被告の主張するとおり，本件発明がｍの値の数値限定にのみ意義がある のではないとしても，本件発明の請求項の記載には，ｍが５以上のアモルファス薄 膜も含まれているから，かかるアモルファス薄膜を形成することができる程度の記 載が，本件明細書に求められるというべきである。しかも，上記(２)のとおり，本 件出願日当時には，ｍが５以上の組成ではアモルファス相は得ることが極めて困難 であるという当業者の認識があったにもかかわらず，本件明細書にはｍが５以上５ ０未満であるアモルファスの本件化合物薄膜の作成方法についての記載がない以上， 本件発明１，２及び４について，当業者が，アモルファスの本件化合物薄膜を形成 することができる程度に，その作成方法が明確かつ十分に記載されたものであるということはできない。
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(2) 原告は，本件発明３に関しては，本件明細書の発明の詳細な説明に記載さ れている実施例は，単結晶のＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５に関するものたった 1 つであ り，本件明細書の発明の詳細な説明には，ＭがＩｎ，Ｆｅ，Ａｌの場合の本件化合 物も，ｍ＝５以外の場合の本件化合物も開示されていないから，サポート要件を欠 く，と主張する。これに対し，被告は，原告は上記主張を無効審判請求時にしていなかったから，本件訴訟において主張するのは不適法である，と反論する。
(3)ア 特許法は，特許無効の審判について，そこで争われる特許無効の原因が 特定されて当事者らに明確にされることを要求し，審判手続においては，上記特定 された無効原因をめぐって攻防が行われ，かつ，審判官による審理判断もこの争点 に限定してされるという手続構造を採用していることが明らかである。したがって，特許無効審判の審決に対する取消しの訴えにおいて，その判断の違法が争われる場 合には，専ら審判手続において現実に争われ，かつ，審理判断された特定の無効原 因に関するもののみが審理の対象とされるべきである（最大判昭和５１年３月１０ 日，民集３０巻２号７９頁参照）。
イ 本件において，審判段階では，原告が主張していた本件発明３に関する 無効理由６の概要は，以下のとおりである（甲４０）。 本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載に接した当業者は，高温で反応性 固相エピタキシャル成長させて形成した本件化合物単結晶薄膜を，活性層に用いる と，ノーマリーオフの透明薄膜電界効果型トランジスタを得ることができると認識 する。一方，本件発明３には，ＹＳＺなどの酸化物単結晶基板上のＺｎＯエピタキ シャル薄膜上に，高温である８００℃以上，１６００℃以下で反応性固相エピタキ シャル成長して形成した本件化合物単結晶薄膜を，活性層に用いたことが規定され ていない。そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に接した当業者は， 本件発明３がノーマリーオフになると認識できないというべきである。
ウ そうすると，原告が本件訴訟において取消事由４と主張する，本件明細 書の発明の詳細な説明には，ＭがＩｎ，Ｆｅ，Ａｌの場合の本件化合物も，ｍ＝５ 以外の場合の本件化合物も開示されていないことが，サポート要件を欠くというべ きか否かについては，審判においては現実に争われたものではなく，審理判断され たものではないといわざるを得ない。
(4) これに対して，原告は，サポート要件があることの立証責任は特許権者で ある被告にあるから，審判請求人である原告はサポート要件違反があるという争点 を指摘すれば足り，取消事由４に係る主張は不適法ではない，と主張する。 しかし，上記(3)アのとおり，審決取消訴訟における審理範囲は，立証責任の所在 ではなく，実際に審理判断された特定の無効原因といえるか否かによって画される のである。原告の主張には，理由がない。
(5) 以上のとおり，原告の取消事由４の主張は，主張自体失当であるが，念の ため，原告主張の理由により，本件発明３はサポート要件を欠くかについて判断す る。
ア 本件明細書の発明の詳細な説明には，単結晶の本件化合物薄膜を形成す る方法について，「ＹＳＺ（イットリア安定化ジルコニア）基板上に育成したＺｎＯ 単結晶極薄膜上に，アモルファスのホモロガス化合物薄膜を堆積し，得られた多層 膜を高温で加熱拡散処理する「反応性固相エピタキシャル法」により，ホモロガス 単結晶薄膜を育成する」（【０００７】），「上記のホモロガス単結晶薄膜の製造方法と 同様に，ＺｎＯ薄膜上にエピタキシャル成長した複合酸化物薄膜を加熱拡散する手 段を用いる」（【０００８】）と記載され，ＺｎＯ薄膜上に形成する本件化合物薄膜に ついては，「ＭＢＥ法，パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）等により成長させる。」 （【００１９】），「得られた薄膜は，単結晶膜である必要はなく，多結晶膜でも，ア モルファス膜でも良い。」（【００２０】）との記載がある。 そして，実施例１として，単結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜（ｍ＝５の場合） を活性層としたトップゲート型ＭＩＳＦＥＴ素子の作製方法が記載されている（【０ ０２８】〜【００３１】，図１〜４）。 エ したがって，本件発明３は，サポート要件を満たしているものと認めら れ，いずれにしても，取消事由４には，理由がない。

◆判決本文